Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 16 april 2004, 72e jaargang, nr. 4. Actualiteiten

S T R I Ë L E

E I G E N D O M

133

16 april 2004, 72e jaargang, nr. 4

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D Actualiteiten De Hoge Raad over grensoverschrijdende verboden (blz. 135)Artikelen Mr. P.A.C.E. van der Kooij, De minimis curat praetor (blz. 136/9)Jurisprudentie a Rechterlijke uitspraken

Nr. 25 Rechtbank 's-Gravenhage, 4 dec. 2003, FunktieMediair/N.A.D. Hirasingh (combinatie FunctieMediair heeft van huis uit gering onderscheidend vermogen, doch FunktieMediair is door inburgering een bekend merk; Etnomediair voor soortgelijke diensten is verwarrend gezien het overeenkomende woord mediair) (met noot J.H. S.). 3 Modellenrecht Nr. 26 Rechtbank Kortrijk, 15 april 2003, Modulair Lighting Instruments/Wever en Ducre (meuwheidsonderzoek model niet beperken tot geïsoleerde elementen, doch te richten op model in zijn geheel; uiterlijk nagenoeg geheel bepaald door de technische functie).

1 Octrooirecht 4 Handelsnaamrecht Nr. 22 Hof 's-Gravenhage, 27 mei 2003, David J. Instance e.a./Roche Nederland e.a. (het door art. 6 EEX vereiste verband is niet zonder meer gegeven door vermeende inbreuk op dezelfde Europese octrooien met hetzelfde product; van een distributieorganisatie of een samenwerkingsverband tussen de vennootschappen, laat staan van leiding of controle door Roche Nederland, is niet gebleken; schorsing door Rb. gelet op ingestelde opposities terecht).

Nr. 27 Rechtbank Amsterdam, 8 okt. 2003, Carlton Marina Hotel/Jolly Hotels Holland (aanduiding Carlton niet zwak onderscheidend; verwarring tussen handelsnamen Jolly Hotel Carlton en Carlton Marina Hotel te duchten). b Bureau voor de Industriële Eigendom

Nr. 23 Hof van Justitie E.G., 11 dec. 2003, Hassle/ Ratiopharm (art. 19 Verordening ABC niet nietig; begrip 'eerste vergunning" doelt alleen op vergunning geëist in de zin van Rl 65/65/EEG; ABC afgegeven in strijd met art. 19 is nietig).

Nr. 28 Bureau I.E., 18 nov. 2003 (voor nietigheidsadvies is vaststellen juiste voorrangsdatum essentieel; voorrang ten onrechte gebaseerd op Duits GM, dat zelf voorrang inroept van Benelux model; beroep op voorrang uit een model is niet mogelijk; nietigheidsargumenten te beoordelen uitgaande van de indieningsdatum).

2 Merkenrecht

Boekbesprekingen

Nr. 24 Hof van Justitie E. G., 23 okt. 2003, Adidas-Salomon/ Fitnessworld Trading (bij gebruik van de keuzemogelijkheid van art. 5, lid 2 Mrl moet de bescherming worden verleend voor zowel niet-soortgelijke, als voor soortgelijke waren of diensten; voor bescherming is verwarring is niet nodig, voldoende is dat een verband wordt gelegd; als het teken door het publiek louter als versiering wordt opgevat wordt er geen verband gelegd met een merk) (met noot Ste.).

R. Nack, Die patentierbare Erfindung unter den sich wandeinden Bedingungen von Wissenschaft und Technologie, 2002, besproken door Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper (blz. 178). Berichten Grotius specialisatie opleiding 'Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht' (blz. 178).

L A D

I N D U S T R I Ë L E

G E N D O M

A P R I L

2 0 0 4

C O L O F O N p « | 38 k |

|

ïje fïiflwstriéla Eigendom

:3*

Verschijnt maandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: EUR 79,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5820,2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Redactie: prof. mr. J. J. Brinkhof mr. J.l. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C. J.J.C, van Nispen prof. mr. A. A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W. F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J. H. F. Winckels Correspondenten: F. Henning-Bodewlg (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R. J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris (waarnemend): mr. J.L. Driessen; [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Redactie-adres: Patentlaan 3, Postbus 5820,2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 398 65 30

Vormgevingen druk: DeltaHage bv, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

Afscheid Prof. mr. G.A.I. Schuijt; PAO cursus Portretrecht (blz. 179). M R International Copyright Law Summer Course (blz. 179)Lezing Harmonisatierichtlijn Eigendomsrechten (blz. 179).

Handhaving

Industriële

Officiële mededelingen Sluiting van het Bureau I.E. - Personeel. - Register van octrooigemachtigden. - Verdrag van Boedapest. - Schikking van Madrid en Protocol. Overeenkomst van 's-Gravenhage.

16

A P R I L

2 0 0

L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

A C T U A L I T E I T E N De Hoge Raad over grensoverschrijdende verboden De laatste tijd spreekt de Rechtbank in octrooizaken geen grensoverschrijdende verboden uit in kort geding en evenmin bij wege van provisionele voorziening in het kader van een bodemprocedure. De Rechtbank meent dit niet te kunnen doen vanwege een arrest van het Hof Den Haag in de zaak Medinol/Cordis van 3 juli 2003 (BIE 2003, 531; overweging 9). Of de conclusie die de rechtbank uit dit arrest van het Hof trekt, juist is en, als dat zo is, of dan geen discrepantie ontstaat met wat het Hof van Justitie EG leert in de zaak Van Uden Maritime/Deco Line (HvJEG 17 november 1998, zk C-391/95, Jur, 1998,1-7091, NJ 1999,339), kan hier in het midden blijven. Het arrest van de Hoge Raad van 19 maart 2004 in de zaak tussen Philips enerzijds en Postech Corporation (Taiwan), Princo (Taiwan) en Pronco Switzerland anderzijds verdient in dit verband in ieder geval signalering. In deze zaak had het Hof Den Haag internationale rechtsmacht aangenomen ten aanzien van de vordering van Philips tegen Postech en Princo Taiwan maar de gevraagde grensoverschrijdende verboden in kort geding afgewezen 'daar in het kader van dit kort geding te dien aanzien terughoudendheid moet worden betracht.' Het Hof had daarbij verwezen naar HvJEG 21 mei 1980 (zaak C-125/79 (Denilauler/Couchet Frères), Jur. 1980,1553, NJ 1981,184). Philips heeft tegen dit oordeel een motiveringsklacht geformuleerd ten aanzien waarvan de Hoge Raad het volgende overweegt: 3.4.3 (...) Bij de behandeling van dit onderdeel [onderdeel IV, Br] dient te worden vooropgesteld dat, indien de Nederlandse rechter op grond van enige regel van (commuun) internationaal bevoegdheidsrecht bevoegd is kennis te nemen van een vordering betreffende de inbreuk op een naar buitenlands recht verkregen intellectueel eigendomsrecht, hij desgevorderd in beginsel een verbod kan uitspreken van handelingen in het buitenland. Dit geldt ook in kortgedingen ongeacht de grond waarop deNederlandse rechterzijn internationale bevoegdheid heeft gebaseerd (vgl. rov. 4.2.4 van HR 24 november 1989, nr. 13689, NJ 1992,404 (hierna: Interlas-arrest) en rov. 5 van HR 21 februari 1992, nr. 14454, NJ 1993,164 (Barbie)). Tegen deze achtergrond beschouwd is het oordeel van het hof dat in het onderhavige geval toewijzingvan het grensoverschrijdende inbreukverbod tegen Postech en Princo Taiwan achterwege moet blijven, onvoldoende gemotiveerd.

De Hoge Raad sluit zich met deze overweging - maar ook overigens - letterlijk aan bij de heldere conclusie van Advocaat-Generaal Strikwerda (onder 26 van zijn conclusie). Dat gaat zover dat de Hoge Raad net als de A-G spreekt over 'een naar buitenlands recht verkregen intellectueel eigendomsrecht', wat in de context van de onderhavige zaak waarin het gaat om Europese octrooien, vragen oproept. Daarop zal ik echter niet verder ingaan. Hoewel de regel die de Hoge Raad voorop stelt ook lijkt te gelden voor het geval waarin de Nederlandse rechter zijn internationale rechtsmacht uitsluitend zou kunnen baseren op art. 31 EEX-Verordening of art. 24 EVEX, moet mijns inziens worden aangenomen dat daarvan geen sprake is. De

Hoge Raad stelt de regel immers voorop in het kader van de beoordeling van de vraag of tegen de buiten de EER gevestigde gedaagden een grensoverschrijdend verbod mogelijk is. Binnen de EU geldt echter het eerder genoemde arrest van het HvJEG in de zaak Van Uden Maritime/Deco Line. Dat wil zeggen dat, zoals de A-G schrij ft (onder 18), art. 24 EVEX (en art. 31 EEX-Verordening) de rechter slechts bevoegdheid verleent om kennis te nemen van een vordering strekkend tot het treffen van een voorlopige of bewarende maatregel die moet worden uitgevoerd in het land van de rechter. Kan de rechter echter bevoegdheid ontlenen aan art. 2 EEXVerordening of art. 2 EVEX, dan kan de rechter wel grensoverschrijdende maatregelen opleggen. Hoe het in dit opzicht is gesteld als de rechter zijn bevoegdheid ontleent aan de regels betreffende alternatieve fora (artt. 5 en 6 EEXVerordening en EVEX), is nog niet helemaal duidelijk. Over Art. 6 heeft de Hoge Raad onlangs vragen gesteld (Primus/ Roche). Buiten EEX-Verordening en EVEX blijkt de Hoge Raad in beginsel voorstander van grensoverschrijdend optreden als de rechter bevoegd is op grond van enige regel van bevoegdheidsrecht. De opvatting van het Hof van Justitie EG met betrekking tot voorlopige en bewarende maatregelen spreekt de Hoge Raad kennelijk niet aan, hoewel het optreden van de Nederlandse rechter buiten de EER in zekere zin problematischer is - de plaatselijke situatie is nog moeilijker te overzien - dan binnen de EER. De Hoge Raad oordeelt in dezelfde rechtsoverweging met zoveel woorden en zonder enige omhaal dat voorzover het Hof mocht hebben geoordeeld dat de aanwijzing tot terughoudendheid gegeven door het HvJEG in de zaak Denilauler/Couchet Frères van overeenkomstige toepassing moet worden geacht op gevallen die buiten het formele toepassingsgebied van het EEX en EVEX vallen, dat oordeel onjuist is: Er bestaat geen grond voor deze gevallen een beperking als bedoeld in het arrest van het HvJEG in de zaak Denilauler/Couchet Frères te aanvaarden.

Geen harmonisatie dus met de Europese rechtsmachtregels. Enige nadere motivering had niet misstaan. Zit hier dan misschien achter dat, zoals de A-G (onder 18 van zijn conclusie) schrijft, de Hoge Raad zich 'het lot van de Nederlandse gelaedeerde' aantrekt? Inderdaad spreekt de Hoge Raad in de Interlas-zaak over de Nederlandse gelaedeerde. In die zaak was echter feitelijk geen sprake van een Nederlandse gelaedeerde. In de Barbie-zaak was het niet anders. In beide zaken ging het om bescherming van buitenlandse rechthebbenden. De 'internationale' opvatting van de Hoge Raad heeft denk ik een keerzijde. We zouden niet vreemd mogen opkijken van voorlopige maatregelen van buitenlandse rechters die betrekking hebben op ons grondgebied. Wat hiervan zij, de Nederlandse rechter is niet verplicht grensoverschrijdende maatregelen bij wege van voorlopige voorziening op te leggen. Hij kan die voorzieningen weigeren om redenen van opportuniteit. De rechter zal dit wel dienen te motiveren. Bi'.

1 36

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

A P R I L

2 0 0 4

A R T I K E L E N De minimis curat praetor

wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren ofdiensten als die waarvoor het merk ingeschreven is.3

Mr. P.A.C.E. van der Kooij Het Tribunal de grande instance de Paris dat de zaak behandelt besluit tot schorsing en legt het Hof van Justitie de volgende prejudiciële vraag voor: Betreft het verbod van artikel 5, Verleden jaar gaf het Hof van Justitie antwoord op een prelid 1, sub a (...) alleen de identieke afbeelding, zonder weglating of judiciële vraag, die was gerezen in een geschil tussen LTJ toevoeging, van het of de tekens die een merk vormen, of kan het ook Diffusion S. A. en Sadas Vertbaudet S. A.,1 en wel over de begelden voor 1 de afbeelding van het onderscheidende bestanddeel van tekenis van art. 5 lid 1, sub a van de Merkenrichtlijn,2 de een merk dat uit verschillende tekens bestaat; z de volledige afbeelbepaling die correspondeert met art. 13A, lid 1, sub a BMW. ding van de tekens die het merk vormen, wanneer daaraan andere tekens zijn toegevoegd? In het onderstaande roep ik eerst de uitspraak zelf in herinnering om vervolgens kort stil te staan bij de betekenis van Het Hof van Justitie roept eerst in overwegingen 44-48 in de beslissing voor de praktijk. Ik maak van de gelegenheid herinnering dat volgens vaste rechtspraak de wezenlijke funcgebruik om daarna nog enige aandacht te schenken aan art. tie van het merk daarin is gelegen, dat aan de consument ofde eind13A lid 1, sub d BMW, zoals dit sinds 1 januari jl. is komen verbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of te luiden. diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar van verwarring. Het college constateert vervolgens dat art. 5, lid 1, sub 2 LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet a van de richtlijn een dergelijk verwarringsgevaar niet verHet Franse bedrijf LTJ Diffusion, dat zich bezig houdt met langt (r.o. 49), en oordeelt dan als volgt over de betekenis de vervaardiging en verhandeling van kleding en schoeisel, van deze bepaling (r.o. 50 en 51): Het criterium van gelijkheid is houdster van het merk 'Arthur', dat is gedeponeerd in de tussen teken en merk moet strikt worden uitgelegd. De definitie van vorm van een handtekening met aan elkaar geschreven lethet begrip gelijkheid houdt immers als zodanig in dat de twee vergeters en een punt tussen de twee benen van de letter A. Sadas, leken bestanddelen in elk opzicht overeenstemmen. Be absolute beeen postorderbedrijf, verkoopt in het bijzonder kinderscherming die artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn verleent, wankleding en is houdster van het in rechte kapitale drukletters neer een teken dat gelijk is aan het merk wordt gebruikt voor dezelfde gedeponeerde merk 'Arthur et Félicie'. waren ofdiensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan oveLTJ Diffusion spreekt Sadas aan wegens merkinbreuk. Zij rigens niet worden uitgebreid tot situaties waarvoor zij niet is bestelt zich op het standpunt dat het merk van Sadas verboden doeld, in het bijzonder niet tot die situaties waarin een specifieke bekan worden op grond van de artt. L. 713-2 en L. 713-3 van de scherming geldt op grond van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn. Franse wet (weergegeven in r.o. 8 resp. 9 van het arrest). In Een teken is dus gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of het bijzonder stelt zij dat het verbod neergelegd in eerstgetoevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt. noemde bepaling volgens de Franse rechtspraak en doctrine ...met name betrekking heeft op gevallen waarin een onderscheidend Het Hof laat het daar echter niet bij. Onder verwijzing we4 bestanddeel van een samengesteld merk wordt afgebeeld (gedeelte- derom naar eerdere rechtspraak benadrukt het college dat lijke inbreuk), ofwaarin een dergelijk bestanddeel, dan wel het merk consumenten geen perfecte observeerders zijn (r.o. 52 en in zijn geheel, wordt afgebeeld samen met bestanddelen die geen aan- 53): De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet echter in haar geheel worden beoordeeld uit het oogpuntvan de tastingvan het wezen van het merk opleveren (onwerkzame toevoegemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige conging) (r.o. 17). Verder meent LTJ Diffusion dat, indien het sument. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk zojuist gestelde niet opgaat, de aanvraag om inschrijving en van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens het gebruik van het merk van Sadas in ieder geval een inen merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan breuk door nabootsing als bedoeld in art. L. 713-3 opleveop het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Bovendien ren. kanzijn aandacht groter of kleiner zijn naar gelangvan de soortwaSadas is het hiermee natuurlijk oneens. Volgens haar mogen ren ofdiensten (...). Aangezien de waarneming van gelijkheid tussen bij de toepassing van art. L. 713-2 de diverse bestanddelen een teken en een merk niet berust op een rechtstreekse waarneming van een onderscheidend teken niet afzonderlijk in aanmervan alle kenmerken van de vergeleken bestanddelen, kunnen onbeking genomen worden; naar haar mening valt de afbeelding duidende verschillen tussen een teken en een merk aan de aandacht van één bestanddeel van een samengesteld merk of de toevan de gemiddelde consument ontsnappen. voeging van bestanddelen aan de bestanddelen die een merk Het Hof komt dan ook, in lijn met de conclusie van A-G Javormen niet onder art. 5, lid 1, sub a van de richtlijn. Deze cobs, tot de slotsom (r.o. 54)... dat artikel 5, lid 1, sub a van de bepaling geeft de merkhouder het recht anderen het gerichtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een teken gelijk is aan een bruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verï Inleiding

1

Uitspraak d.d. 20 maart 2003, zaak C-29i/oo,JER 2003, nr. 47, p. 239 m.nt. Speyart, tevens kort vermeld door Visser in BIE 2003, p. 203. 2 Eerste richrlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, Pb. EG 1989, L 40, p. 1.

3

In het onderstaande ga ik er, tenzij anders aangegeven, steeds van uit dat de waren/diensten identiek zijn. 4 HvJ 22 juni 1999, zaak C-342/97, NJ 2000,375 m.nt. Verkade (Lloyd/ Klijsen). Zie ook reeds HvJ 16 juli 1998, zaak C-210/96, NJ 2000,374 (Gut Springenheide).

16

A P R I L

2 0 0 4

IJBUB

N D U S T R I E L E

schillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. 3 Gevolgen voor de merken(proces)praktijk? Dat, zoals uit bovenstaande uitspraak voortvloeit, bij de toepassing van art. 13A, lid 1, sub a BMW niet perse sprake hoeft te zijn van een (inbreukmakend) teken dat voor de volle honderd procent identiek is aan het merk, is m.i. enigszins verrassend. Kijkt men naar de bewoordingen van het artikel waarop het is gebaseerd, dus naar art. 5, lid 1, sub a van de richtlijn, dan denkt men bij de term 'gelijk' toch in eerste instantie aan een teken dat geheel met het bewuste merk overeenkomt.5 Behalve taalkundig, ligt een dergelijke interpretatie ook wetssystematisch voor de hand: in de tot 1 januari jl. geldende tekst van art. 13A, lid 1, BMW was immers voorzien in een, in elk geval op het oog, helder onderscheid tussen gebruik van het merk (sub a) en gebruik van het merk of een overeenstemmend teken (sub b, c en d). 6 Voor de sinds 1 januari geldende versie gaat dit argument, mutatis mutandis, nog steeds op voor sub a enerzijds en sub b en c anderzijds (in de richtlijn resp. art. 5, lid 1, sub a, sub b en lid 2; art. 13A, lid 1, sub d is op dit punt gewijzigd, zie aanstonds par. 4. Ook in de literatuur overheerste tot aan het arrest van het Hof van Justitie de gedachte dat art. 13A, lid 1, sub a BMW strikt uitgelegd diende te worden. In de gangbare hand- en studieboeken gaat men er doorgaans van uit, soms expliciet,7 vaker impliciet,8 dat volkomen gelijkheid tussen merk en inbreukmakend teken vereist is, en dat de bepaling (dan ook) met name een rol speelt in gevallen van piraterij. Daarnaast is wel af en toe de vraag opgeworpen (zonder dat deze werd beantwoord), wanneer van identiteit tussen merk en teken sprake zou kunnen zijn;9 nuancering van de voorwaarde van gelijkheid is bij mijn weten slechts zelden bepleit. 10 In de (lagere) rechtspraak heeft het vereiste van identiteit tussen merk en teken de laatste jaren in een aantal gevallen aandacht gekregen, in het bijzonder in situaties waarin een bestaand merk door een derde als domeinnaam in gebruik werd genomen. Nu eens werd geoordeeld, dat art. 13A, lid 1, sub a niet van toepassing was, omdat merk en domeinnaam niet precies gelijk luidden, 11 dan weer overwoog de rechter, dat wél sprake was van inbreuk op grond van deze bepaling, onder meer omdat de toevoeging van het zg. top level domain (het laatste onderdeel van de domeinnaam, zoals .nl) alsmede het verbod om spaties in de eigenlijke domeinnaam (het zg. second level domain) op te nemen, op 5

Vgl. hierbij de eerste betekenis van 'gelijk'in Van Dale, Groot woordenboek derNederlandse taal, 1995. 6 Zie hierbij ook Quanjel, IER 2000, p. 124 e.v. 7 Vgl. bijv. Akveld c.s., Hoofdstukken handelsrecht (2001), p. 726 (Holzhauer); Van Empel/Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom (2002), P-948 Vgl. bijv. Van Kaam/Molijn, Merkenbeschermingin deBeneha(l99\), p. 66; Braun, Précis des marques (1995), p. 313; Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (2000), p. 178; Van der Kooij/Mulder, Hoofdzaken mededingingsrecht (2001), p. 133; Holzhauer, Inleiding intellectuele rechten (2002),p. 292. 9 Vgl. Wichers Hoeth, IER 1985, p. 42; Arkenbout, Handelsnamen en merken(i99i),p. 142. 10 Gielen 1998 (TSCIE), art. 13ABMW, aant. 7(p. 180). 11 Pres. Rb. Den Haag 4 augustus 2000, Domjur 2000-62 (tonline.nl en t-online.nl versus het merk T-Online).

E I G E N D O M

technische voorschriften berusten, en omdat het in de domeinnaam opgenomen voorvoegsel 'the' te verwaarlozen was.12 Hoe dit alles ook zij, het Hof van Justitie heeft nu dus geoordeeld dat merk en inbreukmakend teken in deze context niet altijd precies gelijk hoeven te zijn, als gevolg waarvan het toepassingsbereik van meergenoemde bepaling iets is vergroot. Hoe groot dit 'iets' precies is, zal uit toekomstige uitspraken moeten blijken, maar bij deze een poging om er alvast 'iets' over te zeggen. Het Hof spreekt om te beginnen over 'alle bestanddelen van het merk'. In het geval van 'Arthur' zou dus bijv. gedacht kunnen worden aan de hoofdletter A, aan de speciale schrij fwijze van het woord en aan de stip tussen de beide benen van de letter A. In het algemeen kan dit in de rechtszaal, wat meer dan voorheen, leiden tot discussie o ver de vraag of iets een bestanddeel is van het merk of niet; te denken valt, naast het zojuist genoemde, aan een enkel streepje, een cursief afgebeeld lettertje, een haakje, een spatie, een afwijkende spelling, enz. Hoe complexer het merk, des te meer bestanddelen, met alle mogelijke discussie van dien, al zal de inhoud van het depot hierbij natuurlijk een belangrijke informatiebron zijn. De uitspraak van het Hof heeft echter ook gelding voor een merk dat uit slechts één bestanddeel bestaat, zoals een enkele kleur. In alle gevallen zal vervolgens de vraag aan de orde komen, of het aangevallen teken in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument hunnen ontsnappen. De consument dus die, zoals het Hof nog eens benadrukt, weliswaar 'oplettend' is, doch merk en teken slechts zelden rechtstreeks met elkaar kan vergelijken en daarom moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Naarmate een merk dus ingewikkelder is, anders gezegd: uit meer bestanddelen is opgebouwd, zal het beeld van de consument oppervlakkiger zijn en neemt de kans op honorering van een beroep op art. 13A, lid 1, sub a toe. Maar ook in gevallen van niet-gecompliceerde merken kan dit beroep heel wel slagen. Een enkele kleur kan met inachtneming van de li&erTd-richtlijnen gedeponeerd en ingeschreven zijn, bijv. doordat deze kleur is aangeduid met een internationaal erkende kleurcode,13 dit neemt naar mijn mening niet weg dat het verschil met een andere kleur 'onbeduidend' kan zijn, hoezeer dit verschil ook achteraf, in de rechtszaal, met behulp van een code-aanduiding en/of door het naast elkaar leggen van de beide producten of kleuren kan worden aangetoond. Hetzelfde zou zich kunnen voordoen indien merk en teken in bijv. één letter van elkaar verschillen en verder exact gelijk zijn. Bij andere typen merken, zoals vorm-, beeld- en klankmerken, laten zich vergelijkbare casus denken. En misschien is de rechter zelfs wel bereid een (in het bekende, sierlijke lettertype vormgegeven) merk als Cola-Coca als zijnde gelijk aan dat andere 12

Pres. Rb. Den Haag 14 juni 2001, Domjur 2001-94 (Music Factory versus themusicfactory. tv). In dezelfde zin, maar minder uitgesproken: Pres. Rb. Den Haag 11 augustus 1999, BIE 2001, nr. 66, p. 310 (FIRST ALERT versus flrstalert.nl enfirst-alert.nl).Zie voorts Tsoutsanis, Domeinnaamgeschillen: inbreuk, onrechtmatige daad of kwade trouw? (2003), p. 43-4513 Vgl. HvJ 6 mei 2003, zaak C-104/01, IER 2003, nr. 50, p. 247 (Libertel).

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

merk te beschouwen;14 je hoeft m.i. niet dyslectisch te zijn om, staande in de supermarkt voor het frisdranken-schap, het verschil over het hoofd te zien. Waar het beroep op art. 13A, lid 1, sub a uiteindelijk mee staat of valt, zo moet m.i. uit de uitspraak van het Hof worden afgeleid, is het antwoord op de vraag hoe de rechter het waarnemingsvermogen van de consument in een bepaald geval inschat. De vraag hoe de gemiddelde consument een bepaald teken opvat, speelt ook een rol bij tekens van het type 'Imitatie X' of 'Genre Y' e.d., waarbij X en Y staan voor beschermde merken. Het beroemdste voorbeeld in ons land is wellicht Monopoly/Anti-Monopoly.15 Een ander voorbeeld is het zojuist genoemde Cola-Coca. A-G Jacobs heeft in zijn conclusie voor het hier besproken arrest bij deze categorie tekens stilgestaan en zich afgevraagd of dit soort tekens onder art. 5, lid 1, sub a van de richtlijn zou kunnen vallen, of anders onder art. 5, lid 1, sub b. Probleem is natuurlijk, dat het publiek in het geheel niet in verwarring hoeft te geraken bij de confrontatie met 'Imitatie X'; alsdan zou een beroep op onderdeel b niet succesvol zijn. De A-G aarzelt echter ook, waar het de eventuele toepasselijkheid van onderdeel a betreft; merk X en teken 'Imitatie X' zijn immers niet aan elkaar gelijk. Ook in dit geval zal veel afhangen van de opvattingen van het publiek, want, zoals de A-G opmerkt, ... it may well be that the average consumer would perceive a designation such as 'Imitation X' not as a self-contained sign out as the mark 'X' accompanied by art extraneous element. (Dit laatste correspon-

deert dus in zoverre met de 'onwerkzame toevoeging' in het Franse recht, zoals aangehaald in par. 2.) Het lijkt de A-G daarom het beste een en ander aan de nationale rechter over te laten: 'It is not necessary or appropriate in the context of the present case to express a definitive view (...).lS Zoals we zagen heeft het Hof hem in deze opvatting gevolgd. Tot slot nog dit. Het arrest van het Hof gaat niet in op het andere element dat voor de toepassing van art. 5, lid 1, sub a van de richtlijn van belang is, t.w. de identiteit van de onder het merk en het teken verhandelde waren resp. geleverde diensten. Misschien wordt het Hof nog eens benaderd met een daarop toegespitste vraag. Het lijkt echter niet onwaarschijnlijk, dat ook in dat geval een antwoord zal worden gegeven dat de nadruk legt op de meergenoemde gemiddelde consument aan wie bepaalde 'onbeduidende' verschillen kunnen ontgaan. De merkenadvocaat heeft er dankzij het arrest al met al een extra anker bij, waarvoor hij/zij kan gaan liggen, met als evident voordeel dat verwarringsgevaar niet behoeft te worden aangetoond, maar wordt verondersteld (vgl. ook art. 16, lid 1 TRIPS-Verdrag). Biedt het arrest onvoldoende steun, dan is er altijd nog het alternatief van art. 13A, lid 1, sub b. Verwarringsgevaar moet dan wel aannemelijk gemaakt worden, maar indien merk en teken al zó dicht bij elkaar liggen dat sub a 'in beeld' kwam, zal dit bewijs meestal eenvoudig te leveren zijn. 'Meestal', omdat er (los van de zojuist genoemde 'imitatie-gevallen') ten minste één categorie onder-

E I G E N D O M

16

A P R I L

2 0 0 4

scheidingstekens is, die ook na 'Arthur & Félicie' nog voor problemen kan zorgen. Daarover gaat de volgende paragraaf. 4 Art. 13A, lid 1, sub d BMW

Zoals bekend, werd tot 1 januari jl. in dit onderdeel van het inbreukartikel bepaald, dat de merkhouder kon optreden tegen elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheidingvan waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van

hetmerk.Doot toedoen van het Protocol houdende wij ziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken 17 is de tekst van art. 13A, lid 1, sub a, b en c, in het kader van hetgeen het Gemeenschappelijk Commentaar een 'approche maximale' noemt, zoveel mogelijk op die van art. 5, leden 1 en 2 van de richtlijn afgestemd. Ook art. 13A, lid 1, sub d onderging een aantal veranderingen om deze bepaling beter te laten aansluiten bij art. 5, lid 5 van de richtlijn. Resultaat van deze operatie is, dat de merkhouder derden thans op grond van art. 13A, lid 1, sub d het gebruik kan verbieden van een teken, ... wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen ofde reputatie van het merk.

De oude en de nieuwe tekst vertonen een aantal opmerkelijke verschillen.18 Met het oog op deze bijdrage is vooral vanbelang dat niet meer wordt gesproken over 'een merk of een overeenstemmend teken', maar (in de aanhef van lid 1) over 'een teken' en (sub d) over 'dat teken'. De vraag rijst, hoe dit gelezen moet worden. Noch in het zojuist genoemde Gemeenschappelijk Commentaar uit 2001, noch in het Gemeenschappelijk Commentaar bij het Protocol uit 1992, waarbij de richtlij nbepalingen voor de eerste keer in de wetstekst werden ingevlochten,19 wordt op dit aspect ingegaan. Grosso modo zijn m.i. drie redeneringen denkbaar: 1 art. 13A, lid 1, sub d (oud) noemde merk en overeenstemmend teken naast elkaar, in de nieuwe tekst staat alleen nog het teken vermeld, dus a contrario zal bedoeld zijn: een teken dat gelijk is aan het merk; 2 vergelijkt men in art. 13A, lid 1 onderdelen b en c enerzijds en onderdeel d anderzijds met elkaar, dan kan ook daaruit a contrario voortvloeien dat b en c wél rekening wensen te houden met overeenstemmende tekens, maar d niet; 3 anders dan onderdelen a, b en c die spreken over tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk, en die dus een zekere begrenzing aanbrengen, is in onderdeel d heel in het algemeen sprake van 'een' teken: de Benelux-wetgever heeft kennelijk geheel en al in het midden willen laten of en in hoeverre er tusssen het merk en dit teken gelijkenis moet zijn. Een poging om hieromtrent meer duidelijkheid te krijgen strandde voor het Hof van Justitie in de zaak Robelco/ Robeco:zo het college overwoog dat de in art. 5, lid 5 van de richtlijn opgenomen verder gaande bescherming van het onder-

14

Het voorbeeld is van Wichers Hoeth, IER 1985, p. 42. Zie met betrekking tot dit voorbeeld echter ook hierna. 15 HR 24 juni 1977, N] 1978,83 m.nt. Wichers Hoeth. 16 Conclusie van A-G Jacobs, par. 48. Braun, a.w., p. 313 is van oordeel dat aanduidingen als 'type X' of 'genre Y' zonder meer onder onderdeel a) van art. 13 A lid 1 vallen.

17

Protocol d.d. 11 december 2001, Tri). 2002,37. Zie daarover uitvoerig Tsoutsanis, BIE 2003, p. 3 e.v. 19 Protocol d.d. 2 december 1992, Tri. 1993,12. 20 HvJ 21 november 2002, zaak C-23/01, IER 2003, nr. 6, p. 35, m.nt. Gielen (Robelco/Robeco). 18

16

A P R I L

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

scheidend vermogen ofde reputatie van een merk tegen bepaalde vormen van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten niet onder de communautaire harmonisatie (valt) (r.o. 31). Dit betekent, aldus het Hof in r.o. 35, dat lidstaten op dit gebied (...) regelgeving achterwege (kunnen) laten of onder door hen vastgestelde voorwaarden eisen dat het teken gelijk is aan het merk, ermee overeenstemt of dat er een ander verband bestaat. De nationale rechters van de Beneluxlanden zullen art. 13A, lid 1, sub d dus zelf moeten uitleggen, c.q. daarover vragen kunnen (of moeten) stellen aan het Benelux-Gerechtshof. Aantekening verdient hierbij overigens nog, dat de Nederlandse regering van mening is dat de bepaling (althans: art. 5, lid 5 van de richtlijn) zowel op identieke als op overeenstemmende tekens van toepassing is. 21 Ook mij lijkt dat de meest voor de hand liggende uitleg, te meer daar, zoals gezegd, niets in het Gemeenschappelijk Commentaar bij het laatste Protocol wijst op een drastische koerswijziging op dit punt. z z Intrigerend is overigens, dat het Hof in de zojuist geciteerde overweging ook 'een ander verband' noemt, naast gelijk-

E I G E N D O M

1 3 9

heid en overeenstemming. Juist in 'imitatie-gevallen' als bedoeld in par. 3 (maar dan uiteraard in situaties anders dan ter onderscheiding van waren of diensten: merk versus handelsnaam, parodiërend gebruik enz.) zou een dergelijke ruime interpretatie interessante perspectieven voor de merkhouder kunnen bieden. Mocht het Benelux-Gerechtshof dit echter anders zien, en dus van oordeel zijn dat art. 13A, lid 1, sub d alleen van toepassing is op een teken dat gelijk is aan het merk, dan zal de Nederlandse regering daarin hopelij k voldoende aanleiding vinden om opnieuw met de Benelux-partners om de tafel te gaan zitten. Voordat er dan weer een volgend Protocol gereed zal zijn, zijn we zoals te doen gebruikelijk jaren verder. In de tussenliggende tijd kunnen dan echter de overwegingen van het Hof van Justitie in 'Arthur & Félicie' wellicht enige invloed uitoefenen op de oordeelsvorming van de rechter in 'sub d-zaken' en aldus de scherpe kanten van het vereiste van identiteit tussen merk en teken wegnemen.

21

Zie HvJ - Robeko/Robeco, r.o. 24. " Vgl. ook Gielen, TER 2003, p. 38.

Leiden, februari 2004

J U R I S P R U D E N T I E Nr. 22 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 27 mei 2003*

tegen 1 Roche Nederland BV te Mijdrecht, (Instance/Roche n) 2 Roche Products Ltd te Welwyn Garden City, Hertfordshire, Verenigd Koninkrijk, Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, S.U. Ottevangers en 3 Famar Nederland BV te Bladel, R.A. Grootoonk 4 Boots Stores (Nederland) BV te Amsterdam, 5 The Boots Company PLC te Nottingham, Verenigd KoArt. 6EEX-Verdrag ninkrijk, geïntimeerden, incidenteel appellanten, procuDeomstandigheiddatdeonderhavigevorderingenzijngebaseerd reur mr. P.J.M. Schmidt auf Altenstadt, advocaten mr. op vermeende inbreuk op dezelfde Europese octrooien door eenzelfde M.G. R. van Gardingen en mr. J. J. Brinkhof te Amsterdam, product brengt niet zonder meer mee dat daarmee het door art. 6 ver- 6 Reynders Etiketten NV te Boechout, België', eiste verband tussen de vorderingen is gegeven. 7 Reynders Pharmaceutical Labels NV te Boechout, België, Uitdevermeldingop het etiketvan hetflesjeRennie-Duo is slechts af 8 Eti Plus SA te Libramont-Chevigny, België, geïntimeerte leiden wie producent zijn van Rennie Duo. Hieruit blijkt niet dat den, incidenteel appellanten, procureur mr. H.C. Grooter sprakeisvan een distributieorganisatieoj'samenwerkingsverband veld, advocaten mr. P.A.M. Hendrick en mr. B.J. Berghuis tussen de genoemde vennootschappen en/ofde overige geïntimeerden van Woortman te Amsterdam. terzake van de productie en/oj'verhandeling van de litigieuze etiketten, laat staan dat die organisatie of dat samenwerkingsverband a Rechtbank te 's-Gravenhage 21 maart 2001 (Mrs. D. H. von wordt geleid ofgecontroleerd door Roche Nederland. Evenmin is ge- Maltzahn, M.Y. Bonneur en P.A.C.E. van der Kooij) bleken dat er sprake is van een gemeenschappelijk plan terzake van de etiketten tassen Roche c.s.dat is uitgegaan van Roche Nederland. 1 Tussen partijen staat het volgende vast. a Instance Ltd of Instance is rechthebbende op Europees ocArt. 56, lid^Row(1910) en art. 83, Ud4Row 1995 trooi 0.098.092 (hierna: octrooi 092), dat op een aanvrage van 22 juni 1983 op 3 december 1986 is verleend vooreen 'meHet is van belang dat tegenstrijdige uitspraken worden vermeden en de rechtbank heeft de behandeling van de vorderingen terzake thod and apparatus for producing labels'. Prioriteit is ingeroevan deze octrooien gelet op de ingestelde opposities terecht geschorst. pen vanaf 25 juni 1982. In het octrooi zijn de volgende landen aangewezen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechten1 David J. Instance Ltd te Sevington, Kent, Verenigd Koninkstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. rijk, De conclusies 1 en 6 van dit octrooi luiden als volgt. 2 David John Instance te Sellinge, Kent, Verenigd Konink1A method ofproducing a succession ofself-adhesive labels (32) ona rijk, appellanten, incidenteel geïntimeerden, procureur mr. length of release backing material (16), which method comprises the R.E.P. de Ranitz, advocaat mr. M.A.A. van Wijngaarden te steps of: 's-Gravenhage, (a) producing by printing a plurality ofsheets (4) carrying a desired image, and " Vervolg op tussenvonnis Rechtbank 's-Gravenhage, 11 oktober 2000, BIE jan. 2002, nr. 2, blz. 6. Red.

1 4 O

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

(b) adhering each of the printed sheets (4) successively to a support web (6) comprising a self-adhesive backed material (14) carried on a release backing material (16), the printed sheets (4) being adhered to the upper surf ace of the adhesive backed material (14), characterised in that the methodfurther comprises the steps of: (c) cutting through the adhered sheets (4) and through the adhesivebacked material (14) as far as the release backing material (16) thereby toform the required labels, and (d) removing the unwanted portions (28) ofthe printed sheets (4) and the adhesive backed material (14) adhered theretofrom the release backing material (16), and in that in step (a) the desired image is printed by lithographic printing such that the resultant self-adhesive labels (32) are lithographicaïly-printed. 6Apparatusforproducing a succession ofself-adhesive labels (32) on a length of release backing material (16), which apparatus comprises means (12) for transferring individual sheets (4) in succession from a stock (2) of such sheets (4) to a support web (6), the support web (6) comprising a self adhesive backed material (14), and means (20,18) for adhering the sheets (4) to the support web (ff), characterised by a cutting device (26,27) for cutting the adhered sheets (4) and the self adhesive backed material (14) toform the required labels (32) on the length ofrelease backing material (16), and means (30) for removing the unwanted portions (28) of the printed sheets (4) and adhesivebacked material (14) adhered thereto. b Instance of Instance Ltd is rechthebbende op Europees octrooi o 232 054 (hierna: octrooi 054), dat op een aanvrage van 20 januari 1987 op 20 december 1989 is verleend voor 'labels and manufacture thereof. Prioriteit is ingeroepen vanaf 24 januari 1986. In het octrooi zijn de volgende landen aangewezen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. De conclusies 1 en 8 van dit octrooi luiden als volgt. 1A method ofproducing labels, the method comprising the steps of: (a) providing an élongate support web (4); and (b) disposing a succession of sheets (10) in a row along the length of the support web (4); characterised by the steps of: (c) covering the assembly ofthe succession ofsheets (1 o) on the support web (4) with a web ofa self-adhesive laminar material {26) which is adhered by the self-adhesive surf ace thereofover the said assembly; (d) cutting through the laminar material (26) and through the support web (4) so as toform a succession ofmultiple labels each ofwhich hos a respective one ofthe sheets (10) adhered to the support web (4) by the laminar material (26); and (e) cutting, either bef ore, after or simultaneously with cutting step (d), at least one cut (48) through the laminar material (26), through the respective sheet (10) and through the support web (4) ofeach ofthe multiple labels so as to divide each multiple label into at least two labels (2) each ofwhich has a respective portion ofthe respective sheet (10) which is adhered to a respective portion ofthe support web (4) by a respective portion ofthe laminar material (26). 8 A label (2) comprising a support web (4) and a sheet (10) which is disposed over the frontface ofthe supportweb (4) characterised by a self-adhesive laminar material (26) which is adhered by the selfadhesive surface thereof over the front face ofthe sheet (10) and at least to two portions of the frontface (8) ofthe support web (4) which are on opposing sides ofthe sheet (10) thereby to cover the sheet (10) and adhere the sheet (10) to the support web (4), at least one edge of the label (2) which extends between the said two portions having coincident edges ofthe sheet (10), the laminar material (26) and the supportweb (4).

E I G E N D O M

16

A P R I L

2 0 0 4

c Instance of Instance Ltd is voorts rechthebbende op de Europees octrooien o 628 405 en o 628 941 (hierna ook: de octrooien 405 en $41), die op aanvragen van 28 september 1990 op 14 december 1994 zijn verleend voor 'labels and the manufacture thereof. Voor beide octrooien is prioriteit ingeroepen vanaf 28 september 1989 althans 1 mei 1990. In de octrooischriften zijn de volgende landen aangewezen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. Tegen de verlening van de octrooien 405 en 941 is oppositie ingesteld, d De hiervoor genoemde vier Europese octrooien zullen tevens worden aangeduid als: de octrooien. e Het concern waarvan Roche Products en Roche Nederland deel uitmaken (het Roche-concern) heeft een nieuw product ontwikkeld, namelijk de in een flesje ('container') te verkopen maagzuurremmer 'Rennie DUO'. Reynders c.s. drijven ondernemingen die zich toeleggen op de vervaardiging van zelfklevende etiketten. De zelfklevende etiketten voor de 'Rennie DUO'-flesjes werden/worden door een of meer van deze vennootschappen gefabriceerd en vervolgens geleverd aan Famar, een verzelfstandigde voormalige Rochevennootschap, of aan Roche Nederland. Door althans een van deze vennootschappen werden/worden de flesjes gevuld en werden/worden daarop de etiketten aangebracht. De gevulde en van etiketten voorziene flesjes werden/ worden geleverd aan Roche Products, die deze weer doorleverde/doorlevert aan Boots Company. Boots Company heeft deflesjes in het Verenigd Koninkrijk op de markt gebracht. 2 Stellende dat de etiketten voorde 'Rennie Duo'-flesjes zijn vervaardigd door middel van een werkwijze of in een inrichting volgens (althans een van) de octrooien c.q. dat deze etiketten beantwoorden aan etiketten volgens (althans een van) de octrooien, vorderen Instance c.s. in conventie dat Roche/Boots c.s. en Reynders c.s. een inbreukverbod wordt opgelegd, met nevenvorderingen en schadevergoeding /winstafdracht, op te maken bij staat. 3 Roche/Boots c.s. en Reynders c.s. hebben gemotiveerd verweer gevoerd dat voorzover nodig hierna aan de orde zal komen. 4 Reynders c.s. hebben in reconventie nietigverklaring van de Nederlandse delen van de octrooien gevorderd. Instance c.s hebben deze vorderingen gemotiveerd betwist. Bevoegdheid 5 Ambtshalve wordt overwogen dat de rechtbank op grond van artikel 16 EEX bevoegd is om kennis te nemen van de nietigheidsvorderingen, die immers uitsluitend de Nederlandse delen van de octrooien betreffen. Over de bevoegdheid van deze rechtbank met betrekking tot de inbreukvorderingen wordt het volgende overwogen. 6 De rechtbank is ingevolge artikel 2 EEX bevoegd ten aanzien van de vorderingen tegen de in Nederland gevestigde vennootschappen Roche Nederland, Famar en Boots Nederland. Zij is ten opzichte van deze vennootschappen tevens bevoegd tot het treffen van grensoverschrijdende maatregelen. 7 In het incidenteel vonnis d.d. 11 oktober 2000 heeft de rechtbank zich op de voet van artikel 5 sub 3 EEX bevoegd verklaard om kennis te nemen van de vorderingen tegen Ro-

16

A P R I L

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

che Products en Boots Company, doch uitsluitend voorzover deze vorderingen betrekking hebben op het grondgebied van Nederland. 8 Zoals in voormeld incidenteel vonnis tot uitdrukking is gebracht, kan een grensoverschrijdende bevoegdheid ten aanzien van de buitenlandse vennootschappen Roche Products en Boots Company alleen worden aangenomen wanneer de rechtbank haar bevoegdheid (tevens) kan ontlenen aan artikel 6 sub ï EEX. Daarvoor is een eerste voorwaarde dat verschillende tot één concern behorende vennootschappen identieke producten op verschillende markten brengen. Daarnaast geldt nog de voorwaarde dat het gemeenschappelijk plan, dat in dergelijke omstandigheden geacht kan worden te bestaan, dient uit te gaan van een in Nederland gevestigde vennootschap en/of dat aan de uitvoering van dat plan leiding wordt gegeven door een in Nederland gevestigde vennootschap (de 'spin in het web'). 9 Instance c.s. zien Roche Nederland als de 'spin in het web', althans ais de vennootschap waarvan derden mogen aannemen dat zij de 'spin in het web' is. 10 Gesteld noch gebleken is dat Boots Company deel uitmaakt van het concern waartoe Roche Nederland behoort. 11 Niet betwist is dat vanuit Nederland aan Reynders c.s. de opdracht wordt gegeven om de beweerdelijk inbreukmakende etiketten te vervaardigen en dat in Nederland de etiketten op de Rennie Duo-flesjes worden aangebracht. Aangenomen al dat, zoals Instance c.s. stellen, deze handelingen worden verricht door of onder controle van Roche Nederland, dan is daar nog niet uit af te leiden dat Roche Nederland binnen het Roche-concern (in de EG) de vennootschap is die aan de basis staat van, of die leiding geeft aan een gemeenschappelijk plan om de 'Rennie DUO'-flesjes van de beweerdelijk inbreukmakende etiketten te voorzien. 12 Gelet op het onder 8 overwogene dient de rechtbank zich derhalve onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vorderingen tegen Roche Products en Boots Company voorzover deze betrekking hebben op het grondgebied buiten Nederland. 13 In de stellingen van Instance c.s. ligt besloten dat alle tot Reynders c.s. behorende vennootschappen zich in Nederland schuldig maken aan octrooi-inbreuk. Dat betekent dat de rechtbank op de voet van artikel 5 sub 3 EEX tot kennisneming van de vorderingen tegen deze vennootschappen bevoegd is voorzover zij betrekking hebben op het grondgebied van Nederland. Deze bevoegdheid is ook niet betwist. Omdat artikel 5 sub 3 EEX geen toereikende grondslag biedt voor het treffen van grensoverschrijdende maatregelen, dient het verweer van Reynders c.s., dat de rechtbank jegens hen niet bevoegd is buiten het grondgebied van Nederland, evenwel te worden gehonoreerd. 14 De slotsom is dat de rechtbank tot kennisneming van alle vorderingen bevoegd is, wat de vorderingen tegen de buitenlandse vennootschappen betreft echter slechts voorzover zij betrekking hebben op het grondgebied van Nederland. Toepasselijke octrooiwet

15 De publicatie van de verlening van de octrooien heeft plaatsgevonden voor 1 april 1995 zodat ingevolge artikel 103 van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) uitsluitend het bij of krachtens de Rijksoctrooiwet van 1910 (ROW 1910) bepaalde van toepassing is.

E I G E N D O M

1 4 1

voorts in conventie Toewijsbaarheid van de vorderingen ongeacht de gestelde octrooiinbreuken

16 Boots Nederland heeft onweersproken gesteld dat zij geen enkele octrooirechtelijk relevante handeling verricht. De vorderingen jegens haar zijn reeds daarom niet toewijsbaar. 17 Door Instance c.s. is niet gesteld dat de Britse vennootschappen Boots Company en Roche Products in Nederland enige octrooirechtelijk relevante handeling verrichten. Wat Roche Products betreft merkt de rechtbank daarbij nog op dat weliswaar mag worden aangenomen dat zij bestellingen plaatst(e) bij Roche Nederland/Famar, maar dat het plaatsen van bestellingen niet tot de in artikel 30 lid 1 ROW 1910 genoemde handelingen behoort. De vorderingen jegens Boots Company en R.oche Products zijn reeds om deze redenen niet toewijsbaar. 18 De Belgische vennootschappen Reynders c.s. hebben onweersproken ges teld dat de, door een of meerdere van hen in België vervaardigde etiketten uiteindelijk door alleen Reynders Pharmaceutical in Nederland worden geleverd. Dat betekent dat Reynders Etiketten en ETI in Nederland geen handelingen, laat staan aan de octrooihouder voorbehouden handelingen, verrichten, zodat reeds om deze reden de vorderingen tegen deze vennootschappen niet toewijsbaar zijn. 19 Aan de orde zijn in conventie derhalve nog slechts de vorderingen tegen Roche Nederland, Famar en Reynders Pharmaceutical. De vorderingen tegen de overige vennootschappen zullen worden afgewezen. voorts in conventie en in reconventie

20 De rechtbank zal op de voet van artikel 56 lid 4 ROW 1910 ambtshalve de behandeling van de vorderingen in conventie en in reconventie ter zake van de octrooien 405 en 941 schorsen totdat op de daartegen ingestelde opposities, en op de daartegen eventueel in te stellen beroepen, zal zijn beslist, althans deze procedures zijn geëindigd. In het navolgende zullen derhalve uitsluitend de vorderingen met betrekking tot de octrooien 092 en 054 worden beoordeeld. 21 Alleen Reynders c.s. hebben in reconventie nietigverklaring van de octrooien gevorderd. Roche/Boots c.s. hebben zich evenwel in conventie bij wege van verweer op de nietigheid van de octrooien beroepen. Zij hebben zich daarbij aangesloten bij de door Reynders aangevoerde nietigheidsgronden en -argumenten, die, als verweren met de verste strekking, als eerste zullen worden beoordeeld. Is octrooi 092 nietig?

22 In octrooi 092 is afgebakend van het op naam van Instance staande Britse octrooi 1 420 933 (hierna: GB 933), dat is aangevraagd in 1982 en dat is verleend in 1986. 23 De achtergrond van de uitvinding volgens GB 933 is de volgende. Het is van belang dat zelfklevende etiketten via een mechanisch proces kunnen worden aangebracht op de producten waarvoor zij bestemd zijn. Daarvoor moeten de etiketten in een rol aan de fabrikant van die producten worden aangeleverd. Omdat voorkomen moet worden dat de etiketten in die rol aan elkaar vastkleven moeten zij op verwijderbaar papier ('release backing material') worden aangebracht. In de aanvankelijke stand van de techniek werden de etiketten bedrukt op het moment dat zij reeds opgerold

1 4 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

waren althans reeds op de baan verwijderbaar papier waren aangebracht. De rechtbank leidt dit onder meer af uit de volgende passages uit de Nederlandse vertaling van de beschrijving van octrooi 092 (pagina 3, regels 26-29): Voor zover mij bekend werd in het verleden het op de etiketten gedrukte materiaal, welke etiketten de vorm hebben van een ononderbroken rol, gewoonlijk op een ononderbroken manier op de etiketten gedrukt (...). De drukmethoden die daarvoor plachten te worden gebruikt (onder meer de aniline drukmethode) hadden echter hun beperkingen. In GB 933 is een werkwijze voor het vervaardigen van etiketten beschreven die niet reeds opgerolde c.q. reeds op de verwijderbare draagbaan aangebrachte etiketten tot uitgangspunt neemt, maar vlakke vellen waaruit vervolgens etiketten worden gesneden. Het voordeel daarvan is dat op vlakke vellen een betere druktechniek, zoals lithografie, kan worden toegepast. (Daarnaast wordt als voordeel genoemd dat de etiketten groter kunnen worden gemaakt dan voorheen het geval was). De etiketten die uit de bedrukte vellen zijn gesneden worden aan een trommel gevoed, waar zij worden voorzien van kleefstof op de achterzijde. Daarna worden de etiketten op verwijderbaar papier aangebracht en worden zij in een rol gewikkeld, hetgeen, naar hiervoor is overwogen, noodzakelijk is. 24 Samenvattend kan worden gezegd dat de werkwijze volgens GB 933 ten opzichte van de stand van de techniek het voordeel biedt dat de etiketten tijdens hun vervaardiging ook lithografisch kunnen worden bedrukt, maar dat daardoor de vervaardiging van de etiketten wel wat omslachtiger is geworden. Immers, waar het aanvankelijk volstond om de etiketten eenvoudigweg op verwijderbaar papier aan te brengen en dit papier vervolgens tot een rol te wikkelen, dienen de uitgesneden etiketten daarvoor nu eerst aan een trommel te worden gevoed. 25 Aan de werkwijze volgens GB 933 kleeft het nadeel dat de etiketten, als gevolg van het feit dat zij aan een trommel moeten worden gevoed, scheef op het verwijderbaar draagpapier terecht kunnen komen, in welk geval zij enigszins buiten de strook verwijderbaar papier uitsteken en scheef op het uiteindelijke product worden geplaatst. Dit is, in de woorden van de beschrijving van octrooi 092 (Nederlandse vertaling, pagina 2, regels 27 en 28), 'onaanvaardbaar want hierdoor wordt een op die manier geëtiketteerd product onaantrekkelijk voor de gebruiker'. 26 De werkwijze volgens conclusie 1 van octrooi 092 beoogt dit nadeel te ondervangen door de uitstekende delen van de etiketten te verwijderen voordat zij in een rol gewikkeld worden. Daartoe worden de bladen ('printed sheets'), waaruit de etiketten worden gemaakt, eerst op een draagbaan ('support web'I'steunmateriaalbaan') aangebracht, die gedragen wordt door de baan verwijderbaar papier ('release backing material'). Anders gezegd: de etiketten worden op twee lagen geplaatst, op een bovenste draagbaan (de steunmateriaalbaan) en, daaronder, een baan van verwijderbaar papier. Dit is stap b) van de werkwijze. Vervolgens worden de uitstekende randen van de etiketten en het daaronder liggende deel van de bovenste draagbaan (de steunmateriaalbaan) weggesneden (stap c)), en worden deze 'unwanted portions' van de etiketten en van de bovenste draagbaan verwijderd (stap d)). Het resultaat hiervan is dat de etiketten geen randen meer hebben die uitsteken buiten de onderste baan van verwijderbaar papier en dat zij 'recht' op

E I G E N D O M

16

A P R I L

2 0 0 4

het uiteindelijke product worden geplaatst. Dat de opdruk dan misschien wat scheef staat wordt als kennelijk minder relevant op de koop toe genomen. 27 Om misverstanden te voorkomen merkt de rechtbank nog op dat de bovenste draagbaan ('support web'/ 'steunmateriaalbaan') noodzakelijk is om de 'unwanted portions' van de etiketten te kunnen afvoeren, terwijl de daaronder gelegen baan verwijderbaar steunmateriaal ('release backing material') - die nodig is om te voorkomen dat de etiketten aan elkaar gaan kleven (zie rov. 23) - in feite als de draagbaan voor de etiketten (en de niet weggesneden gedeelten van de bovenste draagbaan) fungeert. 28 In hun conclusie van eis in reconventie hebben Reynders c.s. gesteld dat octrooi 092 niet inventief, en dus nietig, is te achten in het licht van de volgende documenten: - DE 2.931.852; - US 3.424.636; - US 4.153.496; - US 4.281.762, en het eerder genoemde octrooischrift GB 933. Na het verweer dat Instance c.s. hiertegen bij antwoord in reconventie hebben gevoerd, hebben Reynders c.s. ten pleidooie in dit verband alleen nog maar gesproken over US 4.281.762 (hierna: USA 762) en GB 933. De rechtbank begrijpt hieruit dat Reynders c.s. zich niet langer wensen te beroepen op de overige drie in haar conclusie van eis in reconventie genoemde documenten. 29 In USA 762 is een werkwijze voor het vervaardigen van 'coupons' (zoals kortingsbonnen) beschreven. Daartoe voorziet dit octrooi in de volgende maatregelen. Een papierrol ('first web 41') van onbepaalde lengte wordt langs 'printstations' geleid, waar zij aan beide zijden wordt bedrukt in 'predetermined but undefined coupon areas'. Daarna wordt de papierrol samengevoegd en samengeperst met een 'second web', dat is bevestigd aan een 'carrier web'. Vervolgens worden uit de 'first web' en de 'second web' coupons gesneden, die op de 'carrier web' verder worden geleid, terwijl de restanten via een 'roller' worden afgevoerd. 30 Aan Reynders c.s. moet worden toegegeven dat in zowel octrooi 092 als in USA 762 uitsnijden plaatsvindt, dat in beide werkwijzen de uitgesneden etiketten/coupons worden verder geleid op een onderste baan en dat in beide werkwijzen de restanten op vergelijkbare wijze, namelijk door middel van een bovenste draagbaan, worden afgevoerd. Desondanks kan USA 762 - al dan niet in combinatie met GB 933 - niet als inventiviteitsschadelijk worden beschouwd omdat de daarin beschreven werkwijze betrekking heeft op het vervaardigen van coupons/etiketten en niet, zoals octrooi 092, op het in één lijn krijgen van reeds vervaardigde etiketten. Er is naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval enige inventiviteit voor nodig om op de gedachte te komen dat de oplossing voor het probleem om reeds vervaardigde etiketten in één lijn te krijgen, zou kunnen worden gevonden in een werkwijze voor het vervaardigen van coupons/etiketten. De vordering tot nietigverklaring van octrooi 092 is op de enige daartoe aangevoerde grond - gebrek aan inventiviteit - derhalve niet toewijsbaar. Is octrooi 054 nietig? 31 Octrooi 054 heeft blijkens de eerste regels van de beschrijving daarvan betrekking op etiketten ('labels 10') die zijn

16

A P R I L

2 0 0 4

B i J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

voorzien van een 'folded sheet' /' samengevouwenblad' (zoals een foldertje), dat is bedekt door zelfklevend laminair materiaal. 3 2 In de werkwijze volgens conclusie ï van octrooi 054 worden eerst, onder (a) en (b), de fasen beschreven dat de bladen in een rij worden aangebracht op een 'support web'. Volgens de beschrijving van het octrooi is het bij vele toepassingen noodzakelijk om het blad te beschermen tegen vuil en inscheuring (Nederlandse vertaling, pagina 1, regels 17-20). Daarom voorziet het octrooi in de maatregel om het geheel te bedekken met laminaat (fase (c)). In fase (d) wotdt tussen de opeenvolgende samengevouwen bladen een snede aangebracht door de laminaatlaag en het 'support web'. Aldus worden afzonderlijke etiketten, met daarop een blad, gevormd, die aan alle zijden zijn ingeklemd door de daarover aangebrachte laminaatlaag. De gebruiker dient het blad (foldertje) op het etiket echter te kunnen pakken en dat kan hij niet wanneer het etiket met het blad geheel door laminaat is bedekt. Dit probleem wordt opgelost in fase (e), waarin het etiket en het daarover getrokken laminaat doormidden worden gesneden, zodat er een niet door laminaat afgedekte vierde rand ontstaat. In deze laatste stap ligt besloten dat, zoals ook in de conclusie tot uitdrukking is gebracht, het moet gaan om een etiket dat uit meerdere (twee) delen bestaat, zodat na het doormidden snijden meerdere (twee) zelfstandige etiketten met daarop zelfstandige bladen overblijven. 33 Conclusie 8 betreft een etiket met daarop een blad, dat is bedekt door een laminaatlaag. Deze laminaatlaag is aan twee tegenoverliggende zijden van het etiket bevestigd aan de steunmateriaallaag ('support web'), terwijl aan de vierde zij de de randen van de laminaatlaag, het etiket (met blad) en de steunmateriaallaag samenvallen. Het gaat hier dus kort gezegd om een met laminaat bedekt etiket met bijvoorbeeld een folder daarop, dat aan één kant open is. 34 Ten pleidooie hebben Reynders c.s. de nietigheid van octrooi 054 niet langer bepleit. De rechtbank gaat er daarom van uit dat zij hun bij eis in reconventie aangevoerde nietigheidsargumenten met betrekking tot dit octrooi niet wensen te handhaven. Dat betekent dat de vordering tot nietigverklaring van dit octrooi als niet onderbouwd dient te worden afgewezen. 35 Mede met het oog op de hierna te behandelen inbreukvraag merkt de rechtbank nog wel op dat de uitvindingsgedachte achter octrooi 054 vooral is te zien in stap (e) van conclusie 1, nu daarin een niet voor de hand liggende werkwijze voor het vervaardigen van een aan één kant open etiket is beschreven. Het aanbrengen van een laminaatlaagje lijkt echter triviaal, net zoals het in conclusie 8 geclaimde aan één kant open etiket, waarvan het blad met laminaat is bedekt. Slotsom met betrekking tot de gestelde nietigheid van de octrooien 092 en 054 36 Nu de vorderingen van Reynders c.s. tot nietigverklaring van de octrooien 092 en 054 niet worden gehonoreerd, gaan ook de nietigheidsverweren van Roche/Boots c.s. in conventie, die op dezelfde argumenten berusten, niet op. voorts in conventie De voorde vervaardigingvan de 'RennieDUO''-etiketten toegepaste werkwijze

E I G E N D O M

1 4 3

3 7 De werkwij ze voor het vervaardigen van de 'Rennie Duo' etiketten komt, voorzover relevant, op het volgende neer. Etiketten met daarop de woorden 'Rennie DUO' 'bevatten' een draagbaan, die op verwijderbaar draagmateriaal is aangebracht. Op de ene helft van ieder etiket wordt een folder gekleefd. Daarna vindt een eerste snijbewerking plaats tot op het verwijderbaar draagmateriaal, waarbij de randen van het etiket met folder worden weggesneden. Over het geheel wordt dan doorzichtige zelfklevende kunststoffilm (te vergelijken met het laminaat in octrooi 054) aangebracht. Tenslotte worden aan de randen van het etiket met folder wederom snijbewerkingen uitgevoerd, eveneens hooguit tot aan het verwijderbaar draagmateriaal. Deze snijbewerkingen gaan dus door de kunststoffilm heen. Inbreuk op octrooi 092? 38 Het laatste kenmerk van octrooi 092 houdt in dat de afbeelding op het etiket lithografisch is vervaardigd, zodat de resulterende zelfklevende etiketten lithografisch zijn bedrukt. Vast staat dat de 'Rennie DUO'-etiketten zelf niet lithografisch zijn bedrukt. Onder (een deel van) deze etiketten is echter een folder aangebracht, die wel lithografisch is bedrukt. 39 Uit het onder 23 en 24 overwogene blijkt dat de werkwijze volgens GB 933 vooral is ontwikkeld om lithografisch bedrukte etiketten te kunnen verkrijgen. Uit het onder 24 en 25 overwogene blijkt dat de werkwijze volgens octrooi 092 beoogt de nadelen die deze werkwijze met zich meebracht, op te heffen. Uit dit een en ander volgt dat de werkwijze volgens octrooi 092 eveneens is gericht op het verkrijgen van lithografisch bedrukte etiketten. De stelling van Instance c.s. (zie hun pleitnota onder 41) dat het hier bedoelde kenmerk 'een onnodige beperking is daar de specifieke wijze van bedrukking niets met de oplossing van de genoemde problematiek van doen beeft' is dan ook onjuist. Het laatste kenmerk van conclusie 1 van octrooi 092 is, gelet op het zojuist overwogene, integendeel als essentieel te beschouwen en kan dus niet weggeïnterpreteerd worden. 40 Octrooi 092 ziet, net als GB 933, op het bedrukken van een reeks van etiketten die in een rol moeten worden gewikkeld. Uit de conclusies, debeschrij ving of de tekeningen van octrooi 092 is op geen enkele manier af te leiden dat de uitvinding waarvoor dit octrooi is verleend, ook betrekking zou kunnen hebben op de vervaardiging of de bedrukking van een boekje of folder dat onder een etiket wordt aangebracht. Daarvoor zijn een aantal bijzondere bewerkingen nodig, zoals meerzijdig bedrukken, opvouwen en het onder het etiket bevestigen, waarover in het octrooischrift niets is terug te vinden. De vakman die de grenzen van het octrooi 092 onderzoekt, zal daarom onder een lithografisch bedrukt etiket in de zin van dit octrooi niet tevens verstaan een lithografisch bedrukte folder die deels onder dit etiket is aangebracht. 41 Het voorgaande brengt met zich mede dat de werkwijze die wordt toegepast voor de vervaardiging van de 'Rennie DUO'-etiketten niet onder conclusie 1 en de daarvan afhankelijke werkwijzeconclusies 2 t/m 5 van octrooi 092 valt. Nu de in de conclusies 6 t/m 14 geclaimde inrichtingen blijkens de beschrij ving van het octrooi zij n bedoeld voor het toepassen van de werkwijzen volgens de conclusies 1 t/m 5, is ook van inbreuk op de de inrichtingen-conclusies geen sprake.

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

doelde vennootschappen en/of de overige geïntimeerden ter zake van de productie en/of verhandeling van de litigieuze etiketten blijkt uit de vermelding niet, laat staan dat die organisatie of dat samenwerkingsverband wordt geleid of gecontroleerd door Roche Nederland. Evenmin is gebleken dat er sprake is van een gemeenschappelijk plan ter zake van de etiketten tussen Roche c.s. dat is uitgegaan van Roche Nederland. Instance c.s. hebben voor het overige onvoldoende gesteld ter onderbouwing van de/het door hen gestelde distributie-organisatie/samenwerkingsverband/gemeenschappelijk handelen van/tussen bedoelde vennootschappen ter zake van de desbetreffende etiketten; ook hun stelling dat de distributie-organisatie wordt geleid of gecontroleerd door Roche Nederland is onvoldoende geconcretiseerd. Derhalve gaat het hof ervan uit dat ten aanzien van de vorderingen (gebaseerd op octrooiinbreuk met betrekking tot de etiketten) inbreuk jegens de in Nederland gevestigde Roche Nederland en/of Famar enerzijds en Roche Products en/ of Reynders c.s. anderzijds een band als hierboven onder 2.2 bedoeld niet aanwezig is. Dit brengt mee dat het beroep op artikel 6 (1) EEX-Verdrag/Verordening (EG) nr. 44/2001 moet worden verworpen. De Nederlandse rechter is ingevolge artikel 2 EEX-Verdrag/ artikel 2 Verordening nr. 44/2001 bevoegd kennis te nemen van de vorderingen jegens de in Nederland gevestigde vennootschappen Roche Nederland, Famar en Boots Nederland, en in beginsel ook tot het treffen van grensoverschrijdende maatregelen. Daarnaast is de Nederlandse rechter bevoegd op grond van artikel 5 (3) EEX-Verdrag/Verordening (EG) nr. 44/2001 voorzover octrooiinbreuk in Nederland plaatsvindt dan wel dreigt te zullen plaatsvinden. Derhalve falen de (principale) grieven 2-9. 4.1 Op de vraag of er in Nederland inbreuk dreigt - waarop grief 11 in het principaal appèl (mede) betrekking heeft -, zal zo nodig in een later stadium worden ingegaan. Ook op de grieven 12 en 13, die de rechtsoverwegingen 18 en 19 betreffen, zal zo nodig later worden ingegaan. 4.2 De incidentele grief van Roche c.s. strekt ten betoge dat de etiketten door Reynders c.s. slechts aan Famar zijn geleverd en niet aan Roche Nederland, en dat alleen Famar zich heeft bezig gehouden met de verpakking en het aanbrengen van de desbetreffende etiketten, hetgeen door Instance c.s. wordt betwist. Nu de juistheid van de stelling van Roche c.s. niet blijkt uit de processtukken - integendeel uit het door Instance c.s. als productie 7 overgelegde (informele) uittreksel uit het handelsregister blijkt dat Famar geen werknemers telt - , zullen Roche c.s. deze stelling bij akte mogen onderbouwen. 3 De vermelding van de verlening van de octrooien EP 0.098.092 Bi en EP 0.232.054 Bi overeenkomstig artikel 97, vierde lid van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd vóór de inwerkingtreding van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) op 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103, lid 1 van de ROW 1995 ten aanzien van deze octrooien uitsluitend het bij en krachtens de Rijksoctrooiwet (1910) (hierna: ROW) van toepassing is. Ten aanzien van de twee laatstgenoemde octrooien (EP 0.628.405 Bi en EP 0.628.941 Bi) is de vermelding van de verlening gepubliceerd na 1 april 1995 (respectievelijk

E I G E N D O M

16

A P R I L

2 0 0 4

17 juni 1998 en 22 april 1998), zodat te dien aanzien uitsluitend het bij en krachtens de ROW 1995 van toepassing is. Grief 10 is derhalve gegrond maar kan op zichzelf niet leiden tot vernietiging van het vonnis. 4.1 Tegen de verlening van de twee laatstgenoemde octrooien wordt bij het Europese Octrooibureau (EOB) oppositie gevoerd. De rechtbank heeft daarom op grond van artikel 56, lid 4 ROW de behandeling van de vorderingen ter zake van deze octrooien geschorst totdat op de daartegen ingestelde opposities, en de daartegen eventueel in te stellen beroepen zal zijn beslist, althans totdat deze procedures zijn geëindigd. 4.2 Voor zover Reynders c.s. hebben beoogd mede tegen deze schorsing een incidentele grief (2) te richten, overweegt het hof als volgt. Tegen deze schorsing zijn geen principale grieven aangevoerd (zie ook de pleitnotities in hoger beroep van Instance c.s., 61).

Roche c.s. hebben in hoger beroep (memorie van antwoord, 5) hun weren en al hetgeen door Reynders c.s. in eerste aanleg en bij memorie van antwoord is aangevoerd gehandhaafd en verklaard zich verder in hoger beroep aan te sluiten bij hetgeen door Reynders c.s. nog zal worden aangevoerd. Het hof merkt op dat dit 'aansluiten' niet meebrengt dat Roche c.s. de door Reynders opgeworpen incidentele grieven tot de hunne kunnen maken. 4.3 Artikel 56 lid 4 ROW en artikel 83 lid 4 ROW 1995 bepalen niet meer dan dat de rechter de behandeling van een geschil ter zake van een Europees octrooi kan schorsen in verband met een tegen dat octrooi ingestelde oppositie. Het gaat hier om een discretionaire bevoegdheid van de rechter. Vaststaat dat ten tijde van het vonnis in eerste aanleg - evenals thans - de oppositieprocedures ter zake van de octrooien EP 0.628.405 Bi en EP 0.628.941 Bi nog niet waren/zijn geëindigd. Het hof acht het van belang dat tegenstrijdige uitspraken worden vermeden en is dan ook van oordeel dat de rechtbank de behandeling van de vorderingen terzake van deze octrooien terecht heeft geschorst. Evenals de rechtbank zal het hof thans slechts de vorderingen betreffende de Europese octrooien EP 0.098.092 Bi en EP 0.232.054Bi beoordelen. Europees octrooi EP 0.098.052 Bi

5.1 Het eerst komt aan de orde het Europese octrooi EP 0.098.092 Bi (hierna 'het octrooi'). De aanvrage voor het octrooi is ingediend op 22 juni 1983 en ter inzage gelegd op 11 januari 1984. Op deze aanvrage is op 3 december 1986 octrooi verleend voor een 'Method and apparatus for producing labels'. Prioriteit is ingeroepen vanaf 25 juni 1982 berustend op de Britse octrooiaanvrage 8218496. Het octrooi geldt voor de volgende landen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. 5.2 Blijkens de inleidende dagvaarding zijn van belang (in ieder geval) de werkwijzeconclusies 1, 2 en 3 en de inrichtingsconclusies 6,7 en 8. Deze conclusies luiden in de procestaai als volgt:

16

A P R I L

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

i A method ofproducing a succession ofself-adhesive labels (32) ona length of release backing material (16), which method comprises the steps of: (a) producing by printing a plurality of sheets (4) carrying a desired imaae, and (b) adheringeach oftheprinted sheets (4) sucessively to a support web (6) comprising a self-adhesive backed material (14) carried on a release backing material (16), the printed sheets (4) being adhered to the upper surface of the adhesive backed material (14) characterised in that the method further comprises the steps of (c) cutting through the adhered sheets (4) and through the adhesivebacked material (14) as f ar as the release backing material (16) thereby toform the required labels (32), and (d) removing the unwanted portions (28) oftheprinted sheets (4) and the adhesive backed material (14) adhered theretofrom the release backing material (16), and in that in step (a) the desired image isproduced by lithographicprinting such that the resultant self-adhesive labels (32) are lithographically printed. 2 A method according to Claim 1, wherein after step (d) the release backingmaterial(i6)carryingtheresnltantlabels(32)iswoundonto areel(34). 3 A method according to Claim 10x2, wherein prior to the cutting of the labels (32) in step (c), a transparant plasticsfilm, such asapolyesterfilm, is laminated over the printed sheets (4) carried by the support web (6). (...) 6Apparatus for producing a succession ofself-adhesive labels (32) on a length of release backing material (16), which apparatus comprises means (12) for transferring individual sheets(4) in succession from a stack (2) of such sheets (4) to a support web (6), the support web (6) comprising a self adhesive backed material (14) carried on a release backing material (16), and means (20,18) for adhering the sheets (4) to the support web (6), characterised by a cutting device (26,27) for cutting the adhered sheets (4) and the self adhesive backed material (14) toform the required labels (32) on the length of release backing material (16), and means (30) for removing the unwanted portions (28) oftheprinted sheets (4) and adhesive-backed material (14) adhered thereto. 7 Apparatus according to Claim 6, further including means for winding the length ofrelease backing material (16) and the labelsformed thereon onto a reel. 8 Apparatus according to Claim 6or/, wherein the means (20,18)for adhering the sheet (4) to the support web (6) comprises an applicator (20) for applying adhesive to the upper surface of the support web (6) upstream of the zone (A) at which the printed sheets (4) are brought into contact with the support web (6), andpressure means (18) located downstream of said zone (A) for urging the printed sheets (4) against the support web (6). (...) Geldigheid EP 0.098.052 Bi 6.1 Tussen partijen is in geschil of het octrooi EP 0.098.092 Bi nietig is. Hierop hebben de grieven 15-20 in het principaal appèl en de incidentele grief 1 van Reynders c.s. betrekking. Op het octrooi zijn de volgende documenten vermeld: de Duitse octrooiaanvrage DE-A-1.486.988, de Franse octrooiaanvrage FR-A-2.116.352, de Britse octrooischriften GB-A1.420.933 enGB-A-1.516.984. Reynders c.s. hebben zich voorts beroepen op de volgende documenten (conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, 44):

E I G E N D O M

- Duitse octrooiaanvrage DE-A-2.931.852 (productie 6) - Amerikaans octrooischrift US-A-3.424.636 (productie 7) - Amerikaans octrooischrift US-A-4.153.496 (productie 8) - Amerikaans octrooischrift US-A-4.281.762 (productie 9) - Brits octrooischrift GB-A-i .420.93 3 (productie 10). Met uitzondering van dit laatste document zijn deze documenten tijdens de verleningsprocedure niet genoemd. 6.2 In uc L/esciirijvingsinieiuing van net octrooi wordt uitgegaan van het Britse octrooischrift GB-A-1.420.933 eveneens ten name van David J. Instance (Limited). Als secundaire stand der techniek wordt in het octrooi nog besproken het Franse octrooischrift 2.116.352. Uit het Britse octrooischrift 1.420.933 is, naar het oordeel van het hof, een werkwijze bekend voor het vervaardigen van een reeks van zelfklevende etiketten op een verwijderbare draagbaan, waarbij afzonderlijke, lithografisch bedrukte vellen achtereenvolgens worden vastgekleefd op de bovenzijde van de draagbaan (71), waarna de draagbaan met daarop gehecht de afzonderlijke etiketten tot een rol (74) wordt opgewikkeld (zie aldaar de figuur en o.m. pag. 2, regels 25-32,11-123 en pag. 3, regels 6-21). Het onderhavige octrooi betreft eveneens een dergelijke werkwijze. Als meest nabij gelegen stand der techniek is dan ook terecht dit Britse octrooischrift gekozen. Dit houdt overigens in dat bij een juiste afbakening van het bekende de maatregel volgens het kenmerk van conclusie 1 'and in that in step (a) the desired image is produced by lithographic printing such that the resultant self-adhesive labels (32) are lithographically-printed' in de aanhef van conclusie 1 thuis hoort. Bovendien bestaat bij de bekende werkwijze de verwijderbare draagbaan uit (enkellaags) siliconenpapier, terwijl bij de onderhavige werkwijze de draagbaan (6) bestaat uit twee lagen, namelijk een, op de rugzijde van een kleeflaag voorzien materiaal (14) dat gedragen wordt op een verwijderbaar draagmateriaal (16); deze maatregel dient derhalve in plaats van in de aanhef te worden opgenomen in het kenmerkende gedeelte. 6.3 Van het bekende onderscheidt de werkwijze volgens het octrooi zich, naar het oordeel van het hof, nu door de volgende combinatie van maatregelen, inhoudende - dat de draagbaan (6) bestaat uit een, op de rugzijde van een kleeflaag voorzien materiaal (14) dat gedragen wordt op een verwijderbaar draagmateriaal (16), - het snijden door de, op de draagbaan (6) vastgekleefde vellen (4) en door het, op de rugzijde van een kleeflaag voorziene materiaal (14), bij welk snijden de gewenste etiketten (32) worden gevormd, - en het verwijderen van de overtollige gedeelten (28) van de bedrukte vellen (4) en van het daaraan klevende, op de rugzijde van een kleeflaag voorziene materiaal (14), van het verwijderbare draagmateriaal (16). De werkwijze volgens het octrooi is derhalve nieuw (hetgeen door partijen ook niet wordt betwist). 6.4 In de beschrijvingsinleiding worden van de bekende werkwijze, kort gezegd, de volgende nadelen opgesomd (zie kol. 1, regel 43 - kolom 2, regel 17): - Het is moeilijk om rollen te vervaardigen met een draagbaan waarop de afzonderlijke vellen met telkens dezelfde afstand van elkaar zijn aangebracht.

R I Ë L E

Dat deze maatregel de beperkte conclusie 8 niet inventief maakt ten opzichte van de producties 12 en 13, zoals Reynders c.s. opmerken (pleitaantekeningen in hoger beroep van Reynders c.s., 85), doet niet ter zake omdat in het geval van colliderende aanvragen, zoals gezegd, inventiviteit geen rol speelt. 11.14 Reynders c.s. hebben de inventiviteit van conclusie 8 nog bestreden op grond van het Amerikaanse octrooischrift US-A-1.911.291 (productie 14). Geoordeeld wordt dat dit oude Amerikaanse document een geheel ander gebied van de techniek betreft, zodat dat aan de inventiviteit van de (beperkte) conclusie 8 niet in de weg staat. 11.15 Tenslotte hebben Reynders c.s. nog aangevoerd, 'dat het aanvullende deelkenmerk van conclusie 8 inderdaad geen inventieve arbeid met zich brengt.' (pleitaantekeningen in hoger beroep van Reynders c.s., 85). Voorzover Reynders c.s. daarmee betogen dat de tij dige productie 8 (het Amerikaanse octrooischrift 4.153.496) gecombineerd dient te worden met de niet tijdige producties 12 en 13, is dit betoog onjuist, daar op grond van een dergelijke combinatie de inventiviteit niet kan worden bestreden. Voorzover Reynders c.s. de inventiviteit van conclusie 8 bestrijden op grond van productie 8 alleen, is deze bestrijding onvoldoende onderbouwd, omdat Reynders c.s niet duidelijk maken waarin bij afbakening van productie 8 het nieuwe van het label volgens conclusie 8 is gelegen. Met andere woorden, Reynders c.s. hebben ook voor het overige ten aanzien van de nietigheid van conclusie 8 geen relevante feiten naar voren gebracht. 11.16 Gezien het voorgaande is het hof van oordeel dat de gewijzigde conclusie 8 aan het nieuwheids- en inventiviteitsvereiste voldoet. Daarbij wordt wel aangetekend dat niet duidelijk is of met deze beperking is voldaan aan de eisen gesteld in het arrest van de Hoge Raad van 9 februari 1996, NJ 1998, 2, inzake Spiro/Flamco. Immers, de aanvullende kenmerkende maatregel lijkt voorshands niets te maken te hebben (geen eenheid te vormen) met de onder het kenmerk vermelde maatregelen van de verleende conclusie 8. Het octrooi is gezien het bovenstaande gedeeltelijk nietig. 12 Het hof zal - alvorens op de inbreukvraag met betrekking tot conclusie 8 van octrooi EP 0.23 2.054 in te gaan - de zaak naar de rol verwijzen teneinde Instance c.s. in de gelegenheid te stellen zich bij akte uit te laten omtrent de hierover aangegeven gedeeltelijke nietigheid van conclusie 8 van het octrooi en de gestelde inbreuk op dit octrooi in verband met die gedeeltelijke nietigheid. Reynders c.s. zullen daarop bij antwoordakte kunnen reageren. Op andere geschilpunten zal zo nodig later worden ingegaan. Beslissing Het hof: Verwijst de zaak naar de rolzitting van donderdag 24 juli 2003 ter fine van de in de rechtsoverwegingen 4.2 en 12 vermelde doeleinden; Houdt iedere verdere beslissing aan. Enz.

E I G E N D O M

1 6

A P R I L

2 0 0 4

Nr. 23 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, 11 december 2003 (eerste vergunning ABC) V. Skouris, waarnemend president, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen en F. Macken, rechters Art. 19 Verordening (EEG) 1/68/92 Er is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid van art. 19 van de verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad kunnenaantasten.Devaststellingvanuiteenlopendereferentiedata naar gelang van de lidstaten komt gerechtvaardigd voor, aangezien deze data de weerslag zijn van de visie die elke lidstaat heeft met betrekking tot met name zijn stelsel van gezondheidszorg, waarvan de organisatie en de financiering per lidstaat verschillen. Art. 19 is bovendien uitsluitend van toepassing op producten die als geneesmiddel reeds een eerste vergunning voor het in de handel brengen in de lidstaatvan deaanvraagvan het certificaathadden verkregen vóór de inwerkingtreding van deze verordening. Harmonisatie ontbreekt dus alleen voor producten waarvoor de vergunning is verkregen tussen 1 januari 1982 en 1 januari 1988. Art. 2 f art. 19, lid 1 Verordening (EEG) 1768/92 Met betrekking tot geneesmiddelen voor gebruik door de mens doelt het begrip eerste vergunning in art. 19, lid 1 alleen op de eerste vergunning die wordt geëist door de bepalingen terzake van geneesmiddelen in de zin van richtlijn 65/65/EEG, die is afgegeven in een willekeurige lidstaat en dus niet op de vergunningen die door de regelingen inzake de vaststelling van de prijs en de vergoeding van geneesmiddelen worden geëist. De werkingssfeer van de verordening wordt in art. 2 aldus gedefinieerd dat deze door een octrooi beschermde producten omvat die, voordat zij in de handel worden gebracht, volgens richtlijn 65/65 als geneesmiddel aan een administratieve vergunningprocedure onderworpen zijn. Art. 15 f art. 19 Verordening (EEG) 1768/92 Een ABC afgegeven in strijd met art. 19 van de Verordening (de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap was verkregen vóór de in art. 19 genoemde referentiedatum) is nietig ingevolge artikel 15 van de Verordening. Hassle AB, tegen Ratiopharm GmbH. 1 Bij beschikking van 1 februari 2000, ingekomen bij het Hof op 3 april daaraanvolgend, heeft het Bundesgerichtshof krachtens artikel 234 EG vier prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 15 en 19 van verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (PB L182, blz. 1). 2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Hassle AB (hierna: Hassle) en Ratiopharm GmbH (hierna: Ratiopharm) over de geldigheid van een aanvullend beschermingscertificaat dat door het Deutsche Patentamt (Duits octrooibureau) aan Hassle was afgegeven voor omeprazol, een werkzame stof in de samenstelling van diverse geneesmiddelen.

16

A P R I L

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

De communautaire regeling

3 Artikel 3 van richtlijn 65/65/EEG van de Raad van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten (PB 1965, 22, blz. 369), formuleert het beginsel: [e] en farmaceutische specialiteit mag in een lidstaat slechts in de handel worden gebracht als daartoe van tevoren door

E I G E N D O M

1 5 5

lijn 65/65/EEG [...} ofrichtlijn 81/851/EEG [...] als geneesmiddel aan een administratieve vergunningsprocedure onderworpen is, kan onder de voorwaarden van en in overeenstemming met de in deze verordening vervatte regels voorwerp van een certificaat zijn.

9 Artikel 3 van verordening nr. 1768/92 luidt: Het certificaat wordt afgegeven indien in de lidstaat waar de in artikel 7 bedoelde aanvraag wordt ingediend en op de datum van die

A .-. X^^rm aw A r-, / m o > - U o i ^ l ^ ï r t n f / n - i t - J o i i i n / l a r r o 1 I *-I n ,—i 1 *• aan IIQI-_ U C U t ï U C g U t U V C l l l C l U O l l l S L c l l l L H - V d l l L H - Z ^ H U J L d a i \„^11 V l _ l -

gunning is afgegeven. 4 De tweede, de derde en de vierde overweging van de considerans van verordening nr. 1768/92 luiden: Overwegende dat geneesmiddelen, met name die welke het resultaat van een langdurig en kostbaar onderzoek zijn, in de Gemeenschap en in Europa slechts verder kunnen worden ontwikkeld als zij onder een gunstige regeling vallen die voldoende bescherming biedt om een dergelijk onderzoek aan te moedigen; Overwegende dat de periode die verloopt tussen de indieningvan een aanvraag voor een octrooi op een nieuw geneesmiddel en de vergunning voor het in de handel brengen van dit geneesmiddel momenteel de door het octrooi verleende effectieve bescherming terugbrengt tot een periode die ontoereikend is om de in het onderzoek gedane investeringen af te schrijven; Overwegende dat deze omstandigheden leiden tot onvoldoende bescherming zodat hetfarmaceutisch onderzoek wordt benadeeld.

5 Volgens de zesde overweging van de considerans van verordening nr. 1768/92 moet op communautair niveau een uniforme oplossing worden gevonden om zo een heterogene ontwikkeling van de nationale wetgevingen te voorkomen, die uitloopt op nieuwe ongelijkheden die het vrije verkeer van geneesmiddelen in de Gemeenschap zouden kunnen belemmeren en daardoor de instelling en de werking van de interne markt rechtstreeks zouden kunnen aantasten. Volgens de zevende overweging van de considerans van de verordening is het daarom nodig om voor geneesmiddelen waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen (hierna: VHB) is afgegeven een aanvullend beschermingscertificaat (hierna: certificaat) in te voeren, dat de houder van een nationaal of een Europees octrooi in elke lidstaat op dezelfde voorwaarden kan verkrijgen. 6 In de tiende overweging van de considerans van verordening nr. 1768/92 wordt overwogen dat een juist evenwicht eveneens de overhand moet hebben wat betreft het vaststellen van de overgangsregeling; dat deze regeling de farmaceutische industrie van de Gemeenschap in staat moet stellen een deel van de achterstand in te lopen op haar belangrijkste concurrenten die sinds enkele jaren de vruchten plukken van een wetgeving die hun meer bescherming biedt, hoewel de verwezenlijking van andere legitieme doelstellingen van op nationaal en communautair niveau gevoerd beleid inzake gezondheidszorg geen gevaar mag lopen. 7 Volgens artikel 1 van verordening nr. 1768/92 wordt in deze verordening verstaan onder product de werkzame stof of de samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel, en onder basisoctrooi een octrooi waardoor een product als zodanig, een werkwijze voor de verkrijging van een product of een toepassing van een product beschermd wordt en dat door de houder ervan aangewezen wordt met het oog op de procedure voor de verkrijging van een certificaat. 8 Artikel 2 van verordening nr. 1768/92 bepaalt: Ieder op het grondgebied van een lidstaat door een octrooi beschermd product dat, voordat het in de handel wordt gebracht, volgens richt-

a hetproductwordt beschermd dooreen van kracht zijnd basisoctrooi; b voor het product als geneesmiddel een van kracht zijnde vergunningvoor het in de handel brengen is verkregen overeenkomstigrichtlijn 65/65/EEG of richtlijn 81/851/EEG, naar gelang van het geval; c voor het product niet eerder een certificaat is verkregen; d de onder b genoemde vergunning de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het product als geneesmiddel.

10 Volgens artikel 7 van verordening nr. 1768/92 moet het certificaat worden aangevraagd binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het product als geneesmiddel de in artikel 3, sub b, van de verordening vermelde vergunning voor het in de handel brengen heeft verkregen, of, indien de VHB is afgegeven vóór de afgifte van het basisoctrooi, binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van afgifte van het octrooi. 11 Artikel 8, lid 1, van verordening nr. 1768/92 bepaalt: De aanvraag voor een certificaat moet bevatten: a een verzoek om afgifte van het certificaat, waarin ten minste worden vermeld: iv nummeren datum van afgiftevan deeerstevergunningvoorhetin de handel brengen van het product overeenkomstig artikel 3, onder b, alsmede, zo dit niet de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap is, het nummer en de datum van de laatstgenoemde vergunning; b een afschrift van de vergunning voor het in de handel brengen, als genoemd in artikel 3, ondab, waarin het product geïdentificeerd is en die ten minste het nummer en de datum van de vergunning bevat, alsook een samenvatting van de kenmerken van het product zoals bedoeld in artikel 4 bis van richtlijn 65/65/EEG en artikel 5 bis van richtlijn 81/851/EEG; c indien de onder b bedoelde vergunning niet de eerste vergunning voor het in de handel brengen van het product als geneesmiddel in de Gemeenschap is, vermelding van de chemische aanduiding van het product waarvoor aldus vergunning is verleend, en van de wettelijke bepaling krachtens welke deze vergunningsprocedure heeft plaatsgehad, alsmede een afschrift van de bekendmaking van de vergunning in het officiële publicatieblad.

12 Volgens artikel 13, lid 1, van verordening nr. 1768/92 geldt het certificaat vanaf het verstrijken van de wettelijke duur van het basisoctrooi, voor een duur die gelijk is aan de periode die is verstreken tussen de datum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap, verminderd met een periode van vijfjaar. 13 Artikel 15 van deze verordening bepaalt: 1 Het certificaat is nietig: a indien het in strijd met artikel 3 is afgegeven; b indien het basisoctrooi vóór de afloop van zijn wettige duur is vervallen; c indien het basisoctrooi nietig is verklaard ofzodanig beperkt wordt dat het product waarvoor het certificaat is afgegeven, niet meer onder de conclusies van het basisoctrooi valt, of indien er na verval van het

1 5 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

basisoctrooi nietigheidsgronden bestaan die nietigverklaring of beperking gerechtvaardigd zouden hebben. 2 Een ieder kan een verzoek of een vordering tot nietigverklaring van het certificaat instellen bij de instantie die krachtens de nationale wetgeving bevoegd is het overeenkomstige basisoctrooi nietig te verklaren.

14 Artikel 19 van verordening nr. 1768/92, dat tot de overgangsbepalingen behoort, bepaalt: 1 Voor elk product dat op de datum van inwerkingtreding van deze verordening wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi en waarvoor een eerste vergunning voor het als geneesmiddel in de handel brengen is verkregen na 1 januari 1985, kan een certificaat worden afgegeven. Wat de in Denemarken en Duitsland af te geven certificaten betreft, wordt 1 januari 1985 vervangen door 1 januari 1988. Wat de in België en Italië ofte geven certificaten betreft, wordt 1 januari 1985 vervangen door 1 januari 1982. 2 De aanvraag voor een certificaat als bedoeld in lid 1 moet binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordeningworden ingediend.

15 Verordening nr. 1768/92 is in werking getreden op 2 januari 1993. 16 Verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (PB L198, blz. 30), bepaalt in de zeventiende overweging van de considerans dat artikel 17, lid 2, van deze verordening eveneens geldt, mutatis mutandis, voor de interpretatie van met name overweging 9 en artikel 3, artikel 4, artikel 8, lid 1, sub c, en artikel 17 van verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad. 17 Artikel 17, Rechtsmiddelen, van verordening nr. 1610/ 96 bepaalt in lid 2: Tegen het besluit tot afgifte van het certificaat kan beroep worden ingesteld, strekkende tot verlenging van de duur van het certificaat indien de datum van de eerste vergunning voor het in de Gemeenschap in de handel brengen, zoals opgenomen in de aanvraagvoor een certificaat zoals bedoeld in artikel 8, nietjuist is. Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

18 Hassle was houdster van een Europees octrooi voor de chemische verbinding 2-[2-(3,5-dimethyl-4-methoxypyridyl)-methylsulfinyrj-5-methoxybenzimidazol, waarvan de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen internationale aanduiding omeprazol is. Dit octrooi, dat onder meer voor Duitsland geldig was, was aan Hassle verleend met ingang van 3 april 1979 en is dus op 2 april 1999 vervallen. 19 In Duitsland heeft Hassle bij twee beschikkingen van het Bundesgesuntheitsamt (federaal instituut voor de gezondheidszorg) van 6 oktober 1989 overeenkomstig richtlijn 65/ 65 VHB's verkregen voor geneesmiddelen met omeprazol als werkzame stof. In Frankrijk was reeds een VHB overeenkomstig die richtlijn afgegeven aan de vennootschap Laboratoires Astra France en in Luxemburg aan de vennootschap Astra-Nobelpharma SA, beide behorend tot het Hassleconcern, voor geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en wel op 15 april 1987 respectievelijk 11 november 1987. 20 In Luxemburg is voor de verkoop van farmaceutische specialiteiten naast de in richtlijn 65/65 bedoelde VHB bovendien een prijstoelating vereist wanneer de prijs hoger is dan 400 LUF. Bij brief van 8 december 1987 heeft Astra-

E I G E N D O M

16

A P R I L

2 0 0 4

Nobelpharma SA het bevoegde Luxemburgse ministerie dan ook meegedeeld dat zij voornemens was, een geneesmiddel met omeprazol als werkzame stof in de handel te brengen voor de prijs van 2 456 LUF per doosje van 28 capsules. Bij beschikking van 17 december 1987, ontvangen op 31 december daaraanvolgend, heeft het ministerie de voorgestelde prijs toegelaten, op voorwaarde van een korting van 1,56 %. Op 21 maart 1988 is dit geneesmiddel opgenomen in de lijst van de voor verkoop in Luxemburg toegelaten farmaceutische specialiteiten. 21 In Frankrijk is het geneesmiddel op 22 november 1989 opgenomen in de lijst van voor vergoeding aan ziekenfondsverzekerden in aanmerking komende geneesmiddelen. 22 Op 9 juni 1993 heeft Hassle het Deutsche Patentamt verzocht om een certificaat voor omeprazol als geneesmiddel, waarbij zij als tijdstip en plaats van de eerste VHB voor dit product als geneesmiddel in de Gemeenschap maart 1988 Luxemburg heeft opgegeven en de Luxemburgse lijst van voor de verkoop in het Groothertogdom Luxemburg toegelaten farmaceutische specialiteiten van 21 maart 1988 heeft bijgevoegd. 23 Bij beschikking van 10 november 1993 heeft het Deutsche Patentamt het gevraagde certificaat afgegeven en bepaald dat het geldig zou zijn tot 21 maart 2003. 24 Ratiopharm heeft bij het Bundespatentgericht (federale octrooirechter) beroep tot nietigverklaring van dit certificaat ingesteld op grond dat dit certificaat niet had mogen worden verleend, daar een eerste VHB in de Gemeenschap voor geneesmiddelen met omeprazol als werkzame stof was afgegeven vóór de bij artikel 19, lid 1, van verordening nr. 1768/92 voor Duitsland vastgestelde referentiedatum van 1 januari 1988. Het Bundespatentgericht heeft de vordering van Ratiopharm toegewezen en de nietigheid van het certificaat vastgesteld. 25 Hassle heeft tegen deze beschikking beroep ingesteld bij het Bundesgerichtshof, dat de behandeling van de zaak heeft geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen heeft gesteld: 1 a) Gaat hetvoorde toepassingvan de in artikel 19, lid 1, van deverordeningvervatte overgangsregeling, voorzover daarin wordt gesproken van een eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap vóór een bepaalde referentiedatum, uitsluitend om een vergunning in de zin van richtlijn 65/65/EEG dan wel richtlijn 81/ 85 i/EEG, of kan ook een later (na de referentiedatum) verleende andere vergunning, met name een vergunning betreffende de prijs van het geneesmiddel, in ditverband bepalendzijn, indien aa) het geneesmiddel zonder deze nadere, bijvoorbeeld de prijs betreffendevergunningvolgensdewetgevingvandedesbetreffendelidstaat niet in de handel mag worden gebracht; bb) het geneesmiddel zonder deze nadere vergunning in beginsel weliswaar in de desbetreffende lidstaat mag worden verhandeld, doch het in de handel brengen feitelijk onmogelijk is, met name omdat de kosten van het geneesmiddel door de ziekenfondsen slechts worden vergoed indien de nadere, specifiek de prijs betreffende vergunning is verleend dan wel een prijs is vastgesteld waarmee het middel voor vergoeding in aanmerking kan komen? b) Gaat het in dit verband om een eerste vergunning in een willekeurige lidstaat van de Gemeenschap (als bedoeld in de artikelen 8 en 13 van de verordening) of om de eerste vergunning in de lidstaat waarvoor het aanvullende beschermingscertificaat is aangevraagd?

16

A P R I L

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

2 Bestaat er twijfel omtrent de geldigheid van de overgangsregeling van artikel 19, lid 1, van de verordening, voorzover daarbij voor verschillende lidstaten verschillende referentiedatazijn vastgesteld? 3 Is de opsomming van nietigheidsgronden in artikel 15, lid 1, van de verordening limitatief? Zo nee: a) Is het een grond voor nietigheid dat een certificaat ingevolge de overgangsregeling van artikel 1$, lid 1, van de verordening is afgegeven ofschoon voor het product reeds vóór de referentiedatum die geldt voor de lidstaat waarin het certificaat is aangevraagd en afgegeven, een eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap is verleend? V) Is in dat geval het certificaat zonder meer nietig of dient slechts de duur van het certificaat dienovereenkomstig te worden aangepast? 4 Ingeval schending van de overgangsregeling van artikel 19, lid 1, van de verordening geen nietigheidsgrond is: Kan en moet het nationale recht dan overeenkomstig artikel 1/, lid 2, van verordening (EG) nr. i6io/96van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen, voorzien in een rechtsmiddel waarmee correctie van de geldigheidsduur van het beschermingscertificaat voor geneesmiddelen mogelijk is in geval van schending van de overgangsbepaling van artikel 19, lid 1, van verordening nr. 1/68/92? Opmerkingen vooraf 26 Blijkens artikel 7 van verordening nr. 1768/92, gelezen in samenhang met artikel 3, sub b en d, van die verordening, moet het certificaat worden aangevraagd binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het product als geneesmiddel in de lidstaat van aanvraag de eerste VHB heeft verkregen, of, wanneer de VHB is afgegeven vóór de afgifte van het octrooi, binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van afgifte van het octrooi. 27 Wanneer de eerste VHB in de lidstaat van aanvraag, of indien de VHB is afgegeven vóór het octrooi, het octrooi, is verleend na de inwerkingtreding van verordening nr. 1765/ 92, beschikt de octrooihouder over de in artikel 7 van de verordening gestelde termijn van zes maanden voor de aanvraag van een certificaat. 28 Dit geldt echter niet wanneer de eerste VHB in de lidstaat van aanvraag, of indien de VHB is afgegeven vóór het octrooi, het octrooi, is verleend vóór de inwerkingtreding van die verordening. Indien die VHB of dat octrooi namelijk meer dan zes maanden vóór de inwerkingtreding van verordening nr. 1765/92 is verleend, kan de octrooihouder geen certificaat aanvragen op basis van artikel 7 van die verordening, daar de in dit artikel gestelde termijn van zes maanden reeds vóór de inwerkingtreding van de verordening is verstreken. Indien de VHB of het octrooi daarentegen is verleend in de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van verordening nr. 1765/92, beschikt de octrooihouder over een kortere termijn voor het aanvragen van een certificaat op basis van artikel 7 van de verordening, aangezien de in dat artikel gestelde termijn reeds vóór de inwerkingtreding van de verordening is aangevangen. 29 Om deze consequenties te beperken en producten die reeds vóór de inwerkingtreding van verordening nr. 1765/ 92 een VHB als geneesmiddel hadden verkregen, onder de regeling van deze verordening te brengen, heeft de wetgever artikel 19 opgenomen, dat deel uitmaakt van de over-

E I G E N D O M

1 5 7

gangsbepalingen. In lid 2 van dit artikel wordt onder de in artikel 19, lid 1, genoemde voorwaarden afgeweken van artikel 7 van de verordening (zie in die zin arrest van 12 juni 1997» Yamanouchi Pharmaceutical, C-i 10/95, jurispr. blz. I-3251, punt 19). 30 Gezien het doel van artikel 19 van verordening nr. 1768/ 92 is dit artikel dus uitsluitend van toepassing op producten die als geneesmiddel een eerste VHB in de lidstaat van aanvraag hebben verkregen vóór de inwerkingtreding van deze verordening. De tweede vraag 31 Met zijn tweede vraag, die als eerste moet worden besproken, wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 19 van verordening nr. 1768/92 ongeldig is op grond dat daarin per lidstaat uiteenlopende referentiedata zijn bepaald. 32 Hassle stelt dat als gevolg van de uiteenlopende referentiedata in dit artikel producten die door in België en Italië verleende octrooien worden beschermd, een verlenging van hun bescherming via een certificaat kunnen verkrijgen die zes jaar eerder ingaat dan voor dezelfde octrooien in Denemarken en in Duitsland, en zij is van mening dat deze situatie in strijd is met de doelstelling van harmonisatie binnen de interne markt. 33 Hassle concludeert daaruit dat artikel 19 van verordening nr. 1768/92 ongeldig is, in de eerste plaats wegens ontoereikende motivering, op grond dat de verordening niet de juridische en feitelijke overwegingen geeft die aan de vaststelling van de uiteenlopende referentiedata ten grondslag hebben gelegen. In de tweede plaats houdt deze bepaling een ongeoorloofde ongelijke behandeling in, hetgeen eveneens de ongeldigheid van de bepaling tot gevolg heeft. 34 Daarentegen stellen Ratiopharm, de Deense, de Franse en de Nederlandse regering, alsook de Commissie, dat artikel 19 van verordening nr. 1768/92 geldig is. Antwoord van het Hof 35 Wat om te beginnen de gestelde schending van het algemene gelijkheidsbeginsel betreft, dat inhoudt dat vergelijkbare situaties niet verschillend mogen worden behandeld tenzij het verschil objectief gezien gerechtvaardigd is, moet worden opgemerkt dat verordening nr. 1768/92 gebaseerd is op artikel 100 A EEG-Verdrag (na wijziging artikel 100 A EG-Verdrag, thans, na wijziging, artikel 95 EG), dat voorziet in de mogelijkheid van een communautaire harmonisatie van bepaalde aspecten van de nationale wetgevingen, met inbegrip van het recht van industriële eigendom. 36 Tevens zij erop gewezen dat artikel 100 A van het Verdrag als rechtsgrondslag kan worden gebruikt om toekomstige belemmeringen van het handelsverkeer te vermijden die het gevolg zouden zijn van een heterogene ontwikkeling van de nationale wetgevingen. Het ontstaan van die belemmeringen moet echter waarschijnlijk zijn en de betrokken maatregel moet ertoe strekken die belemmeringen te voorkomen (zie met name arresten van 5 oktober 2000, Duitsland/Parlement en Raad, C-3 76/98, jurispr. blz. I-8419, punt 86, en 9 oktober 2001, Nederland/Parlement en Raad, C-377/98, jurispr. blz. I-7079, punt 15). 37 Zoals het Hof in de punten 34 en 35 van het arrest van 13 juli 1995, Spanje/Raad (C-350/92, jurispr. blz. I-1985), heeft vastgesteld, bestond er ten tij de van de vaststelling van

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

verordening nr. 1768/92 reeds in twee lidstaten een regeling tot invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen en was er in een andere lidstaat een in voorbereiding. Deze verordening voorziet in een eenvormige oplossing op communautair niveau, door een certificaat in te voeren dat door de houder van een nationaal of Europees octrooi in elke lidstaat onder dezelfde voorwaarden kan worden verkregen, en door met name te voorzien in een eenvormige beschermingsduur. Zij beoogt dus een heterogene ontwikkeling van de nationale wetgevingen te voorkomen, die zou uitlopen op nieuwe dispariteiten die het vrije verkeer van geneesmiddelen in de Gemeenschap zouden belemmeren en daardoor de instelling en de werking van de interne markt rechtstreeks zouden aantasten. 38 Weliswaar wensten op de datum van vaststelling van verordening nr. 1768/92 alle lidstaten de innoverende farmaceutische industrie te beschermen door via de verlening van een certificaat de octrooihouder een effectieve bescherming te bieden, waardoor deze de in het onderzoek gedane investeringen kan afschrijven (zie te dezen de derde overweging van de considerans van de verordening), maar sommige lidstaten wensten voor een langere periode de verwezenlijking van andere legitieme doelstellingen van hun beleid inzake volksgezondheid te garanderen (zie in dit verband de tiende overweging van de considerans van de verordening), met name de financiële stabiliteit van hun gezondheidszorg te verzekeren door de bedrijfstak van fabrikanten van generieke geneesmiddelen te steunen. 39 Om rekening te houden met deze verschillen in visie zijn in artikel 19 van verordening nr. 1768/92 bij wijze van overgangsregeling uiteenlopende referentiedata vastgesteld. 40 De vaststelling van uiteenlopende referentiedata naar gelang van de lidstaten komt dus gerechtvaardigd voor, aangezien deze data de weerslag zijn van de visie die elke lidstaat heeft met betrekking tot met name zijn stelsel van gezondheidszorg, waarvan de organisatie en de financiering per lidstaat verschillen. 41 Zoals in punt 30 van dit arrest is vastgesteld, is artikel 19 van verordening nr. 1768/92 bovendien uitsluitend van toepassing op producten die als geneesmiddel reeds een eerste VHB in de lidstaat van de aanvraag van het certificaat hadden verkregen vóór de inwerkingtreding van deze verordening. Harmonisatie ontbreekt dus alleen voor producten waarvoor een VHB als geneesmiddel in de Gemeenschap is verkregen tussen 1 januari 1982 en 1 januari 1988. 42 Uit een en ander volgt dat het beginsel van gelijke behandeling door deze regeling niet is geschonden. 43 Wat in de tweede plaats de motiveringsplicht betreft, moet worden opgemerkt dat de door artikel 190 van het EEG-Verdrag (na wijziging artikel 190 EG-Verdrag, thans, na wijziging, artikel 253 EG) vereiste motivering de redenering van de gemeenschapsinstelling die de handeling heeft verricht weliswaar duidelijk en ondubbelzinnig tot uitdrukking moet doen komen, zodat de belanghebbenden kennis kunnen nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel en het Hof zijn toezicht kan uitoefenen, doch dat het niet noodzakelijk is dat alle gegevens, feitelijk of rechtens, daarin worden gespecificeerd. Bij de vraag of de motivering van een handeling aan deze vereisten voldoet, moet immers niet alleen acht worden geslagen op de tekst ervan, doch ook op de context waarin deze is geno-

E I G E N D O M

16

A P R I L

2 0 0 4

men, en op het geheel van rechtsregels die de betrokken materie beheersen [zie onder meer arresten van 9 november 1995> Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (II), C-466/93, Jurispr. 1-3799, punt 16; 29 februari 1996, Commissie/Raad, C-122/94, Jurispr. 1996, blz. 1-881, punt 29, en 17 juli 1997, Afïïsh, C-183/95, Jttrópr. blz. I-4315, punt 63]. 44 Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld (zie met name arrest van 7 november 2000, Luxemburg/Parlement en Raad, C-168/98, Jurispr. blz. I-9131, punt 62), kan in het geval van een handeling van algemene strekking in de motivering worden volstaan met vermelding van alle omstandigheden die tot de vaststelling van de handeling hebben geleid, en van haar algemene doelstellingen. 45 Aan deze voorwaarden is voldaan in het geval van verordening nr. 1768/92, waar in het bijzonder in de tiende overweging van de considerans wordt verklaard dat een juist evenwicht eveneens de overhand moet hebben wat betreft het vaststellen van de overgangsregeling, die de farmaceutische industrie van de Gemeenschap in staat moet stellen een deel van de achterstand in te lopen op haar belangrijkste concurrenten die sinds enkele jaren de vruchten plukken van een wetgeving die hun meer bescherming biedt, hoewel de verwezenlijking van andere legitieme doelstellingen van op nationaal en communautair niveau gevoerd beleid inzake gezondheidszorg geen gevaar mag lopen. 46 Tot deze legitieme beleidsdoelstellingen inzake gezondheidszorg behoort eventueel ook definanciëlestabiliteit van de gezondheidszorg in de lidstaten. 47 Uit bovenstaande overwegingen volgt dat bij onderzoek van de tweede vraag niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid van artikel 19 van verordening nr. 1768/92 kunnen aantasten. De eerste vraag Het eerste deel van de eerste vraag

48 Met het eerste deel van zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of het begrip eerste vergunning voor het [...] in de handel brengen in artikel 19, lid 1, van verordening nr. 1768/92, alleen doelt op een VHB in de zin van richtlijn 65/65 of richtlijn 81/851/EEG van de Raad van 28 september 1981 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB L 317, blz. 1), dan wel ook kan doelen op door de nationale wettelijke regelingen vereiste vergunningen op het gebied van de prijs van geneesmiddelen, wanneer de geneesmiddelen eerst daadwerkelijk kunnen worden verkocht na instemming van de bevoegde nationale autoriteiten met vaststelling van de prijs of vergoeding van de geneesmiddelen. 49 Volgens Hassle is er slechts een eerste VHB in de zin van artikel 19, lid 1, van verordening nr. 1768/92, wanneer het betrokken geneesmiddel daadwerkelijk kan worden verkocht. Het begrip eerste vergunning voor het [...] in de handel brengen in deze bepaling heeft dus, nu richtlijn 65/65 niet met zoveel woorden wordt genoemd, betrekking op de door de nationale prijsbepalingen vereiste vergunningen of de vergunningen die worden verleend door de nationale socialezekerheidsorganen die farmaceutische specialiteiten vergoeden. 50 Deze uitlegging wordt volgens haar bevestigd door de tekst en het doel van verordening nr. 1768/92. Wat de tekst betreft, wordt in artikel 19, lid 1, anders dan in andere bepa-

16

A P R I L

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

lingen van deze verordening, niet bepaald dat de eerste VHB moet worden verkregen overeenkomstig richtlijn 65/65. Wat het doel betreft, heeft het creëren van het certificaat tot doel, de beschermingsduur van het octrooi te verlengen door de tijd die nodig is voor het verkrijgen van de verschillende vergunningen te compenseren. Deze bescherming is illusoir indien de tijd die tussen de afgifte van de VHB overeenkomstig die richtlijn en de daadwerkelijke gebruikmaking van een octrooi is verstreken, niet kan worden gecompenseerd. 51 Daarentegen stellen Ratiopharm, de Deense, de Spaanse, de Franse en de Nederlandse regering, alsook de Commissie, dat de in artikel 19, lid 1, van verordening nr. 1768/92 bedoelde vergunning betrekking heeft op de overeenkomstig richtlijn 65/65 afgegeven VHB en dat de verkrijging van een andere, later afgegeven vergunning, in het bijzonder betreffende de toelating, of de vaststelling van de prijs van het geneesmiddel in de lidstaten waar deze door de autoriteiten wordt vastgesteld, niet beslissend is. Antwoord van het Hof

52 De in het hoofdgeding aan de orde zijnde vergunningprocedure betreft een geneesmiddel voor gebruik door de mens en niet een diergeneeskundig middel, zodat de eerste vraag alleen zal worden besproken tegen de achtergrond van richtlijn 65/65. 53 Derhalve moet worden bezien of de woorden eerste vergunning voor het [...] in de handel brengen in artikel 19, lid 1, van verordening nr. 1768/92, alleen doelen op een VHB in de zin van richtlijn 65/65, dan wel ook betrekking kunnen hebben op een vergunning die door een nationale wettelijke regeling inzake prijsvaststelling of vergoeding van geneesmiddelen wordt geëist, zoals de vergunning die in de onderhavige zaak op 17 december 1987 aan Hassle is afgegeven door de Luxemburgse autoriteiten. 54 Weliswaar wordt in artikel 19, lid 1, van verordening nr. 1768/92 niet gepreciseerd dat de aldaar bedoelde eerste VHB moet zijn verkregen overeenkomstig richtlijn 65/65, daar die richtlijn niet uitdrukkelijk wordt genoemd, maar deze uitlegging kan op grond van de bewoordingen van deze bepaling ook niet worden uitgesloten. 55 Derhalve moet dit begrip in zijn context worden geplaatst en worden uitgelegd op basis van de strekking en het doel van de betrokken bepaling. 56 In de eerste plaats is noch in artikel 19 van verordening nr. 1768/92, noch in enige andere bepaling van deze verordening, noch in de overwegingen van de considerans daarvan uitdrukkelijk of zelfs stilzwijgend sprake van een andere vergunning dan die betreffende de bepalingen inzake geneesmiddelen in de zin van richtlijn 65/65; met name wordt niet gesproken van een vergunning van de inzake prijsvaststelling of vergoeding van geneesmiddelen bevoegde nationale autoriteiten. In het bijzonder wordt de werkingssfeer van verordening nr. 1768/92 in artikel 2 aldus gedefinieerd dat deze door een octrooi beschermde producten omvat die, voordat zij in de handel worden gebracht, volgens richtlijn 65/65 als geneesmiddel aan een administratieve vergunningprocedure onderworpen zijn. 5 7 Niets rechtvaardigt derhalve dat de woorden vergunning voor het [...] in de handel brengen verschillend worden uitgelegd naar gelang van de bepaling van verordening nr. 1768/92 waarin zij voorkomen. In het bijzonder kunnen

E I G E N D O M

1 5 9

deze woorden geen andere betekenis krijgen naargelang zij in artikel 3 of in artikel 19 staan, en dit geldt temeer nu uit artikel 8, lid 1, sub a-iv, en c, voortvloeit dat de in artikel 3, sub b, bedoelde VHB ook de eerste VHB in de Gemeenschap kan zijn. 58 Dit betekent dat de eerste vergunning voor het [...] in de handel brengen in de Gemeenschap als bedoeld in met name artiKei 19, iiu 1, van veroru.ening nr. 1768/92, evenals de vergunning voor het in de handel brengen als bedoeld in artikel 3 van die verordening, een VHB moet zijn die is afgegeven overeenkomstig richtlijn 65/65. 59 In de tweede plaats is de bescherming die het certificaat biedt, te weten verlenging van de door het octrooi geboden bescherming, anders dan Hassle stelt, niet illusoir, ook al compenseert het certificaat slechts de tijd die verstrijkt tussen de indiening van de octrooiaanvraag en de afgifte van een VHB overeenkomstig richtlijn 65/65. Bovendien blijkt uit de achtste overweging van de considerans en uit artikel 13, lid 1, van verordening nr. 1768/92 dat de duur van het certificaat hoe dan ook ten minste vijfjaar korter is dan de tijd die mogelijk verstreken is tussen de octrooiaanvraag en de afgifte van een VHB, hetgeen aantoont dat de gemeenschapswetgever niet de bedoeling heeft gehad de vermindering van de werkelijk door een octrooi geboden bescherming als gevolg van de vertraging bij het in de handel brengen van het beschermde product, volledig te compenseren. 60 In de derde plaats is deze uitlegging de enige die voldoet aan het vereiste van de rechtszekerheid. Anders dan de VHBprocedure waarin richtlijn 65/65 voorziet, zijn de andere door Hassle genoemde vergunningprocedures, betreffende prijsvaststelling of vergoeding van geneesmiddelen, zuiver nationaal in die zin dat daarvoor geen communautaire harmonisatie heeft plaatsgevonden. Indien artikel 19 van verordening nr. 1768/92 aldus moest worden uitgelegd dat daarin op dergelijke vergunningen wordt gedoeld, dan zouden degenen voor wie deze verordening geldt, niet op de hoogte zijn van het bestaan en de aard van andere beletselen voor het in de handel brengen in de verschillende lidstaten, waardoor een rechtsonzekerheid zou ontstaan die de verordening nu juist beoogt tegen te gaan. 61 Derhalve doelt de in artikel 19, lid 1, van verordening nr. 1768/92 genoemde eerste vergunning voor het [...] in de handel brengen alleen op de VHB die betrekking heeft op de bepalingen over geneesmiddelen in de zin van richtlijn 65/ 65. Het tweede deel van de eerste vraag

62 Met het tweede deel van zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of met de woorden eerste vergunning voor het [...] in de handel brengen in de Gemeenschap in artikel 19, lid 1, van verordening nr. 1768/ 92 wordt gedoeld op de eerste VHB in de lidstaat van aanvraag dan wel op de eerste VHB in een willekeurige lidstaat van de Gemeenschap. 63 Hassle stelt dat een certificaat alleen overeenkomstig artikel 19 van verordening nr. 1768/92 kan worden afgegeven indien de eerste vergunning voor het [...] in de handel brengen in de Gemeenschap dateert van na de in dit artikel gestelde referentiedatum, zodat dit kennelijk een voorwaarde voor afgifte van het certificaat is. Met een beroep op het arrest Yamanouchi Pharmaceutical, reeds aangehaald, stelt zij

1 6 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

van geneesmiddelen in de zin van richtlijn 65/65/EEG van de Raad van 26januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten, en die is afgegeven in een willekeurige lidstaat, en dus niet op de vergunningen die door de regelingen inzake de vaststelling van de prijs en de vergoeding van geneesmiddelen worden geëist. 3 Een aanvullend beschermingscertificaat dat in strijd met artikel 19 van verordening nr. 1/68/92 is afgegeven terwijl een eerste vergunningvoor het in de handel brengen in de Gemeenschap was verkregen vóór dein diebepalinggenoemdereferentiedatum,isnietigingevolge artikel 15 van die verordening. Enz.

Nr. 24 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, 23 oktober 2003* (Adidas/Fitnessworld) Mrs. J.-R Puissochet, kamerpresident, C. Gulmann, rapporteur, F. Macken, N. Colneric en J.N. Cunha Rodrigues, rechters Art.5, lidzMRlf art. 13A, lid ïcBMW Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden door artikel 5, lid 2 MRl moet de betrokken specifieke beschermingverlenenzowelvoorniet-soortgelijkewaren oj'diensten alsvoorwaren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven. De bescherming uit hoofde van deze bepaling stelt niet voorop dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Hetvolstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. Het feit dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat, staat op zich niet in de weg aan de bescherming uit hoofde van deze bepaling wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versieringop,danlegthetpublieklogischerwijsgeenverbandmeteen ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden voor de bescherming niet is vervuld."

1 Adidas-Salomon AG, voorheen Adidas AG, 2 Adidas Benelux BV, tegen Fitnessworld Trading Ltd. 1 Bij arrest van 12 oktober 2001, ingekomen bij het Hof op 15 oktober daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: richtlijn). 2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen AdidasSalomon AG en Adidas Benelux BV, enerzijds, en Fit* Vervolg op HR12 okt. zooi, BIE 2002, nr. 70, blz. 390. Red. 1 Zie de noot op blz. 165. Red.

E I G E N D O M

16

A P R I L

2 0 0 4

nessworld Trading Ltd (hierna: Fitnessworld), anderzijds, ter zake van het in het verkeer brengen van sportkleding door Fitnessworld. Rechtskader

Het hoofdgeding

5 Adidas-Salomon AG, een in Duitsland gevestigde vennootschap, is houdster van een bij het BeneluxMerkenbureau ingeschreven beeldmerk voor een aantal kledingsoorten. Dit merk omvat een motief bestaande uit drie verticaal parallel lopende en fel opvallende strepen van dezelfde breedte die aan de zijkant over de gehele lengte van het kledingstuk voorkomen. Het motief kan in verschillende kleurcombinaties en in verschillende groottes worden uitgevoerd, met dien verstande dat het steeds contrasteert met de basiskleur van het kledingstuk. 6 Het merk is voor de Benelux in exclusieve licentie gegeven aan Adidas Benelux BV, een in Nederland gevestigde vennootschap. 7 De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap Fitnessworld brengt onder de naam Perfetto sportkleding in het verkeer. Sommige van deze kledingstukken zijn voorzien van een motief dat bestaat uit twee parallel lopende strepen van dezelfde breedte die contrasteren met de hoofdkleur en zijn aangebracht op de zijnaden van de kleding. 8 Het geding voor de Hoge Raad der Nederlanden tussen Adidas-Salomon AG en Adidas Benelux BV (hierna gezamenlijk: Adidas) en Fitnessworld betreft het door laatstgenoemde in Nederland in het verkeer brengen van kleding onder de naam Perfetto. 9 Adidas betoogt dat het in het verkeer brengen van kleding met het tweestrepenmotief bij het publiek verwarring kan doen ontstaan, omdat het die kledingstukken zou kunnen associëren met de sport- en vrijetijdskleding van het merk Adidas, die is voorzien van drie strepen. Fitnessworld trekt aldus voordeel uit de reputatie van het merk Adidas, terwijl ook de exclusiviteit van dit merk zou kunnen worden aangetast. 10 Volgens de Hoge Raad moet worden nagegaan of de verwijzing in artikel 5, lid 2, van de richtlijn alsmede in artikel 13 A, lid 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken naar niet-soortgelijke waren of diensten moet worden uitgelegd als een beperking, in die zin dat de betrokken regels geen toepassing vinden als het gaat om het gebruik van een teken voor soortgelijke waren of diensten, dan wel of met deze verwijzing slechts wordt bedoeld te beklemtonen dat deze regels ook van toepassing zijn als de waren of diensten niet soortgelijk zijn, zodat zij niet alleen toepassing vinden wanneer het teken voor soortgelijke waren wordt gebruikt. 11 Ingeval artikel 5, lid 2, van de richtlijn van toepassing is op het gebruik van een teken voor soortgelijke waren, vraagt de Hoge Raad zich af of hij een andere maatstaf dan herkomstverwarring dient aan te leggen en of de omstandigheid dat het in aanmerking komend publiek het teken louter als versiering opvat, van invloed is op de beoordeling van de situatie. 12 In deze context heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

16

A P R I L

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

i a) Dient artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104/EEG aldus te worden uitgelegd dat ingevolge een nationale wet waarin die bepaling is geïmplementeerd de houder van een in de desbetreffende lidstaat bekend merk zich ook kan verzetten tegen het gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken, op de wijze en onder de omstandigheden als daar bedoeld, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven? b) Indien het antwoord op vraag 1 a) ontkennend luidt: moet, in het geval in een nationale wet de bepaling van artikel 5, lid 2, van de richtlijn is geïmplementeerd, het in artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn bedoelde gevaar voor verwarring aldus worden uitgelegd dat daarvan sprake is, indien een ander dan de merkhouder een bekend merk of een daarmee overeenstemmend teken, op de wijze en onder de omstandigheden als in artikel 5, lid 2, van de richtlijn bedoeld, gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven? 2 Indien het antwoord op vraag 1 a) bevestigend luidt: a) Dient de vraag naar de overeenstemming tussen het merk en het teken in een dergelijk geval te worden beoordeeld aan de hand van een andere maatstaf dan die van de (directe of indirecte) herkomstverwarring: en zo ja, volgens welke maatstaf? b) Indien het als inbreukmakend aangevochten teken in een dergelijk geval door het in aanmerking komende publiek louter als versiering wordt opgevat, welk gewicht komt bij de vraag naar de overeenstemming tussen merk en teken dan toe aan die omstandigheid? De eerste vraag De eerste vraag sub a

13 De eerste vraag sub a is erop gericht te vernemen of artikel 5, lid 2, van de richtlijn, niettegenstaande dat deze bepaling uitdrukkelijk slechts betrekking heeft op het gebruik door een derde van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten, aldus dient te worden uitgelegd dat het de lidstaten de bevoegdheid verleent om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het j ongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven. 14 Deze vraag is, nadat het verwijzingsarrest reeds was ingeschreven, bevestigend beantwoord bij 's Hofs arrest van 9 januari 2003, Davidoff (C-292/00,Jurispr. blz. I-389). i5Geletop deze uitlegging en teneinde een voor de beslechting van het hoofdgeding nuttig antwoord te verschaffen, moet de eerste vraag sub a aldus worden begrepen dat eveneens wordt gevraagd of een lidstaat die gebruik maakt van de door artikel 5, lid 2, van de richtlijn geboden keuzemogelijkheid, de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, moet verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven. 16 Adidas en de Commissie stellen dat de vraag op dit punt bevestigend moet worden beantwoord. Volgens de Com-

E I G E N D O M

1 6 3

missie vloeit dit antwoord noodzakelijkerwijs voort uit punt 25 van voormeld arrest Davidoff. 17 Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk daarentegen moet de vraag ontkennend worden beantwoord. Het staat een lidstaat vrij, bepalingen vast te stellen waarvan de inhoud niet verder gaat dan de uitdrukkelijke tekst van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, dat wil zeggen bepalingen die enkel niet-soortgelijke waren of diensten betreffen. Hij is niet verplicht, die bescherming eveneens voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten te verlenen. In ieder geval is de uitlegging van een omzettingsbepaling van artikel 5, lid 2, van de richtlijn met betrekking tot de vraag welke bescherming een lidstaat de houders van bekende merken heeft willen verlenen, een aangelegenheid van de nationale rechterlijke instanties. 18 In dit verband moet erop worden gewezen dat een lidstaat die van de hem door artikel 5, lid 2, van de richtlijn geboden keuzemogelijkheid gebruik maakt, de houders van uCKenue nierKen een uescuerming moet verienen uie met die bepaling in overeenstemming is. 19 In voormeld arrest Davidoff (punten 24 en 25) heeft het Hof ter onderbouwing van zijn uitlegging overwogen dat artikel 5, lid 2, van de richtlijn, gelet op de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan het deel uitmaakt, niet aldus kan worden uitgelegd dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt. Samenvattend heeft het geoordeeld dat het bekende merk in geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten (arrest Davidoff, punt 26). 20 Gelet op het voorgaande moet een lidstaat bij de omzetting van artikel 5, lid 2, van de richtlijn dus voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een minstens even ruime bescherming verlenen als voor niet-soortgelijke waren of diensten. De keuzemogelijkheid van de lidstaat betreft aldus de vraag of bekende merken principieel een verdergaande bescherming verdienen, maar niet de situaties waarvoor de bescherming moet gelden, wanneer deze wordt verleend. 21 Het is vaste rechtspraak dat de nationale rechter bij de toepassing van het nationale recht, met name van een speciaal ter omzetting van een richtlijn vastgestelde nationale wet, zijn nationale recht zoveel mogelijk moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van die richtlijn (zie onder meer arresten van 10 april 1984, Von Colson en Kamann, 14/83, Jurispr. blz. 1891, punt 26, enHarz, 79/83, jurispr. blz. 1921, punt 26, en 22 september 1998, Coote, C-185/97, Jurispr. blz. I-5199, punt 18). 22 Derhalve moet op de eerste vraag sub a worden geantwoord dat een lidstaat die van de door artikel 5, lid 2, van de richtlijn geboden keuzemogelijkheid gebruik maakt, de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, moet verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.

1 6 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

De eerste vraag sub b 23 Aangezien de eerste vraag sub b enkel is gesteld voor het geval van een ontkennend antwoord op de eerste vraag sub a, behoeft zij niet te worden beantwoord. De tweede vraag De tweede vraag suba 24 Met zijn tweede vraag sub a wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn vooropstelt dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. 25 Volgens Adidas behoeft geen verwarringsgevaar te worden vastgesteld. Het volstaat dat de nationale rechter op grond van een visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen het bekende merk en het teken een associatiegevaar vaststelt. Ook volgens de Commissie volstaat een gevaar van associatie. 26 Fitnessworld daarentegen betoogt dat het merk en het teken zodanig met elkaar moeten overeenstemmen dat daardoor, gelet op de visuele, auditieve of begripsmatige punten van overeenkomst, bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan ontstaan. 27 Dienaangaande moet aanstonds eraan worden herinnerd dat artikel 5, lid 2, van de richtlijn, anders dan artikel 5, lid 1, sub b, dat slechts toepassing kan vinden indien bij het publiek verwarring kan ontstaan, bekende merken bescherming biedt zonder dat het bestaan van een dergelijk gevaar is vereist. Deze bepaling geldt immers voor situaties waarin de specifieke grondslag voor de bescherming bestaat in een gebruik van het betwiste teken zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425198, Jurispr. blz. I-4861, punten 34 en 36). 28 De in artikel 5, lid 2, van de richtlijn gestelde voorwaarde van overeenstemming tussen het merk en het teken onderstelt inzonderheid het bestaan van punten van visuele, auditieve of begripsmatige overeenkomst (zie wat artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn betreft, arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95 Jurispr. blz. I-6191, punt 23 in fine, en 22 juni 1999, Lloyd SchuhfabrikMeyer, C-342/97,Jurispr. blz. I-3819, punten 25 en 27 in fine). 29 De inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwart het deze niet (zie in die zin arrest van 14 september 1999, General Motors, C-375/ 97, Jurispr. blz. I-5421, punt 23). 30 Het bestaan van een dergelijk verband dient, evenals een verwarringsgevaar in het kader van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie wat het verwarringsgevaar betreft, arresten SABEL, punt 22, en Marca Mode, punt 40, beide reeds aangehaald). 31 Op de tweede vraag sub a moet dus worden geantwoord dat de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de

E I G E N D O M

16

A P R I L

2 0 0 4

richtlijn niet vooropstelt dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. De tweede vraag sub b 3 2 De tweede vraag sub b van de verwijzende rechter houdt in welk gewicht bij de vraag naar de overeenstemming tussen het bekende merk en het teken toekomt aan de feitelijke vaststelling van de nationale rechter, dat het betwiste teken door het in aanmerking komend publiek louter als versiering wordt opgevat. Bij het Hof ingediende opmerkingen 33 Adidas is van mening dat het feit dat een teken als versiering wordt gebruikt of opgevat, niet van invloed is op de toepasselijkheid van artikel 5, lid 2, van de richtlijn in situaties als door de verwijzende rechter omschreven. Aangezien deze bepaling de houder van een bekend merk het recht geeft om zich te verzetten tegen het gebruik van elk met zijn merk overeenstemmend teken, is niet vereist dat het een onderscheidingsteken betreft. Het kan om elk ander teken gaan, zoals een versiering. 34 Fitnessworld stelt voor, op de vraag te antwoorden dat wanneer een teken door het in aanmerking komend publiek louter als versiering wordt opgevat, er in geen geval sprake kan zijn van een merkinbreuk. 35 Volgens de Nederlandse regering kan ook een decoratief gebruik van een teken een bekend merk verwateren, in het bijzonder wanneer het een beeldmerk betreft. 36 De regering van het Verenigd Koninkrijk voert slechts aan dat het feit dat een teken louter als versiering wordt opgevat, niet relevant is voor de vraag of dit teken al dan niet soortgelijk is aan het bekende merk. 37 Volgens de Commissie gaat het in artikel 5, lid 2, van de richtlijn om bescherming tegen het gebruik van een zodanig met het bekende merk overeenstemmend teken dat de reputatie van het merk door dit gebruik kan verwateren of kan worden aangetast. In feite is het moeilijk voorstelbaar dat een teken dat een dergelijke overeenstemming met een bekend merk vertoont, louter als versiering kan worden beschouwd. Omgekeerd kan bij een loutere versiering per definitie niet van overeenstemming in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn met een bekend merk worden gesproken. Antwoordvan hetHof 38 Uit het antwoord op de tweede vraag sub a volgt dat een van de voorwaarden voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn is, dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. 39 Dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat, staat op zich niet in de weg aan de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlij n, wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming vertonen dat het betrokken publiek een verband tussen beide legt.

16

A P R I L

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

40 Vat het betrokken publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering op, danlegthetpublieklogischerwijs geen verband met een ingeschreven merk. Dit betekent derhalve dat de mate van overeenstemming tussen het teken en het merk niet groot genoeg is om een dergelijk verband te kunnen scheppen. 41 Derhalve moet op de tweede vraag sub b worden geantwoord dat het feit dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat, op zich niet in de weg staat aan de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband met een ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn niet is vervuld. Kosten [...] Het Hofvan Justitie (Zesde kamer), uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlandenbij arrest van 12 oktober 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht: 1 Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden door artikel 5, lidz, van deEerste richtlijn (89/104/EEG) van deRaad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet debetrokken specifiekebeschermingin geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, verlenen zowel voor nietsoortgelijke waren of diensten als voorwaren ofdiensten die gelijk ofsoortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven. 2 De bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 stelt niet voorop dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. 3 Hetfeit dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat, staat op zich niet in de weg aan de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband met een ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 niet is vervuld. Enz. Noot Is het associatiecriterium weer in ere hersteld? Na Puma/Sabel, [BIE 1998, blz. 64] en Adidas/Marca, [BIE 2001, blz. 40] leek er geen ruimte meer voor het associatiecriterium bij de - wat ik zou willen noemen - merkinbreuk in enge zin, d.w.z. het gebruik van een overeenstemmend teken voor gelijke of soortgelijke waren of diensten. De zin-

E I G E N D O M

1 6 5

snede 'inhoudende het gevaar van associatie met het merk' brengt de bescherming van het merk niet buiten de reikwijdte van het begrip verwarring. Voorstanders van het associatiecriterium putten echter nog hoop uit artikel 5, lid 2 van de Richtlijn op grond van de redenering dat het toch niet zo kan zijn dat het merkenrecht een ruimere bescherming biedt bij gebruik voor ongelijksoortige waren en diensten dan bij gebruik voor gelijksoortige waren of diensten. Het HvJEG onderkent dit in zijn Davidoff/Gofkid arrest van 9-1-2003, [BIE 2003, blz. 485]. Dat werd echter pas gewezen nadat de Hoge Raad zijn vragen aan het HvJEG had gesteld in de onderhavige zaak naar aanleiding van de uitspraak in kort geding van het gerechtshof te Arnhem van 18-8-1998. Toch is dit een belangrijk arrest geworden. Het onderliggende arrest van het Arnhemse hof is voor het begrip van dit arrest van belang. Het hof had de vorderingen van Adidas tegen Fitnessworld afgewezen. Die richtten zich tegen de op de sportkleding van Fitnessworld aangebrachte twee verticaal parallellopende strepen. Het Arnhemse hof wees het verwarringsgevaar van de hand, omdat het relevante publiek precies weet dat Adidas zich onderscheidt door het drie-strepen-motief en dat motief niet zal verwarren met een twee-strepen-motief. De bekendheid van het merk is juist een obstakel voor verwarring. Het hof is tevens van oordeel dat Adidas met haar merk niet alle verticale strepen kan monopoliseren en zeker niet in het onderhavige geval waarin het twee-strepen-motiefenkel is gebruikt als versiering ennietalsmerk,waardedoorFitnessworldverhandeldesportkleding (bijna) steeds is voorzien van het merk Perfetto. Het hof verwerpt de stelling van Adidas dat het gebruik van de twee strepen tot verwatering leidt van haar merk en dat zij door dit gebruik schade lijdt. Fitnessworld heeft - tenzij het strepen motief overeenstemt met het strepen-motief van Adidas een geldige reden om dit motief te gebruiken, nu het strepen-motief een regelmatig gebruikt motief is voor de versiering van sportkleding. Deze overwegingen van het hof vormden de aanleiding voor de Hoge Raad vragen te stellen over de betekenis van artikel 5, lid 2 van de Merken Richtlijn. Daarover had het HvJEG zich echter al uitgesproken in Davidoff/Gofkid. Het hof kon in zoverre volstaan daar naar te verwijzen. Het benut echter de gelegenheid daar iets toe te voegen, dat van groot belang is. Met name het Verenigd Koninkrijk verdedigde dat een lidstaat zou mogen volstaan met art. 5, lid 2 enkel in te voeren voor niet-soortgelijke waren of diensten. Neen, zegt het hof. Indien een lidstaat gebruik maakt van de mogelijkheid aan bekende merken bescherming tegen verwatering te bieden, moet die bescherming ook worden verleend bij gebruik voor soortgelijke waren of diensten en die bescherming moet minstens even ruim zij n als bij gebruik voor niet soortgelijke waren of diensten. Dit arrest gelezen in samenhang met Davidoff/Gofkid maakt duidelijk dat uit artikel 13A, lid i(c) BMW volgt dat de BMW het bekende merk ook beschermt tegen ongerechtvaardigd profiteren en verwatering bij gebruik voor gelijksoortige waar. Het BenGH (in zijn Union arrest, BIE 1984, p. 137) introduceerde destijds het associatiegevaar door uitleg van het begrip overeenstemming: 'van overeenstemming tussen een merk en een teken is sprake, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

begripsmatigzodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt'.

In het licht van de eerdere rechtspraak van het HvJEG is denkbaar dat je in die definitie het woord associaties moet vervangen door het woord verwarring. Op die manier geredeneerd, zou verwarring dus ook getoetst moeten worden bij het beoordelen van de vraag of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Vandaar de relevantie van de vraag van de HR of voor de overeenstemming, waarvan in art. 5, lid 2 sprake is, gevaar voor verwarring noodzakelijk is. Het HvJEG antwoordt dat uit de tekst van de bepaling blijkt dat hier geen gevaar voor verwarring nodig is. Blijkens ro. 27 staan verwarring en het ongerechtvaardigd profiteren/verwateren op één lijn; het zijn de schade toebrengende factoren die rechterlijk ingrijpen nodig maken. Voor overeenstemming gaat het om het in de arresten Puma/Sabel en Lloyd Schuhfabrik gegeven criterium, te weten de auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis. Overeenstemmen is gelijk zijn aan of lijken op. En dus komen we uit bij de vraag welke conclusie de rechter uit een vastgestelde gelijkenis moet trekken om het verzet tegen het gebruik toe te wijzen. Het HvJEG vermijdt het woord associatie en gebruikt woorden als samenhang en verband. Het gaat er om of 'het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt'. Is dat hetzelfde als associatie? Het hof verwijst naar zijn eerdere arrest inzake General Motors/Yplon, waar het overweegt: Immers, enkel wanneer er sprake is van een voldoende mate van bekendheid van dat merk, kan door het publiek dat met het jongere merk in aanraking komt, eventueel een verband worden gelegd tussen de twee merken, ook bij waren ofdiensten die niet soortgelijkzijn, en kan daardoor afbreuk worden gedaan aan het oudere merk.

Dat maakt echter niet duidelijk welke inhoud het woord verband heeft. Ik zoek het antwoord in de alinea's 15 en 16 van het Puma/Sabel arrest. Daar onderscheidt het HvJEG tussen indirecte verwarring of associatiegevaar en associatiegevaar in eigenlijke zin. Onder dat laatste wordt verstaan de situatie dat het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk, omdat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk wordt opgeroepen, ofschoon beide niet met elkaar worden verward. Associatiemogelijkheden tussen een teken en een merk kunnen namelijk, omdatwaarnemingvan het teken vaak onbewust de herinnering aan het merk oproept, de goodwill van het oudere merk overhevelen naar het teken en aldus het imago van dit merk verwateren.

Daarmee lijkt het associatiecriterium weer terug te zijn. Ik benadruk lijkt. Volgens mij is verband een enger begrip dan associatie. Het enkele feit dat iets een associatie oproept, is onvoldoende om goodwill over te hevelen. De consument moet zich door de gelijkenis het bekende merk herinneren en daaraan ten aanzien van het waargenomen teken consequenties verbinden die relevant zijn voor de waar of de dienst waarop het teken betrekking heeft. Is het teken geen onderscheidingsteken van de waar of dienst, dan is die overheveling niet vanzelfsprekend. Dat leid ik af uit het antwoord op de derde vraag van de Hoge Raad. Welke betekenis heeft de omstandigheid dat het teken enkel als versiering wordt gebruikt voor de overeenstemmingsvraag? Adidas

E I G E N D O M

16

A P R I L

2 0 0 4

verdedigde dat art. 5, lid 2 verzet mogelijk maakt tegen elk gebruik en niet enkel tegen gebruik als onderscheidingsteken. Het HvJEG zegt dat het feit dat het publiek het teken als versiering opvat, niet zonder meer betekent dat het publiek niet toch een verband tussen het teken en het bekende merk legt; dat hangt van de mate van overeenstemming af. Stelt de feitelijke rechter echter vast dat het publiek het teken louter als versiering opvat, dan legt het publiek logischerwijs geen verband met een ingeschreven merk. In dat geval, aldus

het hof, is de mate van overeenstemming tussen teken en merk niet groot genoeg om een dergelijk verband te kunnen scheppen. Het antwoord van het hof is dus normatief: voor het verzet van de merkhouder zijn omstandigheden vereist die een overheveling van goodwill tot gevolg hebben. Het valt op dat het antwoord van het HvJEG geen aandacht besteedt aan de oplossing van het Arnhemse hof. Dat benadert het vanuit de geldige reden. Als het teken gebruikelijk is als versiering, dan heeft de derde een geldige reden het teken als versiering te gebruiken. De vragen gaven het HvJEG niet de ruimte hier op in gaan. Het arrest maakt echter wel duidelijk dat de opvatting van het publiek wel degelijk van belang is. Legt het publiek een verband met het bekende merk? Door deze opvatting worden uitspraken, zoals het verbod van een Coca Cola fles in een porno film, waartoe het Union arrest tot groot gruwen van de ons omringende landen aanleiding gaf, voorkomen. De rechtspraak in Nederland had in het pre-richtlijn tijdperk het specialiteitsbeginsel min of meer los gelaten en het was niet eens nodig dat het om een bekend merk ging. Die tijden komen met Davidoff/Gofkid en Adidas/Fitnessworld niet terug. Ik wijs voor de goede orde ook nog op het eerdere arrest inzake Robelco/Robeco van 21-11-2002, zaak C-23/01 waar het merk werd ingezet tegen een overeenstemmende handelsnaam. Het hof trekt uit de bewoordingen van artikel 5, lid 5 de conclusie dat de bescherming van artikel 5, lid 2 enkel betrekking heeft op een gebruik ter onderscheiding van waren of diensten. Een ander gebruik valt niet onder de communautaire harmonisatie. Robelco/Robeco roept de vraag op in hoeverre het de Benelux wetgever is toegestaan een ruimere merkbescherming te verlenen dan die uit de richtlijn volgt. Het arrest laat afwijkende nationale regelingen toe, maar die kunnen natuurlijk niet het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten belemmeren. Een ruimere bescherming dan die de richtlijn toelaat, zal dan ook kritisch moeten worden bekeken. De Benelux wetgever biedt met artikel i3A,lid 1 onder d BMW een bescherming, die niet in de richtlijn voorkomt (en ook niet in de verordening op het gemeenschapsmerk). De daardoor geboden bescherming tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, vormt dus de nationale regelgeving die het mogelijk maakt het merk in te zetten tegen het gebruik van een overeenstemmende handelsnaam of domeinnaam. Maar de bewoordingen van het artikel maken het ook mogelijk de vordering

16

A P R I L

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

van Adidas tegen Fitnessworld toe te wijzen. In Robelco/ Robeco is sprake van nationale wetgeving zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid ofbescherming van de consument. Het lijkt daarom aangewezen de toepassing van het criterium onder d te toetsen aan de vraag of liet gebruik van het teken in het licht van de concrete omstandigheden kan worden aangemerkt als oneerlijke mededinging, dan wel of de bescherming van de consument (verwarring!) een verbod rechtvaardigt. Ik maak van de gelegenheid gebruik op te merken dat de Benelux wetgever bij de laatste wijziging van de BMW onder d het niet meer heeft over een overeenstemmend teken. Dat zal toch wel moeten worden meegelezen, dunkt me. Ste.

Nr. 25 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 4 december 2003

(FunktieMediair/EtnoMediair) Mr. D. H. von Maltzahn Art.i3A,lidibBMW DecombinatieFunctiemediairlijktletterlijkenbegripsmatiggenomen niets meer te betekenen dan functiemedium of functiemiddel. De combinatie FunctieMediair kent daarom van huis uit niet veel onderscheidend vermogen. Aannemelijk is echter dat het merk door inburgering zoveel onderscheidende kracht heeft verworven dat het als een bekend merk kan worden beschouwd. Aannemelijk is dat beide partijen diensten gaan aanbieden, die liggen op het gebied van arbeidscommunicatie met allochtone bevolkingsgroepen en derhalve als gelijk dan wel soortgelijk zijn aan te merken. Het bij het relevante publiek bekende merk van FunktieMediair heeft verder met het merk van EtnoMediair het woord mediair gemeen. Een en ander is voldoende voor direct dan wel indirect verwarringsgevaar bij het relevante publiek.1 FunktieMediair BV te Amsterdam, eiseres, procureur mr. P.J.M, von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. M.A. Mak te Amsterdam, tegen Nalini Ashena Devie Hirasingh h.o.d.n. EtnoMediair te Rotterdam, gedaagde, procureur mr. M. D. Winter, advocaat mr. S. Bharatsingh te Hilversum. Defeiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 30 oktober 2003 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. 1.1 FunktieMediair is in 19S6 opgericht. Het is een bureau dat zich in Nederland bezighoudt met werving, selectie, arbeidsmarktcommunicatie, interim-management, detachering, training en coaching van personeel. 1.2 FunktieMediair heeft 105 mensen in dienst en heeft kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. 1.3 FunktieMediair adverteert wekelijks in alle landelijke dagbladen. 1

Zie de noot op blz. 169. Red.

E I G E N D O M

1 6 7

1.4 Op 11 maart 1993 heeft FunktieMediair voor de warenklasse 35 onder nummer 528930 het woordmerk FunktieMediair gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. 1.5 Warenklasse 35 omvat: Werving en selectie van personeel, reclame en marketing', personeelszaken, organisatie en adviezen daaromtrent, uitzendbureau, plaatsing van personeel bij andere werkgevers (ook wel outplacement genoemd); het voorzien in tijdelijk management in organisaties (ook wel interim-management genoemd). 1.6 EtnoMediair is op 2 juni 2000 opgericht en heeft als doelstelling het drijven van een Etnomarketing- en consultancybureau. Tot haar kerntaken behoren de communicatie met en voorlichting van de etnische doelgroepen alsmede het ontwikkelen van meerdere internetmagazines voor uiteenlopende etnische groepen zoals Surinamers, Turken en Marokkanen. EtnoMediair biedt bedrijven en andere organisaties, die etnische minderheden wensen te bereiken, de mogelijkheid om betaalde en onbetaalde advertenties te plaatsen op de verschillende internetsites, waaronder JobPlaza.nl. 1.7 Blijkens de vermelding op de internetsite JobPlaza.nl berust het auteursrecht op die site bij EtnoMediair.com. De vorderingen, de grondslag daarvoor en het verweer 2 FunktieMediair vordert - zakelijk weergegeven - EtnoMediair te bevelen om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het merk- en de handelsnaam FunktieMediair en onrechtmatig handelen jegens FunktieMediair (in het bijzonder het gebruik van het teken EtnoMediair) te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag of € 500,- per keer, zulks ter keuze van FunktieMediair, alsmede onder de bepaling dat F unktieMediair de eis in de hoofdzaak instelt binnen drie maanden te rekenen vanaf de dag van dit vonnis. 3 FunktieMediair legt aan haar vordering het navolgende ten grondslag. EtnoMediair maakt inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten en ook handelt zij anderszins onrechtmatig jegens haar. Op basis van artikel 13A lid 1 onder b Benelux-Merkenwet (BMW) en artikel 6:162 BW kan FunktieMediair zich verzetten tegen het gebruik van EtnoMediair. FunktieMediair is een bekend merk en heeft vanaf haar oprichting steeds opgetreden en treedt thans nog steeds op tegen inbreuken op haar merkrechten. Er dient associatiegevaar te worden aangenomen indien Mediair wordt gebruikt voor diensten in relatie tot de arbeidsmarkt/arbeidscommunicatie en met name wanneer het teken Mediair wordt voorafgegaan door een beschrijvende aanduiding. In dit geval is de vacaturebank JobPlaza.nl een dienst die soortgelijk is aan de diensten waarvoor FunktieMediair het merk FunktieMediair heeft ingeschreven. Dat geldt ook voor de diensten die EtnoMediair verricht op het gebied van de arbeidsmarktcommunicatie. FunktieMediair en EtnoMediair zijn ook overeenstemmende tekens in de zin van artikel 13A lid 1 onder b BMW. Bovendien is FunktieMediair bezig met een dienst op te richten die zich richt op allochtonen, waardoor het verwarringsgevaar nog groter wordt. Voorts kan FunktieMediair zich op basis van artikel 13A lid 1 onder d BMW verzetten tegen het gebruik van EtnoMediair als handelsnaam. Daarvoor is niet noodzakelijk dat het

1 6 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

merk bekend is voor zover afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. Dat is hier het geval, nu men bij de handelsnaam EtnoMediair in de context van vacaturebanken/arbeidscommunicatiediensten aan FunktieMediair kan denken. Bovendien is er sprake van verwarringsgevaar waardoor ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit de reputatie van het merk. EtnoMediair handelt ook in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet. FunktieMediair is een zeer bekende handelsnaam. Hierdoor moet direct en indirect verwarringsgevaar spoedig worden aangenomen. Er is verwarringsgevaar omdat het teken Mediair wordt gebruikt in een handelsnaam in relatie tot de arbeidsmarkt/arbeidsmarktcommunicatie en wordt voorafgegaan door een beschrijvende aanduiding. FunktieMediair heeft een spoedeisend belang nu zij er eerst in de zomer van 2003 achter is gekomen dat FunktieMediair [lees: EtnoMediair? Red.] zich bezig hield met arbeidsbemiddelingdiensten. Enkel tijdsverloop betekent bovendien niet dat FunktieMediair geen spoedeisend belang meer heeft bij haar vordering. EtnoMediair heeft haar diensten in de zomer van 2003 verder geprofessionaliseerd. 4 EtnoMediair heeft gemotiveerd verweer gevoerd, dat, voor zover nodig, hierna aan de orde zal komen. Beoordeling van het geschil Bevoegdheid

5 De voorzieningenrechter stelt vast dat hij op grond van artikel 37 BMW bevoegd is van de vordering kennis te nemen. Bovendien is de bevoegdheid niet ter discussie gesteld. Spoedeisend belang

6 EtnoMediair heeft betoogd dat FunktieMediair geen spoedeisend belang heeft bij de door haar gevraagde voorzieningen, aangezien zij al sinds september 2001 op de hoogte is van de naam en de activiteiten van EtnoMediair en desondanks heeft nagelaten actie te ondernemen. Dit betoog gaat niet op. Indien sprake is van (dreigende) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van FunktieMediair, zoals zij stelt, dan behoeft zij het voortduren van die inbreuk niet te dulden. Het spoedeisend belang van FunktieMediair is hiermee (voldoende) gegeven. Merkinbreuk

7 FunktieMediair stelt een (zeer) bekend merk te zijn. Zij voert daartoe aan dat haar in 1986 opgerichte bedrijf in Nederland 3 vestigingen heeft met in totaal meer dan 100 werknemers. Zij plaatst wekelijks tientallen advertenties in de landelijke media. Volgens registratie door de Telegraafvan het aantal advertenties in o.a. de landelijke media scoort FunktieMediair als de vierde grootste adverteerder op het gebied van werving en selectie. Haar internetsite www.FunktieMediair.nl noteert meer dan 200.000 bezoekers per dag. Een en ander is niet gemotiveerd door EtnoMediair betwist. In dit geding wordt ervan uitgegaan dat het merk voor de relevante markt, de personeelsbemiddeling in de ruime zin van het woord (uitzendbureau, werving, arbeidscommunicatie, trainingen coaching en assessment) bekend is. 8 Het woord 'functie' is zuiver beschrijvend, terwijl het (in het woordenboek niet voorkomend) woord 'mediair' associaties met medium of middel oproept. De combinatie Functiemediair lijkt letterlijk en begripsmatig genomen niets

E I G E N D O M

16

A P R I L

2 0 0 4

meer te betekenen dan functiemedium of functiemiddel. De stap naar de beschrijvende combinatie functieintermediair (functietussenpersoon) is echter niet groot. De combinatie FunctieMediair kent daarom van huis uit niet veel onderscheidend vermogen. Dat blijkt ook wel uit de procedures die FunktieMediair voert tegen het gebruik van woordcombinaties met mediair als bestanddeel. 9 Het voorgaande neemt niet weg dat aannemelijk is dat het merk van FunktieMediair door inburgering voor het relevante publiek zo veel onderscheidende kracht heeft verworven dat het als een bekend merk kan worden beschouwd. 10 EtnoMediair erkent dat zij zich bezig houdt met communicatie, waaronder arbeidscommunicatie toegespitst op diverse etnische groepen. FunktieMediair stelt dat zij zich gaat richten op allochtonen en daardoor verwarringsgevaar tussen de merken van partijen dreigt te ontstaan. Aannemelijk is dat beide partijen diensten gaan aanbieden, die liggen op het gebied van arbeidscommunicatie met allochtoonse (lees: allochtone, Red.) bevolkingsgroepen in Nederland en derhalve als gelijk dan wel soortgelijk zijn aan te merken. Het bij het relevante publiek bekende merk van FunktieMediair heeft verder met het merk van EtnoMediair het woord mediair gemeen. Een en ander is voldoende voor verwarringsgevaar bij het relevante publiek, in die zin dat dit publiek zal aannemen dat de diensten dezelfde herkomst hebben (directe verwarring), dan wel dat tussen de ondernemingen van partijen enig verband aanwezig is (indirecte verwarring). 11 FunktieMediair kan zich derhalve verzetten tegen het gebruik van het merk EtnoMediair. Haar vorderingen zijn op deze grondslag toewijsbaar, zodat de rechtbank niet meer behoeft te onderzoeken of er inbreuk op de handelsnaam van FunktieMediair wordt gemaakt, dan wel anderzins sprake is van onrechtmatig handelen. Het verzoek van EtnoMediair om het gevraagde bevel niet eerder dan 1 januari 2004 te laten ingaan is niet onredelijk, daar het in deze zaak gaat om een dreigende inbreuk. Het bevel zal derhalve met ingang van 1 januari 2004 gelden. Er is aanleiding om de gevorderde dwangsom te matigen en te maximeren. Voorts zal worden bepaald dat de aan EtnoMediair op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan. 12 De termijn, waarbinnen de vordering in de bodemzaak op de voet van artikel 260 Rv. aanhangig dient te worden gemaakt zal de rechtbank bepalen op drie maanden. Kosten

13 EtnoMediair zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Beslissing:

De voorzieningenrechter: beveelt EtnoMediair, na betekening van dit vonnis, met ingang van 1 januari 2004 iedere inbreuk op het merk Funk-

16

A P R I L

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

tieMediair jegens FunktieMediair- in het bijzonder het gebruik van het teken EtnoMediair - te staken en gestaakt te houden; bepaalt dat EtnoMediair, indien zij niet voldoet aan bovenstaand bevel, na betekening van dit vonnis, een dwangsom verbeurt van € 5.000,- per dag, tot een maximum van € 50.000,-; bepaalt dat FunktieMediair de eis in de hoofdzaak instelt binnen drie maanden te rekenen vanaf de dag van dit vonnis; bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder 11 is vermeld; veroordeelt EtnoMediair in de kosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van FunktieMediair begroot op € 976,20, waarvan € 703,-aan salaris procureur, € 205,-aan griffierecht en € 68,20 (ex BTW) aan dagvaardingskosten; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde; enz. Noot Verwarringsgevaar bij het bestaan van meer varianten Het vonnis maakt geen melding van andere vergelijkbare merken voor arbeidsbemiddeling; kennelijk hebben gedaagden zich daar niet op beroepen. Dat is jammer, want al is FunktieMediair dan ook bekend, het nog veel oudere Intermediair is dat ongetwijfeld ook, en verder bestaat o.a. ook nog Artsenmediair. Zeker het bestaan van Intermediair naast FunktieMediair roept de vraag op of het enkele Mediair wel een kenmerkend bestanddeel heeft kunnen worden, en waarom EtnoMediair verwarring zou wekken als die kennelijk niet ontstaat tussen Intermediair en FunktieMediair. (Denkbaar is uiteraard dat die merken toebehoren aan verbonden ondernemingen; niets wijst er echter op dat dat inderdaad het geval is). Dat (de houder van het merk) Intermediair niet aan het geding deelneemt doet er niet toe; dat is van belang bij het bepalen van de rangorde op grond van artikel 3 BMW maar niet voor het vaststellen van de mate van onderscheidend vermogen, en het bestaan van het merk Intermediair voor arbeidsbemiddeling valt welhaast te beschouwen als een feit van algemene bekendheid. Een verklaring waarom juist tussen EtnoMediair en FunktieMediair verwarring valt te vrezen kan natuurlijk zijn dat de soortgelijkheid van de aangeboden diensten in dit geval groter is omdat partijen zich specifiek op eenzelfde deelmarkt, allochtone bevolkingsgroepen richten. Rov. 10 wekt echter de indruk dat EtnoMediair dit reeds deed voordat FunktieMediair daar eveneens toe overging, in welk geval die omstandigheid niet ten gunste van FunktieMediair zou mogen worden meegewogen. En in ieder geval lijkt het onwaarschijnlijk dat er in het geheel geen overlap zou bestaan tussen de doelgroepen van Intermediair en FunktieMediair, zodat daar dan toch evenzeer verwarringsgevaar zou moeten optreden. J.H. S.

E I G E N D O M

1 6 9

Nr. 26 Rechtbank Kortrijk, 15 april 2003 (Modular Wever) Mr. B. Devriendt Art.4BTMW Bij hei onderzoek van de nieuwlieidsvereisten mag de rechter zich niet beperken tot een onderzoek naar de geïsoleerde elementen van het model doch dient hij het model in zijn geheel te beschouwen. Art.2,lidiBTMW Het typische deels zichtbare schuine vlak is noodzakelijk om het beoogde technische effect, nl. het diffuseren van het licht te bekomen. Dat dit effect tevens esthetisch is verandert niets aan voorgaande vaststelling. In casu wordt het uiterlijk nagenoeg uitsluitend door de technische functie bepaald. NV Modular Lighting Instruments te Roeselare, eiseres, advocaat mr. R Leys te Brussel, tegen NV Wever en Ducre te Roeselare, verweerster, advocaat mr. F. Beeckaert te Roeselare. III Beoordeling 1 Voorafgaandelijk Indien het juist is dat een depot een rechtsbescherming doet ontstaan blijkt uit de tekst van art. 4 BTMW dat dit geen uitsluitend recht is en eerder relatieve rechten verschaft, in die zin dat er slechts bescherming erga omnes is voorzover enige belanghebbende er niet in slaagt zoals art. 15 het uitdrukkelijk voorziet de nietigverklaring te bekomen van het depot 'indien dit niet voldoet aan het gestelde in de art. 1 en 2 (technisch effect) of daardoor krachtens art. 4 geen recht op een model wordt verkregen' (afwezigheid van nieuwheidsvereiste overeenkomstig art. 4.1 a, b, 4.2 - strijdigheid met goede zeden of openbare orde, 4.3 - de kenmerkende eigenschappen van het model onvoldoende blijken uit het depot van de kenmerkende eigenschappen van het model). Uit geen enkele regelgeving blijkt dat de nietigheidsgronden gestoeld op art. 4.1,4.2 en 4.3 tegelijkertijd en cumulatief zouden moeten voorhanden en gestaafd worden. Indien de nietigverklaring door ieder belanghebbende en het Openbaar Ministerie gevraagd wordt overeenkomstig art. 15 dient de Rechtbank ambtshalve de doorhaling uit te spreken van de nietig verklaarde depots. Anderzij ds is het duidelijk dat gezien de rechtsbescherming uit het depot, verweerster het bewijs dient te leveren van de ingeroepen nietigheidsgronden en niet omgekeerd, wat evenwel het principe van de medewerking van de partijen aan de bewijslast niet uitsluit (zie art. 3 en art. 4, ia BTMW a contrario). 2 Het verweer in concreto In globo stelt verweerster dat het depot: - niet nieuw is (art. 1 en 4.1); - uitgesloten is van bescherming gezien het model noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (art. ^)\ - de kenmerkende eigenschappen van het model onvoldoende uit het depot blijken (art. 4.3).

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

In casu stelt de Rechtbank vast dat het verweer niet gevolgd wordt door een eis in nietigverklaring overeenkomstig art. 15 van de wet, welke het facultatieve van deze eis bevestigt (iedere belanghebbende 'kan') zodat de Rechtbank, mocht verweerster in haar bewijsvoering slagen, niet ambtshalve de doorhaling van de inschrijving kan bevelen overeenkomstig art. 16 die de bescherming erga omnes doet ophouden. Indien verweerster slaagt in haar bewijsvoering kan de eis hoogstens ten hare opzichte ongegrond verklaard worden en heeft het depot geen bescherming in haar relatie tot verweerster. Eiseres kan zich dus tegen 'nieuwe kapers op de kust' opnieuw op haar depot beroepen. Anderzijds is de Rechtbank van oordeel dat zoals uiteengezet met betrekking tot de nietigheidsgronden de gronden voorzien in art. 2 en 4 waarop verweerster zich beroept niet samen en cumulatief vervuld dienen te worden. 3 Nopens het onderzoek van de beweerde anterioriteiten - nieuwheidsvereiste a enkele principes Braun (Droitdes dessus et modèlesBenelux, 1975 pag. 67) merkt terzake op dat de nieuwheidsvereiste eerder een subsidiair karakter heeft in die zin dat vooraleer het regime van de anterioriteiten (zoals bepaald in art. 4) onderzocht wordt, eerst de vraag dient gesteld: - of de ge&rtM'foproducten identiek zijn, minstens (qua gebruik) gelijkaardig; - of dathet uiterlijk aspect van deze producten identiek is of slechts ondergeschiktverschillen vertoont (in die zin ook de tekst van art. 14,1 in fine). Weze beklemtoond dat de wet geen originaliteit vereist doch enkel voornoemde relatieve nieuwheid van een concreet product, dit wil zeggen gekenmerkt door de afwezigheid van wettelijke anterioriteiten. De nieuwheid is een grondvereiste, het depot een vormvereiste welke bescherming biedt, doch geen uitsluitende (cfr. supra). Bij het onderzoek van de nieuwheidsvereiste mag de rechter niet analystisch te werk gaan en zich niet beperken tot een onderzoek naar de geïsoleerde elementen van het model doch dient hij het model in haar geheel te beschouwen, dit wil zeggen op synthetische wijze, in haar eigen physionomie. Wat het onderzoek met betrekking tot het bestaan van slechts ondergeschikte verschillen betreft, is de toetssteen het verwarringsgevaar dat bij het door de wetgever bedoelde belanghebbende publiek zou kunnen ontstaan tussen de producten. Bij de appreciatie van secundaire verschillen moet rekening gehouden met de geldende normen in het desbetreffende commercieel of industrieel milieu. Nieuwheid kan aldus slechts geapprecieerd worden ten aanzien van zaken van dezelfde aard (zie Braun OC nr 80 in fine). De toepassing van de 'synthetische' beoordeling van de 'relatieve' nieuwheidsvereiste heeft er in de Belgische doctrine toe geleid dat tevens voor bescherming vatbaar is elke nieuwe combinatie van reeds gekende elementen die op zichzelf reeds tot het 'publiek domein' behoren, van zodra dit geheel een nieuw uiterlijk effect vertoont en deze nieuwe vorm, zelfs op beperkte wijze, verschilt van het publiek domein. Geen absolute nieuwheid wordt aldus vereist. Voldoende is dat het voorwerp kan geïndividualiseerd worden ten aanzien van anterieure producten en dit door zijn nieuw uiterlijk.

E I G E N D O M

16

A P R I L

2 0 0 4

b verdere beoordeling in concreto: het verwarringsgevaar tussen de producten van partijen Vooreerst kan er weinig betwisting over bestaan dat voor het door de wetgever beoogde belanghebbende publiek het, wat het gebruik betreft, nagenoeg gelijkaardige producten betreft, namelijk balkvormige frames die als verlichtingsprofielen aan muren of plafonds bevestigd worden waarbij het licht gediffuseerd of verstrooid wordt. Zoals hoger uiteengezet dient het onderzoek met betrekking tot de bewijsvoering over de 'relatieve nieuwheid' voorafgegaan door het onderzoek naar het verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek. De vraag is of er geen of slechts ondergeschikte verschillen zijn waarbij met betrekking tot dit laatste op synthetische manier beoordeeld dient te worden, dit wil zeggen dient eerder naar de globale indruk gekeken dan naar de verschillen. Het eigen karakter van het uiterlijk aspect primeert bij de beoordeling. Het hoeft geen uitvoerig betoog dat beide modellen Wall Street van verweerster bij toepassing van voornoemde principes quasi het identieke eigen uiterlijk aspect vertonen. Het globaal aspect wordt niet bëinvloed door de lichte curvevorm in plaats van het rechte vlak welke hoogstens als een zeer ondergeschikt verschil kan bestempeld worden en wellicht opzettelijk werd aangebracht. Verwarringsgevaar is in casu de regel. c de nieuwheidsvereiste Verweerster draagt terzake de bewij slast en niet omgekeerd. Het aangebrachte bewijsmateriaal met betrekking tot de brochure van verweerster is zoals eiseres aantoont uitermate zwak en niet sluitend qua precieze dateringen. Vage offertes en een drukkersfactuur overtuigen de Rechtbank niet, welke zich terzake volledig aansluit bij de consideransen van eiseres terzake. Geen enkel stuk nopens conceptie en/of productie welke meer zekerheid kan verschaffen werd voorgelegd. De ontwikkeling van een nieuw model is zoals eiseres terecht opmerkt een complex proces dat in fasen verloopt en sporen in de tijd nalaat. Anderzijds bewijst verweerster geenszins dat de Spaanse producten van de S. A. B. LUX ten gepaste tijde de vereiste feitelijke bekendheid had, zelfs indien ruim geïnterpreteerd in de zin van 'uitstraling' in de Benelux. Dat het product in globo een gelijkaardig uitwendig aspect vertoont is immers niet voldoende (zie art. 4.1.a). De brochure alleen op zichzelf bewijst de algemene feitelijke bekendheid niet. 4 Nopens de afwezigheid van noodzaak voor het verkrijgen van een technisch effect (uitsluiting art. 2) Weze bij dit alles aan herinnerd dat het verlichtingsprofiel Baseline uit een balkvormige frame bestaat waarvan één lang verticaal zijvlak schuin naar binnen is gebogen, om zo stelt eiseres zelf, het licht afkomstig van een buislamp, bevestigd tegen het horizontale boven of ondervlak, naar onder respectievelijk naar boven te verstrooien. Van meet af aan staat vast dat overeenkomstig art. 2.1 van de wet het depot van de wettelijke bescherming is uitgesloten, gezien zoals verweerster terecht stelt 'datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'. De in casu voor het in aanmerking komende publiek, zichtbare schuin naar binnen gebogen zijvlak, dient volgens de eigen stelling van eiseres om het TL lamp licht naar onder, respectievelijk naar boven te verstrooien ofte diffuseren. Dit typische deels zichtbare schuine vlak is wel degelijk noodzakelijk om het beoogde technische effect, namelijk het

16

A P R I L

B I J B L A D

2 0 0 4

I N D U S T R I Ë L E

diffuseren van het licht te bekomen. Dat dit effect tevens esthetisch is verandert niets aan voorgaande vaststelling. In casu wordt het uiterlijk nagenoeg uitsluitend door de technische functie bepaald (zie art. 7.1 Europese Richtlijn nr. 98/71). Indien men de vorm zou wijzigen zou men het technisch effect in concreto niet meer bekomen. \7drrr

a\ . ï l ^ 1 - i a t

mat-

r-\ a

$-iri-\i c / - ^ o

rrnrln

T T T r\

l-\ at-

n H T Ï n a l f l

^>/^/"l_

vv-lö^liJJ^- ü ^ L U I U U-i~ L^J-IIJVIH- w/1111 v a n m_L \jil£,iin_±i~ \_ui_a-

cola flesje. Indien men de vorm van het flesje zou wijzigen kan voorts de gebruiksfunctie, namelijk het drinken van een vocht vervuld worden. De vorm van het flesje is niet noodzakelijk om een vocht te kunnen nuttigen en duizend andere flesjes zullen hetzelfde effect ressorteren. In casu niet, indien men de zichtbare vorm wijzigt is het diffuserend effect met betrekking tot het TL-licht verdwenen. De rechtspraak interpreteert immers als 'noodzaak' het ontbreken van alternatieven in die zin dat de vorm waarvoor bescherming is gevraagd niet kan worden veranderd zonder ook afbreuk te doen aan het technisch functioneren van het desbetreffende voortbrengsel. Eiseres die mee dient te werken aan de bewijsvoering toont hoe dan ook niet aan dat de gedeponeerde vorm kan worden veranderd zonder afbreuk te doen aan het in concreto beoogde licht-diffusie-effect. Het profiel in concreto dient op haar uiterlijk beoordeeld. De eis is in haar geheel ongegrond. Enz.

Nr. 27 Rechtbank te Amsterdam, 8 oktober 2003 (Jolly Hotel Carlton/Carlton Marina Hotel) Mr. P.B. Martens Art. 5 Hnw Dat meerdere hotels wereldwijd zich van de aanduiding 'Carlton' bedienen is onvoldoende om aan te nemen dat deze aanduiding slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft. Gelet op de aard van beide ondernemingen - hotels in het viersterren-segment - en vooral de plaats waar zij {zullen) zijn gevestigd - beide in het centrum van Amsterdam - wijken de handelsnamen van beide ondernemingen door het gebruik van het bestanddeel 'Carlton' slechts in zo geringe mate van elkaar afdat bij hetpubliek verwarring tussen deze ondernemingen te duchten zal zijn. Carlton Marina Hotel BV te Maarssen, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur eerst mr. A J.W. Jongeneel, nadien mr. S. van Solkema, tegen Jolly Hotels Holland NV te Amsterdam, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie procureur eerst mr. F. J. Schoute, nadien mr. A. Das Gupta. In conventie en in reconventie 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat het volgende vast. a Carlton Marina is een dochterbedrijf van Carlton Hotels Nederland B.V. (verder Carlton Hotels). Carlton Hotels exploiteert sinds 1987 een keten van hotels in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De handelsnamen van deze hotels

E I G E N D O M

1 7 1

bestaan telkens uit de aanduiding 'Carlton', gevolgd door de soortnaam van het betreffende hotel (bijvoorbeeld Carlton Beach Hotel in Scheveningen en Carlton Square Hotel in Haarlem). Carlton Marina, opgericht op 22 mei 2001, is voornemens in Amsterdam, aan het IT-dok achter het Centraal Station, een hotel met conferentieruimte en jachthaven te exploiteren onder de handelsnaam 'Carlton Marina Hotel', b Jolly Hotels is een dochter van de Italiaanse onderneming Jolly Hotels SpA. Deze laatste onderneming heeft op 12 december 1985 het sinds 1928 onder de naam 'Carlton Hotel' gedreven hotelbedrijf aan de Vijzelstraat 2 te Amsterdam gekocht. Dit hotel voert thans de handelsnaam 'Jolly Hotel Carlton'. In conventie 2.1 Carlton Marina vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: A te verklaren voor recht dat door het voeren van een hotel onder de naam Carlton Marina Hotel in Amsterdam geen verwarring wordt gewekt bij het relevante publiek als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw); B te verklaren voor recht dat zij door het voeren van de naam Carlton Marina Hotel BV niet onrechtmatig handelt jegens Jolly Hotels; C te verklaren voor recht dat, nu geen verwarringsgevaar te duchten is, Jolly Hotels Carlton Marina niet kan verbieden de naam Carlton Marina Hotel voor haar hotel aan het IJ te gebruiken; D Jolly Hotels te veroordelen om aan haar te betalen € 3.270,50 aan buitengerechtelijke incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 24 april 2002 tot aan de dag der algehele voldoening; E Jolly Hotels te veroordelen in de kosten van de procedure. 2.2 Carlton Marina stelt hiertoe dat zij gerechtigd is haar te exploiteren hotel aan het IJ de aanduiding 'Carlton' te geven. Zij heeft hierbij ook een groot (commercieel) belang, aangezien het dan voor bezoekers duidelijk is dat het hotel onderdeel van de Carlton Hotel Collection is, waarmee het niveau van het hotel kenbaar is. Volgens Carlton Marina is voor het relevante publiek geen verwarringsgevaar te duchten tussen de handelsnamen 'Jolly Hotel Carlton' en 'Carlton Marina Hotel', gelet op de volgende omstandigheden: - beide handelsnamen bestaan uit combinaties van woorden, waarbij het overeenstemmende woord 'Carlton' een zwak onderscheidend vermogen heeft, nu dit woord al sinds jaar en dag wereldwijd wordt gebruikt voor luxe-hotels en zowel in Nederland als in het buitenland gebruiken meerdere horeca-ondernemingen deze aanduiding; - bij vergelijking van de twee handelsnamen in volle omvang blijkt een auditief en visueel verschil te bestaan; - de toevoeging 'Marina' - het kenmerkende gedeelte van de naam - duidt op de locatie van het hotel en bezoekers zullen de naam Carlton nooit separaat, doch altijd samen met de aanduiding 'Marina' hanteren, terwijl de aanduiding 'Jolly Hotel' en niet 'Carlton' het kenmerkende gedeelte is van het door Jolly Hotel gedreven hotel; - de hotels zijn op verschillende locaties gevestigd - Jolly Hotel Carlton in het grachtengedeelte van het centrum van de stad en Carlton Marina Hotel achter het Centraal Station aan het water.

R I Ë L E

Carlton Marina voert verder aan dat Jolly Hotels haar rechten heeft verwerkt om het gebruik van de term 'Carlton' door Carlton Marina te weerhouden, nu zij al geruime tijd het gebruik van de aanduiding 'Carlton' door Carlton Hotels in Nederland heeft toegelaten. Carlton Marina stelt ten slotte buitengerechtelijke kosten te hebben gemaakt ten bedrage van € 3.270,50 ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en ter verkrijging van voldoening buiten rechte. 3 Jolly Hotels voert gemotiveerd verweer, onder verwijzing naar hetgeen zij in reconventie stelt. Zij bestrijdt voorts de stelling van Carlton Marina dat zij haar recht zou hebben verwerkt om tegen de (voorgenomen) handelsnaam van Carlton Marina op te komen, nu Carlton Hotels tot nog toe geen hotel in Amsterdam heeft geëxploiteerd. Met betrekking tot de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten voert zij aan dat de gestelde kosten nagenoeg uitsluitend ter feitelijke en juridische instructie van de zaak zijn aangewend en zodoende tot de proceskosten dienen te worden gerekend. In reconventie

4.1 Jolly Hotels vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: - voor recht te verklaren dat door Carlton Marina, door het voeren van de naam Carlton Marina Hotel en het bestanddeel 'Carlton' in het bijzonder, voor een hotel in Amsterdam verwarring wordt gewekt, althans verwarringsgevaar is te duchten; - Carlton Marina te verbieden om in Amsterdam het bestanddeel 'Carlton' te voeren in haar handelsnaam voor de exploitatie van horecagelegenheden en al hetgeen daarmee is verbonden en, voor zover in Amsterdam het bestanddeel 'Carlton' reeds wordt gevoerd in verband met voornoemde exploitatie, Carlton Marina te veroordelen dit met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, zulks onder verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat de inbreuk voortduurt; - Carlton Marina te veroordelen in de kosten van het geding. 5.2 Jolly Hotels stelt hiertoe dat haar hotel in 1928 is gebouwd en de naam 'Carlton Hotel' kreeg. Het Carlton Hotel was en is een begrip in Amsterdam, net als het Amstel Hotel en het Hotel de 1'Europe. Bij de overname, in 1985, heeft Jolly Hotels dan ook expliciet het recht tot het voeren van de naam Carlton Hotel bedongen en stelt dat haar hotel vooral bekend staat als het Carlton Hotel en in mindere mate als het Jolly Hotel Carlton. Jolly Hotels stelt dat verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw is te duchten als Carlton Marina haar hotel onder de naam Carlton Marina Hotel gaat exploiteren, nu beide gelegenheden viersterren-hotels zijn, gesitueerd in dezelfde stad, op loopafstand van elkaar en het hoofdbestanddeel 'Carlton' in de handelsnaam dragen. Bovendien kan bij het publiek de indruk ontstaan dat beide hotels aan elkaar zijn gelieerd. Jolly Hotels betwist dat de aanduiding 'Carlton' geen onderscheidend vermogen heeft omdat een aantal hotels in het buitenland van deze term gebruik maakt.

E I G E N D O M

1 6 A P R I L 2 0 0 4

6 Carlton Marina voert gemotiveerd verweer, onder verwijzing naar hetgeen zij in conventie heeft gesteld. In conventie en in reconventie

7 Het beroep van Carlton Marina op rechtsverwerking aan de zijde van Jolly Hotels wordt verworpen, nu zij geen bijzondere omstandigheden heeft gesteld als gevolg waarvan hetzij bij haar het vertrouwen is gewekt dat Jolly Hotels haar aanspraken - met betrekking tot een door Carlton Hotels en/of haar dochterbedrijf te exploiteren hotel in Amsterdam - niet geldend zou maken, hetzij zij in haar positie onredelijk wordt benadeeld. 8.1 Ingevolge artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Hierbij kan het onderscheidend vermogen van in de handelsnaam voorkomende woorden een rol spelen. Indien een woord een zwak onderscheidend vermogen heeft, dient te worden onderzocht of de handelsnamen, in hun geheel beschouwd, toch een zo grote gelijkenis vertonen dat het bedoelde gevaar te duchten is. 8.2 De overeenstemming in de beide handelsnamen bestaat uit het woord 'Carlton'. Anders dan Carlton Marina, is de rechtbank van oordeel dat deze aanduiding geen afgezwakte term behelst en in zoverre geen, of slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft. Dat meerdere hotels wereldwijd zich van deze aanduiding bedienen is daartoe onvoldoende, zeker in het licht van de omstandigheid dat niet is gesteld of gebleken dat in Amsterdam, buiten Jolly Hotels, een ander hotel de aanduiding 'Carlton' in de handelsnaam gebruikt. 8.3 Gelet op de aard van beide ondernemingen - hotels in het viersterren-segment - en vooral de plaats waar zij (zullen) zijn gevestigd - beide in het centrum van Amsterdam is de rechtbank van oordeel dat de handelsnamen van beide ondernemingen door het gebruik van het bestanddeel 'Carlton' slechts in zo geringe mate van elkaar afwijken, dat bij het publiek verwarring tussen deze ondernemingen te duchten zal zijn in de zin van artikel 5 Hnw. De door Carlton Marina gestelde omstandigheden zijn onvoldoende om tot een andere conclusie te komen. 8.4 Het voorgaande brengt mee dat de in conventie door Carlton Marina gevorderde verklaringen voor recht zullen worden afgewezen, net als de door haar gevorderde buitengerechtelijke kosten. De vorderingen in reconventie van Jolly Hotels zullen worden toegewezen als na te melden, waarbij het gevorderde verbod zich zal uitstrekken over hotels en al hetgeen daarmee is verbonden. Voorzover het bestanddeel 'Carlton' reeds in de handelsnaam van Carlton Marina wordt gevoerd, zal Carlton Marina een maand worden vergund om dit gebruik te staken voordat zij dwangsommen zal verbeuren. Aan de dwangsommen zal een maximum van € 1.000.000,worden verbonden.

16

A P R I L

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

In conventie en in reconventie 9 Carlton Marina zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van het geding. Beslissing De rechtbank: in conventie wijst het gevorderde af; in reconventie verklaart voor recht dat door Carlton Marina door het voeren van de naam Carlton Marina Hotel en het bestanddeel 'Carlton' in het bijzonder, voor een hotel in Amsterdam verwarringsgevaar is te duchten; verbiedt Carlton Marina om in Amsterdam het bestanddeel 'Carlton' te voeren in haar handelsnaam voor de exploitatie van hotels en al hetgeen daarmee is verbonden en, voor zover in Amsterdam het bestanddeel 'Carlton' reeds wordt gevoerd in verband met deze exploitatie, veroordeelt Carlton Marina binnen een maand na betekening van dit vonnis dit gebruik te staken en gestaakt te houden, een en ander onder verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat de inbreuk voortduurt, met een maximum van € ï.ooo.ooo,-; verklaart dit verbod, dan wel deze veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad; in conventie en in reconventie veroordeelt Carlton Marina in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Jolly Hotels begroot op €1.558,-(...); verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 28 Bureau voor de Industriële Eigendom, 18 november 2003

E I G E N D O M

1 7 3

een octrooi, een gebruikscertificaat of een gebruiksmodel. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat art. 9, lid 1 niet in lijn is met art. 4Afart.4lUvR Bij de beoordelingvan de nietigheidsargumenten wordt derhalve uitgegaan van de indieningsdatum van de aanvrage, 2 november 1999. Advies ex art. 84 Rijksoctrooiwet 1995, inzake Nederlands octrooi 1013457* 1 Het geding Verzoekster (hierna 'Meteor Systems') heeft op 1 juli 2003 een verzoekschrift met bijlagen ingediend met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna ROW 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 1013457. Octrooihoudster (hierna 'Metazet') heeft op 29 augustus 2003 een schriftelijke reactie (met bijlagen) op het verzoekschrift ingediend. Tijdens de hoorzitting op 9 september 2003 hebben partijen hun standpunt doen bepleiten: Meteor Systems bij monde van haar octrooigemachtigde, die vergezeld was van mw. ir. A.E. Dekker-Garms (octrooigemachtigde) en dhr. Ch. Bastiaansen (directeur van verzoekster); Metazet bij monde van haar octrooigemachtigde, die vergezeld was van ir. W. van Dokkum, mw. mr. Ch. Ruffoni en dhr. R Eilbracht Bsc, allen van het kantoor van gemachtigde. Ter zitting heeft gemachtigde van Meteor Systems een exemplaar van zijn in twee delen gesplitste pleitnota overgelegd, evenals een aantal additionele stukken. De gemachtigde van Metazet heeft ter zitting een exemplaar van zijn pleitnota overgelegd. De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

2 De feiten Meteor Systems is rechthebbende op Nederlands octrooi 1013457 voor een 'Teeltsysteem resp. teeltgoot daarvoor', dat met dagtekening 27 maart 2001 voor de duur van twin(voorrangsrecht) tigjaren is verleend op een aanvrage ingediend 2 november 1999, waarvoor een voorrang is ingeroepen van 24 septemMr. J.L. Driessen, ir. J.G. Hofmanen ber 1999, gebaseerd op DE 29920272, een Duitse Gemr.dr.ir. M. D.W. van den Burg brauchsmusteraanvrage. Het octrooi bevat twaalf conclusies. Art. 9, lid 1 en lid 3 Row 1995 en artt. 4A en 41 Unieverdrag van Parijsf art. 75 Row 1995 Conclusie 1 luidt als volgt: Teeltgoot ten gebruike voor een nieuw teeltsysteem, waarbij het Hoewel het al dan niet van toepassing zijn van de voorrangsU-vormige teeltgootprofiel (10) dat over zijn gehele lengte door datum geen direct uit art. 75, lid 1 voortvloeiende nietigheidsgrond ophangorganen ondersteund wordt, in hoofdzaak bestaat uit een bois, is de voorrangsdatum essentieel om te kunnen vaststellen welke venste oplegvlak (9) dat in breedte nagenoeg overeenkomt met de stand van de techniek in aanmerking moet worden genomen om de breedte van een daarop teplaatsen substraatmat (8) en de benen (11) nieuwheid (en inventiviteit) van de uitvinding te beoordelen, nu bevan de U vanafhet oplegvlak (9) aan weerszijden omlaag gericht zijn zwarende publicaties zijn genoemd die zijn verschenen tussen over een aanmerkelijke afstand, de zgn. lichtbrugafstand, welke grovoorrangsdatum en indieningsdatum. teris dan oftenminste gelijk is aan de hoogte van de substraatmat(8) De voorrang van 24 september 1999 op grond van de Duitse 'Gebrauchsmuster-aanvrage' is ten onrechte ingeroepen voor de Ne- waarbij de vrije uiteinden van die benen (11) zodanig over een geringe hoogte buitenwaarts en naar boven zijn omgezet dat zij daarbij derlandse octrooiaanvrage ingediend op 2 november 1999; de elk dienen voor het vormen van een waterafvoerkanaal ofdrain (12), 'Gebrauchsmuster-aanvrage' is niet ingediend op 24 september 1999, maar op 18 november 1999 en is geen eerste indiening, maar roept de voorrang in van een aanvrage om modelbescherming in de 3 Door Meteor Systems aangevoerde nietigheidsgronden Benelux die wel is ingediend op 24 september 1999. De voorrang die Meteor Systems heeft in het verzoekschrift gesteld dat ocis ingeroepen berust derhalve op een siermodel. Uit art. 9, lid 1 blijkt trooi 1013457 dient te worden vernietigd omdat de door echter zonder meer dat een recht van voorrang slechts kan berusten op Metazet ingeroepen voorrang buiten beschouwing zou

1 7 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

moeten worden gelaten, en ten tijde van de indieningsdatum de geoctrooieerde teeltgoot niet nieuw en niet inventief was. 3.1 De ingeroepen voorrangsdatum van 24 september 1999 is niet van toepassing Nederlands octrooi 1013457 heeft als indieningsdatum 2 november 1999 en roept de prioriteit in van het Duitse Gebrauchsmuster 29920272 (hierna 'DE 29920272'). Voor DE 29920272, dat als indieningsdatum 18 november 1999 heeft, is de prioriteit ingeroepen van het op 24 september 1999 gedeponeerde Benelux siermodel 76210-00 (hierna 'het siermodel'). Metazet heeft op basis van het vorenstaande de datum van 24 september 1999 ingeroepen als voorrangsdatum voor Nederlands octrooi 1013457. Tegen het inroepen van de voorrangsdatum van 24 september 1999 worden de volgende bezwaren gemaakt: - voor een Nederlandse octrooiaanvrage kan niet de prioriteit worden ingeroepen van een aanvrage om een siermodel; - de prioriteit die wordt ingeroepen voor octrooi 1013457 is die van DE 29920272. De indieningsdatum van DE 29920272 is 18 november 1999, en niet 24 september 1999; - nu DE 29920272 is ingediend onder inroeping van de prioriteit van het siermodel, kan DE 29920272 niet worden aangemerkt als 'eerste indiening', zodat de prioriteit hiervan niet kan worden ingeroepen; - Metazet heeft bij het indienen van de octrooiaanvrage die heeft geleid tot octrooi 1013457, aangegeven dat de prioriteit werd ingeroepen van twee eerder ingediende aanvragen, namelijk twee eerdere indieningen in Duitsland, waarvan de ene als indieningsdatum 28/29 oktober 1999 heeft, en de andere 24 september 1999. Het tijdig ingediende voorrangsbewijs geeft een indieningsdatum van 18 november 1999, zodat hetgeen als voorrangsbewijs is ingediend, geen afschrift is van de opgegeven prioriteitsaanvragen. Er dient met betrekking tot beoordeling van octrooi 1013457 dan ook uit te worden gegaan van de indieningsdatum van de aanvrage zelf, te weten 2 november 1999. 3.2 Nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren 3.2.1 Bloemenkrant, nr. 806 d.d. 21 september 1999, blz. 4 Deze krant is conform de gangbare procedure op maandag (in dit geval 20 september 1999) gedrukt, met daarop vermeld de datum van dinsdag (21 september 1999). Op diezelfde maandag is de krant al op de veiling verspreid en zijn de kranten verstuurd naar de abonnees, die deze Bloemenkrant dientengevolge hebben ontvangen op dinsdag (21 september 1999) of woensdag (22 september 1999). Dientengevolge was de inhoud van de krant van openbare bekendheid op 2 november 1999. Eerst ter zitting heeft Meteor Systems aangegeven wat naar haar mening het gevolg is van deze publicatie voor elk van de in het octrooi genoemde conclusies. 3.2.1.1 Conclusie 1 In deze Bloemenkrant wordt onder meer de voor teelt bestemde AG-goot getoond. Voor een deskundige is direct duidelijk dat de AG-goot een teeltgoot weergeeft, met een omgekeerd U-vormige contour, met een bovenvlak, twee omlaag gerichte benen, en naar buiten en naar boven omgezette uiteinden van die benen. Hiermee zij n alle kenmerken uit conclusie 1 bekend. Dat in de Bloemenkrant geen melding wordt gemaakt van enige substraatmat, doet hieraan niet af, nu de substraatmat geen onderdeel uitmaakt van de in conclusie 1 beschreven uitvinding.

E I G E N D O M

16

A P R I L

2 0 0 4

3.2.1.2 Conclusies 2 tot en met 4 Ook de kenmerken genoemd in deze conclusies zijn bekend uit de Bloemenkrant. 3.2.1.3 Conclusie 5 Het in elkaar kunnen nesten van de twee U-vormige teeltgootprofielen blijkt niet uit deBloemenkrant, zodat deze conclusie wel nieuw is, maar de in de conclusie beschreven kenmerken zijn niet inventief, nu dit in elkaar nesten de gebruikelijke gang van zaken is. 3.2.14 Conclusie 6 De in deze conclusie genoemde uitsparing (15) blijkt niet uit deBloemenkrant, zodat deze conclusie wel nieuw is, maar de in de conclusie beschreven kenmerken zijn voor de vakman voor de hand liggend en daarmee niet inventief. 3.2.1.5 Conclusie/ De in deze conclusie beschreven opstaande rand die naar het been van de U is toegebogen ter voorkoming van invallend plantafval e.d. blijkt niet uit de Bloemenkrant, zodat deze conclusie wel nieuw is, maar de in de conclusie beschreven kenmerken zijn voor de vakman voor de handliggend en daarmee niet inventief. 3.2.1.6 Conclusies 8 tot en met 12 Deze conclusies beschrijven een geheel andere uitvinding dan de uitvinding beschreven in de voorgaande conclusies, nu conclusies 1 tot en met 7 een teeltgoot beschrijven, en conclusies 8 tot en met 12 een houder voor plantenpotten. 3.2.2 Overige nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren Voorts is gewezen op het nieuwheids- en inventiviteitsschadelijke karakter van de volgende publicaties: - Vakblad voor de Bloemisterij, nr. 38 d.d. 24 september 1999, blz. 44; - Het weekblad Groenten en Fruit, nr. 38 d.d. 24 september 1999) blz. 21; - Het weekblad Oogst, nr. 38 d.d. 24 september 1999, blz. 38; - Het weekblad Groenten en Fruit, nr. 42 d.d. 22 oktober 1999, blz. 42; - Nederlands octrooi 1013324, met indieningsdatum c.q. voorrangsdatum van 18 oktober 1999; - Nederlands octrooi 1014398, met indieningsdatum c.q. voorrangsdatum van 18 oktober 1999; Daarnaast is bezwarend het publiek gebruik door derden vóór 1999, blijkend uit: - Het weekblad Groenten en Fruit, nr. 44 d.d. 31 oktober 1997, blz. 40; - Brochure van Preforma d.d. 19 februari 1997; en de openbare toegankelijkheid van de door Metazet vervaardigde 'Aarts-goot', blijkend uit: - Bloemenkrant, nr. 812 d.d. 2 november 1999, blz. 11; - Verklaring van de heer P. Aarts d.d. 18 november 2002; - Verklaring van de heer Van Eijk d.d. 8 februari 2000; en - De feiten zoals die zijn neergelegd in het vonnis van de President van de Rechtbank Breda d.d. 17 april 2000, § 3.3 (79603/KGZA 99-691). 4 Het verweer van Metazet Metazet heeft in haar antwoord de nietigheid van de conclusies 1 tot en met 7 van octrooi 1013457 bestreden en de geldigheid van de ingeroepen voorrangsdatum van 24 september 1999 staande gehouden, evenals nieuwheid en uitvindingshoogte van de geoctrooieerde teeltgoot.

16

A P R I L

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Ter zitting heeft Metazet wel aangegeven bereid te zijn afstand te doen van de conclusies 8 tot en met 12 omdat deze geen eenheid vormen met de uitvinding die is beschreven in de voorgaande conclusies. Metazet heeft toegezegd deze afstand op korte termijn te effectueren door een akte van afstand bij het Bureau in te dienen. Ten aanzien van de conclusies 1 tot en met 7 is het volgende naar voren gebracht. 4.1 De ingeroepen voorrangsdatum van 24 september 1999 is wel van toepassing Ter zitting heeft Metazet aangevoerd dat het niet aan het Bureau is om een uitspraak te doen over het al dan niet kunnen inroepen van de voorrangsdatum van 24 september 1999, nu het advies van het Bureau op grond van artikel 84 ROW 1995 beperkt dient te blijven tot de nietigheidsgronden genoemd in artikel 75 ROW 1995 en het eventueel foutief inroepen van een voorrangsdatum in dat artikel niet als nietigheidsgrond wordt genoemd. Mocht het Bureau van oordeel zijn dat het daar wel uitspraak over kan doen, dan dient de datum van 24 september 1999 gehandhaafd te blijven om de volgende redenen: - het is wellicht niet mogelijk de voorrang van een Benelux siermodel rechtstreeks in te roepen voor een Nederlandse octrooiaanvrage, maar het is wel mogelijk om voor een Nederlandse octrooiaanvrage rechtstreeks voorrang in te roepen van een aanvrage voor een Gebrauchsmuster in Duitsland. Als deze aanvraag op haar beurt weer de prioriteit van een siermodel inroept, hetgeen mogelijk is, kan het Gebrauchsmuster niet als 'premier depot' dienen voor de Nederlandse octrooiaanvrage. Voor het 'premier depot' van deze laatste dient dan gekeken te worden naar de door het Gebrauchsmuster ingeroepen prioriteit, zijnde de indieningsdatum van het siermodel. Deze opvatting wordt gesteund door het Unieverdrag van Parijs, door 'Patent Gesetz und Gebrauchsmuster Gesetz' van Reimer, 3e druk (1968), blz. 1009 en door Paul Mathély in zijn lezing voor het Cours des BIRPI de Propriété Industrielle in Genève, 1965 (gepubliceerd door BIRPI). - het Bureau heeft in het onderhavige geval al eerder de voorrangsdatum van 24 september 1999 geaccepteerd, zoals blijkt uit het voorblad van het verleende octrooi 1013457; 4.1 Nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren 4.2.1 Bloemenkrant, nr. 806d.d. 21 september 1959, blz. 4 - De opdracht voor plaatsing van de advertentie met de afbeelding van de AG-goot in deze Bloemenkrant is aan de redactie gegeven onder embargo tot 24 september 1999, om te voorkomen dat de advertentie zou worden geplaatst vóór het siermodel was gedeponeerd. Hoewel dit embargo niet in acht is genomen, dient de advertentie hier buiten beschouwing te worden gelaten op grond van artikel 5, lid 1 sub a ROW 1995. - Ter zitting heeft Metazet het volgende betoogd t.a.v. het gevolg van deze publicatie voor de in het octrooi genoemde conclusies 1 tot en met 7, in het geval de advertentie wel dient te worden beschouwd als onderdeel van de stand van de techniek op 24 september 1999. 4.2.1.1 Conclusie 1 In de advertentie is niet de substraatmat opgenomen, noch de waterafvoer, noch de lichtbrugafstand, zodat conclusie 1 nieuw is ten opzichte van de advertentie in de Bloemenkrant.

E I G E N D O M

1 7 5

4.2.1.2 Conclusies2 toten met/ Nu conclusie 1 nieuw is, zijn ook de conclusies 2 tot en met 7 nieuw ten opzichte van de advertentie in de Bloemenkrant. 4.2.2 Overige nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren Metazet bestrijdt tevens uitvoerig dat de overige genoemde publicaties nieuwheids-en/of inventiviteitsbezwarend zijn, resp. dat de onderhavige uitvinding vóór 1999 door derden werd gebruikt, en tenslotte dat de uitvinding openbaar toegankelijk was vóór 24 september 1999. 5 Overwegingen van het Bureau 5.1 Ten aanzien van de ingeroepen voorrangsdatum van 24 september 1999 S-i.iBevoegdheid In reactie op de ter zitting namens Metazet gestelde onbevoegdheid van het Bureau om over de geldigheid van het ingeroepen recht van voorrang te oordelen, heeft de gemachtigde van Meteor Systems het volgende opgemerkt: Alhoewel het al dan niet van toepassing zijn van de voorrangsdatum geen direct uit artikel 75, eerste lid ROW 1995 voortvloeiende nietigheidsgrond is, dient het niet van toepassing zijn van de voorrangsdatum toch uitgesproken te worden, omdat het al dan niet van toepassing zijn van deze datum van belang is voor het bepalen van hetgeen behoort tot de stand van de techniek. Het Bureau stelt voorop met verzoekster van oordeel te zijn dat de voorrangdatum essentieel is om te kunnen vaststellen welke stand van de techniek in aanmerking moet worden genomen om de nieuwheid van de uitvinding te beoordelen. In het bijzonder in een geval als het onderhavige, waarin een aantal publicaties als bezwarend is genoemd, die zijn gepubliceerd tussen de ingeroepen voorrangsdatum en de datum van indiening van de aanvrage acht het Bureau zich bevoegd om een uitspraak te doen over de rechtsgeldigheid van de ingeroepen voorrangsdatum. 5.1.2 Ingeroepen voorrang wel of niet rechtsgeldig? 5.1.2.1 Het Bureau stelt vast dat ten onrechte de voorrang van DE 29920272 is ingeroepen. Uit het in het dossier aanwezige gewaarmerkte afschrift van de Gebrauchsmusteraanvrage DE 29920272 blijkt dat deze niet is ingediend op 24 september 1999, maar op 18 november 1999, en bovendien geen eerste indiening is in de zin van art. 9, lid 3, ie zin ROW 1995, maar zelf een beroep doet op de voorrang voortvloeiend uit een aanvrage om modelbescherming in de Benelux, die wel is ingediend op 24 september 1999. De prioriteit die uiteindelijk door Metazet is ingeroepen, berust derhalve op een siermodel. Uit de tekst van artikel 9, eerste lid van de ROW 1995 blijkt zonder meer dat een recht van voorrang slechts kan berusten op een aanvrage om een octrooi, een uitvinderscertificaat of een gebruiksmodel. Het Bureau wijst dienaangaande nog op Industriële eigendom Deel 1 Bescherming van technische innovatie bewerkt door Huydecoper en Van Nispen, Deventer, 2002, noot 92, op blz. 101 waar wordt vermeld dat het UvP (Unieverdrag van Parijs) naast octrooiaanvragen, aanvragen om een gebruiksmodel en aanvragen om een uitvinderscertificaat noemt als titels waarop een recht van voorrang kan worden gebaseerd. Daarnaast vermeldt de 2e alinea van dezelfde bladzijde dat de priori teitsaanvrage de eerste aanvrage om bescherming moet zijn.

R I Ê L E

E I G E N D O M

16

A P R I L

2 0 0 4

Meteor Systems heeft aannemelijk gemaakt dat de BloemenHet Bureau is derhalve van oordeel dat voor de onderhavige krant op dinsdag 21 september 1999 of uiterlijk op woensoctrooiaanvrage ten onrechte een beroep is gedaan op een dag 22 september 1999 is verschenen voor het publiek. prioriteitsdatum 24 september 1999. De stelling van Metazet dat de advertentie tegen het afge5.1.2.2 De ter ondersteuning van het standpunt van Metazet sproken embargo in te vroeg is geplaatst en derhalve op aangehaalde stukken brengen hier geen verandering in, nu grond van artikel 5, lid 1 onder a ROW 1995 buiten beschounoch het Verdrag van Parijs, noch de ROW 1995 grond biewing moet worden gelaten, wordt niet gedeeld, nu op geen den voor de veronderstelling, dat een beroep op voorrang enkele wijze is aangetoond dat deze afspraak daadwerkelijk uit een siermodel in Nederland wel mogelijk is, zoals hieris gemaakt. voor ook al vastgesteld. Ten aanzien van de door gemachtigde van Metazet ter zit5.2.1.1 Conclusie 1 ting aangehaalde passage in het boek van Reimer uit 1968 Het Bureau merkt op dat deze conclusie zodanig is opgeover het Duitse octrooirecht, merkt het Bureau op dat het steld dat alleen een teeltgoot wordt beschermd. Hoewel de hier gaat om een weergave van het in Duitsland geldende conclusie onder meer vermeldt dat het bovenste oplegvlak octrooirecht en niet van het in Nederland geldende recht. in breedte 'nagenoeg overeenkomt met de breedte van een Ten overvloede wijst het Bureau er nog op dat uit deze pasdaarop te plaatsen substraatmat (8)', vormt de substraatmat sage blijkt dat - overeenkomstig artikel 9, lid 3 ROW 1995 geen onderdeel van de beschermde uitvinding. Naar het oorook voor een Duitse octrooiaanvrage een recht van voorrang deel van het Bureau geeft de hoofdconclusie bescherming slechts kan worden gebaseerd op een eerste indiening, dat voor een teeltgoot, die over zijn gehele lengte door ophangwil i.c. zeggen op de aanvraag voor het Benelux-siermodel. organen ondersteunbaar is, in dwarsdoorsnede gezien een Ten aanzien van de mogelijkheid vermeld in het boek van middendeel in de vorm van een omgekeerde U heeft met Reimer, dat inderdaad een aanvraag voor een siermodel bovenliggend oplegvlak voor een substraatmat, waarbij de ('Geschmacksmuster') als prioriteit kan worden ingeroepen benen van de (omgekeerde) U een aanzienlijke hoogte hebvoor een Duitse octrooiaanvraag, wijst het Bureau er op dat ben (groter dan de hoogte van een gebruikelijke substraatDuitsland het enige Unieland is waar een siermodel als priomat) en deze benen aan hun onderzijde onder het vormen riteit voor een octrooiaanvrage kan worden ingeroepen en van een waterafvoerkanaal naar buiten en over een geringe dat ook het Europees Octrooiverdrag die mogelijkheid niet hoogte naar boven zijn omgezet. kent (zie Patentgesetz, mit Europdischem Patentübereinkommen, Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europaischen Ook de in de advertentie in de Bloemenkrant van 21 septemRechtssprechung, van R. Schulte, 6e nieuwbewerkte druk, Carl ber 1999 getoonde AG-Goot is blijkens de weergave een Heymanns Verlag KG, Köln, 2001, nr. 12 op blz. 705/6), teeltgoot, waarbij het U-vormige teeltgootprofiel in hoofdwaaruit moge blijken dat er geen enkele aanleiding is om te zaak bestaat uit een bovenste oplegvlak en de benen van de veronderstellen dat art. 9, lid 1 ROW 1995 niet in lijn is met U vanaf het oplegvlak aan weerszijden omlaag gericht zijn art. 4 A UvP in samenhang met art. 41. over een aanmerkelijke afstand, waarbij de vrije uiteinden Ook Mathély verdedigt in de weergave van zijn lezing in van die benen over een geringe hoogte buitenwaarts en naar 1965 alleen de mogelijkheid om een uitvinderscertificaat in boven zijn omgezet. Bovendien kan blijkens de advertentie te roepen als prioriteit voor een octrooiaanvraag. Metazet steun- en ophangingsmaterialen meeleveren. De door conclusie 1 beschermde goot is naar de opvatting van 5.1.2.3 Tenslotte merkt het Bureau nog op dat het Gehet Bureau geheel bekend uit de advertentie en daarmee is brauchsmuster waarvan de voorrang is ingeroepen, is ingeconclusie 1 nietig. diend na de indieningsdatum van de onderhavige octrooiaanvraag, zodat het ook om die reden geen prioriteits5.2.1.2 Conclusie 2 aanvrage kan betreffen. Bij de in de advertentie in voornoemde Bloemenkrant afgebeelde teeltgoot is de verhouding tussen de breedte van het 5.1.2.4 Het verweer van Metazet dat het Bureau bij indieoplegvlak en de afstand vanaf de bodemzijde van het oplegning van de octrooiaanvraag het Gebrauchsmuster als priovlak tot aan de bodem van het afvoerkanaal groter dan 1. riteit heeft erkend, treft geen doel, omdat bij indiening Dientengevolge oordeelt het Bureau dat conclusie 2 nietig slechts wordt aangetekend dat de prioriteit is ingeroepen is wegens gebrek aan nieuwheid. en de juistheid daarvan door het Bureau niet inhoudelijk wordt gecontroleerd. 5.2.1.3 Conclusie 3 Het waterafvoerkanaal van de teeltgoot zoals bekend uit voornoemde advertentie is van buitenaf zichtbaar (en aldus 5.1.3 Conclusie gemakkelijk controleerbaar op eventuele verstopping van De prioriteit van 24 september 1999 is naar het oordeel van de waterafvoer). Ook conclusie 3 is daarmee naar het oorhet Bureau ten onrechte ingeroepen. deel van het Bureau nietig wegens gebrek aan nieuwheid. Het Bureau gaat ter beoordeling van de nietigheidsargumenten uit van de stand van de techniek op de indienings5.2.1.4 Conclusie 4 datum van 2 november 1999. Conclusie 4 acht het Bureau ook nietig wegens gebrek aan nieuwheid, nu bij de in de advertentie afgebeelde teeltgoot de beide benen van de U onder een geringe hoek naar elkaar 5.2. Nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren toe zijn gebogen. 5.2.1 Bloemenkrant, nr. 806d.d. 21 september 1999, blz. 4 5.2.1.5 Conclusie 5 Het Bureau stelt vast dat de advertentie van Metazet in de Volgens deze conclusie zijn beide benen van de U-vormige Bloemenkrant, gedateerd op 21 september 1999, van alle door teeltgoot onder een geringe hoek van elkaar afgebogen, zoMeteor Systems genoemde publicaties het meest bezwarend dat twee U-vormige teeltgootprofielen in elkaar kunnen is voor het onderwerp van het octrooi. nesten. Deze maatregel is niet bekend uit de advertentie.

16

A P R I L

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

1 7 7

Deze wijze van nesten van U-vormige profielen is echter voor de vakman zodanig voor de hand liggend, dat conclusie 5 nietig wordt geacht wegens gebrek aan inventiviteit. 5.2.1.6 Conclusie 6 De maatregel dat het teeltgootprofiel in zijn oplegvlak is voorzien van tenminste één uitsparing ten behoeve van het zijdelings fixeren van de substraatmat, is niet bekend uit de

5.2.2 Overige nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren Nu het Bureau heeft bepaald dat de advertentie uit de Bloemenkrant van 21 september 1991 de meest gerede nabije stand van de techniek is, kan de materie uit overeenkomende of verder afgelegen stand van de techniek die door Meteor Systems is aangehaald, buiten beschouwing worden gelaten.

( t U V t l L t l I L I t . I V I C L t U l OV3LC1113 11CC1L W C l l O W a e U g C 3 U C l U U-CtL U C

5.J

maatregel voor de vakman voor de hand liggend is, maar nu een nadere onderbouwing van deze stelling ontbreekt, kan het Bureau daar geen uitspraak over doen en wordt de teeltgoot volgens conclusie 6 nieuw en inventief geacht ten opzichte van hetgeen uit de Bloemenkrant en de overige door Meteor Systems genoemde publicaties bekend is. 5.2.1.7 Conclusie / De maatregel dat elke opstaande rand van het teeltgootprofiel die de buitenzijde van het waterafvoerkanaal vormt, zodanig naar het been van de U is toegebogen, dat slechts een geringe afstand tussen die rand en het been overblijft, zodat invallend plantafval e.d. wordt voorkomen, is niet bekend uit de advertentie. Alhoewel Meteor Systems van oordeel is dat de maatregel voor de vakman voor de hand liggend is, geeft zij ook hier geen nadere onderbouwing van deze stelling. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de teeltgoot volgens conclusie 7 nieuw en inventief is ten opzichte van het bekende uit de Bloemenkrant. 5.2.1.8 Conclusies 8-12 Nu Metazet ter zitting heeft aangegeven afstand te zullen doen van deze conclusies, acht het Bureau een advies over de geldigheid van deze conclusies niet van belang. Het Bureau zal dan ook geen uitspraak over de nieuwheid en inventiviteit van deze conclusies.

val de prioriteitsdatum van 24 september 1999 wel zou kunnen worden erkend, deBloemenkrant, nr. 806 d.d. 21 september 1999, een tijdige, voor nieuwheid en inventiviteit bezwarende publicatie zou vormen, nu de advertentie in ieder geval op 22 september 1999 openbaar bekend was.

1CIL VVCl KH/CWC. JTLCL D U l C d U V.UII3 L c t t t C l L LLdL UUJV 111 11CL g t "

6 Advies van het Bureau Op grond van het vorenstaande luidt het advies van het Bureau: De bezwaren betreffende het gebrek aan nieuwheid van conclusies 1 tot en met 4 treffen doel, zodat deze conclusies naar het oordeel van het Bureau voor nietigverklaring in aanmerking komen. De bezwaren betreffende het gebrek aan inventiviteit van conclusie 5 treffen doel, zodat ook deze conclusie naar het oordeel van het Bureau voor nietigverklaring in aanmerking komt. De bezwaren betreffende het gebrek aan inventiviteit van conclusies 6 en 7 treffen geen doel, zodat deze conclusies althans op de in het verzoek aangevoerde ronden, naar het oordeel van het Bureau niet vernietigbaar zijn. Enz.

1 7 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

A P R I L

2 0 0 4

B O E K B E S P R E K I N G R. Nack, Die patentierbare Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft und Technologie, diss. Carl Heymanns Verlag, München 2002. 328 p. excl. registers. Een knap en uiterst informatief proefschrift. Daarin vergelijkt Nack de ontwikkelingen in verband met de kring van voor octrooiverlening in aanmerking komende uitvindingen in de VS, in Duitsland en in het EOB. Daarna analyseert hij de overeenkomsten en verschillen, en doet hij voorstellen voor een nieuwe redactie van art. 52 EOV. Vooral liet eerste deel van Nacks werk is in gelijke mate informatief en prikkelend: hij gaat diep in op de ontwikkeling van de octrooieringsbeletsels voor de bekende grensgevallen (en voor buiten de grens vallende verschijnselen), telkens met een voorbeeldig heldere - en kritische - analyse van de daarbij vermelde overwegingen en ook van de daaruit door Nack gedestilleerde 'achterliggende gedachten'. Met dit deel van het boek kan ook de praktijk-beoefenaar van het octroorecht (althans: voor zolang dat duurt. Door de voortschrijdende ontwikkelingen wordt deze wetenschap natuurlijk verhoudingsgewijs snel achterhaald) zijn voordeel doen: daarin worden literatuur en rechtspraak over de controversiële gevallen - waarbij computersoftware natuurlijk ruim aandacht krijgt - uitgebreid weergegeven (maar zonder de onnodige omhaal die wij van Duitse schrijvers wel eens vrezen). Wie met een probleem van octrooiering van software (of'business methods', of'ontdekkingen' etc.) te maken heeft, vindt met dit boek snel en effectief de weg naar al het relevante bronnenmateriaal. Het vervolg van het boek, waarin de gevonden uitkomsten worden geanalyseerd en de schrijver eigen voorstellen doet, is wat minder bevredigend: in een kort bestek - bij elkaar 3 5

bladzijden - worden de overeenkomsten en verschillen tussen de VS, Duitsland en 'Europa' aangegeven en gekwalificeerd, en worden ook de voorstellen voor de toekomstige regels (i.h.b. in de vorm van een nieuw art. 52 EOV) uitgewerkt. Dat is wel erg kort, na de uitvoerige (zij het, zoals al gezegd: bepaald niet langdradige) beschouwingen uit het eerste deel; en de conclusies komen dan ook als tamelijk apodictisch over. Van de VS wordt gezegd dat daar, met de aanzienlijke uitbreiding van het voor octrooiverlening beschikbare gebied sedert de bekende 'State Street Bank'- beslissing,1 een 'voreiliger Dammbruch' heeft plaatsgehad. 1 Vervolgens sluit de schrijver zich aan bij de 'traditionele' opvatting dat het octrooirecht zich moet beperken tot het gebied van de exacte wetenschap/de techniek, al wordt gepleit voor ruime begrenzing van dat gebied.3 Beide conclusies komen, na de eerder gegeven analyses, nogal uit de lucht vallen - men kan zelfs vinden dat de eerdere beschouwingen de tegengestelde conclusie hadden doen verwachten. Overeind blijft, dat Nack een grondig en bepaald waardevol onderzoek heeft gedaan èn dat zijn boek boeiende - af en toe haast meeslepende - lectuur vormt. De j onge doctor mag met trots en tevredenheid op zijn werk terugzien. Den Haag, 8 januari 2004 J.L.R.H. 1

Zie daarover bijvoorbeeld Ferro, BJE 2002, p. 369 e.v. Nack, p. 323. 3 Dat die gedachte bij mij niet op sympathie kan rekenen blijkt o.a. uit BIE 1985, p. 196 e.v. 2

B E R I C H T E N Grotius specialisatie opleiding: 'Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht' In september 2004 gaat de Grotius specialisatieopleiding 'Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht' weer van start. Doelgroep: advocaten, bedrijfsjuristenjuristen werkzaam bij banken of merkenbureaus, leden van de rechterlijke macht en alle andere juristen die op een of andere wijze met merkenrecht te maken hebben en reeds een gedegen basiskennis hebben van het betreffende rechtsgebied. Doel: de cursus geeft toepasbare gespecialiseerde informatie aangaande het Merkenrecht. De cursus beoogt op uitdrukkelijk gevorderd niveau zowel een breed overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in kernbegrippen van dit rechtsgebied te bieden. Inhoud: Merkenrecht is een Intellectueel Eigendomsrecht waarvan het belang in de praktijk nog steeds toeneemt. Sedert de invoering van de Europese merkenrichtlijn en -verordening bevindt het Merkenrecht zich in een veelomvattende en verstrekkende omwenteling. In snel tempo wordt de Benelux-merkenwet 1970 op kernpunten vervan-

gen dan wel van een vernieuwde interpretatie voorzien door uitspraken van het Hof van Justitie te Luxemburg, die vaak dwingen tot een ingrijpende heroriëntatie. Daarnaast vloeien uit deze ontwikkelingen de nodige onzekerheden voort. Inmiddels staat daarbij ook de ontwikkeling van het 'gewone' Benelux-merkenrecht' niet stil. Zwaartepunten o.m.: onderscheidend vermogen ca. (inburgering, vormmerken); gronden van nietigheid en verval w.a. depot te kwader trouw; procedures bij OHIM/BMB; inbreuk; parallelimport, selectieve distributie; handelsnamen, domeinnamen; piraterij, douanebeslag, TRIP's; Europese merkregistratie; vermogensrechtelijke aspecten; mededingingsrechtelijke aspecten. Inlichtingen/programma/aanmeldingen: Grotius Academie: Postbus 10520,6500 MB Nijmegen, telefoon 024-3612492, e-mail: [email protected], website: www.grotiusacademie.nl

16

A P R I L

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Afscheid prof. mr. G.A.I. Schuijt; PAO cursus Portretrecht Ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. G. A. I. Schuij t als hoogleraar Mediarecht organiseert het Leidse Juridisch PAO een 'PAO-cursus Portretrecht' op dinsdag 15 juni 2004, voorafgaand aan het afscheidscollege van prof. mr. G.A.I. Schuijt. Programma: 12.30 - 13.15 uur Ontvangst met koffie en thee en lichte versnaperingen 13.15 - 13.30 uur Opening en inleiding door de middagvoorzitter, prof. mr. D.J.G. Visser 13.30 - 13.50 uur De grenzen van het portretbegrip, mr. J.C.S. Pinckaers 13.50 - 14.10 uur De grenzen van het privacy portretrecht, mr. G. J. Kemper 14.10 - 14.30 uur De grenzen van het commerciële portretl e e m , J J I U I . 1111. n . r \ .

E I G E N D O M

1 7 9

IViR International Copyright Law Summer Course Datum: 5-10 juli 2004 Plaats: Universiteit van Amsterdam, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Oudemanhuispoort, Amsterdam Docenten: prof. Daniel Gervais (University of Ottawa), dr. Lucie Guibault (Universiteit van Amsterdam), prof. Bernt Huf^enholtz (Universiteit van Amsterdam), nrof. Ted de Boer (Universiteit van Amsterdam), prof. Mark Davison (Monash University, Melbourne), prof. Pamela Samuelson (University of California), mr. Thomas Vinje (Clifford Chance, Brussel) Inhoud: alle belangrijke aspecten van het auteursrecht Doelgroepen: advocaten, adviseurs en andere personen met een (beroepsmatig) belang bij het auteursrecht gebied Onderwijstaal: Engels Prijs: € 1.900,- inclusief cursusmateriaal, zes lunches, welkomstdiner en afsluitingsreceptie.

V^UCLCLIvncg

14.50 - 15.10 uur Portretrecht na de dood en vermogensrechtelijke aspecten, mr. D.W.F. Verkade 15.10 - 15.30 uur Portretrecht in de reclamepraktijk, mw. mr. E.M. Polak 15.30 - 15.45 uur Portretrecht, overal en altijd? (Synthese), prof. mr. D.J.G. Visser Aansluitend afscheidscollege prof.mr. G.A.I. Schuijt Toelichting: Is 'Ja zuster, nee zuster' acherhaald door 'Breekijzer'? Hoe ver strekt het portretrecht van voetballers? Heeft eigenlijk iedereen een commercieel portretrecht? Is het 'stemrecht' defacto ook erkend? Hoezithetmet het recht 'in persona' ? Hoe lang duurt het commerciële portretrecht na de dood? Is het portretrecht 'overdraagbaar'? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de PAOcursus Portretrecht Datum: Dinsdag 15 juni 2004, van 13.00 -15.45 uur Plaats: Universiteitsraadszaal, Rapenburg 73 te Leiden Permanente opleiding: 3 punten NovA Cursusprijs: € 195,-, (vrijgesteld van btw) inclusief ontvangst met een lichte versnapering, consumpties en cursusmateriaal. Informatie en aanmelden: http://www.juridischpao.leidenuniv.nl, pao @ law.leidenuniv.nl (e-mail) of via tel. 071- 5278666.

Inlichtingen/registratie: Instituut voor Informatierecht, Mevr. Anja Dobbelsteen, tel. 020-525.3406 fax:020-525.3033 emaikivir® ivir.nl website: http://www.ivir.nl Lezing Harmonisatierichtlijn Handhaving Industriële Eigendomsrechten Op 28 mei a.s. organiseert Beneluxstichting Beroepsopleiding voor Merken- en Modellenrecht (BBMM) een lezing betreffende de Harmonisatierichtlijn Handhaving Industriële Eigendomsrechten. De voordracht wordt gehouden door mr. drs. H.A.G. Temmink, werkzaam bij DG MARKT van de Europese Commissie. Dagvoorzitter is prof. mr D.J.G. Visser, advocaat te Amsterdam, mr W.J.H. Leppink, advocaat te Rotterdam en mr. E. Vagaeren, advocaat te Brussel, treden op als referent. Plaats en tijd: Regus Business Centre te Breda van 15.00 tot 17.00 uur. Deelname aan de lezing levert twee opleidingspunten in het kader van de Permanente Educatie van de Nederlandse orde van Advocaten op. De voertaal tijdens deze bijeenkomst is Engels. Na afloop van de lezing vindt er om 17.00 uur een borrel plaats. De kosten voor deelname aan de lezing en de borrel bedragen € 65,-. Aanmelding via Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs (CPO), Postbus 10520,6500 MB Nijmegen. Telefoon: 024-3611497, Telefax: 024-3611491; e-mail: [email protected].

1 8 O

O F F I C I Ë L E

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

P E D E D

E L

E I G E N D O M

I N

G

16

A P R I L

2 0 0 4

E N

Sluiting van het Bureau I.E.

Verdrag van Boedapest

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op de volgende (feest-)dagen voor het publiek gesloten zijn: vrijdag 30 april (Koninginnedag), woensdag 5 mei (Nationale Bevrijdingsdag), donderdag 20 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 21 mei en maandag 31 mei (Tweede Pinksterdag). (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom.)

Tot het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening, met Uitvoeringsreglement, 28 april 1977, zoals gewijzigd op 26 september 1980 (Trb. 1996,314) is toegetreden op 23 februari 2004 Tunesië. Het Verdrag zal voor Tunesië op 23 mei 2004 in werking treden.

Personeel

Hongarije heeft de verklaring betreffende artikel 14(5) van het Protocol van 27 juni 1989 bij de Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm, 14 juli 1967 (laatstelijk Trb. 1998,43) ingetrokken.

Beëindiging dienstverband Aan de heer drs. L.M. van der Steen, lid van de Octrooiraad, tevens waarnemend sectorhoofd van de Divisie Elektrotechniek, in vaste algemene dienst van het Rijk met een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 april 2004 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten. (Koninklijk Besluit van 2 februari 2004, nr. 04.000365.) De heer A. Signore, stafmedewerker bij de afdeling Bibliotheek en Documentatie, in vaste algemene dienst van het Rijk met een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 april 2004 overgeplaatst naar het agentschap SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Register van octrooigemachtigden De Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom maakt bekend, dat op hun verzoek op 18 maart 2004 in het register van octrooigemachtigden zijn ingeschreven de heren ir. D.M. Damen, ir. J.H. Groot Koerkamp, dr. G. Hateboere en ir. J. R van de Ven.

Schikking van Madrid en Protocol

Overeenkomst van 's-Gravenhage Kroatië is op 13 januari 2004 toegetreden tot de Overeenkomst van 's-Gravenhage van 1925 betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid, herzien te 's-Gravenhage in 1960, met Protocol en Reglement {Trb. 1998, 279). De Overeenkomst is op 12 februari 2004 voor Kroatië in werking getreden. Op dezelfde datum heeft Kroatië de Akte van Genève van 2 juli 1999 bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage geratificeerd. Hongarije heeft de Akte van Genève van 2 juli 1999 bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage geratificeerd op 1 februari 2004. Deze Akte zal voor Hongarije op 1 mei 2004 in werking treden. Per dezelfde datum heeft Hongarije de te Londen in 1934 herziene tekst opgezegd.