Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 16 juli 2001, 69c jaargang, nr Merkenrecht. Redactiesecretariaat Bijblad (blz. 218)

STRIËLE

EIGENDOM

M I

16 juli 2001, 69c jaargang, nr. 7

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D Redactiesecretariaat Bijblad (blz. 218).

2 Merkenrecht

Actualiteiten

Nr. 45 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 3 maan 2000, Glaxo Wellcome e.a./Stadtsapotheck Vcnlo c.a. (beroep op uitputting faalt omdat niet aannemelijk is dat het geneesmiddel Zyban door Glaxo Wellcome in Duitsland onder par. 73, 3 Arzncimittclgcsctz in het verkeer is gebracht).

Conclusie A-G Jacobs in Nederland tegen Biotechnologierichtlijn(blz. 219). Artikelen Dr. B. Swinkels, Octrooien op genen: reactie op het artikel van prof. dr. G. van Ovcrwallc en dr. Ph. Jacobs (blz. 220/1). Prof. di-. G. van Ovcrwallc en dr. Ph. Jacobs, Naschrift op de reactie van dr. B. Swinkels (blz. 221/2).

Nr. 46 Rechtbank v. Koophandel Brugge, 18 april 2000, Brachot-Hermant/R.J.W. Hullebusch (nietigverklaring van door eiseres gedeponeerde herkomstaanduiding 'Rustenburg' voor naruurstccn; de houder van een geografisch merk kan zich niet verzetten tegen gebruik door een derde van een aanduiding inzake de geografische herkomst van diens waren).

Jurisprudentie a Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 42 Hof's-Gravenhage, 2 nov. 2000, Dcbiopharm/Syntex (de aanduiding 'microcapsulc form' in het octrooi omvat alleen de zogenaamde 'micro-bubblcs' en niet de 'microsponges'; de 'micro-sponges' van Debiopharm zijn geen equivalent van de 'micro-bubbles' volgens het octrooi). Nr. 43 Rechtbank 's-Gravenhage, 8 dec. 1999, Dynisco Hotrunners/Mold-Masters Limired (conclusie 1 is niet inventief omdat de gemiddelde vakman geen verschi I zal zien lussen een centrale spuitpoort en een randspuitpoort en daardoor bij zijn zoektocht naar de oplossing voor liet gestelde probleem zou zijn gestuit op een artikel waarin hij de in conclusie 1 beschreven oplossing zou hebben gezien). Nr. 44 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 22 dcc. 2000, Koppens/Stork (ovens van Srork maken inbreuk op het ocüooi zoals het luidde voor de beslissing van Board of Appeal, maar niet op de in het beroep toegevoegde kenmerken; bevel aan Koppens tegenover derden geen beroep te doen op octrooi zonder vermelding van dit voorlopig oordeel; kort geding leent zich niet voor verder onderzoek naar kans op vernietiging wegens uitbreiding van de oorspronkelijke stukken).

Nr. 47 Hof 's-Gravcnhagc, 14 sept. 2000, Rijnmond Tuinmarkten/Roobol Tuinmeubelen (geen verwarring tussen merk van Roobol en teken van Rijnmond, nu in casu de punten van verschil meer bepalend zijn dan de punten van overeenstemming; niet aannemelijk dat beeldmerk van Roobul een bekend merk is; geen nawerking; geen onrechtmatig gebruik van hetzelfde winkelconccpt). Nr. 48 Pres. Rechtbank Arnhem, 25 o kt. 1999, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij e.a./TradingHouseMorellino (het gereserveerd houden van de domeinnaam is merkgebruik en derhalve ook merkinbreuk; gebruik door gedaagde van de domeinnaam ldm-aliialia.com als reclame voor het aanbieden van vliegtickets van en naar Italië valt onder dezelfde of soortgelijke waren/diensten als die ciscrcsscn aanbieden). Nr. 49 Pres. Rechtbank Amsterdam, 24 febr. 2ooo,Procter & Gamble/Stichting Magenta (gebruik in het economisch verkeer van de website www.ariel.nl niet aannemelijk; geen merkinbreuk; dat Procter de domeinnaam niet kan gebruiken is onvoldoende voor aanname van onrechtmatig handelen). (veivolg op blz. ziS)

B I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

J U L I

2 0 0 1

C O L O F O N

Vf rschttnt maandelijks, rond de iSc Abonnementsprijs: XLG 175,- per jaar met inbegrip van her jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordl NLG 51),- per jaar aan verzendkosten in rekening gebrachr; prijs per los nummer NLG 17,50 Nieuwe abonnementen: gaan iii bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aan meldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, re worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uirerlijk zes weken vóór liet begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder lijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Indusirielc Eigendom, Patcntlaan 3, Postbus 5820, 22801 ivRijswijk(/.. H.) Telefoonnummer (070) 398 66 55 Rabobank Bankrekeningnummer-1923-24-179 Overname[ittbliaities: na schriftelijke roesremming van de redactie Vormgeving en druk: Sdu G rafisch Bedrijf bv, Den Haag t'J Auteursrecht voorbehouden

Ere-veorzitter van de redactie: prof, mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr.J.L. Driessen mevr. mr. drs. N. Hagcmans dr.J.HJ. den Rartog jhr. mr, J.L.R.A. Iluydccoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C, van Nispcn prof. mr. A.A. (JriaedvJieg prof. mr.J.II. Spoor mr. P.J.M. Steinhauscr prof. mr.D.W.E Verkilde mr. ir.J.H.E Winckels Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan her Max-Plunck-ïnstimr, Mtmchen) H. Laddie(mr. Juslicc, High Courl Louduu) Redactiesecretaris: mr. A.P. van Rooden Redactie-adres: Paieiulaan 3. Postbus 5820.2280 ny Rijswijk (Z.H.j Telefoonnr. (070) 39S 64 52 Telefax (070) 398 65 30

3 On rechtmatige daad

Berichten

Nr. 50 Hof Amsterdam, 14 sept. 2000, infocom e.a./ Beneluxvereniging voor Merken- en Modcllcnrccht e.a. (combinatie van misleidende elementen maakt mailing misleidend; Pres.: merkinbreuk door publicatie van merkgegevens op Internet zonder toestemming; Hof: oordeel pres. niet in strijd met grondrecht van vrijheid vanmeningsuiting; Pixs.: dat elk merk uit zijn aard auteursrechtelijk zou zijn beschermd is in zijn algemeenheid niet juist; voorschot op schadevergoeding).

P.A.O.-cursus 'Actualiteiten Auteursrecht/ (blz. 247).

b Bureau IE. Nr. 51 Bureau TE, 24juli 2000, SawccoCoöperatie/R Walthie (conclusie meteen aanhef eindigend op 'met het kenmerk', gevolgd door 22 afzonderlijk genummerde kenmerken wordt opgevat als 22 afzonderlijke conclusies; de nieuwheids- en invenrivi teitsbez waren tegen de uitvinding zoals in het octrooi te lezen treffen doel).

Samenwerking CB1U en IViR (blz 247). Grotius specialisatie-opleiding 'Benelux. Europees en Internationaal Merkenrecht'(blz. 247). Officiële mededelingen Personeel. - Register van Octrooigcmachtigden. - Nederlands examen voor octrooigemachtigdc. - Verdrag van Straatsburg.-Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT). -Overeenkomst van Wenen. In memoriam Hans ter Heege (blz. 248).

Redactiesecretariaat Bijblad Met ingang van 1 juli 2001 is mevr. mr. A.P. (Rianne) van Rooden, juridisch advisetir bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, mr. J. L. Driessen opgevolgd als redactiesecretaris van het Bijblad. Mr. Van Rooden is bereikbaar onder tel. nr. 070-3986452. Mr. Driessenblijft deel uitmaken van de redactie van het Bijblad.

' 6

J U L I

1 3 U 1

B I J E L A O

I N D U S ' R I Ê L L

I

I G F N D O M

2 I 9

A C T U A L I T E I T E N Conclusie A-G Jacobs in Nederland tegen Biotechnologie-richtlijn Eerder (zie TiTE 2000, blz. 299-300) is in deze rubriek melding gemaakt van de actie van het Koninkrijk der N cdcrlanden tegen deEiotechnologie-richtlijn98/44. Deze actie richt zich tegen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie en strekt tot nietigvcrklari ng van genoemde richtlijn. Een kort geding tot opschorting van de uitvoering van de Richtlijn totdat het Europese Hof op de hoofdzaak zou hebben beslist, eindigde in een negatieve beslissing van de President van dat Hof d.d. 25 juli 2000. Op de inhoudelijke bezwaren van Nederland tegen de Richtlijn is toen niet ingegaan. Inmiddels heeft in de hoofdzaak A-G Jacobs op 14 juni jl. zijn conclusie afgegeven. Hij meent dat alle bezwaren van Nederland (bijgevallen doorltalié'en Noorwegen) dienen te worden verworpen. De bezwaren zijn onder te verdelen in zes categorieën: (1) de richtlijn wordt ten onrechte gebaseerd op artikel 95 (100a oud) EG-Verdrag; (2) zij is in strijd met het subsidiariteitsbeginsel; (3) zij maakt inbreuk op het rechtszekerheidsbeginsel; (4) zij is onverenigbaar met internationale verplichtingen op grond van onder meer TRIPs-vcrdrag en EOV; (5) zij maakt inbreuk op fundamentele rechten als dat op de menselijke waardigheid; (6) zij is niet correct tot stand gekomen. Het voert te ver hier alle onder die categorieën aangevoerde argumenten en contra-argumenten, alsmedede mening van de A-G daaromtrent te bespreken. Daarvoor zij verwezen naar de ruim 70 bladzijden tellende conclusie welke is te vinden op de website van het Hof www.curia.cu.int. Ik citeer hier enkel de laatste vier alinea's van de conclusie: 226". itfollowsjbrthe reasons Thavegiven, that this action must, in my apinwn.faii. But the action rtiay nol have been fruitless. ir is clcar, 7 thtnk, that it was prompied by undentandabk concerns, re-

flectingagtiwalawarenessthattheirresponsibkpursuitofbiotechnological research may have consequences which are ethically unacceptable.Althoughsomeofthegroundsofchallengewereofapurely technical characier, those concerns were central. The action may nat have been fruitless in that it may haveshown those concerns can and shouldbcallayed. 227.TI111S the.Directive isconcerncd in particular with the patentabiiity ofbioteclvwlogical inventions and not with their use. Within thatframework, thcre are adequate moral safeguards going in somt respects bcyond mere application of the existing criteria for patentabiiity. Thefact that ihe ethica! criteria for patentabiiity are not exhaustively defined.farfrom undermining the moral safeguard. cnhances it since future developments will continue to bc governed by those criteria even ifnot currently foreseeabk. Biotechnological inventions which are contrary to hitman digniiy consequently neither are now nor can in the future be patentdble in accordan.ee with the Directive. 228. The action moreoverhighlights the importante ufregulating at national level the use ofbiotechnolagical material, precisely becmtse such use, since itfalls outside the parameters ofpatentabiiity, is not - indeed cannot be - tegulated by the Directive. In pariiciilai, adequate provision must be made for ensuring that the principk of informed consent is respected whenever material is taken from human beings which might be usedfor scientiflc or technological purposes. 229. ït is not thereforc the Directive itself which is objectionable as a rcsultofwhatitcontainsorwhatilomits.Hisofcoursecrucialthat its implementatie» be carefiilly controlled to ensurc especially that the moral safeguard isfully transposed and assiduously dbservcd. I Om satisfied however that the Commumty legislativc framework itself is not illegal. C.v.N.

B I J U L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 1

A R T I K E L E N Octrooien op genen: reactie op het artikel van prof. dr. G. van Overwalle en dr. Ph. Jacobs

geval niet tegemoet komt aan de meest wezenlijke bezwaren van de tegenstanders.

Dr. B. S winkels1

Een groter bezwaar tegen het alternatief van Van Ovcrwallc en J acobs ligt in het feit dat zij de nadelige gevolgen van een verbod op octrooicring van DNA voor de biotechnologie onderschatten. De auteurs stellen dat in hun scenario de reikwijdte van de rechten van de industrie wellicht beperkr wordt doordat de 'grondstof' van de biotechnologie, zijnde DNA, niet langer in een traditionele productclaim op DNA geoctrooieerd kan worden maar dar voor de industrie nog steeds bescherming mogelijk blijft voor toepassingen en producten, zoals geneesmiddelen, ontwikkeld op basis van de 'grondstof' DNA. Hiermee geven de auteurs blijk van een enigszins beperkte visie op de ontwikkeling van de biotechnologie. Deze redenering zou weliswaar nog op kunnen gaan voor de eerste generatie biotech-producten: therapeutische eiwitten die niet recombinant technologie geproduceerd worden door (ovcr)cxprcssie van de betreffende DNAvolgorde. Bekende voorbeelden hiervan zijn recombinant insuline, humaan groeihormoon en het voornamelijk door zijn misbruik in de sport bekende erythropoietine. Echter, deze redeneringgaat voorbij aan meer recente ontwikkelingen in de biotechnologie waarbij het DNA zelf het geneesmiddel is waarvoor octrooibescherming nodig is. ik denk hierbij o.a. aan DNA moleculen voor gentherapie, DNAvaccins en anti-sense technologie. Een uitsluiting van octrooiering van DNA is hier des te problematischer omdat de therapeutische toepassingen van de betreffende DNA moleculen ook al van octrooiering is uitgesloten onder Artikel 52(4) EOV. Daarmee zou deze nieuwere takken van de biotechnologie onvoldoende bescherming geboden worden en zou een scala aan potentieel levensreddende therapieën uitgesloten zijn van de noodzakelijke stimulans voor hun ontwikkeling.

Tn het april 2001 nummer van dit blad (blz. 117/S) komen Van Ovcrwallc en Jacobs met een alternatieve benadering voor de octrooiering van genen die feitelijk op niets minder neerkomt dan de vol ledige uitsluiting van DNA als octrooieerbare materie. Met dit alternatief beogen zij een uitweg te bieden uit de impasse die naar hun mening bestaat over dit onderwerp. Zij doelen hiermee op de tegenstelling, met name in de Tweede Kamer, tussen tegenstanders van de invoering vandeEU-Biotcchnologieiïchtlijn in nationale wetgeving en andersdenkenden. Hoewel ik het initiatief van Van Overwalle en Jacobs als bijel rage aan een debat over de octrooiering in de biotechnologie waardeer, ben ik minder blij met de inliOLid van hun voorstel. Hieronder licht ik mijn belangrijkste bezwaren toe. Alvorens in te gaan op mijn bezwaren is het goed eerst de EU-BiotcchiioIogieridulijn in perspectief te zetten. Wat deze richtlijn doet is in feite het expliciet bekrachtigen en harmoniseren van de bestaande rechtspraktijk onder het Europees Octrooiverdrag in de narionale wetgevingen van de EU. Voorde biotechnologische industrie is invoering van debiorechnologie richtlijn dtis geen noodzaak omdat de bestaande rechtspraktijk reeds voldoende mogelijkheden tot octrooicring biedt. Daarnaast sluit de richtlijn een aantal politiek gevoelige zaken expliciet van octrooiering uit, zoals o.a. werkwijzen voor het klonen van mensen, gentherapie in de kiembaan van de mens, het (commerciële) gebruik van menselijke embryo's en worden beperkingen gesteld aan de octrooieerbaarheid van het wijzigen van de genetische identiteit van dieren. De tegenstanders van de richtlijn zouden er goed aan doen zich te realiseren dat invoering van de richtlijn eerder een beperking van de mogelijkheden van de industrie behelst dan een uitbreiding. In dit licht bezien is hei de vraag in hoeverre er voor de industrie sprake is van een impasse als de richtlijn niet ingevoerd zou worden in de nationale wetgeving in Nederland of elders in de EU. Mijn eerste bezwaar tegen hetaJternaticf van Van Overwalle en Jacobs betreft het feit dat de tegenstanders van biotechnologie en de octrooiering daarvan, voor zover ik hen begrijp, vooral bezwaren hebben tegen het ingrijpen in 'het leven' en elke toc-eigening daarvan. Met dat gegeven in het hoofd kan ik mij zo voorstellen dat zij weinig onder de indruk zullen zijn van een verbod op octrooicring van DNA als meer tastbare vormen van leven, zoals planten en dieren, wel octrooieerbaar blijven. Ik haastmij inditverband tevermelden dat ik hier geenszins wil pleiten voor uitsluiting van octrooieerbaarheid van deze meer concrete levensvormen maar ik stel wel vast dat het geboden alternatief in ieder

1 Dr. Bart Swinkels is als octrooigemachrigde werkzaam te Den Haag, maar schrijft deze upin ie op persoon! ijke titel.

Een algeheel verbod op de octrooiering van DNAzou ook in geen enkele verhouding staan tot het bezwaar tegen de toceigening van de 'cornmon heritage of mankind'. Tot dat algemene erfgoed kunnen hooguit inde natuurvoorkomende DNA volgordes gerekend worden. Een algehele uitsluiting zou echter ook nieuwe en inventieve door de mens ontworpen, gemodificeerde of gesynthetiseerde DNA moleculen treffen terwijl de mensheid daar redelijkerwijs toch moeilijk enig (erf)recht op kan doen gelden, alleen al omdat dergelijke DNA moleculen nooit eerder bestonden. Daar komt nog bij dat de octrooicring van in de natuur voorkomende DNA volgordes slechts een probleem van tijdelijk aard is en in de praktijk naar mijn verwachting ook een marginaal probleem zal blijken, voor zover het al een probleem is. Dit zal ik illustreren aan de hand het ons meest nabije DNA, namelijk ons eigen DN A ofwel het menselijk genoom. Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat de DNA volgorde van vrijwel het gehele menselijk genoom eerder dit jaar gepubliceerd is. Octrooiaanvragen op humane genen die na die publicatiedatum zijn ingediend zullen dus worden afgewezen bij gebrek aan nieuwheid. We kunnen er echter gerust van uitgaan dat de industrie voor een aanzienlijk deel van

16

J U L I

2 O C 1

B I J B L A D

I N O U K I H I l" I I

dc betreffende DNA volgordes octrooiaanvragen heeft ingcdiend vóór de publicatiedatum van het menselijk genoom. Het is nog maar dc vraag echter, op hoeveel van die octrooiaanvragen bij correcte toepassing van dc huidige wetgeving ooit octrooi verleend zal worden: voor de overgrote meerderheid van deze genen is namelijk niet bekend wat de functie is en dus ook niet of de betreffende genen industrieel toepasbaar zijn zoals vereist in Artikel 57 EOV. In dit verband kan niet onvermeld blijven dat juist dc Biorcchnologierichtlijn een aanzienlijk verscherping op dit punt inhoudt door te eisen dat de industriële toepassing reeds bij indiening in de octrooiaanvrage vermeld is. In de praktijk zal dus slecht een klein deel van de 'eommon heritage of mankind' geoctrooieerd worden en in ieder geval bestaan die rechten over 20 jaar niet meer. Voor het DNA van andere organismen, ik denk aan industrieel of medisch belangrijke(micro-) organismen en gewassen, zal min of meer hetzelfde gelden. In dit licht bezien wordt de onevenredigheid van een algeheel verbod op octrooiering van DNA nog duidelijker. Bovendien mag venvacht worden, gezien de meer dan 10 jaar dat nu al over de EU-biotechrichtlijn gedebatteerd wordt, dat invoering van het model van Van Overwalle en Jacobs wellicht niet veel minder dan 20 jaar (de termijn van een octrooi) in beslag zal nemen zodat deze voorgestelde wetgeving al bijna achterhaald zal zijn voordat zij is ingevoerd. Ter ondersteuning van h u n model suggereren Van Overwalle en J acobs dat er ter compensatie van dc 'pij n' ook wi nst op lange termijn voorde industrie in het verschiet ligt. Het model zou de weg openen naar een ruimere publieke acceptatie van biotech-producten. De logica die hier gevolgd wordt ontgaat mij echter omdat het publiek in mijn ogen een bioteeh-product al dan niet accepteert op grond van het biotcchnologisch karakter ervan. Of er daarnaast ook een eventueel octrooirecht op het product rust speelt daarbij geen rol. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de onmogelijkheid DNA te octrooieren tot een betere publieke acceptatie van biotech-producten zou leiden. Het voorgestelde alternatief biedt de industrie daarom geen enkel voordeel. in tegendeel, het vraagt van dc industrie een zware eenzijdige concessie aan dc tegenstanders van de biotechnologie. Tk kan het voorgestelde alternatief daarom moeilijk als een compromis zien. Terecht wijzen Van Overwalle en Jacobs erop dat er een aantal haast onoverkomelijk lijkende hindernissen genomen moeten worden alvorens hun alternatief ingang kan vinden. Een van dc meest onoverkomelijke problemen hierbij noemen zij echter niet: uitsluiting van DNA van octrooiering zou in srrijd zijn met Artikel 27 TRIPs volgens welk 'octrooien beschikbaar zullen zijn voor elke uitvinding, zij het product of proces, op ieder technologisch gebied'. Lid 2 van dit artikel staat weliswaar toe dat dc aangesloten verdragsstaten die uitvindingen van octrooiering mogen uitsluiten waarvan dc commerciële exploitatie voorkomen dient te worden ter bescherming van de openbare orde of goede zeden. Gezien het feit dat octrooien op DNA al ongeveer twintig jaar in Europa en Nederland aangevraagd, verleend en commercieel geëxploiteerd worden zonder enige verstoring van de openbare orde of goede zeden zou het niet te rechtvaardigen zijn nu plotseling een beroep op dit lid te doen voor het uitsluiten van octrooien op DNA. Een dergelijke

I I

("i F N I) O M

2 21

uitsluiting zou derhalve een aanpassing van het TRTPsverdrag vereisen. Als ik de haal baarheid daarvan probeer in te schatten, met in gedachte de belangen van de Verenigde Staten met haar omvangrijke biotech-industrie, heb ik een vrij gertist gevoel dat het niet zo'11 vaart zal lopen met dc invoering van dit Belgische model. Den Haag, mei 2001

Naschrift op de reactie van dr. B. Swinkels Prof. dr. G. van Ovcrwall en dr. Ph. Jacobs Swinkels stelt dat de invoering van de EU-Biotechnologierichtlijn voor de biotechnologische industrie geen noodzaak is, aangezien zij slechts een bestaande praktijk bevestigt. Er is inderdaad een lange traditie van ocrrooiering van micro-organismen en enzymen, waarbij dc octrooicerbaarheid van micro-organismen expliciet in de octrooiwetgeving was opgenomen. Omtrent de octrooieerbaarheid van hogere levensvormen bestond in Europa toch wel enige onzekerheid. Swinkels zal het wellicht met ons eens zijn dat het belang van de richtlijn ligi in de wettelijke erkenning van dc octrooieerbaarheid van transgene planten en dieren en humaan erfelijk materiaal. Swinkels meent dat een algeheel verbod op de octrooiering van DNA in geen enkele verhouding slaat met het bezwaar van de toe-eigening van de eommon heritage of mankind. Nergens in onze opiniebijdrage bepleiten wij echter een 'algeheel' verbod op dc octrooicring van DNA. Onze terughoudendheid betreft enkel die DNA-octrooien die alle mogelijke, toekomstige, nog te ontwikkelen toepassingen afdekken en daardoor de verdere ontwikkeling daarvan zelfs kunnen verhinderen. Het genoomproject heeft duidelijk gemaakt dat een gen meerdere transcripts kan voortbrengen en dus kan coderen voor eiwirren met verschillende functies. Het lijkt ons niet correct dat bij ontrafeling van één van deze functies en het ontwerpen van één toepassing, een octrooi kan worden bekomen op het genen alle mogelijke toepassingen via dit gen. Zou het niet correcter zijn dat men octrooi verleent voor die ene toepassing en niet voor het gen als dusdanig? Dc vrees van vele onderzoekers is immers dat octrooien op nucleïnezuren als dusdanig (nuclcinczurcn als research tools dus) op lange termijn belemmerend gaan werken op wetenschappelijke ontwikkelingen. Waarom geen ruimte laten aan andere wetenschappers om, ongehinderd door dure licenties, andere toepassingen te ontwikkelen? 1 Voor alle duidelijkheid zetten wc een en ander nog eens op een rijtje. 1 Tn ons voorstel worden geen octrooien toegekend voor DNA als dusdanig, op DNA als research wol. Volgende octrooiconclusie is volgens ons clan ook niet toelaatbaar:

1

Naar aanleiding van 0117e Bi H-opiniebijdrage werden wij gealterneerd opeencommentaarstuk van Martin EOBROW en Sandy THOMAS waarin ecu gelijkaardige zienswijze wordt ontwikkeld ('Patents in a genetk age. The present patent system risks becoming a barnet to medical progress', 409, \':7fr.'/x', 15 februari 2001).

2 2 2

B I J B L A D

I N D U S T .1 I Ê L E

'Ken geïsoleerd nucleïnezuur met een sequentie zoals afgebeeld in SEQID N"i...' (zogeheten stofconclusie2 of product claim). Een dergelijke conclusie omvat immers elke mogelijke, nog ongekende en nog te ontwikkelen toepassing van dit nucleïnezuur en geeft de octrooihouder een 'onrechtmatig breed' monopolie. 2 Octrooien zijn wel mogelijk op het gebruik van DNA om een specifieke ziekte te detecteren, te voorkomen of te behandelen. Een hierop afgestemde conclusie zou luiden:'Gebruik van nucleïnezuur/eiwit X in een therapie ter bestrijding van ziekte A' (zogenaamde gebruiksconclusie3 of use claim). Een dergelijke conclusie is toegelaten in de Verenigde Staten, doch volgens de huidige Europese octrooiwetgeving (zie art. 52(4) EOV en G5/83) zou deze conclusie wellicht als een second medical use claim d ienen te worden geformu leerd: 'Gebruik van nudeïnezuur/eiwitX voor de aanmaak van een geneesmiddel Y ter behandeling van ziekte A'. 3 Octrooien zijn tenslotte ook mogelijk op geneesmiddelen en vaccins (inclusief DN A-vaccins!) tegen een specifieke aandoening waatin een nuclcïnczuur/ciwit aanwezig is. Bijvoorbeeld octrooiconclusies als 'geneesmiddel Y voor het behandelen van ziekte A bevattende als actieve stof nucleïnezuur X en hulpstoffen ...' (zogenaamde bestemmingsgebonden (geneesmiddelen)conclusies4 of use bound product claims). Swinkels stelt verder dat onze redenering voorbijgaat aan meer recente ontwikkelingen in de biotechnologie waarbij het DNA zelf het geneesmiddel is. Hoezo? Indien men een nucleïnezuurscqucntic of een gen heeft gevonden dat met 1 Cf. SCHUTJENS, M.-H. D. B„ Octrooirecht en geneesmiddelen, Maklu Uitgevers Anuverpen-Apeldoorn, 1993,60-61, * Ibidem. 4 ibidem,

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 1

succes kan gebruikt worden in gentherapie dan sluit ons voorstel niet uit dat octrooi wordt verleend voor het gebruik van dit gen in een therapie ter bestrijding van ziekte A. Swinkels meent ook dat het probleem van DNA-octrooicn tijdelijk en marginaal is, aangezien het menselijk genoom gekend is en een octrooi maar 20 jaar geldt. Wat te denken van octrooien voor de ralloze ongekende polymorlismen? Het lijkt fair dat ook geen claims worden Toegekend op het polymorfismc als dusdanig maar eerder op het gebruik van dit polymorfisme om ziekte A te bestrijden zoals verwoord hierboven. Aan het begin van het ptoteomics-tijdperk zal trouwens naarstig gezocht worden naar de functie van eiwitten gecodeerd door de geoctrooieerde DNA-scqucntics. Indien nieuwe functies (en toepassingen) worden gevonden, zullen er dan telkens licenties moeten worden genomen op (te) brede DNA product claims? 'Tenslotte meent Swinkels dat het in de ogen van het publiek geen rol speelt of op producten al dan niet octrooirechten rusten. Het recente incident omtrent octrooien op generieke AIDS-geneesmiddelen wijst op het tegendeel. De publieke opinie lijkt zeer bezorgd omtrent monopolierechten die een brede en efficiënte gezondheidszorg al te zeer belemmeren. Of hebben wij de boodschap inde talloze persberichten verkeerd begrepen? Wellicht is ons voorstel voor verdere verfijning of verbetering vatbaar. Wij staan open voor suggesties en opmerkingen. Leuven, 22 juni 2001

IC

J U L I

2 0 0 1

B I J C L A I )

I M D L J S T P I Ë L E

£ I G E H D O M

2 2 3

J U R I S P R U D E N T I E Nr. 42 Gerechtshof te 's-Gravcnhage, 2 november 2000'

vang valt van het octrooi van Syntex, heeft deskundige voorlichting gewenst geacht over de vraag, of het Amerikaanse (jiiicrocapsules) Schally-octrooi (U.S. 4.010.125) in combinatie met het arrikel vanChang, ThomasM.S.(lourna!ofBioengineering, Vol. t, pag. 25-32,1976) 'de geoctrooieerde vindingvoor de gemidMrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kicrs-Bccking delde vakman voor de hand deden liggen', welke vraag zij en C. Eskes aan het Europees Octrooi bureau wil voorleggen, en heeft de zaak in verband daarmee naar de rol verwezen opdat parArt.30, Ud2ROW(is>io) Moet de aanduiding 'microcapsule form' in het octrooi zodanig tijen zich daaromtrent kunnen uitlaten. uitgelegd worden dat niet alleen de zogenaamde 'micro-bubbles',De grieven 1 tot en met 9 betreffen de vraag of Debiopharm maar ook de'mkro-sponges'daarondervallen? Meen.Devakman die door het in het verkeer brengen van Decapeptyl inbreuk kennis neemt van de conclusies van het octrooi en deze tracht te be-maakt op het octrooi van Syntcx, terwijl de grieven 1 o tot en grijpen in bet licht van de beschrijving, zal tot de slotsom komen dut met 19 betrekking hebben op de vraag of het octrooi, voor met 'microcapsiileform' slechts een vorm bedoeld is waarin de werk-zover verleend voor Nederland, nietig moet worden verzame stof zich in een kern bevindt, waaromheen zich een omhulsel klaard. De grieven 1 tot en met 9 zullen gezien hun ondervan polymeer materiaal bex'indt, d.w.z. een vorm die door partijenlinge samenhang tezamen worden behandeld. ook als 'micro-bubbles' is omschreven. Die slotsom geldt te meer, n u de beschrijving geen enkele aan wijzing bevat, die de vakman er toe4 Het betreft hier een Europees octrooi, waarvan de vermelzou kunnen brengen 'microcapsiileform' anders te interpreteren. Zijding van de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995 (de wordt ten overvloede ook bevestigd door een artikel in het verlenings-datumvaninwerkingtredingvan deRijksoctrooiwet 1995), dossier, waarin een uitleg wordt gegeven van de driefasen van vrijge-zodat ingevolge artikel 103 van die rijkswet uitsluitend het ven van de werkzame stof uit de microcapsules. Syntcx is er in ge- bij of krachtens de Rijksoctrooiwet (1910) bepaalde van toeslaagd door een geschikte keuze van materialen en parameters depassing is. tweedefase te ecarteren, waa rdoor de eerste en derdefase elkaar kun-5 Conclusie 1 van het octrooi van Syntex luidt, na oppositie nen o verleppen en de in vloed van de tweedefase wordt u itgeschakeld, en hoger beroep, in de authentieke Engelse taal: De uitleg van de drie fasen veronderstelt (en vereist) een omhulsel A pharmaceutical composition designedfor sustained release ofan van polymeer materiaal rond een kern van Ui-bevattende stof. Bij eff'ective amoant ofdrug overan extendedperiodofiimeprepared in een constructie, waarbij LH-RH is gedispergeerd in een matrix vanmicrocapsiileform wherein the composition comprises: polymeer materiaal (de'micro-sponge'vorm)ztillen de driefasen zich at leastone water soluble polypeptide. which is a naturally occurring niet voordoen, omdat het omhulsel, dat die drie fasen veroorzaakt luteinizing hormone-releasing hormone (1.1 L-Rl ]), a synthetically niet aanwezig is, prepared material of the same type or synthetically preparcd anaDe 'micro-sponges', zoals door Debiopharm toegepast, worden nietlogues ofnaturally occurrtngLH-TW which act in some marnier on als een octrooirechtelijk equivalent van de 'micro-bubbles' volgensthe anterior pituitary gland to affect the release of luteinizing horhet octrooi beschouwd, omdat met 'micro-sponges' weliswaar een-mone (LH) andfollicularstimulating hormone (FSH); zelfde resultaat wordt bereikt, maar wel op wezenlijk andere wijze. optionally. at least onepolymer hydrolysis modifying agent selected from organic acids, acid salts, neutral salts and basic salts; and a biocompatible, biodegradable cncapstilating polymer which is a Debiopharm SA te lausanne, Zwitserland, appellante, incipoly (lactide-co-glycolide) copolymer, denteel geanimeerde, procureur mr. A.M.M, van der Valk, advocaten prof. mr.Ch. Gielen en mr.K.A.J. Bisschop te Amthe lactidejglycolide molar ratio of the copolymer, its molecular sterdam, weighr. the capsule diameter, and the polymer hydrolysis modifying tegen agent (jfpresent), beingsuch thatthecomposition exhibits sustained release ofan effective amouni of the polypeptide over a period of at Syntex (U.S. A.) Ine te Palo Alto, Californic, Verenigde Staten least one month, van Amerika, geïntimeerde, incidenteel appellante, procureur, prof, mr. C. J.J.C. van Nispen, advocaten prof. mr. C.J.J.C, van Nispen en mr. G. Kuipers te 's-Gravenhage. 6 Pat tijen verschillen van mening over de beschermingsomvang van het octrooi, in het bijzondet ovct de betekenis van de aanduiding (prepared) 'in microcapsule form' in conclu2 Debiopharm heeft (in eerste aanleg als tussenkomende sie 1 van het octrooi. partij) in dit geding primair een verklaring voor recht gevorderd dat zij (Debiopharm) door productie cn/of verkoop Debiopharm meent dat met 'microcapsules' in het octrooi van het product gemerkt Decapepryl-CR 3,75 (verder ook te slechts wordt gedoeld op een kern van werkzame stof, omnoemen Decapeptyl) geen inbreuk maakt op het aan Syntex geven door een laagje van polymeer materiaal. Dit wordt verleende Europees octrooi o 052 510 B2 en subsidiair de door Dehiopharm aangeduid als 'micro-bubbles'. nietigverklaring van het genoemde octrooi voor zover verSyntex is van mening, dat onder 'microcapsules' in het ocleend voor Nederland. trooi niet slechts 'micro-bubbles' dienen te worden vetstaan, maar ook zogenaamde 'micro-sponges', die bestaan 3 De rechtbank heeft in het bestreden vonnis geoordeeld uit een matrix van polymeer, waarin partikeltjes van werkdat het preparaat Decapeptyl onder de beschermingsomzame stof zijn ingebed. 7 Ingevolge artikel 69 van het Europees Octrooi verdrag Vervolgop Kb. 's-Cravenliage, 4fcbr. 1998,JHE 1999, nr. 1.1, blz. 43. wordt de beschermingsomvang van het octrooi bepaald Red.

ï '; A

B ' J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen en wei (in overeenstemming met het Protocol inzake de uitleg van Artikel 69) zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. 8 De vraag, die in dit geding beantwoord moet worden, is of de aanduiding 'microcapsulc form' in het octrooi zodanig uitgelegd moet worden, dat niet alleen de zogenaamde 'micro-bubbles', maar ook de 'micro-sponges' daaronder vallen. Het hof beantwoordt deze vraag ontkennend op grond van het volgende. 9 Conclusie 1 van het octrooi spreekt in de aanhef van Apharinacetitical composition designedfor sustained release, ofan effective amount of drug over an extended period of time prepared in microcapsukform. Noch in die conclusie, noch in de overige conclusies, wordt de aanduiding 'microcapsulc form' nader gepreciseerd. Voor een nadere uitleg zal de gemiddelde vakman daarom te rade moeten gaan bij de beschrijving (het octrooischrift bevat geen tekeningen). Dit doende, treft die vakman in de eerste twee regels van her octrooi een omschrijving, die suggereert dat microcapsules tot de stand van de techniek behoren: This invention relates to microcapsule compositions liaving sustained release characteristics (...). Vervolgens wordt die stand van de techniek besproken aan de hand van onder meerhet Amerikaanse octrooischrift U.S. 3-773-919 (het Bosweil-octrooi). Uitgelegd wordt dal het Boswel I-octrooi dergelijke controlled drug release compositions beschrijft, waarin de kern (the core) 11 i t een geneesmiddel bestaat en het omhulsel (encapsuktted in) uit bepaalde copolymeren. De gemiddelde vakman zal hieruit opmaken dat een microcapsulc volgens her octrooi bestaat uit een kern van geneesmiddel (werkzame stof), omgeven door een omhulsel van polymeer materiaal. De vakman zal in zijn mening nog worden gesterkt, indien hij vervolgens leest hoe volgens het octrooi d e m i crocapsulcs worden vervaardigd, te weien door her dispergeren van een waterige oplossing met de werkzame stof in een oplosmiddel dat het encapsulatingpolymerbzvxt (pag. 1, regels 36-37). Dit wijst eveneens op een kern van geneesmiddel met een omhulsel van polymeer. In het octrooischrift (pag. 7, regels 52-54) wordt voorts uitgelegd hoe de microcapsules volgens het octrooi kunnen worden vervaardigd met behulp van de (bekende) technieken, die meer uitgebreid in her Bosweiloctrooi zijn beschreven. Op pag. 7, regels 55 e.v. volgt een korte samenvatting hoe het geoctrooieerde preparaat te bereiden: In brief, the procedure in volvesdissolvmg thepolymer in an halogenated hydrocarbon solvent, dispersingtlieaqiteotisdrugsohition in thispolymer-solvent solution, and addingsome agentwhichissolitble in the halogenated hydrocarbon solvent hut is a non-solvenrfor the encapsulating excipient. The addition of the non-solvent, calted a coacervation agent, causes ihe excipient to precipitate out of the halogenated hydrocarbon solvent auto the dispersed water droplets, thereby encapsulating the poly peptide. Vor example, a poly (lactide-co-glycolide) is dissolved in methylene chloride. An aqueous solution ofpolypeptide is then stirred inlo the salvent-polymer solution 10 form a water-in-oil emulsion. A second solvent-miscible material such as silicon oil, is added slowly with

F I H F N D O M

1 G

J U L I

2 0 0 1

sturing to precipitate the excipient which coats the dispersed water droplets togive microcapsules. Dit wijst wederom op een kern van werkzame stof met een omhulsel van polymeer. Daaraan wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat in het Bosweil-octrooi niet alleen 'Coating', waaronder 'Micro-Encapsulating', maar ook andere afgifteprofïelen zoals 'F.mbcdding' en 'Intimate mixing' wotden beschreven, nu voormelde passage duidelijk de bereidingsmeLhode van 'encapsulating' volgens het octrooi beschrijft. Het hof kan zich dan ook niet verenigen met de uitleg van deze passage door de rechtbank voor zover inhoudende dat de betreffende passage slechts een samenvatting is van de mcthodc(s) volgens het .Bosweiloctrooi. Ook in de voorbeelden van het octrooi vindt de vakman aanwijzingen, die hem er toe brengen 'microcapsule' te verstaan als 'kern van werkzame stof met omhulsel van polymeer'. In voorbeeld T wordt immers uitgelegd dal de polymeer-oplossing in aanraking wordt gebracht met de in water opgeloste werkzame stof en ieposit as droplets of solventswollen poly nier onto the surface of the water-polypeptide microdwplcts. These solvent-svmllen polymcr droplets then coalesced to form a continuousfilm awund the water-polypeptide microdroplets. Het polymeer materiaal vormt aldus een omhulsel om een kern van wetkzame stof. De vakman, die kennis neemt van de conclusies van het octrooi en deze tracht te begrijpen in hetlichl van de beschrijving, zal dan ook tot de slotsom komen dat met microcapsuleforni slechts een vorm bedoeld is waarin de werkzame slof zich in een kern bevindt, waaromheen zich een omhulsel van polymeer materiaal bevindt, dat wil zeggen een vorm, die dooi' partijen ookals 'micro-bubbles' is omschreven. Die slotsom geldt te meer, nu de beschrijving geen enkele aanwijzing bevat, die de vakman er toe zou kunnen brengen 'microcapsule form' anders te interpreteren. 10 Uit de conclusies, bezien in het licht van de beschrijving, volgt bovendien dat een juiste verhouding van de verschi Ilende bestanddelen, waaronder een bepaalde diameter van de capsules, tot de essentiële kenmerken van het octrooi behoort. Tn de beschrijving van het octrooi is daaromtrent vermeld (pag. S, regels Z3-Z7): The compositions of this invention exhibit sustained release of the encapsuled compounds over extended periods of time. This time period may rangefrom onemonth to 3 years depending on the composition of the encapsulating excipient, its molecular weight, the diameier of the capsule, and the presence ofa polymer hydrolysis modifying agent in the care. Bij pleidooi is namens Syntex bevestigd dat door de juiste keuze van patameters (de lactide/glycolide-molverhouding van het FLGA-copolymeer, zijn molecuulgewiclil en de diameter van de microcapsulc) een continue afgifte van LH-RH kon worden bewerkstelligd gedutende minimaal een maand. 1 1 Hetgeen door Syntex voor het overige is aangevoerd, stuit af op het vorenstaande. Ook het beroep op de Nederlandse oerrooiaanvrage nr. 850 2787 van Dcbiopharm kan Syntex niet baten. ïz Het hof overweegr nog ren overvloede, dat ook uit het verleningsdossier, waarop beide partijen een betoep hebben

1 B

_ U L I

2 0 0 1

B I J B L A D

l [ \ D ' J S T R I L L L

t l Ü E N D O M

2 2 5

gedaan, blijkt dat de aanduiding microcapsukform in concluBeslissing sie 1 uitgelegd dient te worden, zoals hiervoor omschreven. Hethof: In de brief van octrooigemachtigde LM. Armitage van 7 juli in ketprincipaal hoger beroep 19S8 wordt immers een uitleg gegeven van dedricfasen van vernietigt het vonnis waarvan beroep, vrijgeven van de werkzame stof LII-RH uit de microcapsules. De eerste fase is cen fase, waarbij enig LH-RH, dat bij het vormen van het omhu Iscl op het omhulsel is achteren opnieuw rechtdoende: gebleven, wordt vrijgegeven. De tweede fase is een fase, verklaart voor recht dat Debiopharm S. A. door productie en/ waarbij de degradatie van het polymeer van het omhulsel of verkoop van het product Decapeptyl-CR 3,75 geen innog zo weinig is voortgeschreden, dat rhisprevents nearly all breuk maakt op liet aan Syntex (U. S.A.) f nc. verleende Eurointernat drugfront escapmgfrom the microcapsules. De derde fase pees octrooi 0.052.510 B2; tenslotte is een fase van active release, occurring only once suffi- veroordeelt Syntex in de kosten van het geding in eerste aanciënt polymer kas been hydrolyzed (...) to initiate microcapsule de-leg en hoger beroep en begroot deze tot op deze uitspraak gradation, theLlLRll analogthen dijfusingout through ilieprogres- aan de zijde van Debiopharm op ƒ 3.790,- respectievelijk en sively collapsing microcapsule material(pag. 6). /5.S40,-; Ook uit de toclichtingbij pleidooi namens Syntex blijkt, dat verktaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Sjmtcx erin is geslaagd door een geschikte keuze van materialen en parameters de tweede fase te ecarteren, waardoor in het incidenteel hoger beroep de eerste en derde fase elkaar kunnen overlappen en de inverwerpt het beroep; enz. vloed van de tweede fase wordt uitgeschakel d. De uitleg van de drie fasen veronderstelt (en vereist) een omhulsel van polymeer materiaal rond een kern van LH-RH bevattende stof. Ni'. 43 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Bij een constructie, waarbij het LH-RH is gedispergcerd in 8 december 1999* een matrix van polymeer materiaal (de 'micro-sponge' vorm) zullen de drie fasen zich niet voordoen, omdat het (spuitgietsysteem) omhulsel, dat die drie fasen veroorzaakt niet aanwezig is (maar zal vermoedelijk cen min of meer continu vrijgeven Mrs. D.H. von Maltzahn, M.Y. Bonneur en van LJrf-RII, naarmate de matrix oplost, optreden). R.C.D.E.Hasekamp r3 Voor het geval een beroep op equivalentie in de stellingen van Syntex besloten ligt, merkt hethof op, datdc'microArt. 51 lid laROW (1910) sponges', zoals door Debiopharm voor haar preparaat DecaDe gemiddelde vakman zal onderkennen dat het probleem van peptyl toegepast, niet als cen octrooirechtelijk equivalent het optreden van buitensporige warmtcafgifte bij de spuitmond zich van de 'micro-bubblcs' volgens het octrooi worden benet zo goed voordoet bij spuitgietapparatcn met een centrale spuitschouwd, omdat, zoals uit het voorgaande volgt, met poort ah bij spuitgietapparatcn met een randspuitpoort. De octrooi'micro-sponges' weliswaar eenzelfde resultaat (het geduhouder zag zelf, getuige figuur 5 bij het octrooischrift, ook geen verrende langere tijd afgeven van een bepaald geneesmiddel, schil tussen een centrale spuitpoort en randspuitpoort. De vakman LH-RH) wordt bereikt, maar wel op wezenlijk andere wijze die geconfronteerd werd inethet probleem dat hetoctrooi beoogt op te (zonder drie, elkaar al dan niet overlappende fasen). lossen, zou daarom bijzijn zoektocht zijn gestuit op een artikel in het 14 Uit het vorenstaande vloeit voort, dat het preparaat Decapcptyl van Debiopharm niet onder de beschermingsomvangvan het octrooi van Syntex valt en vaninbreuk dus geen sprake is. Derhalve slagen de -tegen het andersluidende oordeel van de rechtbank gerichte - grieven 1 tot en met 9 en is de primaire vordering van Debiopharm toewijsbaar is. Mitsdien komt de subsidiaire vordering van Debiopharm niet meer aan de orde en behoeven de principale grieven voor zover strekkende tot nietigverklaring van het octrooi geen bespreking meer. De incidentele grief, die de beweerde nietigheid van het octrooi betreft en is gericht tegen het voornemen van d e rechtbank om deskundig advies te vragen aan het Europees Octrooibureau, behoeft, gezien de uitkomst van het principale beroep, evenmin behandeling. Dit brengt mee, dat het vonnis niet in stand kan blijven en dat Syntex als de in het ongelijk gestelde partij zal worden verwezen in de kosten van beide instanties.

tijdschrift 'Kimststojfe 74' en daarin, zonder dat hij daarvoor inventieve denkarbeid hoefde te verrichten, de in conclusie 1 van het octrooi beschreven oplossing voor liet probleem van de stand van de techniek hebben gezien. Hij zou daarvan niet zijn weerhouden door de omstandigheiddatdespuitgietinrichtingniet direct op dcgietholteplaat wordt toegepast. Uit het feit dat de daaraan bevestigde Düsenkopf eenvoudig is te verwijderen, zou hij onmiddellijk hebben begrepen dat die kan worden weggedacht. Verder zou de gemiddelde vakman zich hebben gerealiseerd dat de warmte ook door de onderkant van de flens kan worden afgevoerd, zodat hij van voornoemd inzicht evenmin zou zijn weerhouden door de pijl in figuur 6, die een warmtebeweging door de spiraal aan de zijkant aanduidt. De maatregelen die zijn beschreven in conclusie 1 berusten daarom niet op uitvinderswerltzaamheid, Dynisco Hotrunners B.V. te 's-Gravenhage, eiseres, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. W.A. Hoyng te Amsterdam, tegen

' Er is beroep ingesteld. Red.

2 2 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 1

Mold-Masters Limited te Ontario, Canada, gedaagde, procureur mr. H.C. Grootveld, advokaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam. Rechtsoverwegingen ï Tussen partijen staat het volgende vast. a Mold-Masters is rechthebbende op Europees Octrooi o 407 971 (hierna; het octrooi), haar op 7 juni 1995 voor onder meer Nederland verleend voor een 'injection molding system withflaiigedinsulation gate seal'/spn itgictsysteem met vaneen fiens voorziene, geïsoleerde poort-afdichting. Voorrang is ingeroepen vanaf 13 juli 1989, b Conclusie 1 van het octrooi luidt in de authentieke Engelse taal: c Tegen de verlening van het octrooi is op 6 maart 1996 opAn injection molding apparatus having antiongatedheated iwzzle positie ingesteld. De oppositie-afdeling van het Europees (10) with afonmrd end (28) and a rearend (1$), said heated nozzle Octrooibureau heeft bij beslissing van t7 februari 1998 de seated in a well (zo) ofa surrounding cookd cavity plate (22), an oppositie verworpen. insulative airspace (34) extending between the heated nozzle and the surrounding cookd cavity plate, the heated nozzle havinga melt pas- z Dynisco vordert dat het Nederlands deel van liet octrooi sage extending therethrough to convey pressurized melt to an edge wordt nietig verklaard. Zij stelt daartoe dat de gepretengate (42) extending radially ontward through the cavity plate to adeerde uitvinding van Mold-Masters inventiviteit mist. cavity (44), the melt passage havingfirst portion (36) extendingcentrallyfrom an inlet at the rear end oj the nozzle and an second por-Be (gepretendeerde) uitvinding van Mold-Masters volgens conclution (40) extending radially ontward from the first portion to a hol- sie 1 low edge gate seal (12) extending adjacent theforward end of the3 Blijkens de beschrijving van het octrooi (kolom 1, regels nozzle in alignment with the edge gate (42), said hollow edge gate 24-26 van de Engelse versie) kleefde aan het spuitgietseal (12) havinga central bore (104) extendingthereihroughfron ansysteem, waarvan in het octrooischrift is afgebakend (US inner end (34) of the seal to an 011 ter end (96) of the seal (12) wherein 4,344,750), het nadeel dat de daarin toegepaste spuitmondthe edge gate seal (12) substantially bridges the insulative air space afdichting soms een buitensporige warmte aan de grenzen (34) van de gictpoort (randpoort) geeft, hetgeen de frequentie van de cyclus verkleint. Het is het doel van de inrichting volcharaterized in that gens conclusie 1 van het octrooi om deze nadelen gedeeltethe onterend (96) of the edge gate seal (12) has a central portion (98) surrounded by aflangeponion (702) which projects oütwardly lijk op te heffen door ccn spuitgictsysteem te verschaffen met een isolerende warmteafdichting, die warmtearound the center portion with a circular insulativegroove (100) extending therebetween, saidflangeportion (102) being substantially overdracht naar de directe omgeving van de gictpoort vermindert. Daartoe voorziet conclusie 1 van het octrooi in de larger in diameter than the edge gate (42), wherein the inner end of maatregelen dat 'the onterend (96) of the edge gate seal (12) has a the edge gate seal (12) is threaded to be retnovably received in a threaded seat (106) extending radially adjacent theforward end of the central portion (98) surrounded byaflangeportion (102) which pronozzle in alignment with the edge gate (42), the central bore (104)jects oütwardly around the center portion with a circular insulative groove (100) extending therebetween, saidflangeportion (102) being through said edge gate seal (12) being in alignment with the second substantially larger in diameter than the edge gate (42)'. radial portion (of the melt passage) and the edge gate (42). 4 Doel en functie van deze maatregelen kunnen worden geïllustreerd aan de hand van een deel van de door MoldBij het octrooischrift behoren onder meer de figuren 2 en 3, Masters ingekleurde versie vanfiguur 2bij het octrooischrift die er als volgtuitzien: (productie 1 bij conclusie van antwoord), waarop de rechtbank de relevante verwijzingscijfers heeft aangebracht:

•

e

J U L I

2 0 0 1

B I J B L A D

I N J U Ü I H I L ^ L

T)e 'edge gate ieaZ'/nindpoortafdichting is zwart gekleurd en bestaat aan 'the outer end' - dat wil zeggen vanaf de versmalling van 'the central'oore'/hetboorgat (104) - uit ccn 'flange portion'/ftcnsdcd (102) en ccn 'center portt'onVccntraal gedeelte (98). De flcnsdelen sluiten aan op de 'cavity plate'j gictholteplaat (22), terwijl tussen het centrale gedeelte van de randpoort-afdichting en de gietholteplaai een speling 'd' aanwezig is. Het doel van deze maatregelen - het verminderen van de directe warmle-overdracht in de directe omgeving van de 'edgegate'/giet- of randpoort - word t bI ij kens dc beschrijving (kolom 3, regels 37-6r en kolom 4, regels 5-46) en de door partijen ten plcidooie gegeven toelichting aldus bereikt. Smelt die vanuit het de 'tnelt passage'[hex smeltkanaal naar de randpoort (42) wordt gestuwd, komt via speling 'd' in de 'insulative groove'iisolccendc groef (100) terecht en fungeert daar, na te zijn afgekoeld, als warmtc-isolator tussen (het centrale gedeelte van) de randpoortafdichting en zich daaronder bevindende delen van de gictholteplaat. Daardoor vindt in de directe omgeving van de gietpoort minder wannte-overdrachr plaats. De warmte van de randpoortafdichting wordt via de flensdelen naar de gieihoUeplaat afgegeven, en wel op een plaats die verder van de randpoort is verwijderd.

L i ü L N D O M

2 27

7 De russen-conclusie is dat de uitvinding volgens conclusie 1 van bet octrooi in ieder geval niet meer kan omvatten dan a de toepassing van ccnflensin combinatie met ccn opening 'd' tussen het centrale gedeelte van de randpoortafdichting en de gietholteplaat, en b het in een lijn plaatsen van het boorgat en de randpoort. Kunststoffe 74 S In de visie van Dynisco vloeiden deze maatregelen op de priori tcitsdatum op voorde hand liggende wijze voort uit onder meer-hetgeen was geopenbaard in een artikel in bet tijdschrift 'Kunststoffe 74" uit 1984 met de titel 'Optimierung des Warmehaushalts voii Heiükanal-dtisen'. Dit dokument zal hierna als 'Kunststoffe 74' worden aangeduid.

9 Mold-Masters heeft hier in de eerste plaats tegenin gebracht dat 'Kunststoffe 74' niet zou zijn geraadpleegd dooide gemiddelde vakman, die op zoek was naar de oplossing voor het inliet octrooischrift beschreven probleem. Zij heeft et daartoe op gewezen dat dit artikel betrekking heeft op een spuitgietinrichting met een centrale spuitpoort en niet op ccn spuitgietinrichting met ccn randspuitpoort, waarvoor het octrooi is verleend. Dit verweer gaat echter niet op, omdat naar het oordeel van de rechtbank de gemiddelde 5 In het kenmerk van conclusie 1 is voorts de maatregel beschreven dat de 'inner end of the edge gate seal (iz) is threaded to vakman zal onderkennen dat het probleem van het opttebe removably received in a threaded scaf. Over deze maatregel is clen van buitensporige warmteafgifte bij de spuitmond zich net zo goed voordoet bij spuitgieiapparaten met een ceninde beschrijving van het octrooi te lezen dat'(....) the seal 12 trale spuitpoort als bij spuitgictapparatcn met ccn randisscrewedseamlyintoplace maseatioSadjacenttheforwardend spuitpoort. Mold-Mastcrs zag zelf in dit opzicht kennelijk zS of the nozde 10'(kolom 3, regels 28-30) en dat '(f)orinstanee, the inner end 54 may notbe threaded butmayjust be tightly received ook geen verschil tussen ccn centrale spuitpoort en een randspuitpoort, getuige het feit dat in figuur 5 bij het in the seat 106' (kolom 5, regels 22-24). Hieruit blijkt dat de octrooischrift een centrale spuitpoort is afgebeeld. Inherent schroefdraad aan het binnenste einde van de randpoortafaan spuitgieiapparaten met een randspuiipoon is dat het dichting de functie heeft om de randpoortafdichting eensmeltkanaal in hoeken van 90° ombuigt. Aan die omstanvoudig te kunnen vervangen. Deze maatregel is triviaal zodigheid komt dus geen zelfstandige betekenis toe. dat de uitvinding van Mold-Masters in ieder geval niet daarin kan zijn gelegen. I Iet octrooischrift biedt geen enkel aanknopingspunt voor de stelling van Mold-Mastcrs dat 10 De vakman die geconfronteerd werd met het probleem deze schroefdraad ccn bijdrage levert aan de vermindering dat het octrooi beoogt op te lossen, zou, zo volgt uit het zovan de warmtc-overdraebt naar de directe omgeving van de juist overwogene, bij zijn zoektocht zijn gestuit op 'Kunstgietpoort. Het komt de rechtbank overigens voor dat de isostoffe 74'. In dat artikel zou hij hebben aangetroffen de vollerende werking van de schroefdraad de warmLe juisL in het gende figuur 6: smeltkanaal houdt, zodat niet is in te zien dat daardoor vermindering van de warmte-overdracht vanuit dat smeltkanaal naat de omgeving van de gietpoort zou kunnen worden bewerkstelligd. 6 Met het laatste deel kenmerk van conclusie 1 van het octrooi dat 'the threaded seal (is) extending radicilly adjacent theforward end of the nozde in alignment with the edge gate (42), the central bore (104) through said edge gate seal (12) being in alignment with the second radialportion (of the mei't passage) and the edge gate (42)' is tot uitdrukking gebracht dat het centrale boorgat op een lijn (axiaal) ligt met het tweede gedeelte van het smeltkanaal en met de randpoort. Dat was in de spuitgietinrichting volgens 1154,344,7-50, waarvan het octrooi is afgebakend, niet het geval. Mold-Masters is van mening dar en de beschrijving daarvan, die als volgt luidt: ook dit deelkenmerk voordelen biedt in verband met het Der Haaptfortschritt bei dieser Entwicklung honnte ober im Anhiervoor genoemde probleem. Of dit zo is - Dynisco betwist schmttbereich erzieit werden (Md 6), m den beheizten Bucbsenkördit - kan gelet op hetgeen hierna zal worden overwogen, in per wurde bis in den Bera'ch der etsten Wendel eine Vorkammer het midden blijven. eingearbeitet. Der immer in Richtung eines ncgativen Temperaturgradientenflie&ende Warmestrom teiltsich in KichtungDüsenspitz

2 2 y

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

1 ö

J U L I

2 0 ü 1

und -kopf. Der wdrmesmm zurSpitze kann ober über dit isolierende Vorkammerhinwegnkht mehrzum halteren Werkzeugflie&en. Der Düscnkopf ist aufden beheizten Körper aufgeschraubt. DaderWdrmeübergang über ein Gevinde relativ schlecht ist, bleibt in diesem. FallderDiisenlwpfrelativkaltbeigleichzeitiglioherTemperaturder Spitze.

Nr. 44 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravcnhagc, 22 december 2000*

11 Tn figuur 6 is de flens, de opening 'd' en het in een lijn liggen van boorgat en randpoort geopenbaard, terwijl de geciteerde passage duidelijk maakt dat het doel van de combinatie flens-opening 'd' is her creëren van een 'isolierende Vorkammer', dar wil zeggen de 'insulativegroove' in de zin van conclusie i van het octrooi. Naar liet oordeel van de rechtbank zou de gemiddelde vakman daarom in 'Kunststoffe 74', zonder dat hij daarvoor inventieve denkarbeid hoefde te verrichten, de in conclusie ï van het octrooi beschreven oplossing voor het probleem van de stand van de techniek hebben gezien. Deze vakman zou, anders danMold-Mastcrs meent, van dit inzicht niet zijn weerhouden door de omstandigheid dat de spuitgietinrichring volgens figuur 6 van 'Kunststoffe 74', omdat daaraan een 'Düscnkopf' is bevestigd, niet direct op een 'cavity plate'/gietholteplaat wordt toegepast. In aanmerking ook genomen dat in de beschrijving in 'Kunststoffe 74' is vermeld dat de 'Düscnkopf op de spuitkop is geschroefd en dat daaruit volgt dat deze 'Düscnkopf daarvan eenvoudigisteverwijderen, zou hij immers onmiddellijk hebben begrepen dat de 'Düsenkopf \on worden weggedacht. Verder zou de gemiddelde vakman zich hebben gerealiseerd dat de warmte ook door de onderkant van de flens kan worden afgevoerd, zodat hij van voornoemd inzicht evenmin zou zijn weerhouden door de pijl in figuur 6, die een warmtebeweging door de spiraal aan de zijkant aanduidt.

A rt. 70 ƒ' art. 53, lid zHOW 1995 De ovens van Stork maken inbreuk op alle kenmerken van het octrooi, zoals dat luidde voordat het na de beslissing van de Board of Appeal werd gewijzigd. De ovens van Stork maken naarhet voorlopig oordeel geen inbreuk op de in beroep toegevoegde kenmerken. De kap van de Stork-ovens rust niet op de bak in de eigenlijke zin van het woord, doch wordt in tegendeel met een daarop uitgeoefende (til)kracht er van weerhouden met de bak in contact te komen, juist teneinde te bewerkstelligen dat de afdichting niet wordt gevormd door kap en bak op elkaar te la ten aansluiten, doch door het water dat zich aan de rand van de bak bevindt. Koppens heeft nog wel betoogd dat een dergelijke - uit de stand van de techniek bekende - afdichting geacht moet worden ook onder 'resting' in de zin van het octrooi te vallen, doch dit betoog komt. voorshands onjuist voor. Voor derden, waaronder de gemiddelde vakman, is na kennisneming van het octrooisciirift immers allerminst duidelijk dat Koppens bedoeld heeft ook een afdichting als door Stork toegepast onder bescherming te plaatsen. Volgt bevel aan Koppens met betrekking tot de Stork-ovens tegenover derden geen beroep te doen op haar octrooi dan onder gelijktijdige schriftelijke mededelingdat de president alszijnvoorlopigoordeel heeft uitgesproken dat de Stork spiraaloven geen inbreuk maakt op dat octrooiArt. 75, lid 1 ROW1995

Slotsom 12 De slotsom is dat de maatregelen die zijn beschreven in conclusie 1 van heroerrooi nieropuirvinderswerkzaamheid berusten. Dat geldt ook voor de maatregelen volgens de conclusies 2 t/m 6, die - naar Mold-Masters zelfheeft aangegeven - van conclusie 1 afhankelijk zijn en waarin geen inventieve toevoegingen aan de in conclusie 1 neergelegde maatregelen zijn te ontwaren. 13 Er zijn bij deze stand van zaken geen termen om, zoals Mold-Masters heeft verzocht, de Octrooiraad om advies re vragen over de geldigheid van haar octrooi. 14 Het octrooi zal wotden nietig verklaard. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Mold-Masters worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Beslissing De rechtbank: verklaart nietig het Nederlandse deel van Europees octrooi 0 4 0 7 9 7 1 , op 7 juni 1995 verleend aan Mold-Masters; veroordeelt Mold-Masters in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Dynisco begroor op ƒ 3.655,23, waarvan ƒ 2 . 5 8 0 , - voor salaris van haar procureur en ƒ 1.075,23 voor verschotten.

(spiraaloven II) Mr.j.W.duPon

Hoewel het argument dat het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de ingediende aanvrage bepaald niet ongegrond voorkomt, gaat het te ver om thans, zonder verdergaand onderzoek, waarvoor liet bestek van een kort geding zich niet leent, de conclusie te trekken dat er sprake is van een niet te verwaarlozen kans dat het octrooi zat worden vernietigd. Koppens BV te Bakel, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M, volt Schmidt auf AUenstadt, advocaat mr. C. A.J. Crul te Amsterdam, tegen 1 Stork Titan BV te Boxmeer, z Giebels Vleesveredeling BV, gedaagden, procureur mr. HJ.A. Knijff, advocaat mr. W.A. Hoyng te Amsterdam. Overwegingen ten aanzien van het recht: De feiten 1 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Koppens (destijds genaamd Tetra Laval Food Koppens B.v.) is rechthebbende op het Europees octrooi nr. 558 151, mei als prioritcitsdatum 26 februari 1992 vcrlccndop3t januari 1996 voor een 'Oven'. Dit octrooi, hierna: het octrooi, heeft mede gelding voor Nederland. b Conclusie 1 van het octrooi luidde aanvankelijk als volgt: Oven witli a housing which lias heating means (iS, 19) and a conveyor belt (7) which runs through the housing, and on which thefood

" Er is beroep ingesteld; vgl. spiraalovcii I, Pres. Rb. 's-Gravciilmgc, 2 april 1999, BIE 2000, nr. io, blz. 349. Red.

1 G

J U I I

2 ü '.} 1

B I J E L A D

I N D U S T R I Ë L E

EIC-ENDOV1

2 2 9

products to be heated can be accomodated, which belt (j) follows inhoud a daarvan heeft de Board - evenals de president dezer first helicalpath and a second helicalpath which connects to the firstrechtbank en het Hof - conclusie 1 van het octrooi, zoals path, in which secondpath the belt, viewed in the vertical direction,onder c weergegeven en door de oppositieafdeling geaccepcarries out a movement in the opposite direction to that in the fint teerd, nier inventief geacht in verband met DE 32 25 813 path, characterized in that thefirstpath is situated in afirst cham(D2) en ER 1.516.498 (E23). De Board overwoog daartoe: ber (26) in the housing, the secondpath is situated in a second chamThe board considers that it would be obvious iothe skilled person to ber (27) in the housing, which chambers (26, 27) are separated by usc a the teaching ofD2 to modify thedouble helixsystem ofeigures 1 partition (25! providcd with an opening(28) thmugh which the belt and.20fE.23 toprovi.de two separately heatable chambers. In doingso ij) is conveyed, and in that the two chamben (26,27) each have theirhe would arrive at the subject-matter of claim 1 of the main request. own heatingdevke(iS, i$i).sothal two different temperature. zones m De Board heeft evenwel het octrooi in stand gelaten op areformed. basis van het derde van vijf auxil iary requests, ingcd iend op 24 maarr 2000. Als gevolg hiervan is claim r komen te luiden als volgt, waarbij de op grond van genoemd auxiliary c i'iguur 1 bij het octrooi ziet er als volgt uit: request aangebrachte wijzigingen/toevoegingen vet zijn weergegeven: Oven with a housingwhkli lias lieating means (18,19,23) and a conveyor means (7) which runs thraugh the housingforfood products to be heated, which conveyor means (7) follows afirst helicalpath and a second helicalpath which connects to thefirstpath, in which second path the conveyor means, viewed in the. vertical direction, carries out a movement in the oposite direction to that in thefirstpath, wherein the housing comprises a tank (2) and a cap (4) resting 011 said tank (2), in that the conveyor means are constituted by oneconveyor belt (7) on which thefood products to be heated can be accommodated, in that at the level of the two helical puths the conveyor belt (7) is driven in each case by a rotatable drum (5,6) with vertical axis of rotation, thefirstpalh being situated in afirstchamd Tegen de verlening van dit octrooi hebben zowel Stork als ber (26) in the housing, the second path being situated in a second Meyn Machinefabriek B.V. (hierna: Meyii) oppositie ingechamber (27) in the housing, which chambers (26,27) are separated steld bij het Europees Octrooibureau (EOB). Tijdens de by a partition (25) providcd with an opening (28) thraugh which the mondelinge behandeling van deze oppositie bij de conveyor belt (7) is conveyed, the two chambers (26,27) each having oppositieafdeling van het EOB heeft Koppens, na cen drietheir own heat ing device (18), so that two different temperature zotal eerder ingediende maar afgewezen verzoe ken, een vi erd e nes areformed, said heating devices(iS) each providing hulpverzoek ingediend, waarbij conclusie r als volgt kwam hot-air heating and being provided in the top of the te luiden: e Oven with a hotising which has heating means (18,19) and a con-cap (4). veyor means (7) which rans throttgh the housingforfood products to be heated, which conveyor means (7) follows afirst helicalpath and an De Board of Appeal heeft daartoe (onder meer) het volsecond helicalpath which connects to thefirstpath, in which secondgende overwogen: path the conveyor means, viewed in the vertical direction, canies outFor thefirsttime in this series of main and auxiliary requests, this a movement in the opposite direction to that in thefirstpath, cha- claim makes it uneqiiivocally clear thatwhat is claimed is a separate racterized in that the conveyor means are constiluted by a con- unit. The housing comprises a tank and a cap. 'The word 'tank'generveyor belt (7) on which the Food'products tobe heated can be accomoally desenbes something which can hold afiuid and it is plausible dated, in thcitatthe level ofthe two helkalpaths the conveyor belt (7) that this tank holds any food panicles and fat wliich dropfwm the is driven in each case by a rotatable drum (5,6) with vertical axis ofproduct being heated. The cap resting on the tank signifies that the rotation, thefirstpath being situated in afirstchamber (26) in the top of the oven is removablefor access to the oven imerior. Since the housing, the second path being situated in a second chamber (27) in heating devices are provided in the cap they will benot be subject to the housing, which chambers (26, 27) are separated by a partition dropped partides and fiü. Moreover the heating devices will be (25J providcd with an opening (28) throttgh which the conveyor helitnoved out of the way as the cap is moved, improving access to the (7) is conveyed, the two chambers (z6,27) each having their own heaoven interiorAmplicitly this claim givesagiiideto the size of the oven ting device (18,19), so that two different temperature zones arefor-since it cannot be so big that the cap caimot be removed. med. o Stork produceert en verhandelt ovens wel ke voldoen aan alle kenmerken van het octrooi zoals het door de oppositief Bij brief van 5 mei rggS heeft de oppositieafdeling de afdeling van het EOB was gehandhaafd en vervolgens door tussenbeslissing kenbaar gemaakt dat, gelet op de door de de Board of Appeal wegens gebrek aan inventiviteit verworoctrooi houder tijdens de oppositieprocedure gemaakte wijpen. Slork heeft een dergelijke oven onder meer geleverd zigingen, het octrooi en de uitvinding waarop dit betrekaan haar mcdc-gcdaagdc Giebels. king heeft aan de eisen van het Europees Octrooiverdrag (EOV) voldoen. p Koppens heeft aan een of meer aan potentiële afnemers van Stork doen weten dat Stork door het verhandelen van g Tegen deze russenbeslissing hebben Stork en Mcyn behaar ovens inbreuk maakt op het octrooi, zoals dat uit roep ingesteld bij het EOB. hoofde van de beslissing van de Board of Appeal is gewijh(...) zigd. I Op 27 april 2000 heeft de Technical Board of Appeal van het EOB een beslissing genomen op het beroep. Blijkens de

J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

De vordering, degwndslagdaarvooren het verweer 2 Koppens vordert in conventie (samengevat) dat het Stork op straffe van een dwangsom zal worden verboden direct of indirect inbreuk te maken op het octrooi, met nevenvorderingen. 3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Koppens aan die vordering de stelling ten grondslag dat de door Stork verhandelde ovens inbreuk maken op conclusie 1 van het octrooi zoals dat na de beslissing van de Board of Appeal is komen te luiden. 4 Stork heeft tegen de vord ering van Koppens gemotiveerd verweer gevoerd. Dat verweer komt naar de kern neer op de stelling dat de ovens van Stork geen inbreuk maken op het gewijzigde octrooi alsmede dat dat octrooi naar verwachting in de reeds aanhangige bodemprocedure zal worden vernietigd. 5 In reconventie vordert Stork (samengevat) dat Koppens zal worden bevolen legenover derden geen beroep te doen op het octrooi zonder daarbij te melden dat de president heeft geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk en er bovendien een serieuze niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi zal worden vernietigd. 6 Aan die vordering legt Stork, naast de door haar in conventie naar voren gebrachte stellingen, ten grondslag dat Koppens ten onrechte haar octrooi en de beweerde inbreuk daarop door Stork tegenover derden inroept als gevolg waarvan Stork schade lijdt. 7 Koppens heeft de vordering in reconventie gemotiveerd bestreden. Beoordelingvan het geschil In conventie en reconventie 8 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd na i april 1995, zodat ingevolge liet bepaalde in art. 103 Rijksoctrooiwel 1995 hel bepaalde in en krachtens die wet van toepassing is.

E I G E N D O M

J U L I

2 0 0 1

een geheel andere wijze wordt gerealiseerd, en wel door een zogenaamd 'waterslot'. Stork heeft ter onderbouwing van die stelling de volgende illustraties overgelegd:

(Octrooi)

(Uitvoering ovens Stork)

11 Naar het voorlopig oordeel van de president is dit nietinbreuk argumeiu van Stork gegrond. Koppens heeft niet weersproken dat de kap van de Stork-ovens niet op de bak rust in de eigenlijke zin van het woord, doch in tegendeel met een daarop uitgeoefende (ti l)kracht er van wordt weerhouden met de bak in contact te komen, juist teneinde te bewerkstelligen dat de afdichting niet wordt gevormd door kap en bak op elkaar te laten aansluiten, doch door het water dat zich in de rand van de bak bevindt. Koppens heeft nog wel betoogd dat een dergelijke - uit de stand van de techniek bekende- afdichting geacht moet worden ook onder'resting' in de zin van het octrooi te vallen, doch dit betoog komt voorshands onjuist voor. Voor derden, waaronder de gemiddelde vakman, is na kennisneming van het octrooischrift immers allerminst duidelijk dat Koppens heeft bedoeld ook een afdichting als door Stork toegepast onder bescherming te plaatsen. 12 Nu de ovens van Stork voorshands geacht moeten worden in elk geval niet aan het zojuist besproken kenmerk te voldoen, is er reeds daarom geen aanleiding voor het uitspreken van een inbrcukverbod, zodat de vordering in conventie zal worden afgewezen. De overige niet-inbreuk argumenten van Storkkunncn in verband daarmee onbesproken blijven. Het eerste onderdeel van de vordering van Stork in reconventie is op grond van het vorenoverwogene toewijsbaar.

Inbreuk? 9 Voorop staat, dat niet tnssen parrijen in discussie is dat de door Stork geproduceerde ovens in elk geval inbreuk maken op alle kenmerken van hel octrooi, met uitzondering van de na de beslissing van de Board of Appeal toegevoegde kenmerken. Het gaat er thans (en, na enige jaren procederen en diverse rechterlijke beslissingen: voor het oerst) om Octrooi nietig? of die ovens ook inbreuk maken op d ie toegevoegde kenmer13 Onder verwijzing naar de inhoud van een door haar inken, te weten: middels in de bodemprocedure genomen conclusie heeft Stork het standpunt betrokken dat het octrooi, zoals na de wtierein the housing comprisesa tank (2) and a cap (4) restingon said beslissing van de Board of Appeal gewijzigd, naar verwachtank(z) ting in die bodemprocedure zal worden vernietigd. De aren said heating devices (18) toch providing hot-air heating and beinggumenten die Stork daartoe aanvoert komen (samengevat) op het volgende neer: providcd in the top of the cap (4). T Er is geen sprake van inventiviteit aangezien het op de prioriteitsdatum tot de algemene vakkennis van de vakman 10 Stork heeft in de eerste plaats betoogd dat de dooi Kopbehoorde dat er ovens bestaan waarvan de housing bestaat pens gestelde inbreuk zich niet voordoet,, aangezien bij haar uit een tank en een cap en waarbij de heating d evices zi ch i n ovens weliswaar sprake is van een bak (tank) en een kap (cap) the top of the cap bevonden. Koppens heeft die informatie doch niet van een kap die óp de tank rust. Stork heeft dit toeopzettelijk voor de Board of Appeal verzwegen mei als gegchcht door er op te wijzen dat volgens het octrooi sprake volg dat de Board kon overwegen (onder 9.4.4 van haar bemoet zijn van bet feitelijk rusten van de kap op de wanden slissing): van de tank. Van een dergelijk 'rusten' is, aldus Stork, bij haar ovens geen sprake nu in die ovens de aansluiting op

1 B

.; U L I

2 0 0 1

BI J E L A D

I N D L . S T R I E L E

None of the other documenis on file would lead the skilled person in art obvious marmer to the claimed subject-matter. De in het gewijzigde octrooi geclaimde uitvinding lag derhalve voor de vakman voor de hand. Indien de Board of Appeal met de vei'7.wegcn informatie bekend zou zijn geweest zou het gewijzigde octrooi niet zijn verleend. II Het onderwerp van het octrooi wordt niet gedekt door de ingediende aanvrage. Immers het probleem dat nu door het gewijzigde octrooi wordt opgelost (het vuil worden van de ver warmingsinriclitingen en de mocilij ke toegan kei ij kheid van liet binnenste van de oven) is door de vakman in het geheel niet uit de oorspronkelijke aanvrage af te leiden. 14 Hoewel het argument onder II, ontleend aan artikel 75 lid 1 onder c ROW, bepaald niet op voorhand ongegrond voorkomt, gaat hei te ver om thans, zonder verdergaand onderzoek waarvoor het bestek van een kort geding zich niet leent, de conclusie te trekken dar er sprake is van een serieuze niet te verwaarlozen kans dat het octrooi zal worden vernietigd. Daaromtrent zal ten gronde in de aanhangige bodemprocedure moeten worden beslist. 15 De vordering in reconventie is, voorzover deze op de beweerde nietigheid van het octrooi ziet, dan ook niet cocwijsbaar. Proceskosten 16 Koppens zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding. Beslissing: De president: In conventie wijst d e vordering af in reconventie beveelt Koppens met betrekking tot de ten processe bedoelde Stork-ovcns tegenover derd en geen beroep te doen op Europees octrooi 558 151 dan onder gelijktijdige schriftelijke mededeling dat de president van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage bij vonnis in kort geding van 22 december 2000 als zijn voorlopig oordcel heeft uitgesproken dal de S tork spiraaloven geen inbreuk maakt op dat octrooi; bepaalt dat Koppens aan Stork een dwangsom van ƒ 100.000,- verschuldigd zal zijn voor iedere keer dat Koppens in strijd handelt met voormeld bevel; wijst af het meer of anders gevorderde; In conventie en reconventie veroordeelt Koppens in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Stork begroot op ƒ 400,- aan verschotten en ƒ 2.000,-aan procureurssalaris; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

E I (J L N I) O M

Mr. 45 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravcnhagc, 3 maart 2000" (parallel geïmporteerde Zyban) Mr. E.J.N LLmann Art, 53, Ud4 ROW95:art. t), lid taj" 13, lid 1 GMV Het beroep op de uitputtingsregels houdt in dat de door gedaagde verhandMeZybandoor,resp.mettoestemmingvan GlaxüWelkome zelf in de Europese gemeenschap (namelijk in Duitsland) in het verheer is gebracht. Ten processe staat vast dat een Duitse vennootschap die onderdeel uitmaakt van het Glaxo Welkotne-concern vanuit de V.S. Zyban zoals die. daar in de handel wordt gebracht, heeft ingevoerd in Duitstand. Ondanks het feit dat het geneesmiddel aldaar nog niet was (en nog niet is) toegelaten, heeft zij dat kunnen doen ander vigeur vanpar. 73 lid 3 van het Arzneimittelgesetz.Het is niet aannemelijk dat de door gedaagde vanuit Duitsland verkregen en weernaarDuitslandverhandeldeZybanoiidervigeiirvan dezebepaling in Duitsland is afgezet. Daarom kan voorshands niet geoordeeld worden dat de door gedaagde verhandelde Zyban-verpakkingen betreft die dooroj'mei• toestemmingvan Glaxo'Wellcome in deHU/EER in het verkeer gebracht zijn geweest, zodat het beroep op uitputting faalt. 1 Glaxo Wellcome BV te Zeist, 2 The Wellcome Foundation Limited te Greenford, Midd icsex, Verenigd Koninkrijk, 3 Glaxo Group Limited te Greenford, Middlesex, Verenigd Koninkrijk, eiseressen, procureur mr. P.J.M, von Sthmidt auf Altenstadt, advocaten mr. L. Oosting en mr. E.F. Brinkman te Amsterdam, tegen 1 Stadtsapothcck Vcnlo BV te Vcnlo, 2 Johannes Marie Marrinus Jozef Schol ten te Venlo, 3 Mckhior Catharina Martin us Jozef Schol ten te Belfeld, gedaagden, procureur mr. W. Taekema, advocaten mr. CA. de Jong en H. B. J. de Boer te Utrecht. Overwegingen ten aanzien van het recht: 1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. a Glaxo Wellcome B.V. houdt zich wereldwijd bezig met de productie, verhandeling en distributie van geneesmiddelen. b Eén van de producten die Glaxo Wellcome op de markt brengt is het geneesmiddel Zyban (bupropion hydrochloride) onder meer in de Verenigde Staten, Canada, en, sinds kort, Nederland. Dit geneesmiddel is in Nederland per 1 december 1999 geregistreerd. Deze registratie is de eerste in een EU-lidstaat. Zyban wordt (onder meer) voorgeschreven als hulpmiddel bij hel stoppen met roken. c De Stadsapotheek is een onderneming die zich bezig houdt met de verkoop van geneesmiddelen, zowel aan (andere) apotheken als aan patiënten. Gedaagde sub 2 is apotheker en bestuurder van gedaagde sub 1. Gedaagde sub 3 is als werknemer bij de Stadsapotheek in dienst. d Eiseres sub 3 heeft op zS augustus 1996 bij het Europese Merkenbureau te Alicante een aanvraag tot inschrijving van Kr is beroep ingesLekl. Red.

2 3 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

het merk Zyban als gcmccnschapsmerk ingediend (aanvraagnummer 000346197). Het merk is op ro december 1999 ingeschreven, onder meer voor farmaceutische preparaten; de inschrijving is op 31 januari 2000 gepubliceerd. c Eiscrcs sub 2 is houdster van een tweetal Europese octrooien (EP o 656 775 en o 467488), voor - k o r t gezegd - een farmaceutisch preparaat en een bepaald type pil, waarvan het onder het merk Zyban door Glaxo Wellcome vervaardigde en in het verkeer gebrachte geneesmiddel een toepassing belichaam 1. f De Stadsapotheek lieeft ten minste één maal in Nederland, op doktersrecept, voordat liet middel hier te land was geregisrreerd, Zyban afgeleverd, afkomstig uit de Verenigde Staten en verpakt zoals hetmiddel daar op de markt wordt gebracht. Voorts heeft de Stadsapotheek enkele malen uit de V.S. afkomstige, aldus verpakte Zyban-tabletten vanuit Duitsland in Nederland ingevoerd en deze vervolgens afgeleverd aan Duitse apotheken. g Bij brief van 27 november 1999 heeft Glaxo Wellcome de Stadsapotheek gesommeerd het verhandelen, te koop aanbieden, afleveren en in voorraad hebben van Zyban te staken er gestaakt te houden. h De Stadsapotlicck heeft aan deze sommatie geeir gehoor gegeven. i Glaxo Wellcome heeft tevens op 27 novem ber 1999 beslag gelegd op een bij de Stadsapotheek aanwezige hoeveelheid van 293 verpakkingen Zyban tabletten. 2 Eiscrcsscn vorderen - samengevat (i) gedaagden, ieder afzonderlijk, te verbieden met onmiddellijke ingang iedere betrokkenheid bij het bereiden, verkopen, afleveren, invoeren of verhandelen dan wel ter aflevering in voorraad hebben van producten voorzien van het merk Zyban cn/of bupropion hydrochloride tabletten voor war betreft de Europese Unie althans Nederland; (ii) gedaagden, ieder afzonderl ij k, te bevelen om binnen zeven dagen opgaaf te doen van het volgende: - alle uitlatingen waarin producten voorzien van het merk Zyban cn/of bupropion hydrochloride tabletten door gedaagden (of aan hen gelieerde ondernemingen) worden genoemd; - namen, adressen, telefoon- en faxnummers van cen ieder aan wie producren voorzien van her merk Zyban en/of bupropion hydrochloride tabletten door gedaagden (of aan hen gelieerde ondernemingen) zijn aangeboden en/of afgeleverd (in het laatste geval onder opgave van de hoeveelheden en prijzen uitgesplitst per afnemer); - de hoeveelheden reeds afgeleverde producten voorzien van het merk Zyban en/of bupropion hydrochloride tabletten ondet overlegging van alle bijbehorende bescheiden (waaronder facturen, artsenverklaringen/recepten e.d.); - namen, adressen, telefoon- en faxnummers van wie gedaagden (of aan hen gelieerde ondernemingen) producten voorzien van het merk Zyban cn/of bupropion hydrochloride tabletten toegeleverd krijgen en hebben gekregen. (iii) gedaagden ieder afzonderlijk, te bevelen om binnen zeven dagen te bevelen om aan al h u n afnemers/cliënten (daaronder begrepen doch niet beperkt tot huisartsen, apothekers; groothandelaren in Nederland en elders in de Europese Unic/Europcsc Economische Ruimte) aan wie producten voorzien van het merk Zyban cn/of bupropion hydrochloride tabletten door gedaagden (of aan hen geli-

E I G E N D O M

16

.1 U l

I

2 0 U 1

eerde ondernemingen) zijn aangeboden respectievelijk gepresenteerd, de in de dagvaarding vermelde brieven te zullen toezenden zonder toevoegingen en indien nodig vertaald in een voor ontvanger begrijpelijke taal; (iv) gedaagd en, ieder afzonderlijk, te bevelen om binnen zeven dagen alle bij hen in voorraad zijnde of onder hun macht bevindende producren voorzien van het merk Zyban cn/of bupropion hydrochloride tabletten en voorts ook terstond alle aan hen geretourneerde producten voorzien van het merk Zyban en bupropion hydrochloride tabletten aan Glaxo Wellcome af te staan te verhandeling in een territorium waar zulks wèl geoorloofd is dan wel ter destructie; (v) zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom; (vi) gedaagden, ieder afzonderlijk, re veroordelen rot betaling van een voorschot op de door eiseressen geleden en nog te lijden schade ten bedrage van ƒ ro.000,-; 3 Zij legr aan haar vordering ten grondslag de onder 1 vermelde feiten, alsmede de stelling dat de Stadsapotlicck Zyban (buprion hydrochloride) tabletten in Nederland (en in elk geval ook in Duitsland) verhandelt, te koop aanbiedt, aflevert respectievelijk in voorraad houdt. De Stadsapotheek handelt in strijd met artikel 9 lid 2 onder b en c van de Gemeenschapsmerkenverordening. Van uitputting krachtens artikel 13 van die Verordening is geen sprake, nu het geneesmiddel Zyban noch door Glaxo Wellcome noch met baar toestemming in de Gemeenschap in het verkeer is gebracht. Er is louter toestemming verleend om Zyban re betrekken onder zeer stringente voorwaarden (met toepassing van S 73 lid 3 van het Arzneimittelgesetz) doof bepaalde in Duitsland gevestigde apothekers. Er is geen toestemming verleend om Zyban re betrekken en op welke wijze dan ook door of aan wel ke derde dan ook ter beschikking te stellen. De Stadsapotheek maakt voorts inbreuk op de octrooirechten van Glaxo Wellcome in Nederland door Zyban i n Nederland te verhandelen en in voorraad te hebben, terwijl het middel niet door Glaxo Wellcome noch met haar toestemming in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte op de markt is gebtacht. Voorts heeft de Stadsapotheek in strijd gehandeld met de Nederlandse en Duitse geneesmiddelenwetgeving door ongeregistreerde Zyban tabletten te verhandelen en in voorraad te hebben, hetgeen jegens eiscrcsscn onrechtmatig is. Tenslotte handelt de Stadsapotlicck in strijd met artikel 6 en 7 lid 5 van het Besluit Etikettering en Bijsluiter Farmaceutische Producten door bij het product en kei de Engelstalige bijsluiter te voegen, hetgeen eiseressen eveneens onrechtmatig achten jegens haar. 4 Gedaagden hebben gemotiveerd verweer gevoerd, dat, voor zover nodig, hierna aan de orde zal komen. Bevoegdheid en ontvankelijkheid 5 De bevoegdheid van de president lot kennisneming van de mcrkcnrcchtelijke vordering berust op art. 92 van de Gemeenschapmcrkcnvcrordcning 1 j° art. 3 van de Uitvoeringswet E.G.-vcrordcning inzake het Gemeenschapsmerk. 2 1 Verordening(Cijnr. 40/94 van de Raad van deKuropeseUnie van 20 december 1993 inzake het Gemeenseruipbinerk (VbbG 1994, Li 1). 7 Wet van 26 maart rg9S,5. 202.

16

J U L I

7 U U '

3 I J B - A D

I N D U S T R I Ë L E

6 De bevoegdheid van de president tot kennisneming van de octrooirechtelijke vordering berust op art. 8o lid 2 Rijksoctrooiwet 1995."' 7 Gedaagden hebben de onbevoegdheid van de president ingeroepen tot kennisneming van de vorderingen, voor zover die berusten op art. 6:162 BW. Dat beroep wordt verworpen, alleen al gelet op de samenhang van deze vorderingen met de merken- en octrooirechtelijke vorderingen tot kennisneming waarvan de president bij uitsluiting bevoegd is. S Gedaagde sub 3 heeft terecht aangevoerd ten onrechte in rechie te zijn betrokken, nu gesteld noch aannemelijk is dat hij de gewraakte handelingen anders dan in zijn hoedanigheid van werknemer van gedaagde sub 1 heeft verricht. In hun vordering tegen hem kunnen eiseressen dan ook niet worden ontvangen. Hierna zullen met 'de Stads apotheek' dan ook nog slechts de gedaagden 1 en 2 worden aangeduid. 9 Het overeenkomstige verweer van gedaagde sub 2 faalt evenwel, nu hij niet slechts directeur/enig aandeelhouder van gedaagde sub 1 is, doch tevens de in die apotheek 'verantwoordelijke apotheker' isen mitsdien (mede)in die laatste hoedanigheid moet hebben gehandeld. Octrooirecht 10 Ten processe slaat vast dat de door de Stadsapothcck op de wijze als in r.o. 1 onder c. bedoeld verhandelde Zybanpillen vielen binnen de beschermingsomvang van de aldaar onder f genoemde octrooien. Dat houdt in dat de Stadsapotheek, bij wie een partij dergelijke Zyban in beslag is genomen, zich aan octrooiïnbreuk heeft schuldig gemaakt, tenzij het beroep op uitputting van het octrooirecht als bedoeld in art. 53 lid 4 ROW 1995 gegrond is. Dat is evenwel nier het geval, zoals hierna zal worden overwogen. Merkrecht 11 Ingevolge het bepaalde in art. 9 lid 1 onder (a) Gemeenschapmerkenverordeiiing kan eiseres sub 3 als houder van het gemccnschapsmcrk Zyban aan iedere derde het gebruik in het economische verkeer verbieden van een teken dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven. Niet betwist is dat de Stadsapotheek in Nederland en Duitsland een farmaceutisch preparaat heeft verhandeld onder het ingeschreven merk. Er is derhalve ook van merkinbreuk sprake geweest, nu ook hier geldt dat het beroep van gedaagden op uitputting van het merkrecht (art. 13 lid 1 Gcmccnschapmcrkcnvcrordening) faalt. Uitputting? 12 Het beroep op de uitpuitingsregels waarvan de Stadsapotheek zich ter afwering van de octrooi- en merkinbreukvorderingen bedient houdt telkens in dat de door haar verhandelde Zyban door, resp. met toestemming van Glaxo Wellcome zelf in de Europese gemeenschap (namelijk Duitsland) in het verkeer is gebracht. Ten processe staat vast d at Glaxo Well come GmbH & Co. - een Duitse vennootschap die onderdeel vormt van het Glaxo Wellcome-concern -vanuit de V.S. Zyban, zoals die aldaar in de handel wordt gebracht, heeft ingevoerd in Duitsland. Ondanks het feit dat : * Nu de publicatie van de verlening van beide oerrooien dateert van na 1 april 1995 is de Itijksoctrooiwet 1995, gelet op het bepaald e in art. 103 dier wet, op beide octrooien van toepassing:

E G E N P O M

het geneesmiddel aldaar nog niet was (en nog niet is) toegelaten, heeft zij dat kunnen doen onder vigeur van § 73 lid 3 van het Arzneimittelgesetz, dat - voorzover hier van belang -luidt: (3) Abweichend von Absatz 1 diirfen Fertigarzneimittet, die nicht zum Verkehr im Geltungsbereich dieses Gesetzes zugelassen oder registrien oder von der Zulasswig oder der Registriemng freigestellf sind, in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbrachtwerden, wenn sie im Uerlmiiftsland in Verkehr gebracht werden diirfen und von Apotheken bestuit sind. Apotheken diirfen solche Arzneimittel mtr in veringen Mengen und auf besandere Bestetlung einzetner Personen beziehen und nur im Rahmen des übtichten Apothckersbetriebs abgeben sowie, soweit es sich nicht um Arzneimittel aus Mitgliedstaaten der Europa'ischen Gemeinsehaften onder anderen Vercragsstaaten des Abkommens iiber Europaischen Wirtschaftsraum handeltrnuraufdrztliclie,mMdrztUclieodertierarztlicheVefschreibitng beziehen; das Nahcre regelt die Apotliekenbetriebsordnung. 13 Naleving van deze bepaling brengt mede dat nictgeregisteerde geneesmiddelen van buiten de EUslechts mogen worden afgeleverd indien deze (a) in het land van herkomst in liet verkeer mogen worden gebracht, (b) besteld zijn door een apotheek (c) enkel in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van die apotheek (d) op grond van cen doktersvoorschrift, (e) op bijzondere bestelling van een individuele persoon en (f) slechts in geringe hoeveelheden worden betrokken. 14 De president acht niet aannemelijk dat de door de Stadsapotheek - op wie terzake in beginsel de bewijslast rust vanuit Duitsland verkregen en weer naar dat land verhandelde Zyban onder vigeur van de geciteerde bepaling door Glaxo Wellcome in Duitsland is afgezet. De Stadsapotheek heeft immers desgevraagd toegegeven dat haar door haar afnemers geen doktersrecepten zijn getoond waarop de betreffende bestellingen betrekking hadden, noch zelfs dat werd aangegeven dat het om bestellingen ten behoeve van bepaalde personen (patiënten) ging. Die gegevens - naast nog ettelijke andere - dienen evenwel te worden aangegeven door degene die het niet- geregisteerde geneesmiddel op de voer van $ 73.3 in de Duitse rechtssfeer brengt, naar § 18 van de Apotliekenbetriebsordnung bepaalt. 15 De slotsom is dat voorshands niet geoordeeld kan worden dat de door de Stadsapotheek verhandelde Zyban verpakkingen betreft die door of met toestemming van Glaxo Wellcome in de EU/EER in het verkeer gebracht zijn geweest, zodat het beroep van de Stadsapotheek op uitputting van octrooi- en merkrechten faalt. 16 Bij dezestand van zaken kan in hetmidden blijven of de (mogelijke) overtreding van de Duitse geneesmiddelenwetgeving door de Stadsapotheek jegens Glaxo Wellcome onrechtmatig is. Hetzelfde geldt voor de in het verleden wellicht door de Stadsapotheek gepleegde overtreding van de Nederlandse geneesmiddelenwetgeving. Conclusie 17 Nu octrooi- en merkinbrcuken hebben plaatsgevonden en de Stadsapotheek staande houdt dat daarvan geen sprake is geweest, is er aanleiding terzake een verbod uit te spreken, in voege als na te melden. Teneinde de omvang van de inbreuken (en de daardoor mogelijk toegebrachte schade) vast te stellen is er bovendien aanleiding tot toewijzing van

2 3 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

het onder (ii) gevorderde. Claxo Wellcome heeft voorts recht op de onder (iv) gevorderde afgifte van eventueel bij de Stadsaporlieek nog aanwezige voorraden. Voor een bevel tot het doen uitgaan van brieven als onder (iii) gevorderd bestaat geen aanleiding, evenmin als voor toewijzing van een voorschot op schadevergoeding, nu het bestaan van schade thans niet aannemelijk is gemaakt. 18 Het is aan gerede twijfel onderhevig of artikel 50 lid 6 van het TRlPs-verdrag rechtstreekse werking heeft. Ter vermijding van de daardoor mogelijke, ongewenste, onzekerheid en de onwenselijke mogelijke gevolgen daarvan zal de President een termijn bepalen waarbinnen eiseressen uiterlijk een bodemprocedure zullen moeten aanspannen stellen op zes maanden, zodat in elk geval aan de bewuste verdragsbepaling is voldaan. 19 Als de in het ongelijk gestelde partij dient de Stadsapotheek in de proceskosten te worden verwezen. Beslissing De President: Verklaart ciscrcsscn nict-ontvankelijk in de tegen gedaagde sub 3 ingestelde vorderingen. Verbiedt gedaagden sub 1 en 2 inbreuk te maken op de aan eiseres sub 2 toekomende Europese octrooien o 467 48S en 0656 775 en op het aan eiseres sub 3 toekomende gemeenschapsmerk Zyban, in het bijzonder door verpakkingen met het geneesmiddel Zyban zoals die door Glaxo Wcllcornc buiten de Europese Economische Ruimte in het verkeer worden gebracht aan te bieden, te verhandelen, af te leveren of in voorraad te hebben, tenzij die door of met toestemming van Glaxo Wellcome in de EU/EER in het verkeer zijn gebracht. Beveelt gedaagden sub 1 en 2 om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van eiseressen opgave te doen van - alle uitlatingen van gedaagden sub 1 of 2 (of aan hen gelieerde ondernemingen) waarin prodLicten voorzien van het merk Zyban cn/of bupropion hydrochloride tabletten worden genoemd; - namen, adressen, telefoon- en faxnummer van alle nictparticulieren aan wie producten voorzien van het merk Zyban en/of bupropion hydrochloride tabletten door gedaagden sub 1 of 2 (of aan hen gelieerde ondernemingen) zijn aangeboden en/of afgeleverd {in het laatste geval onder opgave van de hoeveelheden en prijzen uitgesplitst per afnemer); - de hoeveelheden reeds afgeleverde producten voorzien van het merk Zyban en/of bupropion hydrochloride tabletten onder overlegging van alle bijbehorende bescheiden (waaronder facturen, artseiiverklaringen/recepien e.d.); - namen, adressen, telefoon- en faxnummers van wie gedaagden sub r of 2 (of aan hen gelieerde ondernemingen) producten voorzien van bet merk Zyban cn/of bupropion hydrochloride tabletten toegeleverd krijgen en hebben gekregen; Beveelt gedaagden sub 1 en 2 om binnen veertien dagen alle bij hen in voorraad of in hun macht zijnde inbreukmakende producten voorzien van het merk Zyban en/of bupropion hydrochloride tabletten en voorts ook terstond alle aan hen geretourneerde producten voorzien van het merk Zyban en

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0

0'

bupropion hydrochloride tabletten aan Glaxo Wellcome af te geven; Bepaalt dat gedaagden sub 1 en 2 een dwangsom zullen verbeuren van ƒ 5.000,- voor iedere keer of, ter keuze van eiseres, voor i ed ere d ag d at d i t verbod of deze bevelen niet mochten worden nagekomen. Bepaalt dat eiseressen (tenzij zulks reeds eerder door gedaagden sub 1 of 2 mocht zijn gedaan) binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zullen moeten aanspannen over de vraag of gedaagden sub 1 cn/of 2 inbreuk maken op genoemde octrooi-en merkrechten en dat, indien eiseressen zulks nalaten, dit verbod zal zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken; Veroordeelt gedaagden s ub 1 en 2 in de kosten van het geding, aan de zijde van ciscrcsscn tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 3-1 29,71, waarin begrepen ƒ 400,- aan griffierecht en ƒ 229,71 aan dagvaard ingskosten; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; Wijst rt/het meer of anders gevorderde; enz.

Nr. 46 Rechtbank van Koophandel te Brugge, 18 april 2000 (Rustenburg) Mrs. M. Beheyt, P. van Nieuwenhuyse en F. Verkest Arfr. 1 en 14 A, lid 1 BMWjaart.6quinquiesB,i Unieverdrag (art. 3,1 c Merkenrichtlijn) Een benamingvan oorsprongen/ofherkomstaanduiding kan eengeldig merk zijn voor zover (1") de deposant gerechtigd is tot gebruik, en (2') voldoende onderscheidende elementen worden toegevoegd, zodat het depot slechts als complex merk kan geschieden. Uitzonderingen gelden slechts voor geografische fantasiebenamingen, ofwanneer het geografisch gebied, waarop de benaming van oorsprong en/of herkomstaanduiding betrekking heeft, in zijn geheel aan één exploitant toebehoort in eigendom of concessie. Aan deze vereisten voldoet de door eiseres gedeponeerde geografische aanduiding 'Ritstenburg' voor natuursteen niet. Nietigverklaring in reconventie. Art. 13 A, lid/(voorheen: lid 6) BMW (art. 6 Merkenrichtlijn) Bovendien moet de vordering in conventie afgewezen worden, omdat de houder van een geografisch merk zich op grond van deze bepaling niet kan verzetten tegen het gebruik dooreen derde van een aanduiding inzake de geografische herkomst van diens waren. Brachot-Hermant NV te Deinze, België, eiseres, advocaat mr. B. Vandermeulen te Brussel, tegen R.J.W. Hullebtisch NV te Ardooic, België, verweerster, advocaten mr. A. d'Halluin te Kortrijk en mr. J. Lattrcz te Ardooie. Bij dagvaarding, betekend op 17 juni 1997, vordert eiseres de veroordeling van verweerster tot stopzetting van elk gebruik van het merk Rustenburg ter onderscheiding van bouwmaterialen of soortgelijke producten, onder verbeurte van een dwangsom, alsmede betaling van 500.000 frank schadevergoeding en afdracht van de door haar genoten

16

J U L I

2 O O1

Hl..

B.. A D

I N D U S T R I Ë L E

winst ingevolge het aangevochten merkgebruik, waartoe een deskundige dient aangesteld. Verweerster argumenteert, beknopt samengevat, dat het Benelux-depot van n mei 1993 nietig is, want strijdig met de artikelen 13.A.6 en 14.A.1" van de Benelux-Merkenwet, omdat de naam Rustenburg alléén de geografische herkomst van desbetreffende granietsteensoortaanduidt. Bij conclusie, neergelegd ter zitting van 15 februari 2000, maar eerder medegedeeld aan ciscres, stelt verweerster dan ook een tegenvordcring tot nietigverklaring van de Benelux-mcrkinschrijving en betaling van 150.000 frank schadevergoeding, hetgeen eiseres afwijst als ongegrond, Beoordeling T Hoofdvordering Een benaming van oorsprong cn/of herkomstaanduiding kan het voorwerp van een geldig merkdepot uitmaken, voor zover: 1 degene, die de benaming van oorsprong en/of herkomstaanduiding in zijn merk opneemt, gerechtigd is deze benaming te gebruiken.; 2 er voldoende onderscheidende elementen werden toegevoegd, hetgeen voor gevolg heeft, dat slechts een depot als complex merk kan geschieden (cfr. Ponet, B., De bescherming van benamingen van oorsprong, geografische aanduidingen en herkomstaanduidingen, 1998, p. 126). Uitzonderingen gelden slechts voor geografische fantasiebenamingen, waarvan ten deze géén sprake, of wanneer het geografisch gebied, waarop de benaming van oorsprong en/ of herkomstaanduiding betrekking heeft, in zijn geheel aan één exploitant toebehoort in eigendom of concessie, quod andermaal non. De houder van een geograf!sch merk zal daarenboven s teeds rekening moeten houden met artikel 13.A.6 van de Benelux-Merkenwet, waardoor de bescherming van het geografisch merk beperkt wordt. Dergelijke houder zal zich op grond van dit artikel immers niet kunnen verzetten tegen het gebruik door een derde in het economisch verkeer van een aanduiding inzake de geografische herkomst van diens waren, weshalve de hoofdvordering als ongegrond dient afgewezen. II Tegenvordcring Bij gebreke aan toevoeging van voldoende onderscheidende elementen, voldoet het woordmer k Rusten burg niet aan het vereiste van onderscheidend vermogen, zoals gesteld in artikel öquinquies.B.z van het Verdrag van Parijs van 14 juli 1967, en moet de tegenvordering van verweerster als belanghebbende partij tot nietigverklaring bij toepassing van artikel 14.A.l° van de Benelux-Merkenwet worden ingewilligd. Verweerster toont evenwel geenszins aan, dat zij door het nietig depot van eiseres reële schade heeft geleden, vermits zij steevast heeft geweigerd in te gaan op het verzoek tot stopzetting van elk gebrui k. Om deze redenen, De Rechtbank, Beslissend op tegenspraak, Gelet op de artikelen 2 en volgende van de Wet van i$ juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,

E I G E N D O M

2 3b

Verklaart zich bevoegd; maar wijst de door ciscres gestelde vordering af, als zijnde ontvankelijk, doch ongegrond, Rechtdoende op de tegenvordcring, verklaart het depot door eiseres van het woordmerk Rustenburg nietig, en beveelt de doorhaling van de inschrijving hiervan in het Beneluxmerkenregister, Veroordeelt eiseres dienvolgens tot de kosten van het geding, aan de zij de van verweerster enkel begroot op rz.joo frank rechtsplegingsvergociüng, en desgevallend te vermeerderen met de kosten van uitgifte en registratie, eigen aan onderhavig vonnis, Zegt, dat er geen redenen zijn om de voorlopige tenuitvoerlegging van huidig vonnis toe te staan. Enz.

Nr. 47 Gerechtshof te 's-Gravciihagc, 14 september 2000 (Roobol/Rijnmond) Mis. J.C. Fasseur-vanSanten,E.J. vanSandicken A.D. Kiers-Beckiug Art. 13 A, lid 1 BMW Roohol zou zich tegen het gebruik door Rijnmond van het teken van Rijnmond kunnen verzetten indien door dat gebruik bij het publiek {directe of indirecte) verwarring zou kunnen ontstaan. Dit venvarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, welke beoordeling, wat de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de merken en het teken wordt opgeroepen, daarbij in het bijzonder rekening hondend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De namen 'Roobol' en 'Holland' in de merken en het teken vormen het onderscheidendeen dominerende bestanddeel daarvan. Nu die namen - die bovendien in een ander lettertype zijn afgedrukt-geen enkele gelijkenis vertonen en de merken en het teken ook overigens nog verschillen doordat in het logo van Rijnmond, in afwijking van de merken van Roobol, een brede witte of gele band om het groene ovaal voorkomt, waarin in donkere letters de woorden 'tuin & serre meubelen' (in de bovenrand) en 'deeoratieanikelen' zijn vermeld, kan door het gebruik van het teken van Rijnmond geen verwarring ontstaan. In dit geval zijn de punten van verstil il meer bepalend dan de punten van overeenstemming. Niet aannemelijk is dat het beeldmerk van Roobol een bekend merk is. Verder is onvoldoende weersproken dat op de markt van tuinmeubelen en aanverwante artikelen de ovale vormen en de kleur groen meer voorkomen als uitingen van een trend welke wel wordt aangeduid als de 'English Country style'. Het beroep op nawerking gaat niet op, omdat Rijnmond haar eerdere toga, belwlvegeditrendekortetiidvoordeopen ing, nietheeftgebruikt. Are. 6:162 BW Evenmin is sprake van onrechtmatig gebruik van hetzelfde winkekoncc.pt, Niet aannemelijk isdatRoobolzich door haar winkelconcept onderscheidt van andere (soortgelijke) winkelbedrijven, terwijl hetuiterlijkvan de winkels, de bestelbusjesende(plaalsingvan) de vlaggen van Roobol en Rijnmond zodanig verschillen, dat niet gezegd kan worden dat Rijnmond aanhaakt bij Roobol en verwarring te duchten is. Rijnmond Tuinmarktcn BV te Oostvoorne, appel lante, incidenteel gcïnrimccrdc, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. A.J. Kijsterborgh te Rhoon,

2 3 6

B I J

KI

AL)

I N D U S T R I Ë L E

tegen Roobol Tuinmeubelen BV te Rhoon, geïntimeerde, incidentcel appellante, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. M.V. van der Storm te Rotterdam. a President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 27mei r9g9(mr.J.Mendlik) 2 Defeiten Gelet op de onweersproken stellingen van partijen en de producties gaat de president uit van de volgende feiten: 2.1 Roobol is een onderneming die zich sinds 1994 bezighoudt met de detailhandel in luxe tuin- en serrcmcubclcn, thans infilialente Barendrecht, Spijkenissc en Vlaardingen. 2.2 Sinds 1996 maakt Roobol gebruik van een woord- en beeldmerk, bestaande uit een groen of zwart ovaal, waarin in schuinschrift d e naam 'Roobol en daaronder in rechte letters 'tuin- en serremeubelen' staat vermeld. Dit woord- en beeldmerk heeft zij op 23 september 1998 gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. 2.3 Op 27 juli 1998 heeft Rijnmond, toen nog in oprichting en zich begevend op de markt in tuin- en serremeubelen, het beeldmerk 'Holland Tuin & Serremeubelen' gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Uit een vooronderzoek van dat bureau naar eerdere inschrijvingen zijn geen relevante bezwaren naar voren gekomen, doch nasommatic daartoe door Roobol heeft Rijnmond het depot van dit beeldmerk ingetrokken. 2.4 Vervolgens heeft Rijnmond cen nieuw logo laten ontwerpen en deponeren, zu 1 ks i n d e vorm van een groen ovaal, met de merknaam 'Holland' in schuinschrift in het ovale vlak gesteld op eengroene ondergrond, met in rechte letters de woorden 'tuin & serre meubelen' en 'decoratie artikelen' in een gele rand. 3 Het geschil 3.1 Na wijziging van eis vordert Roobol - zakelijk weergegeven-om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Rijnmond te veroordelen om zich te onthouden van eik gebruik van haar nieuwe logo en het navolgen van andere onderscheidingsmiddelen van Roobol, zulks op straffe van een dwangsom, en om aan Roobol een bedragvan ƒ 25.000,te betalen als voorschot op een nader vast te stellen schadevergoeding, en met veroordeling van Rijnmond in de proceskosten. 3.2 Aan deze vorderingen heeft Roobol de stellingen ten grondslag gelegd dat het nieuwe logo van Rijnmond weliswaar is gewijzigd ten opzichte van het vorige logo, maar dat ook dit nieuwe logo nog steeds grote gel ijkenis vertoont met het logo van Roobol, dat Rijnmond ook op andere wijze bij de presentatie van Roobol aanhaakt door haar advertenties op dezelfde wijze vorm te geven en het logo op dezelfde wijze op de bedrijfsauto te plaatsen, en dat dit nieuwe logo van Rijnmond inbreuk maakt op het merkrecht van Roobol vanwege de grote mate van overeenstemming en associatie met het logo van Roobol, waardoor verwarringsgevaar bij het publiek te duchten is, althans dat Rijnmond onrechtmatig handelt jegens Roobol met het gebruik van het logo en door bij de overige presentatie aan te haken bij de bekendheid die Roobol inde betreffende markt geniet, 3.3 Tegen de vorderingen heefr Rijnmond zich verweerd met de stellingen dat de enige gelijkenis tussen beide mer-

E I G E N D O M

1 B

J LJ I

I

2 0 0 1

ken de ovale vorm en de kleur groen is, zodat geen sprake is van cen met het merk van Roobol overeenstemmend teken van Rijnmond, dat er geen sprake kan zijn van mogelijke associatie bij het publiek, dat het merk van Roobol ten aanzien van de groene kleur en de ovale vorm een zwak onderscheidend vermogen heeft omdat d aarmee wordt geduid op de zogenaamde English country style, zodat Roobol zelf heeft aangehaakt bij een trend. Verder betwist Rijnmond dat Roobol schade lijdt of heeft geleden door het gebruik van het beeldmerk door Rijnmond. 4 De beoordeling 4.1 Gelet op het bepaalde in artikel 37 A van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW) stelt de president vast dat hij bevoegd is om van de vorderingen van Roobol kennis te nemen, nu Rijnmond binnen het arrondissement Rotterdam is gevestigd en degestelde inbreuken binnen dit arrondissement hebben plaatsgevonden. 4.2 Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of er tussen de logo's van partijen zodanige overeenstemming bestaat 'dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Daarbij dient het uitgangspunt te zijn dat de door partijen gebruikte tekens elk in hun geheel en in onderling verband zullen moeten worden beschouwd. 4.3 Beide logo's hebben de vorm van een ovaal, met daarin de merknaam in schuinschrift in het ovale vlak gesteld, zulks op een groene ondergrond met licht gekleurde rand. In het logo van Roobol staat onder de merknaam in rechte letters langs de rand geschreven 'tuin- en serremeubelen', en in het logo van Rijnmond staat in de rand onder de merknaam geschreven 'decoratie artikelen' en in de rand boven de merknaam 'tuin & serre meubelen' eveneens in rechte letters. Verder opereren partijen in dezelfde regio in dezelfde handel, en presenteren zij het logo beiden op hun vestiging, vlaggen en bedrijfsauto's. Onder deze omstandigheden ligt gevaar voor verwarring bij het publiek voor de hand. Het moge zo zijn dat, zoals Rijnmond stelt, de ovale vorm en kleur groen uitingen van een trend tot aanduiding van de zogenaamde English country zijnen dat Roobol deze kenmerken niet kan monopoliseren, het zou mogelijk zijn ook binnen die trend tot een andere keuze te komen die minder aansluit op die van Roobol. 4.4 Hiertoe zou temeer aanleiding zijn geweest, in aanmerking genomen dat Rijnmond tevoren gebruik maakte van een logo dat op de naam na cen volledige kopie was van het logo van Roobol, zodat bet op haar weg had gelegen om bij het ontwerpen van een nieuw logo in dusdanig ruime mate afstand te nemen van het logo van Roobol dat ieder verwarringsgevaar op voorhand zou zijn uitgesloten en niet voortgeprofircerd zou worden van de tevoren reeds gezaaide verwarring. Daarom zal de navolgende voorziening worden toegewezen. 4.5 Om verwarringsgevaar te voorkomen moet cen verbod toL verder gebruik van haar logo door Rijnmond vooralsnog voldoende worden geacfiL. Daarbij zal Rijnmond een redelij ke termijn worden gegund om haar presentatie aan te passen. Hoewel het best mogelijk moet worden geacht dat zij schade heeft geleden, zal het gevorderde voorschot op een schadevergoeding worden geweigerd, nu Roobol heeft ges teld nie l in s taat te zij n deze schade te concretiseren en deze ook niet inschatbaar is.

16

J U I I

2 O (I 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

4.6 Als de in het ongelijk gestelde partij zal Rijnmond worden veroordeeld in de proceskosten. 5 De beslissing De president veroordeelt Rijnmond om zich vanaf vier weken na betekening van dit vonnis te onthouden van ieder gebruik van het onder z.4 bedoelde logo, op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000,- (...) voor elke over Lreding en voor elke dag dat zo'n overtreding voortduurt, zulks tot een maximum van ƒ 100.000,-(...); veroordeelt Rijnmond in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Roobol begroot op ƒ 4 0 0 , - aan verschotten en op ƒ 1.550,- aan salaris voor de procureur; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; wijst flfher meer of anders gevorderde. Enz. b Het hof, enz, 3 De beeldmerken, waarop Roobol haar inbreukvordering baseert zien er uit als volgt. Eén beeldmerk is groen met witte letters. Het ander beeldmerk is zwart met witte letters. De depots zijn verricht voor tuin- en serrcmcubclcn (klasse 20).

4 Het door Rijnmond (vóór het kort geding) gebruikte en door Roobol bestreden Leken ziet er uit als volgt.

5 De grieven van Rijnmond richten zich regen her oordeel van de president dat Rijnmond door het gebruik van voormeld tekeninbreuk maakt op de rechten van Roobol op haar beeldmerken. Roobol zou zich tegen het gebruik door Rijnmond van voormeld reken kunnen verzetten indien door dat gebruik bij het publiek (directe of indirecte) verwarring zou kunnen ontstaan. Dit vcrwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, welke beoordeling, wat de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis betreft, dient Le berusten op de totaalindruk die door de merken en het teken wordt opgeroepen, daarbij in her bijzonder reken ing houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Hcthof is voorshands van oordeel dat de namen 'Roobol'en 'Holland' in de metken en het teken het onderscheidende en dominerende bestanddeel daarvan vormen. Daarbij heeft

E I G E N D O M

2 3 7

liet hof mede in aanmerking genomen dat deze namen prominent, in grote letters en in contrasterende kleur, zijn afgedrukt en dat de woorden tuin- & serremeubelen, het ovaal als ondergrond en de kleur groen minder naar voren komen. Nu de namen 'Roobol' en 'Holland' - die bovendien in een ander lettertype zijn afgedrukt - geen enkele gelijkenis vertonen en de merken en het teken ook overigens nog verschillen doordat in hetlogo van Rijnmond, in afwijking van de merken van Roobol, een brede witte of gele band om het groene ovaal voorkomt, waarin in donkere letters de woorden 'tuin & serre meu hel en' (inde bovenrand) en 'decoratieartikelen' zijn vermeld, is het hof, uitgaande van de totaalindruk die door de merken en het Leken wordt opgeroepen, voorshands van oordeel dat door het gebruik van het in geding zijnde teken door Rijnmond geen verwarring kan ontstaan. in dit geval zijn punten van verschil meer bepalend voor de totaalindruk dan de punten van overeenstemming. Het hof heeft ook de ander relevante omstandigheden van het geval (HR16 april 1999, N} 1999,697), voor zover in her kader van dit kort geding mogelijk is, in aanmerking genomen. He t beeldmerk van Roobol heeft van huis uit voor tuinen serrcmcubclcn onderscheidende kracht, met name door de vermelding van de (handels)naam Roobol in prominente letters. Niet aannemelij k is geworden dat het beeldmerk van Roobol een bekend merk is. Verder is onvoldoende weersproken dat op de markt van ruinmetibelen en aanverwante artikelen de ovale vormen en de kleur groen meer voorkomen als uitingen van een trend welke wel wordt aangeduid alsde'English Country Stylc'. Er is dan ook naar het voorlopig oordeel van het hof geen sprake van merkinbreuk door Rijnmond. Dit wordt niet anders doordat Rijnmond eerder een ander, meer op de merken van Roobol gelijkend, logo heeft gedeponeerd (welk depot is doorgehaald), alleen al omdat het hof niet aannemelijk acht dat Rijnmond dit logo, behalve gedurende korte tijd vóór de opening van haar bedrijf op een visitekaartje, heeft gebruikt. Tegenover de gemotiveerde betwisting door Rijnmond heeft Roobol dit niet aannemelijk gemaakL. In confesso tussen partijen is dat Rijnmond haar nieuwe, in rechtsoverweging 4 afgebeelde, logo al gebruikte toen haar bedrijf op 6 maart 1999 werd geopend. Zelfs in de door Roobol, als productie 3 bij memorie van antwoord, overgelegde personeelsadvertentie uit 1998 komt slechts laatstvermeld logo voor. Op grond van het bovenstaande slagen de grieven. 6 Roobol heeft nog gesteld dat Rijnmond onrechtmatig jegens haar handelt door het gebruik van haar logo en de overige presentatie van haar producten, waarmee zij op onrechtmatige wijze aanhaakt bij de bekendheid die Roobol in de markt geniet. Zij stelt dat Rijnmond gebruik maakt van hetzelfde' winkelconcept', welk concept inhoudt dat de te verkopen producten in de winkelruimte zijn uitgestald, personeel aanwezig is om klanten te adviseren, producten uit voorraad leverbaar zijn en bij de klant gemonteerd worden afgeleverd door middel van bestelbusjes. Zij stelt dat Rijnmond bovendien net als zij vlaggen, met daarop meerdere malen het logo onder elkaar afgedrukt, naast de winkelruimte heeft geplaatst, van nagenoeg identieke bestelbusjes, voorzien van het logo op nagenoeg dezelfde plaats, gebruik maakt en in advertenties gebruik maakt van

2 3 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

dc kleur groen, zwarte balken met witte teksten en prijzen in groene ovalen. In haar incidentele grief verwijt Roobol dc president onder meer dat hij Rijnmond niet tevens heeft veroordeeld om zich te onthouden van bet navolgen van deze 'onderscheidingsmiddelen'. Rijnmond heeft voormelde stellingen van Roobol gemotiveerd betwist en daartoe gesteld dat het gehanteerde'winkelcoucept'geen uniek of bijzonder concept is, dat meer bedrijven dezelfde bestelbusjes gebruiken en dat ook het gebruik van dc kleur groen, zwarte balken met witte letters en ovalen met prijzen in advertenties onderscheidend vermogen missen en door het gebruik daarvan geen verwarring is te duchten. Bovendien heeft zij betwist dat er verwarring, te duchten is, omdat de door haar gebruikte busjes en liet uiterlijk van ïiaar winkel en dc vlaggen (en dc plaats daarvan) duidelijk afwijken van die van Roobol. Het door Roobol gevorderde, op artikel 6:i6z BW gebaseerde, verbod komt slechts voor toewijzing in aanmerking als door het handelen van Rijnmond verwarring te duchten is. Het hof acht voorshands niet aannemelijk dat verwarring te duchten is. Niet aannemelijk is dat Roobol zich door het gebruik van voormeld 'winkelconcept', bedoelde bestelbusjes - naar het voorlopig oordeel van liet hof is het een feit van algemene bekendheid dat dit 'winkelconcept' in vele winkels, wordt gehanteerd en soortgelijke bestelbusjes door allerlei winkelbedrijven worden g e b r u i k t - en de kleur groen, zwarte balken met witte letters en ovalen met prijzen onderscheidt van andere (soortgelijke) winkelbedrijven, terwijl het uiterlijk van de winkels, de bestelbusjes en de (plaatsing van) de vlaggen van Roobol en Rijnmond zodanig verschillen (de grote hond voor een bank en bloempotten, die door Roobol onder haar merk op haar bestel busjes en een aantal win kcls is afgebeeld ontbreekt bij Rijnmond, de win kels van Roobol zijn, anders dan de winkel van Rijnmond, die meer het uiterlijk van een fabriekshal heeft, voorzien van (veel) glas op dc begane grond, de vlaggen verschillen wat betreft aantal, plaats en opmaak) dat niet gezegd kan worden dat Rijnmond aan haakt bij Roobol en verwarring te duchten is. N aar het voorlopig oordeel van het hof kan Rijnmond dan ook geen onrechtmatig handelen verweten worden en faalt de incidentele grief in zoverre. 7 Voorzover Roobol met haar incidentele grief de president verwijt dat hij geen verdergaand verbod van merkinbreuk en geen voorschot op schadevergoeding wegens merkinbreuk en/of onrechtmatig handelen heeft toegewezen, faalt de grief ook, n u h e t hof op grond van het hiervoor overwogene van oordeel is dat geen sprake is van merkinbreuk of onrechtmatig handelen. 8 Ook dc vordering tot doorhaling (waarmee Roobol in hoger beroep haar eis heeft vermeerderd) dient op voormelde gronden te worden afgewezen. 9 Op grond van liet bovenstaande zal het besneden vonnis worden vernietigd en zullen de vorderingen van Roobol alsnog worden afgewezen. Roobol zal, als dc in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld inde kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep.

E I G E N D O M

IC

J U L I

2 0 0 1

Beslissing Het gerechtshof: vernietigt het vonnis waarvan beroep; wijst de vorderingen van Roobol af enz.

Nr. 48 President Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 25 oktober 1999 (domeinnaam klm-alitalia.com) Mr. J. A.Z. Hooft Graafland Art.lsA.lidlBMW Het enkele feit dat aan de domeinnaam kltn-alitalia.com geen actieve website is gekoppeld neemt nier weg dat de mogelijkheid van gedaagde om de domeinnaam daadwerkelijk te gaan gebruiken en dus de dreiging merkinbreuk te plegen blijft bestaan. Hei (enkel) gereserveerd houden van de domeinnaam moei worden aangemerkt als een gebruik voorwaren waarvoorde merken van eiseressen zijn ingeschreven en daarmee als inbreuk. Weliswaar heeft gedaagde aangevoerd dat eiseressen zich in een ander dan het .com-domcin kunnen manifesteren, maar voor eiseressen als bij uitstek internationaal opererende bedrijven, is hetwereldwijdegebruik van hun (domein)naam commercieel gezien noodzakelijk. Het door gedaagde gebruiken vande domeinnaam als reclame in het kader van een spaarpuntenactie ter bevordering van de aankoop van haar producten en in dat verband aanbieden van vliegtickets van en naar Italië, valt onder dezelfde of soortgelijke waren/diensten als die welke eiseressen aanbieden. 1 Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV te Amsterdam, 2 Alitalia Linee Aeree Ttaliane SPA te Rome, Italië, eiseressen, procureur mr. EJ. Boom, advocaat mr. J.C.H, van Manen te Amsterdam, tegen Trading House Morellino BV te Rotterdam en Oosterbeek, gedaagde, procureur mr. J.M.J. Huver, advocaat mr. E.R. Looycn te Arnhem.

[Voor de inhoud van het vonnis wordt kortheidshalve verwezen naar de publicaties in resp. Computerrecht nr. 1 2000, blz. 53 m.nt., D.W.F. V. en IER juni 2000, nr. 26, blz. 148 met commentaar van mw. mr. R.A.M. QuanjelSchrcurs, blz. r24. Red.]

N D U S T R I É L E

Nr. 49 President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 24 februari 2000

E I R F N I) O M

Nr. 50 Gerechtshof te Amsterdam, 14 september 2000 (BMM/Infocom)

(ariel.nl) Mrs. H. Sorgdrager, J.M.J. Chorus en A.II.A. Scholten Mr. R. Orobio de Gastro Art. 6:194 BW Art. iy\,lid idBMW De combinatie van alle op zichzelf staande misleidende elemenProcter heeft met-aannemelijk gemaakt dat de website ten, zoals die in rov. 5 van het vonnis zijn weergegeven, maakt dat de www.arid.nl wordt gebruikt in het economisch verkeer. De omstan-mailing misleidend is. Daaraan doet niet af da ter ook onderscheid is digheid dat Magenta (die de site vooreen van haar medewerkers heefttussen die mailing en hetgeen de (potentiële) merkhouders van het geregistreerd! voor de registratie heeft betaald, is daarvoor onvolBenelux Merkenbureau kennen ofverwachten. doende. Voorlopig is voldoende aannemelijk geworden datEissensde site uit-Art. ijAJididliMW sluitend voor privé-activiteiten gebruikt, die geheel los staan van de Pres.: Door de publicatie van merkgegevens zonder toestemming werkzaamheden van Magenta. Niet is gebleken dat hij met zijn acti-van de rechthebbenden op internet plegen Lnfocom c.s. merkinbreuk. viteiten economisch voordeel beoogt, noch valt in te zien dat hij afHet gaat hier immers om gebruik inliet economischverkeer,namelijk breuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van hethet gebruik van die merken op de website, waarmee zij inkomsten merkAriel. Geen merkinbreuk. beogen te genereren, door (andere) merkhouders te bewegen de geEvenmin is aannemelijk geworden dal Magenta zich schuldig maakt wraakte inschrijvingskosteii te betalen. Een geldige reden daarvoor aan domeinnaamkaping. De enkele omstandigheid dat Procter deontbreekt. domeinnaam niet kan gebruiken is onvoldoende om onrechtmatigHof: Dit oordeel is niet in strijd met het grondrecht van vrijheid van handelen door Magenta jegens Procter aan te nemen. meningsuiting; de wet kan elk grondrecht (binnen zekere grenzen) inperken, en een voorbeeld van zodanige inperking is te vinden in deze bepaling. Aan een en ander doet niet af dat de door appellanten Procter & Gamble AG te Genève, Zwitserland, eiseres, proopenbaar gemaakte informatie ook is te vinden in 'verschillende cureur mr. B.J.II. Crans, advocaat mr. M. de Cock Buning te merkenbtaden'. 's-Gravenhagc, tegen Art. 10, lid 1 Aw Stichting Magenta te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. T.F. W. Overdiik. Pres.: Voorde beoordeling van de gestelde auteursrechtinbreuk zou het noodzakclijkzijn elk individueel merk te. toetsen aan de eisen die aan auteursrechtelijke bescherming worden gesteld, wat in dit kortgeding niet mogelijk is. Het standpunt van BMM c.s. dat elk [Voor de inhoud van het vonnis wordt kortheidshalve merk uit zijn aard auteursrechtelijk zou zijn beschermd is in zijn alverwezen naar de publicatie in IER 2000, nr, 27, p. 150 én gemeenheid niet juist. De vorderingen kunnen daarom alleen wornr. 59, p. 276 m.nt. EJA,'mMediaforum 2000, p. 144 m.nt. den toegewezen voor hetEeneluxgebied. D.J.G. Visser en in Computerrecht 2000, blz. 149. Red.] Ar(.6;i6zBW Pres.-.BMMc.s.hebbendoor het handelen vanltifocomcs.schade gelden. Zij hebben immers kosten moeten maken voor telefoongesprekken en voor mailings aan hun cliënten en relaties. Voorschot op schadevergoeding ad f 25.000,- toegewezen. 1 lnfocom SA te Schaan, Liechtenstein, 2 Infonet SA te Ruggel I, Liechtenstein, 3 Net-Com Ltd te Douglas, Isle of Man, appellanten, procureur mr. M.B. Ruisbroek Jetten, advocaat mr, R. Mcnschaert te 's-Gravenhage, tegen 1 Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) te Den Haag, 2 Aardenburg Branding Consultants BV te Vijfhuizen, 3 Algemeen Octrooi bureau BV te Eindhoven, 4 Arnold & Siedsma re Den Haag, 5 Pieter vanBerkel h.o.d.n. MerkenadviesburcauP. van Bcrkcl te De Lier, 6 Considinc ConsuhaiiLs BV te Brielle, 7 Haagsen Octrooiburcau BV te Den Haag, 8 Intermark BV te Amsterdam, 9 Keesom & Hendriks NV te Den 1 laag, 10 Markgraaf BV te Amsterdam, 1 r Merkenbureau Bouma BV te Rotterdam,

N D U S T R I E L E

i 2 Merkenbureau Onel BV Le Amsterdam, 13 Muller & Eilbracht BV te Lcidschendam, 14 Nederlandsen. Octrooiburcau te Den Haag, 15 Octrooiburcau Vriesendorp & Gaade te Den Haag, iS Shicld Mark BV te Amsterdam, 17 Vereenigde Octrooibureairx te Den Haag, 18 Unilever NV te Rotterdam, 19 Koninklijke Grolsch NV te Enschede, 20 impulsus Coaching in Efficiency BV te Warmond, 21 Stichting Bood schappenbegeleidingsdienst Transvaal te Den Haag, geïntimeerden procureur mr. B.J.H. Crans, advocaat mr. K. Limperg te 's-Gravenhage. a President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 9 maart 2000 (mr. R. Orobio de Castro) Gronden van de beslissing: 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. a Eiseres sub 1 (BMM) is een vereniging die zich onder meer tot doel stelt de bescherming van de belangen van allen die zich in de Benelux beroepshalve bezighouden met merken en modellen. b Eiseressen sub 2 tot en met 17 zijn vrij gevestigde bureaus die de praktijk van merkengemachtigden uitoefenen. c Eiseressen sub 18 en ; 9 zijn ondernemingen met een eigen merkenportcfcuiJJc. d Eiscrcsscn sub 20 en 21 zijn individuele merkhouders. c Gedaagde sub 1, Infocom, heeft een groot aantal houders van Benelux merkinschrijvingen, waaronder enige ciseressen, in januari 2000 een mailing gestuurd. f De mailing bestaat uit twee bladzijden, ais hierna weergegeven. [de meest relevante teksten zijn hierna overgenomen. Red.)

E I G E N D O M

16

J Ü L

Correspondentie adres: Telefax/Telefoon:...

Reg.nr.

Tweede bladzijde merken Info-rcgistct voor gedeponeerde woordmerken, Info-rcgistcr voor gedeponeerde beeldmerken: Internet merken acceptatie-contracr bureau merken publicatie Infocom [gegevens....] Inschrijving van uw merk

offerte-publicatie periode 2000 t/m 2003

Gallagher Andrew Michael

naam van de deposant

Padangstraat 1, PB 514 adres 1000 AM posreode en plaats Amsterdam [56765S] [14.03.95I [ 16]

inschrijving nr datum inschrijving klasse afbeelding van het merk

TMG bureau merken publicatie verzenddatum 31.01.2000 inschrijving nr 567658blad 1/2

betaling/offerte voor de inschrijving publicatie periode 2000 t/m 2003 bedrag ƒ 861,60

Gal lagher Andre w Michael Pad angstraat 1, PB 514 1000 AM Amsterdam ƒ 861,80 totaal (in euro's 390,98) Ref.nr. 1ENL93184 Geachte mevrouw/mijnheer, Ingesloten vindt U alle gegevens die nodig zijn voor de inschrijving van Uw merk in het TM G-merkenregister. Bij reacties graag Uw ref.nr. I E N L 93184 vermelden. Na het binnenkomen van de betaling wotdt Uw merk voor de PERIODE 2000 t/m 2003 in het TMG -merkenregister ingeschreven. Met vriendelijke groeten bureau merken publicatie INFOCOM

31.01.2000

referentie nr 1ENL 93184

Eerste bladzijde

Tnschrij ving/periode 2000 t/m 2003 bedrag ƒ861,60

datum

MELLOW PAGES

Aangehecht was een acceptgiro methetvetzoekom ƒ 861,60 vóór 29 februari 2000 op girorekening [....] t.g.v. INEOCOM SA over temaken. g Het onderaan de eerste bladzijde vermelde nummer betreft niet enige inschrijving in het handelsregister te Amsterdam, maar blijkt een inschrijving in Liechtenstein te zijn. h Op de achterzijde van de tweede bladzijde zijn 'algemene handelsvoorwaarden' gedrukt in een klein lettertype met een gedekte kleur, waarin onder meer bet volgende staat. Nasluitingvan een overeenkomstworden informatiediensten ierbeschikking gesteld. De overeenkomst komt door het plaatsen van een order tot stand. Het plaatsen van een order gebeurt door de betaling van het aangegeven bedrag. Het JNFO-COM register voor merken geeft in INTERNET informatie daarover welke merken of productnamen op wie zijn geregistreerd. (...) Deze inschrijving is geen vervanging van de officiële registratie van de nationale of internationale bescherming van merken.

1 G

J

J

_

I

2 G O 1

B I J

B

L A

D

I N

D

l.

i Op de websile die in deze mailing wordt vermeld, www.tmguide.com, worden als de verantwoordelijke uitgevers vermeld Infocom, Net-Com en lnfonet. De website bevat Benelux merkregistrati.es. j Gedaagde sub z (Team Management Corporation) is zelfstandig bevoegd bestuurder van Infocom. gedaagde sub 4, (Seger-Bachmann) treedt op als zelfstandig bestuurder van Infocom en Team Management Corporation. z Eiscrcsscn stellen het volgende. Gedaagden maken door de publicatie van merkregistraties op Internet zonder toestemming van de merkhouders inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in de Auteurswet en in artikel 13A van de Benelux Merkenwet {lid 1 aanhef en sub d en lid 2 aanhef sub d). Bovendien maken ged aagden zich door de verzending van de hiervoor bedoelde mailing schu Idig aan misleiding in de zin van de artikelen 6:167 en 194 BW. Het TMG-mcrkenregister is immers niet meer dan de website van Infocom c.s. Bij BMM c.s., liet Benelux Merkenbureau, diverse Kamers van Koophandel en andere instanties zijn duizenden reacties binnengekomen waaruit bleek van verwarring en misleiding. Diverse merkhouders hebben ten onrechte het gevraagde bedrag betaald, ten onrechte in de veronderstelling verkerend dat hel hier om inschrijving in het BeneluxMerkenregister ging. 3 Eiscrcsscn vorderen, kon gezegd, gedaagden te gebieden misleidende publicaties en/of mededelingen te staken en gestaakt te houden, zich te onthouden van ieder gebruik van Benelux-merkinschrijvingcn en de door gedupeerden betaalde bedragen terug te betalen, met nevenvordcringen als nader omschreven in het petitum van de dagvaarding. Daarnaast vorderen zij betaling van ƒ 50.000,-als voorschot op geleden schade. . 4 Gedaagden voeren het volgende aan. De mailing is een keurige offerte met acceptgirokaart. De tekst is duidelijk: er staat 'info-regisLer voor gedeponeerde wooi'dmcrkcn, info-regisler voor gedeponeerde beeldmerken: Interne f, 'offerte-publicatie' en 'acceptatie contract'. Bovendien zijn de algemene handelsvoorwaarden op de achterzijde afgedrukt. Uit de woorden Bureau Merken Publicatie blijkt onmiskenbaar dat het niet gaat om een registratie van merken. Infocom wekt op geen enkele manier de indruk dat sprake is van een officiële berichtgeving en dat betaling geboden is om de rnerkenrechtelijke bescherming re continueren. 5 Dit verweer wordt verworpen. Allereerst ziet de mailing eruit als een factuur. Het te betalen bed rag is prominent bovenaan de brief afgedrukt. De brief begint met de woorden 'ingesloten vindt U alle gegevens die nodig zijn voor de inschrijving van Uw merk in het TMG-merkenregistet.' Op het tweede blad wordt het merk genoemd met een inschrijvings-periode en gegevens van hcrBcnclux Metkenbureau, namelijk het officiële inschrijvingsnummer, de datum van inschrijving en de klassen waarvoor het merk is geregistreerd. Bovendien lijkt het bedrag van ƒ 861,60 sterk op het tarief dat het Benelux Merkenbureau hanteert. Hierdoor wordt ten onrechte de indruk gewekt dat het gaat om een verlenging van de inschrijving bij het Benelux Merkenbureau. In

S

T

R I f

I

I

I

I ü

C N

D O

M

dit kort geding is de voorlopige conclusie dan ook dat de mailing misleidend is en dus onrechtmatig tegenover de merkhouders. Daaraan doet de inhoud van de 'algemene handelsvoorwaarden' op de achterzijde niet af. Die voorwaarden zijn zó klein en onopvallend afgedrukt dat zij de gewekte indruk niet kunnen wegnemen. 6 Door de publicatie van merkengegevens zonder toestemming van de rechthebbenden op Internet maken Infocom, Net-Com en lnfonet zich bovendien schuldig aan merkinbreuk. Het gaat hier immers om gebruik in het economisch verkeer, namelijk het gebruik van die merken op de website, waarmee zij inkomsten beogen te genereren, door (andere) merkhouders te bewegen de, gewraakte inschrijvingskostcn te betalen. Dit levert op een gebruik als bedoeld in artikel 1.3AM 1 onder d van de Benelux Merkenwet, zonder dat daarvoor een geldige reden is. 7 Deze rwee factoren, het onrechtmatig handelen en de merkinbreuk, rechtvaardigen de toewijzing van de vordering als volgt. Er zijn echter geen omstandigheden gesteld of gebleken die maken dat de bestuurders van Infocom, NetCom en Tnfonct naast deze vennootschappen aansprakelijk zouden zijn. De vordering tegen die bestuurders, Team Management Corporation en Seger-Bachmann, worden daarom afgewezen. Het feit dat Seger-Bachmann op de website wordt genoemd als 'Administrati ve Contact' en 'Billing Contact' is daartoe onvoldoende. 8 De gestelde auteursrechtinbreuk wordt builen beschouwing gelaten. Voor de beoordeling daarvan zou liet immers noodzakelijk zijn elk individueel merk te toetsen aan de eisen die aan auteursrechtelijke bescherm ing worden gesteld. Dat is in het beperkte kader van dit kort geding niet mogelij k, nu niet gesteld is 0111 welke merken het precies gaat. Het standpunt van eiseressen, dat elk merk uit zijn aard auteursrechtelijk zou zijn beschermd, is in zijn algemeenheid niet juist. De gevraagde voorzieningen kunnen dan ook uitsluitend worden verleend voor hetBcnclux-gcbicd. De dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd. De volgende termijn komt redelijk voor. 9 De gevraagde voorziening tot terugbetaling van ƒ 861,60 aan al diegenen die dit bedrag naar aanleiding van de mailing hebben betaald wordt afgewezen. Deze vordering heeft mede betrekking op geadresseerden die niet in dit geding optreden. Voor deze (onbekende) (rechts-) personen kan dus geen vordering worden ingesteld. Daarom wordt alleen de door eiseressen sub 20 en 21 gevraagde voorziening verleend. 10 In dit geding is voldoende aannemelijk geworden dat ciscressen door het handelen van gedaagden schade hebben geleden. Zij hebben immers kosten moeten maken voor telefoongesprekken die zij hebben moeten voeren en voor mailings aan hun cliënten en relaties. Het volgende bedrag komt voorlopig redelijk voor, als voorschot op hetgeen gedaagden uiteindelijk zullen blijken verschuldigd te zijn. 1 1 Infocom, Net-Com en lnfonet worden als de grotendeels in her ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten . Eiscrcsscn worden belast met de proceskosten van Team Management Corporation en Seger-Bachmann, voorlopig begroot op nihil.

? 4 7

Beslissing:

B I J B L A D

I N L > U S ~ R i r i F

E I G E N D O M

16

J U I I

'f I) (] 1

b Het hof, enz.

ï Weigert de tegen Team Management Corporation en Seger3 Feiten Bachmann gevraagde voorzieningen. De president heeft in het vonnis onder 1, a tot en met j , een 2 Beveelt Infocom, Infonet en Net-Com om: aantal feiten in deze zaak tot uitgangspunt genomen. Oma zich te onthouden van misleidende publicaties en/of metrent deze fei ten bestaat geen geschil, zodat ook het hof van dedelingen die geheel of gedeeltelijk (soort)gelijk zijn aan die feiten zal uitgaan. de in d it geding bedoelde mailing of daarvan elementen bevatten als bedoeld in rechtsoverweging s; ^Beoordeling b zich te onthouden in de Benelux van ieder gebruik in het 4.1 De president is tot het voorlopig oordeel gekomen dat economisch verkeer van enig in het Benelux-Merkende mailing van appellanten misleidend is en dus onrechtregistcr ingeschreven merk zonder toestemming van de bematig tegenover de merkhouders. Tegen dit oordcel is de trokken merkrechthebbende; eerste grkf gericht. c aan eiseressensub 20 en 21 elk te voldoen ƒ 861,60 (...). 4.2 Appellanten zijn van mening dat de president navol3 Beveelt Infocom om binnen vijf werkdagen na de betekegende redenen tot een onjuist oordeel is gekomen. ning van dit vonnis een brief te (doen) richten aan alle gea De mailing van appcllan ten i s een thans veel voorkomende adresseerden van de in dit vonnis bedoelde mailing, met de en geaccepteerde vorm van een offerte. Bovendien ontbreekt volgende inhoud, zonder enig begeleidend commentaar in het woord factuur op de offerte. beeld of geschrift en zonder toevoeging van enig ander geb In de bij de offerte gezonden brief worden nergens de schrift of materiaal. woorden Benelux Merkenbureau of Benelux Merkenregistratic dan wel register vermeld, terwijl in de blief wel GERECHTELIJKE UITSPRAAK De president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam heeftworden vermeld 'bureau merkeiipublicatie', 'TMG' en 'INons bij vonnis van 9 maart 2000 in kortgeding op vordering van de FOCOM' en uit de brief duidelijk blijkt dat het gaat om puBenctux-verenigingvoorMerken- en Modellenreclitcs. veroordeeld ublicatie en niet: registratie. het volgende mee te delen. c De in de offerte aangeboden inschrijving met een periode De door ons eerder dit jaar onder meer aan u verzonden mailing met van 3 jaren en het tarief daarvoor wijken aanzienlijk af van het opschrift Bureau Merken Publicatie is misleidend geoordeeld. Dede periode van 10 jaren en het tarief die het Benelux Merkenbureau hanteert. publicaties van merken op onzewebsite(geen officieel register)zonder toestemming van de merkhouders is bovendien in strijd mei de Bene-d Het Benelux Merkenbureau stuurt geen facturen, lux Merkenwet geoordeeld. 4.3 Het hof verenigt zich met het oordcel van de president en de gronden waarop hij tot dat oordeel is gekomen. Het Indien u het door ons gevraagde bedrag hebt betaald, maar ondanks uw betaling niet in onze website wilt worden opgenomen, kunt u om hof neemt cen en ander over en maakt het tot het zijne, met restitutie vragen, liet door u betaalde wordt dan per omgaande te- die kanttekening dat niet aannemelijk is geworden dat het bed rag van ƒ 861,60 sterk lijkt op het tarief dat het Benelux ruggestort. U kunt uw betalingsinstructies richten aan: Merkenbureau hanteert, zoals de president heeft overwoInfocom S.A. gen. Postbus 1/92 1000BT Amsterdam Datgene wat appellanten in hoger bctoep nog naar voren hebben gebracht werpt geen ander licht op de zaak. Hieromtrent zij nog het vol gende opgemerkt. Infocom S.A, De com binatie van alle op zichzelf staande misleidende eleZollstrasse 87 menten, zoals die in rov, 5 van het vonnis van de president 9494 Schaan, Liechtenstein. zijn weergegeven, met uitzondering van het bedrag van ƒ 861,60, maakt dat de mailing misleidend is. 4 Bepaalt dat Infocom, Infonet en Net-Com een dwangsom Daaraan doet niet af dat er ook onderscheid is tussen die verbeuren van ƒ 10.000,- voor iedere dag dar zij handelen mailing en hetgeen de (potentiële) merkhouders van het Bein strijd met de hiervoor onder 2 en 3 genoemde bevelen, nelux Mctkcnbureaukennen of verwachten, zoals appellanmet cen maximum van ƒ 500.000,-. ten hebben opgemerkt en hiervoor onder 4.2 onder a tot en 5 Veroordecltlnfocom, Infonet eriNet-Comhoofdelijk om aan met d is weergegeven. Dar onderscheid is ten opzichte van eiseressensub 1 tot en met 19 te voldoen ƒ zs.ooo,-(...). voormelde combinatie van misleidende elementen zodanig 6 Veroordeelt Infocom, Infonet en Net-Com hoofdelijk in de gering dat die mailing als misleidend moet worden beoorkosten van dit geding, tot heden aan de zijde van eiseressen deeld. Daaraan doet dus ook niet af, zoals appellanten hebbegroot op ƒ 3.012,89 aan verschotten, waaronder ƒ 950,ben gesteld, dat de mailing een veel voorkomende en geacwegens vastrecht en op ƒ 1.550,- aan salaris procureur. cepteerde vorm van offreren is, als dat al zo zou zijn. 7 Veroordeelt eiseressen hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Team Management Corpo4.4 De president heeft voorts geoordeeld dat appellanten ration en Seger-Bachmann begroot op nihil. zich hebben schuldig gemaakt aan merkin breuk. Tegen dit oordeel is de tweede grief gericht. 8 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 9 Wijsthei meer of anders gevorderde af. Enz. Appellanten stellen zich op het standpunt dat hun het grondrecht van vrijheid van informatievergaring en -verspreiding via internet toekomt, te meer, zo begrijpt het hof de stellingen van appellanten, daar de publicatie van merkgegevens op het internet niets anders is dan een publi-

16

j ' J L I

2 O D :

B I .1 B l. A D

I N I) U 3

catie uit de openbare registers van het Benelux Merkenbureau. 4.5 Appellanten maken niet duidelijk op welk grondrecht zij doelen. Met geïntimeerden gaat het hof ervan ui t dal appellanten het grondrecht van vrijheid van meningsuiting bedoelen. Van belang is dit niet omdat de wet elk grondrecht kan inperken (binnen zekere grenzen, maar dat zulke grenzen zouden zijn overschreden, is in deze zaak niet aan de orde). Een voorbeeld van zodanige inperking is te vinden in het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub d BMW. Met de president is het hof van oordeel dat appellanten zich hebben schu Id ig geinaakt aan merkinbrcuk. Blijkens het tweede lid van artikel 13A, aanhef en onder d, gebruik van een merk in stukken voor zakelijk gebruik en in reclame onder merkgebruik. Waar appellanten trachten merkhouders te bewegen insch rijvings kosten ten bedrage van ƒ 861,60 per merk te betalen voor vermelding in het'register3 (website), moet het oordeel zijn dat appellanten voormelde wettelijke bepaling schenden. Daaraan doet niet af dat de door appellanten openbaar gemaakte informatie ook is te vinden in 'verschillende mcrkcnbladcn', zoals appellanten hebben gesteld. 4.6 Appellanten hebben nog naar voren gebracht dat geïntimeerden geen (redelijk) belang hebben zich tegen publicatie te verzetten. Het hof verwerpt dit betoog. In het licht van het hiervoor overwogene lag het op de weg van appellanten hun stelling toe te lichten en te onderbouwen. Dathebben zij nagelaten. 4.7 De derde grief betreft de beslissing van de president dat voldoende aannemelijk is geworden dat gcïntimccrdcn door het handelen van appellanten schade hebben geleden. Volgens appellanten hebben geïntimeerden hun eigen kosten uitgelokt en gecreëerd door uitdrukkelijk foute mededelingen te doen omtrent de offette van infocom. 4.8 De derde grief wordt verworpen reeds omdat appellanten niet duidelijk maken wat zij bedoelen. De president heeft overwogen dat gcïntimccrdcn kosten hebben moeten maken voor telefoongesprekken die zij hebben moeten voeren en voor mailings aan hun cliënten en relaties. Het hof neemt het ootdeel van de president en de grond waarop hetis gegeven, over. Het lag op de weg van appellanten redengevende feiten of omstandigheden naar voren te brengen die tot een ander oordeel aanleiding zou kunnen geven. Dat hebben zij nagelaten. Geïntimeerden hebben overigens voldoende gesteld (zie pleitnota mr. Limperg in eerste instantie, pagina 9, onder 6.8 tot en met 6.10) om het door de president bepaalde voorschoten hun spoedeisend belang daarbij te rechtvaardigen. 4.9 De vierde grief betreft het dictum onder 2.a. Naar de mening van appellanten is dat dictum zodanig ra im geformuleerd dat appellanten feitelijk alle ruimte wordt ontnomen om in 'de open markt, welke de Benelux en de EU is, als eerste ondernemers op internet, gebruik ie kunnen maken van hun grondrechtelijke vrijheid van informatievergaring en -verspreiding'. 4.10 Ook deze grief treft geen doel. Appellanten laten na hun grief deugdelijk toe te lichten en te onderbouwen. In het licht van hetgeen hiervoor is beslist, lag dit wel op hun weg,

I M I L L t

t

I G E N D O M

2 4 3

liet door de president geformuleerde dictum ontneemt appellanten geenszins de mogelijkheid om in een 'open markt' te concurreren, maar wel om misleidend te concurreren en merkinbrcuk te plegen. 4.11 In eerste aanleg hebben appellanten, zo moet worden begrepen, reconventionele vorderingen ingesteld. De president heeft in zijn vonnis geen overwegingen aan die vorderingen gewij d. Evenmin heeft de president terzake een beslissing genomen. Appellanten hebben hiertegengeengrief geformuleerd. Dat wil zeggen dat in hoger beroep geen reconventie meer aan de orde is. Hel tweede lid van artikel Z50 Rv. staat dan aan het in hoger beroep aanhangig maken van reconventionele tegenvorderingen, zoals die door appellanten zijn geformuleerd in de appèldagvaarding, in de weg. 4.12 Het voorgaande betekent dat appellanten nietontvankelijk moeten worden verklaard in hun vorderingen in reconventie, het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd en appellanten de kosten van hel appèl hebben te dragen. ^Beoordeling

verklaart appellanten niet-ontvankelijk in hun vorderingen in reconventie; bekrachtigt het bestreden vonnis; veroordeelt appellanten in de proceskosten in hoger beroep en begroot deze, voor zover tot heden aan de kant van geïntimeerden gevallen, op ƒ 4300,-; verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz,

2 4 4

B I J B L A D

I N D U S T R È L E

Ni". 51 Bureau voor de Industriële Eigendom, 24 juli zooo

E I G E N D O M

16

J U L I

H O I

zichzelf bekend uit de overige (door Saweco) aangehaalde publicaties, zodat daarin, zo stelt Saweco, geen inventieve materie kan worden gezien.

(nietigheidsadvies) Mr. J.L. Dricsscn, mr. R.C.D.E. Hasekamp en mr. ir. R. A. Grootoon k Art. 75 f art24, lid ïeROW 1995 De vermelding onder het hoofd 'Conclusie' van de aanhef: 'Korte aanduiding: Werkwijze en inrichting voor de verwerking van vloeistoffen die verontreinigd zijn met vaste, zwevende, opgeloste stoffen ai emulsies, met het kenmerk.'gevolgd door 22 afzonderlijk genummerde kenmerken wordt opgevat als 22 afzonderlijke conclusies. Ook verzoekster gaat daar in wezenvan ut. Art. 75 KOW1995 Ter zitting is door de octrooihouder in persoon toegelicht dat het nieuwe en inventieve van het octrooi t.o.v. de stand van de techniek volgens zijn oudere aanvrage is gelegen in de toepassing van een dubbele pompopstelling, gevormd door de als rootsblower uitgevoerde dampcompressot en een vaatümpomp in een seriële opstelling. Naar het oordeel van het Bureau kan de gemiddelde vakman voor deze seriële opstelling onvoldoende basis vinden in de beschrijving en conclusies van het octrooi, hetgeen meebrengt dat de vraag of in deze toepassingeen uitvindingkan wordengewaardeerd in hetadvies buiten beschouwing moet Mijven. De nieuwlieids- en inventiviteitsbezwaren tegen de uitvindingzoals in het octrooi te lezen treffen doel. Saweco Coöperatie U.A. te Oirlo, verzoekster, gemachtigde it.M.M.J.Tabeling, tegen Fatrick Walthic te Maastricht, octrooi houder. 2 De feiten Walthie is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1006100, verleend voorde duur van 6 jaren op een aanvrage ingediend op 21 mei 1997 voor een 'Werkwijze en inrichting voor de verwerking van vloeistoffen die verontreinigd zijn met vaste, zwevende, opgeloste stoffen en emulsies.' Het octrooi omvat (op blz. 8) onder het hoofd CONCLUSIE de aanhef: Korte aanduiding: Werkwijze en inrichting voor de verwerking van vloeistoffen die verontreinigd zijn met vaste, zwevende, opgeloste stoffen en emulsies. met het kenmerk, gevolgd door van 1 t/m 21 afzonderlijk genummerde kenmerken, waarbij tweemaal het nummer 13 is gebruikt. 3 De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden Saweco heeft in het verzoekschrift vooropgesteld dat gezien de wijze waarop de conclusies zijn geformuleerd niet duidelijk is waarvoor octtooi is verleend. Daarom is voor het aantonen van gebrek aan nieuwheid en inventiviteit de gehele tekst van het octrooi in beschouwing genomen, Vervolgens heeft Saweco als bezwaar aangevoerd dat het octrooi geen nieuwe/inventieve materie bevat. Uitgaande van de meest nabij gelegen stand van de techniek gevormd door de Nederlandse octrooiaanvrage 9401713 (eveneens ten name van Walthie) zijn reeds vele aspecten van de geoctrooieerde werkwijze en installatie bekend. Aspecten die niet uit genoemde octrooiaanvrage bekend zijn, zijn op

4 Het verweer van octrooihouder Walthie heeft de nieuwheid en inventiviteit van het aangevallen octtooi staande gehouden. Hij heeft daartoe aangevoerd dat het verschil met zijn oudere octrooiaanvrage 9401713 met name is gelegen in de toepassing van twee pompen in het verdampings-proecs: cen 'rootsblower' en een 'vacuümpomp' waardoor ten opziclite van de bekende werkwijze een beheersbaar proces wordt verkregen. 5 Het advies van het Bureau 5.1 De uitsluitende rechten van het octrooi In het verzoekschrift heeft Saweco met betrekking tot de uitsluitende rechten van het octtooi het volgende naar voren gebracht (verzoekschrift blz. 2, laatste alinea - blz. 3, eerste alinea): Opgemerkt moet worden dat de heer Walthie zijn aanvrage zonder hulp van een octrooigemachtigde heeft opgesteld en ingediend. Het gemis van een octrooiganachtigde komt het duidelijkst naar boven wanneer naar de 'conclusie' op blz. 8-11 wordt gekeken. Bij het uitvoerenvan het nieuwhcidsonderzock(bijlage 2) is de vooronderzoeker uitgegaan van 1 conclusie met zi kenmerken, waarvan twee aangeduid met nummer '13'. Hoewel de kop op blz. 8 van het octrooi 'conclusie' luidt, waarna een korte aanduiding, de woorden met het kenmerk en de genummerde kenmerken volgen, kunnen deze laatste ook als afzonderlijke conclusies worden beschouwd, temeer nu enkele daarvan ook verwijzingen bevatten. Deze onduidelijkheid omtrent de conclusies) brengt met zich mee dut het een derde niet duidelijk is waarvoor octrooi (uitsluitende techt) is verkregen. Het Bureau stelt naar aanleiding hiervan vast dat uit het Rapport betreffende het onderzoek naar de stand der techniek d.d. 6 januari 2000, dat op verzoek van Saweco is uitgevoerd en bij het verzoekschrift is overgelegd, blijkt dat de omvang van dat onderzoek volledig is geweest, voorzover de opgestelde tekst (van het octrooi) en conclusie dit mogelijk maakten. Hieruit leidt het Bureau af dat alle aspecten van de gepresenteerde uitvinding die in de tweeëntwintig 'kenmerken' zijn aangegeven afzonderlijk zijn vooronderzocht. Saweco heeft voorts in haar verzoek ook de gehele tekst van het octtooi in beschouwing genomen (zie blz. 3, tweede alinea van het verzoekschrift) en komt daarbij tot de slotsom dat in geen enkel (afzondcrlij k) aspect een inventieve maatregel kan worden gevonden. Hieruit volgt dat Saweco et in wezen vanuit gaat dat het octtooi tweeëntwintig (vooronderzochte) conclusies omvat. HetBureau zal in het onderhavige advies er derhalve van uit gaan dat liet octrooi tweeëntwintig conclusies omvat, die alle afzonderlijk zijn vooronderzocht, en niet slechts één conclusie gekenmerkt door tweeëntwintig maattegelen. 5.2 Uitgangspunten bij hetadvies Naar het oordeel van het Bureau zijn van de tweeëntwintig conclusies voor het navolgende advies in liet bijzonder relevant de conclusies 1, 2, 10 en 15. De testerende conclusies blijven vooralsnog buiten beschouwing. Deze conclusies 1,2, l o e n 15 luiden (enigszins aangepast) als volgt: 1 Werkwijze en inrichting voor de verwerking van vloeistoffen die verontreinigd zijn met vaste, zwevende, opgeloste stoffen en emul-

16

J U L I

2 0 3 1

B I J B L A D

I N D U E

T

R I ^ I F

E

C f c N U O M

sies, met het kenmerk, dat de installatie, door zijn opbouw waarin liseerd, zodat de temperatuur van het afgevoerde water veel een microfiltratie• of ultrafiltratiesysteem voorzien van keramischelager is dan bij het systeem van de aanvrage 9401713. filtratiebuizen, wordt voorgescMkeld aan een verdampingssysteem, voorkomt dat organische stoffen worden aangeboden aan het Saweco heeft in reactie op deze uitleg van het octrooi ter zitverdampingssysreem. Hierdoor wordt bereikt dal de ie verdampenting aangevoerd dat de aldus toegelichte uitvinding als zovloeistof nog uitsluitend opgeloste ofgeëmulgeerde stoffen bevat. Dedanig niet in hel onderhavige octrooi valt te lezen. eventueel nog aanwezige inerte gassen verstoren hei proces niet enWalthic heeft vervolgens toegegeven dat de uitvinding als beïnvloeden dekwaliteil van het onttrokken water niet. hierboven omschreven wellicht enigszins onduidelijk in het 2 [Werkwijze en inrichting volgens conclusie ï met het kenmerk,] octrooi is weergegeven, maar daarin wel is terug te vinden; dat de installatie door zijn combinatie van micro of ultrafiltratie en er is bovendien sprake van een nieuwe en inventieve vinverdampen onder verminderde druk met behulp van mechanischeding welke octrooiwaardig is (zie het verweerschrift onder dampcompressie en de onderlinge warmte-uitwisselingeen zeer gun-3). stige energiebalans heeft waardoor met name het reinigen van vloeistoffen, waaronder gier, mogelijk wordt met aanzienlijke energie-Het Bureau merkt dienaangaande het volgende op: reductie ten opzichte van beslaande verwerkingsmethoden, Uit het ter zitting gevoerde verweer is gebleken dat de door w [Werkwijze en inrichtingvolgens conclusieï met het kenmerk, Walthie verdedigde uitvinding zou zijn gelegen in de dubdat] het verdampingssysteanonderverminderdedrukdoor mechani- bele pompopstelling, gevormd door de als rootsblower uitgesche dampcompressie wordt uitgevoerd door een zogenaamde rootsvoerde dampcompressor die de damp uit het vacuümvat blower. Deze wordt door een frequentieomvormer aangestuurd. transporteert, en een vacuiimpomp die dient om de druk aan 15 [Werkwijze en inrichting volgens conclusie 10 met het kenmerk,de uitlaatzijdc van de rootsblower laag te houden en de dat] om de rcotsblower te ondersteunen en om de range van te bewerinerte gassen af te voeren. Dit impliceert als wezenlijk voor ken vloeistoffen te verbreden een vacuüm-pompparallel kan wordende thans gepresenteerde uitvinding een seriële opstelling van geschakeld. Hierdoor wordt een dieper vacuüm bereikt waardoor de rootsblower en de vacuiimpomp. inzetbaarheid van het systeem toeneemt, De vraag die dus thans moet worden beantwoord is of de gemiddelde vakman die het gehele octrooi met zijn normale vakkennis leest een basis inliet octrooi kan vinden voor deze 5.3 De uitvinding zoals verdedigd door Wc Itiiie seriële opstelling van rootsblower en vacuiimpomp. Met betrekking tot de bezwaren die Sawcco heeft ingebracht Naar het oordeel van het Bureau moet deze vraag ontkenbetreffende de nieuwheid en uitvindingshoogtc van het ocnend worden beantwoord. trooi heeft Walthic in zijn verweerschrift en ter zitting uitvoerig betoogd dat het onderhavige octrooi inderdaad De vakman die de beschrij vi ng en conclusies van het octrooi voortbouwt op de aanvrage 9401713, maar dat er tussen leest zal daarin nergens aanwijzingen vinden dat hel onderdeze aanvrage en het octrooi toch wezenlijke verschillen behavige systeem werkt met een seriële opstelling van rootsstaan. blowcr en vacuiimpomp. Volgens Walthie is in het octrooi de volgende uitvinding In de beschrijvingsinleiding van het octrooi wordt als uitneergelegd: gangspunt het systeem volgens de Nederlandse octrooiaanvrage 9401713 besproken. Bij raadpleging van deze aanIn het systeem van de aanvrage 9401713 (zie daarin de fivrage ziet de vakman dat in dit bekende systeem een (enkele) guur) bewerkstelligt de vaenümpomp (6) dat de damp (en vacuiimpomp wordt toegepast. inert gas) uit het vacuümvat (3) van de verdamper wordt afgezogen. Hierbij wordt beoogd alle damp te laten condenDaarnaast wordt op pag. 4, regels 4-5 van het octrooi verseren in de warmtewisselaar (4), waarna het water via het vat meld: (5) en de leiding (g) wordt afgevoerd. Dit bleek een moeilijk Het vacuümproces is ingericht met een pomp die werkt met het prinbeheersbaar proces waarbij veel energie verloren gi ng als gecipe van mechanische dampcompressie, volg van het feit dat een krachtige vacuiimpomp nodig was De vakman zal hieruit begrijpen dat in plaats van de (enen het afvoerwater een hoge temperatuur had. kele) vacuiimpomp inliet bekende systeem, thans in het sysin het systeem volgens octrooi .1.006100 werkt de verdamteem volgens octrooi 1006100 een (enkele) pomp met meper met mechanische dampcompressie. Daarroe is vóór de chanische dampcompressie, i.c. de rootsblower, wordt vacuiimpomp in het circuit (d) van de verdamper (3) van de toegepast; deze opvatting wordt bevestigd door de tekening octrooiaanvrage 9401713 een zgn. rootsblowcr als dampvan het octrooi, waarin ook alleen maar de rootsblowcr in compressor geschakeld, welke zorg draagr voor het transhet circuit van het vacuii m vat is getoond. Daar komt nog bij port van de damp. Er wordt dus gebruik gemaakt van een dat in de beschrijving melding is gemaakt van een ontluchdubbele pompopstelling (rootsblower + vacuiimpomp, in ringsvenüel voor de afvoer van inerte gassen (zie pag. 7, reserie). De voordelen hiervan zijn tweeledig. Ten eerste kan gels 17-18); een (impliciete) verwijzing naar een vacuümeen veel minder krachtige vacuiimpomp worden gebruikt, pomp ontbreekt dus ook in dit verband. omdat deze geen damptransportfunctie meer heeft, maar In het octrooi is voorts vermeld (pag. 4, regels 5-7): Daarenkel de druk aan de afvoerzijde van de rootsblower volnaast kan eventueel een vacuiimpomp parallel worden geschakeld doende laag dient te houden. De rootsblower hoeft dan niet om een dieper vacuüm te verkrijgen. Deze voorkeursuitvoeringsuit te blazen tegen 1 atmosfeer, maar slechts tegen 250 mbar, vorm van het onderhavige systeem is ook vetwoord in conhetgeen tot gevolg heeft dat ca, 22 kWh aan energie wordt clusie 15, Ook in deze vermeldingen vindt de vakman naar bespaard. Ten rweede zorgt de dubbele pompopstelling volhet oordeel van het Bureau geen enkele aanwijzing voor een gens het octrooi voor een beter beheersbaar en instelbaar seriële opstelling. Immers, her doel van de parallel aan de proces. Het verdampmgs-/condensatieproces met damprootsblowcr opgestelde vacuümpomp, het verkrijgen van compressie middels de rootsblower is zodoende geoptimaeen d ieper vacuüm in de verdamper, is essentieel anders dan

2 1 6

B I J B L A D

N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

J U L I

2 0 0 1

als die ter zitting door de octrooihouder is toegelichr en verdat van de bedoelde in serie opgestelde vacuümpomp: het dedigd, onvoldoende basis heeft in het octrooi. De vraag of voldoende laag houden van de druk aan de afvoerzijdc van in de verdedigde toepassing van een seriële opstelling van de rootsblowcr en de vetwijdering van inerte gassen. Met rootsblowcr en vacuümpomp in het beoogde systeem volandere woorden, ook de zeer summier omschreven, als adgens de aanvrage 9401713 een uitvinding kan worden geditioneel voorgestelde en niet in de figuur weergegeven pawaardeerd (vgl. het verweerschrift onder 3) kan derhalve rallelle pompops telling zal de vakman die kennis neemt van geen deel uitmaken van dit advies. het octrooi niet doen concluderen dat de seriële pompopstelling de essentiële leer van het octrooi belichaamd. Tenslotte, uit het vorenstaande volgt dat er geen aanleiding 54 De bezwaren van Saweco betreffende nieuwheid en inventiviteit is te veronderstellen, zoals ter zitting kort aan de orde is Na het vorenstaande blijft in dit advies nog de vraag te begeweest, dat de vakman het octrooi zo zal lezen dat het antwoord en of debezwareu van Saweco tegen de uitvinding nieuwe daarin moet worden gezien, dat mer behoud van, die wel in het octrooi kan worden gelezen, doel treffen. dus naast de bekende vacuümpomp volgens de aanvrage (...) 9401713, in het circuit van de verdamper een dampcompressor in de vorm van een rootsblower is aangebracht Concluderend stelt het Bureau vast dat op grond van de door in analogie met, bijvoorbeeld, het de vakman ook bekende Sawcco naar voren gebrachte bezwaren tot vernietiging van systeem volgens het rapport Uet indampen van dikke en dunne het octrooi wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit mestsoorten doormiddelvan een taagencrgieverbruikendevaaiüm- zal dienen te worden besloten. indamper met mechanische dampcompressic van het Raadgevend Ingenieursbureau van Aspert b.v. (hierna: rapport van As6 Advies perr)(doorSaweco overgelegd), welksystccm is voorzien van Het advies van bet Bureau voor de Industriële Eigendom een overeenkomstige seriële opstelling van een in het cirluidt na het vorenstaande als volgt: cuit van een indamper aanwezige mechanische dampDe door verzoekster aangedragen bezwaren tegen de nieuwcompressor (verdichter) en cen stroomafwaarts daarvan aanheid en de inventiviteit van de geoctrooieerde werkwijze gebrachte vacuümpomp voor de afvoer van niet condentreffen naar het oordcel van hetBureau doel; de nictigheidsseerbarc gassen (zie aldaar pag. 10). gronden bedoeld in artikel 75, eerste lid onder a Rijksoctrooiwet 1995 zijn van toepassing op octrooi 1006100. Op grond van vorenstaande overwegingen kan het Bureau niet anders dan met Sawcco concluderen dat de vinding, zo-

I t

J U L I

2 OC 1

El

J E L A D

I N D U S T R I E I E

E I G E N D O M

2 4 7

B E R I C H T E N P. A. O.-cursus 'Actualiteiten Auteursrecht'

informatierecht en computerrecht te versterken en uit te breiden. De samenwerking tussen beide instituten - onderdeel van de Katholieke Universiteit Brabant respectievelijk Voor de achtste opeenvolgende keer wordt de jaarlijkse curde U n iversitcit van Amsterdam - levert een voor Nederland sus Actualiteiten Auteursrecht gegeven. Dit jaar te behanunieke combinatie op van deskundigheid op dit terrein. delen actuele onderwerpen treft U hieronder aan: Het veld van informaticrechr en computerrecht is sterk in opkomst. De omslag van industriële naar informatieProgramma en docenun (maandagen 15,22 en 29 oktober 2001 samenleving roept, mede door de snelle ontwikkeling van van 16:15-19:00 uur) de informatie- en communicatietechnologie (1CT), belang- Overzicht stand van zaken nieuwe wetgeving en internationale re- rijker rechtswetenschappelijke vragen op. De studie van deze vraagstukken vergt in toenemende mate expertise, gelgeving; Prof. Mr. D.W.r. Verkade, hoogleraar informatiemiddelen en man kracht. Enerzijds is er behoefte aan speciarecht enintellectuelccigcndom, UniversiteirLeiden, tevens lisatie om complexe vraagstukken te kunnen behandelen, advocaat te Amsterdam. maar anderzijds is het ook nodig het gehele veld te blijven - De nu definitieve Richtlijn Auteursrecht en informatieoverzien om samenhangende regulcringsproblemen te maatschappij: praktische vragen; Mr. J.H.C, van Manen, advokunnen oplossen. Om dit te realiseren is een grootschalige caat te Amsterdam. - Databanken: beantwoorde en onbeantwoorde vragen aan de handonderzoeksinfrastructuur noodzakelijk, die het niveau van een enkele universiteit overstijgt. van recente jurisprudentie; Mr. D.J.G. Visser, advocaat te Amsterdam, Levens universitair docent Universiteit Leiden. Om die reden slaan het CRBI en IViR de handen ineen. De - Recente rechtspraak: Prof. Mr. D.W. F. Verkade. instituten zullen gezamenlijk projecren uitvoeren en het - Recente ontwikkelingen in het auteursrecht in Relgsc: verschillen onderwijs op elkaar afstemmen. Di t schept de mogelijkheid met Nederland; Mr. F. de Visscher, advocaat te Brussel. tot wederzijdse specialisatie met behoud van een integraal -Nieuwe ontwikkelingen bijBuma,Sena en andere collectieve orga- overzicht van het vakgebied. Daarmee kunnen zowel connisaties; Mr. D.J.G. Visser. crete vraagstukken uit de praktijk als de duurzaam heid van het rechtssysteem in de informatiesamenleving in algemene zin worden bestudeerd. De unieke concentratie van deskunDoelgroep: advocaten en anderejuristen, geïnteresseerd in indigheid geeft het samenwerkingsverband in Nederland en tellectuele eigendom. internationaal een vooraanstaande positie. Didactiek: inleidingen met gelegenheid tol vragen en discus(Persbericht, 6 juni 2001) sie. Aantal deelnemers: ongeveer 70 personen. Plaats; Leiden. Grotius specialisatie-opleiding 'Benelux, Europees en Prys: ƒ 1.375, (incl. cursusmateriaal, consumpties en 'aanInternationaal Merkenrecht' geklede borrel'). ?ermancnte Opleiding: Nederlandse Orde van Advocaten: 7 De Grotius Academie start in het najaar van 2001 de punten. specialisatie-opleiding: Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht Inlichtingen en inschrijving: Bureau Juridische Post Academisch Onderwijs Leiden, Hugo de Grootstraat 32,2311 XK Hoofddocenten: prof. mr. D.W.L'. Verkade en prof. mr. A.A. Leiden. Tel. 071-5 27S666, fax 071-5277895. Quaedvlieg Periode; september zooi/ mei 2002 Samenwerking CJ3H1 en iViK locatie; Heidepark Hotel Bilthoven. Punten: 55 voor advocaten, 60 voor (kandidaat-)notarissen Kosten: f 8.000,Het Centrum voor Recht, Bes tuur en informatisering (CBRI) uit Tilburg en het Instituut voor Informatierecht (IV1R) uit Aanmelding en verdere informatie: Grotius Academie, Postbus Amsterdam gaan vanaf 1 juni a.s. structureel samenwerken. 10520, 6500 MB Nijmegen, tel. 024-3612492, e-mail: L)e twee instituten hopen met de samenwerking het weten(J rotius @ cpo.kun.nl. schappelijk onderzoek en onderwijs op het terrein van

B I J B L A D

O F F I C I Ë L E

J U L I

N D U S T n I

2 0 0 1

M E D E D E L I N G E N

Personeel Indiensttreding De heerD.W.M. Aparoe, medewerker beleidsondcrstcuning bij de Directie Personeel Organisatie en Informatiemanagement in vaste dienst van het Ministerie van Economische Zaken, is met ingang van 1 juni zooi overgeplaatst naar het Bureau voor de Industriële Eigendom in de functie van stafmedewerker bij de afdeling Voorlichting cu Marketing.

privc-adres met telefoonnummer (tenzij deze laatste gegevens reeds eerder zijn opgegeven en nog actueel zijn), en met vermelding of zij zowel in het Burgerlijk- en Handelsrecht als in het Recht van de Industriële Eigendom geëxamineerd willen worden of slechts in een van deze twee onderdelen. Bij aanmelding dienen de kandidaten teven over te leggen cén der bescheiden, genoemd in artikel 4, derde lid van het Ocrrooigemachügdenreglemenr, alsmede een bewijs dat het voor deelneming aan het examen verschuldigde examengeld ten bedrage van NLG 350,- is betaald.

Register van Octrooigemachtigden Verdrag van Straatsburg De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat op hun verzoek op 15 juni 2001 resp. 18 juni 2001 in het register van octrooigemachtigden zijn doorgehaald deheren ir.J.G. Rensen en ir. B.A. Tan. Voorts zijn op hun verzoek op 19 juni 2001 in het register van octrooigemachtigden ingeschreven de heren dr. ir. J.C. Elkenbracht, ir. P.J.P. Janssen enir.R. Vernou t. Nederlands examen voor octrooigemachtigdc Krachtens her besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 december 2000, nummer WJZ/00076054 wordt in oktober 2001 een examen, resp. proeve voor octrooigemacluigde afgenomen (vgl. B1E 2001, blz. 71). BI ij kens de toelichting bij genoemde besch i kki ng zal bij dat examen slechts in twee van de d rie examenonderdelen worden geëxamineerd, te weten de beide mondelinge gedeelten: Burgerlijk- en Hand elsrech t benevens het Recht van de Industriële Eigendom. De exacte data waarop het examen zal worden afgenomen zijn thans nog niet bekend; deze zullen zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt. Kandidaten dienen zich vóór 1 september 2001 schriftelijk aan te melden bij de Voorzitter van de Examencommissie, Patcrrtlaan 3, Rijswijk, onder opgave van naam, voornamen, geboortedatum, titel, studierichting en kantoor- zowel als

Slovenië heeft op 10 mei 2001 het Verdrag van Straatsburg betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht {Trb. 1987,148) bekrachtigd. Het Verdrag zal voor Slovenië op 1 o mei 2002 in werking treden. Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) De Filippijnen zijn op 17 mei zooi toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington 19 juni 1970, nadien gewijzigd op 28 september 1979 en 3 februari 1984 (laatstelijk Trb. 2001, 76). Het Verdrag zal voor deEilippijncn op 17 augustus 2001 in werking treden. Overeenkomst van Wenen Slovenië heeft op 10 mei 2001 de Overeenkomst tot instelling van een internationale classificatie van beeldbestanddelen van merken, Wenen, 12 juni 1973 [Tib. 1986, 12) bekrachtigd, onder het afleggen van een verklaring dat het gebruik wenst te maken van het voorbehoud van art. 4(5) van de Overeenkomst. De Overeenkomst zal voor Slovenië op 1 o augustus 2001 in werking treden.

IN MEMORIAM Op 5 juli jl. bereikte ons het schokkende bericht dat onze collega Hans ter Hccgc op 4 juli op 47-jarige leeftijd plotseling is overleden. Voor 16 mei 1988 was Hans onder meer in dienst bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de AN WR en het Bureau Reizen van het Ministerie van Economische Zaken. Daarna was hij werkzaam in de facilitaire dienstverlening van ons Bureau. Naast zijn reguliere werkzaamheden heeft hij zich in het bijzonder ingespannen op het sociale vlak binnen de organisatie, onder andere in de medezeggenschapsorganen, als EHBO'er en bedrijfshulpverlener en ook bij de begeleiding en afwikkeling van bijeenkomsten en evenementen. Hij was tevens gedurende vele jaren als hoofdredacteur de stuwende kracht achter ons personeelsblad; zowel zijn verhalen als zijn foto's vonden veel waardering. Hans was binnen onze organisatie een markante persoonlijkheid, die niemand onverschillig liet. H ij laat een grote leegte achter die moeilijk valt op te vullen. Ons hart gaat uit naar zijn vrouw Asrrid en zijn andere dierbaren. Wij wensen hen veel sterkte toe. Helene van der Lcc en Rob Berger namens directie en medewerkers van het Bureau voor de Industriële Eigendom