16 januari 2004, 72e jaargang, nr. 1. Actualiteiten

U I T G A V E

V A N

H E T

B U R E A U

V O O R

D E

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1

16 januari 2004, 72e jaargang, nr. 1

I

N

H

O

U

D

Actualiteiten Hässle en Ratiopharm; eerste vergunningdatum Aanvullend beschermingscertificaat (blz. 3-4).

recht omvat elk gebruik dat geen andere algemene indruk wekt; i.c. wordt bij de geïnformeerde gebruikers wel een andere indruk gewekt). 3 Auteursrecht

Cross-border problematiek, grensoverschrijdende inbreukverboden en desbewustheid (blz. 4-5). Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken

Nr. 5 Hoge Raad, 8 febr. 2003, E.P. Controls en IJsselstein/ Regulateurs c.s. (HR komt niet terug van eerder oordeel dat aan geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter slechts bescherming toekomt indien openbaargemaakt of daartoe bestemd; tekeningen van GEC gelden niet als zodanig) (met noot A.A. Q.)

1 Octrooirecht Nr. 1 Hof ’s-Gravenhage, 13 maart 2003, Parteurosa e.a./ Fokker Special Products e.a. (Parteurosa-octrooi niet inventief t.o.v. Lindholm-aanvrage; dat deze aanvrage tijdens verleningsprocedure voor EOB in de beoordeling is betrokken betekent niet dat de rechter in een bodemprocedure niet zelfstandig de nietigheidsargumenten behoort te beoordelen; problem and solution benadering bij inventiviteit is slechts een van de mogelijke wijzen van benadering). Nr. 2 Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 april 2003, Geotechnik Holland/Aannemings- en Handelsbedrijf Meeuwissen en Van Bragt (bij beoordeling inventiviteit problem and solution benadering gebruikt; gevonden oplossing lag niet voor de hand). Nr. 3 Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 juli 2003, Joh. Heinrich Bornemann/Houttuin e.a. (maatregel die alleen in de werkwijzeconclusie 1 maar niet in de voortbrengselconclusie 6 is te lezen, mag niet in die laatste worden ingelezen; inrichting van gedaagden past de uitvinding toe en niet de bekende stand van de techniek; nevenvorderingen; indirecte inbreuk op werkwijzeconclusie; geen nietigheid octrooi op grond van niet-nawerkbaarheid of gebrek aan uitvindingshoogte). 2 Modelrecht Nr. 4 Hof Arnhem, 13 mei 2003, Thomas & Betts Netherlands e.a./Faber Electronics (bescherming krachtens model-

Nr. 6 Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 april 2003, Faco Informatisering e.a./Haley Software e.a. (motiveringsplicht rechthebbende; plegen van onderhoud op programmatuur geen inbreuk gelet op 45j Aw; concurrentiebeding) (met noot A.A. Q.). 4 Onrechtmatige daad Nr. 7 Vzr. Rechtbank Dordrecht, 27 nov. 2002, De Dordtenaar e.a./Reis- en Passagebureau van Maren (ongeoorloofde vergelijkende reclame; door inname ’vakantiezegels’ wekt Van Maren de indruk nog partner te zijn in de spaaractie). Berichten FORUM – 5th International Trademark Conference, 22-23 April 2004, EPO-branch at The Hague (blz. 46/7). Congres ’De nieuwe Benelux-Merkenwet’ (blz. 47). Beroepsopleiding Benelux gemachtigde 2004 (blz. 47).

Merken-

en

Modellen-

Officiële mededelingen Sluiting van het Bureau I.E. – Personeel. – Register van Octrooigemachtigden. – Bibliotheek Bureau I.E.: documentleverantie.

2

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Bee¨indiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industrie¨ le Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris (waarnemend): mr. J.L. Driessen; [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag ©

Auteursrecht voorbehouden

Redactie-adres: Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 398 65 30

1 6

J A N U A R I

A C

T

U

2 0 0 4

A L

B I J B L A D

I

T E I

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

3

T E N

Hässle en Ratiopharm; eerste vergunningdatum Aanvullend beschermingscertificaat Hässle was houdster van een Europees octrooi voor omeprazol, onder meer voor Duitsland geldig, verleend met ingang van 3 april 1979 en dus vervallen op 2 april 1999. Art. 19 (overgangsbepaling) van de ABC-verordening bepaalt dat een certificaat kan worden afgegeven als een eerste vergunning voor het in de handel brengen is verkregen na 1 januari 1985, echter voor Duitsland en Denemarken geldt als begindatum 1 januari 1988 (en voor België en Italië 1 januari 1982). In Frankrijk was een vergunning overeenkomstig Richtlijn 65/65 voor het in de handel brengen van omeprazol verleend op 15 april 1987 en in Luxemburg op 11 november 1987. Hässle heeft het Deutsche Patentamt een Aanvullend beschermingscertificaat voor omeprazol gevraagd en zich daarbij voor tijd en plaats van de eerste vergunning voor het in de handel brengen beroepen op 21 maart 1988, de datum waarop in Luxemburg het geneesmiddel met omeprazol was opgenomen op de lijst van in Luxemburg voor verkoop toegelaten farmaceutische specialiteiten. In Frankrijk was het geneesmiddel eerst op 22 november 1989 opgenomen op de lijst van voor vergoeding in aanmerking komende geneesmiddelen. Het ABC wordt voor Duitsland verleend met een duur tot 21 maart 2003 (15 jaren vanaf 21 maart 1988). Ratiopharm heeft een vordering tot nietigverklaring van het ABC ingesteld, waarop, in beroep, het Bundesgerichtshof o.m. de volgende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EG heeft gesteld: 1 a Gaat het voor de toepassing van de in artikel 19, lid 1, van de verordening vervatte overgangsregeling, voorzover daarin wordt gesproken van een eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap vóór een bepaalde referentiedatum, uitsluitend om een vergunning in de zin van richtlijn 65/65/EEG dan wel richtlijn 81/ 851/EEG, of kan ook een later (na de referentiedatum) verleende andere vergunning, met name een vergunning betreffende de prijs van het geneesmiddel, in dit verband bepalend zijn, indien aa het geneesmiddel zonder deze nadere, bijvoorbeeld de prijs betreffende vergunning volgens de wetgeving van de desbetreffende lidstaat niet in de handel mag worden gebracht; bb het geneesmiddel zonder deze nadere vergunning in beginsel weliswaar in de desbetreffende lidstaat mag worden verhandeld, doch het in de handel brengen feitelijk onmogelijk is, met name omdat de kosten van het geneesmiddel door de ziekenfondsen slechts worden vergoed indien de nadere, specifiek de prijs betreffende vergunning is verleend dan wel een prijs is vastgesteld waarmee het middel voor vergoeding in aanmerking kan komen? b Gaat het in dit verband om een eerste vergunning in een willekeurige lidstaat van de Gemeenschap (als bedoeld in de artikelen 8 en 13 van de verordening) of om de eerste vergunning in de lidstaat waarvoor het aanvullende beschermingscertificaat is aangevraagd? 2 Bestaat er twijfel omtrent de geldigheid van de overgangsregeling van artikel 19, lid 1, van de verordening, voorzover daarbij voor verschillende lidstaten verschillende referentiedata zijn vastgesteld? 3 Is de opsomming van nietigheidsgronden in artikel 15, lid 1, van de verordening limitatief?

Zo nee: a Is het een grond voor nietigheid dat een certificaat ingevolge de overgangsregeling van artikel 19, lid 1, van de verordening is afgegeven ofschoon voor het product reeds vóór de referentiedatum die geldt voor de lidstaat waarin het certificaat is aangevraagd en afgegeven, een eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap is verleend? b Is in dat geval het certificaat zonder meer nietig of dient slechts de duur van het certificaat dienovereenkomstig te worden aangepast? Het Hof beantwoordt eerst de tweede vraag: Er is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid van artikel 19 van verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van kunnen aantasten. De vaststelling van uiteenlopende referentiedata naar gelang van de lidstaten komt gerechtvaardigd voor, aangezien deze data de weerslag zijn van de visie die elke lidstaat heeft met betrekking tot met name zijn stelsel van gezondheidszorg, waarvan de organisatie en de financiering per lidstaat verschillen. Art. 19 van verordening nr. 1768/92 is bovendien uitsluitend van toepassing op producten die als geneesmiddel reeds een eerste vergunning voor het in de handel brengen in de lidstaat van de aanvraag van het certificaat hadden verkregen vóór de inwerkingtreding van deze verordening. Harmonisatie ontbreekt dus alleen voor producten waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen is verkregen tussen 1 januari 1982 en 1 januari 1988. In antwoord op de eerste vraag stelt het Hof vast dat met betrekking tot geneesmiddelen voor gebruik door de mens het begrip eerste vergunning in artikel 19, lid 1 doelt alleen op de eerste vergunning die wordt geëist door de bepalingen ter zake van geneesmiddelen in de zin van richtlijn 65/65/ EEG, die is afgegeven in een willekeurige lidstaat en dus niet op de vergunningen die door de regelingen inzake de vaststelling van de prijs en de vergoeding van geneesmiddelen worden geëist. In de eerste plaats is noch in artikel 19 van verordening nr. 1768/92, noch in enige andere bepaling van deze verordening, noch in de overwegingen van de considerans daarvan uitdrukkelijk of zelfs stilzwijgend sprake van een andere vergunning dan die betreffende de bepalingen inzake geneesmiddelen in de zin van richtlijn 65/65; met name wordt niet gesproken van een vergunning van de inzake prijsvaststelling of vergoeding van geneesmiddelen bevoegde nationale autoriteiten. In het bijzonder wordt de werkingssfeer van verordening in art. 2 aldus gedefinieerd dat deze door een octrooi beschermde producten omvat die, voordat zij in de handel worden gebracht, volgens richtlijn 65/65 als geneesmiddel aan een administratieve vergunningprocedure onderworpen zijn. Niets rechtvaardigt derhalve dat de woorden vergunning voor het [...] in de handel brengen verschillend worden uitgelegd naar gelang van de bepaling van verordening nr. 1768/92 waarin zij voorkomen. In het bijzonder kunnen deze woorden geen andere betekenis krijgen naargelang zij in artikel 3 of in artikel 19 staan, en dit geldt temeer nu uit art. 8, lid 1, sub a-iv, en c, voortvloeit dat de in art. 3, sub b, bedoelde vergunning ook de eerste vergunning in de Gemeenschap kan zijn. Dit betekent dat de eerste vergunning voor het [...] in de handel brengen in

4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

de Gemeenschap als bedoeld in met name art. 19, lid 1, van verordening nr. 1768/92, evenals de vergunning voor het in de handel brengen als bedoeld in art. 3 van die verordening, een vergunning moet zijn die is afgegeven overeenkomstig richtlijn 65/65. Deze uitlegging is ook de enige die voldoet aan het vereiste van rechtszekerheid. Voorts vindt de uitlegging dat met de woorden eerste vergunning voor het [...] in de handel brengen in de Gemeenschap in artikel 19, lid 1, van verordening nr. 1768/92 wordt gedoeld op de eerste vergunning die is afgegeven in een willekeurige lidstaat van de Gemeenschap, steun in het in de zesde overweging van de considerans uiteengezette doel van die verordening, te komen tot een uniforme oplossing op communautair niveau. Deze uitlegging is, gezien de wijze van berekening van de duur van het certificaat bedoeld in artikel 13 van verordening nr. 1768/92, de enige waarmee kan worden gegarandeerd dat de door het octrooi gegeven bescherming voor het product waarvoor het certificaat geldt, op hetzelfde ogenblik zal eindigen in alle lidstaten waar het certificaat is toegekend. Ten slotte bepaalt het Hof n.a.v. de derde vraag dat een ABC afgegeven in strijd met art. 19 van de Verordening (de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap was verkregen vóór de in art. 19 genoemde referentiedatum) nietig is ingevolge artikel 15 van die verordening. In Nederland heeft het Bureau I.E. op verzoek van Merck Generics BV, Centrafarm BV en Multipharma BV vastgesteld dat bij afgifte van het ABC voor het omeprazol-octrooi ten onrechte een beroep was gedaan op de datum van de vergunning voor Luxemburg van 11 november 1987, en dat voor de bepaling van de duur van het certificaat de datum van afgifte van de vergunning in Frankrijk (15 april 1987) bepalend is, zodat de duur van het certificaat eindigde op 15 april 2002, in plaats van op 11 november 2002 (zie BIE 2003, Bureau I.E. 28-10-2002, nr. 36, blz. 250). J.L. D.

Cross-border problematiek, grensoverschrijdende inbreukverboden en desbewustheid De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het HvJEG over cross-border problematiek en oordeelt zelf over toewijsbaarheid van grensoverschrijdende verboden ingeval van serieuze aanwijzingen over de nietigheid van buitenlandse octrooien, en voorts over ’desbewustheid’ en TRIPs. 1 Door buitenlandse rechters werden al eerder vragen gesteld over de cross-border problematiek. Doordat de betrokken partijen de zaken schikten kwam het HvJEG aan beantwoording van de vragen niet toe. Misschien komt het ditmaal wel zover. In zijn arrest van 19 december 2003 in de zaak tussen Roche cs en Primus cs heeft de Hoge Raad de volgende vragen gesteld over artikel 6(1) EEX-Verdrag / EVEX / Verordening EEX: A Bestaat tussen de rechtsvorderingen ter zake van octrooi-inbreuk die een houder van een Europees octrooi heeft ingesteld tegen een in de Staat van de aangezochte rechter gevestigde verweerder enerzijds en tegen verschillende, in andere Verdragsstaten dan die van de aangezochte rechter gevestigde verweerders anderzijds, van wie de octrooi-

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

houder stelt dat zij inbreuk maken op dat octrooi in een of meer andere Verdragsstaten, een verband als is vereist voor de toepasselijkheid van art. 6, aanhef en onder 1 EEX? B Indien het antwoord op vraag A niet of niet zonder meer bevestigend luidt, onder welke omstandigheden is van zodanig verband dan sprake, en is daarbij bijvoorbeeld van belang - of de verweerders behoren tot één en hetzelfde concern? - of bij de verweerders sprake is van een gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk beleidsplan ten grondslag ligt en zo ja, of de plaats van waar dat beleidsplan is uitgegaan, van belang is? - of de beweerdelijke inbreukmakende handelingen van de verschillende verweerders dezelfde of nagenoeg dezelfde zijn? Deze vragen wijken op enkele punten af van de vragen voorgesteld door A-G Langemeijer in diens conclusie van 6 juni 2003. Het is jammer dat de Hoge Raad niet de suggestie van de A-G heeft gevolgd het HvJEG te vragen of bij toepassing van artikel 6 (1) EEX, de bevoegdheid wordt beoordeeld alleen aan de hand van de stellingen in het inleidende processtuk of ook aan de hand van het verweer. [Het valt trouwens ook te betreuren dat de Hoge Raad niet meer duidelijkheid heeft willen verschaffen over het belang van de rechtszekerheid bij de bepaling van de beschermingsomvang waartoe de A-G het college ook had uitgenodigd (conclusie 3.2).] Het antwoord op de wel gestelde vragen wordt mijns inziens mede bepaald door de visie op wat een Europees octrooi eigenlijk is. Het HvJEG spreekt hierover niet het laatste woord. Een Europees octrooi heeft niets van doen met het Gemeenschapsrecht. Het Europese octrooi is voorts niet een eenheid. Het is een bundel van nationale rechten die meestal gelijkluidend zijn geformuleerd, maar hoe dan ook na de verlening elk afzonderlijk onderworpen zijn aan het nationale recht. De nationale rechten hebben met elkaar gemeen dat zij door het Europese Octrooibureau in een gecentraliseerde verleningsprocedure zijn verleend. Die nationale octrooirechten zijn geen delen van het Europese octrooi. Deze aanduiding treft men desondanks regelmatig aan in rechterlijke uitspraken. Ook in het hier gesignaleerde arrest van de Hoge Raad. In de hierboven weergegeven vraag A spreekt de Hoge Raad over de ’houder van een Europees octrooi’ en in andere Verdragsstaten gevestigde verweerders van wie de octrooihouder stelt dat zij inbreuk maken op ’dat octrooi’. De vraag lijkt mij minder juist geformuleerd. In de onderhavige zaak heeft een octrooihouder een Europees octrooi verkregen. Dit is een bundel-octrooi. In concreto betekent dit dat hij een Nederlands, Belgisch, Duits, Frans, Engels, Zwitsers, Oostenrijks en Zweeds octrooi heeft waarop naar zijn zeggen door het (moederbedrijf) Roche in Zwitserland op het Zwitserse octrooi inbreuk wordt gemaakt en door de Nederlandse, Belgische, Duitse, Franse, Engelse, Oostenrijkse en Zweedse Roche-dochters op respectievelijk het Nederlandse, Belgische, Duitse, Franse, Engelse, Oostenrijkse en Zweedse octrooi. In feite gaat het in de procedure om vermeende inbreuk op zeven (parallelle) octrooien die hun oorsprong vinden in de verlening van een Europees octrooi maar verder onafhankelijk van elkaar bestaan. Die zeven gestelde inbreuken behoren naar het (in verregaande mate geharmoniseerde) recht van zeven verschillende landen te worden beoordeeld. Het gaat in de procedure dus om een cumulatie van zeven vorderingen tegen zeven verschillende vermeende inbreukmakers. Men kan de vraag stellen of dit

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

niet een andere situatie is dan waarop artikel 6 (1) betrekking lijkt te hebben. Blijkens de toelichting van Jenard op het EEX-verdrag is bij deze bepaling gedacht aan bijvoorbeeld hoofdelijke schuldenaren. De vraag waar het echt om gaat is of een octrooihouder door vorderingen tegen moeder- en dochtervennootschappen te cumuleren met een beroep op artikel 6 (1) EEX bij het voor hem meest geschikte (octrooivriendelijke) forum kan ’shoppen’ en die rechter een verbod kan laten uitspreken voor alle betrokken landen. 2 In casu bestaan serieuze aanwijzingen dat buitenlandse parallelle octrooien nietig zijn. Mag de Nederlandse rechter dan buitenlandse gedaagden verbieden inbreuk te maken op die buitenlandse octrooien? De Hoge Raad overweegt: 4.11.5 (...) De enkele omstandigheid dat er serieuze aanwijzingen bestaan dat een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi nietig is, behoeft de Nederlandse rechter niet te weerhouden van een oordeel omtrent de gestelde inbreuk op dat octrooi door een partij te wier aanzien hij [overigens] rechtsmacht bezit, nu een eenmaal verleend octrooi geldigheid bezit, zolang het niet is nietig verklaard of vernietigd. Afgezien van de terminologie (’een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi’ en inbreuk op ’dat octrooi’) waarover het een en ander onder 1 is gezegd, is dit een opmerkelijk oordeel. Terwijl de Nederlandse rechter ter zake van inbreuk op een Nederlands octrooi – vanwege de terugwerkende kracht van een vernietiging van een octrooi – niet een inbreukverbod zal uitspreken als de geldigheid van een octrooi serieus ter discussie staat, oordeelt de Hoge Raad dat de Nederlandse rechter die naar buitenlands recht moet oordelen of van inbreuk op een buitenlands octrooi sprake is, een verbod mag opleggen óók als serieuze aanwijzingen bestaan dat het buitenlandse octrooi nietig is. In aanmerking genomen dat een verbod ernstige consequenties kan hebben voor de mededinging en bij geneesmiddelen voor de kosten van de gezondheidszorg en zelfs de beschikbaarheid van bepaalde geneesmiddelen, rijst de vraag of dit oordeel niet kan leiden tot inbreuken op de soevereiniteit van andere landen. Anders gezegd: zou in het buitenland niet de gedachte opkomen dat hier sprake is van rechterlijk imperialisme? Hoe zouden wij het vinden als een buitenlandse rechter een

E I G E N D O M

5

verbod oplegt aan een in Nederland gevestigde onderneming om bepaalde geneesmiddelen in Nederland in het verkeer te brengen? Mij zijn geen uitspraken bekend van vergelijkbare buitenlandse rechterlijke uitspraken. Indien het HvJEG in zijn antwoord op de hierboven onder 1 gestelde vraag aan artikel 6 (1) EEX een beperkte uitleg zou geven, is het resultaat van het zojuist besproken oordeel van de Hoge Raad dat in Nederland gevestigde ondernemingen met dochters in het buitenland het zwaarder te verduren krijgen dan in het buitenland gevestigde moederondernemingen. Dat zou voor die in Nederland gevestigde ondernemingen aanleiding kunnen vormen zich in het buitenland te vestigen. 3 De eis van desbewustheid is volgens de Hoge Raad niet verenigbaar met TRIPs: 5.2.3 (...) De bepaling van art. 45 lid 1 van het TRIPs-verdrag – waarvan de uitleg op het stuk van het octrooirecht, waarop de Europese Gemeenschap nog niet regelgevend is opgetreden, niet aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is opgedragen – dient, gelet op de bewoordingen daarvan, die in de Nederlandse rechtsorde toepasbaar zijn zonder nadere uitwerking te behoeven, te worden aangemerkt als een bepaling die naar haar inhoud een ieder kan verbinden, zodat het bepaalde in art. 43 lid 2 ROW (1910) – evenals dat in het gelijkluidende art. 70 lid 3 ROW 1995 – ingevolge art. 94 Gr.w moet wijken voor het voorschrift van art. 45 lid 1 TRIPs-verdrag, voor zover het daarmee niet verenigbaar is. Verbazing wekt de zinsnede dat de Europese Gemeenschap nog niet regelgevend is opgetreden ’op het stuk van het octrooirecht’. In dit verband zij gewezen op een tweetal verordeningen betreffende de invoering van aanvullende beschermingscertificaten voor respectievelijk geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen, de Richtlijn betreffende rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, de ontwerp Verordening betreffende het gemeenschapsoctrooi en de ontwerp Richtlijn inzake software gerelateerde uitvindingen. Br.

6

B I J B L A D

J

U

R

I

S

P R

U

D

I N D U S T R I E } L E

E N T

I

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

E

Nr. 1 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 13 maart 2003 (uitklapbare container) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, S.U. Ottevangers en L.A.C.M. van Wezenbeek Art. 51, lid 1a Row (1910) Naar het oordeel van het hof zijn bij Lindholm de maatregelen van het Parteurosa-octrooi terug te vinden: a) de gehele uitbreidbare werkruimte met eventueel vast opgestelde apparatuur is verpakt in een vervoerbare of mobiele container, die rondom is afgesloten (door de opklapbare vloerdelen en door de buitenwanden van de uitschuifbare structuren); b) ten minste een deel van een zijwand van de container kan worden neergeklapt, waardoor een vloer voor de uitbreiding van de werkruimte wordt gevormd; en c) de werkruimte kan worden uitgebreid door het uitschuiven van een binnenconstructie, waarin alle voor de uitbreiding benodigde wanddelen aanwezig zijn. Het vereist naar het oordeel van het hof van de gemiddelde vakman geen inventieve arbeid om te komen van een telescopische constructie met binnenste vaste huls (Lindholm) tot een soortgelijke constructie met buitenste vaste huls (Parteurosa). Dat de octrooiaanvrage WO 84/01974 (Lindholm) in de verleningsprocedure voor het Europees Octrooibureau (EOB) in de beoordeling is betrokken betekent niet, dat in een bodemprocedure de rechter niet zelfstandig de nietigheidsargumenten behoort te beoordelen. Daarbij mag ook niet uit het oog worden verloren, dat de nietigheidsprocedure ingevolge artikel 51 ROW (1910) mede dienstig is om mogelijke door de octrooiverlenende instantie gemaakte beoordelingsfouten te herstellen. Bij het beoordelen van de inventiviteit is door het hof geen gebruik gemaakt van de zogenaamde problem and solution benadering. Zoals door de Board of Appeal van het European Patent Office in T 465/92 (Official Journal 1996, 32) reeds werd uiteengezet is die problem and solution benadering slechts één van de mogelijk wijzen van benadering. Art. 30, lid 2 Row (1910) Rb.: Volgens conclusie 1 van het octrooi bestaat de binnenconstructie uit een bovenpaneel, een voorpaneel dat met het bovenpaneel is verbonden alsmede twee zijpanelen die met het bovenpaneel en het voorpaneel zijn verbonden. Wanneer het bovenpaneel ontbreekt, ontbreekt het wezenlijke deel van deze binnenconstructie. Ook uit de beschrijving blijkt dat het bovenpaneel een vast onderdeel van de binnenconstructie vormt. Juist door middel van deze vaste binding van voorpaneel, zijpanelen en bovenpaneel wordt het probleem volgens het octrooi opgelost. Het omhooggeklapte gedeelte van de zijwand dat bij Fokker bovenpaneel wordt, is niet equivalent aan het bovenpaneel volgens het octrooi. Weliswaar wordt in beide gevallen de functie van het bovenpaneel vervuld, maar zowel de wijze waarop dit gebeurt als het bereikte resultaat verschilt. 1 Parteurosa SA te Luxemburg, Luxemburg, 2 Modulmed SA te Brussel, België, appellanten tevens geïntimeerden in het incidenteel appèl, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaten mr. P.J.M. Steinhauser en mr. M.A.S.M. van Leent beiden te Amsterdam, tegen

1 Fokker Special Products BV te Hoogeveen, 2 Fokker Aerospace BV, voorheen Fokker Aviation BV te Amsterdam, 3 Stork Bronswerk BV te Amersfoort, geïntimeerden, tevens appellanten in het incidenteel appèl, procureur mr. W. Taekema, advocaat prof. mr. W.A. Hoyng te Amsterdam. a Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, 7 juni 2000 (mrs. E.J. Numann, J.A. Hagen en R.C.D.E. Hasekamp) Rechtsoverwegingen Feiten 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet (meer) of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van de overgelegde producties staat tussen partijen het volgende vast: a Parteurosa is houdster van het Europees octrooi nummer 0 371 540 (hierna: het octrooi), verleend met gelding voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. Het octrooi heeft als verkorte aanduiding (in het Frans, de taal van het verleningsdossier): Elément de construction transportable en forme de conteneur. Het octrooi betreft een vervoerbare, uitbreidbare werkruimte, in het bijzonder een veldhospitaal. b Het octrooi heeft als prioriteitsdatum 28 november 1988. De Europese aanvrage is op 6 juni 1990 openbaar gemaakt en de verlening is gepubliceerd op 2 mei 1991. c Modulmed is licentienemer van Parteurosa en vervaardigt containers volgens het octrooi. d Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt: Elément de construction transportable en forme de conteneur (1), comprenant - une paroi de plancher (27), une paroi de plafond (3) et des parois latérales (4-7) mutuellement assemblées ainsi que des éléments de coin (8, 10) agencés sur le conteneur pour recevoir des forces extérieures de compression ou de traction, et - au moins un panneau articulé (4, 6, 7, 17) capable de pivoter entre une position de fermeture, dans laquelle il forme au moins une partie d’une desdites parois (4-7) de l’élément de construction, et une position d’ouverture, déployée vers l’extérieur, caracterisé en ce qu’il comprend en outre au moins une structure interne (11, 72, 73, 74, 76) ouverte vers le bas, comprenant un panneau supérieur (12), un panneau avant (13), relié à ce dernier et situé en face d’un panneau articulé précité (4, 6, 7, 17) dans la position de fermeture de celui-ci, et au moins deux panneaux latéraux (14, 15) reliés au panneau supérieur (12) et au panneau avant (13), ladite structure interne (11, 72, 73, 74, 76) présentant en outre également une ouverture arrière à l’opposé dudit panneau avant (13), cette structure interne (11, 72, 73, 74, 76) étant supportée par de conteneur (1) de manière amovible suivant une direction (F, F’), entre une position d’enfoncement, située à l’intérieur du conteneur (1), et une position d’extension, dans laquelle le panneau articulé (4, 6, 7, 17) situé en face du panneau avant forme, en position d’ouverture, au moins partiellement un plancher pour la structure interne (11, 72, 73, 74, 76).

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

e De Nederlandse vertaling luidt (met weglating van de cijferaanduidingen): Vervoerbaar constructie-element in de vorm van een container, omvattende - een vloerwand, een plafondwand en zijwanden die onderling met elkaar zijn verbonden, evenals hoekelementen die zijn aangebracht op de container om de uitwendige samendrukkende krachten of trekkrachten op te nemen, en - ten minste een scharnierend bevestigd paneel dat kan draaien tussen een gesloten positie, waarin het ten minste een deel vormt van de genoemde wanden van het constructie-element, en een geopende positie, waarin het naar buiten is geklapt. met het kenmerk, dat het constructie-element bovendien ten minste een naar onderen open binnenconstructie omvat, bestaande uit een bovenpaneel, een voorpaneel, dat met het genoemde bovenpaneel is verbonden en zich tegenover het genoemde scharnierend verbonden paneel bevindt in de gesloten stand daarvan, en tenminste twee zijpanelen die met het bovenpaneel en het voorpaneel verbonden zijn, waarbij de genoemde binnenconstructie bovendien ook een achteropening heeft, die tegenover het genoemde voorpaneel ligt, deze binnenconstructie op een verplaatsbare manier gesteund wordt door de container, waarbij de genoemde binnenconstructie verplaatst kan worden volgens een richting, tussen een ingelaten positie, in het inwendige van de container en een uitgetrokken positie, waarin het scharnierende paneel dat zich tegenover het voorpaneel bevindt, in geopende stand, ten minste gedeeltelijk een vloer vormt voor de binnenconstructie. f Fokker fabriceert een vervoerbare, uitbreidbare werkruimte, die in opgeklapte toestand de vorm heeft van een rondom gesloten container. Bij de constructie van Fokker wordt het onderste deel van een zijpaneel naar beneden geklapt en het bovenste deel naar boven geklapt, waarna een binnenconstructie naar buiten wordt geschoven. Deze binnenconstructie heeft geen apart bovenpaneel; de bovenkant wordt gevormd door het naar boven geklapte deel van het zijpaneel. Vorderingen 2.1 Parteurosa en Modulmed hebben – samengevat – gevorderd dat de rechtbank: – Fokker verbiedt direct of indirect inbreuk te maken op het octrooi in de gedesigneerde landen op straffe van een dwangsom, – Fokker veroordeelt tot schadevergoeding dan wel winstafdracht, – Fokker veroordeelt in de kosten van het geding. 2.2 In reconventie heeft Fokker – samengevat – gevorderd dat de rechtbank: – het octrooi voor Nederland nietig verklaart, – voor recht verklaart dat Parteurosa aan het octrooi geen rechten jegens Fokker kan ontlenen in alle overige gedesigneerde landen, – voor recht verklaart dat Fokker in Nederland en de (overige) gedesigneerde landen geen inbreuk maakt met inrichtingen beschreven onder 21-23 van de conclusie van eis in reconventie, – Parteurosa veroordeelt tot schadevergoeding, – kosten rechtens. De vordering tot een verklaring voor recht terzake van nietinbreuk is voorwaardelijk ingesteld, namelijk alleen voor zover het octrooi voor Nederland niet nietig wordt ver-

E I G E N D O M

7

klaard en/of voor de gedesigneerde landen de onder het tweede gedachtenstreepje gevorderde verklaring voor recht niet wordt gegeven. Beoordeling in conventie en in reconventie 3.1 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103 Rijksoctrooiwet 1995 de Rijksoctrooiwet (1910) onverkort van toepassing is. 3.2 De vorderingen worden als volgt behandeld: – nietigheid (reconventie); – inbreuk (conventie); – niet-inbreuk (voorwaardelijke reconventie); – schade (reconventie). voorts in reconventie: nietigheid 3.3 Fokker heeft zowel de nieuwheid als de inventiviteit van de uitvinding volgens het octrooi betwist. 3.4 Wat de nieuwheid betreft heeft Fokker zich beroepen op de internationale aanvrage WO 84/01974 (Lindholm), die betrekking heeft op een ’expandable container type house’. Fokker heeft gesteld dat alle kenmerken van het vervoerbare constructie-element volgens conclusie 1 van het octrooi uit deze aanvrage bekend zijn. Dit is niet juist. WO 84/01974 bevat een container, waarvan twee zijkanten naar beneden kunnen worden geklapt, waarna twee buitenconstructies, die zich (op de onderkant na) rond een vaste binnenconstructie met een vaste vloer bevinden, naar buiten kunnen worden geschoven. Een dergelijke vaste binnenconstructie met een vaste vloer voldoet niet aan het kenmerk van het octrooi dat de binnenconstructie verplaatst kan worden en daarbij een neergeklapte zijwand als ondervloer krijgt. 3.5 Ter betwisting van de inventiviteit heeft Fokker zich beroepen op I genoemde WO 84/01974 (gepubliceerd in 1984), gecombineerd met normale vakkennis of de Europese octrooiaanvrage 0 039 254 (VECO, gepubliceerd in 1981); II genoemde Europese octrooi-aanvrage 0 039 254; III de Europese octrooi-aanvrage 0 178 714 (Bersani, gepubliceerd in 1986), gecombineerd met eerder genoemde Europese octrooi-aanvrage 0 039 254. De Europese octrooi-aanvrage 0 039 254 kent een binnenconstructie die als een omgekeerde lade naar buiten wordt geschoven, waarna een zich aan de binnenzijde van de naar buiten geschoven zijwand bevindend element naar beneden wordt geklapt om als vloer te kunnen dienen. Het verschil met het octrooi is derhalve dat niet de buitenwand van de container wordt neergeklapt om te dienen als vloer, waarna de binnenconstructie als omgekeerde lade naar buiten wordt geschoven, maar dat een constructie naar buiten wordt geschoven met de buitenwand van de container als blijvende buitenkant, waarna een element aan de binnenzijde naar beneden wordt geklapt. De Europese octrooi-aanvrage 0 178 714 beschrijft een container waarvan een zijwand kan worden neergeklapt, zodat die zijwand een op de vloer van de container aansluitend vloerdeel kan vormen. De publicatie beschrijft geen binnenconstructie die hier overheen kan worden geschoven. 3.6 Voorop gesteld moet worden dat de constructie volgens het octrooi zich wezenlijk onderscheidt van de constructies

8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

volgens de hierboven genoemde publicaties, aangezien alleen bij het octrooi een buitenwand van de container naar beneden wordt geklapt waarna een binnenconstructie over die uitgeklapte wand heen wordt geschoven. Met die maatregel wordt in het octrooi omschreven probleem opgelost, te weten hoe een transporteerbaar constructie-element kan worden verschaft dat ’op eenvoudige en zeer stevige wijze een vergroting van de inwendige ruimte mogelijk maakt, waarbij het inwendige van de constructie in uitgezette toestand goed afgedicht is tegen water en lucht en waarbij het geheel van zijn vergrote inwendige ruimte beschermd is tegen slechte weersomstandigheden’. 3.7 Op grond van artikel 51, eerste lid onder a ROW (1910) in combinatie met artikel 56 van het Europees Octrooiverdrag wordt een uitvinding als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Bij een uitvinding, bestaande uit een combinatie van op zich bekende elementen gaat het erom of de stand van de techniek meebrengt dat de deskundige op de een of andere manier naar deze specifieke combinatie van kenmerken wordt geleid. Uit hetgeen door Fokker naar voren is gebracht kan dat niet worden afgeleid. Het meest dichtbij komt WO 84/01974, aangezien een zijwand wegklappen en daar de buitenconstructie overheen schuiven terwijl de binnenconstructie blijft staan een vergelijkbare eindtoestand oplevert met een zijwand wegklappen en daar een binnenconstructie overheen schuiven terwijl de buitenconstructie blijft staan. Ook als dit een vergelijkbaar resultaat is, dan is het evenwel hooguit een toevallige anticipatie van het octrooi. Het bereiken van een vergelijkbare eindtoestand behoeft de inventiviteit immers niet in de weg te staan. Uit het octrooi blijkt dat WO 84/01974 is onderkend. Blijkbaar is deze publicatie voor het Europees Octrooibureau geen reden geweest om inventiveit aan de uitvinding te ontzeggen. Ook de rechtbank ziet daartoe geen reden. Met de uitvinding volgens WO 84/01974 is die van het octrooi nog geenszins gegeven, omdat het schuiven van een buitenconstructie iets heel anders is dan het schuiven van een binnenconstructie. Voor de deskundige ligt het niet voor de hand om van het een op het ander te komen. De hier besproken publicaties zijn derhalve niet schadelijk voor de inventiviteit. 3.8 Tenslotte heeft Fokker nog twee documenten overgelegd (het Amerikaanse octrooi 3,719,386 en het Duitse Offenlegungsschrift 1709114), echter zonder daarbij aan te geven in welk opzicht deze documenten schadelijk voor de nieuwheid of de inventiviteit zouden zijn. De rechtbank zal daarom aan deze documenten voorbij gaan. 3.9 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat geen nietigheidsgronden aanwezig worden geacht. De vorderingen die op nietigheid betrekking hebben zullen daarom worden afgewezen. Dat geldt ook voor de vordering tot een verklaring voor recht dat Parteurosa aan het octrooi geen rechten jegens Fokker kan ontlenen in de overige gedesigneerde landen. Daarbij kan in het midden blijven of de Nederlandse rechter een verklaring voor recht tussen partijen kan uitspreken die praktisch neerkomt op een uitspraak inzake de geldigheid van een buitenlands deel van een Europees octrooi, welk een uitspraak ingevolge artikel 16, vierde lid, EEX niet mogelijk is. Ook bij een restrictieve uitleg van dit artikel lijkt die vraag ontkennend te moeten worden be-

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

antwoord, aangezien de inzet van dit onderdeel van het geschil ongetwijfeld de geldigheid van de betreffende octrooien is, ook al betreft dit dan, in de woorden van Fokker, een nietigverklaring inter partes zonder dat de octrooien in die landen voor het overige hun werking verliezen. voorts in conventie: inbreuk 3.10 De grondslag van de inbreukvordering is dat Fokker hier te lande en daarbuiten vervoerbare, uitbreidbare werkruimten vervaardigt, verhandelt of aanbiedt en in voorraad heeft, die identiek dan wel equivalent zijn aan of althans de kenmerken dan wel equivalenten vertonen van het constructie-element als omschreven in de conclusies van het octrooi. 3.11 Fokker heeft zich tegen deze vordering verweerd. Daarbij heeft zij erop gewezen dat de binnenconstructie van de door haar gefabriceerde werkruimte, zoals beschreven onder 1.f, geen bovenpaneel bevat, zodat zij niet aan alle deelkenmerken van conclusie 1 voldoet. 3.12 Dit verweer treft doel. Volgens conclusie 1 van het octrooi bestaat de binnenconstructie uit een bovenpaneel, een voorpaneel dat met het bovenpaneel is verbonden alsmede twee zijpanelen die met het bovenpaneel en het voorpaneel zijn verbonden. Wanneer het bovenpaneel ontbreekt, ontbreekt een wezenlijk deel van deze binnenconstructie. Ook uit de beschrijving blijkt dat het bovenpaneel een vast onderdeel van de binnenconstructie vormt. Juist door middel van deze vaste verbinding van voorpaneel, zijpanelen en bovenpaneel wordt het onder 3.6 omschreven probleem opgelost. De rechtbank verwerpt de opvatting van eiseressen dat het bovenpaneel alleen in de uitgeschoven toestand een essentieel onderdeel van de binnenconstructie is. In het octrooi ontbreekt iedere aanwijzing voor die opvatting, terwijl juist alles erop wijst dat ook in de ingeschoven toestand het bovenpaneel onderdeel van de binnenconstructie moet uitmaken. Evenmin deelt de rechtbank dan ook het standpunt van eiseressen dat de aanwezigheid van het bovenpaneel slechts een uitvoeringsvorm behelst. 3.13 De stelling van eiseressen dat de constructie van Fokker equivalent is aan die van het octrooi gaat dan ook niet op. Fokker werkt heel anders: – niet de gehele zijwand wordt naar beneden geklapt, maar slechts de helft, – de andere helft wordt naar boven geklapt, – de binnenconstructie heeft geen bovenpaneel en is daardoor minder stevig, – één binnenconstructie kan niet leiden tot een verdubbeling van de inwendige ruimte, maar slechts tot een uitbreiding met maximaal de helft. 3.14 Het omhooggeklapte gedeelte van de zijwand dat bij Fokker bovenpaneel wordt, is niet equivalent aan het bovenpaneel volgens het octrooi. Weliswaar wordt in beide gevallen de functie van bovenpaneel vervuld, maar zowel de wijze waarop dit gebeurt als het bereikte resultaat verschilt, het eerste doordat het naar boven wegklappen van een deel van de zijwand en het na het uitschuiven monteren als bovenpaneel wezenlijk verschilt van het van te voren reeds deel van de uitschuifbare binnenconstructie maken van het bovenpaneel, het tweede doordat de binnenconstructie volgens het octrooi zonder twijfel steviger is dan de montage van Fokker. Fokker heeft er voorts terecht op gewezen dat

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

haar plafond hoger uitkomt dan het bovenpaneel volgens het octrooi, aangezien het bij Fokker op dezelfde hoogte ligt als de bovenzijde van de container, terwijl het bij het octrooi onderdeel uitmaakt van de binnenconstructie. Tenslotte is verschillend dat volgens het octrooi de weggeklapte zijwand de functie gaat vervullen van vloer, terwijl die bij Fokker deels de functie vervult van plafond. 3.15 Ook de omstandigheid dat Fokker de uitbreiding van de container aan twee tegenoverliggende zijden realiseert waardoor de inwendige ruimte wel wordt verdubbeld, leidt niet tot de conclusie dat inbreuk op het octrooi wordt gemaakt. Ook het octrooi voorziet al in een uitbreiding aan twee tegenoverliggende zijden, maar die uitbreiding kan dan voor een verdrievoudiging van de inwendige ruimte zorgen. Weliswaar blijkt uit figuur 12 van het octrooi dat ook een uitvoeringsvorm denkbaar is dat de twee binnenconstructies die aan weerszijden naar buiten worden geschoven ieder slechts voor een uitbreiding met 50% van de ruimte zorgen, maar anders dan bij Fokker gaat het dan nog steeds om het naar beneden klappen van beide zijwanden en het naar buiten schuiven van binnenconstructies die beide zijn voorzien van een bovenpaneel. Het octrooi geeft, anders dan eiseressen menen, geen enkele aanwijzing dat in een dergelijk geval de zijwand in twee gelijke delen wordt verdeeld, waarbij de ene helft naar boven en de andere helft naar beneden klapt. In het bijzonder kan daartoe niet dienen dat in de aanhef van het octrooi wordt gesproken over ’ten minste een scharnierend bevestigd paneel’, aangezien daarbij klaarblijkelijk aan de variant van figuur 10 wordt gedacht, waarbij aan weerszijden van de container een scharnierend bevestigd paneel kan worden weggeklapt. Ook de woorden in dezelfde bijzin waarin staat dat het paneel ’ten minste een deel vormt van de genoemde wanden’ kan niet tot het oordeel leiden dat hierbij moet worden gedacht aan een horizontaal doormidden gesneden wand. Eerder moet hierbij worden gedacht aan de uitvoeringsvormen van de figuren 9a en 9b, waarbij een deel van de zijwand zijwand blijft en een ander deel volledig naar beneden wordt geklapt. 3.16 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Fokker met de onder 1.f omschreven constructie geen inbreuk maakt op het octrooi, zodat de vorderingen in conventie moeten worden afgewezen met veroordeling van eiseressen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten. voorts in reconventie: niet-inbreuk 3.17 Nu aan de voorwaarde waaronder dit deel van de vordering is ingesteld is voldaan (het octrooi wordt niet nietig verklaard), moet worden beoordeeld of Fokker met inrichtingen beschreven onder 21-23 van de conclusie van eis in reconventie inbreuk maakt op het octrooi. 3.18 Parteurosa en Modulmed hebben de rechtsmacht van de Nederlandse rechter op dit onderdeel niet betwist, zodat de rechtbank zich bevoegd acht hierover te oordelen. 3.19 De door Fokker bedoelde inrichting bestaat uit een uitbreidbare container waarin de binnenconstructie geen bovenpaneel heeft en waarbij het dak van de uitgeschoven binnenconstructie wordt gevormd door een uitklapbare wand die tegen de uitklapbare buitenwand van de container is gelegen welke in uitklapbare toestand de vloer van de uitbreiding vormt of vice versa.

E I G E N D O M

9

Ter gelegenheid van het pleidooi heeft de raadsman van Fokker de inrichting aldus nader uitgelegd dat de betreffende zijwand van de container in feite uit een driedubbele wand bestaat, waarbij de buitenzijde naar beneden en daarna de tweede zijde naar boven wordt geklapt (of andersom), waarna een binnenconstructie, bestaande uit een voorpaneel (de binnenzijde van de driedubbele wand) en twee zijpanelen naar buiten wordt geschoven en aan de vloer en het plafond wordt gemonteerd. 3.20 In conventie is reeds geoordeeld dat een wezenlijk onderdeel van het octrooi is dat de binnenconstructie een bovenpaneel heeft dat vast is verbonden aan het voorpaneel en de zijpanelen. Bij de door Fokker bedoelde inrichting is dit niet het geval, zodat de verklaring voor recht dat daarmee geen inbreuk op het octrooi wordt gemaakt kan worden verleend voor alle gedesigneerde landen, nu Parteurosa en Modulmed de bevoegdheid van de rechtbank dienaangaande niet hebben betwist. Bij een verklaring voor recht past niet dat deze uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. schade 3.21 Als grondslag voor dit deel van de vordering heeft Fokker aangevoerd dat zij zeer tijdig het Duitse Offenlegungsschrift 2020881 aan Parteurosa heeft toegezonden en dat daaruit zo zonneklaar blijkt dat van inbreuk door Fokker geen sprake kan zijn dat het toch aanspannen van een procedure betekent dat sprake is van misbruik van (proces)recht althans van onrechtmatig handelen zijdens Parteurosa met als enige bedoeling onzekerheid te creëren bij Fokker’s (potentiële) afnemers en/of Fokker met oneigenlijke middelen (het vermijden van hoge proceskosten) te bewegen een licentie voor een niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallende inrichting aan te gaan. 3.22 Parteurosa en Modulmed hebben een en ander gemotiveerd betwist. Daarbij hebben zij gesteld dat zij: – het Duitse Offenlegungsschrift eerst onder ogen hebben gekregen nadat zij een desbewustheidsexploit aan Fokker hadden uitgebracht, – nadien geen desbewustheidsexploiten aan (potentiële) afnemers van Fokker hebben gestuurd, en – nimmer een licentie aan Fokker hebben aangeboden. 3.23 Fokker heeft deze stellingen niet meer betwist, zodat daarvan kan worden uitgegaan. Van misbruik van procesrecht of ander onrechtmatig handelen is geen sprake. Daarvoor zou nodig zijn dat de procedure is aangespannen met geen ander doel dan om de concurrent dwars te zitten, wetend dat die procedure geen schijn van kans heeft. Van dat laatste is niet gebleken. Parteurosa en Modulmed hebben zich laten voorlichten door een octrooigemachtigde (niet zijnde de octrooigemachtigde die betrokken is geweest bij de octrooiaanvrage), uit wiens rapporten – die zich bij de stukken bevinden – blijkt dat hij van mening was dat er wel degelijk kansen op succes waren. De vordering tot schadevergoeding moet derhalve worden afgewezen. 3.24 Nu partijen in reconventie over en weer op enkele onderdelen in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

1 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Beslissing De rechtbank: in conventie – wijst de vorderingen af; – veroordeelt Parteurosa en Modulmed in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Fokker begroot op ƒ 400,– aan griffierecht en ƒ 1.720,– aan salaris procureur; in reconventie – verklaart voor recht dat Fokker met inrichtingen beschreven in rechtsoverweging 3.19 van dit vonnis in Nederland en in de (overige) gedesigneerde landen geen inbreuk maakt op het Europees octrooi nummer 0 371 540; – wijst af het meer of anders gevorderde; – compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz. b Het Hof, enz. (tussenarrest) Beoordeling van het hoger beroep 1 Het hof zal uitgaan van de door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven onder 1.a tot en met 1.f, eerste volzin van het vonnis waarvan beroep, nu deze door partijen niet zijn weersproken. (...) 6 De constructie volgens het octrooi omvat, eenvoudig gesteld, een aan alle zijden gesloten container, waarvan e´ e´ n zijwand naar buiten toe neerklapbaar is, in welke container een naar onder en naar achter toe open structuur steekt als een omgekeerde schuiflade, welke structuur over de neergeklapte zijwand van de container kan worden ’uitgetrokken’. Gevolg van dit uittrekken van die omgekeerde schuiflade is, dat het volume van de container vrijwel wordt verdubbeld. De neergeklapte zijwand dient daarbij als vloer voor de uitbreiding. 7 Door Fokker c.s. is aangevoerd, dat de materie van het Parteurosa-octrooi niet nieuw of op zijn minst niet inventief is op grond van hetgeen bekend is uit de PCT-aanvrage WO 84/01974. Hieromtrent oordeelt het hof als volgt. 8 De aanvrage WO 84/01974 (ten name van Lindholm e.a.) betreft een als huis of dergelijke bruikbare containerstructuur. De containerstructuur wordt (in de transportpositie) gevormd door de ’buitenstructuur’ 5 en omvat (indien figuur 8 van de genoemde publicatie wordt bezien) een vloer (6), een plafond (11’) en zijwanden (10, 10’en 13’ aan de lange zijden en twee in de beschrijving met 12 aangeduide aan de kopse zijden), die onderling verbonden zijn. Er is tenminste één scharnierend paneel (10), dat kan kantelen tussen een sluitstand, waarin het tenminste een deel van één van de wanden (aan de lange zijde) vormt en een opengeklapte stand, waarin het naar buiten is geklapt. Binnen de buitenstructuur 5 bevindt zich (in de transportpositie van de container) een naar onder open binnenstructuur (4) met een bovenpaneel (11), een daarmee verbonden voorpaneel (13), dat zich in de sluitstand bevindt (aan de zijde van en) tegenover het scharnierende paneel (10) en met tenminste twee zijpanelen (12) verbonden met het bovenpaneel en het voorpaneel, en een achteropening aan de tegenovergestelde zijde ten opzichte van het voorpaneel. Deze binnenstructuur (4) is beweegbaar tussen een ingeschoven stand in

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

de container en een uitgeschoven stand, waarin het scharnierend paneel (10) tenminste gedeeltelijk een vloer voor de binnenstructuur vormt. Anders gezegd: de naar onder en naar achter toe open structuur (4) steekt als een omgekeerde schuiflade in de door de overige elementen van de constructie bepaalde container en kan over de als vloer dienende, neergeklapte zijwand (10) worden ’uitgetrokken’. Door dat uittrekken wordt het volume van de constructie vrijwel verdubbeld. 9 Lindholm beschrijft aldus een constructie, die vrijwel letterlijk voldoet aan de omschrijving in conclusie 1 van het Parteurosa-octrooi. Enig verschil is nog, dat in die conclusie sprake is van hoekelementen, die blijkens de beschrijving bij het octrooi dienen ter versteviging. Dit verschil acht het hof slechts van ondergeschikt belang, omdat versteviging op zichzelf weinig of niets van doen heeft met het feit, dat de container in elkaar passende structuren omvat. 10 Door Parteurosa c.s. is betoogd, dat een belangrijk verschil tussen de containerconstructie volgens Lindholm en die volgens het Parteurosa-octrooi schuilt in het feit, dat het vloerdeel (10) van de buitenstructuur (5) bij Lindholm niet vast daarmee is verbonden (want in transportpositie opgeklapt). De constructie zou mede daardoor minder stevig zijn. Het hof vermag Parteurosa c.s. daarin niet te volgen, nu immers in de transportpositie het met het vaste vloerdeel (6) scharnierend verbonden vloerdeel (10’) van de buitenstructuur (5) als zijwand is opgeklapt tegen de buitenwand (13’) van die structuur en stevig daarmee verbonden, evenals het andere vloerdeel (10) van de uitschuifbare binnenstructuur (4), dat aan de tegenovergestelde zijde scharnierend met het vaste vloerdeel (6) is verbonden en opgeklapt tegen de buitenwand (13) van die structuur en stevig daarmee verbonden (vgl. blz. 8, regels 6 – 15 van WO 84/01974: When compressing the house for renewed transportation of a ready made house structure the separate furniture and installation preferably are moved into the central section 3 whereupon the two side sections 4 and 5 without damaging fixed or separate furniture or installations can be moved over the central section, whereupon the floor parts 10 and 10’are fold up and are secured at the long sides of the side sections. Thereby a well protected expandable house pack is obtained which can easily be handled by means of a fork truck, hoising apparatus etc. and can be transported on vehicles, on boats, on airplanes etc.) 11 Door Parteurosa c.s. is voorts nog aangevoerd, dat een ander belangrijk verschil tussen de constructie, die wordt beschreven in WO 84/01974 en de constructie, die wordt beschreven in het Parteurosa-octrooi is, dat bij Lindholm nog sprake is van een tweede binnenstructuur (3), die in de compacte toestand zich bevindt binnen de uitschuifbare binnenstructuur (4) en dat de buitenstructuur (5) verschuifbaar is ten opzichte van die tweede binnenstructuur (3). Dit verschil, dat overigens niet in conclusie 1 van het Parteurosaoctrooi tot uitdrukking is gebracht, brengt naar het oordeel van het hof niet mee, dat de Parteurosa-inrichting inventief verschilt van de Lindholm-container. De container van Lindholm omvat een centraal vast hulsvormig gedeelte, waaromheen de twee uitschuifbare structuren als het ware telescopisch in elkaar passen, waarbij de vloerdelen van die uitschuifbare structuren scharnierbaar zijn bevestigd aan de vloer van het centrale hulsvormige deel en in de transportpositie in opgeklapte stand stevig tegen de buitenwanden van de uitschuifbare structuren bevestigd zijn, zo-

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

dat een stevige en compacte, gesloten container resulteert. Een uitvoeringsvorm van de Parteurosa-inrichting, weergegeven in de figuren 10 en 11 van het Parteurosa-octrooi, omvat een centraal vast hulsvormig gedeelte, waarbinnen twee uitschuifbare structuren als het ware telescopisch in elkaar passen, waarbij de vloerdelen van die uitschuifbare structuren scharnierbaar zijn bevestigd aan de vloer van het centrale hulsvormige deel en in de transportpositie in opgeklapte stand stevig tegen de buitenwanden van de uitschuifbare structuren bevestigd zijn, zodat een stevige en compacte, gesloten container resulteert. Het vereist naar het oordeel van het hof van de gemiddelde vakman geen inventieve arbeid om te komen van een telescopische constructie met binnenste vaste huls (Lindholm) tot een soortgelijke constructie met buitenste vaste huls (Parteurosa), met andere woorden om uitgaande van Lindholm te besluiten tot de variant van figuur 10 en 11 van het Parteurosaoctrooi. De zo ver gekomen gemiddelde vakman zal dan zonder meer inzien, dat één van de twee uitschuifbare constructies zou kunnen worden weggelaten, waarvoor dan in de plaats de vaste huls van een vaste zijwand zou dienen te worden voorzien. 12 Naar het oordeel van het hof zijn, anders dan Parteurosa c.s. in navolging van de door hen ingeschakelde partijdeskundige Prof. Louët Feisser hebben gesteld, bij Lindholm de maatregelen van het Parteurosa-octrooi terug te vinden: a) de gehele uitbreidbare werkruimte met eventueel vast opgestelde apparatuur is verpakt in een vervoerbare of mobiele container, die rondom is afgesloten (door de opklapbare vloerdelen en door de buitenwanden van de uitschuifbare structuren); b) ten minste een deel van een zijwand van de container (te weten de opgeklapte vloerdelen 10 en 10’) kan worden neergeklapt, waardoor een vloer voor de uitbreiding van de werkruimte wordt gevormd; en c) de werkruimte kan worden uitgebreid door het uitschuiven van een binnenconstructie (structuur 4), waarin alle voor de uitbreiding benodigde wanddelen aanwezig zijn. 13 Door Parteurosa c.s. is nog aangevoerd, dat de aanvrage WO 84/01974 in de verleningsprocedure voor het Europees Octrooibureau (EOB) in de beoordeling is betrokken en volgens het EOB geen nieuwheids- of inventiviteitsbezwaren opleverde. Dit moge zo zijn, maar dit betekent niet, dat in een bodemprocedure de rechter niet zelfstandig de nietigheidsargumenten behoort te beoordelen. Daarbij mag ook niet uit het oog worden verloren, dat de nietigheidsprocedure ingevolge artikel 51 ROW (1910) mede dienstig is om mogelijke door de octrooiverlenende instantie gemaakte beoordelingsfouten te herstellen. 14 Bij het voorgaande is door het hof geen gebruik gemaakt van de zogenaamde ’problem and solution’ benadering. Zoals door de Board of Appeal van het European Patent Office in T 465/92 (Official Journal 1996, 32) reeds werd uiteengezet is die ’problem and solution’ benadering slechts één van de mogelijke wijzen van benadering. 15 Slotsom van het voorafgaande is derhalve dat de materie van conclusie 1 van het Parteurosa-octrooi weliswaar formeel nieuw is ten opzichte van datgene, wat Lindholm leert, maar daarvan niet inventief verschilt. Conclusie 1 dient daarom te worden nietig verklaard. De materie van conclusie 2 (het in één vlak liggen van de vloer van het centrale deel en de neergeklapte vloer van een uitgeschoven structuur) is op zichzelf geheel bekend uit de aanvrage WO 84/01974

E I G E N D O M

1 1

(vgl. bijvoorbeeld figuur 9 van die publicatie), zodat ook conclusie 2 dient te worden nietig verklaard. Hetzelfde geldt voor de conclusies 19 – 21. De materie van de conclusies 19 en 20 (het aanwezig zijn van meer dan één binnenstructuur en het in elkaar passen van die binnenstructuren) en de materie van conclusie 21 (het geheel of gedeeltelijk open zijn van één van de zijpanelen) is op zichzelf bekend uit de publicatie WO 84/01974 (vgl. respectievelijk figuur 4 en figuur 3 van genoemde publicatie). De incidentele grief I van Fokker c.s. faalt derhalve en incidentele grief II slaagt in zoverre. 16 Na nietigbevinding (welke leidt tot nietigverklaring) van de conclusies 1, 2 en 19 – 21 resteren nog de conclusies 3 – 18. Deze hebben betrekking op een groot aantal, onderling geheel verschillende onderwerpen. De conclusies 3 – 5 betreffen de rolmiddelen voor het uitschuiven van de binnenstructuur. Conclusies 6 – 7 hebben betrekking op geleidingsmiddelen, bedoeld voor het tegengaan van een mogelijke zijwaartse beweging van de binnenstructuur bij het uitschuiven. De conclusies 8 – 14 zijn gericht op middelen voor het vastzetten van de binnenstructuur bij gesloten positie van de container. Conclusie 15 handelt over isolatiemiddelen, die werkzaam zijn in de uitgetrokken positie. Conclusie 16 ziet op vergrendelmiddelen in de uitgeschoven stand van de binnenstructuur en conclusie 18 betreft de constructie van een scharnierende zijwand. Dit zijn zeven verschillende onderwerpen. In de beschrijving bij het octrooi worden deze onderwerpen toegelicht, zonder dat voor één van deze enige voorkeur boven de andere wordt uitgesproken. 17 Uit HR 9 februari 1996, BIE 1996, p.334 (Spiro Research/ Flamco) blijkt dat partiële nietigverklaring alleen toelaatbaar is wanneer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de indieningsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag, om aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de indieningsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet het voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd. 18 Naar het oordeel van het hof is het in het onderhavige geval aan twijfel onderhevig of aan de genoemde voorwaarden is voldaan, nu de volgconclusies zeven verschillende onderwerpen lijken te betreffen, die ieder een andere, en onderling verschillende, aanvulling bevatten. 19 Partijen hebben zich tot dusverre niet uitgelaten over het lot van deze volgconclusies na nietigbevinding van de hoofdconclusie en de conclusies 2 en 19 – 21. Omdat het hof voorts partijen niet wil confronteren met een verrassingsbeslissing zal het hof de zaak naar de rol verwijzen teneinde

1 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

partijen (Parteurosa c.s. eerst) de gelegenheid te geven zich over het hiervoor onder 16 – 18 gestelde uit te laten. In afwachting daarvan schort het hof zijn oordeel over de grieven van Parteurosa c.s. in het principale appèl en over de overige incidentele grieven van Fokker c.s. op.

gaan bij D5. Die publicatie heeft betrekking op een heistelling en betreft dan ook een vakgebied waarvan de vakman juist zal worden weggeleid. Het voorgaande voert tot de slotsom dat de nietigheidsargumenten van Meeuwissen falen.

Beslissing

Geotechnic Holland BV te Amsterdam, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. J.P. van der Goes van Naters, advocaten mrs. P.J.M. Steinhauser en O.P. Swens te Amsterdam, tegen Aannemings- en Handelsbedrijf Meeuwissen en van Bragt BV te Made, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. K.A.J. Bisschop te Amsterdam.

Het hof: verwijst de zaak naar de rol van donderdag 24 april 2003 ter fine als voormeld; houdt iedere verdere beslissing aan. Enz.

Nr. 2 Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 april 2003 (drain injector) Mrs. J.W. du Pon, G.R.B. van Peursem en P.A.C.E. van der Kooij Art. 51, lid 1a Row (1910) Bij de beoordeling van de stelling van Meeuwissen dat het octrooi nietig is wegens een gebrek aan inventiviteit, zal de rechtbank de probleemoplossingsmethode (Problem-solution approach) gebruiken. Bij de toepassing van deze methode dient allereerst de meest nabije stand van de techniek te worden geïdentificeerd. Het octrooi bakent af van de Nederlandse terinzagelegging NL 7707303, door partijen aangeduid als D8. Naar het oordeel van Meeuwissen komt als de meest nabije stand van de techniek slechts in aanmerking de Nederlandse terinzagelegging NL 7805153, in deze procedure bekend als D9. D8 openbaart een inrichting voor het in de grond brengen van een kunststof drain, waarbij de drain in een buis is aangebracht, welke buis tot de vereiste diepte in de grond wordt geheid met behulp van een heistelling, waarna de buis weer wordt opgetrokken met achterlating van de drain in de grond. De rechtbank is van oordeel dat niet D9 doch D8 heeft te gelden als de meest nabije stand der techniek. De in D9 geopenbaarde uitvinding heeft uitsluitend betrekking op een drainage element, en niet op een inrichting waarmee dat element in de grond wordt gebracht. D8 daarentegen ziet niet op een drainage element doch op een inrichting voor het in de grond brengen daarvan. Als volgende stap kan aan de hand van de verschillen tussen D8 en het octrooi het aan de inrichting van D8 verbonden probleem worden geformuleerd: de in D8 beschreven inrichting is relatief zwaar en het heien gaat relatief langzaam. Het octrooi lost dit probleem op door in plaats van met een heistelling de buis met het drainagelint in de grond te drijven door middel van een kabelmechanisme. Een dergelijk mechanisme levert een constante aandrijfkracht en is aanzienlijk lichter uit te voeren dan een heistelling. Aldus wordt het tempo waarin een groot aantal drainagelinten naast elkaar kan worden aangebracht vergroot. Daarmee resteert de vraag of de door het octrooi geboden oplossing voor het zojuist geformuleerde probleem op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman op voor de hand liggende wijze uit de stand der techniek voortvloeide. Meeuwissen stelt dat dit inderdaad het geval was en beroept zich daartoe op een aantal publicaties (D1 –D7). D1 –D4 alsmede D6 en D7 zijn publicaties die (olie)boorinstallaties openbaren. De vakman die op zoek is naar de oplossing van het probleem om een installatie als in D8 lichter en sneller uit te voeren, zal niet naar deze publicaties worden gevoerd, nu boormachines naar hun aard zwaarder zijn en minder snel werken dan de installatie volgens D8. Het ligt evenmin voor de hand dat de vakman te rade zal

De feiten 1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Geotechnics is houdster van Europees octrooi EP 0 226 251 (hierna ook: het octrooi), haar met prioriteitsdatum 9 december 1985 op 8 mei 1991 voor onder meer Nederland verleend voor ’a device for inserting a drainage wick into the ground’, in de Nederlandse vertaling aangeduid als ’inrichting voor het in de grond brengen van een drainagelint’. b de conclusies van het octrooi luiden, in de Nederlandse vertaling, als volgt: 1 Inrichting voor het in de grond brengen van een drainagelint (17), welke inrichting een verrijdbaar gestel (1) met een mast (2) omvat, alsmede een lint-inbrengbuis (3) met boven- en ondereind, welk drainagelint (17) is opgenomen in de buis (3), een geleiding (22) voor het in verticale zin geleidbaar monteren van de buis aan de mast (2) en een hijskabel (14), welke over een schijf aan de top van de mast is geslagen en aan het boveneind van de buis is bevestigd, gekenmerkt door zuiger/cilindermiddelen (7, 8), welke met het boveneinde daarvan aan een blok (9) zijn bevestigd, en een lengteaandrijfkabel (16), welke vast aan het bodemeinde van het gestel is verbonden en over een schijf in het blok is geslagen, alsmede om een schijf bij het ondereinde van het gestel en welke met het andere einde aan de top van de buis (3) is bevestigd. 2 Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de hijskabel voorts met een einde vast is verbonden aan het boveneinde van het gestel en over een schijf in het blok is geslagen. 3 Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de zuiger/cilindermiddelen twee in serie achter elkaar geschakelde cilinders omvatten. 4 Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de mast is voorzien van een geleiding voor de eerste en tweede cilinderstang en/of schijvenblok. c Bij het octrooi behoren de volgende figuren:

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

d Geotechnics heeft op 8 september 1993 beslag laten leggen op een aan Meeuwissen toebehorende inrichting (drain injector) waarmee Meeuwissen toen werkzaamheden (het in de grond brengen van drainagelint) verrichtte op een bouwterrein op het IJ-eiland te Amsterdam. Deze inrichting zal hierna – in navolging van partijen – worden aangeduid als ’de Ypenburgse inrichting’. e Op 9 september 1993 heeft Geotechnics een dagvaarding aan Meeuwissen doen uitbrengen voor een op 17 september 1993 door de president dezer rechtbank te behandelen kort geding. In die dagvaarding vorderde Geotechnics (samengevat) een verbod om inbreuk te maken op het octrooi, met nevenvorderingen waaronder opgave van met (onder meer) de in beslag genomen inrichting uitgevoerde werken.

E I G E N D O M

1 3

f Op 16 september 1993 heeft de toenmalige raadsman van Geotechnics, mr. W.E. Pors, aan de president het volgende bericht: [De] .... zaak, die door U ter zitting van vrijdag 17 september 1993, 9.30 uur, zou worden behandeld, wordt hierbij ingetrokken. De betreffende drain injector zou vóór de verlening van het octrooi vervaardigd zijn. g Op 22 september 1993 heeft Geotechnics Meeuwissen voor deze rechtbank gedagvaard in een bodemprocedure, en daarin (onder meer) gevorderd dat Meeuwissen zou worden veroordeeld aan Geotechnics een nader te bepalen redelijke vergoeding te betalen wegens het gebruik van de Ypenburgse inrichting. h Bij brief van 28 oktober 1993 heeft mr. Pors voornoemd het volgende aan mr. L. Lensink, de toenmalige raadsman van Meeuwissen, medegedeeld: Inmiddels spraken onze cliënten elkaar. Uitkomst daarvan is dat Meeuwissen en Van Bragt B.V. met haar drain injector voortaan producten van Geotechnics Holland B.V. in de grond zal brengen. Gezien deze nieuwe ontwikkeling heeft Geotechnics Holland er thans geen behoefte aan verder te procederen tegen Meeuwissen en Van Bragt B.V. Voorstel dezerzijds is dan ook dat de thans bij de rechtbank Den Haag lopende procedure wordt geroyeerd, waarbij iedere partij de eigen kosten betaalt. Het voorgaande laat onverlet dat, indien Meeuwissen en Van Bragt B.V. in de toekomst zal stoppen met afname van producten van Geotechnics Holland B.V. ten behoeve van haar drain injector, en deze producten van elders gaat betrekken Geotechnics Holland B.V. zich voor dat geval het recht behoudt aanspraak te maken op een redelijke vergoeding als bedoeld in artikel 43B Rijksoctrooiwet. Kunnen wij op deze wijze de zaak afsluiten? i Mr. Lensink voornoemd heeft deze brief op 22 november 1993 als volgt beantwoord: Eerst thans kan ik u berichten naar aanleiding van het gestelde in uw brief van 28 oktober jl. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat partijen nog zeer recent overleg hebben gevoerd, welk overleg er toe heeft geleid dat cliënte op een geheel vrijblijvende basis ook van uw cliënte drainagelinten zal betrekken. Een discussie over het al dan niet verschuldigd zijn van een redelijke vergoeding als bedoeld in artikel 43b van de Rijksoctrooiwet kan derhalve ook naar de mening van cliënte achterwege blijven. Het moge u echter duidelijk zijn dat cliënte zich ter zake van het verschuldigd zijn van een dergelijke vergoeding alle rechten en weren voorbehoudt. Hoe het ook zij; cliënte aanvaardt het voorstel van uw cliënte de thans bij de rechtbank Den Haag lopende procedure te royeren. Ik stel dan ook voor deze procedure op 14 december aanstaande voor royement voor te dragen. Mijn procureur heb ik heden dienovereenkomstig geïnstrueerd. j Mr. Pors heeft op laatstgenoemde brief van mr. Lensink niet meer gereageerd. De bodemprocedure tussen partijen is ter rolle van deze rechtbank van 14 december 1993 geroyeerd. k Nadien is Meeuwissen voortgegaan met het gebruik van de Ypenburgse inrichting voor het in de grond brengen van drainagelinten. Daarnaast heeft zij voor dat zelfde doel een soortgelijke inrichting in gebruik genomen, door partijen aangeduid als ’de Zoetermeerse inrichting’. Geotechnics is van het gebruik respectievelijk het voortgezette gebruik van deze inrichtingen op de hoogte geweest, al was het maar

1 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

omdat die inrichtingen regelmatig op dezelfde of naastgelegen bouwplaatsen werden ingezet als waarop Geotechnics zelf werkzaam was. l Meeuwissen heeft sedert december 1994 het overgrote deel van het door haar voor de beide inrichtingen benodigde drainagelint afgenomen bij Geotechnics. Een enkele maal heeft zij ander (goedkoper) lint van derden gebruikt, voorzover haar opdrachtgever dat verlangde en/of dergelijk ander lint aan haar ter beschikking stelde. m Geotechnics heeft op 29 juni 2001 aan Meeuwissen een desbewustheidsexploit terzake van vermeende inbreuk door Meeuwissen op het octrooi laten betekenen. De vordering in conventie, de grondslag daarvoor en het verweer 2 Na vermeerdering van haar eis, waartegen Meeuwissen zich niet heeft verzet, vordert Geotechnics dat het de rechtbank behage bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 1 Gedaagde met onmiddellijke ingang iedere directe en indirecte inbreuk op Europees octrooi nr. 0 229 251 [0 226 251? Red.] te verbieden voor Nederland en alle andere landen waarin het octrooi werd geregistreerd, op straffe van een dwangsom van € 50.000,– (...) voor iedere overtreding, dan wel van € 5.000,– (...) per dag dat de overtreding voortduurt, zulks ter keuze van eiseres; (...) 3 Aan deze vordering legt Geotechnics (samengevat) de volgende stellingen ten grondslag: – Tussen partijen is in 1993, ter beslechting van hun toen bestaande geschil, een overeenkomst tot stand gekomen die onder meer inhield dat Meeuwissen zich verplichtte het voor de Ypenburgse inrichting benodigde drainagelint exclusief bij Geotechnics af te nemen. – Meeuwissen is die verplichting niet nagekomen, aangezien zij, behalve bij Geotechnics, ook bij derden drainagelint heeft afgenomen. – Geotechnics heeft in verband met die wanprestatie de overeenkomst tussen partijen uit 1993 ontbonden. – Dat betekent dat Meeuwissen thans zonder toestemming van Geotechnics gebruik maakt van zowel de Ypenburgse als de Zoetermeerse inrichting. Beide inrichtingen maken inbreuk op het octrooi, zodat Geotechnics gerechtigd is jegens Meeuwissen een inbreukverbod te vorderen. – Daarnaast is Meeuwissen gehouden aan Geotechnics een schadevergoeding te betalen, althans – voor zover Meeuwissen zich ten aanzien van de Ypenburgse inrichting op een recht van voorgebruik zou kunnen beroepen – een redelijke vergoeding voor het gebruik van die inrichting. 4 Meeuwissen voert tegen de vordering van Geotechnics (samengevat) het verweer primair dat Meeuwissen de in 1993 getroffen schikking steeds correct is nagekomen zodat aan Geotechnics niet het recht toekomt zich op inbreuk te beroepen, subsidiair dat haar inrichtingen geen inbreuk maken en dat het octrooi nietig is en meer subsidiair dat aan Meeuwissen een recht van voorgebruik toekomt. De vordering in reconventie, de grondslag daarvoor en het verweer 5 Meeuwissen vordert in reconventie: a dat de rechtbank het Nederlandse deel van het octrooi nietig zal verklaren;

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

b dat de rechtbank zal verklaren voor recht dat de schikkingsovereenkomst, zoals deze door Meeuwissen is omschreven, nog steeds tussen partijen van kracht is. 6 Aan die vordering legt Meeuwissen de stellingen ten grondslag die zij ook ter onderbouwing van haar verweer in conventie heeft geponeerd. 7 Geotechnics voert tegen de vordering in reconventie gemotiveerd verweer. Beoordeling van het geschil In conventie en reconventie 8 Ambtshalve wordt overwogen dat, nu het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, ingevolge het bepaalde in artikel 103 van de Rijksoctrooiwet 1995 het bij en krachtens de Rijksoctrooiwet (van 1910) bepaalde onverkort van toepassing is. In conventie voorts 9 Partijen zijn het er over eens dat zij in 1993 een overeenkomst hebben gesloten, die inhield dat Meeuwissen (in elk geval) de Ypenburgse inrichting mocht blijven gebruiken, zolang zij zou voldoen aan de op haar krachtens die overeenkomst rustende afnameverplichting van drainagelint. In het kader van het primaire verweer van Meeuwissen dient te worden onderzocht wat die afnameverplichting inhield. Geotechnics heeft betoogd dat er sprake was van een exclusieve afnameverplichting. Meeuwissen heeft dit betwist, en gesteld dat de overeenkomst op dit punt niet meer en anders inhield dan dat zij op zich nam op een geheel vrijblijvende basis ook van Geotechnics drainagelinten te zullen betrekken. 10 In dit geding moet ervan worden uitgegaan dat de beantwoording van de vraag wat de inhoud van de schikkingsovereenkomst was – nu geen van partijen op dat punt een voldoende concreet bewijsaanbod heeft gedaan – slechts kan worden beantwoord aan de hand van de briefwisseling tussen de toenmalige raadslieden van partijen en de overige omstandigheden van het geval, een en ander met inachtneming van de criteria uit het Haviltex-arrest (NJ 1981/635). Andere concludente schriftelijke stukken zijn niet voorhanden. Geotechnics heeft weliswaar een ongetekend stuk, gedateerd 1 september 1994 en getiteld ’Patent Licence Agreement’ overgelegd, doch nadat Meeuwissen had betwist dat stuk ooit te hebben ontvangen of gezien heeft Geotechnics bij pleidooi te kennen gegeven niet te kunnen bewijzen dat Meeuwissen de inhoud van dat stuk heeft aanvaard, zodat het verder buiten beschouwing moet blijven. 11 Het gaat aldus om de brief van mr. Pors d.d. 28 oktober 1993 en de brief van mr. Lensink van 22 november 1993, welke brieven hierboven onder 1 sub h en i zijn geciteerd. Mr. Pors deelt in zijn brief mee dat overleg tussen partijen heeft opgeleverd ’dat Meeuwissen.. met haar drain injector voortaan producten van Geotechnics... in de grond zal brengen’. Aan Geotechnics kan worden toegegeven dat een dergelijke omschrijving zou kunnen wijzen op een exclusieve afnameverplichting voor Meeuwissen van drainagelint van Geotechnics, al staat dat niet met zo veel woorden vermeld, en een dergelijke verplichting zou dan ook uitgangspunt kunnen zijn indien de inhoud van deze brief van mr. Pors aanstonds en zonder inhoudelijk commentaar van de zijde van Meeuwissen zou zijn geaccordeerd.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

12 Dat laatste is echter nu juist niet gebeurd. Mr. Lensink antwoordde immers eerst enige weken later, en gaf als reden voor dat uitstel op ’dat partijen nog zeer recent overleg hebben gevoerd’. Ook de uitkomst van dat (zeer recente) overleg werd door mr. Lensink medegedeeld, namelijk ’dat cliënte op een geheel vrijblijvende basis ook van uw cliënte drainagelinten zal betrekken’. Op basis van deze passages moest het mr. Pors duidelijk zijn dat mr. Lensink mededeelde dat de laatste stand van zaken aangaande het overleg tussen partijen inhield dat was overeengekomen dat Meeuwissen op een geheel vrijwillige basis ook van Geotechnics drainagelinten zou betrekken. Het had onder die omstandigheden op de weg van mr. Pors gelegen om namens Geotechnics op die brief te reageren of tenminste de aangevangen procedure niet te royeren indien Geotechnics van oordeel was dat mr. Lensink hetgeen tussen partijen was overeengekomen niet juist had verwoord. Nu mr. Pors niet op die brief heeft gereageerd en vervolgens de aanhangige procedure wel is geroyeerd, moet het er voor worden gehouden dat tussen partijen omtrent de afnameverplichting datgene is overeengekomen wat daarover in de brief van mr. Lensink staat vermeld. 13 Niet in discussie is dat Meeuwissen sedert november 1993 het overgrote gedeelte van het door haar verwerkte drainagelint bij Geotechnics heeft afgenomen. Daarmee staat vast dat Meeuwissen wel degelijk heeft voldaan aan haar afnameverplichting als neergelegd in de schikkingsovereenkomst. Dat brengt met zich dat geen sprake was van wanprestatie aan de zijde van Meeuwissen zodat de overeenkomst door Geotechnics op onjuiste gronden is ontbonden en onverminderd voortduurt. Het primaire verweer van Meeuwissen is dan ook gegrond en daarop stuit de vordering van Geotechnics in al haar onderdelen af voor wat betreft de Ypenburgse inrichting waarop, naar in confesso is, de schikkingsovereenkomst in elk geval betrekking heeft. 14 Aldus komt de vraag aan de orde of die schikkingsovereenkomst geacht moet worden tevens betrekking te hebben (gehad) op de Zoetermeerse inrichting. Meeuwissen heeft aangevoerd dat zulks het geval is, doch dat betoog faalt. De schikkingsovereenkomst is immers tot stand gekomen naar aanleiding en ter beslechting van het geschil waaromtrent toen de bodemprocedure aanhangig was, en die bodemprocedure had uitsluitend betrekking op de Ypenburgse inrichting, hetgeen onder meer daaruit blijkt dat in die procedure door Geotechnics geen inbreukverbod, doch uitsluitend een redelijke vergoeding werd gevorderd. Partijen zijn het er over eens dat, zo er al sprake is of was van een recht op voorgebruik, dat uitsluitend betrekking heeft op de Ypenburgse inrichting en niet op de Zoetermeerse. Ook overigens blijkt uit niets dat partijen indertijd bij hun procedures en onderhandelingen enige andere inrichting op het oog hadden dan de Ypenburgse inrichting. 15 Dat betekent evenwel nog niet dat de vorderingen van Geotechnics wèl toewijsbaar zijn voor zover het betreft de Zoetermeerse inrichting, aangezien Meeuwissen terecht heeft aangevoerd dat Geotechnics haar recht heeft verwerkt om zich ten aanzien van die inrichting thans nog op octrooiinbreuk te beroepen. Daarvoor is redengevend dat niet is betwist dat Geotechnics er volledig van op de hoogte was dat Meeuwissen die inrichting heeft gebruikt en daar nimmer bezwaar tegen heeft gemaakt, integendeel juist linten heeft geleverd waarvan zij uit eigen waarneming heeft kun-

E I G E N D O M

1 5

nen vaststellen (en blijkens haar stellingen ook heeft vastgesteld) dat die met behulp van die Zoetermeerse inrichting werden verwerkt. Aldus is geen sprake van enkel stilzitten van Geotechnics, maar heeft zij door te handelen als weergegeven bij Meeuwissen het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat terzake van de Zoetermeerse inrichting niet zou worden opgetreden. 16 Het vorenoverwogene voert tot de slotsom dat de vorderingen van Geotechnics zullen worden afgewezen. Geotechnics zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van deze procedure. In reconventie voorts De gestelde nietigheid van het octrooi 17 Het octrooi heeft betrekking op het gebied van de verticale drainage. Indien op een of meer goed samen te drukken, met water verzadigde en slecht waterdoorlatende grondlagen een bovenbelasting wordt aangebracht (zoals een grondlichaam voor een weg of een dijk) zal een grondwaterstroming ontstaan die uiteindelijk tot een consolidatie leidt. Een dergelijk proces kan, afhankelijk van de waterdoorlatendheid van de grondlagen, zeer lang duren. Verticale drainage heeft tot doel dat proces te versnellen zodat eerder een stabiele situatie wordt bereikt. Daartoe worden op regelmatige onderlinge afstanden drains verticaal in de grond aangebracht, die het toestromende water zonder noemenswaardige weerstand moeten opnemen en verticaal afvoeren. De eerste toepassing van verticale drainage vond plaats met behulp van zogenaamde zanddrains, die in 1936 werden geopenbaard als middel tot versnelling van consolidatie. Een zanddrain bestaat uit een gat in de grond dat tot de gewenste drainagediepte wordt gemaakt en vervolgens met zand wordt gevuld. Aanvankelijk werden deze drains uitsluitend gemaakt met de heimethode. In de jaren vijftig werden in Nederland de boor/spoelmethode en de pulsmethode ontwikkeld ter vervanging van de heimethode. Tot in het begin van de jaren zeventig werden voornamelijk zanddrains toegepast. Sedertdien heeft de ontwikkeling van kunststoffen ook in de grondbouw toepassing gevonden, hetgeen heeft geleid tot de ontwikkeling en toepassing van de geprefabriceerde drain. Dit is een kunststof strip (veelal in de vorm van een lint) waaraan een drainerende werking wordt toegekend. Een kunststof drain kan op economischer wijze worden toegepast, terwijl bovendien het werkterrein vrij blijft van water en slib.1 18 Het octrooi verschaft een inrichting waarmee een drainagelint verticaal in de grond kan worden gebracht. Dit geschiedt doordat het drainagelint zich bevindt in een holle buis, die de grond wordt ingedreven en vervolgens weer daaruit wordt teruggetrokken waarbij het lint in de grond achterblijft en boven de grond wordt afgeknipt, waarna op een regelmatige afstand daarvan dit proces wordt herhaald. De inrichting omvat een aan een gestel (zoals een hydraulisch graafwerktuig) bevestigde mast, waaraan de buis met daarin het drainagelint verticaal geleidend is gemonteerd. De aandrijving van de buis geschiedt (kort samengevat) via een mechanisme, bestaande uit zuigers/cilinders, die een over een aantal schijven lopende aandrijfkabel in beweging 1

Deze informatie ontleent de rechtbank aan de publicatie ’Verticale drainage’, gedateerd november 1993, afkomstig van het centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek, en door Meeuwissen als productie 41 overgelegd.

1 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

stellen waaraan de buis is verbonden. De benodigde aandrijfkracht is afkomstig van het gestel waaraan de mast is bevestigd. 19 Meeuwissen heeft aangevoerd dat het octrooi nietig is wegens een gebrek aan inventiviteit. Bij de beoordeling van die stelling zal de rechtbank de probleem oplossingsmethode (problem-solution approach) hanteren. Anders dan wel wordt aangenomen is die methode niet slechts één van de mogelijkheden om tot beoordeling van de inventiviteit te komen, maar de meest bruikbare (ook bij het EOB gebruikelijke) methode. Er moeten dan ook duidelijke redenen zijn om af te zien van het hanteren van die methode. Een en ander neemt niet weg dat de probleem-oplossingsmethode met de nodige voorzichtigheid dient te worden gebruikt, enerzijds omdat zij uitgaat van de uitvinding – zodat het gevaar van ’hindsight’ op de loer ligt – en anderzijds omdat er een zekere kunstmatigheid aan kleeft. In dit geval zijn geen feiten gesteld – noch is daarvan gebleken – op grond waarvan de betreffende methode niet zou kunnen worden gehanteerd. 20 Allereerst dient bij toepassing van voormelde methode de meest nabije stand van de techniek te worden geïdentificeerd. Het octrooi bakent af van de Nederlandse terinzagelegging NL 7707303, door partijen aangeduid als D8. Meeuwissen betwist dat D8 kan worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek, aangezien naar haar oordeel daarvoor slechts in aanmerking komt de Nederlandse terinzagelegging NL 7805153, in deze procedure bekend als D9. Beide publicaties zijn, blijkens het voorblad van het onderhavige octrooi, in het kader van de verlening daarvan in aanmerking genomen, hetgeen in elk geval betekent dat de Examiner van het EOB geen aanleiding heeft gevonden het standpunt van Geotechnics, dat uitgaat van D8 en niet van D9 als meest nabije stand van de techniek, niet te aanvaarden. 21 Als meest nabije stand van de techniek dient te worden beschouwd die combinatie van elementen die uit één enkele vindplaats is af te leiden die de beste basis vormt voor het beoordelen van de vraag of er sprake is van uitvindingshoogte. Dat kan zijn die combinatie die met de uitvinding het grootste aantal technische eigenschappen gemeen heeft en in staat is de functie van de uitvinding te verrichten.2 22 D8 openbaart (naast een werkwijze) een inrichting voor het in de grond brengen van een kunststof drain, waarbij de drain in een buis is aangebracht, welke buis tot de vereiste diepte in de grond wordt geheid met behulp van een heistelling, waarna de buis weer wordt opgetrokken met achterlating van de drain in de grond. Blijkens de beschrijving, behorende bij D8 beoogt de daarin neergelegde uitvinding een oplossing te verschaffen voor het probleem dat in verband met de aanzienlijke lengte van de gebruikelijk toegepaste injectiebuis en de praktische onmogelijkheid om op een normale heistelling meer dan enkele geleidingen aan te brengen de injectiebuis betrekkelijk zwaar moet worden uitgevoerd waardoor eveneens het heiblok en de heistelling zelf een dienovereenkomstige capaciteit en daardoor groot gewicht moeten hebben. Daartoe verschaft D8 de injectiebuis als een dunwandige buis van aanzienlijke lengte die in de grond wordt gebracht met behulp van een op een excen2

Guidelines for examination in the European Patent Office, part C, chapter IV, sub 9.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

trisch deel aan het boveneinde van de injectiebuis aangrijpend heiblok en waarbij de injectiebuis bij zijn verticale verplaatsing wordt geleid door middel van vast aan de heistelling opgestelde geleidingen. Bij D8 behoren de volgende figuren nrs. 1 en 4:

23 D9 heeft betrekking op een drainage-element. Conclusie 1 van D9 luidt als volgt: Drainage element, toegepast bij verticale drainage door verschillende grondlagen, bestaande uit een centraal strookvormig deel dat aan weerszijden is voorzien van langssleuven en daaroverheen aangebrachte waterdoorlatende laag, met het kenmerk, dat het centrale deel is gevormd door loodrecht op de lagen staande schotten, die telkens onderling verbonden zijn door een aan één der lagen grenzend wanddeel. 24 Blijkens de beschrijving beoogt D9 het probleem op te lossen dat bestaande drainage elementen slechts (bedoeld zal zijn: slecht) bestand zijn tegen de horizontale gronddruk, waardoor de door de sleuven gevormde draineerkanalen snel verstoppen. Als oplossing voor dat probleem wordt geboden een nader omschreven uitvoering van het drainage element. Bij D9 behoren de volgende figuren:

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

25 De rechtbank is van oordeel dat niet D9, doch D8 heeft te gelden als de meest nabije stand der techniek. Voorop staat dat de in D9 geopenbaarde uitvinding, blijkens de conclusies en de beschrijving, uitsluitend betrekking heeft op (de uitvoering van) een drainage element, en niet op een inrichting waarmee dat element in de grond wordt gebracht. Weliswaar toont figuur 1 een inrichting voor het in de grond brengen van het drainagelint volgens de uitvinding via een holle buis – veel korter dan die in het octrooi en in D8 – die na inbrenging in de grond daaruit weer wordt teruggetrokken waarna het element in de grond achterblijft, doch de werking van die inrichting wordt in de beschrijving van D9 niet tot in detail geopenbaard. Uit de tekening bij D9 is in elk geval wel duidelijk dat de inrichting niet voorzien is van een geleiding voor het in verticale zin geleidbaar monteren van de buis, en evenmin van een hijskabel welke over een schijf aan de top van de mast is geslagen. D8 daarentegen ziet niet op een drainage element doch op een inrichting voor het in de grond brengen daarvan en vertoont de in het octrooi voorkomende geleiding en hijskabel wel. D8 ligt daarmee dichter bij de uitvinding dan D9, nog daargelaten dat in D8 ook het probleem aan de orde is dat het octrooi beoogt op te lossen, zoals nader zal blijken. 26 Als volgende stap in de probleem-oplossingsmethode kan aan de hand van de verschillen tussen D8 en het octrooi het aan de inrichting van D8 verbonden probleem als volgt worden geformuleerd. De in D8 beschreven inrichting is, aangezien zij is voorzien van een heistelling, relatief zwaar en het heien gaat relatief langzaam. Drainage elementen dienen om de 2 of 3 meter naast elkaar te worden aangebracht. Het plaatsen van een groot aantal drainagelinten kost dan ook tamelijk veel tijd. 27 Het octrooi lost dit probleem op door in plaats van een heistelling de buis met daarin het drainagelint in de grond te drijven door middel van het in r.o. 18 reeds beschreven kabelmechanisme. Een dergelijk mechanisme levert een constante aandrijfkracht en is aanzienlijk lichter uit te voeren dan een heistelling. Aldus wordt het tempo waarin een groot aantal drainagelinten naast elkaar kan worden aangebracht vergroot. 28 Daarmee resteert – als laatste stap in de probleemoplossingsmethode – de vraag of de door het octrooi geboden oplossing voor het zojuist geformuleerde probleem op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman op voor de hand liggende wijze uit de stand van de techniek voortvloeide. Meeuwissen stelt dat dit inderdaad het geval was en beroept zich daartoe op een aantal publicaties (door haar aangeduid als D1 tot en met D7) welke in de verleningsprocedure niet aan de orde zijn geweest en die naar haar oordeel de vakman, geconfronteerd met het uit D8 blijkende probleem, al dan niet in combinatie met elkaar zon-

E I G E N D O M

1 7

der uitvindingswerkzaamheid op de prioriteitsdatum tot de uitvinding zou hebben gebracht. 29 D1 tot en met D4 alsmede D6 en D7 zijn publicaties die (olie)boorinstallaties openbaren, bedoeld om gaten te vervaardigen in zand of steen. Naar het oordeel van de rechtbank zal de vakman, die op zoek is naar de oplossing van het probleem om een installatie als in D8 geboden lichter en sneller uit te voeren, niet naar deze publicaties worden gevoerd, nu boormachines reeds naar hun aard zwaarder zijn en minder snel werken dan de installatie volgens D8. Het ligt al evenmin voor de hand dat de vakman te rade zal gaan bij D5. Die publicatie heeft betrekking op een heistelling, en betreft dan ook een vakgebied waarvan de vakman, op zoek naar een lichtere installatie dan een hei-inrichting, juist zal worden weggeleid. In weerwil van de stellingen van Meeuwissen leidt de omstandigheid dat zanddrainage met behulp van boorinstallaties nog steeds wordt toegepast naast modernere technieken niet tot een ander oordeel. De gemiddelde vakman zal dit nog steeds als verschillende gebieden beschouwen. 30 In het nietigheidsrapport van de octrooigemachtigde van Meeuwissen worden ook nog twee publicaties genoemd (D10 en D11) die bij de verlening van het octrooi door de Examiner als achtergrondinformatie zijn aangemerkt. Meeuwissen heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit volgt dat die beslissing van de Examiner onjuist is. 31 Het voorgaande voert tot de slotsom dat de nietigheidsargumenten van Meeuwissen falen. De daarop gegronde vordering tot nietigverklaring van het octrooi zal dan ook worden afgewezen. De vordering tot verklaring voor recht 32 Overgenomen wordt hetgeen in conventie is overwogen. Daaruit volgt dat de gevorderde verklaring voor recht toewijsbaar is. 33 Nu in reconventie de gestelde nietigheid van het octrooi het belangrijkste onderwerp was, wordt Meeuwissen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij verwezen in de proceskosten. Beslissing: De rechtbank: In conventie wijst de vorderingen af; veroordeelt eiseres in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op € 193,– aan verschotten en € 1.170,– aan procureurssalaris; verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad; In reconventie verklaart voor recht dat de schikkingsovereenkomst, waarvan de inhoud uit de overwegingen van dit vonnis blijkt, nog steeds tussen partijen van kracht is; wijst af het meer of anders gevorderde; veroordeelt eiseres in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van verweerster begroot op nihil aan verschotten en € 558,– aan procureurssalaris; enz.

1 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Nr. 3 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 juli 2003 (multifase-schroefspilpomp) Mrs. D.H. von Maltzahn, J.W. du Pon en E.F. Brinkman Art. 69 EOV (art. 53, lid 2 Row 1995) Het octrooi beoogt (o.a.) dat in het onderste deel van de drukruimte (van pompen voor olie/gasmengsels) geen gas wordt aangezogen. Ook al zou ter plaatse bij de wegens inbreuk aangesproken inrichtingen turbulentie optreden en/of al zou bij de uitlaatopening geen stromingssnelheid van bijna nihil optreden, er is geen sprake van dat het aanzuigen van gas niet wordt vermeden, waar het nu juist volgens het octrooi om gaat. Al zou de vloeistof volgens de inrichting van de gedaagden alleen de assen bevochtigen en niet de spleten tussen de schroeven afdichten, daarmee is toch aan de (voorwaarde van de) octrooiconclusie voldaan. Een maatregel die slechts in (werkwijze) conclusie 1 is te lezen, maar niet in (voortbrengsel)conclusie 6, mag niet in de laatstgenoemde conclusie worden ’ingelezen’. De inrichting van de gedaagden komt niet neer op toepassing van de bekende stand van de techniek. De bekende stand van de techniek leert immers, blijkens de overwegingen t.a.v. de gevorderde nietigverklaring, niet de uitvinding volgens het octrooi, en de inrichting van gedaagden past die uitvinding wèl toe. Art. 7o Row 1995 Voor de beoordeling van nevenvorderingen (vernietiging van voorraden e.d.) moet een afweging worden gemaakt tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde maatregelen alsmede de belangen van derden. Schadevergoeding wegens directe en indirecte inbreuk toewijsbaar, maar niet voor (andere) ’betrokkenheid’ bij inbreuken. Geen cumulatie van schade en winstafdracht. Art. 73 Row 1995 Het is aannemelijk dat pompen van de gedaagden in Nederland (door middel van reclamemateriaal) zijn aangeboden. Daardoor wordt ook indirecte inbreuk gemaakt op de werkwijzeconclusie (hoewel gedaagden de werkwijze zelf niet toepassen). Art. 75, lid 1 sub a Row 1995 Nawerkbaarheid: de maatregelen die mogelijk niet uit de conclusie(s) zijn op te maken worden in de beschrijvingen tekening(en) verduidelijkt. Het octrooi is daarom niet niet-nawerkbaar. Inventiviteit: ondanks grote vraag en langdurig onderzoek, zijn er geen voorpublicaties die de vakman ertoe zouden brengen om tot de oplossing volgens de uitvindingsgedachte te komen. Dus inventief. Joh. Heinrich Bornemann GmbH te Oberkirchen, Duitsland, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. B.J. van den Broek te Amsterdam, tegen 1 Houttuin BV te Utrecht, 2 Allweiler Pompen Nederland BV te Utrecht, 3 Rosscor International BV te Oldenzaal, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten K.Th.M. Stöpetie en M.G.R. van Gardingen te Amsterdam.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

Rechtsoverwegingen In conventie en in reconventie De feiten 1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Bornemann is houdster van Europees octrooi nr. 0 699 276 (hierna: het octrooi), dat betrekking heeft op een ’Pompwerkwijze voor het aandrijven van een multifase schroefspilpomp en pomp’. De aanvrage is ingediend op 28 april 1994 onder inroeping van prioriteit van 19 mei 1993. De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 5 februari 1997. Het octrooi heeft gelding in onder meer Nederland. Werkwijzeconclusie 1 van het octrooi luidt (in de – onbestreden – Nederlandse vertaling, waarnaar in het vervolg ook steeds zal worden verwezen tenzij anders vermeld) als volgt: 1 Pompwerkwijze voor het aandrijven van een multifaseschroefspilpomp met tenminste een transportschroef, die door een huis is omsloten, dat tenminste een zuigstomp en tenminste een drukstomp heeft, waarbij het aangezogen medium in een pulsatie-arme continue transportstroom parallel ten opzichte van de schroefas wordt voortbewogen en in de drukstomp continu wordt uitgestoten, waarbij aan de drukzijde de respectievelijke vloeistoffase van de gasfase wordt gescheiden, doordat de mediumstroom, die uit de transportschroef naar buiten treedt, in de stromingssnelheid daarvan wordt verlaagd en/of in de stromingsrichting daarvan gericht wordt veranderd met het kenmerk, dat uit de op deze wijze afgescheiden vloeistoffase een deel van de vloeistofvolumestroom (vloeistofcirculatie) wordt afgenomen, gedoseerd in de aanzuigzone terug wordt geleid en op deze wijze in circulatie wordt gehouden en dat de overtollige vloeistofvolumestroom in de zone van de drukstomp weer met de daarvoor afgescheiden gasfase wordt samengevoegd. En inrichtingconclusie 6: 6 Multifase-schroefspilpomp met tenminste een transportschroef (1, 2), die door een huis (3) is omsloten, dat tenminste een zuigstomp (5) en tenminste een drukstomp (6) heeft, waarbij de zuigstomp (5) met een voor de transportschroef (1, 2) geschakelde zuigruimte (10) en de drukstomp (6) met een op de transportschroef (1, 2) volgende drukruimte (11) in verbinding staat, in het bijzonder voor het uitvoeren van een werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de drukruimte (11) inrichtingen voor het scheiden van de respectievelijke vloeistoffase van de gasfase van de mediumstroom, die uit de transportschroef (1, 2) naar buiten treedt, alsmede een onderste deel voor de opname van tenminste een deelhoeveelheid van de afgescheiden vloeistoffase heeft met het kenmerk, dat op het onderste deel van de drukruimte, waarin de stromingssnelheid bijna gelijk is aan nul, een vloeistof-kortsluitleiding (14) is aangesloten, die met de zuigruimte (10) in verbinding staat en samen met de transportelementen een gesloten circulatie voor een voor de permanente afdichting noodzakelijke hoeveelheid vloeistof vormt. b De uitvinding die in het octrooi is beschreven heeft – kort gezegd – betrekking op een werkwijze en een pomp voor het pompen van een mediumstroom dat een mengsel bevat van gas en vloeistof (bijvoorbeeld aardolie) (i.e. een zgn. ’multifase’-mengsel). De pomp volgens het octrooi is uitgerust met tenminste een transportschroef, die door een huis is omsloten. In Figuur 1 van het octrooi is een uitvoeringsvorm van de pomp afgebeeld met twee paar transportschroeven, die elk bestaan uit een rechtsgangige schroef (1) en een linksgangige schroef (2). De schroeven van de beide

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

paren grijpen in elkaar en samen met het huis dat hen omsluit, vormen zij afgesloten transportkamers.

c Op het huis van de pomp bevinden zich een zuigstomp 5 en een drukstomp 6; de zuigstomp staat in verbinding met een in de pomp aanwezige zuigruimte 10 en de drukstomp staat in verbinding met een drukruimte 11. Het multifasemengsel (weergegeven met pijlen 9) wordt door de zuigstomp via de zuigruimte naar de transportschroeven gezogen. Door het ronddraaien van de transportschroeven wordt het multifase-mengsel in een pulsatie-arme continue transportstroom door de transportkamers naar de drukruimte getransporteerd. d Het gas/vloeistof mengsel wordt vervolgens in de drukruimte gescheiden in gas en vloeistof, die via de drukstomp naar buiten worden gepompt. Een deel van de afgescheiden vloeistof wordt in de pomp in circulatie gehouden. Hiertoe is de pomp uitgerust met een leiding (een zogeheten vloeistof-kortsluitleiding; in Figuur 1 aangeduid met verwijzingscijfer (14)), die is aangesloten op een lager deel van de drukruimte en in verbinding staat met de zuigruimte. Via deze leiding wordt een gedeelte van de vloeistof opnieuw naar de transportschroeven geleid, door de transportschroeven naar de drukruimte getransporteerd en aldus constant in circulatie gehouden. e Volgens het octrooi is dit met name van belang wanneer zich in het multifase-mengsel een hoog percentage aan gas bevindt. Wanneer zich uiteindelijk in de pomp geen vloeistof meer zou bevinden waarmee de spleten tussen de transportschroeven worden afgedicht (zogenaamd ’drooglopen’), bestaat het gevaar dat het gas ontsnapt naar de gedeelten van de pomp met een lagere druk en dat het transport in de pomp uiteindelijk tot stilstand komt. Dit kan leiden tot een oververhitting van de transportelementen en tot warmte-uitzetting daarvan, hetgeen uiteindelijk tot vernieling van de pomp kan leiden. In de pomp volgens de uitvinding wordt dit voorkomen doordat via de vloeistofkortsluitleiding steeds vloeistof door de pomp wordt gecirculeerd, waarmee de spleten tussen de transportschroeven worden afgedicht. Door de aanwezigheid van de vloeistof wordt bovendien bereikt dat de afdichtingen van de assen worden gesmeerd, waardoor wordt voorkomen dat deze oververhit raken en worden vernield (octrooi blz. 1, r. 31 –blz. 2, r. 9 en blz. 2, r. 39 –blz. 3, r. 11). f Gedaagde sub 1 houdt zich, onder meer, bezig met de productie en verkoop van pompen in Nederland, waaronder multifase-schroefspilpompen. Dit doet zij, onder meer, samen met dan wel in opdracht van gedaagde sub 3, die de pompen van haar afneemt, gebruikt, aanbiedt en verder verkoopt. g Gedaagde sub 3 trad van 1994 tot 1999 op als agent van Bornemann in Rusland, waarbij zij onder meer schroefspil-

E I G E N D O M

1 9

pompen van Bornemann zoals beschreven in het octrooi voor Bornemann verkocht en bij derden installeerde. h Bij brieven van 30 oktober 2001 heeft Bornemann gedaagden sub 1 en 3 gesommeerd de inbreuk op het octrooi te staken. Op 5 november 2001 heeft Bornemann aan diezelfde gedaagden desbewustheidsexploiten doen uitbrengen. De vorderingen, de grondslagen daarvoor en de verweren 2 Bornemann vordert in hoofdzaak dat de rechtbank Houttuin c.s. verbiedt directe dan wel indirecte inbreuk te maken op het octrooi, op straffe van een dwangsom, met diverse nevenvorderingen, en een veroordeling de door Bornemann geleden schade te vergoeden nader op te maken bij staat en/of de winst af te dragen, met veroordeling van Houttuin c.s. in de kosten van het geding en onder uitvoerbaar bij voorraad verklaring. Bornemann stelt daartoe dat Houttuin c.s. door de vervaardiging en verhandeling van de pompen indirecte inbreuk maken op het octrooi volgens conclusie 1 en directe inbreuk volgens conclusie 6, alsmede volgens volgconclusies 2, 4, 7, 10, 11, 13, 15, 16 en 17. 3 Hiertegen voeren Houttuin c.s. gemotiveerd verweer, stellende (samengevat) dat Bornemann niet de octrooihouder is, dat gedaagde sub 2 niet betrokken is bij de verhandeling van de in het geding zijnde pomp en voorts dat niet aan alle kenmerken van voornoemde conclusies is voldaan en van indirecte inbreuk geen sprake is. 4 In reconventie vorderen Houttuin c.s. dat de rechtbank het octrooi vernietigt, met veroordeling van Bornemann tot betaling van buitengerechtelijke kosten groot € 10.000 en de kosten van het geding. Houttuin c.s. stellen daartoe dat het octrooi niet voldoet aan de eis van nieuwheid, waarbij zij een beroep doen op enerzijds openbaar voorgebruik van een tweetal door hen geproduceerde pompen en anderzijds op een aantal publicaties van derden. Ook stellen zij dat de vinding in het octrooi niet nawerkbaar is beschreven. 5 Hiertegen voert Bornemann op haar beurt gemotiveerd verweer. Beoordeling van het geschil In conventie en reconventie: Toepasselijke octrooiwet 6 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de vermelding van de verlening is gepubliceerd na 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103 Rijksoctrooiwet 1995 (Row 1995) die wet van toepassing is. Verder in conventie: Bornemann octrooihouder? 7 Houttuin c.s. hebben zich op het standpunt gesteld dat niet Bornemann maar Joh. Heinrich Bornemann GmbH & Co. KG houder van het octrooi is, die ook een ander adres in Oberkirchen, Duitsland heeft. Bornemann heeft als reactie daarop een brief overgelegd van haar Duitse advocaat, waarin staat vermeld dat de Kommanditgesellschaft bij aandeelhoudersbesluit van 13 maart 1997 is omgezet in een GmbH en zodoende haar naam als zodanig heeft aangepast. Voorts staat daarin vermeld dat de bezittingen hierbij automatisch, zonder enige ’transfer’, in eigendom zijn overgegaan. Bij gebreke van een nadere reactie hierop door Houttuin c.s., is er in deze procedure van uit te gaan dat Bornemann rechthebbende is op het octrooi en wordt het verweer, voorzover gehandhaafd, verworpen.

2 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

Ontvankelijkheid vis-á-vis gedaagde sub 2 8 Houttuin c.s. hebben aangevoerd dat gedaagde sub 2 op geen enkele wijze betrokken is bij de verhandeling van de schroefspilpomp, waarvan Bornemann stelt dat deze onder de beschermingsomvang van haar octrooi valt. Bij gebreke van enige nadere onderbouwing door Bornemann van haar stellingen terzake, zal het in conventie gevorderde jegens gedaagde sub 2 reeds op deze grond moeten worden afgewezen. Geldigheid octrooi 9 Zowel in conventie als in reconventie hebben Houttuin c.s. zich op het standpunt gesteld dat het octrooi nietig is. De rechtbank zal die stelling als eerste onderzoeken aangezien inbreuk op een nietig octrooi niet mogelijk is. Onvolledigheid/onduidelijkheid (art. 75 lid 1 sub b ROW 1995)? 10 Ten aanzien van werkwijzeconclusie 1 stellen Houttuin c.s. dat deze conclusie niet aangeeft waar het ’deel van de vloeistofvolumestroom’, dat wordt teruggeleid naar de zuigruimte via de circulatieleiding, wordt afgenomen. Houttuin c.s. verliezen evenwel uit het oog dat de gemiddelde vakman uit de beschrijving van het octrooi (zie met name blz. 5, r. 36-38) alsmede figuur 1 (plaats 15) zal afleiden dat de recirculatievloeistof uit het onderste gedeelte van de drukruimte (daar waar de vloeistof is afgescheiden) dient te worden afgenomen. Ontbreken van deze specifieke maatregel in conclusie 1 kan zodoende geen beletsel vormen voor de vakman om de uitvinding toe te passen. 11 Evenmin is onduidelijk hoe dosering van de recirculerende vloeistof in conclusie 1 zou moeten geschieden. Op blz. 3, r. 32-38 geeft het octrooi immers een aantal mogelijkheden daartoe aan, te weten door de huis- en stromingsconfiguratie en de verschildruk van de pomp dan wel plaatsing van een doseerpomp of een temperatuurgestuurde klep. 12 Houttuin c.s. stellen voorts dat inrichtingconclusie 6 niet nawerkbaar is, omdat niet duidelijk is hoe een stromingssnelheid bijna gelijk aan nul moet worden gerealiseerd in het onderste deel van de drukruimte en wat daar precies onder wordt verstaan. Ook hier heeft te gelden dat uit de beschrijving (met name blz. 5, r. 23-35 en blz. 7, r. 2-9) voldoende duidelijk naar voren komt dat door de dwarsdoorsnede van de drukruimte te vergroten, waardoor logischerwijs bij gelijkblijvende mediummassa, de stromingssnelheid zal afnemen en de vloeistof onder invloed van de zwaartekracht naar ’beneden zal zakken’, waardoor onderin een zeer lage stromingssnelheid kan worden bewerkstelligd. Ook volgt uit de figuur 2 van het octrooi dat in het onderste deel van de drukruimte 11, simpelweg doordat dit aan de tegengestelde kant van de (relatief grote) afvoer bij 6 uit de drukruimte ligt en mede onder invloed van de zwaartekracht, een zeer lage stromingssnelheid zal gelden. Kort gezegd: de vloeistof blijft onderin ’staan’ terwijl het gas direct naar boven via drukstomp 6 wordt afgevoerd. Zie ook de volgende, bij het octrooi horende, figuur:

13 Met het voorgaande is tevens de vraag beantwoord wat de vakman zal verstaan onder ’bijna gelijk aan nul’, namelijk een zeer lage stromingssnelheid in vergelijking met de snelheid hoger in de drukruimte, waarvoor temeer aanknopingspunten vallen te vinden op blz. 6, r. 35-blz. 7, r. 8 van de beschrijving, waar die stromingssnelheid onderin nog eens wordt afgezet tegen de (hoge) stromingssnelheid van 3-8 m/s. 14 Daarbij komt nog dat het hier slechts een (nadere) aanduiding betreft van de lokalisatie van de aansluiting van de vloeistofkortsluitleiding 14, waarvan op zich genomen hoe dan ook duidelijk is aan de vakman dat deze in het onderste deel van de drukruimte moet plaatsvinden op een dusdanige manier dat het binnentreden van gas wordt vermeden (blz. 5, r. 36-38 octrooi). 15 Het beroep op niet-nawerkbaarheid gaat mitsdien niet op. Nieuwheid 16 De rechtbank kan de vragen of de door Houttuin c.s. genoemde pompen volgens tekeningen 43.062 en 42.292 daadwerkelijk openbaar zijn voorgebruikt en of deze geschikt of bestemd waren voor multifase-mengsels, hetgeen Bornemann heeft betwist, in het midden laten. Uit die pompen vallen immers de voor het octrooi kenmerkende maatregelen niet af te leiden, te weten de combinatie van enerzijds het scheiden van de vloeistoffase van de gasfase uit het multifase-mengsel in de drukruimte en anderzijds het aftappen van een deel van de aldus afgescheiden vloeistof en vervolgens terugvoeren hiervan via de vloeistofkortsluitleiding naar de zuigzijde, zodat de werking van de pomp ook bij (langdurig) drooglopen wordt gegarandeerd. Uit (de tekeningen van) die pompen kan zeker niet expliciet maar evenmin impliciet, want niet direct en ondubbelzinnig, worden afgeleid dat van enige scheiding van de gas- en vloeistoffase sprake is. Enige maatregel hiertoe ontbreekt immers, bijvoorbeeld zoals in het octrooi geschiedt door de stroomsnelheid te verlagen met de vergroting van de dwarsdoorsnede van de drukkamer of door geleidingsinrichtingen daarin aan te brengen (blz. 4, r. 2-12 octrooi). En zelfs als zou enige stroomsnelheidsverlaging in die pompen zijn opgetreden (zoals Houttuin c.s. met het onderzoek door BuNova betogen), dan nog blijkt niet van specifiek daarop gerichte maatregelen. Het voorgaande geldt a fortiori voor het kenmerk dat vervolgens uit die afgescheiden vloeistoffase een deel wordt afgenomen.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

2 1

17 Ook in de overige door Houttuin c.s. genoemde documenten, GB 2 227 057 A, DD 290 241 A5, UK 481 084, US 4 995 797 of de ’Goodridge-documenten’, vermag de rechtbank die kenmerkende maatregelen niet te lezen. Het mogelijk ontbreken in die documenten van ook andere kenmerken uit de conclusies, waarop Bornemann nog heeft gewezen, behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking meer.

Slotsom geldigheid 19 Uit het voorgaande volgt dat de nietigheidsargumenten van Houttuin c.s. falen zodat van de geldigheid van het octrooi moet worden uitgegaan, zowel met betrekking tot conclusie 1 als conclusie 6 en zodoende ook de volgconclusies. Daarmee komt de rechtbank toe aan de vraag of op het octrooi door Houttuin c.s. (lees: gedaagden sub 1 en 3) inbreuk wordt gemaakt.

Inventiviteit 18 Het octrooi geeft een oplossing voor het probleem van het instandhouden van de permanente afdichting bij de schroeven en smering van de assen van multifaseschroefspilpompen (en dus het op gang houden van de pompwerking) bij langdurig ’drooglopen’ door de combinatie toe te passen van enerzijds het scheiden van de vloeistoffase van de gasfase uit het multifase-mengsel in de drukruimte en anderzijds het aftappen van een deel van de aldus afgescheiden vloeistof en terugvoeren hiervan via de vloeistofkortsluitleiding naar de zuigzijde en dat deel zodoende in circulatie te houden. Niet kan worden aangenomen dat de vakman ertoe zou worden gebracht om, gelet op de door Houttuin c.s. aangevoerde stand van de techniek (veronderstellenderwijs daaronder begrepen de door haar genoemde pompen volgens tekeningen 43.062 en 42.292), tot deze oplossing te komen. Weliswaar zou de vakman aanwijzingen in die stand van de techniek kunnen vinden voor het gebruik van een recirculatieleiding (bijvoorbeeld in de beweerdelijk voorgebruikte Houttuin-pompen), maar dat geldt niet voor het opnemen van maatregelen om de vloeistoffase daadwerkelijk af te scheiden van de gasfase en een deel daarvan te laten recirculeren. Daar komt bij dat hoewel kennelijk een grote vraag bestond naar multifasepompen die hoge gasconcentraties gedurende langere tijd aan zouden kunnen (zie onder meer R.A. Goodridge in ’Multiphase pump testing Development & live well applications’, 1989, § 5.03, productie 6 Houttuin c.s.) en onderzoek daarnaar in elk geval al liep sinds 1980 (Goodridge, § 2.0), pas in 1993 de uitvinding een bij zelfs zeer hoge gasconcentraties werkzame oplossing bracht. Het is zodoende duidelijk dat de uitvinding voldeed aan een reeds lange tijd bestaande wens van oliemaatschappijen. Zie in dit verband ook de verklaringen van Prof. H.-G. Schafstall en S.L. Scott (’one of the key technical breakthroughs’). En dat de oplossing volgens de uitvinding niet voor de hand lag wordt verder treffend geïllustreerd door diezelfde Goodridge, die dit probleem op een wezenlijk andere manier probeerde op te lossen. In eerste instantie gebruikte Goodridge namelijk een zeer omvangrijke installatie waarbij na het pompen in een aparte ’separator’, dus buiten de pomp, vloeistof werd afgescheiden die dan bij hoge (.97%) gaspercentages werd teruggeleid in de pomp. Vervolgens heeft hij de oplossing gezocht in condensatie van vloeistof in de drukruimte met het doel op die manier de pompen ’nat’ te houden (zie GB 2 227057, D0), waarvan het octrooi overigens vermeldt dat die oplossing niet werkt. Op afscheiding van de vloeistof direct in de drukruimte van de pomp en terugvoeren van een deel daarvan naar de zuigruimte via de recirculatieleiding, zoals in het octrooi, is hij kennelijk niet gekomen.

Inbreuk? Inleidende opmerkingen inbreuk 20 De beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt volgens artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) en het daarbij behorende protocol bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies en de daarin voorkomende begrippen, welke uitleg zodanig dient te geschieden dat aan de octrooihouder een billijke bescherming en aan derden een redelijke rechtszekerheid wordt geboden. 21 Bornemann verwijt Houttuin c.s. ten aanzien van werkwijzeconclusie 1 indirecte inbreuk (zij verpompen zelf immers geen multifasemedia) en ten aanzien van inrichtingconclusie 6 directe inbreuk. Conclusie 6: aansluiting ’op het onderste deel van de drukruimte waarin de stromingssnelheid bijna gelijk is aan nul’ 22 Dit kenmerk valt uitsluitend terug te vinden in de inrichtingconclusie 6. Voor conclusie 1 is het niet relevant. Hiervoor onder ’nawerkbaarheid’ is reeds overwogen hoe de vakman dit kenmerk zal uitleggen. Waar het om gaat is dat de aansluiting wordt aangebracht zodanig diep, ’dat een permanente vloeistofcirculatie (onder vermijding van binnentreden van gas) gegarandeerd is’ (blz. 5, r. 36-38 octrooi). Daartoe voorziet het octrooi een zeer lage stromingssnelheid (’stromingssnelheid bijna gelijk aan nul’) bij het aansluitpunt van de recirculatieleiding. 23 Houttuin c.s. hebben aangevoerd dat de (naar ter zitting door hen gesteld: alle) door hen verhandelde pompen een gaatje 51 hebben in het tussenschot (50) in de (gecompartimenteerde) drukruimte, zodat de vloeistof bij het aansluitpunt van de recirculatieleiding ’constant in beweging blijft’ respectievelijk aldaar ’turbulentie’ wordt opgewekt. Zie onderstaande door Houttuin c.s. overgelegde tekening:

2 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

24 Daarmee hebben Houttuin c.s. evenwel nog niet gezegd dat de stroming bij het aansluitpunt, dat wèl in het onderste deel van de drukruimte is aangebracht, van dusdanige aard zou zijn dat aanzuigen van gas niet langer zou worden vermeden. Evenmin hebben zij de gemotiveerde stelling van Bornemann voldoende weersproken, inhoudende dat de aanwezigheid van het gaatje de stromingssnelheid bij het aansluitpunt niet, of niet noemenswaardig, beïnvloedt. Bornemann heeft ter ondersteuning daarvan terecht aangevoerd dat enerzijds het gaatje relatief ver verwijderd is van de aansluiting (zoals niet aanstonds duidelijk is uit bovenstaande tweedimensionale weergave, maar wel aan het ter zitting getoonde driedimensionale model kon worden gezien) en anderzijds omdat er aan beide zijden van het gaatje vloeistof van dezelfde druk staat, zodat geen vloeistof door het gaatje zal worden gedwongen. Daarmee wordt dit verweer gepasseerd. 25 In dit kader hebben Houttuin c.s. verder nog gesteld dat de diameter van de door haar gebruikte uitlaatstomp significant kleiner is dan die van de inlaatstomp, zodat de stromingssnelheid juist zou worden verhoogd en ook daarom de stromingssnelheid bij de uitlaatopening niet bijna nul zal zijn. Ook hier geldt echter dat Houttuin c.s. daarmee nog niet hebben gezegd dat de stroming bij het aansluitpunt, dat wèl in het onderste deel van de drukruimte is aangebracht, van dusdanige aard zou zijn dat aanzuigen van gas niet langer zou worden vermeden, waar het nu juist volgens het octrooi om gaat. De rechtbank laat dan nog daar dat de kleinere diameter van de uitlaat niet noodzakelijkerwijs een (significante) verhoging van de stromingssnelheid behoeft in te houden, daar het multifase-mengsel uiteraard door de drukverhoging wordt gecomprimeerd, zeker bij de hoge gaspercentages waar het octrooi op ziet. 26 Er is zodoende van uit te gaan dat aan dit kenmerk in letterlijke zin is voldaan.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

gekozen dimensies (de rechtbank begrijpt: van de recirculatieleiding en de inlaat- en uitlaatopening daarvan) dosering als voorzien in het octrooi plaatsvindt. Ook aan dit kenmerk is zodoende voldaan. Conclusies 1 en 6: passen Houttuin c.s. de stand van de techniek toe? 29 Houttuin c.s. hebben zich voorts op het standpunt gesteld dat zij toepassen ’wat uit de hiervoor beschreven stand der techniek al bekend was’. Welke stand van de techniek dit dan precies zou zijn (Houttuin c.s. beroepen zich op vele documenten en ook op openbaar voorgebruik), is onduidelijk gebleven zodat dit verweer reeds om die reden gepasseerd dient te worden. Bovendien wordt het octrooi geldig geacht omdat nergens in de stand der techniek de combinatie van enerzijds het scheiden van de vloeistoffase van de gasfase uit het multifase-mengsel in de drukruimte en anderzijds het aftappen van een deel van de aldus afgescheiden vloeistof en vervolgens terugvoeren hiervan via de vloeistofkortsluitleiding naar de zuigzijde, zodat de werking van de pomp ook bij (langdurig) drooglopen wordt gegarandeerd. Aangezien maatregelen hiertoe wèl in de pomp van Houttuin c.s. zijn terug te vinden, zoals blijkt uit het hiervoor overwogene, kan van het toepassen van de stand van de techniek geen sprake zijn.

Recirculatie ’noodzakelijk voor de permanente afdichting’ volgens het octrooi? 27 Houttuin c.s. hebben vervolgens aangevoerd dat de recirculatie in hun pomp niet dient om de spleet tussen de kammen van de schroeven af te dichten (omdat de schroeven in haar pomp toch constant in de vloeistof zouden staan) maar om de afdichtingen bij de assen te bevochtigen (te ’flushen’). Deze volgens Houttuin c.s. te stellen voorwaarde voor inbreuk valt evenwel niet in conclusie 1 of 6 als kenmerk terug te vinden. En de beschrijving noopt er evenmin toe een dergelijke voorwaarde in te lezen, aangezien de recirculatieleiding volgens het octrooi niet uitsluitend is bedoeld om de spleet af te dichten maar tevens om de assen te bevochtigen (blz. 3, r. 9-11). Zie ook r.o. 1.e. Dit verweer wordt derhalve gepasseerd.

Indirecte inbreuk? 30 Behalve dat zij bestrijden dat aan de kenmerken van (werkwijze)conclusie 1 zou zijn voldaan, hebben Houttuin c.s. er tot slot nog op gewezen dat zij niet bekend zijn met enige toepassing van hun pomp in Nederland en dat zij deze ook niet voor gebruik in Nederland aanbieden zodat van (een dreiging tot) indirecte inbreuk op het octrooi volgens die conclusie geen sprake kan zijn. Aangezien Houttuin c.s. echter niet hebben betwist dat de pomp niet ook in Nederland is aangeboden en gelet op het eveneens onbestreden feit dat de door Bornemann overgelegde folders van gedaagde sub 3, Rosscor International B.V., ook in Nederland worden verspreid, moet ervan uit worden gegaan dat de pompen, die een wezenlijk bestanddeel van de werkwijze vormen, ook in Nederland zijn aangeboden (gedaagde sub 1, Houttuin B.V., maakt deze pompen in opdracht van gedaagde sub 3). Gegeven dit aanbod van de pompen in Nederland, is de rechtbank van oordeel dat alsdan een (reële) dreiging bestaat dat deze pompen ook in Nederland zullen worden gebruikt en aldus de geoctrooieerde werkwijze door de desbetreffende afnemer in Nederland zal worden toegepast, zodat een verbod tot indirecte inbreuk gerechtvaardigd is. De rechtbank neemt daarbij voorts in aanmerking dat gesteld noch gebleken is dat Houttuin c.s. de pompen aanbieden of leveren onder de nadrukkelijke voorwaarde dat deze in Nederland niet gebruikt mogen worden.

Conclusie 1: gedoseerd in de aanzuigzone terugleiden 28 Dit kenmerk valt slechts in conclusie 1 terug te vinden. Waarom dit ook in de (onafhankelijke) conclusie 6 zou zijn in te lezen hebben Houttuin c.s. niet onderbouwd. Houttuin c.s. hebben verder gesteld dat in hun pomp geen sprake is van ’dosering’ als bedoeld in het octrooi. Dit betoog vermag de rechtbank niet te volgen. Bornemann heeft er terecht op gewezen dat onder invloed van de verschildruk tussen drukruimte en zuigruimte (die wijze van dosering staat letterlijk in conclusie 2 en op basis van de door Houttuin c.s.

Slotsom in conventie en in reconventie 31 Gegeven de indirecte inbreuk door gedaagden sub 1 en 3 op conclusie 1 en hun directe inbreuk op conclusie 6, kan het in conventie gevorderde verbod tot directe en indirecte inbreuk op het octrooi jegens hen worden toegewezen, met dien verstande dat dit verbod zich niet mede zal uitstrekken tot ’op enigerlei wijze betrokken te zijn bij’ dergelijke inbreuk, daar Bornemann niet heeft toegelicht wat daaronder precies is te verstaan. Afzonderlijke beoordeling van inbreuk op de volgconclusies kan onder deze omstandighe-

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

den achterwege blijven evenals het verwijt van overig onrechtmatig handelen. Daarbij heeft Bornemann geen belang meer. Dit geldt ook voor de provisionele verbodsvordering, nu het verbod uitvoerbaar bij voorraad zal worden opgelegd. 32 Ten aanzien van de nevenvorderingen hebben Houttuin c.s. nog gesteld dat vernietiging van voorraden, promotieen productiemiddelen disproportioneel zou zijn en een en ander zodanig aanpasbaar is dat deze buiten de beschermingsomvang van het octrooi vallen. De rechtbank stelt voorop dat bij de beoordeling van deze vorderingen een afweging dient te worden gemaakt tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde maatregelen alsmede de belangen van derden. Ten aanzien van de productiemiddelen overweegt de rechtbank dat niet vernietiging kan worden gevorderd maar slechts onttrekking aan het verkeer op zodanige wijze dat het gevaar voor verdere inbreuken tot een minimum beperkt wordt. In dit kader heeft Bornemann niet weersproken dat de productiemiddelen kunnen worden aangepast. Daarmee zijn, in aanmerking genomen de sanctie met een vrij hoge dwangsom bij verdere inbreuk, de belangen van Bornemann terzake afdoende gewaarborgd te achten. Evenmin heeft Bornemann bestreden dat de pompen, die naar de rechtbank aanneemt een zeer aanzienlijke waarde vertegenwoordigen, zodanig aangepast kunnen worden dat deze buiten de beschermingsomvang van het octrooi vallen, zodat ook hier – gegeven het uit te spreken verbod met dwangsom – een bevel tot vernietiging of onttrekking aan het verkeer niet aan de orde is. Anders is dit voor wat betreft de gevorderde vernietiging van promotiemiddelen (de rechtbank begrijpt: folders en brochures), nu gesteld noch anderszins is gebleken dat deze een aanzienlijke waarde zouden vertegenwoordigen, zodat het disproportionele karakter daarvan niet valt in te zien. 33 Voldoende aannemelijk is dat Bornemann door de vastgestelde (in)directe octrooi-inbreuken/onrechtmatige daden in elk geval enige schade heeft geleden, die eventueel kan worden begroot aan de hand van de daarmee door Houttuin c.s. gerealiseerde winst. De vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat is derhalve voor toewijzing vatbaar, ook hier met de kanttekening dat het gaat om iedere directe en indirecte inbreuk en niet om (slechts) ’betrokkenheid’ daarbij. De rechtbank overweegt verder – onder verwijzing naar HR 14 april 2000, NJ 2000, 489 – dat schade en winstafdracht niet onbeperkt kunnen cumuleren. Een redelijke uitleg van art. 75 lid 4 ROW 1995 brengt met zich dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het grootste van de totaalbedragen gevorderd aan winstafdracht respectievelijk schade bestaande uit gederfde winst kan worden toegewezen. Uit die twee gevorderde posten kan Bornemann dus na afloop van de schadestaatprocedure de grootste kiezen. Cumulatie van winstafdracht met eventuele overige schadeposten (waardevermindering octrooirecht en bijvoorbeeld buitengerechtelijke kosten) is wel mogelijk. Houttuin c.s. hebben verder niet bestreden dat zij desbewust handelden vanaf 30 oktober 2001. Ambtshalve merkt de rechtbank nog op dat rente over die schade of winst sedert eveneens 30 oktober 2001 thans niet toewijsbaar is. Het gaat er daarbij immers om wanneer de inbreukmakende handeling (bijvoorbeeld de verkoop van een pomp) is verricht, waarover geen gegevens zijn verschaft. Dit zal in de schadestaatprocedure aan de orde dienen te komen.

E I G E N D O M

2 3

34 Als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partijen, zullen gedaagden sub 1 en 3 de kosten van de procedure in conventie hebben te dragen. 35 De in reconventie gevorderde vernietiging van het octrooi dient te worden afgewezen, evenals de terzake gevorderde buitengerechtelijke kosten. Eiseressen in reconventie dienen de proceskosten te dragen. Beslissing: De rechtbank: In conventie 1 verbiedt gedaagden sub 1 en 3 ieder afzonderlijk iedere directe dan wel indirecte inbreuk op het Europees (NL) Octrooi 0 699 276; 2 beveelt gedaagden sub 1 en 3 ieder afzonderlijk om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan eiseres een schriftelijke opgave te verstrekken van alle afnemers aan wie gedaagden sub 1 en 3 producten hebben verkocht, verhuurd, afgeleverd en/of daartoe hebben aangeboden, die vallen onder de beschermingsomvang van Europees (NL) Octrooi 0 699 276; 3 beveelt gedaagden sub 1 en 3 ieder afzonderlijk binnen veertien dagen na betekening van het dit vonnis aan ieder van de onder 2 bedoelde afnemers (niet zijnde eindgebruikers) in de landstaal van de betrokken afnemer een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift: Wij zijn verplicht u te informeren dat de Rechtbank te ’s-Gravenhage bij vonnis van 2 juli 2003 heeft beslist dat de aan u geleverde multifase-schroefspilpomp(en) valt/vallen onder het aan Joh. Heinr. Bornemann GmbH toekomende Europees (NL) Octrooi 0 699 276 en dat dit product derhalve niet langer mag worden aangeboden, verkocht of geleverd, dan wel worden gebruikt of in voorraad worden gehouden. Wij verzoeken u hierbij om de multifase-schroefspilpompen die zich onder u bevinden aan ons te retourneren. Wij zullen dan onmiddellijk de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan u vergoeden. (naam en handtekening van de gedaagde); 4 beveelt gedaagden sub 1 en 3 ieder afzonderlijk binnen twee weken na betekening van dit vonnis alle brochures en andere promotiemiddelen voor die producten, te vernietigen en Bornemann binnen drie weken na de vernietiging deugdelijk bewijs te verschaffen dat die vernietiging volledig en tijdig heeft plaatsgevonden; 5 veroordeelt gedaagden sub 1 en 3 ieder afzonderlijk de door Bornemann tengevolge van directe of indirecte inbreuk door gedaagden sub 1 en 3 op Europees (NL) Octrooi 0 699 276 sedert 30 oktober 2001 geleden schade te vergoeden, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, en/of, zulks ter keuze van Bornemann, de door gedaagden sub 1 en 3 met haar hier aan de orde zijnde handelingen sedert 30 oktober 2001 genoten winsten aan Bornemann af te dragen; 6 veroordeelt gedaagden sub 1 en 3 ieder afzonderlijk omtrent die winsten binnen vier weken na de betekening van dit vonnis rekening en verantwoording af te leggen door aan Bornemann een door een registeraccountant opgestelde en ondertekende verklaring te verschaffen waaruit de

2 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

hoogte van de behaalde winsten van gedaagden sub 1 en 3 blijkt, welke verklaring vergezeld dient te zijn van een volledige opgave van: a de hoeveelheid vervaardigde producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden; b de hoeveelheid en inkoopprijs van de gekochte producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden; c de hoeveelheid en verkoopprijs van de verkochte producten, gestaafd met alle betreffende bescheiden, waaronder alle facturen; d de hoeveelheid van de ten tijde van de betekening van het te wijzen vonnis nog in voorraad zijnde producten, gestaafd met alle desbetreffende bewijsstukken; 7 beveelt gedaagden sub 1 en 3 ieder afzonderlijk aan Bornemann per overtreding van het sub 1 bedoelde verbod of voor iedere niet (gehele c.q. deugdelijke) nakoming van de sub 2, 3, 4 en 6 bedoelde bevelen aan Bornemann een dwangsom te betalen van € 100.000,–, dan wel, ter keuze van Bornemann, aan Bornemann een dwangsom te betalen van € 200.000,– per betrokken product of, per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat de directe of indirecte inbreuk na de betekening dit vonnis zal voortduren of de sub 2, 3, 4 en 6 bedoelde bevelen na de betekening van dit vonnis niet geheel en deugdelijk worden nagekomen; 8 veroordeelt gedaagden sub 1 en 3, hoofdelijk, in de op deze procedure in conventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op € 258,18 aan verschotten en € 1170,– aan procureurssalaris. 9 verklaart dit vonnis tot zover, voorzover in conventie gewezen, uitvoerbaar bij voorraad; 10 wijst het gevorderde jegens gedaagde sub 2 en het meer of anders gevorderde jegens gedaagden sub 1 en 3 af; In reconventie 11 wijst het gevorderde af; 12 veroordeelt eiseressen, hoofdelijk, in de op deze procedure in reconventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van verweerster begroot op nihil aan verschotten en € 1170,– aan procureurssalaris; 13 verklaart dit vonnis, voor zover in reconventie gewezen, uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

Nr. 4 Gerechtshof te Arnhem, 13 mei 2003 (noodverlichtingsapparatuur) Mrs. A.P.M. Houtman, C.M. Hilverda en P.B. Hugenholtz

(Van Lien - Optilux)

(Famostar - Clarity) Art. 9, lid 1 Model Ingevolge art. 9, lid 1 van de EG Modellenrichtlijn omvat de bescherming krachtens het modelrecht elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Bij vergelijking van het model van Optilux, zoals het is gedeponeerd, met het uiterlijk van Clarity, zoals het feitelijk wordt gebruikt, komt het hof tot het voorlopig oordeel dat bij de geïnformeerde gebruiker wèl een andere algemene indruk wordt gewekt, zodat van inbreuk op het modelrecht geen sprake is. De gebruikers zijn volgens partijen de elektrotechnische installateurs en de architecten die noodverlichtingsapparatuur installeren respectievelijk selecteren. Deze geïnformeerde gebruikers zijn beter in staat dan een leek de kenmerkende verschillen, die de algemene indruk bepalen, te onderscheiden. 1 Thomas & Betts Netherlands BV te Barendrecht, 2 Thomas & Betts International Inc te Sparks, Nevada, Verenigde Staten van Amerika, appellanten in het principaal appèl, geïntimeerden in het voorwaardelijk incidenteel appèl, procureur mr. J.M. Bosnak, advocaat mr. M.P.M. Loos te Amsterdam, tegen Faber Electronics BV te Velp, geïntimeerde in het principaal appèl, appellante in het voorwaardelijk incidenteel appèl, procureur mr. P.C. Plochg, advocaat mr. H.M. Korthuis te Doetinchem. a Vzr. Rechtbank Arnhem, 27 mei 2002 (mr. J.D.A. den Tonkelaar) De vaststaande feiten 1 Thomas & Betts (voorheen Van Lien Barendrecht B.V.) houdt zich sinds 1975 bezig met het ontwerpen, fabriceren en verhandelen van noodverlichtingsapparatuur. Thomas en Betts verkoopt haar producten via groothandelaren niet

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

alleen in de Benelux maar ook elders in Europa en Amerika. De afnemers van noodverlichtingsapparatuur zijn met name architecten, installatie-adviseurs en elektrotechnische installateurs. 2 Thomas & Betts brengt sinds oktober 1995 een lijn van noodverlichtingsapparatuur onder de naam Van Lien - Optilux, (hierna: Optilux) op de markt. Thomas & Betts is houdster van het modelrecht dat op 2 oktober 1995 is geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen onder het nummer 26579-00. 3 De Optilux is ontworpen door het ontwerpbureau Ad van Berlo Industrial Design, dat in 1998 met dit ontwerp de prijs ’Goed Industrieel Ontwerp 1998’ heeft gewonnen. Deze prijs is een vast onderdeel van de Beurs voor Elektrotechniek die eens in de twee jaar wordt georganiseerd. 4 Faber houdt zich ook bezig met het ontwerpen, fabriceren en verhandelen van noodverlichtingsapparatuur. Faber en Thomas & Betts zijn beiden lid van de Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) waarin alle producenten van noodverlichtingsapparatuur vertegenwoordigd zijn, en tevens concurrenten van elkaar. 5 In oktober 2001 heeft Faber noodverlichtingsapparatuur onder de naam Famostar-Clarity (hierna: Clarity) op een elektrotechnische beurs geïntroduceerd. Zij heeft deze in februari 2002 in de Benelux op de markt gebracht. Omdat volgens haar Clarity een nagenoeg identiek uiterlijk heeft als Optilux, heeft Thomas & Betts Faber meerdere malen zowel mondeling als schriftelijk verzocht om het vervaardigen en verkopen van Clarity te staken en gestaakt te houden. Faber heeft te kennen gegeven het vervaardigen en verkopen van Clarity niet te zullen staken. De vorderingen 1Thomas & Betts vordert 1 Faber te gelasten met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis iedere inbreuk op de rechten van Thomas & Betts ten aanzien van haar model- c.q. auteursrecht te staken en gestaakt te houden, (...) 2 Als grondslag van haar vorderingen heeft Thomas & Betts het volgende aangevoerd. Optilux is een model in de zin van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW). Het kenmerkende uiterlijk van Optilux is volgens Thomas & Betts het frontgezicht, dat bestaat uit ronde zijkanten van het armatuur en een aluminium kader rond het signalisatiepictogram. 3 Faber heeft met Clarity een product op de markt gebracht dat inbreuk maakt op het modelrecht van Thomas & Betts. Clarity heeft hetzelfde kenmerkende uiterlijk als Optilux: ronde zijkanten van het armatuur en een aluminiumkleurig kader rond het signalisatiepictogram. Afgezien van ondergeschikte verschillen is de totaalindruk inclusief het vooraangezicht nagenoeg identiek. Het feit dat Faber een ander materiaal (aluminiumkleurige kunststof) heeft gebruikt, doet daaraan niet af. Daardoor zal het daarvoor in aanmerking komende publiek de producten gemakkelijk met elkaar kunnen verwarren. 4 Naast modelrechtinbreuk maakt Faber met Clarity ook inbreuk op het auteursrecht van Thomas & Betts. Het ontwerp van Optilux heeft immers een eigen oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker. De vorm

E I G E N D O M

2 5

en het uiterlijk van Clarity zijn volgens Thomas & Betts een nabootsing van Optilux. Faber heeft met Clarity niet voldoende afstand van Optilux gehouden en maakt doordoor inbreuk op het auteursrecht van Thomas & Betts. 5 Faber heeft de vordering gemotiveerd weersproken, hetgeen hierna, voor zover van belang, aan de orde zal komen. De beoordeling van de vorderingen 1 Centraal in deze zaak staat de vraag of Faber met het vervaardigen en verkopen van Clarity inbreuk maakt op het, op zichzelf niet betwiste modelrecht en het auteursrecht van Thomas & Betts. 2 Faber heeft terecht betoogd dat de producten met elkaar moeten worden vergeleken uitgaande van de totaalindrukken. Daartoe behoren, aldus Faber, niet slechts onderdelen van de armaturen te worden vergeleken, maar dienen de armaturen in hun geheel in ogenschouw te worden genomen inclusief de zijkanten en de onderkant. Volgens Faber vertonen Clarity en Optilux geen ondergeschikte verschillen, maar is er sprake van duidelijk verschillende producten. Dit blijkt volgens haar vooral uit het verschil tussen Optilux’ scherpe, strakke lijnen tegenover Clarity’s (vrijwel) overal (afge)ronde vormen, het ook bij eerste aanblik bestaande verschil in materiaalgebruik (Optilux’ metaal tegenover Clarity’s kunststof), de verschillen tussen de binnenzijden van de lichtbakken en Optilux’ heldere tegenover Clarity’s matte kap. 3 Bij de beoordeling van de vraag of Faber met Clarity inbreuk maakt op het modelrecht van Thomas & Betts gaat het om een vergelijking van de totaalindrukken van de producten en om de vraag of het gevaar bestaat dat het publiek dat daarvoor in aanmerking komt, de producten met elkaar zal verwarren. Daarbij dient voorop te worden gesteld dat noodverlichtingsapparatuur aan tal van wettelijke voorschriften (eisen en normen) dient te voldoen. Deze betreffen met name het signalisatiepictogram, de lichtsterkte en de lichtspreiding. Deze wettelijke voorschriften bepalen het uiterlijk van een noodverlichtingsarmatuur in belangrijke mate als gevolg waarvan de ontwerpvrijheid van noodverlichtingsapparatuur beperkt is, zij het dat nog wel enige variatie in uiterlijk en vormgeving mogelijk is. 4 Binnen deze beperkte variatiemogelijkheden zijn naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter de totaalindrukken van Optilux en Clarity nogal verschillend. Optilux, het product van Thomas & Betts, heeft een metalen uitstraling; daarentegen heeft Clarity, het product van Faber, een kunststofuitstraling. Dat komt niet alleen door het inderdaad verschillende materiaalgebruik, maar ook en vooral doordat Optilux een strakke vormgeving heeft. De vormgeving van Clarity is bepaald door rondingen. Dat maakt het uiterlijk van Optilux strenger en strakker en het uiterlijk van Clarity zachter en ronder. Naast deze totaalindruk bevatten de twee producten vele verschillen op onderdelen. 5 Naast de totaalindrukken van de producten dient bij de beoordeling te worden meegewogen de vraag of het gevaar bestaat dat het daarvoor in aanmerking komende publiek de producten met elkaar zal verwarren. Noodverlichtingsapparatuur is een product dat bestemd is voor een specifieke markt. Het publiek bestaat, zoals door Thomas & Betts is gesteld en door Faber niet is betwist, uit groothandelaren en afnemers, die zich bezig houden met het bouwen van

2 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

gebouwen en het installeren van (elektrotechnische) voorzieningen, waarvan noodverlichting onderdeel uitmaakt. Hun kennis van de beschikbare producten doen zij veelal op elektrotechnische beurzen op. Gelet op het hiervoor onder 4 overwogene zijn de verschillen tussen Optilux en Clarity voldoende duidelijk om te worden opgemerkt door deze specifieke groep van (elektrotechnische) groothandelaren en afnemers. Dit alles brengt mee dat Faber naar het oordeel van de voorzieningenrechter met Clarity geen inbreuk heeft gemaakt op het modelrecht van Thomas & Betts. 6 Vervolgens komt de vraag aan de orde of Faber met Clarity inbreuk maakt op het auteursrecht van Thomas & Betts. Daargelaten de vraag of het ontwerp van Optilux auteursrechtelijke bescherming verdient, zoals door Faber wordt betwist, gaat het in het auteursrecht eveneens om de totaalindrukken van de producten. Gelet op het hiervoor overwogene kan niet worden geconcludeerd dat Clarity een nabootsing van Optilux is. Daarvoor zijn de totaalindrukken en de detaillering van beide producten te verschillend. Dat betekent dat Faber met Clarity voldoende afstand van Optilux heeft gehouden, waardoor Faber met Clarity geen inbreuk op het auteursrecht van Thomas & Betts maakt. 7 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van Thomas & Betts zullen worden afgewezen. Nu de gevorderde voorzieningen worden geweigerd, behoeft het (ontbreken van) spoedeisend belang geen bespreking meer. 8 Als de in het ongelijk gestelde partij zal Thomas & Betts worden veroordeeld in de proceskosten van dit kort geding. De beslissing De voorzieningenrechter (...) weigert de gevorderde voorzieningen, veroordeelt eiseressen in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Faber bepaald op € 703,36 voor salaris procureur en op € 193,– voor verschotten (wegens griffierecht), in die zin dat indien en voor zover de één betaalt, ook de ander daarvoor zal zijn gekweten. Enz. b Het Hof, enz. 4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep 4.1 Het hof ziet aanleiding om de grieven van Thomas & Betts gezamenlijk te behandelen. 4.2 Thomas & Betts heeft bezwaar tegen de drie verschijningsvormen van de noodverlichtingsarmatuur die Faber onder de naam Famostar-Clarity (hierna te noemen: Clarity) op de markt brengt, te weten tegen de verschijningsvorm: 1 zonder pictogram, 2 met pictogram in aluminiumkleurig kader, 3 met het aangehangen pictogram, welke laatste verschijningsvorm niet als model, is gedeponeerd. 4.3 De eerste vraag is of de Clarity inbreuk maakt op voornoemd modelrecht van Thomas & Betts International Inc. 4.4 Het hof is met Thomas & Betts van oordeel dat bij de beoordeling hiervan moet worden uitgegaan van de EG Modellenrichtlijn (Richtlijn 98/71 van het Europees Parlement en de Raad van Ministers van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, Pb EG 1998 L 289/28), nu de implementatietermijn voor deze richtlijn sinds 28 ok-

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

tober 2001 is verstreken. Het hof is tot deze richtlijnconforme interpretatie van de bestaande Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) gehouden, omdat het de taak van de rechter is om de volle werking van gemeenschapsrechtelijke bepalingen te verzekeren. 4.5 Ingevolge artikel 9 lid 1 van de EG Modellenrichtlijn omvat de bescherming krachtens het modelrecht elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens de twaalfde overweging van deze richtlijn dient de bescherming van het ingeschreven model zich niet uit te strekken tot die onderdelen die bij normaal gebruik van het model niet zichtbaar zijn. 4.6 Bij vergelijking van het model van Optilux, zoals het is gedeponeerd, met het uiterlijk van Clarity zoals het feitelijk wordt gebruikt, komt het hof tot het voorlopig oordeel dat bij de geïnformeerde gebruiker wèl een andere algemene indruk wordt gewekt, zodat van inbreuk op het modelrecht geen sprake is. Het hof overweegt daartoe het volgende. 4.7 Het gedeponeerde model van Optilux betreft de twee verschijningsvormen die onder 4.2 sub 1) en 2) zijn genoemd. Het model is afgebeeld in vijf zwartwitfoto’s, die niet alleen de voorkant tonen, maar ook (op de foto’s 1 en 2) de zijkanten en de onderkant, terwijl alle gefotografeerde onderdelen bij normaal gebruik van het model van Optilux zichtbaar zijn. Het hof verwerpt daarom reeds de stelling van Thomas & Betts dat de zijkanten, voorzover die niet bepalend zijn voor het vooraanzicht van de armatuur, en de onderkant van de armatuur geen deel uitmaken van het uiterlijk van het model. Voorts verwerpt het hof de stelling van Thomas & Betts dat, omdat de armatuur aan de muur wordt bevestigd, slechts de voorzijde van de armatuur wordt waargenomen. Immers, dit laatste is slechts het geval wanneer men recht voor de armatuur staat, maar niet indien men van opzij ernaar kijkt. 4.8 Juist de zijkanten en de onderkant van Clarity zijn zodanig verschillend van het gedeponeerde model van Optilux dat daardoor bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wordt gewekt. De onderkant van Optilux bestaat uit een rechthoekige ’voet’ met scherpe hoeken en kanten, welke ’voet’ korter en smaller is dan het bovendeel, de kunststof kap waarin zich de verlichting bevindt. Bij Clarity is de onderkant meer afgerond en wat lengte en breedte betreft vrijwel gelijk aan het bovendeel. Dit verschil alleen al geeft een andere algemene indruk. Het model van Optilux toont daardoor fraaier en eleganter dan het rondere en plompere model van Clarity. Daarnaast zijn ook de zijkanten wezenlijk verschillend. Bij Optilux is de zijkant, vanwege de rechthoekige ’voet’, half ovaal met een ronding naar boven, terwijl bij Clarity de zijkant geheel ovaal is met een ronding naar onderen. Dat volgens Thomas & Betts de zijkanten van zowel Optilux als Clarity een ’half maantje’ vertonen, doet aan dit oordeel niet af, reeds omdat bedoeld ’half maantje’ niet uit het modeldepot van Optilux blijkt en daardoor niet door het modelrecht van Thomas & Betts wordt bestreken. De omstandigheid dat de voorkanten van Optilux en Clarity in de twee verschijningsvormen (1. zonder pictogram, 2. mèt pictogram in aluminiumkleurig kader) wèl uiterlijke gelijkenis vertonen, kan niet wegnemen dat Clarity door de duidelijke uiterlijke verschillen in de zijkanten en de onderkant een andere algemene indruk op geïnformeerde gebruikers maakt. Deze gebruikers zijn volgens

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

partijen de elektrotechnische installateurs en de architecten die noodverlichtingsarmatuur installeren respectievelijk selecteren. Deze geïnformeerde gebruikers zijn beter in staat dan een leek bovengenoemde kenmerkende verschillen, die de algemene indruk bepalen, te onderscheiden. 4.9 Voormelde andere algemene indruk heeft naar het voorlopig oordeel van het hof ook tot gevolg dat geen sprake is van inbreuk op het door Thomas & Betts gestelde auteursrecht op Optilux, omdat de totaalindrukken van Clarity en Optilux in voldoende mate verschillend zijn. Dit geldt dus ook voor de derde verschijningsvorm van de onderhavige armatuur, te weten die met een aangehangen pictogram. 4.10 Het voorgaande voert tot de conclusie dat de vorderingen van Thomas & Betts niet toewijsbaar zijn. Het door Thomas & Betts ingestelde hoger beroep is daarom ongegrond. In verband daarmee heeft Faber geen belang bij het voorwaardelijk ingestelde incidenteel appèl, zodat dit niet in behandeling behoeft te worden genomen. Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd en Thomas & Betts zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. In het voorwaardelijk incidenteel appèl wordt geen kostenveroordeling uitgesproken, omdat dit niet in behandeling is genomen. 5 De beslissing Het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding: bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem van 27 mei 2002; veroordeelt Thomas & Betts in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Faber begroot op € 230,– aan verschotten en op € 2.313,– voor salaris; enz.

Nr. 5 Hoge Raad der Nederlanden, 8 februari 2002* (E.P. Controls en IJsselstein/Regulateurs c.s.) Mrs. R. Herrmann, J.B. Fleers, A.G. Pos, P.C. Kop en E.J. Numann Art. 10, lid 1 sub 1 Aw De Hoge Raad ziet geen grond terug te komen van zijn in het arrest van 25 juni 1965, NJ 1966, 116 (Televizier) gegeven oordeel dat aan geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter slechts auteursrechtelijke bescherming toekomt indien zij zijn openbaar gemaakt of zijn bestemd om openbaar gemaakt te worden. Een ander geschrift als bedoeld in art. 10, lid 1 onder 1 Auteurswet 1912 kan slechts dan gelden als openbaar gemaakt of bestemd om openbaar gemaakt te worden zoals bedoeld in het arrest van 25 juni 1965 indien het op enigerlei wijze ter beschikking van het publiek is gesteld. Gelet op de mate waarin en de voorwaarde waaronder GEC c.s. haar tekeningen ter beschikking van derden stelden (slechts aan bepaalde derden onder de verplichting tot geheimhouding, red.), konden deze niet gelden als openbaar gemaakt en evenmin als bestemd om openbaar gemaakt te worden.**

* Vervolg op Hof Leeuwarden, 22 sept. 1999, BIE 2001, nr. 60, blz. 286. Red. ** Zie de noot op blz. 36 e.v. Red.

E I G E N D O M

2 7

1 E.P. Controls BV te Nieuw Roden, 2 T.S. IJsselstein te Nieuw Roden, eisers tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerders, advocaat mr. T. Cohen Jehoram te ’s-Gravenhage, tegen 1 Regulateurs Europa BV, voorheen genaamd GEC Alsthom Regulateurs Europe BV te Roden, 2 Man B&W Diesel Ltd, voorheen GEC Alsthom Regulateurs Europe Ltd te Colchester, Essex, Groot-Brittanië, verweersters in cassatie, voorwaardelijk incidenteel eiseressen, advocaat mr. R.S. Meijer te ’s-Gravenhage. a Cassatiemiddel B Onderdelen van het cassatiemiddel I 4 Het Hof heeft het recht geschonden, in het bijzonder artikel 10 lid 1 sub 1 Auteurswet 1912 (Aw) doordat het Hof heeft overwogen als in zijn arrest vermeld, hetgeen geacht moet worden welke zijn herhaald en ingelast, in het bijzonder: Naar het oordeel van het Hof zijn de tekeningen wel aan te merken als ’andere geschriften’ als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder 1 van de Auteurswet 1912 en komt daaraan auteursrechtelijke bescherming toe, zij het met zekere beperkingen. Daaraan doet niet af dat de tekeningen niet openbaar zijn gemaakt en evenmin bestemd zijn om openbaar te worden gemaakt, een voorwaarde genoemd in het arrest HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116 [...]. Het is in overeenstemming met de ratio van het auteursrecht ten aanzien van geschriften zonder eigen of persoonlijke karakter zoals verwoord door de Hoge Raad in genoemd arrest dat in geval als het onderhavige, waarin GEC B.V. tekeningen slechts aan bepaalde bedrijven onder de verplichting tot geheimhouding ter beschikking stelt, uitsluitend aan GEC B.V./GEC c.s., als diegene(n) die op schrift stelt/stellen het voordeel van het exploiteren in auteursrechtelijke zin toekomt (r.ov. 6). 5 Aldus miskent het Hof dat auteursrecht op geschriften zonder eigen of persoonlijke karakter blijkens de parlementaire geschiedenis in de wet is opgenomen in aansluiting aan het onder de vroegere wetgeving bestaande copijrecht dat tegen het nadrukken van drukwerken bescherming verleende, dat uit die geschiedenis kan worden afgeleid dat de strekking van het auteursrecht te dezen is om uitsluitend aan de maker van het geschrift het voordeel van openbaarmaking ervan te doen toekomen en dat in overeenstemming hiermee valt aan te nemen dat de wet op geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter slechts dan auteursrecht verleent, indien ze zijn openbaar gemaakt of bestemd zijn om openbaar gemaakt te worden (HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116). 6 Het Hof hanteert (ten onrechte) een eigen rechtsregel die er op neer komt dat het in overeenstemming met de ratio van het auteursrecht zou zijn dat waar het gaat om zogenaamde onpersoonlijke geschriften toch een auteursrechtelijke bescherming zou bestaan onder artikel 10 lid 1 sub 1 Aw, als die onpersoonlijke geschriften weliswaar niet zijn openbaar gemaakt en evenmin bestemd zijn om openbaar te worden gemaakt, maar slechts aan bepaalde bedrijven onder de verplichting tot geheimhouding ter beschikking zijn gesteld, welke uitleg van artikel 10 lid 1 sub 1 Aw geen steun vindt in het recht.

2 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

Voorwaardelijk incidenteel cassatiemiddel: Schending van het recht en/of verzuim van essentiële vormen door te overwegen en op grond daarvan te beslissen als in het bovengenoemde arrest van 13 oktober 1999 is weergegeven, zulks om de navolgende, mede in hun onderlinge samenhang te lezen redenen:

om, alvorens te oordelen dat aan deze in HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116 genoemde ’openbaarmakings’-voorwaarde niet was voldaan, partijen – en in het bijzonder GEC c.s. – in de gelegenheid te stellen hun stellingen op dit punt aan te vullen en desgeraden daaromtrent bewijs bij te brengen. Vgl. o.m. HR 30 september 1994, NJ 1995, 45.

Klacht Ten onrechte althans zonder toereikende motivering oordeelt het Hof in rov. 6 ’dat de tekeningen [van GEC c.s., waarop aandrijfassen en uitgaande assen zijn getekend] niet openbaar zijn gemaakt en evenmin bestemd zijn om openbaar te worden gemaakt [in de zin van de] voorwaarde genoemd in het arrest HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116....

b Conclusie A.-G. mr. F.F. Langemeijer, 23 november 2001

Aanvulling en toelichting 1.1 GEC c.s. hebben – zoals het Hof ook heeft overwogen in rov. 6 – de litigieuze tekeningen ter beschikking gesteld aan bepaalde bedrijven, derhalve aan buiten haar eigen ondernemingen en concernverband staande derden. Zoals GEC c.s. onder meer hebben gesteld in MvG § 13, pleegden zij namelijk deze tekeningen te verstrekken aan door hen ingeschakelde productiebedrijven voor de vervaardiging van onder meer de bovenbedoelde aandrijfassen en uitgaande assen van regulateuren. ’s Hofs oordeel dat deze tekeningen niet openbaar zijn gemaakt en evenmin bestemd zijn om openbaar gemaakt te worden, zoals bedoeld in HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116, is derhalve – waar het uitgaat van een te beperkte opvatting van het criterium ’(bestemd voor) openbaarmaking’ – rechtens onjuist, althans – in het licht van het bovenbedoelde vaststaande feit – ontoereikend gemotiveerd. Aan ’(bestemd voor) openbaarmaking’ doet immers niet – althans niet zonder meer – af, dat GEC c.s. de tekeningen aldus slechts hebben verspreid (geopenbaard) en verder zullen verspreiden (openbaren) onder (aan) een beperkte groep van ’derden’, en zulks onder de verplichting tot geheimhouding. 1.2 Het sub 1.1 gestelde klemt temeer/althans, nu deze tekeningen niet in druk verschenen zijn. Uit art. 12 lid 1 onder 2 Auteurswet 1912 volgt dat ook de verbreiding (in enigszins beperkte kring) van niet in druk verschenen (c.q. ongepubliceerde) werken als een openbaarmaking kan worden beschouwd. 2 (Subsidiair:) Partijen hebben in de feitelijke instanties kennelijk geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat het Hof de tekeningen van GEC c.s. enerzijds niet zou aanmerken als voortbrengselen met een eigen oorspronkelijk karakter die het persoonlijk stempel van de maker dragen, maar anderzijds zou oordelen dat aan die tekeningen toch auteursrechtelijke bescherming, zij het met zekere beperkingen, zou toekomen. Het debat tussen partijen had immers geen (althans niet specifiek en expliciet) betrekking op de vraag of de litigieuze tekeningen eventueel ook waren aan te merken als beschermde ’andere geschriften’ in de zin van art. 10 lid 1 Auteurswet 1912. Daarom hebben partijen zich ook niet uitgelaten over de vraag of de tekeningen van GEC c.s. al dan niet openbaar zijn gemaakt of bestemd zijn om openbaar gemaakt te worden. Weliswaar mocht het Hof op grond van art. 48 Rv deze rechtsgrond op de gestelde en anderszins gebleken feiten ten gunste van GEC c.s. aanvullen, maar de eisen van een goede procesorde noopten het Hof daarbij

In dit geschil wordt de vraag voorgelegd, welke eisen gesteld mogen worden voor de bescherming van ’andere geschriften’ in de zin van art. 10, eerste lid onder 1˚, Auteurswet 1912. 1 De feiten en het procesverloop 1.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten:1 1.1.1 GEC Alsthom Regulateurs Europa Ltd. en haar Nederlandse dochteronderneming, thans verweersters in cassatie en in navolging van de gedingstukken verkort aan te duiden als GEC c.s.,2 houden zich onder meer bezig met het ontwerpen, de productie en de distributie van regulateurs. 1.1.2 IJsselstein, thans mede eiser tot cassatie, is in 1981 bij GEC B.V. in dienst getreden. Van 1 maart 1992 tot 16 augustus 1995 heeft hij de functie van statutair directeur vervuld, sedert 16 augustus 1995 die van ’sales manager’. Medio september 1995 is IJsselstein arbeidsongeschikt geraakt en op 15 december 1995 is de dienstbetrekking tussen GEC B.V. en IJsselstein met onmiddellijke ingang beëindigd. 1.1.3 Op 10 augustus 1994 is E.P. Controls B.V., thans mede eiseres tot cassatie, opgericht. Volgens de inschrijving in het handelsregister houdt zij zich bezig met de ontwikkeling, productie, im- en export, (groot)handel, reparatie en serviceverlening van industriële producten. E.P. Controls is gevestigd op het privé-adres van IJsselstein; de echtgenote van IJsselstein is haar statutair directeur. 1.1.4 In de periode van juni 1995 tot november 1995 heeft IJsselstein bij diverse machinefabrieken offertes aangevraagd voor de productie van onderdelen. 1.1.5 Vanaf 1993 hebben GEC c.s. meermalen contact gehad met hun handelsrelatie APE Belliss India Ltd. over een eventuele order. IJsselstein heeft in dat kader in maart 1994 een bezoek gebracht aan Belliss. IJsselstein heeft, terwijl hij nog bij GEC B.V. in dienst was, contact gehad met Belliss over het eventueel gunnen van de order aan E.P. Controls. 1.2 GEC c.s. hebben IJsselstein en E.P. Controls op 22 december 1995 gedagvaard voor de rechtbank te Assen. Aan hun vordering hebben zij in de eerste plaats ten grondslag gelegd dat IJsselstein onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld, althans in strijd met zijn verplichtingen ingevolge de arbeidsovereenkomst, door aanbiedingen te doen aan een of meer handelsrelaties van GEC c.s. en hen op een oneerlijke wijze te beconcurreren. E.P. Controls heeft willens en wetens geprofiteerd van de onrechtmatige daad of wanprestatie van IJsselstein en op die grond zelf onrechtmatig gehandeld jegens GEC c.s. Deze grondslag van de vordering is in cassatie niet aan de orde. GEC c.s. hebben daarnaast een 1 Zie rov. 1 van het bestreden arrest in verbinding met de daar aangegeven gedeelten van het tussenvonnis van de rechtbank. 2 Het onderscheid tussen de B.V. en de Ltd. speelt alleen een rol in onderdeel II van het principaal cassatiemiddel. De namen van verweersters in cassatie zijn blijkens de ’kop’ van hun s.t. inmiddels gewijzigd.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

tweede grondslag aan hun vorderingen gegeven. Zij hebben aangevoerd dat IJsselstein, toen hij de bovengenoemde offertes aanvroeg, ontwerptekeningen3 heeft meegezonden welke sterke gelijkenis vertonen met tekeningen die aan GEC c.s. toebehoren. GEC c.s. hebben op 12 december 1995 conservatoir beslag onder gedaagden laten leggen. Onder de bij gedaagden inbeslaggenomen goederen bevonden zich werktekeningen met de naam ’Regulateurs Europa B.V.’, en werktekeningen, op papier van E.P. Controls geplakt, die gelijken op werktekeningen van GEC c.s. GEC c.s. hebben zich beroepen op het auteursrecht t.a.v. deze tekeningen en stellen dat IJsselstein en/of E.P. Controls op dit auteursrecht inbreuk maken. Bovendien gaat het volgens GEC c.s. om vertrouwelijke bedrijfsgegevens die IJsselstein niet had mogen meenemen en die IJsselstein en E.P. Controls niet hadden mogen verveelvoudigen en bekend maken. 1.3 GEC c.s. hebben gevorderd dat aan IJsselstein en E.P. Controls wordt bevolen zich met onmiddellijke ingang te onthouden van het aanbieden dan wel anderszins verveelvoudigen of openbaar maken van werktekeningen die inbreuk maken op de auteursrechten van GEC c.s. De vordering ging vergezeld van de in i.e.-zaken gebruikelijke nevenvorderingen. 1.4 IJsselstein en E.P. Controls hebben betwist dat op de werktekeningen een auteursrecht van GEC c.s. rust: volgens hen bevatten de tekeningen geen eigen en unieke inbreng van de maker. Zij hebben ook bestreden dat in de werktekeningen geheime know-how van GEC c.s. is vastgelegd: de tekeningen zijn volgens hen bij velen bekend omdat GEC zelf de tekeningen placht mee te sturen met offertes.4 1.5 De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 17 juni 1997 een bewijsopdracht aan GEC c.s. gegeven met betrekking tot de eerste grondslag van de vordering. Met betrekking tot de tweede grondslag stelde de rechtbank vast dat de tekeningen van GEC c.s. geen geheime know-how bevatten. Met betrekking tot het auteursrecht overwoog de rechtbank (rov. 5.4): Partijen zijn het er over eens dat op de in de werktekeningen weergegeven regulateuren geen auteursrecht rust daar de vormgeving grotendeels technisch wordt bepaald en een persoonlijk stempel van de maker ontbreekt. Eiseressen stellen dat op de tekeningen wel een auteursrecht rust daar de wijze waarop de regulateuren zijn weergegeven subjectieve trekken, zoals arceringen en schaduwwerkingen, vertoont. De rechtbank is van oordeel dat nu de regulateuren bij gebrek aan een eigen persoonlijk karakter geen auteursrechtelijke bescherming genieten, niet kan worden aanvaard dat de werktekeningen, waarin wel enige subjectieve trekken aanwezig zijn doch welke tekeningen louter functioneren als werktekeningen, auteursrechtelijk beschermd zijn. De vordering kan derhalve niet op deze grond worden toegewezen. 1.6 GEC c.s. zijn in hoger beroep gekomen. Hun vijfde grief bestreed de beslissing van de rechtbank dat de vordering niet op basis van auteursrecht kan worden toegewezen. Zij waren van mening dat de tekeningen wel kunnen worden

E I G E N D O M

2 9

aangemerkt als voortbrengsels met een eigen oorspronkelijk karakter die het persoonlijk stempel van de maker dragen. 1.7 Het gerechtshof te Leeuwarden heeft bij tussenarrest van 18 november 1998 opheldering gevraagd over de vraag aan wie het gepretendeerde auteursrecht toekomt. Bij eindarrest van 13 oktober 1999, NJ 2000, 448, heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd. In rov. 15 kwam het hof tot de slotsom dat IJsselstein en E.P. Controls onrechtmatig hebben gehandeld door werktekeningen van GEC c.s. met specifieke know-how aan derden aan te bieden en op die manier GEC c.s. te beconcurreren, waarbij het handelen van IJsselstein tevens wanprestatie oplevert. Het hof heeft de bewijsopdracht aan GEC c.s. geschrapt en in plaats daarvan E.P. Controls toegelaten tot levering van tegenbewijs. Die beslissing wordt in cassatie niet aangevochten. Met betrekking tot het auteursrecht (grief V), vermocht het hof niet in te zien dat de werktekeningen een eigen origineel karakter hebben dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.5 In zoverre deelde het hof dus het oordeel van de rechtbank. 1.8 Vervolgens kwam het hof enigszins verrassend met het volgende oordeel (rov. 6): Naar het oordeel van het hof zijn de tekeningen wel aan te merken als ’andere geschriften’ als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder 1 van de Auteurswet 1912 en komt daaraan auteursrechtelijke bescherming toe, zij het met zekere beperkingen. Daaraan doet niet af dat de tekeningen niet openbaar zijn gemaakt en evenmin bestemd zijn om openbaar te worden gemaakt, een voorwaarde genoemd in het arrest HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116. Het is in overeenstemming met de ratio van het auteursrecht ten aanzien van geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter zoals verwoord door de Hoge Raad in genoemd arrest dat in een geval als het onderhavige, waarin GEC B.V. tekeningen slechts aan bepaalde bedrijven onder de verplichting tot geheimhouding ter beschikking stelt, uitsluitend aan GEC B.V./GEC c.s., als degene(n) die op schrift stelt/ stellen, het voordeel van het exploiteren in auteursrechtelijke zin toekomt. Het hof heeft onderzocht of IJsselstein en/of E.P. Controls op die geschriftenbescherming inbreuk hebben gemaakt. Het hof heeft zijn aandacht gericht op de werktekeningen van GEC en de (beweerde namaak-)tekeningen van E.P. Controls, welke als producties 19a – 19d bij MvG waren overgelegd. Na een gedetailleerde beschouwing daarvan is het hof tot de slotsom gekomen dat inderdaad sprake is van een inbreuk. 1.9 E.P. Controls en IJsselstein hebben tegen dit arrest – tijdig – cassatieberoep ingesteld. GEC c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het principaal beroep en hebben voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten, waarna E.P. Controls en IJsselstein hebben gerepliceerd. 2 Bespreking van het principaal en het incidenteel cassatiemiddel 2.1 De wederzijdse klachten lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Het eerste schot in de strijd in cassatie is gelost door E.P. Controls en IJsselstein, die in onderdeel I aanvoeren dat het hof miskent dat de Auteurswet 1912 op ge-

3

Het door GEC c.s. gebruikte woord ’ontwerptekening’ leidt tot verwarring. Het gaat niet om het ontwerp voor een tekening, maar om een tekening van het ontwerp voor een regulateur of deel daarvan. In navolging van de rechtbank wordt in deze conclusie gesproken over ’werktekeningen’. 4 Het verweer is samengevat in rov. 1.4 Rb.

5

Zie voor dit criterium: HR 29 november 1985, NJ 1987, 880 m.nt. LWH onder nr. 881 (Screenoprints); HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608 m.nt. DWFV (van Dale/Romme); HR 29 juni 2001, rolnr. C 99/218, rov. 3.5.3. De passage ’dat het persoonlijk karakter’ enz. zou moeten worden gelezen als: ’en het persoonlijk karakter’ enz: zie NTBR 2001 blz. 443.

3 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

schriften zonder eigen origineel karakter slechts dán auteursrecht verleent indien ze openbaar zijn gemaakt of bestemd zijn om openbaar gemaakt te worden. Het onderdeel doet een beroep op de parlementaire geschiedenis en – uiteraard – op HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116 m.nt. HB, de beslissing waartegen het hof zich heeft afgezet. 2.2 Vóór de totstandkoming van de eerste auteurswet bestond hier te lande een copijrecht dat de maker van geschriften bescherming bood tegen nadruk (het bekende: ’nadruk verboden’). Met dit recht werd beoogd de prestatie, in het bijzonder de investering, van de drukker of uitgever te beschermen.6 Bezien vanuit dat oogmerk was het onverschillig of het uitgegeven geschrift wel of niet een eigen origineel karakter had en het persoonlijk stempel van de maker droeg. In de tweede helft van de negentiende eeuw is in binnen- en buitenland het besef gegroeid dat auteurs bescherming verdienen voor hun geestelijke schepping. De Auteurswet van 28 juni 1881, Stb. 124, bracht in art. 1 bescherming voor de auteur en schafte in art. 29 het vroegere copijrecht af, zij het met overgangsbepalingen. De omschrijving7 van het auteursrecht in art. 1 en van het begrip ’auteur’8 in art. 2 van de Auteurswet van 1881 maakten het mogelijk de bescherming van geschriften tegen nadruk te behouden. De dikwijls aangehaalde jurisprudentie uit die tijd toont voorbeelden van de bescherming van een predikbeurtenlijst, een feestwijzer voor de Leidse drie oktoberviering en een schouwburgprogramma. 2.3 Toen Nederland wilde toetreden tot de herziene Berner Conventie9 en daardoor genoodzaakt werd een nieuwe auteurswet tot stand te brengen, stond de wetgever voor het probleem dat de Berner Conventie uitsluitend oeuvres littéraires et artistiques beschermt. Door het overnemen van de omschrijving van art. 2 Berner Conventie in de nationale wet zouden geschriften die niet kunnen worden aangemerkt als voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst niet langer beschermd worden. De wetgever heeft welbewust gekozen voor een zodanige omschrijving in de Auteurswet 1912 dat ’alle andere geschriften’ bescherming tegen nadruk zouden kunnen behouden. Volgens de MvT volgt uit de redactie van art. 10, eerste lid, Auteurswet 1912 dat alles wat moet worden aangemerkt als te behoren tot de rubriek ’’boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften’’, ook al bezit het niet de geringste letterkundige of wetenschappelijke waarde, door wetsduiding geworden is tot een werk van letterkunde, wetenschap of kunst.10 Deze wetsduiding werd

6

P.B. Hugenholtz, Hand. NJV 1988-II, blz. 27. Zie voor veel historische gegevens: Th.C.J.A. van Engelen, BIE 1987 blz. 243 e.v. 7 ’Het recht om geschriften, plaat-, kaart-, muziek-, tooneelwerken en mondelinge voordrachten door den druk gemeen te maken, alsmede om dramatisch-muzikale werken en tooneelwerken in het openbaar uit- of op te voeren, komt uitsluitend den auteur en zijnen rechtverkrijgenden toe’. 8 Voor zover thans van belang: ’Met auteurs worden gelijk gesteld: (...) openbare instellingen, vereenigingen, stichtingen en vennootschappen, ten opzichte van de door hen bezorgde werken’. 9 Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, nadien meermalen herzien. De huidige tekst is in vertaling afgedrukt in S&J-editie 75-I. De vroegere teksten zijn o.m. als bijlage afgedrukt in Nordemann-Vinck-Hertin-Meyer, International Copyright, 1990. 10 Parl. Gesch. Auteurswet 1912, 10.5 (MvT ad art. 10) en 10.6 (MvA).

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

destijds al bekritiseerd11 en is nadien omstreden gebleven.12 De bezwaren richtten zich minder tegen de omstandigheid dát de wetgever het nadrukken van de ’andere geschriften’ verbood13 dan tegen de wijze waarop dit verbod in de Auteurswet 1912 werd ondergebracht. De bijzondere geschriftenbescherming, meermalen aangeduid als een vreemde eend in de auteursrechtelijke bijt, heeft een ander doel, een ander object (het geschrift) en daardoor ook een ander subject14 dan het ’gewone’ auteursrecht. Dit leidt tot onzekerheid of de eisen, die de Auteurswet 1912 stelt voor het verlenen van auteursrechtelijke bescherming óók gelden voor de bijzondere geschriftenbescherming. 2.4 Het vraagstuk is eerder aan de Hoge Raad voorgelegd. In een strafzaak, HR 1 november 1937, NJ 1937, 1092 (telefoongids), werd geschriftenbescherming verleend onder eenvoudige verwijzing naar de parlementaire geschiedenis. In HR 17 april 1953, NJ 1954, 211 m.nt. DJV (radioprogramma’s), HR 27 januari 1961, NJ 1962, 355 m.nt. HB (Explicator) en HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116 m.nt. HB (Televizier)15 ging het telkens om de beladen kwestie of de omroepverenigingen anderen kunnen verbieden hun programmagegevens af te drukken.16 In het arrest uit 1953 was hoofdzakelijk de vraag aan de orde of, niettegenstaande de parlementaire geschiedenis van de Auteurswet 1912, uit tekst en systeem van deze wet tóch niet de conclusie moet worden getrokken dat in het algemeen, dus óók voor de bescherming van ’alle andere geschriften’, de eis geldt dat in het geschrift een geestelijke schepping tot uitdrukking komt. De Hoge Raad hield vast aan de bedoeling van de wetgever om geschriften, ook die ’aan welke met den besten wil geen letterkundige, wetenschappelijke of kunstwaarde is toe te schrijven’, onder de bescherming van de Auteurswet 1912 te brengen. In het arrest van 1961 werd de omvang van deze bescherming nader afgebakend: dat dit meebrengt dat den maker van geschriften die niet een eigen of persoonlijk karakter dragen geen verder reikende bescherming toekomt dan die welke den wetgever bij deze uitbreiding klaarblijkelijk voor ogen heeft gestaan, te weten tegen het, door ontlening aan het geschrift zelf, ’overnemen’ van deszelfs inhoud; dat met name bij geschriften zonder persoonlijk karakter geen auteursrecht kan worden erkend van hem die het werk op schrift heeft gesteld, op den zakelijken inhoud – los van die opschriftstelling – van het geschrift; Deze afbakening is voor de verdere interpretatie belangrijk. In het algemeen bestaat immers geen enkele reden om iemand een alleenrecht te vergunnen op de openbaarmaking of verveelvoudiging van feitelijke gegevens welke niet zijn aan te merken als een ’werk’ in auteursrechtelijke zin (bijv. openingstijden van winkels, wedstrijdschema’s, geografi11

Zie voor de vindplaatsen: Th.C.J.A. van Engelen, BIE 1987 blz. 243. Zie voor de vindplaatsen: Spoor/Verkade, Auteursrecht, 1993, blz. 73-74; H. Cohen Jehoram, NJB 1992 blz. 1542-1543. 13 Een actie uit onrechtmatige daad bood weinig mogelijkheden: het was nog de tijd vóór Lindenbaum/Cohen (HR 31 jan. 1919, NJ 1919, 161). 14 Namelijk: de maker van het geschrift. Bij geschriften met een inhoud zonder eigen en persoonlijk karakter behoeft zelfs niet eens sprake te zijn van een ’auteur’. 15 Ook besproken in AA 1966, blz. 345, door E.D. Hirsch Ballin; 2000 Weken rechtspraak (Wijckerheld Bisdombundel), 1977, blz. 93, door L. Wichers Hoeth; Spoor/Verkade, Auteursrecht, 1993, blz. 76-79. 16 Zie ook: HvJ EG 6 april 1995, NJ 1995, 492 m.nt. DWFV (Magill); AA 1995 blz. 811 m.nt. H. Cohen Jehoram en K.J.M. Mortelmans. 12

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

sche, historische of macro-economische gegevens enz.17). Anders dan bij het ’gewone’ auteursrecht wordt niet de inhoud (het ’werk’) als zodanig beschermd, maar wordt de maker van het geschrift alleen beschermd tegen wat in de wandeling wordt genoemd: het klakkeloos overnemen. 2.5 In het arrest van 1965 kwam onder meer de – voor het huidige cassatieberoep relevante – vraag aan de orde of, voor bescherming van ’andere geschriften’ vereist is dat zij openbaar zijn gemaakt. De Hoge Raad overwoog op het beroep van de omroepverenigingen: dat het auteursrecht op geschriften die geen eigen of persoonlijk karakter bezitten, blijkens de parlementaire geschiedenis in de wet is opgenomen in aansluiting aan het onder de vroegere wetgeving bestaande copyrecht, dat tegen het nadrukken van drukwerken bescherming verleende; dat reeds de betekenis van het door de wetgever gekozen woord geschrift er zich tegen verzet, het auteursrecht op dit punt beperkt te achten tot werken die in druk zijn verschenen; dat echter wel uit die geschiedenis kan worden afgeleid dat de strekking van het auteursrecht te dezen is om uitsluitend aan de maker van het geschrift het voordeel van het openbaar maken ervan te doen toekomen en daarom de bevoegdheid tot openbaarmaking en verveelvoudiging aan anderen te ontzeggen; dat in overeenstemming hiermede valt aan te nemen, dat de wet op geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter slechts dan auteursrecht verleent, indien zij zijn openbaar gemaakt of zijn bestemd om openbaar gemaakt te worden; Televizier sputterde, dat dan ook de beperkingen van het vroegere copijrecht in acht genomen zouden moeten worden, te weten dat het auteursrecht op bedoelde geschriften uitsluitend strekt tot bescherming van het belang van de drukker of uitgever en dat de geschriften slechts dan voor bescherming in aanmerking komen indien ze (in Nederland) zijn gedrukt of uitgegeven. De Hoge Raad verwierp die opvatting: noch het stelsel, noch de parlementaire geschiedenis van de Auteurswet 1912 geeft steun aan de opvatting dat de wetgever ’onder de huidige wet ook de bijzonderheden dier vroegere wetgeving heeft willen bestendigen’. 2.6 Het gevolg van de Televizier-beslissing is dat geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter die niet openbaar gemaakt zijn en ook niet bestemd zijn om openbaar gemaakt te worden, niet worden beschermd door de Auteurswet 1912. Deze beperking kan knellen wanneer iemand, door ontlening aan het geschrift zelf, de inhoud overneemt van een geschrift dat bestemd was om vertrouwelijk te blijven en juist niet openbaar gemaakt te worden. Te denken valt aan vertrouwelijke bedrijfsgegevens of aan privacygevoelige gegevens.18 2.7 Het hof stelt vast dat de maker van het geschrift (GEC c.s.) het geschrift telkens en uitsluitend onder de verplichting tot geheimhouding aan bepaalde bedrijven (dus niet aan iedereen) ter beschikking stelt. Het hof ziet dit als een vorm van exploitatie die geen openbaarmaking is, maar wel te begrijpen is onder de ratio van de geschriftenbescherming in de Auteurswet 1912. IJsselstein en E.P. Controls maken in onderdeel I bezwaar tegen een uitbreiding van de 17

Voor nieuwsberichten, waar de vrijheid van nieuwsgaring de hoofdrol speelt, geeft art. 15 lid 3 Aw een afzonderlijk voorschrift. 18 Privacygevoelige gegevens blijven in deze conclusie verder buiten beschouwing omdat daarvoor afzonderlijke regels gelden.

E I G E N D O M

3 1

geschriftenbescherming tot geschriften waarvan vaststaat dat zij niet openbaar zijn gemaakt noch bestemd zijn voor openbaarmaking. 2.8 Achter verscheidene vormen van intellectueel eigendomsrecht steekt de rechtseconomische gedachte dat het ter bevordering van de maatschappelijke welvaart en ontwikkeling wenselijk is dat degene die over bruikbare informatie beschikt (zoals uitvindingen, nieuwe denkbeelden enz.) deze niet voor zichzelf houdt maar aan het publiek ter beschikking stelt. Anderen kunnen dan kennis nemen van die informatie en daarop voortbouwen. De voortdurende uitwisseling van informatie maakt de verdere technische, culturele of maatschappelijke ontwikkeling mogelijk. Echter: moeten inspanningen worden verricht of kosten worden gemaakt om de informatie te ontwikkelen of te vergaren (bijv. onderzoekskosten voor uitvindingen, kosten van opbouw en onderhoud van databanken) of om de informatie te verspreiden, dan zal de betrokkene (uitvinder of maker) niet spoedig tot openbaarmaking willen overgaan. Indien bescherming niet verzekerd is, bestaat immers de kans dat anderen de informatie gaan exploiteren en zelfs de uitvinder of maker concurrentie aandoen (die steeds bezwaarlijk is, omdat die anderen de kosten niet hebben behoeven te maken en daardoor het product voor een lagere prijs op de markt kunnen zetten). Er is dus een prikkel nodig om de uitvinder of maker over te halen om tóch tot verspreiding over te gaan. Zo’n prikkel kan gelegen zijn in de toekenning van een tijdelijk recht tot exclusieve exploitatie waarmee de uitvinder of maker de kosten kan terugverdienen, eventueel door het uitgeven van licenties. Die oplossing is gekozen in het octrooi-, het kwekers- en het modellenrecht. Het databankenrecht hanteert een enigszins vergelijkbare methode.19 2.9 Voor de bijzondere geschriftenbescherming is een andere constructie gekozen. De Auteurswet 1912 geeft niet een absoluut recht op de informatie voor een bepaalde tijd waarin de kosten kunnen worden terugverdiend. De Auteurswet 1912 biedt slechts bescherming tegen het klakkeloos overnemen. De maker van het geschrift kan een op commerciële grondslag werkende drukker of uitgever zijn die zijn investering wil terugverdienen, maar een winstoogmerk is m.i. niet noodzakelijk om de bijzondere geschriftenbescherming te genieten.20 Wanneer iemand zonder winstoogmerk de moeite neemt om feitelijke gegevens op schrift vast te leggen zonder dat sprake is van een ’werk’ waarop het persoonlijk stempel van de maker rust – ik stel mij iemand voor die aan stamboomonderzoek doet of lijsten bijhoudt van waarnemingen van passerende trekvogels, om eens iets anders te noemen dan predikbeurtenlijsten en feestwijzers –, geldt evenzeer dat de maker zich weerhouden zal voelen om de lijst openbaar te maken indien ieder ander zijn werk zou kunnen exploiteren door de gegevens klakkeloos over te nemen uit het geschrift. De gegevens zelf zijn vrij: iedereen mag een stamboom of vogelwaarnemingen publiceren, maar dan moet hij hetzij toe19 Th.C.J.A. van Engelen, Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten, diss. 1994, blz. 118-122 over geschriftenbescherming; zie ook de samenvatting op de blz. 431-436. 20 De passage in het Televizier-arrest, inhoudende dat de strekking van de geschriftenbescherming is: ’uitsluitend aan de maker van het geschrift het voordeel van het openbaar maken te doen toekomen’, staat m.i. hieraan niet in de weg.

3 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

stemming aan de maker vragen voor het overnemen hetzij de benodigde gegevens zelf bij elkaar zoeken. 2.10 De bijzondere geschriftenbescherming is dus een beloning voor het openbaar maken. Kan daaruit a contrario worden afgeleid dat een maker die het geschrift niet openbaar heeft gemaakt noch heeft bestemd voor openbaarmaking – zoals in dit geval –, geen aanspraak kan maken op de geschriftenbescherming? Ik meen dat dit inderdaad de consequentie is. Degene die, om zo te zeggen, ’op het geschrift blijft zitten’ en anderen niet toestaat de inhoud te verspreiden, draagt niet bij aan de maatschappelijke ontwikkeling die met de toekenning van geschriftenbescherming wordt beoogd. Hij heeft de bijzondere geschriftenbescherming dus niet verdiend. In het onderhavige geval is het niet anders: GEC wil de werktekeningen exclusief voor zichzelf houden en exploiteren. 2.11 Wie niet de openbaarmaking maar de prestatie centraal stelt (de geestelijke schepping of in bovenstaande voorbeelden: het samenstellen van de stamboom of de lijst met vogelobservaties), is geneigd prestaties die niet openbaar zijn gemaakt noch voor openbaarmaking bestemd ook in bescherming te nemen. Dat botst evenwel met een andere grondgedachte, namelijk dat uitsluitend prestaties worden beschermd die aan bepaalde vereisten voldoen (het ’werk’ in het auteursrecht, de ’uitvinding’ in het octrooirecht enz.). Ik realiseer me dat een meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden van de N.J.V. op 10 juni 1988 heeft gestemd voor een bevestigend antwoord op de vraag: Verdient het aanbeveling de bescherming van gegevens te verbeteren door uitgebreider mogelijkheden van beslag op (...) onrechtmatig gemaakte verveelvoudigingen, door uitbreiding van de zgn. geschriftenbescherming in de Auteurswet 1912 tot niet openbaar gemaakte, noch daartoe bestemde gegevens?21 Deze meerderheid zal zich hebben laten leiden door preadviseur Verkade, die zich openlijk afvroeg welk motief de Hoge Raad gehad kan hebben om in het Televizier-arrest te eisen dat het geschrift, om beschermd te kunnen worden, openbaar gemaakt of tot openbaarmaking bestemd is. Hij begon met de stelling dat de bedoeling van de wetgever niet bindend is voor de rechter en benadrukte dat de Auteurswet 1912 met zijn mogelijkheid van beslag (in art. 28) de makers van geschriften méér te bieden heeft dan het algemene onrechtmatige daadsrecht. Het tegenargument dat het laten vallen van dit vereiste kan leiden tot een ongewenst monopolie op feitelijke informatie, wilde hij pareren met het argument dat de bijzondere geschriftenbescherming niet verder gaat dan een verbod van eenvoudige herhaling door ontlening aan het geschrift zelf en dat overigens uitzonderingen denkbaar zijn teneinde een, wat de Amerikanen noemen: ’fair use’ van de informatie toe te laten. 2.12 Het vraagpunt van de N.J.V. ging over een toekomstige rechtsontwikkeling, niet over de uitleg van het geldende recht. In het debat tekende zich een verschil van mening af tussen hen die in de Auteurswet 1912 uitsluitend het ’gewone’ auteursrecht willen regelen en hen die de Auteurswet 21

Hand. NJV 1988, deel 2, blz. 91-92. Het vraagpunt sluit aan bij het preadvies van D.W.F. Verkade, deel 1, blz. 51-53 en blz. 66-67. Het vraagpunt werd besproken door: Hugenholtz (Hand. NJV 1988-2, blz. 26-27), Van Engelen (blz. 34-36), Vandenberghe (blz. 57-60), Cohen Jehoram (blz. 61-62), Spoor (blz. 67-70), Grosheide (blz. 72-76) en preadviseur Verkade (blz. 82-86). Het preadvies was tevoren besproken door H. Cohen Jehoram in NJB 1988 blz. 784 e.v.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

1912 met zijn bijzondere beslagmogelijkheden mede willen gebruiken als een effectief middel om deze vorm van oneerlijke mededinging te bestrijden. In het licht van de in 1988 opkomende automatisering was het voornaamste punt van aandacht de vraag: hoe de bijzondere geschriftenbescherming in de wet te regelen zonder de facto een monopolie op verspreiding van informatie te creëren? Met name Vandenberghe22 waarschuwde, de eis van ’openbaar gemaakt of bestemd voor openbaarmaking’ niet te snel te laten vallen: weliswaar kan door het laten vallen van die eis worden bereikt dat geschriften van vertrouwelijke aard worden beschermd, maar de prijs is dat álle geschriften worden beschermd en de facto een monopolie op informatie dreigt te ontstaan. 2.13 Na het N.J.V.-debat is de discussie verlegd naar de (implementatie van de) regelgeving vanuit Brussel.23 Computerprogramma’s vallen niet (langer) onder het begrip ’geschriften’: zie art. 10 lid 5 Aw. Met betrekking tot de databanken, is discussie gevoerd over de vraag of de desbetreffende richtlijn ruimte laat voor toepassing van de bijzondere geschriftenbescherming.24 In dit geding is die vraag niet aan de orde. Inmiddels is ook een richtlijn verschenen betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.25 Deze richtlijn heeft o.m. betrekking op auteurs met betrekking tot hun ’werken’ (art. 2). De artikelen 3 en 4 nopen de lidstaten tot regelgeving die de openbaarmaking en distributie van ’werken’ aan auteurs voorbehoudt, waarbij art. 5 een aantal beperkingen toestaat. Art. 9 bepaalt o.m. dat de richtlijn geen afbreuk doet aan bepalingen m.b.t. oneerlijke concurrentie, handelsgeheimen, vertrouwelijkheid en gegevensbescherming. De richtlijn houdt verband met het WIPO-verdrag inzake het auteursrecht,26 dat op zijn beurt weer vastknoopt aan de Berner Conventie die werken van letterkunde, wetenschap en kunst beschermt. De discussie over de vraag hoeveel ruimte de lid-staat Nederland overhoudt voor een afzonderlijke wettelijke bescherming van geschriften die geen ’werken’ zijn, moet nog beginnen. De beslissing in dit geding is daarvan niet afhankelijk, reeds omdat eerst op 22 december 2002 door de lidstaten uitvoering aan de richtlijn dient te zijn gegeven. 2.14 De Europese regelgeving heeft prestatiebescherming gebracht op het terrein van de automatisering, het gebied dat in 1988 in de N.J.V. de meeste aandacht trok. De voornaamste drijfveer tot uitbreiding van de geschriftenbescherming in de Auteurswet 1912 lijkt hiermee te zijn 22

Hand. NJV 1988-II blz. 58-59. Zie o.m. de Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s; Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, geïmplementeerd door de Databankenwet (wet van 8 juli 1999, Stb. 303; zie art. 10 lid 3 Aw). Zie ook: M. Holtzer, Onpersoonlijke geschriftenbescherming en informatievrijheid, I/AMI 1993 blz. 63-67. 24 P.B. Hugenholtz, Computerrecht 1996 blz. 131 e.v.; H.M.H. Speyart, I/AMI 1996 blz. 171 e.v.; noot H. Struik onder hof Arnhem 15 april 1997, Computerrecht 1997 blz. 322 e.v.; M.J. Frequin, Computerrecht 1999 blz. 10 e.v.; D.J.G. Visser, I/AMI 1999 blz. 73-75. 25 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001, Pb. EG L 167. Zie over de ontwerp-richtlijn: J. Corbet, I/AMI 1998 blz. 93 e.v.; E.J. Arkenbout, Nieuw auteursrecht op komst, I/AMI 2000 blz. 125 e.v. 26 20 december 1996, Trb. 1998, 247. 23

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

3 3

weggenomen. Dan blijft nog de vraag, of de verveelvoudiging van vertrouwelijke gegevens kan worden tegengegaan door middel van de geschriftenbescherming in de Auteurswet 1912 dan wel die verveelvoudiging langs andere weg zal moeten worden bestreden. Per saldo zie ik onvoldoende reden de eis van openbaarmaking of bestemd voor openbaarmaking uit het Televizier-arrest te laten vallen. Behalve de hierboven geschetste ratio (de beloning voor het openbaarmaken) speelt bij mijn keuze een rol, dat – juist omdat het om onpersoonlijke, feitelijke gegevens gaat – het begrip ’vertrouwelijke gegevens’ zich niet scherp laat afbakenen en voorkómen moet worden dat als gevolg van een te ruime omschrijving een ongewenst monopolie op feitelijke informatie wordt gevestigd. Mijn slotsom is dat onderdeel I van het principaal cassatiemiddel slaagt. 2.15 Het (voorwaardelijk) incidenteel cassatiemiddel heeft de bui al zien hangen en richt zich tegen de voorafgaande beslissing van het hof dat in dit geval niet is voldaan aan het vereiste van ’openbaar gemaakt of tot openbaarmaking bestemd’. GEC c.s. zijn van mening dat ’s hofs vaststelling blijk geeft van een onjuiste opvatting van het wettelijk begrip ’openbaar maken’. GEC c.s. zien het ter beschikking stellen van werktekeningen aan bepaalde derden, op voorwaarde van geheimhouding en op de manier waarop zij dit doen, als een vorm van ’openbaarmaking’. Subsidiair klagen zij dat het andersluidend oordeel ontoereikend is gemotiveerd. 2.16 Het begrip ’openbaar maken’ heeft in de Auteurswet 1912 een eigen betekenis. Het auteursrecht wordt in art. 1 immers omschreven als het uitsluitend recht van de maker om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Openbaar maken is een overkoepelend begrip voor een groot aantal verschillende handelingen waardoor het werk voor het publiek toegankelijk kan worden gemaakt.27 De wetgever heeft met zijn keuze voor de term ’openbaar maken’ aansluiting gezocht bij het dagelijkse spraakgebruik.28 De memorie van toelichting vermeldt hierover: Wat in de eerste plaats moet worden verstaan onder het openbaar maken waartoe de uitsluitende bevoegdheid een essentiale is van het auteursrecht, behoeft de wet niet te bepalen. Ten aanzien van iedere soort van letterkundig, wetenschappelijk of kunstwerk geeft het woord zijn natuurlijke begrip duidelijk aan. Artikel 12 Aw geeft een nadere doch niet uitputtende omschrijving. De Hoge Raad gaf de volgende omschrijving: Uit de wetsgeschiedenis (...) blijkt dat aan het begrip ’openbaarmaking’ in art. 12 weliswaar een ruime betekenis moet worden toegekend, maar dat in elk geval, ook in de afgeleide betekenissen van het begrip, vereist is dat het werk op een of andere manier aan het publiek ter beschikking komt.29 Naast de klassieke vormen van openbaarmaking, zoals de uitgifte van een boek, de opvoering van een toneelstuk of het uitspreken van een redevoering in het openbaar, geeft art. 12 een omschrijving die verder gaat dan de taalkundige betekenis van de woorden ’openbaar maken’. Zo kan de auteur, die een concept-tijdschriftartikel van zijn hand aan een ander heeft overhandigd ter fine van commentaar, tóch op grond van zijn auteursrecht beletten dat die ander het werk

verbreidt (zie art. 12, eerste lid onder 2˚ Aw). Zo ook wordt de voordracht of tentoonstelling van het werk in een besloten kring mede begrepen onder het ’openbaar maken’ daarvan, tenzij deze gratis geschiedt in familie- of vriendenkring (art. 12, (thans) vierde lid, Aw). 2.17 Het incidenteel middel gaat uit van de gedachte dat het door GEC ter beschikking stellen van werktekeningen aan bepaalde derden, op voorwaarde van geheimhouding en op de manier waarop zij dit doen, onder het hierboven bedoelde wettelijk begrip ’openbaarmaking’ valt. Aan de steller van het incidenteel middel kan worden toegegeven dat wanneer de inbreukmaker (in casu: IJsselstein of E.P. Controls) een auteursrechtelijk beschermd geschrift zou verspreiden op de wijze zoals GEC c.s. dit doen, de auteursrechthebbende zich daartegen zou kunnen verzetten. Het ligt voor de hand dat de wetgever het begrip openbaarmaken zo ruim mogelijk heeft willen omschrijven (zelfs ruimer dan de strikt taalkundige betekenis) teneinde de bescherming zo effectief mogelijk te doen zijn. Het middel verliest evenwel uit het oog, dat het hier niet gaat om een beweerdelijke openbaarmaking door de inbreukmaker, maar om de in het Televizier-arrest bedoelde maatstaf van: openbaar gemaakt of bestemd tot openbaarmaking. Bij de hantering van deze maatstaf is er geen reden om het begrip openbaar maken ruimer te zien dan als degene die zijn geschriften voor het publiek ter beschikking stelt, althans daartoe bestemt. Een rechtsoordeel kan niet met vrucht worden aangevallen via een motiveringsklacht. Overigens behoefde het oordeel geen verdergaande toelichting om begrijpelijk te zijn. 2.18 In het subsidiaire gedeelte van het incidenteel cassatiemiddel voeren GEC c.s. aan dat de eisen van een goede procesorde het hof noopten GEC c.s. in de gelegenheid te stellen hun stellingen op dit punt aan te vullen en zo nodig bewijs bij te brengen, alvorens vast te stellen dat niet is voldaan aan de voorwaarde van ’openbaar gemaakt of tot openbaarmaking bestemd’. GEC c.s. betwisten niet dat het hof gerechtigd was de rechtsgronden aan te vullen en de vordering te beoordelen in het kader van de bijzondere geschriftenbescherming – die aanpak was in het voordeel van GEC –, maar zij menen dat in de bestreden overweging sprake is van een zgn. verrassingsbeslissing die in strijd is met de regel van hoor en wederhoor.30 2.19 Veronderstellenderwijs ervan uitgaand dat de desbetreffende overweging voor partijen inderdaad als een verrassing is gekomen (vgl. alinea 1.8 hierboven), had het hof geen aanleiding zijn beslissing aan te houden en in appe` l een nieuwe ronde toe te staan. In het middel wordt geen beroep gedaan op een schending van processueel vertrouwen. De vergelijking die het middel maakt met NJ 1995, 45, gaat mank. In het geval dat in NJ 1995, 45 aan de orde was, hield de dragende overweging in dat de partijen aan de rechter geen inzicht hadden gegeven in bepaalde oorzakelijke verbanden en dat uit het dossier evenmin daarover uitsluitsel was te krijgen, waarna het hof zelf de knoop heeft doorgehakt (zelfs precies in het midden: 50%). Volgens de Hoge

27

30

T & C IE, 1998, aant. 1 op art. 12 Aw (D.J.G. Visser). TK 1911/12, 227, nr. 3, par. 4; vgl. HR 11 juni 1920, NJ 1920, blz. 718: in dit artikel heeft de uitdrukking de betekenis welke daaraan in het dagelijks leven wordt toegekend. Gerbrandy, Auteursrecht, 1988, aant. 1 op art. 12. 29 HR 27 jan. 1995, NJ 1995, 669 m.nt. J.H. Spoor. 28

GEC c.s. beroepen zich op HR 30 september 1994, NJ 1995, 45. Zie ook: HR 2 februari 1990, NJ 1990, 795 m.nt. EAAL en JMBV; HR 6 maart 1992, NJ 1993, 79 m.nt. HJS; E. Tjong Tjin Tai, Verrassingsbeslissingen door de civiele rechter, NJB 2000 blz. 259-264; H.E. Ras, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken, bew. door A. Hammerstein, 2001, nr. 83.

3 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Raad, rov. 3.5.3, had de rechter de procespartijen – die kennelijk geen rekening hadden gehouden met de mogelijkheid dat het hof de desbetreffende partij wél voor schade als gevolg van bevriezing maar niet voor schade als gevolg van een te hoge CO2-concentratie aansprakelijk zou houden – in de gelegenheid moeten stellen hun stellingen op dit punt aan te vullen. Het ging dus om feitelijke geschilpunten. In de thans bestreden overweging zijn GEC c.s. niet in het ongelijk gesteld omdat zij onvoldoende feiten zouden hebben gesteld (of te bewijzen hebben aangeboden), maar op basis van feiten die zij zelf in het geding zonder voorbehoud naar voren hadden gebracht.31 GEC c.s. hadden daarom geen (voor het hof kenbaar) belang bij een rolverwijzing. Het incidenteel cassatieberoep faalt n.m.m. 2.20 Bij gegrondbevinding van onderdeel I behoeven de onderdelen II en III van het principaal middel geen bespreking meer. Desalniettemin ga ik kort erop in. Onderdeel II komt naar de kern neer op de klacht dat het hof niet onbeslist had mogen laten of het auteursrecht (d.w.z. het recht op geschriftenbescherming) toekomt aan GEC B.V. dan wel aan haar moedermaatschappij GEC Ltd. In het laatste geval zou het hof bovendien ten onrechte art. 7 Aw hebben toegepast omdat Nederlands recht niet van toepassing is. Subsidiair is een motiveringsklacht voorgesteld. 2.21 Voor de toewijsbaarheid van de ingestelde vorderingen, in het bijzonder voor de vordering tot schadevergoeding, kan verschil maken of de inbreuk is gepleegd op een auteursrecht van GEC B.V. dan wel op een auteursrecht van GEC Ltd.32 Het hof heeft deze uitsplitsing inderdaad niet gemaakt. In het middelonderdeel wordt m.i. uit het oog verloren dat het hof uitspraak deed in een tussengeschil (het hoger beroep tegen het tussenvonnis). Het hof heeft zich niet uitgesproken over de toewijsbaarheid van het petitum of een gedeelte daarvan, maar heeft zich beperkt tot een globaal oordeel over de auteursrechtelijke grondslag van de vordering, waarna het hof het geding ter verdere behandeling heeft verwezen naar de rechtbank. Hier doet zich een geval voor als bedoeld in art. 399 Rv, waar IJsselstein en E.P. Controls hun bezwaren kunnen doen herstellen door de rechtbank te Assen wanneer deze (in geval van verwerping van onderdeel I van het principaal cassatieberoep) de behandeling van het geding zou voortzetten. 2.22 Ten overvloede kan worden opgemerkt dat IJsselstein en E.P. Controls gelijk hebben met hun stelling dat GEC c.s. bij deze klacht belang missen indien in cassatie ervan wordt uitgegaan dat ook naar Engels recht het auteursrecht op werken die door werknemers zijn vervaardigd als onderdeel van hun taak in dienstbetrekking, bij de werkgever berust behoudens andersluidende afspraak.33 Zouden de normen van de Berner Conventie, strikt genomen niet van toepassing op bescherming van geschriften die niet onder de conventie vallen, worden gehanteerd in het kader van de 31

MvG sub 5-12. L. Wichers Hoeth, 2000 Weken rechtspraak, blz. 94, is van mening dat art. 7 Auteurswet 1912, betreffende de maker in dienstbetrekking, zonder bezwaar kan worden toegepast wanneer het gaat om onpersoonlijke geschriftenbescherming. 33 Par. 11 (2) Copyrights, Designs and Patent Act 1988, waarover: H. Laddie, P. Prescott en M. Vitoria, The Modern Law of Copyright and Designs, vol. I, 1995, blz. 559; Copinger and Skone James on Copyright, 1991, blz. 86 e.v.; S. Stewart en H. Sandison, International Copyright and Neighbouring Rights, 1989, blz. 495; S. Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912, blz. 49. 32

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

geschriftenbescherming, dan zou gelden dat de Engelse auteursrechthebbende hier te lande niet minder bescherming krijgt dan de Nederlandse. 2.23 Onderdeel III van het principaal middel klaagt dat het hof niet had kunnen oordelen dat IJsselstein en/of E.P. Controls inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht (d.w.z. het recht op geschriftenbescherming) van GEC c.s., zonder eerst te onderzoeken of er sprake is van een ’eenvoudige herhaling’. De toelichting op de klacht verwijst naar het Televizier-arrest, waar de Hoge Raad overwoog: dat het auteursrecht op een geschrift zonder eigen of persoonlijk karakter uitsluitend berust op de opschriftstelling daarvan; dat daarom aan de maker van zulk een geschrift geen auteursrecht toekomt op een door een nieuwe opschriftstelling tot stand gekomen werk waarvan de inhoud wel is ontleend aan dat geschrift – en dat dientengevolge wellicht inbreuk maakt op het auteursrecht op dat geschrift – maar dat niet als een eenvoudige herhaling van de opschriftstelling van dat geschrift is te beschouwen; dat om dezelfde reden inbreuk op het auteursrecht op door zodanige nieuwe opschriftstelling tot stand gekomen werk geen inbreuk op het auteursrecht op het oorspronkelijke geschrift vormt; Voor zover het hof impliciet van oordeel is geweest dat de werktekeningen van IJsselstein en/of E.P. Controls eenvoudige herhalingen zijn van de werktekeningen waarop GEC c.s. auteursrechten pretendeert, acht het middelonderdeel de beslissing niet naar behoren gemotiveerd. 2.24 Het hof heeft zich in rov. 7 de vraag gesteld of IJsselstein en/of E.P. Controls inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht (d.w.z. het recht op geschriftenbescherming) van GEC c.s. op haar werktekeningen. Het hof omschrijft het geschilpunt aldus, dat GEC c.s. stellen en IJsselstein en/ of E.P. Controls betwisten dat de laatstgenoemden de werktekeningen ’klakkeloos hebben gekopieerd’, althans ’dat van ontlening in de vorm van eenvoudige herhaling sprake is’. Hieruit volgt dat het hof in elk geval de juiste maatstaf voor ogen heeft gehad. De aldus gestelde vraag is door het hof uitdrukkelijk bevestigend beantwoord: ’derhalve is er sprake van inbreuk’. Dit impliceert dat het hof van oordeel is dat hier sprake is van een ontlening in de vorm van een eenvoudige herhaling. 2.25 De redengeving van dit oordeel is kennelijk gelegen in de puntsgewijze vergelijking van de tekeningen van IJsselstein en E.P. Controls met die van GEC c.s. Dat daarbij enige verschillen zijn geconstateerd doet aan de slotsom van het hof niet af. In het Televizier-arrest is overwogen dat ook bij vertaling van een geschrift zonder eigen of persoonlijk karakter (zelfs als deze vertaling niet is een woordelijke of letterlijke), zomede bij bewerkingen van minder ingrijpende aard (weglatingen of toevoegingen), sprake kan zijn van een auteursrechtelijk verboden overneming van de inhoud van het geschrift.34 2.25 Een gegrondbevinding van onderdeel I van het principaal cassatieberoep, zoals hierboven voorgesteld, leidt tot de gevolgtrekking dat het bestreden arrest niet in stand kan blijven. In verband met de verdere afdoening van de nietauteursrechtelijke geschilpunten zal verwijzing moeten volgen.

34

In gelijke zin: Spoor/Verkade, Auteursrecht, 1993, blz. 79.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

3 Conclusie De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest op het principaal cassatieberoep, tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof en voorts tot verwerping van het incidenteel cassatieberoep. c De Hoge Raad, enz. 3 Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende. i GEC c.s. houden zich onder meer bezig met het ontwerpen, de productie en de distributie van (onderdelen van) regulateurs. ii IJsselstein is in 1981 in dienst getreden bij GEC B.V., thans geheten Regulateurs Europa B.V. Van 1 maart 1992 tot 16 augustus 1995 was hij daar statutair directeur, nadien sales manager. In september 1995 is IJsselstein arbeidsongeschikt geraakt en op 15 december 1995 is de dienstbetrekking met onmiddellijke ingang beëindigd. iii Op 10 augustus 1994 is Controls opgericht. Volgens de inschrijving in het handelsregister houdt zij zich bezig met ’de ontwikkeling, productie, im- en export, (groot)handel, reparatie en serviceverlening van industriële producten’. Controls is gevestigd op het adres van IJsselstein. Diens echtgenote is haar statutair directeur. iv In de periode van juni tot november 1995 heeft IJsselstein offertes aangevraagd voor de productie van onderdelen van regulateurs. v Vanaf 1993 hebben GEC c.s. meermalen contact gehad met hun handelsrelatie APE Belliss India Ltd. over de verwerving van een order. In dat kader heeft IJsselstein in maart 1994 een bezoek gebracht aan Belliss. Terwijl hij nog in dienst was bij GEC B.V. heeft hij contact gehad met Belliss over het eventueel gunnen van de order aan Controls. vi Op 12 december 1995 hebben GEC c.s. conservatoir beslag tot afgifte en beslag op grond van art. 28 Auteurswet 1912 laten leggen onder Controls c.s., onder meer op diverse tekeningen. 3.2 Aan hun hiervoor onder 1 vermelde vorderingen hebben GEC c.s. ten grondslag gelegd, kort samengevat en voorzover in cassatie van belang, dat Controls c.s. aan verschillende ondernemingen werktekeningen hebben aangeboden die letterlijke kopieën zijn van tekeningen van GEC c.s. alsook werktekeningen die op ondergeschikte punten aanpassingen bevatten ten opzichte van tekeningen van GEC c.s., en dat Controls c.s. door aldus te handelen inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van GEC c.s. op haar tekeningen. De Rechtbank was van oordeel dat de tekeningen van GEC c.s. geen auteursrechtelijke bescherming toekwam en dat, anders dan GEC c.s. gesteld hadden, die tekeningen ook geen geheime know-how bevatten. Zij droeg GEC c.s. op – in verband met het betoog van GEC c.s. dat Controls c.s. zich ten opzichte van haar hebben schuldig gemaakt aan oneerlijke concurrentie, alsmede dat IJsselstein wanprestatie jegens GEC B.V. heeft gepleegd, door offertes te doen aan handelsrelaties van GEC c.s. – te bewijzen dat door het handelen van IJsselstein de order van Belliss aan hen niet is doorgegaan. 3.3 In hoger beroep heeft het Hof voorshands aangenomen dat GEC c.s. door het handelen van Controls c.s. de order van Belliss hebben gemist, en heeft het Controls c.s. op dit punt toegelaten tot tegenbewijs. Daarnaast heeft het Hof

E I G E N D O M

3 5

geoordeeld dat Controls c.s. onrechtmatig hebben gehandeld door werktekeningen van GEC c.s. met specifieke know-how aan derden aan te bieden en op die manier GEC c.s. te beconcurreren, waarbij het handelen van IJsselstein tevens wanprestatie oplevert. Ten aanzien van de in grief V door GEC c.s. aan de orde gestelde vraag of aan haar werktekeningen, waarop aandrijfassen en uitgaande assen van regulateurs zijn getekend, auteursrechtelijke bescherming toekomt, heeft het Hof – na te hebben geoordeeld dat deze tekeningen niet een eigen origineel karakter hebben en niet het persoonlijk stempel van de maker dragen – in rov. 6 van zijn eindarrest het volgende overwogen: Naar het oordeel van het hof zijn de tekeningen wel aan te merken als ’andere geschriften’ als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder 1 van de Auteurswet 1912 en komt daaraan auteursrechtelijke bescherming toe, zij het met zekere beperkingen. Daaraan doet niet af dat de tekeningen niet openbaar zijn gemaakt en evenmin bestemd zijn om openbaar te worden gemaakt, een voorwaarde genoemd in het arrest (HR 25 juni 1965, NJ 1966, 116). Het is in overeenstemming met de ratio van het auteursrecht ten aanzien van geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter zoals verwoord door de Hoge Raad in genoemd arrest dat in een geval als het onderhavige, waarin GEC B.V. tekeningen slechts aan bepaalde bedrijven onder de verplichting tot geheimhouding ter beschikking stelt, uitsluitend aan GEC B.V./G.E.C. c.s., als degene(n) die op schrift stelt/ stellen, het voordeel van het exploiteren in auteursrechtelijke zin toekomt. Het Hof heeft vervolgens geoordeeld dat ten aanzien van een drietal door GEC c.s. bij memorie van grieven overgelegde tekeningen (producties 19a, 19b en 19c) sprake is van inbreuk op de in rov. 6 aan de orde zijnde ’geschriftenbescherming’. 4 Beoordeling van het middel in het principale beroep 4.1 Onderdeel 1 klaagt – onder verwijzing naar het hiervoor genoemde arrest van de Hoge Raad van 25 juni 1965, nr. 9843, NJ 1966, 116 – dat het Hof, door in rov. 6 van zijn eindarrest te overwegen als hiervoor onder 3.3 is vermeld, heeft miskend dat auteursrecht op geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter blijkens de parlementaire geschiedenis in de wet is opgenomen in aansluiting aan het onder de vroegere wetgeving bestaande copy-recht, dat tegen het nadrukken van drukwerken bescherming verleende; dat uit die geschiedenis kan worden afgeleid dat de strekking van het auteursrecht te dezen is om uitsluitend aan de maker van het geschrift het voordeel van het openbaar maken ervan te doen toekomen en dat in overeenstemming hiermee valt aan te nemen dat de wet op geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter slechts dan auteursrecht verleent, indien zij zijn openbaar gemaakt of zijn bestemd om openbaar gemaakt te worden. 4.2 Het onderdeel is gegrond. De Hoge Raad ziet in de rechtsontwikkeling sedert 1965, in welke periode op het terrein van de ’geschriftenbescherming’ afzonderlijke wettelijke regelingen zijn getroffen voor achtereenvolgens computerprogramma’s en databanken, geen grond terug te komen van zijn in voormeld arrest gegeven oordeel dat aan geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter slechts auteursrechtelijke bescherming toekomt indien zij zijn openbaar gemaakt of zijn bestemd om openbaar gemaakt te worden.

3 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

4.3 De overige onderdelen van het middel behoeven geen bespreking. 5 Beoordeling van het middel in het incidentele beroep 5.1 Het middel keert zich tegen het oordeel van het Hof dat de werktekeningen van GEC c.s. waarover het in deze zaak gaat niet openbaar zijn gemaakt en evenmin bestemd zijn om openbaar te worden gemaakt zoals bedoeld in eerdergenoemd arrest van 25 juni 1965. 5.2 Het middel klaagt primair dat dit oordeel blijk geeft van een onjuiste opvatting omtrent voormeld begrip ’openbaar maken’, althans ontoereikend is gemotiveerd. Naar het middel betoogt, is ook het slechts aan bepaalde bedrijven (vaste toeleveranciers) onder de verplichting tot geheimhouding ter beschikking stellen van tekeningen, zoals GEC c.s. gedaan hebben, aan te merken als openbaarmaking in voormelde zin. 5.3 De rechtsklacht faalt. Een ander geschrift als bedoeld in art. 10 lid 1 onder 1˚ Auteurswet 1912 kan slechts dan gelden als openbaar gemaakt of bestemd om openbaar gemaakt te worden zoals bedoeld in het arrest van 25 juni 1965 indien het op enigerlei wijze ter beschikking van het publiek is gesteld. Dit in aanmerking genomen heeft het Hof terecht geoordeeld dat, gelet op de mate waarin en de voorwaarde waaronder GEC c.s. haar tekeningen ter beschikking van derden stelden zoals omschreven in rov. 6 van het Hof, de tekeningen van GEC c.s. niet konden gelden als openbaar gemaakt en evenmin als bestemd om openbaar gemaakt te worden. De motiveringsklacht kan niet tot cassatie leiden, nu deze zich richt tegen een rechtsoordeel. 5.4 De subsidiaire klacht van het middel komt erop neer dat het Hof in strijd met de eisen van een goede procesorde heeft nagelaten om, alvorens te oordelen dat aan de in voormeld arrest genoemde ’openbaarmakings’-voorwaarde niet was voldaan, partijen in de gelegenheid te stellen hun stellingen op dit punt aan te vullen en desgeraden daaromtrent bewijs bij te brengen. Ook deze klacht faalt. Van schending van de eisen van een goede procesorde is jegens GEC c.s. geen sprake omdat het Hof zijn zo-even genoemde oordeel immers heeft gegrond op door GEC c.s. zelf in dat verband gestelde feiten. Enz.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

prestatie.2 Ten tweede: als er geen sprake is van beschermde know-how, kan er dan niettemin sprake zijn van handelingen – geschied tijdens het dienstverband zelve of in aansluiting daarop – die arbeidsrechtelijk niet door de beugel kunnen. Ten derde of de technische tekeningen beschermd worden door de bijzondere auteursrechtelijke geschriftenbescherming. Deze laatste kwestie ontwikkelde zich gaandeweg tot de hoofdvraag van de procedure en was in cassatie als enige nog aan de orde, maar het is goed de know-how context niet uit het oog te verliezen. Bij de rechtbank leek de zaak zich nog in een voor gedaagden niet ongunstige zin te ontwikkelen, maar bij het hof worden zij ’afgebrand’: IJsselstein heeft niet gehandeld zoals een goed werknemer betaamt, er is inbreuk op auteursrechtelijke geschriftenbescherming, er is sprake van specifieke know-how die niet tot het publiek domein behoort. In cassatie rest dus nog slechts het geschriftenrechtelijke onderwerp, in het bijzonder de vraag of voldaan is aan de bijzondere voorwaarde voor geschriftenbescherming, het openbaar gemaakt zijn dan wel bestemd zijn om openbaar gemaakt te worden. Dat is niet het geval en daarom is van onrechtmatigheid wegens auteursrechtinbreuk uiteindelijk geen sprake. Tegen de beslissing van het hof, dat tekeningen voor de toepassing van de geschriftenbescherming als ’geschriften’ konden worden aangemerkt, was geen grief opgeworpen. Deze beslissing is dus op zich in stand gebleven. Deze noot besteedt aandacht aan twee aspecten van de zaak. Het eerste is de systematische inpassing van een geschriftenrechtelijke bescherming van technische tekeningen. Tot nog toe hebben de commentaren er met name op gewezen dat geschriftenbescherming voor tekeningen auteursrechtelijk onwenselijk was. Maar gezien de situering van de zaak in een know-how context – eigenlijk moest de geschriftenbescherming hier dienen als ’aanvullende know-how bescherming’ – dient ook te worden nagegaan hoe een dergelijke oplossing zich zou verhouden tot de gebruikelijke know-how benadering. Een tweede punt van aandacht is het openbaarmakingsbegrip dat in deze zaak is gehanteerd. Daarin zit namelijk een dubbelzinnigheid verborgen, die naar gevreesd moet worden velen gaat ontsnappen.

Noot Auteursrechtelijke geschriftenbescherming, know-how en technische tekeningen Auteursrechtelijke bescherming van know-how? Een systematische kanttekening en een opmerking aangaande het geschriftenrechtelijke openbaarmakingsbegrip 1 Inleiding. De know-how context Een oud-werknemer beconcurreert, tezamen met de vennootschap Controls waar zijn echtgenote als statutair directeur de scepter zwaait, GEC1 met know-how – belichaamd in technische tekeningen – die hij tijdens zijn dienstverband bij GEC heeft verworven. Drie vragen doen zich voor. Ten eerste: is sprake van geheime know-how en is het aanbieden of verschaffen van die know-how aan anderen in deze zaak ongeoorloofd als zijnde een onrechtmatige daad of wan1

Thans Regulateurs, maar het arrest bezigt nog de naam GEC.

2 Geheime know-how vs openbare tekeningen Wat de beslissing van het Hof te Leeuwarden zo revolutionair maakt, is niet alleen dat het begrip ’geschrift’ uit de Auteurswet werd uitgebreid tot tekeningen, maar ook dat die uitleg tot een uitbreiding voerde van de juridische bescherming van uitgerekend technische know-how. De Hoge Raad-rechtspraak en de Nederlandse doctrine vertonen over het algemeen maximale terughoudendheid ten aanzien van aanvullende bescherming voor techniek. Op dat terrein gaat een sterke zogeheten negatieve reflexwerking uit van het octrooirecht. Buiten de grenzen van het octrooi wordt techniek geregeerd door de vrijheid van handel en bedrijf. Aan2 Ook de ontvanger van de know-how kan zich, naar omstandigheden, schuldig maken aan een onrechtmatige daad door uitlokking of profiteren van een wanprestatie. Dit aspect komt in deze zaak niet aan de orde. Juridisch-technisch gesproken lijkt mij evenwel dat Controls als een dergelijke ontvanger moet worden aangemerkt, tenzij sprake is van vereenzelviging met IJsselstein.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

vullende bescherming door het recht van de onrechtmatige daad is maar in uiterst beperkte mate mogelijk. In overeenstemming daarmee is niet-geoctrooieerde know-how in beginsel onbeschermd.3 Daarop bestaat een beperkte uitzondering. De wijze waarop, of de omstandigheden waaronder, know-how wordt verworven of aan derden wordt verstrekt, kan een ongeoorloofd handelen met zich meebrengen. Als hoofdvoorwaarde voor deze vorm van know-how bescherming door het recht van de ongeoorloofde mededinging geldt, dat de betreffende kennis geheim moet zijn gehouden. Vgl ook art. 39 TRIPs, art. 10 lid 1-4 EG verordening technologieoverdracht nr 240/96 van 31 jan. 1996. In het schrale klimaat voor de bescherming van know-how hangt dus alles af van de voorwaarde van geheimhouding. Maar wat gebeurt in Leeuwarden? Het auteursrecht springt in de bres met een bescherming van ’tekeningen zonder eigen en persoonlijk karakter,’ beschikbaar mits die tekeningen zijn openbaar gemaakt. Het auteursrecht beschermt Uw bedrijfsgeheimen als U ze maar niet geheim houdt. Het wordt nog ingewikkelder. Bij de Hoge Raad blijkt dat de tekeningen weliswaar niet geheim zijn gehouden, maar ook niet voldoende openbaar zijn gemaakt, want niet ’ter beschikking van het publiek gesteld.’ Als gevolg daarvan komt nu als ik het goed zie een systeem tevoorschijn, waarbij technische tekeningen beschermd zijn (als bedrijfsgeheim) als ze in de brandkast liggen, evenzeer beschermd zijn (als tekeningen zonder eigen karakter) als ze op straat liggen, maar vogelvrij zijn als men daar tussenin zit, bijvoorbeeld in die zin dat men – zoals in dit geval – incidenteel aan klanten inzage verleent van die tekeningen. Of, om het kort te zeggen: geheime tekeningen worden beschermd, openbare tekeningen worden ook beschermd; maar een ’publiek geheim’, neen, dat wordt helaas nèt niet beschermd. Een meesterlijk afgemonteerde burleske, waarbij aan het gretig op bescherming jagende publieke bedrijfsgeheim maar liefst twee worsten werden voorgehouden, om toch nog een nul op het rekest te krijgen. Dankzij het auteursrecht. Ongetwijfeld heeft de octrooirechtgemeenschap de capriolen van het culturele zusterrecht met verwondering gadegeslagen. Kwam hier de dorpsgek van de intellectuele eigendom voorbij? Het lijkt erop. Het exorbitante recht4 verscheen in technische gedaante. Het is al erg genoeg dat de geschriftenbescherming de marges van het auteursrecht onveilig maakt; het uitzetten van dit knaagdier in de marges van het octrooirecht verdient geen aanmoediging. 3 De eis dat het geschrift is openbaar gemaakt of bedoeld om openbaar gemaakt te worden ’Tekeningen zonder eigen en persoonlijk karakter’ Wellicht ten overvloede worden hier de hoofdzaken met betrekking tot de geschriftenbescherming nog even samengevat. Normaal gesproken moet een werk, wil het auteursrechtelijk beschermd zijn, voldoen aan de eis dat het een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker draagt: kort, de oorspronkelijkheidseis. Daarop bestaat één uitzondering, ten behoeve van geschrif3

Over de bescherming van bedrijfsgeheimen zie o.m. Gielen, Bescherming van Bedrijfsgeheimen, Pre-advies Vereeniging Handelsrecht 1999. 4 H. Cohen Jehoram, NJB 1988?

E I G E N D O M

3 7

ten: deze zijn beschermd, ongeacht of zij oorspronkelijk karakter hebben. Deze bijzondere auteursrechtelijke bescherming van geschriften zonder eigen en persoonlijk karakter is van oudsher door de Hoge Raad verdedigd maar is overigens ook van oudsher in de literatuur omstreden. Naar geldend recht staat zij evenwel vast. Van bijzonder belang daarbij is geweest de uitspraak van de Hoge Raad in het Televizierarrest (25 juni 1965, NJ 1965, 116, nt. HB). In die uitspraak werd beslist dat ’Art. 10 (Aw 1912), in het bijzonder ook doordat daarin onder 1e wordt gesproken van ’alle andere geschriften’, (auteursrechtelijke) bescherming mede toekent aan werken die (het bijzondere karakter van vruchten van scheppende arbeid) ontberen.’ De Hoge Raad liet er evenwel onmiddellijk op volgen dat de wetgever niet bedoeld kon hebben, dat ook die voorschriften van de wet, die op dat bijzondere karakter van werken van scheppende arbeid berusten, zonder meer mede toepasselijk zouden zijn op geschriften zonder eigen karakter, en dat de vraag op welke wijze die voorschriften op de laatste moeten worden toegepast, ten aanzien van elk van die voorschriften naar de strekking daarvan moest worden beantwoord. Het hoogste rechtscollege voegde de daad bij het woord door aan te nemen dat de wet slechts dan auteursrecht op die geschriften verleent, indien zij zijn openbaar gemaakt of bestemd zijn om openbaar gemaakt te worden. Om tot de geschriftenrechtelijke bescherming van technische tekeningen te komen is echter op de eerste plaats nodig de vaststelling, dat tekeningen behoren tot de categorie van ’alle andere geschriften’ in art. 10, lid 1 sub 1 Aw 1912. Het Hof Leeuwarden breidde het begrip geschriften in deze zaak inderdaad uit tot tekeningen. Ongetwijfeld zal het Hof goede redenen hebben gehad om de ex-werkgever door deze extensieve uitleg in bescherming te nemen. Maar de tekst van de Auteurswet dwingt er zeker niet toe om tekeningen als geschriften te beschouwen. De beslissing van het hof is door de doctrine met gemengde gevoelens ontvangen.5 In cassatie speelde dit aspect niet meer. Mede daardoor kwam alle nadruk te liggen op de vraag of de tekeningen waren openbaar gemaakt. De eis dat het geschrift bestemd moet zijn om openbaar gemaakt te worden Op miraculeuze wijze kreeg GEC in Leeuwarden voor elkaar dat niet alleen de tekening voor een geschrift mocht doorgaan, maar dat bovendien de openbaarmakingseis door de vingers werd gezien.6 Het hof nam aan – zonder daar op zich veel motivering aan te wijden – dat aan de openbaarmakingseis weliswaar niet voldaan was, maar dat er in dit geval ook niet aan voldaan hòefde te worden: als de tekeningen slechts aan bepaalde bedrijven onder de verplichting tot geheimhouding ter beschikking worden gesteld, is het in overeenstemming met de ratio van de geschriftenbescherming dat uitsluitend aan GEC het voor-

5

De beslissing van het Hof wordt positief ontvangen door Grosheide in diens noot bij bovenstaand arrest in IER 2003, 136-139. Kritisch daarentegen: Hugenholtz in zijn noot bij bovenstaand arrest in AMI 2002, 129 en Spoor, noot in NJ 2002, 515, sub 4; voorts mijn noot bij de uitspraak van het Hof in BIE 2001, nr. 60 p. 290-291. 6 Hugenholtz in zijn noot bij bovenstaand arrest in AMI 2002, 129 en Spoor in diens noot in NJ 2002, 515, sub 4.

3 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

deel van het exploiteren toekomt.7 Volgens de Hoge Raad geldt de openbaarmakingseis echter wel degelijk onverminderd voor dergelijke beperkt en vertrouwelijk verspreide geschriften. En – daarin deelt de Hoge Raad het oordeel van het Hof weer – aan die eis is door de tekeningen van GEC niet voldaan. Want, oordeelt de Hoge Raad, een ander geschrift kan slechts dan gelden als openbaar gemaakt of bestemd om openbaar gemaakt te worden indien het op enigerlei wijze ter beschikking van het publiek is gesteld. Gelet op de mate waarin (slechts voor bepaalde bedrijven) en voorwaarden waaronder (geheimhouding) GEC haar tekeningen ter beschikking van derden stelde, kunnen die tekeningen niet gelden als openbaar gemaakt en evenmin als bestemd om openbaar gemaakt te worden (rov. 5.3). Openbaarmaken als beschermingsvoorwaarde in GEC Doordat de Hoge Raad in GEC aanneemt dat van openbaar maken geen sprake is waar technische tekeningen slechts aan bepaalde bedrijven en onder verplichting tot geheimhouding ter beschikking worden gesteld, legt hij in feite de toets aan of het werk in de openbaarheid is gekomen. Het hoogste rechtscollege neemt het woord ’openbaarheid’ echter niet in de mond. Het verwijst in overeenstemming met het boven reeds aangehaalde Televizier-arrest van 1965 slechts naar ’openbaar maken’ èn voorziet dat van dezelfde verklarende formule als het ’standaard’begrip openbaar maken in het auteursrechtelijk exploitatierecht – vereist is dat het werk op een of andere manier ter beschikking van het publiek komt.8 Als dat maar geen verwarring geeft! Wie het arrest nauwkeurig leest vindt wel de aanwijzingen dat het geenszins de bedoeling is om het inbreukcriterium openbaar maken te versmelten met de beschermingsvoorwaarde ’bestemd om openbaar gemaakt te worden’. De Hoge Raad heeft het over ’openbaar gemaakt of bestemd om openbaar gemaakt te worden als bedoeld in het arrest van 25 juni 1965’. Het is mijn cursivering, maar het zou de duidelijkheid gediend hebben als ook de hoogste rechter de italic had gebezigd, om te waarschuwen dat het openbaarmakingsbegrip van 25 juni 1965 – verder: de Televizier-maatstaf – een buitenbeentje is. De AG Langemeijer scheidt in zijn conclusie (onder 2.17) veel uitdrukkelijker het inbreuk-criterium en de Televiziermaatstaf.9 Voor de Televizier-maatstaf zijn derhalve ook niet van belang de wettelijke uitbreidingen van het inbreukcriterium openbaar maken, met name ook art. 12, lid 1 sub 2e dat als openbaarmaking aanmerkt het verbreiden van werken, zolang ze niet in druk verschenen zijn. Het blijft echter de vraag of alle advocaten en rechters die in de toekomst zullen zoeken op het trefwoord ’openbaar maken’, deze subtiliteit in de gaten zullen hebben. Dat zou er in kunnen ontaarden dat bijvoorbeeld de indruk ontstaat dat geen inbreuk door openbaarmaking aanwezig is als werken weliswaar vertrouwelijk worden aangeboden en niet aan het algemene publiek, maar anderzijds toch commercieel op de markt werden geëxploiteerd. Onder het 7

Grosheide stelt dat het hof in feite doelt op investeringsbescherming. Zie de hierboven, sub 5, geciteerde annotatie. 8 HR 27 jan. 1995, NJ 1995, 669 nt JHS, Informatierecht AMI 1995, 67, Bigott en Batco/Doucal. 9 Het is dan ook betreurenswaardig dat samenstellers van jurisprudentiebundels tegenwoordig de instructie krijgen om conclusies van AG’s te onderdrukken.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

auteursrechtelijk inbreukcriterium is dan echter wel degelijk sprake van openbaarmaking. Dat criterium steunt geenszins uitsluitend op de bepaling van wat ’openbaar’ is, als wel op de bepaling wat een wenselijke omvang van het exploitatierecht is. Het is aardig om daarvan eens een aantal voorbeelden bij elkaar te zetten. Daarom nu eerst een nadere verkenning van het begrip openbaar maken als auteursrechtelijk inbreukcriterium.10 Het ’ter beschikking stellen van het publiek’ in het inbreukcriterium van ’openbaar maken’ Openbaar maken en openbaarheid zijn begrippen die elkaar weliswaar in belangrijke mate overlappen, maar absoluut niet identiek hoeven te zijn. Met name is het begrip openbaar maken mede commercieel gekleurd. Dat wil zeggen dat er sprake kan zijn van openbaar maken, als een marktrijp werk wordt aangeboden aan een in beginsel onbepaald publiek. Een onbepaald publiek is echter niet noodzakelijk het algemeen publiek. De commerciële verkoop van een boek levert een openbaarmaking van dat boek op, ook als het gaat om verkoop aan een beperkte kring van geselecteerde particulieren.11 Zelfs de verkoop aan één persoon kan openbaarmaking opleveren.12 Deze opvatting vindt verder steun in de wet en in de regeling van de onlichamelijke openbaarmaking. Art. 12 lid 4 bepaalt dat de voordracht e.a. die zich beperkt tot de vrienden-, familie- of daaraan gelijk te stellen kring weliswaar geen openbaarmaking oplevert, op de voorwaarde evenwel dat voor de toegang geen betaling, in welke vorm ook, geschiedt. De vraag of iets openbaar is wordt in dit geval dus mede beïnvloed door de vraag of er een commercieel belang kan worden vermoed. Een opvallend voorbeeld van de wisselwerking tussen het openbaarmakingsbegrip en de commerciële sfeer treft men voorts op het gebied van de onlichamelijke openbaarmaking (ten gehore brengen) aan in de uitspraak inzake BUMA/De Zon.13 Als men ten eigen genoege muziek ten gehore brengt maar er ook anderen zijn die daarvan kunnen ’meegenieten’, wordt dat alleen als openbaarmaking beschouwd, als men er een beroeps- of bedrijfs- of soortgelijk belang bij heeft dat die anderen kunnen meeluisteren. 10 Delen van het openbaarmakingsrecht, in het bijzonder het ’recht van mededeling van werken’ en het distributierecht, zijn ingevolge art. 3 en 4 van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 onderdeel geworden van de Europese invulling van het distributierecht. Nu de gevolgen van de richtlijn voor de toepassing van het openbaarmakingsbegrip in gevallen als het vertrouwelijk verstrekken van beschermd materiaal aan bepaalde klanten nog zeer onduidelijk zijn, wordt hieronder volstaan met een analyse van het Nederlandse recht zoals dat tot nog toe gold. 11 Het kan anders zijn als uitsluitend sprake is van het verbreiden van een werk. HR 25 jan. 1952, NJ 1952, 95 besliste onder toepassing a contrario van art. 12, lid 1, sub 2 dat het uitgeven van een leesportefeuille geen openbaarmaking daarvan opleverde. Het verhuren van de tijdschriften via een leesportefeuille werd gezien als het verbreiden van in druk verschenen werk. De Europese richtlijn leen/en verhuurrecht van 19 nov. 1992 heeft het verhuren wel onder het auteursrecht gebracht. In HR 20 nov. 1987, NJ 1988, 280 nt LWH, Stemra/Free Record Shop lijkt de ’verbreidingsconstructie’ uit 1952 stilzwijgend te zijn verlaten, en plaats te hebben gemaakt voor een – niet uitdrukkelijk als zodanig aangeduide – uitputtingsconstructie. 12 Visser, Auteursrecht op toegang, p. 127 alsmede de daar genoemde jurisprudentie. 13 HR 1 juni 1979, NJ 1979, 470, nt LWH; AA 1980, p. 32 nt H. Cohen Jehoram, BUMA/De Zon.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Maar ook op het gebied van de openbaarmaking door verspreiding van exemplaren van het werk zijn er indicaties dat de vraag of er sprake is van exploitatie van invloed is op de vraag of er sprake is van openbaarmaking. Als men een werk uitsluitend heeft aangeboden op de markt zonder het getoond, verkocht of geleverd te hebben, is dat werk inhoudelijk niet openbaar gemaakt, maar het aanbieden is een vorm van exploitatie en wordt aangemerkt als openbaar maken.14 Iets soortgelijks ziet men in de zaak Havermans/ Güfa.15 Daar stelde een bedrijf klanten in de gelegenheid individueel films te bekijken in privé-videocabines. Als daarvan wordt aangenomen – zoals in deze zaak gebeurde – dat het een openbaarmaking oplevert, is dat niet zozeer omdat onbestrijdbaar zou zijn dat de films door deze activiteit in de openbaarheid worden gebracht, als wel omdat de activiteit voortvloeit uit een aanbod aan een in beginsel onbepaald publiek (’Havermans stelt het publiek op de boven beschreven wijze in staat om de films te bekijken. Iedereen heeft vrij toegang tot de videotheek en iedereen kan een band voor hem of haar laten afspelen’, zie rov. 8) alsmede dat die activiteit geschiedt op commerciële termen (exploitant levert dienst op verzoek van betalende afnemer, noot Mom op p. 53 sub 5). In het inbreukcriterium is dus beslissend voor de vraag, of het werk op een of andere manier aan ’het publiek’ ter beschikking is gekomen, of het werk voor een commercieel publiek bereikbaar is gemaakt. Dit heeft op zijn beurt belangrijke consequenties voor de vraag, wanneer sprake is van beschikbaar maken voor een bepaald of een onbepaald publiek. Als men afstemt op de vraag of het werk in beginsel bereikbaar is gemaakt voor een commercieel publiek, hoeft een dergelijke beperking van de klantenkring er niet aan in de weg te staan om aan te nemen dat sprake is van een onbepaald publiek, in die zin dat het werk ter beschikking wordt gesteld voor eenieder die op commerciële gronden als klant in aanmerking komt, óók als die klantenkring uit de aard van de betrokken branche of transacties een zeer beperkte omvang heeft. Een autonoom criterium van openbaar maken als voorwaarde voor geschriftenbescherming De openbaarmakingseis voor geschriftenbescherming moet dus worden onderscheiden van het gebruikelijke begrip openbaar maken in het auteursrecht, hoe gelijkluidend ze ook geformuleerd worden. Die situatie is zeer onwenselijk. Het is een kweekpoel voor misverstanden als men een systeem introduceert dat één en dezelfde situatie binnen één en dezelfde wet voor de toepassing van de ene regel (inbreuk) als een openbaarmaking aanmerkt en voor de toepassing van de andere (Televizier-maatstaf) niet.16 De vraag is of geen andere termen voorhanden zijn die even bruikbaar zijn voor de Televizier-maatstaf en die de bedoelde misverstanden voorkomen. In plaats van te eisen dat het geschrift is 14

HR 16 dec. 1986, NJ 1987, 613 m.b.t. het aanbieden ter verhuur van videocassettes. 15 Hof ’s Grav. 1 dec. 1994, Informatierecht AMI 1995, 51 e.v., noot Mom, Havermans/Güfa. 16 Een soortgelijk euvel doet zich voor bij art. 45o Aw 1912, dat bescherming verbindt aan het voor de eerste keer openbaar maken van werken, terwijl uit het logisch verband in het bijzonder ook met het derde lid van het artikel, blijkt dat gedoeld moet zijn op het voor de eerste maal uitgeven van werken.

E I G E N D O M

3 9

openbaar gemaakt of bestemd om openbaar te maken, zou men de regel kunnen formuleren dat het geschrift moet zijn uitgegeven (of, zo men wil: gepubliceerd17), dan wel daartoe bestemd is. Een dergelijk uitgeef-criterium lijkt in overeenstemming met hetgeen als ratio ten grondslag wordt gelegd aan de Televizier-maatstaf. AG Langemeijer ziet de regel als een incentive voor het beschikbaar maken van informatie en het beschermen van investeringen. Spoor wijst er in zijn noot in NJ op dat als niet in ruil voor het exclusieve recht openbaarmaking geëist zou worden, een volledig monopolie op feitelijke gegevens kan ontstaan, een ’informatie- c.q. knowhow bescherming met derdenwerking’.18 Weer een andere opvatting is dat men de Televizier-maatstaf als een manifestatie kan beschouwen van het beginsel dat intellectuele eigendom in beginsel – uitzonderingen daargelaten – alleen dan beschermt, als het om een marktgericht product gaat.19 Een uitgeefcriterium lijkt in alle drie de optieken te voldoen. Conclusie Geconcludeerd moet worden dat de restrictieve toepassing van de Televizier-maatstaf – ter beschikking stelling slechts aan bepaalde bedrijven (vaste toeleveranciers) onder de verplichting tot geheimhouding levert geen openbaarmaking op die geschriftenbescherming vestigt – door de Hoge Raad terecht is. Het gebruik van dezelfde term openbaarmaking als inbreukcriterium en als voorwaarde voor geschriftenbescherming, terwijl het inhoudelijk om twee heel verschillende figuren gaat, riskeert echter in de praktijk grote verwarring te stichten, vooral nu ook nog eens de nadere omschrijving van het begrip openbaarmaken – het ’ter kennis brengen van het publiek’ – door de Hoge Raad gelijkluidend is gehouden. 17 De term uitgeven is in de eerste plaats gebonden aan de gedrukte media, maar niets verzet zich tegen een analoge uitleg bij andere vormen van publicatie. Art. 47, lid 3, Aw 1912 acht een werk uitgegeven wanneer het met toestemming van de maker in druk is verschenen of in het algemeen wanneer met toestemming van de maker een zodanig aanbod daarvan, van welke aard ook, heeft plaatsgevonden dat daardoor, gelet op de aard van het werk, wordt voorzien in de redelijke behoeften van het publiek. Cf. ook art. 3 lid 3 BC, dat in de Franse versie rept van ’oeuvres éditées’, in de Nederlandse van ’gepubliceerde werken’. 18 NJ 2002, 515. Het zijn klemmende redenen, maar of deze overwegingen inderdaad, zoals Spoor wil, in 1965 al bij de Hoge Raad hebben voorgezeten, weet ik niet. De eerste die bij mijn weten (kort) wees op het gevaar dat geschriftenbescherming kon ontaarden in bescherming van de zakelijke inhoud, was H. Drion in: Beekhuisbundel Op grenzen van komend recht, 1969, p. 91 e.v, zie p. 101 noot 1. 19 Een dergelijke uitleg heb ik verdedigd in ’Beschermingsdrift’, BIE 1996, i.h.b. p.52 nr. 46. De geschriftenbescherming is in dit perspectief bedoeld als bescherming van hen die investeren in de informatiemarkt als afzonderlijke markt. In zoverre roept (deze uitleg van) de openbaarmakingseis mogelijk associaties op met de ’spin off’-discussie die thans woedt in het databankenrecht. Inzet van die discussie is de vraag of investeringen gedaan in het totstandbrengen van databanken die de producent van die databank nodig heeft voor een primaire bedrijfsactiviteit anders dan op de markt brengen van databanken, mogen meetellen voor de vraag of de door de wet geëiste substantiële investering in de databank heeft plaatsgevonden. Men denke aan de aanbieder van telefoondiensten, die een databank samenstelt van haar abonnees, of aan de omroeporganisatie, die een databank samenstelt van het programma-aanbod. Zie o.m. Hugenholtz, De spin-off theorie uitgesponnen, AMI 2002, 161-166. Het databankenrecht beschermt ook databanken die niet bestemd zijn om openbaar gemaakt te worden. Daardoor kan het sui generis databankenregime dichter de grens van een informatiemonopolie benaderen dan de geschriftenbescherming.

4 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Aldus eindigt de poging van GEC om via het auteursrecht haar know-how veilig te stellen. Eindigt daarmee ook de poging van het auteursrecht om zich buiten haar systematische grenzen op het terrein van de techniek te begeven? Dat hangt ervan af of het experiment van het hof te Leeuwarden om geschriftenbescherming te gunnen aan technische tekeningen navolging gaat vinden. Intussen weerspiegelt de geest der tijden zich af en toe in de attitude van het auteursrecht tegenover technische tekeningen. Toen technische tekeningen in 1955 mede een rol speelden in een laadschoppen-nabootsing die diende voor het hof te Arnhem, werd auteursrecht niet eens genoemd.20 Op het hoogtepunt van het auteursrecht-vooruitgangsgeloof, in 1988, accepteerde het hof Amsterdam zonder enig probleem en ook zonder nadere uitleg een vol auteursrecht op tekeningen van onderdelen van versnellingsbakken, aandrijfassen en cardanklokken.21 Nu we in de jaren ’90 weer wat auteursrechtskeptischer zijn geworden maar tegelijk door de WTO worden opgevoed in know-how-sensibiliteit, komt de geschriftenbescherming in de schijnwerpers te staan. A.A. Q. 20 21

Hof Arnhem 18 mei 1955, NJ 1955, 645, De Goey/Reijners. Hof Amsterdam 25 februari 1988, BIE 1989, nr. 8, p. 20.

Nr. 6 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 23 april 2003 (Bridge-boekhoud-software) Mrs. D.H. von Maltzahn, E.F. Brinkman en R.C.D.E. Hasekamp Art. 150 Rv j˚ art. 13 Aw Van een rechthebbende mag worden verwacht, ook al verkeert hij in bewijsnood omdat hij geen toegang heeft tot de computerbestanden van de beweerdelijke inbreukmaker, dat hij concrete aanwijzingen geeft waarom van inbreuk sprake zou zijn. De plicht tot motivering van de stellingen neemt in intensiteit toe, naarmate meer inhoudelijk en gedetailleerd verweer wordt gevoerd. Pas wanneer zou zijn voldaan aan deze gemotiveerde stelplicht, zal benoeming van een deskundige ex. art. 221 Rv (oud) aan de orde kunnen zijn. Art. 45 j Aw Het plegen van onderhoud aan Bridge-programmatuur levert geen auteursrechtinbreuk op, gelet op het bepaalde in art. 45 j Aw. Ingevolge dat artikel zijn immers vrij verveelvoudigingen door rechtmatige verkrijgers van een exemplaar van het werk, welke noodzakelijk zijn voor het met het werk beoogde gebruik, tenzij met die rechtmatige verkrijgers anders zou zijn overeengekomen. Onder dergelijke noodzakelijke verveelvoudigingen schaart de Rechtbank tevens die welke verband houden met noodzakelijk onderhoud en het millennium-bestendig maken van de Bridge-programmatuur.* Art. 6:162 BW Bij ontbreken van een expliciet overeengekomen concurrentieverbod is in dienst treden bij een concurrent als zodanig geoorloofd.

*

Zie de noot op blz. 43 e.v. Red.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

De stelling dat ongeoorloofd zou zijn dat Olgers eerst de goodwill, clientèle en Bridge-programmatuur van zijn bedrijf (Support) verkoopt en vervolgens zich met een concurrerend boekhoudprogramma voor dezelfde markt gaat bezighouden, gaat voorbij aan het feit dat Olgers zelf bij die verkoop geen partij was. Zonder nadere uitleg (door eiser) kan niet worden aangenomen dat hij als vertegenwoordiger van Support aan die overeenkomst gebonden was. Art. 6:162 en art. 6:248 BW Geoorloofd is dat Support codes beschikbaar stelt voor het voortgezet gebruik van Bridge-programmatuur aan klanten, aan wie Support die programmatuur heeft geleverd vóórdat zij de auteursrechten daarop overdroeg aan Faco. Waar programmatuur is verkocht met een licentie voor onbepaalde tijd zou die licentieduur zinledig worden indien de beveiligingscodes om het programma te kunnen gebruiken niet jaarlijks zouden worden verstrekt, zodat er vanuit moet worden gegaan dat de contractspartij van die klanten, Support, deze hun had te verstrekken en dit geen wanprestatie of onrechtmatig handelen jegens Faco c.s. kan opleveren. 1 Faco Informatisering BV, 2 Faco Informatisering Holding BV beide te Leidschendam, eiseressen, procureur mr. W. Taekema, advocaten mrs. J. Slager en W. Seinen te Haarlem, tegen 1 Haley Software BV, 2 Faco Support BV, 3 Franciscus Aloysius Clemens Olgers allen te ’sGravenhage, gedaagden, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. G. Boer te Amsterdam. Rechtsoverwegingen De feiten 1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Support, van wie Olgers directeur is, houdt zich sinds 2 juli 1986 bezig met de ontwikkeling van boekhoudkundige standaard programmatuur voor een bepaald type hardware platform van IBM genaamd AS/400. Programmatuur die werd ontwikkeld draagt de namen Bridge/BGC, Cash 400, Faco-fin, Trade en Bridge/Fin (hierna tezamen ook wel: ’de Bridge-programmatuur’). In deze programmatuur is een beveiliging ingebouwd, waarvoor codes worden gegenereerd door middel van een bepaald computer programma (hierna: ’de Codegenerator’) welke codes jaarlijks aan de gebruikers van de Bridge-programmatuur moeten worden verstrekt om deze nog te laten functioneren. b In de loop van 1996 is in het kader van een samenwerking met enkele commerciële partners Informatisering opgericht. Olgers is toen als directeur van Informatisering aangesteld, terwijl Support statutair directeur werd van Holding. c In het kader van voornoemde samenwerking hebben Support en Informatisering op 31 augustus 1996 een overeenkomst gesloten, waarin Support de (rechten verband houdende met de) Bridge-programmatuur (met uitzondering van Bridge/Fin) en haar overige activa aan Informatisering heeft verkocht voor een bedrag van ƒ 385.700,–. Op diezelfde dag wordt bij afzonderlijke overeenkomst de eigendom van het Sofware-pakket Bridge/fin voor ƒ 1,– per 1 januari 1998 eveneens aan Informatisering verkocht, welke

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

overgangsdatum bij akte d.d. 17 februari 1997 is vervroegd tot 1 oktober 1997. In deze overeenkomst is onder meer het volgende bepaald: Artikel 1. Overdracht eigendoms- en intellectuele vermogensrechten Faco Support B.V. draagt hierdoor per 1 oktober 1997 de volledige eigendoms- intellectuele vermogensrechten, meer in het bijzonder maar niet beperkt tot broncodes, libraries, routines, voorbereidend materiaal, documentatie, van de in Bijlage 1 beschreven softwareproducten Bridge/fin, Bridge/400 en Bridge/Cash over aan Faco Informatisering B.V. Tot die tijd beschikt Faco Informatisering over de volledige exploitatierechten terzake deze software, met uitzondering van het recht het onderhoud op bedoelde producten uit te voeren, welk onderhoud door Faco Support zal geschieden en ten behoeve waarvan Faco Support de broncodes zal behouden tot 1 oktober 1997. Per die datum zal Faco Support de broncodes feitelijk in bezit stellen van Faco Informatisering B.V. (...) d Op 22 september 1997 worden Support en Olgers ontslagen als directeur bij respectievelijk Holding en Informatisering. e Op 10 oktober 1997 wordt Haley opgericht, die eveneens een boekhoudprogramma op de markt brengt volgens de AS/400 standaard met de naam ARIE/400 (hierna: ’ARIE/ 400’). f Op 18 juli 2000 heeft Informatisering krachtens artikel 28 Auteurswet beslag laten leggen op computergegevens van Haley in de vorm van prints en een 3M Tape ’Back-up Maandag’. De vorderingen, de grondslagen daarvoor en de verweren 2 Faco c.s. vorderen na wijziging van eis (samengevat) een verbod tot verveelvoudiging en openbaarmaking van de Bridge-programmatuur, met nevenvorderingen, en schadevergoeding en winstafdracht nader in rechte vast te stellen met een schadestaatprocedure, maar met een voorschot van ƒ 450.000,– alsmede ƒ 3.369,50 aan buitengerechtelijke kosten en met proceskosten. Faco c.s. stellen daartoe – kort gezegd – dat Haley c.s. inbreuk maken op de auteursrechten van Faco c.s. met betrekking tot de Bridge-programmatuur en software voor de codegenerator, althans onrechtmatig jegens hen handelen door Faco c.s. oneerlijke concurrentie aan te doen met de verkoop van de ARIE/400-software, althans jegens hen hebben gewanpresteerd. 3 Haley c.s. voeren gemotiveerd verweer, waarop in het hiernavolgende – voorzover relevant – nader in zal worden gegaan. Beoordeling van het geschil Auteursrechtinbreuk: verkoop ARIE/400-programmatuur 4 Haley c.s. hebben gesteld dat de auteursrechten terzake de Bridge-programmatuur niet aan Faco c.s. toebehoren maar inmiddels weer aan een derde zouden zijn overgedragen, te weten IBS Consist B.V. danwel Deltacare B.V. Die kwestie kan de rechtbank in het midden laten. Veronderstellenderwijs namelijk ervan uitgaande dat het auteursrecht nog bij Faco c.s. zou berusten, is de rechtbank van oordeel dat van inbreuk op die rechten geen sprake is, waartoe zij als volgt overweegt. 5 Haley c.s. bestrijden gemotiveerd – onder meer door overlegging van een uitgebreid deskundigenrapport – dat zij inbreuk maken op de auteursrechten terzake de Bridgeprogrammatuur met het door hen verkochte ARIE/400

E I G E N D O M

4 1

programma. Tegenover die gemotiveerde en gedocumenteerde betwisting hebben Faco c.s. op geen enkele wijze hun verwijt van inbreuk nader geconcretiseerd door een inhoudelijke vergelijking, al dan niet door een deskundige, van de concrete uitvoeringsvormen, bijvoorbeeld schermafdrukken en object- of broncodes, van de Bridgeprogrammatuur met ARIE/400, of althans met de programmatuur die beslagen is. De enkele stelling dat ’in ieder geval de in beslag genomen programmatuur op oorspronkelijke elementen overduidelijk overeenstemt met de programmatuur van Faco’ (pleitnota pagina 7) is zonder enige uitleg waarom dit dan overduidelijk zou zijn volstrekt onvoldoende. De gemotiveerde stelplicht in zaken als de onderhavige brengt met zich dat van een rechthebbende mag worden verwacht, ook al verkeert hij in bewijsnood omdat hij geen toegang heeft tot de computerbestanden van de beweerdelijke inbreukmaker zoals Faco c.s. hebben gesteld, dat hij concrete aanwijzingen geeft waarom van inbreuk sprake zou zijn. Bijvoorbeeld zou hij dit kunnen doen door middel van een duidelijke analyse van hetgeen hem wel ter beschikking staat (waarbij mag worden verwacht dat een rechthebbende zoveel als redelijkerwijs van hem gevergd kan worden aan informatie op de vrije markt verwerft), en door die analyse desnodig aan te vullen met een (partij-) deskundigenrapport waaruit minst genomen moet blijken van sterke aanwijzingen dat, gegeven de aldus verzamelde informatie, van auteursrechtelijk relevante ontlening sprake is. Daarbij merkt de rechtbank op dat de plicht tot motivering van de stellingen in intensiteit toeneemt, naarmate meer inhoudelijk en gedetailleerd (met bewijzen gestaafd) verweer wordt gevoerd, zoals hier gelet op het door Haley c.s. overgelegde, tamelijk uitvoerige, deskundigenrapport waaruit een geheel andere opzet van de ARIE/400 programmatuur blijkt. 6 Pas wanneer Faco c.s. zouden hebben voldaan aan deze gemotiveerde stelplicht, zou naar het oordeel van de rechtbank benoeming van een deskundige ex artikel 221 Rv (oud) aan de orde kunnen zijn. Nu zij dat niet hebben gedaan (de beslagstukken noch het door hen overgelegde deskundigenrapport bieden voldoende aanknopingspunten), dient hierop het aldus gevorderde te stranden. Auteursrechtinbreuk code-generator 7 Nog daargelaten dat ook hier Faco c.s. niet hebben voldaan aan hun gemotiveerde stelplicht als bovenomschreven (zij hebben enkel gesteld dat de uiteindelijk gegenereerde codes toegang zouden verlenen tot de Bridge-programmatuur, doch er ontbreekt wederom een inhoudelijke vergelijking van de uitvoeringsvormen), hebben Haley c.s. gemotiveerd bestreden dat op de code-generator überhaupt auteursrechten bij Faco c.s. rusten, gegeven het feit dat het software betreft die is gebaseerd op software afkomstig uit een computertijdschrift dat daarin gratis werd aangeboden. Daarop hebben Faco c.s. onvoldoende inhoudelijk gereageerd, bijvoorbeeld door gedetailleerd aan te geven welke oorspronkelijke elementen zij aan die dus reeds bestaande programmatuur hebben toegevoegd. Dit terwijl het, zo bleek ter zitting, tamelijk overzichtelijke programmatuur zou betreffen die op één A4-tje zou passen. Ook dit betoog van Faco c.s. wordt mitsdien gepasseerd.

4 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Onderhoud aan Bridge-programmatuur/milleniumbestendig maken 8 Vervolgens verdient de vraag beantwoording of het plegen door Haley c.s. na 1 oktober 1997 van onderhoud aan Bridge-programmatuur, die door Support aan klanten is geleverd vóór de overdracht van de auteursrechten daarop per 1 oktober 1997 aan Faco c.s., auteursrechtinbreuk oplevert. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend, gelet op het bepaalde in artikel 45j˚ Aw. Ingevolge dat artikel zijn immers vrij verveelvoudigingen door rechtmatige verkrijgers van een exemplaar van het werk, welke noodzakelijk zijn voor het met het werk beoogde gebruik tenzij met die rechtmatige verkrijgers anders zou zijn overeengekomen het geen gesteld noch anderszins is gebleken (de enkele – betwiste – stelling van Faco c.s. dat sprake zou zijn van ’een escrow-overeenkomst’ is zonder nadere toelichting onvoldoende). Onder dergelijke noodzakelijke verveelvoudigingen schaart de rechtbank – anders dan Faco c.s. – tevens die welke verband houden met noodzakelijk onderhoud, nu die vallen binnen de grenzen van het beoogde gebruik. Ook rekent de rechtbank hiertoe het millenniumbestendig maken van de Bridge programmatuur, nu Faco c.s. onvoldoende inhoudelijk hebben betwist dat onder het ’beoogde gebruik’ ook het ongestoorde gebruik van de programmatuur ná 1 januari 2000 te rekenen ware. Faco c.s. hebben verder niet voldoende gemotiveerd en gedocumenteerd gesteld dat het door Haley en Olgers verrichte onderhoud verder ging dan dat. 9 Ten aanzien van Support ligt de situatie evenwel wezenlijk anders. Met Support hadden Faco c.s. (meer in het bijzonder Informatisering) immers overeengekomen dat niet alleen de auteursrechten waren overgedragen, maar ook dat met ingang van 1 oktober 1997 Support geen onderhoud (waaronder begrepen te achten het millenniumbestendig maken) meer zou plegen. Ook al blinkt het onder 1.c geciteerde artikel niet uit in duidelijkheid, het Haviltexcriterium1 toepassend op voormeld artikel uit de akte van 17 februari 1997 vermag de rechtbank tot geen andere conclusie te leiden. Hoewel het dus de klanten conform het bovenstaande vrijstond in eigen beheer onderhoud (waaronder begrepen te achten het millenniumbestendig maken) te verrichten, stond het Support contractueel niet vrij dat voor hen te doen. Haley c.s. erkennen ook dat tot 1 oktober 1997 Support het onderhoud zou verrichten en dat daarna onderhoud zou worden verricht door Informatisering (conclusie van dupliek nummer 69). De rechtbank kan evenmin uit de door Haley c.s. overgelegde correspondentie gericht aan die klanten een ondubbelzinnige toestemming afleiden van Faco c.s. dat zij wèl bij Support terecht konden voor onderhoud, zoals Haley c.s. hebben bepleit. Nu Support heeft erkend de Bridge-programmatuur millenniumbestendig te hebben gemaakt en fouten daarin te hebben hersteld in de periode na 1 oktober 1997 (conclusie van antwoord nummers 13 en 14), staat vast dat zij jegens Informatisering toerekenbaar is tekortgeschoten zodat een daartoe strekkend verbod toewijsbaar is en de aldus geleden schade nader op te 1

Dit criterium houdt in dat voor de beantwoording van de vraag of van een schending van de overeenkomst sprake is het aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen in de overeenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635, Haviltex).

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

maken bij staat kan worden toegewezen (voor begroting thans heeft de rechtbank onvoldoende aanknopingspunten terwijl voorts de rechtbank de mogelijkheid van schade aannemelijk acht). Overige wanprestatie/oneerlijke concurrentie 10 Faco c.s. verwijten Haley c.s. tot slot dat zij in strijd met de contractuele verplichtingen of althans de hen betamende (postcontractuele) zorgvuldigheid handelen door enerzijds de codes voor Bridge-programmatuur ter beschikking te stellen en anderzijds met een concurrerend boekhoudprogramma op de markt te komen. 11 De rechtbank merkt allereerst op dat Faco c.s. geen onderscheid hebben gemaakt in wat zij welke gedaagde verwijten en waarom. Dit onderscheid is echter van belang omdat alleen Support aan de zijde van Haley c.s. partij was bij de overeenkomsten tot overdracht van zowel de activa van Support als van de auteursrechten. Haley bestond nog niet ten tijde van het sluiten van die overeenkomsten en Olgers trad destijds op als statutair directeur van Support. Verder hebben Faco c.s. niet weersproken dat ARIE/400 door Haley op de markt wordt gebracht, Support niet langer actief is en evenmin enig aandeel heeft in de huidige verhandeling van ARIE/400. In het licht van deze feiten, zal de rechtbank thans de gemaakte verwijten per gedaagde onderzoeken. 12 Het verwijt aan het adres van Support bestaat dan feitelijk, gelet op het bovenstaande, enkel nog slechts daaruit dat zij na de overdracht van de auteursrechten de broncode van de Bridge-programmatuur in het bezit van Haley zou hebben gesteld. Tegenover de betwisting door Haley c.s. van dit laatste, hebben Faco c.s. geen nadere onderbouwing en bewijsstukken aangedragen zodat die stelling wordt gepasseerd. Daarmee staat vast dat Support op deze grondslag geen verwijt kan worden gemaakt en van wanprestatie door haar geen sprake kan zijn. 13 Gelet op het vorengaande en op het oordeel dat van auteursrechtinbreuk geen sprake is, begrijpt de rechtbank de stellingen van Faco c.s. dan verder aldus, dat zij Olgers verwijt in zijn huidige functie als directeur van Haley jegens haar te wanpresteren, gelet op de door hem in acht te nemen zorgvuldigheid in verband met zijn voormalige functie als directeur bij Informatisering, en Haley verwijt te profiteren van die wanprestatie of dat onrechtmatig handelen door Olgers. 14 Bij de beoordeling of Olgers inderdaad wanprestatie pleegt of onrechtmatig handelt jegens Faco c.s. stelt de rechtbank voorop dat, bij ontbreken van een expliciet overeengekomen concurrentie verbod, in dienst treden bij een concurrent als zodanig geoorloofd is. Wil van ongeoorloofdheid sprake zijn, zijn bijkomende omstandigheden noodzakelijk. Faco c.s. hebben als mogelijk relevante omstandigheid naar voren geschoven dat Olgers de broncode van de Bridge-programmatuur heimelijk heeft achtergehouden en aan Haley ter beschikking heeft gesteld (waarna de broncode/software verder zou zijn ontwikkeld). Ook hier hebben Faco c.s. evenwel geen nadere onderbouwing en bewijsstukken aangedragen zodat die stelling wordt gepasseerd, welke stelling voorts niet zonder meer concludent lijkt in aanmerking genomen dat van auteursrechtelijke ontlening geen sprake is. Verder achten Faco c.s. ongeoorloofd dat Olgers eerst de goodwill, cliëntèle en Bridge-programmatuur van zijn be-

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

drijf (Support) verkoopt en vervolgens zich met een concurrerend boekhoudprogramma voor dezelfde markt gaat bezighouden (met een beroep op HR 1 juli 1997, NJ 1997, 685). Die stelling gaat evenwel voorbij aan het hierboven reeds gememoreerde feit dat Olgers zelf bij die verkoop geen partij was. Zonder nadere uitleg, die ontbreekt, kan niet worden aangenomen dat hij als vertegenwoordiger van Support aan die overeenkomst (of daaruit voortvloeiende verbintenissen) gebonden was. Tevens is onvoldoende onderbouwd en ook anderszins niet gebleken dat Olgers geheime knowhow van Faco c.s. (bijvoorbeeld klantengegevens) ter beschikking heeft gesteld aan Haley c.s. dan wel vaste cliëntèle van Faco c.s. (stelselmatig) heeft ’bewerkt’, in aanmerking genomen dat Faco c.s. een aantal vroegere klanten juist naar Support heeft verwezen met betrekking tot onderhoud aan de vóór de overdracht geleverde Bridge-programmatuur, daarmee zelf het gevaar in het leven roepend dat klanten zouden overlopen. 15 Nu van wanprestatie of onrechtmatig handelen door Olgers geen sprake is, kan Haley niet daarvan hebben geprofiteerd en heeft zij aldus niet onrechtmatig gehandeld. Evenzeer is hiervoor onvoldoende dat Olgers (de rechtbank begrijpt: Haley) programmeurs zou hebben overgenomen van Faco c.s., nu dat handelen op zich genomen, zonder bijkomende omstandigheden die niet zijn gesteld, niet onrechtmatig is. 16 Het verstrekken door Haley van beveiligingscodes voor haar eigen programma ARIE/400 kan, daar van auteursrechtinbreuk geen sprake is, evenmin ongeoorloofd worden geacht. Voorzover Faco c.s. hebben bedoeld te stellen dat ook het ter beschikking stellen van codes voor Bridgeprogrammatuur, die door Support aan klanten is geleverd vóór de overdracht van de auteursrechten daarop aan Faco c.s., ongeoorloofd is, passeert de rechtbank dit betoog. In het licht van de door Haley c.s. overgelegde verklaringen van afnemers, acht de rechtbank onvoldoende weersproken dat de destijds nog door Support geleverde Bridgeprogrammatuur is verkocht met een licentie voor onbepaalde tijd. Die licentieduur zou zinledig worden indien de beveiligingscodes om het programma te kunnen gebruiken niet jaarlijks zouden worden verstrekt, zodat ervan uit moet worden gegaan dat de contractspartij van die klanten, Support, deze hun had te verstrekken en dit geen wanprestatie of onrechtmatig handelen jegens Faco c.s. kan opleveren. Slotsom en proceskosten 17 Slechts het plegen van onderhoud aan de oude Bridgeprogrammatuur na 1 oktober 1997, en dan ook nog enkel door Support, acht de rechtbank ongeoorloofd zodat een verbod daartoe kan worden uitgesproken, met dwangsom (omgezet naar euro’s en afgerond) alsmede de schadestaat ten aanzien van dit onderhoud. Het falen van de overige grondslagen van Faco c.s. brengt met zich dat het overigens gevorderde zal worden afgewezen. Ondanks het feit dat één verwijt slaagt, zijn Faco c.s. als hoofdzakelijk in het ongelijk gesteld te achten zodat zij in de kosten van dit geding zullen worden veroordeeld. Enz.

E I G E N D O M

4 3

Noot De spanning tussen software en logica De uitspraak levert (verdere) steun op voor de door De Cock Buning en Moerel voorgestane uitleg van art. 45j (zie Informatierecht AMI 1999, p. 34/35). Softwaregebruikers als U-bocht acrobaten Voor wie er onbevooroordeeld naar kijkt vanuit een eigendomsoptiek (zie ook o.m. D.J.G. Visser, Auteursrecht op Toegang, VUGA 1997, p. 39 ev., i.h.b. 75) is het nog steeds wonderlijk dat het juridisch kennelijk niet vanzelfsprekend is dat een eigenaar een door hem aangeschaft computerprogramma mag onderhouden en herstellen. Hetzelfde geldt voor onderhoud en herstel door de rechtmatige gebruiker van dat programma, want anders dan men nog zou kunnen stellen bij de ’fysieke’ eigendom van zaken, brengt ondeskundig herstel door de gebruiker geen risico’s mee voor de eigenaar, die immers naar believen nieuwe, niet gemanipuleerde kopieën kan scheppen. Zoals bekend levert echter het enkele gebruik (en dus ook het herstellen en onderhouden) van programmatuur een auteursrechtelijk relevante handeling op, omdat dit gebruik niet mogelijk is zonder het verveelvoudigen daarvan, welk verveelvoudigen valt onder het exclusief recht van de auteursrechthebbende. Deze technische interpretatie van het verveelvoudigingsrecht is niet de enig denkbare. Een functioneel-economische benadering, afstemmend op de vraag of sprake is van een verveelvoudiging die aan de gebruiker daadwerkelijk een ’extra exemplaar’ verschaft met enigerlei toegevoegde waarde, zou praktischer zijn geweest. Art. 4, onder a, van de Auteursrechtrichtlijn 91/25o/EG brengt echter ondubbelzinnig de permanente of tijdelijke reproductie van een computerprogramma, ongeacht op welke wijze en in welke vorm, onder de exclusieve rechten. Art. 45i van de Nederlandse Auteurswet is daarop gebaseerd. Sedert het WIPO Auteursrecht Verdrag van 1996 is deze benadering internationaal als ijkpunt aanvaard voor alle werken: in een Overeengekomen Verklaring bij art. 1, lid 4 van dat verdrag is het reproductierecht ten volle van toepassing op het gebruik van werken in digitale vorm. De Infosoc-richtlijn 2001/29/ EG doet er nog een schepje bovenop, door de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie (...) met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te verbieden. (Zie evenwel in art. 5, lid 1, Rl. de uitzondering voor kort gezegd voorbijgaande repro – productiehandelingen zonder zelfstandige waarde). Art. 5 software-Rl. en art. 45j van de Nederlandse wet nemen vervolgens terug wat in art. 4 Rl. resp. 45i Aw teveel gegeven is, en staan de rechtmatige gebruiker toe het computerprogramma te gebruiken voor het beoogde doel, onder meer om fouten te verbeteren. Software-gebruik is kortom ingekleed als een U-bocht ritueel: eerst is het gebruik tot exclusief recht gemaakt, hetgeen uniek is in het auteursrecht, en toen is (even uniek) aan de rechtmatige gebruiker per retour verschaft een bijzondere wettelijke bevoegdheid tot verveelvoudigen, welke evenwel weer beperkt is tot bijzondere vormen van verveelvoudigen, die bij nader inzien vormen van gebruik blijken op te leveren. Het was dus eenvoudiger en nuchterder geweest om een regeling voor gebruik in te voeren.

4 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Art. 45j voegt, gebruikmakend van de 17e overweging bij de software-Rl., nog toe dat een dergelijke verveelvoudiging voor het beoogde doel, die geschiedt in het kader van het laden, het in beeld brengen of het verbeteren van fouten, niet bij overeenkomst kan worden verboden. Overigens berust het in beeld brengen in deze toevoeging op een vergissing. Er zou moeten staan: de uitvoering. Men vergelijke recital 18 van de Engelse tekst van de richtlijn (de overweging 17 van de Nederlandse versie is in de Engelse versie opgesplitst in twee overwegingen), waar sprake is van running. De tekst in de Nederlandse wet is weer terug te voeren op de Nederlandse richtlijnvertaling, in het bijzonder van de genoemde considerans, maar het betreft een kennelijke fout, zoals overigens ook erkend in de wetsgeschiedenis (EK 1993-1994, 22 531, nr. 63a, p. 4). Men zou een van de komende wijzigingen in de Auteurswet eens te baat kunnen nemen om dit recht te strijken. Een (goederenrechtelijk) ’beperkt recht tot onderhoud’? Krachtens de uitspraak van de rechtbank kan de rechthebbende op het auteursrecht zijn rechten niet handhaven ten aanzien van een rechtsvoorganger die voortgaat diens (uit licentie-overeenkomsten voortvloeiende) contractuele verbintenissen ten aanzien van derden na te komen in de vorm van het verstrekken van codes die in staat stellen het gebruik van de software voort te zetten. Niet duidelijk is of ook dit als onderhoud beschouwd mag worden; de rechtbank lijkt stilzwijgend aan te nemen van niet. Het vonnis vermeldt evenmin of eiser op de hoogte was van de genoemde verplichtingen ten tijde van de overdracht en daarmee rekening moest houden, al kan men dat gezien de context vermoeden. (Minimaal) deze wetenschap van eiser is mijns inziens echter noodzakelijk om de beslissing inpasbaar te maken in het systeem van ons vermogensrecht, want in beginsel regarderen de contractuele verplichtingen van de rechtsvoorganger diens goederenrechtelijke rechtsopvolger niet. A.A. Q.

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

Nr. 7 Vzr. Rechtbank te Dordrecht, 27 november 2002 (vakantiezegels) Mr. W. van Veen Art. 6:194a BW Dagblad De Dordtenaar heeft in 2001/2002 met Reisbureau Van Maren, voor een overeengekomen periode van ca. één jaar, een actie gehouden, waarbij ’vakantiezegels’, afgedrukt in De Dordtenaar, recht gaven op korting op bij Van Maren geboekte reizen. De samenwerking met Van Maren is niet voortgezet. De Dordtenaar heeft de actie later in 2002 opnieuw gestart, nu in samenwerking met Broere Reizen. Van Maren en het met haar gelieerde Gorcums Reisbureau hebben vervolgens via advertenties in een huis-aan-huisblad en via direct mail aan cliënten laten weten dat ook zij de zegels van De Dordtenaar accepteren. De Dordtenaar en Broere Reizen zijn hiervan niet gediend. Zij gronden hun vorderingen jegens Van Maren c.s. primair op ongeoorloofde vergelijkende reclame. Vzr. Rb.: Dagbladuitgever De Dordtenaar is onder de omstandigheden van dit geval te beschouwen als concurrent van de gedaagde reisbureaus. De handelwijze van Van Maren c.s. dient te worden aangemerkt als ongeoorloofde vergelijkende reclame. De vergelijking is misleidend omdat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat Van Maren c.s. nog steeds partners zijn in genoemde spaaractie. Voorts schept de reclame van Van Maren c.s. verwarring tussen de diensten van Broere Reizen en die van Van Maren c.s. Tevens levert de reclame oneerlijk voordeel voor Van Maren c.s. op, nu zij zonder daarvoor kosten te maken, meeliften met de spaaractie, terwijl het aannemelijk voorkomt dat zij ten nadele van Broere Reizen kortingsbeluste reizigers zullen trekken. 1 BV De Dordtenaar te Dordrecht, 2 Broere Reizen BV te Sliedrecht, eiseressen, procureur mr. V.J. Groot, advocaat mr. J.E. Polet te Rotterdam, tegen 1 Reis- en Passagebureau van Maren BV te Dordrecht, 2 Gorcums Reisburo BV te Gorinchem, gedaagden, procureur en advocaat mr. J.A. Visser te Dordrecht. De feiten 2 Op grond van de – in zoverre niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken – stellingen van partijen en in het geding gebrachte producties wordt in dit geding van het volgende uitgegaan: 3 De Dordtenaar heeft op 20 maart 2001 met Van Maren c.s. en een ander reisbureau een overeenkomst gesloten betreffende een spaaractie, inhoudende dat in de periode van 19 maart 2001 tot en met 31 maart 2002 dagelijks in De Dordtenaar spaarzegels verschijnen, welke zegels – die een waarde hebben van € 0,40 en geldig zijn tot en met 31 oktober 2002 – recht geven op een korting op een nieuw te boeken vakantiereis bij Van Maren c.s. Partijen zijn daarbij overeengekomen dat De Dordtenaar de kosten gemoeid met de reclame-uitingen rond de spaarzegelactie (spaarkaarten, informatiefolders, brieven aan abonnees van de Dordtenaar, schapkaarten en advertenties) voor haar rekening neemt, terwijl Van Maren c.s. ge-

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

houden zijn, onder de voor de spaaractie geldende voorwaarden, korting te verstrekken. De overeenkomst tussen partijen is op schrift gesteld in een brief van De Dordtenaar aan Van Maren c.s. In de brief is voorts het volgende vermeld: (...) De mogelijkheid wordt open gehouden, mits de deelnemende partijen tevreden zijn over het verloop, om deze actie te verlengen. (...) 4 In de periode dat de spaarzegelactie liep zijn er bij Van Maren circa 17.500 spaarkaarten ingeleverd ter waarde van € 10,–, zodat er door Van Maren voor circa € 175.000,– korting is verstrekt. 5 Partijen hebben in maart 2002 onderhandelingen gevoerd over de voortzetting van de spaaractie ná 31 maart 2002. Bij brief d.d. 16 april 2002 heeft De Dordtenaar aan Van Maren c.s. – voor zover hier van belang – als volgt bericht: (...) Als voorwaarde voor voortzetting van de actie stelde u voor om de waarde van de spaarzegels te halveren van € 0,40 naar € 0,20. Ik heb u laten weten daar geen voorstander van te zijn. (...) Inmiddels zijn wij in gesprek met een andere marktpartij die wel bereid is om deze actie tegen min of meer gelijkblijvende voorwaarden voort te zetten. 6 De Dordtenaar heeft vervolgens een overeenkomst gesloten met Broere Reizen voor een nieuwe spaaractie in de periode van 23 augustus 2002 tot 13 september 2003. De Dordtenaar en Broere Reizen zijn exclusiviteit met betrekking tot de inhoud van de actie overeengekomen, hetgeen tot uitdrukking komt in de opdruk op de zegels: Alleen geldig bij Broere Reizen. 7 De opzet van deze spaaractie is nagenoeg gelijk aan die van de voorgaande actie. Van Maren c.s. zijn een bodemprocedure tegen De Dordtenaar gestart, waarin zij onder andere een verklaring voor recht vragen dat het afbreken van de onderhandelingen respectievelijk het weigeren de onderhandelingen te heropenen en vervolgens een samenwerking met Broere Reizen aan te gaan jegens hen onrechtmatig is. 8 De nieuwe spaaractie van De Dordtenaar c.s. is op 23 augustus 2002 van start gegaan. 9 Van Maren heeft op 25 september 2002 een tweetal advertenties in het huis-aan-huis blad Dordt Centraal geplaatst, waarvan de tekst als volgt luidt: Vakantiezegels sparen? Reisbureau Van Maren! De vakantie/ reiszegels uit dagblad De Dordtenaar zijn natuurlijk ook geldig bij Reisbureau van Maren! In één advertentie wordt daar nog aan toegevoegd: Sterker nog, niet alleen de nieuwe, maar ook de oude spaarkaarten (twee soorten zegels op één kaart mag ook) kunt u zonder problemen tot 01/12/2003 bij ons inleveren. 10 Het Gorcums Reisburo heeft haar relaties, alsmede de relaties van haar nevenvestigingen bij brief d.d. 25 september 2002 als volgt geïnformeerd omtrent de spaarzegels: U heeft al één of wellicht meerdere keren gebruik gemaakt van kortingskaarten van dagblad De Dordtenaar. (...) daarom kunt u de spaarkaarten met vakantiezegels tot 31 oktober 2003 bij onze reisburo’s blijven inleveren. Nieuwe spaarkaarten kunt u bij onze reisburo’s altijd ophalen. 11 Voorts hebben Van Maren c.s. in de etalages van hun (neven)vestigingen posters en stickers opgehangen, alsmede op straat reclameborden geplaatst met daarop de advertentieteksten, zoals hiervoor onder 9 vermeld. 12 Broere Reizen, Van Maren en het Gorcums Reisburo zijn concurrenten, aangezien zij alledrie reizen en vakanties aan consumenten in de regio Dordrecht verkopen. (...)

E I G E N D O M

4 5

15 Primair beroepen De Dordtenaar c.s. zich er op dat de hiervoor onder 9, 10 en 11 omschreven gedragingen van Van Maren c.s. te kwalificeren zijn als ongeoorloofde vergelijkende reclame in de zin van art. 6:194a BW, omdat de vergelijkende reclame a) misleidend is, doordat met de reclameuitingen ten onrechte de indruk wordt gewekt dat Van Maren c.s. partner zijn van De Dordtenaar, b) gevaar voor verwarring schept, doordat de gemiddelde consument de diensten van Van Maren c.s. zal verwarren met de diensten van Broere Reizen en c) oneerlijk voordeel oplevert, doordat Van Maren c.s. zonder daarvoor kosten te maken profiteren van de bekendheid van de handelsnaam van De Dordtenaar en de onderscheidende kenmerken van de spaaractie van De Dordtenaar c.s. en ten koste van Broere Reizen klanten zullen werven. Subsidiair stellen De Dordtenaar c.s. zich op het standpunt dat deze gedragingen van Van Maren c.s. jegens hen een onrechtmatige daad opleveren, aangezien de gedragingen oneerlijke concurrentie opleveren en aldus in strijd zijn met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. (...) De beoordeling 17 De Dordtenaar is in haar hoedanigheid van uitgever van dag- en weekbladen in strikte zin geen concurrent van Van Maren c.s. Dat wordt evenwel anders in het licht van het volgens de memorie van toelichting (blz. 14 midden) ruim uit te leggen begrip concurrent in de context van artikel 6:194a BW, nu De Dordtenaar een exclusieve overeenkomst betreffende een spaaractie met Broere Reizen heeft gesloten, bestemd voor de lezers van De Dordtenaar zoals onder de feiten vermeld en aldus met Broere Reizen in een concurrentiepositie jegens Van Maren c.s. is komen te staan. 18 Onder vergelijkende reclame wordt verstaan iedere vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Uit de memorie van toelichting bij artikel 6:194a BW (blz. 13 e.v.) blijkt dat het hier een ruime definitie betreft, waaronder ook gevallen worden begrepen die niet op het eerste gezicht als vergelijkende reclame in het gangbare taalgebruik gelden. Reclame valt in dit opzicht te beschouwen als iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële (...) activiteit ter bevordering van de afzet van goederen of diensten. (...) Zo kan het enkelenoemenvanandermansmerk,naamofanderonderscheidingsmiddel, zonder daarbij tevens op inhoudelijke wijze te vergelijken of anderszins een relatie te leggen met andermans goederen of diensten, onder vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW worden begrepen. Dergelijke reclame zal niet spoedig voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 6:194a BW, reeds vanwege het ontbreken van kenmerken aan de hand waarvan wordt vergeleken. (...) 19 Vergelijkende reclame is toegestaan onder de voorwaarden zoals cumulatief opgesomd in art. 6:194a lid 2 BW. Zo mag vergelijkende reclame – onder andere – niet misleidend zijn; mag zij er niet toe leiden dat op de markt de adverteerder (Van Maren c.s.) wordt verward met een concurrent (De Dordtenaar c.s.), of de diensten van de adverteerder met die van de concurrent en mag zij geen oneerlijk voordeel opleveren ten gevolge van de bekendheid van een handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent. 20 Van Maren c.s. verwijzen in de litigieuze reclameuitingen expliciet naar De Dordtenaar. Tevens is er sprake van een impliciete verwijzing naar Broere Reizen, immers de advertentietekst zoals die dagelijks op de voorpagina van

4 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

de Dordtenaar verschijnt, luidt als volgt: Spaar voor korting op vakanties en reizen bij Broere Reizen. 21 De handelwijze van Van Maren c.s. zoals beschreven onder de feiten sub 9, 10 en 11 dient in het licht van hetgeen hiervoor onder 17, 18, 19 en 20 is overwogen te worden aangemerkt als ongeoorloofde vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW. Immers, de vergelijking is misleidend nu daarin ten onrechte de indruk wordt gewekt dat Van Maren c.s. nog steeds partners zijn in genoemde spaaractie op de voorpagina van De Dordtenaar. Voorts schept de vergelijkende reclame voor het publiek verwarring tussen de diensten van Broere Reizen en van Van Maren c.s. Tevens levert de vergelijkende reclame oneerlijk voordeel voor Van Maren c.s. op, nu zij zonder daarvoor kosten te maken meeliften met genoemde spaaractie, terwijl het aannemelijk voorkomt dat zij ten nadele van Broere Reizen kortingsbeluste reizigers zullen trekken. 22 De vorderingen vermeld onder 13 sub (1) onder (a) en (b) zijn voor toewijzing vatbaar, met dien verstande dat de dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd, zoals hierna vermeld. Nu gedaagden zich ieder voor zich aan na te melden verboden dienen te houden, is hoofdelijke veroordeling tot betaling van dwangsommen in strijd met artikel 6:6 BW. 23 Door het kosteloos meeliften op de exclusieve spaaractie van De Dordtenaar c.s. en het trekken van klanten ten nadele van Broere Reizen ontstaat minst genomen de dreiging dat Van Maren c.s. schade aan hen toebrengen als bedoeld in artikel 6:196 BW. (...) De beslissing in kort geding De voorzieningenrechter: Verbiedt Van Maren en Gorcums Reisburo, binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis: a op enigerlei wijze aan te haken bij de spaaractie, de reputatie en de reclame-uitingen van De Dordtenaar c.s. en zich te onthouden van het doen van mededelingen in advertenties en brieven of op posters, waarin de spaaractie van De

B

E

R

I

C

H

E I G E N D O M

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

Dordtenaar c.s. wordt genoemd of die er toe strekken deelnemers aan de spaaractie van De Dordtenaar c.s. ertoe te bewegen hun spaarkaarten of spaarzegels bij hen in te leveren b spaarkaarten of spaarzegels van de nieuwe spaaractie van De Dordtenaar c.s. te aanvaarden; Bepaalt dat Van Maren en Gorcums Reisburo een dwangsom zullen verbeuren van € 25.000 (...) voor elke overtreding van de hiervoor genoemde verboden, te vermeerderen met € 10.000 (...) voor iedere dag dat die overtreding voortduurt, zulks tot een maximum van € 500.000 (...). Beveelt Van Maren en Gorcums Reisburo om na betekening van dit vonnis in de eerst mogelijke editie van De Dordtenaar, Dordt Centraal en de Gorcumse Courant, op eigen kosten de navolgende advertentie, opgemaakt naar goed drukkersgebruik, zonder enig commentaar of toevoegingen in welke vorm dan ook, te plaatsen: RECTIFICATIE Ter uitvoering van het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht van 27 november 2002 berichten wij u het volgende. Wij zijn géén partner van De Dordtenaar en/of Broere Reizen voor de nieuwe spaaractie in het dagblad de Dordtenaar die op 23 augustus 2002 van start is gegaan. In tegenstelling tot onze eerdere berichten zullen wij de spaarkaarten en spaarzegels van de nieuwe spaaractie van De Dordtenaar en Broere Reizen niet accepteren. Reis- en passagebureau Van Maren B.V. en Gorcums Reisburo B.V. Bepaalt dat Van Maren en Gorcums Reisburo een dwangsom zullen verbeuren van € 10.000 (...) voor iedere dag dat zij in gebreke zullen blijven aan het hiervoor genoemde bevel te voldoen, zulks tot een maximum van € 100.000 (...), tot betaling van welke dwangsom Van Maren en het Gorcums Reisburo hoofdelijk verbonden zijn; Veroordeelt Van Maren en het Gorcums Reisburo in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van De Dordtenaar c.s. bepaald op € 703,– aan salaris van de procureur en € 258,18 aan verschotten, waarvan € 193,– aan griffierecht; Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad; Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

T E N

FORUM – 5th International Trademark Conference, 22-23 April 2004 and pre-Conference Workshop ’U.S. Trademark Protection’, 21 April 2004, EPO-branch at The Hague, The Netherlands On 22-23 April 2004 FORUM organises its 5th International Trademark Conference in Den Haag / Rijswijk. A preConference Workshop ’U.S. Trademark Protection – after accession of the USA to the Madrid Protocol’ will be held on 21 April 2004. Participants: The Conference and the Workshop are designed for all intellectual property practitioners, in particular Trademark Agents, Corporate Trademark Counsels, Intellectual Property Consultants, Legal Advisers, Attorneys, Solicitors, Barristers as well as Company Executives with a special interest in intellectual property protection.

Speakers 5th International Trademark Conference: Dr. Alexander von Mühlendahl, Vice President OHIM Alicante; Erik C. Nooteboom, Head of IP Unit, DG Internal Market, EU Commission; Dr. Alicja Adamczak, President of the Patent Office of Poland; Gerhard Bauer, Chief Trademark Counsel, DaimlerChrysler AG; Huib Berendschot, Senior Consultant at Novagraaf BV; Lynn G. Beresford, US Patent and Trademark Office; John G. Flaim, Baker & McKenzie Dallas; Dr. Brigitte Joppich, Linklaters, Oppenhoff & Rädler; Mariusz Kondrat, Office of the Committee for European Integration, Warsaw; Dr. Gerd Kunze, President of AIPPI; Jessica Lewis, IP Matters Service of OHIM Alicante; Peter Necarsulmer, President of the Coalition for IP Rights, Moscow; Thomas Raab, Taylor Wessing; Dr. Szamosi, Vice President of the Hungarian Trademark Association; Christophe Zimmermann, DG Taxation and Customs Union, EU Commission.

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

4 7

Speakers Workshop ’U.S. Trademark Protection’ – after accession of the USA to the Madrid Protocol: Nicole Emmons, Attorney at Law (Dallas); John G. Flaim, Attorney at Law (Dallas); Dr. Rembert Niebel, Attorney at Law (Frankfurt/Main), Baker & McKenzie; Gerhard Bauer; Chief Trademark Counsel of DaimlerChrysler AG.

For further information please request the detailed Conference and Workshop brochures: Mr. Adrian Schmechel, Conference manager, FORUM Institute of Management, P.O. Box 10 50 60 – D-69040 Heidelberg, Phone +49/6221/ 500-670, Fax +49/6221/500-959, [email protected]; www.forum-institut.de.

Objective: A very distinguished panel of international experts will focus on the most topical issues affecting today’s trademark law. The emphasis will be on key questions relating to the EU-Enlargement, the .eu Domain, the accession of the USA to the Madrid Protocol and also, of course, the upcoming accession of the EU to the Protocol. Finally we will look at the persistent problems of counterfeiting and recent developments to counter these damaging activities. The Conference has been designed to give delegates ample opportunities for discussion and for the exchange of views with expert speakers and other Conference delegates. Thus, the 5th International Trademark Conference will once again offer a forum for professional networking and for keeping up-to-date with current developments in this important and complex field of intellectual property rights.

Congres ’De nieuwe Benelux-Merkenwet’

The Madrid Protocol has become effective in the United States on November 2, 2003. The implementation of the Madrid Protocol into US Law gives European trademark holders the opportunity to file an IR trademark for the United States through the Office of origin. However, is the Madrid filing always preferable to the national filing at USPTO? Learn in the pre-conference Workshop everything you should take into consideration when filing your trademark for the United States. The Workshop will also cover filing-related key questions of U.S. trademark law (distinctiveness, descriptiveness, confusion), proceedings before the Trademark Trial and Appeal Board as well as special use requirements in the United States. There will be ample opportunity to discuss with the speakers the benefits and pitfalls of applications and registrations. Date: 22-23 April 2004 (5th International Trademark Conference); 21 April 2004 (pre-Conference Workshop) Venue: European Patent Office, Patentlaan 2, 2280 EE Rijswijk Fees: 5th International Trademark Conference: € 1.280,–, (Conference-No.: 0404113). The fee includes course documentation as well as mid-session refreshments, lunch on April 22 & 23, 2004 and the official Conference Dinner which will be held at a specially selected Delft Restaurant on April 22, 2004. Early Bird Registration: If you register before 22 December 2004 the fee is € 1.180,–. You save € 100,–! Pre-Conference Workshop ’U.S. Trademark Protection’: € 690,–, (Conference-No.: 0404173). The fee includes course documentation as well as mid-session refreshments and lunch. Delegates who have also registered for the 5th International Trademark Conference 2004 will receive a discount of 25%. You save € 172,– ! Hotel Accommodation: FORUM has reserved a number of rooms at a special rate at hotels close to the Conference venue. The list of hotels will be supplied with your confirmation.

Op woensdag 4 februari 2004 van 13.30 – 17.30 uur organiseert Elsevier Congressen een congres over de nieuwe Benelux-Merkenwet, die op 1 januari a.s. in werking treedt. De volgende onderwerpen worden behandeld: – De Benelux Oppositieprocedure; – Het register van merkengemachtigden – Onderscheidend vermogen van ’non-conventionel’ merken; – Het nieuwe inbreukcriterium: overzicht relevante jurisprudentie. Dagvoorzitter is mr. F.V.B.M. Mutsaerts, advocaat te Utrecht; inleiders zijn: prof. mr. A.A. Quaedvlieg, hoogleraar I.E., KUN; mr. C.J.P. Janssen, Benelux-Merkenbureau; mr. V.J. Teding van Berkhout, merkengemachtigde; mr. A.C.J. Hagen, merkenconsultant; mr. C.J.G.M. van der Weide, vice president rechtbank Breda. Plaats: World Trade Center Rotterdam; kosten: € 595,–. Inlichtingen en inschrijving: Elsevier Congressen, www.elseviercongressen.nl; telefoon: 070-4415795; fax: 0703241366. Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigde 2004 De Beroepsopleiding 2004 zal in het voorjaar van 2004 (maart-april) starten. Afhankelijk van de kandidaten wordt deze opleiding afwisselend in België en Nederland gehouden en, indien gewenst, zowel in de Nederlandse en ook in de Franse taal. De definitieve aanvangsdatum alsmede de locaties zijn op dit moment nog niet bekend. Nadere informatie hieromtrent volgt. De opleiding wordt in december 2004 afgesloten met een mondeling examen. Dit examen is toegankelijk voor degenen die met goed gevolg de opleiding hebben afgerond. Aan deze opleiding kunnen maximaal 26 personen deelnemen. De Stichting behoudt zich het recht voor om de opleiding geen doorgang te laten vinden indien minder dan 15 kandidaten zich aanmelden. De kosten voor deze Beroepsopleiding bedragen € 7.500,–. Gegeven de aanvang in het voorjaar van 2004, verzoeken wij u vriendelijk uw aanmelding voor 15 januari a.s. te zenden aan een van de volgende personen. Zij kunnen u ook meer informatie verschaffen over de opleiding. Meer informatie kunt u ook vinden op de website, www.bbmm.info. Huib Berendschot, Novagraaf Breda, Postbus 9376, 4801 LJ Breda, telefoon: + 31 76 5723200, telefax: + 31 76 5723201, e-mail: huib.berendschotnovagraaf Alice Slabbaert, Shield Mark, Postbus 75683, 1070 AR Amsterdam, telefoon: + 31 20 5111888, telefax: + 31 20 5111800, e-mail: [email protected].

4 8

O

B I J B L A D

F

F

I

C

I

E }

L

E

M

E D

I N D U S T R I E } L E

E

D

Sluiting van het Bureau I.E. Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op de volgende (feest-)dagen in 2004 voor het publiek gesloten zijn: maandag 12 april (Tweede Paasdag), vrijdag 30 april (Koninginnedag), woensdag 5 mei (Nationale Bevrijdingsdag), donderdag 20 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 21 mei en maandag 31 mei (Tweede Pinksterdag). (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom.)

E

L

E I G E N D O M

I

N

G

E

1 6

J A N U A R I

2 0 0 4

N

De inschrijving van de heer ir. J.W. van Schaik is vanwege zijn overlijden op 29 november 2003, doorgehaald op 2 december 2003. Bibliotheek Bureau I. E.: Nieuwe prijsstelling documentleverantie Per 1 januari 2004 zal het Bureau voor de Industriële Eigendom (Bureau I.E.) de prijs met betrekking tot documentleverantie differentiëren. De prijswijziging volgt na een periode van vijf jaar waarin het tarief uniform en constant is gebleven.

Personeel Beëindiging dienstverband Aan de heer L.J.W. Groenendijk, medewerker systeem- en netwerkbeheer, mevrouw I.W. Scheevelenbos-de Reus, teamleidster Team Europese Octrooien, en mevrouw H. Krul, managementassistente, allen in vaste algemene dienst van het Rijk met een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met gebruikmaking van de FPU-regeling met ingang van 1 januari 2004 eervol ontslag verleend. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 december 2003, nr. Personeel 2003.033, respectievelijk van 9 december 2003, nr. Personeel 2003.034 en van 19 december 2003, nr. Personeel 2003.035.) Register van Octrooigemachtigden De Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom maakt bekend, dat de inschrijving in het Register van Octrooigemachigden van de heer ir. W.J. de Putter, op zijn verzoek van 29 november 2003, is doorgehaald op 2 december 2003.

De aanvrager van een document zal, indien deze behoort tot één van de doelgroepen van het Bureau I.E., de prijs van € 5,– per document worden berekend. De formulering van de Nederlandse doelgroepen is vastgelegd in de opdrachtomschrijving van eigenaar en opdrachtgever van het Bureau I.E., het Ministerie van EZ. Tot deze doelgroepen waarvoor het Bureau I.E. specifiek omschreven voorlichtingstaken uitoefent, behoren het MKB – met name het innovatieve MKB –, de kennisinfrastructuur (universiteiten, hogescholen en technologische instituten), particuliere uitvinders en de overheid zelf. De aanvragers van documenten die niet onder de hierboven omschreven doelgroepen vallen, zullen voor de volle kostprijs worden belast, zijnde € 18 per document.