17 januari 2005, 73e jaargang, nr. 1. Actualiteiten

U I T G A V E

V A N

H E T

B U R E A U

V O O R

D E

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1

17 januari 2005, 73e jaargang, nr. 1

I

N

H

O

U

D

Actualiteiten Territoriale omvang inburgering (blz. 3).

McSmart te beperkt om aan te nemen dat het publiek daartussen verband zal leggen; geen gebruik door Schaap van zijn merken als handelsnaam).

Jurisprudentie

3 Auteursrecht

Rechterlijke uitspraken

Nr. 5 Rechtbank Amsterdam, 3 dec. 2003, Beeldengieterij A.M. van Ee/Wolters-Noordhoff (ook indien auteursrechten niet waren overgedragen, waren ze toch beland bij Wolters Kluwer; inbreukmakende nabootsing in gewijzigde vorm staat vast; modelregistratie van een inbreukmakend ontwerp vormt een zelfstandige auteursrecht inbreuk).

1 Octrooirecht Nr. 1 Rechtbank ’s-Gravenhage, 3 juni 2004, Genzyme Biosurgery Corporation/Bureau voor de Industriële Eigendom (Aanvullend Beschermingscertificaat voor medisch hulpmiddel met ’geneesmiddel’; beslissend is of de belastende en langdurige procedure volgens 7.4 van bijlage I bij Richtlijn 93/42/EEG is doorlopen; Bureau IE had verplichting tot het inwinnen van inlichtingen en eventueel overgaan tot opvragen van de verleende vergunning). Nr. 2 Hof ’s-Gravenhage, 26 aug. 2004, CFS Bakel/Stork Titan (uitleg veroordeling; beperkte uitleg bevel; nadat duidelijk was dat OSI geen spiraaloven van Stork zou afnemen, kon Stork geen rechten meer ontlenen aan het bevel; geen dwangsommen verbeurd). 2 Merkenrecht Nr. 3 Vzr. Rechtbank Utrecht, 1 april 2004, Frito Lay Trading Company Europe e.a./Bastini Holding e.a. (bevoegdheidsincident; belang bij voeging; typische puntmutsvorm van het zoutje is op zichzelf reeds onderscheidend; de ronde opening en conische vorm vormen tezamen geen gebruikskenmerk; geen verval van merkrecht nu het onderscheidende kenmerk van de ingeschreven vorm ongewijzigd is gebleven; de Nacho Knabbels en de Corn Guapo’s vertonen een grote mate van overeenstemming met de Bugles; gevaar voor verwarring). Nr. 4 Rechtbank Utrecht, 14 april 2004, McDonald’s International Property Company e.a./F. Schaap (enkel deponeren van een merk is reeds gebruik in het economisch verkeer; klassenomschrijvingen vormen geen aanwijzing voor het bestaan van verwantschap tussen de betreffende waren; gelijkenissen tussen merken van McDonald’s en merk

Nr. 6 Hoge Raad, 2 april 2004, Isabella Jydsk Camping Industri e.a./Doréma Rekreatie (HR: hof heeft terecht de vraag aan de orde gesteld in hoeverre de producten van Jydsk onderscheidend vermogen hebben; bescherming tegen ongeoorloofde mededinging van nagebootst product waarvan het uiterlijk een model in de zin van de BTMW vormt, maar dat niet als zodanig is gedeponeerd, kan alleen gerechtvaardigd zijn als aan die voorwaarde is voldaan; hof: modellen van Jydsk komt geen auteursrechtelijke bescherming toe; Doréma heeft zich niet schuldig gemaakt aan systematisch en onrechtmatig nabootsen). Nr. 7 Hoge Raad, 17 sept. 2004, Wessanen Nederland e.a./ Nutricia Nederland (overdracht bedrijfsonderdeel incl. intellectuele eigendomsrechten; de omstandigheid dat Wessanen het auteursrecht op de etiketten van de overige Zonnatura-producten heeft verkregen, hoeft niet in de weg te staan dat het auteursrecht op etiketten voor babyvoeding bij Nutricia is gebleven; niet aannemelijk is geworden dat het vermelden van ’Zonnatura’ op de verpakking van babyvoeding ooit anders heeft gefunctioneerd dan als merk- of handelsnaam) (met noot A.A.Q.). Nr. 8 Rechtbank Alkmaar, 18 febr. 2004, Harem Textiel Amsterdam/Mim-Pi (Mim-Pi heeft het makerschap van Harem Textiel betwist; Harem Textiel heeft onvoldoende gesteld om toegelaten te worden tot bewijslevering; vorderingen op primaire grondslag kunnen niet worden toegewezen). (vervolg inhoud op pag. 2)

2

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O


E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beeïndiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industrie¨ le Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Redactie-adres: Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 65 02 Telefax (070) 398 65 30

Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag ©

Auteursrecht voorbehouden

4 Mededingingsrecht

5 Onrechtmatige daad

Nr. 9 Hof Amsterdam, 29 april 2004, Gouden Gids/ Telefoongids Media e.a. (gebruik van ’De Officiële Telefoongids’ door KPN wekt bij de adverteerder c.q. consument de onjuiste suggestie dat de Telefoongids van KPN/TGM van overheidswege is ’geselecteerd’ wegens bijzondere kwaliteiten of eigenschappen die andere telefoongidsen niet zouden hebben; deze suggestie zou bovendien vrije concurrentie belemmeren; gebruik van ’De Officiële Telefoongids’ is misleidend en onrechtmatig; ’Telefoongids’ is een beschrijvende, generieke aanduiding; KPN/TGM kunnen zich niet verzetten tegen gebruik door Gouden Gids van ’telefoongids’; dit zou de concurrentie belemmeren; verwarringsgevaar door gestelde nabootsing onvoldoende aannemelijk).

Nr. 10 Vzr. Rechtbank Utrecht, 22 april 2004, Gilette Groep Nederland/Wilkinson Sword (enige overdrijving is eigen aan reclame en geeft nog geen misleidend karakter aan een reclamebewering; vorderingen over en weer afgewezen). Berichten Forum-conferentie (blz. 51). Beroepsopleiding Benelux gemachtigden 2005 (blz. 51).

merken-

en

modellen-

Officiële mededelingen Personeel. – Brief van directeur Bureau IE aan Orde van Octrooigemachtigden. – Register van Octrooigemachtigden. – Gevolgen intrekking Rijksoctrooiwet 1910.

1 7

J A N U A R I

A C

T

U

2 0 0 5

A L

B I J B L A D

I

T E I


E I G E N D O M

3

T E N

Territoriale omvang inburgering In zijn beschikking van 9 december 2004 in Bovemij Verzekeringen N.V./Benelux-Merkenbureau heeft het Haagse Hof aangegeven dat het over de vraag of een ’van huis uit’ niet-onderscheidend teken door inburgering alleen in Nederland onderscheidend vermogen kan verwerven, prejudiciële vragen wil stellen. In deze zaak gaat het om het teken EUROPOLIS, dat Bovemij als woordmerk heeft gedeponeerd voor o.m. verzekeringsdiensten. Na de voorlopige weigering had zij enige bescheiden aan het Bureau doen toekomen om haar beroep op inburgering te staven maar deze hadden het Bureau niet overtuigd. In beroep legde Bovemij aan het Haagse hof nieuwe bescheiden over om het beroep op inburgering te onderbouwen. Het Hof overwoog – na te hebben geoordeeld dat het teken van huis uit elk onderscheidend vermogen mist – allereerst dat de vraag rijst of het arrest van het Benelux Gerechtshof van 15 december 2003 inzake ’Langs Vlaamse Wegen’ (zie BIE 2004, p. 51) zich ertegen verzet dat in de verzoekschriftprocedure nadere stukken met betrekking tot inburgering worden overgelegd. Verder constateerde het hof als tweede geschilpunt de vereiste omvang van het territoir van inburgering. Bovemij betoogde dat voor inburgering van een teken voldoende is dat het als merk wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied, hetgeen volgens haar, zoals in casu, ook alleen Nederland kan zijn. Het Bureau was het hiermee niet eens.

Een en ander leidde tot de volgende drie conceptvragen, waarvan het hof de eerste aan het Benelux Gerechtshof en de beide andere aan het EG Hof van Justitie en/of het Benelux Gerechtshof wil voorleggen: (1) Moet het genoemde arrest van het Benelux Gerechtshof van 15 december 2003 zodanig worden uitgelegd dat de term ’gegevens’ in rechtsoverweging 11 mede omvat (nader) bewijsmateriaal met betrekking tot inburgering? (2) Moet artikel 3, lid 3 van de Richtlijn zodanig worden uitgelegd dat voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen in een geval dat een teken als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van inschrijving door het in aanmerking komende publiek als merk wordt opgevat, noodzakelijk is dat (de perceptie van) dat gebruik zich heeft voorgedaan in het gehele Beneluxgebied, derhalve in België, Nederland en Luxemburg? (3) Ingeval van ontkennende beantwoording van vraag 2: Is in het in vraag 2 bedoelde geval voldoende dat het teken, als gevolg van het gebruik ervan, door het in aanmerking komende publiek als merk wordt opgevat in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied, en kan dit bijvoorbeeld ook alleen Nederland zijn? Het hof heeft partijen tot 20 januari 2005 gelegenheid gegeven zich uit te laten omtrent de formulering van de vragen ’en omtrent de gerechten waaraan de vraag/vragen kan/ kunnen worden gesteld’. C. v. N.

4

B I J B L A D

J

U

R

I

S

P R

U

D

E N T


I

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

E

Nr. 1 Rechtbank te ’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, 3 juni 2004* (Hylaform) Mrs. J.A. Hagen, C.J. Waterbolk en E.F. Brinkman Richtlijn 65/65/EEG j˚ Bijlage I bij Richtlijn 93/42/EEG onder 7.4 Beslissend is niet, zoals eiseres heeft betoogd, of het medisch hulpmiddel naar het oordeel van verweerder een stof bevat die als een geneesmiddel in de zin van Richtlijn 65/65/EEG kan worden gekwalificeerd (waarover het instituut Dr. Müller-Lierheim GmbH mogelijk een ander oordeel heeft gehad) maar of voor die stof daadwerkelijk de belastende en langdurige procedure volgens 7.4 van bijlage I bij Richtlijn 93/42/EEG is doorlopen. Dit strookt voorts met de wenselijkheid van uniforme uitleg die aan dergelijke begrippen door instellingen belast met de uitvoering van gemeenschapsrecht wordt gegeven. Bijlage I bij Richtlijn 93/42/EEG onder 7.4 Dat in het Verenigd Koninkrijk (en wellicht ook in Italië) wel een ABC is afgegeven, behoefde verweerder evenmin tot een ander oordeel te nopen. Ook in die procedures is immers niet vast komen te staan dat de procedure van Bijlage I, punt 7.4, van Richtlijn 93/42/EEG is gevolgd. De andersluidende juridische opvatting van die instantie(s) behoefde verweerder, bij gebreke aan bevestiging door het HvJ EG, niet tot een andere conclusie te leiden. Art. 10 EG-verdrag Zeker nu is aangegeven dat in ieder geval de Engelse ABCverlenende instantie en wellicht ook de Italiaanse een ander oordeel zijn toegedaan dan verweerder, had het op de weg van verweerder gelegen om zelfstandig bij het Instituut Dr. Müller-Lierheim GmbH bedoelde informatie op te vragen. Dit volgt uit het in artikel 10 EGverdrag vastgelegde beginsel van gemeenschapstrouw en loyale samenwerking tussen instellingen belast met de uitvoering van gemeenschapsrecht (vgl. HvJ EG in zaak C-2/88). Zowel verweerder als het Instituut Dr. Müller-Lierheim GmbH, dat in 1995 kennelijk was belast met de uitvoering van de gemeenschapsrecht inzake de verlening van toelating van medische hulpmiddelen voor de EU/EER, behoren tot die categorie van instellingen (vgl. HvJ EG in zaak C-8/ 88). De verplichting voor verweerder tot het inwinnen van inlichtingen en eventueel zelfs overgaan tot het opvragen van de verleende vergunning kan voorts (impliciet) worden afgeleid uit hetgeen HvJ EG overwoog op 23 januari 1997 in zaak C-181/95 (Biogen/SKB, Jur EG 1997 blz. I-357), zie met name r.o. 45. Genzyme Biosurgery Corporation te Cambridge, Verenigde Staten van Amerika, eiseres, gemachtigde mr. M.J. Hatzmann, advocaat mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht, tegen Het Bureau voor de Industriële Eigendom te Rijswijk, verweerders, vertegenwoordigd door mr. J.L. Driessen en mr. ir. R.A. Grootoonk.

*

E I G E N D O M

Op dezelfde datum heeft de rechtbank overeenkomstig beslist op het bezwaar tegen het besluit van het Bureau IE inzake Synvisc, 21 maart 2002, BIE 2002, nr. 65, blz. 360. Eiseres is van beide uitspraken in beroep gegaan bij de Raad van State. Red.

Motivering Eiseres stelt in haar beroep in de eerste plaats de vraag aan de orde of met betrekking tot een medisch hulpmiddel, waarvoor ingevolge Richtlijn 93/42/EEG een marktvergunning is afgegeven, maar waarin als integrerend bestanddeel een stof is verwerkt die, indien afzonderlijk gebruikt, kan worden beschouwd als een geneesmiddel in de zin van Richtlijn 65/65/EEG (inmiddels vervangen door Richtlijn 2001/83/EG) voor die stof een ABC kan worden verkregen, ongeacht of voor die stof controle heeft plaatsgevonden naar analogie van Richtlijn 75/318/EEG. De rechtbank overweegt als volgt. In wezen stelt eiseres de vraag aan de orde wat de werkingssfeer is van de ABCverordening. Die werkingssfeer wordt gedefinieerd in artikel 2 van die verordening, dat als volgt luidt: Ieder op het grondgebied van een Lid-Staat door een octrooi beschermd produkt dat, voordat het in de handel wordt gebracht, volgens Richtlijn 65/65/EEG of Richtlijn 81/851/EEG als geneesmiddel aan een administratieve vergunningsprocedure onderworpen is, kan onder de voorwaarden van en in overeenstemming met de in deze verordening vervatte regels voorwerp van een certificaat zijn. Eiseres heeft gewezen op het probleem dat met ingang van 1 januari 1995 zou zijn ontstaan omdat ingevolge het bepaalde in Richtlijn 93/42/EEG (derhalve nadat de ABCverordening was vastgesteld) bepaalde producten, die voorheen volgens Richtlijn 65/65/EEG aan een vergunningsprocedure waren onderworpen, onder de werkingssfeer van Richtlijn 93/42/EEG zijn komen te verkeren en derhalve een vergunningsprocedure volgens die richtlijn doorlopen. Naar de letterlijke tekst van artikel 2 ABC-verordening zou voor dergelijke producten derhalve met ingang van 1 januari 1995 geen aanspraak meer kunnen worden gemaakt op een ABC. De rechtbank is van oordeel dat, zoals ook verweerder heeft aangenomen, de omstandigheid dat in artikel 2 van de ABCverordening niet naar Richtlijn 93/42/EEG wordt verwezen, niet aan toepassing van de ABC-verordening in de weg behoeft te staan. Inderdaad is in de verordening immers met latere regelgeving geen rekening gehouden door die verordening aan te passen. Genoemd zij dat Richtlijn 65/65/EEG, zoals genoemd in de verordening, inmiddels zelfs in haar geheel is vervangen door Richtlijn 2001/83/EG. De EGwetgever heeft in dat geval het probleem van verwijzingen in oudere wetgeving naar bijvoorbeeld Richtlijn 65/65/EEG overigens voorzien, getuige artikel 128 van Richtlijn 2001/ 83/EG. Hetzelfde heeft te gelden voor de na de ABCverordening ingevoerde communautaire toelating voor geneesmiddelen (Vo. 2309/93). De grens van de werkingssfeer volgens artikel 2 van de ABCverordening kan evenwel in dit geval niet verder worden gelegd dan dat het verkrijgen van een vergunning voor een stof als medisch hulpmiddel volgens Richtlijn 93/42/EEG uitsluitend kan worden gelijkgesteld met het verkrijgen van een vergunning in de zin van Richtlijn 65/65/EEG (Richtlijn 2001/83/EG), indien komt vast te staan dat de procedure volgens 7.4 van bijlage I bij Richtlijn 93/42/EEG is gevolgd. Genoemd onderdeel luidt als volgt:

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


7.4. Wanneer in een hulpmiddel als integrerend bestanddeel een stof is verwerkt die, indien afzonderlijk gebruikt, kan worden beschouwd als een geneesmiddel in de zin van artikel 1 van Richtlijn 65/65/EEG en die de werking van het hulpmiddel op het menselijk lichaam moet ondersteunen, moeten de veiligheid, de kwaliteit en het nut van deze stof, gelet op de bestemming van het hulpmiddel, worden gecontroleerd naar analogie van de passende methoden die zijn vermeld in Richtlijn 75/318/EEG. Alleen als inderdaad de veiligheid, de kwaliteit en het nut van de stof (waarvoor het ABC wordt verlangd), gelet op de bestemming van het hulpmiddel, zijn gecontroleerd naar analogie van de passende methoden die zijn vermeld in Richtlijn 75/318/EEG (inmiddels ook 2001/83/EG) is gerechtvaardigd dat eiseres, net als bij geneesmiddelen die de vergunningsprocedure volgens Richtlijn 65/65/EEG of 81/ 851/EEG hebben gevolgd, een ABC wordt afgegeven in verband met de vertragende werking van de vergunningverlening. Een ander oordeel zou ertoe kunnen leiden dat ook voor stoffen of hulpmiddelen (bijvoorbeeld alle overige hulpmiddelen waarvoor vergunning is verleend krachtens Richtlijn 93/42/EEG) die niet een met geneesmiddelen vergelijkbare langdurige vergunningsprocedure hebben doorlopen, aanspraak bestaat op een ABC. Een dergelijke gelijkstelling heeft de EG-wetgever totnogtoe evenwel slechts toegestaan voor gewasbeschermingsmiddelen (Vo. 1610/96), waarvoor evenzeer een langdurige vergunningsprocedure geldt. Voorts zou een ander oordeel ertoe kunnen leiden dat een aanvrager bij de ene instantie (in Nederland het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen respectievelijk in voorkomend geval de Inspectie voor de Gezondheidszorg) met succes zal betogen dat geen sprake is van een geneesmiddel en bij de andere instantie (verweerder) het tegendeel. Een aanvrager zou dan feitelijk ’van twee walletjes kunnen eten’, zulks in strijd met doel en opzet van de ABC-verordening. Beslissend is dan ook niet, zoals eiseres heeft betoogd, of het medische hulpmiddel naar het oordeel van verweerder een stof bevat die als een geneesmiddel in de zin van Richtlijn 65/65/EEG kan worden gekwalificeerd (waarover het instituut Dr. Müller-Lierheim GmbH mogelijk een ander oordeel heeft gehad) maar of voor die stof daadwerkelijk voornoemde belastende en langdurige procedure volgens 7.4 van bijlage I bij Richtlijn 93/42/EEG is doorlopen. Dit strookt voorts met de wenselijkheid van uniforme uitleg die aan dergelijke begrippen door instellingen belast met de uitvoering van gemeenschapsrecht wordt gegeven. Het juridische oordeel dat, wil sprake kunnen zijn van afgifte van een ABC voor het medische hulpmiddel in kwestie, vast moet komen te staan dat de procedure volgens 7.4 van bijlage I bij Richtlijn 93/42/EEG is gevolgd bij de verlening van de toelating daarvan, heeft verweerder, materieel op hetzelfde neerkomend, als volgt verwoord in zijn beslissing op bezwaar: Het Bureau I.E. blijft, ook na kennisneming van de procedure in het Verenigd Koninkrijk bij zijn hierboven aangegeven mening, namelijk dat aangetoond dient te worden dat Hylaform in het kader van de beoordeling die het heeft ondergaan als medisch hulpmiddel als geneesmiddel onderworpen is geweest aan een beoordelingsprocedure door een medische autoriteit conform Richtlijn 65/65/EEG. Uit de aanvankelijk door eiseres overgelegde bescheiden heeft verweerder kennelijk nog niet kunnen afleiden dat die

E I G E N D O M

5

procedure is gevolgd. Verweerder heeft daarom eiseres tijdens de bezwaarprocedure bij brief van 26 september 1997 in de gelegenheid gesteld aannemelijk te maken dat dit wel is gebeurd (zulks derhalve conform artikel 10 lid 3 ABCverordening). Vervolgens heeft verweerder – kort gezegd – in zijn besluit op bezwaar aangegeven dat een en ander niet is aangetoond, zodat een analoge toepassing met een vergunning volgens Richtlijn 65/65/EEG niet is geïndiceerd en geen ABC kan worden verleend. De rechtbank is van oordeel dat verweerder op basis van de door eiseres overgelegde stukken op goede gronden nog niet tot de overtuiging behoefde te komen dat de procedure volgens 7.4 van bijlage I bij Richtlijn 93/42/EEG is gevolgd. Weliswaar heeft eiseres gewezen op het door haar overgelegde certificaat voor toelating als medisch hulpmiddel en dan met name op de verwijzing daarop naar ’Annex II-4’ (dat wil zeggen Bijlage II-4 van Richtlijn 93/42/EEG), doch dat deel van de bijlage is blijkens de tekst daarvan niet slechts toepasselijk indien in het medische hulpmiddel – kort gezegd – een geneesmiddel is verwerkt, maar ook op andere hulpmiddelen. Eerst worden in Bijlage II-4 diverse, algemenere, regels gegeven en pas later, in de tweede alinea van paragraaf 4.3, worden regels gegeven betrekking hebbend op hulpmiddelen waarin een geneesmiddel is verwerkt door die alinea te beginnen met ’In het geval van de in Bijlage I, punt 7.4 bedoelde hulpmiddelen....’. Een eenduidiger verwijzing naar bijvoorbeeld Bijlage I, punt 7.4 ontbreekt op het overgelegde certificaat. Dat in het Verenigd Koninkrijk (en wellicht ook in Italië) wel een ABC is afgegeven, behoefde verweerder evenmin tot een ander oordeel te nopen. Ook in die procedures is immers niet vast komen te staan dat de procedure van Bijlage I, punt 7.4, van Richtlijn 93/42/EEG is gevolgd. De andersluidende juridische opvatting van die instantie(s) behoefde verweerder, bij gebreke aan bevestiging door het HvJ EG, niet tot een andere conclusie te leiden. Eiseres heeft bij pleidooi (pleitnota nr. 52) bovendien ook zelf toegegeven dat zij niet in staat is aan te tonen dat het instituut Dr. Müller-Lierheim GmbH een geneesmiddelenautoriteit heeft geraadpleegd, hetgeen is vereist indien de procedure volgens 7.4 van bijlage I bij Richtlijn 93/42/EEG zou zijn gevolgd. Vervolgens verdient de door eiseres opgeworpen vraag beantwoording of verweerder op eigen kracht inlichtingen hieromtrent had moeten inwinnen bij het instituut Dr. Müller-Lierheim GmbH, nu eiseres heeft gesteld dat sprake moet zijn geweest van voornoemde raadpleging maar heeft aangegeven dat zelf niet gewaar te kunnen worden. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. Niet is komen vast te staan dat eiseres onder alle omstandigheden zou moeten hebben geweten dat voornoemde raadpleging is geschied. Zoals eiseres terecht heeft opgemerkt behoorde het tot de taak van het instituut Dr. MüllerLierheim GmbH om uit te maken of de procedure van 7.4 van bijlage I bij Richtlijn 93/42/EEG moest worden gevolgd. Vervolgens geldt dat, zeker nu is gegeven dat in ieder geval de Engelse ABC-verlenende instantie en wellicht ook de Italiaanse een ander oordeel zijn toegedaan, het op de weg van verweerder had gelegen om zelfstandig bij het instituut Dr. Müller-Lierheim GmbH bedoelde informatie op te vragen. Dit volgt uit het in artikel 10 EG-verdrag vastgelegde begin-

6

B I J B L A D


sel van gemeenschapstrouw en loyale samenwerking tussen instellingen belast met de uitvoering van gemeenschapsrecht (vgl. HvJ EG inzake C-2/88). Zowel verweerder als het instituut Dr. Müller-Lierheim GmbH, dat in 1995 kennelijk was belast met de uitvoering van gemeenschapsrecht inzake de verlening van toelating van medische hulpmiddelen voor de EU/EER, behoren tot die categorie van instellingen (vgl. HvJ EG inzake C-8/88). De verplichting voor verweerder tot het inwinnen van inlichtingen en eventueel zelfs overgaan tot het opvragen van de verleende vergunning kan voorts (impliciet) worden afgeleid uit hetgeen het HvJ EG overwoog op 23 januari 1997 inzake C-181/95 (Biogen/SKB, Jur EG 1997 blz. I-357), zie met name r.o. 45: 45. Wanneer de houder van het basisoctrooi en de houder van de vergunning voor het in de handel brengen verschillende personen zijn en de houder van het basisoctrooi niet in staat is om de bevoegde nationale instanties overeenkomstig artikel 8, lid 1, sub b, van de verordening een afschrift van die vergunning te verstrekken, terwijl die vergunning door de instanties van diezelfde Lid-Staat is afgegeven, mag de aanvraag voor een certificaat niet op die enkele grond worden afgewezen. Door eenvoudige samenwerking is de nationale instantie die het certificaat verleent, immers in staat om zich een afschrift van de vergunning voor het in de handel brengen te verschaffen bij de nationale instantie die deze vergunning afgeeft (zie in deze zin arrest van 12 november 1996, zaak C-201/94, Smith and Nephew en Primecrown, Jurispr. 1996, blz. I-5819, r.o. 28). Zou dit anders zijn, dan zou het nuttig effect van het door artikel 6 van de verordening van [aan] de houder van het basisoctrooi toegekende recht op het certificaat worden teniet gedaan. Dat verweerder bij het Nederlandse College ter beoordeling van Geneesmiddelen navraag heeft gedaan is onvoldoende, nu te verwachten viel (en valt) dat het instituut Dr. MüllerLierheim GmbH niet zozeer bij dat college navraag zal hebben gedaan maar veeleer bij de Duitse autoriteit. Zekerheid valt pas te krijgen zodra bij het instituut Dr. MüllerLierheim GmbH informatie wordt ingewonnen, hetgeen verweerder niet heeft gedaan. De slotsom luidt dat het bestreden besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid (artikel 3:2 Awb) en derhalve niet in stand kan blijven. Het beroep is gegrond. Verweerder dient opnieuw te beslissen op het bezwaar, met inachtneming van deze uitspraak. De rechtbank ziet aanleiding om verweerder te veroordelen in de door eiseres in verband met de behandeling van het beroep gemaakte proceskosten. Deze kosten zijn ingevolge de bepalingen van het Besluit proceskosten bestuursrecht vastgesteld op € 644,–, waarbij 1 punt is toegekend voor het beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting in een zaak van gemiddeld gewicht (wegingsfactor 1,0). Beslissing De Rechtbank ’s-Gravenhage, Rechtdoende: Verklaart het beroep tegen het besluit van 21 maart 2002 van verweerder gegrond; Vernietigt het besluit van 21 maart 2002 van verweerder; Bepaalt dat verweerder opnieuw beslist op het bezwaarschrift van 28 januari 1997 van eiseres, met inachtneming van deze uitspraak;

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

Bepaalt dat het door eiseres betaalde griffierecht ten bedrage van € 218,– aan haar wordt vergoed; Veroordeelt verweerder in de proceskosten aan de zijde van eiseres, vastgesteld op in totaal € 644,–; Wijst de Staat aan als de rechtspersoon die genoemde bedragen moet vergoeden. Enz.

Nr. 2 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 26 augustus 2004* (spiraaloven II) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en S.U. Ottevangers Artt. 611a en 611d Rv Bij de uitleg van een door een rechter uitgesproken veroordeling geldt als maatstaf dat het doel en de strekking van die veroordeling tot richtsnoer dienen te worden genomen in dier voege dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel. Bij die uitleg staat het de rechter vrij maatstaven van redelijkheid en billijkheid te hanteren (zie HR 20 mei 1994, NJ 1994, 652). OSI heeft binnen de termijn van vier weken als bedoeld in de veroordeling kenbaar gemaakt dat zij had besloten een oven van CFS/ Koppens af te nemen. Het bevel dient beperkt te worden opgevat in die zin dat indien reeds vóór het verstrijken van de termijn van vier weken duidelijk zou zijn dat OSI geen spiraaloven van Stork zou afnemen, Stork zoveel eerder geen rechten aan het bevel zou kunnen ontlenen. Hieraan doet niet af dat de voorzieningenrechter heeft bepaald dat CFS/Koppens geen oven aan OSI mag leveren binnen vier weken na betekening van het vonnis. In dit geval is een zo spoedig mogelijk betekenen van het vonnis in het belang van de veroordeelde, die daar echter geen invloed op heeft. In zoverre was het minder gelukkig het ingaan van de termijn afhankelijk te stellen van betekening van het vonnis (door Stork). Toen OSI op 10 april 2003 haar keuze voor een oven van CFS/Koppens kenbaar maakte, had Stork geen rechtens te respecteren belang bij uitstel van de levering van die oven door CFS/Koppens en kon zij op die datum geen rechten meer ontlenen aan het bevel. Dit brengt mee dat CFS/Koppens, door op 14 april 2003 een begin te maken met de levering van de spiraaloven aan OSI, geen dwangsommen heeft verbeurd. CFS Bakel BV te Bakel, appellante, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. C.A.J. Crul en R. Dijkstra te Amsterdam, tegen Stork Titan BV te Boxmeer, geïntimeerde, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. W.A. Hoyng te Amsterdam. Het geding Bij exploot van 4 november 2003 is CFS/Koppens in hoger beroep gekomen van het tussen haar als eiseres en Stork als gedaagde gewezen vonnis in kort geding van 21 oktober 2003 van de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s-Gravenhage. Zij heeft daarbij vijf grieven (en een ’restgrief’) tegen het vonnis aangevoerd. Bij conclusie van eis in appèl heeft zij geconcludeerd voor grieven overeenkomstig de appèldagvaarding. Bij memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in het incidenteel appèl, heeft Stork *

Vervolg op eindvonnis Vzr. ’s-Gravenhage, 21 okt. 2003, gepubliceerd in BIE 2004, nr. 48, blz. 302. Red.

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


de grieven van CFS/Koppens bestreden en één grief tegen het vonnis aangevoerd. Bij memorie van antwoord in het incidentele appèl heeft CFS/Koppens de grief van Stork bestreden. Partijen hebben hun standpunten op 15 april 2004 voor het hof doen bepleiten door mrs. Crul en Dijkstra respectievelijk mr. Hoyng voornoemd. Partijen hebben arrest gevraagd. CFS/Koppens heeft haar procesdossier aan het hof doen toekomen. Beoordeling van het hoger beroep 1 Het hof gaat in hoger beroep uit van de door de voorzieningenrechter in het vonnis onder 1.a tot en met 1.h vastgestelde en ook in hoger beroep niet weersproken feiten. 2 Het gaat in deze procedure om de vraag of en zo ja, voor welk bedrag, CFS/Koppens dwangsommen, die zijn opgelegd door de voorzieningenrechter in de rechtbank ’s-Gravenhage bij kort-gedingvonnis van 17 maart 2003, heeft verbeurd. In genoemd kort-gedingvonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat CFS/Koppens onrechtmatig jegens Stork heeft gehandeld door zich tegenover de Duitse vennootschap OSI, die naar zij wist in onderhandeling was met Stork over de levering door Stork van een zogenoemde spiraaloven, te beroepen op haar Europees octrooi en haar mede te delen dat er sprake was van een octrooisituatie met Stork, terwijl zij er toentertijd ernstig rekening mee diende te houden dat (ook) het Duitse deel van dit octr0oi zou worden vernietigd. De voorzieningenrechter heeft voorts aangenomen dat (inmiddels) tussen CFS/Koppens en OSI overeenstemming was bereikt over de levering door CFS/Koppens van een oven ter waarde van € 600.000.--. Stork stelde zich op het standpunt dat OSI in geval van een voor Stork gunstige afloop van het kort geding alsnog zou overgaan tot afname van een oven van Stork, hetgeen door CFS/Koppens werd betwist. De voorzieningenrechter achtte het gevorderde bevel aan CFS/ Koppens om niet over te gaan tot levering van de spiraaloven aan OSI (dan wel de oven, indien reeds geleverde, terug te nemen) toewijsbaar. In verband met de onzekerheid omtrent de door OSI te volgen handelswijze overwoog de voorzieningenrechter (rov. 16) dat een voorziening [zal] worden getroffen die er toe strekt dat CFS/Koppens gedurende vier weken na betekening van het vonnis geen oven aan OSI zal mogen leveren (respectievelijk een geleverde oven binnen één week zal moeten terugnemen) terwijl anderzijds na verloop dan die vier weken duidelijkheid zal moeten bestaan over de vraag of OSI inderdaad alsnog een oven van Stork wil betrekken. Het dictum luidt, voor zover hier van belang: 1 Beveelt CFS/Koppens om na de betekening van dit vonnis niet tot uitlevering aan OSI van een dubbele spiraaloven over te gaan respectievelijk voorzover deze dubbele spiraaloven al is uitgeleverd, deze binnen één week terug te nemen, met welke terugneming binnen 24 uur na betekening een aanvang moet worden gemaakt, een en ander op straffe van een dwangsom van € 500.000,– voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit bevel en voor iedere dag dat de overtreding voorduurt; 2 Bepaalt dat Stork aan voormeld bevel geen rechten meer kan ontlenen indien OSI niet binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan Stork en CFS/Koppens heeft kenbaar gemaakt alsnog tot afname van de ten processe bedoelde oven bij Stork te willen overgaan.

E I G E N D O M

7

Stork heeft het kort-gedingvonnis van 17 maart 2003 op 27 maart 2003 aan CFS/Koppens doen betekenen. OSI heeft bij brief aan CFS/Koppens van 10 april 2003 kenbaar gemaakt dat zij had besloten een oven van CFS/Koppens te kopen. Op 14 april 2003 heeft CFS/Koppens een aanvang gemaakt met de levering aan OSI van de door OSI bestelde spiraaloven. 3 In de onderhavige zaak heeft de voorzieningenrechter in eerste aanleg zijn kort-gedingvonnis van 17 maart 2003 aldus uitgelegd dat het inhoudt dat CFS/Koppens onder geen enkele omstandigheid binnen de termijn van vier weken enige leveringshandeling jegens OSI mocht verrichten. Hij heeft overwogen dat in dit verband aan de mededeling van OSI dat zij een oven bij CFS zou bestellen geen betekenis toekomt (rov. 8). Voorts heeft hij overwogen dat de omstandigheid dat door CFS/Koppens reeds een leveringsdatum met OSI was overeengekomen geen enkele rol heeft gespeeld, nu omtrent een dergelijke leveringsdatum bij de behandeling van het vorige kort geding niets was medegedeeld (rov. 5). Tegen deze overweging is grief I in het principaal appèl gericht. Grief III in het principaal appèl klaagt dat de voorzieningenrechter ten onrechte is uitgegaan van de fictieve betekeningsdatum 19 maart 2003. Het hof ziet aanleiding deze grieven gezamenlijk te behandelen. 4 Het hof stelt voorop dat bij de uitleg van een door een rechter uitgesproken veroordeling als maatstaf geldt dat het doel en de strekking van die veroordeling tot richtsnoer dienen te worden genomen in dier voege dat de veroordeling niet verder strekt dat tot het bereiken van het daarmee beoogde doel. Bij die uitleg staat het de rechter vrij maatstaven van redelijkheid en billijkheid te hanteren (vgl. HR 20 mei 1994, NJ 1994, 652). 5 De voorzieningenrechter heeft het bevel aan CFS/Koppens om niet tot levering van de spiraaloven over te gaan, gegeven in het dictum onder 1, in duur beperkt in zover dat hij onder 2 heeft bepaald dat indien OSI niet binnen een termijn van vier weken – na betekening – kenbaar zou maken alsnog tot afname van een spiraaloven van Stork over te gaan, Stork aan het bevel geen rechten meer zou kunnen ontlenen. Met andere woorden: gedurende een ’wachttijd’ van vier weken werd aan OSI gelegenheid gegeven zich te beraden over haar keuze van leverancier, indien zij binnen die termijn ervoor zou kiezen een oven van Stork te betrekken, zou het bevel aan CFS/Koppens onverkort blijven gelden (maar overigens zijn belang verliezen). Indien OSI binnen die termijn niet kenbaar zou maken dat zij alsnog van Stork wilde afnemen, zou het CFS/Koppens vrij staan na afloop van de termijn een spiraaloven aan OSI te leveren. Hierin ligt besloten dat bij het uitblijven van een reactie van OSI binnen vier weken, ervan uit moet worden gegaan dat zij alsnog een oven van Stork wilde afnemen. De strekking van deze voorziening was dat Stork had aangevoerd dat OSI in geval van een voor Stork gunstige uitspraak alsnog zou overgaan tot afname van een oven van Stork en dat de voorzieningenrechter OSI hiertoe aldus in de gelegenheid wilde stellen. 6 In dit geval heeft Stork het kort-gedingvonnis van 17 maart 2003 op 27 maart 2003 aan CFS/Koppens doen be-

8

B I J B L A D


tekenen. Naar het voorlopig oordeel van het hof – en anders dan de voorzieningrechter in eerste aanleg oordeelde – is op die datum de termijn van vier weken, waarbinnen OSI kenbaar kon maken alsnog van Stork een oven te willen afnemen, ingegaan. OSI heeft evenwel bij brief aan CFS/Koppens van 10 april 2003 kenbaar gemaakt dat zij had besloten een oven van CFS/Koppens te kopen. Hierdoor was reeds vóór het verstrijken van de termijn van vier weken na betekening van het kort-gedingvonnis duidelijk dat OSI had besloten een oven van CFS/Koppens af te nemen. De – door CFS/Koppens betwiste – stelling van Stork dat OSI in geval van een voor Stork gunstige uitspraak alsnog zou overgaan tot afname van een oven van Stork, in verband waarmee het (in duur beperkte) bevel was gegeven, bleek dus onjuist. Daarmee was tevens duidelijk dat het doel van het bevel niet zou worden bereikt. In rov. 16 van het kort-gedingvonnis ligt voorts besloten het oordeel van de voorzieningenrechter dat indien OSI ondanks zijn beslissing dat CFS/Koppens jegens Stork onrechtmatig heeft gehandeld, toch een oven van CFS/ Koppens wilde afnemen, het CFS/Koppens vrij stond die oven aan OSI te leveren. Het hof is in het licht hiervan voorshands van oordeel dat het bevel onder 1 in verband met de bepaling onder 2 in het dictum dient te worden opgevat in die zin dat indien reeds vóór het verstrijken van de termijn van vier weken duidelijk zou zijn dat OSI geen spiraaloven van Stork zou afnemen, Stork zoveel eerder geen rechten meer aan het bevel zou kunnen ontlenen. 7 Aan dit (voorlopig) oordeel doet niet af dat de voorzieningenrechter in het kort-gedingvonnis van 17 maart 2003 te aangehaalder plaatse tevens heeft overwogen dat een voorziening zal worden getroffen die er toe strekt dat CFS/Koppens gedurende vier weken na betekening van dit vonnis geen oven aan OSI zal mogen leveren. Artikel 611a lid 3 Rv. bepaalt dat een dwangsom niet kan worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld. De wederpartij van de veroordeling heeft er in het algemeen dan ook belang bij het vonnis zo spoedig mogelijk te doen betekenen. In het onderhavige geval heeft de voorzieningenrechter bepaald dat de termijn van vier weken, na verloop waarvan Stork aan het bevel geen rechten maar kan ontlenen, eerst ingaat na betekening van het vonnis. Het is in dit geval dus veeleer in het belang van de veroordeelde dat betekening zo spoedig mogelijk zou plaats vinden. CFS/ Koppens had daar evenwel geen invloed op. In zoverre was het minder gelukkig het ingaan van de termijn afhankelijk te stellen van betekening van het vonnis (door Stork). Toen OSI op 10 april 2003 haar keuze voor een oven van CFS/ Koppens kenbaar maakte, had Stork geen rechtens te respecteren belang bij uitstel van de levering van die oven door CFS/Koppens. OSI daarentegen had belang bij een spoedig mogelijke levering van de oven. In dit verband merkt het hof nog op dat een dwangsom geen vorm van schadevergoeding is, maar een bijkomende veroordeling die tot doel heeft druk uit te oefenen op de schuldenaar, derhalve een prikkel tot nakoming van de tegen hem uitgesproken hoofdveroordeling. Vergoeding van schade die zij mogelijkerwijze heeft geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van CFS/Bakels kan Stork in een bodemprocedure vorderen.

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

8 Uit het voorgaande volgt dat naar het voorlopig oordeel van het hof Stork reeds op 10 april 2003 geen rechten meer kon ontlenen aan het in het dictum onder 1 gegeven bevel. Dit brengt tevens mee dat CFS/Koppens, door op 14 april 2003 een begin te maken met de levering van de spiraaloven aan OSI, geen dwangsommen heeft verbeurd. 9 Grieven I en III in het principaal appèl zijn gegrond. Hieruit volgt tevens dat de grief in het incidenteel appèl faalt. De overige grieven in het principaal appèl behoeven geen behandeling. 10 Het bewijsaanbod van Stork wordt gepasseerd, nu daarvoor in het kader van dit kort geding geen plaats is. 11 Het vonnis van de voorzieningenrechter van 21 oktober 2003 zal worden vernietigd en de vordering van CFS/ Koppens alsnog worden toegewezen. De gevorderde dwangsom komt het hof niet bovenmatig voor. Stork zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep gevallen, worden veroordeeld. Beslissing Het hof: in het principaal beroep vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van 21 oktober 2003 van de voorzieningenrechter in rechtbank ’s-Gravenhage; en in zoverre opnieuw rechtdoende: verbiedt Stork tot executie van het vonnis van de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage van 17 maart 2003 over te gaan op straffe van een dwangsom van € 500.000,— voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit verbod en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt; verwijst Stork in de kosten van het van het geding in eerste aanleg, welke voor zover gevallen aan de zijde van CFS/ Koppens tot op deze uitspraak worden begroot op € 908,–; verklaart deze uitspraak uitvoerbaar bij voorraad; in het incidenteel beroep verwerpt het beroep; Enz.

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


Nr. 3 Vzr. Rechtbank te Utrecht, 1 april 2004* (puntmutsvormige zoutjes) Mr. H.J. Schepen Art. 7, lid 2 Rv j˚ art. 6,2 EEX-Vo. en art. 54ter, lid 2 EVEX Nu Leng d’Or als eiseres in het incident en Frito Lay als één van de gedaagden in het incident gevestigd zijn op het grondgebied van een andere staat dan Nederland en het incident uit dien hoofde een internationaal karakter draagt, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van dit incident kennis te nemen. Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord, nu (i) de hoofdzaak bij deze rechtbank aanhangig is, (ii) de gevorderde voeging strekt tot ondersteuning van het verweer van de gedaagden in de hoofdzaak, en (iii) de Nederlandse rechter in die hoofdzaak bevoegd is. Art. 217 Rv Leng d’Or heeft voldoende belang bij de voeging. Toewijzing van de vordering van Frito Lay c.s. betekent immers dat Leng d’Or in een eventueel tegen haar aangespannen procedure moet verwachten dat ook het in Nederland invoeren van haar halffabrikaten als een inbreuk op het merk zal worden beschouwd. Art. 1 BMW De typische vorm van het zoutje in zijn geheel beschouwd (’puntmuts’) kan op zichzelf reeds als een onderscheidend kenmerk worden aangemerkt. Daarbij komt mede belang toe aan het door Frito Lay c.s. onweersproken gestelde feit dat zij die vorm reeds vijftien jaar op de markt brengen en dat die vorm tot aan het verschijnen van de Nacho Knabbels en de Corn Guapo’s van Bastini c.s. in geen enkel ander zoutje was te vinden. Art. 1, lid 2 BMW De stelling dat de ronde opening en de conische vorm tezamen, gezien het beoogde gebruik als dipzoutje, een gebruikskenmerk vormen omdat zij het opscheppen van dipsaus mogelijk maken, en waarvan de bescherming derhalve is uitgesloten, moet worden verworpen. Dat de Bugles als dipzoutje zijn bedoeld is niet gebleken. Voorts omvat ’dippen’ volgens algemeen taalgebruik geenszins ook ’scheppen’, zoals ook blijkt uit Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, dat aan ’dippen’ de betekenis toekent van ’voorzichtig of eventjes indopen’. Daarvoor is geen opening of conische vorm nodig. Art. 5, lid 2a j˚ art. 5, lid 3 BMW Ook al vertoont de vorm zoals die is ingeschreven een (perfect) ronde opening en een (perfect) conische vorm, die echter ontbreken aan de vorm waarin de zoutjes worden verkocht, dit brengt geen verval van het merkrecht mee, nu het onderscheidende kenmerk van de ingeschreven vorm ongewijzigd is gebleven. De typische ’puntmuts’vorm moet als onderscheidend kenmerk van de ingeschreven vorm aangemerkt worden en het verkochte eindproduct heeft ook duidelijk die vorm. Art. 13A, lid 1b BMW Het relevante publiek, in dit geval de gemiddelde consument, zal de zoutjes waar het hier om gaat bij het kopen of het eten slechts globaal waarnemen. Op deze wijze waargenomen vertonen de Nacho *

Beroep ingesteld. Red.

E I G E N D O M

9

Knabbels en de Corn Guapo’s een grote mate van overeenstemming met de Bugles. Daarbij is mede van belang dat bij die waarneming niet een afzonderlijk exemplaar, maar een grotere hoeveelheid in het desbetreffende zakje of in een schaaltje wordt gezien. Gevaar voor verwarring moet aldus aannemelijk worden geacht. 1 Frito Lay trading Company Europe GmbH te Bern, Zwitserland, 2 Smiths Food Group BV te Maarssen, eiseressen, procureur mr. P.J. Soede, advocaten mr. L.T. Leusink en mr. M.P.E. Oomens te Amsterdam, tegen 1 Bastini Holding BV te Lelystad, 2 Copac BV te Lelystad, 3 Bastini BV te Lelystad, gedaagden, procureur mr. A.G.M. Lieshout, 4 Leng D’Or te Castellbisbal, Barcelona, Spanje, gevoegde partij aan de zijde van gedaagden, procureur mr. B.F. Keulen, advocaat mr. S.A. Klos te Amsterdam. 2 De vaststaande feiten In het incident en in de hoofdzaak: 2.1 Eiseres sub 1 in de hoofdzaak, hierna te noemen: Frito Lay, heeft in 1988 bij het Benelux-Merkenbureau onder inschrijvingsnummer 450197 een merkinschrijving verkregen van de vorm van een zoutje. Deze vorm is in het Beneluxmerkenregister als een twee-dimensionale afbeelding opgenomen met als nadere vermelding ’Het merk is de vorm van de waar.’ In 1990 heeft Frito Lay voor de vorm van het zoutje ook een internationale inschrijving verkregen voor enkele Europese landen buiten de Benelux. De zoutjes met de bedoelde vorm worden sinds 1988 in de Benelux op de markt gebracht onder de naam ’Bugles’. 2.2 Eiseres sub 2, verder te noemen: Smiths, behoort tot het concern van Frito Lay. Smiths heeft van Frito Lay het recht verkregen de onder 2.1 bedoelde merkrechten te gebruiken en ter zake van die rechten tegen derden in rechte op te treden. 2.3 Smiths heeft in 1996 voor de afbeelding op de verpakking van de Bugles bij het Benelux-Merkenbureau een inschrijving verkregen onder inschrijvingsnummer 596267 (in zwart/wit) en onder inschrijvingsnummer 596268 (in kleur). In 1997 heeft Smiths voor deze afbeelding bij de Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) onder nummer 670554 (in zwart/wit) en onder nummer 670555 (in kleur) een internationale inschrijving verkregen voor enkele Europese landen buiten de Benelux. 2.4 Gedaagde sub 1 in de hoofdzaak, Bastini Holding B.V., is de moedervennootschap van gedaagde sub 2, Copac B.V., en ook van gedaagde sub 3, Bastini B.V. 2.5 Bastini c.s., althans Copac B.V., hebben in 2002 onder de naam Corn Guapo’s zoutjes op de markt gebracht die enigermate lijken op de Bugles. In 2003 hebben Bastini c.s. deze zoutjes tevens onder de naam Nacho Knabbels in de handel gebracht. 2.6 Leng d’Or levert aan Bastini c.s., althans aan Copac B.V., het halffabrikaat van de onder 2.5 bedoelde zoutjes. 3 Het geschil en de beoordeling ervan Ten aanzien van het incident tot voeging: 3.1 Nu Leng d’Or als eiseres in het incident en Frito Lay als één van de gedaagden in het incident gevestigd zijn op het

1 0

B I J B L A D


grondgebied van een andere staat dan Nederland en het incident uit dien hoofde een internationaal karakter draagt, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van dit incident kennis te nemen. Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord en wel op grond van artikel 7, lid 2, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.), artikel 6, aanhef en sub 2 van de jegens Leng d’Or van toepassing zijnde EEX-Verordening en artikel 6, aanhef en sub 2, in samenhang met artikel 54-ter, lid 2, van het jegens Frito Lay van toepassing zijnde Verdrag van Lugano (EVEX), nu (i) de hoofdzaak bij deze rechtbank aanhangig is, (ii) de gevorderde voeging strekt tot ondersteuning van het verweer van de gedaagden in de hoofdzaak, en (iii) de Nederlandse rechter in die hoofdzaak bevoegd is op grond van artikel 2 Rv. en artikel 2 EVEX, nu Bastini c.s. als gedaagden in de hoofdzaak alle gevestigd zijn in Nederland. 3.2 Leng d’Or heeft aan haar vordering tot voeging ten grondslag gelegd dat zij als leverancier van de zoutjes waar het in dit geding om gaat, zal worden getroffen in haar recht die zoutjes in de Benelux te verkopen, indien in de hoofdzaak de vordering tot staken van de handel in die zoutjes zal worden toegewezen. 3.3 Frito Lay c.s. hebben als verweer tegen de gevorderde voeging aangevoerd dat het door Leng d’Or gestelde belang bij die voeging niet, zoals vereist, ligt in een mogelijke benadeling van haar rechten of haar rechtspositie, maar enkel in een mogelijk financieel nadeel. 3.4 Bastini c.s. hebben bepleit dat de voeging wordt toegestaan op de grond dat zij slechts de afnemers zijn van de zoutjes in kwestie en zij aldus geen invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke vorm van die zoutjes. 3.5 Hierop is ter zitting mondeling de vordering tot voeging toegewezen op de grond dat Leng d’Or voldoende belang heeft bij de voeging. Toewijzing van de vordering van Frito Lay c.s. betekent immers dat Leng d’Or in een eventueel tegen haar aangespannen procedure moet verwachten dat ook het in Nederland invoeren van haar halffabrikaten als een inbreuk op het merk zal worden beschouwd. Leng d’Or heeft dus belang bij ondersteuning van Bastini c.s. in deze procedure. Ten aanzien van de hoofdzaak: 3.6 Nu Frito Lay gevestigd is op het grondgebied van een andere staat dan Nederland en de vordering uit dien hoofde een internationaal karakter draagt, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van deze vordering kennis te nemen. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord en wel, zoals hiervoor onder 3.1 reeds is overwogen, op grond van artikel 2 van het in dezen toepasselijke EVEX, nu Bastini c.s. als gedaagden alle in Nederland zijn gevestigd. 3.7 Ten aanzien van het op de onderhavige vordering toepasselijke recht wordt overwogen dat Frito Lay c.s. hun vordering baseren op Nederlands recht, impliciet stellende dat dit recht van toepassing is. Deze stelling is door Bastini c.s. en Leng d’Or niet weersproken en is niet in strijd met enige regel van Nederlands internationaal privaatrecht. Derhalve wordt de vordering naar Nederlands recht beoordeeld. 3.8 Ter voldoening aan het vereiste van artikel 37 BeneluxMerkenwet (BMW) wordt overwogen dat ook op grond van dit wetsartikel de Nederlandse rechter bevoegd is van de on-

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

derhavige vordering kennis te nemen, nu Bastini c.s. als gedaagden in Nederland gevestigd zijn. 3.9 Aldus komt thans de beoordeling van de vordering aan de orde. Voor de volledige inhoud en de grondslagen van de vordering wordt verwezen naar de aangehechte dagvaarding. Kort weergegeven houdt de vordering het volgende in: a Bastini c.s. moeten de handel in nader aangeduide (halffabrikaten van) snackproducten, waaronder ook de zogeheten Nacho Knabbels en Corn Guapo’s, staken. b Bastini c.s. moeten de onder a bedoelde snackproducten terugroepen voor zover deze nog niet aan de consument zijn verkocht. c Bastini c.s. moeten de onder a bedoelde snackproducten die zij nog in voorraad hebben en die zij na terugroeping hebben terugontvangen, vernietigen. d Bastini c.s. moeten opgave doen van: i de periode waarin Bastini c.s. de meerbedoelde snackproducten hebben verhandeld; ii het aantal verkochte verpakkingen en het aantal nog in voorraad zijnde verpakkingen waarin de bedoelde snackproducten worden verhandeld, alsmede de inkoopprijs, de verkoopprijs en het gewicht per verpakking; iii de bruto-winst en de netto-winst die Bastini c.s. met de handel in de bedoelde snackproducten hebben behaald; iv de namen en adressen van de desbetreffende afnemers en het aantal dat van de bedoelde snackproducten per verpakking aan deze afnemers is verkocht. e Bastini c.s. moeten een bedrag van € 110.000,– betalen als voorschot op een vergoeding van de schade die Frito Lay c.s. stellen te hebben geleden en van de buitengerechtelijke kosten die zij stellen te hebben gemaakt. f De termijn als bedoeld in artikel 260 Rv. dient te worden bepaald op zes maanden. 3.10 De stellingen van Frito Lay c.s. en het verweer van Bastini c.s. en Leng d’Or komen in het volgende voor zoveel nodig aan de orde. Hierna wordt onder Bastini c.s. mede Leng d’Or begrepen. 3.11 Bastini c.s. hebben als meest vérstrekkend verweer aangevoerd dat Frito Lay c.s. geen spoedeisend belang hebben bij hun vordering. 3.12 Dit verweer wordt verworpen, nu het gaat om een voorziening die ertoe strekt een einde te maken aan handelingen van Bastini c.s. die volgens Frito Lay c.s. als een stelselmatige inbreuk op het aan hen toekomende merkrecht moeten worden aangemerkt en waarvan zij doorlopend schade stellen te ondervinden. 3.13 Bastini c.s. hebben voorts aangevoerd dat Frito Lay c.s. jegens Bastini Holding B.V. en jegens Bastini B.V. nietontvankelijk zijn in hun vordering, omdat – naar zij stellen – uitsluitend Copac B.V. de zoutjes en de verpakkingen waar het in dit geding om gaat, in de handel brengt en noch Bastini Holding B.V. noch Bastini B.V. daarbij betrokken zouden zijn. 3.14 Dit verweer kan niet slagen, nu Frito Lay c.s. enkele onweersproken gebleven feiten hebben gesteld die wijzen op betrokkenheid van de beide genoemde gedaagden bij de handel in kwestie – de op de Nacho Knabbels vermelde website die rechtstreeks leidt naar de website ’bastini.nl’; de betrokkenheid van de beide genoemde gedaagden bij de schikkingsonderhandelingen – en Bastini c.s. daartegen-

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


over niets naders hebben gesteld of hebben overgelegd waaruit het ontbreken van enige betrokkenheid zou kunnen blijken. 3.15 Inhoudelijk leggen Frito Lay c.s. aan hun vordering ten grondslag dat Bastini c.s. met het verhandelen van de zoutjes waar het in dit geding om gaat, inbreuk maken op het aan hen toekomende merkrecht. Zij maken daarbij onderscheid tussen hun merkrecht op de vorm van de zoutjes zelf en hun merkrecht op de verpakking. Ten aanzien van de vorm van de zoutjes zelf 3.16 Bastini c.s. voeren allereerst als verweer aan dat de inschrijving van het merk in kwestie nietig is omdat volgens hen niet zou zijn voldaan aan de bijzondere eisen die in het geval van een vormmerk aan het onderscheidend vermogen gesteld moeten worden. Zij verwijzen daartoe naar de uitleg die volgens hen op dit punt is gegeven door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 18 juni 2002, zaak C-299/99, (Philips/Remington; IER 2002/42). 3.17 Op dit punt moet worden vooropgesteld dat in artikel 1, lid 1, BMW uitdrukkelijk is bepaald dat een vorm als merk kan gelden, indien deze onderscheidend vermogen heeft. Voor zover het onderscheidend vermogen ontbreekt, zal de inschrijving dus in ieder geval niet mogelijk zijn of zal de inschrijving in ieder geval nietig zijn. Aan toepassing van de tweede zin (lid 2) van genoemd wetsartikel komt men dan niet toe. Voor zover aan een vorm wél onderscheidend vermogen toekomt of zou kunnen toekomen, zijn volgens lid 2 toch bepaalde, nader omschreven vormen uitgesloten van inschrijving als merk. Hoewel deze uitzonderingen dus slechts betrekking kunnen hebben op vormen met een onderscheidend vermogen, komt aan een beoordeling van dat onderscheidend vermogen in deze uitzonderingsgevallen geen betekenis toe, omdat de vorm in kwestie toch niet tot inschrijving kan leiden of de inschrijving ervan toch nietig zal zijn. Aldus komt in die gevallen evenmin betekenis toe aan het antwoord op de vraag of bij een aanvankelijk gebrek aan onderscheidend vermogen mogelijk later toch door gebruik een onderscheidend vermogen is ontstaan. 3.18 Aldus moet eerst een oordeel worden gegeven over de stelling van Bastini. c.s. dat het merk in kwestie nietig is, omdat het – naar zij stellen – een vormmerk betreft dat valt onder de bedoelde uitzonderingen genoemd in lid 2 van artikel 1 BMW. Zij stellen daartoe nader dat de onderscheidende kenmerken gevormd worden door de (perfect) ronde opening en de (perfect) conische vorm, die tezamen, gezien het beoogde gebruik als dipzoutje, een gebruikskenmerk vormen, omdat zij het opscheppen van dipsaus mogelijk maken. Bescherming van een dergelijk gebruikskenmerk wordt volgens Bastini c.s. echter door het genoemde artikellid uitgesloten en ook hiervoor beroepen zij zich op de onder 3.16 bedoelde uitleg van het Hof van Justitie EG. 3.19 Deze stelling van Bastini c.s. moet worden verworpen. Frito Lay c.s. hebben betwist dat de Bugles als dipzoutje zijn bedoeld en tegenover deze betwisting hebben Bastini c.s. niets naders gesteld of overgelegd waaruit een beoogd gebruik als dipzoutje zou kunnen blijken. Echter, ook indien dit anders zou zijn, zou het bedoelde verweer geen doel kunnen treffen. Volgens algemeen taalgebruik omvat ’dippen’ geenszins ook ’scheppen’, zoals ook blijkt uit Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, dat aan ’dippen’ de beteke-

E I G E N D O M

1 1

nis toekent van ’voorzichtig of eventjes indopen’. Daarvoor is geen opening of conische vorm nodig. 3.20 Nu hieruit volgt dat de inschrijving van de vorm in kwestie niet door artikel 1, lid 2, BMW wordt uitgesloten, komt de vraag aan de orde of – zoals Bastini c.s. hebben aangevoerd – aan die vorm een onderscheidend vermogen ontbreekt. Volgens Bastini c.s. gelden ingevolge de meergenoemde uitleg van het Hof van Justitie EG bijzondere, zwaardere eisen voor het onderscheidende vermogen van een vormmerk. 3.21 Dit verweer treft geen doel. De bijzondere eisen waarop Bastini c.s. doelen, zijn vervat in r.o. 65 van de onder 3.16 genoemde uitspraak van het Hof. Die eisen zien echter niet enkel op vorm(merken), doch op alle tekens die om te beginnen geen onderscheidend vermogen bezaten maar door (grootschalig) gebruik alsnog een onderscheidend vermogen hebben verkregen. Dat geval doet zich naar voorlopig oordeel hier niet voor, nu – anders dan Bastini c.s. op dit punt hebben gesteld – de typische vorm van het zoutje in zijn geheel beschouwd (’puntmuts’) op zichzelf reeds als een onderscheidend kenmerk kan worden aangemerkt. Daarbij komt mede belang toe aan het door Frito Lay c.s. onweersproken gestelde feit dat zij die vorm reeds vijftien jaar op de markt brengen en dat die vorm tot aan het verschijnen van de Nacho Knabbels en de Corn Guapo’s van Bastini c.s. in geen enkel ander zoutje was te vinden. 3.22 Nu uit de voorgaande overwegingen volgt dat het ingeroepen merk vooralsnog als geldig moet worden aangemerkt, komt aan de orde dat die geldigheid volgens Bastini c.s. inmiddels zou zijn vervallen, omdat Frito Lay c.s. het merk niet gebruikt zouden hebben op de wijze zoals het is ingeschreven. Naar Bastini c.s. stellen, vertoont de vorm zoals die is ingeschreven een (perfect) ronde opening en een (perfect) conische vorm, die echter ontbreken aan de vorm waarin de zoutjes worden verkocht, aldus Bastini c.s. 3.23 Ook dit verweer faalt. Frito Lay c.s. hebben ten eerste onweersproken gesteld dat een geringe mate van afwijking onvermijdelijk is door het productieproces dat bij het vervaardigen van zoutjes moet worden toegepast. Voorts geldt dat ingevolge artikel 5, lid 2 en lid 3 BMW geen verval plaatsvindt, wanneer het merk gebruikt wordt (i) in een vorm die op onderdelen afwijkt van de vorm die is ingeschreven, maar daarbij (ii) het onderscheidende kenmerk van de ingeschreven vorm ongewijzigd is gebleven. Naar voorlopig oordeel doet dat geval zich hier voor, nu – zoals hiervoor onder 3.21 reeds is overwogen – de typische ’puntmuts’vorm vooralsnog als onderscheidend kenmerk van de ingeschreven vorm aangemerkt moet worden en het verkochte eindproduct ook duidelijk die vorm heeft. 3.24 Nu uit dit een en ander volgt dat vooralsnog uitgegaan moet worden van de geldigheid van het merkrecht van Frito Lay c.s. op de vorm van de Bugles, komt de vraag aan de orde of Bastini c.s. op dat merkrecht inbreuk maken. Bij de beantwoording van deze vraag zullen uitsluitend de Nacho Knabbels en de Corn Guapo’s worden beoordeeld, nu tussen partijen vast staat dat Bastini c.s. de zogeheten Cruncho’s, die eveneens gelijkenis vertoonden met de Bugles van Frito Lay c.s., reeds uit de handel hebben gehaald en voorts niet gesteld of gebleken is dat Bastini c.s. nog andere zoutjes verhandelen waarvan de vorm overeenkomt met die van de Bugles. 3.25 Op dit punt stellen Bastini c.s. dat vorm van de Nacho

1 2

B I J B L A D


Knabbels en de Corn Guapo’s naar de opening toe breder uitloopt, waardoor een klokvorm ontstaat die volgens hen duidelijk verschilt van de conische vorm van de Bugles. 3.26 Deze stelling kan niet worden aanvaard. Naar vaste jurisprudentie gaat het om de totaalindruk bij het relevante publiek, in dit geval de gemiddelde consument, die de zoutjes waar het hier om gaat bij het kopen of het eten slechts globaal zal waarnemen. Geoordeeld moet worden dat de Nacho Knabbels en de Corn Guapo’s op deze wijze waargenomen een grote mate van overeenstemming vertonen met de Bugles. Daarbij is mede van belang dat bij die waarneming niet een afzonderlijk exemplaar, maar een grotere hoeveelheid in het desbetreffende zakje of in een schaaltje wordt gezien. Gevaar voor verwarring moet aldus aannemelijk worden geacht. 3.27 Een en ander brengt mee dat Bastini c.s. naar voorlopig oordeel met het in de handel brengen van de Nacho Knabbels en de Corn Guapo’s inbreuk maken op het aan Frito Lay c.s. toekomende merkrecht op de vorm van de Bugles, hetgeen meebrengt dat de vordering reeds op die grond in beginsel voor toewijzing vatbaar is. Ten aanzien van de verpakking 3.28 Frito Lay c.s. beroepen zich op hun inschrijvingen van het desbetreffende beeldmerk en stellen dat in ieder geval de door Bastini c.s. gebruikte afbeelding op de verpakking van de Corn Guapo’s inbreuk maakt op hun recht op het bedoelde beeldmerk. 3.29 Op dit punt is van belang dat op de verpakkingen van de Corn Guapo’s en de Nacho Knabbels die Corn Guapo’s en die Nacho Knabbels prominent staan afgebeeld. Nu deze zoutjes volgens het hiervoor onder 3.27 gegeven oordeel inbreuk maken op het aan Frito Lay c.s. toekomende merkrecht en Bastini c.s. bijgevolg de handel in deze zoutjes zullen moeten staken, moet reeds op deze grond het gebruik van de afbeeldingen op de bedoelde verpakkingen jegens Frito Lay c.s. onrechtmatig worden geacht. Een verbod tot het gebruik van deze verpakkingen zal echter niet worden gegeven, aangezien dit niet is gevorderd. Ten aanzien van de vordering als geheel 3.30 Nu uit het voorgaande volgt dat de vordering zowel ten aanzien van de inbreukmakende zoutjes zelf als ten aanzien van de verpakkingen in beginsel voor toewijzing vatbaar is, dienen de onderdelen van de vordering nader te worden beoordeeld. 3.31 Zoals hiervoor onder 3.24 reeds is overwogen, gaat het in dit geding enkel om de Nacho Knabbels en de Corn Guapo’s van Bastini c.s. Het gevorderde bevel tot staken van – kort gezegd – de handel in de inbreukmakende zoutjes dient derhalve tot die Nacho Knabbels en die Corn Guapo’s te worden beperkt. 3.32 Het gevorderde tijdstip waarop Bastini c.s. die handel moeten staken, kan niet vóór de betekening van dit vonnis liggen. 3.33 De gevorderde terugroeping en vernietiging dienen te worden afgewezen, nu Bastini c.s. onweersproken, althans onvoldoende weersproken hebben gesteld dat Frito Lay c.s., hoewel bekend met de in de handel gebrachte Nacho Knabbels en Corn Guapo’s, verkozen hebben de ontwikkeling van de verkoop daarvan af te wachten. Een belangenafweging van partijen brengt dan mee dat het terugroepen en vernie-

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

tigen van alle Nacho Knabbels en Corn Guapo’s die al in de handel zijn gebracht, als te vér gaand moet worden aangemerkt. 3.34 Om die reden dient ook de gevorderde opgave van aantallen, prijzen en afnemers te worden afgewezen. 3.35 De dwangsom, die zowel per overtreding als per dag is gevorderd, dient per dag te worden toegewezen en dient bovendien te worden gematigd en aan een maximum te worden gebonden. 3.36 Voor het gevorderde voorschot op een vergoeding van schade geldt dat de gevraagde voorziening strekt tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort geding is slechts dan aanleiding, als het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling – bij afweging van de belangen van partijen – aan toewijzing niet in de weg staat. 3.37 Overwogen wordt dat Frito Lay c.s. de gestelde schade onvoldoende hebben onderbouwd, zodat het bestaan van de vordering op dit punt thans niet in de vereiste mate aannemelijk kan worden geacht. Voor zover van verminderde winst sprake zou zijn, hebben Frito Lay c.s. het verband met de handel in Nacho Knabbels en Corn Guapo’s niet aannemelijk gemaakt. De gestelde buitengerechtelijke kosten dienen voor rekening van Frito Lay c.s. te blijven, nu Bastini c.s. gemotiveerd hebben betwist dat het mislukken van een minnelijke regeling alleen aan hen te wijten zou zijn. De gevorderde kosten voor het marktonderzoek moeten vooralsnog voor rekening van Frito Lay c.s. blijven, nu thans nog onvoldoende duidelijk is of deze kosten al dan niet voor rekening van Bastini c.s. moeten komen. 3.38 Al het voorgaande brengt mee dat de vordering op de hierna te vermelden wijze zal worden toegewezen. 3.39 Bastini c.s. en Leng d’Or zullen, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld. 4 De beslissing De voorzieningenrechter: 4.1 beveelt Bastini c.s. ieder afzonderlijk om onmiddellijk na de betekening van dit vonnis het importeren, exporteren, verkopen, ten verkoop aanbieden, leveren, distribueren, in voorraad houden, verveelvoudigen en/of openbaar maken van de inbreukmakende (halffabrikaten van de) zoutjes Nacho Knabbels en Corn Guapo’s te staken en daarmee niet opnieuw te beginnen; 4.2 bepaalt dat Bastini c.s. hoofdelijk, des dat één van hen betalende de anderen zullen zijn bevrijd, een dwangsom verbeuren van € 25.000,– (...) voor iedere dag, een gedeelte van een dag als een hele dag gerekend, dat zij in gebreke blijven te voldoen aan hetgeen onder 4.1 is bepaald, met dien verstande dat boven een bedrag van € 2.000.000,– (...) geen dwangsommen meer worden verbeurd; 4.3 bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, zoals bedoeld in artikel 260 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, op zes maanden na de datum van dit vonnis; 4.4 veroordeelt Bastini c.s. en Leng d’Or in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Frito Lay c.s. begroot op € 703,– (...) voor salaris van hun procureur en op

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


€ 2.490,40 (...) voor verschotten, daaronder niet begrepen een opslag voor de B.T.W. over de dagvaardingskosten; 4.5 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 4.6 wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 4 Rechtbank te Utrecht, 14 april 2004* (McDonald’s/McSmart) Mr. W.C. Haasnoot Art. 13A, lid 1 BMW Het enkel deponeren van een merk kan reeds als gebruik van een merk in het economisch verkeer worden beschouwd. Door het deponeren van een merk belet de deposant immers derden om hetzelfde merk te deponeren. Art. 13A, lid 1b j˚ art. 13B BMW Ook al dient ingevolge artikel 13B BMW geen rekening te worden gehouden met de klassen waarin de merken in het Benelux Merkenregister zijn ingeschreven, een grote gelijkenis tussen de klassenindelingen kan op zichzelf wel een aanwijzing vormen voor het bestaan van verwantschap tussen de betreffende waren. In casu zijn de klassenomschrijvingen evenwel dermate verschillend dat in de gelijkenis tussen de klassenindelingen geen aanwijzing als hiervoor bedoeld kan worden gevonden. Het publiek zal de wederzijdse waren, ook al zijn die over en weer bedoeld voor menselijke consumptie, niet als verwant beschouwen. De waren van McDonald’s worden aangeboden vanuit eetgelegenheden; die van Schaap vanuit winkels (en tevens via internet). McDonald’s richt zich met haar waren op de fastfoodmarkt; Schaap richt zich op de markt voor reformartikelen en zogenaamde smartproducten. En de waren van McDonald’s worden gekocht door een zeer groot gedeelte van de bevolking, terwijl de waren van Schaap worden afgenomen door een beperkt gedeelte van het publiek. Art. 13A, lid 1c BMW Blijkens HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, Adidas/Fitness World, is voor het bestaan van overeenstemming tussen teken en merk geen verwarringsgevaar vereist, doch kan worden volstaan met een zodanige overeenstemming dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. Indien de merken van McDonald’s individueel worden vergeleken met het woorden beeldmerk ’McSmart’ van Schaap, vertonen zij – ook het ’sterke’ merk ’McDonalds’ – slechts in die zin gelijkenissen dat een aanzienlijk deel van deze merken het bestanddeel ’Mc’ of ’Mac’ in zich dragen. Slechts één merk, ’McSnack’, vertoont ook voor wat betreft het tweede bestanddeel enige gelijkenis met de woorden beeldmerken van Schaap. De rechtbank beperkt haar beoordeling daarom tot het beeldmerk ’Mc’, het woordmerk ’McSnack’ alsmede de eventuele rechten van McDonald’s op grond van het zogenaamde ’serie-argument’. De gelijkenissen tussen McSnack en McSmart zijn zeer beperkt; die tussen het beeldmerk ’Mc’ van McDonald’s en de merken van Schaap bestaan enkel uit de letters ’Mc’. Indien de merken van McDonald’s als een serie of reeks worden vergeleken met de merken van Schaap moet worden geconstateerd dat deze – behoudens het element ’Mc’ – geen gelijkenissen vertonen, ook niet in begripsmatige zin. In Nederland alleen al bestaan vele merken en handelsnamen waarvan de letters ’Mc’ of ’Mac’ deel uitmaken. Het publiek zal daarom *


E I G E N D O M

1 3

deze letters in een merk niet automatisch betrekken op de handelsnaam en de merken van McDonald’s. De andere bestanddelen naast ’Mc’ of ’Mac’ in de merken van McDonald’s zijn – behalve in het merk ’McDonald’s’ – beschrijvend van aard en hebben slechts een gering onderscheidend vermogen. Wel hebben de gestileerde letter M met de kleuren rood en geel, alsmede het (woord-)merk ’McDonald’s’ door inburgering een groot onderscheidend vermogen verworven, terwijl ook het onderscheidend vermogen van de woordmerken die het bestanddeel ’Mc’/’Mac’ combineren met een beschrijvend bestanddeel dat verwijst naar een voedingsproduct (in het bijzonder een fastfoodproduct) of rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken door inburgering is toegenomen. De gelijkenissen tussen de wederzijdse merken en tekens zijn echter te beperkt om aan te nemen dat het publiek daartussen verband zal leggen, mede in aanmerking genomen dat het publiek het woord ’Smart’ in de merken van Schaap niet zal betrekken op voedingsproducten. Art. 1 j˚ art. 5 Hnw Niet gesteld of gebleken is dat Schaap zijn merken tevens als handelsnaam gebruikt. De enkele omstandigheid dat hij enig middellijk bestuurder is van McSmart B.V. die ’McSmart’, kennelijk met toestemming van Schaap, wel als handelsnaam gebruikt, is onvoldoende om een grondslag te bieden voor toewijzing van de vorderingen jegens Schaap, nog afgezien van het feit dat door het gebruik van de merken van Schaap als handelsnaam geen verwarringsgevaar tussen de ondernemingen te duchten is. 1 McDonald’s International Property Company Ltd te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten van Amerika, 2 McDonald’s Corporation te Dover, Delaware, Verenigde Staten van Amerika, eisers, procureur mr. B.F. Keulen, advocaat mr. G.L. Kooy te ’s-Gravenhage, tegen Frederik Schaap te Nieuwegein, gedaagde, procureur mr. T.E. Bax, advocaat mr. A.W.G. Artz te Rotterdam. 2 De feiten 2.1 Eiseres sub 1 heeft in het Benelux merkenregister onder meer de volgende woordmerken gedeponeerd: McDONALD’S, BIG MAC, MC HAPPY DAY, McMENU, MC KROKET, MCFRITES, McRIB, MC PIZZA, McSNACK, MC DRIVE, McCOLA, McBURGER, MacSHAKE, MC DELUXE, MCSUNDAY, MC CROISANT, McFLURRY, McSTOP, McDONUT, MCCHICKEN, CHICKEN MC NUGGETS, MC SUNDAE, McMORNING en McSPECIAL. Daarnaast heeft zij onder meer het hieronder weergegeven beeldmerk gedeponeerd.

1 4

B I J B L A D


2.2 Eiseres sub 2 is als licentieneemster van eiseres sub 1 gerechtigd tot het gebruik van de door laatstgenoemde gedeponeerde merken. 2.3 Schaap heeft in het Benelux merkenregister het woordmerk ’McSmart’ gedeponeerd onder merkinschrijving nr. 683908), alsmede het hieronder weergegeven beeldmerk (onder merkinschrijving nr. 706411).

3 De vordering en het verweer 3.1 McDonald’s heeft – kort weergegeven – na eiswijziging gevorderd: a dat de rechtbank de onder 2.3 bedoelde merkinschrijvingen nietig verklaart en ambtshalve de doorhaling daarvan uitspreekt; b dat Schaap verboden wordt direct of indirect inbreuk te maken op de merkrechten van McDonald’s, in het bijzonder door middel van het gebruik van het woorden het beeldmerk ’McSmart’; c dat Schaap verboden wordt direct of indirect inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van McDonald’s ten aanzien van de handelsnaam McDonald’s. 3.2 Schaap heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van McDonald’s in haar vordering, althans tot afwijzing van deze vordering. 3.3 De overige stellingen van partijen komen in het volgende, voor zover nodig, aan de orde. 4 De beoordeling 4.1 Nu McDonald’s gevestigd is op het grondgebied van een andere staat dan Nederland en de vorderingen uit dien hoofde een internationaal karakter dragen, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter (en in het bijzonder de rechtbank Utrecht) bevoegd is van deze vorderingen kennis te nemen. De rechtbank beantwoordt deze vraag – zowel voor zover de vorderingen op het merkenrecht als op het handelsnaamrecht zijn gebaseerd – bevestigend, en wel op grond van het feit dat Schaap in Nederland (in het arrondissement Utrecht) woonachtig is. 4.2 Partijen hebben zich niet uitgelaten over het toepasselijke recht. De rechtbank begrijpt voorshands daaruit, en uit de op het Nederlandse recht gebaseerde stellingen van partijen, dat partijen voor de toepasselijkheid van het Nederlandse recht hebben gekozen.

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

MERKENRECHT 4.3 Ter onderbouwing van haar vordering heeft McDonald’s onder meer aangevoerd dat Schaap door het gebruik van het woorden beeldmerk ’McSmart’ inbreuk maakt op de door haar gedeponeerde merken waarvan het bestanddeel ’Mc’ of ’Mac’ deel uitmaakt. Zij beroept zich in deze in het bijzonder op schending door Schaap van het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub b, c en d van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (zoals gewijzigd door het Protocol tot aanpassing van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, dat op 1 januari 2004 in werking is getreden), verder te noemen: de BMW. Voorts roept zij de nietigheid in van de depots van het woorden beeldmerk ’McSmart’ op grond van het bepaalde in artikel 14B lid 2 juncto artikel 4 lid 5 en 6 van de BMW. A Schending van artikel 13A lid 1 sub b BMW 4.4 Op grond van artikel 13 A lid 1 sub b BMW kan een merkhouder het gebruik van een teken verbieden, wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruik wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 4.5 Partijen verschillen onder meer van mening over het antwoord op de vraag of de onder hun merken verkochte waren soortgelijk zijn. De beantwoording van deze vraag dient plaats te vinden aan de hand van het criterium of het publiek de waren naar hun aard als verwant beschouwt. Daarbij dient ingevolge artikel 13B van de BMW geen rekening te worden gehouden met de klassen waarin de merken in het Benelux Merkenregister zijn ingeschreven. Een grote gelijkenis tussen de klassenindelingen kan echter op zichzelf wel een aanwijzing vormen voor het bestaan van verwantschap tussen de betreffende waren. In het onderhavige geval zijn de klassenindelingen weliswaar op enkele punten dezelfde, maar de klassenomschrijvingen zijn dermate verschillend dat in de gelijkenis tussen de klassenindelingen geen aanwijzing als hiervoor bedoeld kan worden gevonden. De vergelijking van de aard van de waren van McDonald’s en Schaap leidt de rechtbank tot de volgende conclusies: – zowel de waren van McDonald’s als die van Schaap zijn bedoeld voor menselijke consumptie; – de waren van McDonald’s worden aangeboden vanuit eetgelegenheden; die van Schaap vanuit winkels (en tevens via internet); – Mc Donald’s richt zich met haar waren op de fastfoodmarkt; Schaap richt zich op de markt voor reformartikelen en zogenaamde smartproducten; – de waren van McDonald’s worden gekocht door een zeer groot gedeelte van de bevolking; de waren van Schaap worden afgenomen door een beperkt gedeelte van het publiek. Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het publiek de door McDonald’s onder haar merken verkochte waren niet als verwant met de onder de merken van Schaap verkochte waren zal beschouwen. Dit betekent dat de vorderingen – voor zover deze zijn gebaseerd op artikel 13A lid 1 sub b BMW – dienen te worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor de vordering tot nietigverklaring van de merkinschrijvingen, voor zover deze gebaseerd is op artikel

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


14B lid 2 juncto artikel 4 lid 6 BMW, nu laatstgenoemd artikel eveneens het vereiste stelt van het gebruik van een teken voor soortgelijke waren. B Schending van artikel 13A lid 1 sub c BMW 4.6 Ingeval een teken wordt gebruikt voor niet-soortgelijke waren, kan een merkhouder het gebruik van dit teken verbieden, indien het gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, zonder geldige reden in het economisch verkeer wordt gebruikt en door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Op grond van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt voor het bestaan van ’overeenstemming’ tussen teken en merk niet vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek tussen het merk en het teken, doch kan daarbij worden volstaan met een zodanige overeenstemming dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt (vgl. HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01 Adidas/Fitness World). 4.7 Bij de beoordeling van de vraag of het publiek dit verband legt, dienen alle merken waarvan McDonald’s in deze procedure bescherming vraagt, zowel individueel als collectief te worden vergeleken met de tekens/merken, zoals die door Schaap worden gebruikt. 4.8 Voor zover Schaap heeft gesteld dat het door hem gedeponeerde woordmerk ’McSmart’ bij deze vergelijking niet dient te worden betrokken, omdat niet hij maar de besloten vennootschap McSmart B.V. dit merk gebruikt, overweegt de rechtbank dat het enkel deponeren van een merk reeds als gebruik van een merk in het economisch verkeer kan worden beschouwd. Door het deponeren van een merk belet de deposant immers derden om hetzelfde merk te deponeren. Nu vaststaat dat Schaap het woordmerk ’McSmart’ heeft gedeponeerd, kan Schaap – ongeacht het antwoord op de vraag of hij al dan niet aan McSmart B.V. (stilzwijgend) toestemming heeft gegeven om het woordmerk te gebruiken – aangesproken worden op een eventuele inbreuk die door het depot van het woordmerk wordt gemaakt op de merkrechten van McDonald’s. Het woordmerk ’McSmart’ zal dan ook wel bij de hierna volgende vergelijking worden betrokken. Gelijkenissen tussen de merken 4.9 Indien de merken van McDonald’s waarvan zij in deze procedure de merkenrechtelijke bescherming inroept, individueel worden vergeleken met het woorden beeldmerk ’McSmart’ van Schaap, dient te worden geconstateerd dat zij – ook het ’sterke’ merk ’McDonalds’ – slechts in die zin (auditieve en visuele) gelijkenissen vertonen dat een aanzienlijk deel van deze merken het bestanddeel ’Mc’ of ’Mac’ in zich dragen. Het beeldmerk ’Mc’, dat onder 2.2 is weergegeven, bestaat zelfs alleen uit het bestanddeel ’Mc’. Van de door McDonald’s in deze procedure aangehaalde merken is er echter slechts één, waarvan het tweede bestanddeel ook in auditieve en visuele zin enige gelijkenis vertoont met de woorden beeldmerken van Schaap: ’McSnack’. De rechtbank zal haar beoordeling dan ook beperken tot het beeldmerk ’Mc’, het woordmerk ’McSnack’ alsmede de eventuele rechten van McDonald’s op grond van het zogenaamde ’serie-argument’.

E I G E N D O M

1 5

’McSnack’ 4.10 De gelijkenissen tussen McSnack en McSmart zijn naar het oordeel van de rechtbank zeer beperkt. In auditieve zin bestaat de gelijkenis tussen deze merken uit de letter ’S’, waarmee het tweede bestanddeel van beide merken begint, alsmede de – vergelijkbare – ’N’- en ’M’klank die volgt op deze letter S. Daar staat tegenover dat de letter ’A’ in beide merken verschillend dient te worden uitgesproken en beide merken op een andere klank eindigen. In visuele zin bestaat de gelijkenis tussen de merken uit het hoofdlettergebruik (hoofdletter ’M’, gevolgd door kleine letter ’c’, en vervolgens een hoofdletter ’S’), alsmede uit de aanwezigheid van de dubbele medeklinkers aan het begin en einde van de woorden ’Snack’ en ’Smart’. Voorts komt in het midden van beide woorden de letter ’a’ voor. Daar staat echter tegenover dat de medeklinker die volgt op de letter ’S’ alsmede de medeklinkers aan het eind van de woorden Snack en Smart in visuele zin verschillen. Ten aanzien van het beeldmerk van gedaagde geldt daarnaast nog dat de kleurstelling daarvan (rood, blauwpaars en geelbeige), alsmede de stilering van de letters ’McSmart’ en het gebruik van een figuratieve voorstelling van een kameleon een verschillend totaalbeeld oplevert ten opzichte van het woordmerk ’McSnack’. In begripsmatige zin is er naar het oordeel van de rechtbank geen gelijkenis tussen beide merken. Bij het merk ’McSnack’ volgt na de – nietszeggende – lettercombinatie ’Mc’ een aanduiding van een fastfood-product, terwijl het bestanddeel ’Smart’ in het woorden beeldmerk van Schaap een benaming vormt voor de onder de merken van Schaap verkochte waren: reformartikelen en artikelen als joints en cannabiszaden. Beeldmerk ’Mc’ 4.11 De gelijkenissen in auditieve en visuele zin tussen het beeldmerk ’Mc’ van McDonald’s en de merken van Schaap bestaat enkel uit de letters ’Mc’. Voor het overige (het kleurgebruik, het aantal bestanddelen, de aanwezigheid van een figuratieve voorstelling en de stilering van de letters) zijn er – ook in begripsmatige zin – geen gelijkenissen tussen de merken. ’Mc’-serie 4.12 Indien de merken van McDonald’s als een serie of reeks worden vergeleken met de merken van Schaap moet worden geconstateerd dat deze – behoudens het element ’Mc’ – geen gelijkenissen vertonen, ook niet in begripsmatige zin. De ’Mc’-merken van McDonald’s bestaan uit de samenstelling van de (nietszeggende) lettercombinatie ’Mc’ en fastfood-producten of rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken. De merken van Schaap vormen een combinatie van de letters ’Mc’ en het woord ’Smart’. Zoals hiervoor reeds is overwogen, is met het woord ’Smart’ door Schaap bedoeld een verwijzing te geven naar de onder de merken verkochte waren, de zogenaamde ’smartproducten’. Naar het oordeel van de rechtbank kan echter worden betwijfeld of deze term wel als zodanig bij het algemene publiek bekend is. In ieder geval kan niet worden aangenomen dat het publiek de term ’Smart’ zal betrekken op fastfood-producten.

1 6

B I J B L A D


Legt het publiek een verband? 4.13 Teneinde te kunnen beoordelen of het publiek een verband legt tussen de hiervoor behandelde merken van McDonald’s en de merken van Schaap dienen de gelijkenissen in auditieve, visuele of begripsmatige zin tussen de merken te worden gerelateerd aan de totaalindruk die door de merken worden opgeroepen en de werking die daarvan uitgaat op het publiek. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de merken, alsook met alle relevante bijzonderheden en omstandigheden van het geval, waaronder de onderscheidende kracht van de merken als zodanig. Onderscheidend vermogen 4.14 Teneinde te kunnen beoordelen in hoeverre het overeenstemmende element ’Mc’ of (in auditieve zin) ’Mac’ al dan niet in combinatie met een ander woord, merkenrechtelijke bescherming toekomt en of de aanwezigheid van dit element in een merk of teken bij het publiek kan leiden tot het leggen van het verband tussen de merken van partijen, dient vooreerst te worden vastgesteld of, en zo ja in hoeverre, aan dit element onderscheidend vermogen toekomt (dat wil zeggen of de identiteit van de waren waarvoor het teken als merkteken moet dienen, als afkomstig van een bepaalde onderneming genoegzaam wordt gedemonstreerd). Vooropgesteld dient te worden dat de lettercombinatie ’Mc’ of ’Mac’ op zichzelf geen betekenis heeft in de Nederlandse of Engelse taal (afgezien van de mogelijke verwijzingsfunctie naar een Schotse oorsprong van de producten die onder het merk worden aangeboden (waarop McDonald’s zich in het onderhavige geval overigens niet heeft beroepen)). Voorts dient uit de door Schaap overgelegde producties te worden afgeleid dat in Nederland alleen al vele merken en handelsnamen bestaan, waarvan de letters ’Mc’ of ’Mac’ deel uitmaken. Dit rechtvaardigt de conclusie dat het publiek gewend is aan het voorkomen van deze lettercombinaties in merken of handelsnamen en dat zij (lees: het. Red.) de enkele aanwezigheid van deze lettercombinatie ’Mc’ of ’Mac’ in een merk niet automatisch zal betrekken op de handelsnaam en de merken van McDonald’s. Voor zover de merken van McDonald’s een tweede bestanddeel naast ’Mc’ of ’Mac’ hebben, verwijst dit bestanddeel (in de – in merken en handelsnamen veelvuldig gebruikte – Engelse taal) – behoudens het merk ’McDonald’s’, dat hierna aan de orde zal komen – naar de waren die onder de merken verkocht worden (fastfoodproducten) dan wel naar rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken (bijvoorbeeld ’McMenu’). In zoverre zijn de merken dan ook beschrijvend van aard. Gezien het feit dat ook de combinatie van de letters ’Mc’/’Mac’ met een beschrijvend bestanddeel veel voorkomt, heeft de combinatie van de letters ’Mc’/ ’Mac’ en het beschrijvende bestanddeel in de merken van McDonald’s – zo deze combinatie al voldoende onderscheidend is om voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te komen – in ieder geval slechts een gering onderscheidend vermogen. Het onderscheidend vermogen van een dergelijk van oorsprong ’zwak’ merk kan echter door inburgering groter worden. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank in het onderhavige geval sprake. McDonald’s heeft door haar jarenlange intensieve reclamecampagnes en uniforme uit-

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

straling van haar eetgelegenheden bij het publiek een zeer grote bekendheid verworven met haar handelsnaam, alsmede met een aanzienlijk deel van de door haar gedeponeerde merken. Met name de gestileerde letter M met de kleuren rood en geel, alsmede het (woord-)merk ’McDonald’s’ hebben daardoor een groot onderscheidend vermogen verworven. Ten aanzien van de overige (naast het merk ’McDonald’s’) door McDonald’s gedeponeerde woordmerken – voor zover deze het element ’Mc’ of ’Mac’ bevatten – is de conclusie dat op bovenstaande wijze sprake is van inburgering, echter niet zonder meer gerechtvaardigd, nu daarbij de bekende gestileerde letter en de bekende kleuren ontbreken en – zoals hiervoor reeds is overwogen – het element ’Mc’/’Mac’ in merken en handelsnamen in Nederland veel voorkomt. Daarvoor zijn naar het oordeel van de rechtbank bijkomende omstandigheden vereist. Een zodanige bijkomende omstandigheid is in het onderhavige geval gelegen in het feit dat McDonald’s voor haar waren gebruik maakt van een serie merken waarin steeds een combinatie voorkomt van de letters ’Mc’/’Mac’ en een fastfoodproduct of rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken. In jarenlange intensieve reclamecampagnes heeft McDonald’s het publiek vervolgens met deze combinatie in zodanige mate bekend gemaakt dat het publiek de producten die onder merken met een dergelijke combinatie worden aangeboden, herkent als producten die afkomstig zijn van McDonald’s. Dit laatste brengt de rechtbank tot het oordeel dat ook de door McDonald’s gedeponeerde woordmerken voor zover deze een combinatie in zich bergen van het bestanddeel ’Mc’/’Mac’ en een beschrijvend bestanddeel dat verwijst naar een voedingsproduct (in het bijzonder een fastfoodproduct) of rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken, geen gering onderscheidend vermogen hebben, doch door inburgering een groter onderscheidend vermogen hebben verworven. Verband tussen de merken 4.15 Zoals onder 4.9 reeds is overwogen, bestaan tussen de merken van McDonald’s en de woordmerken van Schaap – indien deze individueel worden vergeleken – gelijkenissen in die zin dat zij het bestanddeel ’Mc’ of ’Mac’ in zich dragen. Voor het overige vertoont alleen het merk ’McSnack’ van McDonald’s gelijkenissen in auditieve en visuele zin met de merken van Schaap. Deze gelijkenissen zijn – blijkens het onder 4.10 overwogene – echter te beperkt om tot het oordeel te kunnen leiden dat de woordmerken ’McSnack’ en ’McSmart’ bij het publiek de totaalindruk zullen wekken dat tussen deze merken een verband bestaat. De gelijkenis tussen het sterke merk ’McDonald’s’ en het merk ’McSmart’ bestaat eveneens slechts uit het bestanddeel ’Mc’. Zoals volgt uit hetgeen onder 4.14 is overwogen, komt dit bestanddeel echter in zoveel merken en handelsnamen voor dat de enkele aanwezigheid van dit bestanddeel in het merk ’McDonald’s’ (alsmede de overige merken van McDonald’s) en de merken van Schaap niet de conclusie kan rechtvaardigen dat het publiek een verband tussen de merken van partijen zal leggen. Dit kan anders zijn, indien de merken van partijen zouden bestaan uit een combinatie van de letters ’Mc’ of ’Mac’ en een beschrijvend bestanddeel dat verwijst naar een voedingsproduct (in het bijzonder een

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


fastfoodproduct) of rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken. Daarvan is bij het merk ’McDonald’s’ geen sprake. De overige merken waarvan McDonald’s in deze procedure bescherming inroept, bevatten wel een dergelijke combinatie. Echter, naar het oordeel van de rechtbank zijn er geen feiten of omstandigheden op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat het publiek het woord ’Smart’ in de merken van Schaap zal betrekken op (fastfood-) voedingsproducten of rechtstreeks met de consumptie daarvan samenhangende zaken, zodat ook in zoverre de conclusie niet gerechtvaardigd is dat het publiek een verband tussen de woordmerken van partijen zal leggen. 4.16 Tenslotte zijn de visuele gelijkenissen tussen het beeldmerk van McDonald’s en de merken van Schaap blijkens het onder 4.11 overwogene zo gering dat ook in zoverre geen aanleiding is om te veronderstellen dat het publiek een verband tussen deze merken zal leggen. Conclusie 4.17 Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen – ook voor zover deze hun grondslag vinden in de artikelen 13A lid 1 sub c BMW – dienen te worden afgewezen. Uit het voorgaande volgt dat evenmin voor verwarringsgevaar in de zin van artikel 4 lid 5 BMW te duchten is, zodat de vorderingen – ook voor zover deze gebaseerd zijn op artikel 14B lid 2 juncto artikel 4 lid 5 BMW – niet voor toewijzing vatbaar zijn.

E I G E N D O M

publiek een verband zal leggen tussen de merken van partijen, zodat a fortiori geldt dat evenmin geoordeeld kan worden dat door het gebruik van de merken van Schaap als handelsnaam verwarringsgevaar bij het publiek tussen de ondernemingen te duchten is. De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen. PROCESKOSTEN 4.22 McDonald’s zal, als zij in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. 5 Beslissing De rechtbank: 5.1 Wijst de vorderingen af; 5.2 Veroordeelt McDonald’s in de proceskosten aan de zijde van Schaap gevallen, tot op deze uitspraak begroot op € 205,– aan verschotten en op € 1.560,– aan salaris; 5.3 Verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 5 Rechtbank te Amsterdam, 3 december 2003* (Ot en Sien) Mr. C.J. Laurentius-Kooter

C Schending van artikel 13A lid 1 sub d BMW 4.18 Ingevolge artikel 13A lid 1 sub d kan een merkhouder het gebruik van een teken verbieden, wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. In het onderhavige geval worden de merken van Schaap naar het oordeel van de rechtbank wel gebruikt ter onderscheiding van waren (de merken worden aangebracht op artikelen die worden verkocht), zodat McDonald’s geen beroep op deze bepaling toekomt. Ook voor zover de vorderingen hun grondslag vinden in artikel 13A lid 1 sub d BMW, dienen deze te worden afgewezen. ’Ot en Sien’ van Wolters-Noordhoff Conclusie 4.19 De vorderingen zullen dan ook – voor zover deze op het merkenrecht zijn gebaseerd – worden afgewezen. HANDELSNAAMRECHT 4.20 McDonald’s heeft voorts aangevoerd dat Schaap door het gebruik van haar merken handelt in strijd met haar handelsnaamrechten. 4.21 Niet gesteld of gebleken is dat Schaap zijn merken tevens als handelsnaam gebruikt. De enkele omstandigheid dat Schaap enig middellijk bestuurder is van een besloten vennootschap (McSmart B.V.) die ’McSmart’ (kennelijk met toestemming van Schaap) wel als handelsnaam gebruikt, is onvoldoende om een grondslag te bieden voor toewijzing van de onderhavige vorderingen jegens Schaap. Overigens zouden de vorderingen evenmin voor toewijzing in aanmerking zijn gekomen op grond van het feit dat – zoals onder 4.16 is overwogen – niet geconcludeerd kan worden dat het

1 7

beeld 174 Ot en Sien op bank

*


1 8

B I J B L A D


Art. 2 Aw De betwisting dat bij een activa/passiva-transactie op 9 augustus 1972 de auteursrechten op de ’Ot en Sien’-figuren aan WoltersNoordhoff zijn overgedragen, kan Van Ee niet baten, nu blijkens het overzicht die auteursrechten, indien op 9 augustus 1972 niet overgedragen, toch waren beland bij Wolters Kluwer NV. Art. 6:162 BW (misbruik van bevoegdheid). Art. 3:13 BW Het staat Wolters-Noordhoff binnen ruime grenzen vrij om – naar gelang de ernst die zij aan een inbreuk toekent – tegen de ene geconstateerde inbreuk wèl en tegen de andere niet op te treden. Art. 13 Aw j˚ art. 150 Rv Gelet op de overeenstemming is het aan Van Ee te bewijzen dat zij het beeld 174 niet heeft ontleend aan de tekening ’niet doen, Ot!’, waarbij het niet alleen gaat om bewuste maar ook om onbewuste ontlening. Nu Van Ee geen specifiek bewijs heeft aangeboden, zal zij niet tot bewijslevering worden toegelaten. Niet is in te zien dat de treffende overeenstemming met de tekening ’niet doen, Ot!’ op toeval berust, terwijl Van Ee het door haar ontworpen beeld ’Ot en Sien op bank’ heeft genoemd. Inbreukmakende nabootsing in gewijzigde vorm staat vast. Art. 12 en/of 13 Aw De modelregistratie van een inbreukmakend ontwerp vormt een zelfstandige auteursrecht inbreuk. Art. 28, lid 2b Aw Aangezien een min of meer exacte bepaling van de winstmarge veel tijd en kosten met zich meebrengt en het gaat om relatief geringe bedragen, begroot de rechtbank om proceseconomische redenen die marge schattenderwijs op 30%. Art. 6:162 BW j˚ artt. 237-240 Rv (buitengerechtelijke kosten) Toekenning van het gehele bedrag van € 3242,74 leidt in de gegeven omstandigheden tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen, gelet op het geldelijk belang van de zaak en de omstandigheid dat enkele werkzaamheden kunnen worden aangemerkt als verrichtingen waarvoor het bepaalde in de artikelen 237 tot en met 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering al een vergoeding pleegt in te sluiten. De buitengerechtelijke kosten worden gematigd tot een bedrag van € 2000,–. Beeldengieterij A.M. van Ee BV te Garderen, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. M. Ellens, tegen Wolters-Noordhoff BV te Groningen, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. D.J.G. Visser. Vaststaande feiten (in conventie en in reconventie) Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat het volgende vast. a Cornelis Jetses is de auteur van ’Het boek van Ot en Sien’, dat begin twintigste eeuw voor het eerst is uitgegeven. In dat boek staat een tekening, bekend als ’Niet doen, Ot!’. Dat is een tekening van Ot en Sien op een bankje, met een papieren puntzak, in uit die tijd daterende kleding.

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

b Wolters-Noordhoff is in de Benelux merkhouder van het woordmerk ’Ot en Sien’ in de klassen 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26 en 28 (inschrijvingsnummer 335621 en depotnummer 0984974). c Van Ee vervaardigt en verhandelt tuinbeelden. In 1998 heeft zij een serie van zeven ’Ot en Sien’-beelden in productie genomen, in haar catalogus 2001 opgenomen als de artikelen 172 tot en met 178. Het beeld met nummer 174 (hierna: het beeld 174) was genaamd ’Ot en Sien op bank’. Het gaat om een tekening van een jongen en een meisje op een bankje, met een papieren puntzak, in kleding uit begin twintigste eeuw. d V.o.f. Beeldengieterij A.M. van Ee te Garderen heeft onder meer het beeld 174 per 3 februari 1998 onder nummer 29356-01 als model laten registreren bij het BeneluxBureau voor Tekeningen en Modellen. e Bij brief van 28 augustus 2001 heeft de Stichting Namaakbestrijding (hierna: SNB), optredend namens WoltersNoordhoff, Van Ee gesommeerd om – kort gezegd – de verkoop van de serie ’Ot en Sien’-beelden te staken, stellende dat de merkrechten op het woordmerk ’Ot en Sien’ en de auteursrechten op alle ’Ot en Sien’-figuren aan WoltersNoordhoff toekwamen. Op 16 augustus 2001 had de SNB reeds een dergelijke brief gezonden aan de grootste afnemer van Van Ee, Intratuin Holding B.V. te Woerden (hierna: Intratuin). f A. van Ee, directeur van Van Ee, heeft bij brief van 4 september 2001 SNB onder meer geantwoord: – dat hij de beelden zelf heeft ontworpen, zonder daarbij naar ’Ot en Sien’-tekeningen te hebben gekeken; – dat Van Ee in onwetendheid de namen ’Ot en Sien’ voor de beelden heeft gebruikt, omdat dat namen zijn uit grootmoederstijd; – dat Van Ee, om verdere discussie te vermijden, de namen ’Ot en Sien’ zal wijzigen in ’Jongen en Meisje’. Van Ee is vervolgens, na wijziging van de namen ’Ot en Sien’ in ’Jongen en Meisje’, de beelden te koop blijven aanbieden. Waar zij de aanduiding ’Ot’ en/of ’Sien’ los gebruikte, is zij dat blijven doen. g Intratuin heeft naar aanleiding van de sommatie van SNB de verkoop van de serie ’Ot en Sien’-beelden stopgezet. Op 13 december 2001 heeft Intratuin vervolgens met WoltersNoordhoff een regeling getroffen, inhoudend dat zij het beeld 174 definitief uit de verkoop zou nemen en de verkoop van de overige zes beelden uit de serie zou kunnen hervatten. 2 De vordering in conventie 2.1 Van Ee vordert, onder uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het te wijzen vonnis: a voor recht te verklaren dat het beeld 174 geen inbreuk maakt op enige auteurs- en/of merkrechten van WoltersNoordhoff en geen onrechtmatige reproductie is van tekeningen met betrekking tot de ’Ot en Sien’-figuren, waarop Wolters-Noordhoff rechten kan doen gelden; (...) 4 De vordering in reconventie (...) 4.2 Naast hetgeen hiervoor onder 3 is weergegeven als verweer tegen de vordering in conventie, stelt WoltersNoordhoff hiertoe het volgende.

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


4.3 De onder 1.d genoemde modelregistratie van het beeld 174 vormt een zelfstandige inbreuk op de auteursrechten van Wolters-Noordhoff en is ook overigens onrechtmatig jegens haar, omdat die registratie de indruk wekt dat Van Ee exclusieve rechten op dat beeld zou kunnen laten gelden en/of dat de (volledige) auteursrechten op dat beeld bij haar zouden berusten en/of dat de registratie met toestemming van Wolters-Noordhoff zou hebben plaatsgevonden. Die indruk kan met name ontstaan, omdat artikel 22 lid 2 BTMW bepaalt dat de deposant van een tekening of model met een duidelijk kunstzinnig karakter wordt vermoed tevens de houder te zijn van het desbetreffende auteursrecht. Voorts wordt een (model)registratie door het publiek in het algemeen opgevat als een rechtens gefundeerde exclusiviteitspretentie, die in dit geval onjuist en misleidend is. (...) Beoordeling in conventie 5.1 Volgens Van Ee heeft Wolters-Noordhoff met het door haar overgelegde overzicht met bewijsstukken (zie 3.2) niet aangetoond dat zij auteursrechthebbende is op de ’Ot en Sien’-figuren. In de eerste plaats betwist zij de rechtsgeldigheid van de overdracht van de auteursrechten door Wolters Kluwer N.V. aan Wolters-Noordhoff. Hierin wordt Van Ee niet gevolgd; niet in te zien is welk gebrek zou kleven aan de door Wolters-Noordhoff overgelegde overeenkomst met Wolters Kluwer N.V. van 19 mei 2003, waarin de betreffende auteursrechten, voorzover dit niet reeds was geschied, aan Wolters-Noordhoff werden overgedragen. Daarnaast betwist Van Ee dat bij een activa/passiva-transactie op 9 augustus 1972 de auteursrechten op de ’Ot en Sien’-figuren aan Wolters-Noordhoff zijn overgedragen. Ook dit kan Van Ee niet baten, nu blijkens het overigens door haar niet betwiste overzicht die auteursrechten, indien op 9 augustus 1972 niet overgedragen, toch waren beland bij Wolters Kluwer N.V. en ook dan dus in ieder geval per 19 mei 2003 (de datum van de hierboven genoemde overeenkomst) bij Wolters-Noordhoff berusten. 5.2 Tegenover de door Wolters-Noordhoff in het geding gebrachte onderzoeksresultaten, waaruit naar voren komt dat een ruime meerderheid van het publiek de characters ’Ot en Sien’ onderscheidend vermogen en een gemeenschappelijke herkomst toekent, heeft Van Ee onvoldoende gesteld ter onderbouwing van haar standpunt dat ’Ot en Sien’ als merk geen onderscheidend vermogen meer heeft. Zoals Wolters-Noordhoff voorts terecht heeft aangevoerd, staat het haar binnen ruime grenzen vrij om – naar gelang de ernst die zij aan een inbreuk toekent – tegen de ene geconstateerde inbreuk wél en tegen de andere niet op te treden. De door Van Ee gegeven voorbeelden van ongestoord gebruik van de characters ’Ot en Sien’ door derden zijn in dit licht onvoldoende om te kunnen leiden tot het oordeel dat het optreden tegen Van Ee in deze zaak in strijd zou komen met de redelijkheid en billijkheid of misbruik van bevoegdheid zou opleveren. Dit geldt ook ten aanzien van het beeld van Van Ee, dat met het beeld 174 vergelijkbaar zou zijn en sinds 1991 wel ongestoord op de markt is. WoltersNoordhoff kan derhalve tegen Van Ee auteurs- en merkrechten inroepen. 5.3 Naar het oordeel van de rechtbank is (auteursrechtelijk) sprake van een vrijwel identieke totaalindruk tussen het

E I G E N D O M

1 9

beeld 174 en de tekening ’Niet doen, Ot!’, nu de lichaamshouding van de jongen en het meisje, de kleding, de attributen en de sfeer van de voorstelling in hoge mate overeenstemmen en de verschillen tussen beeld en tekening uitsluitend betrekking hebben op details. Gelet op deze overeenstemming is het aan Van Ee haar stelling te bewijzen dat zij het beeld 174 niet heeft ontleend aan de tekening ’Niet doen, Ot!’, waarbij het niet alleen gaat om bewuste maar ook om onbewuste ontlening. De enkele mededeling van A. van Ee, dat hij bij het ontwerpen niet naar ’Ot en Sien’-tekeningen heeft gekeken, vormt onvoldoende bewijs. Nu Van Ee voorts geen specifiek bewijs heeft aangeboden, zal zij niet tot bewijslevering worden toegelaten. Ten overvloede voegt de rechtbank hieraan toe nauwelijks te kunnen inzien dat de treffende overeenstemming met de tekening ’Niet doen, Ot!’ op toeval berust, terwijl Van Ee het door haar ontworpen beeld ’Ot en Sien op bank’ heeft genoemd. Aldus staat vast dat het beeld 174 een – inbreukmakende – nabootsing in gewijzigde vorm in de zin van artikel 13 Aw is van de tekening ’Niet doen, Ot!’. 5.4 Het voorgaande leidt ertoe dat de door Van Ee gevorderde verklaring voor recht (2.1 onder a) niet toewijsbaar is, evenmin als de van die verklaring afhankelijk gestelde vordering tot schadevergoeding (2.1 onder b). 5.5 Als de in het ongelijk gestelde partij wordt Van Ee veroordeeld in de kosten van het geding in conventie. in reconventie 5.6 Dat in conventie auteursrechtinbreuk is vastgesteld en Van Ee de reconventionele vorderingen tot staking van die inbreuk en vernietiging van de inbreukmakende exemplaren (4.1 onder a en c) op zichzelf niet (voldoende gemotiveerd) heeft bestreden, betekent dat deze twee vorderingen toewijsbaar zijn, zij het dat de dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden en dat het gebod tot staking van de inbreuk zich niet zal uitstrekken tot inbreuk op ’enig ander werk van Cornelis Jetses’, dat – zoals Van Ee terecht heeft aangevoerd – in dit geding niet aan de orde is. 5.7 Met Wolters-Noordhoff is de rechtbank van oordeel dat de modelregistratie van een inbreukmakend ontwerp een zelfstandige auteursrechtinbreuk vormt. De vordering in reconventie tot doorhaling van die registratie (4.1 onder b) zou derhalve toewijsbaar zijn, ware het niet dat deze registratie blijkens de aan de rechtbank ter beschikking staande stukken niet staat op naam van Van Ee, maar op naam van v.o.f. Beeldengieterij A.M. van Ee te Garderen (zie 1.d), welke vennootschap in dit geding geen partij is. De vordering tot doorhaling strandt hierop. 5.8 Terzake van het onder 4.1 onder d gevorderde geldt het volgende. Bij de bepaling van de omvang van de met de inbreuk verkregen gelden als bedoeld in artikel 28 lid 2 onder b Aw zal de rechtbank zich niet – zoals door WoltersNoordhoff bepleit – baseren op de verkoopprijs van de beelden, maar – zoals door Van Ee bepleit – op de winstmarge. Aangezien een min of meer exacte bepaling van de winstmarge veel tijd en kosten met zich zal brengen en het hoe dan ook gaat om relatief geringe bedragen, zal de rechtbank om proceseconomische redenen die marge thans schattenderwijs begroten op 30%. Nu Van Ee niet heeft betwist aan Intratuin 104 exemplaren te hebben verkocht voor ƒ 45,– per stuk, bedragen de aldus met de inbreuk verkregen gel-

2 0

B I J B L A D


den € 637,11. Wolters-Noordhoff heeft onvoldoende gesteld om inzicht te krijgen in de mogelijkheid van overige door Van Ee met het inbreukmakende beeld 174 gemaakte winst. De vordering tot een afdracht op te maken bij staat is daarom niet toewijsbaar. 5.9 Om de door Wolters-Noordhoff genoemde redenen, die zijn weergegeven onder 3.4 en door Van Ee feitelijk niet zijn weersproken, is de rechtbank van oordeel dat ten aanzien van de overige zes beelden uit de serie ’Ot en Sien’ sprake is van een nodeloos verwarringwekkende, jegens WoltersNoordhoff onrechtmatige (stijl)nabootsing. Het gevorderde verbod om terzake van beelden als de onderhavige de aanduidingen ’Ot en Sien’ en/of ’Ot’ en/of ’Sien’ te gebruiken (4.1 onder f) is dan ook toewijsbaar, zij het dat de dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. 5.10 Tegen de vordering van Wolters-Noordhoff tot vergoeding van de door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten van € 3.858,96 (4.1 onder e) heeft Van Ee ingebracht dat dit bedrag niet geheel voor haar rekening dient te komen, omdat Wolters-Noordhoff twee gemachtigden in de arm heeft genomen, namelijk – naar de rechtbank begrijpt – eerst de SNB en daarna haar huidige raadsman, mr. D.J.G. Visser. Dit verweer baat Van Ee niet, nu Wolters-Noordhoff uitsluitend vergoeding van de door mr. D.J.G. Visser gezonden declaratie vordert. Voorzover dubbel werk is verricht, raakt dat Van Ee dus niet. Wel zal de gevorderde BTW over de buitengerechtelijke kosten worden afgewezen, nu WoltersNoordhoff niet heeft gesteld dat zij geen ondernemer is in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of als ondernemer een vrij gestelde prestatie verricht waarop de vordering betrekking heeft. Aldus resteert een bedrag van € 3.242,74. Toekenning van dat gehele bedrag zou naar het oordeel van de rechtbank in de gegeven omstandigheden echter tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen leiden, gelet op het geldelijk belang van de zaak en de omstandigheid dat enkele werkzaamheden – naar moet worden aangenomen – kunnen worden aangemerkt als verrichtingen waarvoor het bepaalde in de artikelen 237 tot en met 240 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering al een vergoeding pleegt in te sluiten. De buitengerechteljke kosten zullen daarom worden gematigd tot een bedrag van € 2.000,–. 5.11 Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij wordt Van Ee veroordeeld in de kosten van het geding in reconventie. Beslissing De rechtbank: in conventie wijst het gevorderde af; veroordeelt Van Ee in kosten van het geding, tot deze uitspraak aan de zijde van Wolters-Noordhoff begroot op € 973,–; verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; in reconventie gebiedt Van Ee het verveelvoudigen en/of openbaar maken van het beeld 174, alsmede iedere andere nabootsing, al dan niet in gewijzigde vorm, van de tekening ’Niet doen, Ot!’ te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,– per beeld en/of per tekening,

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

die Van Ee in strijd met dit gebod vervaardigt, aanbiedt of anderszins openbaar maakt, verveelvoudigt of in voorraad heeft, met een maximum van € 25.000,–; gebiedt Van Ee alle exemplaren en varianten van het beeld 174 en alle andere beelden die zijn aan te merken als een nabootsing van de tekening ’Niet doen, Ot!’ onder toezicht van een deurwaarder te (doen) vernietigen en een schriftelijk bewijs daarvan, geaccordeerd door die deurwaarder, binnen één maand na betekening van dit vonnis toe te zenden aan de raadsman van Wolters-Noordhoff, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,– per dag dat Van Ee in gebreke blijft met de nakoming van dit gebod, met een maximum van € 25.000,–; veroordeelt Van Ee aan Wolters-Noordhoff te voldoen een bedrag van € 2.637,11 (...); gebiedt Van Ee het gebruik van de aanduidingen ’Ot en Sien’ en/of ’Ot’ en/of ’Sien’ voor of in verband met beelden die gelijkenis vertonen met de tekeningen van Ot en/of Sien van Cornelis Jetses te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,– per vermelding, per beeld en per tekening, die Van Ee in strijd met dit gebod vervaardigt, aanbiedt of anderszins openbaar maakt, verveelvoudigt of in voorraad heeft, met een maximum van € 25.000,–; veroordeelt Van Ee in kosten van het geding, tot deze uitspraak aan de zijde van Wolters-Noordhoff begroot op € 390,–; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 6 Hoge Raad der Nederlanden, 2 april 2004 (caravanvoortenten) Mrs. J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, A. Hammerstein, P.C. Kop en F. B. Bakels Art. 6:162 BW. (stelselmatige nabootsing) Het hof heeft terecht de vraag aan de orde gesteld in hoeverre de producten van Jydsk c.s. onderscheidend vermogen hebben, omdat naar het hier toepasselijke recht van voor 1 december 2003 bescherming tegen ongeoorloofde mededinging van een nagebootst product waarvan het uiterlijk een model in de zin van de BTMW vormt, doch dat niet als zodanig is gedeponeerd, alleen gerechtvaardigd kan zijn als aan die voorwaarde is voldaan. Het hof heeft óók geoordeeld dat de modellen van Jydsk c.s. slechts voortbouwen ’op gebruikelijke stramienen in de tentenbranche’ en aansluiten op ’daarin gangbare trends’, doch naar deze constateringen kennelijk uitsluitend verwezen ter ondersteuning van zijn oordeel dat de voortenten en –luifels geen onderscheidend vermogen hebben. Met dit feitelijk oordeel, dat in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst, heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de voortenten en –luifels van Jydsk c.s. op de relevante markt wat vormgeving betreft geen eigen plaats innemen en daarmee zijn oordeel dat zij onderscheidend vermogen missen, voldoende duidelijk gemotiveerd. Bij gebreke van dit onderscheidend vermogen behoefde het hof op de vraag of in de gegeven omstandigheden verwarringsgevaar bestond als in het onderdeel bedoeld, niet meer in te gaan.

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


Art. 1 j˚ 10 Aw Hof: De modellen van Jydsk c.s. komt geen auteursrechtelijke bescherming toe. Deze modellen bouwen slechts voort op gebruikelijke stramienen in de tentenbranche en sluiten aan op daarin gangbare trends. Art. 6:162 BW. (stelselmatige nabootsing) Dat Doréma van de modellen van Jydsk c.s. enkel de best verkopende heeft nagebootst, ligt voor de hand en is geen bijkomende omstandigheid die de nabootsing van de modellen van Jydsk c.s. onrechtmatig maakt. Anders dan Jydsk c.s. stellen, heeft Doréma zich niet schuldig gemaakt aan systematisch nabootsen. Doréma heeft ’slechts’ twee modellen nagebootst van Jydsk en twee modellen van Gerjak, terwijl tussen partijen vaststaat dat de product range van Jydsk en Gerjak veel groter was. Bovendien kan van onrechtmatige – al dan niet systematische – nabootsing geen sprake zijn, omdat de caravanvoortenten van Jydsk c.s. geen duidelijk onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van andere caravanvoortenten. 1 Isabella Jydsk Camping Industri A/S te Velje, Denemarken, 2 Isabella Nederland BV te Hoevelaken, 3 Gerjak BV te Harfsen, eiseressen tot cassatie, advocaat mr. R.S. Meijer, tegen Doréma Rekreatie BV te Doetinchem, verweerster in cassatie, advocaat mr. C.J.J.C. van Nispen. a Rechtbank te Zutphen, 19 oktober 2000 (mrs. E.A.M. van der Kallen, M. Engelbert-Clarenbeek en I.C.J.I.M. Van Dorp) (...) 7.7 De vorderingen van Jydsk c.s. zijn subsidiair gebaseerd op onrechtmatig handelen van Doréma door stelselmatige slaafse nabootsing van de modellen van Jydsk c.s. De modellen van Jydsk c.s. zijn echter in beginsel modellen waarvoor bescherming te verkrijgen is onder de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW). Vast staat dat de modellen niet als model gedeponeerd zijn zoals onder de BTMW bedoeld. Ingevolge het in 1994 tot 1 januari 2000 toepasselijke artikel 14 lid 5 van BTMW, thans artikel 14 sub 8 van die wet, kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden. Het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 21 december 1990, NJ 1991/429, (Prince-arrest) laat de volgende ruimte open: Indien aan een op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging gegronde vordering behalve handelingen die aan te merken zijn als inbreuk op een tekening of model mede andere gedragingen ten grondslag zijn gelegd, kan zij voor toewijzing in aanmerking komen indien het feitenbestand, ook indien de als inbreuk aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten, naar toepasselijk nationaal recht, ongeoorloofde mededinging oplevert. In overweging 25 van het arrest wordt overwogen: (...) Het zou een ander geval zijn indien de inbreuk vergezeld zou gaan van andere handelingen die in strijd zijn met goed koopmansgebruik (...). De vraag doet zich dan voor of in casu sprake is van andere feiten of gedragingen van Doréma, dan de onder artikel 14 lid 5 BTMW bedoelde inbreuk makende handelin-

E I G E N D O M

2 1

gen, die ongeoorloofde mededinging opleveren en aanleiding geven voor het door Jydsk c.s. gevorderde. Jydsk c.s. stellen dat zulks het geval is en noemen daarvoor het volgende: a gekwalificeerde, stelselmatige nabootsing b nodeloos verwarring wekkend gebruik van dezelfde kleurstellingen en bijvoorbeeld vrijwel dezelfde gordijnen c type-aanduiding door middel van gelijksoortige namen d aanmerkelijke prijsverschillen. 7.8 Lubberding heeft in 1995 op de markt gebracht de tenten, typenaam Steinfort Blue onderscheidenlijk typenaam Laguna. Doréma heeft het jaar daarop: in 1996 tegelijkertijd op de markt gebracht de tenten met de typenaam Montana onderscheidenlijk Savona. Door Doréma is niet betwist dat de Montana is ontleend aan de Steinfort Blue en de Savona is ontleend aan de Laguna. Zij stelt zich op het standpunt dat de overeenkomst niet groter is dan met andere tenten uit dezelfde periode. Het totaalbeeld voor de consument van de Steinfort Blue en Laguna is een van grote overeenkomst met de in 1996 door Doréma op de markt gebrachte Montana en Savona door onder meer de striping van de ramen, de plaatsing van de rits, de donkere boogvormige strook buitenlangs de rits en het in het oog springende vrij hoge verticale streepdessin onder de ramen. Door deze elementen, alle door Doréma overgenomen, wordt het totaalbeeld in hoge mate bepaald. Het dominant aanwezige streepdessin onder de ramen is identiek aan het streepdessin dat door Lubberding is toegepast voor de Steinfort Blue en Laguna. Ook de kleurstelling en het dessin van de gordijnen zijn vrijwel identiek. Juist de omlijsting van de ramen en dessin en kleurstelling van de gordijnen zijn dominante elementen in het totaalbeeld. Doréma had gemakkelijk voor een andere omlijsting en andere gordijnen kunnen kiezen. Het overnemen daarvan cq het zeer dicht daar tegenaan leunen levert nodeloze verwarring scheppende slaafse nabootsing op. De type-aanduiding Savona ligt nodeloos dicht bij de type-aanduiding Laguna. Beide namen bestaan uit drie lettergrepen. De Savona en Laguna hebben bovendien de a-klank gemeen in de eerste en de laatste lettergreep. Beide woorden zijn ontleend aan de Italiaanse taal. Het woorden klankbeeld doen veronderstellen dat de Laguna tot dezelfde range behoort als de Montana en Savona. Deze type-aanduidingen zijn, juist voor deze voortenten, nodeloos verwarring wekkend. 7.9 De rechtbank is met Jydsk en Isabella van oordeel dat de door Doréma in 1995/1996 op de markt gebrachte tenten Queen en Prestige zeer sterke gelijkenis vertonen met de door Jydsk en Isabella op de markt gebrachte tenten Ambassasor en Penta. De onderlinge gelijkenis is veel groter dan de gelijkenis tussen deze tenten en in dezelfde periode op de markt gebrachte tenten van derden. Hoewel beide tenten op onderdelen ook verschillen zijn deze verschillen ondergeschikt van aard, zodat zij uitgaande van het totaalbeeld van de tenten niet opwegen tegen de overeenkomsten. De totaalindruk van de tenten is gelijk, op slechts één verschil na, namelijk het ontbreken van het in de modellen van Jydsk aanwezige ronde raampje bij de tenten van Doréma. Deze uiterlijke overeenkomsten zouden, indien sprake zou zijn geweest van gedeponeerde modellen, hebben kunnen leiden tot een in artikel 14 BTMW voorziene actie en moeten derhalve thans buiten beschouwing blijven. Bij de Queen 1996 en de Prestige 1996 van Doréma is enigszins afstand

2 2

B I J B L A D


genomen van de Ambassador en Penta van Jydsk, maar de gelijkenis blijft nog duidelijk aanwezig. 7.10 Naast de onder 7.9 genoemde treffende visuele gelijkenis zijn echter de volgende aspecten van belang. Doréma heeft de Queen en Prestige tegelijkertijd op de markt gebracht, slechts één jaar na de introductie van de modellen door Jydsk en Isabella. Door Doréma is daarbij in het uiterlijk van de voortent gebruik gemaakt van dezelfde kleurstellingen in dezelfde tinten en ook is voor de decoratie (gordijnen) gebruik gemaakt van materiaal met dezelfde kleuren en (vrijwel) dezelfde abstracte figuren. Zelfs er van uit gaande dat de kleurstelling in die jaren door modewensen bepaald was, had Doréma gebruik kunnen maken van andere (bijvoorbeeld lichtere of donkerder) tinten en/of minder gelijkende motieven. Doréma heeft, ondanks de opmerkingen hieromtrent van Jydsk, geen andere verklaring voor deze gelijkenis gegeven. Ter gelegenheid van de descente is door Jydsk aangegeven dat een ontwerpfoutje in de buisconstructie van de Penta heeft geleid tot een hoekstukje met twee oogjes. De rechtbank heeft geconstateerd dat een soortgelijk hoekstuk met twee oogjes ook in de buisconstructie van de Prestige aanwezig is. Ook voor deze overeenkomst is door Doréma geen verklaring gegeven. Tenslotte heeft Jydsk aangevoerd dat de namen ’Ambassador’ respectievelijk ’Queen’, beide afgeleid van hoogwaardigheidsbekleders onnodig dicht bij elkaar liggen. Doréma heeft hiertegenover volstaan met de mededeling dat in de tentenbranche dergelijke namen gebruikelijk zijn. Uit de overgelegde producties blijkt deze mededeling van Doréma inderdaad juist, doch dit verklaart niet dat juist deze, qua uiterlijk zeer gelijkende voortenten, ook ten aanzien van de naamgeving begripsmatig zo dicht bij elkaar liggen. Ook in de collectie van Doréma komen immers modellen voor met niet van hoogwaardigheidsbekleders afgeleide namen. 7.11 Doréma heeft niet weersproken dat de voortenten van Doréma tenminste 15 a 20 % goedkoper op de markt gebracht zijn dan de voortenten van eiseressen. Jydsk claimt een prijsverschil van 25 a 30%. Het gaat in casu om een seizoensmarkt waarin met name in de eerste seizoenen de ontwerpkosten moeten worden terugverdiend en de winst gemaakt. Het moge zo zijn dat Doréma niet de hele range modellen in een jaar van Lubberding en evenmin van Jydsk heeft gekopieerd, maar wat zij wel gedaan heeft, is schadelijker dan dat. Door telkens meer dan een model van de meest succesvolle modellen van concurrenten te (doen) kopiëren en in het eerstvolgende jaar op de markt brengen op een wijze en met type-aanduidingen gelijk zij heeft gedaan, is zij veel lucratiever bezig dan indien zij een hele range modellen van een en dezelfde fabrikant zou hebben gekopieerd. Zij haakt telkens uitsluitend aan aan het succes van die modellen zonder enig bedrijfsrisico te lopen voor het uitbrengen van modellen, die niet bij het publiek zijn aangeslagen. Ook bespaart zij zich ontwerpkosten, die haar concurrenten wel hebben moeten maken. De concurrenten, die zich wel de moeite hebben getroost een range eigen ontwerpen te vervaardigen, dragen wel het risico van het uitbrengen van minder geslaagde modellen met de strop van dien, en zien hun bedrijfsdebiet voor wat betreft de meest geslaagde modellen afgeroomd door de nabootser. Zij heeft aldus gehandeld jegens twee concurrenten gedurende tenminste twee jaren. Er is mede sprake van stelselmatige nabootsing naast

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

de eerder geconstateerde slaafse nabootsing. In de omstandigheden van het onderhavige geval is sprake van ongeoorloofde mededinging door Doréma. Lubberding en Jydsk zijn overigens niet de enige fabrikanten die last hebben gehad van Doréma. Blijkens het kort gedingvonnis van 4 juni 1996 heeft de President aangenomen dat Doréma modellen heeft ontleend aan drie modellen van Stromeyer. Enz. b Gerechtshof te Arnhem, 27 augustus 2002 (mrs. A.P.M. Houtman, A. Smeeïng-Van Hees, en C.M. Hilverda) 4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep 4.1 Jydsk c.s. hebben aan hun vorderingen (in conventie) primair ten grondslag gelegd dat Doréma met haar modellen caravanvoortenten Queen respectievelijk Prestige (verschijningsvorm seizoen 1995) inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Jydsk en Isabella op de modellen Ambassador respectievelijk Penta (verschijningsvorm seizoen 1994) en dat Doréma met haar modellen Montana respectievelijk Savona (verschijningsvorm seizoen 1996) inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Gerjak op de modellen Steinfort Blue respectievelijk Laguna (verschijningsvorm seizoen 1995). Als gevolg van het incidenteel appèl ligt de primaire grondslag van de vorderingen van Jydsk c.s. in volle omvang ter beoordeling aan het hof voor. In het navolgende zal het jaar van verschijning van de diverse tenten enkel met het jaartal worden aangeduid. 4.2 Bij de beoordeling van voormelde primaire grondslag van de conventionele vorderingen van Jydsk c.s. zal allereerst moeten worden vastgesteld of Jydsk c.s. auteursrechten kunnen doen gelden op de modellen Ambassador, Penta, Steinfort Blue en Laguna. Voor auteursrechtelijke bescherming is vereist dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Jydsk c.s. stellen, hetgeen door Doréma gemotiveerd wordt betwist, dat elk van hun voornoemde modellen creatieve combinaties zijn van bepaalde, ook niet-oorspronkelijke, uiterlijke kenmerken als vlakverdeling, indeling banen, aantal, vorm en belijning van de vensters, en dat de aldus opgebouwde vormgeving als geheel voldoende nieuw en oorspronkelijk was om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. 4.3 Het hof komt dienaangaande tot het volgende oordeel. a Model Ambassador: Doréma heeft, onder de hierna tussen haakjes vermelde nummers, onder meer folders overgelegd van de modellen Trio 1982 Super Acrylic 2500 (29C1); Trio 1985 Elegance Super Acryl (31C1) en Brilliant Super Acryl (31C2); Trio 1986 Mexico Super Acryl (32C1) en Scandia cotton (32C2); Trio 1989 Exclusive (33C1), Elegance (33C2), Azur (33C3), Jubilee (33C4), Hawaii & Mexico (33C5) en Scandia (33C6); Sombrero 1990 Cabriola (35C1); Trio 1990 Mexico (6C1); OBI 1992 President (41C1); Trio 1992/1993 Mexico (43C1); Doréma 1993 Queen (22C1); Larsen 1993 Excellent 250 (44C1), Decade Lux 250 (44C2) en Super Six 250 (44C3); Trio 1994 Silver Elegance (47C1), Barcelona (47C2) en Mexico (47C3); Baco tenten 1994 Pergola (53C1), Freedom (53C2) en Grand Lux (53C4) en Larsen 1994 Excellent (11C1) en Exclusive 250/touring (11C2). De cursief getypte modellen zijn hieronder afgebeeld. Gelet op deze modellen is er sprake geweest van een stijlontwikkeling waaruit naast het model Ambassador in 1994

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


de hiervoor genoemde – klaarblijkelijk los van elkaar ontwikkelde – modellen (Trio 1994 47C1-47C3, Baco 1994 53C1, 53C2 en 53C4 en Larsen 1994 11C1 en 11C2) zijn voortgekomen met dezelfde totaalindruk. De verschillen tussen de Ambassador en deze modellen (in kleur, zijmarkiezen, raamvlakverdeling, stormafspanningspunten, het ronde raampje in de Ambassador etc.) zijn onvoldoende om te kunnen oordelen dat Jydsk met dit model op een voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan de toen heersende trend en om daarmee de Ambassador ten opzichte van deze modellen als voldoende oorspronkelijk aan te merken en als zodanig auteursrechtelijk te kunnen beschermen.

b Model Penta: Ook het model Penta met zijn specifieke vormgeving (vier hoeken en vijf vlakken) past gelet op de hieronder afgebeelde modellen Trio 1989 King (33D1), Larsen 1993 Scandic 370 (44D1), Larsen 1994 Scandic 370 (11D1) (dit model komt overeen met model 44D1) en Trio 1994 King (47D1) in een trend waarvan de totaalindruk van de modellen Larsen 1993 Scandic 370 (44D1) gelijk is aan de in 1994 op de markt gebrachte modellen Penta, Larsen (11D1) en Trio (47D1). De tussen de Penta en deze andere modellen bestaande verschillen (in afwerking, in omlijsting van de ramen, in stormafspanningspunten, het ronde raampje van de Penta etc.) zijn ondergeschikt en niet bepalend voor de totaalindruk van deze caravanvoortenten en daarmee onvoldoende om de Penta aan te merken als een auteursrechtelijk beschermd werk. Anders dan Jydsk c.s. betogen, kan ook de afwezigheid van een steunstok in het midden van de Penta niet tot voldoende oorspronkelijkheid leiden, alleen al vanwege het feit dat in ieder geval ook het model Trio 1994 King (47D1) een dergelijke steunstok niet heeft. c De modellen Steinfort Blue en Laguna: De modellen Steinfort Blue en Laguna zijn eveneens onderdeel van een trend. Het hof verwijst naar de modellen DWT 1992 Korfu (40A/B1), Doréma 1991 Windsor (36A/B1), President (36A/B2) en Rimini (36A/B3), Doréma 1992 Bari (37A/B1) en President (37A/B2) (komt overeen met model 36A/B2) en Doréma 1994 Samos (46A/B1) en Rimini (46A/B2) De cursief getypte modellen zijn hieronder afgebeeld.

E I G E N D O M

2 3

Gerjak heeft met de modellen Steinfort Blue en Laguna niet op een voldoende eigen wijze uiting gegeven aan de bestaande trend. De verschillen bestaan met name uit variaties van toepassingen die eerder zijn gebruikt voor caravanvoortenten uit diezelfde trend (zo is het streepdessin onder de ramen van de Steinfort Blue en de Laguna een variatie op daarvoor in de eerdere modellen Doréma 1992 Ban (37A/ B1) en Doréma 1994 Rimini (46A/B2) gebruikte dessins) en geen uiting van een geheel eigen persoonlijke visie. Ook de vormgeving van de Steinfort Blue en de Laguna is derhalve niet voldoende oorspronkelijk om te komen tot een auteursrecht voor deze beide modellen van Gerjak. 4.4 Op grond van het bovenstaande komt het hof – net als de rechtbank – derhalve tot het oordeel dat aan voormelde modellen Ambassador, Penta, Steinfort Blue en Laguna van Jydsk c.s. geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Deze modellen bouwen slechts voort op gebruikelijke stramienen in de tentenbranche en sluiten aan op daarin gangbare trends. 4.5 Resteert de subsidiaire grondslag waarop Jydsk c.s. hun conventionele vorderingen hebben gebaseerd en die door Doréma in het principaal appèl gemotiveerd wordt bestreden, te weten dat Doréma voornoemde caravanvoortenten Ambassador, Penta, Steinfort Blue en Laguna slaafs heeft nagebootst en daarmee jegens hen onrechtmatig heeft gehandeld. 4.6 De rechtbank heeft in rechtsoverweging 7.7 overwogen dat voor de modellen van Jydsk c.s. de bescherming uit hoofde van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (verder: BTMW) had kunnen worden ingeroepen, indien deze als model zouden zijn gedeponeerd. Partijen hebben deze rechtsoverweging niet bestreden, zodat ook het hof hiervan uitgaat. Krachtens het huidige artikel 14 lid 8 (tot 1 januari 2000, lid 5) BTMW kan voor feiten die alleen inbreuk op een model inhouden geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging. De op ongeoorloofde mededinging gegronde vorderingen van Jydsk c.s. kunnen alleen dan voor toewijzing in aanmerking komen, indien het hieraan ten grondslag gelegde feitenbestand, ook indien de als inbreuk op een model aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten, ongeoorloofde mededinging oplevert (Benelux-Gerechtshof 21 december 1990, NJ 1991/429, rechtsoverwegingen 36-37). 4.7 De door Jydsk c.s. aangevoerde andere feiten dan de in artikel 14 lid 8 BTMW bedoelde – als inbreuk op een model aan te merken – handelingen, leveren echter geen ongeoorloofde mededinging op. Indien Doréma zich al schuldig zou hebben gemaakt aan klakkeloos nabootsen van voornoemde modellen van Jydsk c.s., hetgeen zij betwist, levert dat nog geen ongeoorloofde mededinging op. Dit is namelijk niets anders dan perfect nabootsen, wat krachtens artikel 14 lid 8 BTMW buiten beschouwing moet worden gelaten. Dat Doréma van de modellen van Jydsk c.s. enkel de best verkopende heeft nagebootst, ligt voor de hand en is geen bijkomende omstandigheid die de nabootsing van de modellen van Jydsk c.s. onrechtmatig maakt. Anders dan Jydsk c.s. stellen, heeft Doréma zich niet schuldig gemaakt aan systematisch nabootsen van modellen van Jydsk c.s. Doréma heeft ’slechts’ twee modellen nagebootst van Jydsk en twee

2 4

B I J B L A D


modellen van Gerjak, terwijl tussen partijen vaststaat dat de product-range van Jydsk en Gerjak veel groter was. Bovendien kan hier van onrechtmatige – al dan niet systematische – nabootsing geen sprake zijn, omdat Doréma terecht heeft aangevoerd dat de beweerdelijk nagebootste caravanvoortenten van Jydsk c.s. geen duidelijk onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van andere caravanvoortenten. Het hof verwijst hiervoor naar hetgeen hij onder 4.3 en 4.4 heeft overwogen en beslist. De stelling van Jydsk c.s. dat de namen van de tenten van Doréma Queen en Savona gelijksoortig zijn aan hun typeaanduidingen Ambassador en Laguna, wordt door het hof niet onderschreven. Bovendien had een ander oordeel niet tot ongeoorloofde mededinging kunnen leiden, omdat uit de hiervoor onder 4.3 sub a, b en c weergegeven typeaanduidingen reeds blijkt dat dergelijke benamingen in deze bedrijfstak gebruikelijk zijn. Doréma heeft onbestreden gesteld dat zij voor haar tenten lagere prijzen kon berekenen, omdat zij haar tenten in goedkope loonlanden liet maken, terwijl Jydsk en Gerjak hun onderhavige modellen destijds nog in dure productielanden lieten produceren. De omstandigheid van het prijsverschil kan derhalve noch op zichzelf, noch in combinatie met voormelde omstandigheden ongeoorloofde mededinging opleveren. De conventionele vorderingen van Jydsk c.s. komen derhalve evenmin op grond van de subsidiaire grondslag van slaafse nabootsing voor toewijzing in aanmerking. 4.8 Nu de conventionele vorderingen van Jydsk c.s. zullen worden afgewezen, is tussen partijen komen vast te staan dat Jydsk c.s. jegens Doréma onrechtmatig hebben gehandeld door het door dit hof bij arrest van 10 september 1996 vernietigde vonnis van de president van de rechtbank te Zutphen van 11 maart 1996 ten uitvoer te leggen. Daarmee is tevens komen vast te staan dat Jydsk c.s. deswege jegens Doréma gehouden zijn alle daardoor door haar geleden schade te vergoeden. De reconventionele vorderingen zullen derhalve worden toegewezen, met dien verstande dat Jydsk c.s. zullen worden veroordeeld tot vergoeding van voormelde schade op te maken bij staat, omdat het hof het beloop van de schade niet dadelijk kan begroten, terwijl wel aannemelijk is dat Doréma door deze onrechtmatige tenuitvoerlegging schade heeft geleden. Alleen de laatste vordering in reconventie tot veroordeling van Jydsk c.s. in de kosten van de procedure in reconventie, komt in aanmerking om uitvoerbaar bij voorraad te worden verklaard. Enz. c Cassatiemiddel (...) om alsdan tegen voormeld arrest zijdens Jydsk c.s. te horen aanvoeren als schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid meebrengt, doordat het Hof heeft overwogen en beslist als in het bestreden arrest is vermeld, zulks om de navolgende, in onderlinge samenhang te lezen redenen. Inleiding De onderstaande klachten richten zich uitsluitend tegen de afwijzing in ’s Hofs r.oo. 4.5-4.7 van de in ongeoorloofde mededinging gelegen subsidiaire vorderingsgrondslag van Jydsk c.s. en de (mede) daarop gebaseerde toewijzing van

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

Doréma’s reconventionele vordering in ’s Hofs r.o. 4.8 en dictum. Anders gezegd, ’s Hofs afwijzing van de primaire – auteursrechtelijke – vorderingsgrondslag van Jydsk c.s. in r.oo. 4.1-4.4 wordt in cassatie niet bestreden. Als (minstgenomen hypothetisch) feitelijk uitgangspunt voor de onderstaande klachten geldt – mede gezien ’s Hofs r.o. 4.7 – dat Doréma met haar modellen ’Queen’ en ’Prestige’ uit 1995 resp. ’Montana’ en ’Savona’ uit 1996 de – niet krachtens de BTMW beschermde — modellen ’Ambassador’ en ’Penta’ van Isabella Jydsk uit 1994 resp. ’Steinfort Blue’ en ’Laguna’ van Gerjak uit 1995 ’klakkeloos [c.q.] perfect heeft nagebootst’, alsmede dat de laatstbedoelcle (2x2) modellen ’de best verkopende modellen’ van Isabella Jydsk resp. Gerjak waren. 1 Het Hof is van een onjuiste en/of onbegrijpelijke, want al te beperkte lezing van de subsidiaire vorderingsgrondslag van Jydsk c.s. uitgegaan, waar het deze blijkens zijn r.o. 4.5 geheel laat opgaan in het enkele door Doréma slaafs nabootsen van hun voornoemde vier voortent-modellen en aldus – 00k blijkens het vervolg in r.oo. 4.6 en 4.7 – onvoldoende recht doet aan het totale complex van de door hen ingeroepen – elkaar onderling versterkende –bijkomende omstandigheden dat als zodanig de onrechtmatigheid van de door hen aan Doréma verweten handelwijze constitueert. 1.1 Jydsk c.s. hebben immers hun beroep op ongeoorloofde mededinging gebaseerd op de navolgende, in hun onderlinge samenhang te beschouwen en als essentieel aan te merken, omstandigheden resp. stellingen: i De tenten Queen en Prestige van Doréma zijn een exacte kopie van de modellen Ambassador en Penta van Isabella Jydsk. De tenten Montana en Savona van Doréma zijn een exacte kopie van de modellen Steinfort Blue en Laguna van Gerjak; zie 0.a. CvR § 17 t/m 25 jo. prod. 2 t/m 15, prod. 26 t/m 32 bij plt. in prima en plt. in appèl § 37 en 38. ii Zelfs ’foute’ technische elementen en louter ornamentele details van de tenten van Jydsk c.s. zijn door Doréma klakkeloos verwerkt in haar nabootsingen, zulks bovendien niet alleen uitwendig maar ook inwendig (bijv. kleurstellingen resp. gordijnen); zie o.a. inl. dagv. § 6, plt. in prima § 62 t/m 64 en plt. in appèl § 39. iii Er is mede daarom sprake van mechanische en systematische c.q. stelselmatige nabootsing; zie o.a. inl. dagv. § 8 en plt. in prima § 62. iv Aangezien Doréma, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar tenten afbreuk te doen, vele andere wegen had kunnen inslaan, sticht zij door dit bewust na te laten nodeloze en voor hen schadelijke verwarring met de tenten van Jydsk c.s.; zie o.a. CvR § 27, plt. in prima § 63 en 69 en plt. in appèl § 39. v Doréma heeft bovendien systematisch c.q. stelselmatig en op zeer grote schaal alleen de topmodellen (nadat eerst gebleken was dat Jydsk c.s. die het beste verkochten) van Jydsk c.s. gekopieerd; zie o.a. CvR § 28, 31 en 38, plt. in prima § 8 en 13 en plt. in appèl § 9. vi Doréma introduceerde haar vier litigieuze ’kopieën’ dan ook telkens precies één jaar/seizoen na de marktintroductie van de desbetreffende ’originelen’ door Jydsk c.s.; zie o.a. CvR § 32 en 38, plt. in prima § 4 en 13-14, MvA § 72-74 en plt. in appèl § 1. vii De namen van Doréma’s litigieuze tenten sluiten bewust aan bij die van de modellen van Jydsk c.s., terwijl andere

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


fabrikanten meer afwijkende namen gebruiken; zie o.a. plt. in prima § 65 en 66, MvA § 49 en plt. in appèl § 40 t/m 42. viii Doréma verkoopt haar litigieuze tenten tegen een aanzienlijk lagere prijs dan Jydsk c.s., mede omdat zij door hun modellen te kopiëren nauwelijks of geen eigen ontwerpen ontwikkelingskosten heeft; zie o.a. plt. in prima § 67, MvA § 53 en plt. in appèl § 44 en 45. ix Doréma kan haar litigieuze tenten ook daarom goedkoper verkopen dan Jydsk c.s., omdat de door hen gebruikte materialen en werkwijzen van betere kwaliteit zijn dan die van Doréma; zie o.a. plt. in appèl § 46. x Als gevolg van dit alles ging de exclusiviteit van de originele modellen van Jydsk c.s. verloren, is hun zeer goede reputatie geschaad, liep hun verkoop ervan dadelijk aanzienlijk terug en dreigen hun ondernemingen ten onder te gaan; zie o.a. CvR § 28, 29 en 44 en plt. in prima § 2-3. xi Deze stelselmatige namaakpraktijken van Doréma zijn bovendien van zowel oudere als meer recente datum; zie o.a. inl. dgv. § 3 en 5 resp. plt. in appèl § 50. 1.2 Het Hof heeft met name geen althans volstrekt onvoldoende (kenbare) aandacht besteed aan de hierboven bedoelde stellingen/verwijten inzake het door Doréma nodeloos en mechanisch op verwarrende en stelselmatige wijze kopiëren van de modellen van Jydsk c.s. (sub ii t/m iv en xi), noch aan die inzake de prijsdrukkende factoren van Doréma’s profiteren van de ontwerpen ontwikkelingskosten van Jydsk c.s. resp. van Doréma’s gebruik van kwalitatief mindere, goedkopere materialen en methoden (sub v t/m ix),1 noch aan de nadelige gevolgen daarvan voor Jydsk c.s. (sub iv en x). 2.1 In r.o. 4.7 (1e t/m 3e volzin) overweegt het Hof dat het klakkeloos c.q. perfect nabootsen door Doréma krachtens art. 14 lid 8 BTMW (en het in r.o. 4.6 genoemde Prince-arrest van 21 december 1990) voor de beoordeling van de subsidiaire vordering(sgrondslag) van Jydsk c.s. buiten beschouwing moet worden gelaten. Voor zover het Hof hiermee bedoelt dat het (minstgenomen hypothetisch) vaststaande feit dát de vier litigieuze tenten van Doréma klakkeloze c.q. perfecte nabootsingen zijn van de vier genoemde modellen van Jydsk c.s. rechtens geen enkele bijdrage kan leveren aan het oordeel dat de handelwijze van Doréma een te sanctioneren vorm van ongeoorloofde mededinging oplevert, is zijn oordeel rechtens onjuist. In r.oo. 27 en 37 van het Prince-arrest wordt met ’de als inbreuk aan te merken handelingen’ alleen gedoeld op de handelingen opgesomd in art. 14 lid 1 BTMW ’sec’. Het feit dat een product een klakkeloze c.q. perfecte kopie is van een niet-gedeponeerd model behoeft volgens art. 14 lid 8 resp. r.oo. 36-38 van dit arrest bij een vordering(sgrondslag) als die van Jydsk c.s. niet per se geheel buiten beschouwing te worden gelaten; het kan juist tezamen met ’bijkomende omstandigheden’ een zodanige vorm en/of mate van onbehoorlijkheid opleveren dat een verbod en/of schadevergoeding de enige passende wijze van redres tegen dergelijke ongeoorloofde mededinging is (zie ook r.oo. 24-25 van bedoeld arrest). 2.2 Het Hof heeft in de 4e en 5e volzin van zijn r.o. 4.7 miskend dat het ’enkel’ perfect nabootsen van ’slechts’ de twee best verkopende modellen uit een grotere product-range 1

Gelet op het gestelde sub v, vi, viii en ix is tevens onbegrijpelijk ’s Hofs oordeel (r.o. 4.7, voorlaatste alinea) dat door Jydsk c.s. niet bestreden zou zijn de stelling van Doréma dat het prijsverschil zijn (volledige) verklaring vond in het verschil tussen productie in hoge resp. lage loonlanden.

E I G E N D O M

2 5

van verschillende concurrenten jegens dezen wel degelijk een systematische c.q. stelselmatige vorm van mede daarom ongeoorloofde mededinging kan opleveren (zie ook Rb. r.o. 7.11,2e alinea). Zulks kan eens temeer c.q. althans het geval zijn in combinatie met de andere bijkomende omstandigheden als bedoeld in onderdeel 1.1 hierboven. Dit geldt in het bijzonder voor het eerst afwachten en vervolgens — met navenant prijsvoordeel — gratis en dadelijk profiteren van juist alleen de meest succesvol gebleken ontwerp-, ontwikkelings- en marktintroductie-inspanningen van die concurrenten en het daarenboven door de combinatie van een lagere kwaliteit met navenant (nog) lagere prijs bij een voor de consument uiterlijk identiek en qua benaming aansluitend — aldus nodeloos verwarrend — product ernstig verstoren van zowel de afzet als de reputatie van de betreffende concurrenten. Aangezien geen van de hier bedoelde, door Jydsk c.s. ingeroepen ’bijkomende omstandigheden’ als zodanig in feitelijke zin door het Hof is verworpen, is ’s Hofs bestreden beslissing derhalve onjuist althans ontoereikend gemotiveerd. 2.3 ’s Hofs oordeel in de 6e volzin van r.o. 4.7 dat van onrechtmatige — al dan niet systematische — nabootsing geen sprake kan zijn, omdat de door Doréma nagebootste modellen van Jydsk c.s. ’geen duidelijk onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van andere caravanvoortenten’, is onjuist en/of ontoereikend gemotiveerd. Immers, voor het antwoord op de vraag of er sprake is van onrechtmatige nabootsing is niet van — laat staan doorslaggevend — belang of de nagemaakte (tent)producten, in de hier kennelijk door het Hof — blijkens zijn verwijzing naar r.oo. 4.3 en 4.4 — bedoelde (auteursrechtelijke) zin, een dergelijk zich qua totaalindruk door oorspronkelijkheid en/of een persoonlijk stempel duidelijk ten opzichte van de gebruikelijke stramienen en gangbare trends in de betreffende (tenten)branche onderscheidend vermogen hebben. Aangezien hier ais (minstgenomen hypothetisch) feitelijk uitgangspunt geldt dat de vier litigieuze tenten van Doréma (vrijwel) exacte kopieën zijn van zowel het uitwendige als inwendige van de genoemde vier modellen van Jydsk c.s., zulks ook op geheel ondergeschikte en niet-functionele details (zie onderdeel 1.1 sub i t/m iv), staat daarmee al voldoende vast dat sprake is van door Doréma bewust en nodeloos voor het relevante publiek geschapen verwarringsgevaar tussen haar ’kopieën’ en de ’modellen’ van Jydsk c.s.; dit geldt althans nu het Hof — terecht — niet heeft beslist dat een zodanige (vrijwel) exacte gelijkenis ook met tenten van derden bestaat. Nu het Hof bovendien niet in feitelijke zin heeft verworpen de door Jydsk c.s. gestelde schade als gevolg van dit verwarringsgevaar (zie onderdeel 1.1 sub x), miskent ’s Hofs bestreden beslissing dat ook dit één en ander, zeker in combinatie met het in de onderdelen 2.1 en 2.2 gestelde, voldoende ’bijkomende omstandigheden’ kan opleveren voor het — ondanks de beperkingen van art. 14 lid 8 BTMW — aannemen van door een verbod althans schadevergoeding te sanctioneren ongeoorloofde mededinging. Mitsdien: op grond van dit middel te horen concluderen dat het de Hoge Raad moge behagen het bestreden arrest te vernietigen, met zodanige verdere beslissing als de Hoge Raad juist zal achten, mede ten aanzien van de kosten.

2 6

B I J B L A D


d Conclusie, A.-G. mr. L. Timmerman, 16 januari 2004 Wettelijk kader 2.2 Alvorens in te gaan op de hiertegen gerichte klachten maak ik eerst een aantal opmerkingen over het juridisch kader waarin deze zaak, voor zover thans van belang, moet worden gezien. 2.3 Uitgangspunt in deze zaak dient te zijn dat op grond van de zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW in beginsel bescherming kan worden ingeroepen voor prestaties die niet (meer) door een specifieke IE-wet worden beschermd. Hier is met name van belang de bescherming die via het gemene recht kan worden verkregen tegen wat in de literatuur wel wordt gerubriceerd onder de noemer ’aanhaken’, dat wil zeggen het (onrechtmatig) profiteren van eens anders bedrijfsdebiet (bedrijfsresultaat) door navolging van diens prestatie dan wel door daartegen anderszins aan te leunen. Dit profiteren is volgens vaste jurisprudentie op zichzelf niet onrechtmatig, ook niet als de ander daarvan nadeel ondervindt. Achtergrond hiervan is het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf, dat meebrengt dat het concurreren met anderen nimmer als zodanig onbehoorlijk is, ook al wordt daarbij eigen voorddeel verworden met behulp van de prestaties van anderen. Enkel op grond van bijkomende omstandigheden – de wijze waarop en de omstandigheden waaronder het profiteren geschiedt — kan het oordeel anders uitvallen.4 2.4 In deze zaak is met name aan de orde het profiteren door navolging, d.w.z. het overnemen van andermans prestaties die hebben geresulteerd in een concreet lichamelijk object of een onderscheidingsmiddel. Is de navolging een getrouwe imitatie van het nagevolgde, dan spreekt men doorgaans van slaafse nabootsing.5 In het voetspoor van het hiervoor genoemde uitgangspunt (aanhaken is op zichzelf niet onrechtmatig) is de jurisprudentie van de Hoge Raad op dit punt als volgt gevestigd: (slaafs) nabootsen is op zich zelf niet ongeoorloofd, ook niet wanneer de navolging geschiedt om te profiteren van de reclame van een ander, voordeel te trekken van de aantrekkingskracht van diens product, inspanning of kennis, dan wel van de door deze gemaakte (en door de nabootsing uitgespaarde) kosten. Dit wordt echter anders, indien de nabootser zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen op bepaalde punten even goed een andere weg had kunnen inslaan en hij door dit na te laten verwarring heeft gesticht. Daarbij geldt dat het niet nodig is dat de nabootser op alle punten waar dit mogelijk is, afwijkt, mits hij maar doet wat redelijkerwijs nodig is om verwarring te voorkomen. Kern van deze jurisprudentie is derhalve het veroorzaken van verwarring(sgevaar). Bij de beoordeling daarvan stelt de Hoge Raad de eis dat het nagebootste product onderscheidend vermogen bezit, d.w.z. dat het zich (aanmerkelijk) van de andere in de handel gebrachte producten moet onderscheiden.6

4 Onrechtmatige daad (oud) VI (Martens), aant. 99-102; Nieuwenhoven Helbach, 1989, blz. 54 1-547. 5 Nieuwenhoven Helbach, a.w., blz. 543-544. 6 HR 21 december 1956, NJ 1960, 414 (Drukasbak); HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 (H.B.); Zie uitgebreid hierover: Onrechtmatige daad (oud) VT (Martens), aant. 104-110 en 117-120; Nieuwenhoven Helbach, a.w., blz. 541-547; Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, 1985, blz. 178 e.v..

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

2.5 Opmerking verdient nog het volgende. Hoewel de Hoge Raad in een aantal arresten heeft overwogen dat nabootsing van een product ’alleen dan’ onrechtmatig is indien — kort gezegd — daardoor nodeloos verwarring wordt gesticht, is een meerderheid in de literatuur van oordeel dat óók andere begeleidende omstandigheden dan deze nodeloze verwarring het nabootsen onrechtmatig kunnen maken.7 In dit verband wordt in de literatuur als relevante omstandigheid onder meer genoemd dat sprake is van systematische navolging of gekwalificeerde nabootsing.8 Zie ik het goed, dan wordt daarmee gedoeld op een vorm van nabootsing die verder gaat dan ’de kunst afkijken’ of het kopiëren van een enkel product. Gedacht moet worden aan het (stelselmatig) kopiëren van een product-range of aan het (stelselmatig) ’mechanisch kopiëren’ van producten, bijvoorbeeld door het ’afgieten’ van eens anders modellen. Betoogd wordt dat met deze vormen van nabootsen in economisch opzicht geen sprake meer is van voortbouwen op een ander — hetgeen in beginsel is toegestaan en een in aanleg wenselijke concurrentie oplevert — maar van een onevenredig profiteren dat voor de technische en economische innovatie bedreigend kan zijn. 9 2.6 Met de invoering van de BTMW op 1 januari 1975 is voor de bescherming van het uiterlijk van gebruiksvoorwerpen een nieuw rechtsregime tot stand gebracht. Door (tijdig) voor een nieuw gebruiksmodel een depot te verrichten, verwerft de deposant gedurende maximaal 15 jaar een uitsluitend recht op de vormgeving van dat model. Een gebruiksmodel is nieuw in de zin van de BTMW indien — kort gezegd — in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan het depot geen voortbrengsel met hetzelfde uiterlijk of dat met dat uiterlijk slechts ondergeschikte verschillen vertoont, feitelijke bekendheid heeft genoten. Daarbij geldt dat van vorenbedoelde ondergeschikte verschillen sprake is indien het uiterlijk van de beide voortbrengselen zodanig overeenstemt (zo weinig verschilt) dat het in aanmerking komende publiek ze gemakkelijk met elkaar zou kunnen verwarren. 2.7 De inhoud en omvang van het uitsluitend recht zijn uitgewerkt in art. 14 BTMW. Op grond van lid 1 van dit artikel kan de deposant zich verzetten tegen elke vervaardiging, invoer, verkoop, het te koop aanbieden, verhuur, het te huur aanbieden, tentoonstelling, levering, gebruik of het in voorraad hebben van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont of dat daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont. Hoewel deze opsomming limitatief is, is haar omschrijving dermate ruim dat het moeilijk is handelingen te bedenken die er niet onder vallen.10 Wel is daarbij steeds vereist dat de handelingen plaatsvinden met een industrieel of commercieel oogmerk. 2.8 Het belangrijkste motief voor de invoering van de BTMW was de onvrede die in de drie Beneluxlanden bestond met de tot dan toe geldende beschermingsregimes voor het uiterlijk van producten. Wat Nederland betreft, zag deze onvrede op de aan de bescherming van (toen nog) art. 7

Vgl. Onrechtmatige daad (oud) VI (Martens), aant. 122. Vgl. Onrechtmatige daad (oud) VI (Martens), aant. 123 sub 5-7. Verkade, a.w., blz. 19 1-193. 9 Vgl.: Verkade, a.w., blz. 191-193, alsmede diens noot (nr. 23) onder BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 429; 10 Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2000, blz. 119. 8

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


1401 BW verbonden rechtsonzekerheid. Met de invoering van een modelrecht werd beoogd hieraan een eind te maken. Een modelrecht zou enerzijds de belanghebbende gedurende een zekere, beperkte termijn meer zekerheid van bescherming moeten geven, terwijl derden meer rechtszekerheid zouden krijgen doordat het modelrecht alleen kan worden verkregen door een depot. Beschermde modellen zijn daarmee door raadpleging van een register voor een ieder te kennen. 2.9 Kern van de BTMW is dat modellen bescherming kunnen verkrijgen na een voor derden kenbaar depot. In het licht hiervan heeft de wetgever het wenselijk geacht de bescherming op basis van het recht inzake de ongeoorloofde mededinging (in Nederland: art. 1401/6:162) zoveel mogelijk terug te dringen. Dit heeft zijn weerslag gevonden in het in deze zaak centraal staande artikel 14 lid 8 BTMW, waarin het volgende is bepaald: Voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging. Deze beperking van de mogelijkheid om op grond van het gemene recht bescherming in te roepen geldt voor alle modellen van ná 1 januari 1975. Daarbij doet niet terzake of het model (nog) is gedeponeerd of niet: de uitsluiting van lid 8 geldt voor modellen die zijn gedeponeerd, voor modellen die gedeponeerd hadden kunnen worden, maar ten aanzien waarvan dat is nagelaten, alsmede voor exgedeponeerde modellen. Uitsluitend voor modellen die voor 1975 reeds in de handel waren, blijft de bescherming op grond van artikel 6:162 BW onverkort van toepassing, zulks op grond van art. 25 BTMW. 2.10 (De reikwijdte van) art. 14 lid 8 is van meet af aan omstreden geweest. Voornaamste bezwaar van de critici is kort gezegd dat de praktijk leert dat (bona fide) ontwerpers in veel gevallen verzuimen een modeldepot te verrichten. Teneinde te voorkomen dat 14 lid 8 BTMW alsdan leidt tot een ’beschermingsdoodstraf’,11 zijn in de literatuur diverse pogingen ondernomen artikel 14 lid 8 restrictief te interpreteren, in die zin dat deze bepaling toelaat dat in gevallen waarin weliswaar sprake is van een inbreuk op een tekening of model, maar waarin het feitenbestand meer inhoudt dan ’alleen’ die inbreuk — anders gezegd: gedragingen die ’niet alleen’ bestaan uit de in art. 14 lid 1 bedoelde handelingen, doch daarmee (altijd, vaak of soms) samengaan – niettemin kan worden geageerd op grond van het gemene recht.12 2.11 In zijn arrest van 30 juni 1989, NJ 1989, 733 heeft de Hoge Raad over de reikwijdte van art. 14 lid 8 BTMW vragen gesteld aan het Benelux Gerechtshof. Het ging in die zaak, voor zover thans van belang, om het volgende. Prince, een producent van tennisrackets en sportartikelen, vorderde tegen van Riel op grond van art. 1401 een verbod om onder meer tennisrackets die (volgens haar) naar vormgeving, lay-out, type-aanduiding, gebruikte merken en verpakking imitaties waren van haar rackets, ter verkoop aan te bieden en in het verkeer te brengen. Een inbreuk op haar modellen derhalve. Prince had aan vordering echter nog een

11

Vgl. Verkade in zijn noot onder BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 429; Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, 1985, blz. 183 12 Vgl. ondermeer Verkade, a.w., blz. 183-184 en 187-194 en Steinhauser, Geen klakkeloos kopiëren, BIE 1985, blz. 247 e.v.; Zie voor een uitgebreid overzicht Onrechtmatige daad (oud) VI (Martens), aant. 117.

E I G E N D O M

2 7

groot aantal andere omstandigheden ten grondslag gelegd, die volgens haar tezamen ongeoorloofde mededinging opleverden: a Van Riel verkocht niet één, maar drie modellen, die een minitieuze nabootsing van de rackets van Prince vormden; b Daarbij werden door Van Riel ook de type(-aanduidingen) en het lettertype van Prince overgenomen; c Van Riel verkocht deze nabootsingen tegen prijzen die ver onder de prijzen van Prince lagen; getwijfeld kon daarom worden aan de kwaliteit van de rackets en met name omtrent de vraag of daarin wel de bijzondere materialen waren verwerkt die Prince in haar rackets verwerkte; d De rackets van Van Riel werden door tennisleraren verkocht als Prince-rackets van een bijzondere partij; e Na de toezegging door Van Riel ’het niet meer te doen’, kwam er niettemin een nieuwe, nauwelijks veranderde serie op de markt; f Van Riel maakte tevens inbreuk op de merkrechten van Prince; g Teleurgestelde kopers van de rackets van Van Riel, bij wie het racket snel kapot ging, kwamen bij Prince klagen, omdat zij dachten dat het om een Prince-racket ging. Prince had haar rackets niet als model gedeponeerd. Van Riel heeft haar daarom het bepaalde in art. 14 lid 8 tegengeworpen. Prince heeft hiertegen ingebracht dat deze bepaling i.c. toepassing mist, omdat er – kort gezegd — meer aan de hand is dan ’feiten die alleen een inbreuk op een (...) model inhouden’. Zij sprak in dat verband van ’gekwalificeerde, stelselmatige nabootsing’ en van aantasting van haar reputatie. Naar aanleiding hiervan heeft de Hoge Raad, voor zover thans van belang, de volgende vragen van uitleg aan het BenGH gesteld: 2 Hebben de woorden ’feiten die alleen inbreuk op een (...) model inhouden’ in art. 14 lid [8] uitsluitend betrekking op de opsomming van verboden handelingen in art. 14 lid 1? 3 Indien vraag 2 ontkennend moet worden beantwoord, verzet het bepaalde in art. 14 lid [8] zich dan tegen een in die bepaling bedoelde vordering ingeval zich inbreukmakende feiten voordoen welke samengaan met — een of meer of alle — omstandigheden welke (...) door Prince zijn aangevoerd? 2.12 In zijn arrest van 21 december 1990, NJ 1991, 429 (DWFV) heeft het BenGH deze vragen als volgt geherformuleerd: 21 Overwegende dat de Hoge Raad met zijn tweede en derde vraag wenst te vernemen hoe art. 14 lid [8] moet worden uitgelegd met het oog op gevallen waarin mede andere dan in lid 1 van art. 14 omschreven handelingen aan een vordering op grond van ongeoorloofde mededinging ten grondslag zijn gelegd. Na een uitgebreide bespreking van de mvt op de BTMW heeft het hof vervolgens het volgende voor recht verklaard: 36 Een op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging gegronde vordering waaraan uitsluitend handelingen ten grondslag zijn gelegd die naar hun aard, op de voet van het in lid 1 van art. 14 bepaalde, vallen aan te merken als ’inbreuk op een tekening of model’ komt niet voor toewijzing in aanmerking; 37 indien aan een vordering als onder 36 bedoeld, behalve handelingen als daar omschreven, mede andere gedragingen ten grondslag zijn gelegd, kan zij alleen dan voor toewijzing in aanmerking komen indien het feitenbestand, ook indien de als inbreuk aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten, naar het toepasselijke nationale recht, ongeoorloofde mededinging oplevert;

2 8

B I J B L A D


38 In een geval als onder 37 bedoeld, staat art. 14 lid [8] alleen dan niet in de weg aan het uitspreken van een verbod van, of toewijzing van schadevergoeding terzake van, een als inbreuk aan te merken handeling indien zulk een verbod of schadevergoeding onder de gegeven omstandigheden de enig passende wijze van redres van de ongeoorloofde mededinging vormt Het voorgaande laat zich als volgt samenvatten: voor bescherming van een model tegen nabootsing op grond van art. 6:162 is alleen dan nog plaats indien (1) nadat men de als inbreuk op het (verkregen of indertijd verkrijgbare) modelrecht aan te merken handeling uit het feitenbestand heeft weggedacht, (2) voldoende (bijkomende) feiten overblijven die zelfstandig als een daad van ongeoorloofde mededinging kunnen worden gekwalificeerd. (3) De door de bijkomende handelingen veroorzaakte schade kan op grond van art. 6:162 BW worden vergoed. Voor een verbod of schadevergoeding op basis van art. 6:162 BW met betrekking tot de vervaardiging, verkoop enz. van de nagebootste voortbrengselen zelf is in een dergelijk geval alleen dan plaats, indien dit in de gegeven omstandigheden de enige passende wijze van redres is van de bijkomende omstandigheden.13 2.13 Begrijp ik het goed, dan betoogt mr. Van Nispen in zijn s.t. dat het wegdenken van de als een inbreuk op het modelrecht aan te merken handelingen strikt moet worden uitgelegd: alle feiten die als zodanig kunnen worden gekwalificeerd — kort gezegd: alle feiten die verband houden met nabootsing — moeten buiten beschouwing worden gelaten. Voor een actie op grond van ongeoorloofde mededinging is daarmee alleen plaats voor feiten waarbij nabootsing op zichzelf geen rol speelt, waarbij valt te denken aan het verkrijgen van een model door omkoping, bedrijfsspionage of het wegkopen van personeel of het doen van misleidende mededelingen over het eigen product of dat van de concurrent. 2.14 Uit de literatuur leid ik af dat deze strikte uitleg geen uitgemaakte zaak is. Daarbij valt in de eerste plaats te wijzen op het volgende. Zie ik het goed, dan menen diverse schrijvers dat feiten die op zich zelf nabootsing opleveren in zoverre wel via art. 6:162 kunnen worden gepareerd, indien verwarring bij het publiek valt te duchten. In deze visie is het wekken van verwarring als een zelfstandige bijkomende grond aan te merken, zodat de hiervoor genoemde nabootsingsjurisprudentie van de Hoge Raad ook voor modellen van na 1975 blijft gelden. Steun daarvoor wordt geput uit HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 (DWFV). In dit arrest heeft de Hoge Raad kort gezegd overwogen dat de bescherming van art. 1401/6:162 BW van een ander karakter is dan de bescherming van de BTMW: de nabootsingsjurisprudentie beschermt niet het model (nabootsing is als uitgangspunt immers geoorloofd) als zodanig, maar biedt bescherming tegen het wekken van onnodige verwarring.14

13

Vgl. Van Empel/Geerts, Bescherming van intellectuele eigendom, 2002, blz. 126-127; Wichers Hoeth, a.w., blz. 128-129. 14 H. Cohen Jehoram, Raamuitzetter, AA 1993, blz. 680-67; Quadvlieg, Verwarren en onderscheiden, BIE 1992, blz. 367 e.v.; Brinkhoff, BIE 1992, blz. 257-259; Ruijsenaars, Neue Entwicklungen im Muster- und Markenrecht Benelux-Länder, GRUR Int. 1992, blz. 505 e.v.; Kaufmann en Gemser, De lof der nabootsing revisited, BIE 1992, blz. 106 e.v.; Wichers Hoeth, a.w., blz. 129. Van Empel en Geerts, a.w., blz. 127, Steinhauser, BIE 1992, blz. 60 en R.D. Vriesendorp, IER 1991, blz. 118 noemen dit als mogelijke consequentie.

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

Een aantal schrijvers tekent daarbij aan dat het daarbij dan wel moet gaan om herkomstverwarring.15 2.15 In de tweede plaats valt te wijzen op de noot van Verkade onder het Prince-arrest. Verkade lijkt een iets andere opvatting toegedaan. Volgens Verkade is met het Princearrest weliswaar een actie op grond van ’verwarringsgevaar (sec)’ en ’nabootsen op meer punten dan nodig was’ in de ban gedaan, maar volgens hem valt uit het arrest af te leiden dat het BenGH toestaat dat een combinatie van de ’kleurloze’ handelingen van art. 14 lid 1 in combinatie met nietkleurloze factoren dermate onbehoorlijk moet worden geacht, dat een verbod de enige passende vorm van redres is te achten. Hij meent dat dit met name het geval zal zijn in geval van ’systematisch nabootsen’. Ik leid hieruit af dat ook Verkade niet voelt voor een strikte lezing van het Princearrest, op grond waarvan bij de beoordeling van ene vordering op grond van art. 6:162 BW geen enkele betekenis kan toekomen aan feiten die vallen terug te voeren op nabootsen en wat daarmee samenhangt. Ik merk op dat het middel en de s.t. van mr. Meijer dit spoor volgen. 2.16 Al met al komt het mij voor dat na het Prince-arrest op het punt van de verhouding tussen de BTMW en art. 6:162 BW nog geenszins sprake is van een ’acte eclairé’. Inmiddels is er in zoverre wel duidelijkheid dat met ingang van 1 december 2003 art. 14, lid 8 BTMW is komen te vervallen.16 Voor de toekomst staat art. 14, lid 8 niet meer in de weg aan een onrechtmatige daadsactie tegen een nabootser. 2.17 Het hof is in deze zaak m.i. uitgegaan van een ruime lezing van het Prince-arrest. Na in rov. 4.7 te hebben overwogen dat het gestelde perfecte nabootsen in het licht van het Prince-arrest bij de vraag naar ongeoorloofde mededinging buiten beschouwing moet worden gelaten, gaat het hof vervolgens niettemin inhoudelijk in op de door Jydsk c.s. gestelde bijkomende omstandigheden, waarbij het nabootsen telkens een element is van de verweten gedraging. Het hof bespreekt immers: – het telkenmale nabootsen door Doréma van de best verkopende modellen van Jydsk c.s.; – het systematisch karakter van het nabootsen door Doréma; Daarnaast heeft het hof in rov. 4.7 geoordeeld dat van onrechtmatige — al dan niet systematische — nabootsing überhaupt geen sprake kan zijn, omdat de tenten van Jydsk c.s. geen duidelijk onderscheidend vermogen hebben. Dit is een toepassing van de hiervoor weergegeven nabootsingsjurisprudentie van de Hoge Raad. Zou het hof de hiervoor genoemde strikte lezing van het Prince-arrest hebben aangehangen, dan zou het op dit alles niet zijn ingegaan. Bespreking van de onderdelen 2.18 Tegen deze achtergrond beoordeel ik de verschillende onderdelen als volgt. 2.19 In de inleiding van het middel wordt terecht opgemerkt dat het hof in rov. 4.7 de juistheid van de stellingen van Jydsk c.s. dat sprake is van ’klakkeloze/perfecte’ nabootsingen en dat de nagebootste modellen van Jydsk c.s. de best verkopende modellen waren, in het midden heeft gelaten. 15

Vgl. Quaedvlieg, t.a.p., blz. 399 (identiteitsverwarring), Ruijsenaars, t.a.p., blz. 507 (Herkunftsverwechslung), Kaufman en Gemser, t.a.p., blz. 108-110 (herkomstverwarring). 16 Zie Stbl. 2002, 129. Zie voor over het vervallen van art. 14, lid 8 BMTW: H. Cohen Jehoram, Auteurs- en onrechtmatigedaadsrecht in het nieuwe en komende modellenrecht, Ami 2003. blz. 3-4.

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


Deze omstandigheden kunnen daarmee bij wege van hypothetisch feitelijke grondslag mede tot uitgangspunt dienen bij de beoordeling in cassatie. 2.20 Onderdeel 1 klaagt erover dat het hof blijkens rechtsoverweging 4.5 is uitgegaan van een onjuiste en/of onbegrijpelijke, want te beperkte lezing van de subsidiaire grondslag van de vordering van Jydsk c.s. 2.21 Onder verwijzing naar de vindplaatsen in de diverse processtukken zijdens Jydsk c.s. wordt daartoe betoogd dat Jydsk c.s. aan hun beroep op ongeoorloofde mededinging een groot aantal, in onderlinge samenhang te beschouwen en als essentieel aan te merken, omstandigheden hebben aangevoerd, welke het hof in rov. 4.5 veel te beperkt heeft samengevat als een beroep op slaafse nabootsing door Doréma. Als gevolg hiervan heeft het hof in rov. 4.6 en 4.7 onvoldoende recht gedaan aan het totale complex van genoemde — elkaar onderling versterkende — omstandigheden, welk complex als zodanig de aan Doréma verweten handelwijze vormt. Meer concreet (onder 1.2) wordt het hof verweten dat het in elk geval niet (afdoende) kenbaar is ingegaan op de essentiële stellingen van Jydsk aangaande (1) de nodeloze, mechanische, stelselmatige en verwarringscheppende wijze waarop Doréma de modellen van Jydsk c.s. kopieerde, (2) het prijsdrukkende effect van het profiteren van de ontwerpen ontwikkelingskosten van Jydsk c.s. en van het gebruik door Doréma van kwalitatief mindere en goedkopere materialen en methoden en (3) de nadelige gevolgen daarvan voor Jydsk c.s. 2.22 Het onderdeel kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Hoewel het hof de stellingen van Jydsk c.s. in rov. 4.5 kernachtig samenvat onder de noemer slaafse nabootsing, blijkt uit rov. 4.7 dat het wel degelijk de in het middel genoemde stellingen van Jydsk c.s. onder ogen heeft gezien. Daarbij heeft het hof klaarblijkelijk de verschillende stellingen naar hun strekking gegroepeerd. De in het middel onder i-iii, v, vi en xi genoemde stellingen worden onder de noemer klakkeloos en systematisch nabootsen besproken in de eerste veertien volzinnen van rov. 4.7. De stellingen onder iv, vii en x heeft het hof kennelijk — en terecht — opgevat als een beroep op de nabootsingsjurisprudentie, d.w.z. op het scheppen van verwarring. Dit aspect is aan de orde in de volzinnen 14 t/m 25. In de daaropvolgende volzinnen gaat het hof tot slot nog in op het door Jydsk c.s. gestelde prijsverschil. Daarmee heeft het hof ook het een en ander gezegd over de nog resterende stellingen viii en ix. 2.23 Ik merk hierbij op dat de door het hof gevolgde aanpak ook geenszins onbegrijpelijk is te achten. Zoals ook al uit de opsomming in de cassatiedagvaarding blijkt, hebben Jydsk c.s. de daar genoemde stellingen niet steeds geconcentreerd aangevoerd. Diverse stellingen zijn bovendien in een andere verband geponeerd. Het meest systematisch zijn de betogen in de pleitnota in eerste aanleg en de pleitnota in hoger beroep, waarin telkens onder het kopje ’ongeoorloofde mededinging’ vier factoren worden aangevoerd (nrs. 59-69, resp. nrs. 35-40) die volgens de advocaat van Jydsk c.s. tezamen ongeoorloofde mededinging opleveren: (1) het stelselmatig gekwalificeerd nabootsen, inclusief ontwerpfoutjes, van de modellen van Jydsk c.s., zowel wat betreft het uiterlijk als wat betreft de kleurstellingen, (2) de verwarring die hiermee door Doréma wordt gewekt, waarbij (3) de overeenstemming in type-aanduidingen een ’onrechtmatigheids-

E I G E N D O M

2 9

verhogende factor’ is en (4) het aanmerkelijke prijsverschil. De opbouw van rov. 4.7 sluit hierbij in grote lijnen aan. 2.24 De onderdelen 2.1-2.3 richten zich tegen de verschillende beslissingen in rov. 4.7. 2.25 Onderdeel 2.1 komt op tegen het oordeel van het hof in de eerste drie volzinnen van rov. 4.7 dat het gestelde klakkeloos kopiëren van de modellen van Jydsk c.s. niets anders is dan de stelling dat er sprake is van perfect nabootsen en dat dit krachtens art. 14 lid 8 BTMW bij de vraag naar ongeoorloofde mededinging buiten beschouwing moet worden gelaten. De klacht van het onderdeel luidt dat dit oordeel blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting indien het hof hiermee tot uitdrukking heeft gebracht dat het feit dat sprake is van een perfecte nabootsing geheel moet worden weggedacht en mitsdien geen enkele bijdrage kan leveren aan het oordeel dat sprake is van ongeoorloofde mededinging. 2.26 Ook deze klacht mist feitelijke grondslag. De klacht komt erop neer dat het hof ten onrechte is uitgegaan van de strikte lezing van het Prince-arrest. Zoals hiervoor reeds uiteen werd gezet, is het hof uitgegaan van de ruime lezing: uit het vervolg van rov. 4.7 blijkt dat het hof ingaat op gestelde bijkomende omstandigheden waarin nabootsing telkens een element is van de gewraakte gedraging. Waar het hof spreekt over het onderscheidend vermogen van het uiterlijk van de tenten van Jydsk c.s. geeft het bovendien expliciet toepassing aan de nabootsingsjurisprudentie van de Hoge Raad. Daarin ligt besloten dat het van oordeel is dat verwarringscheppende nabootsing een bijkomende omstandigheid is zoals bedoeld in het Prince-arrest. 2.27 Onderdeel 2.2 is gericht tegen de vierde en vijfde volzin van rov. 4.7 en verwijt het hof te hebben miskend dat het ’enkel’ perfect nabootsen van ’slechts’ de twee best verkopende modellen uit een veel grotere product-range van verschillende concurrenten wel degelijk een systematiscbe en stelselmatige vorm van ongeoorloofde mededinging kan opleveren, zeker in samenhang met de overige door Jydsk gestelde omstandigheden. Waar het hof deze omstandigheden niet kenbaar mede in zijn beoordeling heeft betrokken, is zijn oordeel in elk geval niet naar behoren gemotiveerd, aldus het onderdeel. 2.28 Systematische, stelselmatige of gekwalificeerde nabootsing zijn geen wettelijk gedefinieerde termen. Het zijn in de literatuur ontwikkelde begrippen, die ook daar geen duidelijk omlijnde afbakening hebben. Zoals ook hiervoor in 2.5 werd aangestipt, wordt met deze begrippen in de regel geduid op gevallen, waarin het nabootsen op een zodanige schaal en wijze plaatsvindt dat gesproken kan worden van parasiteren of kannibaliseren van andermans inspanningen. Afhankelijk van de mate waarin en de omstandigheden waaronder dat gebeurt, kan hieraan dan in juridisch opzicht de conclusie worden verbonden dat sprake is van ongeoorloofde concurrentie, waarbij het onbehoorlijke van de concurrentie is gelegen in het (hoogst) onevenredig profiteren van andermans bedrijfsdebiet.17 2.29 Zoals uit al deze omschrijvingen blijkt, gaat het hier om typeringen van feitelijke aard zijn. Het in een concreet geval vaststellen, of aan deze typeringen is voldaan is een vraag van feitelijke aard en dus aan de feitenrechter voorbehouden, zodat een oordeel daaromtrent in cassatie niet op 17

Vgl. Verkade, a.w., blz. 191-193; Verkade in diens noot onder BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 429, nr. 23.

3 0

B I J B L A D


juistheid kan worden getoetst. Hierop stuit de rechtsklacht van onderdeel 2.2 af. Ook de motiveringsklacht faalt, nu het begrip ’systematische nabootsing’ als gezegd geen vastomlijnd begrip is. Het hof heeft hieronder kennelijk verstaan het (bij herhaling) overnemen van de gehele product-range van een concurrent, een kwantitatief begrip derhalve.18 Ik vind een dergelijke invulling van het begrip ’systematische nabootsing’ niet onbegrijpelijk. Wanneer men van een dergelijke, niet onbegrijpelijke invulling van dit begrip uitgaat, hoefde het hof niet op de overige door het onderdeel genoemde omstandigheden in te gaan. Die kunnen weinig gewicht in de schaal leggen uitgaande van de door het hof aan het begrip ’systematische nabootsing’ gegeven invulling die m.i. niet onbegrijpelijk is. 2.30 Onderdeel 2.3 richt zich met een rechts- en een motiveringsklacht tegen het oordeel van het hof (zesde volzin van rov. 4.7) dat van onrechtmatige — al dan niet systematische — nabootsing geen sprake kan zijn, omdat de door Doréma nagebootste modellen van Jydsk c.s. geen duidelijk onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van andere caravanvoortenten. 2.31 Zoals hiervoor in 2.4 reeds werd aangegeven, is de kern van de nabootsingsjurisprudentie van de Hoge Raad dat de bescherming van art. 6:162 BW kan worden ingeroepen indien door de wijze van nabootsing verwarrings(gevaar) wordt gewekt. Volgens vaste jurisprudentie geldt daarbij als basiseis voor deze bescherming dat het nagebootste product onderscheidend vermogen moet bezitten: zonder onderscheidend vermogen kan een product met voor bescherming op grond van art. 6:162 BW in aanmerking komen omdat dan geen verwarring kan worden aangenomen. Zijn er buiten het nagevolgde nog tal van gelijksoortige producten in de handel, dan kan volgens de Hoge Raad slechts van onderscheidend vermogen worden gesproken, indien het nagebootste product zich uiterlijk aanmerkelijk van deze andere producten onderscheidt en het nagebootste product een duidelijke eigen plaats op de markt inneemt.19 2.32 In dit licht heeft het hof in het kader van de vraag of sprake was van onrechtmatige nabootsing dan ook terecht onderzocht of de tenten van Jydsk c.s. ten opzichte van andere tenten een duidelijk onderscheidend vermogen hebben. Het hof heeft deze vraag ontkennend beantwoord en daartoe verwezen naar hetgeen het in het kader van de vraag naar auteursrechtelijke bescherming had overwogen in de rovv. 3.3-3.4. In deze ampel en ook begrijpelijk gemotiveerde overwegingen heeft het hof (feitelijk) geoordeeld dat de modellen van Jydsk c.s. voortbouwen op gebruikelijke stramienen in de tentenbranche, aansluiten op daarin gangbare trends en ook qua totaalindruk overeenstemmen met de vele andere modellen op de markt. Op grond van dit een en ander kon en mocht het hof dan ook zonder meer de conclusie trekken dat de tenten van Jydsk c.s. geen duidelijk onderscheidend vermogen bezitten. Waar aldus niet aan de basiseis voor onrechtmatige nabootsing was voldaan, hoefde het hof vervolgens niet meer in te gaan op de vraag

18

Vgl. wederom de noot van Verkade onder BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 429, nr. 23. De advocaat van Jydsk c.s. heeft bij herhaling een beroep gedaan op deze noot. 19 HR 21 december 1956, NJ 1960, 414; HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 (HB); HR 7 juni 1991, NJ 1992, 392; Zie voorts Onrechtmatige daad (oud) VI (Martens), aant. 104-110.

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

naar het door Jydsk c.s. gestelde verwarringsgevaar. Hierop stuiten alle klachten af, zodat ook dit onderdeel faalt. 3 Conclusie Deze strekt tot verwerping van het beroep. Enz. e Hoge Raad, enz. 3 Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. i Jydsk is fabrikant van onder meer caravanvoortenten en –luifels. Isabella Nederland is haar dochtermaatschappij die haar tenten in Nederland importeert en distribueert aan de tussenhandel en de detailhandel. Jydsk en Isabella Nederland hebben onder meer caravan-voortenten ontworpen en deze in 1994 in Nederland op de markt gebracht met de modelnamen ’Ambassador’ en ’Penta’. ii Gerjak (voorheen: [A] B.V.) produceert eveneens caravanvoortenten, die zij in 1995 onder meer met de modelnamen ’Steinfort Blue’ en ’Laguna’ op de markt heeft gebracht. iii Al deze voortenten zijn niet als model gedeponeerd. iv Doréma produceert en verkoopt tenten. In 1995 en 1996 heeft zij caravanvoortenten met de modelnamen ’Queen’, ’Prestige’, ’Montana’ en ’Savona’ op de Nederlandse markt gebracht, alsmede enkele varianten op deze modellen met de namen ’Chateau’, ’Elegance’, ’Ombassador’, ’Senator’ ’Milano’ en ’Roma’. v Op vordering van Jydsk heeft de president van de rechtbank Zutphen bij vonnis van 11 maart 1996 in kort geding onder meer Doréma geboden de verkoop, het op de markt brengen dan wel anderszins verveelvoudigen of openbaar maken van caravanvoortenten van de ontwerpen die hiervoor in i en ii zijn vermeld, of daarmee overeenstemmende ontwerpen, waaronder in elk geval de vier ontwerpen die hiervoor in iv als eerste zijn vermeld, te staken, deze bij haar afnemers terug te halen en aan Jydsk c.s. opgave te doen van alle afnemers die deze voortenten hebben afgenomen. Jydsk c.s. hebben dit vonnis tenuitvoergelegd. Bij arrest van 10 september 1996 heeft het hof dit vonnis vernietigd en de door Jydsk c.s. gevraagde voorzieningen alsnog afgewezen. Tegen dit arrest hebben Jydsk c.s. geen beroep in cassatie ingesteld. 3.2 Jydsk c.s. hebben de hiervoor in 1 vermelde vorderingen tegen Doréma ingesteld. Zij hebben aan deze vorderingen primair ten grondslag gelegd dat zij auteursrechten hebben op de desbetreffende voortenten en dat de voortenten van Doréma daarvan een volledige nabootsing zijn, zodat Doréma met het op de markt brengen van de voortenten inbreuk maakt op de auteursrechten van Jydsk c.s. Subsidiair hebben Jydsk c.s. aangevoerd dat Doréma door het op de markt brengen van haar voortenten onrechtmatig jegens hen handelt, nu zij de modellen van Jydsk c.s. stelselmatig slaafs nabootst, althans Jydsk c.s. met haar voortenten ongeoorloofde concurrentie aandoet. De rechtbank heeft geoordeeld dat geen van de voortenten van Jydsk c.s. een werk is als bedoeld in de Auteurswet 1912, zodat de vorderingen op de primaire grondslag niet toewijsbaar zijn, doch dat wel sprake is van stelselmatige slaafse nabootsing door Doréma die jegens Jydsk c.s. ongeoorloofde mededinging oplevert. Het hof heeft het oordeel van de rechtbank met betrekking tot de primaire grondslag in stand gelaten, doch het heeft anders geoordeeld met betrekking tot de subsidi-

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


aire grondslag. Het hof heeft de vorderingen van Jydsk c.s. afgewezen en de reconventionele vordering van Doréma tot vergoeding van schade toewijsbaar geacht. Het middel keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel van het hof dat geen sprake is van ongeoorloofde mededinging. 3.3 De Hoge Raad ziet aanleiding eerst onderdeel 2.3 van het middel te behandelen. Dit onderdeel is gericht tegen het oordeel van het hof dat van onrechtmatige – al dan niet systematische – nabootsing geen sprake kan zijn, omdat de door Doréma nagebootste modellen van Jydsk c.s. ’geen duidelijk onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van andere caravanvoortenten’. Volgens het onderdeel is voor het antwoord op de vraag of sprake is van onrechtmatige nabootsing niet van – doorslaggevend – belang of de nagemaakte producten een dergelijk, zich qua totaalindruk door oorspronkelijkheid en/of een persoonlijk stempel duidelijk ten opzichte van de gangbare stramienen en gangbare trends in de desbetreffende branche onderscheidend vermogen, in de kennelijk door het hof bedoelde auteursrechtelijke zin, hebben. Omdat als feitelijk uitgangspunt heeft te gelden dat de vier ten processe bedoelde voortenten van Doréma (vrijwel) exacte kopieën zijn van de vier modellen van Jydsk c.s. staat volgens het onderdeel voldoende vast dat sprake is van door Doréma bewust en nodeloos voor het relevant publiek geschapen verwarringsgevaar tussen haar kopieën en de modellen van Jydsk c.s., nu het hof niet heeft vastgesteld dat een dergelijke gelijkenis ook bestaat met tenten van derden. Volgens het onderdeel heeft het hof miskend dat de door Jydsk c.s. gestelde schade als gevolg van dit verwarringsgevaar, zeker in combinatie met het in de onderdelen 2.1 en 2.2 gestelde, voldoende ’bijkomende omstandigheden’ kan opleveren voor het – ondanks de beperkingen van art. 14 lid 8 (oud) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (BTMW) – aannemen van ongeoorloofde mededinging. 3.4 Onderdeel 2.3 mist feitelijke grondslag voorzover het uitgaat van de veronderstelling dat het hof in zijn bestreden overweging (4.7) het oog heeft op onderscheidend vermogen in auteursrechtelijke zin. Het hof heeft hierin immers de subsidiaire grondslag van de vorderingen aan een beoordeling onderworpen en daarbij terecht de vraag aan de orde gesteld in hoeverre de producten van Jydsk c.s. onderscheidend vermogen hebben, omdat naar het hier toepasselijke recht van voor 1 december 2003 bescherming tegen ongeoorloofde mededinging van een nagebootst product waarvan het uiterlijk een model in de zin van de BTMW vormt, doch dat niet als zodanig is gedeponeerd, alleen gerechtvaardigd kan zijn als aan die voorwaarde is voldaan. Het hof heeft in rov. 4.4 weliswaar óók in het kader van de primaire grondslag van de auteursrechtelijke bescherming geoordeeld dat de modellen van Jydsk c.s. slechts voortbouwen ’op gebruikelijke stramienen in de tentenbranche’ en aansluiten op ’daarin gangbare trends’, doch in rov. 4.7 naar deze constateringen en de daaraan ten grondslag liggende waarnemingen verwezen kennelijk uitsluitend ter ondersteuning van zijn oordeel dat de voortenten en –luifels geen onderscheidend vermogen hebben. Met dit feitelijk oordeel, dat in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst, heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de voortenten en –luifels van Jydsk c.s. op de relevante markt wat vormgeving betreft geen eigen plaats innemen en daarmee zijn oor-

E I G E N D O M

3 1

deel dat zij onderscheidend vermogen missen, voldoende duidelijk gemotiveerd. Bij gebreke van dit onderscheidend vermogen behoefde het hof op de vraag of in de gegeven omstandigheden verwarringsgevaar bestond als in het onderdeel bedoeld, niet meer in te gaan. Hierop stuiten alle klachten van het onderdeel af. 3.5 Het falen van onderdeel 2.3 heeft tot gevolg dat de overige onderdelen van het middel geen behandeling behoeven, omdat reeds daaruit volgt dat (ook) de subsidiaire grondslag van de vorderingen niet toereikend is voor de toewijzing daarvan. 4 Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Jydsk c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Doréma begroot op € 301,34 aan verschotten en € 1.365,– voor salaris. Enz.

Nr. 7 Hoge Raad der Nederlanden, 17 september 2004 (Zonnatura) Mrs. P. Neleman, J.B. Fleers, H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman en F.B. Bakels Art. 6:248 BW Bij de uitleg van een schriftelijk contract zijn alle omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen, van beslissende betekenis. Deze uitleg dient niet plaats te vinden op grond van alleen maar de taalkundige betekenis van de bewoordingen waarin het contract is gesteld, maar in praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die deze bewoordingen, gelezen in de context van dit geschrift als geheel in de desbetreffende kring van het maatschappelijk verkeer hebben, vaak wel van groot belang (vgl. HR 20 februari 2004, nr. C02/219, RvdW 2004, 34). Het hof heeft de overeenkomst in haar geheel uitgelegd en het heeft daarbij met name gelet op de – in cassatie niet bestreden – omstandigheden dat bij de bepaling van de koopprijs in de onderhandelingen de op de overgedragen bedrijfsonderdelen betrekking hebbende boekhoudgegevens ter tafel zijn geweest en dat op basis daarvan een totaalprijs is vastgesteld als ’lump sum’ inclusief alle op de (producten van de) overgedragen bedrijfsonderdelen betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten, dat het bedrijfsonderdeel babyvoeding bij Nutricia is gebleven, alsmede dat de financiële resultaten van dit bedrijfsonderdeel bij de prijsbepaling geen rol hebben gespeeld (rov. 4.6-4.8). Door in het licht hiervan tot het oordeel te komen dat, waar in de overeenkomst en met name de daarbij behorende garantie 36 wordt gesproken van ’alle intellectuele eigendomsrechten’, in de context van deze overeenkomst uitsluitend werd gedoeld op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de overgedragen bedrijfsonderdelen, heeft het hof niet blijk gegeven van miskenning van de te dezen toe te passen maatstaf. Daarmee heeft het hof tevens tot uitdrukking gebracht dat niet kan worden aangenomen dat partijen daaraan redelijkerwijs een andere betekenis mochten onderscheidenlijk moesten toekennen. De uitleg van een overeenkomst is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt, en kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst.

3 2

B I J B L A D


Met betrekking tot het auteursrecht op de etiketten en de verpakking van babyvoeding is niet, zoals met betrekking tot het merk Zonnatura, een tijdelijke licentie verleend (aan Nutricia c.s.). Het hof heeft geoordeeld, kort samengevat, dat dit eerder past bij de lezing van Nutricia dat het auteursrecht niet is overgedragen. Onderdeel 1.6 bestrijdt dit oordeel met het betoog dat een afzonderlijke licentie niet nodig was, omdat de overeenkomst toestemming tot het gebruik van de etiketten impliceert en daarin dus een licentie met betrekking tot het auteursrecht besloten ligt. Aldus ziet het onderdeel eraan voorbij dat naar het feitelijke en niet onbegrijpelijke oordeel van het hof in zijn rov. 4.15.2 het meest aannemelijk is dat de strekking van genoemde bepaling, in overeenstemming met andere onderdelen van art. 6.2, primair is de koper te beschermen tegen gebruik van het merk door Nutricia op een wijze dat daaraan op enige wijze afbreuk wordt gedaan, en dat daaraan niet afdoet de stelling van Wessanen c.s. dat het feit dat art. 6 aan de verkoper beperkingen oplegt ten aanzien van het etiket ervoor pleit dat Wessanen c.s. op het etiket rechten kan doen gelden. Bij dit een en ander heeft het hof kennelijk in aanmerking genomen dat, ook al kan aan art. 6.2, onder b, noch in de lezing van Nutricia noch in die van Wessanen c.s. zin worden ontzegd, met betrekking tot het auteursrecht geen sprake is van een licentie die aan dezelfde tijdsbepaling en voorwaarden is onderworpen als de ten aanzien van het merk verleende licentie. Niet onbegrijpelijk is dat het hof het ’niet zonder belang’ geacht heeft dat de etiketten van de lijn babyvoeding in de periode voorafgaande aan de verkoop op een bepaalde wijze waren gestileerd, die voor alle babyvoeding van Nutricia dezelfde was, maar afweek van de overige etiketten van Zonnatura. Aldus heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat niet sprake is van één auteursrecht op zowel de etiketten voor babyvoeding als op die voor de overige Zonnatura-producten, en dat derhalve de omstandigheid dat Wessanen c.s. het auteursrecht op de etiketten van de overige Zonnatura-producten heeft verkregen, niet eraan in de weg behoeft te staan dat het auteursrecht op de etiketten voor babyvoeding bij Nutricia is gebleven.1 Art. 8 Aw Het hof heeft het beroep van Wessanen c.s. op art. 8 Aw verworpen op grond dat niet aannemelijk is geworden dat het vermelden van ’Zonnatura’ op de verpakking van babyvoeding ooit anders heeft gefunctioneerd dan als vermelding van de merk- of handelsnaam waaronder de waren voor het ’concern’ Nutricia in het verkeer werden gebracht, omdat de aanduiding van de rechtspersoon Zonnatura B.V. blijkbaar nooit heeft plaatsgehad (rov. 4.16). Dit oordeel en de gedachtegang waarop het berust, zijn niet onbegrijpelijk. Art. 6:248 BW Het hof heeft zijn verwerping van de stelling dat alle intellectuele eigendomsrechten aan Wessanen c.s. zijn overgedragen mede hierop doen steunen dat deze stelling zou meebrengen dat Wessanen c.s. zelfs de rechten op de receptuur – zonder vergoeding – zou hebben verkregen, hetgeen naar het oordeel van het hof ’bijna ongeloofwaardig’ lijkt. Ook in aanmerking genomen dat het in dit geding niet gaat om de receptuur van de babyvoeding, maar om het auteursrecht op de verpakking en de etiketten, kan niet worden gezegd dat aan het door het hof gebezigde argument geen gewicht toekomt. 1 Wessanen Nederland BV te Amsterdam, 2 Zonnatura BV te Putten, eiseressen tot cassatie, advocaat aanvankelijk mr. E.D. Vermeulen, thans mr. K.G.W. van Oven, 1

Zie de noot op blz. 45. Red.

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

tegen Nutricia Nederland BV te Zoetermeer, verweerster in cassatie, advocaat mr. T. Cohen Jehoram. a Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 13 juni 2002 (mr. Sj.A. Rullmann) (...) 3 Wessanen c.s. stellen dat zij op grond van de tussen partijen gesloten koopovereenkomst rechthebbende zijn op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het merk Zonnatura en dat daaronder eveneens de verpakkingen en etiketten van de Zonnatura-babyvoeding begrepen zijn. Zij verwijzen daartoe onder meer naar garantie 36 (zie 1.g) in de bijlage bij de koopovereenkomst. Daarin is geen uitzondering gemaakt voor de babyvoeding. Volgens Wessanen c.s. zijn zij niet alleen auteursrechthebbenden op grond van de koopovereenkomst, maar tevens op grond van artikel 8 van de Auteurswet 1912 (Aw). Immers, Zonnatura maakt de werken (verpakkingen/etiketten) als van haar afkomstig openbaar, zodat zij als maker van de werken moet worden aangemerkt. Wessanen c.s. betwisten dat de rechten op de verpakkingen van de Zonnatura-babyvoeding bij Nutricia zijn gebleven. Aan Nutricia is in artikel 6 van de koopovereenkomst een licentie verstrekt om gedurende twee jaar om niet babyvoeding onder het merk Zonnatura te mogen blijven produceren en verhandelen, echter onder strikte gebruiksverplichtingen waar het gaat om het uiterlijk van de verpakkingen. In artikel 7 is volgens Wessanen c.s. opgenomen het recht van Wessanen om, indien Wessanen c.s. zulks wensten, een beroep op Nutricia te blijven doen voor inkoop, verkoop en distributie van de Zonnaturababyvoeding, waarbij zij twee jaar de tijd hebben om te beslissen of zij van dat recht gebruik maken. Artikel 7 heeft volgens hen niets van doen met intellectuele eigendomsrechten voor Zonnatura-babyvoeding laat staan dat het artikel zou inhouden dat de intellectuele eigendomsrechten voor Zonnatura-babyvoeding aan Nutricia zouden toebehoren. Door het op de markt brengen van babyvoeding met verpakkingen die identiek zijn aan de Zonnatura-verpakkingen met daarop het nieuwe merk MioVita handelen WSB c.s. in strijd met de auteursrechten van Wessanen c.s. Voorts handelt Nutricia jegens Zonnatura onrechtmatig. Door identieke verpakkingen voor een ander merk dan Zonnatura te gebruiken sticht Nutricia nodeloos verwarring bij het publiek. Ten onrechte wordt hierdoor de suggestie gewekt dat er een verband bestaat tussen Zonnatura en MioVita, of dat MioVita in de plaats treedt van Zonnatura. Wessanen c.s. stelt dat zij schade lijdt als gevolg van het handelen van WSB c.s. Dit handelen leidt immers tot verwarring in de markt, tot verwatering van het merk Zonnatura alsmede tot aantasting van de goodwill en reputatie van het merk Zonnatura. 4 WSB c.s. betwisten dat zij inbreuk maken op de auteursrechten van Zonnatura. Bij de koopovereenkomst van 15 juni 2001 hebben WSB c.s. de babyvoeding niet aan Wessanen c.s. verkocht. Dit blijkt volgens WSB c.s. onder meer uit het persbericht van 9 februari 2001 (zie 1.d) en de omstandigheid dat de financiële gegevens van het bedrijfs-

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


onderdeel babyvoeding niet ten grondslag zijn gelegd aan de koopprijs (bijlage 7 bij de koopovereenkomst). De intellectuele eigendomsrechten zijn volgens WSB c.s. in de koopprijs verdisconteerd; voor de intellectuele eigendomsrechten van de babyvoeding, waaronder het auteursrecht op de verpakking, is door Wessanen c.s. niet betaald. Deze zijn dan ook bij WSB c.s. (Nutricia) gebleven. Dit volgt ook uit de aan de koopovereenkomst voorafgaande intentieverklaring, alsmede uit de artikelen 6 en 7 van de koopovereenkomst, aldus WSB c.s. Bovendien verwijzen zij nog naar artikel 36 van de garanties. WSB c.s. betwisten voorts dat zij onrechtmatig handelen jegens Wessanen c.s. alsook dat er sprake is van wanprestatie. WSB c.s. voeren aan dat zij gerechtigd zijn onder de huidige verpakking, waarop zij auteursrecht hebben, het nieuwe merk MioVita te introduceren. Van verwarring – met andere Zonnatura producten – voor het publiek hierdoor is volgens WSB c.s. geen sprake. De babyvoeding staat in de supermarkten immers in een schap met alleen babyvoedingproducten, de Zonnatura producten staan in het reformschap. Verder vertoont het totale Zonnatura assortiment geen eenduidig beeld, het uiterlijk van de babyproducten verschilt van de andere Zonnatura producten. Daarbij wordt de kleur geel, die bij de verpakkingen van de Zonnatura producten de boventoon voert, ook gebruikt voor vele andere merken. Geel is een zeer gebruikelijke kleur in de levensmiddelenbranche. Bovendien was de gevoerde reclamecampagne niet misleidend, aangezien de receptuur van de babyvoeding hetzelfde is gebleven en Nutricia de babyvoeding onder een eigen merk wenste te gaan verkopen. Haar belang hierbij was ervoor te zorgen dat de door Nutricia opgebouwde goodwill voor babyvoeding te behouden. WSB c.s. hebben Wessanen c.s. verzocht mee te werken aan de merkwijziging en ervoor te zorgen dat het publiek zou worden geïnformeerd, maar Wessanen c.s. hebben dit, in strijd met de goede trouw, geweigerd. Tenslotte voeren WSB c.s. aan dat alle vorderingen jegens WSB moeten worden afgewezen, nu dit bedrijf geen activiteiten uitvoert. De beoordeling van het geschil: 5 Partijen verschillen van mening of bij de onder 1.c genoemde koopovereenkomst de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verpakkingen bij Nutricia zijn gebleven, dan wel aan Zonnatura zijn overgegaan. Bij de beantwoording van de vraag wat partijen daaromtrent zijn overeengekomen komt het, naast de taalkundige uitleg van de bewoordingen van de koopovereenkomst, steeds aan op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. 6 Blijkens de considerans van de overeenkomst – alsook de voorafgaande intentieverklaring – zijn alle intellectuele eigendomsrechten bij de overdracht overgegaan naar Zonnatura. Zulks blijkt te meer uit de bij de overeenkomst gevoegde Garantie 36 (zie 1.g), waaruit volgt dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder alle onderscheidingsmiddelen waarvan zij gebruik maakt in het kader van haar bedrijfsuitvoering, toebehoren aan Zonnatura. Voors-

E I G E N D O M

3 3

hands moet worden geoordeeld dat hieronder tevens de verpakkingen en etiketten waaronder zij haar producten verhandelt vallen. 7 WSB c.s. hebben gesteld dat de babyvoeding niet onder de bedrijfsuitvoering als bedoeld in voornoemde Garantie 36 valt, nu deze van de overdracht is uitgesloten, zodat ook de intellectuele eigendomsrechten op de voor de babyvoeding gebruikte verpakkingen bij Nutricia zijn gebleven. Dit standpunt kan niet worden gevolgd. Ter zitting is gebleken dat partijen het er in ieder geval over eens zijn dat ’overname van activiteiten’ in artikel 7 van de overeenkomst ziet op overname van de koop, verkoop en distributie van de babyvoedingsproducten. In zoverre is de bedrijfsuitvoering van de babyvoeding bij Nutricia gebleven. Mede gelet op het bepaalde in artikel 6 van de koopovereenkomst is voorshands niet aannemelijk dat hieronder tevens zijn begrepen de auteursrechten op de verpakkingen van de babyvoeding die Nutricia onder het merk Zonnatura op de markt bracht. Blijkens artikel 6.1 van de overeenkomst mag Nutricia gedurende een periode van maximaal twee jaar na de overdrachtsdatum niet gebruik blijven maken van het merk Zonnatura voor de bestaande producten in de categorie babyvoeding en volgens artikel 6.2 kan deze licentie door Wessanen onmiddellijk worden beëindigd onder meer indien de opmaak van de bestaande verpakkingen, etiketten en reclame-uitingen en/of het merk Zonnatura. wordt gewijzigd en indien enige nieuwe of aangepaste reclame-uiting of verpakking wordt geïntroduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wessanen. Daar komt nog bij dat de verpakkingen van de babyvoeding in overeenstemming zijn met verpakkingen van andere producten uit het Zonnatura-assortiment. Onder deze omstandigheden mocht Wessanen begrijpen dat de auteursrechten op de verpakkingen bij de koopovereenkomst zijn overgegaan op Zonnatura. De stelling van Nutricia dat de babyvoeding niet voorkomt op de lijsten, overgelegd als bijlage 7 van de koopovereenkomst, doet hieraan niet af. De babyvoeding zelf was immers, zo blijkt ook uit het onder 1.d genoemde persbericht van Numico, van de overdracht uitgezonderd. Nutricia kon hieruit echter niet afleiden dat hiermee tevens de auteursrechten op de verpakkingen – waarop de merknaam Zonnatura voorkwam – werden bedoeld. Het voorgaande klemt des te meer nu in artikel 6.2 onder b van de koopovereenkomst onder meer tussen partijen is overeengekomen onder het kopje ’Gebruik merk’, dat het wijzigen van de opmaak van de bestaande verpakkingen zonder toestemming van koper (Wessanen) een grond zou opleveren voor beëindiging van de licentie om gebruik te maken van het merk Zonnatura voor de bestaande producten in de categorie babyvoeding. Hiermee is niet te rijmen het standpunt van Nutricia dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verpakkingen voor babyvoeding van Zonnatura bij haar zijn gebleven. Wanneer zij immers bedoelde eigendomsrechten wel had gehad zou zij daarover toch vrijelijk kunnen beschikken en valt niet in te zien waarom zij met een beperking van deze rechten akkoord zou zijn gegaan. 8 Gelet op het voorgaande stond het Nutricia dan ook niet vrij om de babyvoeding met een verpakking gelijk aan die van de eerdere Zonnatura-verpakking onder een andere

3 4

B I J B L A D


merknaam op de markt te brengen. Daarmee maakt zij niet alleen inbreuk op de auteursrechten van Zonnatura, maar ook op de merkrechten. Voldoende aannemelijk is immers dat hierdoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. De verpakkingen van de babyvoeding zijn immers – behoudens de kleurstelling van de teksten en de merknaam – identiek. De verpakkingen zijn in exact dezelfde kleur geel uitgevoerd, beide etiketten vertonen hetzelfde landschap met daaromheen etenswaren. Dat de kleur geel ook door andere merknamen wordt gebruikt doet hieraan niet af. Het gaat immers om de totaalindruk van de verpakkingen van een zelfde product (babyvoeding) en deze is, zoals gezegd, vrijwel identiek. De gevorderde geboden zijn, met inachtneming van het onderstaande, dan ook toewijsbaar als volgt. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd. 9 WSB c.s. hebben onweersproken aangevoerd dat WSB geen activiteiten uitvoert met betrekking tot de onderhavige babyvoeding. Reeds om die reden zijn de gevraagde voorzieningen jegens WSB niet toewijsbaar. Wessanen c.s. zullen worden veroordeeld in de kosten van WSB, welke worden begroot op nihil. 10 Nutricia heeft ter zitting verklaard dat zij de onder 1.h genoemde reclamecampagne heeft gestaakt. Voor zover de vorderingen daarop betrekking hebben zullen deze, bij gebrek aan belang aan de zijde van Wessanen c.s., worden afgewezen. Eveneens zal worden afgewezen het verbod op ieder gebruik van andere verpakkingen en/of etiketten waarvan het uiterlijk is ontleend aan Zonnatura-producten, reeds omdat een dergelijk verbod als te vaag moet worden beschouwd en het risico van executiegeschillen met zich brengt. 11 Nutricia heeft voorts verzocht om een langere uitlooptermijn teneinde haar in de gelegenheid te stellen voor een nieuwe verpakking te zorgen en geen leeg gat in de schappen bij de supermarkten te laten vallen. Nu uit de door partijen overgelegde correspondentie volgt dat Wessanen c.s. reeds in januari 2002 de merklicentie hebben ingetrokken en het Nutricia vanaf dat moment ook bekend was dat Wessanen c.s. niet instemden met de door Nutricia gewenste merkwijziging, had het op haar weg gelegen reeds toen een andere verpakking te ontwikkelen. Nu zij dit niet heeft gedaan dient het voor haar risico te komen dat zij de babyvoeding met inbreukmakende verpakkingen uit de schappen moet halen. Wel zal een redelijke termijn worden bepaald, teneinde Nutricia in de gelegenheid te stellen de babyvoeding met de inbreukmakende verpakking uit de schappen van de supermarkten (van haar afnemers) te verwijderen. 12 Nutricia heeft zich voorts verzet tegen de gevorderde opgave van, onder meer, de winstcijfers. Voldoende aannemelijk is echter dat Wessanen c.s. er belang bij heeft haar schade, wat daar verder ook van zij, die zij als gevolg van de door Nutricia verrichte inbreukmakende handelingen heeft geleden, vast te stellen, zodat zij ook belang heeft bij afgifte van de door haar gevorderde gegevens. 13 De slotsom is dat de gevraagde voorzieningen toewijsbaar zijn als volgt. De termijn als bedoeld in artikel 260 van

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal worden vastgesteld op drie maanden. Nutricia zal, als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden verwezen. Enz. b Gerechtshof te Amsterdam, 2 januari 2003 (mrs. C.A. Streefkerk, H.G. Hermans en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell) 3 Waar het hof van uitgaat 3.1 De voorzieningenrechter heeft in haar vonnis onder 1 sub a tot en met j een aantal feiten vastgesteld. De juistheid van die feiten is niet in het geding, zodat ook het hof (in zoverre) van dat een en ander zal uitgaan, behoudens dat er ten aanzien van het bedrijfsonderdeel babyvoeding, een beperking met betrekking tot de omvang van de verkochte activiteiten bestond, waarop hierna zal worden teruggekomen. 3.2 De in dit geding bedoelde bedrijfsactiviteiten van Nutricia op het gebied van Zonnatura-babyvoeding betroffen ongeveer 24 procent van het totaal van de aanvankelijk door haar onder de merknaam Zonnatura gedistribueerde voedingsmiddelen. 4 Behandeling van de grieven 4.1 De zaak draait om het volgende. 4.2 Zoals door de voorzieningenrechter in den brede onder de feiten uiteengezet heeft op 15 juni 2001 een transactie plaatsgevonden tussen enerzijds Wessanen en anderzijds Willem Smits Beheer B.V. en Nutricia Nederland B.V. (hierna tezamen ook aan te duiden als Nutricia), waarbij kort gezegd de activiteiten welke binnen Nutricia werden uitgeoefend onder het merk Zonnatura overgingen naar Wessanen. Dit werd bewerkstelligd, kort gezegd, doordat die activiteiten en bijbehorende rechten, voor zover nog niet het geval, tijdig door Nutricia werden ondergebracht in de besloten vennootschap Zonnatura B.V., waarvan de aandelen bij de transactie door Willem Smits Beheer B.V. werden verkocht en overgedragen aan Wessanen. 4.3 Hoewel in eerste aanleg daaromtrent nog enige onduidelijkheid leek te bestaan, is ten tijde van het pleidooi in hoger beroep niet langer gemotiveerd door Wessanen bestreden dat van de verkoop waren uitgezonderd – voor zover in dit geding van belang – de activiteiten van Nutricia op het gebied van inkoop, verkoop en distributie van (natuurlijke) babyvoeding. 4.4 In de in de stukken bedoelde intentieverklaring welke in het kader van de onderhandelingen aan de verkoop voorafgaande is opgemaakt (productie 5a van Wessanen in eerste aanleg) wordt de voorgenomen transactie aldus omschreven, dat de (over te nemen) onderneming ’omvat de activiteiten die verband houden met de inkoop, verkoop en distributie van producten onder het Zonnatura merk, de daaraan gerelateerde voorraad eindproducten en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot bovenstaande activiteiten (hierna te noemen: ’de onderneming’)’. 4.5 In alle verdere stukken die in het geding zijn komt in grote lijnen ditzelfde beeld terug. Zo diende Nutricia (vonnis onder e) te bewerkstelligen dat alle activiteiten, activa en passiva, met betrekking tot de exploitatie van producten onder het merk Zonnatura, en het personeel (’de activiteiten’) (die) zich bevinden of bevonden in Nutricia of een aan

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


haar gelieerde vennootschap, voor de overdrachtsdatum werden ingebracht in de vennootschap (Zonnatura B.V.) waarvan de aandelen werden overgedragen. 4.6 Uit het over en weer gestelde volgt dat bij de bepaling van de koopprijs in de onderhandelingen de op de overgedragen bedrijfsonderdelen betrekking hebbende boekhoudgegevens ter tafel zijn geweest en dat op basis daarvan een totaalprijs is vastgesteld als ’lump sum’ inclusief alle op (de producten van) de overgedragen bedrijfsonderdelen betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten. 4.7 Vaststaat voorts, dat, hoewel van de zijde van Wessanen wel enige belangstelling bestond voor het bedrijfsonderdeel van Nutricia dat zich bezig hield met natuurlijke babyvoeding, uiteindelijk dat bedrijfsonderdeel bij Nutricia is gebleven. Bedoelde producten werden door Nutricia eveneens onder de merknaam Zonnatura verhandeld doch waren in de winkels in geheel andere schappen te vinden, te weten, als enige Zonnatura-product niet in de schappen voor natuurvoeding doch in die van babyvoeding. 4.8 Uit het over en weer gestelde valt voorts af te leiden, dat Nutricia — overeenkomstig de bedoeling van partijen – na de verkoop gewoon is doorgegaan met haar activiteiten met betrekking tot Zonnatura-babyvoeding, dat omtrent bedoelde activiteiten tijdens of na de onderhandelingen nooit bedrijfsgegevens aan Wessanen zijn medegedeeld, dat de financiële resultaten van dit bedrijfsonderdeel ook niet bij de prijsbepaling een rol hebben gespeeld als hiervoor onder 4.6 uiteengezet en dat alle gegevens over inkoop, verkoop en distributie, alsmede de kennis omtrent de receptuur geheel bij Nutricia zijn gebleven. Ook staat vast dat Wessanen c.s. tot op heden niet zelf de distributie van babyvoeding ter hand hebben genomen. 4.9 De vraag die in dit geding moet worden beantwoord is, of Nutricia zonder toestemming van Wessanen c.s. een nieuw, geheel van Zonnatura verschillend merk mocht gaan gebruiken voor haar babyvoeding met (tijdelijke) handhaving voor het overige van het etiket, zodanig verregaand, dat in de reclamecampagne zelfs aan het publiek werd gevraagd: ’Zoek de verschillen’, welk verschil dan alleen maar bestond uit het vervangen van het merk Zonnatura door het merk MioVita op dezelfde plaats op de verpakking. 4.10 Nutricia heeft niet bestreden dat de reclamecampagne die de introductie van het nieuwe merk begeleidde, en de nieuw ingevoerde en gedistribueerde etiketten zelf, etiketten betroffen die — in ieder geval aan de voorzijde – identiek waren aan de etiketten waaronder de babyproducten vóór de verkoop door Nutricia werden gedistribueerd, afgezien van het Zonnatura-logo. 4.11 Nutricia heeft echter aangevoerd dat zij op grond van de overeenkomst met Wessanen een periode van twee jaar had waarbinnen zij het publiek kon gewennen aan een nieuw merk voor haar natuurlijke babyvoeding, en dat zij dit – om niet haar in eigen ogen grote goodwill bij het publiek op het gebied van natuurlijke babyvoeding te verliezen – op geleidelijke wijze diende te doen, aanvankelijk dus met zo min mogelijk wijzigingen van de uitmonstering van de verpakking, bij welk een en ander zij – naar uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voor de contractspartijen voortvloeide – zoveel mogelijk overleg met de koper diende te plegen om diens rechten niet te kort te doen, maar waar-

E I G E N D O M

3 5

bij zij in haar visie ook van de koper mocht verwachten dat deze op redelijke wijze medewerking zou verlenen aan de plannen van Nutricia. 4.12 Complicerende factor bij dit alles is, dat partijen diametraal van mening verschillen omtrent het antwoord op de vraag, of bij de overdracht van de activiteiten welke onder de naam Zonnatura door Nutricia werden uitgeoefend – bij welke overdracht ook ingevolge artikel 36 van de lijst met garantie-bepalingen kort gezegd alle rechten op het gebied van intellectuele eigendom, hoe ook genaamd, dienden te worden overgedragen – ook de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de babyvoeding werden geïmpliceerd. 4.13 Vóór dit standpunt pleit dat, zoals de voorzieningenrechter constateert, op dit gebied — afgezien van het bepaalde in artikel 6 van de koopovereenkomst – geen enkele uitzondering in de op schrift gestelde overdrachtsbepalingen is aan te treffen. 4.14 Aan de andere kant moet geconstateerd worden dat niet goed begrijpelijk is dat, hoewel in artikel 6 de koper aan de verkoper het recht geeft om met betrekking tot babyvoeding het overgedragen merk Zonnatura nog gedurende maximaal twee jaar te gebruiken, eenzelfde tijdelijk gebruiksrecht van het auteursrecht op het etiket niet aan verkoper is verleend, hoewel dat auteursrecht in de visie van koper wel mede was overgedragen. 4.15.1 Voorshands is dan ook aannemelijk dat, nu de lijn babyvoeding van de koop was uitgezonderd, dit ook gold voor de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de specifiek voor babyvoeding geldende (auteursrechten op de) verpakking. 4.15.2 Bij deze interpretatie van de overeenkomst past op zichzelf dat partijen dit ook in de overeenkomst hebben voorzien door middel van artikel 6 van de koopovereenkomst als door de voorzieningenrechter geciteerd. Artikel 6 komt hierop neer, dat Nutricia onder voorwaarden gedurende een periode van maximaal twee jaar na de verkoop nog om niet gebruik mocht maken van het merk Zonnatura voor de bestaande producten in de categorie babyvoeding, waarbij Nutricia niet de vrijheid had om kort gezegd het uiterlijk van de etiketten of verpakkingen zonder toestemming van Wessanen te wijzigen (art. 6.2.b), dan wel een nieuwe of aangepaste verpakking te introduceren (art. 6.2.c), of van het merk gebruik te maken op een wijze die afbreuk deed aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (art. 6.5). Wessanen heeft weliswaar gesteld dat het feit dat artikel 6 aan de verkoper beperkingen oplegt ten aanzien van het etiket ervoor pleit dat Wessanen ook op het etiket rechten kan doen gelden, doch binnen de feitelijke constellatie in deze zaak is eerder aannemelijk dat, zoals van de zijde van Nutricia aangevoerd, bedoelde beperking niet anders is dan een normale maatregel van een merkhouder die zijn merk tijdelijk in gebruik geeft en wil voorkomen dat op enige wijze afbreuk aan dat merk wordt gedaan. Indien daadwerkelijk sprake was van auteursrechten van Wessanen c.s. op de etiketten voor babyvoeding, had het veleer voor de hand gelegen dat aan Nutricia ook te dier zake een licentie was verleend (zoals ook is gebeurd ten aanzien van het merkrecht). 4.15.3 Niet zonder belang in dit verband is dat door Wessanen niet voldoende gemotiveerd weersproken is de stelling van Nutricia – gestaafd door overgelegde verklaringen (pro-

3 6

B I J B L A D


ducties 8 en 9 in eerste aanleg van Nutricia) – dat de etiketten van de lijn babyvoeding in de periode voorafgaande aan de verkoop op een bepaalde wijze gestileerd waren die voor alle babyvoeding van Nutricia hetzelfde was (het logo bovenaan, variëteitnaam eronder, leeftijdsaanduiding onderaan, foto van ingrediënten aan de rand, en een landschap (zoals akkers bij potjes) als achtergrond) maar die afweek van de overige etiketten van Zonnatura. Bij pleidooi in hoger beroep is wel ter sprake gekomen dat de overheersende kleur van de babyvoedingsetiketten zoals bij veel producten van Zonnatura biovoeding geel/groen is, doch tevens dat dit element op zeer veel voedingsproducten in het algemeen terug komt en daarom minder van belang lijkt. Dit geldt ook voor het afbeelden van de ingrediënten op het etiket en het als achtergrond tonen van een akker of ander landschap, omdat dit kennelijk eveneens nogal gebruikelijk is in de (natuur-) voedingsbranche. 4.16 Het beroep dat Wessanen doet op artikel 8 van de Auteurswet 1912 doet het vorenoverwogene niet anders zijn. Nog los van de omstandigheid dat het bij de verkoop van activiteiten en de daarbij behorende intellectuele eigendomsrechten aan partijen vrijstond om enig recht dat rechtstreeks of via Zonnatura B.V. door Nutricia werd gehouden van de verkoop uit te sluiten, ongeacht op welke wijze dat recht in handen van Nutricia of Zonnatura B.V. was gekomen, is in dit geding niet aannemelijk geworden dat het vermelden van ’Zonnatura’ op de verpakking van de babyvoeding ooit anders heeft gefunctioneerd dan als vermelding van de merk- of handelsnaam waaronder de waren voor het ’concern’ Nutricia in het verkeer werden gebracht, omdat de aanduiding van de rechtspersoon met dezelfde naam, dus minstgenomen met vermelding van de letters B.V., blijkbaar nooit heeft plaats gevonden. 4.17 Dat in casu alle intellectuele eigendomsrechten die bij het bedrijfsonderdeel babyvoeding hoorden aan Nutricia zijn gebleven (afgezien van het Zonnatura-merk) ligt ook voor de hand, omdat een tegengesteld standpunt zou hebben meegebracht — zoals Wessanen blijkbaar meent – dat Nutricia direct na de overdracht de gehele lijn babyvoeding niet meer zonder toestemming van Wessanen met gebruikmaking van bestaande etikettenlijn en receptuur zou hebben mogen blijven verhandelen, behoudens het recht om onder voorwaarden nog een poosje de merknaam Zonnatura te gebruiken, en zulks zonder dat Wessanen daar enige vergoeding tegenover had gesteld (zie 4.8). De dienaangaande door Wessanen c.s. in het geding gebrachte verklaringen van onderhandelaars worden tegengesproken door soortgelijke verklaringen van de zijde van Nutricia en leggen onvoldoende gewicht in de schaal om tot een ander oordeel te komen. Dat Wessanen in de mening zou verkeren zelfs de rechten op de receptuur van de babyvoeding (zonder vergoeding) in handen te hebben gekregen lijkt bijna ongeloofwaardig. 4.18 Conclusie uit het bovenstaande is derhalve, dat Wessanen c.s. niet voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de auteursrechten op de verpakking van de Zonnaturababyvoeding aan hen toebehoren. Voor zover de vorderingen van Wessanen c.s. zijn gebaseerd op strijd met het auteursrecht, dienen zij dan ook te worden afgewezen. 4.19 Voor zover de vorderingen van Wessanen c.s. zijn gebaseerd op onrechtmatige daad, alsmede – in zoverre ten over-

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

vloede – indien omtrent de overdracht van het auteursrecht op het etiket anders zou moeten worden geoordeeld, geldt voorts het volgende. 4.20 Vaststaat dat Nutricia een belangrijk onderdeel van alle Zonnatura-activiteiten, te weten de babyvoeding, zelf zou voortzetten en dat Wessanen voorlopig op dat terrein geen activiteiten zou ontplooien, afgezien van de mogelijkheid om op grond van artikel 7 daarover met Nutricia in overleg te treden. 4.21 Dat Nutricia, zoals zij heeft aangevoerd, indien zij voorlopig van het merk Zonnatura voor babyvoeding gebruik wilde blijven maken, vervolgens de wijziging van merk en etiket niet plotsklaps kon doen geschieden om de goodwill te behouden die met etiket zowel als met het bijbehorend merk voor dit product verbonden was, is niet gemotiveerd weersproken en ligt voor de hand. 4.22 Onder die omstandigheden mocht van beide partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden verlangd dat zij in overleg met elkaar zouden treden om die overgang op voor beide partijen acceptabele wijze te laten geschieden. 4.23 Nutricia heeft, onvoldoende gemotiveerd weersproken, gesteld dat zij ter uitvoering van haar voornemen om geleidelijk etiket en merk te wijzigen een eerste ontwerp aan Wessanen heeft doen toekomen, dat dit op een weigering is gestuit (brief van haar raadsvrouwe van 26 november 2001, prod. 13) met als reden dat er iets met het product zou kunnen ’gebeuren’ waardoor merkschade zou ontstaan, dat zij vervolgens aan Wessanen heeft gevraagd deze reactie te heroverwegen, en dat Wessanen daarop bij brief van haar raadsman van 16 januari 2002 (prod. 15 van Nutricia) verdere medewerking heeft geweigerd in verband met een inmiddels tussen partijen gerezen ander probleem dat geen enkel verband hield met de onderhavige materie doch betrekking had op een partij waren die door Nutricia zou zijn ’gedumpt’, in de stukken als ’Xenos-dump’ aangeduid. In die brief van 16 januari 2002 heeft Wessanen bovendien de licentie voor het gebruik van het Zonnatura-merk vanwege de ’Xenos-dump’ beëindigd, zij het dat een uitlooptermijn tot en met juli 2002 werd vergund. 4.24 Aan Wessanen moet worden toegegeven dat, toen zij vervolgens werd geconfronteerd met een reclameactie van de zijde van Nutricia die in de kern neerkwam op het ingang doen vinden bij het publiek van (vrijwel) exact hetzelfde etiket voor babyvoeding, doch met vervanging op de voorzijde van het merk Zonnatura door het nieuwe merk MioVita van Nutricia en met vermelding van Zonnatura in het klein op de achterzijde, dit wellicht in het kader van de verplichtingen over en weer niet de schoonheidsprijs verdiende. Anderzijds veroorzaakte de weigering van Wessanen c.s. om verder te praten over de binnen een vrij beperkte termijn door Nutricia te effectueren overgang van merk (en etiket), in combinatie met de beëindiging van de merklicentie door Wessanen c.s., voor Nutricia de noodzaak om zelf – zij het met inachtneming van de belangen van Wessanen – haar weg te zoeken. Dat Nutricia dit deed door op de onderhavige wijze eerst het merk te wijzigen en het etiket verder (nog) niet is een methode die niet onlogisch is. Een goed alternatief is indertijd door Wessanen zelf niet aangevoerd en ook achteraf is door Wessanen niet aangegeven op welke andere wijze Nutricia, met behoud van haar good-

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


will, de overgang naar een ander merk voor haar babyvoeding had kunnen bewerkstelligen. 4.25 Wellicht zou Nutricia nog korte tijd met haar initiatief hebben kunnen wachten, doch niet aannemelijk is geworden dat Wessanen omtrent een en ander binnen een redelijke termijn wel tot een meer meewerkende houding zou zijn gekomen. Integendeel, zij heeft immers bij brief van haar raadsman van 16 januari 2002 reeds in niet mis te verstane bewoordingen Nutricia medegedeeld dat ook de merklicentie van artikel 6 werd ingetrokken, en dat in verband daarmee ’geen verder overleg hoeft te worden gevoerd over het restylen van babyvoedingverpakkingen onder het Zonnatura-merk’. Wessanen heeft die houding gehandhaafd. Niet gesteld of gebleken is dat er bij een voorzichtiger aanpak van de zijde van Nutricia een goede kans aanwezig was geweest dat er wel een (andere) oplossing zou zijn gevonden. Bij gelegenheid van het pleidooi in appèl is ook duidelijk geworden dat inmiddels de sfeer tussen partijen met name door de Xenos-affaire flink was bedorven. Dat met betrekking tot die affaire aan de zijde van Nutricia onregelmatigheden zouden zijn begaan is overigens door Nutricia gemotiveerd weersproken en kan (ook daarom) in deze zaak niet tot uitgangspunt dienen. 4.26 Voor zover Wessanen c.s. zich erop heeft beroepen dat de handelwijze van Nutricia verwarring bij het publiek zou hebben veroorzaakt moet, veronderstellenderwijs ervan uitgaand dat het auteursrecht op de verpakking bij Wessanen berustte, overwogen worden dat volstrekt onaannemelijk is dat Nutricia redelijkerwijs zonder enige overgangsmaatregel ineens met een totaal ander etiket voor haar product op de markt had kunnen komen, zodat een overgangsperiode in het kader van de uitvoering van de gesloten overeenkomst onvermijdelijk was; voor zover door de handelwijze van Nutricia verwarring voor het publiek zou kunnen ontstaan, zoals de kans dat men ging denken dat MioVita het nieuwe merk van Wessanen en Zonnatura was of dat Zonnatura was overgenomen door MioVita, was dit een onvermijdelijk gevolg van de overeenkomst zoals deze is gesloten, hetgeen partijen binnen redelijke grenzen voor lief moesten nemen. Nu omtrent die overgang (in zoverre) duidelijke afspraken ontbraken dienden partijen in redelijkheid die overgang in overleg met elkaar te begeleiden, en dat dit niet gelukt is is niet overwegend aan Nutricia te wijten. Derhalve kon Nutricia in redelijkheid niet het recht worden ontzegd om zelf een min of meer acceptabel plan te ontwerpen en uit te voeren. 4.27 Conclusie uit het bovenstaande is dat, gelet op inhoud en aard van de gemaakte afspraken omtrent de babyvoeding van Nutricia, alsmede gelet op de overige omstandigheden zoals hierboven vermeld, naar het oordeel van het hof niet gezegd kan worden dat Nutricia onrechtmatig jegens Wessanen c.s. heeft gehandeld. Ook op die grondslag kunnen de vorderingen van Wessanen c.s. derhalve niet worden toegewezen. 4.28 Voor zover de grieven in het principaal appèl bovenstaand standpunt verdedigen slagen deze en voor het overige behoeven ze geen bespreking. De grief in het incidenteel appèl, welke op de toepassing van artikel 8 van de Auteurswet 1912 betrekking had, faalt.

E I G E N D O M

3 7

5 Samenvatting en slotsom 5.1 De grieven in het principaal appèl slagen of behoeven geen verdere bespreking bij gebreke van belang, en de grief in het incidenteel appèl faalt. 5.2 Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven en dient te worden vernietigd, met uitzondering van de daarin opgenomen beslissingen ten aanzien van Willem Smits’ Beheer B.V., welke in appèl niet zijn aangevochten, met weigering alsnog van de ten aanzien van Nutricia gevraagde voorzieningen. 5.3 Wessanen c.s. dienen als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding in beide instanties te worden veroordeeld. 6 Beslissing Het hof: vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam van 13 juni 2002, waarvan beroep, behoudens voor zover beslissingen ten aanzien van Willem Smits’ Beheer B.V. betreffende; weigert alsnog de ten aanzien van Nutricia gevraagde voorzieningen; veroordeelt Wessanen c.s. in de kosten van het geding in beide instanties tussen Wessanen c.s. en Nutricia, tot op heden aan de zijde van Nutricia begroot op € 896,36 voor salaris en verschotten in eerste aanleg, voor salaris en verschotten in het principaal appèl begroot op € 2.609,46 en in het incidenteel appèl begroot op € 1.157,14; verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz. c Cassatiemiddel B Klachten Schending van het recht en/of verzuim van vormen als bedoeld in art. 79 RO doordat het hof in het bestreden arrest heeft overwogen en beslist, een en ander als hierna is aangegeven en in de volgende middelonderdelen is uitgewerkt. 1 In r.o. 4.12- 4.18 overweegt het hof: (etc.) Deze overwegingen en de daarin besloten liggende beslissingen getuigen van een onjuiste rechtsopvatting en/of zijn onbegrijpelijk om de navolgende redenen. 1.1 Het hof had naar eigen zeggen, getuige het overwogene in r.o. 4.12, te beslissen over het geschilpunt of de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de babyvoeding bij de overdracht van de activiteiten welke onder de naam Zonnatura door Nutricia werden uitgeoefend, werden geïmpliceerd. Gelet op de grondslag van de vordering van Wessanen c.s. in dit kort geding en zoals ook blijkt uit wat het hof concluderend overweegt in r.o. 4.18 betroffen die intellectuele eigendomsrechten in het bijzonder de auteursrechten op de verpakking (het hof bedoelt in r.o. 4.18 daarmee klaarblijkelijk mede de etiketten – zie met name r.o. 4.10-4.11, 4.14, 4.15.2-3 en 4.17 waar van etiket wordt gesproken) van de Zonnatura-babyvoeding. Nu het, zoals ook het hof van oordeel was, ging om een uitleg van de koopovereenkomst, had het hof de Haviltexmaatstaf toe te passen. Het had dienen na te gaan welke zin partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijze aan de betrokken contractsbepalingen mochten toekennen en wat

3 8

B I J B L A D


zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (m.nt. Brunner). Deze maatstaf heeft het hof blijkens de vorengeciteerde overwegingen miskend. 1.2 Immers gelet op de garantie in bijlage 36 van de koopovereenkomst en art. 6 van de koopovereenkomst mochten Wessanen c.s. redelijkerwijs begrijpen en diende Nutricia redelijkerwijs te begrijpen dat alle intellectuele eigendomsrechten en met name het auteursrecht op de verpakking en de etiketten aan Zonnatura toebehoorden. Er wordt daar met betrekking tot de rechten van intellectuele eigendom geen enkel voorbehoud gemaakt. 1.3 Bovendien mochten Wessanen c.s. uit art. 6.2 onder b redelijkerwijs begrijpen en behoorde Nutricia daaruit redelijkerwijs te begrijpen dat het auteursrecht op de bestaande verpakkingen en etiketten van de producten in de categorie babyvoeding aan Zonnatura toebehoorde, aangezien het Nutricia niet toegestaan was de opmaak daarvan te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wessanen c.s., iets dat er onmiskenbaar op wijst dat Zonnatura de auteursrechthebbende is. 1.4 Onbegrijpelijk is daarom dat het hof ook te dien aanzien in r.o. 4.15.2 overweegt dat ’binnen de feitelijke constellatie’ aannemelijk is dat deze beperking niet anders is dan een ’normale maatregel van een merkhouder die zijn merk tijdelijk in gebruik geeft en wil voorkomen dat op enige wijze afbreuk aan dat merk wordt gedaan’. 1.5 Bovendien blijkt uit art. 6.2 onder d nog eens te meer dat Nutricia wist dat Zonnatura enig rechthebbende is van de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in bijlage 9 van de koopovereenkomst (dat is uiteraard met name de hierboven al genoemde garantie 36), dus ook het auteursrecht, met betrekking tot juist deze categorie babyvoeding. Immers, niet valt in te zien welke andere redelijke zin heeft Nutricia kunnen geven aan die bepaling welke op die categorie producten betrekking heeft. Ook hierom geeft wat het hof overweegt blijk van miskenning van de te dezen geldende maatstaf en is het onbegrijpelijk. 1.6 Een afzonderlijke licentie ter zake van het auteursrecht was uiteraard niet nodig nu art. 6.2 onder b redelijkerwijs niet anders kan worden begrepen dan dat het de toestemming tot het gebruik van de verpakking en etiketten, waarop het onderhavige auteursrecht rust, impliceert en daarin dus een licentie ter zake van dat auteursrecht besloten ligt. Daarom is onbegrijpelijk, nl. innerlijk inconsistent en onlogisch, wat het hof enerzijds in r.o. 4.14 en anderzijds aan het slot van r.o. 4.15.2 overweegt. 1.7 Daarmee ontvalt reeds de bodem aan hetgeen het hof overweegt en beslist in r.o. 4.15.1, wat immers gelet op de woorden ’dan ook’ geacht wordt logisch te volgen uit het overwogene in de onmiddellijk eraan voorafgaande rechtsoverweging. 1.8 Al helemaal niet concludent voor die beslissing is dat ’de lijn babyvoeding’ van de koop was uitgezonderd, zoals het hof daar overweegt. Immers het geschil ging er nu juist om of daarmee óók het auteursrecht op de verpakking en de etiketten voor die producten van de koop was uitgezonderd. Het hof maakt zich dus schuldig aan een petitio principii: het beantwoordt de vraag met te verwijzen naar het punt waarop de vraag betrekking heeft. Dat maakt zijn beslissing onbegrijpelijk.

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

1.9 Uit de voorafgaande klachten volgt voorts dat evenzeer onbegrijpelijk is wat het hof overweegt in de eerste zin van r.o. 4.15.2. namelijk ’dat partijen dit [d.w.z. dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de lijn babyvoeding van de koop was uitgezonderd, Adv.] ook in de overeenkomst hebben voorzien door middel van artikel 6 van de koopovereenkomst’. De koopovereenkomst laat immers, zoals blijkt uit wat hierboven is betoogd en uit wat hierna ook nog zal worden betoogd, redelijkerwijs geen andere uitleg toe dan dat de auteursrechten met betrekking tot de verpakking en de etiketten van de babyvoeding aan Zonnatura behoren. 1.10 Het overwogene in r.o. 4.15.3 is logischerwijze niet ter zake doende en daarom is het onbegrijpelijk dat het hof hieraan een grond voor zijn oordeel ontleent. Het uiterlijk van de etiketten is te dezen niet beslissend en kan logischerwijze niet beslissend zijn voor de vraag wie auteursrechthebbende is op dat uiterlijk. Vaststaat immers dat de betrokken etiketten door Zonnatura voor haar babyvoeding werden gebruikt en niet door Nutricia. Ontoelaatbaar onduidelijk is daarom op grond waarvan het hof aan het enigszins afwijkende uiterlijk van de babyvoeding-etiketten van Zonnatura een argument kan ontlenen voor zijn oordeel dat Nutricia auteursrecht heeft behouden op de betrokken etiketten. Bij toepassing van de Haviltex-maatstaf valt al helemaal niet in te zien op grond waarvan Nutricia vanwege het uiterlijk van de etiketten van de babyvoeding heeft behoren te begrijpen dat niet Zonnatura auteursrechthebbende is gebleven maar Nutricia dat is geworden. 1.11 Van belang is hierbij dat Nutricia heeft behoren te begrijpen en hebben Wessanen c.s. mogen begrijpen dat reeds op grond van art. 8 Auteurswet Zonnatura al vóórdat de koopovereenkomst was gesloten auteursrechthebbende op het uiterlijk van de verpakking en etiketten van de babyvoeding was. Haar naam kwam immers op dat uiterlijk voor. Wat het hof te dien aanzien in r.o. 4.16 overweegt getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en/of is onbegrijpelijk. Immers juist omdat Zonnatura als merk of handelsnaam verscheen op die etiketten, zoals het hof zelf als uitgangspunt neemt, werd daarmee duidelijk dat de betrokken waar van Zonnatura afkomstig was en daarmee werd ook zonneklaar dat Zonnatura het uiterlijk van de etiketten als van haar afkomstig openbaar heeft gemaakt. Het hof heeft hier bovendien miskend dat Zonnatura, naar ten processe vast staat, ook voordat de koopovereenkomst werd gesloten een besloten vennootschap was. Het is dus niet relevant of zij tot het ’concern’ van Nutricia behoorde. In elk geval heeft het hof niet vastgesteld dat het auteursrecht op het uiterlijk van de etiketten voordat de koopovereenkomst werd gesloten niet aan Zonnatura maar aan Nutricia - dus de partij in dit geding: Nutricia Nederland BV behoorde. 1.12 Wat het hof overweegt in r.o. 4.17 is niet terzake dienende en daarom is onlogisch en inconsistent en dus onbegrijpelijk dat het hof hieraan een grond voor zijn beslissing ontleent. Het gaat in deze zaak om het auteursrecht op de etiketten van de babyvoedingproducten. Het uiterlijk van die etiketten hangt onverbrekelijk samen met het merk Zonnatura. Over de babyvoeding zelf gaat het niet. Het hof kan dus logischerwijze geen argumenten ontlenen aan wat dient te gelden aangaande de rechten van intellectuele eigendom op de receptuur volgens welke die babyvoeding wordt bereid. Het hof voert de argumentatie hier tot in het

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


absurde. Uiteraard claimen Wessanen c.s. geen rechten ten aanzien van de receptuur van de babyvoeding, want de productie van die voeding werd nu juist buiten de koopovereenkomst gehouden. Maar wat daarbij niet werd buitengesloten — en dat blijkt ten duidelijkste uit art. 6 van de koopovereenkomst — is de wijze waarop die babyvoeding werd gepresenteerd: met het merk Zonnatura en met het uiterlijk van de etiketten van Zonnatura. Het hof heeft dit essentiële onderscheid miskend. Zijn uitleg van de koopovereenkomst is mede daarom onbegrijpelijk. Het heeft ook miskend wat te dezen de toepassing van de Haviltexmaatstaf zou hebben meegebracht. Nutricia heeft redelijkerwijs de koopovereenkomst niet kunnen en mogen begrijpen als hier door het hof wordt voorgesteld. 1.13 Op grond van het voorgaande kan hetgeen het hof overweegt en beslist in r.o. 4.18 niet in stand blijven. 2 In r.o. 4.19 gaat het hof over tot een behandeling van de door Wessanen c.s. aan hun vordering subsidiair ten grondslag gelegde onrechtmatige daad van Nutricia. In dat verband overweegt het hof dat ’indien omtrent de overdracht van het auteursrecht op het etiket anders zou moeten worden geoordeeld’ het daarop volgende geldt. Dit is onbegrijpelijk. Indien het oordeel van het hof ten aanzien van het auteursrecht niet in stand kan blijven is wat het hof overweegt en beslist in r.o. 4.20 e.v. niet van belang omdat de vorderingen van Wessanen c.s. reeds op grond van schending van het auteursrecht op de etiketten toewijsbaar zijn, gelijk de voorzieningenrechter heeft geoordeeld. Het slagen van de klachten in onderdeel 1 brengt dus mee dat hetgeen het hof overweegt in r.o. 4.20 e.v. niet aan cassatie van het arrest in de weg staat. Enz.

E I G E N D O M

3 9

eigendomsrechten met betrekking tot het merk Zonnatura en dat daaronder eveneens de verpakkingen en etiketten van de Zonnatura-babyvoeding begrepen zijn; bovendien, zo hebben Wessanen c.s. gesteld, zijn zij niet alleen auteursrechthebbenden op grond van de koopovereenkomst, maar tevens op grond van art. 8 Aw, nu immers Zonnatura de werken (verpakkingen/etiketten) als van haar afkomstig openbaar maakt, zodat zij als maker van de werken moet worden aangemerkt. Door het op de markt brengen van babyvoeding met verpakkingen die identiek zijn aan de Zonnatura-verpakkingen met daarop het nieuwe merk MioVita handelen WSB c.s. in strijd met de auteursrechten van Wessanen c.s., aldus Wessanen c.s. Subsidiair hebben Wessanen c.s. gesteld dat Nutricia jegens hen onrechtmatig handelt; door identieke verpakkingen voor een ander merk dan Zonnatura te gebruiken sticht Nutricia volgens Wessanen c.s. nodeloos verwarring bij het publiek hetgeen leidt tot verwatering van het merk Zonnatura en tot aantasting van de goodwill en reputatie van het merk Zonnatura.

d Conclusie A.-G. mr. L. Strikwerda, 23 april 2004

4 WSB en Nutricia hebben bestreden dat zij inbreuk maken op de auteursrechten van Zonnatura. Volgens hen zijn, nu de babyvoeding niet bij de koopovereenkomst aan Wessanen is verkocht en daarvoor ook niet is betaald, de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de babyvoeding, waaronder het auteursrecht op de etiketten/ verpakking, bij WSB en Nutricia gebleven. Voorts hebben WSB c.s. betwist dat zij onrechtmatig handelen jegens Wessanen c.s., nu zij als auteursrechthebbenden gerechtigd zijn onder de huidige verpakking het nieuwe merk MioVita te introduceren. Ten slotte hebben zij aangevoerd dat alle vorderingen jegens WSB moeten worden afgewezen nu dit bedrijf geen activiteiten uitvoert.

1 Het gaat in deze zaak om de uitleg van een tussen partijen gesloten overeenkomst van koop en verkoop van de aandelen en alle activiteiten met betrekking tot de besloten vennootschap Zonnatura B.V. Partijen houdt met name verdeeld of de kopers krachtens die overeenkomst niet alleen de rechten op het merk Zonnatura voor onder meer babyvoeding verwierven, maar ook rechthebbenden zijn geworden op het auteursrecht op de verpakking/etiketten voor Zonnatura-babyvoeding. 2 De feiten waarvan in cassatie moet worden uitgegaan, komen op het volgende neer (zie r.o. 1 sub a t/m j van het vonnis van de Voorzieningenrechter en r.o. 3.1 en 3.2 van het arrest van het Hof en het arrest van de Hoge Raad, r.o. 3.1). (...)

5 De Voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 13 juni 2002 de voorzieningen voor zover gevraagd jegens WSB afgewezen, zulks op grond van de overweging dat WSB geen activiteiten heeft uitgevoerd met betrekking tot de onderhavige babyvoeding (r.o. 9). Ten aanzien van Nutricia heeft de Voorzieningenrechter de gevraagde voorzieningen evenwel grotendeels toegewezen. Zij overwoog daartoe dat Wessanen op grond van de koopovereenkomst, met name het bepaalde in art. 6 lid 2 sub b, mocht begrijpen dat de auteursrechten op de verpakkingen bij die overeenkomst zijn overgegaan op Zonnatura (r.o. 7), zodat het Nutricia niet vrijstond om de babyvoeding met een verpakking gelijk aan die van de eerdere Zonnaturaverpakking onder een andere merknaam op de markt te brengen (r.o. 8).

3 Wessanen en Zonnatura hebben WSB en Nutricia bij exploit van 13 mei 2002 in kort geding gedagvaard voor de Voorzieningenrechter in de Rechtbank Amsterdam en onder meer gevorderd – kort gezegd – een gebod om te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de hierboven onder 2 vi bedoelde verpakkingen en etiketten, ieder gebruik van aan de Zonnatura-lijn ontleende verpakkingen en etiketten, alsmede iedere (reclame)uiting waarmee de indruk wordt gewekt dat Zonnatura baby- of kindervoeding wordt vervangen door MioVita. Wessanen c.s. hebben daartoe gesteld dat zij op grond van de tussen partijen gesloten koopovereenkomst rechthebbenden zijn op alle intellectuele

6 Nutricia is van het vonnis van de Voorzieningenrechter in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof te Amsterdam. Wessanen c.s. stelden voorwaardelijk incidenteel hoger beroep in. 7 Bij arrest van 2 januari 2003 heeft het Hof geoordeeld dat de grieven in het principaal appèl slagen (of bij gebreke van belang geen bespreking behoeven) en dat de grief in het incidenteel appèl faalt; het Hof heeft daarom het vonnis van de Voorzieningenrechter, behoudens voor zover het de beslissingen ten aanzien van WSB betreft, vernietigd en alsnog de ten aanzien van Nutricia gevraagde voorzieningen

4 0

B I J B L A D


geweigerd. Naar het voorlopig oordeel van het Hof is niet aannemelijk geworden dat Wessanen c.s. op grond van de koopovereenkomst de auteursrechten op de verpakking/ etiketten voor babyvoeding toekomen (r.o. 4.15). Het beroep van Wessanen c.s. op art. 8 Aw heeft het Hof verworpen op grond van de overweging dat niet aannemelijk is geworden dat de vermelding Zonnatura op de verpakking/etiketten van de babyvoeding ooit anders heeft gefunctioneerd dan als vermelding van de merk- of handelsnaam waaronder de waren voor het ’concern’ Nutricia in het verkeer werden gebracht, omdat de aanduiding van de rechtspersoon met dezelfde naam, dus minstgenomen met vermelding van de letters B.V., blijkbaar nooit heeft plaatsgevonden (r.o. 4.16). Voor zover de vorderingen van Wessanen c.s. zijn gebaseerd op onrechtmatige daad, heeft het Hof de vorderingen van Wessanen c.s. evenmin toewijsbaar geoordeeld. Gelet op de inhoud en aard van de gemaakte afspraken en op de door het Hof in r.o. 4.23 t/m 4.26 weergegeven overige omstandigheden van het geval, kan naar ’s Hofs oordeel niet gezegd worden dat Nutricia jegens Wessanen c.s. onrechtmatig heeft gehandeld door de babyvoeding met de Zonnaturaverpakking onder een andere merknaam op de markt te brengen (r.o. 4.27). 8 Wessanen c.s. zijn tegen het arrest van het Hof (tijdig) in cassatie gekomen met een uit twee onderdelen opgebouwd middel dat door Nutricia is bestreden met conclusie tot verwerping van het cassatieberoep. 9 Onderdeel 1 van het middel is opgebouwd uit dertien subonderdelen. 10 De subonderdelen 1.1 t/m 1.10, 1.12 en 1.13 hebben betrekking op het oordeel van het Hof dat de auteursrechten op de verpakking/etiketten van babyvoeding van de koop waren uitgezonderd. Centraal in deze subonderdelen staat de klacht dat het Hof bij zijn uitleg van de door partijen gesloten overeenkomst de zgn. Haviltex-maatstaf heeft miskend en/of dat de gronden waarop het Hof tot zijn uitleg is gekomen onbegrijpelijk zijn. 11 De uitleg van een overeenkomst is afhankelijk van het antwoord op de vraag welke zin partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijze aan de overeenkomst c.q. de betrokken contractsbepalingen mochten toekennen en wat zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 nt. CJHB). De uitleg van een schriftelijk contract dient derhalve niet plaats te vinden op grond van alleen maar de taalkundige betekenis van de bewoordingen waarin het is gesteld. In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die deze bewoordingen, gelezen in de context van dat geschrift als geheel, in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben, bij de uitleg van dat geschrift echter vaak wel van groot belang (HR 20 februari 2004, RvdW 2004, 34 en HR 5 maart 2004, Rek.nr. R03/ 066HR). Heeft de rechter bij de uitleg van een overeenkomst deze maatstaf toegepast, dan is cassatie slechts mogelijk indien zijn uitleg onbegrijpelijk is of anderszins onvoldoende gemotiveerd is. Deze toets dient ook in kort geding te worden aangelegd (HR 4 juni 1993, NJ 1993, 659 nt. DWFV en HR 7 april 1995, NJ 1997, 21).

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

12 In het onderhavige geval is het Hof op grond van zijn uitleg van de tussen partijen gesloten koopovereenkomst tot het oordeel gekomen dat de auteursrechten op de Zonnatura-verpakking/etiketten van de koop waren uitgezonderd. Dat oordeel – zo erkent het Hof in r.o. 4.13 – vindt geen steun in de tekst van de overeenkomst. De bewoordingen waarin het contract is gesteld maken, integendeel, geen enkel voorbehoud dat ertoe strekt om intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, terzake van Zonnatura-babyvoeding buiten de koop te houden. Zo wordt in art. 36 van bijlage 9 bij de koopovereenkomst zonder enig voorbehoud gegarandeerd dat alle intellectuele eigendomsrechten – inclusief auteursrechten – volledig en exclusief aan Zonnatura BV toebehoren. Voorts wordt, waar het bedrijfsonderdeel babyvoeding van de koop wordt uitgezonderd (art. 7 van de koopovereenkomst), alleen gesproken over ’de activiteiten met betrekking tot inkoop, verkoop en distributie’ van de Zonnatura-babyvoeding, doch niet over intellectuele eigendomsrechten in verband met babyvoeding. Ten slotte houden de bewoordingen waarin art. 6 lid 2 sub b van de koopovereenkomst is gesteld in dat ’de opmaak van de bestaande verpakkingen, etiketten en reclame-uitingen en/of het merk Zonnatura’ op straffe van beëindiging van de merklicentie niet mogen worden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wessanen c.s. De gekozen bewoordingen lijken te veronderstellen dat de auteursrechten op de bestaande verpakkingen/etiketten, ook met betrekking tot babyvoeding, niet meer aan Nutricia toebehoren, omdat zij daarover anders vrijelijk had kunnen beschikken (vgl. ook r.o. 7 van het vonnis van de Voorzieningenrechter). 13 ’s Hofs uitleg berust dan ook kennelijk niet op de taalkundige betekenis van de bewoordingen waarin de koopovereenkomst is gesteld, maar op een waardering van de (andere) omstandigheden waaronder de overeenkomst is totstandgekomen en waaruit naar ’s Hofs oordeel volgt dat partijen, in weerwil van de taalkundige betekenis van de bewoordingen de contractsbepalingen, over en weer redelijkerwijs aan de overeenkomst de betekenis mochten toekennen dat de auteursrechten op de verpakking/etiketten van babyvoeding van de koop waren uitgezonderd en dat partijen ook redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten dat zij deze betekenis aan de overeenkomst zouden toekennen. 14 Het Hof heeft dat oordeel doen steunen op verschillende gronden, die zich als volgt laten samenvatten (nummering toegevoegd, A-G). a Nu de ’lijn babyvoeding’ van de koop was uitgezonderd, is het aannemelijk dat dit ook gold voor ’de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de specifiek voor babyvoeding geldende (auteursrechten op de) verpakking’ (r.o. 4.15.1). b Indien Wessanen c.s. daadwerkelijk de auteursrechten terzake van de verpakking/etiketten voor babyvoeding zouden toekomen, had het voor de hand gelegen dat aan Nutricia te dier zake een licentie was verleend. Dat is evenwel niet gebeurd; de in art. 6 van de koopovereenkomst verleende tijdelijke licentie heeft alleen betrekking op het merk Zonnatura, maar niet op het auteursrecht terzake van de verpakking/etiketten (r.o. 4.14); met name art. 6 lid 2 sub b bevat niet een zodanige auteursrechtelijke licentie, doch

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


E I G E N D O M

4 1

moet worden aangemerkt als een normale maatregel van een merkhouder die zijn merk tijdelijk in gebruik geeft en wil voorkomen dat op enige wijze afbreuk aan dat merk wordt gedaan (r.o. 4.15.2). Voorts heeft het Hof het volgende in aanmerking genomen. c De Zonnatura-etiketten voor babyvoeding werden in de periode voorafgaand aan de verkoop op een bepaalde wijze gestileerd die voor alle babyvoeding van Nutricia hetzelfde was, welke stilering afweek van de overige etiketten van Zonnatura (r.o. 4.15.3). d Alle intellectuele eigendomsrechten die bij het bedrijfsonderdeel babyvoeding hoorden (afgezien van het Zonnatura-merk) moeten wel bij Nutricia zijn gebleven omdat anders Nutricia direct na de overdracht de gehele lijn babyvoeding niet meer zonder toestemming van Wessanen met gebruikmaking van bestaande etikettenlijn en receptuur zou hebben mogen blijven verhandelen, behoudens het recht om onder voorwaarden nog een poosje de merknaam Zonnatura te gebruiken, en zulks zonder dat Wessanen daar enige vergoeding tegenover had gesteld, en Wessanen zelfs de rechten op de receptuur van de babyvoeding (zonder vergoeding) in handen zou hebben gekregen, hetgeen bijna ongeloofwaardig is (r.o. 4.17).

maak van de bestaande verpakkingen, etiketten en reclameuitingen en/of het merk Zonnatura worden gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wessanen c.s. Indien met het Hof moet worden aangenomen dat uit deze bepaling niet volgt dat aan Wessanen c.s. een auteursrechtelijke licentie is verleend met betrekking tot de Zonnatura-etiketten voor babyvoeding, vallen de auteursrechten en het Zonnatura-merk met betrekking tot babyvoeding in verschillende handen. Dat leidt tot de nodige complicaties in de rechtsverhouding van partijen die verder in de overeenkomst geheel ongeregeld zijn gelaten: – het staat Wessanen c.s. vrij om babyvoeding onder het Zonnatura-merk op de markt te brengen (het Zonnaturamerk was immers, óók voor babyvoeding, in de koop inbegrepen), maar het staat Wessanen c.s. niet vrij daarbij het Zonnatura-etiket te gebruiken; – na de beëindiging van de merklicentie staat het Nutricia niet vrij babyvoeding op de markt te brengen onder het Zonnatura-merk, maar het is haar wel toegestaan het Zonnatura-etiket te gebruiken; – de auteursrechten op het Zonnatura-etiket zijn gesplitst: voor zover het gaat om babyvoeding berusten zij bij Nutricia, voor het overige bij Wessanen c.s.

15 De door het Hof gebezigde gronden kunnen niet overtuigen.

19 Indien wordt aangenomen dat art. 6 lid 2 sub b wèl een auteursrechtelijke licentie impliceert, doen deze complicerende, in de overeenkomst niet nader geregelde rechtsgevolgen, zich niet voor. Tegen deze achtergrond getuigt het oordeel van het Hof ofwel van een onjuiste opvatting van de Haviltex-norm ofwel is dat oordeel niet goed begrijpelijk. Met zijn overweging dat art. 6 lid 2 sub b geen auteursrechtelijke licentie bevat, doch moet worden aangemerkt als een normale maatregel van een merkhouder die zijn merk tijdelijk in gebruik geeft en wil voorkomen dat op enige wijze afbreuk aan dat merk wordt gedaan (r.o. 4.15.2), miskent het Hof dat weliswaar de uitleg van een schriftelijk contract niet dient plaats te vinden op grond van alleen maar de taalkundige betekenis van de bewoordingen waarin het is gesteld, maar dat in praktisch opzicht de taalkundige betekenis van de bewoordingen waarin het schriftelijk contract is gesteld, gelezen in de context van dat geschrift als geheel, in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben, bij de uitleg van dat geschrift vaak wel van groot belang zijn. De gekozen bewoordingen missen goede zin indien de auteursrechten geacht moeten worden aan Nutricia toe te komen. Voor zover het Hof dit niet heeft miskend, is ’s Hofs oordeel, met name in het licht van de hierboven genoemde complicaties, zonder nadere motivering, die evenwel ontbreekt, niet goed begrijpelijk. Ook grond b komt mij daarom ondeugdelijke voor, zodat de hiertegen gerichte subonderdelen 1.1 t/m 1.4, 1.6 en 1.9 m.i. slagen.

16 In de eerste plaats is feitelijk onjuist dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Zonnaturababyvoeding van de koop waren uitgezonderd omdat het bedrijfsonderdeel babyvoeding van de koop waren uitgezonderd (grond a). Het belangrijkste intellectuele eigendomsrecht met betrekking tot de Zonnatura-babyvoeding – het merk Zonnatura – was immers wèl in de koop inbegrepen. Dat heeft het Hof ook als vaststaand aangenomen. Zie onder meer r.o. 4.14 en 4.17. Onbegrijpelijk is dan ook ’s Hofs overweging in r.o. 4.15.1 dat, ’nu de lijn babyvoeding van de koop was uitgezonderd, dit ook gold voor de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de specifiek voor babyvoeding geldende (auteursrechten op de) verpakking’. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, is immers niet begrijpelijk waarom de omstandigheid dat het bedrijfsonderdeel babyvoeding niet in de koop is inbegrepen, zou meebrengen dat het auteursrecht op de Zonnaturaverpakking voor babyvoeding niet is inbegrepen, terwijl het merk Zonnatura voor babyvoeding wèl is inbegrepen. De daartoe strekkende klacht van subonderdeel 1.8 is derhalve gegrond. 17 In de tweede plaats tast het gegeven dat het merk Zonnatura óók voor babyvoeding in de koop was inbegrepen de houdbaarheid van grond b aan. Deze grond (de overeenkomst bevat geen auteursrechtelijke licentie aan Wessanen c.s. terzake van de etiketten, zodat aannemelijk is dat de auteursrechten bij Nutricia zijn gebleven) berust op ’s Hofs veronderstelling dat art. 6 lid 2 sub b van de koopovereenkomst geen auteursrechtelijke licentie impliceert. 18 Deze veronderstelling van het Hof is, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet goed begrijpelijk. Art. 6 lid 2 sub b van de koopovereenkomst bepaalt dat de merklicentie met onmiddellijke ingang wordt beëindigd indien de op-

20 De door het Hof gebezigde steunargumenten (grond c en d) zijn naar mijn oordeel evenmin steekhoudend. 21 Het in grond c besloten argument (de etiketten voor de Zonnatura-babyvoeding van Nutricia en de etiketten voor de andere Zonnatura-producten van Wessanen c.s. stemmen auteursrechtelijk niet relevant overeen) snijdt geen hout omdat in dat geval het probleem dat de aanleiding vormt tot het geschil van partijen (inbreuk op beweerdelijk

4 2

B I J B L A D


aan Wessanen c.s. toekomende auteursrechten) zich niet kan voordoen en dus niet van belang is of in de koopovereenkomst al dan niet een auteursrechtelijke licentie begrepen was. In zoverre slaagt ook subonderdeel 1.10. 22 Grond d kan niet overtuigen omdat, ongeacht de vraag wie auteursrechthebbende is, tussen partijen onomstreden is dat uit art. 6 lid 2 sub b van de koopovereenkomst nu juist volgt dat Nutricia wat babyvoeding betreft de bestaande etikettenlijn (en receptuur), zij het onder bepaalde voorwaarden, mocht blijven gebruiken. Ook subonderdeel 1.12 treft derhalve doel. 23 Voor zover onderdeel 1 van het middel zich keert tegen het oordeel van het Hof dat de auteursrechten op de Zonnatura-verpakking/etiketten voor babyvoeding op grond van de koopovereenkomst niet aan Wessanen c.s. toekomen, is het derhalve gegrond. 24 Onderdeel 1 keert zich voorts, in subonderdeel 1.11, tegen het oordeel van het Hof dat het beroep van Wessanen c.s. op art. 8 Aw faalt. 25 Art. 8 Aw bepaalt dat indien een rechtspersoon een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij enig natuurlijk persoon als maker er van te vermelden, deze rechtspersoon wordt aangemerkt als de maker van dat werk, tenzij wordt bewezen dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was. Het Hof heeft het beroep van Wessanen c.s. op art. 8 Aw verworpen op grond van de overweging dat niet aannemelijk is geworden dat de vermelding Zonnatura op de verpakking/etiketten van de babyvoeding ooit anders heeft gefunctioneerd dan als vermelding van de merk- of handelsnaam waaronder de waren voor het ’concern’ Nutricia in het verkeer werden gebracht, omdat de aanduiding van de rechtspersoon met dezelfde naam, dus minstgenomen met vermelding van de letters B.V., blijkbaar nooit heeft plaatsgevonden. 26 Subonderdeel 1.11 komt hiertegen op met het betoog dat, nu Zonnatura als merk of handelsnaam op de etiketten verscheen, daarmee duidelijk werd dat de betrokken waar van Zonnatura afkomstig was en daarmee ook duidelijk werd dat Zonnatura het etiket als van haar afkomstig openbaar had gemaakt. 27 Dit betoog faalt. Het Hof heeft immers vastgesteld dat de etiketten van Zonnatura-babyvoeding niet door Zonnatura B.V., maar door Nutricia openbaar werden gemaakt. Zie r.o. 4.8, 4.16 en r.o. 3.1 jo. r.o. 1 sub h van het vonnis van de Voorzieningenrechter. Subonderdeel 1.11 is derhalve tevergeefs voorgesteld. 28 Onderdeel 2 van het middel betreft het oordeel van het Hof met betrekking tot de subsidiair door Wessanen c.s. aan hun vorderingen meegegeven grondslag (onrechtmatige daad). Het onderdeel acht onbegrijpelijk de in dat verband door het Hof gegeven overweging, in r.o. 4.19, dat het in r.o. 4.20 e.v. overwogene mede geldt ’indien omtrent de overdracht van het auteursrecht op het etiket anders zou moeten worden geoordeeld’.

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

29 Het onderdeel is gegrond. Indien omtrent de overdracht van het auteursrecht op de verpakking/etiketten voor babyvoeding anders moet worden geoordeeld – en Wessanen c.s. dus wèl als auteursrechthebbenden op de verpakking/ etiketten voor babyvoeding moeten worden aangemerkt – zijn de vorderingen van Wessanen c.s. op de primaire grondslag toewijsbaar en valt niet in te zien wat verwerping van de subsidiair door Wessanen c.s. voorgedragen grondslag daaraan kan afdoen. De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest van het Gerechtshof te Amsterdam en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing. Enz. e De Hoge Raad, enz. 1 Het geding in feitelijke instanties Eiseressen tot cassatie Wessanen Nederland B.V. en Zonnatura B.V. – verder ook te noemen: Wessanen c.s. – hebben bij exploten van 8 en 13 mei 2002 verweerster in cassatie – verder te noemen: Nutricia – en [A] B.V. – verder te noemen: WSB – in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam en onder meer gevorderd – kort gezegd – een gebod om te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de in het lichaam van de inleidende dagvaardingen beschreven inbreukmakende en onrechtmatige verpakkingen en/of etiketten voor MioVitaproducten, ieder gebruik van aan de Zonnatura-lijn ontleende verpakkingen en etiketten, alsmede iedere (reclame)uiting waarmee de indruk wordt gewekt dat Zonnatura baby- of kindervoeding wordt vervangen door MioVita, een en ander op straffe van hoofdelijke verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom. Nutricia en WSB hebben de vordering bestreden. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 13 juni 2002 de voorzieningen voor zover gevraagd jegens WSB afgewezen en de gevraagde voorzieningen jegens Nutricia grotendeels toegewezen. Tegen dit vonnis heeft Nutricia hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. Wessanen c.s. hebben incidenteel hoger beroep ingesteld. Bij arrest van 2 januari 2003 heeft het hof het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd, behoudens de beslissing ten aanzien van WSB en de gevraagde voorzieningen ten aanzien van Nutricia alsnog geweigerd. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht. (...) 3 Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. i Zonnatura B.V. biedt onder het merk Zonnatura een breed assortiment natuurlijke gezonde voedingsmiddelen aan, waaronder babyvoeding. Tot juni 2001 werden de aandelen in Zonnatura B.V. gehouden door [A] B.V. (hierna: WSB). De productie en exploitatie van de Zonnatura-producten werden verzorgd door Nutricia, die in dit verband ook de registraties ter zake van het merk Zonnatura in Nederland hield. ii Bij overeenkomst van 15 juni 2001 tussen Wessanen als koper enerzijds en WSB als verkoper en Nutricia anderzijds heeft Wessanen de aandelen van Zonnatura B.V. en alle activiteiten met betrekking tot Zonnatura voor een totaalprijs van, omgerekend, ruim € 26,5 miljoen gekocht. Van deze

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


verkoop waren, voor zover in dit geding van belang, uitgezonderd de activiteiten van Nutricia op het gebied van inkoop, verkoop en distributie van (natuurlijke) babyvoeding. iii In de aan de koopovereenkomst voorafgaande intentieverklaring van 23 februari 2001 (waarin, evenals in de koopovereenkomst, met ’de Vennootschap’ wordt gedoeld op Zonnatura B.V.) hebben WSB en Wessanen met betrekking tot de babyvoeding in art. 6 onder meer bepaald: (...). Koper verleent aan Verkoper het recht om voor de producten in de categorie Babyvoeding voor een overgangsperiode van maximaal twee jaar, om niet, gebruik te maken van de merkrechten van de Vennootschap. Indien Verkoper gedurende deze twee jaar een belangrijke wijziging in de productsamenstelling, verpakking en/of prijsstelling van de Babyvoeding wil doorvoeren, zal vooraf overleg worden gepleegd met Koper. iv In de considerans van de koopovereenkomst wordt onder C en D onder meer overwogen: C Dat alle activiteiten, activa en passiva, met betrekking tot de exploitatie van producten onder het merk Zonnatura waaronder doch niet uitsluitend de merken zoals aangehecht als Bijlage 3 en het personeel (hierna: de ’Activiteiten’) zich bevinden of bevonden in Nutricia of een aan haar gelieerde vennootschap en deze Activiteiten vóór de Overdrachtsdatum zullen zijn ingebracht in de Vennootschap. (...). D Dat rechten met betrekking tot het merk Zonnatura zich bevinden of bevonden in Nutricia Nederland B.V. of een aan haar gelieerde vennootschap en al deze rechten vóór de Overdrachtsdatum volledig zijn ingebracht in de Vennootschap, dan wel dat opdracht is gegeven om al deze rechten over te dragen aan de Vennootschap; v De artikelen 6 en 7 van de koopovereenkomst luiden, voor zover van belang: Artikel 6 – Gebruik merk 6.1 Koper, Verkoper en Nutricia komen overeen dat, Nutricia voor een periode van maximaal twee jaar na de Overdrachtsdatum om niet gebruik mag blijven maken van het merk Zonnatura voor de bestaande producten in de categorie babyvoeding. 6.2 De hierbij door de Koper verleende licentie kan door de Koper met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien: (...) b) De opmaak van de bestaande verpakkingen, etiketten en reclameuitingen en/of het merk Zonnatura wordt gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper; c) Enige nieuwe of aangepaste reclame-uiting of verpakking wordt geïntroduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper; d) Verkoper en Nutricia betwisten dat de Vennootschap enig rechthebbende is van (enig deel van) de Intellectuele Eigendomsrechten (zoals gedefinieerd in Bijlage 9); (...) 6.5 Het is aan Nutricia niet toegestaan het merk Zonnatura op zodanige manier te gebruiken dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Zonnatura of de Vennootschap. Artikel 7 – Voortzetting categorie babyvoeding Verkoper en Nutricia garanderen dat zij binnen 6 maanden op verzoek van Koper in overleg zullen treden over een eventuele samenwerking of overname van de activiteiten met betrekking tot de inkoop, verkoop en distributie van producten in de categorie babyvoeding onder het merk Zonnatura. vi Garantie 36 in de bij de koopovereenkomst opgenomen bijlage 9 luidt, voor zover van belang:

E I G E N D O M

4 3

Alle intellectuele eigendomsrechten, waar ook ter wereld, waaronder begrepen merkrechten, auteursrechten, modelrechten, octrooirechten, knowhow en/of andere (ongeschreven) rechten van exclusieve aard van de Vennootschap, waaronder door haar verhandelde producten, inclusief de receptuur daarvan, en/of diensten en door haar gevoerde handelsnamen en alle andere onderscheidingsmiddelen waarvan zij gebruik maakt in het kader van haar bedrijfsuitoefening (’Intellectuele Eigendomsrechten’) behoren volledig en exclusief toe aan de Vennootschap. De Vennootschap kan vrij beschikken en gebruik maken van deze Intellectuele Eigendomsrechten. vii Sedert begin 2002 brengt Nutricia de eerder door haar onder het merk Zonnatura verkochte babyvoeding op de markt onder de merknaam MioVita. Zij gebruikt daarvoor (vrijwel) dezelfde etiketten/verpakkingen met dien verstande dat op de potjes babyvoeding de merknaam Zonnatura is gewijzigd in MioVita. In haar reclamecampagne heeft Nutricia deze wijziging aan het publiek kenbaar gemaakt door gebruikmaking van – onder meer – de volgende teksten: ’MioVita. De nieuwe naam van Zonnatura Kindervoeding’ en ’Zonnatura Kindervoeding heet voortaan MioVita’. viii Bij brief van 16 januari 2002 heeft Wessanen c.s. de merklicentie als bedoeld in artikel 6 van de koopovereenkomst ingetrokken. 3.2 Wessanen c.s. vordert in dit kort geding, kort gezegd, een gebod om te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de in 3.1 vii vermelde verpakkingen en etiketten voor MioVita producten, ieder gebruik van aan de Zonnatura-lijn ontleende verpakkingen en etiketten, alsmede iedere (reclame)uiting waarmee de indruk wordt gewekt dat Zonnatura baby- of kindervoeding wordt vervangen door MioVita. Wessanen c.s. heeft daartoe gesteld dat zij op grond van de tussen partijen gesloten koopovereenkomst rechthebbende is op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het merk Zonnatura en dat daaronder eveneens de verpakkingen en etiketten van de Zonnatura babyvoeding begrepen zijn. Zij heeft voorts gesteld dat zij niet alleen auteursrechthebbende is op grond van de koopovereenkomst, maar ook op grond van art. 8 Aw, nu Zonnatura de werken (verpakkingen/etiketten) als van haar afkomstig openbaar maakt, zodat zij als maker van de werken moet worden aangemerkt. Door het op de markt brengen van babyvoeding met verpakkingen die identiek zijn aan de Zonnatura-verpakkingen met daarop het nieuwe merk MioVita handelt WSB c.s. volgens Wessanen c.s. in strijd met haar auteursrechten. Zij heeft subsidiair gesteld dat Nutricia jegens haar onrechtmatig handelt; door identieke verpakkingen voor een ander merk dan Zonnatura te gebruiken sticht Nutricia volgens Wessanen c.s. nodeloos verwarring bij het publiek, hetgeen leidt tot verwatering van het merk Zonnatura en tot aantasting van de goodwill en reputatie van het merk Zonnatura. De voorzieningenrechter heeft de voorziening, voor zover gevraagd jegens WSB, geweigerd en heeft de ten aanzien van Nutricia gevraagde voorzieningen grotendeels toegewezen. Het hof heeft het vonnis vernietigd behoudens voor zover het de beslissingen ten aanzien van WSB betreft en heeft alsnog de ten aanzien van Nutricia gevraagde voorzieningen geweigerd. 3.3.1 De onderdelen 1.1-1.13 richten zich tegen rov. 4.124.18 van ’s hofs arrest, waarin het hof heeft geoordeeld dat de vraag of het auteursrecht op de verpakkingen en etiket-

4 4

B I J B L A D


ten van de babyvoeding bij Wessanen c.s. berust, ontkennend moet worden beantwoord. 3.3.2 De onderdelen 1.1-1.3 klagen dat het hof in deze overwegingen de Haviltex-norm heeft miskend. Het hof had, aldus deze onderdelen, dienen te onderzoeken welke zin partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijze aan de betrokken contractsbepalingen mochten toekennen en wat zij te dien aanzien redelijkerwijze van elkaar mochten verwachten. De onderdelen zijn tevergeefs voorgesteld. Bij de uitleg van een schriftelijk contract zijn alle omstandigheden van het geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen, van beslissende betekenis. Deze uitleg dient niet plaats te vinden op grond van alleen maar de taalkundige betekenis van de bewoordingen waarin het contract is gesteld, maar in praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die deze bewoordingen, gelezen in de context van dit geschrift als geheel in de desbetreffende kring van het maatschappelijk verkeer hebben, vaak wel van groot belang (vgl. HR 20 februari 2004, nr. C02/219, RvdW 2004, 34). Het hof heeft de overeenkomst in haar geheel uitgelegd en het heeft daarbij met name gelet op de – in cassatie niet bestreden – omstandigheden dat bij de bepaling van de koopprijs in de onderhandelingen de op de overgedragen bedrijfsonderdelen betrekking hebbende boekhoudgegevens ter tafel zijn geweest en dat op basis daarvan een totaalprijs is vastgesteld als ’lump sum’ inclusief alle op de (producten van de) overgedragen bedrijfsonderdelen betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten, dat het bedrijfsonderdeel babyvoeding bij Nutricia is gebleven, alsmede dat de financiële resultaten van dit bedrijfsonderdeel bij de prijsbepaling geen rol hebben gespeeld (rov. 4.6-4.8). Door in het licht hiervan tot het oordeel te komen dat, waar in de overeenkomst en met name de daarbij behorende garantie 36 wordt gesproken van ’alle intellectuele eigendomsrechten’, in de context van deze overeenkomst uitsluitend werd gedoeld op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de overgedragen bedrijfsonderdelen, heeft het hof niet blijk gegeven van miskenning van de te dezen toe te passen maatstaf. Daarmee heeft het hof tevens tot uitdrukking gebracht dat niet kan worden aangenomen dat partijen daaraan redelijkerwijs een andere betekenis mochten onderscheidenlijk moesten toekennen en dat zulks, anders dan onderdeel 1.3 wil, ook niet voortvloeit uit art. 6.2, onder b, van de koopovereenkomst. Voor het overige verdient nog opmerking dat de uitleg van een overeenkomst is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt, en in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. 3.3.3 Onderdeel 1.4 bouwt voort op de hiervoor behandelde onderdelen en moet het lot daarvan delen. Hetzelfde geldt voor onderdeel 1.5, voor zover het het hof verwijt de te dezen toepasselijke maatstaf te hebben miskend. Voor zover dit onderdeel klaagt over onbegrijpelijkheid van het oordeel van het hof faalt het eveneens. Gelet op de door het hof in aanmerking genomen omstandigheden, zoals hiervoor in 3.3.2 weergegeven, is zijn uitleg van de overeenkomst geenszins onbegrijpelijk. Hierbij verdient aantekening dat een door de rechter die over de feiten oordeelt, gegeven uitleg van een overeenkomst niet onbegrijpelijk is enkel op de grond dat een andere uitleg evenzeer mogelijk is.

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

3.3.4 In rov. 4.14-4.15.3 heeft het hof geoordeeld, kort samengevat, dat de omstandigheid dat met betrekking tot het auteursrecht op de etiketten en de verpakking van babyvoeding niet, zoals wel is geschied met betrekking tot het merk Zonnatura, een tijdelijke licentie is verleend, eerder past bij de lezing van Nutricia dat het auteursrecht niet is overgedragen dan bij de door Wessanen c.s. verdedigde interpretatie van de overeenkomst. Onderdeel 1.6 bestrijdt dit oordeel met het betoog dat een afzonderlijke licentie niet nodig was, omdat art. 6.2, onder b, van de overeenkomst toestemming tot het gebruik van de etiketten impliceert en daarin dus een licentie met betrekking tot het auteursrecht besloten ligt. Aldus ziet het onderdeel eraan voorbij dat naar het feitelijke en niet onbegrijpelijke oordeel van het hof in zijn rov. 4.15.2 het meest aannemelijk is dat de strekking van genoemde bepaling, in overeenstemming met andere onderdelen van art. 6.2, primair is de koper te beschermen tegen gebruik van het merk door Nutricia op een wijze dat daaraan op enige wijze afbreuk wordt gedaan, en dat daaraan niet afdoet de stelling van Wessanen c.s. dat het feit dat art. 6 aan de verkoper beperkingen oplegt ten aanzien van het etiket ervoor pleit dat Wessanen c.s. op het etiket rechten kan doen gelden. Bij dit een en ander heeft het hof kennelijk in aanmerking genomen dat, ook al kan aan art. 6.2, onder b, noch in de lezing van Nutricia noch in die van Wessanen c.s. zin worden ontzegd, met betrekking tot het auteursrecht geen sprake is van een licentie die aan dezelfde tijdsbepaling en voorwaarden is onderworpen als de ten aanzien van het merk verleende licentie. Het onderdeel is derhalve tevergeefs voorgesteld, evenals het hierop voortbouwende onderdeel 1.7. Onderdeel 1.8 stuit af op hetgeen hiervoor in 3.3.2 is overwogen met betrekking tot de betekenis die het hof heeft gehecht aan de in de overeenkomst gebruikte uitdrukking ’alle intellectuele eigendomsrechten’. Onderdeel 1.9 bouwt voort op de voorafgaande klachten, zodat het het lot daarvan moet delen. 3.3.5 In zijn rov. 4.15.3 heeft het hof het ’niet zonder belang’ geacht dat de etiketten van de lijn babyvoeding in de periode voorafgaande aan de verkoop op een bepaalde wijze waren gestileerd, die voor alle babyvoeding van Nutricia dezelfde was, maar afweek van de overige etiketten van Zonnatura. Aldus heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat met betrekking tot het auteursrecht op de etiketten niet, zoals met betrekking tot het merk Zonnatura het geval is, sprake is van één auteursrecht op zowel de etiketten voor babyvoeding als op die voor de overige Zonnaturaproducten, en dat derhalve de omstandigheid dat Wessanen c.s. het auteursrecht op de etiketten van de overige Zonnatura-producten heeft verkregen, niet eraan in de weg behoeft te staan dat het auteursrecht op de etiketten voor babyvoeding bij Nutricia is gebleven. Onderdeel 1.10, dat deze niet onbegrijpelijke gedachtegang van het hof miskent, kan niet tot cassatie leiden. 3.3.6 Het hof heeft het beroep van Wessanen c.s. op art. 8 Aw verworpen op de grond dat niet aannemelijk is geworden dat het vermelden van ’Zonnatura’ op de verpakking van babyvoeding ooit anders heeft gefunctioneerd dan als vermelding van de merk- of handelsnaam waaronder de waren voor het ’concern’ Nutricia in het verkeer werden gebracht, omdat de aanduiding van de rechtspersoon Zonnatura B.V.

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


blijkbaar nooit heeft plaatsgehad (rov. 4.16). Dit oordeel en de gedachtegang waarop het berust, zijn niet onbegrijpelijk. Voor zover onderdeel 1.11 zich hiertegen keert, is het dan ook tevergeefs voorgesteld. Voor zover het onderdeel strekt ten betoge dat in ieder geval partijen bij het sluiten van de overeenkomst mochten onderscheidenlijk moeten hebben begrepen dat Zonnatura B.V. op grond van art. 8 Aw auteursrechthebbende op het uiterlijk van de verpakking en de etiketten van de babyvoeding was, kan het evenmin doel treffen. Een dergelijke stelling is in feitelijke aanleg niet aangevoerd en beoordeling daarvan zou mede een onderzoek van feitelijke aard vergen waarvoor in cassatie geen plaats is. 3.3.7 In zijn rov. 4.17 heeft het hof zijn verwerping van de stelling van Wessanen c.s. dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de babyvoeding aan Wessanen c.s. zijn overgedragen, met dien verstande dat Nutricia het merk Zonnatura gedurende een beperkte periode mocht blijven gebruiken, mede hierop doen steunen dat deze stelling zou meebrengen dat Wessanen c.s. zelfs de rechten op de receptuur – zonder vergoeding – zou hebben verkregen, hetgeen naar het oordeel van het hof ’bijna ongeloofwaardig’ lijkt. Ook in aanmerking genomen dat het in dit geding niet gaat om de receptuur van de babyvoeding, maar om het auteursrecht op de verpakking en de etiketten, kan niet worden gezegd dat aan het door het hof gebezigde argument geen gewicht toekomt, zodat onderdeel 1.12 faalt. 3.3.8 Onderdeel 1.13 bouwt voort op de hiervoor behandelde onderdelen en moet het lot daarvan delen. 3.3.9 In rov. 4.19- 4.27 van zijn arrest heeft het hof de subsidiaire grondslag van de vordering van Wessanen c.s. – onrechtmatig handelen van Nutricia – onderzocht en verworpen. Daarbij heeft het hof in rov. 4.19 opgemerkt dat het, indien omtrent de overdracht van het auteursrecht op de etiketten anders zou moeten worden geoordeeld, gaat om overwegingen ten overvloede. Daarmee heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat in dat geval deze overwegingen belang missen. Onderdeel 2, dat strekt ten betoge dat, indien het oordeel van het hof ten aanzien van het auteursrecht niet in stand kan blijven, de overwegingen en beslissingen van het hof in rov. 4.20 e.v. niet van belang zijn en niet aan cassatie van het arrest van het hof in de weg kunnen staan, kan derhalve bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. 4 Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Wessanen c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Nutricia begroot op € 316,34 aan verschotten en € 1.365,– voor salaris. Enz. noot Etiketten als onafhankelijke marketing-tool of afhankelijke ondernemingsgoodwill 1 Een fascinerende zaak, en met groot vakmanschap behandeld en bepleit door alle betrokken raadslieden en instanties, hetgeen het lezen tot een plezier maakt. Nutricia belooft alle Zonnatura-intellectuele eigendom over te brengen in Zonnatura BV dat aan Wessanen verkocht wordt. Wat be-

E I G E N D O M

4 5

treft de producten gaat echter niet alles over naar Wessanen. De babyvoeding blijft achter bij Nutricia. Voor die bij Nutricia achtergebleven babyvoeding mag Nutricia twee jaar lang het merk Zonnatura blijven gebruiken krachtens een merklicentie die Wessanen aan Nutricia verschaft. Maar wat is de status van het auteursrecht op de etiketten? Wessanen meent dat het auteursrecht tot ’alle’ door de overeenkomst aan haar overgedragen i.e.-rechten behoort en dat aan Nutricia slechts een stilzwijgend gebruiksrecht is verschaft, als annex bij de merklicentie. Nutricia stelt daarentegen dat, waar het ondernemingsbestanddeel babyvoeding niet is overgedragen, uiteraard ook niet de met de babyvoeding verbonden intellectuele eigendom kan zijn overgegaan, met uitzondering dan van de merkrechten. Die zijn door Wessanen aan Nutricia voor twee jaar terug-gelicentieerd en dat was natuurlijk niet nodig geweest als Nutricia zelf over de merkrechten beschikt had. Juist het feit dat het auteursrecht voor de babyvoeding-etiketten niet is terug-gelicentieerd, bevestigt dat het auteursrecht daarop gewoon bij Nutricia is gebleven, meent Nutricia. Aldus een grove schets van de partijstandpunten die niet moet afhouden van kennisname van de verfijnde uitwerking die deze in de procedure hebben gekregen. 2 Terecht wijst de Hoge Raad er in een bijzin op dat noch de lezing van de overeenkomst door Wessanen, noch die door Nutricia zin kan worden ontzegd. Inderdaad: de overeenkomst laat zich op twee wijzen lezen, en wij zien een procesontwikkeling waarbij achtereenvolgens rechtbank, hof, advocaat-generaal en Hoge Raad diametraal tegenover elkaar stelling nemen. Waarbij de Hoge Raad weliswaar afstand houdt en er nog eens op wijst dat de uitleg van een overeenkomst is voorbehouden aan de feitenrechter, maar de A.G. niettemin laat zien dat de cassatierechter, indien misnoegd, ook zijn tanden had kunnen tonen. De uitspraak van de Hoge Raad laat daarom m.i. wel een zekere instemming met de beslissing van het hof doorschemeren. 3 Wellicht liggen aan deze onverzoenlijke tegenstellingen mede ten grondslag enkele niet-geëxpliciteerde uitgangspunten, die men zou kunnen benoemen als een ’merkimago’- tegenover een ’ondernemingsgoodwill’perspectief. Het eerste bewaakt Wessanens i.e.-asset, het tweede bewaakt Nutricia’s toegang tot de markt. Dit laat zich als volgt uitwerken. In het merkimago-perspectief is het ’i.e.-complex’ mogelijk het primaire vermogensbestanddeel waar de hele transactie met Nutricia om draait. In feite verwerft Wessanen het volledige wervingsconcept ’Zonnatura’, welk concept bestaat uit een geheel van diverse activiteiten, diverse rechten en een specifieke door de wervingstekens (etiketten, logo’s, merken), los van het product als zodanig verworven, goodwill in de vorm van tekenbekendheid en tekenimago. Levering van een onvolledig ’i.e.-complex’ maakt de transactie voor de koper potentieel waardeloos. Als een deel van de wervingsteken(s), en/of het daarmee verbonden imago, en/ of de daarop rustende rechten, buiten de transactie blijven kunnen die immers door een derde mogelijk ten detrimente van het imago van het ’moeder-teken’ worden aangewend. In dat perspectief dringt zich als enig redelijke uitleg van de overeenkomst op de volledige overdracht van alle i.e.rechten aan Wessanen c.s. Geheel anders ligt het in een ’ondernemingsgoodwill’perspectief. Dit uitgangspunt zou impliciet ten grondslag

4 6

B I J B L A D


kunnen liggen aan de benadering van Hof en Hoge Raad. In deze opvatting kijkt men op de eerste plaats eens naar de onderneming (c.q. het ondernemingsonderdeel) en benadert het ’i.e.-complex’ met alle daarmee samenhangende ’pomp’, niet: als een volledig onafhankelijk vermogensbestanddeel in de vorm van een ongebonden marketing-tool, maar (op de eerste plaats) als een integrerend onderdeel van de goodwill van een onderneming, welk goodwill-onderdeel – door de, voor de producten van die onderneming opgebouwde bekendheid en het daaraan verbonden imago – markttoegang voor die producten verzekert. In die opvatting ligt het voor de hand dat als de onderneming en haar producten niet overgaan, ook de daarmee verbonden i.e. niet zonder meer overgaat, tenzij dat contractueel uitdrukkelijk is vastgelegd. Men kan niet ontkennen dat die benadering iets sympathieks en legitiems heeft, maar zij staat op gespannen voet met de verlaten juridische binding van het merk aan de onderneming. Bepaalde basisconcepten kunnen echter een lang leven na hun dood hebben, en ineens weer opduiken bijvoorbeeld bij de uitleg van een overeenkomst. Op zich is de vraag gerechtvaardigd of de intellectuele eigendom zich niet eens fundamenteler zou moeten (her) bezinnen op de vraag, wat nu eigenlijk precies de functie of non-functie van een (i.e.-specifiek?) ondernemingsbegrip is in de eigen i.e.-’Umwelt’. Niettemin zou naar een modern begrip van de intellectuele eigendom het ’merkimago’perspectief waarschijnlijk meer voor de hand liggen dan het ’ondernemingsgoodwill’perspectief. Overigens zou dat (eerste) niet tot een ongedeelde victorie voor Wessanen hoeven leiden. De vraag zou zich immers onmiddellijk stellen of Wessanen geen misbruik maakte van de uitoefening van haar rechten, nu het abrupte verbod tot het gebruiken van het vertrouwde etiket ongetwijfeld een aanzienlijke belemmering zou hebben opgeleverd voor de markttoetreding van de MioVita-producten. Niettemin: de auteursrechten als zodanig zouden in overeenstemming met de letter van het contract berusten bij Wessanen. 4 De gevolgen van de Zonnatura-uitspraak voor de zorg die betracht moet worden bij het opstellen van intellectuele eigendomscontracten waarbij rechten, of ook slechts ondernemingen, op wat voor manier dan ook ’gesplitst’ worden, kunnen verstrekkend zijn. De omstandigheden hebben in de ogen van het Hof zwaarder gewogen dan de letter. Daar kan men gemakkelijk vrede mee hebben als de omstandigheden éénduidig in een bepaalde richting wijzen. Maar dat laatste lijkt in de Zonnatura-zaak lang niet vast te staan. Als de hierboven onder 3 opgeworpen vermoedens juist zijn, heeft het Hof de omstandigheden geïnterpreteerd vanuit een ondernemingsgoodwill-invalshoek waar een minstens zo valide andere invalshoek tegenover staat. De vraag is of bij een dergelijke immanente onzekerheid niet toch de voorkeur moet worden gegeven aan een uitleg die het meest aansluit bij de bewoordingen van het contract. Nu de Zonnatura-beslissing een andere oplossing volgt riskeert zij nogal wat rechtsonzekerheid. In de meest extreme vorm zal het ertoe voeren dat, om onaangename verrassingen te vermijden, altijd alle rechten op alle gebruiksvormen voor alle producten geduldig geëxpliciteerd moeten worden. In dat licht is het ook al niet zo gelukkig dat het Hof, bijgevallen door de Hoge Raad, voor de uitleg mede (en onnodig) steun zoekt in de status van de – vergezochte, inhoudelijk niet

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

nader gedefinieerde en juridisch nogal hypothetische – ’rechten op de receptuur’, die volgens het hof in de door Wessanen voorgestane uitleg van de overeenkomst tegen alle redelijkheid in aan Nutricia zouden worden onttrokken. 5 Artikel 8 Aw, zo leert deze uitspraak van de Hoge Raad tenslotte en een beetje apodictisch, kan niet worden ingeroepen als de naamsvermeldingen op de verpakking van een product slechts als merken handelsnaam fungeren en als de aanduiding van de rechtspersoon Zonnatura BV op de etiketten nooit heeft plaatsgehad. Het is essentieel om deze overweging te lezen in het licht van de opmerking van overweging 27 in de conclusie van A-G Strikwerda: ’Het Hof heeft immers vastgesteld dat de etiketten van Zonnatura-babyvoeding niet door Zonnatura B.V., maar door Nutricia openbaar werden gemaakt’. Uit die overweging blijkt (duidelijker dan uit de uitspraak van de Hoge Raad) dat artikel 8 Aw. wel degelijk van toepassing is, doch dat niet Zonnatura B.V., maar Nutricia zich erop kan beroepen, fictief maker van de etiketten te zijn. Daarom kan m.i. uitsluitend in een geding tussen twee rechtspersonen die ieder het fictief makerschap ex artikel 8 claimen, de volgens rechtsoverweging 3.3.6 beslissende omstandigheid relevant zijn, dat ’niet aannemelijk is geworden dat het vermelden van ’Zonnatura’ op de verpakking van babyvoeding ooit anders heeft gefunctioneerd dan als vermelding van de merk- of handelsnaam waaronder de waren voor het ’concern’ Nutricia in het verkeer werden gebracht, omdat de aanduiding van de rechtspersoon Zonnatura B.V. blijkbaar nooit heeft plaatsgehad’. Met andere woorden: de afwezigheid van de naam van de rechtspersoon met de twee letters B.V. mag niet een even beslissend gewicht hebben in het geval dat de oorspronkelijke auteur de toepasselijkheid van art. 8 zou bestrijden. Nuchter beschouwd lijkt het immers het meest pragmatisch als de Auteurswet de rechten op een voor de onderneming zo essentieel marketingbestanddeel als etiketten in beginsel aan de onderneming toedeelt. Dit zou niet afhankelijk moeten zijn van de tamelijk bijkomstige omstandigheid of, zoals rov. 3.3.6 nu zou kunnen suggereren, de aanduiding van de rechtspersoon ’minstgenomen met vermelding van de letters B.V.’ plaatsvindt. Uitgerekend in het licht van de overwegingen van ondernemingsgoodwill en markttoegang die in de Zonnatura-uitspraak bij de verbintenisrechtelijke uitleg een belangrijke rol lijken te hebben gespeeld, zou dat moeilijk verklaarbaar zijn. A.A. Q.

Nr. 8 Rechtbank te Alkmaar, 18 februari 2004 (Harem Textiel/Mim Pi) Mr. J.M. Vrakking Art. 1 j˚ 13 AW Het verweer van Mim-Pi dat zij de broek heeft ontleend aan een model van Trix & Rees, begrijpt de rechtbank aldus dat Mim-Pi het makerschap van Harem Textiel betwist. Mim-Pi heeft daarbij eveneens aangevoerd dat het in de modebranche gebruikelijk is dat voorafgaand aan het samenstellen van de te voeren collecties bij diverse modezaken kledingstukken worden gekocht, waarna die modellen

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


worden aangepast naar haar eigen stijl. Gelet op de gemotiveerde betwisting van het makerschap van de broek door Mim-Pi, lag het op de weg van Harem Textiel om haar stellingen op dit punt gedocumenteerd te onderbouwen. Ter comparitie heeft Harem Textiel echter volstaan met volharding in haar stelling dat haar het makerschap van de broek toekomt. Gegeven het voorstaande heeft Harem Textiel onvoldoende feiten gesteld om op dit punt tot bewijslevering te worden toegelaten. Nu niet vast staat dat Harem Textiel het makerschap van de broek toekomt kunnen de vorderingen op de primaire grondslag derhalve niet worden toegewezen. Harem Textiel Amsterdam te Amsterdam, eiseres, procureur mr. H.R.M. Jenné, advocaat mr. R.E. Jonen te Amsterdam, tegen, Mim-Pi BV te Grootschermer, gedaagde, procureur mr. A. Lof. Vonnis is te raadplegen via rechtspraak.nl, LJN AO5879

Nr. 9 Gerechtshof te Amsterdam, 29 april 2004 (Gouden Gids/Officiële Telefoongids) Mrs. C.A. Streefkerk, H.A.G. Splinter-van Kan en R.J.F. Thiessen Art. 6:194 BW Het gebruik van het woord ’officieel’ zal door het in aanmerking komende publiek worden opgevat als een keurmerk ten aanzien van de kwaliteit en herkomst van de gids. Voor een dergelijke voorstelling van zaken bestaat echter onvoldoende rechtvaardiging. Sedert de inwerkingtreding van Richtlijn 96/19/EG bevat de Richtlijn Volledige Mededinging in art. 4ter een verbod op monopolie-posities met betrekking tot de publicatie van telefoongidsen. De aanwijzing van KPN in art. 20.1 lid 2 Telecomwet is uitdrukkelijk bedoeld als een overgangsbepaling in een situatie waarin (nog) geen volledige mededinging aanwezig is; haar van oudsher bestaande monopoliepositie is afgeschaft, maar tegelijkertijd is aan KPN – ter waarborging van de voorziening in universele dienstverlening als bedoeld in art. 9.1 Tw – de verplichting opgelegd daarin (voorlopig) te blijven voorzien. Aldus draagt deze verplichting niet het karakter van een uitverkiezing als resultaat van een vergelijking met andere aanbieders van universele telefoongidsen (die waren er immers nog niet), maar slechts het karakter van een vangnetvoorziening ter waarborging van de belangen van de consument zolang de marktwerking nog onvoldoende is. Het gebruik van ’De Officiële Telefoongids’ wekt echter bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende adverteerder c.q. consument de suggestie dat de Telefoongids van KPN/TGM van overheidswege is ’geselecteerd’ wegens bijzondere kwaliteiten of eigenschappen die andere telefoongidsen niet zouden hebben. Die suggestie is onjuist. De suggestie dat de Telefoongids van KPN/TGM een ’officieel keurmerk’heeft zou bovendien tot gevolg hebben dat de door de Europese richtlijnen en de Tw nagestreefde liberalisering van de markt voor telefoongidsen juist wordt bemoeilijkt: het wordt daardoor immers voor nieuwkomers op die markt die de concurrentie willen aangaan met de voormalige monopolist, extra moeilijk om bij het in aanmerking komende publiek (waaronder met name ook adverteerders) een voet aan de grond te krijgen. Aldus zou de voormalige monopoliepositie van KPN, waaraan zij in feite de aanwijzing ingevolge art. 20.1 Tw heeft te danken, in gewijzigde vorm doorwerken en

E I G E N D O M

4 7

de vrije concurrentie blijven belemmeren. Ook dat pleit ervoor dat KPN aan haar aanwijzing ingevolge art. 20.1 Tw niet het predikaat ’De Officiële Telefoongids’ mag ontlenen. Het gebruik door KPN/ TGM van ’De Officiële Telefoongids’ is derhalve misleidend en daarom onrechtmatig. Uitgangspunt is dat het teken Telefoongids – zoals KPN/TGM ook erkennen – een beschrijvende, generieke aanduiding is voor een gids waarin telefoonnummers worden vermeld. Weliswaar is niet uitgesloten dat het teken als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt als zodanig onderscheidend vermogen heeft verkregen (inburgering), maar KPN/TGM hebben niet aannemelijk gemaakt dat daarvan in dit geval sprake is geweest. Met name hebben KPN/TGM in het geheel niet aannemelijk gemaakt dat (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek de Telefoongids (ook als advertentiemedium) op grond van het teken TELEFOONGIDS als afkomstig van KPN en/of TGM herkent. Op bovenstaande gronden kunnen KPN/TGM zich niet verzetten tegen het gebruik door Gouden Gids van ’telefoongids’ als (beschrijvende) term voor het witte gedeelte van de door haar uitgegeven gidsen. Een andere opvatting zou bovendien op gespannen voet staan met de reeds eerder genoemde Europese richtlijnen die de concurrentie op de markt van (onder meer) telefoongidsen juist beogen te bevorderen; het zou de concurrentie immers belemmeren indien andere ondernemingen dan KPN/TGM een telefoongids niet een telefoongids zouden mogen noemen. Art. 6: 162 BW Onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat door de gestelde nabootsing verwarring is gesticht of kan worden gesticht. Enerzijds is het ’eigen’ karakter van de lay-out van de witte pagina’s van de KPNgids niet zodanig prominent en anderzijds is de gelijkenis van de totaalindruk van de witte pagina’s van de Gouden Gids met die van de KPN-gids niet zodanig groot, dat door de punten van overeenstemming verwarring zou kunnen ontstaan voor de gebruikers van de gidsen of voor de adverteerders. Daarbij is mede van belang dat bovenaan elke witte pagina in de Gouden Gids het embleem (beeldmerk) van de Gouden Gids staat afgebeeld; ook de cover en de totale opmaak van de Gouden Gids verschilt duidelijk van die van de Telefoongids van KPN/TGM. Gouden Gids BV te Amsterdam, appellante in het principaal appèl, geïntimeerde in het incidenteel appèl, procureur mr. Ch. Gielen, advocaten mrs. Ch. Gielen en P. Sippens Groenewegen beiden te Amsterdam, tegen 1 Telefoongids Media BV te Amsterdam, 2 KPN Telecom BV te ’s-Gravenhage, geïntimeerden in het principaal appèl, appellanten in het incidenteel appèl, procureur mr. W.H. van Baren, advocaten mrs. P.L. Reeskamp en P. van Ginneken beiden te Amsterdam. Arrest is te raadplegen in Mf 2004, 22

4 8

B I J B L A D


Nr. 10 Vzr. Rechtbank te Utrecht, 22 april 2004* (Gilette/Wilkinson) Mr. H.J. Schepen Art. 6:162 BW Vergelijkende reclame voor het Wilkinson Quattro resp. het Gilette Mach3Turbo scheersysteem. Vorderingen over en weer afgewezen. Volgens vaste rechtspraak is enige overdrijving eigen aan reclamebeweringen en geeft een overdrijving in deze zin op zichzelf aan een reclamebewering nog geen misleidend karakter, omdat deze door een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument sceptisch zal worden bejegend. Voor zover bij persberichten van een gemiddelde journalist uitgegaan zou moeten worden, zou van deze in het algemeen zelfs een iets meer kritische instelling verwacht mogen worden. Bij de bewering ’Onafhankelijke tests en consumentenonderzoeken hebben uitgewezen dat geen ander scheersysteem gladder en zachter scheert dan Quattro’ gaat het om een pariteitsclaim, waarmee wél geclaimd wordt dat geen van – in dit geval – de andere scheersystemen beter presteert dan de Quattro, maar niet wordt uitgesloten dat een ander scheersysteem even goed presteert als de Quattro. Wilkinson kan op dit punt derhalve volstaan met aan te tonen dat de prestaties van de Quattro niet door die van het beste systeem van Gillette, de Mach3Turbo, worden overtroffen. Nu drie door Wilkinson overgelegde onderzoeken resultaten te zien geven die de claim van Wilkinson aannemelijk maken, is in beginsel voldaan aan de eis van bewijsvoering in kort geding. De resultaten van de onderzoeken die Gillette heeft laten uitvoeren, kunnen daaraan niet afdoen. Gillette’s bewering ’Mach3Turbo Champion’ moet niet als een claim, maar als de naam van het desbetreffende scheermes worden opgevat, aangezien de toevoeging ’Champion’ klaarblijkelijk de typeaanduiding is. De mededeling ’Test drive the Champion’ vormt dan, in combinatie met de afgebeelde raceauto, een woordspeling waarvan niet gezegd kan worden dat die door de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument als een superioriteitsclaim zal worden opgevat. Ook de zinsnede ’The best a man can get’ valt niet als een superioriteitsclaim aan te merken. Wat betreft de bewering ’It’s the closest, most comfortable shave’ moet vooralsnog worden geoordeeld dat het gebruik van dergelijke superlatieven in de reclame zodanig is uitgehold, dat het publiek deze mededeling niet meer als een superioriteitsclaim zal opvatten. Gillette Groep Nederland BV te Rijswijk, eiseres in conventie, gedaagde in reconventie, procureur mr. B.F. Keulen, advocaat mr. T. Cohen Jehoram te ’s-Gravenhage, tegen Wilkinson Sword BV te Maarssen, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. T.E. Bax, advocaat mr. W.J.H. Leppink te Rotterdam. 2 De vaststaande feiten In de beide gedingen 2.1 Gillette is in Nederland met een marktaandeel van ongeveer 80% de marktleider op het gebied van scheermesjes, waaronder ook systemen bestaande uit een apart handvat met opzetbare mesjes. Ongeveer een jaar geleden heeft Gillette onder de naam Mach3Turbo haar nieuwste scheer*


E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

systeem op de Nederlandse markt gebracht. De opzetmesjes hiervan zijn voorzien van drie scheerbladen. 2.2 Wilkinson verkoopt eveneens scheermesjes en scheersystemen en heeft in Nederland ongeveer 15% van die markt in handen. Zij heeft in februari 2004 onder de naam Quattro haar nieuwste scheersysteem in Nederland geïntroduceerd. De opzetmesjes hiervan zijn voorzien van vier scheerbladen. 2.3 Voor de introductie van de Quattro heeft Wilkinson op 10 februari 2004 een persbericht uitgegeven en heeft zij op diezelfde datum voor de pers een introductiebijeenkomst gehouden, hierna te noemen: de introductiebijeenkomst. Deze introductiebijeenkomst is bezocht door drie journalisten, die ieder een recensie over de Quattro hebben geschreven. Na publicatie van deze recensies heeft Wilkinson bij schrijven van 3 maart 2004 aan ieder van de drie journalisten een rectificatie gezonden van een mededeling die zij tijdens de introductiebijeenkomst heeft gedaan. 2.4 Wilkinson heeft als introductie-actie om de verpakking van de Quattro een wikkel (belly band) aangebracht met op de voorkant een zogenoemde ’geld terug’-aanbieding en op de achterkant een nadere mededeling over het Quattroscheersysteem en over de speciale aanbieding. 3 De geschillen en de beoordeling ervan In conventie 3.1 Voor de volledige inhoud en de grondslagen van de vordering wordt verwezen naar de aangehechte dagvaarding. Kort weergegeven houdt de vordering het volgende in: 1 Wilkinson moet het gebruik staken van de volgende reclamemededelingen dan wel claims: a ’Onafhankelijke tests en consumentenonderzoeken hebben uitgewezen dat geen ander scheersysteem gladder en zachter scheert dan Quattro.’ (vermeld in het persbericht en op de wikkel om de verpakking van de Quattro) b ’Volgens uitvinder Wilkinson goed voor het gladste resultaat ooit.’ (meegedeeld tijdens de introductiebijeenkomst) c ’Quattro combineert een onovertroffen gladheid met een optimale huidverzorging en wordt de nieuwe norm in natscheren. Het innovatieve natscheersysteem dat zijn concurrenten ver voor blijft is vanaf medio februari 2004 verkrijgbaar.’ (in het persbericht) d ’Volgens Wilkinson geeft het nieuwste scheermes het ’gladste en zachtste scheerresultaat ooit’. Om dat te bewijzen heeft het merk zijn nieuwe mes in een Brits laboratorium laten vergelijken met het beste dat Gillette op dit moment te bieden heeft: de Mach3Turbo. Snorren en baarden van 40 scheerbeurten werden opgevangen en dan blijkt bij alle proefpersonen de Quattro zeven procent meer haar weg te scheren dan het rode mes van de concurrent.’ (mededelingen van deze strekking tijdens de introductiebijeenkomst) e ’Wij doelden op een Britse test die als resultaat 3% (en niet 7%) heeft laten zien.’ (rectificatie van de ’7% meer haar’-claim in brieven aan journalisten) (...) 3.3 In deze zaak gaat het om de vraag of de reclamemededelingen van Wilkinson zoals hiervoor in 3.1 onder a tot en met e vermeld, onrechtmatig zijn jegens Gillette hetzij omdat zij misleidende vergelijkende reclame vormen in de zin van artikel 6:194a, lid 2, aanhef en sub a, Burgerlijk Wetboek (BW) hetzij omdat zij misleidende reclame vormen in de zin van artikel 6:194 BW. Bij het beantwoorden van

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

B I J B L A D


deze vraag zullen de mededelingen in het persbericht, de mededelingen tijdens de introductiebijeenkomst en de mededelingen op de wikkel om de verpakking afzonderlijk aan de orde komen. Ten aanzien van het persbericht 3.4 De gewraakte beweringen in het persbericht zijn hiervoor in 3.1 vermeld onder a en c. Ervan uitgaande dat ook mededelingen aan de pers bedoeld zijn om het kopende publiek ter bereiken, moet bij de beoordeling van deze beweringen in aanmerking worden genomen dat volgens vaste rechtspraak enige overdrijving eigen is aan reclamebeweringen en dat een overdrijving in deze zin op zich zelf aan een reclamebewering nog geen misleidend karakter geeft, omdat deze door een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument – van wie eveneens volgens vaste rechtspraak moet worden uitgegaan – sceptisch zal worden bejegend. Voor zover bij persberichten van een gemiddelde journalist uitgegaan zou moeten worden, zou van deze in het algemeen zelfs een iets meer kritische instelling verwacht mogen worden. 3.5 Voor de onder a bedoelde bewering geldt verder dat het volgens beide partijen gaat om een zogeheten ’top parity claim’ ofwel een pariteitsclaim, waarmee wél geclaimd wordt dat geen van – in dit geval – de andere scheersystemen beter presteert dan de Quattro, maar niet wordt uitgesloten dat een ander scheersysteem even goed presteert als de Quattro. Wilkinson kan op dit punt derhalve volstaan met aan te tonen dat de prestaties van de Quattro niet door die van het beste systeem van Gillette, de Mach3Turbo, worden overtroffen. Wilkinson beroept zich daartoe op drie onderzoeken die zij heeft laten uitvoeren en die alle een vergelijking tussen de Quattro en de Mach3Turbo betreffen. Overwogen wordt dat deze onderzoeken vooralsnog naar hun aard – dus afgezien van eventuele tekortkomingen die daaraan volgens Gillette zouden kleven – kunnen dienen ter staving van de bedoelde claim van Wilkinson, hetgeen door Gillette ook niet is betwist. Nu die onderzoeken resultaten te zien geven die de claim van Wilkinson aannemelijk maken, is daarmee in beginsel voldaan aan de eis van bewijsvoering in kort geding. 3.6 Gillette stelt echter dat aan de door Wilkinson ingeroepen onderzoeken gebreken kleven waardoor de conclusies uit die onderzoeken onjuist zouden zijn. Om dit te kunnen nagaan, is nader onderzoek nodig, waarvoor in dit kort geding geen plaats is. 3.7 Hieruit volgt dat thans niet gezegd kan worden dat de door Wilkinson ingeroepen onderzoeksresultaten de onder a bedoelde bewering van Wilkinson niet kunnen dragen en dus evenmin dat die bewering als onjuist en daarmee misleidend aan te merken valt. 3.8 Daaraan kunnen – anders dan Gillette stelt – de resultaten van de onderzoeken die Gillette heeft laten uitvoeren, niet afdoen. Uit de Hancock Objective Closeness Study blijkt volgens Gillette dat het bij scheren met de Mach3Turbo langer duurt voordat de baardgroei als ’schaduw’ weer zichtbaar wordt. Aangenomen kan echter worden dat voor de consument het resultaat van een scheerbeurt of de wijze waarop een scheermes scheert – glad(der) of zacht(er) – veeleer zal worden bepaald door hoe de huid direct na het scheren en mogelijk nog enige tijd daarna aanvoelt; niet zozeer door de tijdsduur tot aan het zichtbaar worden van nieuwe

E I G E N D O M

4 9

baardgroei. Aan het Hancock Sensory Irritation onderzoek namen slechts negen personen deel, hetgeen in ieder geval twijfel doet rijzen omtrent de betekenis van de gevonden resultaten. Aan de ervaringen van consumenten in de Consumer Use Test kan op zich zelf naar voorlopig oordeel niet voldoende gewicht toekomen om tot een ander oordeel over de onderzoeken van Wilkinson te leiden. 3.9 Voor de onder c bedoelde bewering geldt dat deze een onderdeel vormt van de inleiding op het persbericht, zodat deze bewering in het geheel van die inleiding moet worden gelezen en begrepen. Deze inleiding betreft het onweersproken feit dat de Quattro het eerste scheersysteem is met vier mesjes. In dat kader kan in ieder geval niet als onjuist en dus ook niet als misleidend worden aangemerkt dat dit nieuwe systeem ’innovatief’ is en aldus ’zijn concurrenten vóór blijft’. Voor zover in het kader van deze inleiding reeds van ’onovertroffen gladheid’ wordt gesproken, moet dit als een reclame-overdrijving in de onder 3.4 bedoelde zin worden aangemerkt. Ditzelfde geldt voor de toevoeging van het woord ’ver’ tussen ’zijn concurrenten’ en ’vóór blijft’. Ten aanzien van de introductiebijeenkomst 3.10 De bestreden mededelingen die Wilkinson tijdens de introductiebijeenkomst gedaan zou hebben, zijn hiervoor in 3.1 onder b en d vermeld, terwijl onder e een herstelmededeling is vermeld. Ook hier moet, zoals onder 3.4 reeds is overwogen, bij de beoordeling in aanmerking worden genomen dat enige overdrijving eigen is aan reclamebeweringen en dat derhalve een overdrijving in deze zin op zichzelf aan een reclamebewering nog geen misleidend karakter geeft. Voorts is van belang dat het hier gaat om mondelinge mededelingen die Gillette – die zelf niet op de introductie-bijeenkomst aanwezig is geweest – heeft afgeleid uit de krantenartikelen die de drie wél aanwezige journalisten hebben geschreven en uit de rectificatiebrieven die Wilkinson vervolgens aan deze journalisten heeft gestuurd. Aldus is niet zonder meer als vaststaand aan te nemen dat de hier bedoelde mededelingen van Wilkinson ook daadwerkelijk zijn gebezigd of bedoeld op de wijze zoals Gillette thans stelt. 3.11 Voor zover op grond van de rectificatiebrief aan de journalist H. van Alebeek moet worden aangenomen dat Wilkinson tijdens de bijeenkomst wel de onder b en d genoemde zinsnede ’het gladste resultaat ooit’ heeft gebezigd, dan geldt toch dat de context daarvan – die mede bepalend moet worden geacht voor de wijze waarop deze zinsnede moet worden begrepen – niet meer te achterhalen valt. Dit brengt mee dat Gillette, tegenover de stelling van Wilkinson inhoudende dat die zinsnede gebezigd of bedoeld was in het kader van haar eigen productontwikkeling, onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat die zinsnede – zoals zij, Gillette, stelt – zag op een vergelijking met de Mach3Turbo en aldus een superioriteitsclaim inhield. 3.12 Voor de onder d vermelde bewering geldt dat deze woordelijk is overgenomen uit de recensie van H. van Alebeek voornoemd in het Noordhollands Dagblad van 24 februari 2004. Dat betekent nog niet dat dit citaat een juiste weergave vormt van de desbetreffende mededeling van Wilkinson. Wel blijkt uit de drie rectificatiebrieven aan de journalisten dat Wilkinson heeft verwezen naar bepaalde onderzoeksresultaten, welke verwijzing zij in die brieven op de onder e vermelde wijze heeft hersteld. Niet gesteld of geble-

5 0

B I J B L A D


ken is dat die verwijzing naar onderzoeksresultaten op zich zelf een superioriteitsclaim vormt. Mede gelet op het persbericht kan aangenomen worden dat Wilkinson naar die resultaten heeft verwezen ter ondersteuning van haar aanprijzingen van het nieuwe scheermes. In dat kader geldt hetgeen hiervoor onder 3.5 tot en met 3.8 reeds ten aanzien van de door Wilkinson ingeroepen onderzoeken is overwogen, zodat de hier bedoelde verwijzing niet als misleidend kan worden aangemerkt. Ten aanzien van de wikkel om de verpakking van de Quattro 3.13 De mededeling op deze wikkel, hiervoor in 3.1 vermeld onder a, is ook vermeld in het persbericht, zodat op dit punt wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder 3.4 tot en met 3.9 reeds is overwogen. Ten aanzien van alle gestelde reclamemededelingen 3.14 Nu uit het voorgaande volgt dat vooralsnog geen van de door Gillette bestreden mededelingen van Wilkinson als onjuist kan worden aangemerkt, is onvoldoende aannemelijk geworden dat deze mededelingen in vergelijkende zin of op zich zelf misleidende reclame vormen, hetgeen meebrengt dat zij niet als onrechtmatig jegens Gillette kunnen gelden. 3.15 De vordering in conventie zal derhalve worden afgewezen. 3.16 Gillette zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld. In reconventie 3.17 De vordering van Wilkinson houdt het volgende in: 1 Gillette moet het gebruik van de volgende reclamemededelingen staken: a Test drive the Champion Mach3Turbo Champion It’s the closest, most comfortable shave The best a man can get b Gillette the best a man can get Het gladste scheerresultaat in minder scheerbewegingen... en met minder huidirritatie, zelfs tegen de baardgroeirichting in. 2 Gillette moet een nader omschreven rectificatie (laten) plaatsen in de eerst mogelijke uitgave van alle tijdschriften of andere publicaties waarin Gillette één of meer van de onder 1 genoemde mededelingen heeft gepubliceerd. 3.18 Wilkinson legt aan haar vordering ten grondslag dat de bedoelde mededelingen van Gillette superioriteitsclaims vormen. Naar Wilkinson stelt, heeft Gillette deze claims niet of onvoldoende bewezen, zodat die claims ongeoorloofde vergelijkende reclame vormen in de zin van artikel 6:194a BW, aldus Wilkinson. 3.19 Deze grondslag kan niet worden aanvaard. Daartoe is het volgende van belang. 3.20 De in 3.17 onder a vermelde mededelingen komen voor in een advertentie van Gillette die Wilkinson als productie 7A heeft overgelegd. De onder b genoemde mededelingen staan in een advertentie van Gillette die Wilkinson als productie 7B heeft overgelegd. Een vergelijking van de beide advertenties maakt aannemelijk dat de onder a bedoelde bewering ’Mach3Turbo Champion’ niet als een claim, maar

E I G E N D O M

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

als de naam van het desbetreffende scheermes moet worden opgevat, aangezien de toevoeging ’Champion’ klaarblijkelijk de typeaanduiding is. De mededeling ’Test drive the Champion’ vormt dan, in combinatie met de afgebeelde raceauto, een woordspeling waarvan niet gezegd kan worden dat die door de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument als een superioriteitsclaim zal worden opgevat. 3.21 Ook de onder a bedoelde zinsnede ’The best a man can get’ valt niet als een superioriteitsclaim aan te merken. Gillette heeft gesteld dat zij deze zinsnede reeds vele jaren uitsluitend met betrekking tot en in combinatie met haar merknaam gebruikt in de slogan ’Gillette, the best a man can get’. Daartegenover heeft Wilkinson onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Gillette de genoemde zinsnede ook apart en met betrekking tot specifieke producten gebruikt. Het enkele feit dat die zinsnede in de hier bedoelde advertentie in een kleiner lettertype onder de merknaam ’Gillette’ is geplaatst, maakt dat niet anders. 3.22 Ten aanzien van de onder a vermelde bewering ’It’s the closest, most comfortable shave’ moet vooralsnog worden geoordeeld dat het gebruik van dergelijke superlatieven in de reclame zodanig is uitgehold, dat het publiek deze mededeling niet meer als een superioriteitsclaim zal opvatten. 3.23 Voor de in 3.17 onder b bedoelde mededelingen geldt allereerst hetgeen hiervoor onder 3.21 ten aanzien van de slogan ’Gillette, the best a man can get’ reeds is overwogen. Voor de overige mededelingen geldt ook hier dat de gebruikte kwalificaties door het publiek niet als een daadwerkelijke vergelijking, maar als gebruikelijke reclameoverdrijving opgevat zullen worden. 3.24 Nu uit dit een en ander volgt dat de bestreden reclamemededelingen van Gillette niet als misleidend en derhalve niet als onrechtmatig jegens Wilkinson aangemerkt kunnen worden, zal de reconventionele vordering worden afgewezen. 3.25 Wilkinson zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding in reconventie worden veroordeeld. 4 De beslissing De voorzieningenrechter: in conventie: 4.1 wijst de vordering van Gillette af; 4.2 veroordeelt Gillette in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Wilkinson begroot op € 703,– (...) voor salaris van haar procureur en op € 241,– (...) voor verschotten; in reconventie: 4.3 wijst de vordering van Wilkinson af; 4.4 veroordeelt Wilkinson in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Gillette begroot op € 351,50 (...) voor salaris van haar procureur en op nihil voor verschotten; in conventie en in reconventie: 4.5 verklaart de kostenveroordelingen onder 4.2 en 4.4 uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

1 7

B

J A N U A R I

E

R

I

2 0 0 5

C

H

B I J B L A D


E I G E N D O M

5 1

T E N

FORUM 6th International Trademark Conference On April 28-29, 2005 Forum organizes the 6th International Trademark Conference at the OHIM in Alicante, Spain. Programme: EU-Enlargement; Adherence of the EU to the Madrid Protocol; Enforcement of trademark rights in the EU and beyond; Absolute grounds for refusal; International Protection of the Well-known Trademark. For further information please contact: FORUM Institut für Management GmbH, Postfach 105060, D-69040 Heidelberg; tel.: 0049/6221/500500; fax: 0049/6221/500505; e-mail: [email protected]; internet: http://www.ForumInstitut.de. Beroepsopleiding Benelux merken- en modellengemachtigden 2005 De Beneluxstichting Beroepopleiding voor Merken- en Modellenrecht zal in het voorjaar (maart-april) van 2005 de

Beroepsopleiding 2005 starten. Afhankelijk van de kandidaten wordt deze opleiding afwisselend in België en Nederland gehouden en, indien gewenst, zowel in de Nederlandse als in de Franse taal. De definitieve aanvangsdatum alsmede de locaties zijn op dit moment nog niet bekend. Nadere informatie hieromtrent volgt. De opleiding wordt in december 2005 afgesloten met een mondeling examen. Dit examen is toegankelijk voor degenen die met goed gevolg de opleiding hebben afgerond. Aan deze opleiding kunnen maximaal 26 personen deelnemen. De Stichting behoudt zich het recht voor om de opleiding geen doorgang te laten vinden dan wel uit te stellen, indien minder dan 15 kandidaten zich aanmelden. Kosten: € 7.500,00. Gegeven de aanvang in het voorjaar van 2005, verzoeken wij u vriendelijk uw aanmelding vóór 1 februari a.s. te zenden aan: Alice Slabbaert, Shield Mark, Postbus 75683, 1070 AR Amsterdam; tel.: 020-5111888; fax: 020-5111800; e-mail: [email protected].

5 2

O

B I J B L A D

F

F

I

C

I Ë

L

E

M

E


D E

Personeel Beëindiging dienstverband Aan de heer ir. G. Oostrom, tot 1 september 2004 ondervoorzitter van de Octrooiraad, in vaste algemene dienst van het Rijk met een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met gebruikmaking van de FPU-regeling te rekenen van 1 oktober 2004 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten (Koninklijk Besluit van 12 november 2004, nr. 04.004257). Aan de heer dr. S. de Vries, tot 1 september 2004 lid van de Octrooiraad, in vaste algemene dienst van het Rijk met een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met gebruikmaking van de FPU-regeling te rekenen van 1 september 2004 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten (Koninklijk Besluit van 12 november 2004, nr. 04.004259). Aan de heer ir. J.G. Hofman, tot 1 september 2004 lid van de Octrooiraad, in vaste algemene dienst van het Rijk met een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met gebruikmaking van de FPU-regeling te rekenen van 1 september 2004 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten (Koninklijk Besluit van 12 november 2004, nr. 04.004258). Brief van directeur Bureau IE aan Orde van Octrooigemachtigden Op 17 november jl. heeft de heer drs. H.F.G. Geijzers, directeur van Bureau IE, een brief aan de Orde van Octrooigemachtigden gestuurd met daarin de volgende mededelingen: Per 1 januari 2005 herziene procedure van de verwerking van de jaartaksenbetaling Het Bureau stuurde voor de jaartaksenbetaling een groot aantal herinnerings- of rappelbrieven. Bij het Bureau bestaat de indruk dat de hiermee gepaard gaande administratieve last voor het Bureau niet opweegt tegen het eventuele nut voor de gebruikers. Op grond van het bovenstaande is door de directeur besloten te volstaan met twee brieven. De eerste brief is een melding dat binnen een bepaalde termijn betaald moet worden, met uitleg van de consequenties van niet tijdige betaling. Deze brief bevat de volgende elementen. – betreffende instandhoudingsrechten; – verschuldigingsdatum; – betaling van de jaarlijkse taks;

D E

L

E I G E N D O M

I

N

G

E

1 7

J A N U A R I

2 0 0 5

N

– wijze van de taksbetaling; – consequenties van niet betaling. De tweede brief doet mededeling van het daadwerkelijk vervallen zijn van een octrooi als gevolg van niet betaling van de jaartaks. Alle andere brieven en rappellen van het Bureau gedurende de zgn. boetetermijn komen hiermee te vervallen. Naam- en nummerbewaking door het Bureau afgeschaft Het Bureau IE zal de vraag naar de naam- en nummerbewaking per 1 januari 2005 niet meer uitvoeren. Register van Octrooigemachtigden De directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom maakt bekend, dat de heer drs. O. Aalbers op zijn verzoek op 10 december 2004 is doorgehaald in het register van octrooigemachtigden. Op haar verzoek is mw. drs. J.A.M. Geerts op 30 november 2004 heringeschreven in het register. Gevolgen intrekking Rijksoctrooiwet 1910 Uit vragen en opmerkingen van verschillende kanten is gebleken, dat niet iedereen duidelijk is wat de gevolgen zijn van de intrekking van de Rijksoctrooiwet 1910 per 1 september jl. resp. door welke wetgeving de onder die wet verleende octrooien (Nederlandse en Europese) thans worden beheerst. In verband hiermee wordt nog eens gewezen op de wijziging van de Row 1995 (Stb. 2003, 35), die op 15 maart 2003 in werking is getreden. Daarvan zijn in het bijzonder de nieuwe artikelen 102d, lid 1 en artikel 103, en het vervallen van de onderdelen b en c van lid 1 van artikel 102 van belang. Artikel 102d, lid 1 bepaalt dat vanaf 15 maart 2003 ’octrooien die zijn verleend op grond van de Rijksoctrooiwet (1910) ... in Nederland en de Nederlandse Antillen dezelfde rechtsgevolgen [hebben] als octrooien die zijn verleend op grond van artikel 36 (van de Rijksoctrooiwet 1995) en zijn daarop de bepalingen van deze rijkswet van toepassing ...’. Artikel 103 bepaalt dat vanaf 15 maart 2003 ’ten aanzien van Europese octrooien, waarvan de vermelding van de verlening ... is gepubliceerd voor de inwerkingtreding van deze rijkswet (1 april 1995), en licenties onder deze octrooien, het bij en krachtens deze rijkswet bepaalde van toepassing’ is. Kort gezegd betekent het voorgaande dat sinds 15 maart 2003 op alle in Nederland geldige octrooien de Rijksoctrooiwet 1995 van toepassing is.

17 januari 2005, 73e jaargang, nr. 1. Actualiteiten

Recommend Documents