16 december 2004, 72e jaargang, nr. 12. Artikelen

U I T G A V E

V A N

H E T

B U R E A U

V O O R

D E

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

5 2 7

16 december 2004, 72e jaargang, nr. 12

I

N

H

O

U

D

Artikelen Prof. mr. A.A. Quaedvlieg, Eigen karakter, technische functie en specialiteit in het nieuwe modellenrecht (blz. 529534). Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 86 Rechtbank ’s-Gravenhage, 14 juli 2004, Werma Office Internationale/Acco Brands (vakman zal zonder inventieve denkarbeid komen tot in octrooi beschreven oplossing voor het aan de bekende stand van de techniek verbonden nadeel; bevestigingsmechanisme van de secundaire stand van de techniek openbaart het inzicht van het octrooi; een tot overeengekomen onthouding en schadevergoeding beperkte schikking betekent niet dat afstand is gedaan van het recht om nietigheid van het octrooi in te roepen).

Nr. 90 Vzr. Rechtbank Leeuwarden, 28 aug. 2003, Sogni D’Oro Trading/A.I. Baltimore Waterbedden (voorgebruik onvoldoende gebleken; geen merkdepot te kwader trouw; inbreuk door verkoop van waterbedden onder naam Alivio en door gebruik van deze handelsnaam). Nr. 91 Vzr. Rechtbank Rotterdam, 29 juli 2003, A.L.M. Boelen/De Stichting Feynoord e.a. (voorgebruik teken FR door Boelen voor deponering door Feyenoord staat niet vast; geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan reputatie van het merk door gebruik door Boelen van domeinnamen; geen inbreuk op een recht op domeinnaamregistratie). Nr. 92 Vzr. Rechtbank Haarlem, 19 sept. 2003, Microsoft Corporation/License Expres (losse verkoop van certificates of authenticity als waren zij licenties is onrechtmatig; beroep op uitputting van de auteurs- en merkenrechten slaagt niet nu de oorspronkelijke waar is veranderd; geen misbruik van machtspositie door Microsoft door koppelverkoop aangezien het geen op zichzelf staand product betreft). 3 Modelrecht

Nr. 87 Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 okt. 2003, Movie Engineering/Egripment (elektronische afstandsbediening van een gemotoriseerd aangedreven camerakop behoorde op de indieningsdatum reeds tot de stand van de techniek; onthoudingsverklaring stelt slechts inbreuk vast; daarmee is geen afstand gedaan van recht een nietigheidsvordering in te stellen). Nr. 88 Centrale Raad van Beroep Utrecht, 8 juli 2004, A. te B./Algemeen Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (ook voor de ’onderzoekers’ van art. 12 lid 3 ROW 1995 geldt dat vergoeding voor het missen van de aanspraak op octrooi in het loon inbegrepen is; i.c. geen gronden voor aanvaarding van een uitzondering).

Nr. 93 Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 juni 2003, Promoclip International e.a./Clipbizz (beoordeling vorderingen tot nietigverklaring uitsluitend a.d.h.v. de BTMW en niet van het Gemeenschapsrecht; model I nietig omdat alle factoren die het uiterlijk bepalen onmisbaar zijn voor het verkrijgen van technisch effect; tevens nietigverklaring merkendepots; geen inbreuk op model II; merkinbreuk door mededeling waarin een met een merk overeenstemmend teken voorkomt, gericht tot het Benelux-publiek).

2 Merkenrecht Nr. 89 Benelux Gerechtshof, 25 juni 2004, Unilever e.a./ Artic e.a. (eerste gebruiker die weet van voorgebruik door derde, maakt geen misbruik wanneer hij het merk alsnog deponeert en is dus niet te kwader trouw).

(vervolg inhoud op pagina 528)

5 2 8

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Bee¨indiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industrie¨ le Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Redactie-adres: Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 65 02 Telefax (070) 398 65 30

Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag ©

Auteursrecht voorbehouden

Nr. 94 Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 10 sept. 2003, Micys Company/Treffina International Trading (dat Taiwan bekend staat als land van herkomst van veel namaakproducten betekent niet zonder meer dat op Treffina een verzwaarde onderzoeksplicht rustte; uit art. 14bis lid 1 BTMW volgt niet dat slechts de vervaardiger een vordering tot afgifte van inbreukmakende goederen met een beroep op goede trouw kan afweren en de rest van de distributieketen ondanks goede trouw de producten moet afstaan indien sprake is van moedwillige inbreuk door de vervaardiger; toewijzing van schadevergoeding alleen als schuld aan de inbreuk kan worden verweten of toegerekend).

4 Auteursrecht Nr. 96 Vzr. Rechtbank Amsterdam, 28 aug. 2003, Classicon/ Classico Mobile (feit dat internetadres eindigt op .com betekent niet dat geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, nu de site ook in Nederland te bezoeken is en inbreukmakende meubels ook in Nederland te koop worden aangeboden; verbod op levering alleen bij feitelijk levering van de meubels in Nederland). Berichten VIE-prijs 2005 (blz. 576).

Nr. 95 Hof Arnhem, 4 nov. 2003, Van den Berg Afvoerputten/Keizers Bouwmaterialen en Sanitair (bij vaststelling van modelrechtelijke bescherming moet worden uitgegaan van EG modellenrichtlijn; eisen van nieuwheid en eigen karakter moeten worden gerelateerd aan de sector waarvoor het voortbrengsel is bestemd; modelrechtelijke bescherming slechts voor de vormgeving van de perforatie van de Easydrain; vormgeving van de perforatie bij Van den Berg is zodanig verschillend dat een andere algemene indruk wordt gewekt; ook geen inbreuk op auteursrecht en geen slaafse nabootsing).

ECTA conference & meeting dates (blz. 576). Officiële mededelingen Personeel. – Register van octrooigemachtigden. – Bibliotheek Bureau IE: Wijziging openingstijden; Overdracht buitenlandse octrooicollecties. – Mededeling Gerechtshof te ’sGravenhage.

1 6

A

D E C E M B E R

R

T

I

K

2 0 0 4

E

L

B I J B L A D

E

I N D U S T R I E } L E

A.A. Quaedvlieg Een testcase uit Arnhem In een op 4 november 2003 gewezen beslissing in de zaak Easydrain1 hakte het Hof Arnhem een drietal knopen door die in het licht van het nieuwe modellenrecht bijzondere aandacht verdienen. Tèveel aandacht voor de omvang van een noot: daarom is deze bijdrage in de vorm van een artikel gegoten, maar zij volgt wel op de voet de verrichtingen van het Arnhemse Hof die elders in dit nummer van het Bijblad zijn opgenomen. Dit commentaar zal die elementen uit de uitspraak belichten. Ten eerste de begrippen nieuwheid en eigen karakter. Bestaat er een tegenspraak tussen de, door de richtlijn voorgeschreven, branche-gerelateerde benadering enerzijds en het verlaten van het specialiteitsbeginsel in het modellenrecht anderzijds? Ten tweede ’s Hofs keuze voor een ’apparaatgerichte’ interpretatie van de uitsluiting van het technisch effect uit het siermodellenrecht. En tenslotte de relatie tussen de technische eigenschappen van het model en de begrippen nieuwheid en eigen karakter. 1 Nieuwheid en eigen karakter. Relatie met specialiteitsbeginsel in het modellenrecht a De specialiteitsregel onder het oude recht. Modelrecht en gebruiksfunctie Het ’oude’ Benelux-tekeningen en modellenrecht (van vóór 1 december 2003, de dag waarop het Protocol ter implementatie van de Europese modellenrichtlijn in werking is getreden) hanteerde bij de bescherming van modellen het specialiteitsbeginsel. Een model werd alleen beschermd in relatie tot een bepaald voortbrengsel,2 een concreet gebruiksartikel. De bescherming van het modellenrecht was beperkt tot artikelen met een verwante gebruiksfunctie. Het modellenrecht gaf dus, in tegenstelling tot het auteursrecht, geen bescherming ongeacht het voortbrengsel in verbinding waarmee de vorm gebezigd werd, geen ’abstracte’ bescherming van het ’corpus mysticum’.3 Dit stelsel is in de inmiddels alweer lange aanloop naar de Europese modellenrichtlijn van 13 oktober 1998 van meet af aan verlaten. Althans, de bescherming van het model is in het stelsel van de richtlijn losgekoppeld van het gebruiks-

Zie in dit nummer, blz. 571/4. MvT p. 8. Van Nieuwenhoven Helbach, Huydecoper, Van Nispen, Industriële eigendom en mededingingsrecht, nr. 509 p. 196; Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer Deventer 1985, nr. 23 p. 33 e.v. 3 Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer Deventer 1985, nr. 23 p. 33 e.v.; HJM Boukema, in: Pierre Greffe, François Greffe, Traîté des dessins et modèles, 4ème édition, Paris 1988, p. 804. 2

5 2 9

N

Eigen karakter, technische functie en specialiteit in het nieuwe modellenrecht

1

E I G E N D O M

voorwerp4 waarin het naar oud Benelux-recht belichaamd was.5 Naar Europees modellenrecht biedt dus ’het depot van een produkt als de Philishave (...) ook bescherming tegen draagbare radio’s, brillekokers of shampoo-flessen die in die vorm zijn uitgevoerd.’6 Het is de vraag of wij over het verlies van dit specialiteitsbeginsel zeer verdrietig moeten zijn. In veel gevallen was niet helder waar de grens naar een nieuwe gebruiksfunctie werd overtreden. Behalve voor potentiële nabootsers – die immers ook legitieme belangen kunnen hebben om te weten wat is geoorloofd of verboden – was dit ook hinderlijk voor de rechthebbenden zelf, want wie een model wenste te beschermen voor meer dan één enkel voortbrengsel moest laveren tussen het Scylla van een nieuw depot per nieuw voortbrengsel – met het risico van ’tangwerking’, in die zin dat inbreukmakers daarop het verweer zouden gronden dat het design dus zou mogen toegepast op ieder voortbrengsel dat niet bepaald door de reeds bestaande depots gedekt werd – en het Charybdis van terughoudend zijn met depots, en dan maar hopen dat de rechter de beschermingsomvang breed genoeg zou interpreteren.7 Niet alleen dat, de Hoge Raad schrok niet terug voor nogal drieste toepassingen van de specialiteitsleer en had ’daar het Benelux-hof niet eens bij nodig’.8

4

Overigens is de term gebruiksvoorwerp zelf iets uit de oude doos geworden. De richtlijn definieert een model als de verschijningsvorm van een voortbrengsel, waarmee zij bewust voor een bredere term opteert. Art. 1, lid 3 van de nieuwe BTMW definieert in overeenstemming daarmee een model als het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel daarvan. 5 Cfr. onder meer H.M.H. Speyart, Kinderkapperstoelverhuizer (M/V) gezocht, IER 2004, nr. 40 p. 183; dez, Het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie voor de modellen-richtlijn, BIE 1996, 222-231, op p. 230; dez, Ons toekomstig recht, BMM Bulletin 1999, p. 7-14, op p. 8; Heijo Ruijsenaars, Die Zukunft des Designschutzes in Europa aus der Sicht des französischen und des Benelux-Rechts, GRUR Int 1998, 378385, op p. 379; L.A.G. Meijer, Moet de BTMW in de steigers?, IER 1998, p.1-11, zie p. 2; A. Odle, Mogelijke gevolgen van de implementatie van de Modellenrichtlijn en de inwerkingtreding van de modellenverordening, BMM-Bulletin 2002, p. 58-63, zie 59; Freya van Schaik, De toekomstige Benelux-regeling inzake de modelrechtelijke bescherming van reserveonderdelen. Is de tijd wel rijp om de huidige regeling overboord te zetten?, IER 2002, 282-290, zie p. 285; Martin Schlötelburg, The Community Design: First Experience with Registrations (Opinion), EIPR [2003], 383-387, zie p. 386-387; Charles-Henry Massa, Alain Strowel, Community Design: Cinderella Revamped, [2003] EIPR 68-78; zie ook (m.b.t. de Verordening) Charles-Henry Massa, Patrice Vanderbeeken, Het gemeenschapstopmodel, BMM Bulletin 2002, 46-57, op p. 49-50. 6 In de beeldende woorden van Spoor, Naar een communautair modellenrecht, in: Jonkers, Keuchenius, Schaap (red.), Bescherming van vormgeving in Europa, Kluwer Deventer 1993, p. 27-36, zie p. 35. 7 Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer Deventer 1985, nr. 23 p. 33 e.v.; anders Van Nieuwenhoven Helbach, Huydecoper, Van Nispen, Industriële eigendom en mededingingsrecht, nr. 590 p. 231: ’Dit verweer behoort niet op te gaan en van een ’tangwerking’ is dus geen sprake.’ 8 Aldus Verkade in diens noot bij HR10 maart 1995, NJ 1995, 670, Van der Lans/Floral (’kinderkapperstoelen’).

5 3 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Dat leert de kinderkapperstoelenzaak.9 Een speelgoedauto werd als trapauto op de markt gebracht door een derde, niet in de procedure betrokken partij. Gedaagde Van der Lans kocht dergelijke trapauto’s, verwijderde het trapmechanisme en monteerde de speelgoedauto met een tussenframe op het (eveneens bestaande) onderstel van een kapperstoel. Deze kinderkapperstoelferrari had van der Lans als model gedeponeerd. Toen Van der Lans inbreuk op dit model wilde voorwerpen aan Floral, verwierpen President en Hof het beroep op het modelrecht omdat het model van Van der Lans niet nieuw zou zijn. ’Het kenmerkende van de kapperstoel blijft (...) de speelgoedauto’, meende de President, die er ook nog op wees dat het idee van een kinderkapperstoel, bestaande uit een auto op statief, (eveneens) niet nieuw was. Maar de Hoge Raad meende dat er sprake was van een nieuwe gebruiksfunctie en dus van een nieuw model. Het paradoxale is dat de specialiteitsregel, in wezen een beperking van het exclusieve recht van de ontwerper, door de kinderkapperstoelen-rechtspraak in beginsel ruimte schiep voor een legertje van bloeddorstige mededingingsbeperkende mini-monopolies. De kinderkapperstoelenregel maakte immers zelfs voor vrijwel volledig afgeleide prestaties (het reeds bekende idee om een reeds bekend trapautomodelletje te monteren op een reeds bekend kapperstoel-onderstel) bescherming mogelijk. b De ambivalente opstelling van het nieuwe recht Het specialiteitsbeginsel was dus behept met een aantal gebreken; met overdreven nostalgie hoeft men het niet na te treuren. De vraag is nu: wordt het onder het nieuwe Europese regime beter? Welnu, het wordt in ieder geval niet helderder, maar helderheid is zelden eigen aan de zegeningen uit Brussel. De moeilijkheid is dat de richtlijn weliswaar afscheid heet te nemen van het specialiteitsbeginsel, doch anderzijds ten aanzien van nieuwheid, eigen karakter en omschrijving van het beschermingsobject toch weer betrekking neemt op het voortbrengsel of op de branche. Met name waar het betreft de beschermingsomvang en -inhoud, kiest de richtlijn ondubbelzinnig tegen de specialiteitsgedachte. Art. 9 bepaalt dat de bescherming krachtens het modelrecht elk model omvat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Art. 12 brengt onder het exclusief recht het vervaardigen etc. van ’een’ voortbrengsel waarin een model is verwerkt of waarop het is toegepast (in de specialiteitsleer zou men het eerder hebben over ’het’ voortbrengsel waarin het model was verwerkt). In de Verordening vindt men de corresponderende artikelen 10 en 19. Voor de volledigheid wordt voorts nog verwezen naar art. 36, lid 6 Vo, dat bepaalt dat de opgave van de categorie c.q. de classificatie van voortbrengselen waarop het model wordt toegepast niet van invloed is op de draagwijdte van de bescherming van het model als zodanig. De vraag is echter of dit laatste werkelijk enige indicatie oplevert van een keuze tegen de specialiteitsleer. De

9

HR 10 maart 1995, NJ 1995, 670; BIE 1998, 312; GRUR Int 1997, 756, nt Ruijsenaars op p. 687, Van der Lans/Floral (’kinderkapperstoelen’).

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

classificatie volgens de Overeenkomst van Locarno leverde immers naar oud recht ook geen aanwijzing op omtrent de beschermingsomvang.10 Intussen wordt het model niettemin in art. 1a gedefinieerd als de verschijningsvorm van een voortbrengsel. In deze omstandigheid alleen al vindt het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen bij het Protocol van 20 juni 2002 een toereikend aanknopingspunt om te stellen dat het oude kinderkapperstoelenregime gewoon kan worden voortgezet, want, stelt het, via de definities van model en voortbrengsel is het recht nu gekoppeld aan een voorwerp en ’een kinderkapperstoel is een ander voorwerp dan een trapauto’.11 Dat is dus kiezen vóór de (handhaving van de) specialiteitsgedachte, en nog wel in een vrij extreme vorm! Er zijn echter nog meer punten die de vraag kunnen opwerpen of de specialiteitsleer nu wel echt het huis ontruimd heeft en de sleutel heeft ingeleverd. De nieuwheid en het eigen karakter van het model worden gerelateerd aan de vraag of het voor het publiek beschikbaar is gesteld, maar daarvan is krachtens art. 6, lid 1 van de richtlijn geen sprake wanneer het model niet ter kennis kan zijn gekomen van ’ingewijden in de betrokken sector’ die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Daardoor wordt verbatim wel degelijk een vorm van specialiteit opgeroepen. Het betekent immers dat een design uit de algemene vormenschat aan de voorwaarden voor bescherming als model nog steeds kan voldoen als het maar nieuw is in de betrokken sector. En de sector zal nu een keer in belangrijke mate gedetermineerd worden op grond van producten voor bepaalde gebruiksfuncties. Specialiteitsdenken is ook haast onvermijdelijk ten aanzien van bepaalde toepassingen van de regel van art. 3, lid 3 sub a rl., dat (voor onderdelen van samengestelde voortbrengselen) de bescherming beperkt tot datgene wat bij normaal gebruik zichtbaar blijft. Dat laatste hangt immers juist af van de gebruiksfunctie. De kiel van een schipmodel is bij normaal gebruik als schip onzichtbaar onder water, maar bij gebruik van hetzelfde schipmodel als sigarendoos of decoratie op tafel, permanent zichtbaar. Flagrant zelfs lijkt het specialiteitsdenken zich te manifesteren in de dertiende overweging van de richtlijn, met betrekking tot het door art. 3, lid 2 jo. art. 5 geëiste eigen karakter van het model: ’Overwegende dat het criterium voor de 10 Van Nieuwenhoven Helbach, Huydecoper, Van Nispen, Industriële eigendom en mededingingsrecht, nr. 592 p. 231. 11 11 Zie het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen bij het Protocol van 20 juni 2002 ad art. 1, p. VI-10: ’Het huidige modellenrecht beschermt het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel met een gebruiksfunctie’. Deze drie begrippen – uiterlijk, voortbrengsel en gebruiksfunctie – kunnen niet los van elkaar gezien worden, zoals de Nederlandse Hoge Raad op 10 maart 1995 heeft bevestigd (NJ 1995, 670, Kinderkapperstoel). Een bestaand voorwerp dat een andere gebruiksfunctie krijgt dan waarvoor het gedeponeerd is, kan daarvoor zelfstandige modelbescherming verwerven, ook als het voorwerp geen wijziging van belang ondergaat en het kenmerkende bestanddeel vormt van het voortbrengsel met de nieuwe gebruiksfunctie. Hoewel de richtlijn het begrip ’gebruiksfunctie’ niet kent, is de uitkomst hetzelfde, omdat de bescherming via de definities van model en voortbrengsel is gekoppeld aan een voorwerp en een kinderkapperstoel is een ander voorwerp dan een trapauto. Bovendien is de centrale vraag of het model bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt.

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

beoordeling van het eigen karakter van een model moet zijn het duidelijke verschil tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en deze die bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model’. Juist deze verrassende overweging speelt ook een belangrijke rol in de beslissing van het Hof Arnhem, zoals verderop nader aan de orde te stellen. Beschikte men niet over materiaal dat de ware bedoelingen van de richtlijn ampel documenteerde, dan zou de grammaticale tekst daarvan nog tot de nodige twijfels aanleiding geven! Door enerzijds bij de beschermingsomvang specialiteit uitdrukkelijk af te wijzen maar anderzijds nieuwheid en eigen karakter toch weer te relateren aan de betrokken sector, ontstaat een moeilijk te verzoenen tegenspraak. Eigen karakter, nieuwheid en beschermingsomvang staan immers tot elkaar in een evident verband.12 Verwaarloost men dat verband, dan ontstaan vreemde toestanden. Het is immers ongerijmd als de huis-douchegoot uit de Arnhemse zaak wèl aan de nieuwheidstoets zou voldoen omdat die in zijn specifieke betrokken sector van huis-douchegoten nieuw is en de oudere modellen in de branche van industriële goten aan die nieuwheid niet kunnen afdoen, doch de rechthebbenden op diezelfde oudere ’industriële’ douchegoten niettemin de huisgoot onmiddellijk na verschijning op de markt zouden mogen aanvallen wegens modelinbreuk, omdat de beschermingsomvang van de industriële goten zich wèl tot buiten de sector uitstrekt!13 De vraag is hoe een dergelijke nogal in het oog springende incongruentie in de richtlijn terecht is kunnen komen. De gedachte komt op of niet domweg sprake kan zijn van een misverstand. Zoals verderop nog aan te kaarten, lijkt de strikte specialiteit van modelbescherming vooral een Benelux-item te zijn. Bij het totstandkomingsproces van richtlijn en verordening heeft de problematiek van het op meerdere gebruiksfuncties toepasbare design nauwelijks een rol gespeeld. Het idee dringt zich op dat men zich ternauwernood van het bestaan van het probleem bewust was. De Green Paper uit 1991 toont aan dat Artikel 6 en overweging 13 juist ingelast werden in relatie tot de nieuwheid en het eigen karakter van voortbrengselen die wel binnen de12 Zoals ook al onder het oude recht algemeen werd aangenomen. Vgl. onder meer Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer Deventer 1985, nr. 23 p. 33 e.v.; Van Nieuwenhoven Helbach, Huydecoper, Van Nispen, Industriële eigendom en mededingingsrecht, nr. 523 p. 202 t.a.v. nieuwheid; nr. 591 p. 231 t.a.v. beschermingsomvang; Wichers Hoeth/Van Oerle/Hagemans, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 8e druk WEJ Tjeenk Willink Zwolle 2000, nr. 186 p. 114 (nieuwheid); Van der Kooij 1998 (T&C IE), art. 4 BTMW, aant. 2 p. 269 (nieuwheid); Verkade 1998 (T&C IE), art. 14 aant. 5 sub d p. 288 (beschermingsomvang). 13 Dat effect zou zich in deze zaak daadwerkelijk hebben kunnen voordoen, ware het niet dat het Hof bij de bepaling van de beschermingsomvang op grond van de uitsluiting van het technisch aspect de functionele aspecten uitsloot die het voor de nieuwheid wel had meegeteld. Zonder de plotseling opgedoken technische uitsluiting zouden echter de elementen die eerst de branchespecifieke nieuwheid van de huisgoten bepaald hadden, inbreukmakend zijn geweest op van de industriële goten door de universele beschermingsomvang van die laatste!

E I G E N D O M

5 3 1

zelfde branche en gebruiksfunctie vallen. Dan is hun boodschap ineens glashelder. Ten aanzien van de nieuwheid moest gerefereerd worden aan de ingewijden in de betrokken sector, ten einde te voorkomen dat elke voorbestaande vorm in de hele wereld en in de hele geschiedenis de bescherming teniet zou kunnen doen.14 En wat het eigen karakter betreft: inderdaad kan het zijn dat de éne branche hogere eisen stelt dan de andere alvorens aan de genoemde eisen voldaan is,15 en het is alleszins gerechtvaardigd om daarmee rekening te houden bij de juridische beoordeling. De intentie is dus om de houder van het modelrecht te beschermen tegen inbreukmakers die chicaneuze nietnieuwheidsverweren opwerpen, steunend op ’obscure antecedenten’: anthropologische artefacten, archeologische rariteiten, exotische toevalligheden. Het is pas bij de (waarschijnlijk niet beoogde) transpositie van deze criteria naar designs die van gebruiksfunctie migreren, dat de referentie aan de ingewijden in de betrokken sector en aan de aard van het voorwerp zijn doel voorbijschiet. In deze nieuwe context landen zij als vreemde eenden in de abstracte bijt van het Europees modellenrecht. c Het nieuwe Benelux-recht tussen specialiteit en bescherming van het corpus mysticum Hoe bevreesd moet de Benelux zijn voor het nieuwe Europese systeem? Komt met het wegvallen van de specialiteitsregel als ’beschermingsbegrenzer’ een tsunami van modelrechtelijke familiewraak op ons af? Er zijn een aantal redenen om aan te nemen dat het mee kan vallen. Ten eerste bestaat de indruk dat buitenlandse modelrechten niet of minder in een specialiteitscorset geregen waren, en kennelijk zonder dat dit tot protest of ongelukken voerde. Frankrijk en Duitsland verschaften een ’algemeen’ recht op het model, Engeland deed dat in ieder geval voor het unregistered design. Meerdere rechtsvergelijkende studies die aan de richtlijn zijn voorafgegaan of haar begeleid hebben, noemen het probleem van de overgang van specialiteit naar bescherming van het abstracte design niet of nauwelijks. Het moet ervoor gehouden worden dat het verlies van de specialiteit vooral in de Benelux een ’issue’ oplevert. Ten tweede is de uit de specialiteitsregel voortvloeiende begrenzing van de bescherming in zoverre al jarenlang een lege huls, dat in steeds toenemende mate auteursrechtbescherming is verschaft aan alle mogelijke modellen. In het auteursrecht wordt zoals gezegd een algemene, abstracte bescherming verschaft aan het ’corpus mysticum’. Eigenlijk zijn wij dus al gewend aan een afscheid van de specialiteitsregel. Dat zou althans moeten, maar in de praktijk rijst soms twijfel of alle rechters zich wel voldoende realiseren dat de door hen met mild gemoed gegunde auteursrechtelijke be14

Green Paper on the Protection of Industrial Design, 111/F/5131/91, juni 1991, ad 5.5.5.2: ’... it should be eligible for protection, even if in fact there is an identical prior design in some remote country in the world or if an identical design has existed in the past and has completely vanished from the collective memory.’ 15 Zie de ’Begründung zum (Max-Planck) Diskussionsentwurf für ein Europäisches Musterrecht’, in: (bijlagen bij) Michael Ritscher, Bericht über das Ringberg-Symposium ’Europäisches Musterrecht’ des MaxPlanck-Instituts, GRUR Int 1990, 559-586, op p. p. 579, r.k.

5 3 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

scherming niet alleen het gebruiksvoorwerp in kwestie regardeert, maar een complete kavel van het cultureel erfgoed achter prikkeldraad zet. Hoe dan ook: inhoudelijk gesproken, alleen voor de heel simpele vormen beneden de auteursrechtdrempel wijzigt thans het regime. Met een belangrijke kanttekening: anders dan het auteursrecht, beschermt het modellenrecht niet alleen tegen ontlening. Ook als twee modellen ’toevallig’ op elkaar lijken, maakt het latere model inbreuk. En juist bij de veelal functioneler en/of eenvoudiger en/of meer door mode en stijl beïnvloede categorie van werken die tot de industriële vormgeving behoren, is een dergelijke ’toevallige’ gelijkenis niet uitgesloten. In deze laatste zin is de bescherming door het modellenrecht ’absoluter’ of ’universeler’ dan die door het auteursrecht. Ten derde is ’gebruiksfunctie overschrijdend design’ geen alledaags fenomeen. Het raakt slechts een beperkt aantal designs. En, last but not least: zelfs als het modelrecht thans meer het karakter aanneemt van een algemene, gebruiksfunctieoverschrijdende bescherming, hoe heet wenst men die soep dan te eten? In Nederland moet hij altijd kokend naar binnen, liefst met sambal erbij, maar niet overal wordt zo hard van stapel gelopen. De specialiteitsregel was in het Beneluxrecht een uitdrukkelijk geformuleerd en bijwijlen welhaast fanatiek toegepast voorschrift. De nieuwe Europese leer daarentegen is een vrijwel impliciete aanname. Het enige dat opvalt aan de studies en documenten die aan de Europese plannen voorafgingen of deze vergezelden is de vrijwel volledige afwezigheid van inhoudelijke beschouwingen over de beschermingsomvang van het modellenrecht in relatie tot de gebruiksfunctie. Het is belangrijk zich dat te realiseren, voordat men overgaat tot een al te scrupuleuze cleansing van ieder spoor van specialiteit. Men zou zich bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat het gebruik van het model van een Ferrari voor speelgoedauto’s wel inbreuk oplevert op het modelrecht van de fabrikant van de Italiaanse sportauto, maar dat deze zich niet kan verzetten tegen het gebruik, niet-prominent en 2-dimensionaal, op een stropdas waarop ook nog Lollobrigida’s, goederentreinen en UFO’s staan afgebeeld.16 Daarnaast is weinig bevredigend dat iemand, die voor een niet-auteursrechtelijk beschermde productvorm op een uitzonderlijk originele, volkomen onverwachte toepassing zou komen voor een totaal andere sector, daarbij het recht van de modelhouder kan tegenkomen. Zou de volstrekt originele en verrassende toepassing bij een totaal andere dan de oorspronkelijke functie niet ten minste als element mee kunnen wegen bij de vraag of een bepaalde vorm nog onder de beschermingsomvang valt? Zie ook nog onder e), in fine. Om al deze redenen spreekt mij de benadering van de Belgische auteurs het meest aan, die menen dat de kat eerst

16

Men denke ook aan het nieuwe auteursrecht artikel 18a krachtens welk niet als inbreuk wordt beschouwd de incidentele verwerking van een werk als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een ander werk. De exacte strekking van dat artikel is echter nog lang niet duidelijk.

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

maar eens uit de boom gekeken moet worden vooraleer men kan zeggen wat nu werkelijk de nieuwe beschermingspraktijk gaat worden.17 d De specialiteit van langwerpige douche-afvoerputten Nu terug naar de uitspraak uit Arnhem. Het arrest van het Hof is als volgt opgebouwd. Het Hof stelt in rov. 4.6 vast dat de aan een modelrecht gestelde eisen van nieuwheid en eigen karakter moeten worden gerelateerd aan de bedrijfstak en in het bijzonder aan de bedrijfstak waarvoor het voortbrengsel is bestemd (rov. 4.6 in fine). Het constateert vervolgens dat niet gebleken is dat de bestaande afvoergoten voor het publiek beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van doucheruimtes in woningen en dat de Easydrain de eerste langwerpige douche-afvoerput is die geschikt is om in douches en badkamers van woningen te worden toegepast. Dat brengt mee, stelt het Hof in rov 4.9, dat de Easydrain een ander model is dan de reeds bestaande langwerpige afvoerputten, die in andere sectoren worden toegepast. Het Hof onderbouwt dat met citaten uit een mini-enquête waaruit blijkt dat vrijwel alle respondenten de Easydrain als een ’noviteit voor de badkamer’ beschouwen. Overigens blijkt uit de citaten dat die respondenten bij hun lof over de nieuwheid nogal de nadruk leggen op de functionele voordelen van de Easydrain. Daarop wordt bij de bespreking van het technisch effect teruggekomen. Een en ander neemt niet weg dat de stemmen uit de branche, die in dit arrest als getuige verschijnen, aan het arrest een aangename levendigheid en leesbaarheid verlenen. Het feit dat het Hof zich concentreert op de bedrijfstak waarvoor het voortbrengsel is bestemd (rov. 4.6 in fine), introduceert een subtiele wending ten opzichte van art. 6 lid 1 (de betrokken sector hoeft niet beperkt te zijn tot de bedrijfstak waarvoor het voortbrengsel is bestemd). Hetzelfde geldt met betrekking tot de 13e richtlijnconsiderans, die verwijst naar de bedrijfstak waarmee het voortbrengsel is verbonden. De bedrijfstak waarmee een voortbrengsel is verbonden is immers potentieel veel ruimer dan uitsluitend die waarvoor het is bestemd. Een voortbrengsel is mede verbonden met de tak van nijverheid waar het voortbrengsel gefabriceerd wordt of de sector van handel waarin het aan de man gebracht wordt, al is het niet bestemd voor die tak. Niet uitgesloten is dat huiselijke afvoerputten en agrarische, sportieve en culinaire (rov. 4.7) afvoergoten elkaar in de productieen/of (groot-)handelssector wèl tegenkomen. Het andere criterium uit considerans 13 – de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt – wordt door het Hof niet of nauwelijks in de overwegingen betrokken. Juist qua aard en gebruiksfunctie wijkt de Easydrain evenwel niet af van de elders toegepaste afvoerputten. Kennelijk gaf voor het Hof toch de andere bestemmingsmarkt van de Easydrain de volledige doorslag. Het Hof beslist dus over de nieuwheid op grond van een redenering die van specialiteit doordrenkt is. Hoewel deze redenering stevig gedekt lijkt door de aangehaalde citaten uit de richtlijn, is de vraag of de beslissing nog dezelfde had 17

Charles-Henry Massa, Alain Strowel, Community Design: Cinderella Revamped, [2003] EIPR 68-78; zie ook (m.b.t. de Verordening) CharlesHenry Massa, Patrice Vanderbeeken, Het gemeenschapstopmodel, BMM Bulletin 2002, 46-57.

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

kunnen zijn als die citaten meer gelezen waren in de sleutel van hun vermoedelijke ratio, het uitsluiten van (uitsluitend) ’obscure antecedenten’ als nieuwheids- en eigen karakterschadelijke designs. Per saldo bestaat de indruk dat het Hof het nieuwheidsbegrip onder de richtlijn vakkundig, maar (te) ver, heeft opgerekt. 2 Technisch effect, beschermingsomvang en nieuwheid Terug naar de casus. Met het oordeel dat de Easydrain een ander model in een andere sector is dan de reeds bestaande langwerpige doucheafvoerputten, lijkt voor het Hof ook de (daaraan gerelateerde) kwestie van nieuwheid en eigen karakter bevestigend te zijn beantwoord. Er wordt in ieder geval niet meer ten principale op teruggekomen. Daarna stelt het Hof vast dat aan de Easydrain geen modelrechtelijke bescherming toekomt voorzover het uiterlijk noodzakelijk is voor het verkrijgen van het technisch effect, teneinde dit vervolgens toe te passen bij het bepalen van de beschermingsomvang van de Easydrain. Op dat laatste aspect, de uitsluiting van het technisch aspect, wordt eerst ingegaan; daarna op de volgorde waarin het Hof e.e.a. afhandelt. e Beschermingsomvang. Uitsluiting van technisch bepaalde kenmerken Het Hof sluit de langwerpige vorm van de Easydrain uit van bescherming omdat die is gekozen vanwege het technisch effect. Ook de (abstracte) gegevens dat de afvoerput geperforeerd moet zijn en een zekere breedte moet hebben worden, aldus het Hof, bepaald door haar technische functie en vallen mitsdien buiten het modelrecht. Impliciet gaat het Hof uit van een apparaatgerichte interpretatie van de uitsluiting van de techniek in art. 7 lid 1 van de Modellenrichtlijn. Het beoordeelt immers in hoeverre de vorm van de langwerpige afvoergoot op zich bepaald wordt door technische eisen. Was het Hof van een resultaatgerichte benadering uitgegaan, dan had het eerst dienen te onderzoeken of het gewenste resultaat, afvoer van douchewater, ook op andere manieren kon worden bereikt, en of niet reeds de traditionele afvoerwijze (door een centraal geplaatst afvoerputje) een ’hic et nunc realiter beschikbaar alternatief’ opleverde, al ontbeert die oplossing de functionele voordelen die haar voor sommigen zo aantrekkelijk maakt.18 De langwerpige afvoergoot zou in die benadering mogelijk niet noodzakelijk zijn geweest voor het bereiken van het technische resultaat en mitsdien wel degelijk, ook wat betreft technisch geïnspireerde vormgevingsaspecten, vatbaar voor modelrechtelijke bescherming.

18 De vraag òf een specifieke oplossing een (hic et nunc realiter beschikbaar) alternatief is, is een bron van immanente rechtsonzekerheid in de resultaatgerichte leer. Bovendien lijkt er dikwijls geen eensluidend antwoord mogelijk ten aanzien van de verschillende feitelijke omstandigheden waaronder een technische vorm moet functioneren. Zo zou men zich kunnen voorstellen dat het klassieke doucheputje uit functioneel oogpunt een hic et nunc realiter beschikbaar alternatief is voor het gemiddelde Nederlandse huishouden, maar absoluut niet voor woningen voor bejaarden of gehandicapten, waar de afwezigheid van een drempel een essentieel voordeel kan opleveren waar geen voor de handliggend alternatief voor bestaat.

E I G E N D O M

5 3 3

De keuze van het Hof vindt steun in de richtlijn en in andere jurisprudentie.19 Art. 7 Rl. bepaalt dat een modelrecht niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Dat is ondubbelzinnig apparaatgericht. Het gaat er volgens die formulering immers alleen om of kenmerken van een voortbrengsel (in tegenstelling tot sierkenmerken) door de technische functie worden bepaald. Dat is iets anders dan, en kan niet gelezen worden als, de vraag of (een kenmerk van) een modeluiterlijk door technische noodzaak, onmisbaar is als enige oplossing die tot een specifiek resultaat kan leiden. Een resultaatgerichte uitleg zou bovendien geen recht doen aan overweging 14 bij de Modellenrichtlijn: ’Overwegende dat de technologische innovatie niet mag worden gehinderd door aan kenmerken die uitsluitend door een technische functie worden bepaald, modelbescherming te bieden (...)’. Het is duidelijk dat de technische innovatie wel degelijk gehinderd wordt als alle nieuwe technische vormen beschermd kunnen worden, die een resultaat moeten dienen voor het bereiken waarvan al een ouder alternatief voorhanden is. De apparaatgerichte benadering is desondanks nog geen veilig bezit. Advocaat-Generaal Ruiz-Jarabo Colomer verdedigde in diens conclusie bij Philips/Remington20 dat, om te zijn uitgesloten van modelrechtelijke bescherming, het technische aspect van de vorm niet alleen noodzakelijk maar essentieel moet zijn voor het bereiken van een bepaald technisch resultaat (’the feature concerned must not only be necessary but essential in order to achieve a particular technical result’). Zie diens conclusie van 23 januari 2001, sub 34. Hij liet die opvatting evenwel steunen op een vergelijking met het merkenrecht, waar een strikte uitsluiting van de techniek volgens de AG meer op zijn plaats was dan in het modellenrecht. Los van de waarde of niet van dat argument op zich, is de vergelijking fout gericht. Waar het om draait is de verhouding van het modellenrecht tot het octrooirecht. En in die verhouding is het ongerijmd dat via het modellenrecht, zonder de voorwaarden en waarborgen van het octrooisysteem, op een veel eenvoudiger en goedkoper wijze voor allerlei technische oplossingen een (nota bene) langduriger bescherming te halen zou zijn. Ten overvloede zij nog opgemerkt dat ook art. 25 TRIPs dit systeem als standaard lijkt te aanvaarden, ook als TRIPs andere methoden niet per se uitsluit. Krachtens het genoemde artikel, ’Members may provide that (design protection) shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.’ Nu gekozen is voor considerations in plaats van necessity of een equivalente term, duidt dit op een algemene uitsluiting van techniek.

19

Zie o.m. Rb. Maastricht 16 mei 2002, IER 2002, nr. 53, p. 317, Synergis/Geha; Rb. Den Haag 11 juni 2003, IER 2003, nr. 76 p. 374, Promoclip/Clipbizz (uitdrukkelijke onderschrijving apparaatgerichte leer); Rb. Kortrijk, 15 april 2003, BIE 2004, nr. 26 p. 169, Modular wever; Hof Arnhem 2 november 1999, BIE 2003, nr. 5 p. 23, zie p. 30, Maars/ Nordprofil; (impliciet) anders echter Rb. Amsterdam 13 februari 2002, BIE 2002, nr. 78 p. 433, echtheidskenmerken van transportkarren. 20 HvJEG 18 juni 2002, zaak C-299/99, BIE 2003, nr. 89, p. 547. De Opinion van Ruiz-Jarabo is gepubliceerd in BMMbulletin 2002, 194-197.

5 3 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

f Nieuwheid en technisch effect Het Hof behandelt eerst de vragen van nieuwheid en eigen karakter en pas daarna de beschermingsomvang, in het kader waarvan het technisch effect wordt geëcarteerd. Het gevolg van die benadering is, dat het Hof bij het oordeel omtrent de nieuwheid en het eigen karakter van het model het technische aspect nog niet uitsluit; dat geschiedt pas na het nieuwheidsoordeel. Toegegeven, ook de richtlijn behandelt inderdaad éérst de vragen van nieuwheid en eigen karakter en komt eerst daarna in art. 7 toe aan de uitsluiting van het technisch effect. De rechter die gewetensvol die opbouw volgt komt dus óók pas aan de technische uitsluitingen toe na het oordeel over nieuwheid en eigen karakter, doch voorafgaand aan het op art. 9 te baseren oordeel omtrent de beschermingsomvang. Toch wordt nu het paard achter de wagen gespannen. De functionele kwaliteiten van Keizers’ product tillen het over de nieuwheidsdrempel heen, maar zijn voor de beschermingsomvang irrelevant. Dat is geen logisch systeem, en voert tot vreemde gevolgen. Stel dat het ’sier’uiterlijk van het model nieuwheid en eigen karakter ontbeert. Dan is de beschermingsomvang nul, en dus het passeren van de nieuwheidstoets op grond van de functionele kwaliteiten een Pyrrhus-overwinning.

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

zich voldoet aan de eisen van nieuwheid en eigen karakter. Al wordt voor het eerst de technische oplossing van langwerpige douche-afvoerputten geïntroduceerd in de woningbranche, het is daarmee nog niet per definitie uitgesloten dat het sieruiterlijk van het blokgaatjesmotief niet nieuw is dan wel geen eigen karakter heeft. Een identiek perforatiepatroon kan al eerder op waterdoorlatend plaatmateriaal voor de woning zijn toegepast, bijvoorbeeld op de bodem van de verwijderbare ’binnenkom’ voor het lekbakje bij de gootsteen. Als wij de afschaffing van de specialiteitsleer serieus moeten nemen, is zelfs de vraag of niet alle voor het oog waarneembare blokjesmotieven uit alle branches, zolang ze maar ter kennis kunnen zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn, af kunnen doen aan de nieuwheid en het eigen karakter van het blokgaatjesmotief. Dat doet nogal rigoureus aan. Zo rigoureus, dat (verdere) twijfel rijst of een modelrechtelijke nieuwheids- en karaktertoets die al te orthodox universeel is, wel realistisch is. Waar men evenwel een verdund specialiteitselement toch nog een bijrolletje zou gunnen bij de nieuwheidstoets, ontkomt men er niet aan om die lijn óók weer door te trekken naar de beschermingsomvang, anders dreigt het modellenrecht opnieuw ongerijmde uitkomsten aan te bieden. Nijmegen, november 2004

Beslissend moet dus zijn de vraag of het blokjesmotief op

J

U

R

I

S

P R

U

D

E N T

I

E

Nr. 86 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 14 juli 2004* (diefstalbeveiliging) Mrs. J.W. du Pon, R. Kalden en E.F. Brinkman Art. 56 EOV; art. 6 j˚ art. 75, lid 1 Row 1995 Het probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt is, dat een relatief grote opening in de wand (ter bevestiging van een diefstalbeveiliging) noodzakelijk is. De gemiddelde vakman zal zonder inventieve denkarbeid tot de in het octrooi beschreven oplossing komen voor dit aan de bekende stand van de techniek verbonden nadeel. Uitgaande van het eenvoudige principe dat de sterkte door de zwakste schakel wordt bepaald zal de vakman het dwarslichaam met as uit de bekende stand van de techniek uitvoeren in een T-vorm. De verdere maatregelen volgen dan uit de beschrijving in de bekende stand van de techniek. Ook de secundaire stand van de techniek openbaart het inzicht dat het huis van de beveiliging zich niet rondom de as hoeft uit te strekken, maar dat kan worden volstaan met een as met aan het uiteinde een dwarslichaam, waarbij twee zich uit het huis uitstrekkende pennen zorgdragen voor de noodzakelijke fixatie van het slot ten opzichte van de sleuf. Dat het beveiligingsmechanisme van de secundaire stand van de techniek niet is vergrendeld (maar bij verdraaiing een alarmschakelaar activeert) doet er niet aan af dat het geopenbaarde bevestigingsmechanisme voor een vergrendelbaar slot bruikbaar is.1

*

Beroep ingesteld. Red.

Art. 75, lid 3 Row 1995 De reikwijdte van een tussen partijen getroffen schikking is beperkt tot de overeengekomen onthouding en schadevergoeding. Daaraan kan niet de verstrekkende betekenis worden toegekend dat de eiseres afstand zou hebben gedaan van het recht om de nietigheid van het octrooi in te roepen. Werma Office Internationale BV tevens h.o.d.n. Werma Computer Security te Capelle aan den IJssel, eiseres, procureur voorheen mr. R.E.P. de Ranitz, thans mr. M.A.A. van Wijngaarden, tegen Acco Brands Inc te Wheeling, Illionois, Verenigde Staten van Amerika, gedaagde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.C.S. Pinckaers te Amsterdam. Acco Brands heeft bezwaar gemaakt tegen de akte houdende vermeerdering van grondslag van eis, omdat indiening daarvan twee weken voor de datum van het pleidooi in strijd zou zijn met de eisen van een goede procesorde. De rechtbank heeft dat bezwaar ter zitting van de hand gewezen. De wijziging van de grondslag van eis is immers gebaseerd op het tijdig als productie overgelegde rapport van de octrooigemachtigde van Werma, waarin wordt betoogd dat EP 0577811 nietig zou zijn wegens gebrek aan nieuwheid op grond van US 3785183. Op dat document had Werma in deze procedure reeds een beroep gedaan, zij het in het kader van haar stelling dat EP 0577811 niet-inventief zou zijn. Dat, alsmede de geringe omvang van voornoemd rapport in

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

5 3 5

aanmerking nemende, is de rechtbank van oordeel dat Acco Brands door de grondslagvermeerdering niet in haar verdediging is geschaad.

sing (36; 90,92) so as in operation to attach the attachment mechanism (12; 28) rigidly to the external wall (70; 137). (etc.)

Rechtsoverwegingen 1 Feiten 1.1 Acco Brands is houdster van het Europees octrooi 0577811 (hierna: ’EP 811’) voor een beveiligingsinrichting voor het lichaam van een computer. EP 811 roept de prioriteit in vanaf 24 januari 1992 en is op 7 juli 1999 verleend. EP 811 is van kracht in Nederland. 1.2 In de oorspronkelijke Engelse tekst luiden de conclusies van EP 811 als volgt: 1 Apparatus (10; 26) for inhibiting the theft of at least one piece of equipment (14; 30) having an external wall (70; 137) provided with a slot (72; 138) presenting preselected dimensions from an outer face inwardly over a predetermined depth, comprising: an attachment mechanism (12; 28) including a housing (36; 90,92), a spindle (46; 114) including a first portion (48; 116) rotatably mounted within the housing (36; 90, 92), a shaft (52; 122) fixed to the first portion (48; 116) and extending outwardly from the housing (36; 90,92) and a crossmember (54; 124) at the distal end of the shaft (52; 122), the crossmember (54; 124) and the shaft (52; 122) being insertable into a corresponding slot (72; 138) once the cross member (54; 124) has been aligned with the slot (72; 138), and, a cable (18; 32) connectable to an immovable object and adapted to be secured to the housing (36; 90,92) to inhibit theft of the piece of equipment (14; 30), the attachment mechanism (12; 28) further including abutment means (56; 126) operational on opposed sides of the axis of the attachment mechanism (12; 28) for maintaining a fixed rotational relationship between said housing (36; 90,92) and any slot (72; 138) closely conforming to the cross member (54; 124) and capable of receiving said abutment means (56; 126), such that in operation after aligning said cross member (54; 124) with said abutment means (56; 126) and inserting said cross member (54; 124) through a respective slot (72; 138), the spindle (46; 114) is rotatable to misalign the crossmember (54; 124) with the slot (72; 138) and is then prevented from rotation relative to the housing (36; 90,92) so as to attach the attachment mechanism (12; 28) rigidly to the external wall (70; 137), characterized in that the abutment means (56; 126) comprise abutment members (60; 130) emanating axially from the housing (36; 90,92) and located on opposite sides of the shaft (52; 122) intermediate the housing (36; 90,92) and the cross member (54; 124) the axial extent of said abutment members (60; 130) being substantially equal to the axial extent of said shaft (52; 122) external to the housing (36; 90,92) and thus in operation also to the predetermined depth of the preselected dimensions of the corresponding slot (72; 138); the cross-sectional dimensions of the abutment members (60; 130) and of the shaft (52; 122) in combination closely conforming to the dimensions of said crossmember (54; 124) whereby in operation the perimeter shape of said crossmember (54; 124) closely conforms to that of the corresponding slot (72; 138) so that once the crossmember (54; 124) has been aligned with the abutment members (60; 130) the crossmember (54; 124) the shaft (52; 122) and the abutment members (60; 130) are insertable into the slot (72; 138) to a position in which the crossmember (54; 124) is inserted beyond the predetermined depth of the slot (72; 138) and the abutment members (60; 130) and the shaft (52; 122) occupy the slot (72; 138), and the spindle (46; 114) is then rotatable to misalign the cross member (54; 124) with the abutment members (60; 130) located in the slot (72; 138) and is then prevented from rotation relative to the abutment members (60; 130) of the hou-

1.3 Figuren 3 t/m 9 bij EP 811 zien er als volgt uit:

1.4 EP 811 is afgebakend van US-A-3 785 183 verleend op 15 januari 1974 (hierna: ’US 183’) voor een diefstalbeveiliging voor (kleine) apparatuur. Figuren 1 t/m 6 bij dat octrooi zien er als volgt uit:

5 3 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

1.5 GB 2234856 A is een octrooiaanvrage ingediend op 27 juli 1990 (hierna: ’GB 856’) die betrekking heeft op een beveiligingsmechanisme voor elektronische apparatuur. Figuren 1-3 bij GB 856 zien er als volgt uit:

1.6 Op 10 januari 2000 heeft Acco Brands Werma gedagvaard omdat het door Werma onder de naam SecuLock verhandelde computerslot volgens Acco Brands inbreuk zou maken op EP 811. In die procedure (met rolnummer 00/368) heeft Werma in reconventie de nietigverklaring van EP 811 gevorderd.

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

1.7 Op 7 september 2000 heeft Werma een onthoudingsverklaring getekend met (voor zover thans van belang) de navolgende inhoud: in overweging nemende dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACCO BRANDS, INC., gevestigd te Lincolnshire, Verenigde Staten van Amerika, hierna te noemen ’Acco’: A houdster is van Europees octrooi 0 577 811, dat betrekking heeft op een ’computer physical security device’; B van oordeel is dat Werma inbreuk maakt op haar onder A genoemd Europese octrooi en daartoe een procedure heeft ingeleid bij dagvaarding d.d. 10 januari 2000 (rolnummer: 00/368); C om haar moverende reden willig is het tussen partijen gerezen conflict te regelen: verklaart jegens Acco als volgt: 1 Werma garandeert dat zij sinds 15 april 2000 het produceren (doen produceren), verhandelen (doen verhandelen) en leveren (doen leveren) van litigieuze produkten (oude sloten), zoals deze door Acco in Conclusie van Eis in Conventie d.d. 8 februari 2000 zijn beschreven, heeft gestaakt en staakt zal houden. 2 De nieuwe door Werma ontwikkelde sloten, zoals genoemd in Conclusie van Eis in Reconventie, vallen niet onder deze onthoudingsverklaring. 3 Werma verbindt zich tot betaling van een dadelijk opeisbare boete van f 100,–per in strijd met deze onthoudingsverklaring geproduceerde, danwel verhandelde, danwel geleverde litigieuze produkt (oud slot), 4 Voor het overige zullen partijen overleg voeren met betrekking tot compensatie in het verleden in de voor de schadevergoeding relevante periode. 1.8 Op 21 juni 2002 heeft Acco Brands een door haar ondertekende Settlement Agreement aan Werma ter ondertekening toegestuurd, waarin onder meer het volgende is opgenomen: B. WHEREAS: - (...) - WERMA signed a cease and desist declaration on 7 September 2000; - ACCO and WERMA at that stage only had to reach settlement on the amount of damage suffered by ACCO as a result of The Patent infringement by WERMA; - The Parties have now also reached settlement on this issue and therefore want to resolve their dispute on the following terms; (...) Article 1 The following terms shall have the following meanings: ’The Parties’ shall mean ACCO and WERMA jointly collectively. ’The Patent’ shall mean European Patent 0 577 811. ’Infringement’ (or a verb thereof ) shall mean to make, use, put on the market, or resell, hire out or deliver the patented product or deal in any other way, in or for his business, or to offer, import or stock it for any of those purposes or to use the patented process in or for his business or to use, put on the market, or resell, hire out, deliver the product obtained directly as a result of the use of the patented process, or deal in any other way, in or for his business, or to offer, import or stock it for any of those purposes, as well as to offer or deliver, in or for his business, the means for working the patented invention, in respect of an essential part of the invention, to others than those who by virtue of the Dutch Patent Act are empowered to work the patented invention, provided that the other person knows or it is evident considering the circumstances that those means are suitable and intended for that application.

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Article 2 Pursuant to the cease and desist declaration signed on 7 September 2000, WERMA undertakes that it will refrain from performing one or more of the acts set out in Article 1 concerning the product ’old locks’, as set out in detail in the statement of claim which ACCO has filed on 8 February 2000, in The Netherlands, France, the United Kingdom and Germany. Article 3 In the event of future violation of the obligations provided for in Article 2, WERMA shall be liable to ACCO for a penalty of € 500.-- for each product, notwithstanding ACCO’s right to claim compensation for damage caused by the infringement and its right to obtain an injunction. Article 4 WERMA therefore has cause to compensate ACCO for the damage it has suffered. Article 5 The amount of damage is estimated by The Parties at € 68,067.03 (the equivalent of 150,000.-- Dutch Guilders) and based on infringement in the Netherlands, France, the United Kingdom and Germany, assuming that the sales figures provided by WERMA and as reffered to in Mr. J.E. Wintjes’ facsimile to Mr. R.E.P. de Ranitz of 17 August 2001 are correct. Article 6 The compensation for damage will be transferred to NautaDutilh’s third party account held at Amsterdam (account number 46.69.93.293, quoting reference no. 50033978), within thirty days at the latest after signature of this agreement. Article 7 After receipt of the above amount, The Parties shall lend each other full and final discharge with regard to the infringement of The Patent, as far as sales of the Old Device (as decribed in the statement of claim of 8 February 2000 which corresponds with the writ of summons dated 10 January 2000) up to 15 April 2000 in The Netherlands, France, the United Kingdom and Germany are concerned. Article 8 WERMA undertakes to withdraw the counter claim proceedings against ACCO and to release ACCO from any action in these proceedings, within thirty days at the latest after signature of this agreement. Article 9 Accordingly, ACCO undertakes to withdraw the proceedings against WERMA and to release WERMA from any action in the proceedings within 30 days of the date of receipt of the payable amount pursuant to the terms of the settlement reached. ACCO and WERMA will bear its own costs in connection with the proceedings and the cancellation thereof. Article 10 This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any dispute arising in connection thereto shall be submitted to the District Court of The Hague, the Netherlands. 2 Vordering, grondslag en verweer 2.1 Werma vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, het Nederlandse gedeelte van EP 811 vernietigt en Acco Brands veroordeelt in de kosten van het geding. 2.2 Werma legt aan haar vorderingen ten grondslag dat EP 811 nietig is wegens gebrek aan inventiviteit ten opzichte van de relevante stand van de techniek waaronder US 183 en GB 856 en voorts dat conclusies 1, 4, 15, 16 en 17 niet nieuw zijn ten opzichte van US 183.

E I G E N D O M

5 3 7

2.3 Acco Brands heeft tegen de vorderingen van Werma gemotiveerd verweer gevoerd dat hierna, voor zover nodig, bij de beoordeling aan de orde zal komen. 3 Beoordeling Ontvankelijkheid 3.1 Acco Brands heeft als primaire verweer aangevoerd dat Werma in haar vorderingen niet ontvankelijk dient worden verklaard aangezien de vordering in strijd zou zijn met de Settlement Agreement. Daartoe stelt Acco Brands dat de verplichting van Werma tot intrekking van haar reconventionele vordering in de zaak met rolnummer 00/368, tevens een verbintenis inhoudt om niet een zelfde vordering in een afzonderlijke procedure in te stellen. Werma heeft daartegen ingebracht dat geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen onder meer omdat Werma bij het aangaan van de overeenkomst zou hebben gedwaald en voorts dat zij haar recht om onderhavige vordering in te stellen niet heeft prijsgegeven. 3.2 Naar het oordeel van de rechtbank kan de vraag of een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen thans in het midden blijven, aangezien de Settlement Agreement – zo die al rechtsgeldig tot stand zou zijn gekomen – niet aan het instellen van de nietigheidsvordering door Werma in de weg staat. Daartoe is het navolgende redengevend. 3.3 De onthoudingsverklaring heeft blijkens de bewoordingen daarvan uitsluitend betrekking op het (naar de mening van Acco Brands inbreukmakende) produceren, verhandelen en leveren van de oude sloten door Werma. In de onthoudingsverklaring garandeert Werma dat zij zich daarvan vanaf 15 april 2000 heeft, en in de toekomst zal, onthouden. Verder zijn partijen overeengekomen dat zij nog zouden onderhandelen omtrent de door Werma voor het verleden aan Acco Brands te betalen schadevergoeding. Zoals ook blijkt uit de considerans van de Settlement Agreement vormt die overeenkomst de neerslag van het resultaat van die onderhandelingen. De in de onthoudingsverklaring reeds neergelegde verplichting om zich op straffe van een boete te onthouden van inbreukmakende handelingen is opnieuw vastgelegd in de artikelen 2 en 3 van de Settlement Agreement, zoals ook blijkt aan de aanhef van artikel 2: Pursuant to the cease and desist declaration.... Artikelen 4 t/m 6 van de Settlement Agreement regelen de te betalen schadevergoeding. In artikel 7 van de Settlement Agreement is vervolgens de finale kwijting opgenomen, die in overeenstemming met de in de daaraan voorafgaande artikelen neergelegde verplichtingen uitsluitend betrekking heeft op de in het verleden gepleegde inbreuk door Werma: [...] full and final discharge with regard to the infringement of The Patent [...]. De artikelen 8 en 9 van de Settlement Agreement hebben betrekking op de praktische afwikkeling van de nog aanhangige procedure die in verband met de bereikte schikking dient te worden doorgehaald, waarbij gelet op de processuele zelfstandigheid van de reconventionele vordering, zowel de conventie als de reconventie afzonderlijk dienen te worden doorgehaald. 3.4 De reikwijdte van de onthoudingsverklaring en de Settlement Agreement is naar het oordeel van de rechtbank derhalve beperkt gebleven tot de overeengekomen onthouding en betaling van schadevergoeding door Werma. Artikel 8 van de Settlement Agreement maakt dat niet anders. Onder de gegeven omstandigheden kan aan dat artikel niet de

5 3 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

– verstrekkende – betekenis worden toegekend dat Werma daarmee afstand zou hebben gedaan van haar recht om de nietigheid van EP 811 in te roepen, zoals Acco Brands betoogt. Dat volgt ook uit het feit dat de artikelen 8 en 9 zijn opgenomen ná de finale kwijting en dat die finale kwijting ook niet afhankelijk is gesteld van de nakoming van die artikelen, maar slechts van de betaling van de schadevergoeding: After receipt of the above amount, The Parties shall lend each other full and final discharge.... Voorts is niet gesteld of gebleken dat partijen over de (on)mogelijkheid om in de toekomst een nietigheidsprocedure te beginnen expliciet hebben gesproken. Onder die omstandigheden mocht Acco Brands niet redelijkerwijs verwachten dat Werma begreep en ermee instemde dat zij met de in artikel 8 van de Settlement Agreement neergelegde verplichting tot het doorhalen van de reeds ingestelde reconventionele vordering, eveneens afstand deed van haar recht om in de toekomst in een afzonderlijke procedure de nietigverklaring van het octrooi te vorderen. Nietigheid 3.5 EP 811 heeft betrekking op een inrichting voor het tegen diefstal beveiligen van een apparaat, in het bijzonder een computer. Daartoe voorziet de inrichting in een kabel die aan een niet beweegbaar object kan worden bevestigd en die via een bevestigingsmechanisme aan het te beveiligen apparaat kan worden vastgezet. Het apparaat dient daartoe te zijn voorzien van een sleuf, waarmee het bevestigingsmechanisme kan worden gekoppeld. 3.6 EP 811 is afgebakend van US 183 dat eveneens een inrichting voor het tegen diefstal beveiligen van voorwerpen beschrijft. De inrichting van US 183 omvat een achterplaat (25) met een bus (27) die aan de buitenzijde is voorzien van schroefdraad. De achterplaat dient aan de binnenzijde van een wand van het te beveiligen apparaat te worden aangebracht, waartoe de wand van dat apparaat van een opening moet zijn voorzien die groot genoeg is om de bus op te nemen. In de holte van de bus zijn twee naar binnen stekende uitsteeksels (31) aangebracht. Achter die uitsteeksels kan een vergrendelbare schijf (36) van een slot aangrijpen indien door middel van een sleutel de schijf wordt gedraaid ten opzichte van het huis van het slot. 3.7 Naar Acco Brands onweersproken heeft gesteld vormt US 183 de meest nabijgelegen stand van de techniek. De rechtbank merkt daarbij op dat de wijze waarop de sleuf is aangebracht in de wand van het te beveiligen apparaat buiten de leer van EP 811 valt. Derhalve is – ook volgens Acco Brands – niet relevant of het bevestigingsmechanisme aangrijpt in een direct in de wand aangebrachte sleuf dan wel in een sleuf die is aangebracht in een apart in of aan het apparaat bevestigd onderdeel, zoals bijvoorbeeld een achterplaat bekend uit US 183. 3.8 De maatregelen uit de kop van conclusie 1 zijn bekend uit US 183. In US 183 wordt de housing 36 uit EP 811 gevormd door base 19, de spindle 46 uit EP 811 door shaft 33, waarvan een eerste deel draaibaar in het huis is aangebracht en een tweede deel uit het huis steekt (de as) en voorts wordt de crossmember 54 uit EP 811 gevormd door de cam plate 36 aan het distale uiteinde van de as. Bij de inrichting volgens US 183 fungeren de tegenover elkaar gelegen rechte zijden 20 als abutment means 56 uit EP 811 voor het handhaven van een vast rotatieverband tussen het huis en de sleuf.

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

3.9 EP 811 onderscheidt zich blijkens de (door de rechtbank) onderlijnde passages uit het kenmerkende deel van conclusie 1 daarin van US 183 dat in de inrichting volgens 811 the abutment means (56; 126) comprise abutment members (60; 130) emanating axially from the housing (36; 90,92) and located on opposite sides of the shaft (52; 122) intermediate the housing (36; 90,92) and the cross member (54; 124) (deelkenmerk a) the axial extent of said abutment members (60; 130) being substantially equal to the axial extent of said shaft (52; 122) external to the housing (36; 90,92) and thus in operation also to the predetermined depth of the preselected dimensions of the corresponding slot (72; 138); (deelkenmerk b) en the cross-sectional dimensions of the abutment members (60;130) and of the shaft (52; 122) in combination closely conforming to the dimensions of said crossmember (54; 124) whereby in operation the perimeter shape of said crossmember (54; 124) closely conforms to that of the corresponding slot (72; 138) (deelkenmerk c). 3.10 Deelkenmerk d (so that once the crossmember (54; 124) has been aligned with the abutment members (60; 130) the crossmember (54; 124) the shaft (52; 122) and the abutment members (60; 130) are insertable into the slot (72; 138) to a position in which the crossmember (54; 124) is inserted beyond the predetermined depth of the slot (72; 138) and the abutment members (60; 130) and the shaft (52; 122) occupy the slot (72;138)) en deelkenmerk e (and the spindle (46; 114) is then rotatable to misalign the cross member (54; 124) with the abutment members (60; 130) located in the slot (72; 138) and is then prevented from rotation relative to the abutment members (60; 130) of the housing (36; 90,92) so as in operation to attach the attachment mechanism (12; 28) rigidly to the external wall (70; 137)) betreffen in essentie de werking van de inrichting die wordt verkregen met de maatregelen beschreven in deelkenmerken a-c. 3.11 De maatregelen a t/m c en de daardoor verkregen werking van het bevestigingsmechanisme maken het mogelijk dat voor de bevestiging van de kabel aan het apparaat kan worden volstaan met slechts een zeer kleine sleuf waarin het bevestigingsmechanisme kan aangrijpen. 3.12 Het objectieve probleem verbonden aan de inrichting volgens US 183, waarvoor EP 811 een oplossing biedt, is derhalve dat een relatief groot gat in de wand van het apparaat noodzakelijk is. 3.13 Naar het oordeel van de rechtbank zal de gemiddelde vakman, uitgaande van US 183, op de navolgende wijze op grond van zijn algemene vakkennis zonder inventieve denkarbeid tot de in EP 811 beschreven oplossing voor het aan US 183 verbonden nadeel komen. Het ligt voor de hand het uit US 183 bekende slot zodanig kleiner uit te voeren dat zonder afbreuk te doen aan de stevigheid en functionaliteit ervan (dus met behoud van een maximale aangrijping achter de wand), toch met slechts een kleine opening in de apparatuur kan worden volstaan. Uitgaande van het eenvoudige principe dat de sterkte van het geheel wordt bepaald door de sterkte van de zwakste schakel (in US 183: de relatief dunne as), zal de gemiddelde vakman die zoekt naar verkleining van het gat in de wand van het apparaat, het dwarslichaam met as uit US 183 uitvoeren in een T-vorm. Alsdan kan immers met een opening in de vorm van een sleuf worden volstaan, waarbij de as derhalve een diameter heeft die gelijk is aan de kleinste dwarsdoorsnede van de sleuf en zal bij verdraaiing een maximaal deel van het dwarslichaam achter de wand aangrijpen. Uit US 183 volgt dan logischerwijs verder dat voor het handhaven van een vast rotatieverband tussen het huis en de sleuf ook een deel van het huis in de sleuf dient te worden gebracht. Daartoe zal dat

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

deel van het huis maximaal dezelfde dimensies als het dwarslichaam moeten hebben. Uitgaande van het huis uit US 183 zal de gemiddelde vakman er toe komen dat deel van het huis te versmallen tot aan de as. Dusdoende strekt dat deel van het huis zich nog aan twee tegenover elkaar gelegen zijden aan weerszijden van de as uit (uitgaande van figuur 3 uit US 183: aan de boven- en onderzijde) en is de as overigens vrij komen te liggen. Daarmee zijn dan direct de aanslagorganen verkregen die axiaal uit (het resterende deel van) het huis steken en zich aan weerszijden van de as bevinden tussen het huis en het dwarslichaam (deelkenmerk a). De axiale lengte van de aldus verkregen aanslagorganen is dan praktisch gelijk aan die van genoemde as buiten het huis en derhalve in werking ook met de diepte van de overeenkomstige sleuf (deelkenmerk b). De dwarsdoorsnede afmetingen van de combinatie van de aanslagorganen en as komen alsdan nauw overeen met de afmetingen van het dwarslichaam (deelkenmerk c). Het aldus verkregen bevestigingsmechanisme heeft een werking zoals is beschreven in deelkenmerken d en e. 3.14 De gemiddelde vakman die zich ten doel stelt het uit US 183 bekende slot zodanig te verkleinen dat kan worden volstaan met een kleine opening, zal ook in GB 856 aanwijzingen vinden die hem zullen leiden naar de in EP 811 beschreven oplossing. De inrichting van GB 856 voor het beveiligen van elektronische apparatuur maakt gebruik van een in de wand van het apparaat aangebrachte ventilatiesleuf. Daarin wordt een aan een huis verbonden T-vormig bevestigingselement 48 gebracht dat vervolgens wordt gedraaid. Teneinde het slot ten opzichte van de sleuf te fixeren (waardoor wordt voorkomen dat door draaiing van het huis het T-stuk uit de sleuf kan worden genomen) is voorzien in twee pennen 26 die in de ventilatiesleuf steken en daardoor draaiing van het huis verhinderen. 3.15 Zo de gemiddelde vakman dat niet reeds op grond van zijn algemene vakkennis zou inzien, zal hij in elk geval uit GB 856 begrijpen dat het voor de stevigheid en functionaliteit van het bevestigingsmechanisme niet noodzakelijk is dat het huis zich rondom de as uitstrekt, maar dat kan worden volstaan met een as met aan het uiteinde een daaraan bevestigd dwarslichaam, waarbij twee zich uit het huis uitstrekkende pennen zorgdragen voor de noodzakelijke fixatie van het slot ten opzichte van de sleuf. Dat zal de vakman ertoe aanzetten het uit US 183 bekende slot te verkleinen op de wijze als hiervoor in r.o. 3.13 omschreven, met de inrichting zoals beschreven in conclusie 1 van EP 811 als resultaat. 3.16 Het verweer van Acco Brands dat GB 856 niet zou behoren tot de relevante stand van de techniek verwerpt de rechtbank. GB 856 beschrijft immers een element voor het beveiligen van elektrische apparaten tegen diefstal, met behulp van het van buitenaf aanbrengen van een bevestigingsmechanisme waarbij een dwarslichaam in een uit lijn gebrachte stand achter de randen van de gleuf aangrijpt. In GB 856 is het bevestigingsmechanisme verbonden met een elektriciteitskabel die is verbonden met een alarminstallatie. Het enkele feit dat het beveiligingsmechanisme niet is vergrendeld – indien gepoogd wordt het mechanisme te verwijderen door draaiing van het dwarslichaam ten opzichte van het huis, wordt een daarin aangebrachte schakelaar omgezet waardoor het alarm wordt geactiveerd – doet niet af aan de bruikbaarheid van het bevestigingsmechanisme voor

E I G E N D O M

5 3 9

een toepassing met vergrendelbaar slot. Daarom zal de gemiddelde vakman die een oplossing zoekt voor het aan de inrichting volgens US 183 verbonden probleem GB 856 niet terzijde leggen, doch daarin juist aanwijzingen zoeken voor de oplossing van zijn probleem. 3.17 Aldus komt de rechtbank tot de slotsom dat de gemiddelde vakman, op grond van US 183 en zijn algemene vakkennis, al dan niet in combinatie met GB 856, zonder enige inventieve denkarbeid tot de oplossing zal worden geleid die is beschreven in conclusie 1 van EP 811. Derhalve ontbeert conclusie 1 van EP 811 inventiviteit. 3.18 Volgconclusies 2 t/m 14 bevatten slechts maatregelen die betrekking hebben op diverse uitvoeringsvormen van de inrichting volgens conclusie 1, ten aanzien waarvan onvoldoende onderbouwd is gesteld dat en waarom deze wel inventief zouden zijn indien conclusie 1 dat niet is. De werkwijze-conclusie 15 beschrijft geen andere maatregelen dan die in conclusie 1 zijn opgenomen, zodat ook deze inventiviteit ontbeert. Over de maatregelen beschreven in volgconclusies 16 en 17 is evenmin voldoende onderbouwd gesteld dat deze enige inventieve maatregel zouden bevatten. 3.19 De conclusie op grond van het voorgaande is dat EP 811 in zijn geheel dient te worden vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. 3.20 Acco Brands zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Beslissing De rechtbank: – vernietigt het Nederlandse gedeelte van het Europees Octrooi EP 0577811; – veroordeelt Acco Brands in de kosten van het geding aan de zijde van Werma, tot op deze uitspraak begroot op € 288,20 aan verschotten en € 1.170,– aan salaris procureur; – verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

5 4 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Nr. 87 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 29 oktober 2003* (afstandsbediening voor tv-camera) Mrs. J.W. du Pon, M.Y. Bonneur en R. Kalden Art. 6 Row 1995 Ten tijde van de indiening van het octrooi was (de techniek van) elektronische afstandsbediening reeds algemeen bekend. Daarenboven behoorde op de indieningsdatum elektronische afstandsbediening van een gemotoriseerd aangedreven camerakop reeds tot de stand van de techniek. Het lag voor de gemiddelde vakman voor de hand om de configuratie geopenbaard in de publicatie over de Merlin Camera te combineren met de methode van afstandsbediening geopenbaard in het Scene Sync systeem. Aldus zou de gemiddelde vakman, geconfronteerd met het objectieve probleem verbonden aan de Merlin Camera, op grond van de bekende stand van de techniek op de indieningsdatum van het octrooi, zonder enige uitvinderswerkzaamheid tot de door het octrooi geboden oplossing van het vervangen van de mechanische bediening op afstand door middel van kabels en katrollen door elektronische afstandsbediening van een gemotoriseerde activator head zijn gekomen. Art. 6:248 BW (onthoudingsverklaring) De onthoudingsverklaring valt niet anders te begrijpen dan als een erkenning van Egripment dat haar Pan Bar Control 312 inbreuk maakt op het octrooi en dat zij uit dien hoofde heeft toegezegd dat product niet langer op de markt te brengen op straffe van een boete, waartegenover Movie Engineering harerzijds heeft afgezien van het aanhangig maken van een procedure tot verkrijging van schadevergoeding. Nu het octrooi nietig wordt verklaard (met terugwerkende kracht), is er achteraf bezien geen sprake geweest van enige inbreuk op het octrooi. Onder de omstandigheden van het geval (zie vonnis) heeft Equipment ook in de visie van Movie Engineering met het ondertekenen van de onthoudingsverklaring geen afstand gedaan van haar recht een nietigheidsvordering in te stellen. De reikwijdte van de vaststellingsovereenkomst is daarom beperkt gebleven tot de vraag of de Pan Ban Control 312 onder de beschermingsomvang van het octrooi viel. Movie Engineering Srl te Milaan, Italië, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. P.J. de Jong Schouwenburg te Amsterdam, tegen Egripment BV te Nederhorst den Berg, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.A.A. Oomens te Amsterdam. Feiten 1.1 Movie Engineering is houdster van een op 13 januari 1993 verleend Europees octrooi 0 469 030 voor een werkwijze en inrichting voor het op afstand bedienen van een televisie- of cinemacamera, verleend voor onder meer Nederland (hierna: het octrooi). Het octrooi heeft twee onafhankelijke conclusies, zijnde werkwijzeconclusie 1 en inrichtingsconclusie 5. Deze conclusies luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt: *

Beroep ingesteld. Red.

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

1 a method for remote control of the movements of an object, in particular a telecamera or cinecamera (4), mounted on a motorized actuator head (3), in such a way that it can rotate around two axes (X’, Y’) at right angles to each other, of PAN and TILT respectively, by manually imparting corresponding proportional PAN and TILT movements to a respective acquirer head (1), characterized in that a television monitor (13) and no camera is mounted on the acquirer head (1), which follows the movements imparted by the operator to this head, and reproduces the image shot by the telecamera or an electronical loupe of the cinecamera (4), mounted on the actuator head (3). 5 Equipment for remote control of the movements of an object, in particular a telecamera or cinecamera (4), mounted on a motorized actuator head (3), in such a way that it can rotate around two axes (X’, Y’) at right angles to each other, of PAN and TILT respectively, comprising an acquirer head (1) manually moveable around two corresponding right-angled PAN and TILT axes (X, Y) respectively, and means for establishing a direct proportion between the movements of the acquirer head (1) and the corresponding movements of the actuator head (3), characterized in that a television monitor (13) and no camera is mounted on the acquirer head (1), which reproduces the image shot by the telecamera or an electronical loupe of the cinecamera (4), mounted on the actuator head (3) and which follows the movements imparted by the operator to this head. 1.2 Figuur 1 behorend bij het octrooi ziet er als volgt uit:

1.3 De acquirer head (in de Nederlandse vertaling ’opsporingskop’ genoemd) wordt ook wel aangeduid als de ’master head’. De actuator head (in de Nederlandse vertaling ’bedieningskop’ genoemd) wordt ook wel aangeduid als de ’slave head’. 1.4 Tegen de verlening van het octrooi is oppositie ingesteld, waarbij onder meer een beroep is gedaan op het artikel ’When special effects become routine’ van Reginald King in VIDEO, aflevering februari 1982. Daarin wordt het zogenaamde Scene-Sync systeem beschreven. Dat systeem is een ’chroma-key’ systeem, dat het maken van geheel gesynchroniseerde cameraopnamen door middel van twee camera’s mogelijk maakt. Een van de twee camera’s, aangeduid als de master camera, filmt de voorgrondbeelden en de andere camera, aangeduid als de slave camera, de achtergrondbeelden. De cameraman bedient rechtstreeks de master camera. De master camera is door middel van een transmitter verbonden aan de slave camera, die is gemonteerd op een motorisch aangedreven kop. Doordat de transmitter de bewegingen van de master camera elektronisch doorgeeft aan de motorisch aangedreven kop waarop de slave camera is bevestigd, maakt de slave camera exact dezelfde bewegin-

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

gen als de master camera. Dat maakt het mogelijk twee beelden over elkaar te monteren om zodoende speciale effecten te bereiken. 1.5 Een opstelling van het Scene Sync systeem wordt getoond in onderstaande tekening:

1.6 Het onderstreepte woord ’manually’ en de vet gedrukte woorden ’and no camera’ in de conclusies 1 en 5 zijn toegevoegd in de oppositieprocedure, teneinde af te bakenen tegen het zogenaamde Scene Sync systeem. De Oppositie Afdeling van het Europees Octrooibureau heeft de aldus gewijzigde conclusies 1 en 5 (en daarmee de volgconclusies) beoordeeld als nieuw en inventief. Tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling is geen beroep ingesteld. 1.7 Movie Engineering heeft Egripment bij brief van 20 augustus 1999 laten weten dat naar de mening van Movie Engineering met het door Egripment aangeboden product onder de naam PAN BAR CONTROL 312 inbreuk werd gemaakt op de octrooirechten van Movie Engineering. 1.8 Op 9 september 1999 heeft Egripment een onthoudingsverklaring getekend waarin Egripment verklaart: 1 dat zij iedere inbreuk op de octrooirechten van Movie Engineering S.r.l. — waaronder maar niet beperkt tot het tonen van de PAN BAR CONTROL 312 en/of andere inbreukmakende apparatuur op beurzen, tentoonstellingen en dergelijke – in Nederland en alle andere landen waarvoor het octrooi gelding heeft onmiddellijk en blijvend heeft gestaakt; 2 dat zij Movie Engineering S.r.l. een direct opeisbare boete zal betalen ad NLG 5.000,– (...) per dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), danwel, naar keuze van cliënte, voor iedere keer dat zij in strijd handelt of laat handelen met het hierboven onder 1 gestelde. 1.9 Egripment heeft vervolgens de aanbieding van de PAN BAR CONTROL 312 (aanvankelijk) gestaakt. Op de IBC Beurs die werd gehouden van 8 tot en met 12 september 2000 te Amsterdam, heeft Egripment een apparatuurconfiguratie aanwezig gehad die was aangeduid als de PAN BAR CONTROL 312 en die configuratie was ook — gedeeltelijk — opgenomen in een van haar brochures. Egripment levert niet zelf camera’s of monitoren. 2 Vorderingen, grondslagen en verweren 2.1 Movie Engineering vordert, kort weergegeven, een inbreukverbod met nevenvorderingen versterkt met een dwangsom met gelding voor het Nederlandse territoir, alsmede nakoming van de onthoudingsverklaring, schadevergoeding wegens niet nakoming van de onthoudingsverklaring en betaling van verbeurde boetes, alles bij

E I G E N D O M

5 4 1

uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis en met veroordeling van Egripment in de proceskosten. 2.2 Egripment vordert in reconventie nietigverklaring van het octrooi, stellende dat het octrooi niet nieuw is, althans niet inventief. 2.3 Partijen hebben over en weer tegen de vorderingen gemotiveerd verweer gevoerd dat hierna, voor zover nodig, bij de beoordeling aan de orde zal komen. 3 Beoordeling 3.1 De rechtbank overweegt ambtshalve dat het octrooi een Europees octrooi betreft waarvan de vermelding van de (eerste) verlening is gepubliceerd op 13 januari 1993, zodat ingevolge artikel 103 lid 1 van de Rijksoctrooiwet 1995, zoals die van kracht was ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding in onderhavige procedure, uitsluitend het bepaalde bij en krachtens de Rijksoctrooiwet 1910 op het octrooi van toepassing is. 3.2 De rechtbank zal de vordering in reconventie strekkende tot nietigverklaring van het octrooi als meest vergaande vordering het eerst beoordelen. 3.3 Egripment heeft haar stelling dat het octrooi nietig dient te worden verklaard onderbouwd met twee publicaties, op grond waarvan het octrooi niet nieuw, althans niet inventief zou zijn. In de eerste plaats beroept Egripment zich op de in r.o. 1.4 genoemde publicatie in VIDEO. In de tweede plaats beroept Egripment zich op een brochure van de Vinten Merlin Camera Crane Arm (hierna: ’de Merlin Camera’), die — naar Egripment onweersproken heeft gesteld — sinds oktober 1983 op de markt is. Die configuratie omvat een vaste stellage, waarop zich aan weerszijden en op enige afstand van elkaar een op een kop gemonteerde camera en twee bedieningshandels bevinden. Nabij de bedieningshandels is een ’viewfinder’ gemonteerd die de beelden weergeeft die de camera registreert. De camera wordt op afstand bediend doordat de bedieningshandels en de camera(kop) door middel van kabels en katrollen met elkaar zijn verbonden, waardoor de camera de beweging die aan de bedieningshandels wordt meegegeven direct volgt. Een schematische weergave van de Merlin ziet er als volgt uit:

nieuwheid 3.4 Egripment heeft aangevoerd dat de Merlin Camera alle kenmerken van conclusies 1 en 5 openbaart, zodat deze niet nieuw zijn. Dc rechtbank verwerpt die stelling. De gemotoriseerde aandrijving van de bedieningskop (motorized actuator head) wordt niet door de Merlin Camera brochure geopenbaard. De brochure van de Merlin Camera is daarom niet nieuwheidschadelijk.

5 4 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

inventiviteit 3.5 Egripment heeft aangevoerd dat de Merlin Camera, al dan niet gecombineerd met het tot de stand van de techniek behorende Scene Sync systeem, de inventiviteit aan het octrooi ontneemt. Movie Engineering heeft dat betwist, stellende dat de gemiddelde vakman de Merlin Camera niet tot uitgangspunt zal nemen, omdat deze uit één geheel bestaat en ook overigens een heel ander type inrichting betreft dan de inrichting volgens het octrooi. De gemiddelde vakman zal bovendien — uitgaande van de Merlin Camera — geen aanleiding zien de camera los te maken van de arm en op een motorisch aangedreven bedieningskop te plaatsen, de bedieningsmiddelen los te maken van de arm en op een opsporingskop te plaatsen en de bedieningskop op afstand te bedienen, aldus Movie Engineering. De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt. 3.6 Blijkens de beschrijving van het octrooi is het doel daarvan het verschaffen van een werkwijze en inrichting voor het op afstand bedienen van de bewegingen van — in het bijzonder — een televisie- of cinecamera (hierna kortheidshalve aangeduid als ’camera’). De beschrijving vermeldt twee tot de stand van de techniek behorende systemen van afstandsbediening, namelijk door middel van een joystick en door middel van twee handwielen. Het nadeel dat aan die methoden is verbonden is volgens de beschrijving dat gespecialiseerde personen noodzakelijk zijn voor de bediening ervan, omdat die niet gevoelsmatig overeenstemt met de directe bediening van een camera. Om voor dit probleem een oplossing te bieden voorziet het octrooi in een inrichting en werkwijze met een afstandsbediening waarbij de werkwijze van de bedienende persoon ten aanzien van de directe besturing van de camera ongewijzigd blijft. Essentieel daarvoor is dat de cameraman door de monitor, die op de master head is bevestigd, ziet wat hij door de zoeker van de camera zou hebben gezien indien hij die direct zou hebben bemand en dat de op de slave head (bedieningskop) bevestigde camera de bewegingen die de cameraman met de master head maakt nauwkeurig volgt. 3.7 De Merlin Camera voorziet, net als de inrichting volgens het octrooi, in de bediening van een camera op afstand, waarbij de cameraman met behulp van handles de opsporingskop kan bediencn op dezelfde wijze waarop hij een camera rechtstreeks zou bedienen. Ten gevolge van de afstandsbediening door middel van kabels en katrollen volgt de slave head de bewegingen van de master head nauwkeurig. Door de viewfinder (monitor) kan de cameraman de beelden die de camera ziet volgen. Gelet op die overeenkomsten tussen de Merlin Camera en de inrichting volgens het octrooi, is de rechtbank van oordeel dat de Merlin Camera als de meest nabije stand van de techniek kan worden beschouwd. Het feit dat bij de Merlin Camera de opsporingskop en bedieningskop op een vaste stellage met een maximale afstand van 3 meter van elkaar zijn geplaatst zodat de cameraman nog steeds zicht heeft op de camera, staat daar niet aan in de weg. Die omstandigheid heeft immers geen invloed op de hiervoor omschreven wijze van bediening, terwijl in de beschrijving noch conclusies van het octrooi besloten ligt dat een minimale afstand (van meer dan drie meter) tussen opsporingskop en bedieningskop moet kunnen worden bereikt. 3.8 Uit de stukken en de stellingen van partijen volgt dat de Merlin Camera zich met name daarin van de inrichting vol-

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

gens het octrooi onderscheidt, dat bij de Merlin Camera ten gevolge van de bediening op afstand door middel van kabels en katrollen en de vaste stellage (een arm die draaibaar is gemonteerd op een verrijdbare voet) waaraan beide vast zijn verbonden, de camera en de bedieningshandels zich niet op grote(re) afstand van elkaar kunnen bevinden. Dat alles leidt ertoe dat de Merlin Camera inflexibel is. Ten gevolge van de gemotoriseerde aandrijving van de slave head bij de inrichting volgens het octrooi en de besturing van de camera via tussen de master head en slave head aangebrachte elektrische kabels, kunnen de master head en de slave head wel op grote afstand en los van elkaar worden geplaatst, waardoor een grotere flexibiliteit wordt verkregen. Het objectieve technische probleem waarvoor de gemiddelde vakman zich, uitgaande van de Merlin Camera gesteld ziet en waarvoor hij een oplossing zoekt, is derhalve het voorzien in een op afstand bedienbare camera met meer flexibiliteit, in het bijzonder ten aanzien van de tot stand te brengen afstand tussen master head en slave head. 3.9 Uitgaande van de Merlin Camera voegt de inrichting volgens het octrooi aan de stand van de techniek toe een gemotoriseerde aandrijving van de master head die elektronisch op afstand kan worden bediend. Daarmee worden de nadelen verbonden aan de starre bediening van de master head door middel van kabels en katrollen, waarmee slechts een beperkte afstand kan worden overbrugd, weggenomen en wordt het mogelijk gemaakt de opsporingskop en bedieningskop niet langer samen op één starre stellage te plaatsen, doch afzonderlijk en op grotere afstand van elkaar, (slechts) door middel van flexibele elektriciteitskabels met elkaar verbonden. De vraag die derhalve voorligt is of die maatregel kan worden aangemerkt als inventief ten opzichte van de bekende stand van de techniek. 3.10 Naar Egripment onweersproken heeft gesteld, was ten tijde van de indiening van het octrooi (de techniek van) elektronische afstandsbediening reeds algemeen bekend. Daarenboven behoorde blijkens het artikel over het Scene Sync systeem, op de indieningsdatum van het octrooi elektronische afstandsbediening van een gemotoriseerd aangedreven camerakop reeds tot de stand van de techniek. Niet gemotiveerd betwist is dat het Scene Sync systeem tot de relevante techniek behoorde, waarvan de gemiddelde vakman zou kennis nemen. De rechtbank is van oordeel dat het voor de gemiddelde vakman voor de hand lag om de configuratie geopenbaard in de publicatie over de Merlin Camera te combineren met de methode van afstandbediening geopenbaard in het Scene Sync systeem. Aldus zou de gemiddelde vakman, geconfronteerd met het objectieve probleem verbonden aan de Merlin Camera, op grond van de bekende stand van de techniek op de indieningsdatum van het octrooi, zonder enige uitvinderswerkzaamheid tot de door het octrooi geboden oplossing van het vervangen van de mechanische bediening op afstand door middel van kabels en katrollen door elektronische afstandsbediening van een gemotoriseerde actuator head zijn gekomen. Op grond daarvan is de rechtbank van oordeel dat conclusie 5 van het octrooi inventiviteit ontbeert. 3.11 Het (normale) gebruik van de inrichting volgens conclusie 5 levert de werkwijze van conclusie 1 op. Derhalve ontbeert de werkwijzeconclusie 1 op dezelfde gronden inventiviteit als de inrichtingsconclusie 5. Movie Engineering heeft niet gesteld dat ook indien conclusie 1 en/of 5 nietig

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

zou(den) zijn, een of meer van de volgconclusice afzonderlijk nieuw en inventief zou(den) zijn. De volgconclusies hebben daarom het lot van conclusies 1 en 5 te delen. 3.12 Op grond van het voorgaande (r.o. 3.5-3.11) zal de vordering tot nietigverklaring van het octrooi worden toegewezen. Dientengevolge zullen de op inbreuk op het octrooi gebaseerde vorderingen van Movie Engineering worden afgewezen. 3.13 De rechtbank komt dan toe aan de vorderingen van Movie Engineering waaraan zij (niet)nakoming van de onthoudingsverklaring ten grondslag legt. 3.14 Het primaire verweer van Egripment, dat Movie Engineering ook na ondertekening van de onthoudingsverklaring onverminderd is voortgegaan met het aanspreken van Egripment en haar (potentie¨ le) afnemers op octrooiinbreuk, zodat Movie Engineering van haar kant heeft nagelaten wat van haar mocht worden verwacht en haar in redelijkheid geen beroep op de onthoudingsverklaring toekomt, verwerpt de rechtbank. Iedere onderbouwing van die door Movie Engineering voldoende betwiste stelling ontbreekt, terwijl bovendien louter niet-nakoming van de (gestelde) verplichtingen van Movie Engineering, Egripment niet ontheft van haar eigen verplichtingen. Daarvoor is ontbinding vereist, waarop Egripment geen beroep heeft gedaan. 3.15 Partijen verschillen van mening over de vraag welke betekenis moet worden toegekend aan de inhoud van de onthoudingsverklaring. Movie Engineering stelt dat de verklaring een vaststellingsovereenkomst belichaamt, waarbij partijen aan de onzekere toestand — namelijk de vraag of de PAN BAR CONTROL 312 al dan niet inbreuk maakt op het octrooi — een eind hebben gemaakt door middel van de daarin vervatte toezegging van Egripment. Egripment daarentegen stelt dat aan de verklaring geen andere betekenis kan worden toegekend dan de toezegging van Egripment dat zij geen inbreuk zal maken op het octrooi en dat zulks specifiek geldt voor de PAN BAR CONTROL 312 mocht die inbreuk maken op het octrooi. 3.16 De stelling van Egripment dat Movie Engineering uit uitdrukkelijke mededelingen van Egripment had moeten begrijpen dat zij juist van mening was dat de PAN BAR CONTROL 312 geen inbreuk maakte en Movie Engineering de onthoudingsverklaring niet heeft kunnen begrijpen als een erkenning van octrooi-inbreuk passeert de rechtbank. Egripment heeft die stelling onvoldoende onderbouwd. Voor bewijslevering is onder die omstandigheden geen plaats. 3.17 De rechtbank is van oordeel dat de overeenkomst — blijkens de bewoordingen ervan, alsmede de omstandigheid dat Egripment zelf heeft verklaard na ondertekening van de onthoudingsverklaring (aanvankelijk) daadwerkelijk met de aanbieding van de PAN BAR CONTROL 312 te zijn gestopt — niet anders valt te begrijpen dan als een erkenning van Egripment dat de PAN BAR CONTROL 312 inbreuk maakt op het octrooi en dat zij uit dien hoofde heeft toegezegd dat product niet langer op de markt te brengen op straffe van een boete, waartegenover Movie Engineering harerzijds heeft afgezien van het aanhangig maken van een procedure tot verkrijging van schadevergoeding voor de in het verleden gemaakte octrooi-inbreuk. De erkende inbreuk op het octrooi lag derhalve aan het aangaan van de onthoudingsverklaring ten grondslag.

E I G E N D O M

5 4 3

3.18 Zoals hiervoor overwogen is de rechtbank van oordeel dat het octrooi nietig dient te worden verklaard wegens gebrek aan inventiviteit. Op grond van artikel 51 lid 5 ROW 1910 heeft de nietigheid terugwerkende kracht. Achteraf bezien is dus geen sprake geweest van enige inbreuk op het octrooi. De vraag die daarom dient te worden beantwoord is of en zo ja welke rechten en verplichtingen voor partijen thans nog voortvloeien uit de onthoudingsverklaring. 3.19 Egripment heeft gesteld dat partijen nimmer de bedoeling hebben gehad uit te sluiten dat Egripment zich alsnog — zonodig in rechte — op het standpunt zou stellen dat het octrooi nietig is en dat zij in geval van nietigverklaring de onthoudingsverklaring niet heeft geschonden en daaraan niet langer zou zijn gebonden, omdat zij dan geen inbreuk op het octrooi (heeft ge)maakt. Movie Engineering heeft daarop gesteld dat partijen hebben beoogd dat de onthoudingsverklaring van kracht zou blijven ook indien het octrooi achteraf ongeldig zou blijken te zijn en dat de toezegging van Egripment om de PAN BAR CONTROL 312 niet langer te verhandelen onvoorwaardelijk was. 3.20 De rechtbank overweegt dat ’octrooi-inbreuk’ in tweeërlei zin kan worden verstaan. In de eerste plaats kan dat betekenen dat een werkelijk bestaand octrooirecht wordt geschonden, hetgeen impliceert dat er een geldig octrooi is. In de tweede plaats kan het betekenen dat de inrichting/werkwijze in kwestie onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, waarbij de vraag naar de geldigheid van het octrooi in het midden wordt gelaten. De onthoudingsverklaring kan dus worden begrepen als vaststelling van de inbreuk op een geldig octrooi, en daarmee als de vaststelling van de geldigheid van het octrooi o´ f als niet meer dan de vaststelling dat de PAN BAR CONTROL 312 onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, zonder vaststelling van de geldigheid van het octrooi. In dat laatste geval zou Egripmcnt — anders dan in het eerste geval — geen afstand hebben gedaan van haar recht de nietigverklaring van het octrooi te vorderen en zou het haar ook vrijstaan in rechte te betogen dat er gelet op de nietigverklaring van het octrooi geen sprake was en is van octrooi-inbreuk. 3.21 Uit de inhoud van de onthoudingsverklaring kan naar het oordeel van de rechtbank niet expliciet of impliciet worden afgeleid dat partijen hebben beoogd eveneens een regeling (of vaststelling) te treffen omtrent de vraag of het octrooi geldig zou zijn. In paragraaf 1 van de onthoudingsverklaring staat niet ’sec’ vermeld dat Egripment het tonen van de PAN BAR CONTROL 312 zal staken en gestaakt zal houden, welke eenvoudige(r) formulering voor de hand zou hebben gelegen indien partijen zouden hebben bedoeld dat Egripment, ongeacht of zij nu wel of niet octrooi-inbreuk zou plegen, zou afzien van het tonen van de PAN BAR CONTROL 312. Dat dit niet is bedoeld blijkt ook uit paragraaf 2.2 van de pleitnota van Movie Engineering waarin wordt opgemerkt dat zij zou afzien van het vorderen van schadevergoeding over het verleden in ruil voor Egripment ’s verbintenissen om de (vermeende) inbreuk blijvend te staken (onderstreping door rechtbank) en niet in ruil voor de verbintenis van Egripment om het tonen van de PAN BAR CONTROL 312 blijvend te staken. Voorts is niet gesteld of gebleken dat partijen voorafgaand aan de ondertekening van de onthoudingsverklaring de geldigheid van het octrooi hebben besproken. Daarenboven heeft Movie Engineering zich in deze procedure niet vanwege het bestaan van de

5 4 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

vaststellingsovereenkomst op niet ontvankelijkheid van Egripment in haar reconventionele vordering beroepen. Daaruit kan niet anders worden begrepen dan dat ook in de visie van Movie Engineering Egripment met het ondertekenen van de onthoudingsverklaring geen afstand heeft gedaan van haar recht een nietigheidsvordering in te stellen, waarvan immers wel sprake zou zijn geweest indien de vaststellingsovereenkomst tevens de vraag naar de geldigheid van het octrooi zou hebben omvat. 3.22 De reikwijdte van de vaststellingsovereenkomst is naar het oordeel van de rechtbank daarom beperkt gebleven tot de vraag of de PAN BAR CONTROL 312 onder de beschermingsomvang van het octrooi viel. De vaststellingsovereenkomst strekt zich dus niet tevens uit tot de vraag o´ f het octrooi al dan niet geldig was. Gelet op de nietigverklaring die de rechtbank zal uitspreken is Egripment derhalve niet langer aan de onthoudingsverklaring gebonden. Daaruit volgt dat ook de op de nakoming van de onthoudingsverklaring gebaseerde vorderingen van Movie Engineering dienen te worden afgewezen. De rechtbank merkt ten overvloede op dat artikel 51 lid 6 onder b ROW 1910 bepaalt dat de nietigheid geen invloed heeft op overeenkomsten voor zover deze voor de nietigverklaring is uitgevoerd. Vast staat evenwel dat Egripment uit hoofde van de onthoudingsverklaring nog geen boetes aan Movie Engineering heeft betaald, zodat deze bepaling Movie Engineering niet kan baten. 3.23 Movie Engineering zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten van Egripment. Beslissing in conventie wijst de vorderingen af; in reconventie verklaart het Nederlandse deel van Europees octrooi 0 469 030 nietig; in conventie en in reconventie: veroordeelt Movie Engineering in de kosten van het geding aan de zijde van Egripment, tot op deze uitspraak begroot op € 250,33 aan verschotten en € 1.950,– aan salaris procureur; verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

Nr. 88 Centrale Raad van Beroep te Utrecht, 8 juli 2004* (werknemersuitvinding onderzoekmedewerker NWO) Mrs. H.A.A.G Vermeulen, T. Hoogenboom en J.Th. Wolleswinkel Art. 12, lid 6 Row 1995 De toevoeging, in art. 12 lid 3 Row, van een afzonderlijke categorie ’onderzoekers’, moet niet zo worden uitgelegd dat dezen met het oog op de in art. 12 lid 6 Row bedoelde vergoeding een uitzonderingspositie innemen. Voor hen geldt dus ook het uitgangspunt van HR 1 maart 2002, NJ 2003, 210, dat de vergoeding voor het missen van de aanspraak op octrooi in het loon inbegrepen is, en dat er pas aanleiding is voor toekenning van een (extra) vergoeding waar aannemelijk is dat dit uitgangspunt geen opgeld doet. Of dat het geval is moet aan de hand van alle relevante omstandigheden worden beoordeeld, i.h.b. - de positie en functie van de uitvinder binnen de organisatie - zijn honorering en verdere arbeidsvoorwaarden - de aard en het (geldelijk) belang van de uitvinding en - de mate waarin de betrokkene aan de uitvinding heeft bijgedragen. I.c. geen gronden voor aanvaarding van een uitzondering. A. te B., appellant in persoon verschenen, bijgestaan door mr. M.M. van Hoorn, tegen Het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek te ’s-Gravenhage, gedaagde, vertegenwoordigd door mr. K.A.J. Bisschop, advocaat te Amsterdam, bijgestaan door mr. ir. J. van Breda, octrooigemachtigde. II Motivering 1 Voor een uitgebreidere weergave van de in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden wordt verwezen naar de aangevallen uitspraak [zie BIE 2003, blz. 312. Red.]. De Raad volstaat met het volgende. 1.1 Appellant was van 1 november 1994 tot 1 februari 1999 in dienst van de NWO. Hij vervulde de functie van projectmedewerker in de categorie wetenschappelijk personeel op basis van een tijdelijke aanstelling ten behoeve van het onderzoek ’Analyse van (auto)antigene determinanten met behulp van synthetische peptidenbanken’. 1.2 Het onderzoek was gericht op bevordering van vroegtijdige vaststelling van bepaalde auto-antistoffen ingeval van reumatische ziekten. Op grond van de resultaten van dat onderzoek kan een aanvang worden gemaakt met de ontwikkeling van diagnostische tests voor commercieel gebruik. Het onderzoek is verricht door de vakgroep Biochemie van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN), waarbij appellant feitelijk was tewerkgesteld, en het werd gesubsidieerd door de Stichting Scheikundig Onderzoek Nederland (SON) en de STW. Het budget van de STW is voor 60% afkomstig van de NWO. 1.3 Na een aanvraag daartoe op 15 november 1996 is in mei 1998 aan de STW en de SON een Nederlands octrooi ver* Vervolg op Rb. Den Haag, 16 juni 2003 (bestuursrechtkamer), BIE 2003, nr. 46, blz. 312. Red.

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

leend voor de uitvinding met de titel ’peptide afgeleid van een door auto-antilichamen van patiënten met reumatoïde artritis herkend antigeen, antilichaam daartegen en werkwijze voor het detecteren van auto-immuumantilichamen’. 1.4 Op 1 februari 1999 heeft appellant zowel aan gedaagde als aan de STW verzocht om toekenning van een vergoeding voor gemis aan octrooi met verwijzing naar artikel 12, zesde lid, van de Rijksoctrooiwet (ROW) 1995. Bij het primaire besluit van 16 oktober 2000 heeft gedaagde geweigerd een besluit te nemen op dat verzoek op de grond dat niet de NWO, maar de STW de octrooihouder is. Bij het besluit op bezwaar van 18 april 2001 (bestreden besluit) heeft gedaagde in overeenstemming met het zich tot de bevoegdheidsvraag beperkende advies van de commissie beroep- en bezwaarschriften NWO, zich, omdat appellant in dienst was bij de NWO, alsnog bevoegd geacht op zijn verzoek een beslissing te nemen. Voorts heeft gedaagde besloten dat verzoek af te wijzen. 1.5 Gedaagde heeft deze afwijzing inhoudelijk gebaseerd op het advies van de STW van 4 april 2001. Daarin is – met verwijzing naar de arresten van de Hoge Raad van 27 mei 1994, NJ 1995, 136 en 1 maart 2002, NJ 2003, 210 – het standpunt ingenomen dat een vergoeding voor het gemis van octrooi in de regel geacht kan worden te zijn opgenomen in het loon, dat appellant geen bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de uitvinding en dat er slechts sprake is van een basisoctrooi dat nog verdere (commerciële) ontwikkeling behoeft zodat toekenning van een vergoeding als door appellant gevraagd niet gerechtvaardigd is. 2 De rechtbank heeft het tegen het bestreden besluit ingestelde beroep ongegrond verklaard. Daartoe heeft zij ambtshalve overwogen dat de bestuursrechter bevoegd is van het geding kennis te nemen omdat de onderhavige weigering een vergoeding toe te kennen een besluit is in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) waartegen op grond van die wet bezwaar en beroep open staat. In de omstandigheden dat de commissie beroepen bezwaarschriften NWO zich in haar advisering heeft beperkt tot een oordeel over gedaagdes bevoegdheid om een inhoudelijke beslissing op het verzoek van appellant te nemen en appellant vervolgens niet in de gelegenheid is gesteld om kennis te nemen van en te reageren op het aan het bestreden besluit ten grondslag gelegde advies van de STW, heeft de rechtbank geen aanleiding gezien dat besluit te vernietigen. Voorts heeft zij met inachtneming van het uitgangspunt en de daarbij van belang zijnde omstandigheden als vermeld door de Hoge Raad in de in 1.5 vermelde arresten, geoordeeld dat gedaagde niet gehouden is om aan appellant een vergoeding voor gemis aan octrooi toe te kennen. 3 In hoger beroep stelt appellant dat gedaagde bij zijn in het primaire besluit ingenomen standpunt is gebleven dat hij onbevoegd is om een besluit te nemen op appellantes aanvraag. Voorts heeft appellant betoogd dat de rechtbank ten onrechte voorbij is gegaan aan zijn grief dat bij het bestreden besluit geen sprake is geweest van een heroverweging van het primaire besluit op grondslag van het bezwaar omdat hij niet in de gelegenheid is geweest om te reageren op het advies van de STW. Tevens is appellant van mening dat in zijn geval geen betekenis toekomt aan de door de Hoge

E I G E N D O M

5 4 5

Raad in de in 1.5 vermelde arresten genoemde omstandigheden die van belang zijn voor de bepaling of er aanleiding bestaat voor het toekennen van een vergoeding voor gemis aan octrooi. Appellant is van oordeel dat hij in aanmerking had moeten worden gebracht voor de door hem verlangde vergoeding. 4 De Raad overweegt het volgende. 4.1.1 Appellant bestrijdt terecht het oordeel van de rechtbank dat het na de hoorzitting van de commissie beroep- en bezwaarschriften NWO bij gedaagde ingediende advies van de STW, gelet op artikel 7:9 van de Awb, niet noopte tot het opnieuw (doen) horen van appellant op straffe van vernietiging van het bestreden besluit. De Raad kan de rechtbank niet volgen in haar oordeel dat dit advies en de daarbij gevoegde bijlagen niet als feiten of omstandigheden beschouwd kunnen worden die voor de op het bezwaarschrift te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn als bedoeld in die bepaling. De Raad neemt hierbij in aanmerking dat gedaagde, omdat hij zich aanvankelijk onbevoegd achtte te beslissen op het verzoek van appellant om een vergoeding, niet eerder een inhoudelijk standpunt had ingenomen op appellantes desbetreffende verzoek en dat de juist genoemde commissie zich evenmin inhoudelijk daarover heeft uitgelaten, ondanks het feit dat appellant ook inhoudelijke gronden had aangevoerd. Uit de gedingstukken blijkt dat gedaagde zich met het oog op de beslissing op bezwaar tot de STW heeft gericht met het verzoek hem daaromtrent te adviseren. Onder deze omstandigheden had het horen van appellant over dat advies en de daarbij gevoegde stukken, waarvan er twee appellant toen niet bekend waren, niet achterwege mogen blijven. 4.1.2 Om die reden is het bestreden besluit ten onrechte door de rechtbank in stand gelaten. De aangevallen uitspraak komt derhalve voor vernietiging in aanmerking. De Raad zal doen hetgeen de rechtbank had behoren te doen: hij verklaart het beroep tegen het bestreden besluit gegrond en vernietigt dat besluit. 4.2 De Raad ziet aanleiding om ter finale afdoening van het geschil te onderzoeken of het bestreden besluit overigens zijn toetsing kan doorstaan. 4.2.1 Bij het bestreden besluit heeft gedaagde geweigerd om aan appellant een vergoeding toe te kennen voor gemis aan octrooi op grond van artikel 12 van de ROW 1995. Voorzover hier van belang is in artikel 12 van de ROW 1995 het volgende bepaald: 1 Indien de uitvinding, waarvoor octrooi wordt aangevraagd, is gedaan door iemand die in dienst van een ander een betrekking bekleedt, heeft hij aanspraak op octrooi, tenzij de aard van de betrekking medebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. In het laatstbedoelde geval komt de aanspraak op octrooi toe aan de werkgever. 3 Indien de uitvinding is gedaan door iemand die in dienst van een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling onderzoek verricht, komt de aanspraak op octrooi toe aan de betrokken universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling. 6 Ingeval de uitvinder niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of de door hem genoten geldelijke toe-

5 4 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

lage of in een bijzondere door hem te ontvangen uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi, is degene aan wie krachtens het eerste, tweede of derde lid, de aanspraak op octrooi toekomt, verplicht hem een, in verband met het geldelijke belang van de uitvinding en met de omstandigheden waaronder zij plaatshad, billijk bedrag toe te kennen. Een vorderingsrecht van de uitvinder krachtens dit lid vervalt na verloop van drie jaren sedert de datum waarop het octrooi is verleend. 4.2.2 De Raad staat dan voor de beantwoording van de vraag of de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat op gedaagde niet de plicht rust appellant op grond van artikel 12, zesde lid, van de ROW 1995 een billijk bedrag toe te kennen. De rechtbank heeft zich gebaseerd op de in 1.5 bedoelde jurisprudentie van de Hoge Raad. 4.2.2.1 Appellant heeft, ter ondersteuning van zijn stelling dat de genoemde arresten voor de beoordeling van zijn verzoek niet van betekenis zijn, aangevoerd dat deze arresten zijn gewezen onder de gelding van (het aan artikel 12, zesde lid, van de ROW 1995 voorafgaande) artikel 10 van de ROW 1910 dat geen specifieke bepaling kent met betrekking tot uitvindingen door onderzoekers als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de ROW 1995. Met de toevoeging van deze bepaling in 1995 heeft de wetgever naar de opvatting van appellant beoogd tot uitdrukking te brengen dat wetenschappelijk onderzoekers, anders dan de in het eerste lid van artikel 12 van de ROW 1995 bij wijze van uitzondering genoemde categorie van uitvinders aan wie geen aanspraak op octrooi toekomt, niet zijn aangesteld voor het doen van uitvindingen, maar voor bevordering van de wetenschap, hetgeen volgens appellant impliceert dat uitvindingen van wetenschappelijk onderzoekers niet kunnen worden beschouwd als vruchten van betaalde arbeid. 4.2.2.2 De Raad volgt appellant niet in dit betoog. Blijkens de memorie van toelichting op artikel 12 van de ROW 1995 (TK 1991-1992, 22 604 (R1435), nr. 3) was het de bedoeling van de wetgever dat dit artikel overeenstemt met artikel 10 van de ROW 1910. Voorts constateert de Raad dat de voorwaarden voor het toekennen van de onderhavige vergoeding in het tweede lid van het laatstgenoemde artikel zijn overgenomen in artikel 12, zesde lid, van de ROW 1995. Het derde lid van artikel 12 ROW 1995 is bij amendement aangebracht om de positie van de onderzoeker bij een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling afzonderlijk te regelen, teneinde meer uniformiteit voor deze categorie uitvinders te bewerkstelligen (amendement van de leden Witteveen-Hevinga en Van der Hoeven, TK 1993-1994, 22 604 (R 1435), nr. 22, Handelingen TK 1994, 61-4509). De wetgever heeft door te bepalen dat de aanspraak op octrooi toekomt aan de universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling de onderzoeker op één lijn gesteld met de in artikel 12, eerste lid, van de ROW 1995 genoemde uitvinder van wie de aard van zijn betrekking meebrengt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. Uit de overige bewoordingen van artikel 12, derde lid, ROW 1995 volgt dat de wetgever daarbij geen onderscheid heeft voorgestaan tussen onderzoekers met een ambtelijke aanstelling en onderzoekers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

4.2.2.3 De Raad komt daarom tot de conclusie dat de rechtbank de juiste maatstaf heeft gehanteerd. 4.2.2.4 In overeenstemming met het uitgangspunt van de wetgever, neergelegd in – thans – de eerste volzin van het zesde lid van artikel 12 van de ROW 1995, neemt de Hoge Raad in het arrest van 1 maart 2002, NJ 2003, 210, tot uitgangspunt dat een vergoeding voor het gemis aan octrooi is begrepen in het loon. Er is slechts aanleiding voor toekenning van een vergoeding voor het missen van de aanspraak op octrooi in het zich in de regel niet voordoende geval dat het loon niet geacht kan worden een dergelijke vergoeding in te houden. De vraag of dat geval zich voordoet en of derhalve aan de uitvinder een vergoeding toekomt van een in verband met het geldelijk belang der uitvinding en met de omstandigheden waaronder zij plaatshad billijk bedrag, moet beantwoord worden aan de hand van de omstandigheden van het geval, zoals: a de positie en de functie van de uitvinder binnen de organisatie, b zijn honorering en verdere arbeidsvoorwaarden, c de aard en het (geldelijk) belang van de uitvinding en d de mate waarin betrokkene aan de uitvinding heeft bijgedragen. a de positie en de functie van uitvinder binnen de organisatie 4.2.2.5 Uit de gedingstukken, waaronder het aanstellingsbesluit en de onderzoeksopzet, volgt dat appellant vanwege zijn bijzondere kennis was aangesteld ten behoeve van een onderzoek dat was gericht op de ontwikkeling van tests om reuma in een vroeg stadium te kunnen diagnosticeren waarbij in octrooiverlening was voorzien. In deze positie is geen grond gelegen om appellantes geval als bijzonder aan te merken. b honorering en verdere arbeidsvoorwaarden 4.2.2.6 De aan de destijds door appellant vervulde functie verbonden salarisschaal 10 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de tijdelijkheid van zijn aanstelling zijn niet ongebruikelijk in geval van een dergelijke functie. De stelling van appellant dat de condities voor gepromoveerde onderzoekers bij onderzoeksinstellingen in het buitenland en in het bedrijfsleven beter zijn, biedt onvoldoende grond voor het oordeel dat moet worden afgeweken van het uitgangspunt dat de vergoeding wegens gemis aan octrooi is verdisconteerd in het salaris. De bewering van appellant dat hij in totaal 2000 overuren heeft gemaakt in verband met werkzaamheden naast het onderzoek wordt door gedaagde bestreden en de Raad heeft in de gedingstukken onvoldoende aanknopingspunten gevonden voor de stelling van appellant dat zijn positie in zoverre een bijzondere was. c het (geldelijk) belang van de uitvinding 4.2.2.7 In het licht van de in de tweede volzin van artikel 12, zesde lid, van de ROW 1995 opgenomen vervaltermijn neemt de Raad bij de waardering van het (geldelijk) belang van het octrooi als peilmoment de datum waarop appellant zijn aanvraag om een vergoeding heeft gedaan, te weten 1 februari 1999. De gedingstukken bieden geen aanknopingspunten voor het oordeel dat het redelijkerwijs te verwachten (geldelijk) belang van het octrooi op dat moment zeer aanzienlijk was. In de onderzoeksopzet was weliswaar

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

voorzien in de ontwikkeling van tests en de mogelijkheid van commerciële toepassing daarvan, maar er zijn geen aanwijzingen voor een, op meervermeld moment, te verwachten uitzonderlijk resultaat van het octrooi. Uit de gedingstukken blijkt dat sprake was van niet meer en niet minder dan – weer – een stapje in een onderzoek. Ook uit de door partijen naar voren gebrachte gegevens over de latere ontwikkelingen, waaronder een tweede octrooiaanvraag, blijkt niet iets anders. d de mate waarin betrokkene aan de uitvinding heeft bijgedragen 4.2.2.8 De stelling van appellant dat de gestelde wijziging van de onderzoeksmethode (uitsluitend) door hem is bedacht en dat hij hierdoor een beslissende wending aan het onderzoek heeft gegeven, treft geen doel. De Raad heeft ook voor deze stelling in de gedingstukken geen aanknopingspunten gevonden en acht hierbij mede van belang dat naast appellant nog drie andere personen als uitvinder worden genoemd in het octrooi. Dat appellant (evenals zijn medeuitvinders) een belangrijke bijdrage aan het onderzoek heeft geleverd wordt overigens niet ontkend door gedaagde. Blijkens de door appellant op 5 april 2004 overgelegde verklaringen van A. Meekel, biochemicus/octrooigemachtigde bij het Nederlands Octrooibureau van 27 februari 2003 en 8 april 2003 ligt het octrooi binnen de doelstelling van het onderzoek. De stelling van appellant dat de in het voorstel vermelde onderzoeksmethode is aangepast (door over te gaan op het inbouwen van een gemodificeerd aminozuur in een synthetisch peptide) heeft de Raad er niet van overtuigd dat het octrooi min of meer het toevallige product is van (mede door appellant verricht) wetenschappelijk onderzoek. De overige verklaringen van Meekel brengen de Raad niet tot een ander oordeel nu deze biochemicus/ octrooigemachtigde, na kennisname van twee (mede) door appellant met betrekking tot het onderzoek gepubliceerde artikelen, het standpunt heeft ingenomen dat de woorden ’toevallig product’ niet geheel passend zijn en dat de artikelen waarschijnlijk een origineel product van wetenschappelijk onderzoek beschrijven. Van een onderzoeker met een aanstelling en een expertise als die van appellant mag worden verwacht dat hij meewerkt aan het wijzigen van de onderzoeksmethode om tot een optimaal onderzoeksresultaat te komen. Dit geldt evenzeer voor de door appellant gestelde werkzaamheden als het leggen van contact met een laboratorium bij een andere universiteit wegens ontbreken van voldoende onderzoeksfaciliteiten in de toenmalige accommodatie en het aanvragen van het octrooi. Ook in deze opzichten is appellantes positie niet als een bijzondere te beschouwen. 4.2.2.9 Hetgeen overigens door appellant naar voren is gebracht noodzaakt evenmin tot het oordeel dat appellantes geval in die mate als bijzonder is te beschouwen dat het loon niet kan worden geacht een vergoeding in te houden voor gemis aan octrooi. Dit betekent dat gedaagde zich terecht niet gehouden heeft geacht om aan appellant een vergoeding voor gemis van octrooi toe te kennen. 5 Nu de rechtbank gezien het vorenstaande bij de inhoudelijke beoordeling van het geschil uitgegaan is van de juiste feiten en omstandigheden en de door haar terecht gehanteerde maatstaf ook juist heeft toegepast, ziet de Raad aan-

E I G E N D O M

5 4 7

leiding te bepalen dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit geheel in stand blijven. 6 De Raad acht termen aanwezig om gedaagde met toepassing van artikel 8:75 van de Awb te veroordelen tot een vergoeding van een bedrag van € 322,– aan kosten van in beroep verleende rechtsbijstand, een bedrag van € 25,40 aan reiskosten in beroep en een bedrag van € 26,60 aan reiskosten in hoger beroep, in totaal derhalve € 373,–. III Beslissing De Centrale Raad van Beroep, Recht doende: Vernietigt de aangevallen uitspraak; Verklaart het beroep gegrond; Vernietigt het bestreden besluit van 18 april 2001; Bepaalt dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven; Veroordeelt gedaagde in de proceskosten van appellant tot een bedrag van in totaal € 373,–, te betalen door de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek; Bepaalt dat die organisatie aan appellant het door hem in beroep en in hoger beroep betaalde griffierecht van in totaal € 267,10 vergoedt. Enz.

Nr. 89 Benelux-Gerechtshof, 25 juni 2004* (Taco-ijsjes) Mrs. I. Verougstraete, president, W.J.M. Davids, eerste vicepresident, R. Gretsch, tweede vice-president, M. Lahousse, P. Neleman, R. Schmit, rechters, A.M.J. van BuchemSpapens, G. Bourgeois en L. Mousel, plaatsvervangende rechters Art. 4,6 BMW Het zesde lid van artikel 4 beoogt te voorkomen dat de deposant het uitsluitend recht op een merk verkrijgt wanneer hij het depot te kwader trouw heeft verricht, waarvan onder de letters a. en b. twee voorbeelden worden gegeven. Beide voorbeelden vinden hun grond in het misbruik bij de deposant. De toepassing van het zesde lid van artikel 4 is niet beperkt tot deze gevallen. Anderzijds moet worden aangenomen dat de BMW toelaat dat de omstandigheden van het geval meebrengen dat kwade trouw afwezig is wanneer zich geen geval van misbruik voordoet. In het in de eerste vraag bedoelde geval doet zich de situatie voor dat er sprake is van voorgebruik door een derde, terwijl die derde evenwel ten opzichte van de deposant niet de eerste gebruiker (de voorgebruiker) van het merk is, doch in die verhouding de deposant zelf de eerste gebruiker was (de voor-voorgebruiker). Derhalve maakt de eerste gebruiker die het merk niet tijdig heeft gedeponeerd geen misbruik wanneer hij het merk alsnog deponeert. Unilever NV en Iglo-Mora Groep BV, advocaten mrs. T. Cohen Jehoram en M.L.J. van de Braak te ’s-Gravenhage, tegen

* Vervolg op Rb. ’s-Gravenhage 15 juli 1999, BIE 2000, nr. 82, blz. 487 en Hoge Raad, 24 jan. 2003, BIE 2003, nr. 85, blz. 350. Red.

5 4 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Artic NV en NV Frisa, advocaat mr. J.L. ten Hove te Maastricht. a Conclusie A.-G. F.F. Langemeijer, 28 november 2003 Inleiding 1.1 In het merkenrecht kunnen in grote lijnen twee stelsels worden onderscheiden: het stelsel waarin een uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door het (eerste) gebruik en het stelsel waarin een uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door het (eerste) depot. In art. 3 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW) is voor het laatste stelsel gekozen. Dienovereenkomstig bepaalt art. 12 onder A BMW dat niemand bescherming in rechte kan inroepen voor een teken dat als merk in de zin van artikel 1 wordt beschouwd, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponeerd en, zo nodig, de inschrijving ervan heeft doen vernieuwen. 1.2 Het stelsel waarbij het eerste gebruik bepalend is voor het verkrijgen van een uitsluitend recht heeft het nadeel van onvoldoende rechtszekerheid: zonder registratie van merkdepots is voor aanbieders van waren en diensten niet gemakkelijk en volledig te overzien welke merken reeds eerder door anderen in gebruik zijn genomen. Het stelsel waarbij het eerste depot bepalend is biedt de verlangde rechtszekerheid maar heeft weer andere nadelen, zoals de kwetsbaarheid voor misbruik van het depotrecht. In het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen is de keuze voor een stelsel waarin het uitsluitend recht wordt verkregen door (eerste) depot toegelicht in par. 3: De nadelen, die de verkrijging van het recht door het eerste gebruik met zich medebrengt, overtreffen ruimschoots de eraan verbonden voordelen. De beperking, volgens welke het uitsluitend recht slechts kan worden uitgeoefend na inschrijving,1 schijnt evenmin de rechtsonzekerheid, welke voortvloeit uit het bestaan van mogelijke niet ingeschreven rechten van eerdere maar onbekende gebruikers, in voldoende mate op te heffen. Daarom stelt het ontwerp voor het uitsluitend recht te doen ontstaan uit het eerste depot (artikel 3). Weliswaar vertoont dit systeem het nadeel, dat een onbekende gebruiker van een merk, die heeft nagelaten zijn merk te deponeren, geen aanspraak meer kan maken op een uitsluitend recht, wanneer de latere gebruiker van een overeenstemmend merk eerder dan hij heeft gedeponeerd, maar dit nadeel weegt niet zwaar, indien men van de opvatting uitgaat, dat de belanghebbende kringen van handel en industrie die merkrechten willen verkrijgen na de invoering van een eenvormige wet, zullen weten, dat tijdig deponeren van het merk onontbeerlijk is. Teneinde echter misbruiken te voorkomen is bepaald (artikel 4 onder 6 en artikel 14 onder B) dat een te kwader trouw verricht depot kan worden nietig verklaard. Daaronder wordt onder andere verstaan een depot verricht door iemand, die wist of behoorde te weten, dat een niet ingeschreven overeenstemmend recht reeds eerder gebruikt werd. 1.3 De Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 nr. 89/104/EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, Pb L 040 p. 1 (hierna: de Merkenrichtlijn), noemt in art. 3 de gronden voor weigering of nietigheid van een merk. Het eerste lid van art. 3 bevat de verplichte weigeringsgronden. Het tweede lid van art. 3, 1

Dat was, blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar, het systeem dat tot dan toe in België bestond.

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

aanhef en onder d, houdt in dat elke Lid-Staat kan bepalen dat een merk niet ingeschreven wordt of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard indien de aanvrage om inschrijving van het merk te kwader trouw is geschied. Het begrip ’te kwader trouw’ wordt in de Merkenrichtlijn niet nader omschreven. 1.4 In de Eenvormige Beneluxwet is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Art. 4, aanhef en onder 6, BMW bepaalt dat binnen de in de artikelen 6bis, 6ter en 14 gestelde grenzen geen recht op een merk wordt verkregen door: het te kwader trouw verrichte depot, onder andere: a het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend; b het depot dat wordt verricht, terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied.2 1.5 Het artikelsgewijs gedeelte van het Gemeenschappelijk Commentaar vermeldt ten aanzien van art. 4, aanhef en onder 6, dat een beoordeling van de kwade trouw van een deposant in ieder afzonderlijk geval noodzakelijk zal zijn. Daarbij dient rekening te worden gehouden met alle aan het geval eigen omstandigheden. Onder a en b zijn enkele, niet limitatief op te vatten, gevallen genoemd, waarin de kwade trouw van de deposant uit het geheel van feiten zonder meer voortvloeit. Met betrekking tot art. 4, onder 6 onder a, vermeldt het Gemeenschappelijk Commentaar dat de wetenschap, mits bewezen, van een eerder gebruik in aanmerking kan worden genomen, zelfs indien dit niet algemeen bekend is. Daarentegen kan het ontbreken van wetenschap van een eerder gebruik slechts worden toegerekend wanneer dit gebruik in de belanghebbende kringen algemeen bekend is. 1.6 De bestaansreden van art. 4, aanhef en onder 6, BMW is niet onmiddellijk duidelijk. Een wetgever die kiest voor een stelsel, waarin niet het eerste gebruik doch het eerste depot bepalend is voor het verkrijgen van een uitsluitend recht op een merk, aanvaardt immers – in beginsel – dat iemand het merk kan deponeren dat voordien bij een ander in gebruik was. 1.7 De ontstaansgeschiedenis werpt hierop enig licht. Vóór de totstandkoming van de Eenvormige Beneluxwet bestonden in België, Nederland en Luxemburg verschillende stelsels, die als algemeen uitgangspunt evenwel gemeen hadden dat het eerste gebruik bepalend was voor het ontstaan van een uitsluitend recht op het merk. In een voorontwerp van wet, opgesteld door een werkgroep uit de Nederlandse afdeling van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI),3 werd voorgesteld dat het uitsluitend recht op een merk zou worden verkregen door een te goeder trouw gedane aanmelding ter in2 Zie over het bepaalde onder b: Benelux-Gerechtshof 24 juni 2002, NJ 2003, 588 m.nt. J.H. Spoor. 3 Gepubliceerd als bijlage bij BIE 1954, 1.

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

schrijving. Volgens dit voorontwerp werd in het bijzonder geacht niet te goeder trouw te zijn: een aanmelding, geschied met kennis van of in niet te verontschuldigen onwetendheid van een eerder te goeder trouw gemaakt gebruik binnen het Benelux grondgebied van hetzelfde of een overeenstemmend merk voor soortgelijke voortbrengselen, waren of diensten door een derde, wiens toestemming niet is verkregen. Aldus was in dit voorontwerp sprake van een tussenoplossing waarbij het depotstelsel weliswaar tot uitgangspunt diende, maar via de toets van de goede trouw van het depot een correctie hierop mogelijk werd gemaakt. Uit de toelichting blijkt wat de werkgroep uit de AIPPI zich hierbij heeft voorgesteld. Bij ’kennis van’ werd het voorbeeld genoemd van de oneerlijke tussenpersoon die, nadat een opdrachtgever hem de bemiddeling bij de verkoop van bepaalde waren heeft toevertrouwd, het merk op zijn eigen naam deponeert vóórdat de opdrachtgever aan een depot is toegekomen. Bij ’niet te verontschuldigen onwetendheid’ van de deposant dacht de werkgroep aan een algemeen bekend merk dat vóór het depot bij een ander in gebruik is. 1.8 In het oorspronkelijk regeringsontwerp voor een Eenvormige Beneluxwet werd voorgesteld dat het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door een (eerste) depot te goeder trouw. In de uiteindelijke tekst van de Eenvormige Beneluxwet is de goede trouw als vereiste voor een geldig depot weggelaten.4 In plaats daarvan heeft de Beneluxwetgever gekozen voor een negatieve formulering: geen recht op een merk wordt verkregen door een depot dat te kwader trouw is verricht. Het Benelux-Gerechtshof heeft beslist dat art. 4, onder 6, BMW berust op de gedachte dat een stelsel waarin het recht op een merk wordt verkregen door het eerste depot, correctie behoeft ten gunste van degenen die eerder te goeder trouw en op normale wijze het merk voor soortgelijke waren gebruikten en ten nadele van degenen die (in de zin van art. 4 onder 6 BMW) te kwader trouw hebben gedeponeerd.5 Deze gedachte is internationaal aanvaard, in welk verband het Benelux-Gerechtshof wees op art. 6bis van het (gewijzigde) Verdrag van Parijs.6 1.9 In art. 4, onder 6 onder a, BMW wordt de eis gesteld dat de eerdere gebruiker (de zgn. voorgebruiker) te goeder trouw is. In zijn arrest van 21 november 1983 (Cowbrand II), nr. A 82/6, NJ 1985, 333 m.nt. vNH, heeft het BeneluxGerechtshof voorop gesteld dat in het in deze bepaling gegeven voorbeeld van een depot te kwader trouw de onderlinge verhouding van de deposant en de voorgebruiker aan de orde is. Voor de uitleg van het begrip ’te goeder trouw’ in art. 4, onder 6 onder a, is derhalve onverschillig of de voorgebruiker kennis heeft gehad, althans had behoren te hebben, van feiten die op het later gedeponeerde merk generlei betrekking hebben, dan wel van een eerder gebruik of depot van anderen dan de in die wettelijke bepaling bedoelde deposant of diens rechtsvoorganger. Het hof overwoog voorts: dat de eis van de goede trouw ertoe strekt bescherming te onthouden aan een voorgebruik dat met het oog op de in aanmerking te nemen 4

Zie voor de vindplaatsen: de conclusie van de A-G Berger voor BeneluxGerechtshof 25 mei 1979, nr. A 78/1, NJ 1981, 192 m.nt. vNH (Cowbrand I). 5 Benelux-Gerechtshof 25 mei 1979, reeds aangehaald. 6 Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967. Art. 6bis ziet, onder meer, op algemeen bekende merken die vóór de datum van het depot in gebruik waren.

E I G E N D O M

5 4 9

belangen van de deposant of diens rechtsvoorganger als onbehoorlijk moet worden aangemerkt; dat voor de vraag of van een zodanig gebruik sprake is, rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, ook met omstandigheden die de voorgebruiker wellicht niet heeft gekend, maar had behoren te kennen (geobjectiveerde goede trouw). De maatstaf van de geobjectiveerde goede trouw was in de destijds aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegde casus van belang omdat het depot waarvan de nietigheid was ingeroepen een heropnemingsdepot was: in beginsel wordt aangenomen dat de voorgebruiker een uit het Benelux-register blijkende eerdere inschrijving van een merkdepot behoort te kennen. Probleemstelling 2.1 Reeds lang bestaat binnen de Benelux discussie over de vraag, hoe het vereiste van ’goede trouw’ van de voorgebruiker in het voorbeeld van art. 4, onder 6 onder a, BMW zich verhoudt tot het vereiste van ’kwade trouw’ van de deposant in de aanhef van art. 4 onder 6 BMW. Het vraagstuk kan nader worden uitgesplitst: i mag de rechter, wanneer in een bepaald geval aan de omschrijving van art. 4, onder 6 onder a, BMW is voldaan, tóch beslissen dat het depot niet te kwader trouw is verricht in de zin van art. 4, onder 6 (aanhef)? ii geldt de regel van art. 4, onder 6 onder a, BMW óók in het geval waarin de deposant het merk eerder in de Benelux heeft gebruikt dan de voorgebruiker die zich op art. 4, onder 6 onder a, beroept? 2.2 De discussie in de vakliteratuur is gevoerd aan de hand van een fictief geval, bekend geworden als de casus Alpha/ Olpha. Stel dat ondernemer A in 1992 het merk ’Alpha’ in de Benelux gebruikt voor bepaalde waren, zonder dit merk te deponeren. Stel vervolgens dat ondernemer B in 1993 een daarmee overeenstemmend teken, bijvoorbeeld ’Olpha’, in de Benelux gaat gebruiken voor dezelfde waren. Wanneer A daarna, bijvoorbeeld in 1994, het merk ’Alpha’ deponeert zonder dat hij bekend is of bekend behoorde te zijn met het voorgebruik (d.w.z.: het aan zijn depot voorafgaande gebruik) van B, wordt het depot van A niet te kwader trouw verricht. Wanneer A ten tijde van zijn depot evenwel bekend is, of bekend behoort te zijn, met het voorgebruik van B, kan B de nietigheid van A’s depot inroepen. Zo’n situatie doet zich regelmatig voor. Sterker nog, de omstandigheid dat A bekend raakt met het voorgebruik van B zal dikwijls juist de aanleiding zijn voor A om zijn merk alsnog bij het Beneluxmerkenbureau te deponeren. Wat is in die situatie rechtens? 2.3 Afgaand op de tekst van art. 4, onder 6 onder a, BMW is de nietigheid van het depot van A geheel afhankelijk van het antwoord op de vraag of B vóór het depot van A een overeenstemmend merk te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Indien voorgebruiker B bij aanvang van zijn gebruik in 1993 bekend was of (vanwege de faam van ’Alpha’) bekend behoorde te zijn met het oudere, immers uit 1992 daterende, voor-voorgebruik van A, is het voorgebruik van B niet te goeder trouw. De rechter zal in dat geval het beroep van B op de nietigheid van A’s depot verwerpen. Indien, daarentegen, voorgebruiker B in 1993 het merk te goeder trouw heeft gebruikt en ook aan de overige vereisten van art. 4, onder 6 onder a, BMW is voldaan (zoals

5 5 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

het vereiste van ’gebruik op normale wijze’), zou de rechter het depot van A steeds moeten aanmerken als te kwader trouw verricht. 2.4 Deze consequentie gaat veel schrijvers te ver. Zij houdt immers in dat A geen uitsluitend recht op zijn merk kan doen gelden hoewel hij de eerste deposant en tevens de eerste gebruiker (de voor-voorgebruiker) van het merk is. Daarbij komt, dat deze uitleg tot een onbevredigende einduitkomst leidt: wanneer B, na een nietigverklaring van het depot van A, op zijn beurt het merk ’Olpha’ deponeert, staat ook het depot van B bloot aan een nietigverklaring. B is ten tijde van zijn depot immers bekend met het daaraan voorafgaande gebruik van ’Alpha’ door A; het voorgebruik van A is te goeder trouw omdat A de eerste feitelijke gebruiker is. Het resultaat is een wederzijds vrij gebruik van beide merken (’Alpha’ en ’Olpha’), hetgeen uiteindelijk zal leiden tot het verlies van het onderscheidend vermogen ervan. 2.5 De voorstanders van een strikte uitleg van art. 4, onder 6, BMW hebben deze consequentie onder ogen gezien. Zij aanvaarden haar als een logisch gevolg van de keuze voor een stelsel dat gebaseerd is op het eerste depot.7 Achter hun opvatting lijkt de gedachte te steken dat iedere bewuste aantasting van de gevestigde belangen van derden een misbruik van het depotrecht oplevert. Dat dit ook geldt wanneer de deposant zelf de eerste gebruiker is, wordt door M. Gotzen als volgt verklaard: Wie in de voorwaarden verkeert om een geldig depot te verrichten behoort deze uiterst eenvoudige formaliteit onmiddellijk door te voeren. Wachten kan leiden tot kennis van eens anders concurrerend gebruik en, eens zo ver, is het te laat om nog te trachten de mededinger van zijn gebruik te beroven.8 2.6 De tegenstanders van een strikte uitleg van art. 4, onder 6, BMW zijn van mening dat art. 4, onder 6 onder a, BMW nimmer is bedoeld voor gevallen waarin de deposant zélf de voor-voorgebruiker is. Huydecoper beroept zich daartoe op de ratio van art. 4 onder 6: het bestrijden van misbruik van het depotrecht. Hij betoogt dat een depot van A, ook al is A bekend met het voorgebruik door een derde, niet onbehoorlijk kán zijn wanneer A in verhouding tot die derde de oudste gebruiker van het merk is. Volgens Huydecoper is het niet onbehoorlijk, een door voorgebruik verkregen belang alsnog om te zetten in een door een depot onderbouwd recht. Integendeel, volgens Huydecoper is dit een algemeen gangbare praktijk. Spoor beschouwt het voor-voorgebruik van de deposant als een rechtvaardigingsgrond die eraan in de weg staat dat het depot wordt aangemerkt als te kwader trouw verricht.9 7

M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht (1969), blz. 75-77, naar aanleiding van een voorbeeld dat hij ontleent aan L. Wichers Hoeth, Etude comparative de quelques aspects de l’usage de la marque (diss. 1963), blz. 77; E.A. van Nieuwenhoven Helbach, in Dorhout Mees’ Nederlands handels- en faillissementsrecht, deel II, Industriële eigendom en mededingingsrecht (7e druk 1983), nr. 665 (in de 8e druk is deze passage niet herhaald). Tot de voorstanders reken ik ook Th. van Innis, Les signes distinctifs (1997) nr. 392. 8 M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht (1969) nr. 57. 9 J.L.R.A. Huydecoper, De regeling van het depot te kwader trouw in art. 4.6 van de Benelux Merkenwet, in: Wim Mak BMM Award 1990. Zijn opvatting wordt ondersteund door E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken (diss. 1991), blz. 89; Ch. Gielen, noot onder Pres. Rb. ’s-Gravenhage 1 oktober 1991, IER 1991, blz. 141 nr. 53; dezelfde, in: Ch. Gielen/L. Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992) nr. 519, en in: Wichers Hoeth’ Kort

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

2.7 In de rechtspraak worden conflicten van dit type dikwijls afgedaan op de grond dat het voorgebruik niet te goeder trouw is geweest; in dat geval is niet voldaan aan één van de vereisten van art. 4, onder 6 onder a, BMW en blijft het depot van de voor-voorgebruiker dus in stand.10 In een enkel geval is geoordeeld dat reeds de omstandigheid dat de deposant de eerste gebruiker (de voor-voorgebruiker) is, eraan in de weg staat dat het depot door de rechter wordt aangemerkt als te kwader trouw verricht.11 2.8 Op de nieuwe feiten die Artic en Frisa in hun memorie voor het Benelux-Gerechtshof hebben aangevoerd kan mijns inziens niet worden ingegaan. De verwijzende rechter omschrijft de feiten waarop het recht moet worden toegepast.12 Uit de feiten zoals vastgesteld in het arrest van de Hoge Raad volgt dat Iglo-Ola, een dochtermaatschappij van Unilever, in 1997 een ijsje met een taco-vorm onder de naam ’Winner Taco’ in de Benelux op de markt heeft gebracht. In februari 1999 heeft Artic een ijsje met een taco-vorm onder de naam ’El Taco’ in de Benelux op de markt gebracht. Op 6 mei 1999 heeft Iglo-Ola een afbeelding van haar ’Winner Taco’-ijsje als beeld/vormmerk bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd. In de procedure bij de nationale rechter staat ter discussie of dit depot te kwader trouw is geschied, op de grond dat Iglo-Ola ten tijde van haar depot bekend was met het voorgebruik van de taco-vorm voor ijs door Artic. In de aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegde casus is Iglo-Ola dus de deposant, geldt Artic/Frisa als de voorgebruiker en geldt Unilever/Iglo-Ola als de voorvoorgebruiker. 2.9 De Hoge Raad heeft de volgende vragen aan het BeneluxGerechtshof voorgelegd: 1 Kan van het te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW geen sprake zijn op grond van het enkele feit dat de deposant die weet dat van gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is, de eerste gebruiker (de voorvoorgebruiker) van het merk is? 2 Indien het antwoord op vraag 1 luidt dat de enkele omstandigheid dat de deposant de eerste gebruiker van het merk is, niet voldoende is om aan te nemen dat kwade trouw als bedoeld in artikel 4 lid 6 ontbreekt, kan dan toch worden aangenomen dat onder omstandigheden de voor-voorgebruiker niet te kwader trouw is en, zo ja, moeten

begrip van het intellectuele eigendomsrecht (2000) nr. 345; J.H. Spoor, losbladige Intellectuele Eigendom, aant. 6.2.5d op art. 4 BMW. Zie voorts: D.W.F. Verkade, noot onder HR 2 maart 1990, NJ 1991, 148; A. Braun, Précis des marques (1995), nr. 245, die weer verwijst naar Wichers Hoeth. 10 Zie bijv. HR 22 juni 2001, NJ 2002, 103 m.nt. DWFV. De door de Hoge Raad aan het Benelux-Gerechtshof gestelde vragen zijn nimmer beantwoord omdat partijen het geding in cassatie deden royeren voordat het Benelux-Gerechtshof uitspraak had gedaan. 11 Zie het rechtspraakoverzicht in losbl. IEC, aant. 6.2.5d op art. 4 BMW. In het bijzonder van belang: Rb. van koophandel Brussel 23 september 1991, Ing.-Cons. 1992, 175; pres. Rb. ’s-Gravenhage 1 oktober 1991, IER 1991, blz. 141 nr. 53; Hof Arnhem 23 februari 1993, BIE 1994, blz. 17 nr. 5; Hof Amsterdam 30 juni 1994, BIE 1997, blz. 256 nr. 46; pres. Rb. ’s-Gravenhage 25 augustus 1994, BIE 1996, blz. 165 nr. 46; pres. Rb. ’s-Gravenhage 20 november 1996, BIE 1997, blz. 178 nr. 22; Hof Amsterdam 19 februari 1998, BIE 1998, blz. 344 nr. 71; pres. Rb. ’s-Gravenhage 11 september 1998, BIE 2000, blz. 362 nr. 87. In andere zin werd beslist door Hof ’s-Hertogenbosch 19 november 1990, IER 1991, blz. 35 met kritische noot van Ch. Gielen, en door het gerechtshof te ’s-Gravenhage in de onderhavige procedure. 12 Zie art. 6 lid 5 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 1965, 71).

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

dan alle overige omstandigheden van het geval in de beoordeling worden betrokken of moet alleen voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden? 3 Indien het antwoord op vraag 2 luidt dat aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan, behoort dan tot deze voorwaarden: a dat de voorgebruiker rekening moest houden met een depot door de voor-voorgebruiker? en/of b dat het teken ten tijde van het voor-voorgebruik van de latere deposant dan wel ten tijde van de aanvang van het voorgebruik door een derde reeds onderscheidend vermogen had en, zo ja, is daarbij de mate van onderscheidend vermogen nog van belang? Bespreking van de prejudiciële vragen 3.1 Volgens rov. 3.4 van het arrest van de Hoge Raad kan de al dan niet bekendheid van Artic c.s. met het eerdere gebruik van de taco-vorm door de deposant (Iglo-Ola) in cassatie buiten beschouwing worden gelaten. De Hoge Raad stelt vast dat het gerechtshof in hoger beroep impliciet heeft aangenomen dat Artic en Frisa bij (de aanvang van) haar gebruik op de hoogte waren van het gebruik van de tacovorm voor deze waren door Unilever c.s.. Hierbij past een kanttekening. Wanneer de nationale rechter zou vaststellen dat het voorgebruik van Artic c.s. niet te goeder trouw is geweest, is niet voldaan aan één van de bestanddelen van art. 4, onder 6 onder a, BMW. Uit de uiteenzetting hiervoor volgt dat de Alpha/Olpha-problematiek zich slechts voordoet wanneer de rechter vaststelt dat geheel aan de omschrijving van het voorbeeld in art. 4, onder 6 onder a, is voldaan en hij vervolgens moet beoordelen of, desondanks, het depot van de voor-voorgebruiker mag worden beschouwd als een niet te kwader trouw verricht depot. 3.2 Ik veronderstel dat de verwijzende rechter heeft bedoeld dat indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord, een onderzoek naar de aan- of afwezigheid van de goede trouw van de voorgebruiker geheel achterwege kan blijven. Vraag 1 haakt in feite aan bij de opvatting van Huydecoper, dat een depot, ook al is de deposant bekend met het voorgebruik door een derde te goeder trouw, niet te kwader trouw kán zijn indien de deposant in verhouding tot die derde de eerste gebruiker van het merk is. Dit komt overeen met het vraagstuk zoals aangeduid in alinea 2.1 onder ii. Spoor is van mening dat het aanvaarden van deze opvatting een aanmerkelijke vereenvoudiging zou opleveren van het huidige ingewikkelde stelsel van artikel 4, onder 6.13 3.3 Alvorens hierop in te gaan, toch nog een kort woord over het vraagstuk dat in alinea 2.1 onder i werd aangeduid. Mag de rechter, in een geval dat voldoet aan de omschrijving van art. 4, onder 6 onder a, BMW, tóch beslissen dat het depot niet te kwader trouw is verricht? Van Innis geeft argumenten voor een ontkennend antwoord.14 Hij noemt allereerst de beslissing van de Benelux-wetgever om in art. 4, onder 6, twee situaties te regelen waarin sprake is van een depot te kwader trouw. De wettekst (’onder andere’/’notamment’) maakt dit duidelijk. Volgens Van Innis wordt de rechtszekerheid geschaad en wordt het door de Benelux-wetgever beoogde evenwicht verstoord wanneer de rechter een depot zou aanmerken als niet te kwader trouw verricht, hoewel het geval voldoet aan de omschrijving van art. 4, onder 6, onder a of b. In de tweede plaats 13 14

J. Spoor, losbl. IEC, aant. 6.2.4c op art. 4 BMW. Th. van Innis, Les signes distinctifs (1997), nr. 392.

E I G E N D O M

5 5 1

wijst hij op de verduidelijking in het Gemeenschappelijk Commentaar – reeds aangehaald in alinea 1.5 hiervoor –, waar het in art. 4, onder 6 onder a, beschreven voorbeeld wordt beschouwd als één van de gevallen waarin de kwade trouw van de deposant ’uit het geheel van feiten zonder meer voortvloeit’. 3.4 Tegen deze argumenten kan worden ingebracht dat art. 4, onder 6, ook in andere zin zou kunnen worden gelezen, te weten zodanig dat de hoofdregel van de kwade trouw van de deposant voorop wordt gesteld. In de laatstbedoelde lezing zou de rechter niet mogen volstaan met de vaststelling dat voldaan is aan de omschrijving van art. 4, onder 6 onder a. De rechter zou zich in die lezing zelfstandig – d.w.z. niet gebonden aan de onder a en b in de wet genoemde voorbeelden – een oordeel moeten vormen over de vraag of het depot te kwader trouw is verricht. Met het voorbeeld van art. 4, onder 6 onder a, heeft de Benelux-wetgever kennelijk het oog gehad op een standaard-situatie waarin een willekeurige deposant en een willekeurige voorgebruiker tegenover elkaar staan. De ontstaansgeschiedenis biedt geen aanwijzing dat de Benelux-wetgever rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat de deposant tevens de eerste gebruiker van het merk (d.w.z. de voor-voorgebruiker) is. 3.5 De tegenstanders van een strikte uitleg van art. 4 onder 6 BMW hebben nog als wetssystematisch argument aangevoerd dat art. 12A BMW zinloos is wanneer een depot niet geldig zou kunnen plaatsvinden nadat de deposant bekend is geworden met het gebruik van een overeenstemmend merk door een derde. Art. 12A houdt immers in dat wanneer het teken waarvoor bescherming wordt ingeroepen nog niet is gedeponeerd (of wanneer de eiser heeft nagelaten de inschrijving te vernieuwen), het merkdepot tijdens het geding alsnog kan geschieden.15 3.6 Dit, aan art. 12A ontleende, argument acht ik niet steekhoudend. Art. 12A veronderstelt inderdaad dat een depot plaatsvindt nadat de deposant bekend is geworden met het voorgebruik door een derde. Echter, ook bij een strikte uitleg van art. 4, onder 6 onder a, behoudt de mogelijkheid van deponering tijdens de inbreukprocedure betekenis voor gevallen waarin de deposant/voor-voorgebruiker wil optreden tegen een voorgebruiker die het merk niet te goeder trouw gebruikte. 3.7 Ik laat het in alinea 2.1 onder i genoemde vraagstuk verder rusten. Ook wanneer de opvatting van Van Innis wordt gevolgd, blijft van belang de onder ii genoemde vraag: geldt de regel van art. 4, onder 6 onder a, BMW óók in het geval waarin de deposant het merk eerder in de Benelux heeft gebruikt dan de voorgebruiker die zich op art. 4, onder 6 onder a, heeft beroepen? 3.8. Op dit punt verschaft het Gemeenschappelijk Commentaar geen uitsluitsel. Het antwoord moet daarom worden gezocht in de ratio van de regel. Die ratio is, dat een stelsel gebaseerd op verkrijging van een merkrecht door een (eerste) depot een correctie behoeft, voor zover deze correctie nodig is om misbruik van het depotrecht te voorkomen. Ongeacht of de Benelux-wetgever zou hebben gekozen voor een stelsel van rechtverkrijging door (eerste) gebruik van het merk dan wel voor een stelsel van rechtverkrijging door (eerste) depot, in beide gevallen zou Iglo/Ola hier een geldig 15 Huydecoper, a.w., nr. 30; Arkenbout, diss. 1991, blz. 89; pres. Rb. ’s-Gravenhage 25 augustus 1994, BIE 1996, blz. 165 nr. 46.

5 5 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

merkrecht hebben gehad. Het voorgebruik van de derde is niet als zodanig bescherming waard: de voorgebruiker te goeder trouw wordt slechts beschermd voor zover het attributieve stelsel correctie behoeft om misbruik van het depotrecht te voorkomen. Wanneer de deposant de eerste gebruiker is ontbreekt de noodzaak van een zodanige correctie. 3.9 Afgezien van de – hieronder te bespreken – aspecten van Europees gemeenschapsrecht, is mijn slotsom dat wanneer een depot wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt en die derde zijn toestemming niet heeft verleend, de rechter dit depot niet behoeft aan te merken als een te kwader trouw verricht depot indien de deposant in verhouding tot die derde de eerste gebruiker (de voor-voorgebruiker) is. 3.10 Ik ben mij ervan bewust dat dit antwoord niet precies aansluit bij de formulering van de eerste prejudiciële vraag. De reden van deze afwijking is dat in de negatieve formulering van de eerste prejudiciële vraag geen rekening ermee is gehouden dat een depot om een ándere reden dan het voldoen aan de omschrijving van art. 4, onder 6, onder a, door de rechter kan worden aangemerkt als een te kwader trouw verricht depot. De voorbeelden in art. 4, onder 6, onder a en b, BMW zijn immers niet limitatief. 3.11 In de door mij verdedigde opvatting behoeven de overige, subsidiair gestelde, prejudiciële vragen geen behandeling meer. De tweede prejudiciële vraag gaat m.i. terecht ervan uit dat de enkele omstandigheid dat de deposant de eerste gebruiker van het merk is, niet voldoende is om aan te nemen dat kwade trouw als bedoeld in art. 4, onder 6, ontbreekt. Zoals gezegd, is deze enkele omstandigheid wél voldoende om aan te nemen dat de voorgebruiker geen beroep kan doen op de in art. 4, onder 6 onder a, neergelegde regel. Het depot kan niettemin wel uit anderen hoofde worden aangemerkt als een te kwader trouw verricht depot. 3.12 Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag kan nog het volgende worden opgemerkt. Bij de beantwoording van de vraag of de voorgebruiker te goeder trouw is in de zin van art. 4, onder 6 onder a, dient de rechter rekening te houden met alle omstandigheden van het geval. Dit volgt uit het arrest Cowbrand II (zie alinea 1.9) en uit het Gemeenschappelijk Commentaar (zie alinea 1.5). Indien het antwoord op de eerste prejudiciële vraag inhoudt dat de regel van art. 4, onder 6 onder a, ook van toepassing is wanneer de deposant tevens de voor-voorgebruiker is, lijkt mij alleen nog ruimte te bestaan voor een toetsing of de voorgebruiker te goeder trouw is. 3.13 Voor wat betreft de derde prejudiciële vraag kan het volgende worden opgemerkt. De vraag of de voorgebruiker rekening had moeten houden met een (op dat moment nog toekomstig) depot door de voor-voorgebruiker, wordt in de merkenrechtelijke literatuur doorgaans in verband gebracht met art. 4, onder 6 onder b, BMW. Het komt voor dat een fabrikant in den vreemde, bijv. in de Verenigde Staten, een merk gebruikt voor bepaalde waren of diensten en zijn afzetgebied gestaag uitbreidt in de richting van de Benelux, maar nog niet op de gedachte is gekomen om zijn merk voor het Benelux-gebied te deponeren.

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

Een oplettende derde kan in zo’n geval het desbetreffende merk bij het Benelux-Merkenbureau deponeren voor het Benelux-gebied, hetzij om het merk zelf te gaan gebruiken, hetzij om, als een trade mark broker, het merkrecht te verkopen dan wel in licentie te geven aan de desbetreffende buitenlandse (Amerikaanse) fabrikant zodra deze de Beneluxmarkt betreedt. Art. 4, onder 6 onder b, geeft een regel voor de situatie waarin de deposant zijn wetenschap van het voorgebruik in het buitenland heeft verkregen op grond van een rechtstreekse betrekking tot de desbetreffende fabrikant. In discussie is nu, of ook buiten het in art. 4, onder 6 onder b, geregelde geval, een Beneluxdepot kan worden nietigverklaard als te kwader trouw verricht wanneer de deposant er rekening mee had behoren te houden dat de (in dit voorbeeld: Amerikaanse) fabrikant zijn afzetgebied zal uitbreiden tot het Benelux-gebied en zijn merk ook voor het Benelux-gebied zal gaan deponeren. 3.14 In de huidige zaak gaat het niet om art. 4, onder 6 onder b, maar om art. 4, onder 6 onder a. In de lagere rechtspraak is eenmaal in het kader van art. 4, onder 6 onder a, als één van de omstandigheden van het geval, bij de beoordeling van de goede trouw van de voorgebruiker gewicht eraan toegekend of de voorgebruiker bij de aanvang van het voorgebruik wist of behoorde te weten dat de latere deposante het merk buiten de Benelux reeds gebruikte en wel zódanig, dat de verwachting gerechtvaardigd was dat zij dit ook in de Benelux zou gaan doen.16 3.15 De vraag of het teken dat de voor-voorgebruiker heeft gebruikt reeds onderscheidend vermogen had verkregen op het moment waarop de voorgebruiker een overeenstemmend merk begon te gebruiken, is een omstandigheid die betrokken kan worden in de beoordeling of de voorgebruiker te goeder trouw is geweest. Een zelfstandige voorwaarde voor het aannemen van kwade trouw van de deposant is het echter niet. Europees-rechtelijke aspecten 4.1 Verscheidene schrijvers betwijfelen of de rechter over vraagstukken als deze een beslissing kan nemen zonder prejudiciële vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie van de E.G.17 In het onderhavige geval verdient aantekening dat het gaat om een geschil tussen particuliere bedrijven. De Merkenrichtlijn kan niet uit zichzelf verplichtingen opleggen aan particulieren. Een bepaling in de Merkenrichtlijn kan als zodanig niet tegenover een particulier worden ingeroepen wanneer deze bepaling niet juist is geïmplementeerd in de Eenvormige Benelux-wet. Iets anders is, dat de rechters van de lid-staten gehouden zijn hun nationale recht, dus ook de Eenvormige Benelux-wet, zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de toepasselijke Europese richtlijn.18 4.2 De Benelux-wetgever heeft in art. 4, onder 6, BMW gebruik gemaakt van de mogelijkheid die hem door art. 3 lid 2, aanhef en onder d, van de Merkenrichtlijn is geboden. Over het doel van de Merkenrichtlijn is het een en ander te vinden in de inleidende overwegingen ervan. Volgens de 16 Zie rov. 4.12 van het arrest van het hof te Amsterdam, te kennen uit HR 22 juni 2001, NJ 2002, 103. 17 Ch. Gielen, noot onder HR 22 juni 2001, IER 2001 nr. 50; D.W.F. Verkade, noot onder hetzelfde arrest, NJ 2002, 103; A. Tsoutsanis, bespreking van hetzelfde arrest, BMM-bulletin 2002/1, blz. 2 e.v., i.h.b. blz. 9. 18 HvJ EG 14 juli 1994, NJ 1995, 321.

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

considerans is het niet nodig de merkenwetgevingen van de lid-staten volledig aan te passen en volstaat het, die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt. Blijkens het vervolg, kan het doel van deze aanpassing alleen worden bereikt indien de verkrijging en het behoud van het echt op een ingeschreven merk in alle lid-staten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden. Hiertoe worden de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk in de richtlijn limitatief opgesomd, zij het deels facultatief, zodat de lid-staten deze gronden in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen. 4.3 Hieruit kan m.i. worden afgeleid dat de lid-staten de vrijheid hebben om wel of niet in hun nationale wetgeving als grond voor weigering of nietigverklaring van een merk op te nemen: ’dat de aanvrage om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponeerd’. Het begrip ’te kwader trouw gedeponeerd’ heeft een autonome, Europeesrechtelijke betekenis. Wanneer een lid-staat in zijn nationale recht ruimere gronden voor nietigverklaring van een merk zou erkennen dan ingevolge de Merkenrichtlijn is toegestaan, zou dit in strijd komen met het limitatieve karakter van de opsomming in (art. 3 van) de Merkenrichtlijn. De lid-staten mogen daarom aan het begrip ’te kwader trouw gedeponeerd’ geen betekenis geven welke in strijd komt met de betekenis die dit begrip in de Merkenrichtlijn heeft. 4.4 Wat die betekenis is, is niet onmiddellijk duidelijk. Het begrip ’te kwader trouw’ wordt in de Merkenrichtlijn niet omschreven. In de Merkenrichtlijn komt het begrip ’te kwader trouw’ terug in een andere bepaling, te weten: art. 4, lid 4 onder g. Voor zover bij het begrip ’te kwader trouw’ in de Eenvormige Beneluxwet is gedacht aan art. 6bis van het Verdrag van Parijs, bevat de Merkenrichtlijn een daarop gerichte bepaling, te weten art. 4, lid 2 onder d. Reeds de omstandigheid dat niet kan worden gesproken van een acte clair of een acte éclairé maakt het gewenst, zo niet noodzakelijk, dat over de uitleg van deze term in de Merkenrichtlijn een of meer vragen aan het HvJ EG worden gesteld. Op de inhoud van de te stellen vragen kom ik terug in alinea 4.8. 4.5 Naast de Merkenrichtlijn bestaat de Verordening (EG) van de Raad van 20 december 1993, nr. 40/94, inzake het Gemeenschapsmerk (Pb EG 1994, L 11/1). Deze verordening voorziet in een merkrecht voor alle lidstaten van de Europese Unie, te verkrijgen door middel van een depot bij het Office for the Harmonization of the Internal Market (OHIM). Art. 51 lid 1 van deze verordening bepaalt dat een gemeenschapsmerk op een vordering bij het OHIM of op een reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig wordt verklaard (onder meer) wanneer de aanvrager bij indiening van de aanvrage te kwader trouw was. Art. 51 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk is niet beslissend voor de uitleg van art. 3 van de Merkenrichtlijn. Niettemin kan hier naar vergelijkingsmateriaal worden gezocht. 4.6 Over het begrip ’kwade trouw’ in art. 51 lid 1 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk heeft de Cancellation Division van het OHIM een uitspraak gedaan. Daaruit het volgende: Bad faith is a narrow legal concept in the CTMR system. Bad faith is the opposite of good faith, generally implying or involving, but not

E I G E N D O M

5 5 3

limited to, actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or any other sinister motive. Conceptually, bad faith can be understood as ’dishonest intention’. This means that bad faith may be interpreted as unfair practices involving lack of any honest intention on the part of the applicant of the CTM at the time of the filing. Bad faith can be understood either as unfair practices involving lack of good faith on the part of the applicant towards the Office at the time of filing, or unfair practices based on acts infringing a third person’s rights. There is bad faith not only in cases where the applicant intentionally submits wrong or misleadingly insufficient information to the Office, but also in circumstances where he intends, through registration, to lay his hands on the trade mark of a third party with whom he had contractual or precontractual relations.19 4.7 Dit citaat maakt duidelijk dat de afdeling van het OHIM een zeer beperkte betekenis toekent aan het begrip ’kwade trouw’, namelijk: ’unfair practices involving lack of any honest intention’. Weliswaar omvat dit begrip ook ’unfair practices based on acts infringing a third person’s rights’, maar uit de gegeven toelichting blijkt dat hierbij is gedacht aan situaties, die wij kennen in art. 4, onder 6 onder b, BMW, zoals rechtstreekse betrekkingen tussen de deposant en de eerdere gebruiker. Een voor de hand liggend bezwaar tegen een zo beperkte betekenis van het begrip ’te kwader trouw’ is dat de subjectieve kwade trouw van de deposant veelal niet of moeilijk te bewijzen zal zijn. Rechtspraak over dit onderwerp is thans nog niet beschikbaar. 4.8 De formulering van een aan het HvJ EG te stellen vraag is afhankelijk van de uitleg die het Benelux-Gerechtshof voornemens is te geven aan art. 4, onder 6 onder a, BMW. Wanneer art. 3, lid 2, aanhef en onder d, van de Merkenrichtlijn aan de lid-staten de keuzemogelijkheid geeft om te bepalen dat een merkdepot nietig kan worden verklaard op de grond dat het te kwader trouw is verricht en een lid-staat van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, valt te verdedigen – maar zeker is het niet – dat de rechters van die lidstaat hun nationale recht zó mogen uitleggen dat een bepaling, welke in het algemeen de nietigverklaring van het depot als te kwader trouw verricht meebrengt (in casu: art. 4, lid 6 onder a, BMW), niet van toepassing is op gevallen waarin de deposant zelf de voor-voorgebruiker is. De rechter geeft in dat geval immers niet een van het gemeenschapsrecht afwijkende betekenis aan de term ’te kwader trouw’: hij beperkt slechts het aantal gevallen waarin een merkdepot nietig kan worden verklaard als te kwader trouw verricht. 4.9 Wanneer het Benelux-Gerechtshof daarentegen van oordeel mocht zijn dat het depot nietig behoort te worden verklaard zodra is voldaan aan de omschrijving van art. 4, onder 6 onder a, BMW, óók indien de deposant de voorvoorgebruiker is, komt de vraag aan de orde of deze uitleg van de Eenvormige Beneluxwet zich verdraagt met het begrip ’kwade trouw’ in art. 3, lid 2 onder d, van de Merkenrichtlijn of, meer in het algemeen, met het doel en de bewoordingen van de Merkenrichtlijn. 4.10 Het lijkt mij niet goed doenlijk, in het algemeen te zeggen wat verstaan moet worden (lees: onder. Red.) ’te kwader trouw’ in art. 3, lid 2 onder d, van de Merkenrichtlijn. Om 19

Cancellation Division 25 oktober 2000, nr. 479899 (Be Natural). Zie ook: CD 28 maart 2000 nr. 53447 (Trillium) en CD 16 oktober 2000 nr. 616979 (Senso di Donna), alles te vinden via www.oami.eu.int. Ten overvloede: de afkorting CTM staat voor Community trade mark.

5 5 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

die reden geef ik het Benelux-Gerechtshof in overweging, zijn voorgenomen interpretatie van het begrip ’depot te kwader trouw’ in art. 4, onder 6, van de Eenvormige Beneluxwet in de vorm van een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Hof van Justitie van de E.G. 5 Conclusie De conclusie strekt tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over het in deze conclusie aangegeven onderwerp. Enz. b Het Hof, enz. Ten aanzien van de feiten: 2 De Hoge Raad heeft de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt omschreven: i Iglo-Ola, een dochtermaatschappij van Unilever, heeft in 1997 via haar paraplumerk OLA een ijsproduct in de Benelux op de markt gebracht onder de naam WINNER TACO. Dit product bestaat uit een krokant gebakken zoete wafel omhuld met chocolade en nootjes en gevuld met caramelsaus en vanille-roomijs; ii De WINNER TACO is een succesvol product gebleken en heeft sinds haar introductie alleen al in Nederland een omzet gegenereerd van bijna ƒ 50 miljoen. Aan reclame voor de WINNER TACO heeft Iglo-Ola sedert de introductie een bedrag van ƒ 8 miljoen besteed; iii Iglo-Ola heeft bij het Benelux-Merkenbureau op 2 oktober 1997 onder nummer 616997 het teken WINNER TACO als merk gedeponeerd, en op 30 maart 1999 onder nummer 0935427 het teken TACO, alles voor de klasse 30 (consumptie-ijs); iv Op 6 mei 1999 heeft Iglo-Ola onder nummer 0937784 een afbeelding van het WINNER TACO ijsje (met een hap eruit) als beeldmerk bij het Benelux-Merkenbureau geregistreerd; v Artic brengt sedert februari 1999 een ijsproduct op de markt onder de naam EL TACO. Ook dit product bestaat uit een krokant gebakken zoete wafel omhuld met chocolade en nootjes en gevuld met caramelsaus en vanille-roomijs; vi Beide ijsproducten hebben een met elkaar overeenstemmende ’tacovorm’. 3 De Hoge Raad heeft voorts ten aanzien van de feiten vastgesteld dat het Gerechtshof heeft overwogen dat Artic heeft gecontroleerd of Unilever de vorm als merk of model had geregistreerd en dat het Hof aldus klaarblijkelijk heeft aangenomen dat Artic bij (de aanvang van) haar gebruik op de hoogte was van het gebruik van de ’tacovorm’ door Unilever. 4 De Hoge Raad heeft bij arrest van 24 januari 2003 de volgende vragen van uitleg aan het Hof gesteld: 1 Kan van het te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in artikel 4, lid 6, BMW geen sprake zijn op grond van het enkele feit dat de deposant die weet dat van gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is, de eerste gebruiker (de voor-voorgebruiker) van het merk is? 2 Indien het antwoord op vraag 1 luidt dat de enkele omstandigheid dat de deposant de eerste gebruiker van het merk is, niet voldoende is om aan te nemen dat kwade trouw

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

als bedoeld in artikel 4, lid 6, ontbreekt, kan dan toch worden aangenomen dat onder omstandigheden de voorvoorgebruiker niet te kwader trouw is en, zo ja, moeten dan alle overige omstandigheden van het geval in de beoordeling worden betrokken of moet alleen voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden? 3 Indien het antwoord op vraag 2 luidt dat aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan, behoort dan tot deze voorwaarden: a dat de voorgebruiker rekening moest houden met een depot door de voor-voorgebruiker, en/of b dat het teken ten tijde van het voor-voorgebruik van de latere deposant dan wel ten tijde van de aanvang van het voorgebruik door een derde reeds onderscheidend vermogen had en, zo ja, is daarbij de mate van onderscheidend vermogen nog van belang? Ten aanzien van het verloop van het geding: 5 Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het verdrag een voor conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg. 6 De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen; een memorie is ingediend voor Unilever door mr. T. Cohen Jehoram en mr. M.L.J. van de Braak, advocaten te ’sGravenhage en voor Artic door mr. J.L. ten Hove, advocaat te Maastricht, op welke memories dezelfde advocaten telkens bij memorie van antwoord hebben gereageerd. 7 De plaatsvervangend Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer heeft op 28 november 2003 schriftelijk conclusie genomen. 8 Mr. Cohen Jehoram heeft namens Unilever bij brief, als faxbericht ingekomen ter griffie van het Hof op 24 december 2003, schriftelijk commentaar gegeven op die conclusie, welke brief bij besluit van de Kamer voor de Procesvoering van het Hof van 27 februari 2004 aan de stukken van het geding is toegevoegd. Ten aanzien van het recht: met betrekking tot vraag 1: 9 De Hoge Raad beoogt met de eerste vraag het antwoord te vernemen op de vraag: Moet het verrichten van een depot noodzakelijkerwijs als te kwader trouw in de zin van artikel 4, lid 6, BMW worden aangemerkt, indien de deposant weet dat van eerder gebruik, als in deze bepaling nader is omschreven, door een derde sprake is doch deze derde, in de verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant (’voor-voorgebruiker’) zelf nog eerder van het merk gebruik maakte? 10 Artikel 4, aanhef en onder 6, BMW, zoals die bepaling tot en met 31 december 2003 luidde, bepaalde onder meer: Binnen de in de artikelen 6bis, 6ter en 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door: 1 (...) 6 het te kwader trouw verrichte depot, onder andere: a het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

b het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied. 11 In het Gemeenschappelijk commentaar op de BMW is ter zake van genoemde bepaling onder meer vermeld, na een uiteenzetting van voor- en nadelen van de in de Lid-Staten bestaande stelsels: Daarom stelt het ontwerp voor het uitsluitend recht te doen ontstaan uit het eerste depot (artikel 3). Weliswaar vertoont dit systeem het nadeel, dat een onbekende gebruiker van een merk, die heeft nagelaten zijn merk te deponeren, geen aanspraak meer kan maken op een uitsluitend recht, wanneer de latere gebruiker van een overeenstemmend merk eerder dan hij heeft gedeponeerd, maar dit nadeel weegt niet zwaar, indien men van de opvatting uitgaat, dat de belanghebbende kringen van handel en industrie die merkrechten willen verkrijgen, na de invoering van de eenvormige wet, zullen weten, dat tijdig deponeren van het merk onontbeerlijk is. Ten einde echter misbruiken te voorkomen is bepaald (artikel 4 onder 6 en artikel 14 onder B) dat een te kwader trouw verricht depot kan worden nietig verklaard. Daaronder wordt onder andere verstaan een depot verricht door iemand, die wist of behoorde te weten, dat een niet ingeschreven overeenstemmend merk reeds eerder gebruikt werd. 12 In dit commentaar is onder ’Artikelsgewijze opmerkingen’ sub artikel 4 vermeld: Op de algemene regel, volgens welke het ’eerste depot’ het merkrecht doet ontstaan, worden een zestal uitzonderingen gemaakt. 1 (...) 6 Het depot dat te kwader trouw is verricht. De beoordeling van de kwade trouw van een deposant zal in ieder afzonderlijk geval noodzakelijk zijn; men zal daarbij rekening moeten houden met alle aan het geval eigen omstandigheden. Er worden hier echter enkele – niet limitatief op te vatten – gevallen genoemd, waarin de kwade trouw uit het geheel van feiten zonder meer voortvloeit. 13 Uit de tekst van de BMW, in het bijzonder artikel 3, en uit bovenstaande toelichting blijkt dat de hoofdregel van het in de BMW neergelegde stelsel tot het verkrijgen van het uitsluitend recht op een merk is dat dit recht wordt verkregen door het eerste depot maar dat die hoofdregel uitzonderingen kent, onder meer zoals omschreven in artikel 4. 14 Het zesde lid van dat artikel 4 beoogt te voorkomen dat de deposant het uitsluitend recht op een merk verkrijgt wanneer hij het depot te kwader trouw heeft verricht, waarvan onder de letters a. en b. twee voorbeelden worden gegeven. 15 Beide voorbeelden vinden hun grond in het misbruik bij de deposant, te weten in het onder a. bedoelde geval misbruik van wetenschap omtrent het gebruik dat een derde reeds eerder binnen het Benelux-gebied van het merk maakte (’de voorgebruiker’) en in het onder b. bedoelde geval misbruik van wetenschap omtrent het gebruik dat een derde reeds eerder buiten het Benelux-gebied van het merk maakte, terwijl de deposant die wetenschap ontleende aan zijn rechtstreekse betrekking tot die derde. 16 Aldus wordt de voorgebruiker ten opzichte van de eerste deposant beschermd tegen diens misbruik van wetenschap (’weet of behoort te weten’ of ’weten op grond van een recht-

E I G E N D O M

5 5 5

streekse betrekking’) in de in genoemd artikel 4, lid 6, BMW genoemde omstandigheden, in welke gevallen het depot als te kwader trouw verricht wordt aangemerkt. 17 De toepassing van het zesde lid van artikel 4 is evenwel niet beperkt tot de daarin onder a. en b. genoemde gevallen, zoals volgt uit de in die bepaling gebezigde woorden ’onder andere’ en uit de hiervoor onder 11 en 12 uit de Toelichting geciteerde passage. 18 Anderzijds moet worden aangenomen dat de BMW toelaat dat de omstandigheden van het geval meebrengen dat kwade trouw afwezig is wanneer zich geen geval van misbruik voordoet, zodat de in artikel 3 neergelegde hoofdregel van toepassing is. 19 In het in de eerste vraag bedoelde geval doet zich de situatie voor dat er sprake is van voorgebruik door een derde, terwijl die derde evenwel ten opzichte van de deposant niet de eerste gebruiker (de voorgebruiker) van het merk is, doch in die verhouding de deposant zelf de eerste gebruiker was (de voor-voorgebruiker). 20 Derhalve maakt de eerste gebruiker die het merk niet tijdig heeft gedeponeerd geen misbruik wanneer hij het merk alsnog deponeert. 21 Hieruit volgt dat er voor de derde/voorgebruiker geen grond is om zich te beroepen op de aanwezigheid van kwade trouw bij de deposant. 22 Het vorenstaande brengt mee dat de eerste vraag, zoals hiervoor geformuleerd onder 9, ontkennend moet worden beantwoord. met betrekking tot de vragen 2 en 3: 23 Gelet op het hiervoor overwogene behoeven de tweede en de derde vraag geen beantwoording. Ten aanzien van de kosten: 24 Het Hof moet volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, voorzover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is. 25 Volgens de Nederlandse wetgeving wordt het salaris van de raadslieden begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht. 26 Gelet op het vorenstaande moeten de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen worden bepaald op € 1.000,– voor elk van de beide partijen. 27 Gelet op de conclusie van de plaatsvervangend AdvocaatGeneraal F.F. Langemeijer; 28 Uitspraak doende op de door de Hoge Raad bij arrest van 24 januari 2003 gestelde vragen; Verklaart voor recht: 36 Het verrichten van een depot van een merk moet niet noodzakelijkerwijs als te kwader trouw in de zin van artikel 4, lid 6, BMW worden aangemerkt indien de deposant weet dat van eerder gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is doch deze derde, in de verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant zelf nog eerder van het merk gebruik maakte (de voor-voorgebruiker). Enz.

5 5 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Nr. 90 Vzr. Rechtbank te Leeuwarden, 28 augustus 2003 (Alivio) Mr. W.K.F Hangelbroek Art. 4, lid 6a BMW Voorshands is onvoldoende gebleken dat Sogni d’Oro eerder dan Baltimore het teken Alivio als merk (voor waterbedden) heeft gebruikt en dat Baltimore dit ten tijde van haar depot van het merk Alivio wist, dan wel behoorde te weten. Art. 13A, lid 1a BMW Inbreuk door Sogni d’Oro, nu zij waterbedden onder de naam Alivio heeft verkocht. Art. 13A, lid 1d BMW en art. 5a Hnw Ook inbreuk door het gebruik door Sogni d’Oro van de handelsnaam Alivio Waterbeds. Art. 260 Rv TRIPs-termijn voor het instellen van een bodemprocedure bepaald op drie maanden na de datum van de uitspraak. Sogni D’Oro Trading BV h.o.d.n. Alivio Waterbeds te Dalfsen, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. S. Maakal, advocaat mr. A.P. Maes te Zwolle, tegen A.I. Baltimore Waterbedden BV te Heerenveen, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. V.M.J. Both, advocaat mr. A.J. Verbeek te Amsterdam. 3 De beoordeling van het geschil in conventie 3.1 De vraag die in conventie centraal staat, is of het door Baltimore op 23 mei 2003 verrichte depot van het merk Alivio als te kwader trouw gedaan in de zin van artikel 4 lid 6 van de BMW moet worden aangemerkt. Dat zou het geval zijn als, zoals Sogni d’Oro heeft gesteld, zij eerder dan Baltimore het teken Alivio als merk heeft gebruikt en Baltimore dit ten tijde van het depot van het merk Alivio wist, dan wel behoorde te weten. Daarvan is in voorshands naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet of onvoldoende gebleken. Sogni d’Oro heeft haar stellingen op dit punt op de volgende feiten en omstandigheden gefundeerd: – er is geen sprake geweest van voor-voor gebruik door Baltimore. De daartoe overgelegde (aanvullende) stukken zijn door Baltimore gemanipuleerd dan wel valselijk opgemaakt. Hiertoe heeft de advocaat van Sogni d’Oro in zijn pleitnota een groot aantal voorbeelden opgesomd; – een groot aantal bekenden en specialisten in de waterbeddenmarkt heeft nog nooit van een Alivio waterbed van Baltimore gehoord; – Baltimore heeft voor het verrichten van het depot op 23 mei 2003 kennis gekregen van de annonce die Alivio Waterbeds op 13 mei 2003 aan ruim 300 waterbeddenzaken in Nederland heeft gestuurd. 3.2 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter tonen de zojuist aangehaalde feiten en omstandigheden, op zichzelf beschouwd en in hun onderling verband en samenhang bezien, de juistheid van de stelling van Sogni d’Oro dat zij het merk Alivio eerder gebruikte dan Baltimore en

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

dat Baltimore dit ten tijde van het depot wist dan wel behoorde te weten, nog niet aan. Met name de gestelde vervalsingen blijken niet uit de door Sogni d’Oro overgelegde stukken, zoals prijslijsten en facturen. Het blijft voorshands bij – onvoldoende gefundeerde – vermoedens, welke door Baltimore uitdrukkelijk en gemotiveerd zijn weerlegd. Ook verder bestaat er geen aanleiding voor de veronderstelling dat Baltimore ten tijde van het depot op de hoogte was van de activiteiten van Sogni d’Oro inzake het merk Alivio. De primaire grondslag van de vordering faalt derhalve. 3.3 Ook de subsidiaire grondslag van de vordering kan niet tot toewijzing van de vordering leiden, nu de daartoe aangevoerde feiten en omstandigheden, die gelijkluidend zijn aan de gestelde feitelijke grondslag van de primaire eis, de voorzieningenrechter niet, althans onvoldoende, aannemelijk voorkomen. 3.4 De slotsom in conventie is dan ook deze, dat voorshands niet gebleken is dat Baltimore ten tijde van het verrichten van het depot van het merk Alivio te kwader trouw was. Er moet daarom van worden uitgegaan dat Baltimore het merk Alivio op rechtsgeldige wijze heeft gedeponeerd en dat zij zich als merkhouder tegen inbreuken op dit merkrecht kan verzetten. Aan Sogni d’Oro komt derhalve geen bescherming voor het door haar gebruikte merk Alivio en de door haar gebruikte handelsnaam Alivio Waterbeds toe. Het in conventie gevorderde verbod dient derhalve te worden afgewezen. 3.5 Sogni d’Oro zal als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten van de procedure in conventie worden veroordeeld. in reconventie Terzake van het gebruik van het merk Alivio 4.1 Artikel 13A aanhef jo. lid 1a van de BMW bepaalt dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt, voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. 4.2 Hiervoor is in conventie reeds geoordeeld dat Baltimore op rechtsgeldige wijze het exclusieve merkrecht op het merk Alivio heeft gekregen. Sogni d’Oro heeft voorts zelf aangegeven dat zij dealers heeft aangezocht en aangesteld voor waterbedden van het merk Alivio, dat zij dergelijke waterbedden aan de dealers heeft verkocht en dat zij matrassen heeft uitgeleverd en gefactureerd aan de dealers. Hiermee staat vast dat Sogni d’Oro economisch voordeel heeft beoogd met het gebruik van het teken Alivio als merk, den derhalve dat zij het teken Alivio als merk in het economisch verkeer heeft gebruikt. Sogni d’Oro heeft bovendien het teken Alivio gebruikt als merk voor gelijke waren, als die waarvoor Baltimore het merk Alivio heeft gedeponeerd, namelijk waterbedden. Het voorgaande betekent dat het gebruik door Sogni d’Oro van het teken Alivio als merk voor haar waterbedden als een inbreuk op het exclusieve merkrecht van Baltimore moet worden beschouwd, zodat het door Baltimore dienaangaande gevorderde verbod voor toewijzing vatbaar is. Terzake van het gebruik van de handelsnaam Alivio Waterbeds 4.3 Artikel 13A aanhef jo. lid 1d van de BMW bepaalt dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Daarnaast bepaalt artikel 5A Hnw dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. 4.4 Sogni d’Oro voert thans de handelsnaam Alivio Waterbeds. Deze handelsnaam bevat het merk waarop Baltimore ter onderscheiding van haar waterbedden een exclusief recht heeft. Zoals Baltimore terecht heeft gesteld, komt het merk Alivio in zijn geheel in de handelsnaam Alivio Waterbeds voor en is daarin het aandacht trekkende element, nu het element Waterbeds louter een algemene beschrijving van de warensoort is. Wanneer daarbij tevens wordt bedacht dat het feit dat het merk Alivio van Baltimore en de handelsnaam Alivio Waterbeds voor gelijke waren gebruikt worden en dat het in aanmerking te nemen publiek gelijk is, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter bij het publiek verwarring te duchten omtrent de herkomst van de waren van Baltimore. Het gebruik van de handelsnaam Alivio Waterbeds door Sogni d’Oro is dan ook in strijd met artikel 5A Hnw. De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat door het voeren van de handelsnaam Alivio Waterbeds afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het door Baltimore rechtsgeldig gedeponeerde merk Alivio. Het voeren van de handelsnaam Alivio Waterbeds door Sogni d’Oro is derhalve ook in strijd met artikel 13A aanhef jo. lid 1d BMW. 4.5 Gezien het voorgaande kan Baltimore zich met een beroep op haar exlusieve recht op het merk Alivio verzetten tegen het gebruik van de handelsnaam Alivio Waterbeds door Sogni d’Oro. Dit betekent dat het dienaangaande door Baltimore gevorderde verbod eveneens voor toewijzing in aanmerking komt. Dwangsom 4.6 Aan het uit te spreken verbod zal een dwangsom worden verbonden voor het geval Sogni d’Oro dit verbod overtreedt. De voorzieningenrechter zal een maximum aan de te verbeuren dwangsommen verbinden. Dit laat uiteraard onverlet, dat bij voortgaande overtreding van dit kort-gedingvonnis oplegging van hogere dwangsommen kan worden gevorderd, dan wel hernieuwde oplegging van dezelfde dwangsommen. Het bedrag van zowel de dwangsom als het maximum staat in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Termijn voor instellen eis in de hoofdzaak 4.7 Nu de in dit kort geding te treffen voorlopige spoedvoorzieningen ertoe strekken, op verzoek van/aan een in een bij de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs, als bijlage I-C gevoegd bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie – WTO-overeenkomst) aangesloten land geves-

E I G E N D O M

5 5 7

tigde natuurlijke-/rechtspersoon te beletten dat zich een inbreuk voordoet op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom, zal Baltimore – op grond van artikel 50 van vermeld TRIPs-verdrag en onder verwijzing naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap van 16 juni 1998 (in zaak C-53/96 van Hermès tegen FHT) – een fatale termijn van drie maanden na de datum van deze uitspraak worden gesteld voor het aanhangig maken van een bodemprocedure, zulks op straffe van verval van de hierna uit te spreken verboden. Kosten 4.8 Nu Sogni d’Oro in het ongelijk wordt gesteld, zal zij in de kosten van de procedure in reconventie worden veroordeeld. Beslissing De voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding: in conventie wijst de vordering af; veroordeelt Sogni d’Oro in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Baltimore begroot op € 205,– aan verschotten en € 705,– aan salaris procureur; in reconventie verbiedt Sogni d’Oro met onmiddellijke ingang ieder direct of indirect gebruik in de Benelux van het teken Alivio dan wel van enig ander met het merk Alivio overeenstemmend teken of merk; bepaalt dat Sogni d’Oro, zo zij dit verbod overtreedt, aan Baltimore een dwangsom verbeurt van € 5000,– voor iedere dag, keer of gelegenheid dat zij in strijd handelt met dit verbod; verbindt aan de aldus te verbeuren dwangsommen een maximum van € 100.000,–; verbiedt Sogni d’Oro met onmiddellijke ingang ieder direct of indirect gebruik van de handelsnaam Alivio Waterbedden dan wel van enige andere handelsnaam die verwarring wekt c.q. kan wekken met het merk Alivio van Baltimore; bepaalt dat Sogni d’Oro, zo zij dit verbod overtreedt, aan Baltimore een dwangsom verbeurt van € 5000,– voor iedere dag, keer of gelegenheid dat zij in strijd handelt met dit verbod; verbindt aan de aldus te verbeuren dwangsommen een maximum van € 100.000,–; veroordeelt Sogni d’Oro in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Baltimore begroot op € 352,50 aan salaris procureur; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op drie maanden na de datum van deze uitspraak. Enz.

5 5 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Nr. 91 Vzr. Rechtbank te Rotterdam, 29 juli 2003 (FR) Mr. F.W.H. van den Emster Art. 4, lid 6 BMW (depot te kwader trouw) Het door Boelen overgelegde beeldmerk is niet voorzien van enige datering, laat staan van een officieel geregistreerde datum. Op de door Boelen overgelegde in- en verkoopfacturen is weliswaar FR vermeld, maar daar is niet alleen niet uit af te leiden dat het om het overgelegde beeldmerk zou gaan, uit de geringe aantallen waarom het in die facturen gaat kan ook niet worden geconcludeerd tot ’gebruik’ van het overgelegde beeldmerk in de zin van de BMW, terwijl jaarrekeningen van de door Boelen gedreven eenmanszaak ontbreken en Boelen zelf slechts een schatting kan geven van de omzet en winst over 2002. Boelen heeft nog wel aangevoerd, dat hij tijdens een vergadering van een zogenaamde klankbordgroep in 1998 het door hem overgelegde beeldmerk heeft ’gelanceerd’, maar niet alleen is door Feyenoord gemotiveerd bestreden dat Boelen in dat jaar dat beeldmerk heeft gepresenteerd, ook als dat juist zou zijn, dan nog staat dat feit aan deponering te goeder trouw door Feyenoord niet in de weg, omdat een enkel idee geen bescherming geniet. Het voorgebruik door Boelen is dan ook niet komen vast te staan en evenmin dat Boelen daarmee voor de deponering door Feyenoord een eigen en voor Feyenoord kenbare afzetmarkt had ontwikkeld. Art. 13A, lid 1d BMW (verzet tegen gebruik als domeinnaam) Niet gebleken is dat Boelen door het gebruik van de domeinnaam ongerechtvaardigd voordeel trekt dan wel afbreuk doet aan de reputatie van het merk. Voorts kan op grond van de afwezigheid van het gebruik van de combinatie van cirkel en de aanduiding 1908 niet worden geconcludeerd dat Boelen door het gebruik van de domeinnaam www.fr-casuals.com en www.frcasuals.com ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit de door Feyenoord gedeponeerde merken. Eveneens kan niet gezegd worden dat Boelen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van die naam. Daarnaast geldt ten aanzien van de registratie van domeinnamen het in het systeem van domeinnaamregistratie door SIDN geldende beginsel dat ’wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dit beginsel lijdt slechts uitzondering indien aan een partij een dermate sterk recht toekomt op een bepaalde naam dat registratie van een bepaalde naam als domeinnaam door een derde moet worden beschouwd als een inbreuk op dat recht. Hiervan is niet gebleken. Adrianus Lucien Maria Boelen h.o.d.n. Mc Kinley Casuals en Fr-Casuals te Hintham, eiser in conventie, verweerder in reconventie, procureur mr. A.P.M. Henket, advocaat mr. B.H.M. Schipper te Amsterdam, tegen 1 De stichting Feyenoord te Rotterdam, 2 Wehkamp BV te Zwolle, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. J.A.J. Leeman, advocaat mr. R.E. Weening te Amsterdam. 3 Het geschil in conventie 3.1 in conventie Boelen vordert in deze procedure bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, om: 1 gedaagden te veroordelen ieder gebruik van de aanduidingen FR en/of FR Casual en/of FR-Casuals en/of FR Football Club since 1908 te staken en gestaakt te houden;

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

2 gedaagden te bevelen een schriftelijke door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te doen van het aantal producten waarop de aanduiding(en) FR en/ of FR casual en/of FR Casuals en/of daarmee overeenstemmende aanduiding(en) zijn aangebracht; 3 gedaagden te bevelen een schriftelijke door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te doen van het aantal en het soort drager(s) waarop en de verschillende media waarin inbreukmakend gebruik wordt gemaakt van de aanduiding(en) FR en/of FR Casual en/of FRCasuals en/of daarmee overeenstemmende aanduiding(en); 4 gedaagden te veroordelen om binnen veertien dagen na datum van het in deze te wijzen vonnis afgifte te doen van de voorraad van de onder C genoemde drager(s) ter vernietiging op kosten van gedaagde(n); 5 gedaagden te veroordelen binnen veertien dagen na datum van het in deze te wijzen vonnis een schriftelijke door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te doen van het uitzendschema van alle radio- en tv-commercials waarin gebruik is gemaakt of wordt gemaakt van de aanduiding(en) FR en/of FR-Casuals en/of daarmee overeenstemmende aanduiding(en), en een overzicht van de website(s) waarop gebruik is en wordt gemaakt van de aanduiding(en) FR en/of FR Casual en/of FR Casuals en/of daarmee overeenstemmende aanduiding(en); 6 gedaagden te veroordelen tot betaling van een dwangsom indien zij de hiervoren bedoelde vorderingen niet nakomt; 7 gedaagden te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding van € 10.000,–; 8 gedaagden te veroordelen in de kosten van dit geding. 3.2 Aan de vorderingen heeft Boelen het volgende ten grondslag gelegd. 3.2.1 Boelen is als eerste de tekens FR, FR SINCE 1908 en FR Footballclub since 1908 te goeder trouw gaan gebruiken. Het depot door Feyenoord van het merk FR is onrechtmatig en te kwader trouw. Immers, Boelen heeft als eerste het idee opgevat om voor Feyenoord supporters vrijetijdskleding op de markt te brengen. Dit idee heeft Boelen op een vergadering van de klankbordgroep in 1998 gelanceerd. Aan Boelen komt derhalve de aanvullende bescherming van artikel 4 lid 6 BMW toe. 3.3 Gedaagden hebben de vordering gemotiveerd betwist en daartoe voor zover van belang het volgende aangevoerd. Feyenoord heeft oudere rechten en kan op grond van artikel 13 BMW zich verzetten tegen de jongere rechten van Boelen. in reconventie 3.4 In dit kort geding vorderen gedaagden in reconventie dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad 1 Boelen beveelt om binnen drie dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis het gebruik van de aanduidingen FR, FR-Casuals, FR 1908 en FR Footballclub since 1908 inclusief de domeinnamen www.frcasuals.com en www.frcasuals.com en/of daarmee overeenstemmende aanduidingen, in combinatie met gebruik van de steunkleuren rood en wit en zwart danwel steunkleuren die overeenstemmen met de kleurencombinatie rood, wit en zwart in verband met voetbalkleding, vrijetijdskleding en afgeleide voetbalproducten te staken en gestaakt te houden;

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

2 Boelen veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 15.000,– indien het hierboven genoemde verbod wordt overtreden; 3 Boelen veroordeelt in de kosten van dit geding. 3.5 Gedaagden hebben aan deze vordering ten grondslag gelegd hetgeen zij in conventie hebben aangevoerd. 3.6 Boelen heeft geconcludeerd tot afwijzing van de vordering van gedaagden in reconventie met veroordeling van gedaagden in de kosten van dit geding. 4 De beoordeling in conventie 4.1 De voorzieningenrechter stelt vast – mede gelet op het bepaalde in art. 37 onder A van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: BMW) – dat hij bevoegd is van de onderhavige vorderingen kennis te nemen, nu (in ieder geval) Feyenoord en Boelen in dit arrondissement gevestigd zijn. 4.2 Feyenoord heeft de aanduiding FR als woordmerk op 27 oktober 2000 gedeponeerd en als gevolg van dit (in beginsel rechtscheppende) depot heeft Feyenoord voorshands als houder van het merk FR te gelden. Als zodanig kan zij zich op grond van haar uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en merkverwarring kan ontstaan. De vraag of verwarringgevaar is te duchten, moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Hierbij speelt de mate waarin het merk bij het daarvoor in aanmerking komende publiek bekend is, een belangrijke rol, de voorzieningenrechter overweegt in dit verband het volgende. 4.4 Vast is komen te staan dat het voor de onderhavige producten van partijen in aanmerking komende publiek supporters zijn van de voetbalclub Feyenoord zodat het marktsegment waarin partijen zich bewegen zeer specifiek is. Het teken waarvan Boelen gebruik maakt in combinatie met een cirkel en de aanduiding 1908 zorgt dat bij het publiek verwarring valt te duchten zodat Boelen inbreuk maakt op de merkrechten van Feyenoord. 4.5 Ter ondersteuning van zijn vordering heeft Boelen nog aangevoerd dat het merkdepot van Feyenoord nietig is, omdat het depot te kwader trouw is verricht in de zin van artikel 4 onder 6 BMW. Derhalve dient thans de vraag te worden beantwoord of Feyenoord bij haar depot op 27 oktober 2000 te kwader trouw was in de zin van eerder genoemd artikel. Daartoe is doorslaggevend of Boelen zijn ’merk’ gebruikte vóór genoemde datum en of Feyenoord wist of behoorde te weten van het bestaan van dat ’merk’ van Boelen. Het door Boelen overgelegde beeldmerk is niet voorzien van enige datering, laat staan van een officieel geregistreerde datum. Op de door Boelen overgelegde in- en verkoopfacturen is weliswaar ’FR’ vermeld, maar daar is niet alleen niet uit af te leiden, dat het om het overgelegde beeldmerk zou gaan, uit de geringe aantallen waarom het in die facturen gaat kan ook niet worden geconcludeerd tot ’gebruik’ van het overgelegde beeldmerk in de zin van de BMW, terwijl jaarreke-

E I G E N D O M

5 5 9

ningen van de door Boelen gedreven eenmanszaak ontbreken en Boelen zelf slechts een schatting kan geven van de omzet en winst over 2002. Daarbij komt, dat de door Boelen overgelegde modellen, waarvan hij stelt, dat die tot zijn collectie zouden behoren, evenmin zijn gedateerd en naar eigen zeggen ’gemanipuleerd’ zijn in die zin, dat het door hem overgelegde beeldmerk op foto’s van kleding is gemonteerd, daarmee ten onrechte de indruk wekkende, dat het om door hem gebruikt reclamemateriaal zou gaan. Boelen heeft nog wel aangevoerd, dat hij tijdens een vergadering van een zogenaamde klankbordgroep in 1998 het door hem overgelegde beeldmerk heeft ’gelanceerd’, maar niet alleen is door Feyenoord gemotiveerd bestreden, dat Boelen in dat jaar dat beeldmerk heeft gepresenteerd, ook als dat juist zou zijn, dan nog staat dat feit aan deponering te goeder trouw door Feyenoord niet in de weg, omdat een enkel idee geen bescherming geniet, zoals ook door Boelen is erkend. Het voorgebruik door Boelen van het door hem overgelegde merk is dan ook niet komen vast te staan en evenmin, dat Boelen daarmee voor de deponering door Feyenoord op 27 oktober 2000 en eigen en voor Feyenoord kenbare afzetmarkt had ontwikkeld. 4.6 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering van Boelen zal worden afgewezen. in reconventie 4.7 Gelet op de in conventie te nemen beslissing dient in het verlengde hiervan de reconventionele vordering van gedaagden te worden toegewezen met dien verstande dat de voorzieningenrechter van oordeel is dat de door gedaagden gevorderde voorzieningen te ruim zijn geformuleerd en overweegt daartoe het volgende. 4.8 Feyenoord heeft een aantal merken zoals onder 2.3 weergegeven gedeponeerd. Slechts voor deze merken komt haar bescherming toe. Het gevorderde zal dan ook worden toegewezen voor de aanduiding FR en FR-Casuals. Voor de aanduidingen FR 1908 en FR Footballclub since 1908 kan de vordering slechts worden toegewezen voor zover deze betrekking heeft op de ronde cirkelvorm zoals deze door Feyenoord is gedeponeerd. 4.9 Dat Boelen door het gebruik van de domeinnaam ongerechtvaardigd voordeel trekt dan wel afbreuk doet aan de reputatie van het merk is niet gebleken. Voorts kan op grond van hetgeen onder 4.2 is overwogen met betrekking tot verwarringgevaar niet worden geconcludeerd dat Boelen door het gebruik van de domeinnaam www.fr-casuals.com en www.frcasuals.com ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit de door Feyenoord gedeponeerde merken. Eveneens kan naar voorlopig oordeel niet gezegd worden dat Boelen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van die naam. Daarnaast geldt ten aanzien van de registratie van domeinnamen het in het systeem van domeinregistratie door SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) geldende beginsel dat ’wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dit beginsel leidt [lijdt; Red.] slechts uitzondering indien aan een partij een dermate sterk recht toekomt op een bepaalde naam dat registratie van een bepaalde naam als domeinnaam door een derde moet worden beschouwd als een inbreuk op dat recht. Hiervan is niet gebleken. Eveneens is niet vast komen

5 6 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

te staan dat Feyenoord deze domeinnamen heeft geregistreerd en haar deswege bescherming toekomt. Dit onderdeel van de vordering wordt mitsdien afgewezen. 4.10 Deze overwegingen leiden tot de slotsom dat de vordering van eisers in reconventie worden toewezen in voege als hierna in het dictum te bepalen. Wel ziet de voorzieningenrechter aanleiding de gevorderde dwangsommen te maximaliseren zoals hieronder weergegeven gelet op de omvang van de activiteiten van Boelen. de proceskosten in conventie en in reconventie 4.11 Boelen zal als de ongelijkgestelde partij in conventie en reconventie worden veroordeeld in de proceskosten. De begroting van de proceskosten aan de zijde van Boelen is mede afhankelijk van de beslissing op de door hem aangevraagde toevoeging. In afwachting van de overlegging door Boelen van het definitieve besluit tot toevoeging zal de beslissing omtrent de proceskosten maximaal drie maanden worden aangehouden. 5 De beslissing De voorzieningenrechter, in conventie wijst af de vordering van Boelen; in reconventie beveelt Boelen om binnen drie dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis: – de aanduidingen FR, FR-Casuals te staken en gestaakt te houden; – de aanduidingen FR 1908 en FR Football club since 1908 voor zover in ronde vorm te staken en gestaakt te houden; – zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,– per dag, met een maximum van € 5.000,–; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde; ten aanzien van de proceskosten in conventie en reconventie houdt iedere beslissing aan voor maximaal drie maanden. Enz.

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

Nr. 92 Vzr. Rechtbank te Haarlem, 19 september 2003* (certificates of authenticity) Mr. A.J. van der Meer Art. 6:162 BW j˚ art. 13 Aw en art. 13A, lid 1a BMW Nu de certificates of authenticity (COA’s) slechts zijn bedoeld om de legale Microsoft software van illegale te onderscheiden, is de losse verkoop van deze COA’s als waren zij licenties onrechtmatig jegens Microsoft. Immers wordt door deze losse verkoop de handel in illegale software gefaciliteerd. Microsoft maakt het voor gebruikers geenszins onmogelijk om hun software pakket aan een derde door te verkopen, nu deze naast het COA tevens de bijbehorende gegevensdrager, handleiding en licentie-overeenkomst kunnen leveren. Uitputting auteursrecht; art. 13A, lid 9 BMW Het beroep van License Express op uitputting van de auteurs- en merkenrechten kan niet slagen, nu de oorspronkelijke waar, zoals deze door Microsoft in het verkeer is gebracht, door License Express is veranderd. Art. 82 EG-Verdrag Het betoog dat Microsoft misbruik maakt van haar machtspositie op de markt van pc’s door gebruik te maken van koppelverkooptechnieken faalt, aangezien van koppelverkoop slechts sprake kan zijn indien twee of meer op zichzelf staande producten alleen in onderlinge samenhang te koop worden aangeboden. Het COA is geen op zichzelf staand product en vertegenwoordigt in beginsel alleen een waarde in combinatie met het computerprogramma waarvan het de echtheid en oorsprong garandeert. Art. 7oo, lid 3 j˚ art. 7o4 Rv Voldoende duidelijk is dat de dagvaarding in kort geding strekt tot het verkrijgen van een voor ten uitvoerlegging vatbare veroordeling tot voldoening aan de vordering ter verzekering waarvan de conservatoire beslagen zijn gelegd. De onderhavige zaak kan derhalve ook afgezien van de gewijzigde eis voor de toepassing van art. 700 lid 3 en art. 704 Rv als ’hoofdzaak’ worden aangemerkt. Microsoft Corporation te Redmond, Washington, Verenigde Staten van Amerika, eiseres in conventie, verwerende partij in reconventie, procureur mr. S.I. van der Staal, advocaten mr. D.N. van Beem en mr. J. Lensink te Amsterdam, tegen License Express BV te Zwanenburg, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. M. Middelkoop, advocaat mr. H.T. Kernkamp te Rotterdam. 6 De gronden van de beslissing in conventie 6.1 Allereerst stelt de voorzieningenrechter ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW) zijn bevoegdheid vast met betrekking tot de gestelde merkinbreuk, op grond van het feit dat License Express gevestigd en zaakdoende is binnen het arrondissement Haarlem. 6.2 De kern van het geschil betreft de vraag of verkoop van losse COA’s geoorloofd is. Voor de beantwoording van deze vraag zal eerst moeten worden vastgesteld wat COA’s pre*

Beroep ingesteld. Red.

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

cies zijn en hoe deze in de praktijk worden gebruikt. Uit het verhandelde ter zitting is gebleken dat alle software die door of vanwege Microsoft in het verkeer wordt gebracht, is voorzien van een COA. Dit COA wordt door Microsoft beschouwd als een echtheidscertificaat dat garandeert dat het betreffende product van haar afkomstig is. Het COA wordt door of vanwege Microsoft slechts samen met de software, het bijbehorende handboek en de licentieovereenkomst in het verkeer gebracht. Microsoft heeft gesteld dat een COA geen licentie is, maar dat het is bedoeld om originele, legale computerprogramma’s te kunnen onderscheiden van gekopieerde of vervalste computerprogramma’s en dat het COA met dat doel door de gebruiker of de fabrikant van de hardware op de pc dient te worden geplakt. 6.3 License Express heeft ter zitting haar handelwijze als volgt uiteen gezet. In de eerste plaats koopt zij oude systemen, inclusief de daarop geïnstalleerde software, op van bedrijven die hebben besloten hun besturingssysteem te upgraden. Een beslissing tot upgraden valt vaak samen met de aanschaf van nieuwe hardware, omdat de oude hardware veelal de nieuwe besturingssystemen niet aankan. Soms wordt het systeem, inclusief de software, door License Express doorverkocht, soms wordt de computer gestript en worden de licenties los doorverkocht. Het is vast beleid van Microsoft om oude besturingssystemen compleet van de markt te halen. Vele professionele gebruikers kunnen daardoor voor deze besturingssystemen plotseling niet meer terecht bij de distributeurs van Microsoft. License Express en anderen zijn in dit gat in de markt gesprongen. Daarnaast zijn er bedrijven die een ’open license agreement’ met Microsoft hebben. Bij binnenkomst van nieuwe computers worden de harde schijven door deze bedrijven gewist en wordt een image van het onder de license agreement vallende besturingsprogramma geladen. De licenties voor de oorspronkelijke, gewiste, software worden door deze bedrijven als ’COA only’ aan marktpartijen verkocht. Een COA fungeert derhalve feitelijk als licentie, aldus nog altijd License Express. 6.4 Microsoft heeft gesteld dat het aanbieden van losse COA’s in strijd is met de zorgvuldigheid die License Express jegens haar in het maatschappelijk verkeer in acht dient te nemen en derhalve onrechtmatig is, aangezien de COA’s door License Express worden verkocht als ware zij overdraagbare licenties van Microsoft voor het gebruik van haar software. Bovendien, zo heeft Microsoft gesteld, geeft License Express door losse COA’s te koop aan te bieden als licentie, aan derden toestemming om een nieuw exemplaar van het desbetreffende computerprogramma te vervaardigen, dat wil zeggen dat programma te verveelvoudigen. Aangezien een licentierecht alleen ontstaat indien men rechtsgeldig alle bestanddelen van een softwarepakket verwerft in de combinatie waarin Microsoft die in het verkeer heeft gebracht, is License Express daartoe niet gerechtigd en is de auteursinbreuk hiermee, naar het oordeel van Microsoft, gegeven. Voorts heeft Microsoft gesteld dat License Express door de losse COA’s onder het merk Microsoft aan te bieden, dat merk gebruikt en daarvoor derhalve haar toestemming behoeft. Nu zij deze toestemming niet heeft gekregen, maakt zij tevens inbreuk op het merkrecht van Microsoft. 6.5 In de eerste plaats heeft License Express hiertegen aangevoerd dat de maatregelen die Microsoft vordert neer ko-

E I G E N D O M

5 6 1

men op het onmogelijk maken van de handel van License Express. Een ieder is dan aangewezen op de door Microsoft aangestelde distributeur, die uitsluitend de nieuwste versie van het besturingssysteem te koop aanbiedt tegen de door Microsoft bepaalde prijzen. Op grond van de Softwarerichtlijn (Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s; Publicatieblad Nr. L 122 van 17/05/1991 blz. 0042-0046) mist Microsoft het recht om dergelijke controle uit te oefenen op de distributie van door haar in het verkeer gebrachte software, aldus License Express. 6.6 Dit verweer van License Express faalt. Nu de COA’s slechts zijn bedoeld om de legale Microsoft software van illegale te onderscheiden, heeft Microsoft terecht gesteld dat de losse verkoop van deze COA’s als waren zij licenties onrechtmatig jegens haar is. Immers wordt door deze losse verkoop de handel in illegale software gefaciliteerd, aangezien het met een COA mogelijk wordt om ongeautoriseerde kopieën als van Microsoft afkomstig voor te wenden. Anders dan License Express heeft aangevoerd, maakt Microsoft het voor gebruikers geenszins onmogelijk om hun softwarepakket aan een derde door te verkopen, nu niet valt in te zien waarom deze gebruikers daarbij naast het COA niet tevens de bijbehorende gegevensdrager, handleiding en licentieovereenkomst zouden kunnen leveren. Van strijd met de Softwarerichtlijn is hier derhalve geen sprake. 6.7 License Express heeft aangevoerd dat de door Microsoft gestelde rechten uit hoofde van auteurs- en merkenrechten zijn uitgeput. Dit verweer kan niet slagen, nu Microsoft voorshands voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de oorspronkelijke waar, zoals deze door haar in het verkeer is gebracht, door License Express is veranderd. Microsoft brengt immers een softwarepakket op de markt, bestaande uit in elk geval een drager van een computerprogramma, een licentieovereenkomst voor het gebruik van die drager, een gebruikershandleiding en een COA. Door de COA afzonderlijk van de overige bestanddelen van het softwarepakket te verkopen, verandert License Express de toestand van het pakket, omdat wezenlijke onderdelen daarvan ontbreken. De verdere verspreiding van de gewijzigde waar dient derhalve te gelden als een openbaarmaking in de zin van de Auteurswet en gebruik van het merk Microsoft in de zin van de Benelux-Merkenwet, waarvoor License Express de toestemming van Microsoft behoeft. 6.8 License Express heeft voorts aangevoerd dat Microsoft misbruik maakt van haar machtspositie op de markt van PC’s door gebruik te maken van koppelverkooptechnieken, hetgeen op grond van het bepaalde in artikel 82 van het EGverdrag (Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van 25 maart 1957, zoals thans geldend) is verboden. Dit betoog faalt eveneens, aangezien van koppelverkoop slechts sprake kan zijn indien twee of meer op zichzelf staande producten alleen in onderlinge samenhang te koop worden aangeboden. Het COA, zoals het door Microsoft is bedoeld, is geen op zichzelf staand product en vertegenwoordigt in beginsel alleen een waarde in combinatie met het computerprogramma waarvan het de echtheid en oorsprong garandeert. Hieraan doet niet af dat gebruikers kennelijk bereid zijn een – soms aanzienlijke – prijs voor een losse COA te betalen, aangezien dit slechts het gevolg kan zijn van het feit dat het COA ten onrechte als licentie wordt aangeboden.

5 6 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

6.9 Nu in het voorgaande reeds is overwogen dat de losse verkoop van COA’s jegens Microsoft onrechtmatig is en inbreuk maakt op het auteurs- en merkrecht van Microsoft en de vorderingen reeds hierom kunnen worden toegewezen, behoeven de stellingen van Microsoft dat een aantal van de onder License Express in beslaggenomen COA’s van diefstal afkomstig is c.q. vervalst is, geen bespreking. Aangezien License Express geen weren heeft aangevoerd tegen de afzonderlijke vorderingen op zich liggen deze voor toewijzing gereed, met dien verstande dat de vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten, bij gebreke van enige onderbouwing, zal worden afgewezen. Ten aanzien van de vordering sub 2 overweegt de voorzieningenrechter dat bij uitblijven van de gevorderde inlichtingen gevaar bestaat dat de betreffende derden zullen voortgaan met de verkoop van losse COA’s. Ook zal zonder deze inlichtingen geen vergoeding kunnen worden verkregen voor de schade die door de in die verkoop besloten liggende merkinbreuken aan Microsoft is of zal worden toegebracht. 6.10 De voorzieningenrechter acht termen aanwezig om de gevorderde dwangsom te matigen en te maximeren als na te melden. 6.11 Ter voldoening aan artikel 260 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) zal de voorzieningenrechter ambtshalve een termijn bepalen waarbinnen Microsoft een bodemzaak dient in te stellen. in reconventie 6.12 License Express heeft aangevoerd dat de vanwege Microsoft onder haar gelegde beslagen zijn vervallen, nu Microsoft heeft nagelaten om binnen de door de voorzieningenrechter bepaalde termijn van 14 dagen na beslaglegging een procedure aanhangig te maken. Microsoft heeft binnen de gestelde termijn geen andere dagvaarding uitgebracht dan de dagvaarding d.d. 13 augustus 2003. Nu in deze dagvaarding niet is aangegeven dat er sprake is van een hoofdzaak ter verzekering waarvan de beslagen zijn gelegd en dit niet onmiddellijk uit de stukken blijkt, dient aangenomen te worden dat er geen sprake is van een dergelijke hoofdzaak, aldus License Express. De wijziging van eis kan Microsoft, naar het oordeel van License Express, niet baten aangezien deze ruim 14 dagen na beslaglegging is ingesteld. 6.13 License Express heeft terecht gesteld dat voor de beoordeling of de hoofdzaak door Microsoft binnen de daartoe gestelde aanhangig is gemaakt, niet mag worden uitgegaan van de akte houdende wijziging van eis, aangezien de gewijzigde eis buiten de door de voorzieningenrechter bepaalde termijn is ingesteld. Leidend is derhalve de dagvaarding van 13 augustus 2003. Uit de hiervoor sub 2.1 aangehaalde passage uit deze dagvaarding en de sub 2.f en 2.i aangehaalde passages uit de beslagrekesten blijkt evenwel dat de gronden in de dagvaarding zodanig overeenkomen met de gronden in de beslagrekesten dat het voldoende duidelijk is dat deze dagvaarding in kortgeding strekt tot het verkrijgen van een voor tenuitvoerlegging vatbare veroordeling tot voldoening aan de vordering ter verzekering waarvan de conservatoire beslagen zijn gelegd. De onderhavige zaak kan derhalve, anders dan License Express heeft gesteld, ook afgezien van de gewijzigde eis voor de toepassing van art. 700 lid 3 en art. 704 Rv als ’hoofdzaak’ worden aangemerkt.

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

6.14 Nu de overige stellingen van License Express reeds stranden op grond van hetgeen in conventie reeds is overwogen, behoeven zij verder geen bespreking meer en zal het gevorderde worden afgewezen. in conventie en in reconventie 6.15 Als de in het ongelijk te stellen partij zal License Express worden veroordeeld in de kosten van het geding in conventie en dat in reconventie, waarbij Microsoft geacht wordt in reconventie geen andere kosten te hebben gemaakt dan reeds in conventie gemaakt. Enz.

Nr. 93 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 11 juni 2003 (ClipBizz) Mrs. M.Y. Bonneur, E.F. Brinkman en P.A.C.E. van der Kooij Art. 2, lid 1 resp. art. 4 sub 1 j˚ art. 15 BTMW en art. 11 lid 8 Modrl De vorderingen tot nietigverklaring van de modellen dienen uitsluitend te worden beoordeeld aan de hand van de (’oude’) BTMW en niet van het Gemeenschapsrecht. Art. 2, lid 1 BTMW Een model is alleen dan nietig op grond van de artikelen 2 lid 1 en 15 BTMW indien alle factoren die haar uiterlijk mede bepalen onmisbaar zijn voor het verkrijgen van technisch effect. Is een factor niet onmisbaar voor het verkrijgen van een technisch effect, dan is het depot in het licht van deze bepalingen geldig, zij het dat de bescherming van de BTMW zich niet uitstrekt tot de andere, voor technische effecten wel onmisbare factoren. Rechte randen/kanten hebben het voordeel dat zij (machinaal) eenvoudiger, en dus met lagere productiekosten, kunnen worden vervaardigd. Het feit dat de lange kanten en de opsteekranden recht verlopen is aldus bezien technisch noodzakelijk. Alle factoren van model I zijn onmisbaar voor het verkrijgen van een bepaald technisch effect. Uit het feit dat al deze factoren zijn opgenomen in de voorkeursuitvoeringsvorm volgens Europees octrooi 0525909 is af te leiden dat het hierbij bovendien om relevante technische effecten gaat. Nietigverklaring en doorhaling van de inschrijving. Art. 1 tweede volzin, j˚ art. 14 A, lid 1a BMW; art. 3, lid 1e Mrl Artikel 3 lid 1 sub e tweede liggende streepje, van de Merkenrichtlijn kan alleen toepassing vinden indien de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven. Aan deze maatstaf is voldaan. Nietigverklaring depots. Art. 6ter BMW Geen aanhouding van de vordering tot nietigverklaring van de merken tot in de rechtsgang van artikel 6 ter BMW definitief over de inschrijfbaarheid daarvan is beslist. Het bestaan van deze mogelijkheid om jegens het BMB een bevel tot inschrijving te verkrijgen kan op geen enkele wijze afdoen aan de op artikel 15 BMW gebaseerde bevoegdheid van de Rechtbank om, ook nadat zodanig bevel is gegeven, op vordering van een belanghebbende een merkdepot nietig te verklaren en de doorhaling van de inschrijving daarvan uit te spreken.

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

5 6 3

Art. 9 Modrl (richtlijnconforme interpretatie) Nu de modellenrichtlijn geen overgangsregeling voor artikel 9 Mrl geeft, dient richtlijnconforme interpretatie plaats te vinden bij (vermeende) inbreuken die zijn gepleegd na de uiterste implementatiedatum van deze richtlijn, maar niet bij (vermeende) inbreuken die daarvoor zijn gepleegd. Art. 14 BTMW In model II bevindt de hoek van negentig graden zich bij de zijkant, en niet zoals in de Clipbizz, in het midden. Dit verschil, dat bovendien de enige niet technisch bepaalde factor van Model II is, brengt geen andere algemene indruk/totaal indruk teweeg. Geen inbreuk. Afwijzing vorderingen. Art. 6:162 BW (dwangsommen) Een recall-bevel aan Clipbizz BV door Clipbizz GmbH kan door de president in kort geding niet zijn bedoeld, nu Clipbizz BV in het kort geding-vonnis zelf was bevolen om de bij haar nog aanwezige inbreukmakende producten te vernietigen. Geen dwangsommen verbeurd.

Hierna zal worden gesproken over ’Model I’ (de tekeningen 1.1 en 1.2) en ’Model II’ (de tekeningen 2.1 en 2.2). Samen zullen zij worden aangeduid als ’de Modellen’. b Op 17 januari 1996 is aan Multibridge B.V. – op een aanvrage van 29 juli 1992 – Europees Octrooi 0 525 909 (hierna: EO 909) verleend voor een ’clip for paper or other objects’. Als uitvinder is in het octrooischrift Van Ardenne vermeld. Bij het octrooischrift behoren de volgende figuren 1 en 2:

Art. 13 A BMW Een mededeling waarin een met een merk overeenstemmend teken voorkomt, levert reeds merkinbreuk op wanneer daardoor bij het Benelux-publiek de indruk wordt gewekt dat deze mededeling mede voor haar was bestemd met het oog op verhandeling van de desbetreffende waar in de Benelux. Daaraan doet niet af dat in feite geen verhandeling in de Benelux plaatsvindt en/of dat zulks niet de bedoeling was (Hoge Raad 3 januari 1964, NJ 445, ’Lexington’). Deze regel is ook van toepassing onder de merkenrichtlijn en op het internet. In de Benelux gevestigde geïnteresseerden in reclameclips die kennis nemen van de pagina’s waarop Nederland, Belgie¨ en Luxemburg zijn voorgedrukt, zullen de indruk krijgen dat die website mede voor hen is bestemd en dat de ClipBizz in de Benelux wordt verhandeld. Hiermee is de merkinbreuk in de Benelux/Nederland gegeven. 1 Promoclip International BV te ’s-Gravenhage, 2 Promopont BV te ’s-Gravenhage, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. S.H. Poelmann-Teijgeler te Amsterdam, tegen Clipbizz GmbH te München, Duitsland, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. G.L. Kooy. Rechtsoverwegingen in conventie en in reconventie Feiten 1 Tussen partijen staat het volgende vast. a Op 29 augustus 1991 heeft J.L.M. Van Ardenne-Van Rhijn (hierna: Van Ardenne) een Internationaal depot (depotnummer: DM/020 504) met gelding voor de Benelux verricht voor de volgende modellen voor ’clips’ uit klasse 19-02:

De uitvinding volgens hoofdconclusie 1 van EO 909 is gelegen in het klemmechanisme bovenaan de clip, meer in het bijzonder in de maatregel om een zodanige buiging aan te brengen in het achterste blad 2 ten opzichte van het voorste blad dat de vlakke aanligging tussen de delen 8 en 9 wordt bereikt. De van conclusie 1 afhankelijke volgconclusies 5 en 6 luiden aldus (in de Nederlandse vertaling): 5 Klem volgens een der conclusies 1 tot 4, met het kenmerk dat de eindranden (12, 13) van de beide bladen (1, 2) in het raakpunt in hoofdzaak haaks op elkaar staan. 6 Klem volgens een der conclusies 1 tot 5, met het kenmerk dat de eindranden (12, 13) ten minste aan de naar elkaar gekeerde zijden afgerond zijn. De beschrijving van EO 909 bevat onder meer de volgende passages (in de Nederlandse vertaling op pagina’s 9 en 10). In de getekende uitvoering staan de opsteekranden 12 en 13 van het voorste resp. achterste blad (...) onder 45* ten opzichte van de lange kanten 14 resp. 15, zodat ze onderling loodrecht staan. Ook andere hoekwaarden zijn denkbaar. (...) Verder zijn het voorste en het achterste klemblad gelijkvormig getekend. Ook dat is geen noodzaak. In plaats van het trapeziumvormige

5 6 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

verloop zoals getekend, zijn allerlei vormen denkbaar, waarbij de lange kanten en de opsteekranden onder andere hoeken verlopen of gebogen zijn of slingerend verlopen, mits de opsteekranden elkaar op een of twee plaatsen kruisen om gemakkelijk een begin te kunnen maken met opsteken, terwijl het voorste en het achterste klemblad ook onderling een verschillende vorm kunnen hebben. Het gaat er slechts om dat er een voldoende groot raakvlak overblijft om het klemeffect volgens de uitvinding te realiseren. c Van Ardenne heeft de (tijdig vernieuwde) Modellen op 14 mei 1999 overgedragen aan Promopont B.V., die een clip overeenkomstig Model I en EO 909 (klaarblijkelijk met instemming van Van Ardenne en de aanvraagster/houdster van EO 909) sinds begin jaren negentig op ruime schaal – zelf en via haar distributeurs – in het verkeer heeft gebracht onder de naam PROMOCLIP. Het betreft een zogenoemde reclameclip, dat is een clip waarop bedrijven hun logo kunnen aanbrengen waardoor de clip als een reclamedrager fungeert. d Op 15 september 1999 is Clipbizz GmbH opgericht. Op 28 februari 2000 is Clipbizz B.V. opgericht door A.J. Schreuders (hierna: Schreuders), die van 1994 tot januari 1999 bij Promoclip B.V. werkzaam was als general manager en belast was met de verkoop van de PROMOCLIP in binnen- en buitenland. Clipbizz GmbH produceert een reclameclip, de CLIPBIZZ, en brengt althans bracht deze in Nederland in het verkeer via haar distributeur Clipbizz B.V.. De CLIPBIZZ, waarin de uitvinding volgens conclusie 1 van EO 909 niet wordt toegepast, ziet er als volgt uit:

e Op 26 april 2000 heeft Promoclip B.V. de volgende vormmerken (hierna: de Merken) voor de Benelux gedeponeerd voor ’klasse 16 paperclips; houders voor documenten voor zover niet begrepen in andere klassen’:

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

Deze depots zijn geregistreerd onder achtereenvolgens de nummers 963242 en 963240. f Vervolgens hebben Promoclip c.s. Clipbizz GmbH, Clipbizz B.V. en Schreuders doen dagvaarden in kort geding. Bij vonnis in kort geding van de president van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht van 29 juni 2000 (hierna: het kort gedingvonnis) is geoordeeld dat de CLIPBIZZ onder de rechten op de Modellen en de Merken viel en zijn Clipbizz B.V., Clipbizz GmbH en Schreuders, ieder afzonderlijk: I verboden om inbreuk te maken op de Merken; II verboden om inbreuk te maken op de Modellen, onder meer door het aanbieden daarvan; III bevolen om binnen 7 dagen na betekening van dit kort geding vonnis opgave te doen van de afnemers van de CLIPBIZZ; IV bevolen om binnen 7 dagen na betekening van het kort geding vonnis aan hun afnemers recall-brieven te verzenden en om gelijktijdig kopieën daarvan aan Promoclip c.s. te zenden; V bevolen om de bij hen nog aanwezige inbreukmakende producten te vernietigen. Aan overtreding/niet-naleving van deze verboden en bevelen is, voorzover hier relevant, een dwangsom verbonden van ƒ 1000,– per dag. Op 17 juli 2000 is het kort gedingvonnis, waartegen geen hoger beroep is ingesteld, aan Clipbizz GmbH betekend. g Bij beschikking van 31 juli 2001 heeft het Benelux Merkenbureau (BMB) de inschrijving van de Merken geweigerd op de grond dat deze merken voor de in klasse 16 genoemde waren ieder onderscheidend vermogen missen. Bij beschikking van 31 oktober 2002 heeft het Hof alhier op dezelfde grond de verzoeken van Promoclip B.V. om het BMB te bevelen alsnog over te gaan tot inschrijving van de Vormmerken afgewezen. Op 31 januari 2003 is bij de Hoge Raad ingekomen een verzoekschrift van Promoclip B.V. tot cassatie van deze beschikking.* De wederzijdse vorderingen en de verweren 2 Promoclip c.s. vorderen in conventie een verbod aan Clipbizz GmbH om inbreuk te maken op de Modellen en de Merken alsook een verbod aan Clipbizz GmbH om ook afgezien hiervan onrechtmatig jegens hen te handelen, met nevenvorderingen en schadevergoeding op te maken bij staat, en voorts bepaling op de voet van artikel 43 EEX van het bedrag aan dwangsommen dat Clipbizz GmbH heeft verbeurd door overtreding/niet-naleving van het kort gedingvonnis. 3 In reconventie heeft Clipbizz GmbH gevorderd:

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

– nietigverklaring van de depots van de Modellen en de Merken, met bevelen tot doorhaling daarvan; – een verbod aan Promoclip c.s. om het kort gedingvonnis te executeren of met executie daarvan te dreigen, op straffe van verbeurte van een dwangsom, – veroordeling van Promoclip c.s. om aan Clipbizz GmbH te vergoeden de door haar tengevolge van de tenuitvoerlegging van het kort geding-vonnis geleden schade, op te maken bij staat. Ten pleidooie heeft Clipbizz GmbH tevens provisioneel gevorderd ontheffing van de gevolgen van het kort geding vonnis althans een verbod aan Promoclip c.s. om dit vonnis jegens Clipbizz GmbH ten uitvoer te leggen. 4 Tegen zowel de vorderingen in conventie als de vorderingen in reconventie is gemotiveerd verweer gevoerd dat voorzover nodig, hierna aan de orde zal komen. 5 Bij repliek in conventie/antwoord in reconventie onder 39 hebben Promoclip c.s. aangegeven dat zij in conventie niet verzoeken tot oplegging van maatregelen met werking buiten de Benelux. Daarna heeft Clipbizz GmbH haar betwisting van de bevoegdheid van de rechtbank om voor het grondgebied buiten de Benelux kennis te nemen van de op de Modellen en de Merken gebaseerde vorderingen en om voor het grondgebied buiten Nederland kennis te nemen van de overige vorderingen, niet herhaald. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat Clipbizz GmbH haar onbevoegdheidsverweren niet heeft willen handhaven. Voorts wordt ambtshalve overwogen dat de rechtbank op grond van het bepaalde in artikel 37A en C BMW en in artikel 29 leden 1 en 3 BTMW bevoegd is ten aanzien van de wederzijdse vorderingen in verband met de Merken en de Modellen. in reconventie De vorderingen van Clipbizz GmbH tot nietigverklaring van de Modellen 6 Deze vorderingen berusten op de stellingen dat de Modellen noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect en dat zij niet nieuw zijn, waardoor zij op grond van artikel 2 lid 1 juncto artikel 15 BTMW respectievelijk artikel 4 sub 1 juncto artikel 15 BTMW, dienen te worden nietig verklaard. In de visie van Promoclip c.s. doen deze nietigheidsgronden zich niet voor. 7 Uiterlijk op 28 oktober 2001 had in Nederland/de Benelux moeten zijn geïmplementeerd Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen. Aanpassing van de BTMW aan deze richtlijn (hierna: de Modellenrichtlijn) heeft evenwel nog niet plaatsgevonden. De vraag rijst nu of de artikelen 2 lid 1 en 4 sub 1 BTMW moeten worden uitgelegd in overeenstemming met desbetreffende bepalingen van de Modellenrichtlijn (achtereenvolgens de artikelen 7 en 4) ook in het zich hier voordoende geval dat de depots in kwestie zijn verricht ruim voor de uiterste implementatiedatum van die richtlijn. In haar (in IER 2003, p. 77 instemmend besproken) vonnis van 16 mei 2002 (IER 2002, p. 317) heeft de rechtbank Maastricht overwogen dat in een dergelijk geval artikel 2 lid 1 BTMW moet worden uitgelegd conform artikel 7 van de Modellenrichtlijn en ook Clipbizz GmbH is deze opvatting toegedaan. 8 Naar luidt artikel 11 lid 8 van de Modellenrichtlijn kan elke lidstaat bepalen dat de weigerings- of nietigheidsgronden die in de lidstaat gelden vóór de datum waarop de

E I G E N D O M

5 6 5

bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn in werking treden, van toepassing zijn op vóór die datum ingediende aanvragen om inschrijving en op de inschrijvingen die daaruit voortvloeien. Hiermee is duidelijk dat de Modellenrichtlijn de lidstaten ten aanzien van voor de uiterste implementatiedatum gedeponeerde modellen alle vrijheid laat. In artikel II van het op 20 juni 2002 te Brussel tot stand gekomen, maar nog niet in werking getreden Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (Tractatenblad 2002, nr. 129) is voor zulke ’oude’ modellen niet gekozen voor het regime van de richtlijn. Daarin is namelijk, kort gezegd, bepaald dat de artikelen 4 en 15 van de ’oude’ BTMW van toepassing blijven op depots die zijn verricht voor inwerkingtreding van het Protocol. Uit dit een en ander volgt dat – zoals Promoclip c.s. onder verwijzing naar de zojuist besproken bepalingen hebben opgemerkt – de vorderingen van Clipbizz B.V. tot nietigverklaring van de Modellen uitsluitend dienen te worden beoordeeld aan de hand van de (’oude’) BTMW en niet door het Gemeenschapsrecht worden beheerst. Hierom kunnen geen argumenten worden ontleend aan het door Promoclip c.s. genoemde ’Explanatory Memorandum’ bij Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende de Gemeenschapsmodellen, daargelaten nog dat naar vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) – bevestigd in punt 25 van zijn arrest van 6 mei 2003 inzake Libertel/BMB (nog niet gepubliceerd) – op zulke stukken geen acht mag worden geslagen. 9 Eerst zal worden beoordeeld of de nietigheidsgrond van de artikelen 2 lid 1 en 15 BTMW hier van toepassing is. 10 In het Gemeenschappelijk Commentaar op artikel 2 lid 1 BTMW (hierna: het GC) is te lezen dat factoren die het uiterlijk van een voortbrengsel mede bepalen, niet krachtens de BTMW zijn beschermd wanneer zij onmisbaar zijn voor het verkrijgen van een technisch effect. Hieruit valt op te maken dat een model alleen dan op grond van de artikelen 2 lid 1 en 15 BTMW nietig is indien alle factoren die haar uiterlijk mede bepalen onmisbaar zijn voor het verkrijgen van een technisch effect. Zou bijvoorbeeld één factor niet onmisbaar zijn voor het verkrijgen van een technisch effect, maar alle andere factoren wel, dan is het depot in het licht van deze bepalingen geldig, zij het dat de bescherming van de BTMW zich niet uitstrekt tot die andere, voor technische effecten onmisbare factoren (vergelijk ook lid 2 van artikel 9 van de Modellenrichtlijn, welk artikel in rov. 33 nog ter sprake zal komen). In het GC wordt verder opgemerkt dat niet noodzakelijk is dat de technische factoren voor octrooiverlening in aanmerking komen, maar dat zij van modelbescherming worden uitgesloten ’zodra zij vereist zijn voor het verkrijgen van een bepaald technisch effect’ 11 Clipbizz GmbH baseert haar stelling dat de Modellen noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van (een) technisch effect(en) onder meer op het feit dat voor de PROMOCLIP EO 909 is verleend. Promoclip c.s. achten dit evenwel niet doorslaggevend, waarbij zij verwijzen naar de onder 1.b weergegeven passages uit de beschrijving bij EO 909. 12 Niet in geschil is dat de buigingen (het klemmechanisme) aan de bovenkant van de Modellen noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect. Deze specifieke buigingen vormen immers juist de uitvinding waarvoor EO 909 is verleend (hierna ook: de uitvinding). Bij gebreke aan andersluidende stellingen van Promoclip c.s. moet ook het

5 6 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

feit dat de clips volgens de Modellen in wezen rechthoekig, en niet bijvoorbeeld vierkant zijn, en zij een ’lichaam’ met daaronder twee even lange ’benen’ hebben (hierna: de basisvorm) als technisch, voor de functionaliteit van de clips noodzakelijk worden beschouwd. 13 Binnen deze basisvorm zijn in Model I de volgende factoren die het uiterlijk daarvan mede bepalen te ontwaren: A de hoek tussen de benen bedraagt 90˚; B de lange kanten en de opsteekranden verlopen recht, en niet gebogen of slingerend; C tussen de benen bevindt zich een omgekeerde V-vorm; D deze omgekeerde V-vorm staat recht, en niet schuin; E de hoek van 90˚ ligt precies in het midden van en zo hoog mogelijk in de clip; F de benen zijn gelijkvormig; G de punten van de benen zijn afgerond. Ook in model II zijn al deze factoren aanwezig, met uitzondering van factor E. In Model II bevindt de hoek van 90˚ zich namelijk bij de zijkant en niet in het midden. 14 Met Promoclip c.s. is de rechtbank van oordeel dat de in rov. 13 genoemde factoren niet noodzakelijk zijn ter verkrijging van het technisch effect van de uitvinding (het klemmechanisme). Dit technisch effect zal – zoals ook blijkt uit de in rov. 1.b weergegeven passages uit de beschrijving – bijvoorbeeld eveneens optreden wanneer de hoek tussen de benen 60˚, en niet 90˚ bedraagt of wanneer de lange kanten en de opsteekranden slingerend verlopen. Het enkele feit dat voor de PROMOCLIP octrooi is verleend doet de nietigheidsgrond van de artikelen 2 lid 1 en 15 BTMW dus nog niet van toepassing zijn. 15 Volgens Clipbizz GmbH is echter ook de omgekeerde V-vorm tussen de benen (de zwaluwstaart) functioneel, en dus noodzakelijk voor een technisch effect, omdat door die ’entering space or mouth’ de clip makkelijker over het papier kan worden gestoken. Zij heeft verder gewezen op de hogere productiekosten van bepaalde anders gevormde clips. In het beroep van Clipbizz GmbH op EO 909 ligt bovendien besloten een beroep op figuur 1 bij dat octrooischrift, waarin een vorm wordt getoond die (vrijwel) volledig overeenstemt met Model I. Doorgaans is in de tekeningen bij een octrooischrift de voorkeursuitvoeringsvorm afgebeeld, dat is de vorm waarin de niet voor de uitvinding bepalende elementen eveneens technische neveneffecten teweegbrengen en wel zodanige technische effecten dat een bijzonder gunstig of zelfs optimaal totaalresultaat wordt bereikt. Gelet op dit een en ander moet de stellingname van Clipbizz GmbH tevens aldus worden verstaan dat alle in rov. 13 genoemde factoren van Model I noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een bepaald technisch effect. 16 Ten betoge dat dit niet zo is hebben Promoclip c.s. bij gelegenheid van de pleidooien (buiten hun pleitnota om) gesteld dat ook bij andere hoekwaarden, een andere situering van de hoek tussen de benen en/of anders gevormde afrondingen van de benen van een optimaal functionerende clip sprake is. 17 In conclusie 5 van EO 909 is bescherming geclaimd voor de technische maatregel om tussen de benen een hoek van in hoofdzaak 90˚ toe te passen. Uit het feit dat deze hoek als een voorkeursuitvoeringsvorm in een volgconclusie is opgenomen kan genoegzaam worden afgeleid dat hiermee een technisch effect wordt verkregen dat met een andere hoek niet althans niet in (exact) dezelfde mate kan worden be-

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

reikt. Voor het verkrijgen van dit specifieke technische effect is factor A dus noodzakelijk. Dat een hoek van niet precies 90˚, maar nog wel in hoofdzaak 90˚ tot (nagenoeg) hetzelfde technische effect leidt, maakt dit niet anders omdat een hoek van bijvoorbeeld 88˚ de clip geen andere totaalindruk geeft. Hierbij zij er op gewezen dat het in het modellenrecht om het uiterlijk van producten gaat en dat betekent dat – zoals ook tot uitdrukking is gebracht in het GC – factoren die dat uiterlijk niet (in merkbare mate) mede bepalen, geen gewicht in de schaal kunnen leggen. 18 Ten opzichte van gebogen of slingerend verlopende randen/kanten hebben rechte randen/kanten het voordeel dat zij (machinaal) eenvoudiger, en dus met lagere productiekosten, kunnen worden vervaardigd. Factor B is aldus bezien technisch noodzakelijk. 19 Uitgaande van de voor bepaalde technische effecten noodzakelijke factoren die bestaan in basisvorm, in de hoek van 90˚ tussen de benen en in rechte randen, moet zich tussen de benen van de clip een omgekeerde V-vorm bevinden, zodat ook factor C voor die effecten noodzakelijk is te achten. Hierop duidt overigens ook dat de omgekeerde V-vorm als technische maatregel (voor het kenmerk) is opgenomen in conclusie 1 van EO 909. 20 Zou de omgekeerde V-vorm niet recht, maar schuin worden geplaatst, dan wordt – bij even lange benen waartussen een hoek van 90˚ bestaat – de opsteekruimte minder diep, hetgeen het opsteken minder makkelijk maakt. Factor D is dus noodzakelijk voor de verkrijging van het technisch effect dat bij een hoek van 90˚ tussen de benen het opsteken optimaal kan plaatsvinden. 21 Met de situering van de hoek van 90˚ precies in het midden en zo hoog mogelijk in de clip wordt, uitgaande van een rechte omgekeerde V-vorm tussen de benen, de bij die hoek grootst mogelijke opsteekruimte verkregen. Zou deze hoek naar links of rechts worden verplaatst, dan wordt die ruimte kleiner, zoals ook is te zien in de tekeningen van Model II. Bij plaatsing in het midden geeft de hoek van 90˚ dus in dit opzicht het optimale technische effect, zodat ook voor factor E een technische noodzaak bestaat. 22 Bij toepassing van de hiervoor voor bepaalde technische effecten noodzakelijk geoordeelde factoren zijn de benen onvermijdelijk gelijkvormig. Factor F is voor het verkrijgen van die effecten dus noodzakelijk. Om misverstanden te voorkomen zij nog opgemerkt dat de omstandigheid dat in conclusie 7 van EO 909 de maatregel onder bescherming is gesteld om onderling verschillend gevormde klembladen, en dus onderling verschillend gevormde benen, toe te passen, hieraan niet afdoet omdat hiermee onmiskenbaar een ander technisch effect wordt beoogd (wellicht het verkrijgen van een groter oppervlak voor reclame) dan de technische effecten waarvoor gelijkvormige benen nodig zijn. 23 In confesso is dat de afronding van de punten van de benen (factor G) technisch noodzakelijk is om te voorkomen dat de benen door het papier steken en/of ter waarborg van de veiligheid van de gebruiker. Deze maatregel is ook onder bescherming gesteld in conclusie 6 van EO 909, en wel na het kenmerk (vergelijk rov. 17). Het moge zo zijn dat, zoals Promoclip c.s. stellen, met een anders gevormde afronding het hier bedoelde technische effect net zo goed wordt bereikt, maar dit kan hen niet baten omdat een wat anders gevormde afronding de totaalindruk van de clip in het geheel niet beïnvloedt (zie rov. 17 in fine).

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

24 Geconcludeerd moet worden dat alle factoren van Model I onmisbaar zijn voor het verkrijgen van een bepaald technisch effect. Uit het feit dat al deze factoren zijn opgenomen in de voorkeursuitvoeringsvorm volgens figuur 1 bij EO 909 is af te leiden dat het hierbij bovendien om relevante technische effecten gaat. Het Benelux-depot van Model I zal daarom worden nietig verklaard. Tevens zal de doorhaling van de Benelux-inschrijving daarvan worden uitgesproken. De stelling van Clipbizz GmbH dat Model I niet nieuw is hoeft nu geen bespreking meer. 25 In Model II is de hoek van 90˚ niet in het midden gesitueerd, maar bij de zijkant waar hij niet het in rov. 21 omschreven optimale effect sorteert. In Model II is de voor de hoek van 90˚ gekozen plaats dus niet noodzakelijk voor een bepaald technisch effect, zodat dit model, gelet op het onder 10 overwogene, op de voet van de artikelen 2 lid 1 en 15 BTMW niet kan worden nietig verklaard. 26 Model II komt evenmin voor nietigverklaring op de voet van de artikelen 4 sub 1 en 15 BTMW in aanmerking nu in de beweerdelijk nieuwheidsschadelijke voortbrengsels (de Durable-clip/kaartenruiter en de in de figuren 1 en 6 bij Amerikaans Octrooischrift nr. 1,070,683 getoonde clips) de hoek tussen de benen, net als in Model I, precies in het midden, en niet aan de zijkant, is geplaatst en dit verschil niet van ondergeschikte betekenis is. Uit de in rov. 1.a weergegeven tekeningen blijkt namelijk dat door dit verschil de Modellen I en II andere totaalindrukken maken. De vorderingen van Clipbizz GmbH tot nietigverklaring van de Merken 27 Clipbizz GmbH heeft er – gelet op de onder 1.g vermelde feiten: terecht – op gewezen dat tot dusverre geen inschrijving van de Merken heeft plaatsgevonden. In het licht van het arrest van het Benelux Gerechtshof (BGH) van 23 februari 2001 (RvdW 2001, 55) en artikel 426 lid 3 BRv (nieuw) lijkt Promoclip B.V. tegen de beschikking van het hof van 31 oktober 2002 tijdig cassatie te hebben ingesteld. Derhalve zijn, gezien artikel 6bis lid 5 BMW, de depots van de Merken niet reeds nietig te achten uit hoofde van de weigering van het BMB om tot inschrijving daarvan over te gaan. De vorderingen van Clipbizz GmbH tot nietigverklaring van die depots moeten bijgevolg nog worden beoordeeld. 28 Aan deze vorderingen ligt onder meer ten grondslag de stelling dat de vorm waaruit de Merken bestaan – te weten een clip die (grotendeels) overeenkomt met de clip volgens figuur 1 bij EO 909 en Model I – een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert, zodat de depots daarvan ingevolge artikel 1, tweede volzin, BMW in verbinding met artikel 14A sub 1a BMW nietig dienen te worden verklaard. 29 De Merken zijn gedeponeerd na het verstrijken van de implementatietermijn van de Eerste richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten (hierna: de Merkenrichtlijn). Genoemde artikelen van de BMW dienen daarom te worden uitgelegd in overeenstemming met artikel 3 lid 1 sub e, tweede liggende streepje, van de Merkenrichtlijn, waarin is bepaald dat nietig verklaard kunnen worden merken die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. In zijn arrest van 18 juni 2002 inzake Philips/Remington (IER 2002, nr. 42) heeft het HvJEG geoordeeld dat deze bepaling alleen toepassing kan vinden indien de wezenlijke

E I G E N D O M

5 6 7

functionele kenmerken van de vorm uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven. Gelet op hetgeen hiervoor onder 12 t/m 24 is overwogen, is aan deze maatstaf voldaan. De depots van de Merken komen dan ook voor nietigverklaring in aanmerking. 30 Ten pleidooie is de vraag aan de orde gekomen of de rechtbank de vordering tot nietigverklaring van de Merken niet moet aanhouden totdat in de in rov. 1.g beschreven (bestuursrechtelijke) rechtsgang van artikel 6ter BMW definitief over de inschrijfbaarheid daarvan is beslist. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat hiervoor geen aanleiding omdat het bestaan van deze rechtsgang en de daarin voorziene mogelijkheid voor de merkhouder om jegens het BMB een bevel tot inschrijving te verkrijgen, op geen enkele wijze kunnen afdoen aan de op artikel 14 BMW gebaseerde bevoegdheid van de rechtbank om, ook nadat zodanig bevel is gegeven, op vordering van een belanghebbende een merkdepot nietig te verklaren en de doorhaling van de inschrijving daarvan uit te spreken. Hierbij dient te worden bedacht dat het BMB lang niet altijd de beschikking heeft over de gegevens die de belanghebbenden bij nietigverklaring bezitten of later hebben kunnen vergaren. 31 De depots van de Merken zullen, zo volgt uit het voorgaande, worden nietig verklaard. Omdat er (nog) geen inschrijving van deze merken is, kan de doorhaling van de inschrijvingen niet worden uitgesproken. De rechtbank zal dit voorwaardelijk doen, namelijk voor het geval dat (op basis van bevelen tot inschrijving in de bestuursrechtelijke rechtsgang) inschrijving alsnog zal plaatsvinden. in conventie De op model- en merkinbreuk gebaseerde vorderingen van Promoclip c.s. 32 Aangezien Model I en de Merken zullen worden nietig verklaard, zijn de daarop gebaseerde inbreukvorderingen van Promoclip c.s. niet toewijsbaar. Model II is wel geldig, zodat moet worden onderzocht of de CLIPBIZZ onder de beschermingsomvang daarvan valt. 33 In artikel 9 van de Modellenrichtlijn is bepaald dat de bescherming krachtens het modelrecht elk model omvat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Blijkens het arrest van de Hoge Raad van 29 december 1995 inzake Decaux/Mediamax (NJ 1996, 546) dient onder de BTMW bij de beoordeling van de inbreukvraag uit te worden gegaan van de totaalindrukken. Aangezien beide maatstaven op hetzelfde neerkomen, mist de vraag of de BTMW op dit punt richtlijnconform geïnterpreteerd moet worden relevantie. Overigens moet worden aangenomen dat, nu de Modellenrichtlijn geen overgangsregeling voor artikel 9 geeft, richtlijnconforme interpretatie dient plaats te vinden bij (vermeende) inbreuken die zijn gepleegd na de uiterste implementatiedatum van deze richtlijn, maar niet bij (vermeende) inbreuken die daarvoor zijn gepleegd (vergelijk het arrest van het BGH van 2 oktober 2000 inzake Haacht/Grandes Sources, RvdW 2000, 202). 34 In Model II bevindt de hoek van 90˚ zich bij de zijkant, en niet zoals in de CLIPBIZZ, in het midden. Onder 26 is al overwogen dat dit verschil, dat bovendien de enige niet technisch bepaalde factor van Model II is (zie rov. 25), een andere algemene indruk/totaalindruk teweegbrengt. Met de CLIPBIZZ wordt daarom geen inbreuk gemaakt op Model II. De

5 6 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

hierop gebaseerde vorderingen van Promoclip c.s. zullen derhalve eveneens worden afgewezen. De op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen van Clipbizz GmbH 35 Bij de beoordeling van deze vorderingen dient allereerst te worden opgemerkt dat gelet op het onder 12 t/m 24 overwogene Clipbizz GmbH niet zonder (technische) noodzaak de PROMOCLIP heeft nagemaakt. Derhalve kunnen Promoclip c.s. zich – naar Clipbizz GmbH terecht heeft gesteld – niet met vrucht beroepen op een onrechtmatige daad bestaande in slaafse nabootsing. Dit brengt tevens met zich dat bij de beoordeling van de onrechtmatige daadsvordering van Promoclip c.s. het feit dat de CLIPBIZZ er aan de voorkant er hetzelfde uitziet als de PROMOCLIP geheel buiten beschouwing dient te blijven. 36 De onrechtmatige daadsvordering van Promoclip c.s. berust voorts op de stellingen dat Schreuders (zie rov. 1.d) wanprestatie heeft gepleegd jegens Promoclip c.s. door na het einde van zijn dienstverband met Promoclip B.V. de vertrouwelijke kennis die hij had over haar klanten, prijzen etc. ter beschikking te stellen aan Clipbizz GmbH en dat Clipbizz GmbH door deze kennis vervolgens aan te wenden om vaste klanten en distributeurs van Promoclip c.s. te benaderen met de CLIPBIZZ, van deze wanprestatie van Schreuders op onrechtmatige wijze heeft geprofiteerd. 37 De rechtbank herinnert eraan dat de vorderingen van Promoclip uitsluitend betrekking hebben op het grondgebied van de Benelux (zie rov. 5). Concreet hebben Promoclip c.s. slechts één Benelux-klant/distributeur van hen genoemd die door Clipbizz GmbH (direct of indirect) is benaderd, namelijk Olpha International B.V. te Heemstede (hierna: Olpha). De stukken bevatten echter geen enkele aanwijzing dat Olpha daadwerkelijk naar Clipbizz GmbH is overgestapt. Onder deze omstandigheden kan de mogelijkheid niet aannemelijk worden geacht dat Promoclip c.s. in de Benelux door de gestelde handeling van Clipbizz GmbH schade hebben geleden. Uit de meest recente stellingen van Promoclip c.s., namelijk haar stellingen ten pleidooie, is voorts niet af te leiden dat Clipbizz GmbH in de Benelux klanten/distributeurs van hen dreigt te gaan benaderen. Reeds om deze redenen kunnen de op onrechtmatige daad gebaseerde schade- en verbodsvorderingen van Promoclip c.s. niet worden toegewezen, hetgeen ook geldt voor hun nevenvorderingen. In het midden kan nu blijven of Clipbizz GmbH op onrechtmatige wijze heeft geprofiteerd van wanprestatie. Bepaling van het bedrag van de door Clipbizz GmbH verbeurde dwangsommen 38 In het kort geding-vonnis was model- en merkinbeuk door Clipbizz GmbH aangenomen, in het bodemgeschil niet. Volgens vaste jurisprudentie staat het feit dat in de bodemprocedure anders wordt geoordeeld dan in kort geding er evenwel niet aan in de weg dat eenmaal verbeurde dwangsommen verschuldigd blijven. Ambtshalve wordt overwogen dat artikel 50 lid 6 TRIPs hier geen rol kan spelen reeds omdat van een verzoek als in dit artikellid bedoeld niet is gebleken (zie punt 61 van het arrest van het HvJEG van 13 september 2001 inzake Route 66, NJ 2002, 90). 39 Niet weersproken zijn de stellingen van Promoclip c.s., dat Clipbizz GmbH 15 dagen te laat opgave heeft gedaan

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

van haar afnemers en dat Clipbizz GmbH uit dezen hoofde aan dwangsommen ƒ 15.000,– heeft verbeurd. 40 Promoclip c.s. wijzen er verder op dat Clipbizz GmbH te laat een recall-brief aan haar afnemer Clipbizz B.V. heeft verzonden, dat Clipbizz GmbH bovendien te laat een afschrift van deze brief aan Promoclip c.s. heeft gezonden en dat Clipbizz GmbH tengevolge van het een en het ander een bedrag aan dwangsommen van (ƒ 10.000,– + ƒ 11.000,– =) ƒ 21.000,– heeft verbeurd. Clipbizz GmbH voert hiertegen het verweer dat een recall-brief aan Clipbizz B.V. ’geen enkele functie vervulde’ omdat Clipbizz B.V. zelf in de kort geding-procedure was betrokken. Dit verweer – dat de rechtbank opvat als strekkend ten betoge dat het kort geding-vonnis niet zo kan worden uitgelegd dat een recallbrief aan Clipbizz B.V. moest worden verzonden – treft doel. Nu Clipbizz B.V. in het kort geding-vonnis zelf was bevolen om op straffe van verbeurte van een dwangsom de bij haar nog aanwezige inbreukmakende producten te vernietigen zou een recall-bevel aan haar immers volstrekt overbodig zijn, zodat dit door de president in kort geding niet kan zijn bedoeld (vergelijk NJ 1994, 652). 41 Op 6 november 2000, derhalve geruime tijd na betekening van het kort geding-vonnis, werd op de website www. clipbizz.com de CLIPBIZZ getoond. Van deze website maakte deel uit de volgende pagina:

De website bevat verder zulke pagina’s waarop in plaats van Nederland tal van andere landen, waaronder België en Luxemburg, zijn genoemd. 42 Niet betwist is dat deze website door Clipbizz GmbH op het Internet was gezet en dat de pagina’s met Nederland, België en Luxemburg tot 6 november 2000 zijn gehandhaafd. Volgens Promoclip c.s. heeft Clipbizz GmbH dusdoende de in het kort geding-vonnis gegeven verboden I en II overtreden. Zij stelt dat Clipbizz GmbH dientengevolge per dag dwangsommen van ƒ 1000,– heeft verbeurd over de periode van 17 juli 2000 tot 6 november 2000, waarbij de rechtbank aantekent dat Promoclip c.s. ten pleidooie hebben aangegeven deze laatste datum als einddatum te beschouwen en op dat punt dus hun aanvankelijke eis, die uitging van 17 november 2000 als einddatum, hebben verminderd. 43 Clipbizz GmbH brengt hier in de eerste plaats tegenin dat op de website slechts sprake is van een algemene invulmogelijkheid waarbij standaardsoftware met een

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

standaardlandenlijst is gebruikt en dat iemand die een levering voor de Benelux zou hebben gevraagd te horen zou hebben gekregen dat dit niet mogelijk was. Van een reëel aanbod voor de Benelux was, aldus Clipbizz GmbH, geen sprake. De rechtbank begrijpt dat Clipbizz GmbH hiermee wil zeggen dat de pagina’s met Nederland, België en Luxemburg abusievelijk niet van de website zijn verwijderd en dat het niet haar bedoeling was om hiermee orders uit/voor deze landen te verkrijgen. 44 In het kort geding-vonnis is niet slechts ’aanbieden’ verboden – deze handeling is alleen genoemd in het kader van het verbod tot modelinbreuk (verbod II) –, maar het bevat ook een verbod tot merkinbreuk (verbod I), dat niet tot bepaalde handelingen is beperkt en dat dus alle merkinbreukmakende handelingen bestrijkt. De territoriale reikwijdte van deze verboden is – uiteraard – begrensd tot de Benelux (of Nederland). 45 Het tonen van de CLIPBIZZ op een website valt zonder meer onder het in het kort geding-vonnis gegeven verbod tot merkinbreuk. Gelet op het onder 43 weergegeven verweer van Clipbizz GmbH moet nog de vraag worden beantwoord of hier sprake is van merkinbreuk in de Benelux/ Nederland. 46 In het arrest van de Hoge Raad van 3 januari 1964 inzake ’Lexington’ (NJ 1964, 445) is een regel geformuleerd die er op neer komt dat een mededeling waarin een met een merk overeenstemmend teken voorkomt, reeds merkinbreuk in de Benelux oplevert wanneer daardoor bij het Beneluxpubliek de indruk wordt gewekt dat deze mededeling mede voor haar was bestemd met het oog op verhandeling van de desbetreffende waar in de Benelux, en dat daaraan niet afdoet dat in feite geen verhandeling in de Benelux plaatsvindt en/of dat zulks niet de bedoeling was. Naar het oordeel van de rechtbank is deze regel ook van toepassing onder de Merkenrichtlijn en in het huidige Internet-tijdperk, zij het dat daarop wellicht enige verfijningen zijn aan te brengen in verband met bijzondere situaties, zoals disclaimers, die zich hier echter niet voordoen. 47 Er kan geen twijfel over bestaan dat in de Benelux gevestigde geïnteresseerden in reclameclips die kennis nemen van de pagina’s waarop Nederland, België en Luxemburg zijn voorgedrukt, de indruk krijgen dat die website mede voor hen is bestemd en dat zij daardoor de indruk krijgen dat de CLIPBIZZ in de Benelux wordt verhandeld. Hiermee is de merkinbreuk in de Benelux/Nederland, en dus de overtreding van verbod I van het kort geding-vonnis, gegeven, ongeacht de werkelijke situatie of de werkelijke bedoelingen van Clipbizz GmbH. 48 Clipbizz GmbH heeft zich verder verweerd met de stelling dat het invorderen van dwangsommen in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Daartoe heeft zij (uitsluitend) gesteld dat Promoclip c.s. geen rechten hebben en zij dit moeten hebben geweten. Deze stelling kan een beroep op de redelijkheid en billijkheid evenwel niet dragen, al was het maar omdat anders het onder 38 weergegeven uitgangspunt op losse schroeven zou komen te staan. Afgezien hiervan staat het de rechtbank niet vrij om op grond van de redelijkheid en billijkheid een verbeurde dwangsom te verminderen tot nihil, zoals Clipbizz GmbH beoogt. Daartoe is blijkens het arrest van het BGH van 12 februari 1996 (NJ 1996, 344) de rechter die de dwangsom heeft opgelegd immers exclusief bevoegd en dan nog slechts bij ’onmoge-

E I G E N D O M

5 6 9

lijkheid’, welk begrip in dit soort gevallen de redelijkheid en de billijkheid volledig omsluit. 49 De rechtbank komt tot de slotsom dat Clipbizz over de periode van 17 juli 2000 tot en met 6 november 2000 dagelijks een dwangsom van ƒ 1000,– heeft verbeurd, dat is in totaal (112 x ƒ 1.000,– =) ƒ 112.000,–. 50 Het bedrag van de door Clipbizz GmbH verbeurde dwangsommen zal worden bepaald op (ƒ 15.000,– + ƒ 112.000,– =) ƒ 127.000,–, dat is € 57.630,09. in reconventie 51 Door de heden uit te spreken nietigverklaringen van Model I en de Merken en door de heden uit te spreken afwijzingen van de vorderingen van Promoclip c.s. op basis van Model II en onrechtmatige daad, ontvallen de grondslagen aan de in het kort geding-vonnis gegeven verboden en bevelen. Deze verboden en bevelen zijn derhalve vervallen (NJ 1999, 569) en kunnen niet meer worden geëxecuteerd. Executie van het kort geding-vonnis of dreiging daarmee kan bijgevolg niet meer plaatsvinden. Dit brengt met zich dat de vordering van Clipbizz GmbH tot een verbod om het kort geding-vonnis te executeren en daarmee te dreigen, alsook haar provisionele vorderingen wegens gemis aan belang zullen worden afgewezen. 52 In beginsel heeft degeen die door dreiging met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar in kort geding opgelegde verboden en bevelen te houden, onrechtmatig gehandeld wanneer hij, naar achteraf uit het bodemgeschil blijkt, niet het recht had van de wederpartij te vergen dat deze zich van de desbetreffende handeling onthield c.q. haar verrichtte, terwijl de daardoor ontstane schade in beginsel als door de schuld van degeen die heeft gedreigd met executie heeft te gelden (NJ 1985, 546). Er zijn door Promoclip c.s. geen feiten of omstandigheden gesteld die tot afwijking van deze beginselen kunnen nopen. De vordering van Clipbizz GmbH tot schadevergoeding op te maken bij staat ligt dan ook voor toewijzing gereed, gelet ook daarop dat die vordering thans nog niet te begroten valt. in conventie en in reconventie 53 In de procedure in conventie zijn partijen ieder gedeeltelijk in het ongelijk gesteld, zodat de proceskosten in deze procedure zullen worden gecompenseerd aldus dat ieder de eigen kosten draagt. 54 Als de in de procedure in reconventie grotendeels in het ongelijk gestelde partijen zullen Promoclip c.s. worden veroordeeld in de kosten daarvan. Enz.

5 7 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Nr. 94 Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, 10 september 2003 (Pupa mini’s) Mr. H.G. Robers Art. 14bis, lid 1 BTMW De door art. 14 bis, lid 1 BTMW geëiste kwade trouw is onvoldoende onderbouwd. Uit het feit dat Taiwan bekend staat als land van herkomst van veel namaakproducten volgt niet zonder meer dat op Treffina een verzwaarde onderzoeksplicht rustte. Het staat immers vast dat hoewel Treffina reeds jaren zaken deed met Timetron, zij nimmer problemen op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten had gehad met van Timetron afkomstige producten. De stelling dat slechts de vervaardiger een vordering tot afgifte van inbreukmakende goederen op grond van art. 14bis eerste lid BTMW met een beroep op goede trouw kan afweren en de rest van de distributieketen ondanks goede trouw de producten moet afstaan indien sprake is van moedwillige inbreuk door de vervaardiger, kan de rechtbank niet overtuigen. Dit volgt niet uit de tekst van art. 14bis lid 1 BTMW, en evenmin uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot dit artikel en het verwante artikel 13bis BMW. Art. 6:96 j˚ art. 6:162 BW Van toewijzing van de gevorderde schadevergoeding, waaronder de schade ex art. 6:96 BW, kan slechts sprake zijn indien komt vast te staan dat Treffina schuld aan de inbreuk op de modelrechten van Micys kan worden verweten of dat deze inbreuk aan Treffina kan worden toegerekend. Micys Company SpA te Monza, Italië, eiseres, procureur mr. J. van Zinnicq Bergman, tegen, Treffina International Trading BV te Eindhoven, gedaagde, procureur mr. A.P. de Wit. 3 De beoordeling 3.1 De rechtbank overweegt op de voet van artikel 29 lid 2 van de Benelux Modellenwet (BTMW) ambtshalve dat zij bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen nu gedaagde, Treffina, in Nederland en in het arrondissement ’s-Hertogenbosch is gevestigd. 3.2 Micys stelt dat Treffina inbreuk heeft gemaakt op haar modelrechten ten aanzien van de zogenaamde Pupa Mini’s, cosmeticaverpakkingen in de vorm van onder meer een muis, een beer en een bij, door sterk op de Pupa-mini’s gelijkende producten vanuit Taiwan in Nederland in te voeren en deze in Nederland op de markt te brengen. Treffina heeft niet weersproken dat de 100.509 exemplaren van voormelde producten die Micys onder Treffina heeft aangetroffen gelden als inbreukmakend in de zin van artikel 14bis lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW), zodat daar in de onderhavige procedure van moet worden uitgegaan. Derhalve is Micys op grond van het bepaalde in artikel 14 bis, lid 1 BTMW in principe bevoegd om deze op haar modelrechten inbreukmakende producten als haar eigendom van Treffina op te vorderen, dan wel daarvan de vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen. Een vordering daartoe moet evenwel worden afgewezen indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. Ook met be-

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

trekking tot de door Micys gevorderde schadevergoeding, waaronder de schade ex artikel 6:96 BW, geldt dat van toewijzing van deze vordering slechts sprake kan zijn indien komt vast te staan dat Treffina schuld aan de inbreuk op de modelrechten van Micys kan worden verweten of dat deze inbreuk aan Treffina kan worden toegerekend. 3.3 Micys heeft weliswaar gesteld dat Treffina ten tijde van de aankoop van de inbreukmakende producten te kwader trouw was, in die zin dat zij reeds toen wist of had behoren te weten dat met de door haar van Timetron betrokken cosmeticaverpakkingen inbreuk werd gemaakt op het modelrecht van Micys, doch zij heeft deze door Treffina gemotiveerd betwiste stelling onvoldoende onderbouwd, althans geen bewijs daarvan aangeboden. De in algemene termen gestelde verklaring van de heer Van Keimpema van Care Cosmetics (productie 9 c.v.r.) levert in ieder geval geen bewijs op. Als onweersproken staat vast dat Treffina meteen nadat zij op het inbreukmakende karakter van de door haar van Timetron betrokken cosmeticaverpakkingen was gewezen, de handel daarin heeft gestaakt en gestaakt gehouden. Micys heeft haar stelling dat de Pupa-mini’s reeds voor de aankoop van de inbreukmakende producten van Timetron in maart 2001 ruime bekendheid genoten in Nederland en dat toen reeds sprake was van een grote omzet van de Pupamini’s in Nederland via grote drogisterijen en parfumerieën onvoldoende feitelijk onderbouwd. Micys heeft behoudens de bij conclusie van repliek overgelegde facturen, waaruit slechts van een beperkte afzet aan een betrekkelijk gering aantal merendeels kleinere ondernemingen blijkt in de periode vóór maart 2001, geen aan drogisterijen en parfumerieën gerichte facturen overgelegd en heeft evenmin exemplaren van de huis aan huis kranten waarin de Pupa-mini’s reeds toen zouden zijn geadverteerd in het geding gebracht. Voorts heeft Micys haar stelling dat de Pupa-mini’s reeds vóór maart 2001 op beurzen te Utrecht en Cannes zijn gepresenteerd, onvoldoende onderbouwd. Weliswaar is juist dat Taiwan bekend staat als land van herkomst van veel namaakproducten, doch daaruit volgt niet dat Treffina er om die reden zonder meer op bedacht moest zijn dat de door haar van Timetron betrokken producten vervaardigd zouden kunnen zijn in strijd met rechten van derden en dat op haar te dien aanzien een verzwaarde onderzoeksplicht rustte. Immers, als onweersproken staat vast dat hoewel Treffina reeds jaren zaken deed met Timetron, zij nimmer problemen op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten had gehad met van Timetron afkomstige producten. Ook uit de door Micys bij conclusie van dupliek overgelegde correspondentie tussen Treffina en Hair line diffusion s.r.l. blijkt niet dat Treffina reeds in maart 2001 op de hoogte was of had behoren te zijn van de modelrechten van Micys op de Pupa-mini’s. 3.4 Nu niet is komen vast te staan dat Treffina te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt op de modelrechten van Micys en de inbreuk aan haar kan worden toegerekend, zullen de vorderingen van Micys worden afgewezen. 3.5 Micys heeft weliswaar bij gelegenheid van het pleidooi betoogd dat de kwestie of Treffina ten deze te goeder trouw is irrelevant is omdat slechts de vervaardiger een vordering tot afgifte van inbreukmakende goederen op grond van artikel 14 bis eerste lid BTMW met een beroep op goede trouw kan afweren en de rest van de distributieketen ondanks goede trouw de producten moet afstaan indien sprake is van

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

moedwillige inbreuk door de vervaardiger – hetgeen hier overduidelijk het geval is – echter de door Micys ter ondersteuning van haar stelling aangehaalde literatuur en jurisprudentie kan de rechtbank niet overtuigen. Uit de tekst van artikel 14 bis lid 1 BTMW blijkt geenszins dat de inbreuk bedoeld in de laatste volzin zich slechts beperkt tot de inbreuk door de vervaardiger. Dit volgt evenmin uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot dit artikel (Protocol van 28 maart 1995) en evenmin uit de wetsgeschiedenis op het verwante artikel 13 bis BMW. (Memorie van Toelichting bij het protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992.) Hierin staat overigens wel het volgende te lezen: Een vordering als bedoeld in artikel 1 wordt door de rechter afgewezen indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt. In die gevallen bestaat er geen noodzaak om de vergaande vorderingsmogelijkheid van het eerste lid toe te kennen. Naar mag worden aangenomen zal de inbreukmaker te goeder trouw, nadat geconstateerd is dat hij inbreuk op het recht van een ander maakt uit eigen beweging afzien van voortgaande inbreuk. Daarmee is het doel van artikel 13 bis BMW en derhalve ook van artikel 14 bis BTMW, te weten dat de namaakproducten van de markt worden gehaald, voldoende gewaarborgd. Ook Treffina kan zich derhalve beroepen op artikel 14 bis, eerste lid, laatste volzin van de BTMW. 3.6 Micys zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Enz.

Nr. 95 Gerechtshof Arnhem, 4 november 2003

E I G E N D O M

5 7 1

voor het voortbrengsel is bestemd. De door Keizers gedeponeerde modellen van de langwerpige afvoerput, de Easydrain, zijn de eerste langwerpige douche-afvoerputten die geschikt zijn om in douches en badkamers van woningen te worden toegepast. Deze langwerpige afvoerputten voor douche- en badkamers in woningen moeten worden aangemerkt als een ander ’model’, ’voortbrengsel’ en ’voorwerp’ in de zin van (art. 1 van) de Richtlijn dan de reeds eerder bestaande langwerpige afvoergoten die werden toegepast in de industrie, de agrarische sector, in douches van sportfaciliteiten en in professionele keukens, omdat deze zijn verbonden aan een andere sector. Art. 7, lid 1 j˚Considerans nrs. 11 en 12 Modrl De langwerpige vorm van de Easydrain is juist gekozen vanwege het technische effect. Dat de afvoerput naast de langwerpige vorm geperforeerd moet zijn en een zekere breedte moet hebben, wordt eveneens bepaald door haar technische functie. Aldus resteert voor modelrechtelijke bescherming slechts de vormgeving van de perforatie van de Easydrain. Art. 9, lid 1 Modrl De blokvormige vormgeving van de perforatie in de langwerpige afvoerput van Van den Berg is zodanig verschillend van de gedeponeerde ellipsvormige perforatie van de Easydrain dat daardoor bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wordt gewekt. Art. 13 Aw Voormelde andere algemene indruk heeft eveneens tot gevolg dat geen sprake is van inbreuk op het auteursrecht op de Easydrain, omdat de totaalindrukken van de perforatie in de afvoerput van Van den Berg en de perforatie van de Easydrain in voldoende mate verschillend zijn.

(Easydrain) Mrs. C.M. Hilverda, A. Smeeïng-Van Hees en G.F.Th. Hesselink

Art. 6:162 BW j˚ art. 14, lid 8 BTMW Ook als zou moeten worden aangenomen dat richtlijnconforme interpretatie van de BTMW een beroep op art. 14 lid 8 van deze wet zou verhinderen, faalt het beroep op slaafse nabootsing. Immers Van den Berg is ten aanzien van de perforatie, waarbij hij zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de afvoergoot afbreuk te doen van het product van Keizers kon afwijken, een eigen weg ingeslagen waardoor verwarring bij het publiek is voorkomen. Van den Berg Afvoerputten BV te Lelystad, appellante, procureur mr. F.J. Boom, advocaat mr. E.J. Louwers te Eindhoven, tegen Keizers Bouwmaterialen en Sanitair BV te Losser, geïntimeerde, procureur mr. J.C.N.B. Kaal, advocaat mr. P.P.J.M. Verhaag te ’s-Gravenhage.

(links de Easydrain van Keizers, rechts de drain van Van den Berg) Art. 19 Modrl. (richtlijn conforme interpretatie) Bij de beoordeling van de vraag of de gedeponeerde modellen van douche-afvoerputten modelrechtelijke bescherming toekomt moet worden uitgegaan van de EG modellenrichtlijn, nu de implementatietermijn voor deze richtlijn sinds 28 oktober 2001 is verstreken. Artt. 3, lid 2 en 5, lid 1 j˚ Considerans nr. 13 j˚ art. 6, lid 1 Modrl De aan een modelrecht gestelde eisen van nieuwheid en eigen karakter moeten worden gerelateerd aan de sector, de bedrijfstak, waar-

4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep 4.1 De grieven leggen het geschil in volle omvang aan het hof voor. 4.2 Keizers heeft bezwaar tegen de langwerpige afvoergoot voor toepassing in doucheruimten die Van den Berg in februari 2003 op de Bouwbeurs in de Jaarbeurs te Utrecht heeft geïntroduceerd (productie 8 zijdens Keizers in eerste aanleg en producties 5 en 6 zijdens Van den Berg in eerste aanleg en productie 21 (eerste drie pagina’s) zijdens Van den Berg in hoger beroep). 4.3 De eerste vraag is of de door Keizers bij de WIPO (World intellectual Property Organisation) gedeponeerde modellen

5 7 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

van doucheafvoerputten, genaamd Easydrain, modelrechtelijke bescherming toekomen. 4.4 Het hof is met Van den Berg van oordeel dat bij de beoordeling hiervan moet worden uitgegaan van de EG Modellenrichtlijn (Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van Ministers van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, Pb EG 1998 L 289/28), nu de implementatietermijn voor deze richtlijn sinds 28 oktober 2001 is verstreken. Het hof is tot deze richtlijnconforme interpretatie van de bestaande Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) gehouden, omdat de rechter tot taak heeft de volle werking van gemeenschapsrechtelijke bepalingen te verzekeren. 4.5 Ingevolge artikel 3 lid 2 van de EG Modellenrichtlijn (verder: de richtlijn) wordt een model door een modelrecht beschermd voorzover het nieuw is en een eigen karakter heeft. Artikel 4 bepaalt dat een model als nieuw wordt beschouwd indien vóór de datum van de aanvraag van het depot geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld, alsmede dat modellen geacht worden identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen. Krachtens artikel 5 lid 1 van de richtlijn wordt een model geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, duidelijk (zie overweging 13 bij de richtlijn) verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de datum van de aanvraag van het depot voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Hierbij moet volgens overweging 13 bij de richtlijn de aard van het voortbrengsel waarop het model is toegepast en in het bijzonder de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model in acht worden genomen. Het modelrecht beschermt die vormkenmerken van een voortbrengsel die in de aanvraag om inschrijving zichtbaar zijn weergegeven en die door middel van publicatie of openstelling van het betrokken dossier voor het publiek toegankelijk zijn gemaakt (overweging 11 bij de richtlijn). Onderdelen die bij normaal gebruik van het voortbrengsel niet zichtbaar zijn, komen ingevolge overweging 12 bij de richtlijn geen bescherming toe. 4.6 De aan een modelrecht gestelde vereisten van nieuwheid en een eigen karakter zijn verbonden aan ’een model’. Een model is de verschijningsvorm van een voortbrengsel, waaronder weer een op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp wordt verstaan (artikel 1 onder a en b van de richtlijn). Verder is voor beide vereisten van belang of het model bij ingewijden in de betrokken sector bekend kon zijn (artikel 6 lid 1 van de richtlijn), terwijl voor de invulling van het eigen karakter de aard van het voortbrengsel en de bedrijfstak waarmee het verbonden is een rol speelt. De aan een modelrecht gestelde eisen van nieuwheid en een eigen karakter moeten derhalve worden gerelateerd aan de sector, de bedrijfstak, waarvoor het voortbrengsel is bestemd. 4.7 Partijen zijn het erover eens dat voorafgaand aan het modeldepot van de Easydrain door Keizers langwerpige afvoergoten werden toegepast in de industrie, de agrarische sector, in douches van sportfaciliteiten en in professionele keukens. Volgens Keizers was de Easydrain de eerste langwerpige afvoerput voor douches en badkamers in woningen en tevoren onbekend bij haar doelgroep in de Benelux, de woning- sanitairbranche. Van den Berg heeft hiertegen aan-

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

gevoerd dat binnen de Benelux reeds vanaf 1984 langwerpige afvoergoten voor doucheruimtes op de markt werden gebracht en daartoe verwezen naar de afvoergoten nummer 660 en de opvolger 670 van de Deense firma Blücher, alsmede naar afvoergoten uit 1987 en 1995 van deze firma. Van den Berg heeft betoogd, hetgeen door Keizers is bestreden, dat deze goten door haarzelf werden verhandeld (producties 1, 2, 8 en 11 zijdens Van den Berg in hoger beroep). 4.8 Het hof overweegt dienaangaande het volgende. Voormelde langwerpige afvoergoten van de firma Blücher hebben hetzelfde bovenaanzicht als de in februari 2003 door Van den Berg geïntroduceerde afvoergoot naar aanleiding waarvan Keizers het onderhavige geding tegen Van den Berg heeft aangespannen (zie productie 8 Keizers in eerste aanleg en producties 5 en 6 zijdens Van den Berg in eerste aanleg en vaststaand feit onder 1.5 van het bestreden vonnis). Ter pleitzitting in hoger beroep heeft Van den Berg hieromtrent het volgende verklaard: Van den Berg leverde deze afvoergoten aan groothandels in sanitair zonder dat zij zicht had op de toepassing. Deze goten hadden een diepte van 16,5 centimeter waaronder nog een afvoer moest worden gemaakt, zodat deze – tenzij op aanvraag speciaal aangepast – niet toepasbaar waren in de meeste woningen, maar enkel in oude huizen met een grote ruimte tussen de verdiepingsvloer en het plafond op de begane grond of op de begane grond. Deze goten werden ook niet speciaal aangeprezen als douchegoten voor woningen. De in februari 2003 door Van den Berg geïntroduceerde afvoergoot is de eerste door Van den Berg verhandelde afvoergoot die is geconstrueerd voor doucheruimtes in woningen. Van den Berg heeft verder nog producties overgelegd van afvoergoten van andere bedrijven. Gesteld noch gebleken is echter dat deze voor het publiek beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van doucheruimtes in woningen. Aldus is voorshands komen vast te staan dat de door Keizers bij de WIPO gedeponeerde modellen van de langwerpige afvoerput, de Easydrain, de eerste langwerpige doucheafvoerputten zijn die geschikt zijn om in douches en badkamers van woningen te worden toegepast. 4.9 Vervolgens is het de vraag of deze langwerpige afvoerputten voor douche- en badkamers in woningen moeten worden aangemerkt als een ander ’model’, ’voortbrengsel’ en ’voorwerp’ in de zin van (artikel 1 van) de richtlijn dan de reeds eerder bestaande langwerpige doucheafvoerputten als bedoeld in de eerste zin van rechtsoverweging 4.7, omdat deze zijn verbonden aan een andere sector. Ook dit is voorshands voldoende komen vast te staan. Keizers heeft immers onweersproken gesteld dat uit een door RM&Co B.V., distributeur van Keizers, gehouden mini-enquête onder 23 bedrijven in de sanitair-branche, waaronder alle grote marktleiders, is gebleken dat 96% van de respondenten de Easydrain als een noviteit voor de badkamer beschouwt en dat alle respondenten vóór de introductie van de Easydrain niet op de hoogte waren van een soortgelijk product voor de badkamer (productie B bij memorie van antwoord). Zo schrijft Raab Karcher Bouwstoffen Regio Nijmegen, Maas&Waal in een intern memo van juli 2003: Wellicht dat het nog niet bij eenieder (goed) bekend is, maar enige tijd geleden is er een noviteit op de (sanitair-)markt gekomen. We kunnen hier echt spreken over ’een gat in de markt’ (...) en dus in feite eindelijk een antwoord op vragen uit die markt. De producent van dit product is erin geslaagd om op een vernuftige wijze een afvoergoot, genaamd ’Easy

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Drain’, te produceren welke veel voordelen kent t.o.v. de traditionele doucheputjes. Plieger Hengelo, Rutters&Smits te Heerlen en Galvano Groothandel B.V. merken op vorenbedoeld enquêteformulier over de Easydrain achtereenvolgens op: ’Hoe kom je erop? Gat in de markt’, ’Vernieuwend’, ’Gat in de markt. Innovatief, uniek in zijn soort’ Ook Van den Berg leverde en levert volgens haar eigen uitlatingen ter pleitzitting aan de hier geciteerde bedrijven. In het vakblad voor de sanitair-branche ’Produktnieuws’ van oktober 2002 staat onder de kop ’Put verandert in goot’ onder meer het volgende: Keizers Sanitair uit Losser heeft goed nagedacht over het alom bekende doucheafvoerputje. Het resultaat is de Easy Drain geworden. (...) De Easy Drain is de oplossing voor afschotproblemen van de douchevloer, voor de steeds populairder wordende inloopdouche en tegen de veel voorkomende voetblessures aan versneden tegels (productie 3 zijdens Keizers in eerste aanleg). In het ’Installatie Nummer 11’ van november 2002 is het volgende te lezen: Tegelzetter, installateur en natuurlijk gebruikers zullen plezier hebben van de nieuwe Easy Drain (...) afvoergoot. Het alternatief voor de vertrouwde doucheput is een eenvoudige oplossing voor afschotproblemen (productie 4 zijdens Keizers in eerste aanleg). Volgens het ’Sanitair nummer 9’ van september 2003 is het Keizers gelukt om met de Easydrain de opvolger van het vaak problematische doucheputje de markt te (...) veroveren (productie G zijdens Keizers in hoger beroep). Ten slotte prijst ook Van den Berg zijn in februari 2003 geïntroduceerde langwerpige afvoergoot aan als (d)e uitbreiding van het Afvoerputten programma met roestvrijstalen douchegoten welke kan worden gezien als een verbreding van het enorme pakket aan afvoer mogelijkheden van de puttenspecialist uit Lelystad (productie 6 zijdens Van den Berg in eerste aanleg). 4.10 Ondanks het feit dat voorshands voldoende vaststaat dat de Easydrain doucheafvoerputten de eerste langwerpige doucheafvoerputten zijn die geschikt zijn om in douches en badkamers van woningen te worden toegepast en moeten worden aangemerkt als een ander ’model’, ’voortbrengsel’ en ’voorwerp’ in de zin van (artikel 1 van) de richtlijn dan de reeds eerder bestaande langwerpige doucheafvoerputten, komt aan de Easydrain geen modelrechtelijke bescherming toe voorzover het uiterlijk noodzakelijk is voor het verkrijgen van het technisch effect. 4.11 Krachtens artikel 7 lid 1 van de richtlijn geldt een modelrecht immers niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. De voor de beoordeling van het modelrecht relevante uiterlijke kenmerken zijn slechts diegene die zijn gedeponeerd en bij normaal gebruik van het voortbrengsel zichtbaar zijn (overwegingen 11 en 12 bij de richtlijn als aangehaald onder 4.5). Het gaat hier derhalve enkel om die uiterlijke kenmerken van de afvoerput die zichtbaar zijn wanneer de put is gemonteerd. Zichtbaar is alleen de langwerpige bovenkant in verschillende breedtes met de daarin aangebrachte perforatie, terwijl de materiaalkeuze, roestvrij staal, niet uit het depot blijkt en derhalve in dit kader niet van belang is. 4.12 Van den Berg heeft aangevoerd dat de langwerpige vorm van de afvoergoot een technisch gegeven is, gezien de toepassing in de breedte van een douche; dat een aan de bovenzijde aangebrachte waterdoorlatende perforatie evenzeer technisch is vereist en dat voorzover van enige modelrechtelijke bescherming sprake zou zijn, deze zich zou dienen te beperken tot de esthetische vormgeving, derhalve

E I G E N D O M

5 7 3

tot de vormgeving van de perforatie, hoewel deze als gebruikelijk kan worden bestempeld en hij daarbij voldoende afstand heeft genomen. Keizers heeft volgens Van den Berg immers gekozen voor ellipsvormige gaten, terwijl de perforatie in zijn afvoerput in een blokjesmotief is uitgevoerd. 4.13 Het hof komt dienaangaande voorshands tot het volgende oordeel. Uit de met kopieën uit vakbladen onderbouwde stellingen van Keizers blijkt de langwerpige vorm van de Easydrain juist te zijn gekozen vanwege het technische effect: De Easy Drain is de oplossing voor afschotproblemen van de douchevloer, voor de steeds populairder wordende inloopdouche en tegen de veel voorkomende voetblessures aan versneden tegels. De installateur en de tegelzetter kunnen probleemloos de plaats van de afvoergoot bepalen. Het resultaat is een doorlopende tegelvloer of inloopdouche, zonder de traditionele obstakels of scherpe randen rondom de doucheput (producties 3 en 2 zijdens Keizers in eerste aanleg). Remco Muiderman van RM Sanitary Import and Sales (distributeur van Keizers), zegt in ’Techniek’ van december 2002 het volgende: Iedereen kent het probleem met het doucheputje. Zo’n putje heeft vaak het formaat van 15 bij 15 cm en is gepositioneerd midden in de douche. Men staat altijd met de voeten in dat putje te dansen. Het wordt voor de tegelzetter regelmatig een legpuzzel van stukjes om een afschot te creëren. Op het moment dat men ervoor kiest om Easy Drain te plaatsen in de doorgang van het natte naar het droge gedeelte (of onder een douchedeur of aan de muurkant) creëer je een eenzijdig afschot. Dan kun je bijvoorbeeld ook een groot formaat tegels gebruiken. (...) Zelfs bij lekkende douchedeuren biedt Easy Drain uitkomst. Zet er een goot onder en het probleem is opgelost (productie 5 zijdens Keizers in eerste aanleg). Dat de afvoerput naast de langwerpige vorm geperforeerd moet zijn en een zekere breedte moet hebben, wordt eveneens bepaald door haar technische functie, de waterafvoer in een douche- of badkamerruimte. Aldus resteert voor modelrechtelijke bescherming slechts de vormgeving van de perforatie van de Easydrain. 4.14 De draagwijdte van de modelrechtelijke bescherming van de perforatie in de langwerpige afvoerputten van Keizers, de Easydrain, omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt (artikel 9 lid 1 van de richtlijn). Het hof is voorshands van oordeel dat de blokvormige vormgeving van de perforatie in de langwerpige afvoerput van Van den Berg zodanig verschillend is van de gedeponeerde ellipsvormige perforatie van de Easydrain dat daardoor bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wordt gewekt. 4.15 Voormelde andere algemene indruk heeft naar het voorlopig oordeel van het hof eveneens tot gevolg dat geen sprake is van inbreuk op het door Keizers gestelde auteursrecht op de Easydrain, omdat de totaalindrukken van de perforatie in de afvoerput van Van den Berg en de perforatie van de Easydrain in voldoende mate verschillend zijn. 4.16 Keizers heeft Van den Berg, op dezelfde gronden als door haar aangevoerd voor de vermeende model- en auteursrechtinbreuk van Van den Berg, ten slotte nog verweten onrechtmatig jegens haar te hebben gehandeld (slaafse nabootsing) door de onderhavige langwerpige afvoergoot voor doucheruimten in woningen op de markt te brengen. Ook als zou moeten worden aangenomen dat richtlijnconforme interpretatie van de BTMW een beroep op artikel 14 lid 8 van deze wet zou verhinderen, faalt deze grondslag van de vorderingen van Keizers. Immers Van den Berg is ten aanzien van de perforatie, waarbij hij zonder aan

5 7 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de afvoergoot afbreuk te doen van het product van Keizers kon afwijken, een eigen weg ingeslagen waardoor verwarring bij het publiek is voorkomen. 5 Slotsom Het hoger beroep treft doel, zodat het bestreden vonnis zal worden vernietigd. De vorderingen van Keizers zullen worden afgewezen. Keizers zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties. 6 De beslissing Het hof, recht doende in hoger beroep in kort geding: vernietigt het tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Zwolle van 26 mei 2003; en, opnieuw recht doende: wijst de vorderingen van Keizers af; veroordeelt Keizers in de kosten van het geding in beide instanties, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Van den Berg begroot op: – voor de eerste aanleg € 205,– aan verschotten en op € 703,– voor salaris van de procureur, – voor het hoger beroep € 286,16 aan verschotten en op € 2.313,– voor salaris van de procureur; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 96 Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 28 augustus 2003* (Classicon/Classico Mobile) Mr. Sj.A. Rullmann Art. 12 Aw; Internationaal Privaatrecht Het feit dat het internetadres eindigt op .com betekent niet dat Classico Mobile geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Classico in Nederland. De site is immers ook in Nederland te bezoeken en de inbreukmakende meubels worden dus ook in Nederland te koop aangeboden. Het verbod op levering dient alleen te zien op feitelijke levering van de meubels in Nederland. Het voert te ver om onder het begrip levering in de Auteurswet ook een juridische levering naar Nederlands recht te begrijpen bij een feitelijke overdracht van meubelen in Italië. Classicon GmbH te München, Duitsland, eiseres, procureur mr. N.D.R. Nefkens, advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam, tegen Classico Mobile S.R.L. te Colognola ai Colli, Verona, Italië, gedaagde, in persoon verschenen bij haar directeur H.D. Kaiser. Gronden van de beslissing 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

*

Beroep ingesteld; tevens bodemprocedure aangespannen. Red.

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

a Classicon is een Duitse meubelfabrikant die krachtens een (sub)licentieovereenkomst (via Aram Designs) met de auteursrechthebbende op meubelmodellen van Eileen Gray (haar nicht en enig erfgename Prunella Clough) het exclusieve recht heeft verkregen deze meubelmodellen te produceren en verkopen. Dit betreffen met name de meubelmodellen Bibendum, Adjustable Table, Day Bed, Lota, Jean en Tubelight. Aan Classicon is voorts volmacht verleend om in eigen naam, zonder tussenkomst van de auteursrechthebbenden, in rechte op te treden tegen inbreuken op deze rechten. b Classico Mobile houdt zich onder meer bezig met het aanbieden en de verkoop van reproducties van klassieke meubelmodellen. Classico Mobile heeft een website, www. classicomobile.com, waarop de meubelmodellen, waaronder de modellen zoals vermeld onder 1.a, worden aangeboden. c De website begint met de tekst: Möbelmodelle dieser berühmten Designer des 20. Jahrhunderts finden Sie in den bedeutendsten Museen der Welt und bei waaronder het logo van Classico Mobile volgt. Onder ’Transportinformationen’ staat op de website onder meer vermeld: Da Classicomobile Italia nicht selbst liefert, möchten wir Ihnen drei unterschiedliche Transportmoglichkeiten für Ihre Warenlieferung vorschlagen. Transportmöglichkeit 1: Abholauftrag (...) Transportmöglichkeit 2: Lieferung durch eine von Ihnen einzutragende Spedition (...) Transportmöglichkeit 3: Selbstabholung (...) d In de Algemene Voorwaarden van Classico Mobile staat onder meer vermeld: (...) EIGENTUMSVORBEHALT Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Classicomobile Italia (...) e Classico Mobile heeft in de weekendeditie van NRC Handelsblad van 5 april 2003 en 12 april 2003 een advertentie geplaatst, waarin een aantal meubelen worden getoond (niet meubelen die onder 1.a worden vermeld), alsmede het internetadres, emailadres en faxnummer. f Bij brieven van 29 april 2003 zijn PCM Uitgevers en NRC Handelsblad door Classicon gesommeerd te bevestigen dat zij geen advertenties van Classico Mobile zullen plaatsen, hetgeen bij brief van 22 mei 2003 is geschied. g Bij brief van 5 mei 2003 heeft Classicon Classico Mobile onder meer gesommeerd om haar inbreukmakend handelen op de rechten van Classicon te staken en gestaakt te houden en daartoe een onthoudingsverklaring te ondertekenen en haar website ontoegankelijk te maken voor Nederlandse ingezetenen. Classico Mobile heeft aan deze sommatie niet voldaan. 2 Classicon vordert thans, samengevat, dat Classico Mobile wordt veroordeeld om onmiddellijk te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de auteursrechten van de auteursrechthebbenden, zoals hierboven onder 1.a vermeld, met nevenvorderingen als nader gespecificeerd in de dagvaarding, waaronder het ontoegankelijk maken van de website www.classicomobile.com voor Nederlandse ingezetenen. Alles op straffe van dwangsommen. Daarnaast heeft Classicon gevorderd dat Classico Mobile wordt veroordeeld

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

tot betaling van € 25.000,– als voorschot op de door Classicon geleden schade, waaronder gemaakte buitengerechtelijke kosten van € 3.200,–. (...) Beoordeling van het geschil 5 Vaststaat dat Classico Mobile in april 2003 een advertentie in het NRC Handelsblad heeft geplaatst, waarin weliswaar geen inbreukmakende meubelen staan, maar waarin wel haar internetadres vermeld stond. Vaststaat verder dat Classico Mobile zonder toestemming van Classicon reproducties van meubelmodellen van Gray (zie 1.a) via het internetadres, zoals vermeld in die advertentie, aan het publiek te koop aanbiedt en na erkenning door Classico Mobile kan ervan uitgegaan worden dat deze reproducties een verveelvoudiging in de zin van artikel 12 lid 1 aanhef en sub 1 van de Auteurswet 1912 zijn. Voor zover Classico Mobile heeft willen betogen dat nu haar internetadres op .com eindigt en niet op .nl, zij geen inbreuk op de auteursrechten van Gray in Nederland maakt, moet deze stelling worden verworpen omdat dit internetadres ook in Nederland is op te roepen, de site in Nederland is te bezoeken en aldus de inbreukmakende meubels ook in Nederland te koop aangeboden worden. Classico Mobile voert voorts aan dat de verkoop van de hierboven genoemde meubelen slechts af (lees: vanaf een. Red.) fabriek in Italië plaatsvindt, zodat in Nederland geen auteursrechten geschonden worden, zelfs niet als aan Nederlanders (in Italië) wordt verkocht. Hoewel Classico Mobile zich dus op het standpunt stelt, kort gezegd, dat van inbreuken in Nederland geen sprake is, heeft zij zich ter terechtzitting gerefereerd aan het oordeel van de voorzieningenrechter wat betreft de vorderingen onder A. en B. van het petitum, en wat B. betreft, voor zover dat technisch mogelijk is. Daarbij heeft Classico Mobile zelf geopperd een website te maken, speciaal gericht op Nederland, waar de meubelen van Gray op staan. Nu via het internetadres www.classicomobile.com, waar via de in het NRC Handelsblad geplaatste advertenties de aandacht op is gevestigd, ook in Nederland de inbreukmakende meubelmodellen op de werken van Gray te koop worden aangeboden, is een verbod zoals door Classicon onder A. en B. gevorderd gerechtvaardigd. Vooralsnog is de voorzieningenrechter van oordeel dat het verbod tot levering alleen dient te zien op feitelijke levering van de meubels in Nederland. Het voert te ver om onder bet begrip levering in de Auteurswet ook een juridische levering naar Nederlands recht te begrijpen bij een feitelijke overdracht van meubelen in Italië. Wat betreft het onder B. gevorderde neemt de voorzieningenrechter in aanmerking de verklaring van de door Classicon geraadpleegde deskundige B.W. Slijk, waarin deze schrijft dat het ontoegankelijk maken van een internetadres voor Nederlandse IP-adressen/ nummers niet ingewikkeld is, en daarbij gebruik gemaakt kan worden van een softwareprogramma. Nu Classico Mobile in Nederland heeft geadverteerd met verwijzing naar haar website, waarop nabootsingen van de onder 1.a vermelde werken te koop worden aangeboden, kan Classicon geacht worden tevens belang te hebben bij de onder C. gevorderde voorziening. De bewering van Classico Mobile dat zij niet in Nederland heeft verkocht of anderszins inbreuk heeft gemaakt op de rechten van de auteursrechthebbenden in Nederland, dient gezien de door haar in een Nederlandse krant geplaatste advertenties gericht op het Nederlandse

E I G E N D O M

5 7 5

publiek onder verwijzing naar haar website, door Classicon te kunnen worden geverifieerd. Nu het een buitenlandse gedaagde betreft zal de termijn in redelijkheid worden bepaald op een maand na betekening van het vonnis. De aan de veroordelingen te verbinden dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. 6 Een geldvordering kan in kort geding alleen worden toegewezen, indien voldoende aannemelijk is dat de vordering in een eventuele bodemprocedure zal worden toegewezen. Terzake van de door Classicon gevorderde gederfde winst wordt overwogen dat, in aanmerking nemend dat Classico Mobile sinds februari 2003 bestaat en ontkent in Nederland de inbreukmakende meubels te hebben verkocht, terwijl Classicon zelf heeft aangegeven geen idee te hebben of, en zo ja, hoeveel meubels door Classico Mobile in Nederland zouden zijn verkocht, zij onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij terzake schade heeft geleden. Evenmin is een spoedeisend belang bij een veroordeling tot schadevergoeding aannemelijk geworden. Wat betreft de buitengerechtelijke incassokosten wordt overwogen dat uit de overgelegde specificatie niet aannemelijk is geworden dat de werkzaamheden die zijn verricht voor de aanvang van de zaak anders zijn dan die ter voorbereiding van de processtukken en ter instructie van de zaak. Voor dergelijke kosten pleegt het bepaalde in artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering al een vergoeding in te sluiten. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal daarom worden afgewezen. 7 De termijn als bedoeld in artikel 260 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal worden gesteld op zes maanden. 8 Classico Mobile zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Beslissing in kort geding De voorzieningenrechter: 1 Veroordeelt Classico Mobile om onmiddellijk na betekening van dit vonnis, te staken en gestaakt te doen houden iedere inbreuk op de auteursrechten van de auteursrechthebbenden alsmede het onrechtmatig handelen jegens hen en Classicon, en verbiedt Classico Mobile in het bijzonder de Bibendum, Adjustable Table, Day Bed, Lota, Jean en Tubelight openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, in het bijzonder door meubelmodellen identiek aan of in overwegende mate gelijkend op de genoemde meubelmodellen van Gray in Nederland aan te bieden door middel van advertenties en/of op een website die vrij toegankelijk is voor het Nederlandse publiek in Nederland, dan wel op andere wijze in Nederland aan te bieden en/of ten toon te stellen en/of in voorraad te houden en/of feitelijk te leveren en/of in Nederland te importeren en/of naar Nederland te exporteren en/ of op welke titel dan ook in Nederland te verhandelen en/of in het verkeer te brengen, zulks op straffe van verbeurte van dwangsom van € 5.000,– voor iedere keer dat Classico Mobile met de nakoming van dit verbod in strijd handelt en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 100.000,–.

5 7 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

2 Veroordeelt Classico Mobile binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de website www.classicomobile.com ontoegankelijk te maken voor het publiek in Nederland, dan wel deze website zodanig te wijzigen dat deze niet toegankelijk is voor IP-adressen die in Nederland zijn gelokaliseerd en voor bezoekers met een NL-domeinnaam, dan wel bezoekers van wie de domeinnaam van de internet service provider eindigt op .nl, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,– per dag dat Classico Mobile met de nakoming hiervan in gebreke blijft, met een maximum van € 100.000,–. 3 Veroordeelt Classico Mobile binnen een maand na betekening van dit vonnis aan mr. N.D.R. Nefkens, Herengracht 582-584 te (1017 CJ) Amsterdam, onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/ of andere relevante documenten of bescheiden een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van: a het aantal in Nederland geplaatste advertenties of andere publicaties of uitingen met betrekking tot de website www. classicomobile.com, of met betrekking tot de door Classico Mobile aangeboden nabootsingen van de meubelmodellen van Gray alsmede de media waarin of de wijze waarop deze publicaties en/of uitingen in Nederland zijn verricht, b het aantal in Nederland aan (rechts)personen door Classico Mobile of door haar bemiddeling verkochte nabootsin-

B

E

R

I

C

H

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

gen van de meubelmodellen van Gray, de inkoopprijs, de verkoopprijs en de door haar genoten netto- en brutowinst, c de internetadressen en/of ander publicatiemateriaal en/of andere middelen waarmee Classico Mobile de nabootsingen van de meubelmodellen van Gray in Nederland aanbiedt en/ of heeft aangeboden. d de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en emailadressen van de (rechts)personen, die vanuit Nederland nabootsingen van de meubelmodellen van Gray bij Classico Mobile hebben besteld, e de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en emailadressen van de (tussen)personen die Classico Mobile heeft ingeschakeld voor de leveringen en/of leveranciers en/ of fabrikanten van de nabootsingen van de meubelmodellen van Gray in Nederland, dit alles op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500, per dag dat Classico Mobile nalaat aan enig onderdeel te voldoen, met een maximum van € 100.000,–. 4 Bepaalt dat Classicon binnen zes maanden na heden de hoofdzaak aanhangig dient te maken. 5 Veroordeelt Classico Mobile in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Classicon begroot op € 132,89 aan dagvaardingskosten, op € 475,– wegens vastrecht en op € 703,– aan salaris procureur. 6 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 7 Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

T E N

VIE-prijs 2005 De Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE) is de Nederlandse Groep van de internationale vereniging Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI). De AIPPI heeft tot doel het bevorderen van de nationale en internationale bescherming van Intellectuele Eigendom door op verschillende wijzen aandacht te vragen voor de bescherming van creatie en innovatie. Tijdens het Zeist Symposium op 9 of 16 maart 2005 zal de jaarlijkse VIE-prijs worden uitgereikt voor een publicatie op het gebied van de Intellectuele Eigendom of het ongeoorloofde mededingingsrecht. Voor de VIE-prijs komen in aanmerking publicaties in het Nederlands, Engels, Duits of Frans, die op of na 1 november 2003 hebben plaatsgevonden en die betrekking hebben op enig aspect van het Intellectuele Eigendomsrecht of het recht inzake ongeoorloofde mededinging. Voorts komen slechts in aanmerking publicaties in artikelvorm, dat wil zeggen met een lengte zoals gebruikelijk is voor artikelen in bijvoorbeeld het Bijblad of IER, door een auteur die ten tijde van publicatie niet ouder was dan 31 jaar en de Nederlandse nationaliteit bezit of ten tijde van publicatie in Nederland woonachtig was. Scripties en proefschriften komen niet in aanmerking. Het reglement voor de VIE-prijs is toegankelijk op www.aippi.nl. Een jury bestaande uit deskundigen op het gebied van de IE

zal bepalen aan welke publicatie de VIE-prijs, groot € 2500, zal worden toegekend. De prijs kan eventueel ook niet worden toegekend. Deelname aan de prijsvraag houdt in dat het reglement wordt aanvaard en de VIE en de AIPPI worden gemachtigd de winnende publicatie te reproduceren en te verspreiden in het kader van publiciteit voor de VIE en haar activiteiten, één en ander voorzover zulks, gelet op rechten van derden, mogelijk is. Publicaties of nominaties (onder bijsluiting van een afschrift van de desbetreffende publicatie) moeten uiterlijk op vrijdag 14 januari 2005 zijn ingediend bij het secretariaat van de Vereniging (Secretaris AIPPI, Overschiestraat 180bg, 1062 XK Amsterdam, email: [email protected], fax: +31 20 5110931) onder vermelding van ’VIE-prijs’. ECTA conference & meeting dates 8 to 11 June 2005, 24th Annual Conference, London, Great Britain 6 to 8 October 2005, 50th Council Meeting, Rome, Italy 7 to 10 June 2006, 25th Annual Conference, Warsaw, Poland For further information please contact: ECTA secretariat, Bisschoppenhoflaan 286, Box 5, B-2100 Deurne-Antwerpen, Belgium. Tel.: 32/3-326 47 23, Fax: 32/3-326 76 13, E-mail: [email protected], Website: www.ecta.org.

1 6

O

D E C E M B E R

F

F

I

C

2 0 0 4

I

Ë

B I J B L A D

L

E

M

I N D U S T R I E } L E

E D

E

Personeel Indiensttreding Mevrouw dr. A. Breukink-van Dalen is met ingang van 1 november 2004 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van technisch adviseur Industriële Eigendom bij de afdeling Octrooiverlening. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 november 2004, nr. Personeel 2004.023) Beëindiging dienstverband Aan de heer G.M. Klippens, medewerker in vaste algemene dienst van het Rijk met een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 22 november 2004 binnen de sector Rijk overgeplaatst naar De Domeinen Regionale Directie West van het Ministerie van Financiën. Aan de heer R.G.B. Blokdijk, medewerker in vaste algemene dienst van het Rijk met een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 januari 2005 eervol ontslag verleend. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 11 november 2004, nr. 2004.024) Mevrouw A.M.J. Offenberg, medewerkster in vaste algemene dienst van het Rijk met een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 6 december 2004 binnen het ministerie van Economische Zaken overgeplaatst naar het Directoraat Generaal Economische Politiek. De heer F.L.W. Kors, medewerker in vaste algemene dienst van het Rijk met een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, wordt met ingang van 1 januari 2005 binnen het ministerie van Economische Zaken overgeplaatst naar de Directie Interne Zaken. Register van octrooigemachtigden De directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom maakt bekend, dat op hun verzoek op 11 november 2004 in het register van octrooigemachtigden zijn ingeschreven de dames dr. N.N. Persat en dr. N.V.T.G. D’Halleweyn en de heren dr. R.A. Verhage, ir. B.C. Verschoor, ir. A.J. Hogeweg en dr. A. Ellens. Op hun verzoek zijn de heren dr. ir. K.F.I. Haak, ir. J.A. Ledeboer en dr. ir. E.M.J. Niessen op 19 november 2004 in het register ingeschreven. Bibliotheek Bureau I.E. Wijziging openingstijden Sinds 1 januari 2004 kent de bibliotheek van het Bureau I.E. beperkte openingstijden. Hiertoe werd besloten omdat het aantal bezoekers aan de leeszaal van de bibliotheek de afgelopen jaren sterk was gedaald. De (gratis) beschikbare octrooi-informatiebronnen op het internet zijn hiervan zonder enige twijfel een belangrijke oorzaak. Ook in 2004

D E

L

E I G E N D O M

I

N

G

E

5 7 7

N

nam het aantal bezoeken verder af. Daarom heeft de directie van het Bureau I.E. besloten om met ingang van maandag 3 januari 2005 het huidige systeem van openingsuren (op maandagmiddag, woensdag en vrijdagmorgen) te wijzigen. De bibliotheek is vanaf 3 januari 2005 ALLEEN nog regulier geopend op de dinsdagmiddag en wel van 14.00-17.00 uur. Daarnaast kunt u telefonisch een afspraak maken om de bibliotheek te bezoeken (bijvoorbeeld voor assistentie bij het zoeken in de octrooiliteratuur of om een eerste indruk te krijgen over een vinding). Voor het indienen van een octrooiaanvraag bent u niet gebonden aan een afspraak; dit kan nog steeds elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Belt u voor een afspraak na 1 januari 2005 met onze afdeling Publieksvoorlichting op telefoonnummer 070-398 66 99 (of via [email protected] ). Meer informatie over deze gewijzigde openingstijden is te vinden op de website van het Bureau I.E.: www.bie. minez.nl Overdracht buitenlandse octrooicollecties Gedurende de afgelopen 100 jaar heeft het Bureau I.E. octrooidocumenten – zowel op papier als op microfilm – van circa veertig landen gecollectioneerd. Ook heeft het Bureau op papier een aanzienlijke collectie octrooibladen, merken- en modellenbladen en gebruiksmodellen van zo’n zeventig landen verzameld. Momenteel is het belang van deze collectie – vanuit gebruikskant gezien – zeer snel teruggelopen als gevolg van de opkomst van andere informatiedragers. Deze ontwikkelingen zijn voor het Bureau I.E. reden geweest om het permanente beheer en de aanwas van deze collectie te heroverwegen. De conclusie was dat behoud, conservering en aanwas van de buitenlandse octrooicollecties binnen het Bureau I.E. niet meer gerechtvaardigd is. Het Europees Octrooi Bureau (EOB) wil alle, nog niet gedigitaliseerde collectie-onderdelen van het Bureau overnemen en scannen. Na digitalisering zal het EOB de betreffende onderdelen publiceren in openbaar toegankelijke databases als Esp@cenet. Ook is een aantal landen van herkomst geïnteresseerd in de onderdelen van hun land, die nog ontbreken in de eigen collectie. Met het oog daarop zijn de volgende afspraken gemaakt: 1 Er vindt overdracht plaats aan het EOB van door hen gewenste collectie-onderdelen. Na digitalisering zullen de door de landen van herkomst verlangde onderdelen door het EOB aan hen worden overgedragen. 2 Het Bureau I.E. zal aan de landen van herkomst de overige door hen gewenste collectie-onderdelen overdragen. 3 Ingeval noch het EOB noch het land van herkomst interesse heeft, zal voor het betreffende collectie-onderdeel bezien worden of een derde partij mogelijk belangstelling heeft. Indien niet, zal worden overgegaan tot vernietiging. Het gaat in dit laatste geval om collectie-onderdelen die al zijn gedigitaliseerd en veelal elektronisch beschikbaar zijn.

5 7 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Om de rijke historie van collectie-opbouw door het Bureau I.E. te waarborgen, zal een klein onderdeel – vanuit met name historisch belang – van de totale buitenlandse collectie worden behouden. Deze krijgt plaats in een museumomgeving binnen het Bureau I.E. Het Bureau I.E. is verantwoordelijk voor de Nederlandse collectie-onderdelen. Deze blijven dan ook integraal binnen de muren van het Bureau I.E. behouden. Voor reacties kunt u zich wenden tot de heer B. Lieshout, tel. 070-398 63 97, clustermanager Algemene Publieksvoorlichting. E-mailadres: [email protected]. Mededeling van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage Regeling weigering inschrijving van merken Met betrekking tot de procedure, bedoeld in artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), zal met ingang van 1 januari 2005 de volgende regeling gelden: I Tijdsduur mondelinge toelichting Bij de mondelinge behandeling van een verzoekschrift, als bedoeld in artikel 6ter BMW, krijgt iedere partij de gelegenheid haar standpunt maximaal 15 minuten toe te lichten, met maximaal 7 minuten voor repliek onderscheidenlijk dupliek per partij. In uitzonderlijke gevallen kan op een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de desbetreffende partij van het bovenstaande worden afgeweken. II Nieuwe producties Wanneer partijen na het verzoekschrift onderscheidenlijk

E I G E N D O M

1 6

D E C E M B E R

2 0 0 4

het verweerschrift producties willen indienen, moeten deze ten minste vier werkdagen vóór de datum van de mondelinge behandeling door de wederpartij en in viervoud ter griffie zijn ontvangen. III Experiment; schriftelijke behandeling Bij wijze van experiment kan het hof partijen op hun eenparig verzoek in de gelegenheid stellen hun toelichtingen schriftelijk vóór een door het hof te bepalen tijdstip te doen toekomen aan het hof en aan de wederpartij, waarna door partijen vóór een door het hof te bepalen tijdstip over en weer schriftelijk op de inhoud kan worden gereageerd door onder de eigen schriftelijke toelichting een beknopte repliek onderscheidenlijk dupliek op te nemen. Vervolgens zullen partijen deze stukken aan de wederpartij en in viervoud aan het hof doen toekomen. Door van deze mogelijkheid gebruik te maken doen partijen afstand van de mogelijkheid hun standpunten bij een mondelinge behandeling toe te lichten. Evaluatie van het experiment zal plaatsvinden ongeveer een jaar na de inwerkingtreding van deze regeling. Namens het Gerechtshof, kamer voor Intellectuele Eigendom, mr. J.C. Fasseur-van Santen ’s-Gravenhage, 17 november 2004