16 augustus 2004, 72e jaargang, nr. 8. Actualiteiten

U I T G A V E

V A N

H E T

B U R E A U

V O O R

D E

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

3 4 5

16 augustus 2004, 72e jaargang, nr. 8

I

N

H

O

U D

Actualiteiten Voor-voorgebruik en kwade trouw (blz. 347). Jurisprudentie

inbreukmakende handelingen, doch toekomstige handelingen moeten zonder twijfel inbreuk op verbod opleveren; merkinbreuk door plakken sticker over de laatste twee letters van het merk, waardoor de reputatie van het merk kan worden geschaad; ’ompakker’ mag niet de onjuiste indruk wekken dat merkhouder met ompakken heeft ingestemd).

Rechterlijke uitspraken 3 Modelrecht 1 Octrooirecht Geen 2 Merkenrecht Nr. 51 Hof ’s-Gravenhage, 5 juni 2003, Nauta Dutilh/ Lensen Advocaten e.a. (stip van Nauta is niet geschikt om diensten van een onderneming te onderscheiden; veronderstellenderwijs er van uitgegaan dat door gebruik de stip onderscheidend vermogen heeft verkregen; de stip van Lensen – met toevoeging van ’Lensen’ en ’advocaten’ stemt niet overeen; de stip van Nauta is geen sterk of bekend merk). Nr. 52 Hof Arnhem, 30 okt. 2001, Nauta Dutilh/Nysingh Dijkstra De Graaf (de stip is niet geschikt om te onderscheiden; mogelijk heeft de stip door inburgering onderscheidend vermogen gekregen).

Nr. 56 Hof ’s-Gravenhage, 27 maart 2003, Johntoy/ Toyservice Nederland (springtouwhandgreep heeft generieke vorm en banaal uiterlijk; publiek zal handgreep niet als onderscheidingsteken zien; wel onnodige verwarring en onrechtmatig handelen). 4 Auteursrecht Nr. 57 Hof ’s-Gravenhage, 4 sept. 2003, Church of Spritual Technology e.a./Dataweb e.a. (werken van Scientology niet ’rechtmatig openbaar gemaakt’; leden hadden geen toestemming werken te verspreiden onder derden; openbaarmaking middels ’Fishman Affadavit’ niet met toestemming Scientology en dus niet rechtmatig; beroep op art. 10 EVRM slaagt, auteursrecht moet i.c. wijken voor belang informatievrijheid; verbod afgewezen) (met noten A.A. Q.). 5 Onrechtmatige daad

Nr. 53 Hoge Raad, 14 nov. 2003, Flügel Enterprises/W&S Company (feitelijke vaststelling door Hof dat een rood wodkadrankje noodzakelijkerwijs de kleur rood heeft en dat de vorm van het flesje niet bijdraagt aan verwarringsgevaar; bij beoordeling verwarringsgevaar is de kleur rood terecht buiten beschouwing gelaten; punten van overeenstemming ondergeschikt). Nr. 54 Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 maart 2003, Flügel Enterprises/W&S Company (vormmerk Flügel-flesje sterk onderscheidend en ingeburgerd; overeenstemmende punten – met inbegrip van de kleur rood – zijn niet ondergeschikt, daarmee is het verwarringsgevaar gegeven; art. 13A, 1c BMW is ook van toepassing op soortgelijke waren). Nr. 55 Hoge Raad, 5 april 2002, Euromedica e.a./Merck & Co. e.a. (in algemene termen verbod niet beperkt tot eerdere

Nr. 58 Vzr. Rechtbank Arnhem, 18 maart 2004, Accell Group/Kon. Gazelle (mededeling ’’s werelds eerste stadsfiets met verlichting zonder dynamo’ is onjuist en misleidend, niet de mededeling ’de enige met een perfecte zithouding’). Wetgeving Besluit van 6 juli 2004, houdende vaststelling van het tijdstip waarop de Rijksoctrooiwet vervalt (blz. 407).

(Vervolg inhoud op pag. 346)

3 4 6

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O


E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beeïndiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industrie¨ le Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris (waarnemend): mr. J.L. Driessen; [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Redactie-adres: Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 398 65 30

Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag ©

Auteursrecht voorbehouden

Berichten

Officiële mededelingen

Cursus ’Handhaving van octrooirechten’ (blz. 408).

Register van octrooigemachtigden. – Schikking van Madrid en Protocol. – Laatste octrooi onder de Row (1910) uitgereikt.

1 6

A U G U S T U S

A C

T

U

2 0 0 4

A L

B I J B L A D

I

T E I


E I G E N D O M

3 4 7

T E N

Voor-voorgebruik en kwade trouw Het Benelux-Gerechtshof heeft op 25 juni jl. uitspraak gedaan in de zaak Unilever en Iglo-Mora tegen Artic en Frisia. In deze zaak had de Hoge Raad bij arrest van 23 januari 2003, BIE 2003, blz. 487 (no. 82), prejudiciële vragen van uitleg gesteld omtrent artikel 4, aanhef en onder 6 BMW. Het gaat om de kwestie of zogenaamd voor-voorgebruik van een merk zonder meer dan wel onder bepaalde omstandigheden tot gevolg heeft dat van kwade trouw bij het depot van dat merk door de voor-voorgebruiker geen sprake kan zijn. Het antwoord luidt: zonder meer.

Het Hof overweegt in ovv. 19-21: 19 In het in de eerste vraag bedoelde geval doet zich de situatie voor dat er sprake is van voorgebruik door een derde, terwijl die derde evenwel ten opzichte van de deposant niet de eerste gebruiker (de voorgebruiker) van het merk is, doch in die verhouding de deposant zelf de eerste gebruiker was (de voor-voorgebruiker). 20 Derhalve maakt de eerste gebruiker die het merk niet tijdig heeft gedeponeerd geen misbruik wanneer hij het merk alsnog deponeert. 21 Hieruit volgt dat er voor de derde/voorgebruiker geen grond is om zich te beroepen op de aanwezigheid van kwade trouw bij de deposant. A.G. Langemeijer had geconcludeerd tot verwijzing van de zaak naar het Europese Hof van Justitie, maar daartoe zag het Benelux-Gerechtshof dus geen reden. C.v. N.

J

U

R

I

S

P R

U

D

E N T I

E

Nr. 51 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 5 juni 2003*

beschermingsomvang en de wijze waarop de stip door Lensen wordt gebruikt is geen sprake van inbreuk op de merkrechten van Nauta.

(Nauta Dutilh /Lensen Advocaten) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en D. den Hertog Art. 1 BMW Rb.: De stip van Nauta is gewoon een stip, die op zichzelf voor juridische en fiscale diensten geen onderscheidend vermogen bezit. Echter, de stip van Nauta heeft zich door consequent, intensief en langdurig gebruik ontwikkeld tot een deugdelijk, zij het zwak onderscheidend merk. Hof: Het teken, de stip, is zodanig eenvoudig dat het niet geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd. Dit brengt echter niet mee dat een teken dat voor elke waar en dienst onderscheidend vermogen mist, als van huis uit onderscheidend moet worden aangemerkt om de enkele reden dat het ongebruikelijk is om de desbetreffende diensten met enig teken te onderscheiden. Dat het relevante publiek niet gewend is de herkomst van de onderhavige diensten af te leiden uit een teken, rechtvaardigt veeleer de conclusie dat het gebruik van een teken in de perceptie van het relevante publiek niet zal worden opgevat als zijnde geschikt om de desbetreffende dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te onderscheiden. Het hof gaat er veronderstellerderwijs van uit dat de stip door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen. Art. 13A, lid 1a, b en c BMW Rb.: De beschermingsomvang dient gerelateerd te worden aan het feit dat het gaat om een zwak merk. Daarbij gebruikt Lensen de stip uitsluitend als decoratief element. Gezien de beperkte

*

Cassatie ingesteld. Red.

Art. 13A, lid 1a BMW Hof: Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen. Het merk van Nauta bestaat uit een enkele stip. Niet gezegd kan worden dat de toevoeging van de woorden LENSEN en ADVOCATEN dermate onbeduidend is dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kan ontsnappen. Art. 13A, lid 1b BMW Hof: Er is geen sprake van een zodanige overeenstemming met de solitaire stip van Nauta, dat door het gebruik van het teken bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarbij is in aanmerking genomen dat de stip van Nauta niet een sterk of bekend merk is geworden, waardoor een geringe mate van overeenstemming zou kunnen worden gecompenseerd. Dit geldt temeer nu blijkt dat door andere fiscale en juridische dienstverleners ook relatief grote stippen worden gebruikt in combinatie met woorden. Art. 13A, lid 1c BMW Hof: De stip van Nauta is geen bekend merk geworden in de zin van artikel 13A lid 1 sub c BMW. Van bekendheid is sprake wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de betrokken waren of diensten bestemd zijn. Het relevante publiek dient meer te omvatten dan slechts de kring van cliënten en potentiële cliënten van de betrokken kantoren. Nauta Dutilh te Amsterdam, appellante, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. W.A. Hoyng te Amsterdam, tegen 1 Lensen Advocaten BV te Terneuzen,

3 4 8

B I J B L A D


2 Mr. R.M.A. Lensen te Terneuzen, geïntimeerden, procureur mr. R.W. de Vos van Steenwijk, advocaat mr. R.M.A. Lensen te Terneuzen. a Rechtbank te Middelburg, 28 juni 2000 (mr. B.A. Meulenbroek) 2 De feiten 2.1 Nauta Dutilh [eiseres; Red.] is een groot internationaal opererend advocaten- en notarissenkantoor. Door Nauta van Haersolte, rechtsvoorgangster van Nauta Dutilh, is op 19 januari 1988 een beeldmerk bestaande uit de afbeelding van een stip gedeponeerd, dat onder nummer 441766 in het Benelux-Merkenregister is ingeschreven voor de diensten ’het geven van fiscale adviezen door advocaten en notarissen’ en ’diensten van advocaten en notarissen’. De inschrijving is sedertdien vernieuwd. Het beeldmerk is steeds intensief gebruikt in allerlei schriftelijke stukken en publiciteitsmateriaal van uiteenlopende aard. 2.2 Lensen is een klein advocatenkantoor dat zich voornamelijk richt op Zeeuwsch-Vlaanderen. Sinds 1996 wordt op schriftelijke stukken en in publiciteitsmateriaal een logo gebruikt bestaande uit de woorden LENSEN en ADVOCATEN waartussen een rode stip die ongeveer even groot is als de O. 2.3 Bij brief van 4 december 1998 heeft Nauta Dutilh Lensen verzocht af te zien van het gebruik van de stip. In juli en augustus 1999 is hierover tussen partijen enige correspondentie gevoerd. Lensen was, en is, niet bereid aan het verzoek van Nauta Dutilh te voldoen. 3 Het geschil (...) 4 De beoordeling 4.1 Beide partijen hebben verwezen naar een arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 23 januari 1997 (Nauta Dutilh/Van Dort en Dito) en een vonnis van de rechtbank te Arnhem van 30 maart 2000 (Nauta Dutilh/Nysingh Dijkstra De Graaf) waarin eveneens het onderscheidend vermogen van het beeldmerk van Nauta Dutilh aan de orde was. In het arrest van 23 januari 1997 wordt onder meer het volgende overwogen: 4.8 Door dit consequente, intensieve en langdurige gebruik acht het hof voldoende aannemelijk geworden, dat de door Nauta Dutilh gedeponeerde stip, ondanks zijn eenvoud en elementaire vorm, bij het hier in aanmerking komende publiek bekendheid is gaan genieten als merk van het advocatenkantoor van Nauta Dutilh en aldus onderscheidend vermogen heeft verworven. Dat onderscheidend vermogen heeft deze stip, die zoals gezegd een naar zijn aard bescheiden teken is, evenwel naar het oordeel van het hof alleen verkregen voor zover deze specifiek en consequent wordt gebruikt als karakteristieke, herkenbare aanduiding van de door Nauta Dutilh verrichte diensten. Met name acht het hof deze ingeburgerde herkomstaanduidingsfunctie van de stip aanwezig bij het specifieke gebruik ervan, steeds in dezelfde grootte en op dezelfde plaats, op het briefpapier van Nauta Dutilh als hiervoor onder 4.3 omschreven. Dit geldt evenzeer voor het gebruik op vervolgvellen, waarop enkel de stip en niet de naam van Nauta Dutilh is afgedrukt. 4.9 Tegen dergelijk gebruik van de stip door derden kan Nauta Dutilh zich dan ook op grond van het haar toekomende merkrecht verzetten. Voor overige gebruikstoepassingen, dus anders dan onder 4.8 weergegeven, heeft in beginsel te gelden dat de stip als zodanig onvol-

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

doende onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen worden beschermd. Niet ieder gebruik van de stip kan door Nauta Dutilh worden gemonopoliseerd. 4.10 [...] Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat de onder nummer 441766 gedeponeerde stip door voormeld stelselmatig gebruik, in het licht van de onderscheidende kracht ervan moet worden beoordeeld, zich heeft ontwikkeld tot een deugdelijk, zij het zwak onderscheidingsteken dat in verband met dat gebruik als merk ingeburgerd is geraakt. De beschermingsomvang van dit merk dient hieraan te worden gerelateerd. In het vonnis van 30 maart 2000 wordt onder meer het volgende overwogen: 4.5 Door dit consequente, intensieve en langdurige gebruik is de door Nauta gedeponeerde stip, ondanks zijn eenvoud en elementaire vorm, in de loop der jaren gaan fungeren als karakteristiek onderscheidingsteken en in zekere zin een eigen leven gaan leiden. De rechtbank acht het daarom voldoende aannemelijk dat de stip bij het hier in aanmerking komende publiek bekendheid is gaan genieten als merk van het kantoor van Nauta en aldus enig onderscheidend vermogen heeft verworven. 4.6 Dat onderscheidend vermogen van de stip is echter beperkt tot die gevallen waarin door de combinatie met de naamsvermelding van Nauta duidelijk is dat de stip afkomstig is van Nauta. Dit is met name het geval bij het specifieke gebruik ervan, steeds in dezelfde grootte en op dezelfde plaats, op het briefpapier en procespapier van Nauta, zoals hiervoor omschreven. Het geldt evenzeer voor vervolgvellen, waarop alleen de stip en niet de naam van Nauta is afgedrukt, maar waarbij de combinatie met het voorblad steeds duidelijk op de herkomst van Nauta duidt. Ook in andere gevallen, waar Nauta de stip gebruikt in combinatie met haar naam, al dan niet op enige afstand ervan, kan daaraan enig onderscheidend vermogen worden toegekend. Voorzover Nauta anders dan hiervoor omschreven gebruik maakt van een geïsoleerde stip, heeft de stip naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen worden beschermd. Daarvoor is de stip als teken te eenvoudig, te elementair van vorm en als zodanig te algemeen in gebruik. 4.2 Bij het pleidooi heeft Nauta Dutilh mede naar aanleiding van deze uitspraken benadrukt dat het door haar gedeponeerde beeldmerk vanaf de aanvang onderscheidend vermogen bezat. Volgens haar gaat het hier om een voor juridische en fiscale diensten van een kantoor als dat van Nauta Dutilh ongebruikelijk, verrassend, ongewoon en enigszins prikkelend onderscheidingsteken: juist daardoor wordt een op zich bescheiden teken als een stip opvallend en dus onderscheidend, terwijl het door intensief gebruik nog aan kracht heeft gewonnen. In het taalgebruik verwijst het naar de uitdrukkingen als ’met stip’ en ’to the point’. Nauta Dutilh kan zich niet vinden in de relativeringen in de twee geciteerde uitspraken, in die zin dat een verband wordt gelegd met het gebruik van haar naam of met de ’karakteristieke’ plaats ervan. Lensen heeft in dit verband naar voren gebracht dat het gebruik van een stip door een advocatenkantoor (ook) destijds niet zo bijzonder was en een aantal voorbeelden genoemd van kantoren die een of meer stippen gebruikten. 4.3 De rechtbank kan zich niet vinden in het standpunt van Nauta Dutilh met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de door haar gedeponeerde stip. Het bijzondere, opvallende en daardoor onderscheidende van haar stip wordt door haar overdreven: het is en blijft gewoon een stip, die op zich zelf (ook) voor juridische en fiscale diensten nog

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


geen onderscheidend vermogen bezit. Iets anders is, of door inburgering enig onderscheidend vermogen is verworven. Wat dat aangaat sluit de rechtbank zich aan bij de geciteerde uitspraken en verwerpt zij op de daarin vermelde gronden die zij overneemt het primaire verweer van Lensen. 4.4 Voor wat betreft de consequenties hiervan sluit de rechtbank zich aan bij rechtsoverweging 4.10 van het arrest van 23 januari 1997: de beschermingsomvang dient gerelateerd te worden aan het feit dat het gaat om een zwak merk. In het onderhavige geval gaat het om de vraag of Nauta Dutilh zich op grond van dit merkrecht kan verzetten tegen het gebruik van een stip door Lensen. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat niet is betwist dat Lensen de stip uitsluitend gebruikt als onderdeel van haar logo met de woorden ’Lensen’ en ’Advocaten’. De rechtbank beschouwt in deze combinatie de stip, anders dan Nauta Dutilh betoogt, als louter decoratief element. Gezien enerzijds de beperkte beschermingsomvang waarop Nauta Dutilh aanspraak kan maken en anderzijds de wijze waarop Lensen de stip gebruikt ziet de rechtbank daarin geen gebruik waartegen Nauta Dutilh zich op grond van haar merkrecht dan wel op enige andere door haar aangevoerde grond kan verzetten. Van aanhaken of verwatering als door Nauta Dutilh aangevoerd, is naar het oordeel van de rechtbank om dezelfde redenen evenmin sprake. Dit betekent dat het subsidiaire verweer van Lensen opgaat en dat de vordering van Nauta Dutilh afgewezen dient te worden. Nauta Dutilh dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het geding. 5 De beslissing De rechtbank: wijst af de vordering van Nauta Dutilh; veroordeelt Nauta Dutilh in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Lensen begroot op ƒ 400,– aan verschotten en op ƒ 2.580,– aan salaris procureur. Enz. b Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 1 De door de rechtbank in rechtsoverweging 2 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat. 2 Met de grieven beoogt Nauta Dutilh het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. 3 Nauta Dutilh (althans haar rechtsvoorgangster) heeft een donker gekleurd rondje/een relatief grote donkere stip – hierna ook aan te duiden als de stip – op 19 januari 1988 als beeldmerk gedeponeerd en vordert Lensen te bevelen elk gebruik van het beeldmerk van Nauta Dutilh en daarmee overeenstemmende tekens voor identieke of soortgelijke waren te staken en gestaakt te houden. Zij stelt daartoe dat Lensen door het gebruik van het teken LENSEN ADVOCATEN inbreuk maakt op haar merkrechten als bedoeld in artikel 13A, lid 1, onder a, b, c, en d, BMW en voorts onrechtmatig handelt. Onderscheidend vermogen 4 Partijen twisten over het onderscheidend vermogen van de stip. De rechtbank heeft geoordeeld dat de stip van huis

E I G E N D O M

3 4 9

uit geen onderscheidend vermogen bezit en uitgegaan moet worden van een, door inburgering verkregen, zwak onderscheidend vermogen. 5 Het hof is van oordeel dat de stip een teken is dat van huis uit elk onderscheidend vermogen mist. Het teken is zodanig eenvoudig dat het niet geschikt is om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Hierbij is mede van belang dat relatief grote stippen, al dan niet in combinatie met andere tekens of tekst, gewoonlijk en op grote schaal gebruikt worden voor functionele doeleinden (om de aandacht te vestigen, als bullet points of als verbindingsteken tussen namen) of ter decoratie. Nauta Dutilh heeft aangevoerd dat het tot in het betrekkelijk recente verleden ongebruikelijk was om de diensten van juridische en fiscale dienstverleners met enig teken (of logo) te onderscheiden en dat Nauta Dutilh door haar diensten niettemin te onderscheiden door middel van een stip zich presenteert op een manier die als effectief onderscheidend moet worden opgevat. Voorzover Nauta Dutilh hiermee wil betogen dat de stip hierdoor van huis uit onderscheidend vermogen bezit, kan het hof haar niet volgen. Op zichzelf is juist dat het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd. Dat kan meebrengen dat een bepaald teken, dat voor bepaalde waren of diensten uitsluitend beschrijvend – en niet onderscheidend – is, voor andere waren of diensten wel onderscheidend kan zijn. Dit brengt echter niet mee dat een teken, dat naar het oordeel van het hof voor elke waar en dienst onderscheidend vermogen mist, als van huis uit onderscheidend moet worden aangemerkt om de enkele reden dat het ongebruikelijk is om de desbetreffende diensten met enig teken te onderscheiden. De stelling dat het relevante publiek niet gewend is om de herkomst van de onderhavige diensten af te leiden uit een (enig) teken, rechtvaardigt veeleer de conclusie dat het gebruik van een teken – en zeker van een eenvoudig teken als een stip – in de perceptie van het relevante publiek niet zal worden opgevat als zijnde geschikt om de desbetreffende dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te onderscheiden. Tenslotte wijst het hof er nog op dat in de ’EXAMINATION GUIDELINES, 26/3/96’ van de OHIM (Office for the Harmonisation of the Internal Market) onder ’ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSEL’ is vermeld: ’Simple designs such as circles or squares, whether on their own or in conjunction with descripive elements, are generally considered to be devoid of distinctive character’. 6 Het bovenstaande neemt niet weg dat een teken, dat van huis uit onderscheidend vermogen mist, in relatie tot de waren of diensten onderscheidend vermogen kan krijgen door het gebruik dat ervan gemaakt is. Nauta Dutilh heeft gesteld dat zij haar merk al meer dan 10 jaar consequent gebruikt op al haar uitingen bij de verlening van haar diensten, dat zij ook overigens (in advertenties en in het kader van diverse acquisitie-activiteiten) de stip gebruikt, dat zij ’toch gauw 10-15% van alle (middel)grote bedrijven bedient’ en dat zij het grootste advocaten- en notarissenkantoor van de Benelux is. Nauta Dutilh stelt dat er sprake is van een sterk merk en het merk door inburgering een bekend merk (in de zin van artikel 13A, lid 1, sub c, BMW) is geworden.

3 5 0

B I J B L A D


Zij heeft zich daartoe beroepen op een bij grieven overgelegd rapport van een onderzoek door drs. P.H. van Westendorp van augustus 2001. De conclusie van dit onderzoek luidt dat 43% van de ondervraagde bedrijfsjuristen de stip spontaan identificeert als door Nauta Dutilh gebruikt (merk)teken. Uit het rapport blijkt dat in totaal 53 juristen zijn ondervraagd bij 28 grote bedrijven en instellingen in West-Nederland. Van bekendheid is sprake als het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de betrokken waren of diensten bestemd zijn. Mede gelet op de eigen stelling van Nauta Dutilh (in punt 13 van de grieven) dat het relevante publiek aanzienlijk meer omvat dan, bijvoorbeeld, de kring van cliënten en potentiële cliënten van de betrokken kantoren, is het hof van oordeel dat voormelde stellingen en het resultaat van voormeld onderzoek – veronderstellenderwijs uitgaande van de juistheid daarvan – onvoldoende zijn om aan te nemen dat sprake is van een sterk of bekend merk. Het hof gaat aan de stelling van Nauta Dutilh dat sprake is van een sterk of bekend merk als onvoldoende onderbouwd voorbij, nu zij daarvan geen concreet bewijs heeft aangeboden (zij heeft bij pleidooi in hoger beroep aangeboden te bewijzen 1.) dat het merk door inburgering in de gehele Benelux onderscheidend vermogen heeft verkregen (zonder dit aanbod te concretiseren) en 2.) dat het rapport een juiste weergave is van wat er daadwerkelijk (aan onderzoek) heeft plaatsgevonden). 7 In het licht van het bovenstaande is het hof van oordeel dat het merk van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit en dat het merk door het gebruik daarvan niet een sterk of bekend merk is geworden. Veronderstellenderwijs zal het hof er bij de beoordeling van de inbreukvraag van uitgaan dat de stip door gebruik normaal onderscheidend vermogen heeft verkregen. Merkinbreuk 8 Nauta Dutilh stelt dat Lensen inbreuk maakt op haar merkrechten als bedoeld in artikel 13A, lid 1, onder a, b, c, en d, BMW. Niet gesteld of gebleken is dat Lensen haar gewraakte stip anders gebruikt dan als onderdeel van het teken LENSEN ADVOCATEN. Lensen heeft onbetwist gesteld dat zij de stip nooit of te nimmer geïsoleerd gebruikt, maar steeds in combinatie met de woorden LENSEN en ADVOCATEN. Het door Lensen gebruikte teken dat bij de inbreukvraag in aanmerking moet worden genomen is dan ook het teken LENSEN ADVOCATEN in zijn geheel. Nauta Dutilh heeft zich (en in eerste aanleg aanvankelijk uitsluitend) op het standpunt gesteld dat Lensen het teken LENSEN ADVOCATEN gebruikt als merk, ter onderscheiding van diensten, hetgeen vereist is voor een beroep op het bepaalde in de artikelen 13A, lid 1, sub a, b en c, BMW. Dat (daarnaast) sprake is van ander gebruik, zoals vereist voor een beroep op artikel 13A, lid 1, sub d BMW heeft zij naar het oordeel van het hof niet voldoende onderbouwd. Bij pleidooi in hoger beroep heeft haar raadsman bovendien gesteld (in noot 17, pagina 23 pleitnotities) dat er zijns inziens geen sprake is van ’ander gebruik’. Artikel 13A, lid 1, sub a BMW 9 Artikel 13A, lid 1, sub a, BMW bepaalt dat de merkhouder zich kan verzetten tegen elk gebruik, dat in het economi-

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

sche verkeer van het merk wordt gemaakt voor de(zelfde) waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Het Hof van Justitie EG heeft ten aanzien van het met artikel 13A, lid 1, sub a, BMW overeenstemmende artikel 5, lid 1, sub a van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten – hierna: de Richtlijn – in zijn uitspraak van 20 maart 2003 inzake LTJ Diffusion SA/Sadas Verbaudet SA het volgende (in rechtsoverwegingen 50 tot en met 54) overwogen: Het criterium van gelijkheid tussen teken en merk moet strikt worden uitgelegd. De definitie van het begrip gelijkheid houdt immers als zodanig in dat de twee vergeleken bestanddelen in elk opzicht overeenstemmen. De absolute bescherming die artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn verleent, wanneer een teken dat gelijk is aan het merk wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan overigens niet worden uitgebreid tot situaties waarvoor zij niet bedoeld is, in het bijzonder niet tot die situaties waarin een specifieke bescherming geldt op grond van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn. Een teken is dus gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen het merk afbeeldt. (...) Aangezien de waarneming van gelijkheid van een teken en een merk niet berust op een rechtstreekse vergelijking van alle kenmerken van de vergeleken bestanddelen, kunnen onbeduidende verschillen tussen een teken en een merk aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen. Bijgevolg moet op de gestelde vraag worden geantwoord, dat artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. In casu gaat het om het merk van Nauta Dutilh dat bestaat uit een enkele stip, terwijl Lensen gebruik maakt van het teken LENSEN ADVOCATEN. Niet gezegd kan worden dat de toevoeging van de woorden LENSEN en ADVOCATEN dermate onbeduidend is dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument (van de onderhavige diensten) kan ontsnappen. Het beroep op artikel 13A, lid 1, sub a, BMW faalt dan ook. Artikel 13A, lid 1, sub b, BMW 10 Voor een geslaagd beroep op artikel 13A, lid 1, sub b, BMW is vereist dat het door Lensen gebruikte teken LENSEN ADVOCATEN zodanig met het merk (de stip) van Nauta Dutilh overeenstemt dat door het gebruik van dat teken bij het in aanmerking komende publiek – de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument van de betrokken diensten (hierna: de gemiddelde consument) – directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van het merk en het teken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op het

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


totaalbeeld dat door het betrokken merk en teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Ook dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het merk en de door derden gebruikte tekens in verband met soortgelijke diensten. De rechter moet het verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd, positief vaststellen. 11 Het hof is van oordeel dat van het door Lensen gebruikte teken het woord LENSEN het (meest) onderscheidende en dominerende bestanddeel vormt. Het gaat hier immers om een eigennaam. Daarnaast valt het woord ADVOCATEN op door de lengte van het woord. Mede doordat de stip tussen de in hoofdletters gedrukte woorden LENSEN en ADVOCATEN is geplaatst en ongeveer even groot is als de letters van deze woorden, is die stip voor het totaalbeeld van ondergeschikte betekenis en zal die stip door het relevante publiek veelal worden opgevat als een verbindingsteken of decoratief element. Het totaalbeeld wordt derhalve in het bijzonder bepaald door het woord LENSEN en in mindere mate door het woord ADVOCATEN. Hieraan kan niet, althans onvoldoende afdoen dat een deel van het publiek een (vage/ onvaste) herinnering aan de (solitaire) stip van Nauta Dutilh met zich meedraagt. Gelet hierop is het hof van oordeel dat er geen sprake is van zodanige overeenstemming met de solitaire stip van Nauta Dutilh, dat door het gebruik van het teken bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten directe verwarring of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen dat de stip van Nauta Dutilh niet een bekend of sterk merk is geworden, waardoor een geringe mate van overeenstemming zou kunnen worden gecompenseerd. Hetgeen hiervoor is overwogen geldt temeer, nu uit door Lensen in het geding gebrachte stukken blijkt dat door andere juridische en fiscale dienstverleners ook relatief grote stippen werden en worden gebruikt in combinatie met woorden. Nauta Dutilh heeft terzake van het verwarringsgevaar geen concreet bewijs aangeboden. Het bovenstaande brengt mee dat ook het beroep op artikel 13A, lid 1, sub b, BMW faalt. Artikel 13A, lid 1, sub c, BMW 12 Het beroep op artikel 13A lid 1, sub c BMW faalt reeds omdat ervan moet worden uitgegaan dat, zoals hiervoor in rechtsoverweging 6 is overwogen, geen sprake is van een bekend merk in de zin van die bepaling. Artikel 13A, lid 1, sub d, BMW 13 Het beroep op artikel 13A, lid 1, sub d, BMW faalt reeds omdat, zoals hiervoor in rechtsoverweging 8 is overwogen, onvoldoende gemotiveerd gesteld is dat sprake is van ’ander gebruik’. 14 Het hof is derhalve van oordeel dat Lensen door het gebruik van het teken LENSEN ADVOCATEN geen inbreuk maakt op de onderhavige merkrechten van Nauta Dutilh. 15 Nauta Dutilh heeft nog gesteld dat Lensen onrechtmatig handelt. Zij stelt daartoe dat Lensen aanhaakt aan de bekendheid van de stip van Nauta Dutilh, profiteert van de

E I G E N D O M

3 5 1

goodwill van dat merk, afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van dat merk en gevaar voor verwarring en/ of associatie veroorzaakt. Zoals het hof hiervoor heeft overwogen, is er geen sprake van verwarringsgevaar. Lensen heeft betwist dat zij aanhaakt, profiteert, afbreuk doet of associatiegevaar veroorzaakt. Mede gelet op hetgeen het hof hiervoor heeft overwogen over de verschillen tussen de solitaire stip van Nauta Dutilh en het door Lensen gebruikte teken en over het gebruik door aanbieders van soortgelijke diensten van relatief grote stippen, alsmede gelet op de niet betwiste stelling van Lensen dat het werkgebied van haar kantoor nagenoeg alleen Zeeuws-Vlaanderen is, hetgeen niet een markt is waarop Nauta Dutilh buitengewoon actief is, had het op de weg gelegen van Nauta Dutilh om haar stellingen nader te onderbouwen. Nauta Dutilh heeft terzake ook geen bewijs aangeboden. Bovendien heeft zij niet, althans niet voldoende onderbouwd, gesteld waarom het gestelde aanhaken, profiteren, afbreuk doen en associatie(gevaar) veroorzaken in dit geval onrechtmatig zou zijn. In het licht van het bovenstaande gaat het hof aan de stelling van Nauta Dutilh dat Lensen onrechtmatig handelt als onvoldoende onderbouwd voorbij. 16 Op het beroep van Lensen op nietigheid van het merk en op rechtsverwerking behoeft niet meer te worden ingegaan. 17 Het bovenstaande brengt mee dat de vordering van Nauta Dutilh ook naar het oordeel van het hof dient te worden afgewezen. De grieven kunnen derhalve niet tot vernietiging leiden. Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd, met veroordeling van Nauta Dutilh in de kosten van het hoger beroep. Beslissing Het hof: bekrachtigt het bestreden vonnis van de rechtbank te Middelburg van 28 juni 2000; veroordeelt Nauta Dutilh in de kosten van het geding in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Lensen begroot op € 2.528,55 en verklaart dit arrest ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; enz.

3 5 2

B I J B L A D


Nr. 52 Gerechtshof te Arnhem, 30 oktober 2001* (stip van Nauta vs. stip van Nysingh) Mrs. A.P.M. Houtman, A.M.C. Groen en C.M. Hilverda Art. 1 BMW De onderhavige stip ontbeert op zichzelf een zodanig individueel karakter dat dit teken geschikt zou zijn om de diensten van Nauta te onderscheiden van soortgelijke diensten van andere ondernemingen. Doordat Nauta consequent, op ruime schaal, intensief en langdurig gebruik heeft gemaakt van de stip is het mogelijk dat dit teken alsnog door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen, namelijk indien een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat teken aangeboden diensten zijn bestemd, de stip als een herkomstaanduiding van Nauta is gaan zien. Het hof neemt zich voor vragen te stellen aan het BeneluxGerechtshof, onder meer of voor inburgering vereist is dat deze in de gehele Benelux of een wezenlijk deel van de Benelux heeft plaatsgevonden, dan wel in een aanmerkelijk deel van het grondgebied van een lidstaat van de Benelux; wat onder een wezenlijk deel van de Benelux respectievelijk een aanmerkelijk deel van het grondgebied is te verstaan; en wat onder ’een aanzienlijk deel’ van het relevante publiek moet worden verstaan. Nauta Dutilh te Amsterdam, appellante, incidenteel geïntimeerde, procureur mr. J.M. Bosnak, advocaat mr. J.H. Spoor te Amsterdam, tegen Nysingh Dijkstra De Graaff te Apeldoorn, geïntimeerde, incidenteel appellante, procureur mr. J.C.N.B. Kaal, advocaat mr. J.A.A. Oomens te Rotterdam. a Rechtbank te Arnhem, 30 maart 2000 (mrs. D.A. van Steenbeek, H. Wammes en A.W.M. van Hoof) 2 De vaststaande feiten 2.1 Nauta [eiseres; Red.] is een maatschap van advocaten en notarissen. (De rechtsvoorgangster van) Nauta heeft op 19 januari 1988 een beeldmerk, bestaande uit de afbeelding van een stip, bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd. Het merk is onder nummer 441766 ingeschreven voor de klassen 36 (het geven van fiscale adviezen) en 42 (diensten van advocaten en notarissen). De inschrijving is in 1998 voor tien jaar vernieuwd. 2.2 Nauta gebruikt dit beeldmerk door afbeelding ervan op van haar kantoren uitgaande stukken. Op briefpapier en conclusies is de stip bovenaan de bladzijde geplaatst, ongeveer in het midden, terwijl links daarvan op enige afstand maar op dezelfde hoogte en in letters van ongeveer gelijke grootte de naam van Nauta staat. Op vervolgvellen wordt de stip telkens geïsoleerd afgebeeld op dezelfde plaats op de bladzijde. De stip heeft een donkergroene of zwarte kleur. Hieronder wordt een voorbeeld weergegeven. De stip is voorts afgebeeld op akten, visitekaartjes, nieuwsbrieven, informatiebulletins, uitnodigingen voor bijeenkomsten, advertenties en publiciteitsmateriaal, meestal in combinatie met de naam op enige afstand ervan, zij het niet altijd in dezelfde vlakverdeling, en soms geïsoleerd.

*

Zaak na dit tussenarrest geroyeerd. Red.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

2.3 Nysingh is net als Nauta een maatschap van advocaten en notarissen. Zij treedt sinds het najaar van 1998 naar buiten met een huisstijl waarvan een stip onderdeel uitmaakt. De stip van Nysingh heeft in origineel een rode kleur. Deze stip is vrijwel steeds geplaatst onder de naam van de maatschap en tussen de woorden ’advocaten’ en ’notarissen’. Het geheel staat op briefpapier en stukken alsmede op de vervolgvellen telkens rechts bovenaan de bladzijde. Alleen op de visitekaartjes wordt de rode stip tevens geïsoleerd afgebeeld. Hieronder wordt een afbeelding van de huisstijl en van een visitekaartje weergegeven. [hier niet weergegeven. Red.] 3 De vorderingen en het geschil in conventie en reconventie 3.1 Nauta stelt zich op het standpunt dat zij exclusief rechthebbende is ten aanzien van het beeldmerk van de stip. Door het gebruik van een stip in haar huisstijl maakt Nysingh inbreuk op dit exclusieve recht van Nauta. Hierdoor ontstaat gevaar voor verwarring tussen beide maatschappen en loopt Nauta het risico van verwatering van het beeldmerk. Op grond hiervan vordert Nauta in conventie Nysingh bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te bevelen elk gebruik van het beeldmerk van Nauta en van daarmee overeenstemmende tekens voor diensten, identiek of soortgelijk aan die waarvoor het beeldmerk gedeponeerd is, te staken en gestaakt te houden, met veroordeling van Nysingh in de proceskosten. 3.2 Nysingh voert gemotiveerd verweer en bepleit afwijzing van de vordering. Zij stelt in de eerste plaats dat de door Nauta onder de nummers 441766 en 581596 gedeponeerde merken nietig zijn, dat het beeldmerk van de stip onvoldoende onderscheidend vermogen heeft en dat Nauta zich daarom niet kan verzetten tegen het gebruik door Nysingh van een stip in haar huisstijl. Nysingh betwist verder dat er gevaar voor verwarring of voor verwatering zou bestaan. In reconventie vordert Nysingh het door Nauta onder nummers 441766 en 581596 ingeschreven stipmerk nietig te verklaren en doorhaling van de inschrijving te gelasten alsmede te verklaren voor recht dat Nysingh door gebruik van haar logo en huisstijl en het daartoe behorende stipelement geen inbreuk maakt op Nauta’s merken (ingeschreven onder nummers 441766, 581596 en 478100), met veroordeling van Nauta in de kosten van deze procedure. 4 De beoordeling van het geschil in conventie en in reconventie ambtshalve 4.1 De bevoegdheid tot kennisneming van de vordering terzake het merkrecht vloeit voort uit het bepaalde in artikel 37 onder A. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW). nietigheid merk 4.2 Nysingh heeft betoogd dat het door Nauta gedeponeerde beeldmerk van de stip nietig zou zijn, omdat dit overeenstemt met het symbool van de Japanse vlag. Dit betoog gaat niet op. De Japanse vlag bestaat uit een (rode) stip van, in verhouding met de stip zoals Nauta die op haar briefpapier gebruikt, aanzienlijke omvang op een rechthoekig wit dundoek. Om overeenstemming met deze vlag aan te kunnen nemen, moet er gelijkenis zijn met die vlag in zijn totaliteit. De enkele kleine donkere stip van Nauta voldoet daar in het geheel niet aan.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


geschiktheid als merk, onderscheidend vermogen en inburgering 4.3 Partijen twisten in de eerste plaats over de vraag of een stip, zoals door Nauta bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd, als merk in de zin van artikel 1 BMW beschouwd kan worden. De vraag die in dat verband moet worden beantwoord is of een enkele stip voldoende is om de diensten van Nauta te onderscheiden. 4.4 Vooropgesteld wordt dat de stip een eenvoudig teken met een zeer elementaire vorm is, dat niet onmiddellijk opvalt als individueel onderscheidingsteken. Onder omstandigheden kan een dergelijk bescheiden teken echter toch onderscheidende kracht toekomen. In dit verband is van belang dat Nauta (het beeldmerk van) de stip sinds 1990 consequent en op ruime schaal op al haar briefpapier, processtukken, notities, visitekaartjes, folders, bulletins, advertenties en andere, van haar afkomstige, stukken gebruikt. Ook heeft Nauta de stip duidelijk en zichtbaar op gevels van haar kantoor geplaatst. Voorts is van belang dat het teken wordt gebruikt voor specifieke diensten, namelijk voor het verlenen van diensten door advocaten en notarissen. Er is voor deze diensten geen andere stip als merk gedeponeerd en Nauta heeft stelselmatig bezwaar gemaakt tegen ieder gebruik door anderen van een stip voor soortgelijke diensten. Nauta gebruikt de stip doorgaans, maar niet altijd, in combinatie met haar naam. Geïsoleerd gebruik van de stip vindt consequent plaats op de vervolgvellen van haar briefpapier en van haar processtukken. Daarnaast wordt de stip incidenteel ook geïsoleerd gebruikt in andere gevallen, waaronder relatiegeschenken en door haar geplaatste advertenties. Daarbij valt echter steeds, door vermelding van de naam van Nauta op een andere plaats, uit het geheel op te maken dat de stip afkomstig is van Nauta. 4.5 Door dit consequente, intensieve en langdurige gebruik is de door Nauta gedeponeerde stip, ondanks zijn eenvoud en elementaire vorm, in de loop der jaren gaan fungeren als karakteristiek onderscheidingsteken en in zekere zin een eigen leven gaan leiden. De rechtbank acht het daarom voldoende aannemelijk dat de stip bij het hier in aanmerking komende publiek bekendheid is gaan genieten als merk van het kantoor van Nauta en aldus enig onderscheidend vermogen heeft verworven. 4.6 Dat onderscheidend vermogen van de stip is echter beperkt tot die gevallen waarin door de combinatie met de naamsvermelding van Nauta duidelijk is dat de stip afkomstig is van Nauta. Dit is met name het geval bij het specifieke gebruik ervan, steeds in dezelfde grootte en op dezelfde plaats, op het briefpapier en procespapier van Nauta, zoals hiervoor omschreven. Het geldt evenzeer voor het gebruik op de vervolgvellen, waarop alleen de stip en niet de naam van Nauta is afgedrukt, maar waarbij de combinatie met het voorblad steeds duidelijk op de herkomst van Nauta duidt. Ook in andere gevallen, waar Nauta de stip gebruikt in combinatie met haar naam, al dan niet op enige afstand ervan, kan daaraan enig onderscheidend vermogen worden toegekend. Voorzover Nauta anders dan hiervoor omschreven gebruik maakt van een geïsoleerde stip, heeft de stip naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen worden beschermd. Daarvoor is de stip als teken te eenvoudig, te elementair van vorm en als zodanig te algemeen in gebruik.

E I G E N D O M

3 5 3

merkinbreuk 4.7 Het voorgaande brengt met zich mee dat Nauta zich op grond van haar exclusieve recht kan verzetten tegen gebruik van de stip door Nysingh, indien komt vast te staan dat de door Nysingh gebruikte stip gelijk is aan die van Nauta of daarmee overeenstemt. 4.8 Nauta stelt zich – kort gezegd – op het standpunt: ’een stip is een stip’. Dit gaat niet op. Nauta kan niet zonder meer iedere stip monopoliseren. Toegegeven wordt dat een stip altijd een rond meetkundig figuur is dat vanuit het middelpunt gemeten tot ieder punt op de rand even groot is. Toch kunnen ook stippen onderling van elkaar verschillen door variatie in kleur, grootte en gebruik. Juist door de eenvoud van de stip kunnen simpele aanpassingen relatief ingrijpend zijn en een volstrekt andere totaalindruk geven. 4.9 Bij een zo bescheiden teken als een stip moet daarom niet alleen gekeken worden naar het karakter van het teken, maar ook naar de uiterlijke presentatie en de wijze waarop van de stip gebruik gemaakt wordt. De stip van Nauta is donker(groen) of zwart van kleur. De grootte is telkens ongeveer even groot als de gebruikte lettertekens en zowel de letters als de stip zijn afhankelijk van het papierformaat groter of kleiner. De stip van Nysingh wordt nagenoeg uitsluitend – ook op vervolgbladen – gebruikt in combinatie met de naam van de maatschap en als scheidingsteken tussen de woorden ’advocaten’ en ’notarissen’. Deze stip is rood van kleur en opvallend groter dan de lettertekens van de woorden ’advocaten’ en ’notarissen’ ervoor en erachter. De stip is in verhouding tot het gebruikte papierformaat ook groter dan de stip van Nauta. Waar de stip van Nauta als bescheiden valt aan te merken, moet de stip van Nysingh vet genoemd worden; de stip van Nysingh neemt op papier een veel preponderantere plaats in dan de stip van Nauta. Er zijn dus belangrijke verschillen tussen de stip van Nauta en de stip van Nysingh. De rode en grotere stip van Nysingh is niet identiek aan de kleinere donker gekleurde stip van Nauta. Daaruit volgt dat van gebruik van het merk van Nauta door Nysingh als bedoeld in artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder a BMW geen sprake is. 4.10 Ook de vraag of er sprake is van overeenstemming tussen beide stippen moet op grond van het voorgaande ontkennend worden beantwoord. Van overeenstemming is sprake wanneer – mede gezien de bijzondere omstandigheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken van Nysingh wordt geconfronteerd verwarring tussen dat teken en het merk van Nauta ontstaat. Tegenover de uit de aard van een stip voortvloeiende overeenstemmende eigenschappen, zijn de onderlinge verschillen van de beide stippen en de duidelijk andere plaatsing en wijze van gebruik te groot om te kunnen concluderen dat merk en teken elk in zijn geheel beschouwd met elkaar overeenstemmen. Zelfs bij oppervlakkige beschouwing lijken de twee stippen niet op elkaar. Gevaar voor verwarring hoeft Nauta dan ook niet te vrezen. Dat geldt ook voor de door Nysingh op de visitekaartjes als sluitmechanisme gebruikte geïsoleerde stip. Hoewel in die situatie op het oog sprake lijkt te zijn van vergelijkbaar ge-

3 5 4

B I J B L A D


bruik (omdat het stipteken dat Nysingh hanteert, op die plaats los staat van de naam van de maatschap en niet wordt gehanteerd als koppelteken tussen de woorden ’advocaten’ en ’notarissen’), levert dat niet op dat er verwarringsgevaar ontstaat (omdat op dat kaartje óók de naam van de maatschap is geplaatst met daaronder de woorden ’advocaten’ en ’notarissen’, gekoppeld door de rode stip die Nysingh in haar kantoorstijl hanteert). Zoals hiervoor al is overwogen lijkt de stip van Nysingh in het geheel niet op de stip van Nauta. Afgezien van de gelijke meetkundige eigenschappen is de stip van Nysingh vetter, anders van kleur en heeft deze stip een andere verhouding tot het papierformaat en de lettertekens. Het is bovendien door de naamsaanduiding elders steeds duidelijk dat de vette rode stip behoort bij Nysingh, net zoals Nauta steeds duidelijk maakt dat de kleine donkere stip van haar afkomstig is. Ook voor het overige zijn de door Nysingh gebruikte stippen niet als overeenstemmende tekens in de zin van de wet te beschouwen. Niet alleen is de omvang en de kleur van de stippen afwijkend, maar met name ook is de plaatsing ervan in directe combinatie met de naam van Nysingh van dien aard, dat niet valt aan te nemen dat hier bij het publiek de gedachte opkomt aan een onderscheidingsteken afkomstig van Nauta of een met haar gelieerde onderneming. Nauta kan zich dus evenmin op grond van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder b BMW verzetten tegen het stip-teken van Nysingh. 4.11 Het beroep van Nauta op de bescherming die artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder c BMW biedt tegen verwatering van een merk door gebruik van een merk of overeenstemmend teken voor waren die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, slaagt reeds niet, omdat Nysingh het stip-teken gebruikt voor dezelfde juridische diensten als waarvoor Nauta haar merk heeft gedeponeerd. 4.12 Op grond van al het voorgaande zal de vordering van Nauta worden afgewezen. Nauta zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten in conventie. de beoordeling in reconventie 4.13 Uit het voorgaande volgt tevens dat de vordering in reconventie, voorzover die strekt tot nietigverklaring van het onder 441766 gedeponeerde beeldmerk van de stip zal worden afgewezen. De vordering tot verklaring voor recht dat Nysingh ten aanzien van dit beeldmerk geen inbreuk maakt is echter, gezien het voorgaande, wel voor toewijzing vatbaar. 4.14 Ten aanzien van de onder 581596 en 478100 ingeschreven merken van Nauta heeft Nysingh geen enkele informatie verstrekt. Het is dus onduidelijk in hoeverre de vorm en inhoud van dit merk gelijk zijn aan of afwijken van het merk dat onder nummer 441766 is ingeschreven. De vordering van Nysingh ten aanzien van deze beide merken zal daarom als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen. 4.15 Aangezien partijen in reconventie ieder voor een deel in het ongelijk worden gesteld, zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd op de hierna te melden wijze.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

5 De beslissing De rechtbank, In conventie wijst de vordering van Nauta af; veroordeelt Nauta in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Nysingh begroot op ƒ 2.580,– (3 punten x ƒ 860,–) voor salaris van haar procureur en op ƒ 400,– wegens griffierecht; verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; In reconventie verklaart voor recht dat het door Nysingh gebruikte stipteken in haar logo geen inbreuk maakt op het merkrecht van Nauta zoals dat is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 441766; compenseert de proceskosten tussen partijen aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt; wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd. Enz. b Het Hof, enz. 3 De vaststaande feiten Tegen de overwegingen van de rechtbank onder 2.1 tot en met 2.3 inzake de vaststaande feiten zijn geen grieven gericht, zodat die feiten ook in hoger beroep vaststaan. Hieraan kan worden toegevoegd dat Nauta op 8 mei 1990 bij het Benelux-Merkenbureau een woordbeeldmerk, bestaande uit de woorden NAUTA DUTILH en – op enige afstand daarvan – de afbeelding van een stip, heeft gedeponeerd onder nummer 478100 voor de klassen 36 (het geven van fiscale adviezen door advocaten en notarissen) en 42 (diensten van advocaten en notarissen). Voorts heeft Nauta op 10 januari 1996 bij het Benelux-Merkenbureau een beeldmerk van een stip gedeponeerd onder nummer 581596, eveneens voor de klassen 36 (naast de voormelde diensten mede omvattend: diensten van belastingadviseurs) en 42. Dit beeldmerk is identiek aan het beeldmerk dat (de rechtsvoorgangster van) Nauta sinds 19 januari 1988 als beeldmerk heeft gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau onder nummer 441766, voor de klassen 36 (het geven van fiscale adviezen) en 42 (diensten van advocaten en notarissen). 4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep in het principaal en in het incidenteel appèl 4.1 Tussen partijen is allereerst in geschil of de stip die Nauta als beeldmerk heeft gedeponeerd, onderscheidend vermogen heeft. 4.2 Het hof is van oordeel dat de stip geen onderscheidend vermogen heeft. De stip is een eenvoudig teken met een zeer elementaire vorm. Dit teken wordt in tal van aanduidingen gebruikt, waardoor het zich niet snel leent tot identificatie van waren of diensten. De onderhavige stip ontbeert op zichzelf een zodanig individueel karakter dat dit teken geschikt zou zijn om de diensten van Nauta te onderscheiden van soortgelijke diensten van andere ondernemingen en dus als herkomstaanduiding dienst te doen. Een stip zonder iets extra’s is daarvoor te gewoon. De stelling van Nauta dat het hierna onder 4.4 te noemen onderzoek in de eerste plaats aantoont dat het stipmerk onderscheidend vermogen bezit, is in dit verband niet van belang, nu dit onderzoek slechts betrekking heeft op de hui-

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


dige situatie, dus na het aanhoudende en intensieve gebruik dat Nauta gedurende een reeks van jaren van de stip heeft gemaakt. 4.3 Doordat Nauta consequent, op ruime schaal, intensief en langdurig gebruik heeft gemaakt van de stip is het mogelijk dat dit teken alsnog door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen, namelijk indien een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat teken aangeboden diensten zijn bestemd, de stip als een herkomstaanduiding van Nauta is gaan zien. Hierbij is van belang dat de stip wordt gebruikt voor specifieke diensten, namelijk het verlenen van diensten door advocaten en notarissen. 4.4 Volgens Nauta is de stip na 10 jaar een begrip geworden en herkent ruim 40% van de doelgroep de stip spontaan als onderscheidingsteken van Nauta. Nauta baseert dit op een marktonderzoek dat zij in de periode van half juni 2001 tot eind juli 2001 heeft laten uitvoeren onder een publiek van bedrijfsjuristen, te weten 53 bedrijfsjuristen van grote bedrijven en instellingen in West-Nederland (productie 17 van Nauta). Nauta verbindt daaraan de conclusie dat het stipmerk niet slechts onderscheidend vermogen bezit, maar dat het tevens een bekend merk is. 4.5 Nysingh heeft een aantal bezwaren tegen voormeld onderzoeksrapport – dat buiten haar om is totstandgekomen – naar voren gebracht en betwist dat uit het onderzoeksrapport kan worden afgeleid dat de stip voldoende is ingeburgerd. In dit kader heeft Nysingh erop gewezen dat inburgering de gehele Benelux zou moeten betreffen en dat het onderzoeksrapport daaraan niet voldoet, omdat dit rapport beperkt is tot de regio West-Nederland. Voorts, aldus Nysingh, is er geen sprake van dat voor een aanzienlijk deel van het relevante publiek de stip een onderscheidingsfunctie heeft verkregen, omdat voor een ’aanzienlijk deel’ moet worden gedacht aan percentages van boven de 50%, terwijl volgens het onderzoeksrapport 43% van de ondervraagde bedrijfsjuristen de stip als afkomstig van Nauta heeft herkend en de ondervraagde bedrijfsjuristen in het geheel niet representatief zijn voor het voor de diensten van Nauta relevante publiek. Nysingh heeft ook bezwaar tegen de methode van onderzoek, onder meer is bij de vraagstelling aangegeven dat het getoonde teken wordt gebruikt als huisstijl door een maatschap van advocaten en notarissen. 4.6 In verband met het verweer dat inburgering de gehele Benelux zou moeten betreffen, wenst het hof de volgende vragen van uitleg te stellen aan het Benelux-Gerechtshof: a is voor erkenning van een merk door het verkrijgen van onderscheidend vermogen via inburgering vereist dat de inburgering in de gehele Benelux moet hebben plaatsgevonden? b indien vraag a ontkennend wordt beantwoord, is het dan voldoende dat die inburgering in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van een lidstaat van de Benelux heeft plaatsgevonden? c indien vraag b bevestigend wordt beantwoord, kan het Benelux-Gerechtshof nader preciseren wat onder een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied is te verstaan (bijvoorbeeld: méér dan de helft van het grondgebied van een lidstaat dan wel een of meer regio’s)? d indien vraag b ontkennend wordt beantwoord, dient die inburgering dan in een wezenlijk deel van de Benelux te

E I G E N D O M

3 5 5

hebben plaatsgevonden en kan het Benelux-Gerechtshof nader preciseren wat daaronder is te verstaan (bijvoorbeeld: in ten minste één van de drie lidstaten of in wezenlijke delen van elk van de lidstaten)? e dient onder ’een aanzienlijk deel’ van het relevante publiek te worden verstaan: een meerderheid van dit publiek of kan het ook op een lager percentage betrekking hebben? 4.7 Partijen verschillen voorts van mening over de uitleg van artikel 13 A lid 1 onder c van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, namelijk of dit artikel ook van toepassing is, indien het met het bekende merk overeenstemmende teken wordt gebruikt voor waren of diensten die (wèl) soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. Het hof acht het wenselijk om ook die vraag voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof. 4.8 Alvorens daartoe over te gaan zal het hof partijen in de gelegenheid stellen zich bij akte uit te laten over het voornemen van het hof om voormelde vragen van uitleg te stellen en om eventueel ook harerzijds nadere vragen voor te stellen. 4.9 Intussen zal elke verdere beslissing worden aangehouden. 5 De beslissing Het hof, rechtdoende in hoger beroep: verwijst de zaak naar de rolzitting van 11 december 2001 voor uitlating door partijen bij akte zoals aangegeven in rechtsoverweging 4.8; houdt elke verdere beslissing aan. Enz.

Nr. 53 Hoge Raad der Nederlanden, 14 november 2003* (kleuren vormmerk ’Flügel’-flesje II) Mrs. P. Neleman, J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop en E.J. Numann Art. 13A, lid 1 BMW De vaststelling van het hof dat W&S onbetwist heeft gesteld dat haar product een rood wodkadrankje is dat nu eenmaal noodzakelijkerwijs de in het geding zijnde kleur rood heeft, berust op een aan de rechter die over de feiten oordeelt voorbehouden uitleg van de stukken van het geding. Hetzelfde geldt voor de overweging dat het hof het verweer van W&S aldus begrijpt dat ’W&S stelt dat zij de rode kleur niet gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (als merk) en er dus geen sprake is van de haar verweten inbreuk als bedoeld in artikel 13A, lid 1 onder a en b BMW. Het hof heeft zijn oordeel kennelijk en niet onbegrijpelijk gebaseerd op de overweging dat de kleur van een product gewoonlijk wordt gezien als een eigenschap van dat product en niet als een onderscheidingsteken (vgl. HvJEG, 6 mei 2003, zaak C-104/01 (Libertel) BIE 16 juli 2004, nr. 50, blz. 305, nt. A.A.Q.). Dat een kleur wel onderscheidend vermogen kàn hebben doet hieraan niet af. Het hof heeft overwogen dat bij de beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken * Zie ook Pres. Rb. ’s-Gravenhage, 22 maart 2001, BIE 2002, nr. 71, blz. 406. Red.

3 5 6

B I J B L A D


soort producten. Het hof heeft de vraag onderzocht of zich in het onderhavige geval een uitzondering op dit uitgangspunt voordoet, omdat de producten van partijen (ook) worden verkocht in slecht verlichte gelegenheden, en heeft deze vraag ontkennend beantwoord. Daarmee heeft het hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het hof heeft geoordeeld dat in het onderhavige geval het publiek de rode kleur in het geheel niet als een element van de herkomstaanduiding van het product zal opvatten, maar uitsluitend als eigenschap van het product zelf. Hiermee heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de kleur rood niet behoort tot de relevante omstandigheden, waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden. Door aan dit een en ander de slotsom te verbinden dat de kleur rood bij de beoordeling van het verwarringsgevaar buiten beschouwing moet worden gelaten, heeft het hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het hof heeft aannemelijk geacht dat meer soortgelijke drankjes worden aangeboden in doorzichtige 20 ml-flesjes die soortgelijk zijn aan het Flügel-flesje. Deze vaststelling van het hof berust op een aan het hof voorbehouden waardering van omstandigheden van feitelijke aard die niet onbegrijpelijk is. Daarmee heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de vorm van het flesje niet een relevante omstandigheid is, waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden. Het hof heeft het juiste criterium bij zijn beoordeling tot uitgangspunt genomen dat bij de vergelijking van het merk en Toppertje meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. Het hof heeft zonder miskenning van deze maatstaf kunnen oordelen dat in het onderhavige geval de punten van overeenstemming van zo ondergeschikte betekenis zijn dat de totaalindruk in hoofdzaak wordt bepaald door de van elkaar afwijkende etiketten die duidelijke direct opvallende verschillen vertonen, waarbij de volledig verschillende namen van de producten direct in het oog springen. De Hoge Raad verwerpt het beroep. A.G. mr. Huydecoper: Voor vaststelling van het hof dat de in het geding zijnde drankjes noodzakelijkerwijs een rode kleur hebben en dat het product van W&S rood is omdat het bestaat uit een combinatie van wodka met rode vruchtenschap, ontbreekt grondslag in de in de procedure gestelde feiten. Aangezien deze vaststelling niet houdbaar is, kon het hof niet tot het oordeel komen dat sprake is van een geldige reden voor het gebruik van de rode kleur van het product in de zin van artikel 13A, lid 1 sub d BMW. Concludeert tot vernietiging. Flügel Enterprises NV te Maassluis, eiseres tot cassatie, advocaat mr. W.E. Pors, tegen W&S Company BV te Wateringen, verweerster in cassatie, advocaat mr. P.J.L.J. Duijsens. a President Rechtbank te ’s-Gravenhage, 21 december 2001 (mr. J.W. du Pon) De feiten 1 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Flügel [eiseres; Red.] brengt een zogenaamde ’energydrink’ op de markt, verpakt in een flesje (hierna ook te noemen: het Flügel-flesje) van 20 ml. De drank is (fel)rood van kleur en bevat (onder meer) wodka. Het flesje is transparant, waardoor de kleur van de drank goed zichtbaar is. Het flesje

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

is voorts voorzien van een (fel)geel gekleurde dop. De achtergrond van het etiket is zwart van kleur, terwijl het etiket is voorzien van een gele rand. De letters op het etiket zijn wit. De op het etiket afgebeelde figuur is uitgevoerd in felle kleuren (paars en oranje). b Het Flügel-flesje ziet er als volgt uit:

c Flügel heeft het flesje, zoals hierboven afgebeeld, op 16 november 2000 als vormmerk gedeponeerd bij het BeneluxMerkenbureau voor de klassen 32 en 33 (alcoholhoudende dranken). In dat depot worden de kleuren roze, oranje, geel, wit en zwart vermeld. Flügel heeft een overeenkomstig vormmerk op 23 april 2001 onder nummer 759130 geregistreerd. d In januari 2001 heeft W&S een roodgekleurde energydrink, bevattende wodka, in een flesje van 20 ml. op de markt gebracht onder de naam ’Surfertje’. Dit flesje (hierna ook aan te duiden als: het Surfertje-flesje) was voorzien van een zwart etiket met een gele rand, waarop witte letters en een figuur in felle kleuren (geel en roze). Het Surfertje-flesje zag er als volgt uit:

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


e Bij vonnis in kort geding van 22 maart 2001 heeft de president dezer rechtbank (samengevat) W&S bevolen om elke inbreuk op de merkrechten en auteursrechten van Flügel, bestaande uit het aanbieden van het Surfertje-flesje, te staken en gestaakt te houden. Daartoe heeft de president onder meer het volgende overwogen: Inbreuk op merkrecht? (...) 8 Subsidiair beroept Flügel zich op artikel 13 A lid 1 onder b BMW. Ingevolge van dat artikel kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen merk en teken. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. 9 Vaststaat dat het Surfertje-flesje in het economisch verkeer wordt gebruik voor dezelfde waren als waarvoor het merk van Flügel is ingeschreven. Voorst is op voorhand aannemelijk dat het merk van Flügel is te beschouwen als een sterk merk, gelet op de – onbetwist grote – omzet van het Flügel-flesje in de Benelux (16 miljoen flesjes per jaar). De omstandigheid dat een transparant flesje van 20 ml vrij verkrijgbaar is en als zodanig weinig onderscheidende kracht heeft – waarop W&S terecht heeft gewezen – doet aan de onderscheidende kracht als geheel van het merk niet af, nu die onderscheidende kracht wordt bepaald door de combinatie van het flesje met de kleurstelling van het product als geheel en de uitvoering van het etiket in het bijzonder.

E I G E N D O M

3 5 7

10 Dat laatste in aanmerking genomen wordt voorshands geoordeeld dat het Surfertje-flesje moet worden aangemerkt als een met het merk overeenstemmend teken door het gebruik waarvan verwarringsgevaar ontstaat. Daartoe is redengevend dat niet alleen het formaat van het flesje en de kleur van de drank en de schroefdop van het Surfertje-flesje volstrekt overeenstemmen met het merk, doch ook de uitvoering van het etiket aanmerkelijk meer punten van overeenstemming vertoont dan punten van verschil. Immers stemmen overeen: - de kleur van het etiket (zwart) - de kleur (geel) en formaat van de rand van het etiket; - de kleur (wit) en de uitvoering (dansend) van de letters; - de aard van de afbeelding (een stripfiguur); - de kleurstelling van de afbeelding ( felle kleuren); - de positionering van de afbeelding (iets buiten het etiket tredend). 11 Door deze visueel overeenstemmende kenmerken is sprake van een zodanig overeenstemmende totaalindruk van merk en teken dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek op zijn minst de indruk zal kunnen worden gewekt dat er enig verband bestaat tussen Flügel als rechthebbende op het merk en het Surfertje-flesje, waarmee het indirecte verwarringsgevaar is gegeven. De punten van verschil in het etiket (een gedeeltelijk andere tekst en een afwijkende figuur) doen daaraan niet af. 12 Het vorenoverwogene voert tot de slotsom dat de vordering van Flügel, voorzover gegrond op haar merkrecht, toewijsbaar is. Inbreuk op auteursrecht? 13 Voorlopig oordelend beroep Flügel zich terecht op een haar toekomend auteursrecht, zij het dat niet aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat een dergelijk auteursrecht zich verder uitstrekt dan tot het etiket van het Flügel-flesje. Het ontwerp van dat etiket valt immers aan te merken als een werk met een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Gelet op de in r.o. 10 vermelde overeenkomsten tussen het etiket van het Surfertje-flesje en dat van het Flügel-flesje moet het etiket van het Surfertje-flesje worden aangemerkt als een verveelvoudiging in gewijzigde vorm van het ontwerp van het Flügel-etiket, zodat sprake is van inbreuk op het aan Flügel toekomende auteursrecht. De vordering van Flügel die er toe strekt aan die inbreuk een halt toe te roepen is dan ook toewijsbaar. f Naar aanleiding van voormeld kort gedingvonnis heeft W&S de productie en het verhandelen van het Surfertjeflesje gestaakt. In mei 2001 heeft W&S evenwel andermaal een roodgekleurde energy-drink, bevattende wodka, in een flesje van 20 ml. op de markt gebracht, ditmaal onder de naam ’Toppertje’. Dit flesje (hierna ook aan te duiden als: het Toppertje-flesje) is voorzien van een geel etiket met een zwarte rand, met daarop het woord ’Toppertje’ in rode letters en dezelfde figuur in dezelfde kleuren als die op het Surfertje-flesje stond afgebeeld. Het Toppertje-flesje ziet er als volgt uit:

3 5 8

B I J B L A D


g Flügel heeft op 12 december 2001 bij het BeneluxMerkenbureau de kleuren rood en geel gedeponeerd voor waren in de klassen 32 (Bieren, minerale en gazeuse waren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken) en 33 (Alcoholhoudende dranken, uitgezonderd bieren). De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2 Flügel vordert (samengevat) dat W&S zal worden bevolen elke inbreuk op de merkrechten en auteursrechten van Flügel alsmede onrechtmatig handelen, bestaande uit het aanbieden van het Toppertje-flesje, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom en met nevenvorderingen. 3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Flügel aan die vordering ten grondslag dat W&S door het verhandelen van het Toppertje-flesje inbreuk maakt op de merkrechten van Flügel alsmede op haar auteursrecht, althans jegens haar onrechtmatig handelt. 4 W&S heeft tegen de vordering van Flügel gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan. Beoordeling van het geschil Inbreuk op merkrecht? 5 De president stelt met toepassing van artikel 37 van de Benelux-Merkenwet (BMW) vast dat hij bevoegd is van de vordering kennis te nemen nu gedaagde in het arrondissement ’s-Gravenhage is gevestigd. 6 Voorzover Flügel haar vordering mede heeft bedoeld te gronden op het te elfder ure (twee dagen voor de behandeling van dit kort geding) gedeponeerde kleurmerk bestaande in de combinatie rood/geel, gaat de president daaraan voorbij. In aanmerking genomen de jurisprudentie (onder meer van deze rechtbank) inzake kleurmerken moet het voorshands onwaarschijnlijk worden geacht dat een dergelijk depot tot een geldig merkrecht zal leiden.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

7 De president neemt over en handhaaft al hetgeen hij in de vorige zaak heeft overwogen en beslist (zoals in het vorenstaande onder 1e weergegeven) omtrent de onderscheidende kracht van het merk van Flügel en het inbreukmakend karakter van het Surfertje-flesje. Het komt er in de onderhavige zaak derhalve op aan of W&S met het Toppertje-flesje wèl voldoende afstand heeft genomen van het merk van Flügel. 8 Voorshands oordelend beantwoordt de president die vraag bevestigend. Het etiket van het Toppertje-flesje vertoont een aantal in het oog springende verschillen met het merk van Flügel. De (hoofd)kleur van het etiket is verschillend (geel in plaats van zwart) en dat geldt ook voor de kleur van de rand van het etiket (zwart in plaats van geel). De letters zijn in een andere kleur gesteld (rood in plaats van wit) en de stripfiguur treedt niet buiten het etiket. Die verschillen, gevoegd bij de verschillen die ook al bij het Surfertje-flesje aanwezig waren (een ander woordmerk en een andere stripfiguur) maken dat er thans geen gevaar bestaat dat het in aanmerking komende publiek op grond van de totaalindruk van het Toppertje-flesje omtrent de herkomst daarvan in verwarring wordt gebracht. De nog bestaande overeenstemmende kenmerken in het etiket (waarbij het vooral gaat om het feit dat er een stripfiguur wordt afgebeeld in felle kleuren) is, tegenover de geconstateerde verschillen, onvoldoende om verwarringsgevaar uit te kunnen afleiden, en hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat het gaat om een rode vloeistof in een flesje van een bepaald formaat met een gele dop, nu dit voor de betreffende waar kenmerken zijn met een aanzienlijk geringer onderscheidend vermogend dan de overige kenmerken van het vormmerk, waar het Surfertje-flesje nu juist (te zeer) mee overeenstemde. Flügel heeft nog gesteld dat er verwarringsgevaar zou bestaan in verband met nawerking door de gelijkenis van het Toppertje-flesje met het inbreukmakend geachte Surfertjeflesje, doch ook dat is een omstandigheid die de balans niet ten gunste van Flügel kan laten doorslaan. Daarbij is van belang dat W&S heeft aangevoerd dat het Surfertje-flesje slechts kort op de markt is geweest en Flügel daar geen gedocumenteerde feiten tegenover heeft gesteld die in een andere richting wijzen. 9 Uit het vorenoverwogene volgt dat de vordering van Flügel, voorzover gegrond op haar merkrecht, niet toewijsbaar is. Inbreuk op auteursrecht? 10 Ook hier handhaaft de president hetgeen in de vorige zaak is overwogen en beslist, meer in het bijzonder dat niet aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat het aan Flügel toekomende auteursrecht zich verder uitstrekt dan tot het etiket van het Flügel-flesje. Gelet op de in het vorenstaande geconstateerde verschillen tussen het etiket van het Flügel-flesje en dat van het Toppertje-flesje kan het etiket van het Toppertje-flesje niet worden aangemerkt als een verveelvoudiging in gewijzigde vorm van het ontwerp van het Flügel-etiket. Er is dan ook voorshands niet gebleken van inbreuk op het aan Flügel toekomende auteursrecht, zodat de op dat recht gestoelde vordering van Flügel niet toewijsbaar is.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


Onrechtmatige daad 11 Er zijn onvoldoende feiten of omstandigheden gesteld of aannemelijk geworden die tot het oordeel kunnen voeren dat het verhandelen van het Toppertje-flesje, afgezien van merken auteursrechten, jegens Flügel onrechtmatig is. Ook deze grondslag kan derhalve niet leiden tot toewijzing van de vordering van Flügel. Slotsom 12 De vordering van Flügel zal worden afgewezen met haar veroordeling, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van deze procedure. Beslissing: De president: Wijst de vordering af; Veroordeelt eiseres in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 427,– aan verschotten en ƒ 1.550,– aan procureurssalaris. Enz. b Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 28 maart 2002 (mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.U. Ottevangers) Beoordeling van het hoger beroep 1 De door de president in rechtsoverweging 1 (a tot en met g) van het bestreden vonnis als vaststaand aangenomen feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat. 2 Voor het eerst bij pleidooi in hoger beroep heeft Flügel melding gemaakt van twee in februari 2002 gedeponeerde merken, met de depotnummers 1004682 en 1004981. Onduidelijk is of Flügel haar vorderingen thans tevens mede wenst te baseren op deze merken, nu zij geen melding maakt van een eiswijziging. Op de behandeling van deze zaak in hoger beroep is het nieuwe procesrecht (Stb. 2001, 623) van toepassing, nu de appèldagvaarding na 1 januari 2002 is uitgebracht. Nu Flügel (de grondslag van) haar eis niet op de voorgeschreven wijze heeft gewijzigd, gaat het hof ervan uit dat zij haar vordering niet tevens op deze depots baseert. Kennelijk is ook W&S ervan uitgegaan dat geen sprake is van een eiswijziging nu zij niet op de nieuwe depots is ingegaan. Het hof zal derhalve deze nieuwe depots buiten beschouwing laten bij zijn beoordeling. Voor het geval daarover wegens de aard van dit kort geding anders moet worden geoordeeld, is het hof overigens van oordeel dat een zodanige eiswijziging wegens strijd met de goede procesorde (ambtshalve zoals 130 Rv (nieuw) mogelijk maakt) buiten beschouwing moet worden gelaten, nu W&S door het late moment waarop Flügel zich op deze depots heeft beroepen niet in staat is geweest daarop nog adequaat te reageren. 3 Grief 1 richt zich, kort gezegd, tegen de verwerping door de president van het beroep van Flügel op het op 12 december 2001 gedeponeerde rood/gele kleurmerk (depotnummer 1001994). Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat het onderhavige kleurmerk onderscheidend vermogen bezit en als merk kan dienen, overweegt het hof het volgende.

E I G E N D O M

3 5 9

W&S heeft onbetwist gesteld dat haar product een rood wodkadrankje is dat nu eenmaal noodzakelijkerwijs de in het geding zijnde kleur rood heeft. Ter nadere toelichting heeft zij gesteld dat haar drankje een combinatie is van wodka met rode vruchten- (bessen- en/of kersen-) sap. Het hof begrijpt dit verweer aldus, dat W&S stelt dat zij de rode kleur niet gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (als merk) en er dus geen sprake is van de haar verweten inbreuk als bedoeld in artikel 13A, lid 1, onder a en b, BMW. De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen dat aan de consument met betrekking tot de gemerkte waren (of diensten) de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren (of diensten) van andere herkomst kan onderscheiden. Het hof acht voorshands aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek de rode kleur van een rodevruchtendrankje ook niet zal aanmerken als (deel van) een onderscheidingsteken. De gemiddelde consument zal naar het voorlopig oordeel van het hof in het algemeen de kleur van een drank al niet snel opvatten als (deel van) een onderscheidingsteken, maar zeker niet als het gaat om de natuurlijke kleur van de vruchten waarvan de drank gemaakt is. Het bovenstaande brengt mee dat geen sprake is van gebruik voor (ter onderscheiding van) waren en diensten als bedoeld in artikel 13A, lid 1, onder a en b, BMW en de daarop gebaseerde vorderingen van Flügel niet kunnen slagen. Dit brengt mee dat de grief niet tot vernietiging kan leiden. Ook een beroep op artikel 13A, lid 1, sub d, BMW zou Flügel overigens niet baten, reeds omdat W&S een geldige reden voor het gebruik van de rode kleur heeft. 4 Grief 2 richt zich tegen het oordeel van de president dat W&S door het op de markt brengen van Toppertje geen inbreuk maakt op de rechten van Flügel op het op 16 november 2000 gedeponeerde beeld (tevens vorm)merk van het gevulde flesje met etiket (Beneluxdepotnummer 0977901 /inschrijvingsnummer 677872). Dit merk is ook internationaal gedeponeerd op 23 april 2001. Flügel stelt dat sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 13A, lid 1, sub b BMW. Het hof dient derhalve te beoordelen of Toppertje zodanig met dit merk van Flügel overeenstemt dat door het gebruik van Toppertje bij het publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan, waarbij de rechter moet onderzoeken of reëel aantoonbaar verwarringsgevaar bestaat. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van het merk en Toppertje meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het betrokken merk en teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren achterblijft speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Ook dient rekening gehouden te worden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het merk en het uiterlijk van de overige op de markt verkrijgbare soortgelijke waren. Voor voormelde globale beoordeling

3 6 0

B I J B L A D


moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. 5 Zoals blijkt uit hetgeen hiervoor is overwogen is het hof voorshands van oordeel dat de rode kleur van de drank door het publiek niet als onderscheidingsteken zal worden opgevat. Deze kleur is dan ook naar het voorlopig oordeel van het hof geen onderscheidend bestanddeel dat bepalend is voor de totaalindruk van het merk en teken. Op grond van de door W&S overgelegde afbeeldingen van flesjes wodkadrankjes met een soortgelijke vorm als het merk (productie 2 in eerste aanleg en productie 10 bij de conclusie van antwoord in de bodemzaak met rolnummer 01/3108, welke conclusie in hoger beroep is overgelegd), acht het hof voorshands aannemelijk dat meer soortgelijke (alcoholische) drankjes, worden aangeboden in soortgelijke doorzichtig glazen 20 ml-flesjes en ook de vorm van het flesje geen onderscheidend bestanddeel is. Weliswaar is ter zitting in hoger beroep duidelijk geworden dat een aantal van de afgebeelde flesjes (zoals de nummers 1, 8, 9, 10 en 11 van voormelde productie 10) door de leverancier van W&S wordt geproduceerd en door W&S wordt verspreid als ’special editions’ voor bepaalde (groepen) uitgaansgelegenheden en is daarvan niet aannemelijk dat het gaat om relevante hoeveelheden, maar dan nog is aannemelijk dat in ieder geval een aantal van de afgebeelde flesjes wel op de markt voorkomt en een vorm heeft die (min of meer) gelijk is aan de vorm van het merk. Ook het (getoonde) flesje van Kleiner Feigling (vergelijk ook productie 3 van W&S in eerste aanleg en productie 12 bij voormelde conclusie van antwoord) heeft een soortgelijke vorm. Kleine Feigling is weliswaar geen rode wodkadrank, maar wel een zogenaamde ’shooter’. Onderscheidende bestanddelen zijn naar het voorlopig oordeel van het hof het etiket en de dop. Het etiket van het merk van Flügel vertoont grote verschillen met het etiket van Toppertje. Allereerst verschillen de daarop geprononceerd vermelde (merk)namen Flügel en Toppertje. Daarnaast verschillen de daarop afgebeelde figuurtjes. Daarnaast verschilt het gebruik van de kleuren: het etiket van Flügel is zwart met een gele rand en witte letters, terwijl het etiket van Toppertje geel is met een zwarte rand en rode/roze letters. Tenslotte verschilt de vorm van de etiketten. De doppen hebben dezelfde gele kleur. 6 Het hof is voorshands van oordeel dat de totaalindruk die bij het publiek van het merk en Toppertje achterblijft in het bijzonder wordt bepaald door de van elkaar afwijkende etiketten en dat de gelijkgekleurde doppen daarbij slechts een rol van ondergeschikte betekenis vervullen. Nu deze etiketten duidelijke, direct opvallende verschillen vertonen, waarbij de volledig verschillende namen van de producten direct in het oog springen, is het hof voorshands van oordeel dat (ook) bij globale beoordeling geen sprake is van reëel gevaar voor verwarring. In dit geval acht het hof de punten van verschil meer bepalend voor de totaalindruk dan de punten van overeenstemming. Het hof acht niet aannemelijk dat een relevant deel van deze drankjes in zodanig donkere uitgaansgelegenheden wordt verkocht dat door een relevant deel van het publiek de punten van verschil niet zouden worden opgemerkt. W&S heeft dit betwist en Flügel stelt zelf dat Flügel in 90% van alle slijterijen wordt verkocht. Ook als ervan wordt uitgegaan dat

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

(zoals de president in principaal appe` l onbestreden heeft overwogen) het merk van Flügel als een sterk merk is te beschouwen, kan dit niet tot een ander oordeel leiden, nu de onderscheidende kracht van dit merk naar het voorlopig 0ordeel van het hof juist wordt bepaald door het etiket en door het daarop voorkomende woord(merk) Flügel. Ook de (grote) soortgelijkheid van de producten kan aan voormeld oordeel onvoldoende afdoen. Aan voormeld oordeel kan evenmin afdoen het feit dat W&S in de periode van januari tot eind maart 2001 Surfertje op de markt heeft gebracht, waardoor zij naar het oordeel van de president inbreuk maakte op de onderhavige merkrechten van Flügel. Op zichzelf is juist dat bij de beantwoording van de vraag of Toppertje overeenstemt met de merken van Flügel in aanmerking dient te worden genomen dat W&S (naar het oordeel van de president) eerder met Surfertje inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Flügel en daardoor de kans op verwarring bij het in aanmerking komende publiek met betrekking tot Toppertje kan zijn vergroot (vergl. HR 30 november 2001, NJ 2002, 37). Naar het voorlopig oordeel van het hof is echter niet aannemelijk dat deze kans zich in casu heeft gerealiseerd, nu Surfertje slechts ongeveer drie maanden op de markt is geweest, terwijl Flügel tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft erkend dat W&S in totaal slechts ongeveer 440.000 flesjes heeft verkocht, omdat van de totale omzet van 587.160 flesjes de terug te halen 150.000 flesjes moeten worden afgetrokken (vergelijk productie 6 van Flügel in hoger beroep). Mede de aard van het product (bedoeld voor snelle consumptie) en de stelling van Flügel dat zij zelf ongeveer 23 miljoen flesjes Flügel per jaar in de Benelux verkoopt in aanmerking nemende, gaat het slechts om een gering aantal flesjes. Deze periode en dit aantal is naar het voorlopig oordeel van het hof te weinig om nawerking aannemelijk te achten, terwijl door Flügel ook geen omstandigheden zijn aangevoerd of stukken zijn overgelegd die tot een ander oordeel zouden moeten leiden. De stelling van Flügel dat het Surfertje flesje maar weinig verschilt van het Toppertje flesje doet er niet aan af dat Surfertje maar kort en in beperkte omvang op de markt is geweest, terwijl deze stelling bovendien niet juist is nu de etiketten belangrijke verschillen vertonen wat betreft de kleurstelling en de daarop vermelde naam. 7 Het bovenstaande brengt mee dat het hof voorshands van oordeel is dat W&S door het op de markt brengen van Toppertje geen inbreuk maakt op voormeld merkrecht van Flügel en grief 2 faalt. Ook grief 3, gericht tegen de afwijzing door de president van het beroep op nawerking, faalt. 8 Grief 4 richt zich tegen de afwijzing van de vorderingen van Flügel. Als toelichting daarop wordt slechts gesteld dat de grief is bedoeld om het vonnis in eerste aanleg in volle omvang ter discussie te stellen, voorzover Flügel daarin in het ongelijk is gesteld. Deze grief, die geacht moet worden gericht te zijn tegen de verwerping van het beroep op auteursrecht en onrechtmatige daad, faalt naar het voorlopig oordeel van het hof op de door de president in rechtsoverweging 10 en 11 van het bestreden vonnis aangegeven gronden. Hieraan voegt het hof nog toe dat naar zijn voorlopig oordeel, op de hiervoor aangegeven gronden, geen sprake is van verwarringsgevaar, zodat ook om die reden het beroep op slaafse nabootsing niet kan slagen. 9 Aan het bewijsaanbod van Flügel gaat het hof voorbij, nu voor bewijslevering in dit (spoed) kort geding geen plaats is.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


10 Op grond van het bovenstaande falen de principale grieven. Nu het incidenteel appèl voorwaardelijk is ingesteld, kennelijk (nu W&S stelt dat zij zich met de uitkomst van het vonnis kan verenigen) voor het geval de principale grieven tot vernietiging zouden leiden en deze voorwaarde zich niet voordoet, behoeft het incidenteel appèl geen behandeling. 11 Nu de principale grieven falen zal het vonnis worden bekrachtigd, met veroordeling van Flügel in de kosten van het hoger beroep.

E I G E N D O M

3 6 1

zag – evenals het debat dat te hunnen overstaan gevoerd is – vooral op de mate van onderscheidend vermogen die aan (elementen van) de ten gunste van Flügel gedeponeerde merken toekomt, en in het verlengde daarvan: op de vraag van overeenstemming tussen Flügel’s merken, en het in het ’Toppertje’-product belichaamde teken. 3 Flügel is tijdig van het arrest van het hof in cassatie gekomen. Namens W&S is tot verwerping geconcludeerd. Beide partijen hebben hun standpunten – uitgebreid – schriftelijk laten toelichten.

Beslissing Het hof: bekrachtigt het bestreden vonnis van de president van de rechtbank ’s-Gravenhage van 21 december 2001; veroordeelt Flügel in de kosten van het geding in hoger beroep tot aan deze uitspraak aan de zijde van W&S begroot op € 2.545,–. Enz. c Conclusie A.-G. mr. J.L.R.A. Huydecoper, 5 september 2003 Feiten en procesverloop 1 In deze zaak vorderde de eiseres tot cassatie, Flügel, in kort geding voorzieningen ten laste van de verweerster in cassatie, W&S, op grond van de stelling dat de door W&S op de markt gebrachte ’shooter’1 die wordt aangeduid als ’Toppertje’ (en die ik hierna dus ook maar zo zal noemen), inbreuk maakt op merkrechten die Flügel aan verschillende merkendepots ontleent.2, 3 2 Zowel de President (het vonnis in eerste aanleg is nog juist vóór 1 januari 2002 gewezen, zodat deze titel nog onder het ’oude’ recht mag worden neergeschreven) als in appe` l het hof, hebben Flügel’s vorderingen niet-toewijsbaar geoordeeld. De beoordeling door deze rechterlijke autoriteiten 1 Uit het dossier valt te leren dat een ’shooter’ een (alcoholhoudende) mengdrank is die (vooral) in discotheken e.d. in kleine flesjes wordt aangeboden, en waarvan de verpakking/uitstalling (daarom) is toegesneden op het jeugdige uitgaande publiek. Ik merk op dat ook wordt gesteld (en in cassatie wordt benadrukt) dat de inhoud van een ’shooter’ zou bestaan uit ’energydrank’ en alcohol (naar ik begrijp: meestal wodka); maar dat ik uit het dossier niet heb kunnen afleiden wat de kenmerkende eigenschappen van een ’energydrank’ zijn. Misschien verraadt dat onwetendheid aan mijn kant, en is dit tegenwoordig algemeen bekend – maar ik houd het ervoor dat in cassatie niet kan worden vastgesteld wat precies met ’energydrank’ bedoeld wordt. Daaraan verbind ik dan maar meteen de slotsom dat aan klachten, dat het hof met stellingen over de ’energydrank’ in de producten van partijen onbegrijpelijk zou zijn omgesprongen, de grond ontvalt. Met name vind ik onaannemelijk dat het hof uit de (veelvuldig herhaalde) stelling dat de producten van partijen uit ’energydrank’ (en wodka) bestaan, zou hebben moeten begrijpen dat met ’energydrank’ iets werd bedoeld dat beslist géén bessen- of kersensap kon zijn. Wat mij betreft zouden kersen- of bessensap heel wel tot de ’energydranken’ gerekend kunnen worden – wisten wij maar wat daarmee bedoeld wordt. 2 Flügel baseerde haar vorderingen ook op de stelling dat W&S inbreuk op auteursrecht van Flügel maakte en ten opzichte van Flügel onrechtmatig handelde; maar deze aspecten van Flügel’s vordering(en) zijn in cassatie niet meer aan de orde. 3 In de stukken wordt verwezen naar een eerder in kort geding tussen partijen beoordeeld conflict over een (enigszins) vergelijkbaar product van W&S. Het in die zaak gewezen vonnis is gepubliceerd in BIE 2002, 71 (p. 406 e.v.). Bij die publicatie bevinden zich ook kleurafbeeldingen van de destijds beoordeelde producten. Ik vermeld dat (ook) omdat die afbeeldingen kunnen bijdragen tot begrip van de in deze zaak aangevoerde stellingen en de (door het hof) daarover gegeven oordelen.

Bespreking van het cassatiemiddel 4 Zoals in het licht van de zojuist summier weergegeven voorgeschiedenis enigszins voor de hand ligt, betreffen ook de klachten in cassatie aspecten van het onderscheidend vermogen van de ten gunste van Flügel gedeponeerde merken, en de vraag van overeenstemming tussen Flügel’s merk(en) en het door W&S gebruikte teken in de vorm van het ’Toppertje’-product. Mij er wel van bewust dat ik daarmee aan een aanzienlijk gedetailleerder betoog (nog) niet voldoende recht doe wedervaren, stel ik voorop dat een belangrijk onderdeel van het debat – zowel in de feitelijke instanties als in cassatie – de vraag betreft, in hoeverre aan de kleuren die in de Flügelmerken naar voren komen, onderscheidend vermogen toekomt; en in verband daarmee, hoe de rechter de overeenstemming tussen merken en als inbreukmakend voorgedragen tekens moet beoordelen. Op beide onderwerpen wordt licht geworpen door (betrekkelijk) recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HJEG). Het lijkt mij daarom goed om, voor ik op de middelonderdelen inga, een overzicht van die rechtspraak te geven. Onderscheidend vermogen 5 De vraag wanneer (en in welke mate) aan een als merk of merkbestanddeel gepresenteerd4 teken onderscheidend vermogen toekomt, is in een aantal varianten door het HJEG beoordeeld.5 Het komt niet slecht uit om de beslissingen van het HJEG op dit thema in hun chronologische volgorde te bespreken:

4 Deze woordkeus impliceert geen keuze met betrekking tot de (omstreden) vraag, in hoeverre het voor merkenbescherming van belang is dat een teken door het publiek niet slechts als onderscheidend (’herkomstaanduidend’) wordt gepercipieerd, maar ook als merk (wat zo ongeveer wil zeggen: als teken dat specifiek met het oog op onderscheiding/ herkomstaanduiding wordt gebruikt); zie daarover bijvoorbeeld HR 12 oktober 2001, NJ 2002, 12, rov. 5 (vraag 2 sub b) en, in enigszins ander verband, BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV (’Burberry-II’), rov. 21-25. Deze kwestie is in de onderhavige zaak niet aan de orde; ik meen er daarom aan voorbij te kunnen gaan. 5 Ik vermeld, ongetwijfeld ten overvloede, dat het merkenrecht in de lidstaten van de EG geharmoniseerd is op basis van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, Pb. 1989 L 40, p. 1 e.v. (hierna te noemen: de richtlijn). De Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) is bij Protocol van 2 december 1992, Trb. 1993, 12 (en bij daar weer op gebaseerde uitvoeringswetgeving) aan de richtlijn aangepast. Voor uitlegging van de desbetreffende bepalingen van de BMW zijn de bepalingen van de richtlijn die daardoor worden geïmplementeerd, maatgevend; wat weer betekent dat de uitleg die het HJEG aan de richtlijn geeft, richtinggevend is voor de uitleg die aan overeenkomstige bepalingen van de BMW moet worden gegeven.

3 6 2

B I J B L A D


5.1.1 HJEG 4 mei 1999, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV gaat over de vraag in hoeverre een geografische aanduiding (in dit geval de aanduiding ’Chiemsee’, die ziet op een in de buurt van München gelegen meer dat daar als recreatiegebied populair is) als merk(bestanddeel) voor (sport)kleding aan het vereiste van onderscheidend vermogen kan voldoen. Uit de uitvoerige overwegingen van het HJEG haal ik naar voren dat de regel die ’beschrijvende’ tekens van merkenbescherming uitsluit, namelijk art. 3 lid 1 sub c van de richtlijn, een doel van algemeen belang nastreeft, te weten: dat ’beschrijvende’ tekens door een ieder ongestoord kunnen worden gebruikt, óók als (elementen van) merken. Daarbij is echter niet van belang of er een concrete, actuele of ernstige behoefte om de benaming vrij te houden (’Freihaltebedürfnis’) bestaat (rov. 24-27). Voor geografische aanduidingen betekent dit dat moet worden beoordeeld of de aanduiding in de opvatting van de betrokken kringen met de in aanmerking komende waren in verband wordt gebracht óf dat dat in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is (rov. 29-36).6 Intussen kan het gebeuren dat een geografische aanduiding door (intensief) gebruik als merk, alsnog onderscheidend vermogen verkrijgt, wat in dit verband betekent: zich (alsnog) leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Daarvan is sprake als de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren (rov. 44-52). Om onderscheidend vermogen te beoordelen moeten alle factoren worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk geschikt is (geworden) om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en die dus van waren van andere ondernemingen te onderscheiden (rov. 49). (Uit rov. 22 van het hierna in alinea 7.3 te bespreken arrest HJEG 22 juni 1999, NJ 1999, 375 m.nt. DWFV blijkt dat (ook) in dit verband het merk ’globaal’ moet worden beoordeeld.) 5.1.2 In HJEG 20 september 2001, NJ 2001, 139 m.nt. DWFV onder nr. 140, ging het om de eis van onderscheidend vermogen met betrekking tot het als gemeenschapsmerk gedeponeerde teken ’Baby-dry’ voor (wegwerp)babyluiers. (De regels die de Gemeenschapsmerkenverordening7 met betrekking tot het onderscheidend vermogen van (gemeenschaps)merken geeft, komen geheel overeen met de regels voor onderscheidend vermogen uit de richtlijn.) In dit arrest overwoog het HJEG dat de bedoelde regels ertoe strekken, te voorkomen dat merken worden ingeschreven die wegens hun overeenkomst met de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen daarvan, niet de functie kunnen vervullen van identificatie van de onderneming die ze op de markt 6 Verkade, noot onder NJ 2002, 140, alinea 7, betoogt op aannemelijke gronden dat de toets voor het beschrijvend karakter van geografische aanduidingen uit dit arrest strenger is, dan voor tekens met een beschrijvende inhoud overigens geldt. Die gedachte strookt met de uit de aanstonds te bespreken latere rechtspraak van het HJEG blijkende leer, dat bij de uitleg van de weigeringsgronden voor merken wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, de algemeen-belang aspecten die bij de betreffende weigeringsgrond aan de orde zijn, in aanmerking moeten worden genomen. Naar gelang van het algemene belang dat in een gegeven geval aan de orde is kan men dan, allicht, tot verschillen in de te hanteren toetsingsnorm komen. 7 Verordening 40/94/EG van 20 december 1993, Pb. 1994 L 11, p. 1 e.v.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

brengt, en dus het onderscheidend vermogen missen die (ik zou zeggen: dat) voor deze functie vereist is (rov. 37). Het in rov. 37 gebruikte woord ’overeenkomst’ moet echter eng worden opgevat: alleen aanduidingen/tekens die de betreffende waren of diensten rechtstreeks aanduiden of essentiële eigenschappen daarvan vermelden, zijn daaronder begrepen, waarbij nog de precisering geldt dat er niet van toevoegingen of van een wijze van presentatie sprake is die het geheel onderscheidt van de gebruikelijke wijze van aanduiding (rov. 39). Bij een woordmerk zoals in deze zaak te beoordelen was, is elk merkbaar verschil tussen de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt gevraagd en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken consumenten wordt gehanteerd, geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen (rov. 40). 5.1.3 HJEG 4 oktober 2001, NJ 2002, 140 m.nt. DWFV, is van vergelijkbare strekking. In dat arrest ging het (onder meer) om de vraag of ’Bravo’ als merk moest worden geweigerd omdat het hier gaat om een reclameslogan, kwaliteitsaanduiding of aansporing tot kopen. Uit rov. 40 blijkt dat die kwalificaties niet aan inschrijving als merk (en dus aan het aannemen van het bezit van onderscheidend vermogen) in de weg staan. 5.2 HJEG 18 juni 2002, Jur. 2002 I p. 5475 e.v. (zie ook IER 2002, 42 m.nt. FWG). In deze zaak ging het om een vormmerk, bestaande uit (de kop van) een scheerapparaat met drie in een gelijkzijdige driehoek geplaatste roterende scheerkoppen. Uit de overwegingen van het HJEG haal ik naar voren dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken (nl: een vormmerk) rekening moet worden gehouden met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument (rov. 63); dat de in art. 3 lid 1 sub b – d van de richtlijn omschreven (’beschrijvende’) tekens wèl door intensief gebruik het vereiste onderscheidend vermogen kunnen krijgen, maar dat dat voor de in die bepaling sub e omschreven categorieën niet geldt. In dit verband wordt opgemerkt – zie ook voetnoot 6 hiervóór – dat de verschillende in art. 3 van de richtlijn opgesomde gronden moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (rov. 7577). 5.3 HJEG 8 april 2003, IER 2003, 48 m.nt. HMHS. In deze zaak, die drie verzoeken om inschrijving van (zeer verschillende) ’vormmerken’ betrof, gaf het HJEG aan dat, waar geen beletsel als bedoeld in art. 3 lid 1 sub e van de richtlijn bestaat, aan het onderscheidend vermogen van vormmerken dezelfde eisen moeten worden gesteld als voor andere merken gelden; maar dat rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat een vorm(merk) minder gauw geëigend zal zijn om waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te onderscheiden, dan een woord- of beeldmerk (rov. 44-49); de overweging dat bij de beoordeling van de verschillende weigeringsgronden, het daaraan ten grondslag liggende algemeen belang in aanmerking moet worden genomen (zie het vorige arrest) wordt herhaald en verder uitgewerkt, rov. 71-77.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


5.4 HJEG 6 mei 2003, zaak C-104/01(’Libertel’), IER 2003, 50 m.nt. ChG.8 Dit arrest gaat over de bescherming van de enkele kleur (oranje) als merk (in dit geval: voor diensten op het gebied van (mobiele) telefonie). Uit de overwegingen haal ik naar voren: – een kleur kan niet vermoed worden een teken te zijn. Gewoonlijk is een kleur niet meer dan een eigenschap van voorwerpen; maar dat kàn wel anders zijn (rov. 27). Consumenten zijn niet gewend de herkomst van waren bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de kleur, omdat een kleur in het hedendaags handelsgebruik in beginsel niet gebruikt wordt als identificatiemiddel (rov. 65). – kleuren kunnen gedachteassociaties oproepen maar zijn nauwelijks geëigend om nauwkeurige informatie over te brengen. Desondanks valt niet uit te sluiten dat een kleur als zodanig de herkomst van de waren of diensten van een onderneming kan aanduiden. Onder de voormelde voorwaarden kan een kleur als zodanig een merk vormen (rov. 40-42). – het aantal kleuren dat het ’gewone’ publiek kan onderscheiden is beperkt, en het aantal als merk beschikbare kleuren moet daarom gering worden geacht. De mogelijkheid om een merk in te schrijven kan om redenen van openbaar belang beperkt worden. Er moet een algemeen belang worden erkend dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere deelnemers aan de zelfde markt. Met dat feit moet bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een kleur als merk rekening worden gehouden (rov. 47-60). – (Ook) een kleur kan door (intensief) gebruik een onderscheidend vermogen krijgen dat aanvankelijk ontbrak, onder dezelfde voorwaarden als in het ’Chiemsee’-arrest zijn onderzocht (rov. 67). 6 Een bekend merkenrechtelijk punt van twijfel lijkt met deze beslissingen van het HJEG althans voor een belangrijk deel te zijn opgehelderd. Ik bedoel dan de vraag of het onderscheidend vermogen van merken moet worden beoordeeld (alleen) aan de hand van het (feitelijke) gegeven of het desbetreffende teken – al of niet in verband met intensief gebruik daarvan – geëigend is om door het relevante publiek als onderscheidingsteken te worden gepercipieerd, dan wel of daarbij – mede – in aanmerking moet worden genomen dat het betreffende teken met het oog op aan het algemeen belang ontleende gronden moet worden ’vrij gehouden’ – een gegeven dat een relevante normatieve component in zich bergt.9 Het HJEG lijkt, in het bijzonder in het ’Chiemsee’- arrest, aan de eerstgenoemde leer voorrang te geven: het gaat om de feitelijke geëigendheid, als onderscheidingsteken te werken. 6.1 Uit het ’scheerkop’-arrest blijkt dat het anders ligt als het gaat om (vorm)merken die krachtens art. 3 lid 1 sub e van de richtlijn van bescherming zijn uitgesloten – en in dat verband wijst het HJEG er (dan ook) op dat bij de uitleg van de verschillende regels terzake van ’onderscheidend vermo8 (In niet-officiële vorm) ook kenbaar via de website van het HJEG, curia.eu.int; zie voor een samenvatting BIE 2003, p. 259 e.v. Het arrest bevat de antwoorden op de vragen die bij HR 23 februari 2001, NJ 2001, 276 waren gesteld. 9 Zie bijvoorbeeld alinea’s 5-7 van de noot van Verkade onder NJ 2000, 269; zie hierover ook mijn bijdrage in BMM-bulletin 1999, p. 181 e.v.

E I G E N D O M

3 6 3

gen’ het door ieder van die regels beoogde (algemene) belang in aanmerking moet worden genomen. Hier krijgt de aan het algemeen belang ontleende regel (die merkenbescherming uitsluit) voorrang, ook als het betreffende teken door intensief gebruik feitelijk als onderscheidingsteken is gaan functioneren. 6.2 In het arrest betreffende de oranje kleur neemt het HJEG, naar ik meen, een als compromis te duiden positie in: bij monopolisering van loutere kleuren als merk komt aan het daar in aanmerking te nemen algemeen belang een nader gewicht toe (en sluipt er in de beoordeling dus wèl een normatieve component); maar dat staat er niet aan in de weg dat kleuren door intensief gebruik (feitelijk) onderscheidend vermogen kunnen krijgen – zodat de aan het algemeen belang ontleende overweging dan, zo begrijp ik het, soms terugtreedt ten gunste van de feitelijke positie die het betreffende teken zich in het verkeer heeft verworven.10 Het arrest geeft er intussen op meerdere plaatsen blijk van dat het HJEG de kans dat een kleur werkelijk die positie verwerft, in abstracto – de concrete beoordeling is niet aan het HJEG – niet groot vindt. De beoordeling van overeenstemming11/verwarringsgevaar 7 Ook over dit onderwerp heeft het HJEG een reeks recente(re) uitspraken gedaan. Ook die lenen zich voor chronologische bespreking (en ook hier beperk ik mij ertoe, de voor de huidige zaak relevante elementen uit het betreffende arrest naar voren te halen): 7.1 HJEG 11 november 1997, NJ 1998, 523 m.nt. DWFV. Dit is het in de Benelux enigszins beruchte arrest Puma/Sabel, waarin het HJEG het daarvóór in de Benelux aanvaarde ’associatiecriterium’ als maatstaf voor de beoordeling van merkenrechtelijke overeenstemming heeft verworpen. Het HJEG gaf daarbij aanwijzingen voor de beoordeling van verwarringsgevaar (het criterium dat in de uitleg van het HJEG bepalend is voor inbreuk als bedoeld in art. 5 lid 1 sub b van de richtlijn – inhoudelijk overeenkomend met het (overigens anders geformuleerde – zie het in voetnoot 11 genoemde arrest van het BenGH) art. 13A lid 1 sub b BMW): verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden (rov. 22); deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument achterblijft speelt een beslissende rol; deze 10 Al. 63 van de conclusie van A-G Jacobs van 10 juli jl. in de zaak Adidas/Fitnessworld kan men zo lezen, dat daarin wordt aangenomen dat aan het algemeen belang ontleende overwegingen ’over de hele linie’ een beletsel voor het rechtens erkennen van onderscheidend vermogen kunnen opleveren. Over de(ze) vraag van de verhouding tussen het feitelijke effect dat een teken als onderscheidingsmiddel heeft enerzijds, en het algemeen belang bij voorkoming van monopolie-rechten m.b.t. tekens (’Freihaltebedürfnis’) anderzijds, in niet geheel eensluidende zin: Speyart, annotatie bij IER 2003, 48 en Gielen, annotatie bij IER 2003, 50. 11 Art. 5 lid 1 sub b van de richtlijn geeft het inbreukcriterium aan terzake van tekens die gelijk zijn aan of ’overeenstemmen met’ het ingeschreven merk en worden gebruikt voor (soort)gelijke waren of diensten. Art. 13 A. lid 1 sub b BMW, dat de overeenkomstige regel van Beneluxrecht inhoudt (zie BenGH 2 oktober 2000, NJ 2001, 246 m.nt. DWFV ), spreekt van ’het merk of een overeenstemmend teken’. Ik gebruik daarom ’overeenstemming’ als begrip dat aanduidt, wanneer een merk en een teken een ontoelaatbare mate van gelijkenis vertonen.

3 6 4

B I J B L A D


consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details daarvan (rov. 23). Het verwarringsgevaar is groter naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is (rov. 24). 7.2 HJEG 29 september 1998, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV (merk Canon): (Globale) beoordeling van verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Een geringe mate van soortgelijkheid kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. 7.3 HJEG 22 juni 1999, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV. Deze zaak betrof de criteria voor de beoordeling van verwarringsgevaar in een conflict betreffende de (woord)merken ’Lloyd’ en ’Loint’s’ voor schoenen. Het HJEG gaf aan – zoals overigens al in eerdere beslissingen was gebeurd – dat van verwarringsgevaar sprake is wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (rov. 17). Het HJEG herhaalde ook overigens een aantal van de overwegingen uit de hiervóór besproken arresten (zie rov. 17 – 21 en rov. 25).12 Voor de (’globale’) beoordeling van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat deze consument zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat het aandachtsniveau van de consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat. In Verkade’s annotatie, alinea’s 2 en 3, wordt erop gewezen dat de door het HJEG omschreven consument een zekere mate van oplettendheid aan de dag legt, zodat productaanduidingen (waaronder merken) – met een voor mij nieuwe, maar beeldende aanduiding – niet ’idiotensicher’ hoeven te zijn. 8 Uit de besproken arresten komen enkele gegevens naar voren die, denk ik, bij de beoordeling van het cassatieberoep in deze zaak van belang zijn: de beoordeling van onderscheidend vermogen en van verwarringsgevaar moet ’globaal’13 geschieden, met inachtneming van de totaalindruk die de betreffende merken of

12

HJEG 22 juni 2000, NJ 2000, 712, rov. 38-41, bevat eveneens verwijzingen naar of herhalingen van de overwegingen uit een aantal van de eerder genoemde arresten. 13 Het woord ’globaal’ wordt hier gebruikt in de betekenis van ’allesomvattend’ – niet in zijn in het Nederlands ook wel aanvaarde betekenis van ’oppervlakkig’ of ’bij benadering’. Dat blijkt, voorzoveel nog nodig, uit de woordkeus in de procestaal (Duits) van de eerste arresten. Daarin wordt voor het in de Nederlandse vertaling met ’globaal’ weergegeven begrip, het woord ’umfassend’ gebruikt.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

tekens op het relevante publiek maken;14 waarbij rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen; en overigens met inachtneming van alle relevante omstandigheden. 9 Bij de beoordeling van de klachten van het middel is verder in aanmerking te nemen dat beslissingen over de hiervóór besproken gegevens – onderscheidend vermogen, overeenstemming, verwarringsgevaar – in het concrete geval, in sterke mate door feitelijke appreciatie worden bepaald, zodat inhoudelijke toetsing van zulke beslissingen in cassatie, tenzij het de daarbij toegepaste beoordelingsmaatstaven en eventueel de begrijpelijkheid van de beslissing of de motivering daarvan betreft, niet mogelijk is.15 Ook is van belang dat het in deze zaak om een beslissing in kort geding gaat. Dat betekent immers dat aan de motivering niet de eisen gesteld mogen worden die voor beslissingen ’ten gronde’ worden aangehouden.16 Het in cassatie bestreden arrest 10 Hoewel het cassatiemiddel uitgebreid en gedetailleerd is, betreft het – ik gaf dat al aan – in belangrijke mate één aspect van het in cassatie bestreden arrest, namelijk: de beoordeling, door het hof, van de rol van de rode kleur van de door beide partijen aangeboden dranken (die door Flügel ook als onderdeel/element van de te haren gunste gedeponeerde merken wordt verdedigd). Het lijkt mij daarom goed, het oordeel van het hof over dit gegeven – vooral het in rov. 3 gemotiveerde oordeel – nader in beschouwing te nemen. Volgens mij geeft het hof in deze rov. twee van elkaar te onderscheiden oordelen, die ieder (in van elkaar verschillende opzichten) gevolgen hebben voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dit aspect van de ten gunste van Flügel gedeponeerde merken: 10.1 In de eerste plaats overweegt het hof dat onweersproken zou zijn dat het door W&S aangeboden wodkadrankje (dwz. het als ’Toppertje’ aangeduide product) noodzakelijkerwijs de in geding zijnde rode kleur heeft. Die vaststelling (waarvan het middel overigens de deugdelijkheid bestrijdt) kan weer twee verschillende consequenties hebben: – hij kan meebrengen dat het onaanvaardbaar is dat een beroep op merkenrecht met betrekking tot de kleur wordt 14

Dat is ook een vuistregel die bij de beoordeling van merken algemeen pleegt te worden gehanteerd – en die bovendien enigszins voor de hand liggend kan worden genoemd (als men de wijze waarop het publiek de indruk van een merk en van een daarmee (beweerdelijk) overeenstemmend teken ervaart als beslissend aanmerkt, moet men allicht uitgaan van de tekens zoals het publiek die waarneemt, en rekening houden met de manier waarop het publiek tekens pleegt waar te nemen; en komt het niet in aanmerking om onderscheidingen en splitsingen aan te brengen die niet stroken met de manier waarop de tekens door het publiek (plegen te) worden waargenomen); zie, over deze vuistregel bijvoorbeeld Wichers Hoeth, Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2001, nrs. 284 – 287; Van Empel – Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, 1999, p. 90; Fezer, Markenrecht, 2001, § 14, rndnrs. 148 en 148b (zie echter over de Duitse rechtsleer ook Ingerl, GRUR Int. 2001, p. 587); Chavanne – Burst, Droit de la Propriété Industrielle, 1993, rndnr. 1190. 15 Zie bijvoorbeeld alinea 2.41 van de conclusie van A-G Bakels voor HR 20 november 1998, NJ 1999, 134. 16 Recente voorbeelden van de bestendige rechtspraak van de Hoge Raad hierover zijn HR 20 december 2002, NJ 2003, 141 m.nt. Ma, rov. 3.3.3; HR 20 september 2002, JOL 2002, 475 rov. 3.3 en HR 22 maart 2002, RvdW 2002, 61, rov. 3.5, 3.7.2 en 3.8.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


gedaan, omdat concurrenten daardoor zouden worden belemmerd in de verhandeling van het betreffende product in zijn commercieel gebruikelijke vorm.17 Er is dan sprake van een situatie die lijkt op de gevallen van art. 3 lid 1 sub e van de richtlijn en art 1, tweede volzin, BMW; zie ook alinea 21, tweede ’gedachtestreepje’ hierna. – hij kan ook meebrengen dat de desbetreffende kleur zich zo tot het product verhoudt, dat die daarvoor als onderscheidingsteken ongeschikt is: de ’normale’ kleur van een product zal in veel gevallen niet geëigend zijn om als onderscheidingsteken voor het product te dienen of om aan de onderscheidende kracht van een merk voor het betreffende product (noemenswaardig) bij te dragen. De kleur oranje draagt, om dit te illustreren, niet in relevante mate bij aan het onderscheidend vermogen van merken voor sinaasappeldranken: men vat die kleur niet op als iets waardoor de betreffende producent zijn product van die van anderen onderscheidt, maar als een verwijzing naar het hoofdbestanddeel van het product – als een (indirecte, maar ook noodzakelijke18) aankondiging dat het om sinaasappelsap gaat. 10.2 Daarnaast heeft het hof overwogen dat de kleur van een drank niet snel pleegt te worden opgevat als een onderscheidingsteken (of een element van een onderscheidingsteken). Deze vaststelling lijkt wel op de als eerste besproken vaststelling, maar is toch van wezenlijk andere aard. Hij ziet niet op de eigenschappen van het betreffende teken zelf, die beletselen voor de bescherming als merk opleveren, maar op het feit dat sommige vormen van presentatie van een teken – zoals: de kleur die een product zelf heeft (al dan niet van nature – dit geldt ook voor kunstmatig aangebrachte kleuren of andere vormen van decoratie) – nu eenmaal niet gauw als onderscheidingsteken plegen te worden onderkend of herkend. Het gaat hier dus niet zo zeer om de hoedanigheid van het betreffende teken, als wel om het feit dat wanneer dat teken in deze vorm gebruikt wordt, het publiek het niet als een (onderscheidings)teken opvat. In HJEG 6 mei 2003 (zie alinea 5.3 hiervóór) wordt dat in rov. 27 aldus onder woorden gebracht: ’Gewoonlijk is de kleur niet meer dan een eigenschap van voorwerpen. Zij kan echter wel een teken zijn. Of dit het geval is hangt af van de context waarin zij wordt gebruikt’; zie ook alinea’s 2.7 en 2.19 van de (tweede) conclusie van A-G Langemeijer voor HR 23 februari 2001, NJ 2001, 276.19

E I G E N D O M

3 6 5

11 Ik meen dat de zojuist beschreven vaststellingen ieder voor zich een bijdrage leveren aan het door het hof gevonden oordeel, en dat de klachten van het middel zullen moeten worden onderzocht met ieder van deze twee (verschillende) vaststellingen van het hof als uitgangspunt. Het cassatiemiddel 12 Onderdeel 1 van het middel klaagt over de eerste in alinea 10 hiervóór genoemde vaststelling; en klaagt er in het bijzonder over dat het hof heeft vastgesteld dat W&S onweersproken zou hebben gesteld dat haar product een rood wodkadrankje is dat nu eenmaal noodzakelijkerwijs de in geding zijnde rode kleur heeft; waarbij ter nadere toelichting zou zijn gesteld dat het drankje een combinatie is van wodka met rode vruchtensap. W&S zou dat namelijk niet hebben gesteld, of althans zou Flügel stellingen van deze strekking wèl hebben weersproken. 13 Ik geef de steller(s) van het middel na, dat ik in de stukken geen stellingen van W&S heb aangetroffen die zo kunnen worden begrepen, dat de in geding zijnde drankjes noodzakelijkerwijs rood van kleur zijn of dat dat (althans) het geval is omdat het door W&S aangeboden drankje een mengsel is van wodka en rode vruchtensap. De pleitnota namens W&S in appe` l bevat bovendien (inderdaad) de in alinea 7 van het middel aangehaalde passage, die ertoe strekt dat de aan ’shooters’ meegegeven kleuren zijn bedoeld als decoratief en om op te vallen – wat bezwaarlijk is te rijmen met de gedachte dat zulke kleuren (laat staan: één bepaalde kleur) noodzakelijkerwijs aan het product inherent zijn. Verder heb ik geen stellingen aangetroffen van de hier te beoordelen strekking – met dien verstande dat W&S wèl heeft doen stellen dat de rode kleur van de in geding zijnde drankjes ’gebruikelijk’ zou zijn20 – maar dat is een wezenlijk andere stelling, dan dat de kleur noodzakelijk, of in verband met de gekozen ingrediënten, aan het product eigen zou zijn.21 Ik meen dan ook dat met recht wordt geklaagd dat het hof hier een feitelijk gegeven heeft vastgesteld dat niet op door de partijen aangevoerde feiten kon worden gebaseerd. Dat betreft allereerst het gegeven dat het door W&S aangeboden drankje ’noodzakelijkerwijs’ rood zou zijn en het feit dat

17

Daarvan kan in elk geval sprake zijn wanneer het betreffende product pleegt te worden verhandeld óf gebruikt (bijvoorbeeld: uitgeschonken) in een vorm waarbij zijn ’natuurlijke’ kleur zichtbaar is. Dat is natuurlijk (lang) niet altijd zo. Bij geneesmiddelen die in de vorm van pillen of capsules worden aangeboden zal het publiek bijvoorbeeld zelden of nooit (kunnen) bemerken wat de ’natuurlijke’ kleur van het actieve bestanddeel van het geneesmiddel is. Maar voor dranken die in doorzichtige verpakkingen zitten of die zodanig plegen te worden geconsumeerd dat men ze kan zien, is dit een reëel probleem. 18 Mij is geen merk voor sinaasappelsap bekend dat niet met een geprononceerd gebruik van de kleur oranje wordt gepresenteerd: dat ’moet’ kennelijk, als men sinaasappelsap aanbiedt – zonder die kleur ervaart het publiek dat er iets ontbreekt. Maar enige herkomstverwijzing zal het publiek, denk ik, nooit met deze kleur in verband met het product: sinaasappelsap in verband brengen. 19 Zie over de vraag wanneer kleuren (of een enkele kleur) zo gebruikt worden dat het publiek méér, dan wel minder geneigd is de kleur(en) als onderscheidingsteken te percipiëren bijvoorbeeld de casuïstiek besproken bij Caldarola, Farbenschutz in Deutschland, die Vereinigten Staaten und Japan, 2001, p. 27-28, p. 34, p. 94-95, 101-103, 111-112 en 126-127.

20

Zie daarvoor bijvoorbeeld de memorie van antwoord, alinea’s 7 en 12 en de pleitnota namens W&S in appel, p. 5. 21 In alinea 10 van het middel wordt intussen beschreven dat zich bij de pleidooien in appe` l een discussie heeft afgespeeld waarin namens W&S wel zou zijn gezegd dat W&S’ product wodka en energydrink bevat en rood wordt door de toevoeging van bessensap als kleurstof (volgens W&S zou trouwens ook Flügel zich in de laatstbedoelde zin hebben uitgelaten). Van het hierover gezegde kan de Hoge Raad echter met het oog op art. 419 tweede lid Rv. geen kennis nemen (zie ook Asser, Civiele Cassatie, 2003, p. 40 en 41).Voor de beoordeling van het middel maakt dit overigens volgens mij niet veel verschil: ook de hier genoemde (beweerdelijk bij pleidooi aangevoerde) gegevens brengen niet mee dat het product ’noodzakelijkerwijs’ rood gekleurd is, en al helemaal niet, dat het publiek weet of begrijpt dat de rode kleur van het product daar ’van nature’ aan eigen zou zijn.

3 6 6

B I J B L A D


een stelling van die strekking onweersproken (het hof zegt: onbetwist) zou zijn;22 maar ik meen dat hetzelfde geldt voor het gegeven, dat aan W&S’ product rode vruchtensap wordt toegevoegd. Ook die stelling heb ik in de stukken niet aangetroffen (zie overigens het in voetnoot 20 opgemerkte). 14 In het kader van dit middelonderdeel wordt namens Flügel ook aangevoerd – in alinea 9 van de cassatiedagvaarding – dat het hof niet kon komen tot de vaststelling dat ’W&S stelt dat zij de rode kleur niet gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (als merk) en er dus geen sprake is van de haar verweten inbreuk ...etc.’. Voorzover deze vaststelling voortbouwt op de in de vorige alinea’s als onvoldoende beoordeelde vaststelling van het hof, stem ik er natuurlijk mee in dat ook de voortbouwende overweging geen stand houdt. Intussen is het zo dat, zoals al even aangestipt, W&S wel, op verschillende plaatsen in haar verweer, stellingen heeft aangevoerd die ertoe strekten (of die zo kunnen worden begrepen) dat een rode kleur voor de drankjes in kwestie gebruikelijk zou zijn, dat het publiek die kleur (dan ook) niet als een merk(bestanddeel) percipieert en dat zij, W&S, het door de kleur gevormde teken ook niet als merk(bestanddeel) gebruikt.23 15 Ik beoordeel desondanks ook dit onderdeel van de klacht als gegrond: weliswaar kon het hof de stellingen van W&S zo ruim opvatten als zojuist in alinea 14 aangegeven (en is de uitleg die de rechter van de feitelijke instantie aan partijstellingen geeft, aan die rechter voorbehouden, en dus in cassatie niet rechtstreeks aan te vechten); maar het hof heeft ook bij de onderhavige beoordeling telkens expliciet als factor in zijn oordeel betrokken, dat de rode kleur verband zou houden met de in de drank gebruikte rode vruchten(sap) en zelfs: dat de gemiddelde consument zijn oordeel zou laten beïnvloeden door het feit dat het hier de natuurlijke kleur van de vruchten waarvan de drank gemaakt is zou betreffen.24 16 Onderdeel 2 van het middel is gericht tegen de vaststelling (uit rov. 3) die ik in alinea 10 hiervóór als tweede signaleerde – de vaststelling die er op neerkomt dat het publiek de kleur van een product in het algemeen niet opvat als (deel van) een onderscheidingsteken. Voorzover deze klacht voortbouwt op de klacht van onderdeel 1, lijkt hij mij gegrond. Dat behoeft overigens enige nadere toelichting, die in alinea’s 35 en 36 hierna zal volgen. 17 Voor het overige miskent de klacht echter de gedachte die het hof hier uitspreekt. Ik gaf in alinea 10.2 hiervóór al 22

Behalve dat W&S geen desbetreffende stelling heeft aangevoerd geldt, dat Flügel bijvoorbeeld in de alinea’s 9, 10 en 29 van de memorie van grieven stellingen heeft betrokken die met een dergelijke stelling van W&S (stel dat die wèl was aangevoerd) onverenigbaar zijn. (Ik merk overigens op dat in het middel niet naar deze vindplaatsen uit de stukken wordt verwezen. Volgens mij doet dat er in dit geval niet aan af, dat de klacht van het middel voldoende duidelijk is.) 23 Zie de in voetnoot 20 aangewezen plaatsen in de dossierstukken. 24 Dit punt kwam in voetnoot 21 al even ter sprake. Dat de consument zou (kunnen) weten dat het product van W&S vanwege het toegevoegde sap (’van nature’) rood was is, voorzover uit de stukken op te maken, in het geheel niet aan de orde geweest (ook niet bij het mondelinge debat in appe` l waarnaar ik in voetnoot 21 verwees). Ik wijs er echter op dat het middel er niet expliciet over klaagt dat ’s hofs beoordeling in dit opzicht (dus: als het gaat om de vraag of het consumentenpubliek zou (kunnen) weten of vermoeden dat rood, in verband met de toevoeging van rood vruchtensap, de ’natuurlijke’ kleur van het betreffende product was) onvoldoende begrijpelijk is.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

aan hoe die gedachte volgens mij moet worden begrepen: daargelaten of, dan wel wanneer een kleur als merk kan dienen geldt, dat het publiek gewoonlijk niet geneigd is om de kleur die een product zelf heeft, op te vatten of te begrijpen als een (deel van een) voor het product gebruikt onderscheidingsteken. Ik herhaal hier de overweging van het HJEG uit het Libertelarrest die, volgens mij, dezelfde gedachte tot uitdrukking brengt (rov. 27): ’Gewoonlijk is een kleur niet meer dan een eigenschap van voorwerpen. Zij kan echter wel een teken zijn. Of dit het geval is, hangt af van de context waarin zij wordt gebruikt.’ 18 Het Haagse hof heeft hier in dezelfde trant geredeneerd: de kleur van een drank wordt gewoonlijk ’begrepen’ als een producteigenschap, en niet als een onderscheidingsteken (of een deel of element van zo’n onderscheidingsteken). Die gedachte is, in het licht van de rechtspraak van het HJEG, niet onjuist. (Ik meen overigens dat het HJEG hier niet een rechtsregel heeft willen formuleren, maar een van algemene bekendheid zijnd feit heeft willen aangeven). Dat een kleur overigens onder bepaalde omstandigheden merk kan zijn of tot het onderscheidend vermogen van een merk kan bijdragen, doet aan de juistheid van de hier te beoordelen gedachte niet af: uitgerekend de kleur van het desbetreffende product zèlf wordt niet gemakkelijk als merk of merkbestanddeel gepercipieerd. Zoals ik al even aanstipte is dat zo, ook als het niet om de ’natuurlijke’ kleur van het product gaat: ook bij producten die artificieel gekleurd worden – ik noem als voorbeelden temidden van vele: meubels, serviesgoed, auto’s – zijn wij geneigd de kleur op te vatten als een eigenschap van het product, en niet als een teken waarmee dat product van producten van anderen wordt onderscheiden. Dát is wat het hof hier, volgens mij, heeft overwogen; en aan de juistheid van die gedachte doen de beschouwingen van onderdeel 2, die er alle toe strekken dat een kleur wel tot het onderscheidend vermogen van een teken kan bijdragen, niet af. 19 Anders dan de steller(s) van het middel, meen ik ook dat het hof met deze gedachte niet is getreden buiten de rechtsstrijd, of feiten heeft bijgebracht die niet waren aangevoerd. Het gaat hier, denk ik, om een waarderingsoordeel dat de rechter zelfstandig mag geven wanneer partijen vragen om een beslissing over onderscheidend vermogen en overeenstemming in verband met tekens die mede ’bestaan uit’ de kleur van de betreffende producten; en bovendien meen ik dat W&S stellingen had aangevoerd die zo konden worden verstaan, dat zij zich ook had beroepen op de hier door het hof gevolgde gedachte.25 20 Onderdeel 3 klaagt over het slot van rov. 3, waarin het hof – naar het hof zelf kennelijk meent: ten overvloede – overweegt dat W&S voor het gebruik van de rode kleur van de door haar verhandelde drank een beroep kan doen op een geldige reden als bedoeld in art. 13A lid 1 sub d BMW. 21 De kwestie die het middel hier aansnijdt roept volgens mij in twee opzichten vragen van uitleg van de richtlijn op: – in de eerste plaats is immers de vraag of ’overeenstemming’ in het kader van art. 13A lid 1 sub d BMW aan de hand van hetzelfde beoordelingscriterium moet worden onderzocht als ’overeenstemming’ in het kader van art. 13A 25

Zie bijvoorbeeld W&S’ pleitnota in eerste aanleg, p. 2 (onderste alinea) en W&S’ pleitnota in appel, p. 4 en 5.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


lid 1 sub b BMW. Als dat namelijk het geval zou zijn zou Flügel bij de onderhavige klacht belang missen, zodra vast zou komen te staan dat het oordeel dat de merken/tekens van partijen niet overeenstemmen in de zin van art. 13A lid 1 sub b, stand zou houden: waar geen overeenstemming is doet immers niet terzake of voor het gebruik van het wegens inbreuk aangesproken teken een geldige reden bestaat. Of het beoordelingscriterium in het verband van de genoemde twee wetsbepalingen hetzelfde is (en zo nee, wat dan het criterium in het geval van art. 13A lid 1 sub d BMW is) vormt, als gezegd, een nog onbesliste twistvraag. Er zijn intussen al prejudiciële vragen voorgelegd aan het HJEG over een andere vraag die veel op de onderhavige lijkt, namelijk: over de overeenstemmingsmaatstaf van art. 5 lid 2 van de richtlijn (art. 13A lid 1 sub c BMW), zie HR 12 oktober 2001, NJ 2002, 12. (In deze zaak is op 10 juli jl. de conclusie van A-G Jacobs genomen, waar ik in voetnoot 10 al naar heb verwezen. Die conclusie strekt ertoe dat de beoordelingsmaatstaf ingevolge art. 5 lid 2 van de richtlijn inderdaad een andere is dan die van art. 5 lid 1 sub b van de richtlijn – zie alinea’s 41 – 51 van de conclusie. Het arrest van het HJEG wordt rond de jaarwisseling verwacht.) – Daarnaast is dan de vraag, wat in het kader van art. 13A lid 1 sub d BMW (en art. 5 lid 5 van de richtlijn, waarop de bepaling van Beneluxrecht teruggrijpt) als een ’geldige reden’ mag worden ingeroepen. Flügel heeft in dit verband gewezen op de restrictieve uitleg die het BenGH aan het overeenkomstige begrip uit de ’oude’ BMW heeft gegeven.26 Het lijkt mij echter duidelijk dat er niet voetstoots van uit kan worden gegaan dat deze uitleg ook met de richtlijn en de op de voet daarvan aangepaste BMW spoort: wij kunnen hier bepaald niet spreken van een ’acte clair’. Bovendien zou, denk ik, ook aan de hand van het door het BenGH geformuleerde criterium twijfel mogelijk zijn over de vraag – ik vat hem ’trefwoordsgewijs’ samen – of (dan wel: onder welke voorwaarden) het feit dat een fabrikant in zijn product een geëigend ingrediënt wil toepassen dat aan het product een bepaalde kleur geeft, er aanspraak op geeft dat voor het gebruik van het ingrediënt en de daarmee samenhangende kleur een ’geldige reden’ bestaat ten opzichte van de houder van een merk waarvan de betreffende kleur deel uitmaakt. Men neemt gewoonlijk aan dat het merkenrecht er niet toe strekt dat producenten mogen worden belemmerd bij het kiezen van voor de deugdelijkheid of bruikbaarheid van hun producten relevante vormen, werkwijzen, onderdelen, ingrediënten etc.27 – zie ook alinea 10.1, eerste ’gedachtestreepje’ hiervóór. De regels van art. 1, tweede volzin en art. 14A sub 1 a BMW en art. 3 lid 1 sub b, c, d en e van de richtlijn berusten mede op die gedachte; maar die gedachte zou ook langs de weg van de ’geldige reden’ toepassing kunnen vinden. 22 Ik zal aan het slot van deze conclusie, in alinea’s 37-40, aangeven wat de consequentie van de zojuist besproken bevindingen is.

26 Flügel verwijst, naar ik meen: terecht, naar BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472 m.nt. LWH (Claeryn), waar i.h.b. de overwegingen m.b.t. vraag 4 over dit probleem gaan. 27 ’...das Kennzeichnungsmonopol (darf) nicht zu einem Fabrikationsmonopol führen.’, Caldarola, a.w. p. 6.

E I G E N D O M

3 6 7

23 Onderdeel 4 verwijt het hof toepassing van een onjuiste maatstaf danwel een onvoldoende begrijpelijke motivering bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dat tussen het merk (dan wel de merken) van Flügel en het ’Toppertje’teken zou bestaan. Het onderdeel erkent echter dat de maatstaf die het hof in rov. 4 heeft omschreven ’als algemeen uitgangspunt juist is’. Daarmee is ook niets te veel gezegd, want de (vuist)regels die het hof in rov. 4 omschrijft zijn kennelijk ontleend aan de hiervóór in alinea 7 besproken rechtspraak van het HJEG, en nemen de formuleringen uit de arresten van het HJEG vaak letterlijk over. Maar, aldus het middelonderdeel, het hof zou onvoldoende rekening hebben gehouden met de mogelijkheid dat van de ’in het algemeen’ geldige vuistregels bij wege van uitzondering afgeweken moet worden. Deze klacht beoordeel ik als ongegrond. Het hof heeft de argumenten van partijen op het thema ’overeenstemming’ gewogen, en ook in de gegeven motivering daarvan duidelijk blijk gegeven. Daarbij heeft het hof aan de namens Flügel verdedigde argumenten niet het gewicht gegeven dat daaraan volgens Flügel toekwam – maar die beoordeling is met geen rechtsregel strijdig, en al helemaal niet on(voldoende)begrijpelijk. Het betreft hier een aan de rechter in feitelijke aanleg voorbehouden beoordeling, waarover in cassatie niet rechtstreeks kan worden geklaagd. 24 De klacht van dit onderdeel betreft vooral ’s hofs beoordeling van het argument dat er een grotere kans op verwarring zou zijn omdat de producten van partijen veel zouden worden verkocht in slecht verlichte gelegenheden en (overigens) onder omstandigheden die de oplettendheid van het publiek zouden kunnen verminderen. Het hof heeft (in rov. 7) geoordeeld, dat het niet aannemelijk achtte dat dit in een dusdanige omvang zou gebeuren dat daardoor verwarringsgevaar inderdaad te vrezen was. Dat oordeel berust – kennelijk – op een ’globale’ waardering van de mate waarin het relevante publiek de verschillende elementen van de in deze zaak conflicterende tekens herkent (en van elkaar onderscheidt) en de omstandigheden waaronder dat publiek daarmee geconfronteerd wordt. Dat sluit geheel aan bij de in de rechtspraak van het HJEG aangeduide beoordelingswijze. Waar het middelonderdeel (in alinea 32 van de cassatiedagvaarding) poneert dat ’niet zozeer relevant (is) waar en onder welke omstandigheden het product van de merkhouder wordt aangeboden’ wijkt het af van de in de rechtspraak van het HJEG gegeven richtlijn dat met alle (relevante) omstandigheden rekening moet worden gehouden. (Bovendien wordt het middel zichzelf hier ontrouw, want voor het overige strekt de onderhavige klacht er juist toe dat het hof meer gewicht had moeten toekennen aan de omstandigheden waaronder de relevante producten (toegegeven: niet alleen van de merkhouder, maar (juist) ook van diens wederpartij) worden aangeboden. De mate waarin aan bepaalde omstandigheden gewicht moet worden toegekend laat zich echter niet in algemene regels vangen – dat is nu bij uitstek iets wat aan de waardering van de feitelijke rechter moet worden overgelaten). 25 De relevantie van het feit dat het product van Flügel in 90% van alle slijterijen wordt verkocht was, in de zienswijze van het hof, kennelijk deze, dat het publiek een ruime mate van gelegenheid heeft om het merk van Flügel onder gun-

3 6 8

B I J B L A D


stige omstandigheden tot zich te laten doordringen; en dat daarom van een ’normale’ mate van oplettendheid mag worden uitgegaan (te weten: een wat scherpere oplettendheid dan verwacht mag worden van publiek dat alleen onder ongunstige omstandigheden met het merk geconfronteerd is). Men kan zich afvragen of men die gedachte onderschrijft – rechtens onjuist of onbegrijpelijk is die echter niet. 26 Onderdeel 5 betreft weer de rol, in de door het hof gegeven beoordeling, van de rode kleur van de door beide partijen aangeboden producten. Voorzover het onderdeel niet teruggrijpt op eerdere klachten (en in zoverre niet opnieuw behoeft te worden besproken) houdt het, meen ik, de klacht in dat het hof ten onrechte bij de beoordeling van de overeenstemming elementen van het te beoordelen merk/teken – namelijk de rode kleur van het product zelf – heeft geëcarteerd. Daarmee zou het hof hebben gezondigd tegen de regel – zie voor het bestaan van die regel alinea’s 7 en 8 hiervóór – dat de merken/tekens aan de hand van hun totaalindruk moeten worden beoordeeld. 27 Ik denk dat deze klacht in het zojuist genoemde opzicht geen doel treft. Het hof heeft geoordeeld dat het publiek de rode kleur van de producten van partijen (in het geheel niet) als herkomstaanduiding of als deel van een herkomstaanduidend teken opvat (maar als een aan het product inherente eigenschap).28 Daarvan uitgaande lijkt het mij juist om de kleur bij de beoordeling van verwarringsgevaar geheel buiten beschouwing te laten. Bij de beoordeling van (overeenstemming van) merken die als etiket op sinaasappels worden aangebracht, behoort ook geen rol te spelen dat het publiek die merken tegen dezelfde oranje achtergrond waarneemt. De rechter kan dan – althans – oordelen dat de gemeenschappelijke achtergrondkleur niet tot verwarringsgevaar bijdraagt (omdat het publiek die kleur nu eenmaal als aan het product inherent ’begrijpt’, en niet als een voor deze producent specifieke aanduiding). Het is een interessante vraag of hetzelfde geldt, zelfs wanneer het zo zou zijn dat een identieke achtergrondkleur van het product zelf – in het zojuist gegeven voorbeeld dus de oranje keur van de sinaasappels – er wèl toe bijdraagt dat de betreffende etiketten eerder tot verwarring aanleiding geven dan anders het geval zou zijn. De sterk op de feitelijke beoordeling van werkelijk aanwezig verwarringsgevaar georiënteerde rechtspraak van het HJEG suggereert enigszins, dat in dat geval niet van de gemeenschappelijke (kleur)achtergrond geabstraheerd mag worden; maar ik lees de beslissing van het hof in deze zaak zo, dat dat eenvoudig heeft aangenomen dat het publiek aan de kleuren van de dranken in de flesjes van partijen feitelijk geen enkele betekenis als herkomstaanduiding zal toekennen. Dat oordeel komt overeen met wat veelal als vuistregel ten aanzien van de perceptie van het publiek met betrekking tot kleuren van producten (zelf) pleegt te worden aangenomen – zie alinea 10.2 hiervóór, en de casuïstiek waarnaar daar in voetnoot 19 wordt verwezen. Dat is niet met enige rechtsregel in strijd en (behoudens het in middelonderdelen 1 en 2 bestreden aspect ervan) niet onbegrijpelijk.

28

Of het hof dat oordeel op de in het geding aangevoerde feiten kon baseren is een andere vraag, die door onderdelen 1 en 2 aan de orde wordt gesteld – en die ik hier dus laat rusten.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

28 Onderdeel 6 van het middel bestrijdt het oordeel dat het hof heeft gegeven over de rol van (de vorm van) de flesjes van Flügel en het ’Toppertje’-product bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens. Ook dit onderdeel beoordeel ik als ongegrond. Het oordeel van het hof berust vooral op de vaststelling dat er meer soortgelijke alcoholische drankjes worden aangeboden in soortgelijk gevormde flesjes van het zelfde formaat (20 ml.). Die vaststelling, die blijkens rov. 5 mede berust op bij de pleidooien in appèl gebleken gegevens, is zuiver feitelijk. Het middelonderdeel beroept zich er in zijn verschillende subalinea’s op dat Flügel met een reeks van argumenten heeft betoogd dat de feiten anders zouden liggen; maar het is duidelijk dat het hof – kennelijk mede naar aanleiding van wat ten pleidooie is gezegd en/of getoond – die argumenten als onvoldoende overtuigend heeft beoordeeld. Dat geldt ook voor Flügel’s argument dat de andere flesjes op de markt (nagenoeg) alle inbreuken op haar merk zouden betreffen (waartegen Flügel ook ’steeds’ zou optreden). Uit het arrest blijkt dat het hof dat niet aannemelijk heeft geoordeeld (waarbij wordt verwezen naar het flesje van het product ’Kleiner Feigling’ – waarvan inderdaad in confesso was dat het wèl op aanzienlijke schaal werd aangeboden en niet als inbreuk op Flügel’s rechten kon gelden). Daarmee is dit onderdeel van ’s hofs beslissing begrijpelijk en ruimschoots voldoende gemotiveerd. 29 Eenmaal gegeven dat er méér soortgelijke drankjes in flesjes van (nagenoeg) dezelfde vorm en inhoud worden aangeboden, geldt voor dit aspect van het uiterlijk van de in dit conflict betrokken producten hetzelfde als in verband met onderdeel 5 over de rode kleur werd gezegd: het hof kon geredelijk oordelen dat het publiek in de (vorm van de) flesjes geen element percipieert dat de producten van Flügel van die van anderen onderscheidt, en daarom dit gegeven bij de beoordeling van de overeenstemming buiten beschouwing laten. Daarmee zondigt de rechter dan niet tegen de regel dat merken en tekens bij de beoordeling van overeenstemming in hun geheel moeten worden bezien, maar laat hij met recht de algemeen gangbare vorm van het te beoordelen product zelf, als beoordelingsfactor buiten beschouwing – zoals dat bij de beoordeling van de overeenstemming van etiketten voor sinaasappels ook mag gebeuren met het gegeven dat die etiketten beide op de ongeveer bolvormige oranje achtergrond van de geëtiketteerde vrucht plegen te worden aangebracht. Ook dat zal immers, naar in de rede ligt, door het publiek niet worden begrepen als iets wat naar de herkomst van één bepaalde onderneming verwijst. 30 Het gegeven waarop subalinea 45 van het middel doelt – een deel van de op de markt aanwezige flesjes zouden van W&S zelf afkomstige ’promotie-artikelen’ zijn – is blijkens rov. 5 door het hof expliciet in de beoordeling betrokken, en als niet-doorslaggevend aangemerkt omdat er naast deze flesjes nog (genoeg) andere soortgelijke flesjes op de markt zouden zijn. Daarmee is dit argument op een steekhoudende en begrijpelijke grond weerlegd. 31 Onderdeel 7 bevat een rechtstreekse aanval op het oordeel van het hof over de overeenstemming van de conflicterende tekens in rov. 5 (en – vooral – rov. 6). Het onderdeel

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


verwijst daarbij naar eerdere klachten, waarop ik allicht in dit verband niet opnieuw zal ingaan. Voor het overige komt de klacht van het onderdeel – waarbij ik een (zeer) lang verhaal wel erg kort maak – neer op de stelling dat het hof aan de van de kant van Flügel benadrukte overeenstemmende elementen uit de tekens in kwestie meer gewicht had moeten toekennen, of (minstgenomen) nader had moeten motiveren waarom het daarover anders oordeelde dan door Flügel was aangedrongen. In dat opzicht is de klacht, denk ik, niet gegrond. 32 Uit rov. 5 en 6 van het bestreden arrest blijkt dat het hof zich heeft georiënteerd op de totaalindruk die de in geding zijnde tekens op het publiek overbrengen, en dat daarbij is gelet op de elementen waaraan, naar het oordeel van het hof, vooral onderscheidend vermogen toekomt. Die werkwijze is geheel in overeenstemming met de richtlijnen die in de hiervóór aangehaalde rechtspraak van het HJEG worden gegeven. Hij sluit ook aan bij aanbevelingen die in het algemeen voor de beoordeling van de overeenstemming van merken/tekens plegen te worden gegeven (zie bijvoorbeeld de in voetnoot 14 aangehaalde vindplaatsen) – in zoverre bracht de rechtspraak van het HJEG geen breuk met de traditie. (Rechtens) onjuist is de door het hof gegeven beoordeling dus zeker niet. Daarbij heeft het hof de onderscheidende kracht van de rode vloeistofkleur en de gele flesdoppen, waarop van de kant van Flügel sterk de nadruk was gelegd, geheel anders gewaardeerd dan Flügel het wil – maar dat is noch rechtens onjuist, noch onbegrijpelijk. Voor het overige klaagt het middel dat niet specifiek is ingegaan op een reeks van detailargumenten die Flügel ter ondersteuning van haar zienswijze op het overeenstemmingsvraagstuk had aangevoerd. Ik meen dat de motivering van het arrest duidelijk (en begrijpelijk) maakt waarom het hof die argumenten niet als overtuigend heeft beoordeeld. Daarvoor was – zeker in het kader van een kort geding – niet nodig dat expliciet op ieder van die argumenten werd ingegaan.29 33 Voor onderdelen 8 en 9 geldt, mutatis mutandis, hetzelfde. Ook deze berusten erop dat aan de daar benadrukte aspecten – dat zijn: de vuistregel ’meer aandacht voor punten van overeenstemming dan punten van verschil’; en het feit dat de conflicterende tekens voor (praktisch) identieke waren worden gebruikt – meer gewicht had moeten worden toegekend, of dat daaraan een bredere motivering had moeten worden gewijd. Ook hier geldt dat – al wil ik de steller(s) van het middel nageven dat men het geringe gewicht dat het hof blijkbaar aan de genoemde aspecten heeft toegekend desnoods als verrassend kan aanmerken – de aangevallen beoordeling geen onjuiste rechtsopvatting uitwijst, en niet onbegrijpelijk is. 34 Flügel hamert er, daar komt het op neer, op dat de tekens van partijen overeenstemmen in (vooral) drie opzichten – de kleur van de vloeistof en de flesdoppen, de vorm van de (doorzichtige) flesjes, en het feit dat het om dezelfde producten gaat.30 Maar ieder van die gegevens roept vragen op 29

Volgens Asser, Civiele Cassatie, 2003, p. 48, geldt ingevolge HR 16 april 1999, NJ 1999, 697 m.nt. P.B. Hugenholtz, voor de vergelijking tussen conflicterende merken/tekens een verzwaarde motiveringsplicht. Ik meen dat die in elk geval niet zo ver gaat, als door het middel in onderdeel 7 wordt verondersteld. 30 Waarbij begrijpelijkerwijs wordt verwezen naar het in alinea 7.2 hiervóór besproken ’Canon’- arrest.

E I G E N D O M

3 6 9

als het gaat om het onderscheidend vermogen en de te verwachten perceptie van het publiek. Flügel wil, dat ondanks de bedenkingen met betrekking tot het onderscheidend vermogen etc., aan die gegevens het nodige gewicht wordt toegekend; maar het oordeel van het hof komt er op neer dat, omdat de bedoelde gegevens niet, of maar weinig, tot het onderscheidend vermogen van de te beoordelen tekens bijdragen en/of door het publiek niet als herkomstverwijzing (zullen) worden opgevat, aan andere uiterlijke kenmerken (die juist niet met elkaar overeenstemmen) verhoudingsgewijs véél gewicht moet worden gegeven. Dat oordeel berust geheel op de aan de ’feitenrechter’ voorbehouden appreciatie van de invloed die de genoemde gegevens op de perceptie van het publiek (zullen) hebben. Ofschoon het stellig mogelijk is, die gegevens anders te beoordelen dan het hof heeft gedaan, valt ’s hofs beoordeling (royaal) binnen de marge van verdedigbare uitkomsten – het is maar net hoe je het bekijkt, zoals men wel hoort zeggen. Onbegrijpelijk is die beoordeling – dus – niet. Nadere beschouwing van onderdelen 1 en 2 35 Hiervóór heb ik verdedigd dat ik de bevindingen in het bestreden arrest op één punt als gebrekkig beoordeel, namelijk het (vooral) in onderdeel 1 van het middel opgeworpen punt (voor de vaststelling dat de in geding zijnde drankjes noodzakelijkerwijs een rode kleur hebben en dat het product van W&S rood is omdat het bestaat uit een combinatie van wodka met rode vruchtensap, ontbreekt grondslag in de in de procedure gestelde feiten). Hiervóór (in alinea 10) heb ik ook aangevoerd, dat het hof heeft overwogen dat het publiek in het algemeen de kleur van een drank niet snel zal opvatten als (deel van) een onderscheidingsteken. Die overweging sluit aan bij een gedachte die in literatuur en rechtspraak (waaronder het ’Libertel’arrest van het HJEG) brede ondersteuning vindt.31 De vraag die volgens mij voor het lot van het cassatieberoep beslissend is, is dan: of de laatstgenoemde bevinding van het hof als zelfstandig oordeel mag worden opgevat, dan wel of dat oordeel mede berust op ’s hofs beschouwingen over de ’noodzakelijkerwijs’ rode kleur van de producten van partijen en over het rode vruchtensap in de drank van W&S. In het eerste geval – dus: dit is een zelfstandig oordeel – behoeft het in onderdeel 1 (en 2) gesignaleerde gebrek niet tot cassatie te leiden. De – als gezegd: in rechtspraak en literatuur breed ondersteunde – bevinding dat het publiek kleuren van producten niet als (deel van) een onderscheidingsteken pleegt op te vatten, kan de verdere bevindingen van het hof dragen, ook als de vaststellingen over de ’noodzakelijke’ rode kleur en de toevoeging van vruchtensap zouden ’wegvallen’. (Daarbij breng ik in herinnering dat de bevinding dat het publiek de kleuren van producten niet als (delen van) onderscheidingstekens pleegt op te vatten, ook geldt voor ’kunstmatig’ aangebrachte kleuren, zie alinea 18 hiervóór. Ik wijs opnieuw op de – voor mij overtuigende – formulering van het HJEG: gewoonlijk is een kleur niet meer dan een eigenschap van voorwerpen.) 36 Ik meen echter dat het bestreden arrest niet zo mag worden gelezen, als in de vorige alinea werd verondersteld. Het hof heeft, blijkens de betreffende passage uit rov. 3, zijn oor31

Verdere vindplaatsen bijvoorbeeld in het in voetnoot 19 geciteerde werk van Caldarola.

3 7 0

B I J B L A D


deel mede laten bepalen door het feit dat de kleur in het onderhavige geval ’de natuurlijke kleur van de vruchten waarvan de drank gemaakt is’ zou zijn – en dat feitelijke gegeven mocht het hof, op het voetspoor van de klacht van middelonderdeel 1, niet in zijn oordeel betrekken. De bijstelling ’zeker’ in de hier bedoelde passage biedt ruimte om dit onderdeel(tje) van ’s hofs overweging te lezen als ten overvloede gegeven – maar dat zou mij in dit geval toch te ver gaan, ook omdat het hof overigens in rov. 3 aan de kwestie van de ’noodzakelijke’ rode kleur en de aanwezigheid van rode vruchtensap de nodige nadruk heeft gegeven. Dan komt het mij al te kunstmatig en gewrongen voor om aan te nemen dat het hof zijn oordeel over de wijze waarop het publiek de rode kleur van de onderhavige drankjes zal opvatten, geheel onafhankelijk van zijn ’buiten de orde zijnde’ vaststellingen over de twee genoemde factoren heeft gegeven. Aan de hand van die afweging kom ik tot de bevinding dat de klacht van onderdeel 1 (en onderdeel 2, voorzover dat dezelfde strekking heeft), gegrond is. 37 Als de Hoge Raad tot hetzelfde oordeel zou komen is nog de vraag hoe onderdeel 3 verder moet worden behandeld. Van dat onderdeel heb ik als mijn mening gegeven, dat het twee vragen van uitleg van (EG – geharmoniseerd) merkenrecht oproept. Bij gegrondbevinding van middelonderdeel 1 en/of 2 kan men zich echter afvragen of het aangewezen is, die vragen van uitleg aan het HJEG voor te leggen. Omdat het hier een kort geding betreft, is de Hoge Raad niet verplicht tot prejudiciële verwijzing;32 en ik meen dat overwegingen van proceseconomie zich daar in dit geval tegen verzetten: onderdeel 3 betreft vragen die voor de (verdere) beoordeling van het onderhavige geschil van ondergeschikt belang zijn; en ten aanzien van een met één van de twee vragen van EG-merkenrecht die het onderdeel oproept zeer vergelijkbaar vraagpunt, zijn al prejudiciële vragen aan het HJEG voorgelegd, waardoor het belang dat met verwijzing gediend wordt, nader wordt beperkt. 38 Voor de verdere beoordeling van het geschil geldt bovendien, dat ’s hofs oordeel dat W&S beroep mag doen op een geldige reden, klaarblijkelijk berust op de verschillende vaststellingen in rov. 3, waaronder de vaststelling dat de producten van partijen noodzakelijkerwijs een rode kleur hebben, en dat het product van W&S rode vruchtensap bevat. Als, ingevolge de gegrondbevinding van middelonderdeel 1 en/of 2, die vaststellingen (of slechts één daarvan) niet houdbaar worden bevonden, geldt al daarom hetzelfde voor het oordeel met betrekking tot de geldige reden – daaraan ontvalt dan immers een onmisbare bouwsteen. Dan heeft het de voorkeur dat de vraag eerst nog eens in de feitelijke instantie wordt beoordeeld vóór er eventueel – als daaraan dan nog behoefte is – vragen aan het HJEG worden voorgelegd. 39 Als de Hoge Raad daarentegen middelonderdeel 1 en 2 als ongegrond zou beoordelen – zoals in alinea’s 35 en 36 bleek, is er al om de daar besproken redenen ruimte genoeg om hierover verschillend te denken – komt de vraag hoe onderdeel 3 moet worden aangepakt in een wat ander daglicht te staan.

32

HJEG 27 oktober 1982, Jur. 1982 p. 3723 e.v., m.b.t. de eerste vraag; en bijv. Lenaerts & Arts, Europees Procesrecht, 1999, p. 83-84.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

In dat geval moet, denk ik, toch worden uitgegaan van de veronderstelling dat de vaststellingen van het hof over de ’noodzakelijkerwijs’ rode kleur en de toepassing van rode vruchtensap geen stand kunnen houden (de meest voor de hand liggende weg naar verwerping van middelonderdeel 1 en 2, zie alinea 35 hiervóór, laat dat gegeven immers intact). Dan geldt het zojuist in alinea 38 gezegde onverkort: de bevinding dat W&S zich op een geldige reden kan beroepen, staat dan op (al te) losse schroeven, en onderdeel 3 moet in zoverre als gegrond worden aangemerkt. Ook dan heeft het mijn voorkeur de zaak nogmaals ’feitelijk’ te laten beoordelen, boven een prejudiciële verwijzing. 40 Blijft over de mogelijkheid dat de Hoge Raad tot de bevinding komt dat middelonderdelen 1 en 2 ongegrond zijn omdat het hof wél tot de vaststelling kon komen dat de producten van partijen noodzakelijkerwijs rood van kleur zijn of dat W&S haar product op basis van rode vruchtensap maakt. Voor dat geval geef ik de Hoge Raad in overweging, dat het bepaald onaannemelijk is dat W&S géén beroep zou kunnen doen op een ’geldige reden’ voor het meegeven van de feitelijk gebruikte kleur aan haar product. De marge van twijfel die nog overblijft lijkt mij dan onvoldoende om het voorleggen van prejudiciële vragen op dit punt, ook in het licht van de in alinea 37 aangestipte omstandigheden, te rechtvaardigen. 41 Daartoe zou te meer aanleiding zijn vanwege het in alinea 21, eerste ’gedachtestreepje’ hiervóór al aangeroerde punt: het oordeel van het hof over de (niet-)overeenstemming van de tekens van partijen zou, in de hier gevolgde veronderstelling, in zijn geheel onaangetast blijven. Aangenomen dat voor de beoordeling van overeenstemming in het geval van art. 13 lid 1 sub d BMW maatstaven gelden die inhoudelijk niet heel wezenlijk verschillen van de maatstaven van art. 13 lid 1 sub b (maar zoals eerder opgemerkt geldt, dat dit één van de nog onopgeloste vragen van EG-merkenrecht is), zou Flügel geen belang meer hebben bij nader onderzoek van het probleem van de ’geldige reden’: bij gebreke van overeenstemming tussen de conflicterende tekens komt men immers aan die rechtvaardigingsgrond niet toe. Mij schijnt intussen toe dat het niet erg waarschijnlijk is dat het overeenstemmings-criterium voor toepassing van art. 13A lid 1 sub d BMW heel wezenlijk verschilt van dat van art. 13A lid 1 sub b. Dat zo zijnde, ligt het in uitgesproken mate in de rede dat dit middelonderdeel ongegrond is; en geldt ook hier dat de resterende marge van onzekerheid onvoldoende is om – in het kader van wat ook nu nog een voorlopig oordeel over het geschil van partijen is – een prejudiciële verwijzing te rechtvaardigen. 42 Met erkenning dat – en verontschuldigingen voor het feit dat – er aanzienlijke omwegen zijn gemaakt om dit punt te bereiken, kom ik dan tot de volgende Conclusie dat het bestreden arrest zou moeten worden vernietigd, met verwijzing als gebruikelijk. Enz. d De Hoge Raad, enz. 3 Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


i Flügel brengt een zogenaamde energy-drink op de markt, verpakt in een flesje (hierna ook: het Flügel-flesje) van 20 ml. De drank is (fel)rood van kleur en bevat onder meer wodka. Het flesje is transparant, waardoor de kleur van de drank goed zichtbaar is. Het flesje is voorzien van een (fel)geel gekleurde dop. De achtergrond van het etiket is zwart van kleur, terwijl het etiket is voorzien van een gele rand. De letters op het etiket zijn wit. De op het etiket afgebeelde figuur is uitgevoerd in felle kleuren (paars en oranje). ii Flügel heeft het flesje op 16 november 2000 als vormmerk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau voor de klassen 32 en 33 (alcoholhoudende dranken). In dit depot worden de kleuren roze, oranje, geel, wit en zwart vermeld. Flügel heeft een overeenkomstig vormmerk op 23 april 2001 onder nummer 759130 geregistreerd. iii In januari 2001 heeft W&S een roodgekleurde energydrink, bevattende wodka, in een flesje van 20 ml op de markt gebracht onder de naam ’Surfertje’. Dit flesje (hierna ook: het Surfertje-flesje) was voorzien van een zwart etiket met een gele rand, waarop witte letters en een figuur in felle kleuren (geel en roze). iv Nadat de president van de rechtbank te ’s-Gravenhage bij vonnis van 22 maart 2001 W&S had bevolen elke inbreuk op de merkrechten en auteursrechten van Flügel, bestaande uit het aanbieden van het Surfertje-flesje te staken en gestaakt te houden, heeft W&S de productie en het verhandelen van het Surfertje-flesje gestaakt. v In mei 2001 heeft W&S andermaal een roodgekleurde energy-drink, bevattende wodka, in een flesje van 20 ml op de markt gebracht, ditmaal onder de naam ’Toppertje’. Dit flesje (hierna ook: het Toppertje-flesje) is voorzien van een geel etiket met zwarte rand, met daarop het woord ’Toppertje’ in rode letters en dezelfde figuur in dezelfde kleuren als die op het Surfertje-flesje stond afgebeeld. vi Flügel heeft op 12 december 2001 bij het BeneluxMerkenbureau de kleuren rood en geel gedeponeerd voor waren in de klassen 32 (Bieren, minerale en gazeuse waren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken) en 33 (Alcoholhoudende dranken, uitgezonderd bieren). 3.2 In het onderhavige kort geding heeft Flügel gevorderd, samengevat weergegeven en voor zover in cassatie nog van belang, dat W&S zal worden bevolen elke inbreuk op de merkrechten van Flügel, bestaande uit het aanbieden van het Toppertje-flesje, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom, met nevenvorderingen. De president heeft de vordering afgewezen bij vonnis van 21 december 2001. Het hof heeft dit vonnis bekrachtigd. 3.3 Onderdeel 1 richt zich met een aantal klachten tegen rov. 3 van het bestreden arrest, voor zover het hof het volgende heeft overwogen: ’W&S heeft onbetwist gesteld dat haar product een rood wodkadrankje is dat nu eenmaal noodzakelijkerwijs de in het geding zijnde kleur rood heeft. Ter nadere toelichting heeft zij gesteld dat haar drankje een combinatie is van wodka met rode vruchten- (bessen- en/of kersen-) sap.’ Het onderdeel betoogt in de eerste plaats dat deze vaststelling van het hof niet berust op stellingen van W&S en dat Flügel heeft aangevoerd dat het drankje van W&S een combinatie is van wodka met energy-drink en dus niet een combinatie van wodka met vruchtensap. Bij de beoordeling van deze klachten moet worden vooropgesteld

E I G E N D O M

3 7 1

dat de vaststelling van hetgeen een partij heeft gesteld evenals de vaststelling of het gestelde door de wederpartij al dan niet is betwist, berust op een aan de rechter die over de feiten oordeelt voorbehouden uitleg van de stukken van het geding, die in cassatie slechts in beperkte mate voor toetsing vatbaar is. Voor zover de klachten veronderstellen dat het hof uit het oog heeft verloren dat het – ook – bij het drankje van W&S gaat om een energy-drink met wodka en niet om een combinatie van wodka met uitsluitend vruchtensap, missen zij feitelijke grondslag. Het hof heeft het met zijn weergave van de stelling van W&S kennelijk niet meer of anders tot uitdrukking gebracht dan dat het drankje van W&S zijn rode kleur dankt aan de toevoeging van rode vruchten- (bessen- en/of kersen-) sap. Voor zover het onderdeel de klacht inhoudt dat onbegrijpelijk is dat het hof die stelling van W&S als onbetwist heeft aangemerkt, mist het doel, reeds omdat namens Flügel bij pleidooi in hoger beroep, naar zij in cassatie zelf heeft aangevoerd, is gesteld dat W&S rode bessensap aan haar drankje toevoegt. Het onderdeel richt zich voorts met een rechtsklacht en een motiveringsklacht tegen de overweging dat het hof het verweer van W&S aldus begrijpt dat ’W&S stelt dat zij de rode kleur niet gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (als merk) en er dus geen sprake is van de haar verweten inbreuk als bedoeld in artikel 13A, lid 1, onder a en b, BMW’. Ook deze klacht stuit hierop af dat de uitleg van de stukken van het geding is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. Dat het hof het verweer heeft opgevat in de zin zoals hiervoor is weergegeven en daarbij de in het onderdeel aangehaalde andersluidende stellingen van Flügel niet als onweersproken heeft aangemerkt, is gelet op het debat van partijen niet onbegrijpelijk. 3.4 Onderdeel 2 richt zich tegen de overweging van het hof dat, kort weergegeven, de gemiddelde consument in het algemeen de kleur van een drank niet snel zal opvatten als (deel van) een onderscheidingsteken. Voor zover dit onderdeel voortbouwt op onderdeel 1, moet het het lot daarvan delen. Ook voor het overige is het onderdeel tevergeefs voorgesteld. Het hof heeft zijn hier bestreden oordeel kennelijk en niet onbegrijpelijk gebaseerd op de overweging dat de kleur van een product gewoonlijk wordt gezien als een eigenschap van dat product en niet als een onderscheidingsteken (vgl. HvJEG 6 mei 2003, zaak C-104/01 (Libertel), rov. 27 en 65). Dat, zoals het onderdeel betoogt, een kleur wel onderscheidend vermogen kàn hebben, doet hieraan niet af. 3.5 Onderdeel 3 bouwt met de klacht tegen de slotsom van het hof dat geen sprake is van gebruik door W&S voor (ter onderscheiding van) waren en diensten als bedoeld in art. 13A lid 1, onder a en b, BMW voort op de hiervoor behandelde onderdelen en moet het lot daarvan delen. Voor zover het onderdeel het oordeel van het hof bestrijdt dat ook een beroep op art. 13A lid 1, onder d, BMW Flügel overigens niet zou baten, reeds omdat W&S een geldige reden voor het gebruik van de rode kleur heeft, kan het bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden, nu het zich richt tegen een door het hof ten overvloede gegeven overweging die zijn beslissing niet draagt. 3.6 In rov. 4 heeft het hof uiteengezet welke maatstaven behoren te worden gehanteerd bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. In dat verband heeft het hof overwogen

3 7 2

B I J B L A D


dat bij deze beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Onderdeel 4 bestrijdt dit uitgangspunt op zichzelf niet, maar betoogt dat hierop uitzonderingen bestaan en voert meer in het bijzonder aan dat het hof met zijn overweging in rov. 6 dat niet aannemelijk is dat ’een relevant deel van deze drankjes in zodanig donkere uitgaansgelegenheden wordt verkocht dat door een relevant deel van het publiek de punten van verschil niet zouden worden opgemerkt’, blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en zijn oordeel onvoldoende heeft gemotiveerd, althans dat dit oordeel onbegrijpelijk is. Het hof heeft, overeenkomstig de door het onderdeel verdedigde opvatting, in de aangehaalde overweging de vraag onderzocht of zich in het onderhavige geval een uitzondering op het hiervoor weergegeven uitgangspunt voordoet, en het heeft deze vraag ontkennend beantwoord. Daarmee heeft het hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en het onderdeel geeft ook niet nader aan in welke (andere) opzichten van een onjuiste rechtsopvatting sprake zou zijn. Voor het overige kan ’s hofs oordeel, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Het is in het licht van de wederzijdse stellingen van partijen niet onbegrijpelijk en, mede in aanmerking genomen dat het hier een kort geding betreft, niet ontoereikend gemotiveerd. 3.7 Voor zover onderdeel 5 voortbouwt op de hiervoor besproken onderdelen, moet het het lot daarvan delen. Voor zover het onderdeel zich, subsidiair, richt tegen het oordeel van het hof dat de kleur geen onderscheidend bestanddeel is dat bepalend is voor de totaalindruk van merk en teken, is het eveneens ongegrond. Het miskent dat het hof, kennelijk voortbouwend op zijn door onderdeel 2 tevergeefs bestreden oordeel (zie hetgeen hiervoor in 3.4 is overwogen), heeft geoordeeld dat in het onderhavige geval het publiek de rode kleur in het geheel niet als een element van de herkomstaanduiding van het product zal opvatten, maar uitsluitend als een eigenschap van het product zelf. Hiermee heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de kleur rood niet behoort tot de relevante omstandigheden van het geval, waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden. Door aan dit een en ander de slotsom te verbinden dat de kleur rood bij de beoordeling van het verwarringsgevaar buiten beschouwing moet worden gelaten, heeft het hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het oordeel van het hof is ook niet onbegrijpelijk. 3.8 Het hof heeft aannemelijk geacht dat meer soortgelijke (alcoholische) drankjes worden aangeboden in doorzichtige 20 ml-flesjes die soortgelijk zijn aan het Flügel-flesje. Voor zover onderdeel 6 deze vaststelling als onjuist bestrijdt, faalt het, aangezien deze vaststelling berust op een aan het hof voorbehouden waardering van omstandigheden van feitelijke aard, die niet onbegrijpelijk is. Voor zover het onderdeel tegen de vaststelling van het hof aanvoert dat die andere flesjes steeds inbreuk maken op het merk van Flügel en dat Flügel tegen deze merkinbreuk steeds optreedt, mist het evenzeer doel. Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het hof deze stelling niet aannemelijk geoordeeld. Uitgaande van deze vaststelling heeft het hof geoordeeld dat ook de vorm van het flesje geen onderscheidend bestand-

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

deel is. Daarmee heeft het hof, op overeenkomstige wijze als ten aanzien van de kleur van het product, tot uitdrukking gebracht dat de vorm van het flesje niet een relevante omstandigheid is, waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden. In zoverre faalt het onderdeel op overeenkomstige gronden als het hiervoor in 3.7 behandelde onderdeel 5. 3.9 Kennelijk op grond van hetgeen het hof heeft overwogen omtrent de rode kleur van het drankje en de vorm van het flesje, is het hof tot de slotsom gekomen dat (slechts) het etiket en de dop onderscheidende bestanddelen zijn. Dienaangaande heeft het hof overwogen dat de totaalindruk die bij het publiek van het merk en Toppertje achterblijft, in het bijzonder wordt bepaald door de van elkaar afwijkende etiketten en dat de gelijkgekleurde doppen daarbij slechts een ondergeschikte rol vervullen. Nu deze etiketten duidelijke, direct opvallende verschillen vertonen, waarbij de volledig verschillende namen direct in het oog springen, is (ook) bij globale beoordeling geen sprake van reëel gevaar voor verwarring, aldus het hof. Voor zover onderdeel 7 dit een en ander bestrijdt met een herhaling van het betoog dat ook de kleur en de vorm van de flesjes onderscheidende bestanddelen zijn, stuit het af op hetgeen hiervoor in 3.7 en 3.8 is overwogen. Voor zover het onderdeel klaagt dat het hof een aantal andere elementen waarop Flügel zich had beroepen, waaronder de kleurencombinatie rood/fluorescerend geel, niet in zijn beschouwingen heeft betrokken, kan het, ook voor zover het feitelijke grondslag heeft, niet tot cassatie leiden. In de overwegingen van het hof ligt besloten dat het hof deze elementen niet voldoende heeft geacht om tot een andere zienswijze met betrekking tot het verwarringsgevaar te komen. Dit oordeel, dat berust op een aan het hof voorbehouden waardering van omstandigheden van feitelijke aard, behoeft om begrijpelijk te zijn niet te steunen op uitdrukkelijke bespreking van alle door Flügel genoemde elementen. 3.10 Onderdeel 8 klaagt dat het hof, in weerwil van het in rov. 4 van zijn arrest weergegeven juiste criterium dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van het merk en Toppertje meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil, in rov. 6 heeft geoordeeld dat het in dit geval de punten van verschil meer bepalend acht voor de totaalindruk dan de punten van overeenstemming. Het onderdeel mist doel. Het hof heeft zonder miskenning van deze maatstaf kunnen oordelen dat in het onderhavige geval de punten van overeenstemming, van zo ondergeschikte betekenis zijn dat de totaalindruk in hoofdzaak wordt bepaald door de van elkaar afwijkende etiketten, die duidelijke, direct opvallende verschillen vertonen, waarbij de volledig verschillende namen van de producten direct in het oog springen. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. 3.11 Onderdeel 9 betoogt dat de overweging van het hof dat ook de (grote) soortgelijkheid van de producten niet kan afdoen aan zijn oordeel dat geen sprake is van een reëel gevaar voor verwarring, berust op een onjuiste rechtsopvatting. Voor zover het onderdeel aanvoert dat de waren waarvoor de merken Flügel en Toppertje gedeponeerd en ingeschreven zijn, identiek zijn, mist het feitelijke grondslag. Voor het overige faalt het onderdeel. De bestreden overweging

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


van het hof berust op een aan het hof voorbehouden waardering van de omstandigheden van het geval, welke waardering van feitelijke aard is en in cassatie niet met een rechtsklacht kan worden bestreden. 4 Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Flügel in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van W&S begroot op € 301,34 aan verschotten en € 1.365,– voor salaris. Enz.

Nr. 54 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 19 maart 2003* (kleuren vorm-merk ’Flügel’-flesje III) Mrs. M.Y. Bonneur, R. Kalden en E.F. Brinkman Artt. 1 en 13A, lid 1 BMW Het Flügel-flesje is van huis uit een vormmerk met een sterk onderscheidend vermogen vanwege de opvallende kleurstelling ( felrode vloeistof, gele dop en geel/zwart etiket met in fluorescerende kleuren uitgevoerde stripfiguur). Daarnaast is sprake van inburgering gelet op de bekendheid op de relevante markt. Art. 13A, lid 7 BMW Niet is gebleken dat de rode kleur van het drankje het gevolg is van toevoeging van bessensap ten behoeve van de smaak, waardoor deze kleur een eigenschap van de waar zou zijn. Zelfs al zou het om bessensap gaan dat vanwege de smaak is toegevoegd, dan verleent zulks nog geen vrijbrief om naast die rode kleur van de vloeistof de (verder) onderscheidende en dominerende bestanddelen van het vormmerk over te nemen. Art. 13A, lid 1b BMW De punten van overeenstemming tussen het vormmerk met etiket en het Toppertje-flesje, te weten het gebruik in beide gevallen van de opvallend rode vloeistof, het evenzeer opvallende fluorescerende gele dopje, de nagenoeg identieke vorm en grootte van het doorzichtige flesje en de plaatsing en grootte van het etiket, waarop een stripfiguur staat afgebeeld, alsmede de contrasterende geel-met-zwarte kleurstelling van dat etiket, wegen zwaarder dan de punten van verschil. De overeenstemmende punten zijn zeker niet van ondergeschikte betekenis en genoemde verschillen in het etiket zijn, mede gelet op de geringe grootte van de flesjes, niet bepalend voor het totaalbeeld van de flesjes. De gelijkenis tussen het vormmerk en het Toppertje-flesje is zo groot dat het publiek zal kunnen menen dat het Toppertje-flesje afkomstig is van Flügel of een met haar verbonden onderneming. Daarmee is het verwarringsgevaar gegeven. Art. 13A, lid 1c BMW De gelijkenis tussen het vormmerk en het Toppertje-flesje is dusdanig groot, dat bij een relevant deel van het jonge, uitgaande publiek dat het Toppertje-flesje waarneemt, de gedachte aan het vormmerk met etiket van Flügel zal opkomen. Er bestaat derhalve associatiegevaar, waartegen artikel 13A lid 1 onder c BMW bescherming biedt op voorwaarde dat het een bekend merk betreft en door het *

Zie ook Pres. Rb. ’s-Gravenhage, 22 maart 2001, BIE 2002, nr. 71, blz. 406. Red.

E I G E N D O M

3 7 3

gebruik daarvan ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk. Naar de letter genomen is artikel 13A lid 1 sub c BMW alleen van toepassing is bij niet-soortgelijkheid van de waren, doch uit het arrest van het Hof van Justitie d.d. 9 januari 2003 (C-292/00, Davidoff) (BIE, nov. 2003, nr. 81, blz. 484) volgt dat indien een lidstaat ervoor heeft gekozen aan bekende merken de specifieke bescherming van artikel 5 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG te verlenen, dat artikel aldus moet worden uitgelegd dat het bekende merk niet minder bescherming geniet bij waren die soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven dan bij niet soortgelijke waren. Dat betekent dat artikel 13A lid 1 onder c BMW, niet alleen van toepassing is op ongelijksoortige waren (zoals het artikel letterlijk vermeldt) maar evenzeer op soortgelijke waren. Dat W&S ongerechtvaardigd voordeel trekt uit dit merk van Flügel blijkt daaruit dat W&S het Toppertje-flesje aan de consument te koop aanbiedt voor een lagere prijs dan het Flügel-flesje kost. W&S kan dus onder de prijs van Flügel gaan zitten en daardoor ten detrimente van Flügel marktaandeel winnen, hetgeen niet mogelijk zou zijn wanneer zij niet zouden hebben kunnen meeliften op de bekendheid en reputatie van het vormmerk met etiket van Flügel. Omdat het ongerechtvaardigde voordeel vaststaat, kan in het midden blijven of, zoals in artikel 13A, lid 1 onder c BMW letterlijk is vermeld, het voldoende is dat ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken of dat, zoals in artikel 5, lid 2 Richtlijn 89/104/EEG letterlijk is vermeld, vereist is dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken. Op grond van het voorgaande is de rechtbank voorts van oordeel is dat W&S geen beroep op een geldige reden toekomt. Flügel Enterprices NV te Maassluis, eiseres, procureur aanvankelijk mr. W.E. Pors, thans mr. W. Taekema, advocaat mr. B.A.A. Swennenhuis te ’s-Gravenhage, tegen W&S Company BV te Wateringen, gedaagde, procureur mr. P.J.L.J. Duijsens. De feiten 1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Flügel brengt een zogenaamde ’energy-drink’ op de markt, verpakt in een flesje van 20 ml (hierna ook te noemen: het Flügel-flesje). De drank is (fel)rood van kleur en bevat (onder meer) wodka. Het flesje is transparant, waardoor de kleur van de drank goed zichtbaar is. Het flesje is voorts voorzien van een fluorescerend geel gekleurde dop. De achtergrond van het etiket is zwart van kleur, terwijl het etiket is voorzien van een gele rand. De letters op het etiket zijn wit. De op het etiket afgebeelde eend (stripfiguur) is uitgevoerd in felle kleuren (fluorescerend roze verentooi en oranje snavel en pootjes) en treedt aan de onderzijde enigszins uit het etiket. b Het Flügel-flesje ziet er als volgt uit: [Zie vorenstaand arrest Hoge Raad, nr 53, 14 november 2003, blz. 356. Red.] c Flügel heeft het flesje met etiket, zoals hierboven afgebeeld, op 16 november 2000 als vormmerk en in kleur gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau voor de klassen 32 en 33 (alcoholhoudende dranken) met depot nummer 0977901. In dat depot worden de kleuren roze, oranje, geel,

3 7 4

B I J B L A D


wit en zwart vermeld. Dit merk is inmiddels ingeschreven en zal hierna ook worden aangeduid als ’het vormmerk met etiket’. d Eerder al, met depotdatum 18 maart 1996, had Flügel het woordmerk FLÜGEL voor klasse 33 doen inschrijven. Flügel heeft voorts nog diverse aanvullende merkdepots verricht bij het Benelux-Merkenbureau voor waren in de klassen 32 (bieren, minerale en gazeuse waren en andere alcoholvrije dranken; vruchten-dranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken) en 33 (alcoholhoudende dranken, uitgezonderd bieren): – op 12 december 2001 de kleuren rood en geel; – op 1 februari 2002 diezelfde kleuren, doch nu onder gedetailleerde aanduiding van die kleuren en in een specifieke verhouding geel:rood van 1:7; en – op 7 februari 2002 het flesje met de gele dop en rode vloeistof (doch zonder enig etiket). e Sinds januari 2001 brengt W&S een roodgekleurde energydrink, bevattende wodka, in een flesje van 20 ml op de markt onder de naam ’Surfertje’. Dit flesje (hierna ook aan te duiden als: het Surfertje-flesje) is voorzien van een fluorescerend geel dopje, een zwart etiket met een gele rand, waarop witte letters en een stripfiguur in felle kleuren (geel en roze) dat aan de onderzijde en (in mindere mate) aan de rechterzijde uit het etiket treedt. Het Surfertje-flesje ziet er als volgt uit: [Zie vorenstaand arrest Hoge Raad, nr. 53, 14 november 2003, blz. 357. Red.] f Bij vonnis in kort geding van 22 maart 2001 heeft de president dezer rechtbank (samengevat) W&S bevolen om elke inbreuk op de merkrechten en auteursrechten van Flügel, bestaande uit het aanbieden van het Surfertje-flesje, te staken en gestaakt te houden. g Naar aanleiding van voormeld kortgedingvonnis heeft W&S de productie en het verhandelen van het Surfertjeflesje gestaakt. In mei 2001 heeft W&S evenwel andermaal een roodgekleurde energy-drink, bevattende wodka, in een flesje van 20 ml op de markt gebracht, ditmaal onder de naam ’Toppertje’. Het enige uiterlijke verschil met het Surfertje-flesje is de uitvoering van het etiket, dat nu is een geel etiket met een zwarte rand, met daarop het woord ’Toppertje’ in rode letters en waarvan de T aan de linkerzijde uit het etiket treedt, maar nog wel dezelfde figuur in dezelfde kleuren als die op het Surfertje-flesje stond afgebeeld, welk figuur echter thans niet meer uit het etiket treedt. Het Toppertje-flesje ziet er als volgt uit: [Zie vorenstaand arrest Hoge Raad, nr. 53, 14 november 2003, blz. 358. Red.] h Bij vonnis van 21 december 2001 heeft de president van deze rechtbank geoordeeld dat W&S met het Toppertjeflesje voldoende afstand had genomen van de merken auteursrechten van Flügel en de verhandeling van dat flesje niet verboden. Dit vonnis heeft het Gerechtshof te ’s-Gravenhage bij arrest van 28 maart 2002 in het door Flügel ingestelde beroep bevestigd. (...)

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

Beoordeling van het geschil Merkinbreuk? Bevoegdheid 4 De rechtbank stelt ambtshalve vast dat zij bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen op grond van het feit dat W&S gevestigd is in dit arrondissement (artikel 37 BMW). Inleidende opmerkingen 5 Voorzover Flügel heeft bedoeld te stellen dat W&S ook inbreuk zou maken op het woordmerk FLÜGEL – dat het oudste merk is en zodoende, in verband met de tevens gevorderde schadevergoeding, de grondslag met de verste strekking vormt – wordt die stelling gepasseerd, nu de rechtbank niet vermag in te zien dat sprake is van enige overeenstemming tussen dat merk en de door W&S gebruikte tekens ’Surfertje’ en ’Toppertje’. De rechtbank zal hierna de gestelde inbreuk op het vormmerk met etiket beoordelen, nu dit – gelet op het moment waarop schadevergoeding verschuldigd kan worden – de grondslag met vervolgens verste strekking vormt en voorts de inschrijving noch de geldigheid daarvan is betwist. 6 De rechtbank overweegt verder dat, zoals blijkt uit de verschillen in etiketten als afgebeeld in r.o.1, noch het Surfertje-flesje, noch het Toppertje-flesje een aan het vormmerk met etiket identiek teken is, zodat wat dit merk betreft Flügels beroep op artikel 13A lid 1 onder a BMW niet opgaat. 7 Flügel heeft zich verder (uitsluitend) beroepen op artikel 13A lid 1 onder b BMW en onder meer gesteld dat het vormmerk met etiket zeer bekend is, dat het Surfertje- en Toppertje-flesje worden gebruikt voor precies dezelfde waren als waarvoor het vormmerk is gedeponeerd, dat tussen het vormmerk met etiket en het Surfertje- en/of Toppertjeflesje grote gelijkenis bestaat, dat daardoor verwarring is te duchten en dat W&S ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het succes van de merken van Flügel (zie voor dit laatste pleitnota nr. 6 in verbinding met nrs. 51 en 52 van de conclusie van repliek). 8 De rechtbank stelt voorop dat het vormmerk met etiket een merk is met een sterk onderscheidend vermogen voor de betrokken waar, enerzijds van huis uit gelet op de opvallende kleurstelling (felrode vloeistof, fluorescerend gele dop en geel/zwart etiket met in fluorescerende kleuren uitgevoerde stripfiguur) en anderzijds door inburgering gelet op de bekendheid op de relevante markt. Flügel heeft namelijk onweersproken gesteld dat het flesje in meer dan 90% van de slijterijen en circa 65% van de kroegen, discotheken en nachtclubs wordt verkocht en dat haar jaaromzet binnen de Benelux ongeveer 22 miljoen flesjes beloopt. Hieruit volgt dat het vormmerk bekend is te achten bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek (volgens beide partijen een jong, uitgaand publiek), zodat het zelfs een bekend merk in de zin van artikel 13A lid 1 onder c is. In confesso is dat er sprake is van volledig identieke waren. 9 Het cruciale punt is dus of er voldoende gelijkenis bestaat tussen het vormmerk met etiket van Flügel en het Surfertjeen het Toppertje-flesje van W&S. Dienaangaande heeft W&S gesteld dat één van de meest in het oog springende elementen van het vormmerk, namelijk de rode kleur van het drankje, een eigenschap van de waar is – het betreft, aldus W&S, wodka met bessensap, die uit de aard der zaak rood van kleur is – en zij dus een geldige reden heeft om deze

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


kleur te gebruiken. De rechtbank begrijpt dat W&S hiermee wil betogen dat gelet ook op artikel 13A lid 7 BMW dit element bij de beoordeling van de gelijkenis-vraag buiten beschouwing moet blijven. Zou het inderdaad wodka met bessensap betreffen – hetgeen Flügel gemotiveerd heeft betwist met de stelling dat in het geheel geen bessensap kan zijn toegevoegd omdat dan na verloop van tijd verkleuring en bezinksel zou optreden, op welke stelling W&S onvoldoende inhoudelijk heeft gereageerd noch haar stellingen met bewijzen terzake heeft gestaafd – dan heeft W&S niet gemotiveerd Flügels stelling weersproken dat de toevoeging van het bessensap uitsluitend is gebeurd om de vloeistof een rode kleur te geven (en dus niet bijvoorbeeld een smaakeffect heeft). En zelfs al zou het om bessensap gaan die [lees: dat. Red.] vanwege de smaak is toegevoegd, dan verleent zulks nog geen vrijbrief om naast die rode kleur van de vloeistof de (verder) onderscheidende en dominerende bestanddelen van het vormmerk met etiket over te nemen. Surfertje-flesje 10 De vorm en het formaat van het Surfertje-flesje, maar ook de opvallend rode kleur van de drank, alsmede het fluorescerende geel van de schroefdop daarvan, stemmen geheel overeen met het vormmerk met etiket. Verder vertoont ook de uitvoering van het etiket aanmerkelijk meer punten van overeenstemming dan punten van verschil. Immers stemmen overeen: – de dominerende kleur van het etiket (zwart); – de kleur (geel) van de rand van het etiket; – de kleur (wit), uitvoering (dansend) en lettertype van de letters (waarbij vooral ook de zeer gelijkende uitvoering van de hoofdletter F in het oog springt); – de aard van de afbeelding (een stripfiguur); – de kleurstelling van de afbeelding (felle kleuren); – de positionering van de afbeelding (iets buiten het etiket tredend). 11 Door deze visueel overeenstemmende kenmerken tussen het Surfertje-flesje en het merk is sprake van een zodanig overeenstemmende totaalindruk van het vormmerk met etiket en dit flesje dat daardoor – gezien ook het onder r.o. 8 overwogene – het in aanmerking komende publiek zal kunnen menen dat het Surfertje-flesje afkomstig is van Flügel of een met haar verbonden onderneming. Daarmee is het verwarringsgevaar gegeven. Toppertje-flesje 12 De punten van overeenstemming tussen het vormmerk met etiket en het Toppertje-flesje, te weten het gebruik in beide gevallen van de opvallend rode vloeistof, het evenzeer opvallende fluorescerend gele dopje, de nagenoeg identieke vorm en grootte van het doorzichtige flesje en de plaatsing en grootte van het etiket, waarop een stripfiguurtje staat afgebeeld, alsmede de contrasterende geel-met-zwarte kleurstelling van dat etiket, wegen zwaarder dan de punten van verschil, te weten de andere stripfiguur op het etiket, de naam ’Toppertje’ in rode letters (in plaats van de witte letters bij het Flügel-flesje), alsmede het gele etiket met zwarte omlijning (in plaats van zwart met gele omlijning bij het Flügel-flesje). De overeenstemmende punten zijn zeker niet van ondergeschikte betekenis en genoemde verschillen in het etiket zijn, mede gelet op de geringe grootte van de fles-

E I G E N D O M

3 7 5

jes, niet bepalend voor het totaalbeeld van de flesjes. Dat klemt temeer nu een groot deel (naar Flügel onweersproken ter zitting heeft verklaard: 88%) van de flesjes in relatief slecht verlichte gelegenheden (bars, disco’s en nachtclubs) wordt verkocht. Daardoor zal zelfs de oplettende consument de verschillen niet opvallen, waarbij ook in ogenschouw moet worden genomen dat bij die consument, die immers niet altijd de mogelijkheid zal hebben het merk en het Toppertje-flesje direct met elkaar te vergelijken, een (onvolmaakt) beeld achterblijft van het merk van Flügel (vgl. HvJEG 22 juni 1999, IER 1999, 48, Lloyd/Klijssen, m.n. r.o. 26), waarbij juist de dominerende en opvallende bestanddelen van het merk (fluorescerend geel dopje, bepaald formaat flesje met rode vloeistof en geel/zwart etiket) in de herinnering zullen achterblijven en zodoende een hoofdrol spelen. 13 Naar het oordeel van de rechtbank is de gelijkenis tussen het vormmerk en het Toppertje-flesje zo groot dat het publiek zal kunnen menen dat het Toppertje-flesje afkomstig is van Flügel of een met haar verbonden onderneming. Daarmee is ook hier het verwarringsgevaar gegeven, zeker wanneer ook in aanmerking wordt genomen dat de Toppertje-flesjes – zoals ter zitting is gebleken – deels ook nog op dezelfde wijze als de Flügel-flesjes aan de man worden gebracht, namelijk door jonge dames/meisjes met een tray van de flesjes voor hun middel gebonden, hetgeen tevens tot gevolg heeft dat het etiket niet (goed) zichtbaar is en met name de gele dop en de rode vloeistof in het oog springen. 14 Temeer is, gezien ook de bekendheid van het vormmerk en de volkomen identiciteit van de waren, de gelijkenis tussen het vormmerk en het Toppertje-flesje dusdanig groot, dat bij een relevant deel van het jonge, uitgaande publiek dat het Toppertje-flesje waarneemt, de gedachte aan het vormmerk met etiket van Flügel zal opkomen. Er bestaat derhalve associatiegevaar, waartegen artikel 13A lid 1 onder c BMW bescherming biedt op voorwaarde dat het een bekend merk betreft en door het gebruik daarvan ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk. Flügel heeft deze voor toepasselijkheid van artikel 13A lid 1 onder c vereiste feiten gesteld (zie r.o. 8) en dat betekent dat de rechtbank de grondslag van de vordering van Flügel ambtshalve met deze bepaling heeft aan te vullen. 15 In dit kader merkt de rechtbank op dat weliswaar naar de letter genomen artikel 13A lid 1 onder c BMW alleen van toepassing is bij niet-soortgelijkheid van de waren, doch uit het arrest van het Hof van Justitie d.d. 9 januari 2003 (C292/00, Davidoff) volgt – zakelijk weergegeven – dat indien een lidstaat ervoor heeft gekozen aan bekende merken de specifieke bescherming van artikel 5 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG te verlenen, dat artikel aldus moet worden uitgelegd dat het bekende merk niet minder bescherming geniet bij waren die soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven dan bij niet soortgelijke waren (zie met name r.o. 25). Dat betekent dat artikel 13A lid 1 onder c BMW, waarin de Beneluxwetgever zijn keuze voor genoemde specifieke bescherming volgens artikel 5 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG heeft neergelegd, niet alleen van toepassing is op ongelijksoortige waren (zoals het artikel letterlijk vermeldt) maar evenzeer op soortgelijke waren, zoals in deze zaak aan de orde.

3 7 6

B I J B L A D


16 Zoals onder 8 is overwogen is het vormmerk met etiket bekend. Door de associatie, die het in aanmerking komende publiek zal maken tussen het Toppertje-flesje en het vormmerk met etiket van Flügel, profiteert W&S van de marketing-inspanningen die Flügel zich klaarblijkelijk getroost heeft om haar vormmerk met etiket tot een succes te maken. Dat W&S daadwerkelijk en ongerechtvaardigd voordeel trekt uit dit merk van Flügel blijkt daaruit dat W&S het Toppertje-flesje aan de consument te koop aanbiedt voor € 0,79, terwijl het Flügel-flesje in dezelfde gelegenheid € 0,89 kost. W&S kan dus onder de prijs van Flügel gaan zitten en daardoor ten detrimente van Flügel marktaandeel winnen, hetgeen – naar valt aan te nemen – niet mogelijk zou zijn wanneer zij niet zou hebben kunnen meeliften op de bekendheid en reputatie van het vormmerk met etiket van Flügel. Omdat het ongerechtvaardigde voordeel vaststaat, kan in het midden blijven of, zoals in artikel 13 A lid 1 onder c BMW letterlijk is vermeld, het voldoende is dat ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken of dat, zoals in artikel 5 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG letterlijk is vermeld, vereist is dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken. 17 Uit het voorgaande en r.o. 9 hiervoor, op grond waarvan de rechtbank van oordeel is dat W&S geen beroep op een geldige reden toekomt, volgt dat met het op de markt brengen van zowel het Surfertje- als het Toppertje-flesje inbreuk wordt gemaakt op het vormmerk met etiket van Flügel. Onder deze omstandigheden kan de beoordeling van de inbreuk op de overige merkrechten achterwege blijven, aangezien Flügel daarbij onvoldoende belang heeft en de vorderingen (slechts) zien op een inbreukverbod en verklaring voor recht met betrekking tot ’het aanbieden van de Surfertje-flesje en/of Toppertje-flesje’. Dat brengt de rechtbank tot de slotsom dat de gevorderde verklaring voor recht en het inbreukverbod, beide beperkt tot het vormmerk met etiket, voor toewijzing in aanmerking komen. Auteursrechtinbreuk? 18 De rechtbank stelt voorop dat naar haar oordeel het samenstel van de vorm en het formaat van het flesje, de rode vloeistof en de gele dop met een etiket, als zodanig eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijke stempel van de maker ontbeert, zodat die elementen het Flügel-flesje niet tot een werk in de zin van de Auteurswet maken. De uitvoering van het etiket is daarentegen onmiskenbaar auteursrechtelijk beschermd. De etiketten van enerzijds de Flügel-flesjes en anderzijds het Surfertje- en Toppertjeflesje zijn echter dusdanig verschillend (in het bijzonder de andere in het oog springende naam, de kleurstelling van de letters bij het Toppertje-flesje, de vorm van het etiket, alsmede het gebruik van een geheel ander figuurtje, bij zowel het Toppertje- als Surfertje-flesje afgebeeld als surfend op een board) dat van verveelvoudiging in gewijzigde vorm, en dus van auteursrechtelijk relevante ontlening, geen sprake kan zijn. Ook al heeft W&S hierbij ontegenzeggelijk stijlelementen (gebruik stripfiguurtje, fluorescerende kleurstellingen en uit het etiket treden) overgenomen, zij heeft daarbij voldoende afstand genomen van de specifieke uitvoering van die stijlelementen door Flügel. Onrechtmatig handelen? 19 Nu één van de primaire betogen slaagt, namelijk dat sprake is van merkinbreuk, komt de rechtbank niet toe aan

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

het (kennelijk: zie dagvaarding nrs. 16 en 36) subsidiair aan de vorderingen ten grondslag gelegde verwijt van onrechtmatig handelen. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat Flügel onvoldoende gemotiveerd en gesubstantieerd heeft gesteld dat en op welke wijze, buiten de gestelde merken auteursrechtinbreuk, W&S ook anderszins onrechtmatig jegens haar zou hebben gehandeld. Slotsom en proceskosten 20 Gelet op het bovenstaande kunnen de vorderingen voorzover deze betrekking hebben op inbreuk op het vormmerk met etiket voor zowel het Surfertje- als Toppertje-flesje worden toegewezen, met dien verstande dat de rechtbank een korte uitloopperiode van twee weken aangewezen acht in verband met het feit dat de verhandeling van het Toppertjeflesje thans wel wordt verboden terwijl dit door de president nog was toegestaan. De nevenvorderingen (vernietiging, opgave afnemers met aantallen, verkoopprijs en winst, alsmede opgave voorman) heeft W&S niet bestreden, zodat deze kunnen worden toegewezen als na te melden, waarin de rechtbank enige verduidelijkingen heeft aangebracht om executiegeschillen te voorkomen en evenzeer ambtshalve enige termijnen voor nakoming heeft gesteld. Terzake van de gevorderde schadestaat, met keuzevoorbehoud winstafdracht, heeft W&S slechts in algemene termen betwist dat Flügel enige schade zou hebben geleden. Gelet op het feit echter dat vaststaat dat beide inbreukmakende flesjes in elk geval gedurende enige tijd zijn verhandeld, acht de rechtbank de mogelijkheid van schade aannemelijk. Daar er thans onvoldoende aanknopingspunten zijn om dadelijk tot begroting over te kunnen gaan (bijvoorbeeld ontbreken gegevens omtrent omzetten van W&S en verkoopprijzen), zal de rechtbank de vordering tot schadevergoeding nader op te maken bij staat toewijzen. 21 Als (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, zal W&S in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissing: De rechtbank: Verklaart voor recht dat gedaagde door het aanbieden van het Surfertje- en Toppertje-flesje inbreuk maakt op het vormmerk met etiket (depot nummer 0977901) van eiseres; Beveelt gedaagde om binnen twee weken na betekening van dit vonnis de inbreuk op het vormmerk met etiket (depot nummer 0977901) van eiseres bestaande uit het aanbieden van het Surfertje-flesje en/of Toppertje-flesje, te staken en gestaakt te houden, en Veroordeelt gedaagde om aan eiseres te betalen een dwangsom van € 5.000 per individueel product of, naar keuze van eiseres, voor elke dag dat gedaagde met de nakoming van dit bevel in gebreke blijft; Beveelt gedaagde om binnen twee weken na betekening van dit vonnis alle Surfertje-flesjes en Toppertje-flesjes die door gedaagde in voorraad worden gehouden te verwijderen en te vernietigen, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000 per individueel product of, naar keuze van eiseres, voor elke dag dat gedaagde met de nakoming van dit bevel in gebreke blijft; Beveelt gedaagde om binnen twee weken na betekening van dit vonnis door middel van een door een registeraccountant gecontroleerd en gecertificeerd overzicht aan de advocaat

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


van eiseres gespecificeerd opgave te doen van de klanten, aan wie het Surfertje-flesje en/of Toppertje-flesje is geleverd, alsmede – per klant – inzicht te verschaffen in reeds verkochte aantallen van het inbreukmakend artikel, de door haar gehanteerde verkoopprijs en alle omzet en de behaalde winst in de Surfertje-flesjes en/of Toppertje-flesjes, dit alles op straffe van een dwangsom van € 5.000 per dag dat gedaagde met de nakoming van dit bevel in gebreke blijft; Beveelt gedaagde om binnen twee weken na betekening van dit vonnis een door een registeraccountant gecontroleerd en gecertificeerd overzicht te verstrekken van de namen en adressen van alle bij de productie van de Surfertje-flesjes en/ of Toppertje-flesjes betrokken (rechts)personen, in het bijzonder de naam en het adres van de (rechts)personen die de Surfertje-flesjes en/of Toppertje-flesjes aan haar hebben geleverd of voor haar hebben geproduceerd; Veroordeelt gedaagde tot vergoeding van de door eiseres geleden schade (waarbij eiseres zich het recht voorbehoudt eventueel te kiezen voor winstafdracht), nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; Veroordeelt gedaagde in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op € 257,53 aan verschotten en € 1560,– aan procureurssalaris; Verklaart dit vonnis voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad; Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 55 Hoge Raad der Nederlanden, 5 april 2002 (Merck & Co/Euromedica) Mrs. P. Neleman, J.B. Fleers, A. Hammerstein, P.C. Kop en E.J. Numann Art. 289 e.v. Rv (executie-geschil) HR: Met betrekking tot de in een executiegeschil vereiste afbakent van de reikwijdte van een in algemene termen vervat verbod moet worden vooropgesteld dat de draagwijdte ervan niet beperkt behoeft te zijn tot de herhaling van de handelingen die aanleiding vormden voor de eerdere procedure, maar zich ook kan uitstrekken tot toekomstige handelingen, met dien verstande evenwel dat voor zover het betreft toekomstige handelingen, als maatstaf heeft te gelden dat de draagwijdte van het verbod beperkt is te achten tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door de rechter verboden, opleveren (Vgl. HR 3 januari 1964 NJ 1964, 445). Het hof heeft deze maatstaf miskend hetzij onvoldoende gemotiveerd waarom in ernst niet kan worden betwijfeld dat de door Euromedica verrichte handelingen inbreuken op het bij vonnis van 9 juli 1999 gegeven verbod opleveren door uitsluitend te onderzoeken of ’ook thans’ sprake is van merkinbreuk. Art. 13A, lid 9 BMW (parallel import) Hof: Het feit dat de sticker over de laatste twee letters van het merk RENITEC en over het teken  is geplakt, levert merkinbreuk op. Immers door deze wijze van bevestigen van de sticker maakt de verpakking een slordige indruk die de reputatie van het merk RENITEC en van de merkhouder kan schaden. Daarbij is van belang dat het hier gaat om een via de apotheek verkocht geneesmiddel, dus om een product ten aanzien waarvan het publiek bijzonder veeleisend is

E I G E N D O M

3 7 7

met betrekking tot de kwaliteit en de integriteit en waarvoor geldt dat de presentatie van het product bij het publiek dienaangaande wantrouwen kan wekken. Aan het voorgaande kan niet afdoen dat de merknaam RENITEC op twee andere plaatsen op de verpakking wel volledig is vermeld. HR: De merkhouder kan zich niet verzetten tegen (verdere) verhandeling door derden van door hem of met zijn toestemming in het verkeer gebrachte waren, tenzij hij daarvoor gegronde redenen heeft, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Op deze uitzondering kan de merkhouder geen beroep doen, indien de wijziging van de toestand van de waren blijft binnen de grenzen van de ’ompakkingsrechtspraak’ van het HvJEG. Het hof heeft dit niet miskend. Hof: De merkhouder kan ook optreden tegen de ompakkende parallelimporteur die door zijn wijze van ompakken het product zodanig presenteert, in casu door een slordige verpakking, dat daardoor de reputatie van het merk en de merkhouder wordt geschaad. Dit zich mogen verzetten is niet beperkt tot de situatie dat sprake is van ernstige schade aan de reputatie van het merk. Het Dior/Evora arrest, waar Euromedica zich op beroept, heeft betrekking op reclameuitingen en dus op een andere situatie dan de onderhavige. HR: Zie rov. 43 van het Dior/Evora-arrest, waar het HvJEG onder verwijzing naar rov. 75 van zijn arrest Bristol-Myers Squibb de regel herhaalt dat de merkhouder een gerechtvaardigd belang heeft zich te verzetten tegen ompakking van zijn merkproducten indien de presentatie van de omgepakte producten de reputatie van het merk kan schaden. Hof: Als Euromedica er voor kiest om bij de ompakking te volstaan met het bevestigen van een sticker, dan dient zij dat zodanig te doen dat daardoor de merknaam volledig leesbaar blijft en dus geen slordige indruk wordt gewekt, het hanteren van een uniforme stickermaat levert geen rechtvaardiging op. De vermelding van het beeldmerk (logo) van Euromedica levert ook een inbreuk op het merkrecht van Merck op. Dit gaat verder dan voor de ompakking noodzakelijk is, nu volstaan had kunnen worden met enkel de vermelding van de naam van Euromedica als ompakker. Bovendien wordt door die vermelding de onjuiste indruk gewekt dat tussen Merck en Euromedica een commerciële relatie bestaat, waardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van het product kan ontstaan, namelijk dat het product afkomstig is van fabrikant en parallelimporteur gezamenlijk. Bovendien wekt het de onjuiste indruk dat Merck heeft ingestemd met de ompakking door Euromedica. HR: Dat niet hoeft te worden vermeld dat ompakking zonder toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden, wil niet zeggen dat het de ompakker vrijstaat de onjuiste indruk te wekken dat de merkhouder wél met de ompakking heeft ingestemd. Hof: Ook het feit dat op de bijsluiter van RENITEC het beeldmerk van Euromedica is afgebeeld, terwijl niet wordt vermeld dat Merck de merkhouder is, levert merkinbreuk op. Daardoor wordt bij het publiek, dat de bijsluiter los van de verpakking gebruikt, hetgeen heel wel kan gebeuren, de onjuiste indruk gewekt dat RENITEC afkomstig zou zijn van Euromedica. 1 BV Euromedica Holding te Barneveld, 2 Euromedica te Barneveld, eiseressen tot cassatie, advocaten mrs. G. van der Wal en E. Grabandt, tegen 1 Merck & Co Inc te Whitehouse Station, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, 2 Merck, Sharp & Dohme BV te Haarlem,

3 7 8

B I J B L A D


3 Vianex SA te Erithrea, Griekenland, verweersters, in cassatie, advocaten aanvankelijk mrs. J.L.R.A. Huydecoper en T. Schaper, thans mr. C.J.J.C. van Nispen. a Executiegeschil, President Rechtbank te Arnhem, 17 december 1999 (mr. N.W. Huijgen) 2 De vaststaande feiten in conventie en in reconventie Op grond van de stellingen van partijen en de inhoud van de producties – alles voorzover niet dan wel onvoldoende weersproken – staat voorshands het navolgende vast. a Merck & Co. en MSD, twee ondernemingen die behoren tot hetzelfde concern, houden zich bezig met de productie, verhandeling en distributie van farmaceutische producten, waaronder het product (geneesmiddel) RENITEC. b Merck & Co. is exclusief rechthebbende (merkhouder) in de Benelux terzake van het (woord)merk RENITEC en MSD is op grond van een licentie van Merck & Co. gerechtigd het product RENITEC op de Nederlandse markt te brengen. c Vianex is licentiehouder van Merck & Co. in Griekenland voor de productie en distributie van (onder meer) RENITEC. d Euromedica houdt zich eveneens bezig met de verhandeling en distributie van farmaceutische producten. Zij importeert sedert september 1997 middels zogenaamde parallelimport het product RENITEC vanuit Griekenland (waar het product door Vianex in licentie wordt geproduceerd) en brengt het product onder dezelfde merknaam op de Nederlandse markt, waarbij het product wordt omgepakt. e Bij vonnis van de president van deze rechtbank d.d. 9 juli 1999 (hierna: het vonnis) is Euromedica onder meer veroordeeld haar inbreuken op de merkrechten van Merck ten aanzien van het merk RENITEC te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,– per overtreding tot een maximum van ƒ 1.000.000,–. f In het vonnis heeft de president onder meer overwogen: 4.6.1 Euromedica heeft in strijd met de door het EHvJ gestelde eis (r.o. 74 BMS/Paranova jo. daar gemelde eerdere jurisprudentie) verzuimd om op de buitenverpakking duidelijk de naam van de fabrikant en/of de merkgerechtigde te vermelden. Het argument van Euromedica dat de naam van de fabrikant Vianex wel op de achterzijde van de binnenverpakking (op de doordrukstrips) staat, gaat niet op. Behalve dat de naam Vianex op de strips in Griekse karakters staat vermeld, mag verondersteld worden dat het er om gaat dat de naam van de fabrikant en/of merkgerechtigde op een voor de consument of eindverbruiker duidelijk zichtbare (leesbare) plaats staat vermeld, derhalve op de buitenverpakking van het product. Voorts is de fabrikant in het onderhavige geval een – in Nederland onbekende – Griekse licentienemer van Merck, zodat het in de rede ligt dat naast of in plaats van de fabrikantnaam (ook) de naam van de merkgerechtigde op de buitenverpakking wordt vermeld. 4.6.2 Bovendien heeft Euromedica op de buitenverpakking haar eigen naam – die zij als ompakker overigens wel moet vermelden, zij het in bescheidener vorm – en in het bijzonder haar eigen beeldmerk zo prominent geëtiketteerd, dat de consument of eindverbruiker in de waan kan worden gebracht dat niet Merck & Co. maar Euromedica de merkhouder is van het product RENITEC en dat het product (mede) onder toezicht van Euromedica is gefabriceerd. Dit is tevens het geval op de bijsluiter, waar eveneens slechts de naam van Euromedica Holding als registratiehouder is vermeld. Euromedica creëert hierdoor gevaar voor verwarring ten aanzien van de herkomst van het product RENITEC.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

g Het vonnis is op 9 juli 1999 aan Euromedica betekend. h Naar aanleiding van het vonnis heeft Euromedica haar wijze van ompakking van het uit Griekenland geïmporteerde RENITEC gewijzigd, in die zin dat het product niet meer in een ander doosje wordt omgepakt, zoals voorafgaand aan het kort geding op 2 juli 1999 wel het geval was (zie bijlage 1).[Gedeeltelijk hieronder afgebeeld. Red.]

Het product wordt thans door Euromedica in Nederland op de markt gebracht in het originele (Griekse) doosje, waarop aan weerszijden Merck & Co. als merkhouder staat genoemd. Wel wordt de verpakking in Nederland geleverd met 3 doordrukstrips met ieder 10 stuks RENITEC 20 mg tabletten terwijl daarin in Griekenland slechts 1 doordrukstrip was verpakt. Op de thans geleverde (van oorsprong Griekse) verpakking is over de vermelding ’10 tablets’ een sticker geplakt met de tekst ’30 tabletten’. Voorts is op één van de zijden van de verpakking een etiket bevestigd waarop onder meer de gegevens met betrekking tot het product, het parallelregistratienummer, de naam van Euromedica Holding als registratiehouder alsmede haar beeldmerk (logo) staan (zie bijlage 2). [Gedeeltelijk hieronder afgebeeld. Red.]

De oorspronkelijke bijsluiter in de Griekse taal is vervangen door een Nederlandstalige bijsluiter (versienummer 05113F/02-99), waarop Euromedica heeft vermeld dat zij registratiehouder is, met daarbij haar adres (zie bijlage 3). [Niet overgenomen. Red.] i Met begeleidend schrijven d.d. 2 augustus 1999 heeft Euromedica aan de raadsman van Merck een voorbeeld van de nieuwe verpakking van RENITEC, zoals hierboven omschreven, toegezonden.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


j Bij schrijven d.d. 26 augustus heeft de raadsman van Merck aan de raadsman van Euromedica bericht dat Merck een aantal bezwaren heeft tegen de verpakking van RENITEC zoals Euromedica die thans hanteert voor de Nederlandse markt. k Inmiddels hanteert Euromedica nieuwe etiketten voor door haar geïmporteerde producten, waaronder RENITEC, waarbij de afbeelding van haar naam en logo iets verkleind is (zie bijlage 4). [Niet overgenomen. Red.] 3 Het geschil in conventie en in reconventie 1 Euromedica stelt dat zij aan het vonnis van 9 juli 1999 heeft voldaan en met de thans geleverde (geëtiketteerde) verpakkingen RENITEC op de Nederlandse markt geen inbreuk maakt op de merkrechten van Merck. Zij stelt achtereenvolgens – kort samengevat – dat de ompakking nodig is voor de verhandeling van de Griekse RENITEC in Nederland, dat de oorspronkelijke toestand van het product niet is aangetast, op de verpakking duidelijk leesbaar is dat Euromedica de ompakker is en niet de indruk wordt gewekt dat Euromedica de merkhouder is. Voorts lijden het product en merk niet onder een inadequate presentatie en is Merck vooraf door Euromedica geïnformeerd over de thans gehanteerde verpakking van RENITEC. Euromedica vraagt zich bovendien af of hier sprake is van ompakking, nu het geneesmiddel in de oorspronkelijke Griekse verpakking, zij het met daarin 3 doordrukstrips, wordt geleverd. Euromedica stelt dan ook dat Merck geheel ongegrond executiemaatregelen op grond van het vonnis van 9 juli 1999 neemt danwel heeft aangekondigd. 2 Euromedica vordert in conventie, samengevat, Merck te gebieden de reeds aangevangen executiemaatregelen op grond van het vonnis van 9 juli 1999 te staken en Merck te verbieden dergelijke maatregelen te treffen, met veroordeling van Merck in de kosten van de procedure. 3 Merck voert aan dat zij gerechtigd is tot het nemen van executiemaatregelen, omdat Euromedica niet heeft voldaan aan hetgeen waartoe zij bij vonnis van 9 juli 1999 is veroordeeld. Ook de nieuwe (van een etiket voorziene) verpakking van RENITEC maakt volgens Merck inbreuk op haar merkrechten. Merck voert terzake onder meer aan, dat het merk RENITEC op het doosje aan één zijde wordt verminkt omdat het etiket van Euromedica over een deel van de merknaam heen is geplakt (de laatste anderhalve letter van de merknaam vallen weg evenals de asteriks achter de merknaam). Voorts staat op het etiket behalve de naam Euromedica ook haar logo afgebeeld, waardoor volgens Merck (nog altijd) gevaar heerst voor verwarring ten aanzien van de herkomst van het product RENITEC, en ook de bijsluiter vermeldt nog steeds de naam en het logo van Euromedica. Euromedica behaalt daarmee een extra en ongeoorloofd commercieel voordeel door als het ware ’mee te liften’ op de naamsbekendheid van het merk van Merck. Euromedica maakt dan ook inbreuk op de merkrechten van Merck en heeft daarom de bij vonnis opgelegde dwangsommen verbeurd. 4 Merck vordert op haar beurt in reconventie, samengevat: 1 Euromedica te bevelen aan de raadsman van Merck volledig en schriftelijk opgave te doen, gestaafd door bewijsstukken, van het aantal door Euromedica sinds 9 juli 1999 geïmporteerde RENITEC-verpakkingen en de thans in voorraad gehouden verpakkingen, alsmede van al diegenen aan wie

E I G E N D O M

3 7 9

Euromedica het RENITEC-product heeft geleverd (met vermelding van chargenummers, naam, adres en geleverd aantal); 2 Euromedica te bevelen aan al haar afnemers van het RENITEC-product een brief te sturen, waarvan de inhoud luidt: Mijne heren, dames, Wij hebben u na 9 juli 1999 door ons uit Griekenland geïmporteerde Renitec 10 mg (dit moet zijn: 20 mg) (30 tabs) geleverd, zulks echter in strijd met een vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem d.d. 9 juli 1999. Dit is bevestigd bij vonnis in kort geding van voornoemde President d.d. Wij verzoeken u alle door ons aan u geleverde Renitecverpakkingen, zoals hierboven bedoeld, voor zover nog bij u in voorraad, per omgaande aan ons te retourneren. De kosten daaraan verbonden zullen door ons worden gedragen. Hoogachtend, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,– per overtreding, tot een maximum van ƒ 1.000.000,–, met veroordeling van Euromedica in de kosten van de procedure in reconventie. 4 De beoordeling van het geschil in conventie en in reconventie 5 Vooropgesteld moet worden dat er (nog steeds) een noodzaak tot ompakking bestaat van het door Euromedica vanuit Griekenland geïmporteerde product RENITEC om dit product geschikt te maken voor levering op de Nederlandse markt, reeds omdat een Nederlandstalige bijsluiter moet worden bijgesloten in plaats van de voor de Nederlanders onleesbare Griekse bijsluiter. Ook dient op de buitenverpakking een aantal gegevens in het Nederlands te worden vermeld, zoals de uiterste houdbaarheidsdatum, enige gebruiksvoorschriften en dergelijke. Voorts wordt RENITEC 20 mg in Nederland doorgaans voorgeschreven en verkocht per 30 tabletten, terwijl in de Griekse verpakking slechts één strip van 10 tabletten zit. Ook te dien aanzien bestaat een objectieve rechtvaardiging voor ompakking. 6 Gegeven de noodzaak tot ompakking, is Euromedica verplicht daarbij haar naam te vermelden als registratiehouder en ompakker. Het is onvermijdelijk en derhalve niet onrechtmatig dat Euromedica daardoor in zekere zin zal ’meeliften’ op de naamsbekendheid van een (bekend) merk. 7 De naamsvermelding van de registratiehouder/ompakker mag echter niet zo prominent zijn dat er bij afnemers (consument en/of eindgebruiker) verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst van het product. Daarvan was, voorshands geoordeeld, bij de oorspronkelijke verpakking van Euromedica, zoals afgebeeld in bijlage 1, wel sprake en dit heeft geleid tot het verbod als hiervoor weergegeven onder 2.e. Dit voorshands geoordeeld in tegenstelling tot de huidige verpakking waarin het product RENITEC door Euromedica wordt geleverd. Van de huidige verpakkingswijze, zoals afgebeeld in bijlage 2, kan voorshands in redelijkheid niet worden gezegd dat zij leidt tot verwarring ten aanzien van de herkomst van het product en de oorspronkelijke merkhouder. Op het originele doosje staat immers duidelijk vermeld dat Merck & Co. de merkhouder is, terwijl Euromedica op het opgeplakte etiket zichzelf uitdrukkelijk slechts presenteert als registratiehouder en groothandelaar.

3 8 0

B I J B L A D


De omstandigheid dat Euromedica daarbij ook haar logo plaatst doet hieraan niets toe of af. 8 Ten aanzien van de bijsluitertekst wordt overwogen dat deze een onderdeel vormt van de verpakking als geheel. In die context is de betreffende rechtsoverweging (4.6.2) in het vonnis van 9 juli 1999 ook gegeven. Als omtrent de huidige buitenverpakking thans geen verwarringsgevaar aanwezig wordt geacht, dan is niet aannemelijk dat dit alsnog het geval is naar aanleiding van de bij de verpakking gevoegde bijsluiter. Ten aanzien van de bijsluitertekst is bovendien destijds geen zelfstandige eis ingesteld, zodat van overtreding van het vonnis – tot nu toe – in dat opzicht dan ook geen sprake is, ook al is het op zichzelf wel aan te bevelen dat Euromedica de naam van Merck & Co. als merkhouder op de bijsluiter vermeldt, hetgeen Vianex ook doet op de Griekse bijsluiter van RENITEC. MSD vermeldt op de bijsluiter van de door haar als licentiehouder van Merck & Co. op de Nederlandse markt gebrachte verpakkingen RENITEC 20 mg (alleen) haar eigen naam en logo. Het gebruik van een logo door de registratiehouder en ompakker naast vermelding van haar naam op het etiket en/of de bijsluiter levert voorshands geoordeeld geen zelfstandige overtreding op van het Besluit etikettering en bijsluiter farmaceutische producten. 9 De door Merck aangevoerde verminking van haar merk wordt vooralsnog niet van dien aard geacht dat dit merkinbreuk oplevert. Aan één zijde van de verpakking wordt door het etiket van Euromedica anderhalve letter van het woord RENITEC en de asteriks afgeplakt, maar het (woord)merk wordt weer op het etiket vermeld. Bovendien is er hier sprake van een zekere rechtvaardiging aan de zijde van Euromedica, die heeft verklaard talloze geneesmiddelen te importeren, waarbij ook veel producten in grotere verpakkingen, zodat zij een bepaalde standaardafmeting hanteert voor haar etiketten, die voldoende duidelijk leesbaar alle noodzakelijke informatie ten behoeve van de consument/ eindgebruiker moet kunnen bevatten. 10 Het vorenoverwogene leidt tot het voorlopig oordeel dat Euromedica vooralsnog geen inbreuk maakt op de merkrechten van Merck en derhalve geen dwangsommen heeft verbeurd, zodat haar vordering in conventie voor toewijzing vatbaar is. 11 Het voorgaande leidt tevens tot de conclusie dat er geen grond is voor de door Merck in reconventie gevorderde voorzieningen, zodat deze dienen te worden afgewezen. 12 Merck zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure zowel in conventie als in reconventie worden verwezen. 5 De beslissing De president, rechtdoende in kort geding, in conventie 1 gebiedt Merck om de ten tijde van dit vonnis reeds aangevangen maatregelen tot tenuitvoerlegging van het tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 9 juli 1999 te staken en gestaakt te houden; 2 verbiedt Merck om dergelijke maatregelen als hiervoor bedoeld te treffen zolang en voor zover Euromedica het product RENITEC 20 mg levert op de Nederlandse markt in de verpakking zoals weergegeven in bijlage 2 van dit vonnis;

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

3 veroordeelt Merck in de kosten van de procedure tot aan deze uitspraak aan de zijde van Euromedica bepaald op ƒ 1.550,– voor salaris en ƒ 507,22 voor verschotten (ƒ 400,– wegens griffierecht en ƒ 107,22 wegens het exploit van dagvaarding); 4 verklaart dit vonnis tot zover uitvoer bij voorraad; in reconventie 5 weigert de gevorderde voorzieningen; enz. b Gerechtshof te Arnhem, 9 mei 2ooo (mrs. A.P.M. Houtman, A. Smeeïng-van Hees en C.P. Aubel) 4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep Het gaat hier om een executiegeschil waarin de vraag centraal staat of Euromedica aan het tussen partijen gewezen vonnis van 9 juli 1999 heeft voldaan. Bij dat vonnis is Euromedica (onder meer) veroordeeld de inbreuken op de merkrechten van Merck ten aanzien van het merk RENITEC te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10. 000,– per overtreding tot een maximum van ƒ 1.000.000,–. 4.2 Tussen partijen is thans onder meer in geschil of voormelde veroordeling slechts betrekking heeft op de toen aan de orde zijnde verpakking en dus niet op de huidige verpakking omdat dit een volstrekt ander product zou zijn (stelling Euromedica) dan wel of deze veroordeling betrekking heeft op elke merkinbreuk (stelling Merck). 4.3 Kennelijk is dit laatste volgens de president het geval, nu de president in het vonnis van 17 december 1999 is ingegaan op de argumenten van Merck die inhouden dat Euromedica nog steeds merkinbreuk pleegt, omdat zij a haar eigen beeldmerk (logo) op de verpakking van RENITEC vermeldt; b op de bijsluiter slechts haar eigen naam en beeldmerk (logo) vermeldt en niet die van Merck als de gerechtigde op het merk RENITEC; c het merk RENITEC verminkt door, aan één zijde van de verpakking, over de laatste twee letters van RENITEC en over het teken  een sticker te plakken met daarop onder meer haar naam, logo en parallelregistratienummer. 4.4 Gelet hierop alsmede gelet op de formulering van het vonnis van 9 juli 1999, gaat het hof, evenals de president, ervan uit dat in het vonnis van 9 juli 1999 een algemeen verbod tot merkinbreuk is gegeven. Beoordeeld dient dus te worden of de thans door Euromedica gehanteerde verpakking, te weten de originele Griekse verpakking waarop zij de onder 4.3 sub c bedoelde sticker heeft geplakt, en de bijsluiter al of niet merkinbreuk opleveren. 4.5 Naar het voorlopig oordeel van het hof is ook thans sprake van merkinbreuk waartegen Merck zich kan verzetten en dus van overtreding van het vonnis van 9 juli 1999. 4.6 Het feit dat de sticker over de laatste twee letters van het merk RENITEC en over het teken  is geplakt levert merkinbreuk op. Immers, door deze wijze van bevestigen van de sticker maakt de verpakking een slordige indruk die de reputatie van het merk RENITEC en van de merkhouder Merck kan schaden. Daarbij is van belang dat het hier gaat om een via de apotheek verkocht geneesmiddel, dus om een product ten aanzien waarvan het publiek bijzonder veeleisend is met betrekking tot de kwaliteit en de integriteit en waarvoor geldt

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


dat de presentatie van het product bij het publiek dienaangaande vertrouwen kan wekken. Aan het voorgaande kan niet afdoen dat de merknaam RENITEC op twee andere plaatsen op de verpakking wèl volledig is vermeld. 4.7 Het hof verwerpt het argument van Euromedica dat de oorspronkelijke toestand van het product RENITEC zelf, het geneesmiddel, door deze wijze van ompakken niet is aangetast. Dit is niet allesbepalend. De merkhouder kan ook optreden tegen de ompakkende parallelimporteur die door zijn wijze van ompakken het product zodanig presenteert, in casu door een slordige verpakking, dat daardoor de reputatie van het merk en de merkhouder kan worden geschaad. Anders dan Euromedica betoogt, is dit zich mogen verzetten door de merkhouder niet beperkt tot de situatie dat sprake is van ernstige schade aan de reputatie van het merk. Het arrest waarop Euromedica zich beroept (HvJ EG 4-111997, BIE 1998/41 inzake Dior/Evora) heeft betrekking op reclame-uitingen en dus op een andere situatie dan de onderhavige. 4.8 Het hof verwerpt voorts het – door de president gehonoreerde – argument van Euromedica dat het feit dat zij een uniforme stickermaat voor de door haar geïmporteerde producten hanteert, hetgeen volgens Euromedica in de branche gebruikelijk is, een zekere rechtvaardiging oplevert dat slechts twee letters van het merk RENITEC worden bedekt door de sticker. Immers, als Euromedica ervoor kiest om bij de ’ompakking’ te volstaan met het bevestigen van een sticker dan dient zij dat zodanig te doen dat daardoor de merknaam volledig leesbaar blijft en dus geen slordige indruk wordt gewekt. 4.9 Naar het voorlopig oordeel van het hof levert ook de vermelding van het beeldmerk (logo) van Euromedica op de verpakking een inbreuk op het merkrecht van Merck op. Dit gaat verder dan voor de ompakking noodzakelijk is, nu volstaan had kunnen worden met enkel de vermelding van de naam van Euromedica als ompakker. Bovendien wordt door de vermelding van het beeldmerk van Euromedica op de verpakking de onjuiste indruk gewekt bij het in aanmerking komend publiek dat tussen Merck en Euromedica een commerciële relatie bestaat, waardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van het product kan ontstaan, namelijk dat het product afkomstig is van fabrikant en parallelimporteur gezamenlijk. Bovendien wekt het de onjuiste indruk dat Merck heeft ingestemd met de ompakking door Euromedica. 4.10 Ook het feit dat op de bijsluiter van RENITEC het beeldmerk van Euromedica is afgebeeld, terwijl niet wordt vermeld dat Merck de merkhouder is, levert merkinbreuk op. Daardoor wordt bij het publiek, dat de bijsluiter los van de verpakking gebruikt, hetgeen heel wel kan gebeuren, de onjuiste indruk gewekt dat RENITEC afkomstig zou zijn van Euromedica. Het hof is het oneens met het oordeel van de president dat ten aanzien van de bijsluitertekst geen zelfstandige eis is ingesteld, zodat van overtreding van het vonnis van 9 juli 1999 geen sprake zou zijn. Immers, Merck heeft het door haar gevorderde algemene verbod van merkinbreuk mede gebaseerd op de afbeelding door Euromedica van haar beeldmerk op de bijsluiter. 4.11 Op grond van het voorgaande komt het hof, anders dan de president, tot het voorlopig oordeel dat Euromedica inbreuk maakt op het merkrecht van Merck, zodat de vordering in conventie van Euromedica tot – kort gezegd – een

E I G E N D O M

3 8 1

gebod aan Merck om de executie van het vonnis van 9 juli 1999 te staken, alsnog moet worden afgewezen. 4.12 De vordering van Merck in reconventie is, nu sprake is van merkinbreuk door Euromedica, in beginsel toewijsbaar. Merck heeft hierbij ook belang ter bepaling van het aantal van de merkinbreuken en ter beperking van de omvang van haar schade. Echter, niet toegewezen wordt het gevorderde bevel om opgave te doen van het aantal door Euromedica geïmporteerde RENITEC-verpakkingen en van het aantal in voorraad gehouden RENITEC-verpakkingen die nog niet zijn omgepakt (van de gewraakte sticker en bijsluiter zijn voorzien), want dit levert nog geen merkinbreuk op. 5 Slotsom Het hoger beroep is gegrond. Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd. De vordering in conventie van Euromedica zal alsnog worden afgewezen met haar veroordeling in de kosten van dit geding in eerste aanleg. De vordering in reconventie van Merck zal alsnog worden toegewezen zoals hierboven aangegeven. Euromedica zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding in eerste aanleg. Euromedica zal als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep. 6 De beslissing Het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding: 6.1 vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de president van de rechtbank te Arnhem van 17 december 1999; en opnieuw rechtdoende: 6.2 in conventie: wijst het gevorderde af; veroordeelt Euromedica in de kosten van dit geding in eerste aanleg, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Merck begroot op ƒ 400,– voor verschotten en op ƒ 1.550,– voor salaris; 6.3 in reconventie: beveelt Euromedica om binnen zeven dagen na betekening van dit arrest aan de raadsman van Merck volledig en schriftelijk opgave te doen, gestaafd door bewijsstukken van het aantal door Euromedica sedert 9 juli 1999 in voorraad gehouden, omgepakte RENITEC-verpakkingen, alsmede volledig en schriftelijk opgave te doen van al diegenen aan wie Euromedica het omgepakte RENITEC-product heeft geleverd, met vermelding van de charge-nummers, alsmede van naam en adres en het aantal geleverde verpakkingen; beveelt Euromedica om binnen tien dagen na betekening van dit arrest aan al diegenen aan wie zij het omgepakte RENITEC-product heeft geleverd een brief te zenden met de navolgende inhoud en zonder toevoegingen of commentaar en met kopie aan de raadsman van Merck: Mijne dames en heren, Wij hebben u na 9 juli 1999 door ons uit Griekenland geïmporteerde RENITEC 10 mg. (30 tabs) geleverd, zulks echter in strijd met een vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Arnhem d.d. 9 juli 1999. Dit is bevestigd bij arrest in kort geding van het gerechtshof te Arnhem d.d. 9 mei 2000.

3 8 2

B I J B L A D


Wij verzoeken u alle door ons aan u geleverde RENITECverpakkingen, zoals hierboven bedoeld, voorzover nog bij u in voorraad, per omgaande aan ons te retourneren. De kosten daaraan verbonden zullen door ons worden gedragen. Hoogachtend, bepaalt dat indien aan een of meer van bovenstaande bevelen niet wordt voldaan, Euromedica een dwangsom van ƒ 10.000,– per overtreding zal verbeuren, echter tot een maximum van in totaal ƒ 1.000.000,–; enz. c Conclusie A.-G. F.F. Langemeijer, 18 januari 2002 2 Bespreking van het cassatiemiddel 2.1 De onderdelen 2 tot en met 5 van het cassatiemiddel (onderdeel 1 bevat geen klacht) hebben betrekking op de uitleg die het hof heeft gegeven aan de reikwijdte van het bevel dat in het dictum (punt 5.1) van het eerste kortgedingvonnis aan Euromedica was gegeven. 2.2 In het eerste kort geding en ook in het debat in cassatie is aandacht besteed aan de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Ik vat deze kort samen. In het arrest HvJ EG 23 mei 1978, NJ 1979, 336 m.nt. LWH (Hoffmann-La Roche/Centrafarm) werd beslist dat een merkhouder, die zich op grond van zijn merkrecht tegen parallelimport verzet, zich schuldig kan maken aan een verboden verkapte beperking van de vrijheid van goederenverkeer binnen de E.E.G. wanneer – komt vast te staan dat de wijze waarop de merkgerechtigde zijn merkrecht gebruikt, zijn afzetsysteem mede in aanmerking genomen, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lid-staten zal bijdragen; – wordt aangetoond dat de oorspronkelijke toestand van het product bij ompakking ongemoeid blijft; – de merkgerechtigde tevoren van de verhandeling van het omgepakte product in kennis wordt gesteld en – op de nieuwe verpakking wordt vermeld door wie het product is omgepakt.3 2.3 De Merkenharmonisatierichtlijn4 bepaalt in art. 7: 1 Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. 2 Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. 2.4 Het vraagstuk hoe art. 7 van de Merkenharmonisatierichtlijn en de bestaande jurisprudentie over het ompakken zich tot elkaar verhouden, kwam aan de orde in de op 11 juli 1996 door het HvJ EG gewezen arresten.5 Hierin werd overwogen dat art. 7 lid 1 van de richtlijn zich ertegen verzet dat Zie ook: HvJ EG 3 december 1981, NJ 1983, 42 (Pfizer/Eurim-Pharm); P.A.C.E. van der Kooij, Ompakking van merkproducten volgens nationaal en EEG-recht, TVVS 1983 blz. 40 e.v. 4 Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, Pb EG L 40. Zie voor de implementatie van deze bepaling in de Benelux: art. 13.A lid 8, thans lid 9, BMW. 5 HvJ EG 11 juli 1996, NJ 1997, 129 (Bristol-Myers Squibb, Boehringer resp. Bayer, telkens tegen Paranova); HvJ 11 juli 1996, NJ 1997, 130 (Eurim-Pharm tegen Beiersdorf, Boehringer resp. Carlo Erba), m.nt. DWFV onder nr. 130.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

een merkhouder, behoudens onder de in art. 7 lid 2 genoemde voorwaarden, met een beroep op zijn merkrecht een importeur verbiedt een product te verhandelen dat door de merkhouder of met diens toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer is gebracht, ook al heeft die importeur het product in een nieuwe verpakking omgepakt en daarop het merk opnieuw aangebracht zonder toestemming van de merkhouder.6 Art. 7 lid 2 van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de merkhouder zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product wanneer de importeur het heeft omgepakt en het merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij aan de vier in het arrest Hoffmann-La Roche/Centrafarm genoemde voorwaarden is voldaan.7 Het HvJ EG heeft deze vier voorwaarden nader uitgewerkt.8 2.5 Ten aanzien van de eerste voorwaarde (kunstmatige afscherming) heeft het HvJ EG overwogen dat de merkhouder zich tegen ompakking van het product in een nieuwe buitenverpakking kan verzetten wanneer de (parallel-)importeur voor een verpakking kan zorgen die in de LidStaat van invoer mag worden verhandeld, bij voorbeeld door op de oorspronkelijke buiten- of binnenverpakking nieuwe etiketten aan te brengen in de taal van de Lid-Staat van invoer, een nieuwe bijsluiter of nieuwe informatie in de taal van de Lid-Staat van invoer bij te voegen. De bevoegdheid van de houder van een in een Lid-Staat beschermd merk om zich te verzetten tegen de verhandeling van omgepakte producten onder dit merk dient immers slechts te worden beperkt voor zover de door de (parallel-)importeur uitgevoerde ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de Lid-Staat van invoer.9 2.6 Ten aanzien van de tweede voorwaarde (oorspronkelijke toestand product) heeft het HvJ EG overwogen dat m.b.t. onder meer het aanbrengen van stickers op flesjes en het bijvoegen in de verpakking van een nieuwe bijsluiter in de taal van de Lid-Staat van invoer, er geen reden is om aan te nemen dat de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product daardoor rechtstreeks wordt aangetast.10 2.7 Ten aanzien van de derde voorwaarde (kennisgeving aan merkhouder) heeft het HvJ EG toegevoegd dat de merkhouder kan eisen dat hem tevoren een monster wordt toegestuurd (rov. 78). Ter uitwerking van en in aanvulling op de vierde voorwaarde (vermelding op nieuwe verpakking) worden door het HvJ EG de volgende eisen gesteld: – Op de buitenverpakking dient duidelijk leesbaar te worden vermeld wie het product heeft omgepakt. Niet wordt geëist dat uitdrukkelijk op de verpakking wordt vermeld dat de ompakking heeft plaatsgevonden zonder toestemming van de merkhouder. De merkhouder mag de eis stel-

6

3

E I G E N D O M

Rov. 29 van het arrest B.M.S./Paranova. Rov. 50 van het arrest B.M.S./Paranova. 8 De arresten van 11 juli 1996 zijn besproken door M.R. Mok in TVVS 1996 blz. 290-292, door R. Ludding in SEW 1998 blz. 159 e.v. en door C. Seville, Common Market Law Review 1997, blz. 1039 e.v. Zie ook: H.W. Wevers Bettink, NTER 1997 blz. 51 e.v.; Chr. Koenig, Chr. Engelmann en C. Sander, Parallelhandelsbeschränkungen im Arzneimittelbereich und die Freiheit des Warenverkehrs, GRUR Int. 2001 blz. 919-927. 9 Rov. 55-56 van het arrest B.M.S./Paranova. 10 Rov. 64 van het arrest B.M.S./Paranova; in de daarop volgende overwegingen worden enkele – in het onderhavige geschil niet aan de orde zijnde – vormen van indirecte aantasting genoemd. 7

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


len dat op de buitenverpakking duidelijk wordt vermeld wie het product heeft gefabriceerd. – Zelfs wanneer de verpakking de naam vermeldt van degene die het product heeft omgepakt, valt niet uit te sluiten dat de reputatie van het merk (en dus van de merkhouder) toch te lijden kan hebben van een inadequate presentatie van het omgepakte product. Hierbij moeten de aard van het product en de markt waarvoor het is bestemd in aanmerking worden genomen. Wat farmaceutische producten betreft, moet er rekening mee worden gehouden dat het publiek veeleisend is m.b.t. de kwaliteit en de integriteit van het product. Een defecte verpakking, een verpakking van slechte kwaliteit of een slordige verpakking kan de reputatie van het merk schaden. Evenwel kan verschil maken of het product rechtstreeks aan consumenten wordt geleverd dan wel in ziekenhuizen wordt toegediend.11 2.8 Nadien is de rechtsontwikkeling voortgeschreden. Zie o.m. HvJ EG 20 maart 1997, NJ 1998, 379 (Phytheron/ Bourdon over doorvoerproblematiek); HvJ EG 4 november 1997, NJ 2001, 132 m.nt. J.H. Spoor onder nr. 134 (Dior/ Evora over beweerdelijke reputatieschade); HvJ EG 11 november 1997, NJ 1999, 216 m.nt. DWFV (Loendersloot/ Ballantine over het heretiketteren van whiskyflessen onder verwijdering van het oorspronkelijke identificatienummer); HvJ EG 12 oktober 1999, NJ 2000, 136 (Pharmacia & Upjohn/Paranova over de vervanging van een merk); HvJ EG 20 november 2001, n.n.g. (zaaknrs. C 414/99 – C 416/99; Davidoff/A&G resp. Levi Strauss/Tesco en Levi Strauss/Costco, o.m. over de uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder). Voor de beoordeling van het onderhavige geschil blijven de arresten van 11 juli 1996 evenwel het uitgangspunt. 2.9 In het vonnis van 9 juli 1999 – het vonnis dat Merck wil executeren – heeft de president de wijze van ompakken door Euromedica getoetst aan de voorwaarden genoemd in HvJ EG 11 juli 1996. De president heeft een objectieve noodzaak aanwezig geacht voor het ompakken, te weten het taalverschil dat een nieuwe bijsluiter nodig maakt12 en daarnaast de omstandigheid dat in de Nederlandse receptenpraktijk een verpakking met 30 tabletten gebruikelijk is (i.p.v. een met 10 tabletten zoals in Griekenland). Vervolgens heeft de president in rov. 4.5 geconstateerd dat Euromedica had verzuimd de merkhouder tevoren van het ompakken in kennis te stellen. In rov. 4.6 was de president van oordeel dat de toenmalige wijze van ompakken door Euromedica (het ompakken in een nieuw doosje) veel ingrijpender was dan noodzakelijk en op een zodanige wijze werd uitgevoerd dat het ompakken afbreuk deed aan de herkomstfunctie van het merk van Merck c.s. Dit oordeel heeft de president als volgt gepreciseerd: 4.6.1 Euromedica heeft in strijd met de door het EHvJ gestelde eis (...) verzuimd om op de buitenverpakking duidelijk de naam van de fabrikant en/of de merkgerechtigde te vermelden. (...) Voorts is de fabrikant in het onderhavige geval een – in Nederland onbekende – Griekse 11

Rov. 70 – 77 van het arrest B.M.S./Paranova. Vgl. Richtlijn 92/27/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de etikettering en de bijsluiter van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, Pb EG L 113, en het ter uitvoering daarvan vastgestelde Besluit etikettering en bijsluiter farmaceutische producten (KB 29 juni 1994, Stb. 524; S&J-editie 129-Ia). Dit laatste besluit vereist in art. 2 (buitenverpakking) en art. 7 (bijsluiter) o.m. de vermelding van naam en adres van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen.

12

E I G E N D O M

3 8 3

licentienemer van Merck, zodat het in de rede ligt dat naast of in plaats van de fabrikantnaam (ook) de naam van de merkgerechtigde op de buitenverpakking wordt vermeld. 4.6.2 Bovendien heeft Euromedica op de buitenverpakking haar eigen naam – die zij als ompakker overigens wel moet vermelden, zij het in bescheidener vorm – en in het bijzonder haar eigen beeldmerk zo prominent geëtiketteerd, dat de consument of eindverbruiker in de waan kan worden gebracht dat niet Merck & Co. maar Euromedica de merkhouder is van het product RENITEC en dat het product (mede) onder toezicht van Euromedica is gefabriceerd. Dit is tevens het geval op de bijsluiter, waar eveneens slechts de naam van Euromedica Holding als registratiehouder is vermeld. Euromedica creëert hierdoor gevaar voor verwarring ten aanzien van de herkomst van het product RENITEC. 2.10 Er is een geschil ontstaan over de reikwijdte van het door de president gegeven bevel. Omdat het vonnis Euromedica verbiedt de inbreuken op de merkrechten van Merck ten aanzien van het merk RENITEC ’te staken en gestaakt te houden’, leest Euromedica het vonnis zó dat dit rechterlijk bevel alleen terugslaat op de inbreuken die in de daaraan voorafgaande overwegingen worden geconstateerd, dus alleen betrekking heeft op de situatie toen Euromedica het product ompakte in een eigen doosje. Aangezien Euromedica dit niet meer doet sedert het eerste kortgedingvonnis – Merck c.s. hebben in dit executiegeschil het tegendeel niet gesteld – en inmiddels een geheel andere wijze van ompakken hanteert, heeft Euromedica in haar visie het rechterlijk bevel niet overtreden. 2.11 Merck c.s. lezen het dictum van het eerste kortgedingvonnis anders. Zij zien daarin een verbod aan Euromedica om inbreuk te maken op het uitsluitend recht van Merck & Co. op het merk RENITEC door een wijze van ompakken in strijd met de normen van de jurisprudentie van het HvJ EG. Aangezien ook de nieuwe verpakkingswijze van Euromedica (d.w.z. het ompakken van 30 tabletten in het Griekse doosje met een sticker en een nieuwe bijsluiter) niet voldoet aan de door het HvJ EG gestelde voorwaarden, is volgens Merck c.s. sprake van merkinbreuk en daarmee sprake van een overtreding van het door de president gegeven bevel. 2.12 Het hof heeft het standpunt van Merck c.s. gevolgd en is ervan uitgegaan dat in het eerste kortgedingvonnis ’een algemeen verbod tot merkinbreuk is gegeven’ (rov. 4.4). Vervolgens heeft het hof (in rov. 4.5, 4.6, 4.9 en 4.10) onderzocht of de nieuwe verpakkingswijze van Euromedica merkinbreuk oplevert. Dit roept de vraag op, hoeveel vrijheid de rechter in een executiegeschil heeft om het te executeren vonnis zelfstandig uit te leggen. 2.13 Art. 3:296 lid 1 BW bepaalt dat degene die jegens een ander verplicht is iets te doen of na te laten, op vordering van de gerechtigde door de rechter daartoe wordt veroordeeld tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt. De rechter behoeft zich dus niet te beperken tot het verbieden van herhaling van schendingen die hebben plaatsgevonden. Een verbod of gebod kan reeds worden opgelegd bij een dreigende schending. Hoe moet een dergelijk verbod of gebod worden geformuleerd? Een precieze formulering biedt meer rechtszekerheid, maar heeft (in het bijzonder in zaken van intellectuele eigendom) het nadeel dat de inbreukmaker een andere vorm kan kiezen die óók inbreuk maakt op het uitsluitend recht, maar nét buiten de grens van het uitgesproken verbod of gebod valt. De gerechtigde moet dan (elke

3 8 4

B I J B L A D


keer) weer opnieuw een procedure aanspannen om ook die nieuwe vorm door de rechter te laten verbieden. Een ruime formulering van het verbod of gebod ondervangt dit probleem maar kan leiden tot executieproblemen, wanneer niet duidelijk is wat wél en wat níet onder het verbod valt.13 In HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445 m.nt. GJS (Lexington), óók een geval waarin werd aangevoerd dat een rechterlijk verbod van merkinbreuk was overtreden, werd onder meer overwogen: dat indien daarbij, gelijk veelal het geval zal zijn, de vorm welke een dreigende inbreuk in feite zal aannemen, niet nauwkeurig valt te voorzien, de omschrijving van het verbod slechts in algemeen gestelde termen kan geschieden; dat een dergelijk in algemene termen vervat verbod niettemin zal moeten voldoen aan den eis dat in de omschrijving van het verbod een afdoende afbakening wordt gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder het verbod begrepen is; (...) dat (...) een redelijke uitlegging van een verbod als het onderhavige veeleer meebrengt de draagwijdte daarvan beperkt te achten tot handelingen, waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door den rechter verboden, opleveren.14 2.14 In het executiegeschil dat werd berecht in HR 20 mei 1994, NJ 1994, 652 m.nt. HER, had het hof een bepaalde uitleg gegeven aan de desbetreffende veroordeling (het ging om een rechterlijk bevel tot het verstrekken van overzichten teneinde het de eisende partij mogelijk te maken haar provisieaanspraken jegens de veroordeelde partij te berekenen). Bij het geven van die uitleg had het hof het doel en de strekking van de desbetreffende veroordeling tot richtsnoer genomen, in die zin dat de veroordeling niet verder strekte dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel. De Hoge Raad onderschreef deze maatstaf. De annotator wijst erop dat de maatstaf van het Lexington-arrest passend is wanneer het gaat om een algemeen geformuleerd verbod, doch tekort kan schieten wanneer het, zoals in NJ 1994, 652, gaat om een gebod tot het verrichten van bepaalde handelingen.15 Mijn slotsom is, dat voor het onderhavige executiegeschil nog onverkort de maatstaf van het Lexington-arrest geldt. De tegenwerping van Merck c.s., dat het beroep op het Lexington-arrest een ongeoorloofd novum in cassatie zou zijn,16 heeft mij niet overtuigd: het gaat om een rechtsnorm die het hof ingevolge art. 48 Rv zo nodig ambtshalve diende toe te passen.

13

Zie voor een brede uiteenzetting van dit probleem de conclusie van de A-G Vranken voor HR 20 mei 1994, NJ 1994, 652. Zie ook HR 1 december 1995, NJ 1996, 510 m.nt. DWFV, waar het niet een executiegeschil betrof doch een beroep tegen (de formulering van) het veroordelend vonnis. 14 De regel werd herhaald in HR 18 februari 1966, NJ 1966, 208 en geldt inmiddels als vaste rechtspraak; zie ook HR 14 oktober 1988, NJ 1989, 36 en de daaraan voorafgaande conclusie van de A-G Asser met verdere verwijzingen. Zie ook: H. Oudelaar, Civielrechtelijke executiegeschillen, diss. 1992, hoofdstuk IV. 15 Zie ook nog: HR 15 mei 1998, NJ 1999, 569 m.nt. HJS, waar het ging om de vraag of een verbod met dwangsomsanctie gold per bakje of per gebruikelijke handelsverpakking. De uitleg door het hof (in laatstbedoelde zin) werd door de Hoge Raad beschouwd als van feitelijke aard en niet onbegrijpelijk. 16 S.t. Merck c.s. punt 2; cassatiedupliek punt 8.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

2.15 In subonderdeel 3.3.1, dat ik als eerste wil bespreken,17 wordt geklaagd dat het hof de maatstaf van het Lexingtonarrest heeft geschonden door ervan uit te gaan dat in het eerste kortgedingvonnis een algemeen verbod van merkinbreuk aan Euromedica is opgelegd. Ik acht deze klacht gedeeltelijk gegrond, namelijk voor zover het hof in rov. 4.6 merkinbreuk heeft aangenomen op de grond dat de sticker van Euromedica gedeeltelijk over het merk RENITEC is geplakt en de verpakking na het ompakken daardoor een slordige indruk maakt, die de reputatie van de merkhouder kan schaden.18 Dat is een kwestie die in het eerste kort geding niet aan de orde was en evenmin aan de orde kón zijn omdat Euromedica het geneesmiddel toen nog in een eigen doosje ompakte in plaats van een sticker op het (Griekse) doosje te plakken. Door in dit opzicht een overtreding van de veroordeling in het eerste kortgedingvonnis aan te nemen heeft het hof n.m.m. de maatstaf van het Lexington-arrest geschonden. In elk geval – en dat is de klacht van subonderdeel 3.3.2 – heeft het hof zijn oordeel in dit opzicht niet naar behoren met redenen omkleed. Om de hierna te bespreken reden leidt deze gedeeltelijke gegrondbevinding echter niet tot cassatie. 2.16 Voor het overige acht ik de klachten van de subonderdelen 3.3.1 en 3.3.2 ongegrond. Uitgangspunt kan zijn dat de formulering van het dictum niet allesbepalend is. De lezer van het eerste kortgedingvonnis – zo ook de rechter in een executiegeschil – zal de rechtsoverwegingen van het te executeren vonnis nalopen en onderzoeken of inbreuken als bedoeld in die overwegingen zich na betekening van het vonnis nog hebben voorgedaan.19 De rechter in het executiegeschil zal dus onderzoeken of Euromedica de merkhouder tevoren in kennis heeft gesteld van haar (gewijzigde) verpakking.20 Daarnaast zal de rechter in het executiegeschil (aan de hand van rov. 4.6.1 en 4.6.2 van het te executeren vonnis) onderzoeken of de naam van de merkhouder (Merck & Co.) duidelijk leesbaar is vermeld op de buitenverpakking en of Euromedica haar eigen naam en beeldmerk niet zó prominent op de buitenverpakking en/of op de bijsluiter afdrukt dat de consument in de waan kon worden gebracht dat niet Merck & Co., maar Euromedica de merkhouder van RENITEC is en dat dit product (mede) onder toezicht van Euromedica is geproduceerd. Dit alles in het licht van de maatstaf uit het eerste kortgedingvonnis, namelijk: of de wijze van ompakken/verpakken ingrijpender is dan noodzakelijk en op een zodanige wijze wordt uitgevoerd dat zij afbreuk doet aan de herkomstfunctie van het merk van Merck c.s. 2.17 Het hof heeft deze toetsing verricht. Dat het hof ten aanzien van de vermelding van het beeldmerk van Euromedica er een veel stringentere opvatting op nahoudt dan waarvan de president in het executiegeschil blijk gaf, duidt nog niet op miskenning van de maatstaf van het Lexingtonarrest. Evenmin behoefde de redengeving in dit opzicht na17

Ik beschouw subonderdeel 3.2 slechts als een inleiding tot de daarop volgende klachten. Subonderdeel 3.1 komt separaat aan de orde. 18 Het hof doelt met dit laatste kennelijk op rov. 75-76 van het arrest B.M.S./Paranova. 19 Wanneer die vraag bevestigend wordt beantwoord, zou in theorie nog de vraag aan de orde kunnen komen of de executant misbruik maakt van zijn executiebevoegdheid. Zie voor de daarbij aan te leggen maatstaven: HR 22 april 1983, NJ 1984, 145 m.nt. WHH. 20 Dat is onderzocht. Euromedica heeft ten aanzien van de nieuwe verpakkingswijze aan deze eis voldaan: zie rubriek 1.1.6 hiervoor.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


dere toelichting om begrijpelijk te zijn. Subonderdeel 3.3.3 hangt met het voorgaande samen. Ook al is de wijze van ompakken door Euromedica een geheel andere dan voorheen (niet langer ompakken in een eigen doosje, maar ompakken van 30 tabletten in het originele Griekse doosje met een sticker en een eigen bijsluiter), dit neemt niet weg dat het hof het eerste kortgedingvonnis zodanig heeft kúnnen uitleggen dat het rechterlijk bevel niet beperkt was tot de in het verleden door Euromedica gebezigde wijze van ompakken, maar dat aan Euromedica werd verboden op de wijzen als omschreven in rov. 4.6.1 en 4.6.2 inbreuk op het merkrecht van Merck & Co. te maken. De juistheid van deze, aan de feitenrechter voorbehouden uitleg kan in cassatie niet worden getoetst. De redengeving is voldoende begrijpelijk. 2.18 Onderdeel 2 klaagt dat het hof drie vragen onvoldoende heeft onderscheiden. Blijkens de toelichting21 gaat het Euromedica erom, dat het hof slechts heeft onderzocht of Euromedica zich heeft schuldig gemaakt aan merkinbreuk en of aan de voorwaarden van de zgn. ompakkingsrechtspraak is voldaan, maar heeft nagelaten te onderzoeken of er sprake is van overtreding van het door de president in het eerste kort geding gegeven bevel. Deze klacht mist feitelijke grondslag. Blijkens rov. 4.4 en 4.5 heeft het hof wel degelijk onderzocht of er sprake is van overtreding van het gegeven bevel. Subonderdeel 2.2 verwijt het hof een ’onbegrijpelijke versimpeling’ van de stellingen van Euromedica. Ook deze klacht gaat niet op. In rov. 4.2 (’onder meer in geschil’) wordt door het hof niet een volledige weergave van de stellingen van Euromedica gepretendeerd. Het geschil over de interpretatie van het eerste kortgedingvonnis is hiervoor, in alinea 2.10 en 2.11, al kort uiteengezet. Merck c.s. hebben niet bedoeld te stellen dat een willekeurige inbreuk op het merk RENITEC onder het bevel zou vallen; zo heeft het hof het ook niet opgevat. 2.19 Subonderdeel 3.1 gaat uitdrukkelijk uit van de veronderstelling dat het hof heeft uitgemaakt dat Euromedica in de periode na 9 juli 1999 dwangsommen heeft verbeurd. Deze veronderstelling mist feitelijke grondslag, omdat in dit geding noch in conventie noch in reconventie aan de rechter de vraag werd voorgelegd of Euromedica dwangsommen heeft verbeurd. In het vonnis van 17 december 1999, rov. 10, heeft de president weliswaar overwogen dat Euromedica geen dwangsommen heeft verbeurd, maar dat was slechts een (juiste) gevolgtrekking uit de toewijzing van de vordering in conventie in eerste aanleg. Uit ’s hofs arrest kan slechts worden afgeleid dat Euromedica het haar gegeven rechterlijk bevel heeft geschonden. Of daarmee ook dwangsommen zijn verbeurd, en zo ja, tot welk bedrag, heeft het hof niet vastgesteld.22 2.20 Onderdeel 4 komt met een slim argument: hoe kan het hof nu menen dat aan de maatstaf van het Lexington-arrest is voldaan – nl. dat, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, in ernst niet kan worden betwijfeld dat de handelingen inbreuken opleveren als door de president in het eerste kort geding verboden – wanneer diezelfde presi-

21

Zie de s.t. van Euromedica onder 39-42 en de cassatierepliek onder 5 en 6. 22 Daarvoor zijn, naast het feit van de overtreding, ook andere regels van belang: zie art. 611a e.v. Rv. Zie ook: A-G Vranken in NJ 1994, 652, alinea 32 e.v., over de verhouding tussen de diverse procedures; W.H. Heemskerk, Kort begrip van het executie- en beslagrecht (2001), nrs. 45 en 46.

E I G E N D O M

3 8 5

dent23 in het executiegeschil in eerste aanleg van oordeel is dat Euromedica het verbod niet heeft overtreden? Onderdeel 5 sluit hierbij aan met een (subsidiaire) motiveringsklacht. 2.21 Op één punt, reeds besproken in alinea 2.15, is de klacht gegrond maar een gedeeltelijke gegrondbevinding baat Euromedica niet indien er nog twee andere overtredingen overblijven die de beslissing in het executiegeschil zelfstandig kunnen dragen. Ten aanzien van de beide andere door het hof geconstateerde overtredingen acht ik de klacht ongegrond. De reden is lastig uit te leggen; ik wil het criterium van het Lexington-arrest niet prijsgeven. De eerste complicatie is de juridische verhouding tussen de rechter in eerste aanleg en die in hoger beroep. Wanneer aan het oordeel van een rechter in eerste aanleg – hoe goed gemotiveerd ook – zóveel gewicht wordt gehecht als het cassatiemiddel doet, zou de rechter in hoger beroep nooit tot een andersluidende materiële beslissing kunnen komen. Dat kan niet de bedoeling van het Lexington-arrest zijn. Een tweede complicatie is de omstandigheid dat president en hof het kennelijk wel met elkaar eens zijn dat, wanneer Euromedica zonder noodzaak haar eigen beeldmerk op de verpakking vermeldt (respectievelijk: haar eigen naam en beeldmerk op de bijsluiter vermeldt terwijl Merck & Co. niet op de bijsluiter als merkhouder wordt genoemd) en het gevolg daarvan is dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van het merk van Merck c.s., het gebod zoals gegeven in het dictum van het eerste kortgedingvonnis wordt overtreden. Met andere woorden: over de reikwijdte van het verbod bestaat geen verschil van mening tussen de rechter in eerste en die in tweede aanleg. President en hof verschillen slechts van mening over de vraag of in casu afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van het merk van Merck c.s. Dit laatste berust op een waardering van overwegend feitelijke aard, die in een cassatieprocedure niet op juistheid kan worden onderzocht. Aldus beschouwd, meen ik dat het bestreden arrest door de beugel van het Lexington-arrest kan. Het hof heeft zijn andersluidend oordeel naar behoren met redenen omkleed. De onderdelen 4 en 5 leiden niet tot cassatie. 2.22 De onderdelen 6 en 7 hebben betrekking op de rov. 4.6 – 4.8 (de sticker). Vanwege de gedeeltelijke gegrondbevinding van de subonderdelen 3.3.1 en 3.3.2 stel ik voor, bij de beoordeling in cassatie de in rov. 4.6 door het hof bedoelde overtreding (de sticker) in cassatie in het midden te laten, met andere woorden: de in rov. 4.6 bedoelde overtreding uit de redenering van het hof te ecarteren. In dat geval kunnen de onderdelen 6 en 7 onbesproken blijven. Merck c.s. hebben in hun s.t. (onder 9) terecht gesteld dat het cassatiemiddel ten aanzien van elk van de drie door het hof vastgestelde overtredingen succes zal moeten hebben om tot vernietiging te kunnen leiden, aangezien elk van die drie inbreuken op zich voldoende is om de tenuitvoerlegging van het vonnis te kunnen dragen. Ik volsta daarom met een korte opmerking over onderdeel 6. Het HvJ EG heeft in rov. 75 van het arrest B.M.S./Paranova overwogen dat o.m. door een ’slordige verpakking’ de reputatie van een merk kan worden geschaad. Het HvJ EG heeft dit geplaatst in het kader van het vertrouwen van de consument met betrekking tot de kwaliteit en de integriteit van het (farmaceutisch) product. Het verband, dat het hof legt tussen een sticker die aan één zijde van de verpakking de laatste twee letters van de 23

In dit geval ook nog dezelfde rechterlijk ambtenaar.

3 8 6

B I J B L A D


merknaam bedekt en het daarvan te verwachten effect op het vertrouwen van de consument in het geneesmiddel, is mij niet zonder meer duidelijk. De kwestie is minder futiel dan zij wellicht lijkt. Er moet voor worden gewaakt dat een merkhouder niet door de wijze waarop of door het formaat waarin hij zijn merk op de oorspronkelijke verpakking afdrukt het voor een parallelimporteur onmogelijk of praktisch ondoenlijk maakt een sticker met de voorgeschreven patiënteninformatie aan te brengen zonder dat de sticker het oorspronkelijke merk van de merkhouder voor een gedeelte bedekt. 2.23 De onderdelen 8 tot en met 11 hebben betrekking op rov. 4.9 (de vermelding van Euromedica’s beeldmerk op de verpakking). Een objectieve noodzaak tot vermelding van het beeldmerk bestaat niet: het Besluit etikettering en bijsluiter farmaceutische producten schrijft wel voor dat de naam en het adres van Euromedica worden vermeld, maar dwingt niet tot het aanbrengen van het beeldmerk van Euromedica. Onderdeel 8 opent met de klacht dat, nu het merkrecht van Merck c.s. ten aanzien van de litigieuze geneesmiddelen is uitgeput op grond van art. 13.A lid 9 BMW – in het middel is nog sprake van lid 8 van dat artikel24 –, de handelwijze van Euromedica slechts dán merkinbreuk oplevert wanneer wordt vastgesteld dat sprake is van gegronde redenen van de merkhouder om zich tegen verdere verhandeling te verzetten. Volgens het onderdeel heeft het hof zo’n gegronde reden niet vastgesteld. 2.24 Een wijziging of verslechtering van de toestand van de waren nadat zij in de handel zijn gebracht is niet vereist om te kunnen spreken van gegronde redenen van de merkhouder om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren; zij zijn slechts voorbeelden van een gegronde reden.25 De tekst van art. 13.A lid 9 BMW is ontleend aan art. 7 lid 2 van de richtlijn; voor de BMW-bepaling geldt dus hetzelfde. In zoverre faalt de klacht. Blijkens de toelichting en de samenhang met subonderdeel 7.1, wil Euromedica voorts betogen dat het door het hof geconstateerde feit dat Euromedica niet voldoet aan alle voorwaarden van de ’ompakkingsjurisprudentie’ niet automatisch betekent dat Merck & Co. gegronde redenen heeft om zich te verzetten tegen het gebruik van het merk RENITEC door Euromedica voor waren, die door toedoen van de merkhouder (in casu door een licentiehouder van Merck & Co.) in de E.G. in het verkeer zijn gebracht. 2.25 Het uitgangspunt van deze stelling komt mij juist voor, maar de in het middel gemaakte gevolgtrekking niet. Wanneer een merkhouder (of diens licentiehouder) een product binnen de Gemeenschap in het verkeer brengt is het merkrecht daarmee in beginsel uitgeput, in die zin dat de koper het product met gebruikmaking van het merk mag doorverkopen aan een derde en die weer aan een vierde enz. Op deze uitputtingsregel bestaat zowel in art. 7 lid 2 van de richtlijn als in art. 13.A lid 9 BMW een uitzondering voor het geval de merkhouder gegronde redenen heeft om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren onder het merk. De rechter zal inderdaad moeten onderzoeken of er sprake is van zo’n gegronde reden. 2.26 In de rechtspraak van het HvJ EG wordt niet als een zodanige gegronde reden aanvaard dat de merkhouder met 24 25

Het vroegere lid 8 is per 1 januari 2000 vernummerd tot lid 9. Zie rov. 39 van het arrest B.M.S./Paranova.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

behulp van zijn merkrecht de markten van de diverse LidStaten op een kunstmatige wijze voor de verkoop van het product kan afschermen. Dat is dan ook niet de gegronde reden, waarop het hof in het bestreden arrest het oog heeft gehad. Blijkens rov. 4.9 ziet het hof als één van de redenen waarom de merkhouder zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van RENITEC op de wijze waarop Euromedica dit doet: dat door de vermelding van het beeldmerk van Euromedica op de verpakking bij het in aanmerking komende publiek de onjuiste indruk wordt gewekt dat tussen Merck en Euromedica een commerciële relatie bestaat, waardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van het product kan ontstaan, namelijk dat het product afkomstig is van fabrikant en parallelimporteur gezamenlijk (in de bewoordingen van het eerste kortgedingvonnis: onder toezicht van de merkhouder is vervaardigd). De merkhouder moet zich met een beroep op zijn merkrecht kunnen verzetten tegen de verhandeling van omgepakte producten, wanneer dat wordt gerechtvaardigd door de noodzaak de wezenlijke functie van het merk te waarborgen. Met ’wezenlijke functie van het merk’ wordt bedoeld: dat aan de consument met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in die zin dat hij het product, zonder gevaar voor verwarring, van producten van andere herkomst kan onderscheiden.26 De slotsom moet zijn dat het hof hééft onderzocht of Merck c.s. een gegronde reden hebben voor hun verzet en dat het hof dit onderzoek bovendien aan de hand van een juiste maatstaf heeft uitgevoerd. Daarmee faalt onderdeel 8. 2.27 Onderdeel 9 betreft de in de gedingstukken zo genoemde kwestie van de cobranding (twee merken naast elkaar). Ik wil aansluiten bij het argument dat Euromedica gebruikt in haar cassatierepliek onder 16: Bijna iedere wederverkoper (van grootwinkelbedrijf tot lokale fietsenmaker) identificeert zich met een logo (sticker of anderszins) op de (verpakking van de) door hem aan de consument geleverde producten als leverancier. Een merkhouder kan niet claimen dat hij ’gegronde redenen’ heeft om zich tegen de verdere verhandeling van dergelijke producten te verzetten omdat het aanbrengen van een logo niet in overeenstemming zou zijn met de ompakkingsrechtspraak. Op het spatbord van een fiets, bijv. gemerkt ’Batavus’, kan een sticker zitten met het logo van de plaatselijke rijwielhandelaar bij wie de fiets is gekocht. Toch is er weinig kans op verwarring m.b.t. de herkomst van de waar: geen mens zal op het idee komen dat de plaatselijke rijwielhandelaar de fiets zelf heeft vervaardigd. De merkhouder heeft in het verwarringsgevaar dan niet een gegronde reden om zich tegen een cobranding met het logo van de rijwielhandelaar te verzetten. Maar in dit geval ligt het anders. Het hof is van oordeel dat door de vermelding van het beeldmerk van Euromedica wél verwarringsgevaar bestaat. Onderdeel 9 faalt daarom. 2.28 Onderdeel 10 bouwt op dit thema voort. Het betoogt dat het begrip ’verwarring’ in de zin van art. 5 lid 1 onder b van de Merkenharmonisatierichtlijn (welke bepaling is geïmplementeerd in art. 13.A, lid 1 onder b, BMW, zij het onvolledig) iets anders is dan het verwarringsgevaar waar het hier om gaat. Volgens het onderdeel ziet het criterium van art. 5 lid 1 onder b van de richtlijn niet op een situatie als de onderhavige, waarin op een originele, van de merkhouder af26

Zie rov. 47 en 57 van het arrest B.M.S./Paranova.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


komstige verpakking een ander teken wordt aangebracht dat juist niet met het merk van de merkhouder overeenstemt. Subsidiair voegt het onderdeel hieraan een motiveringsklacht toe. 2.29 Door Merck c.s. is nimmer gesteld dat het beeldmerk van Euromedica een met het (woord-)merk van Merck c.s. ’overeenstemmend teken’, als bedoeld in art. 13.A lid 1 BMW, zou zijn. Het gaat in dit geding slechts om de vraag of Merck c.s. een gegronde reden heeft, als bedoeld in art. 13.A lid 9 BMW, om zich te verzetten tegen het gebruik dat Euromedical, wanneer zij de goederen ompakt en verhandelt, maakt van het merk RENITEC waarop Merck & Co. het exclusieve recht heeft. Het hof heeft dit niet miskend. In zoverre gaat de klacht niet op. 2.30 Het argument in rov. 4.9 dat Euromedica had kunnen volstaan met enkel de vermelding van haar naam kan op zichzelf de beslissing van het hof niet dragen: ook de rijwielhandelaar in het zojuist gegeven voorbeeld had evengoed kunnen volstaan met het vermelden van zijn naam op het product. Aan dit argument van het hof kan m.i. geen andere betekenis worden toegekend dan dat de Nederlandse nationale regelgeving (het Besluit etikettering en bijsluiter farmaceutische producten) Euromedica niet noopt om haar beeldmerk op de verpakking of op de bijsluiter aan te brengen. 2.31 Het gevaar, dat het hof in rov. 4.9 noemt, te weten dat verwarring bij het in aanmerking komende publiek kan ontstaan met betrekking tot de herkomst van het product, is het resultaat van ’s hofs onderzoek of door het aanbrengen van het beeldmerk van Euromedica op de verpakking de wezenlijke functie van het woordmerk RENITEC wordt aangetast. Kennelijk bedoelt het hof hier dat het publiek zal menen dat het logo van Euromedica hoort bij het woord RENITEC en/of dat het geneesmiddel afkomstig is van een concern of ander samenwerkingsverband waartoe de fabrikant (Vianex) en de parallelimporteur (Euromedica) gezamenlijk behoren. Onder erkenning dat een ander feitelijk oordeel ook verdedigbaar zou zijn geweest,27 hebben wij hier te maken met een oordeel van feitelijke aard dat is voorbehouden aan het hof als hoogste feitenrechter. De redengeving van het hof kan de beslissing dragen en behoefde geen nadere toelichting om begrijpelijk te zijn. Ook onderdeel 10 leidt daarom niet tot cassatie. 2.32 Onderdeel 11 lijkt op het eerste gezicht sterk: het HvJ EG heeft inderdaad beslist dat niet mag worden geëist dat uitdrukkelijk op de verpakking wordt vermeld dat de ompakking heeft plaatsgevonden zonder toestemming van de merkhouder. Een zodanige vermelding zou door het publiek immers kunnen worden opgevat alsof het omgepakte product niet een volkomen regulier product zou zijn.28 Toch heeft het hof deze regel niet geschonden. Uit deze overweging van het HvJ EG mag immers niet a contrario worden afgeleid – zoals het cassatiemiddel doet – dat het hof niet als argument mag gebruiken: dat de vermelding van het beeldmerk van Euromedica op de verpakking bij het publiek de onjuiste indruk wekt dat Merck heeft ingestemd met de ompakking door Euromedica.

27

Het beeldmerk van Euromedica bestaat uit een cirkel van sterretjes en de letters E en M. 28 Zie rov. 72 van het arrest B.M.S./Paranova.

E I G E N D O M

3 8 7

2.33 Onderdeel 14 sluit met een motiveringsklacht aan bij het voorgaande. Euromedica vindt het innerlijk tegenstrijdig dat het hof niet verklaart waarom geen verwarring dreigt indien Euromedica enkel haar naam op de verpakking aanbrengt (naast het merk RENITEC), maar wél verwarring dreigt indien Euromedica haar beeldmerk op de verpakking aanbrengt (naast het merk RENITEC). De klacht mist feitelijke grondslag omdat het hof zich niet heeft uitgesproken over eventueel verwarringsgevaar in een situatie die zich feitelijk niet voordoet (nl. de situatie dat Euromedica uitsluitend haar naam op de verpakking vermeldt). Verder heb ik de indruk dat Euromedica het oordeel van het hof onnodig extrapoleert. Het hof heeft niet gezegd dat vermelding door een parallelimporteur van zijn beeldmerk in alle omstandigheden verboden is. Het hof heeft niet méér gedaan dan het bekijken van de thans voorliggende verpakking (het Griekse doosje met de sticker van Euromedica). Het hof heeft geoordeeld dat déze wijze van ompakken tot verwarring bij het in aanmerking komende publiek en daarmee tot aantasting van de wezenlijke functie van het merk RENITEC kan leiden. Niet is gezegd dat het hof tot hetzelfde oordeel zou zijn gekomen indien Euromedica, bijv. door een disclaimer of een uitdrukkelijke vermelding dat RENITEC een merk van Merck & Co. is, haar rol als ompakker (niet-merkhouder van RENITEC) duidelijk zou hebben gemaakt op de verpakking en de bijsluiter. 2.34 Onderdeel 12 is gericht tegen rov. 4.10 en heeft betrekking op de derde overtreding van het bevel, die het hof heeft geconstateerd (de bijsluiter). De klacht is inhoudelijk een herhaling van onderdeel 10 en faalt op dezelfde gronden. Onderdeel 13 is ten opzichte van de voorgaande klachten subsidiair voorgesteld. Het onderdeel gaat uitdrukkelijk uit van de veronderstelling dat het hof de beslissing niet zou hebben gebaseerd op merkinbreuk, maar op onrechtmatig handelen van Euromedica, zonder inzichtelijk te maken waarom. Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het hof stond, zoals gezegd, voor de vraag of Euromedica het haar in het eerste kort geding gegeven bevel heeft overtreden. Vanwege zijn uitleg van dat rechterlijk bevel heeft het hof onderzocht of het handelen van Euromedica een (door de president verboden vorm van) merkinbreuk oplevert. Het oordeel in dit executiegeschil is niet gebaseerd op onrechtmatig handelen van Euromedica. 3 Conclusie De conclusie strekt tot verwerping van het beroep. Enz. d De Hoge Raad, enz. 3 Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. i Merck & Co en Merck, Sharp & Dohme, twee ondernemingen die behoren tot hetzelfde concern, houden zich bezig met de productie, verhandeling en distributie van farmaceutische producten, waaronder het geneesmiddel onder het merk RENITEC. ii Merck & Co is exclusief rechthebbende (merkhouder) in de Benelux ter zake van het (woord)merk RENITEC en Merck, Sharp & Dohme is op grond van een licentie gerechtigd het product RENITEC op de Nederlandse markt te brengen.

3 8 8

B I J B L A D


iii Vianex is licentiehouder van Merck & Co in Griekenland voor de productie en distributie van onder meer RENITEC. iv Euromedica houdt zich eveneens bezig met de verhandeling en distributie van farmaceutische producten. Zij importeert sedert september 1997 door middel van parallelimport het product RENITEC uit Griekenland, waar het product door Vianex in licentie wordt geproduceerd, en brengt het product onder dezelfde merknaam op de Nederlandse markt, waarbij het product wordt omgepakt. v Bij vonnis van de president van de rechtbank te Arnhem van 9 juli 1999 is Euromedica onder meer veroordeeld haar inbreuken op de merkrechten van Merck ten aanzien van het merk RENITEC te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,– per overtreding tot een maximum van ƒ 1.000.000,–. vi In dit vonnis heeft de president onder meer overwogen: 4.6.1 Euromedica heeft in strijd met de door het HvJEG gestelde eis (...) verzuimd om op de buitenverpakking duidelijk de naam van de fabrikant en/of de merkgerechtigde te vermelden. Het argument van Euromedica dat de naam van de fabrikant Vianex wel op de achterzijde van de binnenverpakking (op de doordrukstrips) staat, gaat niet op. Behalve dat de naam Vianex op de strips in Griekse karakters staat vermeld, mag verondersteld worden dat het er om gaat dat de naam van de fabrikant en/of merkgerechtigde op een voor de consument of eindverbruiker duidelijk zichtbare (leesbare) plaats staat vermeld, derhalve op de buitenverpakking van het product. Voorts is de fabrikant in het onderhavige geval een – in Nederland onbekende – Griekse licentienemer van Merck, zodat het in de rede ligt dat naast of in plaats van de fabrikantnaam (ook) de naam van de merkgerechtigde op de buitenverpakking wordt vermeld. 4.6.2 Bovendien heeft Euromedica op de buitenverpakking haar eigen naam – die zij als ompakker overigens wel moet vermelden, zij het in bescheidener vorm – en in het bijzonder haar eigen beeldmerk zo prominent geëtiketteerd, dat de consument of eindverbruiker in de waan kan worden gebracht dat niet Merck & Co. maar Euromedica de merkhouder is van het product RENITEC en dat het product (mede) onder toezicht van Euromedica is gefabriceerd. Dit is tevens het geval op de bijsluiter, waar eveneens slechts de naam van Euromedica Holding als registratiehouder is vermeld. Euromedica creëert hierdoor gevaar voor verwarring ten aanzien van de herkomst van het product RENITEC. vii Het vonnis is op 9 juli 1999 aan Euromedica betekend. viii Naar aanleiding van het vonnis heeft Euromedica haar wijze van ompakking van het uit Griekenland geïmporteerde RENITEC gewijzigd, in die zin dat het product niet meer in een ander doosje wordt omgepakt, zoals voorafgaand aan het kort geding op 2 juli 1999 wel het geval was. Het product wordt thans door Euromedica in Nederland op de markt gebracht in het originele (Griekse) doosje, waarop aan weerszijden Merck & Co als merkhouder staat genoemd. Wel wordt de verpakking in Nederland geleverd met drie doordrukstrips met ieder 10 stuks RENITEC 20 mg tabletten terwijl daarin in Griekenland slechts één doordrukstrip was verpakt. Op de thans geleverde (van oorsprong Griekse) verpakking is over de vermelding ’10 tablets’ een sticker geplakt met de tekst ’30 tabletten’. Voorts is op één van de zijden van de verpakking een etiket bevestigd waarop onder meer de gegevens met betrekking tot het product, het parallelregistratienummer, de naam van Euromedica Holding als registratiehouder alsmede haar beeldmerk (logo) staan. De oorspronkelijke bijsluiter in de Griekse taal is vervangen door een Nederlandstalige bijsluiter (versienummer

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

05113-F/02-99), waarop Euromedica heeft vermeld dat zij registratiehouder is, met daarbij haar adres. ix Met begeleidend schrijven van 2 augustus 1999 heeft Euromedica aan de raadsman van Merck een voorbeeld van de nieuwe verpakking van RENITEC, zoals hierboven omschreven, toegezonden. x Bij schrijven van 26 augustus 1999 heeft de raadsman van Merck aan de raadsman van Euromedica bericht dat Merck een aantal bezwaren heeft tegen de verpakking van RENITEC zoals Euromedica die thans hanteert voor de Nederlandse markt. xi Inmiddels hanteert Euromedica nieuwe etiketten voor door haar geïmporteerde producten, waaronder RENITEC, waarbij de afbeelding van haar naam en logo iets is verkleind. 3.2 In het onderhavige geding heeft Euromedica gevorderd, samengevat weergegeven, Merck te gebieden de reeds aangevangen executiemaatregelen op grond van het vonnis van 9 juli 1999 te staken en Merck te verbieden dergelijke maatregelen te treffen. Merck heeft in reconventie gevorderd, samengevat weergegeven: – Euromedica te bevelen opgave te doen van het aantal door haar sinds 9 juli 1999 geïmporteerde RENITECverpakkingen en de thans in voorraad gehouden verpakkingen, alsmede van al diegenen aan wie zij het geneesmiddel RENITEC heeft geleverd; en – Euromedica te bevelen aan haar afnemers een brief te sturen met het verzoek de door haar geleverde RENITECverpakkingen, voor zover nog in voorraad, aan haar terug te zenden. De President heeft de vordering in conventie toegewezen en de vordering in reconventie afgewezen. Het Hof heeft het vonnis van de President vernietigd en de vordering in conventie afgewezen en die in reconventie toegewezen. Het middel richt zich uitsluitend tegen de beslissing van het Hof op de vordering in conventie. 3.3 Het Hof heeft bij zijn beoordeling van het hoger beroep van Merck in rov. 4.2 van zijn arrest vooropgesteld dat tussen partijen onder meer in geschil is of de veroordeling van Euromedica bij vonnis van 9 juli 1999 slechts betrekking heeft op de destijds door Euromedica gebruikte verpakking die aanleiding was tot het kort geding van Merck, en dus niet op de huidige verpakking, zoals gesteld door Euromedica, dan wel op elke merkinbreuk, zoals naar de vaststelling van het Hof is verdedigd door Merck. Daaromtrent heeft het Hof overwogen dat het, evenals de President, ervan uitgaat dat in het vonnis van 9 juli 1999 een algemeen verbod tot merkinbreuk is gegeven, en dat dus beoordeeld moet worden of de thans door Euromedica gehanteerde verpakking en de bijsluiter al dan niet merkinbreuk opleveren (rov. 4.4). Het Hof heeft vervolgens de vraag of ook thans sprake is van merkinbreuk waartegen Merck zich kan verzetten, bevestigend beantwoord, en is op grond daarvan tot de slotsom gekomen dat sprake is van overtreding van het vonnis van 9 juli 1999, zodat de vordering in conventie van Euromedica Merck te gebieden de executie van dit vonnis te staken moet worden afgewezen (rov. 4.5 – 4.11). 3.4.1 Met betrekking tot de in een executiegeschil vereiste afbakening van de reikwijdte van een in algemene termen vervat verbod moet worden vooropgesteld dat de draagwijdte ervan niet beperkt behoeft te zijn tot de herhaling

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


van de handelingen die aanleiding vormden voor de eerdere procedure, maar zich ook kan uitstrekken tot toekomstige handelingen, met dien verstande evenwel dat voor zover het betreft toekomstige handelingen, als maatstaf heeft te gelden dat de draagwijdte van het verbod beperkt is te achten tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door de rechter verboden, opleveren (vgl. HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445). 3.4.2 Het Hof heeft, zoals blijkt uit hetgeen hiervoor in 3.3 is overwogen, geoordeeld dat de veroordeling bij het vonnis van 9 juli 1999 niet slechts betrekking heeft op de toen aan de orde zijnde inbreuken, maar dat deze een algemeen verbod tot merkinbreuk inhoudt. Door hiervan uitgaande uitsluitend te onderzoeken of ’ook thans’ sprake is van merkinbreuk, heeft het Hof hetzij voormelde maatstaf miskend hetzij onvoldoende gemotiveerd waarom in ernst niet kan worden betwijfeld dat de door Euromedica verrichte handelingen inbreuken op het bij vonnis van 9 juli 1999 gegeven verbod opleveren. De onderdelen 2.1 – 5, die hierop gerichte klachten behelzen, treffen derhalve doel. 3.5.1 Bij de beoordeling van de onderdelen 6.1 – 7.3, die zich richten tegen rov. 4.6 en 4.7 van het bestreden arrest, moet het volgende worden vooropgesteld. De merkhouder kan zich niet verzetten tegen (verdere) verhandeling door derden van door hem of met zijn toestemming in het verkeer gebrachte waren, tenzij hij daarvoor gegronde redenen heeft, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is (vgl. art. 13.A lid 9 BMW); op deze uitzondering kan de merkhouder geen beroep doen, indien de wijziging van de toestand van de waren blijft binnen de grenzen van de ’ompakkingsrechtspraak’ van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Aan deze rechtspraak ligt ten grondslag dat de merkhouder zich niet kan verzetten indien de ompakking, die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, noodzakelijk is om de waren in het land van invoer op de markt te kunnen brengen. Vgl. rov. 56 van het arrest HvJEG 11 juli 1996 in de gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93 (Bristol-Myers Squibb e.a.), Jur. 1996, p. I-3457, NJ 1997, 129: De bevoegdheid van de houder van een in een Lid-Staat beschermd merk om zich te verzetten tegen de verhandeling van omgepakte producten onder dit merk, dient immers slechts te worden beperkt voor zover de door de importeur uitgevoerde ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de Lid-Staat van invoer. 3.5.2 Het Hof heeft evenwel dit een en ander niet miskend. Het heeft geoordeeld dat het feit dat de sticker over de laatste twee letters van het merk RENITEC en over het teken  is geplakt, merkinbreuk oplevert, aangezien door deze wijze van bevestigen van de sticker de verpakking een slordige indruk maakt die de reputatie van het merk RENITEC en van de merkhouder Merck kan schaden. Met zijn oordeel dat de wijze van verpakking een slordige indruk maakt, heeft het Hof kennelijk aansluiting gezocht bij rov. 76 van evengenoemd arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, waarin dit Hof heeft overwogen dat een slordige verpakking de reputatie van het merk kan schaden, in welk geval de merkhouder een gerechtvaardigd belang, behorend tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, heeft om zich tegen de verhandeling van het product te verzetten (rov. 75). Het oordeel dat de verpakking een

E I G E N D O M

3 8 9

slordige indruk maakt, kan wegens zijn feitelijk karakter in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Het is in het licht van het debat van partijen niet onbegrijpelijk en behoefde, mede gelet op het feit dat het hier een kort geding betreft, geen nadere motivering. De klacht dat het Hof een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd door niet te onderzoeken of de reputatie van het merk ernstig is geschaad, faalt. In zijn arrest van 4 november 1997 in de zaak C-337/95 (Dior/Evora), Jur. 1997, p. I-6013, NJ 2001, 132, heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen weliswaar voor een geval als daar aan de orde was, te weten reclame voor luxueuze en prestigieuze producten, ’ernstige schade’ als maatstaf aanvaard, maar in rov. 43 van dat arrest heeft het Hof herinnerd aan zijn rechtspraak met betrekking tot ompakking van merkproducten en onder uitdrukkelijke verwijzing naar rov. 75 van zijn arrest Bristol-Myers Squibb e.a. de regel herhaald dat de merkhouder een gerechtvaardigd belang, behorend tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, heeft om zich tegen de verhandeling van deze producten te kunnen verzetten, ’indien de presentatie van de omgepakte producten de reputatie van het merk kan schaden’. Hierbij verdient nog opmerking dat het Hof in rov. 4.8 van zijn arrest, in cassatie onbestreden, heeft overwogen dat het feit dat Euromedica een uniforme stickermaat voor de door haar geïmporteerde producten hanteert, geen rechtvaardiging oplevert, omdat Euromedica, als zij ervoor kiest bij de ’ompakking’ te volstaan met het bevestigen van een sticker, dit zodanig dient te doen dat daardoor de merknaam volledig leesbaar blijft en dus geen slordige indruk wordt gewekt. De onderdelen zijn derhalve tevergeefs voorgesteld. 3.6 Onderdeel 8 keert zich tegen het oordeel van het Hof dat ook de vermelding van het beeldmerk (logo) van Euromedica op de verpakking een inbreuk op het merkrecht van Merck oplevert. Het onderdeel berust op het juiste uitgangspunt dat, nu de producten door (de licentiehouder van) Merck in het verkeer zijn gebracht, het merkrecht op grond van art. 13.A lid 9 BMW is uitgeput, en dat van merkinbreuk slechts sprake kan zijn, indien Merck gegronde redenen heeft zich tegen verdere verhandeling te verzetten. Het onderdeel ziet evenwel eraan voorbij dat van gegronde redenen niet slechts sprake is in geval van een wijziging of verslechtering van de toestand van de waren nadat zij in de handel zijn gebracht. Blijkens rov. 39 van het arrest BristolMyers Squibb e.a. zijn dit slechts voorbeelden van gegronde redenen. De klacht dat het Hof ten onrechte niet duidelijk heeft gemaakt of en, zo ja waarom, sprake is van een wijziging of verslechtering van de toestand van de betrokken producten, gaat dan ook uit van een onjuiste rechtsopvatting, zodat het onderdeel faalt. 3.7 Voor zover onderdeel 9 uitgaat van de veronderstelling dat het Hof het aanbrengen van het beeldmerk van Euromedica naast de merken van Merck als merkinbreuk heeft aangemerkt op een andere grond dan de in art. 13.A lid 9 neergelegde uitzondering, mist het feitelijke grondslag. Voor het overige is het onderdeel, evenals onderdeel 10, tevergeefs voorgesteld. Hetgeen het Hof in rov. 4.9, derde zin, heeft overwogen komt hierop neer dat Merck gegronde redenen heeft zich tegen de vermelding van het beeldmerk van Euromedica naast de merken van Merck te verzetten, omdat aldus afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke func-

3 9 0

B I J B L A D


tie van het merk, doordat verwarring omtrent de herkomst van de producten kan ontstaan, hierin bestaande dat het product afkomstig is van fabrikant en parallelimporteur gezamenlijk, althans dat tussen hen een commerciële band bestaat. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet verder op juistheid worden onderzocht. Het is niet onbegrijpelijk en evenmin ontoereikend gemotiveerd. 3.8 Onderdeel 11 klaagt dat het Hof in de laatste zin van zijn rov. 4.9 heeft miskend dat volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen niet behoeft te worden vermeld dat ompakking zonder toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden. Anders dan het onderdeel kennelijk wil betogen, kan hieruit evenwel niet worden afgeleid dat het de ompakker vrijstaat de onjuiste indruk te wekken dat de merkhouder wèl met de ompakking heeft ingestemd. Het onderdeel mist dan ook doel. 3.9 Onderdeel 12 faalt op overeenkomstige gronden als hiervoor in 3.7 met betrekking tot onderdeel 10 zijn vermeld. Het Hof heeft in rov. 4.10 ten aanzien van de afbeelding van het beeldmerk van Euromedica op de bijsluiter, terwijl daarop niet tot uitdrukking wordt gebracht dat Merck de merkhouder is, immers overwogen dat daardoor bij het publiek de onjuiste indruk wordt gewekt dat RENITEC afkomstig zou zijn van Euromedica, en heeft daarmee tot uitdrukking gebracht dat, nu hiermee afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, Merck gegronde redenen heeft zich hiertegen te verzetten. 3.10 Het Hof heeft in het bestreden arrest onderzocht of het handelen van Euromedica merkinbreuk oplevert en het heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Onderdeel 13, dat ervan uitgaat dat het Hof heeft geoordeeld dat het handelen van Euromedica een onrechtmatige daad is als bedoeld in art. 6:162 BW, kan bij gebrek aan feitelijke grondslag dan ook niet tot cassatie leiden. 3.11 Onderdeel 14 mist eveneens feitelijke grondslag, aangezien het Hof geen oordeel heeft gegeven over de vraag of gevaar voor verwarring zou bestaan in de zich hier niet voordoende situatie dat Euromedica had volstaan met de vermelding op de verpakking van haar naam als ompakker.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

Nr. 56 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 27 maart 2003 (springtouwhandgreep) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.U. Ottevangers

(springtouw van TSN) Artt. 1 en 13 Aw Pres.: Na enige aarzeling wordt voorshands geoordeeld dat sprake is van auteursrechtinbreuk. De uitvoering van de handgrepen van TSN moet naast de veelheid van getoonde handgrepen van andere fabrikanten geacht worden een voldoende eigen en oorspronkelijk karakter te hebben om auteursrechtelijk te kunnen worden beschermd, terwijl de handgrepen van Johntoy op enkele zeer kleine details na volstrekt aan die van TSN gelijk te zijn.

4 Beslissing De Hoge Raad: vernietigt het arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 9 mei 2000; verwijst het geding naar het Gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing; enz.

Art. 1 Aw Hof: De indruk die de handgreep, in zijn geheel beschouwd, wekt is die van een greep met een generieke vorm en een banaal uiterlijk. Die indruk beklijft ook bij nadere beschouwing van de verschillende vormelementen waar TSN zich op beroept. De geclaimde elementen zijn terug te vinden in verscheidene van de overgelegde afbeeldingen van springtouwen van anderen en zijn als vormgevingselementen overigens te triviaal om de TSN-handgreep een eigen oorspronkelijk karakter te verlenen. Art. 1 BMW Het is niet aannemelijk dat de gemiddelde consument de handgreep zal zien als een onderscheidingsteken voor de herkomst van de springtouwen. Het publiek zal de handgreep zien als een louter decoratief element of een functioneel onderdeel van het springtouw. Art. 14 BTMW en art. 6:162 BW Gelet op art. 14, lid 8 BTMW kan de vordering van TSN niet worden toegewezen alleen op grond van feiten die een inbreuk op het TSN-

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


model handgreep inhouden. Het gehele springtouw van Johntoy sticht echter onnodige verwarring, omdat de handvatten op het eerste gezicht een kopie zijn en het springtouw en handvatten dezelfde kleur hebben. Het is niet aannemelijk geworden dat Johntoy niet op onderdelen die niet de essentiële constructie betreffen had kunnen afwijken. Daarbij komt dat Johntoy in het verleden met TSN heeft samengewerkt bij de distributie van de springtouwen van TSN en dat Johntoy al eerder een kopie van een springtouw van TSN op de markt heeft gebracht. Handelwijze van Johntoy is onrechtmatig. Johntoy BV te Rotterdam, appellante, procureur mr. E. Kars, advocaat mr. G.J. Houweling te Bleiswijk, tegen Toy Service Nederland Vof te Uden, geïntimeerde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. E.R. Vollebregt te Amsterdam. a President Rechtbank te Rotterdam, 7 september 2000 (mr. J. Mendlik) 2 Het geschil van partijen 2.1 TSN [eiseres; Red.] produceert en verkoopt (in Nederland en de rest van Europa, zowel op de professionele als op de speelgoedmarkt) springtouwen met sinds 1992 dezelfde en naar zij stelt ’uniek vormgegeven’ en auteursrechtelijk beschermde handgreep. Op 15 juni 2000 heeft zij de vorm van deze handgreep als vormmerk laten registreren in het Benelux merkenregister. 2.2 Sinds eind 1999 heeft Johntoy een partij springtouwen die zij in Hong Kong heeft doen vervaardigen althans ingekocht op de (Nederlandse en Europese) speelgoedmarkt gebracht. Deze springtouwen hebben handgrepen die zeer sterk lijken op die van TSN. TSN stelt dat Johntoy aldus inbreuk maakt op TSN’s auteursrecht en merkenrecht en ook overigens jegens haar onrechtmatig handelt, omdat sprake is van slaafse nabootsing. Op grond hiervan vordert zij – kort samengevat – veroordeling van Johntoy tot staking van het inbreukmakend handelen, tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding (waaronder gezien het fundamentum petendi kennelijk winstafdracht wordt begrepen), tot opgave van een aantal gespecificeerde details met betrekking tot de gestelde inbreuken en tot rectificatie, een en ander met een aantal nevenvorderingen en op straffe van verbeurte van dwangsommen. 2.3 Johntoy betwist de vorderingen en voert daartoe aan dat geen sprake is van een auteursrecht van TSN op de handgrepen (weinig oorspronkelijk ontwerp) en evenmin van een merkenrecht (onder meer vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen), terwijl Johntoy ook overigens niet onrechtmatig heeft gehandeld want als partijenhandelaar de springtouwen te goeder trouw heeft ingekocht (en niet zelf heeft doen vervaardigen) in Hong Kong. Voorts heeft zij toegezegd in het vervolg – de litigieuze partij is inmiddels door Johntoy geheel verkocht – springtouwen met andere handgrepen te zullen in- en verkopen. In het algemeen heeft Johntoy nog opgemerkt de (neven)vorderingen zowel excessief als tardief te achten. 3 De beoordeling 3.1 Met betrekking tot de juridische grondslagen van de vorderingen wordt voorshands – zij het na enige aarzeling – geoordeeld dat sprake is van een inbreuk op een

E I G E N D O M

3 9 1

auteursrechtelijk beschermd werk. De uitvoering van de handgrepen van TSN moet naast de veelheid van getoonde (afbeeldingen van) handgrepen van andere fabrikanten geacht worden een voldoende eigen en oorspronkelijk karakter te hebben om auteursrechtelijk beschermd te kunnen worden, terwijl de handgrepen van Johntoy op enkele zeer kleine details na volstrekt aan die van TSN gelijk zijn. Tegen deze achtergrond kan het beroep op het merkenrecht en de onrechtmatige daad buiten beschouwing blijven. 3.2 Ter zitting is namens Johntoy schattenderwijze en zonder onderbouwing met producties opgave gedaan van de omzet in en de in- en verkoopprijzen van de inbreukmakende springtouwen, welke voorlopige cijfers leiden tot een geschatte winst van ƒ 20.000,– á ƒ 25.000,–. Op basis hiervan is de vordering van TSN tot een voorschot op de winstafdracht ten belope van ƒ 25.000,– voorshands voldoende aannemelijk geworden om toewijsbaar te zijn. De door TSN gestelde schade ad ƒ 50.000,– is feitelijk en cijfermatig onvoldoende onderbouwd en komt derhalve niet voor toewijzing in aanmerking. 3.3 De gevorderde opgave van commerciële details betreffende de litigieuze partij springtouwen is op grond van het bovenstaande eveneens toewijsbaar, evenals – behoudens na te noemen beperking – het gevorderde bevel inbreukmakend handelen te staken en de bepaling van een termijn ingevolge het TRIPs-verdrag. 3.4 De overige vorderingen komen in dit stadium en onder de gegeven omstandigheden als te ver strekkend voor. Daarbij wordt niet alleen het tijdsverloop in overweging genomen, maar ook dat voorshands niet is gebleken van kwade trouw aan de zijde van Johntoy bij de in- en verkoop van de partij springtouwen en in het bijzonder ook niet – mede gelet op het toch niet zeer opzienbarende uiterlijk van de handgrepen – dat Johntoy zich van het inbreukmakende handelen bewust had moeten zijn. Evenmin is gebleken dat Johntoy de handgrepen niet heeft ingekocht, maar zelf heeft doen vervaardigen. Tegen deze achtergrond zal het bevel tot staking van inbreukmakend handelen voor wat betreft het in voorraad houden en aanbieden van de springtouwen worden beperkt tot Johntoy zelf. Enz. b Tussenarrest Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 8 november 2001 (mrs. J.C. Fasseur- van Santen, A.D. Kiers-Becking en E.A. Mout-Bouwman) Beoordeling van het hoger beroep 1 De door de president onder 2.1 en de eerste vijf regels van 2.2 van het vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. Auteursrecht 2 Met de eerste grief komt Johntoy onder meer op tegen het voorlopige oordeel van de president dat TSN zich kan beroepen op auteursrechtelijke bescherming voor door haar geproduceerde handgreep (hierna ook: TSN-handgreep). Johntoy voert daartoe in de eerste plaats aan dat geen sprake is van een werk in de zin van de Auteurswet. 3 De grief slaagt. Het hof heeft kennis genomen van hetgeen door partijen is aangevoerd omtrent de handgrepen. Op grond daarvan en op grond van eigen aanschouwing komt het hof tot het voorlopig oordeel dat de TSN-handgreep niet

3 9 2

B I J B L A D


kan worden aangemerkt als een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De TSN-handgreep is hol en vervaardigd uit een harde kunststof. Uiterlijk is zij staafvormig, zwartgekleurd en geribbeld. De indruk die de greep, in zijn geheel beschouwd, wekt is die van een greep met een generieke vorm en een banaal uiterlijk. Die indruk beklijft ook bij nadere beschouwing van de verschillende vormelementen waar TSN zich op beroept, zoals de vorm van de handgreep; de daarop aan de uiteinden aangebrachte, rondomlopende banden; het tussen die banden in de langsrichting aangebrachte (ribbelvormige) reliëf; het open uiteinde met afgeronde rand; het andere uiteinde, voorzien van een rondom uitstulpend profiel, voorzien van een gat, bestemd voor een zwenkkoppeling en het bestaan uit één stuk plastic. De genoemde elementen zijn terug te vinden in verscheidene van de door TSN aan het hof overgelegde afbeeldingen van springtouwen van concurrenten en zijn als vormgevingselementen overigens te triviaal om de TSN-handgreep een eigen, oorspronkelijk karakter te verlenen. Voorts volgt het hof TSN op voorhand niet in haar betoog dat de TSN-handgrepen auteursrechtelijke bescherming toekomt juist omdat deze zich door een unieke combinatie van elementen onderscheiden van de grepen van concurrenten. Niet kan worden gezegd dat de TSN-handgreep bijzonder in het oog springt tussen de andere getoonde en afgebeelde grepen. Uit het vorenoverwogene vloeit bovendien voort dat de elementen, afzonderlijk of in samenhang beschouwd, geen aanleiding geven voor het oordeel dat sprake is van een werk in de zin van de Auteurswet, terwijl een product niet reeds auteursrechtelijke bescherming toekomt omdat het zich onderscheidt van de producten van anderen. 4 Nu de grief slaagt, dient thans aan de orde te komen of hetgeen waartoe Johntoy jegens TSN door de president is veroordeeld, op andere gronden dan auteursrechtinbreuk toewijsbaar is. TSN heeft zich nog beroepen op een inbreuk op haar merkrecht en slaafse nabootsing. Merkenrecht 5 TSN heeft er zich in de eerste plaats op beroepen dat de Johntoy-handgreep inbreuk maakt op haar terzake van de TSN-handgrepen verkregen vormmerk. Johntoy heeft daartegen onder meer het verweer gevoerd, zoals blijkt uit rechtsoverweging 2.3 van het vonnis, dat de TSNhandgreep als merk onderscheidend vermogen mist. Het verweer werpt daarmee de vraag op of de vorm van de TSNhandgreep geschikt is om als merk te worden opgevat door het publiek. 6 Het hof beantwoordt die vraag voorshands ontkennend. Van belang is, dat TSN zich – naar eigen stellen – toelegt op het produceren en verkopen van springtouwen van een hogere kwaliteit voor de speelgoedmarkt. De vele andere op de markt aanwezige handgrepen van springtouwen in aanmerking nemende, is niet aannemelijk dat het zich op die markt bewegend publiek – de gemiddelde consument – een onderscheidingsteken zal zien in de vorm van de TSNhandgrepen voor de herkomst daarvan. Dat publiek zal de handgreep zien als een louter decoratief element of een functioneel onderdeel van het springtouw. Daar komt bij dat TSN haar naam op de handgrepen aanbrengt. De TSNhandgreep is staafvormig, zoals bij een handgreep of -vat

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

gebruikelijk, terwijl niet te verwachten is dat het in aanmerking komend publiek in dit verband veel oog zal hebben voor het gebruikte materiaal, de kleur of het ribbelvormige reliëf, zelfs al zou er van uitgegaan kunnen worden dat de TSN-handgreep zich daarmee zou onderscheiden van andere grepen. De TSN-handgreep leent zich er derhalve niet toe het in aanmerking komend publiek in staat te stellen de handgreep als afkomstig van een bepaalde onderneming te herkennen. Aan de TSN-handgreep komt derhalve geen merkenrechtelijke bescherming toe. Onrechtmatige daad 7 TSN heeft aan haar vordering voorts ten grondslag gelegd dat Johntoy jegens haar onrechtmatig handelt doordat zij handgrepen op de markt brengt die een slaafse nabootsing vormen van de TSN-handgrepen. 8 TSN zoekt bescherming tegen de nabootsing van het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp, zoals dat naar eigen stellen in 1992 door haar voor het eerst op de markt is gebracht. Daarop ziet de op 1 januari 1975 in werking getreden eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW). Het bepaalde in artikel 14 lid 8 van die wet, brengt – kort gezegd – mee, dat waar bescherming van het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp kan voortvloeien uit het deponeren van een model, er geen ruimte is voor plaatsvervangende bescherming door het gemene recht. Nu partijen niet zijn ingegaan op dit aspect zal het hof, ter vermijding van een verrassingsbeslissing, partijen in de gelegenheid stellen dit alsnog bij akte te doen. Zij [lees: Het, Red.] zal de zaak daartoe naar de rol verwijzen. Enz. c Het Hof, enz. Verdere beoordeling van het hoger beroep 1 Het hof volhardt bij hetgeen is overwogen in voornoemd tussenarrest. Bij dat arrest heeft het hof partijen in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over – kort gezegd – de reikwijdte in deze zaak van het bepaalde in artikel 14 lid 8 van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW). 2 TSN heeft bij akte aangevoerd dat het bepaalde in artikel 14 lid 8 BTMW niet in de weg staat aan toewijzing van haar vordering, nu zij niet de bescherming zoekt die zij onder de BTMW zou hebben gehad, maar bescherming tegen het onrechtmatig handelen door Johntoy, gelet op de voormalige samenwerking tussen partijen, het stelselmatig nabootsen van nieuwe TSN-producten en de in de markt veroorzaakte verwarring tussen de springtouwen van TSN en van Johntoy. Johntoy bestrijdt de stellingen van TSN en stelt zich op het standpunt dat de vorderingen van TSN dienen te worden afgewezen. 3 Het hof overweegt als volgt. Niet bestreden is dat het onderhavige TSN-handvat valt aan te merken als model in de zin van de BTMW en dat dit niet als zodanig is gedeponeerd. Voorts staat vast dat het handvat na 1992 (en in ieder geval na inwerkingtreding van de BTMW in 1975) op de markt is gekomen, zodat artikel 25 BTMW toepassing mist. Partijen nemen derhalve terecht tot uitgangspunt dat gelet op het huidige artikel 14 lid 8 BTMW de vordering van TSN niet kan worden toegewezen alleen op grond van feiten die een inbreuk op het TSN-model inhouden.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


4 Naar de president onbestreden heeft vastgesteld, heeft Johntoy haar litigieuze springtouwen eind 1999 op de Nederlandse markt gebracht. Onbetwist is voorts dat TSN bestendig, en, voor wat betreft het springtouw met de onderhavige handgreep, in ieder geval sinds 1992, op de markt voor springtouwen actief is. 5 Te onderzoeken is of Johntoy onrechtmatig handelt jegens TSN doordat zij nodeloos verwarring sticht door de gehele TSN-springtouwen na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product niet nodig is. Het hof zal daarbij uitgaan van de springtouwen van TSN en Johntoy zoals weergegeven in producties 1 en 2 van TSN in eerste aanleg, waarvan TSN in hoger beroep bij pleidooi exemplaren in het geding heeft gebracht. Naar het voorlopig oordeel van het hof sticht het springtouw van Johntoy bedoelde onnodige verwarring. Als onbestreden staat vast dat het plastic materiaal en de kleuren van de touwen van de Johntoy en TSN producten niet of nauwelijks van elkaar verschillen. Bij beide springtouwen zijn die touwen op dezelfde wijze, door middel van hetzelfde type metalen wartel bevestigd aan de handvatten en zijn zij beide voorzien van een om het touw gewonden metalen springveer (als gewicht). De Johntoy-greep is op het eerste gezicht een kopie van de TSN-greep. Slechts bij nauwkeurige vergelijking van de handgrepen valt te ontdekken dat de Johntoygreep iets korter is en minder weegt, en dat daarop, op de rondomlopende banden, geen, respectievelijk, een andere tekst is aangebracht. Beide grepen zijn vervaardigd van identiek donker gekleurd plastic materiaal, met eenzelfde gematteerde oppervlak. Johntoy stelt dat zij voldoende heeft gedaan om verwarring te volkomen door haar touwen te verpakken in transparante plastic zakken voorzien van een kopkaart waarop ’Johntoy’ valt te lezen. Nu de touwen, springveren, wartels en handvatten daardoor niet minder zichtbaar worden verwerpt het hof die stelling. Door Johntoy zijn onvoldoende feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan aannemelijk is dat er voor de verschillende onderdelen die niet de essentiële constructie betreffen geen alternatieven zijn. Het hof verwijst naar de door TSN overgelegde afbeeldingen van springtouwen. Niet van belang is of Johntoy, zoals zij stelt, de litigieuze partij springtouwen te goeder trouw heeft ingekocht (en niet zelf heeft doen vervaardigen), nu de onrechtmatigheid is gelegen in het op de markt brengen daarvan. 6 Het hof neemt voor het oordeel dat de handelwijze van Johntoy onrechtmatig is voorts in aanmerking dat partijen enkele jaren hebben samengewerkt bij de distributie van springtouwen van TSN, en dat naar niet bestreden is, de hier in het geding zijnde partij springtouwen is geleverd aan (deels) dezelfde afnemers als (voorheen) de TSNspringtouwen. Ten slotte neemt het hof daarbij in aanmerking dat Johntoy in 1996 een kopie van een (ander model) TSN-springtouw op de markt heeft gebracht. Ook hier geldt dat het enkele verweer van Johntoy dat zij in 1996 (weer) springtouwen van het betreffende type is gaan inkopen in het Verre Oosten onvoldoende is om te ontkomen aan het oordeel dat van slaafse nabootsing sprake is. 7 Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft – mede gelet op de overige omstandigheden van het geval – Johntoy jegens TSN onrechtmatig gehandeld door het op de markt

E I G E N D O M

3 9 3

brengen van slaafse kopieën van de litigieuze TSNspringtouwen. Het in het vonnis aan Johntoy opgelegde verbod en de daarin gegeven bevelen zijn daarmee, zij het op een andere grond en mitsdien anders geformuleerd, toewijsbaar. Schadevergoeding 8 TSN heeft als nevenvoorziening de toewijzing gevorderd van een voorschot op door haar geleden schade. De president heeft deze vordering toegewezen tot een bedrag van ƒ 25.000,–, oordelende dat voorshands voldoende aannemelijk is dat Johntoy dat bedrag als winst heeft genoten. 9 Met grief II komt Johntoy op tegen de hoogte van het door de president als voorschot toegewezen bedrag. Uit het ter nakoming van het vonnis in haar opdracht door een registeraccountant opgestelde verklaring (prod. 10 van TSN, overgelegd bij antwoord) zou, aldus Johntoy, blijken dat de door haar genoten winst aanzienlijk lager is dan het bedrag van ƒ 25.000 tot betaling waarvan zij is veroordeeld. TSN heeft zich tegen het betoog van Johntoy gekeerd met het argument dat in het rapport ten onrechte de vaste bedrijfskosten op de winst in mindering worden gebracht. Zij beroept zich daartoe op een brief van de Accountants Associatie Nederland van 5 december 2000 (prod. 11 van TSN, overgelegd bij memorie van antwoord). 10 De grief slaagt. Het rapport vermeldt onder het hoofdje ’genoten winst artikelen’ een bedrag van ƒ 5643,81. Voorts geldt, dat bij de vaststelling van genoten winst ook met een evenredig deel van de daaraan toe te rekenen kosten rekening gehouden dient te worden, zoals in het rapport is geschied. Het hof oordeelt, gelet daarop, dat op voorhand onvoldoende waarschijnlijk is dat de bodemrechter een schadevergoeding tot in ieder geval ƒ 25.000 zal toewijzen. Het vorenoverwogene leidt tot de slotsom dat het vonnis dient te worden vernietigd voorzover daarin de vordering tot afdracht van een voorschot op genoten winst is toegewezen tot een bedrag van ƒ 25.000. 11 Dat TSN door de slaafse nabootsing van de springtouwen omzetschade heeft geleden acht het hof voorshands aannemelijk en is door Johntoy ook niet (voldoende) betwist. Afgezien van de door Johntoy genoten winst – zijn evenwel voor het overige door TSN onvoldoende feiten of omstandigheden gesteld of gebleken voor toewijzing van het gevorderde voorschot in kort geding. Het hof zal Johntoy veroordelen tot betaling van het in het voormeld rapport genoemd bedrag van ƒ 5643,81, nu niet bestreden is – en derhalve voldoende aannemelijk – dat de door Johntoy genoten winst tenminste dat bedrag bedraagt. Met betrekking tot een restitutierisico zijn geen feiten en omstandigheden gesteld of aannemelijk geworden. 12 Nu enerzijds de grieven van Johntoy slagen, maar anderzijds de vordering van TSN zich – op andere gronden – leent voor toewijzing, zal het hof de kosten van het geding in hoger beroep compenseren in dier voege dat elk der partijen de eigen kosten draagt. Beslissing Het hof: vernietigt het vonnis voorzover Johntoy daarin wordt bevolen om iedere inbreuk op een auteursrecht van TSN te staken;

3 9 4

B I J B L A D


vernietigt het vonnis voorzover daarin Johntoy jegens TSN is veroordeeld tot betaling van een bedrag van ƒ 25.000; en in zoverre opnieuw rechtdoende: beveelt Johntoy om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis elk onrechtmatig handelen bestaand in het op de markt brengen van onnodig verwarringwekkende nabootsingen van de TSN-springtouwen te staken en gestaakt te houden en verbiedt Johntoy enig product dat als zodanig aan te merken is, te (doen) importeren, te (doen), vervaardigen, te verhandelen, te distribueren, te verspreiden, in voorraad te (doen) houden, of aan te (doen) bieden; veroordeelt Johntoy tot betaling aan TSN van € 2561,– (ƒ 5643,81) compenseert de proceskosten van het hoger beroep in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt; bekrachtigt het bestreden vonnis voor het overige; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad; enz.

Nr. 57 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 4 september 2003* (Scientology) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.U. Ottevangers Art. 15a Aw Niet is voldaan aan de voorwaarde van ’rechtmatig openbaar gemaakt’, als bedoeld in artikel 15a Aw. Het begrip openbaar maken dient te worden verstaan naar zijn oorspronkelijke betekenis: in druk doen verschijnen en voor het publiek verkrijgbaar stellen, uitgeven (Memorie van Toelichting Aw 1912). De leden van Scientology zijn gebonden aan een geheimhoudingsverplichting. De leden hadden geen toestemming die werken onder derden te verspreiden. (Geen openbaarmaking, zie hieronder. Red.). Ten overvloede wordt overwogen dat evenmin is ’openbaar gemaakt’ in de zin van de uitbreidingen onder art. 12 Aw. Er is geen sprake geweest van de verbreiding van nog niet in druk verschenen werken (art. 12, lid 1 onder 2’) of van voordracht, op- of uitvoering of voorstelling dan wel tentoonstelling van een werk (art. 12, lid 4). De openbaarmaking moet rechtmatig zijn geweest. Hoewel de documenten gedurende twee jaren als bijlage van de Fishman Affidavit ter inzage hebben gelegen in de bibliotheek van de District Court or the Central District of California, in die periode kopieën vrijelijk verkrijgbaar waren en de Fishman Affidavit (met de bijlagen) via het internet is verspreid en aldus in het publieke domein is gekomen, is daartoe door Scientology geen toestemming verleend, zodat op deze wijze de documenten niet rechtmatig openbaar zijn gemaakt. Het stelsel van de Auteurswet en de Berner Conventie biedt geen ruimte om de grenzen van het essentiële primaire begrip ’openbaarmaken’ en de term ’rechtmatig’ in art. 15a Aw ruimer te bemeten. Evenmin doet zich (in de zin van HR 20 oktober 1995, NJ 1996, 682, Dior/Evora. Red.) de omstandigheid voor, dat het belang niet is onderkend om uit auteursrechtelijke beschermde werken te citeren.

*

Vervolg op Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 juni 1999, BIE 1999, nr. 117, blz. 458 (noten A.A. Q.). Cassatieberoep ingesteld. Red.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

Art. 10 EVRM Denkbaar is dat er bijzondere gevallen zijn waarin de handhaving van het auteursrecht, zoals een inbreukverbod, moet wijken voor de informatievrijheid. De citaten ondersteunen de beoogde informatieverstrekking. Spaink heeft geen commercieel doel beoogd. Scientology schuwt niet de verwerping van democratische waarden. Met de geheimhouding wordt mede beoogd macht uit te oefenen over leden en discussie over de Scientology-organisatie te verhinderen. Als bijkomende omstandigheid geldt dat de documenten tijdelijk voor iedereen verkrijgbaar waren. In deze bijzondere omstandigheden is niet een beperking van de informatievrijheid op grond van het auteursrecht nodig in de zin van art. 10 EVRM. Evenmin weegt het belang van Spaink en de providers en het algemeen belang bij de informatievrijheid van art. 10, lid 1 EVRM minder zwaar dan dat van Scientology bij het auteursrecht. Het beroep op art. 10, lid 1 EVRM slaagt.1 Art. 6: 162 BW. Afwijzing verbod Spaink heeft de (gehele) Fishman Affidavit met bijlagen voor 23 februari 1996 van de website verwijderd. Nu Spaink ook na het vonnis in kort geding en na het vonnis waarvan beroep (waarin een inbreukverbod werd afgewezen) niet is overgegaan tot publicatie, is op dit punt geen dreiging meer aanwezig. Het gevorderde inbreukverbod dient achterwege te blijven. De service providers maken niet zelf openbaar nu zij slechts de technische faciliteiten verschaffen. Van auteursrechtinbreuk door de providers kan evenmin worden gesproken, nu de citaten van Spaink geen inbreuk opleveren. 1 Church of Spiritual Technology te Los Angeles, Verenigde Staten van Amerika, 2 Religious Technology Center te Los Angeles, Verenigde Staten van Amerika, 3 New Era Publications International ApS te Kopenhagen, Denemarken, appellanten, tevens incidenteel geı¨ntimeerden, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. R. Hermans te Amsterdam, tegen 1 Dataweb BV te ’s-Gravenhage, 2 Stichting Temporary (voorheen Stichting XS4ALL) te Amsterdam, 3 Stichting De Digitale Stad te Amsterdam, 4 Cistron Internet Services BV te Alphen aan den Rijn, 5 Internet Access Eindhoven BV te Eindhoven, 6 Euronet Internet Inc te Wilmington, Verenigde Staten van Amerika, 7 Wirehub! Internet BV te Rotterdam, 8 Stichting Internet Access te Slochteren, 9 Roland Walter Vergeer, h.o.d.n. B-Art Midden Nederland te Leidschendam, 10 Lunatech Research BV i.o. te Rotterdam, 11 Michael David Pentowski, vennoot van geïntimeerde sub 10 te Rotterdam, 12 Peter Firth Munro, vennoot van geïntimeerde sub 10 te Workingham, Verenigd Koninkrijk, 13 Stefan Mark Arentz, vennoot van geïntimeerde sub 10 te Schagen, 14 Peter Alexander Kaas, vennoot van geïntimeerde sub 10 te Odijk, 15 Spirit Interactive Diensten BV i.o. te Rotterdam, 1

Zie de noten op blz. 400 e.v. Red.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


16 NV Eneco, vennoot van geïntimeerde sub 15 te Rotterdam, 17 Rotterdams Dagblad BV, vennoot van geïntimeerde sub 15 te Rotterdam, 18 De Gemeente Rotterdam (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) vennoot van geïntimeerde sub 15 te Rotterdam, 19 Metropolis Internet BV te Dordrecht, 20 Karin Spaink te Amsterdam, 21 B-Art Noord Nederland BV te ’s-Gravenhage, 22 Stichting Telebyte te Nijmegen, geïntimeerde, procureur mr. W. Taekema, advocaten mr. P.H. Bakker Schut en J.C.H. van Manen beiden te Amsterdam. Beoordeling van het hoger beroep 1 Nu de procedure tegen geïntimeerde sub 6 is geroyeerd, behoeft daarop niet meer te worden beslist. 2 Het gaat in dit geding, kort aangeduid, om het volgende. In 1991 heeft Scientology tegen onder meer Steven Fishman, voormalig lid van Scientology, een procedure aangespannen. In die procedure heeft Fishman een schriftelijke partijverklaring (de zgn. Fishman Affidavit) ingebracht, met bijlagen waaronder vertrouwelijke delen uit de werken over de Scientology-leer en -organisatie, welke werken bekend zijn onder de naam Operating Thetan I tot en met Operating Thetan VII (hierna ook te noemen OT I tot en met OT VII). Spaink heeft in 1995 de Fishman Affidavit met bijlagen waaronder vertrouwelijke delen uit de OT-werken, op haar websites bij (voorheen genaamd) XS4ALL en bij Planet Internet geplaatst. Nadat zij deze vóór 23 februari 1996 had verwijderd, heeft Spaink haar eigen relaas over Scientology op haar websites (hierna aan te duiden als: website (in het enkelvoud)) gezet, in welk relaas enige citaten uit onder meer OT II, OT III en Ability zijn opgenomen (producties 19a, 19b en 19c in kort geding, overgelegd bij conclusie van antwoord van mr. Bakker Schut). 3 De door de rechtbank vastgestelde feiten, weergegeven onder 1 van het vonnis, zijn niet bestreden, zodat ook het hof van deze feiten zal uitgaan. Dit brengt mee dat ook in hoger beroep ervan zal worden uitgegaan dat de citaten uit OT II en OT III op de website van Spaink overeenkomen met de desbetreffende teksten uit de originele werken OT II en OT III. 4 Scientology c.s. hebben in dit geding gevorderd, samengevat: a te verklaren voor recht dat de (in eerste aanleg gedaagde) providers door het zonder toestemming van hen (Scientology c.s.), als direct of indirect rechthebbenden, voor derden toegankelijk op door hen gecontroleerde, dan wel aan hen toebehorende computersystemen aanwezig hebben van 1 een verveelvoudiging van werken waarvan Scientology het auteursrecht bezit, 2 een ’link’ welke bij activering veroorzaakt dat een verveelvoudiging van een werk waarvan Scientology het auteursrecht bezit wordt vertoond op het scherm van de gebruiker, zich schuldig maken aan een openbaarmaking en/of verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet 1912 (hierna: Aw) en/of onrechtmatig jegens hen handelen indien zij van de aanwezigheid van voornoemde documenten respectievelijk het bestaan van voornoemde ’link’ op de hoogte zijn dan wel hadden behoren te zijn;

E I G E N D O M

3 9 5

b te verklaren voor recht dat de werken bekend onder de naam OT I tot en met OT VII), althans OT II en OT III niet rechtmatig zijn openbaar gemaakt in de zin van artikel 15a onder 1 Aw; c Spaink te bevelen, op straffe van een dwangsom, iedere inbreuk op de auteursrechten van Scientology te staken en gestaakt te houden, waaronder iedere openbaarmaking en/ of verveelvoudiging van de documenten Ability en OT I tot en met OT VII, althans van de documenten Ability, OT II en OT III; d de providers te bevelen, op straffe van dwangsommen, primair: iedere inbreuk op de auteursrechten van Scientology te staken en gestaakt te houden, waaronder iedere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de documenten Ability, OT I tot en met OT VII , althans van de documenten Ability, OT II en OT III; subsidiair: zorg te dragen voor onmiddellijke verwijdering van inbreukmakende documenten, waaronder Ability en OT I tot en met OT VII, althans van de documenten Ability, OT II en OT III, zodra zij worden gewezen op de aanwezigheid daarvan op hun computersysteem dan wel een door hen gecontroleerd computersysteem; meer subsidiair: zodra zij worden gewezen op de aanwezigheid van eerder genoemde inbreukmakende documenten op hun computersysteem dan wel een door hen gecontroleerd computersysteem, de desbetreffende gebruiker te verzoeken de inbreukmakende documenten onmiddellijk te verwijderen bij gebreke waarvan zij de gebruiker verdere toegang tot hun computersyteem zullen ontzeggen; e de providers te bevelen, op straffe van dwangsommen, Scientology c.s. te informeren over de namen en adressen van derden die via hun computersysteem of een door hen gecontroleerd computersysteem inbreukmakende documenten openbaar gemaakt of verveelvoudigd hebben, dan wel zullen openbaar maken of verveelvoudigen. De rechtbank heeft bij het vonnis waarvan beroep de gevorderde verklaringen voor recht sub a en de jegens de providers (met uitzondering van de vennootschap onder firma Lunatic Research en haar vennoten en Dutch Channel Ltd) gevorderde bevelen sub d subsidiair en e toegewezen als in het vonnis is vermeld, en heeft de vorderingen voor het overige afgewezen. 5 In hoger beroep is niet meer weersproken dat (delen van) de werken OT II, OT III en Ability een eigen, oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen en aldus auteursrechtelijk beschermd zijn. In hoger beroep herhalen Spaink en de Providers hun betwisting dat het auteursrecht op de OT-werken toekomt aan Scientology. De rechtbank heeft overwogen, dat L. Ron Hubbard de auteursrechten op zijn werken bij testament heeft vermaakt aan de Trustee of Author’s Family Trust B en dat blijkens de ten processe overgelegde akte van ’Assignment’ met de daarbij behorende ’Attachment B’ (productie 10 bij conclusie van eis in eerste aanleg van Scientology c.s.) de auteursrechten op OT 1 tot en met OT III, die in die akte worden vermeld, evenals het auteursrecht op Ability, zijn overgedragen aan Scientology, en dat aan RTC respectievelijk NEPI een licentie is verleend met betrekking tot (onder meer) OT II en OT III respectievelijk (onder meer) Ability. Nu Spaink en de Providers dit onvoldoende hebben weersproken, gaat het hof ervan uit dat Scientology, voor zover van belang, auteursrechthebbende is op de werken OT II,

3 9 6

B I J B L A D


OT III en Ability en dat RTC en NEPI licentiehoudster zijn met betrekking tot OT II en OT III respectievelijk Ability. Wat de overige werken betreft stellen Scientology c.s. onder 19 van hun memorie van antwoord in het incidenteel appèl dat het feit dat in deze procedure alleen het auteursrecht van Scientology c.s. op de werken OT II, OT III en Ability is komen vast te staan niet afdoet aan de verplichting van de Providers om ’de verveelvoudiging van andere werken’, waarop Scientology auteursrecht heeft, te verwijderen dan wel te blokkeren na ontvangst van een kennisgeving aan de juistheid waarvan in redelijkheid niet valt te twijfelen. Daar Scientology c.s. ook in hoger beroep niet nader hebben onderbouwd dat zij rechthebbende(n) zijn op andere werken dan OT II, OT III en Ability, gaat het hof aan de vermeende inbreuk op die ’andere werken’ voorbij. 6 Scientology c.s. hebben hun vorderingen (primair) gebaseerd op het recht zich te verzetten tegen het zonder toestemming openbaarmaken en verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken waarvan zij het auteursrecht bezitten. Hieronder zal worden nagegaan of er in het onderhavige geval sprake is van beperkingen op het auteursrecht, met name op grond van artikel 15a van de Auteurswet 1912 en artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna ook: EVRM), nu Spaink en de Providers hun beroep op deze beperkingen in hoger beroep hebben gehandhaafd. Het hof merkt in dit verband op dat het enkele overleggen van processtukken (al dan niet met producties) uit een eerder gevoerd kort geding en/of het zich daarop in algemene zin beroepen niet voldoen/voldoet aan het vereiste dat een partij die zich op bepaalde feiten en omstandigheden wil beroepen, dit op zodanige wijze moet doen dat voor de rechter voldoende duidelijk is wat als grondslag voor de vordering wordt voorgelegd en voor de wederpartij waarop zij haar verdediging dient af te stemmen (vgl. HR 31 december 1993, NJ 1994, 387 en HR 8 januari 1999, NJ 1999, 342). 7.1 Grief I in het principaal appèl, gericht tegen rechtsoverweging 13 van het vonnis, betreft de afwijzing (en de motivering daarvan) van de gevorderde verklaring voor recht, inhoudende dat de desbetreffende OT-werken niet rechtmatig openbaar zijn gemaakt in de zin van artikel 15a Aw. 7.2 Tussen partijen is niet in geschil dat (ook) de vraag, of de desbetreffende OT-werken (bijlagen van de Fishman Affidavit) waaruit Spaink op haar website heeft geciteerd, (eerder) rechtmatig openbaar zijn gemaakt, moet worden beoordeeld naar Nederlands recht, zijnde het recht van het land waar de auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen. Volgens artikel 15a Aw (welke bepaling is ontleend aan artikel 10 lid 1 Berner Conventie) is het citeren uit een auteursrechtelijk beschermd werk geoorloofd mits wordt voldaan aan een aantal in de wet omschreven voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat het werk waaruit wordt geciteerd reeds rechtmatig openbaar is gemaakt. Tussen partijen bestaat er kennelijk geen verschil van mening over dat het relaas van Spaink op haar website aan de overige in artikel 15a Aw genoemde voorwaarden voldoet. 7.3 Niet weersproken is dat het door NEPI gepubliceerde werk Ability rechtmatig openbaar is gemaakt. Dit brengt

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

mee dat het Spaink op grond van artikel 15a Aw vrij staat te citeren uit Ability, mits aan de andere wettelijke voorwaarden wordt voldaan. 7.4 Scientology c.s. stellen zich op het standpunt dat de OTwerken nooit eerder rechtmatig openbaar zijn gemaakt en dat aan Spaink ook geen toestemming is gegeven voor het citeren uit die werken. Die werken, aldus Scientology c.s., worden slechts in beveiligde ruimten ter inzage gegeven aan geselecteerde leden aan wie bovendien strikte geheimhouding is opgelegd. Volgens Scientology worden alleen die leden geselecteerd ’die een bepaald niveau van spiritualiteit hebben bereikt en die door de Church worden uitgenodigd deel te nemen aan religieuze bijeenkomsten waarbij beperkt gebruik wordt gemaakt van de OT-werken.’ 7.5 Spaink en de Providers voeren aan dat de stukken OT II en OT III, die sinds de jaren ’50 bestaan, geruime tijd binnen de Scientology-gemeenschap hebben gecirculeerd en dat leden, die het desbetreffende ’OT-level’ hadden bereikt de documenten in hun bezit kregen (pleitnotities mr Van Manen in eerste aanleg, 28). Zij beroepen zich op een verklaring van Robert Vaughn Young (zie Appendix p. 115 e.v., KS-28, bij het Verweer van Spaink (productie 2c in kort geding, overgelegd bij conclusie van antwoord van mr Bakker Schut) en de getuigenverklaring van Warren McShane, vicepresident van RTC (kenbaar uit pagina’s 52 en 53 van het door Scientology c.s. als productie 47 overgelegde Zweedse vonnis van 14 september 1998), dat ongeveer 20.000 tot 25.000 (en bij pleidooi in hoger beroep: minimaal 25.000) mensen OT II en OT III hebben gelezen, en op de pagina’s 53 en 54 van dat vonnis. Daarnaast stellen Spaink en de Providers dat de teksten openbaar zijn gemaakt doordat deze gedurende geruime tijd in de bibliotheek van het District Court for the Central District of California ter inzage hebben gelegen en daarvan tegen betaling afschriften verkrijgbaar waren (zie Memorandum Opinion van 30 augustus 1995 in RTC vs. Lerma (productie 2c in kort geding; Appendix, p. 33, KS-9, bij het Verweer van Spaink en voorts Memorandum Opinion and Order of the District Court Colorado van 15 september 1995 inzake F.A.C.T. NET/RTC (productie 3 in kort geding, overgelegd bij pleidooi in eerste aanleg door mr Pors)). Scientology c.s. weerspreken op zichzelf niet dat door de jaren heen een groot aantal personen heeft kennisgenomen van de OT II en OT III, maar voeren aan dat dit geschiedde onder strikte geheimhouding. Zij betwisten dat werken aan leden werden (mee)gegeven, en voeren aan dat, indien derden (waaronder gewezen leden) inzage van de geschriften hebben gekregen, dit op onrechtmatige wijze is geschied. 7.6 Scientology c.s. betogen dat de term ’openbaar gemaakt’ in artikel 15a Aw de eerste openbaarmaking betreft; het gaat daarbij om het verschijnen, het toegankelijk maken van werken voor een algemeen publiek. Spaink en de Providers beroepen zich wat de uitleg van ’openbaar gemaakt’ in artikel 15a Aw betreft onder meer op artikel 12, lid 4 Aw en, naar het hof begrijpt, op artikel 12, lid 1, onder 2˚ Aw. 7.7 Het hof overweegt hieromtrent het volgende. Noch de Berner Conventie noch de Auteurswet 1912 geven een omschrijving van het (primaire) begrip ’openbaar maken’ (of van ’verveelvoudigen’). Het begrip openbaar maken dient volgens de wetgever te worden verstaan naar zijn oorspronkelijke betekenis.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


’Wat in de eerste plaats moet worden verstaan onder ’het openbaar maken’, waartoe de uitsluitende bevoegdheid een essentiale is van het auteursrecht, behoeft de wet niet te bepalen. Ten aanzien van ieder soort van letterkundig, wetenschappelijk of kunstwerk geeft het woord zijn natuurlijk begrip duidelijk aan. Bij letterkundig en wetenschappelijke werken, die in een geschrift bestaan, betekent het in druk doen verschijnen en voor het publiek verkrijgbaar stellen, uitgeven. Evenzoo bij muziekstukken. Bij schilderijen en beeldhouwwerken moet men eronder verstaan, het inzenden op enen tentoonstelling, voor het publiek toegankelijk. (...)’ (memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Auteurswet 1912). Omdat volgens de wetgever met het primaire begrip openbaar maken niet kan worden volstaan, is destijds daarnaast in de wet een aantal handelingen vermeld die ’mede’ als openbaarmaking worden beschouwd (zie artikel 12 Aw). De memorie van antwoord bij de wet tot aanpassing van de Auteurswet 1912 aan de Akte van Parijs van de Berner Conventie, Stb. 1985, 307 (Tweede Kamer, zitting 1982-83, 16740, nr.7, pag. 8) houdt onder meer in: ’De eis van een rechtmatig openbaarmaking in artikel (thans) 15a is ontleend aan artikel 10, eerste lid van de Akte van Parijs van de Berner Conventie betreffende het citaatrecht en wordt daar gesteld omdat men het citaatrecht niet wilde laten gelden voor manuscripten of werken voor een beperkt publiek, maar alleen voor werken die tot het gehele publiek gericht zijn.’ 7.8 Naar het oordeel van het hof is met ’openbaar gemaakt’ in artikel 15a, lid 1 Aw dan ook bedoeld de eerste openbaarmaking in de oorspronkelijke betekenis. De openbaarmaking moet voorts rechtmatig zijn geweest. Ten overvloede wordt voor het geval, dat ervan zou worden uitgegaan dat onder ’openbaar gemaakt’ in artikel 15a Aw mede de uitbreidingen ingevolge artikel 12 Aw zijn begrepen, nog het volgende overwogen. Artikel 12, lid 1, onder 2˚, Aw is niet van toepassing, omdat die bepaling de verbreiding van werken betreft die – anders dan de werken OT II en OT III – (nog) niet in druk zijn verschenen (manuscripten). Het hof verwerpt het beroep op artikel 12, lid 4 Aw evenzeer. Deze bepaling heeft slechts betrekking op een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling dan wel een tentoonstelling van een werk. Feiten en omstandigheden waaruit volgt dat daarvan bij de werken OT II en OT III sprake is geweest zijn door Spaink en de Providers niet (genoegzaam) gesteld, noch is daarvan gebleken. Laatstbedoelde bepaling geeft overigens een omschrijving van aan de auteur voorbehouden exploitatiehandelingen en betreft dus niet het recht van eerste openbaarmaking (vgl. memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (Tweede kamer, zitting 1964-65, nr. 3) dat heeft geleid tot de wet van 27 oktober 1972 tot herziening van de Auteurswet 1912, Stb.1972, 579). 7.9 Uit de processtukken blijkt dat de Fishman Affidavit met bijlagen gedurende een periode van ongeveer twee jaren ter inzage heeft gelegen in de bibliotheek van de District Court for the Central District of California en dat in die periode kopieën van dat document voor derden vrijelijk verkrijgbaar waren. Hoewel uit de processtukken blijkt dat de Fishman Affidavit (met de bijlagen) via het internet is verspreid en aldus in het publieke domein is gekomen, moet op grond van de pro-

E I G E N D O M

3 9 7

cesstukken ervan worden uitgegaan dat daartoe noch door Scientology noch door Scientology c.s. toestemming is verleend, zodat het hof ervan zal uitgaan dat op deze wijze de documenten niet rechtmatig openbaar zijn gemaakt. 7.10 Ten processse staat vast dat OT II en OT III vanaf de jaren ’50 binnen Scientology zijn verspreid. Niet voldoende weersproken is voorts dat in de loop der jaren een groot aantal leden (het aantal van 20.000 á 25.000 is onvoldoende betwist) daarvan kennis heeft genomen. Verder is gebleken dat in elk geval thans de leden van Scientology zijn gebonden aan een geheimhoudingsverplichting en dat er sprake is van stringente beveiligingsmaatregelen op dit punt (zoals het hof op de bij pleidooi getoonde video-opname zelf heeft kunnen waarnemen). De juistheid van de – door Scientology c.s. betwiste – stelling van Spaink en de Providers dat er in het verleden geen geheimhoudingsverplichting voor de leden gold en dat de OT-documenten vrijelijk binnen en buiten de Scientology-organisatie hebben gecirculeerd staat niet vast op grond van de processtukken. Daartoe zijn de verklaringen van Young en Warren Mc Shane te weinig concreet. Bovendien valt ook uit hun verklaringen af te leiden dat er wel een geheimhoudingsplicht was maar dat die niet of niet voldoende werd nageleefd. Dit laatste is niet zonder meer gelijk te stellen aan een stilzwijgende toestemming om de documenten te verspreiden. Nu Spaink en de Providers hun stelling onvoldoende hebben geconcretiseerd en/ of onderbouwd en nu ook niet is gebleken dat wat het kennis nemen van OT II en OT III betreft er voor leden ook tegenover derden (niet-leden) geen geheimhoudingsplicht bestond en evenmin dat die documenten zonder beperking ook voor derden ter inzage waren, passeert het hof het bewijsaanbod van Spaink en de Providers als onvoldoende gesubstantieerd en gaat het hof ervan uit dat de leden geen toestemming hadden die werken onbeperkt, dus ook onder derden, te verspreiden. 7.11 Het vorenstaande brengt mee dat aan de hierboven onder 7.2 genoemde voorwaarde van ’rechtmatig openbaar gemaakt’, als bedoeld in artikel 15a Aw, niet is voldaan. 7.12 In het arrest HR 20 oktober 1995, NJ 1996, 682 is onder meer overwogen: 3.6.2 (...) Wel is in paragraaf 6 van Hoofdstuk I van de Auteurswet 1912 een aantal beperkingen van het auteursrecht opgenomen, waaraan in de regel een afweging ten grondslag ligt van de belangen van de rechthebbende op het auteursrecht tegenover de maatschappelijke of economische belangen van anderen of tegen het algemeen belang. Deze uitdrukkelijke beperkingen sluiten echter niet uit dat de grenzen van het auteursrecht ook in andere gevallen aan de hand van een vergelijkbare afweging nader moeten worden bepaald, in het bijzonder wanneer de behoefte aan de desbetreffende begrenzing door de wetgever niet is onderkend en zij past in het stelsel van de wet, zulks in het licht van de ontwikkeling van het auteursrecht als middel tot bescherming van commerciële belangen. Bij een zodanige afweging kan bij een of meer in de wet opgenomen beperkingen aansluiting worden gezocht. In het genoemde arrest is beslist dat het wettelijk stelsel van de grenzen van het auteursrecht in de Auteurswet 1912 niet limitatief is. Het hof is evenwel van oordeel dat het stelsel van de Auteurswet (en de Berner Conventie) in dit geval geen ruimte biedt om de grenzen van het essentiële primaire begrip ’openbaar maken’ en de term ’rechtmatig’ in artikel 15a Aw ruimer te bemeten. Evenmin doet zich de omstandigheid voor, dat het belang niet is onderkend auteurs-

3 9 8

B I J B L A D


rechtelijke beschermde werken beschikbaar te stellen om daaruit te citeren in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling. Grief I in het principaal appèl slaagt derhalve, maar kan gelet op hetgeen hierna zal worden overwogen niet tot vernietiging van het vonnis leiden. 8.1 Spaink en de Providers betogen verder dat de uitoefening (en handhaving) van het auteursrecht door Scientology c.s. in strijd is met artikel 10 EVRM. Zij voeren aan dat Spaink met het litigieuze relaas op haar website, waarin citaten uit de OT II, OT III (en Ability) voorkomen, heeft beoogd informatie te verstrekken over de Scientology-leer en -organisatie en te waarschuwen voor misstanden daarbij. 8.2 Ingevolge het tweede lid van artikel 10 EVRM kan het recht op informatievrijheid worden onderworpen aan beperkingen die in een democratische samenleving nodig zijn ter bescherming van onder meer de rechten van anderen. Onder die rechten valt in beginsel mede het auteursrecht, nu dit bij de wet is voorzien en dient ter bescherming van de rechten van anderen. Denkbaar is dat er bijzondere gevallen zijn waarin de handhaving van het auteursrecht, zoals een inbreukverbod, moet wijken voor de informatievrijheid. Hieronder zal worden nagegaan of in het onderhavige geval toewijzing van de vorderingen van Scientology c.s. – hetgeen leidt tot beperking van de informatievrijheid –, in een democratische samenleving nodig is, met andere woorden of deze beperking beantwoordt aan een dringende maatschappelijke behoefte (’pressing social need’) en een gerechtvaardigd doel dient (’proportionate to the legitimate aim pursued’), waartoe – rekening houdende met alle omstandigheden van het geval – een proportionaliteitstoets/ belangenafweging dient plaats te vinden en waarbij aan de nationale autoriteiten een zekere beleidsvrijheid (’margin of appreciation’) is overgelaten (vgl. EHRM 26 april 1979, NJ 1980, 146). 8.3 Met betrekking tot de leer en organisatie van Scientology c.s. en de gang van zaken bij de Scientology-organisatie is uit de – in zoverre niet voldoende weersproken – processtukken het volgende gebleken: – Aangaande de Scientology-leer uit OT III: Miljoen jaren geleden heeft Xenu, de kwade prins die over het Galactisch Universum heerste, een overbevolkingsprobleem opgelost door mensen naar de aarde te transporteren en twee kernbommen te laten exploderen, één op Las Palmas en één op Hawaï. Hun zielen (’Thetans’) zwerven nog steeds op aarde. Wij zijn die Thetans, maar we zijn versuft en afgestompt; Scientology leert ons hoe mensen hun volledige vermogens kunnen terugkrijgen en de status ’Operating Thetan’ kunnen bereiken. Een Operating Thetan kan mensen met gedachten bedwingen, heeft een bovenmatige intelligentie en kan met dieren en planten communiceren. Voorts hebben mensen trauma’s (’engrammen’), vaak opgedaan in vorige levens, en die kun je weg krijgen via Scientology; ten slotte zijn er ’Body Thetans’, die eveneens voor flinke problemen zorgen; en ook die kunnen aanhangers leren kwijt te raken. Helaas zijn er oneindig veel (zie pleitnota in kort geding van mr. BakkerSchutonder 1.a, waarnaar in zijn pleitnota in dit geding wordt verwezen). – Voorts staat als niet voldoende weersproken vast dat de lessen in de Scientology-leer gepaard gaan met ’auditing’. Daarbij moeten leden van Scientology onder begeleiding

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

van een leraar (’auditor’) allerlei tegenstrijdige ’notions’ herhalen of zich bepaalde incidenten voorstellen, terwijl zij tegelijkertijd een zogenaamde E-meter vasthouden, een soort leugendetector die hun reactie moet meten. Pas als de E-meter een gewenste uitslag geeft, mogen zij zich bezig houden met de volgende onderdelen van de leer. – Een door de Bondsregering van Duitsland uitgegeven brochure (productie 18 in kort geding van mr. Bakker Schut) houdt onder meer in: als voorwoord van de Duitse minister voor Familiezaken, Ouderen, Vrouwen en Jeugd: ’Viele Bürgerinnen und Bürger, die sich von den bedenklichen Praktiken und Activitäten der Scientology-Organisation betroffen fühlen, wenden sich an mich mit der Bitte um Hilfe und Rat: junge Frauen und Männer, die durch Scientology ihre Berufsausbildung abgebrochen, ihren Beruf aufgegeben, ihre Familien verlassen haben und in materielle Schwierigkeiten geraten sind. (...) Diese Entwicklung erfüllt mich mit wachsender Sorge. Die Scientology-Organisation ist keine Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft, sondern ein weltweit operierendes, hemmungslos auf Gewinn ausgerichtetes Unternehmen.’ In de brochure is verder vermeld: ’Um die einzige ’Wahrheit’ zu bewahren, wird Kritik innerhalb des Systems nicht geduldet. Ein ausgeklügeltes Kontroll –und Oberwachungssystem sorgt dafür, dass Abweichler erkannt und ’gehandhabt’ werden können. (...) Die Gefahren für die Gesellschaft liegen in der Zielsetzung Scientologys, die bestehende Ordnung scientologisch zu beherrschen. Eine scientologisch geprägte Geselischaft kennt keine Freiheitsrecht im Sinne des Grundgesetzes. (...) Denn: Scientology ist nicht harmlos. Es ist auch keine Religionsoder Glaubensgemeinschaft. Es ist vielmehr eine auf unbedingte Gewinnmaximierung ausgerichtete wirtschaftliche Organisation, deren Ideologie totalitäre Züge trägt und deren Weltbild das Bundesarbeidsgericht als menschenverachtend bezeichnet hat.’ (pag. 7) ’Ziel der Scientology-Organisation ist die Erschaffung eines neuen Menschen scientologischer Prägung und einer neuen ausschliesslich nach scientologischen Richtlinien funktionierende Welt. Scientology strebt die Weltherrschaft an. Dies wird insbesondere aus Hubbards Aussagen zur ’bisherigen’ Demokratie deutlich. Ohne zwischen den verschiedenen derzeit bekannten Demokratieformen zu unterschieden, wird jedwede Demokratie als nutzlos beschrieben: ’Ich sehe nicht, dass populäre Massnamen, Selbstverleugnung und Demokratie dem Menschen irgendetwas gebracht haben, ausser ihn weiter in den Schlamm zu stossen.’ Damit erhebt Scientology den Absolutsanspruch auf den einzig wahren Heilsweg.’ (pag. 15) (...) Hubbard lehnt Recht als ’Anwendung des Gesetzes’ ab. (...) Für ihn ist Recht nicht ein Normenkatalog zur Begründung von Rechten und Pflichten des Bürgers (...) Recht ist das, was Scientology weiterbringt.’ (pag. 16) – Een Affidavit van L. Ron Hubbard jr., de oudste zoon van Hubbard (productie 9 in kort geding van mr. Bakker Schut ) houdt onder meer in: ’5 (...) In connection with each and every corporation which we created under general heading of the ’Church of Scientology’, my father always required all of the Directors and Officers of all corporations to give him undated signed resignations in advance which he held. In that manner he always has retained complete control over every corporation including its bank accounts.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


(...) 7 My father obtained the rights to the E.meter in 1952 from Volney Mathison. (...) My father learned about the E-meter from Mathison who developed it and my father fraudulently extracted those rights from Mathison so that my father could use it in Scientology auditing. 8 My father has always used the confidential information extracted from people during auditing sessions to intimidate, threaten and coerce them to do what he wanted, which often meant getting them to give him money. (...) 10 My father’s basic policies relating to ’suppressive persons’, ’Fair Game’, ’attack the attacker’, etc. have always been and will always be an integral part of Scientology. The organizational structure of Scientology and the theories of Scientology cannot operate and Scientology would not be scientology without such policies. My father and I discussed the basic theories of dealing with suppressive persons, such as what eventually became designated as the ’Fair Game Doctrine’ on many occasions. These policies have never changed.’ - De door Scientology c.s. niet weersproken Declaration van Vicki Aznaran (voormalig President van RTC) (productie 9 in kort geding van mr. Bakker Schut) houdt onder meer in: ’(...) 22 The legal strategy of Scientology and the existence of numerous potential legal problems, some of which are set forth below, were known to me when I was a staff member in Scientology. Enemies of Scientology are deemed to be ’suppressive persons’ (’SPs’). One becomes a ’suppressive person’ by doing a suppressive act, such as suing Scientology as a litigant or lawyer. In the jargon of Scientology, when one is ’declared’ this means that one has been declared a ’suppressive person’ and, therefore, may be harassed, hurt, damaged or destroyed without regard to truth, honesty or legal rights. It is considered acceptable within Scientology to lie, cheat, steal and commit illegal acts in the name of dealing with a ’suppressive person’. 23 This practice or policy is sometimes referred to as the policy of ’fair game’.(...) The fair game policy was issued in the 1960s. It was never cancelled. A document was issued for public relations reasons that purportedly canceled ’fair game’; however, that document stated that it did not change the manner of handling persons declared ’SP’.’ 8.4 Uit de door mr. Bakker Schut in het geding gebrachte producties 19a, 19b en 19c blijkt dat het relaas van Spaink naast citaten van derden enkele citaten uit OT II en III bevat. Naar het oordeel van het hof moeten de citaten uit OT II en OT III worden bezien in de context van haar gehele relaas en is daarbij gebleken dat deze citaten, hoewel gering in aantal, de door haar beoogde informatieverstrekking over de Scientology-leer en de gang van zaken bij de Scientologyorganisatie ondersteunen en geloofwaardig maken. Gesteld noch gebleken is dat zij daarmee (mede) een commercieel doel heeft beoogd. Uit de hiervoor onder 8.3 vermelde teksten blijkt dat Scientology c.s. met hun leer en organisatie de verwerping van democratische waarden niet schuwen. Uit die teksten volgt tevens dat met de geheimhouding van OT II en OT III mede wordt beoogd macht uit te oefenen over leden van de Scientology-organisatie en discussie over de leer en praktijken van de Scientology-organisatie te verhinderen. Als bijkomende omstandigheid geldt dat de documenten OT II en OT III door toedoen van voormeld District Court te Californië tijdelijk voor ieder verkrijgbaar waren, aldus in het publiek domein zijn geweest en in die periode op het internet zijn geplaatst.

E I G E N D O M

3 9 9

Verder heeft het hof in aanmerking genomen dat het dwingen van de Providers om in dit geval de informatie van Spaink te verwijderen of ontoegankelijk te maken disproportioneel is. Naar ’s hofs oordeel kan in deze bijzondere omstandigheden niet worden gezegd dat een beperking van de informatievrijheid op grond van de handhaving van het auteursrecht nodig is in de zin van artikel 10 EVRM en evenmin dat het belang van Spaink en de Providers en het algemeen belang bij de informatievrijheid van artikel 10 lid 1 EVRM in verhouding tot dat van Scientology c.s. bij handhaving van hun auteursrecht in dit geval minder zwaar weegt. Derhalve behoort het eerstgenoemde belang niet te wijken voor het belang van Scientology c.s. en slaagt het beroep op artikel 10 lid 1 EVRM. 9 Voor zover Spaink en de Providers een beroep doen op artikel 11 Aw, behoeft daarop gezien het vorenstaande niet meer te worden ingegaan. 10 Of door het plaatsen van de (gehele) Fishman Affidavit met bijlagen op de website al dan niet aan de eis van proportionaliteit is voldaan dan wel of artikel 10 lid 1 EVRM al dan niet moet wijken voor de beperking van het auteursrecht, kan naar het oordeel van het hof buiten beschouwing blijven op grond van het volgende. Naar vast staat heeft Spaink de Fishman Affidavit met bijlagen in 1995 op de website geplaatst en vóór 23 februari 1996 daarvan verwijderd. Scientology c.s. hebben betoogd dat dit is geschied na sommatie en onder de druk van een kort geding. Nu Spaink ook na het vonnis in kort geding en na het vonnis waarvan beroep (in welke beide gedingen een inbreukverbod jegens haar werd afgewezen) niet is overgegaan tot publicatie op enigerlei wijze van de Fishman Affidavit met bijlagen, acht het hof thans op dit punt geen dreiging meer aanwezig. Dit brengt mee dat het gevorderde inbreukverbod achterwege dient te blijven. Derhalve faalt de (voorwaardelijke) principale grief I, welke aan de orde is nu de desbetreffende voorwaarde is vervuld. De incidentele grief 6 behoeft geen behandeling. 11 De (voorwaardelijke) principale grief II houdt in dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de activiteiten van de providers geen relevante verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van de Auteurswet 1912 opleveren. 12 Naar het oordeel van hof verschaffen service-providers slechts de technische faciliteiten om openbaarmaking van gegevens door anderen mogelijk te maken. Het lijkt dan ook niet juist hen op één lijn te stellen met uitgevers die, naar wordt aangenomen, zelf openbaar maken. Dit oordeel is ook in overeenstemming met het Agreed Statement bij artikel 8 van het WIPO Auteursverdrag: ’It is understood that the mere provision of physical facilities for enabling or making a communication does not in itself amount to communication within the meaning of this Treaty or the ’Berne Convention’.’ Van auteursrechtinbreuk door verveelvoudiging en openbaarmaking door de Providers kan evenmin worden gesproken, nu de citaten van Spaink in casu geen auteursinbreuk opleveren. Voor het overige hebben Scientology c.s. onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit het tegendeel kan blijken. De voorwaardelijke principale grief II kan niet tot vernietiging leiden.

4 0 0

B I J B L A D


13 Uit het vorenstaande vloeit voort dat Spaink door haar relaas met de litigieuze citaten op haar website te plaatsen en geplaatst te houden geen inbreuk maakt op het auteursrecht. Evenmin is gebleken dat zij in de gegeven omstandigheden daarmee onrechtmatig heeft gehandeld. Feiten of omstandigheden, waaruit volgt dat zij zich anderszins onrechtmatig heeft gedragen, zijn onvoldoende onderbouwd. Nu van inbreuk op het auteursrecht of onrechtmatig handelen van Spaink te dien aanzien geen sprake is, is evenmin sprake van onrechtmatig handelen van de Providers met betrekking tot het relaas van Spaink. Gelet op hetgeen hierboven in rechtsoverweging 10 is overwogen, is er ook geen dreiging dat de (volledige) Fishman Affidavit met bijlagen op de servers van de providers zullen worden geplaatst. Dit brengt mee dat de incidentele grief 1 slaagt, evenals de incidentele grieven 2, 3, 4 en 5 voor zover die zijn gebaseerd op beweerde onrechtmatige gedragingen van de Providers, zodat het vonnis niet in stand kan blijven. Voor het overige behoeft op de incidentele en principale grieven, evenals de overige stellingen en weren van partijen, bij gebrek aan belang, niet meer te worden ingegaan. 14 Aan het bewijsaanbod van partijen gaat het hof voorbij, nu dit niet terzake dienende is en/of onvoldoende gesubstantieerd en/of gespecificeerd. 15 De (voorwaardelijke) principale grief III en de incidentele grief VIII betreffen de in het vonnis uitgesproken compensatie van kosten. Het voorgaande brengt mee dat Scientology c.s. als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij zullen worden verwezen in de kosten van het geding in eerste aanleg en van het principaal en het incidenteel beroep. De (voorwaardelijke) principale grief III faalt dan ook, terwijl de incidentele grief VIII slaagt. Derhalve zal worden beslist als na te melden. Beslissing Het Gerechtshof: in het incidenteel beroep: - vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover de gevorderde verklaringen voor recht en de gevorderde bevelen (de in de inleidende dagvaarding vermelde vorderingen onder a, b, e subsidiair en f) jegens de Providers zijn toegewezen en de proceskosten zijn gecompenseerd; en te dien aanzien opnieuw rechtdoende : wijst af de vorderingen jegens de Providers (de in de appèldagvaarding vermelde vorderingen sub a, b, e en f ); verwijst Scientology c.s. in de kosten van het geding in eerste aanleg en begroot deze aan de zijde van Spaink en de providers op € 1.351,50; bekrachtigt het vonnis voor het overige; verwijst Scientology c.s. in de kosten van het incidenteel beroep en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van Spaink en de Providers op € 1.156,50; In het principaal beroep: verwerpt het beroep; verwijst Scientology c.s. in de kosten van het principaal beroep en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van Spaink en de Providers op € 2.528,50. Enz.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

Noten 1 Rechtstreekse voorrang voor de informatievrijheid Een donderslag in de intellectuele eigendom, die zeker ook buiten de landsgrenzen de aandacht zal trekken: de vrijheid van meningsuiting zet het auteursrecht opzij. Het arrest van het Haagse hof heeft daarmee een al lang smeulende principiële vraag op scherp gesteld voor cassatie, die naar verluidt is ingesteld. Karin Spaink heeft de moed en het prijzenswaardig initiatief om fragmenten uit geheime documenten van de Scientology Church op het internet te zetten, die inzicht verschaffen in de ware aard van de organisatie. Scientology wil dit verbieden met een beroep op het auteursrecht. Spaink voert aan dat citeren krachtens art. 15a Aw geoorloofd is. Het beroep op het citaatrecht wordt door het Hof echter afgewezen. De wet bepaalt dat eerst dan uit een werk geciteerd mag worden, als het rechtmatig is openbaar gemaakt. Nu het om geheime documenten gaat heeft volgens het Hof de vereiste openbaarmaking niet plaatsgehad. Daarom biedt de Auteurswet voor het handelen van Spaink geen ruimte. Vervolgens gaat het Hof echter over tot directe toetsing aan de vrijheid van meningsuiting van art. 10 EVRM, en oordeelt dat in de bijzondere omstandigheden van dit geval de informatievrijheid zwaarder weegt dan het belang van de auteursrechthebbende. Het belang van de informatievrijheid beheerst ontegenzeggenlijk het landschap van deze casus. Bij de maatschappelijke discussie over een sekte die zo omstreden is als Scientology, is toegang tot relevante documentatie van een primordiaal belang. Het druist tegen het rechtsgevoel in als het auteursrecht die toegang verhindert. Het auteursrecht is niet bedoeld om een belemmering te zijn in het proces van democratische meningsvorming in een open maatschappij. Niettemin waagde het college zich juridisch op experimenteel terrein. De wetgever heeft al binnen de Auteurswet een afweging tussen vrije toegang en bescherming van informatie gemaakt. Daarbij is de informatievrijheid niet over het hoofd gezien, maar veeleer een basispunt, heel in het bijzonder voor het in deze casus centraal gestelde citaatartikel. In dit geval haalde het Hof het grondrecht echter nog een keer binnen als een correctiemechanisme van buiten het auteursrecht. De uitspraak van het Hof is over een breed front met instemming begroet, zij het met kritische kanttekeningen aangaande de motivering; zie hierna. Nu deze interessante zaak al in minstens 4 commentaren minutieus ontleed is, zal deze noot zich beperken. Allereerst komt aan de orde of de weg van het citaatrecht wel zo onbegaanbaar was als dit het Hof voorkwam. Dat klemt omdat, ten tweede, de meer radicale benadering van het Hof enige nadelen aankleeft die wellicht wat onderbelicht zijn gebleven. ’s Hofs charge met de cavalerie van de vrije meningsuiting is een sympathiek huzarenstuk. De stuurman aan wal oordeelt achteraf altijd dat de huzaren hun heldendaad niet op een conservatieve risicoberekening hebben gebaseerd, en dat zal ik in deze noot ook doen.

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


2 Citaatrecht en eis van rechtmatige openbaarmaking Voor een beroep op het citaatrecht is nodig dat het werk, waaruit geciteerd wordt, rechtmatig openbaar is gemaakt. Daaraan is volgens het Hof in deze zaak niet voldaan. Scientology heeft haar documenten ter inzage verschaft in beveiligde ruimten aan geselecteerde leden aan wie bovendien strikte geheimhouding is opgelegd. Dat levert geen openbaarmaking op, al betreft het (maar liefst) 20-25.000 leden. De redenen die het Hof daaraan ten grondslag legt zijn de volgende. Bij letterkundige en wetenschappelijke werken, die in een geschrift bestaan, moet volgens de MvT van 1911 onder openbaar maken worden verstaan ’het in druk verschijnen en voor het publiek beschikbaar stellen, uitgeven.’ Dit aan de MvT ontleende argument is in zoverre minder overtuigend, als het betreft de ’doorsneebetekenis’ van het openbaar maken als bevoegdheid onder het auteursrechtelijk exploitatierecht. Het heeft niet in het bijzonder betrekking op het openbaar gemaakt zijn van een werk als voorwaarde om eruit te mogen citeren. Het Hof verwijst echter ook naar wetsgeschiedenis in verband met de aanpassing aan de Akte van Parijs van de Berner Conventie. Dit citaat uit de wetsgeschiedenis gaat wèl specifiek over het citaatrecht van art. 15a Aw. De aan de BC ontleende eis van rechtmatige openbaarmaking wordt daar gesteld, zo staat hier, omdat men het citaatrecht niet wilde laten gelden voor manuscripten of werken voor een beperkt publiek, maar alleen voor ’werken die tot het gehele publiek gericht zijn.’1 Hofs beslissing dat de ter inzage verschaffing in beveiligde ruimten aan geselecteerde leden geen openbaarmaking opleverde op de door de Auteurswet vereiste manier is in de literatuur veelal2 gunstig ontvangen, al wordt algemeen aangevoerd dat een meer persoonlijkheidsrechtelijk gekleurde interpretatie van de voorwaarde van een rechtmatige openbaarmaking de gekozen benadering nog meer tot zijn recht had laten komen. Niettemin beknot het arrest het citaatrecht in een mogelijk niet onaanzienlijke mate. Daarachter doemen enkele verontrustende perspectieven op. Een extreme beperking van het citaatrecht Verschaft de wetsgeschiedenis een betrouwbaar kompas voor citeren in gevallen als scientology? Citeren zou dus pas mogen als een geschrift voor het gehele publiek bereikbaar is geworden, in het bijzonder doordat het in druk is verschenen. Men houde zich goed voor ogen hoe extreem beperkend deze uitleg van het citeerrecht in feite is! Wie, als auteur, maar consequent aan zijn publiek vertrouwelijkheid oplegt – op zich al een vergaande, zo niet verdachte afscherming – krijgt daarbovenop als premie de meest absolute graad van auteursrechtbescherming, de variant die in feite iedere toegreep van de buitenwereld op het werk verijdelt. Niet mogen citeren uit een werk gaat heel ver: het komt, met enige overdrijving, in de buurt van een spreekverbod over een werk, want zonder de mogelijkheid om te citeren 1

In dezelfde zin Visser in diens noot bij het arrest in Mƒ 2003, 342: citeren is eerst toegestaan als een werk met toestemming van de auteur aan het algemene publiek is prijsgegeven; een tikkeltje terughoudender formulerend (’geneigd met het Hof mee te gaan’) Grosheide in diens noot in IER 2003, 358. Hugenholtz, AMI 2003, 223, is kritisch ten aanzien van ’s Hofs oriëntatie op het algemene (exploitatierechtelijke) openbaarmakingsbegrip maar acht de beslissing in een persoonlijkheidsrechtelijk perspectief goed verdedigbaar. 2 Terechte kritische vragen echter van de hand van Koelman in diens fraaie noot in Computerrecht, jrg 2003 p. 356-358, op p. 357.

E I G E N D O M

4 0 1

zal men vaak een bespreking van het betreffende werk niet zinnig kunnen onderbouwen of documenteren. In deze casus gaat het om een doctrine waarmee een auteur een brede kring van adepten hersenspoelt. Het handelen en denken van deze kring wordt daardoor diepgaand beïnvloed, op een wijze die ook maatschappelijke implicaties heeft. Moet het auteursrecht dienen als vehikel om het kritische deel van de samenleving categorisch af te snijden van kennisname van deze doctrine? Nog erger: onzeker is of geschriften überhaupt wel ’geheim’ moeten zijn om zich tegen citeren beschermd te weten. Het Hof haalt immers óók de MvT bij de wet van 1912 aan, en volgens dat criterium is er (geplaatst in de context van art. 15a: pas) sprake van openbaarmaking nadat een werk is uitgegeven (of aan het gehele publiek beschikbaar gesteld is). Eerder zou er niet geciteerd mogen worden!? Zo verschijnt een auteursrecht dat kolossale informatiequantums in een potdichte isolatiekamer opsluit, een culturele Sarcofaag van Tsjernobyl, met dat verschil dat ik in déze sarcofaag juist graag af en toe binnen wil. Men denke eens aan de talloze geschriften die nooit in het bereik van het algemene publiek komen of in druk worden uitgegeven, maar die toch wel degelijk door de auteur met zijn naam eronder in een als definitief bedoelde versie aan de wereld buiten hem worden afgegeven: rapporten, verslagen, brieven, scripties en papers, missives, instructies, notulen, gelegenheidsgedichten. Geen partikel daaruit zou dus om wat voor reden dan ook via een citaat blootgesteld mogen worden aan de boze buitenwereld, zolang het werk de grens van de algemene openbaarheid niet heeft overschreden? Wie historisch of sociologisch onderzoek doet en wil citeren uit brieven van soldaten aan het front, of uit inscripties op de muur van dodencellen, of uit interne nota’s over de veiligheid van een booreiland, vindt nu een krampachtig auteursrecht tegenover zich. Of wil men voor ieder onnozel geval het paardenmiddel van art. 10 EVRM van stal halen? Bestrijding van de beperkte uitleg in drie onderdelen Hierna wordt betoogd: binnen de balans van het citaatrecht wordt een zo strenge uitleg van de voorwaarde van het openbaargemaakt zijn niet gevergd door de ratio van het exploitatierecht (a), of het persoonlijkheidsrecht (b); de ratio van het citaatrecht legt juist versterkte nadruk op de vrije informatiestroom (c). a Het exploitatierecht strekt zich niet uit tot de inhoud van een werk. Deze blijft vrij, volgens het bekende adagium dat het auteursrecht de vorm beschermt maar niet de inhoud. Maar voor wie, bijvoorbeeld ten behoeve van een gedocumenteerde kritiek, uit een tekst wil citeren, valt de vorm van het te kritiseren geschrift met de inhoud samen.3 Een te restrictief citaatrecht ontaardt dus naar resultaat in het auteursrechtelijke anathema van bescherming van de inhoud. Meer in het algemeen dient het exploitatierecht niet om geheimhouding te waarborgen (eerder het tegendeel: het aanmoedigen van verspreiding). b Met Kabel (Privacy of Auteursrecht? Enkele ongekamde gedachten over grondslagen van het recht van eerste openbaarmaking, in: Privaatrecht en Gros, 1999, 237-251), Visser (in zijn reeds aangehaalde noot) en Hugenholtz (AMI 2003, 223) meen ik dat de eis van de rechtmatige openbaarmaking 3

Vgl. ook Spoor/Verkade p.5.

4 0 2

B I J B L A D


beter benaderd kan worden als een persoonlijkheidsrechtelijk attribuut. Maar rechtvaardigt de bescherming van de persoonlijkheid in dit geval het citaatverbod? Het is gerechtvaardigd om het werk van de auteur af te schermen zolang het nog in wording is, of zolang de auteur twijfelt of hij het als van hem afkomstig definitief zal vrijgeven aan de kring waar het voor bestemd is. Een persoonlijkheidsrechtelijke bescherming tegen citaten is kortom op zijn plaats zolang een eigen en persoonlijk werk de phase intime nog niet verlaten heeft. Het is echter niet geloofwaardig om aan te nemen dat een werk met verregaande politieke en morele implicaties, dat jarenlang via een gesloten systeem van gecontroleerde voorwaarden ’geïnjecteerd’ wordt bij duizenden personen, nog in de phase intime van de auteur zou verkeren. Een werk dat door doelbewust beleid van de auteur een maatschappelijke rol is gaan spelen en dus wijde maatschappelijke kringen beroert – ook van personen en groepen die geen inzage gegund wordt – kan niet tegelijkertijd nog in de phase intime verkeren. De voorwaarde van openbaarmaking is niet pas vervuld als de auteur het werk aan de buitenwereld verschaft, maar reeds als hij het afgeeft aan de wereld buiten hem, dat is buiten de auteur zelf, zijn familie, enkele vrienden en/of enkele persoonlijke vertrouwelingen. Een dergelijke uitleg doet ook meer recht aan andere bij het citaatrecht betrokken belangen, waarmee het belang van de auteur in evenwicht moet worden gebracht. Daarover nu. c De ratio van het citaatrecht wortelt in het belang van de vrije informatiestroom. Voor het auteursrecht vervult het citaatrecht zelfs een sleutelfunctie met betrekking tot de informatievrijheid. Zoals Guibault stelt: ( ... ) the right to quote is the most important limitation for the safeguard to the user’s freedom of expression as it is at the root of most other limitations in copyright.4 Argwaan is dus op zijn plaats wanneer de toepassing van het citaatrecht ontaardt in het dwarsbomen van een ongehinderde informatiestroom, en daardoor een zelfstandig beroep noodzakelijk wordt op art. 10 EVRM. Het citaatrecht wil aanhalingen mogelijk maken die in overeenstemming zijn met wat maatschappelijk redelijkerwijs geoorloofd is en die door het te bereiken doel gerechtvaardigd zijn. Waar de maatschappelijke opvattingen over de uitingsvrijheid evolueren en dit mensenrecht een prominentere plaats inneemt in het juridische en maatschappelijke systeem, kan en moet de uitleg van het citaatrecht die evolutie weerspiegelen. Daaruit vloeit voort dat voor de beantwoording van de vraag wanneer een werk moet gelden als openbaargemaakt, niet alleen maar gelet dient te worden op de persoonlijkheidsbelangen van de phase intime, maar óók op de belangen van de samenleving die zich manifesteren vanaf de phase du don.5 Het persoonlijkheidsbelang wil de intieme fase zolang mogelijk rekken, maar daartegenover staat, vanaf het moment dat de auteur toestaat dat het werk contact maakt met de samenleving buiten zijn directe omgeving, een even serieus maatschappelijk belang dat aan dat contact consequenties verbindt. Deze tegenkracht verlangt dat realisme betracht wordt bij de vraag, wanneer het werk geacht wordt 4 Lucie M.C.R. Guibault, Copyright limitations and contracts, diss. Amsterdam, Kluwer Law International 2002, p. 32. 5 De term is ontleend aan René Savatier, Le droit de Part et des lettres, Parijs 1953, p. 21. Bedoeld is dat de openbaarmaking van een werk tot op zekere hoogte niet alleen een gift, maar ook een afgifte aan de gemeenschap meebrengt.

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

openbaargemaakt te zijn. Het is de vraag of deze tegendruk bij Scientology niet méér in de overwegingen had kunnen worden betrokken. Het is niet realistisch om aan te nemen dat een werk dat reeds is gaan functioneren in het maatschappelijk leven en (in die zin) onderdeel van de publieke sfeer is geworden, niet is openbaar gemaakt. Dat een werk onderdeel is geworden van de maatschappelijke dynamiek moet een belangrijke grond zijn om een citaat geoorloofd en gerechtvaardigd te achten. De ’aanwezigheid’ van een werk in het verkeer van de samenleving, door de auteur zelf bewerkstelligd, beëindigt het absolute karakter van diens privileges van vóór de eerste openbaarmaking. Zelfs als het een zeer bescheiden aanwezigheid is, of een door de auteur (via geheimhouding en selectieve verschaffing) gecontroleerde; dat mag daar niet aan afdoen. Maatstaf is dat het werk door eigen toedoen van de auteur iets geworden is dat nu ook anderen aangaat. Iets anders is dat dan nog steeds andere in het citaatartikel opgenomen checks en balances, zoals de eis dat het citaat door het te bereiken doel gerechtvaardigd moet zijn, grenzen kunnen stellen aan de mate waarin geciteerd mag worden of de manier waarop. De uitleg van art. 15a Aw in het licht van de informatievrijheid Waar de informatievrijheid een natuurlijke en beoogde component is van het citaatrecht zelf, kan en moet dit belang bij een doelgericht citaatrecht binnen de auteursrechtelijke afweging meegenomen worden, ook bij de bepaling van wat mag gelden als relevante openbaarmaking. Waar aan die factor het gewicht wordt toegekend dat voortkomt uit de steeds prominentere plaats van de uitingsvrijheid, kan de noodzaak om uit te wijken naar art. 10 EVRM maximaal worden beperkt. Aan de rechtstreekse toepassing daarvan kleven namelijk een aantal onmiskenbare nadelen. Is de door art. 10 EVRM verschafte rechterlijke bewegingsvrijheid dan niet aantrekkelijk? Er zijn een aantal argumenten om te zeggen van wel. Ten eerste is het ondoenlijk voor de wetgever om in de wet iedere wenselijke uitzondering op de beschermingsregel te voorzien: daarvoor is de praktijk te ingewikkeld en te geschakeerd. Ten tweede zijn de uitzonderingsbepalingen waarin wel voorzien is, niet altijd ideaal. Ze kunnen tot stand komen met teveel haast, of op grond van onvoldoende informatie, of in een proces waarin eenzijdige lobbybelangen disproportioneel overwicht hebben gekregen. Ze kunnen verouderd zijn en onvoldoende aangepast aan de maatschappelijke ontwikkeling. Benadrukt zij dat dit nog lang niet altijd een conflict hoeft te doen ontstaan met het fundamentele recht van de informatievrijheid. Er zijn echter minstens zo goede argumenten om de toepassing van deze aanvullende correctie-instrumenten tot het uiterste beperkt te houden. De belangrijkste daarvan is dat, zelfs als het door de wetgever tot stand gebrachte stelsel van uitzonderingen op punten gebrekkig is, een nog groter juridisch gebrek te vrezen valt door de rechtsonzekerheid die ontstaat als rechters in art. 10 EVRM een blanco volmacht gaan zien om het systeem naar eigen goeddunken aan te passen. Het resultaat van het onderhavige Haagse arrest kan iedereen beamen, maar er gaan natuurlijk ook heel wat twijfelachtiger citaten ankeren bij de uitingsvrijheid, en welk houvast verschaft dit artikel dán om het kaf van het koren te scheiden? Het introduceren van een art. 10 EVRM-toets ’bo-

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


venop’ de in de wet opgenomen uitzonderingen brengt mee dat zelfs indien een bepaalde grens auteursrechtelijk absoluut vast zou staan, onzeker blijft of daarmee werkelijk ook het laatste woord gezegd is. Een onbetrouwbare regel is echter even funest als een onrechtvaardige regel. Hoezeer ook doordrenkt van redelijkheids- en billijkheidsdenken, recht is toch ook de kunst van de regel. Tegenover de ultieme rechtvaardigheid in ieder individueel geval staat de zorg voor helderheid en zekerheid voor allen. 3 Volgende kandidaat het merkenrecht? De thans gepasseerde lijn zou ook in breder verband betekenis kunnen hebben dan uitsluitend het auteurs- en informatierecht. Al onder de oude Benelux-Merkenwet was in verschillende gedingen de mogelijke spanning tussen merkbescherming en vrijheid van meningsuiting aan het licht gekomen,6 en het thema bleef ook daarna de schrijvers boeien.7 Verkade betrok in zijn Leidse rede Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid (Kluwer 1990) uitdrukkelijk ook de industriële eigendom (zie p. 40 e.v.). Het is de moeite waard om diens toenmalige opmerkingen ten aanzien van het merkenrecht eens tegen het licht van de zich thans ontwikkelende Europese rechtspraak te houden. Expliciet manifesteert art. 10 EVRM zich in de industriële eigendom nog niet. Niettemin is niet uitgesloten dat rechters zich ook daar ooit zullen wagen aan een vrijmoediger toepassing van correctie-instrumenten buiten de intellectuele eigendom, wanneer de aanspraken van het beschermde domein als te knellend worden ervaren. En dat is in het licht van de nieuwere tendenzen in het merkenrecht, waarbij het door het merkenrecht geclaimde domein groeit8 en sommige oude zekeringen soms opeens uit de wet verdwijnen, 9 niet ondenkbeeldig. A.A. Q.

6 Pres. Rb Amsterdam 8 jan 1975, NJ 1975, 399; BIE 1977, nr 96 p. 313, Shell/Vrij Nederland; Hof Amsterdam 18 dec 1975, NJ 1977, 57 Coca Cola/Scorpio films (Alicia); pres. rb. 18 dec 1981, BIE 1982, nr 12 p. 41 (Philips/Haagse Post), waarover o.m. Mulder en Van der Kooy, BIE 1982, p. 202-203, sub 16; Jit Peters, HP en het Philipsmerk, AA 1982, 61; J.A. Stoop, BIE 1985, p. 252; Van Manen, BIE 1985, p. 203; dez., GRUR Int 1986, 25; Pels Rijcken, BIE 1985, 228. 7 O.m. Visser, Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting, Mediaforum 1993, p. 62; Van Manen, Merk en mening sinds de richtlijn, IER 1997, p. 121. 8 En onder meer soms het terrein wil overwoekeren dat het auteursrecht voor het algemeen domein reserveert, o.m. Verkade, The Cumulative Effect of Copyright La wande Trademark Law: Which Takes Precedence?, in: Kabel, Mom (ed.), Intellectual Property and Information Law, p. 69; Hugenholtz, Over cumulatie gesproken, BIE 2000, 240. 9 Zie Alexander Tsoutsanis, Robe(l)co, artikel 5 lid 5 Merkenrichtlijn en economisch verkeer: een fout in de richtlijn?, BIE 2003, 3-10; voorts Gregor Vos en Josine van den Berg, De geldige reden, BMMbull. 2003, 81-87 (ruimere uitleg geldige reden is remedie voor verdwijnen eis economisch verkeer).

E I G E N D O M

4 0 3

Nr. 58 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 18 maart 2004 (stadsfiets) Mr. J.D.A. den Tonkelaar Art. 6:194 BW In de door Gazelle gebezigde reclame-uitingen wordt geen vergelijking gemaakt, expliciet of impliciet, die voor de consument herleidbaar is tot een bepaald goed of merk. Het geschil beperkt zich derhalve tot de vraag of sprake is van misleidende reclame in de zin van art. 6:194 BW. Een zekere mate van overdrijving is inherent aan het wervende karakter van reclame. Daarbij wordt het overbelichten van bepaalde positieve kenmerken van een goed, dienst of merk toelaatbaar geacht. Daartoe kan onder omstandigheden ook het gebruik van superlatieven behoren. Het uitgangspunt daarbij is dat het gemiddelde publiek een zekere kritische houding zal aannemen ten aanzien van de geloofwaardigheid van de inhoud van reclame-uitingen. Omtrent de toelaatbaarheid van ’s werelds eerste stadsfiets met verlichting zonder dynamo: Betwijfeld kan worden of voor het publiek het gebruik van de toevoeging ’stads’ bij het woord ’fiets’ iets toevoegt of leidt tot herkenning of onderscheiding van een bepaald type of model fiets. Voor de consument is het woord ’fiets’ doorslaggevend. Nu vaststaat dat reeds enkele jaren fietsen op de markt zijn die verlichting hebben zonder gebruik van een dynamo, wordt de door Gazelle gedane mededeling onjuist en misleidend geacht. Dat de ’Orange Limited Edition’ beschikt over speciale LED-verlichting is vooralsnog onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Omtrent de toelaatbaarheid van de enige met een perfecte zithouding: Voor de beoordeling van deze mededeling moet worden gekeken naar de totaalindruk van de televisiecommercial, waarbij mede gezien de korte duur en de snelheid waarmee een en ander aan het publiek wordt voorgeschoteld, vooral moet worden gelet op de associatie die de commercial bij het gemiddelde publiek oproept en de boodschap die daarin besloten ligt. De aansluiting bij de perfecte zithouding die Anky van Grunsven te paard nastreeft maakt mét de woorden ’Sorry Bonfire’ dat het gebruik van de term ’perfecte zithouding’ enigszins een kwinkslag lijkt te zijn. Het gebruik van de uitdrukking ’een perfecte zithouding’ en niet ’de perfecte zithouding’ laat voorshands geoordeeld voldoende ruimte open voor andere zithoudingen die de gebruiker als perfect kan ervaren. Het gebruik van de zinsnede ’een perfecte zithouding’ is in de gegeven omstandigheden dan ook niet onjuist of misleidend. Een eventuele toezegging van Gazelle om van het gebruik van superlatieven in haar reclame-uitingen af te zien, gedaan in het kader van een eerder geschil met betrekking tot reclame-uitingen en/of mededelingen die thans niet in geschil zijn, is niet van belang. Accell Group NV te Heerenveen, eiseres, procureur mr. J.M.J. Huver, advocaat mr. B. Le Poole te Amsterdam, tegen Koninklijke Gazelle BV te Dieren, gedaagde, procureur en advocaat mr. drs. H. van der Perk te Deventer. 2 De vaststaande feiten 2.1 Accell is een holdingmaatschappij met dochterondernemingen die actief zijn op de nationale en internationale fietsenmarkt. Van de Accell-groep maken onder meer de merken Batavus, Sparta en Koga deel uit.

4 0 4

B I J B L A D


2.2 Gazelle houdt zich bezig met de vervaardiging van en handel in (onder meer) fietsen. 2.3 Gazelle is onlangs gestart met een reclamecampagne om haar fietsen te promoten. Deze campagne bestaat uit een radiocommercial, te beluisteren op de radio en de website van Gazelle (www.gazelle.nl), een zogenaamde ’pop-up’ op haar website, krantenadvertenties in landelijke dagbladen, reclame- en promotiemateriaal en een televisiecommercial, die behalve op televisie ook op de website van Gazelle te zien is. 2.4 In haar radiocommercial zegt Gazelle over haar fiets ’Orange Limited Edition’: ’De eerste fiets met verlichting zonder dynamo’. 2.5 In de pop-up op haar website wordt ook reclame gemaakt voor de ’Orange Limited Edition’ van Gazelle. De pop-ups bevatten de teksten: ’’s Werelds eerste stadsfiets mét verlichting’ en ’s Werelds eerste stadsfiets zónder dynamo’. De tekst ’s Werelds eerste stadsfiets mét verlichting zónder dynamo’ wordt eveneens gebruikt in de krantenadvertenties en het reclame- en promotiemateriaal van Gazelle. 2.6 In de televisiecommercial van Gazelle is Anky van Grunsven (die als dressuuramazone beroemd is geworden met haar paard Bonfire) te zien, eerst rijdend op een paard en vervolgens rijdend op een Gazelle-fiets. Anky zegt in de commercial onder meer: ’Als je voor goud gaat moet je goed in het zadel zitten, en ik kan het weten, toch? Daarom rij ik alleen nog maar Gazelle? (...) Want Gazelle is niet alleen hartstikke mooi, maar ook de enige met een perfecte zithouding. Want hij heeft een verstelbaar stuur en een verstelbaar zadel. Op zo’n raspaardje zit je dus altijd goed. Sorry Bonfire!’ 2.7 Op de website van Gazelle staat onder het kopje ’Anky’s raspaardje op TV!’ onder meer: ’Als iemand alles weet van de perfecte zithouding, is het Anky van Grunsven. (...) Want volgens Anky is Gazelle niet alleen hartstikke mooi, maar ook de enige met een perfecte zithouding.’ 3 Het geschil 3.1 Accell stelt dat de mededelingen ’de eerste fiets met verlichting zonder dynamo’ en ’s werelds eerste stadsfiets met verlichting zonder dynamo’ feitelijk onjuist en daardoor misleidend zijn. Accell brengt via haar dochteronderneming Koga B.V. al sinds 1999 fietsen op de markt zonder dynamo, waarbij de verlichting plaatsvindt met behulp van een batterij. Ook brengt Accell’s dochteronderneming Sparta B.V. sinds een jaar de Sparta ION op de Nederlandse markt. Dit is een stadsfiets met verlichting via een batterij. Accell stelt voorts dat Gazelle in haar televisiecommercial en op de website met de mededeling ’de enige met een perfecte zithouding’ ten onrechte een superioriteitsclaim en een uniciteitsclaim doet. Volgens Accell is ook deze mededeling onjuist en misleidend. Zij stelt dat het gebruik van superlatieven bovendien in strijd is met de aanbevelingen zoals neergelegd in de Nederlandse Reclamecode van de Nederlandse Reclamecode Commissie. Accell stelt dat Gazelle door het doen van de hiervoor aangehaalde misleidende mededelingen onrechtmatig handelt jegens Accell, waardoor Accell schade lijdt. Accell stelt dat er in het onderhavige geval sprake is van een impliciete vergelijking van de door Accell’s dochterondernemingen aangeboden producten met de producten van Gazelle. Accell meent daarom dat Ga-

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

zelle door het openbaar maken van de hiervoor bedoelde mededelingen ook in strijd handelt met het bepaalde in artikel 6:194a BW ten aanzien van vergelijkende reclame. Accell stelt dat Gazelle ook in die zin onrechtmatig jegens haar handelt. Nu er sprake is van een intensieve reclamecampagne in diverse media, stelt Accell spoedeisend belang te hebben bij haar vordering. 3.2 Accell vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut en op alle dagen en uren, Gazelle te veroordelen: 1 om onmiddellijk na betekening van dit vonnis het laten uitzenden van de onder 2.4 en 2.6 bedoelde radio- en televisiecommercial te staken en gestaakt te houden en deze commercials van de website www.gazelle.nl te verwijderen en verwijderd te houden; 2 om onmiddellijk na betekening van dit vonnis de aanduidingen ’’s werelds eerste stadsfiets met verlichting zonder dynamo’ en ’de enige met een perfecte zithouding’ van de website www.gazelle.nl te verwijderen en verwijderd te houden; 3 om onmiddellijk na betekening van dit vonnis zich te onthouden van het openbaar maken van de aanduidingen ’de eerste fiets met verlichting zonder dynamo’, ’s werelds eerste stadsfiets met verlichting zonder dynamo’ en ’de enige met een perfecte zithouding’ en soortgelijke aanduidingen in reclame-uitingen of op andere wijze; 4 om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis gedurende vier weken op de website www.gazelle.nl op een aparte webpagina een rectificatie op te nemen in het gebruikelijke lettertype met uitsluitend de tekst als hierna opgenomen, welke rectificatie vanuit de homepage met een directe link bereikt kan worden; 5 om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis in het NRC Handelsblad, De Telegraaf, De Volkskrant en Het Parool op pagina 3 in de rechterbovenhoek in een kader met een omvang van 1⁄4 pagina in een gebruikelijk lettertype een rectificatietekst openbaar te maken met daarin uitsluitend de volgende inhoud: ’RECTIFICATIE Recentelijk hebben wij een radiocommercial uitgezonden waarin wij de Gazelle Orange Limited Edition ten onrechte hebben aangeduid als de eerste fiets met verlichting zonder dynamo. Deze mededeling is feitelijk onjuist en daardoor misleidend, omdat onder ander Koga B.V. sinds 1999 fiets op de markt brengt zonder dynamo maar met batterijverlichting. Wij hebben hiermee onrechtmatig gehandeld jegens meerdere fietsfabrikanten, waaronder Koga B.V. Tevens hebben wij in een televisiecommercial reclame gemaakt voor Gazelle-fietsen en daarbij gezegd dat Gazelle de enige is met een perfecte zithouding. Ook deze mededeling is feitelijk onjuist en daardoor misleidend. Bij vonnis d.d. (datum) heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem ons bevolen om deze rectificatie openbaar te maken. Hoogachtend, Koninklijke Gazelle B.V.’; 6 om op kosten van Gazelle op de dag van publicatie in voornoemde dagbladen en zonder begeleidend schrijven of andere mededeling van of namens Gazelle voormelde rectificatie per brief te zenden aan alle vaste dealers, tussenhandelaren en inkoopverenigingen aan wie Gazelle gebruikelijkerwijs haar fietsen levert;

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


7 om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis alle reclame-uitingen (printed en non-printed) terug te halen waarin de hier in het geding zijnde misleidende mededelingen zijn opgenomen; 8 om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Accell Group N.V., mr. B. Le Poole, schriftelijk een juiste en volledige opgave te doen van alle tijdstippen en televisiezenders respectievelijk radiozenders waarop de tv-commercial respectievelijk radiocommercial is uitgezonden, alsmede een juiste en volledige opgave te doen van alle namen en adressen waarnaar Gazelle reclame-uitingen heeft gezonden met betrekking tot de in het geding zijnde misleidende mededelingen; 9 tot betaling van een dwangsom van € 25.000,–, althans een door de Voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor elke dag of deel daarvan dat Gazelle niet voldoet aan het gevorderde onder 1. tot en met 8.; 10 tot betaling van de kosten van dit geding. 2.3 Gazelle heeft gemotiveerd verweer gevoerd op gronden welke hierna, voor zover rechtens relevant, nader aan de orde zullen komen. 4 De beoordeling van het geschil 4.1 Het spoedeisend belang van Accell vloeit voort uit haar stellingen en is voldoende aannemelijk. 4.2 De voorzieningenrechter overweegt allereerst dat er in het onderhavige geval geen sprake is van vergelijkende reclame in de zin van art. 6:194a BW. In de door Gazelle gebezigde reclame-uitingen wordt geen vergelijking gemaakt, expliciet of impliciet, die voor de consument herleidbaar is tot een bepaald goed of merk. Zonder herleidbaarheid tot (een) bepaalde concurrent(en) is er geen sprake van vergelijking. Het geschil beperkt zich derhalve tot de vraag of er sprake is van misleidende reclame in de zin van art. 6:194 BW. 4.3 De voorzieningenrechter stelt voorop dat een zekere mate van overdrijving inherent is aan het wervende karakter van reclame. Daarbij wordt het overbelichten van bepaalde positieve kenmerken van een goed, dienst of merk toelaatbaar geacht. Daartoe kan onder omstandigheden ook het gebruik van superlatieven behoren. Het uitgangspunt daarbij is dat het gemiddelde publiek een zekere kritische houding zal aannemen ten aanzien van de geloofwaardigheid van de inhoud van reclame-uitingen. Voor toepassing van een strengere norm, zoals ingeval van vergelijkende reclame wordt gehanteerd, is gezien het hiervoor onder 4.2 overwogene geen grond. In het navolgende zal afzonderlijk worden ingegaan op de door Accell als misleidend aangeduide mededelingen. (...) ’s werelds eerste stadsfiets met verlichting zonder dynamo’ 4.9 Partijen hebben ter zitting toegelicht dat in de fietsbranche het criterium voor de aanduiding als stadsfiets gelegen is in de gesloten kettingkast van dat model fiets. 4.10 Accell stelt dat haar dochter Sparta sinds vorig jaar de Sparta ION op de markt brengt. Dit is eveneens een stadsfiets met verlichting via een batterij, zonder dynamo. Gazelle claimt volgens Accell daarom ten onrechte ’s werelds eerste stadsfiets met verlichting zonder dynamo’ aan te bieden. Accell meent voorts dat Gazelle in haar advertenties de indruk wekt dat de Orange Limited Edition tot fiets van het

E I G E N D O M

4 0 5

jaar 2004 is gekozen. Dat is onjuist, omdat de fiets alleen is genomineerd. De Sparta ION is fiets van het jaar 2004 geworden, aldus Accell. 4.11 Gazelle voert aan dat Batavus in haar brochure nog een ander onderscheid noemt met betrekking tot de stadsfiets, namelijk de afwijkende geometrie van het frame van de fiets, als gevolg waarvan meer rechtop kan worden gefietst, aldus Batavus. Gazelle stelt op grond van de producties van Accell vast, dat geen van de door Accell opgevoerde fietsen van Batavus kan worden gekwalificeerd als een stadsfiets, omdat geen van de gepresenteerde modellen beschikt over een gesloten kettingkast. De Sparta ION heeft wel een gesloten kettingkast, maar Gazelle betwist dat de Sparta ION een (stads)fiets is. Het is volgens haar een bromfiets (snorfiets) in de zin van de Wegenverkeerswet. Gazelle meent daarom dat ook de mededeling ’’s werelds eerste stadsfiets met verlichting zonder dynamo’ niet onjuist en misleidend is. 4.12 De voorzieningenrechter is van oordeel dat aannemelijk is dat wel degelijk aan de juistheid van deze reclamemededeling moet worden getwijfeld. Daartoe wordt het volgende overwogen. 4.13 Ten aanzien van de Sparta ION wordt overwogen dat de fiets beschikt over een gesloten kettingkast en, zoals Accell onbetwist heeft gesteld, fiets van het jaar 2004 is geworden. Daaruit leidt de voorzieningenrechter af dat de Sparta ION kennelijk geen bromfiets of snorfiets is. Bij gebreke van nadere gegevens op dit punt wordt er daarom in rechte vooralsnog van uitgegaan dat het hier gaat om een stadsfiets. 4.14 Voorts overweegt de voorzieningenrechter dat, wat er ook zij van de discussie rondom de stadsfiets, er gerede twijfel bestaat of het gemiddelde publiek (de consument) op de hoogte is van het door de fietsbranche gehanteerde criterium van de gesloten kettingkast voor een stadsfiets. In het huidige fietsbeeld bestaan immers vele uiteenlopende fietsmodellen en -trends, waaronder bijvoorbeeld de zogenaamde ’city-bike’. De vraag is of het publiek aan de benaming stadsfiets een speciale en onderscheidende betekenis toekent. Getwijfeld kan worden of voor het publiek het gebruik van de toevoeging ’stads’ bij het woord ’fiets’ iets toevoegt of leidt tot herkenning of onderscheiding van een bepaald type of model fiets. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het woord ’fiets’ voor de consument doorslaggevend is. Nu vaststaat dat er reeds enkele jaren (in ieder geval vanaf 1999) fietsen op de markt zijn die verlichting hebben zonder gebruik van een dynamo, wordt de door Gazelle gedane mededeling onjuist en misleidend geacht. 4.15 Dat de ’Orange Limited Edition’ beschikt over speciale LED- verlichting, zoals Gazelle heeft aangevoerd, is vooralsnog onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. In de reclame-uitingen waarin de gewraakte mededeling voorkomt, wordt slechts kort en zonder nadere uitleg aandacht besteed aan deze (kennelijk nieuwe) vorm van verlichting. Op die wijze aan het publiek gepresenteerd, rechtvaardigt de aanwezigheid van LED-verlichting naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet de mededeling van Gazelle dat de aldus gepresenteerde fiets ’’s werelds eerste stadsfiets’ met verlichting zonder dynamo is. Het voorgaande geldt daarom eens te meer ten aanzien van de mededeling ’de eerste fiets met verlichting zonder dynamo’, die onder meer in de radiocommercial is gebruikt. 4.16 Op grond van het hiervoor overwogene is de voorzieningenrechter van oordeel dat zowel de mededeling

4 0 6

B I J B L A D


’de eerste fiets met verlichting zonder dynamo’ als de mededeling ’’s werelds eerste stadsfiets met verlichting zonder dynamo’ onjuist en misleidend is. In tegenstelling tot wat Gazelle op dit punt betoogt, wordt het misleidende karakter van de mededelingen niet weggenomen door de omstandigheid dat een consument zich voor de aanschaf van een fiets veelal zal wenden tot een detaillist (dealer of fietshandel) voor nadere vragen of een toelichting. Evenmin is vereist dat vast komt te staan dat de consument op grond van de onjuiste mededeling tot aanschaf van het product is overgegaan. 4.17 Het voorgaande leidt ertoe dat een verbod met betrekking tot het gebruik van de hiervoor bedoelde mededelingen toewijsbaar is. ’de enige met een perfecte zithouding’ 4.18 Accell maakt bezwaar tegen het gebruik door Gazelle van het woord ’enige’ in combinatie met de woorden ’perfecte zithouding’ in de televisiecommercial en op haar website. Op de website stelt Gazelle dat voor echt langdurig comfort op één fiets vele zithoudingen mogelijk moeten zijn en dat dat alleen met Gazelle kan. In de televisiecommercial stelt Gazelle dat de Gazelle fiets de enige is met een perfecte zithouding omdat hij een verstelbaar stuur en een verstelbaar zadel heeft. Dit is volgens Accell onjuist. Ook Batavus biedt vele fietsmodellen aan met zowel een verstelbaar stuur als een verstelbaar zadel, evenals bij Gazelle zonder gebruik van gereedschap. Bovendien suggereert Gazelle met voormelde mededelingen dat de fietsen van de Accell’s dochterondernemingen Batavus, Sparta, Koga, etc. geen perfecte zithouding zouden hebben, aldus Accell. 4.19 Gazelle stelt dat pas sprake kan zijn van een perfecte zithouding als de twee daarvoor doorslaggevende componenten, te weten het zadel en het stuur, naar wens instelbaar zijn. De Gazelle fiets beschikt over unieke instelmogelijkheden, waaruit de perfecte zithouding voortvloeit. Gazelle betwist dat het woord ’perfect’ wordt gebezigd als superlatief. De tekst luidt immers ’een perfecte zithouding’ en niet ’de perfecte zithouding’ (cursivering rechtbank). Hoewel wellicht enigszins overdreven, ziet de term ’enige’ op de combinatie van instelmogelijkheden die leidt tot de gepresenteerde zithouding. Daarmee is de term volgens Gazelle nog niet onjuist en misleidend. 4.20 Voor de beoordeling van deze mededeling moet worden gekeken naar de totaalindruk van de televisiecommercial, waarbij gezien de korte duur en de snelheid waarmee een en ander aan het publiek wordt voorgeschoteld, vooral moet worden gelet op de associatie die de commercial bij het gemiddelde publiek oproept en de boodschap die daarin besloten ligt. In de commercial is de keuze van de bekende amazone Anky van Grunsven kennelijk ingegeven door de nadruk die Gazelle wenst te leggen op de zithouding van de Gazelle fiets. In de commercial wordt ook een link gelegd tussen (het belang van) de zithouding op een paard en die op de fiets. Deze link wordt in de commercial niet alleen zichtbaar in beeld gebracht, maar komt ook tot uitdrukking in de zinsneden: ’Als je voor goud gaat moet je goed in het zadel zitten’ en ’Op zo’n raspaardje zit je dus altijd goed. Sorry Bonfire!’ Op de website wordt dit onder meer benadrukt door de zinsnede: ’Als iemand alles weet van de perfecte zithouding, is het Anky van Grunsven.’

E I G E N D O M

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

4.21 De voorzieningenrechter is van oordeel dat, bezien in het licht van de context en setting van de commercial, met het gebruik van de woorden ’perfecte zithouding’ duidelijk aansluiting is gezocht bij de perfecte zithouding die Anky te paard nastreeft. Deze link maakt mét de woorden ’Sorry Bonfire’ ook dat het gebruik van de term ’perfecte zithouding’ enigszins een kwinkslag lijkt te zijn naar hetgeen Anky, als zogenaamde ’zithoudingsdeskundige’, daaronder verstaat. Hierbij speelt tevens een rol dat de uitdrukking ’een perfecte zithouding’ en niet ’de perfecte zithouding’ (cursivering rechtbank) is gebruikt. Dit laat voorshands geoordeeld voldoende ruimte open voor andere zithoudingen die de gebruiker als perfect kan ervaren. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het gebruik van de zinsnede ’een perfecte zithouding’ in de gegeven omstandigheden dan ook niet onjuist of misleidend is. 4.22 Accell maakt tevens bezwaar tegen het gebruik van het woord ’enige’ in combinatie met de woorden ’een perfecte zithouding’. Vaststaat dat de zithouding op een fiets in belangrijke mate wordt bepaald door de stand van en de afstand tussen het zadel en het stuur. Ook staat vast dat de verstelbaarheid van fietszadels en -sturen op zich niet uniek is. De wijze van verstelbaarheid van het fietsstuur komt bij veel merken in grote lijnen overeen. Ook zijn veel fietszadels behalve in verticale lijn ook in horizontale lijn verstelbaar. Ter zitting is gebleken dat het zadel van Gazelle, in tegenstelling tot alle andere verstelbare zadels, als enige kantelbaar is. Gazelle heeft onbetwist gesteld dat zij op dit moment de enige aanbieder van een dergelijk zadel op de markt is. 4.23 Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de door Gazelle gebezigde mededeling ’de enige met een perfecte zithouding’ in de context en setting waarin zij is gebruikt, niet onjuist of misleidend is en derhalve toelaatbaar is. Voor een veroordeling tot staking van het uitzenden van de televisiecommercial en de vertoning ervan op het website van Gazelle, alsmede verwijdering van de tekst met als kop ’Anky’s raspaardje op TV!’ van de website wordt daarom geen aanleiding gezien. 4.24 Accell heeft zich tot slot nog beroepen op toezeggingen, die Gazelle naar aanleiding van een eerder conflict tussen partijen zou hebben gedaan, om van het gebruik van superlatieven in haar reclame-uitingen af te zien. Nog daargelaten dat dit door Gazelle wordt betwist, is een eventuele toezegging gedaan in het kader van een eerder geschil met betrekking tot reclame-uitingen en/of mededelingen die thans niet in geschil zijn, niet van belang. (...) 5 De beslissing De voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding, 1 veroordeelt Gazelle om binnen twaalf (12) uur na betekening van dit vonnis de aanduidingen ’’s werelds eerste stadsfiets met verlichting zonder dynamo’ van de website www. gazelle.nl te verwijderen en verwijderd te houden; 2 veroordeelt Gazelle om onmiddellijk na betekening van dit vonnis zich te onthouden van het openbaar maken van de aanduidingen ’de eerste fiets met verlichting zonder dynamo’ en ’s werelds eerste stadsfiets met verlichting zonder dynamo’ in reclame-uitingen of op andere wijze;

1 6

A U G U S T U S

2 0 0 4

B I J B L A D


3 veroordeelt Gazelle om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis gedurende twee (2) weken op de website www.gazelle.nl op een aparte webpagina een rectificatie op te nemen in het gebruikelijke lettertype met uitsluitend de tekst als hierna opgenomen, welke rectificatie vanuit de homepage met een directe link bereikt kan worden: ’RECTIFICATIE Recentelijk hebben wij een advertentie in diverse landelijke dagbladen geplaatst en reclame- en promotiemateriaal uitgegeven, waarin wij de Gazelle Orange Limited Edition ten onrechte hebben aangeduid als ’s werelds eerste stadsfiets met verlichting zonder dynamo danwel de eerste fiets met verlichting zonder dynamo. Deze mededelingen zijn feitelijk onjuist en daardoor misleidend. Bij vonnis d.d. 18 maart 2004 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem ons bevolen om deze rectificatie openbaar te maken. Hoogachtend, Koninklijke Gazelle B.V.’; 4 veroordeelt Gazelle om binnen drie (3) dagen na betekening van dit vonnis op haar kosten de hiervoor vermelde rectificatie per brief te zenden aan alle vaste dealers, tussenhandelaren en inkoopverenigingen aan wie Gazelle gebruikelijkerwijs haar fietsen levert, zonder begeleidend schrijven of andere mededeling van of namens Gazelle, met uitzondering van het verzoek zoals hierna geformuleerd onder 5 van het dictum;

W

E

T

G

E V

I

N

4 0 7

5 veroordeelt Gazelle om binnen drie (3) dagen na betekening van dit vonnis ervoor zorg te dragen dat alle reclameuitingen waarin de aanduidingen ’de eerste fiets met verlichting zonder dynamo’ en/of ’s werelds eerste stadsfiets met verlichting zonder dynamo’ voorkomen aan haar worden geretourneerd, hetzij door deze goederen op te halen, hetzij door de hierboven onder 4 bedoelde personen, bedrijven en instellingen het verzoek te doen het desbetreffende reclame- en promotiemateriaal aan Gazelle te retourneren; 6 veroordeelt Gazelle om binnen (1) week na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Accell Group N.V., mr. B. Le Poole, schriftelijk een juiste en volledige opgave te doen van alle tijdstippen en radiozenders waarop de radiocommercial is uitgezonden; 7 veroordeelt Gazelle, indien zij na betekening van dit vonnis, in gebreke blijft aan één of meer van de hiervoor onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 opgenomen veroordelingen te voldoen, aan Accell een dwangsom te betalen van telkens € 10.000,– per dag, echter tot een maximum per onderdeel van de veroordeling van telkens € 250.000,–, met bepaling dat het totaal aan verbeurde dwangsommen het bedrag van € 1.000.000,– niet te boven zal gaan; 8 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 9 compenseert de proceskosten tussen partijen, in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt; 10 wijst af het anders of meer gevorderde. Enz.

G

Besluit van 6 juli 2004, houdende vaststelling van het tijdstip waarop de Rijksoctrooiwet vervalt Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 2 juli 2004, nr. WJZ4042910; Gelet op artikel 101 van de Rijksoctrooiwet 1995; Hebben goedgevonden en verstaan: Enig artikel De Rijksoctrooiwet vervalt met ingang van 1 september 2004. Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. ’s-Gravenhage, 6 juli 2004 Beatrix De Staatssecretaris van Economische Zaken, C.E.G.van Gennip Uitgegeven de twintigste juli 2004 De Minister van Justitie, J.P.H. Donner (Stb. 2004, 352)

E I G E N D O M

Nota van Toelichting De Rijksoctrooiwet is een aantal jaren geleden vervangen door de Rijksoctrooiwet 1995. Daarbij werd ervoor gekozen de Rijksoctrooiwet nog enige jaren te laten voortbestaan met het oog op de afwikkeling van onder die wet ingediende octrooiaanvragen. De artikelen 102 en volgende van de Rijksoctrooiwet 1995 bevatten hiervoor een overgangsregeling. Artikel 101 van de Rijksoctrooiwet 1995 bepaalt dat de Rijksoctrooiwet vervalt met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Aangezien de onder de laatstgenoemde wet ingediende octrooiaanvragen inmiddels alle zijn afgehandeld, kan dat besluit thans worden genomen. Door het vervallen van de Rijksoctrooiwet vervalt uiteraard de rechtsgrond aan de Octrooiraad (artikelen 13 e.v. Rijksoctrooiwet). De voorzitter en de ondervoorzitter en nog zittende (plaatsvervangende) leden van die raad worden dan ook met ingang van 1 september 2004 van hun functie ontheven. De Staatssecretaris van Economische Zaken, C.E.G.van Gennip

4 0 8

B

B I J B L A D

E

R

I

C

H


E I G E N D O M

Programma: 30 september 2004 28 oktober en 18 november 2004

Het Genootschap Intellectuele Eigendom van het Technologisch Instituut te Antwerpen, organiseert (als aanvulling op lopende cursussen i.v.m. aanvragen en verlenen van octrooien) de cursus ’Handhaving van octrooirechten’. Het lesprogramma betreft vooral handhaving in België met inachtneming van Belgische, Europese en internationale regelgeving. De doelgroep is octrooideskundigen, advocaten, magistraten en juristen uit het bedrijfsleven met ten minste drie jaren ervaring in het onderwerp.

2 december 2004 16 december 2004

27 januari 2005 Wetenschappelijk coördinator: ir. L. Ryckeboer, octrooigemachtigde te Bellegem. Docenten: J. Brants, octrooigemachtigde te Sint-MartensLatem; E. De Gryse, advocaat te Brussel; L. De Gryse, advocaat te Brussel; C. De Meyer, advocaat te Brussel; W. Geysen, Centrum Intellectuele Rechten, K.U. Leuven; G. Glas, advocaat te Brussel; P. Maeyaert, advocaat te Brussel; L. Quaeghebeur, octrooigemachtigde te Beerse; L. Ryckeboer, octrooigemachtigde te Bellegem; A. Swinnen, octrooigemachtigde te Everberg; B. Vandermeulen, advocaat te Brussel; G. Van Overwalle, Centrum Intellectuele Rechten, K.U. Leuven; en T. Vuylsteke, advocaat te Harelbeke.

F

F

I

C

I

A U G U S T U S

2 0 0 4

T E N

Cursus ’Handhaving van octrooirechten’

O

1 6

Ë L

E

M

E

D

E

24 februari en 24 maart 2005

Inleiding; L. De Gryse en L. Ryckeboer Beschermingsomvang van octrooien; E. De Gryse, B. Vandermeulen en L. Ryckeboer Inbreukhandelingen; C. De Meyer en J. Brants Uitzonderingen op inbreuk; Wettelijk kader: G. Van Overwalle en L. Quaeghebeur; Uitputting; G. Glas en L. Ryckeboer Bewijs van inbreuk – beslag inzake namaak; P. Maeyaert Gerechtelijke procedures; P. Maeyaert, T. Vuylsteke en A. Swinnen Sancties en schade door inbreuk; G. Glas en W. Geysen Europees perspectief: Arbitrages en bemiddelingen; L. De Gryse en J. Brants Blik vooruit in Europese perspectieven; E. De Gryse en L. Ryckeboer.

28 april 2005 26 mei 2005

Tijd en plaats: 14.00 – 17.00 u.; Ingenieurshuis K VIV, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen. Kosten: € 1700,–. Organisatie en Inlichtingen: Technologisch Instituut vzw, Ingenieurshuis K VIV, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen 1; tel. 03 260 08 40; fax: 03 216 06 89; e-mail: [email protected]; website: www.kviv.be.

D E

L

I

N

G

E

N

Register van Octrooigemachtigden

Schikking van Madrid en Protocol

De directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom maakt bekend, dat de inschrijving in het Register van Octrooigemachtigden van de heer ir. K.S. Bos, op zijn verzoek van 28 juni jl. is doorgehaald op 1 juli 2004. Ook de inschrijving van de heer drs. A.H.J.M. Sikken is op zijn verzoek van 1 juni 2004 in verband met zijn pensionering doorgehaald op 1 augustus 2004.

Op 31 maart 2004 is Namibië toegetreden tot de Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm, 14 juli 1967 (laatstelijk Trb. 1996, 126) en tot het Protocol van 27 juni 1989 bij de Schikking van Madrid (Trb. 1990, 44) onder afleggen van een verklaring onder art. 14(5) van de Schikking. Schikking en Protocol zijn voor Namibië op 30 juni 2004 in werking getreden.

Op 12 juli 2004 zijn, op hun verzoek, ingeschreven in het Register van Octrooigemachtigden de heren ir. L.G. Steffanie, dr E. de Vroom, dr. J.L.F. de Meijere en drs. L.M. van der Steen. Rectificatie: in de rectificatie opgenomen op blz. 272, van het Bijblad van 16 juni 2004, is helaas opnieuw de naam van de betrokken octrooigemachtigde niet geheel juist weergegeven: het betreft Dr. G. Hateboer.

Laatste octrooi onder de Rijksoctrooiwet (1910) uitgereikt Op 6 mei 2004 is onder nr. 195098 door de Octrooiraad het laatste octrooi verleend. Het octrooischrift is op 27 juli jl. in aanwezigheid van een kleine groep genodigden, ondertekend door mr. ir. R.A. Grootoonk, de voorzitter van de Afdeling van Beroep die tot verlening had besloten; vervolgens is het overhandigd aan de octrooigemachtigde van de octrooihouder, ir. M.B. Plaggenborg.

16 augustus 2004, 72e jaargang, nr. 8. Actualiteiten

Recommend Documents