Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 18 mei 1998, 66c jaargang, nr. 5. Artikelen

I I ('i A V I-.

H t

I'

B U R L A U

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

18 mei 1 9 9 8 , 6 6 c j a a r g a n g , nr. 5

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D Artikelen

tandenborstels etc. niet soortgelijk; schade niet gebleken; Rb.: Caron en Caro stemmen overeen).

Dr. R. Jorritsma, Bcnclux-octrooi, een taal te ver? (blz. 143/4).

Actualiteiten Kaas uit de Bccmstcrpoldcr in het licht van de Springende Ratibkatzc(blz. 145).

Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 32 Rechtbank 's-Gravcnhage, 29 jan. 1997, D.W. Clysan e.a./ W. Drcizler (uitspraak Hof inz. nietigheid spoedig verwacht; geen aanleiding tot schorsing onderhavige procedu re; hoger beroep uitgesloten).

Nr. 36 Pres. Rechtbank Haarlem, 23 jan. t996,Trufari Ass./Bols Benelux e.a. (merk Tiramisu is een gebruikelijke aanduiding van de smaak van een product en als zodanig niet onderscheidend). Nr. 37 Hof Arnhem, 8 okt. 1996, Fichtcl & Sachs/Kawc (reële mogelijkheid van afbreuk aan technische deugdelijkheid voldoende om, bij revisie, niet tot merkverwijdcring over te gaan; onderscheid tussen revisie die wel en die niet leidt tot wijziging in de toestand van de waar niet mogelijk; beroep op verschoonbarc dwaling gaat na 'Valco' niet meer op). Nr. 38 Rechtbank 's-Gravenhage, 28 febr. 1996, Bomen Service International/Bas van Buuren ('bomenzand' heeft nauwelijks onderscheidend vermogen; Bomenzand 500 is zwak; Straatbomen-zand stemt niet overeen).

Berichten Nr. 33 Hof 's-Gravcnhage, 6 febr. 1997, W. Dreizler/D.W. Clysan (nieuwe alternatieve oplossing voor bestaand probleem kan uitvinderswerkzaamheid opleveren, mits de oplossing zelf inventief is; kenmerk 2 van het octrooi is inventief). Nr. 34 Pres. Rechtbank's-Gravcnhagc, 27juli 1993, A.P. Verachten e.a./R. H. van Dalfscn e.a. (kans op nietigverklaring octrooi onvoldoende om aanspraken octrooihouder te verhinderen; opzegging samen werking/licentie in strijd met redelijkheid en billijkheid; inbreukvordering territoriaal in volle omvang toegewezen; onrechtmatig gebruik adressenbestand).

Seminar 'The Protcction of Intcllectual Propcrty in the information age'(blz. 167).

Officiële mededelingen Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. Nederlands examen voor octrooigemachtigde. Verdrag van Parijs. - Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT). - Verdrag van Boedapest.

2 Merkenrecht Nr. 35 Hof Arnhem, 18 maart 1997, Parfums Caron/Groothandel H.C. Karsscn (beoordeling nict-gebruik naar oud recht. nietigheids- en verbodsvordcringen naar nieuw recht; rechtinstandhoudend gebruik voor bepaalde waren niet tevens voor soortgelijke, ruim omschreven, waren; waren parfums etc. en

IN VERBAND MET DE VAKANTIEPERIODE ZAL HET BIJBLAD VAN JUNI 1998 VERSCHIJNEN TE SAMEN MET HET BIJBLAD VAN JULI 1998 OP t6JULl A.S.

B I J B L A D


G E N D OM

C O L O F O N

Verschijnt maandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: f 1S0,- per jaar met inbegrip van het jaarregister: aan abonnees buiten Nederland wordt f 50.- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht: prijs per los nummer f 16.Nicim-e abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom. Patentlaan 2. Postbus 5S20. 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 39S 66 55 Postbank gironummer 17300 ABN-AMRO Bankrekeningnummer 40.45.00.714 Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: SDU. Den Haag 'i.' Auteursrecht voorbehouden

Ere-voorzirter van de redactie: prof. mr. E. A. van Nieuwenhoven Helbach Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof dr. J.H.J. denHartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C, van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Stcinhauser prof. mr. D.W.F. Verkade mr. ir. J.H.F. Winckels Correspondenten: F. Henning-Bodewig(verbonden aan hetMax-Phnck-Institut, München) S. Mandel (Consciller, Cour d'Appel de Paris) H. Laddielmr. lusricc. High Court London) Redactiesecretaris: mr. l.L. Driessen Redaerie-adres: Patentlaan 2. rostbus 5S20. :;So n\ Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 39S 63 73 Telefax (070) 390 01 90

1 8

M E I

1 9 9 8

B I J B L A D


E I G E N D O M

1 4 3

A R T I K E L E N Benelux-octrooi, een taal te ver ? R. Jorritsma' Bij de vraag of de Benelux-landen zich op octrooigebied dienen te verenigen speelt de taalkwestie een belangrijke, misschien zelfs doorslaggevende, rol. Dat blijkt ook uit het artikel in BybladIE 1997 (12),blz. 435, waarin collega Steenbeek concludeert dat de invoering van een Beneiux-octrooisysteem moet worden ontraden. Zijn redenering is, samengevat, als volgt: als het Benelux-octrooi in meer dan één taal moet worden gepubliceerd, wordt het systeem te duur en dus onaantrekkelijk; zou één taal volstaan, dan wordt het systeem te goedkoop en dus te aantrekkelijk en daarmee een bedreiging voor enerzijds het Europese octrooi en anderzijds het-vooral Nederlandse-bedrijfsleven. Aan deze opmerkelijke 'catch all' conclusie ligt de veronderstelling ten grondslagdat vertalingen zulkehoge kosten met zich brengen dat een middenweg - voldoende aantrekkelijk voor het regionale bedrijfsleven en niet te aantrekkelijk voor de buitenwacht- bij voorbaat is uitgesloten. Deze bijdrage is bedoeld om duidelijk te maken dat als (met nadruk: als) er behoefte zou zijn aan een Benelux-octrooisysteem, de taalkwestie geen breekpunt behoeft te zijn. Eenvormig of wederzijdse erkenning Er zijn, zoals bekend, twee varianten of twee fasen van een Benelux-octrooi in studie: een eerste waarbij de nationale systemen in stand blijven en de nationale octrooien over en weer worden erkend en een tweede waarbij er sprake is van een aanvrage waarop in een centrale procedure een eenvormig octrooi wordt verleend. Die laatste variant is de meest vergaande en naar verluidt ook het uiteindelijke doel. Daarom zal in het onderstaande van die variant worden uitgegaan. Taalprobleem Van de ongeveer 26 miljoen inwoners van de Benelux is ruim So?ó Nederlandstalig en 16 a 17% Franstalig. De beheersing, ook de passieve, van het Nederlands door de Franstaligen en die van het Frans door de Nederlanders zijn slecht. Bijscholing van hetzij de Franstaligen, hetzij de Nederlandstaligen tot een voldoende kennis van de andere taal is een illusie, en dus hebben we een taalprobleem. Omdat openbaarmaking de kern van het octrooisysteem is, zal een Benelux-octrooi derhalve moeten worden vertaald. Naast het Frans en Nederlands hebben enige andere talen een meer of minder officiële status in het Benelux-gebied, waaronder het Duits, de Luxemburgse variant daarvan en het Fries. De sprekers van die talen zijn - zeker in het economische verkeer echter ook aangewezen op beheersing van het Frans respectievelijk Nederlands en voor hen zijn wat betreft octrooipublicaties ook nooit speciale voorzieningen getroffen. Het taalprobleem is dus feitelijk beperkt tot het koppel NederlandsFrans. Het is dan ook niet doelmatig andere talen in deze problematiek te betrekken. Wat en wanneer vertalen? Na de vaststelling dat er moet worden vertaald rijst de vraag wanneer en hoeveel, en wat de sanctie is als er geen vertaling ' Octrooigemachtigdc te 's-Gravenhage en secretaris van de Orde van Octrooigemachtigden. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven.

wordt geleverd. Voor het tijdstip van vertaling is van belang dat de octrooitaai een aantal stadia kent. Allereerst is er de taal van indiening: die moet volgens het aanstaande Patent Law Treaty elke taal kunnen zijn, en volgens de ROW is dat al zo; bij indiening is derhalve geen vertaling nodig. Dan is er de taal van behandeling, de taal waarin het Bureau de aanvrage op formaliteiten en -voor zover van toepassing- voor het doel van een nieuwheidsonderzoek kan beoordelen: die taal zal niet alleen het Nederlands en het Frans, maar vermoedelijk ook het Duits en het Engels kunnen zijn. Alleen wanneer de taal van indiening een andere dan deze vier is, zal er al in dit stadium een vertaling nodig zijn. Vervolgens is er formeel nog de taal van de terinzageleggingofinschrijvingvan de octrooiaanvrage, maar die heeft weinig betekenis en is in de meeste gevallen (inschrijving = verlening) zelfs geheel afwezig. Tenslotte is er de taal van her verleende octrooi. Het zal duidelijk zijn dat deze, althans bij het huidige Belgisch/Nederlandse registratiesysteem, de enige is die voor de derde echt van belang is en die dus eventueel aanleiding is voor een vertaling naar het Nederlands en/of het Frans. De vraag wanneer er moet worden vertaald is hiermee beantwoord: in het belang van de aanvrager zo laar mogelijk, en dus normaliter bij octrooiverlening. De vraag hoeveel er moet worden vertaald ligt gevoeliger; een vertaling van de conclusies zal het minimum zijn, maar aangezien octrooiconclusies veelal pas volledig te begrijpen zijn na raadpleging van de beschrijving, en een mogelijke latere beperking van de conclusies ook op de beschrijving kan worden gebaseerd, zal ook ten minste een deel van de beschrijving in de andere taal beschikbaar moeten zijn. Het vertalen van een gehele octrooibeschrijving kan echter kostbaar worden en dat wringt met een uitgangspunt van het Benelux-octrooi, namelijk dat het niet te duur mag zijn. Probleem nummer één. War te doen als de vereiste vertaling niet wordt geleverd? Het octrooi in het geheel niet verlenen of ongeldig verklaren is een wel erg zware straf, zeker als de aanvrager eigenlijk in bescherming in maar één land of taalgebied is geïnteresseerd. Het octrooi alleen in het land of taalgebied van de aanvrage geldig laten zijn? Dan zijn we de facto terug bij nationale octrooien. Ambtshalve een vertaling maken? Wie draagt dan de kosten? Probleem nummer twee. Differentiatie De oplossing van deze problemen is niet zo moeilijk als het lijkt, en is te vinden in de ervaring met ROW'95. Voor de Nederlandse registratieoctrooien van Nederlandse octrooihouders waarvan de verlening in 1997 werd gepubliceerd gelden bij benadering de volgende getallen: van de in totaal 176S octrooien werden 527 (30%) 6-jaars octrooien verleend tegen 1241 (70%) 20-jaars. Bij de 6-jaars octrooien was in 299 gevallen (57%) een gemachtigde aangesteld, bij de 20-jaars in 1180 gevallen (95%), een opvallend verschil. Als we aannemen dat de kosten een belangrijke factor zijn bij het al of niet inschakelen van een gemachtigde, dan is het kostenaspect voor aanvragers van 6-jaars octrooien kennelijk vaak (43%) doorslaggevend. Bij de overgrote meerderheid van de aanvragers van 20-jaars octrooien (95%) weegt echter kwaliteit (octrooigemachtigde, nieuwheidsrapport) kennelijk zwaarder dan kosten. Het lijkt er dus op dat voor 20-jaars octrooien de extra kosten van een vertaling-binnen redelijke grenzen - voor de octrooiverkrijgers aanvaardbaar zijn.

1 4 4

B I J B L A D


Als voor zesjaars octrooien de vertaalkosten te hoog worden gevonden, zou daarvoor, maar alleen daarvoor, het nationale octrooi kunnen blijven bestaan. De oplossing zou dan zijn de keuze tussen een 20-jaars tweetalig Benelux-octrooi en een zesjaars eentalig nationaal octrooi. Beide typen zouden door hetzelfde centrale i nsti tuut kunnen worden geadministreerd, hoewel voor de nationale zesjaars octrooien ook nationale bureaus of dependances verantwoordelijk kunnen zijn.

E I G E N D O M

18

MEI

1996

Door deze koppeling van eisen voor een 20-jaars octrooi (nieuwheidsrapporten vertaling) ontstaat een overzichtelijk en doelmatig aanbod, te weten: - een eenvormig, geheel of gedeeltelijk tweetalig Beneluxoctrooi met een maximale looptijd van 20 jaar en met een nieuwheidsrapport; - een eentalig nationaal (Belgisch, Nederlands, Luxemburgs) octrooi met een maximale looptijd van 6 jaar zonder een nieuwheidsrapport.

Vertaalkosten

Hoe houden we de vertaalkosten binnen redelijke grenzen? Allereerst geldt natuurlijk dat die kosten geheel worden bepaald door de aanvrager zelf. Hij immers bepaalt de lengte van de tekst en dus de hoogte van de vertaalkosten. Uit de Europese discussie weten we echter dat dat gegeven niet veel effect heeft: de aanvrager is bang of komt niet op het idee om tekst weg te laten, zelfs als het herhalingen, nodeloze opsommingen of niet geclaimde varianten betreft. Als hij vertaalkosten niettemin een probleem vindt, zal hij dus een handje moeten worden geholpen. Een denkbare benadering is een verplichte vertaling van alleen de conclusies, waarbij het aan de aanvrager wordt overgelaten welk gedeelte van de octrooibeschrijving hij vertaalt, met dien verstande dat alleen het vertaalde gedeelte kan worden gebruikt bij de interpretatie van de beschermingsomvang en voor een eventuele wijziging van de conclusies. Een wat minder elegant, maar waarschijnlijk praktischer alternatief is een volledige vertaling van het Benelux-octrooi, maar met een bovengrens aan de hoeveelheid tekst, ook in de taal van de aanvrage, bij voorbeeld niet meer dan ïoooof 1500 woorden beschrijving en 5 conclusies. Van een dergelijke hoeveelheid tekst kan de vertaling nooit meer dan enkele honderden guldens kosten, een bed rag dat bescheiden is in vergelijking met de kosten van het nieuwheidsonderzoek en mer de kosten van een gemachtigde. Een dergelijke begrenzing van de tekst lijkt wat arbitrair. Er zijn echter wel meerarbitraire voorschriften (lengte uittreksel, marges, enz.) en bij bestudering van het gemiddelde Nederlandse octrooi - ook dat volgens de oude wet- blijkt dat de octrooibeschrijving en conclusies zelden uitgebreider behoeven te zijn. Voor de derde is een dergelijke verkorting in ieder geval zeer welkom: hij hoeft immers minder tekst door te werken om de essentie en de omvang van de beschermde vinding vast te stellen. Voor de enkele gevallen dat de aanvrager meent meer tekst nodig te hebben blijft dan de keus tussen het zesjarig nationaal octrooi en het Europese octrooi over. Overzichtelijk systeem

Voor een in het Frans gestelde aanvrage om een 20-jaars octrooi zou aldus vóór octrooiverlening een Nederlandse vertaling van de conclusies en (een deel van) de beschrijving moeten worden ingediend, eventueel voorafgegaan door een verkorting van de octrooitekst tot het gestelde maximum. Als een Duits- of Engelstalige aanvrage aanvaardbaar is, geldt daarvoor hetzelfde. Wordt de vertaling niet ingediend, dan geldt het octrooi niet in Nederland en bovendien maar voor zes jaar. Of voor een in het Nederlands (of eventueel Duits of Frans) gestelde aanvrage op dezelfde wijze een Franse vertaling zou moeten worden ingediend, zal in eerste instantie door de Belgen (meer in het bijzonder de Franstaligen) en de Luxembutgers moeten worden uitgemaakt; onder het huidige regime volstaat voor heel België overigens een Nederlandse tekst.

Aangenomen dat er behoefte is aan een vorm van bescherming in de gehele Benelux, zal het hierboven geschetste aanbod aan die behoefte voldoen zonder dat de belangen van derden al te zeer in het gedrang komen. 's-Gravenhage, 7 april 199S

18

MEI

1998

B I J B ' U D


E I G E N D O M

1 4 5

A C T U A L I T E I T E N Kaas uit de Beemsterpolder in het licht van de Springende Raubkatze Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft op 9 april 1998 een arrest gewezen, waarin een duidelijke toepassing gegeven wordt aan de Sabel/Puma-jurisprudentie van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen van 11 november 1997.' Het Haagse arrest is tevens interessant voor het leerstuk van geografische (merk-)-aanduidingen. De coöperatieve vereniging 'De Combinatie' in de Beemster maakt sinds jaar en dag kaas in de Beemster. Zij heeft als merken gedeponeerd het beeldmerk BEEMSTER-BLOEM, het woorden beeldmerk BEEMSTERWAPEN, en de woordmerken BEEMSTER en BEEMSTERKAAS. Afgezien van merkkazen, fabriceert De Combinatie ook zgn. blanco kazen, waarop afnemers hun eigen etiket kunnen plakken. Eén van deze afnemers was Cock's Vleeswaren N.V. teSt.-Niklaas (België). De van De Combinatie afkomstige kazen werden door Cock's verkocht onder haar eigen grote ronde etiket. Daarop staat in kapitale letters in een brede witte balk het woord S1AGERSKAAS. Daaronder komt in een veel kleiner lettertype het woord BEEMSTERPOLDER voor als onderdeel van een gedeelte van een stafkaart. Op die in vooral groen en geel uitgevoerde stafkaart van de Beemsterpolder komen in een nog veel kleiner lettertype (o.a.) de namen Noordbeemster, Westbeemster en Middenbeemster voor, en (weer kleiner) BeemsterMidden en gem. Beemster. In kort geding werd het gebruik van dit etiket door Cock's als inbreuk op de merkrechten van De Combinatie verboden door de rechtbank te Dordrecht (vonnis van 11 februari 1997). De fungerend president overwoog onder meer:"... de mogelijkheid van associatie door het in aanmerking komende publiek van Slagerskaas, Beemsterpolder. met de merken van (De Combinatie, is] voldoende om merkinbreuk aan te nemen, nu de wet op dat punt eenduidig is." In hoger beroep oordeelde het Haagse hof evenwel anders. Het hof constateert dat de tekst van art. 13A lid 1, b van de BMW afwijkt van art. 5 lid 1 sub b van de Merkenrichtlijn. Vervolgens oordeelt het Haagse hof dat - naar de vaste jurisprudentie van hetHvJEG -zoveel mogelijk richtlijn-conform dientteworden geïnterpreteerd en 'dat geen beletsel bestaat de bewuste bepaling in de BMW uit te leggen alsof zij woordelijk overeenstemt met de bepaling in de richtlijn.' Het Haagse hof verwijst daarop naar het Sabel/Puma-arrest van het HvJEG, in het bijzonder r.o. 1S, en overweegt aan de hand daarvan: 'Associatiegevaar hoeft dus niet het door de Richtlijnbepaling vereiste vetwarringsgevaar op te leveren. Het [Haagse] hof zal nu onderzoeken of sprake is van zodanige overeenstemmi ng tussen het door Cock's c.s. gebruikte teken de BEEMSTERmerken dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Het hof merkt op dat verwarring niet beperkt is tot directe verwarring tussen het teken en het merk. Ook zogenaamde indirecte verwarring valt hieronder. Dit betekent dat de onderhavige vordering eveneens toewijsbaar zou zijn, als het gevaat bestaat dat het publiek bij confrontatie met het teken denkt dat de onderneming waaruit de met het teken voorziene kazen afkomstig is, dezelfde is of denkt dat deze ondernemingen in enig opzicht elkaar gelieerd zijn.' ' B/E i99S,nr. 9, blz. 64 met commentaar Van Bunnen op blz. 43.

Vervolgens motiveert het hof waarom in casu noch direct, noch indirect verwarringsgevaar kan ontstaan. Daarbij speelt onder meer een rol de prominente aanwezigheid van het woord SLAGERSKAAS; de (vetdere) grote verschillen in auditief, visueel en begripsmatig opzicht; de omstandigheid dat het publiek in de aanduiding BEEMSTERPOLDER op de stafkaart, vergezeld van het dominant aanwezig woord SLAGERSKAAS niet méér zal kunnen zien dan een aanduiding van een geografische herkomst, en derhalve niet een merk uit een serie waarvan ook één of meer van de BEEMSTER-merken deel uitmaken. Hierdoor is ook niet van belang, aldus het hof, of het publiek onbekend is met de ligging of het bestaan van de Beemsterpolder. En evenmin of de koper thuiskomt met een sntk kaas, nu de koper daarvan, in het geheel van de stafkaart, een daarop voorkomende Beemster-naam eveneens als aanduiding van de geografische herkomst zal zien. Het hof neemt mede in aanmerking dat de metken van De Combinatie die nog het minst verschillen van het etiket van Cock's te weten BEEMSTER en BEEMSTERKAAS (sec), 'indien aan deze aanduiding al enig onderscheidend vermogen kan worden toegekend, door hun beschrijvend karakter van huis uit merken zijn met een zwak onderscheidend vermogen'. Eventueel gebleken publieksbekendheid van de aanduiding BEEMSTER (KAAS) betekent, aldus het hof 'nog geen bekendheid als merk, omdat zulks evenzeer slechts kan betekenen bekendheid als generieke aanduiding of als geografische herkomstaanduiding'. (Wat De Combinatie in casu over bekendheid als merk naar voren had gebracht, overtuigde het hof niet.) C.v.N.

1 4 6

B I J B L A D


E I G E N D O M

1 8

M E I

1 9 9 1

J U R I S P R U D E N T I E Nr. 32 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 29 januari 1997

sptaak in de bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage onder rolnummer 94/1888 aanhangige nietigheidprocedure in kracht van gewijsde is gegaan, dan wel (ter keuze van eiseressen), voor het geval in die procedure de geldigheid van Nederlands octrooi (Clysan/Dreizler I) 271111 onherroepelijk vast zou komen te staan, tot het tijdstip waarop bij rechterlijk oordeel in een bodemprocedure is vastgeMr.J.H.P.J.Willems steld dat inbreuk is gemaakt en dit oordeel in kracht van gewijsde is gegaan of duidelijk is dat een dergelijk oordeel niet zal Art. 56, lid 3 Rijksoctrooiwet(i$io) Nu een uitspraak van het Gerechtshof in de nietigheidsprocedure op volgen, althans tot aanhouding van de onderhavige procedure korte termijn valt te venvachten, bestaat er, gelet ook op de belangen van tot een dergelijk tijdstip. partijen over en weer, op dit moment onvoldoende aanleiding de onderhavige procedure te schorsen. Uit het oogpunt van proceseconomie tussen-3 Clysan en Remeha achten verder procederen in deze procetijds hogerberoep tegen afwijzingschorsingsverzoek uitgesloten. dure op dit moment niet zinvol en proces-economisch verantwoord. 1 D.W. Clysan B.V. te Sint Philipsland, De vraag naar de onrechtmatigheid van het handelen van Dreizler (bestaande uit het Clysan en Remaha, onder dreiging 2 Remeha Fabrieken B.V. te Apeldoorn, eiseressen [in kort gemet executie, dwingen te voldoen aan het kort-geding vonnis ding], procureur mr. S.U. Ottevangers, van 31 augustus 1992) is - naar Clysan en Remeha stellen - pas tegen definitief beantwoord nadat het rechterlijk oordeel over de nieWalter Dreizler te Stuttgart, Bondsrepubliek Duitsland, getigheid van Nederlands octrooi 271 111 in kracht van gewijsde daagde [in kort geding], procureur mr. G.L. Kooy. is gegaan en, voor het geval het vonnis van deze rechtbank van 21 september 1994 zou worden vernietigd, pas nadat een rech1.1 Dreizler is houder van het Europees octrooi nr. 271 111. terlijk inbreukoordeel in een bodemprocedure in kracht van gewijsde is gegaan. 1.2 In kort geding heeft Dreizler jegens Clysan en Remeha een verbod tot inbreuk op het octrooi gevorderd. Clysan en Remeha stellen onder deze omstandigheden belang De President van deze rechtbank heeft bij vonnis van 31 auguste hebben bij schorsing van de onderhavige procedure tot het tus 1992, onder meer, aan Clysan en Remeha verboden inbreuk tijdstip waarop de onrechtmatigheid van het handelen van op het octrooi te maken, zulks op straffe van een dwangsom van Dreizler definitief beoordeeld kan worden, althans bij aanhouƒ 25.000,- voor iedere overtreding van dat verbod. ding van de onderhavige procedure tot dat tijdstip. De Presidcnr heeft zijn vonnis uitvoerbaar verklaard bij voorraad, op voorwaarde dat Dreizler ten behoeve van Clysan en Remeha zekerheid zou stellen tot een bedrag van ƒ 500.000.-. 1.3 Op 13 november 1992 heeft de Rabobank Strijen ten behoeve van Clysan en Remeha zekerheid gesteld in de vorm van een bankgarantie. 1.4 Bij arrest van 1 juli 1993 heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage in hoger beroep voormeld vonnis van de President van 31 augustus 1992 vernietigd en de vorderingen van Dreizler alsnog afgewezen. 1.5 In de door Clysan aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure heeft deze rechtbank bij vonnis van 21 september 1994 het Europees octrooi 271111 nietig verklaard, voor zover verleend voor Nederland. Tegen dit vonnis is zijdens Dreizler hoger beroep ingesteld. 1.6 De Hoge Raad heeft bij zijn arrest van 13 januari 1995 (BIE 1995* blz. 238: Rcrf.) het hiervoor onder 1.4 vermelde arrest van het Gerechtshof bekrachrigd. 1.7 In het onderhavige geding hebben Clysan en Remeha bij dagvaarding d.d. 13 februari 1995, onder meer, gevorderd Dreizler te veroordelen aan hen te vergoeden de schade die zij hebben geleden ten gevolge van het door Dreizler afdwingen van de naleving van het vonnis van de President van deze rechtbank van 31 augustus 1992, nader op te maken bij staat. 2 Clysan en Remeha vorderen thans in het incident schorsing van de onderhavige procedure tot het tijdstip waarop de uit-

4 Dreizler heeft zich tegen de gevorderde schorsing verzet. 5 Clysan en Remeha hebben uit proces-economische overwegingen verzocht de onderhavige procedure te schorsen althans aan te houden totdat onherroepelijk komt vast te staan dat Europees octrooi 271 111 nietig is. Dit is - naar tussen partijen in confesso i s - in feite het geval als het Gerechtshof te 's-Gravenhage het nietigheidsoordeel van deze rechtbank zou bekrachtigen. Voorshands lijkt immers de kans niet groot dat een cassatieprocedure verandering in dit oordeel zou brengen. 6 Ter gelegenheid van de op 7 januari 1997 gehouden pleidooien is gebleken dat in de nietigheidsprocedure voor het Gerechtshof te 's-Gravenhage arrest was bepaald op 3 januari 1997 en dat deze uitspraak is aangehouden to 6 februari 1997. 7 Nu een uitspraak van het Gerechtshof op korte termijn valt te verwachten, bestaat er naar her oordeel van de rechtbank, gelet ook op de belangen van partijen over en weer, op dit moment onvoldoende aanleiding de onderhavige procedure te schorsen. Het verzoek om schorsing van de procedure zal dus worden afgewezen. De rechrbank acht uit een oogpunt van proceseconomie termen aanwezig om tussentijds hoger beroep uit te sluiten. 8 Clysan en Remeha moeten als de in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de kosten van dit incident. Beslissing: De rechtbank:

18

M E I

1 9 9 8

B I J B L A D


in het incident: - wijst de vordering tot schorsing af; - bepaalt dat hoger beroep van dit vonnis slechts zal openstaan nadat een eindvonnis is gewezen; - veroordeelt Clysan en Remeha in de kosten van dit incident, tot nu toe aan de zijde van Dreizler begroot op nihil voor verschotten en op ƒ 1.420,- voor salaris procureur;

E I G E N D O M

1 4 7

druk voor de aanjager, dus zonder afzonderlijke rookgas ventilator, was reeds bekend uit de Franse octrooiaanvrage 2 300964, die het uitgangspunt van de stand van de techniek vormt voor het onderhavig Europees octrooi. Geconcludeerd moet mitsdien worden dat de maatregel volgens kenmerk 1 ten tijde van de prioriteitsdatum niet nieuw was.

6.1 Ten aanzien van de uit kenmerk 2 voortvloeiende technische maatregel, het doen doorlopen van de terugvoerleiding tot aan de waaier van de ventilator, kan gelet op hetgeen in deze procedure naar voten is gebracht worden aangenomen dat deze nieuw is. De vraag is echter welk technisch probleem daarmee wordt opgelost. De techtbank begrijpt dat daartoe kenmerk 2 gelezen kan worden in verbinding met kenmerk 3, waaruit volgt dat als gevolg Nr. 33 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 6 februari 1997 van deze maatregel de menging van rookgas en verbrandingslucht eerst in de ventilator plaatsvindt. Dreizler bereikt dit door (Clysan/Dreizler II) de terugvoerleiding enigszins te verlengen met een 'pijpje' dat door de omkasting van de ventilator wordt gevoerd. Hij stelt Mrs. J.J. BrinkhofJ.C. Fasseur-van Santen en dat dit bijdraagt aan de oplossing van een technisch probleem ir. R.A. Grooroonk samenhangend met de kwaliteit van de menging. Voorzover dit is gedaan met de bedoeling om een betere trek c.q. zuigkracht in Art. 51 lid ia Rijksoctrooiwct(1910) De rechtbank miskent dat artikel 56 EO V niet eist dat het probleem de leiding re bewerkstelligen, is dit evenwel een probleemstelwaarvoor de uitvinding een oplossing biedt, op zichzelf nieuw is. Een ling, die niet uit het Europese octrooi blijkt. Desgevraagd heeft nieuwe alternatieve oplossing voor een bestaand probleem kan evenzeer Dreizler bovendien de aard of het bestaan van zulk een prode vereiste uimnderswerkzaamheid opleveren. Nodig is natuurlijk wel bleem, bij afwezigheid van het pijpje, niet kunnen aangeven. dat de nieuwe, alternatieve oplossingzclf'inventief is. Kenmerk 2 van het octrooi is inventief te achten. Gelet op Vogt is de door6.2 De rechtbank is van oordeel dat zulk een probleem ook niet Dreizler voorgestelde alternatieve oplossinggeen vanzelfsprekende oplos-bestaat. Het ten pleidooie uitvoerig besproken octrooi Vogt sing, temeer niet nu geen der in de procedure genoemde litcratuurplaatscn(US 4,147,134), waarvan de constructie, naar de rechtbank onook maar in de richting van die oplossing wijst. Bij Vogt wordt ook het danks weerspreking door Dreizler oordeelt, overeenkomt met belangvan een constante hoeveelheid rookgas in hetvcrbrandingsmengscl die volgens het aangevallen octrooi zij het zonder pijpje, geeft benadrukt. Dit wordt aldaar echter bereikt op een geheel andere wijze danjuist een aanwijzing dat ook zonder pijpje een adequate menin het octrooi. Nergens bij Vogt en ook nier in de overige literatuur is eenging kan worden bereikt. Zulks is ook inzichtelijk, omdat zonaanwijzing re vinden dat ook het aanbrengen van een ARF-lciding niet der pijpje reeds in de 'voorkamer' (hollow space) -die ook bij een in de ventilatorinlaat uitmondend verlengstuk in de zin van het oc- het uitvoeringsmodel van Dreizler aanwezig i s - een voortrooi een dergelijk gunstig effect op de rerugï'ocr van een constante hoe-menging zal worden bereikt door de turbulentie veroorzaakt veelheid rookgas teweegbrengt. door de door de ventilator aangezogen verbrandingslucht en rookgassen, welke wordt versterkt door de hoekige dimensionering en de daarin aanwezige kleppen. Het mengeffect van de Waker Dreizler te Stuttgart, Bondsrepubliek Duitsland, appelwaaier komt daar bovenop. Bij het uitvoeringsmodcl van Dreizlant, procureur mr. G.L. Kooy, ler wordt slechts bereikt dat dat de enige oorzaak van menging tegen is. Niet is in te zien hoe in die opzet een intensievere menging D.W. Clysan B.V. te St. Philipsland, geïntimcerde, procureur mr. kan worden bereikt. De rechtbank vindt dejuistheid van dit oorS.U. Ottevangers. deel bevestigd in de versie-2 van de ARF-brander van Clysan, waarvan de constructie blijkt uit het arrest van het Gerechtshof a Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 21 septemte 's-Gravenhage van 1 juli 1993 (rolnr. 92/1751). Niet is gebleber 1994 (mrs. E.J. Numann, Chr. A.J.F.M. Hensen en J. de ken dat dit uitvoeringsmodel, dat niet voorzien is van een pijpje Bruijn) ter verlenging van de terugvoerleiding, niet naar behoren functioneert. Beoordeling 4 Conclusie 1 van het octrooi noemt drie kenmerken. Zakelijk weergegeven zijn deze de volgende: 7Deslotsom is dat een verwarmingsketel als omschreven incon-1 de ingang van de terugvoerleiding bevindt zich nabij de uitclusie 1 van het octrooi voor wat betreft zijn eerste kenmerk niet laat van de ketel; vernieuwend is. Voor wat betreft het tweede en het daar uit vol-2 de terugvoerleiding loopt door tenminste tot bij de waaier gende derde kenmerk biedt het geen oplossing voor een techvan de ventilator; nisch probleem. De volgconclusies grijpen alle terug op de essentieel te achten kenmerken en betreffen op zichzelf geen -3 zodat de menging van de verse lucht met de verbrandingsuitvindingen. Het octrooi kan derhalve niet in stand blijven en gassen eerst in de ventilator plaatsvindt. de nietigverklaring dient te worden uitgesproken. 5 De rechtbank is van oordeel dat kenmerk 1 de stand der techniek weerspiegelt. De constructie van een verwarmingsketel Beslissing met uitwendige rookgasterugvoer, waarbij de stroming van de terug te voeren rookgassen uitsluitend wordt bewerkstelligd De rechtbank: door gebruikmaking van de overdruk bij de uitlaat en de onder-

in de hoofdzaak: - verwijst de zaak naar de rolzitting van 8 april 1997 voor conclusie van repliek aan de zijde van Clysan en Remeha. Enz.

B I J B L A D


E I G E N D O M

18

MEI

1 9 9 8

verklaart nietig het Europese octrooi 271111, voor zover verleend voor Nederland;

Clysan erkent dat in dit opzicht sprake is van nieuwheid (pleitaantekeningen mr. Gielen, nr. 8).

veroordeelt Dreizler in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Clysan begroot op ƒ 290,- voor verschotten en ƒ 2.840,- voor salaris procureur; enz.

9 Door Clysan is echter wel aangevoerd dat het tweede kenmerk niet inventief is.

b Het Hof, enz.

10 Ter zitting heeft zij bij monde van haar octrooigemachtigde naar voren gebracht dat de bestaande installaties waarin nog geen uitlaatgas-terugvoerleiding (ook aangeduid als ARJFleiding) aanwezig was en die Dreizler beoogt te verbeteren (vergelijk de figuurbeschrijving in het octrooi van Dreizler, Duitse tekst, kolom 2, regels 5 tot 31) reeds voorzien waren van de in de figuren 1 tot 5 getoonde luchtaanzuigkast [desgewenst met de luchtsmoorklep (24a, 31)] en dat de vakman in zulk een installatie vanzelfsprekend de ARF-leiding zou verlengen (voorbij die smoorplaat) tot in de ventilator, omdat-zo begrijpt het hof de pleitnotities van mr. Gielen, nr. 10 en 12 - de vakman uit Vogt leert, dat door slechts te mengen in de ventilator de (verbrandingstechnisch relevante) volledige vermenging voor een stabiel mengsel kan worden bereikt zonder voormening in de luchtaanzuigkast: 'Het is absoluut niet zo dat de holle ruimte (luchtaanzuigkast) 16 een mengmiddel is ...'.

Beoordeling van her hoger beroep 4 Het Europees octrooi waar het in deze procedure over gaat, heeft gelding voor Nederland en heeft als titel - in de Nederlandse vertaling- 'Verwarmingsketelinstallatie met uitwendige terugvoer van de uitlaatgassen'. De voorrangsdatum is 11 december 19S6. Conclusie I van het octrooi luidt: Verwarmingsketelinstallatie, - meteen met gas ofolie gestookte verwarmingsketel - met een dooreen ventilator met lucht gevoede brander voor gas of olie, die een aandrijfmotor, een verbrandingsluchtventilator met ventilatorwaaier, (radiaalventilator), een ventilatorhuis met luchtaanzuigkast of luchtaanzuigpijp, een branderkop, een vlambuis en een de maximale luchthoeveelheid sturende, instelbare luchtsmoorklep bevat, - meteen uitlaatgaspijp, - en meteen uitwendige(buitendeverwarmingsketcl lopende) uitlaatgas- 11 Deze opvatting wordt door het hof niet gedeeld. Weliswaar is terugvocrlciding die in het onderdrukgcbied van de litchtaanzuigkasr de luchtaanzuigkast (16) in de bekende installatie volgens Vogt resp. luchtaanzuigpijp uitmondt, van eenvoudige constructie, doch dit neemt niet wegdat bij Vogt met het kenmerk. duidelijk wordt vermeld dat de luchtaanzuigkast als mengcompartiment fungeert (zie kolom 4, regels 23 tot 26). Bij Vogt - darde uitlaatgas-terugvoerleidingisza. b. c,35)zijn ingangij/) in de uitlaatgaspijp (5) of in een achter de verbrandingskamer (6) geschakelde is nergens een aanwijzing te vinden dat van een voormenging kan worden afgezien. kerelrookgang{4) heeft, - dat de uitlaatgas-tcrugwerlciding {jza.b.c.ss) door de buitenwand (25) van de luchtaanzuigkast (19) resp. luchtaanzuigpijp (20). in 12 Deze bekende leer volgend zou de vakman de ARF-leiding in de richtingvan de motoras gezien, tenminste tot aan de opening aan de de bestaande installaties kunnen laten uitmonden in de wand kopse zijde van de ventilatonvaaicr{i2). [de woorden 'gcfuhrr ist' zijn van de luchtaanzuigkast, maar zeker niet in de ventilatorinlaat, niet vertaald. Hof] daar hiervoor geen aanwijzing is en hij met dit laatste zou af- zodat de uitlaatgas-luchrvcrmenging eerst in de verbrandingslucht- zien van de voormenging die volgens Vogt in de luchtaanzuigkast dient plaats te vinden en waarmee de gestelde norm ventilator (12) plaatsvindt. van 50 ppm NOx in her afgas wordt bereikt (Vogt, kolom 3, regels 1 tot 2). 5 Het hof gaat uit van de hierboven weergegeven conclusie 1. Derhalve kan grief I niet leiden tot vernietiging van het vonnis. De grieven III en IV zijn gericht tegen het oordeel van de recht13 Voorzover Clysan nog heeft willen betogen dat, met het oog bank, zakelijk samengevat, dat het tweede kenmerk van concluop het in een voldoende hoeveelheid terugvoeren van het rooksie 1 en het daaruit voortvloeiende derde kenmerk van het ocgas (zie het octrooi kolom 1, regels 50 tot 53), de vakman de trooi van Dreizler geen (bestaand) technisch probleem oplossen. ARF-leiding toch al tot in de ventilator zou verlengen met voorbijgaan van de luchtaanzuigkast, oordeelt het hof dat ter bereiking van dit doel zich niet slechts deze maatregel aandient. Of 6 De rechtbank baseert haar oordeel op het Amerikaanse oceen voldoende hoeveelheid rookgas wordt teruggevoerd, is aftrooi 4.147.134, welk octrooi in navolging van partijen, als Vogt hankelijk van het drukverschil tussen het over- en onderdrukzal worden aangeduid. Dit octrooi is op 3 april 1979 verleend. gebied en van de weerstand in de tcrugvoerleiding en kan dus Volgens de rechtbank is bij Vogt het probleem van de adequate ook verkregen worden door de overdruk op te voeren (zoals bij menging dat Dreizler met zijn uitvinding zegt op te lossen, Vogt is geschied, zie hierna) of door de weerstand van de ARFreeds opgelost zodat er voor Dreizler geen op te lossen probleem leiding te verminderen, bij welke mogelijkheden toch de bij meer was. Vogt aangegeven gewenste voormenging behouden blijft. 7 Naar het oordeel van het hof miskent de rechtbank dat artikel 14 Gelet op Vogt is de door Dreizler voorgestelde alternatieve 56 Europees Octrooiverdrag niet eist dat het probleem waaroplossing dus geen vanzelfsprekende oplossing, temeer niet nu voor de uitvinding een oplossing biedt, op zichzelf nieuw is. geen der in de procedure genoemde literatuurplaatsen ook maar Een nieuwe alternatieve oplossing voor een bestaand probleem in de richting van die oplossing wijst. kan evenzeer de vereiste uitvinderswerkzaamheid opleveren. Nodig is natuurlijk wel dat de nieuwe, alternatieve oplossing 15 Voorts is in de beschrijving van het octrooi vetmeld (kolom 2, zelf inventiefis. regel 35 tot kolom 3, regel 9) dat in de ventilatorinlaat, ter plaatse waar het verlengstuk uitmondt, een gelijkmatige, optimale onderdruk heerst voor het aanzuigen van het terug8 Dat Dreizler ten opzichte van Vogt nieuw is in die zin dat kengevoerde rookgasgedeelte, waarbij dit rookgas gelijkmatig merk 2 bij Vogt niet aanwezig is, heeft de rechtbank geoordeeld wordt verdeeld in en wordt vermengd met de verbrandingsin overweging 6 van haar vonnis. Dat oordeel is niet bestreden.

18

M E I

1 9 9 8

B I J B L A D


lucht. Ter zitting heeft Dreizler deze passage nog toegelicht door er op te wijzen dat met de voorgestelde oplossing niet alleen een goede menging wordt verkregen, doch dat ook de (geringe) hoeveelheid rookgas die aangezogen wordt en welke ongeveer 20% bedraagt van de aangevoerde hoeveelheid lucht, constant is, zodat de verhouding rookgas/lucht in het gasmengsel geen fluctuaties vertoont hetgeen gunstig uitwerkt op de stabiliteit van de brandervlam en op het NOx-gehalte van het rookgas. Ook bij Vogt is bij een rookgas/luchtverhouding van ongeveer 1:7 tot 1:5 het belang van een constante hoeveelheid rookgas in het verbrandingsmengsel benadrukt. Dit wordt aldaar echter bereikt op een geheel andere wijze dan in het octrooi, namelijk doordat de installatie volgens Vogt is voorzien van een rookgasuitlaat waarin een als geluiddemper uitgevoerd weerstandselement van keerplaten en buisstukken is opgesteld (Vogt, kolom 6, regels 14 tot 27; zie in dit verband de memorie van grieven onder nr. 9 en de pleitnotities van mr. Kooy, nr. 16 en 19). Door dit element wordt de druk in het overdrukgebied van waaruithet terugvoeren van het rookgas plaats vindt, verhoogd, waardoor een voldoendedrukgradiënt voor het retourgas wordt verkregen, zodanig dat het terugvoeren van het rookgas onafhankelijk wordt van variaties in de schoorsteentrek (Vogt, kolom 2, regel 65 tot kolom 3, regel 14; kolom 5, regel 66 tot kolom 7. regel S). Nergens bij Vogt en ook niet in de overige literatuur is een aanwijzing te vinden dat ook het aanbrengen van ARF-leiding met een in de ventilatorinlaat uitmondend verlengstuk in de zin van het octrooi een dergelijk gunstig effect op de terugvoer van een constante hoeveelheid rookgas teweegbrengt, waarbij van een weerstandselement met een ingewikkelde constructie kan worden afgezien, zodat een eenvoudige uitvoering van de installatie wordt verkregen 'zonder de noodzaak van extra toeters en bellen'(pleitnotities mr. Kooy, nr. 12). 16 Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat kenmerk 2 inventief is te achten. 17 In het midden kan blijven of kenmerk 1 van conclusie 1 van het octrooi, waarop grief Tl betrekking heeft, reeds bekend is uit de Franse octrooiaanvrage 2.300.964, zoals de rechtbank heeft geoordeeld en Dreizler bestrijdt. Ook indien dithet geval is kan, naar het oordeel van het hof, gelet op het hierboven overwogene met betrekking tot kenmerk 2, niet gezegd worden dat conclusie 1 niet voldoet aan de vereisten van nieuwheid en inventiviteit. Dit betekent dat de grieven III en IV slagen en dat ook grief V opgaat omdat het oordeel over de nietigheid van de volgconclusies uitsluitend afhankelijk was van het oordeel over de nietigheid van conclusie 1. Dit brengt mee dat het vonnis niet in stand kan blijven, zodat ook grief VI slaagt. De vordering van Clysan zal moeten worden afgewezen. 1S Clysan zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van de beide instanties worden veroordeeld. Beslissing Het gerechtshof: - vernietigt het vonnis waarvan beroep; en opnieuw rechtdoende: - wijst af de vordering van Clysan;

E I G E N D O M

1 4 9

- veroordeelt Clysan in de proceskosten, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Dreizler begroot op respectievelijk ƒ 3.130,-en ƒ 4.752,60. Enz.

Nr. 34. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 27 juli 19931 (straatsteenreiniger) Mr.J.H.P.J.Willems Arr. 2S9 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Op grond van gebreken in de bewijsvoering ten aanzien van de door Van Dalfsen gestelde bekendheid van de materie, waarvoor aan Verachten zijn Europese octrooi is verleend (zie daairoor rov. 10-17 van het vaart is) is de ka ns op vern ietiging va n da t octrooi nier dermate groot te achten dat die in de weg zou moeten staan aan de realisering van de aanspraken die de octrooihouder kan doen gelden. Een belangenafweging russen partijen kan niet tot een ander oordeel leiden. Art. 6-.Z4S Burgerlijk Wetboek Het verweer van Van Dalfsen dat Verachten na een samenwerking van bijna sjaardesamenwerking.cn dus de licentie, niet van de ene op de andere dag met onmiddellijke ingang kan opzeggen, treft doel. De redelijkheid en de billijkheid brengen met zich mee. dat een samenwerking waarbij parrijen hun produkric- en Icveringsplanning op elkaar afstemden, bijzondere omstandigheden daargelaten, slechts kan worden opgezegd met een redelijke opzegtermijn. N/i Verachten in haar concept vooreen samenwerkingsovereenkomst zelf uitgaat van een opzegtermijn van drie maanden en die conceptovereenkomst in overeenstemming was met hetgeen in de achterliggende periode besproken was, is een opzegtermijn van drie volle kalendermaanden als redelijk aan re merken. Hetfeit datVan Dalfsen met betrekking tot het gebruik van her adressenbestand van Verachten onzorgvuldigheid kan worden verweten, maar niet is gebleken van kwaad opzet daarbij, kan geen aanleidingzijn vooreen dusdanigzware sancrie als opzegging van de overeenkomst met onmiddellijke ingang nu eenmaal, gelet ook op de verplichtingen van Van Dalfsen jegens haar afnemers, is. Art. 3:296 BW Er besraat reden de inbrcukvordcringrerritoriaal in volle omvang roe te wijzen. Het betreft hier een Europees oerrooi terwijl de inbreuk op zichzelf niet wordt bestreden. Ook in aanmerkinggenomen dar het octrooi in alle bij het Europese Octrooivcrdragaangcsloten landen op dezelfde wijze moet worden geïnterpreteerd, valt niet te venvachten dat in andere aangesloten landen nier tot inbreuk zou worden besloren ofgeen verbod zou worden uitgesproken. Art.6:i6zBW Door gebruik re maken van her adressenbestand van Verachten zonder zich ervan re vergewissen of dar adressenbestand van Verachten afkomstigwas. heeft Van Dalfsen onrechtmariggchandeld. Her venveerdar zij een dergelijk bestand ook eenvoudig genoeg zelf had kunnen samenstellen door bij de in aanmerking komende branche-organisaties eenvoudig de adressen van de aangesloten firma's op te vragen, overruigt niet. omdat een bestand van firma's die in het verleden al blijk hebben gegeven in apparatuur als de onderhavige geïnteresseerd tezijn, verre de voorkeur verdient boven een veel groter bestand van alle in de in aanmerking komende branche werkzamefirma's. Aldus heeft Van Dalfsen zich voorzien van een onrechtmatige verkregen voorsprong in de concurrentiestrijd. De teizake door Verachten ingestelde ' In beroep geschikt. Red.

150

BI J B L AD

IN

DUS1

IELE

E I G E N D O M

1 8 M E I 1 9 9 8

vordering berust op degedach te die onrechtmatig verkregen voorsprong in natura teniet te doen. Deze gedachte spreekt aan doch de daarop gebaseerde vordering heeft een teveel omvattende strekking om in volle omvang te kunnen worden toegewezen. Het gevorderde verbod dreigt ook klanten van Van Dalfsen te benadelen die aan de strijd tussen partijen part noch deel hebben. 1 Antonius Petrus Verachtert te 's-Hertogenbosch, 2 Metaalwarenfabriek A.P. Verachtert B.V. te 's-Hertogenbosch, eisers in conventie, gedaagden in reconventie [in kort geding], procureur mr. T. Schaper, tegen ï Rudolf Hendrik van Dalfsen te Genemuiden, gedaagde in conventie [in kortgeding], 2 Van Dalfsen Rotar Equipment B.V, te Genemuiden, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie [in kort geding], 3 R. van Dalfsen Genemuiden Beheer B.V. te Genemuiden, gedaagde in conventie [in kort geding], 4 A. E. Wuite te Zwolle, gedaagde in conventie [in kort geding], 5 Berend Jan van Dalfsen te Hasselt, gedaagde in conventie [in kort geding], procureur mr. G.M.H. Hoogvliet, advocaat gedaagdensub ï, 2,3 en 5 mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam. Rechtsovenvegingen: De feiten In ditgeding zal van de navolgende feiten worden uitgegaan: i Eiser sub i is eigenaar van het Europees octrooi 106412. Het octrooi is op 22 april 19S7 met als prioriteitsdatum 14 oktober 19S2 verleend voor Nederland en verder voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Denemarken, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechtenstein, Luxemburg en Zweden. Het octrooi heeft betrekking op een inrichting voor reiniging van produkten zoals bijvoorbeeld straatstenen. Conclusie 1 luidt in de Nederlandse vertaling: 1 Een inrichting voor reinigen van producten zoals bijvoorbeeld straatstenen of dergelijke, voorzien van een gestel (1 -3) met Iwppclingsorganen (46) voor bevestiging van her gestel aan een hefmechanisme van een voertuig, een trommel (10) draaibaar gelegerd in genoemd gesrei om zijn althans nagenoeg horizontale langsas (23'). een aandrijfbron (52) aangebracht op genoemd gestel om genoemde trommel (10) ren opzichte van genoemd gestel te draaien om genoemde as (23') van de trommel (10). de wand (2z, 33) van genoemde trommel (10) gaten bezittend en voorzien zijnde van twee delen (22. 33) van gebogen doorsnede, die relatief vcrF/6.2. zwenkbaar zijn tussen een eerste stand waarin de trommel (10) open is voor het opnemen van producten en een tweede stand waarin de trommel 3 In het octrooischrift wordt de uitvinding afgebakend van de gesloten is, met het kenmerk, dat een eerste deel (22) van de trommel stand der techniek, bestaande uit een inrichting als beschreven een verlcnging(25')hceft. die aansluit op her gebogen deel (22) en althansin de Europese octrooiaanvrage EP-A-0047041 van gedaagde nagenoeg tangentieel is ten opzichte van het gebogen deel (22). terwijl het sub 1 en diens echtgenote. Deze aanvrage beschrijft een inrichrweedc deel (33) althans nagcnocgconccntrisch is met de langsas (23') vanting, weergegeven op onder meer figuur 1 bij die aanvrage, de trommel (10) en verzwenkbaar is ten opzichte van het eerste deel om dewelke figuur hieronder is weergegeven. langsas (23') tussen de open stand waarin het rweedc deel (33) zich uitstrekt langs de buitenzijde van het eerste deel (22) en de gesloten stand waarin het rweedc deel {33) zich in hoofdzaak uitstrekt als een verlenging van genoemd eerste deel. 2 Van het octrooischrift maken deel uit onder meer een afbeelding [fig.] 1 en een afbeelding fig. 2 welke een zijaanzicht weergeven van de in de conclusies bedoelde trommel (10) in resp. gesloten en geopende toestand. Deze tekeningen zijnhieronder weergegeven:

18

MEI

1998

B I J B L A D


4 In 1988 heeft correspondentie plaatsgevonden tussen enerzijds (de advocaat van) Verachtert en anderzijds (de octrooigemachtigde van) Van Dalfsen. Verachtert was van mening dat Van Dalfsen inbreuk maakte op het octrooi terwijl Van Dalfsen van mening was dat het octrooi ten onrechte was verleend en dus nietig zou moeten worden verklaard. Nadat Verachtert een kort geding tegen Van Dalfsen had aangespannen zijn partijen toen te rade geworden een regeling te treffen en is vervolgens het kort geding ingetrokken. 5 De sub 4 bedoelde regeling, die nimmer schriftelijk is vastgelegd, hield grosso modo in dat Verachtert alle trommels zou vervaardigen en dat Van Dalfsen die trommels exclusief zou verkopen. 6 Vanaf medio 1992 hebben partijen onderhandeld over een uitwerking en een vastlegging van hun samenwerkingsovereenkomst. In het kader van die onderhandelingen heeft Verachtert willen bedingen - zakelijk weergegeven - dat Van Dalfsen zich zou onthouden van het voeren, naast de trommels, van produkten die zouden concurreren met andere produkten uit het leveringsschema van Verachtert. Van Dalfsen heeft zich daartoe uitdrukkelijk niet bereid verklaard. Partijen zijn op dit punt niet tot overeenstemming gekomen. 7 Op de Bouwmachines Vakbeurs 1993, die in mei 1993 plaatsvond demonstreerde Van Dalfsen in zijn stand niet alleen de trommels volgens het octrooi maar tevens een reeks van andere produkten waarmee hij rechtstreeks concurreert met produkten van Verachtert. S Inmiddels was per 1 mei 1993 Wuite, die voordien in dienst was bij Verachtert, bij Van Dalfsen in loondienst getreden. Wuite heeft aan Van Dalfsen ter beschikking gesteld een diskette waarop zich een adressenbestand bevond en Van Dalfsen heeft, voorafgaand aan ecrderbedoelde Bouwmachines Vakbeurs, van dat adressenbestand gebruik gemaakt voor de verzending van informatiefolders met betrekking tot zijn, uitgebreide, leveringsprogramma. Bij die folder zat bijgesloten een reclamefolder ten behoeve van doorB.J. Van Dalfsen uitgeoefende leasingactiviteiten. 9 Bij brief van 11 juni 1993 heeft de raadsman van Verachtert de tussen partijen bestaande samenwerkingsovereenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd. De vorderingen 1 in conventie: 10 Verachtert vordert na vermeerdering van de eis, samengevat, A: een gebod aan alle gedaagden zich te onthouden van inbreuk op het octrooi, zulks met nevenvorderingen ten opzichte van de gedaagden sub 1 t/m 3; B: een verbod aan de gedaagden sub 1 t/m 3 en sub 5 om gebruik te maken van het door Wuite aan Van Dalfsen ter beschikking gestelde adressenbestand dan wel van andere door Wuite in strijd met zijn verplichtingen uit zijn voormalige arbeidsovereenkomst met Verachtert verstrekte gegevens, zulks met diverse nevenvorderingen; C: een verbod aan gedaagden sub 1 in de concurrentie met Verachtert opzettelijk onware mededelingen over hen te doen; D: een verbod aan gedaagde sub 1 om werknemers van Verachtert te benaderen om hen te bewegen het dienstverband met Verachtert te verbreken en in dienst te treden bij van Dalfsen of een zakenrelatie van Van Dalfsen. E: een verbod aan gedaagde sub 4 om gegevens, waarvan hem geheimhouding is opgelegd in zijn voormalige arbeidsovereenkomst met Verachtert, aan derden te verschaffen zulks met di-

E I G E N D O M

1 5 1

verse nevenvorderingen, alles op straffe van verbeurte van dwangsommen. H in reconventie: 11 Gedaagde sub 2 vordert in reconventie - samengevat - de veroordeling van Verachtert op straffe van een dwangsom tot afgifte van de in hun bezit zijnde tekeningen bestemd voor de produktie van de apparaten met als type-aanduiding 'HPL 1000','HPL 1500'en'HPL 2000'en een verbod tot vervaardigen, aanbieden, Tentoonstellen of in het verkeer brengen van apparaten die aan de genoemde apparaten identiek zijn. Bespreking van de vorderingen ad IA: de octrooi-inbreuk 12 Van Dalfsen heeft niet bestreden dat de door haar verhandelde trommels vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi zoals dat is verleend. Zij stelt echter dat desalniettemin een verbod achterwege dient te blijven omdat het octrooi ten onrechte is verleend en een aan te spannen nietigheidsprocedure niet zal overleven. 13 Van Dalfsen stelt met name dat de materie waarvoor octrooi is verleend op de prioriteitsdatum niet nieuw was. 14 Het debat tussen partijen spitst zich in dit opzicht toe op de vraag, of op de prioriteitsdatum reeds van openbare bekendheid was een trommel meteen klep(vgl. nr. 33 op de sub zweergegeven tekeningen) die van open naar gesloten stand scharnierde om een as (23' in de figuren van het octrooischrift), die concentrisch was aan zowel de klep als het overige trommeldeel, het zgn. opschepdeel. Van Dalfsen stelt dit in Verachtert betwist dit. Volgens Verachtert waren op de prioriteitsdatum slechts trommels bekend waarvan de klep scharnierde om een as die zich bevond nabij de omtrek van de trommel (vgl. punr 10 in de figuur 1 bij Er-A-0047041). Beide constructies zullen hierna eenvoudigheidshalve worden aangeduid als resp. de concentrisch bewegende klep en de scharnierende klep. 15 Van Dalfsen stelt dat de uitvinding volgens het octrooi geanticipeerd was omdat de concentrisch bewegende klep reeds werd toegepast in de door haar reeds vóór de pioriteitsdatum gedemonstreerde en verhandelde HPL 750 en HPL 1000. Ten bewijze daarvan beroept zij zich op een verklaring van Hendrik Pleysier (schoonvader van gedaagde sub 1) d.d. 7 juli 1993, een ongedateerde verklaring van W. Barneveld (prod. 24 van Van Dalfsen) en een ongedateetde verklaring van R.E. van de Pol (prod. 25 van Van Dalfsen). In deze verklaringen is sprake van een door Hendrik Pleysier ontworpen inrichting betiteld als HPL 750 'baby' (verklaring Pleysier) resp. ROTAR HPS-750 en een grotet type, aangeduid als HPS-1000 (verklaringen van Barneveld en van de Pol). De drie verklaringen stemmen in zoverre woordelijk overeen dat zij vermelden dat 'de machine was voorzien van een trommel, bestaande uit een opschepdeel en een klep, ..., terwijl de klep concentrisch met het opschepdeel, dus rond een gemeenschappelijke rotatie-as, beweegbaar was.' Barneveld en van de Pol maken nog melding van een demonstratie in augustus 19S2 op het Kerkplein in Genemuiden van 'een prototype' bij welke gelegenheid de shovel werd bestuurd door de heer G.A. Huberts, die vervolgens tot bestelling van 'de ROTAR' is overgegaan. Pleysier maakt in zijn verklaring geen melding van die demonstratie doch vermeldt: 'Deze HPL 750 'baby' is begin 1982

1 5 2

B I J B L A D


(februari-maart) regelmatig openbaar gebruikt in de straten van de gemeenten Genemuiden en Vriezenveen.'

E I G E N D O M

18

MEI

1998

de weg zou moeten staan aan de realisering van de aanspraken die de octrooihouder kan doen gelden. 19 Ook een belangenafweging tussen partijen kan niet tot een 16 De President is vooralsnog van oordeel dat aan deze verklaander oordeel leiden. Weliswaar is aannemelijk dat het bedrijf ringen om de navolgende redenen niet veel waarde gehecht kan van Van Dalfsen in belangrijke mate afhankelijk is van de fabriworden: cage van zgn. Rotars, waarin de litigieuze trommels zijn opgenomen, doch anderzijds moet meewegen dat het Van Dalfsen Door Verachtert is overgelegd een brief d.d. 22 juni 1988 van uit de sub 6 bedoelde onderhandelingen duidelijk moet zijn geG.A. Huberts voornoemd aan de octrooigemachtigde van Van weest dat zij, indien zij met Verachtert wensten te gaan concurDalfsen. Deze brief spreekt niet over een demonstratie in Genereren, serieus rekening moesten houden met de mogelijkheid muiden doch over een demonstratie op de Samenhofsingel te van een opzegging van de stilzwijgende octrooilicentie. BovenZwolle in juni 1982. De bij die brief behorende twee foto's zijn dien is niet gebleken dat Van Dalfsen niet haar toevlucht zou in fotokopie in het geding gebracht als aanhangsel bij produkkunnen nemen tot trommels die niet onder de beschermingstie 60 van Verachtert. Deze foto's zijn aan de achterzijde vooromvang van het octrooi vallen, zoals bijvoorbeeld de trommel zien van de handgeschreven opschriften resp.: '(1) Demonstratie Samenhofsingel Zwolle juni 1982, ROTAR met opscheprand, vertand.' waarvoor gedaagde sub 1 op 3 mei 1991 onder nummer EP en '{2) ROTAR als volgens foto 1 (dem. Zwolle) juni 1982. NB. Foto 2 is 0-455-309 A2 Europees octrooi heeft aangevraagd (prod. 70 van Verachtert). later gemaakt.' Zij laten echter een trommel zien die is voorzien van een scharnierende klep. Tenslotte is niet gesteld of gebleken dat Verachtert geen verhaal Deze foto's, in combinatie met de brief van Huberts, lijken de zou bieden voor de schadevergoeding waartoe zij eventueel geverklaringen van Barneveld en van de Pol geheel te ontkrachhouden zou zijn indien in de bodemprocedure zou blijken dat ten. het octrooi toch geen stand kan houden. De verklaring van Pleysier aangaande het openbare gebruik van de HPL750 begin 1982 in de straten van Genemuiden en 20 Van Dalfsen heeft ook nog het verweer gevoerd, dat VerachVriezenveen is niet onderbouwd met verklaringen van, bijvoortert na een samenwerking van bijna 5 jaar de samenwerking, en beeld gemeente-ambtenaren. dus de licentie, niet van de ene dag op de andere dag met onmidVoorts lijkt de verklaring dat de HPL 750 begin 1982 voorzien dellijke ingang kon opzeggen. Dit verweer treft naar het voorlowas van een concentrisch openende klep, moeilijk te rijmen met pig oordeel van de President doel. a de omstandigheid dat gedaagde sub 1 daarvoor geen octrooi De redelijkheid en de billijkheid brengen met zich mee dat een heeft aangevraagd hoewel hij samen met zijn echtgenote reeds samenwerking als de onderhavige, waarbij partijen hun op 26 augustus 19S1 wel een Europees octrooi had aangevraagd produktie- en leveringsplanning op elkaar afstemden, bijzon(meergenoemde EP-A-0047041) voor een trommel met een dere omstandigheden daargelaten slechts kan worden opgescharnierende klep en dus moet worden aangenomen dat hij op zegd met een redelijke opzegtermijn. de hoogte was van de mogelijkheid van octrooiverlening en dat het belang daarvan hem in 1982 bekend was. Niet aannemelijk 21 Door Verachtert is bepleit dat in casu sprake zou zijn van bijis dat hij van een door zijn schoonvader H. Pleysier verder ontzondere omstandigheden die een opzegging 'op staande voet' wikkelde inrichting niet op de hoogte zou zijn geweest. zouden rechtvaardigen. b de omstandigheid dat, naar onweersproken is gesteld, de ocDe President volgt Verachtert echter nier in die stelling: trooigemachtigde van Van Dalfsen op 11 juli 198S telefonisch 22 Verachtert verwijt Van Dalfsen in dit kader dat zij haar assoraan de raadsman van Verachtert heeft meegedeeld dat het enige timent is gaan uitbreiden zonder dat tevoren aan Verachtert te verschil tussen de HPL 1000 en de HPL 1 500 en de HPL 2000 melden. was gelegen in de axiale afmetingen zodat er geen reden was Vooralsnog is de President van oordeel dat zulks Van Dalfsen in voor toezending van de tekeningen van de HPL 1000 en de de concurrentiestrijd, die zij wilde aangaan, vrij stond en dat HPL 1500, waarom door de raadsman van Verachtert was gebovendien Verachtert daarop bedacht had kunnen zijn nu Van vraagd. Tussen partijen is immers in confesso dat de HPL 1500 Dalfsen weigerde een concurrentieverbod in de overeenkomst en de HPL 2000 in elk geval toen voorzien waren van scharnietussen partijen op te nemen. rende kleppen. 23 Ook het in dienst nemen van Wuite kan niet met recht aan c de omstandigheid dat ook in dit geding geen tekeningen met Van Dalfsen worden verweten nu Van Dalfsen direct telefonisch betrekking tot de HPL 750 of de HPL 1000 zijn overgelegd. contact met Verachtert heeft opgenomen zodra Wuite Van Dalfsen benaderde. 17 Voorts heeft Van Dalfsen nog een zevental foto's in het geding gebracht, welke door haar octrooigemachtigde op haar be24 Met betrekking tot het gebruik van het adressenbestand kan drijf in de week voorafgaande aan dit kort geding zijn gemaaktVan Dalfsen wel onzotgvuldigheid worden verweten, zie daarvan een trommel welke door Van Dalfsen wordt betiteld als de over nader hieronder de rechtsoverwegingen 34 en volgende, HPL 750 'baby'. De President is echter voorshands van oordeel maar is in dit geding niet gebleken van kwaad opzet. Dat in aandat, gezien ook de reeds uit 19SS daterende correspondentie, merking genomen kan ook dit geen aanleiding zijn voor een aan de bewijsvoering door Van Dalfsen ten aanzien van het ontdusdanig zware sanctie als opzegging van de overeenkomst met breken van nieuwheid ook in kort geding tamelijk zware eisen onmiddellijke ingang nu eenmaal, gelet ook op de verplichtinmogen worden gesteld en dat de enkele overlegging van die gen van Van Dalfsen jegens haar afnemers, is. foto's daaraan bij lange na niet beantwoordt. Bovendien moet meewegen dat laatstbedoelde foto's duidelijk 25 Voorts verwijt Verachtert Van Dalfsen nog dat laatstgeeen andere trommel weergeven dan de foto's behorende bij pronoemde onware mededelingen overhaarzou doen enhaar werkduktie 60 van Verachtert. nemers zou benaderen om dezen te bewegen hun dienstverband bij Verachtert op te zeggen. Van de juistheid van deze verwijten is onvoldoende gebleken. Zie dienaangaande nader hetgeen 18 Een en ander leidt tot de conclusie dat de kans op een verniehierna sub 43 tot en met 52 zal worden overwogen. tiging van het octrooi niet dermate groot is te achten, dat die in

1 B

M E I

1 9 9 8

B I J . B L A D


26 Tenslotte verwijt Verachten Van Dalfsen zich schuldig te maken aan prijsbederf. Ook dit verwijt is echter niet of nauwelijks onderbouwd. 27 Omdat van bijzondere omstandigheden dus geen sprake was had Verachten bij de opzegging van de samenwerkingsovereenkomst een redelijke opzegtermijn moeten hanteren en had zij die niet met onmiddellijke ingang mogen opzeggen. Nu Verachten in haar concept voor een samenwerkingsovereenkomst d.d. 7 april 1993 (prod. 16 van Verachten) zelf uitgaat van een opzegtermijn van drie maanden en die conceptovereenkomst volgens de heer R. van Kampen, flnancial controller van gedaagde sub 2, in overeenstemming was met hetgeen in de achterliggende periode besproken was, is naar het voorlopig oordeel van de President een opzegtermijn van drie volle kalendermaanden als redelijk aan te merken zodat het gevorderde inbreukverbod pas zal worden toegewezen met ingang van 1 oktober 1993. Dit brengt met zich mee dat er in dit geding geen plaats is voor toewijzing van het zgn. terughaalgebod en evenmin voor toewijzing van de vordering met betrekking tot de lijst van afnemers. Evenmin is er reden voor een verbod jegens gedaagde sub 5, van wie niet is gebleken dat hij zich aan een (dreigende) inbreuk schuldig heeft gemaakt. 28 Met betrekking tot het gevorderde inbreukverbod voor anderelanden dan Nederland wordt ambtshalve nog het volgende overwogen. Het betreft hier een Europees octrooi terwijl de inbreuk op zichzelf niet wordt bestreden. Ook in aanmerking genomen dat het octrooi in alle bij het Europees Octrooi Verdrag aangesloten landen op dezelfde wijze moet worden geïnterpreteerd, valt niet te verwachten dat in andere aangesloten landen niet tot inbreuk zou worden besloten of geen verbod zou worden uitgesproken. Er bestaat dan ook naar het oordeel van de President geen reden de vordering territoriaal niet in volle omvang toe te wijzen. (...) ad U de rcconventionclc vorderingen 55 Met betrekking tot de gevorderde afgifte van de tekeningen heeft Verachten toegezegd de tekeningen af te willen geven aan de raadsman van gedaagden, zodat deze tekeningen te diens kantore beschikbaar blijven als bewijsmateriaal voor met name de bodemprocedure over de nietigheid van het octrooi. Eiseres in reconventie heeft gezegd daarmee genoegen te nemen. Van enige reden waarom de gedane toezegging niet zou worden nagekomen is niet gebleken en evenmin van een weigering tot afgifte voordat de dagvaarding in kort geding werd uitgebracht. Van Dalfsen heeft niet gesteld dat haar met betrekking tot deze tekeningen auteursrechten toekomen. Onder die omstandigheden is er geen reden voor een gebod als gevorderd. 56 Naar zij ter terechtzitting ook te kennen heeft gegeven gaat het eiseres in reconventie vooral om het ook gevorderde verbod aan Verachten tot het vervaardigen van de apparaten met de type-aanduidingen HPL 1000, HPL 1500 en HPL 2000 dan wel apparaten die daaraan nagenoeg identiek zijn. 57 Als grondslag voor deze vordering heeft zij ter gelegenheid van de pleidooien doen aanvoeren dat het hier gaat om specifiek dooi en in opdracht van Van Dalfsen vervaardigde modellen. Nu het hier na 1976 ontworpen modellen betreft en niet is gesteld of gebleken dat deze modellen zij n gedeponeerd in de zin van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BWTM), moet die vordering reeds stranden op het bepaalde in art. i4lid 5 BWTM.

E I G E N D O M

1 S 3

58 Ook de stelling, dat Van Dalfsen er belang bij heeft dat het Verachten, nu de samenwerking is verbroken, wordt verboden machines te vervaardigen die volgens deze tekeningen zijn vervaardigd, kan op zichzelf niet leiden tot toewijzing van het gevorderde. 59 De vorderingen in reconventie moeten dus worden afgewezen, met veroordeling van eiseres in reconventie in de kosten van de procedure in reconventie. Beslissing: De President, recht doende in kort geding, in conventie: 1 - veroordeelt elk van gedaagden sub 1 t/m 4 zich met ingang van 1 oktober 1993 te onthouden van iedere directe of indirecte inbreuk op het Europees octrooi 10642 in de landen waarin dat octrooi van kracht is, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 50.000,- voor iedere overtreding, zulks voor iedere gedaagde die zich daaraan schuldig maakt; 2 - verbiedt gedaagde Wuite enig gegeven omtrent eiseres sub 2, waarvan hem in zijn vroegere arbeidsovereenkomst met haar geheimhouding is opgelegd, aan derden te verschaffen, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 25.000,- per overtreding; 3 -gebiedt elk van gedaagden om binnen vijf dagen na betekening aan hen van dit vonnis aan eiseresse sub 2 toe te zenden een lijst van namen en adressen van allen aan wie zij (delen van) dit bestand ter hand of ter beschikking hebben gesteld; 4 - veroordeelt elk van gedaagden tot betaling van een dwangsom, ter keuze van eiseres sub 2, ad ƒ 5.000,- per overtreding van de sub 3 geformuleerde veroordeling, dan wel ad ƒ500,voor iedere dag dat die overtreding voortduurt; 5 - verbiedt elk van gedaagden sub 1 t/m 4 gebruik te maken van het adressenbestand van Verachten, in die zin dat het hen verboden zal zijn vóór 1 april 1994 aan in dat bestand voorkomende (potentiële) klanten apparaten, onderdelen of andere thans in het leveringsprogramma van Verachten voorkomende zaken te verkopen ofte leveren - direct of indirect -. behoudens indien en voorzover deze zaken van Verachten zijn betrokken, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 15.000,- voor iedere overtreding van dit verbod; 6 - wijst af het meer of anders gevorderde; 7 - veroordeelt gedaagden sub 1 tot en met 4 in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Verachten begroot op./' 3.750,-: S - veroordeelt Verachten in de kosten van deze procedure voor zover gevallen aan de zijde van gedaagde sub 5, tot aan deze uitspraak begroot op nihil; 9 - verklaart dit vonnis tot zover uitvoetbaar bij voorraad; 10 - wijst af het meer of anders gevorderde. in reconventie: 11 - wijst de vorderingen af; 12 - veroordeelt eiseresse in de kosten van de procedure in reconventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Vetachtert begroot op nihil. Enz.

154

B I J B L A D I N D U S T

Nr. 35 Gerechtshof te Arnhem, 18 maart 1997 (Caron/Caro) Mrs. A. Hammerstein, J.W.M, van der Grinten en D.W.F. Verkade

I Ë l E

E I G E N D O M

1 8 M E I 1 9 9 8

in artikel 3 van de eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna te noemen: BMW) heeft verricht voor: 'tous produits de parfumerie, savonnerie, fards, accessoires et ustensiles de toilette (CL. 3,21)', welk merk is ingeschreven onder nummer R175811. Voormeld depot is verricht voor meerdere landen, waaronder de Benelux. De inschrijving is telkens tijdig vernieuwd. 2.2 Caron gebruik haar merk voor de waren parfums, eau de toilette, bad- en doucheschuim, zeep, bodymilk en bodycream, welke produkten onder meer verhandeld worden in de Benelux.

Arf. IVProtocol van 2 december 1952, Trb. 15153,12 f tirtt. 5,13 en 14 Benelux Merkenwet Na de datum van de inleidende dagvaardingen hetrechtbankvonnis is de aan de Eerste Merkenrichtlijn aangepaste tekst van de BMW in werking getreden. Het beroep op niet-gebruik dient naar het voordien gel- 2.3 Op 23 juli 1993 heeft Karssen het merk 'CARO' gedeponeerd dende recht te worden beoordeeld, de nietigheids- en verbodsvorderingenbij het Benelux Merkenbureau voor shampoo, tandpasta's, haarnaar het oordeel van hetHofnaar nieuw recht. Overigens voert een beoor- lak, haargel, bad- en doucheschuim, onder nummer 534194. delingopgrond van het vroegere recht in casu niet tot een ander resultaat. 2.4 Karssen gebruikt haar merk al 20 jaar voor shampoo, tandpasta en nagelknippers en is voornemens het merk te gaan gebruiken voor tandenborstels. Art. 5,3 BMW (oud) De aanduiding 'accessoires et ustensiles de toilette' valt niet te beschouwen als een aanduiding van bepaalde waren, maar als een alge- 3 De vordering mene. nogalvageen in ieder geval ruime aanduidingvan niet nader aan- 3.1 Caron vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij geduide zaken met als gemeenschappelijk kenmerk dat zij hebben te voorraad, maken met het menselijk toiletmaken. Het kan worden gezien als een - Karssen met onmiddellijke ingang ieder gebruik binnen de aanduiding van een of meer warensoorten. Niet valt in te zien datrechts- Benelux verbiedt van het merk 'CARO', dan wel van enig ander instandhoudend gebruik voor bepaalde waren zou moeten leiden tot het met het merk 'CARON' overeenstemmend teken, op straffe van aannemen van rcchtsinstandhoudend gebruik voor alk al dan niet gede- een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere overtreding van dit poneerde daaraan soortgelijke waren. Evenmin kan het zo zijn dat men verbod, dan wel ƒ 1000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag door een zeer ruime inschrijving van een of meer warensoorten gebruik waarmee dit verbod wordt overtreden, zou kunnen claimen vooralle onder die omschrijving vallende waren, als - het depot van het merk 'CARO' ten name van Karssen, ingehet merk slechts vooreen ofenkele concrete waren wordt gebruikt. Met het schreven in het Benelux Merkenregister onder nummer vaststaande gebruik voor 'parfums, caux de toilette, bad- en douche- 534194, nietig verklaart en de doorhaling van de inschrijving schuim, zeep, bodymelk en bodycream' is derhalve geen gebruik gegeven van dat depot beveelt, vooralle of andere 'accessoires et ustensiles de toilette'. - een en ander met veroordeling van Karssen in de kosten van het geding. Art. 13A lid 1.1 BMW (oud) Voor de beoordeling van soortgelijkheid is de vraag naar eventuele 3.2 Caron legt aan haar vordering de navolgende stellingen ten schade voorde merkhouder niet van betekenis. Maar ook als men de moge- grondslag. lijkheid van schade buiten beschouwing laat zijn parfums, eaux de toi- Het merk 'CARO' vertoont visueel en auditief een zodanige gelette. bad- en doucheschuim. zeep. bodymelk en bodycream enerzijds enlijkenis met het merk 'CARON', dat er sprake is van een gevaar tandenborstels, nagelknippers en tandpasta anderzijds naar publieksop- voor associatie tussen beide merken en dus van een overeenvattingen niet commercieel, technisch of anderszins met elkaar verwant stemmend teken als bedoeld in artikel 13 A, eerste lid, BMW. Op en derhalve soortgelijk re achten. grond van deze overeenstemming en het gebruik van het merk Rb. voorts: Caron en Caro stemmen zowel auditief als visueel overeen. 'CARO' voor soortgelijke waren waarvoor het merk 'CARON' is ingeschreven, terwijl het depot van het merk 'CARO' van jongere datum is, is het depot van Karssen nietig. Art. 13A lid 1.2 BMW (oud) De mogelijkheid van schade in de zin van dit artikel kan niet worden Subsidiair is het verbod toewijsbaar op grond van het bepaalde gebaseerd op het loutere gebruik van een overeenstemmend teken voor in artikel 13A, tweede lid, BMW. Er is zodanig verwantschap soortgelijke waren. Speciale omstandigheden waaruit dergelijke schade tussen de wederzijdse produkten dat Caron moet vrezen dat aan haar schade wordt toegebracht. zou volgen zijn niet gebleken. Parfums Caron S.A. te Parijs, Frankrijk, appellante [in kort geding], procureur mr. B. Peek, advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam, tegen Groothandel H.C. Karssen B.V. te Harderwijk, geïntimeerde [in kort geding], procureur mr. P.C. Plochg, advocaat mr. P.G.F.M. van Oss te Harderwijk. a Arrondissementsrechtbank te Zutphen, 18 mei 1995 (mrs. E.A.M, van der Kallen, H.C.M. Boon en M. EngelbertClarenbeek) 2 De vaststaande feiten 2.1 Caron [eiseres Red.] is houdster van het merk 'CARON', waarvan zij op 26 maart 1974 een internationaal depot als bedoeld

4 Het verweer 4.1 Karssen concludeert, dat de rechtbank Caron niet ontvankelijk dient te verklaren in haar vorderingen, althans haar deze dient te ontzeggen met haar veroordeling in de kosten van het geding. 4.2 Karssen voert de navolgende verweren aan. - Caron verkoopt onder haar merk niet in Nederland. Haar depot moet derhalve voor Nederland als vervallen worden beschouwd. - Het merk 'CARO' wijkt zowel fonetisch als visueel af van het merk 'CARON*. - De merken worden niet gevoerd voor gelijksoortige waren. - Het gaat hier niet, althans voor een deel niet, om soortgelijke waren als bedoeld in artikel 13A, derde lid, BMW.

16

M E I

1 9 9 8

B I J B L A D


- Caron gebruikt haar merk niet in de Benelux voor de waren waarvoor Karssen het merk 'CARO' heeft ingeschreven. - Caron kan van het voeren van het merk 'CARO' geen schade ondervinden, nu het in geheel andersoortige winkels wordt verkocht en in een veel lagere prijsklasse zit. 5 De beoordeling van het geschil

5.1 Nu Karssen is gevestigd in Harderwijk en niet is gesteld of gebleken van een uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, is ingevolge het bepaalde in artikel 37 BMW de rechtbank te Zutphen bevoegd om kennis te nemen van het geschil. 5.2 Caron heeft haar merk ingeschreven voorde waren 'tous produits de parfumerie, savonnerie, fards, accessoires et ustensiles de toilette'. Zij gebruikt haar merk voor parfums, eau de toilette, bad- en doucheschuim, zeep, bodymilk, deodorant en bodycream. Aan de opsomming door Caron van de waren waarvoor zij het door haar ingeschreven merk 'CARON' in de Benelux heeft gebruikt en gebruikt ontbreken waren, welke vallen onder de omschrijving 'accessoires et ustensiles de toilette'. Onder accessoires verstaat de rechtbank niet: produkten die zelf tot lichaamsverzorging dienen, maar bijkomende produkten. Tegenover het beroep door Karssen op non-usus stelt zij niet dat zij die 'accessoires' en 'ustensiles' gedurende een ononderbroken periode van vijfjaren in de Benelux heeft gebruikt. Evenmin door haar gesteld of gebleken is een geldige reden om aan te nemen dat Caron haar rechten ten aanzien van de laatstgenoemdedoor haar ingeschreven categorieën heeft behouden ondanks het feit dat zij gedurende vijfjaren voorafgaand aan het gewraakte depot van het merk 'CARO' geen normaal gebruik daarvan heeft gemaakt. Voor die categorieën slaagt dan ook het beroep door Karssen op verval van het merk 'CARON' in de Benelux. 5.3 Het verzet van Caron tegen de inschrijving door Karssen van het merk 'CARO' kan voor wat betreft tandpasta's niet slagen. Deze waar valt niet onder de inschrijving door Caron. Caron kan in zoverre haar recht niet jegens Karssen in stand houden. De vordering tot doorhaling van de gewraakte inschrijving van Karssen moet dan ook in zoverre worden afgewezen. Ook de nagelknippers welke Karssen onder het merk 'CARO' op de markt brengt en de tandenborstels welke [lees: deze, Red.) nog op de mark zal brengen vallen niet onder de inschrijving door Caron, voor zover zij daaraan nog rechten kan ontlenen. Deze 'ustensiles de toilette' worden gelet op het verval als voormeld door de inschrijving van het merk 'CARON' niet getroffen. 5.4 Van overeenstemming van merken is sprake wanneer de woorden en/of het beeld, waaruit het merk bestaat, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen met de woorden en/ of het teken van dat andere merk, dat reeds daardoor bij iemand die met de merken wordt geconfronteerd, associaties tussen de beide merken worden gewekt. 5.5 Zowel bij het merk 'CARON' als het merk 'CARO' gaat het in deze zaak om woordmerken. In casu is duidelijk sprake van auditieve overeenstemming. Beide merken bestaan uit twee lettergrepen. De eerste lettergreep is identiek, van de tweede lettergreep zijn de eerste twee letters identiek. Bij het gebruik van de merken op verpakkingen is niet gebleken dat op enigerlei wijze accenttekens worden gebruikt waardoor het voor publiek duidelijk moet zijn waarde klemtoon dient te worden geplaatst.

E I G E N D O M

1 5 5

Dit houdt in dat er vanuit moet worden gegaan dat het publiek (uit welk land dan ook) de klemtoon bij beide merken op dezelfde lettergreep kan leggen, met name nu beide merken uit twee lettergrepen bestaan welke hoofdzakelijk gelijkluidende letters bevatten. Daarbij komt dat er van moet worden uitgegaan dat het publiek slechts vluchtig de merknamen zal lezen. Als gevolg van voorgaande is er ook sprake van een auditieve gelijkenis van beide merken. Ook visueel is sprake van overeenstemming. De eerste vier letters van beide woorden zijn identiek. Alleen de laatste letter 'N' onderscheidt het jongere merk 'CARO'. Tijdens het pleidooi is door Caron een aantal verpakkingen aan de rechtbank getoond. Op deze verpakkingen komt het merk 'CARON' al dan niet in combinatie met andere teksten, in hoofdletters of (gedeeltelijk) in kleine letters, in verschillende kleuren, rechte of cursieve letters en soms met een verticaal gesplitste o en dan weer met een gewone o, voor. Op het etiket van de door Karssen eveneens bij pleidooi getoonde fles shampoo komt het merk 'CARO' voor in goudkleurige, gestileerde hoofdletters op een zwarte achtergrond. De rechtbank heeft geconstateerd dat bij sommige uitvoeringen van het merk 'CARON' op de tijdens het pleidooi getoonde verpakkingen wel degelijk sprake is van visuele gelijkenis met het merk 'CARO'. Zowel de auditieve als de visuele gelijkenis is zodanig, dat indien iemand met deze tekens wordt geconfronteerd er een associatie tussen beide merken wordt gewekt en er is sprake van overeenstemming tussen beide merken als bedoeld in artikel 13A, eerste lid, BMW. 5.6 De waren shampoo, bad- en doucheschuim, haarlak en haargel, waarvoor Karssen het merk 'CARO' gebruikt, acht de rechtbank deels gelijk, deels gelijksoortig aan de waren 'produits de parfumerie, savonnerie, fards' waarvoor Caron haar merk 'CARON' heeft ingeschreven. Deze wederzijdse produkten hebben over een weer gemeen dar ze bestemd zijn voor verzorging alsmede verfraaiing c.q. verhoging van de aantrekkelijkheid van het lichaam en het uiterlijk van de mens. Er is ook verwantschap in eigenschappen en grondstoffen, waaronder mede geurstoffen. Zij hebben ook het meer of minder luxe karakter gemeen. Het is aannemelijk dat het publiek die waren met elkaar zal associëren, indien zij onder overeenstemmende tekens in het verkeer worden gebracht. 5.7 Op grond van het voorgaande kan Caron zich met succes verzetten tegen de inschrijving van het merk 'CARO' voor shampoo, haarlak, haargel, bad- en doucheschuim. Die inschrijving is in zoverre nietig. De doorhaling daarvan zal worden bevolen. 5.S Op grond van het voorgaande kan Caron zich eveneens tegen het gebruik daarvan verzetten. Door het gebruik van her merk 'CARO' voor deze waren wordt inbreuk gemaakt op de oudere inschrijving van het merk 'CARON' voor de waren 'produits de parfumerie, savonnerie, fards'. Het gevorderde verbod is in zoverre toewijsbaar. De gevorderde dwangsom zal worden gemitigeerd en gemaximeerd omdat zulks genoegzaam voorkomt. 5.9 Onvoldoende omstandigheden zijn komen vast te staan, waaruit zou volgen dat door gebruik van het merk 'CARO' voor de waren tandpasta, tandenborstels en nagelknippers aan Caron als houdster van het merk 'CARON' schade kan worden toegebracht. Immers Caron heeft haar ouder merk voor de door haar ingeschreven categorieën van waren 'accessoires et ustensi-

1 5 6

B I J B L A D


les de toilette' gedurende vijfjaren voor de inschrijving door Karssen niet gebruikt en gebruikt thans evenmin dat merk daarvoor. Tussen die waren en de wel door Caron gebruikte waren: parfumerie, zepen en make-up bestaat geen soortgelijkheid, noch zodanig verwantschap, dat associatiegevaar door het in aanmerking komend publiek is te duchten. Karssen heeft, in zoverre onvoldoende weersproken, in dat verband tevens aangevoerd dat zij haar waren in geheel andersoortige winkels (supermarkten in het goedkoopste marktsegment) op de markt brengt en in een veel lagere prijsklasse zit dan Caron met haar produkten. Voor wat betreft het gebruik van het merk 'CARO' voor deze waren moet het gevorderde verbod van Caron dan ook worden afgewezen. 5.10 Nu partijen over en weer deels in het ongelijk worden gesteld zullen de proceskosten worden gecompenseerd in dier voege dat ieder van de partijen haar eigen proceskosten zal dragen. De beslissing De rechtbank, rechtdoende, 1 Verbiedt Karssen ieder gebruikbinnendeBenelux van he merk 'CARO', dan wel van enig ander met het merk 'CARON' van Caron overeenstemmend teken, voor waren gelijk dan wel gelijksoortig aan de door Caron ingeschreven 'produits de parfumerie, savonneric et fards' waartoe behoren shampoo, haarlak, haargel, bad- en doucheschuim, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,- voor iedere dag dan wel een gedeelte van een dag dat, nadat veertien dagen na betekening van dit vonnis zijn verstreken, dit verbod wordt overtreden, met dien verstande dat uit hoofde van overtreding van dit verbod ten hoogste de som van ƒ 250.000,- aan dwangsommen kan worden verbeurd. 2 Verklaart het depot voor het merk 'CARO' ten name van Karssen, ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 534194 ten aanzien van shampoo, haarlak, haargel, badschuim en doucheschuim nictigen bevceltdoorhalingdaarvan. 3 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 4 Compenseert de kosten van het geding in dier voege dat ieder van de partijen haar eigen kosten draagt. 5 Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. b Het Hof, enz. 4 De beoordeling van her geschil in hoger beroep 4.0 Alvorens de grieven te bespreken zal het hof ingaan op het ten deze toepasselijk recht, nu na de datum van de inleidende dagvaardingUs december 1994) en na de datum van het vonnis (18 mei 1995) per 1 januari 1996 de aan de EG-Merkenrichtlijn 89/104 aangepaste nieuwe 'Protocol'-tekst van de BeneluxMerkenwet(BMW), Trb. 1993,12), in werking is getreden. 4.0.1 Caron heeft, onweersproken door Karssen, en naar het oordeel van het hof terecht, doen opmerken dat de beoordeling van Karssen's beroep op niet-gebruik van het merk Caron door Caron, beoordeelt dient te worden aan de hand van het 'oude' recht, zulks gelet op overgangsartikel IV van het Protocol. 4.0.2 Aan de orde zijn voorts de vorderingen van Caron jegens Karssen met betrekking tot de nietigverklaring van het depot en het gebruik van het merk Caro van Karssen voor tandpasta, nagelknippers en tandenborstels, wegens overeenstemming met het door Caron gedeponeerde merk Caron, een en ander als door de rechtbank niet toegewezen en door Caron voor dit hof

E I G E N D O M

18

MEI

1 9 9 8

alsnog gevorderd. Het meer genoemde Benelux-Protocol houdt hierover geen bepaling in. De Hoge Raad heeft omtrent een vergelijkbare overgangsrechtelijke kwestie bij arrest van 7 februari 1997, RvrfW40, prejudiciële vragen aan het BeneluxGerechtshof en het Hof van Justitie der EG gesteld. Dit (Arnhemse) hof meent dat ten deze Caron's nietigheids- en verbodsvorderingen beoordeeld dienen te worden aan de hand van het 'nieuwe' bij Protocol aan de EG-richtlijn aangepaste recht, behoudens het onder 4.0.1 vermelde. Met verwijzingen naar de nieuwe BMW, lijkt Caron, naar het oordeel van het hof terecht, hiervan ook uit te gaan. Karssen heeft zich hierover niet uitgelaten. Ten overvloede, overweegt het hof evenwel dat in de hier tussen deze partijen aan de orde zijnde rechtstrijd, toepassing van de 'oude' respectievelijk 'nieuwe' artikelen 3,13 en eventueel 14 BMW het hof geen aanleiding zouden geven tot een verschillend oordeel. Gemakshalve zal het hof, met partijen, doorgaans overwegen aan de hand van de oude BMW-bepalingen/ nummeringen. Met het oog op eventuele cassatie merkt het hof op dat in deze zaak ervan kan worden uitgegaan dat met de vermelding van oude nummeringen en teksten geen andere uitkomst dan onder de enigszins vernieuwde bepalingen met de nieuwe nummeringen in de BMW is bedoeld, en omgekeerd. Gricfl 4.1 De eerste grief keert zich tegen rechtsoverweging 5.2 van het vonnis van de rechtbank. Daarin oordeelt de rechtbank dat Caron het merk 'CARO" gedurende vijfjaren voorafgaand aan het gewraakte depot niet heeft gebruikt voor 'accessoires et ustensiles de toilette' en dat daarom het beroep van Karssen op het verval van voormeld merk op die producten slaagt. 4.2 De grief betoogt blijkens de daarop gegeven toelichting dat met het rechtsinstandhoudend gebruik van het merk Caron voor 'parfums, eaux de toilette, bad- en doucheschuim, zeep, bodymelk, deodorant en bodycream' anders dan de rechtbank oordeelde, mede rechtsinstandhoudend gebruik dient te worden aangenomen voor dein Caron's depot vermelde 'accessoires et ustensilcs de toilette'. Caron werkt dit, mede blijkens de pleitnota in hoger beroep, op tweeërlei wijze uit. In de ene variant (i) zouden 'parfums, eaux de toilette. bad-en doucheschuim, zeep, bodymelk, deodorant en bodycream' juist 'accessoires et ustensilcs de toilette' zijn. Inde andere variant (ii) zouden zij daaraan soortgelijk zijn. In beide varianten zou door het rechtsinstandhoudend gebruik voor 'parfums, eaux de toilette, bad- en doucheschuim, zeep, bodymelk, deodorant en bodycream' het merkrecht voor (andere of alle) 'accessoires et ustensiles de toilette' (waaronder volgens Caron ook tandpasta, nagelknippers en tandenborstels vallen) in stand gehouden zijn. De rechtbankheeft(kennelijk)geoordeeld dat'accessoires et ustensiles de toilette' andere waren zijn dan 'parfums, eaux de toilette, bad- en doucheschuim, zeep, bodymelk, deodorant en bodycream' en dat daarom het merk Caron voor 'accessoires et ustensiles de toilette' vatbaar zou zijn voor vervallenverklaring. Het hof acht een andere benadering geboden. Het hof beschouwt de aanduiding 'accessoires et ustensiles de toilette' niet als een aanduiding van bepaalde waren, doch als een algemene, nogal vage en in ieder geval ruime, aanduiding van niet nader aangeduide zaken met als (enig) gemeenschappelijk kenmerk dat zij te maken hebben met het menselijk toiletmaken. Het kan worden gezien als een aanduiding van een of meer warensoorten. De vraag is dan of vermelding in het depot, zoals door Caron gedaan, van de warensoort(en) 'accessoires et ustensiles de toilette' er toe moet leiden dat gebruik van een of meer be-

18

MEI

1 9 9B

B I J B L A D


paalde waren die tot die soort(en) gerekend kunnen worden, tot gevolg heeft dat daarmee rechtshandhavend gebruik moet worden aangenomen voor alle andere waren die (variant i) onder dit ruime begrip te vatten zijn, dan wel (variant ii) daaraan soortgelijk zijn. Evenals Caron in haar toelichting op de grief, onderkent het hof hier een rechtsvraag (en wellicht zelfs meer dan één rechtsvraag) waarover in de rechtspraak en de literatuur verschillend gedacht wordt. Anders dan Caron, doch met, naar het voorkomt, onder meer Van Dijk, Merkenrecht in de Benehtxlanden, Amsterdam z.j.

(i973)P- 76enGielen/WichersHoeth,Mfrfeenrfrftf,Zwolle 1992, nr. 631, is het hof van oordeel dat deze vraag in beide varianten ontkennend beantwoord moet worden. Door rechtsinstandhoudend gebruik voor bepaalde waren (naar een bekend voorbeeld: koffie) kan de merkhouder ingevolge de keuze van de wetgever reeds gebruik maken van de regel van artikel 13A, onder i° BMW (oud), volgens welke hij zonder nadere voorwaarden kan optreden tegen gebruik van een overeenstemmend teken voor daaraan soortgelijke waren (volgens het bekende voorbeeld: thee, waarvan de soortgelijkheid met koffie stilzwijgend pleegt te worden aangenomen). Voor de doorhalingseis geldt hetzelfde ingevolge artikel 14 j° artikel 3 BMW (oud). Onder de regime van de Merkenrichtlijn respectievelijk de per 1 januari 1996 gewijzigde tekst van de BMW luiden de formuleringen van artikel 3 en artikel 13 A, BMW iets anders dan hierboven vermeld. Voor optreden door de houder van het oudere merk (hier: Caron) tegen het gebruik en de inschrijving van een jonger teken (hier: Caro) is dan vereist dat - naar de tekst van de nieuwe BMW 'de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt' tussen (in casu) Caro en (in casu) Caron. Aan het optreden tegen de inschrijving respectievelijk het gebruik van het jongere teken voor soortgelijke waren is in de nieuwe tekst dus een extra voorwaarde gesteld. In de door Caron in de boven bedoelde variant (ii) voorgedragen opvatting zou met gebruik voor enkel koffie bovendien rechtsinstandhoudend gebruik hebben plaats gevonden voor thee. Dat zou medebrengen dat op basis van meergenoemd artikel 13A. onder 1' BMW de merkhouder zonder nadere voorwaarden (onder de nieuwe tekst: bij de mogelijkheid dat bij het publiek een associatie wordt gewekt) óók zou kunnen optreden tegen gebruik van een overeenstemmend teken voor aan thee, maar niet aan koffie soortgelijke waren (naar het meer bedoelde voorbeeld: theepotten; aangenomen dat die soortgelijk aan thee zouden moeten worden geoordeeld, zo voegt het hof hier aan toe). Naar het oordeel van het hof kan die opvatting niet als juist worden aanvaard. Het hof ziet niet in dat rechtsinstandhoudend gebruik voor bepaalde waren niet zou moeten leiden tot het aannemen van rechtsinstandhoudend gebruik voor alle al dan niet gedeponeerdedaaraan soortgelijke waren, met de evenbedoelde 'theepot'-consequenties van dien. Het hof kan ook niet inzien waarom hierdoor de merkdeposant die bepaalde concrete waren wél expliciet in het depot vermeld heeft, maar daarvoor geen rechtsinstandhoudend gebruik heeft verricht, bevoordeeld zou moeten worden boven de deposant die slechts de waar, waarvoor hij het merk inderdaad rechtsinstandhoudend gebruikte, in zijn depot vermeldde. Onaannemelijk is dat naar de bedoeling van de wetgever en/of naar hedendaagse uitleg van de BMW, onbescheidenheid bij het deponeren voor meerdere bepaalde waren dan waarvoor daadwerkelijk gebruik plaats had (te meer bij deponering in dezelfde

E I G E N D O M

1 5 7

warenklasse volgens de overeenkomst van Nice, dus zonder extra depotkosten), op deze wijze beloond zou dienen te worden. Het oordeel van het hof over Caron's variant (i) luidt niet anders dan het hierboven gegeven oordeel over variant (ii) en vloeit hieruit reeds voort. Het merk dient om waren te onderscheiden. Het kan niet zo zijn dat men door een zeer ruime omschrijving van een of meer warensoorten in de hiervoor genoemde zin, gebruik zou kunnen claimen voor alle onder die omschrijving vallende waren, als het merk slechts voor één of enkele concrete waren wordt gebruik. Aansluitend aan het koffie- en thee- en theepotvoorbeeld zal het hof dit nog als volgt motiveren. Aansluitend aan dat voorbeeld kan men denken aan een depot waarin (mede) in ruime bewoordingen vermeld zouden zij n 'koloniale waren, bestemd voor de bereiding van dranken, alsmede gebruiksvoorwerpen waarin of waarmee deze bereiding plaats heeft'. Ook een dergelijke ruime omschrijving in een depot kan naar het oordeel van het hof niet ertoe leiden dat de merkhouder/deposant die het merk enkel voor koffie heeft gebruikt, geacht zou moeten worden mede rechtsinstandhoudend gebruik te hebben gemaakt voor thee en theepotten, ook al wordt koffie gezien als een 'koloniale waar, bestemd voor de bereiding van dranken'. Met het (vaststaande) gebruik voor 'parfums, eaux de toilette. bad- en doucheschuim, zeep, bodymelk, deodorant en bodycream' acht het hof derhalve geen gebruik gegeven voor alle of andere 'accessoires et ustcnsiles de toilette' of daaraan soortgelijkewaren. De grief kan Caron derhalve niet baten. Of e r - zoals de rechtbank oordeelde - aanleiding zou zijn voor eventuele vervallen verklaring van het Caron-merk voor 'accessoires et ustensiles de toilette' als in Caron's depot vermeld, kan het hof in het midden laten, nu Karssen niet een vervallenverklaring gevorderd heeft, en nu dit in het dictum van het vonnis ook niet aan de orde is. GricfU

4.3 Grief II richt zich tegen rechtsoverweging 5.3 van het vonnis. Zij heeft blijkens de toelichting een tweeledige inhoud. 4.4 In de eerste plaats zoekt grief II aansluiting bij grief I nu, volgens Caron, bij het slagen van grief 1. haar merk 'Caron' mede in stand gehouden zou zijn voor 'accessoires et ustensiles de toilette', waaronder volgens Caron tandpasta, nagelknippers en tandenborstels zouden vallen. Uit de beoordeling van grief 1 blijkt dat ook grief II in zoverre moet falen. 4.5 In de tweede plaats betoogt Caron in het kader van grief II dat de tandenborstels, nagelknippers en tandpasta van Karssen soortgelijk zijn te achten aan 'produits de parfumerie, savonnerie, fards', waarvoor volgens Caron het merk Caron wel door normaal gebruik gehandhaafd werd, en waarop Caron naar zij stelt (dus) merkrecht heeft. Zo is het in het vonnis waarvan beroep echter niet vastgesteld. Daar is wél vastgesteld (rechtsoverweging 5.3): 'Zij (Caron) gebruikt haar merk voor parfums, eaux de toilette, bad- en doucheschuim, zeep, bodymelk, deodorant en bodycream'. De vraag of Caron daarmee haar merk in het algemeen gebruikt zou hebben voor andere of alle producten in de in het depot vaag, althans ruim omschreven soort(en) van 'produits de parfumerie, savonnerie, fards' wordt door het hof ontkennend beantwoord, overeenkomstig hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 4.2 is overwogen.

1 5 8

B I J B L A D


Het hof zal bij beoordeling van deze grief dus hebben na te gaan of soortgelijkheid dient te worden aangenomen tussen enerzijds parfums, eaux de toilette, bad- en doucheschuim, zeep, bodymelk, deodorant en bodycream en anderzijds tandpasta, nagelknippers en tandenborstels. Bij deze soortgelijkheidstoets neemt het hof in acht de door het Benelux-Gerechtshof in het Polyglotarrest (i6juni 1995, NJ 745). rechtsoverweging 16 en 17 gegeven nadere criteria 'dat het begrip 'soortgelijk' ziet op de waren of diensten als zodanig", respectievelijk dat 'beslissend is in hoeverre het publiek de waren of diensten als naar hun aard - commercieel, technisch of anderszins - verwant met de waren van de merkhouder beschouwt'. Het hof oordeelt dat grief II ook in dit opzicht faalt. Een verwantschap als door het Benelux-Gerechtshof aangegeven, is door Caro niet aannemelijk gemaakt. Caron heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd aangegeven dat en waarom enerzijds parfums, eaux de toilette, bad- en doucheschuim, zeep, bodymelk, deodorant en bodycream, en anderzijds tandenborstels, nagelknippers en tandpasta 'als zodanig' naar publieksopvattingen commercieel, technisch of anderszins met elkaar verwant zouden moeten worden beschouwd. De enkele omstandigheid dat, zoals door Caron concreet gesteld, een geval bekend zou zijn dat merken voor toiletbenodigdheden en toiletgerei enerzijds en voor tandpasta anderzijds, in dezelfde (concern-)hand zouden voorkomen, acht het hof daartoe onvoldoende.

E I G E N D O M

1 B

M E I

1 9 9 8

De grief is in zoverre gegrond dat uit het eerder genoemde Polyglot-arrest (dictum sub 26 aldaar) voortvloeit dat de vraag naar eventuele schade voor de eisende merkhouder bij de beoordeling van de soortgelijkheid 'niet van betekenis is'. De grief kan Caron evenwel niet baten. In rechtsoverweging 4.5 - waarnaar hier verwezen wordt - heeft het hof al aangegeven dat en waarom het de door Caron bedoelde soortgelijkheid niet aanneemt, zonder dat bij die beoordeling door het hof de door Caron gewraakte schadelijkheidsfactor in de overwegingen is betrokken. 4.8 Grief III heeft voorts kennelijk de strekking om terug te komen op de door Caron bij akte d.d. 6 april 1995 bij de rechtbank gedane subsidiaire grondslag: een beroep op 'ander' voor haar schadelijk gebruik (in de zin van artikel 13A, onder 2° BMW) door Karssen. De rechtbank heeft in verband met Karssen's gebruik van het merk Caro voor tandenborstels, nagelknippers en tandpasta ook die grondslag kennelijk verworpen. Bij toetsing aan artikel 13A, onder 2°, speelt de mogelijkheid van schade voor de merkhouder wél een rol.

De door Karssen verhandelde waren verschillen naar het oordeel van het hof in wezenlijk opzicht met de parfums en andere voormelde waren van Caron. Tandenborstels en nagelknippers zijn immers technische hulpmiddelen die van een geheel andere aard zijn dan producten die vooral worden gebruikt op/ voor de huid. Tandpasta is een specifiek product dat niet wordt geassocieerd me de waren die alle vooral van belang zijn in verband met hun geur. Tandpasta is ook niet soortgelijk omdat het gebruik ervan niets te maken heeft met huidverzorging. Naar het oordeel van het hof is het een feit van algemene bekendheid dat parfums etc. vooral worden gezien als een 'luxe' artikelen die veelal in een ander soort winkels-of indezelfde winkels op andere afdelingen - worden verkocht dan tandpasta e.d. die te beschouwen zijn als utilitaire artikelen. Niet in te zien valt dat er zodanige verwantschap bestaat tussen de onderhavige waren dat het in aanmerking komende publiek aan die waren, ongeacht de gevoerde merken, dezelfde herkomst zal toekennen.

Het hof acht deze mogelijkheid van schade evenwel onvoldoende aannemelijk. Gegeven de onderscheiding van onderdelen i c en 2'vanartikel 13A, BMW (oud) respectievelijk de structuur van artikel 13A, BMW (nieuw) kan deze niet worden gebaseerd op het loutere gebruik van een overeenstemmend teken voor nier-soortgelijke waren. Speciale omstandigheden die tot een ander oordeel zouden kunnen leiden, zoals (respectievelijk resulterend in) een ongerechtvaardigd voordcel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie of aantrekkelijkheid van het merk van Caron (dat voor zover blijkt uit de door Caron verschafte gegevens in de Benelux niet als een bekend merk kan worden beschouwd) zijn onvoldoende gesteld of gebleken. De omstandigheid dat Karssen de producten onder haar merk in een lagere prijsklasse op de markt brengt, is ook onvoldoende. Ten overvloede neemt het hof in aanmerking dat. behoudens de overeenstemmende merken 'Caron' en 'Caro', de verpakkingen van de producten van partijen zoals het hof bij de presentatie ter zitting heeft kunnen waarnemen - een zo verschillend totaalbeeld vertonen, dat meer bedoelde schade daardoor eens te onaannemelijker word geacht. Eveneens ten overvloede overweegt het hof dat het - feitelijk onweersproken - bezigen door Karssen van geheel andere winkel typen een geheel andere herkomst van de producten van partijen zal onderstrepen. Voor de door Caron gevreesde'associatie met een B-merk' bestaat daarmee te minder grond.

Nu de nieuwe redactie van de BMW ten deze voor Caron niet als gunstiger beschouwd kan worden dan de vóór 1 januari 1996 geldende, ziet het hof geen aanleiding daarop afzonderlijk in te gaan.

GriefIV 4.9 Nu Caron in eerste aanleg terecht gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, was et grond voor compensatie van kosten zoals de rechtbank heeft gedaan. Deze grief faalt.

Grif/IU 4.6 Grief III keert zich tegen rechtsoverweging 5.9 van het vonnis. Ook deze grief heeft kennelijk een tweeledige inhoud. 4.7 In de eerste plaats verwijt Caron de rechtbank dat zij bij het afwijzen van soortgelijkheid tussen enerzijds parfums, eaux de toilette, bad- en doucheschuim, zeep, bodymelk, deodorant en bodycream, en anderzijds tandenborstels, nagelknippers en tandpasta, zou hebben laten meewegen 'dat onvoldoende omstandigheden zijn komen vast te staan, waaruit zou volgen dat door het gebruik van het teken 'Caro' voor de waren tandpasta, tandenborstels en nagelknippers aan Caron als houdster van het merk 'Caron' schade kan worden toegebracht.

Slotsom 4.10 Caron heeft geen feiten en omstandigheden gesteld die, indien zij komen vast te staan, tot een andere oordeel zouden leiden, zodat het bewijsaanbod van Caron zal worden gepasseerd. Het vonnis van de rechtbank zal worden bekrachtigd. Caron zal als de in he ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het hoger beroep. Beslissing Het hof, rechtdoende in hoger beroep:

18

MEI

1998

B I J B L A D


bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank te Zutphen van i8mei 1995; veroordeelt Caron in de kosten van de procedure in hoger beroep, voor zover aan de zijde van Karssen gevallen en tot deze uitspraak begroot op ƒ 420,- voor verschotten en op ƒ 5.200,voor salaris van de procureur. Enz.

Nr. 36 President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 23 januari 1996 (Tiramisu) Mr.J.J. Mathijsse

E I G E N D O M

1 6 9

d Trufari heeft Bols bij schrijven d.d. 23 juni 1995 gesommeerd het gebruik van het merk te staken. Bols heeft daaraan geen gevolg gegeven. e Bols heeft een vordering tot nietigverklaring en doorhaling van voornoemd Benelux-depot ingesteld. (...) 3.3 Tussen partijen staat vast dat het door Bols gebruikte teken identiek is aan het merk van Trufari en dat merk en teken beide worden gebruikt ter aanduiding van een likeur. 3.4 Om te beoordelen of daarbij sprake is van de door Trufari gestelde en door Bols betwiste merkinbreuk dient allereerst de vraag te worden beantwoord of het door Trufari gedeponeerde merk 'Tiramisu' voldoende onderscheidend vermogen bezit om vatbaar te zijn voor merkenrechtelijke bescherming.

Art. 1, lid 1 BeneluxMerkenwet Voor beantwoording van de vraag of het door Trufari gedeponeerde 3.5 Voor de beantwoording van die vraag is van belang de ommerk Tiramisu voldoende onderscheidend vermogen bezit om vatbaar te standigheid dat op de markt een grote verscheidenheid te koop zijn voor merkenrechtelijkc bescherming, is van belangde omstandigheid is aan produkten, met de aanduiding 'Tiramisu' zoals Tiramisudat op de markteen grote verscheidenheid te koop is aan producten met de ijs, Tiramisu-flensjes, Tiramisu-soesjes enzovoort. Die produkaanduiding 'Tiramisu', zoals Tiramisu-ijs, Tiramisu-ftensjes, Tiramisu- ten refereren alle aan het Italiaanse dessert 'Tiramisu', dat in de soesjes enzovoort. Die producten refereren alle aan het Italiaanse dessertloop der jaren in Nederland grote bekendheid en populariteit 'Tiramisu', dat in de loop derjaren in Nederland grote bekendheid en po- heeft verworven. pulariteit heeft verworven. Het merk Tiramisu is te beschouwen als een in 3.6 In verband daarmee betwist Bols dat Trufari aanspraak kan de gangbare taal gebruikelijke aanduidingvan de smaak van het product. maken op merkenrechtelijke bescherming van haar teken 'TiraHer merk duidt dus een wezenlijke hoedanigheid van het product aan en misu'. Bols voert aan dat de benaming 'Tiramisu' zich heeft ontis in zoverre beschrijvend. wikkeld tot een gangbare smaakaanduiding. Naar heersende rechtsopvatting bezit een beschrijvend merk geen onderscheidend vermogen. Het merk kan daarom niet dienen om de daarmee 3.7 Trufari stelt daartegenover dat 'Tiramisu' geen smaakaangeduide waren te identificeren als van eiseres afkomstig. Immers, in- aanduiding is maar ten hoogste een niet-noodzakelijke allusie dien een merk bestaat uit een woord dat een hoedanigheid van de eronderop het Italiaanse nagerecht. Dezestelling wordt verworpen. Imverkochte waren aangeeft, behoort het belang dat de concurrenten van demers, het etiket op de fles van Trufari bevat (in het Nederlands merkhouder erbij hebben om. ter aanduiding van diezelfde hoedanigheid vertaald) de mededeling 'De originele Italiaanse likeur, waarvan hun soortgelijke waren, datzelfde woord te kunnen gebruiken, niet van de unieke smaal; afkomstig is van het beroemde dessert, dat in de achtergesteld te worden bij het belang van de merkhouder. hele wereld bekend is'. Tegen die achtergrond kan niet worden volgehouden dat de aanduiding 'Tiramisu' geen betrekking heeft op de smaak van het produkt. Trufari Associates Ltd. te Middletown, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, eiseres [in kortgeding], procureur mr. S.I. 3.S Trufari stelt voorts dat 'Tiramisu' geen smaakaanduiding van der Staal, advocaat aanvankelijk mr. G.L. Kooy, vervolgens kan zijn omdat er niet één bepaalde 'Tiramisu'-smaak bestaat. mr. N. Winters-Kramer te 's-Gravenhage. Echter, er is in ieder geval sprake van een kenmerkende smaak tegen die is gebaseerd op de combinatie van mascarpone, eieren en lange vingers. De omstandigheid dat het dessert 'Tiramisu' op 1 Bols Benelux B.V. te Nieuw Vennep, gemeente Haarlemmerverschillende manieren kan worden bereid betekent niet dat meer, 'Tiramisu' geen smaakaanduiding kan zijn. 2 Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V. h.o.d.n. Bols Royal Distilleries h.o.d.n. H. Bootz Distilleerderij te Amsterdam, gedaagden (in kort geding], procureur mr. H.K. Garvelink, advocaat 3.9 Hetgeen onder 3.5 en 3.7 werd overwogen rechtvaardigt in aanvankelijk mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam, vervolgens voldoende mate de conclusie dat het merk 'Tiramisu' vooralsmr. Th.R. Bremer te Amsterdam. nog is te beschouwen als een in de gangbare taal gebruikelijke aanduiding van de smaak van het produkt. Het merk duidt dus een wezenlijke hoedanigheid van het produkt aan en is in zo2 Her geschil van partijen verre beschrijvend. Naar heersende rechtsopvatting bezit een beschrijvend merk geen onderscheidend vermogen. Er bestaat 1.1 De vaststaande feiten daarom gerede twijfel of het woord 'Tiramisu' een deugdelijk In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan. merk is, dat wil zeggen dat het kan dienen om de ermee aangea Trufari heeft door deponering bij het Benelux Merkenbureau duide waren te identificeren als van eiseres afkomstig zoals bed.d. 27 november 19S9 het exclusieve merkrecht verkregen op doeld in art. 1 BMW. het woordmerk 'Tiramisu'. Het merk is ingeschreven onder nummer 473532 voor de waren in klasse 33, wijnen, spiritua3.10 Immers, indien een merk bestaat uit een woord dat een liën en likeuren. hoedanigheid van de eronder verkochte waren aangeeft, behoort het belang dat de concurrenten van de merkhouder erbij b Trufari brengt in de Benelux een likeur op de markt met de hebben om ter aanduiding van diezelfde hoedanigheid van hun naam 'Tiramisu'. soortgelijke waren, datzelfde woord te kunnen gebruiken, niet c Bols brengt eveneens likeur op de markt in de Benelux met de achtergesteld te worden bij het belang van de merkhouder. naam 'Tiramisu'.

1 6 O

B I J B L A D


18

E I G E N D O M

M E I

1 9 9 8

3.11 Het voorgaande voert tot de slotsom dat, nu niet uitgesloten moet worden geacht dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat het woord 'Tiramisu' een als woordmerk ondeugdelijk teken is, in dit geding onvoldoende aannemelijk is geworden dat het gebruik door Bols van het teken 'Tiramisu' als merkinbreuk moet worden bestempeld. 3.12 Tegen die achtergrond worden de gevraagde voorzieningen geweigerd. Trufari zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

aan te merken als een wijziging van ondergeschikte betekenis, zodat nog steeds sprake is van de koppelingdie door Ficlitel & Sachs in het verkeer is gebracht.

Beslissing

Art. 6:2, lid 1 en 6:162, lid 3 BW Rechtbank: Kawe heeft niet alles gedaan wat redelijkenvijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken te maken dat zij niet het oorspronkelijke maar het gereviseerde product verhandelt. Nu Ficlitel & Sachs tot voor enige jaren geleden ten behoeve van de revisie-activiteiten onderdelen heeft geleverd aan Kawe. staat de goede trouw in de wegaan toewijzingvan haar vorderingen, echter slechts voor zover berrekkinghebbend op handelingen van Kawc verricht in de periode vóór 6 november 1992 (de datum waarop het Benelux Gerechtshof het Valeo-arrest heeft gewezen; zie BIE 1993. blz. 321). Het gaat te ver om aan re nemen darde houding van Ficlitel & Sachs in het verleden rot gevolg heeft dat zij thans al haar rechten verspeeld zou hebben voor zover deze betrekking hebben op de situatie na 6 november 1992. Hof: het verweer dat aan de zijde van Kawc sprake is van een verschoonbare dwaling ten aanzien van het objectieve recht zodat schuld aan de zijde van Kawc ontbreekt, gaat na het Valco-arrcst niet meer op.

De president: In het incident: 4.1 Verstaat dat op de vordering in het incident niet meer behoeft te worden beslist. In de hoofdzaak: 4.2 Weigert de gevraagde voorzieningen. 4.3 Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 330,- aan verschotten en ƒ 1.500,- aan procureurssalaris. 4.4 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 37 Gerechtshof te Arnhem, S oktober 1996 (Ficlitel & Sachs/Kawe) Mrs. J.W.M, van der Grinten, A.P.M. Houtman en D.J.J. den Hartog Art. 13A, lid 1 Benelux Mcrkenwet Een reële mogelijkheid van afbreuk aan technische deugdelijkheid is al voldoende reden om nier tor merkverwijdering over re gaan. Het zou anders voor de revisiepraktijk ondoenlijk zijn om in een situatie als de onderhavige, waarin op zovele onderdelen en zovele plaatsen de merken in het materiaal zijn ingeslagen, eerst per onderdeel uitvoerige/langdurige onderzoeken te (doen) verrichten naar de gevolgen van de renvijdcring van materiaal. Dit kan in redelijkheid van Kawc. als revisicbedrijf. nier worden gevergd, nu Ficlitel & Sachs, als fabrikant van koppelingen, ervoor heeft gekozen haar merken op de koppelingen en de onderdelen daarvan aan te brengen door ze in het materiaal in re slaan en wel op zovele verschillende plaatsen dat daardoor merkverwijdering aanzienlijk is bemocilijkt.lnaaninerkingncmenddathct bij koppelingen gaat om balansgevoelige onderdelen die blootstaan aan grote druk en wrijving, is het evident dat materiaalvcrwijdcringiof herdistributie van materiaal) de reek mogelijkheid inhoudt dat afbreuk wordt gedaan aan de technische deugdelijkheid. Art.isA.lidSBMW Nu het in de praktijk zelden voorkomt dat bij koppelingen die voor revisie worden aangeboden, kan worden volstaan met het alleen schoonmaken, is er geen praktisch bclangom-zoals de rechtbank heeft gedaan deze behandeling alsmede de daarmee gepaard gaande demontage en assemblage, inclusief meten en afregelen, niet te beschouwen als revisie. Er is derhalve geen aanleiding en, gelet op de uniforme wijze waarop Kawc de door haar geremiseerde koppelingen afzet (door daarop steeds met onuitwisbare inkt te vermelden in een driehoekje 'Kawe ree') ook geen mogelijkheid te onderscheiden tussen de zelden voorkomende revisie die n iet en de praktisch steeds voorkomende revisie die wil leidt tot een wijziging in de toestand van de waar. In de gevallen waarin alleen wordt schoongemaakt, is geen sprake van wijziging van de waar. Het ven'angen van een enkel schroefje of veertje is

Art. 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek Ficlitel & Sachs zal zich kunnen disculperen als zij aangesproken wordt op grond van productaansprakelijkheid wegens gebreken in door Kawe gereviseerde en vervolgens in het verkeer gebrachte koppelingen. Fichtel & Sachs kan dan de naam van Kawe naar voren brengen.

Fichtel & Sachs A.G. te Schweinfurt. Duitsland, appellante incidenteel geïntimeerde, procureur mr. F.J. Boom, advocaat mr. G.L. Kooy te VGravcnhage, tegen Kawe B.V. te Raalte. geïntimeerde incidenteel appellante, procureur mr. J.M. Bosnak, advocaat mr. S.A. Klos te Amsterdam. a Arrondissementsrechtbank teZutplien. 20 januari 1994 (mrs. E.A.M, van der Kallen. F.M. Borgman en l.C.J.I.M. van Dorp) 2.1 Fichtel & Sachs is ingevolge internationale merkinschrijvingen uitsluitend rechthebbende op de merken IR326319

ti

O

t j

IR 303 063

SACHS IR 151 531 Fichtel & Sachs IR 326317 SACHS De inschrijvingen strekken zich uit tot de Benelux. De merken worden onder meer gebruikt voor door haar geproduceerde en in het verkeer gebrachte voertuigkoppelingen. 2.2 Fichtel & Sachs slaat haar merken in op de diverse metalen onderdelen van de koppelingen. 2.3 Kawe brengt sinds het begin van de jaren zeventig, tweedehands koppelingen op de markt. Voordat Kawe deze koppelingen op de markt brengt, verricht zij hieraan diverse werkzaamheden waaronder het demonteren, het vervangen van onherstelbaar versleten onderdelen en het reinigen en indien

1 B

MEI

1998

B I J B L A D


nodig bewerken van de overige onderdelen, waarna het geheel door assemblage, afstelling en controle gebruiksklaar wordt gemaakt. Een deel van die koppelingen is oorspronkelijk door Fichtel & Sachs in het verkeer gebracht. Vanaf de tijd dat Kawe met de bovenomschreven werkzaamheden begon, tot voor enige jaren, heeft Fichtel & Sachs aan Kawe onderdelen geleverd ten behoeve van deze werkzaamheden. 2.4 Na het verrichten van de bovenomschreven werkzaamheden voorziet Kawe het huis van de koppeling van een referentienummer en van haar eigen merk in de vorm van een logo. Het merk van Kawe is als zodanig in de Benelux gedeponeerd. Zowel het logo als het referentienummer worden met witte inkt aangebracht. 2.5 Kawe brengt de koppelingen weer in het verkeer door verkoop aan bedrijven en (indirekt) aan particulieren. De koppelingen worden verpakt in een doos waarop het logo van Kawe is aangebracht. 2.6 Kawe brengt koppelingen in het verkeer welke nog een of meer van de merken van Fichtel & Sachs dragen. 3 De vordering: 3.1 Fichtel & Sachs vordert - zakelijk weergegeven -: 1 dat het Kawe verboden wordt inbreuk te maken op de merken van Fichtel & Sachs, meer in het bijzonder dat het Kawe verboden wordt gereviseerde koppelingen in het verkeer te brengen welke een of meer merken van Fichtel & Sachs dragen; 2 Kawe te gebieden bij revisie van producten elk merk van Fichtel & Sachs volledig te verwijderen: 3 het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad te verklaren zonder borgtocht; 4 Kawe te veroordelen tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, een en ander met veroordeling van Kawe in de kosten van deze procedure. 3.2 Fichtel & Sachs baseert haar vordering op de vaststaande feiten alsmede op de volgende stellingen: 3.2.1 Kawe pleegt merkinbreuk als bedoeld in artikel 13A Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) jegens Fichtel & Sachs, door producten na revisie in het verkeer te brengen welke een of meer van de merken van Fichtel & Sachs dragen. 3.2.2 Kawe handelt ook anderszins onrechtmatig jegens Fichtel & Sachs, door bij revisie de merken van Fichtel & Sachs niet volledig te verwijderen, zodat Fichtel & Sachs ingevolge de regeling van productaansprakelijkheid als fabrikant van de gereviseerde koppelingen wordt beschouwd. 3.2.3 Fichtel & Sachs lijdt door de handelingen van Kawe schande en zal in de toekomst verdere schade lijden. (...) 5.2 Op het onderhavige geschil is voorzover het de beoordeling van het beroep op rechtsverwerking en de beperkende werking van de goede trouw betreft, ingevolge artikel 6Sa van de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek, het voor 1 januari 1992 geldende recht van toepassing. Voor zover het betreft de beoordeling van het onrechtmatig handelen, is ingevolge ditzelfde artikel het voor 1 januari 1992 geldende recht van toepassing ten aanzien van voor die datum voltooide handelingen. 5.3 Beide partijen hanteren de termen 'reviseren' en 'reconditioneren' om het bewerken in ruime zin van de koppelingen aan te duiden. Partijen gebruiken deze begrippen willekeurig en door elkaar. De rechtbank zal, gelet op het feit dat de Neder-

E I G E N D O M

1 6 1

landse woordenboeken het woord 'reconditioneren' niet kennen, uitsluitend de term 'reviseren' hanteren. Onder de term reviseren verstaat de rechtbank het vervangen van versleten onderdelen, het bijslijpen en het verrichten van andere ingrepen aan het product. Het uitsluitend demonteren en/of nazien en/of reinigen valt hier dus niet onder. Kawe heeft aangevoerd, dat een deel van de koppelingen slechts een wijziging van ondergeschikte betekenis ondergaat, daar deze koppeling uitsluitend gedemonteerd, gereinigd en doorgemeten worden en waarbij eventueel toleranties worden bijgesteld of een onderdeel wordt vervangen of bijgeslepen. Voor zover het uitsluitend betreft demonteren, reinigen, meten en assembleren, onderschrijft de rechtbank dit betoog van Kawe. Die handelingen rekent ook de rechtbank niet onder reviseren. De rechtbank is echter van oordeel, dat indien en zodra er handelingen plaatsvinden zoals het bijstellen of het vervangen van een enkel onderdeel, er al sprake is van meer dan ondergeschikte wijzigingen. De rechtbank baseert dit onderdeel op het uitgangspunt, dat de merkhouder zich tegen het gebruik van zijn merk moet kunnen verzetten, nu immers reeds een kleine ingreep invloed kan hebben op de werking van een koppeling als geheel. 5.4 De rechtbank stelt voorop, dat Kawe gebruik maakt van de merken van Fichtel & Sachs in de zin vanartikel i3Asub 1 BMW, door (gereviseerde) koppelingen in het verkeer te brengen, zonder dat de door Fichtel & Sachs hierop aangebrachte merken verwijderd zijn. 5.5 Van belang wordt vervolgens in verband met de zgn. uitputtingsregel als geformuleerd in artikel isAderdelidBMW, het antwoord op de vraag, in hoeverre er na de bewerkingen door Kawe, nog gesteld kan worden dat er sprake is van waren die door Fichtel & Sachs in het verkeer zijn gebracht. De rechtbank stelt overigens vast, dat de door Kawe gestelde bewerkingen door haar niet zo veelomvattend zijn, dat de koppelingen nadat deze bewerkingen hebben plaatsgevonden, niet meer behoren tot de categorie van waren waarvoor Fichtel & Sachs het merk heeft ingeschreven. 5.6 Vooreen deel van de door Kawe weer in het verkeer gebrachte koppelingen geldt, dat deze slechts bewerkingen hebben ondergaan welke niet onder het sub 5.3 omschreven begrip 'reviseren' vallen. Ten aanzien van deze niet-gereviseerde koppelingen geldt, dat geen sprake is van een wezenlijke verandering in de toestand van de koppelingen. Er is derhalve nogsteeds sprake van de producten die Fichtel & Sachs zelf in het verkeer heeft gebracht. zodat Fichtel & Sachs zich ten aanzien van deze koppelingen niet kan verzetten tegen het gebruik van haar merken door Kawe. 5.7 Voor waar het betreft door Kawe in het verkeer gebrachte koppelingen welke wijzigingen hebben ondergaan van meer dan geheel ondergeschikte betekenis, derhalve gereviseerde koppelingen in de door de rechtbank bedoelde zin, dient nagegaan te worden, in hoeverre het voor Kawe mogelijk is de merken van Fichtel & Sachs te verwijderen zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid op de praktische bruikbaarheid of dat het om andere redenen onredelijk zou zijn zulks te vergen en voorts of Kawe bij het in het verkeer brengen alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat zij niet het oorspronkelijke maar een gereviseerd product verhandelt.

1 6 2

B I J B L A D


5.8 Kawe heeft betoogd dat als de merken verwijderd moeten worden, per definitie afbreuk zal worden gedaan aan de technische deugdelijkheid van de koppelingen. De merken vormen immers een eenheid met de koppelingen omdat de merken zijn ingeslagen zodat verwijdering van het merk altijd neerkomt op verwijdering van een hoeveelheid materiaal, hetgeen verstoring van de balans in de bewegende onderdelen en onverantwoorde verzwakking tot gevolg heeft. De rechtbank acht in casu van belang dat het gaat om producten welke aan slijtage onderhevig zijn, meer speciaal van de bewegende delen van de koppeling welke de frictie tot stand brengen, zomede van de verende delen welke de eerdergenoemde delen van elkaar af en naar elkaar toe bewegen. Bij pleidooien zijn van de zijde van Kawe onderdelen van koppelingen voorzien van merken van Fichtel & Sachs getoond, waaruit is gebleken dat door Fichtel & Sachs onder meer haar merken zijn ingeslagen in onderdelen met een veerfunctie zomede in draaiende delen diep zijn ingeslagen op plaatsen waarop deze moeilijk kunnen worden uitgeslepen zonder risico van verzwakking van de bewuste onderdelen dan wel verstoring van de balans. Naar het oordeel van de rechtbank brengt het uitslijpen van (diep)ingeslagen merken mede, dat in voorkomende gevallen niet zonder nadelige technische gevolgen voor de koppelingen als door Kawe aangegeven, materiaal kan worden verwijderd, zodat in zoverre sprake is van afbreuk aan de technische deugdelijkheid. Kawe heeft voorgesteld een deskundige te benoemen die zou moeten aangeven in welke gevallen de merken wel en in welke gevallen zij niet zouden kunnen worden verwijderd zonder afbreuk te doen aan de technisch deugdelijkheid. De rechtbank heeft daaraan geen behoefte. Immers, de bevindingen van een deskundige zouden slechts een momentopname bevatten; enerzijds omdat de ontwikkelingen in de (auto-) techniek meebrengen, dat telkens nieuwe producten worden ontwikkeld en bestaande producten worden aangepast en anderzijds omdat ook het gedrag van Fichtel & Sachs, waar het gaat om de plaats, frequentie en wijze van het aanbrengen van haar merken in de loop der tijd kan veranderen. Waar Fichtel & Sachs, die zelf ook koppelingen uit heel Europa reviseert, stelt dat zij uitsluitend wil bereiken dat haar oorspronkelijke merken worden verwijderd, is daarmee niet te rijmen dat zij (tegenwoordig), wetende dat haar koppelingen door diverse bedrijven na bewerking weer in het verkeer worden gebracht, vervolgens deze merken vaak op nagenoeg evenzovele onderdelen aanbrengt als waaruit de koppeling bestaat, alsmede dat zij de merken (diep) pleegt in te slaan. Op deze manier maakt zij het revisiebedrijven als Kawe bijzonder moeilijk alle merken te verwijderen. Als Fichtel & Sachs werkelijk wil bereiken dat haar merken verdwijnen na behandeling door Kawe, dan ligt het op haar weg de merken zo aan te brengen, dat deze merken kunnen worden weggehaald zonder dat er tevens koppelingsmateriaal moet worden verwijderd door, in plaats van de merken in te slaan, deze op andere wijze aan re brengen, bijvoorbeeld met inkt, zodat Kawe kan volstaan met het uitwissen van de inkt of het doorhalen van het merk. Indien Fichtel & Sachs niettemin verkiest om door te gaan met het (diep) inslaan van haar merken als voormeld - hetgeen haar vrijstaat - kan in dat geval naar het oordeel van de rechtbank van Kawe echter in redelijkheid niet worden gevergd dat zij die ingeslagen merken van Fichtel & Sachs uitslijpt op gevaar af door het wegnemen van een hoeveelheid functioneel materiaal

E I G E N D O M

18

M E I

1 9 9 8

ten aanzien van enig onderdeel afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid van de door haar in het verkeer te brengen waar, terwijl Fichtel & Sachs dat risico eenvoudig kan vermijden door haar merken op een andere wijze aan te brengen. 5.9 Het verweer van Kawe dat verwijdering van het merk afbreuk doet aan de praktische bruikbaarheid faalt. Het criterium van de praktische bruikbaarheid ziet op de bruikbaarheid van het product zelf. Afgezien van het hiervoor overwogene met betrekking tot de technische deugdelijkheid - blijft de bruikbaarheid hetzelfde indien de merken worden verwijderd. Het feit dat het gebruik van het merk om aan te geven dat de koppeling geschikt is ter vervanging van een bepaald Fichtel & Sachs type dan niet meer mogelijk is, brengt niet mee dat ook de koppeling zelf minder of niet meer bruikbaar is. 5.10 Verwijdering van de merken kan volgens Kawe voorts in redelijkheid niet van haar gevergd worden om de volgende reden: Het is economisch niet haalbaar om ook als slechts een deel van de koppeling aan de oppervlakte vervangen of bijgesteld hoeft te worden tot gehele demontage te moeten overgaan. De rechtbank maakt hier een onderscheid tussen de verschillende componenten van een koppeling, die elk weer zijn opgebouwd uit diverse onderdelen. De rechtbank onderscheidt aldus: - h e t vliegwiel: - d e koppelings- of frictieplaat; -dedrukgroep met het deksel of huis: -hetdruklager. Uit de bij conclusie van antwoord overgelegde producties 1 t/m 4 blijkt dat Kawe deze componenten tevens apart pleegt te verhandelen. In het geval Kawe een koppeling als een geheel, dus de bovengenoemde vier componenten gezamenlijk, dan wel een combinatie van twee of meer componenten op de markt brengt terwijl Kawe niet aan al die componenten onder revisie begrepen werkzaamheden heeft verricht, zou de verplichting de merken in al die componenten van de koppeling te verwijderen, meebrengen dat de koppel ing al tijd gedemonteerd en bewerkt moet worden, waarna weer tot assemblage moet worden overgegaan. De rechtbank is van oordeel dat zulks dermate onevenredig veel arbeid en kosten tot gevolg heeft, dat in redelijkheid niet van Kawe verwacht kan worden dat zij bij bewerking van één component, de merken in alle tezamen in het verkeer gebrachte componenten van de koppeling verwijdert. Indien en voor zover Kawe de componenten, welke zij gereviseerd heeft, afzonderlijk verhandelt, acht de rechtbank het door Kawe opgeworpen verweer betreffende de economische (niet) haalbaarheid van het verwijderen van de merken van een dergelijke gereviseerde component niet valide. Immers Kawe heeft de verplichting-binnen de onder 5.S besproken grenzen - om iedere component welke door Kawe gereviseerd is, te ontdoen van het merk van Fichtel & Sachs. 5.11 Kawe heeft aangevoerd dat het voor afnemers voldoende duidelijke is, doordewijzevan verpakking en afwerkingen door het aanbrengen van haar eigen merk dat het gaat om gereviseerde koppelingen. Naar het oordeel van de rechtbank is hetgeen Kawe doet om aan te geven dat het niet het oorspronkelijke product gaat echter on voldoende om te voorkomen dat Fichtel & Sachs zich met sukses tegen gebruik van haar merk kan verzetten.

1 B

MEI

1998

B I J B L A D


Weliswaar brengt Kawe haar eigen logo aan, maar nergens blijkt duidelijk dat de koppelingen door haar gereviseerd of anderszins bewerkt zijn. Het feit dat Kawe alsmede haar logo grote bekendheid op de markt zouden genieten zoals door Kawe naar voren gebracht, doet hieraan niet af, mede gelet op het feit dat met name bij particulieren die direkt en indirekt door Kawe geleverd krijgen, deze bekendheid veel minder groot zal zijn. Kawe dient op de door haar gereviseerde in het verkeer gebrachte koppelingen dan wel componenten van koppelingen zomede de verpakkingen telkens duidelijk aan te geven dat het niet om de oorspronkelijke maar om gereviseerde producten gaat. 5.12 Uit het in de vorige rechtsoverweging vermelde, volgt reeds dat de rechtbank het betoog van Kawe als weergeven onder 4.1.4 sub a dat verwarringsgevaar is uitgesloten, niet onderschrijft. Hiervoor zijn de aanduidingen die Kawe hanteert te summier. Hier komt nog bij, dat Kawe op de verpakkingen onder meer een koppelingsplaat afdrukt, met daarin de naam Kawe, hetgeen de onjuiste suggestie wekt dat de platen door Kawe zelf geproduceerd zijn. Aldus heeft Kawe niet alles gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat zij niet het oorspronkelijke maareen gereviseerd product verhandelt. 5.13 De stelling van Kawe dat Fichtel & Sachs zich zal kunnen disculperen ingevolge de regeling van product-aansprakelijkheid, is juist. Opgrond van het bepaalde in artikel 6:1S5 e.v. NBW zal Fichtel & Sachs als zij aangesproken wordt, de naam van Kawe naar voren kunnen brengen. De omstandigheid dat een en ander voor Fichtel & Sachs kosten met zich mee kan brengen, dient voor haar rekening te blijven, nu het recht eenmaal de mogelijkheid schept dat het oorspronkelijke merk zichtbaar blijft. Fichtel & Sachs kan dat risico overigens beperken door haar merken op een andere wijze aan te brengen. 5.14 Kawe heeft voorts aangevoerd dat Fichtel & Sachs haar vorderingsrechten heeft verwerkt, dan wel dar de eisen van de goede trouw inde weg staan aan toewij zing van de vorderingen. Fichtel & Sachs heeft betwist dat zij al zeven jaar geleden op de hoogre was van de aktiviteiten van Kawe, maar heeft niet ontkent tot voor enige jaren geleden ten behoeve van de revisieaktiviteiten onderdelen te hebben geleverd aan Kawe. Onder deze omstandigheden staat de goede trouw inderdaad in de weg aan toewijzing van de vorderingen, echter slechts voor zover deze betrekking hebben op handelingen van Kawe verricht in de periode gelegen voor 6 november 1992, zijnde de datum waarop het Benelux Gerechtshof het zgn. aan partijen bekende Valeo-arrest heeft gewezen. Het Hof heeft in dit arrest antwoord gegeven op verschillende in de jurisprudentie en de literatuur opgeworpen vragen over de onderhavige problematiek waaromtrent tot dan toe nog geen uitsluitsel bestond. Het gaat te ver om aan te nemen dat de houding van Fichtel & Sachs in het verleden tot gevolg heeft dat zij thans al haar rechten verspeeld zou hebben voor zover deze betrekking hebben op de situatie na 6 november 1992. 5.15 Tenslotte heeft Kawe gesteld, nodeloos kosten gemaakt te hebben nu Fichtel & Sachs de uitspraak van de procedure in de Valeo-zaak had kunnen afwachten. Dit verweer faalt nu Kawe ook nadat dit arrest was gewezen, is doorgegaan met de door Fichtel & Sachs gewraakte handelingen en voorts naar aanleiding van het arrest (nieuw) verweer heeft gevoerd.

E I G E N D O M

1 6 3

5.16 Fichtel & Sachs heeft het gevorderde gebod tot verwijdering van elk merk niet beperkt tot koppelingen. De gevraagde voorziening strekt zich uit tot alle producten. Nu gesteld noch gebleken is dat tussen partijen ook bij andere producten dan koppelingen de onderhavige problematiek zich voordoet en de rechtbank voorts niet in staat is een voor alle producten geldende, algemene uitspraak te doen, zal de gevraagde voorziening beperkt worden tot de thans in het geding zijnde koppelingen. 5.17 Nu de mogelijkheid van schade door Fichtel & Sachs de rechtbank aannemelijk voorkomt, zal Kawe worden veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding een en ander voor zover het betreft inbreuken op haar merken over de periode vanaf 6 november 1992. 5.18 Uit het voorgaande volgt ten aanzien van het door Fichtel & Sachs gevorderde samenvattend: - tegen gebruik van de merken van Fichtel & Sachs in koppelingen welke niet gereviseerd zijn, kan Fichtel & Sachs zich niet verzetten; - met betrekking tot de gereviseerde koppelingen -waar het gaat om wijziging van de waar van meer dan geheel ondergeschikte betekenis - geldt, dat er geen sprake meer is van producten die oorspronkelijk door Fichtel & Sachs in het verkeer zijn gebracht, zodat in beginsel Fichtel & Sachs zich tegen gebruik van haar merken in die koppelingen kan verzetten en Kawe de merken zou moeten verwijderen; - Van Kawe kan slechts gevergd worden dat zij de merken verwijdert voor zover Fichtel & Sachs de merken zodanig heeft aangebracht dat verwijdering mogelijk is zonder dat er tevens koppelingsmateriaal dient te worden weggehaald. Voorts kan van Kawe niet verlangd worden dat zij bij revisie van meer dan één van de onder 5.10 onderscheiden componenten van een koppeling welke samen met een of meer andere componenten wordt verhandeld, ook de merken van die andere componenten verwijdert; - Kawe mag alleen dan gereviseerde componenten van koppelingen van Fichtel & Sachs weer in het verkeer brengen, indien zij met inachtneming van het bovenstaande, duidelijk aangeeft dat het gereviseerde producten betreft. 5.19 De overige stellingen en weren van partijen behoeven, gelet op het voorgaande, geen bespreking meer, nu zij in het oordeel als voormeld geen verandering brengen. 5.20 Nu partijen over en weer deels in het gelijk en deels in het ongelijk gesteld worden, zullen de proceskosten worden gecompenseerd, zodanig dat elke partij de eigen kosten draagt. Het vorenoverwogene leidt tot na te melden beslissing. Beslissing:

De rechtbank, rechtdoende: Verbiedt Kawe direkt of indirekt inbreuk te maken op een of meer van de merken van Fichtel & Sachs met de inschrijfnummers IR 326 319, IR 326 321, IR 303 063, IR 151 531 en IR 326317 meer in het bijzonder: koppelingen in het verkeer te brengen waarvan door haar gereviseerde componenten een of meer van de genoemde merken dragen, dan wel door haar gereviseerde componenten van koppelingen in het verkeer te brengen, welke een of meer van de genoemde merken dragen, tenzij verwijdering van de merken van Fichtel & Sachs, voorkomend op enig

1 64

B I J B L A D


onderdeel van een door Kawe gereviseerde component niet mogelijk is zonder verwijdering van materiaal waarvan die component is vervaardigd; compenseert de proceskosten in dier voege dat elke partij de eigen kosten draagt; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; veroordeelt Kawe tot betaling van schadevergoeding over de periode van 6 november 1992 tot heden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. b Tussenarrest Hof Arnhem, 7 mei 1996, (mrs. J.W.M, van der Grinten, A.P.M. Houtman en D.J.J. den Hartog) De vaststaande feiten De grieven zijn niet gericht tegen de door de rechtbank onder 2.1 tot en met 2.6 (behoudens de slotzin van 2.3, waarover grief VIII) als vaststaand aangenomen feiten, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan. Daaraan kan nog worden toegevoegd dat Kawe, in verband met hetgeen in het vonnis onder 3.11 en 5.12 is overwogen, sedert het vonnis kenbaar maakt dat het om een gereviseerd en/of gereconditioneerd product gaat door extra erop te vermelden in een driehoekje 'Kawe ree'.

E I G E N D O M

18

MEI

1 9 9 8

het gebruik van zijn merk voor door hem in het verkeer gebrachte en nadien door anderen gereviseerde en/of gereconditioneerde waar: 1 indien, ondanks de revisie en/of reconditionering, moet worden aangenomen dat nog sprake is van de waar welke de merkhouder in het verkeer heeft gebracht; 2 indien degene die de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar in het verkeer brengt, aantoont dat verwijdering van het merk niet mogelijk is zondet afbreuk te doen van de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van de waar of dat het om andere redenen onredelijk zou zijn zulks te vergen. 4 Ten aanzien van de onder 2 vermelde vragen acht het hof voorlichting door een of meer deskundigen noodzakelijk, tenzij het onder 5 bedoelde overleg deze voorlichting overbodig maakt.

5 Het hof acht een comparitie van partijen gewenst om met partijen te overleggen over de volgende punten. Wat Kawe betreft wenst het hof te vernemen in hoeverre voor haar beantwoording van de vragen onder 2 A werkelijk van belang is, nu uit de stellingen van Kawe ook is af te leiden dat het in de praktijk gaat om versleten koppelingen en het dus eigenlijk nooit voorkomt dat volstaan kan worden met alleen het demonteren, reinigen en weer assembleren van de koppelingen. Wat F & S betreft, wenst het hof nader i n te gaan op de herhaalde Beoordeling van het geschil in hoger beroep in her principaal en in herstelling van F & S dat verwijdering van de merken technisch en economisch geen problemen oplevert, waarvan F & S een (herincidenteel appel haald) aanbod heeft toegevoegd om aan Kawe op dit punt tech1 Ten aanzien van het punt dat door het hof aan de vaststaande nische bijstand te verlenen. Het hof wenst van partijen te vernefeiten is toegevoegd, overweegt het hof dat door F & S niet is men in hoeverre van dit aanbod gebruik kan worden gemaakt gesteld dat Kawe in dit opzicht onvoldoende aan het vonnis en of aldus een deskundigenonderzoek op dit punt kan worden heeft voldaan. vermeden (tenzij juist een deskundigenonderzoek naarde techHet hof dient derhalve ervan uit te gaan dat Kawe in zoverre volnische en economische haalbaarheid van de door F & S gehandoet aan het in het Valeo-arrest(BGH 6-11-1992.NI 1993.454) teerde mcthode(n) van merkverwijdering noodzakelijk geacht onder meer gestelde vereiste dat degene die gereviseerde en/of wordt). Enz. gereconditioneerde waarin het verkeer brengt daarbij alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke, van de merkhouder afkomc Hof Arnhem, enz. stige, waar verhandelt, maar een door anderen gereviseerd en.' of gereconditioncerd product. 2.1 In het tussenarrest van 7 mei 1996 is overwogen dat partijen met name van mening verschillen over de volgende vragen: 2 In deze zaak, waarin F & S stelt dat Kawe merkinbreuk pleegt door gereviseerde en/of gereconditioneerde koppelingen in het A Zij n er met betrekki ng tot het reviseren en 'of reconditioneren verkeer te brengen die een of meer merken van F & S dragen. van koppelingen werkzaamheden die te kwalificeren zijn als verschillen partijen met name van meningoverdevolgendevrawijzigingen van geheel ondergeschikte betekenis? gen: Meer concreet: behoren, gelet op het door de rechtbank in rechtsoverweging 5.3 gegeven oordeel, werkzaamheden als deA Zijn er met betrekking tot het reviseren en/of reconditioneren monteren, reinigen, meten en assembleren daartoe? van koppelingen werkzaamheden die te kwalificeren zijn als wijzigingen van geheel ondergeschikte betekenis: Meet concreet: behoren, gelet op het door de rechtbank in B Is verwijdering van de merken van Fichtel & Sachs wel of niet rechtsoverweging 5.3 gegeven oordeel, werkzaamheden als demogelijk zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkmonteren, reinigen, meten en assembleren daartoe? heid van de (onderdelen van de) koppelingen? B Is verwijdering van de merken van F & S wel of niet mogelijk Voorts: zij n er andere redenen die het onredelijk maken om verzonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid van wijdering van de merken te vergen? Dit in verband met de - door de (onderdelen van de) koppelingen? Fichtel & Sachs betwiste - stelling van Kawe dat de merken van Fichtel & Sachs moeilijk te verwijderen zijn. nu het gaat om merVoorts: zijn er andere redenen die het onredelijk maken om verken die zijn ingeslagen in het metaal op een groot aantal plaatwijdering van de merken te vergen? Dit in verband met d e - door sen en onderdelen van (het innerlijk van) de koppeling. F & S betwiste - stelling van Kawe dat de merken van F & S moeilijk te verwijderen zijn, nu het gaat om merken die zijn ingeslagen in het metaal op een groot aantal plaatsen en onderdelen 2.2 Bij de comparitie hebben partijen als volgt hierop gereavan (het innerlijk van) de koppeling. geerd: 3 Deze vragen houden verband met de beslissing van het Benelux-Gerechtshof in de reeds genoemde Valeo-zaak. Daar werd beslist dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen

adA 2.3 Beide partijen stellen dat het in de praktijk zelden voorkomt dat volstaan kan worden met het alleen schoonmaken van voor

18

MEI

1998

B I J B L A D


revisie aangeboden koppelingen. Verschil van mening blijft bestaan over de vraag of het demonteren en weer monteren van koppelingen moet worden beschouwd als een wijziging in de toestand van de waar. Fichtel & Sachs beantwoordt die vraag bevestigend. Daartoe stelt zij dat het assembleren tamelijk gecompliceerd is, omdat moet worden gemeten en afgeregeld. Voorts is het zo, dat bij demonteren alle onderdelen van de koppeling in afzonderlijke bakken worden gelegd voor verdere behandeling. Bij assembleren worden de onderdelen van de koppeling weer samengevoegd, maar het zullen meestal niet de oorspronkelijke onderdelen van de betrokken koppeling zijn, omdat die verwisseld zijn. Kawe stelt dat geen sprake is van wijziging van toestand van de waar. Het assembleren van de koppeling geschiedt volgens de specificaties van de fabrikant. Het demonteren, schoonmaken, meten en monteren van een koppeling leidt niet tot wijziging van het product: het blijft gewoon hetzelfde product. Als blijkt dat er een enkel schroefje vervangen moet worden dan is dit een onbetekende wijziging. 2.4 Nu het in de praktijk zelden voorkomt dat bij koppelingen die voor revisie worden aangeboden, kan worden volstaan met het alleen schoonmaken, is er geen praktisch belang om - zoals de rechtbank heeft gedaan - deze behandeling alsmede de daarmee gepaard gaande demontage en assemblage, inclusief meten en afregelen, niet te beschouwen als revisie. Feit is dat Kawe ten aanzien van alle door haar gereviseerde koppelingen, ook in de zelden voorkomende gevallen dat alleen is volstaan met schoonmaken, aangeeft dat die koppelingen door haar zijn gereviseerd en wel door daarop met onuitwisbare inkt te vermelden in een driehoekje 'Kawe ree'. In het onderhavige geval is er derhalve geen aanleidingen, gelet op de uniforme wijze waarop Kawe de door haar gereviseerde koppelingen afzet, ook geen mogelijkheid te onderscheiden tussen de zelden voorkomende revisie die niet en de praktisch steeds voorkomende revisie die wèl leidt tot een wijziging in de toestand van de waar. Overigens is het hof van oordeel dat in de gevallen waarin alleen wordt schoongemaakt niet gesproken kan worden van wijziging van de waar. Voorzover een enkel schroefje of veertje moet worden vervangen, is dat aan te merken als een wijziging van ondergeschikte betekenis, zodat nog steeds sprake is van de koppeling die door Fichtel & Sachs in het verkeer is gebracht. 1.5 In de praktijk, waarin versleten koppelingen voor revisie worden aangeboden, zal het dus gaan om revisie die wèl leidt tot meer dan ondergeschikte wijziging in de toestand van de waar. Gelet op het Valeo-arrest brengt deze revisie voor Kawe in beginsel de verplichting mee om de merken van Fichtel & Sachs te verwijderen, tenzij Kawe kan aantonen dat de verwijdering van de merken niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van de koppelingen of dat het om andere redenen onredelijk zou zijn dit te vergen. Een en ander komt hierna aan de orde bij de behandeling van vraag B. rtrfB 2.6 Aan Fichtel & Sachs was gevraagd, in verband met haar stelling dat verwijdering van de merken technisch en economisch geen probleem oplevert en in verband met haar herhaalde aanbod om aan Kawe op dit punt technische bijstand te verlenen, een en ander ter comparitie te concretiseren. 2.7 Fichtel & Sachs heeft ter comparitie het huis van een koppeling getoond waarin de drie verschillende technieken voor ver-

E I G E N D O M

1 6 5

wijdering van een ingeslagen merk zijn toegepast: uitslijpen, frezen en een blindstempel. Fichtel & Sachs heeft gesteld dat na verwijdering van materiaal, zoals bij uitslijpen en frezen, natuurlijk opnieuw gebalanceerd moet worden, maar zij heeft daaraan toegevoegd dat bij remontage natuurlijk altijd gebalanceerd moet worden. Volgens Fichtel & Sachs doet verwijdering van materiaal geen afbreuk aan de technische deugdelijkheid en de bruikbaarheid. Dit blijkt, aldus Fichtel & Sachs, uit het feit dat andere bedrijven wel de merknaam verwijderen, terwijl dit nooit tot problemen met betrekking tot de duurzaamheid heeft geleid. Slechts ten aanzien van twee onderdelen etkent Fichtel & Sachs dat bij verwijdering van het merk problemen kunnen ontstaan, te weten: - de merken ingeslagen aan de binnenzijde van de vingers van de diafragma-veer; - bij de grotere veren: de merken die zich bevinden in veren onder kapjes. Ten aanzien van die twee punten kan de eis tot verwijdering van het merk vervallen. 2.S Kawe heeft haar standpunt herhaald dat het uitslijpen van een merk in heel veel gevallen technisch niet verantwoord is. De fabrikant heeft aan de onderdelen van de koppeling een technisch bepaalde dikte gegeven, zodat verwijdering van materiaal per definitie afbreuk doet aan de deugdelijkheid. Hetzelfde geldt ten aanzien van een rasterstempel of bindstempel. Bij toepassing daarvan wordt het materiaal geherdistribueerd, hetgeen eveneens leidt tot een balansverstoring. Volgens Kawe moet iedere mogelijke afbreuk aan de technische deugdelijkheid al in aanmerking worden genomen. Indien, zoals Fichtel & Sachs verdedigt, het alleen gaat om praktisch relevante afbreuk, moet, aldus Kawe, aan het Benelux-Gerechtshof de vraag worden voorgelegd, welke mate van afbreuk in aanmerking moet worden genomen. Met betrekking tot een eventueel onderzoek door een deskundige heeft Kawe erop gewezen dat er heel veel verschillende typen koppelingen en onderdelen zijn en van verschillende soorten materialen en dat de merken op verschillende wijzen en verschillende plaatsen zijn ingeslagen. Verwijdering van die merken levert dus evenzovele technische problemen op, met name voor de balans. Iedere individuele inslagop ieder type zou dan door de deskundige onderzocht moeten worden, waarbij het vooral om duurproeven zou moeten gaan om de duurzaamheid vast te stellen. Het is de vraag of dit binnen redelijke termijn kan worden gedaan, waarbij nog komt dat regelmatig nieuwe typen koppelingen op de markt verschijnen. Kawe verbind t hieraan de conclusie dat het merkrecht niet tot een zo vergaand onderzoek naarde technische gevolgen van verwijdering van ingeslagen merken behoort te leiden. 2.9 Het hof deelt het oordeel van Kawe dat al een reële mogelijkheid van afbreuk aan technische deugdelijkheid voldoende reden is om niet tot merkverwijdering over te gaan. Het zou anders voor de revisiepraktijk, een wegens het hergebruik van materialen algemeen gewaardeerde praktijk, ondoenlijk zijn om in een situatie als de onderhavige, waarin op zovele onderdelen en zovele plaatsen de merken in het materiaal zijn ingeslagen, eerst per onderdeel uitvoerige/langdurige onderzoeken te (doen) verrichten naar de gevolgen van de verwijdering van materiaal. Dit kan in redelijkheid van Kawe, als revisiebedrijf, niet worden gevergd, nu Fichtel & Sachs, als fabrikant van koppelingen, ervoor heeft gekozen haar merken op de koppelingen en de onderdelen daarvan aan te brengen door ze in h^t materiaal in te slaan en wel op zovele verschillende plaatsen, dat daardoor merkverwijdering aanzienlijk is bemoeilijkt. In aanmer-

1 6 6

B I J B L A D


E I G E N D O M

18

MEI

1998

king nemend dat het bij koppelingen gaat om balansgevoelige onderdelen die blootstaan aan grote druk en wrijving (6ooo tot 15000 omwentelingen per minuut) is het naar het oordeel van het hof evident dat materiaalverwijdering (of herdistributie van materiaal) de reële mogelijkheid inhoudt dat afbreuk wordt gedaan aan de technische deugdelijkheid. Gelet op het hier gegeven oordeel acht het hof het aanvankelijk overwogen deskundigenonderzoek niet meer nodig. Daarbij overweegt het hof dat Fichtel & Sachs haar stelling dat andere bedrijven wel de merknaam verwijderen zonder dat dit tot technische problemen heeft geleid, verder niet aannemelijk heeft gemaakt, zodat het hof hieraan voorbijgaat.

nader op te maken bij staat, en bekrachtigt het vonnis in zoverre; voorliet overige opnieuw rechtdoende: wijst de verdere vorderingen van Fichtel & Sachs af; veroordeelt Fichtel & Sachs in de kosten van het geding in beide instanties, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Kawe begroot op ƒ 2.380,- voor de eerste aanleg alsmede op ƒ 4.550,- voor het hoger beroep. Enz.

2.10 Het voorgaande leidt-in aanmerking nemend dat, zoals in het tussenarrest in rechtsoverweging 1 is overwogen, Kawe inmiddels voldoet aan de verplichting dat zij op de gereviseerde waar voldoende duidelijk aangeeft dat het gaat om door Kawe gereviseerde waar - tot de conclusie dat de grieven van Fichtel & Sachs falen. Ten aanzien van grief IX, betrekking hebbend op eventuele aansprakelijkheid van Fichtel & Sachs uit hoofde van productaansprakelijkheid, verenigt het hof zich geheel met het oordeel van de rechtbank zoals weergegeven in rechtsoverweging 5.13. Het voorgaande betekent tevens dat de door Kawe in het incidenteel appèl aangevoerde grief II slaagt en dat het door Fichtel & Sachs gevorderde verbod en bevel moeten worden afgewezen. Bij grief 1 in het incidenteel appèl heeft Kawe geen belang meer.

(Bomenzand 500/Straatbomen-zand)

2.11 Ten aanzien van grief 111 in het incidenteel appèl, die opkomt tegen de door de rechtbank toegewezen schadevergoeding over de periode 6 november 1992 tot 20 januari 1994. nader op te maken bij staat, overweegt het hof het volgende. Deze veroordeling is gebaseerd op de overweging enerzijds dat Kawe in de betrokken periode onvoldoende heeft aangegeven dat het bij koppel i ngen die zij na revisie op de markt brengt nier gaat om oorspronkelijke, maar om gereviseerde koppelingen en anderzijds dat het aannemelijk is dat Fichtel & Sachs terzake schade hecfr geleden. Tegen deze overweging is in appèl niet opgekomen, terwijl in eerste aanleg slechts het verweer is gevoerd dat er aan de zijde van Kawe sprake is van een verschoonbare dwaling ten aanzien van het objectieve recht, zodat schuld aan de zijde van Kawe ontbreekt. Dit verweer gaat echter na het Valeo-arrest van 6 november 1992 niet meer op. Grief III van Kawe faalt derhalve. De veroordeling tot betaling van schadevergoeding over de periode van 6 november 1992 tot 20 januari 1994, nader op te maken bij staat, dient gehandhaafd te blijven. 3 Slotsom Het vonnis waarvan beroep dient te worden vernietigd, behoudens ten aanzien van de veroordeling van Kawe tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat. De overige vorderingen van Fichtel & Sachs zullen worden afgewezen. Fichtel & Sachs zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties. 4 Beslissing Het hof, rechtdoende in hoger beroep: in het principaal en in het incidenteel appèl vernietigt het vonnis waarvan beroep, behoudens ten aanzien van de veroordeling van Kawe tot betaling van schadevergoeding over de periode van 6 november 1992 tot 20 januari 1994,

Nr. 38. Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 28 februari 1996

Mr. EJ. Numann Art. 13A. lid 1, bj' art. 1 BeneluxMerkemver Zo her woord 'bomenzand' al niet louter beschrijvend van aard is. is de term in zo sterke mate naarde waar vcnvijzcnd da ter nauwelijks enig onderscheidend vermogen aan toekomt. Het zwaartepunt van de onderscheidende kracht in het merk ligt derhalve op '$oo'. en als geheel is her merk zwak. Tegen deze achtergrond wordt tussen merk en reken geen overeenstemmingaangenomen. Bomen Service International B.V. te Leersum, eiseres, procureur mr. H. Ferment. tegen Bas van Buuren B.V. te ivlaasland, gedaagde, procureur mr. P.J. M. von Schmidt auf Altenstadt. Overwegende ren aanzien van het recht: 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende weersproken, staat ten processe onder meer het navolgende vast. - BSI is houdster van het woordmerk Bomenzand 500, onder nr. 509 459 bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven voor de waar 'mengsels van grond'. Het depot dateert van 23 december 1991. - Van Buuren is houdster van het woordmerk StraatbomenZand, onder nr. 560 4S3 bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven voor de waar 'groeimiddelen voor straatbomen'. Dit depot dateert van 29 december 1994. - De waar waarvoor het merk van Van Buuren is ingeschreven is soortgelijk aan die waarvoor de merkinschrijving van BSI geldt. 2 Stellende dat het merk Straatbomen-Zand overeenstemt met het merk Bomenzand 500 en, als verkregen door een depot van recenter datum, in rangorde volgt op het hare, vordert BSI-kort gezegd - de nietigverklaring van het merkdepot van Van Buuren met de doorhaling der inschrijving daarvan, benevens een aan Van Buuren op te leggen verbod om het teken Straatbomen-Zand te gebruiken. 3 Ingevolge het bepaalde in art. 37A Benelux-Merkenwet is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering. nu gedaagde in het arrondissement 's-Gravenhage gevestigd is. 4 Ambtshalve wordt voorts nog overwogen dat ingevolge art. II van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken (Trfr. 1993, 12) art. 3, tweede alinea van de BMW, zoals die luidde vóór 1 januari 1996, voor de beoordeling van de rangorde der betreffende depots van toepassing blijft.

18

M E I

1 9 9 8

B I J B L A D


5 Gedaagdes meest verstrekkende verweer luidt dat het woord 'bomenzand' een generieke aanduiding is voor een bepaald grondmengsel - i n het algemeen bestaande uit zand met een gering percentage organische stof- dat geschikt is als ondergrond van lichte verhardingen (zoals fietspaden en trottoirs) en dat tegelijkertijd voldoende water- en zuurstofdoorlatend is om de groei van bomen mogelijk te maken. Van Buuren stelt dat het haar daarom vrij staat het woord bomenzand te gebruiken ter aanduiding van het betreffende, door haar verhandelde grondmengsel. Subsidiair voert zij aan dat het merk van BSI in elk geval zo zwak is dat van associatiegevaar en daarmede van overeenstemming tussen de merken geen sprake is. 6 Van Buuren heeft ter adstructie van de eerstgenoemde stelling enige publikaties overgelegd, doch daarop heeft BSI niet meer kunnen reageren, zodat een gefundeerd oordeel dienaangaande niet kan worden gegeven. Wel echter kan worden geoordeeld dat, zo het van beide merken deel uitmakende onderdeel 'bomen(-)zand' niet al louter beschrijvend van aard is, de term in zo sterke mate naar de waar verwijzend is, dat er nauwelijks enig onderscheidend vermogen aan toekomt. Dit oordeel brengt mede dat van het merk Bomenzand 500 het zwaartepunt

E I G E N D O M

van de onderscheidende kracht in het onderdeel '500' is gelegen en dat het merk als geheel als zwak moet worden bestempeld. 7 Tegen deze achtergrond moet worden geoordeeld dat tussen de merken Straatbomen-zand en Bomenzand 500 - als gevolg van de aanwezigheid van het voorvoegsel 'straat-' enerzijds en het ontbreken van '500' of enig ander getal anderzijds in het eerste- geen sprake is van een zodanige gelijkenis in auditief, visueel of begripsmatig opzicht dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek dat met het merk van Van Buuren wordt geconfronteerd een associatie wordt gewekt met dat van BSI, dan wel verwarring kan ontstaan. S Dat betekent dat het merk van Van Buuren op dat van BSI geen inbreuk maakt, zodat de vorderingen dienen te wotden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij dient BSI in de proceskosten te worden verwezen. Rechtdoende: Wijst de vorderingen af. Veroordeelt BSI in de kosten van het geding, aan de zijde van Van Buuren tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 350,- aan griffierecht en op ƒ 710,- voor salaris van de procureur. Enz.

B E R I C H T E N Seminar'The protection of intellectual property in the informntion age'

Seminar Convener: Mr. Anselm Kamperman Sanders PhD (Lond.1. Maastricht University, The Netherlands.

4-6 Jury 199S in Maastricht, the Netherlands This seminar will present the participants with core issues in thecurrentdebateon intellectual property law. The primaryobjective is to givc participants better understandingof the devclopments and legislative initiatives in intellectual property law resulting from the new technical innovations. The lectures will bc givcn by sevcral leading scholars and prominent practitioners in this field. Topks: Modern Challenges to Intellectual rroperty Law Copyright and Contract in the Online Environment Copyright - 5 International Instruments Draft Copyright Directive Proposal Trade Marks - Dilution in the USA and Europe Trade Marks - Recent ECJ Cases New EU Initiatives Designs and Utility Models Patents - Biotechnology Databases Software - Implementation of the Software Directive. Icmirerslncludc: Prof. Adolf Dietz. Max-Planck-Institute, Munich, Germany Prof. Charles Gielen, University of Groningen, The Netherlands: Prof. Willem Grosheide, University of Utrecht, The Netherlands: Prof. Hugh Hansen, Fordham University School of Law, New York USA; Prof. Adrian Sterling, Queen Mary and Westfield College, University of London, UK; Prof. Alain Strowel, Saint-Louis University, Brussels, Belgium.

Umguage: English Target Group: Practising lawyers, government officials, academies, (graduate) students and others with a keen and growing interest in intellectual and industrial property law. For more infornnuion: The Amsterdam-Maas nicht Summer University PO. Box 53066.1007 RB Amsterdam. The Netherlands tel.: +31.20.6200 225 fax: +31.20.6:49 36S

homepage: www.amsu.edu ; seminar co-ordinator: carolina(
I

{> (!

O F F I C I Ë L E

B I J B L A D

I N O I I S 1 R I IL L li

h I Ci E N D O M

18

M C I

1 3 3

B

M E D E D E L I N G E N

Sluiting van het Bureau voorde Industriële Eigendom

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT)

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op donderdag 2i mei 1998 (Hemelvaartsdag), vrijdag 22 mei 1998 en maandag 1 juni 1998 (2e Pinksterdag) voor het publiek gesloten zijn. (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voorde Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom.)

Cyprus is op 1 januari 1998 toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington 19 juni 1970 (Trb. 1973,20, laatstelijk 1996, 25). Het Verdrag is voor Cyprus op 1 april 1998 in werking getreden.

Verdrag van Boedapest Personeel Indiensttreding Mevrouw M.J.M. Blom is met ingang van 1 april L998 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van 'managcinent-assistent' bij het Directiesecretariaat (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 30 maart 1998, nr. Personeel 98015).

Tot het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlcning, met Uitvocringsrcglemcnt, 28 april 1977, zoals gewijzigd op 26 september 1980 {Trb. 1987, 62) is toegetreden op 9 februari 1998 Litouwen. Het Verdrag is voor Litouwen op 9 mei 1998 in werking getreden.

Nederlands examen voor octrooigemachtigde Mevrouw J.M. Esscboom is met ingang van 15 april 1998 als 'projectmedewerkster' in vastedienst bij het Bureau voorde Industriële Eigendom aangesteld (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 15 april 1998, nr. Personeel 98016).

Register van Octrooigemachtigden De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat op hun verzoek op 24 februari 1998 in het register van octrooigemachtigden zijn ingeschreven Mevr. dr. ing. CA. van Tol-Koutstaal, de heer ir. P. Dornaendchccrdr. T.H. Wittop Koning. Voorts is de inschrijving van de heer ir. G.J. Baas op zijn verzoek op 19 december 1997 in het register doorgehaald.

Verdrag van Parijs De Democratische Republiek Sao Tomé en Principe is op 12 februari 1998 toegetreden tot de het Verdrag van Parijs voor de bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Stockholm op 14J11M 1967 en nadien gewijzigd op 28 september 1979 (7V&. 1974, 225 en 1.996,308). Het Verdrag is voor Sao Tomé en Principe op 12 mei 1998 in werking getreden.

Krachtens de beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 februari L998, nummer POT/98005746, wordt in oktober 1998 een examen, resp. proeve voor octrooigemachtigde afgenomen (vgl. B/E 1998, blz. 108). Blijkens de toelichting bij genoemde beschikking zal bij dat examen slechts in twee van de drie examenonderdelen worden geëxamineerd, te weten de beide mondelinge gedeelten: Burgerlijk- en Handclsrecht benevens het Recht van de Industriële Eigendom. De exacte data waarop het examen zal worden afgenomen zijn thans nog niet bekend; deze zullen zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt. Kandidaten dienen zich vóór 1 augustus i998schriftclijkaan te melden bij de Voorzitter van de Examencommissie, Patentlaan 2, Rijswijk, onder opgave van naam, voornamen, geboortedatum, titel, studierichting en kantoor- zowel als privé-adres met telefoonnummer (tenzij deze laatste gegevens reeds eerder zijn opgegeven en nog actueel zijn), en met vermelding of zij zowel in het Burgerlijk- en Handclsrecht als in het Recht van de Industriële Eigendom geëxamineerd willen worden of slechts in een van deze twee onderdelen. Bij aanmelding dienen de kandidaten tevens over te leggen één der bescheiden, genoemd in artikel 4, derde lid van het Octrooigeinachtigdenreglement, alsmede een bewijs dat het voor deelneming aan het examen verschuldigde examengeld ten bedrage van ƒ 175,- is betaald.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 18 mei 1998, 66c jaargang, nr. 5. Artikelen

Recommend Documents