De Industriële Eigendom. Bijblad bij. 17 augustus 1998, 66e jaargang, nr. 8

II

I:

I

D U

11 I

A

II

I N D U S I "11 I I: I I -

Cl

(1 E N O O M

17 augustus 1998, 66e jaargang, nr. 8

De Industriële Eigendom

Bijblad bij I N H O U D Actualiteiten Requiem voor de 'Dutch Cross-Bord er Injunction' Praktijk? II (blz. 243/4); Hof van Justitie EG beslist in het Silliouettc-arrest contra wereldwijde uitputting (blz. 244); Haagse rechtbank stelt prejudiciële vragen over directe werking art. TRlPs-verdrag(blz. 244/5)0! Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan BenGH over rechterlijke beoordeling van weigering merkinsehrijving ex art. 6bis en 6ter Benelux Merkenwct(blz. 245/6).

Artikelen Mevr. mr. L.O. Bruining, Bekende merken en soortgelijke waren. Beschermingsomvang na Sabel/Puma (blz. 246-250). Mr.j.l-l.P.J. Willcms, Gelijke

kappen; een

monnikenwerk

(blz. 251/2).

Kronieken

roep op merkrecht om verwijdering van etiketten met o.g.v. wettelijke verplichting e t c , aangebrachte identificatienummers te voorkomen, is geen kunstmatige afscherming van de markten van Lid-Staten)(mct nootJ.H.S.). Nr. 50 Hof Brussel, 8 april 1998, SaraLcc/DE e.a./Lipton (depot woord-beeldmerk geeft noch recht op autonoom (woord)merk 'icc tea' noch op 'Ice' en 'Tea'; depot woord merk 'lee tea' is nietig, want mist onderscheidend vermogen; geen inburgering). Nr. 51 Rechtbank Rotterdam, 21 nov. 1996, IMvaSaronno/Johs. de Kuyper ik Zoon e.a. (vorm van fles en dop onderscheidend door inburgering; associatie-gevaar door sterke visuele gelijkenis). Nr. 52 I loge Raad, 6 febr. 1998, Bayerische Motorcnwcrke e.a./ Handelsonderneming Blok (Mo/: gebruik merk BMW op velg van afgebeelde BMW geen rechtens relevante merkinbreuk; Blok heeft geldige reden voor merkgebruik; U.K.; beroep op atitcu rsrech lelijke bescherm ing dient geen ander belang clan de merken rechtelijke vorderingen van BMW, o.m. aantasting van de reputatie die door het Hof niet aannemelijk is geacht; geen onjuiste rechtsopvatting Hof) (met noot Ste.).

Rechterlijke uitspraken

Nr. 53 Rechtbank Haarlem, 28april 199S, INA Walzlager Schaeffer/AKN ('ompak'-recluspraak EG niet relevant; merk INA voor kogellagers heeft nauwelijks een herkomst-, garantie-, of communicatiefunctie, derhalve levert 0111 pakken geen gegronde reden voor verzet tegen verder verhandelen door AKN; geen onrechtmatige daad of misleidende reclame).

1 Octrooirecht

3 Auteursrecht

Nr. 48 Hof 's-Gravenhagc, 7 nov. 1996, Pieke Beheer Eindhoven e.a./Hokling Agrarische Fossilisatie e.a. {Pres. 's-ïlcrt.: bcvoegdheidsregelingart. 54 Row. in k.g.; I lof: uitlatingen van 'bezorgdheid'omtrent mogelijke octrooi inbreuk geïntimcerden niet onrechtmatig).

Nr. 54 Pres. Rechtbank 's-Gravcnhage, 7 mei 1997, Henkes Verenigde Distilleerderijcn e.a./Gocdewaagen Gouda (KLMliiiisjes auteursrechtelijk beschermd; geen verveelvoudiging door gedaagde; wel onrechtmatig handelen door afbreuk aan exclusieve en prestigieuze karakter KLM-luiisjes) (met noot C.v.N.).

Benelux Merkenrecht (blz. 252/5).

Jurisprudentie

2 Merkenrecht

(vervolg inhoud op blz. 242) Nr. 49 Hol van lustitie EG Luxemburg, 1 1 nov. 1997I'. I.ocndersloot/G. Ballantine & Son (art. 7 Merkenrichtlijn en art. ;o EG-Verdrag moeten op identieke wijze worden uitgelegd; omstandigheden waarin de merkhouder zich niet kan verzetten legen verwijderen en opnieuw aanbrengen etiketten; be-

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

199

C O L O F O N

Verschijnt maandelijks, rondde 16e Abonnementsprijs: f 160,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt f 50,- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer f 16,Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820,2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 66 55 Postbank gironummer 17 300 ABN-AMRO Bankrekeningnummer 40.45.00.714 Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgevingen druk: SDU, Den Haag O Auteursrecht voorbehouden

^.re-voorzitter van de redactie: prof. mr. E. A. van Nieuwenhoven Helbach Redactie: prof. mr. J. J. Brinkhof dr.J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J. H. Spoor mr. PJ.M. Steinhauser prof. mr. D.W.F. Verkade mr. ir. J.H.F. Winckels Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München) S. Mandel (Conseiller, Cour d'Appel de Paris) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) Redactie-secretaris: mr.J.L. Driessen Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90

(vervolg inhoud) Boekbesprekingen G. Van Overwalle, Octrooieerbaarheid van Plantenbiotechnologische Uitvindingen, Brussel, 1996, besproken door jhr. mr.J.L.R.A. Huydecoper (blz. 290/1).

Berichten P.A.O. Cursus Actualiteiten Auteursrecht (blz. 291). P.A.O. Cursus Intellectuele eigendom (blz. 291/2).

Officiële mededelingen Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Verdrag van Parijs. - Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT). - Verdrag van Straatsburg. - Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg.

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

2 4 3

A C T U A L I T E I T E N Requiem voor de 'Dutch cross-border injunction' praktijk? (II) ï In het vorige nummer (BIE 1998, blz. 181-183) vermeldde ik het arrest van het Haagse Hof d.d. 23 april jl. in de zaak Cordis c.s./Boston Scientific dat op het eerste gezicht de genadeklap scheen toe te brengen aan de door de Haagse Rechtbank ontwikkelde praktijk van grensoverschrijdende octrooi-inbreukverboden, alsmede het vonnis van die Rechtbank d.d. 20 mei jl. in de zaak Baxter/Pharmacia & Upjohn, dat die conclusie m.i. in twijfel trekt. Sub 10 signaleerde ik dat ten minste twee vragen vooralsnog open stonden: a) is de Nederlandse rechter ex artikel 126(7) Rv. wèl bevoegd met betrekking tot niet-Europese medegedaagden in een inbreukprocedure ter zake van een Europees octrooi ? Maakt het verschil waar de spin in het web zich bevindt ? b) is de Nederlandse rechter in zo'n procedure ex artikel 6(1) EEX/EVEX-Verdrag wel bevoegd met betrekking tot buitenlandse (in een EEX- of EVEX-land gevestigde) medegedaagde concerndochters indien (eiser stelt dat) de structuur van het gedaagde concern onduidelijk is en niet te bepalen valt waar zich de spin in het web bevindt ? 2 Op 15 juli jl. heeft de Rechtbank een tussenvonnis gewezen in de zaak Augustine Medical Inc./Mallinckrodt Medical B.V. c.s. (rolnr. 98/1851). De Rechtbank overweegt hierin dat het arrest van het Hof d.d. 23 april jl. niet te zeer naar de letter moet worden genomen: 'Dat arrest betrof echter een concern waarvan het hoofdkantoor was gevestigd binnen een van de lidstaten van het EEX. Die beslissing lijkt echter in casu - waar het hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika - niet toepasselijk, nu dat zou betekenen dat binnen het gebied van het EEX geen bevoegde rechter op grond van art. 6 EEX zou kunnen worden aangewezen. Dat zou geen bijdrage opleveren aan de verbetering van de rechtsbescherming van justitiabelen die door het EEX wordt beoogd' (ov. 14). Uit het vonnis blijkt verder dat de Rechtbank de betekenis van 's Hof arrest zoveel mogelijk terugdringt. 3 Het gaat in deze zaak om een Amerikaanse eiseres, Augustine Medical Inc., houdster van het Europees octrooi nr. 311.336 voor een thermische deken, die Mallinckrodt beticht van inbreuk daarop. Gedaagd zijn in totaal veertien rechtspersonen, te weten twee Nederlandse - Mallinckrodt Medical B.V. en Lameris B.V. -, twee Amerikaanse, - Mallinckrodt Inc. en Mallinckrodt Group Inc. - en negen distributeurs, alle gevestigd in een EU-lidstaat en ten dele behorend tot het Mallinckrodtconcern en ten dele niet. 4 De Rechtbank vangt aan met haar bevoegdheid ten aanzien van de twee Nederlandse gedaagden vast te stellen en beantwoordt vervolgens de vraag of zij dan ook op grond van artikel 126(7) Rv. resp. art. 6(1) EEX/EVEX bevoegd is ten aanzien van de Amerikaanse en overige Europese gedaagden bevestigend. Zij overweegt in ov. 8: 'Voldoende samenhang bestaat er wellicht reeds omdat er sprake is van hetzelfde Europees octrooi, althans van gelijkluidende Europese deeloctrooien, en van dezelfde producten die op die grond worden aangevallen, doch die vraag is nog in discussie voor het Hof van Justitie te Luxemburg. Voor zover dat al niet voldoende samenhang zou opleveren, is die samenhang in casu naar het oordeel van de rechtbank

in elk geval aanwezig nu het handelen van de Amerikaanse gedaagden, de Nederlandse gedaagden en de overige gedaagden geacht moeten worden deel uit te maken van één gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt'. En in ov. 9 wordt daaraan toegevoegd: 'Voor dit moment daargelaten waar dat beleid wordt bepaald, is in elk geval duidelijk dat Mallinckrodt als één geheel optreedt of wenst op te treden, zodat sprake is van één samenhangend planmatig handelen. Of de distributeurs vennootschapsrechtelijk deel uitmaken van het concern dan wel hun beleid slechts langs contractuele weg vanuit een centraal punt wordt bepaald, lijkt daarbij van ondergeschikt belang'. 5 Wat de in de aanvang sub a) opgeworpen vraag betreft, is de Rechtbank dus van oordeel dat bij aanwezigheid van nietEuropese medegedaagden de vraag waar de spin in het web zich bevindt niet relevant is; als er maar sprake is van één gezamenlijkhandelen, is de Nederlandse rechter bevoegd, niet alleen met betrekking tot niet-Europese medegedaagden in een inbreukprocedure ter zake van een Europees octrooi op grond van artikel 126(7) Rv-, maar ook met betrekking tot de Europese medegedaagden op grond van artikel 6(1) EEX/EVEX, ook als deze geen deel uitmaken van hetzelfde concern. 6 Wat de in de aanvang sub b) opgeworpen vraag betreft, stelt de Rechtbank zich in haar verdere overwegingen op het standpunt dat het 'niet zozeer [erom gaat] hoe de werkelijke toestand op dit stuk is, maar wat een derde dienaangaande heeft mogen aannemen' (o v. 16). In deze zaak had Mallinckrodt betoogd dat de spin in het web in casu de Duitse medegedaagde sub 6 is die zorg draagt voor de distributie en marketing voor heel Europa. De Rechtbank overweegt evenwel: 'Uit geen enkel overgelegd voor derden toegankelijk stuk is te lezen dat gedaagde sub 6 voor Europa te beschouwen zou zijn als 'de spin in het web'. Onder die omstandigheden kan aan derden niet worden aangerekend dat zij ervan uitgaan dat de leiding berust bij het - wel te achterhalen - concern-hoofdkantoor' (ov. 16). Hoe de situatie werkelijk is, schijnt de Rechtbank in dit kader van geen belang te achten. 7 Ook de terughoudendheid waartoe het Hof in zijn arrest van 23 april jl. oproept in verband met buitenlandse nietigheidsvorderingen, is bij de Rechtbank niet terug te vinden; zie rov. 18-19: 'Tenslotte is te beantwoorden de vraag of de rechtbank onbevoegd is tot kennisneming van [lees: de vorderingen tegen] die Mallinckrodt-gedaagden die zijn gevestigd in andere bij het Europees Octrooiverdrag aangesloten landen dan Nederland, zulks op grond van het bepaalde in de artikelen 16-4 juncto 19 EEX/EVEX, nu immers Mallinckrodt heeft aangekondigd in die landen nietigheidsprocedures tegen het octrooi aanhangig te zullen maken. Deze rechtbank heeft reeds bij herhaling beslist dat een nietigheidsverweer niet met zich brengt dat daardoor de bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvraag- onderwerp van het onderhavige geding - zou komen te vervallen. Zulks klemt te sterker nu in casu (nog) geen nietigheidsprocedures aanhangig zijn'. 8 In het licht van zijn arrest van 23 april jl. lijkt het niet goed voorstelbaar dat het Hof zich in het vonnis van de Rechtbank van 15 juli jl. geheel zal kunnen vinden. Zekerheid zal nog ge-

2 4 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ruime tijd uitblijven; de Rechtbank heeft tussentijds hoger beroep van haar tussenvonnis uitgesloten. C.v.N.

Hof van Justitie EG beslist in het Silhouette-arrest contra wereldwijde uitputting Op i6juli 1998 heeft het HofvanJustitieEG het langverwachte arrest in de zaak Silhouette/Hartlauer (C-355/96) gewezen. Beslist is dat artikel 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG zich verzet tegen nationale wettelijke bepalingen volgens welke het merkrecht (ook) is uitgeput voor waren die onder het merk door de merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER (resp. de EU) in het verkeer zijn gebracht. Daarmee heeft het Hof de opvatting van onder meer de Europese Commissie en van zijn Advocaat-Generaal Jacobs gevolgd, en de andersluidende opvatting van onder meer de Zweedse regering verworpen. De casus betrof parallel-import van Silhouette-zonnebrillen uit Bulgarije naar Oostenrijk. Het Hof vindt (in r.o. 17) zijn vertrekpunt in de omschrijving van de rechten van de merkhouder in artikel 5 Rl. Die dekt onder meer de invoer en uitvoer van waren onder het merk. Artikel 7 maakt daarop een uitputtings-uitzondering voor waren die volgens de tekst van art. 7 Rl. in de Gemeenschap (sinds de inwerkingtreding van de EER-overeenkomst: de EER) in het verkeer zijn gebracht (r.o. 18). De hoofdvraag bij het Hof was of de Richtlijn daarmee (slechts) gemeenschaps-/EER-uitputting voorschrijft, en verdergaande wereldwijde uitputting aan de lid-staten overlaat; of dat de Rl. ook de laatstbedoelde bevoegdheid aan de lid-staten heeft ontnomen. Dat (ook) dit laatste het geval is, heeft het Hof nu beslist. Het Hof overweegt hieromtrent in nrs 23-31 als volgt: 23 In dit verband zij om te beginnen opgemerkt, dat ofschoon volgens de derde overwegingvan de considerans van de richtlijn 'het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen', de richtlijn niettemin een harmonisatie van de belangrijkste basisregels ter zake bevat, te weten, volgens dezelfde overweging, regels betreffende de bepalingen van nationaal recht welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt, en deze overweging niet uitsluit dat die regels volledigworden geharmoniseerd. 24 In de eerste overweging van de considerans van de richtlijn wordt er immers aan herinnerd, dat de merkenwetgevingen in de lidstaten verschillen vertonen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervallen, en dat de wetgevingen van de lidstaten derhalve met het oog op de instelling en de werking van de interne markt moeten worden aangepast. In de negende overweging van de considerans wordt erop gewezen, dat het, om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherminggenieten, maar dat dit de lidstaten evenwel niet het recht ontneemt om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen. 25 Gelet op deze overwegingen van de considerans moeten de artikelen 5 en 7 van de richtlijn aldus worden uitgelegd, dat zij een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten bevatten. Deze uitlegging vindt overigens steun in hetfeit dat artikel 5 de lidstaten uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt, een aantal door de gemeenschapswetgever specifiek aangegeven regels te handhaven of in te voeren. Volgens artikel 5, lid 2, waarnaar in de negende overweging van

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

de considerans wordt verwezen, hebben de lidstaten het recht om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen. 26 In die omstandigheden kan de richtlijn niet aldus worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de mogelijkheid biedt om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten te regelen voor waren die in derde landen in de handel zijn gebracht. 27 Deze uitlegging is bovendien de enige die ten volle spoort met het doel van de richtlijn, namelijk de werking van de interne markt te verzekeren. Een situatie waarin sommige lidstaten in internationale uitputting en andere slechts in communautaire uitputting kunnen voorzien, zou immers onvermijdelijk leiden tot belemmeringen van het vrije verkeer van goederen en van de vrije dienstverlening. 28 Tegen deze uitlegging kan niet worden aangevoerd, zoals de Zweedse regering heeft gedaan, dat aangezien de richtlijn is vastgesteld op grond van artikel 100A EG-Verdrag, dat de procedure voor de aanpassingvan de wetgevingen der lidstaten betreffende de werking van de interne markt bevat, zij niet de betrekkingen tussen de lidstaten en derde landen kan regelen, zodat artikel 7 aldus moet worden uitgelegd, dat de richtlijn enkel ziet op de intracommunautaire betrekkingen. 29 Zelfs al zou artikel 100A van het Verdrag in de door de Zweedse regering voorgestelde zin worden uitgelegd, vast staat immers, dat artikel 7, zoals in het onderhavige arrest is opgemerkt, niet de betrekkingen tussen de lidstaten en derde landen regelt, doch bepaalt, welke de rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten. 30 Ten slotte zij opgemerkt, dat de bevoegde communautaire autoriteiten door het sluiten van internationale overeenkomsten terzake, zoals dat in het kader van de EER-Overeenkomst is gebeurd, de in artikel 7 bepaalde uitputting nog altijd kunnen uitbreiden tot de waren die in derde landen in de handel zijn gebracht. 31 Mitsdien moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn, zoals gewijzigd bij de EER-Overeenkomst, zich verzet tegen nationale bepalingen volgens welke het aan een merk verbonden recht is uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Opgemerkt zij dat wat 'in de handel brengen' [= 'in het verkeer brengen'], resp. wat 'met toestemming van de merkhouder' in dit verband betekent, onderwerp kan zijn van nadere prejudiciële vragen. Zodanige vragen zijn door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde in het kader van de corresponderende bepaling van art. 13 lid S Benelux Merkenwet onlangs gesteld aan het Benekix Gerechtshof, maar nog niet aan het HvJEG: zie BIE juli 1998, blzz. 183-1S4. In het Silhouette-arrest heeft, terzijde, het HvJEG zich op verzoek van de Oostenrijkse rechter nog bezig gehouden met de al dan niet directe werking van art. 7 van de Merkenrichtlijn, tegen de achtergrond dat Oostenrijk (nog) geen specifieke implementatiewetgeving op dit punt kent, en dat naar bestaand Oostenrijks recht, althans volgens de huidige doctrine, wereldwijde uitputting geldt. Het HvJEG heeft daarover onder verwijzing naar zijn algemene leer van o.m. het Marleasing- arrest Qur. 1980, blz. 1-4135) geoordeeld dat, niettegenstaande de verplichting van de nationale rechter om het nationale recht zo veel mogelijk richtlijnconform uit te leggen, niet zonder meer op de Merkenrichtlijn een beroep kan worden gedaan. D.W.F. V.

Haagse rechtbank stelt prejudiciële vragen over directe werking art. 50 TRIPs-verdrag Een maand eerder, op 16 juni 1998 wees het HvJEG arrest in de zaak Hermès/FHT (zaak C-63/96, BIE juli 1998, blz. 191 en in

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

Over de eventuele (on-)mogelijkheid van cassatieberoep had tot hetzelfde nummer Actualiteiten, blz. 184). Daarbij werd art. 50 dusverre niemand getwijfeld, of in elk geval niet kenbaar nagevan het TRIPs-verdrag van toepassing verklaard op het Nederdacht: de wetgever niet, de literatuur niet, partijen in deze zaak landse kort geding. Dat betekent met name dat ingevolge art. en de AG in deze zaak niet. De (misschien intern verdeelde) Hoge 50 lid 6 op een veroordelend kortgeding-vonnis een hoofdzaakRaad komt er zelf mee, onder vermelding van reeksen argumenprocedure moet volgen, die door de in kort geding winnende ten die tégen, resp. vóór de mogelijkheid van beroep in cassatie eiser moet worden aangespannen binnen 20 werkdagen of pleiten. Interessante overwegingen over en weer, maar te veel 31 kalenderdagen (naar gelang welke van beide termijnen de om in deze Actualiteit mede weer te geven. langste is), tenzij de kortgeding-rechter een andere 'redelijke' Voor het geval het BenGH beroep in cassatie toelaat, stelt de termijn bepaalt. Hoge Raad ('proces-economisch') meteen een reeks materiële Het HvJEG liet zich in dit arrest evenwel niet uit over de al dan vragen aan het BenGH. Als cassatie niet mogelijk is, hadden die niet rechtstreekse werking van (dit artikel van) het TRIPs- vervragen dus (achteraf bezien) gesteld moeten zijn door het drag: dat was in deze Hermès-zaak ook niet nodig. Haagse Hof dat bij gebreke van cassatiemogelijkheid dan imDe inkt van het Hermès-arrest was nog nauwelijks droog, toen mers als 'hoogste' rechter geldt, en daarmee tot het stellen van de fungerend president van het Haagse rechtbank, mr. Willems, deze (door de HR toch maar onderkende) prejudiciële rechtsde eerste de beste gelegenheid aangreep om te proberen het Hof vragen verplicht is. (Van zijn altijd al bestaande bevoegdheid tot in Luxemburg over de directe werking alsnog kleur te laten behet stellen van prejudiciële vragen aan het BenGH (en het kennen. Dat is gebeurd na een zitting op 18 juni in een (tussen-) HvJEG), heeft het Haagse Hof bij zijn beoordeling van beroepen vonnis d.d. 25 juni 199S in de (parfum-)zaak Dior/Tuk Consultegen weigeringen door het BMB tot dusverre nimmer gebruik tancy (rolnr KG 98/611). De vraag van de Haagse president luidt: Moet art. 50 lid 6 TRIPS zo worden opgevat dat dit rechtstreekse werkingwillen maken.) De materiële vragen II-IX van de Hoge Raad luiden letterlijk: heeft in die zin, dat de daar bedoelde rechtsgevolgen ook intreden in het geval dat nationale wet geen aan deze verdragsbepalingovereenkomstige bepalingbevat? II Heeft het BMB zijn in art. 6bis in lid 1 bedoelde oordelen uitsluitend te baseren op het teken zoals dat is gedeponeerd en de daarbij vermelde waren — met andere woorden: oordeelt het BMB slechts in abstracto — of Of de Haagse Presidenr, ondanks deze pertinente vraagstelling, mag, resp. moet het ook rekening houden met andere hem bekende feiten daarmee het antwoord zal verkrijgen dat in de Hermès-zaak aan en omstandigheden (bijvoorbeeld dat de deposant het teken reeds voor liet zijn Amsterdamse ambtgenoot niet gegeven werd, is niet gedepot op grote schaal als merk voor de desbetreffende waren heeft gebruikt) zegd. Het is nog maar de vraag of onder Europees institutioneel — met andere woorden mag, resp. moet het in concreto oordelen 7 recht terzake van de directe werking van art. 50 lid 6 TRIPsverdrag het beslissende woord toekomt aan het HvJEG dan wel III Geldt het antwoord op vraag II evenzo voor het in art. 6bis in Iid4 aan de nationale Nederlandse Hoge Raad. Denkbaar is dat de bedoelde besluit van het BMB tot weigering het depot in te schrijven ? kwestie van de directe werking aan de hand van het MarleasingIV Geldt het antwoord op vraag II evenzo voor het rechterlijk oordeel omcriterium (vgl. de bovenstaande Actualiteit) per land beanttrent het in art. 6ter omschreven verzoek? woord moet worden. V Aangenomen dat de rechter in een procedure ingevolge art. 6ter in concreto mag, resp. moet oordelen, heeft hij dan uitsluitend rekening te houDe mogelijkheid van een verdragsconforme interpretatie in een den met feiten en omstandigheden die zich tot uiterlijk het tijdstip van casus als Dior/Tuk Consultancy is in Nederland in elk geval aandepot hebben voorgedaan, of mag hij zijn oordeel ook baseren op feiten en wezig, net zo goed als in Hermès/FHT. Daarom zou dus ook in omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan ? deze zaak Dior/Tuk Consultancy de vraag overbodig geoordeeld VI Moet bij een beoordeling in abstracto van de vraag of een teken dat kunnen worden, nu de president gewoon verdragsconform het bestaat uiteen nieuw woord dat is samengesteld uitverscheidenebestandaanspannen van een hoofdzaak-procedure in de zin van delen, voldoende onderscheidend vermogen heeftom als merk voor de desart. 50 lid 6 TRIPs-verdrag kon en kan bevelen. betreffende waren te kunnen dienen, ervan worden uitgegaan dat deze Voor een lastiger probleem (wat, als door de kort-geding-rechter vraag in beginsel bevestigend moet worden beantwoord ook indien ieder 'vergeten' of 'geweigerd' is art. 50 lid 6 toe te passen, en er ontvan die bestanddelen op zichzelf voor die waren elk onderscheidend verstaat later een geschil over bijv. verbeurde dwangsommen), is de mogen mist, en dat zulks slechts anders is onder bijkomende omstandigvraag naar de directe werking ook voor Nederland natuurlijk heden, bijvoorbeeld indien het nieuwe woord een voor de hand liggende en wel interessant (vgl. onder Actualiteiten BIE 199S, blz. 185 sub aanstonds voor een ieder begrijpelijke aanduiding vormt van een com6-7; vgl. ook Laret, BIE 199S, blz. 47-51, sub 6). Maar dat promercieel wezenlijke combinatie van eigenschappen die niet anders kan bleem doet zich in deze zaak niet voor. worden aangeduid dan door het nieuwe woord ? VII Indien vraag VI ontkennend moet worden beantwoord, moet dan — D.W.F.V. nogsteeds: bijeen beoordelingin abstracto—worden aangenomen dateen teken dat bestaat uit een nieuw woord, dat is samengesteld uit verscheidene bestanddelen, die ieder op zichzelf voor de desbetreffende waren elk Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan BenGH over rechonderscheidend vermogen missen, ook zélfieder onderscheidend vermogen terlijke beoordeling van weigering merkinschrijving ex mist, zodat voorts moet worden aangenomen: art 6bis en 6ter Benelux Merkenwet (1°) dat het publiek het teken niet zal opvatten als merk, maar als hocdanighcidsaanduiding (immers als aanduiding van een combinatie Staat van het beroep bij het Gerechtshof (te 's-Gravenhage, of van de door die bestanddelen aangeduide eigenschappen van de waar) en Brussel of Luxemburg) over kwesties van ambtshalve weigering (2°) dat het teken (hoewel tot het depot nogniet behorende tot de gangbare van merkinschrijvingen eigenlijk wel cassatieberoep open ? Dat taal) alshoedanigheidsaanduidingbeschikbaarmoetblijven voorconcuris de meest opvallende prejudiciële vraag die de Hoge Raad bij renten van de deposant, beschikking d.d. 19 juni 1998 (RvrfW 1998,126C) aan het Benelux Gerechtshof heeft gesteld. Dat gebeurde in de zaak Camen dat een en ander slechts anders is onder bijkomende omstandigheden pina Melkunie/Benelux Merkenbureau over de weigering van die ertoe leiden dat de combinatie van de bestanddelen méér is dan de som het merk BIOMILD.

2 4 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

der delen, bijvoorbeeld wanneer het nieuwe woord blijk geeft van enigecassatierechter, en het BenGH dus aan zijn vragen zou kunnen creativiteit? toekomen, corresponderende vragen vervolgens mogelijk moeVIII Maakt het voor de beantwoording van vraag Vil verschil of voor elk ten doorverwezen naar het HvJEG in verband met de uitleg van van de samenstellende bestanddelen van het teken synoniemen bestaancorresponderende bepalingen in Merkenrichtlijn 89/104/EEG. zodat concurrenten van de deposant die het publiek duidelijk willen ma- Maar in deze delicate zaak waarin zijn eigen bevoegdheid als ken dat ook hun waren de combinatie van eigenschappen bezitten die door cassatierechter nog ter discussie staat, wendt de HR zichzelf met het nieuwe woord wordt aangeduid, dat redelijkerwijs ook kunnen doende materiële merkenrecht-vragen dus niet al synchroon tot het door zich van die synoniemen te bedienen ? HvJEG. AG Langemeijer wilde meteen dóór naar dat Hof. Tot IX Legt bij de beantwoording van de vragen VI-VIII nog gewicht in dezover deze vooral registrerende actualiteit. In meer opiniërende schaal dat volgens het Gemeenschappelijk Commentaar het BMB inge-zin hebben Visser en ik ons over deze opzienbarende BIOMILDvolgeart. 6bis 'slechts evident ontoelaatbare depots'zal mogen weigeren beschikking ? uitgelaten in Stat 3 juli 1998, nr 123, blz. 4. De Hoge Raad houdt er in overweging 5.1 van zijn beschikking nog uitdrukkelijk rekening mee dat, als de HR al bevoegd is als

D.W.F. V.

A R T I K E L E N Bekende merken en soortgelijke waren Beschermingsomvang na Sabel/Puma Mr. L.D. Bruining 1 inleiding Na de uitspraak van het Hof van Justitie EG van 11 november i997indeSfl&c/-P«wflzaak' lijkt het pleit over de beschermingsomvang van het merk bij gebruik voor soortgelijke waren beslecht: associatiegevaar, dat niet tevens gevaar voor verwarring met zich brengt, valt buiten de door de richtlijn' beoogde beschermingsomvang van het merk. De vraag rijst of dit ook geldt, dan wel zou moeten gelden voor bekende merken. In zijn noot onder het Sabel-Puma-arrest in IER 1997, 54 lijkt Gielen er van uit te gaan dat zulks niet het geval hoeft te zijn. Onderzocht zal worden, of dit juist is. 2 De prejudiciële vraag De prejudiciële vraag aan het Hof in de zaak Sabel/Puma luidt: 'Is voor het aannemen van verwarringsgevaar tussen een uit een woord en een afbeelding samengesteld teken, en een enkel uit een afbeelding bestaand teken, dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren en geen bijzondere bekendheid bij het publiek geniet, voldoende, dat beide afbeeldingen naar hun begripsinhoud (in casu: een springende roofkat) met elkaar overeenstemmen?' 'Welke betekenis moet in dit verband worden gehecht aan de bewoordingen van de richtlijn, volgens welke het gevaar voor verwarring de mogelijkheid van associatie met het oudere merk omvat?' Hieruit blijkt, dat de vraagstelling zich beperkt tot het geval dat het oudere merk geen bijzondere bekendheid geniet. De vraag rijst, of deze beperking voldoende grond biedt voor de opvatting, dat dan ook het antwoord van het Hof slechts geldt voor merken die geen bijzondere bekendheid genieten. Als dit het geval zou zij n, is de vraag of bij gebruik voor soortgelijke waren ook voor bekende merken verwarringsgevaar een vereiste is voor merkinbreuk, open gebleven.

3 Verwarringsgevaar Essentieel in de uitspraak van het Hof is de uitleg die gegeven wordt aan de zinsnede 'indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk'in art. 4lid 1 sub b van de merkenrichtlijn, dat ziet op weigerings- dan wel nietigheidsgronden. Daardoor wordt indirect ook uitleg gegeven aan nagenoeg dezelfde zinsnede, inhoudende dezelfde voorwaarde, in art. 5 lid 1 sub b, dat de bescherming regelt van een merk in het geval dat een daarmee overeenstemmend teken gebruikt wordt voor waren (of diensten) die (soort)gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, zoals het Hof dat zelf ook aangeeft in r.o. 13. Zonder enige beperking tot merken die geen bekendheid genieten onderscheidt het Hof in r.o. 16, in het spoor van de Beneluxregeringen, drie situaties van associatiegevaar: 1) het gevaar dat het publiek het teken en het betrokken merk met elkaar verwart: het gevaar van directe verwarring 2) het gevaar dat het publiek een verband legt tussen de gerechtigden op het teken en het merk en hen met elkaar verwart: het gevaar van indirecte verwarring of associatie 3) het gevaar, dat het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk omdat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk wordt opgeroepen, ofschoon beide niet met elkaar worden verward: associatiegevaar in eigenlijke zin. De vraag is, of het derde geval, waar dus geen directe dan wel indirecte verwarring te duchten is, ook onder de weigerings-of nietigheidsgrond in art. 4 lid 1 sub b (en dus ook onder de beschermingsomvang in art. 5 lid 1 sub b) valt. Deze vraag wordt door het Hof ontkennend beantwoord. Het derde geval van associatiegevaar valt dethalve buiten de beschetmingsomvang, nu verwarringsgevaar bij het publiek ook een vereiste voor de inbreuk is. Uiteraard gaat het dan om de verwarring zoals die in r.o. 16 is gedefinieerd, hetgeen neerkomt op directe dan wel indirecte verwarring ten aanzien van de herkomst. Het Hof leidt (in r.o. 1S) direct uit de tekst van voornoemde zinsnede in art. 4 lid 1 sub b (die hetzelfde luidt als art. 5 lid 1 sub b) af, dat het begtip associatiegevaar geen alternatief voor het verwarringsgevaar is, maar dient ter precisering van de draagwijdte ervan. Het Hof oordeelt aldus: 'Reeds op grond van haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan'.

Hoewel de prejudiciële vraag van het Bundesgerichtshof betrek' HofvanJustitieEG, 11 november 1997, Intellectuele Eigendom & Rcclamc-king heeft op een merk dat geen bijzondere bekendheid bij het rechr(lER) 1997,54, BIE 199S, 9. publiek geniet, wordt de vraag naar de betekenis van de zin2 Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 19S8 betreffende de aansnede 'verwarring, inhoudende associatie' algemeen beantpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, P6.11 februari 1989,1.40/1.

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

woord. In r.o. 18 wordt immers overwogen, dat reeds op grond van deze formulering art. 4 lid 1 sub b niet toepasselijk is, als er geen verwarringsgevaar te duchten is. Niet valt in te zien waarom dat in het geval van een bekend merk anders zou zijn. Immers, ét formulering van voornoemde zinsnede luidt niet anders voor bekende merken. Hetzelfde geldt dus ook voor de toepasselijkheid van art. 5 lid 1 sub b, nu daarin dezelfde voorwaarde is opgenomen als de onderhavige in art. 4 lid 1 sub b. 4 De bekendheid van het merk en de beschermingsomvang Uit r.o. 24 is af te leiden, wat wèl de relatie is tussen de bekendheid van het merk en de beschermingsomvang. Volgens het Hof is het verwarringsgevaar des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Dit is geheel in overeenstemming met de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof uit de jaren tachtig. In deze overweging geeft het Hof aan dat een bijzondere onderscheidende kracht van een merk hetzij van huis uit (per se), hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek kan bestaan. Hoe bekender het merk, hoe eerder er sprake van verwarringsgevaar kan zijn, zo (b)lijkt de gedachtengang van het Hof. Ook wijst het Hof er in r.o. 22 op, met een beroep op de considerans van de richtlijn, dat het verwarringsgevaar van vele factoren afhangt. Hierbij wordt met name gewezen op de bekendheid van het merk op de markt. Een en ander betekent dat de bekendheid van het merk volgens de uitspraak van het Hof de beschermingsomvang van het merk positief kan beïnvloeden - met name via invloed op het onderscheidend vermogen -, maar dat deze bekendheid er niet toe leidt dat verwarringsgevaar geen vereiste is voor merkinbreuk in het geval van gebruik van een overeenstemmend teken voor (soort)gelijke waren of diensten. 5 De verhouding tussen art. 5 lid ïsubb en art. 5 lid 2 De vraag rijst of de opvatting, dat zelfs als het een bekend merk betreft verwarringsgevaar een vereiste is voor merkinbreuk in het geval genoemd in art. 5 lid 1 sub b, wel te rijmen is met art. 5 lid 2 van de richtlijn. Art. 5 lid 2 stelt immers deze eis niet bij bekende merken als het gaat om gebruik (van een identiek of overeenstemmend teken) voor waren (of diensten) die niet soortgelijk zijn (aan die waarvoor het oudere merk is ingeschreven). Hetzelfde probleem doet zich voor in de verhouding tussen de regeling van de weigerings- en nietigheidsgrond in art. 4 lid 1 sub b en die in art. 4 lid 3 en art. 4 lid 4 sub a. Opvallend is dat het Hof in zijn 26 overwegingen tellende uitspraak, nauwelijks het afwijzen motiveert van één van de voornaamste argumenten tegen de beperkte uitleg van 'verwarring, inhoudende associatie' en dus vóór het ruime Beneluxassociatie criterium. Dit argument betreft de verhouding tussen art. 5 lid 1 sub b en art. 5 lid 2 van de richtlijn. Art. 5 lid 2 staat de Lid-S taten toe onder bepaalde voorwaarden, waaronder de bekendheid van het merk in de Lid-Staten, bescherming te verlenen aan het merk bij gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor waren (of diensten) die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. Verwarringsgevaar is hierbij geen vereiste; wél dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het (bekende) merk. Verwatering van het merk kan aldus worden bestreden. Duidelijk is dat aldus de functie van het bekende merk als goodwilldrager wordt beschermd. Waarom wordt dan niet ook in art. 5 lid 1 sub b goodwillbescherming, en dus bescherming tegen associatiegevaar in eigenlijke zin, bij het gebruik voor

E I G E N D O M

2 4 7

soortgelijke waren verleend, in ieder geval als het een bekend merk betreft? Bij het gebruik voor soortgelijke waren is er immers een veel directer gevaar te duchten van aantasting van de goodwill van het merk, aangezien ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het merk, verwatering en schade aan de reputatie van het merk hier eerder kunnen optreden. De beperkte uitleg van het begrip 'verwarringsgevaar' in art. 5 lid 1 sub b lijkt onverenigbaar te zijn met de betekenis van art. 5 lid 2 vande richtlijn'. Het Hof doet het argument van de onverenigbaarheid in r.o. 21 juncto 20 af door erop te wijzen dat, anders dan art. 4 lid 1 sub b, voormelde bepalingen (art. 4 lid 3 en art. 4 lid 4 sub a en art. 5 lid 2) uitsluitend van toepasssing zijn op merken die bekend zijn, en op voorwaarde dat door het gebruik zonder geldige reden van het merk of overeenstemmend teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan hun onderscheidend vermogen of reputatie. De redenering van het Hof lijkt er dus op neer te komen, dat art. 5 lid 2 een sui generis bepaling is. De voorwaarden waaraan voor merkinbreuk voldaan moet zijn, zijn voor beide richtlijnbepalingen dusdanig verschillend, dat de één nooit ter interpretatie van de ander kan dienen. Dit argument was reeds door Prescott4 en Advocaat-Generaal Jacobs in zijn conclusies aangevoerd. Een dergelijke redenering miskent echter de betekenis van het onverenigbaarheidsargument. Het gaat daarbij niet alleen om de specifieke inhoud van de twee bepalingen, maar vooral om de ratio erachter en de ratio achter art. 5 lid 2 is bescherming van de goodwill(dragers)functie van het merk. De vraag blijft dan of de ratio achter art. 5 lid 1 sub b dienovereenkomstig niet ook bescherming van de goodwill(dragers)functie moet zijn, in ieder geval indien het een bekend merk betreft. 6 Nadere motivering Gezien de karige motivering waarmee het Hof het onverenigbaarheidsargument afwijst en gezien ook het gevolg hiervan voor de beschermingsomvang van merken als het betreft gebruik voor soortgelijke waren, is een nadere analyse van de juistheid van deze afwijzing op zijn plaats. Echter, indien aangetoond kan worden, dat er in het geheel geen sprake is van onverenigbaarheid, een voorvraag dus, kan een verdere analyse achterwege blijven. 7 Is er sprake van onverenigbaarheid? Prescott6 stelt dat er in het geheel geen onverenigbaarheid optreedt als bij gebruik voor soortgelijke waren of diensten geen goodwillbescherming wordt verleend, terwijl deze mogelijkheid bij gebruik voor ongelijksoortige waren of diensten wel bestaat. Als een teken zelfs schade toebrengt als het voor ongelijksoortige produkten wordt gebruikt, doet dat het zijns inziens zeker bij soortgelijke produkten en dan treedt ook verwarring ten aanzien van de herkomst op. Prescott geeft als 3 Zie voor dit argument o.a. W.C. van Manen, Associatiegevaar in BMW en Merkenrichtlijn, BIE 1997, p. 161, A.Kamperman Sanders, The Return to Wagamama, European lntcllcctual Property Review 1996, p. 512 en Ch.Gielen in zijn noot bij Always/Regiim, IER 1993, p. 4 P. Prescott, Think Before You Waga Finger, EÏPR 1996, p. 319. 5 Par. 4S van zijn Conclusie van 29 April 1997 bij Sabel B.V. vs. Puma A.G. 6 P. Prescott, Has the Benelux Trade Mark Law Been Written into the Directive, E/PR 1997, p. 101.

2 4 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

voorbeeld het teken Rolls voor spijkerbroeken (niet soortgelijk aan auto's). Ditteken zal zeker(indirect) verwarringsgevaar voor het merk Rolls Royce veroorzaken bij gebruik voor vrachtauto's. Toch zijn er wel gevallen te bedenken van een teken dat zo dicht bij een merk ligt, dat het schade aan het merk toebrengt bij gebruik voor niet soortgelijke produkten, terwijl het bij gebruik voor soortgelijke waren geen verwarringsgevaar zal veroorzaken. Dit zal het geval kunnen zijn bij merkenrechtelijke parodieën. Een voorbeeld om dit te verduidelijken. Neem het bekende (woord/beeld)merk Adidas voor sportartikelen met de bijbehorende afbeelding, de drie gebundelde veren. Stel: een producent brengt in zakjes verpakte hash op de markt onder de naam 'Adihash' met daarbij getekend drie gebundelde hennepbladeren. Schadelijkheid voor het merk Adidas is zeer aannemelijk, terwijl er, zo neem ik aan, geen directe of indirecte verwarring te duchten is bij het gebruik van het teken 'Adihash' voor soortgelijke produkten, bijvoorbeeld uit hennep vervaardigde sportkleding. Niemand zal immers menen, dat de merkhouder zijn eigen merk zo zou willen ridiculiseren.? Merkenrechtelijk parodiëren op bekende merken met produkten of diensten die niet soortgelijk zijn kan derhalve op grond van art. 5 lid 2 worden tegengegaan, terwijl dit bij soortgelijke waren is toegestaan, als verwarringsgevaar ontbreekt. Een nadere motivering van de afwijzing van het onverenigbaarheidsargument blijft dus geboden, nu Prescotts opvatting dat de voorwaarden waaraan volgens art. 5 lid 2 voldaan moet zijn voor inbreuk, ook altijd verwarringsgevaar in de zin van art. 5 lid 1 sub b opleveren, niet overtuigt. 8 Bcschermingvan de goodwillfunctie Het Hof wijst er in r.o. 20 op, dat zijn interpretatie van art. 4 lid 1 sub b (zie r.o. 18, dat de tekst van deze bepaling zelf toepassing daarvan uitsluit als er geen verwarringsgevaar bij het publiek is), niet onverenigbaar is met de artikelen 4lid3en4lid 4 sub a en art. 5 lid 2. Het Hof vermeldt daarbij dat deze artikelen de houder van een bekend merk toestaan het gebruik (zonder geldige reden) te verbieden van identieke of overeenstemmende tekens zonder verwarringsgevaar te eisen, zelfs als er geen soortgelijkheid van waren is. Gielen leidt (in voornoemde noot) uit het woordje 'zelfs' in overweging 20 af, dat het Hof bereid is in geval van bekende merken bij gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of diensten verwateringsof reputatieschade mogelijk te achten en wellicht bescherming tegen verwatering zal geven, mede gezien de eigen rechtspraak van het Hof met betrekking tot bescherming tegen aantasting van de reputatie van het merk. Het komt mij niet juist voor in dit woordje 'zelfs' zo'n aanwijzing te zien. Het Hof geeft in overweging 20 niet meer weer dan het onverenigbaarheidsargument. Aan de weergave van een argument, dat het Hof in de volgende overweging juist verwerpt, kan geen aanknopingspunt voor de door Gielen vermeende bescherming worden afgeleid. Het Hof is duidelijk: het baseert zijn uitspraak op de tekst van art. 4 lid 1 sub b zonder enig onderscheid te maken tussen bekende en minder bekende merken. Iets anders is, of de uitspraak van het Hof omtrent 'verwarringsgevaar, inhoudende gevaar van associatie' gezien het onverenigbaarheidsargument juist is. Gesteld kan worden, dat hoewel art. 5 lid 2 de goodwillfunctie erkent, deze erkenning nog niet zonder meer inhoudt dat de richtlijn bescherming beoogt te verlenen tegen elke aantasting 7 Zie ook E. Gredley en S. Maniatis, Parody: A Fatal Attraction? Pare 2: Trade Mark Parodies, HPR 1997^.419.

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

van de goodwill(functie) van het merk. Ook moet men zich afvragen of een beroep op het niet dogmatisch sluitend zijn van het merkenrechtelijk systeem dat de richtlijn introduceert wel kan opgaan als men bedenkt dat het systeem niet berust op één enkel uitgangspunt, maar dat er meerdere belangen als uitgangspunt kunnen worden aangewezen. Vergelijk een privaatrechtelijksysteem met één uitgangspunt, bijvoorbeeld de partijautonomie. Stel dat later binnen dat systeem ook (dwingendrechtelijke) bepalingen worden opgenomen ter bescherming van zwakkeren, bijvoorbeeld een verplichte opzegtermijn voor de verhuurder. Deze bescherming kan als tweede uitgangspunt gezien worden. Dan kan niet meer met een beroep op de dogmatiek van het systeem elke bepaling die in strijd met de partijautonomie is, uitgelegd worden als niet passend in het rechtssysteem, want het tweede uitgangspunt doorbreekt nu juist het oorspronkelijke systeem. Ook in de dogmatiek van de richtlijn spelen meerdere uitgangspunten een rol. Er spelen niet alleen belangen van merkhouders, maar ook van concurrenten en consumenten. Bij een beroep op het uitgangspunt dat de goodwill van het merk beschermd dient te worden tegen verwatering, moet opgemerkt worden dat het systeem van de richtlijn niet waterdicht is. Een beroep op het uitgangspunt van vrije concurrentie heeft niet minder waarde. Rechten van intellectuele eigendom vormen immers een doorbreking van het uitgangspunt van de vrije mededinging. Het tegengaan van mededingingsvervalsende voorwaarden op de gemeenschappelijke markt wordt door de considerans als één van de doelstellingen van de richtlijn genoemd. Ook is de vrije mededinging binnen de interne markt één van de uitgangspunten van het EG-Verdrag, verwoord in art. 3°. De richtlijn moet in ieder geval in overeenstemming met de uitgangspunten van het EGVerdrag worden geïnterpreteerd. Daar komt nog bij, dat de considerans als functie van het merk de herkomstfunctie voorop stelt zonder met één woord over de goodwillfunctie te reppen. In het navolgende zal de systematiek van de merkenrechtelijke bescherming in de richtlijn, nader worden onderzocht. 9 De totstandkomingsgeschiedenis van de richtlijn Uit de totstandkomingsgeschiedenis8 van de richtlijn kan worden afgeleid, dat de uiteindelijk vastgestelde richtlijn een compromis betreft. Gesteld zou kunnen worden, dat nu de Beneiuxlanden hun zin hebben gekregen met artikel 5 lid 2 bij gebruik voor niet-soortgelijke waren, het vreemd zou zijn als daarnaast ook het gehele Union-criterium in de richtlijn zou zijn overgenomen als het gaat om soortgelijke waren.» De ontwerprichtlijn van 1980'0 wenste (in artikel 3)11 slechts bescherming aan een merk te verlenen bij gebruik voor identieke of soortgelijke waren en alleen indien het gebruik een ern8

Zie voor de totstandkomingsgeschiedenis ook Furstner en Geuze, Beschermingsomvang van het merk in de Benelux en EEGharmonisatie, BIE 19S8, p. 215-220. 9 P.J.Kaufman, Verwarring of verwateringsgevaar in het Europese merkenrecht anno 1991: Art. 13 A 1 Benelux Merkenwet mag niet blijven, in: Qui bene distinguitbenc docet, Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, p. 190 noemt het zelfs een schande, als de Europese autoriteiten dit zouden accepteren. '°COM(8o)S35def. " Art. 3 ontwerp-richtlijn luidde —voor zover hier van belang-: ...Dit recht staat de rechthebbende toe aan derden in het economisch verkeer het gebruik, waarmee hij niet heeft ingestemd, te verbieden van een teken dat identiek is met of soortgelijk is aan het merk voor identieke of soortgelijke waren of diensten als die, waarvoor het is gedeponeerd, indien een dergelijk gebruik een ernstig gevaar voor verwarring bij het publiek verwekt.

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

stig gevaar van verwarring bij het publiek zou opleveren. Daarnaast zouden de Lid-Staten niet ook op grond van het gemene recht, bijvoorbeeld op grond van het recht inzake de oneerlijke mededinging, bescherming mogen bieden aan merken. Expliciet werd in de ontwerp-considerans gesteld, dat de jurisprudentie in verscheidene Lid-Staten ten dele afwijkt van hetgeen het merkenrecht specifiek beoogt en dat dit, mede in het licht van art. 30 EG-Verdrag diende te worden gewijzigd. De uiteindelijke tekst van artikel 4/5 lid 1 sub b zelf ('verwarring, inhoudende associatie') en het schrappen van de hier genoemde overwegingen uit de considerans berust ook op een compromis met de Beneluxlanden, die hun Union-criterium in art. 5 lid 1 sub b opgenomen hadden willen zien. Een redelijk compromis tussen enerzijds 'ernstig gevaar voor verwarring*, zonder enige mogelijkheid van bescherming van het merk bij gebruik voor nietsoortgelijke waren en anderzijds 'associatiegevaar in eigenlijke zin' en bescherming van het merk bij gebruik voor nietsoortgelijke waren lijkt de bescherming tegen gevaar voor 'verwarring' (inhoudende associatie, het eerste en tweede geval uit r.o. 16) en de optionele bescherming van het merk bij gebruik voor niet-soortgelijke waren. Evenwel moet worden toegegeven dat het afleiden van de betekenis van een richtlijnbepaling uit de onderhandelingskracht van de verscheidende Lid-Staten, in EGverband niet de sterkste vorm van rechtsvinding is. 10 De richtlijn en het specifieke voorwerp Het verlenen van beschermi ng tegen voormeld 'associatiegevaar in eigenlijke zin' staat op gespannen voet met het specifieke voorwerp van het merkrecht, zoals dat door het Hof van Justitie tot nu toe is geformuleerd,l2 omdat het Hof bij de omschrijving daarvan het accent steeds heeft gelegd op het waarborgen van het merk als aanduiding van herkomst. Ook in de vele arresten van het Hof die over het ompakken van merkprodukten gaan,1" blijkt met name de herkomstfunctie van het merk centraal te staan. Impliceert dit, dat de beschermingsomvang bij gebruik voor soortgelijke waren niet verder mag gaan dan indirect verwarringsgevaar? Het Hof heeft met name in deze ompak-arresten echter ook wel andere functies van het merk erkend, waar bescherming tegen schade aan de reputatie van het merk, veroorzaakt door de nieuwe presentatie van het merkprodukt in geval van ompakken en verhandeling door een derde werd toegestaan. Ook A-G Jacobs1* wijst erop dat de nadruk van het Hof op de herkomst(garantie)functie van het merk is gebleven. Hij neemt dit als uitgangspunt bij zijn interpretatie van de richtlijn. Dit zou kunnen betekenen, dat art. 5 lid 2 van de richtlijn evenmin in overeenstemming met het specifieke voorwerp van het merkrecht is.15 Evenwel laat het specifieke voorwerp wel ruimte voor deze vorm van goodwillbescherming, aangezien in de definitie van het Hof steeds voorkomt 'dat terzake van merken met name (cursivering toegevoegd) tot specifiek voorwerp heeft...' Ook de considerans stelt dat het doel van de merkbescherming is 'met name (cursivering toegevoegd) het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen'. Deze formulering laat dus ruimte voor bescherming van de goodwillfunctie van het merk in bijzondere gevallen zo11

O.a.IdealStandard,NJ i995,4So,BIE i995,39waarherHofditzelfook als vaste rechtspraak bestempelt. , '' O.a. BristolMeyers Squibb, Hv]EG 11 juli 1996, NJ 1997,129, ntDWFV, ook in HvJEG 4 november 1997, Dior/Kruitvat, IER 1997, 55, BIE 1998,41 met name in r.o. 37 en 43. 14 Par. 3 2 van zijn Conclusie bij het arrest Sabel/Puma. 15 Zo ook M.CH. Kaaks en H.J.M. Harmeling, De functie van het merk opnieuw erkend, BMMB, juli 1995, p. 23.

E I G E N D O M

2 4 9

als art. 5 lid 2 bij gebruik voor niet-soortgelijke waren en de uitzonderingen op de uitputtingsregel, geformuleerd in art. 7 lid 2 van de richtlijn. Overigens is het stelsel van Gemeenschapsuitputting zelf, dat de richtlijn lijkt te introduceren/6 als een vorm van goodwillbescherming,17 namelijk de bescherming van de reclamefunctie van het merk, aan te merken, nu voor de bescherming van de (in)directe herkomstfunctie van het merk een stelsel van mondiale uitputting voldoende bescherming zou bieden. Hieraan kan echter geen verstrekkende betekenis worden toegekend, omdat het stelsel van Gemeenschapsuitputting veeleer berust op handelspolitieke overwegingen, dan op het erkennen van de reclame- of goodwillfunctie van het merk.18 Wat daar ook van zij, in de considerans bij de richtlijn staat, dat het bij de bescherming van het merk met name gaat om het waarborgen van het merk als aanduiding van herkomst. Op het territoir van de gemeenschappelijke markt geldt volgens de richtlijn dus de hoofdregel van het specifieke voorwerp van het merkrecht: bescherming van het merk in zijn directe dan wel indirecte herkomstfunctie. De verplicht opgelegde bescherming van het merk bij gebruik voor soortgelijke waren in art. 5 lid 1 sub b behoort aan de hoofdregel voor het doel van de bescherming van het merk te voldoen, anders dreigt die bescherming buiten het specifieke voorwerp van het merkrecht te vallen. Voor bekende merken is dit niet anders. Dat de optionele bescherming in art. 5 lid 2 hierop een uitzondering maakt ten aanzien van bekende merken als het betreft gebruik voor waren (of diensten) die niet soortgelijk zijn, moet beschouwd worden als een uitzondering die de (hoofd)regel bevestigt. Uiteraard zou het Hof de interpretatie van het specifieke voorwerp kunnen verruimen, zodat bekende merken bij gebruik voor soortgelijke waren wel beschermd zouden kunnen worden tegen associatie in eigenlijke zin. Het Hof heeft immers reeds eerder zijn interpretatie van het specifieke voorwerp verruimd.19 Ook al zou het Hof bij de interpretatie van art. 30 en 36 EG de ruimte voor deze bescherming laten, betekent dat nog niet, dat art. 5 lid 1 sub b van de richtlijn zo'n ruime bescherming beoogt. 11 De optionele aard van art. 5 lid 2 Anders dan art. 5 lid 1 sub b is art. 5 lid 2 is een optionele bepaling/" De Lid-Staten mogen naast de verplichte bescherming van art. 5 lid 1 sub b bescherming verlenen tegen verwatering van een bekend merk bij gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke waren (of diensten). Echter, deze bepaling houdt de daarin genoemde gevallen van bescherming van de goodwillfunctie van het merk juist buiten de door de richtlijn verplichte bescherming en kan om die reden in beginsel geen invloed uitoefenen op de uitleg van het niet optionele 16 Zie Conclusie A-G Jacobs in Silhouette, par. 73,d.d. 29 januari 1998, zaakC-355/96. Anders: F.M. Abbott en D.W.F. Verkade, The Silhouette of a Trojan Horse: Reflections on Advocate General Jacobs' Opinion in Silhouette v. Hartlauer, BIE 199S, p. 111/9 en W. R. Cornish, Trade Marks: Portcullis for the EEA?, EIPR 199S, p. 172 e.v. 17 Zie voorde relatie functie merk t.o.v. de (communautaire) uitputting R.Klaka, Erschópfung und Verwirkung im Lichtes des Markenreformgesetzes, GRUR 1994, P- 321 e.v. ,s Zo ook P. Eeckman, Art. 13 A lid 8 BMW, afscheid van universele uitputting, in: £01 kwart ceim Benclux-mcrkcnrecht, 1996, p. 159. 19 HvJEG 17 oktober 1990, Hagll, BIE 1991,116, NJ 1992,743 en HvJEG, Ideal Standard, 22 juni 1994, AA 45 (1996), p. 62, BIE, 1995,39. 20 Ook Prescott, Think Before You Waga Finger, EIPR 1996, p. 319 wijst daarop.

2 5 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

art. 5 lid ï sub b. Artikel 5 lid 2 staat voor bekende merken een afwijking van het principe van de richtlijn21 toe, geen merkenrechtelijke bescherming te verlenen, die verder reikt dan de bescherming in de richtlijnbepalingen, zodat de merkenrechtelijke bescherming in alle Lid-Staten dezelfde is.12 Art. 5 lid 2, dat juist die afwijking bevat, kan derhalve niet het beschermingssysteem van de richtlijn in art. 5 lid 1 beïnvloeden. 12 Hef tekstuele argument Art. 5 lid 1 sub b zo opvatten, dat aan bekende merken wel bescherming tegen 'associatiegevaar in eigenlijke zin' mag worden verleend, vindt geen steun in de tekst van de bepaling. De bepaling zelf maakt geen onderscheid tussen bekende en minder bekende merken, terwijl art. 5 lid 2 dit vereiste wel uitdrukkelijk stelt. Als er voor bekende merken bij gebruik voor soortgelijke waren een ander beschermingsregime had moeten gelden dan voor minder bekende, had dat uitdrukkelijk en onomwonden in de bepaling vermeld moeten worden. In r.o. 21 zegt het Hof dat art. 5 lid 2 van toepassing is uitsluitend op bekende merken, onder bepaalde voorwaarden. Dit wordt als reden genoemd dat de bepaling niet van invloed is op de uitleg van art. 4/5 lid 1 sub b. Het Hof acht het onderscheid in de tekst dus terecht van doorslaggevend belang. 13 Bescherming tegen andere schade De (optionele) bescherming van art. 5 lid 2 is nu juist ingegeven door de wens bescherming te verlenen tegen de schade die specifiek geleden kan worden bij het gebruik van het merk voor waren die niet soortgelijk zijn, ook al is uiteraard geen (in)direkte verwarring ten aanzien van de herkomst te duchten. De schade aan de reputatie van het merk door gevallen als een borrel met een zeepsmaak," kunnen nu juist alleen in geval van gebruik van het merk voor ongelijksoortige produkten voorkomen. Er bestaat dan het gevaar dat men een verband legt tussen de onder het betreffende merk en het teken aangeboden waren op zich, die door de ongelijksoortigheid der waren het kooplustopwekkend vermogen ten aanzien van het merkprodukt negatief kunnen beïnvloeden, waartegen de merkhouder beschermd dient te worden. Kortom, de schade waartegen de merkhouder door art. 5 lid 2 beschermd wordt, is een andere vorm van schade dan waartegen art. 5 lid 1 sub b beoogt te beschermen. Dit geldt dan echter vooral voor het afbreuk doen aan de reputatie van het merk. Eveneens is er sprake van andere schade, nu art. 5 lid 1 sub b bescherming verleent tegen verwarringsgevflar terwijl art. 5 lid 2 daadwerkelijke aantasting vereist. 14 Een rechtseconomische analyse Dat er grenzen aan de beschermingsomvang van het merk bij gebruik voor soortgelijke produkten gesteld moeten worden, heeft alles van doen met het beginsel van vrije concurrentie (in ieder geval op de interne markt). Producenten van soortgelijke produkten moeten nu eenmaal een reële kans krijgen in hetzelfde water te vissen als de merkhouder, met als grens dat er geen gevaar voor verwarring ten aanzien van de (in)direkte her21 Het principe wordt in de Considerans als volgt omschreven: 'overwegende dat het, om het vrij verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle Lid-Staten dezelfde wettelijke bescherming genieten'. " A. Kamperman Sanders, The Return to Wagamama, EIPR 1996, p. 523 stelt echter dat dit geen afwijking van het principe inhoudt. 23 BenGH 1 maart 1975, Clacryn /Klarcin, NJ1975,472, nt LWH, BIE 1975,183, ntVdZ en AA 1977,664, ntH. Cohenjehoram.

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

komst der waren (of diensten) dreigt zodat het merk wel zijn functie kan vervullen. Dat daarbij af en toe wordt meegevaren op de verdiensten van anderen is een onvermijdelijk gevolg van dit beginsel.2'» Producenten van niet-soortgelijke waren dragen niet direct bij aan de concurrentie op de markt waar de merkhouder opereert. Het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de investeringen die de merkhouder in de bekendheid van zijn merk heeft gestoken, kan derhalve als merkinbreuk worden aangemerkt, als de eigen bijdrage van een dergelijke producent voor de markt waar de merkhouder opereert, vrijwel nihil zal zijn. De belangenafweging behoort in zo'n geval ten gunste van de merkhouder uit te vallen. 15 Monopoly/Anti Monopoly De beoordeling van een geval als Monopoly/Anti Monopoly," waar het om soortgelijke waren gaat, zal mijns inziens ook onder het nieuwe regime van richtlijn en BMW inbreuk in de zin van art. 5 lid 1 sub b opleveren. Nier omdat ook bij gebruik voor soortgelijke waren in geval van bekende merken ruimte bestaat voor bescherming buiten het gevaat van verwarring ten aanzien van de herkomst. Wel omdat het HvJEG in r.o. 23 duidelijk aangeeft dat voor de beoordeling van de inbreukvraag de totaalindruk bij vergelijking van merk en teken van belang is, waarbij de onderscheidende en dominerende bestanddelen doorslaggevend zijn. Welbewuste disclaimers of pseudo-toevoegingen26 zoals in dit geval 'Anti' spelen bij de beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar een ondergeschikte rol. Dat door het gebruik van (Anti)Monopoly naast Monopoly verwarringsgevaar bij het publiek ontstaat, is mijns inziens zeker verdedigbaar. Dit geldt temeer als men ervan uitgaat dat Monopoly in de Benelux een bekend merk is, hetgeen, zoals vermeld, volgens het Hof de onderscheidende kracht en daarmee het verwarringsgevaar bevordert. 16 Slot Samenvattend kan gesteld worden dat ook voor bekende merken in het geval van gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren (of diensten) de beschermingsomvang reeds in het Sabel/Puma-atrest is bepaald: gevaar voor indirecte verwarring ten aanzien van de herkomst is in dit geval de uiterste grens van de berschermingsomvang. Associatiegevaar, dat niet tevens gevaar voor verwarring met zich brengt, valt ook buiten de door de richtlijn beoogde beschermingsomvang van het bekende merk als het gebruik soortgelijke waren betreft. De tekst van art. 5 lid 1 sub b laat terecht geen uitzondering toe. Dit betekent, dat ondanks de beperking van de vraagstelling aan het Hof tot merken die geen bijzondere bekendheid genieten, de motivering zo algemeen is, dat de vraag of bij gebruik voor soortgelijke waren ook voor bekende merken verwarringsgevaar een vereiste is voor merkinbreuk, niet open is gebleven. Amsterdam, 18 juni 1998

24

Het gevolg van dit beginsel is in de Nederlandse jurisprudentie bekend uit het arrest HR 27 juni 1986, Daca/Holland Nmitk.N) 1987, i9i,ntvNH,BJ£i9S6, p. 2S0JER 1986, p. 87. 25 HR 24 juni 1977, NJ 197S, 83, nt LWH, BIE 1978,39 en 43. 26 Zo ook L.van Bunnen, BJE 1998, p. 45-

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Gelijke kappen: een monnikenwerk Mr.J.H.P.J.Willems Het kan nauwelijks iemand zijn ontgaan dat de ontwikkelingen op het gebied van het Europees octrooirecht in een stroomversnelling aan het komen zijn. Op verschillende plaatsen laait momenteel de discussie weer op over de toekomst van het gemeenschapsoctrooi, naast of in plaats van het huidige Europees octrooi, verleend op basis van het Europees Octrooiverdrag (EOV). De Europese Commissie is naar verluidt bezig met het verwerken van de talrijke reacties op het in juni 1997 gepubliceerde Groenboek en schijnt voornemens te zijn in de zomer van dit jaar te komen met een follow-up in de vorm van een ontwerpverordening voor een gemeenschapsoctrooi. Zulks naar analogie met de gemeenschapsmerkenverordening. Een groot voordeel van die benadering, indien succesvol, zou zijn dat er één enkel octrooi zou gelden voor de hele Europese Unie terwijl de regeling daarvan zou behoren tot het acquis communautaire en als zodanig door nieuw toetredende landen zou moeten worden aanvaard. Een belangrijke hobbel die genomen zou moeten worden is echter de bij de uitvaardiging van de verordening vereiste unanimiteit. In de ogen van velen zal die hobbel niet genomen kunnen worden en dreigt in dat geval een supra-nationaal octrooi weer voor jaren in het vergeetboek te raken. Vandaar dat door sommigen wordt voorgesteld te beginnen met een supra-nationaal octrooi op basis van een afzonderlijk verdrag, te sluiten tussen die lidstaten van het EOV, die behoefte hebben aan zo'n supranationaal octrooi. Op die wijze zou, zo is de redenering, binnen de EOV-landen een soort kopgroep ontstaan voor wier grondgebied één octrooi zou gelden. Indien dat succesvol zou blijken te zijn zouden de overige lidstaten vanzelf ook gaan toetreden. Op die wijze zou dus een 'Europees', in elk geval supra-nationaal, octrooi ontstaan zonder dat unanimiteit zou zijn vereist. De praktijk (en de politiek) zullen moeten uitwijzen in welke richting de ontwikkeling zal gaan. Welke die richting echter ook zal zijn, één is door het mislukken van het Gemeenschapsoctrooiverdrag pij nlijk duidelijk geworden: als het systeem voor de industrie niet bruikbaar is, zal het eenfiascoworden. Twee mogelijke belangrijke klippen doemen in dat verband op: enerzijds de kwestie van de door de noodzakelijke vertalingen te veroorzaken kosten en anderzijds de angst dat een kostbaar octrooi voor een groot aantal landen in één klap zou kunnen worden nietig verklaard door een gerecht, ergens in de deelnemende landen, dat onvoldoende thuis is op het gebied van het octrooirecht. De talenkwestie, die op zichzelf zeer wel zou kunnen leiden tot een schipbreuk van niet alleen het Europees octrooirecht maar zelfs van Europa als economische macht van globale betekenis, moet door de politiek worden opgelost. Materiaal in de vorm van ideeën is voldoende aangedragen en het heeft nauwelijks zin daarop hier verder in te gaan. Wel kan het zinnig zijn stil te staan bij het tweede gevaar. Met name omdat het in politieke kringen niet zonder meer duidelijk lijkt te zijn dat een goede en vertrouwen genietende geschillenbeslechting van even essentieel belang is voor het welslagen van een supra-nationaal octrooisysteem als de materieel-

E I G E N D O M

2 5 1

rechtelijke kant er van. Met name lijkt onvoldoende te worden beseft dat een regeling overeenkomstig, bijvoorbeeld, die van de gemeenschapsmerkenverordening, waarbij middels een reconventionele nietigheidsvordering het merk voor de hele gemeenschap kan sneuvelen, voor een supra-nationaal octrooi dodelijk zou zijn. Onvoldoendelijkt te worden beseft dat nietigverklaringyan een merk weliswaar vervelend is maar niet onoverkomelijk doch dat de nietigverklaring van een octrooi onherstelbaar is en betekent dat kapitalen aan researchgelden als verloren moeten worden beschouwd. Anders dan bij een merk - waarvan een andere versie ontworpen en gedeponeerd kan worden - is een eenmaal gesneuveld octrooi niet door een nieuw depot te herstellen omdat de vereiste nieuwheid immers is verdwenen. Interessante discussies zijn te voeren, en worden ook wel gevoerd, over de vraag hoe een octrooiberechting in supranationaal verband er uit zou moeten zien. Voor de eerste aanleg zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan één groot supranationaal gerecht (eventueel met zittingsplaatsen in elk van de deelnemende landen) of ook wel aan nationale gerechten, aan te wijzenals supra-nationaal octrooigerecht (vgl. de regeling in het Gemeenschapsoctrooiverdrag). Een ding lijkt echter duidelijk: de industrie zal het supranationale systeem zeker niet gaan gebruiken als er niet tenminste één rechterlijke instantie aan de top van de piramide staat, waar zodanige octrooirechterlijke kennis aanwezig is dat men niet beducht behoeft te zijn voor een lichtvaardige vernietiging van zijn octrooien. Dat betekent dat er in elk geval één supranationaal gerecht zal moeten komen dat niet alleen antwoord geeft op theoretisch-juridische prejudiciële vragen maardatook zelf over de feiten oordeelt. Als er echter een supra-nationale feitenrechter komt, bij wie zaken in appel aangebracht kunnen worden vanuit de verschillende deelnemende landen, brengt dat een levensgroot probleem met zich mee. Anders dan voor een gerecht dat slechts prejudiciële vragen beantwoordt, is het voor een feitenrechter in appel niet mogelijk goed te functioneren als de aangebrachte zaken in eerste aanleg volgens totaal verschillende procesrechtelijke stelsels zijn behandeld. Niet alleen omdat het niet goed doenlijk is om alle Europese procesrechten en hun implicaties te kennen maar ook omdat de verschillen tussen de diverse nationale stelsels van procesrecht dermate groot zijn dat die leiden tot verschillen in materieelrechtelijke beschermingsomvang. En gelijke monniken behoren gelijke kappen te krijgen opgezet, ook in octrooiland. Mijn conclusie is dan ook, dat voor een levensvatbaar systeem van supra-nationale octrooien vereist is dat er één supranationale feitenrechter zal moeten komen en dat die slechts zal kunnen functioneren als er voor octrooizaken één geharmoniseerd Europees procesrecht komt. Dat geldt zowel in het geval van een eventuele gemeenschapsoctrooiverordening als in het geval de ontwikkeling zou gaan via een kopgroep binnen de EOV-landen. Een groot woord wordt hier echter gelaten uitgesproken. De verschillen tussen de diverse procesrechtelijke stelsels zijn dermate groot, dat het voorshands als onbegonnen werk moet worden beschouwd die als geheel te harmoniseren. De enige oplossing die dan overblijft is een afzonderlijk procesrecht voor octrooizaken (in elk geval voor supra-nationale octrooien). Een dergelijk systeem zou geheel van de grond af aan moeten worden opgebouwd, zij het dat daarbij wellicht gebruik kan worden gemaakt van de bij het EOB en bij het Gerecht van Eerste Aanleg ontwikkelde procesregels. Ook de ervaringen van

2 5 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

de Commissie Storme zouden belangrijk materiaal kunnen opleveren. Het karwei moet niet worden onderschat: het vervaardigen van gelijke kappen voor alle octrooi-litiganten zal een monnikenwerk blijken te zijn. Dat hoeft echter geen reden te zijn om er dan maar niet aan te beginnen. Integendeel: het moet een aansporing zijn er zo snel mogelijk mee te beginnen. Middeleeuwse handschriften kunnen ons leren dat monnikenwerk de moeite waard kan zijn, ook voor toekomstige generaties. Ook de omstandigheid dat een geharmoniseerd procesrecht noodzakelijk zal blijken zowel wanneer er een gemeenschapsoctrooi komt als ook wanneer er dat onverhoopt niet zou komen, moet een reden zijn niet te blijven talmen totdat die kwestie zal zijn uitgekristalliseerd.

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

te voorkomen als Europese Commissie en Europees Octrooibureau deze zaak gezamenlijk aanpakken of in elk geval samen zorgen voor een parapluie waaronder een gecoördineerde ontwikkeling kan plaatsvinden. Voorts lijkt het voor de hand te liggen dat karwei niet, in elk geval niet uitsluitend, over te laten aan theoretici. Integendeel lijkt hier bij uitstek een taak te zijn weggelegd voor praktijkmensen die weten wat er in een octrooiprocedure omgaat: octrooiadvocaten, octrooigemachtigden en octrooirechters (de Boards of Appeal van het EOB daaronder uitdrukkelijk begrepen), Practici aller landen, verenigt U; wie bindt de kat de bel aan? Den Haag, 23 juni 1998

Nu de discussie zich in Europa op verschillende fronten afspeelt dreigt echter wel het gevaar van versnippering. Dat lijkt alleen

K R O N I E K E N BENELUX MERKENRECHT ï Het is de bedoeling dat deze kroniek gemiddeld eens per jaar zal verschijnen, maar omdat dit de eerste aflevering is gaat het overzicht ditmaal iets verder terug, tot begin 1996. Uiteraard gaat het om een selectie; zo zijn er alleen al uit 1996 en 1997 inmiddels circa 120 uitspraken gepubliceerd. Terzijde: dat wekt wellicht de indruk dat het aantal merkenzaken onrustbarend toeneemt, maar tien jaar eerder, in 1986 en 1987 waren het er nauwelijks minder. Dat is des te opmerkelijker als men in aanmerking neemt dat in 1996 een nieuw tijdschrift het licht zag: Intellectuele Rechten/Droits Intellectuels (IRDI), dat niet alleen een waardevolle bron is voor de Belgische jurisprudentie inzake merken en modellen maar ook bij Nederlandse uitspraken zo nu en dan het spits afbijt. Overigens zegt het aantal gepubliceerde uitspraken natuurlijk niet zo veel over het totale aantal procedures; dat zou best kunnen toenemen. Of zelfs afnemen. Wetgeving 2 Op 1 januari 1996 trad het Harmonisatieprotocol in werking, waarbij de BMW met name werd aangepast om te voldoen aan de Eerste Merkenrichtlijn. Het aantal wijzigingen is betrekkelijk gering, wat niet wil zeggen dat ze van beperkte betekenis zijn, integendeel. Dat geldt in het bijzonder voor de inhoud van het merkenrecht, die in een aantal opzichten is aangepast, alsmede voor de invoering van een toetsing van merkdepots op absolute gronden. Beide onderwerpen komen hieronder nog ter sprake. Een andere voor de praktijk belangrijke vernieuwing betreft de regeling van het verval van een merk door non-usus. Daarvoor geldt thans een algemene termijn van vijfjaar (te rekenen vanaf de inschrijving in plaats vanaf het depot), terwijl de gevolgen van het nietgebruik 'hersteld' kunnen worden door het merk alsnog of op nieuw in gebruik te nemen; zie artikels, lid 2 suba en artikel 14C.1 3 Niet minder belangrijk is, dat ook bepalingen die niet gewijzigd zijn thans in overeenstemming met de Richtlijn dienen te 1 Zie voor een meer uitvoerig overzicht van de wijzigingen E.J. Arkenbout, De Benelux Merkenwet herzien. IER 1993, p. 1-9; P. Eeckman, Het merkenrecht en de BMW na de richtlijn. SEW 1995, p. 232-251.

worden uitgelegd; zonodig door het Hof van Justitie. Dat geldt onder meer voor de vraag of het merkrecht ontstaat door depot of door inschrijving. In het Prmce-arrest (BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 429 m.nt. DWFV, BIE 1991, p. 203) besliste het BenGH in de eerste zin, maar niet geheel duidelijk is of dit ook onder de Richtlijn mag worden aangenomen; zulks te meer, omdat het BenGH zijn beslissing mede grondde op het feit dat het BMB inschrijving van merkdepots niet mocht weigeren, een overweging die met het nieuwe artikel 6bis achterhaald is. Hof 's-Gravenhage 6 juni 1996, BIE 1997, p. 79 m.nt. Ste, IER 1996, p. 187 (met Hl.) m.nt. ChG (Glorix-fles/Crofty-fles) signaleerde de vraag wel, evenwel zonder haar te beantwoorden. Steinhauser kiest in zijn noot voor handhaving van de Princeleer. Toetsingsbevoegdheid van het Benelux Merkenbureau 4 Sinds 1 januari 1996 toetst het Bureau nieuwe depots op absolute gronden (zie art. 6bis). De voornaamste weigeringsgronden zijn gemis aan onderscheidend vermogen en/of een uitsluitend beschrijvend karakter, alsmede mogelijkheid van misleiding van het publiek; blijkens de 'Richtlijnen inzake de criteria voor het weigeren van merken op absolute nietigheidsgronden' gaat het bij dit laatste met name om het depot van productverpakkingen voor andere waren dan op die verpakking worden afgebeeld of aangeduid. De richtlijnen zijn gepubliceerd in BIE 1996, p. 393-396 en IER 1996, p. 217-220. 5 Tegen een (eventueel gedeeltelijke) weigering staat beroep open op het gerechtshof in Den Haag, dat tot 1 juli 199S in 11 zaken uitspraak deed.2 Negen verzoeken werden afgewezen; in twee gevallen beval het Hof de gedeeltelijke inschrijving van

2

Sommige uitspraken zijn nog niet, andere meer dan eens gepubliceerd. Kortheidshalve wordt hier volstaan met één vindplaats. Hof s'Gravenhage 3 juli 1997, BIE 1997, p. 389 (Bio-Claire); 4september 1997, BMMB oktober 1997, p. 32 (Aardappel Anders); 4 september 1997, BIE 1997, p. 444 (ClUcken Tonight); 11 september 1997, BIE 1998, p. 67 (Biomild); 18 september 1997.BIE 1997, p. 443 (Chien Pu Wan); 8 januari 1998, IRDI 1998, p. 71 (Netwerk Computing); 8 januari 1998, BIE 1998, p. 126 (De Gcboortev/inkel); 8 januari 1998 (Geboortccemnim); 5 februari 1998, BMMB april 1998, p. 31 (Erotisch Huishoudtextiel); 5 maart 1998 (Internet World); 7 mei 1998 (bolvormigzoutjc).

17

A U G U S T U S

1998

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

2 5 3

het depot aangezien het merk voor een deel van de waren ofdiensten onderscheidend werd geachte

van haar produkt kan gedaagde niet verboden worden. Een toepassing derhalve van hetPo/yg/of-arrest.6

6 In enkele gevallen is cassatieberoep ingesteld. Inmiddels heeft de HR op 19 juni 1998, RvdW 1998,126 inzake Biomild een eerste uitspraak gewezen. De HR overweegt onder meer dat het middel

Inburgering 10 Een beschrijvend merk kan alsnog onderscheidend vermogen verwerven door inburgering, maar Hof 's-Gravenhage 8 januari 1998,IRDI1998, p. 71 {NetwerkComputing)benadrukte dat inburgering niet in een vloek en een zucht optreedt; daarvoor is 'intensief en langdurig gebruik in de Benelux' vereist. Een beroep op inburgering slaagde wel met betrekking tot het merk BonBonBloc, zit Pres. Rb. Haarlem 28 februari 1997, IER 1997, p. 110 (BonBonBloc/BonBonReep). Gedaagde vertrouwde op het feit dat Hof Amsterdam 28 oktober 1976, NJ 1977, 527, BIE 1978, p. 59 het merk niet onderscheidend had geacht, maar vergat daarbij rekening te houden met het effect van twintig jaar intensief gebruik.

'-fundamentele en nog niet door het Benelux Gerechtshof besliste - vragen van uitleg aan de orde [stelt] inzake de nieuwe, in de tekst van de wet slechts summier geregelde en in het Gemeenschappelijk Commentaar nauwelijks toegelichte figuur van het ambtshalve onderzoek door het BMB en het tegen zijn desbetreffende beslissingen opengestelde beroep op de rechter' en stelt daarom een negental vragen aan het BenGH. De meest fundamentele daarvan is wel de ambtshalve door de HR opgeworpen vraag of tegen de beschikkingen van de krachtens art. 6ter BMW bevoegde nationale gerechtshoven überhaupt cassatieberoep openstaat; de verdere vragen hebben overwegend betrekking op de maatstaven volgens welke Bureau en Hof op onderscheidend vermogen en uitsluitend beschrijvend karakter moeten toetsen, waarbij de HR het aan het BenGH overlaat om op zij n beurt zonodig prej udicië'le vragen aan het HvJ in Luxemburg te stellen. Aangezien onderscheidend vermogen en uitsluitend beschrijvend karakter behoren tot door de Eerste Merkenrichtlijn geregelde materie lijkt het niet denkbeeldig dat het BenGH daartoe inderdaad ruimschoots aanleiding zal zien.i 7 Dat het BenGH bevoegd, en soms zelfs verplicht is tot het stellen van prejudiciële vragen werd expliciet uitgemaakt door HvJ EG 4 november 1997, BIE 1998, p. 195 m.nt. Ste., AMI1998, p. 6 m.nt. F.W. Grosheide, IER 1997, p. 225 (Dior/Evora): HR en BenGH zijn beide gehouden eventuele vragen van uitleg te stellen aan het HvJ, zij het dat het gezag van een reeds gegeven uitlegging deze verplichting van haar inhoud kan ontdoen. 8 Soms deponeert iemand die van mening is dat een vóór 1996 gedeponeerd en dus niet getoetst merk van zijn tegenpartij onderscheidend vermogen mist, dat merk zelf andermaal, teneinde zijn standpunt kracht te kunnen bijzettten met een eventuele weigering ervan door het Bureau. Het oordeel van het Bureau bindt de rechter echter niet: zie o.a. Hof Amsterdam 27 februari 1997 (nog niet gepubl.) {Claimcare/Euroclaim); Pres. Rb. Amsterdam 2 april 1998, KG 1998, 135 (FiëstaGitana/ Fiësta Flamenco Ghana). Onderscheidend vermogen 9 De omvangrijke en sterk feitelijke jurisprudentie over de vraag of een merk al dan niet onderscheidend vermogen heeft moet hier buiten beschouwing blijven.* Vermeldenswaard is wel HR 3 januari 1997, NJ1997,346 m.nt. DWFV {LineLite/linelight): ook al heeft het merk Line Lite onderscheidend vermogen, het gebruik van de gebruikelijke, beschrijvende term ter aanduiding

Verwording 11 Ook vetwording, het omgekeerde van inburgering, gaf aanleiding tot enkele uitspraken. BenGH 19 december 1997, BIE 1998, p. 227 m.nt. Ste., IER 1998, p. 84 (Hartvormige gisttabletten) besliste dat de bepaling van artikel 5 lid 4 (oud) inzake het verval van een merk door verwording tot generieke aanduiding alleen geldt voor woordmerken. Houders van andere merken, in casu een vormmerk, zijn in een dergelijk geval evenwel weinig beter af. Weliswaar vervalt hun merkrecht niet, maar als het onderscheidend vermogen van een vorm verloren is gegaan omdat verschillende marktdeelnemers de waar met die vorm en onder verschillende woord- of beeldmerken in het verkeer hebben gebracht kan de merkhouder zich tegen het gebruik van die vorm niet meer op grond van zijn merkrecht verzetten. 12 Hof Brussel 10 juni 1997, IRDI 1997, p. 213 {Coco/Cocoderm) oordeelde dat het merk Coco zijn onderscheidend vermogen had verloren doordat merkhoudster Chanel het steeds op zodanige wijze in combinatie met het teken Chanel had gebruikt dat het publiek het niet langer onderkende als een zelfstandig merk maar het was gaan zien als een onzelfstandig onderdeel van de combinatie Coco Chanel. Normaal gebruik 13 Het verval van een merk kan ingevolge artikel 5 BMW worden ingeroepen als het meer dan vijfjaar niet door de merkhouder dan wel door een derde met zijn toestemming is gebruikt. Uit HR 13 september 1996, NJ 1997, 312 m.nt. DWFV, BIE 1997, p. 88 (Le Lido/Lido) blijkt, dat het gebruik van het merk Lido in folders van reisorganisaties die bij Lido reserveringen afsloten, niet kon worden aangemerkt als gebruik met toestemming van de merkhouder, en derhalve geen instandhoudend gebruik opleverde. Zoals annotator Verkade opmerkt is /«stemming met het gebruik niet genoeg, maar moet er daadwerkelijk sprake zijn van foestemming. Rechtsgeldigheid van herhaüngsdepots 14 In de praktijk komt het nogal eens voor dat een deposant die een merk niet binnen de vervaltermijn van vijfjaar in gebruik heeft genomen dit andermaal deponeert. De toelaatbaarheid van dergelijke herhaüngsdepots was nogal omstreden. BenGH 19 december 1996, RvdW 1997, 5, NJ1997, 622 m.nt. JHS, IER 1997, p. 62, BIE 1998, p. 224 (Tri-oininos/Triomino) besliste evenwel 'dat noch het systeem van de BMW, noch het in die wet

3 Hof s'-Gravenhage 5 februari 1998, BMMB april 1998, p. 31 {Erotisch Huistwitdtextiel); 5 maart 1998 (Intern» World). * Zie over de onzekere situatie die als gevolg van het arrest van de HR is ontstaan: D.J.G. Visser en D.W.F. Verkade, Chaotische toestanden rond 'merkweigering", Stat. 3 juli 1998, p. 4. 5 Een overzicht van de jurisprudentie over artikel 1 BMW is te vinden in IEC (J. J. Brinkhof e.a. (red.), Intellectuele eigendom, artikelsgewijs commen6 BenGH i6juni 1995, NJ 1995,745 m.nt. DWFV,BIE 1997, P- 290. taar. 's-Gravenhage (VUGA), losbladig).

2 5 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

bepaalde zich ertegen verzet dat degene wiens recht op een merk ingevolge artikel 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW is vervallen, na dit verval opnieuw het desbetreffende teken als merk deponeert en dat hij door dit depot een uitsluitend merkrecht verkrijgt', zij het dat 'de houder [...] niet op grond van het oorspronkelijke depot aanspraak kan maken op enigerlei voorrang boven anderen die het desbetreffende teken als merk willen gebruiken'. Helaas heeft de uitspraak betrekking op het oude recht, zodat onzeker blijft of onder de Richtlijn hetzelfde mag worden aangenomen, al is het belang van die vraag enigszins afgenomen door de hierboven reeds vermelde bepaling van artikel 14C die het mogelijk maakt om het verval te voorkomen door het merk alsnog c.q. opnieuw in gebruik te nemen. Inhoud van het merkrecht Venvarrings-ofassociaticgevaar 15 De vraag of overeenstemming onder de Richtlijn nog mag worden beoordeeld overeenkomstig het associatiecriterium uit het Un/'on-arrest of dat het verwarringsgevaar als maatstaf zou terugkeren hield de gemoederen in de afgelopen jaren sterk bezig.7 Eind vorig jaar wees HvJ EG 11 november 1997, BIE 1998, p. 64 (met ill.), IER 1997, p. 220 m.nt. ChG, eindelijk arrest in de zaak van de Springende Raubkatze, een uitspraak waar met spanning naar was uitgezien. Het HvJ maakte duidelijk dat verwarringsgevaar vereist is om in het kader van artikel 13A, lid ï sub b overeenstemming aan te nemen. Dat begrip wordt overigens ruim geïnterpreteerd, wat onder meer blijkt uit het feit dat verwarringsgevaar volgens het arrest eerder wordt aangenomen naarmate het merk sterker is; maar het enkele feit dat merk en teken met elkaar kunnen worden geassocieerd, los van verwarringsgevaar, is niet voldoende. In verscheidene uitspraken was met een dergelijke uitkomst intussen reeds rekeninggehouden, zij het gewoonlijk met de overweging dat toetsing aan beide normen in het bewuste geval tot eenzelfde resultaat leidde.s In het nog niet gepubliceerde tussenvonnis Rb. 's-Gravenhage 1 oktober 1997, rolnr. 95/3908 (EUe/Pourelk) achtte de Rechtbank expliciet wél associatiegevaar maar géén verwarringsgevaar aanwezig, en hield zij daarom de zaak aan tot het HvJ arrest zou hebben gewezen. Merkreclame door wederverkopers 16 In het reeds genoemde arrest Dior/Evora besliste het HvJ dat een wederverkoper producten die met toestemming van de merkhouder in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht niet alleen door mag verkopen, maar dat hij in de reclame die hij daarvoor maakt het merk ook mag gebruiken; een beslissing die herinnert aan het Atorato-arrest van het BenGH, 20 december 1993, NJ 1994, 638 m.nt. DWFV, BIE 1994, p. 139 m.nt. JHS. In Mercedes maakte het BenGH daarbij duidelijk dat deze vlieger niet meer opgaat als de wederverkoper het merk in feite ge-

7

Zie o.a. J.J. Brinkhof, Het begrip overeenstemming. Terugblikken en vooruitkijken. In: Een kwart eeuw Benelux Merkenrecht. Den Haag(BeneluxMerkenbureau) 1996, p. 39-51: J-J- Brinkhof, Wagamama/Raja mama's. AA 1997, p. 239; L. van Bunnen, Overeenstemming, verwarringsgevaar en/of associatie? Exit het associatiegevaar; Terug naar het verwarri ngsgevaar. BIE 199S, p. 43-47; Ch. Gielen, IER 1997, p. 223; H.J. Harmeling, Ontwikkelingen in het merkenrecht. CIER-lezingen, Merkenrecht/ Handelsnaamrecht, 1995-1996, C1-19; W.C. van Manen, Associatiegevaar in BMW en Merkenrichtlijn. BIE 1997, p. 155-162. 8 Zie bijvoorbeeld Hof's-Gravenhage 6 juni 1996, BIE 1997, p. 79 m.nt. Ste, JER 1996, p. 187 (met ill.) m.nt. ChG {Glorix-fles/Cwfty-flcs); Pres. Rb. Rotterdam 29 april 1997, BIE 199S, p. 70 (Spar/Sparklc).

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

bruikt om reclame te maken voor zijn eigen nering, meer dan voor de waren; in Dior trekt het HvJ een grens als het merk op zodanige wijze wordt gebruikt dat de reputatie daarvan ernstig wordt geschaad. Beide zaken hebben inmiddels alleen betrekking op het gebru ik van het merk bij doorverkoop van waren, niet het aanbieden van diensten. Wel de reclame voor verkoop van Mercedessen dus, maar niet voor het onderhoud ervan. Dat laatste is evenwel niet minder belangrijk, al is het maar in verband met de leuze 'koop bij de man die ook repareren kan'. In spanning wachten wij dan ook het antwoord af op de vragen die HR 7 februari 1997, NJ 1997, 314 m.nt. DWFV (BMW/Deenik) terzake stelde aan zowel HvJ als BenGH. Revisie 17 BenGH 6 november 1992, NJ1993, 454 m.nt. DWFV, AA 1994, p. 36 m.nt. HCJ, BIE 1993, p. 321, IER 1993, p. 23 (Valeo) oordeelde zoals bekend dat revisie van merkproducten in het algemeen wijziging van de waar inhoudt en dat degene die de gereviseerde producten in het verkeer brengt derhalve in principe het merk eerst zou moeten verwijderen, tenzij hij aantoont dat verwijdering niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid of anderszins niet gevergd kan worden en hij alles doet om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke waar maar een door een derde gereviseerd produkt verhandelt. Hof Arnhem 8 oktober 1996, BIE 1998, p. i6o(metill.)(F
9

Zie ook het eindarrest in de Vato-zaak, Hof 's-Hertogenbosch 29 maart 1995, NI 1997.643, BIE 1996, p. 69, IER 1995, p. 110 (met ill.). 10 HvJ EG 23 mei I978,j«r. 1978, p. 1139, NJ 1979, 336 m.nt. LWH, AA 1978, p. 640 m.nt. HCJ, BIE 1979, p. 60, SEW1979, P-164-

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

herverpakken ook geoorloofd kan zijn bij andere producten dan geneesmiddelen, maar dat de nadere uitwerking mede kan afhangen van de waren waar het om gaat. Communautaire ofwereldwijde uitputting? 19 Een laatste thema dat de gemoederen de laatste jaren nogal bezighoudt is de overgang van wereldwijde naar communautaire uitputting, waarbij merkhouders zich kunnen verzetten tegen parallelimport van buiten de Europese Unie. Met name Verkade betoogt met kracht van argumenten dat communautaire uitputting nadelig is voor de consument en de merkhouder een ongerechtvaardigd voordeel verschaft. Daarbij vraagt hij zich af of de keuze voor communautaire uitputting dwingend in de Richtlijn is neergelegd.11 Wellink-Volmer bepleit eveneens om ook onder het Protocol mondiale uitputting aan te nemen.1J Eeckman daarentegen concludeert, zij het niet 1 ' D.W.F. Verkade, Extra-communautaire parallelimport en rechten van intellectuele eigendom. SEW1997, p. 304-313; F.M. Abbott and D.W.F. Verkade, The Silhouette of a Trojan Horse: Reflections on Advocate GeneralJacob'sOpinioninSilhouettev. Hartlauer. BIE 1998, p. 111-119. 12 M.V. Wellink-Volmer, Mondiale of communautaire uitputting van het merkrecht? JER 1996, p. 5-14; zie echter de reactie van P.J. Leefmans en L.E.J. Korsten in IER 1996, p. 182-183. Als Wellink-Volmer ook L. vanBunnen, L'épuisement "communautaire": Quelle portee donner au protocole du 2 décembre 1992 modifiant la loi Benelux? In: F. deVisscher

E I G E N D O M

2 5 5

zonder spijt, dat de Richtlijn communautaire uitputting voorschrijft.13 Ook de jurisprudentie neemt communautaire uitputting inmiddels vrijwel algemeen als vaststaand aan.1* Deze uitleg is inmiddels bevestigd door het arrest van het HvJEG d.d. i6juli 1998 in de zaak C-355/96 (Silhouette). Daarmee zijn de kaarten geschud, al zal de discussie over de vraag wat het meest wenselijke systeem is, communautaire dan wel wereldwijde uitputting, voorlopig nog wel even doorgaan. • 5 J.H.S. (Rcd.),Juravigilantibiis,AntoineBraun, les droits intcllectuels, lebarreau. Brussel 1994, p. 285-298. 13 P. Eeckman, Artikel 13A, lid 8 BMW — afscheid van de universele uitputting. In: Een kwart eeuw Benelux Merkenrecht. Den Haag(BeneluxMerkenbureau) 1996, p. 149-162. 14 Zie Pres. Rb. Breda 26 juni 1996, IRDI1997, p. 109 (Braun); Vz. Rb. Kh. Dendermonde 22 januari 1997, 'RDI 1997, P-119 (Honda/Lammens); Pres. Rb. 's-Gravenhage 26 februari 1997, IER 1997, p. 102 {Polo Lauren/ Tjiptowardono); Vz. Rb. Kh. Antwerpen 18 juni 1997, IRDI 1997, p. 216 (Polo Lauren/Top Golfers Paradise); Rb. Kh. Dendermonde 11 september 1997, IRDI 1998, p. 83 (Honda/Lammens); Rb. Kh. Leuven 7 oktober 1997, IRDI 1998, p. 78 (Honda/Motorworld); Vz. Rb. Kh. Dendermonde 12 november 1997, IER 1998, p. 38 (Kipling). Anders evenwel Vz. Rb. Kh. Brussel 11 oktober 199S, IRDI 1997, p. 116 (Docksides). 15 E.J. Arkenbout, Over uitputting is het laatste woord nog niet gezegd. IER 1998, p. 101-102.

J U R I S P R U D E N T I E Nr. 48 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 7 november 1996 (fossilisatieproces) Mrs. JJ. Brinkhof, G. Hamaker en H.W. Raven

2 Apparaten- en Ketelfabriek AKF B.V. te Goes, geïntimeerden, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. P.W. A. Goes te Rotterdam a Tussenvonnis President Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, 27 september 1993 (mr. G. R. André de la Porte).

Art. 54 Rijksoctrooiwet(i9io) 2 Eisers vorderen, kort gezegd, gedaagden te veroordelen: Pres. 's-Hertogenbosch: De toepasselijkverklaring van de bevoegdheidsregelingvan artikel 54 op korte gedingen betekent dat dezeA zich te onthouden van mededelingen waarin wordt gesteld regelinggeldt in alle gevallen waarin een ander dan de octrooihouder zo-dat eiseressen inbreuk zouden maken op enig octrooi van gedanige vorderingen instelt dat daarin in wezen aan de orde is of bepaaldedaagden; door hem verrichte handelingen niet strijdigzijn met een octrooirecht, zo-B alle correspondentie die zij met derden hebben gevoerd, waarin gesteld dan wel geïnsinueerd wordt dat eiseressen inals de onderhavige vordering gedaagden te veroordelen zich te onthouden van mededelingen waarin wordt gesteld dat eiseressen inbreuk zoudenbreuk zouden maken op enig octrooi van gedaagden, aan eiseressen in kopie af te geven. maken op enig octrooi van gedaagden. 3 Eiseressen achten mij bevoegd omdat het geen vordering zou betreffen als bedoeld in artikel 54 van de Rijksoctrooiwet. Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek Anders dan de President 's-Gravenhage acht het Hof niet aannemelijk gemaakt dat appellanten tegenover derden onrechtmatige uitlatin- De beoordeling gen hebben gedaan. Hun uitlatingen aan een derde dat zij er niet gerust 4.1 De vordering is gebaseerd op onrechtmatig handelen van opzijn dat door geïntimeerden geen inbreuk op 'onze patenten' wordt ge- gedaagden door het doen van voor eiseressen schadelijke uitlamaakt, dat zij de situatie op de voet volgen en, indien zou blijken dat de tingen. Het betreft hier in de stellingen van eiseressen, zoals die activiteit van geïntimeerden een inbreuk op die patenten inhoudt, de no- in de dagvaarding zijn neergelegd, grotendeels uitlatingen als dige juridische stappen tegen alle betrokkenen zullen ondernemen, kun-zouden eiseressen inbreuk maken op een aan gedaagden toekonen niet anders geduid worden dan als uitingen van bezorgdheid. Zij hou-mend octrooi. Daarnaast is in de stellingen van de dagvaarding den niet de mededeling of de suggestie in dat geïntimeerden inbreuk sprake van uitlatingen van gedaagden in een televisiepromaken. gramma waarin gezegd zou zijn dat AKF met opzet proeven met betrekking tot het geoctrooieerde fossilisatieproces heeft doen mislukken en dat AKF schuldig zou zijn aan de dood van 1 Pieke Beheer Eindhoven B.V. te Eindhoven, de echtgenoot van gedaagde Van der Heijden. De vordering, zo2 Iris de Pace Maria Paloma Van der Heijden te Hoogstraten, als deze bij dagvaarding is ingesteld, heeft echter uitsluitend Meerle (België), appellanten, procureur mr. G.M.H. Hoogvliet, betrekking op uitlatingen over inbreuk op octrooirecht en de advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam, overige uitlatingen, zoals bij dagvaarding gesteld, kunnen dus tegen niet relevant zijn voor de in dit proces te geven beslissing. 1 Holding Agrarische Fossilisatie B.V. te Schijndel,

2 5 6

B I J B L A D

I N U U S T H I K L f i

4.2 Krachtens artikel 54 Rijksoctrooiwet is de rechtbank te 's-Gravenhage uitsluitend bevoegd voor onder meer vorderingen welke worden ingesteld dooreen ander dan de octrooihouder teneinde te doen vaststellen dat bepaalde door hem verrichte handelingen niet strijdig zijn met de Octrooiwet. Eiscressen hebben aangevoerd dat in de door hen ingestelde vordering van vaststellen geen sprake is. Dit is op zichzelf juist. lichter bepaalt artikel 54 tevens dat tic daar gegeven bcvoegdheidsregelingook voor korte gedingen geldt. In korte gedingen is nimmer sprake van vaststellingen, maar slechts van ordemaatregelen. De tocpassclijkverklaring van de bevoegdheidsregeling van artikel 54 op korte gedingen kan dan ook alleen betekenen dat deze regeling geldt in alle gevallen waarin een ander dan de octrooihouder zodanige vorderingen instelt dat daarin in wezen aan de orde is of bepaalde door hem verrichte handelingen niet strijdig zijn met een octrooirecht. Een dergelijke vordering is hier, blijkens het petitum en wat in de stellingen van de dagvaarding omtrent het standpunt van de tegenpartij is meegedeeld, aan de orde. 4.3 De conclusie dient te zijn dat ik onbevoegd ben van de vordering kennis te nemen en dat de zaak naar mijn collega in Den Haag verwezen moet worden. De beslissing De president verklaart zich onbevoegd van de vordering kennis te nemen en verwijst de zaak in de stand waari n zij zich bevindt naar de president van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage in kort geding. Enz. b PresidentArrondisscmentsrcchtbankte's-Gravenhage, 17 november 1993 (mr. E.J. Numann). - Gedaagde sub 2 is gerechtigd tot een (Europees) octrooi betreffende een door wijlen haar echtgenoot ontwikkeld fossilisaticproces. Het octrooi gcldtonder meer voor Nederland. - Met dit proces wordt volgens het octrooischrift beoogd om huisvuil ('domestic garbage') om te zetten in olie dan wel andere koolstofhoudcnde stoffen door middel van een werkwijze waarbij het huisvuil achtereenvolgens wordt samengeperst, onderworpen aan pyrolyse (verhitting zonder luchttoctred i ng), en bestraald met elektromagnetische golven van velschillende frequentie (vergel ij kbaar met de werking van een magnctrouoven). -Voor de ontwikkeling en exploitatie van voornoemd proces is gedaagde sub 1 opgericht, waarvan gedaagde sub 2 enig bestuurder is. - Eiscres sub t - hierna ook: HAF - is in december 198S opgericht door een zeventigtal aandeelhouders, onder wie eiseres sub 2 hierna ook: AKF. Op 21 november 1988 is tussen H AE (toen nog een BV in oprichting) en gedaagde sub 1 een intentie-verklaring getekend. Het doel van deze verklaring was het vervaardigen van een rapport aangaande de technische en economische haal baarheid van het geoctrooieerde fossilisaticproces. - In april 1990 is namens eiscressen aan gedaagden medegedeeld dat eiscressen afzagen van verdere samenwerking met gedaagden. 2 De vordering, de gronden daarvoor en hel verweer Eiscressen vorderen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: 1 gedaagden ieder voor zich zowel als gezamenlijk te veroordelen zich onmiddellijk na betekening van tlit vonnis metdirekte ingang te onthouden van elk schriftelijk of anderszins verstrekken, publiceren of op enige wijze openbaar maken van medede-

E 1 (', fi N D O M

17

A U G U 5

1 U S

19

'J 11

lingen waarin gesteld wordt dat HAF en/of AKF enige inbreuk zou maken op enig octrooi van gedaagden, dan wel waarin zulks geïnsinueerd wordt, op straffe van een na betekening van dit vonnis hoofdelijk door gedaagden onmiddellijk te verbeuren en opeisbare dwangsom van ƒ 250.000,-per overtreding van het gebod. 2 gedaagden te veroordelen binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis alle correspondentie welke zij met derden hebben gevoerd, althans zodanige correspondentie als de President zal bepalen, waarin gesteld, danwcl geïnsinueerd wordt dat HAF en/of AKF inbreuk zou maken op enig octrooi van gedaagden, aan eiscressen althans aan één van hen in copie af te geven op straffe van een onmiddellijk te verbeuren en opcisbare dwangsom van ƒ 10.000,- voor elke dag dat niet aan het gebod wordt voldaan. 3 gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de kosten van het geding. Aan haar vorderingen leggen eiscressen ten grondslag dat gedaagden onjuiste en misleidende informatie onder derden hebben verspreid en, ondanks sommatie, daarmee zijn doorgegaan en derhalve jegens eiscressen onrechtmatig handelen, waardoor eiscressen schade zullen lijden. Eiscressen voeren het volgende aan: Na het verbreken van de samenwerking in april 1990 is HAF voortgegaan met de ontwikkeling van een eigen proces voor de verwerking van mest. AKF is als bou weren mede-ontwerper van een proefinstallatie nauw bij clc ontwikkeling van dat proces betrokken geweest. HAF heeft grond gekocht in de gemeente Zutphen voorde bouw van een proeffabriek en heeft daarvoor bij de provinciale en rijksoverheden subsidie aangevraagd, op welke verzoeken nog niet is beslist. Gedaagden hebben voor eiscressen schadelijke uitlatingen gedaan. Zo hebben zij brieven met onjuiste informatie over eiscressen gezonden aan onder meer Gedeputeerde Staten van Gelderland, het Informatie Centrum Mestverwerking, de voorzitter van de Kamer van Koophandel te Zutphen en anderen; voorts hebben zij aan de redactie van de telcvisierubrick 'Achter het Nieuws' onjuiste en misleidende informatie verstrekt en onlangs heeft gedaagde sub 2 onheuse en opzettelijk valse mededeling gedaan in het Belgisch televisieprogramma 'Margriet', uitgezonden op 17 augustus 1993De onjuistheden komen in het bijzonder hierop neer dat gedaagden beweren of suggereren dat het door HAF toe te passen procédé het door genoemd octrooi beschermde is en HAF daarbij dus inbreuk op dat octrooi zal maken. De uitlatingen van gedaagden zijn zeer schadelijk voor eiseressen, omdat door de insinuerende informatie de subsidies in gevaar komen. Gedaagde heeft de vorderingen gemotiveerd bestreden. 3 beoordeling van liet geschil 3.1 Het gaat in dit geding om de vraag of gedaagden, door aan het publiek en de als subsidicnr.cn in aanmerking komende overheidsinstanties mededelingen te doen van de vermelde strekking, onrechtmatig jegens eiseressen handelen. Daarvan zou in elk geval geen sprake zijn indien aannemelijk mocht zijn dar de beweringen van gedaagden op juistheid berusten. ;.z Eiscressen betwisten dat het procédé dat zij voornemens zijn toe te passen onder clc beschermingsomvang van het octrooi valt, aangezien de te verwerken grondstof geen huisvuil doch kippemest zal zijn, daarbij geen gebruik zal worden gemaakt

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

van samenpersing en evenmin van electromagnetische bestraling. Zij hebben een notitie overgelegd van de octrooigemachtigde K.J. Metman van 19 maart 1990, die bevestigt dat met het door eiseressen ontwikkelde proces geen inbreuk wordt gemaakt op het octrooi van gedaagde sub 2. Eiseressen hebben in een brief van 27 juni 1990 van hun raadsman aan de raadsman van gedaagden deze conclusie medegedeeld. 3.3 Gedaagden beweren of suggereren in haar diverse uitlatingen wel dat eiseressen octrooi-inbreuk plegen, doch deze beweringen worden op geen enkele wijze onderbouwd, ook niet ter terechtzitting: gedaagden hebben verklaard te veronderstellen dat de door HAF toe te passen werkwijze octrooi-inbreuk zal opleveren, doch geven niet aan waarin die inbreuk zou bestaan. Gedaagden hebben bij brief aan eiseressen in juli 1992 voor het eerst van hun inbreuk-claim melding gemaakt, doch gesteld noch aannemelijk is gemaakt dat zij daarna iets in het werk hebben gesteld om de geuite, doch door HAF reeds toen tegengesproken vermoedens op hun juistheid te onderzoeken. Gedaagden hebben zich ter zitting slechts beroepen op een enkele beweerde uitlating van een functionaris van het ministerie van Landbouw. Niettemin zijn vervolgens de litigieuze brieven aan instanties en personen verzonden, waarin het plegen van octrooi-inbreuk door eiseressen gesteld of ten minste geïnsinueerd wordt. 3.4 Onder die omstandigheden zijn de uitlatingen van gedaagden jegens eiseressen onrechtmatig te achten, aangezien niet onaannemelijk is dat daardoor - en naar voorshands dus moet worden aangenomen: - ten onrechte een negatief beeld van eiseressen wordt gevormd bij het publiek en de potentiële subsidieverlenende instanties, bij wie aldus twijfel kan ontstaan aan de juridische haalbaarheid van het project, hetgeen een nadelige invloed zal kunnen hebben op de besluitvorming omtrent de subsidieverstrekking aan eiseressen. Eiseressen hebben aannemel ijk gemaakt dat bij niet-verlening van subsidie het gehele project op losse schroeven komt te staan. 3.5 De vordering sub 1 komt dan ook voor toewijzing in aanmerking, met dien verstande dat het de president onjuist voorkomt gedaagden een verbod van onbepaalde duur op te leggen en haar te beletten haar pretenties desgewenst in rechte waar te maken. Ervan uitgaande dat binnen een jaar een beslissing zal zij n genomen op de subsidieaanvragen, zal het verbod mitsdien aan die tijdslimiet worden gebonden en zal het zich niet uitstrekken tot uitlatingen in rechte. 3.6 Eiseressen hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij belang hebben bij toewijzing van de vordering sub 2. Die zal dan ook niet worden toegewezen. 3.7 Een en ander leidt tot de volgende beslissing. 4 Beslissing De President: Beveelt gedaagden ieder voor zich zowel als gezamenlijk om onmiddellijk na betekening van dit vonnis zich gedurende één jaar te onthouden - anders dan in rechte - van iedere schriftelijke of mondelinge uitlating of mededeling jegens derden waarbij gesteld of gesuggereerd wordt dat HAF en/of AKF op enigerlei wijze inbreuk zouden maken op enig aan gedaagden of een harer toebehorend octrooi.

E I G E N D O M

2 5 7

Bepaalt dat gedaagden hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, een dwangsom zullen verbeuren van ƒ 250.000,- voor iedere overtreding van dit bevel. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. c Het Hof, enz. 7 Voorwaarde voor toewijzing van het gevorderde bevel is dat Pieke c.s. zich ten opzichte van Haf c.s. hebben schuldig gemaakt of dreigen schuldig te maken aan het plegen van een onrechtmatige daad welke hierin bestaat dat zij schriftelijk of mondeling aan derden meedelen of suggereren dat Haf c.s. op enigerlei wijze inbreuk maken op enig aan Pieke c.s. toekomend octrooi. 8 De president heeft geoordeeld dat uitlatingen van Pieke c.s. jegens Haf c.s. onrechtmatig zijn te achten. Daartegen is grief I van Pieke c.s. gericht. 9 Anders dan de president acht het hof door Haf c.s. niet aannemelijk gemaakt dat Pieke c.s. tegenover derden onrechtmatige uitlatingen hebben gedaan. De afzonderlijk te bespreken schriftelijke uitlatingen van Pieke c.s. waarop Haf c.s. zich beroepen, vormen onvoldoende grondslag voor het oordeel datonrechtmatige uitlatingen zijn gedaan. a De fax van Pieke Beheer van 21 april 1992 aan de Heer van Valkenburg bevat geen enkele mededeling over octrooirechten en mist daarom elke relevantie. b De brief van Pieke Beheer van ïojuli 1992 aan de Heer van der Houwen bevat de mededeling van Pieke Beheer dar zij er niet gerust op is dat door Haf geen inbreuk op 'onze patenten' wordt gemaakt. Zij schrijft de situatie op de voet te volgen en vervolgt: 'indien zou blijken dat deze activiteit van de HAF een inbreuk op onze patenten inhoudt, zullen wij de nodige juridische stappen tegen alle betrokkenen ondernemen'. Deze uitlatingen kunnen niet anders geduid worden dan als uitingen van bezorgdheid. Zij houden niet de mededeling of de suggestie in dat Haf inbreuk maakt. c De brief van Pieke Beheer van 25 september 1992 aan de Heer van Houwelingen is slechts geschreven om de geadresseerde te herinneren aan de onder a. genoemde brief waarop nog niet was gereageerd. Deze brief is zonder belang. d In de brief van Pieke Beheer van 22 maart 1993 aan het Informatiecentrum Mestverwerking wordt naar het oordeel van het hof bezwaar gemaakt tegen vermelding van 'Holding Agrarische Fossilisatie' omdat van die naam de suggestie uitgaat dat dit bedrijf het fossilisatieproces toegepast. In die brief lees het hof niet de mededeling of suggestie dat Haf octrooi-inbreuk pleegt. e De brief van Pieke Beheer van 23 maart 1993 aan de Commissie voor de Milieueffectrapportage kan het hof niet anders opvatten dan als uiting van bezorgdheid dat Haf inbreuk zou kunnen maken op haar octrooien. De bezorgdheid wordt geadstrueerd door verwijzing naar het statutaire doel van Haf, de afwezigheid van een licentie en het uitvoeren van een fossilisatie proefrun door Pieke Beheer in opdracht en aanwezigheid van Haf. Deze uitlatingen acht het hof niet onrechtmatig. De verweten mondelinge onrechtmatige uitlatingen zijn op één na door Pieke c.s. ontkend. Haf c.s. hebben niet aannemelijk weten te maken dat die uitlatingen zijn gedaan. Het hof acht geen termen aanwezig Haf c.s. tot bewijslevering in dit kort geding toe te laten. De uitlatingen van Van der Heijden in het Belgische TV programma Margriet gaan niet over octrooi-inbreuk en moeten om die reden buiten beschouwing blijven.

2 5 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

io Uit het voorgaande vloeit voort dat grief I opgaat, dat het vonnis niet in stand kan blijven en dat de overige grieven geen behandeling behoeven. Beslissing Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep, en, opnieuw rechtdoende: wijst de vorderingen van Haf c.s. af; veroordeelt Haf c.s. in de kosten van het geding in beide instanties en begroot deze aan de zijde van Pieke c.s. tot op deze uitspraak voor de eerste aanleg op ƒ 1.290,- en voor het hoger beroep op ƒ 4.663,38. Enz.

Nr. 49 Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen, 11 november 1997 (Ballantine/Loendersloot) President: G.C. Rodriguez Iglesias, Kamerpresidenten: C. Gulmann (rapporteur), H. Ragnemalm, M. Wathelet, Rechters: J.C. Moitinho de Almeide, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, G. Hirsch, P. Jann en L. Sevon

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

F. Loendersloot, h.o.d.n. F. Loendersloot Internationale Expeditie te Roosendaal, advocaat mr. G. van der Wal te 's-Gravenhage, tegen G. Ballantine & Son Ltd. te Dumbarton, Schotland, Verenigd Koninkrijk, advocaat mr. W.A. Hoyng te Eindhoven. a Arrondissementsrechtsbank te Breda, 21 juli 1992 (mrs. J.P. Leijten, J.M. Brandenburg en L.J.M. Luchtman) 3.2 Feitelijk staat tussen partijen het navolgende vast: 1 'Ballantine' produceert en verhandelt onder meer de navolgende producten: Ballantine'sR Finest Scotch Whisky Ballantine'sR Finest 12 Year Old Scotch Whisky Ballantine'sR Finest 17 Year Old Scotch Whisky Ballantine'sR Finest 30 Year Old Scotch Whisky MiltonduffR Scotch Whisky The GlendronachR 12 Year Old Scotch Whisky; 2 'Berry Bros' produceert en verhandelt onder meer de navolgende producten: Cutty SarkR CuttyR i2Year01d Cutty 12 R

3 'Burrough' produceert en verhandelt onder meer de navolgende producten: BeefeaterR London Distilled Dry Gin PlymouthR Original Gin Long JohnR Scotch Whisky Art. 7 Eerste Merkenrichtlijn f art. s6EG-Verdrag Long JohnR 12 Year Old Scotch Whisky Artikel 7van de Eerste Merkenrichtlijn beoogtevenals artikel 36van LaphroaigR Islay Malt 10 Year Old Scotch Whisky het EC-Verdrag de fundamentele belangen van bescherming van het TormoreR Single Malt Scotch Whisky; merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappe4 'J & B' produceert en verhandelt onder meer het navolgend lijke markt met elkaar in overeenstemming te brengen, zodat die twee product: bepalingen, waar zij op hetzelfde resultaat gericht zijn, op identieke wijzeJ & BR Rare Scotch Whisky; moeten worden uitgelegd. 5 'Distillers' produceert en verhandelt onder meer de navolgende producten: Art. 13A, lid iaj° art. 13A, lid S Benelux Merkenwet en art. 36 EG- Johnnie Walker" Black Label Verdrag Johnnie WalkerR Red Label De merkhouder kan zich ertegen verzetten, dat etiketten met zijn Johnnie Walker11 Swing merk door een derde worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden White Horse" aangebracht dan wel vervangen, tenzij Old ParrR - komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merk-Logan'sR De Luxe Scotch Whisky; houder om zich te verzetten tegen de verhandeling van opnieuw geëtiket6 'Grant' produceert en verhandelt onder meer de navolgende teerde producten onder dit merk, tot kunstmatige afscherming van deproducten: markten van de Lidstaten zal bijdragen, GlenfiddichR Pure Malt Scotch Whisky Special Reserve - wordt aangetoond, dat de heretikettering de oorspronkelijke toestandWilliam Grant'sR Family Reserve Finest Scotch Whisky; van het product niet kan aantasten, en 7 De bovengenoemde producten zijn (luxe) alcoholhoudende - de presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product de reputatie vanproducten welke een grote reputatie genieten en in vrijwel alle landen van de wereld verkocht worden; het merk en die van de merkhouder niet kan schaden. Een beroep op het merkrecht om te verhinderen, dat een derde met het oog 8 Alle genoemde producten worden in flessen verkocht welke op verwijdering van identificatienummers etiketten voorzien van het flessen van etiketten zijn voorzien. Bedoeldeflessenworden in merk verwijdert en vervolgens opnieuw aanbrengt of vervangt, draagtdeze verpakking door Ballantine c.s. in het verkeer gebracht. niet bij tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lidstaten 9 Loendersloot houdt zich onder meer bezig met het in opdracht wanneer de identificatienummers zijn aangebracht in verband met eenvan derden verwijderen van voormelde codenummers. Aangewettelijke verplichting of met het oog op andere relevante en zien deze coderingen vaak zijn aangebracht op of onder de dooigemeenschapsrechtelijk legitieme doeleinden, zoals het terugroepen van de fabrikant aangebrachte labels kan dit niet zonder verwijdegebrekkige producten en de bestrijding van namaak. ring van die labels en/of vervanging daarvan. In 1990 heeft LoenDe middelen die degene die zich met de heretikettering bezighoudt, gedersloot vij ftig a zestig dozen (maal twaalfflessen)White Horse bruikt om deparallelhandel mogelijk temaken, mogen het specifieke voor-gerelabeled. Op 14 november 1990 hebben zich bij Loendersloot werp van het marktrecht zo min mogelijk aantasten.') gerelabelde goederen in de bedrijfsgebouwen bevonden. 3.3 Op deze producten, flessen en verpakkingen hebben de vorderingen betrekking. Zie de noot op blz. 272. Red.

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

De vorderingen van eiseressen richten zich tegen deze verwijdering van de coderingen en het al of niet in samenhang daarmee vervangen van de labels. Hun stelling komt er op neer dat reële dreiging aanwezig is dat Loendersloot de in het gevorderde verbod bedoelde handelingen zal gaan plegen, en dat hij, dat doende, inbreuk maakt op auteursrechten en/of merkrechten van eiseressen, alsmede dat hij zich daarmee zou schuldig maken aan onrechtmatig handelen jegens eiseressen. 3.4 Loendersloot heeft weliswaar een aantal betwistingen geuit ten aanzien van het verwijt dat hij gedragingen als in het verbod bedoeld in het verleden zou hebben gepleegd, maar dit twistpunt is van ondergeschikte betekenis. In het licht van de vaststaande, door Loendersloot zelf toegegeven feitelijke gedragingen, en zijn processuele houding blijkt genoegzaam van zijn voornemen c.q. zijn bereidheid tot het plegen van de door eiseressen bekritiseerde handelingen. Indien zou komen vast te staan dat deze handelingen onrechtmatig zijn, zijn de gevorderde verboden mitsdien gerechtvaardigd. Ter beoordeling staat thans of de handelingen, waarop het gevraagde verbod ziet, zowel op zichzelf als in onderling verband en samenhang bezien jegens eiseressen onrechtmatige handelingen opleveren. 3.5 Het verwijderen door Loendersloot van opflessenen/of verpakkingen voor flessen (bevattende de hierboven genoemde producten van eiseressen) aangebrachte identificatienummers. Onweersproken, en voor zover nodig gedragen door algemene bekendheid, staat vast dat de identificatienummers op de producten van eiseressen aan deze de mogelijkheid bieden om, in samenhang met een deugdelijk administratiesysteem 'recallacties' te plegen teneinde indien nodig producten uit de markt terug te nemen. Dit zonder gebruik te hoeven maken van de media, bij welk gebruik de goede naam van het product onnodige schade kan oplopen. De recall-mogelijkheid dient het algemene belang van de volksgezondheid, alsmede het belang van de producent tot beperking van mogelijke productaansprakelijkheid. Eerstgenoemd belang is behartigd door de richtl ijn van de Raad der Europese Gemeenschappen van 14 juni 19S9 (nRL 186/21 'betreffende de vermeldingen van merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren'). Genoemde richtlijn is bij besluiten van 10 december 1991, Staatsblad 1992, 14 en 15, welke bij besluit van 26 februari 1992 op 15 maart 1992 in werking is getreden, geïmplementeerd. Art. 2 van het besluit van 10 december 1991 bepaalt: 'Het is verboden eet- of drinkwaren te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften in dit besluit gesteld met betrekking tot hun aanduiding en tot het bezigen van voormelde in- of voorstellingen'. Art. 5 onder 2.2 schrijft het gebruik van identificatienummers voor. Loendersloot biedt zijn diensten tot het verwijderen van de coderingsnummers aan met betrekking tot producten die bestemd zijn om verder te worden verhandeld. Dit blijkt uit zijn eigen stellingname dat bij beoogt eiseressen te belemmeren bij het verhinderen van parallel-importen. Aldus is evident dat het aanbieden van deze diensten in ieder geval mede de legitieme belangen van eiseressen, verbonden aan hun identificatienummering aantast. 3.6 Loendersloot stelt dat desondanks onrechtmatigheid niet zou kleven aan dit handelen omdat het door eiseressen gehanteerde coderingssysteem door hen primair wordt gebruikt en is bedoeld ter verhindering van parallelhandel tussen de lidstaten. Deze praktijk van eiseressen zou, aldus Loendersloot, strijd

E I G E N D O M

2 5 9

opleveren met art. 85 lid 1 EEG-verdrag, en tevens zouden eiseressen misbruik maken van hun rechten indien zij zich verzetten tegen het verwijderen van identificatienummers en andere aanduidingen. Uit de toelichting bij het voorstel voor de richtlijn van de Commissie, hiervoor genoemd, blijkt niet met zoveel woorden of, en zo ja op welke wijze, men zich de mogelijkheid van misbruik van de identificatienummers, welke mogelijkheid op zich reëel is te achten, vanuit het Europeesrechtelijk perspectief heeft voorgesteld. Aan te nemen is echter dat de Commissie, die zich van de realiteit van deze mogelijkheid van misbruik ook bewust moet zijn geweest, weloverwogen de voorrang heeft gegeven aan het belang van de volksgezondheid. Daarbij past dan niet een aanname dat de gerechtelijke instanties in de lidstaten de bevoegdheid zouden hebben om, indien al vast zou staan dat de codering wordt gebruikt om EG-rechtelijk ongeoorloofde belemmeringen op te werpen in de tussenstaatse handel, toe te staan dat rechtssubjecten op de markt de coderingsnummers verwijderen en aldus het belang van de gezondheid van de consumenten op de markt potentieel schaden. Aangenomen dient te worden dat laatstbedoeld belang behoort te worden veiliggesteld, en dat het overigens aan de organen van de EG-staat om zich te keren, met de haar daartoe ten dienste staande middelen, tegen eventueel misbruik van de identificatienummers. 3.7 Ten processe is komen vast te staan dat de identificatienummers door eiseressen onder meer worden aangebracht op etiketten, danwei op deflessen,onder de etiketten. Het aanbod tot verwijderen van identificatienummers van Loendersloot impliceert daarom het aanbieden van het verwijderen van de op de flessen en/of verpakkingen aangebrachte woordmerken van eiseressen en het aanbrengen, na verwijdering van de identificatienummers op deflessenvan diezelfde etiketten, danwei het verwijderen van de etiketten en het nadien aanbrengen van nabootsingen van die etiketten. Hiertegen richten zich de gevorderde verboden sub 2,3,4 en 5. De door Loendersloot aangeboden diensten tot het verwijderen van de woordmerken en het nadien wederom aanbrengen van dezelfde etiketten of soortgelijke etiketten zijn aan te merken als evenzovele inbreuken op de door eiseressen gestelde merkrechten. Aangezien Loendersloot echter betwist dat eiseressen deze merkrechten bezitten zullen eiseressen worden toegelaten tot het leveren van bewijs, door overlegging van de daartoe benodigde bescheiden, van het bezit van deze merkrechten. 3.8 Ten aanzien van de onder 6,7 en 8 gevorderde verboden oordeelt de rechtbank zich nog onvoldoende voorgelicht door eiseressen omtrent de belangen van eiseressen daarbij. Met name rijst de vraag of het verbod tot het verwijderen van de identificatienummers eiseressen niet reeds voldoende tegemoetkomt in haar belang en welke zelfstandige belangen zich nog hechten aan het niet-verwijderen van de op de flessen aangebrachte naam van de importeur, en het aanbrengen van een naam van een importeur die geen officiële importeur is, dat wil zeggen geen contractuele relatie met eiseressen heeft, en welk belang zich hecht aan het woord 'pure', voorzover voorkomende opflessenen verpakkingen van eiseressen. Eiseressen zullen hiertoe in de gelegenheid worden gesteld door het nemen van een conclusie na tussenvonnis. 3.9 Aangezien de intellectuele eigendomsrechten van eiseressen thans nog niet vaststaan, en slechts het verbod tot het verwijderen van de identificatienummers kan worden gegeven

2 6 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

- waartoe de rechtbank gelet op het evidente belang van eiseressen reeds thans zal overgaan - kan het sub 9 gevorderde verbod tot exporteren ook slechts worden toegestaan voorzover het betreft flessen die van deze identificatienummers zijn ontdaan. Eiseressen hebben er rechtmatig belang bij te voorkomen dat flessen en/of verpakkingen onder hun merken in de genoemde landen in de handel komen, terwijl dezeflessenniet vatbaar zijn voor recall. Niet uit te sluiten is immers dat door het in het verkeer komen van dergelijke flessen en/of verpakkingen het vertrouwen van het publiek in eiseressen kan afnemen. 3.10 De rechtbank zal mitsdien de vorderingen voor een gedeelte reeds thans toewijzen, en voor het overige de oordeelsvorming opschorten totdat eiseressen enerzijds bewijs hebben geleverd van hun intellectuele eigendomsrechten, die zij stellen, en anderzijds nadere toelichting zal hebben gegeven op haar zelfstandige belangen bij de vorderingen sub 6, 7 en 8. 4 De beslissing De rechtbank verbiedt Loendersloot het verwijderen van opflessenen/of verpakkingen voor flessen, bevattende de onder 1 tot en met 6 in rechtsoverweging 3.2 genoemde producten aangebrachte identificatienummers, en verbiedt voorts het exporteren van de van hun identificatienummers ontdane producten van eiseressen naar afnemers in Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland, de Verenigde Staten en/of Japan, alles op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000.- (...) voor iedere overtreding van dit verbod. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. En alvorens verder te beslissen: draagt eiseressen op bewijs te leveren, voorshands middels schriftelijk bewijs, van de door hen gestelde merkrechten; enz. b Hof 's-Hertogenbosch, 28 maart 1994 (mrs. Ch.W. Mouton, J.H.C. Zwitser-Schouten, J.M.W.M. van den Elzen). 4.2 Ballantine c.s. vorderen in deze procedure thans nog- na de akte tot eisvermindering d.d. 12 november 1991 -, op straffe van verbeurte van een dwangsom, een aan Loendersloot op te leggen verbod tot: 1 het verwijderen van identificatienummers opflessenen/of verpakkingen voor flessen; 2 het verwijderen van woordmerken van flessen en/of verpakkingen voor flessen; 3 het aanbrengen van de sub 2 bedoelde woordmerken; 4 het verwijderen van de etiketten van respectievelijk White Horseflessenen Johnnie Walker Black Label flessen; 5 het aanbrengen van nabootsingen van de sub 4 bedoelde etiketten; 6 het verwijderen van de naam van de importeur; 7 het aanbrengen van de naam van een andere importeur dan de sub 6 bedoelde; 8 het verwijderen van het woord 'pure' vanflessenen/of verpakkingen; 9 het exporteren van de onder 1 t/m 8 bedoelde (behandelde) producten naar afnemers in Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland, de Verenigde Staten en/of Japan. 4.3 De Rechtbank heeft in het beroepen vonnis de vordering onder 1 toegewezen, en verder bepaald dat de van hun identificatienummer ontdane producten niet mogen worden geëxporteerd (deel vordering onder 9).

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

4.3.1 Ten aanzien van de gevraagde verboden sub 2 t/m 5 wil de Rechtbank nadere gegevens omtrent de door Ballantine c.s. gestelde merkrechten, en ten aanzien van de onder 6 t/m 8 gevorderde verboden acht de Rechtbank zich nog onvoldoende voorgelicht omtrent de belangen van Ballantine c.s. daarbij. In het principaal appèl voorts: 4.4 De eerste acht grieven en grief 15, die zich voor een gezamenlijke behandeling lenen, richten zich tegen het door de Rechtbank gegeven verbod om de identificatienummers op flessen en/of verpakkingen voor flessen te verwijderen en om de van hun identificatienummers ontdane producten vervolgens te exporteren. 4.4.1 Deze grieven zijn gegrond. 4.5 Ter motivering van het gegeven verbod heeft de Rechtbank zich in haar overwegingen beperkt - zonder die beperking in het dictum over te nemen- tot de zogenaamde richtlijnconforme identificatienummers (EG Richtlijn van de Raad 89/ 396/EEG d.d. 14 juni 19S9 betreffende de vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren), welke nummers per 15 maart 1992 in Nederland wettelijk verplicht zijn gesteld. 4.5.1 Opmerkenswaard daarbij is, dat de inleidende dagvaarding van 8 november 1990-dus van vóór 15 maart 1992-is, en dat de akte tot eisvermindering, waarin bovengenoemde negen verboden worden geformuleerd, is van 12 november 1991, dus ook van voor de datum waarop de EG-nummers in Nederland wettelijk verplicht werden. 4.6 Volgens het Gint-arrest (NJ 1962,244) is het verwijderen van identificatienummers op zichzelf niet onrechtmatig, behalve -voorzover althans hier van belang- wanneer die codenummers voldoen aan een wettelijk voorschrift. In casu betekent dit, dat het verwijderen van niet-richtlijnconforme nummers -waarvan niet aannemelijk is geworden dat deze thans nog een legitiem doel dienen, aangezien inmiddels de EGnummers al in de voor Ballantine c.s. belangrijke recallmogelijkheid voorzien - niet onrechtmatig is, en dat het verbod voor wat betreft de richtlijnconforme nummers pas met succes kan worden gevraagd met ingang van 15 maart 1992. 4.6.1 De door Ballantine c.s. ingestelde vordering sub 1 zou dus slechts beperkt toewijsbaar kunnen zijn, namelijk pas vanaf 15 maart 1992 en dan nog slechts voor de richtlijnconforme nummers. 4.6.2 Loendersloot betwist dat hij ooit richtlijnconforme coderingen heeft verwijderd (zie: memorie van grieven, pagina 32) en hij zegt dat evenmin in de toekomst te zullen gaan doen. Ballantine c.s. - die hun verbodsvordering op alle identificatienummers richten, ook voorzover die (volgens Loendersloot) dienen om lekken in de verkooporganisatie op te sporen en daarmee de parallelhandel tegen te gaan - bieden geen bewijs aan van hun stelling, dat Loendersloot (ook) richtlijnconforme coderingen verwijdert. Daarmee is niet komen vast te staan, dat Loendersloot zich hieraan schuldig heeft gemaakt, en dat Loendersloot zich in zoverre onrechtmatig jegens Ballantine c.s. gedraagt. 4.7 De volgende vraag is, of het verwijderen van de codenummers een inbreuk is op de merkrechten van Ballantine c.s., voorzover deze verwijdering gepaard gaat met de verwijdering van merken. 4.7.1 Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord.

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

4.7.2 In het Valeo-arrest (NJ 1993, 454) [BIE 1993, nr. 84, blz. 3 20. Red.} heeft het Beneiux-Gerechtshof uitgemaakt, dat merkverwijdering op zichzelf geen merkinbreuk oplevert. De twee merkenacties uit artikel 13A lid 1 BMW beschermen alleen tegen gebruik van het merk door een ander en niet tegen het nietgebruik van het merk. 4.8 Nu niet is komen vast te staan, dat Loendersloot ook richtlijnconforme identificatienummers verwijdert -volgens Loendersloot bevindt zich die codering veelal op de fles zelf, terwijl de in zijn visie 'antiparallelhandel'-codering zich op het etiket bevindt -,enhetverwijderen van andere codenummers niet, althans niet meer onrechtmatig is, en geen merkinbreuk oplevert (zie: Valeo-arrest), kan de conclusie geen andere zijn dan dat het door Ballantine c.s. onder 1 gevraagde verbod niet kan worden gegeven. 4.8.1 Het vonnis van de Rechtbank, waarin dit verbod wel is geformuleerd - zonder dat de Rechtbank daarbij enig onderscheid heeft gemaakt tussen wettelijk verplichte en andere codenummers -, dient dan ook voor wat betreft deze beslissing te worden vernietigd, en de vordering van Ballantine c.s. onder 1 moet worden afgewezen. 4.9 De negende tot en met de veertiende grief richten zich tegen het door de Rechtbank in r.o. 3.7 van het bestreden vonnis gegeven oordeel, dat de door Loendersloot aangeboden diensten tot het verwijderen van woordmerken en het nadien wederom aanbrengen van (naar het Hof begrijpt:) die woordmerken zijn aan te merken als evenzovele inbreuken op de door Ballantine c.s. gestelde merkrechten. 4.9.1. Deze grieven falen. 4.9.2. Niet het verwijderen sec (zie: het Valeo-arrest), maar wel het verwijderen en vervolgens opnieuw aanbrengen van dezelfde of soortgelijke merken is een gebruik van die merken als bedoeld in artikel 13A lid 1 sub 1 van de BMW. Loendersloot, die niet ontkent dat hij tegen betaling opslaat, zorgt voor decodering.douaneformaliteiten behandelt, bestellingen uitvoert et cetera, moet als gebruiker in de zin van dit artikel worden beschouwd. 4.9.3 Noch in de tekst van bedoelde bepaling noch in de jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof is een aanwijzing te vinden dat aan een inbreukmakend gebruik als bedoeld in artikel ïjAlid 1 sub 1 BMW de eis moet worden gesteld dat het merk in de Benelux in de openbaarheid treedt of waarneembaar is. Dat de handelingen van Loendersloot, naar hijzelf in de toelichting op zijn elfde grief stelt, in het Beneluxgebied nooit voor het publiek waarneembaar zijn, doet aan het karakter van zijn gebruik, dat als inbreukmakend in de zin van artikel 13A BMW moet worden gekwalificeerd, derhalve niet af. 4.9.4 Met wijziging van het merk zelf heeft het derde lid van artikel 13A BMW, waarop Loendersloot zich in zijn twaalfde grief beroept, niets uitstaande. Als het gewijzigde merk overeenstemt met het echte, is er gebruik in de zin van artikel 13A lid 1 en dus inbreuk. Omdat de waar niet door de merkhouder of zijn licentiehouder onder dat gewijzigd merk in het verkeer is gebracht, geldt in zo'n geval artikel 13A lid 3 niet.

E I G E N D O M

2 6 1

60. Red.] niet in de weg, aangezien de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de zogenaamde kern van de nationale merkrechten intact heeft gelaten, mits die kern maar niet wordt aangewend om daarmee een marktverdeling tot stand te brengen ofte handhaven. 4.10.2 Artikel 36, dat volgens het Europese Hof een uitzondering bevat op een van de grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt (het vrije verkeer van goederen), is toepasselijk indien de door dit artikel toegelaten inbreuk op het vrije verkeer van goederen een rechtvaardiging vindt in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van het industriële eigendomsrecht zijn. 4.10.3 Voorliet merkrecht geldt, dat het aan de merkgerechtigde toegekende recht om op te komen tegen ieder gebruik dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen, tot het specifieke voorwerp van het merkrecht behoort. De bevoegdheid die een merkrechthebbende krachtens zijn nationale recht heeft om te verhinderen dat een derde zijn merk verwijdert en opnieuw aanbrengt, moet derhalve tot het specifieke voorwerp van het merkrecht worden gerekend en ligt dus in de lijn van artikel 36, eerste volzin, van het EEG-Verdrag. 4.10.4 Nu niet is gesteld - Loendersloot doet dat wel voor de coderingen, maar niet voor de merken zelf- noch is gebleken, dat Ballantine c.s. in casu die bevoegdheid uitoefenen op een wijze, die tot een kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten van de EEG leidt - artikel 36, tweede volzin - zijn de door hen gevraagde verboden niet in strijd met de artikelen 30 tot en met 36 van het EEG-Verdrag. 4.11 De bewijsopdracht aan Ballantine c.s., die inhoudt dat zij bewijs dienen bij te brengen van de door hen gestelde merkrechten, is derhalve - anders dan Loendersloot in de toelichting op zijn veertiende grief heeft aangevoerd - geenszins prematuur, en is door de Rechtbank terecht gegeven. 4.12 De slotsom uit het voorgaande is, dat het beroepen vonnis van de Rechtbank, voorzover dat een verbod behelst tot het verwijderen van identificatienummers en tot het exporteren van de van die nummers ontdane producten, moet worden vernietigd. Voorzover het vonnis een bewijsopdracht inhoudt met betrekking tot de gestelde merkrechten, dient het te worden bekrachtigd. Het Hof zal de zaak naar de Rechtbank terugwijzen ter verdere beoordeling en beslissing. In her incidenteel appel voorts:

In het principaal en incidenteel appel voorts: 4.14 Aangezien Loendersloot en Ballantine c.s. ieder deels in het gelijk zijn gesteld - Loendersloot voor wat betreft de door de Rechtbank geformuleerde verboden en het incidenteel appèl en Ballantine c.s. voor wat betreft de relevantie van het bewijs van hun merkrechten -, zal het Hof de kosten van dit hoger beroep compenseren, zodanig dat iedere partij de eigen kosten draagt. 5 De beslissing

4.10 Terecht heeft de Rechtbank derhalve beslist, dat het verwijderen en opnieuw aanbrengen van merken merkinbreuk oplevert. 4.10.1 De artikelen 30 tot en met 36 van het EEG-Verdrag, waarop Loendersloot in zijn dertiende grief wijst, staan aan de gevraagde verboden, gelet onder andere op het Centrafarm/ Hoffmann La Roche-arrest (NJ 1979,336) [BIE 1979, nr. 10, blz.

Het Hof: Op het principaal appel: Vernietigt het tussen partijen op 21 juli 1992 door de Rechtbank te Breda gewezen vonnis waarvan beroep, voor wat betreft het daarbij aan Loendersloot gegeven verbod tot het verwijderen van op flessen en/of verpakkingen voor flessen, bevattende

2 6 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

de onder ï tot en met 6 in rechtsoverweging 3.2 genoemde producten aangebrachte identificatienummers, en het exporteren van de van hun identificatienummers ontdane producten naar afnemers in Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland, de Verenigde Staten en/of Japen, alles op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000,- (...) voor iedere overtreding van dit verbod, en in zoverre opnieuw rechtdoende: Wijst de vordering van Ballantine c.s. tot een verbod tot het verwijderen door Loendersloot van op flessen en/of verpakkingen voor flessen aangebrachte identificatienummers en tot het exporteren van de van hun identificatienummers ontdane producten af. Bekrachtigt het vonnis van 21 juli 1992 voor het overige. Op het incidenteel appèl: Verwerpt het incidenteel beroep. Op het principaal en incidenteel appèl voorts: Verwijst de zaak ter verdere beoordeling en beslissing naar de Rechtbank te Breda. Compenseert de proceskosten van dit hoger beroep zo, dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz. c Conclusie Advocaat-Generaal mr. T. Koopmans. 1 Dit geding betreft de rechtmatigheid van een aantal praktijken met betrekking tot het 'om-etiketteren' van whiskyflessen. George Ballantine & Son Ltd. en veertien andere producenten van Schotse whisky vragen een aantal verboden tegen een in Roosendaal gevestigde ondernemer, Loendersloot, thans eiser in het principale cassatieberoep en incidenteel verweerder. In cassatie staat o.a. de toepasselijkheid van de Benelux Merkenwet ter discussie, met name van art. 13A van die wet. De producenten hebben aanvankelijk ook een auteursrechtelijke grondslag voor hun verbodsacties ingeroepen, maar deze is in de loop van het geding onder de tafel geraakt. Nu het om Schotse whisky gaat lijkt de spelling 'whiskey', die ook in de stukken te vinden is, mij onjuist. Er moet veronderstellenderwijs van worden uitgegaan dat Loendersloot de handelingen verricht waarvan Ballantine c.s. hem betichten. Loendersloot heeft zich nl. tegen de verbodsacties verweerd met de stelling dat in de gewraakte handelingen, indien al verricht, niets onrechtmatigs schuilt. Dat is de stelling die door rb. en hof is onderzocht. Feitelijke vaststellingen met betrekking tot de gedragingen van Loendersloot ontbreken daarom vrijwel geheel: maar de natuur is sterker dan de leer, ook voor de rechter, zodat soms onverwachts een feitelijke vaststelling opduikt. Het hof somt de gevraagde verboden op in r.o. 4.2. Het gaat om een verbod tot: - het verwijderen van identificatienummers op flessen en verpakkingen voor flessen; - het verwijderen van woordmerken van flessen en verpakkingen voor flessen; - het aanbrengen van dusdanige woordmerken; - het verwijderen van etiketten vanflessenvan een tweetal merken (White Horse en Johnnie Walker Black Label); - het aanbrengen van nabootsingen van deze etiketten; - het verwijderen van de naam van de importeur; - het aanbrengen van de naam van een andere importeur; - het verwijderen van het woord 'pure' van flessen en verpakkingen (zoals in 'pure malt'); - het exporteren van de produkten ten aanzien waarvan deze handelingen hebben plaatsgegrepen naar afnemers in zes landen, waarvan twee buiten de EU (de V.S. en Japan).

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

3 Ik bespreek eerst de kwestie van de identificatienummers, die tot een afzonderlijk debat aanleiding heeft gegeven. Het incidentele middel heeft op dit onderwerp bettekking (althans de onderdelen genummerd 1-6 en II). Bij inl. dagv. werd gesteld dat Loendersloot, door de oorspronkelijke etiketten van de flessen te verwijderen, ook de op of onder deze etiketten vermelde identificatienummers verwijderde, en dat hij bovendien identificatienummers verwijderde die elders op de flessen of de dozen waren aangebracht. Bij concl. v. antw. werd aangevoerd dat er veelal meer dan één codenummer was, en dat niet duidelijk was wat Ballantine c.s. beoogden. Hoofdverweer was dat de nummering door de producenten wordt gebruikt om lekken in hun distributiesysteem op te sporen en aldus de parallelhandel te bestrijden; maar, aldus Loendersloot, er schuilt niets ongeoorloofds in parallelhandel, zodat uitschakeling van het coderingssysteem niet onrechtmatig kan zijn jegens de producenten. Bij pleidooi voor de rb. heeft Loendersloot gegevens overgelegd over de samenstelling van codenummers; daarbij ging het steeds om één soort codenummer. Ballantine c.s. gaven bij die gelegenheid te kennen waar de identificatie-nummers voor dienen, te weten product recall, voldoening aan de EG-richtlijn van 1989 over de identificatie van levensmiddelen, beperking van de produktaansprakelijkheid, bescherming van goodwill en opsporing van counterfeit (daar moet namaak mee bedoeld zijn). De rb. ging er van uit dat Loendersloot in opdracht van derden de codenummers verwijdert (r.o. 3.2 onder 9). Zij oordeelde (in r.o. 3.5) dat identificatienummers nodig zijn voor recall-acties en voor beperking van produktaansprakelijkheid, en dat zij ook het algemene belang van de volksgezondheid dienen. In verband met dit laatste zou de EG-richtlijn van 1989 zijn uitgevaardigd, welke in Nederland is geïmplementeerd door middel van besluiten die het gebruik van identificatienummers voorschrijven voor eet- en drinkwaren. De rb. achtte de verwijdering van de nummers dan ook onrechtmatig jegens de producenten. 4 In appèl stelt Loendersloot dat er 'allerhande coderingen' op de flessen te vinden zijn. Hij herhaalt verschillende malen dat zich op de produkten van Ballantine c.s. meerdere codenummers bevinden (mem. v. gr. nrs. 54, 69, 92,103). Die nummers zijn, aldus Loendersloot, niet aanduidingen in de zin van de richtlijn. Zulk een aanduiding zou nl. voorafgegaan moeten worden door de letter 'L', terwijl zij voorts duidelijk zichtbaar moet zijn, m.a.w. niet verstopt onder het etiket. Wat achter het etiket zit, zou trouwens ook niet kunnen dienen voor recall. De vordering van de whisky-producenten zou daarom alleen maar betrekking kunnen hebben op verwijdering van niet wettelijk voorgeschreven identificatienummers. In hun antwoord houden Ballantine c.s. vol dat de uitdrukkingen codenummers, identificatienummers en 'batch-nummers' synoniem zijn. Zij spreken verder van identificatienummers, en zij betwisten dat Loendersloot de wettelijk voorgeschreven identificatienummers niet zou verwijderen. Bij pleidooi in appèl worden deze stellingen, voor zover uit de overgelegde pleitnota's blijkt, nog wat aangedikt. Loendersloot verwijt de producenten dat zij niet meedelen 'over welke codenummers we praten'; hij stelt voorts dat hij niet de wettelijk voorgeschreven codering verwijdert en acht het een 'smoes' dat de extra-codering voor recall zou dienen. Ballantine c.s. beweren dat counterfeit ontdekt wordt doordat een niet door de producent gebruikt nummer is aangebracht. Indien Loendersloot nu beweert, aldus Ballantine c.s., dat hij niet de wettelijk voorgeschreven identificatienummers verwijdert, 'dan is dat een leugen'.

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

5 Het hof gaat niet na welke nummers er nu precies op de whiskyfiessen van Ballantine c.s. te vinden zijn. Het interpreteert het vs. van de rb. en de stellingen van partijen. Het hof stelt eerst vast dat de rb. zich in haar redenering, maar niet in haar dictum, beperkt heeft tot de richtlij nconforme identificatienummers, zoals deze sinds 15 mrt. 1992 in Nederland verplicht zijn (r.o. 4.5). Vervolgens leidt het hof uit de jurisprudentie van de Hoge Raad (het Gint-arrest van 1961) af dat verwijdering van identificatienummers op zichzelf niet onrechtmatig is, behalve wanneer die nummers voldoen aan een wettelijk voorschrift. De vordering van Ballantine c.s. zou daarom slechts toewijsbaar kunnen zijn voor de richtlijnconforme nummers, en wel pas van 15 mrt. 1992 af (dag van inwerkingtreding van het Nederlandse uitvoeringsbesluit). Zie r.o. 4.6.1. De EG-nummers zouden bovendien thans voorzien in de voor Ballantine c.s. belangrijke recall-mogelijkheid. Loendersloot betwist echter, aldus het hof, dat hij ooit richtlijnconforme nummers verwijdert, en Ballantine c.s. hebben geen bewijs aangeboden van het tegendeel. Daarom zou niet zijn komen vast te staan dat Loendersloot zich in dit opzicht onrechtmatig tegenover de producenten zou hebben gedragen (r.o. 4.6.2). Nu het verwijderen van codenummers ook niet kan worden verboden op grond van de merkrechten van de producenten, omdat merkverwijdering op zichzelf geen merkinbreuk oplevert (r.o. 4.7.2), is de verbodsactie van Ballantine c.s., voor zover de identificatienummers betreffend, niet toewijsbaar. 6 Voor de bespreking van het incidentele middel is het van belang eerst na te gaan hoe de vork in de steel zit ten aanzien van de EG-richtlijn inzake identificatienummers en van de ten uitvoerlegging daarvan in de Nederlandse wetgeving. Richtlijn 89/396 van de Raad, van 14 juni 1989, betreffende de vermeldingen of merk-tekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren (Pb. 19S9, L 186) bepaalt dat een levensmiddel alleen in de handel mag worden gebracht indien het voorzien is van een aanduiding die het mogelijk maakt de partij waartoe het levensmiddel behoort te identificeren. Art. 3 van de richtlijn bepaalt dat de producent of fabrikant als regel degene is die de aanduiding aanbrengt; de aanduiding wordt voorafgegaan door de letter 'L', behalve wanneer zij duidelijk van de overige aanduidingen op het etiket te onderscheiden is. Tenuitvoerlegging van de richtlijn dient uiterlijk te zijn geschied op 20 juni 1991 (art. 7). In Nederland is de tenuitvoerlegging geschied door wijziging van het Algemeen Aanduidingenbesluit Warenwet (S&J 99-Ia, 24e dr. 1993, p. 273 e.v.); zie art. 3, lid 3 onder e, art. 36 en art. 12. Die wijziging is aangebracht bij KB van 10 dec. 1991 Stb. 1992, 15, inwerkinggetreden op 15 mrt. 1992; dat besluit strekte tot uitvoering van een drietal EG-richtlijnen (zie Nota van toelichting, eodern p. 296-297). Het Algemeen Aanduidingenbesluit zal in de toekomst worden vervangen door het - eveneens op de Warenwet steunende- Etiketteringsbesluit 1991 (eodern p. 935 e.v.); art. 5, lid I onderft,en art. 22 daarvan hebben betrekking op de door de richtlijn gevorderde aanduiding. Art. 22 Etiketteringsbesluitbepaalt, evenals art. 12 Algemeen Aanduidingenbesluit, dat de aanduiding ter identificatie van de produktiepartij door de fabrikant mag worden aangebracht in een herleidbare code. Uit de Nota van toelichting op het Etiketteringsbesluit blijkt voorts dat de verplichting tot partijidentificatie reeds van november 1983 af in Nederland gold, d.w.z. ruim voor de totstandkoming van de richtlijn (eodcm p. 967). Uit die toelichting blijkt voorts dat de verplichting om de letter 'L' te doen voorafgaan aan de produktiepartijvermelding in de Nederlandse voorschriften niet is overgeno-

E I G E N D O M

men (eodern p. 987). De formulering van de richtlijn legt de verplichting die letter te gebruiken alleen maar op als de code niet duidelijk van andere vermeldingen is te onderscheiden, aldus de toelichting, en de ervaring in Nederland in de afgelopen jaren heeft geleerd dat van verwarring hierover nooit sprake is geweest. 7 Uit het gegeven overzicht met betrekking tot de Nederlandse voorschriften volgt dat producenten van dranken reeds sinds 1983 verplicht waren tot het aanbrengen van identificatienummers. Onderdeel 4 van het incidentele middel, dat het hof verwijt die verplichting pas sinds 15 maart 1992 te hebben aangenomen, treft daarom doel. De onderdelen 1, 2 en 5 betreffen het verschil tussen richtlijnconforme en andere identificatienummers. Onderdeel 1 valt de interpretatie aan die het hof aan het vs. van de rb. geeft, en zulks terecht; die interpretatie is onjuist en onbegrijpelijk. De rb. heeft niet alleen haar dictum maar ook haar redenering geenszins beperkt tot richtlijnconforme nummers. Zij spreekt in het algemeen van identificatienummers ('de identificatienummers op de produkten van eiseressen', aldus r.o. 3.5 al. 2) en noemt het door de richtlijn beschermde volksgezondheidsbelang als één van de belangen die door de nummering worden gediend. Daarnaast noemt de rb. de mogelijkheid om, in samenhang met een deugdelijke administratie, recall-acties te plegen teneinde zo nodig produkten uit de markt te nemen, alsmede het belang van de producent tot beperking van mogelijke produktaansprakelijkheid. In verband hiermee slaagt eveneens onderdeel 5, dat het hof verwijt in het geheel niet te zijn ingegaan op de motieven die de producenten hebben gehad om tot nummering over te gaan, zoals recall, goodwill, counterfeit. Over dit laatste motief, dat in de cassatiestukken opnieuw wordt uitgewerkt, zwijgt het hof geheel. Uit het voorgaande volgt tevens dat het onderscheid dat het hof maakt tussen richtlijnconforme en andere nummeringen zonder nadere motivering onbegrijpelijk is. Het hof gaat niet over tot enigerlei feitelijke vaststelling ten aanzien van de bij whiskyflessen gebruikelijke nummering, maar volgt zonder meer de stellingen van Loendersloot over een onderscheid tussen twee soorten nummering, hoewel dat onderscheid door Ballantine c.s. was betwist. Bovendien is het de fabrikant zelf die, in het stelsel van de richtlijn en de Warenwetbesluiten, de code bepaalt, zodat Loendersloot zonder bijzondere kennis van de door de whiskyproducenten gevolgde coderingssystemen, waarover niets is vastgesteld, moeilijk kon weten welke nummers wel en welke niet richtlijnconform waren. Dat zou anders kunnen zijn indien de door de richtlijn voorgeschreven nummers altijd voorafgegaan zouden worden door de letter 'L', en de eventuele andere nummers niet, maar in het voorgaande bleek reeds dat zulks niet het geval is. Misschien kan op andere wijze komen vast te staan wat het 'richtlijnconforme' nummer is (er mag daarover tenslotte geen 'verwarring' bestaan), maar op dat puntheeft het hof niets vastgesteld. Ook onderdeel 2 slaagt daarom. 8 Onderdeel II van het incidentele middel acht terecht de vaststelling van het hof onbegrijpelijk dat Loendersloot niet de richtlijnconforme nummers zou verwijderen. Toen Loendersloot dit stelde hebben Ballantine c.s. het weersproken; zij hadden van de aanvang af volgehouden dat Loendersloot alle nummers verwijderde. En toen Loendersloot zijn stelling herhaalde kwalificeerden Ballantine c.s. dat als 'leugen'. Onder deze omstandigheden die stelling niettemin als juist accepteren, op de enkele grond dat Ballantine c.s. op dit specifieke punt geen tegenbewijs hebben aangeboden, lijkt mij onverdedigbaar. Bal-

2 6 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

lantine c.s. hebben een algemeen bewijsaanbod gedaan (zie o.a. inl. dagv. no. 38); wanneer in zo'n geval één precieze stelling van de wederpartij (te midden van vele) als leugen, als verzinsel, of simpelweg als onwaar wordt aangemerkt, kan de appèlrechter zich niet aan nader onderzoek onttrekken op de enkele grond dat op dit punt een specifiek bewijsaanbod ontbreekt. Verg. ook HRiosept. 1993, NJ 1994, 272; HR 24 juni 1994, NJ 1994, 593. Er is, behalve deze procesrechtelijke gedachtengang, ook een materiële redenering mogelijk, die hiervoor reeds ter sprake kwam; zonder bijzondere kennis van de coderingssystemen van de vijftien whisky producenten kon Loendersloot waarschijnlijk niet vaststellen wat richtlijn-conform was en wat niet. Door het slagen van de onderdelen 1-2, 4-5 en II komt onderdeel 6 niet meer aan de orde. 9 Onderdeel 3 van het incidentele middel betoogt dat het hof het Gint-arrest van de Hoge Raad verkeerd heeft begrepen. Het verwijderen van nummers zou volgens dat arrest onrechtmatig zij n ook al zou de nummering zij n aangebracht zonder dat zulks vereist was door een wettelijk voorschrift. Uit het genoemde arrest, HR23 juni 1961, NJ 1962, 244, volgt niet meer dan dat verwijdering van een door de fabrikant aangebracht kenmerk (niet door een merkrecht beschermd) op zichzelf niet onrechtmatig is, maar dat zulks afhangt van het doel waartoe het kenmerk door de fabrikant is aangebracht. Het voorkomen van parallelhandel kan daarbij niet gezien worden als een doel van voldoende gewicht om te dezen aanzien in aanmerking te worden genomen. Zie daaromtrent ook HR 13 jan. 1961, NJ 1962,245, KIM/Sieverding. I.c. heeft het hof kennelijk geoordeeld dat het voldoen aan een wettelijk voorschrift een doel is van voldoende betekenis om verwijdering van het kenmerk onrechtmatig te doen zijn. Daar lijkt mij op zichzelf weinig op af te dingen. Zie ook Hof Amsterdam 22 febr. 1983, NJ 1984, 117, Nina Ricci. Wat het hof nalaat - maar dat kwam bij de bespreking van onderdeel 5 al aan de orde - is om na te gaan of ook andere motieven dan het voldoen aan een wettelijk voorschrift en het voorkomen van parallelhandel aanwezig konden zijn om de producenten tot het aanbrengen van nummering te bewegen. Hoewel onderdeel 3 derhalve ten onrechte is voorgesteld slaagt het incidentele beroep. Op onderdeel III kom ik terug bij de bespreking van de merkenrechtelijke aspecten. 10 Het principale middel betreft allereerst de vraag of het verwijderen en opnieuw aanbrengen van etiketten wel 'gebruik' van een merk is in de zin van art. 13A, lid 1 onder 1, BMW. Onder deel 1 bevat een algemene klacht, die nader wordt uitgewerkt in de onderdelen 2-3. Onderdeel 3 is ingetrokken (zie schrift, toel. no. 43), omdat de daarin vervatte klacht intussen achterhaald is doorBenGH 13 juni 1994, NJ 1994, 666, Champion [BIE 1995, nr. 65, blz. 266, nt. v.N.H. Red.]. Onderdeel 4 betreft de toepassing van de uitputtingsregel van art. 13A, lid 3, BMW. De onderdelen 5 en 6 betogen dat het hof aandacht had dienen te besteden aan art. 36 EG-verdrag, en met name aan de uitlegging die het Hof van Justitie gegeven heeft aan de uitdrukking 'beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn ... uit hoofde van de bescherming van de industriële of commerciële eigendom'. Die rechtvaardiging is volgens het Hof van Justitie immers slechts aanwezig indien de bescherming betrekking heeft op het 'specifieke voorwerp' van het uitsluitend recht, of indien dat recht zonder die bescherming in zijn 'wezenlijke functie' zou worden aangetast.

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

Tenslotte stelt onderdeel 7 nog de verhouding aan de orde tussen het merkrecht en de codering door middel van nummers. Bij de behandeling van dit onderdeel sta ik tevens kort stil bij onderdeel III van het incidentele middel. 11 Wat het gebruik van het merk betreft oordeelt het hof dat niet 'het verwijderen sec', maar wel het verwijderen en vervolgens opnieuw aanbrengen van dezelfde of soortgelijke merken een gebruik van die merken oplevert als bedoeld in art. 13A, lid 1 onder 1, BMW; het hof verwijst daarbij naar het Valeo-arrest van het Benelux Gerechtshof (r.o. 4.9.2). Loendersloot moet, aldus het hof, als gebruiker in de zin van dit artikel worden beschouwd, nu hij tegen betaling de waren opslaat, zorgt voor decodering, douaneformaliteiten behandelt, bestellingen uitvoert etc. Daarom zou de rb. terecht hebben beslist dat het verwijderen en opnieuw aanbrengen van merken als merkinbreuk is aan te merken (r.o. 4.10). In het genoemde Valeo-arrest, BenGH 6 nov. 1992 NJ 1993 no. 454 [BIE 1993, nr. 84, blz. 321. Red.], ging het om een situatie waarin de produkten waren gereconditioneerd maar hetzelfde merk werd gebruikt. Dat is het spiegelbeeld van de situatie in het onderhavige geval; hier is immers met de waren niets gebeurd (de whisky blijft in deflesen veroudert rustig verder), maar het merkteken wordt als het ware gereconditioneerd. Zie echter ook, voor ruimere beschouwingen, concl. AG mr Mok bij het arrest. 12 De vraag of het hof zich terecht op het Valeo-arrest beroept kan in het midden blijven, nu het reeds genoemde arrest in de zaak-Champion uitdrukkelijk heeft beslist dat het aanbrengen van een merk door een ander dan de merkhouder op waren waarvoor dit merk is ingeschreven, of op soortgelijke waren, gebruik van het merk oplevert in de zin van art. 13A-1. Dit is zelfs het geval, aldus het Benehixhof, wanneer de aldus gemerkte waren bestemd zijn voor export buiten het Beneluxgebied. Zie ook concl. AG mr Janssens de Bisthoven. Het Beneiuxhof overweegt daarbij uitdrukkelijk dat deze interpretatie, hoewel voortvloeiend uit het stelsel van de BMW, mede anticipeert op de aanpassing van de Eenvormige Wet aan de EGmerkenrichtlijn (r.o. 13-15 van het arrest). Verg. daarbij art. 5, lid 3 onder a en c, en art. 10 van de richtlijn (S&J 47, aanv. 1992 p. 506 e.v.), alsmede de gewijzigde tekst van art. 5 en art. 13A BMW volgens het - nog niet in werking getreden - wijzigingsprotocol, Trb. 1993 no. 12. Verkade wijst er in zijn noot(NJ 1994 p. 3190 e.v) op dat het zien van het louter aanbrengen van het teken als merkgebruik de mogelijkheden tot inbreukbestrijding bij counterfeit vergroot. Daar staan z.i. echter andere belangen tegenover die hij in conclusie en arrest niet heeft kunnen terugvinden. Hoe dit ook zij, het lot van de onderdelen 1-3 (niet alleen dat van onderdeel 3) is met het Champion-arrest bezegeld. 13 Onderdeel 4 van het principale middel komt op tegen r.o. 4.9.4, waarin het hof het beroep van Loendersloot op de uitputtingsregel van art. 13A. lid 3, BMW verwerpt. Die regel heeft, aldus het hof, met wijziging van het merk zelf'niets uitstaande'. Het produkt is immers onder het gewijzigde merk niet in het verkeer gebracht door de merkhouder of zijn licentiehouder, zoals door de uitputtingsregel wordt verlangd. Dit oordeel van het hof lijkt mij juist. Het vindt ook steun in de literatuur. Zie Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht (Zwolle 1992) no. 1260, bijna letterlijk herhaald r.o. 4.9.4 van het hof, en no. 1261; verg. ook Dorhout Mees-Van Nieuwenhoven Helbach, Nederlands handels- en faillissementsrecht, II, Industriële eigendom en mededingingsrecht (8e dr. 19S9) no. 963; Braun, Précisdesmarquesdeproduitsetdeservice(2edr. 1987)110. 293.

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

14 Iets lastiger te beantwoorden is de vraag, opgeworpen door de onderdelen 5-6, of geen rekening moet worden gehouden met de omstandigheid dat de toestand van de waren niet verandert. Er is jurisprudentie van het Hof van Justitie EG in de zin dat het ompakken van produkten (geneesmiddelen), ter verhandeling in een andere lidstaat, met behoud van het merk van de fabrikant, geoorloofd moet worden geacht op grond van de vrijheid van goederenverkeer binnen de Gemeenschap, als neergelegd in art. 30 en 36 EG-verdrag. Zie zaak 102/77, Hofmann La Roche c. Centrafarm, Jur. 1978 p. 1139 (ook NJ 1979 no. 336 [en BIE 1979, nr. 10, blz. 60, Red.}); zaak 3/78. Centrafarm c. American Home Products, Jur. 1978 p. 1823 (ook NJ 1979 no. 337) [en BIE 1979> nr. 14, blz. 105. Red.]; zaak 1/81. Pfizer c. EurimPharm, Jur. 1981 p. 2913 (ookNJ 1983 no. 42 [en BIE 1982, nr. 67, blz. 204, Red.]). Daarbij ging het evenwel om gevallen waarin niet alleen de toestand van de waren onveranderd bleef, maar waarin ook de oorspronkelijke merktekens behouden waren; wat geschiedde was dat de buitenverpakking (dozen bv.) veranderd werd en dat de merktekens op de binnenverpakking (bv. tubes) zichtbaar bleven of zichtbaar werden gemaakt. Er werd in die gevallen dus in het geheel niet gereconditioneerd wat produkt of merkteken betreft, zodat de band produkt-merktekenfabrikant behouden bleef. Het merkteken kon zijn functie, het onderscheiden van de waren van een onderneming, onveranderd blijven vervullen. Wanneer evenwel, zoals i.c, tevens aan het merkteken zelf wordt gemorreld, bv. door het gebruik van nagebootste etiketten en het veranderen van woorden op het etiket, is dit niet meer het geval; de band produkt-merkteken-fabrikant wordt dan door derden onderbroken en op andere wijze hersteld. Het hof oordeelt terecht aldus in r.o. 4.10.3. Hieruit volgt m.i. het falen van de onderdelen 5 en 6. Er is, in de uitvoerige jurisprudentie van het Hof van Justitie over de verhouding tussen de rechten van intellectuele eigendom en de vrijheid van goederenverkeer, geen enkele uitspraak te vinden waarin het veranderen van merktekens geoorloofd is geacht. Integendeel, in Pfizer wordt uitdrukkelijk vooropgesteld dat in het berechte geval de merktekens bleven zoals zij door de fabrikant waren aangebracht (r.o. 4 en 10). Dan, aldus het Hof van Justitie, is er geen risico dat de consument met betrekking tot de herkomst van de waren in verwarring wordt gebracht. En in American Home Products verzekert het Hof van Justitie dat het waarborgen van de herkomst meebrengt 'dat alleen de merkgerechtigde door aanbrenging van het merk het produkt mag identificeren' (r.o. 13); dat behoort, aldus het college, tot de wezenlijke functie van het merk. Zie ook Gielen-Wichers Hoeth no. 1016-101S.

De Europeesrechtelijke argumenten van het principale middel houden daarom geen steek. 16 De verhouding tussen het merkrecht en de nummering wordt aan de orde gesteld in onderdeel 7 van het principale en onderdeel III van het incidentele middel. In het principale beroep wordt aangevoerd dat het merkrecht niet codering in zich sluit, althans niet voor zover die codering niet wettelijk is voorgeschreven en slechts dient tot het tegengaan van de parallelhandel. Deze op zichzelf plausibele stelling mist feitelijke grondslag: er blijkt niet dat het hof van een andere gedachtengang is uitgegaan (ook niet in r.o. 4.10.4, die door het middel wordt aangehaald). Het incidentele middel verwijt het hof juist te hebben nagelaten om het verwijderen van codenummers als merkinbreuk aan te merken. Nu niet is gesteld of gebleken dat de verwijderde nummers deel uitmaken van de merken van Ballantine c.s. zo-

E I G E N D O M

2 6 5

als deze zijn gedeponeerd, lijkt dit verwijt mij onjuist. De nummering zal op haar eigen merites beoordeeld moeten worden, los van het merkrecht. Zie hiervoor no. 7-8. 17 Nu het incidentele beroep slaagt zal verwijzing moeten volgen. Aangezien het hof een tussen vs. van de Bredase rb. gedeeltelijk heeft bekrachtigd, lijkt het mij aangewezen de zaak naar hetzelfde hof terug te verwijzen. Ter wille van de curiositeit vermeld ik nog dat de raadsman van Ballantine c.s., mr Hoyng, optredend in zijn rol van hoogleraar, de hoofdproblemen uit deze zaak heeft weten neer te leggen in een rechtsvraag in Ars Aequi, en de antwoorden van de studenten beoordeeld heeft aan de hand van de stellingen die hij in de onderhavige procedure heeft verdedigd. Zie AA 43 (1994) p. 252 en 44 (1995) p. 70. 18 Ik concludeer derhalve: - in het principale beroep tot verwerping; - in het incidentele beroep tot vernietiging van het arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 28 maart 1994, met terugwijzing van de zaak naar datzelfde gerechtshof. d Hoge Raad, 3 november 1995 (Mrs. W.Snijders, E. Korthals Altes, W.H. Heemskerk, J.H. Nieuwenhuis, G. Swens-Donner en A.-G. T. Koopmans). 1 Het geding in feitelijke instanties Verweersters in cassatie - verder te noemen: Ballantine c.s. hebben bij exploit van 8 november 1990 onder meer eiser tot cassatie - verder te noemen: Loendersloot - gedagvaard voor de Rechtbank te Breda en na vermindering van eis bij akte d.d. 12 november 1991 gevorderd bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor zover de Wet dat toestaat te verbieden iedere handeling, hierna omschreven onder 1 tot en met 9, door Loendersloot, op straffe van een dwangsom van ƒ 5000,- voor iedere overtreding van dit verbod: 1 het verwijderen van op flessen en/of verpakkingen voor flessen aangebrachte identificatienummers; en/of 2 het verwijderen van de op de onder 1 bedoelde flessen en/of verpakkingen aangebrachte woordmerken; 3 het aanbrengen van de onder 1 bedoeldeflessenen of verpakkingen van de onder 2 bedoelde woordmerken, en/of 4 het verwijderen van de etiketten van respectievelijk White Horse-flessen en Johnnie Walker Black-Label-flessen; en/of 5 het aanbrengen van nabootsingen van de etiketten op flessen bevattende White Horse respectievelijk Johnnie Walker Black Label whisky; en/of 6 het verwijderen van de op de onder 1 bedoeldeflessenaangebrachte naam van de importeur; en/of 7 het aanbrengen op deflessenvan de naam van een importeur, die geen officiële importeur is, dat wil zeggen geen contractuele relatie met Ballantine c.s. heeft; en/of 8 het verwijderen van het woord 'pure' voor zover voorkomende opflessenen verpakkingen van Ballantine c.s.; en/of 9 het exporteren van de onder 1 tot en met 8 bedoelde (behandelde) producten naar afnemers in Frankrijk, Spanje, Italië', Engeland, de Verenigde Staten en/of Japan. Nadat Loendersloot had geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van Ballantine c.s. in hun vorderingen c.q. tot ontzegging daarvan, heeft de Rechtbank bij vonnis van 21 juli 1992 Loendersloot verboden het verwijderen van opflessenen/of verpakkingen voor flessen, bevattende de onder 1 tot en met 6 in rov. 3.2 genoemde producten aangebrachte identificatienummers, en verboden het exporteren van de van hun identificatienummers ontdane producten van Ballantine c.s. naar afne-

2 6 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

mers in Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland, de Verenigde Staten en/of Japan, alles op straffe van een dwangsom van ƒ5.000,voor iedere overtreding van dit verbod. Voorts heeft de Rechtbank Ballantine c.s. schriftelijke bewijslevering opgedragen van de door hen gestelde merkrechten en hen toegelaten nader uiteen te zetten welke belangen zich hechten aan de vorderingen sub 6, 7 en 8. Tegen dit vonnis heeft Loendersloot hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, waarna Ballantine c.s. incidenteel hoger beroep hebben ingesteld. Bij arrest van 28 maart 1994 heeft het Hof op het principaal appèl het tussen partijen op 21 juli 1992, door de Rechtbank te Breda gewezen vonnis waarvan beroep vernietigd, voor wat betreft het daarbij aan Loendersloot gegeven verbod tot het verwijderen van opflessenen/of verpakkingen voorflessen,bevattende onder 1 tot en met 6 in rov. 3.2 genoemde producten aangebrachte identificatienummers, en het expotteren van de van hun identificatienummers ontdane producten naar afnemers in Frankrijk, Spanje, Italië, Engeland, de Verenigde Staten en/of Japan, alles op verbeurte van een dwangsom van ƒ 5.000,voor iedere overtreding van dit verbod. In zoverre opnieuw rechtdoende heeft het Hof de vordering van Ballantine c.s. tot een verbod tot het verwijderen door Loendersloot van op flessen en/of verpakkingen voor flessen aangebrachte identificatienummers en tot het exporteren van de van hun identificatienummers ontdane producten afgewezen. Voor het overige heeft het Hof het bestreden vonnis bekrachtigd. Op het incidenteel appèl heeft het Hof dat beroep verworpen en op het principaal en incidenteel appèl de zaak ter verdere beoordeling en beslissing naar de Rechtbank te Breda verwezen.f...) 2 Het geding in cassatie (...) De conclusie van de Advocaat-Generaal Koopmans strekt - in het principale beroep tot verwerping; - in het incidentele beroep tot vernietiging van het arrest van het Gerechtshof te 's- Hertogenbosch van 28 maart 1994, met terugwijzing van de zaak naar datzelfde gerechtshof. 3 Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan, deels veronderstellenderwijs, van het volgende worden uitgegaan. (i) Ballantine c.s produceren en verhandelen alcoholhoudende dranken, in hoofdzaak whisky. Hun producten genieten een grote reputatie en worden in vrijwel alle landen van de wereld verkocht. (ii) Deze dranken worden verkocht inflessen,die door de producenten zijn voorzien van etiketten, waarop het ieder van hen toekomende merk is aangebracht. Die merken zijn tevens op de verpakkingen van de flessen aangebracht. Bovendien worden door Ballantine c.s. op de etiketten en/of elders op deflessenalsmede op de verpakkingen van deflessenidentificatietekens aangebracht, ten processe veelal als 'identificatienummers' of 'codering' aangeduid. (iii) Ballantine c.s. betichten Loendersloot, een transportondernemer, ervan - kort samengevat - dat hij de door hen aangebrachte etiketten vervangt door nabootsingen van deze etiketten, met dien verstande dat hij somtijds bepaalde op originele etiketten voorkomende aanduidingen weglaat dan wel wijzigt, dat hij de op de flessen en verpakkingen van flessen voorkomende identificatietekens verwijdert en dat hij de producten vervolgens exporteert naar verschillende landen zowel binnen als buiten Europa. Loendersloot voert hiertegen aan dat deze

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

handelingen, indien al verricht, geen merkinbreuk opleveren en niet onrechtmatig zijn. 3.2 Ballantine c.s. hebben Loendersloot in rechte betrokken en hebben een verbod van de hiervoor kort weergegeven handelingen gevorderd. De Rechtbank heeft Loendersloot verboden de identificatietekens van de flessen en de verpakkingen te verwijderen en heeft hem de export van de van hun identificatietekens ontdane producten verboden; zij heeft voorts Ballantine c.s. opgedragen bewijs te leveren van de door hen gestelde merkrechten. Het Hof heeft het vonnis van de Rechtbank voor wat betreft het hiervoor omschreven verbod vernietigd, heeft de vordering van Ballantine c.s. tot een verbod tot verwijderen van identificatietekens en tot exporteren van de van hun identificatietekens ontdane producten afgewezen en heeft het vonnis voor het overige bekrachtigd. 4 Beoordeling van het middel in het principale beroep 4.1 Bij de beoordeling van alle onderdelen moet worden vooropgesteld dat, naar uit rov. 4.9.2 van het bestreden arrest blijkt, het Hof zij het vooralsnog veronderstellenderwijs - kennelijk tot uitgangspunt heeft genomen dat Loendersloot de merken verwijdert en vervolgens opnieuw dezelfde of soortgelijke merken aanbrengt. Voor zover de onderdelen van een andere lezing uitgaan, missen zij derhalve feitelijke grondslag. 4.2 De onderdelen 1 en 2 van het middel keren zich tegen rov. 4.9 tot en met 4.10 en meer in het bijzonder tegen rov. 4.9.2 van het bestreden arrest, waarin het Hof heeft geoordeeld dat niet het enkele verwijderen, maar wel het verwijderen en vervolgens opnieuw aanbrengen van dezelfde soortgelijke merken een gebruik is van die merken als bedoeld in art. 13A, eerste lid onder i°,BMW.

De in deze onderdelen vervatte rechtsklachten falen, aangezien, gelet op het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 13 juni 1994, NJ 1994, 666, in ieder geval het (opnieuw) aanbrengen van dezelfde of soortgelijke merken een gebruik van die merken in de zin van deze bepaling is. Daaraan doet, naar in het licht van dat arrest redelijkerwijs niet valt te betwijfelen niet af dat, zoals onderdeel 2 aanvoert, Loendersloot niet eigenaar is van de betrokken producten en deze niet verhandelt of doet verhandelen. De in de onderdelen vervatte motiveringsklachten missen derhalve belang. 4.3 Onderdeel 3 van het middel behoeft geen behandeling, nu dit blijkens de van de zijde van Loendersloot gegeven schriftelijke toelichting niet langer wordt gehandhaafd. 4.4 Onderdeel 4 richt zich tegen rov. 4.9.4 waarin het Hof het beroep van Loendersloot op art. 13A, derde lid, BMW heeft verworpen. Daartoe heeft het Hof geoordeeld dat deze bepaling niets uitstaande heeft met wijziging van het merk zelf, dat, als het gewijzigde merk overeenstemt met het echte, sprake is van gebruik van dat merk in de zin van art. 13A, eerste lid, en dus van inbreuk, en dat, omdat de waar niet door de merkhouder of zijn licentiehouder onder dat gewijzigde merk in het verkeer is gebracht, in zo'n geval art. 13A, derde lid, niet geldt. Mede gelet op het hiervoor in 4.2 overwogene is ook dit oordeel, naar in redelijkheid niet voor twijfel vatbaar is, juist. De in het onderdeel vervatte rechts- en motiveringsklachten falen mitsdien. 4.5 De onderdelen 5 en 6, die zich lenen voor gezamenlijke behandeling, komen op tegen rov. 4.10.1 tot en met 4.10.3 van het bestreden arrest. Hierin heeft het Hof de stelling van Loendersloot verworpen dat de art. 30 tot en met 36 van het EG-Verdrag zich tegen toewijzing van de door Ballantine c.s. gevraagde verboden verzetten. Dit oordeel berust hierop dat volgens de juris-

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

prudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen art. 36 van het Verdrag inbreuk op het vrije verkeer van goederen toelaat, voor zover dit een rechtvaardiging vindt in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van het industriële eigendomsrecht vormen, dat tot het specifieke voorwerp van het merkrecht behoort het aan de merkgerechtigde toekomende recht om op te komen tegen ieder gebruik dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen en dat de bevoegdheid die een merkgerechtigde krachtens zijn nationale recht heeft om te verhinderen dat een derde zijn merk verwijdert en opnieuw aanbrengt, derhalve tot het specifieke voorwerp van het merkrecht moet worden gerekend en in de lijn ligt van art. 36, eerste volzin, van het Verdrag. De onderdelen bestrijden deze overwegingen en stellen aldus vragen aan de orde, die niet kunnen worden beantwoord zonder uitlegging van art. 36, eerste volzin, van het EG-Verdrag. De Hoge Raad zal derhalve aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de hierna in 6 onder (a) en (b) te formuleren vragen voorleggen. 4.6 Onderdeel 7 komt op tegen rov. 4.10.4. Hierin heeft het Hof beslist dat, nu Loendersloot niet heeft gesteld noch is gebleken dat Ballantine c.s. hun bevoegdheid om zich op grond van hun merkrecht ertegen te verzetten dat een derde hun merk verwijdert en opnieuw aanbrengt, in casu uitoefenen op een wijze die tot kunstmatige afscherming leidt van de markten van de Lidstaten van de EG, de door hen gevraagde verboden niet in strijd zijn met art. 30 tot en met 36 van het Verdrag. Het onderdeel betoogt dat dit oordeel rechtens onjuist althans onbegrijpelijk is, omdat -zo meent de Hoge Raad het onderdeel te moeten verstaan - Loendersloot wel degelijk heeft gesteld dat Ballantine c.s. hun merkrechten op zodanige wijze gebruiken, hetgeen het onderdeel nader adstrueert met de stelling dat, nu Loendersloot de etiketten met de daarop aangebrachte merken slechts verwijdert teneinde-zoals hem rechtens vrijstaat- de zich daarachter bevindende nier-wettelijke identifkatietekens te verwijderen, Ballantine c.s. hun merkrecht wel degelijk gebruiken om een systeem van (nier-wettelijke) identificatietekens te kunnen handhaven, dat geen ander doel heeft dan het tegengaan van parallelhandel op een met het EGrecht strijdige wijze. Deze stelling komt erop neer dat het door Ballantine c.s. op grond van hun merkrecht gevorderde verbod in de gegeven omstandigheden moet worden beschouwd als een verkapte beperking van de handel tussen Lid-Staten in de zin van art. 36, tweede volzin, van het EG-Verdrag, gericht op een kunstmatige opsplitsing aan de markten. Zij kan niet worden beoordeeld zonder dat vragen aan de orde komen, die uitlegging van voormelde verdragsbepaling noodzakelijk maken. De Hoge Raad zal derhalve het Hof van Justitie ook de hierna in 6 onder (c) en (d) te formuleren vragen voorleggen. 5 Beoordeling van her middel in her incidentele beroep 5.1 De onderdelen I en II van het middel in het incidentele beroep hebben betrekking op rov. 4.4 tot en met 4.8.1, waarin het Hof tot de slotsom is gekomen dat de Rechtbank ten onrechte Loendersloot heeft verboden om de door Ballantine c.s. op de flessen en/of verpakkingen van flessen aangebrachte identificatietekens te verwijderen. Onderdeel I valt uiteen in zes subonderdelen. 5.2 Subonderdeel 1 keert zich tegen rov. 4.5. Hierin heeft het Hof overwogen dat de Rechtbank ter motivering van het door haar gegeven verbod zich in haar overwegingen heeft beperkt - zonder die beperkingen in het dictum over te nemen - tot de zogenaamde richtlijnconforme identificatietekens (Richtlijn

E I G E N D O M

2 6 7

van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1989 betreffende de vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren (S9/396 EEG)), welke nummers per 15 maart 1992 in Nederland wettelijk verplicht zijn gesteld. Het subonderdeel klaagt terecht dat deze overweging onbegrijpelijk is. De Rechtbank heeft in het algemeen overwogen de onderhavige identificatietekens de producenten de mogelijkheid bieden van 'recall-acties' teneinde indien nodig producten uit de markt terug te nemen - zonder gebruik te hoeven maken van de media, bij welk gebruik de goede naam van het product onnodig schade kan oplopen - en heeft het door de Richtlijn beschermde belang van de volksgezondheid genoemd als één van de belangen die door de recall-mogelijkheid worden gediend, terwijl zij daarnaast heeft genoemd het belang van de producent tot beperking van mogelijke productaansprakelijkheid. Tenslotte heeft de Rechtbank overwogen dat Loendersloot, door aan te bieden deze identificatietekens te verwijderen, in ieder geval mede de legitieme belangen van Ballantine c.s. bij het aanbrengen van die tekens aantast. Uit deze overwegingen volgt duidelijk dat de Rechtbank zich daarin, evenmin als in haar dictum, heeft beperkt tot 'richtlijnconforme' identificatietekens. 5.3 Subonderdeel 2 klaagt dat het Hof onderscheid maakt tussen richtlijnconforme en niet-richtlijnconforme identificatietekens zonder duidelijk te maken wat het onder deze categorieën van tekens verstaat, terwijl in cassatie, als door Ballantine c.s. ten processe gesteld en door het Hof in het midden gelaten, ervan mag worden uitgegaan dat alle ten processe bedoelde tekens worden aangebracht ter identificatie en aan de Richtlijn voldoen, en dat de Richtlijn noch de Nederlandse wet het gebruik van de letter L bij de aan te brengen vermeldingen of merktekens voorschrijft. Ook dit subonderdeel is terecht voorgesteld, nu uit 's Hofs arrest inderdaad niet valt af te leiden waarop het door het Hof te dezer zake gemaakte onderscheid berust. 5.4 Subonderdeel 3 komt op tegen rov. 4.6 van het bestreden arrest, waarin het Hof met een beroep op een Gint-arrest (HR 23 juni 1961, NJ 1962, 244) heeft overwogen dat het verwijderen van identificatietekens op zichzelf niet onrechtmatig is, behalve - voor zover althans hier van belang - wanneer die tekens voldoen aan een wettelijk voorschrift. Het subonderdeel is in zoverre gegrond dat een algemene regel als door het Hof aangenomen niet als juist kan worden aanvaard en overigens uit dit arrest ook niet valt af te leiden. In bedoeld arrest is immers overwogen dat de geoorloofdheid van het verwijderen van door de producent aangebrachte kenmerken onder meer afhangt van het doel waarmee dat kenmerk door de producent is aangebracht. Het Hof heeft derhalve ten onrechte aangenomen dat het verwijderen van de identificatietekens slechts dan onrechtmatig is, indien deze wettelijk voorgeschreven zijn. 5.5 Uit het in 5.4 overwogene volgt dat subonderdeel 5 eveneens gegrond is. Dit klaagt dat het Hof ten onrechte niet is ingegaan op de gronden die de producenten, naar zij stellen, hebben gehad om de flessen en de verpakkingen van de flessen van identificatietekens te voorzien, in verband waarmee zij hebben genoemd de mogelijkheid van 'productrecall', beperking van productaansprakelijkheid en het tegengaan van namaak. 5.6 Uit het in 5.4 overwogene vloeit tevens voort dat subonderdeel 4 belang mist, nu niet beslissend is of het aanbrengen van identificatietekens wettelijk voorgeschreven is. Overigens klaagt het subonderdeel terecht dat het Hof in rov. 4.6.1. over het hoofd heeft gezien dat in Nederland reeds lang vóór 15 maart 1992 - de datum waarop door de invoering van het gewij-

2 6 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

zigde Algemene Aanduidingsbesluit Warenwet de hiervoor in 5.2 vermelde richtlijn door Nederland ten uitvoer is gelegdeen verplichting tot partij-identificatie voor levensmiddelen was ingevoerd. 5.7 Subonderdeel 6 behelst slechts een conclusie uit de voorafgaande onderdelen en behoeft mitsdien geen afzonderlijke behandeling. 5.8 Onderdeel II richt zich tegen rov. 4.6.2. Hierin heeft het Hof overwogen dat Loendersloot betwist dat hij ooit richtlijnconforme identificatietekens heeft verwijderd, dat hij zegt dat evenmin in de toekomst te zullen doen, en dat Ballantine c.s., die hun verbodsvordering op alle identificatietekens richten, geen bewijs aanbieden van hun stelling dat Loendersloot (ook) richtlijnconforme tekens verwijdert, zodat niet is komen vast te staan dat Loendersloot zich hieraan schuldig heeft gemaakt. Het onderdeel klaagt terecht dat deze beslissing onvoldoende is gemotiveerd. Ballantine c.s. hebben steeds gesteld dat Loendersloot alle identificatietekens verwijdert, en hebben met kracht weersproken de ontkenning van Loendersloot in appel dat hij ook richtlijnconforme tekens verwijdert. Daargelaten dat, gelijk hiervoor reeds in 5.3 is overwogen, niet duidelijk is wat het Hof onder richtlijnconforme tekens verstaat, kan de enkele omstandigheid dat Ballantine c.s. niet nogmaals bewijs hebben aangeboden van hun stelling dat Loendersloot alle identificatietekens en derhalve ook 'richtlijnconforme' tekens verwijdert, geen grond opleveren om als vaststaand aan te nemen dat Loendersloot de 'richtlijnconforme' tekens ongemoeid laat. 5.9 Onderdeel III strekt ten betoge dat het Hof heeft miskend dat het verwijderen van de identificatietekens door Loendersloot moet worden aangemerkt als een wijziging van de toestand van de waren in de zin van art. 13A, derde lid, BMW en daarom merkinbreuk oplevert. Deze klacht kan reeds hierom niet tot cassatie leiden, omdat Ballantine c.s. niet hebben gesteld dat door dit verwijderen van de identificatietekens schade aan hun merken wordt of kan worden toegebracht. 6\'ragcn van nitlegvan art.36van hetEG-Verdrag (a) Dient tot het specifieke voorwerp van het recht van merk te worden gerekend de bevoegdheid die de merkgerechtigde ten aanzien van de door hem vervaardigde alcoholhoudende dranken aan zijn nationale recht ontleent om zich ertegen te verzetten dat de door hem op de flessen en verpakkingen van flessen aangebracht en van zijn merk voorziene etiketten, nadat die aldus verpakte dranken door hem in de Gemeenschap in het verkeer zij n gebracht, door een derde worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden aangebracht danwei worden vervangen door soortgelijke etiketten, een en ander zonder dat daarbij aan de oorspronkelijke toestand van het product afbreuk wordt gedaan? (b) Maakt het - voor zover sprake is van vervanging van etiketten door soortgelijke - daarbij verschil of de derde de op de oorspronkelijke etiketten aangebrachte aanduiding 'pure' en/of de naam van de importeur weglaat en die naam in voorkomende gevallen door die van een ander vervangt? (c) Zo vraag (a) bevestigend moet worden beantwoord, maar de merkgerechtigde de in die vraag bedoelde bevoegdheid te baat neemt om te verhinderen dat de derde de door de merkgerechtigde aangebrachte, zich op of onder de etiketten bevindende identificatietekens verwijdert, welke de merkgerechtigde in staat stelden lekken in zijn verkooporganisatie op te sporen en aldus parallelhandel in zijn producten te bestrijden, dient dan een zodanige uitoefening van het merkrecht te worden aangemerkt als een 'verkapte beperking van de handel tussen de

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

Lid-Staten', gericht op een kunstmatige opsplitsing van de markten? (d) In hoeverre maakt het voor de beantwoording van vraag (c) verschil of de merkgerechtigde deze identificatietekens heeft aangebracht op grond van een wettelijke verplichting dan wel onverplicht, maar met het doel om 'productrecall' mogelijk te maken en/of zijn productaansprakelijkheid te beperken en/of namaak te bestrijden dan wel uitsluitend ter bestrijding van parallelhandel? /Beslissing De Hoge Raad: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen om met betrekking tot de hiervoor onder 6 geformuleerde vragen van uitleg van art. 36 van het EG-Verdrag uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak zal hebben gedaan. Enz. e Het Hof van Justitie, enz. Opmerkingen vooraf 14 Om te beginnen moet worden opgemerkt, dat de vragen van de verwijzende rechter gebaseerd zijn op de drie volgende uitgangspunten: - in de eerste plaats, dat het verwijderen en opnieuw aanbrengen of vervangen van de merken van Ballanrine e.a. naar nationaal recht inbreuk op hun merkrechten maakt; - vervolgens, dat de door Ballantine e.a. gevraagde verboden belemmeringen van het handelsverkeer tussen Lid-Staten teweegbrengen, die in beginsel in strijd zijn met de relevante verdragsregels, en - ten slotte, dat artikel 36 van het Verdrag dergelijke belemmeringen toelaat, indien zij gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom, mits zij geen middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen. 15 Aangaande het tweede uitgangspunt betwisten Ballantine e.a., dat de gevraagde verboden belemmeringen van de handel tussen Lid-Staten opleveren, aangezien Loendersloot op geen enkele wijze wordt belet de betrokken producten in hun oorspronkelijke staat naar andere Lid-Staten uit te voeren. 16 Gelijk de advocaat-generaal in punt 25 van zijn conclusie heeft opgemerkt, zijn er geen redenen om het oordeel van de verwijzende rechter, dat verboden als de door Ballantine e.a. gevorderde belemmeringen vormen van het vrije verkeer van goederen tussen Lid-Staten zoals dat in de artikelen 30 en 34 EGVerdrag is verankerd, ter discussie te stellen. 17 Met betrekking tot het derde uitgangspunt is aangevoerd, dat de gestelde vragen niet aan de hand van artikel 36 van het Verdrag moeten worden beantwoord, maar aan de hand van de bepalingen van de Eerste richtlij n (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB igS9,L4o,blz. 1), die uiterlijk op 31 december 1992 in het nationale recht van de Lid-Staten moest worden omgezet. 1S Dienaangaande volstaat de vaststelling, dat het aan de verwijzende rechter staat om te bepalen, of, gelet op de nationale regels die van toepassing zijn op verbodsmaatregelen als in het hoofdgeding gevorderd, het bij hem aanhangige geding moet

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

worden beslecht in het kader van artikel 36 van het Verdrag dan wel in dat van richtlijn 89/104, waarvan artikel 7 de uitputting van het merkrecht met betrekking tot in de Gemeenschap in de handel gebrachte waren regelt. Opgemerkt zij echter, dat artikel 7 van deze richtlijn, evenals artikel 36 van het Verdrag, de fundamentele belangen van bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming beoogt te brengen, zodat die twee bepalingen, waar zij op hetzelfde resultaat gericht zijn, op identieke wijze moeten worden uitgelegd (arresten van 11 juli 1996, gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol-Myers Squibb e.a..,Jurispr. 1996, blz. I-3457, r.o. 40; gevoegde zaken C-71/94, C-72/94 en C-73/94, Eurim-Pharm, Jurispr. 1996, blz. I-3603, r.o. 27, en zaak C-232/94, MPA Pharma, Jurispr. 1996, blz. I-3671, r.o. 13). De prejudiciële vragen 19 Met zijn vier vragen, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, vraagt de verwijzende rechter in wezen, of artikel 36 van het Verdrag aldus moet worden uitgelegd, dat een merkhouder -ook al wordt de handel tussen Lid-Staten hierdoor belem merd - zich met een beroep op zij n merkrecht ertegen kan verzetten, dat etiketten met zijn merk welke door hem zelf zijn aangebracht op producten die door hem op de gemeenschapsmarkt in het verkeer zijn gebracht, door een derde worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden aangebracht dan wel worden vervangen, met dien verstande dat daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de oorspronkelijke toestand van de producten. 20 De vragen hebben in het bijzonder betrekking op situaties waarin de heretikettering plaatsvindt teneinde - de door de merkhouder op of onder de etiketten en op de verpakking van de flessen aangebrachte identificatienummers te verwijderen, en - het Engelse woord 'pure' alsmede de naam van de erkende importeur op de etiketten te verwijderen en deze naam in voorkomend geval te vervangen door die van een andere persoon. Wat de eerste situatie betreft, wordt het Hof verzocht zich uit te spreken over het belang van de omstandigheid dat de merkhouder zijn recht gebruikt om te beletten dat een derde de identificatienummers verwijdert die hem in staat stelden eventuele lekken in zijn verkooporganisatie op te sporen en aldus de parallelhandel te bestrijden, en van de omstandigheid dat de identificatienummers andere doelen dienen, zoals met name het voldoen aan een wettelijke verplichting, het terugroepen van het product mogelijk te maken, het beperken van de aansprakelijkheid van de producent of ook het bestrijden van namaak. De rechtspraak van het Hof 21 Teneinde deze vragen te beantwoorden, moet er om te beginnen aan worden herinnerd, dat volgens de rechtspraak van het Hof artikel 36 afwijkingen van het grondbeginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt slechts toestaat, voorzover dieafwijkingen gerechtvaardigd zijn om de rechten te waarborgen welke het specifieke voorwerp van de betrokken industriële en commerciële eigendom vormen. 22 Met betrekking tot het merkrecht heeft het Hof verklaard, dat dit een essentieel onderdeel is van het stelsel van onvervalste mededinging, dat het Verdrag wil vestigen. In een dergelijk systeem moeten de ondernemingen hun clientèle door de kwaliteit van hun producten of diensten aan zich kunnen binden, het-

E I G E N D O M

2 6 9

geen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidingstekens bestaan, met behulp waarvan die producten en diensten kunnen worden geïdentificeerd. Om deze rol te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden, dat alle van dat merk voorziene producten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan (zie met name arresten van 17 oktober 1990, zaak C-10/89, HAG,Jurispr. 1990, blz. 3711, r.o. 13, hierna: 'arrest HAGII', en Bristol-Myers Squibb e.a, reeds aangehaald, r.o. 43). Het merkrecht heeft dus inzonderheid tot specifiek voorwerp, de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen het merk te gebruiken om een product als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door producten te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien (zie met name arresten van 23 mei 1978, zaak 102/77, Hoffmann-La Rochejwrapr. 1978, blz 1139, r.o. 7; HAG II, reeds aangehaald, r.o. 14, en Bristol-Myers Squibb e.a, reeds aangehaald, r.o. 44). 23 Hieruit volgt onder meer, dat de houder van een door de wettelijke regeling van een Lid-Staat beschermd merk zich niet met een beroep op die wettelijke regeling kan verzetten tegen de invoer of het in het verkeer brengen van een product dat door de gerechtigde zelf of met zijn toestemming in een andere LidStaat op de markt is gebracht (zie met name arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 45). Het voorwerp van het merkrecht is immers niet, de merkhouders in staat te stellen de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de Lid-Staten bestaande prijsverschillen te bevorderen (zie arrestBristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 46). 24 Wat meer in het bijzonder de vraag betreft, of het uitsluitend recht van de merkhouder de bevoegdheid omvat zich te verzetten tegen het gebruik van het merk door een derde na ompakking van het product, volgt uit de rechtspraak van het Hof, dat te rade moet worden gegaan met de wezenlijke functie van het merk, namelijk dat aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst. Deze herkomstgarantie impliceert, dat de consument of de eindverbruiker erop kan vertrouwen, dat derden niet in een aan de verhandeling voorafgegane fase zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen in de oorspronkelijke toestand van een hem aangeboden en van het merk voorzien product (zie met name arresten Hoffmann-La Roche, reeds aangehaald, r.o. 7, en Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 47). 25 Het Hof heeft derhalve vastgesteld, dat het aan de merkhouder toegekende recht zich te verzetten tegen ieder gebruik dat aan de aldus opgevatte herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen, tot het specifieke voorwerp van het merkrecht behoort, de bescherming waarvan afwijkingen van het fundamentele beginsel van het vrij verkeer van goederen kan rechtvaardigen (arrest Hoffmann-La Roche, reeds aangehaald, r.o. 7; arrest van 3 december 1981, zaak i/S 1, Pfizerjtfrispr. 1981, blz. 2913, r.o. 9, en Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 48). 26 Deze beginselen toepassend op geschillen betreffende de ompakking van farmaceutische producten ten behoeve van de

2 7 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

parallelhandel heeft het Hof uitgemaakt, dat artikel 36 van het Verdrag aldus moet worden uitgelegd, dat de merkhouder zich in beginsel rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product, wanneer de importeur het heeft omgepakt en het merk opnieuw heeft aangebracht (zie met name arrest Hoffmann-La Roche, reeds aangehaald, r.o. 8, en wat artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104betreft, arrestBristolMyers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 50). 27 Anders dan Loendersloot stelt, geldt deze rechtspraak eveneens voor gevallen als het onderhavige. Ook in casu is immers door een derde zonder toestemming van de merkhouder ingegrepen in het van het merk voorziene product, waardoor afbreuk kan worden gedaan aan de door het merk geboden herkomstgarantie. 28 Volgens de rechtspraak van het Hof (zie met name arrest Hoffmann-La Roche, reeds aangehaald, r.o. 10; arrest van 10 oktober 1978, zaak 3/78, Centrafarm, Jurwpr. 1978, blz. 1823, r.o. 21 en 22, en arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 49 en 50) staat artikel 36 de merkhouder echter niet toe, zich te verzetten tegen het opnieuw aanbrengen van het merk, wanneer dit gebruik van zijn merkrecht tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten bijdraagt en het opnieuw aanbrengen zodanig gebeurt, dat de legitieme belangen van de merkhouder worden geëerbiedigd. De bescherming van die legitieme belangen vereist met name, dat de oorspronkelijke toestand van het product in de verpakking niet kan worden aangetast en dat het opnieuw aanbrengen van het merk niet zo geschiedt, dat de reputatie van het merk en die van de merkhouder kan worden geschaad. 29 Hieruit volgt, dat een merkhouder zich ingevolge artikel 36 van het Verdrag met een beroep op zijn merkrecht ertegen kan verzetten, dat etiketten met zijn merk door een derde worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden aangebracht dan wel vervangen, tenzij - komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich te verzetten tegen de verhandeling van opnieuw geëtiketteerde producten onder dit merk, tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten zal bijdragen, - wordt aangetoond, dat de heretikettering de oorspronkelijke toestand van het product niet kan aantasten, en - de presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product de reputatie van het merk en die van de merkhouder niet kan schaden. 30 In zijn rechtspraak heeft het Hof bovendien van de ompakker van farmaceutische producten verlangd, dat hij de merkhouder van de ompakking op de hoogte stelt, hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product levert en op het omgepakte product vermeldt wie voor de ompakking verantwoordelijk is (zie met name arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald). 31 Thans dienen deze voorwaarden nader te worden bezien in het licht van omstandigheden als die van het hoofdgeding. 32 Wat de oorspronkelijke toestand van het product betreft, blijkt uit de bewoordingen van de eerste prejudiciële vraag, dat deze volgens de verwijzende rechter door de in het hoofdgeding omstreden heretikettering niet wordt aangetast.

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

33 Aangaande de bescherming van de reputatie van het merk moet worden op gemerkt, dat de derde die het product opnieuw etiketteert, ervoor moet zorgen, dat de reputatie van het merk - en dus van de merkhouder - niet te lijden heeft van een inadequate presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product (zie met name arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 75 en 76). Bij de beoordeling of dit in een situatie als de onderhavige het geval is, dient de verwijzende rechter onder meer rekening te houden met het belang dat Ballantine e.a. hebben bij bescherming van het luxe-imago van hun producten en van de grote reputatie die zij genieten. 34 Blijkens het dossier is het voornaamste punt van geschil de toepassing van de voorwaarde inzake een gebruik van het merkrecht door de merkhouder dat bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten. 35 Dienaangaande moet eraan worden herinnerd, dat het Hof in het arrest Bristol-Myers Squibb e.a. (reeds aangehaald, r.o. 52) heeft vastgesteld, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich te verzetten tegen de verhandeling onder dit merk van door een derde omgepakte producten, bijdraagt tot afscherming van de markten van de Lid-Staten, met name wanneer de merkhouder in verschillende Lid-Staten een identiek farmaceutisch product in verschillende verpakking in het verkeer heeft gebracht en het product in de toestand waarin het door de merkhouder in een Lid-Staat in het verkeer is gebracht, niet door een parallelimporteur in een andere Lid-Staat kan worden geïmporteerd en in het verkeer gebracht. 36 In de rechtsoverwegingen 56 en 57 van dat arrest heeft het Hof vervolgens beslist, dat de bevoegdheid van de merkhouder om zich te verzetten tegen de verhandeling van omgepakte producten onder zijn merk, slechts dient te worden beperkt voor zover de door de importeur verrichte ompakking noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de Lid-Staat van invoer. Er behoeft echter niet te worden aangetoond, dat de merkhouder de markten van de Lid-Staten bewust heeft willen afschermen. 37 In het hoofdgeding betoogt Loendersloot, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om de betrokken heretikettering te beletten, bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten ter handhaving van prijsverschillen die niet worden gerechtvaardigd door verschillen in de reële kosten. Volgens Loendersloot is de heretikettering om twee redenen noodzakelijk. In de eerste plaats om de identificatienummers die door Ballantine e.a. op de flessen zijn aangebracht, te kunnen verwijderen, hetgeen nodig is om de anonimiteit van de bij de parallelhandel betrokken wederverkopers te beschermen. Zonder deze anonimiteit zou Loendersloot in geen geval kunnen inkopen bij de rechthebbenden van Ballantine e.a., bevreesd als zij zijn voor sancties van de producenten indien deze de identiteit van de bij de parallelhandel betrokken wederverkopers konden achterhalen. In de tweede plaats zou de heretikettering noodzakelijk zijn om het woord 'pure' te kunnen verwijderen dan wel om de vermelding van de importeur te wijzigen, teneinde de verhandeling in het land van bestemming mogelijk te maken. 38 Opgemerkt zij, dat de taak van de nationale rechterlijke instanties, wanneer zij moeten beoordelen of heretikettering noodzakelijk is om een kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten te vermijden, in gevallen als die van het

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

hoofdgeding verschilt van die in gevallen betreffende de ompakking van farmaceutische producten. In laatstgenoemde gevallen moesten de nationale rechterlijke instanties immers onderzoeken, of er op de markt van hun eigen Lid-Staat sprake was van omstandigheden die een ompakking objectief gezien noodzakelijk maakten. In casu moet de nationale rechter echter beoordelen, of heretikettering noodzakelijk is om, in de eerste plaats, de bevoorradingsbronnen van de parallelhandel te beschermen en, in de tweede plaats, de verhandeling van de producten mogelijk te maken op de markt van de Lid-Staten waarvoor zij zijn bestemd. De verwijdering van de identificatienummers 39 Aangaande de verwijdering en het opnieuw aanbrengen of vervangen van de etiketten met het oog op verwijdering van de identificatienummers stellen Ballantine e. a., dat deze verwijdering geenszins noodzakelijk is om de betrokken producten op de markten van de verschillende Lid-Staten volgens de daar geldende regels te kunnen verhandelen. 40 Dienaangaande moet worden opgemerkt, dat ook al is dit betoog op zich juist, de verwijdering van de identificatienummers niettemin, gelijk Loendersloot heeft gesteld, noodzakelijk kan blijken ter vermijding van een kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten, veroorzaakt door de problemen die de bij de parallelhandel betrokken personen ondervinden om in te kopen bij distributeurs van Ballantine e.a., diebeduchtzijn voorsancties van de producenten indien zij aan dergelijke personen verkopen. Want ook indien dergelijke gedragingen van de producenten, zoals Ballantine e. a. hebben opgemerkt, inbreuken op de mededingingsregels van het Verdrag zouden opleveren, is het niet uitgesloten, dat de identificatienummers door de producenten op de producten zijn aangebracht om de weg die hun producten zijn gegaan, te kunnen natrekken, en wel om te voorkomen dat hun wederverkopers aan personen leveren die zich met de parallelhandel bezighouden. 41 Er moet echter eveneens worden erkend, dat het aanbrengen van identificatienummers voor de producenten noodzakelijk kan zijn in verband met een wettelijke verplichting, met name die voortvloeiende uit richtlijn 89/396/EEG van de Raad van 14 juni 19S9 betreffende de vermeldingen of merktekens die het mogelijk maken de partij waartoe een levensmiddel behoort te identificeren (PB 1989, L 1S6, blz. 21), of met het oog op andere relevante en gemeenschapsrechtelijk legitieme doeleinden, zoals het terugroepen van gebrekkige producten en de bestrijding van namaak. 42 Onder deze omstandigheden moet worden vastgesteld, dat wanneer de identificatienummers zijn aangebracht met het oog op doeleinden als in de vorige rechtsoverweging zijn genoemd, het feit dat de merkhouder zich op zijn merkrecht beroept om te verhinderen, dat een derde met het oog op verwijdering van die nummers etiketten voorzien van zijn merk verwijdert en vervolgens opnieuw aanbrengt of vervangt, niet bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten. Onder dergelijke omstandigheden is er geen aanleiding de rechten waarop de merkhouder zich uit hoofde van artikel 36 van het Verdrag kan beroepen, te beperken. 43 Indien komt vast te staan, dat de identificatienummers enerzijds zijn aangebracht terverwezenlijking van gemeenschapsrechtelijk legitieme doeleinden, doch anderzijds door de merk-

E I G E N D O M

2 7 1

houder ook worden gebruikt om lekken in zijn verkooporganisatie te kunnen opsporen en zo de parallelhandel in zijn producten te bestrijden, kunnen de bij de parallelhandel betrokken personen bescherming tegen laatstgenoemde handelingen vinden in het kader van de mededingingsregels van het Verdrag. De verwijdering van het woord 'pure' en van de naam van de importeur op de etiketten 44 Loendersloot stelt, dat het belang van zijn klanten bij verwijdering van het woord 'pure' en van de naam van de importeur op de etiketten en eventuele vervanging daarvan door de naam van de parallelimporteur verband houdt met de in het land van bestemming geldende etiketteringsvoorschriften. Met deze handelingen zorgt Loendersloot er alleen voor, dat het product op de betrokken markten verkoopbaar wordt. In dit verband merkt hij op, dat sommige landen het gebruik van het woord 'pure' verbieden en dat het nodig kan zijn de naam van de officiële importeur op, het etiket te verwijderen of te vervangen door die van de parallel importeur, teneinde aan de regels van het land van bestemming van het product te voldoen, ook al zijn die regels in de Gemeenschap geharmoniseerd bij richtlijn 79/ 112/EEG van de Raad van 18 december 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen bestemd voor de eindverbruiker alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (PB 1979, L 33, blz. 1). 45 Dienaangaande moet worden vastgesteld, dat het gebruik van Ballantine e.a. van hun merkrecht om de heretikettering voor de door Loendersloot genoemde doeleinden te beletten, daadwerkelijk zou bijdragen tot een kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten indien kwam vast te staan, dat de vermelding van het Engelse woord 'pure' en van de naam van de erkende importeur op de originele etiketten de verkoop van de betrokken producten op de markt van de Lid-Staat van bestemming verhinderde, omdat een en ander niet beantwoordde aan de in die staat geldende etiketteringsvoorschriften. Dan was de heretikettering immers noodzakelijk om het product in die staat te kunnen verhandelen. 46 Er moet echter worden gepreciseerd, dat de middelen die degene die zich met de heretikettering bezighoud t, gebruikt om de parallelhandel mogelijk te maken, het specifieke voorwerp van het merkrecht zo min mogelijk mogen aantasten. Wanneer derhalve de vermeldingen op de originele etiketten voldoen aan de in de Lid-Staat van bestemming geldende etiketteringsvoorschriften, doch die voorschriften aanvullende inlichtingen verlangen, is het niet nodig de oorspronkelijke etiketten te verwijderen en opnieuw aan te brengen ofte vervangen, aangezien het aanbrengen van een simpele sticker met die aanvullende inlichtingen op de betrokken flessen voldoende kan zijn. De overige vereisten waaraan eventueel moet worden voldaan 47 Ten slotte moeten de overige vereisten worden onderzocht die in de rechtspraak van het Hof betreffende de ompakking van farmaceutische producten worden gesteld en die zijn genoemd in rechtsoverweging 30 van dit arrest, te weten dat de ompakker de merkhouder op de hoogte stelt van de ompakking, hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product levert en op het omgepakte product vermeldt wie voor de ompakking verantwoordelijk is. Ballantine e.a. hebben betoogd, dat indien in gevallen als die in het hoofdgeding het gemeenschapsrecht hun recht beperkt om zich overeenkomstig het nationale merkenrecht te verzetten tegen het opnieuw aanbrengen van

2 7 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

merken, dezelfde eisen moeten gelden. Loendersloot is daarentegen van mening, dat deze enkel gelden voor de ompakking van farmaceutische producten.

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

Artikel 36 van het Verdrag moet aldus worden uitgelegd [zie rov. 50, Red.]. Noot

48 Het Hof heeft geoordeeld, dat dergelijke aan de ompakker te stellen voorwaarden worden gerechtvaardigd doordat de vereisten van het vrije verkeer van goederen meebrengen, dat hem een zekere bevoegdheid wordt ingeruimd welke in normale omstandigheden aan de merkhouder is voorbehouden (zie arrest Bristol-Myers Squibb e.a., reeds aangehaald, r.o. 68). Eveneens dient te worden vastgesteld, dat bedoelde vereisten zijn opgesteld rekening houdend met delegitieme belangen van de merkhouder in verband met de bijzondere aard van farmaceutische producten. 49 In een situatie als die in het hoofdgeding en rekening houdend met de aard van de handeling verricht door degene die zich met de heretikettering bezighoudt, wordt met de belangen van de merkhouder, en met name met zijn belang om namaak te kunnen bestrijden, voldoende rekening gehouden, indien deze persoon hem tevoren informeert dat opnieuw geëtiketteerde producten ten verkoop worden aangeboden. 50 Gelet op het voorgaande moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord, dat artikel 36 van het Verdrag aldus moet worden uitgelegd, dat een merkhouder - ook al wordt de handel tussen Lid-Staten hierdoor belemmerd - zich met een beroep op zijn merkrecht ertegen kan verzetten, dat etiketten met zijn merk welke door hem zelf zijn aangebracht op producten die door hem op de gemeenschapsmarkt in het verkeer zijn gebracht, door een derde worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden aangebracht dan wel worden vervangen, tenzij - komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich te verzetten tegen de verhandeling van opnieuw geëtiketteerde producten onder dit merk, tot kunstmatige afscherming van de markten van Lid-Staten zal bijdragen; - wordt aangetoond, dat de heretikettering de oorspronkelijke toestand van het product niet kan aantasten; - de presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, en - de persoon die zich met de heretikettering bezighoudt, de merkhouder tevoren informeert dat opnieuw geëtiketteerde producten ten verkoop worden aangeboden. 51 Het staat aan de nationale rechter te beoordelen of, gelet op de hierboven gegeven aanwijzingen, deze voorwaarden in het bij hem aanhangig geding zijn vervuld. Kosten 52 De kosten door de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. Het Hof va n Justitie, uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 3 november 1995 gestelde vragen, verklaart voor recht:

Ompakken en heretiketteren Het vrij verkeer van goederen tussen de EU-landen is één van de pijlers van de gemeenschappelijke markt. Vaak zijn producten en met name verpakkingen echter aan de de situatie in een bepaald land aangepast, met het gevolg dat een parallel geïmporteerd product niet zonder meer geschikt is om in het importland op de markt te worden gebracht. Handleidingen of bijsluiters zijn gesteld in de taal van het land van herkomst, de gangbare verpakkingsgrootte kan van land tot land verschillen, en de nationale wetgeving kan bepaalde vermeldingen voorschrijven of juist verbieden. Parallelimporteurs zien zich daarom vaak genoodzaakt om bepaalde verpakkingen of etiketten te wijzigen. De vraag in hoeverre een merkhouder zich daartegen kan verzetten speelt in het EG-recht al enkele decennia een rol. HvJ 23 mei 1978, Jur. 1978, p. 1139, BIE 1979, p. 60, NJ 1979, 336 m.nt. LWH (Hoffmann-La Roche/Centrafarm GmbH) besliste dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen parallelimport van 'omgepakte' geneesmiddelen (in casu Valium), indien de uitoefening van het merkrecht een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten oplevert (wat het geval is wanneer komt vast te staan dat de wijze waarop de gerechtigde zijn merkrecht gebruikt tot kunstmatige afscherming van de markten zal bijdragen), en aan enkele verdere eisen is voldaan: de oorspronkelijke toestand van het product moet bij de ompakking ongemoeid blijven; de merkgerechtigde moet tevoren van de verhandeling van het omgepakte product in kennis worden gesteld, en op de nieuwe verpakking moet worden vermeld, wie het product heeft omgepakt. In het arrest BMS/Paranova (HvJ 11 juli 1996,1^1997,129111.nt. DWFV onder nr. 130) gaf het HvJ een nadere uitwerking aan het arrest Hoffmann-La Roche, met als voornaamste punten, dat enerzijds niet hoeft te worden aangetoond dat de merkhouder opzettelijk heeft getracht de markten van Lid-Staten af te schermen, terwijl anderzijds expliciet de voorwaarde wordt gesteld dat de presentatie van het omgepakte product van dien aard moet zijn dat zij de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Daarnaast maakte het HvJ korte metten met de stelling dat zijn eerdere, op de artikelen 36,85 en 86 EEG-verdrag gebaseerde jurisprudentie inzake parallelimport achterhaald was of althans zou moeten worden herzien als gevolg van de uitputtingsbepaling van art. 7 lid 2 van de Eerste Merkenrichtlijn; die bepaling moet worden uitgelegd 'in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en in het bijzonder met inachtneming van artikel 36'. Het onderhavige arrest trekt de lijn van BMS/Paranova door, en maakt voor wie daar nog aan twijfelde duidelijk dat de eerdere jurisprudentie niet slechts van toepassing is op parallelimport van geneesmiddelen. Er zijn echter enkele verschillen. Deels vloeien die voort uit verschillen tussen de producten. Bij geneesmiddelen kan het noodzakelijk en toelaatbaar zijn om op een andere verpakkingsgrootte over te gaan. In het ene land schrijven de artsen de pillen voor per twintig, elders wellicht met vijftig tegelijk; de doordrukstrips van tien tabletten kunnen dan zonder bezwaar voor de inhoud opnieuw verpakt worden. Bij whisky ontbreekt zowel de noodzaak als de mogelijkheid om de hoeveelheid geleverd product aldus te wijzigen. Wel kan er aanleiding zijn om iets aan de etiketten te doen. De parallelimporteur verwijdert het oude merk-etiket (wat op zichzelf

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

mag, maar niemand koopt Ballantine whisky in teneinde die merkloos door te verkopen) en brengt een nieuw etiket aan dat aan de eisen voldoet. Blijkens het arrest mag de parallelimporteur het merk-etiket in principe vervangen door een aangepast etiket indien het oude etiket een vermelding bevat die in het land van bestemming niet is toegelaten. Wordt in dat land evenwel alleen een extra vermelding voorgeschreven, dan kan die ook wel met behulp van een sticker worden aangebracht, en is vervanging van het etiket dus niet geoorloofd. Voor zover heretikettering toegelaten is moet ze net als in Hoffmann la Roche en BMS aan de merkhouder wordt gemeld, maar anders dan bij de geneesmiddelen waar het in die zaken om ging acht het HvJ het voor de onderhavige producten niet nodig dat daarvan op het product zelf melding wordt gemaakt. Belangrijker is, dat het Hof een grens trekt ten aanzien van het vervangen van etiketten teneinde daarop of eronder aangebrachte batchcodes en dergelijke nummers te kunnen verwijderen. Die nummers stellen de merkhouder in staat om lekken in zijn verkooporganisatie op te sporen en daarmee de parallelimporteur 'droog te leggen'; geen wonder dat deze ze er dan ook graag af wil halen. Op zichzelf kan het vrij verkeer van goederen ook in dit geval een rechtvaardiging vormen om het merk-etiket te vervangen. Het probleem is evenwel, dat de bewuste aanduidingen ook legitieme belangen kunnen dienen, zoals piraterijbestrijding en eventuele product-recall; soms zijn ze zelfs wettelijk voorgeschreven. Alsdan prevaleert het merkrecht, en is vervanging van het merk dus niet toegestaan. Indien de merkhouder de nummers vervolgens misbruikt om actie te nemen tegen zijn afnemers die aan de parallelimporteur leveren moet daartegen maar worden opgetreden op grond van art. 85 en S6 EG-verdrag, iets waar evenwel niet alle betrokken afnemers voldoende vertrouwen in zullen hebben om het er maar op te wagen. In de praktijk zou dit dan ook wel eens het grootste obstakel voor de parallelimporteurs kunnen blijken te zijn. In casu hanteerde Ballantine, blijkens het arrest van het gerechtshof in Den Bosch, overigens aparte controletekens op de etiketten, los van de wettelijk voorgeschreven identificatietekens, zodat de bewuste complicatie zich hier niet voordeed. Maar een complete oplossing kan uiteindelijk alleen harmonisatie van de wettelijk voorgeschreven vermeldingen bieden. Die zal nog wel even op zich laten wachten. J.H. S.

E I G E N D O M

2 7 3

Nr. 50 Hof van Beroep te Brussel, 8 april 1998 (Ice tea II) Mrs. E. Delvaux, P. Ménestret en C. A. Baltus Depots door Unileverc.s. (a) van woord-beeldmerk 'Lipton ice tea' in 1978 en (b) van woordmerk 'Ice tea' in 1991. Procedure van Unileverc.s., aangevangen in 1992, tegen gebruik van 'Ice tea' en depot van 'Shimmerlce tea' door Sara Lce/DE es.') Art. ij° artt. 6en 12 Benelux-Merkenwet. Aan hetdepotvan hetwoord-beeldmerk van 197S en hetgebruik daarvan gedurende 13 jaar valt geen recht op een autonoom merk 'Ice tea' te ontlenen, net zo min als op'Ice'en'tea'. Art. 1 j° art. 14A lid 1.1 BMWj° art. 3 Merkenrichtlijn j° art. 6quinaiiies B Verdrag van Parijs. Her depot van het woordmerk 'Ice tea' van 1991 is nietig. 'Ice tea' is synoniem met 'iced tea'en 'théglacé' en exact beschrijvend voor de betrokken waar. Ook de engelstal ige bewoordinglevcrtgeen onderscheidend vermogen op, nu het publiek het beschrijvend karakter begrijpt. Het zich meestermaken van het woordmerk door Unilever, vormtéén reële hindernis voor concurrenten in dezin van hetJuicy-Fruit-arrestvan lictBcnGH; de concurrenten verplichten tot het gebruik van 'iced tea' of'the glacé' zou weer anderen kunnen verplichten om naar parafrases of neologismen te zoeken. De marktonderzoeken van Unilever tonen geenszins de inburgering van 'Ice tea' tot merk aan (zie nader het arrest), als 'Ice tea' al niet behoort tot de tekens die niet voor inburgering tot merk vatbaar behoren te zijn. 1 Sara Lee/DE N.V., te Utrecht, 2 S.A. Douwe Egberts, te Potaarde, (België), appellanten, advocaat mr. L. van Bunnen, te Brussel, tegen, 1 Lipton Limited, te Londen (United Kingdom), 2 Van den Bergh & Jurgens B.V., te Rotterdam, 3 S.A. Unilever Belgium, te Brussel (België), geïn timeerden, advocaat mr. J. J. Evrard, te Brussel. Vrijwillig tussengekomen partij Unilever N.V., te Rotterdam. a Rechtbank van Koophandel te Brussel, 31 januari 1994 (Mrs. R. Boone, C. Médart, J. Anderson). Zie lng.-Cons. 1994, P- 334- Red. b Hof van Beroep te Brussel, enz. Faitsdcla eau se: Au cours de 1'année 1978, la société Lipton a mis au point et commercialisé, une boisson froide a base de thé et légèrement pétillante, dénommée 'Ice tea' et généralement vendue en canettes oü figurent 1'une au-dessus de 1'autre la marque 'Lipton' et Ie vocable 'Ice tea' inscrit en lettres blanches sur un fond orange figurant la boisson pétillante et glacée avec des rondelles de citron ou d'orange. Le 1S juillet 1978, elle procédé au dépót (n° 354.575) d'une photo de ce produit auprès du bureau des marques Benelux, dépót qu'elle renouvellera a son échéance dix ans plus tard, soit le 18 juillet 1988. Cette marque est ultérieurement concédée en licence a la SA Aliments Hertog qui, le 2 jan-

zie ook Vz. Rb. van Koophandel Verviers, 17JUÜ 1992,BZE 1994, nr. 30, blz. 94- Rc<>.

2 7 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

vier 1992, est absorbée par Unilever Belgium qui devient ainsi licenciée de la marque. Devant Ie succes grandissant de ce produit, dont les ventes sont relativement modestes a 1'époque de son lancement sur Ie marché et durant les cinq années ultérieures (46.000.000 frs de chiffre d'affaires en 1986), mais qui augmentent rapidement d'année en année (67.014.000 frs en 1992), deux événements, qui expliquent la naissance de 1'actuel litige vont se produire: d'une part, la société Van Den Bergh et Jurgens (qui, comme la société Lipton, fait partie du groupe Unilever) procédé au dépöt de la marque 'Ice tea' Ie 25 janvier 1991 (dépöt n° 490.043); d'autre part, diverses sociétés concurrentes (au nombre desquelles figurent Sara Lee et Douwe Egberts) se lancent dans la fabrication et la ven te de produits semblables. Sara Lee et Douwe Egberts commercialisent ainsi, au début de Pannée 1992, une boisson dénommée 'SHIMMER ice tea' et procèdent au dépöt de cette marque Ie 16 avril 1992 (dépöt n° 779.143). Cependant, des difficultés de vente paraissent avoir incité ces sociétés a modifier la présentation et Ie nom du produit, quelque temps plus tard, et a en relancer la diffusion sous la nouvelle appellation 'Picwick ICE TEA', mettant cette fois en évidence sur Ie conditionnement (canette) Ie vocable 'ICE TEA'.

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

- lorsqu'il est nécessaire, c'est-d-dire lorsqu'il est imposépar la nature ou lafonction de l 'objetou par les lois et habitudes du langage; - lorsqu'il est générique, c'est-a-dire, lorsqu'il désigne nécessairement, non pas l'objet lui-même, mais la categorie a laquelle il appartient; - lorsqu'l est usuel, c'est-a-dire lorsque, bien que n'étant ni nécessaire ni générique, il est devenu d'un emploi commiin etgénéralisépour designer les objets en cause; - enfin, lorsqu'il est descriptif de l'objet désigne. Il faut ajouter que, d'une facon exccptionnelle, un signe n'est pas distinctif, lorsque, sans être ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, il est cependant d'une banalité totale, le rendant inapte a distingiier l'objet auquel il s'applique.';{¥.Mazh.é\y: la nouvelle jurisprudence sur les rejets de dépöt de marque p. 112 et suivantes et jurisprudence citée; A. Braun et B. Van Reepinghen: chronique de jurisprudence Droits intellectuels JT 1997 n° 11 et jurisprudence citée n°i3P-443);

Qu'il convient d'ajouter qu'un signe non distinctif a 1'origine, c'est-a-dire au moment de 1'enregistrement de la marque (a le supposer admis par le Bureau Benelux malgré son absence de caractère distinctif), peut le devenir par un usagesuffisant quant a sa durée et a son caractère significatif, par application de la theorie jurisprudentielle de Tinburgering' (littéralement 'acquisition du droit de ei té'), qui se fonde elle-même sur 1'article 6 quinquies c de la convention d'union de Paris, qui énonce que En droit: 'pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir comptcdetouteslescirconstancesdefait, notammentde la durée del'usage 1 rappel des principes: de la marque.' (Cour dejustice Benelux gfévrier 1977 JT 1978 p. 96 et Attendu que la matière est régie par la loi uniforme Benelux sur Paris, 23 juin 1981 Ann. 1981 fase. 3 ainsi que la jurisprudence citée par les marques, (publiée au Moniteur du 14 octobre 1969), qui aux A. Braun ctB. Van Reepinghen chroniqueprécitéeJT 1992 n" 43 p. 532 et termes de son article 1" considère comme marques individuelies 'lesdénominations, dessins, empreintes, cachets, lettresjormes de pro-JT 1997 n° 12 p. 443); que la directive précitée du 21 decembre duits 011 de conditionnement et tous autressignes servanta distingiier les19S8 avalise, du reste, cette theorie en son article 3-3.; (Cfr également A. Braun Précis des marques et produits zomc édition nc' produits d'uneentreprise' et qui, en son article 3, impose a leur titu93 et suivants p. 91 et suivantes); laire Ie dépöt de ces marques auprès du bureau institué a eet effet, en vue de leur conférer la protection qui s'attache a la propriété intellectuelle; 2 Application a l'espèce: Que la nullité du dépöt d'une marque peut être invoquée par Attendu qu'il y a lieu d'apprécier d'une part la portee du dépöt rout tiers intéresse, sur la base de 1'article 14 de cette loi, notam354-575 effectué par Lipton le 18 juillet 197S, d'autre part la ment, en raison de 1'absence de tout caractère distinctif de la validité des dépöts 490.043 et 779.143 effectués le 25 janvier marque, conformément au prescrit de 1'article 6 quinquies B 1991 par Van Den Bergh et Jurgens et par Sara Lee le 16 avril sous 2 de la Convention de Paris qui dispose, etc. 1992; Que ces dispositions doivent être interprétées a la lumière de la Depot354.575 'Lipton ice tea': 'Première directive du Conseil dun decembre 19SS rapprochant les légisAttendu que la validité de eet enregistrement n'est pas mise en cause: lationsdesétatsmembressiirlesmarques'qm,ensona.nk\e2,éncmce notamment que, etc. Que les parties donnent toutefois a ce dépöt des interprétations et, en son article 3 - 1 , dispose que, etc. divergentes en ce qui concerne sa portee et les droits qui en découlent; que selon les sociétés Lipton, Van Den Bergh et Jurgens et Unilever, ce dépöt a pour effet de mettre en valeur le vocable Attendu que se pose alors la question essentielle de déterminer 'ice tea' qui, par un usage exclusif et prolongé pendant 13 ans, ce qui peut conférer a un signe choisi comme marque un pouest devenue une marque distinctive et, dès lors protégée, dont voir distinctif suffisant pour bénéficier de Ia protection legale; aucune société concurrente ne pouvait plus seservir dans la préQu'a défaut pour la loi Benelux de contenir de définition posisentation de ses produits; Que Sara Lee et Douwe Egberts soutive de cette notion et en raison de la difflculté même de détertiennent, au contraire que ce dépöt n'a pu avoir eet effet car il ne miner avec précision et de maniere exhaustive ce qu'il faut enporte pas sur la marque 'ice tea' comme telle, mais un ensemble tendre par 'caractère distinctif', les auteurs et la jurisprudence formé par les mots 'Lipton ice tea' oü seule la dénomination ont privilegie 1'approche négative de ce concept en énoncant 'Lipton' peut être considérée comme marque; qu'un signe sera considéré comme distinctif s'il n'entre pas dans une des catégories de signes traditionnellement considérés comme non distinctifs 'Le signe est distinctif lorsqu'il est propre d Attendu qu'il est évident que la société Unilever n'a pas procédé identifier, enfonction de son origine, l'objet qu'il désigne et d le faire rele 18 juillet 1978 au dépöt du vocable 'ice tea' en tant que tel connaitre par Ie public...Le caractère distinctifse définit par ce qu'il n'estmais au dépöt complexe comprenant la dénomination 'Lipton pas...En vérité, on s'accorde d reconnaitre qu'un signe n'est pas distinctif ice tea' ainsi que la photo du conditionnement du produit (cadans les cas suivants: nette orange oü figurent une boisson avecbulles, glacons et tran-

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

che de citron) (marque visuelle); que la dénomination ice tea ne peut être artificiellement isolée de eet ensemble complexe et protégé comme tel; Que les sociétés Lipton, Unilever et Van Den Bergh et Jurgens avaient, du reste, parfaitement conscience de 1'insuffisance du premier dépöt de 1978 quant a la protection de la marque 'ice tea' qu'elles revendiquent, puisqu'elles ont procédé 13 ans plus tard au dépöt du vocable 'ice tea' comme tel (dépöt 490.043 du 25 janvier 1991); Attendu, par ailleurs, que 1'usage exdusif pendant 13 années de la marque 'Lipton ice tea' n'a pu faire acquérir au vocable 'ice tea' Ie caractère d'une marque a part entière, dès lors que cette dénomination était inséparable de la marque Lipton faisant, comme il vient d'être dit 1'objet d'un dépöt unique et complexe dont les divers éléments ne peuvent être dissociés; que si Pon poussait plus loin Ie raisonnement des sociétés Unilever et consorts, il faudrait, en effet, reconnaftre a chacun des éléments de ce dépöt, soit 'Lipton', 'Ice' et' Tea', Ie caractère d'une marque ce qui serait absurde (sauf en ce qui concerne Ie vocable 'Lipton' déja précédemment déposé et protégé a ce titre); Qu'il résulte de ces motifs que Ie dépöt 345.575 du 18 juillet 1978, dont la régularité n'est pas contestée, n'a pas conféré a la dénomination 'Ice tea' Ie caractère d'une marque protégée et qu'aucun usage de ce vocable n'a pu détacher eet element de la marque complexe dont il fait partie, en vue de lui faire acquérir Ie caractère d'une marque autonome et protégée; Dépöt 'Ice tea'490.043 du 25 janvier i$$i: Attendu que Sara Lee et Douwe Egberts contestent la validité du dépöt de la dénomination 'Ice tea' effectué a cette date par Unilever, en invoquant Pabsence du caractère distinctif de ces termes;

E I G E N D O M

2 7 5

produit qu'il désigne et dès lors, inapte lorsqu'il est employé seul, a servir de marque, car depourvu du caractère distinctif indispensable qu'un signe doit revêtir pour accéder au statut de marque protégée; qu'il ne s'agit pas simplement de termes évocateurs susceptibles de constituer une marque reguliere mais des termes les plus naturels et les plus adéquats pour cerner la réalité de la boisson a vocation internationale qu'ils désignent; Que Pemploi de mots anglais plutót que frangais ne confère pas a la dénomination litigieuse une originalité particuliere qui serait susceptible de la faire bénéficier d'un caractère distinctif suffisant, dès lors que Pemploi de Panglais est usuel, voire prépondérant dans Ie domaine des boissons a vocation internationale et évite aux firmes productrices de traduire les dénominations de leurs produits dans chacun des pays oü ils sont commercialisés; que les appellations anglaises pour de multiples boissons, dont P'ice tea', sont ainsi devenues usuelles et sont entrees dans Ie langage courant sur Ie territoire des Etats de PUnion européenne (cfr P. Mathély 'La nouvelle jurisprudence sur les rejets de depots de marques' p. 118 n° 5, JJEvrard 'Problèmes généraux du droit des marques' p. 43 n° 14 qui écrit: 'Un mot usuel d'origine étrangère est-il également dénué de caractère distinctif? La réponseestaffirmativesilasignificationdecemotestcomprisc,au'Bénélux, par Ie public auquel il s'adressc. Generakment, un mot d'origine anglaise sera compris du public en raison de la diffusion de cette longue dans Ie Benelux et particulièrement aux Pays-Bas.'); que la Cour de justice Benelux, dans son arrêt du 5 octobre 19S2, rendu précisément dans une cause qui concernait une boisson commercialisée sous Ie nom anglais de 'Juicy fruit' a admis que Panglais était devenu, dans ce domaine, la langue véhiculaire de ce type de produit sur Ie territoire Benelux et qu'il fallait, dès lors, 'tenircompte de l'intérêt que les concurrents du titulaire de la marque ont d pouvoir recourir. pour designer la mêmepropriété de leurs produits similaires, d des rennes empruntés précisément d cette langue-la';

Attendu qu'il a été rappelé ci-avant que ne peuvent être considéQue, sous 1'angle du critère dégagé par la doctrine et la jurisprurés comme distinctifs des signes soit nécessaires, soit génériques, soit usuels, soit exclusivcment descriptis de la nature, des qualitéssubs-dence, de la gêne que peut constituer pour les concurrents 1'appropriation exclusive d'un mot ou d'une dénomination par une tantielks ou de la destination du produit, ces signes appartenant au société commerciale, il y a lieu de constater en Pespèce que Pacdomaine public et n'étant donc pas susceptibles de faire 1'objet caparement par Ie groupe Unilever de Pappellation descriptive par un commercant, d'une appropriation exclusive a titre de 'ice tea' constitue une entrave réelle a la commercial isation par marque, dans la mesure oü d'une part, ils n'ont aucun pouvoir ses concurrents de ce type de produit, les obligeant a employer distinctif, d'autre part, leur appropriation exclusive serait de Ie synonyme anglais 'iced tea' (ce que Ie groupe Unilever pronature a perturber 1'activité économique des concurrents qui se pose d'ailleurs) ou Ie terme francais 'thé glacé'... du moins justrouveraient obligés de recourir a des périphrases ou a des néoqu'a ce qu'une autre firme ne décide, a son tour de s'approprier logismes pour dénommer leurs propres produits semblables; ces termes a titre de marque, ce qui aurait pour effet, si Pon qu'ainsi que Pécrivent MM. Chavanne et Burst a propos des sicontinue a suivre cette logique, d'interdire a terme aux concurgnes génériques ou uniquement descriptifs: 'Une telle marque ne rents de designer les boissons froides a base de thé par leurs dépeut être valable car on ne peut contraindre les concurrents d ne pas user nominations anglaises et francaise adéquates et a trouver des du langage commtin et d utiliser des périphrases pour designer les propériphrases ou néologismes pour commercialiser P'ice tea' ou duits ou les services de leur commerce. Il importepeu qu'il existeplusieurs expressions banalespour designer Ie mime produit ou Ie mime service;' 'thé glacé' qu'ils mettent sur Ie marché; ('Droit de la propriété intellectuelle' éd. 1993 n° 978 p. 516); (cfr égalementcomm.Bruxelles 25 nov. 1982 Ing. cons. 1985 36 cité Que Ie changement de dénomination opéré par Sara Lee entre par A. Braun Précis du droit des marques n° 107 p. 99 et Chroni1992 (date du dépöt 'SHIMMER ice tea') et 1993 ('Picwick ICE que de jurisprudence précitéeJT 1992 n° 39 p. 532); TEA', avec mise en évidence de ce vocable) ne manifeste nullement dans son chef, comme Ie soutiennent les intimées, qu'elle aurait eu conscience de la réalité de la marque 'ice tea' dont elle Que les termes anglais 'ice tea' sont synonymes de 1'expression aurait voulu se servir pour relancer son produit initial, qui ne se 'iced tea' ainsi qu'il ressort de la dernière édition du dictionvendait pas assez bien, mais simplement que Sara Lee a décidé naire Webster's et signifient littéralement 'thé glacé' (cfr de donner a son produit une présentation supposée plus attracd'autres termes proches tels 'ice cream', 'ice water'...); qu'ils détive, en mettant en évidence son appellation exacte, soit 'ice tea', signent ainsi tres exactementla boisson a laquelle ils corresponplutöt que Ie terme 'shimmer' dont Ie pouvoir évocateur ou desdent, c'est a dire une boisson a base de thé destinée a être bue criptif était insignifiant aux yeux du public; tres fraiche, voire glacée; qu'il s'agit donc d'un vocable purement descriptif se référant aux caractéristiques intrinsèques du

2 7 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Qu'enfin, les études de marchés auxquelles Ie groupe Unilever fit procéder Ie 17 juin 1992, ne démontrent nullement que les termes 'ice tea' sont devenus une marque a part endere parmi les consommateurs Benelux; que la vue de la canette 'Lipton ice tea', dont les logos avaient été masqués, a incité 45% des personnes interrogées a déclarer qu'il s'agissait d"ice tea', ce qui démontre simplement qu'elles connaissaient Ie produit (10% 1'associant tnême a la société Lipton,) et 1'appelaient par son nom exact, mais nullement que cette dénomination descriptive voire usuelle avait accédé dans 1'esprit du public au statut juridique de marque a part entière; que Ie second test est, a ce point de vue encore plus significatif puisqu'a la question 'Commisscz-vous une boisson froide et pétillante a base de thé et presentie en canette ?', 65 des personnes interrogées ont répondu: '011/, l'ice tea', ce qui démontre simplement que les deux tiers des consommateurs connaissent cette boisson et Fappellent par son nom usuel, dans la langue véhiculaire de ce domaine commercial, soit 1'anglais;

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

Dépöt779.142 de la marque 'Shimmer ice tea' Attendu que les sociétés Lipton, Unilever et Van Den Bergh et Jurgens en postulent 1'annulation, dès lors que cette marque contient Ie vocable 'ice tea', prétendument protégé comme marque en vertu de leur dépöt antérieur 490.043; que Ie premier juge les a suivies et a prononcé la nullité du dépöt 779.143 et sa radiation du registre Benelux des marques: Que Ie jugement doit être réformé sur ce point pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés ci-dessus et qui justifient 1'annulation du dépöt 490.043; Qu'il se déduit également de ces motifs que les sociétés Sara Lee et Douwe Egberts ne se sont pas rendues coupables de contrefa% c.on en commercialisant leurs produits sous les dénominations de 'Pickwick Shimmer ice tea' d'abord, de 'Picwick ice tea' ensuite; Que, par contre, il convien t d'admettre que la marque 'Shimmer Ice tea' est une marque reguliere et protégée comme telle au même titre et pour les mêmes motifs que la marque 'Lipton ice tea' prémentionnée; Qu'il n'y a pas lieu de condamner les sociétés Lipton, Van Den Bergh et Jurgens et Unilever Belgium au paiement de dommages et interets, comme Ie postulent Sara Lee et Douwe Egberts, qui ne démontrent nileurpréjudice,ni la fautequ'auraientcommise les sociétés intimées;

Attendu que les sociétés Lipton, Unilever et Van Den Bergh et Jurgens ne peuvent fonder sur la theorie pré-mentionnée de 1'incorporation ou de 1'intégration ('inburgering') la légitimation de la marque qu'ils revendiquent, dès lors que: - d'une part 1'usage ne peut pallier 1'absence de caractère distinctif que dans unecertaine mesure: il ne peut, en effet, venirse greffer efficacement que sur un signe qui présente, a tout Ie moins un caractère 'faiblement distinctif', ainsi que Ie rappelle Par ces motifs, P. Mathély dans son examen de jurisprudence précité: 'Pour que Vusage confère un caractère distinctif, encore faut-ü que Ie signe soit susla cour, ccptible de l'acquérir. 11 v a, en effet, des signes qui ne pourront jamais devenir distinctifs. Ce sont d'abord les signes nécessaires, genériques ou vu 1'article 24delaloidu 15 juin i935,statuantcontradictoireusuels. carl'emploidecessignesappartienta tous...'{Aim. 1979 p. 123), ment, ce qui n'est pas Ie cas en 1'espèce ainsi qu'il est dit ci-avant; - d'autre part - car les intimés objectent alors que la directi ve du regoit 1'appel et 1'intervention volontaire, Conseil CEE du 21 décembre 1988 (postérieure a la jurisprudence citée par P. Mathély) ne fait pas de distinction entre les Ditl'appel fondé, en conséquence met anéant Ie jugement attasignes inaptes, a 1'origine, a servir de marque, puisque son artique, sauf en ce qu'il a recu etjointles demandes, cle 3. 3 vise indistinctement tous les signes boiteux, énumérés par Ie même article 3 en son premier alinea et au nombre desDit la demande originaire des sociétés Lipton, Unilever et Van quels figurent les 'marques dépounmes de caractère distinctif' et les Den Bergh et Jurgens non fondée, les en déboute, marques exclusivement descriptives - il est essentiel de rappeler que pour que l'usage puisse conférer a un pareil signe defiDit les demandes originaires des sociétés Sara Lee et Douwe Egciënt a 1'origine, Ie statut de marque, il faut qu'il s'étende sur berts fondées dans la mesure ci-après, une durée suffisante pour qu'il ait Ie temps de conférer, dans 1'esprit des consommateurs, un caractère distinctif au signe qui Dit pour droit que la locution 'Ice tea' est inapte a constituer une en était initialement dépourvu, du moins si 1'on veut rester fimarque au sens de 1'article i cr de la loi uniforme Benelux, dele a la ratio legis de 1'article 6 quinquies de la Convention d'union de Paris, qui sert de fondement a cette theorie; qu'il a en conséquence prononcé 1'annulation du dépöt Benelux n° été jugé qu'un usage ne présentant pas un caractère suffisam490.043 du 25 janvier 1991, inscrit au nom de la société Van Den ment important ou prolongé ne suffit pas a justifier 1'applicaBergh et Jurgens et portant sur les termes 'Ice tea', tion de 1'article 6 quinquies (Cour Benelux Adidas 23 déc. 1985 Ing. cons. 1986, 65; Cass. fr. 9 nov. 1981 Ann. 1982 119 et 7 Ordonne la radiation de ce dépöt dans Ie mois de la signification juillet 1982, Ann. 1982 11S); que ce n'est pas Ie cas en 1'espèce, du présent arrêt, puisque Ie dépöt des termes 'ice tea' n'a précédé que de 16 mois celui de la marque 'Shimmer ice tea' et que eet usage exclusif Dit pour droit que les dépöts 'Lipton ice tea' n° 354.575 du 18 relativement bref n'a pu conférer a ce vocable descriptif, voire juillet 197S et 'Pickwick Shimmer Ice tea' sont réguliers et consusuel, Ie caractère distinctif qui lui faisait défaut dès 1'origine; tituent en tant que tels des marques protégées; Attendu qu'il résulte de ces motifs que 1'annulation du dépöt 490.043 de la prétendue marque 'ice tea' effectué par la société Unilever doit être prononcée; Que ceci rend sans objet la contestation de la cession de cette marque, formulée a titre subsidiaire, par Sara Lee et Douwe Egberts;

Dit 1'intervention volontaire non fondée. Etc.

I /

A IJ t', ü

S I U S

10

9»

1 I J 1 1

A D

I N D U S T R I Ë L E

E I O £ N D O M

2

I

I

Nr. s i Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 21 november 1996

wijzen. Naar de totale indruk is er duidelijk overeenstemming en bestaat de mogelijkheid van associatie bij het publiek.

(Amarctto di Saronno)

[Uva Saronno S.p.A. te Saronno, Italië, eiseres, procureur mr. P. P. Engelman, advocaat mr. P.J. M. Stcinhauser te Amsterdam, tegen 1 Johs. de Kuyper & Zoon B.V. te Schiedam, 2 C. F. L. Casoni Fabrica Liquori te Finale Bmilia Modena, Italië, gedaagden, procureur mr. F.A. Tromp, advocaat mr. E.A. MoutHouwman te Amsterdam.

Mis. A.N. van Zelm van EldikJ.M. van der Klooster en 11. van der Wiel.

2.2 lllva is de producent van de wereldbekende amarettolikeur, die wordt verhandeld onder haar merk Dl SARONNO AMARETTO OR1GINALE. Dit merk, het op de Hes aangebrachte etiket en het uiterlijk van de fles met dop zijn in de Benelux merkcnrcchtelijk beschermd ingevolge de internationale inschrijvingen in het Benelux Merkenregister onder de nummers 600884 en 408746. Illva heelt voorts het uiterlijk van haar fles met dop zonder het daarop aangebrachte etiket op 31 januari 1995 als merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 840.523 (nu inschrijvingsnummer 561239).

(Saronno-flcs)

2.3 Casoni vervaardigde en verhandelde een Amarctto onder de aanduiding AMARETTO DELLA DUCHESSA en doet dit nog steeds, lllva vond dat door de combinatie van het uiterlijk van de lies met dop en het etiket van Casoni associaties opgeroepen werden met de merken van lllva. Daarom heeft lllva in oktober 1994een kortgeding tegen De Kuyperen Casoni (De Kuyper verkoopt het produkt van Casoni op de Nederlandse markt) aangespannen teneinde een verbod te verkrijgen tot het plegen van inbreuk op haar merken. Daarop heeft Casoni vrijwillig het etiket van haar AMARETTO DELLA DUCH ESSA gewijzigd, waardoor dat etiket volgens lllva niet meer overeenstemt met het als merk beschermde etiket van lllva Dl SARONNO AMARETTO. 2.4 lllva heeft echter met Casoni geen overeenstemming bereikt omtrent het door lllva gewenste staken door Casoni van gebruik van de AMARETTO DELLA DUCHESSA des, die volgens lllva lijkt op haar beschermde fles die breedgeschouderd is en een opvallend grote donkere vierkante dop heeft, lllva stoelt het associatiegevaar op de stelling dat de fles van Casoni brede schoudcis heeft in combinatie met een donkere meerhoekige dop die buiten de flessenhals uitsteekt. 3 De vordering van lllva

(inbrcukmakende Hes) Art. 1 Kcnelux Merkenwet De vorm van fles en dop van ciseres heeft onderscheidend vermogen door inburgering en door de exclusieve positie die deze vorm feitelijk bekleedt. Dit klemt temeer nu eiseres niet alleen voor wat betreft de Amarctti marktleider is, maar zelfs voor de gehele likeurmarkt. Art. ip\,lid 1. tlïMW(oud) Hen grote donkere dop in combinatie met een breed geschouderde jies komt bij drankjlessen. ook bij Amarctti. nietof nauwelijks voor, behalve voor wat betreft de lies van eiseres.zodatzo'ncombinai ie dop/jlcseen sterk onderscheidend vermogen heeft. Hoorde combinatie van de vorm van de fles en de dop van de Amarctto van gedaagden is er een visuele gelijkenis met de,flessen van Amarctto van eiseres en associatiegevaar met haar merk. waaraan niet afdoet dat er ook punten van verschil vallen aan te

3.1 lllva vordert thans een verbod jegens De Kuyper en Casoni om de AMARETTO DELLA DUCHESSA fles met dop te gebruiken, op straffe van een dwangsom van ƒ 50.000, per overtreding of ƒ 500,- per fles, ter keuze van lllva. 3.2 lllva vordert tevens ecu schadevergoeding van ƒ 25.000,wcgens merkinbreuk. 4 De bevoegdheid van de rechtbank Nu De Kuyper gevestigd is in Schiedam, is de rechtbank bevoegd ingevolge art. 37A BMW en nu de door lllva gestelde inbreuk door Casoni in Nederland plaatsvindt, is de rechtbank bevoegd ingevolge art. 5 lid 3 EEX en art. 37A BMW.

2 7 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

5 De bespreking en beoordeling van de stellingen van partijen 5.1 Anders dan De Kuyper en Casoni menen, heeft de Dl SARONNO vorm vanflesen dop van Illva onderscheidend vermogen door inburgering en door de exclusieve positie, die deze vorm feitelijk bekleedt. Dit klemt temeer, nu Illva onbetwist gesteld heeft marktleider te zijn niet alleen voor wat betreft de Amaretti maar zelfs voor wat betreft de gehele likeurmarkt. Illva heeft een marktaandeel van 27% in de Nederlandse likeurmarkt met haar Dl SARONNO AMARETTO. De tweede is Safari meteen marktaandeel van 14%. 5.2 De Kuyper en Casoni hadden aanvankelijk een Amaretto in de handel in een fles, die een kleine schroefdop had, die niet opviel en die bij drankflessen heel gewoon is. De Kuyper en Casoni hebben echter (in of omstreeks 1994) een Amaretto fles op de markt gebracht met een opvallende, zwarte dop met een groot formaat, dat functioneel niet nodig is, maar uitsluitend bedoeld is om extra aandacht van de consument te trekken. Die dop ziet er uit de verte bij oppervlakkige beschouwing rond uit, maar is, zoals blijkt bij waarneming dichtbij, achthoekig. Zo'n grote donkere dop in combinatie met een breed geschouderde fles komt bij drankflessen, ook bij Amaretti, niet of nauwelijks voor, behalve voor wat betreft deflesvan Illva, zodat zo'n combinatie dop/fles een sterk onderscheidend vermogen heeft. Door de combinatie van de vorm van deflesen de dop van de Amaretto van De Kuyper en Casoni is er een visuele gelijkenis met de flessen Amaretto van Illva en associatiegevaar met het merk van Illva, waaraan niet afdoet dat er ook punten van verschil vallen aan te wijzen. Naar de totale indruk is er duidelijk overeenstemming en bestaat de mogelijkheid van associatie bij het publiek. 5.3 De Kuyper en Casoni hebben nog gesteld dat Amaretto flessen van twee andere producenten/handelaren ook lijken op de flessen van Illva, maar ten aanzien van de ene vergelijkbare fles is niet gebleken dat deze binnen de Benelux verhandeld wordt, terwijl ten aanzien van de tweede vergelijkbare fles niet gebleken is dat deze in relevante mate verhandeld wordt binnen de Benelux, terwijl Illva heeft aangekondigd dat, wanneer dit wel het geval mocht worden, zij ook een verbod zal vragen van die fles.

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

5.5 Subsidiair hebben De Kuyper en Casoni gevraagd om bij toewijzing van de vordering van Illva een termijn van tenminste een jaar te krijgen om haar verpakking aan te passen, zodat er geen hiaat in de distributie ontstaat. De rechtbank gunt zo'n lange termijn niet, omdat De Kuyper en Casoni in 1994 begonnen zij n met het gebruiken van eenfles,die aanleunde tegen die van de marktleider Illva, waartegen Illva meteen bezwaar heeft gemaakt. Het is dus voor eigen risico van De Kuyper en Casoni dat zij daarmee doorgegaan zijn. Bovendien is er in deze zaak al gedagvaard op 28 juni 1995, zodat De Kuyper en Casoni vanaf die datum al weten dat zij het risico lopen van een verbod. De rechtbank acht een termijn van twee maanden redelijk onder deze omstandigheden. 5.6 De rechtbank zal de schadevordering van Illva afwijzen, omdat Illva de mogelijkheid van schade onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. 6 De kostenveroordeling Illva is de overwegend in het gelijk gestelde partij, zodat De Kuyper en Casoni veroordeeld dienen te worden in de kosten van het geding. 7 De beslissing De rechtbank: veroordeelt Johs. de Kuyper & Zoon B.V. en C.F.L. Casoni Fabrica Liquori om zich binnen de Benelux vanaf de datum, gelegen twee maanden na de betekening van dit vonnis, te onthouden van ieder gebruik van het onderhavige uiterlijk van haar AMARETTO DELLA DUCHESSA, dan wel van een ander met het merk van Illva Saronno S.p. A. (depotnummer 840523) overeenstemmend teken, op straffe van een dwangsom van ƒ 50.000,- (...) voor iedere overtreding van dit verbod, dan wel van ƒ 500,- (...) voor iederefleswaarmee dit verbod wordt overtreden, zulks ter keuze van Illva Saronno S.p. A.; veroordeelt Johs. de Kuyper & Zoon B.V. en C.F.L. Casoni Fabrica Liquori in de kosten van het geding, aan de zijde van Illva Saronno S.p.A. begroot op ƒ 420,- aan verschotten en ƒ 2.130,aan procureursalaris; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het anders of meer gevorderde. Enz.

5.4 De Kuyper en Casoni hebben voorts aangevoerd dat Illva haar rechten heeft verwerkt om tegen de Mesvorm bezwaar te maken, nu Illva het destijds ter gelegenheid van de intrekking op 25 oktober 1994 van het kort geding gemaakte voorbehoud heeft beperkt tot haar bezwaren tegen de dop. Illva beroept zich op een brief van Mr. Steinhauser van 25 oktober 1994, waarin hij schrijft: 'Mijn cliënte behoudt zich alle rechten voor, eventueel opnieuw maatregelen tegen de verhandeling van Amaretto DellaDuchessa te nemen, indien feitelijk mocht blijken dat het nieuwe etiket in de praktijk minder afstand neemtvan mijn cliëntedan het ontwerp doetvermoeden, of indien ondanks het nieuwe etiket toch associatiegevaar bestaat tussen het uiterlijk van het product van uw cliënte en het merk van mijn cliënte, wat vooral veroorzaakt zou kunnen worden doordat uw cliënte heeft laten weten de karakteristieke dop te zullen blijven voeren'. De rechtbank vermag in deze zin niet te lezen dat Illva afstand heeft willen doen van het recht om bezwaar te maken tegen de combinatie van flesvorm en de dop van De Kuyper en Casoni, terwijl laatstgenoemden deze zin evenmin in redelijkheid aldus konden opvatten. Het gevorderde verbod is toewijsbaar. De rechtbank ziet geen reden de gevorderde dwangsom te matigen.

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

Nr. 52 Hoge Raad der Nederlanden, 6 februari 1998

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

2 7 9

Handelsonderneming Blok B.V. te Haarlem, verweerster, niet verschenen.

(BMW/Blok) Mrs. H.L.J. Roelvink, E. Korthals Altes, P. Neleman, W.H. Heemskerk en C.H.M. Jansen.

a Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 4 oktober 1994 (mrs. H. Heijne Makkreel, R.J.F. Thiessen en E.M. Polak).

3 De vordering 3.1 Eiseressen vorderen dat de rechtbank bij vonnis/uitvoerArt. 13A, lid 1,1 (oud) Benelux Merkenwet Hof: Nu BMW haar verzet uitdrukkelijk beperkt tot het gebruik van baar bij voorraad, haar merkop een onderdeel van hetafgebeeldemodelBMW,teweten op dea voor recht zal verklaren dat de handelingen van gedaagde als hiervoor onder 2 sub e omschreven inbreuk maken op de merkvelg, moet gelden dat dit gebruik door Blok niet een rechtens relevante inbreuk op het merkrecht van BMW oplevert. In de context van de alsrechten van eiseres sub 1, en anderszins jegens eiseressen onillustratie afgebeelde BMW is de aanduiding van het BMW-merl; op derechtmatig zijn; velg volkomen ondergeschikt aan het doel dat die illustratie, als geheel, b gedaagde zal verbieden door in van haar uitgaande advertenkennelijk heeft. Die is om te tonen hoe een BMW voorzien van verlagingsties, reclameuitingen of andere aankondigingen, dan wel op veren eruit ziet. Het afbeelden van merktekens - door de geringe omvangenige andere wijze voor of in verband met haar onderneming nauwelijks als zodanig te onderscheiden en zonder enige bijzondere en/of het daarin uitgeoefende bedrijf in het bijzonder door de nadruk - op motorkap en velg heeft voor dat doel geen zelfstandige betekeverspreiding van de brochures als hiervoor onder 2 sub e omnis. Dit moet voor wat betreft de velg niet anders worden beoordeeld nu schreven, gebruik te maken van de vorenomschreven merken dat een niet-origineel accessoire is. van eiseres sub 1 of van enig daarmede overeenstemmend teken; c gedaagde zal veroordelen om aan eiseres sub 1 en/of eiseres Art. 13A, lid i,z (oud) BMW Hof: Blok heeft een geldige reden tot het onderhavige merkgebruik.sub 2 ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van Zij is met het gebruik van het beeldmerk van BMW in een illustratie in ƒ 25.000,- (...) voor elke dag of elke keer, waarop hij ten opzichte van eiseres sub 1 en/of eiseres sub 2 in strijd met het sub b gevorhaar brochure niet verdergegaan dan nodig was om de bestemming - bij derde verbod of enig gedeelte daarvan mocht handelen, met toepassing in BMW's - van de door haar verhandelde verlagingsvercn aan dien verstande dat hij de één betaald hebbende jegens de andere te geven, te weten een lagere wegligging en daardoor een sportiever aanis wat die betaling betreft; blik van de met die veren uitgerusteBMW. Daarbij isBlok - ruimschoots gekweten gebleven binnen de grenzen van wat als de eerlijke gebruiken in de onderd gedaagde zal veroordelen om aan eiseressen te betalen, des dat havige tak van nijverheid en handel kunnen worden beschouwd. BMW hij de één betaald hebbende jegens de ander gekweten is, een heeft onvoldoendefeitelijk onderbouwd dat Blok door het onderhavige gebedrag groot ./' 10.000,- (...), vermeerderd met de wettelijke bruik voordeel trekt uit de reputatie en goodwill van dat merk: rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der algehele voldoening, als schadevergoeding, subsidiair aan ieder der eiseresArt. 1 j° art. 15 e.v. Auteurswet 1912 j" art. 3:303 Burgerlijk Wetboeksen te vergoeden de voor de betrokken eiseres als gevolg van de vorenomschreven inbreukmakende en anderszins onrechtmaHR: In het kader van haar beroep op auteursrechtelijke bescherming heeft BMW blijkens de gedingstukken volstaan met aan te voeren dat entige handelingen van gedaagde geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet, met de waarom het uiterlijk van (de kenmerkende onderdelen van) de auto een auteursrechtelijk beschermd werk is, dat niet zonder toestemming vanwettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der algehele voldoening; BMW afbeelden van dit uiterlijk een ongeoorloofde verveelvoudiging en openbaarmaking oplevert, en dat geen van de in de Auteurswet bepaalde e gedaagde zal gelasten alle brochures hiervoor onder 2 sub e uitzonderingen op het verbod van openbaarmaking of verveelvoudigingomschreven die zij thans nog in voorraad heeft, aan eiseressen van toepassing is. In het licht hiervan is het geenszins onbegrijpelijk dat af te geven, op straffe van verbeurte van een dwangsom van het Hof in de stellingen van BMW niets heeft aangetroffen waaruit zou ƒ 1.000,- (...) voor elke zodanige brochure die, in strijd met dit kunnen volgen datBMW'bij'hetonrechtmatig doen verklaren en het doenbevel, niet binnen twee dagen na betekening van het te dezen te verbieden van het opnemen van afbeeldingen van het bedoelde uiterlijk wijzen in vonnis aan eiseressen zal zijn afgegeven; brochures als de onderhavige, enig ander belang heeft dan het belang dat f gedaagde zal gelasten binnen vijf dagen na de betekening van zij aan haar op merkinbreuk gegronde vorderingen ten grondslag heeft het te dezen te wijzen vonnis een volledige lijst te verschaffen gelegd, te weten (kort gezegd) het belangdat de reputatie van haarproducvan al die degenen aan wie gedaagde brochures als hiervoor onten niet wordt aangetast en dat de indruk wordt vermeden dat Blok deelder 2 sub e omschreven, heeft afgegeven en vervolgens al deze zou uitmaken van de dealerorganisatie van BMW. Dat dit belang door brochures, die zich nog bij haar afnemers bevinden, binnen tien het gebruik van de onderhavige brochure zou worden aangetast, heeft het dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, terug te Hofniet aannemelijk geacht. Op grond van een en ander is het Hof'tot denemen, deze niet opnieuw of verder te verspreiden, doch binslotsom gekomen datBMW onvoldoende belangheeft bij haar op auteurs-nen twee dagen na zodanige terugname aan eiseressen af te gerecht gebaseerde vorderingen. Deze gcdachtengang van het Hof geeft niet ven, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van blijk van een onjuiste rechtsopvattingen is niet onbegrijpelijk. ƒ 1.000,- (...) voor iedere brochure ten aanzien waarvan gedaagde in strijd met dit bevel zou handelen; g gedaagde zal veroordelen in de kosten van het geding. 1 Bayerische Motorenwerke A.G. te München, Bondsrepubliek Duitsland, 3.2 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten leggen eise2 BMW Nederland B.V. te 's-Gravenhage, eiseressen, advocaat ressen aan hun vordering ten grondslag dat gedaagde zich mr. H. Ferment, schuldig maakt aan merkinbreuk resp. onrechtmatig handelen tegen door in de betreffende brochure de afbeelding op te nemen van een BMW automobiel voorzien van niet van BMW afkomstige ' Zie de noot op blz. 2S4. Red. velgen die desalniettexnin zijn voorzien van het BMW logo. Het

2 8 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

gebruik van dit logo vindt plaats in het economisch verkeer zonder geldige reden onder zodanige omstandigheden dat een eiseres sub ï schade kan worden toegebracht.

5.4 Het onder 5.3 overwogene geldt eveneens ten aanzien van de afbeelding van de BMW. Dat op de afbeelding van de BMW het BMW logo zichtbaar is, is daarbij niet terzake doende.

3.3 Door gebruik van het BMW logo wekt gedaagde ten onrechte de indruk als zou zijn deel uitmaken van de dealerorganisatie van eiseressen, waardoor de onderscheidende functie van het BMW merk wordt aangetast.

5.5 Nu gedaagde door de wijze van afbeelding van de BMW geen onjuiste suggesties heeft gewekt en evenmin de goede reputatie en goodwill van het BMW merk heeft aangetast, is er geen sprake van schade als bedoeld in artikel 13A lid 1 aanhef en sub 2 BMW. Derhalve maakt gedaagde met de betreffende brochure geen inbreuk op de merkrechten van eiseres sub 1. Los van hetgeen eiseressen ter ondersteuning van de beweerdelijke merkinbreuk hebben aangevoerd, hebben zij geen feiten en omstandigheden gesteld waaruit anderszins onrechtmatig handelen door gedaagde zou moeten blijken. Het onderdeel van de vordering van eiseressen als genoemd onder 3.1 sub a dient derhalve te worden afgewezen. Aangezien de overige onderdelen van de vordering ook gebaseerd zijn op merkinbreuk respectievelijk onrechtmatig handelen, dienen deze eveneens te worden afgewezen.

3.4 Door het verspreiden van de brochure wordt de aandacht van het publiek gevestigd op het bestaan van de betreffende, ten onrechte van het BMW logo voorziene, velgen hetgeen bij draagt aan vergroting van het effect van merkinbreuk bij derden/ afnemers van gedaagde. 4 Hef verweer 4.1 Tegen de vordering van eiseressen voert gedaagde het volgende verweer: 4.2 De in de brochure afgebeelde auto's zijn door een tekenaar vervaardigd teneinde het 'verlagen' van auto's door middel van de door gedaagde ten verkoop aangeboden verlagingsveren te benadrukken. De velgen, waarop het BMW logo staat afgebeeld, zijn fictieve, niet-bestaande velgen. 4.3 De tekening van de BMW wekt geen enkele suggestie van dealerschap of van het bestaan van enige speciale relatie met eiseressen. Daarbij is van belang dat het publiek dat de betreffende brochure onder ogen krijgt, bestaat uit terzake kundige inkoopmedewerkers van grote en middelgrote detaillisten in de autobranche en garagebedrijven. In dat verband verwijst gedaagde naar diverse door haar in het geding gebrachte brochures van derden, waaruit blijkt dat voor het promoten van niet van een merkhouder afkomstige accessoires in de autobranche aangeleund wordt bij woord/ beeldmerken van autofabrikanten, waaronder het BMW-merk. 5 Beoordelingvan her geschil 5.1 Bij pleidooi is van de zijde van eiseressen kenbaar gemaakt dat de onderhavige vorderingen zijn gebaseerd op het in art. 13A lid 1 aanhef en sub 2 omschreven 'ander gebruik'. De rechtbank zal het gevorderde hierna dan ook op deze grondslag beoordelen. 5.2 In de brochure van gedaagde uit maart 1993 staan alle automerken genoemd waarvoor gedaagde verlagingsveren levert. Als illustratie zijn op iedere pagina twee van deze auto's c.q. automerken afgebeeld die, los van specifieke logo/beeldmerk, aan hun vorm herkenbaar zijn. Eén van de afgebeelde auto's is een BMW. 5.3 Uit de wijze waarop gedaagde de auto's heeft afgebeeld, namelijk ter illustratie van haar eigen produkten, waarbij behalve een BMW nog een aantal andere automerken is afgebeeld, leidt de rechtbank af dat gedaagde daarbij niet één bepaald automerk op het oog heeft gehad. Ten aanzien van geen van de afgebeelde automerken wordt door gedaagde de suggestie gewekt als zou zij behoren tot de dealerorganisatie van het betreffende automerk of anderszins een speciale relatie met de fabrikant en/of leverancier van dit automerk onderhouden.

5.6 Eiseressen zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden verwezen. 6 Beslissing De rechtbank: 6.1 Wijst de vordering af. 6.2 Veroordeelt eiseressen in de kosten van deze procedure tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 290,aan verschotten en ƒ 2.130,- aan salaris van de procureur. b Gerechtshof te Amsterdam, 27juni 1996 (mrs. L. Frijda, D.H.M. Peeperkorn en G. Visser). 2 De grief De grief houdt het volgende in. Ten onrechte heeft de rechtbank geoordeeld dat Blok met de in dit geding bedoelde brochure en de daarin vervatte afbeeldingen van een BMW-automobiel voorzien van beeldmerken van het gebruik waarvan BMW bij uitsluiting van anderen is gerechtigd, geen inbreuk heeft gemaakt op de merkenrechten van BMW. 3 Beoordeling van de grief 3.1 Nu geen van partijen bezwaar heeft gemaakt tegen de feiten, zoals de rechtbank die in rechtsoverweging 2 onder (a) tot en met (f) van het vonnis heeft vastgesteld, kan het hof van die feiten uitgaan. 3.2 Blok, die ook handelt onder de naam Jamex, brengt accessoires voor auto's op de markt. In dit geding gaat het om verlagingsveren. Deze dienen ter vervanging van de van fabriekswege aangebrachte veren. Zij maken dat de auto lager op de weg komt te liggen en aldus een sportiever aanblik biedt. Blok biedt verlagingsveren voor verschillende merken en types auto's aan, waaronder voor BMW's. Aangetekend zij dat deze veren niet door of vanwege BMW op de markt worden gebracht. 3.3 Naar BMW erkent, is het aanbieden en verhandelen van deze, de originele onderdelen vervangende, accessoires voor onder meer BMW's niet onrechtmatig. De bezwaren van BMW richten zich echter tegen een afbeelding van een BMW zoals die,

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

in verband met deze verlagingsveren, voorkomt in brochures van Blok. 3.4 Het gaat om brochures van het formaat A4. De bladzijden vertonen veelal het opschrift 'Sport Springs' en 'Sports Line' soms met de toevoeging 'JAMEX'. De bladzijden zijn geïllustreerd met tekeningen van diverse auto-modellen waarvoor Blok verlagingsveren levert. Daaronder bevindt zich een model BMW. De illustratie meet ongeveer 10x4 centimeter. Naar de rechtbank heeft vastgesteld, zijn de velgen van deze BMW voorzien van het beeldmerk van BMW. Dat geldt overigens ook voor de motorkap van de afgebeelde auto. Beide beeldmerken hebben, binnen de genoemde afmetingen van de illustratie, de grootte van een speldeknop. 3.5 BMW verzet zich in de eerste plaats op grond van haar merkrecht tegen het gebruik van haar beeldmerk doch - naar zij ook bij pleidooi in hoger beroep heeft toegelicht - uitsluitend voor zover de velg van de als illustratie gebruikte BMW is voorzien van haar beeldmerk. BMW acht het afbeelden van één van haar modellen niet een inbreuk op haar merkrecht. Dat brengt mee, zo heeft zij toegelicht, dat ook het afbeelden van het BMWbeeldmerk op die plaatsen waar het van harentwege BMW is aangebracht - zoals op de motorkap - als geoorloofd moet worden beschouwd. Naar BMW stelt, ligt dat echter anders met betrekking tot het BM W-merk op de afgebeelde velg, want die velg is niet de originele, van haar afkomstige velg. Het merkteken is daarop niet van harentwege aangebracht. 3.6 Nu BMW haar verzet uitdrukkelijk beperkt tot het gebruik van haar merk op een onderdeel van de afgebeelde model BMW, te weten op de velg, moet gelden dat dit gebruik door Blok niet een rechtens relevante inbreuk op het merkrecht van BMW oplevert. In de hiervoor in 3.4 beschreven context van de als illustratie afgebeelde BMW is de aanduiding van het BMW-merk op de velg volkomen ondergeschikt aan het doel dat die illustratie, als geheel, kennelijk heeft. Die is om te tonen hoe een BMW voorzien van verlagingsveren eruit ziet. Het afbeelden van merktekens - door de geringe omvang nauwelijks als zodanig te onderscheiden en zonder enige bijzondere nadruk - op motorkap en velg heeft voor dat doel geen zelfstandige betekenis. 3.7 Ook valt niet in te zien dat er een voor de beoordeling van de gestelde merkinbreuk relevant verschil bestaat tussen het - door BMW wèl geoorloofd geachte - merkgebruik op de motorkap en het aangevochten merkgebruik op de velg. BMW voert aan, kort samengevat, dat Blok het BMW-beeldmerk, aangebracht op een niet-origineel accessoire, hier gebruikt voor de verkoop van haar eigen, met BMW concurrerende, produkten. Deze stelling vindt haar weerlegging in wat in 3.6 over het doel van de illustratie is overwogen. Zij is bovendien feitelijk onjuist nu, naar Blok niet voldoende weerspraken heeft aangevoerd, de velg, als weergegeven, is ontsproten aan de fantasie van de tekenaar en geenszins een bestaand, maar niet van BMW afkomstig, accessoire is. 3.8 Reeds op deze gronden moet de vordering van BMW, voor zover op merkgebruik gegrond, worden afgewezen. Zou daarover anders moeten worden gedacht, dan geldt het volgende. 3.9 Het door BMW gelaakte merkgebruik - o p de eerderbedoelde velg van de afgebeelde BMW - staat niet in voldoende rechtstreeks verband met de waren (auto-onderdelen) waarvoor BMW haar merk heeft ingeschreven om te worden beschouwd

E I G E N D O M

2 8 1

als gebruik in de zin van artikel 13 A, lid 1 onder 1, van de Benelux Merkenwet (waar in het navolgend wordt gesproken van de Benelux Merkenwet, wordt gedoeld op die wet, zoals deze van kracht was tot 1 januari 1996). 3.10 Immers, de reclame-uiting waarin het merk wordt gebruikt, betreft niet van BMW afkomstige waren maar handelswaar van Blok. Bovendien bestaat, als overwogen, een velg zoals deze in de illustratie voorkomt niet. Tenslotte is er niet voldoende verband tussen (het merkgebruik op) die velg en de handelswaar waarop de reclame-uiting betrekking heeft, te weten verlagingsveren. 3.11 Zoals BMW ook in de eerste instantie heeft betoogd - en de rechtbank in haar vonnis heeft gevolgd - moet dit merkgebruik worden beschouwd als ander gebruik van haar beeldmerk in de zin van het bepaalde in artikel 13 A, lid 1 onder 2, van de Benelux Merkenwet. Het hof is op overeenkomstige gronden als hiervoor in 3.5 tot en met 3.8 overwogen, met de rechtbank, van oordeel dat dit merkgebruik geen schade in de zin van die bepaling kan toebrengen. 3.12 Daar komt bij dat Blok een geldige reden heeft tot het onderhavige merkgebruik. Het handel drijven in - de originele onderdelen vervangende- accessoires bestemd voor (merk)auto's is immers geoorloofd. Dat brengt met zich dat het Blok beginsel moet zijn toegestaan reclame te maken voor het verhandelen van die accessoires, in het bijzonder om te kunnen aankondigen dat zij verlagingsveren, bestemd voor inbouw in BMW's aanbiedt. In die reclame-uitingen zal zij zich niet alleen van het woordmerk BMW, maar ook - zoals in dit geval, bij het visueel communiceren van haar reclameboodschap- van het desbetreffende beeldmerk moeten kunnen bedienen. 3.13 Dit belang van Blok dient te worden afgewogen tegen het belang van BMW als merkhouder om te voorkomen dat Blok voordeel trekt uit de reputatie en goodwill van die merken met alle daaraan voor de reclame-functie van die merken inherente gevaren. Voor dit laatste immers bestaat geen geldige reden. 3.14 Nadat de rechtbank zulks had verworpen, heeft BMW in hoger beroep uitdrukkelijk niet langer gehandhaafd dat het gebruik van het merk BMW in de afbeelding van het desbetreffende model de suggestie wekt dat Blok BMW-dealer is of met BMW een speciale relatie heeft. Thans stelt BMW nog dat Blok door het gebruik van het BMW-merk een bepaalde kwaliteitssuggestie wekt ten aanzien van de door haar verhandelde accessoires en aldus de reclame-functie van het BMW-merk aantast. Voorts dat Blok de garantie-functie van dit merk aantast, nu zij reclame maakt voor accessoires die bestemd zijn om essentiële, originele onderdelen van BMW's te vervangen. Daardoor worden gebreken van die onderdelen aan BMW en niet aan Blok aangerekend. 3.15 Nog daargelaten dat deze bezwaren van BMW niet met zich brengen dat Blok door het onderhavige merk-gebruik voordeel trekt uit de reputatie en goodwill van dat merk, heeft BMW zowel het een als het ander niet voldoende feitelijk onderbouwd. Dat had temeer op haar weg gelegen omdat de verkrijgbaarheid van dit soort (vervangende) accessoires en de wijze waarop daarvoor reclame wordt gemaakt nu eenmaal een gegeven is dat de door BMW bedoelde functies van haar merken op zich reeds relativeert.

2 8 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

3.16 In dit verband zij overwogen dat het hof door het depot door Blok ter griffie van onder meer een twintigtal brochures van ondernemingen die, evenals Blok, niet van de autofabrikant zelf afkomstige accessoires en onderdelen verhandelen, heeft kunnen kennis nemen van de wijze waarop voor dit soort accessoires reclame wordt gemaakt. Deze brochures waren bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep ter tafel en vormden onderwerp van debat. Naar blijkt, wordt - naast afbeeldingen die meer rechtstreeks appelleren aan de stoere mannelijkheid van de berijder van een met deze accessoires opgetuigde auto zonder terughoudendheid gebruik gemaakt van afbeeldingen van de, veelal dure, automodellen die ermee kunnen worden uitgerust. Ook de beeldmerken van die auto's zijn waarneembaar. Modellen van het merk BMW zijn in deze folders en brochures ruimschoots vertegenwoordigd. 3.17 Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat Blok met het onderhavige gebruik van het beeldmerk van BMW in een illustratie in haar brochure, niet verder is gegaan dan nodig was om de bestemming -bij toepassing in BMW's- van de door haar verhandelde verlagingsveren aan te geven, te weten een lagere wegligging en daardoor een sportiever aanblik van de met die veren uitgeruste BMW. Daarbij is Blok - ruimschoots - gebleven binnen de grenzen van wat als de eerlijke gebruiken in de onderhavige tak van nijverheid en handel kunnen worden beschouwd. 3.18 Feiten of omstandigheden die tot een ander oordeel leiden, zijn gesteld noch anderszins gebleken. De grief faalt. 3.19 In hoger beroep heeft BMW de grondslag van haar vorderingen aangevuld met een beroep op haar auteursrecht op het in de brochure afgebeelde model van een BMW, welk model in die brochure zonder haar voorafgaande toestemming is verveelvoudigd en openbaar gemaakt. 3. zo Het hof verwerpt dit beroep, reeds omdat - naar ook blijkt uit de ter griffie gedeponeerde brochures - autofabrikanten, en met name BMW, afbeeldingen van hun modellen in brochures als de onderhavige niet op grond van hun auteursrecht plegen te verbieden. BMW heeft niet gesteld welk specifiek, van haar belang bij handhaving van haar merkrecht te onderscheiden, belang zij heeft bij handhaving - bij wijze van uitzondering van dat auteursrecht. Derhalve moet het ervoor worden gehouden dat dit geen ander is dan het handhaven -via het auteursrecht- van haar merkrecht. Bij deze stand van zaken komt, nu de op merkrecht gegronde vordering is afgewezen, ook de vordering op grond van auteursrecht niet voor toewijzing in aanmerking. 3.21 Ten overvloede zij overwogen dat -zie HR 20oktober i995,KvrfW'95, 2i2C(Dior/Evora), in het bijzonder rechtsoverwegingen 3.6 - hier dient te gelden dat in beginsel doorslaggevende betekenis moet worden toegekend aan het belang van Blok om op een in de betrokken tak van handel gebruikelijke wijze reclame te kunnen maken voor door haar te koop aangeboden accessoires voor onder meer BMW's, zodat BMW die activiteit in beginsel niet met een beroep op haar auteursrecht kan verhinderen. Schade als gevolg van het niet in acht nemen door Blok van de bepalingen vanartikel 25 Auteurswet en/of de wijze waarop Blok in dit geval heeft geadverteerd is gesteld noch gebleken. Schade als gevolg van het feit dat Blok met de onderhavige verlagingsveren BMW concurrentie aandoet, komt bij gebreke van bijzondere omstandigheden niet voor vergoeding in

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

aanmerking. Schade in verband met de aansprakelijkheid van BMW voor haar produkten is evenmin gebleken, a fortiori is niet gebleken van omstandigheden op grond waarvan zodanige schade zou moeten worden toegerekend aan de door BMW gestelde auteursrechtinbreuk. Ook om deze reden gaat het beroep van BMW op haar auteursrecht niet op. 3.22 De slotsom is dat het vonnis zal worden bekrachtigd. BMW, die in het ongelijk is gesteld, zal de kosten van het hoger beroep moeten dragen. 4 Beslissing Het hof: 4.1 bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, 4.2 veroordeelt BMW in de kosten van het hoger beroep, tot aan dit arrest aan de zijde van Blok begroot op ƒ 4.620,-. Enz. c De Hoge Raad, enz. 3 Beoorde!ing van het middel 3.1 In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan. (i) BMW (eiseres tot cassatie sub 1) is in de Benelux rechthebbende op het woordmerk BMW en het beeldmerk BMW voor motoren, automobielen en onderdelen daarvan. Onder deze merken brengt zij in de Beneluxlanden sedert 1930 automobielen met toebehoren op de markt. (ii) BMW Nederland (eiseres tot cassatie sub 2) draagt ten behoeve van BMW zorg voor de leiding, instandhouding en controle van de dealerorganisatie in Nederland. Zij is belast met de afzet van BMW automobielen aan de bij haar aangesloten ondernemingen en met het geven van voorlichting, instructie en bijscholing van het verkoop- en servicepersoneel, waartegenover de betrokken ondernemingen zich verplichten tot het verlenen van service en garantie conform de normen van BMW en BMW Nederland. (iii) De bij BMW Nederland aangesloten ondernemingen mogen, zolang zij van deze dealerorganisatie deel uitmaken, gebruik maken van de hiervoor onder (i) bedoelde BMW-merken door middel van uithangborden, advertenties en ander reclamemateriaal. (iv) Blok brengt sets verlagingsveren op de markt in verschillende uitvoeringen, bestemd vooreen groot aantal verschillende autotypen. (v) In een brochure van Blok, getiteld 'Sports Line Jamex', staat een aantal van de auto's afgebeeld waarvoor Blok verlagingsveren levert, waaronder een BMW. De velgen van deze BMW zijn voorzien van het BMW-logo. (vi) Blok is niet bij de dealerorganisatie van BMW Nederland aangesloten. 3.2.1 BMW en BMW Nederland - hierna tezamen in het enkelvoud als BMW aan te duiden - hebben de hiervoor onder 1 vermelde vorderingen tegen Blok ingesteld, stellende dat Blok inbreuk maakt op de merken van BMW en jegens BMW onrechtmatig handelt door zonder toestemming van BMW in het kader van haar onderneming gebruik te maken van die merken en mede aldus zich voor te doen als een onderneming die met BMW bijzondere betrekkingen onderhoudt, met name door in de hiervoor in 3.1 onder (v) vermelde brochure de afbeelding van een BMW automobiel, voorzien van niet van BMW afkomstige maar van het BMW-logo voorziene velgen, op te nemen.

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

De Rechtbank heeft de vorderingen afgewezen, met veroordeling van BMW in de kosten van het geding. Zij oordeelde dat Blok door de wijze van afbeelding van de BMW geen onjuiste suggesties heeft gewekt en evenmin de goede reputatie en goodwill van het BMW-merk heeft aangetast, dat daarom geen sprake is van schade als bedoeld in art. 13A lid 1 (oud) van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, en dat Blok derhalve met voormelde brochure geen inbreuk maakt op de merkrechten van BMW. Voorts oordeelde zij dat BMW ook overigens geen feiten en omstandigheden had aangevoerd waaruit onrechtmatig handelen door Blok zou moeten blijken. 3.2.2 In hoger beroep heeft BMW onder aanvoering van één grief haar eis - eerst bij conclusie van eis in hoger beroep en vervolgens bij na te noemen akte - verminderd zoals hiervoor in 1 is vermeld. Na deze verminderingen vordert BMW nog, kort samengevat: (i) te verklaren voor recht dat de handelingen van Blok, bestaande in het verspreiden van een brochure waarin de afbeelding van een BMW automobiel, voorzien van niet van BMW afkomstige maar wel van het BMW-logo voorziene velgen, is opgenomen, inbreuk maken op de merkrechten van BMW en anderszins jegens BMW onrechtmatig zijn; (ii) Blok op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 25.000,- per dag te verbieden in van haar uitgaande advertenties, reclameuitingen of andere aankondigingen, in het bijzonder door de verspreiding van voormelde brochure, gebruik te maken van de merken van BMW of van enig daarmee overeenstemmend teken; (iii) de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep te compenseren. Voorts vulde BMW ook de grondslag van haar vorderingen aan door aan te voeren (conclusie van eis in hoger beroep sub 4.4.2) dat 'het gehele uiterlijk van de auto, althans de kenmerkende onderdelen daarvan, de hoedanigheid bezitten van een auteursrechtelijk beschermd werk' en dat aldus het zonder toestemming van BMW als rechthebbende tot dit auteursrecht afbeelden van dit uiterlijk van een BMW-personenauto in brochures, zoals te dezen door Blok worden verspreid, een ingevolge art. 1 Auteurswet ongeoorloofde verveelvoudiging en openbaarmaking in strijd met het aan BMW toekomende auteursrecht oplevert. Nadat partijen na afloop van de op 27 september 1995 gehouden pleidooien met Hof hadden verzocht arrest te wijzen indien zij niet binnen vier weken te kennen zouden hebben gegeven dat zij het geschil hebben beëindigd (zie 's Hofs rov. 1.6), heeft BMW bij akte van 22 februari 1996 haar eis verminderd zoals reeds vermeld. Bij akte van gelijke datum heeft Blok zich uitgelaten zoals hierna in 3.3 zal worden weergegeven. Het Hof heeft op de gronden, vermeld in rov. 3.1-3.21 van zijn arrest, de door BMW aangevoerde grief ongegrond bevonden, het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd en BMW veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Hiertegen richt zich het middel. 3.4 In zijn rov. 3.5-3.18 heeft het Hof onderzocht of BMW zich op grond van het merkrecht van BMW kan verzetten tegen het afbeelden van het beeldmerk BMW op de velgen van het in de brochure afgebeelde model BMW. Naar 's Hofs oordeel is dit niet het geval. Dit oordeel wordt in het cassatiemiddel niet bestreden, afgezien van de door de onderdelen 1 en 2 aangevoerde en hiervoor ongegrond bevonden klacht dat het Hof zich van een oordeel had dienen te onthouden. Vervolgens is het Hof overgegaan tot een beoordeling van het door BMW ter aanvulling van de grondslagen van haar vorderingen aangevoerde beroep op een aan BMW toekomend au-

E I G E N D O M

2 8 3

teursrecht op het in de brochure afgebeelde model BMW. Het Hof heeft dit beroep in zijn rov. 3.20 en 3.21 verworpen. Hiertegen richten zich de onderdelen 3 tot en met 7. 3.5.1 Het Hof heeft de verwerping van dat beroep op auteursrecht gegrond op zijn oordelen (rov. 3.20): - dat autofabrikanten, en met name BMW, afbeeldingen van hun modellen in brochures als de onderhavige niet op grond van hun auteursrecht plegen te verbieden; - dat BMW niet heeft gesteld welk specifiek, van haar belang bij handhaving van haar merkrecht te onderscheiden, belang zij heeft bij handhaving - bij wijze van uitzondering - van dat auteursrecht; - dat het derhalve ervoor moet worden gehouden dat dit geen ander is dan het handhaven- via het auteursrecht- van haar merkrecht; - dat bij deze stand van zaken, nu de op merkrecht gegronde vordering is afgewezen, ook de vordering op grond van auteursrecht niet voor toewijzing in aanmerking komt. Onderdeel 3 klaagt in de eerste plaats dat uit 's Hofs beslissing niet kenbaar is waarop het Hof de conclusie baseert dat autofabrikanten, en met name BMW, afbeeldingen van hun modellen in brochures zoals de onderhavige niet op grond van hun auteursrecht plegen te verbieden. De klacht mist doel. Het Hof heeft in zijn rov. 3.16 melding gemaakt van het depot door Blok van onder meer een twintigtal brochures van ondernemingen die, evenals Blok, niet van de autofabrikant zelf afkomstige accessoires en onderdelen verhandelen; het Hof constateerde voorts dat in die brochures, die bij de pleidooien te tafel waren en onderwerp van debat vormden, zonder terughoudendheid gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen van de automodellen die ermee ku nnen worden uitgerust. In het licht hiervan moet worden aangenomen dat het Hof aangevallen conclusie heeft gebaseerd op die overgelegde brochures in verband met hetgeen het Hof heeft afgeleid uit de bij de pleidooien over en weer ten aanzien van de gebruikelijkheid van afbeeldingen van automobielen in dergelijke brochures gedane uitlatingen. 3.5.2 Voorts klaagt onderdeel 3 dat niet valt in te zien dat, indien in het verleden door autofabrikanten en met name BMW niet met een beroep op hun auteursrecht placht te worden opgetreden, zulks in de weg zou staan aan het thans vragen van een verbod. Deze klacht berust op een verkeerde lezing van 's Hofs arrest en kan dus bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het Hof heeft niet geoordeeld dat een verbod als het te dezen gevorderde niet toewijsbaar is omdat het in het verleden niet placht te worden gevraagd, noch ook dat BMW haar aan het auteursrecht ontleende rechten heeft prijsgegeven, maar heeft slechts op de ongebruikelijkheid van een op auteursrecht gebaseerd optreden van autofabrikanten tegen afbeeldingen van automodellen in brochures als de onderhavige gewezen bij wege van inleidingop de overweging datBMW niet heeft gesteld welk specifiek, van haar belang bij handhaving van haar merkrecht te onderscheiden, belang zij heeft bij handhaving - bij wijze van uitzondering - van dat auteursrecht. 3.6 De onderdelen 4 en 5 zijn eveneens tevergeefs voorgesteld. Het Hof heeft niet over het hoofd gezien dat BMW heeft betoogd dat aan het uiterlijk van de auto, althans aan het uiterlijk van de kenmerkende onderdelen van de auto, auteursrechtelijke bescherming toekomt en dat de handel wij ze van Blok een schending daarvan oplevert, maar heeft, de juistheid van dat betoog

2 8 4

S I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

in het midden latend, geoordeeld dat BMW onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld waaruit zou kunnen volgen dat zij te dezen een specifiek, van het belang bij handhaving van haar merkrechten te onderscheiden, belang heeft bij handhaving van het auteursrecht waarop zij zich beroept. In het kader van haar beroep op auteursrechtelijk bescherming heeft BMW blijkens de gedingstukken volstaan met aan te voeren dat en waarom het uiterlijk van (de kenmerkende onderdelen van) de auto een auteursrechtelijke beschermd werk is, dat het zonder toestemming van BMW afbeelden van dit uiterlijk een ongeoorloofde verveelvoudiging en openbaarmaking oplevert, en dat geen van de in de Auteurswet bepaalde uitzonderingen op het verbod van openbaarmaking of verveelvoudiging van toepassing is. In het licht hiervan is het geenszins onbegrijpelijk dat het Hof in de stellingen van BMW niets heeft aangetroffen waaruit zou kunnen volgen dat BMW bij het onrechtmatig doen verklaren en het doen verbieden van het opnemen van afbeeldingen van het bedoelde uiterlijk in brochures als de onderhavige, enig ander belang heeft dan het belang dat zij aan haar op merkinbreuk gegronde vorderingen ten grondslag heeft gelegd, te weten (kort gezegd) het belang dat de reputatie van haar producten niet wordt aangetast en dat de indruk wordt vermeden dat Blok deel zou uitmaken van de dealerorganisatie van BMW. Dat dit belang door het gebruik van de onderhavige brochure zou worden aangetast, heeft het Hof niet aannemelijk geacht (zie met name rov. 3.14en 3.15). Op grond van een en ander is het Hof tot de slotsom gekomen dat BMW onvoldoende belang heeft bij haar op auteursrecht gebaseerde vorderingen. Deze gedachtengang van het Hof geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvattingen is niet onbegrijpelijk. 3.7De tegen 's Hofs rov. 3.21 gerichte onderdelen 6 en 7 kunnen bij gebrek aan belang onbesproken blijven, nu zij zich richten tegen door het Hof ten overvloede gegeven oordelen. 4 Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt BMW c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Blok begroot op nihil. Enz. Noot Geldige reden en gebruik van het merk in reclame Dit arrest heb ik ook reeds betrokken in mijn noot bij het Dior/ Evora arrest van het HvJEG [BIE 1998, nr. 41, blz. 211. Red.]. Een ander aspect van de uitspraak van het Amsterdamse hof verdient echter nog een kanttekening. Het hof besteedt bij de beoordeling van het gebruik dat Blok maakt van het beeldmerk van BMW onder meer aandacht aan de vraag of Blok daarvoor een geldige reden heeft. Nadat het hof heeft vastgesteld dat er voor BMW geen kans op schade bestaat, gaat het na of Blok een geldige reden had. Dat was niet nodig want de geldige reden komt niet aan de orde indien er geen kans op schade is. Daarbij valt op dat het hof niet verwijst naar of gebruik maakt van de bewoordingen van het Claeryn arrest van het BenGH. Het BenGH objectiveerde de geldige reden sterk; onvoldoende is dat de gebruiker van het merk bij dat gebruik een redelijk belang heeft. Het daarom uitgesproken 'noodzaak-criterium' werd in de daarop volgende jaren steevast gezien als een obstakel voor vergelijkende merkreclame.

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

Het hof objectiveert het redelijk belang van de gebruiker eveneens, maar niet door na te gaan of er een noodzaak bestond voor het gebruik van het merk, die de schade rechtvaardigde. Die was er ook niet echt. Het hof zoekt het veeleer in een belangenafweging t.o. v. het belang van de merkhouder om te voorkomen dat Blok voordeel trekt uit de reputatie en goodwill van de merken van BMW. Daarbij betrekt het hof tevens de eerlijke gebruiken in de onderhavige tak van nijverheid en handel. De wijze waarop het hof een en ander afweegt, is niet helemaal zuiver, omdat het hof te veel de afwezigheid van schade aan de reputatie en goodwill meeweegt in de objectivering. Wel juist vind ik de uitkomst. Uitgangspunt zal moeten zijn dat het gebruik van het merk een belangrijke informatieve functie vervult in het kader van het doen van mededelingen over de op zich geoorloofde handel van de gebruiker. Het belang van de voorlichting of communicatie prevaleert boven dat van de merkhouder. Een daaruit voortvloeiende schade zal de merkhouder daarom voor lief moeten nemen. Om die reden zal degene die op een geoorloofde wijze zijn product vergelijkt met dat van zijn concurrent een geldige reden hebben daarbij het merk, waaronder de concurrent zijn product (of dienst) in het verkeer brengt, te gebruiken. Ste.

Nr. 53 Arrondissementsrechtbank te Haarlem, enkelvoudige kamer, 28 april 199S' (omgepakte kogellagers) Mr. C.J.J. van Maanen. Art. 30-36EG-Verdrag Nu kunstmatige afscheiding van de markten binnen de EG niet gebleken is, is de 'ompak'-rechtspraak van het HvJEG niet relevant. Art. 13A, lidzb en art. 13A, lid 8 Benelux-Merkenwct j° art.7 Merkenrichtlijn Op ciseres INA rust de stelplicht datzij een gegronde reden heeft zich tegen het verder verhandelen (na ompakken) door gedaagde AKN van de INA-kogellagers te verzetten. Onder de bijzonderheden die de onderhavige kogellagermarkt kenmerken, vervult het merk INA nauwelijks een herkomstgarantiefunctie of een kwaliteitsgarantiefunctie. De rechtbank acht onaannemelijk dat er lieden zijn die hun levensstijl tot uitdrukking willen brengen door middel van het merk kogellager dat gemonteerd is in hun rollend ofanderszins draaiend materieel, zodat ook de communicatiefunctie van het merk slechts geringe betekenis heeft. Tegen deze achtergrond levert noch (a) het verwijderen van de buitenverpakking (te vergelijken met de omdoos waarin een kruidenier rollen kaakjes ontvangt), noch (b) hetopbreken van debinnenverpakkingen (met vervanging door een betere), noch (c) de herverpakking van de INA-lagers in een eigen omdoos van gedaagde (wat een andere afnemer van INA met INA's toestemming ook doet), voor INA een gegronde reden op om zich tegen de verdere verhandeling door AKN te verzetten. Art. 6:162 en art. 6:194 Burgerlijk Wetboek Ook geen onrechtmatige daad ofmisleidende reclame.

' Beroep ingesteld. Red.

17

A U G U S T U S

8 I J B L A D

1 9 9 8

I N D U S T R I Ë L E

INA Walzlager Schaeffler KG, te Herzogenaurach, Duitsland, eiseres, procureur mr. P. Heidinga, advocaten mr. C.A.J. Crul te Amsterdam en mr. M.G. Wezenbeek-Geuke te Brussel, tegen AKN B.V. te Haarlem, gedaagde, procureur mr. R.F. Meijer, advocaat mr. H.J.M. Boukema te Amsterdam.

SacfrMf/Vkr-Nr

'

2

SL04 5024 PP

SofM. Abnul. Uar-fiocMbunfl

Buuguahl

. 04 / O l Madelrt Germany

""

"—

72J1215

Shag»*

5067960 w m

,„ „ , „ .

d INA heeft - al dan niet krachtens kartelafspraak - voor een groot deel van de door haar vervaardigde types lagers een monopoliepositie. e AKN verhandelt allerlei merken lagers, waaronder INA. AKN richt zich daarbij op de eerste plaats op de vervangingsmarkten niet op de eerste gebruikersmarkt, zoals auto- en machinefabrikanten. Haar klanten zijn vrijwel uitsluitend professionele afnemers. f De door INA en andere lagerfabrikanten geproduceerde lagers dienen aan objectieve technische en kwalitatieve specificaties te voldoen, in Duitsland volgens Deutsche Industrie Norm (DIN) en in Nederland volgens de Nederlandse Eenheids Norm (NEN) vastgesteld. g Klanten van AKN bestellen lagers door het typenummer aan de hand van de DIN-classifkatie op te geven. h AKN koopt de door haar verhandelde INA-lagers niet rechtstreeks in bij INA, noch bij de verkooporganisatie van INA. i AKN verpakt de INA-lagers als volgt:

2 8 5

- de grotere lagers worden uit de 'omdoos' gehaald en met binnenverpakking en al in een kartonnen AKN-doos geplaatst, met daarop de vermelding 'AKN Bearing Service'; - de verpakking van de kleinere in rol verpakte lagers wordt opgebroken en de lagers worden voorzien van een nieuwe neutrale individuele binnenverpakking en vervolgens in een AKNomdoos geplaatst, met dezelfde AKN vermelding; - de kleinere met meerdere in een zakje tegelijk verpakte lagers worden op dezelfde wijze voorzien van een nieuwe binnenverpakking en AKN-omdoos. j De verpakkings- en ompakkingmethode van AKN is door Lloyd's Register Quality Assurance gecertificeerd. k AP Borg & Beek verhandelt eveneens INA-lagers, maar doet dit anders dan AKN op grond van een overeenkomst met INA. AP Borg & Beek pakt op dezelfde wijze om als AKN (zie sub i). Daarbij behoudt INA de controle met betrekking tot de verpakking. [.-]

2 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, danwei niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de in zoverre onweersproken inhoud van overgelegde producties, staat in dit geding het volgende vast: a INA is een Duitse kogellagerfabrikant en heeft een verkooporganisatie in Nederland. INA heeft op 18 maart 1986 internationaal gedeponeerd: - het woord/beeldmerk INA onder nummer R310613; - het woordmerk INA onder nummer R310614. b INA voorziet alle door haar geproduceerde lagers van een INAmerk. Eigen waarneming heeft de rechtbank geleerd dat deze merktekens naar grootte en plaats ongeveer even onopvallend zijn als zilvermerken op een zilveren eetlepel. c INA verpakt haar lagers als volgt: 61'nnenverpakking: - de grotere lagers worden doorgaans individueel verpakt in een kleurloos zakje; - de kleinere lagers worden gewoonlijk met meerdere tegelijk in een rol verpakt of in een kleurloos zakje; bu/fcnverpakking: - doorgaans in een bruine kartonnen doos, soms voorzien van opdruk INA, maar veelal niet, in het laatste geval alleen voorzien van de hieronder op [nagenoeg; Red.] ware grootte afgebeelde INA-sticker:

Packgut VCI-geschützt

E I G E N D O M

Beoordelingskader 5.2 Vooropgesteld wordt dat de handelwijze van AKN gebruik van het merk INA oplevert, op de enkele grond dat AKN lagers voorzien van een INA-merk verhandelt (art. 13A lid z onder b BMW). Ingevolge art. 13 A lid 8 BMW kan INA zich niet verzetten tegen de verdere verhandeling van haar lagers door AKN, tenzij INA daartoe gegronde redenen heeft, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. 5.3 Partijen hebben hun debat gesteld in de sleutel van de jurisprudentie van het HvJEG over het ompakken. De rechtbank acht die jurisprudentie slechts gedeeltelijk relevant. Immers, niet is gebleken dat de wijze waarop INA haar merkrecht gebruikt op zichzelf, dan wel in samenhang met haar afzetsysteem, met nationale wetgeving, of met specifiek nationale marktwensen feitelijk bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten van de lid-staten van de EG. In dat verband heeft AKN niet méér gesteld dan dat 'ongerechtvaardigde uitbreiding van het merkenrecht, zoals INA die in dit geding voorstaat, leidt tot onvoorspelbaarheid en dus van beperking van handelstransacties in de Europese Unie' en dat 'INA in Duitsland en Nederland verschillende prijzen hanteert', uit welke stellingen niet kan worden geconcludeerd dat sprake is van kunstmatige afscherming van de markt. 5.4 Uit het voorgaande volgt dat AKN aan art. 30 EG geen 'recht op ompakken' kan ontlenen, hetgeen tevens meebrengt dat geen betekenis toekomt aan de regels omtrent de wijze van ompakken, die het HvJEG oplegt aan degene die in beginsel een 'recht van ompakken' heeft. 5.5 De jurisprudentie van het HvJEG is dus slechts van belang voorzover daarin uitleg wordt gegeven aan de zinsnede 'gegronde redenen om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de producten, met name wanneer de toestand van de producten, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is' in art. 7 lid 2 van de merkenrichtlijn, en overgenomen in art. 13A lid 8 BMW. 5.6 De centrale vraag is dus niet - zoals INA ten onrechte heeft betoogd - deze of AKN een gerechtvaardigd belang bij haar handelwijze heeft, maar die of INA gegronde redenen heeft om zich tegen die handelwijze te verzetten. De stelplicht rust dus op INA. 5.7 Alvorens de stellingen van INA te onderzoeken wijdt de rechtbank enige overwegingen aan de bijzonderheden van de onderhavige waren (kogellagers), de markt daarvoor, de func-

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ties die aan het merk INA kunnen worden toegedicht en de wijze waarop INA haar waren merkt. Bijzonderheden ten aanzien van de waar, markt en merkgebruik 5.8 Uit de vaststaande feiten dat: - kogellagers halffabrikaten zijn, - die niet gekocht worden door consumenten, maar door professionele afnemers, - die bij de bestelling geen merk noemen, maar een typenummer volgens DIN-specificatie, - en dan voor bepaalde types noodzakelijkerwijze bij INA uitkomen, omdat INA voor een belangrijk deel van de door haar gefabriceerde types monopolist is, kan worden afgeleid dat op (in elk geval) de vervangingsmarkt, die AKN bedient, niet of nauwelijks belang wordt gehecht aan de herkomst van het lager, zodat het merk INA niet of nauwelijks een herkomstgaratiefunctie vervult. 5.9 Uit het vaststaande feit dat aan de DIN-aanduiding, die afnemers aan AKN opgeven, tevens een DIN-kwaliteitsnorm verbonden is volgt dat het merk INA niet of nauwelijks een kwaliteitsgarantiefunctie vervult. 5.10 Ten slotte acht de rechtbank onaannemelijk dat er lieden zijn die hun levensstijl tot uitdrukking willen brengen door middel van het merk kogellager dat gemonteerd is in hun rollend of anderszins draaiend materieel, zodat ook de communicatiefunctie van het merk INA slechts geringe betekenis heeft. 5.11 Het voorgaande wettigt de aanname dat het gebruik van het merk INA slechts een bescheiden rol speelt in het marketingbeleid van INA. Deze aanname vindt steun in de omstandigheid dat het merk INA op onopvallende wijze is aangebracht op lagers en verpakking (zie vaststaande feiten onder z.b en c). De verweten handelingen 5.12 Met deze aanname voor ogen dient thans te worden beoordeeld of INA gegronde redenen heeft om zich te verzetten tegen de handelwijze van AKN, waarvan drie aspecten vallen te onderscheiden: a) het verwijderen van de buitenverpakking ('omdoos') hetgeen veelal tevens het opbreken van een grootverpakking behelst, onder handhaving van de binnenverpakking van de individuele lagers; b) het opbreken van de binnenverpakking waarin kleinere modellen lagers in aantallen zijn verpakt, en het opnieuw verpakken van de individuele lagers in een nieuwe binnenverpakking; c) het verpakken van individuele lagers, inclusief originele dan wel nieuwe binnenverpakking in een doos met het opschrift 'AKN Bearing Service'. ad ïza): het verwijderen van de buitenverpakking 5.13 Voor het geval het gaat om een buiten verpakking waarin slecht één lager is geplaatst, dan vermag de rechtbank niet in te zien dat INA een gronde reden heeft zich tegen verwijdering daarvan te verzetten, gelet op de soort doos, op het bescheiden etiket op de doos (zie z.c) en op hetgeen onder 5.10 is overwogen over de communicatiefunctie van INA's merkgebruik. 5.14 Voor het geval het gaat om het opbreken van een grootverpakking, trekt INA de vergelijking met cassettebandjes, die in 'flvepacks' èn in individuele verpakkingen verkocht worden. Het behoeft geen betoog, zo vervolgt IN A, dat het niet de bedoeling is dat de winkelier de (buiten)verpakking van de flvepacks opent en de zich daarin bevindende cassettes zonder buitenverpakking gaat verkopen.

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

Echter, nog daargelaten of in het gegeven voorbeeld van de cassettebandjes handelen in strijd met de bedoeling van de merkhouder aan deze een gegronde reden geeft om zich daartegen te verzetten (als bedoeld in art. 13A lid 8 BMW), de uitmonstering van INA's grootverpakking wijst niet op de bedoeling dat de handel het kwantum in één koop doorverkoopt. De uitmonstering doet veeleer denken aan de doos waarin een kruidenier 24 rollen kaakjes geleverd krijgt, met de evidente bedoeling dat hij die door uitpakt en enige afzonderlijke rollen in zijn schappen uitstalt. 5.15 Hieruit volgt dat er geen gegronde redenen zijn tot verzet tegen dit aspect van de handelwijze van AKN. ad 12b): het opbreken van binnenverpakkingen 5.16 Ter terechtzitting is gebleken dat de rolverpakking van INA aan de uiteinden open is. AKN heeft onbestreden gesteld dat de lagers bij deze wijze van verpakken vatbaar zijn voor corrosie en vuil. De nieuwe binnenverpakking (per stuk luchtdicht in een plastic, chloor-en zuurvrij zakje) die AKN aanbrengt volgens de kwaliteitsnormen van Lloyd's betekent dan ook veeleer een verbetering dan een verslechtering van de toestand van de waar. 5.17 INA heeft niet gesteld, en evenmin is op voorhand aannemelijk, dat juist het type dat in rol verpakt wordt een minder zorgvuldige binnenverpakking zou vergen dan andere types. Uit de omstandigheid dat INA één type slecht verpakt kan dus worden afgeleid dat ten aanzien van geen enkele lager juist de eigen INA-binnenverpakking van groot gewicht is voor het waarborgen van de toestand van de waar. INA heeft dus geen gegronde reden voor verzet tegen vervanging van de binnenverpakking van enkele andere kleinere types (door INA verpakt in een doosje met enkele stuks). 5.18 Hieruit volgt dat er geen gegronde redenen zijn voor INA om zich tegen dit aspect van de handelwijze van AKN te verzetten. ad 1 ie): de verpakking van INA-lagers in een AKN-doos 5.19 Als redenen voor haar verzet hiertegen heeft INA gesteld dat door de handelwijze van AKN: - de producten niet langer herkenbaar afkomstig zijn van INA, - de indruk wordt gewekt dat AKN de producent is, - de indruk wordt gewekt dat er een economische en/of juridische band bestaat tussen AKN en INA, - de naamsbekendheid van INA vermindert, - de directe afzet zal verminderen, - twijfels kunnen ontstaan over de garantie en kwaliteit, - afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van INA, - afbreuk wordt gedaan aan de communicatiemogelijkheid via het merk door INA, - afbreuk wordt gedaan aan de waarborgfunctie van het merk, - wordt gesuggereerd dat het INA-lager in AKN-doosje een B-merk is, zodat de goodwill van INA wordt aangetast, - AKN profiteert van de inspanningen en investeringen van INA. 5.20 Al deze bezwaren zien op reacties die de handelwijze van AKN teweeg zou kunnen brengen bij afnemers van AKN. 5.21 Precies diezelfde reacties zouden kunnen optreden bij afnemers van AP Borg & Beek, die exact hetzelfde doet. 5.22 INA heeft daartegen aangevoerd dat zij met AP Borg & Beek een overeenkomst heeft. Dit argument keert zich tegen INA. Immers, de overeenkomst tussen INA en AP Borg & Beek verplicht AP Borg & Beek klaarblijkelijk niet om op haar (AP Borg & Beek) doosjes te vermelden dat zij verhandelt krachtens overeenkomst met INA; AP Borg & Beek doet dat namelijk niet. Door dat (klaarblijkelijk) niet van AP Borg & Beek te bedingen geeft

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

INA te kennen dat haar onverschillig laat of bij de eindverbruiker de reacties optreden, die zij in deze procedure zo breed uitmeet als onder 5.19 weergegeven. 5.23 INA heeft vervolgens aangevoerd dat zij bij AP Borg & Beek de verpakkingsmethode kan controleren. Uitder.o.'s 5.13,5.14, 5.16 en 5.17 volgt dat INA geen respectabel belang heeft bij die controle. 5.24 Hieruit volgt dat er geen gegronde redenen zijn tot verzet tegen dit aspect van de handelwijze van AKN. 5.25 Ook tezamen genomen leveren de drie aspecten van AKN's handelwijze voor INA geen gegronde reden op zich daartegen te verzetten. In het licht van r.o. 6 brengt dit mee dat de primaire grondslag van de vordering ondeugdelijk is. Onrechtmatige daad 5.26 INA heeft, voor het geval de handelwijze van AKN geen merkgebruik oplevert, als subsidiaire grondslag van haar vorderingen gesteld dat AKN jegens haar onrechtmatig handelt. Uit r.o. 5.2 volgt dat dit geval zich niet voordoet. Ambtshalve oordelend ziet de rechtbank in de handelwijze van AKN geen gemeenrechtelijke (dat wil zeggen anders dan in een merkinbreuk bestaande) onrechtmatige daad. Alles wat INA in dit verband heeft aangevoerd is weergegeven in r.o. 19. De beweerde onrechtmatigheid daarvan wordt weerlegd door r.o. 22. Misleidende reclame 5.27 INA heeft ook nog gesteld dat AKN onrechtmatig handelt in de zin van art. 6:194 onder b en i BW. 5.28 Al aangenomen dat deze wetsbepaling mede strekt tot bescherming van de belangen van de producent, INA kan zich er jegens AKN niet op beroepen, nu INA aan AP Borg & Beek niet contractueel heeft verboden om precies dezelfde handelwijze te volgen. Daarin ligt besloten dat INA die handelwijze niet misleidend acht. 5.29 Deze grondslag faalt dus eveneens. Slotsom 5.30 Conclusie uit het voorgaande moet zijn dat INA geen gegronde redenen heeft om zich op grond van haar merkrechten tegen de handelwijze van AKN te verzetten en dat deze handelwijze van AKN evenmin onrechtmatig is jegens INA. Dit leidt ertoe dat de vordering in al haar onderdelen zal worden afgewezen, met veroordeling van INA, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van deze procedure. SBeslissing De rechtbank: 6.1 Wijst de vordering af. 6.2 Veroordeelt INA in de proceskosten tot de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van AKN begroot op ƒ 570,- aan verschotten en ƒ 3.440,- aan salaris. Enz.

E I G E N D O M

2 8 7

Nr. 54. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 7 mei 1997' (porseleinen KLM-huisjes) Mr. E.J. Numann. Art. 10 Auteurswet 1912 De KLM-huisjes zijn auteursrechtelijk beschermd. Het zijn geen exacte replica's van bestaande panden; er zijn elementen weggelaten en/of originele elementen toegevoegd.waardoor de in werkelijkheid bestaande panden veeleer slechts als inspiratiebron voor de ontwerper kunnen worden aangemerkt, die afwegingen en keuzes heeft moeten maken. Art.i3Aw. Van verveelvoudiging is geen sprake, nu gedaagde geen huisjes op de markt brengt die in de serie van eiseressen voorkomen, anders dan huisjes die reeds door haar werden vervaardigd toen het betreffende model, eveneens door haar vervaardigd, in de KLM-reeks werd opgenomen. Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek De huisjes van gedaagde sluiten in hun dimensionering, detaillering en materiaalgebruik zo nauw aan bij de serie KLM-huisjes, dat de totaalindruk van beide series dezelfde is. De aanwezige verschillen vallen bij de overeenkomsten in het niet. Aannemelijk is dat daardoor bij het met de KLM-huisjes vertrouwde publiek de indruk kan ontstaan dat de KLMhuisjes niet meer exclusief'voor uitverkoren KLM-passagiers verkrijgbaar zijn, waardoor afbreuk wordt gedaan aan het exclusieve en prestigieuze karakter van de KLM-huisjes en aan de wenende kracht van dit relatiegeschenk.Derhalve handelt gedaagde, die gelet op de eerdere overeenkomst tussen partijen bekend is met dat exclusieve en prestigieuze karakter, onrechtmatig door haar huisjes op de markt te brengen.' 1. H.V.D. (Henkes Verenigde Distilleerderijen B.V.) te Hendrik Ido Ambacht, 2. Bols Benelux B.V. thans geheten Bols Distilleries B.V. te Amsterdam, kantoor houdend te Zoetermeer, eiseressen [in kort geding], procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam, tegen Goedevvaagen Gouda B.V. te Nieuw Buinen (Gemeente Assen), gedaagde [in kort geding], procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. F. Tiebout te Stadskanaal. 1 De feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 23 april 1997 staat het navolgende tussen partijen - hierna ook onderscheidenlijk aan te duiden als: Henkes, Bols en Goedevvaagen - vast: a Henkes en Bols verkopen en leveren aan de KoninklijkeLuchtvaartmaatschappij N.V. (KLM) met sterke drank gevulde aardewerken, dan wel half-porseleinen miniatuurhuisjes die in Delfts Blauw zijn uitgevoerd. b Deze KLM-huisjes, die al sinds 1959 bekend zijn, worden door de KLM in een speciale exclusieve serie aan haar Business Class passagiers op intercontinentale vluchten verstrekt; in het verleden geschiedde dit aan de Royal Class passagiers. c De serie KLM-huisjes bestaat thans uit 77 modellen.

1

Vergelijk Pres. Rb. Rotterdam, 29 april 19S2, BIE 19S4. nr. 5S, blz. 193. Red. ' Zie de noot op blz. 2S9. Red.

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

d Gedaagde heeft gedurende een reeks van jaren in opdracht huisjes. Door deze Goedewaagen-huisjes op de markt te brenvan Henkes, later van Bols KLM-huisjes geproduceerd en aan gen handelt gedaagde bovendien in strijd met haar, uit de op 25 eiseressen geleverd. maart 1983 met Henkes gesloten overeenkomst voortvloeiende, e Tot 1981 werden de huisjes - onder meer - geproduceerd door verplichtingen. Weliswaar is deze overeenkomst inmiddels Goedewaagen's Koninklijke Pijpen- en Aardewerkfabrieken beëindigd, maar deze ontbinding kan geen effect hebben op de B.V. De relatie met deze B.V. is per ultimo 1981 door Henkes in de artikelen 2 en 8 van deze overeenkomst, opgenomen bepabeëindigd. lingen. f Goedewaagen's Koninklijke Pijpen- en Aardewerkfabrieken Gedaagde handelt tevens onrechtmatig jegens eiseressen, nu zij B .V. heeft vervolgens op de KLM-huisjes gelijkende huisjes op met de door haar op de markt gebrachte Goedewaagen-huisjes de markt gebracht, althans geleverd aan derden. Ze is terzake bewust het aan haar bekende exclusieve karakter van de KLMdoor Henkes en de KLM in kort geding aangesproken op grond huisjes ondermijnt, in die zin dat het in aanmerking komende van gestelde auteursrechten op de huisjes. publiek redelijkerwijs kan menen dat de KLM-huisjes ook op g De President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam andere wijze dan door met de intercontinentale business class heeft bij vonnis van 29 april 1982 aan Henkes en de KLM haar van KLM te reizen, kunnen worden verkregen. Een separate onvorderingen ontzegd, aangezien hij van oordeel was dat op de rechtmatigheid ligt - aldus eiseressen - in de omstandigheid KLM-huisjes geen auteursrecht rustte. dat de kopers van de door gedaagde op de markt gebrachte Goedewaagen-huisjes bij nadere beschouwing de kwaliteitsh Vervolgens is, na faillissement van Goedewaagen's Koninkgebreken, die zich ook bij deze huisjes voordoen, zullen signalijke Pijpen- en Aardewerkfabrieken B.V., op 25 maart 1983 een leren en deze zullen projecteren op de zo bekende KLM-huisjes, overeenkomst tot stand gekomen tussen Henkes en gedaagde, waardoor niet slechts afbreuk wordt gedaan aan de goodwill van waarin onder meer de volgende bepalingen voorkomen: de KLM, maar ook aan die van eiseressen, althans Bols, die imArtikel 2 mers bekend staat als de producent van de huisjes. Goedewaagen zal geen huisjes produceren dan wel laten produceren, ook niet voor cxportdoeleinden, dan ten behoeve van Henkes. Artikels 2.3 Gedaagde heeft gemotiveerd verweer gevoerd, dat voorzoGoedewaagen erkent de auteursrechten van Henkes op de bestaande en ver nodig, hierna aan de orde zal komen. toekomstige KLM-huisjes. i In 1986 heeft Goedewaagen ingestemd met de overname van 3 Beoordeling van het geschil de rechten en verplichtingen van Henkes door Bols. 3.1 Allereerst komt de vraag aan de orde of de KLM-huisjes zijn j Bij brief van 4 september 1996 hebben eiseressen, althans Bols te beschouwen als werken in auteursrechtelijke zin. aan gedaagde te kennen gegeven de overeenkomst met gedaagde te beëindigen, zulks in verband met aanhoudende 3.2 Goedewaagen heeft gemotiveerd betwist dat dit het geval is. klachten over de kwaliteit van de door gedaagde geproduceerde Zij voert hiertoe aan dat de President van de Rechtbank te huisjes. Rotterdam in zijn vonnis van 29 april 1982 heeft bepaald dat van enige originaliteit van de KLM-huisjes niet gesproken kan k Goedewaagen heeft in de loop van 1996 Delfts Blauwe miniaworden, dat Henkes van dit vonnis niet in beroep is gegaan, zotuur aardewerken huisjes op de markt gebracht. dat daarmee is komen vast te staan dat aan eiseressen geen algeheel en algemeen auteursrecht op miniatuurhuisjes toekomt. 2 De vordering, de gronden daarvoor en het verweer 2.1 Eiseressen vorderen: 3.2 Dit verweer wordt verworpen. Nog afgezien van hetgeen in I Gedaagde te gebieden de in het lichaam der dagvaarding beart. S van de hierboven onder h. bedoelde overeenkomst is bedoelde inbreuk op de auteursrechten van eiseressen onmiddelpaald - welk beding naar zijn aard ook na beëindiging van de lijk te staken en gestaakt te houden op verbeurte van een dwangovereenkomst gelding behoudt - zijn, naar thans in dit geding som van f 25.000,- voor elke overtreding van dit gebod; voorlopig wordt geoordeeld, de KLM-huisjes wel degelijk te beII Gedaagde te gebieden artikel S van de tussen partijen gesloschouwen als voortbrengselen met een eigen, oorspronkelijk ten overeenkomst, welke qua strekking en inhoud de beëindikarakter, die het persoonlijk stempel van de maker dragen en ging van deze overeenkomst overleeft, te respecteren, althans zijn het als zodanig voor auteursrecht vatbare werken. Het feit haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel na te komen, zulks dat de huisjes gebaseerd zijn op bestaande panden - zoals blijkt op Straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 25.000,- voor uit de door eiseressen overgelegde uitgave 'Dutch life in miniaelke overtreding van dit gebod; ture' van KLM en Bols - doet hierbij niet ter zake. Zoals bij waarIII Gedaagde te gebieden het in het lichaam der dagvaarding neming van de huisjes en de in genoemd boekwerkje afgebeelde nader aangeduid onrechtmatig handelen jegens eiseressen onfoto's van de overeenkomstige panden kan worden vastgesteld, middellijk te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van vormen de KLM-huisjes - naar mag worden aangenomen: mede een dwangsom van/ 25.000,-voor elke overtreding van ditgeals gevolg van beperkingen die uit de gebruikte techniek en mabod. terialen voortvloeien - geen exacte replica's van de bestaande panden, maar zijn elementen weggelaten en/of originele ele2.2 Eiseressen voeren daartoe het volgende aan: De KLM-huisjes menten toegevoegd, waardoor de in werkelijkheid bestaande voldoen aan alle vereisten om voor auteursrechtelijke bescherpanden veeleer slechts als inspiratiebron voor de ontwerper van ming in aanmerking te komen. Eiseressen zijn de auteursrechtde KLM-huisjes kunnen worden aangemerkt, die afwegingen hebbenden met betrekking tot de KLM-huisjes. en keuzes heeft moeten maken met betrekking tot onder meer Gedaagde maakt inbreuk op deze aan eiseressen toekomende de mate van gedetailleerdheid, de dimensies, de vlakverdelinauteursrechten door, zonder toestemming van eiseressen, huisgen en het reliëf. jes op de markt te brengen (hierna te noemen: de Goedewaagenhuisjes) die identiek zijn aan de KLM-huisjes, althans huisjes die slechts als bewerkingen van de KLM-huisjes kunnen wor3.3 Vervolgens dient dan te worden onderzocht of Goedewaagen den gezien en die een stijlnabootsing vormen van de KLMdoor het op de markt brengen van de Goedewaagen-huisjes in-

17

A U G U S T U S

1 9 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

breuk maakt op de auteursrechten die eiseressen hebben op KLM-huisjes. Het gaat in dit geding slechts om de in Delfts Blauw uitgevoerde Goedewaagen-huisjes, nu Henkes en Bols uitdrukkelijk hebben verklaard zich niet te willen verzetten tegen de verhandeling door Goedewaagen van haar huisjes-serie die weliswaar dezelfde modellen en materialen kent als de blauw-witte, doch waarvan de huisjes telkens zijn uitgevoerd in meerdere kleuren (polychrome). 3.4 Voorshands wordt geoordeeld dat van een dergelijk inbreuk sprake zou zijn indien gedaagde Delfts Blauwe Goedewaagenhuisjes op de markt zou brengen die qua model overeenkomen met een of meer van de KLM-huisjes en daarom als verveelvoudigingen van die huisjes zouden zijn aan te merken. Dat dat het geval is, is echter niet aannemelijk geworden. Henkes en Bols hebben aan de hand van een vergelijking van hun folder met een folder van Goedewaagen getracht aannemelijk te maken dat gedaagde wel degelijk Delfts Blauwe huisjes op de marktbrengt die ook in de serie van KLM-huisjes voorkomen, maar zijn daarin niet geslaagd. Van de door Henkes en Bols getoonde Delfts Blauwe Goedewaagen-huisjes stemt slechts een enkele overeen met een van de modellen uit de KLM-serie en daarvan heeft Goedewaagen gesteld dat zij deze reeds op de markt had gebracht (en dus ontworpen) toen het betreffende model, eveneens door haar vervaardigd, in de KLM-reeks werd opgenomen. Henkes en Bols hebben deze stelling niet gemotiveerd weersproken. 3.5 De vorderingen onder I en II zullen derhalve worden afgewezen. 3.6 Het vorenstaande neemt evenwel niet weg dat de (Delfts Blauwe) Goedewaagen-huisjes sterke gelijkenis vertonen met de KLM-huisjes, juist op die punten waarop bij het ontwerp de keuzes moeten worden gemaakt als waarop in r.o. 3.2 is gedoeld. De Goedewaagen-huisjes sluiten in hun dimensionering, detaillering en materiaalgebruik zo nauw aan bij de serie KLMhuisjes, dat de totaalindruk van beide series dezelfde is. De aanwezige verschillen waarop namens Goedewaagen is gewezen, voor zover dat al om zichtbare kenmerken gaat, vallen bij de overeenkomsten in het niet. Zo valt het ontbreken van de logo's van KLM enBols alsmede van het modelnummerslechts op wanneer men de achterzijde van de huisjes in ogenschouw neemt en zal de vierkante vorm van de schoorsteentjes alleen bijzonder alerte beschouwers als een afwijking van die van de KLM-huisjes opvallen. Het is derhalve alleszins aannemelijk dat bij het met de KLM-huisjes vertrouwde publiek, indien het de Goedewaagen-huisje in winkels te koop ziet aangeboden, de indruk kan ontstaan dat de KLM-huisjes niet meer exclusief voor uitverkoren KLM-passagiers verkrijgbaar zijn. Dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan het exclusieve en prestigieuze karakter van de KLM-huisjes (en daarmede aan de kennelijk bestaande wervende kracht van dit relatiegeschenk) behoeft geen nader betoog. Het standpunt van gedaagde dat van afbreuk geen sprake zou zijn aangezien de Goedewaagen-huisjes bestemd zijn voor een geheel ander (kopers)publiek dan het geselecteerde publiek aan wie de KLM de huisjes verstrekt keert zich tegen haar; deze omstandigheid versterkt immers juist de aantasting van het exclusieve karakter van de KLM-huisjes. 3.7 Derhalve wordt voorshands geoordeeld dat Goedewaagen, van wie, alleen al gelet op art. 2 van de overeenkomst van 25 maart 1983, mag worden aangenomen dat zij op de hoogte is van het exclusieve en prestigieuze karakter van de KLM-huisjes,

E I G E N D O M

onrechtmatig jegens eiseressen heeft gehandeld door het op de markt brengen van haar Delfts Blauwe huisjes. 3.8 Goedewaagen heeft nog aangevoerd dat het daarbij slechts om een eenmalige partij van 2.000 stuks zou zijn gegaan. Dat is door Henkes en Bols betwist, doch bovendien heeft gedaagde ook ter zitting niet de toezegging willen doen dat zij zich in de toekomst zou onthouden van het op de markt brengen van Delfts Blauwe huisjes als de omstredene. 3.9 Onder deze omstandigheden hebben eiseressen aanspraak op een voorziening als gevorderd onder III. Die zal dan ook, zij het in voege als na te melden, worden toegewezen. Gedaagde zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten. 4 Beslissing De President: Beveelt Goedewaagen om met onmiddellijke ingang het op de markt brengen van Delfts Blauwe huisjes als in dit vonnis bedoeld, dan wel andere Delfts Blauwe huisjes die verwarringwekkende gelijkenis vertonen met de ten processe bedoelde de KLM-huisjes, te staken en gestaakt te houden. Bepaalt dat Goedewaagen voor elke overtreding van dit bevel een dwangsom zal verbeuren van ƒ 25.000,-, zulks tot een maximum van ƒ 1.000.000,-. Veroordeelt Goedewaagen in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Henkes en Bols begroot op ƒ 2.370,-, waarin begrepen het griffierecht. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. Noot Afbreuk aan exclusiefen prestigieus karakter onrechtmatig? 1 De voorgeschiedenis van deze zaak is te vinden in Pres. Rotterdam 29 april 1982, BIE 1984, blz. 193 (nr. 58). Uit dit vonnis blijkt dat (de toenmalige gedaagde) Goedewaagen's Koninklijke Pijpen- en Aardewerkfabrieken B.V. (hierna: Koninklijke Goedewaagen) gedurende vele jaren voor (toen en thans eiseres sub 1) Henkes miniatuur aardewerken huisjes heeft vervaardigd, welke Henkes vervolgens met drank vulde en aldus aan (toen eiseres sub 2) KLM leverde, maar dat Henkes in 19S1 de afname van Koninklijke Goedewaagen heeft gestaakt, omdat zij elders goedkoper uit was. Koninklijke Goedewaagen is daarna op de markt gekomen met een serie van zes (niet met drank gevulde) oud-Hollandse huisjes, gebaseerd op zes aaneengesloten panden aan de Keizersgracht te Amsterdam. Henkes en KLM hebben deswege een kort geding aangespannen tegen Koninklijke Goedewaagen op basis van inbreuk op de merk-, model- en auteursrechten van Henkes alsmede onrechtmatige daad. Hun vorderingen zijn door de Rotterdamse President in voormeld vonnis algeheel ontzegd. 2 Niettemin failleert Koninklijke Goedewaagen kort nadien. Kennelijk vindt daarop een zgn. doorstart plaats via (thans gedaagde) Goedewaagen Gouda B.V. Henkes sluit op 25 maart 19S3 een overeenkomst met Goedewaagen Gouda op grond waarvan Goedewaagen Gouda exclusief voor Henkes huisjes zal produceren en Goedewaagen Gouda de auteursrechten van Henkes op de bestaande en toekomstige KLM-huisjes erkent.

2 9 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

In 1986 neemt (thans eiseres sub 2) Bols de contractspositie van Henkes over. Op 4 september 1996 beëindigt Bols de overeenkomst met Goedewaagen Gouda, omdat haar huisjes kwalitatief tekort zouden schieten. Vervolgens komt Goedewaagen Gouda op de markt met miniatuur aardewerken huisjes. Henkes en Bols vangen daarop een kort geding aan tegen Goedewaagen Gouda op basis van inbreuk op de auteursrechten van Henkes alsmede onrechtmatige daad, dit laatste voor zover de huisjes worden uitgevoerd in blauw/wit. Anders dan de Rotterdamse President in 1982, meent de Haagse President in 1996 dat de KLM-huisjes wèl zijn te beschouwen als werken in auteursrechtelijke zin, maar vindthij overigens dat de door Goedewaagen Gouda in de handel gebrachte huisjes daarop geen inbreuk maken. 3 Verrassend is dan ov. 3.6-3.7: de(Delfts Blauwe) Goede waagenhuisjes vertonen sterke gelijkenis met de KLM-huisjes: bij het met de KLM-huisjes vertrouwde publiek kan de indruk ontstaan, indien het de Goedewaagen-huisjes in winkels te koop ziet aangeboden, dat de KLM-huisjes niet meer exclusief voor uitverkoren KLM-passagiers verkrijgbaar zijn, waardoor afbreuk wordt gedaan aan het exclusieve en prestigieuze karakter van de KLM-huisjes (en daarmede aan de kennelijk bestaande wervende kracht van dit relatiegeschenk). Op die grond oordeelt de President dat Goedewaagen Gouda onrechtmatig jegens eiseressen heeft gehandeld door het op de markt brengen van haar Delfts Blauwe huisjes. 4 Ik zie niet hoe dit oordeel in ons geldend recht valt in te passen. In ons recht inzake de ongeoorloofde mededinging staat de vrijheid van handel en bedrijf centraal. Die vrijheid brengt mee dat in beginsel eenieder de KLM-huisjes mag nabootsen, ook al zouden eisers daarvan schade ondervinden. In casu is zelfs niet

B O E K B E S P R E K I N G E Geertrui van Overwalle, Octrooieerbaarheid van Plantenbiotcchnologische Uitvindingen; proefschrift Kath. Universiteit Leuven 1995. Tekst, inclusief bibliografie, registers en Engelstalige 'Summary' 745 p. Brussel, Uitg. Bruylant, 1996. Dit boek geeft wat het belooft: een uitvoerig overzicht van het positieve rechtop het gebied van de octrooieringen de kwekersrechtelijke bescherming van'plantenbiotechnologische'uitvindingen. Het boek behandelt overigens vooral de bescherming van levende organismen (met de nadruk op planten) als zodanig. De andere ontwikkelingen op het gebied van de plantenbiotechnologie, waarbij zich ook minder in het oog lopende problemen bij de bescherming voordoen, krijgen veel minder aandacht. Het boek begint met een uiteenzetting van enige biotechnologische basiskennis. Eerlijk gezegd betwijfel ik of deze uiteenzetting voor de werkelijk totaal oningewijde lezer goed begrijpelijk is. Gelukkig zullen de lezers van deze recensie merendeels niet tot de totaal oningewijden behoren. Daarna beschrijft mevrouw Van Overwalle, zoals gezegd: uitvoerig, de ontwikkeling van octrooirechtelijke en kwekersrechtelijke bescherming voor - iets te kort gezegd - planten onder het Europees Octrooi Verdrag en de nationale wetgeving van België, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten. Dat doet zij in een vlotte, goed leesbare stijl. Hoogstens is als bezwaar op te werpen dat er nogal eens herhalingen plaatsvinden, die vermijdbaar waren geweest.

E I G E N D O M

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

vastgesteld dat de huisjes van Goedewaagen nabootsingen waren; in elk geval acht de President geen nabootsingen in de zin van art. 13 Auteurswet 1912 aanwezig. Ook als wel sprake zou zijn van nabootsingen (in de zin van het gemene recht) die eisers schade zouden berokkenen, dan nog zou enkel onder bijzondere omstandigheden onrechtmatigheid kunnen worden aangenomen, zoals indien Goedewaagen Gouda zou handelen met het uitsluitende doel eisers schade toe te brengen of indien Goedewaagen Gouda, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar huisjes afbreuk te doen, op bepaalde punten even goed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring zou stichten. Het een noch het ander is gesteld of gebleken. (Ik ga ervan uit dat de KLM-huisjes, zoals de President in ov. 1 sub b vaststelt, al sinds 1959 bekend zijn en dus niet voor modelbescherming in aanmerking hadden kunnen komen; anders had art. 14 lid 5 BTMW de regels inzake ongeoorloofde mededinging (in beginsel) geëcarteerd.) 5 Het is de vraag in hoeverre de facto producten met een exclusief/luxueus/prestigieus karakter via het merkenrecht kunnen worden beschermd tegen advertenties van parallelimporteurs c.q. hun wederverkopers die aan dat karakter afbreuk zouden doen; zie HvJEG 4 november 1997 inzake Dior/ Evora (samengevat in BIE1998,blz. 12) [inmiddels gepubliceerd in BIE 1998, blz. 195 (nr. 41) nt. Ste. Red.}. Het gaat echter zeker te ver via het leerstuk van de onrechtmatige daad zulke producten te beschermen tegen het op de markt komen van concurrerende producten enkel op grond dat zij afbreuk zouden doen aan het beweerde exclusieve en prestigieuze karakter. C.v.N.

N Mevrouw Van Overwalle heeft een overstelpende hoeveelheid materiaal opgediept en onderzocht. Interessant zijn, bijvoorbeeld, haar beschrijvingen van allerhande varianten van uitvindingen op het gebied van de plantencultuur, die in de loop van meer dan honderd jaar in de onderzochte landen voor bescherming zijn voorgedragen (en al dan niet beschermd). Men krijgt een boeiend, en soms zelfs meeslepend overzicht van de ingenieuze (maar vaak ook dwaze) wendingen die dit leerstuk in de rechtsleer van de onderzochte landen heeft beleefd. Het boek besluit met de krachtige conclusie dat 'planten' op dezelfde voet als andere voortbrengselen voor octrooibescherming in aanmerking zouden moeten komen; en dat de regel van art. 53b EOV beter kan worden afgeschaft. Het onderzoek voor het boek is afgesloten op 31 maart 1995. Bij een sterk in beweging zijnd onderwerp als het onderhavige bestaat dan natuurlijk het risico dat het betoogde spoedig door de feiten zal worden achterhaald. Wat dat betreft heeft mevrouw Van Overwalle geen geluk gehad. Kort na 31 maart 1995 werd immers beslissing T356/93 (van 21 februari 1995) van de Technische Kamer van Beroep van het EOB gepubliceerd, zie OJ 195 5 pag. 545V. Mevrouw Van Overwalle vermeldt op pag. 139 de beslissing van de Oppositie Afdeling in eerste aanleg in deze zaak, maar uiteraard niet de beslissing van de KvB. Door die beslissing wordt de rechtspraak van het EOB over het begrip 'plant varieties' uit art. 53b EOV zoals mevrouw Van Overwalle die heeft beschreven, in vergaande mate op losse schroeven gezet. Verdere ontwikkelingen blijken uit OJ 1996 pag. 169V. (een vergeefse poging om de Grote Kamer van Beroep tot een beslissing over deze materie te brengen) en OJ i997pag. 551, waaruitblijkt

17

A U G U S T U S

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

dat inmiddels een nieuwe vraag van uitleg over het onderwerp aan de Grote Kamer van Beroep is voorgelegd. Voor wat betreft de kwekersrechtelijke bescherming in Nederland, die mevrouw Van Overwalle zorgvuldig beschrijft, was per 31 maart 1995 al een wetsontwerp aanhangig dat tot ingrijpende wijziging van de ZZPW kon leiden (TK 1994/5 nr. 24129). Men kon er dus rekening mee houden dat wat over de oude ZZPW viel op te merken, binnen niet al te lange tijd achterhaald zou zijn. Intussen is dat ook zo, nu het wetsontwerp op 26 juni 1996 wet is geworden en op 24 april 1998 in werking is getreden.1 Het herziene UPOV-Verdrag (UPOV 1991) dat mevrouw Van Overwalle als een nog in de betrekkelijk verwijderde toekomst liggend perspectief beschrijft, en daarom ook slechts summier behandelt, is intussen van kracht geworden, en o.a. voor Nederland in werking getreden. Eerder, namelijk per 27 juli 1994, was al EG Verordening 2100/942 tot stand gekomen, met regels die in vergaande mate op die van UPOV 1991 zijn afgestemd. Mevrouw Van Overwalle maakt op pag. 203/204 wel van deze Verordening melding, maar bespreekt die slechts zeer summier. Daardoor wordt aan het belang van deze ontwikkeling voor het besproken onderwerp - bescherming van 'plantuitvindingen' misschien niet voldoende recht gedaan. Van de Europese biotechnologie richtlijn beschrijft mevrouw Van Overwalle de mislukking in eerste ronde. Gezien het feit dat de negatieve beslissing van het Europese Parlement daarover op 2 maart 1995 was gevallen, is goed te begrijpen dat zij

E I G E N D O M

2 9 1

geen beschouwingen aan een mogelijk vervolg voor de toekomst wijdt. Intussen is echter in het overleg tussen de Europese Commissie, het Europese Parlementen de Raad van Ministers alsnog vergaande consensus over een herziene richtlijn bereikt. De totstandkoming wordt nog dit jaar verwacht. Kortom: een interessant boek, waarin van een indrukwekkend onderzoeksproj eet verslag wordt gedaan (met hier en daar fraaie anekdotische details, zie bijvoorbeeld pag. 155 noot 161 of pag. 297 noot 94). Tevens een uitstekende analyse van de stof, en een plezierige presentatie daarvan; maar jammer genoeg geen bruikbaar overzicht van de huidige stand van het recht op dit gebied. Tot slot een stokpaardje: ook in dit boek (bij schrijven over bescherming van planten komt dit schijnbaar vaker voor, vgl. BIE 1991 pag. 338) wordt destelling betrokken dat het octrooirecht geen plaats zou bieden voor bescherming van bij toeval 'ontdekte' uitvindingen (terwijl het kwekersrecht dat wel zou doen) -zie o.a. pag. 227 met verdere verwijzingen in noot 520 en pag. 310. Het is merkwaardig dat mevrouw Van Overwalle, die overigens het octrooirechtelijke inventiviteitsvereiste zorgvuldig analyseert en beschrijft, niet heeft opgemerkt dat zo'n beperking in het octrooirecht zowel met art. 5 van het Verdrag van Straatsburg als met art. 56 EOV onverenigbaar zou zijn. Geen wonder dat zo'n beperking niet algemeen wordt geaccepteerd. DenHaag, 18 juni 1998. J.L.R.A.H.

1 Stb. 1996,398 enStb. 1998,234 respectievelijk. * PB 1994, L227, pag. 1 e.v.

B E R I C H T E N P.A.O.-cursus Actualiteiten Auteursrecht De P.A.O.-cursus Actualiteiten Auteursrecht wordt gegeven op 28 september, en 5 en 12 oktober 1998 over de volgende onderwerpen: 28 september 1998 - Overzicht stand van zaken nieuwe wetgeving en internationale regelgeving; Prof. Mr. D.W.F. Verkade, hoogleraar Informatierecht en Intellectuele Eigendom, Rijksuniversiteit Leiden, tevens advocaat te Amsterdam - De ontwerp-Richtlijn van de Europese Commissie 'Auteursrecht in de informatiemaatschappij'; Mr. DJ.G. Visser, universitair docent Intellectuele Eigendom, Rijksuniversiteit Leiden, tevens advocaat te Amsterdam - Piraterijbestrijding, in het bijzonder in Europees en WTOverband; Mr. R.J. Prins, advocaat te Parijs 5 oktober 1998 - Kort geding en art. 50 TRIPS-Verdrag in het licht van HvJEG 16-6-1998 (Hermès/FHT); Prof.Mr. HJ. Snijders, hoogleraar Burgerlijk recht, Rijksuniversiteit Leiden - Recente jurisprudentie; Mr. DJ.G. Visser, voornoemd - Recente jurisprudentie; Prof. D.W. F. Verkade, voornoemd ïz oktober 1998 - Auteursrecht versus Privacy; Prof. D.W.F. Verkade en Mr. DJ.G. Visser, voornoemd - Auteursrecht versus Openbaarheid (WOB); Mr. A.A.L. Beers, docent Katholieke Universiteit Brabant -Auteursrecht en TRIPS Disputesettlement; Prof. Mr. M. Bronckers, hoogleraar Recht van de Wereld Handels Organisatie (WTO) en de externe betrekkingen van de Europese Gemeenschap, Rijksuniversiteit Leiden, tevens advocaat te Brussel

Cursusleiders: Prof. D.W.F. Verkade en Mr. DJ.G. Visser Doelgroep: advocaten en andere juristen, geïnteresseerd in intellectuele eigendom Didactiek: inleidingen met gelegenheid tot vragen en discussie Aantal deelnemers: maximaal 60 personen Plaats: Leiden Data en tijd: maandagen 28 september, 5 en 12 oktober 1998 van 16.00-19.00 uur, gevolgd door een 'aangeklede borrel' Prijs: ƒ 1.250,- (incl. cursusmateriaal, consumpties en borrels) Permanente Opleiding: Nederlandse Orde van Advocaten: 8 punten (aangevraagd). Inlichtingen en inschrijving: Bureau Juridisch Post Academisch Onderwijs Leiden, Hugo de Grootstraat 32, 2311XK Leiden. Tel. 071-527 86 66. Fax. 071-52 77 895.

P.A.O.-cursus Intellectuele Eigendom Op 28 en 29 januari en 4 februari 1999 wordteen P.A.O.-cursus gegeven over de volgende onderwerpen: Auteursrecht: inclusief softwarebescherming, recente (aanhangige) wetsvoorstellen en Europese initiatieven; digitale snelweg Octrooirecht: met aandacht voor zowel de nieuwe ROW als het Europees octrooi Reclamerecht: waar zijn de regels te vinden, wat is de verhouding RCC/burgerlijke rechter, wat gebeurt er met een klacht, recente ontwikkelingen Procesrecht: stand van wetgeving en rechtspraak ter zake van middelen tot handhaving, inclusief grensoverschrijdend verbod Vermogensrecht: kwesties van overdracht, licentie, verpanding, beslag en faillissement

; s i

U I J B L A D

I N U IJ S f R I F I

F

I

I G E M D O M

I

/

A U

G IJ S 1 11 S

1 II II tl

Intellectuele Eigendom-licenties en mededingingsrecht (n ieuwc WEM/ - Prof.mr. A.A. Quaedvlicg, hoogleraar privaatrecht, i.h.b. EG-recht/Groepsvrijstellingcn) handels-en economisch recht/industriële eigendom en auteursMerken-en handelsnamenrecht: nadruk op wijziging Benelux Mcrrecht Katholieke Universiteit Nijmegen kenwet Produktvormgcving: inoclellcnrccht, relevante stukken, auteursDe cursus wordt gegeven in hoorcollcgcvorm; aansluitend berecht, merkenrecht, OD en octrooirecht. staat er gelegenheid tot het stellen van vragen en is er ruimte voor discussie; en is bestemd voor advocaten, bedrijfsjuristen, leden rechterlijke machten andere belangstellenden. Tijdens deze cursus zullen als docenten onder meer optreden: Plaats en tijd: Landgoed Avegoor, Ellecom (bij Dieren). Op don- Mr. E.J. Arkenbout, raadadviseur bij de Directie Wetgeving derdag 2S januari van 16.00-21.00 uur, op vrijdag 29 januari van het Ministerie van Justitie's-Gravenhage van 9.30-16.30 uur. Donderdag 4 februari Spinoza-gcbouw van - Prof.mr. J.J. Brinkhof, vice-president bij het Gerechtshof'sde Katholieke Universiteit Nijmegen van 14.00-21.15 uur. Gravciihagc, tevens hoogleraar industriële eigendom UniversiPrijs: J' 1.495,- inclusief cursusmateriaal, hotelarrangement, teit Utrecht en regeringscommissaris Bock 9 BW (rechten van aperitief en maaltijden intellectuele eigendom) - Mr. R. E. Ebbink, advocaat te Amsterdam Permanente opleiding: Nederlandse Orde van Advocaten: 16 oplcidingspuntcn - Mr. I'. Glazcner, advocaat te Amsterdam - Prof.mr. J.J. Spoor, hoogleraar auteursrecht en industriële eiInlichtingen/aanmeldingen: Centrum voor Postdoctoraal Ondergendom Vrije Universiteit Amsterdam, tevens advocaat te Amwijsbureau P.A.O., Postbus 1.0520,6500 MB Nijmegen. sterdam

O F F I C I Ë L E

M E D E D

Personeel Indiensttreding. De heer E.CA. vanden Berg is met ingang van 1 juli 1998 in tijdelijke dienst bij het Bureau voorde Industriële Eigendom aangesteld in de functie van 'secretarieel medewerker' (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 30 juni 1998, nr. Personeel 98020). Beëindigingvan het dienstverband Aan de heer P. R.T. V. Tupan, teamleider team Beheer in vaste dienst bij liet Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 september 1998 op eigen verzoek eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 24 juli 1998, nr. Personeel 98021). Benoeming in vaste dienst De heer M. van Miert, administratief medewerker in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 augustus 1998 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Ministervan Economische Zaken van 24 juli 1998, nr. Personeel 98022).

L

I

N

G

E

N

voor Mozambique op 9juli 1998 in werking getreden en zal voor Guatemala op 18 augustus 1998 in werking treden.

Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom Ethiopië is op 19 november 1997, Botswana op 15 januari 1998 en Sao Tomé en Principe op 12 februari 1998 toegetreden tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voorde Intellectuele Eigendom,Stockholm, 14 juni 1967(77/). 1996,306). I let Verdrag is voor deze staten in werking getreden op resp. 19 februari 1998, 15 april 1998 en 1 2 mei 1998.

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) Kroatië is op 1 april 1998 toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington i9Juni i970(Tr/>. 1973, 20, laatstelijk 199S, 26). Het Verdrag is voor Kroatië op 1 juli 1998 in werking getreden.

Verdrag van Straatsburg Register van Octrooigcmnchtigdcn De Voorzitter van de Octrooi raad maakt bekend, dat de inschrijving van de heer ir.J.W. Veerman op zijn verzoek op 1 juli 1998 in het register v.w octrooigemachtigden is doorgehaald, en dat op hun resp. verzoek op 23 juli 1998 in liet register zijn ingeschreven de heren dr. G. Prop en dr. ir. P.W. H. M. Vaessen.

De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeftop 24februari 1998 het Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, Straatsburg, 27 november 1963(1111. 1987, 148) bekrachtigd. Het Verdrag is op 25 mei 1998 voorde Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië in werking getreden.

Verdrag van Parijs

Classificatie-Overeenkomst van Straatsburg

Sao Tomé en Principe is op 12 februari 1998, Mozambique op 9 april 1998, en Guatemala op 18 mei 1998 toegetreden tot het Verdrag van Parijs tot bescherm ing van de industriële eigendom van 20 maart 1883. herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en nadien gewijzigd op 28 september 1979 (''rö. 1974, --5 en 1980, 31). Het Verdrag is voor Sao Tomé en Principe op 1 2 mei 1998 en

Wit-Ruslandisop 12 maart 1998 en Roemenië op 3 1 maart 199S toegetreden tot de Overeenkomst van Straatsburg betreffende de internationale classificatie van octrooien, 24 maart 1971 {'l'rb. 1983, 155). De Overeen komst zal voor Wit-Rusland op 12 maart 1999 en voor Roemenië op 31 maart 1999 in werking treden.