Bijblad bij. De Industriële 17 september 2001, 69e jaargang, nr. 9. Actualiteiten

@mm

Bijblad bij

17 september 2001, 69e jaargang, nr. 9

De Industriële Eigendom

I N H O U D Actualiteiten liet Bundespatentgerichtstelt het Europese Hof vragen van uitleg over vormmerkeii (blz. 295). Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 61 Rechtbank 's-Gravenhage,, 14 feb. 2001, Tcxincare Sales/Dellex (geen openbare toegankelijkheid omdat derden niet hebben kunnen onderkennen waaruit de uitvinding bestond; openbaar voorgebruik van dekbed dat aan conclusie van het octrooi voldoet nicuwhcidschadelijk). Nr. 62 Hof's-Gravenhage, 30 januari 2001, Diversey Corporation e.a./EpenhuyscnCliemie(formuleringbeschermingsomvang octrooi wordt steeds geïnspireerd door de specifieke iubreukvraag; het 'Rapidfoarn systeem' maakt noch letterlijk noch op equivalente wijze in breuk op het ocirooi). Nr. 63 Hof's-Gravcnhage, 12 okt. 2000, A.A.M, van Kuijk e.a./Abemec e.a. (o.g.v. ontvankelijkheid op basis van eerste nietigheidsadvics is ook de vordering o.g.v. tweede, bij MvA ingediende aanvullend nictigheidsadvies ontvankelijk; bewoordingen van de wet en strekking van de bepaling verzetten zich daar niet tegen). 2 Merkenrecht Nr. 64 Rechtbank 's-Gravenhage, 8 nov. 2000, Champagne Moé't &Chandon/Kovcrco (vorm, opmaak en uilvoering van een champagnefles niet onderscheidend; het gekruisLe label met de goudgestreepte randen en het zegel van Moet wel sterk onderscheidend; merkinbreuk: de flessen met badschuim stemmen overeen met de flessen in de merken van Moet; ontwerpflessenvan Moet geen werk in de zin van de Aw).

Nr. 65 Hof 's-Gravenhage 21 september 2000, RencluxMcrkenbureau/Bausch Datacom (BMB verplicht tot controle akte van overdracht en weigering i nschrijving bij twijfel aan rechtsgeldige overdracht). Nr. 66 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 11 aug. 1999, Mttway Corporation/D.K. Blom (gereserveerd houden van domeinnaam firstalert.nl is gebruik van merk First Alert; ook na negen maanden geen actie te hebben ondernomen, staat belang bij beëindiging merkinbreu k vast). Nr. 67 Hof's-Gravenhage, 29 okt. 1999,Mexx International/ Keukenmaxxe.a.(meubeiencnkcukenmeubelen zijn soortgelijke waren, keukens zijn soortgelijk aan keukenmeubelen; merkinbreuk; MEXX heeft grote bekendheid en groot onderscheidend vermogen (anders Pres.); merk XX heeft zeer gering onderscheidend vermogen en gezien de ongelijksoortigheid van de waren geen associatie mogelijk van door Keu ken m axx gebruikte tekens XX; geen associati cgevaar tussen de handelsnaam. Keukenmaxx en de merken of de handelsnaam van Mexx). Nr. 68 Pres. Rechtbank Amsterdam, 6 juli 2000, Ashland Nederland/NameSpaccc.a. (gedaagde, domein makelaardij, zal domeinnaam en merk gebruiken in economisch verkeer; gebod tot indienen verzoek overdracht domeinnaam omvat machtiging tot inschrijving vonnis in plaats van wilsverklaring gedaagde). Nr. 69 Hof Amsrcrdam, 11 juni 1998, R. van der Vossen/ Bovag (merki n breuk door gebruik zonder roestemming van Bovag-polissen en -brochures; geen uitputting; misleiding van publiek door gebruik aanduiding 'lid Bovag'). (vervolg inhoud blz. 294)

2 9 4

BI.I B L A D

I N D U S T H I b L E

E I G E N D O M

1/

S F P T E M B E R

2 0 0 1

C O L O F O N

Verschijnt maandelijks, rond d e i 6e Abonnementsprijs: NI.CJ 175,- per jaar mei inbegrip van het jaarregistcr; aan abonnees builen Nederland wordt KLCI 50.- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht;prijs per los nummer NIC 17,50 Hicum abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van dcjaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging hij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patcntlaan 3, Postbus 5S20, 2280 HV Rijswijk (Z.II.) Telefoonnummer (0701398 66 55 Rabobank Bankrekeningnummer r9Z3.24.17y Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie varmgevingen ilntk: Sdu Grafisch Bedrijfbv, Den Haag O Auteursrecht voorbehouden

T.re-vooruttcr van de redactie: prof. mr.E.A. van Nieuwenhovcn Hclbach Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhor tnr.J.L. Driessen mevr. mr. drs. N. Ilagcmans dr. ƒ.11. J. denHartog jhr. mr.J.L.R.A.Huydecopamr. P. Nelcman prof. mr. C.J-J-C. van Nispen prof. mr. A.A. Quacdvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. PJ.M. Steinhauser prof. mr. I>.W.F. Verkade mr. ii.J.Il.r. Winckcls Correspondenten: F. Hcnning-Bodewigi'verbondcii aan hetMax-Planck-lnstitut,Mllncheni H- l.addie (mnjusticc, High Coul'tLondon) Redactiesecretaris: mr. A.P. van Rooden Redactie-adres: Paientlaan 3, Postbus 5820. 22S0 HV Rijswijk (Z.H.) Telefooniir. (070) 39S 64 52 Telefax (070) 398 65 30

3 Modelrecht

S Mededingingsrecht

Nr. 7oIIof van Justitie EG, 11 mei 2000, Regie nationale des usincs Renault/Maxicar (beslissing rechter van verdragsluitende staat, waarin bestaan lE-recht op carrosserieonderdelen wordt erkend en derden in andere verdragsluitende staat wordt verboden om clie onderdelen aldaar te fabriceren en/, niet strijdig met openbare orde genoemd in art. 27 E EX).

Nr. 72 Gerecht van Eerste Aanleg EG, 16 dec. 1999, Micro Leader Business/Commissie (uitoefening van auteursrechten door een onderneming met een machtspositie levert, behoudens uitzonderlijkcomstandigheden, opzichgecn misbruik op; de Commissie kon niet zonder grondiger onderzoek van de klacht stellen dat de gegevens geen aanwijzing voor misbruik door Microsoft opleverden) (met noot prof. mr. L. Van Bunnen).

4 Onrechtmatige daad Officiële mededelingen Nr. 71 Pres. Rb. 's-Gravenhage, z6 aug. 1999, Baumc & Mercier/Dutch WristEashion Nederland D.W.F. e.a. (belang bij vordering aangenomen; Baumc & Mercier kan recht niet ont7egd worden tegen de enige importeur van inbreukmakende horloges op te treden).

Personeel. - Register van Octrooigemaclitigdcn.

1 /

S E P T E If B E B

7 0 0 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

I I G E N D O M

2 S E

A C T U A L I T E I T E N LUmdespatentgericht stelt het Europese Hof vragen van uitleg over vormmerken Het Bundespatentgcricht heeft bij beschikking van 10 april zooiindeRechtsbesdiwerde-proccdiircvanllenkelKGsA, hel Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzocht orn een prejudiciële beslissing overde navolgende vragen over de uirlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december i9S8betrefrendede aanpassing vanheimerkenrecht der lidstaten: 1 Moet bij driedimensionale merken, bestaande uit de verpakking van waren die (zoals vloeistoffen) gewoonlijk in verpakicvorm in het economische verkeer worden gebracht, de verpakking van de waar in in merkenrechtelijk opzicht aan de vorm van de waar worden gelijkgesteld. zodat a) de verpakking van de waar als vorm van de waar in de zin van artikels, lid 1, sub e van de richtlijn wordt beschouwd; b) de verpakking van de waar kan dienen tot aanduiding van de (uiterlijke) hoedanigheid van de verpakte waar in de zin van artikel 3, lid 1 sub c, van de richtlijn?

2 Bezitten driedimensionale merken, bestaande uit de verpakking van waren die gewoonlijk in verpakte vorm in het economische verkeer worden gebracht, onderscheidend vermogen in dezin van artikel 3, lid 1, sttè b, van de richtlijn, indien de typische kenmerken van het aangevraagde driedimensionale merk, die afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en die dus bepalend zijn voor de geschiktheid van het merk ter aanduiding van de herkomst van de waren, ook zonder analytisch en vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid door de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument kunnen worden herkend? 3 Kan het onderscheidend vermogen uitsluitend worden beoordeeld op grond van de heersende opvatting op de betrokken nationale markt, zonder dat ambtshalve ander behoeft te worden onderzocht, of en in welke omvang identieke of vergelijkbare merken in andere lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten? D.W.F. V,

2 9 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Hl

G E N D O M

17

S E P T E M B E R

2 0 0 1

J U R I S P R U D E N T I E Nr. 6i Arrondissementsrechtbank te 's-G raven hage, 14 februari 2001*

verlopende naden, en de bovenstof (4) aan een korte zijde van het slaapdek (3) is voorzien van een instopstwok {$). 2 Slaapdek volgens conclusie 1. met het kenmerk, dat de kunststof vezels van de vulling (9) hol zijn uitgevoerd. (slaapdek) c Texincare heeft in de jaren tachtig het 'Texincare A.D. Stretch dekbed' (hierna: het stretch dekbed) op de markt geMrs. J.W. du Pon, M.Y. Bonneur en H. VVien bracht en heeft dit onder andere geleverd aan psychiatrische inrichtingen en bejaardenoorden. Zij heeft hel dekbed Art. 2, lid 2ROW (1910) Openbaar toegankelijk betekent dat een willekeurige derde toe-tijdens de beurzen 'Beter gezond '90' en 'Gcronto '90' tengangmoetkunnen hebbengchadtothetproductendaarbiiheeftkun- toongesteld. nen onderkennen waaruit de uitvinding bestond, in dit geval moet 2.1 Texincare heeft gevorderd dat de rechtbank het Nederworden aangenomen dat vele willekeurige derden (niet alleen de pa-landse octrooi 192369 nietig verklaart omdat het octrooi tiënten, maar ook hun bezoek) roegang hebben gehad tot het product-niet nieuw en niet inventief is. Zij hebben daarbij echter niet kunnen onderkennen waaruil de uit- 2.2 Tn reconventie heeft Deltex, heel kort samengevat, gevindingbestond. 7.ulks zou alleen nwgelijkzijn geweest door het Me- vorderd dat de rechtbank Texincare verbiedt om inbreuk te didek aan een inwendigonderzoelue onderwerpen, waartoe het open-maken op het octrooi, met nevcnvordcringen. gesneden zou moeten worden. Een patiënt of zijn bezoek zal dit normaalgesproken niet doen. De openbare toegankelijkheid is hier-Beoordeling mee dus niet gegeven. Hetzelfde geldt voor het personeel van het zie-in conventieen in reconventie 3.1 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Nederkenhuis. Wel nieuwheidschadelijk is het openbaar voorgebruik dat heeft landsoctrooi beirefl dat is verleend op een aanvrage die voor plaatsgevonden van het dekbed dat aan de conclusies van het octrooi1 april 1995 is ingediend, zodat ingevolge artikel 102, eervoldoet. Het uitsluitend recht is verleend voor een product waarvanste lid onder b, Rijksoctrooiwet 1995 uitsluitend het bij en de vulling bestaat uit kumtstofvezels die thermisch zijn gebonden. krachtens de Rijksoctrooiwet (1910), hierna: ROW (1910), Deltex heeft niet deugdelijk weersproken dat de vulling van haar bepaalde van toepassing is. 3.2 Texincare heeft aan haar vordering onder meer ten stretch dekbed ook vóör de datum waarop het octrooi is aangevraagd uit thermisch gebonden vezels bestond, zodat het door Texincarege-grondslag gelegd dat zij halverwege de jaren-So, derhalve stelde feit als vaststaand moet worden beschouwd. Het octrooi is voor de datum waarop het octrooi is aangevraagd (22 mei 1991) een stretch dekbed op de markt heeft gebracht dat daarom nietig wegens gemis aan nieuwheid. volgens haar stellingen geheel voldoet aan de kenmerken van het octrooi, zodat het octrooi wegens gebrek aan nieuwTexincare Sales BV te Neede, eiseres in conventie, verheid nietig dient te worden verklaard. weerster in reconventie, procureur rur. H.C. Grootveld, tegen Eveneens nteuwheidsschadelijk acht Texincare het feit dal openbaar voorgebruik heeft plaatsgevonden van het dekbed Deltex BV te Delden, gedaagde in conventie, eiseres in redat aan de conclusies van het octrooi voldoet. conventie, procureur mr. P. P.J.M. Verhaag. 3.3 Ten aanzien van het voorgebruik wordt het volgende overwogen. Vast staal dat, voordat het octrooi werd aangea Arrondissementsrechtbank te's-Gravenhage, 28 juni 2000 vraagd, vanaf 4 februari 1991 proeven hebben plaatsgevon(mrs. E.J. Numann, J.A. Hagen en E. J. Arkenbout) den met het zogenaamde Medidek in het ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Volgens Deltex was deze proef verRechtsoverwegingen trouwelijk van karakter en hebben de derden-betrokkenen Feiten (leiding, verplegend personeel en patiënten van het zieken1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet huis) slechts het uiterlijk van het resultaat van de uitvin(meer) of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van ding en de voordelen die het biedt, gezien en ervaren. Van de in zoverre niet betwiste inhoud van de overgelegde prode technische constructie van het slaapdek hebben zij volducties staat tussen partijen het volgende vast: gens Deltex geen kennis genomen. a Deltex is houder van het Nederlandse octrooi voor een slaapdek, welk octrooi is aangevraagd op 22 mei 1991 met 3.4 Op grond van artikel 2 ROW (1910) wordt een voortnummer 9100884 en is verleend op 4 juli 1997 mei numbrengsel alleen dan niet als nieuwaangemeikt, wanneer het mer 192369 (hierna: het octrooi). reeds deel uitmaakt van de stand van de techniek. De stand b De conclusies van het octrooi luiden van de techniek wordt gevormd door al hetgeen vóór de dag 1 Slaapdek mei een rechthoekige configuratie, omvattende een thervan indiening van de aanvrage door een beschrijving of op misch isolerende vullingvan kunststof vezels die is omgeven dooreenenige andere wijze openbaar toegankelijk is geworden. van stiknaden voorziene bovenstof met het kenmerk, dat de Openbaar toegankelijk betekent dat een willekeurige derde kunststofvezels van de vulling, (9) themrisch zijn gebonden, de stik- roegang moet kunnen hebben gehad tot het product en naden (13) worden gevormd door een aantal onderling evenwijdigdaarbij heeft kunnen onderkennen waaruit de uitvinding bestond. In dit geval moet worden aangenomen dat vele willekeurige derden (niet alleen de patiënten, maar ook hun bezoek) toegang hebben gehad tot het product, Zij hebben daarbij ech' Beroep ingesteld. Kcrf-

17

S E P T E M R h H

? (1 O 1

3 I J B L A D

I N O II S '

« I [

1 i

t

G E l\ D 0 M

2 3 7

ter niet kunnen onderkennen waaruit de uitvinding beAls alleen het laatste is bedoeld, kan, zoals uit het hiervoor stond. Zulks zou alleen mogelijk zijn geweest door het ovcrwogene volgt, het octrooi niet in stand blijven wegens Medidek aan een inwendig onderzoek re onderwerpen, gebrek aan nieuwheid. Als daarentegen het eerste is bewaartoe het opengesneden zou moeten worden. Een patiënt doeld, zal Deltex het verweer dat de door Texincarc aan haar of zijn bczockzal dit normaal gesproken niet doen. De o pengeleverde grondstoffen niet als thermisch gebonden kunsrbate toegankelijkheid is hiermee dus niet gegeven. stof vezels zijn te beschouwen nader moeten onderbouwen. Hetzelfde geldt voor het personeel van het ziekenhuis. GeMogelijk zou Texincare, op wie terzake de bewijslast rust, steld noch gebleken is dat dit wel kennis had of kon krijgen dan moeten worden toegelaten tot het bewijs dat de vulling van het inwendige van het Medidek. van het stretch dekbed, zoals zij dat voor aanvraagdauim De conclusie is dat de proef' in het ziekenhuis niet van het octrooi in de handel bracht (en wat zij, zoals zij ter nicuwhcidsschadelijk is geweest. gelegenheid van het pleidooi desgevraagd heeft medegedeeld, nog in haar bezir heeft), wel bestaat uit kunststof ve3.5 Wat betreft het stretch dekbed heeft Deltex betwist dat zels die thermisch zijn gebonden. het aan alle kenmerken van het octrooi voldoet. Tn het bijzonder heeft zij daartoe gesteld dat de bovenstof geen 3.8 De zaak wordt naar de rol verwezen teneinde Deltex in kookwasbaar product is. staat te stellen zich hierover bij akte uit te laten. Voor liet geval een onderzoek door een deskundige nodig is, wordt Ten aanzien van het voorgebruik heeft Deltex gesteld dat Deltex verzocht zich tevens uit te laten over het aantal en de dit onder geheimhouding is geschied. mogelijke namen van de te benoemen deskundige(n) en de 3.6 Anders dan Deltex meent, is kookwasbaarheid geen cleaan deze te stellen vragen. Bij antwoord-akte zal Texincare ment van die uitvinding waarvoor octrooi is verleend. Tn de hierop kunnen reageren. conclusies komt de term niet voor. In de aanvrage wordt voorts op geen enkele wijze naar kookwasbaarheid verwezen. Bladzijde 3 onderaan van de aanvrage vermeldt het vol3.9 Tedere verdere beslissing wordt aangehouden. gende: Als vullingmateriaal 9 kunnen gebruikelijke vullingen worden toe- Beslissing gepast, zoals polyethcen, wol, en haar, waarbij synthetisclie vezels bij voorkeur thermisch underlingverbondenzijn, waardoor de wasbaar-De rechtbank, alvorens verder te beslissen: heid, met name bij ch loortoevoeging sterk verbetert, in conventie en in. reconventie Hier wordt alleen van een sterk verbeterde was baarheid, en verwijst de zaak naar de rol van 29 augustus 2000, peremptoir, derhalve niet van kookwasbaarheid gesproken. In de loop voor uitlating aan de zijde van Deltex als bedoeld in rechtsvan de verlcningsprocedure is nog wel gepoogd alsnog het overweging 3.6: element kookwasbaarheid in de conclusies op te nemen, houdt iedere verdere beslissing aan. Enz. maar in het uiteindelij k verleende octrooi is dit element niet opgenomen, aangezien dat, zoals de octrooigemachtigde b De Arrondissementsrechtbank, enz. Prins ter gelegenheid van het pleidooi heeft verklaard, niet werd gedekt door de aanvrage, Ook in de beschrijving van 3 In haat akte na tussenvonnis heeft Deltex aangegeven dat het octrooi ontbreekt iedere verwijzing naar kookwasbaarzij niet weet welke vezels in dat stretch dekbed zijn gebrui kr heid. Wel wordt gesproken over een 'verbeterde, desi nfecteen dat in haar visie zelfs indien er thermisch gebonden vezels zourende wasbaarheid'. I Ji t d ie besch rij ving val t even wel niet af den zijn gebruikt in het Texincare A.D. Stretchdekbed (...) het toch te leiden dat daarmede gedoeld wordt op kookwasbaarheid. kan zijn dat het octrooi in stand zou moeten blijven omdat het dekTiet tegendeel is het geval, nu in de beschrijving ook mogebed in het octrooi omschreven met verbeterde desinfecterende waslijke vullingen zijn vermeld (zoals dons) die zeker niet baarheid op dat moment mg niet bekend was. kookwasbaar zijn. Dit element kan derhalve niet in de conclusie worden meegelezen, 4 De rechtbank kan in deze opmerkingen geen althans geen duidelijke en dus geen voldoende- betwisting zien Dit betekent dat het uitsluitend recht niet is verleend voor van de stelling van Texincare, dat de vul ling van haar stretch een product dat kookwasbaar is, maar -voor zover thans dekbed ook voor de datum waarop het octrooi is aangevan belang - voor een product waarvan de vulling bestaat vraagd (zz mei 1991) uit thermisch gebonden vezels beuit kunststof vezels die thermisch zijn gebonden, Evenals stond. Indien in die opmerkingen toch een betwisting, naeen aantal andere maatregelen die in de aanvrage worden melijk bij gebrek aan wetenschap over de aard van de genoemd leidt dit tot een 'verbeterde wasbaarheid'. Deze vulling, zou moeten worden gelezen, dan dicnr dezeberwisverbeterde wasbaarheid is echter geen afzonderlijk kentingals onvoldoende onderbouwd te worden gepasseerd, in merk, maar een resultaat dat ontstaat wanneer de wel gehet licht van de onweersproken - en dus vaststaande - stelclaimde en toegekende kenmerken worden toegepast. Een ling van Texincare (zie onder meer de pleitnota van haar product met de kenmerken is dus 'verbeterd wasbaar' ren advocaat, ze en 3e alinea van pag. 2) dat Deltex ook vóór opzichte van een product zonder die kenmerken. 22 mei 1991 de afwerking van de stretch dekbedden van 3.7 Onduidelijk is of Deltex zich op het standpunt stelt dat Texincare verzorgde, én in het licht van de eigen stelling devullingvan het stretch dekbed (dat zij zelf voorTexincare van Deltex (antwoord onder 1.1) dar zij als gevolg van het heeft vervaardigd) niet bestond uit kunststof vezels die therverrichten van dit loonwerk een zeer goede kennis heeft van misch zijn gebonden, dan wel of haar standpunt is dat de het dekbed van 'texincare, kan immers zonder nadere toevulling weliswaar wel uit dergelijke vezels bestond, maar lichting-die ontbreekt-niet worden aangenomen dat Deldat d aarmee geen kookwasbaarheid of desi nfcctcrcnde wastex niet wist (en weet) of destijds in het stretch dekbed therbaarheid werd bereikt. misch gebonden vezels werden toegepast.

2 3 K

L M J B L A D

N D U S T R I E L E

5 Nu cc il (voldoende gemotiveerde) betwisting daarvan ontbreekt, dient het door Texincare gestelde feit, dat in haar stretch dekbed al voor de aanvraagdatum van het octrooi thermisch gebonden vezels werden toegepast, als vaststaand te worden beschouwd; anders dan Deltex lijkt te menen, kan bij deze stand van zaken geen bewijs door Texincarc worden verlangd (zie voor dit een en ander artikel 176 lid 1, tweede volzin, Rv). Gelet op de bindende eindbeslissing die de rechtbank in rov. 3.7 van het voormeld tussenvonnis met het oog op deze situatie heeft gegeven, moet de conclusie luiden dat het octrooi nietig is wegens gemis aan nieuwheid. De rechtbank wijst er in dit verband nog op dat Deltex (ook) niet heeft betwist dat de andere maatregelen van het octrooi (volgens beide conclusies) reeds in het stretch dekbed van Texincare werden toegepast. 6 De vordering in conventie zal derhalve worden toegewezen. Daarmee is de grondslag aan de vorderingen in reconventie met terugwerkende kracht komen te ontvallen, zodat deze vorderingen zullen worden afgewezen. 7 Als de in beide procedures in het ongelijk gestelde partij zal Deltex worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie en de procedure in reconventie. Beslissing De rechtbank in conventie Verklaart nietig het Nederlandse octrooi met nummer 192369, dat op 4 juli 1997 aan Deltex is verleend; Veroordeelt Deltex in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Texincare begroot op ƒ 4.331,55, waarvan ƒ 461,55 (exclusief BTW) voor verschotten en ƒ 3.870,voor salaris van haar procureur; Verklaart dit vonnis wat deze proceskostenveroordeling (in conventie) betreft uitvoerbaar bij voorraad; enz.

E I G L N D O M

'

1

5 E

3

T E M 3 L 11

7 o :; 1

Nr. 62 Gerechtshof te's-Gravenhage, 30 januari 2001' (Epenhuysen/Diversey IV) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, EJ.van Sandick en R.A.Grootoonk Art. 43ROW (1910) AanUiverseysbetoogligt de onjuiste opvattingtengrondslagdat het mogelijk is de beschermingsomvang van een octrooi voor de eeuwigheid deugdelijk te formuleren. Dit is in het algemeen niet mogelijk omdat een dergelijke formulering veelal wordt'geïnspireerd door despeciflek te beoordelen inbreukvraagen een daarbij passende keuze van de bekende stand van de techniek zodat de resulterende formuleringofteruim uitvaltoj"tekortschietof'anderszinsnietpassend blijkt voor (andere) gevallen waarin een vraag van inbreuk op hel desbetreffende octrooi moet worden beantwoord. Het Rapidfoam systeem maakt noch letterlijk noch op equivalente wijze inbreuk op het octrooi, zelfs niet als zou moeten worden aangenomen dat in wezen hetzelfde resultaat wordt, bereikt, omdat fiocki ng in dit systeem een wezenlijk andere wijze van aanbrengen van de wasvloeistof op het vaatwerk inhoudt dan het sproeien in a fine, gentle mist-like spray volgens conclusie 1 van het octrooi. 1 Diversey Corporation te Mississauga, Onrario, Canada, 2 Diversey BV te Maarssen, appellanten, procureur mr. W. Taekema, advocaten mrs. C.A.J. Crul en G.S.P. Vos. tegen Epenliuyscn Chemie BV te Zwijdrecht, geïntimeerdc, procureur mr. W.E. Pors. 1 De door de president als voorshands vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven onder 1 van het vonnis, zijn niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. Voorts is gebleken dat Epenhuysen een nieuw systeem voor vaatwasmachines heeft ontwikkeld (aangeduid als Rapidfoam systeem). 2 In dit geding heeft Epenhuysen - vooruitlopend op een in een bodemprocedure te vorderen verklaring voor recht dat zij geen inbreuk maakt - gevorderd, kort aangeduid, Diversey te verbieden over te gaan tot executie (of dreiging daarmee) van het tussen partijen onder rolnummer 93/2331 gewezen vonnis van de rechtbank van 21 september 1994 en/ of het tussen partijen onder rolnummer 95/40 gewezen arrest van dit hof van 15 mei 1997 (hof: het tegen dat arrest gerichte cassatieberoep is verworpen bij het arrest HR 9 april 1999, N] 1999) met betrekking tot professionele vaatwasmachines waarbij het reinigingsmiddel in schuim wordt opgebracht, alsmede haar (Diversey) te verbieden op enigerlei wijze aan derden, in ieder geval aan (potentiële) afnemers, kenbaar te maken dathet opbrengen van eenreinigingsmiddcl in schui mvorm inbreuk vormt op het Europees octrooi 0.282.214.

3 De president heeft bij het vonnis waarvan beroep de vorderingen toegewezen als in het vonnis is vermeld.

' Vervolg op vonnis rres. Rb. VGravenhagc, 9 sept. 1998, gepubliceerd iniJJ£ 2000, nr. 33, blz. 137.Red.

L M B E R

2 0 0

I N D U S T R I Ë L E

De grieven zijn gericht tegen de toewijzing van de vorderingen door de president en de motivering daarvan. 4 Aangaande het octrooi is op grond van de processtukken het volgende gebleken: i Aan Diversey is een onder meer voor Nederland geldend Europees octrooi EP 0.282.214 B1 verleend, dat betrekking heeft op cen machine dishwashing process. ii De aanvrage voor dit octrooi is ingediend op 1 maart 19S8 en ter inzage gelegd op 14 september 1988. De ingeroepen prioriteit berust op cen in de Bondsrepubliek Duitsland ingediende octrooiaanvrage van 7 maart 1987. De aanvrage van 1 maart 1988 heeft geleid tot octrooivcrlcning op 9 oktober 1991, op welke dag het octrooischrift is gepubliceerd. Conclusie 1 luidde bij verlening: .4 machine dishwashing process which comprises spraying onto at least panially soilcd articles a highly concentnued aqueous ckaning formulation comprising at least 0,5 weight percent ofone or more activc ckaning agents and, ajier a contact time of at leastz seconds, removing the ckaning formulation and soil in om or more subsequent stages. iii Tegen dit octrooi is oppositie gevoerd door verscheidene opposanten. Tijdens de oppositieprocedure is op 9 juli 1993 van de zijde van de octrooihouder unconditionally een gewijzigde conclusie 1 voorgesteld, luidende als volgt: A machine dishwashing process wherein there are oneor more optionalprewash cycles or zones, 011e or more wash cycles or zones and one or more rinse cycles or zones which comprises spraying inside the machinefrom tl plurality ofnozzles onto at leastpartially soiled articles in a fine, gentle mist-like spray a highly concentnued aqueous ckaning formulation comprising at least 0.5 weight percent ofone er more active ckaning agents and, aftera contact time of fwm ztoioo seconds during which the articles are not deliberatcly sprayed, remoyingthecleaningformulation and soil in oneor more subsequent stages, the ckaning formulation being sprayed prior to thefinal rinse cycleorzone. De Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) heeft bij (tussen)beslissing van 28 december 1994 het octrooi gehandhaafd op basis van de gewijzigde conclusie 1 en de volgconclusies 2-9 van 9 juli 1993, zoals blijkt uit de Reasons tbr the Decision, par. 5.18-8. De minutes van de door de Oppositieafdeling op 15 november 1994 gehouden hoorzitting houden daaromtrent in: The Chairman announced the imention of the Opposüion Division to maintain the patent in amended form and asked the Patentee to bring the description inio conformity with the amended claimsfiled on 09.07.93. The Patenteeprovided a copy of the amended description which was chcckcd by the Opposition Division and certain corrections were agreed with the Patentee. iv Tegen deze tussenbeslissing van de Oppositieafdeling is beroep aangetekend. Daarop heeft de Technische Kamer van Beroep (TKB) van het EOB op 26 februari 1999 het beroep afgewezen en de beslissing van de oppositieafdeling bevestigd. Hierbij merkt de TKB in par. 13 van de Reasons for the Decision op: For completeness ü is repeated that the patent documentsfor this main tequest are claims 1 to$ submitted during the oralproceedings bef ore the opposition division on is november 1934. and pages 2 f04 of the description submitted at the same time. v De beslissing van de TKB heeft geresulteerd in de publicatie op 1 september 1999 van het Europees octrooi EP 0.282.214 B2, waarvan mr. Crul een exemplaar in de originele Engelse tekst aan zijn pleitnota heeft gehecht.

F I G C N D O M

Bij vergelijking van de geamendeerde Br-publicatie, welke door de TKB aan zijn beslissing ten grondslag is gelegd, valt op dat de beschrijving van die publicatie niet (geheel) overeenkomt met die van deBz-publicaüe. Zo isde beschrijvingsinleiding van de geamendeerde Bi-publicatie (zie de inlas op de eerste pagina van de beschrijving tussen de regels 3639) wel aangepast aan conclusie 1, in tegenstelling tot de beschrijvingsinleiding van de Bz-publicatic die niet aan conclusie 1 is aan gepast (zie aldaar kolom 2, rcg.11-18). Kennelijk is bij de B2-publicatie een vergissing begaan, welke door partijen blijkbaar over het hoofd is gezien. 5 Het hof zal gelet op het voorgaande de Bz-publicarie tot uitgangspunt nemen, met dien verstande dat de passage voorafgegaan door I0007] zal worden geacht letterlijk te zij 11 aangepast aan conclusie 1: The present imention provides, waarna de letterlijke tekst van conclusie 1 volgt. 6 Het hof overweegt ambtshalve dat het hier een Europees octrooi betreft, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van her Europees Octrooiverdrag (EOV) is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodar ingevolge artikel 103, eerste lid, van de Rijksoctrooiwct 1995 uitsluitend het bij en krachrens de Rijksoctrooiwet van 1910 bepaalde van toepassing is. 7 Conclusie 1 van de B2-publicatie bestaat uit de volgende technische maatregelen: A machine dishwashing process wherein there are oneor more optionalprewash cycles or zones, oneor more wash cycles or zones, and one ormore rinse cycles or zones, which comprises a) spraying inside the machine from a plurality ofnozzles onto at least partially soiled articles in afine. gentle mist-like spray a highly concentraied aqueous ckaning formulation bjcomprisingatleasto.sweightpeirentofoneürmoreactiveckaning agents and, c) after a contact time of from z to 100 seconds during which the articicles are not deliberatcly sprayed, d) removing the clean ing formulation and soil in one or more sttbseqttentstages, e) thecleaningfarmulation being sprayed prior to thcfina! rinse cycle orzone. 8 In het door Epenhuysen op de markt te brengen nieuwe systeem voor professionele vaatwassers (Rapidfoam systeem) wordt het reinigingsmiddel in schuimvorm opgebracht door middel vanfiocking, waarbij het rein igi ngsmiddel in de vorm van schuimvlokken vanuit nozzies op de vuile vaat wordt aangebracht. De vaat wordt hierdoor met een (nagenoeg) aaneensluitende schuimlaag bedekt (zie pleitnotities Epenhuyseneersre aanleg, pag. 6 onder C, pt. 9). Epenhuysen heeft bij pleidooi een demonstratie gegeven van het Rapidfoam systeem, welke demonstratie naar partijen hebbenbevcstigd, identiek is aan die wel ke is gcgcgcvcn aan de president en waarvan de president heeft waargenomen (rechtsoverweging 6 en 10): in de wash cycle or zone van de machines van het nieuweRclavitsysteem (het Rapidfoam systeem, hof) wordt uit een aantal boven en onder de te reinigen voorwerpen aangebrachte sproeiers vloeibaar schuim in de richting van de vaat gespoten. Dit schuim is tevoren gevormd in een mengkamer metbehulp van water, luchten een reinigingsmiddel. De sproeiers zijn elk voorzien van twee koppen, die zodanig zijn gericht dat de schuimstralen uit de twee koppen direct na

3 0 0

B I J

B L A D

I N D U S T R I I I E

E I G E N D O M

17

S f P T E N / B E R

2 0 0 1

het verlaten van die koppen met elkaar in botsing komen, waardoorreinigingpmiddel in rust blijft en ongestoord zijn chemische werking kan doen. een sproeiejfect ontstaat. Weliswaar spettert een (klein) gedeelte van het schuim, als gevolgIn deze zaak gaat het evenwel om de vraag offlocking een van de botsing van de straten, in andere richtingen dan waar zich dewijze van aanbrengen van het reinigingsmiddel is die valt onder de in maatregel a vernielde wijze van aanbrengen te rein igen artikelen bevinden, doch zweven doen de schuimdruppels, (sproeien in afine, gentle mist-like spray). Hoe het laagje reininiet; er bevindt zich dan ook geen schuim in de ruimte boven de bogingsm i d d el op de vaat zich na het aan brengen doorJlocking, venstesproeikoppen. in rust gedraagt, is hierbij irrelevant. Het hof heeft geconstateerd dat de omschrijving van de preBovendien geldt het volgende. sident feitelijk juist is. Het betoog van Diversey houdt in feite in dat maatregel a wordt verruimd tot iedere wijze van aanbrengen van de was9 Divcrscy is van oordeel dat Epenhuysen met deze werkvlocistof op het vaatwerk, derhalve ook tot mechanisch wijzeletterlijk, dan wel op equivalente wijze in breuk maakt sproeien mits na het aanbrengen 2 tot 100 seconden met op conclusie 1 van het octrooi. sproeien wordt gestopt, zodat in deze tijd het wasmiddel chemisch werkzaam kan zijn. Epenhuysen bestrijdt d i t en voert daartoe aan dat maatregel Aan dit betoog ligt kennelijk de onjuiste opvatting ten a het sproeien van het reinigingsmiddel (...) in aflne, geritte grondslag dat het mogelijk is de beschermingsomvang van mist-like spray niet plaatsvindt. een octrooi voor de eeuwigheid deugdelijk te formuleren. Tussen partijen staat vast, dat alle overige maatregelen van Reeds in het verleden heeft het hof overwogen, dat dit in het conclusie 1 in de werkwijze van Epenhuysen worden toegealgemeen niet mogelijk is, omdat een dergelijke formulepast. ring veelal wordt geïnspireerd door de specifiek te beoordelen inbrcukvraag en een daarbij passende keuze van de 10 Volgens arrikel 69 EOV wordt de beschermingsomvang bekende stand der techniek, zodat de resulterende formulevan een Europees octrooi bepaald door de inhoud van de ring of te ruim uitvalt of tekort schiet, of anderszins niet conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en passend blijkt voot (andere) gevallen waarin een vraag van de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen en wel inbreuk op het desbetreffende octrooi moet worden beantin overeenstemming met het Protocol inzake de uitleg van woord (Hof's-Gravenhage van 20 februari 1992 (Epilady), Artikel 69 - zodan ig dat zowel een billijke beschermi ng aan Biibiad industriële Eigendom (1992), p.285 e.v.. de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. 12 Bij pleidooi in dit geding heeft Divetsey om het contrast te laten zien tussen de conventionele vaatwasmethode 11 Diversey stelt dat het hof in zijn arrest van 15 mei 1997 (waarvan in het octrooi wordt afgebakend) enerzijds en de vraag naar de beschermingsomvang aan de hand van de sproeien in afine, gentle mist-like spray volgens het octrooi anin HR. t3 januari 1995, N] 1995,391 inzake Ciba Geigy/Oté derzijds een video-opname laten zien, waarbij eersteen con[zie ook B7ïï april 2000, nr. 33, blz. 137. Red.] ontwikkelde ventionele wasmethode en daarna de Divojetmethode volcriteria heeft beantwoord; in rechtsoverweging 29 van het gens de uitvinding zijn getoond. genoemde arrest van dit hof (productie 2 bij memorie van grieven) is overwogen darde vakman, na lezing van conclusie 1 in Het hof heeft waargenomen dat bij de conventionele mehet lich tvan de beschrijving, za l begrijpen dar het noodzakelijk is datthode met een grote hoeveelheid water en in harde srralcn het vernevelde, geconcentreerde laagje reinigingsmiddel gedurende wordt gesproeid. enige tijd ongestoord zijn chemische werking op het vuil moet kun-in de Divojet-brochure wordr vermeld: Deze sproeiers omhulnen uitoefenen. Gedurende die tijd zal dus niet zodanig gesproeidlen de hele vaat op een veilige manier met een dunne nevel van een moeten worden dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd. speciaal vaatwasmiddel dar sterk geconcentreerd is. Diversey betoogt dat die bcwoord i ngen (a fine, gentle mist-like Een nevel zoals die als cen deken van zwevende/stilstaande spray) niets anders bete kenen dan dat er ges procid m oet wordauwdruppcltjcs boven weilanden kan hangen, is door het den (...) zodanig dat de aangebrachre laag niet wordt weghof niet waargenomen. gespoeld of weggeblazen voordat het zijn chemische werHet hof heeft wel waargenomen (in het bijzonder doof de king heeft verricht. close-ups van de sproeimondstukken) dat de wasvloeistof in een kegelvormig zich uitdijende sproeisLraal van in de Het hof verwerpi dit betoog, daar in het genoemde arrest, omgevingslucht zeer fijn verdeelde druppeltjes uit de mede gezien de context waarinde uitleg van conclusie 1 in mondstukken treedt en dat deze zeer fijne druppeltjes, zohet arrest is gegeven, de uitleg van Diversey niet valt te leals duidelijk te zien is in de lengterichting van de wasstraat, zen. worden bewogen, de vaat als een nevel alzijdig omhullen en In dat arrest stond de eventuele inbreu k door de Jet Clean II op de vaat neer slaan als een dun laagje wasvloeistof. van Epenhuysen ter beoordeling, waarbij de discussie zich Daarbij is her verschil tussen beide wijze van sproeien goed toespitste op de uitleg van de woorden a contact time en not zichtbaar: bij de conventionele methode kletteren de harde deliberately sprayed in maatregel c van conclusie 1. sproeistralcn op de vaat, tetwijl bij de Divojet-methode de Het betrof toen de vraag of een toestand waarin continu zeer fijn verdeelde druppeltjes van de zachte sproeistralen wordt gesproeid in afine, gentle mist-like-spray al dan niet is al Ie hoeken en gaten van het vaatwerk bereiken en in die zin begrepen onder maatregel c, waarin niet continu gesproeid in de lucht zweven. wordt gedurende 2 tot 100 seconden. Het antwoord luidde bevestigend, omdat ook (zoals bij niet sproeien) een continu 13 Hoewel op het octrooischrift een groot aantal documensproeien in afine, gentle mist-like spray aan het in maatregel c ten staat vermeld, worden in de beschrijvingsinlciding van neergelegd c wezenlijke as peet van de geoerrooicerd e u i tvi nhet octrooi slechts een algemeen bekend vaatwasproces als ding voldoet, namelijk dat hel op de vaat aanwezige laagje

17

S I

I' I i: IV B L 11

'! (I (I 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

3 0 1

duidelijk uit de passage: The present low volume/low intensity uitgangspunt genoemd en cen Brits octrooisch rift als secunmisiïikeapplicatwnofcontxmratedcleaningformiüationisincondaire stand van de techniek. tmsttothe\igoroushighvolumespmyingttsedinconventionaldishAannemelijk is dat de vakman die wenst vast te stellen hoewashing. (zie kol. 2, reg. 58/kol. 3, reg. 3). ver de beschermingsomvang van het octrooi reikt, ook kennis zal nemen van de op het octrooi vermelde documenten teneinde een juist beeld van de geoctrooieerde uitvind! ng te De vakman zal hierin dan ook een bevestiging zien dat de in krijgen. de conclusie vermelde wijze van sproeien van de wasvloeistof, namelijk in afine, gentle mist-tike spray bewust geDaarbij zal de vakman stuiten op het Amerikaanse octrooikozen is ter verkrijging van de genoemde voordelen en een schrift 2.910.391 (document E44 in oppositie- en beroepsessentieel aspect is van de geoctrooieerde uitvinding, te procedure) dat ook door Epenhuysen is aangehaald. Dit meer daar hij uit de stand der techniek (met name het AmeAmerikaans geschrift zal hij ongetwijfeld als een belangrijk rikaanse octrooischrift 2.910.391) weet dat met het aldus document beschouwen, omdat hij, zoals ook de TKB versproeien van de wasvloeistof de zeer fijn verdeelde drup(Reasons for the Decision, pag. 35), daarin leest: op elk oppervlak van de vaat neerslaan als een dun According to column 1, Unes 48 to 62 ofV.44, dishes are piaced in peltjes a rack in a sink or within an enclosingmanber, wetted with hot water laagje wasmiddel. and then a liquid detergentpackaged in an aerosol container is ap-Dit, in tegenstelling met de stand der techniek (zie de plied as afog that, being propelled by a gas under pressure, is veryPatentee's Reply op de bezwaren van de opposanten: Despite penetmting and will reach all surfaces of the dishes. The dishes arethe copious amounts ofwateriisually sprayed onto thesoiled articles, then rinsed with warm water. the contact may often be incomplete and notbefully effëctive. (prod. Lines 20 and 21 of column 3 state that the stronger the detergent the5 Epenhuysen). moreeffëctive thedish washinq aperation. Zou de vakman dan nog twijfelen, of maatregel a wel een Hieruit zal de vakman afleiden, dat besproeien van vaatwerk wezenlijk aspect van de geoctrooieerde werkwijze is, dan met een hoog geconcentreerd reinigingsmiddel in de vorm zal deze twijfel worden weggenomen wanneer hij de pasvan een aerosol/nevel, of anders gezegd in de vorm van zeer sage (kol. 2, reg. 43-kol. 3, reg. 3 leest die betrekking heeft fijn, in de omgeving!ticht verdeelde druppeltjes, met als efop het gelijkmatig (goed dekkend) over het gehele opperfect dat een dergelijkej*ène, gentle mist-tike spray het vaatwerk vlak van de vaat aanbrengen van de wasvloeistof, hetgeen afzijdig omhult en bevochtigt, op zichzelf bekend is. zoals hij weet met de conventionele wijze van sproeien in i4lndcbcschrijvingsinlcidingvan hetoctrooi wordt uitgeharde stralen moeilijker wordt naarmate de wasvloeistof gegaan van het niet nader gedocumenteerde, algemeen beringer wordt. In deze passage is uitdrukkelijk vermeld (kol. kende machinaal vaatwasproces met een voorwaszone, 2, reg. 48) dat bij de werkwijze volgens het octrooi A fine, waarin het vaatwerk intensief wordt besproeid met water gentle mist-like spray is (...) used, hetgeen zo verstaan zal worouder lage druk en in grote hoeveelheden, waarna het vaatden dat deze wijze van low volume and low intensity spraying werk in de eigenlijke waszonc wordt gevoerd waar het opwill ensure the desired type of complete coverage and even distribunieuw krachtig wordt besproeid en nu met wasvloeistof tion (ondanks de geringe hoeveelheid te versproeien vloeidoor middel van een aantal boven en onder en eventueel stof), waarbij de andere in die passage genoemde parameaan de zijkanten van het vaatwerk opgestelde sproeiters, zoals bandsnclhcid, het aantal sprocimondstukken, mondstukken om het vuil te verwijderen allians in te wegevarieerd kunnen worden om optimale resultaten te behaken, welk vuil en aanwezige restanten wasvloeistof van het len. vaatwerk in een volgende spoelzone worden verwijderd Met andere woorden: uit de beschrijving van het octrooi (kol. 1, reg. 8-42). Voorts wordt vermeld dat zo nu en dan blijkt duidelijk dat de octrooihouder de op zichzelf becen extra zware rcinigingsstap wordt toegepast met waskende, in de Nederlandse vertaling, fijne, enigszins mistvormiddel dat verschil lende malen hoger geconcentreerd is dan mige sproeiwijze bewust heeft gekozen omdat deze wijze van het in de wasfase gebruikte wasmiddel (kol. 1 reg. 43-54). sproeien tot de beoogde voordelen leidt. Vervolgens wordt uiteengezet dat het doel van de uitvinAanwijzingen dat de octrooihouder ook andere wijzen van ding is een verrassend voordelige wijze van vaatwassen te sproeien heeft willen beschermen - die dan ook nog tot deverschaffen met een verbeterde efficiëntie, waardoor minzelfde resultaten moeten leiden - zij n in de beschrijving niet der arbeid, water en verbruik van chemicaliën nodig zijn en te vinden. welke daardoor minder vervuilend is en met minder afval gepaard gaat (kol. 2, reg. 5-1 o). Bovendien kan de gebruike15 Diversey heeft nog gesteld dat de versproeide deeltjes lijke heavy duty reiniging achterwege blijven, terwijl toch niet hoeven te zweven, hetgeen volgens haar is af te leiden aanslag van bijvoorbeeld zetmeel verwijderd wordt (kol. 4, uit het octrooischrift, kol. 3, reg. 34-36, waarbij zij opmerkt reg. 37-40 en 48-50). dat slurry een brij is van bijvoorbeeld dunne modder (dus Dit wordt mogelijk gemaakt door de verbetcri ng d ie het octrooi biedt, namelijk door de werkwijze volgens conclusie 1, waarbij in plaats van het besproeien van de vaat met een groot volume water en wasmiddel in lage concentraties, gekozen wordt voor het besproeien in afine, gentlemist-Ukespray van a highly concentrated aqueous cUaningformulation. Hiermee zet de octrooihouder zich duidelijk af tegen de bekende wijze van sproeien van de wasvloeistof in grote hoeveelheden en met krachtige stralen. Dit blij kt ook nog eens

naar het hof begrijpteen wasvloeistof met vaste deeltjes)een product dat nimmer zal zweven, Deze regels luiden: The aqiteous cUaningformulation sprayed must beflowable, but may be in theform ofa solution, emulsion or slurry, for example. Het hof verwijst in dit verband op de bespreking van het in de beschrijvingsinlciding genoemde Britse octrooischrift 1,099.701. Bij die bekende werkwijze wordt een vloeistof met een reinigingsmiddel in een concentratie van ten min-

3 0 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

stc o,S% en mei inerte (vaste) deeltjes als wasvloeistof gebruikt. In dat document wordt, zo beschrijft het octrooisehrift, geen melding wordt gemaakt van ccn wasvloeistof zonder detgelijke inerte deeltjes. Gelet hierop is het duidelijk dat bij de werkwijze volgens het octrooi wasvloeistoften met vaste deeltjes niet worden toegepast, en dat hel in dit opzicht door Diverse}7 aangehaalde (oorspronkelijke) beschrijvingsgedccltc niet is aangepast aan de (later ingevoegde) bespreking van het Britse octrooisehrift. 16 De slotsom uit het bovenstaande is, dat het Rapidfoam systeem noch letterlijk, noch op equivalente wijze inbreuk m aakt op het octrooi, zelfs niet als zou moeten worden aangenomen dat in wezen hetzelfde resultaat wordt bereikt, omdatflocking in dit systeem (beschreven onder S) ccn wezenlijk andere wijze van aanbrengen van de wasvloeistof op het vaatwerk inhoudt dan het sproeien in a fine, genüe mistlike. spray volgens conclusie i van het octrooi. 17 Epenhuyscn heeft nog een beroep gedaan op het dossier betreffende de beroepsprocedure. Ten overvloede zal daarop nog kort worden ingegaan. Blijkens paragraaf 5 (Alleged public prior use in Göttingen Cllnic) van de Reasons for the Decision hebben de opposanten de nieuwheid van de werkwijze van het octrooi bestreden op grond van openhaal' voorgebruik van a Meiko dishwasher for washing trays(...) present in the cante.enforstude.nts and staffin. the UBFTbuildingat Göttingen C.linic in Germany at least beween late. 1986and the undisputedpriority date of/March 198/. Aangaande de wijze van sproeien toegepast in het in die bekende machine uitgevoerde vaatwasproces enerzijds en in de werkwijze volgens het octrooi anderzijds stelt de TKB vast (onder 5.5.4): ft sterns from Mr Kinke's statement (see the abovesection 5.5.3) that the spray was moredirected than in theform of mist since a mist would notproduce a spray shadow. Vervol gens consta teert de TKB: Thus the board does twifind itproven that the Göttingen Clinic machine producedafinegentle mist-like spray. Hieruit kan worden afgeleid, dat de 'i KB bij de beoordeling van de nieuwheid het sproeien in de vorm van mist/nevel zonder sproeischaduw, dus waarvan de fijne druppeltjes gelijkmatig in de omgevingslucht zijn verdeeld, als wezenlijk onderscheid heeft gezien ten opzichte van de gerichte (ongelijkmatig verdeelde) sproeistralen met sproeischaduw die worden toegepast in de bekende Meiko vaatwasser. Om deze reden acht de TKB dar bekende vaatwasproces niet schadelijk voor de nieuwheid. Vervolgens oordeelt de TKB dat deze in Göttingen uitgevoerde vaatwaswerkwijze de meest nabij gelegen stand deitechniek is (pag. 37, par. 10), ten opzichte waarvan de TKB de inventiviteit dan beoordeelt op basis van het volgende: The board sees the problem to be solved as being to refine the method used in the machine at Göttingen Clinic to improve dishwashing restilts while reducing chemical consumption. The application of the cleaningformulation is improved so the waste is reduced. The fine, gentle mist-like spray gives a more consistent coverage of the dishes even though a smaller volume, of spray and thus water and chemical can be. used. Jt is apparentty accepted by all panies that the staren btiild-up problem was solved by using the claimcdproecss. Hieruit volgt dat ook de TKB het sproeien in a fine, gentle mist-like spray wezenlijk acht voor de gevonden werkwijze. Deze wijze van sproeien is noodzakelijk voor een goede dek-

E I G E N D O M

17

S E P T E M B E R

7 0 0 1

king van de vaat, indien een geringe hoeveelheid water en daarmee een relatief geringe hoeveelheid chemicaliën worden gebruikt. Aannemelijk is dat de TKB het octrooi niet, dan wel niet in dezelfde vorm zou hebben verleend als deze maatregel niet door de octrooihouder in conclusie 1 zou zijn opgenomen. Het gaat dan niet aan om die maatregel thans te verruimen tot iedere wijze van aanbrengen van de wasvloeistof op de vaat. De vakman zal een wijze van aanbrengen door middel van flocking (ccn sproeien in sperters of vlokken schuim die in de richtingvan de vaat worden gespoten) dan ookniet beschouwen als sproeien in afinegentle mist-like spray. 18 Het hof gaat voorbij aan het bewijsaanbod van Divcrscy, nu daarvoor in dil kort geding geen plaats is. 19 Uit het votenstaande vloeit voort, dat het vonnis van de president zal worden bekrachtigd, met verwijzing van Diversey als de in het ongelijk gestelde partij i n d e proceskosten van het hoger beroep, Beslissing Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt Diversey in de kosren van het geding in hoger beroep en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van Epenhuysenop ƒ 5.540,-. Enz,

Nr. 63 Gerechtshof te VGravcnhagc, ï z oktober 2000 (tussenarrest)* (vezelleg-iiirichting) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kicrs-Bccking en Th.R.Bremer Art.76, lid iROW 1995 Abemec heeft bij memorie van antwoord een aanvullend nietigheidsadvies in het geding gebracht. Roelofs stelt zich op het standpunt dat Abemec in hun vordering tot vernietiging, voorzover gebaseerd op het tweede nietigheidsadvies, niet-ontvanketijk is. Het hof deelt dit standpunt niet gekt op de wetsgeschiedenis. Het eerste advies is bij conclusie van eis in reconventie in het geding gebracht, waardoor is voldaan aan het bepaalde in. art.76, lid 1ROW1995 en Abemec ontvankelijkis. Daaraan doet nietaf, datAbemec. een tweede, aanvullend nietigheidsadvies, gebaseerd op een nieuwe nietigheidsgrond in het geding heeft gebracht. De bewoordingen van de wet verzetten zich hier niet tegen en het is in overeenstemming met destrekking van die bepaling, welke immers is het verlichten van de taak van de rechter en daarnaast het verschaffen van zicht aan partijen in de. waarde van het octrooi. 1 Adrianus Alberttis Maria van Kuijk te Vclddticl, 2 Bernardus Jacobus Alexander Maria Roelofs te Angcrcn, appellanten, procureur mr. A.H. Vermeulen, advocaat mr. F. Lewin te Hardinxveld-Giessendam, tegen 1 Abemec BV te Vcghcl, " Vervolg op Rb. Den Haag, 17 maart 1999, gepubliceerd in BIE okt. 1 qyt), nr. 101, blz. 4 0 6 . Hed.

17

S E P T E M B E R

2 0 0 1

B I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

2 Hoopman Machines BV te IJzcrloo, 3 Holanda-BV te IJzcrloo, geïntimeerden, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. F.W.E. Eijsvogels. 3 De rechtbank heeft bij het vonnis, waarvan beroep, in reconventie het beroep op nietigheid van het Nederlandse octrooi van appellante wegens voorbekendheid van cen door P. Kooien gebouwde machine (hierna ook te noemen de Koolen-macliinc) gehonoreerd en de conclusies 1 tot en met 5 en 8 vernietigd en in conventie de inbreukvordering en nevenvorderingen afgewezen. 4 De rechtbank heeft - in hoger beroep onbestreden - overwogen dat de kernvraag in deze bodemprocedure is of het octrooi op de voet van artikel 75 van de Rij ksoctrooi wet 1995 (hierna ook ROW 1995) vernietigd dient te worden wegens voorbekendheid van de Koolen-machine. Het hof gaat ervan uit dat 'met voorbekendheid van de Koolen-machine' is bedoeld de openbare bekendheid van die machine op de dag van indiening van de octrooi-aanvrage (2 december j.996). Het beroep op nietigheid komt als meest verstrekkende stelling/verweer het eerst aan de orde, omdat ingeval van vcniicriging van de desbetreffend e conclusies het gevraagde inbreuk-verbod reeds daarom achterwege dient te blijven. 5 Grief I strekt ten betoge dat de rechtbank heeft miskend dat de Koolen-machine is ontwikkeld op basis van de Rokumachine (de machine volgens het octrooi), zodat de Koolenmachine geen voorbekendheid kan opleveren die leidt tot nietigheid van het octrooi. De grieven TT, TTT, TV, V en VI betreffen de bewijswaardering. 6 Bij de processtukken bevinden zich processen-verbaal van getuigenverklaringen, afgelegd in het kader van een tussen partijen bij de president van voormelde rechtbank onder rolnummer KG 98.620 aanhangig gemaakt kort geding, bij welke verhoren partijen tegenwoordigen/of vertegenwoordigd zijn geweest. Partijen hebben zich blijkens hetgeen in het vonnis in kort geding is overwogen verenigd met het voorstel dat de rechtbank die stukken in haar oordeel betrekt. Ook in hoger beroep gaan partijen ervan uit, dat de processen-verbaal, welke thans deel uitmaken van het procesdossier, bij de beoordeling worden betrokken. Het hof is van oordeel dat noch op grond van voormelde verklaringen, noch anderszins de door Abemec c.s. gestelde openbare bekendheid van de Koolen-machine op de dag van indiening van de octrooiaanvrage (2 december 1996) voldoende is komen vast te staan. Met name zijn de verklaringen van de getuigen I J . Kooien en H. A. Verrijt betrekkelijk vaag. Getuige FJ. Kooien verklaart dat hij niet direct bij de vervaardiging is betrokken, zich niet kan herinneren dat een as is ingezet ter vervanging van een vijzel en verklaart slechts dat het apparaat regelmatig terugkwam voor reparaties, waaruit hij afleidt dat zijn broer het apparaat regelmatig heeft gebruikt vanaf april 1996. Daartegenover en tegenover de verklaring van P.F. Kooien staan de verklaringen van de getuigen B.J.M. Kuper, H.T.F. Spoormakers en A. N. M. Vossen, waaruit valt af te leiden dat de machine van Kooien eetstin 1997 gereed was. Ook uit de factuur d.d. 9-10-1996, die als annex 5 is gevoegd bij het verzoek nietigheidsadvies van 10 juli 1998,blijkt niet dat deze betrekking heef t op de Koolen-machine; uit de be-

E I G E l\ D O M

3 0 3

geleidend e brief valt af te leiden dat het gaat om een 'bietendoseerbak'. Nu Abemec c.s., op wie de bewijslast te dezen rust, in hoger beroep nader bewijs hebben aangeboden door het doen horen van klanten van P.F. Kooien (P. Wagemans, M.M. Kcijnders, F.Renders, J.Kerkhof, J.M. van der Velden en M. Hamers) als getuigen, zal het hof Abemec c.s. toelaten tot het bewijs van de door hen gestelde openbare bekendheid van de ten processe bedoelde, door Kooien vervaardigde machine op 2 december 1996 (de dag van indiening van de octrooiaanvrage). 7 Roclofs c.s. hebben nog betoogd dat een redelijke verdeling van de bewijslast meebrengt dat aan Abemec c.s. wordt opgedtagen doof een accountant goedgekeurde boekhoudingen, dan wel door een accountanl goedgekeurde facturen van Kooien in het geding te brengen om de, tengevolge van het gebruik van de Koolen-machine gerealiseerde kostenbesparing bij Kooien, Verrij t en/of anderen aan te tonen. Het hof gaat daaraan voorbij, reeds omdat daarvoor de medewerkingvan Kooien, Verrijt en/of andere derden, die geen van allen in deze procedure partij zijn, noodzakelijk zou zijn. Dit betekent overigens niet dat het Abemec c.s. niet zou vrij staan om zich tot bedoel de derden te wenden om te trachten op basis van vrijwilligheid door hen gewenste informatie te verkrijgen en deze of ander nader schriftelijk bewijsmateriaal na de getuigenverhoren bij memorie na enquête in het geding te brengen. Het hof acht voorshands geen termen aanwezig in te gaan op het verzoek van Roelofs c.s. om een deskundige te benoemen teneinde te onderzoeken of het onwaarschijnlijk is dat de machine volgens het octrooi (de Roku-machine) en de Koolen-machine onafhankelijk van elkaar zijn gebouwd. 8 Abemec c.s. hebben bij memorie van antwoord een bij verzoekschrift van 16 november 1998 gevraagd, aanvullend nietigheidsadvies (hierna ook: het tweede nietigheidsadvies) van het Bureau voor de Industriële Figcndom (hierna te noemen het Bureau) van 4 mei 1999 in het gedi ng gebracht. Het Bureau komt daarin tot het advies de door Abemec c.s. ingebrachte nietigheidsgronden (gebaseerd op zanddoseerinrichtingen van Hay Aerts) van toepassing te achten op conclusies 1 en 3 van het octrooi 1004659. Het Bureau is voorts van oordcel, dat conclusie 2 in combinatie van conclusie 1 is te handhaven, dat de aanwezigheid van transportmiddelen tussen de rocrmiddclcn en de doscerrotor, waarbij de transportmiddelen via tenminste één loopwiel worden aangedreven, in combinatie met de hoofdconclusie een nieuwe en inventieve maatregel betreffen, alsmede dat de materie van conclusie 8 hierop een nieuwe en inventieve uitvoeringsvariant vormt. 9 Roelofs c.s. stellen zich op het standpunt dat Abemec c.s. in hun vordering tot vernietiging, voor zover gebaseerd op het tweede nietigheidsadvies, opgrond van artikel 76, lid 1 ROW niet-ontvankelijk zijn. 10 Het hof deelt dit standpunt niet en wel op grond van het volgende. Artikel 76, lid 1 ROW 1995, dat bij wege van amendement (nr. 18) is ingevoegd, houdt in: •/ Degene die een rechtsvordering als bedoeld in artikel 75 tot vernietigingvan een krachtens deze rijkswet verleend octrooi instelt, is in

G I J

B L A D

I N D U S I R I L L L

die vordering, niet ontvankelijk als hij niet als bijlage bij de conclusie yan eis het resultaat van een door het bureau uitgebracht advies omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, genoemde nietigheidsgronden overlegt. Blijkens de Handelingen van de Tweede Kamer (p. 61-45 29) heeft Staatssecretaris VanRooij aangaande het amendement onder meer verklaard: Met de amendementen (hof: nrs. 18,19 en 20) wordt in feite beoogd, de gevolgen van de keuze voor het registratieoctrooi, het kort octrooi, en de gevolgen voorliet rechtsverkeer te verzachten. Beoogd wordt immers om op een relatief snelle en eenvoudige wijze inzicht te verkrijgen in de waarde van een zonder onderzoek verkend octrooi. D ie doelstelling spreekt mij bijzonder aan. Het doorhetbureau uit tebrengen advies zat de taak van de rechter kunnen verlichten, omdat over de nietigheidsbezwaren een deskundig advies wordt uitgebracht. Een tweede voordeel is dat het advies, zeker bij een duidelijke uitkomst, er ook toe kan leiden dat een voorgenomen rechtszaak niet wordt doorgezet, omdat partijen een beter inzicht hebben in hun kansen om te winnen ofte verliezen. Dat is winst, zowel voorde betrokkenen als voor de rechterlijke macht en wij weten allen hoe druk zij het heeft. In casu is het eerste nietigheidsadvies van het Bureau door Abemec c.s. bij conclusie van eis in reconventie in het geding gebracht. Nu door Abcmcc c.s. aldus is voldaan aan het bepaalde in artikel 76, lid 1, ROW 1995, zijn zij ontvankelijk in hun vordering tot (gedeeltelijke) vernietiging van het octrooi. Daaraan doet naar het oordeel van het hof niet af, dat zij een tweede, aanvullend nietigheidsadvies, gebaseerd op een nieuwe nietigheidsgrond, in het geding hebben gebracht, daar de bewoordingen vanartikel artikel 76,lid 1 ROW 1995 zich tegen een tweede of volgende adviseringniet verzetten en zulks blijkens de wetsgeschiedenis ook in overeenstemming is met de strekking van die bepaling, welke immers is het verlichten van de taak van de rechter en daarnaast het verschaffen van inzicht aan partijen in de waarde van het octrooi. Dit neemt niet weg dat het in een laat stadium inbrengen van een tweede nietigheidsadvies onder omstandigheden in strijd met de eisen van een goede procesorde kan zijn. In het onderhavige geval is daarop evenwel geen beroep gedaan en is daarvan evenmin gebleken. Het hof merkt op dat, indien Abcmcc c.s. niet in hun bewijslevering mochten slagen, het tweede nietigheidsadvies alsnog aan de orde zal komen, hetgeen gevolgen kan hebben voor de beschermingsomvang van het octrooi en de beoordeling van de gestelde inbreuk. r 1 Uit het vorenstaande vloeit voort dat Abemec c.s. zullen worden toegelaten tot nadere bewijslevering zoals hierboven onder 6 is overwogen. Op andere geschilpunten zal, zo nodig, later worden ingegaan. Beslissing Het hof: laat Abemec c.s. toe tot bewijslevering zoals hierboven onder 6 is overwogen; enz.

E I G E N D U M

17

S E P T E M B E R

2 0 0 1

Nr. 64 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, S november 2000 (Shampers badschuimfles) Mr.J.W, duPon Art. 1 BMW Aan devormvan ecngebruikelijkvoorhetverpakkcn van Champagne gebruikteflesen de opmaak en de uitvoering daarvan kan op zichzelfgeen onderscheidend vermogen worden toegekend. Dat geldt evenwel niet voor het gekruiste label met de goudgestreepte randen en het rode zegel dat op het gebied van champagneflessen uitsluitend door Moet wordt toegepast en dat maakt dat het merk een sterk 011dersclwidend vermogen bezit. Art.l3A,lidicBMW De totaalindruk van deflessenvan Koverio stemt geheel overeen met deflessenzoals afgebeeld in de merken van Moet. Door het gebruik van de gewraakte flessen badschuim kan ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan hetonderscluidend vermogen of de reputatie van het bekende merk van Moet. Art. 10, lid 1, ii° Aw Het ontwerp van de flessen van Moet kan niet geiden als een nieuw en oorspronkeiijkwerk dat het persoonlijk stempel draagt van de maker. Champagne Moet & Chandon SA te Épernay, Frankrijk, ciscres, procureur mr. K. Limpcrg, tegen Koverko BV te Lisse, gedaagde, procureur mr. P.J.M, von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. R.A. van Huussen te Veenendaal. Rechtsoverwegingen Defeiten 1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Moè't verhandelt wereldwijd champagnewijnen. Zij is marktleidsrer in Nederland. b Moet is uitsluitend rechthebbende op de navolgende beeldmerken: - Benehix-depot nummer 0949643 d.d. 5 november 1999 voor waren in de klasse 32 (onder meer frisdranken) en de klasse 33 (onder meer mousserende wijnen en champagnewijnen); - Benelux-depot nummer 0949668 d.d. 4 november 1999 voor waren in de klassen 32 en 33; - Benelux-depot nummer 0949952 d.d. 9 november 1999 voor waren in de klassen 32 en 33; - Benelux-depot nummer 0949953 d.d. 9 november 1999 voor waren in de klassen 32 en 33. c Voornoemde beeldmerken worden gebruikt voor c.q. betreffen de vorm van champagn e-flessen, de opmaak daarvan (folie en gekruist label rond de flessenhals en een label (etiket) op het brede gedeelre van de fles), alsmede de kleuren goud, zwart, rood en groen (nrs. 0949643 en 0949952) respectievelijk goud, zwart, rood, crème en groen (nrs. 0949668 en 0949953).

17

S E P T E M H ^ R

2 0 0 1

B I J B L / \ D

I N D U S T R I Ë L E

E I G b \l D O M

3 0 5

d Koverko is ccn groothandel in (onder meer) badschuim. Aan de vorm van dcflcscn de opmaak en de uitvoering daarSinds 1992 brengt zij in Nederland uit Engeland geïmporvan (zoals de paddestoelvormige kurk en de goudkleurige teerde flessen badschuim op de markt onder de naam folie) kan inderdaad op zichzelf geen onderscheidend verSHAMPERS. Hel product is verpakt in glazen flessen meL mogen worden toegekend, nu dit, zoals Kovcrko terecht ccn vorm en opmaak die kenmerkend is voor die van heeft aangevoerd, een gangbare verpakking is voor de wachampagneflessen. Op de labels op de flessen staat onder ren waarvoor de merken van Moet zijn gedeponeerd. Dal meer vermeld: (in grote hoofdlellers) 'BUBBLü BATH' en geldt evenwel niet voor het gekruiste label met de goud(in kleine hoofd letters) 'DO NOT DRINK'. gestreepte randen en het rode zegel dal - naar tussen pare in een door deze rechtbank en kamer gewezen en op 24 notijen in confesso i s - op het gebied van champagneflessen vember 1999 uitgesproken vonnis* tussen het Comité InLeruitsluitend door Moet wordt toegepast. De door Koverko professionel du vin de Champagne (CIVC) als eiser en Konog naar voren gebrachte - en op zich juiste - omstandigverko als gedaagde, wordt onder meer het volgende heid dat een gekruist lint in het algemeen sinds mensenoverwogen: heugenis als verpakking wordr gebruikt doet aan de (sterke) Kovcrko heeft ter griffie éénflesvan 70 cl ('Millenium F.dition') en onderscheidende kracht van een dergelijk element, in comtwee flessen van 35 cl gedeponeerd. Voorts zijn ter zining nog vierbinatie met de goudgestreepte randen en het rode zegel, andere flessen overgelegd, waaronder tweeflessenvan 35 cl met an- voor ccn champagnefles niet af. Dat ieder beeldmerk meer dere labels dan de gedeponeerdeflessenen voorzien van een gladdeelemcnrcn omvat dan alleen het gekruiste label (zoals de uitplastic (min of meer goudkleurige) folie in plaats van de (goud- vocring van het etiket) leidt al evenmin tot een andere conkleurige) aluminiumfolie die bij'alle andere'flessen isgebruikt. Daar-clusie. naast onderscheiden de vorenbedoelde, ter zitting overgelegde flesjes van 3$ cl, alsmede de 'Millenium Edit ion'zich van de andereflessen8 De rechtbank komt dan ook op bovenstaande gronden rot door liet gebruik van een gekruist halslabel, kenmerkend voor de ver-het oordcel dat de gedeponeerde merken moeten worden pakking van de Champagnewijn van het merk Moet & Chandon. beschouwd als geldige merken met een sterk onderscheiDesgevraagd is door Kovcrko verklaard dat de 'Millenium Edition'dend vermogen. Aan de stelling dat de betreffende merken en de twee door haar ter zitting overgelegdeflesjesvan 35 cl de flessente kwader trouw zouden zijn gedeponeerd gaat de rechtzijn die momenteel door haar in de handel worden gebracht. bank voorbij, nu deze stelling -tegenover de betwisting door Moet - door Koverko niet op enige concludente wijze is onderbouwd. Daarmee komt aan de orde de vraag of de De vorderingen, de grondslag daarvoor en het verweer gewraakte flessen zijn te beschouwen als een met deze mer[•••} ken overeenstemmend teken. Beoordeling van het geschil Inbreuk op merkrechten? 9 Koverko heeft ten pleidooie doen betogen dat hel hals5 Ingevolge het bepaalde in artikel 37A BMW is de rechtlabel van die flessen teveel afwijkt van de merken van Moet bank bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordeom als een daarmee overeenstemmend teken te worden bering, nu gedaagde in dil arrondissement gevestigd is, alsschouwd, en wel omdat haar label niet zoals dat van Moet mede omdat de beweerde inbreukmakende handelingen gekruist is uitgevoerd, maar rondom geheel doorloopt met mede in dit arrondissement plaatsvinden, althans dreigen daarop een 'geplakt' lint. Dit verweer gaat niet op, omdat plaats te vinden. het halslabel van Koverko in ieder geval gekruist lijkt. De totaalindruk van deze flessen komt dan ook geheel overeen 6 Krachtens artikel 13 A lid 1 sub c BMW kan de merkhouder met deflessen,zoals afgebcel d i n de merken van Moét. Daarzich op grond van zijn uitsluitend recht verzetren tegen el k mee is sprake van ccn overeenstemmend teken. gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend metkof een 10 Partijen hebben vervolgens gedebatteerd over de vraag overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die of door het gebruik van de gewraakte flessen badschuim niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschre- hetgeen derhalve inhoudt het gebruik vaneen metde merven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel ken overeenstemmend teken voor niet soortgelijke waren kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan ongerechtvaardigd voordcel kan worden getrokken uit of aan her onderscheidend vermogen of de reputatie van het afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermomerk. gen of de reputatie van de -naar onbetwist is: bekende merken van Moet. Aan de vordering van Moet, voor zover gegrond op het merkenrecht, is ter onderbouwing de stelling meegegeven dat in casu sprake is van gebruik van de onder rechtsover11 De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. Daarweging ï.b bedoelde beeldmerken in de zin van deze wetstoe is redengevend dat volstrekt duidelijk is -en ook door bepaling. Koverko ten pleidooie erkend - dat het de bedoeling is geweest om de betreffende flessen met badschuim op de fles7 Omtrent het primaire verweer van Koverko, inhoudende sen van Moet te laten gelijken, teneinde daarmee de koopdat aan de m erken van Moet geen enkel onderscheidend verlust van het publiek voor dal badschuim op te wekken. mogen kan worden toegekend, wordr het volgende overwoAangenomen moet worden dat -juist vanwege de exclugen. sieve en prestigieuze reputatie van de producten van Moet er een gerede kans is dat die bedoeling in de praktijk ook gerealiseerd zal worden. Daarmee is de mogelijkheid tot het ir K 2000, nr. 20r p. 101. Rcó. trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen van de merken van Moet gegeven. Daar-

3 0 6

B I J 3 L A D

m

BIJ S T R I t L L

naast valt bepaald niet uit te sluiten dat het publiek dat kennis draagt van de exclusieve cnkostbare producten vanMoêt en de daarmee verband houdende reputatie van de betreffende merken de confrontatie met op het oog soortgelijke flessen waarin zich badschuim bevindt als minder passend en mogelijkzclfs onaangenaam zal ervaren. Delcans bestaat dat dergelijke gevoelens tot een verminderde kooplust van de producten van Moet zal leiden, hetgeen valt te duiden als een aan het gebruik van het overeenstemmend teken toe te schrijven gevolg van aan de merken van Moet opgekomen afbreuk aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie daarvan. 12 De conclusie u i t het vorenovcrwogene is dat het gebru ik van de ten processe bedoelde flessen badschuim inbreuk oplevert op de merken van Moet, en wel in breuk in de zin van arti kei r 3A lid 1 sub c BMW. Een daartoe strekkende verklaring voor recht kan dan ook worden gegeven. Aldus resteert de vraag of Koverko zich ook metterdaad aan een dergelijke merkinbreuk heeft schuldig gemaakt dan wel dreigt zich daaraan schuldig te maken. 13 Vast staat dat Koverko (heeft) beschi kt over de gewraakte, inbrcukmakende flessen badschuim. Onweersproken is evenwel gebleven dat de gewraakte flessen (nog) niet door Koverko op de markt zijn gebracht. Koverko stelt dat zij dit ook niet van plan is. Volgens haar zijn de inbaar bezit zijnde flessen slechts monsterflesjes dieper abuis zijngedeponeerd ter griffie van de rechtbank in de procedure die heeft geleid tot het vonnis van 24 november 1999 (zie r.o. 1 .e). r 4 Wat hiervan ook zij, ge I et o p: i de omstandigheid dat Koverko kennelijk mede tot haar bedrijfsactiviteiten rekent het op de markt brengen van badschuim in champagneflessen, ii het feit dat zij de gewraakte flessen in haar bezit heeft gehad en op enig moment al dan niet bij vergissing te kennen heeft gegeven dar her ging om flessen waarvan zij de bedoeling had deze - als zijnde de op dat moment door haar verhandeldeflessen- ter griffie te deponeren en i ii her in deze procedure ingenomen stand punt van Koverko dat de door Moét gebruikte tekens niet in aanmerking komen voor merken rechtelijke bescherming, moetin ieder geval van dreigend gebru ik in het economisch verkeer worden uitgegaan. 15 Dat brengt met zich dat het gevraagde inbrcukverbod, versterkt met een dwangsom, toewijsbaar is. Voor toewijzing van de overige neven vorderingen is geen plaats nu van enig feitelij k op de markt brengen van de gewraakte flessen door Koverko niet is gebleken. Inbreuk op auteursrecht? 16 f)c vorderingen van Moer, gegrond op een haar toekomend auteursrecht op de uitvoering van de door haar in het verkeer gebrachte champagneflessen, zal worden afgewezen. De rechtbank is -met Koverko- van oordeel dat het ontwerp van die flessen niet kan gelden als een nieuw en oorspronkelijk werk dat het persoonlijk stempel draagt van de maker, zodat aan de voorwaarden voorautcurs rechtelijke bescherming niet is voldaan.

L

( i E M D O M

W

S E ^ T r M D E R

2 0 0 '

Proceskosten 17 Koverko zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de op deze procedure vallende kosten. Beslissing: De rechtbank: Verklaart voor recht dat het gebruik van de ten processe bedoelde flessen badschuim voorzien van met de merken van eiseres overeenstemmende tekens en opmaak, strijdig zou zijn met de ten processe ingeroepen merkrechten van eiseres; Verbiedt gedaagde om mer onmiddellijke ingang de ten processe bedoeldeflessenbadschuim voorzien van met de merken van eiseres overeenstemmende tekens en opmaak, dan wel voorzien van enige andere tekens en/of opmaak welke met de merken van eiseres moch ten overeenstemmen, te gebruiken of doen gebruiken binnen de Benelux; Bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van ƒ 15,000,(...) voor cl kc dag of iedere keer dat gedaagde i n strijd mocht handelen met dit verbod, of enig gedeelte daarvan, dan wel, en zulks ter uitsluitende keuze van eiseres, van ƒ 2.500,(...) per exemplaar van enig inbrcukmakend product; Veroordeelt gedaagde in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op /533,6o aan verschotten en ƒ2.580,- aan procureurssalaris; Wijst «/het meer of anders gevorderde; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 65 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 21 september 2000

(Bausch) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, E.J. vanSandick en A. D. Kiers-Eccking Art. nCBMWj" art. S Uitvoeringsreglement HetBenelttx-Metkenbureatihadniet tot inschrijvingvanhet uittreksel van een akte van overdracht (wijziging tenaamstelling) dienen over te gaan, nu de in verband met het verzoek tot inschrijving overgelegde stukken hem aanleidingluidden behoren te geven tot gerede twijfel of er sprake was van een rechtsgeldige overdracht. Er is immers geen enkel door ofnamens de geregistreerde merkhouder getekend stuk overgelegd, waaruit blijkt dat de wil van die merkhouder tot overdracht aanwezig is (geweest). Deze controleverplichtingvan het Bureau wordt onder meer gerechtvaardigd door de vergaande consequenties die bedoelde inschrijvingen (ten opzichte van derden) hebben. Artikel 11CBMW spreekt ook overeen akte waaruit de overdrachtbWjkt.. Deze controleverplichting betekent niet dat hetBureau, indien de overgelegde stukken geen aanleidinggeven tot twijfel, een diepergaand onderzoek dient in re stellen naar bijvoorbeeld de bevoegdheid van de ondertekenaars of de echtheid van de handtekeningen. Het Benelux-Merkenburcau re 's-Gravenhage, appellant, procureur mr. C.J.J.C, van Nispen, tegen Bausch Datacom BV te Roermond, geïntimeerde, procureur mr. W. Tackcma, advocaat mr. T.J.M. Oehlen te Venlo.

17

3 L I" I I

M H F. R

2 O C 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

a President Arrondissementsrechtbank te 's-Giavenhage, 12 mei 1999 (IT|r. E.J. Numann) OverwegHigcn teft aanzien van het recht: Defeiten l Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 4 mei 1999 wordt van het volgende uitgegaan. a Van 1 januari 19S3 tot 1 november 1994 was als directeur/ bestuurder van Bausch Datacom ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- en Midden Limburg: Alben Johanncs Bausch (verder te noemen: A.J. Bausch). b Op 22 februari 1991 heeft Bausch Datacom het woord/ beeldmerk BAUSCH DATACOM en de woordmerken BAUSCH en BAUSCH DATACOM gedeponeerd bij het Benelux-MerkenbLireau, alwaar die zijn ingeschreven respectievelijk onder de nummers 495576,494807 en 494808. c Op 7 februari 1997 is tussen A.J. Bausch en BCS een schriftelijke overeenkomst gesloten, waarin - onder meer - het volgende is opgenomen: ... Tussen partijen wordt overeengekomen: (...) b Overname van het gebruiksrecht van de naam BAUSCH c Overname van het gebruiksrecht van de naam Bausch Datacom

(...) Bij hetBENELUX-Merkenburo zijn bovengenoemdeprodtiktmerken geregistreerd. De exclusieve gebruiksrechten van deze merken behoren volgens een aandcellwudersbesluit van de Heer A.J. Bausch, in zijn hoedanigheid als aandeelliouderjdirektev.r, lot aan partij Bausch. Gebaseerd op het feit dat, met behulp van een zelf opgesteld bewijs, een zekere heer D. Hommen voorgeeft dat de bedrijfsleiding van Bausch Datacom b.v. dooreen Bausch Holding KV wordt uitgeoefend en deze holding weigert de gebruiksrechten terug te geven, wordt BCS gevolmachtigd om alhet noodzakelijke te doen een rechtsmatige overdracht van het gebruiksrecht te realiseren. (..) d In een ptocedure tussen BCS als verzoekster en - onder meer - Bausch Datacom en Bausch Holding BV als verweerders heeft de kantonrechter te Roermond bij beschikking d.d. 26 mei 1998, kort gezegd, de doorhaling gelast van de uitschrijving uit het handelsregister van A. J. Bausch als bestuurder van Bausch Datacom. e Bij brief van 24 juni 1998 heeft BCS het BeneluxMerkenbureau verzocht de hierboven onder b genoemde merken op haar naam over te schrijven. In deze brief stond onder meer het volgende verm el d: ... in Ausführung der Entscheidung des alleinigen geschaftsführenden Gcsellschafter der Firma Bausch Datacom BV, Herrn Albert j . Bauschgehen alle Rechte cm den vorgenannten Marken aufuns iïber.

(...) Bij de brief was een afschrift gevoegd van de overeen komst d.d. 7 februari 1997 tussen A.J. Bausch en BCS en een kopie van de beschikking d.d. 26 mei 1998 van de kantonrechter te Roermond. f Na onrvangst van de onder e bedoelde stukken heeft het Benelux-Merkenbureau BCS bij brief d.d. 8 juli 1998 onder meer de volgende vragen voorgelegd: Stukken die alsnog moeien worden overgelegd resp. gegevens die verduidelijkt dienen te worden: -een uittreksel van deakte waaruit de overdracht blijkt, eensluidend gewaarmerkt. In voorkomend geval door de partijen bij de overeen-

E I G E N D O M

komst, ofwel een verklaring hiervan ondertekend door de betreffende partijen. (...) De akte van overdracht dient origineel hetzij voor eensluidend ge~ waarmerkt te zijn, met vermelding van de hoedanigheid van de ondertekenaars. De door 11 ingediende overeenkomst spreekt van 'overname van her gebruiksrecht', niet van de eigendomsoverdracht.

(...) g in een mede door A.J. Bausch ondertekende brief d.d. 13 juli 199S heeft BCS hierop het volgende geantwoord: ... in Erlcdigung lhres Schreibens teilen wir Urnen mit, daü der Begr (ff 'exclusieve gebruiksrechten' in der Veretnbarting zwischen Herm A.J.Bausch andUmseineetwasungUkkUeheÖbersetziMgdarstellt. Aufgrund des GeseUschafter/Gcschdftsführcrbeschhisscs vom 24.03.191)4 wurden alle Rechte, selbstverstandlich aiich dasRechtdes Eigentums aufA.J. Bausch übertragen ('blijven op mijn persoonlijk titel staan'). Mit der Overeenkomst vom 07.02.199/ wurde unter dem BegriffGebrauchsrecht auchausdriicklich das Eigentumsrecht verstanden. (...) h Vervolgens heeft het Benelux-Merkenbureau per 26 juni 1998 de overdracht van het recht op de onderhavige merken aangetekend in het Benelux-register. Publicatie heeft plaatsgevonden in het Benelux-Merkenblad van november 1998, i Bij beschikking d.d. 24 juli 1998 van de arrondissementsrechtbank te Roermond is - in appel - de onder d bedoelde beschikking van de kantonrechter te Roermond d.d. 26 mei 1998 vernietigd en is het verzoek van BCS tot doorhaling van de uitschrijving van A.J. Bausch als bestuurder van Bausch Datacom alsnog afgewezen. j In een brief van 25 november 1998 heeft Bausch Datacom zich tot het Benelux-Merkenbureau gewend met het verzoek de wij ziging van de tenaamstelling van lic t woordmerk BAUSCH en het woord/beeldmerk RAUSCHD ATACOM ongedaan re maken. k In antwoord hierop heeft het Benelux-Merkenbureau bij brief d.d. 3 december 1998 onder meer laten weten dat zij hiertoe slechts zou. kunnen overgaan op basis van een aan het bureau gericht rechterlijk bevel. De vordering, de gronden daarvoor en het verweer z Bausch Datacom vordert, na vermeerdering van eis, waaromtrent nader, kort gezegd, 1 - primair hel Benelux-Merkenbureau te bevelen om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het woord/ beeldmerk BAUSCH DATACOM en de woordmerken BAUSCH en BAUSCH DATACOM op naam van Bausch Daracom als merkhoudster te stellen, op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- per dag of gedeelte daarvan dat het Benelux-Merkenbureau hiermee in gebreke blijft, en BCS te veroordelen om dit te geheugen en te gedogen. - subsidiairBCS te bevelen om met eiseres een akte op te maken waarin wordt bevestigd dat Bausch Datacom houdster is van de genoemde merken en waarin het BeneluxMerkenbureau wordt verzocht deze gedeponeerde merken weer op naam van Bausch Datacom te stellen, bij gebteke waarvan dit vonnis in de plaats zal treden van deze akte. 2 BCS te gebieden om met onmiddellijke ingang te slaken en gestaalu Le houden iedete inbreuk op do exclusief aan

3 O 11

B I J

3 LA

D

I N D U S T R I Ë L E

Bausch Datacom toekomende merkrechten of met deze merkrechten overeenstemmende tekens. 3 Het Benelux-Merkenbureau en BCS hoofdelijk te veroordelen in de kosten van dit geding. 3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten stelt eiseres daartoe (samengevat) dat zij haar merken niet aan BCS heeft overgedragen en ook geen toestemming heeft gegeven voor de wijziging van de tenaamstelling in het Bcncluxregister,zodarherBenelux-Merkenbureauonrechtmatigjegens haar heeft gehandeld door de mutatie in het Beneluxregister door te voeren en BCS onrechtmatig jegens haat heeft gehandeld door de litigieuze merken op haar naam te laten stellen. 4 Het Benelux-Merkenburcau voert als volgt verweer. Aan een eventueel rechterlijkbevel dat de merken (weer) ten name van Bausch Datacom moeten worden gesteld, zal het bureau zonder meer gevolg geven. Daarvoor is niet vereist dat hij word t gedagvaard. Tiet bureau wordt aldus gedwongen nodeloos (proces)kostcn te maken. Het bureau is lijdelijk bij het uitvoeren van zijn taken als ambtelijk orgaan. Het kan slechts beoordelen of uit de overgelegde akte blijkt dat er sprake is van een overdracht en het controleert voorts of de akte door partijen is ondertekend. Het bureau kan echter nier nagaan of de akte tot overdracht ook is getekend door vertegenwoord igingsbevoegde personen. Dit zou te ver voeren, gezien het grote aantal documenten dathetbureaujaatlijks moet beoordelen en verwerken. Zodra uit de akte blijkt dat het merk is overgegaan van de houder zoals geregistreerd naar de houder die bij de gevraagde mutatie is aangeduid, tekent het bureau de overdrachtaan. Indien de in her regisrer aangetekende overdracht door een derde wordt aangevochten, heeft het b ureau geen wettelijke bevoegdheid om de mutatie weer ongedaan te maken. Hel oplossen van conflicten tussen twee partijen omtrent de eigendom van merkrechten is geen taak van het bureau, maar van de burgerlijke rechter. De brief d.d. 13 juli 199S van BCS was aan te merken als een 'door de betrokken parrijen ondertekende verklaring' in de zin van artikel 11C BMW juncto artikel 8 van het Uitvocringsrcglcmcnt, zodat was voldaan aan de veteisten die de BMW stelt voor het aantekenen van een ovetdtacht. Het buteau achtte zich, op basis van de aan het vetzock ten grondslag liggende stukken, dan ook gehouden de overdracht in het merkenregister aan te tekenen. Beoordeling van het geschil 5 Ingevolge het bepaalde in artikel 1 tC van de lïenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) j " artikel 8 van het Uitvoetingsteglement dient het Benelux-Merkenbureau zich te vergewissen van het bestaan van een akte waarin de beweerde overdracht van het merkrecht is neergelegd. Of (het uittreksel van) de aan het bureau daattoe over te leggen overdrachtsakte dan wel de daarop betrekking hebbende verklaringdoor personen zijn ondertekend die bevoegd zijn de partijen te vertegenwoordigen, staat niet ter beoordeling van het bureau, naar ook ter zitting door Bausch Datacom is erkend. 6 Vaststaat dat oorspronkelijkBauschDalacom als houdster van tic in dit geding bedoelde merken stond geregistreerd. BCS heeft zich, ter rechtvaardiging van haar aanspraken op

E I G E N D O M

17

S E P T E M B E R

2 0 G 1

die merken, in haar correspondentie met het BeneluxMerkenbureau beroepen op twee afzonderlijke overdrachten, te weten cen overdracht d.d. 24 maart 1994 van Bausch Datacom aan A.J. Bausch en cen overdracht d.d. 7 februari 1997 van A.J. Bausch aan BCS. Gesteld noch gebleken is dat aan het Benelux-Merkenbureau op enig moment een akte (of uittreksel daarvan) houdendedeoverdrachr van 24 maart 1994 is overgelegd. De brief van 13 juli 1998 kan niet als een zodanige akte worden aangemerkt, noch als een verklaring in de zin van art. 1 iC BMW, nu die brief niet ondertekend was namens Bausch Datacom (waartoe A.J. Bausch destijds ook niet meet bevoegd zou zijn geweest). De in die brief vervatte vetklating wijstbovendien niet op een in 1994bewerkstclligde overdracht van Bausch Datacom aan A.J. Bausch, nu daarbij, zo citeert de brief, blijkbaar de woorden zijn gebruikt 'blijven op mijn persoonlijke titel staan', hetgeen onverenigbaar is met zo een overdracht. 7 Derhalve moet voorshands worden geoordeeld dat het bureau geen juiste uitvoering heeft gegeven aan zijn in art. 1 iC BMW j° art. 8 Uitvoeringsreglement neergelegde taak door de door BCS gevraagde wijziging in de tenaamstelling van de in het geding zijnde merken in hetBenelux-rcgistcr te effectueren. Het onder 1 primair tegen het bureau gevorderde zal daarom worden toegewezen, behoudens voor wat betreft de dwangsom, nu aangenomen mag worden dat het bureau dit bevel zonder meer zal naleven. BCS zal worden bevolen cen en ander tegehengen en gedogen. Nu niet valt in te zien welk belang BCS erbij kan hebben dat dit bevel zich niet ook uitstrekt tot de tenaamstelling van het in de eisvermeerdering genoemde woordmerk BAUSCH DATACOM zal, ondanks het bepaalde in art. 134 lid 4 Rv, BCS dienovereenkomstig worden bevolen. 8 Het onder 1 subsidiair gevorderde behoeft, gelet op het vootgaande, geen verdere bespreking meer. 9 Bausch Datacom heeft ter zitting verklaard niet over concrete aanwijzingen tebeschikken van daadwerkelijk of dreigend gebruik van de litigieuze merken door BCS, zodar her ondei- z gevraagde inbreukverbod niet zal worden roegewezen. 10 Gedaagden zullen, als de in het ongelijk gestelde partijen, worden verwezen in de proceskosten. Beslissing De President: Beveelt het Benelux-Merkenbureau om uiterlijk op de derde werkdag na berekening van dit vonnis het woord/beeldmerk BAUSCH DATACOM en de woordmerken BAUSCH en BAUSCH DATACOM, ingeschreven resp. onder de nummers 495576, 494807 en 494808 wederom op naam van Bausch Datacom als merkhoudster te stellen; Beveelt BCS deze wijziging in de inschrijving van de genoemde merken te geheugen en gedogen; Veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Bausch Datacom begroot op ƒ2.826,37, waarvan ƒ456,37 aan dagvaardingskosten en ƒ 370,- aan griffierecht; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; Wijstaf het meer of anders gevorderde. Enz.

17

S E ^ T L V l h i - R

2 C' 3 '

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

b Het hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep Bausch Datacom stelt primair dat het Bureau nietontvan keiijk is in hel door hem ingestelde hoger beroep omdat het Bureau in het bestreden vonnis heeft berust. Bausch Datacom stelt daarroc dat door (de advocaar van) het Bureau in brieven (van 3 december 1998 en 9 en 18 februari 1999) en tijdens het pleidooi in eerste aanleg ondubbelzinnig en zonder voorbehoud is verklaard dat het Bureau aan een rechterlijk bevel zal voldoen. Tn de door Bausch Datacom genoemde brieven van hei Bureau is niets vermeld dat opgevat zou kunnen worden als een verldaringdat het Bureau zal berusten in e e n - laatstaan het onderhavige - vonnis. De mededeling van de advocaat van het Bureau tijdens het pleidooi in eerste aan leg dat het Bureau zal voldoen aan een rechterlijk bevel tot wijziging c.q. ongedaanmaking van de tenaamstelling in het register heeft, aldus blijkt duidelijk uit de context, slechts betrekking op een bevel gegeven in een procedure tussen Bausch Datacom en mcdegedaagde Bausch Connect Services BVBA (hierna BCS), als degene ten name van wie de merken in het register toentertijd waren gesteld. Het Bureau heeft immers in eerste aanleg de vorderingen gemotiveerd bestreden en uitdrukkelijk gesrcld dat het nodeloos (omdai een bevel in een procedure tussen Bausch Datacom en BCS voldoende zou zijn) en ten onrechte (omdat, kort gezegd, hem niets valt te verwijten) is gedagvaard. Het hof is dan ook van oordeel dar inliet licht van het vorenstaande uit de gestelde verklaringen onvoldoende is gebleken van de wil van het Bureau om zich bij het vonnis in deze zaak neer te leggen. 2 De door de president in rechtsoverweging 1 van her bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. 3 De grief richt zich tegen het oordcel van de president dat het Bureau geen juiste uitvoering heeft gegeven aan zijn in artikel 11C BMW juncto artikel 8 Uitvoeringsreglemenl neergelegde taak door de door BCS gevraagde wijziging in de teimaamstclling van de in het geding zijnde merken in het Bcnclux-register te effectueren. 4 Het verzoek tot inschrijving van (het depot van een uittreksel van een akte vau) cen overdracht (wijziging tenaamstelling) is gedaan door BCS door middel van een uitsluitend namens BCS ondertekende (in het Duits gestelde) brief d.d. 24 juni 1998. Daarbij is cen overeenkomst d.d. 7 februari 1997 overgelegd tussen de heer A. J. Bausch en BCS waarbij de 'gebruiksrechten' van de merken worden overgedragen door A.J. Bausch aan BCS. Bausch Datacom is geen partij bij deze overeenkomst. In een door A.J. Bausch mede ondertekende brief van BCS d.d. 13 juli 1998 is vermeld: Aiifgnind des Gesellschafter/Geschdftsfiihrerbeschhisses vom 24.03.1994 wurdeiialteRcc!ite,sdbstverstandlkhauchdas Recht des Eigenriims aufA.J. Bausch übtrlragen ('blijven op mijn persoonlijke titel staan'). Genoemd besluit van 24 maart 1994 is niet overgelegd. Geen enkel overgelegd snik is door of namens de in liet register vermelde merkhouder Bausch Datacom getekend. Daar waar A.J. Bausch heeft getekend blijkt niet dat dat namens Bausch Datacom is gebeurd. Uit de laatste brief,

E I G E N D O M

3 0 0

waarin is vermeld dat de eigendomsrechten in 1994 aan A.J. Bausch zijn overgcdragen/'op zijn persoonlijke titel blijven staan', valt af te leiden dat het ook niet de bedoeling is geweest namens "Bausch Datacom over te dragen, nu daarin gesteld wordt dat A.J. Bausch beschikkingsbevoegd is. Her hof is, artikel 11C BMW en het Uitvocringsrcglcment BMW in aanmerking nemende, voorshands van oordeel dat het Bureau niet tot inschrijving (wijziging tenaamstelling) had dienen over te gaan, nu de aan het Bureau in verband met het verzoek tot inschrijving ter beschikking gestelde stukken hem aanleiding hadden behoren te geven tot gerede twijfel of er sprake was van een rechtsgeldige overdracht. Er is immers geen enkel door of namens de geregistreerde merkhouder getekend stuk overgelegd, waaruit blijkt dar de wil van die merkhouder tot ovetdracht aanwezig is (geweest). Hieraan doet niet af dat in de brief van BCS d.d. 24 juni 199S (volgens Bausch Datacom ten onrechte) is vermeld dat A.J. Bausch 'alleinige gescMftsführcndc (Gcsellschafter)' van Bausch Datacom was, nu deze brief niet door Bausch Datacom (en overigens ook niet doof A.J. Bausch) is getekend en uit de bijgevoegde akte d.d. 7februari 1997, waarop het verzoek tot inschrijving is gebaseerd, blijkt dat Bausch Datacom bij de daarin neergelegde overeenkomst geen partij is en hel gaat om een overdracht door A.J. Bausch. Bovenomschreven controlevcrplichting van het Bureau wordt onder meer gerechtvaardigd door de vérgaande consequenties die bedoelde inschrijvingen (ten opzichte van derden) hebben. Artikel 11C BMW spreekt ook over eenakte waaruit overgang blijkt. Het Bureau stelt ook zelf dat her (slechts) beoordeelt of uit de overgelegde akte blijkt dat er sprake is van een overdracht (punt 7 pleitnota eersre aanleg), dus van, onder meer, een beschikkingsbevoegde vervreemder. Dezecoiitroicvcrpliclitingvoorhet Bureau betekent niet dat het Bureau, indi en d e overgelegde stukken geen aanleiding geven tot bedoelde gerede twijfel, een diepergaand onderzoek dient in te stellen naar bijvoorbeeld de bevoegdheid van de ondertekenaars of de echtheid van de handtekeningen. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat het Bureau door tot inschrijving over te gaan niet op juiste wijze uitvoering heeft gegeven aan zijn in artikel 11C BMW juncto het Uitvoeringsreglement BMW neergelegde taak. Dit brengt mee dat de grief faalt en het vonnis zal worden bekrachtigd, met veroordeling van het Bureau in de kosten van het hoger beroep. Beslissing Het gerechtshof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; enz.

3 1 ü

B I J 3 L A D

I N t> II S I '< I L L E

Nr. 66 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 11 augustus 1999 (domeinnaam

firstalert.nl)

Mr.J.W. d u P o n Art. i3A,lid ia BMW Het enkele feit dat de website www.firstalert.nl nu is gesloten, neemt niet weg dat het recht om de domeinnaam firstalert.nl te gebruiken blijft bestaan. Het gereserveerd houden van die domeinnaam is aan te merken ah gebruik voor de waren waarvoor het merk First Alert is ingeschreven en daarmee als merkinbreitk in de zin van art. 13A lid 1 onder n BMW. Art.zSgRv Hoewel eiseres negen maanden geen actie heeft ondernomen, tegen het gebruik van de domeinnaam door gedaagde, heeft zij voldoende aannemelijk gemaakt dat de website van gedaagde voor haar hinderlijk en schadelijk is. Daarmee staat haar belang bij beëindiging van de merlünbreuk voldoende vast. Pitrway Corporalion te Northbrook, THinois. Verenigde Staten van Amerika, eiscres, procureur mr. H.C. Groorveld, advocaat mr. H.W.J. Smeltekop te Amsterdam, tegen Dirk Karel Blom h.o.d.n. Holland Dutch Trade & Distribution Center te 's-Gravenhage, gedaagde, procureur mr. M.R. Mantz. Overwegingen ten aanzien van het recht: De feiten 1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. a Pittway brengt onder meer koolmonoxide (CO)-mcldcrs op de markt onder de naam first alert. Zij heeft bij het Beneiux-Merkcnbureau op 17 december 1991 onder nummer s l O j i z h e t teken FIRST ALERT als merk gedeponeerd voor waren in klasse 9 (elektronische producten ter beveiliging van het huis en brandbeveiliging). b Pittway is op internet houder van de domeinnaam firstalert.com. Op haar - wereldwijd te raadplegen - site staat Engelstalige informatie over FIRST ALERT-producten. c In ieder geval sedert 1998 verkoopt Blom, met toestemming van de Nederlandse vertegenwoordiger van Pittway, Colcman Benelux te Breda - hierna: Colcman - in zijn marktkraam de FIRST ALERT CO-melders van Pittway. d Blom is houder van de domeinnaam firstalert.nl. Deze domeinnaam is op t 2 m c i 1998 ingeschreven in hel register van de Stichting Internet Domcinnaamrcgistratie Nederland (SIDN). Voor deze registratie heeft Blom een bedrag van./ 117,50 (inclusief BTW) betaald. e Onder de domeinnaam firstalert.nl heeft Blom een website onderhouden, waarop FIRST ALERT-producten werden aangeboden en informaticwerd gegeven over rookmelders en een helpdesk. f in een faxbericht van 1 maart 1999 heeft de Sales Manager van Coleman, de heer R.J.M. Noiten, Blom verzocht de op diens site voorkomende onjuiste informatie en al les wat de indruk zou kunnen wekken dat Coleman daarbij betrokken zou zijn, zo spoedig mogelijk te verwijderen.

E I G E N D O M

17

S E P T E M R F P

^ Ij J 1

g Voormeld verzoek is herhaald bij faxbericht d.d. 16 maart 1999 en bij brief d.d. 22 maart 1999 van G. Wirtz van Colcman. In laatstgenoemde brief is de volgende passage opgenomen: Een kort overzicht van onjuiste informatie: -Et worden afbeeldingen van oud model rookmelders getoond; -De24-mi,rs helpdesk «alleen, voor consumenten welke reeds cen CO melder (dus niet een rookmelder) hebben aangeschaft. De helpdesk is bedoeld om mensen te helpen na aankoop, niet voordat de aankoop plaats vindt. - De benaming van de helpdesk. De helpdesk is van 1ID trade distribtition, niet van First Alert ('... onze First Alert Helpdesk'), - Het persbericht van 'De Telegraaf' vermeldt dat een rookmelder 'middels giftige gassen juist een diepere slaap veroorzaakt'. Afgezien van de schrijf- en spelfouten is ditfeitelijk onjuist. h In een faxbericht van 9 april 1999 heeft Blom Coleman medegedeeld dat hij de gewraakte gegevens had verwijderd, alsmede dat hij de domeinnamen Coleman.nl, Campingaz .nl, Fastpak.nl en BRK.nl had aangevraagd 'daar deze anders in verkeerde handen kunnen vallen wat erg vervelende gevolgen voor uw bedrijf zou kunnen hebben'. i COLEMAN, CAMTINGAZ, EASTPAK en BRK zijn merken van andere merkhouders die eveneens door Colcman worden vertegenwoordigd. j In een faxbericht van 28 april 1999 heeft Blom Coleman gevraagd om sponsoring van zijn web-design first alert en de hieraan te koppelen toekomstige websites. k Hierop is gereageerd door Coleman Europc te Bclgic met een brief van haar raadsman d.d. 6 mei 1999, waarin Blom werd gesommeerd met onmiddellijke ingang elk verder gebruik van het merk FIRST ALERT te staken en gestaakt te houden en uiterlijk 11 mei 1999 de bij die brief gevoegde onthoudingsverklaring te retourneren en schriftelijk te bevestigen dat hij de door hem aangevraagde domeinnamen binnen tien werkdagenkostenloos aan ColemanEuropc zou overdragen. lBlomheeft hierop zijn site www.firstalcrt.nlgesloten. Voor het overige heeft hij aan de sommatie van Coleman Etirope geen gevolg gegeven.

(...) Beoordeling van het geschil 5 Voorzover het bepaalde in artikel 37A Benelux-Merkenwet (BMW) ook van toepassing is op de bevoegdheid van de president in kort geding, is de president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorderingen, nu gedaagde in dit arrondissement woonachtig is. 6 Krachtens artikel 13A lid 1 onder a BMW kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De vordering van Pittway is in de eerste plaats gegrond op de stelling dat in casu sprake is van gebruik van het merk FIRST ALERT in de zin van deze wetsbepaling. 7 Blom betwist niet dat hij, door het opnemen van het woord flrstalert in zijn domeinnaam gebruik (heeft ge)maakl van het merk FIRST ALERT in de zin van artikel 1 3 A M 1 onder a BMW, doch hij wijst erop dat hij na ontvangst van de sommaticbrief onmiddellijk zijn website heeft gesloten. Het en kcle feit dat de site nu gesloten is neemt evenwel n iet weg dat het recht om de domeinnaam firstalert.nl te gebrui-

17

S E P r [ M li F F

^ 0 0 1

B

J B L A D

I N D U S

ken blijft bestaan. In dit verband wordt nog overwogen dat onbetwist is gebleven dat de gebruiker van internet via cen domein naamonderzoek op de naam van Blom stuit als b ouder van de domeinnaam firstalert.nl. I-Ict gereserveerd houden van de domeinnaam first-alert.nl is, voorlopig oordelend, aan te merken als gebru i k voor de waren waarvoor het merk FIRST ALERT is ingeschreven en daarmee als inbreuk op het merk FIRST ALFRT. 8 Blom betwist d at Pittway een spoedeisend belang heeft bij de vorderingen, nu hij zijn website heeft gesloten en alsinds 12 mei 1998 over de domeinnaam firsralcrt.nl beschikt. 9 Aan Blom moet worden toegegeven dat Pittway gedurende ruim negen maanden geen actie heeft ondernomen tegen het gebruik van de domeinnaam firstalert.nl door Blom. Pittway heeft echter voldoende aannemelijk gemaakt dat de webs i te van Blom voor haar hinde rlijk en schad el ij k i s. Daarmee staat haar belang bij beëindiging van de merkinbreuk voldoende vast. 10 liet enkele feit dat Blom te kennen heeft gegeven ook andere aan de Nederlandse vertegenwoordiger van Pirtway gerelateerde merken als domeinnaam te willen gaan gebru iken, doet bovendien de gerechtvaardigde vrees oproepen dat hij in de toekomst weer gebru i k zal gaan maken van het merk FIRST ALERT'. De spoedeisendheid van de door Pittway gevraagde voorzieningen is daarmee genoegzaam aannemelijk gemaakt. 11 Het voorgaande voert tot de slotsom dat de vorderingen van Pittway toewijsbaar zijn, met dien verstande dat de mede gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en aan een maximum zullen worden gebonden van (in totaal) ƒ 100.000,-. 12 Blom zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de op deze procedure vallende kosten. (...) Beslissing: Verbiedt gedaagde met onmiddellijke ingang het merk FIRST ALERT, dan wel van elk ander met het merk TIRST ALERT van eiseres overeenstemmend leken, als handelsnaam en/of domeinnaam te gebruiken; Beveelt gedaagde om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam www.fi rstalcrt.nl kostenloos aan eiseres over te dragen; Bepaalt dat gedaagde aan eiseres een dwangsom zal verbeuren van ƒ 5.000,- per overtreding van voormeld verbod en/ of per dag of gedeelte van een dag dat hij in gebreke blijft aan voormeld bevel te voldoen, zulks met cen maximum van f 100.000,-;

Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiseres begroot op ƒ 2.041,70, waarvan ƒ400,- aan griffierecht en ƒ91,70 aan dagvaardingskostcn; Bepaalt dat eiseres (tenzij zulks reeds eerder door gedaagde mocht zijn gedaan) binnen zes maanden nadat dit vonnis in la-acht van gewijsde is gegaan, een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of gedaagde inbreuk heeft gemaakt op voormeld merkrecht van eiseres en dat, indien eiseres zulks nalaat, bovenstaand verbod en bevel

T

R I F. I

I

I

I G

E M D O

M

zullen zijn vervallen vanaf het moment dal genoemde termijn zal zijn verstreken; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 67 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 29 oktober 1999 (Mexx/Keukenmaxx) MrsJ.J.Erinkhof,E.M. Wesscling-van Genten M.V. Wellink-Volmer Art. ijA.lidibKMW Meubelen en kcukenmeubelen moeten als soortgelijke waren worden beschouwd,Dedepotszijn verricht voor meubelen in hetalgemeen. daaronder vallen ook keuken meubelen. Keukens zijn ten minste soortgelijk aan kcukenmeubelen. Keukenmculielen hebben de bestemming een (ruimte als) keuhen in te richten en te laten functioneren. Het merk MEXX geniet in de Ueneluxgrote bekendheid als merk voor kleding, maar niet voor mcubels. Reeds door diegrotebelieiidhe/d is aannemelijkdatbeideMV.XXmerkeu ook voor meubels een groot onderscheidend vermogen hebben. Te meer nu het woord MeXX een 'onzin-woord' is, dat niers betekent, waardoor dit teken een merk met een groot onderscheidend vermogen is geworden. Voorts verschilt het publiek dat kleding van Me.xx pleegt te kopen, m.n. als dit publiek keuken(meubel)s koopt, niet (in samenstelling) van het publiek dat afkomt op de keuken(mettbel)s van Kcukenmaxx. De. bekendheid van het MEXX-publiek met de producten van Keukenmaxx is voldoende aannemelijk, nu Kcukenmaxx adverteert in het landelijk ochtendblad 'Het Algemeen Dagblad' en vanaf de snelweg i(n van de onderscheidingstekens zichtbaar is op de buitengevel en op vlaggen bij de vestiging van Kcukenmaxx. Sprake van merkinbreuk (anders de president). Gezien het (hoogstens) zeer geringe onderscheidend vermogen van het merk XX en gezien de ongelijksoortigheid van de waren (Mexx heeft dit niet voor meubels gedeponeerd), is de mogelijkheid dat het betreffende publiek de door Keukenmaxx als aanprijzinggebruikte tekens XX zal associëren met een van beide merken XX van Mexx, voorshands niet aanwezig. A rix. 5 en ja Hn w en art. 13A, lid 1 d BM W Gezien de grote verschillen in totaalindruk bestaat geen gevaar dal bij het betreffende publiek door het voeren van de handelsnaam Keukenmaxx een associatie wordt gewekt tussen deze handelsnaam en tin van de merken of de handelsnaam van Mexx. De vordering van Mexx is niet toewijsbaar voor zover deze het opleggen van een verbod behelst inhetgevalhci onderdeel MAXX nietdominerenddoor Kcukenmaxx wordt gebruikt in een combinatie, zoals in de handelsnaam Keukenmaxx, Mexx International BV te Voorschoten, appellante, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. A.R.T. Odle te Amsterdam, tegen 1 Kcukenmaxx Holding BV te Reeuwijk en 2 Keukenmaxx BV te Reeuwijk, gcïntimccrdcn, procureur mr. A. H. Vermeulen, advocaat m r. Y. M. van Boxel te Rotterdam.

B I J B L A D

l i X D U S T R i r L E

a President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage iöjuni i99S(mr.J.H.P.J.Willems) De feiten i Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 9 juni 1998 wordt van liet-volgende uitgegaan. ï . i M e x x drijft met haar dochter-en zusterondernemingen een onderneming die zich richt op vervaardiging, distributie en verkoop van onder meer kleding, schoenen en (kinder)meubels. 1.2 Mexx is rechthebbende op deBeneluxmerken "MKXX" (ingeschreven voor diverse warenklassen op 9 oktober 1985 en op diverse data nadien), "MINI MEXX" (ingeschreven vanaf 27 februari 1992) en "XX" ingeschreven vanaf 28 januari 1994). Bedoelde merken zijn ingeschreven voor een aantal warenklassen, onder meer voor de klasse 20 (meubelen), klasse 24 (bed- en badlinnen) en klasse 25 (klcdingstukken, schoeisel en hoofddeksels), echter niet voor keukenmeubelcn, keukenapparatuur en/of machines voor huishoudelijk gebrui k. 1.3 Keukenmaxx gebruikt voor door haar verhandelde keukens en keukenapparaluLir de onderscheidingstekens MAXX XL, XX, Keuken Maxx (doot haar op 23 oktober 1996 als merk gedeponeerd onder meer voor de klasse 7 (wasmachines, wasautomaten, machines voor keukengebruik). klasse 20 (keukenmeubelen) en "KEUKENMAXX". Bovendien gebruiken gedaagden de naam Kcukcnmaxx als (onderdeel van) hun handelsnaam. 1.4 Mexx heeft bij brief van 12 december 1997 Keukenmaxx gesommeerd de inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten te staken en gestaakt te houden. Beoordeling van het geschil 5 Voor zover art. 37B Benelux Merkenwet (BMW) ook van toepassing is op de procedure in kort geding, wotdt ambtshalve overwogen dat de president bevoegd is tot kennisneming van deze vorderingen, omdat gedaagden zijn gevestigd binnen dit arrondissement. 6 Al Icrccrstbctwist Keukenmaxx dat Mexx een spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft. In aanmerking genomen dat er in maart en april 1998 tussen de raadslieden van partijen nog is gecorrespondeerd en in mei 1998 een behandelingsdatum voor een kort geding is aangevraagd, is het spoedeisend belang aanwezig. 7 Vooropgesteld moet worden dat Keukenmaxx haar merk/ onderscheidingstekens niet gebruikt voor dezelfde waren of soortgelijke waren als waarvoor Mexx haar merken gebruikt. Keukenmaxx gebruikt immers haar merk/onderscheidingstekens uitsluitend voor keukenmeubels, keukenapparatuur en bijbehorende kcukcnacccssoires, terwijl Mexx haar merken gebruikt voor voornamelijk kleding, schoenen, bad- en bedartikelen, alsmede (onder de aanduiding MiniMcxx Home) voor meubels voor baby's en peuters (o.a. boxen, wiegjes, ledikantjes en kommodes). Kindermeubels en keukens (resp. keukenmeubels)kunnen niet worden aangemerkt als soortgelijke waren. Hieraan doet niet af dat de waren in dezelfde klasse (klasse 20) vallen, gelet op het bepaalde in art. 13B BMW. Immers zijn de waren dermate verschillend, zowel voor wat betreft eigenschappen en gebruiksbestemming als voor wat betreft de handelskanalen waarin zij gewoonlijk worden aangeLrof-

E I G E N D O M

17

S E P T = M B E R

^lllll

fen, dat geen sprake is van een gerede kans dat aan die waren een zelfde herkomst zal worden toegekend. Daarbij is ook niet zonder belang dar Keukenmaxx onweersproken heeft gesteld dat zij niet zozeer losse keukenmeubels levert maar complete, op het individuele geval ontworpen, kcukeninrichtingen. Het beroep van Mexx op de uitspraak van het Hof van Beroep te Gent d.d. 17 december 1987 - waarin soortgelijkheid werd aangenomen tussen meubels en keukenmeubels - kan haar niet baten nu deze uitspraak op dit onderdeel niet is gemotiveerd en daaruit onvoldoende blijkt van de gronden waarom in dat speciale geval wel overeenstemming moest worden aangenomen. 8 Een verbod als gevorderd kan dus niet worden gebaseerd op artikel 13A1 s u b a o f bEMW. 9 Ier beoordeling staat voorts de vraag of cen dergelijk verbod in casu kan worden gebaseerd op art. 13A1 sub c van de BMW. 10 De merkhouder kan zich op grond van dat artikel verzetten tegen elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Rcncluxgcbied bekend merk of overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor her merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. MEXX -Keuken MaxxIKEUKENMAXX 11 Het merk MEXX en de tekens Keuken Maxx resp. KEUKENMAXX in hun geheel beschouwd is sprake van dermate grote verschillen dat voorshands wordt geoordeeld dat geen sprake kan zijn van verwarring bij het in aanmerking komende publiek, zodat van overeenstemming tussen beide geen sprake is. Nu geen sprake is van overeenstemming tussen het merk MEXX en de tekens Keuken Maxx of KEUKENMAXX kunnen de vorderingen niet op voornoemd wetsartikel worden gebaseerd. MEXX-Md XX 12 Naar het oordcel van de president zijn hel merk MEXX en het teken MAXX overeenstemmend in de zin van artikel 13A1 sub e, zeker als MAXX in het Engels wordt uitgesproken. 13 Ook als echter wordt aangenomen dat MEXX een binnen de Benelux bekend merk is in de zin van bedoelde wetsbepaling, kan naar voorlopig oordcel toch niet worden gezegd dat Keukenmaxx in casu ongerechtvaardigd voordeel trekt van het merk MEXX danwcl dat aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk afbreuk wordt gedaan. 14 De markten waarop partijen actief zijn, zijn dermate verschillend dat - ook in aanmerking genomen het verschil tussen het merk MEXX en het teken MAXX - geen sprake kan zijn van verwarring of zelfs van associatie bij het publiek. Bij gebreke van een dergelijke verwarring en/of associatie is niet duidelijk waarin het beweerdelijk door Keukenmaxx getrokken voordeel zou moetenbestaan resp. waarom de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk nadelig beïnvloed zouden worden.

17

S E P T L M B L R

?iTCl

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

XXraXX 15 De tekens XX en XX zijn zonder twijfel overeenstemmend, maar nu het in casu een niet ongebruikclij ke aanduiding betreft voor grootte van artikelen (en 00 k aannemelijk is geworden dal Keukenmaxx het teken als zodanig gebruikt) kan Mexx dit teken niet monopoliseren door het te deponeren als woordmerk. Het woordmerk van MEXX moeL dus voorshands ondeugdelijk worden geacht en het gebruik van dit teken door Keukenmaxx levert dan ook geen merkinbrcuk op. 16 Uit het vorenoverwogene volgt dat het beroep van Mexx op artikel 13 Ai sub c BMW niet tot toewijzi ng van de vorderingen kan leiden. 17 Mcxx heeft zich ook beroepen op art. 13A1 subdBMW. Dit beroep moet falen op dezelfde gronden als hiervoor is overwogen inzake art. 13 Ai sub c BMW. 18 Ook het beroep van Mexx op door Keukenmaxx gepleegde inbreuk op grond van art. 5 en art. 5a van de Handelsnaamwct dient te stranden bij gebreke van verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek, zoals biervoor overwogen. 19 Mexx heeft haar vorderingen mede gebaseerd op onrechtmatig handelen van Keukenmaxx in de zin van art, 6:162 BW, waardoor Mexx schade lijdt. Mexx stelt dat Keukenmaxx op ongeoorloofde wijze van de bekendheid van de merken van Mexx profiteert. Voorshands valt niet in te zien dat de handelwijze van Keukenmaxx, die niet inbreukmakend is geoordeeld ten aanzien van de merk- en handelsnaamrechten van Mcxx, nietteminonrechtmatigjegens Mexx moet worden geacht. 20 Het gevorderde voorschot op schadevergoeding komt gezien het vorenstaande evenmin voor toewijzing in aanmerking. 21 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen moeten worden afgewezen. Mexx zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding. Beslissing De President, recht doende in kort geding; Wijst de vorderingen af. b Het I Tof, enz. Beoordeling van h:t hoger beroep 2 Het hof neemt in dit geding voorshands als vaststaand aan de navolgende sub 1 en 7 van het vonnis genoemde feiten, nu deze in hoger beroep niet zijn bestreden, alsmede de feiten zoals die blijken uit de als productie overgelegde afschriften van merkinsclii'ijvingen, foto's en advertentie, waarvan de inhoud evenmin is bestreden: a Mexx drijft een onderneming die zich met haar dochteren zusrerondememingen richt op vervaardiging, distributie en verkoop van onder meer kleding, schoenen en kindermeubelen. b Mexx is rechthebbende in de Benelux op het woordmerk MEXX, aldaar gedeponeerd op:

E I G E N D O M

- 9 oktober 19S5 en ingeschreven voor o.a. de waren kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen) (kl. 16), kledingstukken en schoeisel (kl. 25); het hof merkt op dat (keuken)mcubclcn, behalve in genoemde uitzondering, nier onder de ingeschreven waren voorkomen; - 6 januari 19S7 en ingeschreven voor de diensten financiële zaken (kl. j6), uitgave van tijdschriften (kl. 41), modevoorlichting en computerprogrammering (kl. 42); - 17 juni 1991 en ingeschreven voorde waren bed-en badlinnen (kl. 24); en - 2 februari 1996 en ingeschreven voor o.a. de waren meubelen (kl. 20). c Mcxx is daarnaast rechthebbende in de Benelux op een beeldmerk bestaande uit een afbeelding van het woord MEXX in kapitale drukletters, uitgezonderd de tweede letter, welke een speciaal gevormde e is. Deze letter wijkt aan de rechter zijkant af van een normalekleine e enis even groot en dik afgebeeld als de andere, kapitale, letters. Dit beeldmerk is in de Benelux gedeponeerd op: - 11 december 1985 en ingeschreven voor dezelfde waren als voornoemd in 1985 gedeponeerd woordmerk; i7JLini 1991 en 2 februari 1996, resp. ingeschreven voor dezelfde waren als waarvoor voornoemde woordmerken met overeenkomstige depotdata zijn ingeschreven, d Mcxx is in de Benelux verder rechthebbende op het woord merk XX, aldaar gedeponeerd op: - 28 januari 1994 en ingeschreven voor o.a. de in klasse 16, 18 en 25 gerangschikte waren waarvoor zowel het in 1985 gedeponeerde woord- als het beeld merk MEXX o.a. zijn ingeschreven, en dus ook niet voor (keuken)meubelen; - 12 december 1995 en ingeschreven voor zepen, parfumerieën, etherische oliën, kosmetische middelen, haarlotions en tandreinigingsmiddelen (kl. 3) en brillen, zonnebrillen en houders daarvoor (kl. 9). e Mexx is bovendien rechrhebbende in de Benelux op een beeldmerk bestaande uit twee naast elkaar afgebeelde dikke kruisjes die elkaar raken aan de onderkant. Dit op 12 december 1995 gedeponeerde merk is ingeschreven voor dezelfde waren in klasse als het op dezelfde datum gedeponeerde woordmerk XX, voorts voor diverse in klasse 18 gerangschikte waren, waaronder die waarvoor het op 28 januari 1994 gedeponeerde woordmerk XX is ingeschreven, alsmede voor de waren in klasse 25 waarvoor laatstgenoemd merk eveneens is ingeschreven. Ook dir merk is niet ingeschreven voor (keuken)meubelen. f Mexx is ook rechthebbende in de Benelux op de woordmerken EVERYTH1NG SIIOULD BE XX en MTNT MEXX, resp. gedeponeerd op 28 januari 1994 en 27 februari 1992. Zij zijn ingeschreven voor dezelfde waren in klasse 16 en 25, en eerstgenoemd merk bovendien voor die in klasse is, als het op 2S januari 1994 gedeponeerde woordmerk XX. Anders dan deze merken is het op 4 april 1996 in de Benei ux gedeponeerde beeldmerk Mini MEXX, waarop Mcxx eveneens rechthebbende is, wel (o.a.) voor meubelen (kl. 20) ingeschreven, naast o.a. voornoemde waren in klasse 25. Dit merk bestaat uit het beeldmerk MEXX met daarboven, in een ander lettertype en springerig afgebeeld, het woord Mini. g Mcxx is tenslotte rechthebbende in de Benelux op het op 15 mei 1996 aldaar gedeponeerde beeldmerk ME XX SPORT waarin het beeldmerk MEXX in een groter, in kleur contrasterend, lettertype is afgebeeld dan het daaronder in kapita-

3 1 L

U I J B L A D

I K D J S T R I È L E

len gedrukte woord SPORT. Dit merk is o.a. ingeschreven voor de waren kledingstukken en schoeisel (kl. 25), maar niet voor (keuken)meubelen. h Voorzover voornoemde merken zijn ingeschreven voor meubelen, is er geen beperking tot een bepaald soort meubelen; voor keukenapparatuur en/of machines voor huishoudelijk gebruik zijn geen van deze merken ingeschreven. i Geïniimeerden gebru i ken het woord Kcukcnmaxx als (onderdeel van) hun handelsnaam. j Voorts gebruiken geïntiineerden voor de keu ken(meubcl)s inclusief kcukcnacccssoires en keukenapparatuur die zij verhandelen, de speciaal afgebeelde tekens KEIJKENMAXX, MAXX XL en XX, en het op 23 oktober 1996 gedeponeerde woordmerk Keuken Maxx. k Mexx heeft bij brief van 12 december 1997 Kcukcnmaxx gesommeerd inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten te staken. 3 In hoger beroep betwist Kcukcnmaxx niet alleen, dat Mexx in eerste instantie een spoedeisend belang bij haar vordering had, maar ook dat zij dit thans nog bij haar vordcring in hoger beroep heeft. Wat de eerste instantie betreft is het hof op grond van het navolgende met de President van oordeel, dat Mexx toen een spoedeisend belang had. Niet weersproken is dat, zoals sub 6 van het vonnis vermeld, er in maart en april 1998 tussen de raadslieden van partijen nog is gecorrespondeerd en in mei 1998 een behandel ingsdamm vuor een kort geding, is aangevraagd. Ook staat vast, dat de dagvaarding reeds op 27 mei r 998 aan Keukenmaxx is betekend. Derhalve voldoende voortvarend. Aan voornoemd oordeel staat niet in de weg, dat Kcukcnmaxx niet eerder dan bij brief van 12 december 1997 door Mexx is gesommeerd, ook al had Keukenmaxx - zoals onweersproken is gesteld - op 20 maart 1997 haar eerste, en ten tijde van het kort geding in eerste instantie nog steeds haar enige, vestiging geopend (aan de snelweg Rotterdam-Utrecht bij de afslag Reeuwijk). Zulks niet, omdat het tijdstip van het openen van die ene vestiging bij Reeuwijk niets zegt over het moment waarop Mexx tussen 20 maart 1997 en vóór 12 december 1997 op de hoogte is geraakt van het gebruik door Keukenmaxx van de sub 2 onder i en j genoemde onderscheidingstekens. Dit klemt te meer nu onweersproken is gesteld, datMexxzelfnietin keukens handelt en zij bovendien te Voorschoten is gevestigd; derhalve niet in de buurt van de vestiging van Keukenmaxx. Gezien het vorenstaande heeft Keukenmaxx de stelling van Mexx- in haardagvaarding in eerste instantie sub 5 -dat Mexx 'recentelijk'geconstateerd heeft, dat Keukenmaxx de litigieuze onderscheidingstekens gebruikt, onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat het hof voorshands de juistheid van deze stelling aanneemt. 4 Restcctt de vraag of Mexx, nu hel een kort geding betreft, in hoger beroep met voldoende voortvarendheid heeft geprocedeerd om thans nog een spoedeisend belang bij haar vordering aanwezig, te oordelen. Anders dan Keukenmaxx - die zich op door Mexx veroorzaakte vertragingen baseert - is het hof gezien het navolgende procesverloop mor Mexx van oordeel dat zulks ook in hoger beroep nog het geval is. Daar komt bij dat Keukenmaxx niet stelt en evenmin aannemelijk is geworden, dar het onderhavige geschil zo eenvoudig is, dat redelijkerwijs verwacht mocht worden van Mexx dat zij met meer voortvarendheid procedeerde; noch

F l f i l N D Ü M

17

S E P T Ï M B F R

? O ü 1

stelt Keukenmaxx en is evenmin aannemelijk geworden, dar sneller procederen in een kort geding als het onderhavige gebruikelijk is. Dit klemt te meer, nu Keukenmaxx zelf stelt (pleitnota hoger beroep, p. 8) dat het onderhavige geschil niet alleen juridisch, maar ook feitelijk te complex is voor een beoordeling in een kort-ged i ngprocedurc en zij bovendien pas o ngevcer drie maanden na de memori e van grieven met haar memorie van antwoord is gekomen. Mexx heeft tegen het vonnis d.d. 16 juni 1998 op 29 juni 1998 hoger beroep ingesteld. Gezien deze korte termijn kan, anders dan Keukenmaxx meent, redelijkerwijs niet van Mexx verwacht worden, dat zij reeds in haar appèldagvaarding haar veertien grieven opnam. Door 24 dagen later, op 23 juli 1998, mcr haar (memorie van) grieven te komen, heeft Mexx voldoende snel geprocedeerd. Dat Keukenmaxx zelf pas drie maanden later, op 22 oktober 1998, nier haar memorie van antwoord kwam, is een vertraging waarvan Mexx geen verwijt kan worden gemaakt. Ook het feit dat Mexx gebruik heeft gemaakt van het haar, ook in kort geding in hoger beroep toekomende pleittecht, kan niet leiden tot het oordeel dat Mexx met onvoldoende voortvarendheid heeft geprocedeerd. Volgens de eigen stelling van Keukenmaxx (pleitnota Mr. Van Boxel, sub 231 heeft Mexx op 10 december 1998 pleidooi aangevraagd; derhalve binnen twee maanden, hetgeen evenmin tot dit oordeel kan leiden, ook al vonden de pleidooien pas op 9 september 1999 plaats. Zulks niet, omdat Keukenmaxx niet stelt en ook niet aannemelijk is geworden, dat Mexx verweten kan worden, dat een reeds op 10 december 1998 aangevraagd pleidooi pas in september 1999 heeft plaatsgevonden. Het door Keukenmaxx in dit verband tenslotte nog aangevoerde feit dat Mexx ten tijde van de pleidooien in hoger beroep nog steeds geen bodemprocedure heeft geëntameerd, beïnvloedt uiteraard wel het tijdstip van aanvang van een eventuele bodemprocedure, maar kan niet de voortvarendheid van Mexx bij het procederen in het onderhavige kort geding beïnvloeden en daardoor evenmin hel spoedeisend karakter van het belang dat Mexx thans nog heeft bij haar vordering, in dit kort geding. 5 De grieven, in onderling verband beschouwd, onderwerpen het geschi I in eerste aanleg in volle omvang aan het oordeel van het hof. Derhalve moet thans de vraag beantwoord worden of de President terecht geoordeeld heeft, dat Keukenmaxx door (de wijze van) gebruik van de onder 2, i en j genoemde onderscheidingstekens geen inbreuk maakt op merkrechten en het recht op de handelsnaam van Mexx, noch anderszins onrechtmatig jegens Mexx heeft gehandeld. Dit, omdat Mexx op deze inbreuken (en subsidiair op anderszins onrechtmatig handelen het door haar gevorderde gebruiksverbod (mer nevenvorderingen) baseert. I laar vordering, tot schadevergoeding doet Mexx, voorzover het dit kort geding betreft, niel langer gestand, zoals d oor haar is medegedeeld ten pleidooi in hoger beroep. Deze vordering is dus niet toewijsbaar. 6 Mexx baseert de door haar gestelde merkinbreuk (onder meer) op art. 13A lid 1 aanhef en onder b van de BcncluxMerkenwcr (BMW). I lier wordt o.a. de eis gesteld, dat Keukenmaxx het teken gebruikt (heeft) voor de waren waarvoor het merk (van Mexx) is ingeschreven of voor soortgelijke

17

S E P T E M B E R

2 0 0 1

B I J B L A U

I M U L S T R I E L E

waren. Voor welke waren Mexx haar merken gebruikt, is dus voor de eis van (soorl)gelijkheid van waren niet relevant. Het op 2 februari 1996 gedeponeerde woord- en bet op die datum gedeponeerde beeldmerk MEXX, alsook het op 4 april 1996 gedeponeerde beeldmerk Mini MEXX zijn niet ingeschreven voor kindermeubelen, maar voor meubelen in het algemeen. Hieronder vallen, anders dan Keukenmaxx meent, ook keukenmeubelen. waarvoor zij haar onder 2j genoemde onderscheidingstekens gebruikt, nu het genus (meubelen) het species (keukenmeubelen) omvat. Aan de eis van (soort)gelijkhcid is derhalve voldaan. Of alle onderdelen van de door Kcukenmaxx, verhandelde keukens als kcukcnmeubels kunnen worden aangemerkt, kan in het midden bl ijven, aangezien zij tenminste als soortgelijke waren moeten worden beschouwd. Dit, omdat zij evenals keukenmeubelen de bestemming hebben een (ruimte als) keuken in te richten en te laten functioneren. Anders dan Keukenmaxx meent, is er geen sprake van depot te kwader trouw, noch misbruikt Mexx haar bevoegdheid wegens merkinbrenk te ageren, ook al gebruikt zij thans nog geen van haar merken voor keukenmeubelen. Zulks reeds niet, omdat art. 13A lid J 15MVV uitdrukkelijk de mogelijkheid opent ook dan te ageren en wel door voor inbreuk beslissend te achten de waren waarvoor het merk is ingeschreven en nier waarvoor gebruikt. Daar komt bij, dat de wetgever zelf (in arr. 5 lid 2 BMW) de merkhouder vijf jaar de tijd geeft zijn merk te gaan gebruiken alvorens liet recht daarop vervallen kan worden verklaard. 7 Nu partijen hierover verdeeld zijn, behoeft de vraag beantwoording of enig van de sub 2j genoemde onderscheidingstekens zodani g overeenstemt met (één of meer van) de sub 6 genoemde merken van Mexx, daL door het gebruik dat Keukenmaxx maakt van zo'n teken voor haar keuken(meubel)s de mogelijkheid bestaat dat bij het betreffende publiek een zodanige associatie wordt gewekt tussen het teken en cen van de merken van Mexx, dat daardoor bij dit publiek direct of indirect verwarring kan ontstaan. Van het teken dat zodanig overeenstemt, kan immers op grond van arr. lid A lid 1 aanhef en sub b BMW gebruik (in de Benelux) verboden worden, ook als de toepasselijkheid van deze bepaling niet beperkt zou blijken te zijn tot het zich voordoen van verwarringsgevaar. 8 Bij de beoordeling van voornoemde overeenstemming met het woord- en/of het beeldmerk MEXX neemt het hof in aanmerking dat de (ter staving van de grote bekendheid van haar merken) door Mexx overgelegde producties wel aannemelijk maken, dat hel" woord- en het beeldmerk MEXX in de Benelux grote bekendheid genieten als merk voor kleding, maar niet voor meubels. Nu bovendien Keukenmaxx zodanige bekendheid voor meubelen gemotiveerd betwist, gaat her hof er in het navolgende van uit, dal grote bekendheid wel voor kleding, maar niet voor meubelen bestaat. Reeds door die grote bekendheid, ook al is dir als merk voor kleding, is aannemelijk dat beide onderhavige, bovendien uit een fantasicnaam bestaande, MEXXmerken, zoals Mexx stelt, ook voor meubels een groot onderscheidend vermogen bezitten. Dit klemt te meer nu, zoals Kcukenmaxx zelf aanvoert, het woord 'MeXX' een 'onzin-woord' is, dat niets betekent, waardoor dit lekeneen merk meteen groot onderscheidend vermogen is (pleitnota hoger beroep, sub 83 juncto 65). Daar komt nog bij dat Kcu-

E G F N D O W

3 I 5

kenmaxx niet betwist, dat Mexx, zoals laatstgenoemde stelt, haar beeldmerk Mini MEXX, waarin naar hel oordeel van her hof her beeldmerk MEXX domineerr, al jaren (voor het eerst in 1996) als merk gebruikt voor kindermcubcls (al dan niet mei de toevoeging Home). 9 Bij de beoordeling van voornoemde overeenstemming neemt het hof voorts in aanmerking, dat het publiek dat kleding van het (woord- of beeld)merk MEXX pleegt te kopen, met name als dit publiek keuken(meubel)s koopt, niet (insamenstelling) verschilt van het publiek dat, in geval van het onderhavige gebruik van de sub 2j genoemde onderscheidingstekens, afkomt op de kcukcn(mcubcl)s van Keukenmaxx. Zulks, omdar de onderbouwd e stelling van Mexx dat het betreffende publiek niet (in samenstelling) verschilt, onvoldoende gemotiveetd betwist is door Keukenmaxx, nu hergeen laatstgenoemde hiertoe aanvoert een verschil in publiek niet kan staven. De opmerkingen van Keukenmaxx omtrent haar eigen assortiment, service, prijzen, kwalircir, inrichting en architecten betreffen slechts positieve eigenschappen, zodat niet aannemelijk is, dat zij het MEXXpubliek zullen afschrikken. Daar komt bij dat met name de opmerkingen van Keukenmaxx, dat haar eigen prijzen concurrerend zijn, de kwaliteit van haar keukens uitmuntend en - zoals zij herhaaldelijk als essentieel benadrukt - de verhouding tussen haar prijzen en kwaliteit maximaal is, uitstekend passen bij hetgeen Keukenmaxx in dit verband (onder aanhaling van de oprichter van Mexx) stelt omtrent de kleding en het publiek van Mexx: 'Het is dagelijkse kleding voor stadse mensen die er net zo mooi uitziet als spullen van Donna Karan of Calvin Klein, maar dan voor een derde van de prijs'. Dat het MEXX-publiek qua leeftijd en welstand verschillend zou zijn van het Kcukcnmaxx-publiek en in verband hiermee geen keuken zou aanschaffen, is niet gesteld noch aannemelijk geworden en evenmin dat het betrokken publiek zo thuis is op de markt van keuken(meubel)s dat reeds daardoor verwarringsgevaar is uitgesloten. Aangaande de bekendheid van het MEXX-publiek met de producten van Kcukenmaxx heeft Mexx (aan de hand van de ook in eerste instantie als productie 11 en 10 overgelegde advertentie en foto's) onweersproken gesteld, dat Keukenmaxx adverteert in het landelijke ochtendblad 'Het Algemeen Dagblad', terwijl voorts vanaf de snelweg zichtbaar is één van de sub zj genoemde onderscheidingsrekens op de buitengevel van en op de vlaggen bij de vestiging van Kcukenmaxx. Derhalve is voldoende bekendheid aannemcl ij k. 1 o Tn aanmerking genomen het vorenoverwogene omtrent de bekendheid en het (grote) onderscheidend vermogen van het (woord- en het beeldlmerk MEXX, omtrent het betreffende publiek en voorts gezien de aard van en de mare van overeenstemming tussen de onderhavige (soorr)gclijkc waren, is het hof van oordeel dat het merk MEXX en de sub 21 genoemde tekens, uitgezonderd XX, elk merk en teken in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, visueel zodanige gelijkenis (in totaalindruk) vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat, dat bij de gemiddelde consument (van het betreffende publiek) die met deze tekens (MAXX XL, KEUKENMAXX en Keuken Maxx,) - zoals deze door Keukenmaxx gebruikt worden - wordt geconfronteerd, cen zodanige associatie tussen elk van deze tekens en het merk MEXX word t gewekr, dat daardoor het gevaar be-

3 1 6

D I J B L A D

I N D U S I K I t L t

staat dat deze consument denkt, dat de keuken(meubel)s waarvoor Keukenmaxx laatstgenoemde tekens gebruikt, afkomstig zijn uit dezelfde onderneming als die waar de waren van het merk MEXX, uit afkomstig (zouden) zij n, of uit een hiermee gelieerde onderneming. Hiermee staat het vcrwarringsgevaar vast en is (ook) voldaan aan de overeenstemmingseis van art. 13A lid 1 aanhef en sub b. Derhalve is op grond van deze bepaling een verbod voor Keukenmaxx de sub 2J genoemde tekens, zoals sub 12 e.v. omschreven, uitgezonderd XX, te gebruiken toewijsbaar, alsmede van de andere tekens die met het (woord- en het beeld )mcrkMTïXX in de zin van art. 13 Alid 1 aanhef eü sub b overeenstemmen en voorzover gebruikt voor {onderdelen van) keukens, keukenmeubelen, keukenapparaten en keukenaccessoires of andere aan keukenmeubelen soortgelijke waren. 11 Bij het oordeel sub ro over gelijkenis (in totaalindruk) heeft het hof in aanmerking genomen dat in de door Keukenmaxx gebruikte sub zj genoemde tekens, uitgezonderd XX, het bestanddeel MAXX (dat ook Maxx omvat) domineert en daardoor die (globale) indruk bepaalt. Dit gebruik is kenbaar uit voornoemde door Mexx als producties 11 en 1 o overgelegde advertentie en foto's; de inhoud van deze producties is niet bestreden. 12 De foto's geven het volgende beeld. Op de goed zichtbare op de buitengevel aangebrachte lichtreclames en (vier keer per vlag) op de - onbetwist vier - grote vlaggen is het woord MAXX prominent afgebeeld door voor dit woord een véél groter en véél dikker type bloklcttcr te gebruiken dan voor het woord keuken, dat bovendien niet vóór het woord MAXX is afgebeeld. Het woord keuken ontspringt pas bij de tweede letter, de A, van MAXX en is afgebeeld als een boog boven de letters XX. Bij het woord MAXX is de letter A niet alleen groter weergegeven en in een andere, contrasterende, kleur dan de overige, groene letters M XX, maar ook overigens in een afwijkend lettertype waardoor deze A niet direct als A herkenbaar is. De rode kleur van deze letter A is identiek aan die van liet woord keuken dat j uist bij deze A ontspringt, waardoor aan de hand van prod. 10 aannemelijk is, dat in elk geval's avonds aan het publiek op desnelweg (Rotterdam-Utrecht), waaraan de vestiging van Keukenmaxx staat, slechts het teken M XX zal opvallen. De grote gelijkenis van dit teken met (het woord- en het beeld-) merk MEXX spreekt voor zich, maar ook die van het dominerende teken MAXX ten opzichte van het beeldmerk MEXX, waar evenzeer juist de tweede letter in een afwijkend type ten opzichte van dezelfde, ook kapitale, letters M en XX is weergegeven. Voorzover hetvéél kleiner weergegeven woord keuken door het publiek zou worden waargenomen, is aannemelijk dat het publiek dit woord door zijn bescheiden plaats en weergave ten opzichte van het dominerende teken MAXX, alsmede door zijn betekenis en dientengevolge - anders dan MAXX - gebrek aan onderscheidend vermogen voor keukens, zal beschouwen als cen weergave van de waar waarvoor slechts het teken MAXX (met afwijkende tweede letter) het merk (en de handelsnaam) is en dus niet als onderdeel van één merk (of één handelsnaam). In het herinneringsbeeld van het merk zelf (en dit geld t ook voor deze handelsnaam) zal dan ook niet meer dan het teken MAXX achterblijven. Nu onderaan de overgelegde (zwart-wit) advertentie voornoemd teken MAXX

t l ü t N D O M

17

S E P T E M B E R

20O1

even dominerend, zij het niet in kleur, is afgebeeld ten opzichte van het woord keuken als op de buitengevel en vlaggen, geldt hiervoor hetzelfde. 13 Dat Keukenmaxx voornoemd teken MAXX (met afwijkende A) zo aan het betreffende publiek presenteert, d at het dit teken op zichzelf als merk (voor keukens en keukenaccessoires) zal beschouwen en herinneren, komt ook overigens tot uiting in voornoemde advertentie. In het midden van de rechterkolom van deze advertentie is dit (evident met het beeldmerk MEXX overeenstemmende) teken MAXX niet alleen opvallend weergegeven (ook hier weer door de grote en dikke, dil keer zwarte, blokletters en dezelfde afwijkende, dit keer grijs getinte, tweede letter), maar bovendien zonder toevoeging van het woord keuken. Dat zoals Keukenmaxx stelt, zij in haar winkel geen merkkcukens heeft, is een factor die veeleer kan bijdragen aan de associatie met de MEXX-merken, dan daaraan afbreuk doen. In de advertentie komen merken van derden dan ook niet voor. Dat aan voornoemd teken MAXX in de advertentie nog de aanduiding XL is toegevoegd, doet niet af aan het ootdeel van bet bof, dat bet betreffende publiek slechts het prominent weergegeven teken MAXX als het merk zal beschouwen en herinneren. Zulks niet alleen, omdat deze wit ingekleurde letters op de eveneens witte ondergrond weinig opvallend zijn weergegeven, maar mede door h u n betekenis en hun bescheiden plaatsing ten opzichte van MAXX. De X van XL wordt deels overlapt door de laatste X van het teken MAXX, waatdoor dit teken nog meer op devoorgrond treedt dan reeds door zijn met de witte ondergrond contrasterende belettering. XL, een afkorting van Extra Large, is een Engelstalige grootteaanduiding die hier te lande algemeen bekend is uit de klcdingbranchc, zodat de mogelijkheid van associatie van het teken MAXX niet het vooral als modemerk bekende beeldmerkMEXX alleen maar kan worden versterkt. Associatie met het beeldmerk MEXX kan XL juist door voornoemde bij het publiek bekende betekenis van groottcaanduiding, op zichzelf, dus zonder het teken MAXX, in elk geval niet oproepen, en dus ook niet associatie met de andere merken of de handelsnaam van Mexx. Reeds daarom is een gebruiksverbod van louter XL op geen van de door Mexx aangevoerde gronden roewijsbaar. Gezien het vorenstaande zal door het publiek de aanduidingXLrndcadvcrtcnticdanooknietalsafzonderlijkmerk, noch als bestanddeel van één merk met MAXX beschouwd (en herinnerd) worden, maar gezien worden als niet meer dan de aanduiding van de grootte van de keukenproducten waarvoor onder het merk MAXX (mei een afwijkende tweede letter) geadverteerd wordt. Dit wordt nog versterkt door de uitleg die Keukenmaxx zelf in haar advertentie aan de aanduid ing XL geeft op de regel daar direct onder:'Extra Large 25% meer kastruimte' en op de daaropvolgende regels. Uit het vorenoverwogene vloeit voort dat het sub 10, slot genoemde gebruiksverbod het teken MAXX omvat met of zonder de toevoeging XL. 14 Nu uit het vorenoverwogene blijkt, dat het domineren van het bestanddeel MAXX in de door Keukenmaxx gebruikte onderscheidingstekens niet gebaseerd is op de afwijkende A, rijst de vraag of de tot verwarringsgevaar leidende mogelijkheid van associatie met het (woord- of het beekl)merk MEXX ook aannemelijk is, als het dominerende bestanddeel MAXX of Maxx geen tweede letter bevat die in cen ten opzichte van al dcovcrigc letters afwijkend 13-pelet-

17

S t P T T M R F n

? n o l

B 1 J 3 L A D

I N D U S T R I Ë L E

ter is afgedrukt. Dit laatste is het geval bij het sub 2j genoemde, door Keukenmaxx gedeponeerde woordmerk Keu ken Maxx (dat jonger is dan de onderhavige merken van Mexx). Dal in hei woord Keuken Maxx, Maxx domineert, is niet alleen gebaseerd op het ontbreken van onderscheidend vermogen van het woord keuken voor de betreffend e waren in tegenstelling tothet woord Maxx. Het is mede gebaseerd op het feit dat Maxx met een hoofdletter begint. Deze extra basis is al voldoende voor de dominantie van Maxx, zodat ook in KeukenMaxx het bestanddeel Maxx domineert, liet niet aan elkaar geschreven zijn is dus geen voorwaarde voor dominantie. Echter, als dit feit zich voordoet dan draagt het ook op zichzelf (dus zonder de hoofdletter M) wel bij aan het ontstaan van dominantie van het tweede bestanddeel (maxx). Dit klemt te meer mi het bestanddeel keuken geen enkel onderscheidend vermogen heeft voor de onderhavige waren. Zo'n extra basis voor dominantie ontbreekt bij de sub 2i genoemde handelsnaam Keukenmaxx, ook als statutaire naam. De klemtoon valt hierop het vooropgestelde bestanddeel Keuken en niet op de uitgang maxx. Zulks doorde combinatie van het aan elkaar geschreven zijn, het beginnen meL een hoofdletter van dit vooropgestelde bestanddeel, alsmede van het feit dat al de na de hoofdletter K volgende letters (die de naam Keukenmaxx vormen) klcinc(rc) letters zijn, van hetzelfde lettertype en in dezelfde kleur. Wegens deze ondergesch i kte plaats van het bestanddeel maxx in het geheel, bestaat er gezien de grote verschillen in totaalindruk geen gevaar dal bij het betreffende publiek door het voeren van de handelsnaam Keukenmaxx een associatie wordt gewekt tussen deze handelsnaam en een van de sub 2 genoemde merken of de handelsnaam van Mexx. Nu het gevaar van associatie ontbreekt, ontbreken evenzeer de uitsluitend hierop door Mexx gebaseerde gevaren van verwarring (ook tussen de ondernemingen van partijen), van verwatering van, van aantasten van de reputatie van en van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit een of meer van de merken van Mexx, zoals vereist door resp. art.5 en 5a van de Handclsnaamwet en art. 13A lid 1 aanhef en sub d BMW. Dit betekent niet alleen dat de op deze bepalingen gebaseerde vordering de handelsnaam en statutaire naam Keukenmaxx te verbieden of te wijzigen, niet tocwijsbaar is, maar evenmin voorzover deze gebaseerd is op art. 6:162 BW, nu geen andere omstandigheden gesteld of aannemelijk geworden zijn die de onrechtmatigheid jegens Mexx van het voeren van de handelsnaam Keukenmaxx zouden kunnen onderbouwen. 15 Het hof is voorshands van oordeel, dat heigevaar bestaat, dat het beLreffende publiek door de grote gelijkenis het in de totaalindruk dominerende bestanddeel MAXX (ook als de a normaal is, zoals in het woordmerk Keuken Maxx) zal beschouwen als een (bij herkenbare a of A, zelfs Engelstalige) variant van het grote bekendheid genietende woorden/of beeldmerk MEXX, welke MEXX-merken zelf als een variatie op elkaar zullen worden beschouwd, in het woord keuken in het woordmerk Keuken Maxx zal het publiek een indicatie zien, dat het hier om een scricmerk gaat, dat afkomstig is van dezelfde merkhouder als genoemde MEXXmerken, en dat speciaal voor waren op keukengebied bestemd is. Hiermee staat het verwarringsgevaar vast. Aan één en ander doet niet af, dat Mexx, zelf niet (eerder) mei

E I G E N D O M

keuken(meubel)s op de markt is gekomen. Dat houders van zeerbekende merken, zeker die voor kleding, in de loop der tijd met cen steeds grotere variëteit aan producten op de markt komen, alsook dat zij hiervoor varianten op hun eigen merk gebruiken, is algemeen bekend. Mexx is hier zelf een duidelijk voorbeeld van. Onbetwist is door de President (sub 7) vastgesteld, dat Mexx haar merken gebruikt voor voornamelijk kleding, schoenen, bad- en bedartikelen, alsmede meubels voor baby's en peuters. Mexx is met deze kindcrnicubcls in 1996 op de markt gekomen onder het beeldmerk Mini MEXX, waarin het beeldmerk MEXX duidelijk domineert. Aannemelijk is, dat aldus reeds enige bekendheid bij het publiek bestaat met een seriemerk dat (evenals het sub 2 genoemde merk MEXX SPORT) herkenbaar afkomstig is van dezelfde merkhouder als het (woorden/of beeld)merk MEXX en iets over de (bestemming van de) waar zegt waarvoor dit scricmerk gebruikt wordt. 16 Aan voornoemd oordeel omtrent verwarringsgevaar doet niet af, dalKeukenmaxx zelf, zoals zij steil, melhel bestanddeel MAXX beoogt de maximale verhouding russen prijs en kwaliteit van haar producten aan te duiden. Dat het betreffende publiek bet dominerende bestanddeel zo zal opvatten - M e x x bestrijdt d i t - , is niet aannemelijk. Zowel in het Nederlands, als in het Engels is max., dus met één x, de gebruikelijke afkorting van maxirna(a)l. Dat in de Benelux in de keukenbranche MAXX een gebruikelijk bestanddeel is van aldaar gebruikte merken of handelsnamen (al dan niet om voornoemde maximale verhouding aan te duiden) is niet door Keukenmaxx, gesteld, noch aannemelijk geworden uit de door haar overgelegde producties, waatonder (overzichten en afschriften van) merkinschrij vingen. Hierbij is behalve de aard van de waren in aanmerking genomen, - zoals ook Mexx betoogt - dat het ingeschreven zijn van een merk voor bepaalde waren, niet betekent dat dit merk in de Benelux ook voor (al) die waren is gebruikt. Derhalve is hieruit evenmin af te leiden dat Mexx onvoldoende tegen inbreuk door derden is opgetreden. 17 De grote, tot verwarringsgevaar leidende, overeenkomst tussen het in de totaalindruk dominerende bestanddeel MAXX (inclusief Maxx) en het zeer bekende (beeld- en het woord)mcrk MEXX is evident, nu slechts de tweede letter, die bovendien in dit woord-en in dit beeldmerk ook onderling afwijkend is weergegeven, verschilt. Ook bij deze twee merken van Mexx is dus de M aan het begin en de XX aan het eind van een vierletterig teken in blokletters mei daartussen een klinker, de constante factor en daardoor de karakteristiek van haar zeer bekende merken. Aannemelijk is dan ook dar het publiek voornoemde onderscheidingstekens waarin het bestanddeel MAXX, ongeacht de weergave van de A (of a), domineert, reeds door de gelijkenis in juist deze karakteristieke kenmerken zal associëren met het (beeld- en/of woord)merk MEXX. Voorzover bovendien de A in de onderscheidingstekens waarin het bestanddeel MAXX aan het publiek als merk wordt gepresenteerd, niet als A (of a) herkenbaar is (zoals op de lichtreclames 's avonds vanaf de snelweg), zal het publiek deze tekens rechtstreeks verwarren met het (woord- en/of beeld)merk MEXX. Voorzover de tweede letter in MAXX wel als A of a herkenbaar is, zoals in het woordmerk Keuken Maxx (uf in KeukenMaxx), zal het publiekop grond van eerdergenoemde associatie met het (beeld- en/of woord)merk MEXX, geneigd zijn Maxx als

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

een Engelstalige variant te beschouwen van het (woord- en/ of bccld)mcrk MEXX. De auditieve gelijkenis is daardoor immers zelfs volledig aangezien de uitspraak van Maxx in het Engels dezelfde is als die van MEXX in het Engels én in het Nederlands. N LI algemeen bekend is, dat er in de Benelux veel Engelstalige merken worden gebruikt en het publiek deze laai jarenlang verplicht op school krijgt onderwezen, is een Engelstalige uitspraak niet onwaarschijnlijk. In casu wordt cen Engelstalige uitspraak vooral in de hand gewerkt door de vele (door Mexx als prod. z, 4A, B en C en 6A t/m F overgelegde) Engelstalige reclame-uitingen waarin Mexx jarenlang haar (woord- en/of beeld)merk MEXX en haar handelsnaam Mcxx aanprijst bij het publiek. Kciikciimaxx heeft niet bestreden, dat deze reclame-uitingen (op posters, reclameborden, in tijdschriften, brochures en in de Telegraaf) daadwerkelijk al jaren in de Benelux door Mexx zijn gedaan. Aannemelijk is dan ook dat de Engelstaligheid van de pakkende reclameboodschappen voor MEXX en Mexx (met slogans als 'Evcrything should bc XX', directgevolg door het beeld merk MEXX, 'Seeyouxx at the nearest Mexx!', 'good morningxx', 'hello everybodyxx' en 'Me and XX', die de prominente afbeelding van hel merk MEXX vergezellen) in het geheugen van het publiek is achtergebleven, 18 Uit het vorcnovcrwogcnc vloeit voort dat de vordering van Mexx niet toewijsbaar is, voorzover deze (ook) het opleggen van een verbod behelst in het geval het onderdeel MAXX niet dominerend door Keukenmaxx wordt gebruikt in een combinatie (al dan niet met keuken), zoals in de handelsnaam Keukenmaxx. Bovendien is het verbod nier toewijsbaar voorzover het betreft gebruik voor andere waren dan die waarvoor Keukenmaxx haar inbreukmakende onderscheidingstekens reeds gebruikt heeft, indien deze waren niet soottgelijk zijn aan keukenmenbelen. 19 Resteren de door Keukenmaxx in haar advertentie prominent in dikke blokletters afgedrukte, onderling weinig afwijkende, tekens XX. Deze tekens zullen daarin door de wijze van gebruik en gezien hun betekenis niet door het publiek als merk ofhandelsnaam worden beschouwd. Het publiek zal in deze tekens niet meer zien dan een aanduiding dat de betreffende zes keukens in de advertentie van Keukenmaxx, waaronder deze tekens linksonder zijn afgedrukt, buitengewoon (immers EXTRA EXTRA) zijn (en wel voor wat betreft resp. Klasse, Finesse, Design, Degelijkheid, Klasse of Style. Zulks omdal sieeds één van deze eigenschappen direct onder een XX-teken is afgedrukt, zij het véél kleiner, maar wel voldoende leesbaar). Daar komt bij dat Keukenmaxx in haar advertentie de diverse onderscheidingstekens die zij kennelijk als (een van) haar mcrk(cn) of handelsnaam beschouwd wil hebben met een omcirkelde hoofdletter R heeft gemerkt. Bij het teken XX is dit niet gebeurd. Het is dan ook niet meer dan een aanprijzing van de keukens van Keukenmaxx. De letters XX vormen, gevolgd door de letter L (van Largc), in de Benelux (evenals XL) cen algemeen bekende Engelstalige grootteaanduiding afkomstig uit de kledingbranche. Evenals de X in XL staat elke X in XX voor EXTRA, derhalve EXTRA EXTRA, hetgeen wil zeggen meer dan één X, dus meer dan erg (groot), zijnde: buitengewoon of bijzonder. Ook in de Nederlandse Laai, waar extra eveneens een gebruikelijk woord is, heeft het die betekenis. Gezien de wijze van gebruik en de betekenis die

E I G E N D O M

17

S E P T E M B E R

2 0 0 1

het publiek aan XX in de advertentie zal toekennen, is er geen gevaar dat het publiek deze tekens associeert met één van de sub 2 genoemde merken van Mexx of met haar handelsnaam, zelfs niet met haar-n.b. niet voor (keu ken-) meubels ingeschreven - beeld- en/of woordmerk XX. Dit betekent dat de vordering van Mexx tot het opleggen aan Keukenmaxx van een verbod de onderscheidingstekens XX te gebruiken niet toewijsbaar is. Zonder associatiegevaar is er immers geen vcrwarringsgevaar en doen zich evenmin de overige door Mexx gestelde gevaren voor, zoals deze zijn vermeld in art. 13 A lid 1 sub c en d, terwijl geen andere omstandigheid gesteld of aannemelijk is geworden, die het gebruik van deze tekens onrechtmatig jegens Mexx maakt. 20 Voornoemd oordeel dat het gevaar van associatie van de door Keukenmaxx gebruikte tekens XX zelfs niet het (beelden het woord) merk XX ontbreekt, berust mede op het navolgende. Dat Mexx, zoals zij stelt, door langdurig gebruik van XX als merk diens van huis uit zeer geringe zo niel ontbrekende - onderscheidend vermogen (voor de waren waarvoor XX als merk is ingeschreven) hecfr vergroot, is, nu Keukenmaxx de door Mexx gestelde grote bekend heid van XX als merk en het onderscheidend vermogen van XX gemotiveerd beiwisL, niel aannemelijk. Uil de hiertoe door Mexx overgelegde (sub 17, laatste alinea genoemde) reclameuitingen is immers langdurig, gebruik van XX als merk niet af te leiden en dus ook niet diens grote bekendheid als merk. De daarin door Mcxx gebruikte tekens XX en de uitgang xx (zoals in voornoemde slogans) worden aan het publiek niet als zelfstandig merk gepresenteerd, maar slechts als verwijzing naar haar - prominent in dezelfde reclame voorkomende - bekende (woord- en/of bceld)merk MEXX en handelsnaam Mcxx en wel door accentuering van hun uitgang XX en xx. Daar komt bij dat Mexx zelfstelt, dat zij XX ook als ornament gebruikt. Voor een bewijsopdracht aan Mexx met betrekking tot de bekendheid van XX als merk is in het kader van dit kort geding, gezien de spoedeisendheid, geen plaats. Gezien het (hoogstens) zeer geringe onderscheidend vermogen van het (woord- en het beeldjmerk XX en gezien de ongelijksoortigheid van de waren, is de mogelijkheid dat het betreffende publiek de door Keukenmaxx als aanprijzing gebruikte lekens XX zal associëren mei één van beide merken XX, naar het oordeel van het hof voorshands niet aanwezig. 21 Of de door Mexx ingestelde nevenvordering, behelzende een bevel aan Keukenmaxx om aan Mexx te sturen een opgave van bepaalde gegevens (omtrent goederen, prijzen, winst en reclamcuiiiugen van Keukenmaxx), haar belang verloren heeft door het niet langer gestand doen door Mcxx van haar vordering tot bctal ing van cen voorschor kan in het midden blijven. Hetbofoordeeltvoortoewijzingreeds geen termen aanwezig, omdat zo'n bevel als maatregel in kort geding, derhalve als voorlopige maatregel, in casu, gezien de wederzijdse belangen van partijen en de ernst van de onderhavige inbreuk, te ingrijpend is. De termijn en het moment van ingang van het verbod de tekens die inbreukmakend zijn te gebruiken, worden gesteld zoals in het dictum vermeld. De gevorderde dwangsom van ƒ 50.000,- wordt gesteld op ƒ 25.000,- per dag. 22 Uit het voorgaande is gebleken dat het verweer van Keukenmaxx, dat het onderhavige geschil feitelijk en (wegens

17

K I

P T H M B E R

^ [] I.) 1

11 I ,1 II L A D

I N D U S T H I É - E

E I G E N D O M

bestaande onzekerheid omtrent uitleg van art. ïjAlid 1 sub b BMW) juridisch te gecompliceerd is om in een kortgeding te worden beslist, niet opgaat. Juridisch niet, omdat hetzij verwarringsgevaar wel hetzij associatiegevaar niet aannemelijk is geworden en zich in deze gevallen dus problemen van uitleg niet voordoen.

Nr. 68 President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 6 juli zooo

23 Uit al het vorcnovcrwogcnc vloeit voort dat de grieven grotendeels slagen, het vonnis zal worden vernietigden de vorderingen als na te melden zullen worden toegewezen. Keukenmaxx zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld van beide instanties. Gelet op art. 50 lid 6 van het TRiTs-verdrag (Agreement 011 trade-rclated aspects of intcllcctual property rights) zal het hof'de termijn als daar bedoeld, bepalen op dertigdagen na betekening van dit arrest.

Art. 13A, lid ld BMW Gedaagde profileert zich ah domeinmakelaardij en heeft ter zitting erkend dar zij ook domeinnamen verkoopt. Daarom moet worden aangenomen dat de omstreden domeinnaam en hel daarmee overeenstemmende merk wordt gebruikt in het economisch verkeer als bedoeld in deze bepaling. De omstandigheid dat zij de domeinnaam thans slechts gereserveerd houdt, zonder deze te koppelen aan een website, en (nog) niets verdiend heeft met de verkoop ervan, kan niet tot een ander oordeel leiden. Ook al kan een merk als zodanigworden gebezigd door verschillende merkhouders voorverschiUcndeeategorieën waren en diensten, in een dergelijk geval is het een kwestie van de merkhouders onderling, wie van hen tot de (inderdaad unieke) domeinnaam gerechtigd is (hetgeen in beginsel de eerste aanvrager zalzijn). Depositie van gedaagde, die. niet gerechtigd is tot het gebruik van het merk, wordt daardoor niet anders.

Beslissing Het Gerechtshof: I vernietigt het vonnis waarvan beroep; opnieuw rechtdoende: II verbiedt geïntiineerden het gebruik van het teken MAXX met of zonder het teken XL, van hei woordmerk Keuken Maxx en van elk ander onderdeel MAXX, (inclusief Maxx) in cen reken waarin MAXX door kleuring, lettertype of anderszins domineerr en van alle andere tekens die overeenstemmen met het woord- en/of beeldmerk MEXX (op de wijze als door art. 13 A lid 1 aanhef en sub b BMW vereist) en wel (dit geldt voor alle, voornoemde, tekens) voor zover dit gebruik geschiedt voor de waren keuken(meubel)s, keukenapparatuur, keukenacccssoircs en voor alle andere aan keukcnmcubcls soortgelijke waren; III bepaalt óe ingang van het verbod voornoemde tekens te gebruiken op: a uiterlijk twee maanden na betekening van dit arrest voor de tekens op de buitengevel, de vlaggen en de vervoermiddelen van gcïntimidccrdcn; b uiterlijk een maand na betekening van dit arrest voor de tekensin reeds ren tijdevan het berekenen van ditarrestaan derden ter publicatie door geïntimeerden verstrekte reclameuitingen; c uiterlijk vier maanden na betekening van dit arrest voor de ten tijde van het betekenen van dit arrest reeds aanwezige tekens op serviesgoed in de vestiging van geïntimeerden; d onmiddellijk na betekening van dit arrest voor de overige tekens; IV veroordeelt geïntimeerden tot betaling van een dwangsom van f 25.000,- voor elke dag waarop zij na het ingaan van het verbod dit overtreden; V veroordeelt geïntimeerden in de kosten van beide instanties en begroot die kosten aan de zijde van Mexx tot aan deze uitspraak op ƒ 2.81 o , - voor de eerste instantie en ƒ 5.620,voor het hoger beroep; VI verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad; VII bepaalt de termijn bedoeld in art. 50 lid 6' van het TRIPSverdrag op dertig dagen na betekening van dit arrest; VIII wijst af hel meer of anders gevorderde. Enz.

(Valvolinc.nl) Mr. R. Orobio de Castro

Art. 3:300 BW (reële executie) Hei gebod aan gedaagde om SIDN te verzoeken de domeinnaam over te dragen aan eiseres omvat een machtiging om dit vonnis in de plaats te doen stellen van een wilsverklaring van gedaagde indien deze met de nakomingvan het gebod in gebreke is. Ashland Nederland BV re Dordrcchr, eiseres, procureur mr. C S . Mastenbroek, tegen 1 Name Space CV te Amstelveen, 2 Stichting Orleans te Amstelveen, gedaagden, verschenen bij haar gemachtigde J.R.C. Schook. Gronden van de beslissing: 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. a Ashland drijft een onderneming in onder andere de productie van en handel in smeermiddelen en roestwerende middelen. Zij is houdster van Benelux woordmerk 'Valvoline'. In Nederland drijft Ashland haar onderneming onder de handelsnamen 'Valvoline Oil Nederland', 'Valvoline International Europe' en 'ValvolineKuropc'. b Volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam houdt Name Space zich bezig, met het beheer van technische faciliteiten voor concepten die zijn ontwikkeld voor concepten die zijn ontwi kkeld voor het Internet en met het beheer van internetdomeincn. Stichting Orleans, gedaagde sub 2 is beherend vennoot van Ashland. c Volgens haar eigen website en advertenties inde landelijke dagbladen profileert Name Space zich ook als 'domein makelaardij', hetgeen onder meer inhoudt dat zij domeinnamen verkoopt. d Op 24 apri I 2000 heeft Name Space de domeinnaam valvoline.nl zonder toestemming van Ashland geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). e Gedurende enige tijd kwam men bij intoetsing van deze naam op Internet op de website van Name Space terecht. Op

3 2 0

Ö I J U L A J

I N D L S T P I E I F

dit moment levert intoetsen van de naam valvolinc.nl alleen een foutmelding op. f Op 24 en 29 mei 2000 heeft de raadsvrouw van Ashland Name Spacc gesommeerd alle medewerki ng te verlenen aan de onmiddellijke overdracht van de op haar naam geregistreerde domeinnaam valvoline.nl. Name Space heeft aan die sommatie geen gehoor gegeven.

F I G F N D O M

17

S E P T E M B E R

2 0 3 1

behalve voor zover hierna anders is vermeld. Hetzelfde geldt voor het verbinden van dwangsommen aan de overdracht. 9 De termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 van het Agreement on Trade-rclatcd Aspccts of Intcllectual Property Rights zal ambtshalve worden gesteld op drie maanden na deze uitspraak.

(...) 4 Name Spacc profileert zich als domeinmakelaardij en heeft ter zitting erkend dat zij ook domeinnamen verkoopt. Daarom moet worden aangenomen dat de omstreden domeinnaam en daarmee het overeenstemmende merk wordt gebruikt in het economisch verkeer als bedoeld in artikel 13A lid 1 aanhef en sub d BMW. 5 De omstandigheid dat Name Space de bewuste domeinnaam thans slechts gereserveerd houdt, zonder deze te koppelen aan een website, en (nog) niets heeft verdiend met de verkoop ervan, kan niet tot een ander oordeel leiden. Zij kan deze situatie immers op elk moment weer wijzigen, zodat in elk geval sprake is van cen reële dreiging dat de bedoelde inbreuk zal worden hervat. De beoogde verkoop levert een ongerechtvaardigd voordeel op voor Name Space. Bovendien wordt afbreuk gedaan aan de reputatie van het merk van Ashland, nu dat merk als domeinnaam is geregistreerd en zij die zelf niet kan exploiteren. Met dit laatste is ook haar schade gegeven. Van een geldige rede voor dit gebruik blijkt niet. 6 Een en ander leidt tot de slotsom dat Name Space door het gebruik van de domeinnaam in elk geval inbreuk maakt op de merkrechten van Ashland. Anders dan Name Space meent heeft Ashland haar recht niet verspeeld door nog geen domeinnaam op haar (merk)naam te hebben aangevraagd. Ook de stelling van name Space dat een merknaam als zodanig kan worden gebezigd door verschillende merkhouders voor verschillende categorieën van waren of diensten kan haar niet baren. In cen dergelijke geval is het een kwestie van die merkhouders onderling, wie van hen tot de (inderdaad unieke) domeinnaam gerechtigd is (hetgeen in beginsel de eerste aanvrager daarvan zal zijn). Dit maakt de positie van Name Space, te weten dat zij nier gerechtigd is tor het gebruik van de merknaam als vermeld in arti kei 13 A lid 1 aanhef en sub d BMW, niet anders. Dat rechtvaardigt reeds de toewijzing van de vordering als volgt. De stelling van Ashland dat er ook sprake is van strijd met de Handelsnaamwet behoeft naast het voorgaande niet te worden besproken, nu de gevraagde veroordelingen al voldoende basis vinden in het merkenrecht, 7 In het gebod om STDN te verzoeken de domeinnaam over re dragen wordt begrepen een machtiging van Ashland om dit vonnis in de plaats te doen stellen van een wilsverklaring van Name Space indien laatstgenoemde met de nakoming van dat gebod in gebreke is. Er zijn termen een dergelijke machtiging te verlenen, om te verwachten complicaties over de executie van dwangsommen te vermijden. 8 Nu Ashland wordt gemachtigd dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van Name Space, heeft zij de controle op de naleving van de bevelen in eigen hand. Bij toewijzing van de vordering tot afgifte van kopieën van relevante correspondentie heeft zij dan ook geen belang meer,

10 Name Space c.s. worden als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. Beslissing: 1 Beveelt Name Space c.s. om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam valvoline.nl te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden. 2 lieveelt Name Spacc c.s. om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnaam valvoline.nl op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan Ashland Nederland B.V., Wieldrechtseweg 39(3316 BG) Dordrecht, onder gelijktijdige toezending van kopieën van de desbetreffende stukken aan de raadsvrouw van Ashland. 3 Machtigt Ashland om, indien zij deze kopieën niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen, dit vonnis in de plaaLs te stellen van de wilsverklaring van Name Spacc c.s. tot het geven van een opdracht aan haar Tntcrnct Service Providcr en aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland tot het overdragen van de domeinnaam valvoline.nl aan Ashland, in de zin van artikel 13,2 Reglement voor Registratie van Internet Domeinaam Nederland. 4 Bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 van het Agreement on Trade-rclatcd Aspects of International Property Rights ('J'RTPs) op drie maanden na heden. 5 Veroordeelt Name Space c.s. hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Ashland begroot op ƒ 561,56 aan verschotten, waaronder ƒ 400,- wegens vastrecht en op ƒ 1.550,- aan salaris procureur. 6 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 7 Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

' /

S E P T E M B E R

2 0

0:

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Nr. 69 Gerechtshof te Amsterdam, 11 juni 199S (Bovag lidmaatschap) Mrs. R.J.M. Smit, I Li', Doeleman en R.TI.L. Cornclisscn Art 13A, Ud8(oud)TlMW Van der Vossen heeft door Europolis verstrekte ftelsverzekeringspolissen en -brochures, voorzien van het beeld- en woordmerk Bovag gebruikt en geadverteerd met het Bovag-merk, terwijl hij geweigerdisalslidvandeverenigingBovag.BovagheeftEunpolisgeen toestemming gegeven om Bovagfietsverzekeringen aan Van derVossen ter beschikking te stellen. Bovag heeft voorts onweersproken gesteld niet te hebben geweten dat Europolis deze verzekeringen aan Van der Vossen heeft aangeboden. Het betoog dat het merkrecht van Bovag is uitgeput door het voor het eerst in het verkeer brengen door Bovag van deze polissen en brochures, kan dan ook niet slagen, inbreuk op de merkrechten van. Bovag. Art. 6:194 BW In hetbeeldmerk is duidelijk ie lezen 'lidBovag', hetgeen moeilijk anders is uit te leggen dan dat Van der Vossen lidmaatschap van Bovag pretendeert. Hieruit blijkt dat Van der Vossen, die immers geen lid van Bovag is, zich schuldig maakt aan misleiding van het publiek. Ronald van der Vossen, h.o.d.n. Mega Store De Vos, R.C.W. de Vos, Keur Bikes en Rijwielhandel De Vos te Egmond aan den Hoef, appellant, procureur mr. A. Heijder, regen Bovag re Bunnik, gcïntimccrdc, procureur mr. J. A. Schaap. a President Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, 19 juni 1997 (mr. J.C. van Dijk) Het verloop van de procedure Ter terechtzitting van 13 juni 1997 heeft Europolis zich in het geding aan de zijde van Bovag gevoegd.

(...) De behandeling van de zaak 1 De uitgangspunten De Vereniging Bovag is eigenaar van het mcrkBO VAG. Zij is onder andere houdster van de volgende col Iccticvc Benelux Merken: - h e t woordmerk BOVAG, op 27 november 1990 onder nummer 4S7884 bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven voor de klassen 35, 37, 39,41 en 42; liet beeldmerk BOVAG, op i ö januari 1986 onder nummer 416883 bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven voor de klassen 6, 9,16, 20 en 24; - het beeld merk BOVAG, op 27 novcm bcr 1990 onder nummer 489184 bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven voorde klassen 35, 37, 39,41 en 42; - het beeldmerk BOVAG, op 16 januari 1986 onder nummer 416877 bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven voor de klassen 9 en 16. Van der Vossen is eigenaar van de onderneming Rij wiclhandelDc Vosaan de Dennen laan 41 te Zwanenburg. Europolis exploiteert een onderneming waarvan de activiteiten strekken tot het verzekeren van onder meer fietsen ter dekking van schade. Alle aandelen in Europolis worden

E I G E N D O M

gehouden door de besloten vennootschap B.V. Holding Bovemij en alle aandelen van laatstgenoemde vennootschap worden gehouden door Bovag. Europolis is derhalve een dochteronderneming van Bovag. Van der Vossen is geen lid van Bovag. Weliswaar heeft hij dat lidmaatschap aangevraagd, doch die aanvraag is op 2 mei van dit jaar afgewezen. In de afgelopen jaren heeft Van der Vossen in het kader van zijn bedrijfsvoering enkele malen geadverteerd met gebruikmaking van de naam BOVAG. onder meer door in de advertentie de tekst 'BOVAG lidmaatschap is aangevraagd' op te nemen. Hij is daarop aangesproken door BOVAG en in kort geding gedagvaard. De betreffende dagvaardingen zijn echter tot tweemaal toe voor de behandeling ingetrokken omdat Van der Vossen toezegde onrechtmatig gebruik van het woordmerk BOVAG te staken. Onlangs, in mei 1997, verschenen van Van der Vossen met betrekking tot zijn rijwielhandel aan de Dcnnenlaan te Zwanenburg in enkele dag- en/of'weekbladen opnieuw advertenties waarin het woordmerk BOVAG, middels de tekst 'gratis BOVAG fietsverzekering', voorkomt en waarin bovendien het beeldmerk BOVAG wordt afgebeeld. In een van de. advertenties wordt tevens verwezen naar een Europolis fietsverzekering, welke verzekering in verband wordt gebracht met de naam BOVAG. Vast is komen te staan dat Eu ropol is, hoewel zij daartoe geen toestemming van Bovag had, rijwielverzekeringspolissen voorzien van het beeld- en woordmerk BOVAG ter beschikking heeft gesteld van rijwielhandelaren die geen lid zijn van Bovag. Een van die handelaren is Van der Vossen. 2 De vordering van Bovag Bovag vordert - zakelijk weergegeven - dat de president Van der Vossen: - gebiedt op verbeurte van een dwangsom ieder gebmik van het woord- en beeldmerk van Bovag te staken en gestaakt te houden; - beveelt op verbeurte van een dwangsom een rectificatie te plaatsen in een dag- en weekblad; - veroordeelt als voorschot op te lijden schade een bedrag v a n / 7.500,•- te betalen. Bovag heeft aan die vordering het volgende ten grondslag gelegd. Van der Vossen maakt inbreuk op haar uitsluitend rechtop het merk BOVAG, waartegen zij zich op grond van de artikelen 13 en 26 van de Benelux Merkenwet wenst te verzetten. Bovendien handelt Van der Vossen onrechtmatigjegens Bovag. Ten koste van Bovag wordt getracht vertrouwen bij het publiek te wekken, waardoor het publiek wordt misleid. Van der Vossen profiteert tevens van de wanprestatie van Europolis jegens Bovag omdat Europolis niet gerechtigd was BOVAG-folders van de Europolis fietsverzekering aan Van der Vossen uit te reiken. Doot vorenstaande handelingen van Van der Vossen lijdt Bovag tevens schade. 3 De vordering van Europolis Europolis vordert - zakelijk weergegeven - dat de president Van der Vossen, onder verbeurte van een dwangsom bij overtreding, beveelt: - h e t aanbieden van de 'gratis Bovag Fietsverzekering' te staken en gestaakt te houden;

3 2 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

- het gebruik in het economische verkeer van de brochures betreffende de 'gratis Bovag Fictsvcrzckcring' te staken en gestaakt te houden; - de volledige voorraad van laatstgemclde brochures aan Europolis af te staan; - door Europolis verstrekte antwoordformulieren af te staan tegen terugbetaling door Europolis van ƒ 25,-per antwoordformulier; - om met onmiddellijke ingang het gebruik in het economisch verkeer van het merk Europolis in het kader van de 'gratis Bovag Fietsverzekering' te staken en gestaakt te houden; - om met onmiddellijke ingang het gebruik in het economisch verkeer van de voor Bovag-twccwiclcrbcdrijvcn bestemde en van de Bovag-mcrkcn voorziene brochures betreffende de ''Europolis-fietsverzekering' te staken en gestaakt te houden; - aan Europolis de volledige voorraad van voor Bovag-tweewielerbedrijven bestemde en van de Bovng-merken voorziene brochures betreffende de 'Europolis-fictsvctzckcring' af te staan. Europolis heeft aan haat vorderingen het volgende ten grondslag gelegd. De 'gratis Bovag fietsverzekering' is door Europolis in samenwerking met Bovag uitsluitend ten behoeve van Bovagtweewielerbedrijven ontwikkeld en zij mag derhalve uitsluitend door Bovag-tweewielerbedrijven aan klanten worden aangeboden. Van der Vossen is geen Bovag-bedrijf. HeL lidmaatschap is hem zelfs geweigerd. Mede daardoor was Van der Vossen op de hoogte van de ontoelaatbaarheid van zijn handelen, namelijk het als nict-Bovagbcdrfjf aanbieden van de 'gratis Bovag Fietsverzekering' alsmede het opnemen van de terzake uitgegeven brochure of een deel daarvan in zijn advertentie. Weliswaar erketuEuropolis dal bij vergissing dergelijke verzekeringen en brochures aan Van der Vossen zijn afgegeven cn/of gezonden, doch Europolis heeft Van der Vossen bij brief van 29 mei 1997 verzocht en gesommeerd om het aanbieden van onderhavige fietsverzekering te staken en de brochures aan Europolis af te staan, hetgeen Van der Vossen heeft geweigerd. Het aanbieden van de 'gratis Bovag fietsverzekering' en het gebruik van de brochures moet worden aangemerkt als onrechtmatig jegens Europolis, alsmede als schending van het auteursrecht van Europolis ten aanzien van de betreffende brochures en het uitsluitend recht van Europolis ten aanzien van het merk 'Europolis'. 4 Het verweer Van der Vossen heeft als verweer het volgende aangevoerd. Hij adverteert al zeer geruime tijd met rijwielverzekeringen, waaronder die van Bovagdochter Europolis. Sedert 1994 verkoopt Van der Vossen ruim 700 rijwielverzekeringen van Europolis per jaar. In 1996 is hem in dat verband door Europolis een provisie van ƒ 11.000,-uitbetaald. Vanaf het begin van de relatie met Europolis staat in de aan Van der Vossen ter beschikkinggesteldefolders respectievelijk aanvraagformulieren onder meer de volgende tekst opgenomen: 'gefeliciteerd met uw nieuwe fiets. Verstandig dat u deze flets kochl bij uw Bovag vakman.' Sedert begin 1995 verkoopt Van der Vossen deze verzekeringen met deze tekst. Door Europolis zijn ook de brochures wat betreft de Bovag fietsverzekering aan Van der Vossen

E I G E N D O M

17

S E P T E M B E R

20

0 1

ter hand gesteld. Op goede gronden heeft van der Vossen die brochures verspreid onder zijn klanten en is hij derhalve ook gerechtigd met dit product te adverteren. Door het afdrukken van de tekst van die verzekering handelt Van dcr Vossen derhalve niet in strijd met een woord- of beeldmerk vaii Bovag. Doordat Bovag haat product 'de Bovag fietsverzekering' door het via Europolis aan van der Vossen te leveren in het verkeer heeft gebracht is het merkrecht terzake uitgeput. De stelling dat de betreffende verzekering alleen door Bovagleden wordt aangeboden is onj uist. Van der Vossen heeft andere rij wielliandekren- niet-Bovagleden - benaderd die hebben meegedeeld datzij dcondcrhavigcEuropolis/Bovag verzekeringen ook aanbieden. Bovag komt geen beroep toe op de stelling dat Europolis wanprestatie pleegt jegens haar omdat zij zonder toestemming van Bovag de onderhavige verzekeringen aan nietleden aanbiedt. Die handelingen van Europolis dienen immers geler op de vennootschappelijke verbondenheid te worden gezien als handelingen van Bovag zelf. Van der Vossen ontkent dat hij middels zijn advertentieteksten zou aanhaken bij het merk Bovag of dat hij de indruk zou willen wekken lid van die vereniging te zijn. Er is dLis van misleiding geen sprake. Verder srclt Van der Vossen zich op het standpunt dat de uitputtingsregel van toepassing is. Bovag heeft het product, de brochure, op een door haar gekozen wijze op de markt gebracht en kan zich tegen gebruik van het merk in dit specifieke geval niet verzetten. Van der Vossen ontkent dan ook dat Bovag schade lijdt of heeft geleden tengevolge van het plaatsen van de advertenties. Ten aanzien van Europolis is namens Van der Vossen nog betoogd dat opzegging van de reeds lang bestaande samenwerking tussen Luropolis enerzijds en Van der Vossen anderzijds niet zonder slag of stoot kan plaatsvinden. Er wordt tussen die partijen immers een agentuurovereenkomst onderhouden. Van der Vossen heeft als agent van Europolis jaarlijks recht op ongeveer f 11.000,-, terwijl daarnaast de schadeafhandeling via zijn bedrijf loopt. 5 De gronden van de beslissing Ten aanzien van de vorderingen van Bovag 5.1 Gelet op de relevante bepalingen van de Benelux Merkenwet (BMW) stelt Bovag zich terecht op het standpunt dat zij zich als houdster van een collectief merk dat wotdi verondersteld een zekere waarborg aan de consument te verschaffen, tegen ieder gebruik daarvan kan verzertcn. 5.2 Naar het oordeel van de president kan er voorshands van worden uitgegaan dat Bovag zich thans met vrucht beroept op de beschermende bepalingen van de BMW. 5.3 Namens Van der Vossen is betoogd dat nu hem de betreffende - in de gewraakte advertenties afgedrukte - brochures door Europolis in her verleden en ook nu zonder meeren op rechtmatige wijze zijn verstrekt, welke stelling naar het oordeel van de president in dit geding overigens aannemelijk is geworden, hij niet in strijd met enig recht van Bovag kan handelen. 5.4 De president kan dat standpunt niet volgen. Vast staat immers dat Van der Vossen eerder in rechte betrokken is door Bovag terzake vergelijkbare vorderingen

17

S E P T E M B E R

5.001

B

J B L A D

« B U S

eveneens naar aanleiding van door Van der Vossen geplaatste advertenties waarin het woord danwei beeldmerk van Bovag werd gebruikt. levens staar vast dat hem het lidmaatschap van Bovag uitdrukkelijk geweigerd is. Tn de in de onderhavige advertenties afgedrukte brochure staat zowel cen beschermd woord- als beeldmerk van Bovag afgebeeld. Op welke wijze Van der Vossen in het bezit is gekomen van die brochure is in deze niet relevant; het verspreiden van woord- en beeldmerk per advertentie op de onderhavige wijze levert naar het oordcel van de president eerste gebruik op - en derhalve inbreuk - van het gedeponeerde woord- en beeldmerk Bovag. 5.5 Bovendien zijn de onderhavige advertenties geplaatst nadat Van der Vossen was medegedeeld dat het lidmaatschap was geweigerd. 5.6 Tol slot is in het gepubliceerde beeldmerk duidelijk te lezen 'lid' Bovag, hetgeen moeilijk anders uit te leggen is dan dat de adverteerder lidmaatschap van BOVAG pretendeert. 5.7 Uit laatstgenoemde omstandigheid blijkt naat het oordeel van de president tevens dat Van der Vossen zich schuldig maakt aan misleiding van het publiek, immers, vaststaat dat hij juist geen lid is. Gelet hierop is de inbreuk op het merkenrecht tevens als onrechtmatig jegens Bovag te kwalificeren. Aannemelijk is dat Bovag hierdoor schade lijdt. 5.8 Gelet op het hiervoor onder 5.4 laatste volzin overwogene gaat de president voorbij aan hetgeen namens Van der Vossen is gesteld omtrent uitputting van het gebruik. 5.9 Keeds op grond van het vorenstaande liggen de vorderingen van Bovag voor toewijzing gereed en kan de vraag of er sprake is van onrechtmatig handelen door Van der Vossen wegens het profiteren van wanprestatie door Europolis jegens Bovag onbesproken blijven. 5.10 Van der Vossen zal als de ten aanzien van Bovag in het ongelijk gestelde partij partieel worden veroordeeld in de kosten van het geding. Ten aanzien van de vorderingen van Europolis 5.11 Door Van der Vossen is onweersproken gesteld dat hij reeds verscheidene jaren met Europolis een contractuele relatie onderhoudt in die zin dat Van der Vossen ten behoeve van Europolis fietsverzekcringen verkoopt en op grond daarvan provisie ontvangt, welke provisie in het jaar 1996 ƒ 11.000,- bedroeg. 5.1 z Een dergelijke contractuele relatie kan, nu Van der Vossen daartegen verweer voert, niet op de onderhavige door Europolis gewenste wijze worden beëindigd. 5.13 Bovendien is naar het oordeel van de president aannemelijkgeworden dat Europolis de brochures met het woorden beeldmerk van Bovag vrijwillig, achteraf weliswaar kennelijk onwenselijk maar dat doet daaraan niet af, en reeds gedurende langere tijd aan van der Vossen heeft verstrekt. Van overtreding van enig verbod in het verleden moet dus nog blijken. 5.14 Tot slot heeft de president in aanmerking genomen de omstandigheid dat Europolis geen belang zal hebben bij een verbod tot publicatie van de benaming Europolisverzekcring in combinatie met het woord- of beeldmerkBO VAG, nu een verbod met die strekking reeds ten behoeve van Bovag zal worden uitgesproken. 5.15 De vorderingen van Europolis zullen derhalve worden geweigerd.

I R I É L l

E I G E N D O M

3 2 3

5.16 Europolis zal als de in het ongelijk gestelde partij partieel worden veroordeeld in de kosten van het geding. De beslissing De president: Ten aanzien van de vorderingen van Bovag - gebiedt gedaagde ieder gebruik van het woord- en beeldmerk BOVAG van Rovag met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 2.500,- (... Ivoor elke dag of gedeelte van een dag dat gedaagde zich niet houdt aan het gevraagde gebod of naar keuze van Bovag, voor iedere overtreding van het gevraagde verbod met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van ƒ 100.000,-; - beveelt gedaagd e om inde eerst mogelijke editie van de Telegraaf en het Wcstcrpost-Haarlcmmcrmccrs Weekblad na betekening van dit vonnis, zonder enig commentaar in welke vorm dan ook, een rectificatie te plaatsen van dezelfde grootte als de in punt 5 van de onderhavige dagvaarding genoemde advertentie van Rijwielhandel De Vos en in een duidelijk kader met de volgende inhoud: RECTIFICATIE In de editie van heeft Rijwielhandel De Vos een advertentie geplaatst waarin ten onrechte gebruik is gemaakt van het BOVAC-merk en de BOYAGfietsvetzekering. Hiermee heeft Rijwielhandel De Vos merkinbretik gemaakt en heeft zij bovendien ten onrechte de indruk gewekt dat zij is aangesloten bij genoemde branchevereniging, althans een relatie of andere band met die vereniging onderhoudt. Rijwielhandel De Vos is GEEN LID van de branchevereniging ai kan geen BOVAG fietsverzekering aanbieden. De president van de Rechtbank Alkmaar heeft in zijn vonnis van 19 juni 1997onze advertentie onreehtmatiggeacht. Rijwielhandel De Vos, met bepaling dat gedaagde een dwangsom van ƒ 100.000,(...) zal verbeuren voor het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van de nakoming van dit bevel; - veroordeelt gedaagde om aan Bovag binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis bij wijze van voorschot op de door Bovag geleden en nog te lijd en schade te betalen een bedrag van ƒ7.500,- (...); - veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Bovag begroot op ƒ 508,27 aan verschotten en op ƒ 1.500,- aan salaris van de procureur; - verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; - weigert het meer of anders gevorderde. Ten aanzien van de vorderingen van Europolis - weigen dn gevorderde voorzieningen. - veroordeelt Europolis in de kosten van liet geding, tot op lieden aan de zijde van Van der Vossen begroot op ƒ 750,aan salaris van de procureur. Enz. bTTctT-Tof, enz. 4 De beoordeling van het hoger beroep

(...) 4.2 Grief I houdt in dat de president ten onrechte als vaststaand heeft aangemerkt dat Europolis geen toestemming had van Bovag om BOVAG-fictsvcrzckcringcn ter beschik-

3 2 4

t S I J H L A D

I N C U S

I H I L L Ë

king te stellen van rij wiclhandclarcn die geen lid van Bovag zijn. 4.3 Van wegede desbetreffend e betwisting door Van der Vossen kan het ontbfeken van de bedoelde toestemming van Bovag niet als tussen partijen vaststaand worden aangemerkt. Dit neemt echter niet weg dat (ook) het hof aannemelijk acht dat Bovag deze toestemming niet aan Europolis heeft gegeven. Hiertoe diene het volgende. 4.4 Het faxbericht van Europolis aan Bovag van 2 september 1996 (productie 4 zijdens Bovag in eerste aanleg), luidt, voorzover thans van belang: Betreft: voorstellen BOVAGfietsverzekering Naar aanleiding van (...) geven wij u onderstaand de uitwerking van de globale plannen voor 199/ met betrekkingtot de BOVAGfictsverzekering. Voorliet slagen van een dergelijk produkt, moet het produkt voldoen aan een aantal criteria, deze zijn: - hetprodukt is exclusiefvoor BOVAG tweewielerbedrijven (...) - met nagenoeg dezelfde voorwaarden als huidige Europolis fietsverzekering. In de stellingen van Bovag (in het bijzonder §8 van haar pleitnotities) ligt besloten dat de BOVAG fietsverzekering conform de voorstellen van 2 september 1996 op de markt is gebracht. Dit acht het hof ook voldoende aannemelijk. 4.5 De fo Ider an nex aanvraagformu I ier van d e door Eu ropolis te leveren BOVAG fietsverzekering (verder: de brochure) gaat er van uit dat de fiets, waarop de aan te vragen verzekering betrekking heeft, is gekocht bij een lid van Bovag. Deze brochure (die zich onder de stukken bevindt) bevat immers de passage: Proficiat! Met de aankoop van deze kwalititeitsfiets via uw BOVAGtweewielerbednjf. Bij deze aankoop biedt uw vakhandel u tevens de gratis halfjaars BOVAG fktsverzekering aan, 4.6 Europolis heeft in haar onder 1.4 genoemde conclusie onder meer gesteld: 4 De gratis Bovag fietsverzekering (de BOVAG fietsverzekering wordt voor een half jaar gratis aangeboden, daarna tegen betaling; hof) is door Europolis in samenwerking met Bovag uitsluitend ten behoeve van Bovag-tweewielerbedrijven ontwikheid en mag uitsluitend doorBovag-tweewielerbedrijven aan hun klanten worden aangeboden, alsmede: 9(...) is naar voren gekomen dat Europolis in het verleden ten onrechte uitsluitend voor Bovag-tweewielerbedrijven bestemde en van het Bovag-beeldmerkvoorzienebrochuresbetreffende haar standaard fietsverzekering, hierna te noemen Europoiis-fictsvcrzckcring, (...) aan niet Bovag-tweewielerbedrijven, waaronder Van der Vossen heeftverstrelu.BovaghecftEurapolis-in mei 1997-verzoektomhet Bovag-beleid ten deze en haar verbintenissen tegenover Bovag te respecteren en geen voor Bovag-tweewielerbedrijven bestemde brochures meer aan niet-Bovag-tweewielerbedrijven te verstrekken. Europolis heeft het verzoek van Bovag gehonoreerd. 4.7 Op grond van de zojuist vermelde omstandigheden, in onderling verband en samenhang beschouwd, is aannemelijk dat Bovag Europolis geen toestemming heeft gegeven om BOVAG fietsverzekeringen aan niet-leden van Bovag ter beschikking te stellen, in het midden kan blijven of Bovag Europolis al dan niet (uitdrukkelijk) heeft verboden de BOVAG fietsverzekering aan nict-lcdcn van Bovag aan te bieden.

E I ü E K D O M

1 /

S E P " E M B E R

2 0 0 1

Grief 1 treft dus geen doel. 4.8 Ter voorkoming van misverstanden wijst het hof er nog op dat, mede gezien de hiervoor onder 4.4 en 4.6 opgenomen citaten, tevens voldoende aannemelijk is dat Europolis ook fietsverzekeringen aanbiedt onder de naam EUROPOLIS fietsverzekering, dat zij daarbij in het verleden inde desbetreffende brochure gebruik heeft gemaakt van het woorden beeldmerk van Bovag (alsmede daarin had opgenomen de passage Verstandig dat u deze fiets kocht bij uw BOVAGvaknan), en dat zij inmiddels beschikt over en gebruik maakt van aparte brochures voor deze verzekering voor leden van Bovag respectievelijk nict-lcdcn van Bovag. 4.9 De grieven TT en TTT kunnen tezamen worden besproken. Zij houden - kort gezegd - in dat de president ten onrechte heeft geoordeeld dal Van der Vossen met de litigieuze advertenties inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bovag. 4.1 o Kern van het betoog van Van der Vossen is dat hij rechtmatig in het bezit is gekomen van 100 BOVAG fietsverzekeringsbrochures/polissen, dat deze brochures/polissen, waarop dus woord- en beeldmerk van Bovag voorkomen, door Bovag in het verkeer zijn gebracht, dat dit door Bovag in het verkeer brengen een eerste gebruik van het merk is, en dat Van der Vossen geen merkinbreuk (maar toelaatbaar verder gebruik van het merk) maakt door deze verzekering onder het publiek te verspreiden en daarvoor te adverteren. Van der Vossen betoogt (aldus) dat de merkrechten van Bovag terzake de BOVAG fiets-verzekcring ex artikel 13A lid 8 van de Eenvormige Bcncluxwet op de Merken zijn uitgeput. 4 . r i Het hof deelt deze visie niet. Als onder 4.7 gezegd, is aannemelijk dat Bovag Europolis geen toestemming heeft gegeven om BOVAG fietsverzekeringen (en brochures daarvoor) aan Van der Vossen ter beschikking te stellen. Bovag heeft voorts onweersproken gesteld ook niet te hebben geweten dat Europolis deze verzekeringen (evenals trouwens EUROPOLIS verzekeringen met woord- en beeldmerk van Bovag) aan Van der Vossen heeft aangeboden. Reeds daarom kan niet worden gezegd dat de merkrechten van Bovag terzake de BOVAG fietsverzekering zijn uitgeput. 4 . t i Van der Vossen wist voorts ten tijde van de plaatsing van (althans de meeste van) de litigieuze advertenties dat hij niet bevoegd was de merken van Bovag te gebruiken. Immers, niet alleen was hij terzake merkinbreuk in het verleden herhaaldelijk door Bovag gewaarschuwd en was hem bij schrijven van 2 mei 1997 het fiovag-lidmaatschap uitdrukkelijk geweigerd, Bovag heeft bovendien onweersproken gesteld dat Van der Vossen er in een telefoongesprek met de heer Pol van Europolis op is gewezen dat Van der Vossen de brochures ten aanzien van de BOVAG fietsverzekering niet mocht gebruiken omdat hij geen lid van Bovag is, en dat Pol Van der Vossen vervolgens wel 50 extra aanvraagkaarten (voor de EUROPOLIS fietsverzekering) heeft toegezonden, doch zonder verwijzingen naar Bovag. Uit de door Van der Vossen (als productie 3 in eerste aanleg) overgelegde brief van Pol aan hem van 6 mei 1997 volgt a) dat hel hier indetdaad om EUROPOLIS-, en niet om BOVAG fietsverzekeringen gaat, b) dat het door Bovag bedoelde telefoongesprek vóór althans op 6 mei rg97 en dus vóór plaatsing van de (meeste) advertenties is gevoerd. Overigens kon Van der Vossen -gegeven de eerdere waarschuwingen en de

17

S E P T E M B E R

2 0 0 1

R I .1 H I A [}

I N D U S T R I Ë L E

weigering van het lidmaatschap - op grond van de inhoud van de onderhavige brochure als onder 4.5 vermeld, ook zonder de mededel ing van Pol wel begrijpen dat hij niet gerechtigd was de BOVAGfietsverzekeringte verspreiden en/ of daarvoor te adverteren. Dat Van der Vossen in liet verleden brochures voor de EUROPOLIS fietsverzekering heeft gehad waarin beeld- en woordmerk van Eovag waren afgebeeld doet hieraan niet af, evenmin als de (mogelijke) omstandigheid dat ookandcre nict-lcden van Bovag de BOVAG fietsverzekering aanbieden of hebben aangeboden. 4.13 Falen de grieven II en III op grond van het voorgaande, voorts geldt - indien van uitputting wel sprake zou zijn geweest - dat de afbeelding van hel beeldmerk van Bovag in de desbetreffende advertenties niet noodzakelijk was om reclame te maken voor de BOVAG fietsverzekering en bovendien verwarringwekkend is. Voor het pu bl i ek is im mers niet duidelijk (vgl. hierna, 4.14 e.v.) dat het gebruik van dit beeldmerk uitsluitend verband houdt met de BOVAG fietsverzekering. Ook om deze reden is, mede gezien hetgeen hiervoor onder 4.12 werd overwogen, sprake van merkinbreuk. 4.14 Grief IV houdt in dat de president ten onrechte heeft geoordeeld dat Van der Vossen zich heeft schuldig gemaakt aan misleiding van het publiek. 4.15 In overweging 5.6 van zijn vonnis heeft de president - onbestreden en overigens terecht - overwogen dat in het gepubliceerde beeldmerk duidelijk is te lezen 'lid Bovag'. Volgens de president is dit moeilijk anders uit te leggen dan dat de adverteerder (Van der Vossen; hof) lidmaatschap van Bovag pretendeert. Hieruit blijkt, aldus de president in o verweging 5.7, dat Van der Vossen, die immers geen lid van Bovag is, zich schuldig maakt aan misleiding van het publiek. 4.16 Van der Vossen betoogt in zijn toelichting bij deze grief dat de president aldus heeft miskend dat Van der Vossen i n de gewraakte advertenties, voor het publiek kenbaar, een afbeelding van deBOVAG fietsverzekermgsbroehure, zoals deze door Bovag is samengesteld, heeft verwerkt, en dat in de 'eigenlijke advertentietekst' niet wordt gepretendeerd dat Van der Vossen lid van Bovag is. 4.17 Het hof kan Van der Vossen ook in dit betoog niet volgen. Op zichzelf is, gezien de desbetreffende brochure en advertenties, juist dat Van der Vossen het voorblad van de brochure integraal in de gewraakte advertenties heeft verwerkt. Hij heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat dit voor het niet van deze brochure op de hoogte zijnde publiek kenbaar was, noch dat hij mocht aannemen dat dit (wel) het geval was. Derhalve is juist het oordcel van de president dar door de afbeelding van h et beeldmerk van Bovag de suggestie wordt gewekt dat Van der Vossen lid is van Bovag. Voorts is aannemelijk dat Van der Vossen wist dat deze suggestie zou worden gewekt, althans oordeelt het hof dat Van der Vossen dit kon weten. De conclusie van de presidenr dat Van der Vossen zich heeft schuldig gemaakt aan misleiding van het publiek wordt derhalve eveneens onderschreven. Ook grief IV heeft dus geen succes. 4.18 Grief Vis gericht tegen de toewijzing van het door Bovag gevorderde voorschot van ƒ 7.500,- op de doof haar in dezen geleden en te lijden schade, 4.19 Voorzover de grief andermaal betoogt dat van merkinbreuk en/of anderszins onrechtmatig handelen geen sprake is, faalt zij op grond van het voren overwogen e.

E i G E N D O VI

3 2 5

4.20 Ook overigens echter treft deze grief geen doel. Hoewel aan Van der Vossen kan worden toegegeven dat Bovag de omvang van deze vordering cijfermatig niet heeft onderbouwd, acht het hof voldoende aannemelijk dat de bodemrechter, eventueel met toepassing van artikel 6:97 van het Burgerlijk Wetboek, Bovag in dezen ten laste van Van der Vossen een schadevergoeding zal toekennen van tenminste het thans gevorderde bedrag ad ƒ7.500,-. Aannemelijk is immers dat Bovag kosten als bedoeld in art. 6:96 lid 2 BW heeft gemaakt, alsmede dat liet aanzien en de reputatie van haar merk door de handel wij ze van Van der Vossen is aangetast c.q. dat zij kosten heeft gemaakt om dit aanzien en deze reputatie te herstellen. Het Toegekende voorschot wordt niet bovenmatig geacht. 4.21 Nu de grieven falen, zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd. Van der Vossen zal, als in het ongelijk gesteld, worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. 5 De beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; enz.

Nr. 70 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 11 mei zooo (Renault/Maxicar II)* D.A.O. Edward, kamerpresident, L. Sevón, J.-P. Puissochct, E Jann, M. Wathclct en A.-G. S. Albcr, rechters Art.z/EEX Artikel 27, punt 1 moet aldus worden uitgelegd, dat een beslissing van een rechter van ene verdragsluitende staat, waarbij het bestaan van een recht van intellectuele eigendom op carrosserieonderdelen van auto's wordt erkend en de houder van dat recht besdv.rming\vordtverleend in devorm van een verbodaan derden, te weten marktdeelnemers uit een andere verdragsluitende staat, om die onderdelen in die verdragsluitende staat te fabriceren, te verkopen, door te voeren, in te voeren of daarnaar uit te voeren, niet in strijd is met de openbare orde, Régie nationale des usines Renault SA, tegen Maxicar SpA en O. Formento. 1 Bij beschikking van 19 november 1997, ingekomen bij het Hof op 16 februari 1998, heeft de Corte d'appello di Torino krachtens het Protocol van 3 juni 1971 betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 27, punt 1, van dat Verdrag (PB 1972, L 299, blz. 32), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 9 oktober 1978 inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannié' en " Zie voor Renault/Maxicar IHvjEC, 5 olcc. i98S(C 53-87), NI 1991,10S. Red.

3 2 6

B I J B L A D

l \ D U S T R I Ë L E

Noord-Ierland (PB L 304, blz. 1, en - gewijzigde tekst - blz. 77) en bij het Verdrag van 25 oktober 1982 inzake de toetreding van de Helleense Republiek (PB L 388, blz. 1; hierna: Executieverdrag), alsook krachtens artikel 177 EG-Vcrdrag (thans artikel 234 EG) twee vragen o ver d c 11 i 11 cggi ng van d c artikelen 30 en 36 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikelen 28 EG en 30 EG) en artikel 86 EG-Verdrag (thans artikel 82 EG). 2 Die vragen zijn gerezen in een geding tussen Régie nationale des usincs Renault SA (hierna: Renault), gevestigd in Ftankrijk, enerzijds, en Maxicar SpA (hierna: Maxicar), gevestigd in Italië, en O. Formento, wonende in Italië, anderzijds, betreffende de tenuitvoerlegging aldaar van een arrest van de Cour d'appel de Dijon (Frankrijk) van 12 januari 1990, waarbij Maxicar en Formento zijn veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van roo 000 FRI' aan •Renault wegens namaak.

E I G E N D O M

17

S E P T E M B F R

? 0 fl 1

het delict namaak wegens het vervaardigen en in de handel brengen van carrosserieonderdelen voor auto's van het merk Renault. Bovendien wetd hij samen met Maxicar, een vennootschap waarvan hij bestuurder is, hoofdelijk veroordeeld tot betaling van 100 000 ERF schadevergoeding aan Renault, die zich burgerlijke partij had gesteld. Dat arrest is on herroepelijk geworden nadat de Franse Cour d e cassation op 6juni 199a het ertegen ingestelde cassatieberoep had verworpen. 12 Bij op 24 december 1996 ingediend verzoekschrift heeft Renault de Cortc d'appcllo di Torino conform de artikelen 31 en 32 Executieverdrag verzocht om het arrest uitvoerbaar te verklaren in Italië. 13 Op 25 februari 1997 wees de Corte d'appello di Torino dat verzoek af met de overweging, dal liet verzoek binnen de in artikel 741 van het Italiaanse wetboek van strafvordering gestelde termijn had moeten worden ingediend, aangezien het een strafrechtelijke beslissing betrof. t4 Tegen die afwijzing stelde Renault op 2S maart 1997 Het Executieverdrag overeenkomstig artikel 40 Executieverdrag beroep in bij de 3 Het Executieverdrag wordt ingevolge artikel 1, eerste aliCorte d'appello di Torino; zij betoogde, dat het Executienea, eerste zin, toegepast in burgerlijke en handelszaken, verdrag van toepassing is op burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van liet gerecht waarvoor deze zaken zich ongeacht de aard van het gerecht waarvoor deze zaken zich afspelen. afspelen. Formento en Maxicar voerden aan, dat het arrest 4 Ten aanzien van de erkenning en de tenuitvoerlegging van van de Cour d'appel de Dijon in Italië niet uitvoerbaar kon beslissingen geldt als hoofdregel, dat de beslissingen welke worden verklaard, omdat het onverenigbaar was met een in een verdragsluitende staat zijn gegeven en aldaar uilvoertussen dezelfde partijen in Italië gegeven beslissing en ombaar zijn, in een andere verdragsluitende staat ten uitvoer dat het in strijd was met de economische openbare orde. kunnen worden gelegd nadat zij aldaar, ten verzoeke van 15 In die omstandigheden heeft de Cortc d'appcllo di Toiedere belanghebbende partij, van het verlof tot tenuitvoerrino besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het legging zijn voorzien (artikel 31, eerste alinea). Hof te verzoeken om een prej udiciële beslissing over de na5 Artikel 34, tweede alinea, bepaalt: Het verzoek kan slechts om eenvan deindeartikelenz7enzSgenoemderedenenworden afgewe- volgende vragen: zen. 1 Moeten de artikelen 30 toten met'36EG-Verdrag aldus worden uit6 Artikel 27, punt 1, luidt: Beslissingen worden niet erkend: gelegd, dat zij zich ertegen verzetten, dat de houder van een recht van industriële of intellectuele eigendom in een lidstaat krachtens het 1 indien de erkenning strijdig is met de openbare orde van de aangedaaraanverbondenuitsluitetidercchtderdetilmiiverbieden,losseonzochtestaat. derdelen die tezamen de carrosserie van een reeds op de markt ge7 Ingevolge artikel 32, eerste alinea, moet het verzoek in Itabrachte auto vormen, en met name losse onderdelen die bestemd zijn lië tot de Cortc d'appcllo worden gericht. om als vervangingsonderdelen voor die auto te worden verkocht, te 8 Indien de tenuitvoerlegging wordt toegestaan, kan de parfabriceren, te verkopen, alsmede naar een andere lidstaat uit te voetij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, verzet ren? doen (artikel 36). Artikel 37 bepaalt, dat het verzet-volgens de regels van de procedure op tegenspraak - in Italië voor de 2 Is het verbod van artikel 86 EG-Verdrag van toepassing op misCorte d'appello wordt gebracht. bruik van de machtspositie die elke automobielcoustructeur op de markt vanvervaiigingsonderdelenvoordoorhemgefabriceerdeauto's 9 Artikel 40 bepaalt, dat indien het verzoek wordt afgeweinneemt,hierinbestaande datdoor de uitoefeningvan de rechten van zen, de verzoeker daartegen beroep kan instellen. In Italië industriële en intellectuele eigendom en de handhaving in rechte moet dat beroep bij de Corte d'appello worden ingesteld. daarvan ernaar wordt gestreefd, de mededinging van onafhankelijke 10 Artikel 2 van het Protocol betreffende de uitlegging door zelfstandige producenten van vervangingsonderdelen geheel uit te het Hof van Justitie van het Executieverdrag (hierna: protocol) bepaalt: De volgende rechterlijke instanties kunnen het Hof schakelen? van Justitie verzoeken, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uit3 Moet derhalve in strijd worden geacht met de openbare orde als spraak te doen overeen vraagstuk van uitlegging: bedoeld in artikel 27 Executieverdrag een beslissing van een rechter 1 (...) van een lidstaat, waarbij hetbestaan wordt erkend van een recht van industriële of intellectuele eigendom op de genoemde losse onderdein Italië: de Corte Suprana di Cassazione; len die tezamen de carrosserie van een auto vormen, en de houder van U dat pretense uilsluitende recht bescherming wordt verleend in de 2 de rechterlijke instanties van de verdragsluitende staten, wanneer vorm van een verbod aan derden, te weten marktdeelnemers uiteen zij recht spreken in hoger beroep; andere lidstaat, om de losse onderdelen die tezamen de carrosserie 3 m de gevallen, bedoeld in artikel 37 van het Verdrag, de in dat artivan een reeds op de markt gebrachte auto vormen, in die lidstaat te kel genoemde rechterlijke instanties. fabriceren, te verkopen, door te voeren, in te voeren of daarnaar uit te voeren, een en ander onder bedreiging? Het hoofdgeding 11 Bij arrest van 12 januari 1990 van de Cour d'appel de Dijon is Formento schuldig bevonden aan het plegen van

17

S I P T E M B E R

2 0 3 1

B I „

3 L A D

I N D U S T R I Ë L E

16 Met zijn derde vraag, die eerst moet worden onderzocht, omdat van het antwoord daarop afhangl, of de eerste en de tweede vraag moeten worden onderzocht, verzoekt de verwijzende rechter het Hof om uitlegging van een bepaling van het Executieverdrag, in het bijzonder van het begrip openbare orde van de aangezochte staat in artikel zj, punt i, Executieverdrag. De ontvankelijkheid 17 Renault betwist, dat de Cotte d'appello di Torino bevoegd is het Hof om een prejudiciële beslissing over een vraag van uitlegging van het Executieverdrag te verzoeken. Zij wijstcrop, dat de Corte d'appel lo di Torino in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan en dat de zaak voor die rechter is gebracht op grond van artikel 40 Executieverdrag en niet op grond van artikel 37, wat met geen van de in artikel 2 van het protocol genoemde gevallen overeenstemt. 18 Maxicar, Eormento alsmede de franse regering en de Commissie stellen vast, dat de zaak op grond van artikel 40 Executieverdrag voor de Corte d'appello di Torino is gebracht, dus in het kader van een procedure in hoger beroep. Huns inziens is bijgevolg artikel 2, punt 2, van het protocol toepasselijk. 19 Subsidiair voegt de Commissie daaraan toe, dat het procedurele evenwicht van het Executieverdrag en de gelijke behandeling van de partijen voor cen ruime uitlegging van artikel 2, punt 3, van het protocol pleiten, in de zin van een uitbreiding van die bepaling tot de in artikel 40 Executieverdrag genoemde rechterlijke instanties, 20 Er zij aan herinnerd, dat het Executieverdrag het vrije verkeer van rechterlijke beslissingen zoveel als mogelijk beoogt te vergemakkelijken door de invoering van een eenvoudige en snelle exequaturprocedure (zie, met name, arrest van 28 maart 2000, Krombach, C-7/98, Jurispr. blz. T-oooo, punt 19). z i Ten behoeve van de uitvoerbaarverklaring van een beslissing voorzien de artikelen 31 en volgende Executieverdrag in een procedure bestaande uit twee fasen, die de afspiegeling vormen van het fundamentele streven van het Executieverdrag om het noodzakelijke verrassingseffect in overeenstemming te brengen met de eerbiediging van de rechten van de verdediging. Om die reden wordt de verweerder in eerste aanleg niet gehoord, maar dient de procedure in hoger beroep een contradictoir' karakter te hebben (arrest van 12 juli 1984, firma P., 178/83,Jurispr. blz. 3033, punt 11.)

22 Tn Italië spelen beide fasen zich wel iswaar af voor de Corte d'appello, doch die ogenschijnlijke identiteit, die het gevolg is van een keuze van de Italiaanse Republiek, kan niet verhullen dat de op basis van artikel 32, eerste alinea, ingeleide procedure verschik van die van artikel 40, eerste alinea. In het eerste geval beslist de Corte d'appello overeenkomstig artikel 34, eerste alinea, zonder dat de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, in die stand van de procedure wordt gehoord. In het tweede geval daarentegen moet de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, volgens artikel 40, tweede alinea, worden opgeroepen te verschijnen voor de Corte d'appello. 23 in casu beslist de verwijzende rechter, bij wie de zaak op grond van artikel 40, eerste alinea, Executieverd rag aan hangig is gemaakt, derhalve in de hoedanigheid van appèlrechter, zodat hij bevoegd is om het Hof krachtens artikel 2,

E I G E N D O M

3 3 7

punt 2, van het protocol om een prejudiciële beslissing te verzoeken over een vraag van uitlegging van het Executieverdrag. Ten gronde 24 Maxicar en Formento verwachten van het Hof een precisering van het begrip economische openbare orde. Meer in het bijzonder verwachten zij, daL het bevestigt dat het gemeenschapsrecht, in het bijzonder de beginselen van het vrije verkeer van goederen en van vrije mededinging, aansluit bij het Italiaanse recht, dat in tegenstelling tot het Franse recht geen industriële eigendomsrechten op vervangingsonderdelen voor auto's erkent, en dat het dit standpunt tol beginsel van economische openbare orde verheft. 25 De Franse en de Nederlandse regering alsmede de Commissie merken om te beginnen op, dat het de vraag is, of en in hoeverre het Hof bevoegd is om zich uit te spreken over het begrip open bare orde van de aangezochte staat in artikel 27, punt 1, Executieverdrag. Vervolgens bepleiten zij een restrictieve uitlegging van dit begrip, dat slechts in uitzonderlijke gevallen zou mogen worden gehanteerd. Een vermeende onjuiste uitleg van bepalingen van het gemeenschapsrecht zou op zich een beroep op de open bareordeclausule niet rechtvaardigen. 26 Vooraf zij opgemerkt, dat artikel 27 Executieverdrag strikt moet worden uitgelegd, omdat het de verwezenlijking van een van de fundamentele doelstellingen van het Executieverdrag belemmert (arrest van 2 juni 1994, Solo Klcinmotorcn, C-414/92, Jurispr. blz. I-2237, punt 20, en arrest Krombach, reeds aangehaald, punt 21), Meer bepaald met betrekki ng tot de openbaf e-ordeclausule van artikel 27, punt 1, Executieverdrag heeft het Hof verduidelijkt, dat die slechts in uitzonderlijke gevallen mag worden gehanteerd (arresten van 4 februari 1988,Iloffmann, 145/86 Jm/jpr: blz. 645, punr 21, en 10 oktober 1996, Hendrikman en Ecycn, O-78/95, Jurispr. blz. T-4943, punt 23). 27 Het Hof leidde daaruit af, dat de verdragsluitende staten krachtens het in artikel 27, punt 1, Executieverdrag gemaakte voorbehoud in beginsel weliswaar vrij blijven, de eisen van h u n openbare orde vas t te leggen overeenkomstig h u n nationale opvattingen, doch dat de afbakening van dit begrip een kwestie van uitlegging van liet Executieverdrag is (arrest Krombach, reeds aangehaald, p u n t 22). 28 Hoewel het derhalve niet aan het Hof is om de inhoud van de openbare orde van een verdragsluitende staat te bepalen, dient het niettemin toezicht te houden op de grenzen waarbinnen de rechter van een verdragsluitende staat met een beroep op dit begrip aan een beslissing van een gerecht van een andere vcrdragsluircndc staat de erkenning kan onthouden (arrest Krombach, reeds aangehaald, punr 23)-

29 Op grond van de artikelen 29 en 34, tierde alinea, Executieverdrag, volgens welke de juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing niet mag worden onderzocht, is het de rechter van de aangezochte staat verboden de erkenning of tenuitvoerlegging van die beslissing te weigeren enkel op grond dat de door de rechter van de staat van herkomst toegepaste rechtsregel afwijkt van die welke de rechter van de aangezochte staal zou hebben toegepast indien het geschil bij hem aanhangig was gemaakt. Evenmin mag

3 ? 8

B I J B L A D

I M D U S T R I Ë L E

de rechter van de aangezochte staat de juistheid nagaan van de beoordeling rechtens en feitelijk door de rechter van de staat van herkomst (arrest Krombach, reeds aangehaald, punt 36). 30 Br kan enkel een beroep worden gedaan op de openbareordcclausulc van artikel 27, punt 1, Executieverdrag, indien de erkenning of tenuitvoerlegging van de in een andere verdragsluitende staat gegeven beslissing op onaanvaardbare wijze zou botsen met de rechtsorde van de aangezochte staat, doordat inbreuk op een fundamenteel beginsel zou worden gemaakt. Opdat het verbod van onderzoek van de juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing in acht wordt genomen, zou de inbreuk moeten bestaan in kennelijke schending van een rechtsregel die in de rechtsorde van de aangezochte staat van essentieel belang wordt geacht, of van een in die rechtsorde als fundamenteel erkend recht (arrest Krombach, reeds aangehaald, punt 37). 31 In casu is het cen eventuele vergissing van de rechter van de staar van herkomst bij de toepassing van sommige bepalingen van het gemeenschapsrecht, die bij de rechter van de aangezochte staat de vraag oproept, of de vreemde beslissing niet in strijd met de rechtsorde van zijn staat moet worden geacht. Hij betwijfelt, of de erkenning, door de rechter van destaatvan herkomst, van cen intellectueel eigendomsrecht op carrosserieonderdelen van auto's, dat de houder ervan het recht verleent in een andere verdragsluitende staat gevestigde marktdeelnemers te verbieden die carrosserieonderdelen voor auto's in die verdragsluitende staat te fabriceren, te verkopen, door te voeren, in te voeren of daarnaar u i t te voeren, zich verdraagt met de beginselen van het vrije verkeer van goederen en van de vrije mededinging. 32 De omstandigheid dat die eventuele vergissing bepalingen van het gemeenschapsrecht betreft, maakt geen verschil voor de voorwaarden waaronder beroep op de openbareord eclausule kan worden gedaan. De nationale rechter dient immers de uit de nationale rechtsorde voortvloeiende rechten even doeltreffend te beschermen als de door de communautaire rechtsorde verleende rechten. 33 De rechter van de aangezochte staal mag een beslissing uit een andere verdragsluitende staat niet weigeren te erkennen enkel op grond dat zijns inziens her nationale rechr of het gemeenschapsrecht in die beslissing onjuist is toegepast, aangezien anders het doel van het Executieverdrag zou worden doorkruist. In dergelijke gevallen dient hij integendeel ervan uit te gaan, dat het de in elke verdragsluitende staat bestaande stelsel van rechtsmiddelen, aangevuld door de prejudiciële procedure van artikel 177 van het Verdrag, de justitiabelen voldoende garanties biedt. 34 Aangezien een eventuele rechtsfout als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, geen kennelijke schending van een fundamentele rechtsregel in de rechtsorde van de aangezochte staat oplevert, moet op de derde vraag worden geantwoord, dat artikel 27, punt 1, Executieverdrag aldus moet worden uitgelegd, dat een beslissing van een rechtet van een verdragsluitende staat, waarbij het bestaan van een recht van intellectuele eigendom op carrosserieonderdelen van auto's wordt erkend en de houder van dat recht bescherming wordt verleend in de vorm van een verbod aan derden, te weten marktdeelnemers uit een andere verdragsluitende staat, om die onderdelen in die vcrdragshürcndc staat te fabriceren, te verkopen, door te voeren, in te voeren of daarnaar uit te voeren, niet in strijd is met de openbare orde.

E I G E N D O M

Tl

S E P T E M B E R

2 0 '3 1

35 Gelet op het antwoord op de derde vraag, behoeven de eerste en de tweede vraag niet te worden beantwoord. Kosten 36 De kosten de Belgische, de Franse en de Nederlandse regering, alsmede door de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. TTctTTof van Justitie (Vijfde kamer) uitspraak doende op de door Corte d'appello di Torino bij beschikking van 19 november 1997 gestelde vragen, verklaart voor recht: Artikel zj, punt 1, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals gewijzigd bij het Verdrag van 9 oktober 19/S inzake de toetreding van ha Koninkrijk Denemarken, Ierland en liet Verenigd Koninkrijk van GrootBriitanniëen Noord-ierland en bij het Verdrag van 25 oktober 1982 inzake.de toetredingvan de Helleense Republiek, moet aldus worden uitgelegd, dat een beslissingvan een rechter van een verdragsluitende staat, waarbij het bestaan van een recht van intellectuele eigendom op carrosserieonderdelen van auto's wordt erkend en de houder van dat recht bescherming wordt verleend in de vorm van een verbod aan derden, te weten marktdeelnemers in een andere verdragsluitende staat, om die onderdelen in die verdragsluitende staat te fabriceren, te verkopen, door te voeren, in te voeren ofdaarnaar uit re voeren, niet in strijd is met de openbare orde. Enz.

17

S L P T E M B E R

2 Q O1

BI.i

B L A D

Nf. 71 President arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhagc, 26 augustus 1999 (Baume & Mercier/DWF)

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

3 2 9

c Gedaagden sub 2 en 3 zijn de vennoten van D.W.K. d D.W.R importeett en verhandelt in Nederland horloges van het merk Kicnzle, type Nice 815/0985. Dat horloge ziet erals volgtuie

Mr. J.W. du Pon Art. 3-303 BW DWf heeft als verweer gewerd dat, zelfs als sprake zou zijn van inbreuk op enig aan Baume & Mereier toekomend model- ofauteursrecht, deze geen belang heeft bij haar vorderingen. DWF is een verhoudingsgewijs kleine importeur, die door Baume & Mercier slechts in rechtezou zijn betrokken om een veroordelend vonnis te verkrijgen met het oogmerk dat vervolgens tegen defabrikantvan de betreffende horloges in te roepen. Ditvenveerfaalt, reeds omdat ter terechtzittingisgebkkendatDWF de enige importeur van de betreffende horloges in Nederland is. Aan Baume & Mercier kan niet het recht worden ontzegd om regen een dergelijke importeur - hoe klein ook - op te treden, indien is vastge-(...) steld dat er sprake is van inbreuk op haar intellectuele eigendoms- Beoordeling va n het geschil rechten, bij handhaving waarvan zij uiteraard een (al dan niet com- 5 Ingevolge artikel 29 lid t van de Bcneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) is de president bevoegd kennis mercieel) belang heeft. te nemen van de onderhavige vordering, nu D.W.F, in het arrondissement 's-Gravenhage is gevestigd. Baume & Mercier SA te Gcnèvc, Zwitserland, eiseres, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. G.J.T.M, van den Model nietig? Bergh te Amsterdam, tegen 6 D. W. T. heeft betoogd dat Baume & Mercier door het depot geen uitsluitend recht heeft verkregen, omdat het gedepo1 Dutch Wrist Fashion Nederland D.W.F, te Rijswijk, neerde model niet nieuw is in de zin van de artikelen 1 en 4 2 Marcel Vincent Redelaar te Rijswijk, BTMW. Dat verweer wordt verworpen. Ter onderbouwing 3 Richard Roland Kies te Rij s wijk, gedaagden, procureur mr. daarvan heeft D.W.F, zich immers uitsluitend beroepen op G.J. Houweling. enige door haar overgelegde - grotendeels ongedateerde afbeeldingen van polshorloges. Daargelaten dat onvolOverwegingen ten aanzien van het recht: doende vaststaat dat hier sprake is van modellen die vóór de Defeiten datum van het depot in de belanghebbende kring van nij1 Tn dit kort geding kan van het navolgende worden uitgeverheid of handel van het Bcncluxgcbied feitelijke bekendgaan. heid hebben genoten, gaat het, voorlopig oordelend, bij de a Baume & Mercier is een te Zwitserland gevestigde onderafgebeelde horloges in elk geval niet om voortbrengselen neming die zich onder meer toelegt op het ontwerpen en die hetzelfde uiterlijk verLonen als het gedeponeerde model produceren van sieraden, waaronder horloges. dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertob Op 18 oktober 1996 heeft Batime &Metcierbij deOrganisation Mondiale de la Vroprièti Inteïleetuelle te Genève een inter- nen. nationaal modeldepot verricht met gelding voor onder meer 7 In ditkort geding dient derhalve van de rechtsgeldigheid de Benelux. Dat depot heeft betrekking op een polshorloge, van het modeldepot van Baume & Mercier te worden uitgedat als volgt is afgebeeld: gaan. Modelinbreuk? S Voor de beantwoording van de vraag of D.W.F, ingevolge artikel t4 BTMW inbreuk maakt op het modelrecht van Baume & Mercier door het Kicnzlc-horlogc te verkopen, is bepalend of dat horloge hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model van Baume & Mercier althans daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont. 9 Bij vergelijking van het Kienzle-horloge (waarvan een exemplaar ter zitting aan de president is getoond) met het gedeponeerde model moet die vraag, voorlopig oordelend, bevestigend beantwoord worden. Men moctdat horloge wel aan een zeer nauwgezet onderzoek onderwerpen wil men enige-minieme-verschillen met het gedeponeerde model kunnen ontdekken. In elk geval verschillen de totaalindrukken van het Kienzle-horloge en het als model gedeponeerde horloge van Baume & Mercier zodanig weinig dat

3 3 0

B i . J R L A D

I N D U S T R l f i r

het publiek de horloges gemakkelijk met elkaar zal kunnen verwarren. 10 De conclusie uit het voorgaande is, dat er voorshands sprake is van inbreuk door D.W.F, op het modelrecht van Baumc & Mcrcicr. Is het ontwerp vatbaar voor auteursrechtelijke bescherming? i l Anders dan D.W.R heeft betoogd kan het ontwerp van het gedeponeerde model wel degelijk worden beschouwd als cen werk met een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Nu het model voorts, voorlopig oordelend, valt aan te merken als een model dat een duidelijk kunstzinnig karakter vertoont, komt het ingevolge artikel 21 BTMW (tevens) voor bescherming uit hoofde van de Auteurswet in aanmerking. Inbreuk op auteursrecht? 12 De president verwijst naar hetgeen in r.o. 9 is overwogen omtrent de overeenstemming van de totaalindruk van het model met de totaalindruk van het Kienzle-horloge. Op grond daarvan is het Kienzle-horloge te beschouwen als een verveelvoudiging althans cen verveelvoudiging in gewijzigde vorm van het ontwerp van het model, zodat tevens sprake is van inbreuk op het aan Baume & Mcrcicr toekomende auteursrecht op dat ontwerp. Belang? 13 D.W.F, heeft nog als verweer gevoerd dat, zelfs als sprake zou zijn van inbreuk op enig aan Baumc & Mcrcicr toekomend model- of auteursrecht, haar in dit geding geldend gemaakte vorderingen niet behoren te worden toegewezen nu zij daarbij geen belang heeft. D.W.R is immers, naar zij stelt, een verhoudingsgewijs kleine importeur, die door Baume & Mercier slechts in rechte is betrokken om cen veroordelend vonnis te verkrijgen met het oogmerk dat vervolgens tegen de fabrikant van de betreffende horloges in te roepen. 14 Dat verweer faalt, reeds omdat ter terechtzitting is gebleken dat D.W.F, de enige importeur van de betreffende horloges in Nederland is. Aan Baumc & Mercier kan niet het recht worden ontzegd om tegen een dergelijke importeur hoe klein ook - op te treden indien is vastgesteld dat er sprake is van inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, bij handhaving waarvan zij uireraard een (al dan niet commercieel) belang heeft. Baume & Mercier heeft overigens gesteld d at er i n het buitenland reeds procedures aanhangig zijn gemaakt tegen cen of meer fabrikanten van inbreukmakende horloges, welke stelling door D.W.F, onvoldoende is weersproken. Conclusie 15 De vorderingen van Baume & Mercier zijn toewijsbaar, met uitzondering van het gevorderde voorschot op schadevergoeding, nu Baume & Mcrcicr geen spoedeisend belang heeft gesteld om reeds thans over een dergelijk voorschot te kunnen beschikken. Verder zal de termijn voor opgave van gegevens omtrent verkochte inbreukmakende producten iets ruimer worden gesteld dan gevorderd. (...) 17 D.W.F, zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de op deze procedure val lende kosten.

T I G r N D O M

17

S L P T E M B L K

2 0 0 1

Beslissing De President: beveel! gedaagden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de exclusief aan eiseres toekomende modelrechten als in dit vonnis omschreven, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden iedere verhandelen, ter verkoop aanbieden, in voorraad houden, im- en export van het ten processe bedoelde horloge, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ5.000,- (...) voor elk producr waarmee aan dit bevel niet volledig zou zijn voldaan; beveelt gedaagden om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op het exclusief aan eiseres toekomende auteursrecht als in dit vonnis omschreven, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden ieder verhandelen, ten verkoop aan bieden, in voorraad houden, im-en export van producten welke een ongeoorloofde verveelvoudiging zijn van de litigieuze artikelen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ 5.000, - (...) voor elk product waarmee aan dit bevel niet volledig zou zijn voldaan; beveelt gedaagden om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van eiseres een schriftelijke, door een register-accountant geaccordeerde en ondertekende opgave, met aanhechting van kopie van alle ter staving van deze opgave relevante bescheiden (waaronder inen verkoopfacturen en transportdocumentatic), te verstrekken van: i de totale, door haar ingekochte hoeveelheid van de op de in dit vonnis omschreven rechten van eiseres inbreu kmakend e producten; ii de totale, door haar verkochte hoeveelheid van de sub i bedoelde producten, gespecificeerd naar afnemer; iii de door haar voorde sub i) bedoelde producten betaalde inkoopprijs respectievelijk de door haar voor de sub ii) bedoelde producten gehanteerde verkoopprijzen, gespecificeerd naar afnemer; iv de totale hoeveelheid van de sub i bedoelde producten welkedoor haar in voorraad worden gehouden; v het totale bedrag van de door haar als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten winst; vi de namen en adressen van alle bij de verhandeling en productie van de inbreukmakende producten betrokken (rechts-) personen, meer in het bijzonder de namen en adressen van (rechts-)personen d ie deze producten aan haar hebben geleverd; vii de namen en adressen van alle (rechts-)personen, niet zijnde eindgebruikers, aan wie zij een of meer inbreukmakende producten heeft geleverd op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ5.000,- (...) voor elke dag dat aan dit bevel niet volledig zou zijn voldaan; beveelt gedaagden binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis al haar afnemers schriftelijk te verzoeken, onder overlegging van een kopie van dit vonnis, de op de rechten van ciscres inbreukmakende horloges aan haar te retourneren onder aanbieding aan die afnemers van restitutie van de betaalde koopprijs en van vergoeding van aan terugzending

17

S E P T E M B E R

2 0 3 1

3 I J B L A D

I N D U S I H I I - I I

verbonden transportkosten en voorts de raadsman van eiseres binnen gelijke termijn kopie te verstrekken van voorgaand verzoek, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ 5.000,- (...) voor elke dag dat aan dit bevel niet volledig zou zijn voldaan; beveelt gedaagden om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan het kantooradres van de raadsman van eiseres de totale door liaar gehouden voorraad inbreukmakende horloges af te geven, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ 5.000,- (...) voor cl kc dag dat aan dit bevel niet volledig zou zijn voldaan; veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiseres begroot op ƒ 531,70 aan verschotten waarvan ƒ400,- aan griffierecht en op ƒ 1.550,aan procureurssalaris. bepaalt dat eiseres (tenzij zulks reeds eerder door gedaagde mocht zijn gedaan) binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of gedaagden in breu k hebben gemaakt op voormelde model- en auteursrechten en dat, indien eiseres zulks nalaat, bovenstaande bevelen zullen zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken; wijst af het meer of anders gevorderde; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.Enz.

L I G C N D O M

3 3 1

Ni'. 72 Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 16 december 1999 (zaak T-198/98) (Micro Leader Business/Commissie) M. Jaeger, kamerpresident, K. Lenaerts en J. Azizi, rechters Am. 85 en 86(oud)BEG-Verdrag(thansartt. 81 en 8z EG)ƒ• art. 1 sub cRichtlijn 91/250 (Computerprogramma-richtlijn)" Verhindering parallelimport van Microsoft-artikelen uit Canada. Strijd met communautaire mededingingsregels? Uit de door verzoekster verstrekte gegevens blijkt dat MC en MF een economische eenheid vormen waarbinnen MF over geen enkele zelfstandigheid beschikt om haar marktgedrag te bepalen. Het verbod van artikel 85, lid 1 van het Verdrag nu is echter niet van toepassing op eventuele beslissingen die binnen een groep worden genomen om de relaties tussen de verschillende componenten van die entiteit te regelen. Zelfs aangenomen dat het invoerverbod het gevolg is van een gezamenlijke beslissing van MC en MF, kan er dus geen sprake zijn van een inbreuk op artikel 85, lid x van het Verdrag. Ofschoon hetjuist is, dat de verkoop door Microsoft van kopieën van software in Canada ingevolge artikel 4, sub c, van richtlijngiliso op zichzelf niet Microsofts auteursrechten op die producten in de Gemeenschap uilpul, vormen de door verzoekster verschafte feitelijke gegevens op zijn minst een aanwijzing, dat Microsoft voor eauivalen te transacties lagere prijzen toepaste op de Canadese markt dan op de communautaire markt, en dat de communautaire prijzen te hoog waren. Net is vaste rechtspraak, dat in beginsel de ui toefen ing van auteursrechten door de rechthebbende, evenals het verbod op de invoer van producten vanuit een gebied buiten de Gemeenschap naar een lidstaat van de Gemeenschap, op zichzelfgeen schending van artikel 86 van het Verdrag oplevert, maar dat die uitoefening in uitzonderlijke omstandigheden misbruik kan opleveren. In casu kon de Commissie dus nietzondergrondiger onderzoek van de klacht stellen, dat de gegevens waarover zij bij de vaststelling van de bestredenbeschikkingbeschikte, geen aanwijzingvoormisbruik door Microsoft opleverden. Gelet op de verplichtingen die op de Commissie rusten wanneer zij een krachtens artikel 3, lid 2, van verordeningnr. 17 bij haar ingediende klacht behandelt, diende zij op zijn minst na te gaan, of de door verzoekster op basis van documenten met althans een zekere bewijskracht verstrekte gegevens al dan niet vaststonden, en mentueel of er in casu geen bijzondere omstandigheden waren die meebrachten, dat artikel 86'van het Verdrag was geschonden. Bij de vaststeUingvttn de bestreden beschikking is dus een kennelijke beoordelingsfout gemaakt. Micro Leader Business, vennootschap naar Frans recht, gevestigd te Aulnay-sous-Bois (Frankrijk), vertegenwoordigd doorS. Tand eau deMarsac, advocaat te Parijs, verzoekster, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, aanvankelijk vertegenwoordigd door J, Crespo Carrillo, lid van haar juridische dienst, en L, Guérin, bij de Commissie gedetacheerd nationaal deskundige, vervolgens door haar juridisch hoofda.dvi.scur G. Marenco en door L. Guérin, als gemachtigden, verweerster.

Zie de noot van Prol', mr. L. Van Runnen (Hrussel)aan herslor van het arrescblz. 337, Rrif.

3 3 2

B I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

17

S E P T F M B E R

2 0 3 1

8 Op 23 februari en 3 april 1998 diende verzoekster in antDe feiten en het procesverloop woord op die brief van de Commissie aanvullende opmer1 De vennootschap Micro Leader Business (hierna: verzoekkingen in waaruit haars inziens de gegrondheid van haar ster) is grossier in producten voor kantoorautomatisering klacht bleek. en informaticamateriaal. Zij verkoopt met name een aantal producten van het merk Microsoft, die worden vervaardigd 9 Van mening dat geen schendingen van de artikelen 85 en door de in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde ven86 van het Verdrag konden worden vastgesteld, deelde de nootschap Microsoft Corporation (hierna: MC). Tot het verCommissie op 15 oktober 1998 aan verzoekster haar bebod op de uitvoer van kopics van in Canada in de handel schikking houdende afwijzing van haar klacht mee (hierna: gebrachte software verkocht verzoekster voornamelijk in bestreden beschikking). Frankrijk de Franstalige producten die MC in Canada ver10(...) kocht en die identiek of vergelijkbaar zijn met de door de vennootschap Microsoft France (hierna: MF) in Frankrijk Tm gronde verkochte producten. rs Tot staving van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan. Met het eerste middel stelt zij schending door de z In een informatiebulletin van z/ september 1995, met de Commissie van artikel 85 van het Verdrag en 190 EGtitel Flash Microsoft News, deelde MF haar wederverkopers Verdrag (rhans artikel 253 EC), en met het tweede schenin Frankrijk mee, dat een aantal maatregelen waren genoding van artikel 86 van het Verdrag. men ter versterking van het verbod op de verkoop van Canadese producten buiten Canada. Ren passage van dat informatiebulletin, met de titel De invoer van de Franstalige Eerste middel: schending van de artikelen 85 ai /90 van het Verdrag Canadese producten is voortaan verboden luidt: Argumenten van partijen Sedert 18 maanden boden sommige distributeurs via importeurs16 Om te beginnen wijst verzoekster erop, dat artikel 85 van Franstalige Canadese producten van Microsoft op de Franse markt het te Verdrag afspraken verbiedt die rechtstreeks of indirect koop aan. Die producten verstoorden onze markt, daar zij tegen aande inkoopprijzen, de verkoopprijzen of andere transactiezienlijk lagere dan de algemeen geldende prijzen werden verkocht en voorwaarden beogen vast te stellen, en dat die bepaling ook de distributeurs benadeelden die gebruik maakten van het gewonevan toepassing is wanneer de betrokken ondernemingen net van Microsoft. Geconfronteerd met dit probleem van oneerlijke buiten de Gemeenschap zijn gevestigd (arrest Hof van mededingingen ter bcstrijdingvan die illegale invoer heeft'Microsoft27 september 1988, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commissie, een aantal maatregelengenomen ter versterkingvan het verbod opde. 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 en 125/85-129/85, verdeling van Canadese producten buiten Canada (...) Jurispr. blz. 5193). Vervolgens stelt zij, dat de houders van auteursrechten zich op die rechten niet mogen beroep om 3 In de edities van dat informatiebulletin van 20 maart en artikel 85 te omzeilen. Dienaangaande wijst zij op eerdere 12 juni 1996 werden de in het bulletin van 27 september beschikkingen van deCommissie betreffende praktijken die 1995 geformuleerde oogmerken van MF nogmaals bevesde afscherming van de markt beogen [beschikking E. Benn, tigd. Negende verslag over het mededingingsbeleid, 1979, nr, 118-119, 4 Ten gevolge van dit verbod op de invoer in Frankrijk van en beschikking 76/915/EEG van de Commissievan 1 decemin Canada verkochte Franstalige producten van het merk ber 1976 inzake een procedure op grond van artikel 85 van Microsoft zou verzoekster in oktober 1995 belangrijke behet EEG-Verdrag (IV/29.018 - Miller Tnternational Schallstellingen van producten van dat merk aan haar voorbij hebplattcn GmbH) (PB L 357, blz. 40)], alsmede op het arrest ben zien gaan. vanhetHofvan i7Januari i984,VBVBetVBBB/Commissie 5 Op 24 september 1996 diende verzoekster bij de Commis(43/82 en 63/82, Jurispr. blz. 19), waaruit zou blijken dat de sie een klacht in krachtens artikel 3, lid 2, van verordening bepaling van een vaste prijs niet tot het specifieke voorwerp nr. 17 van de Raad van 6 februari 1962, Eerste verordening van het auteursrecht behoort. over de toepassing van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag (PB 1962, 13, blz. 204) (hierna: verordening nr. 17), welke 17 In repliek betoogt verzoekster, dat de uitoefening van klacht is ingeschreven onder het nummer IV/36.219. In haar aan het auteurschap verbonden rechten zoals die zijn omklacht stelde verzoekster, dat de gedragingen van MC enMF schreven in richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei in strijd waren met artikel 85 EOVerdrag (thans artikel 81 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerEG), daar MC en MF in overleg met de Canadese en de Franse programma's (PB L 122, blz. 42, hierna: richtlijn 91/250), de distributeurs belemmeringen van de vrije prijsstelling op houder van die rechten niet het recht verleent de regels van het grondgebied van de Gemeenschap zouden hebben ingede vrije mededinging en de vrije prijsstelling te overtreden steld. door de handel tussen staten te beperken of een vaste prijs te bepalen. 6 Op 20 februari 1997 breidde verzoekster de inhoud van haar klacht uit door erop te wijzen, dat de gewraakte han18 Voorts stelt verzoekster dat, zoals uit de diverse door MF delwijze ook een inbreuk op artikel 86 EG-Verdrag (thans in 1995 en 1996 gepubliceerde informatiebulletins blijkt, artikel 82 EG) vormde. MF in overleg met MC en met de in Frankrijk en in Canada gevestigdesoftwaredistributeurs van Microsoft handclr. Zij 7 Overeenkomstig artikel 6 van verordening nr. 99/63/EEG verwijt hen, dat zij rechtstreeks of indirect de inkoopprijvan de Commissie van 25 juli 1963 over het horen van bezen, de verkoopprijzen of andere transactievoorwaarden langhebbenden en derden overeenkomstig artikel 19, leden voor die software op het grondgebied van de Gemeenschap r en 2, van verordening nr. 17 van de Raad (PB 1963, 127, bepalen, en met name in Frankrijk. Dienaangaande benablz. 2268), deelde de Commissie verzoekster op 27 januari drukt zij, dat in Frankrijk en in Canada dezelfde Fransra1998 mee, dat op grond van de ontvangen gegevens geen lige software wordt verkocht. Haars inziens blijkt uit het gunstig gevolg kon worden gegeven aan haar klacht. informatiebulletin van 27 september 1995, dat MC de prijs

17

S E P T E M B E R

20 0 1

B I J B L A D

I N I 1 1 I S T R I Ë L E

van haar producten op de Franse markt kunstmatig hoog wil houden om haar distributeurs niet te benadelen. 19 Ook betoogt verzoekster, dat de afspraak tussen MC en de Canadese distributeurs hierin bestaat, dat deze laaLste conform de instructies van MC weigeren aan niet-erkende distri buteurs in Frankrijk software te verkopen. 20 Ten slotte voert verzoekster aan, dat de Commissie haar motiveringsplicht niet is nagekomen en een beoordelingsfout heeft gemaakt door in de bestreden beschikking te verklaren, dat er tussen MC en baar wederverkopers geen overeenkomst bestond om de wederverkoopprijzen te bepalen, noch een onderling afgestemde gedraging met dat doel, en dat niet is gepoogd die wederverkoopprijzen te beïnvloeden. Haars inziens blijkt duidelijk uit het informatiebulletin van 27 september 1995, dat MC en haar wederverkopers kunstmatig hoge prijzen beogen te handhaven door de invoer uit Canada te verbieden. 21 De Commissie wijst verzoeksters argumenten van de hand. 2Z Om te beginnen merkt zij op, dat MC en MF geen met artikel 85 van her Verdrag strijdige onderling afgesremde gcdragingkan worden verweten, daar deze ondernemingen één enkele economische eenheid vormen (arrest Hof van 24 oktober 1996, Viho/Commissie, C-73/95 P, Jtirispr. bl7. T-5457. punt 63). 23 Voorts preciseert zij, dat uit alle door vetzoekster verstrekte aanwijzingen blijkt, dat alleen de groep Microsoft initiatieven heeft genomen, zonder dat de Canadese distributeurs daarbij betrokken waren. 24 Ten slotte wijst zij erop, dat ingevolge artikel 4, sub c, van richtlijn 91/250 de eerste verkoop van een computerprogramma door MC in Canada haar auteursrechten op die kopie binnen de gemeenschappelijke markt niet uitput. Bijgevolg levert de invoer in Frankrijk, zonder toestemming van MC, van in Canada verkochte software van Microsoft een onrechtmatig gebruik van Microsofts rechten op. De door Microsoft genomen maatregelen 7ijn derhalve slechts een rechtmatig middel om haar rechten te beschermen. 25 Daarnaast stelt de Commissie, dat uit de inhoud, van de informatiebulletins waarop verzoekster zich beroept, geenszins blijkt dat er een mechanisme bestond om de wederverkoopprijzen van de software van Microsoft te bepalen. 26 Volgens de Commissie is in ieder geval geen sprake van een schending van de motiveringsplicht. Zij verklaart, dat zij er inde bestred en beschikking op heeft gewezen, dat verzoekster geen enkel gegeven heeft verstrekt waaruit zou blijken dat Microsoft de vrijheid van haar wederverkopers beperkte om hun eigen verkoopprijzen te bepalen. Beoordeling doorhet Gerecht 27 Vooraf zij eraan herinnerd, dat de Commissie niet verplicht is een onderzoek in te stellen wanneer bij haar een verzoek krachtens artikel 3. lid 2, van verordening nr. 17 is ingediend, maar dat zij wel gehouden is de haar door de klager ter kennis gebrachte feitelijke en juridische elementen nauwgezet te onderzoeken, om te beoordelen of deze elementen een gedraging aan het licht brengen die de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt kan vervalsen en de handel tussen lidstaten ongunstig kan beïnvloeden. Wanneer de Commissie besluit de klacht te se-

E I G E N D O M

3 3 3

poneren zonder een onderzoek in te stellen, is de door het Gerechr uir te oefenen weitigheidstoetsing erop gericht na te gaan, of het litigieuze besluit niet op kennelijk onjuiste feitelijke gegevens berust, dan wei onwettig is wegens rechtsdwaling, kennelijke beoordelingsfouten of misbruik van bevoegdheid (arrest Gerecht van 18 mei 1994, BEUC el NCC/Commissie, T-37/92, Jtirispr. blz. II-285, punt 45). 28 Zowel in haar klacht van 24 september 1996 als in haatbrief van 23 februari 1998 stelt verzoekster, dat uit de informatiebulletins van MF, en meer in het bijzonder uit de in punt z hierboven aangehaalde passage van het bulletin van 27 september 1995, blijkt, datMF in overleg met MC en met de in Frankrijk en in Canada gevestigde softwarcdisrributeurs van Microsoft handelt om in strijd met artikel 85, lidi, van het Verdrag direct of indirect de inkoopprijzen, de verkoopprijzen of andere transactievoorwaarden voor die software op het grondgebied van de Gemeenschap te bepalen, en met name in Frankrijk. 29 In de punten 11 en 12 van de bestreden beschikking wijsr de Commissie verzoeksters zienswijze afin de volgende bewoordingen: 11 Wat degestelde schending van artikel S5 betreft, blijkt niet dat de maarregelen van Microsoft om te beletten dat vanuit Canada kepies van haar producten werden ingevoerd, het gevolg zijn van een overeenkomst tussen MC en haar wederverkopers om de wederverkoopprijzen te bepalen, of van een onderling afgestemde gedragingmet dat doei. Computerprogramma's vallen in deEuropcseUnie onder de bescherming van de auteursrechten zoals omschreven in (...) richtlijn \s 1/250]. Tn die richtlijn is bepaald, dat de eerste verkoop in de Gemeenschap van een kopie van een programma door de rechthebbende ofmet diens toestemming tot verval leidt van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van die kopie in de Gemeenschap. De gevallen die u in uw brief van 3 april 1998 aanhaalt (BENN en VB VB), betreffen de uitputting van auteursrechten op de kopie van een beschermd werk doordat die kopie binnen de gemeenschappelijke markt in de handel wordt gebracht. Zij doen dus niet afaan de beoordelingdie is gemaakt in de brief van DG1V van 27januari 1998. De aankoop van een kopie van een computerprogramma in Canada put de door (...) richtlijn [91/250I verleende rechtsbescherming niet uit. Elke poging om een dergelijke kopie in de Gemeenschap te gebruiken ofte verkopen levert dus een schending van de auteursrechten op, en elk optreden van Microsoft om de invoer van dergelijke Iwpies te beletten is te beschouwen als een poging om haar legitieme rechten te besehermen en niet als een overeenkomst tussen of als een onderling afgestemde gedraging van Microsoft en haar wederverkopers in Canada of in de Gemeenschap. 12 Bovendien blijkt niet duidelijk, dat de uitwerking van de door Microsoft genomen maatregelen is aan ie merken als een poging om de wederverkoopprijzen te beïnvloeden. U hebt geen enkel gegeven verstrekt waaruit blijkt dat Microsoft op enigerlei wijze de vrijheid van haar wederverkopers beperkt om hun eigen wederverkoopprijzen te bepalen. Zo een wederverkoper winst wil maken, moet hij uiteraard verkopen tegen een prijs die hoger is dan de prijs die hij betaalt om rechtmatig kopies van Microsoftproducten ie kunnen kopen, maar zulks ligt impliciet In elke distributieovereenkomst besloten. 30 Uit de bestreden beschikking blijkt dus enerzijds, dat de door verzoekster in haar klacht verstrekte gegevens volgens de Commissie ontoereikend zijn om te kunnen vaststellen, dat de maatregelen die Microsoft heeft genomen om de invoer in Frankrijk van in Canada verkochte Franstalige producten te beletten, het gevolg zijn van een overeenkomst

3 I J R L A D

I N D IJ ? T R 1 F I r

met de Canadese en/of de Franse wederverkopers. De Commissie stelt immers in wezen, dat die maatregelen integendeel als eenzijdige maatregelen zijn aan te merken. Haars inziens heeft MC met die maatregelen de auteursrechten uitgeoefend die zij ingevolge artikel 4, sub c, van richtlijn 91/250 op haar in Canada verkochte producten behoudt. Anderzijds zou uil de verstrekte gegevens evenmin blij ken, dat er een afspraak ter bepaling van de wederverkoopprijzen op de Franse markt bestond. 31 Er zij aan herinnerd, dat een inbreuk op artikel 85, lid 1, van het Verdrag noodzakelijkerwijs een uitvloeisel is van een samenwerking van meerdere ondernemingen (arrest Hof van 8 juli 1999, Commissie/ Anic, C-49/92 V.jurispr. blz. T-41 25, punt 79). Bijgevolg kan de Commissie niet worden verweten, dat zij een rechtsdwaling heeft begaan of een kennelijke beoordelingsfout heeft gemaakt door te oordelen dat, nu her bestaan van een overeenkomst of van een onderling afgesremde gedraging van twee of meer ondernemingen niet is aangetoond, de in verzoeksters klachL gewraakte m aatregel en van de groep Microsoft geen inbreuk op artikel S5, lid 1, van het Verdrag opleverden. 32 In casu moet worden nagegaan of, nu de door verzoekster aan de Commissie verstrekte gegevens niet op een overeenkomst of een onderling afgestemde gedraging wezen, de Commissie heeft gedwaald ten aanzien van het recht dan wel een kennelijke beoordelingsfout heeft gemaakt. 33 in de eerste plaats moet met betrekking tot verzoeksters stelling betreffende een tot afscherming van de markten strekkende overeenkomst lussen MC en haar wederverkopers in Canada worden vastgesteld, dat uit geen enkele passage van d e door verzoekster zowel in haar klacht als in haar beroep aangehaalde informatiebulletins van MF, en met name niet uit de hierboven in punt 2. aangehaalde passage van het informatiebulletin van 27 september 1995, blijkt, dat de Canadese distributeurs van software van het merk Microsoft weigeren hun producten aan niet-erkende distributeurs in Frankrijk te verkopen. Verzoekster heeft haar stellingen overigens niet bewezen. Derhalve kan uit de door verzoekster in haar oorspronkelijke klachr van 24 september 1996 en in haar brieven van 23 februari en 3 april 1998 verstrekte gegevens nier worden afgeleid, dat MC haar beslissing om de invoer en de wederverkoop in Frankrijk van in Canada verkochte Franstalige software te verbieden heeft genomen in het kader van een tot afschermi ng van de markten strekkende overeenkomst met haar distributeurs in Canada, of in het kader van een onderling afgestemde gedraging met dat doel. De Commissie is dan ook niet te korr geschoten in haar verplichtingen, waar zij in punt t l van haar beschikking overwoog, dat verzoekster geen aanwijzingen in verband mer een dergelijke overeenkomst of onderling afgestemde gedraging had verschaft. 34 Bovendien is het zo dat, gelijk de Commissie ook in punt 11 van de bestreden beschikking opmerkt, zelfs aangenomen dat MC aldus de mogelijkheden van de Canadese distributeurs om hun producten buiten Canada te verkopen daadwerkelijkheeft beperkt, zij alleen maar de auteursrechten heeft uitgeoefend die zij op grond van het gemcenschapsrechr op haar producten heeft. Ingevolge artikel 4, sub c, van richtlijn 91/250 put de vetkoop in Canada van kopies van software van Microsoft namelijk de auteursrechten van MC op die producten niet uit. Die rechten zijn immers pas uitgeput, wanneer de producten door de houder

[

G L N I> O M

1 /

S E P l b M B E R

2 0 0 1

van het merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht (zie, naar analogie, arresten Hof van 16 juli 1998, Silhouette International Schmicd, C-355/ 96,Juvispr. blz. I-4799, en 1 juli 1999, Sebago en Maison Dubois, C-iys/^SJiirispi: blz. I-4103). Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 86 van het Verdrag (zie hierna de beoordeling van het tweede middel) zou een en ander dus een rechtmatige uitoefening van de auteursrechten van Microsoft zij u geweest. 35 Wat in de tweede plaats verzoeksters stelling betreft, dar er tussen MC en haar wederverkopers in Frankrijk een overeenkomst zou hebben bestaan om hoge wederverkoopprijzen vast te stellen, moet worden vastgesteld dat de door verzoeksters verstrekte gegevens geen aanwijzingen in die zin opleveren. 36 Anders dan verzoekstetstelt, houdthetfeit dat in dehierboven in punt 2 aangehaalde passage van het informatiebulletin van MF van 27 september 1995 wordr gesproken over het verschil tussen de verkoopprijzen van Franse software en die van uit Canada ingevoerde Franstalige software, en over de gevolgen van dat verschil voor de distributeurs die gebruik maken van het gewone net van Microsoft in Frankrijk, geen bekentenis in dat de beslissing van MC om de invoel en de wed erverkoop in Fran krijk van de in Canada verkochte softwate te beletten, het gevolg is van een afspraak tussen MC en de Franse distributeuts om op de Franse markt hoge wederverkoopprijzen te handhaven. Wanneer men immers de andere passages van dat informatiebulletin van 27september 1995 leest, dan blijkt, dat MF haar handelspartners in Frankrijk daarmee op de hoogte stelde van de praktische maatregelen die waren genomen om de invoer en de wederverkoop van Franstalige Canadese software te bestrijden, zoals liet aanbrengen van gele stickers op de producten en de wijziging van de gebruiksvergunning voor het Canadese product, alsmede van de civiel- en strafrechrelijke sancries waarmee haar handelspartners moeien rekenen die uitsluitend voor verkoop in Canada bestemde software van Microsoft in Frankrijk zouden invoeren of wederverkopen. De informatiebulletins van MF van 20 maart en van 12 juni 1996 hebben dezelfde strekking. Bijgevolg heeft de Commissie terecht geoordeeld, dal de betrokken vermelding bedoeld was om de nadelen te beklemtonen die voor de partners van Microsoft voortvloeiden uit de miskenning van de auteursrechten van deze laatste. 37 Tn werkelijkheid blijkt uit alle door verzoekster verzamelde gegevens, dar het door haar gewraakte verbod alleen het werk van de groep Microsoft is, nu eens onder de benaming MC, dan weer onder de benaming MF. 38 Uir de door verzoekster verstrekte gegevens blijkt, dat MC en MF een economische eenheid vormen waarbinnen MF over geen enkele zelfsrandigheid beschikt om haar marktgedrag te bepalen (arrest Viho, reeds aangehaald, punt 16). Het verbod van artikel 85, lid 1, van het Verdrag nu is echter niel van toepassing op eventuele beslissingen die binnen een groep worden genomen om de relaties tussen de verschillende componenten van die entiteit ie regelen. Zelfs aangenomen dat het invoerverbod het gevolg is van een gezamenlijke beslissing van MC en MF, kan er dus geen sprake zijn van een inbreuk op artikel 85, lid 1, vanhet Verdrag.

1 7

S

E

[•' 7

L

M

lï

L

R

? O O 1

B

I J

H 1

A

I)

I N

I)

U

39 Onder die omstandigheden kan verzoekster de Commissie niet verwijten, dat zij een rechtsdwaling heeft begaan of cen kennelijke beoordelingsfout heeft gemaakt door te oordelen, dat verzoekster haar geen gegevens heeft verstrekt waaruit blijkt, dat er tussen Microsoft en haar wederverkopers in Canada en/of Frankrijk sprake was van een overeenkomst of een feitelijke gedraging met het oog op de afscherming van de markten of ter bepaling van de prijzen. 40 Ten slotte moet worden herinnerd aan de vaste rechtspraak, dat de door artikel 190 van het Verdrag vereiste motivering moet beantwoorden aan de aard van de betrokken handeling en de redenering van de instelling die de handeling heeft verricht, duidelijk en ondubbelzinnig tot uitdrukking moet doen komen, opdat de belanghebbenden de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel kunnen kennen en de bevoegde rechter zijn roezicht kan uitoefenen. De aan de motivering te stellen eisen moeten worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de inhoud van de handeling, de aard van de redengeving en het belang dat de adressaten of andere personen die rechtstreeks en individueel door de handeling worden geraakt, bij een verklaring kunnen hebben. Her is niet noodzakelijk, dat alle relevante gegevens feitelijk of rechtens in de motivering worden gespecificeerd, aangezien bij de vraag of de motivering van een handeling aan de vereisten van artikel 190 van het Verdrag voldoet, niet alleen acht moet worden geslagen op de bewoordingen ervan, doch ook op de context en op het geheel van rechtsregels die de betrokken materie beheersen (arrest Hof van 2 april 1998, Commissie/' Sytraval et Brink's Frauce, C-367/95, Jurispr. blz. 1-1719, punt 63). In casu nu heeft de Commissie in de punten 11 en 1 2 van de bestreden beschikking uitdrukkelijk vermeld, dat haars inziens uit de elementen die verzoekster in haar klacht en in de aanvullingen daarop heeft verstrekt, in feite de in p u n t 2 hierboven aangehaalde passage van her informatiebulletin van MF van 27 september 1995, niet blijkt dat het verbod op de invoer en de wederverkoop in frankrijk van in Canada verkochte Franstalige software van Microsoft het gevolg was van een overeen komst tussen Microsoft en haar distributeurs, noch dat de genomen maatregelen als een poging tot beïnvloeding van de wederverkoopprijzen zijn aan te merken. Bijgevolg moet worden aangenomen, dat verzoekster over alle noodzakelijke elementen beschikte om de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel te kennen, en dat het Gerecht zijn toezicht kon uitoefenen. Derhalve kan verzoekster niet met succes stellen, dat de bestreden beschikking op dit punt ontoereikend is gemotiveerd. 41 Uit het voorgaande volgt, dat liet eerste middel van het beroep faalt. Tweede middel: schending van artikel 86 van het Verdrag Argumenten van partijen 42 Verzoekster voert in de eerste plaats aan, dat de Commissie ten onrechte niet heeft erkend, dat uit de klacht en de aanvullende opmerkingen daarbij kon worden afgeleid, dat er een machtspositie bestond. Zij verwijst naar een aantal in 1995 en 1996 in de Franse pers verschenen artikelen ten bewijze van het verschil tussen het marktaandeel van degroep Microsoft en dat van diens concurrenten, en van de onafhankelijkheid van die groep ten opzichte van de wederver-

!,

I

!

1 I I

I

I

L

I G

I

N

ID O

M

kopers en de klanten die zijn producten gebruiken. Daarnaast stelt verzoekster, dat de structuur van de groep Microsoft, die door een sterke verticale integratie wordt gekenmerkt, op een machtspositie wijst (arrest Hof van 14 februari 1978, United Brands/Commissie, 27/76, Jurispr. blz. 207).

43 in repliekbetoogt verzoekster dat zij, anders dan de Commissie in haar verweerschrift stelt, de relevante markt heeft omschreven. Uit haar brieven van 20 februari 1997 en 23 februari 1998 zou blijken, dat het primair om de softwarcmarkt gaat. Subsidiair zou het om de submarkten van tekstverwerking, rekenbladen en besturingssystemen gaan. Wat de geografische markt betreft, zou zij het steeds over de 1'ranse markt hebben gehad. 44 In de tweede plaats zou de Commissie cen bcoordelingsfour hebben gemaakt, door niet het bestaan te erkennen van een misbruik van een machtspositie, dat hierin bestond, dat Microsoft de verkoopprijzen van haar producten in Frankrijk eenzijdig bepaalde. In dit verband beroept zij zich op de inhoud van de in 1995 en r996 gepubliceerde informatiebulletins van MF. Zij beklemtoont, dat het verbod op de invoer van dergelijke software een middel is om haar wederverkopers indirect aanzienlijk hogere verkoopprijzen op de Franse markt op te leggen. Bovendien zou dat verbod een naar Canadees recht verboden maatregel zijn. Aldus zou Microsoft op haar Canadese en Franse handelspartners ongelijke voorwaarden voor gelijke prestaties toepassen, waardoor de mededingingspositie van Franse wederverkopers ongunstig wordt beïnvloed, wat ook voor hun klanten gevolgen heeft(arrestenHof, UnitedBrands/Commissie, reeds aangehaald, en 13 februari 1979, Hoffmann-La Roche/ Commissie, 85/76, Jurispr. blz. 461). Voorts merkt verzoekster nog op, dat de handel tussen de lidstaten ongunstig wordt beïnvloed, daar de medcdingingsstructnur binnen de gemeenschappelijke markt wordt aangetast. 45 In repliek beklemtoont verzoekster bovendien, dar auteursrechten niet mogen worden uitgeoefend om de dwingende bepalingen van artikel 85 van het Verdrag te omzeilen. De argumenten die de Commissie aan richtlijn 91/250 ontleent, moeten dus zonder meer worden afgewezen. 46De Commissie weerlegt de verschillende argumenten die verzoekster in het kader van dit tweede middel aanvoert. 47 In de eerste plaats merkt zij op, dat verzoeksrer nergens een coherente omschrijving van de relevante markt geeft, wat nochtans absoluut noodzakelijk is om te kunnen uitmaken of Microsoft in voorkomend geval cen machtspositie inneemt. In ieder geval kan uir de door verzoekster verstrekte gegevens niet worden afgeleid, dat Microsoft op de betrokken markt een machtspositie in de zin van artikel 86 van het Verdrag inneemt. Ook wijst de Commissie erop, dat zij in de bestreden beschikking niet categoriek heeft ontkend, dat Microsoft mogelijkerwijs op een of meer softwaremarktcn cen machtspositie inneemt, doch van mening was dat die kwestie in casu irrelevant was, omdat de gewraakte gedraging geen misbruik opleverde. 48 In de tweede plaats stelt de Commissie, dat het door Microsoft opgelegde verbod op de illegale invoer van kopies van haar software uit Canada geen misbruik in de zin van artikel 86 van het Verdrag oplevert, omdat zij met dat verbod al leen maar op legitieme wijze de haar ingevolge artikel 4, sub c, van richtlijn 91/250 toekomende auteursrechten uitoefent.

3 3 6

3 I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Beoordelingdoor het Gerecht 49 In haar brief van 20 februari 1997, waarmee zij haar klacht van 24 september 1996 aanvulde, stelde verzoekster, dat Microsoft misbruik maakte van haar machtspositie in de zin van artikel 86 van het Verdrag, doordat zij via het verbod op de invoer van de Franstalige, door MC op de Canadese markt verkochte producten, de wederverkoopprijzen van de producten van Microsoft op de Franse markt beïnvloedde. Verzoekster baseerde zich met name op de in punt 2 hierboven aangehaalde passage van het informatiebulletin van MF van 27 september 1995. 50 In punt 13 van de bestreden beschikking wijst de Commissie verzoeksters stellingen in verband met de schending van artikel 86 van het Verdrag van de hand. Zij verklaarde: 13 U stelt ook, dat de handelwijze van Microsoft mogelijkerwijs in strijd is met artikel 86 van hetVerdrag, daar het op misbruik van een machtspositiezou neerkomen. Totstavingvan uwstcttingdatMicrosoft op de betrokken markten een machtspositie inneemt, hebt u slech ts weinig informatie verstrekt. Bovendien zijn de producten van Microsoft waarover uw klacht handelt, niet duidelijk omschreven. Uw briefvan 23 februari 199S bevattepersuittreksels in verband met de dominerende positie van Microsoft op de softwaremarkt, meer in hel bijzonder in verband met haar zeer groot marktaandeel op de markt van besturingssystemen voorPC's. Ofschoon die gegevens gedetailleerder zijn dan die in uw oorspronkelijke klacht, volstaan zij niet om te kunnen besluiten, dat op de betrokken markten sprake is van een machtspositie in de zin van artikel 86 EG-Verdrag. Het is niet uitgesloten, dat door DG JV verricht onderzoek zal aantonen dat Microsoft op een of meer softwaremarkten een machtspositie inneenit.lndeonderhavigezaakbehoeftdievraagechternie.tteworden beantwoord, daar de handelwijze waarover u klaagt, geen misbruik oplevert, ook al zou de machtspositie van Microsoft op de betrokken markt komen vast te staan. Zoals hierboven is gezegd, vormen de maatregelen die Microsoft heeft genomen om de invoer te beletten van kopies van haar software waarvoor in de Gemeenschap geen gebruiksvergunning is verleend, welke software bijgevolg binnen de Gemeenschap rechtsbescherming geniet, een legitieme uitoefening van haar auteursrechten. Gelijk eveneens hierboven is gezegd, komt dat niet neer op een poging tot beïnvloeding van de wederverkoopprijzen. Bovendien wijst niets erop, dat Microsoft heeft geweigerd u te bevoorraden ofu haar producten heeft verkocht tegen andere prijzen dan die welke zij vergelijkbare klanten in de Gemeenschap aanrekent. Opdat Microsoft kan worden verweten dat zij de wederverkoopprijzen heeft opgelegd, moet zijn aangetoond dat zij de prijzen poogde te beïnvloeden die haar distributeurs bij de wederverkoopvan haar producten aanrekenden. Opdat Microsoftkan worden verweten dat zij op de. markt van de EER de prijzen onrechtmatig hoger heeft gehouden dan op de Canadese markt, moet zijn aangetoond dat Microsoft voor equivalente transacties op de Canadese markt lagereprijzen toepaste dan op deEuropese, en dat de Europese prijzen te hoog waren. Aangezien er geen aanwijzingen voor dergelijke praktijken of voor andere misbruiken zijn, lijkt het niet noodzakelijk op dit aspect van uw klacht in te gaan. 5t Uit de bestreden beschikking blijkt dus, dat de Commissie enerzijds van mening was, dat het door Microsoft opgelegde verbod op de invoer naar de Europese markt van kopies van in Canada verkochte Franstalige software, ingevolge artikel 4, sub c, van richtlijn 91/250 een rechtmatige uitoefening van Microsof'ts auteursrechten vormde, en anderzij ds, dat de haar door verzoekster vers trekte gegevens in het geheel niet op misbruik van die rechten wezen. De

E I G E N D O M

17

S E P T E M B E R

2 0 0 1

Commissie preciseerde zelfs, dat een dergelijkmisbmik erin zou kunnen bestaan, dat Microsoft voor equivalente transacties op de Canadese markt lagere prijzen toepaste dan op de Europese, voor zover de) iuropese prijzen bovendien ook te hoog zouden zijn. 52 Ter terechtzitting is de Commissie bij de gegrondheid van de door haar in de bestreden beschikking gevolgde redenering gebleven. In antwoord op een vraag van liet Gerecht hebben de vertegenwoordigers van de Commissie bovendien gepreciseerd, dat er geen aanwijzingen voor een eventueel misbtuik waren, zodat er geen bijzondere onderzoeksmaatregel was gelast om na te gaan, of er daadwerkelijk een verschil bestond tussen de prijzen van Microsoft op de Canadese en op de communautaire markt, en om de oorzaken daarvan te analyseren. 53 Vastgesteld moet echter worden, dat de bestreden beschikking op dit laatste punt een kennelijke beoordelingsfout inhoudt. 54 Ofschoon het juist is, dat de verkoop door MC van kopies van software in Canada ingevolge artikel 4, sub c, van richtlijn 91/250 op zichzelf niet Microsofts auteursrechten op die producten in de Gemeenschap uitput (zie hierboven, punt 34), vormen de door verzoekster verschafte feitelijke gegevens op zijn minst een aanwijzing, dat Microsoft voor equivalente transacties lagere prijzen toepaste op de Canadese mar Itt dan op de communautaire markt, en dat de communautaire prijzen te hoog waren. 55 Uit het hierboven in punt 2 aangehaalde uittreksel uit het informatiebulletin van MF van 27 september 1995 blijkt immers, dat de uit Canada ingevoerde producten in rechtstreekse concurrentie stonden met de in Frankrijk verkochte producten, en dat de wederverkoopprijzen van eerstbedoelde producten in Frankrijk ondanks de kosten wegens invoer uit een derde land aanzienlijk lager bleven. De in dat informatiebulletin vervatte informatie mag niet als waardeloos worden beschouwd, daar zij uitgaat van een onderreming, MF, die behoort tot de groep die houder van de auteursrechten op de betrokken producten is. Bovendien beschikte de Commissie sedert de indiening van de oorspronkelijke klacht van 24 september 1996 over die informatie, daar het informatiebulletin van 27 september 1995 in bijlage 3 bij de klacht was gevoegd. Verzoekster heeft de relevante passage van dat informatiebulletin verschillende keren uitdrukkelijk vermeld, zowel in haar oorspronkelij ke klacht van 24 september 1996 als in haar aanvulling van 20 februari 1997. De Commissie was daarvan overigens perfect op de hoogte, daar zij in punt 6 van de bestreden beschikking, betreffende de feiten, opmerkt dat in de informatiebulletins van MF Microsoft verklaart, dar haar illegaal ingevoerde software tegen lagere prijzen wordr verkocht, en dat, indien de Franse distributeurs soortgelijke prijzen zouden toepassen, dat ten koste van hun marge zou gaan. 56 liet is vaste rechtspraak, dat in beginsel de uitoefening van auteursrechten door de rechthebbende, evenals het verbod op de invoer van producten vanuit een gebied bui ten de Gemeenschap naar een lidstaat van de Gemeenschap, op zichzelf geen schending van artikel 86 van het Verdrag oplevert, maar dat die uitoefening in uitzonderlijke omstandigheden misbruik kan opleveren (arrest Hof van 6 april 1995, RTE et TTP/Commissic, C-241/91 P en C-242/91 V,Jurispr. blz. I-743, punten 49 en 50).

7

S E P T E M B F R

?0H1

B I J B L A D

l » B U S

57 In casu kon de Commissie dus niet zonder grondiger onderzoek van de klacht stellen, dat de gegevens waarover zij bij de vaststelling van de bestreden beschikking beschikte, geen aanwijzing voor misbruik door Microsoft opleverden. Gelet op de verplichtingen die op de Commissie rusten wanneer zij een krachtens artikel 3, lid 2, van verordening nr. 17 bij haar ingediende klacht behandelt (zie hierboven, punt 27), diende zij op zijn minst na te gaan, of de door verzoekster op basis van documenten met althans een zekere bewijskracht verstrekte gegevens aldan niet vaststonden, en eventueel of er in casu geen bij zondere omstandigheden waren die meebrachten, dat artikel 86 van het Verdrag was geschonden. 5S Bij de vaststelling van de bestreden beschikking is dus een kennelijke beoordelingsfout gemaakt. 59 Uit liet voorgaande volgt, dal hel Lweede middel moet worden aanvaard, dat het beroep gegrond moet worden verklaard en datde bestreden beschikking houdende afwijzing van verzoeksters klacht nietig moet worden verklaard. Kosten 60 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien deCommissiein hetongclijkisgcstcld,moctzij, conform verzoeksters vordering, in de kosten worden verwezen. Hef Gerecht van eerste aanleg; (derde kamer), rechtdoende, verstaat: 1) De beschikking van de Commissie van 15 oktober 1998 (zaak IV/36.219 - Micro Leader/Microsoft) houdende definitieve afwijzing van een klacht van verzoekster die tegen de maatregelen van Microsoft France en Microsoft Corporation om de invoer in Frankrijk van in Canada verkochte Franstalige software van het merk Microsoft te beletten, is opgekomen wegens strijd met de artikelen 85 en 86 EGVerdrag (thans artikelen Si EG en 8 2 EG), wordt nietig verklaard. 2) De Commissie wordt in de kosten verwezen. Enz. Noot

' B I É L E

E I G E l\ D O M

3 3 7

ten - in casu auteursrechten op computerprogramma's teneinde in de Europese Unie aanzienlijk hogere prijzen toe te passen dan deze voor identieke producten in een derde land, in dit geval Canada, en zo gevrijwaard blijft van elke vorm van mededingingdoor parallelimport, Hel G.E.A. heeft in voormeld arrest, gewezen op 16 december 1999,- een beslissing van de Europese Commissie vernietigd, waarbij een aldaar aanhangig gemaakte klacht tegen de groep MICROSOFT, werd verworpen. MICROSOFT werd ervan beschuldigd het Europees mededingingsrecht te vervalsen door zich te verzetten tegen de import in Frankrijk van Franstalige computerprogramma 's afkomstig van Canada, alwaar de programma's verkochr werden aan gevoelig lagere prijzen dan de gangbare prijzen op de Europese markt. Teneinde haar houding re rechtvaardigen, verwees MICROSOFT naar de bepalingen van artikel 4 c) van de Richtlijn 91/250 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, op grond waarvan de eerste verkoop in Canada van een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens toestemming niet leidt tot de uitputting van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van de kopie binnen de Europese Unie. MICROSOFT werd aanvankelijk door de Commissie gevolgd, daar deze de mening was toegedaan dat het verzet van de MICROSOFT Corporation geenszins hen resultaat was van een of andere verboden overeenkomst, maar louter voortvloeide uit de wettelijke uitoefening van haar auteursrechten. Volgens de Commissie was er geen enkel element voor handen, dat ook maar enigszins zou kunnen wijzen op een vermeend misbruik van deze rechten. Tegen deze beslissing, werd door MICRO LEADER BUSINESS, cen vennootschap naar frans recht, die deze Canadese com puterprogramma's invoerde, beroep aangetekend. Twee middelen, beiden gesteund op het E.G. mededingingsrecht, werden naar voor gebracht: Het eerste middel was gesteund op artikel 85 (huidig artikel Si) van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de EG (hierna het Verdrag) (verbod van bepaalde overeenkomsten). Dit middel werd cchrcr verworpen. Het tweede middel daarentegen, gegrond op artikel S6 (huidig artikel 82) van het Verdrag (beteugeling van misbruik van een machtspositie) werd met succes ingeroepen.

Een inbreukactie op grond van niet uitgeputte auteursrechten kan een misbruik van machtspositie opleveren 2 Wat betreft het eerste middel op grond van artikel 85, t Eindelijk dan goed nieuws voor diegenen die, ondanks de waarbij een overeenkomst werd aangeklaagd tussen beslissingen die genomen werden in de zaken 'Sebago' en MICROSOFT COROPRA'i'iON (MC) enerzijds en haar ver'Silhoucttc'', een zekere vorm van vrijheid betreffende de deler en voortverkopers in Frankrijk (Ml') anderzijds, import van originele goederen afkomstig van buiten de E. U. diende het Gerecht, op grond van alle elementen die door de blijven verdedigen. verzoekende partij naar voor werden gebracht, tot de vaststelling te komen dat het kwestieuze verbod, 'het loutere Het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenresultaat van de groep MICROSOFT is', die een economischappen (G.E.A.) heeft namelijk verklaard dat in een welsche eenheid vormr waarbinnen haar Fransefiliaal(MF) zelf omschreven situatie, uitzonderlijk aan de titularis van auover geen enkele autonomie beschikte t.a.v. de moederteursrechten de mogelijkheid kan ontzegd worden om zich onderneming bij het nemen van bepaalde beslissingen. op zijn rechten te beroepen, ondanks het feit dat er nog geen sprake is van enige uirputting: het betreft de situatie waarbij eenmultinational, die een zekere machtspositie bekleedt -Jil'y. 1999, II, 3.yyu;JCP, 2000. Ed. G. TT, 3.990; 10.370; RU)A, juli 2000, in een welbepaalde sectot, zich beroept op haar auteursrech377; bemerkingen KEREVER, Ibidem, pag. 355 tut 359; Dit arrest werd ' Zie onze bemerkingen onder hetarrest 'Scbago', J.'i'. 2001, pag. 213 (BJ£ 2000, ni'. 60, p. 2S4] cu tic noot onder het arrest 'Silhouette', RCJB, t999iPag-3?^Bn: 2000. nr. 13, p. 5 il.

eveneens becommentarieerd door G. EONET; 'Le point sur l'cpuiscmcnl du droiL de marque communautaire', D. 2000, n"2i, pag. 337, meer bepaald, pag. 3391A. FRANCON: 'CJirtmiqae RTT1 Com', pag. S4, en G. van der wal, ifcü 2001, pag. 99.

n e

B I J B L A D

N U U S T R I F I E

E I G E N D O M

17

S E P T E M B E R

2 0 0 1

Artikel 85 heeft evenwel enkel betrekking op overeenkomvoor gebrachte elementen, een diepgaander onderzoek door te voeren betreffende de eventuele schend ing van artikel 86. sten tussen onafhankelijke ondernemingen. Het is dan ook Daar de Commissie had nagelaten op een dergelijke wijze te niet verwonderlijk dat het gerecht dit middel heeft verworpen. Artikel 85 § 1 is echter niet van toepassing op eventuele beslis-handelen, werd haar een 'ontegensprekelijke' beoordelingsfout verweten. singen die binnen een groep worden genomen om de relaties tussen de verschillende componenten van die entiteit te. regelen (overwegingDeze uitspraak van het Gerecht kadert volledig in de vaste rechtspraak van hel Hof van Justitie van de Europese Ge38). meenschappen, die reeds eerder op het gebied van auteursVoormelde interpretatie betreft vaststaande rechtsleer sinds rechten, tot cen misbruik van machtspositie besloten had de zaak ClIIUSTIAN NIELSEN.' De niet-toepasselijkheid op grond van prijsverschillen die gehanteerd werden binvanartikel 85 op overeen komsten, die worden gesloten binnen vcrschillendelidstaten.7In dat geval werden echter prijnen eenzelfde groep, werd nadien in opeenvolgende uitzen vergeleken, die gehanteerd werden in verschillende lidspraken herhaaldelijk bevestigd door het Hof van Justitie staten van de E itropcsc Unie, daar waar in onderhavige zaak van de Europese Gemeenschappen, telkens wanneer de onbesloten wordt tot misbruik op grond van een prijsdernemingen in zake een economische entiteit vormden en vergelijking tussen Canada (een derde land) enerzijds en hun overeenkomsten in werkelijkheid niets anders waren Frankrijk anderzijds. dan een herverdeling van taken binnen de groep zelf.4 Het weze evenwel opgemerkt dat het middel op grond van Volgens Professor Franeon zou het hier gaan om eenzeer ernartikel 85 daarentegen wclovcrdacht zou ingeroepen gestige en voor discussie vatbare uitbreiding van de uitputtingsweest zijn, indien de verdeling van de producten 'MICROregeling.8 SOFT' in Europa zou plaatsgevonden hebben via groothanliet lijkt mij evenwel dat de mening van onze vooraandelaars en onafhankelijke verdelers en niet door een staande col lega niet kan gedeeld worden. Artikel 86 c)houdt afdeling die deel uirmaakt van de groep zelf. In dat geval immers elk misbruik voor ogen in hoofde van een ondernezou men immers rechtmatig kunnen opgeworpen hebben ming met machtspositie, die door 'het toepassen ten opdat de overeenkomst tussen MC en de zogenaamde grootzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij handelaars er enkel toe strekte om de distributie in Frankgelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkent rijk te vrijwaren van elke vorm van concurrentie van intrabij de mededinging'. Artikel 86 c) maakt geen onderscheid brand. tusscnbcpaalde handelingen, die plaatsvinden in derde landen, dan wel binnen de Europese Unie. We kunnen ten deze verwijzen naar het advies van Advocaat In dezelfde zin maakt artikel 86 a) ('... onbillijke conrracGeneraal Jacobs, in het arrest 'Silhoucttc'5 die het volgende schreef: Larrét quedoit rendre la Cour sur t'épuisement internatio- tuele voorwaarden'! geen onderscheid russen onbillijke prijzen die gehanteerd worden binnen de Europese Unie dan nal ne limttera en aucun cas la possiblc application des régies de concurrenccdu Traite. Il n'exclurapas lapossibilitédevoirles articles 85wel in derde landen. De handel tussen de lidstaten kan beïnvloed worden zelfs indien een welbepaalde daad gesteld et SS du Traite sappluiuer aux accords entre entreprises 011 au com9 poriemenl unilatéral d'une entreprise dominante s'efforcant de wordt in een derde land. cloisonnerlesmarchés... Een ander auteur meent dat huidige beslissing voor kritiek vatbaar is, daar het loutere feit dat een rechthebbende van auteursrechten een verschillende prijszetting hanteert op 3 Artikel 86 van het Verdrag daarentegen werd door het twee verschillende markten, als een 'uitzonderlijke' omG.E.A. wel aanvaard. standigheid wordt aanzien, waardoor deze laatste zich niet Met dezelfde bewoordingen als in het arrest MAGILL,6 langer kan beroepen op zijn rechten. Volgens deze zelfde wordt ookin huidig arrest het principe vooropgesteld dan'ïï auteur komen prijsverschillen immers veelvuldig voor en beginsel de uitoefening van auteursrechten door de rechthebbende, betreft het een dagelijkse werkelijkheid, die niets bijzonevenals het verbod op de invoer van producten vanuii een gebied buiders inhoudt.'" ten de Gemeenschap naar een lidstaat van de Gemeenschap, op zichzelf geen schending van artikel 86 van hel Verdragoplevert, maar datKierbij wordr er echter voorbijgegaan aatr het feit dat we in die uitoefening in uitzonderlijke omstandigheden misbruik kan op- de zaak MICROSOFT te maken hebben met een onderneleveren (overweging 56). ming die zich in een quasi-monopolic situatie bevindt. Ten aanzien van een dergelijke onderneming dienen alle omDoor toepassing van dit principe op onderhavige zaak, oorstandigheden, die onder de verschillende mogelijke misdeelde het Gerecht dat her feir, dat MICROSOFT voor gelijkbruiken van artikel 86 vallen, als 'uitzonderlijk' beschouwd aardige transacties in Canada lagere prijzen had toegepast re worden. dan op de Franse markt, minstens als een aanwijzing van misbruik en overdreven communautaire prijzen diende beMij ns inziens dient een onderscheid gemaakt te worden tusschouwd te worden. Het Gerecht heeft in dit prijzen verschil sen enerzijds een kleine onderneming, die blootgesteld een gegeven gezien, dat voldoende onthullend was, om de wordt aan verschillende concurrenren of veel sterkere conCommissie erroe te verplichten om, op grond van de naar currenten en dienvolgens noodgedwongen in verschillende landen verschi I lende prijzen dient te hanteren teneinde het

' Beslissing van de Commissie van ïyjuni 1969.Pl\t, if>sdd. 5 juli 1969. 4

Zie B. GOI I ),M AIST, A. LYON-CAEN, L. VOGEL: 'Droit eonillieteial

europeen", 5e uitgave, 11^478 en de vernielde relci'encies. s Ra.]lir. 1999,1, +815, n"53. fi Eur. Hof Justitie, 6 april 1995, Ree. pag. 743;J-i: 1090, 773, mei 11001V. I)K VISSr.HKKenB. VTTCHAIJX: R I M . j u l i 1995, pag. 173.

7 /ie arrest SACEM van 13 juli lySy, I«r. 89, 1, 2565'JCP, 11, 21,437 (geschil met discotheken]. 5 A. FRANCON, RTD Com., juli 2000, pag.84. =» Eur. Hof Justitie 25 oktober 1979, GREENWICIT PILM/SACEM, Rtc. pag. 3.275; JT. 19S0, pag. 151; Brussel, 26 oktober 1978 J.r. 1979,497, TIME LIMIT. '" Zie A. KKRKVKR, KI OA, juli 2000, pag. 359.

17

S [ N

E H B E 1

20 0 1

H I J B L A D

N D U S T R I F I E

hoofd te kunnen biede aan de concurrentie en anderzijds een grote multinational die met geen en kelc vorm van effectieve concurrentie af te rekenen heeft. Daar waar cen verschillende prijszetting voot' de eerste geoorloofd voorkomt, kan dit ten aanzien van de tweede niet getolereerd worden, daar de prijsbepaling volledig in diens handen ligt. Deze grote multinational zal dan ook, op straffe van misbruik, volledig onderworpen zijn aan de bepalingen van artikel 86 al.a)ene). Artikel S6 c) heeft onder meer betrekking op een ongelijke beoordeling waardoor bepaalde kopers bevoordeeld worden ten koste van anderen. Deze ongelijkheid kan verschillende vormen aannemen, zoals een verkoopsweigering, of een weigering om koningen toe te ken nen1 * of nog, zoals in casu, het verzet om producten aan de goedkoopste prijs binnen de E.IJ. te laten circuleren door zich ie beroepen op zijn auteursrechten. Het misbruik was tevens het gevolg van het feit dat, wegens de schending van artikel 86 a), MTCROSOFT 'onbillijke' prijzen hanteerde. Door zich te beroepen op haar auteursrechten hanteerde MICROSOFT in Frankrijk en de E.U. overdreven hoge prijzen in vergelijking tot deze in Canada endeV.S.. 4 Besluitend kunnen we stel len dat de uitoefening door een onderneming met machtspositie van auteutsrechten, op zich, behoudens 'uitzonderlijke' omstandigheden, niet als misbruik kan aanzien wotden, tenzij deze uitzonderlijke omstandigheden een inbreuk uitmaken op artikel S6 van het Verdrag. Hetgeen geldt voor de uitoefening van a tcursrechten is uiteraard ook van toepassing op de uitoefening van intellectuele rechten in het algemeen, waaronder de merkenrechten. " Zie GOLDMAN, LÏON-CAEN, VOGEL, o. CU., Il'S.sG.

E I Ü L N D O M

335

Aldus dienen we vast te stellen dat een onderneming, die een machtspositie bekleedt, zoals de veelbesproken firma LEVI'S, die recentelijk betrokken was in al van procedures," in feite een misbruik van machtspositie zou kunnen verweten worden van zodra ze gebruik maakt van haar merkenrcchtelijke monopoliepositie, in de veronderstelling dat haar merkenrechren niet uitgeput zijn, teneinde de import van originele 'Lcvi's' jeans, vervaardigd in de V.S. en ervan uitgaande dat deze jeans aldaar aan veel lagere prijzen worden verkocht, binnen de E. U. te verbieden. We zouden in dergelijk geval mogen veronderstellen dat zulke onderneming gebruik maakt van haar merkenrechten, teneinde haar eigen Europese distributeurs, diehogere prijzen vragen, te vrijwaren van el kc mogelijke vorm van mededinging. Zoals Willy Alexander schrijft'": Ook ondernemingen meteen machtspositie mogen hun wet lelijke exclusiviteit beschermen door middel van inbreukacties. Maar ze hebben geen carte Manche. Het Hot heeft ze gewaarschuwd: - dat ze buiten het bereik van artikel 86 blijven 'zolang liet merk niet als een middel tot misbruik van zulk een positie wordt gehanteerd'. Zaak 102/77, Hoffmann-La Koelie/Centrafarm, Jut,, 1978, blz. i)6$,dictum2; -dat zij zich in strijd niet artikel 86 gedragen indien zij aan muziekgebnukeis onbillijke voorwaarden, niet name te hoge royalty's, opleggen. Zaak 402/85, Basset/Sacem, Jur., 19S9, blz. 2S35, dictum 2. Louis Van Bunnen, advocaat, prof. cmer. UCL. (Université catholique de Louvain)

' * Zie Brussel, i4m;i;irt 2000, j.T. 2001,337, nool. L. Van Bunnen; zie eveneens Rb. Kh. Brussel, 22 september 2000, LEVIS/GE, T.D.Ü. april 2001, p. 27fc, noot 1. Van Bunnen: 7Les paradox-Files conséquences de rarrct SEBAGO'. '-'WillyAIEXANDER:'Inbreukacties in strijd met E.G.VTRDRAG in 'Liber Amiconim AiméDe Caluwé', Bruylant 1995, blz. 5.

LAl>

O F F I C I Ë L E

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

17

S E P T E M B E R

2 0 0 1

M E D E D E L I N G E N

Personeel Beèïndigingdienstverband Mevrouw dr. Jvf.J. Reijnen, organisatie- en infürmatiseringsadviseur in vaste algemene dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom van het Ministerie van Economische Zaken, is op haar verzoek met ingang van 1 september zooi overgeplaatst naar het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Aan de heer mr. L.F. Dijkstra, voormalig hoofd afdeling Voorlichting & Marketing in vaste algemene dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom van het Ministerie van Algemene Zaken, is met ingang van 1 september 2001 eervol ontslag verleend. (Besluitvan de Ministervan Economische Zaken van 30 juli 2001, nr. Personeel 2001.018.)

Benoeming in vaste dienst De heer drs. R. Snijders, projectmedewerker in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 augustus 2001 benoemd in vaste algemene dienst van het Rijk, met daaraan gekoppeld een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom van het Ministerie van Economische Zaken (Besluit van de Mi n ister van Economische Zaken van 30 juli 2001, nr. Personeel 2001.019).

Register van Octrooigemachtigden De voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de inschrijving van de heer ir. A.J. van Buytene wegens zijn overlijden op 24 juli 2001 in het bovengenoemde register is doorgehaald.