U I T ü A V E
V A N
H E T
Ü U F I C A U
V O O R
N D U S I R I Ë L E
E I G
iö februari 2001, 69e jaargang, nr. 2
Bijblad bij
De Industriële Eigendom
I N H O U D Actualiteiten
Berichten
Nieuw merkenrecht in de Nederlandse Antillen (blz. 31/2).
Brochu res over TRIPs-verdrag (blz. 70).
Jurisprudentie
Officiële mededelingen
Rechterlijke uitspraken
Personeel. - Termijnen onder Rijksoctrooiwct 1910. - Register van Octrooigemaclltigdcn. - Examen resp. proeve voor octrooigemachtigde.
1 Octrooirecht Nr. 7 Rechtbank 's-Gravcnhage, 12 juli 2000. British American Tobacco Co. c.a./De Staat der Nederlanden en Bureau voor de Indusrriële Eigendom (Afdeling van Beroep van de Octrooiraad is geen onafhankelijk en onpartijdig gerecht in d e zi n van art. 6 EVRM, derhalve staa t beroep op burgerlijke rechter open; besluit AvB tor nier-openbaarmaking wordt gehandhaafd). Nr. 8 Rechrbank 's-Gravenhage, 28 juni 2000, Allen & Hanburys c.a./Lisscse Apotheek e.a. (ook indien aan TRTPs rechrstreckse werking toekomt is niet aan het desbewuslheidscriterium - van art. 45 lid 1 TRTPs - voldaan; ompakking geneesmiddelen niet volgens geldende voorwaarden, derhalve merkinbreuk; nevcnvord erin gen afgewezen wegens ontbreken van schade) (met noot J.H. S.). 2 Merkenrecht Nr. 9 Hof van Justitie EG, 22 juni 2000, Marca Mode/Adidas e.a. (bij gevaar voor associatie in enge zin mag uit de bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk geen vermoeden van verwarringsgevaar worden afgeleid: vcrwarringsgevaar moet worden bewezen; fffistelt BenGH vragen over de uitleg van art.13A.1b BMW en art. 11D BMW) (met noten J.H. S.). 3 Onrechtmatige daad Nr. 10 Pres. Rechtbank Breda, 22 januari 2001, Movir e.a./ Mccüs Assurantiën (misleidende mededelingen; 'direct mail' is openbaargemaakte mededeling bedoeld in art. 6:194 BW; beschikbaarheid bewijs t.a.v. claims voor verzending reclamemateriaal; bevel tor rectificatie).
30
B I J B L A D
I N D IJ S T R I I " L E
E I G E N D O M
16
F F B R U A R I
2 0 0 1
C O L O F O N
Verschijnt maandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: NLG 175,- pet jaar met inbegrip van het jaarregister: aan abonnees buiten Nederland wordt NLG 50,- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per lus nummer NLG 17,50 Nieuwe abonnementen: gaan in bij her begin van cen kalenderjaar: aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement, door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vöör het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd h.dsnini$tratïc:~Q\l££z\i voor de I ndusrriële Eigendom. Patentlaan 2, Postbus 5820., 22S0 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer {070) 398 66 55 Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179 Ovcrnamepiiblicati.es: na schriftelijke toestemming van de redacrie Vormgeving en druk: Sdu Grafisch Bedrijf bv, Den Haag £> Auteursrecht voorbehouden
Ere-vooizitrer van de reductie: prof. mr. E.A. van Nieuwen hnven Helbach Redactie: prof. mr. JJ. Brinkhof mevr. mr. drs, N. Hagemans dr. J.H.J. den Hartog jfir.mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Nclcman prof. mr. (J.J.J.C. van Nispen prof. mr. A. A. Quacdvlicg prof. mr.J.H. Spoor mr. P.J.M. Stcinhauser prof. mr. D.W.F. Vcrkadc mr. ir. J.H. F. Winckels Correspondenten: K. Henning-Bodcwig(verbonden aan lieiMax-Planck-insrirut, Mtlnchen) S. Mandel (Conseiller, Conr d'Appel de Paris) H. Laddie (mr. Justice, High Cuurt London) Redactit-seaetam: mr. J. L. Driessen Redactie-adres: Palenilaanz, Posrbus 58ZO, IÏSOHV Rijswijk (Z.H.) lelefoonnr.to/o) 398 63 73 Telefax (070) 398 65 30
IS
F E B R U A R I
2 0 0 1
B I J 3 L A D
I N D U S T R I È L C
F I
G E N O O M
3 1
A C T U A L I T E I T E N Nieuw merkenrecht in de Nederlandse Antillen Op 1 januari 2001 is een nieuwe Merken landsverordening in werking getreden in de Nederlandse Antillen,1 naar het jaar van haar totstandkoming genoemd: Merkenlandsverordening 1995.' Ik zal haar hier afkorten als Mvo. De Mvo is in sterke mate gestoeld op het voorbeeld van de Benelux-Merken wet, en wel de BMW zoals d i e lu id t volgens het protocol van 1992 (Trb. 1993,12) tot aanpassing aan de Harmonisatierichtlijn.^ Anders dan de Benclux-Merken wet, begint de Mvo met een viertal artikelen over het Bureau en over de bevoegde rechter. Overigens is het Bureau voor de Intellectuele Eigen dom sinds november 2000 verzelfstandigd, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot een nieuwe 'Regeling BTE'^ en enige wijzigingen in de Mvo. Het Bureau heeft ook een Engelse roepnaam aangenomen: Bureau forlntellectual Vroperty. Hoofdzaken materieel merkenrecht De artikelen 5 t/m 10 Mvo volgen de arrt. 1-6 BMW op de voet, met dien verstande dat art. 5 Mvo de dienstmerken meteen 'meeneemt'. De ambtshalve weigering, in de Benelux (weer) ingevoerd in 1996, is in de Nederlandse Antillen nooit weg geweest. Dit onderwerp is geregeld in artt. 11-16 Mvo, en dat op een aanzienlijk minder summiere wijze dan in art. 6bis en 6ter BMW.s De belangrijke artikelen n-i3bis BMW vinden we in de Mvo terug in artt. 21-24. Overeenkomstig de uitleg van de oude Merkenlandsverordcning 1913/1961*01 van de BMW 1971, is in art. 23 leden 8 en 9 gekozen voor wereldwijde uitputting.:' De BMW-artikelen 14-18 (rncl. 14DIS) vinden we in de Mvo terug in artt. 25-29 en 41. De Nederlandse Antillen hebben nu ook een regeling voor collectieve merken: artt. 30-39 die overeenkomen met artt. 19-2S BMW.
' Curacao, Bonaire, het Nederlandse koninkrijksdeel van Sr. Maarten, Si. Husrarius en Saba. NB: Aruba vaart zijn eigen koers. ' Voluit: Landsverordening van de 16e december 1996 tochccsrellenvan nieuwe regelen aanzien van het merkenrecht, Publicatieblad 1991»,188. Bij een novelle van 1 ggg zijn enige correcties aangebracht (Publicatieblad 1 999, 121), terwijl de hierna re noemen 'Regel i ng BIE' ook nog tor kleine wijzigingen (in are. 1 en art, 10) hccfl geleid. 3 Het BMW-prnmcol van iyy6(T.'£'. 1996, 225) heef t nog geen weerspiegeling in de Mvo gevonden. 1 Ministeriele beschikking met algemene werking van 27 november zooo houdende regelen betrelTeude de status, taken en bevoegdheden van her Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Anti I len, Publicatieblad 2000,13 7. Opvallend daarin is ook de vermelding van 'domeinnamen' als aandachtspunt. 5 Vgl. de klacht van de Hoge Raad over de summiere regeling in de Beneluxwet, in IIB. 19JUIÜ 199S.N) 1999, AH m.ru. DWEV.rjJE 199S, nr 70, p. 341 IBtomiuf). s Publicatieblad 196a, 203 - BIE 1961, blz. 44. 7 Her onderdeel van art. 23 lid 9 dar een en ander doorrrekt lotgevallen waarin 'tussen beide merkhouders ren aanzien van de desbetreffende waren een band van economische aard bestaat' is echter nog niet i nge Vgl. in dir verband het vonnis van Gem. Hof Ned. augustus 2000, KG 2000, 204 {LeeJn/CDLhX'X
Interpretatie De nieuwe Mvo is gestoeld op het Europees geharmoniseerde Bcneluxrecht. De Hoge Raad in Den Haag is de hoogste uitlegger. Vanuit het concordantiebeginsel binnen het koninkrijk kan men bepleiten dat de Hoge Raad ook de Antilliaanse Mvo 'Beneluxrcchtclijk' resp. 'Europeesreduelijk' oftewel confotm de invulling door het BenGH en het HvjEG zal uitleggen. Anderzijds: de Mvo is en blijft Antilliaans recht, geen Nederlands of Benelux- of Europees tccht. En juist het Europese recht heeft voorbeelden laten zien dat teksten met dezelfde bewoordingen verschillend uitgelegd kunnen worden.8 In Antilliaanse merkenzaken kunnen m.i. overigens geen prejudiciële vragen worden gesteld aan het BeneluxGcrcchtshof of aan het HvJEG, ook niet door de Hoge Raad. Overgangsrecht Met de .Antilliaanse overgang, net als de Benelux in 1971, van een dcclaratoir naar een attributief regisierstelsel, moeten belanghebbenden het kalenderjaar 2001 benutten voor 'bevestigende' (handhavmgs-)depors: alleen in dit jaar kan cen beroep op verkregen rechten worden gedaan. Alle depots met een beroep op verkregen rechten krijgen de datum van 1 januari 2001, vooralle 'nieuwe' depots. De onderlinge rangorde tussen de via overgangsrechtelijke depois gehandhaafde rechten, wordt bepaald aan de hand van het oude recht. Dit stelsel geldt voor zowel individuele als collectieve merken, en zowel voor warenmerken als voor dienstmerken. Omdat tegelijkertijd met de stelselwijziging dienstmerken worden ingevoerd, zij n de u it de BMW bekende overgangsartikelen van 1971 voor waren, en de overgangsartikclcn van 1987 voor dienstmerken in elkaar geschoven: een niet ongecompliceerde operatie. Daarentegen hebben de Nederlandse Antillen geen last van voortdurende rechten die in verschillende gebieden in verschillende handen zijn, iels waarmee de Bencluxwctgever wel rekening moest houden. Anders dan de Bcneluxwetgevet destijds bepaalde, zijn de handhavingsdepots in de Nederlandse Antillen niet gratis. Wel zijn de tarieven gereduceerd. Geldt voor een 'gewoon' depot een basisbedrag van US$ 335, voor een bevestigend depot van een aldaar eerder gebruikt merk is dat de helft.^ Eerdere (niet verplichte) inschrijvingen in de Nederlandse Antillen worden gepremieerd met een korting van zelfs 90 % (takse $ 33,50 dus). Eenslimmigheid die de Benelux wet ook kende, is de mogelijkheid om tegelijk met bevestigen 'verkregen rechten'depot dat geldL voor 1-10 jaar afhankelijk van het jaar van " Vgl.HvJEG 9februari 19S2 (270/80),MS 1982, z8S. NJ1983,393 (Pol.ydofr. verschillende uitleg van woordel ij l< gelijke teksten van art. 36 (oud) EEü-Verdrag en art. 23 van het toenmalige Associatieverdrag mer Portugal: en vgl. overhelzelfde artikel /Merkenichtlijn 89/104 de verschillende uilleg van BVA-Hof 3 december 1997, ETMR 1998, p. 85, GRU1Ï I/ir. 199S, p. 309 (wereldwijde uitputting) tegenover IIvJEG 16juli 1998 (C-335/96); ^J '999.3 92, IER 1998, p. 207.NTEK 199S, p. 303 (Silhouenc enkel Europese uitputting). y Ingevolge arr. 2 van de nu ingetrokken Antilliaanse Mvo 1513/1961, kunnen ook in Nederland (immers: 'in hei Koninkrijk') verkregen merkrechten in het jaar zoen profileren van her Antilliaanse overgangsrecht
B I J B L A D
M ' l L S T R i E L E
E I G E N D O M
1 ö
F t 13 R L A R I
2 Ü Ü '
rechtverkrijging, meteen de eerste vernieuwing voor 10 jaar te vragen. Uitgaande van een beroep op gebruik sinds bijv. 1947 of 1987, deponeert en vernieuwt men dan voor 6+10 = 16 jaar. Vroeg het Benelux-Burcau destijds naast het gratis bevestigende depot voor de eerste vernieuwing het volle pond, bij het Antilliaanse Bureau wordt naast de gereduceerde kosten voor liet bevestigende depot (zie boven) ook voor de eerste vernieuwing telkens een gereduceerd tarief in rekening gebracht: 50% korting bij een eerder in de NA geregistreerd merk; 10% korting bij cen niet eerder in de Nederlandse Antillen geregistreerd merk.
Carmelweg 10A in Willem stad/l'arcra, Curacao kan men ook in het JPapiaments, Engels en Spaans terecht. Voor nietingczctcncn blijft de tussenkomst van een gemachtigde in een van de vijf eilanden verplicht.
Tulen Depots behoeven thans niet meer per se in het Nederlands te worden verricht. Rij het polyfone Bureau aan de Berg
D.W.F.V.
Overeenkomst van Madrid De Nederlandse Anti 1 len overwegen wedertoetreding tot de Overeenkonisl van Madrid en tot het Madrid-Protocol, maar zo ver is het nog niet. De hiervoor reeds in de wet opgenomen bepalingen zullen op een later tijdstip in werki ng moeten treden.
16
F E B R U A R I
Ê O O1
B I J B L A D
I N D U S I H I h l F
E I G E N D O M
J U R I S P R U D E N T I E Nr. 7 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage,
c Tegen dit besluit hecfr BAT op 11 januari 19R9 beroep ingesteld bij de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad 12JUÜ20O0 (hierna: de Afdeling van Beroep). d Na een gehouden hoorzitling heeft BAT op 28 januari (BAT/Staat) 1991 twee aangepaste conclusies, vergezeld van cen aangepaste beschrijvingsinleiding ingediend. Conclusie 1 luidt Mrs. D.H. vonMaltzahn.J.A. Hagen en M.Y. Bonncur als volgt: sigaret, omvattende een tabaksstang, welke tabaksstangbestaat uit M.SSVSM Br zijn geen redenen terug te komen van het oordeel in het vonnis een tabaksvulmiddel metecnpo.kkingdichtkeitl liggend in eengebied 3 van 23 juni 1999 (zie BIE 1999, blz. 2/5) dat de Afdeling van Beroep omvattende 277-296 mg/cm , en een omhulsel uit sigarettenpapier, nier is aan te merken als een onafhankelijk en onpartijdig gerecht inwaarbij de omtrek van de sigaret ligt in een gebied omvattende tS de zin van artikel 6 EVRM. Dit brengt mee dat BAT het recht heeft mm, om haar geschil met de Octrooiraad over de waan. of de aanvrage ommet het kenmerk, dat de omtrek van de sigaret ligt in een gebied ocirooi openbaar diende ie worden gemaakt aan het oordeel van devan 12,5 tot 19 mm, de tabaksstang een vrije verbrandingssnelheid burgerlijke rechter voor te leggen zonder dat de beschikking van deheeft van 25 tot 45 mg/min, het tabaksvulmiddel een pakkingAfdeling vanBcroep aan haar kan worden tegengeworpen. dichtheid bezit van 150 mg/cm3 tot 350 mg/cm3, de sigaret een filtersigaret is, waarbij de diameter van hetfilterovereenkomt met de diameter van de tabaksstang, en waarbij de verhouding tussen liet Art. zAUOW (1910) aantal inhakringen en het totale tabaksgewicht in gram van de Met de in 15S5 bekende techniek (het artikel in Tobacco Science) lag het voor een deskundige voor de hand het nadeel dat de tabaksstang ten minste zois. TenCent sigaret maarvijfinhakringen toestond,op teheffen door de Conclusie 2 is vrijwel identiek; het verschil is dat de vrije vrije verbrandingssnelheid te verlagen. vcrbrandingssnelheid niet 25 tot 45 mg/min is, maar 45 tot Dat een deskundige de grafteken in Tobacco Science niet zo maar 50 mg/min. zou hebben geëxtrapoleerd ligt niet voorde hand. Extrapolatie magc Bij besluit van 29 augustus 1991 heeft de Afdeling van in een dergelijk geval in wetenschappelijk opzicht onverantwoord Beroep het beroep tegen het besluit van de Aanvraagzijn om reden dat onderliggende experimentele gegevens ontbreken,afdeling gegrond verklaard, maar heeft zij dat besluit van dat neemt niet weg dat iedere vakman in de praktijk zal proberen of de Aanvraagafdeling, strekkende tot niet openbaarmaking een grafiek een voudig valt door re trekken naar het voor hem interes-van de aanvrage, op andere gronden bevestigd, namelijk sante, maar niet door de grafiek bestreken gebied. Ais dat het gevalomdat de aanvrage geen octrooieerbare uitvinding betreft. blijkt te zijn, kan niet worden staande gehouden dat een nieuwe ont- f BAT heeft zich tot de toenmalige Europese Commissie voor dekking is gedaan. de Rechten van de Mens (ECRM) gewend met cen klacht tegen de Staat. Bij rapport van 19 mei 1994 heeft de ECRM geconcludeerd dat BAT's recht onder artikel 6, eerste lid, 1 British American Tobacco Company Limited te Staines, EVRM was geschonden. Verenigd Koninkrijk, 2 Brown & Williamson Tobacco Corporation te Louisville, g Vervolgens heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Kcntucky. Verenigde Staten van Amerika, eiseressen, procuMens (EHRM) bij arrest van 20 november 1995 geoordeeld reur mr. P.J.M, von Schmidi auf Altenstadt, advocaten mrs. dat arti kei 6. eerste lid, EVRM niet was geschonden, omdat, P.L. Reeskamp en H. J. de Ru beide te Amsterdam, kort gezegd, BAT haar zaak voor de Nederlandse civiele rechter had kunnen brengen Izic fiiE 1996, blz. 275;i?cri]. tegen 1 De Staat der Nederlanden, Ministerie van Economische Zaken te Den Haag, gedaagde sub 1, procureur mr. G.J.H. vordering,grondslagen verweer Houtzagers, advocaat mr. H.J.M. Boukema te Amsterdam, 2.1 BAT vordert, kort samengevat, dat de rechtbank 2 Het Bureau voor de Industriële Eigendom, voorheen Oc- voor zover nodig, voor recht verklaart dat de Afdeling van trooiraad te Rijswijk, gedaagdesub 2, niet verschenen. Beroep geen 'onpartijdig en onafhankelijk gerecht' is in de zin van artikel <S van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij heden (EVRM), 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wei niet (meer) of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van - voorzier in openbaarmaking van de octrooiaanvrage, de in zoverre niet betwiste inhoud van de overgelegde pro- gedaagden veroordeelt tot schadevergoeding, ducties staat tussen partijen het volgende vast: - gedaagden veroordeelt in de kosten van het geding. a Op 14 mei 1985 heeft RAT bij de Octrooiraad een aanvrage 2.2 Daartoe heeft zij gesteld dat zij bij de Afdeling van Bei nged iend voor de verlening van een octrooi met betrekking roep geen eerlijke en openbare behandeling hecfr gehad toteen rookartikel.Deaanvrageisgeregistreerd ondernumdoor een onafhankelijk en onpartijdig gerecht, alsmede dat mer 86.01223. Bij de aanvrage is prioriteit ingeroepen vanaf de aanvrage wel een octrooieerbare uitvinding betreft. 24 mei 1905 op basis van een op die datum in het Verenigd 2.3 De Staat heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het BuKoninkrijk ingediende (parallelle) octrooi-aanvrage. reau is niet verschenen. b Op 13 oktober 1988 heeft de Aanvraagafdeling van de Octrooiraad (hierna: de Aanvraagafdeling) besloten tot nietBeoordeling openbaarmaking van de aanvrage. 3.1 Het Bureau bezit een rechtspersoonlijkheid en kan derhalve, bij gebreke van een bijzonder wetsvoorschrift dien-
3 4
B I . I 3 L A D
I N D U S T I I I L L E
E I G E N D O M
16
F E B R U A R I
? 0 0 1
deel was gebaseerd op de navolgende omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien: a De Afdeling van Beroep moet oordelen over besluiren van organen die behoren tor dezelfde organisatie als waarvan zij zelf deel uitmaakt. b De leden van de Afdeling van Beroep vormen geen aparte groep die als zodanig is afgescheiden van de andere leden van de Octrooiraad; alle leden van de Octrooiraad kunnen Toetsingaan artikel 6EVRM worden aangewezen om deel uit te maken van een 3.3 Het instellen van beroep bij de Afdeling van Beroep teAanvraagafdeling, cen Bijzondere afdeling of een Afdeling gen een beschikking van de Bijzondere Afdeling is een advan Beroep, hetgeen betekent dat een lid van de Octrooiraad ministratieve rechtsgang. Tegen het besluit van de Afdeling in de ene zaak deel uitmaakr van een Aanvraagafdeling, in van Beroep van 29 augusrus 1991 stond destijds geen beeen andere zaak van een Bijzondere afdeling en in cen derde roep op de bestuursrechter open, zodat met betrekking tot zaak van een Afdeling van Beroep. Een aanvrager of andere cen beoordeling van de grieven van BAT tegen de beschikbelanghebbende kan derhalve met een lid van de Octrooiking van de Afdeling van Beroep uitsluitend een vordering raad in verschillende hoedanigheden te maken krijgen, de bij de burgerlijke rechter kan worden ingesteld. ene keer als lid van een Aanvraagafdeling tegen wiens beDe burgerlijke rechter dient zich van een inhoudelijke beslissing beroep op een Afdeling van Beroep (met een ander rechting te onthouden, ingeval de wet een bijzondere met lid van dezelfde Octrooiraad) openstaat, de andere keer als voldoende waarborgen omklede administratieve rechtslid van de Afdeling van Beroep die oordeelt over een beslisgang openstelt. Dit betekent dat thans de vraag moet worsing van cen Aanvraagafdeling (met eveneens een ander lid den beantwoord of de in de Row (1910) opengestelde rechtsvan dezelfde Ocrrooiraad). gang, te weten beroep op de Afdeling van Beroep tegen een besluit van de Aanvraagafdeling zonder mogelijkheid van c Ten aanzien van de leden van de Afdeling van Beroep beberoep bij de bestuursrechter, met voldoend e waarborgen is staat geen wettelijke garantie dat zij niet uit hun ambt kunomkleed. In het bijzonder moet worden beoordeeld of het nen worden ontheven op gronden die direct of indirect saberoep bij de Afdeling van Beroep voldoet aan de eisen van menhangen met de inhoud van de door hen genomen artikel 6 TÏVRM. beslissingen als lid van de Afdeling van Beroep. De Staat heeft nog wel aangevoerd dat de gewone en plaatsvervan3.4 BAT heeft zich met name beroepen op de conclusie van. gende leden tot hun pensionering zijn benoemd, maar de De voormalige Europese Commissie voor de rechten van de rechtbank stelt vast dat zulks voor iedere ambtenaar geldt, mens (ECRM) van 19 mei 1994. die voor onbepaalde tijd is aangesteld. Het gaat er in dit geDe Staat heeft de conclusie van de ECRM bestreden. val om of er voor de leden een bijzondere ontslagbescher3.5 De ECRM heeft reeds overwogen dat er in deze zaak geen ming geldt, die voot gewone ambtenaren niet bestaat. Daarreden is om eraan te twijfelen dat de leden van de Afdeling van is geen sprake. van Beroep de zaak hadden beoordeeld zonder te zijn beïnvloed door invloeden van buitenaf en zonder enige persoon3.8 De Staat heeft betoogd dat omstandigheid a. geen argulijke vooringenomenheid. In dit geding is BAT hier niet op ment oplevert om de Afdeling van Beroep niet als een onteruggekomen. partijdig en onafhankelijk gerecht te beschouwen aangezien het vaker voorkomt dat een rechter een beslissing 3.6 üc ECRM heeft vervolgens in paragraaf 64 als volgt overneemt over een beslissing van een andere rechter die deel wogen: Vlowever, when examining the independente and impartiality ofa uitmaakt van hetzelfde college. tribunal, appearanecs must aiso be taken inro account. In this res-De vergelijking tussen twee rechters van hetzelfde college pect, il sliouldfirst be noted thatthe status ofa memberofthePatent en twee organen van de Octrooiraad gaat niet op. Immers, Office cannot be assimilaied to that ofajudge as regards irremovabi-anders dan de rechter wiens beslissing door een andere rechlity from his office (...). ter van hetzelfde college wordt beoordeeld, vormt de Moreover, the f act that the appeal body in patent matten belongs toAanvraagafdeling van de Octrooiraad onderdeel van de adthe same administrative body deciding infirst instance, a result of ministratie en dat betekent dat er, nu de Afdeling van Bewhich is that members of the Patent Office review decisions taken byroep tot dezelfde organisatie behoort als de Aanvraaganother member of the same Office, can give rise tot dotlbts as to theafdeling, er gerede twijfel mogelijk is aan de onafliankeindependenceandimpartiality of the AppcalsDivision.lt shouldalso liikheid van de Afdeling van Beroep ren opzichte van de adbe observed that nothing preven ts the members of the Patent Officeministratie. in de genoemde voorbeelden van 'interne' befrom being called upon by ihc Central Division to serve at differentoordeling van beslissingen van rechters kan er aan de onaftunes on an Examination Division and on au AppealsDivision. The hankelijkheid ten opzichte van de administratie in ieder geval fact thata member of the AppealsDivision may 1101 latte part in pro-geen twijfel bestaan. ceedings in which hehaspreviousiy been involvcdcouldnotberegar- Dat de leden van de Octrooiraad rouleren tussen de ded as sufficiënt to dissipate the legitimate doubts which may resultAanvraagafdeling en de Afdeling van Beroep kan eens te from the institutional stracture of the appeal systcm in patentmar- meer twijfel doen rijzen aan de onafhankelijkheid van de Afters. deling van Beroep ten opzichte van de administratie, terwij I daardoor, zoals hierboven onder 3.7 sub b. al tot uitdruk3.7 De rechrbank heeft al eerder overwogen (vonnis van 23 king is gebracht, bovendien de schijn van partijdigheid (in de juni 1999, TER 1999, 57) \BIE 1999, blz. 275. Red.], dat zij, zin van vooringenomenheid) kan worden gewekt. evenals de ECRM, van oordeel was dat de Afdeling van BeDe Staat heeft ten aanzien van omstandigheid c. betoogd roep niet kan worden beschouwd als een onafhankelijk en dal de ontslagbescherming voor de leden van de Afdeling onpartijdig gerecht in de zin van arrikel 6 EVRM. Dit ooraangaande, niet als partij in een burgerlijk geding optreden. BAï dient derlialve in haar vorderingen regen het Bureau nicr-onrvankelijk te worden verklaard. 3.2 Ingevolge het bepaalde in artikel 102, eerste lid onder a, van deRijksoctrooiwet 1995 is de Rijksoctrooiwet van 1910 (Row (1910)) op deze zaak van toepassing.
16
F [ 11 II I I « H
2 0 0 1
« U B L A D
I N D U S T R I Ë L E
van Beroep niet anders is dan voor rechterlijke ambtenaren. Voor zover de Staat ter ondersteuning, hiervan heeft verwezen naar artikel 36 Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Brra), dat vrijwel gel ij k is aan artikel 98 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. (ARAR), moet dit worden verworpen, aangezien artikel 36 Brra ingevolge het bepaalde in artikel 34 Brra niet van toepassing is op voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren. De met rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht kunnen op grond van artikel 117 Grondwet alleen worden ontslagen door een tot de rechterlijke macht behorend gerecht. De ontslaggronden zijn limitatief in de artikelen 11 tot 12 Wet op de Rechterlijke organisatie omschreven. Leden van de Octrooiraad worden daareiuegcn door de Kroon, derhalve de administratie, ontslagen. De wettelijke ontslaggronden zijn dezelfde als die voor andere ambtenaren, in het bijzonder geldt ook voor hen artikel 99 ARAR, inhoudende dat ontslag ook op andere gronden dan die in artikel 98 zijn geregeld of waarnaar in dat artikel wordt verwezen, kan worden gegeven. Deze andere gronden zijn niet nader omschreven, Een bijzondere ontslagbescherming in de vorm van een wettelijke garantie dat zij niet uit hun ambt kunnen worden ontheven op gronden die direct of indirect samenhangen met de inhoud van de door hen genomen beslissingen als lid van de Afdeling van Beroep ontbreekt derhalve. 3.9 Er zijn derhalve geen redenen terug te komen van het oordcel dat de eerder genoemde omstandigheden bij belanghebbende twijfel kunnen doen ontstaan over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Afdeling van Beroep. Aan deze mogelijke twijfel kan niet afdoen dat in artikel 24A, vierde lid, Row (1910) is gewaarborgd dat een lid van de Afdeling van Beroep niet eerder bij de zaak betrokken mag zijn geweest. Op grond van het bovenstaande wordt geoordeeld dat de Afdeling van Beroep niet is aan te merken als een onafhankelijk en onpartijdig gerecht in de zin van artikel 6 EVRM, BAT heeft een verklaring voor recht dienaangaande gevorderd 'voor zover nodig'. Aangezien een dergelijke verklaring niet nodig is om de zaak inhoudelijk te kunnen beoordelen, zal de rechtbank deze niet geven. Inhoudelijke beoordeling 3.10 Het oordcel dat de Afdeling van Beroep niet is aan te merken als een onafhankelijk en onpartijdig gerecht in de zin van arti kei 6 EVPM brengt mec dat BAT het recht heeft om haar geschil met de Octrooiraad over de vraag of de aanvrage om octrooi openbaar diende te worden gemaakt aan het oordeel van de burgerlijke rechter voor te leggen zonder dat de beschikking van de Afdeling van Beroep aan haar kan worden tegengeworpen. 3.11 Opcnbaarm aki ng is de afsluiting van de fase die vooraf gaat aan de octrooiverlening. Tot openbaarmaking wordt besloten indien naar het oordcel van de Octrooiraad de aanvrage om octrooi voor gehele of gedeeltelijke octrooiverlening in aanmerking komt (artikel 24, eerste lid, Row (1910)). De aanvrage komt daarvoor in aanmerking indien een nieuw voortbrengsel is uitgevonden (artikel 1A Row (1910)). Een voortbrengsel wordt alleen dan niet als nieuw aangemerkt, wanneer hec reeds deel uitmaakt van de stand van de techniek. Datgene waar voor octrooi wordt aangevraagd, wordt geacht te zijn uitgevonden (inventiviteit te bezitten),
E I G E N D O M
3 5
wanneer het vóór de dag van indiening, voor een deskundige, gegeven de stand van de techniek, niet voor de hand lag. 3.12 Indien een aanvrage aan de in de Row (1910) gestelde vereisten voldoet, bestaat recht op octrooi. Van beleidsvrijheid in de zin dat octrooi kan worden geweigerd ook wanneer aan deze eisen is voldaan, is daarom geen sprake. De rechtbank kan de vraag of in dit geval recht op octrooi bestaat derhalve vol toetsen, bij welke beoordeling zij niet aanenigc beperking is gebonden. Erkan derhalve mede acht worden geslagen op documenten die de Afdeling van Beroep destijds niet tot haar beschikking had. 3.13 Een dunne sigaret als in de aanhef van conclusie 1 van de octrooiaanvrage bedoeld, werd door BAT tot 1974 i n verschillende Afrikaanse landen op de markt gebracht onder de aanduiding 'Ten Cent' sigaret. Uit laboratoriumverslagen blijkt dat het aantal inhalcringen van een dergelijke sigaret onder standaardomstand igheden lag tussen 5,1 en 5,3.DitaanialachtBATin het algemeen onaanvaard baaivoor de westerse markt. Bij een conventionele sigaret met een omtrek van ± 25 mm is het aantal inhalcringen ongeveer negen. Volgens de octrooiaanvrage kan dit aantal inhaleringcn bij een dunne sigaret worden bereikt bij een vrije vcrbrandingssnelheid (dat is de snelheid waarmee een sigaret opbrandt als er niet aan wordt getrokken) van 25 tot 50 mg/min. In haar beslissing van 29 augustus 1991 heeft de Afdeling van Beroep hieromtrent overwogen dar de vrije verbindingssnelheid een afgeleide eigenschap is, die naast de keuze van afmeting en pakkingdichtheid wordt bepaald door de keuze van de tabak (toevoegingen) en de papiersoort, zoals bekend is uit een artikel in 'Tobacco Science' uit 1977. Aangezien volgens dat artikel de afname vin het aantal inhaleringcn uitsluirend als gevolg van de kleinere diameter minder sterk is dan de (tabaks-)gcwichtsreductie, zal het volgens de Afdeling van Beroep voor een deskundige direct duidelijk zijn dat als het aantal inhaleringen voor een dunne sigaret te gering wordt geacht dit aantal kan worden opgevoerd door de vrije verbrandingssnelheid verder te verlagen overeen kom stig mogelijkheden die de desku n d i ge rer beschikking staan. De Afdeling van Beroep acht het realiseren van een vrije verbrandingssnclheid van minder dan 45 of 50 mg/min niet bijzonder. 3.14 BAT heeft dit oordcel bestreden. Zij heeft erop gewezendat het artikel in 'Tobacco Science' eerder van de uitvinding weg voerde dan er naartoe, dal de deskundige de in 'Tobacco Science' gepubliceerde grafieken niet zou hebben geëxtrapoleerd en dat de gemiddeld deskundige vakman in mei 1985 in het geheel niet op het spoor zat van een dunne sigaret met een omtrek van tussen de 12,5 en 19 millimeter, gezien de daarmee verbonden neveneffecten (zoals cen verhoging van de druk weerstand - waardoor de roker moei lijk kan inhaleren -, cen toename van de 'sidc stream smoke' en het uitdoven van de sigaret, wanneer deze even op de asbak wordt gelegd). 3.15 Deze argumenten falen, liet voornaamste nadeel van de Ten Cent sigaret was dat deze maar 5 inhaleringen toestond. Met de in 1985 bekende techniek (het artikel in Tobacco Science) lag het voor een deskundige voor de hand om dit nadeel op te heffen door de vrije verbrandingssnelheid te verlagen.
B I J 3 I A D
I K U U S T R I É L E
Dat een deskundige de grafieken in Tobacco Science niet zomaar zou hebben geëxtrapoleerd naar een ander gebied (sigaretten met een kleinere omtrek) ligt niet voor de band. Extrapolatie mag in een dergelijk geval in wetenschappelijk opzicht onverantwoord zijn om reden dat onderliggende experimentele gegevens ontbreken, dat neemt niet weg dat iedere vakman in de praktijk zal proberen of een grafiek eenvoudig valt door te trekken naar het voor hem interessante, maar niet door de grafiek bes treken gebied. Als dat het geval blijkt te zijn (en dat is in dit geval zo), kan niet worden staande gehouden dat een nieuwe ontdekking is gedaan. Anders dan BAT heeft aangevoerd zou de gemiddelde vakman het niet per se nodig geoordeeld hebben om de pakkingdichtheid te verhogen ten einde de vrije verbindingssnelheid te verlagen. In haar beschrijving in de aanvrage heeft BAT zelf al aangegeven dat de vrije verbrandingssnelheid wordt bepaald door een zeer groot aantal variabelen van onder andere het gebruikte tabaksmateriaal en sigarettenpapier. BAT heeft daarbij niet geclaimd dat zij een nog onbekende of niet voor de band liggende methode heeft toegepast (en dus heeft uitgevonden) om de vrije verbrand ingssnclhcid te verlagen. De door BAT genoemde neveneffecten spelen alleen cen rol bij een verhoging van de pakkingdichtheid; bij de andere methoden om de vrije verbindingssnelheid te verlagen doen zich die effecten niet of in veel mindere mate voor. Dat er, zoals door BAT is gesteld, in wetenschappelijke kring een vooroordeel bestond tegen het maken van een dunne sigaret, is derhalve onaannemelijk, te minder nu de vakman ook voor aanpassing van een van de andere daarvoor geschikte factoren zou hebben gekozen omdat verhoging van de pakkingdichtheid extra tabak vergt en dus in strijd komt met het doel om de hoeveelheid tabak in een sigaret zoveel mogelijk te verminderen. De gemiddelde vakman zou het door BAT genoemde beletsel derhalve niet hebben ondervonden. Daarmee is ook het argument van BAT weerlegd dat het innovatieve karakter van haar gepretendeerde uitvinding daaruit zou blijken dat men in het geheel niet op het spoor zat van de dunne sigaret. Immers, het vooroordeel waarop BAT kennelijk doelt, moet, nu het niet kan hebben bestaan in wetenschappelijke kringen, hebben geleefd bij de beleidsmakers, bij voorbeeld omdat deze op grond van hun ervaringen met de Ten Cent sigaret dachten dat een acceptabele dunne sigaret niet mogelijk was of omdat zij ervan uitgingen dat het publiek een dunne sigaret toch niet zou kopen. Dit wil echter uiteraard niet zeggen dat de gepretendeerde uitvinding buiten het bereik van de vakman lag. 3. r6 De slotsom is dat het mogelijk maken van negen in haleringcn in de stand van de techniek lag besloten. BAT heeft geen maatregelen geclaimd die inventief zijn. Hieruit volgt dat de Afdeling van Beroep terecht tot nietopenbaarmaking van de aanvrage heeft besloten. 3.17 Inhoudelijk wordt BAT in bet ongelijk gesteld. In de omstandigheid dat BAT door de opstelling van de Staat gedwongen is geweest een belangrijk deel van het debat te besteden aan de bestrijding van het verweer van de Staat dat de Afdeling van Beroep een onafhankelijk en onpartijdig gerecht is als bedoeld in artikel 6 E VRM, welk verweer dooide rechtbank is verworpen, wordt aanleiding gezien de proceskosten te compenseren.
E I G E N D O M
16
F E B R U A R I
2 0 0 l
Beslissing De rechtbank - verklaart BAT niet-ontvankelijk in haar vorderingen tegen het Bureau; wijst de. vorderingen tegen de Staat af; - compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz.
16
F E B R U A R I
7C-01
Hl.I
B L A D
I N D U S T I M F L E
Nr. 8 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 28juni 2000 (ranitidine) Mr.J.W. duFon Art. 43, lid 2 ROW (1910);art. 45 TRWs Gedaagden mochten in eerste instantie afgaan op de mededeling van de leverancier dat de onderhavige partij in Duitsland vrij op de markt mocht worden gebracht en vervolgens door de leverancier vrij mocht worden verhandeld in de Europese Unie. Zelfs indien het juist zou zijn dat aan artikel 45 lid 1 TRlPs onder alle omstandigheden rechtstreekse werking toekomt met als gevolg dat niet het desbewiistheidscriterium doch het in dat artikel genoemde criterium geldt, dan nog zijn de door eiseressen gesteldefeiten (die er globaal op neerkomen datgedaagden als apotheken op delwogte hadden moeten zijn van de octrooirechten) te weinig concreet om te concluderen dat (zelfs maar) aan dat criterium is voldaan. Art. 13A, lid 8 BMW Vaststaat dat niet is voldaan aan de voor ompakking van geneesmiddelen geldende voorwaarden nu op de verpakkingen niet is vermeld door wie het ompakken heeft plaatsgevonden, terwijl de merkhouder al evenmin tevoren van het op de markt brengen van hel omgepakte product tnkennis is gesteld. Daarnaast staat met betrekkingtoteen tweetal afleveringen vast dat de tabletten niet alleen uit de buitenverpakking zijn gehaald, doch ook uit de binnenverpakkingen oftewel de doordrukstrips. Aldus leveren de thans besproken afleveringen merkinbreuk op.1 Art. 3:296BW; art. 13A, leden 3 en4 en art. i3bisBMW Er is geen aanleiding de gevorderde nevenvorderingen toe te wijzen aangezien niet valt in te zien waarom door deze merkinbreuk schade is veroorzaakt. 1 Allen & Hanburys Ltd Ie Grccnford, Middlesex, Verenigd Koninkrijk, 2 Glaxo Group Limited te Londen, Verenigd Koninkrijk, 3 Glaxo Welkome BV te Zeist, eiseressen, procureur mr. P.J.M, von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mr. L. Oosting en mr. O.P. Svvens te Amsterdam, tegen 1 Lissesc Apotheek BV te Lisse, gedaagde, procureur mr. W. Tackcma, advocaat mr. O. Hammersteiii te Amsterdam, en tegen 2 Vi valdi Apotheek BV te Lisse, 3 Apotheek Moordwijkerhout BV te Noord wijkerhout, 4 B. Baumgarren Beheer BV te Lisse, gedaagden, niet verschenen. Defeiten 1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Allen & Hanburys was rechthebbende op her Nederlandse octrooi 178.320, dat na een aanvrage d.d. 3 augustus 1977 op 3 maart 1986 is verleend voor een werkwijze voor het bereiden van een verbinding met histamine - H2 - blokkerende activiteit en voor het bereiden van farmaceutische preparaten, die deze verbinding bevatten. Zakelijk weergege1
/ie de nooc op blz. :?S. Red.
E I G E N D O M
3 7
ven is het octrooi verleend voor de bereiding van de farmaceutische stof ranitidine en ranitidine bevattende preparaten. De geldigheidsduur van dit octrooi is geëxpireerd op 3 augustus 1997. Ranitidine was vrijwel in de hele wereld geoctrooieerd. In Duitsland had Allen & Hanburys een parallel octrooi, waarvan de geldigheidsduur reeds in juli 1995 is geëxpireerd. b Glaxo Wellcome B.V. heeft van Allen & Hanburys een exclusieve licentie verkregen 0111 de onder het octrooi vallende farmaceutische producten in Nederland op de markt te brengen. c Glaxo Group Ltd is in de Benelux rechthebbende op de merken 'ZANTAC' en 'AZANTAC', welke zijn ingeschreven voor de warenklassc 5 (farmaceutische, medicinale en veterinaire preparaten), onder welke namen de (voorheen) onder het octrooi val lende preparaten op de markt worden gebracht. d Gedaagden sub 1,2 en 3 zijn onderdeel van een groep apotheken, die ieder een zelfstandige onderneming voeren en waarvan ieder is ondergebracht in een besloten vennootschap, met als aandeel houder gedaagde sub 4. Deze apotheken kopen hun geneesmiddelen gezamenlijk in via gedaagde sub 4. e Door gedaagden sub 1,2 en 3 is generieke ranitidine in het verkeer gebracht in verpakkingen van 30, 60, 90 of 120 tabletten en in sterktes van 150 mg of 300 mg. Gedaagden sub ï en 2 en 3 verhandelden generieke ranitidine in genoemde sterktes, zulks onder vermelding van de merken ZANTAC en AZANTAC. Op de etiketten van de verpakkingen met tabletten generieke ranitidine werd onder meer vermeld: 'RAN1T 150 MG-ZANTAC' en 'AZANTAC Tabl. 300 MG'. Tevens werd generieke ranitidine aangeboden onder de naam Ranidurai50,metvcrmeldingophetetiket'ZANTACTabl. 150 MG'. f Bij brieven van 5 en 16 september 1996 heeft de raadsman van eiseressen gedaagden gesommeerd om de inbreuk op de octrooirechten van Allen & Hanburys Ltd en de merkrechten van Glaxo Group Ltd te staken. gEiscrcssen hebben (onder meer) gedaagden sub 1,2 en 3 in kort geding betrokken en (kort gezegd) een verbod op octrooi- en merkinbreuk alsmede een verbod tot onrechtmatig handelen gevorderd, met nevenvorderingen. h Bij vonnis in kort geding van 6 december 1996 heeft de president dezer rechtbank gedaagden sub 1, 2 en 3 iedere inbreuk op het ten processe bedoelde octrooi verboden, alsmede hen verboden inbreuk te maken op de rechten van Glaxo Group Ltd. op de merken Zantac en Azantac, alles op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10,- per tablet waarmee dat verbod mocht worden overtreden. De president heeft de vordering van ciscressen, voorzover gegrond op onrechtmatig handelen, afgewezen, evenals de nevenvorderingen strekkende tot schriftelijke opgave van afnemers, een tcrugroepgebod, overleggen van een verantwoording van het aantal op de markt gebrachte producten en een voorschot op schadevergoeding. i De president heeft daartoe (kort samengevat) overwogen: - dat gedaagden sub 1, 2 en 3, naar door hen ook niet is weersproken, inbreuk hebben gemaakt op het octrooi van Allen & Hanburys; - dat gedaagden sub 1, 2 en 3 door het vermelden van de namen Zantac en Azantac op de etiketten van afgeleverde generieke ranitidine het merk van Glaxo Group Ltd hebben
:{
y
3 I J B I A D
I N D U S T R I Ë L E
gebruikt als bedoeld in artikel 13 onder A sub ia BMW en derhalve merkinbreuk hebben gepleegd; - dat de gestelde grondslag van onrechtmatig handelen naast het vorenstaande geen zelfstandige betekenis heeft; - dat gedaagden 1, 2 en 3 voorshands niet schadeplichtig geoordeeld worden terzake van de octrooi-inbreuk, omdat onvoldoende aannemelijk is dat gedaagden schuld treft, nu als onweersproken vaststaat dat liet slechts om één partij generieke ranitidine ging afkomstig uit Duitsland, terwijl de leverancier van die partij aan gedaagden heeft medegedeeld dat die partij in Duitsland vrij op de markt mocht worden gebracht en vervolgens door de leverancier vlij mocht worden verhandeld in dcEuropese Unie, opwclke mededeling gedaagden in eerste instantie hebben mogen afgaan; - dat gedaagden ook ter zake van de vastgestelde merkinbreu k niet schadeplichtig zijn, omdat niet aannemelij k is dat daardoor schade is veroorzaakt; - dat et geen aanleiding is voot toewijzing van de nevenvorderingen in verband met het vorensraande, alsmede omdat aannemelijk is dat de afnemers van gedaagden uitsluitend particuliere patiënten zijn. j Geen van partijen heeft van het kort geding vonnis geappelleerd, zodat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. k Gedaagden su b 1,2 en 3 hebben (in elk geval) op 10 maart 1997, 21 maart 1997 en 11 september 1997 via parallelle import verkregen tabletten Zantac en Azantac aan derden afgeleverd. Die tabletten waren door gedaagden omgepakt, al dan niet nadat deze uit de oorspronkelijke verpakking (waaronder begrepen de doordrukstrips) waren gehaald. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer (...) Beoordeling van het geschil De vordering uit hoofde van octrooi-inbreuk 5 Ambtshalve wordt overwogen dal het hier betreft een Nederlands octrooi dat is verleend op een aanvrage die is ingediend vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. ioz-1 Rijksoctrooiwel 1995 het bepaalde in de Rijksoctrooiwetvan 1910 onverkort van toepassing blijft. 6 Voorop staat dat ciscressen niet stellen dat na de uitspraak van hec kort geding vonnis nog enige octrooi-inbreuk door gedaagden is gepleegd. Het gaat er derhalve nog slechts om of gedaagden, althans gedaagden sub 1, 2 en 3, terzake van de in kort geding vastgestelde octrooi inbreuk schadeplichtig zijn geworden. 7 De rechtbank bean twooidl die vraag met de president ontkennend. Tussen partijen is niet in geschil dat de octrooiinbreuk betrekking had op één partij generieke ranitidine welke uit Duitsland afkomstig was, waat het octrooi toen reeds was geexpireerd. Terecht heeft de president overwogen dat vaststond dat de leverancier van die partij aan gedaagden heeft medegedeeld dat de onderhavige parlij in Duitsland vrij op de markt mocht worden gebracht en vervolgens door de leverancier vrij mocht worden verhandeld in de Europese Unie, en dat gedaagden in eetste instantie op die mededeling mochten afgaan. In deze bodemprocedure hebben eiseressen geen concrete feiten gesteld die tot de slotsom moeten voeren dat daaromtrent thans tot een ander oordeel moet worden gekomen. Zelfs indien het juist zou zijn, hetgeen eiseressen nog hebben betoogd, dat aan arti-
I
I Ü E N D O M
16
r b B R U A R I
2 \) ü 1
kel 45.1 TRiPS onder alk omstandigheden rechtstreekse werking toekomt met als gevolg dat niet het desbewustheidscritcriuni,dochhet in dar artikel genoemde crirerium geldt, dan nog zijn de door eiser-essen gestelde feiten (die er globaal op neerkomen dat gedaagden als apotheken op de hoogte hadden moeten zijn van de octrooirechten van Al len & Hanburys) te wei nig concreet om te concluderen dat (zelfs maar) aan dat criierium is voldaan. 8 De slotsom uit het vorenstaande is dat geen sprake is van schadeplichtigheid van gedaagden terzake van de octrooiinbreuk zodat de vorderingen van eiseressen die daarop betrekking hebben niet tocwijsbaar zijn. De vordering uit hoofde van merkinbreuk 9 Ambtshalve wordt overwogen dat de rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de op de Eenvormige Bcneluxwet op de merken (BMW) gebaseerde vorderingen omdat de gedaagden zijn gevestigd binnen het arrondissement 's-Gravcnhage. 10 Dat gedaagden sub 1, 2 en 3 in de periode voorafgaand aan de uitspraak in kort geding inbteuk hebben gemaakt op de merkrechten van Glaxo Group Lid staat vast, nu gedaagde sub 1 in deze bodemptocedute geen nieuwe argumenten heeft aangevoerd die kunnen afdoen aan de juistheid van het door de president daaromtrent uitgesproken oordeel. 11 Ter beoordeling staat dan nog of gedaagden ook na het uitspreken van het kort geding vonnis nog handelingen hebben verricht die als merkinbreuk kunnen gelden. 12 Voorop staat dat niet is gesteld, en ook niet gebleken, dat gedaagden nog generieke ranitidine hebben verhandeld onder vermelding van cen van de merken van Glaxo Group Ltd. Van verdere merkinbreuk als in de rechtsoverwegingen van het kort geding vonnis bedoeld is dan ook geen sprake meer geweest. 13 Dat neemt niet weg dat de door ciscressen gestelde en door gedaagden niet betwiste aflevering van tabletten Zanlac en Azantac op 10 maart 1997, 21 maart 1997 en 11 septembet 1997 wel degelijk merkinbreuk oplevert. Daartoe is het volgende redengevend. 14 Naar gedaagde sub 1 terecht heeft betoogd, is parallelimport van (onder andere) medicijnen in beginsel toegestaan, gelet op de inhoud van artikel 13-A.8 BMW, welk artikel bepaalt dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeet zijn gebracht. 15 Bedoeld artikel houdt echter tevens de bepaling in, dat zulks niet geldt voorzover er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van die waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Deze bepaling is met name van belang voor medicijnen, nu de parallel import daarvan er in de regel toe leidt dat -teneinde te voldoen aan de plaatselijke wettelijke voorschriften -verpakkingen worden gewijzigd, oftewel de medicijnen door of namens de parallel importeur worden omgepakt. 16 Ten aanzien van de vraag onder welke omstandigheden dit ompakken er toe kan leiden dat de merkhouder zich tegen verdere verhandeling van de waren kan verzetten in
1 8
F E B R U A R I
7
n i
- i I J B L A D
I N D U 3 I H I Ë L E
voormelde zin. heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen criteria geformuleerd bij een tweetal arresten van l i juli 1996 (NJ 1997/1 29 cnNJ 1997/130). Die beslissingen hadden weliswaar betrekking op de uitleg van artikel 7 van de eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-staten (richtlijn 89/104/EEG), doch aangezien de in artikel 13-A.8 BMW neergelegde bepaling uit die richtlijn is voortgekomen en die bepaling richtlijnconform dient te worden uitgelegd, zijn de betreffende overwegingen van het Hof van belang voor de uitleg van bedoeld artikel. 17 Uit bedoelde arresten valt af te leiden dat de merkhouder zich slechts niet kan verzetten tegen het verhandelen van omgepakte medicijnen, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Voorzover thans van belang zijn die voorwaarden onder meer de volgende: (a) Aangetoond moet worden dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakkingbevindendc product niet kan aantasten. Dit is met name het geval, wanneer de importeur zich heeft beperkt tot handelingen die geen enkel gevaar van aantasting opleveren, zoals bij voorbeeld het verwijderen van doordru kstrips uit hun oorspronkelijke buitenverpakking enhetin een nieuwe buitenverpakking plaatsen daarvan; (b) Op de nieuwe verpakking moet duidelijk worden vermeld wie het product heeft omgepakt; (c) De (parallel)importcur moet de merkhouder tevoren ervan in kennis stellen, dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product leveren. 18 Vast staat dat bij geen van de afleveringen welke op 10 maart 1997, 21 maart 1997 en 11 september 1997 hebben plaatsgevonden is voldaan aan de hiervoor onder (b) en (c) genoemde voorwaarden, nu op de verpakkingen waarin gedaagden de tafjlertcn Zantac en Azanrac hebben doen afleveren niet is vermeld door wie het ompakken heeft plaatsgevonden terwijl de merkhouder - i n casu Glaxo Group Ltd - al evenmin tevoren van het op de markt brengen van het omgepakte product in kennis is gesteld. Daarnaast staat met betrekking tot de leveringen van 10 maart en 21 maart 1997 vast dat de tabletten niet alleen uit de buitenverpakldng zijn gehaald, doch ook uit de bin n enverpakking oftewel de doordrukstrips. Daarmee is ten aanzien van die afleveringen (ook) niet voldaan aan voorwaarde (a). 19 Aldus leveren de thans besproken afleveringen merkinhrcuk op. Dat betekent dat de vordering van eiseressen die er toe strekt aan voortzetting daarvan een halt toe te roepen toewijsbaar is. De mede gevorderde dwangsom zal worden gematigd in voege als in het dictum van dit vonnis zal worden opgenomen. 20 Er is geen aanleiding de mede op dit punt gevorderde nevenvordcringen1 toe te wijzen, aangezien de rechtbank het oordeel van de president onderschrijft dat niet valt in te zien waarom door deze merkinbreuk schade is veroorzaakt, Eiseressen hebben daaromtrent ook niets concreets gesteld.
z
De gebruikelijke nevenvouderingeii, 7oa1s opyave Loelcvcranciers, opgave .-uiuallen op de nuukr gebrachte, aangeboden en in voorraad gehouden hoeveelheden, winst, afnemers. Rfif.
E I G E N D O M
3 9
De vordering terzake van verbeurde dwangsommen 21 Gelet op het vorenstaande staat vast dat gedaagden sub 1, 2 en 3 ook nadat tegen hen terzake een verbod was uitgesproken jegens Glaxo Group Ltd merkinbreuk hebben gepleegd. Eiseressen beschikken evenwel over een executoriale titel waarmee zij de naar hun oordeel verbeurde dwangsommen kunnen incasseren. Daarom is hun in algemene termen gestelde en niet nadet geconcretiseerde vordering tot veroordeling rot het betalen van dwangsommen niet toewijsbaar. De vordering uit hoofde van onrechtmatig handelen 22 Evenals de president dat reeds in kort geding heeft uitgemaakt komt ook aan hetgeen eiseres in deze bodemprocedure hebben gesteld omtrent mogelijk ontechtmatig handelen door gedaagden geen zelfstandige betekenis toe naasthetgeen - omtrent hetzelfde feitencomplex -met succes is aangevoerd ten aanzien van de gestelde octrooi- en merkinbreuk. Voorzover de vorderingen van eiseressen op onrechtmatig handelen zijn gestoeld, zullen zij dan ook worden afgewezen. Proceskosten 23 Nu partijen over en weer op enig punten in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proces kosten tussen hen worden gecompenseerd op na te melden wijze. Beslissing: De rechtbank: Gebiedt gedaagden om de inbreuk op de merkrechten van eiseres sub 2 met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden; Veroordeelt gedaagden om aan eiseres sub 2 een dwangsom te betalen van ƒ 10,- per tablet waarmee voormeld verbod mocht worden overtreden; Wijst af ha meer of anders gevorderde; Verklaart dit vonnis uilvoerbaar bij voorraad; Compenseert de kosten van deze procedure aldus, dat iedere partij de eigen kosten zal dragen. Enz. Noot Ompakken door apotheken HvJ EG 23 mei 1978, NJ 1979, 336 m.nt. LWH, BIE 1979, PSo (Valium) besliste dat het ompakken van parallel geïm porteerde geneesmiddelen onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar is; in BMS/Paranova (HvJ EG 11 juli 1996, NJ 1997. 129 m.nt.DWFVond er nr 130) werden die voorwaarden nog war nader uitgewerkt. De rechtbank toetst de handelwijze van de gedaagde apotheken aan deze eisen en constateert dat ze zich daar niet aan gehouden hebben; met name zijn de medicijnen soms uit de doordrukstrips gehaald en ook is het ompakken niet van te voren meegedeeld aan de merkhouder. Nu worden de feiten uit het vonnis niet helemaal duidelijk, maar kennelijk ging het bij de in rov. 13 vermelde afleveringen om de aflevering van medicijnen rechtstreeks aan patiënten, niet aan andere ondernemingen. Daarop wijst zowel het feit dat de betrokken apotheken hun geneesmiddelen gezamenlijk inkopen via de vierde gedaagde (zie rov. 1, d; zelfhoudcn ze zich dus kennelijk niet met distributie bezig) als dat ze die middelen in sommige gevallen uit
4 c
B I J B L A I )
N D I S T R I F I E
de doordrukstrips hebben gehaald (zie rovv. 1, k en 18). Een ompakkcndc groothandel zal voor dat laatste eigenlijk nooit reden hebben - het is alleen maar extra werk - wat doet vermoeden dat deze specifieke wijze van allevering plaats vond in het belang van de patiënt. Tegen deze achtergrond kan men zich afvragen of BMS/ Paranova door de rechtbank niet wat al te rechtlijnig is toegepast; het zou op zijn minst de moeite waard zijn geweest om verder door te vragen over de aanleiding voor het ompakken en die in het vonnis ie vermelden. Het valt te betwijfelen of de in RMS/Paranova geformuleerde regels ook gelden voor een apotheek die bij aflevering van een geneesmiddel aan een patiënt en in diens belang dat geneesmiddel opnieuw verpakt. De ratio voor de door het HvJ aan de groothandelaar gestelde eisen lijkt hier niet zonder meer van toepassing; niet valt in te zien dat een apotheker het geneesmiddel niet uit de doordrukstrips zou mogen halen als dat op professionele gronden nulüg is, laat staan dat hij de merkhouder tevoren zou moeten informeren wanneer hij een geneesmiddel voor aflevering aan de patiënt opnieuw verpakt. Men kan van een apothekerbezwaarlij k verlangen dat hij iedere bijzondere aflevering aan een patiënt vooraf aan de merkhouder gaat melden; geen merkhouder zal er trouwens over piekeren om dan te eisen als het een geneesmiddel betreft dat de apotheker langs de reguliere, hem welgevallige weg heeft betrokken, hoewel de toestand van de waar daarbij evenzeer (of even weinig) in het geding kan zijn als bij een parallel geïmporteerd product. Intussen pakken de regels van BMS/Paranova voor individuele afleveringen door de apotheker veel bezwaarlijker uit dan voor ompakken en gros door de groothandel. Dat zou de parallelimport van geneesmiddelen, al rhans van middelen d ie soms op geïndividualiseerde wijze moeten worden afgeleverd, serieus kunnen bemoeilijken.
E I G E N D O M
' G
F E B R U A H I
2 0 0 1
Nr. 9 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, z z j u n i 2000 (Marca/Adidas) Mrs. J.C. Moitinho de Almeida, kamerpresident, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch en F. Macken, rechters Art. 5, lid ibT.erste Merkenrichtlijn Verwarringsgevaar mag niet op grond van een vermoeden worden aangenomen. Blijkens het arrest Puma/'Sabèl kan de bijzondere onderscheidingskrachr van het oudere merk het vemarringsgevaar vergroten en, in geval van een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken, aan het ontslaan van dit gevaar bijdragen. Hiemit mag geenszins een vermoeden van verwarringsgevaar bij het bestaan van gevaar voor associatie in enge zin worden afgeleid. Her Hof heeft de nationale rechter niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststellingvan vemarringsgevaar, waarvan• het bewijs moet werden geleverd. • • Art.ijA.lidlbTiMW De Hoge Raad stelt hetBenellix-Cerechtshofde vraag of deze bepaling een uitleg toelaat overeenkomstig de uitleg die het Hof van justitie aan art. 5, lid 1 b van de Eerste Merkenrichtlijn geeft. Art. uDBMW De Hoge Raad stelt hel Benelux-Gerechrshofvragen van uitleg met betrekking tut de bevoegdheid van de licentiehouder om een verbods- of gebodsvordering alsmede nevenvorderingen strekkende tot het verkrijgen van gegevens omtrent de omzet van beweerdelijk inbreuk makende producten en tot verificatie van deze gegevens in te stellen. •1 President Arrondissementsrechtbank te Breda, 17 juli i996(mr.J.P. Leijten)
J.Ii. S. 3 De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor: 3.1 De bevoegdheid van de President van deze rechtban k tot kennisname van de vorderingen op grond van de BMW is aanwezig nu de onderhavige vestiging van Marca Mode in dit arrondissement is gevestigd. 3.2 Tussen partijen staat als niet, althans niet voldoende gemotiveerd weersproken het navolgende vast: a Eiseres sub 1 is in de Benelux merkhoudster van een di'icstrepen-beeld merk op basis van de volgende vernieuwingen van inschrijvingen:
b Het dric-strcpen-beeldmerk van Adidas is door haar jarenlange forse investeringen in reclame en public-relatinns zowel in de Benelux als wereldwijd bekend geworden. e Eiseres sub z is exclusief liceniieneemstcr van eiseres sub 1 voor wat betreft de Benelux. d Marca Mode bestaat uit een keten van winkels in diverse steden in Nederland, Duitsland, frankrijk en België. e Marca Mode heeft een nevenvestiging in Breda aan de Tolbrugstraat 7. in deze vestiging biedt zij recentelijk een collectie aan bestaande uit broeken, shirts, truien, zwempakken e.d., welke doorgaans zijn uitgevoerd in de kleuren ' ' * Zie de nolc-ii jan herslor, blz. 6s;6. Jïfrf.
I I
F E B R U A R I
? ü [) '
B I J B L A D
I N D U S I F I Ë L E
E I G E N D O M
4 1
wit of zwart. Gaat het om de kleur wit dan zijn de kledingmakers. Ter onderbouwing van deze srelling verwijst zij stukken aan de zijkant in de lengterichting voorzien van naar haar arrest inzake Adidas ca Hema van 1 j uli 1982 (Blli twee parallellopcndc zwarte strepen, is de hoofdkleur van 83, 48), waarbij het ging om vier strepen. Verder heeft zij het kledingstuk zwart, dan is dat kledingstuk op d ie plaats vijf schikkingen (in Duitsland, Denemarken en Frankrijk) voorzien van twee witte parallellopende strepen. met gebruikers van rwee-strepen-moticven in het geding f Marca Mode brengt tevens een witT-shirt voorkinderen in gebracht, alsmede correspondentie uit 1994 en 1996 waarhet verkeer met in het midden van de voorzijde over de hele uit blijkt dat Adidas ook in Nederland optreedt tegen gelengte drie zwarte, verticaal en parallellopende strepen van bruikers van twee-, drie- en vier-strepenmotieven. dezelfde breedte. De strepen zijn aan de buitenzijde voorUit voormelde door Adidas overgelegde bewijsstukken is zien van een smal wit randje. De strepen worden ter hoogte voorshands voldoendeaannemelijkgewordendatzij in Nevan de borst onderbroken door een medaillon met een afderland (en daarbuiten) een actief beleid voert ter handhabeelding van een kat met een pet, waarop de woorden TIM ving van haar merkrecht tegen gebruikers van twee-end riezijn vermeld. In het medaillon is tevens het woord SPORT strepen-motieven en dal de aangevallen 'kledinglijn' niet vermeld. Marca Mode brengt tevens een oranje uitvoering als gevestigd marktverschijnsel kan worden aangemerkt, van dit shirt op de markt, voorzien van zwarte strepen, zodat Adidas in haar vorderingen kan worden ontvangen. welke door genoemd med allion worden onderbroken. Deze Daarmede is eveneens te verwerpen het beroep op 'vershirts worden hierna aangeduid als TIM-shirts. watering', omdat dit, zo dit zich al voordoet, niet kan worg Bij faxbericht van 23 mei 1996 bericht de advocaat van den geweten aan nalatigheid van Adidas. Adidas aan Marca Mode dat het strepenmotief op het TIMshirt een i nbreuk vormt o p de merkrechten die Adidas heeft 3.5 Allereerst zal worden bezien of de onder 3.z.e vermelde op het drie-strepen-motief en haar gesommeerd verdere inkledi ng van Marca Mode met een twee-strepen-motief een breuken op genoemd merkrecht te staken. inbreuk vormt op het bovenomschreven merk van Adidas. h Bij faxbericht van 31 mei 1996 heeft Marca Mode her volVervolgens zal worden bezien of de TIM-shirts van Marca gende aan de advocaat van Adidas bcrichr: Mode inbrcukmakend zijn. Het (TlM)shirt is verkocht in Marca-winMs in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. De totale order bedroeg 2.160 stuks, waarTwee-strepen-motief van <j6o stuks in de witte uitvoering met zwarte streep. 1.200 stuks3.6 Marca Mode stelt dat Adidas in de dagvaard ing niet, clan betrof de oranje uitvoering met witte en zwarte strepen, die naar ons wel onvoldoende, c.q. laattijdig heeft gespecificeerd welke oordeel geen inbreuk vormen op het merkrecht van Uw cliënte. (...) producten uit de collectie van Marca Mode inbreukmakend totale, order (..) Uiervan zijn 1.741 stuks verkocht (stand per 30 mei zonden zijn, zodat onduidelijkheid bestaat over de te verge1596). Het restant bevindt zich nog in de winkels (...) in Nederland, lijken tekens. België, Frankrijk en Duitsland. Adidas heeft daarop ter zitting naar de door haar in het geWij stellen voor dal wij de. witte shirts verzamelen, tellen en basisding gebrachte producties vei'wczcn, alsmede verklaard dat van het resultaat een regeling met Uw cliënte zullen trachten te tref-zij op maandag 1 juli jl. kopieën van labels van de litigieuze fen. (...) De inkoopprijs per stuk bedroeg^ Deense Kronen, de ver-producten naar Marca Mode heeft verzonden. Marca Mode stelt terecht d at in het algemeen de eisende parkoopprijs f 29,00. (...) Onder voorbehoud van alle rechten verblijven tij een goed voorbereide vergelijking mogelijk dient te mawij. ken van merk en teken ten aanzien van de diverse producten waarvoor dit relevant is. 3.3 Adidas legt aan de vorderingen ten grondslag dat Marca Mode door het (doen) vervaardigen, het (doen) importeren, Ter zitting heeft Adidas betoogd dat de hele sportkledinghet in voorraad (doen) houden, het ter verkoop (doen) aanlijn van Marca Mode met het twee-strepen-motief een inbieden en (doen) tonen van de hierboven onder 3.2.c en 3.2.f breuk vormt op het bovenomschreven merkrecht van Adigenoemde kledingstukken in strijd handelt met de excludas. Genoemde totale kled i ngl ij n van Marca Mode kan niet sieve (mcrk-)rechten van Adidas, danwei onrechtmatig hanop processueel verantwoorde wijze in de beoordeling wordeltjegens haar. den betrokken. De dagvaarding maakte in punt 4. duidelijk dat h et i n ieder geval ging om broeken, shirts, truien, zwempakken, inde kleuren zwart-wit. Bij witte kleding richtte de 3.4 Marca Mode voert allereerst het verweer dat Adidas nier kritiek zich op twee in de lengterichting lopende parallelle het vereiste spoedeisend belang bij de gevraagde voorziezwarte slepen. Bij de hoofd kleur zwart op twee parallel loning heeft, daar de kleding met het uiterlijk als thans door pende wirte strepen. Adidas wordt aangevallen, reeds sinds jaar en dag op grote schaal op de Nederlandse markl wordrvcrhandeld. Slechts de concrete, in de productie G van Adidas nader bi nDirlaatsteisechter niet aannemelijk geworden. Dekledingnen dit laatste kader geplaatste kledingstukken worden stu kken die Marca Mode als resu I taat van een middagje winthans beoordeeld.Geletopde dagvaardingwaren deze voor kelen in de Kalverstraat te Amsterdam heeft gepresenteerd, Marca Mode tijdig te onderkennen. Het debat daarover is illustreren dit reeds onvoldoende voor het aanbod op de ook voldoende gevoerd. Andere kledingstukken, andere markt naar dir moment. Voor het recente verleden is geen kleurstellingen, worden buiten beschouwing gelaten. materiaal aanwezig dat aan de stelling steun verleent. Tndien juist zou zijn wat Marca Mode stelt, zou het haar geen 3.7 Voorshands is voldoende aannemelijk te oordelen dat mocirc gekost hebben om ter zitting reeds ten voldoende het dric-strepen-motief van Adidas door het in aanmerking krachtige illustratie daarvan te presenteren. komend publiek - kopers van vrijetijds- en sportkleding in sterke mate wordl opgevat als een teken dat de identiteit Adidas stelt bovendien dat zij, voot zover heL binnen haar van de waar, als van Adidas afkomstig, demonstreert. mogelijkheden ligt, consequent optreedt tegen inbreuk-
-i I .: D L A D
i N D U S T R I É L F
Dit beeldmerk geniet algemene bekendheid. Het door Adidas overgelegde onderzoeksrapport uit 1995 bevestigt dit slechts, nat het rapport, zoals Marca Mode terecht stelt, in de vorm zoals overgelegd, vragen oproept ten aanzien van de onderzoeksmethode, legt te weinig gewicht in de schaal, omdat dit rapport niet doorslaggevend is voor het aannemen van de kracht van het merk. 3.8 Het dric-srrepen-merk, waarvan thans de bescherming wordt ingeroepen is - in ieder geval geword en tot-een merk met een sterk onderscheidend vermogen, zodat snel kan worden aangenomen dat associatie mogelijk is wanneer het genoemde, in aanmerking re nemen publiek geconfronteerd wordt met andere daarop gelijkende tekens. Dit geldt temeer omdat het hier, in ieder geval in sterke mate zal gaan om een (vrij) jong publiek dat grote belangstelling heeft voor 'merken' in het algemeen, en daardoor 'merkgevoeliger' is geworden dan enkele decennia geleden. 3.9 Marca Mode voert tevergeefs aan dat het twee-strepenmoticf op sportkleding in het (iets) verdere verleden gebruikelijk was als decoratie, ook op de zijkanten en schouders van sportkleding, en dat de huidige modetrent teruggrijpt op dit verleden. Ook indien dit juist is doet dit niet af aan het recht van Adidas om haar merk, dat in de tussenliggende jaren een sterk onderscheidend vermogen heeft verworven, te handhaven. 3.10 In dit geval spitst de vergelijking van merk en teken zich globaal toe op: - sport- en vrijetijdskleding, bestaande uit broeken, shirts, truien, zwempakken en soortgelijke artikelen, - in de kleurcombinatie zwarr en wit. Van de in vergelijking betrokken kleding blijkt een opvallend kenmerk dat het merendeel van deze kledingstukken, zowel die van Adidas als die welke Marca Mode verkoopt, geen of vrijwel geen ander decoraticmotief vertoont. De totaalindrtik die bij de vergelijking ontstaat, zowel ten aanzien van kledingstukken afzonderlijk, als bij het bezien van de beide 'collecties' als geheel, is er een van een opvallende gelijkenis. Voor een groot deel is dit echter te verklaren door de kleurstelling. Deze staat aan een ieder vrij. Het extreme zwartwit-contrast, tezamen met het (vrijwel) ontbreken van andere decoratieve elementen vestigt echter de aandacht op het strepenmotief. Het merk van Adidas, het drie-strepen-motief, verkrijgt zo de srerksr mogelijke expressie en maakt de meest mogelijke indruk. Mede daardoor wordt de associatiemogelijkheid met twee-strepen-motieven bij dezelfde zwart-wit-combinatics groter. Bij het twee-strepen motief van Marca Mode bij deze vergeleken kledingstukken valt verder op: - dat de breedte van de strepen en de tussenafstanden vaak (vrijwel) identiek zijn aan die welke Adidas toepast; - dat de plaatsing van de strepen op de kleding identiek is aan de plaatsing volgens het merkdepor van Adidas. Dit is opvallend, omdat er vele andere plaatsen op de kledingstukken denkbaar zijn, indien zoals door Marca Mode gesteld - louter beoogd wordt de strepen als decoratief clement te gebruiken. 3.11 Gegeven de hiervoor genoemde bijzonderheden en voorts de sterke onderscheidende kracht van het ingeroe-
r I G t N D O M
16
= E 3 R U A H I
2 0 0 1
pen dric-strepen-merk van Adidas, verroont het aangevallen twee-strepen motief ten aanzien van een aantal van de door Adidas in dit geding - bij productie G overgelegde als inbreukmakend aangemerkte gevallen, inderdaad visueel zodanige gelijkenis dat de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komend, merkbewuste publiek de confrontatie met dit twee-strepen teken associaties opwekt met het drie-strepen-merk van Adidas. Ter specificatie van de inbreukmakendc klcdingsrukken worden hierna kopieën opgenomen van de bijbehorende bonnen. (De rechtban k beschikt niet over afbeeldingen die de voorafgaande overwegingen kunnen visualiseren.) [...] Ten aanzien van de overige door Adidas bij productie Govergelegde kleding met het twee-strepen-motief is merkinbreuk niet aan te nemen: Op het als tweede productie afgebeelde en getoonde T-shirt is zodanig in het oog springende andere decoratie aanwezig, dat het twec-strepen-motief dat alleen op de schouders is aangebracht, niet domineert. Daardoor ontsraar de associatie-mogelijkhcid niet. liet als vijfde productie afgebeelde kledingstuk draagt vier strepen, van geheel ongelijke breedte en rand, met ongelijke tussenafstanden. De totaalindruk van het motief alleen reeds is zo verschillend van die van het merk van Adidas dat de associatie-mogelijkhcid niet aan te nemen is. Het als tiende en elfd e afgebeelde kledingstuk is niet aangetroffen bij de getoonde kleding. Deze blijven, nu het bij dit twee-strepen-motief sterk afhangt van de bijkomende omstandigheden (plaatsing, kleurencontrasr, overige decoratieve elementen, breedte van de strepen en tussenafstand) of ersprake is van merkinbreuk, builen beschouwing. Mcrkinbreuk ten aanzien daarvan kan thans niet worden vastgesteld. TlM-shirt (drie-strepen-motief) 3.12 Marca Mode voert aan dat het drie-strepen-motief bij de TIM-s hirts op het midden van het shirt is aangebrachr en dat de strepen worden onderbroken door een onderscheidende fantasie-tekening van het TlM-mannetje, zodat geen sprake is van de door Ad idas c.s. gestelde overeenstemming. Kenmerkend voor het drie-strepen-beeldmcrk van Adidas is dat de strepen parallel en verticaal over de hele lengte van het kledingstuk lopen. Verder is karakteristiek dat de strepen even breed zijn, met gelijke tussenafstanden, dezelfde kleur hebben en sterk (bij de zwart-wit-combinatie) tot tamelijk sterk (bij de oranje-zwart-combinatie) contrasteren met de basiskleur van de kledingstu kken. Het drie-srrepen-motief op de TTM-stiirts voldoet aan elk van genoemde voorliet drie-strepen-beeldmerk van Adidas karakteristieke kenmerken. De strepen op het TIM-shirt zijn in het oog springend op het totale vlak, dat verder effen is, waardoor ze de aandacht op zich vestigen. Dit shirt is bedoeld voor een jeugdig sportief publiek, mede gelet op de aanduiding 'sport' in het medaillon, hetzelfde publiek waarbij de kennis van het merk Adidas zal leven. De aanwezigheid van het medaillon doet niet af aan de associaüemogelijkhcid; het gestreepte vlak is relatief veel groter dan het medaillon en loopt onderbroken door het medaillon over de hele lengte van het shirt. Begripsmatig lopen de strepen onder het medaillon door.
18
F E H R . I A R I
2ÖC1
B I J
BI
AD
I N D U S I R I f l E
Ook de van voormelde merkinschrijvingen van Adidas afwijkende plaats van de strepen midden op het shirt verhindert de mogelijkheid van de associatie niet, als gevolg van de kracht van het dric-strepen-merk. Het TTM-shirt maakt derhalve inbreuk op het drie-s trepenbeeldmerk van Adidas, in zowel wit-zwarte, als oranjezwarie uitvoering. Depetita 3.13 i:cn verbod van het twee-strepen-motief zal slechts worden toegewezen ten aanzien van de kledingstukken die concreet merkinbrcuk opleveren. Verwezen wordi naar r.o. 3. r o waarin zij zijn vermeld en waarbij zij middels fotocopie van met name de labels worden aangeduid. Omdat de omringende factoren in hoge mate beslissend zijn voor het al ot' niet aannemen van merkinbrcuk is een ruimere formulering onwenselijk. Het verbod ten aanzien van het dric-strepen-motief wordt in gelijke zin geformuleerd omdat voorshands nog onvold oende dreiging bestaat voor verdere inbreuk op andere wijzen. 3.14 De petita sub z en 3 zijn toewijsbaar. Adidas heeft voldoende belang daarbij. Gelet op de vakantieperiode zullen ruimere termijnen worden gegund. 3.15 Het petitum sub 4. kennelijk gebaseerd op art. 13 bis BMW, wordt afgewezen. Dat Marca Mode te kwader trouw is geweest, is gesteld noch gebleken. Deze procedure draagt te zeer het karakter van een 'tcst-case' om dergelijke kwade trouw bij Marca Mode aan te nemen. 3.16 De dwangsommen zullen per onderdeel worden toegesneden op het belang d at betrokken is bij het gevorderde, en vatbaar worden verklaard voor matigi ng zoals in het d ictum nader aangegeven. 3.17 Het petitum sub 6 wordt afgewezen. De betreffende kosten dienen te worden aangemerkt als noodzakelijke voorbercidingskosten voor deze procedure, en zij worden verdisconteerd in de re liquideren proceskosten. 3.18 Het sub 7 gevorderde voorschot is op basis van de brief, weergevenondci'3.1 .h, toewijsbaar tot ƒ 20.000,-. Ditschadebedrag is alleszins aannemelijk, mede in het licht van al Ie geconstateerde merkilibreukcn. Spoedeisend belang is daarmee gegeven. Restiiuticrisico is gesteld noch gebleken. 3.19 Marca Mode behoort als de overwegend in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het geding. 3.zo Adidas c.s. verzoeken de termijn waarbinnen in verband met het TRTPs-Verdrag de bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zVi jaar te stellen. Voorgeval dit verdrag zou gelden (hetgeen naar voorlopig oordeel niet zo is, omdat geoordeeld is over de 'merits of the case') wordt de alhier gebruikelijke termijn van eenjaar gesteld. 4 De beslissing in kortgeding De president: 1 gebiedt gedaagden in de Benelux te staken en gestaakt te houden de in r.o. 3.11 en 3.12 aangewezen inbreuken op het dric-strepen-merk van Adidas zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 25.000,- per verwijtbare overtreding, met een maximum van f r.ooo.000,- aan te verbeuren dwangsommen;
E I G E N
DOW
z veroordeelt gedaagde binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de raadslieden van ciscressen ter beschikking te stellen justificatoire bescheiden waaruit blijkt: - bij welke fabrikanten) - met aanduiding van namen en volledige adresgegevens - orders zijn geplaatst voor de sub r genoemde inbrcukmakende producten; - hoeveel van deze producten zijn georderd, uitgesplitst naar type; - hoeveel van deze producten zijn verkocht, uitgesplitst naar type; - de in- en verkoopprijs van deze producten, uitgesplitst naar type; en 3 beveelt gedaagden om een d oor gedaagden te betalen, maar door eiseressen aan te wijzen register-accountant, uiterlijk twee weken nadien in staat te stellen om te controleren of gedaagden op juiste en volledige wijze de informatie hebben verschaft waartoe zij zijn veroordeeld; 4 bepaaltdut gedaagden een direct opeisbare dwangsom verbeuren van ƒ 25.000,- indien blijkt, dat verwijtbaar niet (volledig) door hen is voldaan aan de onder 2 of 3 vermelde veroordelingen, te vermeerderen mer een dwangsom van ƒ 5.000,- per dag, dat gedaagden vol harden in de niet naleving van genoemde veroordelingen, m et een maximum van ƒ 100.000,- aan te verbeuren dwangsommen; 5 bepaalt dat een in dit vonnis genoemde dwangsom vatbaar is voor matiging door de bodemrechter voorzover handhaving van de hiervoor gekozen dwangsom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; 6 veroordeelt gedaagden hoofdelijk om bij wijze van voorschot op schadevergocdingaaneiseressen te voldoen een bedrag van ƒ zo.ooo,- en wel uiterlijk vier weken na betekening van dit vonnis; stelt, voor zoveel nodig, op voet van artikel 50 lid 6 van het zgn. TRIPs Verdrag de termijn waarbinnen eiseressen een bodemprocedure zullen moeten aanhangig maken vast up eenjaar te rekenen vanaf de darum van dit vonnis; enz. b Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 14 apri I 1997 (mrs. C. W. Mouton, F.r. Langemeijer en A.M J. van Buchem-Spapcns) 4 De beoordeling [...] 4.3 De grieven 111 en IV hebben betrekking op de in het beroepen vonnis onder 3.2 sub d en e vastgestelde feilen. 4.3.1 Grief III bestrijd tdatMarcaModc zelf vestigingen buiten Nederland heeft. Als door Adidas erkend staat dit vast, zodat deze grief inzoverre gegrond is. Naar Adidas on weersproken heeft gesteld zij n de bch erende vennoten van Marca Mode wel betrokken bij vcsrigingen in Duitsland, Frankrijk en België. 4.3.2 Grief IV bestrijdt dat het TIM-shirt van Marca Mode is voorzien van drie strepen, die dezelfde breedte hebben. Als door Marca Mode gesreld en door Adidas niet behoorlijk weersproken staat vast dat van de drie strepen op het TTMshirt de middelste streep 1 cm breed is en dat de twee buitenste strepen ieder 1,2 cm breed zijn. Deze grief is dus feitelijk juist.
4 L'
O I J U L A D
I N D U S I ' M E . E
E ; C E \l I) ü M
16
F E J H U A R I
2ÜÜ1
sraat dat bij iemand die met het. teken wordt geconfronteerd associaconfusion' te stellen. De Benelux-land en hielden echter vast ties tussen hei teken en het merk worden gewekt. aan het door het BcnGH ontwikkelde associatie-criterium. 2.11 Het JLSenGH heeft hiermee een extensieve interpretatie Uiteindelijk is een compromis bereikt waarin 'verwarring' van het begrip overeenstemming gegeven, toegespitst op de her criterium voor merkinbreuk bleef, maar waarin ook het mogelijkheid van associatie. Nu met die mogelijkheid kon begrip 'associatie' een plaats kreeg." Aldus is art. 5 lid 1 sub worden volstaan, is tevens een abstract element in dit criteb van de richtlijn tot stand gekomen dat als volgt luidt:'Het rium ingevoegd, waardoor de beschermiiigsomvang van het ingeschreven merk geeft de houder ccn uitsluitend recht. merkenrecht verder werd verruimd. Dit redu staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hierroe heeft verkregen, het gebruik van een teDi t betekende overigens niet dat ook de meest gezochte moken in het economisch verkeer te verbieden: (...) dat gelijk is gelijkheid al tot bescherming leidde. De reden om van eiser aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor niet méér te verlangen is, dat hij niet met een praktisch ondezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor mogelijke bewijspositie mag worden opgezadeld; de door bij het publiek vctwarring kan ontstaan, inhoudende het hem gestelde mogelijkheid diende echter wel voldoende gevaar van associatie met het merk.' aannemelijk te zijn. 2.14 Het is al bij eersre lezing duidelijk dat de in deze bepaDit associatiecrilerium heeft om de onder 2.8 en 2.9 geling opgenomen maatstaf onduidelijk is: worden noemde redenen de maatstaf van verwarringsgevaar ten verwarringsgevaar en associaticmogelijkheid nu op één lijn aanzien van de herkomsr in de Benelux verdrongen. 1 let gesteld, in wel k geval het verwarringsgevaar beter had kunkomt noch in de wettekst voor, noch in de Union-formulc. nen worden geschrapt om de in 2.9 genoemde reden? Of Tn de woorden van Gcrbrandy18: 'Het associatiecriterium dient de associaticmogelijkheid in het vervolg slechts ter slokt ccn aantal andere criteria (...) op'. TTet keren van precisering van het verwarringsgevaar, hoewel dat op zichverwarringsgevaar werd mitsdien een van de gevolgen van zelf niet voor de hand ligt, nu de associaticmogelijkheid het deze nieuwe maatstaf. Sinds de wetswijziging van 1971, alruimere begrip is? In de tiende overweging van de preamthans sinds het wijzen van genoemd arresL, werd bescherbule van de Richtlijn wordt ten aanzien van het ming geboden als het publiek overeenstemmingscriteruim het volgende opgemerkt: 1) het teken met het betrokken merk verwart (directe ver'Overwegende dat de door hel ingeschreven merk verleende warring); bescherming, waarvan de functie met name is het merk ah z) een - juridisch of economisch - verband legt tussen de aanduiding van de herkomst te waarborgen, absoluur is wanmerkhouder en de gebruiker van het teken (indirecte verneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten warring); dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het 3) een verband ziet tussen het teken en het merk, ofschoon merk overeenstemt met hel teken en de waren of diensten beide niet met elkaar worden verward (associatie in eigensoortgelijk zijn; dat liet begrip overeenstemming in samenhang lijke 7 in).1» met het gevaarvoor verwarring moet worden uitgelegd: dat het ge2.12 Deze verruiming van de nierkenrechtelijkc beschervaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en niet ming heeft positieve, maar ook negatieve kanten. De posiname de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag tieve zijde is met het voorgaande voldoende belicht. De nein hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of gatieve is dat sprake is of kan zijn van een zekere ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tusmonopolisering van de componenten waaruit het merk is sen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren opgebouwd (bv. strepen, ruiten, aan de natuur ontleende of diensten, de grondslag worde beschermingvormt.'11 motieven). Aldus kan spanning ontstaan met her beginsel z. 15 De Benelux heeft de Richtlijn op 1 januari 1996 geïmvan medcd ingingsvrijheid, dat in ons land ('kartelland'), in plementeerd.21 Na deze implementatie luidt art. 13A BMW elk geval tot voor kort, ook overigens iets minder ontwikkeld lijkt dan in de grote westerse industrielanden. Voorts hoorde men wel de klacht dat met name aan minder bekende merken wel een erg ruime bescherming werd geboden"3, hetgeen m.i. overigens beteugeld kon worden door eisen te stellen aan het realiteitsgehalte van de associaricmogelijkheid. 2.13 Hoe dat zij: de nierkenrechtelijkc bescherming die in de Benelux werd geboden, had zich on twikkcld tot de ru i mste i n Europa.11 Dat andere EG-landen en de Kuropese Commissie hiermee moeite hadden gezien de daaraan inherente beperking van de mededingingsvrijheid, bleek tijdens de onderhandelingen over een EG-Mcrkcnrichtlijn. In de eerste ontwerpen werd afstand genomen van de Benelux, o.m. door voor merkinbreuk de zware eis van een 'serious risk of
'H 'Nvtm bij noten', i^yo, p.43. ' g Vgl. hierover L. van Bunnen, Overeenstemming, verwarringsgevaar en/of associatie?. Bit ïptjS.p. 45. - J Rrinkhof. Het bcsrip overeenstemming,Terugblik en vooruitkijk, p. 50, in: Et-1! kwart mnv Benelux nh'rkavxdit, 1 996. " W.C. van Manen, r.a.p.,p. 15S.
voorzover hier van belang - als volgt: A.i. Onverminderd de toepassing van het gemene rech t betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen: (...) b elk gebruik, dar in het economisch verkeer van het merk ofeen overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk. z. 16 De verwijzing naar het verwarringsgevaar is dus niet als maatstaf in art, 13A BMW overgenomen. De Commissie heeft hiertegen bezwaar gemaakt en dit als strijdig met de
12 Vgl. over de totstandkoming van de Richtlijn I LR. tuis uier en M.C. Geuze. Bcschermingsomvang van heL merk in de Benelux en EEGharmonisaiic,Cir i<3S8,p. 2ise.v. " Mijn onderstrepiiiRcn-FBB. '•' Tiacluiaiblad 1993, 12.
16
r F B R U A R I
2 0 0 '
B I J
B L A D
I N D U S T R I Ë L t
Richtlijn aangemerkt.25 Volgens de regeringen van de Benelux-landen was van cen onjuiste implementatie echter geen sprake. In het Gemeenschappelijk Commentaar merkten zij op dat onder meer uit de notulen van de Raadsvergadering waarin de Richtlijn is vastgesteld- blijkens welke de Raad en de Commissie constateerden dat het associatiegevaar een begrip is dat is ontwikkeld door de Benelux-jurisprudentie - valt af te leiden 'dat de uitleg van het begrip overeenstemming door het Benelux Gerechtshof (Union) een gemeenschapsrechte] ij k aanvaarde norm is'. Hierin kan zonder veel moeite een 'non sequitur' worden herkend. Maar natuurlijk konden de regeringen hopen dat de aangehaalde constatering van Raad en Commissie méér is dan al leen een constatering. Aan dit argument werd van Benelux-zijde toegevoegd dat, nu het door het BcnGH ontwikkelde associaticcriterium in het Beneluxreeht is geworteld, de invoering in de wet van het engere begrip verwarring ten onrechte aanleiding zou kunnen geven tot deopvauingdat de beschermingsomvang van het merkenrecht is gewijzigd. Naar de inhoud zou de voorgestelde bepaling voldoen aan de Richtlijn.2» 2.17 De mening van regeringen, dat er op dit punt niets was veranderd, werd door de meeste schrijvers gedeeld.'7 Zij klonk eveneens door in enkele rechterlijke uitspraken.28 Bij enkele auteurs bestond echter twijfel.28 Omineus was ook de uitspraak van het Engelse High Court of Jusrice in de zogeheten Wagamamazaak, waarin Justice Laddic na een analyse van de betekenis van de Richtlijn, de Beneluxopvatting afwees. 3« z. 18 Waar het gaat om uitleg van begrippen u it de Richtlijn, is het laatste woord aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Dit geldt ook voorzover de betekenis van art. 13 BMW in het geding is, nu - zoals gezegd - bedoeld is de Richtlijn daarin te implementeren. Naar aanleiding van vragen van het Duitse Bundesgerichtshof heeft het Europese hof op n november 1997 - derhalve nadat het thans bestreden arrest van het hof te Den Bosch was gewezen een uitspraak gedaan over de betekenis van het criterium 'verwarring (...), inhoudende het gevaar van associatie'.-*' In dit arrcst(Puma/Sabèl of 'springcndeRaubkatze') overwoog het hof ten aanzien van het aan art. 51 lid i, sub a en b identieke art. 4, lid 1, sub a en b onder meer: '"• P. Ecckman, Het merkenrechten de HM W na de richtlijn, SEW 1995, p. 240. 20 Gemeenschappelijk commentaar van de regeringen, p. 8. -' S. Gerbrandy, Verwarring omtrent verwarring, in: Noten bij noten, t990, p. 48; Gielen/ W'ichcrs Hocth, a.w., nr. 1145; II.R. Fursrner en M.C. Geuze, i.a.p., p. 220; L. van Runnen, l'Associarion comme critètc de ressembiancc entre signes eompares, in: Koten bij noten, a.w., p. 27 e.v.; Van Nicuwenhoven Helbach, Nederlands handels- eiifailUssaneiUsredit, 1989,p-294-295. 25 Hof van beroep Erussel 27mei 1993, IER 1993, p. H2en Hol Arnhem 2 mei 1995, l£H 1995. p. 190. ' 9 J.J. Brinkhof tap. p. 39 e.v,: P.J. Kaufmann, Verwarringsgevaar of verwateringsgevaar in het Europese merkenrecht anno t99i; in Quibene distinxuic bene docet, 1991, p. 175 e.v.; P. Ecckman, t.a.p.p. 238-241. '" Wagamama/Raja mama's, BJE 1996, p. 234. Deze uitspraak is besproken door J.J. Brinkhof, AA 1997, p. 239-245. " HvJEG ir november 1997(Puma/Sabcl),IER 1997, p- 220, RtE 1997, p. 64. Het arrest is inmiddels besproken door Gielen, TER 1997, p. 220224, CohenJehora.ni. AA 1998, p. 700-708 en Verkadc,NJ 1998.523 (die spreekt van 'Het mcrkcnreclitarrest van de jaren '90'j.
E I G F N D O M
4 9
11 Met zijn vraag wil liet Bundesgerichtshof in wezen weten, of het criterium 'gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk' (...) aldus moet worden uitgelegd, dat reeds indien het publiek twee merken met elkaar zou kannen associëren opgrond van hun overeenstemmende begripsinhoud, gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling behoort te worden aangenomen f...); 14 De Belgische, Luxemburgse en Nederlandse regering hebben erop gewezen, dat hel begrip 'associatiegevaar1 op hun aandringen in de genoemde bepalingen van de richtlijn is opgenomen, opdat deze op dezelfde wijze kunnen worden uitgelegd als art. 13A van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, waarin ter afbakening van de omvang van het door het merk verleende uitsluitende recht niet hel verwarringsgevaar, maar het begrip overeenstemming als maatstaf wordt gebruikt. 15 Zij verwijzen naar een arrest van hetBcnelux-Cerechtshof (arrest van 20 mei 1983. Union) (...). Deze rechtspraak berust op de gedachte dat wanneer een teken associaties met een merk kan opwekken, het publiek tussen het teken en het merk een verbandzal leggen. Een dergelijk verband kan schadelijk zijn voor het oudere merk, niet alleen wanneer daardoor de gedachte aan gelijke of verwante herkomst van de waren kan worden opgeroepen, maar eveneens wanneer geen verwarringsgevaar tussen teken en merk bestaat. Associaricmogelijkheden tussen een reken en een merk kunnen namelijk, omdat de waarneming vaak onbewust de herinnering aan het merk oproept, de 'goodwill' van het oudere merk overhevelen naar hei teken en aldus het imago van dit merk verwateren. 16 Volgens de genoemde regeringen omvat het associatiegevaar derhalve drie situaties: in de eerste plaats het geval, dat het publiek het betrokken teken en het merk merelkaar verwart (direct verwarringsgevaar); in de tweede plaats het geval, dat het publiek een verband legt tussen de gerechtigden op het teken en het merk en ze met elkaar verwart(indirectverwarringsgevaarofassociaticgcvaar): in de derde plaats het gevat, dat het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk omdat door waarnemingvan het teken heriiitieringaanhet merk wordt opgeroepen, ofschoon beide niet met elkaar worden verward(associatiegevaar in eigenlijke-in). 1/Onderzocht"dientderhalve teworden, of(...)art.4, lid i.subb, loepassingkan vinden ingevalgeen direct ofindirectverwarringsgevaar bestaat, maaralleen associatiegevaar in eigenlijkezin (...). 18 In zoverre dient eraan te worden herinnerd, dat art. 4, lid 1, sub b, van derichtlijnslechts toepassingkan vinden, indien wegens de identiteit of de gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor geïdentificeerde waren of diensten 'bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk'. Blijkens deze formulering is het begrip associatiegevaar geen alternatiefvoor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter preciseringvan de draagwijdte ervan. Reeds op grond van deze formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij hetpubUek geen verwarring kan ontstaan. 1$ Deze uitleg vindt eveneens steun in de tiende overweging van de considerans van de. richtlijn, waar wordt gezegd, dat het gevaar van vcrwarringL.) de grondslag voordebescherming vormt. (...) 2.19 Het Europese hof verwerpt dus de opvatting van de Bencluxregeringen, hetgeen betekent dat de Richtlijn in art. 13 BMW onjuist is geïmplementeerd. Overeenstemming is niet reeds aanwezig, indien het publiek merk en teken met elkaar zou kunnen associëren. Hiervoor is verwarring nodig. Associatiegevaar dient uitsluitend nog om
5 O
B I J B L A D
H
D II S T R I È L [
de reikwijdte van het verwarringsgevaar te preciseren. Dit verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de gemiddelde consument (r.o. 22-23). Het is des te groter naarmate de onderscheidende kracht van hec oudere merk sterker is (r.o. 24). 2.20 Speelt bij de beoordeling of van verwarringsgevaar kan worden gesproken, de herkomst van het gemerkte product nog een rol? Volgens Gielen kennelijk niet, nu hij uitdrukkelijksignaleertdathctlIvJEG enerzijds nog niet heeft duidelijk gemaakt hoe de categorie van indirecte verwarring moet worden beoordeeld, maar anderzijds 'nergens spreekt van herkomsrverwarring' en dit 'terecht' acht omdat in de tekst van de Richtlijn dit woord ook niet wordt gebruikt: Het lijkt er dus op dat het hof ruimte laat voor een breed verwarringsbegrip." Met Verkade in zijn NJ-noot meen ik echter dat deze opvatting moeilijk houdbaar is. Her IIvJEG heeft immers in r.o. 16 de door de Benelux-regeringen aangedragen driedeling tot uitgangspunt van zijn beootdcling genomen en - kort gezegd - de eerste twee gevallen (direct en indirect verwarringsgevaar) wel bcschermenswaard geacht en het derde (associatiegevaar) op zichzelf niet: 'HetHvJEG vereist dus verwarring tussen hetzij de waren zelf, hetzij de ondernemingen erachter. Dat is niet anders dan directe of indirecte fterftonurverwarring.'-*3 Deze opvatting is temeer aannemelijk omdat aldus aansluiting wordt gekregen bij het elders in Europa gehanteerde verwarringsbegrip, terwijl Gielens opmerking dar in de rekst van de Richtlijn het herkomstbegrip nier voorkomt, weinig gelukkig is, omdat dit in de Toelichting wel het geval is (zie nr. 2.14 van deze conclusie). 2.21 Van Bunnen en Brinkhof menen dat met de Richtlijn in feite wordt teruggekeerd naar de situatie onder de oude Nederlandse Merkenwet van 1893.3+ In essentie lijkt mij dit juist,-'s met dien verstande dat het IivJEG enerzijds nog niet heeft duidelijk gemaakt hoe de (tusscn)categorie van de indirecte verwarring moet worden beoordeeld, maar anderzijds een aantal nieuwe preciseringen heeft gegeven, terwijl er voorhands ruimte is voor Gielens opvatting dat - binnen de thans aangegeven kaders - het begrip verwarri ngsgevaar ruimhartig mag worden uitgelegd. Dit laatste neemt echter niet weg dat in de praktijk de merken rechtelijke bescherming zal versmallen.*6 2.22 De vraag is nu of deze maatstaf ook het Bossche hof voor ogen heeft gestaan, waarbij - zoals opgemerkt - in aanmerking is te nemen dat zijn arrest van eerdere datum is dan het arrest Puma/Sabèl. Voor de goede orde zij eraan herinnerd dat de onderhavige procedure is ingeleid op 26 juli 1996, zodat geen overgangsrechtelijke problemen rijzen en de beantwoording van de door de Hoge RaadJ'' aan het Beneluxhof gestelde overgangsrechtelijke vragen, in onze zaak dus niet behoeft te worden afgewacht.
'" T.a.p., p. 2-L;J. "•; Verleide, t.a.p. ni'. 5.1. " Vgl.L. van Bunnen,Overeenstemming, verwarringsgevaarcn/ofassociatie, BIE it;c;S, p. 44-45; J.J. Brinkhof, t.a.p. p. 41 en 50-51. 35 In dezelfde richting onlangs hef hof Den Haag, arrcsL van <j april 1098, besproken inBIE i99S,p. 145. ih Zie hierover de aangehaalde AA-nooL van Cohen Jehnram, p. 70S ('Epiloog'). "" HR 7 februari 1997, NJ" 1997,314.
E I G E M l
O »
' 6
F E B R U A R I
2 0 0 1
Dienaangaande kan enerzijds aan Adidas worden toegegeven, dat de Richtlijn zelf in de tiende overweging van de preambule (zie hiervoor, nr. 2.14) een aantal factoren noemt, waarvan het gevaar voor verwarring afhangt. Het hof heeft deze factoren expliciet in zijn beoordeling betrokken. In zijn arrest komen immers achtereenvolgens aan de orde de bekendheid van het beeldmerk van Adidas (r.o. 4.5.1), de aanwezigheid van associaticgevaar (r.o. 4.5.5 en 4.6), de mate van overeenstemming (opvallende gelijkenis) tussen het merk en het teken (r.o. 4.7 en 4.8), alsmede de geïdentificeerde waren, i.c. de betrokken kledingstukken (r.o. 4.64.8). Anderzijds valt op dat riethof nergens toetst aan het gevaar voor verwarring, maar wel de Union-maatstaf citeert (r.o. 4.6.4.7 (slot) en 4.8 (slot)). Nu is het misschien niet geheel onverdedigbaar hei bestreden arrest zo uit te leggen dat het Bossche hof hoewel het dat niet met zoveel woorden overweegt, in wezen aan de Richtlijn heeft getoetst. Met Marca^ meen ik echter dat in deze - door Adidas verdedigde39 - uitleg aan het hof cen bedoeling zou worden toegeschreven die het hof niet heeft gehad, terwijl zij bovendien door geen van beide partijen in de feitelijke instanties is bepleit. Dit klemt temeer nu de president onmiskenbaar van de Union-maatstaf is uitgegaan,4" waartegen in appèl geen grief is aangevoerd. 2.23 Ik acht het voorts om de volgende twee redenen geen goede politiek het bestreden arrest door uitleg (die in dit geval in feite 'inleg' zou zijn) te redden. Ten eerste is het wenselijk dal de Hoge Raad laat blijken de Europese rechtspraak ten uitvoer te leggen, hoezeer hij er wellicht de voorkeur aan zou hebben gegeven dat die rechtspraak anders had geluid. Dit klemt te meer omdat ik in de aangehaalde LER-nool van een gezaghebbend auteur als Gielen lees dar zo niet alles, dan toch heel veel bij het oude kan blijven, hetgeen mij onhoudbaar lijkt. Tegen dit licht zou een uitleg als bovenbedoeld, die vervolgens weer zijn eigen leven zal gaan leiden, een verkeerd signaal zijn. Ook de advocaat van Marca, mr. Van Nispen, geeft in overweging de in art. 13A BMW besloten maatstaf in die zin richtlij neon form te interpreteren,*1 datde maatstaf'gevaar voor verwarring' daarin wordt ingelezen. Weliswaar gaat het hier om een novum in cassatie, maar dat is in dit geval geoorloofd, nu het van zuiver juridische aard is. Verkade toont zich eveneens voorstander van zodanige uitleg.*2 Hij voegt daaraan overigens toe dat 'de rechters de Beneluxstaten (daarmee) bovendien van Frankovich-aansprakelijkheid (kunnen) ontlasten'. ïen tweede wordt in d e stukken uitvoerig meld ing gemaakt vaneen in Duitsland aanhangige parallel-procedure waarin aan Adidas een veel geringere bescherming is geboden dan in Nederland. Nu het toepasselijke recht hetzelfde is, moet van een ongewenste divergentie worden gesproken, dit temeer nu Ad idas cen Duits bedrijf is. De meest recente mededeling over deze procedure is, dat cassatie aanhangig is bij ,s Repliek, nr. 5. waaruir ilt citeer: 'Het zou van ecu gebrek aan respect voor de communautaire rechtsorde getuigen als Bencluxrechlers zich aan dit soort onwaarachtigheden zouden overgeven'. -^S.l.iirs. 4.10-4.16. *" R.o. 3.8 en ;MO (twee strepen) en t.o. 3.12 {drie strepen). " S.t. nr. 26. '•' NJ-nooL in-. H.z.
16
F E B R U A II I
•/ 3 O 1
B I J B L A D
I K D U S T R I Ê L E
C I G R N D O M
5 I
het BGH.43 Het is gewenst dat de fehenrechter naar wie de zaak na vernietiging wordt verwezen, rekening houdt met de verdere ontwikkelingen in die Duitse procedure. 2.24 -^en processuele complicatie is, dat ik eerder om redenen van consistentie concludeerde dat in het kader van het eerste middel vragen moeten worden gesteld aan het Beneluxhof. Daarom kan niet nu reeds worden vernietigd op heL tweede middel. In het belang van een duidelijke koers van de Hoge Raad op dit punt, kan echter aanleiding worden gezien met een bespreking van het tweede middel te beginnen. Die bespreking kan echter nog niet uitmonden in een uitdrukkelijk dictum, tenzij de Hoge Raad zou terugkomen op de in Lincoln/lnterlas ingeslagen weg en middel I direct afdoet. 2.25 De onderdelen 1 en 3 van middel II zijn dus gegrond omdat het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting over de uitleg van art. 13A BMW. De onderdelen 2 en 4 behoeven geen bespreking. 2.26 Middel III, dat bestaat uit twee onderdelen, richt zich tegen r.o. 4.7 van het bestreden arrest. Onderdeel 1 klaagt erover dat het hof het recht heeft geschonden door de als inbreukmakend aangemerkte kledingstukken van Marca te vergelijken met de ter zitting getoonde kledingstukken van Adidas. Het hof had de vraag of het gebruik van bet twee-strepen motief door Matca merkinbreuk oplevert, echter moeten onderzoeken door dit motief te vcrgel ijken mei het drie-strepen beeldmerk van Adidas, zoals dar is gedeponeerd. 2.27 De toclaatbaatheid van de twee-strcpcn-kleding van Marca beoordelend, overweegt het hof: 'Vergelijking van de wederzijdse kledingstukken levert een opvallende gelijkenis op.'(r.o. 4.7) Deze formulering is inderdaad niet gelukkig, omdat in het systeem van de BMW het depot van een merk voorwaarde is voor bescherming. Dit brengt mee dat bij de beoordeling van de vraag naar merkinbreuk moet worden uitgegaan van het merk, zoals het is gedeponeerd.' Daarnaast mochten ooit nier-onderscheidende elementen die dus 'vrij' zijn, onder de Unionmaatstaf worden meegewogen ter beoordeling ofvan merkinbreuk sprake is, nu zij vielen onder'de bijzondere omstandigheden van het gegeven geval'.15 Aan te nemen val t dat het arres tPuma/Sabcl h i eri n geen verandering brengt. Ook de Richtlijn zegt dat de vraag naar 'verwarring, inhoudende het gevaar van associatie' afhangt van 'tal van factoren'. Het 11 vJEG overweegt dan ook in r.o. 22 en 23 van zijn arrest dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Dit ligt anders wat betteft wél onderscheidende elementen van het merk, zoals het in feite wordt gebruikt. Zijn deze niet gedeponeerd, dan worden zij ook niet meegewogen ter beoordeling of van inbreuk sprake is. Weliswaar heeft het Beneluxhof^6 dit uitgangspunt wat betreft wwrtfmcrken opgerekt door te overwegen:
als merk ingeschreven woord wordt gebruikt op zich zelf onderscheidend vermogen bezit omdat ook dan de vorm niet los valt te denken van het woord dat merk zijn onderscheidend vermogen geeft, en dat dit slechts anders is, ingeval die vormgeving een zo overheersende rol speelt dat het publiek in het in feite gebruikte teken niet meer een woord waaraan op een bepaalde wijze vorm is gegeven, maar nog een enkel een grafische voorstelling - dus een beeldmerk - zal zien. Aan te nemen valt echter dat deze op woordmerken toegespirste beslissing, die kennelijk als achtergrond heeft de eisen van de praktijk,4'' niet over de hele linie van het merkenrecht geldl. Dat zou te zeer op gespan nen voet staan met her depotstelsel. Uit dit alles volgt dat het ontoelaatbaar is - in elk geval als bescherming van een beeldmerk wordt ingeroepen -buiten het depot om te beoordelen of de producten van gedaagde inbreuk maken op de merkartikelen van eiseres. 2.28 Uit het thans bestreden arrest, in zijn geheel gelezen en mede in verband gezien met het bestreden vonnis van de president en de daartegen aangevoerde grieven, blijkt echter dat het hof wel degelijk de depots van Adidas tot uitgangspuntvan de beoordeling heeft genomen. De president heeft in r.o. 3.2 van zijn vonnis een uitvoerige omschrijving gegeven van de (zeven) depots van Adidas. In r.o. 3.5 wordt dan overwogen dat (allereerst) zal worden bezien of de twcc-strepen-kleding van Marca 'een inbreuk vormt o p het merk van Adidas'. Die beoordeling vindt pi aats in r.o. 3.1 o van het vonnis, waarin evenwel wordt gesproken van de 'kledingstukken afzonderlijk' en 'de beide collecties als geheel'. Reeds de president heeft het dus samenvattend over 'de kledingstukken', waar hij mede het oog heeft op de ter zitting getoonde kledingstukken van Adidas, overeenstemmend met het depot. De hiertegen geri chte grief XIII van Marca maakt tegen deze formulering geen bezwaar. Integendeel zelfs, nu ter toelichting van de grief 0.111. wordt opgemerkt: 'Voorzover de bedoelde Marca Mode kleding met streepd ecoraties gelijkenis vertoont met de bedoelde Adidas kleding^s (...).' Mede gezien het feit dat het hof, blijkens zijn r.o. 4.1 onder a, de door de president gegeven omschrijving van Adidas' depots heeft ovetgenomen en aan zijn beoordeling ten grondslag gelegd, kan zijn r.o. 4.7 rcdel ijkenvijs niet anders worden uitgelegd dan dat daarin wordt gerefereerd aan die depots. Onderdeel 1 mist dus feitelijke grondslag, naar ik meen, en kan daarom geen doel treffen. 2.29 Onderdeel 2 betoogt dat kledingstukken zich kunnen onderscheiden door de combinatie van de kleurslelling zwart/wit en het ontbteken van andere decoratieve elementen. Nu deze onderscheidende elementen geen onderdeel vormen van het merk zoals gedeponeerd, had her hof deze niet in zijn beoordeling mogen betrekken en zich moeten beperken tot niet-gedeponeerde elementen welke op zichzelf geen o n d erscheidende kracht hebben. Dflf dan in beginsel nog steeds sprake is van gebruik van bet woord-2.30 Deze stelling is door Marca echter voor het eerst in casmerk, ook indien de (niet gedeponeerde-FBB)vormgn!ingwaarin hetsatie betrokken en kan zonder onderzoek van feitelijke aard niet op haar juistheid worden beoordeeld. Het onderdeel is 45
Dupliek Adidas nr. 7. " GicIcn/WichersHoerh.a.w., nr. 1085-1086. 4 ' KR 2 mAart 1990, K7 1991,14S. Zie met name r.o. 3.2 alsmede Vcrka
47 Vgl. J.H. Spoor,Di'acsra&grotivan merk, werken uiti'indin&Rcdc 1990, P.4S-52. |S Mijn ondersrreping-t'BB.
L 2
B I J B L A D
N D II S ' 11 I a
derhalve gebaseerd op een ongeoorloofd novum, zodat het reeds op deze grond dient te worden verworpen. Overigens is het onderdeel in zoverre op een feitelijk onjuist uitgangspunt gebaseerd, dat de vier internationale depots van Adidas, die het hof mede heeft aangehaald, wel degelijk vermelden dat de d rie strepen eenzelfde kleu r hebben die contrasteert met de kleur van de kleding waarop ze zijn aangebracht. Of het feit dat andere decoratieve elementen ontbreken, tot de onderscheidende elementen van het merk behoort, is m.i. twijfelachtig: veeleer lijkt van cen nietkarakteristiek element sprake. Hoe dat zij: dit is cen aan de feitenrechter voorbehouden kwestie. 2.31 Middel III faalt derhalve over de hele linie. 2.3 2 M/ddriR'richt zich tegen r.o. 4.5.5,waarinheLhofheeft overwogen dat de mogelijkheid van associatie groter is omdat het in sterke mare gaat om een (vrij) jong publiek dat merkgevoeliger is dan enkele decennia geleden. Het middel acht deze overweging onbegrijpelijk: een grotere mate van merkgevoel ighcid leidt er immers toe dat het publiek cen beter beeld heeft van het merk, waardoor de mogelijkheid van associatie juist kleiner wordt. 2.33 Marca heeft bij dit middel geen belang omdat het hier gaat om een oordeel dat kennelijk is gegeven ter weerlegging van grief IX, die echter was gericht tegen een overweging ten overvloede van de president (r.o. 3.8 van diens vonnis: 'Dit geldt temeer omdat (...)'). Ook 'shofs thans bestreden overweging draagt daarom het karakter van een ten overvloede. 2.34 Op zichzelf acht ik het middel echter terecht voorgedragen (zo merk ik op mijn beurt ten overvloede op). De aard en de opvattingen van het in aanmerking komende publiek spelen een rol bij beantwoording van de vraag of een teken met een gedeponeerd merk overeenstemt, zulks als één van de bijzondere omstandigheden van het geval waarmee de rechter rekening moet houden. Daarbij geldt als vuistregel dat naarmate het publiek deskundiger en professioneler is, overeenstemming tussen merk en teken minder snel kan worden aangenomen.49 Hiermee is 's hofs oordeel niet te rijmen - althans niet zonder nadere motivering, die ontbreekt - terwijl dat oordeel ook logisch onaannemelijk is. 2.35 Marca heeft aangevoerd*0 dat het middel 'haaks staat' op r.o. 24 vari het Puma-arrest, waarin het 1 IvJEG overwoog dat het vcrwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Met mr. Van Nispen'1 meen ook ik echter dat hier twee dingen door elkaar worden gehaald. De overweging van het Europees hof berreft de bekendheid van het merk, de eerdergenoemde vuistregel de deskundigheid van het publiek. Beide vuistregels kunnen in toepasselijkheid samenlopen (zoals in onze zaak); zij zullen dan naast al Ie andere ter zake dienende omstandigheden van het geval tegen el kaar moeten worden afgewogen. Evenmin juist lijkt mij daarom de mede op deze overweging gebaseerde stelling van Gielen:52
4g
Giclcn/WichersHoerh,a.w,,nr. 346-357en 1081-1084; Van Nieuwenhoven Helbach, 3.w.. p. 599-400. su S.t. nr. 6.z. '•' S.l. nr. 39 en repliek nr. 7. 5 ' IER 1997. p. 223.
E
E I G E N D O M
16
F E B R U A R I
? O n i
Men zal dus van goede huize moeten komen om de stelling te betrekken dat in een bepaald geval door de deskundigheid van het desbetreffende publiek geen verwarringsgevaar bestaat. 2.36 Middel V ten slotte bestaat uit twee onderdelen die beide gericht zijn tegen r.o. 4.5.2 en 4.7. De onderdelen bevatten m.i. in de kern dezelfde rechtsklacht. Deze klacht komt erop neerdal hethof heeft miskend dat de beschermingsom vang van het drie-strepen-beeldmerk zich na depot niet zover kan gaan uitstrekken dal het ook soortgel ij kc streepmotieven in de ban doet, als deze ten tijde van het depot in het publieke domein vielen. 2.37 De rechtspraak over deze kwestie is in de volgende zin gevestigd. Een teken kan onderscheidend vermogen hebben en derhalve als merk dienen, ook indien dit teken of een daarop lijkend teken door andere ondernemingen voor soortgelijke waren als louter decoratief element wordt gebruikt. Of dit het geval is, hangt ervan af of het in aanmerking komende publiek het teken ten tijde van het depot of daarna al dan niet als louter decoratief opvat. Anders gezegd: zodra een teken als merk wordt gebruikt en het publiek het als zodanig opvat, kan er sprake zijn van een rechtsgeldig merk." De beschermingsomvang van een merk is in hoofdzaak afhankelijk van de onderscheidende kraelu daarvan. Deze onderscheidende kracht is echter geen constante grootheid. Een aanvankelijk niet onderscheidend teken kan na verloop van tijd onderscheidend, vermogen krijgen en een aanvankelijk zwak onderscheidend merk kan, bijvoorbeeld door consequent gebruik en intensieve reclame, uitgroeien tol een sterk merk (inbu rgering).5i Voor de vraag of er sprake is van merkinbreuk moet worden gekeken naar het onderscheidend vermogen van het merk op het tijdstip waarop het aangevallen gebruik van het merk of het overeenstemmende teken een aanvang nam. Of het merk ten tijde van liet depot al dan niet onderscheidende kracht had en zo ja, in welke mate, is in het kader van de vraag naar merkin breuk derhalve niet relevant.55 2.38 Hieruit volgt dat de beschermingsomvang van een merk zich door de (groter wordende) onderscheidende kracht daarvan, inderdaad kan gaan uitstrekken tot soortgelijke tekens die daar (te) dicht tegen aanliggen, ook al behoorden die tekens aanvankelijk tot het publieke domein. Het oordeel van het hof geeft dan ook geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. 2.39 Het middel acht deze consequentie onbevredigend en stelt een verfijning voor, analoog aan het Polyglot-arrest,56 dat een woordmerk betrof, in dat arrest is in de kern beslist dat indien een op zichzelf geldig woordmerk tevens beschrijvend is ten aanzien van door een derde aangeboden waren of diensten, - de merkhouder zich mei succes kan verzetten tegen gebruik van dat woord door die ander als van cen merk, met dien verstande dat 5;
Vgl. Benelux Gerechtshof 23 december 1985, Hit 19S6, 54 (Adidas) en 16 december 1991, NJ 1992, 59o(Knrbenyn), alsmede Benelux Gerechtshof 7 november 1988, BIE 1989, 58 (Om iiisporl). *' Vgl. W.\. Hoyng, Inburgctingsperikelen, Notat hij noten, a.w., p. 71-80; Giclcn/WichersHoeth. a.w., nr. 356-360; Van Nieuwenhoven Helbach, a.w.. p. 317-318; Benelux Gerechtshof 27 februari 1977, Js7 197S, 415 (Beecham/Centtafarmfcn 17 maait 1977, MT 1978,416 (Campins-Gaz). ^ Benelux Gerechtshof 13 december 1994, NJ 199*, 409 (Quick). ' s Bcncluxhof 16 juni 1995.NJ 1995,745.
16
F E 3 =1 U A R I
1 3 O 1
B I J B L A Ü
I N D U S T R I Ë L E
- die ander dat woord in het economisch verkeer mag bezigen om aan te duiden dat zijn waren of diensten die eigenschap bezitten. liet middel merkt deze uitzondering aan als noodzakelijke 'countervailing power' ten aanzien van de wel erg vergaande merkenrechielijke bescherming en bepleit een soortgelijke verfijning ten aanzien van beeldmerken in die zin dat gangbare decoratieve elementen zoals strepen, mits niet als merk gebruikt (ter onderscheiding van waren) maar louter als versiering, vrij dienen te blijven. 2.40 Deze interessante stelling, die evenwel geen volledige parallel toelaat (decoratieve motieven duiden immers in de regel geen eigenschap van waren aan), kan in elk geval niet door de Hoge Raad zelf worden aanvaard, maar zou in de vorm van een vraag aan het Beneluxhof kunnen worden voorgelegd. Tk zie daarvoor echter onvoldoende aanleiding. Zoals Marca zelf aangeeft57 dient deze vraagstelling te worden geplaatst binnen het kader van de beide Burberryarrestea5B in die zin dat de mogcl ij kheid bestaat dat een decoratief motief in een specifieke uitvoering als beeldmerk heeft te gelden, hetgeen niet afstuit op de generieke uitsluiting van art. 1 lid z BMW, nu deze alleen driedimensionale vormen betreft. Binnen dat kader wordt de stelling van Marca m.i. weerlegd door de onder 2.37 aangehaalde rechtspraak. De enkele mogelijkheid d ie rechtspraak te verfijnen dwingt op zichzelf nog niet tot vraagstelling, met name niet als de Hoge Raad geen redelijke twijfel aanwezig acht dat voor die verfijning onvoldoende argumenten worden aangevoerd, zoals hier m.i. het geval is. Overigens gaat het hier om een kort geding, waarin deze verplichting - anders dan in bodemgeschi 11 en - - ook voor de cassatierechter niet bestaat." 2.41 Ten slotte: nu het sinds het Puma-arrest (weer) gaat om verwarringsgevaar, kan ik mij voorstellen datfcitcnrcchtcrs dit gevaar minder snel zullen aannemen wanneer het teken dat inbreuk zou maken, een (aanvankelijk) in het publiek domein gelegen decoratief motief is. Maar of dat zo zal zijn, zal in de praktijk van de feitelijke instanties moeten blijken. 3 Conclusie De conclusie strekt tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux Gerechtshof, zoals bedoeld onder 2.2 van deze conclusie. e De Hoge Raad, 6 november 1998 (mts. H.L.J. Roelvink, E. Korthals Altes, P. Nclcman, W.H. Heemskerken A.E.M, van der Putt-JLauwcrs) 3 Beoordeling van de middelen 3.1 Tn cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Adidas AG is op grond van verscheidene (vernieuwingen van) inschrijvingen bij het Benelux Merkenbureau en bij her Internationale Bureau voor de bescherming van industriële eigendom merkhoudster in de Benelux van een dricstrepen-bccldmcrk. Dit merk is algemeen bekend als af-
" S . t . nr.43. ' s EcnGH 14 april 19K9.M7 1989,834 en EcnGH iö december 1 9 9 1 , ^ 1992, 596. !0 Veegais/Koithals Altes/Groen, 19S9.nr. 35.
E
G E N D O M
komstig van Adidas; de drie strepen word en niet als een louter decoratief element beschouwd. (ii) Adidas Benelux is voor de Benelux exclusief licentieneemster van Adidas AG. De vennootschappen tezamen zullen hierna ook wel als Adidas worden aangeduid. (iii) Marca heeft in haar vestiging te Breda een sportkledingcollectie aangeboden, waarvan een aantal kledingstukken aan de zijkanten waren voorzien van twee inde lengterichting parallel lopende strepen. Deze kledingstukken zijn uilgevoerd in de kleuren wir of zwarr. Indien het kledingstuk wit is, zijn de strepen zwart; indien het kledingstuk zwart is, zijn de strepen wit. (iv) Tevens brengt Marca in de kleuren wit en oranje een T-shirr in hei verkeer met in het midden van de voorzijde over de gehele lengte drie zwarte, verticaal en parallel lopende strepen, die aan de buitenzijde zijn voorzien van een smal wit randje en aan de voorzijde worden onderbroken door een medallion met de afbeelding van een kat, waarop het woord TIM is vermeld. Ten processe zij n d eze shirts aangeduid als TIM-shirt. 3.2 Adidas heeft Marca op 26 juni 1996 in kort geding gedagvaard. Srcllcnde dat Marca inbreuk maakt op haar driestrepen- beeldmerk, heeft zij gevorderd Marca te gebieden te staken en gestaakt te houden het gebruik in de Benelux van het teken dat bestaai uit het drie- of tweestrepenmotief of uit enig ander teken dat overeenstemt met het beeldmerk van Adidas, zulks met een aantal nevenvorderingen. De President heeft het gevorderde gebod met betrclddng tot eenzevental - door het hof in r.o. 4.1 onder b omschreven - kledingstukken en met betrekking tot het TIM-shirt toegewezen. Het hof heeft dit vonnis bekrachtigd. 3.3 Middel I betoogt dat liet hof Adidas Benelux nierontvankelijk had dienen te verklaren in haar vorderingen voor zover deze ertoe strekken Marca te gebieden (a) het gebruik in de Benelux van het gewraakte teken te staken en gestaakt te houden, (b) aan de raadslieden van Adidas bescheiden ter beschikking te stellen met betrekking tot - kort gezegd - de omzet van beweerdelijk inbrcukmakende producten en (c) kort gezegd - een registeraccou ntant in staal te stellen deze bescheiden te controleren. Daartoe voert het middel aan dat ingevolge art. 11D van de Eenvormige Beneluxwct op de merken (hierna: BMW) de licentiehouder slechts bevoegd is in een door de merkhouder ingestelde vordering ais bedoeld in art. 13A, derde en vierde lid, BMW tussen te komen 0111 rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door gedaagde genoren winst te doen toewijzen. Aldus stelt het middel vragen aan de orde, welke niet zonder uitleg van de BMW, en in het bijzonder art. 11D daarvan, kunnen worden beantwoord. Een en ander geeft de Hoge Raad aanleiding het Benelux-Gcrcchtshof de hierna in 6 onder (1) en (2) ie formuleren vragen met betrekkingtot de uitleg van deze bepaling voor te leggen. 3.4.1 Middel 11 keert zich tegen r.o. 4.4 en 4.6 tot en met 4.8 en meel" in het bijzonder tegen r.o. 4.7, waarin lietHof totdc slotsom is gekomen dar bij de hiervoor in 3.1 onder (iii) bedoelde kledingstukken de totaalindruk van dien aard is dat de reële mogelijkheid aanwezig is dat bij het in aanmerking komende publiek een associatie wordt gewekt tussen het twee-strepen-molief van Marca en het drie-strepen-motief van Adidas, alsook tegen r.o. 4.8, waarin het hof met betrek-
D 4
B I J B L A D
I N D II S T 'I I I L E
king tot het hiervoor in 3.1 onder (iv) vermelde TIM-shirt aannemelijk heeft geoordeeld dat de mogelijkheid bestaat dat de drie strepen op dit shirt - dat bestemd is voor jeugdige personen tot S jaar en veelal door de ouders wordt gekocht - door de ouders worden geassocieerd met het driestrepen-motiefvan Adidas. Deonderdelen 1 en 3 van middel 11 betogen dat riethof aldus art. 13A, eerste lid onder b, BMW onjuist heeft toegepast, omdat voor merkinbreuk op de voet van die bepaling niet voldoende is dat de rcclc mogelijkheid aanwezig is dat bij liet in aanmerking: komende publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk, maar nodig is dat bij het publiek verwarring kan ontstaan in de zin van art. 5, eerste lid onder b, van de Eerste Richtlijn van de Raad van de EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Sg/104); het hof heeft echter niet vastgesteld dat zodanige verwarring kan ontstaan. Ter ondersteuning van dit beloog doen de onderdelen een beroep op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 11 november 1997, nr C-Z51/95 (Sabèl/P umi), Jur. 1997, p. 1-6191, N} 1998, 523, waarin het hof voor recht heeft verklaard dat het criterium 'gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk' als bedoeld in artikel 4, eerste lid onder b, van vorenbedoelde richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren. Daarbij gaan de onderdelen terecht ervan uit dat de uitleg die het Hof van Justitie aldus heeft gegeven aan het in art. 4, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 voorkomende begrip 'gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk' (als weigerings- of vernictigingsgrond), eveneens beslissend is voor de toepassing van het overeenkomstige in art. 5, eerste lid onder b, voorkomende begrip (ter bepaling van de beschermingsomvang) en dat bij de wijziging van de BMW met ingang van 1 januari 1996 ter aanpassing van die wet aan Richtlijn 89/104 beoogd is art. 13 A, eerste lid onder b, BMW aan te passen aan evengenoemde richtlijnbepaling. 3.4.2 Anders dan deonderdclen 1 en 3 van middel II veronderstellen, leidt het vorenstaande niet zonder meer tot de slotsom dat het hof de vorderingen van Adidas ten onrechte tocwijsbaar heeft geoordeeld. In overweging 18 van zijn voormeld arrest in de zaak Sabel/ Puma heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het bepaalde in art. 4, eerste lid under b, niet kan worden toegepast 'indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan'. Wat art, 5, eerste lid onder b betreft, valt uit dat oordeel - in samenhang met overweging 2 2 van dat arresr - af te leiden dat het enkele gevaar van associatie niet voldoende is 0111 een verbodsvordcring te wettigen, indien op grond van de relevante omstandigheden van het concrete geval moet worden aangenomen dat verwarring bij het publiek uitgesloten is. Voor het overige dient associatiegevaar - volgens overweging 18 - 'ter precisering van de draagwijdte' van het begrip verwarringsgevaar. Een en ander zou de slotsom kunnen rechtvaardigen dat indien ('op grond van andere omstandigheden) moet worden aangenomen dat verwarringsgevaar niet uitgesloten is, associatiegevaar wèl voldoende is om een verbodsvordering te wettigen. De formulering van overweging 24 van het Sabèl/Puma-arrest 1 ijkt deze slotsom te be-
E I S i
1 D O K
1
fi
F F B R U A H I
2 0 0 1
vestigen voor het geval het oudere merk herzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek bijzondere onderscheidingskracht bezit: in dat geval - zo lijkt deze overweging te zeggen - is associatiegevaar wèl voldoende, omdat dan niet kan worden uitgesloten dat de associatie die een gevolg is van begripsmatige of andersoortige gelijkenis, verwarring kan doen ontstaan. Voor deze lezing pleit, behalve de formulering van het Sabèl/Puma-arrest, dat dit arrest, zo verstaan, voor bekende merken een uitlegging impliceert van art. 5, eerste lid onder van Richtlijn 89/104, die recht doet aan het compromiskarakter van het opnemen van de woorden 'inhoudende het gevaar van associatie met het merk' en die voorts meebrengt dat deze bepaling harmonieert met de facultatieve bescherming die art. 5, tweede lid, voor zulke merken mogelijk maakt in geval van gebruik voor niet soortgelijke waren of diensten: in deze lezing biedt immers art. 5, eerste lid onder b, bekende merken bescherming tegen het trekken van voordeel uit of afbreuk doen aan hun bijzondere onderscheidend vermogen in geval van gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Zou deze lezing van het Sabèl/Puma-arrest de juiste zijn, dan zouden voormelde klachten van het middel bij gebrek aan belang niet tot cassatie kunnen leiden. liet hof heeft immers, behalve het bestaan van de reële mogelijkheid van associatie tussen het teken van Marca en het merk van Adidas, ook vastgesteld dat d i t m erk algemeen bekend is. Op grond van dit laatste kan niet worden uitgesloten dat de door het hof als zeer wel mogelijk aangenomen associatie verwarring kan doen ontstaan zodat de vastgestelde feilen toewijzing van de door Adidas ingestelde verbodsvordering dan kunnen dragen. 3.4.3 Het onder 3.4.2 overwogene verklaart waarom de Hoge Raad het voor zijn beslissing op middel II noodzakelijk oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te verzoeken uitspraak te doen over de hierna onder 5 te formuleren vraag van uitleg van art. 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104. 3.4.4 De Hoge Raad oordeelt het tevens noodzakelijk aan het Benelu.x-Gcrcchtshof de hierna in 6 onder (3) te formuleren vraag voor te leggen of art. 13A, eerste lid onder b, BMW overeenkomstig de door het Hof van Justitie in deze zaak aan art. 5 te geven uitleg kan worden uitgelegd. 3.5.1 Onderdeel 1 van middel III keert zich tegen 's hofs r.o. 4.7, voor zover daarin is overwogen: 'Vergelijking van de wederzijdse kledingstukken levert een opvallende gelijkenis op.' Het betoogt dat het hof aldus is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting, omdat bij de beantwoording van de vraag of van merki nbreuk sprake is, moet worden uitgegaan van het merk zoals dit is gedeponeerd. Deze klacht mist echter feitelijke grondslag, nu uit 's hofs arrest niet blijkt dat de wijze waarop Adidas haar beeldmerk gebruikt, niet overeenstemt met het merk zoals gedeponeerd, zodat moet worden aangenomen dat het hof, dat in zijn r.o, 4.1 onder a de door de President in diens vonnis gegeven weergave van de depots heeft overgenomen, is uitgegaan van het beeldmerk van Adidas zoals gedeponeerd. 3.5.2 Onderdeel 2 klaagt dal het hof in r.o. 4-7bij de beoordeling van de vraag of sprake is van overeenstemming russen het merk van Adidas en het teken van Marca, mede in aanmerking heeft genomen dat de opvallende gelijkenis van de wederzijdse kledingstukken voor een groot deel verklaard wordt door de kleurstelling zwart-wit en door het
16
F E B R U A R I
7 C *) 1
1 I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
vrijwel ontbreken van andere decoratieve elementen. Het onderdeel wil blijkbaar betogen dat deze elementen geen onderdelen vormen van het merk zoals gedeponeerd, en dat het bof deze daarom niel in zijn beoordeling had mogen betrekken maar zich had moeten beperken tot die nietgedeponeerde elementen welke op zichzelf geen onderscheidende kracht (kunnen) hebben. Deze klacht kan niet tot cassatie leiden, nu de daarin vervatte stelling voor het eerst in cassatie wordt aangevoerd en voor de beoordeling van de juistheid ervan een onderzoek van feitelijke aard nodig 7.ou zijn, waarvoor in cassatie geen plaats is. 3.6 Middel IV richt zich tegen 's hofs r.o. 4.5.5, waarin het hof heeft geoordeeld dat de mogelijkheid van associatie tussen merk en teken groter is, omdat het in sterke mate gaat om een (vrij) jong publiek dat merkgevoeliger is dan enkele decennia geleden. Volgens het middel is deze overweging onbegrijpelijk of innerlijk tegenstrijdig, omdat een grotere mare van merkgevoeligheid bij het publiek juist ertoe leidt dat dit een beter beeld heeft van het merk en dus de mogelijkheid van associatie kleiner is. Deze klacht faalt. Sprekende over de 'merkgevoeligheid' van het jongere publiek, heeft het hof kennelijk slechts bedoeld te zeggen dat naar crvaringsregelen het jongere publiek zich in zijn koopgedrag laat beïnvloeden door merken. Anders dan het middel wil, betekent zulks niet dat dit jongere publiek, wanneer het wordt geconfronteerd met een teken dat gelijkenis vertoont met een merk, beter in staat zou zijn het onderscheid tussen merk en teken op te merken. 3.7.1 Middel V keert zich tegen r.o. 4.5.2 en 4.7 van het bestreden arrest. Onderdeel 1 betoogt dat, nu het hof in r.o. 4.5.2 heeft overwogen dat niet aannemelijk is geworden dat in de periode van 1983 tot 1996hettwec-strepen-motief opsportkleding in een vorm zoals door Adidas gedeponeerd voor drie strepen, gebruikelijk was, het de mogelijkheid heeft opengelaten dat zulks tot 1983 wél het geval was. Hieraan verbindt het onderdeel de conclusie dat het hof, door te oordelen dat het twee-strepen-motief van Marca inbreuk maakt op het drie-strepen-motief van Adidas, heeft miskend dat de beschermingsomvang van een merk zich na het depot niet zo ver kan gaan uitstrekken dat deze ook betrekking heeft op overeenstemmende tekens die ten tijde van het depot gcbruikcl ij k waren, althans in het publieke domein vielen. Het onderdeel miskent echter dat, wanneer in het kad er van de vraag of van merkinbreuksprakc is, de beschermingsomvang van het merk moet worden bepaald aan de hand van zijn onderscheidend vermogen, daarbij steeds moet worden gelet op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde waarop het gewraakte gebruik van het merk of een overeenstemmend leken een aanvang nam (BenGH 14 december 1994, NJ 1995, 409, QUTCK). Dat, zoals het onderdeel stelt, vóór en ten tijde van het depot van het beeldmerk van Adidas een twec-strepen-motief gebruikelijk was en/of tot het publieke domein behoorde, is derhalve niet van belang. 3.7.2 Onderdeel 2 berust op het uitgangspunt dat het hofvolgens het onderdeel: terecht in r.o, 4.7 ervan uitgaat dat het twee-strepen-motief en het dric-strepen-motief, (ook) in een vorm zoals door Adidas gedeponeerd voor drie strepen, decoratieve elementen zijn. Dit uitgangspunt valt echter niet te rijmen met de aanhef van r.o. 4.5.1, waarin het hof het aannemelijk heeft geoordeeld dat het drie-s trepen-
= I G E N 3 O M
b 5
beeldmerk van Adidas in de Benelux algemeen bekend is als afkomstig van Adidas en dat deze drie srrepen niet als een louter decoratief element worden opgevat. Dit brengt mee dat ook dit onderdeel niet tor cassatie kan leiden. 4 Omschrijving van defeiten waarop de door hetHofw.nJustitie van de Europese Gemeenschappen en het Benehix-GerechtsUof te geven uitleg moet. worden toegepast De feiten waarop de door de beide rechtscolleges te geven uitleg moet worden toegepast, zijn hiervoor in 3.1 omschreven. 5 Vraag van uitleg van het gemeenschapsrecht Moet het bepaalde in art. s, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 aldus wotden uitgelegd dat, ingeval (a) een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en (b) een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat, het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden wanneer de onderscheidingskracht van her merk zodanig is dat niet uitgesloten is dat die associatie verwarring kan doen ontstaan? GVragen van uitleg van deBMW (ï)BehelstdcBMWcnin het bijzonder art. 11D daarvan een uitputtende regeling in die zin dat aan de licentiehouder uitsluitend het recht toekomt om - tussenkomend in een doordemerkhouder ingestelde vordering als bedoeld in arr. 13 A, derde of vierde lid, dan wel zelfstandig i n rechte optredend krachtens van de merkhouder bedongen bevoegdheid - rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen, en niet ook het recht om, al dan niet tezamen met de merkhouder, een verbods- of gebodsvordering in te stellen, alsmede nevenvordcringen strekkende tot het verkrijgen van gegevens omtrent de omzet van beweerdelijk inbreuk makende producten en tot verificatie van deze gegevens? (2) Maakt bet voor de beantwoording van de onder (1) bedoelde vraag verschil of de hier bedoelde vorderingen van de licentiehouder in een bodemprocedure dan wel in een korr geding zijn gesteld? (3) Laat art. 13 A, eerste lid onder b, BMW een uitleg toe overeenkomstig de uitleg die door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in antwoord op de hiervoor onder 5 geformuleerde vraag aan art. 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 zal worden gegeven? /Beslissing De Hoge Raad; verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen om met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vraag uitspraak te doen; verzoekt het Benei ux-Gerechtshof om met betrekking tot de hiervoor onder 6 geformuleerde vragen van uitleg van de BMW uitspraak te doen;
5 6
3 I J B L A D
I N D U S T
houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het ged ing totdat het Hof van Justitie van de Luropese Gemeenschappen en het Benelux-Gerechtshof uitspraak zullen hebben gedaan. f Conclusie A.-G. I'. G.Jacobs, 27 januari 2000' 1 Artikel 4, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn1 beschermt de houder van en merkrecht tegen inschrijving van een gelijk of overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diens ten, indien daardoor'bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het andere merk', in de zaak SABEL/Puma' werd het Hof gevraagd, of van vcrwarringsgevaar in deze zin reeds sprake was wanneer het publiek twee merken met elkaar zou kunnen associëren, zij het ook zonder ze met elkaar te verwarren. Het Hof verklaarde dat blijkens de formulering van artikel 4, lid 1, sub b, het begrip associatiegevaar geen alternatief is voor het begrip verwarringsgevaar, maar d ien t ter precisering van de draagwijdte ervan, en dat deze bepaling derhalve reeds op grond van haar formu lering niet toepasbaar is, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan; voor deze uitlegging vond het Hof steun in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waar wordt gezegd dat 'het gevaar van verwarring (...) de grondslag voor de bescherming vormt'. +
R I L L E
E I G E N D O M
IK
F I - H R L A R I
23 0 1
de waren of'diensten dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd; dat het gevaar van verwaning, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken6, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van7 de geïdentificeerde waren of diensten, de grondslag voor de. beschermingvormt; dat de wüzewaamphergevaarvan verwarringkan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, een zaak is van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft. 5 Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlij n bepaalt, dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard, wanneer het gelijk is uun ofovereenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren ofdiensten,ïndiendaardoorbijhetpubliekverwarringkanontslaa)i, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.
6 Artikel 5, lid 1, sub b, bepaalt, dat de merkhouder een derde kan verbieden in het economisch verkeer een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende hel gevaar van associatie met het merk. 7 Het is duidelijk, en ook de opmerkingen indienende partijen gaan er kennelijk van uit, dat de artikelen 4, lid 1, sub 2 In deze zaak gaat het om artikel 5, lid 1, su b b, van de richtb, en 5, lid 1, sub b, op dezelfde manier moeten worden uitlijn, dat in hoofdzakelijk dezelfde bewoordingen de merkgelegd. houder beschermt tegen het gebruik door derden van gelijke of overeenstemmende tekens voor dezelfde of 8 Overigens stemmen de verschillende taalversies van de soortgelijke waren of diensten, indien 'daardoor bij het purichtlijn hier niet overeen. In de meeste andere versies dan bliek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van de Engelse wordt gesproken van 'risico' of 'gevaar' van verassociatie met het merk'. De Hoge Raad stelde het Hof de warring en associatie in plaats van 'likelihood' (waarschijnvolgende prejudiciële vraag: (...) lijkheid); de Nederlandse versie noemt in artikel 4, lid 1, sub b, de mogelijkheid van verwarring en van associatie en in artikel 5, lid 1, sub b, de mogelijkheid van verwarring en het De merkenrichtlijn gevaar van associatie, terwijl de tiende overweging van de 3 De merkenrichtlijn is vastgesteld krachtens arlikel 100 A considerans spreekt van 'gevaar' van verwarring. Om hierna EG-Vcrdrag (thans, na wijziging, artikel 95 1:G). Het doel uiteen te zetten redenen meen ik niet, dat deze terminoloervan is niet, de 'merkenwetgevingen van de lidstaten vollegische verschillen gewicht in de schaal leggen. dig aan te passen', maar enkel 'diebepalingen van nationaal recht aan te passen wel ke het meest rechtstreeks van invloed 9 Ingevolge artikel 5, lid z, kan eike lidstaat tevens bepalen dat zijn op de werking van de interne markt'.s de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of 4 De negende en tiende overwegi ng van de considerans van diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingede richtlijn luiden, voor zover hier relevant, als volgt: Overwegende dat het, om het vrije verkeer van waren en de vrijeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, dienstverlening te vergemakkelijken, van f'umktmentecl belang is er- zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel gevoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle lidstatentrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend dezelfde wettelijke bescherming genieten; dat dit evenwel de lidsta-vermogen ofde reputatie van hei merk. ten niet het recht ontneemt om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen; Het nationale recht (...) dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waar10 Volgens de Eenvormige Bcncluxwct op de tnerkens van de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te (hierna: 'eenvormige wet') van vóór de tenuitvoerlegging waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken envan de richtlijn, kon de merkhouder zich verzetten tegen elk gebruik van eenzelfde merk of een overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, of ' Oorspronkelijke Laai: Engels. 2
Kersre richtlijn van de Raad 89/104/EF.C van z 1 december 19SS betreffende de aanpassing van liet merkenrecht der lidstaten (PK 1989, L 40, blz. r). ' Arrest van r i november 1997(0251/95,/Kmpr. bl?.. 1-6191). 1 Punten ïSen 19. ^ Derde overweging van de considerans.
'J Alleen relevant voor Engelse tekst, 7
Idem.
* Gehecht aan het Benelux-Verdraginzakcdewarcnmerkcn van 19 maarri962.
16
F E B R U A R .
2 O n 1
B I J B L A D
1 ' J Q U S T n i É L E
voor soortgelijke waren.9 Overeenstemming Lussen de merken was dus voldoende; in afwijking van de situatie in andere lidstaten eiste de eenvormige wet geen vcrwarringsgevaar. Evenmin werd uitdrukkelijk verwezen naar een mogelijkheid van assoeiatie. Dit begrip werd in 1983 door hetBenelux-Gereclushofgeïntroduceerd inde zaals/Union/ Union Soleure' in 1983lu en nadien overgenomen bij de wijziging van de eenvormige wet i n verband met de omzetting van de richtlijn: artikel 13A, sub 1, zoals gewijzigd11, bepaalt dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik dat van het merk of van cen overeenstemmend teken in het economisch verkeer wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, wanneef de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek 'een associatie' wordt gewekt tussen het teken en het merk. De feiten en het procesverloop 11 Adiclas A.G.ismerkhoudstcf indcBenelux vaneendriestrepen-beeldmerk. Uit merk is algemeen bekend als afkomstig van Adidas; de drie strepen worden niet als een louter decoratief clement beschouwd. Adidas Benelux is voor de Benelux exclusief licentieneemster van Adidas A.G. De beide vennootschappen tezamen zullen hierna als 'Adidas' worden aangeduid. 12 Marca brengt een sportklcdingcollectie in de handel, waarvan een aantal kledingstukken aan de zijkanten zijn voorzien van twee In de len gterich ting patallel lo pende strepen. levens brengt Marca in de kleuren wit en oranje cen T-shirt in het verkeer met in het midden van de voorzijde over de gehele lengte drie zwarte, verticaal en parallel lopende strepen, die aan de voorzijde worden onderbroken door een medaillon met de afbeelding van een kat, waarop het vvootd TIM is vermeld. 13 Adidas, die hierin een inbreuk door Marca op haar drie strepen-bccldmcrk zag, verkreeg in juli 1996 in kortgeding voor de president van de Rechtbank te Breda een voorlopige voorziening, waarbij Marca werd verboden in de Benelux het uit het drie- of twee strepen-motief of u i t enig ander met het beeldmerk van Adidas overeenstemmende teken te gebruiken voot een zevental kledingstukken en het TIM-shirt. Adidas had haar vordering gebaseerd op artikel 13A, lid i, van de eenvormige wet. 14 Dit vonnis werd bij arrest van april .1997 door het Cerechts hof te's-Hertogenbosch bekrachtigd. Naar de verwijzende rechter meedeelt, oordeelde het Gerechtshof i) dat bij de bedoelde kledingstukken de totaal indtuk van dien aard was dat de mogelijkheid bij het in aanmerking komende publiek een associatie wordt gewekt tussen het twecstrepen-moticf van Marca en het drie-strepen-motief van Adidas aanwezig was; ii) dat het ten aanzien van het TIMshirt de mogelijkheid bestond dat de drie strepen op dit shirt - bestemd voor jeugdige personen tot 8 jaar en veelal door de ouders gekocht - door de ouders werd geassocieerd
E I G E N D O M
met het drie-strepen-motief van Adidas en in) dat het merk van Adidas algemeen bekend was. 15 In mei 1997 stelde Marca cassatie in voot de Hoge Raad. Aldaar betoogde zij, zich beroepend op het arrest SABEL/ fumi, dat voor het stellen van merkinbreuk niet kan worden volstaan met het aantonen van de rcclc mogelijkheid van associatie van leken met merk door het betrokken publiek: et moet gevaar van verwarring bij het publiek in de zin vanartikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn worden aangetoond. 16 De advocaat-generaal bij de Hoge Raad, advocaatgeneraal Bakcls, nam in september 1998 zijn conclusie. Tn deze conclusie gaat hij in op de voorgeschiedenis van de betrokken bepaling van de eenvormige wet, de ruime merkbescherming die daaraan werd ontleend, de onderhandelingen over de formu I cring van de richtlijnbepalingen en de overtuiging bij de regeringen alsmede sommige schrijvers en rechters in de Benelux, dat de bepaling in de eenvormige wet verenigbaar is met de richtlijn. Hij is echter duidelijk van mening dat het recht als gevolg van de richtlijn wijziging heeft ondergaan en dat met het en kele gevaar van associatie zonder vcrwarringsgevaar niet mag worden volstaan; over de juistheid van deze benadering kan geen twijfel meer bestaan sinds hctatrestvanhetHofindezaakSABEL/Puma (dat, zo merkt hij op, van latere datum is dan het arrest van het Gerechtshof). :i De advocaat-generaal concludeert dat de Hoge Raad moeL laten blijken de rechtspraak van het Hof te volgen, hoezeer hij er wellicht de voorkeur aan zou hebben gegeven dat die rechtspraak anders had geluid. 17 De Hoge Raad was kennelijk niet overtuigd door de argumenten van zijn advocaat-generaal, in het verwijzingsarrest overweegt hij dat het SABEl-arrest niet automatisch betekent dat het Hof het vonnis ten gunste van Adidas ten onrechte zou hebben bekrachtigd. Hij herinnert aan de uitspraak van het Hof in het arrest SABEL, dat artikel 4, lid 1, sub b, niet van toepassing is 'indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan,'1 en leidt daaruil af dat het enkele gevaar1'» van associatie niet voldoende is om een verbodsvorderinguithoofde van artikel 5, lid 1, sub b, te rechtvaardigen, indien er geen sprake kan zijn van verwarring bij het publiek. Is verwarringsgevaar (op grond van andere omstandigheden) echter niet uit tesluiten, dan zou associatiegevaar wel voldoende kunnen zijn om een verbodsactie te wettigen. In het arrest SABEL meent de Hoge Raad voor deze conclusie bevestiging te vinden, indien het oudere merk een bijzondere ondetseheidingskracht heeft, hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek: punt 24 van dat arrest schijnt in te houden, dat de aanwezigheid van associatiegevaar in zulke omstandigheden voldoende is, omdat de mogelijkheid dat de associatie als gevolg van een begtipsmatigc of andersoortige gelijkenis verwarring doet ontstaan, niet kan worden uitgesloten. 18 Voor deze lezing pleit, zo vervolgt de Hoge Raad, dat dit arrest, aldus verstaan, voot bekende merken cen uitlegging impliceert van artikel 5, lid 1, sub b, die recht doet aan het compromiskarakter van het opnemen van de woorden 'inhoudende het gevaar van associatie meL hei merk' en die
9
Artikel 13A van de eenvormige wet. '-c Arrest Benelux-Ccrcchtshof van 20 mei 19S3, Jullien/Vcrselnicrc Jeveneens bekend als de zaak 'Union/Union Sokurc') : zaak A S2/5, Jurispr. 1983, blz. 36. 1 ' Bij protocol van 2 december 1992. in werking getreden op i jan uari 1996.
E 7
12
Het SABEL arrest werd gewezen in november 1997. Punten 18 en 22. 14 Zie hetgeen ik hierboven in pu.111 8 opmerkte over de discrepanties russen de Nederlandse en de Engelse versie van de richtlijn. 11
h H
R I . I 3 L A D
N D U S T R I Ë L E
voorts meebrengt dat deze bepaling harmonieert met de facultatievc bescherming die artikel 5, lid 2, voor zulke merken mogelijk maakt in geval van gebruik voor niet soortgelijke waren of diensten: in deze lezing biedt artikel 5, lid 1, sub b, bescherming aan bekende merken tegen het gebruik van tekens voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waardoor voordcel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van die merken. 19 Ten slotte overweegt de Hoge Raad, dat wanneer zijn lezing van het arrest SABEL de juiste zou zijn, er geen grond bestaat voor cassatie. Behalve dat de reële mogelijkheid van associatie bestaat tussen het teken van Marca en het merk van Adidas, heeft het Gerechtshof immers ook vastgesteld dat dit merk algemeen bekend is. Op grond van deze bevinding kan niet word en u i tgcslotcn, dat de door het Gerechtshof als zeer wel mogelijk aangenomen associatie verwarring kan doen ontstaan; derhalve kunnen de vastgestelde feiten, in het licht van de door de Hoge Raad voorgestelde uitlegging van arti kei 5, lid 1, sub b, toewijzing van de door Adidas ingestelde verbodsvordering rechtvaardigen. zo De Hoge Raad besloot dan ook het Hof te verzoeken om een prejudiciële beslissing op de hierboven onder punt 2 weergegeven vraag. 21 Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door Marca Mode, Adidas, de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrij k en de Commissie. Marca Mode, Adidas en de Commissie zijn ter terechtzitting verschenen. Analyse 2z Naar mijn mening is de door de Hoge Raad voorgestelde uitlegging van artikel 5, lid 1, sttbb, onverenigbaar met de opzet en bewoordingen van de richtlijn zoals die door het Hof is uitgelegd. Alvorens in cc gaan op de voorgelegde vraag, te weten of er gronden zijn om uitbreiding te geven aan de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub b, indien het eerste merk een bijzondere onderscheidingskracht heeft, hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, wil ik de algemene vraag behandelen of er redenen zijn om toepassing te geven aan artikel 5, lid 1, sub b, indien er gevaar van associatie bestaat en de mogelijkheid van verwarring, hoewel niet aangetoond, niet is uit te sluiten. Ten slotte wil ik kort ingaan op een punt dat Adidas naar voren brengt over de werkingssfeer van artikel 5, lid 2. Omdat ik meen dat de vraag van de nationale rechter in de onderhavige zaak in feite reeds is beantwoord in het arrest SABEL/ Puma en het daarop volgende arrest Canon15, waarin het Hof werd gevraagd 0111 het verband te verduidelijken tussen het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor bescherming wordt gevraagd en het gevaar van verwarring, wil ik eerst de relevante rechtsoverwegingen van deze beide arresten volledig citeren. De rechtspraak van liet Hof 23 Tn de zaak SABEL werd het Hof in wezen gevraagd, of gevaar van verwarring in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, bestaat, wanneer het publiek een associatief verband kan leggen lussen een beeldmerk en cen merk dat eenzelfde gedachte tot uitdrukking brengr - i n casti voorstellingen van een springende poema respectievelijk luipaard - ofschoon beide merken niet met elkaar werden verward. Naar het :5
Arrt'sr van 29 september 199S, C-wfyj.
E I G E N D O M
10
F E B R U A R I
2 0 0-
Duitse recht van voor de richtlijn zou zulke associatie niet voldoende zijn om zich tegen inschrijving van het teken te kunnen verzetten: daarvoor was verwarring in strikte zin vereist. De vraag luidde in wezen, of de richtlijn een ruimere bescherming heeft gebracht, in overeenstemming met het recht in de Benelux van voor de richtlijn, waarin enkele associatie voldoende was. Het Hof verklaarde: [zie rov. 14-19, hierboven reeds aangehaald door A.-G. Rakels, nr. 2-18] (...) 22 Artikel 4, tic! 1, sub b, van de richtlijn is, zoals m rechtsoverweging sS van dit arrest is aangegeven, niet toepasselijk indien geen verwarring bij het publiek kan ontstaan. In dit verband blijkt uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, dathetverwurringsgevaar 'van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken [, en] van de mate van overeenstemming tussen her merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten'. Het verwaningsgevaar dient derhalve globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. 23 Deze globale beoordelingdientwat de visuele, auditieve ofbegripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Blijkens de formulering van artikel 4. lid 1, sub b, van de richtlijn, dat 'bij het publiek verwarring kun ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie', speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwaningsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. 24 Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarringkan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij hei publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit. 25 In omstandigheden echter als die van het hoofdgeding, waarin het oudere merk geen bijzondere bekendheid genieten bestaat uit een af beelding met weinig suggestieve elementen, volstaat een louter begripsmatige gelijkenis tussen de merken niet om verwaningsgevaar te scheppen, 26 Mitsdien moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord, dat het criterium 'gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk', als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b. van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepalingniet reeds aanwezigkan worden geacht, indien hei publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren. 24 In de zaak Canon had de vennootschap MGM verzocht om inschrijving van het merk 'CANNON' voor een aantal waren, waaronder videofilmcassetrcs. Canon verzette zich tegen dat verzoek omdat het inbreuk maakte op haar eigen merk'Canon', dat al was ingeschreven voor bepaald e waren, waaronder apparatuur voor televisieopnamen en -registratie, en waaraan bekendheid bij het publiek werd toegeschreven (in tegenstelling tot het merk van Puma, dat volgens de nationale rechter geen bijzondere onderscheid-
16
I I Ü P U A R I
200
1
3 I J B L A I )
I N D I. S T R I É L !
E I G E N D O M
ingskracht had van huis uit of door bekendheid bij het publiek). Aan het Hof werd de vraag gesteld of bij juiste uitlegging van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, het onderscheidend vermogen, meer bepaald de bekendheid van het oudere merk, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop beide merken betrekking hadden, voldoende was om tot verwarringsgevaar te kunnen leiden. 25 Het Hof citeerde eerst de tiende overweging van de considerans van de richtlijn16 en vervolgde aldus:
klaarde het Hof uitdrukkelijk dat artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn voor 'bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar voor verwarring vereist'.15 Hel zou onjuist zijn om de uitdrukkelijke bewoordingen van de uit te leggen bepaling uit het oog te verliezen, en het is een eigenaardige redenering om het bestaan van verwarringsgevaar aan te nemen op de enkele grond, dat de mogelijkheid van verwarring niet valt uit te sluiten. 28 Daarbij komt, dat de tiende overweging van de considerans besluit met de woorden de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonderde bewijslast, is iGln de tweede plaats zij opgemerkt, dat volgens de rechtspraak vaneen zaak van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft, hetgeen bevestigt dat verwarringsgevaar m oet het Hof'het verwarriiigsgevaar.dat een voorwaarde is voor de toepassing van artikel 4, lid 1, sub b, van de rich tlijn, globaal dient te wat-worden aangetoond.1" den beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandighe-29 Ik geef toe, dat dezeargumenten het sterkste gelden voor den van het concrete geval (arrest van 11 november 1997, SABEL, de Engelse versie van de richtlijn, omdat in de andere taalC-2Si/95.Jurispr. blz. 1-6191, punt 22). versies van artikel 5, lid 1, sub b, wordt gesproken van ge17 De globale beoordeling van het vcrwaningsgevaar verondersteltvaar, risico of mogelijkheid in plaats van 'likelihood' (waareen zekete onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemenschijnlijkheid). Om hierna uiteen te zetten redenen geloof factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en deik echter niet dat dit verschil in de taalversies van artikel 5, soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking heb-lid i,subb, van invloed is op de uitlegging van dit vereiste. ben.1'Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken30 Van meer fundamenteel belang is echter, dat het door de waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate vanHoge Raad voorgestelde criterium naar mijn oordeel niet overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge sastrookt met her niveau van de gemiddelde co nsirment zoals menhangtussen dezefactoren komttotuitdrukkingin ds tiendeover- het Hof dar heeft geformuleerd, en waarvan moet worden weging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld,uitgegaan bij de globale beoordeling van het verwarring.sdat het begrip overeenstcmmingin samenhang met het venvatrings- gevaar dat voor toepassing van artikel 5, lid 1, sub b, is vergevaar moet worden uitgelegd en dat de beoordeling daarvan weer eist. Uit de rechtsptaak blijkt duidelijk dat van de gemidafhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en delde consument een redelijke onderlegdheid, omzichvan de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tigheid en oplettendheid mag worden verwacht.10 Zoals van de ma te van soortgelijkheid van de desbetreffende waren ofdienMarca Mode opmerkt, kan niet langer beslissend zijn dat sten. een minderheid van bijzonder onoplettende consumenten iS Verder blij kt uit de rechtspraak van hcttïof, dat het vcrwanings- wellicht in vetwarring wordt gebrachr. De consument die gevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van hetde metken LUCKY WHIP en 'Schol ler-Nucki' met elkaar veroudere merk sterker is (arrest SABEL, teeds aangehaald, punt 24).wart, is door het gemeenschapsrecht gelukkig buiten spel gezet.-11 Aangezien artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar voor verwarring 31 Zoals de Nederlandse regering bovendien opmerkt, vereist, genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hunvraagt de Hoge Raad het Hof in feite de bewoordingen 'verbekendheid op de markt, een sterke ondetscheidingsktadu hebben,warring, inhoudende het gevaar van associatie met het dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe merk' in artikel 5, lid 1, subb, van de richtlijn om te draaien onderscheidingskracht. tot 'associatie, inhoudende het gevaar van verwarring met het merk'. Het Hof heeft deze benadering in het SABELarrest reeds beproefd en uitdrukkelijk verworpen. Verwa rringsgevaar z6 Ut kom nu toe aan de vraag of artikel 5, lid 1, sub b, van 32 Dit zijn alles specifieke gronden, ontleend aan de rechttoepassing kan zijn wanneer er associatiegevaar bestaaL en spraak en de richtlijn, die naar mijn mening duidelijk pleide mogelijkheid van verwarring niet valt uit te sluiten. Een ten tegen de door de Hoge Raad voorgestane uitlegging. dergelijke uitlegging van die bepaling is naar mijn oordeel Meer algemeen zijn er echter een aantal principiële redenen onhoudbaar om de volgende redenen. waarom het onwenselijk is om aan het begrip verwarring 27 Tn de eerste plaats pleiten de in de bepaling en door het een ruime uitlegging te geven. Hof bij de uitlegging daarvan gebezigde bewoordingen te33 In de eerste plaats zou een ruime uitlegging van het begen deze uitlegging. Artikel 5, lid 1, sub b, is blijkens de grip verwarring, zoals ook Marca Mode beklemtoont, een tekst zelf van toepassing 'indien verwarring kan ontstaan'; belemmering vormen voor de interne markt. Een richtlijn in de tiende ovetweging van de considerans van de richtlijn als de merkenrichtlijn, die is vastgesteld krachtens artikel heet het dat het gevaar van vetwarring de grondslag vormt 100A van het Verdrag, dient ter realisering van de in artikel voor de bescherming van een merk in de vervolgens in arti7A EG-Verdrag (thans artikel 14 EG) genoemde doelstellinkel 5, lid 1, sub b.genoemdeomstandigbedcn; zoals hetHof lS in het SABEL-arrest opmerkt, kan gevaar voor verwarring Puin 18 van het attest. niet reeds aanwezig worden geacht indien het publiek twee ^ Zie ook arrest van 2 2 juni lycjy.Llojd Schurabtik/Kliiscn(C-342/97, merken met elkaar zou kunnen associëren; in Canon vernog niet gepubliceerd in dejurisptudentic;. 16 7
Geciteerd in punt 4. Alleen relevant voor Kngei.se tekst.
-° Zie liet arrestLloyd, aangehaald in voetnoot 17. print 26, en de aldaar genoemde cetdere rechtsprak. 11 Zie mijn conclusie in zaak C-io/8<j, IIAG GF, jurispr. 1990, blz. ï-37 1 1, punt 36.
6 O
R I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
gen, met name de verzekering van het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de interne markt. Deze doelstellingen verzetten zich legen een extensieve uitlegging van liet begrip verwarringsgevaar, die ongerechtvaardigde beperkingen op het vrije verkeer van goederen en diensten in de hand zou werken.'' 341 iet vereiste van verwarring als voorwaard e voor bcschcrmi ng van merkrechten is natuurlijk niet eerst met de richtlijn geïntroduceerd: dit vereiste beantwoordde aan de gevestigde rechtspraak van het Hof over de omvang van de rechten van de merkhouder in het licht van de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikelen 28 en 30 EG). In een lange reeks arresten waarin het communautaire merkenrecht gestalte heeft gekregen, heeft het Hof het fundamentele beginsel ontwikkeld, dar het merkrecht mer name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen het merk te gebruiken om een product als eerste in het verkeer re brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en repurati e van het merk misbruik zouden willen maken door van het merk valsel ij k voorziene producten Le verkopen; om de precieze omvang van dat recht te bepalen, moei de wezenlijke functie van het merk voor ogen worden gehouden, namelijk de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van het gemerkte product te waarborgen, in dier voege dat hij het product zonder gevaat voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst.^ Zou men de bescherming van artikel 5, lid 1, sub b, van de richrlijn uitbreiden in de door de Hoge Raad voorgestelde zin, dan zou dit lol gevolg hebben dat de richtlijn de merkhouder cen uitgebreider bescherming zou bieden dan het Hof heeft willen toestaan uit hoofde van de afwijking van hel beginsel van vrij verkeer van goederen in artikel 36 EG-Verdrag (thans artikel 30 EG). 35 Een ruimere uitlegging van het verwarringsbegrip zou bovendien afdoen aan de nuttige werking van de verordening inzake het gemeenschapsmerk.1-1 Die verordening, waarbij een gemeenschapsmerk werd ingevoerd, bevat bepalingen met betrekking tot verwarring tussen merken die nagenoeg gelijkluidend zijn aan die in de richtlijn. Het ligt natuurlijk voor de hand om de bepalingen van de richtlijn op dezelfde wijze uit te leggen als de overeenkomstige bepalingen van de verordening. Een gemeenschapsmerk kan enkel voor her gehele grondgebied van de Gemeenschap worden verleend, zodat een conflict met slechts een merk in een land volstaat om de registratie van een merk als gemeenschapsmerk te verhinderen. Een registraticverzoek kan worden bestreden op grond van een bestaand gemeenschapsmerk, een in een andere lidstaat ingeschreven merk of, onder bepaalde omstandigheden, een niet ingeschreven, doch in een lidstaat erkend recht.15 Een te ruime bescherming voor merken op de grondslag van een gevaar JJ Zie punten 50 en 51 van mijn conclusie in de zaak SABEL; zie ook pont 20 van mijn conclusie in de zaak Lloyd. ^ Zie in her bijzonder het arrest IIAGII, aangehaald in voetnoot 20, punt 14, en laatstelijk het arrest van 11 november 1997, Loendetsloot/ flallantinc (C-349/95, JaiY-Spi. blz. l-fizzj, punten 12-24). Zie ook mijn conclusie in de zaak SABEL, punten 31 £1132. 11 Verordening van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk(PB 1994,L ti.M*. 1). z - Artikel 6, leden 1 en 2, vin de verordening.
E I G E N D O M
IC
F E B R U A R I
2 0 0 1
van 'associatie' met andere merken zou voor veel merken de registralie op communautair niveau zeer moeilijk maken. Wil de regeling van het gemeenschapsmerk goed functioneren en om een vloed van oppositiepror.edu res tegen inschrijvingsvcrzockcn te vermijden, moet het mogelijk zijn om merken te kunnen registreren indien er geen echt en behoorlijk aangetoond verwarringsgevaar bestaat. 36 Bovendien is in de internationale overeenkomsten waarbij de Gemeenschap en/of de lidstaten partij zijn, geensteun te vinden voor de lezing dat de rechtsbescherming op enkele associatie kan zijn gebaseerd. In de laatste al in ea van de considerans van de richrlijn wordt weliswaar beklemtoond, dat de bepalingen ervan 'volledig moeten stroken met die van het Unieverdrag',-" doch wordt in dat verdrag enkel de verwarring uitdrukkelijk genoemd.17 De overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom ('TRIPS')*6 verbindt de merkrechtbescherming eveneens met gebruik dat tot verwarringsgevaar zou leiden."> 37 Ten slotte wil ik wijzen op een accentverschil in de verschillende taalversies van de richtlijn. Waar de Engelse versie spreekt van 'likelihood' (waarschijnlijkheid) van verwarring respectievelijk associatie, wordt in alle andere taalversies, behalve de Nederlandse, het begrip risico of gevaar gebruikt. De Nederlandse versie, die anders is geredigeerd dan de andere, spreekt van omstandigheden waarin 'verwarring kan ontslaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie' (anikel 4, lid 1, sub b), of waarin verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie" (artikel 5, lid 1, sub b) (terwijl de tiende overweging in de considerans twee maal spreekt van 'het gevaar van verwarring'). Om die reden zijn de rechtsoverwegingen 18 en 22 van het SABELarrest in de Nederlandse vertaling veeleer gesteld in termen van mogelijkheid dan van waarschijnlijkheid, risico of gevaar; begrijpelijkerwijs wordt dit woordgebruik overgenomen in het verwijzingsarrest en in de prejudiciële vraag. In hei licht van de opzet en strekking van de richtlijn zoals hierboven uiteengezet, meen ik echter niet dat belang moet worden gehecht aan de afwijkende terminologie in de Nederlandse versie van de richtlijn of van "het SABEL-arrcst. Bijzonder onderscheidende kenmerken 38 Ik kom dan ook tot de slotsom dat artikel 5, lid 1, sub b, niet toepasselijk kan worden geach t wanneer een associatiegevaar bestaat en de mogelijkheid van verwarring, hoewel niet aangetoond, niet valt uil ie sluiten. De Hoge Raad is echter van mening, dat de formulering van punt 24 van het SABEL-arrest doet vermoeden, dal wanneer her oudere merk bijzondere onderscheidingskracht bezil, hetzij van huis uit, hetzij door zijn bekendheid bij het publiek, het verwarringsgevaar kan worden verondersteld op grond van het associaticgevaar. 39 Marca Mode, de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en Nederland en de Commissie zijn het er allen over eens, dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Marca Mode ontleent haar argumenten aan de rechtspraak "'' Verdrag van Parijs van 20 maart 1983 rot bescherming van de ind ustriële eigendom, herzien te Stockholm op la juli 19S7. " Artikelen 10 bis, lid 3, sub 1 en 6 bis; zie voorts punt 53 van mijn conclusie inde zaakSABEL/Puma. 13
1!1
PB 1994,
L J J S , blz.
214.
Artikel i(,,lid 1 .geciteerd in punt 54 van mijn conclusie in de zaak SAEEL/Puma.
1 h
F E B R U A R I
2 n (1 1
R I J H I A D
I N D U S T R I I
van het Hof, de wetsgeschiedenis en de opzet van de richtlijn en het .specifieke voorwerp van het merkrecht. De Nederlandse regering meent dat het antwoord op de vraag te vinden is in het SABEL-arrest, de tekst van de richtlijn en de functie van het merk. De Commissie en de regering van het Verenigd Koninkrijk verwijzen naar de zaken SABEL en Canon. 40 Het Hof verklaarde in punt 24 vanhetSABEL-arrest: 'het verwarringsgevaar is des te groter naar mate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is'. Uit zijn context blijkt duidelijk dat deze uitspraak voortvloeir uit het vereiste, dat het verwarringsgevaar globaal moet worden beoordeeld, met in aanmerking neming van alle rclevanre omstandigheden van het geval,1" en uit het feit d at deze globale beoordeling moet berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.^1 41 Zouden er nog twijfels kunnen bestaan over wat het Hof in het arrest SABEL heeft bedoeld, dan zijn die twijfels thans definitief weggenomen in de zaken Canon en Lloyd. ' 2 Tn die zaken werd het TTof gevraagd welk belang bij de beoordeling van het verwarringsgevaar mocsr worden toegekend aan het feit, dat het oudere merk een zeer grote onderscheid ingskrachr heeft. Uit het antwoord van het Hof blijkt duidelijk, dat de onderscheidingskrachr van het oudere merk, met name de bekendheid bij het publiek, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om cen verwarringsgevaar te scheppen;" hoe groter de gelijksoortigheid van de berrokken waren of diensten en hoc groter de onderscheidingskrachr van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is."4 Beide uitspraken vloeien voort, zoals het Hof toelichtte (en trouwens in de zaak SABEL reeds had uitgelegd), uit de bewoordingen van de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waarin het heet dat de beoordeling van het verwarringsgevaar van 'vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten'." 42 Zoals Marca Mode, de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en van Nederland en de Commissie in feite hebben opgemerkt, is de vraag of verwarringsgevaar bestaat tel kens cen feitelijke kwestie, en in die context zal de onderscheidingskracht van het oudere merk vaak van belang zijn om uit te maken, of er werkelijk verwarringsgevaar bestaat. Er moet voor toepassing van artikel 5, lid 1, sub b, echter verwarringsgevaar bestaan. Zoals Marca Mode en de Commissie opmerken, ligt aan het arrest Canon duidelijkde veronderstel ling ten grondslag, dat het verwarringsgevaar in het geval van een onderscheidend merk moet worden aangetoond;"'' in dat geval ging het om een merk waaraan -'" Punt 22 van het arrest. ••' Punt 23 van het arrest. '" Aangehaald in voetout 1S. : ° Canon, dictum. '-' Lloyd, dictum. " Zie SAEFl. arrest, punl 22, Canon arrest, pnnr 17 en Lloyd arrest, punt 19. -'^ /iepuiueii 15-19 en 22 van het arrest.
i E
E I G E N D O M
C 1
onderscheidingskracht werd toegekend wegens zijn bekendheid bij het publiek. Van belang is ook dat het arrest in de zaak Canon werd gewezen voordat de Hoge Raad besloot de onderhavige zaak te verwijzen. 43 Op de overweging in punt 24 van het SABEL-arresr, dar het verwarringsgevaar des te groter is naar mate de onderscheidingskracht van her oudere merk sterker, liet liet Hof volgen, dat daarom niet kan worden uitgesloten dat een begripsmatige gelijkenis, voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin cen ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.37 Omdat dit duidelijk maakt dat een en ander per individucel geval aan de hand van de relevante feiten moet worden beoordeeld, laat zich uit deze uitspraak geen algemeen toepasselijk beginsel afleiden. Het Hof had kennelijk cen concrete situatie voor ogen die zich zou voordoen indien bijvoorbeeld een teken, bestaande in een hondje in luisterende houding voor de hoorn van een grammofoon, werd gebruikt voor grammofoonplaten, cassettes, compact dises en soortgelijke waren. In zulke gevallen, waarin de betrokken merken een overeenstemmende begripsinhoud hebben, is het (zoals de Nederlandse regering opmerkt) uiteraard gemakkelijker om verwarringsgevaar aan te ronen wanneer het oudere merk een bijzondere onderscheidingskracht heeft dan in een geval als in de zaak SABEL, waar het oudere merk geen bijzondere onderscheidingskracht had. 44 De door de Hoge Raad voorgestane en door Adidas onderschreven benadering, namelijk de veronderstelling van verwarringsgevaar indien het oudere merk bijzondere onderscheidingskracht heeft en een associatiegevaar is komen vast te staan, zoti nier alleen in conflict komen met de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b, en de doelstellingen van de richtlijn zoals hierboven uiteengezet, maar ook tot gevolg hebben dat de bescherming ten behoeve van merken mer bijzondere onderscheidingskracht verder zou worden uitgebreid. Zulke merken genieten in feite reeds meer bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 1, sub b, dan minder bekende merken, nu het Hof i n d e arrest Canon en Lloyd heeft verklaard dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk van belang is voor de beoordeling van het verwarringsgevaar. Een verdergaande bescherming aan bekende merken zonder dat verwarring bcstaar, komt neer o p bescherming tegen vetwatering, dat wil zeggen de vervaging van het onderscheidend vermogen van een merk, waardoor dit niet langer een onmiddellijke associatie kan oproepen met de waren waarvoor her is ingeschreven en wordt gebruikt.-*-' Om dit te doen via een crearieve uirlegging van artikel 5, lid i, sub b, zou indruisen tegen de opzet van de richtlijn, waarvan duidelijk de bedoeling is dat zulke extra bescherming, indien gewenst, wordt verleend uit hoofde van de artikelen 4, lid 4, sub a,-" en artikel 5, lid 2, wanneer
17
Punt 24 van het arrest. Zie voorts punten 38 en 39 van mijn conclusie in de zaak SABEL. Artikel 4. lid 4. sub a, geeft de lidstaten de mogelijkheid om te bepalen dal een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nictigverklaard in dezelfde omstandigheden als worden genoemd in artikel 5, lid 2. 1b
K
6 2
B I J 3 L A D
I K D I I S T R I b L t
een lidstaat daarvoor opteert: zie de negende overweging van de considerans.40 45 Artikel 5, lid z,'L geeft de lidstaten de mogelijkheid om extra bescherming toe te kennen aan de houder van een bekend merk: deze houder is gerechtigd het gebruik te verbieden van ccn gelijk of overeenstemmend teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer door het gebruik van dat teken zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Voor het geval dat de door de Hoge Raad voorgestelde uitlegging van artikel 5, lid 1, su b b, niel wordt aanvaard, pleit Adidas voor een zodanige uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn, dat het niet alleen van toepassing is wanneer het gaat om nietsoortgelijke waren of diensten, zoals de tekst ervan nochtans aangeeft, maar ook, en nog wel a fortiori, wanneer het gaat om soortgelijke waren en diensten, omdat zij het ongerijmd vindt dat ccn bekend merk tegen verwatering zou zijn beschermd indien de waren of diensten niet soortgelijk zijn. maar niet wanneer zij dat wel zijn. Zowel in haar schriftelijke als in haar mondelinge opmerkingen verzoekt Adidas het Hof om ccn uitspraak over de toepassing van artikel 5, lid 2, ook al heeft de Hoge Raad niet om zulk een uitspraak gevraagd. 46 Om die reden alleen al ligt het volgens mij niet op de weg van het Hof om in het kader van deze procedure ccn oplossing te zoeken voor de vermeende inconsistentie in de beschermingsomvang van artikel 5, lid 1, sub b, respectievelijk artikel 5, lid 2. De vraag of het de bedoeling is geweest dat artikel 5, lid 2, alleen van toepassing is, zoals de tekst aangeeft, indien het gaat 0111 niet soortgelijke waarden of diensten dan wel of deze bepaling ruimer moer worden uitgelegd, heeft in de literatuur veel aandacht gekregen en is thans nog steeds actueel. Het is zeker een punt waarover vroeg of laat ccn uitspraak van het Hof zal worden verlangd. In deze zaak is dit punt in de bij het Hof ingediende opmerkingen niet ui tvoerig aan de orde gekomen, omdat de nationale rechter geen vraag heeft gesteld over artikel 5, lid 2. Alleen Adidas besteedt uitvoerige aandacht aan dit punt: Marca Mode vermeldt aan het eind van haar schriftelijke opmerkingen enkel dat zij geen onverenigbaarheid ziet tussen de respectieve toepassingsgebieden van artikel 5, lid 1, sub b, en artikel 5, lid 2; het Verenigd Koninkrijk merkt op dat het criterium in artikel 5, lid 2, een ander is dan in artikel 5, lid 1, sub b, en dat de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b, niet opnieuw kunnen worden geformuleerd voor een bepaald soort merk; de Nederlandse regering gaat in het geheel niet op dit punt in en de Commissie acht hel niet juist om in deze zaak uitsluitsel te geven omtrent de vermeende inconsistentie tussen artikel 5, lid 1, sub b, en artikel 5, lid 2. Zou het Hofuitspraak doen over artikel 5, lid 2, dan zou het hierbij de steun van uitvoerige opmerkingen moeten missen, niet alleen van de Commissie en de lidstaten die in deze zaak opmerkingen hebben ingediend, maar zeer waarschijnlijk ook van andere lidstaten die, waren zij erop bedacht geweest dat ook de werkingssfeer van artikel 5, lid 2, in geding kon komen, wellicht van hun recht om opmerkingen in te dienen gebruik hadden gemaakt. Een 10
Hierboven gerireeid onder punt 4. " Hierboven geciteerd onder puin 9.
4
E I G E N D O M
IC
F E B 1 II A II
2 ) 0 1
dergelijke gang van zaken acht ik noch oppomum noch juist, en de ongetwijfeld interessante vraag naar het toepassingsgebied van artikel 5, lid 2, dient te wachten tot zich een zaak aandient waarin de nationale rechter uitdrukkelijk vraagt om opheldering op dit punt. Conclusie 47 De vraag van de Hoge Raad dient naar mijn mening daarom als volgt te worden beantwoord: 1) Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn van de Raad van zi december 1988 betreffende de aanpassing van liet merkenrecht van de lidstaten is alleen van toepassing indien er een echt en behoorlijk aangetoond gevaar voor verwarring omtrent de herkomst van de betrokken waren of diensten bestaat. 2) Wanneer een merk een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde ofsoortgelijke waren ofdiensten als waarvoor het merk is ingeschreven, een leken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid, het gevaar ofde waarschijnlijkheid van associatie met het merkontstaat, is voor toepassing van artikel 5, lid i.subb, vanrichtlijn89/104 niet voldoende, dat de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat de mogelijkheid, het gevaar of de waarschijnlijkheid dat die associatie verwarring wekt, niet is uitgesloten. g Hof van J ustiüe EG 1 Bij arrest van 6 november 199S, binnengekomen bij het Hof op z6 november 1998, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 177 £G-Verdrag (thans artikel 234 KG) ccn prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten {PB 1989, L 40, blz. 1;hierna: richtlijn). 2 Deze vraag is gerezen in ccn geding tussen Marca Mode CV (hierna: Marca Mode), gevestigd te Amsterdam (Nederland), en Adidas AG, gevestigd te Herzogenaurach (Duitsland), en Adidas Benelux BV, gevestigd te Etten-Leur (Nederland), in verband met eendoor Adidas AG bij hetBenelux Merkenbureau ingeschreven beeldmerk, dat door Adidas AG voor de Benelux in exclusieve licentie is gegeven aan Adidas Benelux BV. Hetjuridisch kader 3 Arti kei 5, lid 1, sub b, van de richtlijn (rechten verbonden aan het merk) bepaalt: tiet ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staalde hottdet toe iedere derde die niet zijn loestemminghiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: «)(-,) b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 4 De meeste taalversies van de richtlijn hanteren in deze bepaling het begrip 'risico' of'gevaar' van verwarring of associatie. De Nederlandse en de Zweedse versie spreken echter van de mogelijkheid van verwarring en van hei gevaar van associatie, terwijl de Engelse versie spreekt van 'likelihood' (waarschijnlijkheid) van verwarring of associatie.
16
F E B R U A R I
7 >J U 1
B I J B L A I 1
I N D U S T R I Ë L E
E I G I N D O M
e :t
5 Artikel 5, lid 2, van de richtlijn bepaalt: kei 5, lid 1, sub b, van de richtlijn de aanwezigheid van Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derdenvcrwarringsgevaar had moeten vaststellen. die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het econo- 15 DcTTogcRaad is van oordeel, dat het arrest SABEL (reeds misch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenaangehaald) en in het bijzonder de punten 18, 22 en 24 erstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn van de conclusie zou kunnen rechtvaardigen, dat indien op aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dil bekend is ingtond van bijzondere omstandigheden, zoals de bijzondere de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken onderscheidingskrach t di e een merk hetzij van huis uit hetongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit ofafbreuk wordt gezij wegens zijn bekendheid bij het publiek bezit, moet wordaan aan het onderscheidend vermogen ofde reputatie van het merk.den aangenomen dat verwarringsgevaar niet is uitgesloten, de vaststel ling van associatiegevaar voldoende is om een ver6 Artikel 13A, lid 1, sub b, van de L'envormige Beneluxwet bod op het gebtuik van de litigieuze tekens te wettigen. op de merken, strekkende tot omzetting van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn in de Beneiux-wetgeving, bepaalt: 16 Deze uitlegging zou, aldus de Hoge Raad, het bepaalde Onverminderd de toepassingvan het gemene recht betreffende de aan-in lid 1, sub b, en in lid 2, van artikel 5 van de richtlijn met sprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op elkaar in harmonie kunnen brengen waar het om bekende grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen: merken gaat; laatstgenoemde bepaling staat de lid staten toe om aan bekende merken bescherming te verlenen in geval (...) van gebrui k voor niet soortgelijke waren of diensten, wanb) elkgebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordtgenwakt voor de waren waarvoor het merkneer (...) door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij liet publiek een associatie wordt gewekt tus-afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Bij de voorgestelde uitlegging sen het teken en het merk. van artikel 5, lid 1, sub b, zouden bekende merken ook in geval van gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of Het hoofdgeding diensten worden beschermd tegen het trekken van voordeel 7 Het door Adidas AG bij het Benelux Merkenbureau ingeuitofafbreuk doen aan hun bijzondere onderscheidend verschreven beeldmerk bestaat uit drie parallelle strepen. liet mogen. heeft in het bijzonder betrekking op sporrkleding en sportartikelen. 17 Ten slotte overweegt de Hoge Raad, dat wanneer zijn lezing van het arrest SABEL (reeds aangehaald) juist zou zijn, 8 Marca Mode bood in haar vestiging te Breda (Nederland) het middel van Marca Mode niet tot cassatie van het arrest een collectie sporrkleding aan, waarvan sommige kledingvan het Gerechtshof kan leiden. Behalve het bestaan van de stukken aan de zijkanten waren voorzien van twee in de mogelijkheid van associatie tussen het teken van Marca lengterichting parallel lopende srrepen. Deze kledingstukMode en het merk van Adidas heeft het Gerechtshof immers ken waren wit met zwarte strepen of zwart met witte streook vastgesteld, dat dit merk algemeen bekend is. Gelet op pen. deze laatste factor kan niet worden uitgesloten, aldus de 9 Daarnaast verkocht Marca Mode witte en oranje T-shirts Hoge Raad, dat de associatiemogelijkhcid verwarring kan met in het midden van de voorzijde over de gehele lengte doen ontstaan; derhalve zouden de vastgestelde feiten toedrie zwarte, verticaal en parallel lopende strepen, die aan de wijzing van de verbodsvordering van Adidas kunnen rechtbuitenzijde waren voorzien van een smal wit randje en aan vaardigen. de voorzijde waren onderbroken door een medaillon met de afbeelding van een kat, met daarop vermeld TIM. 18 Tegen deze achtergrond heeft de Hoge Raad besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende I o Op 26 juni 1996 daagden Adidas AG en Adidas Benelux prejudiciële vraag te stellen: BV (hierna: Adidas) Marca Mode in kort geding voor de president van de Rechtbank te Breda. Stellende dat Marca inMoet het bepaalde in artikels, lid 1, sub b, van richtlijn S9/104 aldus breuk maakte op haar drie-strepcn-bccldmerk, vorderde worden uitgelegd dat, ingeval Adidas tegen Marca een verbod, het uit drie of twee strepen a) een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het bestaande teken nog verder in de Benelux te gebf uikeli. publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en II Dcpresidentweesdezevordcringtoevoorzevenklcdingb) een derde zonder de toestemmingvan de merkhouder in het econostukken en het T-shirt met het opschrift TIM. misch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor her merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zoda12 Het G erechtshof te 's-Hertogenbosch heeft d i t von nis benige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid krachtigd. van associatie met het merk ontstaat, 13 Marca Mode heeft daarop tegen het arrest van het Gerechtshofcassatieberoep bij de Hoge Raad der Nederlanden het uitsluitend recht van-de merkhouder hem toestaat aan die derde ingesteld. dat gebruik van het teken te verbieden wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is dat die associ14 Tn cassatie beloogde zij onder meer, dat de rechter in hoatie verwarring kan doen ontstaan? ger beroep artikel t3A, lid 1, sub b, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken onjuistheeft toegepast door zijn 19 Bij hetzelfde verwijzingsarresl heeft de Hoge Raad evenbeslissing enkel hierop te baseren, dat de mogelijkheid beeens enkele prejudiciële vragen aan het Bcnclux-Gerechtsstaat dat bij het in aanmerking komende publiek een assohof. Naar Marca Mode meedeel t, heeft het [dat Hof; Red.] bij ciatie word t gewekt tussen de litigieuze tekens en het ingebeschikking van 18 januari 1999 de behandeling van de geschreven merk. Onder verwijzing naar het arrest vanhet Hof stelde vragen geschorst totdat het Hof van Justitie uitspraak van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. zal hebben gedaan. T-6191) stelde zij, dat het Gerechtshof overeenkomstig arti-
b 4
B I J B L A D
I N D U S T n i l Z L b
De prejudiciële vraag 20 Adidas wenst, dat hetHof' zich uitspreekt over de uitlegging van artikel s, lid 2, van de richtlijn. 21 Volgens vaste rechtspraak is in het kader van de bevoegdheidsverdeling tussen de nationale rechter en het Hofvanjustitieovereenkomsrig artikel 177van hetVerdrag de nationale rechter, die als enige rechtstreeks kennis heeft van de feiten van het geding en van de door partijen aangevoerde argumenten en die uitspraak in de zaak zal moeten doen, het best in staat om, met volledige kennis van zaken, het belang van de in het bij hem aanhangige geding opgeworpen rechtsvragen te beoordelen en te beslissen, of een prejudiciëlebeslissing voor het wijzen van zijn vonnis noodzakelijk is. Niettemin is het Hof van Justitie vrij om, wanneer de vragen onjuist zijn geformuleerd, uit de door de nationale rechter verschafte gegevens en met name de motivering van de verwijzingsbeslissing de elementen van gemeenschapsrecht te putten die, gelet ophel voorwerp van het geschil, uitlegging behoeven (zie onder meer arrest van 29 november 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Jarispr. blz. 2347, punten 25 en 26). 22 Blijkens het vcrwijzingsarrest in de onderhavige zaak verzoekt de Hoge Raad enkel om uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn en hangt de oplossing van het geschil in het hoofdgeding af van de vraag, of hei Gerechtshof terecht heeft geoordeeld dat was voldaan aan de voorwaarde, dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk in de zin van genoemde gemeenschapsbepaling. 23 Voorts blijkt uit het verwijzingsarrest niet, dat Adidas in het hoofdgeding zou hebben gesteld, dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het litigieuze teken ongerechtvaardigd voordcel is getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het door haar ingeschreven beel d merk, hetgeen als voorwaarde gel d t voor de eventuele toepassing van de omzettingsbepaling van artikel 5, lid 2, van de richtlijn. De Hoge Raad haalt deze laatste bepaling aan, niet omdat het geschil daadwerkelijk verband zou houden met de in die bepaling bedoelde specifieke merkinbreuk, maar als argument voor zijn opvatting, dat de in het verwijzingsarrest verdedigde uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn een zekere samenhang zou bewerkstelligen tussen de door de beide bepalingen geregelde situaties. 24 Voor een nuttig antwoord op de vraag van de Hoge Raad is uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn derhalve niet nodig. 25 Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, waarop de vraag betrekking heeft, staat de houder van een merk onder bepaalde voorwaarden toe om derden het gebruik van een teken te verbieden, indien daardoor bij het publiek verwarringkan ontstaan, i n houdende het gevaar van associatie met het merk. 26 Een in wezen gelij kluidende formulering bevat artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat de gronden opsomt waarop de inschrijving van een merk kan worden geweigerd of, indien het is ingeschreven, nietig kan worden verklaard. 27 Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is door het TTof uitgelegd in, onder meer, het arrest SABEL (reeds aangehaald). 28 Die uitlegging moet daarom eveneens gelden voor artikel 5, lid i,subb, van de richtlijn.
t I G E N D O M
16
I L B R U A B I
20
Dl
29 Volgens de Hoge Raad sluit de rechtspraak van het Hof niet uit, dat een gevaar van verwarring tussen merk en teken kan worden verondersteld, ingeval hetmerkbijzondere onderscheidingskracht heeft, onder meer wegens zijn bekendheid, en het door derden voor dezelfde of soortgelijke waren gebruikte teken zod an ig merhet merk overeenstemt, dat hierdoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat. 30 Zo kom t de Hoge Raad tot de vraag, of artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat de merkhouder in dergelijke omstandigheden aan een derde het gebruik van het teken kan verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet is uitgesloten, dat de bij het publiek gewekte associatie tussen het teken en het merk verwarring kan teweegbrengen. 31 Onder verwijzing naar hei arrest SABEL (reeds aangehaald) hebben Marca Mode, de Nederlandse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie betoogd, dat de door artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn geboden bescherming, evenals die krachtens artikel 4, lid 1, sub b, van dezelfde richtlijn, steeds afhankelijk is van het positieve bewijs van verwarringsgevaar. Ook voor bekende merken is het niet voldoende, dat in geval er enkel associatiegevaar bestaat, verwarringsgevaar niet is uit te sluiten. 32 Adidas stelt daarentegen, steun zoekend in met name punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald), dat bij bekende merken associaticgevaar voldoende is om een verbod te rechtvaardigen, zodra vcrwarringsgevaar niet is uitgesloten. Met andere woorden, associatiegevaar zou bij zulke merken een vermoeden van verwarringsgevaar scheppen. 33 Op dit punt moet aanstonds worden vastgesteld, dat verwarringsgevaar niet op grond van een vermoeden mag worden aangenomen, ook niet in de specifieke omstandigheden als in het verwijzingsarrest worden beschreven. 34 Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn kan immers slechts toepassing vinden, indien wegens de identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor geïdentificeerde waren of dienstenbij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Blijkens deze formulering is het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip vcrwarringsgevaar, maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen vetwarri ng kan ontstaan (zie, in verband met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 18). Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn vereist dus voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar van verwarring (zie, in verband met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, arrest van 29 september 199S, Canon, C-39/97,Jurispr. blz. T-5507, punt 18). 35 Deze uitlegging volgt eveneens uit de tiende overweging van de richtlijn, waar wordt gezegd, dat het gevaar van verwarring (...) de grondslag voor de bescherming vormt (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 19). 3 S Deze uitlegging is niet in strijd met arti kei 5, lid 2, van de richtlijn, dat bekende merken bescherming biedt zonder dat het bestaan van verwarringsgevaar is vereist. Deze bepaling geldt immers voor situaties waarin de grondslag voor de bescherming bestaat in een gebruik van het betwiste teken zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd
16
F E B H U A n I
7 O C• 1
3 I ./ B L A D
I N D U S ~ U I L L E
voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 37 Adidas kan zich niet met succes op punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) beroepen. 38 Daarin overwoog het Hot dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merksterker is, endat derhalve niet kan worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvl oeiend uil het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit. 39 Het Hof heeft hiermee re kennen gegeven, dat de bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk het vcrwarringsgevaar kan vergroten en, in geval van een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken, aan het ontstaan van dit gevaar kan bijdragen. De negatieve formulering kan niet worden uitgesloten in punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) benadrukt enkel de mogelijkheid, dat uit de combinatie van de twee genoemde factoren een gevaar kan ontstaan. Zij beteken t geenszins een vermoeden van verwarringsgevaar bij het bestaan van gevaar voor associatie in enge zin. Met deze formulering heeft het Hof impliciet gedoeld op de door de nationale rechter in iedere bij hem aanhangige zaak te verrichten bcwijswaardering. Het Ilof heeft de nationale rechter niet ontheven van de noodzakel ij ke positieve vaststelling van verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd. 40 Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 22). De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking komende factoren (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 17). Er kan bijvoorbeeld ondanks een geringe mate van gelijksoortigheid van de desbetreffende waren of diensren verwarringsgevaar worden vastgesteld, wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 19). 41 De bekendheid van een merk, indien deze is bewezen, is dus een factor die naast andere stellig van belang kan zijn. Merken met een - in het bijzonder door hun bekendheid sterke onderscheidingskracht genieten in zoverre een ruimere bescherming dan merken met een geringere onderscheidingskracht (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18). Niettemin is de bekendheid van een merk geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat. 42 Op de prejudiciële vraag moet derhalve worden geantwoord, dat artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn niet aldus kan worden uirgelegd, dat ingeval - een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en - een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeen-
E I G E N D O M
c c
stemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met hel merk ontstaat, het uitsluitend recht van de merkhouder hem toesraat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan. Kosten 43 De kosten door de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrij k en de Commissie wegens ind icni ng van hun opmerkingen bij het Hof gemaakr, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de parrijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. Het Hof van justitie (Zesde kamer), uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 6 november 1998 gestelde vraag, verklaart voor recht: Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/ELG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht derlidstaten.kan niet aldus worden uitgelegdulat ingeval - een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die M'aarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat, het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan, Noten 1 Vaststellen van verwarringsgevaar Er zit een discrepantie russen artikel 5, lid ïb resp. artikel 5, lid 2 van de Merkenrichtlijn (MR.1). ieder merk geniet bescherming tegen verwarringsgevaar als gevolg van gebruik van cen overeenstemmend teken voor soortgelijke waren (of diensten); bekende merken worden voorts beschermd tegen (kort gezegd) schadelijk gebrui k van een overeenstemmend teken voor o/fsoortgclijke waren, waarbij (voorzover op de tekst mag worden afgegaan) verwarringsgevaar n iet vereist is. Er lijkt aldus een lacune te bestaan voor wat hetreft hei nict-vcrwarringwekkend maar wel schadelijk gebruik van een met cen bekend merk overeenstemmend teken voor soortgelijke waar. Kort gezegd: aanhaken aan een bekend merk kan wel worden bestreden als het gaat om ongelijksoortige waren, maar niet bij soortgelijke. Dat lijkt niet alleen ongerijmd, het is het ook. De HR stelt voor deze lacune te dichten via een extensieve uitleg van artikel 5, lid 1, b, waarbij voor bekende merken het bestaan van verwarringsgevaar uit associatiegevaar wordt afgeleid, maar krijgt daarmee bij hetHvJ geen voet aan de grond. Erg verrassend is dat niet, omdat de vraag op zijn minst de indruk kan wekken dat de HR via de achter-
B I J B L A D
I N J D U S T H I L L E
deur toch weer het associatiecriterium als zelfstandige inbrcukmaatstaf wil binnenhalen (zij het ook alleen voor bekende merken), en dat kan in het Europese merkenrecht inmiddels wel zo ongeveer als een doodzonde worden beschouwd. Niet zonder reden adviseerde A-G Bakels, § 2:23, om het arrest van het Bossche Hof niet door uitleg te redden. Dat doet de HR dan ook niet. Maar Bakels wees ook op de wenselijkheid 'dat de Hoge "Raad laat blijken de Europese rechtspraak ten uitvoer te leggen' en hoewel het stellen van een vraag daarmee strikt genomen niet onverenigbaar is kan men zich toch afvragen of de vraagstelling politiek gezien wel van wijs beleid getuigde. Bescherming van bekende merken tegen schadelijk hoewel niet verwarringwekkend gebruik voor soortgelijke waren zal dus toch in het kader van artikel 5, lid 2 Merkenrichtlijn moeten worden gezocht. Het HvJ gaat kort na of uitlegging van deze bepaling i n casu aan de orde kan komen, maar aan de voorwaarden daarvoor is niet voldaan (rov. 20-24). Overigens dient nieL ie snel te worden aangenomen dat het verwarringsgevaar inderdaad ontbreekt; veelal zal er bij aanhakend gebruik van een merk voor soortgelijke waren wel degelijk sprake zijn van verwarringsgevaar. Dat zal dan echter wel daadwerkelijk moeten worden vastgesteld; het mag niei worden vermoed op grond van associatiegevaar.
E I G E N D O M
1 ö
F E B R U A R I
2 0 0 :
moedelijk de woorden 'de ervaring leert dat' liever vermijden en eenvoudigweg constateren dat gelet op de genoemde factoren verwarringsgevaar aanwezig moet worden geacht. Het oordeel 'de ervaring leert dat, gelet op de genoemde factoren, associatiegevaar aanwezig is, en de ervaring leert eveneens dat associatiegevaar bij bekende merken tot verwarringsgevaar kan leiden', is daarentegen een brug te ver. 2 Verwarringsgevaar in enge of in eigenlijke zin? Daarnaast nog een opmerking over de terminologie. In Sabel (HvJ EG ri november 1997, Nj 1998, 523 m.nt. DWEV, ME r998, nr. 9, p. 64) onderscheidt het I lof tussen associatiegevaar en associatiegevaar in eigenlijke zin, conform de (authentieke) Duitse tekst die gewaagde van Gefahrdergedanklichen Verbindung im eigentlichen Sinne. In Adidas/Marca, in het Nederlands gewezen, heeft het Hof het echter over associatiegevaar in enge zin. Uit de context blijkt dat daarmee kennelijk hetzelfde is bedoeld als met associatiegevaar 'in eigenlijke zin' in Sabel, wat verder wordt bevestigd door het feit dat de Engelse tekst in beide gevallen spreekt over association in the stikt sensc. Die Engelse vertaling zal ook wel de oorzaak zijn van de hier gesignaleerde discrepantie in formulering. Hoewel in Adidas/Marca het Nederlands procestaai was, zal A-G Jacobs wel in het Engels geconcludeerd hebben en zal er ook wel in het Engels zijn beraadslaagd. Bij de vertaling naar het Nederlands is toen ken nelijk de van Sabel afwijkende formu lering gebruikt. Aansluitend is die ook in de Duitse, Franse en Deense tekst terechtgekomen, en vermoedelijk ook in de overige vertalingen. Nog afgezien van liet feit dat dergelijke verschillen verwarrend zijn is de thans gebezigde formulering ook niet erg gelukkig, want dit associaticgevaar 'in enge zin' betreft nu juist de ruimste associaries, waarbij merken met elkaar in verband worden gebracht zonder tevens met elkaar te worden verward. Associatiegevaar in e igenlijkezin is duidelijk juister.
Daarmee roept het arrest intussen meteen de vraag op of het verwarringsgevaar nu voortaan ook daadwerkelijk moet worden bewezen, hetzij door in de markt gebleken verwarring, hetzij door opinieonderzoek waaruit blijkt dat bij 'de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten' (HvJ 22 juni 1999,NJ 2000,375 m.nt. DWFV, Lloyd/Loint's) inderdaad verwarring op kan treden; zie met name rov. 3 3, waarin het HvJ overweegt 'dat verwarringsgevaar niet op grond van een vermoeden mag worden aangenomen, ook niet in de specifieke omstandigheden als in het vcrwijzingsarrest worden beschreven'. Toch is dat naar mijn mening niet het geval; ook onder Adidas/Marca mag het bestaan van verwarringsgevaar wel degelijk uit de omstandigheden worden afgeleid. Zie met name rov. 40, waarin het HvJ - niet voor het eerst - overweegt dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, en vervolgt: Er kan bijvoorbeeld ondanks een geringe mate van gelijksoortigheid van de desbetreffende waren of diensten verwarringsgevaar worden vastgesteld. wanneer de merken in hoge matcovcreenstemmenenhetouderemerk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft. Een en ander impliceert dat d e aan- of afwezigheid van verwarringsgevaar op grond van ervaringsregcls wordt vastgesteld, zon der dat verder hoeft te worden bewezen dat liet publiek in het concrete geval inderdaad in verwarring raakt (al mag dat laatste natuurlijk wel). Alleen de gedachte datassociaticgevaarbij bekende merken een vermoeden van verwarringsgevaar oplevert wordt door het HvJ niet als een dergelijke ervan ngsrcgcl geaccepteerd. Uiteindelijklijkt het vooral een kwestie van gradatie te zijn. Het oordeel: 'de ervari ng leert dat, gelet op de in casu gebleken mate van overeenstemming, soortgelijkheid, onderscheidend vermogen en bekendheid alsmede de aard van de waar en de oplettendheid van het publiek, vcrwarringsgevaar aanwezig is' lijkt geoorloofd, al zal de rechter ver-
J.H. S.
•f)
F E •>, H J A R
2 0 0 1
B I J B L A D
I N ü J 3 T R I " ! E
Nr. 10 President Arrondissementsrechtbank te Breda, 22 januari zooi (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) Mr. E.W.J.M. Nollen Art. 6:)SH BW Be door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Kan. Nerf. Gen. van Fysiotherapeuten (KNGF) aan hun leden verzonden brieven zijn aan te merken als reclame van Meeüs, na Meeüs de mededelingen omtrent dcaangeboden polisheeft opgesteld, ennu de mededelingen met toestemming en medewerking van Meeüs zijn verzonden. Gestandaardiseerde mededelingen, gedaan per gesloten brief of als drukwerk (zgn. 'direct mail') dienen te worden aangemerkt als openbaar gemaakte mededelingen in dezin van art. 6:194 &v>!. Mededelingen over beweerdelijk voordeliger arbeidsongeschiktheidsverzekering misleidend geacht (zie r.ov. 3.8 t/m 3.10 van het vonnis). Art. 6:195 RW Beroep op onvoldoende voorbereidingstijd voor kortgeding van de hand gewezen: van Meeüs kan in redelijkheid worden verlangd dat zij, alvorens massaal potentiële verzekeringnemers aan te sekrijven,beschiktovervo/docndebewijsmateriaaltetstavingvandedaarbij vermelde claims. Art. 6:196 BW Verbod. Bevel tot rectificatie (voor tekst zie dictum vonnis): - in 13.500 brieven voor artsen en fysiotherapeuten op briefpapier van Meeüs, binnen twee dagen af te leveren bij eiseres Movir; - op de homepage van de website van Meeüs, binnen ïz uur na betekening van het vonnis; - met een advertentie op pagina 3 met tenminste een omvang van twee kolommen in Het Financieele Dagblad, De Volkskrant, De Telegraaf en het Algemeen Dagblad, en wel zo spoedig als technisch mogelijk. Dwangsom f 1.000.000,-met matigingsclausule. 1 Movir NV te Nieuwcgcin, 2 AO Artsen-Verzekeringen NV te 's-Gravenhage, eiscressen, procureur mr. drs. E.C.M.Wagemakers, advocaat mr. R.C.K. van Ocrlc te Rotterdam, tegen Mccüs Assurantiën BV te Breda, gedaagde, procureur mr. M.P.Wolf. 3.1 Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordr uitgegaan van de navolgende feiten: - Eiseressen zijn verzekeringsmaatschappijen die zich onder meer hebben gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor beroepsbeoefenaren in de medische sector. - Eiseressen hebben de bij hen verzekerden onlangs de premienoia's gezonden voor het komende jaar, waarbij een hogere premie werd berekend dan de verzekerden de afgelopenjaren gewend waren. Op grond van de polisvoorwaarden hebben de verzekerden vanwege de premieverhoging het recht de betreffende overeenkomst op te zeggen vóór i februari 2001.
E I G E N D O M
Meeüs is assurantietussenpersoon en bemiddelt bij het tot stand komen van onder andere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Interpolis N.V. Ie Tilburg. - Bij brieven van 10 en 12 januari zoor, welke eerste brief vergezeld gingvan een aanbiedingsbrief van assurantiekantoor Meeüs, hebben het Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapeuten (KNGF) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aan haar leden een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Interpolis/Mccüs aangeboden, met de mededeling dat iedereen zonder gezondheidsverklaring over kan gaan naar Interpolis op basis van de bestaande polis van Movir/AO. In de begeleidende brief wordt onder meer medegedeeld: Wij bieden u een gelijkwaardige verzekering als van Movir/AO tegen een goedkopere premie. De premie kan voor een 30-jarige 40% zijn. voor een 40-jarige42% en voor een 50-jarige zelfs 61% bedragen. Dit is afhankelijk van de verzekerde bedragen en de gekozen eindleeftijd. U heeft dus altijdpremievoordeeV.HU 3.2 Movir baseerl haar vordering op het bepaalde in art. 6:194 BW. Zij voert hiertoe aan dat de inhoud van de door Meeüs verzonden brieven moet worden aangemerkt als misleidende reclame, omdat Meeüs in strijd met de waarheid mededeelt dar de polissen van partijen gelijkwaardig zouden zijn en dat de polis van interpolis altijd voordeliger zou zijn dan de polis van Movir. 3.3 Meeüs voert als verweer dat niet zij, maar de LHV en het KNGF bedoelde brieven hebben verzonden. Daarnaast stelt Meeüs zich op het standpunt dat van reclame geen sprake is, omdat de brieven door de betreffende verenigingen zijn verspreid onder haar leden en het derhalve persoonsgerichte mededelingen betreft gericht aan bepaalde personen, te weten de individuele leden van de LHV en het KNGK 3.4 Het moge zo zijn dat de brieven zijn verzonden door de LHV en hel KNGE, vast staat echter dat Meeüs de mededelingen daarin omtrent de aangeboden polis heeft opgesteld en dat die mededelingen met toestemming en medewerking van Meeüs zijn verzonden. De wetgever heeft aan her in art. 6:194 BW gehanteerde begrip 'openbaar maken' cen ruime uitleg toegebracht. Gestandaardiseerde mededelingen, gedaan per gesloten brief of als drukwerk (zogenaamde direct mail) dienen te worden opgevat als openbaar gemaakte mededelingen in de zin van art. 6:194 BW. (MvA 1 bij w.o. 13611, blz. 3) De omstandigheid dat her overgrote deel van potentiële cliënten lid is van een vereniging is geen grond om gestandaardiseerde mededelingen aan die leden aan te merken als 'persoonsgericht'. Bovendien zijn deze mededelingen ook te vinden op de internetsite van Meeüs en aldus openbaar gemaakt. 3.5 Naar luid van artikel 6:194 is et onder meer sprake van onrechtmatig handelen indien hij die omtrenr goederen of diensten die door hem in de uitoefeningen van een beroep of bedrijf worden aangeboden, een mededeling openbaar maakt of laat maken, die misleidend is ten aanzien van de vergelijking met and ere goederen of diensren. Op grond van artikel 6:195 BW rust op degene die de inhoud en in kleding van de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald of doen bepalen bewijslast ter zake van de juistheid of volledigheid van de feilen die in de mededelingen zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop hei beweerde misleidende karakter van de mededeling berust. 3.6 Op Meeüs rust derhalve de bewijslast, althans dient zij in deze procedure aannemelijk te maken, dat de door haar
3 8
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
E I G E N D O M
16
F E B R U A H I
2 0 0 1
vermelde claim: Wij bieden u een gelijkwaardige verzekering als dige polis aanbiedt die altijd goedkoper is, misleidend te van Movir/AO tegen een goedkopere premie. De premie is gegaranachten. De andere door Movir in dit verband genoemde verdeerd voor dejaren zooi, 1002 en 2003. Het premievoordeel kan voor schillen kunnen mitsdien onbesproken blijven. een 30-jarige 40% zijn, voor een 40-jarige 42% en voor een 50-jarige 3.9 Meeüs heeft ter bewijs van de claim dat de polis van zelfs 61% bedragen. Dit is aflmn keiijk van de verzekerde bedragen en Interpolis altijd voordeliger zou zijn dan de polis van Mode gekozen eindkeftiid. U heeft dus altijd premievoordeel!!!!! opvir, een verklaring overgelegd van Interpolis dat de door waarheid berust. Meeüs aan het KNGF en de LHV aangeboden polis in alle situaties goedkoper is dan de door Movir aangeboden ar3.7 Meeüs heeft aangevoerd dat zij haar bewijsvoering naubeidsongeschiktheidsverzekering Movir heeft krantenwelijks deugdelijk heeft kunnen voorbereiden door Movir artikelen overgelegd waarin Huub TTanne, vice-voorzitter in het geding gebrachte producties en het late tijdstip van de hoofddirectie van Interpolis laat weten te twijfelen waarop zij deze producties heeft ontvangen. aan het door Meeüs geclaimde prijsverschil van 30 tot 40% Van Meeüs kan echter in redelijkheid worden verlangd dat premieverschik Volgens hem zal het verschil eerder 10% zij; alvorens massaal potentiële verzekeringnemers aan te zijn. schrijven, beschikt over voldoende bewijsmateriaal ter staving van de daarbij vermelde claims. Tn dit licht bezien kan 3.10 Met betrekking tot de premicvoordelen heeft Meeüs niet worden gezegd dat zij enigerlei wijze in haar verdediweliswaar gesteld dat deze kunnen oplopen tot 40%, 42% en ging zou zijn geschaad. 61%, doch zij heeft dit, na de uitvoerige en gedocumenteerde betwisting hiervan door Movir, waarbij er tevens op 3.8 Met betrekking tot de gelijkwaardigheid van de verzeheeft gewezen dat als er soms cen gering premievoordcel keringen van partijen heeft Meeüs cen memorandum overzou zijn de daar tegenoverstaande verzekerde som veel lagelegd van prof. dr. E. Lutjens waarin deze op basis van verger is dan die bij haar voor een min of meer gelijke premie, gelijking van de polisvoorwaarden van de verzekeringen in het geding op geen enkele wijze, bijvoorbeeld door het van partijen is nagegaan of sprake is van 'gelijkwaardige' overleggen van een gedocumenteerd door een terzake uitverzekeringen. De conclusie luidt: Op basis van de thans bekende gegevens kan mijns inziens met worden vastgesteld datverze-gevoerd onderzoek, aannemelijk gemaakt. Gelet op haar stcllingname in deze zaak had zulks in alle redelijkheid van keringen bij Movir en Interpolis niet güijkwaardigzouden zijn. Meeüs verwacht mogen worden, zoals hierboven reeds is Movir heeft zijn verweer gevoerd dat prof. Lutjens is uitgeoverwogen. gaan van onjuiste polisvoorwaarden, namelijk de polisvoorwaarden van Ecrstcjaarsarbeidsongeschiktheidsvcrzckc3.11 Waar er vooralsnog van moet worden uitgegaan dat ring, alsmede Langlopende, Kortlopende, Driejaars, VijfMeeüs zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende rejaars, WAÜ-hiaatverzekeringen. Meer speciaal is dit van beclame en gelet op de belangen die voor partijen op het spel lang, aldus Movir, omdat in her eerste jaar de eventuele staan zal naast het onder 1, 2 en 3 gevorderde, ook het geWAZ-uitkering geen rol speelt bij beide polissen en pas in vorderde onder 5 worden toegewezen. het tweede jaar het verschil tussen beide polissen aldus tot 3.12 Ten aanzien van het sub 4 gevorderde heeft Movir geuiting komt dat Movir een WAZ-uitkering niet in mindesteld dat sprake is van merkinbreuk op het merk Movir nu ring brengt op uit te keren gelden en Interpolis een WAZhet merk Movir inde gewraakte brieven word t genoemd en uitkering daarop wel in mindering brengt, zodat in geval er nier voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de op 6 van een WAO-uitkering Movir per saldo een hoger bedrag oktober 1997 door het Europees Parlement en de Raad van dan Interpolis uitkeert (per jaar maximaal ƒ 23.080,-meer). de Europese Unie uitgevaardigde richtlijn 97/55 (Pb. L.290/ Meeüs heeft erkend dat zij, anders dan Movir, een eventuele 181). Op grond van deze richtlijn is vergelijkende reclame WAZ-uitkering vooraf in mindering brengt op deuitte kegeoorloofd op onder meer de voorwaarde dat deze niet misren gelden. De stellingvan Meeüs dat Movir achteraf alsnog leidend is. beziet of een WAZ-uitkering in mindering wordt gebracht Waar Meeüs aanvankelijk heeft betwist dat Movirrechrhcbis door Movir betwist en door Meeüs nier aannemelijk gebende op dit merk was, heeft zij, nadar Movir haar een afmaakt. schrift van het depot van dit woordmerk heefr getoond (depornr. 0976159) welk afschrift zich bij de stukken bevindt, Meeüs heeft nog aangevoerd dat een WAZ-uitkering in lang deze betwisting niet langer gehandhaafd. niet alle gevallen wordt uitgekeerd en derhalve minder van In het licht van hetgeen hiervoor is overwogen is het de prebelang zou zijn of de WAZ-uitkering al dan niet in mindesident niet duidelijk welk belang Movir nog bij toewijzing ring wordt gebracht. van dit onderdeel van de vordering heeft. Mede gelet op de In het kader van deze kort gedingprocedure valt niet uit te omstandigheid dat ook de vordering op zich te onbepaald maken welk belang moet worden toegekend aan het al dan is, zal dit onderdeel van de vordering worden afgewezen. niet meeverzekeren van de WAZ-uitkering. Tn deze proceDe gevorderde dwangsom zal worden gesteld op dure is voldoende aanncmclijkgemaakt dat in geval een verƒ i.ooo.ooo,-, nu er in redelijkheid van moet worden uitgezekerde wel een WAZ-uitkering zal ontvangen dit bij een gaan dat dit voldoende zal zijn om Meeüs tot nakoming van polis afgesloten bij Interpolis niet tot verhoging van het uit de veroordelingen te bewegen. te keren bedrag zal leiden en bij een polis afgesloten bij Movir zal kunnen leiden tot een extra jaarlijkse uitkering van (maximaal) f 23.080,-. 4 De kusten Meeüs dient als de in het ongelijke te stellen partij te worNu Meeüs niet gemotiveerd heeft betwist dat prof. Lutjens den verwezen in de kosten van het geding. van onjuiste polisvoorwaarden is uirgegaan bij zijn waardering en Meeüs ook niet op andere wijze aannemelijk heeft gemaakt dat de polissen, met name de uitkeringen, gelijkwaardig zijn, is reeds hierom de claim d at zij een gelijkwaar-
1 ö
F I
B R U A R I
2 ') '? 1
B I . E : A D
I N D U S 1 H I Ë L E
5 De beslissing in kortgeding De president veroordeelt gedaagde om woensdag 24 januari 2001 vóór 17.00 uur aan Movir in 13.500-voud af te leveren op het adres Burgwal 1 te Nieuwegcin een brief, gedrukt op briefpapier van Meeüs, in een gesloten enveloppe van Meeüs, met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder verder commentaar: Aan: de leden van de KNGFenLllV VatvA.W. A. D. Knijpers Datum: 24 januari 2001 Betreft: rectificatie inetbetrekkingtot uw arbeidsongeschiktheidsverzekering Geachte heer/mevrouw, Bij brief van 10 respectievelijk 12 januari zooihebben wij u een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Interpolis aangeboden, Bij vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Breda van 22 januari zoo 1 zijn wij veroordeeld u deze rectificatie te sturen. Depresidentheeft in kon geoordeeld dat door ons niet aannemelijk is gemaakt dat onze briefgeen onjuistheden en geen misleidende informatie bevatte. Met name hebben wij vooralsnog niet kunnen aantonen dat de premievoordelen ten opzichte van de polis van Movir/Artsen Onderlinge die wij noemden in alle gevallen kunnen worden behaald. Ook de mededeling dat u altijdpremievoordeel heeft is niet voldoende aannemelijk gemaakt. Niet kan worden uitgesloten dat in sommige gevallen de verzekering bij interpolis zelfs duurder zou kunnen uitvallen dan een vergelijkbare verzekering bij Movir/Artsen Onderlinge. Tevens hebben wijgeschreven dal sprakezou zijn van gelijkwaardige verzekeringen. Ook dit hebben wij naar het oordeel van de president niet aannemelijk gemaakt. Zo hadden wij u behoren te informeren dat de verzekering bij Interpolis vanaf het tweedejaar van de uitkering de uitkering op grond van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringzelfstandigen (WAZ) in mindering brengt. De Movir/Artsen Onderlingepolis voorzier niet in een vermindering van de uitkering met de WAZ-uitkering, hetgeen een hogere uitkering kan opleveren dan in het geval van interpolisHoogachtend, Meeüs Assurantiën B.V. A.W.A.D.Kuypers Directeur veroordeelt Meeüs om binnen 12 uur na betekening van dit vonnis dehicrvoor omschreven rcctificatietekst van de brief te plaatsen op haar website (www.meeiis.com) en wel op de openingspagina (homepage) daarvan.; veroordeelt Meeüs om 70 spoedig mogelijk als dit technisch haalbaar is in de volgende landelijke dagbladen: HetFinan-
E I Ü L N D O M
H 9
cieele Dagblad, de Volkskrant, De Telegraaf en het Algemeen Dagblad, een advertentie te plaatsen op pagina 3 van de krant, met tenminste een omvang van twee kolommen en uitsluitend de navolgende inhoud: Rectificatie Aan fysiotherapeuten en huisartsen Bij brief van 10 respectievelijk 12 januari 2001 hebben wij u een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Interpolis aangeboden. Bij vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Breda van 22 januari 2001 zijn wij veroordeeld u een rectificatie te sturen. De president heeft in kort geding geoordeeld dat door ons niet aannemelijke is gemaakt dat onze brief geen onjuistheden en geen misleidende informatie bevatte. Met name hebben wij vooralsnog niet kannen aantonen dat de premievoordelen ten opzichte van de polis van Movir/Artsen Onderlinge die wij noemen in alle gevallen kunnen worden behaald. Ook de mededeling datu altijdpremievoordeel heeft is niet voldoende aannemelijk gemaakt. N/W luw worden uitgesloten dat in sommige gevallen de verzekering bij Interpolis zelf duurder zou kunnen uitvallen dan een vergelijkbare verzekering bij Movir/Artsen Onderlinge. Tevens hebben wij geschreven dat sprake zou zijn van gelijkwaardige verzekeringen. Ook dit hebben wij naar het oordeel van de president niet aannemelijk gemaakt. Zo hadden wij u behoren te informeren dat de verzekering bij Interpolis vanaf het tweedejaar van de uitkering de uitkeringop grond van deWet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Zelfstandigen (WAZ) in mindering brengt. De Movir/ Artsen Onderlingepolis voorziet nies in een vermindering van deuitkering met de WAZ-uitkering, hetgeen een hogere uitkering kan opleveren dan in het geval van interpolis. verbiedt gedaagde mei onmiddellijke ingang op wel ke wijze ook enige onjuisteen/of misleidende mededeling te doen in verband met de door haar, respectievelijk interpolis N.V. dan wel door Movir en/of AO aangeboden arbeidsongeschiktheidsverzekering; bepaalt dat Meeüs een dwangsom verbeurt van ƒ 1.000.000,indien zij in gebreke blijft aan een van voormelde veroordelingen te voldoen; bepaalt dat de in dit vonnis genoemde dwangsom vatbaar is voor matiging door de bodemrechter voorzover handhaving van verbeurte van die dwangsom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijderbaarheid van de overtreding; verwijst gedaagde in de kosten van heL geding en veroordeelt haar tot betaling aan eiseressen van de aan hun zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op ƒ 2.026,93, waaronder begrepen een bedrag van ƒ 1.550,- aan procureurssalaris; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad: weigenhet meer of anders gevorderde. Enz.
/O
B I J B L A D I N D U
B E R I C H T E N Brochures TRIPs-verdrag De Luiopese Commissie heeft om de bekendheid met de inhoud van het TRIPs-verdrag te vergroten, de volgende vier brochures in de Engelse (en de Franse) taal laten opstellen, waarin een aantal deelgebieden in het verdrag door i.e.specialisten worden geanalyseerd: - Patent Protecti on door Dr. P. L. Kolker; - Enforccment of intcllcctual property rights door M.C.EJ. Bronckers, D.W.F. Verkade en N.M. MacNelis;
- Gcographical indications door J. Audier, en - Copyrighrand related rights door J.A.L. Sterling. Deze brochures 7.ijn te bestellen bij: Office for Official Publications of the European Communitics Wetstraat 200 B-1049 Brussel Telefoon (+32-2)2992436; fax 2990586.
16
F E B R U A R I
2 0 0 1
O F F I C I Ë L E
B I J
B L A D
I N D U S T R I Ë L E
M E D E D
Personeel Indiensttreding Mevrouw J. E. Liu is met ingang van 1 januari zooi in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van medewerker informatiebemiddeling bij de afdeling Bibliotheek en Documentatie. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 december 2000, nr. Personeel 2000.057.) Mevrouw T.A.D.Fatehmahomed-Thakoer is metingang van 1 januari 2001 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van maiiagementassistcnt bij de afdeling Voorlichting en Marketing. (Besluit van de Minisier van EconomischeZaken van 2 januari 2001, nr. Personeel 2001.001.) Benoeming tot Buitengewoon lid van de Octrooiraad De heer ir. O. W.S.Vcldhuyzenisbij zijn ontslag wegens pensionering per 1 januari 2001 benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. (Koninklijk Besluit van 3 januari 2001, nr. 00.006962.) Termijnen onder de Rijksoctrooiwet 1910 In de eindfase van de afhandeling van de onder de Rijksoctrooiwet 1910 ingediende octrooiaanvragen, is het Bureauvoorde (ndustriëleEigendom genoodzaakt een strakke planning te hanteren, ten einde er voor te zorgen dat vóór 1 januari 2003 zoveel mogelijk aanvragen door de Octrooiraad kunnen worden afgehandeld. Dit betekent onder meer, dat vastgestelde termijnen niet verlengbaar zijn en dar de, op grond van de bij het Bureau bekende verhinderdata vastgestelde zittingsdata definirief zijn. Register van Octrooigemachtigden De voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de inschrijving in her bovengenoemde register van de heer ir. H.M.M. Cuppens op zijn verzoek op 11 januari 2001 is doorgehaald. Examen resp. proeve voor octrooigemachtigdc Aansluitend aan de mededeling in het Bijblad van december zooo, blz. 449, vo Igt onderstaand het Bcslu it van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 december 2000, nr. WJZ 00070054, houdende regeling van het Octrooigcmachrigdenexamen 2001. Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2001 worden tot lid van de examencommissie, die in her jaar 2001 het examen, bedoeld in arrikel 4, eerste I id, en de proeve van bekwaamheid, bedoeld in arrikel 4a, eerste lid, van het Octrooigemachtigdenreglemcnt afneemt, benoemd: de heer mr. J.L. Driesscn, tevens voorzitter, lid van de Octrooiraad;
E L
E I G E N D O M
I
IM G
E
7 1
N
de heer mr. J. deBruijn, tevens plaatsvervangend voorzitter, buitengewoon lid van de Octrooiraad; de heer mr. E.A. Arkenbout, raadadviseur Ministerie van Justitie; de heer drs. F. Barendregt, octrooigemachtigde te Rijswijk; de heer ir. H.F.M. Beckers, octrooigemachtigde te Eindhoven: de heer ir. L.Th.M. Crouzcn, lid van de Octrooiraad; de heer mr. ir. R.A. Grootoonk, lid van de Ocirooiraad; mevrouw drs. H.I..P. Joppe, octrooigemachtigde te Vlaaxdingen; prof. mr, ir. A.A.A.LouëtFeisser, octrooigemachtigde te Amsterdam en hoogleraar 'Bescherming technische kennis en octrooibeleid' Technische Universiteit Twente; prof. mr. M.M. Mendel, hoogleraar handelsrecht Universiteit Leiden; prof.mr.A.L.Mohr, hoogleraaronderncmingsrechtUniversiteit van Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te Amsterdam: de heer ir. G. Oostrom, ondervoorzitter Octrooiraad; mevrouw mr. Y.G. Prins-Blei Weissmann, auteur; de heer ir. Th.A.H.J. Smulders, octrooigemachtigde te •'s-Cravenhagc; de heer mr. ir. J.H.F, de Vries, octrooigemachrigde te Amsterdam. Artikel 2 Met ingang van 1 januari 2001 wordt als secretaris van de examencommissie benoemd de heer mr. dr. ir. M.W.D. van der Burg, technisch adviseur Bureau voor de I ndustriële Eigendom. Artikel 3 in de periode maart tot en met mei 2001 en in de periode seprember rot en met oktober 2001 zullen op nader door de voorzitter van de examencommissie aan te wijzen data het examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Octrooigernachtigden-teglement, en de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van het Octrooigemachtigden-reglemcnr, worden afgenomen in het gebouw waar de Octrooiraad is gevestigd, Patentlaan 2 te Rijswijk, of een nader door de voorzitter van de examencommissie aan re wijzen locatie. Artikel 4 In de periode maart tol en met mei 2001 zu I len het examen en de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 3, zowel schriftelijk als mondeling worden afgenomen, in de periode september tot en met oktober 2001 uitsluitend mondeling. Artikels Voor deelname aan het examen en de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 3, dient de kandidaat zich voor 1 maart 2001 respectievelijk voor 1 augustus 2001 schriftelijk aan te melden bij de voorzitter van de examencommissie, Postbus 5820,2280 HVRijswij k. Voor zover van toepassing, dient de kandidaat daarbij aan te geven in welke gedeelten van de examenstof hij geëxamineerd wil worden. Artikel 6 Voor deelname aan het examen en de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 3, is een bedrag verschuldigd van ƒ 350,- aan het Bureauvoor de industriëleEigendom. Bij de aanmelding, bedoeld in artikel 5, moet een bewijs worden
72
B I . J U L A D I N D U S T R I F I L
overgelegd dat het bedrag van ƒ 350,- is gestort bij de kassier van de Octrooi taad of is overgeschreven op rekeningnummer 19.23.24.179 (Rabobank) ten name van Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooiraad) te Rijswijk.
E l ü t N D O M
IK
I L B R U A R I
2GII1
Artikel 7 Kandidaten die door een vorige examencommissie tot deelname aan een examen zijn toegelaten, kunnen deelnemen aan het in 2001 te houden examen.
