Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 16 mei 1991, 59e jaargang, nr 5 Auteursrecht voorbehouden

133

16 mei 1991, 59e jaargang, nr 5 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820,2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postgirorekeningnr 17 300.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud Officiële mededelingen. Koninklijke Onderscheidingen. - Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. - Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Schikking van Nice. - TsjechoSlowakije is toegetreden tot PCT. - San Marino is toegetreden tot de Merkenschikking van Madrid. Jurisprudentie.

inbreuk; kans op herroeping of nietigverklaring tegenover inbreukverbod in kort geding; géén voorgebruik; kans op dwanglicentie neemt onrechtmatigheid van voorafgaande inbreuk niet weg) (met afb.). Nr 34. President Rechtbank 's-Gravenhage, 30 juni 1989, J. Woudsma h.o.d.n. Timber Care/Woodcap B.V. (uitgaande van het wezen van het octrooi vlgs. vonnis nr33, is van verscheidene uitvoeringsvormen vastgesteld of deze onder het verbod vallen).

a. Rechterlijke uitspraken. 2. Merkenrecht. 1. Octrooirecht. Nr 31. President Rechtbank 's-Gravenhage, 13 december 1988, B.V. Bernard Themans/Heemhorst Machinefabriek en Constructiebedrijf B.V. (werkwijze/inrichting die in haar onderdelen op bekende technieken berust is nieuw en inventief; geen indirecte inbreuk; vernietiging van inbreuk makende voortbrengselen is geen passende voorlopige voorziening) (met afb.). Nr 32. Hoge Raad, 9 november 1990, Dupont de Nemours (Nederland) B.V./The Globe Manufacturing Company (voor het oordeel dat het breisel van Dupont een uitwerking is van de beschermde uitvinding van Globe heeft het hof terecht niet beslissend geacht dat de uitvinder aan deze uitvoering zelf niet heeft gedacht; naar keuze van Globe schadevergoeding op te maken bij staat, dan wel winstafdracht) (met noot Ste.).

Nr 35. Hoge Raad, 5 oktober 1990, F.A. Saladin h.o.d.n. Frasa International Trading/Playa Trading Company N.V. (verboden aanvulling van feitelijke grondslag van eis, door aan te nemen dat de, door eerstgebruik, rechthebbende op het merk Selva, het merkrecht heeft "overgedragen" aan Playa; overdracht van merkrecht met het doel import door derden van elders te verhinderen, geen strijd met wet of misbruik van recht). Nr 36. President Rechtbank Middelburg, 11 oktober 1990, G. Ligtermoet & Zoon B.V./Giant Bag B.V. ("big bag" is voor vouwcontainers onderscheidend, en geen soortnaam). Nr 37. Rechtbank van Koophandel Antwerpen, 23 februari 1990, Sony K.K./AJ. Pimenta Ferrao (associaties tussen de merken "Sony" en "Sonik" op grond van auditieve gelijkenis mogelijk).

Nr 33. President Rechtbank 's-Gravenhage, 27 juni 1989, Woodcap B.V./J. Woudsma h.o.d.n. Timber Care (gebruik van het wezen van de uitvinding naast een maatregel die een bijkomend voordeel van de uitvinding belemmert is

Nr 38. Hof Brussel, 31 augustus 1988, Maison d'Edition Bauer & Cie/S.A. Femmes d'Aujourd'hui e.a. (de merken Femmes d'Aujourd'hui en Ajourd'hui Madame voor

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

Nr 5

59e jaargang

BIz. 133-168

Rijswijk, 16 mei 1991

Bijblad Industriële Eigendom, nr 5

134

16 mei 1991

tijdschriften stemmen niet overeen; Vz. Rb.: beperking van het verbod in kort geding tot slechts één der Benelux-landen toelaatbaar).

lingen is het V.V.O. niet tijdig ingediend; geen herstel, nu de Amerikaanse gemachtigde zijn personeel onvoldoende heeft geïnstrueerd).

3. Model- en auteursrecht.

Mededelingen.

Nr 39. Hof 's-Gravenhage, 17 mei 1990, Meubelfabriek C. van Rees en Zoon B.V./B.L. van den Bree (door Van Rees ontworpen kast in Chippendale-stijl heeft geen oorspronkelijk karakter; degene die een inbreukvordering grondt op een modeldepot, dient de nieuwheid van dat depot te stellen en bewijzen; het gedeponeerde meubel dient daartoe meer dan ondergeschikte verschillen te vertonen met de overige bekende meubelen van de soort) (met noot v. N.H.).

Conferentie: Economie integration; A Challenge to intellectual property? (blz. 166).

b. Beslissingen van de Octrooiraad.

Mr J.H. Spoor, De gestage groei van merk, werk en uitvinding, Zwolle, 1990, besproken door Mr C.J.J.C. van Nispen (blz. 167/8).

Nr 40. Octrooiraad, Bijzondere Afdeling, 25 april 1990 (door inschakelen van een ander bureau voor taksenbeta-

Boekbesprekingen. Dr W. Mak en Mr H. Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, 2e druk bewerkt door Mr M.J.M. van Kaam en Mr H. Molijn, Deventer, 1989, besproken door Mr P.J.M. Steinhauser (blz. 166/7).

Officiële mededelingen Koninklijke Onderscheidingen. De heer Drs J.A.H. Arwert, lid van de Octrooiraad, is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. (Koninklijk Besluit van 3 april 1991, nr 91.003046). Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op vrijdag 10 mei 1991 (de dag na Hemelvaartsdag) voor het publiek gesloten zijn (kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom). Personeel. Benoeming tot plaatsvervangend lid van de Octrooiraad. De heer Ir J.P.F. Barneveld Binkhuijsen, ingenieurvoorbereider in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is te rekenen van 1 maart 1991 benoemd tot plaatsvervangend lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 21 maart 1991, nr 91.002593). Beëindiging van het dienstverband. Aan de heer Ir Dr J.J. Hutter, ingenieur-voorbereider in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 mei 1991 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 13 februari 1991, nr Personeel 91009). Aan de heer W. van Herp, bibliotheek-medewerker in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 mei 1991 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 maart 1991, nr Personeel 91015). Overige mededelingen. De heer P.J.C. van den Nieuwenhuijsen, chef bureau Leeszaal en Cataloguskamer, is aangesteld in de functie van assistent-bibliothecaris. De heer A.C. Haak, medewerker Classificatiesystemen

NL/EP/WO-octrooipublikaties, is aangesteld in de functie van chef bureau NL/EP/WO-octrooipublikaties. Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de inschrijving van de heer A. Stevenhagen op 11 april 1991, wegens overlijden, in bovengenoemd register is doorgehaald. Schikking van Nice. Het Comité van experts van de Schikking van Nice betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken (Trb. 1989, 55) heeft in de Classificatie wijzigingen aangebracht, die voor alle aangesloten landen in werking treden op 1 januari 1992 (mededeling ontvangen van de directeur-generaal van WIPO). De wijzigingen zijn aanwezig in de Bibliotheek van de Octrooiraad. Tsjecho-SIowakije istoegetredentot PCT. Blijkens een mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is op 20 maart 1991 de Tsjechische en Slowaakse Federale Republiek toegetreden tot het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien, met Reglementen, Washington, 19 juni 1970 (Trb. 1986, 3). Het Verdrag treedt voor Tsjecho-SIowakije in werking op 20 juni 1991. San Marino is toegetreden tot de Merkenschikking van Madrid. Op 26 maart 1991 is San Marino toegetreden tot de Herziene Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken, herzien te Stockholm, 14 juli 1967 (Trb. 1989, 54). De Merkenschikking treedt voor San Marino in werking op 26 juni 1991 (mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken).


16 mei 1991

135

Jurisprudentie Nr 31. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 13 december 1988. (mixers) Mr J.J. Brinkhof. Art. IA Rijksoctrooiwet. De omstandigheid dat de geoctrooieerde werkwijze/inrichting in haar onderdelen op technieken berust die van algemene bekendheid zijn dan wel reeds vóór de verlening uit de octrooiliteratuur bekend waren, betekent niet dat de werkwijze in haar geheel bezien en de inrichting als combinatie van onderdelen beschouwd de vereiste nieuwheid en uitvindingshoogte ontberen.

5. A device for carrying out the method claimed in Claim 1 comprising a supply vessel or bunker for dry powder, a dust-tight space communicating with the former and a dosing device, characterized by wetting means (10) arranged in said space, the dosing device being arranged between the place of the wetting means (10) in said space and the supply vessel or the bunker (1) and transport means for conducting moist powder out of the dust-tight space. d. De in het octrooischrift opgenomen tekening 1 betreft een verticale doorsnee van een poederdoseer- en bevochtigingsinrichting en ziet er aldus uit:

Art. 44A, lid 1 Row. Er is geen sprake van indirecte octrooiinbreuk ook al zou de melasse mixer zijn te beschouwen als een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Nu dit type mixer al decennia lang in verschillende takken van industrie wordt gebruikt, moet het ervoor worden gehouden dat deze mixers algemene in de handel verkrijgbare produkten zijn. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De vordering tot vernietiging van (octrooi)inbreukmakende voortbrengselen is enerzijds wegens het onherstelbare karakter ervan en anderzijds wegens het feit dat zij verder gaat dan nodig is om aan het onrechtmatig handelen een einde te maken, niet als een passende voorlopige voorziening te kwalificeren. B.V. Handelsonderneming voorheen Bernard Themans te Almelo, eiseres [in kort geding], procureur Mr W.A. Hoyng, tegen Heemhorst Machinefabriek en Constructiebedrijf B.V. te Deventer, gedaagde [in kort geding], gemachtigde Mr A.L. Rothuizen. 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: a. Eiseres is houdster van het Europees octrooi nr 0 052 401 voor een werkwijze en inrichting voor het meten voor het met een vooraf gekozen debiet afleveren van poeder. b. Dit octrooi heeft onder meer gelding voor Nederland en is op 1 augustus 1984 verleend. De prioriteitsdatum is 13 november 1980. c. De eerste vijf conclusies van het octrooi luiden als volgt: 1. A method of dispensing powder at a preselected rate characterized in that dry powder is passed from a supply vessel or bunker (1) in a predetermined flow through a dust-tight space and is wetted in said space. 2. A method as claimed in Claim 1 characterized in that the dry powder is passed in dosed form, for example, in metered portions, from a first compartment (4) of the dust-tight space communicating with the supply vessel or the bunker (1) to a second compartment (7) of said space designed for wetting the powder. 3. A method as claimed in Claim 1 or 2 characterized in that prior to wetting the powder contained in the dust-tight space is fluidized. 4. A method as claimed in Claims 2 and 3 characterized in that the powder is fluidized in the first compartment (4) of the dust-tight space.

De toelichting bij tekening 1 luidt als volgt: "De in fig. 1 weergegeven inrichting is voorzien van een voorraadvat of bunker 1 voor droog poeder, bijvoorbeeld mangaanoxyde (MnCh) voor de baksteenindustrie. Dit voorraadvat is via een leiding 2 met een afsluiter (niet getekend) aangesloten aan een in het bovenste deel van een ruimte aanwezig eerste compartiment 4, dat via een tourniquet-sluis 5 met cellen 6 van gegeven inhoud verbonden is met een in het onderste deel van het vat 3 aanwezig tweede compartiment 7 met een transportschroef 8 en een aan een vloeistofleiding 9, bijvoorbeeld de waterleiding, aangesloten bevochtigingsinrichting 10. Het compartiment 4 is aan de bovenzijde stofdicht afgesloten door middel van een omgekeerde zak 11 van filterdoek, dat wel lucht of een ander gas maar niet poeder en stof doorlaat. In het compartiment 4 is het tastorgaan 12 van een niveauregelaar (niet getekend) aangebracht, die door het openen en sluiten van de afsluiter in de leiding 2 er voor zorgt, dat het niveau van het uit het voorraadvat of de bunker 1 in het compartiment 4 gestorte poeder nagenoeg gelijk blijft. De wand van de aan de tourniquet-sluis 5 aansiui-

136


tende trechtervormige bodem van het compartiment 4 is bedekt door een poreuze massa 13, waar doorheen door leidingen 14 aangevoerd gas (lucht) onder druk naar binnen wordt geperst. Dit gas of deze lucht dient voor het fluïdiseren van de zich in het compartiment bevindende poedermassa. Door het fluïdiseren wordt het stromen van het poeder vergemakkelijkt en kunnen de cellen 6 van de sluis 5 nauwkeuriger met poeder gevuld worden, zodat een betere dosering wordt verkregen. De sluis 5 werpt telkens een nauwkeurig afgepaste portie poeder in het tweede compartiment 7, waarin het droge poeder door de transportschroef 8 onder de bevochtigingsinrichting 10 door geleid wordt. Vervolgens wordt het vochtige poeder, dat geen gevaar voor stofontwikkeling meer vormt, door de transportschroef 8 afgevoerd en op de transportband 15 gestort, die het poeder naar een verwerkingsinrichting, bijvoorbeeld de meng- en kneedmachine in een steenfabriek, brengt. Een deel van de wand van het tweede compartiment 7 bestaat uit filterdoek 16, waar doorheen bij overdruk gas of lucht stofvrij naar buiten kan ontwijken en bij eventueel door de transportschroef 8 veroorzaakte onderdruk lucht naar binnen kan stromen." e. Gedaagde vervaardigt en biedt ten verkoop aan een zogenaamde melasse mixer en een conditioneermixer, bestemd voor de baksteenindustrie. 2. Eiseres vordert - kort gezegd - gedaagde op straffe van dwangsommen: - te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi; - te bevelen inbreukmakende voortbrengsels bij haar afnemers terug te nemen; - te bevelen aan eiseres een lijst te verschaffen van haar afnemers; - te bevelen de inbreukmakende voortbrengsels te vernietigen. 3. Aan haar vorderingen legt eiseres ten grondslag dat gedaagde door het handelen als omschreven in rechtsoverweging 1 onder e. direct dan wel indirect inbreuk maakt op haar octrooi, met name op hetgeen beschermd is in de conclusies 1 en 5. 4. Gedaagde verzet zich gemotiveerd tegen toewijzing van het gevorderde. 5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 5.1. Het verweer van gedaagde noopt tot beantwoording van de volgende vragen: (i) Komt aan eiseres op basis van haar octrooi bescherming toe (nietigheidsargument)? (ii) Zo ja, maakt gedaagde zich schuldig aan directe octrooiinbreuk? (iii) Zo nee, maakt gedaagde zich schuldig aan indirecte octrooiinbreuk? 5.2. ad (i): nietigheid? 5.2.1. Opgemerkt wordt dat gedaagde niet met zoveel woorden heeft aangevoerd dat het octrooi van eiseres een procedure tot nietigverklaring niet zal overleven en dat aan eiseres daarom geen bescherming van haar octrooi toekomt. Verschillende stellingen van gedaagde kunnen echter zo uitgelegd worden dat gedaagde dit bedoelt. Om gedaagde zoveel mogelijk recht te doen zal hieraan aandacht worden geschonken. 5.2.2. Gedaagde brengt naar voren dat de geoctrooieerde werkwijze/inrichting in haar onderdelen op technieken berust die van algemene bekendheid zijn dan wel reeds vóór de verlening uit de octrooiliteratuur bekend waren. 5.2.3. Aangenomen dat een en ander juist is, betekent dit niet dat de werkwijze in haar geheel bezien en de inrichting als combinatie van onderdelen beschouwd - en het gaat uiteraard precies hierom - de vereiste nieuwheid en uitvindingshoogte ontberen. In de door gedaagde in het geding gebrachte octrooischriften en aanvragen zijn de werkwijze en de inrichting als zodanig niet terug te vinden. Dat op grond van die publicaties geoordeeld zal worden dat de bewuste werkwijze en inrichting voor een deskundige voor de hand lagen, is reeds hierom niet erg

16 mei 1991

waarschijnlijk omdat die publicaties - zo wordt voorshands geoordeeld - niet meer openbaren dan de publicaties waarop tijdens de verleningsprocedure door het Europees octrooibureau acht is geslagen. 5.2.4. Gedaagde voert verder aan dat conclusie I "te weinig specifiek" is en uit de conclusie "het wezen van het octrooi" niet gekend kan worden. 5.2.5. Aan gedaagde kan worden toegegeven dat conclusie 1 op zichzelf genomen niet volledig lijkt. Wat opvalt is dat na de woorden "characterized by" over doseren niet wordt gesproken. Leest men de conclusie in samenhang met de beschrijving, met name de regels 25 e.v. in kolom 1 van de Engelse tekst, dan wordt duidelijk hoe conclusie 1 verstaan moet worden. Voorshands is niet aannemelijk dat vanwege de wellicht wat lacuneuze formulering van de conclusie het octrooi of deze conclusie 1 zal worden nietig verklaard. 5.2.6. Over conclusie 5 zegt gedaagde dat deze "in wezen" niets nieuws toevoegt. 5.2.7. Deze opmerking heeft - zo wordt zij althans verstaan - betrekking op de eisen van nieuwheid en uitvindingshoogte. Hier kan herhaald worden wat in rechtsoverweging 5.2.3. is overwogen. 5.2.8. Op grond van het door gedaagde aangedragen materiaal is onvoldoende aannemelijk dat het octrooi van eiseres zal worden nietig verklaard. 5.3. ad (ii): directe octrooiinbreuk? 5.3.1. Niet ter discussie staat dat gedaagde de geoctrooieerde werkwijze niet toepast. 5.3.2. De volgende vraag is of de melasse mixer en conditioneermixer onder het bereik van conclusie 5 vallen. 5.3.3. De melasse mixer valt daar niet onder. De mixer zelf mist het voorraadvat of bunker met een daaraan aangesloten stofdichte ruimte. De mixer is te zien als een inrichting voor het continu vermengen van een poedervormige vaste stof met een viskeuze vloeistof, bekend uit het Nederlandse octrooi nr 87078 uit 1957. 5.3.4. De conditioneermixer echter valt letterlijk onder het bereik van conclusie 5. Dit blijkt enerzijds uit de tekening van deze mixer en anderzijds uit het niet weerspreken door gedaagde van de juistheid van de waarnemingen van ir. Schumann en de raadsman van eiseres, gedaan bij een door gedaagde geleverde conditioneermixer te Zeddam, te weten: dat vanaf het voorraadvat tot aan het einde van de ruimte waarin wordt bevochtigd, alles gesloten is. Gedaagde brengt daar in de eerste plaats tegenin dat de conditioneermixer niet stofdicht is omdat deze in open verbinding staat met de buitenlucht. Dit argument komt onjuist voor: ook de geoctrooieerde inrichting staat, zoals ook blijkt uit de hierboven in rechtsoverweging 1 onder d. weergegeven tekening, in open verbinding met de buitenlucht, zij het slechts dat gedeelte waar het bevochtigde poeder de inrichting verlaat. Waar het bij de geoctrooieerde inrichting om gaat is dat vóór het bevochtigen het poeder niet in aanraking komt met de buitenlucht. Dit gezegd zijnde is ook duidelijk dat de tweede opmerking van gedaagde geen hout snijdt. Die opmerking houdt in dat de conditioneermixer niet stofdicht is uitgevoerd omdat de schoepen niet op de mixerwand sluiten en omdat zich in de wand een inspectieluik bevindt. Het een noch het ander wordt relevant geacht: de mixerwand zelf is gesloten en het inspectieluik is tijdens de werking van de mixer afgesloten. Nergens is in het octrooischrift te lezen dat de inrichting tot aan de uitlaat hermetisch gesloten dient te zijn. Met stofdicht is in het octrooischrift bedoeld dat het droge poeder vóór het bevochtigen niet aan de buitenlucht wordt blootgesteld, zulks om stofontwikkeling te voorkomen. 5.3.5. Conclusie: het vervaardigen en ten verkoop aanbieden van de melasse mixer vormt geen directe octrooiinbreuk, het vervaardigen en ten verkoop aanbieden van de conditioneermixer wel.


16 mei 1991

5.4. ad (Ui): indirecte octrooiinbreuk? 5.4.1. Vervolgens moet worden beoordeeld of het vervaardigen en ten verkoop aanbieden van de melasse mixer als indirecte octrooiinbreuk is aan te merken. 5.4.2. Veronderstellenderwijs aangenomen dat de melasse mixer te beschouwen is als een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, wordt toch geoordeeld dat van indirecte octrooiinbreuk geen sprake is. Nu eiseres niet heeft weersproken dat de mixer, althans dit type mixer, al decennia lang wordt gebruikt in verschillende takken van industrie, moet het er namelijk voor worden gehouden dat deze mixers algemene in de handel verkrijgbare producten zijn. Dit betekent dat eiseres geen beroep toekomt op art. 44A, lid 1 van de R'jksoctrooiwet. 5.4.3. Conclusie: door het vervaardigen en ten verkoop aanbieden van melasse mixers maakt gedaagde zich niet schuldig aan indirecte octrooiinbreuk. 5.5. De vorderingen 5.5.1. Uit al het voorgaande vloeit voort dat de vorderingen voor zover zij betrekking hebben op de conditioneermixer, als na te melden toewijsbaar zijn. Niet toewijsbaar is echter de vordering tot vernietiging van inbreukmakende voortbrengselen. Een dergelijke maatregel is enerzijds wegens het onherstelbare karakter ervan en anderzijds wegens het feit dat zij verder gaat dan nodig is om aan het onrechtmatig handelen een einde te maken, niet als een passende, voorlopige voorziening te kwalificeren. 5.5.2. De vorderingen voor zover betrekking hebbend op de melasse mixer, zijn niet toewijsbaar. 5.5.3. Gedaagde zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissingen De President: 1. Verbiedt gedaagde inbreuk te maken op het Europees octrooi nr 0 052 401, meer speciaal door het vervaardigen van de conditioneermixer op straffe van een dwangsom van ƒ 50.000,- voor iedere overtreding. 2. Beveelt gedaagde binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis van haar afnemers alle conditioneermixers terug te nemen, voor zover die afnemers daaraan, na aanbod om de kosten te vergoeden, willen meewerken, op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,voor iedere dag waarmee gedaagde in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen. 3. Beveelt gedaagde binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de procureur van eiseres een lijst te verschaffen met namen en adressen van de afnemers van conditioneermixers, op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere dag waarmee gedaagde in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen. 4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 5. Wijst af het meer of anders gevorderde. 6. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op ƒ 1.500,-. Enz. Nr 32. Hoge Raad der Nederlanden, 9 november 1990.

137

beschermde uitvinding, zij het niet een uitwerking "die zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij ook voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoordingen van het octrooi ook daarop toe te snijden". Het hof heeft aldus vastgesteld waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat, waarbij het de beschrijving in het octrooischrift heeft gebruikt tot uitleg van de conclusie conform HR 27 jan. 1989 NJ 1989, 506 (Meyn/Stork) [ B.I.E. 7959, nr65. blz. 202]. Voor het oordeel dat het breisel van Dupont een uitwerking is van de beschermde uitvinding heeft het hof terecht niet beslissend geacht dat de uitvinder zelf aan deze uitvoeringsvariant niet heeft gedacht. Evenmin kan worden gezegd dat het hof niet in de vereiste mate ermede heeft rekening gehouden dat het voorschrift van art. 30 lid 2 Row. ertoe strekt de rechter in te scherpen dat "a fair protection for the patentee" moet worden gecombineerd met "a reasonable degree ofcertainty for third parties". Het hof heeft met zijn negatief antwoord op de vraag of van de aanvrager moet worden verlangd de bewoordingen van het octrooi toe te snijden op het dubbele breisel van Dupont, kennelijk bedoeld dat voor de deskundige derden die zich rekenschap hebben gegeven van wat het wezen van de uitvinding was, geen goede grond bestaat om aan te nemen dat Globe door het bezigen van de in het octrooischrift gekozen op een dubbel breisel met identieke stekenpatronen afgestemde formulering afstand heeft willen doen van de bescherming tegen een dubbel breisel met niet identieke stekenpatronen als dat van Dupont, op welke bescherming het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak heeft. Art. 43, lid 3 Row. Niet valt in te zien dat uit art. 43 lid 3 Row. moet worden afgeleid dat een veroordeling als door het hof gegeven tot schadevergoeding op te maken bij staat dan wel - naar keuze van Globe - tot afdracht aan Globe van de winst welke Dupont heeft genoten en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen, niet geoorloofd zou zijn!) Art. 52 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dupont heeft geen belang meer bij het middel tegen de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het arrest met betrekking tot de veroordeling tot schadevergoeding/winstafdracht. De verwerping van de overige middelen heeft immers tot gevolg dat op het tijdstip van uitspraak van het onderhavige arrest het eindarrest van het hof in kracht van gewijsde gaat. (anders: A.-G. Strikwerda). Dupont de Nemours (Nederland) B.V. te Dordrecht, eiseres tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster, advocaat Mr C.J.J.C. van Nispen te 's-Gravenhage, tegen The Globe Manufacturing Company te Fall River, Massachusetts (Verenigde Staten van Amerika), verweerster in cassatie, voorwaardelijk incidenteel eiseres, advocaat Mr H.A. Groen te 's-Gravenhage. a) Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, 20 februari 1985 (Mrs A.D. Mijs, H.H. Nouwen-Kronenberg en J. Spoelder).

(Dupont/Globe) Mrs S.K. Martens, C.Th. Hermans, W.E. Haak, S. Boekman en W.J.M. Davids. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. Het hof heeft eerst vastgesteld hoe het octrooi moet worden gelezen. Vervolgens heeft het hof op basis van het octrooischrift onderzocht waarop dit inzicht betrekking heeft. Tegen deze achtergrond heeft het hof geoordeeld dat het breisel van Dupont ondanks zijn afwijkende stekenpatroon niet meer is dan een uitwerking van de door het octrooi

Beoordeling van het geschil. 11. De vraag, welke partijen verdeeld houdt, is die of in het breisel van Dupont de door octrooi 159.733, beschermde uitvinding wordt toegepast. Dupont beantwoordt deze vraag ontkennend, zich beroepend op het feit dat in het door haar voortgebrachte garenpakket het kruisen van de verbindingsdelen tussen de garenlussen ontbreekt. Dit elkaar kruisen is kenmerkend voor de tricotlegging. In het in de ') Zie de noot aan het slot van het arrest. Red.

138


beschrijving gegeven uitvoeringsvoorbeeld van het geoctrooieerde pakket is het breipatroon van de soort zoals wordt gebruikt in tricotbreisels. De rechtbank stelt vast dat de haar door partijen voorgelegde demonstratiemodellen althans in deze zin een verschil in patroon vertonen, dat in het model van het pakket van Globe een zich kruisen van draden waarneembaar is hetgeen in het model van het pakket van Dupont niet het geval is. Het element van de kruising van draden is niet met zoveel woorden terug te vinden in de redactie van de conclusie. Wel is dit element aanwezig in het in de beschrijving gegeven uitvoeringsvoorbeeld van het pakket en met name in de bij de beschrijving behorende figuur 2. De rechtbank is van oordeel dat gelet op datgene waarin het geoctrooieerde pakket zich krachtens de bewoordingen van de conclusie kenmerkt, met name waar gesproken wordt van "waarbij de steken van elke draad afwisselend deel uitmaken van een staafje dat aan de ene vlakke zijde van het breisel zichtbaar is en van een naburig evenwijdig staafje dat aan de andere vlakke zijde van het breisel zichtbaar is" binnen de bescherming van het octrooi slechts andere toepassingen denkbaar zijn, waarbij het patroon van zich kruisende garens gevolgd wordt. Deze kruising van garens laat zich van de uitvindingsgedachte niet losmaken. Een bevestiging van dit standpunt vindt de rechtbank in het door Dupont geproduceerde Auslegeschrift 2318921 van het "deutsches Patentamt", handelende over de uitvinding waarvoor in Nederland het litigieuze octrooi verleend werd. Onder het hoofd "Patentansprüche" komt de volgende passage voor: "Flache auflosbare Kettengewirkebahn aus elastischen FSden, dadurch gekennzeichnet, dass die Kettengewirkebahn als Rechts/RechtsWare mit zwei Fadensystemen in der Weise gearbeitet ist, dass die Platinenmaschen der beiden Fadensysteme sich kreuzend und gegenlaufig zwischen benachbarten Maschenstabchen der einen und der anderen Warenflache verlaufen ". Voor een tegenovergesteld standpunt beroept Globe zich op een zinsnede in een niet duidelijk gedateerde missive van de Octrooiraad aan Globe's gemachtigde in het verleningsdossier, luidend: "Verder voldoet door de gewijzigde redactie van de conclusie vrijwel ieder kettingbreisel dat op een kettingbreimachine met twee naaldenbalken is gebreid aan de gestelde voorwaarde. Nodig is slechts dat iedere draad afwisselend op de voorste en de achterste naaldenbalk wordt gebreid". Deze aanhaling mag echter naar de mening van de rechtbank niet los gelezen worden van het overige gedeelte van dezelfde alinea, resulterend in de vaststelling dat het patroon van het garenpakket bekend wordt geacht. Dat de geoctrooieerde uitvinding stoelt op een breiwijze, waarbij de verbindingsdelen tussen de garenlussen elkaar kruisen, wordt door deze zinsnede niet aangetast. Globe heeft voorts nog aangevoerd, dat Dupont door de door haar gekozen oplossing - volgens haar stellingen een combinatie van een gesloten tricotlegging en een open franjelegging - in haar breisel de beschermde uitvinding heeft toegepast en daarop heeft verder gebouwd. Te dien aanzien overweegt de rechtbank, dat inderdaad ook voor het voortbrengsel van Dupont geldt, dat het gaat om een vlak dubbelgebreid kettingbreisel, vervaardigd op een breimachine met twee naaldenbalken en de gebezigde leggingen ieder voor zich bekend zijn. Ook hier gaat het om een samenvoegen van bekende elementen. Het oogmerk van de door Dupont gekozen constructie is eveneens het bezwaar van draaiing van zeer elastische garens te ondervangen. Niettemin wijkt de oplossing van Dupont in haar wezen zodanig af van die van Globe, dat de uitvinding van Globe hierin niet herkend kan worden. Naar het oordeel van de rechtbank beklaagt Globe zich dan ook ten onrechte erover, dat het breisel van Dupont het litigieuze octrooi zou schenden.

16 mei 1991

Beslissing. De rechtbank: Wijst de vordering af. Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding aan de zijde van gedaagde gevallen en tot op deze uitspraak begroot op ƒ 1.860,- aan salaris procureur en ƒ 250,- aan verschotten. Enz. b) Tussenarrest Gerechtshof te 's-Gravenhage, 3 september 1986 (Mrs R. van der Veen, W.A. van Deth en W. Jonkers). 2. De grieven beogen de vraag of het door Dupont vervaardigde en in het verkeer gebrachte breisel een toepassing van het octrooi belichaamt in volle omvang te onderwerpen aan het oordeel van het Hof. 3. Het antwoord op die vraag en ook de weergave van de meningsverschillen te dier zake worden bemoeilijkt doordien het octrooischrift het begrip "staafje" niet definieert, partijen dat begrip verschillend opvatten, de beschrijving van het octrooi het begrip "verticale stekenrij" bezigt zonder het te definiëren en zonder aan te geven of het hetzelfde is als het begrip staafje en partijen van mening verschillen omtrent de ligging van de stekenrij - in na te noemen betekenis - in het breisel van Dupont. 4. In de overwegingen 5 en 6 zal het Hof het begrip "verticale stekenrij" gebruiken ter aanduiding van een verticale rij steken gelegen aan één vlakke zijde van het breisel. In een niet gerekt breisel overeenkomstig het uitvoeringsvoorbeeld van het octrooi ligt aldus, (vrijwel) precies achter een verticale stekenrij welke zich aan een vlakke zijde van het breisel bevindt, een andere verticale stekenrij welke zich aan de andere vlakke zijde bevindt. Het Hof laat in het midden of het begrip "verticale stekenrij" ook in het octrooischrift aldus moet worden gelezen. 5. Volgens Dupont liggen in haar breisel de verticale stekenrijen op de wijze als aangeduid in de tweede zin van overweging 4. De aan het Hof getoonde vergrote en ingeraamde specimina van het Dupont breisel geven, aldus Dupont, daarvan dus geen juist beeld omdat daarin twee stekenrijen, welke in werkelijkheid achter elkaar liggen, zoals aangeduid in overweging 4, door uitrekking ten opzichte van elkaar zijn verschoven in een richting liggend in het vlak van het breisel. Globe stelt dat het breisel van Dupont wel overeenstemt met genoemde specimina; zij heeft dit in het bijzonder bij pleidooi in hoger beroep beklemtoond. 6. Volgens Dupont betekent "staafje" in de octrooiconclusie een stel van twee verticale stekenrijen liggend zoals in de tweede zin van overweging 4 weergegeven. Globe meent dat één verticale stekenrij een staafje is in de zin van het octrooi. 7. Aldus dienen zich naar gelang van de juistheid van de bovenvermelde stellingen vier situaties aan. Opmerking verdient hierbij dat in het bijzonder ingeval dat de stelling van Dupont genoemd in overweging 5 juist zou zijn en de stelling van Globe omtrent het begrip staafje de juiste zou zijn, van groot belang is wat moet worden verstaan onder "naburig" in de octrooiconclusie (bladzijde 2 regel 27). 8. Het Hof acht zich niet voldoende uitgerust om zonder deskundige voorlichting te beslissen en het zal derhalve deskundigen - of, zo beide partijen zulks wensen: één deskundige, dan wel de Octrooiraad verzoeken het Hof voor te lichten. 9. Mede in verband met aan deskundigen te stellen vragen diene dat het er niet slechts om gaat of het Dupont-breisel al of niet precies onder de letter van de octrooiconclusie valt - hetgeen wellicht zo is indien de beide hierboven vermelde stellingen van Globe juist zijn en hetgeen wellicht niet zo is indien de beide hierboven vermelde stellingen van Dupont de juiste zijn - maar dat het er tevens om gaat of, zo dat weefsel niet aldus onder die conclusie valt, niettemin voor de gemiddelde vakman

16 mei 1991


duidelijk moet zijn bij lezing van de octrooiconclusie welker inhoud krachtens artikel 30 lid 2 van de Rijksoctrooiwet de beschermingsomvang van het octrooi bepaalt - in het licht van de overige inhoud van het octrooischrift, dat het breisel van Dupont een toepassing belichaamt van de uitvinding zoals deze is geoctrooieerd. Niet van belang is derhalve hoe de uitvinding elders is geoctrooieerd. Evenmin wordt de beschermingsomvang van het octrooi mede bepaald - in het bijzonder niet uitgebreid - door de uitlating in de missive van de Octrooiraad (" ... vrijwel ieder kettingbreisel dat...") waarop Globe zich beroept. Opmerking verdient voorts dat het Hof, anders dan de Rechtbank, niet zonder meer doorslaggevend acht het al of niet kruisen van de garens, zoals bedoeld door de Rechtbank. Dat kruisen is wel inherent aan een uitlegging van het octrooi conform het standpunt van Dupont, maar geeft niet aan waarom het octrooi aldus moet worden uitgelegd. 10. Het Hof stelt zich voor deskundigen te verzoeken de volgende vragen te beantwoorden. Ie. Welke van de beide in overweging 5 genoemde stellingen is de juiste? 2e. Wat dient in het octrooi te worden verstaan onder "verticale stekenrijen" en wat onder "staafje"? 3e. Moet de gemiddelde vakman die het gehele octrooi leest en die het Dupont-breisel beschouwt tot de conclusie komen dat dit breisel een toepassing belichaamt van de uitvinding zoals zij is geoctrooieerd? Met betrekking tot de bij 3e geformuleerde vraag wijst het Hof erop dat het niet noodzakelijkerwijs beslissend acht of het Dupont-breisel voor de gemiddelde vakman, die het octrooi leest maar het Dupont-breisel nog niet kent, "voor de hand ligt". 11. Het Hof zal de zaak verwijzen naar de rol opdat partijen zich kunnen uitlaten betreffende hun wensen omtrent degene(n) aan wie vragen zullen worden gesteld zomede omtrent de te stellen vragen. Enz. c) Octrooiraad, Bijzondere Afdeling, 11 augustus 1987 (Ir F.J. Siegers, Ir C. Kien en mevr. Mr C. Eskes). De openbaargemaakte conclusie - waarin is afgebakend van het bekende uit het Amerikaanse octrooischrift 3.466.718 - van het octrooi 159.733 ten name van Globe luidt als volgt: Garenpakket, ten gebruike bij een garen verwerkende machine, welk garenpakket in de vorm van een vlak kettingbreisel is gebreid uit een aantal afzonderlijke draden, met het kenmerk, dat het breisel uit zeer rekbare draden gevormd is, en dat elke vlakke zijde van het breisel een aantal in hoofdzaak evenwijdige staafjes bevat, waarbij de steken van elke draad afwisselend deel uitmaken van een staafje dat aan de ene vlakke zijde van het breisel zichtbaar is en van een naburig evenwijdig staafje dat aan de andere vlakke zijde van het breisel zichtbaar is. Blijkens de bijbehorende beschrijving heeft Globe beoogd met haar voorstel het bezwaar te ondervangen van het uit het Amerikaanse octrooischrift bekende garenpakket, namelijk dat bij toepassing van zeer elastische garens het, het garenpakket vormende, breisel de neiging heeft in elkaar te draaien, waardoor een storingvrije toevoer van de garens niet langer is gewaarborgd. A. De Bijzondere Afdeling zal nu eerst ingaan op de termen "verticale stekenrij" en "staqfie" in het octrooi (vraag 2 van het Hof). Op de zitting van de Bijzondere Afdeling hebben de partijen dienaangaande het volgende standpunt ingenomen. Globe meent, aan de hand van het rapport van Ing. HJ. Suurmeijer, dat in het octrooischrift met de term "staafje" één stekenstaaf (= een rij steken die evenwijdig ligt met de zelfkanten van het breisel) wordt aangeduid, en met de term "verticale stekenrij" de steken van twee stekenstaven, die liggen in één vlak, loodrecht op het vlak

139

van het breisel en evenwijdig aan de stekenstaven. Dupont betoogt dat de term "verticale stekenrij" en de term "stekenstaafje" in het octrooi als synoniemen dooreen worden gebruikt. Zij beroept zich voor deze uitleg op het voorrangsbewijs waar gesproken wordt over "two wales 20 and 21" en komt dan, nu in het voorliggende octrooischrift met 20 en 21 twee verticale stekenrijen worden aangeduid en volgens een woordenboek het begrip "wale" overeenkomt met het Nederlandse "stekenstaaf', tot de conclusie dat zowel met "verticale stekenrij" als met "staafje" in het Globe-octrooi hetzelfde wordt bedoeld, namelijk een reeks steken die evenwijdig liggen met de zelfkanten van een kettingbreisel. Vervolgens zou in het octrooischrift zowel onder "verticale stekenrij" als onder "staafje" moeten worden verstaan een dubbele reeks steken, die aan beide zijden van het breisel zichtbaar is, wanneer de steken daarvan op twee achter elkaar liggende naalden van twee naaldenbalken zijn gevormd. Dupont merkt dan op dat pas met de op 18 april 1978 ingediende beschrijvingsinleiding en de conclusie als vertaling van de Engelse term "wale" het woord "staafje" is gebruikt, zonder dat in de resterende, gehandhaafde beschrijving de aanvankelijk als vertaling van de term "wale" gebruikte term "verticale stekenrij" door "staafje" is vervangen. Dupont komt aldus tot de conclusie dat overal in de thans geldende beschrijving waar nog van "verticale stekenrij" gesproken wordt "staafje" gelezen moet worden, ter aanduiding van een combinatie van verticale stekenrijen, die bij het dubbelbreien van een vlak breisel op twee achter elkaar liggende naaldenbalken ontstaan op één plaats van het breisel, welk staafje aan beide zijden van het breisel zichtbaar is. De Bijzondere Afdeling kan Dupont in haar redenering niet volgen en is van oordeel dat bij de uitleg van het voorliggende octrooi, voor zover het hierin gestelde voldoende duidelijk is, niet teruggegrepen behoeft te worden op begrippen uit de tekst van het voorrangsbewijs en van de oorspronkelijk in Nederland ingediende stukken, ook al zouden de in het voorliggende stuk gebruikte termen inmiddels wellicht een iets andere betekenis hebben verkregen. Blijkens het in fig. 2 van het octrooi weergegeven uitvoeringsvoorbeeld, en gelet op de toelichting op blz. 1, regels 38-50, is in het octrooi met "verticale stekenrij" bedoeld een dubbele reeks van steken evenwijdig aan de zelfkanten van het breisel, van welke dubbele reeks er telkens één aan de ene zijde en één aan de andere zijde van het breisel zichtbaar is. Zulks blijkt het duidelijkst uit de regels 46 en 47, waar gesproken wordt over een steek 26 in de verticale stekenrij 21 en over een steek 28 in de verticale stekenrij 20. Beschouwing van fig. 2 leert dan dat de steek 26 aan de ene vlakke zijde en de steek 28 aan de andere vlakke zijde van het breisel ligt, hetgeen naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling geen andere uitleg toelaat dan dat een "verticale stekenrij" zowel de steken aan de ene als die aan de andere zijde van het breisel omvat. De term "staafje" in de conclusie van het octrooi moet gelezen worden als het meer gebruikelijke woord "stekenstaaf", d.w.z. een rij steken die bij kettingbreien wordt gevormd door één naald. Op een kettingbreimachine met twee naaldenbalken (voor het vervaardigen van een dubbelgebreid breisel, zoals bij het onderhavige octrooi het geval is) ontstaan telkens aan elke vlakke zijde van het breisel afzonderlijke "stekenstaven" ( = "staafjes"), hetgeen in overeenstemming is met regel 25 van de conclusie van het octrooi. Wederom teruggrijpend op de regels 46 en 47 op blz. 1 van het octrooi blijkt dat de, hiervoor reeds vermelde, steken 26 en 28 een tweetal opeenvolgende steken zijn van éénzelfde garen 24. Daar de steek 26 - zoals hiervoor reeds uiteengezet - blijkens fig. 2 aan de ene vlakke zijde en de steek 28 aan de andere vlakke zijde van het breisel ligt, bevestigen deze gedeelten van de beschrijving, in overeenstemming met de regels 26-28 van de conclusie, dat "staafje" gelezen moet worden als hierboven aangegeven. Dit houdt in dat in het

140


als uitvoeringsvoorbeeld in het octrooi weergegeven breisel elke "verticale stekenrij" derhalve twee "staafjes" bevat, namelijk één aan elke vlakke zijde van het breisel. B. Vraag 1 van het Hof: "Welke van de beide in overweging 5 genoemde stellingen is de juiste?" Allereerst dient hier te worden opgemerkt dat het in het octrooi gebruikte begrip "verticale stekenrij" naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling, zoals uit het voorgaande blijkt, anders dient te worden uitgelegd dan door het Hof is gedaan bij haar formulering van de overwegingen 4 en 5 (van het tussenarrest van 3 september 1986). Op basis van de hierboven onder A gehanteerde begrippen zou de in overweging 4 van het Hof neergelegde stelling aldus moeten luiden: "In een niet-gerekt breisel overeenkomstig het uitvoeringsvoorbeeld van het octrooi ligt aldus, (vrijwel) precies achter een "staafje" dat zich aan een vlakke zijde van het breisel bevindt, een ander "staafje" dat zich aan de andere vlakke zijde bevindt." Ter zitting van de Bijzondere Afdeling is gebleken, dat er over de vraag of het Dupont-breisel al dan niet aan deze stelling voldoet, tussen partijen geen verschil van mening meer bestaat. In het bijzonder op grond van het rapport van Ing. H.J. Suurmeijer en met name naar aanleiding van de op blz. 5 en 6 van dit rapport beschreven "proef met speld" zijn partijen het er over eens dat het niet gerekte (ontspannen) Dupont-breisel niet beantwoordt aan de stelling volgens overweging 4 van het Hof, zoals die hierboven opnieuw is geformuleerd. De Bijzondere Afdeling heeft geen redenen om tot een andere conclusie te komen. Zulks houdt in dat naar het oordeel van de Afdeling de stelling van Globe in overweging 5 de juiste is. C. Vraag 3 van het Hof: Belichaamt het Dupontbreisel volgens de gemiddelde vakman een toepassing van de geoctrooieerde uitvinding? De Bijzondere Afdeling beantwoordt deze vraag bevestigend, omdat, (de redactie van de conclusie van het octrooi volgend): 1. het Dupont-breisel uit zeer rekbare draden is gevormd; 2. elke vlakke zijde van het Dupont-breisel een aantal in hoofdzaak evenwijdige staafjes bevat; 3. de steken van elke draad van het Dupont-breisel afwisselend deel uitmaken van een staafje aan de ene vlakke zijde van het breisel en van een staafje aan de andere vlakke zijde van het breisel; 4. de steken in de beide hiervoor bedoelde staafjes bij het Dupont-breisel gevormd zijn ofwel (voor het ene, het breisel vormende garen) door direct tegenover elkaar gelegen naalden van de twee naaldenbalken ofwel (voor het andere garen) door slechts één plaats ten opzichte van elkaar verschoven gelegen naalden van de twee naaldenbalken. Aangezien met de in de conclusie gebruikte term "naburig" die breisels uitgesloten worden waarvan de steken uit een bepaald garen zijn gevormd op naalden van twee naaldenbalken die twee of meer plaatsen ten opzichte van elkaar verschoven liggen, waardoor de verbindingsstukken van het garen tussen de steken een of meer staafjes overslaan, geldt daarom naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling voor elk van beide garens dat de twee hierboven onder 3 bedoelde staafjes "naburig" zijn. Opgemerkt wordt nog dat uit het hierboven onder 4 omschrevene volgt, dat het Dupont-breisel een breisel is waarvan de twee garens niet, zoals bij het uitvoeringsvoorbeeld volgens het onderhavige octrooi, zijn verwerkt volgens identieke patronen, waarbij elkaar kruisende dwarsverbindingen zijn ontstaan. Van de zijde van Dupont is gesteld dat juist dit verschil tot gevolg heeft dat haar breisel niet onder het octrooi valt, omdat de gemiddelde vakman bij lezing van het octrooi en in het bijzonder op grond van de omschrijving "evenwichtig breisel" op blz. 1, regel 31 zou denken aan een breisel met

16 mei 1991

twee identieke patronen. De Bijzondere Afdeling kan deze redenering niet volgen, omdat het octrooi op die regels zegt dat doordat het pakket op een machine met twee naaldenbalken wordt vervaardigd een evenwichtig breisel wordt verkregen en voor het overige geen enkele aanwijzing geeft over het al dan niet essentieel zijn van de voor de afzonderlijke garens toegepaste patronen, en omdat het de Afdeling uit eigen ervaring met een huishoudbreimachine bekend is, dat breien met een dubbel naaldenbed zonder meer - d.w.z. onafhankelijk van de spanningen waarmee de garens worden toegevoerd en onafhankelijk van de toegepaste patronen, in casu al dan niet met elkaar kruisende dwarsverbindingen - leidt tot een breisel dat minder neiging heeft tot omkrullen dan een breisel vervaardigd met een enkel naaldenbed. De Bijzondere Afdeling acht daarom het bijzondere van het garenpakket volgens Dupont daarin gelegen dat een dubbelgebreid breisel wordt verkregen - mits ook overigens aan de maatregelen van de conclusie wordt voldaan - terwijl naar haar oordeel aan het octrooi geen nadere voorwaarden vallen te ontlenen omtrent de aard van dit breisel. De derde vraag van Uw Hof wordt derhalve met "ja" beantwoord. Enz. d) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 27 april 1989 (Mrs R. van der Veen, W.A. van Deth en W. Jonkers). Het geding 1. (...) 2. Bij "conclusie van eis in het schorsingsincident ex artikel 56, lid 3 Rijksoctrooiwet" verzoekt Dupont het hof de procedure te schorsen tot het moment waarop bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak is beslist op de door haar bij de rechtbank te 's-Gravenhage aanhangig gemaakte procedure tot gedeeltelijke nietigverklaring van het onderhavige Nederlandse octrooi 159733, "althans tot Uw hof in beide zaken tegelijk een beslissing kan nemen." Globe heeft een conclusie van antwoord in het incident genomen waarbij zij concludeert "tot afwijzing van de gevorderde schorsing." 3. (...) Beoordeling van het hoger beroep 4. Wat betreft de begrippen "verticale stekenrij(en)", "staafje" en "naburig evenwijdig staafje" oordeelt het hof als volgt. 5. Regels 38 en 39 op bladzijde 1 van het octrooischrift bevatten de volgende zin. "Figuur 2 toont een aantal verticale stekenrijen, waarvan er twee zijn aangegeven met de cijfers 20 en 21." Uit de zin volgt dat figuur 2 meer dan twee verticale stekenrijen toont. Denkbaar is om uit die figuur en die zin en de regels 38-56 op bladzijde 1 en de regels 15-19 op bladzijde 2 af te leiden dat figuur 2 vier stekenrijen toont, maar dat is weinig aannemelijk omdat voor de hand ligt dat, zo de aanvrager dat getal voor ogen stond, hij het zou hebben genoemd. Genoemde regels laten zich zinvol lezen indien onder "verticale stekenrij" wordt verstaan zowel een verticale rij van steken van een enkele draad als een verticale rij van door meer draden gevormde steken. 6. Niet aannemelijk is dat in het octrooischrift twee verschillende termen - "stekenrij" en "staafje" - zijn gebezigd om hetzelfde aan te duiden. Het hof moet afgaan op de mededeling van de Octrooiraad op bladzijde 6 bovenaan van zijn rapport en op die van Ing. H.J. Suurmeijer, verbonden aan het Vezelinstituut TNO, op bladzijde 3 van zijn rapport, dat onder "staafje" moet worden verstaan het gebruikelijke, in de breitechniek bekende, begrip "stekenstaaf' om aan te duiden een rij steken welke bij kettingbreien wordt gevormd door één naald. Dit betekent, gelijk de Octrooiraad zegt, dat op een kettingbreimachine met twee naaldenbalken (voor het vervaardigen van een dubbelgebreid breisel, zoals bij het onderhavige octrooi het geval is) aan elke vlakke zijde

16 mei 1991


van het breisel telkens afzonderlijke stekenstaven, staafjes, ontstaan. Figuur 2 toont dus vier staafjes. Dit strookt met de bewoording van de conclusie "... een staafje dat aan de ene vlakke zijde van het breisel zichtbaar is en ... een ... staafje dat aan de andere vlakke zijde van het breisel zichtbaar is." In het standpunt van Dupont zou een staafje, in de zin van het octrooi, bestaan uit twee staafjes in de boven aangegeven zin, liggend in één vlak loodrecht op de vlakke zijde van het breisel. Ieder staafje zou dan aan beide vlakke zijden van het breisel zichtbaar zijn, wat niet strookt met de geciteerde passage uit de conclusie, sprekend over "een staafje dat", niet over "een staafje voor zover dat". De opvatting van het hof vindt voorts steun in regels 28-31 van kolom 2 van het Duitse Auslegeschrift 2318921 luidend: "Ist die Kettengewirkebahn 10 nicht wie in Fig. 2 gedehnt, so liegen die MaschenstSbchen der beiden Warenftëchen exakt hintereinander." Hierbij zij opgemerkt dat het hof het Auslegeschrift niet bezigt als uitleggingsmateriaal voor het onderhavige Nederlandse octrooi, maar als vindplaats betreffende de betekenis van een vakterm in een met Nederland verwant taal- en industriegebied. 7. Ter verdediging van haar hierboven bij 6 genoemde standpunt - in de woorden van de pleitnotities bij de Octrooiraad van Ir L.W. Kooy, bladzijde 4: dat "staafje" betekent "een dubbele reeks steken, die aan beide zijden van het breisel zichtbaar is, wanneer de steken daarvan op twee achter elkaar liggende naalden van twee naaldenbalken zijn gevormd" - heeft Dupont (1) betoogd dat "staafje" hetzelfde betekent als "stekenrij", waarbij zij wijst op bladzijde 1 regels 40 en 41 van het onderhavige octrooi, en (2) steun gezocht in het prioriteitsstuk, de Amerikaanse octrooiaanvrage 251259, ingediend op 8 mei 1972, en het "Amendment" daarop, ingediend op 24 september 1973. 8. Het standpunt (1) wordt blijkens bovenstaande overwegingen 5 en 6 niet door het hof gedeeld waarbij het hof er op wijst dat de regels 40 en 41 zich niet slechts laten lezen in de door Dupont aangegeven zin, maar evengoed aldus dat daarin "verticale stekenrij" wordt gelezen als verticale rij van steken van een garen. 9. Het beroep op het prioriteitsstuk stelt de vraag aan de orde of ter bepaling van het uitsluitend recht - ten deze dus: als materiaal ter interpretatie van terminologie in het Nederlandse octrooi - op zulk een stuk mag worden gelet. Artikel 8 (3) van het ten deze toepasselijke Verdrag van Straatsburg, alsook artikel 30 lid 2 van de Rijksoctrooiwet indien dat (nog) toepasselijk zou zijn, lijken te leiden tot een ontkennende beantwoording van die vraag. Ten deze behoeft echter niet daarover te worden beslist nu noch de beschrijving noch de claims van de Amerikaanse octrooiaanvrage zoals deze op 8 mei 1972 is ingediend aan het standpunt van Dupont steun geven. Dupont doet dan ook vooral een beroep op het "Amendment". Het Nederlandse octrooi verwijst echter niet naar dat stuk en niet kan worden aangenomen dat stukken van het Amerikaanse verleningsdossier mogen worden gebruikt ter bepaling van de omvang van het door het Nederlandse octrooi verleende uitsluitende recht. De vraag in hoeverre terecht op prioriteit een beroep is gedaan, is hier niet aan de orde. 10. Wat betreft het begrip "naburig evenwijdig staafje" is de Octrooiraad (rapport bladzijde 8) van opvatting dat door het woord naburig worden uitgesloten staafjes gevormd door naalden (van twee naaldenbalken) welke twee of meer plaatsen van elkaar zijn verschoven. Naburige (evenwijdige) staafjes zijn in die opvatting staafjes gevormd door naalden welke één plaats ten opzichte van elkaar zijn verschoven, zoals het geval is met alle "naburige" staafjes in het uitvoeringsvoorbeeld, maar ook staafjes gevormd door naalden welke in het geheel niet ten opzichte van elkaar zijn verschoven, zoals het geval is met het Dupont-breisel. In deze opvatting voldoet laatstgenoemd breisel dus letterlijk aan de octrooiconclusie.

141

11. Het hof twijfelt er aan of derden in grote meerderheid diezelfde opvatting hebben. Het acht aannemelijk dat velen in het octrooi niet meer zullen lezen dan de bewoording van het inzicht dat door middel van het dubbel breien van identieke stekenpatronen een "evenwichtig breisel" (bladzijde 1, regels 31-32, van het octrooi) wordt verkregen en dat zij als "naburige" staafjes in de zin van het octrooi slechts zullen zien staafjes gevormd door naalden (van twee verschillende naaldenbalken) welke één plaats ten opzichte van elkaar zijn verschoven. Dat brengt mee dat het hof van die lezing moet uitgaan. 12. Bij die lezing rijst de vraag of de beschermingsomvang van het octrooi zich ook uitstrekt tot een breisel als dat van Dupont hetwelk twee niet identieke stekenpatronen heeft. Bij de beantwoording van die vraag is van belang dat het bij 11 genoemde inzicht niet betrekking heeft op een bepaald patroon en evenmin een of meer nieuwe patronen betreft - een en ander blijkt duidelijk uit het octrooischrift, in het bijzonder uit regels 16-18 op bladzijde 1 - maar (wat betreft garenpakketten ten gebruike van garenverwerkende machines) de "sprong" bevat van het, bekende, enkel breien, dat tot belangrijke nadelen leidde, naar het dubbel breien waardoor die nadelen worden opgeheven. De uitvinder heeft - in de onderhavige lezing van het octrooi - niet nog verder "doorgedacht" en is niet gekomen tot het inzicht, dat voor het verkrijgen van een evenwichtig breisel en het opheffen van bedoelde nadelen, identiciteit van de patronen geen noodzakelijk vereiste is; anders en afgestemd op het onderhavige geval gezegd: het inzicht dat voor het verkrijgen van een zodanig evenwichtig breisel dat bedoelde nadelen worden opgeheven, kan worden volstaan met het "afwisselend deel uitmaken van een staafje dat aan de ene vlakke zijde van het breisel zichtbaar is en van een naburig evenwijdig staafje dat aan de andere vlakke zijde van het breisel zichtbaar is" (conclusie, regels 26-28) van slechts één draad en dat wat betreft de andere draad voldoende is dat deze afwisselend deel uitmaakt van twee evenwijdige staafjes welke zijn gevormd op niet ten opzichte van elkaar verschoven naalden van iedere naaldenbalk. Niet gebleken is dat zulk een breisel zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij ook voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoording van het octrooi ook, daarop toe te snijden, maar evenmin kan worden gezegd dat zulk een breisel berust op een geheel ander inzicht dan het uit het octrooi blijkende en dat Dupont de nadelen van de bekende stand van de techniek met geheel andere middelen dan de in de conclusie genoemde opheft. Het inzicht van Dupont is een uitwerking van het uit het octrooi blijkende en de door haar gebezigde middelen zijn dienovereenkomstig op één punt ten opzichte van de in de octrooiconclusie genoemde gewijzigd en overigens dezelfde. 13. Onder de vorengenoemde omstandigheden van dit geval, en bij de beoordeling daarvan ook rekening houdend met de eis van een voldoende mate van rechtszekerheid voor derden, brengt een redelijke toepassing van artikel 8 (3) van het Verdrag van Straatsburg en, eventueel, van artikel 30 lid 2 van de Rijksoctrooiwet, mede dat het breisel van Dupont valt onder de bescherming van het octrooi van Globe. 14. De grieven van Globe, welke beogen de vraag of het Dupont-breisel onder de beschermingsomvang van het Globe-octrooi valt in volle omvang aan het hof voor te leggen, gelijk overwogen in het tussenarrest van 3 september 1986, zijn derhalve gegrond in zoverre als uit het voorgaande voortvloeit. Dientengevolge zijn de vorderingen van Globe thans toewijsbaar in voege als hieronder vermeld, mede in aanmerking genomen dat de incidentele vordering van Dupont, hierboven bij 2 vermeld, wordt afgewezen gelijk uit het onderstaande blijkt. Beoordeling van de incidentele vordering 15. In de nietigheidsprocedure vordert Dupont:

142


dat "het de rechtbank behage het Nederlands octrooi 159.733 nietig te verklaren voor zover het tevens omvat dubbelgebreide garenpakketten als in de conclusie van het aangevallen octrooi omschreven, waarbij een "staafje" geïnterpreteerd wordt als zijnde een aan één zijde van het dubbele breisel liggende combinatie van verticale kolommen van steken in plaats van een combinatie van vier verticale kolommen van steken, waarvan er twee aan de voorzijde en twee aan de achterzijde van het dubbele breisel liggen, zodat ook garenpakketten onder het aangevallen octrooi vallen, waarbij het breisel - het breipatroon - uit verschillende leggingen - stekenpatronen - bestaat.. enz. 16. In geval van toewijzing van die vordering zouden de thans in de conclusie voorkomende woorden "staafje dat" moeten worden vervangen door de woorden "staafje voor zoVer dat" - zie overweging 6 - en het hierboven bij 12 overwogene, mutatis mutandis, en bij 13 overwogene zou onverminderd gelden. De beslissing in de nietigheidsprocedure is derhalve niet van betekenis voor de inbreukvraag zodat de incidentele vordering moet worden afgewezen. Beslissing Het Gerechtshof: - wijst af het verzoek van Dupont tot schorsing van de procedure; - vernietigt het bestreden vonnis van 20 februari 1985 van de rechtbank te Dordrecht; - verklaart voor recht dat Dupont, door de ten processe genoemde garenpakketten in of voor haar bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden of in voorraad te hebben, handelt in strijd met het Nederlandse octrooi 159733 en verbiedt haar die handelingen en dat in voorraad hebben met betrekking tot die garenpakketten of andere garenpakketten welke vallen onder de bescherming van dat octrooi; - veroordeelt Dupont aan Globe te betalen een dwangsom van ƒ 5.000,- voor elke strekkende meter van een garenpakket vallend onder voormeld verbod waarmee Dupont dat verbod mocht overtreden dan wel van ƒ250.000,- voor elke dag waarop Dupont dat verbod mocht overtreden, naar keuze van Globe; - veroordeelt Dupont aan Globe te vergoeden door die laatste geleden schade als gevolg van voornoemde met het octrooi strijdige handelingen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, dan wel - naar keuze van Globe - aan Globe af te dragen de winst welke Dupont heeft genoten door die handelingen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen uiterlijk op 15 december 1989 ten overstaan van de raadsheer-commissaris Mr R. van der Veen, die schadevergoeding of af te dragen winst te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dagvaarding tot de dag der voldoening; - verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad wat betreft voormeld verbod en voormelde veroordelingen; - veroordeelt Dupont in de kosten van de procedure in beide instanties; - begroot die kosten, voor zover gevallen aan de zijde van Globe tot de uitspraak van dit arrest, op ƒ 2.200,- wat betreft de eerste instantie en op ƒ 7.200,- wat betreft het hoger beroep; - wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. e) Cassatiemiddelen. I. Schending van het recht, inz. artikel 8 (3) van het Verdrag van Straatsburg (over de eenmaking van enkele onderdelen van het octrooirecht; Trb. 1987, 148) en artikel 30 lid 2 Rijksoctrooiwet (hierna: Row.), en/of tot nietigheid leidend verzuim van vormen, doordat het Hof heeft overwogen als in zijn arresten vermeld, en hetwelk

16 mei 1991

hier als herhaald en ingelast moet worden beschouwd, inz. ovv. 11 t/m 13 van het eindarrest: "Het hof (..) acht aannemelijk dat velen in het octrooi niet meer zullen lezen dan de bewoording van het inzicht dat door middel van het dubbel breien van identieke stekenpatronen een "evenwichtig breisel" (bladzijde 1, regels 31-32, van het octrooi) wordt verkregen en dat zij als "naburige" staafjes in de zin van het octrooi slechts zullen zien staafjes gevormd door naalden (van twee verschillende naaldenbalken) welke één plaats ten opzichte van elkaar zijn verschoven. Dat brengt mee dat het hof van die lezing moet uitgaan. 12. Bij die lezing rijst de vraag of de beschermingsomvang van het octrooi zich ook uitstrekt tot een breisel als dat van Dupont hetwelk twee niet identieke stekenpatronen heeft. Bij de beantwoording van die vraag is van belang dat het bij 11 genoemde inzicht niet betrekking heeft op een bepaald patroon en evenmin een of meer nieuwe patronen betreft - een en ander blijkt duidelijk uit het octrooischrift, in het bijzonder uit regels 16-18 op bladzijde I - maar (wat betreft garenpakketten ten gebraike van garenverwerkende machines) de "sprong" bevat van het, bekende, enkel breien, dat tot belangrijke nadelen leidde, naar het dubbel breien waardoor die nadelen worden opgeheven. De uitvinder heeft in de onderhavige lezing van het octrooi niet nog verder "doorgedacht" en is niet gekomen tot het inzicht, dat voor het verkrijgen van een evenwichtig breisel en het opheffen van bedoelde nadelen, identiciteit van de patronen geen noodzakelijk vereiste is; anders en afgestemd op het onderhavige geval gezegd: het inzicht dat voor het verkrijgen van een zodanig evenwichtig breisel dat bedoelde nadelen worden opgeheven, kan worden volstaan met het "afwisselend deel uitmaken van een staafje dat aan de ene vlakke zijde van het breisel zichtbaar is en van een naburig evenwijdig staafje dat aan de andere, vlakke zijde van het breisel zichtbaar is" (conclusie, regels 26-28) van slechts één draad en dat wat betreft de andere draad voldoende is dat deze afwisselend deel uitmaakt van twee evenwijdige staafjes welke zijn gevormd op niet ten opzichte van elkaar verschoven naalden van iedere naaldenbalk. Niet gebleken is dat zulk een breisel zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij ook voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoording van het octrooi ook daarop toe te snijden, maar evenmin kan worden gezegd dat zulk een breisel berust op een geheel ander inzicht dan het uit het octrooi blijkende en dat Dupont de nadelen van de bekende stand van de techniek met geheel andere middelen dan de in de conclusie genoemde opheft. Het inzicht van Dupont is een uitwerking van het uit het octrooi blijkende en de door haar gebezigde middelen zijn dienovereenkomstig op één punt ten opzichte van de in de octrooiconclusie genoemde gewijzigd en overigens dezelfde. 13. Onder de vorengenoemde omstandigheden van dit geval, en bij de beoordeling daarvan ook rekening houdend met de eis van een voldoende mate van rechtszekerheid voor derden, brengt een redelijke toepassing van artikel 8 (3) van het Verdrag van Straatsburg en, eventueel, van artikel 30 lid 2 van de Rijksoctrooiwet, mede dat het breisel van Dupont valt onder de bescherming van het octrooi van Globe". ten onrechte, om de navolgende redenen, te lezen in hun onderling verband en samenhang. 1. Het Hof gaat, nadat het in ov. 11 heeft vastgesteld van welke lezing van het octrooi het moet uitgaan, in ow. 12-13 na of de beschermingsomvang van het octrooi zich

16 mei 1991


uitstrekt tot een breisel als dat van Dupont. Hierbij heeft het Hof miskend dat het bij de vaststelling van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht aankomt op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat, en dat deze opvatting tot uitgangspunt moet worden genomen met inachtneming van het voorschrift, inhoudende dat het uitsluitend recht "wordt bepaald door de inhoud van de conclusie van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies" (waarbij moet worden uitgegaan van de strekking van dit voorschrift volgens HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506); althans heeft het Hof ten onrechte nagelaten een onderzoek naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding in te stellen, althans dit wezen in het midden gelaten. 2. Indien het Hof mocht hebben bedoeld dat naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat uit de lezing als weergegeven in ov. 11 (van welke lezing het Hof zegt te moeten uitgaan), is rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk en/of onvoldoende gemotiveerd dat het breisel van Dupont valt onder de beschermingsomvang van het octrooi van Globe nu het breisel van Dupont niet beantwoordt aan de lezing als weergegeven in ov. 11, immers geen identieke stekenpatronen heeft. 3. Indien het Hof mocht hebben bedoeld dat naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat uit "het inzicht dat voor het verkrijgen van een evenwichtig breisel en het opheffen van bedoelde nadelen, identiciteit (lees wel: identiteit) van de patronen geen noodzakelijk vereiste is" (ov. 12) maar dubbel breien volstaat, is zulks rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk en/of onvoldoende gemotiveerd nu het Hof heeft verzuimd het voorschrift in acht te nemen dat het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Het bedoelde inzicht, door het Hof t.a.p. ook geformuleerd als "het inzicht dat voor het verkrijgen van een zodanig evenwichtig breisel dat bedoelde nadelen worden opgeheven, kan worden volstaan met het "afwisselend deel uitmaken van een staafje dat aan de ene vlakke zijde van het breisel zichtbaar is en van een naburig evenwijdig staafje dat aan de andere vlakke zijde van het breisel zichtbaar is" (conclusie, regels 26-28) van slechts één draad en dat wat betreft de andere draad voldoende is dat deze afwisselend deel uitmaakt van twee evenwijdige staafjes welke zijn gevormd op niet ten opzichte van elkaar verschoven naalden van iedere naaldenbalk" strookt immers niet met de bewoordingen van de (enige) conclusie van Globe's octrooi en evenmin met de inhoud van die conclusie, (mede) uitgelegd in het licht van de beschrijving en de tekeningen, waarbij nog in het bijzonder van belang is dat te dezen in het geding is hetgeen is vermeld in het kenmerk van de conclusie. In elk geval is 's Hofs oordeel dan onbegrijpelijk en/of onvoldoende met redenen omkleed. 4. Het Hof heeft vastgesteld dat de uitvinder niet nog verder heeft "doorgedacht" en niet tot het inzicht is gekomen dat voor het verkrijgen van een evenwichtig breisel en het opheffen van de nadelen verbonden aan het bekende enkel breien, identiteit van de patronen geen noodzakelijke vereiste is (ov. 12). Door niettemin de beschermingsomvang van het octrooi verder uit te strekken dan het inzicht van de uitvinder reikte, heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting; het door het octrooi verleende uitsluitend recht kan immers niet verder strekken dan het inzicht dat de uitvinder heeft gehad, althans voor zover dat inzicht in het octrooi is geopenbaard. 5. Onbegrijpelijk althans innerlijk tegenstrijdig is ov. 12 in zoverre het Hof enerzijds overweegt dat de uitvinder niet is gekomen tot het inzicht dat voor het verkrijgen van een evenwichtig breisel en het opheffen van de aan het bekende, enkel, breien verbonden nadelen, identiteit van

143

de patronen geen noodzakelijk vereiste is en anderzijds dat een breisel als dat van Dupont niet zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij ook voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoording van het octrooi ook daarop toe te snijden. Als de uitvinder c.q. aanvrager niet is gekomen tot het voormelde inzicht kan hij immers niet bescherming voor een breisel als dat van Dupont hebben gewenst. 6. Rechtens onjuist althans ontoelaatbaar onduidelijk is voorts 's Hofs overweging dat niet "kan worden gezegd dat zulks een breisel (se. dat van Dupont) berust op een geheel ander inzicht dan het uit het octrooi blijkende en dat Dupont de nadelen van de bekende stand van de techniek met geheel andere middelen dan de in de conclusie genoemde opheft" (cursiveringen toegevoegd). Aldus legt het Hof een onjuiste toets aan; het Hof had moeten onderzoeken of een breisel als dat van Dupont berust op hetzelfde, althans wezenlijk overeenstemmend, inzicht, c.q. of de nadelen van de bekende stand van de techniek met dezelfde, althans wezenlijk overeenstemmende, middelen worden opgeheven; in elk geval is ontoelaatbaar onduidelijk wat het Hof bedoelt met "geheel ander inzicht", resp. "geheel andere middelen". Zulks klemt te meer nu Dupont heeft gesteld het in het litigieuze octrooi aan de orde gestelde probleem te hebben opgelost op een andere wijze, gebaseerd op een ander inzicht, te weten het besef van de mogelijkheid om gebruik te maken van de rekbaarheid van de te verwerken garens ter verkrijging van een stabiel breisel; door aan deze stelling voorbij te gaan heeft het Hof zijn beslissing onvoldoende met redenen omkleed. 7. Rechtens evenzeer onjuist, althans ontoelaatbaar onduidelijk, is 's Hofs overweging dat het inzicht van Dupont een uitwerking is van het uit het octrooi blijkende en de door haar gebezigde middelen dienovereenkomstig op één punt ten opzichte van de in de octrooiconclusie genoemde gewijzigd en overigens dezelfde zijn. Rechtens is voor de vraag of een bepaald produkt octrooiinbreukmakend is, niet maatgevend of het inzicht dat aan dat produkt ten grondslag ligt een "uitwerking" is van het uit het octrooi blijkende, maar of dat produkt het wezen van de geoctrooieerde uitvinding raakt; in elk geval is ontoelaatbaar onduidelijk wat het Hof bedoelt met "een uitwerking". Evenzeer is voor de vraag of een bepaald produkt octrooiinbreukmakend is, niet maatgevend of de daarbij gebezigde middelen (slechts) op één punt ten opzichte van de in de octrooiconclusie genoemde gewijzigd en overigens dezelfde zijn, maar of dat produkt het wezen van de geoctrooieerde uitvinding raakt. 8. Ten onrechte overweegt het Hof in ov. 13 dat "onder de vorengenoemde omstandigheden van dit geval, en bij de beoordeling daarvan ook rekening houdend met de eis van een voldoende mate van rechtszekerheid voor derden" een redelijke toepassing van artikel 8 (3) van het Verdrag van Straatsburg en, eventueel, van artikel 30 lid 2 Row., meebrengt dat het breisel van Dupont valt onder de bescherming van het octrooi van Globe. Rechtens dient immers niet worden afgewogen wat in de omstandigheden van het geval een redelijke toepassing van voornoemde bepalingen meebrengt maar dient eerst te worden bepaald waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat en vervolgens het voorschrift in acht te worden genomen dat het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusie van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusie (waarbij moet worden uitgegaan van de strekking van dit voorschrift volgens HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506). Het Hof heeft ten onrechte niet enkel nagelaten een onderzoek naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding in te stellen, althans dit wezen in het midden gelaten, maar ook nagelaten te onderzoeken wat de inhoud van de conclusie van het octrooischrift is, althans die inhoud in het midden gelaten. Indien het Hof mocht hebben bedoeld dat de inhoud van de conclusie van Globe's octrooi overeenkomt met de

144


lezing van het octrooi als weergegeven in ov. 11, dan is zijn arrest rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk, nu het Hof de beschermingsomvang van het octrooi buiten die lezing heeft uitgestrekt. 9. Evenzeer onjuist, althans onbegrijpelijk is de zinsnede "bij de beoordeling daarvan ook rekening houdend met de eis van een voldoende mate van rechtszekerheid voor derden". In ov. 11 heeft het Hof immers aangenomen dat velen in het octrooi niet meer zullen lezen dan de bewoording van het inzicht dat door middel van" dubbel breien van identieke steekpatronen een "evenwichtig breisel" wordt verkregen, en dat daarom van die lezing moet worden uitgegaan. Hiermee strookt niet, althans laat zich gelet op de eis van een voldoende mate van rechtszekerheid voor derden niet rijmen, dat de beschermingsomvang (veel) verder wordt uitgestrekt dan bedoelde lezing meebrengt. Althans had het Hof behoren te onderzoeken of het de derde die zorgvuldig van het octrooischrift, dan wel van het octrooischrift èn het verleningsdossier, kennis neemt, redelijkerwijs duidelijk had behoren te zijn dat een breisel als dat van Dupont onder de verleende bescherming was begrepen. In elk geval had het Hof nader moeten motiveren waarom, uitgaande van bedoelde lezing, de door het Hof aangenomen beschermingsomvang zich laat verenigen met de eis van een voldoende mate van rechtszekerheid voor derden; een dergelijke motiveringsplicht berust hierop dat de rechter zich in het algemeen terughoudend dient op te stellen bij het weginterpreteren van kenmerken, en dat, indien hij daartoe - zoals in casu - toch overgaat, moet motiveren welke bijzondere omstandigheden hem daartoe aanleiding geven. 10. Voor zover het Hof in zijn tussenarrest dd. 3 september 1986, inz. ovv. 9-10, geacht moet worden reeds blijk te hebben gegeven van onjuiste rechtsopvattingen als in dit middel bestreden, richten de klachten zich mede tegen dit tussenarrest. 11. Schending van het recht inz. art. 43 lid 3 Row. en artt. 404 lid 2 jis 52 en 53 Rv. doordat het Hof heeft beslist als in het dictum vermeld, inz.: " - veroordeelt Dupont aan Globe te vergoeden door die laatste geleden schade als gevolg van voornoemde met het octrooi strijdige handelingen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, dan wel - naar keuze van Globe aan Globe af te dragen de winst welke Dupont heeft genoten door die handelingen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen uiterlijk op 15 december 1989 ten overstaan van de raadsheer-commissaris Mr R. van der Veen, die schadevergoeding of af te dragen winst te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dagvaarding tot de dag der voldoening; - verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad wat betreft voormeld verbod en voormelde veroordelingen". ten onrechte, om de navolgende redenen, te lezen in hun onderling verband en samenhang. 1. Artikel 43 lid 3 Row. brengt met zich dat de eiser die winstafdracht wenst, deze keuze - met de voor gedaagde ingrijpende consequentie van het afleggen van rekening en verantwoording - vooraf, d.w.z. alvorens de vordering in te stellen, dient te maken en ten processe nader toe te lichten; althans dient de eiser, indien hij alternatief - beide vorderingen heeft ingesteld, in het laatste van hem afkomstige processtuk zijn keuze te maken. In elk geval is het rechtens onjuist om, gelijk het Hof heeft gedaan, Dupont te veroordelen tot schadevergoeding dan wel - naar keuze van Globe - winstafdracht en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen. 2. Ten onrechte gelet op artikelen 404 lid 2 junctis 52 en 53 Rv. heeft het Hof zijn arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard wat betreft de veroordeling van Dupont tot schadevergoeding op te maken bij staat en te

16 mei 1991

vereffenen volgens de wet dan wel winstafdracht met bevel om rekening en verantwoording af te leggen. Enz. f) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr L. Strikwerda, 21 september 1990. 5. Gelet op de strekking van de over en weer aangevoerde cassatieklachten, zal ik, na een resumé van de belangrijkste overwegingen van het hof, eerst ingaan op het eerste middel van het principaal beroep en het middel van het incidenteel beroep en vervolgens de procesrechtelijke vragen bespreken welke zijn opgeworpen door het tweede middel in het principaal beroep. 6. In het tussenarrest van 3 september 1986 stelt het hof zich allereerst de vraag wat het octrooi van Globe naar de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift en de octrooiconclusie inhoudt. De daarin gebezigde begrippen "staafje", "verticale stekenrij" en "naburig" acht het hof onduidelijk (r.o. 3 t/m 7). Deskundige voorlichting is daarom noodzakelijk (r.o. 8), zodat het hof, na partijen in de gelegenheid te hebben gesteld zich uit te laten betreffende hun wensen omtrent degene(n) aan wie vragen zullen worden gesteld zomede omtrent de te stellen vragen, bij het tussenarrest van 23 januari 1987 de Octrooiraad verzoekt schriftelijke inlichtingen en advies te verstrekken. 7. Het hof waarschuwt partijen echter direct (r.o. 9 van het tussenarrest van 3 september 1987) dat zij uit de aan de deskundigen te stellen vragen niet mogen afleiden dat inbreuk slechts kan worden aangenomen indien het breisel van Dupont onder de letter van de octrooiconclusie valt. Van inbreuk kan ook sprake zijn indien "voor de gemiddelde vakman duidelijk moet zijn bij lezing van de octrooiconclusie - welker inhoud krachtens artikel 30 lid 2 van de Rijksoctrooiwet de beschermingsomvang van het octrooi bepaalt - in het licht van de overige inhoud van het octrooischrift, dat het breisel van Dupont een toepassing belichaamt van de uitvinding zoals deze is geoctrooieerd". 8. In het eindarrest van 27 april 1989 geeft het hof in r.o. 10 te kennen dat, indien de door de Octrooiraad bij rapport van 11 augustus 1987 aan het hof verstrekte inlichtingen en advies worden gevolgd, het breisel van Dupont letterlijk voldoet aan de octrooiconclusie. Het hof twijfelt er echter aan "of derden in grote meerderheid diezelfde opvatting hebben" en gaat er daarom vanuit dat het breisel van Dupont niet onder de letter van de octrooiconclusie valt (r.o. 11). 9. Zoals reeds aangekondigd in r.o. 9 van het tussenarrest van 3 september 1986, onderzoekt het hof vervolgens (r.o. 12) de vraag of de beschermingsomvang van het octrooi van Globe zich niettemin uitstrekt tot een breisel als dat van Dupont. Het hof beantwoordt die vraag bevestigend op de volgende gronden: a. het "inzicht" van de uitvinder, zoals dit blijkt uit het octrooischrift, heeft niet betrekking op een bepaald patroon, maar bevat de "sprong" van het, bekende, enkel breien, dat tot belangrijke nadelen leidde, naar het dubbel breien waardoor die nadelen worden opgeheven; b. de uitvinder heeft niet zover "doorgedacht" dat hij tot het inzicht is gekomen dat voor het opheffen van de bedoelde nadelen het in de octrooiconclusie beschreven patroon geen noodzakelijk vereiste is; c. het andere patroon, zoals gebruikt in het breisel van Dupont, lag echter niet zozeer voor de hand dat van de aanvrager mocht worden verlangd de bewoordingen van het octrooi ook daarop toe te snijden; d. het breisel van Dupont berust niet op een geheel ander inzicht dan het uit het octrooi blijkende, en evenmin heft Dupont de nadelen van de bekende stand van de techniek met geheel andere dan de in de conclusie genoemde middelen op; e. het inzicht van Dupont is (dan ook) te beschouwen als een uitwerking van het uit het octrooi blijkende

16 mei 1991


inzicht. 10. Het eerste middel van het principale beroep bestrijdt deze overwegingen van het hof met verschillende klachten. 11. Onderdeel 1 betoogt allereerst, met een beroep op HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506 (Meyn/Stork), dat het hof heeft miskend dat het bij de vaststelling van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht aankomt op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat, en dat deze opvatting tot uitgangspunt moet worden genomen met inachtneming van het voorschrift van art. 30 lid 2 Rijksoctrooiwet en de daaraan door het Meyn/Stork-arrest toegekende strekking. 12. Het Meyn/Stork-arrest bevestigde de sinds HR 20 juni 1930, 1217 nt. PS (Philips/Tasseron) vaste rechtspraak dat het bij de vaststelling van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht niet aankomt op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat. Zie over deze leer van het wezen van de uitvinding onder meer Haardt, Bundel Quid Iuris (1977) p. 89 ev.; Sieders, BIE 1978 p. 196-204; Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth (1984) p. 33/34; Brinkhof, BIE 1986 p. 140-143; Pieroen, Beschermingsomvang van octrooien, diss. RUL (1988) p. 95-404 (besproken door Huydecoper, NJB 1989 p. 366-368 en door Van Nispen, BIE 1988 p. 237-239); Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989) p. 121-132; Pieroen, CIER-lezingen 1988/1989 (1990) p. 45-60; Hoyng, Bescherming(somvang) anno 1989 , oratie KUB (1990). Zie voorts de conclusie OM (A-G Franx) voor HR 10 juni 1983, NJ 1984, 32 en de conclusie OM (A-G Asser) voor en de noot (LWH) onder HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506. 13. De ratio van de leer van het wezen van de uitvinding is enerzijds dat van de aanvrager niet gevergd kan worden dat hij van te voren alle toepassingsmogelijkheden en uitvoeringsvarianten die in de uitvindingsgedachte besloten liggen kan overzien en anderzijds dat een eenmaal bekende uitvinding derden de gelegenheid biedt in alle rust toepassingsvarianten te bedenken die niet aan de letter van het octrooi beantwoorden, maar wel berusten op het inzicht van de door de uitvinding geboden probleemoplossing. Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989) p. 125-126. De leer is de octrooihouder dan ook welgezind en volgens sommigen, met name Pieroen, te welgezind. In het licht van de inwerkingtreding op 1 januari 1978 van de Rijkswet van 12 januari 1977, Stb. 160, waarbij art. 30 lid 2 Row., luidende: "Het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies", werd ingevoerd en gelet op het verband van deze bepaling met het interpretatief protocol bij het Europees Octrooiverdrag, zou de leer van het wezen van de uitvinding herziening behoeven in een richting die meer recht doet aan de belangen van derden. Pieroen, diss. p. 398-403; CIER-lezing p. 54/55. 14. In het Meyn/Stork-arrest is deze opvatting niet gevolgd. Uw Raad overweegt (r.o. 3.3): "Bij de vaststelling van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht (komt het niet aan)" op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat. Deze in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting kan ook na de inwerkingtreding van de Rijkswet van 12 jan. 1977, Stb. 160, waarbij art. 30 lid 2 Rijksoctrooiwet is ingevoegd, tot uitgangspunt worden genomen, evenwel met inachtneming van het daarin vervatte voorschrift, inhoudende dat het

145

uitsluitend recht "wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies". Daarbij moet worden uitgegaan van de strekking van dit voorschrift, zoals deze blijkt uit de m.v.t. op de Rijkswet van 12 jan. 1977 en de daarin vervatte verwijzing naar het interpretatief protocol bij het Europees Octrooiverdrag. Die strekking is, het midden te houden tussen twee uitersten (de "Angelsaksische" onderscheidenlijk de "Duitse" leer) en aldus, in de bewoordingen van het protocol, "a fair protection for the patentee" te combineren met "a reasonable degree of certainty for third parties". 15. Er valt over te twisten of de passage na "evenwel" toch niet een zekere wijziging van de leer van het wezen van de uitvinding inhoudt. De wijziging zou dan hierin bestaan dat, meer dan voorheen het geval was, bij het bepalen van de beschermingsomvang van octrooien rekening moet worden gehouden met "a reasonable degree of certainty for third parties", een aspect dat in de leer van het wezen van de uitvinding, althans in de toepassing daarvan, onderbelicht zou zijn. Vgl. Pieroen, CIER-lezing, p. 59/60. Anderen menen daarentegen dat Uw Raad de leer ongewijzigd heeft gehandhaafd (Wichers Hoeth in de noot in de NJ), omdat de leer al deed wat het interpretatief protocol voorschrijft (vgl. Hoyng, a.w., p. 19), zodat het arrest niet meer dan een verfijning van de leer van het wezen van de uitvinding inhoudt (vgl. Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989) p. 123/124). 16. Ik houd het op het laatste en zie de verfijning die het arrest op de leer heeft aangebracht daarin, dat Uw Raad in r.o. 3.5 het aspect van de rechtszekerheid voor derden (hetgeen per sé niet hetzelfde is als een geringere bescherming van de octrooihouder) heeft gezocht in een scherper criterium ter afbakening van de wel en niet onder de octrooibescherming vallende uitvoeringsvarianten van de uitvindingsgedachte. Die rechtsoverweging luidt: "Anders dan het hof heeft aangenomen, brengt echter ook in deze situatie de enkele beperking van de omschrijving in het octrooischrift tot de daarin beschreven uitvoering nog niet mee dat andere uitvoeringsvarianten buiten de bescherming vallen. Voor dit laatste is immers, voor zover hier van belang, nodig dat deskundige derden, wanneer zij zich rekenschap geven van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding, zoals dit uit de conclusies van het octrooischrift in het licht van de beschrijving en de tekeningen naar voren komt, mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft. Deze derden zullen een zodanige afstand slechts mogen aannemen, indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat". 17. Heeft het hof de leer van het wezen van de uitvinding, zoals deze moet worden begrepen na het Meyn/Stork-arrest, miskend? Ik zou menen dat het hof, hoewel het nergens met zoveel woorden spreekt van het wezen van de uitvinding, bij zijn beslissing die leer tot uitgangspunt heeft genomen. Zulks blijkt m.i. niet alleen uit de hierboven onder 7 besproken r.o. 9 van het tussenarrest van 3 september 1986, maar ook uit de hierboven onder 8 en 9 besproken r.o. 10, 11 en 12 van het eindarrest: bij de vraag of het breisel van Dupont een inbreuk oplevert beperkt het hof zich niet tot de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift, doch acht van belang welke "sprong" het "inzicht" van de uitvinder

146


bevat (eindarrest) en of voor de gemiddelde vakman bij lezing van de octrooiconclusie duidelijk moet zijn dat het breisel van Dupont een toepassing belichaamt van de uitvinding zoals deze is geoctrooieerd (tussenarrest). Nagaan op welk inzicht de door de uitvinding geboden probleemoplossing berust en wat daarin, voor de doorsnee vakman, als nieuw en inventief aan de stand van de techniek ("sprong") is toegevoegd, is een gebruikelijke, door het Meyn/Stork-arrest m.i. niet achterhaalde toepassing van de leer van het wezen van de uitvinding. Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989) p. 126-127. Voorts blijkt niet dat het hof de door het Meyn/Stork-arrest aangebrachte verfijning op de leer van het wezen van de uitvinding heeft miskend. Uit r.o. 12 van het eindarrest (meer bepaald de hierboven onder 9 sub c aangeduide grond) blijkt dat het hof zich rekenschap heeft gegeven van de vraag of voor derden, zoals Dupont, goede grond bestaat om aan te nemen dat de door Dupont toegepaste uitvoeringsvariant buiten de door het wezen van de uitvinding bepaalde beschermingsomvang van het octrooi van Globe valt. 18. De eerste klacht van onderdeel 1 berust naar mijn mening dan ook op een onjuiste lezing van het bestreden eindarrest van het hof en moet derhalve falen. In het voorgaande ligt besloten dat ook de subsidiaire klachten van onderdeel 1 (het hof heeft geen onderzoek gedaan naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding, althans dit wezen in het midden gelaten) feitelijke grondslag missen. 19. Onderdeel 2 berust naar mijn mening evenzeer op een onjuiste lezing: r.o. 11 van het bestreden arrest behelst een van het rapport van de Octrooiraad afwijkende grammaticale interpretatie van de octrooiconclusie; het wezen van de uitvinding wordt door het hof besproken in r.o. 12. 20. Onderdeel 3 moet falen voor zover het zich keert tegen 's hofs vaststelling van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding. Deze vaststelling berust op uitlegging van het octrooischrift, is derhalve feitelijk van aard, en kan daarom in cassatie op juistheid niet worden getoetst. Vgl. HR 18 mei 1979, NJ 1979, 479 nt. LWH en zie voorts de conclusie OM (A-G Franx) voor HR 10 juni 1983, NJ 1984, 32 onder 6 (met veel gegevens) en Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989) p. 127. 's Hofs oordeel komt mij geenszins onbegrijpelijk voor en is voldoende gemotiveerd. Onderdeel 3 berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest voor zover het wil betogen dat het hof heeft verzuimd het voorschrift in acht te nemen dat het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Uit de bestreden r.o. 12 van het eindarrest blijkt, integendeel, dat het hof, dat meermalen verwijst naar het octrooischrift, bij de vaststelling van de beschermingsomvang van het octrooi deze maatstaf in acht heeft genomen. Onderdeel 3 is derhalve naar het mij voorkomt vergeefs voorgesteld. 21. Onderdeel 4 miskent dat de ratio van de leer van het wezen van de uitvinding onder meer is dat van de aanvrager niet gevergd kan worden dat hij van te voren alle toepassingsmogelijkheden en uitvoeringsvarianten die in de uitvindingsgedachte besloten liggen kan overzien (vgl. hierboven onder 13). De aangevallen overwegingen van het hof (de hierboven onder 9 sub b en c bedoelde gronden) sluiten direct aan bij deze ratio en getuigen derhalve niet van een onjuiste rechtsopvatting. 22. Hierop stuit m.i. ook de motiveringsklacht van onderdeel 5 af. Juist omdat de door Dupont toegepaste uitvoeringsvariant niet voor de hand lag, is er enerzijds geen reden om van de aanvrager te verlangen dat hij die uitvoeringsvariant voorziet en in de octrooiconclusie opneemt, en is er anderzijds, en mede daarom, geen goede grond voor Dupont om aan te nemen dat die toepassingsvariant buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt. Zulks strookt m.i. niet alleen met de ratio van

16 mei 1991

de leer van het wezen van de uitvinding (vgl. hierboven onder 13), maar ook met de door het Meyn/Stork-arrest aan die leer gegeven verfijning. 23. Onderdeel 6 berust, naar het mij voorkomt, op een onjuiste lezing van de aangevallen rechtsoverweging. Blijkens de laatste zin van r.o. 12 is de kennelijke strekking van de aangevallen overweging dat het breisel van Dupont niet berust op een wezenlijk ander inzicht dan het uit het octrooi blijkende inzicht en dat de door Dupont gebezigde middelen niet wezenlijk verschillen van de in de conclusie genoemde middelen. 24. Hetzelfde geldt m.i. voor onderdeel 7. Blijkens het verband met de andere overwegingen bedoelt het hof met "uitwerking" kennelijk dat het breisel van Dupont een uitvoeringsvariant is van de geoctrooieerde uitvinding en dat deze variant binnen de door het wezen van de uitvinding bepaalde beschermingsomvang van het octrooi valt. 25. Onderdeel 8 bestrijdt r.o. 13 van 's hofs eindarrest met een herhaling van de reeds in de onderdelen 1 en 2 ontwikkelde klachten. Waar deze klachten moeten falen en het hof, zoals ik reeds betoogde, de leer van het wezen van de uitvinding en de daarop door het Meyn/Storkarrest aangebrachte verfijning niet heeft miskend, is r.o. 13 onjuist noch onbegrijpelijk. 26. De door onderdeel 9 verdedigde opvatting dat de eis van voldoende mate van rechtszekerheid voor derden ("a reasonable degree of certainty for third parties") betekent dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door datgene wat derden kunnen lezen in de bewoordingen van de octrooiconclusie, kan in het licht van het Meyn/Stork-arrest m.i. niet als juist worden aanvaard. Ik verwijs naar hetgeen hierboven onder 14 t/m 16 is opgemerkt: de leer van het wezen van de uitvinding ter bepaling van de beschermingsomvang van octrooien is gehandhaafd met deze verfijning (r.o. 3.5 van het Meyn/Stork-arrest) dat het aspect van de rechtszekerheid voor derden nader gestalte krijgt in een scherper criterium (het afstandcriterium) ter afbakening van de wel en niet onder de octrooibescherming vallende uitvoeringsvarianten van de uitvindingsgedachte. De door het hof in de hierboven onder 9 sub b en c gebezigde gronden geven niet blijk van een miskenning van de zojuist bedoelde verfijning van de leer van het wezen van de uitvinding en behoefden m.i. ook geen nadere motivering. Onderdeel 9 kan derhalve niet slagen. 27. Onderdeel 10, ten slotte, kan evenmin succes hebben. De r.o. 9 en 10 van het tussenarrest preluderen op de door het hof in het eindarrest toegepaste leer van het wezen van de uitvinding en getuigen derhalve niet van een onjuiste rechtsopvatting. 28. De slotsom is dat het eerste middel van het principaal beroep in al zijn onderdelen ongegrond is en dus vergeefs is voorgesteld. 29. Het in het incidenteel beroep voorgestelde middel bestrijdt in vier onderdelen de door het hof gehanteerde maatstaf bij de vaststelling van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht. Daarbij gaat het middel ervan uit dat het hof de gebezigde maatstaf heeft geformuleerd in r.o. 11 van het eindarrest. Dit uitgangspunt berust m.i. echter op een verkeerde lezing van het aangevallen arrest. R.o. 11 van het eindarrest behelst een van het rapport van de Octrooiraad afwijkende grammaticale interpretatie van de octrooiconclusie; eerst in r.o. 12 ontwikkelt het hof de maatstaf ter bepaling van de beschermingsomvang van het octrooi: de leer van het wezen van de uitvinding. 30. Daarmee ontvalt de grondslag aan alle in het middel geformuleerde klachten, zodat het middel moet falen. 31. Ik kom thans tot de bespreking van de procesrechtelijke vragen, opgeworpen door het tweede middel in het principaal beroep. 32. Onderdeel 1 verwijt het hof schending van art. 43 lid 3 Row. door Dupont te veroordelen tot, kort gezegd, schadevergoeding nader op te maken bij staat en te veref-

16 mei 1991


fenen volgens de wet, dan wel - naar keuze van Globe winstafdracht en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen. Het onderdeel verdedigt de opvatting dat art. 43 lid 3 Row. met zich brengt dat de eiser die winstafdracht wenst, deze keuze vooraf, d.w.z. alvorens de vordering in te stellen, althans in het laatste van hem afkomstige processtuk, te maken. In elk geval zou onjuist zijn dat het hof Dupont heeft veroordeeld tot schadevergoeding, dan wel - naar keuze van Globe - tot winstafdracht. 33. Art. 43 lid 3 Row., ingevoerd bij Rijkswet van 12 januari 1977, Stb. 160, inwerkingtreding 1 januari 1978, luidt: "In plaats van schadevergoeding kan worden gevorderd, dat de gedaagde veroordeeld wordt de door de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen; indien de rechter evenwel van oordeel is, dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, zal hij de gedaagde tot schadevergoeding kunnen veroordelen". Anders dan het geval is in het bij de Wet van 3 juli 1989, Stb. 282 (inwerkingtreding 1 oktober 1989) in de Auteurswet ingevoerde art. 27a, waarvan de eerste zin luidt: "Naast schadevergoeding kan de maker of zijn rechtverkrijgende vorderen dat degene die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt, wordt veroordeeld de door deze ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen", is in art. 43 lid 3 Row. de winstafdracht niet cumulatief doch alternatief gesteld tegenover de schadevergoeding. En anders dan het geval is in art. 6:104 (6.1.9.9a) NBW, luidende: "Indien iemand die op grond van onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis jegens een ander aansprakelijk is, door die daad of tekortkoming winst heeft genoten, kan de rechter op vordering van die ander de schade begroten op het bedrag van die winst of op een gedeelte daarvan", is in art. 43 lid 3 Row. de winstafdracht niet een wijze van schadeberekening, doch een "echte" winstafdracht, d.w.z. het afgeven van de winst die met het feit waarop de aansprakelijkheid berust is verkregen, ongeacht of die winst correspondeert met de door de benadeelde geleden schade. Zie over het een en ander Van Nispen, Mon. NBW A-ll (1988), p. 54-57; Deurvorst, Intellectuele eigendom & reclamerecht 1990, p. 52-56; Onrechtmatige Daad, losbl., II nr 190a (Van Nispen). 34. Ten aanzien van de overwegingen die de regeling van art. 43 lid 3 Row. hebben ingegeven, meldt de MvT {Hand. TK, 1974-1975, 13.209, nrs. 1-4, p. 58): "De schade, die de octrooihouder bij inbreuk op zijn recht lijdt, kan van verschillende aard zijn. Het meest voor de hand ligt de schade te berekenen aan de hand van de winst, die de octrooihouder is ontgaan, doordat de inbreukmaker handelingen heeft verricht, die het uitsluitend recht van de octrooihouder uitmaken. Doch als de laatste het octrooi niet zelf exploiteert of nog geen of slechts een geringe winst maakte, zal de vordering tot schadevergoeding hem weinig of geen baat brengen. Is de gederfde winst wel aanmerkelijk, dan staat de octrooihouder vaak voor het volgende dilemma. Hij zal het bedrag der gederfde winst alleen dan met succes kunnen opvorderen, als hij de hoogte ervan aantoont, waartoe hij vaak gegevens ter tafel moet leggen, die hij om begrijpelijke reden niet aan zijn concurrenten wil prijsgeven. Wil hij deze gegevens echter niet tonen, dan zal de vordering tot opeising der gederfde winst niet slagen.

147

De octrooihouder kan behalve schade in de vorm van gederfde winst ook andere schade hebben geleden. Zo kan een inbreuk de waarde van een octrooi doen dalen en een nadelige invloed hebben op de positie, die de octrooihouder bezit ten opzichte van derden, waarmede hij wil samenwerken, of ten opzichte van mogelijke licentiehouders. Deze schade is uitermate moeilijk vast te stellen en te berekenen. Hetzelfde geldt voor andere schade, die de octrooihouder door het optreden van de inbreukmaker lijdt, bij voorbeeld doordat investeringen geheel of gedeeltelijk hun waarde verliezen. Omdat het aantonen van geleden schade op bezwaren stuit, zal de octrooihouder er dikwijls toe overgaan genoegen te nemen met een schadeloosstelling op basis van een licentievergoeding, die dan meestal lager zal liggen dan de werkelijk geleden schade. Een gevolg van dit alles is, dat de inbreukmaker vaak de onrechtmatige genoten winst geheel of gedeeltelijk zal kunnen behouden, zelfs als de octrooihouder vergoeding van geleden schade krijgt. De moeilijkheden, waarvoor de octrooihouder zich geplaatst ziet bij een vordering tot vergoeding van de geleden schade, doen zich niet voor bij een vordering, waarbij de inbreukmaker de winst moet afdragen, die hij ten gevolge van de inbreuk heeft gemaakt. Bij deze vordering is de octrooihouder ook ontslagen van het leveren van bewijs van de door hem geleden schade en ligt het in de rede de inbreukmaker rekening en verantwoording te doen afleggen van de als gevolg van de inbreuk gemaakte winst". Zowel vereenvoudiging van de bewijspositie van de octrooihouder, als ongedaanmaking van de verrijking van de inbreukmaker (inbreuk mag niet lonen) vormen dus de ratio van de regeling van art. 43 lid 3 Row. 35. Over de vraag wanneer de octrooihouder zijn keuze tussen schadevergoeding en winstafdracht dient te bepalen, zwijgen de kamerstukken. Aangezien de octrooihouder pas nadat de inbreukmaker rekening en verantwoording heeft afgelegd van de door de inbreuk genoten winst kan bepalen of winstafdracht voor hem voordeliger is dan schadevergoeding, en aangezien de regeling van art. 43 lid 3 Row., blijkens de MvT, mede berust op de overweging dat inbreuk niet mag lonen, ligt het niet voor de hand van de octrooihouder te verlangen dat hij zijn keuze bepaalt nog voordat de inbreukmaker rekening en verantwoording heeft afgelegd van de door hem genoten winst. Ik zou menen dat de door het onderdeel verdedigde opvatting reeds hierop vastloopt. 36. Maar er is nog een andere reden. Het gaat in art. 43 lid 3 Row. m.i. om een alternatieve verbintenis uit de wet: op grond van octrooiinbreuk (onrechtmatige daad) rust op de inbreukmaker een verbintenis tot het verrichten van één van twee verschillende prestaties, schadevergoeding of ("echte") winstafdracht, ter keuze van de schuldeiser. Vgl. Van Nispen, Mon. NBW A-ll (1988) p. 55. Zie voorts algemeen over de alternatieve verbintenis o.a. Van Buchem-Spapens, Mon. NBW B-31 (1982) p. 47-55 en Asser-Hartkamp I (1988) nrs 140-145. 37. Vooruitlopend op de regeling van art. 6:19 (6.1.4.3) NBW - daar is bepaald reden toe nu het huidige recht op dit punt een ernstige leemte vertoont, vgl. AsserHartkamp I (1988) nr. 143 - mag worden aangenomen dat de wederpartij van de keuzegerechtigde partij de bevoegdheid heeft een redelijke termijn te stellen tot bepaling van de keuze, indien de keuzegerechtigde partij nalaat een keuze uit te brengen. Blijft keuze binnen de gestelde termijn uit, dan gaat de keuzebevoegdheid over op de andere partij (art. 6:19 lid 1 NBW). Aangezien de keuze onherroepelijk is, mag van de keuzegerechtigde niet gevergd worden zijn keuze te bepalen voordat hij heeft kunnen onderzoeken en vaststellen welke keuze voor hem

148


het beste is. Vgl. Parl.Gesch. Boek 6, p. 137. 38. Toegespitst op ons geval betekent dit dat Dupont bevoegd is Globe, indien deze nalaat een keuze uit te brengen, een redelijke termijn te stellen waarbinnen de keuze moet worden bepaald. Het moment waarop Globe volgens de gestelde termijn uiterlijk haar keuze moet uitbrengen, mag echter niet eerder vallen dan nadat Globe - in wier belang als octrooihouder het alternatief stellen der verbintenis klaarblijkelijk is geschied - heeft kunnen onderzoeken en vaststellen welke keuze voor haar het beste is. Anders gezegd: zolang Dupont geen rekening en verantwoording heeft afgelegd van de door haar door de octrooiinbreuk genoten winst, mag in redelijkheid van Globe niet worden verlangd dat zij haar keuze uitbrengt. 39. Het hof heeft, zo volgt, het recht niet geschonden door Dupont te veroordelen tot nakoming van de op haar rustende alternatieve verbintenis uit de wet. Daaraan kan niet afdoen dat in het slot van de bepaling van art. 43 lid 3 Row. aan de rechter de (discretionaire) bevoegdheid is verleend om, op grond van de omstandigheden van het geval, het keuzerecht van de octrooihouder te doorbreken en de gedaagde tot (alleen) schadevergoeding te veroordelen. Onderdeel 1 moet daarom naar mijn oordeel falen. 40. Onderdeel 2 verwijt het hof het recht te hebben geschonden door zijn arrest, wat betreft de veroordeling van Dupont tot schadevergoeding op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet dan wel winstafdracht met bevel om rekening en verantwoording dienaangaande af te leggen, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 41. Ervan uitgaande dat dit middelonderdeel voldoet aan de daaraan door art. 407 Rv. gestelde eisen - zonder kennisneming van de schriftelijke toelichting is niet zeer duidelijk waarom volgens het onderdeel de aangehaalde wettelijke voorschriften door het hof zouden zijn geschonden -, en er voorts van uitgaande dat Dupont belang heeft bij het onderdeel - hoewel daaromtrent uit de gedingstukken niets blijkt, lijkt het onwaarschijnlijk dat aan de veroordeling tot schadevergoeding c.q. winstafdracht reeds enigerlei uitvoering is gegeven en na verwerping van de overige cassatieklachten zal het aangevallen arrest in kracht van gewijsde zijn gegaan (vgl. HR 10 december 1943, NJ 1944/1945, 159) -, meen ik dat het onderdeel doel treft. 42. De door het hof uitgesproken uitvoerbaarheid bij voorraad van bedoelde veroordeling kan niet gegrond worden op art. 52 lid 1 sub 1 Rv. Weliswaar is het octrooischrift aan te merken als een authentieke titel in de zin van die bepaling (HR 18 april 1969, NJ 1969, 327 nt. HB), maar van de veroordeling tot schadevergoeding c.q. winstafdracht kan, naar algemeen wordt aangenomen, niet worden gezegd dat deze in de zin van die bepaling berust op het octrooischrift, d.w.z. haar directe grondslag vindt in het octrooischrift. Haar directe grondslag ligt veeleer in de in rechte vastgestelde onrechtmatigheid van de inbreuk. Zie de conclusie OM (A-G Berger) voor en de noot (Hijmans van den Bergh) onder het zojuist genoemde arrest. Zie voorts Verheijen, De grondslagen der uitvoerbaarverklaring bij voorraad, diss. RUL (1961) p. 41-44 en Burgerlijke Rechtsvordering, losbl., art. 53, aant. 5 (F.M.J. Jansen). 43. De uitvoerbaarverklaring bij voorraad kan evenmin worden gegrond op art. 53 sub 7 Rv.: de veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en de veroordeling tot winstafdracht kunnen niet worden aangemerkt als de voldoening ener bepaalde geldsom in de zin van die bepaling (HR 21 juni 1918, NJ 1918, 781 en HR 3 januari 1935, NJ 1935, 785). Ook kan niet gezegd worden dat de prestatie indirect in een geldsom wordt uitgedrukt (HR 31 januari 1986, NJ 1986, 516 nt. WLH), aangezien de berekening van de geldsom niet kan worden afgeleid aan de hand van factoren die in het arrest zijn omschreven. 44. Waar de andere wettelijke gronden niet in aanmerking komen als grondslag voor de door het hof uitgesproken uitvoerbaarheid bij voorraad van de veroor-

16 mei 1991

deling tot schadevergoeding c.q. winstafdracht en die wettelijke gronden naar huidig recht als limitatief moeten worden aangemerkt (vgl. Burgerlijke Rechtsvordering, losbl., art. 53, aant. 2 en 12, F.M.J. Jansen), moet worden aangenomen dat het hof zijn arrest wat betreft de veroordeling tot schadevergoeding c.q. winstafdracht ten onrechte uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard. 45. In de omstandigheid dat bij de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 NBW de bepalingen van art. 52 en 53 Rv. vervangen zullen worden door een met art. 429k Rv. vergelijkbare regeling volgens welke de rechter, behoudens uitzonderingsgevallen, vrij is, indien de eiser zulks verlangt, zijn vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren (Invoeringswet, eerste gedeelte, Wet van 7 mei 1986, Stb. 295), ligt m.i. geen reden om, door middel van een ruime interpretatie van de huidige bepalingen, anders te denken over de aangevallen beslissing van het hof. Naast het - uitvoerbaar bij voorraad verklaarde - verbod van verdere octrooiinbreuk, kan niet worden aangenomen dat Globe een dringend belang heeft - blijkens de gedingstukken heeft Globe zulks ook niet aangevoerd bij uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de veroordeling tot schadevergoeding c.q. winstafdracht. Vgl. in dit verband HR 2 juni 1989, NJ 1989, 666. 46. Op grond van het vorenstaande kom ik tot de slotsom dat de in het principaal beroep aangevoerde cassatieklachten alle ongegrond zijn behoudens de klacht van het tweede onderdeel van het tweede middel en dat het incidenteel cassatieberoep tevergeefs is ingesteld. 47. Derhalve strekt de conclusie in het principaal beroep : tot vernietiging van het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 27 april 1989, doch uitsluitend voor zover het betreft de daarbij uitgesproken uitvoerbaarheid bij voorraad van de veroordeling tot schadevergoeding dan wel winstafdracht, en tot verwerping van het beroep voor zover het is gericht tegen het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 3 september 1986; in het incidenteel beroep : tot verwerping. g) De Hoge Raad, enz. 3.3 De gedachtengang welke het Hof heeft geleid tot zijn door middel I bestreden oordeel is als volgt opgebouwd. Het Hof heeft eerst vastgesteld (rov. 11) hoe het octrooi moet worden gelezen. Het heeft daarbij afstand genomen van de in rov. 10 weergegeven opvatting van de Octrooiraad ter zake - in welke opvatting het Dupontbreisel letterlijk voldoet aan de octrooiconclusie - en heeft zich gehouden geoordeeld uit te gaan van die lezing die overeenkomt met hetgeen het Hof aannemelijk acht dat "velen" in het octrooi zullen lezen, te weten dat het niet meer is dan "de bewoording van het inzicht dat door middel van het dubbel breien van identieke stekenpatronen een 'evenwichtig breisel' (...) wordt verkregen" en dat "naburige staafjes" in de zin van het octrooi zijn "staafjes gevormd door naalden (van twee verschillende naaldenbalken) welke één plaats ten opzichte van elkaar zijn verschoven". Vervolgens (rov. 12) heeft het Hof gememoreerd dat bij deze lezing de vraag rijst "of de beschermingsomvang van het octrooi zich ook uitstrekt tot een breisel als dat van Dupont hetwelk twee niet identieke stekenpatronen heeft". Om die vraag te kunnen beantwoorden heeft het Hof op basis van het octrooischrift onderzocht waarop het eerdergenoemde "inzicht" betrekking heeft: niet, naar 's Hofs oordeel, op een bepaald patroon en ook niet op een of meer nieuwe patronen, maar het bevat wat het Hof noemt de "sprong" "van het, bekende, enkel breien, dat tot belangrijke nadelen leidde, naar het dubbel breien waardoor die nadelen worden opgeheven", waarbij de uitvinder, naar 's Hofs oordeel, niet heeft "doorgedacht" in die zin dat hij niet ook is gekomen tot het inzicht dat voor het verkrijgen van een evenwichtig breisel en het

16 mei 1991


opheffen van bedoelde nadelen identieke stekenpatronen niet een noodzakelijk vereiste zijn. Tegen deze achtergrond heeft het Hof het breisel van Dupont bezien en geoordeeld dat dit breisel ondanks zijn afwijkende stekenpatroon niet meer is dan een uitwerking van de door het octrooi beschermde uitvinding, zij het niet een uitwerking "die zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij ook voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoordingen van het octrooi ook daarop toe te snijden". Langs deze weg is het Hof in zijn rov. 13 gekomen tot zijn door middel I bestreden oordeel. 3.4 Wat het Hof in zijn rov. 12 heeft gedaan is vaststellen waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat, waarbij het de beschrijving in het octrooischrift heeft gebruikt tot uitleg van de conclusie, een en ander overeenkomstig hetgeen in HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506, is overwogen. Onderdeel I van het middel stuit daarop af evenals de rechtsklacht van onderdeel 3; voor het overige faalt onderdeel 3 omdat het zich keert tegen 's Hofs vaststelling van het wezen van de uitvinding, die, gebaseerd als zij is op 's Hofs uitlegging van het octrooischrift, in cassatie niet op haar juistheid kan worden getoetst, niet onbegrijpelijk is en geen nadere motivering behoefde. Onderdeel 2 mist feitelijke grondslag. De rechtsklachten van de onderdelen 4, 6, 7, 8 en 9 falen. Het Hof heeft geen rechtsregel geschonden door te oordelen dat het breisel van Dupont niet meer is dan een uitwerking van de beschermde uitvinding die onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Dat de uitvinder zelf volgens het Hof aan deze uitvoeringsvariant niet heeft gedacht, heeft het Hof daarbij terecht niet beslissend geoordeeld. Het Hof heeft, uitgaande van de in het octrooi belichaamde probleemoplossing, zijn oordeel mede daarop gebaseerd dat het breisel van Dupont niet berust op een wezenlijk ander inzicht dan dat van het octrooi en de door Dupont gebruikte middelen niet wezenlijk verschillen van die genoemd in de conclusie; aldus oordelend heeft het Hof geen onjuiste toets aangelegd. Evenmin kan worden gezegd dat het Hof, anders dan het blijkens rov. 13 zelf meende, niet in de vereiste mate rekening ermede heeft gehouden dat het voorschrift van art. 30 lid 2 Rijksoctrooiwet ertoe strekt de rechter in te scherpen dat "a fair protection for the patentee" moet worden gecombineerd met "a reasonable degree of certainty for third parties". Het Hof heeft zich immers niet ertoe bepaald te oordelen dat, nu het wezen van de uitvinding bestaat uit het dubbel breien en "identiciteit" van de patronen geen noodzakelijk vereiste is, een redelijke bescherming voor de octrooihouder meebrengt dat een dubbel breisel als dat van Dupont dat slechts aan één zijde een patroon vertoont als in het octrooischrift omschreven en aan de andere zijde een afwijkend patroon, onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Voordat het Hof die conclusie trok, heeft het eerst onderzocht of een dubbel breisel als dat van Dupont "zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoordingen van het octrooi ook daarop toe te snijden". Met zijn negatief antwoord op deze vraag heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat zich hier niet het geval voordoet waarin de beperking van de omschrijving in het octrooischrift tot de daarin beschreven uitvoering meebrengt dat andere uitvoeringsvarianten buiten de beschermingsomvang vallen: het Hof heeft kennelijk bedoeld dat voor deskundige derden die zich rekenschap hebben gegeven van wat (naar 's Hofs beslissing) het wezen van de uitvinding was (het dubbel breien) geen goede grond bestaat om aan te nemen dat Globe door het bezigen van de in het octrooischrift gekozen, op een dubbel breisel met identieke stekenpatronen afgestemde formulering afstand heeft willen doen van de bescherming tegen een dubbel breisel met niet

149

identieke stekenpatronen als dat van Dupont, op welke bescherming het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak heeft. Van tegenstrijdigheid of onbegrijpelijkheid van 's Hofs overwegingen is geen sprake; daarom faalt onderdeel 5 en falen alle motiveringsklachten van de andere onderdelen. Het vorenstaande brengt mede dat ook onderdeel 10, dat zich richt tegen het tussenarrest van het Hof, niet kan slagen. 3.5 Middel II betreft het dictum van 's Hofs eindarrest. Onderdeel 1 strekt ten betoge dat het Hof niet Dupont had mogen veroordelen tot schadevergoeding dan wel naar keuze van Globe - winstafdracht en het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Het stelt dat Globe haar keuze vooraf had moeten maken. Afgezien van het feit, dat uit de stukken van het geding niet blijkt dat Dupont in de vorige instanties ooit bezwaar tegen dit deel van de vordering van Globe heeft gemaakt, kan dit onderdeel niet slagen omdat niet valt in te zien dat uit art. 43 lid 3 Rijksoctrooiwet moet worden afgeleid dat een veroordeling als door het Hof gegeven niet geoorloofd zou zijn. Onderdeel 2 richt zich tegen de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het arrest ook met betrekking tot deze veroordeling. Het kan niet tot cassatie leiden omdat Dupont daarbij geen belang meer heeft: de verwerping van middel I en onderdeel 1 van middel II heeft immers tot gevolg dat op het tijdstip van uitspraak van het onderhavige arrest het eindarrest van het Hof in kracht van gewijsde gaat. 3.6 Het incidenteel cassatieberoep, dat voorwaardelijk is ingesteld, namelijk voor het geval de bestreden arresten zouden worden vernietigd op grond van het eerste cassatiemiddel, komt niet aan de orde. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het principaal beroep; veroordeelt Dupont in de kosten van het geding in cassatie, tot deze uitspraak aan de zijde van Globe begroot op ƒ456,30 aan verschotten en ƒ2.500,- voor salaris. Enz. ') Alternatieve vordering van schadevergoeding en winstafdracht. De Hoge Raad accepteert met dit arrest een veroordeling tot vergoeding van schade, op te maken bij staat, dan wel - ter keuze van eiser - tot afdracht van de door de inbreuk genoten winst. Praktisch komt dit erop neer dat de eiser eerst de gedaagde rekening en verantwoording zal laten afleggen om aan de hand daarvan te kunnen beoordelen welke voor hem meest voordelige keuze hij zal maken. Die keuze zal hij na de afgelegde rekening en verantwoording niet zonder meer kunnen maken. Ik laat nog daar dat partijen reeds met elkaar van mening kunnen verschillen over de gegevens, die aan de rekening en verantwoording ten grondslag moeten worden gelegd of die daaruit zullen moeten blijken. Wat moet worden verstaan onder winst? Mag de inbreukmaker daarop bepaalde kosten of bedrijfslasten in mindering brengen? De octrooihouder zal ongetwijfeld een becijfering van zijn schade hebben gemaakt. Maar hij weet dat de inbreukmaker doorgaans met succes de schadefactoren betwist. Een verantwoorde keus zal hij dus pas kunnen maken als ook de uitslag van de schadestaat-procedure bekend is. In dit opzicht meen ik dat A.-G. Strikwerda nog te streng is waar hij meent dat zolang Dupont geen rekening en verantwoording heeft afgelegd, in redelijkheid van Globe niet mag worden verlangd dat zij haar keuze uitbrengt. Overigens kan ik lezing van zijn conclusie, met name op dit onderdeel, van harte aanbevelen. Met name ook zijn verwijzing naar de wetsgeschiedenis, waaruit blijkt dat de wetgever hier niet heeft gedacht aan een vorm van schadevergoeding maar aan een echte winstafdracht, d.w.z. het afgeven van de winst die met de inbreuk is verkregen, ongeacht of de winst correspondeert met de door de benadeelde geleden schade. Het is een ongedaanmaking van de verrijking van de inbreukmaker en een vereenvoudiging van de bewijspositie van de octrooihouder. Terecht wijst hij er op dat art. 43 lid 3 Row. afwijkt van art. 27a


150

Aw. en art. 6 : 104 NBW. Met het onderhavige arrest is de opvatting van de Rb. Den Haag (zie IER 1989 blz. 114) dat de eiser de keuze vooraf dient te maken en nader dient toe te lichten, verworpen. Evenzeer onjuist lijkt de opvatting van de Rb. Zwolle, die een bevel tot winstafdracht gaf te vermeerderen met schadevergoeding voor zover deze de genoten en af te dragen winst overtreft (zie IER 1989 blz. 114). Ik geef echter toe dat deze laatste oplossing praktisch neerkomt op een veroordeling t o t winstafdracht of schadevergoeding, omdat de octrooihouder immers zal kiezen voor wat het meeste oplevert. Ste.

Nr 33. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 27 juni 1989. (houtpreserveringsampul I) Mr J.J. Brinkhof. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. Wezenlijk voor het octrooi van Woodcap is de goede afdichting van de uitsparing in het hout door het gebruikmaken van vervormbaar materiaal van kunststof voor de afsluitdop. Ook Woudsma maakt gebruik van een kapje van kunststofmateriaal. De houten afsluitdop tussen ampul en kunststofkap leidt niet tot een wezenlijk andere ampul dan de geoctrooieerde. Wie gebruik maakt van het wezen van andermans uitvinding en daarnaast een maatregel treft die een belemmering vormt voor de realisering van een bijkomend voordeel van de uitvinding (i.c. de mogelijkheid van het extra injecteren van preserveringsmiddel) pleegt nochtans inbreuk op het octrooi. Artt. 30A, 43 en 51, lid 5 Row. j " artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Vanwege de terugwerkende kracht die aan de herroeping en nietigverklaring van een octrooi is verbonden, behoort in het algemeen in kort geding geen inbreukverbod te worden uitgesproken als de kans dat het octrooi zal worden herroepen of nietig verklaard groot is. De kans dat de gemiddelde vakman in de octrooiaanvrage van Woudsma (met oudere prioriteit) de ampul van Woodcap volgens conclusie 1 van haar octrooi mede geopenbaard zal achten, lijkt voorshands niet groot. Het verschil tussen een afsluitdop van kunststofmateriaal volgens Woodcaps octrooi en de afsluitende platte schroef van kunststof volgens de aanvraag van Woudsma is immers niet onaanzienlijk. Van belang is dat bij de beoordeling van de uitvindingshoogte de aanvrage van Woudsma buiten beschouwing dient te blijven ingevolge de artt. 54 en 55 van het Europees Octrooiverdrag en de artt. 2, lid 3, en 2A, lid 2 van de Rijksoctrooiwet. In aanmerking genomen dat het Europees Octrooibureau van de verder door Woudsma aangevoerde stand van de techniek is uitgegaan en desondanks octrooi heeft verleend, wordt voorshands geoordeeld dat herroeping of nietigverklaring van het octrooi wegens het ontbreken van voldoende uitvindingshoogte niet waarschijnlijk is.

16 mei 1991

Woodcap B.V. te Deurne, eiseres [in kort geding], procureur Mr C.J.J.C. van Nispen, tegen Jacob Woudsma, h.o.d.n. Timber Care te Venray, gedaagde [in kort geding], procureur Prof. Mr W.A. Hoyng. Overwegingen ten aanzien van het recht 1. In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan: a. eiseres, hierna aangeduid als Woodcap, is houdster van het Europese octrooi nrO 139 318 voor "An ampoule containing a wood preservative composition fixed to a closure cap for closing a recess in wood for receiving said ampoule and a suitable closure cap of this type." De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 27 juli 1988. Dit octrooi geldt onder meer voor Nederland. b. De conclusies 1, 3, 6, 8 en 10 van dit octrooi luiden in de Nederlandse vertaling: " 1 . Ampul welke een houtaantasting bestrijdende samenstelling bevat, waarbij genoemde ampul verbonden is met afsluitmiddelen voor een uitsparing in hout, zodanig dat, wanneer de ampul in de uitsparing wordt gebracht, de ampul zal breken wanneer op de afsluitmiddelen wordt geslagen om de uitsparing af te sluiten, waarbij de houtaantasting bestrijdende samenstelling vrijkomt, met het kenmerk, dat de afsluitmiddelen gevormd worden door een afsluitdop (3) uit kunststofmateriaal. "3. Ampul volgens conclusies 1 of 2, met het kenmerk, dat het bovendeel van de ampul (1) wordt opgenomen in een boring (6) in de afsluitdop (3), die een cilindrische vorm bezit of zich conisch verwijdt in de richting van de binnenzijde van de afsluitdop (3). "6. Ampul volgens één of meer van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de afsluitdop (3) aan zijn buitenzijde (4) tenminste gedeeltelijk conisch toeloopt in de richting van de ampul (1). "8. Ampul volgens conclusies 1 tot 7, met het kenmerk, dat de afsluitdop (3) aan zijn buitenzijde voorzien is van klemmings- en afdichtings bevorderende middelen (16, 17) bij voorkeur in de vorm van rondlopende uitstekende ribben (17). "10. Ampul volgens één of meer van voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de afsluitdop (3) uit nylonmateriaal is vervaardigd." c. Het octrooischrift bevat onder meer de volgende tekeningen:

Art. 32 Row. Vaststaat dat van vervaardiging van het kunststofkapje door Woudsma op de voorrangsdag van Woodcaps octrooi geen sprake was. Maar ook het begin van uitvoering is onvoldoende aannemelijk geworden. Art. 34, lid 4 Row. Zolang Woudsma geen rechtsgeldig verzoek tot verlening van een gedwongen licentie wegens afhankelijkheid heeft kunnen indienen, mag Woodcap aanspraak maken op bescherming van haar octrooi, ook in kort geding.

x?^xcr*2.

x-xtr


16 mei 1991

d. Gedaagde, verder Woudsma te noemen, vervaardigt en - kort gezegd - verhandelt de zogenaamde "Timby Pill", die er - nagetekend - als volgt uitziet: kunststofkapje

\ * ampul

\ houten afsluitdop

rondlopende uitstekende ribben

e. Woodcap heeft op 25 februari 1987 aan Woudsma een exploit doen uitbrengen ex art. 43 B Rijksoctrooiwet en op 11 januari 1989 een desbewustheidsexploit. f. Woudsma heeft zijn handelingen daarna voortgezet. 2. Woodcap vordert thans - kort gezegd - Woudsma: - te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi; - te bevelen alle bij hem nog aanwezige inbreukmakende produkten te vernietigen, althans te demonteren, met verschaffing van deugdelijk bewijs van nakoming van dit bevel; - te bevelen alle bij zijn afnemers voorradige produkten terug te halen en vervolgens te vernietigen althans te demonteren, met verschaffing van deugdelijk bewijs van nakoming van dit bevel; - te bevelen aan Woodcap een volledige, door een registeraccountant gewaarmerkte, lijst met namen en adressen te verschaffen van afnemers aan wie hij de octrooiinbreukmakende produkten geleverd heeft; een en ander op verbeurte van dwangsommen. 3. Woudsma verzet zich gemotiveerd tegen toewijzing van het gevorderde. 4. Aan haar vordering legt Woodcap ten grondslag dat de Timby Pill onder de beschermingsomvang van haar octrooi valt en in elk geval inbreuk oplevert op het wezen van de in dit octrooi onder bescherming gestelde uitvinding. 5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. 5.1. Het verweer van Woudsma noopt tot beantwoording van de volgende vragen: (i) Valt de Timby Pill onder de beschermingsomvang van het octrooi van Woodcap? (ii) Indien het antwoord op vraag (i) bevestigend luidt, is de herroeping van het octrooi of de nietigverklaring te verwachten? (iii) Indien het antwoord op vraag (ii) ontkennend luidt, kan Woudsma dan een beroep doen op voorgebruik? (iv) Indien het antwoord op vraag (iii) ontkennend luidt, is te verwachten dat aan Woudsma een dwanglicentie zal worden verleend en behoort om die reden de vordering te worden afgewezen? 5.2. Ad (i): inbreuk? 5.2.1. Uit de tekst van de eerste conclusie blijkt dat een ampul volgens het octrooi verbonden is met afsluitmiddelen en dat deze afsluitmiddelen gevormd worden door een afsluitdop uit kunststofmateriaal. 5.2.2. Bij de Timby Pill is de ampul verbonden met een houten afsluitdop welke dop voorzien is van een kapje uit kunststofmateriaal. 5.2.3. Gelet op een en ander wordt vastgesteld dat de Timby Pill buiten de letter van de eerste conclusie valt. 5.2.4. Met deze constatering is het pleit niet beslecht. Het uitsluitend recht van de octrooihouder wordt blijkens art. 30 lid 2 van de Rijksoctrooiwet en de hierop betrekking hebbende passage uit de Memorie van Toelichting niet bepaald door de letterlijke tekst van de conclusie maar "door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies." Zoals

151

bekend beoogt deze bepaling zowel een redelijke bescherming te geven aan de octrooihouder als rechtszekerheid aan derden. 5.2.5. Uit de beschrijving van het octrooi blijkt dat bekend was een ampul uit het Belgische octrooischrift 449.558 en dat deze ampul verbonden is met afsluitmiddelen die gemaakt zijn van hardhout of metaal. Volgens de beschrijving zou deze ampul het nadeel hebben dat lekkage kan optreden, die te wijten is aan ontoereikende afdichting van de uitsparing of aan een later werken van het te beschermen of te behandelen houten element. De ampul volgens de uitvinding doet dit nadeel teniet doordat de afsluitmiddelen gevormd worden door een afsluitdop uit kunststofmateriaal. Dit materiaal heeft het voordeel dat het zich door vervormen aanpast aan de vorm en de toestand van de wanden van een uitsparing waarin de ampul is ingebracht. Men verkrijgt aldus een zeer goede afdichting. Bovendien maakt een dergelijke afsluitdop het mogelijk om via de afsluitdop "additional preservative composition" in de afgesloten ruimte te injecteren. Aldus de beschrijving. 5.2.6. Tegen deze achtergrond is aannemelijk dat een derde die kennis neemt van de conclusie en deze tracht te verstaan in het licht van de beschrijving en de tekeningen, zal begrijpen dat wezenlijk voor het octrooi is de goede afdichting door het gebruikmaken van vervormbaar materiaal van kunststof. Daardoor ontstaat tevens de mogelijkheid van het nadien injecteren met een "preservative composition". Dit laatste zal de derde zien als een bijkomend voordeel; er wordt immers een mogelijkheid geboden, waarvan geen gebruik behoeft te worden gemaakt. 5.2.7. Beziet men de Timby Pill dan moet men vaststellen dat ook daar gebruik wordt gemaakt van een afsluitdop van kunststofmateriaal. Voorts wordt aannemelijk geacht dat deze vervormbare afsluitdop (mede) dient voor een goede afdichting. Woudsma voert wel aan dat het dunne laagje kunststof niet als afdichting kan functioneren, zeker als daarbij in aanmerking wordt genomen dat het randje in verticale richting gering is, maar, in de eerste plaats, wordt noch in de conclusie noch in de beschrijving iets over de omvang van de afsluitdop gezegd en, in de tweede plaats, komt het aannemelijk voor dat de konisch verlopende afsluitdop mede door het gebruik van parallelle ribben zal vervormen en daardoor zal afdichten. Aldus wordt van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding gebruik gemaakt. De houten afsluitdop tussen ampul en kunststofkap maakt de Timby Pill niet tot een wezenlijk andere ampul dan de geoctrooieerde. 5.2.8. Betekent het feit dat als afsluitmiddel tevens dienst doet een houten afsluitdop, die een beletsel vormt voor het nadien injecteren, dat geen inbreuk wordt gemaakt? 5.2.9. Gemeten naar de maatstaf als hierboven verwoord in 5.2.4. en in aanmerking genomen het overwogene in 5.2.6., wordt de vraag ontkennend beantwoord. Wie gebruik maakt van het wezen van andermans geoctrooieerde uitvinding en daarnaast een maatregel treft die een belemmering vormt voor de realisering van een bijkomend voordeel van de uitvinding, pleegt inbreuk op het octrooi. 5.2.10. Woudsma's betoog dat de verleningsgeschiedenis van het octrooi van Woodcap er aan in de weg staat de beschermingsomvang van het octrooi zich buiten de letterlijke tekst van de conclusies te laten uitstrekken, wordt niet onderschreven. Het betoog miskent dat in de aanvrage sprake is van een afsluitdop uit kunststofmateriaal dat vervormbaar is teneinde de afdichting te bewerkstelligen. Hierboven in 5.2.7. is overwogen dat de Timby Pill van een dergelijke dop is voorzien. Dat de Timby Pill tussen de ampul en dop een houten afsluitdop bevat, vormt, zoals overwogen, geen wezenlijk verschil met de geoctrooieerde ampul. 5.2.11. Conclusie: de Timby Pill valt onder de


152

beschermingsomvang van het octrooi van Woodcap. 5.3. Ad (ii): kansen van herroeping en nietigverklaring 5.3.1. Woudsma heeft inmiddels oppositie ingesteld tegen het Europese octrooi van Woodcap. Woudsma is van mening dat de oppositie kansrijk is. En als de oppositie niet slaagt dan zal zijns inziens een nietigheidsactie succes hebben. Op grond van een en ander neemt hij het standpunt in dat hem in kort geding geen inbreukverbod behoort te worden opgelegd. 5.3.2. Vanwege de terugwerkende kracht die aan de herroeping en nietigverklaring van een octrooi is verbonden, behoort in het algemeen, zo wordt voorshands geoordeeld, in kort geding geen inbreukverbod te worden uitgesproken als de kans dat het octrooi zal worden herroepen of nietig verklaard, groot is. Het is daarom nodig een prognose te maken over die kansen. 5.3.3. Herroeping of nietigverklaring zijn volgens Woudsma te verwachten. Hij voert daartoe in de eerste plaats aan dat de uitvinding van Woodcap niet nieuw was, gegeven de inhoud van de Europese octrooiaanvrage nr0 125 728 van hemzelf, van welke aanvrage het Europees Octrooibureau tijdens de verleningsprocedure van Woodcaps octrooi geen kennis heeft genomen. 5.3.4. De prioriteitsdatum van deze aanvrage is 11 mei 1983 terwijl de prioriteitsdatum van de aanvrage van Woodcap, welke tot het octrooi heeft geleid dat in deze procedure centraal staat, 26 augustus 1983 is. De aangewezen verdragsluitende staten zijn in beide aanvragen gelijk. Op grond van het bepaalde in art. 89, 54 en 55 van het Europees Octrooiverdrag alsmede art. 2, lid 3 en art. 2 A, lid 2 van de Rijksoctrooiwet, is voor de beoordeling van de oppositie en de nietigheid de inhoud van de aanvrage van Woudsma slechts relevant voor zover het om de eis van nieuwheid gaat, niet dus voor zover het om de uitvindingshoogte gaat. 5.3.5. Woudsma is van mening dat figuur 9 in zijn aanvrage "letterlijk leest op de conclusies" van het octrooi van Woodcap. Deze figuur ziet er als volgt uit:

FIG.9 De aanvrage waarin deze figuur voorkomt, heeft betrekking op een werkwijze voor het behandelen van hout alsmede een voortbrengsel ter behandeling van hout. De figuur toont een gesloten ampul of capsule van glas (8), die omgeven is door een dunne folie van kunststof, nylon of gegalvaniseerd gaas. Gebruik is gemaakt van een platte schroef (9) van gegalvaniseerd ijzer of een kunststof. Uit de beschrijving is op te maken dat het cijfer 2 het geïmpregneerde gedeelte aangeeft en het cijfer 10 de geïmpregneerde prop. 5.3.6. Geoordeeld wordt dat niet gezegd kan worden dat figuur 9 "letterlijk leest op de conclusies" van

16 mei 1991

Woodcaps octrooi. De kans dat men in de oppositie- of nietigheidsprocedure zal oordelen dat de gemiddelde vakman in deze figuur 9 en in conclusie 13 van het prioriteitsstuk (de Nederlandse octrooiaanvrage 8301694), luidende: "13. Voortbrengsel bestaande uit een capsule van verbrijzelbaar materiaal, bijv. glas, waarin een houtbeschermend middel aanwezig is en dat gekenmerkt is door een als schroef uitgevoerde afsluiting, die in één handeling te zamen met de capsule in een boorgat kan worden aangebracht." de ampul van Woodcap volgens conclusie 1 van haar octrooi mede geopenbaard zal achten, lijkt voorshands niet groot. Het verschil tussen een afsluitdop uit kunststofmateriaal volgens Woodcaps octrooi en de afsluitende platte schroef van kunststof volgens de aanvraag van Woudsma is immers niet onaanzienlijk. 5.3.7. Woudsma voert ter ondersteuning van zijn stelling dat herroeping of althans nietigverklaring te verwachten is, verder aan dat de uitvinding van Woodcap niet als resultaat van uitvinderswerkzaamheid is aan te merken nu zij voor een deskundige op een voor de hand liggende wijze uit de stand van de techniek voortvloeit. 5.3.8. Zoals overwogen dient bij de beoordeling van deze vraag de bovengenoemde aanvrage van Woudsma buiten beschouwing te blijven. Wat de stand van de techniek betreft het volgende: - In het Belgische octrooi 449.558 uit 1943 - welk octrooi in de beschrijving in Woodcaps octrooi wordt genoemd wordt een ampul beschreven die verbonden is met afsluitmiddelen, waarbij de ampul zal breken bij het slaan op de afsluitmiddelen voor het sluiten van een uitsparing waarin de ampul is ingebracht. De afsluitmiddelen zijn gemaakt van "bois dur, métal ou autres". - Blijkens de Europese aanvrage die tot het octrooi van Woodcap heeft geleid, was voorts bekend een ampul, bijvoorbeeld uit glas, welke een houtaantastingbestrijdende samenstelling bevat. Deze ampul wordt in een door uitboren in het te behandelen hout gevormde uitsparing aangebracht, waarna de ampul wordt stukgemaakt en de samenstelling in de uitsparing vrij komt, terwijl de bovenzijde in de uitsparing afgesloten wordt met een houten stop of bijvoorbeeld een kunststof afdekkapje. - Het Japanse octrooi 30812 staat, als men op de tekening afgaat, verder af van Woodcaps octrooi dan hetgeen hierboven is beschreven. Vloeit voor een deskundige uit deze stand van de techniek datgene voort waarvoor Woodcap octrooi heeft gekregen? 5.3.9. In aanmerking genomen dat het Europees Octrooibureau van deze stand van de techniek is uitgegaan en desondanks octrooi heeft verleend, wordt voorshands geoordeeld dat niet waarschijnlijk is dat het resultaat van de oppositie- of nietigheidsprocedure zal zijn de herroeping of nietigverklaring van het octrooi wegens het ontbreken van voldoende uitvindingshoogte. Hierbij verdient nog opmerking dat in de oppositieschriftuur het hier aan de orde zijnde argument van Woudsma niet is aangevoerd. 5.3.10. Woudsma brengt verder naar voren - wederom voor het eerst in deze procedure - dat het Europees Octrooibureau niet consequent is geweest. Enerzijds is het van mening dat het voor de hand ligt het afsluitmiddel in de.figuren 3 en 4 in het Belgische octrooi 473.289 uit te voeren in plastic, terwijl het anderzijds niet onderkent dat toepassing van dezelfde redenering op de figuren 1 en 6 van het Belgische octrooi 449.558 het octrooi van Woodcap oplevert. 5.3.11. Deze opvatting van Woudsma wordt niet gedeeld. Zij gaat er ten onrechte van uit dat het octrooi van Woodcap niet meer behelst dan de vervanging van hout door kunststof. Daarmee miskent Woudsma dat het Europees Octrooibureau het inventieve zag in de combinatie van een ampul en een afsluitdop uit kunststofmateriaal die zichzelf door vervormen aanpast aan de vorm en

16 mei 1991


de toestand van de wanden van de uitsparing waarin de ampul is ingebracht, wanneer op de afsluitdop wordt geslagen voor een gelijktijdig breken van de ampul en het afsluiten van de uitsparing. Tegen de opvatting van Woudsma pleit verder dat het na het Belgisch octrooi uit 1943 lang heeft geduurd voordat Woodcap met haar aanvraag kwam. 5.3.12. Woudsma betoogt ten slotte nog dat van inventiviteit geen sprake is omdat het octrooi geen effect heeft. 5.3.13. Dit betoog wordt reeds hierom niet onderschreven omdat Woudsma niet aannemelijk heeft gemaakt dat een ampul volgens het octrooi geen goede afdichting heeft. Een krantebericht en een onderzoeksrapport met betrekking tot een tweetal van Woodcap afkomstige ampullen laten voorshands niet de conclusie toe dat een ampul volgens het octrooi het beoogde effect mist. 5.3.14. Conclusie: de kans dat het octrooi van Woodcap zal worden herroepen of nietig verklaard, wordt niet zo groot geacht dat om die reden een inbreukverbod behoort te worden geweigerd. 5.4. Ad (Ui): voorgebruik 5.4.1. Woudsma meent dat hem een recht van voorgebruik toekomt met betrekking tot het plastic kapje ten aanzien waarvan hierboven is overwogen dat het onder de beschermingsomvang van het octrooi van Woodcap valt. 5.4.2. Voorshands wordt de mening niet gedeeld. Nodig voor een recht van voorgebruik is, naar luid van art. 32, lid 1 van de Rijksoctrooiwet, dat Woudsma op de voorrangsdag, te weten 26 augustus 1983, het bewuste kapje reeds vervaardigde of aan zijn voornemen tot zodanige vervaardiging een begin van uitvoering had gegeven. Vaststaat dat van vervaardiging geen sprake was. Maar ook het begin van uitvoering is onvoldoende aannemelijk geworden. Als het al zo is dat een dergelijk voornemen heeft bestaan op 26 augustus 1983 - hetgeen overigens hoogst twijfelachtig is - dan moet worden aangenomen dat dit voornemen nadien is prijsgegeven omdat Woudsma pas in de loop van 1986 het plastic kapje ging vervaardigen en de door Woudsma opgegeven reden voor het tijdsverschil niet overtuigt. 5.5. Ad (iv): dwanglicentie 5.5.1. Woudsma heeft een internationale aanvrage ingediend gericht op het verkrijgen van een octrooi op wat kortheidshalve wordt aangeduid als de Timby KIL De internationale voorlopige beoordeling heeft inmiddels op 19 mei 1988 plaatsgevonden door het Europees Octrooibureau als Instantie voor Internationale Voorlopige Beoordeling. Het Europees Octrooibureau is van oordeel dat aan de eisen van nieuwheid en uitvindingshoogte is voldaan. 5.5.2. Woudsma is van mening dat wegens de kans dat na de verlening van het octrooi een dwanglicentie aan Woudsma zal worden verleend, in kort geding geen verbod behoort te worden uitgesproken. 5.5.3. Voorshands wordt deze mening onjuist geacht. Zolang Woudsma geen rechtsgeldig verzoek tot verlening van een gedwongen licentie wegens afhankelijkheid heeft kunnen indienen, mag Woodcap aanspraak maken op bescherming van haar octrooi, ook in kort geding. Bedacht moet immers worden dat door de mogelijke verlening van een dwanglicentie nooit de onrechtmatigheid wordt weggenomen van de toepassing door Woudsma van Woodcaps octrooi in de periode gelegen vóór een verzoek om een dwanglicentie. 5.6. Vorderingen 5.6.1. Uit al het voorgaande vloeit voort dat de vorderingen toewijsbaar zijn met dien verstande dat de gevraagde vernietiging als voorlopige maatregel te ver gaat. Verder komt het doelmatig voor om aan Woudsma de mogelijkheid te bieden om in plaats van demonteren de inbreukmakende producten in bewaring te geven aan een derde. 5.6.2. Woudsma zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

153

Beslissingen: De President: 1. Verbiedt Woudsma elke directe of indirecte inbreuk op Woodcaps Europees octrooi nr 139.318, in het bijzonder door het vervaardigen en/of verhandelen van de als Timby Pills aangeduide producten; 2. Beveelt Woudsma binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis alle bij hem nog aanwezige inbreukmakende producten te demonteren dan wel in bewaring te geven aan een derde, met verschaffing van deugdelijk bewijs van de nakoming van dit bevel aan Woodcap; 3. Beveelt Woudsma binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis alle bij zijn afnemers voorradige door hem geleverde inbreukmakende producten terug te halen, voor zover deze afnemers daaraan hun medewerking willen verlenen na het aanbod van Woudsma om de kosten te vergoeden, met verschaffing van deugdelijk bewijs van nakoming van dit bevel aan Woodcap; 4. Beveelt Woudsma binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan Woodcap een volledige, door een registeraccountant gewaarmerkte, lijst met namen en adressen te verschaffen van afnemers aan wie hij de octrooiinbreukmakende producten heeft geleverd; 5. Veroordeelt Woudsma om aan Woodcap ten titel van dwangsom te voldoen een bedrag van ƒ. 10.000,- (...) voor iedere dag waarmee hij met voldoening aan de hiervoor sub 1, 2, 3 en 4 genoemde voorzieningen geheel of gedeeltelijk in gebreke zal zijn; 6. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 7. Wijst af het meer of anders gevorderde. 8. Veroordeelt Woudsma in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Woodcap begroot o p / . 1.500,-. Enz. Nr 34. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 30 juni 1989. (houtpreserveringsampul II) Mr J.J. Brinkhof. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet j " art. 438 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In het vonnis van 27 juni 1989 [zie hierboven, Red./ is als wezenlijk voor de geoctrooieerde uitvinding geacht dat het gaat om een ampul die verbonden is met afsluitmiddelen, welke afsluitmiddelen worden gevormd door een afsluitdop uit kunststofmateriaal dat door zijn vervormbaarheid voor een goede afdichting zorgt. Hiervan uitgaande zijn door de Pres. verscheidene uitvoeringsvormen van ampullen met kunststof kapjes van eiser onderzocht en is telkens vastgesteld of deze al of niet onder het in bovenvermeld vonnis gegeven verbod vallen. Jacob Woudsma, h.o.d.n. Timber Care te Venray, eiser [in kort geding], procureur Prof. Mr W.A. Hoyng, tegen Woodcap B.V. te Deurne, verweerster [in kort geding], procureur Mr C.J.J.C. van Nispen. Overwegingen ten aanzien van het recht 1. Dit kort geding is een vervolg op het kort geding met rolnummer 89/1153. Bij vonnis van 27 juni 1989 [zie hiervoor onder nr33, blz. 150. Red] is Woudsma onder meer verboden elke directe of indirecte inbreuk op Woodcaps Europees octrooi nr 139.318. 2. Woudsma vordert Woodcap te verbieden executiemaatregelen te nemen tegen de in de conclusie van eis beschreven uitvoeringsvormen (varianten), op straffe van een dwangsom. 3. Woodcap verzet zich tegen toewijzing van het

154


gevorderde. 4. Dienaangaande wordt het volgende overwogen: 4.1. Ter zitting is gebleken dat partijen wensen dat de toewijsbaarheid van de vordering van Woudsma wordt beoordeeld aan de hand van de vraag of de bewuste uitvoeringsvormen onder de beschermingsomvang van Woodcaps octrooi vallen. Aldus zal geschieden. 4.2. De beoordeling vindt plaats in het licht van hetgeen in het vonnis van 27 juni 1989 over de beschermingsomvang van Woodcaps octrooi is overwogen. Kort gezegd werd wezenlijk geacht dat het gaat om een ampul die verbonden is met afsluitmiddelen, welke afsluitmiddelen worden gevormd door een afsluitdop uit kunststofmateriaal dat door zijn vervormbaarheid voor een goede afdichting zorgt. 4.3. Variant a. betreft de levering van losse ampullen en losse houten afsluitdoppen voorzien van kunststofkapjes. Voorshands wordt geoordeeld dat hier van inbreuk geen sprake is. De afsluitmiddelen zijn niet verbonden met de ampul en zullen daarmee niet verbonden worden, omdat zij zonder verbinding gemakkelijk verwerkbaar zijn en het met elkaar verbinden van de losse elementen nodeloos extra werk oplevert. 4.4. Variant b. betreft de levering van ampullen voorzien van een houten afsluitdop. Ter zitting werd duidelijk dat partijen het erover eens zijn dat van inbreuk geen sprake is. 4.5. Onder c. in de conclusie van eis zijn twee varianten te onderkennen. Ter zitting stelde Woudsma nog een derde variant voor. De drie varianten hebben met elkaar gemeen dat in de gebruiksaanwijzing erop wordt gewezen dat het kapje als afsluiting in het boorgat dient te worden aangebracht nadat de ampul, al dan niet voorzien van een houten afsluitdop, in het boorgat is aangebracht en de ampul is gebroken. Variant cl betreft de levering van een losse ampul en een losse kunststofkap. Voorshands wordt geoordeeld dat dit inbreuk oplevert. Ondanks de gebruiksaanwijzing "vragen" de ampul en de kunststofkap om een verbinding voordat zij worden verwerkt. Zulks vergemakkelijkt namelijk de verwerking in aanzienlijke mate. Dit geldt ook voor variant c.2. Bij variant c.3 ligt het anders. Daar worden geleverd een opgevuld kunststofkapje (dat wil zeggen: de holte is gevuld) en een ampul voorzien van een houten afsluitstop. Een verbinding van de ampul met het kunststofkapje is er niet en zal om dezelfde reden als vermeld bij de bespreking van variant a., niet tot stand worden gebracht. 4.6. Variant d. is een ampul voorzien van een houten dop waarbij het hout gedeeltelijk voorzien is van een kraag van kunststof. Ten opzichte van de in het vonnis van 27 juni 1989 beoordeelde uitvoering blijven slechts de ribben van kunststof behouden. Voorshands wordt geoordeeld dat een dergelijke ampul onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Deze ampul is te beschouwen als een slechte uitvoeringsvorm waarbij van de uitvindingsgedachte desalniettemin gebruik wordt gemaakt. 4.7. Variant e. is gelijk aan de in het vonnis van 27 juni 1989 beoordeelde ampul van Woudsma met de volgende wijzigingen: de zijkant van het kunststofkapje wordt in plaats van rondlopende ribben voorzien van een schroefdraad en de bovenzijde van het kunststofkapje van een groef voor de insteek van een schroevedraaier. Voorshands wordt geoordeeld dat ook deze variant inbreuk betekent. Een wezenlijk verschil met de in het vonnis van 27 juni 1989 beoordeelde ampul van Woudsma wordt niet aanwezig geacht. 4.8. Aangezien partijen ieder ten dele in het ongelijk worden gesteld, zullen de proceskosten als na te melden worden gecompenseerd. 4.9. Een en ander leidt tot de navolgende beslissing.

16 mei 1991

Beslissingen: De President: 1. Verbiedt Woodcap op grond van het vonnis van 27 juni 1989 executiemaatregelen te nemen met betrekking tot de in rechtsoverweging 4.3. genoemde variant a., de in rechtsoverweging 4.4. genoemde variant b. en de in rechtsoverweging 4.5. genoemde variant c.3, op straffe van een dwangsom van f. 100.000,- bij overtreding van dit verbod. 2. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 3. Wijst af het meer of anders gevorderde. 4. Compenseert de proceskosten in dier voege dat partijen de eigen kosten dragen. Enz. Nr 35. Hoge Raad der Nederlanden, 5 oktober 1990. (Selva) Mrs S.K. Mariens, G. de Groot, C.Th. Hermans, W.E. Haak en S. Boekman. Art. 2 Merkenlandsverordening. Gerecht in Eerste Aanleg: Vaststaat dat eiseres de goederen als wederverkoopster heeft besteld van Inversiones Selva CA. Dit schept geen recht op het merk wegens eerste gebruik hier te lande voor eiseres, wel voor de Inversiones Selva CA. Eiseres is pas merkgerechtigde op dat merk geworden door de inschrijving daarvan te haren name. H.R.: Nu zulks in appel niet was bestreden, had het Hof ervan uit te gaan dat Inversiones Selva CA. op Aruba (op grond van het eerstgebruik door eiseres) rechthebbende was op het merk SELVA. Het Hof heeft hiervan uitgaande aangenomen dat eiseres dat merk te eigen name heeft doen inschrijven met medeweten en goedkeuring van Inversiones Selva CA. en dat in die goedkeuring in dier voege "een overdracht" van het merk besloten lag dat op Aruba niet langer Inversiones Selva CA. maar eiseres als rechthebbende op het merk had te gelden. Dit is een verboden aanvulling van de feitelijke grondslag van de eis. Eiseres heeft zich niet op enige overdracht van het merkrecht beroepen. Geen strijd met de wet of misbruik van recht wanneer een buitenlandse fabrikant zijn merkrecht voor Aruba overdraagt aan zijn Arubaanse importeur met het doel om deze in staat te stellen import door derden van elders in het verkeer gebrachte waren die van het merk zijn voorzien te verhinderen. Francisco Alberto Saladin, handelende onder de naam Frasa International Trading te Aruba, eiser tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerder [in kort geding], advocaat Mr C.J.J.C. van Nispen te 's-Gravenhage, tegen Playa Trading Company N.V. te Oranjestad, Aruba, verweerster in cassatie, voorwaardelijk incidenteel eiseres [in kort geding], advocaat Mr W.A. Hoyng te 's-Gravenhage. a) Gerecht in eerste aanleg van Aruba, 13 juni 1988 (Mr E.J.E. Mohamed). 2. De feiten: In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: De in Venezuela gevestigde "Inversiones Selva CA." fabriceert o.a. de onderhavige plastic-cups en brengt deze op regelmatige wijze in het verkeer in Venezuela, onder het merk "Selva". Nu het tegendeel niet gebleken is moet Inversiones Selva CA. geacht worden in Venezuela de merkgerechtigde op voormeld merk te zijn. Eiseres [Playa Trading; Red.] voert sedert 1984 deze plastic-cups in op Aruba en distribueert deze op de lokale markt. Zij betrekt deze rechtstreeks van de merkgerech-

16 mei 1991


tigde. Gedaagde voert eveneens sedert 1986 dezelfde produkten in die hij van een grossier in Venezuela betrekt. Sedert 21 maart 1988 staat het merk "Selva" ingeschreven in de registers van het Bureau voor de Industriële Eigendom op Aruba ten name van eiseres. 3. De standpunten van partijen: Eiseres vordert van gedaagde als hierboven omschreven omdat zij van mening is dat gedaagde zich jegens haar schuldig heeft gemaakt aan: a. inbreuk op haar merkrecht, dan wel b. ongeoorloofde mededinging. Gedaagde is van mening dat hij zich aan geen van deze beide gedragingen jegens eiseres heeft schuldig gemaakt. Immers, de Selva plastic-cups worden door "Inversiones Selva CA." in Venezuela gefabriceerd en op de markt gebracht, waardoor deze als de merkgerechtigde op dat merk moet worden beschouwd. Nu de goederen die hij hier heeft ingevoerd van de merkgerechtigde afkomstig zijn nadat deze die goederen op regelmatige wijze op de markt heeft gebracht kan niet gezegd worden dat gedaagde inbreuk op het merk heeft gemaakt. Gedaagde heeft zich ook niet aan ongeoorloofde mededinging schuldig gemaakt, omdat hij, anders dan door eiseres is gesteld, deze goederen niet van de Venezolaanse barkjes tegen zeer lage prijzen koopt, doch blijkens door hem overgelegde fakturen, in Venezuela van een grossier bestelt tegen een hogere prijs dan eiseres deze van de fabriek koopt en de barkjes slechts de goederen vervoeren naar Aruba. Op Aruba worden ze op regelmatige wijze, na betaling van invoerrechten, ingevoerd. Deze stelling wordt door eiseres niet verder bestreden. 4. Beoordeling: ad a: Inbreuk op haar merkrecht Eiseres stelt dat zij sedert 1984 toen zij de onderhavige plastic-cups begon in te voeren merkgerechtigde op dat merk is geworden wegens eerste gebruik van dat merk hier te lande. Deze stelling moet worden verworpen. Vaststaat dat eiseres de goederen als wederverkoopster heeft besteld van de merkgerechtigde. Dit schept geen recht op het merk wegens eerste gebruik hier te lande voor eiseres, wel voor de merkgerechtigde. Eiseres is pas merkgerechtigde op dat merk geworden door de inschrijving in de registers van het Bureau voor de Industriële Eigendom op 21 maart 1988. Sedertdien is eiseres de enige gerechtigde geworden om hier te lande plastic-cups van het merk "Selva" te verhandelen en pleegt een ieder die plastic-cups onder dat merk hier te lande invoert, verhandelt of die dat merk voor soortgelijke waren gebruikt, inbreuk op het merkrecht van eiseres. Nu vaststaat dat gedaagde sedert 1986 plastic-cups van het merk Selva uit Venezuela invoert en hier te lande verhandelt en volgens eigen verklaring zulks het laatst heeft gedaan in maart 1988 en het niet onwaarschijnlijk is dat hij deze nog uit voorraad zou kunnen leveren, terwijl ook het plaatsen van bestellingen in Venezuela in de toekomst niet uitgesloten is, is de vordering van eiseres voor toewijzing vatbaar. Nu zoals hierboven gesteld, de vordering van eiseres kan worden toegewezen, kan een bespreking van de sub b genoemde grond, waarop eiseres haar vordering mede doet steunen, achterwege blijven. De gevorderde dwangsom zal slechts worden toegewezen, zoals gevorderd ingeval van overtreding van nader te noemen bevel voor iedere SELVA-cup, nu naast deze veroordeling voor een veroordeling voor overtreding voor iedere doos SELVA-cups geen plaats is. Het vorenstaande leidt tot de navolgende beslissing: Rechtdoende in naam der Koningin in kort geding: Gedaagde wordt bevolen de import en verkoop van SELVA-cups terstond na betekening van dit vonnis te

155

staken. Bepaald wordt dat gedaagde, aan eiseres zal verbeuren een onmiddellijk opeisbare dwangsom van f. 100,— voor iedere SELVA-cup ten aanzien waarvan door hem in strijd met bovenstaand bevel zal worden gehandeld. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Gedaagde wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure, terwijl de kosten van eiseres tot op deze uitspraak worden begroot op f. 747,—, waarvan f. 500,— als salaris van haar procesgemachtigde. Ontzegt het meer of anders gevorderde. Enz. b) Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, 18 oktober 1988 (Mr A.P.M. Houtman, C.A.M. Heeregrave en B.L.M. van Otterdijk). Beoordeling 1. Geen grief is aangevoerd tegen de door het Gerecht in Eerste Aanleg in het vonnis, waarvan beroep, als vaststaand aangenomen feiten, zodat ook het Hof van die feiten kan uitgaan. 2. Bespreking van de grieven. 2.1. In de toelichting op de eerste grief voert appellant aan, dat niet geïntimeerde, maar Inversiones Selva C A . de merkgerechtigde is. Appellant citeert in dit verband de volgende rechtsoverweging uit het bestreden vonnis: "Vaststaat dat eiseres de goederen als wederverkoopster heeft besteld van de merkgerechtigde. Dit schept geen recht op het merk wegens eerste gebruik hier te lande voor eiseres, wel voor de merkgerechtigde." Reeds op grond van deze overweging, zo vervolgt appellant, had de eerste rechter geïntimeerde niet-ontvankelijk moeten verklaren. Het Hof verwerpt deze grief. Appellant gaat eraan voorbij dat de eerste rechter vervolgens heeft overwogen dat geïntimeerde nadien de merkgerechtigde is geworden door inschrijving in de registers van het Bureau voor de Industriële Eigendom op 21 maart 1988 en dat zij derhalve tegen inbreuken op haar merkrecht kan ageren. 2.2. In zijn tweede en derde grief komt appellant op tegen het oordeel van de eerste rechter dat geïntimeerde door die inschrijving merkgerechtigde is geworden. Appellant stelt dat die inschrijving van het merk door geïntimeerde niet constitutief is en derhalve niet kan afdoen aan de reeds verkregen rechten van Inversiones Selva CA. Ook deze grieven worden verworpen. Uit de in zoverre niet weersproken stellingen van geïntimeerde valt af te leiden dat Inversiones Selva CA. haar merkrecht "Selva" voor plastic cups voor wat betreft het land Aruba heeft overgedragen aan geïntimeerde als haar exclusieve agent op Aruba. Alsdan is vanaf dat moment geïntimeerde en niet meer Inversiones Selva CA. als de merkgerechtigde te beschouwen. 2.3. Ten aanzien van die overdracht van het merkrecht voert appellant in zijn pleitnota nog aan dat hier sprake is van een oneigenlijk gebruik van het merkrecht ten einde een monopoliepositie te creëren voor agent-importeurs. Volgens appellant is de Merkenlandsverordening hiervoor niet geschreven en zou slechts de wetgever deze vrijheid van handel vermogen te beperken door daartoe een speciale regeling in het leven te roepen. Dit bezwaar faalt eveneens. De Merkenlandsverordening verzet zich er geenszins tegen dat een (buitenlandse) fabrikant zijn merkrecht overdraagt aan zijn Arubaanse importeur met het doel om van het merk voorziene waren die door die fabrikant voor de eigen markt bestemd zijn, van de Arubaanse markt te weren. Laatstbedoelde waren zijn niet afkomstig van de Arubaanse merkgerechtigde. In zoverre onderscheidt de onderhavige zaak zich van de procedure tussen N.V. Kong Hing Supermarket en Société des Produits Nestlé S.A. (vonnis no. 107 van dit Hof, d.d. 15 maart 1988) [B.I.E. 1990, nr 15, blz. 47, m.n. D.W.F. V.; Red.], op

156


welke uitspraak appellant dus tevergeefs een beroep doet. Ter ondersteuning van zij'n standpunt verwijst het Hof naar Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, Kort Begrip van het Recht betreffende de Industriële en Intellectuele Eigendom, 6e druk 1989, pagina 127 (idem 4e druk 1966, pagina 110). Slotsom Uit het voorgaande volgt dat het vonnis, waarvan beroep, dient te worden bevestigd. Appellant zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Beslissing in hoger beroep Het Hof: bevestigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt appellant in de kosten van het geding in hoger beroep tot aan deze uitspraak aan de zijde van geïntimeerde begroot op een bedrag van f. 1282,- waarvan f. 1200,- als salaris van de gemachtigde. Enz. c) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr M.R. Mok, 29 juni 1990. 2. Toepasselijke wettelijke regeling 2.1. Op grond van de in noot') genoemde Landsverordening geldt de Antilliaanse Merkenlandsverordening (Pb. 1961, 191)2) ook op Aruba.3) Het door die verordening gevolgde stelsel komt in grote trekken overeen met de oude Nederlandse Merkenwet (van 1893).4) 2.2. De m.v.t. ad art. 2 van de verordening5) zegt over de vestiging van een merkrecht o.m. het volgende: "De bestaande regeling, alsmede de in 1957 herziene regeling in Nederland, kennen het stelsel, waarbij het recht op een merk uitsluitend op het eerste gebruik berust, terwijl, om het merk te kunnen handhaven, het niet vereist is dat het merk is ingeschreven. Dit betekent, dat het recht van de eerste gebruiker altijd voorgaat boven dat van de ingeschrevene. (•••) Een nieuw stelsel dient allereerst rijpelijk te worden overwogen. Met grote zorgvuldigheid dient zonder overhaasting te worden nagegaan of dit stelsel het juiste is en op de juiste wijze is uitgewerkt. Geen der nieuwere denkbeelden kan momenteel door ondergetekende zonder voorbehoud bevredigend worden bevonden. Het eerste lid van dit artikel is dan ook nagenoeg gelijkluidend aan artikel 3 van het Reglement Industriële Eigendom Koloniën 1912. Het tweede lid regelt de rechtsverhouding voor de gevallen, dat een merk gebruikt wordt in opdracht van of met toestemming van de houder van dit merk. Het is in het internationale handelsverkeer een veel voorkomende figuur, dat de rechthebbende op een merk bij overeenkomst toestaat, dat anderen goederen onder het merk vervaardigen en in de handel brengen. In dergelijke gevallen mag er geen twijfel aan bestaan, dat het gebruik van ') Op grond van art. 4 Cassatieregeling Nederlandse Antillen (op grond van art. 1 daarvan ook geldende voor Aruba), in samenhang met de artt. 235 en 264 RvNA (op grond van de Landsverordening algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur [met bijlage] A.B. 1985, 60, 1987, G.T. 2 1 , ook op Aruba van kracht). Laatstgenoemde Landsverordening is te vinden in: P.E. Croes-P. Pronk, Basisregelingen uit het Arubaanse staats- en administratief recht, 1988, p. 137. 2 ) Deze verordening is met parlementaire geschiedenis gepubliceerd in BIE1962, p. 44. 3 ) Vgl. Dorhout Mees-Van Nieuwenhoven Helbach, Nederlands handels- en faillissementsrecht II, 1989, p. 278 (nr 710). *) Dorhout Mees c.s., t a . p . , p. 277 (nr 709). 5 ) BIE, ta.p., p. 50.

16 mei 1991

degene, die in opdracht of met toestemming van een merkhouder handelt, geen rechtscheppend gebruik is." 2.3. Het , Antilliaanse/Arubaanse ( = oude Nederlandse) stelsel van vestiging van het recht op een merk kan als volgt worden samengevat. Het recht ontstaat door het enkele feit van het eerste gebruik van het merk en is niet afhankelijk van de inschrijving. Het is in beginsel territoriaal. Onder territoir is in dit verband - naar uit art. 2, lid 1, Merkenlandsverordening blijkt - het Koninkrijk te verstaan, maar het gaat in de onderhavige zaak, wat het Koninkrijk betreft, alleen om Aruba. Ook een ander dan de gerechtigde, bijv. een wederverkoper, kan een merk rechtscheppend gebruiken, maar dat doet hij dan t.b.v. de gerechtigde wiens waren hij verkoopt. De wederverkoper kan dus geen vordering wegens inbreuk op het merk instellen. De mogelijkheid van inschrijving dient om het bewijs van eerste gebruik te vergemakkelijken. Hij, die het eerst een merk ter inschrijving heeft aangeboden, wordt geacht de eerste gebruiker van dat merk te zijn (Merkenlandsverordening, art. 2, lid 3).6) 3. Het eerste principale middel 3.1. Saladin had er in zijn appelgrief II over geklaagd dat de eerste rechter had overwogen dat Playa pas merkgerechtigde was geworden door de inschrijving van het merk in de daartoe bestemde registers. Appelgrief III was gericht tegen de overweging van de eerste rechter volgens welke door die inschrijving Playa de enige gerechtigde was geworden om op Aruba plastic cups van het merk Selva te verhandelen. Tegen een en ander had Saladin ingebracht dat de inschrijving van het merk door Playa niet constitutief was en niet kon afdoen aan de reeds verkregen rechten van Selva CA. 3.2. Het Hof is niet op de juridische inhoud van deze grieven ingegaan, maar heeft ze op feitelijke gronden verworpen. Het heeft (r.o. 2.2.) overwogen dat uit de in zoverre niet weersproken stellingen van Playa viel af te leiden dat Selva CA. haar merkrecht voor plastic cups op Aruba had overgedragen aan Playa. Vanaf dat moment was Playa, en dus niet meer Selva CA., als merkgerechtigde te beschouwen. Ik teken hierbij aan dat die overweging de verwerping van grief II - wegens een mogelijk tijdsverschil - niet geheel dekt, tenzij de veronderstelde overdracht op dezelfde dag als de inschrijving zou hebben plaatsgehad. Van praktisch belang is dat voor deze zaak niet, omdat slechts een verbod voor de toekomst is gevraagd en gegeven. 3.3. Middel I klaagt over de weergegeven vaststelling in r.o. 2.2. Het middel noemt die vaststelling (primair) onbegrijpelijk. 374.1. Het Hof heeft niet nader aangegeven waar Selva de bedoelde stellingen heeft verdedigd. Het verweerschrift in cassatie van Playa noemt het namens haar gehouden pleidooi in prima en een daarbij overgelegde verklaring van Selva CA., alsmede de m.v.a. ad grief II. 3.4.2. De inhoud van de bedoelde, door de "mahaging director" (kennelijk van Selva CA.) ondertekende, per telegram of telex verzonden, verklaring luidt: "I herewith declare that no other party, but Playa Trading Co. N.V. is aloud7) to sell and distribute Selvas products in the island of Aruba." Het is duidelijk dat hier slechts van een alleenverkooprecht en niet van de overdracht van een merk sprake is. De pleitaantekeningen zelf zeggen op dit stuk niet meer dan dat Playa krachtens eerstgebruik en inschrijving 6 ) Vgl. Dorhout Mees, Kort begrip van het Nederlands handelsrecht, 1964, p. 112 e.v. (nrs 275, 278, 288, 294 en 295). ') Volgens het verweerschrift in cassatie (en inderdaad aannemelijk) een verschrijving voor: "allowed".

16 mei 1991


rechthebbende op het woordmerk Selva voor plastic drinkcups is en dat Playa krachtens overeenkomst exclusief agente op Aruba is. Dat laatste zou Selva per telegram hebben bevestigd; blijkens de datum wordt gedoeld op het telegram (of telexbericht) waarvan de inhoud hierboven is weergegeven. 3.4.3. In de m.v.a. heeft Playa gewezen op het hierboven al genoemde art. 2, lid 3, van de Merkenlandsverordening. Saladin heeft nooit tegenbewijs, tegen het vermoeden dat Playa eerste inschrijver was, geleverd. Daaraan heeft Playa zelf al toegevoegd dat het aan Selva CA., die buiten het geding staat, zou zijn dit tegenbewijs te leveren. Over overdracht van het merk door Selva CA. aan Playa spreekt de m.v.a. echter niet. Voor de pleitaantekeningen in appel van de raadsvrouw van Playa geldt hetzelfde. Aldaar is verdedigd dat op Aruba (thans ook) het attributieve stelsel van de Benelux Merkenwet zou gelden. Voorts bevatten die aantekeningen het argumentum a contrario dat Playa nooit de kosten van inschrijving had aanvaard, als daar geen voordeel tegenover had gestaan. 3.4.4. Volledigheidshalve merk ik nog op dat ook in het inleidend verzoekschrift niet over overdracht van het merk door Selva CA. aan Playa is gesproken. Meer stukken dan de genoemde zijn (afgezien van produkties, waarin eventuele overdracht evenmin aan de orde is) door Playa in de feitelijke instanties niet ingediend. 3.5. Het bovenstaande betekent dat duister blijft uit welke stellingen van Playa het Hof heeft afgeleid dat Selva CA. haar merkrecht aan Playa had overgedragen. Naar het mij voorkomt is niet aannemelijk dat het Hof het oog heeft gehad op de door Playa bij pleidooi in appel gebruikte redenering, inhoudende dat zij nooit a ƒ 300 voor de inschrijving zou hebben neergeteld, als haar dat geen voordeel had gebracht. Daaraan zou men dan de volgende (niet geuite) gedachte moeten vastknopen: de inschrijving heeft dus wel voordeel gebracht; Playa moet derhalve merkgerechtigde zijn geweest; dat kan zij alleen door overdracht zijn geworden, want de eerste rechter had immers onbestreden vastgesteld dat Selva CA. oorspronkelijk merkgerechtigde was; ergo: er moet merkoverdracht hebben plaatsgehad. 3.6. Uit het bovenstaande volgt dat, in het licht van de gedingstukken, de afleiding uit stellingen van Playa dat Selva CA. haar het merkrecht had overgedragen, onbegrijpelijk is, zodat het middel terecht is voorgesteld. 4. Het tweede principale middel 4.1. In r.o. 2.3. (2e alinea) heeft het Hof overwogen dat de Merkenlandsverordening zich er niet tegen verzet dat een buitenlandse fabrikant zijn merkrecht overdraagt aan zijn Arubaanse importeur met het doel parallelle import van waren die de fabrikant van dat merk heeft voorzien en die hij voor zijn eigen markt [i.c. de Venezolaanse markt] heeft bestemd, op Aruba te verhinderen. 4.2.1. Daartegen keert zich middel II met twee (samenhangende) argumenten. In de eerste plaats zou een dergelijk gebruik van het merk misbruik van recht opleveren. In de tweede plaats kan een Arubaanse importeur, aan wie de buitenlandse fabrikant zijn merkrecht heeft overgedragen, zich er niet tegen verzetten dat derden door die fabrikant buiten Aruba in het verkeer gebrachte produkten op Aruba verder te verhandelen, indien die produkten door de fabrikant van het hem toekomende merkteken zijn voorzien. 4.2.2. In zijn schriftelijke toelichting wijst de raadsman van Saladin er op dat in elk geval de fabrikant zelf, wanneer hij de merkgerechtigde in het invoerland is, zich in dergelijke omstandigheden niet tegen parallelle invoer als beschreven kan verzetten.*) 8 ) HR 14 dec. 1956. NJ 1962, 242 (Grundig-Prins), m.nt. LJ. Hijmans van den Bergh.

157

4.2.3. Uit het bovenstaande volgt echter niet dat, indien het merk door de oorspronkelijke merkgerechtigde is overgedragen, degene aan wie overgedragen is, zich, merkenrechtelijk beschouwd, niet tegen dergelijke parallelle invoer zou kunnen verzetten. Uit de rechtspraak volgt het tegendeel.9) Ik verwijs verder naar de literatuur ter zake.10) 4.3. Het middel, dat slechts betekenis heeft voor het geval toch zou blijken dat van overdracht van het merk sprake is geweest, treft geen doel. 5. Het incidentele middel 5.1. Het gegrond bevinden van het principaal voorgestelde middel I brengt mee dat het voorwaardelijk incidenteel voorgestelde middel aan de orde komt. 5.2. Het middel klaagt over de - ook in het principale middel I bestreden - r.o. 2.2. van het bestreden vonnis. Het hof zou hebben miskend dat naar Arubaans merkenrecht in een merkinbreuk-procedure tussen twee partijen de van inbreuk betichte partij zich niet op (beweerdelijk) oudere gebruiksrechten van een derde kan beroepen. Ter ondersteuning van die stelling verwijst het middel naar een arrest van uw Raad.") 5.3. Hier is sprake van een andere situatie dan in de zaak die tot uw arrest van 1932 leidde. Het gerecht in eerste aanleg heeft overwogen: "Vaststaat dat eiseres [Playa] de goederen als wederverkoopster heeft besteld van de merkgerechtigde. Dit schept geen recht op het merk wegens eerste gebruik hier te lande voor eiseres, wel voor de merkgerechtigde" [Selva CA.]. Deze vaststelling kan thans geen voorwerp van discussie meer zijn, aangezien zij in appel (m.i. terecht) niet bestreden is.') 5.4. Bij dupliek in cassatie heeft Playa nog doen aanvoeren dat zij, vanaf het moment van het depot, het merk ook feitelijk als haar merk gebruikte. Daargelaten dat deze stelling niet op het (incidentele) middel steunt, meen ik dat Playa bij die stelling ook geen belang kan hebben. Het feitelijk gebruiken van het merkteken als haar merk heeft immers alleen betekenis indien hieraan een titel ten grondslag ligt. Die titel heeft het hof aangenomen in de vorm van overdracht door Selva CA. Het eerste principale middel bestrijdt, zoals bleek, het aannemen van die overdracht. Zou dat middel worden verworpen, dan komt het incidenteel voorgestelde middel niet aan de orde. Zou, zoals ik heb voorgesteld, het eerste principale middel worden aanvaard, dan zal eerst in feitelijke instantie opnieuw moeten worden onderzocht of Playa merkgerechtigde was. 5.5. Het incidenteel voorgestelde middel kan, gezien het bovenstaande, niet worden aanvaard. 6. Conclusie De conclusie luidt als volgt: - tot vernietiging, op het principaal beroep, van het bestreden vonnis en tot terugwijzing van de zaak naar het gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba; - tot verwerping van het incidenteel beroep; 9 ) Zie i.h.b. HR 29 april 1965, NJ 1965, 382 [Prins/Grondig (Nederland)], m.nt. L.J. Hijmans van den Bergh; zie vooral ook de c.o.m. (Mr Minkenhof). Ook reeds in dezelfde geest: HR 12 jan. 1939, NJ 1939, 535 (Bayer), m.nt. E.M. Meijers, BIE1939, p. 62, m.nt. B.M. Telders. ,0 )Dorhout Mees (1964), t.a.p., p. 138/139. nr 333; DruckerBodenhausen-Wichers Hoeth, Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, 1984, p. 127, alwaar wordt gesteld dat de desbetreffende jurisprudentie inmiddels door het EEG verdrag is achterhaald. Dit verdrag speelt in de onderhavige zaak echter geen rol. ")HR 1 februari 1932, M/1932,1425, m.nt. E.M. Meijers. ")Vgl. HR 22 dec. 1966, NJ 1967, 277, m.nt. LJ. Hijmans van den Bergh (ik wijs speciaal op de slotpassage van de noot) en 23 jan. 1970, NJ 1970, 202, m.nt. L.J. Hijmans van den Bergh.

158


- tot veroordeling van verweerster in de cassatiekosten. d) De Hoge Raad, enz. 3.4 De tegen dat vonnis door Saladin aangevoerde grieven zijn gebaseerd op zijn stelling dat niet Playa maar Inversiones Selva CA. op Aruba de merkgerechtigde is en bestrijden het oordeel van het Gerecht dat Playa door inschrijving merkgerechtigde is geworden. Het Hof heeft die grieven verworpen op grond van zijn oordeel: "Uit de in zoverre niet weersproken stellingen van geïntimeerde valt af te leiden dat Inversiones Selva CA. haar merkrecht 'Selva' voor plastic cups voor wat betreft het land Aruba heeft overgedragen aan geïntimeerde als haar exclusieve agent op Aruba. Alsdan is vanaf dat moment geïntimeerde en niet meer Inversiones Selva CA. als de merkgerechtigde te beschouwen." De Hoge Raad begrijpt deze overweging zo dat het Hof, dat, nu zulks in appel niet was bestreden, ervan had uit te gaan dat Inversiones Selva CA. op Aruba (op grond van het eerstgebruik door Playa) rechthebbende was op het merk SELVA, heeft aangenomen dat Playa dat merk te eigen name heeft doen inschrijven met medeweten en goedkeuring van Inversiones Selva CA. en dat in die goedkeuring in dier voege "een overdracht" van het merk besloten lag dat een en ander ten gevolge had dat op Aruba niet langer Inversiones Selva CA. maar Playa als rechthebbende op het merk had te gelden. 3.5 De klacht van middel I dat dit oordeel een verboden aanvulling vormt van de feitelijke grondslag van de eis, slaagt. De stukken van het geding laten geen andere conclusie toe dan dat Playa zich niet op enige overdracht van het merkrecht heeft beroepen, doch zich integendeel steeds op het standpunt heeft gesteld dat zij rechtstreeks, door haar eerstgebruik van het merk op Aruba en de inschrijving te haren name van dat merk, merkgerechtigde is geworden. 3.6 Middel II faalt evenwel. Niet valt in te zien dat de Merkenlandsverordening zich er tegen verzet dat -, of dat er sprake zou zijn van misbruik van recht wanneer -, een buitenlandse fabrikant zijn merkrecht voor Aruba overdraagt aan zijn Arubaanse importeur met het doel om deze in staat te stellen import door derden van elders in het verkeer gebrachte waren die van het merk zijn voorzien, te verhinderen. De stelling van het middel dat "in elk geval" een Arubaanse importeur aan wie de buitenlandse fabrikant zijn merkrecht heeft overgedragen, zich er niet tegen kan verzetten dat derden door die fabrikant buiten Aruba rechtmatig in het verkeer gebrachte produkten welke door die fabrikant van het hem daar toekomende merkteken zijn voorzien, op Aruba verder verhandelen, miskent het territoriaal karakter van het merkrecht. 4. Beoordeling van het voorwaardelijk incidenteel middel 4.1 De voorwaarde waaronder het incidenteel cassatieberoep is ingesteld is vervuld, nu middel I van het principaal beroep gegrond is. 4.2 Het middel strekt ten betoge dat het Hof de vordering van Playa ter zake van merkinbreuk had moeten toewijzen op grond van art. 2 lid 3 van de Merkenlandsverordening dat bepaalt dat, behoudens bewijs van het tegendeel, degene die van een merk het eerst inschrijving heeft verzocht, geacht wordt de eerste gebruiker van het merk te zijn. Het miskent dat, nu in de onderhavige procedure is vastgesteld dat Playa niet door eerstgebruik merkgerechtigde is geworden, het in deze bepaling bedoelde vermoeden van eerstgebruik door haar niet meer met succes kan worden ingeroepen. Het middel faalt derhalve. 5. Beslissing De Hoge Raad: In het principaal beroep: vernietigt het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof

16 mei 1991

van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba van 18 oktober 1988; verwijst de zaak naar dat Hof ter verdere behandeling en beslissing; In het incidenteel beroep: verwerpt het beroep; In het principaal en het incidenteel beroep: veroordeelt Playa in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Saladin begroot op ƒ 450,- aan verschotten en ƒ 4.500,- voor salaris. Enz. Nr 36. President Arrondissementsrechtbank te Middelburg, 11 oktober 1990. (Big Bag) Mr G.R. André de la Porte. Art. 1 Benelux Merkenwet. De aanduiding "big bag" voor vouwcontainers heeft onderscheidend vermogen, ook als ervan wordt uitgegaan dat in de internationale vervoerswereld, ook binnen de Benelux, het Engels de gebruikelijke taal is en de vouwcontainers met name bestemd zijn voor gebruik binnen die branche. Het is niet louter een beschrijvende aanduiding; zij geeft op zichzelf niet aan om welke goederen het gaat. Juist voor een produkt als een vouwcontainer kan "big bag" gelden als een wat speelse aanduiding, welk effect mede wordt veroorzaakt door de alliteratie van beide samenstellende delen. Art. 5, aanhef en sub 4 BMW. Het is niet aannemelijk geworden dat "big bag" ten tijde van het depot of thans beschouwd moet worden als soortnaam voor de onderhavige vouwcontainers. Buiten beschouwing kan blijven welke gevolgen voor de Beneluxmerken van eiseres verbonden zouden kunnen zijn aan de omstandigheid dat in de internationale vervoerswereld althans buiten de Benelux - de aanduiding "big bag" tot soortnaam verworden zou zijn. G. Ligtermoet & Zoon Handelmaatschappij B.V. te Ridderkerk, eiseres [in kort geding], procureur Mr H. Bruin, advocaat Mr M.E. Wallheimer te Amsterdam, tegen Giant Bag B.V. te Hulst, gedaagde [in kort geding], procureur Mr C.H. Brinkman, advocaat Mr M.C Belderink te Rotterdam. 2. De feiten 2.1. Ligtermoet is rechthebbende op het merk Big Bag, als woordmerk geregistreerd bij het Benelux-Merkenbureau voor warenklasse 22 (zelflossende opslagzakken en transportzakken), alsmede als beeldmerk voor dezelfde klasse. Het betreft hier opvouwbare containerzakken, vervaardigd van kunststof. 2.2. Giant Bag gebruikt de aanduiding big bags (soms met hoofdletters: Big Bags) in het commerciële verkeer als soortaanduiding voor dergelijke opvouwbare containers. 2.3. Ligtermoet heeft Giant Bag aangeschreven om op grond van haar merkenrechten af te zien van het gebruik van de aanduiding big bags. Giant Bag heeft geantwoord daartoe niet bereid te zijn omdat de aanduiding niet onderscheidend en slechts beschrijvend van aard zou zijn. 3. Het geschil (...) 4. De beoordeling van het geschil 4.1. Vooropgesteld dient te worden dat Ligtermoet zich op grond van de inschrijving als woordmerk van BIG BAG in beginsel kan verzetten tegen het gebruik van de aanduiding big bag door Giant Bag in verband met vouwcontainers. Nu Giant Bag stelt dat Ligtermoet aan deze inschrijving geen rechten (meer) kan ontlenen,

16 mei 1991


moeten de door haar hiervoor aangevoerde gronden worden onderzocht. Kern van het betoog van Giant Bag is dat de aanduiding BIG BAG niet voldoet aan de vereisten die door de Benelux Merkenwet aan een merk worden gesteld, dan wel dat er sprake is van verwording tot soortnaam. 4.2. Giant Bag vermeldt terecht als relevant gegeven dat in de internationale vervoerswereld, ook binnen de Benelux, het Engels de gebruikelijke taal is en dat de vouwcontainers met name bestemd zijn voor gebruik binnen die branche. Echter, ook wanneer uitgegaan wordt van deze omstandigheden, kan niet worden aanvaard de stelling van Giant Bag dat de aanduiding big bag voor vouwcontainers onderscheidend vermogen mist. Het is niet louter een beschrijvende aanduiding. Op zich betekent het niet meer dan grote tas of zak. Hiermee kunnen allerlei waren worden aangeduid, van boodschappentassen tot vouwcontainers. De aanduiding big bag geeft op zichzelf niet aan om welke goederen het gaat. Juist voor een product als een vouwcontainer kan big bag gelden als een wat speelse aanduiding, welk effect mee wordt veroorzaakt door de alliteratie van beide samenstellende delen. 4.3. Uit de overgelegde bescheiden kan worden afgeleid dat de aanduiding big bag tot op zekere hoogte in de internationale vervoerswereld ingang heeft gevonden om vouwcontainers als de onderhavige mee aan te duiden. Echter, het feit dat de beginletters vaak in hoofdletters worden geschreven (in het Duitse taalgebied alle letters), duidt er al op dat het hierbij niet gaat om een soortnaam, maar veeleer om gebruik van een term die als merk wordt aangevoeld. Het is niet ondenkbaar dat een proces van verwording tot soortnaam gaande is, maar meer dan dat kan op grond van hetgeen naar voren is gebracht en is overgelegd, niet worden gezegd. In ieder geval is niet aannemelijk geworden dat big bag ten tijde van het depot of thans beschouwd moet worden als soortnaam voor de onderhavige vouwcontainers. Buiten beschouwing kan blijven welke gevolgen voor de in de Benelux geldende merkenrechten van Ligtermoet verbonden zouden kunnen zijn aan de omstandigheid dat in de internationale vervoerswereld - althans buiten de Benelux - de aanduiding big bag tot soortnaam verworden zou zijn. 4.4. Het bovenstaande brengt met zich mee dat er voorshands onvoldoende grond is aan Ligtermoet merkenrechtelijke bescherming voor BIG BAG te ontzeggen. Terzijde zij overigens nog opgemerkt dat ook Giant Bag in de van haar uitgaande stukken de aanduiding big bag soms met een hoofdletter schrijft: ook voor haar is het kennelijk toch niet helemaal een soortnaam (geworden). 4.5. De vordering dient te worden toegewezen. Als ingangsdatum acht ik de derde dag na betekening van het vonnis aanvaardbaar. 5. De beslissing De president, rechtdoende in kort geding, veroordeelt Giant Bag het gebruik in de Benelux van de benaming BIG BAG en/of ieder ander met dit merk overeenstemmend teken ingaande de derde dag na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- per overtreding of per dag dat Giant Bag geheel of gedeeltelijk in gebreke zou blijven aan deze veroordeling te voldoen, zulks naar keuze van Ligtermoet. De president verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Hij ontzegt het meer of anders gevorderde. Hij veroordeelt Giant Bag in de proceskosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van Ligtermoet vastgesteld op ƒ 1.200,- voor procureurssalaris en ƒ 345,85 voor verschotten. Enz.

159

Nr 37. Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, 23 februari 1990. (Sony/Sonik) Mrs L. Van Orshaegen, J. Hendrickx en F. De Boodt. Art. 13 onder A, eerste lid Benelux Merkenwet. De auditieve gelijkenis tussen het merk SONY van eiseres en het merk SONIK van verweerder kan associaties tussen beide merken oproepen. Noch de eindletter "K", noch het logo neemt de overeenstemming weg. De wanverhouding van bekendheid zal de associatie eerder bevorderen dan wegnemen. De oorsprong van verweerder's merk doet niet ter zake. Sony Kabushiki Kaisha te Tokio, Japan, eiseres, vertegenwoordigd door Mr G. Glas loco Mr Th. Van Innis, beiden advocaat te Brussel, tegen Antonio Joaquim Pimenta Ferrao te Lissabon, Portugal, verweerder, advocaat Mr T. Van Rompaey te Antwerpen. Overwegende dat eiseres houdster is van het merk "Sony" voor electrische toestellen, inbegrepen allerhande zogenoemde hi-fï apparatuur; dat dit merk in de Benelux bevestigend werd gedeponeerd met inroeping van in België in 1963 verkregen rechten, depot ingeschreven onder nummer 097153; dat verweerder op 2 mei 1985 onder het nummer 674.184 voor identieke produkten het merk "Sonik" (met logo) heeft gedeponeerd, depot ingeschreven onder het nummer 410.003, en hetzelfde merk op 31 oktober 1985 internationaal heeft gedeponeerd en onder het nummer 498.641 heeft laten inschrijven; dat eiseres op 18 april 1986 verweerder in gebreke stelde van vrijwillige doorhaling van voormelde Benelux en internationale inschrijvingen en staking van elk gebruik van voornoemd teken; dat verweerder op 15 mei 1986 afwijzend antwoordde; dat partijen zich voor deze Rechtbank voorzien; dat eiseres lastens verweerder vordert: 1° nietigverklaring van het door Ferrao verrichte Benelux-depot; 2° doorhaling van de inschrijving van genoemd nietig verklaard depot (art. 14.D. B.M.W.); 3° verbod van gebruik van het merk Sonik (art. 13.A.1. B.M.W.) onder verbeurte van een dwangsom van 500.000 F. per éénmalige inbreuk; 4° betaling van ex aequo et bono 250.000 F. als schadevergoeding; Verder: veroordeling tot de kosten; O. dat verweerder besluit tot ongegrondheid en derhalve afwijzing van de eis, inroepend: - het duidelijk visueel en auditief verschil Sony/Sonik ( + logo); - uitsluiting van verwarring gezien de overbekendheid van "Sony"; - originaliteit van "Sonik" samengesteld uit "Son" (Portugees voor geluid en "Nik", koosnaam voor Joaquim); - alsnog afwezigheid van gebruik van Sonik als handelsnaam sedert datum van het depot; derhalve ongegrondheid van de eis tot schadevergoeding; dat partijen verwijzen naar de woonstkeuze door verweerder op het adres van zijn raadsman te Antwerpen; dat deze Rechtbank bevoegd voorkomt (art. 37 B.M.W.); dat de rangorde der depots niet betwist wordt; dat de depots overeenstemmende merken voor identieke produkten betreffen; dat de auditieve gelijkenis op zich reeds van aard is associaties tussen beide merken op te roepen; dat noch de eindletter K noch het logo de overeenstemming wegnemen;

160


16 mei 1991

dat de wanverhouding van bekendheid de associatie eerder zal bevorderen; dat de oorsprong van verweerder's merknaam ter zake niet dienend is; dat het alsnog niet gebruik als handelsbenaming enkel invloed heeft op de gevorderde schadevergoeding; dat eiseres alleszins door de merkinbreuk lasten en kosten draagt en schade heeft ondergaan; dat de eis als rechtmatig voorkomt; dat evenwel de schadevergoeding ex aequo et bono op 50.000 F. dient geraamd en de dwangsom dient gematigd en toepasselijk gesteld zoals hierna bepaald;

Art. 9 Benelux-Merkenverdrag en art. 13 BMW. Vz. Rb. vraagt zich af of het toelaatbaar is om een verbod ex art. 13 BMW te beperken - zoals uitdrukkelijk door oorspronkelijk eiseres gevraagd - tot het territoir van slechts één van de Benelux-landen (België). In het kader van een voorlopige voorziening wordt dit evenwel toelaatbaar geacht, waarbij de Voorzitter ervan uitgaat dat bedoelde beperking niet te beschouwen is als een afstand van rechten met betrekking tot het verdere Benelux-territoir, en dat deze kwestie nader aan de orde zal komen in een bodemgeschil, waarvan het aanhangig maken door hem als voorwaarde gesteld wordt voor verdere tenuitvoerlegging van zijn vonnis.

Om deze redenen De Rechtbank, Gelet op de toepassing van artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1967, houdende het Gerechtelijk Wetboek; Rechtdoende op tegenspraak, alle andere en strijdige conclusies verwerpend, Verklaart zich bevoegd; Verklaart de eis ontvankelijk en, na afwijzing van het meer of anders gevorderde, in de hierna bepaalde mate gegrond; Stelt de nietigheid vast van het door verweerder verrichte Benelux-depot nr 674.184 en beveelt ambtshalve de doorhaling van de inschrijving nr 410003 ervan; Legt verweerder verbod op het merk Sonik te gebruiken onder verbeurte van een dwangsom van 100.000 F. per éénmalige inbreuk op dit verbod vastgesteld vanaf de 61ste dag na de dag van betekening van onderhavig vonnis; Veroordeelt verweerder tot betaling van een schadevergoeding aan eiseres t.b.v. ... (50.000 F.) met de gerechtelijke intresten; Veroordeelt verweerder tot de gedingkosten begroot aan de zijde van eiseres op 1.525 F. rolstelling en 10.200 F. rechtsplegingsvergoeding. Enz.

Maison d'Edition Bauer & Cie te Parijs, Frankrijk, appellante, advocaten Mrs Evrard te Brussel, Larozze en Dutaret te Parijs, tegen 1. SA. Femmes d'Aujourd'hui te Brussel, België, advocaten Mrs Flamée en Prioux te Brussel en 2. S.A. Agence et Messageries de la Presse - A.M.P. te Brussel, België, geïntimeerden, advocaat Mr Schoutheete loco van der Haegen te Brussel. a) Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Brussel, 6 juli 1988 (Mr G. Bogaerts).

Discussion: Préalables: A. On pourrait poser la question si en regard des dispositions de la loi Benelux sur les marques du produits et de services une demande basée sur les dispositions de la dite loi ne pourrait vis quant a ses effets qu'une partie du territoire Benelux; la chose est de toute facon exclue pour 1'application des arts. 14 et 27 L.B.M. (Voy. art. 9 du Traite du 19 mars 1962) elle est douteuse pour Ie surplus; Toutefois, statuant au provisoire une telle solution semble possible dès lors qu'il ne s'agit que d'organiser une situation d'attente nécessairement provisoire mais il est évident que la question gardera toute son importance devant Ie juge du fond qui, bien plus que nous, sera appelé a apprécier Ie degré de protection que confère Ie dépöt dont se prévaut la demanderesse; Nr 38. Hof van Beroep te Brussel, 31 augustus 1988. Statuant au provisoire nous pouvons considérer que Ia (Aujourd'hui) limitation territoriale expressément demandée devant nous ne doit pas être considérée comme un abandon du droit de la demanderesse a se réclamer de la protection Mrs Bellemans, Cerckel en Raspé. que lui confère Ie dépöt pour Ie restant du territoire Benelux; etc. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Quant d la ressemblance du signe: Merkenwet. Il y a ressemblance chaque fois que "compte tenu des De merken Femmes d'Aujourd'hui en Aujourd'hui circonstances de 1'espèce et plus en particulier la force Madame voor tijdschriften stemmen niet overeen in aanmerking genomen dat het merk Femmes d'Aujourd'hui distinctive de la marque, Ie signe et la marque, considérés dans leurs ensemble et dans leur contexte mutuel, voor een voor vrouwen bestemd tijdschrift grotendeels présentent de telles similitudes phonétiques, visuelles ou beschrijvend en mitsdien van nature zwak is en niet is conceptuelles, qu'il en découle une possibilité que gebleken dat dat merk als gevolg van het feit dat de rechtquelqu'un qui se trouve confronté au signe associe ce hebbende andere merken eindigende op het woord Aujourd'hui voor andere tijdschriften heeft gedeponeerd, aan signe a la marque" (Cour Just. Benelux 20 mai 1983 onderscheidingskracht heeft gewonnen nu die andere merken R.W. 1983-84 - 153) [B.I.E. 1984, nr40, blz. 137 m.n. D.W.F. V.;Red.]; door haar niet zijn gebruikt. Weliswaar hebben beide merken het bestanddeel "Aujourd'hui" gemeen, doch het Ceci nous semble une défïnition utilisable aussi par Ie enkele feit dat dat bestanddeel in het ene merk het eerste en juge des référés la différence étant que Ie juge des rêférês, in het andere merk het laatste is, werkt onderscheidend en statuant au provisoire doit nécessairement, dans 1'apprésluit het gevaar van verwarring uit. Ook van gelijkenis in ciation mettre en balance 1'intérêt de chacune des parties begripsmatig opzicht is geen sprake. et la mesure du préjudice que risque de subir 1'une des Ontbreken van verwarrings- of associatiegevaar aange- parties comparé a celui qu'est, Ie cas échéant, appelé a subir 1'autre; nomen op grond van de verschillen tussen de tijdschriften En Poccurrence il nous semble qu'il y a suffisamment waarvoor de merken worden gebruikt en omdat bij de beoorde ressemblance entre Ie signe de la défenderesse et la deling van de al dan niet aanwezigheid van dat gevaar moet worden uitgegaan van de gemiddelde belangstellende koper. marque de la demanderesse pour que Ie public fasse des associations; In aanmerking moet worden genomen dat het publiek gewend is aan het feit dat voor tijdschriften die betrekking En effet les termes "d'Aujourd'hui" et "Aujourd'hui" nebben op hetzelfde onderwerp veel niet identieke maar wel présentent une similitude telle que Ie public des lecteurs zeer verwante merken worden gebruikt. fera une association conceptuelle entre les deux titres, ceci sera d'autant plus Ie cas que Ie titre "Femme d'Aujourd'hui" ensemble d'ailleurs avec les autres titres

16 mei 1991


".... d'aujourd'hui" utilisés par la demanderesse pour d'autres publications on crée chez Ie public, bien familiarisé avec les différents titres en question une accoutumance è identifier la désinence "...d'aujourd'hui" avec les marques dont la demanderesse est titulaire; Il en résulte a notre sentiment qu'un signe utilisant ce terme "aujourd'hui" pour la désignation d'un produit identique a celui de la demanderesse a savoir une publication hebdomadaire pour dames présente suffisamment de ressemblances avec la marque de la demanderesse pour qu'il y ait association; Dans ces conditions la mesure provisoire ci-après décrite s'impose; Par ces motifs, Nous, Georges Bogaerts, Vice-Président au Tribunal de Commerce de Bruxelles, siégeant è 1'audience publique et extraordinaire des référés - chambre des vacations, en remplacement du Président légitimement empêché, assisté de Emiel De Vos, greffier; Vu les articles 4 et suivants de la loi du 15 juin 1935 appliqués a la cause; Vu 1'urgence: Statuant contradictoirement; Faisons interdiction a la défenderesse d'utiliser la dénomination ou Ie signe "Aujourd'hui Madame" pour des publications sur tout Ie territoire du Royaume de Belgique; Interdisons la diffusion en Belgique par la défenderesse de toute publication portant Ie titre en question; Ordonnons è la défenderesse de prendre toute mesure utile pour retirer de la circulation les exemplaires déja distribués de I'hebdomadaire Iitiqieux; Le tout sous peine d'une astreinte de cinquante mille francs par usage illicite de la dénomination interdite, de cinquante mille francs par diffusion d'un magazine portant le titre dont 1'usage est interdit et de cinquante mille francs par jour de retard a partir du 3ème jour qui suivra la signification de notre présente ordonnance, qui serait mis au retrait de la circulation des publications des magazines diffusés sous le titre litigieux; enz. b) Het Hof, enz. 1. Quant a l'absence de ressemblance entre les marques Attendu que la Cour vérifiera d'abord la présence du critère de la ressemblance entre les signes, dès lors que le préjudice découlant du risque de confusion ou d'association éventuel ne peut justifier les mesures demandêes que s'il résulte d'une atteinte è la marque de Fintimée au sens de la loi Benelux; Attendu qu'il convient d'avoir égard aux critères de ressemblance phonétique, visuelle ou conceptuelle; que dès qu'il y a ressemblance a 1'un quelconque de ces trois plans, il y a "contrefacon" (Braun, Précis, 1987, n° 385); Attendu qu'en réponse a la question du rapport entre le pouvoir distinctif d'une marque et 1'étendue de la protection de celle-ci, la Cour Benelux, en son arrêt Wrigley c/Benson, déclare que "le pouvoir distinctif d'une marque contribue a déterminer 1'étendue de la protection qui s'y attaché, en ce sens qu'a mesure que ce pouvoir distinctif s'affaiblit, il doit exister une ressemblance plus grande entre la marque et un signe pour pouvoir qualifier ce signe de ressemblant a la marque au sens de Partiele 13, littera A, alinea premier, début et 1 de la loi uniforme" (Aff. 81/4, Wrigley c/Benson, 5 octobre 1982, aff. Juicy Fruit, Ree III, p. 20; Ing. - Cons 1982, 221 [B.I.E. 1983, nr24, blz 63. Red.]; il s'agissait, en 1'espèce, de déterminer 1'étendue de la protection accordée a deux termes descriptifs rentrant dans une marque composée); Attendu que si la Cour Benelux reconnait ainsi 1'existence de marques "faibles" c'est è dire dotées d'un moindre pouvoir distinctif, elle n'en tire cependant pas la conclusion que ces marques seraient a ce point dénuées de protection qu'elles permettraient la coexistence d'un

161

signe ressemblant; Qu'en conséquence il est certain qu'en cas d'identïté des signes adverses, la force distinctive ne joue pas de röle; que le problème se pose par contre quand il s'agit d'une marque oü ne se retrouvent que certains des éléments de 1'autre marque; Que 1'exigence posée par la Cour Benelux dans ce dernier cas est que la ressemblance doit être plus grande qu'entre une marque forte, c'est a dire dotée d'un grand pouvoir distinctif, et le signe second (voïr Braun, ibidem n° 384 et Van Bunnen, Aspects actuels du droit des marques dans le Marché Commun, n° 423); Attendu qu'il appartiendra au juge du fond de dire quels sont les droits des parties, mais que le juge des référés reste dans les limites de sa compétence lorsque, en vue d'apprécier 1'urgence de Ia mesure sollicitée, il examine la valeur apparente des theses des parties; Attendu que la Cour, appréhendant le fond dans Ia mesure oü la décision sollicitée en est tributaire, constate que la marque "Femmes d'Aujourd'hui" est dotée dans son ensemble d'un faible pouvoir distinctif; Que Papplication de la règle de Pappréciation synthétique de la similitude n'empèche pas de constater que la marque "Femmes d'Aujourd'hui" est composée exclusivement de termes qui présentent une tres grande affïnité avec la désignation descriptive du produit; que le mot "Femme" est descriptif pour une revue destinêe aux femmes; que le mot "aujourd'hui", s'agissant de journaux ou de revues qui puisent leur substance dans 1'actualité est lui aussi tres proche d'une dénomination descriptive, dès lors qu'il se réfère de facon directe a une qualité essentielle du produit qu'il désigne; Que rien ne permet de dire que le caractère faiblement distinctif au départ, se soit modifié postérieurement au point que la notoriété et Pusage prolongé de la marque "Femmes d'Aujourd'hui" devraient lui faire reconnaïtre aujourd'hui un grand pouvoir distinctif (voir Van Bunen o.c. n° 424; Schricker, Franck & Wunderlich, II, n° 187); Attendu qu'a tort Pintimée estime qu'en raison des nombreux dêpöts qu'elle a effectuès de marques composées du terme d'aujourd'hui" (Cuisine d'Aujourd'hui, Mode d'Aujourd'hui, Disques d'Aujourd'hui, 1'Essentiel d'Aujourd'hui, etc. ...) Putilisation du terme "Aujourd'hui" pour le titre d'un magazine implique nécessairement a tout le moins dans Pesprit du public que ce magazine est Poeuvre de Pintimée; Attendu en effet que ces marques ne sont pas utflisées par Pintimée de sorte que le mot "aujourd'hui" n'évoque nullement, dans le chef des clients, un lien quelconque avec Pintimée; Qu'il s'ensuit êgalement que rien ne permet de dire, comme 1'affirme Pintimée, que le mot "aujourd'hui" constitue le terme distinctif essentiel de la marque "Femme d'Aujourd'hui" et qu'il désigne la provenance des produits ainsi que le lien de parenté nécessaire avec Pintimée; Que Pintimée ne conteste pas qu'elle commercïalise uniquement les revues "Femmes d'Aujourd'hui" et "Femme Pratique"; que ceci montre que le mot mis en vedette est "femme" et non "aujourd'hui"; Attendu qu'en tenant compte du moindre pouvoir distinctif et de 1'exigence posée dans ce cas par la Cour Benelux quant a 1'importance de la ressemblance, il y a donc lieu de constater l'absence de ressemblance, au sens de Partiele 13 A, al. 1 er. de la loi Benelux, entre les marques "Femmes d'Aujourd'hui" et "Aujourd'hui Madame"; Que si, sur le plan phonétique, 1'élément descriptif "aujourd'hui" est commun aux deux marques, le simple fait toutefois que ce mot est le premier element de la combinaison et non le deuxième comme dans Ia marque de Pintimée exerce la fonction distinctive et écarté le danger de confusion; s Qu'a tort Pintimée estime qu'il existe une ressemblance sur le plan intellectuel;

162


Qu'il ne suffit pas de constater que les deux dénominations évoquent 1'idée d'un magazine destiné au public féminin; qu'ainsi que 1'appelante Ie remarque pertinemment, 1'intimée, en soulevant eet argument, reconnait elle-même Ie faible pouvoir distinctif de sa marque puisque celle-ci évoque la nature même et la destination du magazine; Qu'en outre il importe de souligner que les deux marques n'évoquent nullement la même idéé; que la marque "Femmes d'Aujourd'hui" évoque essentiellement 1'idée de "Femmes de notre temps" ce qui n'est pas Ie sens de "Aujourd'hui Madame", évocateur de 1'idée de donner a la femme des nouvelles de 1'actualité; Que les deux marques se distinguent dès lors aussi quant è leur signification; Qu'enfm sur Ie plan graphique, Ie simple examen des titres tel qu'ils sont utilisés montre que toute ressemblance est exclue; 2. Quant d l'absence de risque de confusion ou d'association Attendu que 1'appelante soutient avec raison que tout risque de confusion est exelu entre les revues en cause, étant donné les nombreuses diffêrences qui apparaissent demblée quant au titre, au format, au prix, a la prêsentation, a la qualité et au contenu; qu'en outre la simple comparaison des revues montre que les deux magazines ne s'adressent pas du tout au même public féminin; Qu'on ne peut pas d'avantage affïrmer qu'il y a un risque d'association ainsi que Ie soutient 1'intimée et que Ie premier juge 1'a retenu; Que Ie risque de confusion ou d'association doit s'apprêcier du point de vue d'un acheteur d'attention moyenne intéresse; (Schricker, Franck et Wunderlich, T. II n° 193); Qu'en outre il importe de constater que lorsque, comme en Pespèce, coexistent dans les librairies, pour des produits similaires, notamment pour des revues traitant Ie même sujet, une pluralité de marques non identiques, mais voisines, Ie public est familiarisé avec cette situation et prête une attention accrue aux diffêrences, qui peuvent donc suffire, en sorte que dans cette situation particuliere, la constatation habituelle que Ie public moyennement attentif s'attache davantage aux ressemblances qu'aux diffêrences entre signes voisins est renversée (Schricker et Franck, ibidem n° 195; Van Bunnen, o.c. n°s 423 et 427); Que ni les rêsultats des ventes, ni 1'avis exprimé par certains inspecteurs ou délégués de vente, ne permettent de conclure a une relation causale entre la baisse des ventes invoquée par 1'intimée et une confusion ou association de la part du public; Par ces motifs, La Cour, statuant contradictoirement; Vu Farticle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur 1'emploi des langues en matière judiciaire; Recoit 1'appel; Le déclare fondê; Met è néant 1'ordonnance entreprise; Dit qu'il n'y a pas lieu a rêfêrè; Déclare le présent arrêt commun a la seconde intimée; Condamne la première intimée aux dépens des deux instances, ceux d'appel liquides a la somme de 14.400 francs quant a 1'appelante et a la somme de 12.800 francs en ce qui concerne les intimées; enz.

16 mei 1991

Nr 39. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 17 mei 1990. (tv- en radiomeubel) Mrs R. van der Veen, J.F. van Nieuwkuyk en L.S.Ch. Heyning-Plate. Art. 10, eerste lid, aanhef en onder 11° Auteurswet 1912. In aanmerking genomen dat tv- en radiomeubelen in verschillende uitvoeringen en stijlen reeds jarenlang bekend zijn, en de functionele vereisten waaraan een kast moet voldoen om als tv- en radiomeubel te worden gebruikt - bijv. ten aanzien van de afmetingen - aan auteursrechtelijke bescherming in de weg staan, kan niet worden aangenomen dat de door Van Rees in Chippendale-stijl ontworpen kast door innovatie binnen die op zichzelf bekende stijl een oorspronkelijk karakter heeft. Niet is gebleken op welke wijze Van Rees de door haar toegepaste, in Chippendale-stijl voorkomende elementen heeft toegepast en/of wat zij daaraan heeft toegevoegd om een oorspronkelijke vormgeving te bereiken. Art. 4, eerste lid, aanhef en onder 1 j*s artt. 14 lid 1 en 15 Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Op degene die op grond van een door hem verricht modeldepot een inbreukvordering instelt, rusten stelplicht en bewijslast dat het gedeponeerde model ten tijde van het depot nieuw was in de zin van art. 4, lid 1 onder a BTMW. Ten aanzien van de vordering tot nietigverklaring van een modeldepot wegens niet nieuwheid berusten stelplicht en bewijslast dat het gedeponeerde model niet nieuw was op degene die de nietigheid van het depot inroept?) Art. 4, eerste lid, aanhef en onder 1 BTMW. Uit het feit dat meubelen van de "soort" waartoe een als model gedeponeerd meubel behoort reeds voor de verrichting van dat depot in belanghebbende kringen van nijverheid en handel in Nederland en dus in het Beneluxgebied bekend waren, vloeit de niet-nieuwheid van het gedeponeerde meubel niet voort. Bezien moet worden of het gedeponeerde meubel meer dan ondergeschikte verschillen vertoonde met de overige bekende meubelen van de soort. Wat onder "ondergeschikte verschillen" moet worden verstaan, is uit het Gemeenschappelijk Commentaar niet begrijpelijk nu daarin wordt verwezen zowel naar verwarringsgevaar bij het publiek als naar "normen" die gelden in de belanghebbende kring van nijverheid en handel. Onvoldoende gesteld en gebleken geacht dat in de ogen van het publiek en van de vakman meer dan ondergeschikte verschillen bestonden tussen de kast van Van Rees en de overige kasten welke ten tijde van het modeldepot van Van Rees op de markt waren. Meubelfabriek C. van Rees en Zoon B.V. te Leidschendam, appellante, procureur Dr Mr J.A.M. van Staay, advocaat Mr G.J. van Dijl te Velp, tegen Bernard Leopold van den Bree te Bodegraven, geïntimeerde, procureur Mr W.F.A.A.A.M. van de Pol. a) Arrondissementsrechtbank te 13 september 1983 (Mr J.J. Brinkhof).

's-Gravenhage,

Overweegt ten aanzien van het recht: in conventie: 1. Aan haar vorderingen legt Van Rees BV eensdeels de stelling ten grondslag dat haar auteursrecht toekomt op een door haar ontworpen, gefabriceerd en in de handel gebracht, houten, buikig TV- en radiomeubel, stijl Chippendale. 2. Van den Bree bestrijdt deze stelling. Hij voert aan dat het meubel noch oorspronkelijkheid bezit noch kunst is. ') Zie de noot aan het slot van het arrest. Red.

16 mei 1991


3. De rechtbank deelt de opvatting van Van den Bree. Van Rees BV heeft niet weersproken dat het litigieuze meubel een rechtstreekse afleiding is van de buikcommode en/of onderkast van de klassieke vitrineen linnenkast uit de jaren 1750 tot 1800 in Chippendale-stijl. Om die reden mist het meubel, naar het oordeel van de rechtbank, een oorspronkelijk karakter. Daaraan doet niet af dat het meubel geschikt is gemaakt als TV- en radiomeubel. Door de aanpassing van het meubel aan de eisen van een TV- en radiomeubel verkrijgt het meubel niets oorspronkelijks: allerlei meubels worden sinds jaar en dag tot dit doel aangepast, terwijl die aanpassing op zichzelf geen kunstzinnig karakter heeft en evenmin gebleken is van enige originaliteit op dit punt. 4. Van Rees BV baseert haar vorderingen anderdeels op haar uitsluitend recht van model ten aanzien van het litigieuze meubel, welk model gedeponeerd en ingeschreven is bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen. 5. Van den Bree stelt zich op het standpunt dat Van Rees BV geen uitsluitend recht heeft verkregen, omdat er geen sprake is van een nieuw uiterlijk, terwijl verder van bescherming is uitgesloten wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. In reconventie roept hij op beide gronden de nietigheid van het depot in. De rechtbank zal deze vordering eerst beoordelen. in reconventie: 6. Van den Bree roept de nietigheid in van het Beneluxdepot op 26 maart 1980 onder no. 54553-00. Hij voert aan dat het model niet nieuw is en dat er slechts sprake is van een technisch effect. 7. Van Rees BV bestrijdt hetgeen Van den Bree aanvoert. 8. In de eerste plaats stelt de rechtbank, ingevolge artikel 29 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, vast dat zij bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen. Van Rees BV is binnen het arrondissement gevestigd en dit bepaalt de bevoegdheid van deze rechtbank. 9. Wat de vordering van Van den Bree betreft: nu Van Rees BV niet heeft weersproken dat het model een rechtstreekse afleiding is van de buikcommode en/of onderkast van de klassieke vitrineen linnenkast uit de jaren 1750 tot 1800 in Chippendale-stijl, welke geschikt is gemaakt als TV- en radiomeubel, kan, naar het oordeel van de rechtbank, niet gesproken worden van een nieuw uiterlijk. Het depot voldoet daardoor niet aan de wettelijke eisen. De vordering tot nietigverklaring zal de rechtbank daarom toewijzen. in conventie voorts: 10. Gelet op het hierboven in reconventie overwogene en gelet op hetgeen al eerder is overwogen met betrekking tot de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen van Van Rees BV, zal de rechtbank de vorderingen van Van Rees BV afwijzen en haar als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten. in reconventie voorts: 11. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van eerdergenoemde Eenvormige Wet zal de rechtbank de doorhaling uitspreken van de inschrijving van het nietig verklaarde depot. 12. Ten slotte vordert Van den Bree schadevergoeding. Hij stelt schade te hebben geleden door het door Van Rees BV gelegde beslag en door het stilleggen van de verkoop van de litigieuze "modellen" in afwachting van de uitslag van de procedure. 13. Deze vordering weerspreekt Van Rees BV niet gemotiveerd. De rechtbank zal de vordering daarom toewijzen. 14. Voor de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad ontbreekt de wettelijke basis. 15. Als de in het ongelijk gestelde partij zal de rechtbank Van Rees BV in de proceskosten veroordelen.

163

Rechtdoende: in conventie: Wijst af de vorderingen. Veroordeelt Van Rees BV in de proceskosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van Van den Bree begroot op ƒ 1.390,-. in reconventie: Verklaart nietig het Beneluxdepot d.d. 26 maart 1980 no. 54553-00. Spreekt uit de doorhaling van de inschrijving van het Beneluxdepot d.d. 11 juli 1980, nummer 06808-00 bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen te 's-Gravenhage. Veroordeelt Van Rees BV tot betaling van schadevergoeding, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Wijst af het meer gevorderde. Veroordeelt Van Rees BV in de proceskosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van Van den Bree begroot op ƒ 620,-. Enz. b) Tussenarrest Gerechtshof te 's-Gravenhage, 15 mei 1987 (Mrs P. Neleman, G. Hamaker en FJ. Hehemann). Beoordeling van het hoger beroep 3. In haar grieven 1 - 3, in onderling verband en samenhang beschouwd, bestrijdt Van Rees het oordeel van de rechtbank en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen dat zij geen auteursrecht heeft op het door haar vervaardigde TV- en radiomeubel. 4. Bij de beoordeling van deze grieven stelt het hof voorop dat, zoals tussen partijen onbestreden vaststaat, TV- en radiomeubelen in verschillende uitvoeringen en stijlen reeds jarenlang bekend zijn, alsmede dat de functionele vereisten waaraan de kast van Van Rees moet voldoen om als TV- en radiomeubel te kunnen worden gebruikt - bijvoorbeeld ten aanzien van de afmetingen in zoverre aan auteursrechtelijke bescherming in de weg staan. Van Rees heeft aan het door haar gepretendeerde auteursrecht ten grondslag gelegd dat het door haar in Chippendale-stijl ontworpen meubel, door innovatie binnen die op zichzelf bekende stijl, een oorspronkelijk karakter heeft. Ook echter indien juist zou zijn dat haar kast niet kan worden aangemerkt als een rechtstreekse afleiding van reeds bestaande Chippendale-meubelen, neemt dit niet weg dat de ook volgens Van Rees meest in het oog springende karakteristieken van haar meubel schuinstaande klauwpoten, decoratief houtsnijwerk, buikige vormen en donker notenhout - eveneens in Chippendale-stijlen voorkomen. Dit betekent dat de vormgeving van het meubel van Van Rees in elk geval ten dele aan de Chippendale-stijl is ontleend. Van Rees heeft niet gesteld en uit de door haar overgelegde afbeeldingen van haar meubel is ook niet gebleken op welke wijze zij voormelde stijlelementen heeft toegepast en/of wat zij daaraan heeft toegevoegd om een oorspronkelijke vormgeving te bereiken. De rechtbank heeft derhalve terecht geoordeeld dat Van Rees geen auteursrecht op dat meubel kan doen gelden, zodat de grieven 1 - 3 tevergeefs worden voorgesteld. 5. Met betrekking tot het door Van Rees gepretendeerde modelrecht heeft Van den Bree, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep betoogd dat het model niet nieuw is. De door Van Rees tegen het vonnis in reconventie aangevoerde grief, inhoudende dat de rechtbank ten onrechte heeft aangenomen dat het TV- en radiomeubel van Van Rees niet nieuw is, heeft eveneens op dit aspect betrekking. Dienaangaande overweegt het hof dat, nu Van den Bree zich erop heeft beroepen dat het model niet nieuw is, hij overeenkomstig zijn aanbod tot bewijs van deze stelling, in voege als hierna in het dictum van dit arrest te vermelden, dient te worden toegelaten. 6. Op de overige geschilpunten van partijen zal het hof, zo nodig, in een later stadium terugkomen.

164


Beslissing in hoger beroep Het gerechtshof: Laat Van den Bree toe tot het bewijs dat het door Van Rees gedeponeerde model, ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen en Modellen onder nr 06808-00, niet nieuw is, in die zin dat op enig tijdstip van de periode van vijftig jaar voorafgaande aan de datum van het depot een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont in de belanghebbende kringen van nijverheid of handel van het Beneluxgebied feitelijk bekendheid heeft genoten; Bepaalt dat, voor zover Van den Bree dit bewijs door getuigen wenst te leveren, de getuigenverhoren zullen plaatsvinden ten overstaan van een raadsheer-commissaris. Enz. c) Het Hof, enz. Verdere beoordeling van het hoger beroep 2. Wat betreft de (conventionele) inbreukvordering van Van Rees dient voorop te worden gesteld dat op Van Rees stelplicht en bewijslast rusten dat het door haar als model gedeponeerde meubel - buikkast met rechte opbouw - ten tijde van het depot nieuw was in de zin van artikel 4, lid 1 a, van de Beneluxmodellenwet zodat zij door dat depot een uitsluitend modelrecht verkreeg. Het hof heeft Van den Bree toegelaten de niet-nieuwheid te bewijzen omdat hij dat bewijs had aangeboden en omdat ter zake van zijn (reconventionele) vordering tot nietigverklaring van het depot stelplicht en bewijslast dat het meubel niet nieuw was op hem rusten. 3. De getuige Van den Berg heeft verklaard dat in de zeventiger jaren meubelen van de "soort" waartoe het door Van Rees als model gedeponeerde meubel behoort buikkasten met rechte opbouw - door een aantal fabrikanten in Nederland werd vervaardigd. Als zodanig noemt hij' zichzelf, Stapel en twee fabrikanten met de naam Uittenbogaard. Tevens vermeldt hij dat De Standaard die meubelen verhandelde en dat hij die in een toonzaal van De Standaard heeft gezien. Voorts verklaart hij dat dergelijke meubelen uit Roemenië werden ingevoerd. De getuige Stapel heeft verklaard dat haar echtgenoot vanaf 1973 dergelijke kasten vervaardigde, ongeveer zestig per jaar, welke aan particulieren en aan de groothandel werden geleverd. Uit een en ander volgt dat meubelen van de onderhavige soort ten tijde van het depot in 1980 bekend waren in belanghebbende kringen van nijverheid en handel in Nederland en dus in het Beneluxgebied. 4. Als vraag blijft dus over: of het door Van Rees gedeponeerde model meer dan "ondergeschikte verschillen", in de zin van voornoemde wetsbepaling, vertoonde met de overige bekende meubelen van de soort. Wat moet worden verstaan onder "ondergeschikte verschillen" is uit het Gemeenschappelijk Commentaar niet begrijpelijk nu daarin wordt verwezen zowel naar verwarringsgevaar bij het publiek als naar "normen die gelden in de belanghebbende kringen van nijverheid en handel", maar het lag desalniettemin op de weg van Van Rees om een overzicht te geven van de in de zeventiger jaren op de Nederlandse markt zijnde meubelen van de onderhavige soort, met opgave van punten van verschil en van overeenstemming, zomede enige mededeling te doen aangaande eventuele "normen" als vorenbedoeld. 5. Van Rees heeft met betrekking tot laatstgenoemd een en ander gesteld in haar conclusie van antwoord na enquête dat voor kasten in "Chippendale-stijl" zich "slechts een klein select publiek interesseert". Dit laatste moge juist zijn, ten deze gaat het echter om het publiek dat zich interesseert in een kast in "oude" stijl voor het opbergen van een televisietoestel en dat dit publiek klein en select is, is niet aannemelijk. Van Rees heeft tevens er op gewezen dat de getuige Van den Berg verschillen ziet tussen een door Stapel vervaardigde kast en de kast van

16 mei 1991

Van Rees en dat volgens die getuige de door de diverse producenten gemaakte kasten voor de vakman kenbare verschillen in finesses vertoonden. Er is echter onvoldoende gesteld en gebleken dat in de ogen van het publiek en van de vakman meer dan ondergeschikte verschillen bestonden tussen de kast van Van Rees en de overige kasten welke ten tijde van het modeldepot van Van Rees op de markt waren. Derhalve kan het hof er niet van uitgaan dat Van Rees door het depot een uitsluitend recht heeft verkregen. De inbreukvordering van Van Rees is dus terecht door de rechtbank afgewezen. 6. De door Van Rees in hoger beroep aangevoerde nieuwe grondslag voor haar vordering - kort gezegd: navolging door Van den Bree in strijd met de in artikel 1401 B.W. verankerde zorgvuldigheidsnorm - kan niet aan de orde komen wegens het bepaalde in artikel 14 lid 5 van de Beneluxmodellenwet en omdat Van Rees niet heeft gesteld dat het door hem als model gedeponeerde meubel door hem reeds ten tijde van de inwerkingtreding van die wet op de markt werd gebracht, welke stelling overigens, onverenigbaar zou zijn met zijn pretentie op modelrecht. 7. Met betrekking tot de (reconventionele) vordering van Van den Bree tot nietigverklaring van het modeldepot van Van Rees diene dat op Van den Bree wel stelplicht en bewijslast rust ten aanzien van niet-nieuwheid, gelijk hierboven bij 2, tweede zin, overwogen, maar dat het, na het door Van den Bree geleverde bewijs, ook in de reconventie op de weg lag van Van Rees om te stellen welke meer dan ondergeschikte verschillen bestonden tussen haar kast en de overige ten tijde van het depot op de markt zijnde kasten. In die stelplicht is Van Rees tekort geschoten, zoals hierboven bij 5 overwogen, zodat ervan moet worden uitgegaan dat dergelijke verschillen er niet waren. 8. Het bestreden vonnis moet derhalve worden bekrachtigd. Mr Neleman, die de getuigen heeft gehoord, kan dit arrest niet mede-wijzen daar hij wegens zijn benoeming tot lid van de Hoge Raad, niet meer bij het hof in functie is. Beslissing Het Gerechtshof bekrachtigt het bestreden vonnis van 13 september 1983 van de rechtbank te 's-Gravenhage, veroordeelt Van Rees in de kosten van het hoger beroep en begroot die kosten, voor zover gevallen aan de zijde van Van den Bree op ƒ 4.300,-. Enz. ') Stelplicht en bewijslast ten aanzien van de nieuwheid van een als teken of model gedeponeerd voortbrengsel. Terecht neemt het Hof aan dat ter zake van de vordering tot nietigverklaring van een modeldepot wegens niet nieuwheid de stelplicht en bewijslast dat het gedeponeerde niet nieuw is, rusten op degene die de vordering instelt en dus de nietigheid inroept. Juist daarom kan ik het Hof niet volgen in zijn vooropstelling dat op degene die uit hoofde van een door hem verricht modeldepot een inbreukvordering instelt, de stelplicht en de bewijslast zou rusten dat het door hem gedeponeerde wel nieuw is. Degene die een vordering wegens inbreuk op een hem toekomend modelrecht instelt, heeft niet meer te stellen en te bewijzen dan dat hij rechthebbende is op een Benelux- of internationaal depot van datgene, waarvoor hij modelbescherming inroept. Het is dan aan de gedaagde om te stelten en zo nodig te bewijzen dat, als gevolg van niet nieuwheid van het als model gedeponeerde door dat depot een modelrecht niet is verkregen. M.i. geldt dit ongeacht of de gedaagde de niet nieuwheid van het model louter als verweer tegen de inbreukvordering opwerpt, dan wel op grond van die niet nieuwheid een (tegen)vordering tot nietigverklaring van het depot instelt. v. N.H.

16 mei 1991


Nr 40. Octrooiraad, Bijzondere Afdeling, 25 april 1990. Mr J. de Bruijn. Art. 17Aj° art. 221 Rijksoctrooiwet. Ten gevolge van het inschakelen door aanvraagster van een bureau voor betaling en termijnbewaking van de instandhoudingstaksen is er ten kantore van de Amerikaanse gemachtigde een communicatiestoornis opgetreden, waardoor het verzoek vooronderzoek niet binnen de 7-jaarstermijn werd ingediend, ondanks herhaalde herinneringen afkomstig van de Nederlandse gemachtigde; het had op de weg van de Amerikaanse gemachtigde gelegen z'n personeel duidelijk te instrueren over de consequenties van het inschakelen van een dergelijk taksenkantoor; de verantwoordelijke Amerikaanse gemachtigde is in zorgvuldigheid te kort geschoten. Verzoek afgewezen. Beschikking op grond van art. 17A Row. inzake octrooiaanvrage nr 0000000. De Octrooiraad, Bijzondere Afdeling; Gezien de stukken; Gehoord verzoekster bij monde van haar gemachtigde X; Overwegende: dat verzoekster met betrekking tot de Nederlandse octrooiaanvrage 0000000 niet binnen de daartoe in artikel 22K van de Rijksoctrooiwet gestelde termijn, een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar de stand van de techniek betreffende het onderwerp van de aanvrage (een zogenaamd V.V.O.) heeft ingediend, waardoor de aanvrage is vervallen; dat verzoekster op 22 mei 1989 een verzoekschrift tot herstel in de vorige toestand, als bedoeld in artikel 17A van de Rijksoctrooiwet, heeft ingediend gelijktijdig met een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar de stand van de techniek; dat verzoekster, voorafgaande aan de mondelinge behandeling van het onderhavige verzoekschrift, bij brief d.d. 11 oktober 1989, nog een overzicht heeft gegeven van de feiten; dat gemachtigde van verzoekster ter zitting van de Bijzondere Afdeling van 31 oktober 1989 het verzoek tot herstel in de vorige toestand nader mondeling heeft toegelicht en verdedigd; O. dienaangaande: dat de Bijzondere Afdeling vooropstelt, dat waar de i.c. in acht te nemen termijn afliep op 19 april 1989 en het verzoekschrift op 22 mei 1989 bij de Octrooiraad werd ontvangen, het verzoek geacht mag worden zo spoedig mogelijk te zijn ingediend in de zin van artikel 17A, derde lid van de Rijksoctrooiwet; dat verzoekster in haar verzoekschrift het volgende naar voren heeft gebracht: "De aanvrager heeft verzuimd tijdig een verzoek tot onderzoek naar de stand van de techniek als bedoeld in Artikel 221, lid 1 van de Rijksoctrooiwet in te dienen, aangezien er sprake is geweest van een ernstige communicatiestoornis tussen de aanvrager en het bureau, dat in opdracht van aanvrager de betaling van de instandhoudingstaxen verzorgt. De aanvrager ging ervan uit, dat het bovengenoemde verzoek door of in opdracht van het genoemde bureau zou worden ingediend, zodat op de door de Nederlandse gemachtigde verzonden mededelingen met betrekking tot het nieuwheidsonderzoek onvoldoende acht is geslagen. Op deze wijze werd ten onrechte verzuimd het verzoek tot verrichting van het nieuwheidsonderzoek tijdig in te dienen." dat verzoekster in haar brief van 11 oktober 1989 de gang van zaken als volgt nader heeft toegelicht: "United States Department of Energy (verder te noemen DOE) had de behartiging van haar Neder-

165

landse octrooiaanvrage 0000000 toevertrouwd aan Larson & Taylor, Arlington, Virginia, de Nederlandse behandeling loopt via X. Eind vorig jaar liet DOE Larson & Taylor weten, dat de betaling en bewaking van de jaarlijkse instandhoudingstaxen verder zou lopen via Computer Annuity Payment Service, en onthief Larson & Taylor van de verdere verantwoordelijkheid voor betaling en termijnbewaking. De hiermee belaste persoon van de administratie werd daarvan op de hoogte gesteld. Ten gevolge van een communicatiestoornis werd daarbij door deze aangenomen, dat de totale bewaking ter zake van genoemde aanvrage op deze wijze zou geschieden, en dat Larson & Taylor er verder niet verantwoordelijk voor zou zijn. Inmiddels liet X weten, dat het verzoek om vooronderzoek (V.V.O.) uiterlijk moest zijn ingediend op 19 april 1989 in verband met het verlopen van de zeven-jaars termijn. Deze informatie werd doorgegeven aan de betreffende persoon, die ten onrechte heeft aangenomen, dat deze aangelegenheid buiten het kantoor om rechtstreeks zou worden afgehandeld via de nieuwe route. Het gevolg hiervan is geweest, dat Larson & Taylor niet reageerden op de mededeling van X in de veronderstelling, dat deze zaak rechtstreeks via DOE en haar Computerservice zou lopen. Bij uitblijven van bericht na laatste waarschuwing werd door X aangenomen, dat de octrooiaanvrage kon vervallen (dit is geen ongebruikelijke gang van zaken bij 7-jaars zaken). Niet lang daarna werd bij Larson & Taylor de betreffende administrateur opgevolgd, waarbij de gemaakte fout aan het licht kwam, waarna onmiddellijk aktie is ondernomen voor het starten van een herstelprocedure op grond van art. 17A. Bijgesloten treft U een verklaring aan van de Heer Hunt, die deze zaak voor Larson & Taylor behartigt, en waarin hij de plaatsgevonden gang van zaken uiteenzet. Er is nog gepoogd tevens een verklaring te krijgen van de betreffende administrateur, maar wegens zijn vertrek bleek dit niet meer mogelijk. Uit het bovenstaande is duidelijk, dat er administratief een fout gemaakt is, resulterende in een verzuimde handeling. Evenwel meen ik, dat deze fout onder de gegeven omstandigheden (communicatiestoornis ten gevolge van het invoeren van een gedeeltelijk andere route) in een normaal goed funktionerend systeem, verschoonbaar is, en niet toegeschreven kan worden aan tekortschieten in zorgvuldigheid in de gegeven omstandigheden, zodat herstel in de vorige toestand gerechtvaardigd lijkt." dat de Bijzondere Afdeling vooropstelt, dat als er sprake is geweest van een communicatiestoornis deze niet, zoals in het verzoekschrift is gesteld, heeft plaatsgevonden tussen de aanvrager en het kantoor van Computer Annuity Payment Service, dat in opdracht van aanvrager de betaling van de instandhoudingstaksen verzorgt, doch de communicatiestoornis heeft plaatsgevonden ten kantore van de Amerikaanse gemachtigden van verzoekster t.w. het bureau Larson & Taylor; dat zoals verzoekster in haar brief van 11 oktober 1989 heeft gesteld, de opgetreden communicatiestoornis het gevolg zou zijn geweest van het invoeren van een gedeeltelijk andere route, waarbij verzoekster vanaf eind 1988 de betaling en bewaking van de jaarlijkse instandhoudingstaksen liet lopen via een ander kantoor dan dat van haar Amerikaanse gemachtigden; dat de desbetreffende administrateur ten kantore van Larson & Taylor via een van de partners, de heer R.F. Hunt hiervan op de hoogte was gesteld, doch daarbij ten onrechte heeft aangenomen, dat de totale bewaking van


166

de onderhavige aanvrage door het andere kantoor zou geschieden, en dat het kantoor Larson & Taylor daarvoor niet verder verantwoordelijk zou zijn; dat men zich, naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling, hierbij in de eerste plaats kan afvragen of deze administrateur wel voor zijn taak berekend was, aangezien het hier toch een eenvoudige instructie betrof, die bovendien in de octrooiwereld niet ongebruikelijk is; dat gemachtigde van verzoekster dienaangaande ter zitting heeft opgemerkt, dat het i.c. de eerste ervaring was van het Amerikaanse gemachtigdenkantoor met een taksenbetaling door een ander kantoor; dat de Bijzondere Afdeling er echter op wijst, dat het in dat geval juist op de weg van de Amerikaanse gemachtigde had gelegen z'n personeel duidelijk te instrueren over de consequenties van het inschakelen van een dergelijk taksenkantoor; dat dit, gegeven de opgetreden communicatiestoornis, i.c. dus kennelijk niet of onvoldoende is gebeurd; dat de Bijzondere Afdeling dan ook van oordeel is, dat de verantwoordelijke gemachtigde ten kantore van Larson & Taylor in dit opzicht in zorgvuldigheid te kort is

16 mei 1991

geschoten; dat de Bijzondere Afdeling overigens van oordeel is, dat de desbetreffende administrateur zelf evenzeer onzorgvuldig heeft gehandeld door bij herhaling de van de Nederlandse gemachtigde van verzoekster ter zake van het verzoek om vooronderzoek (V.V.O.) afkomstige herinneringsbrieven naast zich neer te leggen en niet tenminste daarover een van de gemachtigden van zijn kantoor te raadplegen; dat de Bijzondere Afdeling ten slotte niets is gebleken van het bestaan van enige controle op de werkzaamheden van de bedoelde administrateur; dat de Bijzondere Afdeling, gezien het bovenstaande, tot de slotsom komt, dat ten kantore van de Amerikaanse gemachtigden van verzoekster in meerdere opzichten onzorgvuldig is gehandeld; dat de Bijzondere Afdeling derhalve van oordeel is, dat de zorgvuldigheid, die artikel 17A van de Rijksoctrooiwet eist, in het onderhavige geval niet in acht is genomen, zodat het aan haar voorgelegde verzoek tot herstel in de vorige toestand niet kan worden ingewilligd; enz.

Mededelingen Conferentie: Economie integration; A Challenge to intellectual property? De Hongaarse Group van AIPPI organiseert van 2 - 6 september 1991 te Boedapest een conferentie onder bovenstaande titel.

Inlichtingen: AIPPI-MIE Conference, P.O. Box 471, H-1372 Budapest, Hungary, Tel.: (361) 153-1661; Fax: (361) 153-1780; Telex: MTESZ Budapest 22-5792 "MIE".

Boekbesprekingen Dr W. Mak en Mr H. Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, tweede druk bewerkt door Mr M.J.M. van Kaam en Mr H. Molijn (serie Fiscale en juridische documentatie voor internationaal zakendoen 8). Deventer/'s-Gravenhage, Kluwer/Fenedex, 1989, 160 blz. De eerste druk van dit boek bleek in een behoefte te voorzien door de toegankelijke manier van schrijven en de vele aansprekende praktijkvoorbeelden. Duidelijk een boek van "geleerde" mensen uit de praktijk voor mensen uit de praktijk. Molijn is er met de opvolger van Mak, Van Kaam, in geslaagd de stijl en kwaliteit te handhaven bij de tweede druk. De tweede druk was nodig omdat er sedert 1980 nogal wat veranderde in het merkenrecht. Niet alleen deed het Benelux-Gerechtshof uitspraak in een aantal voor de praktijk belangrijke kwesties, maar voorts werd de BMW uitgebreid met het dienstmerk. De oorspronkelijke opzet en indeling is gehandhaafd. Ondanks het feit dat een iets grotere, beter leesbare letter werd gebruikt, is de omvang nagenoeg gelijk gebleven. Een zaakregister ontbreekt thans, doch de inhoudsopgave is uitgebreid. Ter bespreking van deze tweede druk loop ik met u de aantekeningen door die ik al lezend maakte. 1. Nuttig vind ik de tip om, wanneer men een merk gebruikt dat louter beeldmerk is, dit ook los van de waar te gebruiken op labels, briefpapier, advertenties e.d. Daardoor zal het beter als merk worden herkend en opgevat. 2. Ik mis bij de bespreking van het begrip inburgering

de kanttekening dat wat geen merk mag zijn ook geen merk kan worden door inburgering. 3. Voor wat betreft de overeenstemming hebben de schrijvers de arresten Julien/Verschuere en Juicy Fruit verwerkt. Zij schrijven dat een bijzonderheid van het geval, zoals het Ben.GH dit noemt, gelegen kan zijn in de presentatie van het merk. De presentatie van merk en teken, bijv. op een etiket of een verpakking in samenhang met andere decoratieve elementen, kan alsnog aanleiding zijn ze als overeenstemmend te beschouwen, zo menen zij. Dit lijkt in strijd met het uit art. 12 A BMW voortvloeiende beginsel dat men bij de beschouwing van merk en teken dient uit te gaan van het merk zoals het door de merkhouder is gedeponeerd en niet van het merk, zoals het door hem wordt gebruikt. Uit art. 12 A kan m.i. evenwel niet worden afgeleid dat de bescherming van het merk beperkt is tot de uiterlijke gedaante die uit het depot blijkt. Het depot creëert een recht, waarvan de beschermingsomvang wordt bepaald door omstandigheden die niet uit het depot blijken (aldus Juicy Fruit). Het depot is niet meer dan een ontvankelijkheidsvereiste en de grondslag van de in te roepen merkbescherming. Een abstracte vergelijking met het merk zoals het gedeponeerd is, is slechts noodzakelijk wanneer eiser het merk nog niet gebruikt (gedurende de eerste 3 jaar na het depot). Dan gaat het louter om een te veronderstellen associatiegevaar bij het in aanmerking te nemen publiek dat het eisende merk niet kent. Wordt het merk wel gebruikt dan mag men rekening houden met uit dat gebruik voortvloeiende omstandigheden, tenzij zou moeten worden aangenomen dat het merk zoals het wordt

16 mei 1991


gebruikt niet overeenstemt met het merk zoals het is gedeponeerd. Dat laatste is weer een abstracte toetsing, waarbij art. 5 C onder 2 Unieverdrag van Parijs behulpzaam kan zijn. Zo zal een merkhouder op basis van een zwart/wit depot een verbod kunnen vragen van een teken dat is uitgevoerd in kleur, zeker wanneer eiser nagenoeg dezelfde kleuren gebruikt. Volgens Helbach (zie BIE 1990, blz. 210 en BIE 1991, blz. 3-4) heeft de HR zulks ook beslist in zijn arrest van 2 maart 1990 inzake Droste/Tjoklat. 4. Ik kan het niet met de schrijvers eens zijn, waar zij stellen dat men door toepassing van de criteria overeenstemming van merken en soortgelijkheid van waren kan uitmaken of bepaalde produkten wel of niet onder bepaalde merken op de markt naast elkaar kunnen bestaan. Hier vormt de wijze waarop met name de Nederlandse rechters art. 13 A (2) BMW toepassen een belangrijke spelbreker. Veelvuldig zijn de gevallen dat de rechter ondanks dat er geen soortgelijkheid van waren bestaat, toch een verzet honoreert krachtens art. 13 A (2) BMW zonder dat hij anders doet dan te overwegen dat er een kans op schade bestaat. Die kans wordt dan gewoonlijk aanwezig geacht wegens aantasting van de uniciteit of verwatering van het onderscheidend vermogen. Soms gaat de rechter zelfs zo ver dat hij het antwoord op de vraag naar soortgelijkheid achterwege laat, overwegend dat de vordering toewijsbaar is op grond van art. 13 A (2). Ik meen dat deze praktijk haaks staat op het merkenrechtelijke beginsel van specialiteit. Wil men geen risico lopen bij de keuze van een merk, dan kan men zich ook niet beperken tot een onderzoek naar eerdere inschrijvingen voor soortgelijke waren. Ik vind het om die reden een verbetering dat de harmonisatie-richtlijn voor de bescherming van art. 13 A (2) bekendheid van het eisende merk vereist. Ik hoop dat de HR alsnog strengere eisen zal willen stellen aan de motivering van de kans op schade. 5. Het ware wellicht ook nuttig geweest indien de schrijvers zouden hebben gewaarschuwd voor de mogelijk ten tijde van het depot bestaande, nog niet ingeschreven depots van derden. 6. De schrijvers zijn de tijd zelfs vooruit door min of meer uitvoerig aandacht te besteden aan het nog niet bij de parlementen ingediende wetsontwerp tot wijziging van de BMW, dat voorziet in een ambtshalve weigering op absolute gronden en oppositie. Op detailpunten uiten zij kritiek op dit ontwerp, dat zij echter voor wat betreft de hoofdlijnen steunen. Op basis van ervaringen in het buitenland stellen zij dat een oppositie minder gecompliceerd en goedkoper is dan een procedure bij de rechter. 7. De schrijvers hebben gehandhaafd de stelling uit de eerste druk dat derden geen beroep kunnen doen op het resultaat van het ambtelijk vooronderzoek. Wanneer zij daarmee de pijlen bedoelen, die door ambtenaren van het bureau zijn aangebracht om mogelijk colliderende eerdere inschrijvingen aan te geven, ben ik het daarmee eens. Uit het register blijkende gegevens kunnen van invloed zijn op de goede trouw van een voorgebruiker. (Aldus het Ben.GH bij arrest van 21 november 1983 inzake Cow Brand). 8. Vreemd vond ik het nergens iets te kunnen vinden over de afwezigheid van een toedoen van de merkhouder die een verval wegens een verwording tot soortnaam belet. 9. De schrijvers hadden geen gelegenheid bij hun bespreking van het gebruik de arresten Dr Nijs en Hotel Alpha te verwerken. Dat komt bij de volgende druk, naar ik aanneem. Ik beveel aan dat dan tevens wordt gemeld dat degene die een handelsnaam gebruikt, die ouder is dan het daarmee overeenstemmend merk, een geldige reden heeft tot dat gebruik. De merkhouder kan het gebruik van die naam dus niet krachtens art. 13 A (2) BMW bestrijden. 10. Met instemming lees ik dat de schrijvers menen dat het Claerijn-arrest niet zonder meer in de weg staat

167

aan vergelijkende reclame. Wanneer men vergelijkende reclame als zodanig aanvaardt en zelfs een gewenst middel acht ter voorlichting van het publiek (mits juist en volledig) dan kan dat slechts effectief gebeuren door de merken te noemen. Het ligt voor de hand dan een geldige reden aan te nemen. 11. Ik mis in het boek aandacht voor de problematiek van de handel in tweedehands goederen in het kader van art. 13 lid 3 BMW. 12. De schrijvers demonstreren hun gedegen kennis nog eens door ook te verwijzen naar het ontwerp Piraterij (Ontwerp wet bestrijding namaakprodukten van 28 november 1988). Voorts besteden zij aandacht aan de wijziging van de Amerikaanse merkenwetgeving. 13. Het overgangsrecht betreffende het dienstmerk wordt helder uiteengezet aan de hand van het voorbeeld van schoonheidssalon "Belle de Jour" te Nijmegen. 14. De schrijvers noemen terecht de uitspraak van het Haagse hof inzake Prince van 10 september 1987. Door niet te vermelden dat die kwestie werd voorgelegd aan het Ben.GH heeft die uitspraak meer gewicht dan later - na de uitspraak van het Ben.GH - wellicht gerechtvaardigd is. Inmiddels is die uitspraak er en is het oordeel van het Haagse hof onjuist gebleken. 15. Wat opvalt is dat in de eerste druk de inwerkingtreding van het EG-merk wordt aangekondigd in 1985. In de tweede druk wagen de schrijvers zich niet meer aan een voorspelling. Op detailpunten zou ik nog met de schrijvers in discussie kunnen gaan met name voor wat betreft de voorgestelde wijziging van de BMW. Dat gaat echter te ver voor de bespreking van een boek dat juist niet te veel details wil geven. Deze bespreking komt laat. Ik ben er van overtuigd dat zij niet meer nodig is om de lezer van dit blad ertoe te brengen het aan te schaffen. Amsterdam, december 1990. Ste. Mr. J.H. Spoor, De gestage groei van merk, werk en uitvinding. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1990, 64 blz. Prijs ƒ 19,-. [Bibliotheek Octrooiraad.] 1. Volgens het titelblad gaat het hier om een "in verkorte vorm uitgesproken rede" bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de intellectuele eigendom aan de VU. De auteur zelf spreekt van "deze studie" (blz. 3); dat lijkt een juistere benaming voor dit boekje van 63 bladzijden met 151 voetnoten. We zien hier weer het fenomeen van de proliferatie van de inaugurele rede; dit resulteert er nog eens in dat een nieuwbenoemde hoogleraar een soort "Habilitationsschrift" schrijft en daaruit enkele stukken voordraagt. 2. Spoor houdt zich bezig met een ander proliferatiefenomeen, waarvan zich het eindresultaat niet zo eenvoudig laat voorspellen, namelijk dat van de intellectuele eigendom. De proliferatie van de intellectuele eigendom vindt op verschillende manieren plaats: nieuwe rechtsobjecten, verruiming van bevoegdheden door wet en rechtspraak, toenemend aantal merkdepots en octrooien, en niet in de laatste plaats verruiming van de verschillende bestaande rechtsobjecten. Aan dit laatste aspect van de proliferatie - de gestage groei van merk, werk en uitvinding - is Spoors studie gewijd. Hij beschrijft en belicht deze ontwikkeling op een knappe, overtuigende wijze, met passende scepsis en gevoel voor de noodzakelijke nuances. Ik heb deze studie geboeid en veelal met instemming gelezen. 3. In deel 1 inventariseert Spoor de gestage groei van merk, werk en uitvinding. Wat het merkbegrip betreft speelt de uitbreiding in

168


1971 van wat merk kan zijn tot "alle tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden" de hoofdrol. Terwijl de wetgever van de BMW door invoering van een depotstelsel de merkbescherming wilde ordenen en terugdringen, bracht de (door Spoor als "oeverloos" getypeerde) definitie van art. 1 lid 1 — onbedoeld en aanvankelijk ook onopgemerkt - juist een belangrijke verruiming. Daarnaast neemt de betekenis van de eis dat een merk onderscheidend vermogen moet bezitten, af. "Belanghebbenden deponeren voor het vaderland weg, het ene merk nog beschrijvender dan het andere" (blz. 15). Bij de toepassing van het werkbegrip in het auteursrecht wordt de oorspronkelijkheid steeds meer het enigbeslissende criterium. Dit criterium heeft echter geen intrinsieke betekenis. Het wordt in de rechtspraak steeds milder gehanteerd. In het octrooirecht is de octrooieerbaarheid sinds de oorlog aanmerkelijk verruimd terwijl de overgang op het Europees octrooi - met de soepele hantering van het inventiviteitsvereiste - tot verdere verruiming leidt. 4. In deel 2 bespreekt Spoor de achtergronden van deze ontwikkeling. Verschillende theorieën ter verklaring zijn aangedragen: de civilisatietheorie (het beschavingsniveau van een samenleving correspondeert met de omvang van haar intellectuele eigendomsrechten) en de economische variant ervan, de innovatieleer (intellectuele eigendom als motor van de economie), de compensatietheorie (de intellectuele eigendom groeit niet zozeer maar wapent zich tegen de voortdurende materiële afkalving van haar domein ten gevolge van sociaal-economische en technologische ontwikkelingen) en de pressietheorie (georganiseerde belangengroepen drijven in de richting van meer bescherming). Terecht merkt Spoor op dat voor deze theorieën goede argumenten zijn aan te voeren maar dat zij moeilijk te toetsen, laat staan te kwantificeren zijn. "We weten gewoonweg niet hoeveel intellectuele eigendom een moderne industriële samenleving - of welke samenleving dan ook - nodig heeft" (blz. 37). 5. Vervolgens betoogt hij dat de intellectuele eigendom meermalen groeit terwijl dat niet de bedoeling is, en dat die groei zelfs gestimuleerd wordt door op beperking en beheersing gerichte maatregelen. De BTMW, waarin het beroep op art. 1401 B.W. wordt beperkt (art. 14, lid 5), heeft een vlucht in het beschermingsregime van het auteursrecht tot onbedoeld effect gehad; depotstelsels als die van de BMW en BTMW blijken in de praktijk een stimulerende, ja zelfs dwangmatige, werking te hebben. Spoor vindt daarom het bestaan van aanvullende beschermingsregimes (art. 1401, o.m. prestatie-ontlening; geschriftenbescherming) zo belangrijk: "Daarmee kan althans de druk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten enigszins binnen de perken gehouden worden. Tegelijkertijd kan aan andere prestaties en in andere situaties een meer bescheiden, maar juist daardoor adequate, wel op maat gesneden bescherming worden geboden" (blz. 63). Hierbij plaats ik toch een vraagteken. Ik kan mij indenken dat Spoor als schrijver van boeken over het auteursrecht niet zo gelukkig is met uitspraken waarin slagzinnen zoals "Bevrijdt uw auto vliegensvlug van vastgevlogen insecten" als een oorspronkelijk werk van wetenschap werden geduid (NJ 1969, 67). Zulke uitspraken dragen er niet toe bij dat de theorievorming in zijn vak serieus wordt genomen. De auteursrechtbeoefenaar houdt zijn loket liever gesloten. Welwillend

16 mei 1991

verwijst hij echter de insectenbestrijder naar het 1401-loket: daar zou uw slagzin op grond van de geleverde allitererende prestatie naar ongeschreven recht een op maat gesneden (drie jaar? tien jaar?) bescherming moeten krijgen. Wie echter de theorievorming op het stuk van de onrechtmatige daad ter harte gaat, houdt het 1401-loket ook liever gesloten (tenzij nabootsing van de slagzin verwarring wekt). 6. Spoor levert in deel 2 van zijn rede voorts o.m. kritiek op de Hoge Raad, die de vraag of de presentatie van het merk tot de bijzonderheden van het gegeven geval in de zin van de Unionformule behoort, in het arrest Droste/Tjoklat bevestigend heeft beantwoord zonder eerst een prejudiciële beslissing hieromtrent van het Benelux-Gerechtshof uit te lokken. Overigens is Spoor het met dat bevestigend antwoord wel eens: "net als in het octrooirecht is ook in het merkenrecht het register slechts het vertrekpunt, niet de bron van alle wijsheid" (blz. 52). 7. Spoor besluit zijn studie met de opmerking bepaalde ontwikkelingen te hebben willen signaleren zonder concrete oplossingen te bieden; hij hoopt een aanzet te hebben gegeven tot de noodzakelijke verdere studie en discussie. Die studie en discussie is zeker nodig. Daarbij lijkt het allereerst zin te hebben na te gaan in hoeverre de geschetste ontwikkeling als typisch nationaal (of Benelux) is te karakteriseren en in hoeverre zij spoort met die in andere rechtsstelsels. De gestage groei van de uitvinding kan dunkt me geheel in een internationale context worden gesitueerd. 8. Vervolgens is dunkt me de vraag actueel in welke mate op elk van de besproken gebieden de ontwikkeling uit de hand gelopen is. M.i. is dat het meest het geval in het merkenrecht en het minst in het octrooirecht. Ten aanzien van het merkenrecht heeft het gezien art. 2 van de Eerste Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten weinig zin om inperking van de definitie van art. 1 lid 1 BMW te overwegen. Wel zou de rechtspraak zich wat kritischer kunnen opstellen bij de toepassing van die definitie, inclusief de beperkingen van art. 1 lid 2. Het grootste probleem ligt evenwel in het merkenrecht niet (zoals in het auteursrecht wèl het geval is) in de te soepele interpretatie van wettelijke normen in de rechtspraak. Zoals Spoor terecht opmerkt deponeren belanghebbenden voor het vaderland weg. Dit geldt niet alleen voor wat aan tekens wordt gedeponeerd maar ook voor wat aan waren en diensten wordt opgegeven. Strijk en zet worden verpakkingen gedeponeerd van bijv. een pak rijst (met daarop in levensgrote letters de aanduiding nasi en de afbeelding van een dampend bord rijst) voor allerlei waren die in de verste verte niet met rijst in verband kunnen worden gebracht, zoals levende dieren en meerschuim. Deze registervervuiling kan enkel worden gekeerd door het Benelux Merkenbureau een meer actieve rol te geven; met name de bevoegdheid om een inschrijving op absolute gronden te weigeren. 9. De studie van Spoor dwingt tot bezinning op allerlei fundamentele ontwikkelingen in de intellectuele eigendom. Dit gebeurt in een onderhoudende, lichtvoetige stijl die men bij deze kost niet vaak tegenkomt. Dat is een dubbele verdienste. 's-Gravenhage, januari 1991. Cv.N.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 16 mei 1991, 59e jaargang, nr 5 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents