Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 16 mei 2001, 69c jaargang, nr. 5. Artikelen

S T R I Ë L E

E I G E N D O M

149

16 mei 2001, 69c jaargang, nr. 5

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D Artikelen Mr. SJ. Schaafsma, Industriële Kigendom en de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht; Over het Haags ontwerp-verdrag, torpedo's en exclusieve rechtsmacht (blz. 151/7). Dr. J.C. Rasser, Towards greater certainty: the Fcsto ruling and bevond (blz. 157-160). Jurisprudentie a Rechterlijke uitspraken

is gevaarvoorassociatie/verwarring, indien aanwezigbij gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en opleuende gewone consument). 3 Modellenrccht Nr. 31 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 maart 1998, Fonkel Meubelmarketing e.a./Pema (meubelontwerpen geen auteursrechtelijke werken; verkrijging depotdarum model afhankelijk van betaling verschuldigde recht; nietigverklaring depots in bodemprocedure waarschijnlijk omdat de modellen voorafgaand aan de depots tijdens 'voorbeurs' reeds zijn getoond; geen bijkomende omstandigheid die nabootsing onrechtmatig maakt).

1 Octrooirecht 4 Handelsnaamrecht Ni'. 27 Rechtbank 's-Gravenhage, 23 december 1998, Augustinc Medical/Medeco e.a. ('reusable blankeis' van Gibeck vormen geen inbreuk omdat ofwel zij geen 'viewing area' volgens het octrooi hebben, dan wel het probleem dat her octrooi beoogt op te lossen zich niet voordoet). N r. 28 Rcchtbank's-Graven hage, S november 2000, Koninklijkc Linden c.a./Sanamij e.a. (combinatie van drie op het specifieke gebied van de uitvinding bekende maatregelen ligt voor de hand en is niet inventief nu ook verrassend effect niet aannemelijk is gemaakt) (met noot Stc.). 2 Merkenrecht Nr. 29 Rechtbank Utrecht, 26 april 2000, Agatha Produkties/CMG Telecommunications & Utilities (merk 'moorddiner' is soortnaam geworden voor een tijdens een diner te spelen detcctivcspcl; verwording tot soortnaam in de hand gewerkt door gebru i k van het merk als de omschrijving van het product; aan merkhouder te maken verwij t groter nu de aanduiding sterk beschrijvend en voor de handliggend is) (met noot Ste.). Nr. 30 Benelux Gerechtshof, 2 oktober 2000, Brouwerij Ilaacht/Soc. Gen. des Grandes Sources Belges (uitleg van associatie- en verwarringgevaar vóór en na 31 dec. 1992; er

Nr. 32 Hof 's-Gravcnhagc, 3 december 1998, C. van Duin/ The Travel Company e.a. (voorbereidingshandelingen onvoldoende voor gebruik handelsnaam in het economisch verkeer; niet-daadweikelijk gebruik geen geldige reden in zin van art. 13A, lid ld BMW; pres. rb. bevoegd tot treffen voorlopige voorziening in handclsnaamzaak). b Bureau f. E. Nr. 33 Bureau I.E., 15 november 1999, Holec Holland e.a./' Vroom Beheer (advies nietigheid: aanvrager van het octrooi had geen aanspraak daarop; vernietigingsgrond van art. 75, lid ie ROW95 is van toepassing). Berichten Hangende HvJ EG-zaken op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom (mr. H.M.H. Spcyart)(blz. 182/3). Cursussen 'IT-recht en contracten' en 'Telecomrechten- en contracten'(blz. 184). Forum-conferenties (blz. 184). (veiyolgopblz. 150)

1 5 0

B I J B L A D

I N D U S I R I L L L

L I G L N D O M

1 6 M E I 2

0 01

C O L O F O N

Verschijnt maandelijks, rund de 16e Abonnementsprijs: NLG 175,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt NI.G 50,- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer NLG 17,50 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan russen tijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nïeuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie beëindiging abonnement door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt her abonnemenrauromarisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Paten Liaan 2, Postbus 5tfzo, azHo HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 66 55 Rabobank Bankrekeningnummer 1923.z+iyy Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: Sdu Grafisch Bedrijf bv, Den Haag © Auteursrecht voorbebouden

hrt-voorzitteryan de redactie: prof. mr. E.A. van Nicuwenhoven Helbach Redactie: prof. mr. J.J. Btïnkhof mevr. mr. drs. N. Hagemans dr. J.H. J. denHarrog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper

mr. P. Neleman prof. mr. C. J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. rnr. J.H. Spoor

mr. P.J.M. Stcinhauscr prof. mr. D.W.F. Verkade mr. ir. J. H. F. W inckcls Correspondenten: E Henning-Bodewig (verbonden aan her Max-Planck-Instirut, München) H. Laddié (mr. JusLice, High Court London) Redactiesecretaris: mr. J.L. Driessen Redactie-adres: Paren tlaan 2, Postbus 5820, 2280 TTV KijswijkfZ.H.) Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 398 65 30

Essay-wedstrijd van Union of European Practitioners in Tndustrial Property (blz. 184).

(vervolg van Officiële Mededelingen van blz. 184) Personeel

Officiële mededelingen S luiting Bureau T. E.-Register van Octrooigcmachtigdcn.Personeel.

Indiensttreding Mevrouw I. Pijpers is met ingang van 1 april 2001 in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van managemenrassistent bij de afdeling Bibliotheek en Documentatie. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 30 maart 2001, nr. Personeel 2001.007.)

1 o

M E I

2 O '3 1

B I J B I A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

A R T I K E L E N

•

Mr. S.J. Schaafsma'

1 Inleidingen achtergrond De Haagse Conferentie Het ontwerp-verdrag ligt op de tekentafel van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, een intergouvernementele organisatie die zich 'de geleidelijke eenmaking van de regelen van Internationaal Privaatrecht' ten doel stelt.1 De wortels van deze organisatie gaan terug tot 1893, toen de eerste IPR-conferentie in Den Haag werd gehouden. Verschillende conferenties volgden en na de Tweede Wereldoorlog besloot men deze conferenties een permanent karakter te geven. De Haagse Conferentie voor het Internationaal Privaatrecht als internationale otganisatic werd een feit. Zij kreeg een eigen Statuut en een permanen te vestiging in Den Haag. Ondertussen is de Haagse Conferentie uitgegroeid tot 's werelds belangrijkste 'producent' van LPR-verdragen. Haar verdragen bestrijken een breed IPR-spectrtim van rechtsgebieden variërend van adoptie tot trusts. Momentcel tclr de Haagse Conferentie 49 lidstaten, waaronder de meeste Europese landen, de Verenigde Staten, Canada, een aantal Latijns-Amerikaanse landen, Australië, China, Japan en Korea. De Haagse verdragen worden voorbereid door het secretariaat van de Haagse Conferentie en Commissions spéciales, commissies bestaande uit internationale (regerings)deskundigen. Over hun ontwerp-verdragen beslist vervolgens de Plenaire Zitting - een diplomatieke conferentie die in de regel eens in de vier jaar bijeenkomt. Het Haagse ontwerp-verdrag Eén van de nieuwste pijlen op de Haagse boog is een mondiaal verdrag inzake de internationale rechtsmacht en de er1 Mr. S.J. Schaafsma is advocaat te Den Haag en werkt daarnaast aan een proefschrift over intellectuele eigendomsrechten in het internationaal privaatrecht f'll'R'). - ArL. 1 van hel SLatuuL van de Haagse Conferentie, waarvan de Nederlandse vertaling is opgenomen In Td'. 1953, nr. 80. Zie over de Haagse Conferentie ook www.hcch.net.

:

kenningen tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken.'1 De geschiedenis van dit project gaat terug tot het eind van de jaren tachtig, toen de Verenigde Staten - wellicht onder de indruk van het succes van het EEX-Vcrdrag - interesse toonden voor een dergelijk verdrag op transatlantische of mondiale schaal. Het project werd onder de vl eugels van de Haagse Conferentie gebracht. De Commission spéciale ging in juni 1997 aan de slag en aanvaardde op 30 okLober 1999 een tekst voor een ontwerpverdrag.4

Industriële Eigendom en de Haagse Conferen tic voor Internationaal Privaatrecht Over liet Haagse ontwerp-vcrd rag, torpedo's en exclusieve rechtsmacht

Een 'wereldwijd EEX-Verdrag' is in de maak: een mondiaal verdrag met regels over de internationale rechtsmacht van de rechter en over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken. Het ontwerp-verdrag is ook van toepassing op geschillen over intellectuele eigendomsrechten en zou in zijn huidige opzet grote veranderingen teweegbrengen voorde internationale procesprakrijk op dit gebied. In dit artikel worden de ach tergrond en de structuur van het on twerp-verdtag geschetst (paragraaf ï resp. z) alsmede twee elementen die voor d e TE-praktijk vanbelang zijn: de anti-torpedo bepaling (paragraaf 3) en de exclusieve rechtsmacht (paragraaf 4).

1 51

Het project begint nu in een beslissend stadium te komen. De Plenaire Zitting die de uiteindelijke verdragstekst vaststelt, zou oorspronkelijk in het najaar van 2000 bijeenkomen, maar de tijd bleek nog niet rijp. Besloten werd de Plenaire Zitting in twee sessies bijeen te roepen: de eerste zitting vindt plaats in juni zooi, en een finale tweede zitting wil men eind 2001 of begin 2002 bijeenroepen. Het blijkt geen sinecure de verschillende TPR-benaderingen, met name de Europese en de Amerikaanse, op een aantal pttnten met elkaar te verzoenen.5 Nog altijd zijn er hardnekkige controverses, die overigens niet altijd langs een transatlantische breuklijn liggen. Deze controverses zullen vóór definalePlenaire Zitting moeten word en opgelost. Eén van de knelpunten is de industriële eigendom, in het bijzondei de reikwijdte van de exclusieve rechtsmacht in dit verband. Op 1 februari 2001 belegde de Haagse Conferentie een Experts Meeting over intellectuele eigendom in Gcncvc, waar deskundigen en afgevaardigden uit de lidstaten bijeenkwamen. De standpunten bleken ver uit elkaar te liggen. 2 Structuur en belangrijkste elementen van het ontwerp-verdrag Het ontwerp-verdrag stelt enerzijds regels inzake de internationale rechtsmacht van de rechter (Hoofdstuk n) s en anderzijds regels inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen (Hoofdstuk in). Oorspronkelijk was het de bedoeling het verdrag op te zetten langs de lijnen van het EEX-Vcrdrag. Ondertussen lijkt men echter

:s Een eerdere poging daartoe resulteerde in het Haagse Verdrag inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken van 1 februari 197a (Trb. 1972, nr. 144). Dit verdrag is slechts in werking getreden voor Nederland, Portugal en Cyprus. 4 Deze tekst, de' Mreliminary dra ft Convention im jurisdictinn and foreign j udgments in civil and commercial matters, adoptcd by the Special Commission on 30 October 1999 (amended version)' wordt in dit artikel aangeduid als her'ontwerp-verdrag' en is gepubliceerd op de website van de Haagse Conferentie (www.licch.net). Tevens vindt men op deze website het toelichtende Rapport van de Commission speciale, opgesteld door P. Nygh en E Pocat (Preliminary Document 11, hierna aangeduid als liet 'toelichLende Rappon-NyglifPocitt'). 3 M.V. Polak en V. van den Ecckhout, Kroniek van het internationaal privaatrecht, NJB 9 maart 2001, p. 509. ö

De termen rechrsmachren bevoegdheid worden hier naast dkaar gebruikt.

5 2

B I . I B I A I )

I N D U 5 M 1 I L L L

steeds verder van het EEX-mode) af te drijven.? Zo is plaats ingeruimd, voor een soort forum non conveniens in artikel 22 en wordt momenteel gesproken over een aantal elementen die het EliX-Verdrag niet kent, zoals zogenaamde 'activity based jurisdiction'.B Net als het EEX-Verdrag beval het ontwerp-verdrag geen regels omtrent het toe te passen recht. Belangrijk is de vraag hoc het verdrag zich zal verhouden ror andere IPR-regelingen, zoals her EEX-Verdrag." Deze vraag - die de zogenaamde 'disconnection-clause' in artikel 37 betreft - is echter tot op heden onderwerp van discussie. Opgemerkt zij voorts dat een bewaker van uniforme interpretatie, zoals het Europese Hof van Justitie dat over het EEX-Verdrag waakt, ontbreekt. Systematiek: rechtsmacht in vogelvlucht ziet de systematiek van het ontwerp-verdrag er als volgt uit. Waar het de internationale rechtsmacht betreft worden drie categorieën rechtsmacht onderscheiden. De eerste categorie wordt gevormd door bevoegdheidsgronden die het verdrag zelf stelt in de artikelen 3 tot en met 16. Dit is de 'witte lijst'. De tweede categorie betreft nationale bevoegdheidsgronden dic door het ontwerpverdrag worden 'getolereerd'. Men spreekt van de 'grijze zone' in artikel 17. Het bestaan van deze grijze zone betekent derhalve dat het ontwerp-verdrag een open einde kent, in tegenstelling tot het gesloten systeem van het EEXVerdrag. Het Haagse ontwerp-verdrag verbiedt de grijze bevoegdheidsgronden niet, maar - zoals hieronder zal blijken - behandelt vonnissen die op basis van 'grijze rechtsmacht' zijn gewezen anders wat betreft hun erkenning en tenuitvoerlegging. Tenslotte spreekt het ontwerp-verdrag in artikel 18 de banvloek uit over een derde categorie bevoegdheidsgronden. Deze 'zwarte lijst' bevat verboden bevoegdheidsgronden. Zo verbiedt artikel 18 lid 2 d, net als attikel 3 EEX-Verdrag, het forum actoris dat in Nederland (nu nog) is toegelaten in artikel 126 lid 3 Rv.10

E I G E N D O M

16

M E I

2 0 0 1

Systematiek: erkenning, en tenuitvoerlegging

Ontwerpverdraa ERKENNING

BEVOEGDHEID + vRrrir3r)sr)mnrlf>n

(•witte lijs»') + andere nationale gronden ('grijze zone") - f verboden gronden ('zwarte lijst)

—

•

ja

^

afhankelijk van nationale regels

^

nee

Dit rechtsmacht-drieluik werkt door inde regeling met betrekking Lot de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen (zie schema). Het vonnis van een rechter dic rechtsmacht ontleende aan de eerste categorie bevoegdheidsgronden - de witte lijst- moet in beginsel in de andere verdragsluitende staten worden erkend en tenuitvoergelegd (artikel 25)." Ontleende deze rechter zijn rechtsmacht echter aan een in de grijze zone getolereerde nationale bevoegdheidsgrond, dan laat het verdrag het aan de nationale tegels van de andere verdragsluitende staten over of het vonnis voor erkenning en tenuitvoerlegging in aanmerking komt (artikel 24). Het verd rag laat op dat punt de huidige status-quo dus intact. Figureerde de bevoegdheidsgrond van de rechter op de zwarte lijs t of zondigde hij tegen een aantal bcvocgdhcidsregels uit de eerste categorie, d an is erkenning en tenu itvoerl egging in de andere verdragsluitende staten verboden (artikel 26). Rechtsmacht vanuit het intellectuele eigendomsperspecticf Vanuit het perspectief van de intellectuele eigendom speelt een aantal algemene bevoegdheidsgronden een rok Daar stap i k met zevenmijlslaarzen doorheen, op weg naar twee specifieke elementen die voor de intellectuele eigendom van belang zijn: de anti-torpedo bepaling (paragraaf 3) en de exclusieve rechtsmacht (paragraaf 4).

7 Vgl. ook A.T. von Mchrcn. Thellaguejurisdiction and Enforcement Convention Faces .111 Impasse - A Diagnosis and Guidclincs Tor a Curc, l!Ji{ax zooo/6, p. 465-468. B Zie over arL. 22 het toelichtende Ritpport-Nygh/PüatF, p. 91 e.v. t: Zie ook de opvolger van het EEX-Verdrag, Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke rechtsmacht, de erkenning en de renuitvoerleggi ng van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, dic op 1 maart 2002 in werking zal treden (1'lt Eü 16 januari 2001112); hierover o.m. P. Vlas, WPNR (2000) 6421, p. 745-753'" Internationale rcchtsmadit van het gerediL van de woonplaats van de eiser (forum actoris) is verdwenen in de voorgestelde nieuwe regeling van het commune Nederlandse bevoegdbeidsrecht (zie de regeling van de internationale rechlsmaclu in het vuorstel van wet tot herziening van bet procesrecht voor burgerlijke zaken, in her bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg., wetsvoorstel 26 S55).

Uitgangspunt van de bevoegdheidsrcgcling is - net als van het EEX-Verdrag - het forum rei, de rechter van de woonplaats van gedaagde. Deze hoofdregel is neergelegd in artikel 3. De rechtsmacht van het forum rei is niet territoriaal beperkt - deze rechter kan dus in beginsel een grensoverschrijdend inbrcukverbod uitvaardigen. Artikel 10 bevat een alternatief onrechtmatige daadsforum met een uitgebreidere regeling dan het EEX-Verdrag op dit punt kent.12 Een regeling omtrent voorlopige en bewarende maarregelen is neergelegd in artikel t3. Ook artikel 14 ('multiple defendanrs') en artikel r 5 ('counterclaim') zij 11 van belang voor internationale intellectuele eigendoms procedures. Voor overeenkomsten met betrekking tot intellectuele 11

Nooduitgangen zoals arr. 2ft zijn bier buiten beschouwing gelaren. ZicookCJ.J.C. van Nispal, De internationale rechtsmacht van de rechter, EiE 2000, p. 244-245. 1=

16

M E I

2 0 0 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

eigendomsrechten zijn onder meer artikel 4 (forumkeuze), artikel 6 (contracten) en artikel 9 (filialen) van belang, 3 Anti-torpedo constructie Artikel 21 lid 6 is een novum - onbekend onder het EEXVerdrag - dat onder meer van belang is voor de internationale industriële eigendomspraktijk. Deze bepaling bestrijdt het probleem van de 'negative declaration', 13 en daarmee ook het verlammende effect van zogenaamde torpedo's die een grensoverschrijdende verklaring van nietinbreuk najagen. Een Haags rakettenschild dus. De torpedo is een wapen van een potentiële inbretikmaker die vreest te worden gedagvaard ter zake van inbreuk dooide octrooi hou der. Onder de torpedo verstaat men doorgaans de procedure die deze potentiële inbreukmaker aanhangig maakt bij een rechter die naar verwachting door overbelasting of onderbezet Liug niet spoedig tot een beoordeling zal kunnen komen.'+ De potentiële inbreukmaker vraagt in deze procedure een verklaring voor recht dat hij geen inbreuk maakt, niet al leen met betrekking tot het land van de aangezochte rechter, maar ook met betrekking tot andere landen waar de octrooihouder parallelle rechten heeft: een grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk. Achterliggende gedachte is dat toekomstige inbreukprocedures van de octrooihouder worden gefrustreerd: later aanhangig gemaakte procedures worden immers ambtshalve aangehouden ingevolge de lis-pendens-regel in artikel 21 EEXVerdrag. 1 s Wordt de torpedo gelanceerd in een land met een trage rechtsgang, dan kan de octrooihouder jarenlang worden gekneveld. 16 Onder de vigeur van het Haagse ontwerp-verdrag zouden torpedo's gebruik kunnen maken van de lis-pcndcns-rcgcl in artikel 21, inhoudende dat wanneer dezelfde partijen voor de rechters van verschillende verdragsluitende staten verwikkeld zijn in procedures met dezelfde oorzaak en hetzelfde onderwerp, de laatst aangezochte rechter de procedure in beginsel moet schorsen. Artikel 21 lid 1 bepaalt: 'When thesameparties areengaged in proceedings in courts of different Contracting States and when such proceedings are based on the same causes of action, irrespective of the relief souglit, the coLirt second seised shall srispend the pro-

13

zie het toelichtendemppon-tiygli/l'ocar, p. 90-91. Zie ookJ.T. Brinkhof,Belgische torpedo'.1; TV, RtE 2000, p. 335. 13 Hei Tribunal de grande instancc LC Parijs dacht daar overigens anders over in zijn uitspraak van 28 april 2000, General Hospital/Laboraroires Byk, GROR 2001/2,p. 173 e.v.. Hetovenvoogdatin zo'n geval 'identité d'objel' ontbreekt zodat arl. 21 EEX-Verdrag Loepassing mist (zie voorts de overwegingen van het tribunaal over art. 22 EEX-Verdrag). I( Populaire oorden voor het lanceren van torpedo's -veelal via een medegedaagde ex arr. 6 lid 1 EEX-Verdrag-zijn met name Italië en België. Tn België lijkt men echter geen gewillig oor te vinden: zie 0.111. rechtbank Brussel 1 2 mei 2000, Rohm Enzym e/DSM, BIE 2000, nr. 5 r, besproken door J.J. Brinkhof. De Belgische torpedo ontmanteld?, fllh' 2000, p. 199200, en voorts rechtbank Brussel S juni 2000, Roclie/Tlie Wellcome foundation, IER 2000, nr. 49 alsmede JJ- Brinkhof, Belgische torpedo's TT-TV, KIK 1000, p. 335-336 en 370-3S0. In haar (ongepubliceerde) uitspraak van 19 januari 2001 inzake Novo Nordisk/DSM sluiteen licht wrevelige rechtbank Brussel de mogelijkheid dat de Belgische rechter bevoegd kan zijn tot het geven van een grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk overigens niet uit. 14

E I G E N D O M

1 5 3

ceedings if the court first seised lias jurisdiction and is cxpected to rentier a judgment capable of being recognised undcr the Convcntion in the State of the court second seised, unless the latter has exclusive jurisdiction under Articlc4or t2.' J " Het gebruik van torpedo's wordt door velen afgekeurd. Op verschillende manieren worden torpedo's vandaag de dag ontmanteld.' 3 D e bepaling in artikel 21 lid 6 van he t Haagse ontwerp-verdrag brengt liet volgende remedie 'if in the action before the coutt first seised the plaintiff secks a detcrmination that it has no obligation to the defendant, and if an action seeking substantive relief is brought in the court second seised'. Inde eerste plaats wordt de lis-pendens-regel uitgeschakeld voor de later aangezochte 'iiibreukrechter'. Tn de tweede plaats moet de eerst aangezochte rechter, bij wie cen verklaring van nict-inbrcuk wordt gevorderd, de procedure schorsen op verzoek van één der partijen, indien verwacht mag worden dat de inbreukrechter een vonnis wijst dat voor erkenning ingevolge hel verdrag vatbaar is. Kortgezegd krijgt een procedtite over inbreuk dus voorrang boven een procedure over niet-inbreuk. Het lijkt een charmante oplossing die de rechtszekerheid ten goede komt, al dient zij nader te worden uitgewerkt. Want is het bijvoorbeeld de bedoeling dat, indien de potentiële inbreukmaker een verklaring van niet-inbreuk vraagt bij de rechter van liet land van registratie, dit - door velen als hèt conveniërende forum bij uitstek beschouwde - forum registrationis de zaak moet overlaren aan een forum dat de rechthebbende elders opzoekt voor zijn inbreukprocedure?' s Het is niet duidelijk of de verdragsopstellers deze consequentie op het terrein van het industriële eigendomsrecht bewust hebben aanvaard. Wel een bewuste keuze lijkt de diskwalificatie van 'negatieve procedures'. Artikel 21 lid 6 verkiesr immers'positieve procedures' zoals inbretikprocedures boven 'negatieve procedures' zoals niet-inbreukprocedures. Daarmee krijgt de potentiële inbretikmaker minder speelruimte om. te forumshoppen dan de rechthebbende. 20 Consequentie kan onder meer zijn dat iemand die bonafide zoekt naar zekerheid over voortzetting van zijn betwiste activiteiten wordt vertraagd in zijn zoektocht naar zekerheid. Uiteindelijk ligt

17 Omdat er nog geen (officiële) Nederlandse vertaling van het ontwerpverdragbesraar. worden hier de Kngelse teksten weergegeven. Merk op dat, waar de Engelse tekst over 'rhe same causes of' action' spreekt, de Franse reksr op procedures doelt die 'la niëme cause el Ie menie objei' hebben; zie het toelichrende Rappoi't-NyzU/Poca; p. SS. 1>} Zie de in nuot lö genoemde uitspraken van de Brusselse rechtbank inzake Röhm Enzyme/DSM en inzake Roche/The Wellcome Foundation, alsmede -in hoger beroep- Hof van Beroep Brussel 20 februari 200 r, Roche/The Wellcome Foundation (ongepubliceerd) en Tribunal de grande histance Parijs, 28 april 2000, General Ilospiral/Laboratoires Byk, GRUH 2001/2, p. 173 e.v. 1? Met forum registrationis wordt bedoeld: de gerechten van de verdragsluitende staat op lleL grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt plaats te hebben gehad in de zin van een internationale overeenkomst. -" Vgl. in dat verband de opmerkelijke uitspraak van de President van de Brusselse rechtbank van 22 september 2000 over 'lc droit au 'forumshopping', gesignaleerd door J.J. Brinkhof in: Belgische Torpedo IV, BIE 2000. p. 3 Ho.

1 F, 4

Ü I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

de selectie van liet iiibrcukforum immers - uiteraard binnen de mogelijkheden van het verdrag - in handen van de rechthebbende.21 Men realisere zich dat (ook)hier misbruik mogelijk is: zo is denkbaar dat een rechthebbende die zijn kansen ziet keren in een procedure waarin een verklaring van niet-inbreuk wordt gevorderd, deze procedure op het laatste moment laat schorsen door cen inbrcukproccdurc elders aanhangig te maken. Artikel 21 lid 6 stelt immers geen tijdslimiet. Het zwaard van Damocles blijft dan boven de beweerdelijke inbreukmaker bungelen. 4 De exclusieve rechtsmacht in artikel 12 Artikel 12 bevat een aantal exclusieve bevoegdheidsgronden. De rechter die door artikel 12 wordt aangewezen is met uitsluiting van elke andere rechter bevoegd." Net als artikel 16 ££X-Verdrag stelt artikel 12 ook regels in verband met industriële eigendomsrechten. De leden 4, 5 en 6 luiden als volgt (de teksten tussen vierkante haken zijn voorstellen. waarover nog geen overeenstemming is gevonden):

F I G F N D O M

16

M E I 2 0 0 1

mu I e i s overgenomen uit artikel 16 lid 4 EEX-Verdrag.21 Het Haagse ontwerp-verdrag voegt daar expliciet aan toe dat auteursrecht en naburige rechten niet onder het bereik van artikel 1 z vallen, ook al kunnen deze rechten in somm ige landen aanleiding geven tot deponcring of registratie.2* Arti kei 12 lid 4 verwijst naar het forum registrationis, naar de gerechten van de verdragsluitende staat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt plaats te hebben gehad in de zin van een internationale overeen komst. Wat nu indien het industriële eigendomsrecht is geregistreerd in een nietverdragsluitende staat? Moet attikel 12 extensief worden uitgelegd - mag zij, met andere woorden, worden geëxtrapoleerd (de zgn. 'rcflcx-werking')?25 Of moet het verdrag in zo'n geval terugtreden en de oplossing overlaten aan het commune internationaal privaatrecht van de aangezochte rechter?10

Deze zelfde lacune treft men aan in artikel 16 EEX-Vcrdrag. Onder het Haagse on twerp-verd rag bestaat opditpuntdui4 in proceedings which have as theirobject the registmtion, validity, delijkheid: het toelichtende Rapport-Nygh/Pocarkiest er voor \m\ nullity j, orrevocation orinfringement,} ofpatents, trade marks, de oplossing over te laten aan het commune bevoegdheids2 designs or ethersimilar rights required to bedepositedor registcred,recht van de aangezochte rechter. ' Deze oplossing brengt the courts of the Contracting State in which the deposit or registm-met zich dat de onderhavige bevocgdheidsvraag vcrschiltion has been appliedfor, has taken place or, under the terms ofan international convention, is deemed to have taken place, have exclusivejunsdiction. 'PMs shall net apply to copyright or any neighbouringrights, even though registmtion ordepositofsuch rigiits ispossi- 23 liet ligt daarom voor de hand om - in navolging van hetgeen in verble. band mer art. 16 lid 4 tEX-verdrag wordt aangenomen - onder de 'andere soortgelijke rechten' in art. 12 lid 4 wel bijv. het kwekersrecht te (5 In relation to proceedings which have as their object the infringement ofpatents, theprecedingparagraph does not exclude thejuris- scharen, maar niet de handelsnaam. Zie in deze zin omtrent de handelsnaam ondel' art. 16 lid 4 EEX-Verd rag: A.V.M. Struycken, De levoegdheïdsdiction of any other court under the Convention or under the natio- regelingvan hei Europas Executieverdrag., Preadvies NVIR1978, p. 35, nal law ofa Contracting State.j P. \l35,Ëuf«erUjkeT\echtswrdeiing, EEX-VeriragtLoibl.) aantck. bij art. rS [6 The previous paragraphs shall not apply when the marters refer-sub 4, en rechtbank Rotterdam 29 mei 1997, H/t 1998, nr. zz(r.ov. 9). Overigens kunnen in sommige landen ook bijvoorbeeld merkrechten red to therein arise as incUkntal tjuestions,] De regeling ziet op octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie. Deze for-

21

De potentiële inbrcukmaker kan wel nietigheidsacties instellen bij de verschillende fora regis trationis; het effect daarvan op de inbreukprocedure zal afhangen van de inrichting van de bepaling over exclusieve rechtsmacht (zie hieronder paragraaf). In dit verband wijs ik er overigens op dat de bepaling van art. 21 lid 6 voor de industriële eigendomspraktijk c.q. torpedo's haar belang 7ou verliezen indien de bepaling inzake exclusieve rechtsmacht in art. 12lid 4 zou worden uitgebreid met inbreukprocedures. Rechtsmacht over cen vordering gericht op cen grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk zal dan immers op dat artikel afketsen (zie hieronder paragraaf 4.1). Dat neemt natuurlijk niet weg dat de bepaling haar belang behoudt voor vermogensrechtelijke geschillen buiten het terrein van de industriële eigendom. 22

Overigens ontbreekt een equivalent van art. 19 EEX-Verdrag in het Haagse ontwerp-verdrag.

ontstaan zonder depot of registratie, vgl. voor de Verenigde Staren Hydro-Dynamics/Putnam&Co, Si 1 F.2d 1470,1473 (F«j. dr. 1987). Vallen deze rechten onder art. Izlid4?

-1 Terzijde zij opgemerkrdatart. 12 in de Engelse tekst spreekt over de registratie of het depot van rechten ('registra tion or deposir of such rights1), zulks in lijn met het woordgebruik in de Engelse versie van art. IS lid 4 EEX-Vcrdrag ('rights required ro bc deposited or registcred'). In de Franse versie treedt echter een verschil aan bet licht. Het Haagse ontwerp spreekt in de betreffende zinsnede over rechten die 'peuvent faire 1'objet d'un dépöi ou enregistrement', terwijl de eerste zinsnede, gelijk art. 16 lid 4 EEX-Vcrdrag, spreekr over rechten 'donnant lieu a dépöt ou a un enregistrement'. Ken consistente woordkeus- in Mjn met art. 16 lid 4 - komt mij zuiverder voor. '^ In deze zin t.a.v. art. 16 EEX-Verdrag: rechtbank Rotterdam zo februari 197a, NJ197R, 621 (art. 16 lid 1). Zie o.m. R Vlas, Rechtspersonen, Praktijkreeks IPR (1999), p. 107 (art. 1S lid 2); C.C.A. Voskuil. WPNR 5318 (1975), p. 674 en C.C.A. Voskuil in; Rechtspraak IPR, Overzicht 1970r97 2 , P- ziz; J.P. Verheul, noot bij rechtbank Amsterdam 13 mei 1 975 in Setherhnuls Tntemaümial Law Revkw 1975, p. 209; A.V.M. Struycken, De bp/oezdhcidsregclingvati het Europees Executieverdrag, Preadvies KVIR197S, P- 54-55; P-F. Schlosser, KtiGVti (1 99f>), p. 91; S. Crundmann, Znr internationalen Zustandigkeit der Gcriclitc von Diiusiatcn nach Art. 16 EuGVÜ,rPRa.v 1985, p. 249 cv. ?fl Zo o.m. J. Kropholler, Europaisches Zivüpwzcssrccht (1998), p. 201-202; A. Isriggs enP. Kees, Chnliurisdktwn andjudgemems(1997), p. 53; G.L.A. Droz, La Convention de San Scbastian alignant la Convention de Bruxclles sur la Convenrion de Lugano, Revue critique ie Droit 1 ntemational Privé 1 990, p. 1 -zo; P. Kaye, Civiljurisdktwn andmforcementüfforrignjudgmertts (1987), p. S8z; G.L. A. Droz, Campétcncejttdkiaiie ctcffets dejtwmcnts dans Ie marclié cominun (L972), p. 108-110. -7 Zie her toelichtende Rappon-Nygh/Pocar, p. 65.

16

M E I

2 0 0 1

B I J

0 1. A D

I N D U S T R I Ë L r

lend kan worden beantwoord al naar gelang d c aangezochte rechter. iS De cruciale vraag is vervolgens hoe ver de exclusieve rechtsmacht van artikel 12 lid 4 zich dient uit te strekken. Hieronder wordt ia paragraaf 4.1 de rechtsmacht ten aanzien van 'the registration, validity or nullity' van industriële eigendomsrechten behandeld (hierna kortheidshalve aangeduid als 'rechtsmacht ten aanzien van de geldigheid').' 9 Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 het voorstel behandeld om deze exclusieve rechtsmachtgrond uit te breiden met inbreukprocedures ('rechtsmacht ten aanzien van de inbreuk'). 4.1 R e c h t s m a c h t ten aanzien van de geldigheid EEX-Verdrag Artikel 16 lid 4 EEX-Verdrag bepaalt dat de rechter van de verdragsluitende staat van registratie (het forum registrationis) exclusief bevoegd is ten aanzien van de geldigheid of de registratie van een industrieel eigendomsrecht. 5 " Het staat buiten kijf dat procedures die alléén de geldigheid of registratie van een industrieel eigendomsrecht tot onderwerp hebben, uitsluitend worden beslecht door het forum registrationis. Zo zal een Portugees die de nietigverklaring wenst te vorderen van een Nederlands octrooi van een Fransman, uitsluitend rechtsmacht vinden bij de Nederlandse rechter. De geldigheid van een industrieel eigendomsrecht komt echter dikwijls aan de orde in het kader van een inbreukprocedure en lang niet altijd in een 'zuivere' nietigheidsproccdurc. De gedaagde, gedagvaard wegens inbreuk, reageert in menig geval met een beroep op de nietigheid van het industriële eigendomsrecht. In Nederland wordt aangenomen dat een nietigheidsverweer de rechter niet onbevoegd maakt tot kennisneming van de inbrcukvordering, maar dat de 'voorvraag' naar de geldigheid of registratie voor zover relevant- is voorbehouden aan het forum regis-

'R Vgl. A-G. Franx in zijn conclusie bij HR 29 oktober 1982, Duijnsree/ Goderbauer, NJ 19S4, 694., die in dit verband spreekL over extensieve in Le rp re La Lie van ar 1.16 1 id 4 EEX-Verdrag 'teneinde het j urisdicticsystcera als geheel innerlijk consistent te houden' (ov. 8). z - .Vlerk op dat bet Haagse on twerp-verd rag behalve over 'registration' en 'validity', ook spreekt over 'nullity' en -Lussen vierkante haken- over 'revocation'. De term 'revocation' wekr verwarring en kan ni.i. beter worden geschrapt. Hoewel 'revocation' in her Verenigd Koninkrijk een bredere betekenis lijkt te worden gegeven, komt liet me zuiverder voor deze term te reserveren voor de herroeping door de verlenende instantie in een oppositieprocedure, vgl, art. 102 Europees Octrooiverdrag. De term 'nullity' lijkt me overbodig. 'Nullity' en 'validity' zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het lijkt daarom zinniger in de verdragsbepaling re spreken over 'registration or validity', net als in art. 16 lid 4 EEX-Verdrag en art. 22 lid 4 EEX-Verordening, en desgewenst in het toelichtende rapport een nadereomscltrijving Le geven. '" Zie noot 19. Dezelfde regel geldt in het commune bevoegdheidsrechr ten aanzien van industriële eigendomsrechten die zij n gedeponeerd of geregistreerd in niet-verdragsluitende staten: vgl. rechtbank Den Haag 1 september 1999, Rabobank BioLcch e.a./Scholtcn q.q., BIE 2000, nr. 52.

E I C E M D Ü

M

1 H 5

trationis.* 1 Zo zal de Nederlandse rechter rechtsmacht hebben om te oordelen over de inbreuk op een Frans octrooi als de gedaagde in Nederland is gevestigd, maar zal hij -geconfronteerd met het verweer dathetFranseoctrooi nietig i s - de procedure in beginsel moeten aanhouden in afwachting van een uitspraak van de Franse rechter over de geldigheid.-'7 De gedachte achter artikel iz lid 4 Artikel 12 lid 4 van het Haagse onlwerp-verdrag - zonder de tussen haken geplaatste tekst - lijkt op het eerste gezicht een getrouwe kopie van artikel 16 lid 4FEX-Vcrdrag, maar schijn bedriegt. Artikel 12 lid 4 spreekt over 'proceedings v/hich have as their object the registration, validity, or nullity', terwijl artikel 16 lid 4 EEX-Verdrag spreekt over 'proceedings concenied viiïh the registration or validity'. Door de Haagse bewoordingen is getracht de exclusieve rechtsmacht van het forum registrationis te beperken tot procedures waarin registratie of geldigheid de 'main issue* i s . " Geldigheid die bij wege van verweer in bijvoorbeeld een inbreukprocedure aan de orde komt wordt echter beschouwd als een 'incidental issue'. Deze incidentele vraag moet zich voegen naar het bevoegdheidsstramicn van de 'main issue'. De geldigheid zou dan dus mogen worden beoordeeld door de rechter die oordeelt over de 'main issue', te weten de inbreuk. In eerdergenoemd voorbeeld zou de Nederlandse rechter bevoegd zijn om te oordelen over het verweer dat het Franse octrooi nietig is. Honoreert de rechter het nietigheidsverweer, dan wijst hij de inbrcukvordering af. Het ligt voor de hand dat zijn bevinding dat het Franse octrooi nietig is, alleen tussen partijen geldt ('inter partes') en niet jegens allen ('erga omnes'). Een dergelijke beperkte exclusieve rechtsmacht zou een grote omwenteling zijn ten opzichte van de huidige nationale en internationale praktijk. Mij dunkt datzo'n regeling in een verdrag met mondiale ambities niet alleen om die reden niet haalbaar is, maar ook niet gewenst is. Zeker in een mondiale context, waar van harmonisatie van industriële eigendomswetten geen sprake is, gelden de voornaamste motieven voor exclusieve rechtsmacht ten aanzien

31 Vgl. o.m. Pres. rechtbankDen Haag 29 oktober 1997, Palinaz/BosLon Scicnüiic, IER 199S, nr. 2 (vgl. ook Hol'Den Haag 23 april L998, EGP/ Boston Scientific, /ER 199S, nr. 30I; Pres. rechtbank Den Haag z december 1997, Gord is/Koston Scïentihc, TER 1998, nr. 8; reebLbank Den Haag 23 december 1997, Akzo/Wcbstcr,ljiE 1999, nr. 15. De'gcldighcidsvoorvraag' is bijvoorbeeld niet relevant indien de rechter tot het oordeel komt dat de gestelde inbreuk zich überhaupt niet voordoer. 11 De interpretatie van art. 1(5 lid 4 EEX-Verdrag is in internationaal opzicht niet eenduidig op dit punt. Zo verklaarde de Engelse rechter zich in een dergelijke constellatie alsnog onbevoegd, vgl. Patents Court zti miuïrt 1997. C.oin Controls/ Suzo U997J F^R 660 en Court of Appeal Londen, 27 oktober 1997, Port Dodgc/Akzo Nobel, BIE 1998, nr. 7. in art. 22 lid 4 van de recente EtX-verordening (zie noot 9) is gekozen voor dezelfde tekst als in art. 16 lid 4 EEX-Verdrag (met toevoeging valt een tekst geënt op art. Vd EEX-rrotocoli. De EEX-Verordenïng erfr dus deze inrerpretarieperikelen. (vgl. in dar verband ook art. 19 F.F.X-Verd rag en art. 25 EEX-Verordening).

•" De Coniniission spéciale lijkt geporteerd voor een beperking van de exclusieve bcvocgdhcidsgrondcn tot procedures waarin de exclusieve materie als 'main issue' speelt- Zie het toelichtende Rapport-Nygh/Pociir, p. 70 (over art. 1 z I id 6) en - iets voorzichtiger - op p. 69 (over art. rz lid 4). Niettemin heeft zij deze kwestie uiteindelijk willen overlaten aan de Plenaire Zitting.

1 5 6

B I J B t A D

I N D U S T R I Ë L E

van geldigheid - nationale soevereiniteit en de expertise van het forum registrationis - nog immer onverkort. Velen zullen gruwelen bij de gedachte dat een Amerikaanse jury in een inbrcukproccdurc en passant oordeelt over de geldigheid van een Nederlands octrooi - ook al is dat alleen interpartes in een 'incidental issue' - , terwijl die beslissing op grond van hetzelfde verdrag ook nog in Nederland moet worden erkend, Men realisere zich dat de geldigheid van een industrieel eigendomsrecht in de praktijk dikwijls in inbreukprocedures aan de orde komt. Het is een gebruikelijke reactie van de bcwecrdclijkc inbreukmaker, hetzij bij wege van verweer, h etzij al s reconventionele vordering. Inbreuk en geldigheid zijn in die zin Siamese tweelingen: geldigheid komt in menig geval aan de orde in het kader van de inbreuk. Wanneer de iiibreukrechter nu ook rechtsmacht zou verkrijgen ten aanzien van de ('incidentele') geldigheidsvraag, wordt de exclusieve rechtsmacht van het forum registrationis wel zeer vergaand - onbedoeld? - uitgeholde* in terpretatic-perihelcn In dit verband rijst daarnaast de vraag wat nu precies met 'proeccdings wliich have as their object' wordt bedoeld. Moet men daarvoor te rade gaan bij de vorderingen van eiser? Of gaat het om het materiële zwaartepunt van de procedure, de 'principal issue'? Het ontwerp-verdrag kiest voor deze laatste invulling, zo blijkt uit het toelichtende KapportNygh/Pocar.3i Om deze lezing te verankeren wordt een zesde lid voorgesteld, dat de exclusieve jurisdictie uitschakelt indien het om een 'incidental question* gaat. Gelet op de toelichting in het Rapport-NyghiVocar zal deze interpretatie overigens waarschijnlijk ook gelden zonder dit zesde lid. Het lijkt mij een gevaarlijke weg. Als al gekozen zou moeten worden voor de beperkte benadering van artikel 12 lid 4 ('proceedings whichhave as their object'), dan lijkt de omschrijving van de vorderingen een zekerder en beter ij kpu n t dan het materiële zwaartepunt van de procedure. 3 ' 5 Bij gebreke van een supranationale rechter die over een eenvormige uitleg van het Haagse verdrag waakt, zullen in de verschillende verdragsluitende staten immers gemakkelijk verschillende opvattingen over zo'n materieel zwaartepunt ontstaan. 4.2 Rechtsmacht ten aanzien van de inbreuk Een heet hangijzer betreft rechtsmacht ten aanzien van de inbreuk op een industrieel eigendomsrecht. Net als het 34

Cewezen zij nog op de complicaties rond relatieve [interpartes) nietigheid. Zo kan een octroui dat inut parus nietig is bevonden in de praktijk tandeloos blijken. Deze complicaties gaan liet bestek van dit artikel echter te buiten. :5 ' Zie het LDelichlende Rapporl-Nygh/Pamr, p. 68-6y. ' s Een complicerende factor is dat de nietigheid in sommige landen alleen in een reconventionele vordering kan wotden opgeworpen en niet bh' wege van verweer. In Nederland kan de nietigheid zowel bij wege van verweer als in een reconventionele vordering aan de orde worden gesteld (Hof Den Haag 15 mei 1997, Diversey/Epenhuysen I, E1E 2000, nr. 31, r.ov. 15. Het hof sprak overigens zijn voorkeur uit voor de weg van de reconventionele vordering. DaarenLegen stond de Haagse rechLbank later in een omstreden beslissing een nictighcidsvcrwccr niet toe in de zgn. versnelde bodemprocedure in octrooizaken: rechtbank Den Haag 4 augustus 1999, RTD Arco/Shell, IER 1999, nr. 54).

E I G E N D O M

16

M E I

2 0 0 1

EEX-Verdrag bevat het Haagse ontwerp-verdrag geen speciale regels over inbreuk-rechtsmacht. Hier gelden dus de algemene bevoegdheidsregels, zoals het forum rei (artikel 3) en het forum dclicti {artikel io). Et ligt echter een (Brits) voorstel op tafel dat de exclusieve rechtsmacht van het forum registrationis wil uitbreiden tot inbreukprocedures (zie de tekst tussen vierkante haken in artikel 12 lid 4). Het voorstel lijkt met name steun te krijgen uit Angelsaksische hoek en kon wel eens de crux van het debat over artikel 12 lid 4 worden. Een dergelijke uitbreiding van exclusieve rechtsmacht brengt mee dat een grensoverschrijdend inbreukverbod uitgesloten is. De rechthebbende die zich geconfronteerd weet met een multinationale inbreuk op zijn rechten zal zich dan moeten wenden tot vele rechters. Centralisatie of concentratie van rechtsmacht in grensoverschrijdende inbreukzaken is dan immers niet meer aan de orde. Dat kan een groot obstakel zij n - bijvoorbeeld in de context van internet - en met name uit mcrkcnrcchtelijkc hoek klinkt dan ook luide kritiek op dit voorstel. Artikel ïz lid s Het voorgestelde artikel 12 lid 5 is - mede in dat licht - een curiositeit. Dit voorstel wil de reikwijdte van het Britse voorstel om inbrcukproccdurcs onder de exclusieve rechtsmachtbepaling te scharen, beperken door de exclusieve rechtsmacht voor octrooi-inbreuk weer uit te schakelen. Voor andere industriële eigendomsrechten zou bijgevolg wèl exclusieve inbreukrechtsmacht gelden. De ratio van dit onderscheid ontgaat mij. 5 Quo vadimus? Tijdens de Geneefse Experts Meeting van de Haagse Conferentie over intellectuele eigendom op 1 februari 2001 - en ook in andere fora - kwam men niet tot overeenstemming over onder meer de fundamentele vraag naar de reikwijdte van de exclusieve rechtsmachtbepaling. De interactie tussen intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht toont zich wederom explosief. Het is daarom de vraag of voor de finale Plenaire Zitting in het begin van 2002 voldoende overeenstemming kan worden bereikt over een exclusieve rechtsmachtbepaling betreffende de industriële eigendom. Mocht zo'n bepaling met voldoende internationaal draagvlak inderdaad niet haalbaar blijken, dan lijkt het verstandig intellectuele eigendom buiten het materiële toepassingsgebied van het verdrag te laten en te werken aan een additioneel protocol over

16

M = I

2 0 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

i n tellectuele eigendom. 17 Her belang - en de complexiteit van de iPR-aspecten van intellectuele eigendom nemen toe.;

Ï I G E N D O M

een internationale regeling op dit punt is daarom wenselijk. Een additioneel protocol dat meevliegt op de vleugels van het Haagse verdrag lijkt daartoe de aangewezen weg. j S

~~ Deze uhsluhing zou moeten woeden opgenomen in art. i lid 2 van het Haagse ontwerp-verdrag. Het loutere schrappen van art. 12 leden 4-, 5 en 6 is immers nier afdoende, omdat in dat geval de rechtsmacht ten aanzien van inbreuk intact blijft (en men moet niet de rechtsmacht ren aanzien van inbreuk regelen zonder de rechtsmacht ten aanzien van de geldigheid re regelen). Het ligr voor de hand om inrellecruele eigendom als geheel uit te sluiten en niet slechts industriële eigendom. Overigens is liet opstellen van een delinhie in dat velband nog nieL eenvoudig: uitgangspunt zou art. 1 lid 2 TRirs-Vcrdrag (Tn>, 1995, nr, 13) kunnen zijn, al dient men zich te realiseren dat de?e bepaling niet alle intellectuele eigendomsrechten dekt. Er isni.i. geen aanleiding om con tracru el e aangelegenheden met" betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, zoals licenries, uirrcsluircn.

:,s De Association Internationale pour laProrectiondela Propriéré Industridlc {'Airpi') maakte deze benadering ook rot de hare. Tijdens haar congres in Melhourne van 25 tot en met 30 maan 2001 nam AIPPI een resolutie van deze strekking aan. Daaraan voorafgaand had Airri de wereldwijde stemming in haar gelederen gepeild door middel van een Questionnaire mercen toelichtend Memorandum van 15 November 2000. De resul raten van deze queeste zijn verwerkt in een International Report van 15 maarr zoor. Deze documenten zullen worden gepubliceerd op AlPri's website www.aippi.org onder Question 153.

Towards greater certainty: the Festo ruling and beyond*

tinaly claiming the- subject matter which the applicant regards as his invention.

Dr. J.C. Rasser"

35 USCuz, z'"'Paragraph: The specification shall condude with oneer more claims panicularly pointing out and distinctty claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

Introduction When an inventor applies for a patent lie makes a request to the government to be granted Lhe right to exchide others from making, using or selling his invention. For this purpose, the inventor must describc his invention in his patent application, so that the authorities may determine whether it meets the fequirements for the grant of a patent. More ofLen than 1101, the authorities will require some modifications to the application before a patent is granted. Upon grant, the patent document will be pLLblished. One of the functions of the published patent is to put the public on noticc that an cxclusivc right exists and, importantly, how far this right extends. When words are used to describe a complex object or process, there is always room for differing interpretations. Not surprisingly, in patent infringemetit liLigation, the patentce iisuallj' attempts to advance a broad interpretation of his patent, wliilc the accuscd infringcrwants the exclusive riglu to be defined as narrowly as possiblc. It is the task of the cOLirts to strike a proper balancc between the right of the patentee to a meaningful scope of protection and the right of Lhe patentee's competitor to operate outside of that scope, even if it is only j List outside. And then thete is the right of the public in general to receive fair notice of the scope of the exclusive right, which requires a degree of predictability. Different legal systems have dealt with these somewhat conflkting tasks in different ways. This paper explains how the US coLirts have dealt with the issue, and discusses recent changes in the US approach. US practice - the role of claims Undcr US patent law, the scope of protection is defined by the claims. The patent statutc requires that the inventor provides one or more claims, particularty pointing out and dis-

" Tekst van dekking van 14 maan 2001 tijdens het Symposium Intellectuele Eigendom, van de Vereniging voor Industriële Eigendom in 'Het Slot Zeist'. " Advocaat te Londen en Washington, voorheen VP & General Counsel Patents Worldwide van Procter&Gamble.

's-Gravenhage, 17 april 2001

Duringprosecution of the patent application, almostall attention is focussed on the claims, specifically whether the claims are drafted properly and whether they are properly dclincat.cd from the prior art. In patent infringement litigation the entire infringement issue hinges on the interpretation of the claims of the asscrtcd parcnt(s). As the Court of Appeals of the Federal Circuit, ('CATC'), observed, 'claim interpretation is the first step in infringement analysis'. An infringement analysis entails two steps. The first step is determining the scope of the patent claims asserted to be mfringed. The second step is comparing the properly construed claims to the device accuscd of inftinging. Markman v. Westview Instruments, Inc., i c d . Cir. 1996. In the same case, the CAFC held that claim interpretation is a matter of law, (as distiuguished from a matter of fact), and must therefore be decided by the judge, not aj ury. The court also concludcd that, being a matter of law, appellate review is de novo. The Markman decision.byraldngclaim interpretation away from the jury, was a first step in the court's attempts to improve the predictability of infringement litigation. This particularalLemptbecameseverely underminedby the high revcrsal ra te of Markman rulings at the appellate level. Tn subsequent decisions, the CAFC ruled that claim interpretation should bc bascd on public records, basically the pater t specification itself, and the prosecutionhistory of the patent. To determine themeaningandscopeofa claim, weexamine the claim hmguage, the specification, eind theprosecutwn history. Tanabe Seiyaku C a , Lid. V. United States Internationa) T'radc Commission, Fcd. Cir. 1997, The claim langttagc, the specification and the prosecution history are co 11 ecti vely referred to as the 'intrinsic cvidcncc'. Under some circumstanc.es it is possible to look beyond the intrinsic evidence to help in the claim interpretation task.

3 1. B L A D

I N D U S I K I t L b

Only ifthcrc v/ere still some gemiine ambiguity in the claims, af ter considerationofaUavailableintrinsicevidence,shouldthe trial court have resorted to extrinsic evidence, such as expert tcstimony, in order toconstrue [the patent claim at issuc\. Vitronics Corp. v. Conceptronic, Tnc, Fed. Cir. 1996. These two decisions clearly setve the public notice fiuictlon of the claims, because ho w is the public to know the scope of a patent's proteccion if the ulfimate interptetation of the claims may be based on documents that are not available to the public? Infringement analysis After the claim lias been intetpreted, the infringement analysis proceeds with a comparison of the accused device or ptocess with the languagc of the claim. For thete to be literal infringement each limitatwn of the claim must be met by the accused device exactly. For titeral infringement, each limitation of the claim must be metby the accused device exactly. Lantech Inc. v. Keip Machine Co., Fcd. Cir. 1994. This requiremem is known as the 'all elements rule'. Notwithstanding this rule, literal infringement does not require that there be 'slavish conformity' to all details of the claimed invention. Literal infringement does not require a slavish conformity to words of'insignificancebutdoesrequire thattheaccused device cmbodyevery element of the claim. Builders Concrete, Tnc. v. Bremerton Concrete Products Co., Fed. Cir. 19S5. A peculiar aspect of US patent practicc is the prolifïc use of Lhe word 'about' ia conjunction with numerical claim limitations. The resul t of this practice is that there eau be literal infringement even if the accused device is outside a numerical limit of a claim, as long as it is close enough to that limit ro be captured by the wotd 'about'. As part of the infringement analysis, the court must determine the reasonable meaning of the word 'about'. [When a patent claim requires a range limit of 'about' a quantity (e.g., 0.07 inch),) it is a question of technologie fact whether the accused device meets a reasonable meaning of'about' in the particular circmnslances. Modine Mfg. Co. v. U.S. International Tradc Commission, l ; ed. Cir. 1996. The analysis for litetal infringement is a rather mechanical one: the court interprets the meaning of the claim, and the trier of fact, (judge or jury), Lhen detetmincs whether all elements of the claim are present in the accused device or process. If all elements are present, there is literal infringement, butifonly one clement if missing there is no literal infringement. The Doctrine o/Equivalent* If the analysis stopped here il would bc possiblc to copy a patenLed invention, but escape infringement by making sure to be (just) outside the literal scope of the claims. To avoid this kind of injusticc, the US courts have developed the so-callcd Doctrine of Equivalents, ('DOE'). It is important to note that this doctrine was created by the courts, as is

E I G E N D O M

16

WEI

2 0 0 1

of coutsc possiblc in the Common Law system. This means it can also be modified, expanded, limited, or even abolished, by the courts. The purpose of the Doctrine was summarised by the Suprème Courr in Graver Tank. ...to pennit imitation ofa patented invention which does not copy evcry literal detail would be to convert the protection of the patent grantinto a hollow and useless thing... Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., Sup. Ct., 1950. The DOE is not a departurc form the all clements rule. All of the claim limitations must be present, literally or by substantial equivalent. ... the trier offact must determine whether all of the claim limitations are present, either literaüy or by a substantial equivalcnr [emphasis added.] Smiths Industries Mcdical Systems, Inc. v. Vital Signs, Inc., Fed. Cir. 1999. There are two different tests that can bc uscd to determine whether a particular clement is the equivalent of the one that is claimed. One test is to determine whether the differencc between the two is only an 'insubstantial change'. The othcr test is whether the substituted element has the same function, works in substantially the same way and provides substantially the same result (the 'function-way-result' test). Neither test is particularlyprcciscorobjcctivc, and the DOL has created quire some unpredictabïlity in IJS patent infringement litigation. Prosecution history estoppel Even before the recent case law dcvclopmcnts, prosecution history estoppel, sometimes referrcd to as 'file history estoppel' or 'file wrappcr estoppel', has provided a limit to the applicability of the DOE. Estoppel applies because a patentee should not be able ro obtain, in litigation, coverage of subject matter relinquislied during prosecurion. The essence ofprosecution history estoppel is thata patentee should not be able to obtain, through litigation. coverage of subject matter relinquished during prosecution. Haynes International, Inc. v. Jessop Steel Co., Fed. Cir. 1994. Prosecution history es toppel may be triggered by argumen ts made during prosecution, even absent an amendment to the claims. .. .arguments made during prosecution without amendments to claim language... mayestopan applicantfrom recapturingthat surrendered matter undcr the doctrine of equivalents. FToganas AB v. Dresser Industries, Inc., Fed. Cir. 1993. This is so even when the argument was not neecssary to distinguish the prior art. Lsioppelby clearand unmistakabksurrenderwithout claim amendments may arise even when the arguments to lhe examiner were not necessaiy to distinguish prior art. Texas Instruments Inc. v. United States International Tradc Commission,Fed. Cit. rg93. In addition, case law has been consistent that prosecution history estoppel applies as ro amendments that were made for patentability reasons, consistent with lhe prineiple that

1 B

M E I

2 0 0 1

B I J B L A O I N D U S

the patentee should not be allowed to recapture in litigation that what lie lias relinquished during prosecution. But what if it is not clear from the record why a specific amendment was made? This was the issue in WarnerJcnkinson. in each ofour cases,,. prosecution history estoppel was tied to amendments made toavoid the priorart, or otherwise address a specific concern - such as obviousness - that arguably would have rendered the claimed subject matter unpa tentüble. Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., Fed. Cir. 1997. The issue was appealed to the Suprème Court, which dccided to hear the case. Silice the Court does not make it its business to resolve narrow, esoteric issues of law, it is reasonable to assume that it took the case to address the growing concern that the DOE had gone too far. In Warner-Jenkinson, theSupreme Courtreiterated the rale that estoppel applics when an amendment is made for patentability reasons. It did not see a reason for a more rigid rtde, and expressed reluctance to interfere with the basic assLimpüons ttpon which ihe PTO had allowed the claims. If 110 reason for an amendment is given, the court ruled, [hen the tricr of fact should presunie the amendment was related topatentability.Thispresumptionis,howcver, rcburtablc. The Suprème Court left it to the CAFC to re-fine the formulation of the test for equivalency. The CAFC did just that when it decided on an en-banc hearing of Festo. In Festo it specifkally addressed the following five questions: QUFSTiON1 For the purposes of'determining whether an amendment to a claim createsprosecution history estoppel, is 'a substantial reason related to patentability,' War iier-Jeiikinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17,33,11/S. Ct. 1040,137 L. Ed. 2É 146(1997), limited to those amendments made to overcome prior art ander § 102 and S103, or does'patentability'meanany reason affecting the issuance of a patent? QUESTTON2 Under Warner-Jenkinson, should a 'voluntary' claim amendment - one notnquired by the examineror made in response to a rejection byanexaminerfora statedreason createprosecutionhistoryestoppel? OUFSTTON3 If a claim amendment creates prosecution history estoppel, under Warner-Jenkinson what range of equivalents, ifany, is available under the doctrine of equivalents for the claim element so amended? QUESTION4 When 'no explanation [for a claim amendment] is established.' Warncr-Jenldnson, 520 U.S. at 33,117S. Ct. 1040, thusinvoking the presumption of prosecution history estoppel under WarnerJenkinson, what range ofeauivalents, ifany, is available under the doctrine of equivalents for the claim element so amended? QUESTION5 Would a ftidgment of infringement in this case violate WarnerJenkinson's requirement that the appUcation of the doctrine of equivalents 'is not allowed such broadplay as to eliminate [an] element in itsentirety,'520 U.S. at29,117S. Ct. 1040. In other words, would such ajudgment of infringement, post Warner-Jenkinson, violate the 'all clements' rule?

R I Ë L i i l G H N D O M

159

The majoriry answered the first four questions and lefl the fifth one tbr decision on a later date. QUESTION l - ANSWER l:or the purposes ofdetermining whether an amendment gives rise to prosecution history estoppel, a 'substantial reason related to patentability' is not limited to overcoming or avoiding prior art, hut insteadinclud.eszny reason whichwelatesto thestatutory requiremeuts for a patent. Therefore, a narrowing amendment made for any reason related to the statutory requirementsfor a patent willgiveriseto prosecution history estoppel with respect to the amended claim element. QUESTION z - ANSWER Voluntary claim amendments an treated the same as other amendments. Therefore, a voluntary amendment that narrows the scope of aclaimfora reason related to the statutory requirementsfor apatent willgive rise to prosecution history estoppel as to the amended claim element. QUESTION 3 -ANSWER When a claim amendment creates prosecution history estoppel with regard to a claim element, there is no range of equivalents available for the amended claim element. Application of'the doctrine of'equivalents to the claim element is comptetely barred (a 'complete bar'). QUESTION 4 - ANSWER Whennoexplanationforaclaimamendmentiscstablished.norange of equivalents is available for the claim element so amended. Fcsto Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., Fcd Cir. 2000. The majority ruling in Festo greatly improvcd in the ptcdictability of the operation on the DOE, by creating an absolute bar. It came over various sttongly worded dissen ts. Judgc Michcl called the absolute bar 'unwise', and Judge Linn predictcd that it will givc a free ride to copyists. JudgcNcwman, in her dissent, observed that the majority's ruling makes it impossiblc to rebut rhc presumption, The presumption arises when the record is unclcar as to why an amendment was made, but the patentee can only use the public record to rebut the presumption, which is, by definition, impossible. This criticism is, of coursc, correct. In practice, it is probably not very relevant. Virtually all amendments are made for patentability reasons. If an amendment is made some other reason, the record probably reflects that, and if the record doesn'l reilect it, it is extremely unlikely to find an external document that will shed light on the situation. Indeed, on remalid, the patentee in Warner Jenkinson was unable to rebut the presumption. Judge Newman also dcplorcs the majority's ruling as a derogation of vested rights, because it applics rctroactivcly. Allhough Festo is a tecent decision, the CAFC has already had anopportunity tosolidify its ruling. Tn January, 2001, it ruled that an 'inadvertent' amendment does not escape prosecution history estoppel. The public should not have to gucss as the inventor's intent when the amendment was made. Even ifwe were to accept Pioneer's explanation for its amendment, inadvertence is nota sufficiënt reason to overcome the bar ofprosecution history estoppel on thefacts of this case. The public noticefunction ofpatents would befrustrated byforcing a patentee's competitors to guess whether a pateni's claims were drafted and accepted in error.

1 5 O

B I J B L A D

k D U 5 T R I Ê L !

Pioneer Magnetics, Inc. v. Micro LinearCorp.,Fed.Cir. zooi. Note: Tliis wasa unanimousdecision, even though judge Newman, a strong dissenter in Festo, was on thepanel.Liven more recently, the CAFC has rung the Mlfor the next round in the auestfor improved clarity. Jt decidcdfor an en banc hearing oftwo issues that logically foüowfromFesto. Two questions to be considered: (ï) whetherand underwhat circumstances a patentee can rely upon the doctrine ofeauivalents with respect to unclaimed subject matter disclosed in the specification, (z) Whether in this case the jury's finding of infringement should be reversed because ihepateniee wasforedosed'from asserting the doctrine of equivakms with respect to unclaimed subject matter disclosed in thespecification. Johnson&JohnstonAssoc.v. R. E. Service Co., Fcd.Cir. 2001. One of die objections the dissenting judges made against the Festo majority ruling was that it was applied retroactivcly, thcrcbyundcrminiiig established rights. Yet, in Litton Systems v. Tïoneywell the CA1?C panel decided to apply the 'complete bar' rulc of Fcsto, even though in an carlicr iteration of the case the CAFC had applied a 'fiexible bar' approach. The court could have escaped the Festo rule by applying the 'law of the case' doctrine, but didn't do so. This is all the more interes ring considering that judge Rader, one of the strong dissenters in Fcsto, was on the panel in Litton. "Recent CAFC rulings appear to confirm the trend that the doctrine of equivalents is applied sparingly. For example, on February 13, in Forrest Laboratories v. Abbott Laboratories the CATC uplield a finding of 110 infringement, 011 the basis that the 'all elemeiits rule' precluded application of the doctrine in this case (rccall, this was the unanswered question No. 5 in Festo). The panel in Scimed Life Systems, Inc. v. Advanced Cardiovascular concluded that the doctrine did not apply to a structure that was disclaimed in the specification. (March 14, 2001). Of particular note is the concurring opinion of judge Dyk, the newly appointed member of the court, and onc of the few judges with a patent background. Judge Dyk appears to plead for further attempts to improve the predictability of patent infringement litigation when he observes: Theproblem is that OUT decisions provide inadequate guidance as to when it is appropriate to look to the specification to narrow the. claim by interpretation and when it is not appropriate to do so. Until we provide bcttcrguidance, Ifear that the lowercourtsand litigants will remain confused. Scimed Life Systems, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Ine, CAFC 2001. At the time of this writing, it is gcncrally cxpcctcd that the Fcsto decision will bc appcalcd to the Suprème Court. Tt is mypersonalpredicti on that the Suprème Court will not take the case. Although arguably the 'absolute bar' of the Festo majority deviated from its Warner Jenkinson mandate, the Suprème Court specifically charged the CAFC with the task of refming the equivalency test. It looks likc the Fcsto ruling will stand, forcing patent applicants to do their best to 'get it right the first time', all in the interest of greater predictability.

E I G E N D O M

16

M E I

3 0 0 1

1 fi

M b I

2 ü U 1

B . N U A 9

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

J U R I S P R U D E N T I E Nr. 27 Arrondissementsrechtbank te 's-Cravenhage, 23 december 1998 (thermische deken) Mrs. E.J. Numann, J.W. du Pon en J.L. Driessen

saidovcrlaying material sheets into said chambers, the apertures (62) opening through the said base sheet into chambers; and a continuous seam (40) between said ovcrlaying material sheet and the base sheet (50) at the head end (12) whichfonns a non-inflatable viewing area (22) in the blanket (10) at the head end, the noninflatable viewing area (22) being substantially coplanar with, or parallel te, the base sheet (50).

Art. 30 ROW (1910) Van een 'viewing area' volgens het octrooi van Augustine is hijBij liet octrooischrift behoren onder meer de navolgende figuren: twee van de drie ReusahieBlankets van Gibeck geen sprake. De derde ReusableBlanketvanGibeckvormt evenmin inbreuk, omdat het probleem dat het Augustine octrooi beoogt op te lossen zich daar niet voordoet. Augustine Medical Inc. te Eden Prairie., Minnesota, Verenigde Smten van Amerika, eiseres, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaten mr. RA. M. Hcndrick en mr. B.J. Berghuis van Woortman beiden te Amsterdam, Legen 1 Medeco B.V. te Oud Beijerland, 2 Gibeck Inc. te Indianapolis, Indiana, Verenigde Staren van Amerika, 3 Hospithcra N.V. te Brussel, België, 4 Medimex te Hamburg, Duitsland, 5 Limbeck Medizinische Spezialartikel te Wenen, Oostenrijk, 6 Laubsclier & Co. te Holstein, Zwitserland, 7 Blue Med S.a.S. Di Ferico Luciano & Co te Lallio, Italië, 8 Anseli Medical te Osny, Ccrgy Pontoise, frankrijk, 9 Gibeck Sverige AE te Upplands Vasby, Zweden, 10 Kimel Scientific Products te Uxbridgc, Middlcscx, Verenigd Koninkrijk, 11 Diagniscau S.A. te Alcobendas, Madrid, Spanje, gedaagden, procureur mr. R.E.P. deRanitz. Defeiten Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet (voldoende gemotiveerd) weersproken, deels blijkende uit de overgelegde s lukken, het volgende vast. a Augustine is rechthebbende op het E uropees octrooi 0311 336 voor een thermal blanket (thermische deken), verleend voor de landen Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannic, Griekenland, Italië, c Thermische dekens hebben, in het algemeen, tot doel om Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. Priorioperatiepatiënten, van wie bekend is dat dezehunlichaamsteit is verkregen op basis van US104682 d.d. 5 oktober 1987 ternpcratuur niet (meer) zelfstandig kunnen reguleren, te en US 227189 d.d. 2 augustus 1988. Publicatie van de verlebehoeden voor onderkoeling door hen te baden in verning heeft plaarsgevonden op 1 april 1992. warmde lucht. De enige onafhankelijke conclusie van het octrooi (conclub Gedaagde sub 2, Gibeck Tnc, heeft in de Verenigde Sraren sie 1) luidt als volgt: van Amerika thermische dekens op de markt gebracht van de volgende typen: AthermalblanM(io)Jorcoveringapersoninathermalty-controlled inflating medium, includingaplurality ofcommunicating, inflata- (A) Warm Gard Disposable Full Body Blanket, nr. 30132; hle chambers (30,32,34,38) and havingahead end (12), a potend (B) Warm Gard Disposable Lower Body Blanket, ur. 30122; (14), two edges (is), and a plurality af apertures (62); the apertures(C) Warm Gard Disposable Upper Body Blanket, nr. 30112; (62) opening into said chambers, characterised in that the blanket(D) Warm Gard "ReusableFull Body Blanket, nr. 30135; (w) comprises: (E) Warm Gard Reusablc Upper Body Blanker, nr. 30115; aftexible base sheet (50); (F) Warm Gard Reusable Lower Body Blanket, nr. 30125. an overlayingflexibie material sheet (21) attached to aftrstsurfaceof cDe hiervoor onder (D), (E) en (F) genoemde dekens worden said base sheet by a phirality ofdiscontinous seams (40) whichformtevens op de Europese markt aangeboden. In Nederland

1 6 2

B I J B L A D

I N D U S I H I l

vindt de distributie en verhandeling daarvan plaats door gedaagde sub i, Medeco B.V. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2 Augustine vordert, samengevat, een verbod aan Gibeck om inbreuk te maken op haar octrooi, zulks op straffe van dwangsommen en met andere nevenvordeiïngen (opgave van afnemers van inbrcukmakende producten onder vermelding van hoeveelheden en prijzen en een tetugroepgebod) en voorts de veroordeling van Gibeck tot vergoeding van schade en/of winstafdracht, zulks ter keuze van Augustine, 3 Bij wcgc van provisionele voorziening vordert Augustine (kort gezegd) een verbod tot inbreuk voor de duur van het geding in de hoofdzaak. 4 Aan deze vorderingen legt Augustine de stelling ten grondslag dat de hiervoor ondet (D), (E) en (F) genoemde dekens vallen onder de beschermingsomvang van haar octrooi en daarop derhalve inbreuk maken. 5 Gibeck heeft gemotiveerd verweer gevoerd, waarop bij de beoordeling van het geschil nader zal worden ingegaan. Beoordeling van het geschil 6 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór ï april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 103 Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde in en krachtens de Rijksoctrooiwet (van 1910) onverkort van toepassing is, 7 Blijkens de toelichting ten pleidooie is de provisionele vordcringslcchts ingesteld voorhetgeval de hoofdzaak processuele vertraging zou ondervinden. Partijen zijn het et ovet eens dat daarvan geen sprake is, zodat bedoelde voorwaarde niet is vervuld en de provisionele vordering reeds daarom geen bespreking behoeft. 8 Bij dagvaarding alsmede bij conclusie van cis heeft Augustine aangevoerd dat niet alleen sprake is van inbreuk ten gevolge van bet verhandelen van de onder 1. b sub (D), (E) en (F) genoemde dekens (de 'reusables'), doch dat dit ook zou gelden voor de aldaar onder (A), (B) en (C) genoemde dekens (de 'disposabies'). Nadat Gibeck bij monde vanhaar procureur ten pleidooie te kennen had gegeven dat de disposabies niet op de Europese markt worden verhandeld en dat zulks ook in de toekomst niet zal gebeuren, heeft Augustine verklaard dat de door haar gestelde inbreuk voor wat deze procedure betreft uitsluitend betrekking heeft op de teusables. Dat brengt met zich dat de disposabies inliet vervolg van dit vonnis onbesproken kunnen blijven. 9 Augustine heeft betoogd dat de 'reusablc' dekens van Gibeck inbreuk maken op conclusie 1 van het octrooi, omdat die dekens (onder meer) voldoen aan het in die conclusie genoemde kenmerk dat die dekens voorzien zijn van 'a continuous seam... at the head end whicfiforms a non-inflataile viewing area in the blanket at the head end...'. Gibeck heeft gemotiveerd betwist dat er op dit punt sprake zou zijn van inbreuk. De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende. De Vuil Body Reiisable Elanket 10 Dit betreft een thermische deken met een afmeting van z i 4 x 120 cm, die is bedoeld om het gehele lichaam (met uitzondering van het hoofd) te bedekken. Tussen partijen is in confesso dat deze deken ter plaatse van het hoofdeinde een

L I::

I. I G H N D O M

1 H

M F I

? I) Q \

doorlopende naad vertoont waardoor een niet opblaasbaar gebied van enige centimeters wordt gevormd alsmede een tweetal niet opblaasbare gedeelten links en rechts daarvan, welke de rechtbank evenals partijen zal aanduiden als 'scho uders t ukke n'. 11 De rechtbank is van oordeel dat met deze deken geen inbreuk wordt gemaakt op het door Augustine genoemde kenmerk uit conclusie 1 van. haar octrooi. Daartoe is het volgende redengevend. 12 De beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt volgens artikel 69 van het Europees Octrooi Verdrag bepaald door de inhoud van de conclusies waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. 13 Blijkens die beschrijving bestaat het probleem dat de geoctrooieerde uitvinding beoogt op te lossen hierin, dat thermische dekens door het inblazen van warme lucht zodanig in volume toenemen, dat zorgverleners vanaf de meeste plaatsen rond het bed waarop de patiënt ligt geen dan wel onvoldoende uitzicht hebben op het hoofd en de borst van de patiënt. De geoctrooieerde uitvinding lost dit probleem op door het creëren van een niet-opblaasbaar dbseivdLÜegtbied(anon-itiflatableviewingaTed)naa\iethoo(dcindc van de deken, welk observatiegebied ontstaat door toepassing van een ononderbroken naad (met een bepaald verloop) die de bovenlaag van de deken met de onderlaag daarvan verbindt. 14 Met betrekking tot de vraag wat onder een 'viewing area' als genoemd in de tekst van conclusie 1 van het octrooi moet worden verstaan, geldt het volgende. Gelet op de uit de beschrijving volgende probleemstelling en de daatvoot aangedragen oplossing alsmede op de bij het octrooi behorende tekeningen moet naar het oordeel van de rechtbank als een 'viewing area' in de zin van het octrooi worden beschouwd een niet-opblaasbaar gedeelte van een zodanige omvang dat, als de deken is opgetrokken tot aan het hoofd van de patiënt ( w a t - naar tussen partijen vaststaat-voor een optimale werking van de deken onontbeerlijk is) diens hoofd, nek en (gedeeltelijk) bors t niet door het opgeblazen gedeelte van de deken aan het zicht worden onttrokken. 15 Van cen 'viewing area' in voormelde zin is, naar blijkt uit de ten processe getoonde foto's alsmede uit eigen waarnemingvan de rechtbankbij gelegenheid van de demonstratie door Augustine van de werking van de deken ten pleidooie, bij de besproken Full Body JJlanket geen sprake. Het nietopblaasbare gedeelte dat aan het hoofdeinde wordt gevormd door de ononderbroken naad tussen boven en onderlaag van de deken is dermate smal dat daardoor niet wordt voorkomen dat hoofd en nek van de patiënt door de deken aan het zicht worden onttrokken. Dat wordt niet anders doordat er bij deze deken tevens sprake is van nietopblaasbare schouderstukken, nu deze kennelijk zijn bedoeld om te worden ingestopt onder de patiënt. Indien dat zou worden nagelaten vormen die schouderstukken al evenmin cen 'viewing area' in voormelde zin. Indien immers de deken op de juiste wijze wordt gebruikt, te weten door deze op te trekken tot aan het hoofd van de patiënt, bevinden de niet-opblaasbare schouderstukken-als zij niet zooden worden ingestopt - zich niet vóór, doch aan weerszijden naast het hoofd van de patiënt. (Ten overvloede wordt overwogen dat gesteld noch gebleken is datGibeckeen onjuist gebtuik

16

M E I

2 0 0 1

B I J 3 L A D

I N D U S T R I Ë L E

van de deken zou bevorderen. Het tegendeel is veeleer het geval, nu onweersproken is gebleven dat de bijsluiter de instructie bevat de patiënt lielemaal te bedekken en de zijden van de deken onder de patient in te stoppen. Ook overigens is gesteld noch gebleken dat de uitvoering van de deken onjuist gebruik daarvan, met als gevolg het ontstaan van een 'vicwingarea', in de hand zou werken). DeUpperBodyReusableBlanket 16 Het gaat hier om een deken die langwerpig van vorm is (200 x 16 cm) en wordt gebruikt voor verwarming van de borst en de zijdelings van het lichaam uitstekende armen van de patiënt. Blijkens de overgelegde foto's en de eigen waarneming van de rechtbank is er bij deze deken in het geheel geen sprake van een niet-opblaasbaar gedeelte ter hoogte van de nek van de patiënt. Aan de zich zijwaarts uitstrekkende armgedeelten bevinden zich aan de boven- en onderzijde van de deken wel nict-opblaasbarc stroken, doch deze stroken creëren geen 'viewing area' in voormelde zin, terwijl zij overigens duidelijk bedoeld zijn voor het bevestigen van de armgedeelten aan de operatietafel. DeLowerBodyReusableBlanket 17 Deze deken meet 120 x 120 cm en is bedoeld om het onderlichaam van de patient te bedekken. De deken kan naar het oordeel van de rechtbank reeds niet gelden als inbreuk makend op het voormelde kenmerk van conclusie 1 omdat het probleem dat de geoctrooieerde uitvinding beoogt op te lossen zich bij gebruik van deze deken niet voordoet. De afstand welke bij juist gebruik van deze deken tussen de bovenzijde daarvan en het hoofd van de patiënt ontstaat zal immers altijd zodanig groot zijn, dat daardoor een onbelemmerd zicht blijft bestaan op hoofd, nek en borst van de patiënt. Conclusies 18 Nu is geoordeeld dat de thermische dekens van Gibcck waar het in deze procedure om gaat geen inbreuk maken op het door Augustine vooropgestelde kenmerk van conclusie 1 van het octrooi, staat vast dat van de door Augustine gestelde octrooi inbreuk geen sprake is. Dat betekent dat de vorderingen van Augustine behoren te worden afgewezen, waarbij de overige stellingen van Augustine (zoals niet betrekking tot inbreuk op enige afhankelijke conclusies) en verweren van Gibcck (ten aanzien van de betrokkenheid van een aantal van de gedaagden bij de verhandeling van de dekens) niet meer behoeven te worden besproken. 19 Augustine zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de op deze procedure vallende kosten. Beslissing De rechtbank: wijst de vordering af; veroordeelt eiseres in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak begroot op ƒ 3 7 0 , - aan verschotten en ƒ 2.850,- aan procurcurssalaris. Enz.

E I G E N D O M

1 6 3

Nr. 28 Arrondissementsrechtbank te 's-Cravenhage, 8 november 2000 (stcrilisator) Mrs. J.W. du: Pon, M.Y. Bonncur en "R.W. TTolzhauer Alt. 75 ROW1595 De combinaties van de maatregelen a t/m c en van de maatregelen a t/m cl zijn nieuw nu er geen aanwijzingen zijn dat deze combinaties ten tijde van de aanvrage al openbaar bekend waren. Het enkele feit dat een vinding bestaat uit maatregelen die ieder voor zich bekend waren kan nog met de gevolgtrekking dragen dat de. vinding inventiviteit mist. Nu de maatregelen a, b en d al bekend waren in verband mei sterilisatoren, lag een com binatie van deze maatregelen binnen het bereik van de gemiddelde vakman op het gebied van de (beweerde) uitvinding van Linden. Die combinatie kan in beginsel dan ook niet als inventie/worden aangemerkt, zeker niet nu lut aantal te combineren maatregelen beperkt is (namelijk drie) en het een vrij specifiek gebied van de techniek betreft. Een binnen het bereik van de gemiddelde vakman liggende combinatie kan evenwel mogelijkerwijs toch als inventief'worden beschouwd wanneer deze combinatie een verrassend effect oplevert. De gedachte daarachter is dat de gemiddelde vakman weliswaar tot die combinatie had kunnen komen ('couldj, maar omdat daarvan geen bijzondere resultaten waren te verwachten, deze combinatie niet zou hebben ('would') toegepast, zodat het niet voor de hand lag om haar te beproeven. Degene die zich beroept op de uitzonderlijke situatie dat een verrassend effect optreedt,zalconcreetmoetenaangevenwaarindat effect is gelegen en inzichtelijk moeten maken waaropzijn opvatting, dat zodanig effect zich voordoet, is gebaseerd. Daaraan heeft Linden nietvoldaan.' 1 Koninklijke Linden BV te Zwijnd recht, z Getinge Industrier AB te Geringe, Zweden, ciscrcsscn in conventie, verweersters in reconventie, procureur mr. J. I . R. A. Huydecoper, tegen 1 Sanamij BV te Rortcrdam, 2 Holzner & Sanamij GmbH re Peisscnbcrg, Duitsland, gedaagde in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr.H.C.Grootveld, advocaat mr. K.A.J. Bisschop. Rechtsoverwegingen in conventie en in reconventie 1 Tussen partijen staat het volgende vast. a Linden en haar moedermaatschappij Gctingc zijn gezamenlijk houdster van Nederlands octrooi 1003607 (hierna: het octrooi), dat op een op i6juli 1996 ingediende aanvrage op 4 november 1996 is verleend voor een werkwijze en inrichting voor hel steriliseren van voorwerpen, De in dit geding relevante conclusies van het octrooi luiden als volgt. 7 In rich ting voor toepassing van de werkwijze volgens conclusie 1 en een of meer der voorgaande conclusies welke inrichtingin hoofdzaak gevormd wordt door een cilindrischc ketel welke een wand omvat waaromheen een mantel is aangebracht alsmede een opening voor het opnemen en afvoeren van een te steriliseren respektievelijk gesteriliseerde lading, welke opening hermetisch dooreen deur kan worden afgesloten en aansluitmiddelen voor energietoevoer, zoals stoom en perslucht, alsmede appendages met meet- en regelorganen zijn 1

Zit; de n u u t up bl^. 166. Red.

•• <S 4

B I J B L A D

I N D U S T R I È L L

aangebracht, met het kenmerk, dat de inrichting middelen omvat waarmee gedurende gedeelten van het sterilisatieproces vacuüm kan worden getrokken alsmede middelen zijn toegepast waarmee stoom pulserend in de inrichting kan worden gevoerd, waarbij stoomdruk en -temperatuur door meet- en regelorganen worden bestuurden bewaakt zodanig dat tenminste gedurende het pulseren tot aan een gedeelte voor de droogtijd uit het sterilisatieproces de verhouding tussen de waarden van druk- en temperatuur nagenoeg constant blijft. 10 Inrichting volgen conclusie 9, met het kenmerk, dat de mantel (3b) gegolfd is. ïqïnrichtingvolgms een of'meer dervoorgaande conclusies 7-13, met het kenmerk, dat de niet losneembare en/of dragende delen van de inrichting, bijvoorbeeld de ketelwand (3a) en de mantel (3b), door lasermethoden aan elkaar zijn gelast. b Sanamij brengt in Nederland sterilisatoren op de markt. c Bij verzoekschrift van 5 november 1999 heeft Sanamij het Bureau voor de Industriële Eigendom (hierna: het Bureau) verzocht om op de voet van artikel 84 ROW rg95 een advies uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op het octrooi. d Op 1 mei 2000 - na de conclusie van antwoord in reconventie in deze procedure - heeft Bureau een schriftelijk advies uitgebracht als bedoeld in artikel 84 ROW 1995. In dat advies is, voorzover hier van belang, het volgende vermeld. Conclusie 7 is gericht op een inrichting voor de uitvoering van de werkwijze volgens conclusie 1, waarbij in de aanhef vermeld wordt dat de inrichting 'In hoofdzaak gevormd wordt door een cilindrische ketel welkenet Bureau acht deze inrichting bekend uit publicatie A1 'Manual stoomsterilisator'MklImetuitzonderingvanhetcilindrischzijnvan de ketel. Deze Manual is een uitgave van octrooihaudster Linden, die gevoegd wordt bij de door Linden geleverde stoomsterilisatoren van dit type: de afbeelding getoond in 'Gebruiksaanwijzing bedieningspaneel' direct na het titelblad komt in hoofdzaak overeen met de figuur ah afgebeeld op bladzijde 25 van 'Stoomsterilisatie in de praktijk', terwijl vanaf bladzijde 13 in de Manual de sterilisator in detail wordt beschreven. In het verzoekschrift van Sanamij (bladzijde 3, laatste alinea - bladzijde 4, einde tweede alinea) wordt uiteengezet waarde verschillende maatregelen van conclusie7zijn te vinden. De cilindrische vorm van de ketel wordt in de aanhef van de conclusie genoemd,enderhalvedoorLindenzelfnietalsnieuwbeschouwd.Ook in de beschrijving wordt geen nadruk gelegd op de cilindrische vorm van de ketel ai/'oj'daarmee te bereiken voordelen. Voorts geeftLinden, bij monde van de heer A, Sterrenburg, in depublicatieA6 'Medisch Nieuws 3' 1996 bij de introductie van een nieuwe, gestandaardiseerde sterilisator met ronde ketel te kennen (bladzijde 17,3e kolom, bovenaan): 'Een ronde ketel is veel eenvoudiger te produceren en is bovendien sterker'. En voorts, iets onder het midden: 'Ook op anderefronten biedt de ronde ketel voordelen. Druppelvorming vanaf het plafond is onmogelijk. En verder voorkomt de honderd procent verwarmde mantel effecten van koude en warme rib'. Ook de tijdens de hoorzitting op het parkeerterrein getoonde ketel, waarvan (door Linden niet weersproken) gesteld is dat deze behoort bij een in het Clara ziekenhuis in Rotterdam geïnstalleerde sterilisator met productiedatum 1986, heeft een ronde vorm. Gezien het bovenstaande achthetBureau ten aanzien van conclusie/een nieuwheidsbezwaar van toepassing op basis van de publicatie AS, danwei een inventiviteitsbezwaarop basis van de combinatie van publicatie Ai metofwel A6'ofwel de getoonde ketel.

L l ü l .

N D O M

1

fi

M E I

'J [} C' 1

Conclusie 10 heeft tot kenmerk 'dat de mantel (3b) gegolfd is'. Dit is, zoals Sanamij heeft aangevoerd, een vage omschrijving. Uit de beschrijving van het octrooi valt niet nader op te maken hoe deze golving is uitgevoerd noch wat het hiermee beoogde nut of resultaat is. De maatregel kan derhalve niet als bijzonder worden gezien. Conclusie 141S gericht op een'inrichtingvolgens een ofmeer der voorgaande. conclusies 7-13, niet het kenmerk dat de niet losneembare en/of dragende delen van de inrichting, b.v. de ketelwand (30.) en de mantel (3b), door lasermethoden aan elkaar zijn gelast'. Dit in algemene bewoordingen gestelde voorschrift om laserlassen toe te passen is niet bijzonder te achten, nu in 'Medisch N ieuws 3' in de rechterkolom reeds wordt opgemerkt dat bij het productieproces gebruikt wordt gemaakt van 'lasertechniek, die ten opzichte van handmatig lassen goedkoper blijkt en een betere kwaliteit geeft'. Het Bureau is op grond van bovenstaande overwegingen van oordeel dat de door Sanamij aangevoerd bezwaren tegen de geoctrooieerde conclusies alle doel treffen. 6Samenvatting Op grond van het vorenoverwogene komt het Bureau tot het advies dat de aangedragen nietigheidsgronden van toepassing zijn op alle conclusies van het octrooi. 2 Linden c.s. vorderen in conventie dat Sanamij c.s. wordt verboden om inbreuk te maken op het octrooi, met (een voorschot op) schadevergoeding, op te maken bij staat. 3 Sanamij c.s. hebben deze vorderingen gemotiveerd betwist, onder meer met de stelling dat het octrooi nietig is. in reconventie vorderen zij vernietiging van het octrooi op de gronden dat het daarin beschrevene niet nieuw althans niet inventiefis. linden c.s. hebben de vordering in reconventie bestreden. in reconventie 4 De rechtbank zal, als de vordering met de verste strekking, eerst de vordering van Sanamij c.s. in reconventie beoordelen. 5 Sanamij c.s, kunnen zich volledig vinden in het advies van het Bureau en verwijzen (mede) naar dit advies voor de onderbouwing van hun vordering. 6Tcnpleidooie(zie hun pleitnotities onder 10) hebben Linden c.s. laten weten te aanvaarden dat de maatregelen volgens de conclusies r t/'m 6 tol de stand van de techniek behoren. In zoverre is de vordering tot vernietiging niet betwist en dus toewijsbaar. /Linden c.s. stellen dat de maatregelen van de conclusies 7 t/m 14, althans enige daarvan, wel nieuw en inventief zijn. Zij zien deze nieuwheid en inventiviteit in de combinatie van de volgende maatregelen: 3. het toepassen van een cilindrische sterilisatieketel; b het toepassen van voorzieningen voor her doen plaatsvinden van de sterilisatie in 3 fasen, waarbij volgens een bepaalde karakteristiek stoom wordt toegevoegd in de eerste sterilisatiefase; c het toepassen van golvend uitgevoerde mantel om de cilindrische ketelwand; d het aanbrengen van lascrlasverbindingcn tussen de ketel en de mantel.

16

M E I

2 0 0 1

B I „ B L A D

I N D U S T R I Ë L E

De maatregelen a en b zijn neergelegd in conclusie 7, de maatregelen a, b en c in conclusie 10 en de maatregelen a, b, c en d in conclusie 14. De overige conclusies (de conclusies S, 9,11,12,13) zijn van de conclusies 7cn/of ro afhankelijk. 8 Ten pleidooie hebben Linden c.s. erkend dat in de stand van de techniek ten tijde van de octrooi-aanvraag de maatregelen a, b en d ieder afzonderlijk al bekend waren in verband met sterilisatoren (zie h u n pleitnotities onder 25). g De rechtbank is het met Linden c.s. eens dat de combinaties van de maatregelen a t/m c en van de maarregelen a t/m d - en dus de conclusies ro en 14 - nieuw zijn nu er geen aanwijzingen zijn dat deze combinaties ten tijde van de octrooi-aanvraag {16 juli 1996) al openbaar bekend waren. Ook bet Bureau gaat klaarblijkelijk van de nieuwheid van deze combinaties uit. Het is minder duidelijk of de in conclusie 7 beschreven combinatie van de maatregelen a) en b) al dan niet nieuw is. De rechtbank kan niet zonder meer de - kennelijke - opvatting van het Bureau delen dat deze combinatie is geopenbaard in het artikel uit Medisch Nieuws 3 van maart 1996 (document A6, overgelegd als productie 8 bij antwoord iii conventie/eis in reconventie). 10 HeL komt derhalve aan op de vraag of aan het inventfvireits-vereiste is voldaan. 1 1 TTct Bureau heeft deze vraag ontkennend beantwoord. Linden c.s. achten het advies van het Bureau (ook) op dit punt onjuist. Het Bureau heeft immers, aldus Linden c.s., slechts de afzonderlijke elementen beoordeeld en niet of nauwelijks de combinatie(s) van de in rov. 7 genoemde maatregelen en is er bovendien ten onrechte aan voorbijgegaan dat deze combinatie in de praktijk verrassend goed werkt. Tn het advies van het Bureau en in de (mede) daarop geënte stellingname van Sanamij c.s. ligt besloten dat zij het feit dat een combinatie van bekende elementen wordt toegepast inventiviteitsschadelijk achten en dat van die combinatie huns inziens geen verrassend effect uitgaat. t 2 Het enkele feit dat een vinding bestaat uit maatregelen die ieder voor zich bekend waren in de srand van de techniek kan - Linden c.s. hebben daar terecht op gewezen nog niet de gevolgtrekking dragen dat de vinding inventiviteit mist. Zodanige gevolgtrekking is met name niet gerechtvaardigd in het geval dat een of meer van deze maatregelen deel uitmaakten van cen and er terrein van de techniek dan waarop de vinding betrekking heeft. De vakman op bet gebied van de vinding beschikt immers niet over speciale kennis en vaardigheden op andere gebieden van de techniek. Gaat het evenwel om maatregelen die al werden toegepast of waren beschreven op het gebied waarop de vinding is verricht, dan mag worden aangenomen dat deze maatregelen binnen het bereik lagen van de vakman. Deze moet daarom in het algemeen in staat worden geacht om zonder inventieve denkarbeid tot een combinatie van die maatregelen te kunnen komen. 13 Linden c.s. hebben, als gezegd, erkend dat de maatregelen a, b en d al bekend waren in verband met sterilisatoren. Dat betekent dat een combinatie van deze maatregel en binnen het bereik lag van de gemiddelde vakman op het gebied van de (beweerde) uitvinding van Linden c.s.. Die combinatie kan in beginsel dan ook niet als inventief worden aangemerkt, zeker niet nu het aantal te combineren maatregelen

E I G E N D O M

beperkt is (namelijk drie) en liet vrij specifiek gebied van de techniek betreft. 14 Een binnen het bereik van de gemiddelde vakman liggende combinatie kan evenwel mogelijkerwijs toch als inventief worden beschouwd wanneer deze combinatie een verrassend effect oplevert. De gedachte daarachter is, kort gezegd, dat de gemiddelde vakman weliswaar tot die combinatie had kunnen ('coulct') komen, maat, omdat daarvan geen bijzondere resultaten waren te verwachten, deze combinatie niet zou hebben ('would') toegepast, zodat het niet voor de hand lag om haar te beproeven. 15 Degene die zich beroept op de uitzonderlijke situatie dat een verrassend effect optreedt zal concreet moeten aangeven waarin dat effect is gelegen en inzichtelijk moeten maken waarop zijn opvatting, dat zodanig effect zich voordoet, is gebaseerd. r6 Zowel in deze procedure als in de procedure bij het Bureau hebben Linden c.s. er op gewezen dat de met de maatregelen a t/'m d verkregen constructie relatief licht en sterk is. De rechtbank gaat ervan uit dat dit niet het verrassende effect is waar Linden c.s. op doelen. Dat laserlassen tot een stevige constructie leidt, kan bezwaarlijk verrassend worden genoemd. 17 Linden c.s. moeten dus de werking van de sterilisator op het oog hebben. Zij hebben dienaangaande gesteld dat 'sterilisatoren die beantwoorden aan (het octrooi) met name in de eerste fase van het sterilisaticproccs beduidend betere resultaten te zien geven dan andere i n d e markt gangbare sterilisaroren' (pleitnotities onder 2.7, laatste alinea). Of een sterilisator verrassend goed of effectief werkt en of deze beduidend betere resultaten te zien geeft, is evenwel niet met het blote oog of anderszins via directe zintuiglijke waarneming vast te stellen. Daarvoor zijn metingen noodzakelijk, Linden c.s. hebben echter geen meetresultaten overgelegd of genoemd. Zij hebben ook geen cijfermateriaal gepresenteerd waaruit is af te leiden welke de percentuele verbetering zou zijn van de resultaten die met de sterilisaror volgens het octrooi ten opzichte van 'normale' sterilisatoren worden verkregen. De rechtbank moet dan ook concluderen dat Linden es. niet hebben voldaan aan hun stclplicht als onder 1 5 omschreven. Daarbij rekent zij nog aan dat de vage opmerking van Linden c.s., dat h u n sterilisator in vakkringen als een wezenlijke verbetering is ontvangen, niet als een deugdelijke onderbouwing van de beweerde verrassende werking kan gelden - Linden c.s. spreken bovendien niet over een verrassende verbetering, maar over een 'wezenlijke' verbetering - en dat het h u n ook niet kan baten dat 7,ij hebben aangegeven (zie hun pleitnotities, eveneens onder 27, laatste alinea) dat 'terzake kundige vakgenoten (...) kunnen (...) bevestigen, dat bij metingen aan de hand van praktijktoepassingen blijkt' dat haar sterilisatoren betere resultaten te zien geven. Me tingen die niet zijn verricht, althans niet zijn genoemd, kunnen immers niet worden bevestigd. 18 Uit het zojuist ovcrwogenc volgt dat een aanknopingspunt voor bewijslevering van het verrassende effect ontbreekt - alleen voldoende gemotiveerde stellingen zijn vatbaar voor bewijs, zodat het daartoe strekkende aanbod van Linden c.s. als niet ter zake dienend zal worden gepasseerd.

1 6 6

3 I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

19 Het moet er derhalve voor worden gehouden dat van een verrassend effect geen sprake is. Daaruit volgt, gelet op het onder ï z t/m 14 overwogene, dat de combinatie van de maatregelen a, b en d niet als inventief kan worden aangemerkt. Nu een verrassend effect niet optreedt, is - zoals het Bureau heeft opgemerkt - niet duidelijk wat dan het beoogde nut of resultaat kan zijn van maatregel c om de buitcnmantel golfvormig uit te voeren. Linden c.s. hebben zich hierover niet nader uitgelaten. Zelfs indien met Linden c.s. wordt aangenomen dat maatregel c buiten het bereik van de vakman lag, moet daarom worden geoordeeld dat ook deze maatregel invenri vireit mist. 2.0 De rechtbank komt, evenals het Bureau, tot de slotsom dat het octrooi wegens gemis aan nieuwheid (de conclusies 1 t/m 6) en wegens gemis aan inventiviteit (de conclusies 7 t/m 14) moet worden vernietigd.

E I G E N D O M

IK

M F I

3

H l

Zoals het overwinnen van een bestaand vooroordeel of het feir dar aan de mer de combinatie gerealiseerde verbetering in de praktijk een grote behoefte bestond en het niettemin geruime tijd heeft geduurd voordat de vinding werd gedaan. Het lijkt er op dat Linden in de onderhavige zaak op dit laatste doelde waar zij aanvoerde dat haar stcrilisator in vakkringen als een wezenlijke verbetering is ontvangen. Wel mag van de octrooihouder verwacht worden dar hij deugdelijk motiveert en onderbouwr waarom de combinatie naar zijn mening inventief is. Ste.

Nr. 29 Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 26 april 2000'

(moorddiner) in conventie ziNu het octrooi zal worden vernietigd, is aan de inbreukvorderingen van Linden c.s. met terugwerkende kracht de grondslagkomenteontvallcn.Dczcvordcringcn zullen dan ook worden afgewezen. in conventie en in reconventie 22 Als de zowel in conventie als in reconventie inliet onge1 ij k gestelde partijen zullen Linden c.s. worden veroordeeld in de kosten van deze procedures. Beslissing De rechtbank in conventie - Wijst de vorderingen af; - Veroordeelt Linden c.s. in de kosten van de procedu re, tot op heden aan de zijde van Sanamij c.s. begroot op ƒ3.530,- , waarvan f 950,- voor verschotten en ƒ 2.580,- voor salaris van hun procureur; in reconventie - Vernietigt het door Linden c.s. gehouden en op 4 november 199e verleende Nederlandse octrooi 1003607; - Veroordeelt Linden c.s. in de kosten van de procedure, tot op heden aan dczijdcvanSanamij c.s. begroot op ƒ 1,290,-voor salaris van hun procureur; in conventie en in reconventie - Verklaart dit vonnis wat de proceskostenveroordelingen betreft uitvoerbaar bij voorraad. Enz. Noot Inventieve combinatie van op zich bekende maatregelen Een binnen het bereik van de gemiddelde vakman liggende combinatie van elk op zich bekende maatregelen kan toch als inventief worden beschouwd wanneer deze combinatie voor die vakman niet voor de hand lag. Het lijkt er op dat de rechtbank in zo'n geval alleen inventiviteit wil aannemen indien de combinatie een verrassend effect oplevert. Die opvatting zou echter te beperkt zijn. Traditioneel worden ook andere redenen aangevoerd om aan te nemen dat die vakman desalniettemin de uitvinding niet zou hebben gedaan.

Mr. H J. Schepen Art. 5, lid zb BMW Op grond van een groot aantal overgelegde producties, waarin het woord moorddiner als aanduiding voor een evenement als het onderhavige wordt gebruikt, stelt de rechtbank vast dat het woord moorddiner in het Nederlandse taalgebruik inmiddels een gangbare aanduiding is voor een soort spel waarbij de deelnemers tijdens een diner volgens een bepaalde plot een rol spelen bij de oplossingvan een fictieve moord. Voorts blijkt dat dit woord wordt gebruikt zonder dat. daarbij op de een of andere wijze aan een bepaalde onderneming wordt gerefereerd, laai staan aan de doorAgatha gevoerde onderneming. Het woord is daarom thans de soortnaam voor het onderhavige spel. Agatha heeft onvoldoende onderbouwd dat enig deel van het in aanmerkingkomendepubtiekhetwoordandersopvatdanalsdeaanduiding van het soort spel of evenement waar het om gaat. LV!( vaststaat dat het merk thans een soortnaam is, ligt het op de weg van Agatha om aan te tonen dat zij als merkhouder voldoende maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat het merk een soorinaam wordt. Agatha gebruikt het woord moorddiner niet, en in ieder geval niet uitsluitend, als herkomstaanduiding van bepaalde waren en diensten, maar als de omschrijving van het evenement of van {de inhoud van) het product dat zij aanbiedt. Aan de toevoeging'®' op enkele plaatsen aan het woord moorddiner kan in dit kader overigens geen doorslaggevende betekenis worden toegekend. Door het woord op deze wijze te gebruiken heeft Agatha de verwording tot soortnaam in de hand gewerkt. Hierbij is nog van belang dat het merk op zijn minst genomen sterk beschrijvend van aard is en bovendien een voor de hand liggende aanduiding vormt voor het onderhavige spelconcept. Dit brengt met zich dat Agatha des te meerervoor had moeten waken dat de wijze waarop zij het merk gebruikt niet aan de verwording tot soortnaam zou bijdragen. Ook indien Agatha in voldoende mate is opgetreden tegen het gebruik van het merk door anderen, doet dit niet af aan hetfeit dat zij zelfheeft bij gedragen aan de verwording van het merk wtsoortnaam.1 in het midden kan blijven of het woord moorddiner ook los van het feit dat het een soorinaam betreft uitsluitend beschrijvend van aard is. Het antwoordleidt immers niet tot een ander oordeel. Agatha kan zich daarom thans niet tegen het gebruik van het merk door anderen verzetten.

" Beroep is ingesteld. Red. - Zie de noot opblz. 168. Red.

16

M E I

2 O G I

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Agatha Produkties BV te Amsterdam, eiseres, procureur mr, D.A.N. Bartels, tegen CMG Telecommunications & Utilities BV te Utrecht, gedaagde, procureur mr. B.F. Keulen te Utrecht. 2 De vaststaande feiten 2.1 Agatha omwikkelt en organiseert sinds 12 jaren detectivespelen waarbij de deelnemers volgens eenbepaalde plot een rol spelen bij de oplossing van een door haar ontwikkelde logische puzzel. Gedurende het spel gebruiken de deelnemers een diner. Oorspronkelijk zijn dergelijke spelen ontstaan in Engeland, waar zij bekend zijn onder de naam 'MLirdermystery'. Agatha biedt de hiervóór bedoelde spelen in Nederland en België aan als 'moorddiner' en maakt hiervan melding op haar inschrijfformulieren, de inschrijfvoorwaarden en de contracten die zij met haar klanten sluit. Agatha heeft op 31 januari 1990 bij het Benelux Merkenbureau het merk MOORDDINER gedeponeerd. Het merk is ingeschreven onder nr. 476029 voor de waren en diensten in de klassen 28, 41 en 42. 2.2 Partijen hebben op 12 augustus 1998 een overeenkomst gesloten, op grond waarvan Agatha op 23 september 1998 voor CMG een moorddiner heeft verzorgd. 2.3 Op 30 april 1999 heeft CMG in de dagbladen Het Parool, Tro uw en de Volkskrant een advertentie doen plaa tsen waarbij zij in het kader van een personeelwervingsactie belangstellenden heeft uitgenodigd deel te nemen aan cen 'moorddiner' in kasteel Montfoort. CMG heeft op haar website van dit evenement melding gemaakt en daarbij nadere informatie ter beschikking gesteld. Wegens gebrek aan belangstelling is het evenement afgelast. 2.4 Agatha heeft CMG bij brief van 17 mei 1999 onder meer gesommeerd het gebruik van het merk MOORDDINER te staken en gestaakt te houden, alsmede de aanduiding van het evenement als moorddiner van de desbetreffende website te verwijderen. 3 De vorderingen het verweer 3.1 Agatha vordert bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: - primair te verklaren voor recht dat het merk MOORDDINER voldoende onderscheidend vermogen heeft; -subsidiair CMG te verbieden direct of indirect gebruik te maken van het merk MOORDDINER, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.0000,- per overtreding; - meer subsidiair CMG te veroordelen de schade te vergoeden die zij, Agatha, door toedoen van CMG heeft geleden, bestaande uit advocatenkosten ad ƒ 7.500,-; het voorgaande met veroordeling van CMG in de kosten van deze procedure. 3.2 De rechtbank zal hierna, voorzover nodig, ingaan op de grondslagen van de vorderingen op de gevoerde verweren. 4üe beoorde! ing van het geschil 4.1 De rechtbank is op grond van artikel 37A Benelux Mcrkenwet (BMW) bevoegd van de vordering kennis te nemen, aangezien CMG in dit arrondissement is gevestigd en kantoorhoudt. 4.2 CMG heeft op verschillende gronden betoogd dat het woord moorddiner niet geschikt is om aan te duiden dat het

E I G E N D O M

i e 7

waren en diensten betreft die afkomstig zijn van de door Agatha gevoerde of enige andere onderneming. CMG voert onder meer aan dat het woord moorddiner een soortnaam is voor waren en diensten als de onderhavige. Zij heeft ter onderbouwing van deze stelling cen groot aantal producties overgelegd waarin het woord moorddiner wordt gebruikt als aanduiding voor een evenement zoals dat in deze procedure aan de orde is. 4.3 De rechtbank constateert op grond van de door CMG overgelegde producties daL het woord moorddiner in het Nederlandse taalgebruik inmiddels een gangbare aanduiding is vooreen soort spel waarbij de deelnemers tijdens een diner volgens een bepaalde plot een rol spelen bij de oplossing van een fictieve moord. Uir bedoelde producties blijkt voorts dat dit woord wordt gebruikt voor een dergelijk spel zonder dat daarbij op de een of andere wijze aan een bepaalde onderneming wordt gerefereerd, laat staan aan de door Agatha gevoerde onderneming. Dit voert tot de conclusiedathetwoord moorddinerthansdesoortnaam is voor het onderhavige spel en derhalve niet geschikt is om de identiteit van waren en diensten als de onderhavige aan te duiden en te onderscheiden. Concreet betekent dit voor het onderhavige geval dat het enkele woord MOORDDINER niet geschi kt is om aan te duiden dat Agatha het desbetreffende even ement verzorgt. 4.4 Het feit dat het woord moorddiner als zodanig nog niet ineen woordenboek is vermeld doet aan het voorgaande niet af. Evenmin doet aan het voorgaande af dal Agatha volgens haar eigen stellingen aan ongeveer 6.000 personen per jaar haar waren en diensten levert en dat nog meer mensen indirect daarmee in contact komen. Hieruit volgt immers nog niet dat de betrokken personen of het overige publiek het woord moorddiner associëren met de door Agatha gevoerde onderneming, ZLÜks in deze zin dat dit woord voor hen verwijs t naar, of associaties wekt met - specifiek - de door Agatha gevoerde onderneming. Agatha heeft ook overigens tegenover het voorgaande onvoldoende onderbouwd dat enig deel van het in aanmerking komende publiek het woord moorddiner anders opvat dan als de aanduiding van het soort spel of evenement waar het om gaat. 4.5 Indien liet woord moorddiner reeds ten tijde van het mcrkdcpot de soortnaam voor het onderhavige product of evenement was, stuit de vordering van Agatha af op artikel 1 BMW in verbinding met artikel 6quinquies B sub 2 Unieverdrag van Parijs. Tn dat geval is geen sprake van een reken dat geschikt is om aan te duiden dat het waren of diensten van een bepaalde onderneming betreft, zoals bedoeld in artikel 1 BMW. Voor het geval het woord MOORDDINER aanvankelijk geen soortnaam was en het ook overigens, ondanks de beschrijvende aard daarvan, voldoende onderscheidend vermogen zou hebben op her moment waarop de gestelde inbreuk cen aanvang nam, heeft CMG aangevoerd dat de aanduiding moorddiner door anderen wordt gebruikt voor identieke waren en diensten van verschillende herkomst en dat Agatha dit in de hand heeft gewerkt, althans dat zij heeft nagelaten hiertegen tijdig op te treden, waardoor het merk de soortnaam voor het onderhavige spelconcept is geworden. 4.6 Ingevolge artikel 5 lid z aanhef en onder bBMW in verbinding met artikel 14 onder c BMW geldt als uitgangspunt dat, indien een merk een soortnaam is geworden en daarop in rechte ook een beroep wordt gedaan, de merkhouder zich

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

1 G

M E I

2 0 0 1

niet tegen het merkgebruik door een ander kan verzetten, aangezien het recht in dat geval als vervallen moet worden beschouwd. Deze regel wordt doorbroken indien zich de situatie voordoet dat de merkhouder dienaangaande geen verwijt kan worden gemaakt. Nu blijkens het voorgaande vaststaat dat het merk thans een soortnaam is, ligt het daarmee op de weg van Agatha om aan te tonen dat haar geen verwijt treft. Zij dient meer in het bijzonder aan te tonen dat zij als merkhouder voldoende maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat het merk een soortnaam wordt. 4.7 De rechtbank constateert dat Agatha haar stellingen op dit punt vooral heeft toegespitst op de maatregelen die zij legen inbreuk door derden op haar beweerdelijke merkrechten heeft genomen. Ten aanzien van de wijze waarop zij haar merk heeft gebruikt houdt de rechtbank het ervoor - n u niet anders is gesteld of gebleken-dat dit merkgebruik steeds heeft plaatsgevonden op de wijze zoals die blijkt uit de bij conclusie van eis overgelegde producties, te weten (fotokopieën van) een inschrijfformulier, de inschrijfvoorwaarden en het door partijen gesloten contract. 4.8 De rechtbank constateert dat Agatha in deze stukken data noemt waarop de moorddiners plaatsvinden, respectievelijk de mogelijkheid biedt in te schrijven voor een moorddiner, de prijs voor een moorddiner weergeeft onder vermelding van de inhoud van het arrangement en zich verplicht tot het organiseren vaneen moorddiner. Naar het oordeel van de rechtbank gebruikt Agatha het woord moorddiner in deze producties aldus niet, en in ieder geval niet uitsluitend, als herkomstaanduiding van bepaalde waren en diensten, maar als de omschrijving van het evenement of van (de inhoud van) het product dat zij aanbiedt, te weten een spel waarbij de deelnemers gedurende een diner een fictieve moord moeten oplossen. Aan de toevoeging '•'.«)' op enkele plaatsen aan het woord moorddiner kan in dit kader overigens geen doorslaggevende betekenis worden toegekend.

bruik van de aanduiding moorddiner door anderen. In het midden kan blijven of het merk MOOkDDlNER, ook los van het feit dat het een soortnaam betreft, uitsluitend beschrijvend van aard is. Het antwoord op deze vraag kan immers niet tot een ander oordeel in deze procedure leiden. Hetzelfde geldt voor de verdere verweren van CMG. Voorzover Agatha zich tenslotte nog op inburgering van het merk MOORDDINER beroept, stuit haat betoog af op het feit dat zij haar stellingen tegenover de bcrwisting door CMG, en mede gelet op hetgeen in de onderdelen 4.8014,9 van dit vonnis is overwogen, in zoverre onvoldoende heeft onderbouwd.

4.9 Terecht voert CMG aan dat Agatha door haar merk op deze wijze te gebruiken de verwording tot soortnaam in de hand heeft gewerkt. Hierbij is nog van belang dat het merk op zijn minst genomen sterk beschrijvend van aard is en bovendien een voor de hand liggende aanduiding vormt voor het onderhavige spclconccpt. Het gaat immers specifiek om de kernelementen 'moord' en 'diner'. De samenvoeging van deze woorden leveren een adequate en bondige omschrijving op van datgene wat wordt georganiseerd. Dit brengt mee dat Agatha des te meet ervoor had moeten waken dat de wijze waarop zij het merk gebruikt niet aan de verwording tot soortnaam zou bijdragen. Nu Agatha dit blijkens het voorgaande heeft nagelaten, stelt CMG terecht dat Agatha de verwording tot soortnaam in de hand heeft gewerkt. Ingevolge hetgeen in onderdeel 4.6 van dit vonnis is overwogen brengt ook dit mee dat Agatha zich thans niet tegen het gebruik van het merk door anderen (waaronder CMG) kan verzetten.

Deverwijtbare verwordingtot soortnaam De wet definieert de soortnaam als de gebruikelijke bcnamingvan dewaar(en dienst). Vanwege de zware sanctie die daaraan verbonden is, moet hier worden uirgegaan van algemeen gebruikelijk. Uit het Beaphar arrest van het RenGII blijkt dat het gaat om de perceptie van de consument. Als er hartvormige tabletten op de markt zijn van verschil lende herkomst, dan is de consument niet meer in staat de herkomst aan de hand van die vorm vast te s Lellen. Ook de rech tbank gaat in de onderhavige zaak uit van de consument. Dat blijkt uit het feit dat zij overweegt dat Agatha onvoldoende onderbouwd heeft dat 'enig deel' van het in aanmerking komende publiek het woord anders opvat dan als soortaanduiding. Terecht kent de rechtbank veel gewicht toe aan de wijze waarop het woord in de praktijk gebruikt wordt, niet alleen door concurrenLen - want dat kan immers inbreukmakend gebruik zijn maar vooral door het publiek zelf. Het komt er op neer te constateren dat voor het product geen andere naam bestaat of gebruikt wordt.

4.10 Op grond van het voorgaande kan in het midden blijven of Agatha in voldoende mate is opgetreden tegen het gebruik van het merk door anderen. Ook indien dit het geval zou zijn doet dit niet af aan het feit dat Agatha zelfheeft bijgedragen aan de verwording van het merk MOORDDINER tot soortnaam voor waren en diensten als de onderhavige, waardoor zij zich niet kan verzetten tegen het ge-

4.11 Agatha kan de aanduiding moorddiner derhalve niet monopoliseren en behoeve van haar onderneming, terwijl onder de hiervóór geschetste omstandigheden evenmin plaats is voor een verklaring voor recht dat het merk MOORDDINER voldoende onderscheidend vermogen heeft. De rechtbank zal de vordering daarom afwijzen. Dit geldt ook voor de gevorderde schadevergoeding die, naar de rechtbank, begrijpt is gebaseerd op artikel 6:96 lid 2 aanhef en ondercEW. Dit gedeelte van de vordering is in wezen een sequeel van de hoofdvordering en deelt derhalve hetzelfde lot. 4.12 Agatha zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. 5 De beslissing 5.1 De rechtbank wijst- de vordering af. 5.2 De rechtbank veroordeelt Agatha in de kosten van het geding en begroot deze tot aan dit vonnis aan de zijde van CMG op ƒ2.580,- voor salaris van de procureur en op ƒ 400,- voor verschotten. Enz. Noot

Terecht vindt de rechtbank het niet nodig dat het wootd in een woordenboek is opgenomen. Als de rechter eenmaal vaststelt dat een merk soortnaam is geworden, moet vervolgens worden beoordeeld of dit het gevolg is van een toedoen of nalaten van de merkhouder zelf. Wat door de consument als soortnaam wordtbclccfd, is niet-

15

M E I

2 0 0 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

temin een geldig merk wanneer de verwording niet aan de merkho uder kan worden verweten. Daarom komt het minder Juist voor de merkhouder de verwording eerder te verwijten, indien het merk sterk beschrijvend van aard is. Het beschrijvende karakter maakt het noodzakelijk voor de merkhouder extra inspanningen te plegen om het merk te doen inburgeren en om uitburgering te voorkomen. Het succes van de inburgering bepaalt de beschermingsomvang van zijn merk. Het is echter niet de bedoeling van de wetgever hem eerder met verval van het merk te bestraffen, indien hij het merk wel normaal gebruikt heeft, d.w.z. als merk. Daarom mag bij de beoordeling van het verwijt wel grote betekenis worden toegekend aan het feitdat Agatba zelf bet merk veelvuldig als soortnaam gebruikt. Helemaal gerust ben ik echter nieL op de Loetsing als ik lees dat Agatha kennelijk wel 'op enkele plaatsen' het teken gebruikt dat het hier een geregistreerd merk betreft. De onjuistheid van de redenering van de rechtbank blijkt uit het feit dat die met zich brengt dat de houder van een niet beschrijvend merk minder gauw een verwijt gemaakt mag worden en dat die het zich dus eerder mag permitteren het merk als soortnaam re gebruiken. 'Van huis uit sterke merken', zoals liet HvJEG ze noemt, zijn net zo kwetsbaar voor verwording als zwakke merken. Het succes van een merkproduct brengt nu eenmaal gauw met zich dat het publiek waar en merk met elkaar gaat vereenzelvigen.

E I G E N D O M

Brouwerij Haacht NV te Boortmeerbcck, advocaat mr. P. Maeyaert te Brussel, tegen Société Générale des Grandes Sources Belges NV te E talie, advocaten mr. M. chomé, mr. L. De Gryse en mr. B, Dauwe allen te Brussel. a Conclusie A.-G. J. du Jardin Ten aanzien van het recht 6 De problematiek heeft betrekking op de reikwijdte van de wcttclij kc bescherming van het merk. De vraag naar bescherming kan rijzen vanaf de mogelijkheid (of het gevaar) van overeenstemming tussen merken en tekens. Houdt die overeenstemming in dat er een mogelijkheid (of een gevaar) voor associatie tussen merken en tekens moet aanwezig zijn? Moet die associatie die de consument kan doen tussen merken van die aard zijn dat er bij hem verwarring wordt verwekt?

De essentie van het merk 7 Als uitgangspunt van de redenering om die vragen te kunnen beantwoorden, moet men zich herinneren wat de essentie van hst merk is. Het merk bestaat om een waar (of dienst) te individualiseren en voor het publiek kenbaar en herkenbaar te maken. Het Ste, merk dient als symboolvzn de waar, omzijnherkomstte doen kennen en de verkoop ervan te bevorderen. De omvang van de bescherming hangt hoofdzakelijk af van het onderscheiNr. 30 Benelux Gerechtshof, 2 oktober 2000 dend vermogen van het merk, een eigenschap die het merk {en het teken) moet bezirten, om een geldig merk te zijn, in (Val/Valver(t)) de zin van art. 1 BMW. Une marque n 'estvalableque si elleestdistinctive (Van Bunnen L., Examen dejurisprttdence, 1992-1998, Mrs. P. Kayser, president, P. Marchal, eerste vice-president, R.C.J.B., 1999, 291, in het bijzonder n° 6; Eeckman P., De ii.L.j. Roelvink, tweede vice-president, R. Gretsch, M. Labeschermingsomvang van het merk ex art. 13, A, 1,1' BMW, RW houssc, W.J.M. Davids, rechters D.H. Bcukcnhorst, me1985-86, (770) 784) - het arrest Wriglcy/Bcnzon, van 5 okvrouw M.-P. Engel en Th. Verheyden, plaatsvervangende tober 198Z,Jurisprudentie, 1981-82, 20). rechters 8 Te noteren is dat het merk niet enkel herkomstaanduidend is; het heeft ook een publiciteitsfunctie, en een Art. 13A, lidi, 1 (oud)BMW Voor zover de feiten zich hebben voorgedaan vóór 31 decemberfunctie van drager van de goodwill van de merkhouder, functies die ook bescherming verdienen (Zie Martens S., ge1992 moet artikel 13A eerste lid, aanhefen onder 1. (oud) BMW worc den uitgelegd overeenkomstig de bewoordingen van dit wetsartikel;citeerd door Van Innis T., Les signes distinctifs, n 519). voorzover de feiten zich nadien hebben voorgedaan moet in het licht9 Men zal in dit specifiek verband de conclusie van Erncsr van artikel 5 lid 1, aanhef en onder b van de Eerste R ichtlijn van deKrings, advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof, Europese Gemeenschappen van 21 december 19S8 (89/iaf/EEG), ditvoor het Union-arrest van zo mei 1983, (Zaak 82/5, Beneartikel aldus worden uitgelegd: lux, Jurisprudentie 1983,41; - RW 1983-84, (153) 156) willen a dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht tegen herlezen: Hel merk (heeft) twee doeleinden te vervullen: enerzijds het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken voor wa-de consument een waarborg van kwaliteit te bieden, gekt op de oorren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren,sprong van het product, en, anderzijds, de merkhouder een bescherslechts kan verzetten indien daardoor bij het publiek verwarringkan mingvan de goodwill te verlenen. Traditioneel volgde hieruit dat ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het ouderede wet tot doel had de onderscheidende kracht te beschermen en gevaar voor verwarring te voorkomen (Eeckman P., op. cit., 779; merk; ü b dat het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden Van Innis Th,, op. cit., n 518). geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren. Het begrip overeenstemmend ex art. 13, A, 1, ICBMW: Het artikel moet zowel vóór als na 31 december 1952 aldus worden10 Desbetreffend moet men onvermijdelijk refereren aan uitgelegd dat er van gevaar voor associatie, respectievelijk verwarhet hierboven reeds gecireerd U nion-arrest van 20 mei 1983 ring sprake is zo dit gevaar aanwezig kan worden geacht bij de ge-omdat dit arrest bepaald heeft naar welke maatstaf het bemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument grip overeenstemming diende begrepen te worden. van de betrokken waren o f diensten.

1

7 O

B I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

11 Het essentieel van de omschrijving van het begrip overeenstemming, d.i. de notitie waarmee her BeneluxGerechtshof de bescherming van her merk onder art. 13, A, 1, i u afbakent, is dat 'merk en teken zodanig gelijkenis moeten vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand dic met het teken wordt geconfronteerd, associaties tussen het teken en het werk worden gewekt'. Dit associatief verband russen merk en reken moer globaal worden beoordeeld, 'elk in zijn geheel en in h u n onderling verband' leesr men in het Union-arrest. Om de drempel van de beschermingszone te bepalen, zal de rechter oog moeten hebben voor de punten van overeenstemming, eerder dan voor de punten van verschil. De rechtsleer gewaagt van 'totaal indruk' (Van Bunnen en Putteman, Examen de jurispmdence - Marques et signes distinctifs,R.C.J.B., 1994,42). i z Opvallend is dat in deze omschrijving van het begrip 'overeenstemming' het Hof, anders dan de advocaatgeneraal, geen verwijzing of allusie naar een verwurringsgevaar doet (Eeckman, op. cit., p. 780). 13 Hieruit zou kunnen blijken dat de overeenstemming 'de enige en voldoende voorwaarde voor het vaststellen van de merldnbreuk' zou zijn. De overeenstemming zou zonder meer de bescherrningsomvang bepalen die het merk toekomt onder art. 13,A, 1. (Eeckman, op. cit., p. 770 en 775). Volgens die uitlegging kan van overeenstemming worden gesproken zodra de mogelijkheid bes taa t dat een associatief'verband wordr gelegd tussen merken en tekens, dwz het vermogen van het betwist merk of teken om bij het publiek associaties met het beschermd merk of teken op te roepen. 14 Hiermee is de aard van de associatie nog niet bepaald. Kan de loutere associatie volstaan? Of moet zij van die aard te zijn dat verwarring mogelijk is? De mogelijkheid van verwarring 15 Van een gevaar voor verwarring gewaagde Advocaatgeneraal Krings in zij n reeds aangehaalde conclusie voor het Union-arrest, terwijl het Benelux-Gerechtshof hierop in zijn arrest met geen woord alludeerde, zonder evenwel de confusiemogelijkheid uitdrukkelijk uit te sluiten. 16 M.i. kan het element verwarring bij de beoordeling van een merkinbreuk niet worden ontweken. Maar blijft de vraag hoe dit element moet worden verstaan? 17 Men zou, enerzijds, kunnen stellen dat de associatie niet meer dan op een verband tussen twee merken wijst. Dit leidt m.i. tot een te brede interpretatie van associatie-clement van de wettelijke bescherming van een merk. 18 Anderzijds kan er geen sprake zijn van verwarring door het enkele feit dat merken, wegens bepaalde overeenstemmingen, met elkaar kunnen geassocieerd worden. Verwarring vergt meer. Er zou verwarring zijn, als het associatief verband dat het publiek legt tussen merken (en tekens) van dic aard is dat men er niet meer in slaagt de merken te onderscheiden. Dit is, misschien een te strikte interpretatie van het verwarringselement van de bescherming van het merk. 19 Alleszins ten aanzien van merken dic op identieke waren betrekking hebben - en dit is te dezen het geval - kan de enkele associatie, die de consumenten tussen twee merken

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 1

kunnen doen niet volstaan om het beschermingssysteem in werking te zetten. 20 De mogelijkheid van associatie kan wel bepalend zijn, maar dan als drempel van het verwarringsgevaar. Het risico van verwarring impliceert d at er eerst een associatief verband tussen merken en tekens wordtgelegd (lees de noot Gielen Ch. onder Hof van beroep te Brussel, 27 mei 1993,1.E.R., 1993, p. 114, geciteerd door Van Innis T., op. cit., n° 523). 21 In dit verband moet voor de vaststelling van een merkinbreuk de factor 'verwarring' in aanmerking komen, hoewel, volgens de tekst zelf van de BMW, het gevaar voor verwarringbij overeenstemming niet zou meetellen (Eeckman P., op. cit., 779). 22 Het probleem moet met realiteitszin worden bekeken. in vele gevallen zal de associatie tussen merken in verband met soortgelijke waren een mogelijkheid van gevaar voor verwarring omtrent de hetkomst van die waren doen ontstaan (Gielen en Wichers Hoetli, Merkenrecht, n° 1078), 23 Het begrip 'overeensremming' kan moeilijk worden uitgelegd zonder de factor 'verwarring" bij dic appreciatie re betrekken. Het verwarringsgevaar blijft aldus een elementair v itgangspunt bij het beoordelen of overeenstemmende merken in het kader van art. 13, A, 1, i° BMW vallen (Eeckman P., op. cit., 772) en is aldus niet los re denken van de factor 'associatie', ook niet te omzeilen, ten opzichte van waren waarvoor overeenstemmende merken worden gebezigd. 24 Deze zienswijze kan worden afgeleid uit de Europese Harmonisatierichtlijn (T), en uit de desbetteffende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (II), I De Harmonisatierichtlijn 25 Om het merkenrecht van de Eutopese Unie te harmoniseren, werd door de Raad een Richtlijn 89/104/EEG gegeven die in de BMW geïmplementeerd werd door het Protocol van z december 1992 (van kracht in de Benelux op 1 januari 1996, Belg. Staatsbl., 12 maart 1996, 5317). 26 Dit verplicht de nationale rechter zijn nationale wetgeving van vóór en na de EG-richtlijn in het licht van de bewroord i n ge n en van het doel ervan toe te passen en uit te leggen (Belg. Cass., 2 decembet 1996, AC 1996, n= 470, en de noot p. 1135; - Verhoeven J., 'L'application oti ia prise en considération des direaives communautaires en droit beige', R.C.J.B., 1998,195 cv.). 27 De nationale rechter heeft tevens de vetplichting zich te houden aan de interpretatie van die richtlijn door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Van Bunnen L.,, Examen dejurispmdence (1992 a 1998) - Marques et signes distinctifs, R.C.J.B., 1999, (291), meer bepaald n° 36, p. 341; - te vergelijken met de kroniek van dezelfde auteur in R.C.J.B., 1994, (73), meer bepaald n ° 4 i , p . 121). 28 Her Hof van Justitie wijst inderdaad duidelijk op de verplichting van een richtltjnconforme interpretatie van het nationale recht, om het even of dit recht van vroegere of van latere datum is dan de richtlijn (arrest Marlcasing S.A., van 13 november 1990, C-106IS9,Jurisprudentie, 1990, 1,4135). 29 Krachtens artikel 4, r, b, van de voornoemde Harmonisatierichtlijn kan de merkhouder zich op grond van zijn uits [uitend recht verzetten tegen elk gebruik van een merk of van een overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien

1 6

M E I

2 'd O 1

Vi ' .1 11 I

A

D

N

D

U

^

het aangevochten merk of teken gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, en daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk. 30 Krachtens artikel 5, 1, b, van dezelfde richtlijn heeft de merkhouder een uitsluitend recht om iedere derde die niet zijn toestemming heeft verkregen het gebruik van cen teken in het economisch verkeer te vetbieden, dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebrui kt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring, kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 31 Als voorwaarde voor de overeenstemming is aldus duidelijk gesteld dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudend de mogelijkheid van associatie met het andere merk. 'II est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec Ie risque de confusion' (Richtlijn, tweede considerans). 32 Hieruit blijkt m.i. ontegensprekelijk dat associatiegevaar geen apart begrip meer is, maar een clement onder andere ter beoordeling van het verwarringsgevaar. T>e twee factoren associatie en verwarring zijn nauw verbonden; associatie volstaat niet per se, maar zij is de drempel die kan leiden tot verwarring. Het is in dit kader dat de wettelijke bescherming in gang kan komen. 33 Opvallend is evenwel dat het in de Richtlijn voorkomend begrip verwarringsgevaar door het Protocol van 1992 niet is opgenomen. Een uitleg hietvoot vindt men in de memorie van toelichting: 'Het is immers niet denkbaar dat een teken met een beschermd merk wordt verward, zonder dat er tussen het teken en het merk een associatie is gewekt (Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de eenvormige BMW, V 15, 16). 34 Overigens moet worden opgemerkt dal het begrip associatiegevaar reeds door de Benelux-jurisprudentie was ontwikkeld, waaruit men vermag af te leiden dat de interpretatie van het begrip overeenstemming door het BeneluxGcrcchtshof (bedoeld is het Union-arrcst 82/5, reeds geciteerd) 'een Gemeenschapsrechtelijk aanvaarde norm' is geworden, geïnspireerd door die Benelux-jurisprudentie, 'zodat, in beginsel, de lekst van het huidige artikel 13, A, 1, i c BMW gehandhaafd zou kunnen worden' (ibid.; - lees desbetreffend: HarlesG., 'LajurisprudenceLuxembourgeoiseen mattere de maraues', in 'Een kwart eeuw Ecnelux-Merkenrecht', Bcnclux-mcrkcnbni'cau, 1996, (87), 92). Van Innis Th. (op. cit., 11° 523) citeert Brattn A.: 'Lc conscil des ministres s'est fallié a la proposition des Etats du Benelux, insistant pour que soit intégré dans Ie critère de risclue de confusion celui de la possibilité d'association, tel qu'il avait élé dégagé par la Cour de Justice Benelux, suivie en cela par les juridictionsnationalcs.lln'cstpasdoutcuxqu'cnapportant cette (...) modification (...) Ie conseil des ministres a entendu maintenir la jurisprudence de Benelux' (Braun A., 'Ia nouvelle loi Benelux sur les maraues, ce qui doit changer, cc qui doit demeurer', T.B.H., 1993, 614). 35 Het begrip overeenstemming moet derhalve in samenhang met het gevaar voor verwarring worden uitgelegd; dit gevaar vormt de grondslag van de bescherming van de merk-

T

R

I Ë L E

E I G E N D O M

1 7

1

houder. En de mogelijkheid van verwarring wordt hietmee een vereiste voor het optreden van de merkhouder op grond van art. 13, A, 1,1 °, BMW. De enkele mogelijkheid van associatie kan niet volstaan. 36 Het is overigens om te vermijden dat het verwarringsgevaar, al te beperkend zou worden geïnterpreteerd dat het begrip associatiegevaar in de Harmonisatierichtlijn werd opgenomen (lees over de verwarde legistiek bij de aanpassing van het Merkenrecht ingevolge de Üuropese richtlijn: Van Bunnen L., op. cit., RCJB, 1999, r\° 36 cv.). 37 Indien d e wetgever niet ui tdru kkel ijk heeft gepreciseerd dat door de gelijkenissen of overeensremmingen verwarring moet kunnen ontstaan, leidt een richtlijnconforme interpretatie toch hiertoe, zonder evenwel contra legem te zijn, zonder met de tekst van art. 13, A, 1, i° BMW onverenigbaar te zijn. Dit kan uit de analyse van de rechtspraak van het Hof van Justitie blijken. II De rechtspraak van het Hofvanjustitie van de Europese Gemeenschappen 38 Twee arresten dienen in het bijzonder vermeld te worden, omdat zij ten aanzien van de huidige vraagstelling en m.b.t. de uitlegging van art. 13, A, 1, t°, BMW belangrijk zijn. Bij het stellen van de prejudiciële vragen refereert overigens het Belgisch Hof van Cassatie aan die arresten. het SABEL-arrest van 11 november 1997 39 Uit de lezing van dit arrest blijkt dat de associatie die het publiek kan doen tussen merken en tekens niet langer voldoende is om tot een merkinbreuk te besluiten. Merken en tekens moeten ook met elkaar worden verward. 'Het begrip associatiegevaar is geen alternatiej'voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient ter precisering van de draagwijdte ervan.' Associatie is een 'species van het verwarringsgevaar' (Sabelarrest, n" 18). De bescherming van de wet zou aldus niet kunnen worden ingeroepen, 'indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan. Gevaar voor verwarring is niet reeds aanwezig (...) indien het publiek twee merken wegens h u n overeenstemmend begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren'. Anders gezegd de mogelijkheid van associatie kan perse niet volstaan. Er moet tevens een verwarringsgevaar zijn, waardoor het publiek zich kan vergissen o.m. in de herkomst van de betrokken waren. De overeenstemming tussen merken en tekens moet door het associatief verband dat het publiek erin kan leggen verwarring kunnen verwekken. 40 De twee factoren van risico's, associatie en verwarring, zijn niet onverenigbaar; zij laten ook geen alternatief toe. Het zijn integendeel complementaire begrippen, die zelfs cumulatief in aanmerking moeten genomen worden, om, bij overeenstemming, tot wettelijke bescherming van de merkhouder te kunnen leiden. 41 in zijn commentaar van hot Sabel-arrest, schrijft Van Bunnen L.: 'La Cour a tres clairement exelu 1'association simplequ'on pourraitappclcr aussi l'association-rappcl par opposition a 1'association génératrice de confusion, la seule qui puisse désormais être retenue comme critère d'infraction' ('Exit Ie risque d'association - Retour au risque de confusion', J.T., 1998, 227). Hij besluit zijn analyse als

1 7 2

B I J B L A D

l \ D U S T R I Ë L E

volgt: 'L'arrêt de la Cour va obliger a une toilette du texte de 1'article 13, A, 1, b, de la loi uniforme Benelux actuelle, dont il faudta élimiaer la phrase 'un risque d'association entre Ie signc et la marque' pour lui substitucr les termes de la directiveasavoir'un risque de confusion qui comprend Ie risque d'association' (ibid.). Wij hebben reeds gewezen op het feit dat de wetgever die lekstaanpassing niet heeft gedaan (cfr. supra over de verwarde logistiek bij de aanpassing van het merkenrecht ingevolge de harmonisatierichtlijn...). Het CANNON-arrest van 29 september 1998 42 Dit arrest bevestigt de uitlegging van het Sabel-arrest. '[...] is [...] de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindgebruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de ootsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden'. 43 Uit die rechtspraak volgt dat voor de overeenstemming, de begrippen verwarring en associatie in samenhang moeten worden gehanteerd. De overeenstemmingen moeten van die aard zijn dat voor de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan, inhouden de mogelijkheid van associatie. Hiermee rijzen twee vragen: 44 Eerste vraag: Is de uitlegging die het Hof van Justitie van de Harmonisatierichtlijn geeft, en waarmee het BeneluxG erechtshof dient rekening te houden, niet contra legem, d.i. onverenigbaar met de tekst van art. 13, A, 1, i u BMW (oud), te dezen toepasselijk? Als men aanvaardt (cfr. supra) dat de Harmonisatierichtlijn de interpretatie van het Bcnclux-Gcrcchtshof heeft geïntegreerd, dan kan het Benelux-Gerecbsthof de rechtspraak van het Hof van Justitie zonder bezwaar tot de zijne maken, zonder de tekst van art. 13, A, 1, i" geweld aan te doen, zonder die tekst contra legem uit te leggen. Overigens is opvallend dat, met die Europese uitlegging, men onvermijdelijk terug aan de conclusie van Advocaatgeneraal Krings bij het Union-arrest (cfr. supra) kan refereren (Van Bunnen L„ ibid., nü 36)! Dit kan ook aanleiding geven tot een andere lezing van dit Union-arrcst. Zou het niet kunnen zijn dat het Benelux-Gerechsrhof, bij het wijzen van het Union-arrcst - bakermat voor de uitlegging van het begrip overeenstemming - , zonder, bij de omschrijving van het woord overeenstemmend, uitdrukkelijk te gewagen van een gevaar voor verwarring, dit gevaar impliciet in zijn beootdeling heeft betrokken, m.n. wanneer het als voorwaarde stelt dat merk en teken 'zodanige gelijkenissen vertonen dat reeds daardoor de moge]ijkheid bestaat dat iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt'? Zou die formulering niet als een impliciete omschrijving van de verwarringsmogelijkheid kunnen worden beschouwd, althans nü, gelet op de nieuwe context van het merkenbeschcrmingssystccm, ingevolge de Europese richtlijn, haar interpretatie door het Hof van Justitie, en de aanpassing van het Merkenrecht door het Protocol van 1992? 45 Tweede vraag: Dient het Benelux-Gerechtshof aan het Hof van Justitie geen prejudiciële vraag lot uitlegging te

E I G E N D O M

IS

MEI

'1 0 l] 1

stellen, in zoverre de door het Belgisch Hof van cassatie gevraagde interpretatie een probleem van Gemeenschapsrecht doet rijzen, omdat, bvb, de in de BMW voorkomende begrippen niet samenvallen met de begrippen zoals verwoord in de Europese Richtlijn (Zie desbetreffend De Grijse L., 'Wie is nu de prejudiciële rechter in merkenzaken?', in 'Een kwart eeuw Benelttx-Merkenrecht' Bcnclux-Mcrkcnbureau, 1996, p. 129, noot 39)? Over 'la direclive européenne d'harmonisation du droit des marques' schrijft Van Bunnen L., '11 est a noter que la directivc, faisant partic du droit communautaire, la transposition des dispositions de celle-ci dans Ie droit Benelux permet aux tribunaux des pays du Benelux, de poser directement a la Cour de Justice européenne, des questions qui relèvent a la fois de la directive et de la L. B, M.. De mcanc, la Cour de Justice Benelux est désormais obligée, si la question d'interprétation qui lui est soumisc est rclative a une disposition commune a la Idgislation du Benelux et a la législation communautaire, de questionner ellemême Ia Cour de Justice'. (Van Bunnen L., op. rit., ÜCJB, 1999, n° 2, p. 294;arrest Dior/Evora, vaii4 november 1997). 46 De uitlegging van begrippen van Gemeenschapsrecht, als verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie, die in de Harmonisatierichtlij n voorkomen, kan inderdaad tot een prejudiciële vraagstelling leiden, tenzij de betrokken Gemeenschapsrechterlijke bepaling reeds door het Hof van Justitie werd uitgelegd (zic in dat verband de reeds genoemde arresten Sabel en Cannon), en tenzij de juiste wijze van toepassing van het Gemeenschapsrecht dermate duidelijk is dat voor gerede twijfel geen plaats is. Desbetreffend heb ik reeds gewezen op de wil van de Gemeenschapswetgever (cfr. supra) om een te strikte uitlegging van de verwarring te vermijden, en op zijn impliciete verwijzing naar en integratie van de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof (cfr. Braun A., op. rit., en Van Innis Th,, op, cit.). in dit opzicht dringt zich, m.i., het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie niet op. Tot besluit meen ik te mogen adviseren dat overeenstemming interpreteren op grond van de enkele mogelijkheid van associatie, zonder te gewagen van een verwarringsgevaar niet richtlijnconform zou zijn. Conclusie 47 In het licht van vorenstaande beschouwingen, stel ik het Hof voor de door het Belgisch Hof' van Cassatie gestelde vragen als volgt te beantwoorden: Antwoord op vraag 1.: De enkele associatie tussen overeenstemmende merken en tekens met betrekking tot identieke of soortgelijke waren volstaat niet om de merkhouder het recht te geven op artikel 13, A, 1, i° BMW, vóór de wijziging door het Protocol van 2 december 1992, beroep te doen. Antwoord op vraag 2.: Voornoemd artikel moet aldus worden uitgelegd dat de houder van het merk in de voren genoemde omstandigheden zich slechts kan verzetten tegen het gebruik waarvan sprake, indien hierdoor verwarring kan ontstaan. Gevaar voor verwarring kan nier reeds aanwezig worden geacht door de omstandigheid dat het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren.

16

M : l

2 0 0 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Antwoord op vraag?,.: De factor verwarring moet in aanmerking worden genomen uitgaande van de reactie van de betrokken consumenten. Wie zijn die consumen ten? De vraag moet met realiteitszin worden beoordeeld. 'Het leven speelt zich af op de markt (...) en de rechter zal zich dus onwillekeurig afvragen hoe het publiek 'op de markt' merk en teken zal percipiéren (Gielen en Wichers Hocth, op. cit., nr 1082). Bedoeld is, niet een betekenisvol deel van het publiek, ook niet noodzakelijk geïnitieerde en kritische consumenten, ook niet dezen die bij de aankoop een gemiddelde aandacht aan merk en teken besteden, maar: - 'iemand die met het teken wordt geconfronteerd' (cfr. het Union-arrest), - 'la classc des gens a laqucllc Ie produit est destiné' (Braun A., précis des marques (1995), n° 368), - 'Ie public susceptible d'être confronté au signe (distinctif) d'une marque' (Van Innis T., op. cit., n° 115). - enige persoon die in contact komt met het merk of teken. In zoverre geen theoretisch mogelijkheid tot verwarring in aanmerking wordt genomen, maar cen concrete en reële mogelij kheid daartoe, is door de formule 'enige persoon die in contact komt met het merk of teken', de groep consumenten bedoeld, d.i. het publiek onderwerp van de merkactie. De samenstelling van dit publiek is overigens polyform en zal meestal door de aard van de verkochte waar bepaald zijn. De formule die gewaagt van enige persoon betekent natuurlijk niet dat de reactie van een enkele persoon zou volstaan om her beschermingssysteem in gang te zetten. b Het Benelux Gerechtshof, enz. Ten aanzien van defeiten: z Overwegende dat de feiten waarop de door her Hof te geven uitleg moet worden toegepast als volgt kunnen worden omschreven: 1) Haacht, die houder is van het merk Val, heeft bij dagvaarding van 2 september 1992 een vordering tot stopzetting ingesteld tegen het gebruik sedert 1992 door SGGSB van de tekens Valvcrt en Valver voor het verhandelen van identieke waren, zijnde drinkwater en limonades, omdat zij gelijkenissen met het merk Val vertoonden die voldoende overeenstemmend waren om een associaticgevaar tussen merk en tekens te doen ontstaan. Haachtlietdezevorderingsteuncn op artikel 13. A, aanhef en onder 1, BMW (oud) dat de merkhouder toelaat zich op grond van zijn uitsluitend recht te verzetten tegen elk gebruik dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren. 2) Het Hof van Beroep te Brussel heeft, bij arrest van 15 december 1994, het vonnis van de eerste rechter bevestigd, dat de vordering verworpen had, op grond dat er geen voldoende gelijkenis is om associatiegevaar te doen ontstaan tussen het merk val en de tekens Valvert en Valver. 3) Haacht heeft tegen deze beslissing cassatieberoep ingesteld wegens schending van voormeld artikel 13 A, aanhef en onder 1, BMW (oud). De voorzieningin cassatie doet gelden dat bij de beoordeling van de vraag of de merkhouder zich op grond van die bepaling kan verzetten tegen het ge-

E I G E N D O M

1 7 3

bruik van een overeenstemmend teken door een derde, het volstaat dat merk en aangevochten teken op visueel, auditief of begripsmatig vlak in zijn geheel of afzonderlijk op elk vlak een zodanige gelijkenis vertonen dar de mogelijkheid bestaat dal bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. 3 Overwegende dat het Hof van Cassatie de navolgende vragen van uitleg van deBMW heeft gesteld: 1 Moet artikel 13 A aanhef en onder 1 BMW vóór de wijziging bij het Protocol van december 1992 aldus worden uitgelegd dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen het gebruik voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, van een teken dat zodanige gelijkenissen vertoont mer liet merk daL reeds daardoor de mogelijkheid bestaatdatbij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt? 2 Tndien het antwoord op deze vraag ontkennend is: amoetditartikel dan aldus worden uitgelegd dat de houder van het merk in de vorengenoemde omstandigheden zich slechts kan verzetten tegen het gebruik waarvan sprake, indien daardoor verwarring kan ontstaan? b moet het begrip verwarring worden begrepen in de zin dat gevaar voor verwarring nier reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren? 3 In beide gevallen, moet ditartikel aldus worden uitgelegd dat de associatie respectievelijk de verwarring moet bestaan bij een beteken isvol deel van het publiek, of volstaat dat de verwarring respectievelijk associatie zou kunnen ontstaan bij een consumenr met gemiddelde aandacht of nog bij enige andere persoon die in contact zou komen met her merk? Ten aanzien van het verloop van het geding:

4(-) Ten aanzien van alk vragen: 7 Overwegende dat de vragen betrekking hebben op het bepaalde in artikel 13 A, aanhef en onder 1, BMW zoals die bepalingluidde voor de inwerkingtreding op 1 januari 1996 van het Protocol van 2 december 1993 houdende wijziging van de BMW, welk Protocol strekt tot aanpassing van de BMW aan de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht de Lid-Staten (89/104/EF.G), hierna kortweg aan te duiden als de Richtlijn; 8 dat blijkens het verwijzingsarresr het Hof van Cassatie wenst te vernemen hoe voormelde bepaling van artikel 13 A dient te worden begrepen, gelet op de tekst van artikel 5, lid 1, aanhef en onder b, van de Richtlijn en op de uitlegging die het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) eraan heeft gegeven; 9 O. dat artikel 16, lid 1, van de Richtlijn bepaalt dat de Lidstaten de nodige wettelijke bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 28 december 1991 aan de Richtlijn te voldoen, doch dat op grond van het lid 2

17 4

B I J O L A D

I N I) IJ S

van dal artikel de Raad die datum heeft uitgesteld tot uiterlijk 31 december 1992; 10 dat evenwel het hiervoor onder 7 genoemde Protocol eerst op 1 januari 1996 in werking is getreden; 11 O, dat het Hof in zijn arrest van 20 mei 1983, nr. A 82/5 inzake het merk UNION (Jurisprudentie 1983, p. 36) heeft beslist dat het woord 'overeenstemmend' in de artikelen 3,13 A en r4 B (oud) aldus moet worden uitgelegd dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk merk en teken, elk in zij geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaatdat bij iemand die met hetteken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt; 12 dat de in dit arrest gegeven uitleg niet in overeenstemming is met de Richtlijn, in het bijzonder niet met artikel 5, lid 1, aanhef en onder b, zoals uitgelegd door het HvJEG in zijn arrestvan 11 november 1997, nr.C-25 r/95, Jwr. 1997,P1-6191 inzake het merk SABEL; 13 O. dat het uil heL arrest van het Ilof van Cassatie blijkt dat de feiten in deze zaak zich hebben voorgedaan zowel vóór als na 31 december 1992, alsmede dat de gevorderde stopzetting mede betrekking heeft op de periode vanaf 1 januari 1996; 14 dat daarom in de eerste plaats moet worden vastgesteld of en in hoeverre bij de beantwoording van de door het Hof van Cassatie gestelde vragen van toepassing is her recht neergelegd i n de voorheen geldende wet zoals het Hof deze heeft uitgelegd in het hiervoor onder r r genoemde arrest van 2 mei r983 dan wel her recht dat geldt op grond van de Richtlijn zoals die door her HvJEG is uitgelegd in het hiervoor onder 12 genoemde arrest van 11 novem bcr 1997; 1 5 O. dat, gelet op het algemeen beginsel van de rechtszekerheid, moet worden aanvaard dat gedurende de tijd vat de Lid-SUten niet verplicht waren om h u n wetgeving aan te passen aan de Richtlijn en dit ook niet hadden gedaan - derhalve 31 december 1992 - het rechr moet worden toegepast zoals dit toen, ongeacht de Richtlijn, volgens de nationale wetgevi ng en j u risprudentic gold; 16 O. dat voor zover de feiten zich hebben voorgedaan na het verstrijken van de omzettingstermijn van de Richtlijn dus na 3r december rp92 - de dan geldende nationale wetgeving zoveel mogelijk conform de Richtlijn moet worden uitgelegd, ook al is niet voldaan aan het voorschrift dat de wetgeving in overeenstemming met de Richtlijn moet zijn gebracht; 17 dat nu de bewoordingen van artikel 13 A (oud) geen belemmering vormen om dit artikel uit te leggen in overeenstemming met artikel 5 van de Richtlijn, het hiervoor ovcrwogenc mecbrengrdat voorde periode na 31 december 1992 het meergenoemde arrest van her Hof van 20 mei 1983 niet langer als richtlijngevend voor de uitleg van artikel 13 A (oud) kan dienen doch dat dit artikel moet worden uitgelegd conform artikel 5 van de Richtlijn, zoals uitgelegd door het HvJliG in onder meer diens arrest van 1 november 1997;

R I F I F

F I G F N D O M

1 K M E I 2 Ü U 1

Ten aanzien van de eerste en de tweede vraag: 18 O. dat artikel 5, lid 1, aanhef en onder b, van de Richtlijn de merkhouder toestaat hel gebruik van een met het merk overeenstemmend teken in de door die bepaling gegeven omstandigheden te verbieden, 'indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk'; 19 dat blijkens de uitlegging die het HvJEG van dit crirerium heeft gegeven (het onder 12 genoemde arrest van r i november 1997 en dat van 29 september 1998, nr C-39/97, )ur. r998, p. 1-5507 inzake het merk CANON), het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende bcgripinhoud met elkaar zou kunnen associëren; 20 O. dat uitliet vorenstaande volgt, enerzijds daL de merkhouder zich op grond van artikel 13 A, aanhef en onder 1, BMW, uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van de Richtlijn, tegen het gebrui k dat van een met zijn merk overeenstemmend teken wordt gemaakt, slechts kan verzetten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, anderzijds dar het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek rwcc merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met cl kaar zou kunnen associëren; Ten aanzien van de derde vraag: zi O. dat die vraag betrekking heeft op associatiegevaar wat betreft de periode voor 31 december 1992 en op het verwarringsgevaar van voor de periode na 3r december 1992; 22 O. dat het publiek bij wie gevaar voor associatie, respectievelijk verwarring van het overeenstemmend teken met het merk kan ontstaan, het publiek is dat met het teken word t gecon fron teerd; 23 dar voor de beoordeling van dat gevaar mede moet worden uitgegaan van de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten (arrest van het HvJüG van 22 juni 1999, nr C-342/97, Jur. 1999, p. 1-3 819 inzake het merk LOINT'S); Ten aanzien van de kosten: 24 O. dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen; 25 dat op de behandeling voor het Hof geen kosten zij n geval I en; 26 Gelet op de conclusie van Advocaat-generaal J. du Jardin; 27 Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie van België' bij arrest van 29 oktober 1998 gestelde vragen; Verklaart voor reent: Ten aanzien van de eerste en de tweede vraag lezamen: 28 Voor zover de feiten zich hebben voorgedaan vóór 31 december 1992 moet artikel 13 A, aanhef en onder 1 (oud) BMW, aldus worden uitgelegd dat van overeenstemming tussen een merk en een reken sprake is wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken,

16

M = I

2 0 0

B I J 3 L A D

I N U U S T R I E L E

E I G E N J O M

1 7 5

elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die niet het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt;

welijkheid sprake is geweest. Geoordeeld moet daarom worden dat de depots hoogstwaarschijnlijk nietig zullen worden verklaard door de bodemrechter, nu er sprake is geweest van feitelijke bekendheid in de belanghebbendekringvan nijverheid ofhandel voorafgaande aan de datum van de depots.

29 Voot zover de feiten zich hebben voorgedaan na 31 december 1992 moet, in het licht van artikel 5, lid 1, aanhef en onder b, van de Eerste Richtlijn van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staien (S9/104/EEG), artikel 13 A, aanhef en onder 1 (oud) BMW, aldus worden uitgelegd: a dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht tegen het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, slechts kan verzetten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogel ij kheid van associatie met het oudere merk; b dat het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan wordengeaclu, indienhetpubliek twecmerken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren;

Art. 6:162 BWj,J art. 14 lid5 (oud) IÏTMW ingevolge het Prince-arrest van het Benelux-Gerechtshof heeft een vordering gebaseerd op oneerlijke mededinging slechts kans van slagen indien de in art. 14 lid 1 BTMW genoemde handelingen gepaard gaan met bijkomende omstandigheden die op zichzelf ook oneerlijke mededinging zouden opleveren. Eiseressen benadrukken de rol van een oud-werknemer van Fonkel, die is overgegaan naar Pema. Weliswaar is zeker niet uitgesloten dat deze zijn nieuwe werkgever heeft geïnspireerd lol nabootsing, maar daarin ligt naar het voorlopig oordeel van de president nog geen bijkomende omstandigheid die de nabootsingals onrechtmatig bestempelt.

Ten aanzien van de derde vraag: 30 Attikel 13 A, aanhef en onder 1, BMW, moet, zowel vóór als na 31 decembet 1992, aldus worden uitgelegd dat er van gevaar voor associatie, respectievelijk verwarring sprake is zo dit gevaar aanwezig kan worden geacht bij de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Enz.

1 Fonkel Meubclmarkcting BV, 2 Sprankel Meubel BV te Handel, ciseressen, procureur mr. F, van Gelein Vitringa, advocaat mr. B J. van Spaendonck te Amsterdam, tegen Pem a BV te Zoctcrmeer, gedaagde, advocaat mr. P. A. J. M. Lodestijn te Apeldoorn.

Overwegingen ten aanzien van het recht: 1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. a Fonkel houdt zich bezig met het ontwerpen, de ontwikkeling en de verkoop van meubelen. Sprankel levert meubelen aan de d etai I handel en is exclusief licentienemer van Fonkel en aldus bevoegd de h ierna te noemen modellen te exploiteren. Nr. 31 President Arrondissementsrechtbank b Door fonkel en Sprankel zijn de navolgende modellen ge's-Gravenhage, 4 maart 1998* deponeerd bij het Benehix-Bureau voor Tekeningen of Model len: ('voorbeurs' bekendheid) een spiegel (nr. 27526-01), een dressoir (nr. 27526-02), een Mr. EJ. Numann salontafel (nr. 27526-03), een kast (nr. 27526-05), een eettafel (nt. 27526-06), een lage tclcvisickast (nr. 27526-14) en een vitrinekast (nr. 27526-21). Art. 1 f art. 10 Aw Voorshands is de president van oordeel dat de meubelontwerpenDeze depots zijn op 30 augustus 1996 bij het Bureau ingegeen werken in auteursrechtelijke zin vormen. Weliswaar wordt nietdiend en volgens het Bewijs van inschrijving op 3 septemenkel teruggegrepen op traditionele elementen van eenbepaalde stijl,ber i 996 te 10.00 uur gedeponeerd. maar anderzijds is niet aannemelijk dat de modellen in hun geheel,c Pema is een verkoopkantoor dat optreedt als agent voor en dan wel bepaalde ornamenten daarvan een oorspronkelijk karakterin opdracht van een aantal meubelfabrikanten. bezitten, terwijl ook de combinatie van de verschillende ornamentend Pema is, evenals Fonkel en Sprankel, actief als leverancier niet het persoonlijk stempel van de maker draagt. van traditionele meubelen aan de detailhandel. e Een voormalig werknemer van Fonkel, de heer Kool, is in januari 1997 in dienst getreden bij Pema. Art.4lidiBTMW Als depotdatuin geldt 3 september 1996, aangezien eerst op dief Bij brief van 27 oktober 1997 heeft Fonkel Pema gesomdatum een bewijs van betaling van het verschuldigde recht aan hetmeerd de door haar geconstateerde inbreuk op de auteursen modelrechten van Fonkel te staken. Benelux-bureau is overgelegd. Het betoog van eiseressen dat haar g Bij brief van 22 december 1997 heeft Pema zich op het stand op de meubelbeurs pas op 3 september 1996 om 9:00 uur is geopend, kan haar niet baten, nu is gebleken dat op 30 augustus 1996standpunt gesteld dat Fonkel aan de depots genoemd onder b geen rechten kan ontlenen en dat zij evenmin is aan te reeds de zogenaamde 'voorbeurs' heeft plaatsgevonden, waarbij de merken als auteursrechthebbende op de meubelen van de inkopers van de twee grootste inkoopcombinaties van meubelen de collectie van eiseressen hebbenbezkhtigd.Dat betekent dat de model-onder b bedoelde modellen. (...) len reeds zijn gezien door de voornaamste inkopers voordat de depots hadden plaatsgevonden, zonder dat daarbij van bedongen vertrou' Niingesteld appèl geschikt.Red.

1 7 6

B I J B L A D

I N D L S T R I È L t

Spoedeisend belang? 6 Pema heeft het spoedeisend belang betwist op grond van de omstandigheid dat Fonkel en Sprankel, na de sommatie d.d. 27 oktober 1997 tot staking van de vermeende inbreuk, geen verdere actie hebben ondernomen, terwijl naar haar zeggen de periode rond Kerstmis van groot com mercieel belang is voor de meubelbranche. 7 Dit verweer van Pcma wordt verworpen, nu door Fonkel en Sprankel is gesteld en door Pema niet is betwist dat in de meubelbranche niet zozeer de periode rond Kerstmis, als wel de thans naderende Paasdagen jaarlijks de grootste verkoopomzet te zien plegen te geven. Daarnaast is onvoldoende weersproken dat de tussen partij en gevoerd e correspondentie door toedoen van Pema vertraging heeft opgelopen. Tiet spoedeisend belang bij de onderhavige vorderingen staat daarmee voldoende vast. Auteursrecht? 8 Een werk komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking indien het een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. 9 Fonkel en Sprankel stellen dat de ontwerpen van de meubelen voldoende oorspronkelijk zijn en in voldoende mate het stempel van de maker - de heer Goossens, directeur van Fonkel - dragen, zodat zij d ienen te worden aangemerkt als werken van toegepaste kunst of modellen van nijverheid in de zin van artikel 10 lid 1 sub 11 Aw en aldus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. 10 Pema betwist dat de vorm van de in het geding zijnde meubelen auteursrechtelijke bescherming geniet, omdat stijl naar haar zeggen niet auteursrechtelijk te beschermen is. Zij wijst daartoe op het feit dat Fonkel, evenals zijzelf, voortborduurt op de Franse traditie van de Directoiremeubelen en slechts varieert op enkele, van ondergeschikt belang zijnde punten. Pema betwist voorts dar Goossens als feitelijk maker van de meubelontwerpen kan worden aangemerkt, stellende dat zij van Kool heeft vernomen dat Goossens niet zelf ontwerpt, doch dat tekenaars, die bovendien niet in loondienst zijn van Fonkel of Sprankel, de modellen hebben ontworpen, zodat Fonkel niet ex artikel 7 Aw als maker kan worden aangemerkt. 11 Voorshands is de president van oordeel dat de meubelontwerpen geen werken in auteursrechtrechtelijk zin vormen. Weliswaar wordt - anders dan Pema heeft betoogd - door Fonkel niet teruggegrepen enkel op traditionele elementen van een bepaalde stijl, maar anderzijds is niet aannemelijk dat de modellen in hun geheel, dan wel bepaalde ornamenten daarvan een oorspronkelijk karakter bezitten in bovenvermelde zin, terwijl ook de combinatie van de verschillende ornamenten niet het persoonlijk stempel van de maker draag t. De meubelen ko men derhalve niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. De vraag of Fonkel ingevolge art. 7 (of art. 8) Aw nu al dan niet als maker van de ontwerpen valt aan te merken, behoeft derhalve geen beantwoording. Modelrecht? 14 Fonkel en Sprankel steil en dat de door hen gedeponeerde ontwerpen van de modellen het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel meteen gebruiksfunctie in de zin van artikel

l_ I G E \

D O M

16

M E I

2 0 0 1

1 BTMW vormen, zodat zij zich ex artikel 14 BTMW kunnen verzerten regen de verkoop, het te koop aanbieden of het in voorraad hebben met een commercieel oogmerk van een voortbrengsel met hetzelfde uiterlijk. Fonkel en Sprankel stellen zich op het standpunt dat de depots hebben plaatsgevonden op 30 augustus 1996. Zij beroepen zich hiertoe op het feit dat zij op 30 augustus 1996 de formulieren met de afbeeldingen van de ontwerpen en de overige gegevens bij hetBenelux-bureau ter deponering hebben ingediend - terzake waarvan zij over een ontvangstbewijs beschikken - en dat de vermelding van 3 september 1996 te 10.00 uur als dag en uur van het depot zoals vermeld in her inschrijvingsbewijs derhalve onjuist is. 15 Pema betoogt dat het model ongeldig is en het hoogstwaarschijnlijk in een bodemprocedure nietig zal worden verklaard. Pema baseert zich daarbij allereerst op het feit dat volgens haar niet is voldaan aan het nieu wheidsvereiste, nu Fonkel en Sprankel enkele dagen voor de depotdatum hun meubelen hebben tentoongesteld op de Utrechtse Meubel beurs, zodat ten tijde van de depots de modellen feitelijke bekendheid genoten in de belanghebbende kring van nijverheid of handel. Een tweede nieu wheidsschadelijk feit is volgens Pema dat vergelijkbare modellen al feitelijke bekendheid hebben genoten in de meubelbranche binnen de Benelux. Vervolgens is Pema van oordeel dat de kenmerkende eigenschappen van de modellen onvoldoende uir de depots blijken en bovendien de meubelen slechts een praktische gebruiksfunctie zouden hebben, zodat zij ex arti kei 2 lid 1 BTMW niet voor bescherming in aanmerking komen. 16 Als ten processe vaststaand kan worden aangenomen dat het Renelux-bureau 3 september 1996 als depotdatum heeft vermeld, aangezien eerst die ochtend door of namens ciscressen een bewijs van betaling van liet verschuldigde recht is overgelegd. Ingevolge het bepaalde in artikel4lid4vanhetUitvoeringsreglemcnt van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of model len geldt als dagtekening van een depot de datum van ontvangst van de stukken waarnaar in datzelfde artikel verwezen wordt, waaronder het bewijs van betaling. Nu vaststaat dat het bewijs van betaling op 3 september 1996 is overgelegd is die datum dan ook door het Bureau terecht als dagtekening van de depots aangemerkt. Het betoog van Fonkel en Sprankel, inhoudende dat, hoewel de beurs op 1 september 1996 van start is gegaan, haar stand pas op 3 september 1996 om 9.00 uur is geopend, kan haar niet baten, nu is gebleken dat op 30 augustus 1996 reeds de zogenaamde 'voorbeurs' heeft plaats gevonden, waarbij de inkopers van de twee grootste inkoopcombinaties van meubelen de collectie van eiseressen hebben bezichtigd. Dat betekentdatde modellen reeds zijn geziendoorde voornaamste inkopers voordat de depots hadden plaatsgevonden, zonder dat daarbij van bedongen vertrouwelijkheid sprake is geweest. Geoordeeld moet daarom worden dat de depots hoogstwaarschijnlijk nietig zullen worden verklaard door de bodcmrcchtcr, nu sprake is geweest van feitelijke bekendheid in de belanghebbende kring van nijverheid of hand el voorafgaande aan de datum van de depots. Op grond van het voorgaande is derhalve geen plaats voor de gevraagde voorziening, hoezeer ook bij rechtsgeldigheid van de depots in dit kort geding modelinbreuk zou zijnaangenomen.

16

M E I

2 ü O 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Onrechtmatige daad? 17 Su bsidiair beroepen Fonkel en Sprankel zich op onrechtmatige daad in de vorm van oneerlijke mededinging, mi de modellen van Pema volgens hen een vorm van slaafse nabootsing zijn van h u n eigen modellen. Daarbij benadrukken zij de rol van Kool, oud-werknemer van Fonkel, die volgens hen zijn nieuwe werkgever, Pema, zeker zal hebben gewezen op de succesvolle collectie van Fonkel en Sprankel. rS Pema betwist dat sprake is van slaafse nabootsing en betoogt dat het bepaalde in artikel 14 lid 5 BTMW in de weg staat aan het beroep van Fonkel en Sprankel op oneerlijke mededinging. 19 Zoals Pema terecht stelt, heeft het bepaalde in artikel 14 lid 5 BTMW, in samenhang met de nieuwheidseis van artikel 4 lid 1 sub a BTMW, tot gevolg dat, indien cen van na 1 januari 1975 stammend model reeds feitelijke bekendheid heeft verkregen voordat het is gedeponeerd, de rechthebbende in beginsel is verstoken van zowel de bescherming van de BTMW als van de vervangende bescherming volgens het nationale recht. Ingevolge het Prince-arrest van het Benelux Gerechtshof (21 december 1990, NJ .1.991, 429), heeft een vordering gebaseerd op oneerlijke mededinging slechts kans van slagen indien de in artikel 14 lid 1 BTMW genoemde handelingen gepaard gaan met bijkomende omstandigheden die op zichzelf ook oneerlijke mededinging zouden opleveren. Weliswaar is zeker niet uitgesloten dat Kool zijn nieuwe werkgever heeft geïnspireerd tot nabootsing, maar daarin ligt naar het voorlopig oordcel van de president nog geen bijkomende omstandigheid die de nabootsing als onrechtmatig bestempelt. Nu andere mogelijke omstandigheden gesteld noch gebleken zijn, moet er voorshands van worden uitgegaan dat geen. sprake is van andere gedragingen dan die bedoeld in artikel 14 lid r BTMW, zodat een beroep op art. 6:1 Sz BW niet kan slagen. 20 Het vorenoverwogene leidt tot de conclusie dat de gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd. Fonkel en S prankcl zullen, als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten. beslissing: De President; Weigert de gevraagde voorzieningen; Veroordeelt Fonkel en Sprankel in de kosten van het geding, aan de zijde van Pema tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 2.345,- waarin begrepen het griffierecht en de kosten der dagvaarding; enz.

E I G E N D O M

Nr. 32 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 3 december 199S (tussenarrest) (Travel Company) Mrs. J.J. Brinkhof, J.B.A. van den Ende-Wiefkers en E J , vanSandick Artt.5m5al.Lnwj0 art. 13A, lid ïdBMW Vooreen verweer, gebaseerd op een gebruik van de handelsnaam, zal er sprake moeten zijn van een gebruikvan de handelsnaam in het economisch verkeer; enkele voorbereidingshandelingen zijn daartoe onvoldoende. Niet-dmidwerkelijkgebruik van een handelsnaam kan geen geldige reden in de zin van artikel 13A, lid id BMW opleveren. Art. 6Hnwf art. 1 iSRv Art. 116'Rv, waarin de bevoegdheid van de kantonrechter tot het geven van een voorlopige voorziening in handehnuamzaken wordt geregeld, maakt met zoveel woorden een uitzondering voor het geval dat reeds een vordering in kortgeding als bedoeld in art. 289 Rv is ingesteld, Christiaan van Duin h.o.d.n. De Travel Company te Eist, appellant, procureur mr. R.W.de Vos van Steenwijk, advocaat mr. D. Roesink te Büssiim, tegen 1 The Travel Company CV, 2 The Dutch Travel Society BV beide te Beek, 3 The Travel Company Reisbureau Valkenswaard vof te Valkenswaard, 4 E.J.B. Dalenoord, 5 M.G. Dalenoord-van Erp, beiden te Valkenswaard, geïntimeerden, procureur mr. W. 'I aekema, advocaat mr. F.TT. Eijmaal te Maastricht. a President Arrondissementsrechtbank 24 maart 1998 (mr. J. Mendlik)

te Rotterdam,

2 De vaststaandefeiten 2.1 Eiseressub 1 beheert een franchise-organisatie, waarbij zeven zelfstandige reisbureaus zijn aangesloten, waaronder eiseres sub 3, waarvan eiser sub 4 en eiseres sub 5 de vennoten zijn. Eiseres sub 2 is de beherend vennote van eiseres sub 1, Alle aangesloten reisbureaus voeren sinds 1 september 1997 in h u n handelsnaam de naam 'The Travel Company'. 2.2 Op 7 augustus 1997 heeft E.J.B. Dalenoord V.O.F, te Valkenswaard ten behoeve vanhaarzelf en The Travel Company B.V. i.o. te Bergen op Zoom de naam 'The Travel Company' als merk gedeponeerd bij hel Benelux Merkenbureau. 2.3 Gedaagde, hierna te noemen: Van Duin, drijft cen reisbureau, in Rotterdam, Per 1 september 1997 heeft Van Duin de handelsnaam van dit reisbureau gewijzigd van. 'Reisbureau Travel King' in 'De Travel Company'. 3 Het geschil 3.1 Eisers vorderen jegens Van Duin een verbod om binnen 48 uren na betekening van het te wijzen vonnis het gebruik van de naam 'De 'Travel Company' voort te zetten, zul ks op straffe van verbeu rtc van een dwangsom. Eisers voeren daartoe aan dat verwarringsgevaar is te duchten nu Van Duin een handelsnaam voert die vrijwel gelijk is aan h u n eigen

B I J 3 L A D

I N D U S T R I C L L

handelsnaam, terwijl h u n het oudste recht toekomt inzake het gebruik in het economisch verkeer van het merk en de handelsnaam 'The Travel Company'.

L I G L N I) O M

1 fi

M F I

7 !) (! '

merk, voldoende redenen had om tegen de vordering van eisers verweer te voeren. 5 De beslissing

3.2 Van Duin heeft als verweer aangevoerd dat hij eerder gebruik heeft gemaakt van zijn nieuwe handelsnaam dan eisers van de hunne. Verder bestrijdt Van Duin inbreuk te hebben gemaakt op een merk, omdat de handelsnaam van eisers onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om te kunnen worden aangemerkt als een merk, althans is het niet meet dan een zwak merk. 4 De beoordeling 4.1 Gelet op het bepaalde in artikel 37 van de Eenvormige Beneiuxwet op de Merken is de president bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van eisers met betrekking tot de gestelde merkinbreuk, nu her reisbureau van Van Duin is gevestigd re Rotterdam.

De president verbiedt Van Duin na twintig dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handelsnaam 'De Travel Company' of van een daarmee overeenstemmende handelsnaam of teken, zulks onder verbeurre van een dwangsom van ƒ 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van cen dag dat Van Duin in gebreke blijft aan dit vonnis te voldoen, met een maximum van ƒ 50.000,—; compenseert de kosten van dit geding, zodanig dat iedere partij de eigen kosten draagt; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. b Het Hof, enz,

4.2 Tussen partijen staat niet ter discussie dat de beide handelsnamen dermate gelijkend zijn, dat verwarringsgevaar is te duchten. Wel verschillen partijen van mening welke partij zijn handelsnaam fcitclijkals eerste in het economisch verkeer heeft gebruikt. Beide partijen hebben hun handelsnaam per 1 september 1997 laten inschrijven in het handelsregister. De behandeling ter zitting van 4 maarr 1998 is geschorst teneinde partijen in de gelegenheid te stellen om bewijsstukken te overleggen van het gebruik van ieders handelsnaam in het economisch verkeer. Van deze gelegenheid hebben partijen geen gebruik gemaakt, zodat het onmogelijk is om te beslissen op basis van het oudste recht inzake het gebruik van de handelsnaam. 4.3 De door eisers gevoerde handelsnaam is op 12 augustus 1997 als merk gedeponeerd bij her Benelux Merkenbureau door E.J.B. Dalenoord V.O.E, waarvan eisers aanvoeren dat dit de rechtsvoorgangster is van eiseres sub 3, alsmede door The Travel Company B.V. i.o., waarvan eisers beweren dar de activiteiten van deze onderneming per 5 november 1997 zijn overgenomen door eiseres sub 1. Hoewel deze verhoudingen door eisers niet op sluitende wijze zijn aangetoond, is wel voldoende aannemelijk geworden dat de huidige rechthebbende van het gedeponeerde merk zich bevindt in het conglomeraat van eisers. Uit de door eisers overgelegde producties blijkt dat eisers inmiddels ook doende zijn om de onduidelijkheid daaromtrent weg te nemen. 4.4 Het merk 'The Travel Company' heeft voldoende onderscheidend vermogen door het gebruik van een drietal woorden in cen buitenlandse taal, welke combinatie van woorden een in die taal niet-bcstaand zelfstandig naamwoord opleverr. Sinds het depot van dit merk dienr het te worden beschermd tegen verwarringsgevaar met de handelsnaam van Van Duin, waarvan geenszins aannemelijk is geworden dat deze vóór 1 september 1997 als zodanig door hem wordt gebruikt. De primaire vordering van eisers zal daarom als navolgend worden toegewezen. Van Duin zal een redelijke termijn worden gegund om zijn activiteiten onder een andere naam te kunnen voortzetten. Aan de gematigde dwangsom zal een maximum worden verbonden. 4.5 De kosten van het geding zullen worden gecompenseerd, nu Van Duin, gelet op de onduidelijkheid zijdens eisers inzake haar organisatie en de rechrhebbende op het

De beoordeling van het hoger beroep 1 Tn grief ITI stelt appellant zich op het standpunt dat de president zich ten onrechte bevoegd heeft geacht van de vordering voor zover gebaseerd op de Handelsnaamwet, kennis te nemen, aangezien voor een dergelijke vordering iu geval van spoed een speciale rechtsgang bestaat, te weten die geregeld in artikel 116 Rv. 2 Deze grief faalt reeds hierom, omdarinlid 1 van genoemd wetsartikel, waarin de bevoegdheid van de kantonrechter tot het geven van een voorlopige voorziening wordt geregeld, met zoveel woorden een uitzondering wordt gemaakt voor het geval dat reeds een vordering in kort geding als bedoeld in artikel 289 Rv. is ingesteld. Nu geïntimeerden een zodanige vordering hebben ingesteld, stond dat artikel dus niet in de weg aan de bevoegdheid van de president in kort geding. 3 Grief II acht het hof onbegrijpelijk, nu de toelichting feitelijk als klacht inhoudt dat de president een verweer van appellant heeft gelezen, welk verweer appellant thans stelt niet te hebben gevoerd. 4 Door de grieven I en IV dient zich de vraag aan wie van geïntimeerden thans als rechthebbende op het merk 'The Travel Company' kan worden beschouwd en of deze dan het merkrecht tegen appellant kan inroepen, 5 In de eerste plaats bevindt zich niet bij de stukken een kopie van de akte van inschrijving van het depot. Geïntimeerden wordt verzocht dit alsnog over te leggen. Tn de tweede plaats hebben geïntimeerden als productie 15 in eerste aanleg een brief dd. r6 maart 1998 van hun raadsman aanhet BeneluxMerkenbureau overgelegd, waarin namens de deposant, aangeduid als 'E.J.B. Dalenoord V.O.r. The Travel Company B.V. i.o.', wordt verzocht in het merkenregister een aantekening van overdracht van het merk aan The Travel Company CV. op te nemen. Niet duidelijk is echter wie het uitsluitend recht op het merk, als bedoeld in artikel 11, sub A aanhef BMW, aan genoemde C. V. heeft overgedragen, zodat niet kan worden beoordeeld of deze tot die overdracht bevoegd was. Ook hierover wordt geïntimeerden verzocht zich uit te laten.

16

M E I

2 0 0 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

In de derde plaats wordt geïntimeerden verzocht stukken over te leggen waaruit blijkt dat het in artikel r i , sub bedoelde depot is ingeschreven. Deze inschrijving is volgens die bepaling vereist om de overdracht tegen derden, zoals appellant, in te kunnen roepen.

E I G E N D O M

1 7 9

13 Hoewel het hof erkent dat die termijn niet ruim is, zal deze toch voldoende moeten zijn om de vereiste handelingen rotbeëindigingvan hetgebruikvan de naam te verrichten. De grief kan dus niet slagen. 14 Grief Vil mist zelfstandige betekenis.

6 Hei hof zal de zaak daartoe naar de rol verwijzen. Op de akte van geïntimeerden kan appellant desgewenst bij akte reageren. 7 Voor het geval één van geïntimeerden rechthebbende op het merk zal blijken te zijn en zijn merkrecht tegen appellantkan inroepen, overweegt het hof ten aanzien van de overige grieven reeds thans als volgt. 8 Grief V bestrij dt het oordeel van de president dat het merk voldoende onderscheidend vermogen heeft. Daartoe stelt appellant (samengevat) het volgende. De bevolking van de Benelux is in het algemeen op de hoogte van tot de Jingclsc taal behorende woorden. 'Travc! Company', hoewel niet de letterlijke Engelse vertaling van reisbureau, is grammaticaal niet onjuist en maakt min of meer deel uit van het normale, algemene spraakgebruik. Het publiek in de Benelux zal 'Travel Company' opvatten als beschrijvend voor een reisbureau. 9Dcgricf faalt. Naarhetvoorlopig oordeel van het hof heeft de woord com bi natie 'The Travel Company' vooral ook door liet bestanddeel 'Company', dat meerdere betekenissen heef i (gezelschap en onderneming), voldoende individueel karakter om geschikt te zijn de onder die naam geboden diensten (kort gezegd: liet regelen van reizen) te onderscheiden van dezelfde of soortgelijke diensten en hun herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren. Er bestaar dan ook niet de serieuze, niet te verwaarlozen kans dat de bodemrechter, tot dit oordeel geroepen, het merkdepot nietig zal verklaren wegens gebrek aan het vereiste onderscheidend vermogen. 10 Grief VT betreft de overweging van de president dat geenszins aannemelijk is geworden dat appellant vóór 1 september 1997 'The Travel Company' als handelsnaam van zijn reisbureau gebruikte. In de toelichting op de grief stelt appellant onder verwijzing naar vijf, bij akte in hoger beroep in het geding gebrachte, producties dat hij al ruim voor die datum bezig was met de voorbereidingen voor het voeren van die naam. 11 Wil appellant zich tegen de vordering van geïntimeerden verweren, zal er sprake moeten zijn van een gebruik van de naam in het economisch verkeer; enkele voorbereidingshandelingen daartoe zijn onvoldoende. Voor zover de stelling mede aldus moet worden begrepen dat appellant de naam reeds voor het merkdepot gebruikte en hem als verweer regen de vordering voor zover gebaseerd op het merkrecht een beroep toekomt op een geldige reden als bedoeld in artikel 13A, lid 1 onder d BMW, geldt dat niet daadwerkelijk gebruik van de handelsnaam geen geldige reden kan opleveren. 12 Grief VIII behelst de klacht dat de door de president voor beëindiging van het gebruik van voornoemde naam gestelde termijn van 20 dagen te kort is.

15 Grief TX richt zich tegen de kostencompcnsaticcn zal tot vernietiging van het vonnis leiden, indien de uitkomst zal zijn dat de vordering van geïntimeerden moetworden afgewezen. In dat geval zullen zij als de in beide instanties in het ongelijk gestelde partij in de kosten, ook die van de eetste aanleg, worden verwezen. Nu in het geval, hierboven omschreven onder 7, de overige grieven falen, en in dat geval het vonnis, waarbij de vordering van geïntimeerden is toegewezen, zal worden bekrachtigd, zal appellant als de in het ongelijk gestelde partij moeten worden beschouwd. Het in de vorige alinea bedoelde geval doet zich dan niet voor. Ook deze grief faalt dus. 16 De grieven zouden dus falen, zodat het vonnis bekrachtigd zou moeten worden. 17 Voot het geval blijkt dat geen van geïntimeerden gerechtigd tot het merk is of dit merkrecht niet tegen appellant kan inroepen, geldt het volgende. 18 De vordering voor zover gegrond op het merkrecht dient dan natuurlijk te worden afgewezen, De vordering voor zover gebaseerd op de handelsnaam zal evenmin toewijsbaar zijn, aangezien ook in hoger beroep niet duidelijk is gewotden wie van partijen de naam 'The Travel Company' het eerste als handelsnaam gebruikte. 19 Het vonnis zal in dat geval worden vernietigd, de vordering van geïntimeerden zal worden afgewezen en, zoals onder 15 is overwogen ten aanzien van grief IX, geïntimeerden zullen worden verwezen in de kosten van beide instanties. 20 De zaak zal echtet eerst naar de rol worden verwezen tot het hierboven omschreven doel. Beslissing Het Gerechtshof: verwijst de zaak tot voormeld doel naar de rol van donderdag 4 februari 1999; houdt elke (verdere) beslissing aan. ünz.

B I J B L A D

I N D U B T R I L L L

Nr. 33 Bureau voor de Industriële Eigendom, 15 november 1999 (media-eenheid) Mr. J.L. Driessen, ir. J.G. Hofman en ir. A.A.M. Bexkens A n. 75, lid 1 e Row 1995 In de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen betreffende de zogenaamde 'media-eenheid', die duurde van 1990 tot begin 1994, is bepaald dat Landmark (rechtsvoorgangervan Vroom) alhaar... eventuele octrooirechten ... overdraagt aan llolec. Uit het bij de stukken gevoegde verslag blijkt dat de 'media-eenheid' de inrichting volgens conclusie 1 van het octrooi omvat. Ten aanzien van de vraag wie op het tijdstip van indiening van de aanvrage recht had op de uitvinding van de media-eenheid, blijkt uit de briefwisseling (van begin 1994) dat de rechten m. b. t het 'Project Media-eenheid' doorHolec aan Landmark ofeen derde ter overname worden aangeboden. Kietis gebleken dat er daadwerkelijk een overdracht heeft plaatsgevonden, zodat er voorshands van moet worden uitgegaan dat de rechten op de 'media-eenheid' nogaltijd aan Holec toebehoren en dat ten tijde van de indiening van de aanvrage de rechtsvoorganger van Vroom, Landmark, niet gerechtigd was tot indiening van de aanvrage. De vernietigingsgrond van art. 75, eerste lid onder e wordt van toepassing geacht op het octrooi, Advies ex art. 84 Rijksoctrooiwet 1995 inzake Nederlands octrooi 1000957 1 Holec Holland BV te Hengelo en 2 Schhimberger Industries Meterfabriek BV te Dordrecht, verzoeksters, gemachtigden mr. J.D.M. Oude Grote Bevelsborg en drs. A. A. Jildcrda, tegen Vroom Beheer B.V. te Rotterdam, octrooi houdster, gemachtigden ir. P.N. Hoorweg en mevr. ir. M.M. J. Tabeling. Defeiten Octrooihoudster (hierna te noemen Vroom) is rechthebbende op Nederlands octrooi 1000957, verleend voor de duur van twintig jaren op een aanvrage ingediend op 9 augustus 1995, voor een 'Aansluitinrichting voor nutsleidingen'. Het octrooi bevat 6 conclusies, waarvan conclusie 1 als volgt luidt: 1 Inrichting voor het aansluiten van de door de nutsbedrijven beheerde voedingsleidingen, zoals water-, gas- en/of elektriciteitsleidingen, aan de door de afnemer gebruikte leidingen, welke inrichting inhoofdzaakbestaatuiieenkastvormigeruimtewaarindeaansluükoppelingen met zonodig een afmeer specifieke verbmiksmeters zijn ondergebracht, met het kenmerk, dat de kastvormige ruimte bestaat uit een in een vaste opstelling, zoals een gebouw of huis, vooraf tebevestigenhouder met een daarin ondergebrachte eerste drager voor de. bevestigingvan de koppelingseinden van de publieke leidingen en een tweede drager voor de aansl uiteinden van de privéleidingen, en een tussen die dragers van de eerste houder te plaatsen kastvormige tweede houder voorzien vandevooraf'daarin'gemonteerde, benodigde meters. De m'etiglieidsgrondeti aangevoerd in het verzoekschrift Verzoeksters (hierna Holec c.s. )hebben in het verzoekschrift aangevoerd dat octrooi 100095 7 dient te worden vernietigd

[ I G L M D U M

16

M E I

2 0 0 1

o.m. omdat hetgeen waarvoor octrooi is verleend niet vatbaar is voor octrooi (art. 75, lid 1 onder a van de Rijksoctrooiwet 1995 - hierna ROW 95), althans omdat de houder van het octrooi daarop geen, althans niet als enige aanspraak had, maar verzoeksters daartoe (althans eveneens) gerechtigd zijn (art. 75, lid 1 onder e ROW 95). In de toelichting op het verzoek is door Holec c.s, betoogd dat de uitvi nding nieuwheid ontbeert ten opzichte van cen aantal met name genoemde publicaties, dan wel nieuwheid ontbeert omdat de uitvinding reeds van openbare bekendheid was ten tijde van de indiening van de aanvraag om octrooi op 9 augustus 1995, resp. dat de uitvinding tot s tand is gebracht tijdens een periode van samenwerking tussen partijen waarbij nadere afspraken waren gemaakt betreffende de vraag aan wie de eventuele intellectuele eigendomsrechten van hetgeen onder de samenwerkingsovereenkomst tot stand zou worden gebracht, zouden toekomen, Het verweerschrift van octrooihoudster Vroom In het antwoord op het verzoekschrift heeft Vroom de door Holec c.s. genoemde publicaties besproken en staande gehouden dat deze niet bezwarend zijn voor de nieuwheid van de uitvinding. Voorts heeft Vroom gesteld dat op grond van hetgeen i n het verzoek naar voren is gebracht, niet kan worden vastgesteld dat de 'meterkast' volgens het octrooi reeds openbaar bekend was. Ten aanzien van de samenwerking is door Vroom gesteld dat de onderhavige uitvinding tijdens de periode van samenwerking met Holec c.s. door Landmark B.V. (de rechtsvoorgangster van Vroom) zelfstandig is ontwikkeld. Verloop van de zitting Alvorens partijen het woord te geven teneinde h u n resp. stcllingnamc nader toe te lichten, heeft het Bureau bij monde van de voorzitter de gemachtigde van Holec c.s. erop gewezen dat in het verzoekschrift slechts nieuwheidsbezwaren aan de genoemde publicaties zijn ontleend en dat over uitvindingshoogte niets is aangevoerd. Gemachtigde heeft daarop gesteld dat genoemde publicaties eveneens bczwarendzijnvoordcuitvindingshoogtc van de inrichting volgens het octrooi. Gemachtigde van Vroom heeft desgevraagd verklaard bereid te zijn de argumenten van Holec c.s. aan te horen en daar zo mogelijk op te reageren. Dit laatste geldt eveneens voor de brief van 17 augustus 1999 van Holec c.s. met de bijlagen, die eerst kort voor aanvang van de advieszitting door de gemachtigde van Vroom is ontvangen. Overwegingen van het Bureau voorde industriële Eigendom 1 Nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren 1.1 Conclusie 1

(...) 1.1.3 Conclusie Concluderend stelt het Bureau vast dat de nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren vanllolcc c.s. geen grond bieden om tot vernietiging van conclusie 1 van het octrooi te adviseren. i.z Nieuwheid en inventiviteit van de conclusies z-6 Tegen de volgconclusies zijn geen afzonderlijke nieuwheids- en/of inventiviteitsbezwaren naar voren gebracht.

'15

P^l E I

2 0

0 1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Ook deze concl usies, die alle terugwijzen naar een (der) voorgaande concltisie(s) kunnen naar het oordeel van het Bureau in stand blijven. 2 Wie heeft recht op het octrooi? 2.1 Door Holec c.s. is gesteld, dat Vroom geen aanspraak heeft op het octrooi. Ter onderbouwing van die stelling is door Holec c.s. gewezen op een samenwerkingsovereenkomst tussen Holec Systemen & Componenten B.V. en Landmark B.V. (de rechtsvoorgangster van Vroom met betrekking tot het onderhavige octrooi) ondertekend op rasp. S juli en n september 1992. De overeenkomst (waarvan een afschrift als bijlage 4 bij het verzoekschrift is gevoegd) betrof de samenwerking aan de zogenaamde 'mediaeenheid', die duurde van 1990 tot begin 1994. in artikel 1, lid 1 van deze overeen komst is bepaald datLand mark al haar ... eventuele octrooirechten, resulterend uit het 'Projectvoorstel' overdraagt aan Holec; ondet de inleidende bepaling 'a' is aangegeven dat met het 'Projectvoorstel' wotdt bedoeld: liet ontwerp vooreen woning-meterkast, genaamd 'media-eenheid' zoals beschreven in het 'project MEDIAEENHEID' d.d. 1-3-1988, dat als bijlage 1 bij de overeenkomst is gevoegd. Het bestaan en de inhoud van genoemde overeenkomst is door Vroom niet ontkend. 2.2 Op grond van het vorenstaande dient thans te worden bepaald: a of de 'mcdia-ccnhcid' die tijdens genoemde contractspcriode is ontwikkeld, de geoctrooieerde inrichting omvat, en b of voorafgaand aan de indiening van de aanvrage waarop het onderhavige octrooi is verleend, nadere afspraken tussen partijen zijn gemaakt betreffende de aanspraken op eventuele intellectuele eigendomsrechten die uit het project 'media-eenheid' zijn voortgevloeid. Ad a. Onder bijlage 10 bij het verzoekschrift is een uitvoerig verslag gevoegd, getiteld Media Eenheid fase 2 van april 1991, waarin in hoofdstuk 8, 'Produktbcschrijving' onder paragraaf 8.2 de productsamcnstclling van de mediaeenheid staat beschreven. Daarin toont de figuur S. 1, zoals nader toegelicht in patagtaaf 8.2.1, een in een wand opgenomen U-vormige eerste houder (1), waarin eerste en tweede platen - dragers - (3) zijn ondergebracht voor de positionering van de aansluituitcindcn van resp. de ingaande leidingen (de publieke leidingen) en de uitgaande leidingen (de privé leidingen), alwaar zich de aansfuirvoorzieningen (snel koppelingen en stekerverbindingen) bevinden. De leidingen kunnen inkomend (publieke) en afgaand (privé) tot aan resp. vanaf deze platen (3) - dragers - worden gemonteerd. Tijdens de afbouwfase (van de woning) wordt in cen laat stadium het (industriële) afbouwproduct tussen de platen - dragers- gemonteerd. Blijkens de toelichting in paragraaf 8.2.Z over de afbouw, is het afbouwproduct voorzien van onder meer de vereiste verbruiksmeters. In het antwoord op het verzoekschrift heeft Vroom gesteld, dat de 'Media-eenheid' een geheel ander concept van een meterkast betreft dan de inrichting volgens het octrooi, nl. een die is opgebouwd uit onafhankelijke, schakel bare, functionele modules met mechanische, informationele en infrastructurele raakvlakken op modulair- en systeemniveau. Daarbij waren de volgende modules te herkennen: elektra,

E I G E N D O M

gas, water (koud en warm), PTT, CAI en CP U. De enige overeenkomst met de inrichting volgens liet octrooi is volgens Vroom, het in. één ruimte onderbrengen van gas, water en elektriciteitsvoorzieningen, het verkleinen van de meterkast en het verbeteren van de functionaliteit daarvan. Het Bureau kan met deze opvatting van Vroom niet instemmen. In het (eveneens onder bijlage 10 bij het verzoekschrift gevoegde) 'Verslag oriëntatie fase - Programma van eisen - van de Media-eenheid, van Landmark, augustus 1990', is onder paragraaf 4.4.2.5 aangegeven dat de modules zoveel mogelijk voorgemonteerd en beproefd dienen te zijn, ten einde de tijdsduur en het aantal handelingen (benodigd voor de montage) tot een minimum te beperken. Naar het oordcel van het Bureau blijkt hieruit dat - mede gezien de opbouw daarvan - o o k in de 'media-eenheid' de vereiste verbruiksmeters voorafgaand aan de plaatsing in de (eerste) houder, tot één geheel zijn samengevoegd. Het samenvoegen van de meters in een (tweede) houder, is naar de mening van het Bureau slechts één van de mogelijke, voor de deskundige voor de hand liggende, wijzen waarop de meters eenvoudig als cen geheel kunnen worden geplaatst in de eerste houder. Gezien de vorm van de ruimte waarin het afbouwproduct dient te worden geplaatst - de eerste houder - , zal deze, naar het oordeel van het Bureau, logischerwijze kastvormig zijn. De conclusie dient, naar het oordcel van het Bureau, te zijn, dat de mcdia-ccnhcid bedoeld in de onder 2.1 genoemde overeenkomst, de inrichting volgens conclusie 1 van het octrooi van Vroom omvat. Ad b Ten aanzien van de vraag wie van partijen op het tijdstip van indiening van de aanvrage die tot het octrooi van Vroom heeft geleid, recht had op de uitvinding van de media-eenheid, hebben verzoeksters Holec c.s. bij het verzoekschrift afschriften overgelegd van een briefwisseling tussen Landmark B.V. en Holec Systemen en Componenten B.V., die de afwikkeling van de samenwerkingsovereenkomst inzake de media-eenheid tot onderwerp had (zie bijlage 5 bij het verzoek). Uit deze briefwisseling blijkt dat de rechten van Landmark op de media-eenheid ontstaan vóór 1990 bij Landmark blijven, en dat de rechtenmetbetrekkingtotliet'Project Mediaeenheid' door Holec aan Landmark of een derde ter overname worden aangeboden tegen een nog nader te bepalen koopsom (zie de brief van Holec, d.d. 15 februari 1994). Vroom noch Holec hebben stukken overgelegd waaruit blijkt dat er daadwerkelijk een overdracht van de bedoelde rechten aan Landmark B.V. of een derde heeft plaatsgevonden, zodat er voorshands van moet worden uitgegaan dat de rechten op de in de jaren 1990 tot begin 1994 ontwikkelde 'Mcdia-ccnhcid' nog altijd aan Holec Systemen en Componenten B.V. toebehoren. Bij deze stand van zaken moet worden vastgesteld dat ten tijde van de indiening van de octrooiaanvrage Landmark B.V., de rechtsvoorgangster van Vroom, niet gerechtigd was tot indiening van een aanvrage voor de 'Media-eenheid', en dat derhalve Vroom, als reehtsopvolgster geen aanspraak kan maken op het op die aanvrage verleende octrooi. 2.3 Conclusie De uitsluitende rechten met betrekking tot de 'Mediaeenheid' ontwikkeld in de periode 1990 tot begin 1994, bc-

B I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

horen niet toe aan (de rechtsvoorgangster van) Vroom. Het Bureau acht de vernietigingsgrond van artikel 75, eerste lid onder c van de ROW 1995 van toepassing op her onderhavige octrooi. Advies van het Bureau voor de industriële Eigendom Op grond van het vorenstaande luidt het advies van het Bureau voor de Industriële Eigendom met betrekking tot de door Holcc Holland B.V. en Schlum berger Industries Mctcr-

E I G E N D O M

16

M E I

2 0 0 1

fabriek B.V. aangedragen nietigheidsgronden, dat octrooi 1000957 kan worden vernietigd op de grond dat Vroom Beheer B.V. geen aanspraak had op het octrooi. De bezwaren van verzoeksters Holec Holland B.V. en Schlumberger Industries Meterfabriek B.V. betreffende nieuwheid en inventiviteit bieden naar het oordeel van het Bureau geen grond tot vernietiging.

B E R I C H T E N Hangende HvJ EG-zaken op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom Stadium

Datum

Onderwerp

gevoegde zaken Christian Dior/Tuk C-300/98 en Layher/Assco C-392/9S

Vragen Pres Rb. Den Haag: HR: Schriftelijke opmerkingen tot: Mondelinge behandeling: Conclusie A.-G. Cosmas: Arrest:

25 juni 1998 30 oktober 1998 2 november 1998 /februari 1999 23 mei 2000 11 juli 2000 14 december 2000

Art. 50, lid 6, TRIPs en het Nederlandse kort geding

C-333/98

Mcrck/Ufficio Italiano Brevetti e Maren i

Vragen: K. v. beroep BDS (I): Schriftelijke opmerkingen: Geschrapt:

16 december 1999 /december 1998 r7 januari 2000

Art. 4 Verordening 1768/92 Toekenningsvoorwaardcn ABC voor geneesmiddelen

C-S4/99

r.C.Ajax/Reule

26 februari 1999 Vragen HR: Schorsing in afwachring van her arrest in de gevoegde zaken C-300/9S en C-392/98: 5 mei 1999

Art. 50, lid 6, TRLPs en het Nederlandse kort geding

C-89/99

Schicving-Nijstad/ Groeneveld

Vragen HR: Schriftelijke opmerkingen tot: Mondelinge behandeling: Conclusie A.-G. Jacobs:

5 maart 1999

Artikel 50, lid 6, TRIPs en het Nederlandse kort geding

Vragen Rb. Den Haag: Schriftelijke opmerkingen tot: Mondelinge behandeling: Conclusie A.-G. Jacobs:

2 juli r999

Zaak

C-258/99

C-299/99

C-363/99

C-383/99

Partijen

BASF/BH

Philips/Remington

KPN/BMB

Procter & Gamble/BHIM

Vragen Court of Appeal (UK): Schriftelijke opmerkingen tot: Mondelinge behandeling: Conclusie A.-G. Ruiz-Jarabo:

18 juni 1999 17 oktober 2000 t s februari 2001

14 oktober 1999 12 oktober 2000 30 november 2000 29 april 1999 26 november 1999 29 november 2000 23 januari 2001

Vlagen Hof Den Haag: Schriftelijke opmerkingen tot:

3 juni 1999

Verzoekschrift. Mondelinge behandeling:

8 september 1999 30 januari 2001

8 april 2000

Art. 1 en 3 verordening 1671/96, Tockcnningsvoorwaarden ABC voor gewasbesch. mid.

Art. 3 richtlijn 89/104 Onderscheidend vermogen in her merkenrecht

Art. 3 richtlijn 89/104 Onderscheidend vermogen bij samengestelde woordmerken Hogere voorziening tegen GvEAEGSjuli 1999 (Babydry)

16

M E I

2 C O 1

[ J R L A D

N H U S T R I E L E

E I G L N U Ü M

Zaak

Partijen

Stadium

Datum

Onderwerp

gevoegde zaken C-414/99 C-4is/99en C-416/99

Zino Davidoff/A&G Levi Strauss/Costco «1 Levi Strauss/Tesco

Vragen High Court (UK): Schriftelijke opmerkingen tot: Mondelinge behandeling: Conclusie:

7 oktober 1999

Art. 7 richtlijn 89/104 Uitputting: toestemming als de merkhouder geen maatregelen heeft genomen om herinvoer te verbieden

C-443/99

MSD/Paranova

Vragen OLG Wien (A): Schriftelijke opmerkingen tot:

5 november 1999

Vragen BPG (D): Schriftelijke opmerkingen tot:

20 oktober 1999

C-517/99

C-2/00

Mcrz &Krcll/DPMA

Hölterhoff/Treiesleben

24 februari 2000 16 januari 2001 r 5 maart 2001

13 maart 2000

21 april 2000

Vragen OLG Düsseldorf (D): Schriftelijke opmerkingen tot:

23 december 1999 18 april 2000

Art. 7, lid 2, richtlijn 89/104 voorwaard en voor ompakking Art. 3 richtlijn 89/104 Onderscheidend vermogen van woord merken Art. 5 richtlijn 89/104 Beschermingsomvang in het merkenrecht

C-104/üo

DKV/BHIM

Verzoekschrift:

12 maart 2000

Hogere voorziening tegen GvEAEG 12januari 2000 (Companyline)

C-127/00

I Tassle/Ratiophaim

Vragen BGH(D): Schriftelijke opmerkingen tot:

1 februari 2000

Art. 19 Verordening 1768/92 O verganes rege I i n g

C-143/00

C-244/00

C-245/00

C-273/00

Boehringer Ingelheim/ Swinsward

Van Doren/Lifestylc

SENA/NOS

Dr. Sieckmann/DPA

Vragen High Court (UK): Schriftelijke opmerkingen tot: Vragen BGTT(D): Schriftelijke opmerkingen tot:

18 juli 2000 11 april 2000 7 oktober 2000 11 mei 2000

Art. 5 richtlijn 89/104 Beschermingsomvang in het merkenrecht Art. 28 en 30 EG Bewijslast bij uitputtiny

30 september 2000

Vragen HR: Schriftelijke opmerkingen tot:

9juni 2000

Vragen BPG (D): Schriftelijke opmerkingen tot:

14 april 2000

13 november 2000

11 november 2000

Art. 7 richtlijn 92/100 Billijke vergoeding bij de naburige rechten Art. 2 richtlijn 89/104 Bcschermenswaardigheid van geuren en geluiden

C-265/00

Campina MelkLinie/BMB

Vragen Benelux Gerechtshof: 26 juni 2000 Schriftelijke opmerkingen tot; 4 december 2000

Art. 3 richtlijn 89/104 Onderscheidend vermogen bij samengestelde woordmerken

C-291/üo

LTJDiffusion/Sadas Verbautdet

Vragen Trib. gr. inst. Parijs: Schriftelijke opmerkingen tot:

Art. 5 richtlijn 89/104 Beschermingsomvang bij samengestelde merken

C-292/00

Davidoff/Gofkid

Vragen GBH (D): Schriftelijke opmerkingen tot:

23 juni 2000 30oktobci 2000 27 april 2000 26 november 2000

Artikel 5 richtlijn 89/104 Beschermingsomvang bij verwarerings- of reputatieschade bij identieke of soortgelijke waren of diensten mr. H. M. H. Speyait

1 8 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Cursussen MT-recht en contracten' en 'Telecomrechten- en contracten' Het Nederlands Studie Centrum organiseert tijdens in totaal 4 middag-avondcolleges basis- en verdiepingscnrsussen 'lT-recht en contracten' en 'Telecomrechten- en contracten'. Doelgroep: iedereen die verantwoordelijk is voor de aanschaf of verkoop van TT- en /of Telecomproducten (en diensten) en iedereen die verantwoordelijk is voor het opstellen en beoordelen van IT- en/of Telecomcontractcn. Docenten: 'lT-recht en -contracten': mr. TT. Schutte, werkzaam bij de sectie Intellectuele Eigendom en IT-reclu, Landwell en mr. W.E.L. van Kerkvoorden, advocaat. 'Telecomrechten- en contracten': mr. G.P. van Duijvcnvoorde, advocaat en universitair docent RUL, mr. G.J. Zwenne, advocaat en universitair docent RUL en mr. N. Doorduijn, advocaat. Dam: 'IT-recht en-contracten' op 15 mei 2001 (basiscollege) en op 7 juni 2001 (verdiepingscollege). 'Telecomrecht en -contractenrecht' op 22 mei 2001 (basiscollege) en op 14 juni 2001 (vcrdicpingscollege). Plaats: de basiscolleges in Kenniscentrum Cibit te Utrecht; de vcrdiepingscolleges in Aristo Zalen te Utrecht. Tijd: 14:00-20:30 uur incl. koffie, thee/maaltijd. Kosten: voor één dag ƒ 1.195,- (excl. BTW) per persoon, voor 2 dagen ƒ 2.195,-(excl. BTW) per persoon. Inlichtingen: Rcgina de Bruin, [email protected], tel. 0704415721Forum-conferenties Forum organiseert in het gebouw van hetEuropees Octrooibureau te Rijswijk op 18 en 19 juni 2001 de conferentie 'Bescherming van chemische, farmaceutische en biotcchnologische uitvindingen' en op 20 juni 2001 de conferentie 'Bescherming van Software-gerelatccrdc uitvindingen'. Kosten: resp. NLG 2.460,00 cnNLG 1.350,00 incl. cursusmateriaal. inlichtingen: Forum Institut für Management GmbH, Postfach 105060, D-69040 Heidelberg, Tel. 0049/6221/5000501, Fax. 0049/6221/500555, E-mail: [email protected], Internet: www.forum-institut.de. Essay-wedstrijd van Union of European Practitioncrs in Industrial Property

E I ü L U I) O M

16

M E I

2 0 0 1

essay-wcdstrijduitgcschreven.Hetbeste artikel over een onderwerp betrekking hebbende op aspecten van de industriële Eigendom in Europa wordt beloond met een prijs van Euro 10.000. Er zijn ook prijzen van Euro 7.5000 en Euro 5.000. De wedstrijd staal open voor zowel leden als niet-leden van de Union. Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de secretaris van de Nederlandse groep van Union: mr. ir. EA. Dictz, p/a Vereenigde, Postbus 87930, 2508 DII Den Haag, tel. 070-4166720. Onderstaand het relevante deel van een aan de leden van Union toegestuurde aankondiging: AnnowicementllegardingaWritiiigConipetUion To cclcbrate its 40th Anniversary, UNION has organised a writingcompetition. Participants are invitcd to writean article, prefereably topical, concerning industrial property matters inEuropc (Eg'Forty years of development in industrial property in Europe' or 'Towards harmonisation in industrial property law and practice in Europe'). An expert jury, presided over by Mr. Andrew Parkcs, wi 11 judge the cntries and decide on the winning articlcs. There are 3 prizes: - A first prizc of EUR 10,000 -Asccond prize of EUR 7,500 - A third prize of EUR 5,000 Prize-vvinners will be announced at a UNION Seminar to bc held in Brussels on 6 december 2001 and at least the winning entry will bc published by UNION' in a 4oth Anniversary celebratory book. Rules ofParticipation 1 Participation is open to any person, whether a member of UNION ornot. 2 The articlc must be in one of the working languages of UNION, FKEnglish, French or German. 3 The article should comprise not less than 2,000 and not more than 10,000 words. 4 The article may not have been published or have been presentcd for publication before 9 December 2001. 5 The author agrees that UNION can publishhis/her article in a publication on the occasion of its 40Q1 Anniversary. 6 The article must be provided in Microsoft Word on a 3.5 inch diskette, togerher with a paper version (A4 size). 7 The article should bc sent to the Secretary General of UNION (c/o Cabinct Bede, Place de 1'Alma 3,1200 Brussels, Bclgium) to arrive by 31 May 2001. 8 The decision of the j ury is final -110 correspondence or discussion will be entertained.

Ter gelegenheid van het komende 40-jarig bestaan heeft de Union of European Practitioners in Industrial Property een

O F F I C I Ë L E

M E D E D

E L I N G E N

Sluiting Bureau I.E.

Register van Octrooigemachtigden

HetBurcau voor de Industriële Eigendom zal op vrijdag 25 mei 2001 (dag naTTcmclvaart) en op woensdag 20 juni 2001 voor het publiek gesloten zijn. (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom.)

De voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat op zijn verzoek op 6 april 2001 in het register van octrooigemachtigden is heringeschreven de heer drs. D.S.M. Bot. (vervolg Officiële Mededelingen van blz. 150)