De Industriële Eigendom. Bijblad bij. Inhoud van dit nummer. 15 augustus 1977, 45ste jaargang nr 8 Auteursrecht voorbehouden

185

15 augustus 1977, 45ste jaargang nr 8 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Ir C. M. R. Davidson, Mr W. L. Haardt, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R. Prins, Mr J. W. van der Zanden. Medewerkers: Ir P. L. Hazelzet, Ir L. W. Kooy, Dr J. K. Kramer, Drs C. H. J. van Soest, Dr. H. P. Teunissen, Mr D. W. F. Verkade, Mr L. Wichers Hoeth.

Verschijnt de 15e, 16e of 17e van iedere maand. Prijs f 65,- met inbegrip van het jaarregister per jaar; voor het buitenland f 70,-; een afzonderlijk nummer f 7,-;het jaarregister afzonderlijk f 10,-. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, 2280 AH Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16. Postgirorekeningnr 17 000.

Adres der redactie: Patentlaan 2, 2280 AH, Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16.

Inhoud van dit nummer Afscheid van de heer P. J. M. Geenen (blz. 186). Necrologie. In memoriam Dr J. G. Frielink, door Ir N. Rusting (blz. 186). Officiële mededelingen. Het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien treedt op 7 oktober 1977 in werking. — Personeel. Artikel. Mr J. B. van Benthem, De Europese Octrooiverdragen I (blz. 187-195). Jurisprudentie. a. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht: geen. 2. Merkenrecht. Nr 59. Benelux-Gerechtshof te Brussel, 9 februari 1977, Centrafarm/Beecham (een kleur of kleurencombinatie kan op zich zelf — onder omstandigheden — dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden; bij de beantwoording van de vraag of een teken dient om de waren van een onderneming te onderscheiden, dient als maatstaf te worden genomen of het desbetreffende teken — in aanmerking genomen alle omstandigheden van het geval — geacht kan worden de herkomst van de waar of de waren waarvoor het als merkteken is gedeponeerd, zodanig te demonstreren, dat het de wezenlijke functies van een individueel merk vermag te vervullen; daarbij dient mede in aanmerking te worden genomen of het teken, eventueel na het depot, door 'inburgering' onderscheidende kracht heeft verkregen). Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

45ste jaargang

Nr 60. Benelux-Gerechtshof te Brussel, 9 maart 1977, Application des Gaz/Leeferink (een kleur of een specifieke tint van een kleur kan op zich zelf — onder omstandigheden — een teken in de zin van artikel 1, lid 1 van de Benelux-merkenwet zijn; een kleur of een specifieke tint van een kleur is bij gebruik voor een specifieke warengroep eerder een onderscheidend teken dan bij gebruik voor een groot aantal waren van een onderneming; een bepaalde kleur of een specifieke tint van een kleur kan gedurende een groot aantal jaren zoveel zijn gebruikt voor een specifieke warengroep, dat zij is ingeburgerd als een kleur die kenmerkend is voor de produkten van een bepaalde onderneming). Nr 6 1 . Rechtbank van Koophandel te Turnhout, 15 april 1976, L'OREAL/De Vrij (de woordmerken Elnett en Belle Net of 'Belle' net zijn gelijkluidende benamingen, waarvan het gebruik voor het identieke produkt haarlak verwarring doet ontstaan). Nr 62. President Rechtbank Rotterdam, 19 oktober 1976, Pfizer/Chemtraco (gedaagde sub 1 heeft de merken van eiseres gebruikt voor waren waarvoor die merken zijn ingeschreven; daarom dienen gedaagden te bewijzen, dat zij de merken hebben gebruikt voor waren die de merkhouder of zijn licentiehouder onder die merken in het verkeer heeft gebracht). 3. Handelsnaamrecht. Nr 63. Hof 's-Gravenhage, 4 november 1976, Europe Vins/Leistra (de handelsnamen 'Eurovin' en 'Europe Vins' wijken slechts in geringe mate van elkaar af, maar geen vrees voor verwarring, omdat 'Europe Vins' zich bezig houdt met de groothandel in wijnen 'op tankwagen' en Eurovin Franse merkwijnen op fles importeert en verhandelt, enz.). Nr 64. Hof Leeuwarden, 5 mei 1976, Hensen/Hij HerenNr 8

Blz. 185-224

Rijswijk, 15 augustus 1977.

186

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

mode (de handelsnaam 'His & Her' van Hensen leidt tot de veronderstelling, dat er enige relatie bestaat tussen der partijen bedrijven, nu Hij Herenmode bekendheid geniet door haar merk 'Hij' en andere door haar als merk of kenteken gebruikte (zo Engelse als Nederlandse) voornaamwoorden). 4. Onrechtmatige daad. Nr 65. Rechtbank Arnhem, 16 september 1976, Noteboom/Pollmann (het aanleunen tegen het idee van een ander of het aanhaken bij andermans bedrijfsinspanninAfscheid van de heer P. J. M. Geenen. Aan de heer P. J. M. Geenen, technisch hoofdambtenaar voor bijzondere diensten bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 juli 1977 eervol ontslag verleend. Op dinsdag 5 juli 1977 heeft de heer Geenen afscheid genomen van het personeel van de Octrooiraad. Ter gelegenheid daarvan werd hij toegesproken door het technische lid van de Octrooiraad Ir G. Vries. Deze releveerde onder meer, dat Geenen na de tweede wereldoorlog gemoderniseerde en vernieuwde meetapparatuur opbouwde, vooral om zijn technische kennis te verdiepen en met de nieuwste inzichten uit te breiden. Ir Vries

augustus 1977

gen in het maatschappelijke economische verkeer is op zich zelf niet onrechtmatig). Mededelingen. Verslag van de Commissie Bescherming Drukletters van de Vereniging voor Industriële Eigendom (blz. 221/4). Verslag van een vergadering van de Vereniging voor Industriële Eigendom (blz. 224). Litteratuur. bedankte Geenen heel hartelijk voor het vele en altijd grondig voorbereide werk dat deze in bijna dertig jaren heeft verricht voor het vooronderzoek en de voorbereiding van octrooiaanvragen en voor de Afdeling Classificatie en Documentatie. Ir Vries overhandigde hem namens zijn collegae en medewerkers als tastbaar blijk van hun waardering een klok voor de huiskamer. De heer Geenen dankte de spreker voor zijn waarderende woorden. Geenen weet, dat hij voor anderen niet altijd gemakkelijk is geweest, maar hij wilde steeds de waarheid aan het licht brengen. Hij dankte verder alle aanwezigen hartelijk voor de prettige samenwerking en het prachtige cadeau. Daarna hebben de vele aanwezigen persoonlijk afscheid van de heer Geenen genomen.

Necrologie

In Memoriam Dr J. G. Frielink. Op 9 junij.1., in de loop van de middag, is Jan Frielink overleden. Voor mij was dit ook daarom een schokkende gebeurtenis, omdat ik de ochtend van dezelfde dag bij hem had doorgebracht en, sprekende over de vele jaren, gedurende welke wij hadden samengewerkt, verbaasd was geweest over de levendigheid en energie, die door hem werden ontwikkeld, ondanks de manende vinger, die zijn huisarts hem had voorgehouden. Op zijn geestkracht was dit gebaar zeker niet gericht. Die leek steeds sterker te worden, wat men een goed ding mag noemen voor de oude dag. Frielink was na afloop van zijn studie en promotie in Leiden en een assistentschap aan de Universiteit in deze door hem zo geliefde stad een tijdlang werkzaam geweest in de zuivelindustrie. Mede door daar opgedane praktijkervaring werd hij voor het Nederlandsch Octrooibureau tot een aantrekkelijke sollicitant. Op 30-jarige leeftijd trad hij de wondere wereld der octrooigemachtigden binnen en wel op 15 mei 1940, een dag vol onzekerheid over de toekomst, ook van het octrooigemachtigdenberoep, direct na de capitulatie van Nederland. Frielink's opleiding voor zijn nieuwe bestemming verliep echter vlot: hij had een grote en sterk gespreide belangstelling en was intelligent en bedrijvig. Na enkele jaren kon hij zijn naam in het gemachtigdenregister laten opnemen en sindsdien heeft die daar geprijkt, 35 jaar lang. In 1952 werd hij opgenomen in de directie van het Nederlandsch Octrooibureau, waarvan hij dus meer dan 25 jaar deel heeft uitgemaakt. In die periode heeft hij een grote geestkracht ontplooid en maakten zijn brede kennis, bekwaamheid, doorzicht en medeleven met anderen hem tot een binnen en buiten zijn eigen bureau zeer gewaardeerde octrooigemachtigde en tot een uiterst waardevolle compagnon en vriend voor zijn mede-directieleden. Frielink was een goed vakman, zowel wat de natuurwetenschappelijke als wat de juridische aspecten van het

beroep betreft, met als steun een sterke wetenschappelijke aanleg en de gave moeilijke situaties snel en toch grondig te doorzien en aan te kunnen pakken, waardoor hij niet alleen zijn eigen werk goed kon doen, maar ook voor velen in steeds toenemende mate een regelmatige vraagbaak werd. Een soms te grote voorzichtigheid en een zekere zwaartillendheid speelden hem weleens parten, maar voor het bereiken van overeenstemming in moeilijke problemen en voor het vinden van evenwichtige beslissingen was zijn inbreng van stimulerende waarde. 'Tot zijn eigen verbazing', zoals hij mij weleens zei. Er was in hem een speelse geest, die kinderlijk genieten kon van vele facetten van het leven, van uitvindingen en van de natuur, van klokken, boeken en treinen, en ook van malle gevallen. Aan de andere kant had hij iets grilligs en onrustigs, een naar twee kanten getrokken worden, een behoefte aan genegenheid en vriendschap enerzijds en aan het bewaren van afstand anderzijds. Hij was een diepgevoelig mens, die zijn gevoelens wel wilde uiten, maar dat soms moeilijk kon en er ook niet te ver mee wilde gaan. Zijn opmerkelijke waarnemingsvermogen en sterk-kritische inslag deden hem snel en feilloos fouten opsporen, wat voor zijn medewerkers — wie zich daartoe ook mocht rekenen — niet altijd prettig was. Wie hem echter echt kende, wist, dat hij een man met een warm kloppend hart voor zijn medemensen was, die onopvallend hielp waar hij kon en hartelijk meeleefde bij moeiten en zorgen. Vele jaren heeft hij het beroep van octrooigemachtigde tot eer gestrekt in kwaliteit en niveau. Hij heeft ook jaren lang deel uitgemaakt van de Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden, waarin zijn eruditie en ervaring een waardevolle inbreng hebben betekend, maar waarbij, geheel in zijn geest, niet aan de weg werd getimmerd. Wij zullen Jan Frielink missen. 's-Gravenhage, 11 juli 1977. Ir N. Rusting.

augustus 1977

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

187

Officiële mededelingen

Het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien treedt op 7 oktober 1977 in werking. De Regering van het Groothertogdom Luxemburg heeft op 7 juli 1977 als zesde Staat het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien bekrachtigd. Dit blijkt uit een telexbericht van 8 juli 1977, dat het interimcomité van de Europese octrooiorganisatie te Brussel heeft gericht aan de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken. De Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en Zwitserland hebben het Verdrag al eerder bekrachtigd. Het Verdrag zal volgens artikel 169, lid 1, tussen alle zes genoemde Staten op 7 oktober 1977 in werking treden. De Regering van het Koninkrijk België heeft het Verdrag op 14 juli 1977 bekrachtigd. Dit blijkt uit een telexbericht van 18 juli 1977 van het genoemde interimcomité. Volgens een beslissing die de leden van dat interimcomité in hun vergadering van 6-9 september 1976 eenstemmig hebben genomen, zal het Verdrag ook voor België op 7 oktober 1977 in werking treden. Het Verdrag is op 5 oktober 1973 te München gesloten en geplaatst in het Tractatenblad 1975, nr 108 en 1976, nr 101. Vergelijk over dit Verdrag het hieronder opgenomen hoofdartikel van Mr J. B. van Benthem, 'de Europese Octrooiverdragen I'.

Personeel. Benoemd tot lid van de Octrooiraad. De heer Ir C. Kien, hoofdingenieur voor bijzondere diensten in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële „Eigendom, tevens plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is met ingang van 1 juli 1977 benoemd tot lid van de Octrooiraad (Koninklijk besluit van 24 juni 1977, nr 23). Bevorderd. De heer Ir A. F. Wickel, hoofdingenieur A in vasl^e dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, tevens plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is met ingang van 1 juli 1977 bevorderd tot hoofdingenieur voor bijzondere diensten (Koninklijk besluit van 24 juni 1977, nr 24). De heer Ir W. J. S. J. van Laarhoven, ingenieur Ie klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 juli 1977 bevorderd tot hoofdingenieur (Koninklijk besluit van 24 juni 1977, nr 24). De heer Ir F. J. J. Kurvers, ingenieur Ie klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 augustus 1977 bevorderd tot hoofdingenieur (Koninklijk besluit van 27 juni 1977, nr 30). De heer R. Wielaard, administratief hoofdambtenaar in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 augustus 1977 bevorderd tot administratief hoofdambtenaar A (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 18 juli 1977, nr Pers./43). >

Artikel

De Europese Octrooiverdragen I, Nederland heeft evenals België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg en Zwitserland het Verdrag van München inzake de verlening van Europese octrooien geratificeerd. Het Verdrag zal tussen de genoemde Staten op 7 oktober 1977 in werking treden. Daarom lijkt het dienstig ten behoeve van de lezers van dit blad een kort overzicht te geven van de totstandkoming en van de inhoud van de beide Europese octrooiverdragen, namelijk het reeds genoemde Europese Octrooiverdrag en het daarop aansluitende Verdrag van Luxemburg betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschappelijke markt. De bespreking van de inhoud van de verdragen zal geschieden tegen de achtergrond van het geldende Nederlandse recht. I. Totstandkoming van de Europese Octrooiverdragen. Toen omstreeks 1960 tussen de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap de onderhandelingen begonnen over de instelling van een gemeenschappelijk Europees octrooisysteem, was het voornaamste motief daarvoor het verlangen om ook op octrooigebied bij te dragen aan de bevordering van een van de voornaamste doelstellingen van de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, namelijk het vrije

door Mr J. B. van Benthem. verkeer van goederen tussen de lidstaten. Immers, met behulp van verkregen overeenkomstige nationale octrooien voor dezelfde uitvinding in verschillende landen kan de octrooihouder de circulatie over de grens tegenhouden van door hemzelf of met zijn toestemming door een licentiehouder in een bepaald land in het verkeer gebrachte goederen. Dat is het gevolg van de territoriaal beperkte werking van de nationale octrooisystemen: de zgn. uitputting of verwerking van het octrooirecht, die voor de octrooihouder is verbonden aan het rechtmatig in het verkeer brengen van voortbrengselen, waarin de uitvinding is verwerkelijkt, reikt niet over de grenzen heen. Met een overeenkomstig octrooi in andere landen kan dezelfde octrooihouder weer geheel afzonderlijk opereren. De instelling van een gemeenschapsoctrooisysteem met een daarbij behorende verlening van voor het gehele grondgebied van de gemeenschappelijke markt geldende gemeenschapsoctrooien zou aan deze situatie een einde kunnen maken. Weliswaar werd niet beoogd de nationale octrooisystemen van de EEG-landen te vervangen door het gemeenschapsoctrooisysteem: daarvoor was de politiek-economische situatie nog lang niet rijp. Bovendien zou daarmede te weinig rekening worden gehouden met de belangen van de nog altijd vrij grote groep van aanvragers, die geen behoefte heeft aan

188

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

een octrooi voor alle landen van de gemeenschap, maar slechts aan een octrooi in één land of in enkele landen. Men beoogde dus slechts invoering van een gemeenschapsoctrooisysteem naast de bestaande nationale octrooisystemen, met als gevolg dat aanvragers zouden kunnen kiezen tussen de verkrijging van een gemeenschapsoctrooi en van nationale octrooien. Desalniettemin zou om twee redenen een bevordering van de vrije circulatie van goederen toch worden bereikt. In de eerste plaats zouden vele aanvragers wier economische belangen zich uitstrekken over het grondgebied van de gemeenschap, de voorkeur geven aan de verkrijging van een gemeenschapsoctrooi. Dit is immers aantrekkelijk enerzijds door de vereenvoudigde verkrijging van octrooibescherming voor dat grondgebied met behulp van één enkele internationale verleningsprocedure in plaats van evenzovele procedures als er landen zijn en anderzijds door de uniforme rechtsbescherming aan het gemeenschapsoctrooi verbonden. En verder zou de introductie van het gemeenschapsoctrooisysteem de mogelijkheid bieden om — zij het na een overgangstijd — ook voor de nationale octrooisystemen binnen de gemeenschappelijke markt een regeling te treffen die het onmogelijk maakt met behulp van overeenkomstige nationale octrooien in verschillende landen de circulatie van eenmaal rechtmatig onder zo'n octrooi in het verkeer gebrachte goederen over de grens heen te verhinderen. Nu bleek al spoedig in het verloop van de onderhandelingen in EEG-verband, dat ook een aantal Europese landen buiten de EEG grote belangstelling had voor deelneming aan een Europees octrooiverleningssysteem. Deze landen waren niet verbonden met de doelstellingen van de gemeenschappelijke markt en daarom niet geiiiteresseerd in het argument van de bevordering van het vrije verkeer van goederen tussen staten. Maar voor hen wogen zwaar de belangen die betrokken zijn bij een gecentraliseerde en daarom vereenvoudigde verkrijging van een octrooi in Europa. Sinds de Tweede wereldoorlog is namelijk niet alleen door de technische ontwikkeling het aantal uitvindingen waarvoor octrooi wordt gevraagd vermeerderd, maar is bovendien door de internationalisering van het economische verkeer het aantal overeenkomstige octrooiaanvragen voor dezelfde uitvinding in meer landen sterk opgelopen: een bedrijf dat economisch verkeer met een groot aantal landen heeft, pleegt voor zijn uitvindingen vaak in alle of in een groot deel dezer landen octrooi aan te vragen. Dit verschijnsel van repeterende octrooiaanvragen voor dezelfde uitvinding en van evenzovele repeterende nationale octrooiverleningsprocedures volgens veelal in wezen dezelfde maatstaven werd in toenemende mate gevoeld als een belasting. En dat niet alleen voor aanvragers, maar ook voor de betrokken landen, welker octrooiverlenende instanties door vele identieke werkzaamheden voor dezelfde uitvindingen ondoelmatig functioneerden en mede daarom veelal met achterstand in de behandeling van octrooiaanvragen kampten. Een Europese centralisatie van de octrooiverleningsprocedure zou deze bezwaren althans voor Europa kunnen ondervangen. Bovendien was er een aantal Europese landen, dat niet zoals bijv. West-Duitsland en ons land kans had gezien een technisch-juridisch apparaat op te bouwen voor de toetsing van octrooiaanvragen behalve op de formele ook op de materiële eisen van octrooieerbaarheid (zoals nieuwheid en uitvindingshoogte). Deze landen zagen in centralisatie de kans om met gezamenlijke inspanning een dergelijk hoogwaardig apparaat in stand te houden in het belang van een strenge en efficiënte toetsing van octrooiaanvragen voorafgaand aan octrooiverlening. Op grond van deze overwegingen, die nog versterkt

augustus 1977

werden door politieke argumenten van aansluiting bij een actie van de EEG-landen op een terrein waarop dit mogelijk scheen, oefende een aantal Europese landen — niet leden van de EEG — politieke druk uit ten gunste van hun deelneming aan de onderhandelingen over een Europees octrooisysteem. Dit had uiteindelijk tot gevolg dat besloten werd het beoogde Europese octrooisysteem in tweeën te splitsen. Het éne deel zou geregeld worden in een verdrag strekkende tot invoering van een centrale procedure tot verlening van Europese octrooien, die in de deelnemende landen geldig zijn, maar aldaar verder aan nationaal recht onderworpen zijn en dus de status van nationale octrooien hebben. Aan dit verdrag zouden alle Europese landen deel kunnen nemen. Het andere deel van het Europese octrooisysteem zou geregeld worden in een tweede verdrag, dat uitsluitend tussen de EEG-landen zou worden gesloten. Krachtens dit tweede verdrag zouden voor wat betreft het grondgebied van de EEGlanden de eenmaal verleende Europese octrooien worden aaneengesmeed tot unitaire gemeenschapsoctrooien, die als zodanig bijv. terzake van. hun rechtsbescherming en nietigverklaring onderworpen zouden zijn aan de Europese regels van dit verdrag. Deze regels zouden bijdragen aan de bevordering van de doelstellingen van het EEGVerdrag. Deze splitsing van het beoogde Europese octrooisysteem in twee verdragen heeft het verdere verloop van de onderhandelingen bepaald. Op 5 oktober 1973 is allereerst tot stand gekomen het Verdrag van München betreffende de verlening van Europese octrooien (aangehaald als Europees Octrooiverdrag). Dit verdrag voorziet in een Europese octrooiverleningsprocedure, uit te voeren door een op te richten Europees Octrooibureau: het werd ondertekend door 16 Europese landen, nl. de negen Euromarkt-landen, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk, Liechtenstein en Monaco. Ongeveer twee jaar later, namelijk op 15 december 1975 werd te Luxemburg door de negen EEG-landen een tweede verdrag getekend, namelijk het verdrag betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschappelijke markt, aangehaald als het gemeenschapsoctrooiverdrag. Dit verdrag onderwerpt de Europese octrooien die zijn verleend, voor de EEG-landen aan een gemeenschappelijk stelsel van rechtsregels. Men kan stellen, dat voor de EEG-landen beide verdragen tezamen een complete gemeenschappelijke octrooiwetgeving vormen die de octrooien beheerst welke worden aangevraagd langs Europese weg. Daarnaast blijft het mogelijk via de reeds lang bestaande wegen nationale octrooien voor de EEG-landen aan te vragen die onderworpen blijven aan nationaal recht, maar ook ten deze bevat het Verdrag van Luxemburg enige aanpassingsregels. Het Europese octrooiverdrag van München treedt als gezegd in werking op 7 oktober 1977. De maatregelen die reeds enige jaren worden getroffen ter voorbereiding van de oprichting van het Europese Octrooibureau zijn erop gericht, dat alsdan dit Bureau onmiddelijk wordt ingesteld en na verloop van ongeveer zeven maanden zijn poorten kan openen voor de indiening van Europese octrooiaanvragen. Dat zou dan omstreeks 1 mei 1978 kunnen plaatsvinden. Daarentegen moet met vertraging worden gerekend voor wat betreft de inwerkingtreding van het gemeenschapsoctrooiverdrag van Luxemburg. De aard van dit Verdrag brengt mee, dat het pas in werking treedt na ratificatie door alle negen lid-staten van de Europese Economische Gemeenschap (zie art. 98: inwerkingtreding drie maanden na de nederlegging van de ratificatie-oorkonde door de laatste der staten die het verdrag ondertekend hebben). Nu zijn er enkele EEG-landen,

augustus 1977

Bijblad Industriële-Eigendom, Nr 8

zoals Denemarken, Ierland en Italië, waarvan verwacht mag worden dat zij het Europees Octrooiverdrag (München) en daarmede ook het gemeenschapsoctrooiverdrag (Luxemburg) pas enige tijd na de inwerkingtreding van eerstgenoemd verdrag zullen ratificeren. Doch bovendien zijn er enkele EEG-landen, zoals de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland, die beide verdragen niet gelijktijdig aan het parlement ter goedkeuring hebben voorgelegd, maar eerst na afsluiting van de procedure inzake goed goedkeuring van het Verdrag van München, de voorbereiding van de parlementaire behandeling van het Verdrag van Luxemburg ter hand nemen. Beide factoren zullen waarschijnlijk tot gevolg hebben dat het gemeenschapsoctrooiverdrag pas enige jaren na de inwerkingtreding van het Europese Octrooiverdrag van kracht zal worden. Wij zullen in het hiernavolgende een overzicht geven van de inhoud van beide verdragen, en daarbij een vergelijking treffen met het geldende Nederlandse octrooirecht. En dit zal dan niet alleen een schets zijn van toekomstig Europees supra-nationaal octrooirecht. De thans in verschillende landen, met name in een aantal EEG-landen, voorgenomen aanpassing van nationale wetgevingen aan beide verdragen wettigen de verwachting dat niet alleen de uitvoering van beide verdragen zal worden verzekerd, maar dat bovendien in belangrijke mate nationaal octrooirecht in overeenstemming zal worden gebracht met toekomstig Europees octrooirecht. Terecht heeft men voorzien, dat de Europese octrooiverdragen niet alleen een nieuw Europees octrooirecht zouden scheppen naast het bestaande en te handhaven nationale recht, maar dat zij bovendien op vrijwillige basis tot harmonisering van dat nationale recht zouden leiden. Een schets van toekomstig Europees octrooirecht zal dus in belangrijke mate tevens een schets van toekomstig nationaal octrooirecht van de deelnemende Europese landen blijken te zijn. II. Het Europese Octrooiverdrag van München. Uit de twee eerste artikelen van dit verdrag vloeit al direct voort, dat het verdrag zich in principe uitsluitend bezig houdt met het instellen van een gemeenschappelijke internationale procedure voor de verlening van Europese octrooien, en dat deze octrooien eenmaal verleend uiteenvallen in een bundel nationale octrooien, die verder onderworpen zijn aan nationaal recht. Het voordeel voor aanvragers is dus dat zij via één procedure een octrooi voor hun uitvinding in meerdere Europese landen kunnen verkrijgen en dat deze octrooien behoudens uitzondering gelijkluidend zullen zijn en daarmede in hoge mate de eenheid van rechtsbescherming voor dezelfde uitvinding en dus de rechtszekerheid zullen bevorderen. Maar voor het overige gaan deze octrooien na verlening in de verschillende landen hun door nationaal recht bepaalde eigen weg, met name voor wat betreft hun beschermingsomvang, hun instandhouding door de betaling van jaartaksen, hun handhaving in inbreukprocedures alsmede de procedure voor hun nietigverklaring. Doch op dit beginsel zijn niettemin enkele uitzonderingen gemaakt ten aanzien waarvan het Europees Octrooiverdrag wèl ingrijpt in het nationale recht dat de verleende Europese octrooien zal beheersen. Wij noemen de voorgeschreven uniforme duur van de Europese octrooien (art. 63: twintig jaar na de indiening van de Europese octrooiaanvrage)., de gronden voor nietigverklaring die aansluiten bij de materiële eisen voor de Europese octrooiverlening (art. 138), de technische beschermingsomvang van een Europees octrooi die bepaald wordt door de conclusies van het octrooi welke echter mogen worden uitgelegd in het licht van de beschrijving en de tekeningen (art. 69), en de bepaling van art. 64, lid 2, dat wanneer het voorwerp van het

189

Europese octrooi een werkwijze is, de bescherming zich zal uitstrekken over de voortbrengselen die het rechtstreeks gevolg van de werkwijze zijn. Deze uitzonderingen zijn niet zonder breedvoerige discussie tot stand gekomen, zij hebben elk hun eigen geschiedenis, maar het zou in het bestek van deze algemeen gehouden beschouwingen te ver voeren om daarop nader in te gaan. Globaal gesproken kan men de bepalingen van het Verdrag scheiden in drie onderwerpen, t.w. (1) de procedure voor de verlening van Europese octrooien, (2) de materiële en formele vereisten waaraan ter verkrijging van een Europees octrooi moet zijn voldaan, en (3) het institutionele kader voor de oprichting en functionering van het Europese Octrooibureau dat de Europese octrooiverleningsprocedure moet uitvoeren. Wij zullen van deze drie geregelde onderwerpen hieronder een kort overzicht geven. Bij het Verdrag behoort een Uitvoeringsreglement dat is onderverdeeld in Regels. A. De procedure voor de verlening van Europese octrooien. De octrooiverleningsprocedure voor de Europese Octrooiraad vertoont wat het verloop en de beoordeling van octrooiaanvragen betreft grote overeenkomst met die bij de Nederlandse Octrooiraad, maar er zijn twee wezenlijke verschillen waarop de aandacht moet worden gevestigd. Ten eerste heeft de aanvrager niet, zoals in Nederland, de mogelijkheid om het nieuwheidsonderzoek en de beslissing inzake octrooiverlening gedurende een aantal jaren uit te stellen (zgn. uitgestelde verleningsprocedure) en ten tweede speelt de oppositieprocedure zich in tegenstelling tot die in Nederland eerst na de verlening van het octrooi af. Het loont de moeite om op beide verschillen wat nader in te gaan. Op grond van de gunstige ervaringen in Nederland, dat als eerste land in 1964 tot invoering van het systeem van de uitgestelde verleningsprocedure was overgegaan, later gevolgd door de Bondsrepubliek Duitsland, voorzag het oorspronkelijke ontwerp Europees Octrooiverdrag in de mogelijkheid tot uitstel van de octrooiverleningsprocedure na het nieuwheidsonderzoek gedurende een periode van vijfjaren na de publicatie van de ingediende aanvrage. De voordelen van een dergelijk systeem zijn duidelijk. In de eerste plaats kan de aanvrager zijn beslissing, of het loont zich de moeite en kosten te getroosten van voortzetting van de octrooiverleningsprocedure, uitstellen tot een tijdstip waarop hij beter de economische waarde van de uitvinding kan overzien. Immers de technische beproeving en ontwikkeling van een uitvinding en de toetsing daarvan aan economische gezichtspunten vragen doorgaans een aantal jaren. De praktijk in Nederland en*Duitsland leert, dat deze mogelijkheid in een behoefte voorziet en dat daarvan een druk gebruik wordt gemaakt. Het is bovendien gebleken, dat dit ertoe leidt dat een vrij groot gedeelte van het aantal 'sluimerende' octrooiaanvragen in de loop en aan het einde van wat men de 'sluimerperiode' zou kunnen noemen wegvalt, doordat de betrokken aanvragen niet verder in stand worden gehouden of daarvoor geen voortzetting van de verleningsprocedure wordt gevraagd. Dit belicht het tweede voordeel van het bovenbedoelde systeem, namelijk dat het kostenbesparend voor aanvragers werkt en bovendien de octrooiverlenende instantie ontlast van de behandeling van aanvragen die in de loop van dé sluimerperiode blijken zo'n behandeling toch niet waard te zijn. Maar zoals elke medaille heeft ook deze een keerzijde. De kritiek tegen het systeem van uitgestelde verleningsprocedure richt zich op de omstandigheid dat sluimerende octrooiaanvragen evenzovele niet op hun

190

Bij blad Industriële Eigendom, Nr 8

geldigheid getoetste octrooipretenties zijn die boven de markt hangen en waarmede dus de concurrenten zich geconfronteerd zien. Willen die concurrenten hun positie tegenover deze rechten bepalen, dan zijn zij genoodzaakt deze zelf op hun geldigheid te onderzoeken of, indien zij daartoe niet in staat zijn, daarvoor deskundige hulp in te roepen. Het systeem van uitgestelde verleningsprocedure verlegt dus eigenlijk de last van toetsing van octrooipretenties van de octrooiverlenende instantie naar het bedrijfsleven. Er is in het bestek van dit artikel geen plaats om in te gaan op een afweging van de argumenten vóór en tegen het systeem van uitgestelde verleningsprocedure. Er zij slechts vermeld dat de kritiek het gewonnen heeft en bijgevolg het Europese Octrooiverdrag geen mogelijkheid van uitstel van de octrooiverleningsprocedure kent. Toch heeft het uit het ontwerp geschrapte systeem zijn welverdiende sporen nagelaten. Vooreerst voorziet het ontwerp in een publicatie van de ingediende Europese octrooiaanvrage achttien maanden na de indieningsdatum of indien een prioriteitsrecht is ingeroepen berustend op een eerder premier dépöt in het buitenland, na de indieningsdatum van dit premier dépöt (prioriteitsdatum). Met ere mag gezegd worden dat zodanige publicatie van een ingediende octrooiaanvrage voorafgaand aan latere publicatie van het verleende octrooi, een Nederlandse vinding is, samenhangend met het in Nederland destijds ingevoerde systeem van uitgestelde verleningsprocedure. De achterliggende gedachte is, dat bij zodanig systeem de beslissing omtrent octrooiverlening zo lang op zich kan laten wachten, dat het geboden is door publicatie van ingediende octrooiaanvragen het publiek op de hoogte te stellen van hangende octrooiaanspraken. De praktijk heeft een dergelijke publicatie, die in Nederland en Duitsland wordt toegepast, als zo nuttig ervaren, dat zij ondanks schrapping van de mogelijkheid van uitgestelde verleningsprocedure in het Europese Octrooiverdrag is gehandhaafd (art. 93). Daaraan is gekoppeld daf ten aanzien van ingediende Europese octrooiaanvragen zo spoedig mogelijk een onderzoek naar de bekende stand van de techniek op het gebied van de uitvinding wordt ingesteld en dat het rapport van dit onderzoek zo mogelijk tegelijk met de publicatie van de aanvrage, en anders zo spoedig mogelijk daarna, wordt gepubliceerd (art. 92, i° art. 93). Het publiek beschikt dan weliswaar nog niet over een volledige toetsing van de uitvinding op octrooieerbaarheid, maar wel over de grondslag waarop zelf gemakkelijker een oordel kan worden gevormd. Een tweede spoor dat het geschrapte systeem van uitgestelde verleningsprocedure in het Europese Octrooiverdrag heeft nagelaten, is dat de octrooiverleningsprocedure niet ambtshalve volgt op het onderzoek naar de stand van de techniek, maar dat aanvrager daartoe op straffe van verval van zijn aanvrage vóór afloop van zes maanden na de publicatie van dé Europese octrooiaanvrage schriftelijk een verzoek moet indiene^i onder betaling van een bij Reglement vast te stellen takse (art. 94), die naar het zich laat aanzien nogal hoog zal zijn. Een dergelijke verplichting zal de aanvrager dwingen aan de. hand van de resultaten van het onderzoek naar de stand van de techniek zich te bezinnen op de vraag, of het gerechtvaardigd is aan voortzetting van de aanvrage verdere kosten en moeite te besteden. En dit zal ongetwijfeld, ten gunste van concurrenten en van de belasting van het Europese Octrooibureau, zij het 'in mindere mate dan bij het systeem van uitgestelde verleningsprocedure, leiden tot het wegvallen van een aantal octrooiaanvragen. Tenslotte heeft de discussie omtrent het stelsel van uitgestelde verleningsprocedure zijn meest duidelijke spoor achtergelaten in art. 95 van het Verdrag, dat aan de bestuursraad van de Europese octrooiorganisatie de bevoegdheid geeft een zodanig stelsel alsnog in te voeren

augustus 1977

door verlenging van de termijn voor de indiening van een verzoek tot onderzoek (behandeling) van de Europese octrooiaanvrage, indien zou komen vast te staan dat het Europese Octrooibureau door overbelasting niet meer in staat is Europese aanvragen tijdig af te handelen (art. 95). Een veiligheidsklep dus, in het besef dat de praktijk heeft uitgewezen dat mogelijkheid van uitstel van de verleningsprocedure in aanzienlijke mate bijdraagt tot het wegvallen van aanvragen en dus tot ontlasting van de betrokken octrooiverlenende instantie. Maar de argwaan van de meerderheid der deelnemende landen tegen een dergelijk stelsel blijkt uit de bepaling van het vierde lid van art. 95, dat de bestuursraad bij verlenging van de bedoelde termijn tevens maatregelen dient te treffen om de oorspronkelijke korte duur zoveel mogelijk te herstellen. Uit het vorenstaande zijn de hoofdelementen in de procedure tot verlening van Europese octrooien reeds naar voren gekomen: onderzoek naar de bekende stand van de techniek betreffende de uitvinding zo spoedig mogelijk na indiening van de Europese octrooiaanvrage, publicatie van deze aanvrage met het rapport betreffende dit onderzoek zo spoedig mogelijk na verloop van achttien maanden na de indienings- resp. prioriteitsdatum van de aanvrage, toetsing van de aanvrage op octrooieerbaarheid en beslissing omtrent octrooiverlening na indiening van een daartoe strekkend verzoekschrift. Het onderzoek naar de bekende stand van de techniek geschiedt door een onderzoeker van de in Den Haag gevestigde technische recherche-afdelingen van het E.O.B., de toetsing van de aanvrage op octrooieerbaarheid op de grondslag van de gevonden stand van de techniek vindt plaats in München door een uit drie technici bestaande en indien nodig nog met een jurist aangevulde afdeling, waarbij evenwel een der leden dezer afdeling met de behandeling voorafgaande aan de beslissing wordt belast (art. 18). De behandeling voor de afdeling komt in hoofdzaak overeen met die welke in de Nederlandse octrooiverleningsprocedure voorafgaat aan de beslissing door een Aanvraagafdeling, namelijk eerst een voorlopige standpuntbepaling, waarna aan de aanvrager de gelegenheid wordt geboden de aangevoerde bezwaren te weerleggen bijvoorbeeld door aanpassing van de gevraagde uitsluitende rechten door middel van wijziging van de beschrijving en conclusies van de aanvrage. Slaagt aanvrager daarin niet, dan volgt afwijzing van de aanvrage, anders verlening van octrooi op de doorgaans aangepaste aanvrage. Deze beslissing ligt na de voorbereidende behandeling niet alleen in handen van de voorbereider, maar in die van de drie of soms vier leden der onderzoek-afdeling in kwestie. Hoewel de betrokken bepaling geen plaats heeft gekregen in de overgangsbepalingen van het verdrag, draagt zij toch wel in zeker opzicht een zodanig karakter; men heeft door een dergelijke regeling het inspelen van onderzoekers van verschillende nationaliteiten op elkaar en daarmee de eenheid van beoordeling willen bevorderen. Maar men heeft terdege ook beseft dat deze regeling, die afwijkt van die welke gebruikelijk is in nationale verleningsprocedures, voor de Europese procedure een complicerende factor vormt. Daarom heeft de bestuursraad van de Europese octrooiorganisatie de bevoegdheid gekregen om in het licht van de ervaringen te beslissen dat in bepaalde categorieën van gevallen de beslissing berust bij een uit één technicus bestaande onderzoekafdeling, dus in feite bij de voorbereider zelf (art. 33, lid 3). Van een beslissing omtrent octrooiverlening in eerste instantie is beroep mogelijk bij het E.O.B, door indiening van een beroepschrift binnen twee maanden na de aangevochten beslissing (art. 106 onder 1 en 108). Het beroep wordt onderzocht door een kamer van beroep, die normaal is samengesteld uit drie leden, namelijk twee technische leden en een juridisch lid, maar in bijzondere gevallen kan hij ook uit vijf leden zijn samengesteld, namelijk drie technici en twee juristen (art. 21).

augustus 1977

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

Zoals in alle andere procedures voor het E.O.B, oordeelt ook de kamer van beroep ambtshalve over de haar voorgelegde aangelegenheid, dat wil zeggen dat zij niet beperkt is tot onderzoek van de feiten, bewijzen en argumenten van partijen in de procedure (art. 114). De leden van een kamer van beroep hebben een onafhankelijke rechterlijke status in die zin dat zij niet door de president van het E.O.B., maar door de bestuursraad van de Europese octrooiorganisatie worden benoemd voor een periode van vijfjaren (verlengbaar), gedurende deze termijn behoudens zeer ernstige omstandigheden niet kunnen worden ontslagen en niet zijn gehouden aan enige instructies (artt. 11 en 23). De procedure voor de kamer van beroep verloopt in beginsel niet anders dan die voor de Afdeling van Beroep van de Nederlandse Octrooiraad, met dien verstande dat het beroep eerst wordt voorgelegd aan de instantie die de aangevochten beslissing heeft genomen. Als deze instantie het beroep gegrond acht, is zij behoudens verzet van een andere partij bevoegd haar aanvankelijke beslissing in de zin van het in beroep gevraagde te herzien, in welk geval de beroepsprocedure niet doorgaat (art. 109). Gaat de beroepsprocedure wèl door, dan kan de kamer van beroep hetzij de zaak zelf afdoen hetzij de zaak terug verwijzen naar de eerste instantie ter afdoening met inachtneming van het in beroep besliste (art. 111). Aangezien een aantal kamers van beroep bij het E.O.B. zal optreden, rijst de vraag naar de verzekering van de eenheid van rechtspraak in de Europese octrooiverleningsprocedure, met name betreffende de materieelrechtelijke eisen voor octrooiverlening. Deze wordt in Nederland, evenals trouwens in een aantal andere landen, verzekerd door de hoogste civiele rechter, in ons geval de Hoge Raad, die langs de weg van de procedure tot nietigverklaring van een octrooi geroepen kan worden een uitspraak te doen. Deze weg waarborgt evenwel voor Europese octrooien de verlangde eenheid van rechtspraak nog niet, aangezien deze octrooien — zoals wij hebben gezien — niet meer zijn dan een bundel gelijkluidende nationale octrooien welker nietigverklaring aan evenzovele nationale rechterlijke instanties is voorbehouden. Om nu toch inzake de Europese octrooiverlehing zoveel mogelijk de eenheid van rechtspraak te bevorderen, heeft het Verdrag (art. 112) binnen het Europese Octrooibureau een hoogste orgaan geschapen, namelijk de uitgebreide of Grote Kamer van beroep, die uit zeven leden bestaat, namelijk 5 juristen en 2 technici (art. 22) en die geroepen kan worden te beslissen over rechtsvragen. Dergelijke rechtsvragen kunnen aan de Grote Kamer van beroep worden voorgelegd hetzij in het kader van een normale beroepsprocedure op verzoek van partijen of ambtshalve door een kamer van beroep, hetzij door de president van het E.O.B, wanneer twee kamers van beroep een verschillende beslissing hebben gegeven. Tot zover over de procedure voor het Europese Octrooibureau, leidend tot octrooiverlening of afwijzing van de aanvrage. Daarbij is geen melding gemaakt van een mogelijkheid voor derden om te opponeren tegen de verlening van het gevraagde octrooi, en wel om de eenvoudige reden dat de ontwerpers van het verdrag weliswaar een oppositieprocedure hebben aanvaard, maar deze vergeleken met het Nederlandse en Duitse stelsel hebben verlegd naar de periode volgend op octrooiverlening. Het Europese récht kent dus geen oppositiemogelijkheid voorafgaand aan octrooiverlening en dat is dan een tweede wezenlijk verschil met het Nederlandse recht betreffende de octrooiverleningsprocedure. De ontwerpers van het Verdrag waren het er zonder meer over eens, dat een mogelijkheid van oppositie tegen de gevraagde verlening van het Europese octrooi moest worden gegeven. Rechtsgrond daarvoor is, dat het niet aangaat aan uitvinders een vérstrekkend uitsluitend recht op de toepassing van hun uitvinding te geven als niet, behalve de toetsing op eisen van octrooieerbaarheid door de octrooiverlenende instantie, aan

191

derden de mogelijkheid is gegeven aan die instantie nieuwe feiten, bijvoorbeeld betreffende de bekende stand der techniek, of argumenten voor te leggen, die haar tot dan toe mogelijkerwijs zijn ontgaan en die derhalve het voorhanden beoordelingsmateriaal kunnen aanvallen. Een langdurige discussie is evenwel gevoerd over de vraag of de oppositiemogelijkheid nu direct voorafgaand aan, dan wel onmiddellijk na de verlening van het Europese octrooi zou moeten worden gegeven. Voor de eerstbedoelde oplossing pleit de stelling dat aan derden, indien zij daarvoor voldoende gronden hebben, de mogelijkheid moet worden geboden de verlening van een Europees octrooi te verhinderen. Als bezwaar daartegen werd evenwel aangevoerd dat de gerechtvaardigheid van tegen octrooiverlening aangevoerde gronden eerst in de loop van de oppositieprocedure kan worden beoordeeld en dat niets derden derhalve verhindert op niet of onvoldoende gerechtvaardigde gronden te opponeren, teneinde de verlening van een Europees octrooi te vertragen en te bemoeilijken. Het is de vrees, dat dergelijke vexatoire oppositie juist bij de verlening van een octrooi met een zo groot territoriaal bereik als het Europese octrooi een belangrijke rol zouden kunnen gaan spelen en de Europese octrooiverlening minder aantrekkelijk zouden kunnen maken, die de doorslag heeft gegeven. Het verdrag kent dus aan derden weliswaar de mogelijkheid van oppositie tegen de verlening van een Europees octrooi toe, meer eerst na die verlening, waartoe een termijn van negen maanden na de publicatie van de verlening openstaat (art. 99). De Europese oppositie is hiermede in feite geworden tot een Europese actie tot nietigverklaring (het verdrag spreekt van 'herroeping') van het Europese octrooi voor alle aangewezen landen, die evenwel slechts korte tijd na verlening van dat octrooi openstaat. Daarna moeten derden in voorkomend geval hun toevlucht nemen tot nationale nietigheidsacties bij de nationale competente rechters. Daarop is evenwel één uitzondering gemaakt: wanneer een derde door de houder van het Europese octrooi gedagvaard is wegens inbreuk op dat octrooi, kart hij binnen drie maanden na de dagvaarding zich nog voegen in de oppositieprocedure zolang deze loopt; hij wordt dan als mede-opposant beschouwd (art. 105). De bedoeling van deze bepaling is duidelijk: als een derde wordt beticht van inbreuk behoeft hij zolang de oppositie-procedure loopt niet de ingewikkelde weg te volgen van verdediging door de nietigheid van het Europese octrooi in een of meer landen in te roepen of te vorderen, maar kan hij zich op eenvoudiger wijze verweren door mee te doen aan de oppositie. Oppositie kan worden gevoerd op de grond dat de inhoud van het octrooi niet voldoet aan een van de materiële eisen voor octrooieerbaarheid, zoals bijvoorbeeld nieuwheid en uitvindingshoogte of uitgaat boven de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage, dan wel op de grond dat de uitvinding in het octrooischrift niet voldoende duidelijk en volledig is onthuld om door een deskundige te kunnen worden toegepast (art. 100). Niet vatbaar voor oppositie is dus de vraag, of het octrooi voldoet aan de formele eisen betreffende de beschrijving en conclusies dan wel aan de eis van eenheid van uitvinding. De oppositie wordt beoordeeld door een oppositieafdeling die bestaat uit drie technici, van wie er slechts één betrokken mag zijn geweest bij de voorafgaande octrooiverleningsprocedure; indien nodig kan aan de afdeling een jurist als lid worden toegevoegd (art. 19). De procedure verloopt in hoofdzaak op dezelfde wijze als de oppositie-procedure tegen de verlening van een Nederlands octrooi; zij eindigt met de handhaving of met de gehele of gedeeltelijke herroeping van het Europese octrooi; in het laatste geval wordt een nieuw octrooischrift uitgegeven. Van een beslissing van de oppositie-afdeling kan elk van de partijen weer in beroep gaan bij het E.O.B.; ook hier wordt het beroep onderzocht door een kamer van beroep waarvan de samen-

192

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

stelling dezelfde is als die bij beroep tegen een beslissing van de onderzoekafdeling (eerste instantie). B. De materiële en formele vereisten, waaraan ter verkrijging van een Europees octrooi moet zijn voldaan. De formele vereisten voor de verkrijging van een Europees octrooi treft men aan in de artikelen 75—89 van het Verdrag en verder in een aantal bepalingen van het uitvoeringsreglement, in het bijzonder de regels 24—38. Als grondslag voor de verkrijging van octrooi moet uiteraard een Europese octrooiaanvrage worden ingediend die behoort te omvatten een formeel verzoek om octrooiverlening, een beschrijving van de uitvinding, een of meer conclusies die duidelijk en kort het voorwerp van de gevraagde bescherming omschrijven, desverlangd tekeningen, en tenslotte een uittreksel van de beschrijving voor technische informatie-doeleinden (art. 78, onder 1 en artt. 84 en 85). De aanvrage kan worden ingediend hetzij bij het Europese Octrooibureau (dus in Den Haag of in München), hetzij, indien de wetgeving van een deelnemende staat dat toelaat of voorschrijft, bij de octrooiverlenende of een andere bevoegde instantie van die staat (art. 75). In het laatste geval fungeert de-betrokken nationale instantie uitsluitend als brievenbus: de aanvrage wordt behoudens eventuele geheimhouding in het belang van de defensie zo spoedig mogelijk doorgezonden naar het Europese Octrooibureau (art. 77), dat zelf aan de aanvrage een mdieningsdatum toekent wanneer deze ontvankelijk is (art. 80). Bij de indiening van de aanvrage moeten de landen, waarin bescherming wordt verlangd, worden aangewezen (art. 79): deze aanwijzing van de beschermingslanden kan om redenen van rechtszekerheid voor derden in de loop van de verleningsprocedure niet meer worden aangevuld, maar wel kan de aanwijzing van een of meer landen tot op het moment van de octrooiverlening worden ingetrokken. Ter gelegenheid van de indiening van de Europese octrooiaanvrage moeten een drietal taksen worden betaald, één voor de indiening, één voor de aanwijzing per land en één voor het nieuwheidsonderzoek. Europese octrooiaanvragen moeten worden ingediend in een van de drie officiële talen van het Europese Octrooibureau, namelijk Frans, Duits of Engels (art. 14, lid 1). Echter kan een onderdaan van een land dat een andere landstaal heeft bijvoorbeeld een Nederlander, de aanvrage ook in de eigen landstaal indienen, mits in dat geval binnen drie maanden doch uiterlijk binnen een maand na verloop van de prioriteitstermijn een vertaling in het Frans, Duits of Engels wordt geleverd (art. 14, lid 2. Regel 6, lid 1). De taal van indiening van de aanvrage, of in het laatstbedoelde geval van de vertaling, vormt ook de taal van de verdere procedure (art. 14, lid 3). Verdere stukken moeten in deze procestaai worden ingediend (of in een andere landstaal mits weer tijdig een vertaling wordt ingediend), en de aanvrage wordt in deze taal gepubliceerd. Ook het octrooi wordt in deze taal verleend, met dien verstande dat in het octrooischrift een vertaling van de conclusies in de twee andere officiële talen van het E.O.B, wordt opgenomen (art. 14, leden 6 en 7). In beginsel wordt dus de Europese octrooiaanvrage ingediend, gepubliceerd en behandeld en vindt de octrooiverlening plaats in slechts één van de drie officiële talen van het Europese Octrooibureau, hetgeen de procedure voor dat Bureau belangrijk vereenvoudigt. Deze rationele oplossing kon echter alleen worden aanvaard door aan de deelnemende landen toe te staan dat zij buiten de verleningsprocedure om: (a) voor wat betreft de gepubliceerde aanvragen van de aanvrager een vertaling van de conclusies kunnen verlangen op straffe van het niet-intreden van voorlopige bescherming (art. 67, lid 3) en (b) voor wat betreft het verleende octrooi van de aanvragen een vertaling van het gehele octrooischrift kunnen verlangen op straffe van nietig-

augustus 1977

heid van het octrooi in het betrokken land (art. 65). Het valt te verwachten dat van deze mogelijkheid vooral wat het verleende octrooi betreft een vrij algemeen gebruik zal worden gemaakt, immers het verleende Europese octrooi is niet anders dan een bundel doorgaans gelijkluidende nationale octrooien. Wij zullen zien dat de situatie anders is bij het gemeenschapsoctrooi. Toetsing op de formele eisen voor octrooiverlening vindt uiteraard ter gelegenheid van de Europese octrooiverleningsprocedure gelijktijdig met de toetsing op materiële eisen voor octrooiverlening plaats. Voorafgaand aan die integrale toetsing door de onderzoekafdelingen resp. de kamers van beroep vindt echter een tweeledige toetsing op administratief niveau bij de indiening plaats. In de eerste plaats een toetsing op ontvankelijkheid van de aanvrage namelijk of deze voldoet aan de minimumeisen van art. 8c voor toekennen van een indieningsdatum of de indieningstaks en de taks voor nieuwheidsonderzoek zijn betaald en of eventueel de vertaling tijdig is ingediend (art. 90), en in de tweede plaats een toetsing op de formele voorschriften in het algemeen ter verzekering van een correcte publicatie van de aanvrage (art. 91). Wanneer in het laatste geval een afwijking wordt vastgesteld die nog kan worden gecorrigeerd, wordt aan de aanvrager gelegenheid tot correctie gegeven. De materiële vereisten voor de verkrijging van een Europees octrooi treft men aan in de artikelen 52—57 van het Verdrag. Deze artikelen vormen de kern van het Europese Octrooiverdrag en het zal dan ook niemand verwonderen dat zij het voorwerp van uitvoerige en grondige discussie zijn geweest. Toch zou het onjuist zijn hieruit af te leiden, dat zij een grondige vernieuwing van het materiële octrooirecht inhouden. Zij zijn in hoofdzaak ontleend aan het Verdrag van Straatsburg van 27 november 1963 betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, dat op zichzelf is te beschouwen als een Europese codificatie van de in vele tientallen van jaren ontwikkelde opvattingen van doctrine en rechtspraak in de toonaangevende landen. Het ziet ernaar uit dat niet alleen het Europese Octrooiverdrag, maar ook de wetgevingen van de aan het Verdrag deelnemende landen zich aan het Verdrag van Straatsburg zullen aanpassen, waarmede in Europa een belangrijke mate van eenheid van materieel octrooirecht tot stand zal zijn gekomen. Voor Nederland is dit het geval door de onlangs door het Parlement aangenomen wet tot aanpassing van de Rijksoctrooiwet o.a. aan het Verdrag van Straatsburg, welke in de herfst van dit jaar in werking zal treden. Echter: het Verdrag van Straatsburg laat nog enkele punten open, en daarop heeft zich uiteraard de discussie bij de voorbereiding van het Europese Octrooiverdrag geconcentreerd. Wij zullen in het hiernavolgende globale overzicht van de materiële rechtsbepalingen van het Europese Octrooiverdrag vooral aan deze punten aandacht besteden. Volgens art. 52 van het Verdrag worden Europese octrooien verleend voor uitvindingen, die nieuw zijn uitvindingshoogte bezitten — het Verdrag noemt dit op uitvinderswerkzaamheid berusten — en vatbaar zijn voor industriële toepassing. Dit zijn de drie gebruikelijke eisen voor een geldige octrooiverlening die nagenoeg overal, ook in de Nederlandse wet, worden gesteld en die het Verdrag in de artikelen 54, 56 en 57 nader uitwerkt. Vermeldenswaard is, dat het Verdrag spreekt van octrooiverlening voor uitvindingen en niet, zoals de Nederlandse wet, van octrooiverlening voor uitgevonden voortbrengselen en werkwijzen. Deze laatste formulering zou ongetwijfeld beter hebben gepast bij wat er in de praktijk van de octrooiverlening gebeurt, maar het gebruik van de term uitvinding als object van octrooiverlening sluit beter aan bij de formulering van de meeste Europese octrooiwetgevingen en betekent overigens

augustus 1977

Bijblad Industriële Eigendom^ Nr 8

geen verschil in praktische opzet. Wel noopte deze formulering meer dan die van de Nederlandse wet tot een definitie van hetgeen niet dient te worden beschouwd als een uitvinding in de octrooirechtelijke zin van het woord. Het Verdrag van Straatsburg onthoudt zich van een dergelijke definitie, omdat een sluitende definitie moeilijk was te vinden en men meende in de rechtspraak van de Europese landen reeds voldoende waarborg te vinden voor een gemeenschappelijke benadering. Het Europese Octrooiverdrag schept evenwel een nieuw zelfstandig Europees rechtsstelsel dat nog door rechtspraak moet worden ontwikkeld, zodat de ontwerpers na veel heen en weer gepraat tenslotte toch van oordeel waren dat het wenselijk was ter bevordering van de rechtszekerheid een zekere definitie te geven van het begrip uitvinding in octrooirechtelijke zin. Dit is geschied door in lid 2 van art. 52 een niet uitputtende en dus zuiver bij wege van voorbeelden verstrekte opsomming te geven van resultaten (van uitvinderswerkzaamheid) die niet zijn te beschouwen als uitvindingen in octrooirechtelijke zin. Als zodanig zijn genoemd zuivere ontdekkingen, wetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden, estethische vormgevingen, stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering, de presentatie van informatie en tenslotte computerprogramma's. Behalve voor wat betreft computerprogramma's sluit deze opsomming aardig aan bij door de jurisprudentie ontwikkelde nationale praktijk, o.a. in Nederland. Omtrent computerprogramma's is de nationale praktijk verdeeld, maar de Europese wetgever heeft besloten zich aan te sluiten bij landen als Nederland die menen dat computerprogramma's zich niet goed lenen noch voor octrooibescherming noch voor doelmatige toetsing op eisen van octrooieerbaarheid. Conform het Verdrag van Straatsburg sluit art. 53 nog een tweetal bijzondere categorieën van uitvindingen uit van octrooiverlening. In de eerste plaats uitvindingen welker publicatie of toepassing in strijd zou zijn met de openbare orde of de goede zeden, zonder dat nu de enkele strijd met een wettelijk verbod reeds strijd met openbare orde of goede zeden behoeft op te leveren. Nu kan deze bepaling natuurlijk geen doel treffen, wanneer behalve octrooiverlening niet ook de publicatie van met de openbare orde of goede zeden strijdige materie kan worden verhinderd. Regel 34 geeft dan ook aan het E.O.B, de bevoegdheid bij de publicatie dergelijke materie weg te laten. Verder sluit art. 53 van octrooiverlening nog uit planten- en dierenrassen of werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor het verkrijgen van dergelijke zaken, met uitzondering van microbiologische werkwijzen of de produkten daarvan die weer wèl octrooieerbaar zijn. De hierbedoelde uitzondering van octrooieerbaarheid berust op de overweging dat plantenen dierenrassen en de bedoelde werkwijzen zich beter lenen voor de bescherming van andere aard dan octrooibescherming. Een dergelijke andere bescherming genieten zij dan ook in een aantal Europese landen krachtens speciale wetgeving (in Nederland de Zaaizaaden Plantgoedwet). In het voetspoor van het Verdrag van Straatsburg stelt art. 54 voor de Europese octrooiverlening de eis van absolute nieuwheid en wel door introductie van een zeer ruim begrip bekende stand van de techniek waartoe op het moment van indiening van de Europese aanvrage de uitvinding niet reeds mag behoren. Deze bekende stand van de techniek wordt gevormd door alles wat vóór de datum van de Europese aanvrage toegankelijk is geworden voor het publiek door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door gebruik of op andere wijze. Twee wezenlijke elementen kunnen hierin worden onderkend. Vooreerst dat bekendmaking waar dan ook ter wereld en in welke taal dan ook voldoende is om de nieuwheid van de uitvinding weg te nemen. Maar verder

193

ook dat vertrouwelijke bekendmaking in meer of minder beperkte kring van deskundigen (vertrouwelijke verspreiding van conferentiedocumenten voorafgaande aan een conferentie bijv.) niet voldoende is: immers er moet zijn toegankelijkheid voor het publiek. Over deze duidelijke en praktisch eenvoudig hanteerbare benadering van het nieuwheidsbegrip was men het spoedig eens. Daarentegen zijn aan de regeling van de onderlinge verhouding van zogenaamde colliderende octrooiaanvragen, die in art. 54 eveneens een plaats heeft gevonden, langdurige en felle discussies voorafgegaan waarbij belanghebbende kringen zich niet onbetuigd hebben gelaten. Het komt vrij veelvuldig voor dat octrooiaanvragen geheel of gedeeltelijk op dezelfde uitvinding betrekking hebben, gevolg van het feit dat men zich op meerdere plaatsen met de ontwikkeling van dezelfde techniek bezig houdt. Als in een dergelijk geval de eerdere aanvrage is gepubliceerd vóór de indiening van de latere aanvrage, is er geen probleem, immers dan maakt de eerdere aanvrage ten opzichte van de latere aanvrage deel uit van de stand van de techniek en neemt zij de nieuwheid van die latere aanvrage weg. Als de eerdere aanvrage echter doordat zij kort voor de indiening van de latere werd ingediend eerst daarna werd gepubliceerd, ontstaat er een probleem dat om een regeling vraagt ter vermijding van dubbele octrooiverlening voor dezelfde uitvinding. Het Verdrag van Straatsburg biedt hier twee mogelijke oplossingen. De eerste is, dat op de latere aanvrage geen octrooi kan worden verleend voor datgene, waarvoor het op de eerdere aanvrage te verlenen octrooi bescherming biedt (de zgn. no-claim oplossing genoemd). De tweede oplossing houdt in, dat de eerdere aanvrage bij wege van fictie geacht wordt ten opzichte van de latere aanvrage tot de stand van de techniek te behoren, zodat zij zonder meer de nieuwheid van de latere aanvrage wegneemt voorzover hun inhoud overeenkomt, ongeacht of en in hoeverre de eerdere aanvrage tot octrooi leidt (de zgn. whole contents oplossing genoemd)> Voor het vermijden van dubbele octrooiverlening is de no-claim oplossing voldoende. Zij heeft bovendien het voordeel dat, voorzover de eerdere aanvrage wordt ingetrokken of niet leidt tot octrooiverlening, de weg vrijkomt voor de latere aanvrage, Aan deze oplossing zijn echter enkele belangrijke nadelen van processuele aard verbonden. Vooreerst kan in deze oplossing de procedure inzake de latere aanvrage niet met vrucht worden gevoerd, voordat vaststaat in welke vorm op de eerdere aanvrage octrooi zal worden verleend, hetgeen tot belangrijke vertragingen in behandeling kan leiden. Verder moet de verlenende instantie de latere aanvrage afbakenen van hetgeen ingevolge het op de eerste aanvrage te verlenen octrooi beschermd zal zijn, wat het betrekken van de beschermingsomvang van dat octrooi in de overwegingen vraagt. Deze nadelen hebben voor het Europese Octrooiverdrag de wijzer naar de 'whole contents' oplossing doen omslaan, die men bovendien verdedigd heeft met de stelling dat het niet aangaat aan een latere aanvrage octrooi te verlenen voor iets dat een eerdere aanvrager door officiële publicatie van zijn aanvrage als eerste in het publiek domein heeft gebracht. Bijgevolg is art. 54 van het Verdrag aangevuld met de bepaling dat de inhoud van eerder gedateerde Europese octrooiaanvragen, die evenwel later zijn gepubliceerd dan de te beoordelen aanvrage, desalniettemin ten opzichte van laatstbedoelde aanvrage geacht worden te behoren tot de stand van de techniek (art. 54, lid 3). Dit geldt dan in Europees verband uiteraard alleen voorzover voor beide aanvragen dezelfde landen zijn aangewezen, immers alleen dan rijst het probleem van dubbele octrooiverlening. Zou de collisie met een eerdere Europese octrooiaanvrage slechts een deel van de aangewezen landen betreffen, dan kan volgens regel 87 de behandeling van de aanvrage worden gesplitst in die

194

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

zin, dat voor de landen waarvoor de collisie geldt andere (namelijk van de eerdere aanvrage af te grenzen) conclusies met beschrijving gelden dan voor de overige aangewezen landen. Deze regeling van het collisievraagstuk vond aanvankelijk weinig genade in de ogen van belanghebbende kringen, onder meer omdat zij vreesden dat deze in de weg zou staan aan octrooiverlening voor een latere aanvrage van dezelfde aanvrager die een verbetering of uitwerking omvat van de uitvinding waarvoor in de eerdere aanvrage octrooi werd aangevraagd (de zgn. auto-collisie). In een verder stadium van het ontwerpverdrag was daarvoor een gedeeltelijke oplossing gevonden door een speciale regeling van het instituut van de zogenaamde aanvullingsaanvragen, maar deze regeling heeft men tenslotte laten vallen omdat daaraan weer andere bezwaren kleefden: het Europese Octrooiverdrag kent dus geen zogenaamde aanvullings-octrooiaanvragen. In het Verdrag zijn intussen evenwel de gevreesde gevolgen van de 'whole contents' oplossing op veel verstandiger wijze afgezwakt door gebruik te maken van van de door het Verdrag van Straatsburg geboden mogelijkheid om bij toepassing van deze oplossing in de verhouding tussen twee colliderende Europese aanvragen het vereiste van uitvinderswerkzaamheid of uitvindingshoogte te laten vervallen. Daarmede zijn we aangeland bij de tweede belangrijke materiële eis voor Europese octrooiverlening, die zijn weerslag in art. 56 van het Verdrag heeft gevonden. Volgens het reeds behandelde art. 52 is het niet voldoende dat een uitvinding om voor Europese octrooiverlening in aanmerking te komen nieuw is, dat wil zeggen niet tot de bekende stand van de techniek behoort, maar moet zij daarnaast berusten op een uitvinderswerkzaamheid. Art. 56 werkt dit principe nader uit door te stellen dat een uitvinding aan deze eis voldoet, wanneer zij voor een deskundige niet op voor de hand liggende wijze uit de bekende stand vari de techniek voortvloeit. Daarmede valt het Europese Octrooiverdrag terug op een in de nationale octrooiverleningspraktijken algemeen gehanteerd criterium, dat op zichzelf in het geheel niet een ook maar enigszins omlijnde definitie van het begrip uitvindingshoogte geeft. Ook bij de Europese octrooiverleningsprocedure zal daarom de hantering van deze eis geheel aan de beoordelende instanties moeten worden overgelaten, waarbij de intussen samengestelde richtlijnen van de procedure en de jurisprudentie richtinggevend kunnen werken. Aangezien de praktijk leert, dat er weinig octrooiaanvragen wórden ingediend, waarvan de inhoud geheel tot de bekende stand van de techniek behoort, zodat octrooiaanvragen doorgaans altijd wel wat nieuws bevatten, zal evenals bij de nationale verleningsprocedures de hantering van de eis van uitvindingshoogte de standaard van de Europese octrooiverlening gaan bepalen. In de tweede zin van art. 56 is de 'whole contents' oplossing voor colliderende octrooiaanvragen nu op de hiervoor reeds aangegeven wijze afgezwakt: de latere colliderende aanvrage moet weliswaar nieuw zijn ten opzichte van de gehele inhoud van de eerdere colliderende aanvrage, maar behoeft daarbovenuit ten opzichte van deze inhoud niet ook nog aan de eis van uitvindingshoogte te voldoen. Dit lost het probleem van de autocollisie op en vermijdt in het algemeen de dubbele octrooiverlening op een wijze die nog aanvaardbare mogelijkheden voor octrooiverlening op de latere aanvrage biedt. Tenslotte omschrijft art. 57 de derde belangrijke materiële eis die art. 52 voor Europese octrooiverlening stelt, namelijk de industriële toepasbaarheid. Wederom overeenkomstig het Verdrag van Straatsburg wordt deze eis aldus gedefinieerd, dat het voorwerp van de uitvinding op welk industrieel terrein dan ook, daarbij inbegrepen de landbouw moet kunnen worden vervaar-

augustus 1977

digd of toegepast. Hierin kunnen twee elementen worden onderscheiden. In de eerste plaats moet het voorwerp van de uitvinding kunnen worden vervaardigd of toegepast, dat wil zeggen het moet realiseerbaar zijn, hetgeen niet realiseerbare voortbrengselen of werkwijzen als bijvoorbeeld een perpetuum mobile of een ander om technische reden niet werkend geheel van octrooiverlening uitsluit. In de tweede plaats is het gebied van toepassing van de uitvinding zó ruim geformuleerd, dat voortbrengselen en werkwijzen op alle terreinen van het economisch leven, of het nu de industrie in eigenlijke zin, dan wel landbouw, visserij of bosbouw betreft, voor octrooiverlening in aanmerking komen. Het Verdrag kent wat dit betreft eigenlijk maar twee uitzonderingen, een permanente en een tijdelijke. De permanente uitzondering vindt men in art. 52, lid 4, krachtens welke bepaling niet worden beschouwd als voor industriële toepassing vatbaar en dus van octrooiverlening zijn uitgesloten methoden voor chirurgische- en therapeutische behandeling van menselijke- en dierlijke lichamen en diagnosemethoden te dier zake. In de praktijk zal deze uitzondering niet veel betekenen, aangezien apparatuur en stoffen die bij dergelijke methoden worden gebruikt, wèl voor octrooiverlening in aanmerking komen en krachtens het daarop te verlenen octrooi het gebruik van dergelijke apparatuur en stoffen voor de genoemde doeleinden doorgaans tot het uitsluitend recht van de octrooihouder behoort en dus niet zonder zijn toestemming (bijv. doordat men een en ander van hem of van een licentiehouder koopt) zal kunnen geschieden. De tijdelijke uitzondering op art. 57 vindt men in art. 167, krachtens welk artikel iedere Verdragsstaat voor een periode van ten hoogste tien jaar (verlengbaar met ten hoogste vijfjaren) een voorbehoud kan maken voor de octrooieerbaarheid, uiteraard voorzover betreft de geldigheid van het Europese octrooi voor zijn gebied, van chemische of farmaceutische produkten of voedingsmiddelen als zodanig dan wel van werkwijzen op het gebied van de land- en tuinbouw. C. Het institutionele kader voor de oprichting en functionering van het Europese Octrooibureau. Volgens art. 4 van het Verdrag wordt ter verzekering van de verlening van Europese octrooien een Europese Octrooiorganisatie opgericht, die administratieve en financiële zelfstandigheid bezit en twee organen heeft, namelijk het Europese Octrooibureau, belast met de genoemde octrooiverlening en de Bestuursraad, belast met het toezicht op het Europese Octrooibureau. De Europese Octrooiorganisatie, die ingevolge art. 5 rechtspersoonlijkheid in elk van de deelnemende staten bezit, heeft haar zetel in München, alwaar ook het Europese Octrooibureau is gevestigd (art. 6). De Bestuursraad heeft een wetgevende en een toezichthoudende taak. In het kader van zijn wetgevende taak stelt hij het financiële reglement en het reglement betreffende de taksen vast, evenals het personeelsstatuut en het pensioenstatuut voor het personeel van het Europese Octrooibureau (art. 33, lid 2). Het uitvoeringsreglement, dat bij het Verdrag is gevoegd, vormt onderdeel van het Verdrag, maar mag door de Bestuursraad gewijzigd worden, evenals de bepalingen van het Verdrag zelf die de duur van een termijn vaststellen (art. 33, lid 1). Tot de toezichthoudende taak van de Bestuursraad behoren de goedkeuring van de door de president van het Europese Octrooibureau voorgelegde ontwerp begroting (art. 46), in welk verband ook de speciale contributies van de deelnemende staten worden vastgesteld (art. 40, leden 2 en 3), alsmede de kennisneming van het jaarverslag van de president. Daarnaast zijn in het Verdrag nog een aantal detailtaken aan de Bestuursraad opgedragen die hier onbesproken blijven. De Bestuursraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten (art. 26) en neemt zijn belangrijkste beslissingen bij 3/4 meerderheid van de op een vergade-

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

augustus 1977

ring vertegenwoordigde en stemmende lid-staten (art. 35). Krachtens artikel 40, eerste lid, dienen de bedragen der taksen die voor de verrichtingen van het Europese Octrooibureau moeten worden betaald, zodanig te worden vastgesteld dat daaruit de uitgaven van het Bureau geheel kunnen worden bestreden. Met andere woorden het Verdrag schrijft voor dat het Europese Octrooibureau 'self-supporting' moet zijn. Onder deze taksen worden echter niet alleen de taksen begrepen die in de loop van de verleningsprocedure of terzake van de oppositieprocedure moeten worden betaald: ingevolge art. 39 moeten de deelnemende landen aan het Europese Octrooibureau ook een percentage (maximaal 75%) overmaken van de jaarlijkse instandhoudingstaksen die zij heffen van de eenmaal verleende Europese octrooien, die immers na verlening in een bundel nationale octrooien uiteenvallen. Afgaande op de ervaring bij de nationale octrooiverlenende instantie valt te verwachten, dat op de duur de ontvangsten uit de instandhoudingstaksen voor verleende octrooien, die immers gedurende de gehele levensduur van het octrooi moeten worden betaald, een belangrijk deel van de inkomsten van het Europese Octrooibureau zullen gaan uitmaken. Het Verdrag houdt rekening met de mogelijkheid, dat bijzondere omstandigheden kunnen optreden waardoor het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven van het Europese Octrooibureau wordt verstoord. In dat geval betalen de deelnemende landen contributies volgens een in artikel 40, derde lid, bepaalde sleutel die enerzijds samenhangt met het aantal nationale octrooiaanvragen dat vóór de inwerkingtreding van het Verdrag in het betrokken land werd ingediend en anderzijds met het aantal aanvragen dat vóór die inwerkingtreding door onderdanen van het betrokken land in andere landen werd ingediend. Dergelijke contributies doen echter niet af aan het beginsel dat het Europese Octrooibureau self-supporting moet zijn, want zij dragen het karaktervan leningen of voorschotten: ingevolge art. 40, zesde lid, moeten zij met rente in latere jaren worden terugbetaald. Van dergelijke voorschot-contributies zal het Europese Octrooibureau in het bijzonder

195

moeten leven gedurende een periode van ongeveer tien jaren na de oprichting, waarin de inkomsten uit taksen, in het bijzonder die uit de instandhoudingstaksen, voor verleende Europese octrooien, nog niet een normale omvang hebben bereikt. De bedragen van het taksenstelsel zullen er evenwel op moeten worden afgestemd, dat na deze periode de betaalde contributies met rente worden terugbetaald. Dit door het Verdrag voorgeschreven, strenge systeem van self-supporting zijn brengt mede, dat de bedragen der taksen, behalve voor wat betreft de verhouding tussen de verschillende taksen, niet zullen kunnen worden aangepast aan de behoeften van octrooiaanvragers en octrooihouders en dat met name de mate van aantrekkelijkheid van het Europese octrooistelsel daarbij geen rol mag spelen. Desalniettemin heeft men voorlopig berekend, dat de voordelen van het Europese octrooistelsel ten opzichte van de menigvuldigheid der nationale octrooistelsels in Europa zo groot zijn, dat zelfs bij de hoge taksenbedragen die het self-supporting blijven van het Europese Octrooibureau oplevert, dit Europese stelsel voordelig is voor octrooiaanvragers, voorzover zij in drie of meer Europese landen bescherming verlangen. Voorwaarde daarvoor is evenwel dat de Europese octrooiverleningsprocedure snel en doelmatig verloopt en dat een juiste afweging van de octrooieerbaarheid van de voorgelegde uitvindingen tegen de daarvoor gestelde materiële eisen plaats vindt. Het vervullen van deze voorwaarde ligt in handen van de ambtenaren van het Europese Octrooibureau. Slagen zij daarin, dan zal het Europese octrooistelsel een succes zijn. Slagen zij daarin niet, dan bestaat het risico dat octrooiaanvragers uitwijken naar de nationale verleningsprocedures, die immers naast de Europese blijven bestaan, en dat bijgevolg het Europese octrooistelsel niet aan de verwachtingen beantwoordt, met alle gevolgen van dien. (Wordt ve^olgd met beschouwingen over het Verdrag van Luxemburg.) Rijswijk, 1 augustus 1977.

Jurisprudentie

Nr 59. Benelux-Gerechtshof te Brussel, 9 februari 1977. (kleur als merk) President: Mr C. W. Dubbink; Tweede Vice-President: A. Wauters; Rechters: Baron J. Richard, A. de Vreese, F. Goerens, C. Wampach, Mr H. E. Ras, Mr Ch. M. J. A. Moons en E. Mores (plv.).

*

(afbeelding van het ingeschreven merknr 574.878) Art. 1, lid 1 Benelux-merkenwet. 1. Een kleur of kleurencombinatie kan op zichzelf - onder omstandigheden - dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden.

2. Een merk, bestaande in een vorm, welke in een kleur of^kleurencombinatie is uitgevoerd, kan - onder omstandigheden — dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is. 3. Een merk, bestaande in de vorm van een verpakking, welke vorm in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, kan — onder omstandigheden - dienen om de waren van een onderneming te 'onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is. 4. Bij de beantwoording van de vraag of een teken dient om de waren van een onderneming te onderscheiden, dient als maatstaf te worden genomen of het desbetreffende teken - in aanmerking genomen alle omstandigheden van het geval — geacht kan worden de herkomst van de waar of de waren, waarvoor het als merkteken is gedeponeerd, zodanig te demonstreren, dat het de wezenlijke functies van een individueel merk vermag te vervullen; daarbij dient mede in aanmerking te worden genomen of het teken, eventueel na het depot, door 'inburgering' onderscheidende kracht heeft verkregen. Centrafarm B.V. te Rotterdam, advocaten Jhr Mr A. F. de Savornin Lohman te Rotterdam en Brussel, Mr P. De-

196

Bij blad Industriële Eigendom, Nr 8

rom te Brussel en Mr A. H. Vermeulen te Rotterdam, tegen Beecham Group Ltd. te Brentford, Middlesex, Verenigd Koninkrijk, advocaat Jhr Mr J. A. Stoop te 's-Gravenhage. a) Rechtbank Rotterdam, 22 maart 1976. President: Mr L. Erades; rechters: Mr J. J. M. van Benthem en Mr W. A. van Deth. De Rechtbank, enz. Overwegende ten aanzien van het recht: Als enerzijds gesteld anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken en blijkend uit niet betwiste producties staat ten processe het volgende vast. Op 30 december 1971 wordt door J. Gevers & Cie als gemachtigde van gedaagde bij het Benelux-Merkenbureau een Benelux-depot verricht van een merk onder nummer 574878. Het formulier, door de indiening waarvan het depot geschiedt, luidt onder meer als volgt: 'Beecham Group Ltd. . . . dépose la marque individuelle:' (volgt de afbeelding van een cylindervormige capsule met halfbolvormige uiteinden, waarvan de ene helft rood en de andere helft zwart is gekleurd, met dien verstande dat de scheidslijn tussen rood en zwart dwars over de breedte van de capsule loopt) 'pour les produits: antibiotiques. La marque est constituée par la forme du conditionnement du produit. Les couleurs noir et rouge sont revendiquées.' Op 15 maart 1972 schrijft de gemachtigde van gedaagde aan het Benelux-Bureau, dat gedaagde de waar, waarop het depot betrekking heeft, wenst te beperken tot een 'antibiotique connu sous Ie nom de ampicilline.' Vervolgens wordt het depot in het register van het Benelux-Bureau ingeschreven. De inschrijving bevat onder meer de volgende gegevens: bovengenoemde afbeelding; de vermelding 'forme du conditionnement, noir et rouge'; als opgave van de waar waarvoor het merk bestemd is: 'antibiotique connu sous Ie nom de ampicilline'. Eiseres is belanghebbende in de zin van artikel 14 onder A van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (BMW). Eiseres vordert nietigverklaring van dit depot, waartegen gedaagde gemotiveerd verweer voert. De rechtbank is bevoegd van de vordering kennis te nemen, daar de regelen van artikel 37 onder A lid 1 BMW niet toereikend zijn ter bepaling van haar territoriale bevoegdheid en eiseres te Rotterdam is gevestigd. Alvorens kan worden ingegaan op de gronden die eiseres vóór haar vordering aanvoert, dienen twee geschilpunten te worden behandeld betreffende de feiten waarop de vordering berust. In de eerste plaats heeft eiseres bij pleidooi de vraag aan de orde gesteld of het depot geldig is nu het is verricht voor 'antibiotiques' en eerst later, na het verstrijken van de termijn van artikel 30 BMW, opgave is gedaan van de wijziging van 'antibiotiques' in 'antibiotique connu sous Ie nom de ampicilline'. Dienaangaande overweegt de rechtbank als volgt. Dit geschilpunt raakt niet de geldigheid van het depot, doch — voorzover thans van belang — de vraag, met betrekking tot welke waar het depot is geschied. Anders dan eiseres, ziet de rechtbank geen grond tot voorlegging van deze vraag aan het BeneluxGerechtshof, daar zij van oordeel is dat er redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing van de vraag. Immers, daar bedoelde gewijzigde opgave kennelijk is geschied met toepassing van artikel 6 Uitvoeringsreglement BMW, moet het onderhavige merk geacht worden te zijn gedeponeerd niet voor 'antibiotiques' maar voor 'antibiotique connu sous Ie nom de ampicilline.'. In de tweede plaats zijn partijen verdeeld over de vraag, op welk merk het depot betrekking heeft. Volgens eiseres slechts op de vorm van de verpakking — voor welke verpakking de kleuren rood en zwart zijn 'opgeëist' — van de waar ampicilline of (veronderstellender-

augustus 1977

wijs bij dagvaarding, verloochend bij pleidooi) op de afbeelding van die waar of van de verpakking van die waar. Volgens gedaagde op een capsule, waarvan de ene helft rood en de andere helft zwart is gekleurd. De rechtbank leidt uit de bovenvermelde vaststaande feiten af, dat het depot betreft een teken bestaande in de — driedimensionale — vorm van een capsule, die beantwoordt aan de hierboven omschreven afbeelding. Partijen verschillen in dit verband ook van mening over de vraag of deze capsule met de daarop aangebrachte kleuren behoort tot de waar of uitsluitend de verpakking van de waar is. De rechtbank komt hieronder op deze vraag terug. Eiseres vordert nietigverklaring van het depot in de eerste plaats op grond dat het niet beantwoordt aan de in artikel 1 BMW gegeven omschrijving van het merk. Immers, de capsule kan niet als merk worden beschouwd ingevolge lid 2 van dit artikel, want de vorm van de capsule wordt door de aard van de waar ampicilline bepaald en levert een uitkomst op het gebied van de nijverheid op. (Eiseres stelt ook, dat deze vorm de wezenlijke waarde van de waar niet beïnvloedt, doch deze stelling is niet relevant, nu dit kenmerk blijkens de genoemde bepaling juist geen afbreuk doet aan de geschiktheid van de vorm als merk.) Deze ondeugdelijkheid wordt niet opgeheven doordat de capsule in kleuren is uitgevoerd, omdat een kleur of kleurencombinatie niet valt onder 'andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden' als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Het onderhavige teken behoort ook daarom niet tot die categorie, omdat het niet dient om de waar ampicilline doch slechts om de verpakking van die waar te onderscheiden. Voor geval het voorgaande niet opgaat: de onderhavige kleurencombinatie is te zeer voor de hand liggend en gebruikelijk — rood-zwarte capsules worden zowel in de Benelux als daarbuiten voor allerlei geneesmiddelen verhandeld — om zich voor monopolisering door gedaagde te lenen; erkenning van merkrecht van gedaagde zou te weinig ruimte laten voor rechten van anderen, gezien het beperkte aantal kleurencombinaties dat voor gebruik in aanmerking komt. Tot zover eiseres. Gedaagde erkent, dat de vorm van de capsule op zichzelf op grond van artikel 1 lid 2 BMW niet als merk kan worden beschouwd. Overigens betwist gedaagde de stellingen van eiseres en voert zij aan: Een kleur of kleurencombinatie en in ieder geval de onderhavige rood-zwarte capsule valt onder de categorie 'andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden'. In het midden kan blijven of de capsule behoort tot de waar of uitsluitend de verpakking van de waar is, daar de waar zonder verpakking onhandelbaar is. De rood-zwarte capsule bezit voldoende onderscheidend vermogen. Zelfs al zou dit aanvankelijk anders zijn geweest, is dit thans wèl het geval nu de capsule door toedoen van gedaagde is ingeburgerd. Tot zover gedaagde. De rechtbank is met partijen van oordeel, dat de vorm van de onderhavige capsule op zichzelf niet kan dienen om de waar ampicilline te onderscheiden. De vraag of de capsule behoort tot de waar of uitsluitend de verpakking van de waar is, kan in verband met het navolgende thans buiten behandeling blijven. Overigens brengt de in deze zaak te geven uitspraak de beantwoording mede van vragen betreffende de rechtsregel vervat in artikel 1 BMW, welke voor uitlegging door het Benelux-Gerechtshof in aanmerking komt. De rechtbank acht een beslissing over deze vragen noodzakelijk voor haar uitspraak en zal deze aan het Hof voorleggen. De desbetreffende uitzonderingen doen zich niet voor. De rechtbank merkt hierbij op: ten aanzien van na te noemen vraag 1, dat een beslissing hierover naast een beslissing over de vragen 2 en 3 strikt genomen niet noodzakelijk is voor de te geven uitspraak, doch dat deze vraag niettemin in deze zaak van voldoende belang is om te worden gesteld; ten aanzien van na te noemen vragen 2 en 3, dat vergelijkbare vragen rijzen wanneer een merk bestaat in een vorm, vervaardigd van een bepaald materiaal of een bepaalde combinatie van

augustus 1977

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

materialen, en die vorm op zichzelf als merk ondeugdelijk is; ten aanzien van na te noemen vraag 4, dat deze algemeen is gesteld, doch uiteraard een op deze zaak toegespitst antwoord voldoende zal zijn. De feiten, waarop de te geven uitlegging moet worden toegepast, stelt de rechtbank met inachtneming van het bovenstaande als volgt vast: Gedaagde is houdster van een merk voor de waar: het antibioticum ampicilline, waarvoor op 30 december 1971 een Benelux-depot is verricht onder nummer 574878. Dit merk bestaat in een cylindervormige capsule met halfbolvormige uiteinden, waarvan de ene helft rood en de andere helft zwart is gekleurd, met dien verstande dat de scheidslijn tussen rood en zwart dwars over de breedte van de capsule loopt. De vorm van deze capsule op zichzelf kan niet dienen om de waar ampicilline te onderscheiden. Eiseres vordert nietigverklaring van het depot in de tweede en laatste plaats op grond dat het gebruik van het onderhavige merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden, wanneer het andere ondernemers niet zou vrijstaan ampicilline eveneens in rood-zwarte capsules in het verkeer te brengen. Eiseres heeft bepleit, dat ook hier aanleiding bestaat tot het stellen van vragen aan het Benelux-Gerechtshof, doch de rechtbank vindt daartoe geen termen. Deze stelling toch komt er op neer, dat gevaar bestaat voor verwarring, gezaaid niet door gedaagde als gerechtigde tot het merk, maar door anderen — zoals, gelijk als enerzijds gesteld anderzijds erkend ten processe vaststaat, eiseres zelf — die het nabootsen. Een dergelijke misleiding, die het merkenrecht nu juist beoogt te bestrijden, is evenwel geen grond tot nietigverklaring. Bij pleidooi heeft eiseres nog betoogd, dat verwarringsgevaar dreigt wanneer het publiek, dat gewend is ampicilline in rood-zwarte capsules toe te dienen of toegediend te krijgen, bij monopolisering van deze capsules door gedaagde wordt geconfronteerd met ditzelfde geneesmiddel in anders gekleurde capsules. Echter is een dergelijk verwarringsgevaar naar huidig recht geen grond tot nietigverklaring van een depot. Gezien het voorgaande wordt deze grond tot nietigverklaring van het depot vergeefs voorgedragen. Rechtdoende: Alvorens verder te beslissen: Verzoekt het Benelux-Gerechtshof uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitlegging van artikel 1 Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken: 1. Kan een kleur of kleurencombinatie op zichzelf dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden? 2. Kan een merk, bestaande in een vorm, welke in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is? 3. Kan een merk, bestaande in de vorm van een verpakking, welke vorm in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is? 4. In geval een of meer van de overige vragen bevestigend worden beantwoord: Naar welke maatstaven moet worden beoordeeld of een merk als in die vragen bedoeld dient om de waren van een onderneming te onderscheiden? Geldt inburgering-, waarop door gedaagde een beroep is gedaan, als maatstaf? Houdt iedere verdere uitspraak aan en schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van vorenstaand verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Enz. b) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr W. J. M. Berger. (post alia)

197

Art. 1 B.M.W. luidt als volgt: 'Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beihvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.' Dit artikel geeft derhalve niet met zoveel woorden uitsluitsel met betrekking tot de vraag of een kleur of kleurencombinatie op zichzelf als merk in de zin van art. 1 B.M.W. kan worden beschouwd. Ook in het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen wordt van kleur of kleurencombinatie niet gesproken. Voor zover te dezen van belang houdt gemeld commentaar het navolgende in: 'Dit artikel geeft een ruimere definitie van de warenmerken dan de thans door het interne recht en de rechtspraak van de Beneluxlanden aanvaarde. 'Het houdt een uitvoerige, maar geenszins limitatieve opsomming in van de tekens, die merken kunnen zijn. Deze tekens moeten aan een gemeenschappelijke eis voldoen: dienen ter onderscheiding van de waren van een bepaalde onderneming. Bescherming wordt dus slechts toegekend aan merken van waren en die merken moeten onderscheidend vermogen bezitten. 'Het zou moeilijk geweest zijn de gevallen, waarin dat vermogen niet bestaat, nauwkeurig aan te geven. De rechter zal op dit gebied over een grote mate van vrijheid van beoordeling beschikken en zal met alle omstandigheden van het geval rekening moeten houden. 'Uit de gegeven opsomming blijkt duidelijk, dat de vorm van de produkten of verpakking voorwerp kan zijn van merkenbescherming' (zie: 'Benelux-Merkenwetgeving', nos. 47 I - 1974 - bldz. 33, Editie Schuurmans & Jordens). In zoverre brengt dit commentaar ons iets verder bij de beantwoording van onze vraagstelling, dat ér in de eerste plaats uit volgt, dat voor de tekens die als merk beschouwd kunnen worden een ongelimiteerd scala van mogelijkheden open staat en in de tweede plaats dat daarvan in principe een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf niet is uitgesloten. Uit de opname van de vorm van waren of van de verpakking volgt voorts eens te meer, dat het, althans zeker voor wat Nederland betreft, duidelijk in de bedoeling van de Benelux-wetgever heeft gelegen ook tekens, die vóór de invoering van de B.M.W. niet als merk in de zin van de Merken wet werden beschouwd doch wel langs de weg van het gemene recht bescherming wisten te erlangen, thans, indien zij geacht kunnen worden te beantwoorden aan de in art. 1 gegeven omschrijving van het merk, onder de bescherming van de merkenwetgeving te brengen, een bescherming, die, zoals ook uit het arrest van Uw Hof in de zaak van Lucas Bols tegen Colgate-Palmolive (d.d. 1 maart 1975 N.J. 1975, 472 [Bijblad I.E. 1975, nr.30, blz. 183 Red.]) blijkt, aanmerkelijk verder reikt dan vóór de invoering van de B.M.W. het geval was. In het verslag van het verhandelde in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad d.d. 21 november 1960, uitgebracht namens de bijzondere commissie door de Heer C. Linden, is, naar het mij voorkomt, nog een vingerwijzing te vinden, dat de wetgever zich met betrekking tot de inhoud van een merk bijzonder ruimhartig heeft opgesteld. Ik moge uit dit verslag citeren: 'De vraag werd gesteld of in de definitie van het individuele merk ook niet de geur- en klankmerken moeten worden opgenomen. 'De drie Regeringen hebben hierop geantwoord dat, hoewel in artikel 1 een geenszins beperkende opsomming wordt gegeven van de 'tekens' die een merk kunnen zijn, daar de rechter te dien aanzien over een grote vrijheid van opvatting beschikt, het niet in de bedoeling heeft gelegen om klanken of geuren als 'tekens' aan te merken,

198

Bij blad Industriële Eigendom, Nr 8

gezien de moeilijkheden die zich momenteel nog voordoen bij het deponeren en publiceren daarvan. Het is evenwel niet uitgesloten, dat, gezien de vooruitgang op technisch gebied, deze moeilijkheden in de toekomst grotendeels zullen verdwijnen. In verband hiermede rijst de vraag of zij definitief van de wetgeving op de merken moeten worden uitgesloten. 'Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, zou vóór het woord 'tekens' het woord 'zichtbare' kunnen worden ingevoegd.' Welnu uit het feit, dat het woord 'zichtbare' niet is ingevoegd, volgt mi. dat de wetgever het in theorie niet uitgesloten heeft geacht, dat een geur of klank als merk zou kunnen worden beschouwd in de zin van art. 1, doch slechts de praktische moeilijkheid van het depot als verhindering heeft gezien. Maar waarom zouden dan zichtbare merken als een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf niet kunnen vallen binnen de in art. 1 gegeven omschrijving van het merk? Art. 1 geeft geen definitie van het merk, maar aan de wet zijn wel enige vereisten te ontlenen, waaraan het merk moet voldoen wil het als zodanig in het maatschappelijk-economisch verkeer worden onderkend. Het moet in de eerste plaats een visueel waarneembaar t e k e n zijn (Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth 'Kort begrip van het recht betreffende de Industriële en Intellectuele Eigendom' - 1976 - bldz. 90 en Van Nieuwenhoven Helbach 'Nederlands handels- en faillissementsrecht, II Industriële eigendom en mededingingsrecht' - 1974 bldz. 117). Iets moet dus op of aan de waar van een onderneming zijn aangebracht, waarin een herkenbaar signaal is gelegen. Het teken kan dus niet intrinsiek zijn met de waar. Het moet, zoals ik het zou willen uitdrukken, additioneel zijn. In de tweede plaats brengt het zijn van teken mede ken- en herkenbaarheid, d.w.z. het teken moet origineel zijn in dien zin, dat bij degene, die het teken in het oog krijgt, een bepaalde gedachtenassociatie wordt opgewekt. In de derde plaats moet het zodanig zijn, dat het een individualiserende functie vervult. Het moet immers het teken zijn dat de daarmede gesignaleerde waren van een bepaalde onderneming afkomstig zijn. Het moet individueel zijn (Pfeffer 'Grondbegrippen van Nederlandsch Mededingingsrecht' - 1938 - bldz. 148). Naar mijn mening k a n een additioneel, origineel, individueel teken dienen om de waar van een onderneming te onderscheiden. Maar dan valt niet in te zien, waarom een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf, die aan voorschreven drie vereisten voldoet niet zou k u n n e n dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden. Een op de waren van onderneming aangebrachte kleur zal op zichzelf zelden origineel en/of individueel zijn en zal als teken ter onderscheiding van de waar niet spoedig worden onderkend (doch veeleer als versiering of opmaak), terwijl hetzelfde zij het reeds in mindere mate voor een kleurencombinatie zal gelden. Dit kan evenwel, naar mijn oordeel, niet medebrengen, dat een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf niet kan dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden. Of om met Braun te spreken: 'du moment que la couleur, soit par Padaption d'une teinte particuliere, soit par son application a certaines parties du produit arrive a constituer un signe distinctif susceptible de frapper 1'oeil de 1'acheteur, elle peut servir vahtblement de marque et on n'apercoit pas pourquoi il faüdrait rejeter ce signe au nom de principes théoriques' (Braun 'Précis des Marques de Produits' - 1971 - bldz. 52). De opmerking van Wichers Hoeth (o.c. bldz. 91): 'een enkele k l e u r of een combinatie van kleuren zal in het algemeen geen teken zijn dat geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden' kan ik wel onderschrijven doch zij neemt niet weg, dat onder bepaalde omstandigheden (die bij de beoordeling van de onderscheidende kracht van een merk a l l e door de rechter in aanmerking moeten worden genomen!) een kleur of een kleuren-

augustus 1977

combinatie op zichzelf een teken kan zijn om de waren van een onderneming te onderscheiden. De beslissing of dat geval zich voordoet is geheel voorbehouden aan de rechter, die over feiten heeft te oordelen. Tegen de hiervoren ontvouwde visie wordt wel aangevoerd, dat een ondernemer met een aantal depots het gehele beschikbare kleurengamma min of meer zou kunnen monopoliseren (Van Dijk 'Merkenrecht in de Beneluxlanden' - 1973 - bldz. 27 en Hof Arnhem 23 mei 1973, B.I.E. 1973, bldz. 179, no. 40). Ik houd het er evenwel voor, dat deze tegenwerping geen hechte grondslag heeft. Zij zal reeds moeten afstuiten op de hoger geciteerde opmerking van Wichers Hoeth: een kleur of een kleurencombinatie zal slechts bij uitzondering een teken kunnen zijn dat geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden. Het principiële vereiste van onderscheidendvermogen zal aan monopolisering in de weg staan (zie: Hefermehl 'Zum Schutz der Farbe als Kennzeichnungsmittel' in 'Festschrift für Philipp Möhring' - 1965 - bldz. 236). In de tweede plaats staat de eis, dat een merk om als zodanig bescherming te kunnen krijgen moet worden gedeponeerd en ingeschreven, er aan in de weg, dat die bescherming kan worden verkregen voor een kleur of een kleurencombinatie in abstracto. Immers de weergave van het merk in het depot brengt noodzakelijkerwijs enige figurale ordening mede (Van Dijk t.a.p.). De onder de feiten opgenomen weergave van het depot van Beecham is hier een bevestiging van. (Zijn overigens in Nederland de 'witte pompen' niet het herkenningsteken voor goedkope benzine? ). Voorts zij hier nog opgemerkt, dat de B.M.W. niet de strekking heeft in voorkomend geval de merkhouder een monopoliepositie te verschaffen met betrekking tot de waar van zijn onderneming ter onderscheiding waarvan het merk is ingeschreven. Zulks blijkt met name uit het tweede lid van art. 1, waarin een vorm, die door de aard van de waar wordt bepaald van merkrechtelijke bescherming wordt uitgesloten. Op dit punt wordt in het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen opgemerkt: 'Men kan in de industrie of de handel immers geen beperkingen opleggen in het gebruik van een vorm, die voor het vervaardigen of het in het verkeer brengen van een waar onontbeerlijk is.' Zou een merk derhalve een sterk monopoliserende werking medebrengen, dan komt het mij voor, dat zo'n merk in strijd is met de wet en derhalve in strijd met de openbare orde. Door het depot van een zodanig merk wordt geen recht op een merk verkregen (art. 4 B.M.W.). Dat een teken als merk wordt gemonopoliseerd en er op het gebied van dat teken niet veel variaties mogelijk zouden zijn, is op zichzelf geen grond ieder daaraan te ontlenen recht te ontzeggen (aldus: H.R. 22 mei 1933 afbeelding van een driehoek - W. 12626 en NJ. 1933 bldz. 1763, Ed. Sch.&J. 47-1. bldz. 187). Evenmin kan in casu worden tegengeworpen, dat de verlening van merkrechtelijke bescherming aan een kleur of kleurencombinatie op zichzelf aan de in de geneeskunde zozeer gewenste normalisatie c.q. signalisatie van medikamenten in de weg staat. M.i. kan dit belang, wat daar overigens van zij, de op de wet gegronde merkbescherming zonder meer niet ter zijde stellen. Tenslotte ben ik van oordeel, dat aan het zwijgen van de wet en de wetgever met betrekking tot de vraag of een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf een teken kan zijn om de waren van een onderneming te onderscheiden toch ook betekenis mag worden gehecht. De kwestie van de kleurmerken speelde reeds jaar en dag in rechtspraak en litteratuur van vele landen. Voor België moge ik verwijzen naar Braun, o.c. bldz. 50 e.v., waar de Belgische rechtspraak vermeld is (zie ook: Ulmer 'Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der E.W.G.', Band II, I, Belgien/Luxemburg, bldz. 267). In Nederland was men te dezen meer terughoudend (zie: Martens 'Onrechtmatige Daad' losbl. uitg. Kluwer, VI, no. 136, 2), terwijl Yves Saint-Gal ('Protection et valorisation des Marques

augustus 1977

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

de Fabrique de commerce ou de service' - 1972 - bldz. D 12) zijn beschouwingen met betrekking tot het Franse recht aldus inleidt: 'La valeur comme marque d'une couleur pose un problème encore plus delicate. La loi de 1857 n'avait pas visé les couleurs dans son énumération des signes pouvant constituer une marque. 'D'une maniere générale, la jurisprudence estimait qu'il n'était pas possible de revendiquer la propriété exclusive d'une couleur simple en raison du fait que Ie nombre limité des couleurs risquerait de créer pour certains un véritable monopole, et qu'une telle marque ne pourrait être suffisamment distinctive. 'En revanche, les tribunaux admettaient qu'une combinaison ou une disposition de couleur, ou encore des teintes, ou même la nuance particuliere d'une couleur, par exemple la teinte 'bleu azur' ou 'saumon orangé', pouvaient constituer une marque valable. 'La loi de 1964 cite, dans son énumération, les 'combinaisons ou dispositions de couleurs' parmi les signes susceptibles d'être protégés comme marques.' Van Bunnen 'Aspects actuels du droit des marques dans Ie Marché commun' - 1967 - merkt in noot 3 onder no. 35 op: 'Le caractère distinctif de la couleur est controverse: on admet en général en tout cas que les combinaisons de couleur peuvent etre éventuellement protégeables comme marques.' Het kan m.i. geen twijfel lijden, dat de samenstellers van de B.M.W. met deze controverse bekend waren. Op grond nu dat zij een kleur of een kleurencombinatie niet expressis verbis hebben uitgesloten van de tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, mag, naar het mij voorkomt, worden aangenomen, dat zij de beslissing te dezen aan de rechter hebben willen overlaten, daarmede de mogelijkheid open houdend, dat ook een kleur of een kleurencombinatie onder omstandigheden als een merk kan worden beschouwd. Aldus zou de bescherming die tevoren aan zodanig merk incidenteel aan het gemene recht was ontleend, na invoering van de B.M.W. haar grondslag in het merkenrecht kunnen vinden. Een doelstelling, die zoals hoger gezegd, de samenstellers van de B.M.W. bepaald niet vreemd is geweest. Het zal duidelijk zijn, dat de rechter ten aanzien van een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf als merk een strenge beoordelingsmaatstaf zal hebben te hanteren om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Niettemin dient daarbij in het oog te worden gehouden: 'De Merkenwet heeft ten doel krachtiger bestrijding van de oneerlijke mededinging dan art. 1401 B.W. mogelijk maakt, doch geenszins belemmering van de eerlijke tussenhandel' (aldus: Molengraaffin W. 12003, geciteerd door de Haan in N.J.B. 1957, bldz. 457). Steun voor mijn betoog tot hiertoe meen ik ook te kunnen ontlenen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Vorm en kleur van de waren of van de verpakking kunnen daar niet als merk worden beschouwd en kunnen dan ook niet als merk worden ingeschreven (Baumbach-Hefermehl 'Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht', Band II 'Warenzeichenrecht' -1969 - bldz. 59 en 60 en Busse 'Warenzeichengesetz' - 1976 - bldz. 135). Maar het W.Z.G. kent in § 25 de zg. Ausstattungsschutz. Deze paragraaf houdt voor zover voor ons probleem van belang in: 'Wer im geschaftlichen Verkehr Waren oder Ihre Verpackung oder Umhüllung ( ) widerrechtlich mit einer Ausstattung versieht, die Innerhalb beteiligter Verkehrkreise als Kennzeichen gleicher oder gleichartiger Waren eines anderen gilt, oder wer derart widerrechtlich gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhalt, kann von dem anderen auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.' In zijn hoger vermeld artikel in het 'Festschrift für Philipp Möhring' schrijft Hefermehl: 'Unter einer Ausstattung versteht man die aussere Form oder Aufmachung in der ein Unternehmer seine Waren in den Verkehr bringt oder für sie wirbt, um sie von gleichen oder gleichartigen Waren anderer Herkunft zu

199

unterscheiden.' Welnu waar het te dezen naar mijn oordeel op aankomt is dat deze omschrijving van 'Ausstattung' duidelijk valt binnen de omschrijving, die in art. 1 B.M.W. van een merk wordt gegeven. Voor wat de Merkenwet in Nederland betreft kon de 'Ausstattung' (te vertalen door: aankleding) niet worden geacht te zijn een der middelen, die in merkenrechtelijke zin een waar van anderen kon onderscheiden en was men voor de bescherming ter zake aangewezen op de regelen van het gemene recht (Pfeffer t.a.p.). De samenstellers van de B.M.W. hebben met name door onder de omschrijving van het merk mede de vorm en de verpakking op te nemen en ook overigens geen beperkingen aan te leggen met betrekking tot wat merk kan zijn de mogelijkheid geopend om onder omstandigheden aan de 'Ausstattung' van een waar merkenrechtelijke bescherming te verlenen. Dit zo zijnde wordt voor het vraagstuk dat ons hier bezig houdt ook de Duitse rechtspraak en litteratuur van belang met betrekking tot par. 25 W.Z.G. Ik zal hier volstaan met andermaal Hefermehl aan te halen, die zijn meergemeld artikel aldus aanvangt: 'Es ist seit langem in der Rechtsprechung und im Schrifttum anerkannt, dass eine Farbe oder Farbkombination, die im geschaftlichen Verkehr zur Individualisierung einer Ware oder eines Unternehmens verwendet wird, durch ein subjektives Ausschlussrecht des Kennzeicheninhabers geschützt sein kann. Das ist der Fall, wenn sie als Ausstattung einer Ware diese nach ihrer Herkunft aus einem bestimmten Betrieb individualisiert ' (zie voorts: Busse, o.c. bldz. 499 en Reimer 'Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht', Band I 'Warenzeichen und Ausstattung' - 1966 - bldz. 678 e.v.). Tenslotte zou ik nog willen verwijzen naar het wordend (?) Europese recht. In een in 1973 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen gepubliceerde 'Voorontwerp van overeenkomst inzake een Europese Merkenrecht' wordt met betrekking tot tekens, die als merk kunnen dienen, de volgende bepaling voorgesteld (art. 8): '(1) Als Europese merken kunnen worden ingeschreven de benamingen, afbeeldingen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, kleurencombinaties, vormen van waren of van verpakkingen en alle andere tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. (2) Als Europees merk kunnen echter niet worden ingeschreven vormen die door de aard van de waar zelf worden bepaald, de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.' (zie: 'Nota over de creatie van een E.E.G.-merk' in het 'Bulletin van de Europese Gemeenschappen' supplement 8/76). De kleurencombinaties zijn dus uitdrukkelijk vernoemd. Blijft de vraag of men één kleur op zichzelf van merkenrechtelijke bescherming heeft willen uitsluiten, b.v. omdat men van oordeel was, dat één kleur op zichzelf ieder onderscheidend vermogen mist. Ik ben geneigd aan te nemen, dat zulks het geval is geweest, maar ik meen in het hiervoren betoogde te hebben aangetoond, dat voor een principiële uitsluiting van één kleur op zichzelf als teken dat geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden geen goede grond is aan te geven. Uit het vorenstaande volgt, dat, naar mijn oordeel; de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord. Dit impliceert dat ook op de tweede en de derde vraag uitsluitend een bevestigend antwoord past. Of de kleur of de kleurencombinatie op de waar zelf dan wel op de verpakking van de waar is aangebracht, maakt volgens mij merkenrechtelijk geen verschil uit. Ook als de vorm van de waar op zichzelf niet geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden, dan kan de waar in die vorm doordat daarop is aangebracht een kleur of een kleurencombinatie zodanig worden geïndividualiseerd, dat zij aldus in die gekleurde vorm k a n dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Uiteraard geldt hetzelfde voor de verpakking. De vorm van de waar of

200

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

de verpakking zal daarbij slechts functioneren als de (voor een depot noodzakelijke) figuratieve ordening van het merk. Ik veroorloof mij — onder referte aan wat ik met betrekking tot het Duitse recht te dezen gezegd heb — andermaal een citaat uit het artikel van Hefermehl (bldz. 232): 'Eine Farbe kann durch die Form prazisiert werden, aber auch selbst ihre Form prazisieren, sodasz Farbe und Form ein Einheit bilden. Stets aber wird eine Farbe durch den Gegenstand, auf dem sie sich befindet, zu einem bestimmten Erscheinungsbild, das durch das Ausmasz und die Art, wie die Farbe verwendet und verteilt wird, gepragt ist.' Tenslotte de vierde vraag, die tweeledig is. Op de eerste vraag: 'Naar welke maatstaven moet worden beoordeeld of een merk als in die vragen bedoeld (d.z. de vragen 1, 2 en 3, noot onderget.) dient om de waren van een onderneming te onderscheiden?', zal, naar mijn oordeel, geen algemeen geldend antwoord kunnen worden gegeven. De vraag naar het onderscheidend vermogen van een teken, dat moet dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, is een vraag van zuiver feitelijke aard. Uit het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen (hierboven geciteerd) blijkt, dat de rechter op dit gebied over een grote mate van vrijheid van beoordeling beschikt en m e t a l l e o m s t a n d i g h e d e n v a n h e t g e v a l rekening moet houden. De tweede vraag: 'Geldt inburgering, waarop door gedaagde een beroep is gedaan, als maatstaf?' zou ik eerder, teneinde de vraagstelling meer algemeen te houden, zo willen lezen, kan inburgering mede gelden als maatstaf naar welke moet worden beoordeeld of een teken kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden? (Onder 'inburgering' is te verstaan: dat een aanvankelijk relatief ondeugdelijk teken om de waren van een onderneming te onderscheiden door intensief en langdurig gebruik zodanige onderscheidende kracht verkrijgt, dat het als merk kan worden beschouwd). Zo gesteld, lijkt het mij, dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. Uit art. 14A jo art. 4 volgt, naar het mij voorkomt, dat door een depot van een teken dat niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van het merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B onder 2, van het Verdrag van Parijs mist, in ieder geval enig, zij het aanvechtbaar merkrecht wordt verkregen. Niet valt in te zien waarom niet de grondslag van deze aanvechtbaarheid ontnomen kan worden door een intensief en langdurig gebruik door een bepaalde ondernemer (waarbij meer in het bijzonder aan reclamecampagnes in de publiciteitsmedia kan worden gedacht). Het zou wel bijzonder schrijnend zijn, indien een ondernemer er met grote inspanning in zou zijn geslaagd een bepaald merk voor zijn waren er door te drukken, dat een ander zich daarvan meester zou kunnen maken door alsnog de nietigheid van het depot in te roepen op grond, dat dat merk ten tijde van het depot ieder onderscheidend vermogen miste. Ik ben het op dit punt dan ook niet eens met Van Nieuwenhoven Helbach, die van mening is, dat de nietigheid wegens gebrek aan onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld op het tijdstip van het depot ( o . c , no. 366, bldz. 123). Ik zie hier een tegenovergestelde werking als die leidende tot verval van het merk, dat door toedoen van de merkhouder in het normaal taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden (art. 5 lid 4 B.M.W.). Wichers Hoeth (o.c. bldz. 104) stelt voorop, dat oorspronkelijk ondeugdelijke materie ingevolge gebruik als merk tenslotte als onderscheidingsteken voor één onderneming kan gaan gelden en aldus tot een deugdelijk merk kan worden. Hij vervolgt: 'Of dit bij toepassing der B.M.W. anders zal zijn is niet duidelijk. Reden voor twijfel is de omstandigheid dat art. 14A onder la voorziet in de nietigverklaring van een teken dat ieder onderscheidend vermogen in de zin van

augustus 1977

art. 6 quinquies B onder 2 van het Unieverdrag ontbeert, zonder dat tevens wordt verwezen naar alinea C van deze verdragsbepaling, waarin gezegd wordt dat bij de bepaling van de beschermingsmogelijkheid rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden, in het bijzonder met de duur van het gebruik.' Naar mijn oordeel hecht Wichers Hoeth teveel waarde aan de textuele verwijzing naar het Unieverdrag. Oorspronkelijk verwees art. 14A onder la naar art. 6B lid 1 sub 2 van het Unieverdrag, luidende in de Londense tekst:' 'B. 1. Echter zullen kunnen worden geweigerd of nietig verklaard: 1. enz. 2. de merken, die elk onderscheidend kenmerk missen Bij de beoordeling van het onderscheidend kenmerk van een merk zal rekening moeten worden gehouden met al de feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk; 3. enz.' De tweede zin sub 2 nu is in de latere teksten van het Unieverdrag opgenomen onder C van art. 6 quinquies. Nergens blijkt echter, dat bij de aanpassing van de tekst van de B.M.W. aan de nieuwere tekst van het Unieverdrag de regel van alinea C opzettelijke niet meer in art. 14A is vermeld om de daarin opgenomen maatstaf bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk uit te sluiten. Ik geloof dat aan deze omissie in de wetgeving geen consequenties mogen worden verbonden met betrekking tot de toepasselijkheid van alinea C. Ik concludeer derhalve, dat, naar mijn oordeel, de eerste, de tweede en de derde vraag, die aan Uw Hof ter beantwoording zijn voorgelegd, bevestigend beantwoord dienen te worden; dat het eerste deel van de vierde vraag zich voor een beantwoording in zijn algemeenheid niet leent en dat tenslotte het tweede deel van de vierde vraag eveneens bevestigend beantwoord dient te worden. c) Het

Benelux-Gerechtshof

In de zaak nr A/16/1 Gezien de brief van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam van april 1976 met het daarbij gevoegde, voor eensluidend gewaarmerkte, afschrift van het interlocutoir vonnis dier Rechtbank van 22 maart 1976 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Centrafarm B.V. gevestigd te Rotterdam tegen de vennootschap naar Engels recht Beecham Group LTD., kantoor houdend te Brentford, Middlesex (Verenigd Koninkrijk), waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg betreffende artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken worden gesteld; Ten aanzien van de feiten: Overwegende dat bij het vonnis der Rechtbank, voor zover thans van belang, feitelijk is vastgesteld: dat Beecham houdster is van een merk voor de waar, het antibioticum ampicilline, waarvoor op 30 december 1971 een Beneluxdepot is verricht onder nummer 574878; dat dit merk bestaat in een cylindervormige capsule met half bolvormige uiteinden, waarvan de ene helft rood en de andere helft zwart is gekleurd, met dien verstande dat de scheidslijn tussen rood en zwart over de breedte van de capsule loopt; dat de vorm van deze capsule op zichzelf niet kan dienen om de waar ampicilline te onderscheiden; dat Centrafarm de nietigverklaring van het depot heeft gevorderd; O. dat de Rechtbank aanleiding heeft gevonden om bij haar vonnis aan het Benelux-Gerechtshof te verzoeken om uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitlegging van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken: 1. Kan een kleur of kleurencombinatie op zichzelf dienen

augustus 1977

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden? 2. Kan een merk, bestaande in een vorm, welke in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is? 3. Kan een merk, bestaande in de vorm van een verpakking, welke vorm in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is? 4. In geval een of meer van de overige vragen bevestigend worden beantwoord: naar welke maatstaven moet worden beoordeeld of een merk als in die vragen bedoeld dient om de waren van een onderneming te onderscheiden? Geldt inburgering, waarop door gedaagde een beroep is gedaan, als maatstaf? Ten aanzien van het verloop van het geding: Overwegende: dat het Hof overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het vonnis der Rechtbank heeft toegezonden; dat het Hof de partijen, Centrafarm en Beecham, in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk opmerkingen te maken over de door de Rechtbank gestelde vragen, waarvan door beide partijen gebruik is gemaakt; dat ter zitting van het Hof van 18 oktober 1976 de standpunten van Centrafarm en van Beecham mondeling werden toegelicht en wel namens Centrafarm door Jhr Mr A. F. de Savornin Lohman, Mr P. Derom en Mr A. H. Vermeulen, advocaten onderscheidenlijk te Rotterdam en te Brussel, te Brussel en te Rotterdam, en namens Beecham door Jhr Mr J. A. Stoop, advocaat te 's-Gravenhage; dat namens Centrafarm is betoogd dat de vragen 1, 2 en 3 ontkennend moeten worden beantwoord en dat ten aanzien van vraag 4 kan worden volstaan met het antwoord: 'Een als merk ondeugdelijk teken kan, mits het niet intrinsiek (in se) ongeschikt is om als merk te dienen, bijwege van inburgering onderscheidend vermogen verwerven en daardoor alsnog een beschermbaar teken worden. Bij de beoordeling van de vraag of de inburgering van een dergelijk teken is voltooid, zal de rechter met alle omstandigheden van het geval ten tijde van een depot van dat teken rekening moeten houden'; dat namens Beecham is betoogd: dat de vragen 1, 2 en 3 bevestigend moeten worden beantwoord en dat zulks ten aanzien van de vragen 2 en 3 ook dan geldt, indien — onverhoopt — vraag 1 door het Hof ontkennend zou worden beantwoord; dat vraag 4 als volgt moet worden beantwoord: De rechter geroepen om te oordelen over het al dan niet onderscheidend vermogen van een als merk ingeroepen teken moet met alle omstandigheden van het geval — en niet slechts naar de toestand ten tijde van het depot doch naar die ten tijde van zijn beslissing — rekening houden; hij moet zeker ook de mogelijkheid van inburgering, d.w.z. een in feite door gebruik verkregen of versterkt onderscheidend vermogen, in zijn beschouwingen betrekken; ook deze omstandigheid geldt als maatstaf voor de beoordeling of een merk dient om de waren van een onderneming te onderscheiden; dat de Advocaat-Generaal Berger ter zitting van 22 november 1976 conclusie heeft genomen; Ten aanzien van het recht: Overwegende: dat bij interlocutoir vonnis van 22 maart 1976 de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam krachtens het tweede en derde lid van artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een BeneluxGerechtshof de hiervoren vermelde vragen heeft gesteld betreffende de uitleg van artikel 1 van de Eenvormige

201

Beneluxwet op de warenmerken (hierna te noemen: Eenvormige Beneluxwet); dat het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de gestelde vragen vooraf het volgende opmerkt: (overvraag 1): dat de in vraag 1 gebezigde woorden 'op zichzelf door het Hof in deze zin worden begrepen, dat de vraag wordt gesteld of een kleur of kleurencombinatie kan dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden zonder dat de kleur of kleurencombinatie deel uitmaakt van een als merk gebezigd teken; (over de vragen 2 en 3): dat het Hof uit het vonnis van de Rechtbank opmaakt, dat de Rechtbank slechts hierom de vragen 2 en 3 naast elkaar heeft gesteld, omdat de Rechtbank in haar vonnis in het midden heeft gelaten of de capsule van Beecham behoort tot de waar ampicilline of dat de capsule uitsluitend de verpakking van de waar is, hetgeen moest meebrengen dat de Rechtbank de vraag zowel met betrekking tot de waar als met betrekking tot de verpakking diende te stellen; dat voorts in de vragen 2 en 3 met de woorden 'wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is' wordt gedoeld niet slechts op een vorm die ingevolge het tweede lid van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet niet als merk kan worden beschouwd, maar ook op een vorm van een waar of van een verpakking, welke op zichzelf, dit is los van de kleur of de kleurencombinatie waarin hij is uitgevoerd, wegens gebrek aan onderscheidend vermogen niet geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden; O. voorts: dat artikel 1 van de Eenvoudige Beneluxwet luidt: 'Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.'; dat naar de duidelijke bewoordingen van dit artikel behoudens de uitzonderingen vervat in het tweede lid, naast de in het eerste lid opgesomde tekens, ook alle andere tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, voor de toepassing van de Eenvormige Beneluxwet als individuele merken worden beschouwd; dat geen grond bestaat — en meer in het bijzonder de geschiedenis van het totstandkomen van de Eenvormige Beneluxwet ongenoegzame steun biedt — om aan te nemen dat de Beneluxwetgever in artikel 1 van die wet onder de woorden 'alle andere tekens' kleuren of kleurencombinaties niet zou heftben willen begrijpen; dat de in het eerste lid van dat artikel voorkomende woorden 'die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden' medebrengen dat van merkrechtelijke bescherming worden uitgesloten die tekens, welke wegens gebrek aan onderscheidend vermogen ongeschikt zijn om in het maatschappelijk verkeer als individuele warenmerken te kunnen dienen; dat voorts om te voorkomen dat door een onbeperkte merkrechtelijke bescherming van alle tekens die kunnen dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, aan de vrijheid voor de industrie en handel op het stuk der vormgeving aan hun waren en derzelver verpakking op onaanvaardbare wijze te kort zou worden gedaan, de Beneluxwetgever in het tweede lid van artikel 1 heeft bepaald, dat vormen die door de aard van de waar worden bepaald dan wel een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren niet als merken kunnen worden beschouwd; dat daarnevens in het tweede lid van artikel 1 nog uitsluitend vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden ongeschikt worden verklaard om voor de

202

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

toepassing van voornoemde Eenvormige Beneluxwet als merken te worden aangemerkt; dat uit dit samenstel van regels — met name uit de in het eerste lid gestelde eis van onderscheidend vermogen en de in het tweede lid gemaakt uitzonderingen — voortvloeit dat een enkele kleur niet vaak voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen, doch artikel 1 verder niets behelst wat medebrengt dat, met het oog op de onwenselijkheid ener monopolisering van het gebruik van gegevens van de natuur, kleuren of kleurencombinatie steeds van merkrechtelijke bescherming zouden zijn uitgesloten; dat evenmin in de wet steun is te vinden voor de opvatting, dat met het oog op de belangen welke gediend zijn met het bestaan van de mogelijkheid van signalisatie van geneesmiddelen door middel van een genormaliseerde kleurcodering, artikel 1 ten aanzien van geneesmiddelen aan de mogelijkheid ener merkrechtelijke bescherming van kleuren of kleurencombinaties in de weg zou staan; Ten aanzien van de vragen 2 en 3, welke het Hof het eerst wil beantwoorden: Overwegende: dat het tot de wezenlijke functies van een individueel merk behoort de consument een waarborg te bieden voor de identiteit .van de waren als afkomstig van een bepaalde onderneming en de goodwill van de merkhouder te beschermen; dat het door het eerste lid van artikel 1 geëiste onderscheidend vermogen dan ook van dien aard moet zijn, dat het merk daartoe kan dienen; dat — naar de algemene ervaring leert — onder omstandigheden een kleur of kleurencombinatie waarin de vorm van een waar of die vaö haar verpakking is uitgevoerd daaraan een zodanig preciserend en individualiserend karakter kan geven, dat die vorm — schoon op zichzelf daartoe ongeschikt — kan dienen om de wezenlijke functies van een individueel merk te vervullen en aldus geschikt is om naar de eis van lid 1 van artikel 1 de waren van een onderneming te onderscheiden; <, dat de vragen 2 en 3 dan ook in beginsel bevestigend moeten worden beantwoord; dat zulks ook geldt voor het geval dat de vorm van een waar of die van haar verpakking ingevolge het bepaalde in het tweede lid van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet niet als individueel merk kan worden beschouwd; dat wanneer in een der in het tweede lid van artikel 1 genoemde gevallen de kleur of kleurencombinatie waarin de vorm van een waar of die van haar verpakking is uitgevoerd daaraan een genoegzaam onderscheidend vermogen verleent, die aldus uitgevoerde vorm als individueel merk kan worden beschouwd; dat immers de aan zodanige uitvoering toekomende merkrechtelijke bescherming niet meebrengt dat het gebruik van de vorm als zodanig wordt gemonopoliseerd; dat derhalve de verlening van een zodanige bescherming de belangen welke met het bepaalde in het tweede lid gediend willen zijn, onverlet laat; Ten aanzien van vraag 1: Overwegende: dat een teken geacht kan worden het door artikel 1 vereiste onderscheidend vermogen te hebben, indien het de identiteit van de waar of waren, als afkomstig van een onderneming, waarvoor het als merkteken moet dienen, genoegzaam vermag te demonstreren; dat het van de omstandigheden afhankelijk is of een kleurencombinatie zulks vermag; dat zulks minder spoedig het geval zal zijn naar gelang het aanwenden van de kleurencombinatie in het maatschappelijk verkeer meer gebruikelijk, en de variëteit der waren waarvoor zij als kenteken moet dienen groter is; dat echter de mogelijkheid daartoe geenszins uitgesloten is; dat een enkele kleur zich tot het demonstreren van voormelde identiteit moeilijker zal lenen; dat de mogelijkheid daartoe

augustus 1977

nochtans op voorhand niet geheel kan worden uitgesloten; dat mitsdien vraag 1 eveneens bevestigend moet worden beantwoord; Ten aanzien van vraag 4: Overwegende: dat uit hetgeen hiervoren is overwogen volgt, dat voor de rechter bij de beantwoording van de vraag of in een bepaald geval een als merk gedeponeerd teken naar de eis van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet. 'dient om de waren van een onderneming te onderscheiden', maatstaf dient te zijn of het desbetreffende teken, in aanmerking genomen alle omstandigheden van het geval, geacht kan worden op zodanige wijze de herkomst van de waar of waren, waarvoor het als merkteken is gedeponeerd, te demonstreren, dat het de wezenlijke functies van een individueel merk in de zin van evengenoemd wetsartikel vermag te vervullen; dat de rechter daarbij mede in aanmerking heeft te nemen of het teken — eventueel na het depot - door 'inburgering' de door artikel 1, lid 1, van genoemde wet vereiste onderscheidende kracht heeft gekregen; dat de omstandigheid dat het merk ieder onderscheidend vermogen mist, niet wordt genoemd in artikel 4 van de Eenvormige Beneluxwet; dat reeds daarin een aanwijzing is gelegen dat de wet er zich niet tegen verzet dat door een depot van een zodanig merk toch een recht op het merk kan worden verkregen, indien het merk na het depot door het gebruik dat ervan wordt gemaakt alsnog onderscheidend vermogen, als vereist in artikel 1, eerste lid, verkrijgt; dat voorts artikel 14 sub A onder la van de Eenvormige Beneluxwet verwijst naar artikel 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs; dat deze verwijzing kennelijk betrekking heeft op de tekst van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de Industriële Eigendom, zoals herzien op 31 oktober 1958 te Lissabon; dat immers de tekst van het Unieverdrag van Parijs, zoals deze werd herzien te Londen op 2 juni 1934, een artikel 6 quinquies niet inhoudt; dat artikel 6 quinquies B onder 2 van genoemd Verdrag moet worden gelezen in verband met artikel 6 quinquies C onder 1, luidende: 'Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de 1'usage de la marque'; dat een en ander aldus moet worden begrepen, dat de rechter rekening heeft te houden met alle feitelijke omstandigheden ten tijde van zijn beslissing, dus ook met de omstandigheid dat het merk door het gebruik dat ervan is gemaakt het in artikel 1, eerste lid, van de Eenvormige Beneluxwet bedoelde onderscheidend vermogen heeft verkregen; dat ten slotte blijkens artikel 5 van de Eenvormige Beneluxwet omstandigheden die zich na het depot hebben voorgedaan — zoals die, dat een merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door toedoen van de merkhouder in het normaal taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden — tot verval van een merk kunnen leiden; dat met de aan deze regeling ten grondslag liggende gedachtengang moeilijk verenigbaar zou zijn dat zich na het depot door toedoen van de depothouder voltrokken hebbende 'inburgering' buiten beschouwing zou moeten worden gelaten; dat het eerste gedeelte van vraag vier dan ook moet worden beantwoord als hiervoren aangegeven en het tweede gedeelte dier vraag in bevestigende zin; Ten aanzien van de kosten: Overwegende: dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behan-

augustus 1977

Bijblad Industriële

deling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is; dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht, doch het Hof bij de vaststelling daarvan in aanmerking zal nemen het aan artikel 57, lid 3, van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten grondslag liggende beginsel, dat, indien voor een partij meerdere advocaten optreden, slechts het salaris van één advocaat onder de aan de wederpartij in rekening te brengen kosten mag worden begrepen en tevens de in Nederland in de cassatie-instantie voor de berekening van zodanig salaris geldende maatstaven; dat, gelet op het vorenstaande en op de door partijen op 's Hofs verzoek verstrekte gegevens, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald als volgt: voor Centrafarm B.V. op: 4.000 gulden (exclusief B.T.W.) voor honorarium en 450 gulden voor verschotten; voor Beecham Group Ltd op: 4.000 gulden (exclusief B.T.W.) voor honorarium en 450 gulden voor verschotten; Uitspraak doende op de door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam bij interlocutoir vonnis van 22 maart 1976 gestelde vragen; Gelet op de, grotendeels eensluidende, conclusie van de Advocaat-Generaal Berger; Verklaart voor recht: 1. Een kleur of kleurencombinatie kan op zichzelf — onder omstandigheden — dienen als teken om de waren van een onderneming naar de eis van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken te onderscheiden; 2. Een merk, bestaande in een vorm, welke in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, kan — onder omstandigheden — dienen om de waren van een onderneming naar de eis van evengenoemd wetsartikel te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is; 3. Een merk, bestaande in de vorm van een verpakking, welke vorm in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, kan — onder omstandigheden — dienen om naar de eis van voormeld artikel 1 de waren van een onderneming te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is; 4. Bij de beantwoording van de vraag of een teken naar de eis van voormeld artikel 1 dient om de waren van een onderneming te onderscheiden, dient als maatstaf te worden genomen of het desbetreffende teken — in aanmerking genomen alle omstandigheden van het geval — geacht kan worden op zodanige wijze de herkomst van de waar of de waren, waarvoor het als merkteken is gedeponeerd, te demonstreren, dat het de wezenlijke functies van een individueel merk in de zin van dat wetsartikel vermag te vervullen; daarbij dient mede in aanmerking te worden genomen of het teken, eventueel na het depot, door 'inburgering' de door meergenoemd artikel 1 vereiste onderscheidende kracht heeft verkregen; Uitspraak doende omtrent de op de behandeling voor het Benelux-Gerechtshof gevallen kosten: Bepaalt die kosten als volgt: voor Centrafarm B.V. op: 4.000 gulden (exclusief B.T.W.) voor honorarium en 450 gulden voor verschotten; voor Beecham Group Ltd op: 4:000 gulden (exclusief B.T.W.) voor honorarium en 450 gulden voor verschotten. Enz.

Nr 60. Benelux-Gerechtshof te Brussel, 9 maart 1977. (kleur als merk) President: Mr C.W. Dubbink; Tweede Vice-President: A. Wauters; Rechters: Baron J. Richard, A. de Vreese, F. Goerens, C. Wampach, Mr Ch.M.J.A. Moons, E. Mores (plv.) en Mr W.L. Haardt (plv.). A. Wauters; Merk nr 577.203. Kleuraanduiding: De tint wordt bepaald door drie coördinaten: x en y zijn de kleurcoëfficiënten, Y is de helderheidsfactor. Het blauw adg kan als volgt worden aangeduid: x =0,176 y = 0,200 Y = 0,158' Art. 1, lid 1 Benelux-merkenwet. 1. Een kleur of een specifieke tint van een kleur kan op zichzelf — onder omstandigheden — een teken zijn in de zin van artikel 1, lid 1 van de Benelux-merkenwet. 2. Het kan, met het oog op het vereiste dat het teken moet kunnen dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, voor het antwoord op de vraag of in een concreet geval een kleur of een specifieke tint van een kleur een teken is, verschil maken a. of een kleur dan wel een specifieke kleurentint wordt gevoerd voor een 'specifieke warengroep' ('een aantal zeer specifieke produkten'j, of dat die kleur of kleurentint wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren, en wel in die zin dat dat antwoord in het eerste geval eerder bevestigend zal zijn dan in het tweede; b. of een bepaalde kleur dan wel een specifieke kleurentint gedurende een groot aantal jaren zo veel is gebruikt voor een specifieke warengroep dat die kleur of kleurentint is ingeburgerd als een voor de produkten van een bepaalde onderneming kenmerkende kleur. Art. 29, lid 2 Benelux-merkenwet. 3. Indien een kleur of een specifieke tint van een kleur zonder meer vóór 1 januari 1971 in Nederland als merk ondeugdelijk was, kan het uitsluitende recht dat nadien daarop wordt verkregen, niet worden tegengeworpen aan hem die van die kleur of kleurentint vóór 1 januari 1971 ter onderscheiding van zijn waren gebruik heeft gemaakt, althans voor zover het betreft waren waarvoor hij vóór 1 januari 1971 die kleur of kleurentint gebruikte. Vennootschap naar Frans recht Application des Gaz S.A. te Parijs en C.G. Sieben & Co v/h Jacob Grothaus te Amsterdam, advocaten Mr Th.R. Bremer, Mr A. Braun en Mr E. Arendt, advocaten onderscheidenlijk te Amsterdam, Brussel en Luxemburg, tegen Machinefabriek Leeferink B.V. te Oldenzaal, advocaat Mr J.C. van der Sijs, advocaat te Enschede. a) Conclusie van de Advocaat-Generaal F. Dumon. Alhoewel hpt Hof, in het vervullen van de opdracht die het i.h.b. ontvangen heeft krachtens de artikelen 6 tot en met 11 van het verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, uitsluitend bevoegd is om normen — de rechtsregels aangewezen krachtens artikel 1 van 1 De redactie kan de tint zelf moeilijk in dit tijdschrift weergeven; met 'Het blauw adg' is bedoeld: Het blauw van de Application des Gaz (Red.).

204

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

dit verdrag — uit te leggen — te interpreteren — en ze dus niet vermag toe te passen, kan het toch niet los van alle feitelijke betrokkenheid tot interpretatie geroepen worden, daar het nationaal rechtscollege het Hof raadpleegt nopens de interpretatie die het in één bepaald geval dient te geven. Het Hof moet derhalve aan de nationale rechter die een interpretatie vraagt een nuttig antwoord verstrekken. Het Hof zal vanzelfsprekend niet uit het oog verliezen dat zijn interpretatie abstract blijft in die zin dat het ook voor de andere gevallen die overlegd mochten worden dezelfde interpretatie zou dienen te geven. Dit is ten andere hetgeen de opperste rechtscolleges van de drie Benelux-landen dagelijks doen. Artikel 6-5 van het verdrag heeft dan ook zeer wijselijk bepaald: 'De beslissing waarbij uitleg wordt gevraagd, omschrijft de feiten waarop de door het Benelux-Hof te geven uitleg moet worden toegepast'.') De memorie van toelichting overweegt dienaangaande: 'Men kan nu eenmaal bezwaarlijk abstraheren van de feiten van het concrete geval die vaak ingewikkeld maar ook telkens weer anders zijn. Inderdaad zal men slechts met kennis van die omstandigheden in staat zijn om op juiste wijze het rechtspunt vast te stellen en om later de betekenis van de gegeven interpretatie te bepalen voor andere of toekomstige gedingen . . .'. Het Gerechtshof te Arnhem heeft in zijn arrest d.d. 30 juni 1976 de feiten waarover het geding tussen A.D.G. en Sieben t/Leeferink gaat als volgt vastgesteld: 'dat ADG als grondslag voor haar vorderingen onder meer heeft gesteld dat zij krachtens eerste gebruik in Nederland, bevestigd door een depot bij het Benelux Merkenbureau voor Nederland, rechthebbende is op het merk bestaande uit een specifieke tint van de kleur blauw als nader gespecificeerd in het merkendepot nummer 577203, welke wordt gevoerd/is ingeschreven voor door haar vervaardigde en verhandelde waren, te weten vloeibaar gas, gereedschappen, kooktoestellen, verlichtingstóestellen, verwarmingstoestellen en gashouders, een en ander met name voor kampeerdoeleinden; dat ADG voorts heeft gesteld door ononderbroken hanteren gedurende een twintigtal jaren van de als merk gedeponeerde specifieke tint van de kleur blauw voor de uitmonstering van haar waren en haar verkoopmateriaal een bijzondere bekendheid te hebben verkregen voor deze kleur als presenterende haar warenassortiment, het Camping-Gaz-product, zodat deze kleur als teken ter onderscheiding van haar waren in toenemende mate is gaan fungeren en als zodanig aan onderscheidende kracht aanmerkelijk heeft gewonnen en als zodanig is ingeburgerd; dat Leeferink eveneens gebruik maakt van de kleur (licht) blauw voor door haar vervaardigde en in de handel gebrachte verlichtings- en kookapparatuur, speciaal voor kampeergebruik, en dit ook reeds vóór 1 januari 1971 deed; dat Leeferink, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 14 A, aanhef en sub la, BMW de nietigheid heeft ingeroepen van het door ADG gedeponeerde merk, bestaande uit een specifieke tint van de kleur blauw'. Het gerechtshof te Arnhem heeft daarna in hetzelfde arrest ons Hof verzocht uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitlegging van de artikelen 1 en 29, lid 2, van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (B.M.W.). 1. Kan een kleur of een specifieke tint van een kleur zonder meer — dat wü zeggen: niet als onderscheidend kenmerk van een teken dat merk kan zijn, maar als ' ) Er dient nochtans aangestipt te worden, dat sommige nationale rechtscolleges zoals i.h.b. het Hof van Cassatie de feiten slechts zal kunnen of zelfs mogen omschrijven zoals zij blijken uit de vaste stellingen van het vonnis of van het arrest dat aan de toetsing van dit rechtscollege wordt onderworpen.

augustus 1977

merk op zichzelf — een teken zijn in de zin van artikel 1, lid 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken? 2. Maakt het voor het antwoord op de voorgaande vraag verschil: a) of een kleur dan wel een specifieke kleurentint wordt gevoerd voor een 'specifieke warengroep' ('een aantal zeer specifieke producten') als in het onderhavige geval, of dat die kleur of kleurentint wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren dat vele van de warenklassen volgens de internationale warenclassificatie omvat? b) of een bepaalde kleur dan wel een specifieke kleurentint gedurende een groot aantal jaren zoveel is gebruikt voor een specifieke warengroep dat die kleur of kleurentint is ingeburgerd als een voor de produkten van een bepaalde onderneming kenmerkende kleur? 3. Indien eerstgenoemde vraag bevestigend moet worden beantwoord, doch een kleur of een specifieke tint van een kleur zonder meer vóór 1 januari 1977 in Nederland als merk ondeugdelijk was, kan dan het uitsluitend recht dat aldus wordt geacht te zijn verkregen, worden tegengeworpen aan hem die van die kleur of kleurentint vóór 1 januari 1971 gebruik heeft gemaakt?'. Een der partijen heeft in haar memorie onderstreept, dat in de eerste vraag artikel 1, lid 2, in plaats van artikel 1, lid 1, wordt bedoeld. In werkelijkheid houdt de eerste vraag hoofdzakelijk verband met lid 1 waarin het begrip 'individuele merken' nader is omschreven, maar lid 2, dat sommige tekens — vormen — uit dit begrip sluit, kan niet beschouwd worden als vreemd aan de vraag die het Hof wordt gesteld. Lid 1 en lid 2 van artikel 1 vormen een geheel en ze dienen bij voorkomend geval te zamen in aanmerking genomen te worden. Overigens, het Hof is m.i. ontegenzeggelijk bevoegd om een eventuele verschrijving in de nationale beslissing die een vraag om uitleg tot ons richt te herstellen wanneer deze duidelijk o.a. uit deze beslissing zelve blijkt en, zoals ten deze, de vraag om uitleg wel duidelijk is in die zin dat zij ons Hof in staat stelt ze te beantwoorden. De eerste vraag betreft zowel een 'kleur' als een 'specifieke tint van een kleur' (idem voor de tweede vraag). In de eerste vraag, aan uw college door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, in de zaak A/76/1 — Centrafarm t/Beecham - voorgelegd, werd U gevraagd 'of een kleur of kleurencombinatie op zichzelf kan dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden'. Drie vragen komen aldus ter sprake: kunnen als individuele merken in de zin van artikel 1 B.M.W. gelden: 1° een kleur 2° een kleurencombinatie 3° een tint van een kleur? In onderhavige zaak hoeft geen bijzonder belang gehecht te worden aan een kleurencombinatie. Ook zal ik mij dienaangaande ertoe beperken aan te stippen, dat een kleurencombinatie ontstaat door het samenbrengen van twee of meer kleuren of noodzakelijkerwijze (zie infra) van tinten of nuances, schakeringen, van één of van diverse kleuren. Het onderscheid tussen kleur en tint van kleur vergt meer uitleg. Beide begrippen worden immers in genuanceerde of zelfs strijdige betekenissen gebezigd . . . en wij moeten aan de nationale rechter die ons raadpleegt een duidelijk antwoord geven. 'De kleur kan opgevat worden als zintuigelijke kleurindruk — anderzijds als de natuurkundige lichtsoort die de kleurindruk teweegbrengt. Het voor de mens zichtbare licht omvat een golflengtegebied van elektromag-

augustus 1977

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

netische golven tussen 700 nm (rood) en 390 nm (violet). In dit gebied varieert de kleur van het licht sterk met de golflengte .. . Daartussenin gaat de ene kleur geleidelijk over in de andere.'2) Newton onderscheidde in het zonlicht zeven kleuren: violet, indigo, blauw, groen, geel, oranje en rood. 'In werkelijkheid is er een zeer geleidelijke overgang van de ene naar de3 andere kleur over daartussen liggende stralingen'. ) Men onderscheidt ook enkelvoudige samengestelde en complementaire kleuren. De enkelvoudige kleuren zijn de stralen van het spectrum die elk worden gekenmerkt door een bepaalde frequentie of golflengte . . . Onder malkaar samengesteld leveren zij verschillende tinten op die samengestelde kleuren genoemd worden. De complementaire kleuren zijn die waarvan de menging de waarneming van wit geeft. De twee per twee geschikte enkelvoudige complementaire kleuren zijn violet en groengeel, indigo en geel, blauw en oranje, blauwgroen en rood.4) »'Les couleurs primitives sont les sept couleurs qui se montrent dans la décomposition de la lumière.'5) 'La couleur est définissable au moins approximativement. L'analyse physique même suppose des conventions verbales . . . Elles supposent. . . une trinité des couleurs primaires, Ie bleu, Ie rouge et Ie jaune dont les combinaisons binaires, ternaires . . . etc. fournissent Fimmense dérivation des tons'.6) 'Une teinte' is een 'nuance résultant du mélange de plusieurs couleurs.'7) De woorden 'kleur' en 'tint' (couleurs et teintes ou tons) worden nochtans wetenschappelijk ook anders opgevat. Zo bv. 'Selon les recommandations de 1'association francaise de normalisation, la couleur d'un corps est décrite par sa teinte (violet, rouge ou pourpre) suivie de 1'adjectif clair ou foncé selon que Ie facteur de luminance est plus ou moins élevé, et de 1'indication saturé ou lavé de blanc selon que Ie facteur de pureté est voisin de un ou de zéro. D'une facon plus concise la couleur sera dite vive . . . pale . . . profonde . . . rabattue . . . On remarquera qu'il existe, pour les corps colorés, certaines qualifications qui n'existent pas pour les lumières colorêes: on appelle par exemple marron un rouge tres rabattu, rosé ou lilas un pourpre pale, etc...'8) Volgens de Larousse du XXe siècle: de tint — la teinte — is 'la nuance donnée par Ie mélange de plusieurs couleurs'. Niettegenstaande al deze nuances die wetenschappelijk naar voren worden gebracht wordt nochtans in de omgangstaal een voldoende duidelijk onderscheid gemaakt tussen de woorden 'kleur' en 'tint' van een 'kleur'. In Van Dale's groot woordenboek der Nederlandse taal9) lezen wij dat 'tint' betekent: '1. kleur, in het bijzonder elk van de verschillende lichtere of donkerder nuances van een hoofdkleur van het spectrum; 2. nuance, schakering, inz. toegepast op een lichte, verdunde kleur; 3. algemene gezichtsindruk wat betreft licht of donker: toon.' Uit dit alles meen ik te mogen besluiten, dat zowel in de vragen die ons worden gesteld als in onze antwoorden het woord 'kleur' beduidt en zal beduiden een hoofdkleur of beter een kleur die talrijke nuances heeft, deze nuances zijnde o.m-. teweeggebracht door de over2

) Grote Winkler Prins - Deel II - Kern - Lege - MCMLXX, i.v. Kleur. Zie ook Encyclopaedia Universalis i.v. Couleur. 3 ) Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie -14 - i.v. Kleur. 4 ) Grote Nederlandse Larousse loc. cit. s ) P.E. Littré - Dictionnaire de la langue francaise, t. 4, i.v. Couleur. 6 ) Grand Larousse encyclopédique en dix volumes -1. III, i.v. Couleur. 7 ) Grand Larousse op. et loc. cit., i.v. Teinte. ") Encyclopaedia Universalis, op. et loc. cit. 9 ) Deel II, Negende druk, 1970, i.v. tint.

)

205

gang van de ene 'algemene' kleur naar de andere kleuren: het rood, het groen, het blauw, het g e e l . . . 'Tint van een kleur' beduidt een van deze nuances. 'Tint van een kleur' is derhalve veel nauwkeuriger dan een 'kleur' en kan bijgevolg een fijner onderscheid mogelijk maken dan 'kleur'. Men zou kunnen oordelen dat, zo het Hof op de eerste vraag zou antwoorden dat een 'kleur' een teken — een merk — kan zijn in de zin van art. 1 B.M.W., het overbodig zou worden nog te antwoorden op deze vraag in zoverre zij een 'tint van een kleur' betreft vermits, indien de kleur'een dergelijk teken kan zijn, een 'tint van een kleur' het, a fortiori, ook zal kunnen zijn. En inderdaad, wanneer het antwoord noodzakelijkerwijze volstaat opdat de nationale rechter toepassing zou kunnen maken van de normen waarover hij een interpretatie vraagt, wordt een antwoord op een andere vraag overbodig. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is logischerwijze en noodzakelijk deze weg ingeslagen. 'La Cour s'est assurée contre Ie danger, schrijft president Donner, de devenir une espèce d'oracle, obligée de se prononcer sur tout ce que Pon veut bien lui demander.'10) Men zou ook kunnen geneigd zijn te oordelen dat, Vermits uit de door het Gerechtshof te Arnhem gegeven 'omschrijving der feiten' en zelfs uit het dossier zou blijken dat het door A.D.G. ingeroepen teken geen kleur maar wel een 'specifieke tint van de kleur blauw' is, ons Hof vraag één slechts zou behoeven te beantwoorden in zoverre zij een 'specifieke kleurentint' bedoelt. Ik ben nochtans de mening toegedaan dat het Hof stelling dient te nemen zowel betreffende de kleur als voor een 'tint van een kleur'. Gewis impliceert een bevestigend antwoord in verband met de 'kleur' ook een bevestigend antwoord voor een 'tint van een kleur'... maar het ene antwoord vergt wellicht nuances of preciseringen welke het tweede niet noodzakelijk maakt. Het probleem werd ten andere ook op die wijze door advocaat-generaal Berger opgevat. Gewis ook, blijkt uit de 'uiteenzetting der feiten' dat het, ten deze, zou gaan over een 'specifieke kleurentint' en niet louter over een kleur zodat een antwoord in verband met een kleur overbodig zou zijn. Maar niets laat ons toe aan te nemen, dat de feiten aldus definitief vastgesteld werden en dat de partijen voor de nationale rechter niet meer zouden mogen betogen, dat het door A.D.G. ingeroepen teken geen tint van een kleur is maar wel een 'kleur' zodat deze rechter een antwoord, nopens deze beide punten, nodig zou hebben. Het komt overigens aan het Hof niet toe te beoordelen of het ten deze, in feite, gaat over een 'tint' of een 'kleur'. Dit is een feitenkwestie waarvoor ons Hof niet de minste bevoegdheid heeft. Tenslotte is het alléén de nationale rechter die oordeelt welke vragen van uitleg noodzakelijk zijn om 'vonnis te kunnen wijzen' (zie art. 6-2 Verdrag van 31 maart 1965), en het Hof zou.dan ook de rechtsregels betreffende zijn machten en bevoegdheden en die van de nationale rechtscolleges schenden zo het dienaangaande in de plaats van deze colleges oordelen en beslissen zou. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft dit principe dat het gemeen heeft met het Benelux-Gerechtshof steeds zorgvuldig nageleefd. De eerste vraag die aan het Hof in onderhavige zaak wordt gesteld is nagenoeg dezelfde als de eerste vraag in de zaak A/76/1. Een enkel verschil: in onderhavige zaak wordt de vraag gesteld betreffende een kleur of een specifieke tint van een kleur. In de zaak A/76/1 worden de kleur en een kleurencombinatie bedoeld. 10

) Cours Académie de droit international, Recueil IX, p. 33.

206

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

De sluit mij volledig aan bij de conclusie dd. 22 november 1976 van mijn collega advocaat-generaal Berger — beschouwingen, redeneringen en besluit —. Zijn antwoord op de eerste vraag was bevestigend: 'Voor een principiële uitsluiting van één kleur op zichzelf als teken dat geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden (is) er geen goede grond aan te geven'. Het lijkt mij overbodig hier zowel de doctrine waarop hij zjjn antwoord steunde als de andere gegevens welke in zijn conclusie werden ingeroepen aan te halen. Ik zal mij derhalve er toe beperken, in verband met de eerste vraag, enkele aanvullende aanduidingen te verstrekken over de Franse en Belgische doctrine, enkele overwegingen te bespreken die expliciet of impliciet door de partijen werden naar voren gebracht en tenslotte, om te kunnen besluiten, uitgaan van het verschil tussen 'kleur' en 'tint van kleur'. De Franse rechtsleer en rechtspraak De niet-limitatieve opsomming van artikel 1, derde lid, van de wet van 1857 maakte het volgens P. Roubier") mogelijk te besluiten dat de originele kleur (couleur originale) van een verpakking een merk kon uitmaken. Hier dient te worden opgemerkt dat de Franse wet van 1857 bepaalt: 'Sont considérées comme marques de fabriques . . . et tous autres signes servant a distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce', zoals art. 1 B.M.W. ook bepaalt: ' . . . en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden'. Nog in verband met de wet van 1857 is de auteur van het trefwoord 'Marques de fabrique et de commerce', in het 'Répertoire Dalloz de droit commercial et des sociétés', van mening dat zowel voor de verpakking als voor het produkt zelf een kleurencombinatie geldig als teken kan genomen worden daar dergelijke combinaties ontelbaar zijn zodat geen monopolie mogelijk is. Hij oordeelt integendeel, dat een effen kleur (couleui^unie) zelfs een nuance (een tint van een kleur) niet als merk kan gelden. R. Plaisant 12 ) schrijft zonder verdere commentaar, dat onder vigueur van de wet van 1857 problemen gerezen zijn in verband met de effen kleuren (couleurs plates) daar een monopolisering is te vrezen indien zij als merken aangenomen worden. 'Il n'est de couleurs qu'en nombre limité et il peut être considéré que 1'usage de couleurs est nécessaire, qu'il doit rester commun a tous'. Nochtans geeft hij toe, dat de rechtspraak de geldigheid van een merk aanneemt dat bestaat in een effen kleur mits het over een welbepaalde nuance gaat (qu'il s'agisse d'une nuance bien déterminée). De zienswijze van Yves Saint-Gal 13 ) werd reeds in de conclusie van advocaat-generaal Berger geciteerd. De wet van 1857 werd opgeheven — vervangen door die van 31 december 1964 aangevuld door die van 23 en 30 juni 1975. 14 ) Daar de nieuwe wet de 'combinaisons ou dispositions de couleurs' als geldig warenmerk vermeldt, oordeelt R. Plaisant 1S ) dat de voorzichtigheid gebiedt dat men zich aan de termen van de wet houdt, 'bien que la cause vaudrait la peine d'être plaidée' (betreffende de effen kleuren) en dat de effen kleuren voor de produkten en de verpakkingen steeds tegen de oneerhjke concurrentie beschermd worden. 11

) Paul Roubier - Le droit de la propriété industrielle - Paris 1954, p. 548 et 551. " ) Marques - Marquesflgurativesoub emblématiques - Jurisclasseur commercial - Fascicule 7, n 24. a ) Protection et défense des Marques de fabrique et concurrence deloyale - J. Delmas et Cie. 14 ) Raadpl.-o.a. Répertoire Dalloz de droit commercial - V« Marques ae fabrique . . . Mise a jour 1976, T. 2. " ) op. cit. n° 25.

augustus 1977

De Franse Raad van State besliste in een arrest van 8 februari 1974 1 6 ): 'le législateur n'a pas écarté de maniere absolue Femploi d'une couleur unique a titre de marque dès lors qu'il s'agit d'une nuance bien déterminée qui a un caractère suffisamment distinctif pour les objets auxquels elle s'applique et que les droits résultant de cette marque ne font pas obstacle a ce que les concurrents actuels ou éventuels du propriétaire de la marque puissent colorer leurs produits selon d'autres nuances. La couleur 'rouge congo' définie au depot litigieux en vue de designer tous produits pétroliers, notamment huiles, graisses, essences et super-carburants, répond a cette condition'. A. Chavannes 17 ) oordeelt nochtans: 'En parlant de 'combinaisons ou de dispositions de couleurs', la loi nouvelle tranche la controverse . . . qui concernait la possibilité d'adopter comme marque une couleur unie ou plate sans autre e l e m e n t . . . Désormais, seules les combinaisons et dispositions de couleurs seront valables a 1'exclusion d'une couleur unie...'. Een vonnis van het tribunal de grande instance te Parijs dd. 9 maart 1968 18 ) besprekende, schrijft J. P. Karila 19 ): 'nous pensons, en tous cas, qu'il conviendrait... de proscrire purement et simplement 1'appropriation d'une couleur plate du produit ou de son oonditionnement pour n'accueillir que les combinaisons de couleurs dont la variété et la multipücité laissent aux commercants une grande liberté de choix . . . ' . Hij citeert ook de zienswijze van professor Desbois volgens welke 'la couleur unique ou la combinaison de couleurs, n'est pas appropriée isolement (om een warenmerk uit te maken); c'est l'ensemble des éléments de la marque, lignes et coloris, qui fait Fobjet de 1'exclusivité'. De Belgische rechtsleer Volgens de NoveËes 20 ) vormt de kleur van een produkt of van de verpakking ervan, principieel geen merk, tenzij wanneer de kleur vrij.ongebruikelijk is of wanneer zij door het aanbrengen op zekere delen van het produkt of door (eenvoudig doch) speciale combinatie erin slaagt een onderscheidend teken uit te maken dat de aandacht trekt. L. Van Bunnen 21 ), na geschreven te hebben dat eenvoudige tekens zoals een cirkel, een punt, een vierhoek of nog een cijfer of één enkele kleur geen onderscheidingskracht hebben en dus niet als warenmerk kunnen gelden, geeft nochtans toe, dat 'le caractère distinctif de la couleur est controverse: on admet en général, en tout cas que les combinaisons de couleurs peuvent être éventuellement protégeables comme marques'. Ik meen hier te moeten aanstippen dat de opvatting volgens welke eenvoudige tekens zoals een cirkel, een punt, niet als warenmerk kunnen aangemerkt worden omdat zij o.m. in de geest van het publiek geen individualiserend vermogen kunnen hebben te absoluut is. Men kent bepaalde waren waarvan de fabrikant of de vervaardiger onmiddellijk door het publiek erkend wordt aan een puntje of stipje, wit o.m., dat op het produkt wordt aangebracht. In zijn werk betreffende de Benelux Merkenwet

" ) J.C.P. 1974, II, 17720, note A. Chavannes, Jurisclasseur commercial - Annexes - Marques - Fascicule 7, n° 24. " ) Recueü Datloz-Sirey, 1965, Chronique XII. '•) Het vonnis besliste: 'les couleurs ne constituent pas, en ellesmêmes, un signe distinctif, elles ne peuvent être 1'objet d'appropriation a titre de marque si elles sont conrètement figuréespar une combinaison ou par une disposition déterminée' Iif ) Recueü Dalloz-Sirey 1968, Jurispr, p. 733 et suiv. 20 ) Les droits intellectuels - i.v. Les marques de fabrique et de commerce, o.m. nr. 45. 21 ) Louis van Bunnen - Aspects actuels du droit des maiques dans le Marché commun -1967, p. 38, n° 35 en voetnoot p. 39.

augustus 1977

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

beklemtoont Antoine Braun 22 ), dat de B.M.W. niet limitatief de tekens opsomt die als warenmerk gelden; bij de visuele tekens komt derhalve ook de kleur in aanmerking. De Belgische rechtspraak samenvattende schrijft hij dat, hoewel met monopolisering van gewone kleuren (couleurs simples) niet ingestemd wordt, de rechtscolleges nochtans de kleurencombinaties of de tinten of nuances van kleuren (teintes ou nuances particulières) zoals 'bleu azur' of 'saumon-orange' hebben aangenomen. Zich aansluitend bij de opvatting van Braun en Capitaine, alsook van de Novelles, oordeelt hij m.i. zeer wijselijk: 'Du moment que la couleur, soit par 1'adoption d'une teinte particuliere, soit par son application a certaines parties du produit, arrive a constituer un signe distinctif susceptible de frapper 1'oeil de 1'acheteur, elle peut servir valablement de marque et on n'apercoit pas pourquoi il faudrait rejeter ce signe au nom de principes théoriques'. 23 )

207

De uitvoerings- en toepassingsreglementen van de B.M.W. waarin is voorzien door artikel 2 van het Benelux verdrag van 19 maart 1962 inzake de warenmerken, en die respectief door de 'Hoge Verdragsluitende Partijen' en door de raad van bestuur van het Benelux-Merkenbureau op 31 juli 1970 en 27 november 1970 werden uitgevaardigd 24 ), vermelden uitdrukkelijk de 'kleur of de kleuren' die de deposant als onderscheidend kenmerk van het merk verlangt en die op de in te dienen documenten moeten voorkomen in de vorm van 'afbeeldingen in kleur'. Gewis zijn deze 'secundaire' rechtsregels die de B.M.W. enkel uitvoeren of toepassen niet van die aard dat zij de wet zelve kunnen interpreteren, maar zij kunnen strekken tot leidraad of dienen als gegevens om te komen tot de uitlegging, die op grond van de tekst, de doelstellingen en de geest van de wet, alsook van haar plaats in het positief recht en van de grondbeginselen van het recht, gemeen aan de drie Beneluxlanden dient gegeven te worden, of om deze uitlegging te vergemakkelijken. Prof. Ch. de Visscher schreef geheel terecht: 'Un texte conventionnel ne se situe pas dans Ie vide, il ne se concoit et ne se comprend que dans Ie cadre de 1'ordre juridique international et relativement a la matière qui en fait 1'objet'.2S) De nationale rechtscolleges zoals ook het BeneluxHof moeten en mogen steunen, om een norm te kunnen interpreteren, op de doctrine, nationale en van andere landen, dikwijls ook op buitenlandse positieve rechten (rechtsvergelijking) en tenslotte op de werkelijkheid d.w.z., inzonderheid, op de toepassing welke in feite van de rechtsregels gemaakt wordt of kan worden zonder, vanzelfsprekend, strijdig te zijn met de rechtsnorm die volgens de evenvermelde methodes dient uitgelegd te worden. De interpretatie van een norm kan niet losgemaakt worden van de feitelijke mogelijkheden en realiteiten. In die zin is het raadplegen van de bovenvermelde reglementen nuttig: zij toont ons aan dat men, normaliter, van oordeel is dat één of verscheidene kleuren, in feite, waren kunnen onderscheiden en dat zij de doelstellingen van een warenmerk kunnen bereiken: nl. een bepaalde waar van een andere onderscheiden.

Betreffende enkele beschouwingen die tijdens de mondelinge procedure en in de memories naar voren werden gebracht. De nadruk werd gelegd, zoals dit ook dikwijls door de doctrine wordt gedaan, op een onderscheid tussen de tekens die ofwel de waar zelve of wel haar verpakking betreffen. Artikel 1 B.M.W. bedoelt beide, impliciet en expliciet. Er dient dienaangaande te worden opgemerkt, dat voor sommige 'waren' een teken uitsluitend op de verpakking zelve mogelijk is: dit is normaliter het geval voor de gasaardige produkten. Buitenlandse nationale wetgevingen kunnen de tekens die het produkt zelf en rechtstreeks moeten identificeren verbieden en advocaat-generaal Berger heeft daarvan voorbeelden vermeld. Overigens kan men vanzelfsprekend als teken van de waar niet de natuurlijke kleur van het produkt zelf nemen; dit zou een monopolisering betekenen die zou slaan niet op het teken zelf maar wel op het produkt zelf en daarom zou men niet te doen hebben met een teken dat als merk kan gelden vermits de doelstellingen en het voorwerp van de wet i.h.b. van de B.M.W. aldus waarlijk verdraaid zouden worden. 26 ) Advocaat-generaal Berger zegt terecht: 'het teken moet additioneel zijn'. Men heeft ook als 'argument' tegen het aannemen als merk van een kleur of zelfs van een 'kleurtint' aangevoerd dat aldus een monopolisering zou teweeg gebracht worden. Dit argument dient afgewezen te worden. Een kleur kan talrijke nuances — tinten — geven, en derhalve, indien zij als het onderscheidend kenmerk van de waar dient te gelden — rood, blauw, geel, groen . . . — zal een dergelijk merk gewis beletten dat een andere belanghebbende om het even welke tint van de aldus gekozen kleur nog zou kunnen bezigen om zijn waren te onderscheiden bij wijze van een warenmerk. Maar enerzijds zou deze kleur slechts gelden als het merk voor.de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, anderzijds beschikken de andere belanghebbenden over talrijke andere middelen om hun waren te identificeren en tenslotte is het, in feite, uitgesloten dat een deposant zonder meer een kleur als merk zou uitkiezen vermits hij afbeeldingen van het merk in kleur bij zijn formulier van depot moet voegen hetgeen noodzakelijkerwijze de keuze van een 'tint' vergt. 27 ) Maar natuurlijk blijft het probleem theoretisch bestaan en dienaangaande dient m.i. geoordeeld te worden dat alles afhangt van de waren welke de kleur ten doel heeft te onderscheiden van de andere. Indien voor sommige waren een dergelijke keuze werkelijk een belemmering of a fortiori een onmogelijkheid van handel of nijverheid of van concurrentie betekent (en deze toestand zou zich z&fter kunnen voordoen indien een bepaalde merktint en i.h.b. een kleur als merk zou gelden voor een groot aantal waren die overigens van verschillende aard zouden zijn — toestand bedoeld door vraag 2-a), zal de nationale rechter kunnen beslissen dat het aldus gekozen merk wegens dergelijke uitwerkselen zonder rechtskracht zal blijven. De rechter mag geen rechtsregel van de andere afzonderen: bij de ene moet dikwijls rekening gehouden worden met het toepassingsgebied van één of meer andere, wat de noodzaak van harmonisering of coördinering meebrengt. Dit is evenwel een probleem dat niet het Hof maar

) Précis des marques de produits - Loi uniforme Benelux - Loi beige - Droit international -1974. op. cit. n° 55, p. 52. ) Belgisch Staatsblad, 8 september 1970, p. 9046 en 29 december 1970, p. 13474. as ) Problèmes d'interprétation judiciaire en droit international public - Paris 1963, p. 37.

26 ) De nota over de creatie van een E.E.G.-merk (Bulletin van de Europese Gemeenschappen, supplement 8/76 — geciteerd door advocaat-generaal Berger - preciseert 'als Europees merk kunnen echter niet worden ingeschreven vormen die door de aard van de waar zelf worden bepaald, de wezenlijke waarde van de waar beihvloeden of een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren'. 27 ) Zie toepassingsreglement van het Benelux-Merkenbureau art. 2-4 (Belgisch Staatsblad 29 december 1970).

23 ) 24

208

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

uitsluitend de nationale rechter, die in specie uitspraak doet, aanbelangt. Het heeft zijn nut hier het arrest dd. 22 mei 1933 van de Hoge Raad der Nederlanden te citeren dat besliste: 'Het is niet in te zien, waarom een meetkundige figuur als een driehoek, wanneer zij de hoofdvoorstelling van een merk vormt, niet ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen zou kunnen dienen, ook al is het aantal meetkundige figuren, welke daarvoor in aanmerking komen, gering'. ( N J . 1933 p. 1763). Wat de 'tint' van een kleur betreft kan bezwaarlijk het gevaar van een monopolisering ontstaan, omdat enerzijds het aantal beschikbare nuances of tinten groot is en anderzijds de tint van een kleur slechts als teken van onderscheiding zal dienen voor welbepaalde waren en niet voor de andere. Men doet weleens gelden, dat in een marktsector 'andere belangen' bestaan die prevaleren boven die van de merkhouder en men beroept zich op het belang dat de patiënten en ook het personeel van de geneeskunde — geneesheren en ziekenverplegers — erbij hebben te beschikken i.h.b. over de kleuren om de geneesmiddelen te identificeren ingevolge een standaardisatie, hetgeen de behandeling van de patiënten zou vergemakkelijken en ook zou helpen gevaarlijke of fatale vergissingen te vermijden. Het volstaat natuurlijk niet een belang en zelfs dit bepaald belang in te roepen, opdat de rechter zonder meer zou mogen beslissen dat de kleuren of de tinten van kleuren niet als merk in de zin van artikel 1 B.M.W. kunnen worden beschouwd voor om het even welke waren of zelfs voor medicamenten. Maar natuurlijk, indien bepaalde tinten van kleuren of kleurencombinaties voorbehouden worden voor een standaardisatie die, in het belang van de geneeskunde, tot identificering van de geneesmiddelen moet dienen ingevolge wetsbepalingen, overeenkomsten of gebruiken, zal de nationale rechter, in specie, mogen beslissen dat een bepaalde kleurtint of kleurencombinatie geen merk kan uitmaken, ofwel omdat het geen onderscheidend vermogen aan de waar meer kan verlenen ofwel omdat het depot te kwader trouw werd verricht, ofwel nog omdat een dergelijk teken gebruikt als merk met een dwingende wetsbepaling o.m. van openbare orde, onverenigbaar is. Hier dient ook aangestipt te worden dat artikel 38 B.M.W. bepaalt dat 'de bepalingen dezer wet geen afbreuk doen aan de toepassing van . . . de bepalingen van Belgisch, Luxemburgs of Nederlands recht waaruit een verbod een merk te gebruiken voortvloeit'. De nationale rechter zou ook eventueel kunnen beslissen, dat de contractuele of aquiliaanse civielrechtelijke aansprakelijkheid is ontstaan, indien een bepaald teken gebezigd als warenmerk o.a. de 'belangen' welke de standaardisatie moet vrijwaren heeft gekrenkt. Ik heb natuurlijk al deze opwerpingen, argumenten, overwegingen niet onderzocht om het Hof ertoe aan te zetten ze ook in zijn arrest beknopt of omstandig te behandelen. Essentieel was het mij erom te doen in de uitoefening van de opdracht welke het verdrag van 31 maart 1965 aan de advocaat-generaal toevertrouwt, het Hof zo goed en volledig als ik kan, in te lichten en eventueel bij te staan. Voorzeker moet het Hof een met redenen omkleed arrest uitspreken 28 ), hetgeen impliceert/ dat het de essentiële overwegingen vermeldt waarop het zijn antwoorden op de gestelde vragen steunt en wellicht ook de redenen welke de nationale rechter zou ingeroepen hebben om een bepaalde interpretatie te suggereren beantwoordt. Wanneer memories door de partijen zijn neergelegd, is het m.i. aangewezen, dat het arrest ook de beschouwingen welke daarin een andersluidend antwoord dan dat van het Hof, in de opvatting van de betrokken 2S

) Verdrag van 31 maart 1965, artikel 12-6 en reglement van procesvoering artikel 8-f.

augustus 1977

partij, adstrueren in de mate van het mogelijke en althans summier weerlegt. De middelen welke een partij in haar memorie ingeroepen heeft om de interpretatie voor te stellen die het Hof in zijn arrest aanneemt vergen geen bijzondere motivering. Besluit Ik sluit mij aan bij de zienswijze én van van Hefermehl — geciteerd in de conclusie van advocaat-generaal Berger (p. 14 in fine) — én van de Novelles-, Braun en Capitaine reeds supra aangehaald: waar het op aankomt, zijn in specie, de voorwerpen waarop de kleur of de tint wordt aangebracht, het verband tussen de kleur of de tint met de waar, de mogelijkheid om de blik van het publiek te trekken en, om identificatie te bewerkstelligen: 'on n'apercoit pas pourquoi il faudrait rejeter ce signe (une couleur ou une teinte) au nom de principes théoriques' (Novelles, Braun en Capitaine). Een kleur of een tint kan een geldig warenmerk uitmaken ' . . . eine Farbe (wird) durch den Gegenstand, auf dem sie sich befindet, zu einem bestimmten Erscheinungsbild, das durch das Ausmasz und die Art, wie die Farbe verwendet, und verteilt wird, gepragt ist'. Ik meen derhalve dat de eerste vraag als volgt dient beantwoord te worden: Niets belet, principieel tenminste, dat een kleur, en a fortiori een tint van een kleur geschikt zou kunnen zijn om waren te onderscheiden en derhalve om te gelden als warenmerk in de zin van de B.M.W. en i.h.b. van artikel 1 van deze wet. Het komt aan de nationale rechter toe te beslissen in specie, of de kleur, of de tint van de kleur een voldoende onderscheidend vermogen heeft voor de waren waarop zij betrekking hebben, en of dit 'teken' al dan niet de eigenschappen heeft of de gevolgen teweegbrengt die o.m. ingevolge de bepalingen van artikel 4 van deze wet het verkrijgen van een recht op een merk in de weg staan. Gezien het veelomvattend kenmerk, opgeleverd door een kleur die als merk zou ingeroepen worden, zal het deze rechter ook behoren bijzonder aandachtig te zijn in het onderzoek van het onderscheidend vermogen en van de bovenvermelde eigenschappen en gevolgen. De tweede vraag die twee problemen van interpretatie aan het Hof overlegt. Men zou zich kunnen afvragen of het nog nodig is deze vragen — want in werkelijkheid worden hier twee vragen gesteld — te beantwoorden, nu op de eerste vraag een bevestigend antwoord gegeven is. Wat dit betreft, kan echter niet de minste twijfel ontstaan nopens de tweede vraag (vraag twee b). Immers, indien de nationale rechter van mening zou zijn dat de kleur of de kleurtint die A.D.G. bij wijze van warenmerk inroept, op zichzelf geen of geen voldoende onderscheidend vermogen bezit, zal hij zich afvragen, zoals hij trouwens aankondigt, door het stellen van de vraag 2-b, of het gebruik, gedurende een aantal jaren, van het teken, welk gebruik aan dit teken een onderscheidingskenmerk voor de waren van deze vennootschap heeft verleend, geen omstandigheid is die overeenkomstig de bepalingen van de B.M.W. het onderscheidend vermogen kan in het leven roepen dat aan bedoeld teken de hoedanigheid van een geldig warenmerk in de zin van artikel 1 van deze wet toekent. Wij kunnen niet raden of het Gerechtshof te Arnhem zal beslissen of de kleur of de tint voor de waren van A.D.G. een onderscheidend vermogen oplevert of niet. Wij zijn derhalve verplicht te antwoorden op de vraag van uitleg waarmee dit Hof eventueel geconfronteerd zal worden. Wat de vraag 2-a betreft. Hier is de toestand dubieuzer, want men zou kunnen oordelen dat, wanneer ons Hof eenmaal geantwoord zou hebben op de eerste

augustus 1977

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

vraag zoals ik voorstel, deze vraag zonder werkelijk belang wordt. Maar enerzijds kan ik ook niet raden wat het Hof zal beslissen en anderzijds zal het misschien wensen al de gestelde vragen te beantwoorden. Ik onderzoek derhalve deze vraag 2-a. Deze vraag verwijst naar de internationale classificatie. Waarschijnlijk wordt daardoor bedoeld de overeenkomst van Nice dd. 15 juni 1957 aangevuld door de akte van Stockholm van 14 juli 1967 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van de waren en diensten.") Het uitvoeringsreglement van de Eenvormige Benelux wet op de warenmerken door de 'Regeringen' van de drie Benelux-landen op 31 juli 1970 uitgevaardigd, bepaalt uitdrukkelijk in artikel 1-5 dat 'de waren moeten nauwkeurig omschreven zijn en zoveel mogelijk met gebruikmaking van de alfabetische lijst van de internationale classificatie van waren, bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957; in ieder geval dienen de waren overeenkomstig de klassen en in de volgorde van deze klassen in genoemde classificatie te worden gerangschikt'. Het comité van experten van het internationaal bureau voor de bescherming van de industriële eigendom heeft met toepassing van artikel 1-3 van de Overeenkomst van Nice de lijst der klassen van de waren en diensten opgesteld. 30 ) Ingevolge het depot door A.D.G. van haar merk op het Benelux Bureau werden de waren waarop het moest slaan vermeld met aanduiding van klassen die aldus door deze internationale akten worden bedoeld. In zoverre de gestelde vraag de omvang van de door het merk verkregen bescherming zou bedoelen (identieke, gelijkaardige of zelfs eventueel sommige andere waren) moet men m.i. met professor Chavannes 31 ) — die immers artikel 13 B van de B.M.W. citeert — oordelen dat bedoelde classificatie slechts een administratief karakter heeft en dat 'Ie fait qu'un dépót se réfère a telle ou telle classe n'implique nuËement qu'il couvre automatiquement et nécessairement tous les produits de cette classe . . . lors des recherches d'antériorités . . . (il faut) s'attacher non aux classes mais aux produits . . . désignés dans les divers depots'. Wat het onderscheidend vermogen en ook de andere voorwaarden betreft die wettelijk vereist zijn opdat een teken — o.m. bestaande in een kleur of in een tint — als warenmerk in de zin van artikel 1 B.M.W. zou kunnen gelden, alhoewel de feitelijke omstandigheden uiteraard in beide gevallen anders kunnen liggen met het gevolg dat de beoordeling van het vervuld zijn van deze voorwaarden niet steeds dezelfde zal kunnen wezen, zijn de wettelijke vereisten natuurlijk dezelfde voor 'een specifieke groep van waren' als voor een groter aantal waren, of deze nu zijn gerangschikt of worden bedoeld in één of meer klassen, door de internationale documenten bepaald. De gestelde vraag zou in dier voege kunnen beantwoord worden. Vraag 2-b. Deze vraag vertoont gelijkenissen met de tweede vraag die in de zaak A/1/76 aan het Hof werd gesteld. De gelijkenis is nog groter wanneer men de door advocaat-generaal Berger óp deze vraag gegeven interpretatie in aanmerking neemt en die luidt als volgt: 'kan inburgering mede gelden als meetstaf naar welke moet worden beoordeeld of een teken kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden' (en de h. Berger preciseerde: 'Onder 'inburgering' is te verstaan: 29 ) Overeenkomst en Akte in België goedgekeurd door de wet van 26 september 1974 (Staatsblad 29 januari 1975). 30 ) Raadpl. de lijst in W. Van Dyk - Merkenrecht in de Beneluxlanden, p. 250 en volgende en in A. Braun, op. cit., p. 653-656. 31 ) Voetnoot bij Nancy 19 februari 1975 Ree. Dalloz - Sirey 1975 p. 618.

209

dat een aanvankelijk relatief ondeugdelijk teken om de waren van een onderneming te onderscheiden door intensief en langdurig gebruik zodanige onderscheidende kracht verkrijgt, dat het als merk kan worden beschouwd'). De 'inburgering' of het gebruik dat, in de veronderstelling van de gestelde vragen (in beide zaken), een 'ondeugdelijk' teken in een geldig warenmerk zou mogen omzetten, kan m.i. slechts op de ondeugdelijkheid of de onvolmaaktheid van het teken een invloed uitoefenen in zoverre zij de onderscheidene kracht betreft. Het spreekt vanzelf dat de in beschouwing genomen 'inburgering' of het gebruik geen rechten kunnen doen verkrijgen voor een teken dat o.m. in strijd is met de goede zeden of de openbare orde of met hetgeen in artikel 6ter van het Verdrag van Parijs wordt bedoeld, of dat ook van die aard is dat het publiek erdoor kan worden misleid . . . enz. (zie art. 4, 1°, 2°, 3°, 4° B.M.W.). Mijn collega Berger oordeelt, dat 'niet valt in te zien waarom (de grondslag van de aanvechtbaarheid van een merk (omdat het, in se, geen of geen voldoend onderscheidend vermogen heeft) niet ontnomen kan worden door een intensief en langdurig gebruik . . . ' . Ik sluit mij volledig bij deze zienswijze aan. Aan de doctrine welke hij geciteerd heeft meen ik de studie en de opvatting van R. Plaisant 32 ) te moeten toevoegen. Hij schrijft, na aangestipt te hebben dat het Unie Verdrag 'impose aux Etats de protéger les marques ayant acquis un caractère distinctif par 1'usage', dat ook dient vermeld te worden dat 'il est admis dans la plupart des pays, selon la loi nationale, et sans recours a la Convention d'Union, que Ie caractère distinctif s'acquiert par 1'usage', en hij concludeert: 'en définitive, nous pensons que 1'article 4, alinea 3 (van de Franse wet) pose un problème qui devra être résolu par la jurisprudence. En sa lettre il exclut toute référence a 1'usage, mais cette interdiction ne peut être absolue . . . Il parart invpossible de refuser toute protection a la marque qui acquiert une notoriété suffisante par 1'usage . . . ' . Advocaat-generaal Berger oordeelt dat de bevestigende kracht van het gebruik of van de inburgering a contrario kan afgeleid worden uit artikel 5-4° (zie ook artikel 5-3° ) van de B.M.W. dat aan het gebruik de kracht ontleent om het recht op het merk te doen vervallen. De bepalingen van artikel 14, A 1°, a, in fine B.M.W. zijn voor ons probleem doorslaggevend. Dit artikel verwijst naar de bepalingen van artikel 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs, volgens welke, om het onderscheidend vermogen van een teken te beoordelen, 'men moet rekening houden met al de feitelijke omstandigheden, inzonderheid met de duur van het gebruik van het merk'. Men zal waarschijnlijk opwerpen dat, terwijl deze bepaling deel uitmaakt van bedoeld artikel 6 quinquies B onder 2, in het Verdrag van Parijs zoals het nog herzien werd door het Verdrag van Londen dd. 2 juni 1934 33 ) waartoe Nederland en Luxemburg toegetreden zijn, respectievelijk op 5 augustus 1948 en 30 november 1945 34 ), zij evenwel niet meer voorkomt in dit artikel 6 quinquies B onder 2 in hetzelfde Verdrag van Parijs zoals het op 31 oktober 1958 te Lissabon werd herzien. Deze herziening heeft nochtans genoemde bepaling geenszins afgeschaft, maar ze enkel verplaatst en aldus ingelast in artikel, 6 quinquies C. Kan uit deze verplaatsing afgeleid worden dat de Benelux wet niet meer bepaalt dat men rekening moet houden met de duur van het gebruik van het merk of 32 ) Jurisclasseur commercial - Annexes - Marques - fascicule 11, n°s 27 et 28. 33 ) Goedgekeurd door de Belgische wet van 2 juni 1939 (St. 9 december 1939). M ) Zie Belgisch Staatsblad 2 september 1948 (p. 7067) en 9-10 juni 1947 (p. 5744).

210

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

dat deze wet niet mag geïnterpreteerd en toegepast worden in die zin dat bedoeld gebruik een rol speelt in verband met de geldigheid van het teken als warenmerk? Zeker niet. Immers: 1° Het is uiterst twijfelachtig dat, toen het stelsel van de Benelux wet geconcipieerd en de tekst ervan opgesteld werden, de auteurs ervan rekening hebben gehouden met het Verdrag van Parijs, zoals het te Lissabon werd herzien. Immers, het ontwerp dat verwees naar bedoeld artikel 6 B 1° 2° (zie art. 15 van dit ontwerp) werd reeds door een beslissing van 2 december 1958 aan de Raadgevende Interparlementaire Benelux Raad 'ter fine van advies' onderworpen. Het Verdrag van Lissabon werd pasop 31 oktober 1958 ondertekend! 2° Uit inlichtingen die mij door het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken werden verstrekt, blijkt dat noch Nederland noch Luxemburg tot het Verdrag van Lissabon toegetreden zijn of het geratificeerd hebben. Het is derhalve uiterst waarschijnlijk dat, toen het Benelux Verdrag door de deskundigen — onder wie Nederlandse en Luxemburgse — werd voorbereid, door de Raadgevende Interparlementaire Benelux Raad werd onderzocht, en dqor de drie Gevolmachtigden van de drie Staatshoofden op 19 maart 1962 werd ondertekend, men op het Verdrag van Parijs zoals het herzien werd in 1934 te Londen en niet zoals het gewijzigd werd te Lissabon acht zou hebben geslagen. 3° De verplaatsing van de hier besproken bepaling naar het C van artikel 6 quinquies geschiedde geenszins teneinde uit te sluiten dat om het onderscheidende vermogen van een teken te bepalen voortaan nog rekening zou gehouden worden met het gebruik van het teken als warenmerk. Verre vandaar. Inderdaad werd deze verplaatsing gedaan omdat beslist werd dat het beroep op het gebruik voortaan niet enkel tot vaststelling van het onderscheidend vermogen diende te gebeuren maar ook om andere redenen. Dit blijkt duidelijk uit de besprekingen van het ontwerp dat tot het Verdrag van Lissabon heeft geleid. *5) Ruimer opgevat zijnde, luidt de bepaling ingelast in het C van artikel 6 quinquies als volgt: 'Bij de beoordeling of het merk voor bescherming in aanmerking komt zal rekening gehouden moeten worden met al de feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk'. 4° Wanneer een wetsbepaling een bepaald begrip of een bepaalde omstandigheid laat gelden — zoals artikel 6 quinquies B 2° dat gewag maakt van 'het onderscheidend kenmerk' — dient noodzakelijk ook rekening gehouden te worden met de andere wetsbepalingen die dit begrip of deze omstandigheid toelichten of verder omschrijven — ten deze artikel 6 quinquies C. Deze bepalingen vormen samen een onsplitsbaar geheel. Derhalve vermits (artikel 14 A -1° a van de Benelux wet naar artikel 6 quinquies B, 2 van het Verdrag van Parijs verwijst, verwijst het ook naar het C van dit artikel en de rechter die bedoeld artikel 14 a 1° a interpreteert moet noodzakelijk op deze laatste bepaling acht slaan. 5° Het is niet alleen noodzakelijk en gepast maar zelfs geboden, dat het probleem van het onderzoek van de onderscheidende kracht van een merk in de Beneluxlanden zou leiden tot dezelfde inteipretatie door de rechters van deze landen wanneer zij toepassing dienen te maken van het Unie Verdrag en van de Benelux wet. Niets belet dit in de Benelux wet, wel integendeel. Zoals het Hof weet, bestaat er een voorontwerp van overeenkomst inzake een Europees merkenrecht en *) Raadpl. dienaangaande 1° Les Novelles V° Les marques fle fabrique et de commerce n8 337 en 2° A. Braun op. cit. n°s478en486.

augustus 1977

advocaat-generaal Berger heeft dit ontwerp in zijn conclusie geciteerd. In de nota van de Commissie over de creatie van een E.E.G.-merk leest men: ' . . . men komt aan de behoeften van het verkeer tegemoet, wanneer men in ieder individueel geval onderzoekt of het gedeponeerde teken van nature onderscheidingskracht bezit, dan wel als gevolg van het gebruik in het verkeer onderscheidende kracht heeft verkregen. 36 ) Gewis hebben wij hier te doen met een commentaar over een voorontwerp van overeenkomst.. . maar dit commentaar legt de nadruk op een noodzakelijkheid van het handels- en industrieel verkeer die geenszins vreemd is moeten blijven aan de bekommernissen van de auteurs van de Benelux wet en "men kan, en men moet zelfs, aannemen dat uit de geest — en ook uit de tekst — van deze wet afgeleid dient te worden dat het gebruik zijn rol moet spelen in het beoordelen van het onderscheidend vermogen. Om het onderzoek van dit probleem te beëindigen zal ik schrijven met de Novelles 37 ): 'Il s'agit ici d'un phénomène inverse de celui qui fait que marques parfaitement distinctives a Forigine deviennent banales. Les Allemands Ie définissent par Fexpression 'Anerkennung des V e r k e h r s ' . . . et qui signifie 'reconnaissance par les cercles commerciaux intéresses. Cette reconnaissance sert de base juridique a la protection du 'Schlagwort'. Op de vraag 2 - b dient derhalve, m.i. geantwoord te worden dat de Benelux wet i.h.b. de artikelen 1,4 en 1 4 A 1° a, in dier voege dient geihterpreteerd te worden dat, zo een teken — zoals een kleur of een tint van een kleur — op zichzelf geen of geen voldoende onderscheidend vermogen bezit om te kunnen gelden als warenmerk, het recht op een merk desniettegenstaande wettelijk kan ontstaan indien ofwel reeds op het tijdstip van het depot ofwel later een gebruik, aan bedoeld teken, in het economisch verkeer, een echt onderscheidend vermogen heeft doen verkrijgen. Derde en laatste vraag Twee voorafgaande beschouwingen. 1° Het komt aan het Hof niet toe te beslissen of het Nederlands recht al dan niet het karakter van een warenmerk toekent aan een kleur of een tint van een kleur. Dit is een probleem van interpretatie van het nationaal recht waarvoor het Benelux-Gerechtshof onbevoegd is. 2° Voorzeker zou het Hof de door het Gerechtshof te Arnhem gestelde vragen mogen aanvullen — zoals door een partij gesuggereerd werd — indien het van mening mocht zijn dat een antwoord op deze bijkomende vragen voor dat rechtscollege nuttig zou zijn om zijn beslissing te wijzen. Maar ik meen niet, dat het Hof thans moet en zelfs van ambtswege mag onderzoeken, uitsluitend onderzoeken — zoals wordt gevraagd — of de niet-tegenstelbaarheid bedoeld door artikel 29, lid 2 van de Beneluxmerkenwet beperkt wordt tot een gebruik dat geen onrechtmatige mededinging insluit en tot verkopen van bepaalde produkten. Immers, enerzijds zouden misschien andere omstandigheden of regels nog in aanmerking kunnen komen om te kunnen besluiten — in de perken van onze interpretatie-opdrachten — tot de al dan niet tegenstelbaarheid, en noch de nationale rechter, noch de partijen hebben het Hof dienaangaande voldoende ingelicht. Ik stel derhalve voor zonder meer principieel ontkennend te antwoorden op de derde vraag die de interpretatie van artikel 29 van de Benelux wet betreft.

36

) Bulletin van de Europese Gemeenschappen, Supplement 8/76 p. 23 nr. 72. Zie ook p. 25 nr. 85. 37 )Opcit. nr. 377.

augustus 1977

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

Betreffende kosten. Artikel 13-1 van het Verdrag van 31 maart 1965 bepaalt: 'De kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van de partijen, voorzover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is'. 'De aldus vastgestelde kosten maken deel uit van de proceskosten waarover de nationale rechter uitspraak doet' (artikel 13-2). In zijn arrest van 1 maart 1975 heeft het Hof vastgesteld, dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht. Vermits het hier gaat over de raming van salarissen op grond van het Nederlands recht en van de gebruiken en tradities eigen aan Nederland, meen ik dat het niet betaamt dat ik over deze kwestie stelling zou nemen, des te meer daar ik geen gelegenheid heb gehad de Nederlandse advocaat-generaal te raadplegen. Enz. b) Het BENELUX-GERECHTSHOF In de zaak nr A/76/2 Gezien de brief van het Gerechtshof te Arnhem, ontvangen op 19 juli 1976, met het daarbij gevoegde, voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van het interlocutoir arrest van dat Gerechtshof van 30 juni 1976 in de zaak van (1) de vennootschap naar frans recht . Application des Gaz (Société Anonyme), gevestigd en kantoorhoudende te Parijs, hierna te noemen ADG, en (2) de besloten vennootschap C.G. Sieben & Co. v/h Jacob Grothaus, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, hierna te noemen Sieben, als appellanten, tegen de besloten vennootschap Machinefabriek Leeferink B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Oldenzaal, hierna te noemen Leeferink, als geihtimeerde, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een BeneluxGerechtshof vragen van uitleg betreffende de artikelen 1 en 29 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken worden gesteld; Ten aanzien van de feiten: Overwegende dat bij het arrest van het Gerechtshof de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt worden omschreven: dat ADG als grondslag voor haar vorderingen onder meer heeft gesteld dat zij krachtens eerste gebruik in Nederland, bevestigd door een depot bij het Benelux Merkenbureau voor Nederland, rechthebbende is op het merk bestaande uit een specifieke tint van de kleur blauw als nader gespecificeerd in het merkendepot nummer 577203, welke wordt gevoerd/is ingeschreven voor door haar vervaardigde en verhandelde waren, te weten vloeibaar gas, gereedschappen, kooktoestellen, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en gashouders, een en ander met name voor kampeerdoeleinden; dat ADG voorts heeft gesteld door ononderbroken hanteren gedurende een twintigtal jaren van de als merk gedeponeerde specifieke tint van de kleur blauw voor de uitmonstering van haar waren en haar verkoopmateriaal een bijzondere bekendheid te hebben verkregen voor deze kleur als presenterende haar warenassortiment, het Camping-Gaz-product, zodat deze kleur als teken ter onderscheiding van haar waren in toenemende mate is gaan fungeren en als zodanig aan onderscheidende kracht aanmerkelijk heeft gewonnen en als zodanig is ingeburgerd; dat Leeferink eveneens gebruik maakt van de kleur (licht) blauw voor door haar vervaardigde en in de handel gebrachte verlichtings- en kookapparatuur, speciaal voor kampeergebruik, en dit ook reeds vóór 1 januari 1971 deed; dat Leeferink, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 14 A, aanhef en sub la, der Eenvormige Beneluxwet de nietigheid heeft ingeroepen van het door ADG gedeponeerde merk, bestaande uit een specifieke tint van de kleur blauw;

211

0. dat het Gerechtshof aanleiding heeft gevonden om bij zijn arrest aan het Benelux-Gerechtshof te verzoeken 'uitspraak te doen over de twee navolgende vragen van uitlegging van artikel 1, lid 2, Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, en, voor het geval het antwoord op die vragen daartoe aanleiding geeft, tevens over de derde vraag, betrekking hebbende op de uitlegging van artikel 29, lid 2, van genoemde wet: 1. Kan een kleur of een specifieke tint van een kleur zonder meer — dit wil zeggen: niet als onderscheidend kenmerk van een teken dat merk kan zijn, maar als merk op zichzelf — een teken zijn in de zin van artikel 1, lid 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken? 2. Maakt het voor het antwoord op de voorgaande vraag verschil a. of een kleur dan wel een specifieke kleurentint wordt gevoerd voor een 'specifieke warengroep' ('een aantal zeer specifieke producten') als in het onderhavige geval, of dat die kleur of kleurentint wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren dat vele van de warenklassen volgens de internationale warenclassificatie omvat? b. of een bepaalde kleur dan wel een specifieke kleurentint gedurende een groot aantal jaren zo veel is gebruikt voor een specifieke warengroep dat die kleur of kleurentint is ingeburgerd als een voor de producten van een bepaalde onderneming kenmerkende kleur? 3. Indien eerstgenoemde vraag bevestigend moet worden beantwoord, doch een kleur of een specifieke tint van een kleur zonder meer, vóór 1 januari 1971 in Nederland als merk ondeugdelijk was, kan dan het uitsluitende recht dat aldus wordt geacht te zijn verkregen, worden tegengeworpen aan hem die van die kleur of kleurentint vóór 1 januari 1971 gebruik heeft gemaakt? ' Ten aanzien van het verloop van het geding: Overwegende: dat het Hof overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag Betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan de ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het arrest van het Gerechtshof heeft toegezonden; dat het Hof de partijen, ADG en Sieben enerzijds en Leeferink anderzijds, in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk opmerkingen te maken over de door het Gerechtshof te stellen vragen, waarvan door beide partijen gebruik is gemaakt; dat ter zitting van het Hof van 22 november 1976 de standpunten van ADG en Sieben enerzijds en Leeferink anderzijds mondeling werden toegelicht, en wel namens ADG en Sieben door Mr Th.R. Bremer, Mr A. Braun en Mr E. Arendt, advocaten onderscheidenlijk te Amsterdam, Brussel en Luxemburg, en namens Leeferink door Mr J.C. van der Sijs, advocaat te Enschede; dat namens ADG en Sieben is betoogd dat — vraag 1 in de navolgende zin bevestigend ware te beantwoorden: 'Een kleur of een specifieke tint van een kleur 'zonder meer' (dit wil zeggen: niet als onderscheidend kenmerk van een teken dat merk kan zijn, maar als merk op zichzelf) kan, mits aan deze specifieke tint van die kleur op zichzelf onderscheidend vermogen toekomt (waaromtrent de rechter over de feiten zal hebben te oordelen), een teken zijn in de zin van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken'; — vraag 2a ontkennend ware te beantwoorden, en vraag 2b in de navolgende zin: 'Voor wat betreft de uitlegging van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken maakt het geen verschil of (een bepaalde kleur dan wel) een specifieke kleurentint gedurende een groot aantal jaren zo veel is gebruikt voor een specifieke warengroep dat die (kleur of) kleurentint is ingeburgerd als een voor de produkten van een bepaalde onderneming kenmerkende kleur;

212

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

wel echter kan de hier bedoelde omstandigheid een rol spelen bij de beantwoording — door de rechter die over de feiten oordeelt — of ten tijde van het geding aan het teken waarvoor de bescherming wordt ingeroepen, onderscheidende kracht toekomt, en daarmee of dit teken in het concrete geval als een teken in de zin van artikel 1 der Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken kan worden beschouwd'; — vraag 3 in de navolgende zin ware te beantwoorden: 'Indien een specifieke tint van een kleur zonder meer vóór 1 januari 1971 in Nederland als merk ondeugdelijk was, kan het uitsluitend recht dat nadien.onder toepassing van artikel 29 der Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken is verkregen, niet worden tegengeworpen aan hem die van die kleurentint vóór 1 januari 1971 op volgens het gemene recht geoorloofde wijze voor dezelfde waren gebruik heeft gemaakt, tenzij het ingeroepen geoorloofde gebruik gevolgd is door een nietgebruik gedurende een ononderbroken tijdvak van vijfjaren'; dat namens Leeferink onder meer is betoogd: 'Een kleur zonder meer mist onderscheidend vermogen. Bovendien stuit het kiezen van een kleur op allerlei praktische bezwaren, gelet op de vele varianten welke van een bepaalde kleur mogelijk zijn. Een uitsluitend recht op een (kleur)merk (art. 3 lid 1 BMW) zou in feite betekenen: beslag leggen op een gamma van kleuren, dat evenmin het ontstaan van grensgeschillen uitsluit. Het zal mede om deze reden zijn dat de wetgever in art. 1 BMW de vermelding van 'kleur' in de opsomming van hetgeen als individueel merk is te beschouwen, achterwege heeft gelaten. Een kleur is zonder meer te weinig individualiserend en heeft te weinig onderscheidend vermogen. Gelijkelijk geldt dit wanneer het betreft een tint van een kleur. In de praktijk kan er nauwelijks sprake zijn van een bepaalde tint. Alle kleuren vloeien. Men zou dan de kleurencoördinaten moeten vastleggen, doch ook een vastgelegde kleur geeft geen bescherming wanneer een ander een tint zou kiezen welke hfer juist naast ligt. De moeilijkheden welke annex zijn aan kleur en tint, spelen een rol, onverschillig of zij gevoerd worden voor een 'specifieke warengroep' dan wel voor een niet specifieke warengroep. Naarmate de warengroep meer divers is, zal het onderscheidend vermogen van kleur en tint nog minder worden dan het al is voor een specifieke warengroep. Wat betreft 'Durchsetzung' kan worden gesteld dat een 'oneigenlijk' merk in bepaalde gevallen voor één bepaalde onderneming door inburgering, tenslotte als een eigen merk kan gaan fungeren. Indien ondanks het dezerzijds gedane beroep op de nietigheid van het door de wederpartij gedeponeerde merk, toch een kleur-zonder-meer als individueel merk in de zin van art. 1 lid 2 BMW zou worden aanvaard, dan is dit niet een handhaven van een merk dat op grond van de Merkenwet 1893 was verkregen (art. 29 lid 1 BMW). Hoogstens is er dan sprake van een teken dat vóór 1 januari 1971 een merk zou hebben gevormd indien de artt. 1 en 2 BMW van toepassing zouden zijn geweest. Dank zij eerder gebruik van een dergelijk 'teken' promoveerde het tot een merk. De wetgever heeft in hoofdstuk III (Overgangsbepalingen) met name met de tweede volzin van het tweede lid van art. 29 BMW, willen voorkomen dat zij die geacht werden een uitsluitend recht te hebben verkregen, met hun exclusiviteit zo ver zouden kunnen gaan dat zij in de toekomst anderen zouden kunnen uitsluiten van het gebruik van het 'teken' dat zij in het verleden gelijkelijk gebruikten. Een voor de hand liggend beginsel van gelijkheid van behandeling; dat bij pleidooi de namens Leeferink gemaakte opmerkingen als volgt zijn samengevat: 'A. noch een kleur, noch een tint kunnen zonder meer als teken voor een 'specifieke warengroep' of als

augustus 1977

teken voor de waren van een onderneming (welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren) voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen; B. indien geoordeeld zou worden dat een kleur of tint-zonder-meer wel als deugdelijk merk kan worden aanvaard, dan zal het uitsluitende recht niet kunnen worden tegengeworpen aan hen die vóór 1 januari 1971 hiervan eveneens gebruik maakten; dat de Advocaat-Generaal Dumon, Hoofd van het Parket, ter zitting van 15 december 1976 conclusie heeft genomen; Ten aanzien van het recht: Overwegende: dat bij interlocutoir arrest van 30 juni 1976 het Gerechtshof te Arnhem krachtens het tweede en derde lid van artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de hiervoren vermelde vragen heeft gesteld betreffende de uitleg van de artikelen 1 en 29 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (hierna te noemen: Eenvormige Beneluxwet); dat het Hof met betrekking tot de gestelde vragen vooraf wil opmerken dat het de vermelding van artikel 1, lid 2, aanmerkt als een schrijffout voor artikel 1, lid 1, daar in het arrest wordt gesproken van 'een teken in de zin van artikel 1, lid 2', terwijl het woord 'teken' niet in het tweede doch wel in het eerste lid van artikel 1 voorkomt; dat dit niet wegneemt dat het Hof ook het tweede lid van artikel 1 in zijn beschouwingen zal betrekken, daar tussen beide leden een onverbrekelijk verband bestaat; Ten aanzien van vraag 1: dat artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet luidt: 'Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de war£n van een onderneming te onderscheiden. | Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke (waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren'; dat naar de duidelijke bewoordingen van dit artikel behoudens de uitzonderingen vervat in het tweede lid, naast de in het eerste lid opgesomde tekens, ook alle andere tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, voor de toepassing van de Eenvormige Beneluxwet als individuele merken worden beschouwd; dat geen grond bestaat — en meer in het bijzonder de geschiedenis van het totstandkomen van de Eenvormige Beneluxwet ongenoegzame steun biedt — om aan te nemen dat de Beneluxwetgever in artikel 1 van die wet onder de woorden 'alle andere tekens' kleuren of specifieke tinten van kleuren niet zou hebben willen begrijpen; dat de in het eerste lid van dat artikel voorkomende woorden 'die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden' medebrengen dat van merkrechtelijke bescherming worden uitgesloten die tekens, welke wegens gebrek aan onderscheidend vermogen ongeschikt zijn om in het maatschappelijk verkeer als individuele warenmerken te kunnen dienen; dat voorts om te voorkomen dat door een onbeperkte merkrechtelijke bescherming van alle tekens die kunnen dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden aan de vrijheid voor de industrie en handel op het stuk der vormgeving aan hun waren en derzelver verpakking op onaanvaardbare wijze te kort zou worden gedaan, de Beneluxwetgever in het tweede lid van artikel 1 heeft bepaald, dat vormen die door de aard van de waar bepaald dan wel een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren niet als merken kunnen worden beschouwd;

augustus 1977

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

dat daarnevens in het tweede lid van artikel 1 nog uitsluitend vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden ongeschikt worden verklaard om voor de toepassing van voornoemde Eenvormige Beneluxwet als merken te worden aangemerkt; dat uit dit samenstel van regels — met name uit de in het eerste lid gestelde wis van onderscheidend vermogen en de in het tweede lid gemaakte uitzonderingen — voortvloeit dat een kleur niet vaak voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen, doch artikel 1 verder niets behelst wat medebrengt dat, met het oog op de onwenselijkheid ener monopolisering van het gebruik van gegevens van de natuur, kleuren of specifieke tinten van kleuren steeds van merkrechtelijke bescherming zouden zijn uitgesloten; dat aan de eis van onderscheidend vermogen, door artikel 1, lid 1, aan het daar bedoelde teken gesteld, is voldaan indien het teken de identiteit van de waar of van de waren waarvoor het als merkteken moet dienen, alsjifkomstig van een bepaalde onderneming genoegzaam vermag te demonstreren; dat het van de omstandigheden afhankelijk is of een kleur of een specifieke tint van een kleur zulks vermag; dat dit bij een kleur die niet een specifieke tint van een kleur is, moeilijker zal zijn dan bij een specifieke tint van een kleur; dat echter ook in dat geval een bevestigend antwoord op de gestelde vraag niet geheel kan worden uitgesloten; Ten aanzien van vraag 2: dat in deze vraag onderscheid wordt gemaakt tussen het geval dat een kleur dan wel een specifieke kleurentint wordt gevoerd voor een 'specifieke warengroep' (een aantal zeer specifieke produkten) en het geval dat dit kleur of kleurentint wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren, vele van de warenklassen volgens de internationale warenclassificatie omvattende; dat het voor het antwoord op de vraag of in een concreet geval een kleur of een specifieke kleurentint een teken is in de zin van artikel 1, lid 1, verschil kan maken of zich het eerste geval voordoet dan wel het geval dat de kleur of kleurentint wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming, welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren van verschillende soort; dat het immers gaat om de vraag of in het concrete geval de kleur of kleurentint kan dienen om de wezenlijke functies van een individueel merk te vervuilen en aldus geschikt is om naar de eis van lid 1 van artikel 1 de waren van een onderneming te onderscheiden; dat uit het antwoord op de eerste vraag blijkt dat onder omstandigheden niet uitgesloten is dat een kleur of een specifieke tint van een kleur kan dienen om de wezenlijke functies van een individueel merk te vervullen en aldus geschikt is om daar de eis van lid 1 van artikel 1 de waren van een onderneming te onderscheiden; dat dit eerder het geval zal zijn wanneer die kleur of kleurentint wordt gevoerd voor een specifieke warengroep (een aantal zeer specifieke produkten) dan wanneer die kleur of kleurentint wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren van verschillende soort, zonder dat daarbij overigens het aantal warenklassen volgens de internationale warenclassificatie van beslissende betekenis is; dat derhalve op vraag 2 onder a. moet worden geantwoord, dat zulks een verschil kan maken; dat in deze gedachtengang past vraag 2 onder b. in dezelfde zin te beantwoorden; dat immers de rechter bij de beantwoording van de vraag of in een bepaald geval een als merk gedeponeerd teken naar de eis van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige

213

Beneluxwet 'dient om de waren van een onderneming te onderscheiden' — waarvoor maatstaf dient te zijn of het desbetreffende teken, in aanmerking genomen alle omstandigheden van het geval, geacht kan worden op zodanige wijze de herkomst van de waar of waren, waarvoor het als merkteken is gedeponeerd, te demonstreren, dat het de wezenlijke functies van een individueel merk in de zin van evengenoemd wetsartikel vermag te vervullen — mede in aanmerking heeft te nemen of het teken, eventueel na het depot, door 'inburgering' de door artikel 1, lid 1, van genoemde wet vereiste onderscheidende kracht heeft verkregen; Ten aanzien van vraag 3: dat het antwoord op de eerste twee vragen er toe leidt ook vraag 3 te beantwoorden; dat er daarbij van wordt uitgegaan, zoals ook in de vraagstelling is verondersteld, dat een kleur zonder meer, dat wil zeggen een kleur ajte merk op zichzelf, vóór 1 januari 1971 in Nederland als merk ondeugdelijk was, hetgeen aan de Nederlandse rechter ter beslissing blijft; dat voor gevallen waarin in een der Beneluxlanden na de datum van het in werking treden der Eenvormige Beneluxwet — 1 januari 1971 — ingevolge de artikelen 1 en 2 van die Wet een teken merk kan zijn, terwijl het voordien als zodanig ondeugdelijk was, het stelsel als vervat in de overgangsbepalingen der Wet, in het bijzonder in het tweede lid van artikel 29, meebrengt, dat degene die in een der andere Beneluxlanden, waar zulk een teken voordien wel merk kon zijn, daarop uitsluitende rechten had verkregen, mits hij — zoals in het onderhavige geval kennelijk is geschied — tijdig het in artikel 30 bedoelde Benelux-depot verricht, met ingang van 1 januari 1971 ook uitsluitende rechten verwerft in eeirst bedoeld Beneluxland; dat hij echter die rechten ingevolge het tweede lid van artikel 29 niet kan tegenwerpen aan een derde die dat teken reeds vóór die datum heeft gebruikt — behoudens het aan het slot van dat lid bedoelde^ hier niet aan de orde zijnde geval — zelfs niet indien dat gebruik in dat land niet het eerste gebruik was; dat zulks onder meer steun vindt in de bij artikel 29 behorende Gemeenschappelijke toelichting der Regeringen luidens dewelke 'rechten van voorgebruik van derden die van deze tekens gebruik hebben gemaakt vóór het in werking treden van de wet zonder nochtans hiervan eerste gebruikers te zijn, worden voorbehouden'; dat dit nochtans onderstelt dat de derde het teken verder gebruikt voor waren waarvoor hij vóór 1 januari 1971 van het teken gebruik maakte; dat partijen ADG en Sieben het Hof hebben verzocht zich uit te laten over de vraag of — kort weergegeven — de bepaling van artikel 29, lid 2, ook kan worden ingeroepen door een derde, wiens gebruik van het teken vóór 1 januari 1971 weliswaar uit merkenrechterijk oogpunt niet ongeoorloofd was, maar wel uit hoofde van het gemene recht in het desbetreffende Beneluxland; dat die vraag echter — daargelaten of zij wel de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet betreft — als niet door het Gerechtshof te Arnhem aan het Hof voorgelegd, niet door het Hof kan worden beantwoord; Ten aanzien van de kosten: Overwegende: dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een BeneluxGerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover die in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is; dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht, doch het Hof bij de vaststel-

214

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

ling daarvan in aanmerking zal nemen het aan artikel 57, lid 3, van het Nederlandse Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering ten grondslag liggende beginsel, dat, indien voor een partij meerdere advocaten optreden, slechts het salaris van één advocaat onder de aan de wederpartij in rekening te brengen kosten mag worden begrepen en tevens de in Nederland in de cassatieinstantie voor de berekening van zodanig salaris geldende maatstaven; datj gelet op het vorenstaande en op de door partijen op 's Hofs verzoek verstrekte gegevens, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald als volgt: voor ADG en Sieden op 4.000 gulden (exclusief B.T.W.) en voor Leeferink op 4.000 gulden (exclusief B.T.W.); Uitspraak doende op de door het Gerechtshof te Arnhem bij interlocutoir arrest van 30 juni 1976 gestelde vragen; Gelet op de grotendeels eensluidende conclusie van de Advocaat-Generaal Dumon, Hoofd van het Parket; Verklaart voor recht: 1. Een kleur of een specifieke tint van een kleur kan op zichzelf — onder omstandigheden — een teken zijn in de zin van artikel 1, lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken; 2. Het kan, met het oog op het vereiste dat het teken moet kunnen dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, voor het antwoord op de vraag of in een concreet geval een kleur of een specifieke tint van een kleur een teken is in de zin van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, verschil maken a. of een kleur dan wel een specifieke kleurentint wordt gevoerd voor een 'specifieke warengroep' ('een aantal zeer specifieke produkten'), of dat die kleur of kleurentint wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren, en wel in aie zin dat dat antwoord in het eerste geval eerder bevestigend zal zijn dan in het tweede; b. of een bepaalde kleur dan wel een specifieke kleurentint gedurende een groot aantal jaren zo veel is gebruikt voor een specifieke warengroep dat die kleur of kleurentint is ingeburgerd als een voor de produkten van een bepaalde onderneming kenmerkende kleur; 3. Indien een kleur of een specifieke tint van een kleur zonder meer vóór 1 januari 1971 in Nederland als merk ondeugdelijk was, kan het uitsluitende recht dat nadien daarop wordt verkregen, ingevolge artikel 29, lid 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken niet worden tegengeworpen aan hem die van die kleur of kleurentint vóór 1 januari 1971 ter onderscheiding van zijn waren gebruik heeft gemaakt, althans voor zover het betreft waren waarvoor hij vóór 1 januari 1971 die kleur of kleurentint gebruikte; Uitspraak doende omtrent de op de behandeling voor het Benelux-Gerechtshof gevallen kosten; Bepaalt die kosten voor ADG en Sieben op 4.000 gulden (exclusief B.T.W.) en voor Leeferink op 4.000 gulden (exclusief B.T.W.); enz.

Nr 61. Rechtbank van Koophandel te Turnhout, eerste kamer, 15 april 1976. (Belle, Net/EInett) President: Mr J. Van Cauwenbergh; Rechters: Mrs F. Vueghs en F. Sneyders. Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en onder 1 BeneluxMerkenwet. De woordmerken Elnett en Belle Net of „Belle" net

augustus 1977

zijn gelijkluidende benamingen, waarvan het gebruik voor het identieke produkt haarlak onafwendbaar verwarring doet ontstaan, nu dat produkt een gebruiksartikel is, dat wordt afgenomen door een doorsneekoper voor wie in verband met de desbetreffende aankoop mogelijke of verplichte bescherming bij middel van deskundig advies of voorschrift totaal ontbreekt. De naamloze vennootschap van Frans recht L'ORÉAL te Parijs, aanlegster, advocaat Mr Van Issel, tegen Josef De Vrij te Retie, handeldrijvende onder de benaming „Labo Santeri Cosmetics", verweerder, advocaat Mr Van Schoubroeck. De Rechtbank, enz. IN RECHT

— Het door partijen gedeponeerde woordmerk, respektievelijk ELNETT, en BELLE NET, is uitgesproken gelijkluidend: de anterioriteit, en ingevolge de voorrang van het merk ELNETT is onbetwist bewezen: voormelde gelijkluidende benamingen worden aangewend voor soortgelijke waren, in concreto zelfs voor volledig identieke produkten (haarlak): het zijn gebruiksartikelen, afgenomen door een doorsneekoper, voor wie i.v.m. de desbetreffende aankoop mogelijke of verplichte bescherming bij middel van deskundig advies of voorschrift, totaal ontbreekt: dat het in deze omstandigheden mogelijk, zelfs onafwendbaar is, dat in hoofde van de koper verwarring ontstaat tussen de produkten van partijen, wegens het gelijkluidend zijn van het merk waaronder ze te koop worden gesteld, staat afdoend vast: De vordering van aanlegster, het door verweerder onder nummer 324.212 dd. 20.3.1974 bij het Beneluxmerkenbureau gedeponeerde merk BELLE NET nietig en van gener waarde te verklaren is diensvolgens volledig gegrond: — De — daarenboven beperkt — verschillende wijze, waarop de respektievelijke merken geschreven worden (verweerder benadrukt dat de juiste schrijfwijze van zijn nochtans BELLE NET gedeponeerd merk, „Belle" net is), sluit zeker geenszins uit, de mogelijkheid van verwarring tussen uiteindelijk identieke verbruiksartikelen die immers de aandacht van de doorsneekoper beslissend door de klank van hun benaming trekken en gaande houden: verweerders argumentatie i.v.m. de eigen betekenis van zijn merk, element waardoor het van aanlegsters merk zou onderscheiden zijn, is noch dienend, noch ernstig; — Verweerder heeft alleszins een produkt haarlak op de markt gebracht onder een woordmerk waarvan hij, als vakman moest weten, dat het gelijkluidend was met het woordmerk ELNETT, waaronder aanlegster reeds sedert jaren een identiek produkt verkocht; de pogingen, door aanlegster uitdrukkelijk en gemotiveerd aangewend om verweerder ertoe te brengen, af te zien van zijn merk BELLE NET, bleven vruchteloos; Rekening houdend met de gegevens, door aanlegster over de omvang van haar omzet terzake haarlak verstrekt, en met de tijd gedurende dewelke verweerder op dit vlak het patrimonium van aanlegster ten onrechte heeft belaagd en ongetwijfeld geschaad, is het verantwoord, verweerder te veroordelen om aan aanlegster te betalen, een schadevergoeding, in billijkheid beraamd op 20.000 fr; OM

DEZE REDENEN

Gelet op artikels 2.34.35.36.37.41 van de wet van 15 juni 1935; De Rechtbank van Koophandel, rechtdoende op tegenspraak:

augustus 1977

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

Verklaart de eis ontvankelijk en gegrond: Verklaart nietig en van gener waarde, het door verweerder op 20.3.1974 onder nummer 324.212 bij het Benelux merkenbureau gedeponeerd merk BELLE NET: Legt verweerder verbod op, voortaan nog gebruik te maken van de benaming BELLE NET om produkten aan te duiden, vermeld in klasse 3 van de internationale warenklasse: Veroordeelt verweerder wegens de reeds gepleegde namaak van het merk en de benaming van aanlegster, tot betaling van TWINTIGDUIZEND FRANK, ten titel van

schadeloosstelling, verhoogd met de gerechtelijke intresten: Veroordeelt verweerder tot de gedingskosten, begroot op tweeduizend negenhonderd vierendertig frank, waaraan toe te voegen de rechtsplegingsvergoeding, in hoofde van aanlegster begroot: Begroot de rechtsplegingsvergoedingen in hoofde van zowel aanlegster als verweerder op vijfduizend honderd frank, in toepassing van artikel 1022 GWB. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande alle verhaal en zonder borgstelling. Enz.

Nr 62. President Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, 19 oktober 1976. (Mecadox) (Mr L. Erades) Art. 13 Benelux-Merkenwet. Nu gedaagde sub 1 de merken waarop eiseres recht heeft, gebruik heeft voor waren waarvoor die merken zijn ingeschreven, dienen gedaagden te bewijzen dat zij de merken hebben gebruikt voor waren die de merkhouder of zijn licentiehouder onder die merken in het verkeer heeft gebracht. Gedaagden hebben geen feiten gesteld of bewezen die leiden tot de conclusie dat zij zich op die disculpatie met vrucht kunnen beroepen. Zij moeten dus worden geacht inbreuk op eiseresses merken te hebben gemaakt. Vorderingen alleen toe te wijzen tegen de gedaagde besloten vennootschap, niet tegen haar directeuren, nu ten aanzien van hen geen feiten zijn gesteld of aannemelijk geworden waaruit van hun grove schuld of opzet blijkt. Toewijzing alleen voor de toekomst, nu gedaagden (zie vonnis) niet konden (behoefden te) weten in overtreding te zijn. Matiging dwangsom mede daarom. De vennootschap naar het recht van de staat Delaware (V.S.) Pfizer Incorporated te Brooklyn, New York, New York, Verenigde Staten van Amerika, eiseres in kort geding, procureur Jhr Mr H. P. van Beresteyn, advocaat Jhr Mr J. L. R. A. Huydecoper, tegen 1) de besloten vennootschap Chemtraco B.V., r 2) J. Smits, beiden te Rotterdam, 3) J. Peters, te 's-Gravenwezel, België, gedaagden in kort geding, procureur Mr H. van Traa, advocaat Mr C A . Brouwer. Wij, President, enz. Ten aanzien van het recht: Overwegende, dat Wij — voorzover van belang — voorshands als tussen partijen vaststaand het navolgende aannemen: dat de eiseres is houdster van de volgende Beneluxmerken: a) het woordmerk 'Mecadox' (074898) b) het beeldmerk 'Pfizer' (074910) en c) het woordmerk 'Pfizer' (081210),

215

alle onder meer voor de waar veevoederadditief; dat de gedaagde sub 1, waarvan de gedaagden sub 2 en 3 de directeuren zijn, op of omstreeks 28 januari 1976 aan een Nederlandse veevoederfabriek heeft verkocht en gejeverd 160 kg Mecadox (Pfizer); dat dit veevoederadditief was verpakt in vier drums van 40 kg elk, die waren voorzien van etiketten, die voormelde woord- en beeldmerken droegen en die vermeldden afkomstig te zijn van der eiseresses Italiaanse dochtermaatschappij Pfizer Italiana SpA; O., dat de eiseres van Ons verlangt, dat Wij een aantal voorzieningen, die in het petitum harer dagvaarding zijn omschreven en zoals deze bij voormelde acte zijn gewijzigd, zullen toewijzen, welke vordering de gedaagden gemotiveerd hebben weersproken; O., dat de eiseres haar vordering doet steunen op de stelling, dat de gedaagde vaten veevoederadditief aanbiedt en verkoopt onder haar merken, zonder dat die vaten of hun inhoud van haar of een harer licentiehouders afkomstig zijn, waardoor de gedaagde eiseresses merkrecht schendt; O., dat de eiseres voorts heeft gesteld, dat de voormelde etiketten, die op de bovenbedoelde vaten waren geplakt, vervalsingen zijn van de van haar Italiaanse dochtermaatschappij afkomstige etiketten; O., dat de gedaagden — zakelijk weer te geven — het navolgende verweer tegen de vordering van de eiseres hebben gevoerd; dat zij niet weten en niet kunnen weten, dat en of de door hen verhandelde Mecadox van de eiseres of een harer licentiehouders afkomstig is; dat zij evenmin weten of kunnen weten, dat de op de vaten geplakte labels vervalsingen zijn en niet van der eiseresse Italiaanse dochtermaatschappij afkomstig zijn; dat de redelijkheid gebiedt, dat de bewijslast van de stellingen van de eiseres geheel op haar rust; O., dat naar Ons aanvankelijk oordeel de rechter ten gronde als volgt zal beslissen: dat artikel 13 van de Benelux Merkenwet — voorzover hier van belang — onder letter A, eerste lid sub 1 bepaalt: 'Onverminderd kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen: 1. elk gebruik, dat van het merk wordt gemaakt voor waren, waarvoor het merk is ingeschreven '; dat het tweede lid van voornoemde wetsbepaling — voorzover van belang — inhoudt: 'Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het recht voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht > dat uit vorenweergegeven wettelijke bepalingen voortvloeit, dat de merkhouder zich kan verzetten tegen ieder gebruik door een ander van het merk voor waren, waarvoor het merk is ingeschreven en dat zulk een verzet niet mogelijk is, wanneer die ander het merk gebruikt voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht; dat uit dit wettelijk stelsel de volgende verdeling van stelplicht en bewijslast voortvloeit: dat de merkhouder stelt en — zonodig — bewijst zodanige feiten en omstandigheden, waaruit kan worden afgeleid, dat de ander gebruik maakt van het merk voor waren, waarvoor het merk is ingeschreven, en die ander zodanige feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid, dat hij gebruik heeft gemaakt van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht; dat het de rechter niet vrijstaat een ander stelsel van verdeling van stelplicht en bewijslast toe te passen, dan de wét voorschrijft; . dat de eiseres ten aanzien van de gedaagde sub 1 feiten heeft gesteld en bewezen, dat deze door het verkopen en afleveren van voormelde vaten de vorenomschreven merken van de eiseres heeft gebruikt;

216

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

dat de gedaagde sub 1, door dit gebruik — tenzij de gedaagde sub 1 zich kan bedienen van eerdergenoemde disculpatie — inbreuk op te merken van de eiseres heeft gemaakt; dat de gedaagden geen feiten hebben gesteld en/of bewezen, die leiden tot de conclusie, dat zij zich op eerderbedoelde disculpatie met vrucht kunnen beroepen; dat het vorenoverwogene slechts de gevolgtrekking toelaat dat de gedaagde sub 1 inbreuk heeft gemaakt op der eiseresse vorenbedoelde merken; O., dat thans moet worden onderzocht of alles, wat de eiseres van Ons verlangt, kan worden toegewezen; O., dat de eiseres verlangt, dat Wij de gevraagde voorzieningen niet alleen tegen de gedaagde sub 1, doch tevens tegen ieder harer directeuren zullen toewijzen; O., dat — daargelaten de vraag, of ooit een vordering wegens merkinbreuk èn tegen een rechtspersoon èn tegen dier organen kan worden toegewezen — Wij voorshands aannemen, dat — indien deze vraag al in bevestigende zin zou kunnen worden beantwoord — een dergelijke toewijzing slechts mogelijk zou kunnen zijn tegen dat orgaan dier rechtspersoon wiens handelen of nalaten grove schuld of opzet zou opleveren; O., dat — nu ten aanzien van de gedaagden sub 2 en 3 geen feiten zijn gesteld en/of aannemelijk zijn geworden, waaruit Wij zouden kunnen afleiden, dat hun grove schuld of opzet ten aanzien van de onderhavige merkinbreuk kan worden verweten — Wij de gevraagde voorzieningen ten hunnen aanzien zullen moeten weigeren; O. omtrent de eerste voorziening, zoals deze bij acte is gewijzigd: dat de gedaagden hebben erkend, dat de Mecadox, die de gedaagde sub 1 heeft doorverkocht aan de hierboven bedoelde veevoederfabriek, haar geleverd is door een in Italië gevestigde leverancier, waarvan zij de naam niet hebben willen noemen; dat Wij op grond van deze weigering voorshands aannemen, dat die leverancier niet Pfizer Italiana S
augustus 1977

handelen van veevoederadditief onder de etiketten, als die, welke bij vorenbedoelde veevoederfabriek zijn aangetroffen, inbreuk maken op der eiseresse vorenbedoelde woord- en beeldmerken; dat slechts een voorziening, die op het bovenoverwogene stoelt, kan worden toegewezen; O., dat Wij de in de tweede plaats verlangde voorziening en de in de derde plaats verlangde voorziening, zoals deze bij acte is gewijzigd, op dezelfde wijze aangepast als Wij hierboven met betrekking tot de eerste voorziening hebben overwogen, zullen toewijzen; O., dat de hierboven als vaststaand aangenomen feiten toewijzing van de in de vierde plaats verlangde voorziening niet rechtvaardigen, daar immers in genen dele is komen vast te staan, dat de gedaagde sub 1 anders dan als hiervorenoverwogen inbreuk heeft gemaakt op de merkenrechten van de eiseres; O., dat Wij — nu Ons niet aannemelijk is geworden, dat de gedaagde sub 1 schuld of opzet kan worden verweten — termen aanwezig achten de in sub 5 van het petitum gevorderde dwangsommen te matigen tot respectievelijk f 5.000,- en f 1.000,-; Rechtdoende in kort geding: (a) Verbieden de gedaagde sub 1 elk verder gebruik van de tekens, waarop de eiseres krachtens de door haar verrichte Beneluxdepöts nummers 074898, 074910 en 081210 uitsluitende rechten heeft, of van daarmede overeenstemmende tekens, voorzover dat gebruik plaats vindt onder het ten processe bedoelde, van het van Pfizer Italiana SpA afkomstige, eveneens ten processe bedoelde, afwijkende etiket. (b) Bevelen de gedaagde sub 1 om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de eiseres te doen toekomen een volledige lijst van de afnemers, die van de gedaagde sub 1 het van het hierboven sub (a) bedoelde etiket voorziene product hebben afgenomen met opgave van de tijdstippen en hoeveelheden van de betreffende leveringen. (c) Bevelen de gedaagde om binnen een week na verzending van de hierboven sub (b) bedoelde lijst alle op die lijst vermelde afnemers schriftelijk te berichten, dat het betreffende product ten onrechte onder het betreffende merk werd geleverd. (d) Veroordelen de gedaagde sub 1 om aan de eiseres ten titel van dwangsom te voldoen: 1) voor iedere maal, dat zij het hierboven onder (a) gegeven verbod zou overtreden: de som van f 5.000,— ; 2) voor iedere dag, dat zij in gebreke zoude zijn met het voldoen aan de hierboven sub (b) en (c) gegeven bevelen: de som van f 1.000,—. Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Weigeren het meer of anders gevorderde. Veroordelen de gedaagde sub 1 in de proceskosten, die aan de zijde van de eiseres tot op dit vonnis worden begroot op f 109,05 aan verschotten en f 400,— aan salaris voor de procureur. Enz.

Nr 63. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Eerste Kamer, 4 november 1976. (Eurovin/Europe Vins) President: MrP. J. Bijleveld; Leden: Mrs J. Veldstra en G. de Groot (plv.). Art. 5 Handelsnaamwet. President: De handelsnamen (of onderdelen) 'Europe Vins'en 'Eurovin' wijken slechts in geringe mate van elkaar af. Van verwarring in den zin van art. 5 Handelsnaamwet

augustus 1977

Bij blad Industriële Eigendom, Nr 8

met betrekking tot de onder die namen resp. gedreven ondernemingen bestaat echter naar een voorlopig oordeel geen vrees, nu zij weliswaar beide, hoewel de een is gevestigd te Amsterdam en de andere te 's-Gravenhage, in heel Nederland werkzaam zijn, doch a. Europe Vins zich o.m. bezig houdt met de groothandel in wijnen 'op tankwagen', terwijl Eurovin Franse merkwijnen op fles importeert en verhandelt; b. partijen zich richten op een ander publiek; c. het publiek, waartoe beide partijen zich richten, is aan te merken als een vakkundige kring. Vordering afgewezen. Hof: Zonder diepgaand onderzoek op een wijze waarvoor een procedure in kort geding ook in hoger beroep zich niet leent, kan niet tot het oordeel worden gekomen dat in casu verwarring te duchten is. Vonnis bekrachtigd. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Europe Vins' Wijnhandel B.V. te Amsterdam, appellante, procureur Mr E. van Haersma Buma, advocaat Mr Ch. Gielen, tegen P. J. Leistra te Rijswijk, handelende onder de naam Eurovin Wijnimport, geihtimeerde, procureur Mr H. W. van Harreveld. a) President Arrondissements-Rechtbank, 11 februari 1976. (Mr B. Pronk). Wij, President, enz. Ten aanzien van het recht overwegende als volgt: dat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken ten processe vaststaat: 1. dat eiseres, die haar bedrijf maakt van de handel in en de import en export van wijnen en andere alcoholhoudende dranken in Nederland en ook daarbuiten, sedert eind 1962 de handelsnamen voert 'Europe Vins' Wijnhandel B.V., 'Europe Vins' Wijnhandel en 'Europe Vins'; 2. dat gedaagde, die onder meer zijn bedrijf maakt van de import van wijnen in Nederland, in ieder geval niet langer dan ruim driejaren de handelsnaam Eurovin Wijnimport voert; dat eiseres vordert, dat gedaagde wordt verboden de handelsnaam 'Eurovin Wijnimport' te gebruiken, althans een handelsnaam, waarvan het woord 'Eurovin' een bestanddeel vormt; dat eiseres haar vordering baseert op de.stelling, dat gedaagde, aangezien de handelsnamen van partijen slechts in zo geringe mate van elkaar afwijken, dat verwarring tussen de ondernemingen te duchten is, jegens eiseres onrechtmatig handelt door het voeren van de handelsnaam 'Eurovin Wijnimport'; dat naar Ons voorlopig oordeel inderdaad gezegd kan worden, dat de handelsnamen van partijen wat de wezenlijke bestanddelen betreft, slechts in geringe mate van elkaar afwijken; dat vervolgens beoordeeld moet worden of, gegeven deze gelijkenis, verwarring tussen de ondernemingen te duchten is; dat daarbij rekening gehouden moet worden met alle omstandigheden, die het verwarringsgevaar in de hand werken of tegengaan; dat beide ondernemingen, met als onderscheidenlijke vestigingsplaatsen Amsterdam en 's-Gravenhage, in heel Nederland werkzaam zijn; dat Wij voorts mét betrekking tot de gestelde verwarring in de zin van artikel 5 der Handelsnaamwet van belang achten: a. dat eiseres zich, blijkens het overgelegde uittreksel uit het Handelsregister en de overgelegde offertes, onder meer bezig houdt met de groothandel in wijnen 'op tankwagen', terwijl gedaagde Franse merkwijnen op fles importeert en verhandelt; b. dat partijen zich, zoals gedaagde onweersproken heeft gesteld en ook uit de aard der verhandelde producten verwacht kan worden, richten op een ander publiek, het-

217

geen zich onder meer hierin uit, dat eiseres niet deelneemt aan de Slijtersvakbeurs en de Horecava; c. dat het publiek, waartoe beide ondernemingen zich richten, is aan te merken als een vakkundige kring; dat gelet op het voorstaande voorshands niet valt in te zien, dat eiseres belang heeft bij de gevraagde onmiddellijke voorziening; dat de vordering mitsdien behoort te worden afgewezen; Rechtdoende: Wijzen de vordering af. Veroordelen eiseres in de kosten van dit geding welke, voorzover gevallen aan de zijde van gedaagde, tot op deze uitspraak worden begroot op f 360,- (driehonderd zestig gulden). Enz. b) Het Hof, enz. Overwegende ten aanzien van het recht: Partijen verschillen ook in hoger beroep van mening ten aanzien van de vraag, of ten gevolge van het voeren van de handelsnaam Eurovin Wijnhandel c.q. Eurovin door Leistra, in verband met de aard der ondernemingen, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is, meer in het bijzonder in aanmerking genomen het deel van de wijnhandel in ruime zin dat elk der ondernemingen bestrijkt. Noch uit hetgeen enerzijds is gesteld en anderzijds niet of niet voldoende gemotiveerd betwist, noch op grond van de niet betwiste inhoud der producties, kan het Hof, zonder een diepgaand onderzoek in te stellen op een wijze waarvoor een procedure in kort geding ook in hoger beroep zich niet leent, tot het voorlopig oordeel komen dat inderdaad, zoals Europe Vins stelt, verwarring als voormeld te duchten is. Voor toewijzing van de vordering in kort geding is daarom ook in hoger beroep geen "plaats, de grieven behoeven geen verdere behandeling meer en het vonnis waarvan beroep moet worden bekrachtigd. Rechtdoende in hoger beroep: Bekrachtigt het vonnis van 11 februari 1976, door de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage in kort geding tussen partijen gewezen. Veroordeelt Europe Vins in de kosten van het hoger beroep tot op deze uitspraak aan de zijde van Leistra begroot op f 1.935,— (een duizend en negen honderd en vijf en dertig gulden). Enz.

Nr 64. Gerechtshof te Leeuwarden, 5 mei 1976.
218

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

leiden tot de veronderstelling, dat er enige relatie bestaat tussen der partijen bedrijven, nu eiseres bekendheid geniet door haar merk 'Hij' en andere door haar als merk of kenteken gebruikte (zo Engelse als Nederlandse) voornaamwoorden. [Waarbij de Rechtbank er blijkbaar stilzwijgend van uitgaat dat 'His & Her' slechts in geringe mate afwijkt van 'Hij' c.q. andere door eiseres als merk of kenteken gebruikte voornaamwoorden, en dat eiseres reeds recht op haar merk(en) had vóórdat gedaagde zijn handelsnaam voerde]. Volgt verbod van het gebruik door gedaagde van handelsnamen, merken of andere kentekens, die geheel of ten dele bestaan uit de woorden His & Her, - met dwangsom. Hof: Bekrachtiging ten principale. Incidenteel appel naar aanleiding van de beslissing der Rechtbank t.a.v. het beroep op art. 5 Handelsnaamwet verworpen. [Bij tussenarrest is op verzoek van gethtimeerde alsnog het vonnis der Rechtbank uitvoerbaar bij voorraad verklaard.] Hermannus Everardus Hensen te Groningen, principaal appellant, incidenteel geihtimeerde, procureur Mr C. H. Beekhuis, advocaat Mr R. Laret, tegen de naamloze vennootschap Hij Herenmode N.V. te Amsterdam, principaal geihtimeerdej incidenteel appellante, procureur Mr E. N. Heemskerk, advocaat Mr Ch. E. F. M. Gielen. a) Arrondissements-Rechtbank te Groningen, 7 december 1973. President: Mr G. F. de Sitter; Rechters: Mrs H. J. H. Tielens en M. J. Heikens. De Rechtbank, enz. Overwegende, dat eiseres [Hij Herenmode Red.} vordert verbod aan gedaagde tot het voeren van handelsnamen, merken of andere kentekens, die geheel of ten dele bestaan uit de woorden His & Her, daartoe stellende dat het voeren door gedaagde van de handelsnaam 'His & Her Shop' voor een gedeelte van zijn onderneming, een winkel in moderne heren- en dameskleding te Groningen, in strijd is met eiseresses handelsnaam- en merkenrechten O., dat gedaagde de aanvankelijk verkeerde inschrijving in het handelsregister van de handelsnaam 'His & Hair Shop' heeft gerectificeerd in 'His & Her Shop' en die inschrijving vervolgens tijdens — en ter wille van? — dit geding heeft veranderd in 'Het Peerd van O — His & Her'; dat, zoals eiseres ook toegeeft, de inschrijving echter niet criterium is, maar het aankomt op het gebruik in het verkeer; O., dan dat gedaagde zich presenteert door een uithangbord aan de winkel, door stickers en in advertenties onder de naam 'het peerd van O — His & Her Shop', waarbij de woorden 'het peerd van O' in schrijfletters zijn geplaatst boven een afbeelding van een paard en 'His & Her Shop' in vette hoofdletters onder die afbeelding voorkomen; dat gedaagde na eiseresses ontkenning, dat hij deze handelsnaam sedert 27 september 1969 voert, een advertentie, waarin de opening van de winkel per die datum wordt bekend gemaakt, en een kostennota heeft overgelegd, waarmede zijn stelling wordt bewezen; O., dat eiseres onweersproken heeft gesteld, dat zij voor haar onderneming, welke zich bezig houdt met de winkelverkoop van heren- en jongenskleding en aanverwante artikelen, sedert 1962 de handelsnaam 'Hij Herenmode N.V.' voert, terwijl zij stelt die naam ook wel af te korten tot 'Hij'; dat zij voorts heeft gesteld krachtens eerste gebruik onder vigeur van de Merkenwet 1893 rechthebbende te zijn op de woordmerken Hij, Zij, Jij, Jullie, Ik, Wij en His zonder of met embleem voor haar kleding en aanverwante artikelen, als breder omschreven in de overgelegde inschrijvingen, terwijl zij de

. augustus 1977

merken Hij en His met embleem internationaal heeft doen inschrijven en van alle voornoemde woordmerken ook zonder embleem overgangsdepóts door haar zijn verricht als bedoeld in artikel 30 B.M.W., hetgeen door gedaagde na overlegging van die stukken niet meer is betwist; O., dat eiseresses bedrijf thans 50 filialen telt, welke over het gehele land zijn verspreid, doch het bedrijf in 1969, toen gedaagde zijn handelsnaam ging voeren, aanzienlijk minder vestigingen telde en deze hoofdzakelijk in het Westen des lands waren geconcentreerd met als dichtstbijzijnd filiaal, naar gedaagde onweersproken heeft gesteld, dat ie Amersfoort, terwijl eiseresses filiaal te Groningen van jongere datum is; O., dat naar het oordeel der rechtbank, wat er zij van de overige stellingen van partijen, in 1969 het gevaar van verwarring tussen beide ondernemingen, als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet, gelet op de aard der ondernemingen en de verhandelde waar — kleding zal veelal niet ver van huis gekocht worden — en de vestigingsplaatsen niet aanwezig was, waarbij de rechtbank in aanmerking neemt, dat naar haar mening eiseres, al adverteerde zij af en toe in landelijke bladen, landelijk nog geen grote bekendheid genoot, zodat de vergelijking met de Bijenkorf niet opgaat; O., dat eiseres haar vordering voorts doet steunen op artikel 5a van de Handelsnaamwet en artikel 13 sub A van de Benelux Merkenwet; O., dat de rechtbank van oordeel is, dat van de handelsnaam van gedaagde de woorden His & Her door hun kernachtigheid en de in het oog springende vette en grotere letters het kenmerkend bestanddeel vormen, welke het publiek op originele wijze erop attenderen, dat voor het mannelijk gedeelte 'zijn' en het vrouwelijke 'haar' kleding in gedaagdes winkel te koop is, welke wijze van publiciteit ook tot uitdrukking komt in gedaagdes openingsadvertentie: ' waar allerlei fijne stukjes op His & Her liggen te wachten'; dat de woorden 'het peerd van O' in combinatie met de afbeelding daarbij slechts appeleren aan locale gevoelens (kennelijk wordt de plaatselijke figuur Ome Loeks bedoeld), maar verder weinig wezenlijks of kenmerkends voor de onderhavige onderneming bevatten; O., dat eiseresses merken op dezelfde wijze door het gebruik van persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden de aandacht van het publiek op eiseresses waren vestigen en His & Her dan ook zeer wel in die serie passen; O., dat gedaagde zijn handelsnaam voert voor dezelfde althans soortgelijke waar — kleding — als waarvoor eiseresses merken ingeschreven zijn; Overwegende, dat het zien en lezen van gedaagdes handelsnaam bij het publiek, gezien met name de, naar mag worden aangenomen, grote bekendheid en werfkracht van eiseresses kenteken Hij, licht kan leiden tot een gedachtenassociatie met de merken van eiseres en tot de veronderstelling, dat er enige relatie bestaat tussen beide bedrijven, die van dezelfde soort zijn en beide (mede) in dezelfde stad een vestiging hebben, een relatie, die in werkelijkheid niet bestaat, waaraan niet afdoet de variëteit, dat eiseres zich richt tot het grote mannelijke publiek, gedaagde meer tot jeugdige kopers van hippe kleding van beiderlei kunne; O., dat gedaagdes argument, dat het gebruik van voornaamwoorden niet gemonopoliseerd kan worden, in dit verband niet juist is, daar het hier niet betreft normaal spraakgebruik maar gebruik als merk of als handelsnaam; O., dat mitsdien de vordering onder bepaling van na te noemen termijn en dwangsom toewijsbaar is en gedaagde in de gedingkosten zal worden veroordeeld; Gezien de betrekkelijke wetsartikelen; Rechtdoende in Naam der Koningin! Verbiedt gedaagde om, nadat twee weken na betekening van dit vonnis verstreken zullen zijn, in, op of in verband met zijn onderneming, winkels of waren gebruik te maken van handelsnamen, merken of andere kentekens, die geheel of ten dele bestaan uit de woorden His & Her;

augustus 1977

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

Veroordeelt gedaagde ten titel van dwangsom aan eiseres te betalen de som van f 1.000,— voor iedere keer of dag dat hij met de naleving van genoemd verbod in gebreke mocht blijven; Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, aan zijde van eiseres tot op deze uitspraak begroot op f 127,80 aan verschotten en op f 1.240,— aan salaris van de prokureur; Ontzegt eiseres het meer of anders gevorderde. Enz. b) Het Hof, enz. In het principaal appel: O., dat Hensen drie grieven aanvoert, luidende: 1. ten onrechte overweegt en beslist de Rechtbank, dat van Hensen's handelsnaam de woorden His en Her het kenmerkend bestanddeel vormen en dat die handelsnaam voor het overige weinig wezenlijks of kenmerkends voor de onderhavige onderneming bevat (rechtsoverweging 8), in verband waarmede Hensen er de Rechtbank een verwijt van maakt, dat in rechtsoverweging 3 van het vonnis niet is vermeld, dat Hensen zijn handelsnaam in een opvallend gele kleur heeft doen uitvoeren; 2. ten onrechte overweegt en beslist de Rechtbank, dat Hij in haar merken op dezelfde wijze als Hensen in zijn handelsnaam de aandacht van het publiek op de door partijen aan het publiek aangeboden waar vestigt (rechtsoverweging 9); 3. ten onrechte beslist de Rechtbank, dat het zien en lezen van Hensen's handelsnaam kan leiden tot een gedachtenassociatie met de merken van Hij en tot de veronderstelling dat er enige relatie bestaat tussen de bedrijven van Hensen en Hij (rechtsoverweging 11); In het incidenteel appel. O., dat de door Hij in dit appel aangevoerde grief luidt: ten onrechte overweegt de Rechtbank, dat in 1969 het gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen, als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet, gelet op de aard der ondernemingen en de verhandelde waar en de vestigingsplaatsen niet aanwezig was, daarbij in aanmerking nemende dat Hij landelijk nog geen grote bekendheid genoot, (rechtsoverweging 6).

219

innaai- en andere etiketten van Hij ook in gele kleur zijn uitgevoerd; dat uit het voorgaande volgt, dat de beide grieven tevergeefs zijn voorgedragen; O. ten aanzien van de derde grief: dat bij de vergelijking van de woordmerken van Hij en de door Hensen gebruikte handelsnaam — met inachtneming van het omtrent die naam hiervoren overwogene — welke beide worden gebezigd, gelijk de Rechtbank vaststelde en Hensen in appel niet of onvoldoende bestreed, voor dezelfde althans soortgelijke waar, naar het oordeel van het Hof bij het publiek verwarring is te duchten omtren't de herkomst van de waren — waarop de Rechtbank is rechtsoverweging 11 kennelijk het oog had —, waaraan niet afdoet de door Hensen in de toelichting op de grief vermelde omstandigheid dat de door hem verhandelde waren afkomstig zijn van diverse fabrikanten met eigen merken en die van Hij alle van eigen fabrikaat zijn, nu het gaat om het gevaar van verwarring in het verkeer tussen kleinhandelaar en kopend publiek; dat Hensen in verband met de onderhavige grief nog betoogt, dat de Rechtbank door in de aangevallen rechtsoverweging 11 een verband te leggen tussen de beide ondernemingen van Hensen en Hij en de door de merken van Hij als onderscheidingsteken van haar onderneming schijnbaar te willen bezigen als grondslag vamhet aan Hensen opgelegde verbod, langs een omweg in feite de handelsnaam van Hij toch gelding verleent tegenover die van Hensen, hoewel de Rechtbank tevoren al had beslist dat de onderneming van Hensen eerder te Groningen was gevestigd dan de onderneming van Hij en op die grond had beslist dat het onderscheidingsteken voor de onderneming van Hij — de handelsnaam — niet tegen Hensen's handelsnaam kon worden aangevoerd; dat dit tot de Rechtbank gerichte verwijt echter niet opgaat, daar de laatstgenoemde overweging van de Rechtbank (rechtsoverweging 6, handelsnaam tegenover handelsnaam) betrekking had op de vordering van Hij, voorzover gebaseerd op artikel 5 Handelsnaamwet, terwijl rechtseverweging 11 betrekking heeft op de handelsnaam van Hensen vergeleken met de door Hij gebezigde merken (art. 5a Handelsnaamwet), waarbij, anders dan in genoemd art. 5, de plaats van vestiging van de betrokken ondernemingen geen rol speelt; dat der halve ook de derde grief geen doel treft;

In het principaal appel.

In het incidenteel appel.

O.,ten aanzien van de gezamenlijk te behandelen, eerste en tweede grief: dat naar 's Hofs oordeel de Rechtbank in de aangevallen rechtsoverweging 8 op de daarvoor gebezigde, en door het Hof overgenomen, gronden terecht besliste, dat de in de handelsnaam van Hensen — mede gelet op de daarvan in rechtsoverweging 3 gegeven beschrijving — voorkomende woorden His en Her het kenmerkende bestanddeel vormen; dat dit oordeel bovendien wordt versterkt bij beschouwing van de door Hij bij pleidooi in prima overgelegde foto's van de gevel van het bedrijf van Hensen met uithangbord, waaromtrent Hij bij memorie van antwoord (pag. 4) onweersproken stelt, dat juist de woorden His en Her op dat uithangbord opvallen en in de straat, waar Hensen is gevestigd, uit de verte leesbaar zijn, hetgeen met de in kleine schrijfletters geplaatste aanduiding 'het peerd van O' niet het geval is; dat het aan de woorden His en Her gekoppelde en met even grote letters geschreven woord 'shop' bedoeld kenmerkend deel nog versterkt, waar het in casu bij beide ondernemingen gaat om de verkoop van dezelfde of soortgelijke waren; dat het door Hensen aangevoerde omtrent het door de Rechtbank weglaten in de beschrijving van de door Hensen gebezigde handelsnaam van de daarbij gebruikte gele kleur, hem niet verder helpt, nu Hij bij memorie van antwoord (pag. 8) onweersproken heeft gesteld, dat vele

O. ten aanzien van de enige aangevoerde grief: dat de grief Hij niet verder helpt, daar, naar 's Hofs oordeel, Hij — tegenover de stelling van Hensen, n.1. dat Hij in 1969 in feite en voornamelijk was een in Amsterdam gevestigde onderneming met een aantal nevenvestigingen in de Randstad en feitelijk in het noorden van het land onbekend was — onvoldoende heeft aangetoond dat, gelijk in de toelichting t>p de grief betoogd, in 1969 in de stad Groningen en naaste omgeving bij het publiek aldaar gevaar voor verwarring was te duchten tussen de beide ondernemingen, zodat, mede gelet op de omvang en de plaatsen van activiteiten als — in appel onbestreden — door de Rechtbank in rechtsoverweging 5 vastgesteld, de Rechtbank dan ook terecht overwoog (rechtoverweging 6) dat de vordering voorzover haar grandslag vindend in art. 5 Handelsnaamwet niet toewijsbaar was; dat Hij bij pleidooi voor het Hof te dezer zake een bewijsaanbod heeft gedaan, doch het Hof geen aanleiding vindt om daarop in dit stadium van het geding nog in te gaan; O., dat Hensen bij memorie van antwoord in het incidenteel appel nog heeft aangevoerd, dat hij bij onderzoek geen waren van Hij heeft kunnen aantreffen, welke onder het merk His in het verkeer worden gebracht — gelijk door Hij gesteld —, waaruit, aldus Hensen, zou kunnen volgen, dat het recht op dat merk overeenkomstig art. 5, lid 3, B.M.W. is vervallen; O., dat waar dit betoog in wezen inhoudt een verweermiddel tegen de door Hij bij inleidende dagvaarding

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

220

augustus 1977

tegen Hensen ingestelde vordering en derhalve betrekking heeft op het principaal appel, het verweer bij de behandeling van het incidenteel appel niet meer aan de orde kan komen; Gelet op artikel 56 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

W. Pollmann te Arnhem, gedaagde, procureur Mr R.B. Kramer.

Rechtdoende in naam der Koningin:

1. Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet of onvoldoende betwist, vast: a. dat eisers vorm gegeven hebben aan een idee voor een bepaalde zgn. servies-inruil-aktie ten dienste van detailhandelaren in serviezen, waarbij zij hun ideeën hebben neergelegd in o.m. een reeks (concept-)advertenties; b. dat eisers deze aktie voor het eerst hebben beproefd of toegepast in de winkel van de eerste eiser (Noteboom B.V.) te Apeldoorn in de maand april 1976; c. dat eisers vervolgens 'met tussenkomst van' de besloten vennootschap B.V. Inkoopcombinatie Kristal Aardewerk en Porselein te Zevenaar, de Ikap, de aktie als 'kant-enklaar-pakket' (gebruiksrechten en materiaal) aan bepaalde andere detaillisten in serviesgoed zijn gaan aanbieden, althans aan de detaillist Koek te Arnhem, en dat laatstgenoemde zulk een 'pakket' van de Ikap heeft gekocht voor de somma van f 1.000,—, zulks met het oog op een door genoemde Koek in de maand juni 1976 te houden 'servies-inruil-aktie'; d. dat eisers c.q. de Ikap zich jegens genoemde Koek hebben verplicht om dezelfde aktie c.q. hetzelfde 'pakket' niet in dezelfde periode in hetzelfde gebied aan derden aan te bieden, doch anderzijds geen exclusiviteit met betrekking tot een aktie als de onderhavige aan Koek hebben gegarandeerd; e. dat genoemde Koek de bedoelde 'servies-inruil-aktie' inderdaad heeft gehouden en daartoe vanaf ca. 3 dagen voor Pinksteren 1976, derhalve vanaf omstreeks 2 juni 1976 deze aktie o.m. door advertenties in plaatselijke dagbladen te Arnhem bekend heeft gemaakt; f. dat gedaagde, evenals genoemde Koek een detailhandelaar in o.m. serviezen, een soortgelijke inruil-aktie voor serviezen vanaf 9 juni 1976 t/m 30 juni 1976 heeft gehouden; gedaagde is hiermee begonnen te adverteren op 9 juni 1976 in dezelfde plaatselijke dagbladen als waarin eisers adverteerden en daarnaast nog in een plaatselijk nieuwsblad (huis-aan-huis-blad); g. dat de akties van genoemde Koek en gedaagde gemeenschappelijk hebben gehad dat voor het 'inruilen' van bepaalde artikelen (zoals borden, kop-en-schotels, suikerpotten, vleesschaaltjes, melkkannetjes en bekers) bij aankoop van nieuw serviesgoed f 1,50 werd terugbetaald, en voor andere artikelen (zoals sauskommen, dekschalen, thee- en koffiepotten en botervloten) f 3,— ; zowel in de aktie van Koek als die van gedaagde mocht het in te ruilen serviesgoed beschadigd zijn, en mocht voor ieder nieuw aan te kopen stuk één oud stuk worden ingeleverd. 2. Eisers hebben aan hun vorderingen in de eerste plaats ten grondslag gelegd dat gedaagde door herhaalde publikatie van zijn advertentie inbreuk heeft gepleegd op het aan eisers toekomende auteursrecht op de advertentie welke zij hebben opgesteld en ontworpen, en aan de heer Koek hebben verkocht, en die door de heer Koek is geplaatst. Eisers erkennen weliswaar de verschillen tussen de advertentie van gedaagde en de laatstbedoelde advertentie — verder gemakshalve aan te duiden als de advertentie van Koek — doch zij menen dat gedaagdes advertentie als een bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, in de zin van artikel 13.Auteurswet 1912, van de advertentie van Koek moet worden opgevat. Gedaagde heeft zulks bestreden. 3. De rechtbank onderschrijft de mening van gedaagde dat van een bewerking of nabootsing, of in het algemeen een verveelvoudiging in gewijzigde vorm in auteursrechtelijke zin, in casu geen sprake is. De advertentie van gedaagde behelst een nieuwe vormgeving van eenzelfde idee, maar kan nóch in haar totaliteit als een inbreukmakende verveelvoudiging van Kock's advertentie in haar

In het principaal appel. Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. ' Verwijst appellant in de kosten van het geding in hoger beroep, waaronder begrepen de kosten van het incident, voorzover tot op heden aan de zijde van gein timeerde gevallen, op een bedrag van f 2.480,— aan salaris van de procureur en van f 100,— aan verschotten. In het incidenteel appel. Verwerpt het appel als ongegrond. Verwijst appellante in de kosten van het appel en begroot die kosten, voorzover tot op heden aan de zijde van geintimeerde gevallen, op een bedrag van f 930,— aan salaris van de procureur en van nihil aan verschotten. Enz.

Nr 65. Arrondissements-Rechtbank te Arnhem, 16 september 1976. (servies-inruil-actie) President: Mr A. Roselaar; Rechters: Mrs N. van Raalte en D. W. F. Verkade (plv.). Art. 13 Auteurswet. De advertentie van gedaagde (ten behoeve van een zg. servies-inruil-actie) is geen bewerking of nabootsing, of in het algemeen een verveelvoudiging in gewijzigde vorm in auteursrechtelijke zin van de advertentie van Koek, doch behelst een nieuwe vormgeving van eenzelfde idee. Zie motivering in vonnis. Art. 1401 B. W. Overneming van het 'idee'van de 'servies-inruil-actie' van eisers is onder de ten processe gestelde omstandigheden niet onrechtmatig. Het geldende Nederlandse stelsel van wettelijkelntéllectuele eigendomsrechten laat geen plaats voor een exclusiviteitsbescherming van al dan niet 'unieke' en al dan niet aan bepaalde auctores toegeschreven ideeën, los van de aanwezigheid van een auteursrechtelijk in aanmerking te nemen navolging of vormgeving, of van een octrooirechtelijk in aanmerking te nemen navolging van een technische toepassing. In casu kan ook niet worden gesproken van het plaatsen van 'dezelfde advertentie', terwijl het aanleunen tegen het idee van een ander of het aanhaken bij andermans bedrijfsinspanningen in het maatschappelijk economisch verkeer op zichzelf nog geen onrechtmatig handelen oplevert. Van verwarring bij het publiek omtrent degene(n) aan wie de servies-inruil-actie(s) te Arnhem in de maand juni 1976 zou(den) uitgaan kan - in relevante zin - geen sprake zijn. Overigens staan eisers niet in een concurrentieverhouding tot gedaagde zoals Koek, - en dat Koek eisers voor hun idee hebben betaald doet ook niet ter zake. Vordering afgewezen. 1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Noteboom B.V. te Apeldoorn 2) E. Walsma te Gasselte, eisers, procureur Mr D.P. Dirkzwager, advocaat Mr A. M. van Dusseldorp, tegen

De Rechtbank, enz. Overwegende ten aanzien van het recht:

augustus 1977

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

totaliteit worden beschouwd, nóch ook kunnen te onderscheiden details als inbreukmakende verveelvoudigingen van details van Kock's advertentie worden beschouwd. 4. Aangaande de vorm van de totaliteit van beide advertenties overweegt de rechtbank, dat deze advertenties in lay-out geheel verschillen. Kock's advertentie is hoogstaand verticaal, die van gedaagde is min of meer vierkant. Kock's advertentie is in zwarte letters en tekens gedrukt; gedaagdes advertentie daarentegen in wit-uitgespaarde letters op zwart fond. De lettertypes in de advertenties verschillen. Kock's advertentie is met talrijke afbeeldingen van diverse serviesgoederen geïllustreerd, gedaagdes advertentie vertoont geen enkele illustratie. De verdeling van groot- respectievelijk klein-gedrukte tekst in de beide advertenties verschilt zowel qua onderlinge verhouding als qua plaatsing, terwijl de redactie van de 'blikvangende' groot-gedrukte tekst verschilt. Een aanmerkelijk verschil in vormgeving bestaat ook met betrekking tot de totaliteit van de verdere tekst. 5. Aangaande de vormgeving van de details overweegt de rechtbank dat slechts met betrekking tot bepaalde volzinnen of zinsdelen van enige gelijkenis gesproken kan worden. In dit verband hebben eisers onder meer gewezen op de volgende strofen in de advertenties: Koek: 'U krijgt f 1,50 voor alle maten borden, dessertschaaltjes, suikerpotten, melkkannetjes, kop-en-schotels, gebakschalen, bekers, soepkommen en vleesschaaltjes;' Gedaagde: 'Wij geven f 1,50 voor borden, kop + schotels, suikerpotten, vleesschalen, melkkannetjes en -bekers'. Niettemin is de rechtbank van oordeel dat de hier weergegeven strofen en andere details waarbij eisers op een hen treffende gelijkenis hebben gewezen, zo zeer door de te geven feiteujke informatie-inhoud zijn bepaald dat — zo al een auteursrecht op zulk een onderdeel van Kock's advertentie kan worden aangenomen — van een door de Auteurswet 1912 verboden verveelvoudiging daarvan door gedaagde geen sprake is. Waar dit mogelijk was heeft gedaagde een andere vorm gekozen (vgl. bijv. 'wij geven' tegenover 'U krijgt') en voor het overige moet gezegd worden dat een andere vormgeving niet wel denkbaar is zonder aantasting van de informatie-inhoud. Nu niet aangenomen kan worden dat de Auteurswet 1912 de feitelijke informatie-inhoud zelf van een advertentieboodschap als deze heeft willen beschermen, terwijl deze wet het idee van een inruil-aktie (al dan niet 'nieuw' en al dan niet toegepast op serviesgoed) evenmin beschermt, moeten eisers stellingen ten deze falen. 6. Eisers hebben hun vorderingen, in de tweede plaats, gebaseerd op een naar hun stellingen onrechtmatige daad van gedaagde. Gedaagde's handelen zou, naar eisers' stellingen, reeds onrechtmatig zijn doordat hij het 'idee' van de 'servies-inruil-aktie' van eisers heeft overgenomen, terwijl dit idee in de serviezenbranche als 'uniek' en als van eisers afkomstig bekend zou staan. 7. Daargelaten nog dat het door eiseres gepretendeerde 'unieke' karakter van de 'servies-inruil-aktie' door gedaagde feitelijk bestreden is, is de rechtbank van oordeel dat het navolgen van dit idee onder slechts de hier door eisers gestelde omstandigheden nog geen onrechtmatig handelen met zich brengt. De rechtbank overweegt hierbij dat eisers' stellingen ten deze zich niet verdragen met het stelsel van wettelijke intellectuele eigendomsrechten, zoals dat stelsel door de Nederlandse wetgever is ontworpen en vigeert, en waarin voor een exclusiviteitsbescherming van al dan niet 'unieke' en al dan niet aan bepaalde auctores toegeschreven ideeën, los van de aanwezigheid van een auteursrechtelijk in aanmerking te nemen navolging van vormgeving, of van een octrooirechtelijk in aanmerking te nemen navolging van een technische toepassing, geen plaats is. 8. Eisers hebben voorts betoogd dat het handelen van

221

gedaagde onrechtmatig is, doordat gedaagde dezelfde aktie in dezelfde tijd met dezelfde advertentie in dezelfde bladen voerde als genoemde heer Koek, en daarmee op onbetamelijke wijze heeft aangehaakt bij deze aktie, tot schade van Koek, voor welke schade Koek de eisers heeft aangesproken. 9. De rechtbank is van oordeel dat ook deze stelling, en wel om meerdere redenen, geen doel kan treffen. 10. De rechtbank acht het ten deze gestelde voor wat betreft eisers' spreken van 'dezelfde advertentie' feitehjk onjuist; dit vloeit uit het hierboven overwogene voort. De rechtbank is bereid om deze kwalificatie als 'vergelijkbare advertentie' te verstaan. Echter, het aanleunen tegen het idee van een ander of het aanhaken bij andermans bedrij fsinspanningen in het maatschappelijk economisch verkeer levert naar het oordeel van de rechtbank op zich zelf nog geen onrechtmatig handelen op. Van onrechtmatigheid kan eerst sprake zijn onder bijkomende omstandigheden. Als bijkomende omstandigheid hebben eisers nog gewezen op verwarring bij het publiek omtrent degene(n) van wie de servies-inruilaktie(s) te Arnhem in de maand juni zou(den) uitgaan. De in het bovenstaande reeds aangegeven verschillen tussen de advertenties, alsmede de duidelijke vermelding van de namen van Koek respectievelijk gedaagde daarin, brengen naar het oordeel van de rechtbank mede dat van een zodanige verwarring niet gesproken kan worden, althans dat niet meer verwarring heeft kunnen ontstaan dan onvermij delijk is wanneer verschillende detailhandelaren een zelfde type voordelen aan het publiek aanbieden, terwijl hun dit laatste op zichzelve is toegestaan. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat naar hun oordeel de aan een concurrent te stellen eisen van zorgvuldigheid niet medebrengen, dat deze met het houden van een vermoedelijk succesvolle aktie wacht tot zijn concurrent diens soortgelijke aktie beëindigd heeft, te minder indien zulks, zoals in casu, vermoedelijk nadelige consequenties voor het succes van de aktie van de gedaagde gehad zou hebben. Evenmin gaan, naar het oordeel van de rechtbank, de aa*i een concurrent zoals gedaagde in casu te stellen eisen van zorgvuldigheid zo ver, dat deze voor het adverteren van zijn aktie geen gebruik zou mogen maken van de daarvoor nu eenmaal het meest in aanmerking komende media: de plaatselijk dag- en nieuwsbladen, ook al zijn dit dezelfde media die door zijn concurrent werden of worden gebruikt. 11. Kan reeds op grond van het hierboven sub 10 overwogene geen onrechtmatig van het handelen van gedaagde in de door eisers bedoelde zin aangenomen worden, deze onrechtmatigheid ontbreekt jegens eisers eens te meer nu zij niet tot gedaagde in een concurrentieverhouding staan zoals de heer Koek; eisers hebben althans daaromtrent niets gesteld. De omstandigheid dat de genoemde Koek eisers ter vergoeding van diens schade heeft aangesproken, doet hieraan niet af. En dat te minder nu, maar feitelijk vaststaat, eisers aan genoemde Koek géén exclusiviteit met betrekking tot het onderhavige type aktie hebben gegarandeerd en het zelfs niet eisers zijn, die met Koek hebben gecontracteerd, doch de B.V. Ikap. 12. Op grond van het hiervoor overwogene dienen de vorderingen van eisers hun te worden ontzegd én dienen zij, als in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van deze procedure te worden veroordeeld. Rechtdoende in naam der Koningin!: Ontzegt eisers hun vorderingen; Veroordeelt hen in de kosten van de procedure, welke kosten aan de zijde van gedaagde tot op heden begroot worden op f 1.005,—. Enz.

222

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

augustus 1977

Mededelingen

Verslag van de Commissie Bescherming Drukletters van de Vereniging voor Industriële Eigendom.* Bij brief van de Minister van Economische Zaken van 30juni 1976 zijn mede namens de Ministervan Justitie vier vragen aan de orde gesteld betreffende de wijze waarop Nederland uitvoering zou moeten geven aan het op 12 juni 1973 te Wenen getekende Verdrag en Protocol inzake de bescherming van drukletters en hun internationaal depot. Dit onderwerp verdient naar zijn aard ongetwijfeld de aandacht van de Vereniging voor Industriële Eigendom, en verlangt dat de Vereniging haar zienswijze daarover kenbaar maakt. Ter voorbereiding van het door de Vereniging te geven antwoord naar aanleiding van de door de Ministers geformuleerde vragen heeft een commissie uit de Vereniging onder voorzitterschap van Mr E. van Weel daarover beraadslaagd. Aan het overleg namen verder deel Mr M Enschedé, Mr W. A. Hoyng en Jhr Mr J. L. R. A. Huydecoper. Hieronder volgt een weergave van het in deze commissie besprokene. 1. De belangen, betrokken bij de bescherming van drukletters, vertonen zowel gelijkenis met de belangen die in de hoofdzakelijk met het oog op industrie en handel geformuleerde wetgeving betreffende de industriële eigendom (speciaal het octrooi- en modellenrecht) op de voorgrond staan; als met de belangen die in het auteursrecht een rol spelen. Eerstgenoemde wetgeving laat een compromis zien tussen de aanspraak van degene, die met — mogelijk aanzienlijke — uitleg van tijd en kosten nieuwe aantrekkelijke kwaliteiten aan zijn industriële produkt heeft toegevoegd, op bescherming tegen concurrentie door nabootsing van die aantrekkelijke kwaliteiten zonder dat vergelijkbare offers^iaaraan ten grondslag zijn gelegd enerzijds; en de belangen van het vrije economische verkeer, de behoefte niet geremd te worden in de toepassing van nieuwe technieken, die zich verzetten tegen (langdurige) monopolies anderzijds. De auteurswetgeving Öjkt — het verschil is gradueel, en niet principieel — voornamelijk te steunen op de gedachte dat de inspanning en fantasie van de creatieve mens honorering, en dus bescherming verdienen. 2. De commissie tekent daarbij aan, dat aanvankelijk bij het streven naar bescherming van drukletters veel nadruk is gelegd op het eerste van de hoger beschreven aspecten: de hoge kosten en lange ontwikkelingstijd verbonden aan het gereedmaken ter produktie van nieuw drukmateriaal. De commissie meent evenwel, dat moderne zet- en druktechnieken en met name de verschillende fotografische reproduktiemethodes en elektronisch bestuurde zetmethodes, hebben meegebracht, dat de weg tussen het ontwerpen van drukletters en het gebruik daarvan veel korter is geworden, en dat ook de investeringen die daarbij gedaan moeten worden, onvergelijkelijk veel geringer zijn dan vroeger het geval was. Deze ontwikkeling zou tevens meebrengen, dat in de nabootsing van drukletters het fysieke zetmateriaal — letterstaven en gietmallen bijvoorbeeld — een veel geringere rol speelt, omdat de nabootsing ook vrij eenvoudig aan de hand van de gedrukte, getekende of gefotografeerde letters zelf kan geschieden. Daardoor ligt de ratio van drukletterbescherming thans wellicht meer in de honorering en bescherming van de creatieve arbeid van de letterontwerper, dan in het bestrijden van de 'Leistungsübernahme' met betrekking tot tijd en investeringen, besteed door de industriële leveranciers van zetmateriaal. * Dit verslag is op 3 mei 1977 aan de Minister van Economische Zaken aangeboden.

3. Al is daarmee de thans op de voorgrond staande ratio voor drukletterbescherming er eeri, die eerder aansluit bij de traditionele doctrine van auteursrecht dan bij de doctrine aangaande het industriële eigendomsrecht, daarmee is het pleit nog niet beslist ten voordele van een bescherming die zich ten nauwste naar het bestaande auteursrecht richt. Om de redenen, in alineas 5 e.v. uiteen te zetten, onderscheidt de materie van drukletterbescherming zich op verschillende belangrijke punten van de traditioneel bekende onderwerpen van auteursrechtelijke bescherming, terwijl ook de praktijk andere eisen aan beschermingsomvang en -duur stelt. 4. De commissie wil intussen reeds hier opmerken, dat, op het voetspoor van het Verdrag van Wenen (dat de Verdragspartijen nu eenmaal voor de keuze stelt, de bescherming te baseren hetzij op het auteursrecht, hetzij op een^depotstelsel, al dan niet passend in het bestaande modellenrecht) de neiging licht kan ontstaan auteursrechtelijke bescherming en bescherming ingevolge het industriële eigendomsrecht als twee dogmatisch wèl te onderscheiden en onverenigbare grootheden te zien. Dat zou naar het oordeel van de commissie onjuist zijn. In hun grondslagen hebben beide takken van het recht meer gemeenschappelijke dan verschillende kenmerken, Bovendien sluit het feit dat enig recht van industriële eigendom van toepassing is allerminst uit, dat tevens auteursrecht geldt, of andersom. Wat betreft drukletters zou dat al niet anders zijn: zou gekozen worden voor een beschermingsmethode ten aanzien van drukletters die niet op het bestaande auteursrecht aansloot, dan zou niettemin dat auteursrecht van toepassing zijn op die letters, die 'werken' in de zin van de Auteurswet waren. Deze bescherming zou bovendien niet alleen voor drukletters in de zin van het Verdrag gelden, maar ook voor letters die niet 'bestemd zijn om gedrukte teksten te vervaardigen'. De commissie ziet geen enkele aanleiding een bepaling van tegengestelde strekking voor te stellen, terwijl ons land ook onder de Berner Conventie en de Universele Auteursrecht Conventie gehouden is auteursrechtelijke bescherming te verlenen. Naar het oordeel van de commissie kan men namelijk drukletters niet uitsluitend als tekeningen — of modellen van nijverheid, c.q. werken van toegepaste kunst opvatten. 5. Het uitgangspunt van de commissie is derhalve, dat het auteursrecht voorzover het reeds thans op drukletters toepasselijk is, in die vorm zal dienen te blijven gelden. De commissie meent echter, dat die bescherming niet voldoende is, om aan de praktische behoefte te beantwoorden. Daarnaast zijn bovendien omvang en duur van de bescherming uit het auteursrecht slecht toegesneden op de praktijk van drukletters. 6. Wat het eerste betreft: de vraag of in voldoende mate een beroep op het auteursrecht mogelijk zal zijn, kan het volgende gelden: de ontwerper van drukletters heeft, omdat de vorm van lettertekens binnen weinig rekbare grenzen gegeven is, een naar zijn aard vrij beperkt gebied waarop hij zijn creatieve fantasie kan laten spelen. Het doel, dat bij het ontwerpen van letters voorzit, is niet in eerste aanleg het maken van een vorm met een maximum aan individueel uitdrukkingsvermogen of esthetische bekoring. Veeleer zal het in de regel de bedoeling zijn een vorm te vinden die aan de primaire eisen van duidelijkheid en leesbaarheid en daarnaast aan mogelijke door de techniek gestelde eisen voldoet, en die, ook wanneer onnoemelijk vaak herhaald, de beschouwer daarvan niet onaangenaam treft, zonder hem evenwel door al te opzichtige opsmuk

augustus 1977

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

af te leiden van de hoofdzaak: de te lezen tekst; en zonder zover van de gegeven basisvorm van het letterteken af te wijken, dat de herkenning daardoor bemoeilijkt kan worden. Reeds deze doelstelling brengt mee, dat men in vele gevallen niet zal kunnen zeggen, dat het door een ontwerper geschapen ensemble van letters, om de formulering van H. R. 27 januari 1961, NJ. 61, 355 H.B. te gebruiken 'als vrucht van scheppende arbeid een eigen, persoonlijk karakter draagt'. De commissie vreesde dan ook dat bij drukletters, ook al zijn die 'nieuw', het geenszins zeker is dat de rechter de voor auteursrechtelijke bescherming vereiste originaliteit aanwezig bevindt. De commissie vindt voor deze vrees steun in de jurisprudentie inzake gevallen van op nijverheid toegepaste kunst. In die rechtspraak is zeer geregeld aan voorwerpen, waarvan de 'nieuwheid' onbetwist was, auteursrechtelijke bescherming ontzegd wegens gemis aan originaliteit. Historisch gezien is het dan ook juist deze onzekerheid ten aanzien van de bescherming van drukletters, die ertoe geleid heeft dat men is gaan ijveren voor een nadrukkelijke bescherming ervan, aanvankelijk in het raam van de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid, en later in de vorm van een speciaal verdrag. Zou de bescherming van drukletters dan ook alléén de auteursrechtelijke, in zijn thans gebruikelijke omvang zijn, dan zouden daar ongetwijfeld nieuwe drukletters buiten vallen. Men zou zelfs kunnen veronderstellen, dat de bescherming, doordat de meer bizarre, doch in de praktijk van alle dag beperkt bruikbare vormen er wél onder vielen, maar meer alledaagse, doch voor gebruik op grote schaal geschikte vormen niet, wezenlijke betekenis zou missen. De hiervoor tegen auteursrechtelijke bescherming aangevoerde argumenten hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen. Hoewel ook ten aanzien daarvan de mogelijkheid zou hebben bestaan, de bescherming geheel over te laten aan de Auteurswet, heeft men toen met een zelfde motivering als hiervoor gegeven, gekozen voor bescherming door middel van een speciale wet, uiteraard zonder aan de bestaande bescherming van de Auteurswet afbreuk te doen. 7. Wat het tweede betreft: de vraag of de auteursrechtelijke bescherming qua omvang en duur aan de behoeften beantwoordt, diene het volgende: reeds de opstellers van het Verdrag van Wenen zijn zich, blijkens het feit dat art. 8 slechts een beperkte beschermingsomvang verplicht stelt, ervan bewust geweest, dat het onwenselijk kon zijn aan drukletterbescherming al te ver gaande consequenties te verbinden. De commissie vond dat ook. Reeds het feit dat in het gedrukte produkt de gebruikte letter naast tekst, opmaak, illustraties en kwaliteit van papier, druk- en bindwerk slechts één van de factoren is, die de aantrekkelijkheid van het gehele produkt bepaalt: m.a.w. dat het 'concurrentievervalsende' effect van drukletternabootsing beperkt is, moet volgens de commissie reden zijn, de sancties op drukletternabootsing in verhouding te brengen tot het nadeel, dat door de nabootsing wordt aangericht. De commissie oordeelt de specifieke auteursrechtelijke sancties, zoals onder andere gegeven in art. 28 Auteurswet (beslag op inbreukmakende zaken) te zwaar, voorzover de desbetreffende voorwerpen onder derden berusten, die ze ontvingen zonder van de inbreuk kennis te dragen. De commissie betwijfelt bovendien, of tegen dergelijke derden een verspreidingsverbod op zijn plaats zou zijn. Zoals hieronder zal blijken voelt een deel van de commissie in gevallen als deze meer voor een tot geldelijke vergoeding beperkte sanctie, vergelijkbaar met de 'redelijke vergoeding' die de enige sanctie is die krachtens art. 43A Rijksoctrooiwet voor de periode tussen ter-

223

inzagelegging en openbaarmaking van een octrooi' geldend gemaakt kan worden. Tenslotte was de commissie van mening dat de bescherming van drukletters, zowel omdat langdurige monopolisering op dit beperkte gebied niet zonder maatschappelijke bezwaren is (in dit verband kwam in de commissie ter sprake dat zowel de eisen van de druktechniek (alle letters moeten bijvoorbeeld in dezelfde oppervlakte kunnen passen) alsook eisen van standaardisatie (bijvoorbeeld ten behoeve van elektronische leesapparatuur) de armslag van de ontwerpers aanmerkelijk kunnen beperken)*? alsook omdat drukletterbescherming eerder aan modelbescherming doet denken dan aan bescherming van kunstwerken, naar de tijd beperkt dient te zijn, en wel tot een aanmerkelijk kortere periode dan onder de Auteurswet zou gelden. Daarbij is te bedenken dat voor letters die als 'werken' onder de Auteurswet aan te merken zijn, een aanvullende auteursrechtelijke bescherming zou blijven bestaan. Daarom oordeelde de commissie da beschermingsduur op zijn plaats, die zich méér naar de^duur van modelbescherming, dan naar de beschèrmingsduur van het auteursrecht richtte. Men zag dus geen aanleiding om een langere bescherming te aanvaarden dan de 25 jaar, voorgeschreven in art. 1 van het Protocol bij het Verdrag van Wenen. 8. Naar de mening van de commissie zou derhalve de Auteurswet, voordat die zou kunnen dienen als middel ter bescherming van drukletters, op meerdere punten ingrijpend gewijzigd moeten worden. Dat is reeds gezien het beperkte belang dat met deze wetgeving gediend zou worden, nauwelijks gewettigd. Men kan bovendien niet voorspellen in hoeverre de wijzigingen, die slechts de bescherming van drukletters zouden willen regelen, 'reflexwerking' zouden kunnen krijgen op de interpretatie van de Auteurswet ook buiten dat beperkte gebied. De conclusie is derhalve, dat het onderbrengen van deze materie in de Auteurswet niet in aanmerking komt. 9. Inpassing in de Benelux-Tekeningen- en Modellenwet stuit onvergelijkbare problemen: De Boer c.s. hebben in B.I.E. 1976, pag. 155, op een viertal bezwaren gewezen, en naar het oordeel van de commissie terecht: in de eerste plaats kan gelden, dat drukletters zoals in het Verdrag van Wenen gedefinieerd niet beantwoorden aan de definitie van tekeningen en modellen, gegeven in art. 1 B.T.M.W.: 'Het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft'. In de tweede plaats zijn, zelfs wanneer men een zodanige ruime interpretatie van art. 1 B.T.M.W. zou aanvaarden, dat niet alleen in zetselvorm gemaakte drukletters daaronder vallen, de sancties van art. 14 B.T.M.W. te ruim, en wel op dezelfde gronden als hoger met betrekking tot de Auteurswet verdedigd. In de derde plaats is de beschermingsduur van 15 jaar die de B.T.M.W. biedt, korter dan de minimumtermijn van 25 jaar waartoe Nederland zich voor wat betreft drukletters bij het Protocol bij het Verdrag van Wenen heeft verplicht. Tenslotte hebben De Boer c.s. er nog op gewezen, dat het de vraag is of de beschermingsomvang van de B.T.M.W., nu die zich uitstrekt tot modellen die 'hetzelfde uiterlijk . . dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen (vertonen)' niet te beperkt is, gezien het feit dat art. 8, derde lid, van het Verdrag van Wenen een bescherming eist die zich uitstrekt tot elke nabootsing van drukletters, die is bereikt door vervorming met louter technische middelen. 10. Wanneer Nederland aan zijn Verdragsverplichtingen zou willen voldoen door aanpassing van de B.T.M.W., zouden derhalve, evenzeer als dat brj de Auteurswet het geval zou zijn, ingrijpende wijzigingen moeten plaatsvinden. Dat is om dezelfde redenen als bij de bespreking van de 1

Lees: van de aanvrage die tot octrooi heeft geleid (Red.).

224

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

Auteurswet verdedigd, niet wenselijk, waarbij nog komt dat wijziging van de B.T.M.W. in Benelux-verband zou moeten plaatsvinden, en reeds om die reden nauwelijks in aanmerking komt; temeer nog daar niet alle Beneluxpartners bij het Verdrag zijn aangesloten. 11. De commissie is dan ook tot de conclusie gekomen dat de eigenaardigheden, inherent aan de bescherming van drukletters, het noodzakelijk maken de materie in een afzonderlijk wetje te regelen. Dat wetje zal gebaseerd moeten zijn op depot van de te beschermen drukletters, daar anders betwijfeld moet worden of wel zou zijn voldaan aan de eisen van het Verdrag van Wenen. Overigens meende de commissie dat ook zonderdien een systeem met depot de voorkeur zou verdienen: al is met recht verdedigd, dat ieder systeem van registratie onvolledig is, doordat de depots aanvechtbaar blijven en er ook, op grond van de Auteurswet, bescherming mogelijk blijft voor niet-gedep oneer de letters, toch meent de commissie dat een registratieplicht de belanghebbenden althans een behoorlijke bron van informatie kan bieden, zoals dat thans reeds het geval is ten aanzien van tekeningen en modellen. Ernstige administratieve belasting van de overheid in verband met een eventuele depotplicht verwacht de commissie niet: gezien de hoeveelheid thans reeds bestaande druklettertypes verwacht de commissie, dat het aantal depots dat jaarlijks zal plaatsvinden, aanzienlijk geringer zal zijn dan bijvoorbeeld het aantal depots ingevolge de B.T.M.W. Een verplichting tot deponeren leek de commissie tenslotte ook ten aanzien van de belanghebbende geen al te zware last, nu aannemelijk is dat degenen die geïnteresseerd zijn bij het beschermen van drukletters, als regel een internationaal depot zullen verrichten dat, ook indien de deposant een Nederlander is, tot bescherming in Nederland zal leiden, zodat het depot in Nederland in dergelijke gevallen achterwege zal kunnen blijven. 12. De commissie verwacht, dat een uitvoerige en gedetailleerde regeling van de hier aan de orde zijnde materie geen kans maakt om de vereiste prioriteit in de aandacht van Minister en Parlement te krijgen. De voor te stellen regeling dient daarom sober te zijn. Zonder aanspraak te willen maken op volledigheid, meent de commissie dat de wettelijke regeling de volgende elementen zou moeten bevatten: — het criterium voor de bescherming van drukletters zou moeten zijn de 'nieuwheid' daarvan, terwijl voor de

augustus 1977

definiëring van nieuwheid aansluiting gezocht zou kunnen worden bij de B.T.M.W.; de commissie merkt daarbij op dat het Verdrag, evenals de B.T.M.W. dat doet, vormen uitzondert, die door de eisen van de techniek worden voorgeschreven. De commissie zou in dit opzicht niet verder willen gaan; — het recht zou uitsluitend moeten kunnen ontstaan door depot, terwijl achterwege laten van het depot fataal zou moeten zijn. Dat zou meebrengen, dat ook de actie uit art. 1401 uitgesloten zou moeten worden; een beroep op het auteursrecht evenwel niet; — de aanwijzing van de rechthebbende en de positie van het beschermde recht als vermogensrecht zou vrijwel geheel analoog aan het modellenrecht kunnen zijn; — omtrent de op inbreuk te s'tellen sancties heeft de commissie geen eenstemmigheid bereikt; een deel van de commissie meende, dat de beschermingsomvang niet verder diende te gaan, dan het bij het Verdrag van Wenen verplicht gestelde minimum. Een ander deel van de commissie meende dat verdergaande sancties, met name ook sancties gericht tegen het verspreiden van gedrukt materiaal, dat in een inbreukmakende letter gezet was, zouden moeten bestaan. Dit deel van de commissie vond daarin voornamelijk aanleiding, omdat, in een klein land als Nederland, het risico groot is dat, wanneer men de bescherming beperkt tot inbreukmakend zetmateriaal, het recht in Nederland illusoir wordt, doordat men inbreukmakend drukwerk buiten de grenzen, in een vrij gebied laat vervaardigen. Dit deel van de commissie achtte het onaanvaardbaar, dat daar niets tegen te ondernemen zou zijn. Als hoger reeds uiteengezet oordeelde de commissie het echter maatschappelijk onaanvaardbaar, dat derden-te-goeder-trouw zouden worden blootgesteld aan beslag op dergelijk materiaal, of aan een verspreidingsverbod. Tegen de vervaardiger van het inbreukmakende produkt, of tegen partijen die van de inbreuk kennis droegen toen zij het produkt verkregen, zijn dergelijke sancties evenwel niet a priori af te wijzen. De oplossing die dat deel van de commissie dat verdergaande sancties wilde, voorshands het meest aan alle belangen beantwoordend oordeelde was deze, om tegen derden-te-goeder-trouw, voorzover het betreft houden of verspreiden van in inbreukmakend lettertype gezet drukwerk, slechts de sanctie van een redelijke geldelijke vergoeding, analoog aan die bedoeld in art. 43A Rijksoctrooiwet, toe te staan.

Gehouden vergadering van de Vereniging voor Industriële Eigendom. De Vereniging voor Industriële Eigendom hield op 24 maart 1977 een gewone ledenvergadering, ditmaal gewijd aan een specialistisch onderwerp, n.1. de bescherming van drukletters. Door de Ministers van Justitie en Economische Zaken is (o.a.) aan de VIE een viertal vragen gesteld betreffende de wijze waarop door Nederland uitvoering zou moeten worden gegeven aan het Verdrag van Wenen betreffende de bescherming van drukletters. De VIE heeft een Commissie ingesteld die een rapport heeft opgesteld, culminerend in antwoorden op de gestelde vragen. De vergadering was gewijd

aan een bespreking van het rapport en de eventuele aanvaarding van de voorgestelde antwoorden. Voorafgaand aan deze bespreking mocht de vergadering een inleiding aanhoren van Prof. Dr G. W. Ovink, die op zeer heldere wijze uiteenzette hoe het toegaat bij het ontwerpen en de verdere totstandkoming van nieuwe drukletters. 's-Gravenhage, 6 juni 1977. Mr Ir L. B. Chavannes, secretaris.

Litteratuur

Boeken. BUITENLAND. Gensicke, P., Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Patentinformation und -dokumentation de RGW Lander. Staat und Recht 1976, blz. 536/8.

Goldscheider, R., Analysis of Third World Licensing. LESNouvelles (11) 1976, blz. 3-10. Gotzen, F., Le droit d'auteur face a 1'ordinateur (rekenautomaat). Le droit d'auteur (Genève) (183) jan. 1977 (1) blz. 15-21). (Samenvatting in Propriété industrielle-bulletin

augustus 1977

Bijblad Industriële Eigendom, Nr 8

documentaire (Parijs) 15 april 1977 (190) blz. II-226/7.) ~ Gramm, Die Behandlung des telle-quelle-grundsatzes bei IR-Marken in der Bundesrepublik Deutschland [art. 6 quinquies Verdrag industriële eigendom]. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (79) mei 1977 (5) blz. 248. Grosh, D., Patent Licensing Agreements and Antitrust in the EEC: Recent Decisions of the EEC Commission. Patent Law Review (6) 1974, blz. 227-244.

Hansen, B., en F. Wüsten, Freigabe von Mikroorganismus-Kul turen. Mitteüungen der deutschen Patentanwalte 1976, blz. 110/8 en 147. Hofmann, W., en H.-J. Wahlich, Zu einigen aktuellen Problemen der optimalen Gestaltung lizenzwirtschaftlicher Austauschbeziehungen mit Partnern kapitali'tischer Staaten. Wissenschaftliche Zettschrift der HumboldtUniversitat zu Berlin, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 1975, blz. 449-507.

>

225

<

>

<