De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 18 maart 1985, 53e jaargang, nr 3 Auteursrecht voorbehouden

49

18 maart 1985, 53e jaargang, nr 3 Auteursrecht voorbehouden

Bij blad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L.W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R. Prins, Mr P. J. M. Steinhauser, Prof. Mr D. W. F. Verkade en Mr J. W. van der Zanden. Secretaris der Redactie: Mr J. L. Driessen. Medewerker: Mr L. Wichers Hoeth.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,—. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16. Postgirorekeningnr 17 300.

Adres der Redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 90 76 16.

Inhoud van deze aflevering Mr P. J. M. Steinhauser treedt toe tot de redactie. Officiële mededelingen. Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Personeel. Artikel. Prof. Dr Guy P. V. Vandenberghe, Softwarebescherming in de U.S.A.: een voorbeeld voor Europa? (blz. 50/6). Jurisprudentie. a. Rechterlijke

uitspraken.

1. Octrooirecht: geen. 2. Merkenrecht. Nr 18. Voorzitter Rechtbank van Koophandel Brussel, 15 november 1983, Kortmann Redipro/Aldi (mede gelet op de merkbekendheid van het merk van eiseres — shampoo in gele fles met babykopje — wordt, onder toepassing van de leer van Jullien/Verschuere en Wrigley/ Benzon, een flagrante overeenstemming aanwezig geoordeeld).

: 5 neemt; overdracht van het merk door Vlieland aan Haan is — in merkenrechtelijke zin — niet te kwader trouw).

Nr 20. Benelux-Gerechtshof, 9 juli 1984, Drs A. C. Nijs e.a./Ciba-Geigy ("elk ander gebruik" ziet op het zich bedienen van een merk of teken "in het economisch verkeer" in de zin van art. 13A, lid 1 sub 2; daarvan is in beginsel sprake indien zulks plaatsvindt in het kader van een bedrijf, beroep, of een andere activiteit waarmee economisch voordeel wordt beoogd; een arts die in een recept ter aanduiding van het af te leveren geneesmiddel een merk van een pharmaceutische spéciaÜté bezigt, maakt gebruik van het merk in het economisch verkeer in de zin van art. 13A, lid 1 sub 2 B.M.W.; de apotheker die daarop — met toestemming van de arts — niet het van de houder van het op het recept vermelde merk afkomstige geneesmiddel maar een vervangend geneesmiddel levert, zonder bij aflevering daarvan mededeling te doen, maakt gebruik in de zin van art. 13A, lid 1 sub 1 B.M.W.). 3. Modellenrecht.

Nr 19. Rechtbank Dordrecht, 4 april 1984, Homa Nederland/M. T. Haan (vordering niet-ontvankelijk; het depot van het merk Homa is door Vlieland te goeder trouw verricht; nietigverklaring van het depot op grond van kwade trouw als bedoeld in art. 4 sub 6 BMW kan slechts worden beoordeeld indien de houder van het eerdere depot — Vlieland — actief aan het geding deel-

Nr 2 1 . Hof Amsterdam, 8 september 1983, Nirvana c.s./Vroom en Dreesmann (vordering gebaseerd op de BTMW kan niet slagen, nu geen inschrijving van het model van de Minimix-staafmixer bij het Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen is verkregen; de Minimix heeft geen duidelijk kunstzinnig karakter en bovendien is voor schending van auteursrecht ontlening noodzakelijk, waarvan i.c. niet is gebleken; van de Minimix is een beeldmerk met vermelding van de kleuren, en niet de driedimensionale vorm gedeponeerd, op dat merk maakt V & D geen inbreuk door het in de handel brengen van de Quickmix; er is ook geen slaafse navolging nu de Minimix niet als model is ingeschreven).

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

Nr 3

53e jaargang

Blz. 4 9 - 8 0

Rijswijk, 18 maart 1985

Bijblad Industriële Eigendom, nr 3

50

4. Auteursrecht. Nr 22. Hof Amsterdam, 25 augustus 1983, P. van Niftrik/Elsevier (Van Niftrik heeft een ideëel én een financieel belang om zich te verzetten tegen de openbaarmaking van haar foto op de omslag van het kookboek van Elsevier, die de onjuiste indruk geeft dat Van Niftrik aan de inhoud heeft meegewerkt, terwijl zij het op belangrijke onderdelen met de inhoud oneens is; spoedeisend belang aangenomen). b. Beschikking van de Octrooiraad.

18 maart 1985

binatie van twee, uit afzonderlijke publikaties bekende, filmeenheden is inventief, nu noch de combinatie, noch de wens om deze te realiseren eerder is beschreven en het ten minste negen jaren heeft geduurd alvorens de combinatie tot stand is gekomen, terwijl het toch een intensief afgezocht gebied der techniek betreft). Mededeling. PAO cursussen Computer en recht, en Octrooilicenties en know-how (EEG-Verordening) blz. 79). Litteratuur.

Nr 23. Afdeling van Beroep, 15 augustus 1984 (de comMr P. J. M. Steinhauser treedt toe tot de redactie. De redactie van het Bijblad is zeer verheugd te kunnen meedelen dat Mr P. J. M. Steinhauser, advocaat te

Rotterdam, bereid is gevonden met ingang van 1 maart 1985 tot de redactie toe te treden.

Officiële mededelingen Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Het Bureau zal op 5 april 1985 (Goede Vrijdag) voor het publiek gesloten zijn (kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, 2e lid van het Reglement Industriële Eigendom). Personeel. Beëindiging van dienstverband. ^ Aan de heer Ir J. Nieuwenhuizen, plv. lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 1 maart 1985 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen belangrijke diensten (Koninklijk Besluit van 14 januari 1985, nr 31).

In dienst getreden. De heer A. J. H. van Houte is met ingang van 1 februari 1985 als chef Bureau Administratie Aanvragenbehandeling in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 februari 1985, nr 85005). Benoemd in vaste dienst. Mevrouw Dr C. A. M. van der Schaal, ingenieurvoorbereider in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 februari 1985 benoemd in vaste dienst (besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 januari 1985, nr 85/00652).

Artikel Softwarebescherming in de U.S.A.: een voorbeeld voor Europa?*) door Prof. Dr Guy P. V. Vandenberghe. 1. Inzake de informatica is de U.S.A. onbetwistbaar koploper. Dit heeft tot gevolg dat het informaticarecht, dat gedeelte van het recht dat betrekking heeft op de informatica, er zich eerder ontwikkelt. Wanneer de informatica in Europa nieuwe juridische problemen creëert, kan dan ook met nut lering gezocht worden in de wijze waarop deze problemen in de U.S.A. werden afgehandeld. Dit is ook inzake de bescherming van computersoftware het geval. In de U.S.A. werd dit probleem al vroeg in de jaren zestig aan de orde gesteld, daar waar het in Europa slechts één decennium later rijzen zou. Net als later in Europa werd bescherming voor computersoftware gezocht in het octrooirecht, in het auteursrecht, en *) Voor een meer diepgaande bespreking, met uitgebreide referenties, zie: Guy Vandenberghe, Bescherming van Computersoftware, een Rechtsvergelijkend Onderzoek, Kluwer, Antwerpen-Deventer, 1984.

in het recht inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen, Over het recht dienaangaande in de U.S.A. volgt eerst een bondig overzicht. 1. Octrooirechtelijke bescherming. 2. Historisch werd vooreerst het octrooirecht de adequate beschermingsvorm voor computersoftware geacht. Dit hoeft niet te verbazen. Software-ontwikkeling is uit hardware-ontwikkeling gegroeid, over het technisch karakter ervan kon niemand twijfelen. Toch zou het verkrijgen van octrooibescherming voor computersoftware niet probleemloos zijn, en dit minder om redenen die verband hielden met het doel en de tekst van de octrooiwetgeving, dan wel met bureaucratische motieven. 3. In 1966 immers verscheen een verslag van een door president Johnson aangestelde commissie voor bestudering, met het oog op verbetering, van het octrooisys-

18 maart 1985

Bij blad Industriële Eigendom, nr 3

teem 1 ). Deze commissie meende dat het voornaamste probleem in het octrooisysteem de achterstand was in de verwerking van octrooi-aanvragen door het Patent Office. Het duurde immers gemiddeld twee jaar, soms vijf a tien jaar, voordat een octrooi-aanvraag afgehandeld was. Het octrooieren van computersoftware zag de commissie als een groot gevaar, dat de achterstand in de behandeling van octrooi-aanvragen nog zou vergroten. Enerzijds immers beschikte het Patent Office niet over de gegevens om na te gaan of een bepaalde softwaregerelateerde octrooi-aanvraag nieuw was. Anderzijds beschikte het Patent Office niet over competent personeel om dergelijke octrooi-aanvragen af te handelen. Het standpunt van de commissie was dus ook formeel: software diende van octrooibescherming uitgesloten te worden. Het Patent Office zou deze stelling overnemen. 4. Uiteraard kon software niet zonder meer van octrooibescherming worden uitgesloten. Deze uitsluiting diende juridisch te worden gefundeerd. Hiervoor werd vooreerst beroep gedaan op een arrest van de Suprème Court2). Daaruit werd afgeleid dat een werkwijze om octrooieerbaar te zijn, diende in te werken op fysieke materie. Vervolgens werd beroep gedaan op de mentalsteps doctrine. Deze stelde dat een werkwijze die met de menselijke geest kon worden uitgevoerd, niet octrooieerbaar was. Gesteld werd dat programma's niet inwerkten op fysische materie, en dat ze met de menselijke geest uitvoerbaar waren. 5. De stellingname van het Patent Office had verreikende consequenties. Ze betekende dat alle softwaregerelateerde octrooi-aanvragen in eerste instantie werden afgewezen. Tegen dergelijke afwijzing kon weliswaar in beroep worden gegaan, en dit bij de Court of Customs and Patent Appeals3). Een dergelijk beroep was echter kostbaar, het resultaat ervan onzeker, en het deed de lange termijnen die voor het verkrijgen van een octrooi reeds bestonden nog toenemen. De meeste softwareontwërpers keerden zich dus af van het octrooisysteem als beschermingsvorm, en gingen andere wegen opzoeken. 6. In Europa namen de octrooi-administraties het standpunt van hun Amerikaanse collega's over; aldus leek over de hele wereld het octrooieren van computersoftware definitief uitgesloten te zijn. Dit leidde ertoe dat, eerst in de Franse wetgeving, later in de Europese Octrooiverdragen, en vervolgens weer in talrijke nationale wetten, wat een gegeven scheen bekrachtigd werd: computerprogramma's als dusdanig werden uitdrukkelijk van octrooibescherming uitgesloten. De Europese reactie was nochtans voorbarig. Hetgeen als het Amerikaanse recht was beschouwd, was immers niet meer of niet minder dan het standpunt van een ambtenarij, die zichzelf tegen de noodzaak te vernieuwen had willen beschermen. Bij de rechterlijke macht zou een dergelijk motief minder gehoor vinden. De Court of Customs and Patent Appeals (CCPA) aanvaardde immers de argumenten van het Patent Office niet. Wat het arrest van de Suprème Court betrof, waarin gesteld werd dat een werkwijze om octrooieerbaar te zijn diende in te werken op fysieke materie, dit was slechts in obiter dictum gesteld. En wat de mental-steps doctrine betrof, deze sloot enkel werkwijzen van octrooieerbaarheid uit die énkel door het menselijke brein konden worden uitgevoerd. Het standpunt van de CCPA zou, zij het na meerdere aarzelende en voor interpretatie vatbare stellingnamen van de Suprème Court, uiteindelijk toch triomferen. -1) Report of the President's Commission on the Patent System, "To Promote the Progress of Useful Arts"In An Age of Exploding Technology, Washington D.C., 1966. 2 ) Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780 (U.S. Supr. Crt., 1877). 3 ) Thans Court of Appeals for the Federal Circuit.

51

7. In 1981 zou de Suprème Court met het arrest Diamond v. Diehr4), voor het eerst een arrest van de CCPA bekrachtigen, waarin een octrooi werd toegekend aan een software-gerelateerde aanvraag. De uitvinding betrof in casu een verbeterde werkwijze voor het vulcaniseren van rubber. Bij middel van een programma dat werkte op basis van een reeds eerder gekend algoritme werd on line de optimale baktijd voor het rubber berekend en het openen van de oven bevolen. Van fundamenteel belang is de geest en de achtergrond waarin dit arrest van de Suprème Court tot stand kwam. Daar waar de Suprème Court er vroeger eerder op gericht was monopolies te beperken, en octrooien, die als monopolies werden beschouwd, dus beperkend toe te kennen, meende de Suprème Court nu dat het octrooisysteem door de wetgever was ingesteld om innovatie aan te moedigen, zodat het feit dat iets fundamenteel nieuw was geen reden kon zijn om het van octrooibescherming uit te sluiten, integendeel. Het octrooisysteem moest worden aangewend om innovatie te stimuleren. De informaticatechnologie was drastisch innovatief, zij hoorde in het octrooisysteem thuis. 8. Het Patent Office heeft inmiddels ook de ommezwaai aanvaard., Dit betekent niet dat in de U.S. A. thans elke onduidelijkheid met betrekking tot octrooibescherming van computersoftware weggenomen is. Over het al dan niet vereist zijn dat een werkwijze zou inwerken op de fysieke materie, heeft de Suprème Court zich nog niet duidelijk uitgesproken. Enkel van software-gerelateerde uitvindingen die toepassing vinden in de klassieke technische of industriële sfeer kan met zekerheid worden gesteld dat, zo ze aan de andere octrooieerbaarheidsvereisten voldoen, ze octrooieerbaar zijn. Inzake b.v. administratieve toepassingsprogramma's, die trouwens zelden aan de vereisten van nieuwheid en uitvindingshoogte voldoen, kan dus geen zekerheid worden geboden.5) 9. Inmiddels is ook in Europa de situatie geëvolueerd. Het inzicht is tot stand gekomen dat het bannen van software-gerelateerde uitvindingen uit het octrooisysteem dit systeem zou kunnen herleiden tot het archief van de technologie van de negentiende eeuw. Immers, ook in de traditionele sectoren is innovatie thans in zeer grote mate op synergie met de informaticatechnologie gestoeld. Vandaar dat de reflex tot zelfbehoud van de octrooi-administratie thans in een andere richting speelt. Zowel in de rechtspraak, als in het Europees Octrooibureau lijkt thans de wil aanwezig om de uitsluiting van programmatuur van octrooibescherming zo limitatief als maar enigszins mogelijk is te interpreteren. II. Auteursbescherming. 10. Daar waar het Amerikaanse octrooisysteem in grote mate analoog is aan onder meer het Nederlandse, treft men op het gebied van het auteursrecht enkele markante verschillen aan. Hoewel bij de hervorming van 1976 enigszins afgezwakt, blijft het Amerikaanse auteursrecht nog steeds door een veel grotere mate van formalisme beheerst dan in landen, waaronder de Europese, die aangesloten zijn bij de Berner Conventie. Dit formalisme uit zich vooral op twee manieren: auteurswerken dienen gedeponeerd te worden bij het Copyright Office, en op de werken dient de vermelding "copyright(-symbool), jaartal, naam van auteur" te worden aangebracht. Weliswaar heeft het niet voldoen aan deze formaliteiten niet tat gevolg dat elke auteurs4 ) 5

450 17.5. 381. ) Getuige daarvan de betwisting waarvan verslag in Meyer, D. J., Paine, Webber, Jackson and Curtis, Inc. v. Merill Lynch, Pierce, Fenner & Smith: Methods of doing business held patentable because implemented on a computer, Computer/Law Journal, Vol. V, nr 1, 1984,101 e.v.

52


rechtelijke bescherming zou komen te vervallen, toch wordt de effectiviteit van de bescherming in grote mate afgezwakt. 11. Dat in het auteursrecht naar bescherming voor computersoftware werd gezocht dient mede te worden verklaard door het historisch gegeven dat octrooibescherming van computersoftware op een bepaald ogenblik uitgesloten scheen, en ook door het feit dat de overgrote massa van computerprogramma's ook wegens onvoldoende nieuwheid of uitvindingshoogte niet voor octrooibescherming in aanmerking komt. 12. Het Copyright Office onderkende twee problemen met betrekking tot het auteursrechtelijk beschermen van computersoftware. Het eerste probleem was of een computerprogramma als een werk in auteursrechtelijke zin kon worden begrepen. Een tweede probleem was zeer specifiek Amerikaans. Volgens een arrest van de Suprème Court daterend uit 19086) vormde geen kopie van een auteurswerk datgene waarvan niet visueel kon worden vastgesteld dat het een kopie van het oorspronkelijke werk was. Bij een computerprogramma kan niet met het oog worden vastgesteld of een programma in machinetaal-versie een kopie is van datzelfde programma in brontaal-versie. Dit betekent dat het krachtens dit precedent in auteursrechtelijke zin geen kopie was, en dat indien al auteursrechtelijke bescherming rustte op het programma in brontaal-vorm, deze bescherming zich zeker niet uitstrekte tot datzelfde programma in machinetaal-vorm. Dit precedent holde dus de praktische betekenis van de auteursbescherming voor computersoftware, zo deze er al was, volledig uit. 13. Om duidelijkheid te scheppen in deze materie stelde het Congres in 1974 een commissie aan 7 ), waarvan ze vervolgens de voorstellen zou overnemen. Op voorstel van de commissie werd zodoende in 1980 de Computer Software Copyright Act, na door het Congres te zijn goedgekeurd, door president Carter ondertekend. De Computer Software Copyright Act voert in de auteurswet een definitie in van het begrip computerprègramma 8 ), waardoor meteen komt vast te staan dat een computerprogramma auteursrechtelijk wordt beschermd. Verder worden de rechten gespecificeerd van de houder van een kopie van een programma9). Deze specificatie bleek noodzakelijk, omdat algemeen wordt aangenomen dat het gebruik van een programma het maken van kopieën ervan vereist, hetzij in het intern geheugen, hetzij in het extern geheugen. Krachtens het auteurs6 ) 7

White SmithMusicPub.Co. v. Appolo Co., 209 U.S. 1. ) De National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU). 8 ) A computerprogram is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result. 9 ) "Limitations on exclusive rights: Computer programs". Notwithstanding the provisions of section 106, it is not an infringement for the owner of a copy of a computer program to make or authorize the making of another copy or adaptation of that computer program provided: (1) that such a new copy or adaptation is created as an essential step in the utilization of the computer program in conjunction with a machine and that it is used in no other manner, or (2) that such new copy or adaptation is for archival purposes only and that all archival copies are destroyed in the event that continued possession of the computer program should cease to be rightful. Any exact copies prepared in accordance with the provisions of this section may be leased, sold, or otherwise transferred, along with the copy from which such copies were prepared, only as part of the lease, sale, or other transfer of all rights in the program. Adaptations so prepared may be transferred only with the authorization of the copyright owner".

18 maart 1985

recht zou de houder van een kopie van een programma, zelfs al heeft hij deze kopie rechtmatig verworven, het programma dus niet kunnen gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur van het programma. Zeker nu vele programma's over de toonbank worden verkocht wordt niet steeds een overeenkomst tussen partijen gesloten. Bij wijze van analogie: wie zou een grammofoonplaat willen kopen indien hij daarmee ook niet het recht verwierf deze plaat te laten afspelen. Tenzij men natuurlijk aanvaardt dat op grote schaal tegen de auteurswet wordt gezondigd. Het grote verschil is natuurlijk dat het afspelen van een grammofoonplaat in tegenstelling tot het gebruik van een computerprogramma niet het maken van nieuwe kopieën vereist. Daarenboven heeft de wetgever de houder van een kopie van een programma ook binnen bepaalde grenzen de mogeüjkheid willen bieden van dit programma archiefkopieën te maken, en beperkte adaptaties te verrichten. Hiermee wou men tegemoet komen aan gebruiken en behoeften uit de praktijk, die anders ook in strijd met het auteursrecht zouden zijn. 14. De Computer Software Copyright Act leek een duidelijke uitspraak te zijn: software was voortaan auteursrechteüjk beschermd. Toch zou één op grote schaal publicerend en ook in Europa veel gelezen auteur, Stern, de betekenis van de Computer Software Copyright Act nog pogen te minimaliseren10). Volgens hem was door deze wet geen afbreuk gedaan aan het beginsel dat volgens de Suprème Court een kopie ook voor het oog een zichtbare kopie moest wezen. Volgens hem bleef een programma in machinetaal geen kopie van het programma in brontaal. Deze auteur negeerde het feit dat het Congres reeds bij de grote hervorming van het auteursrecht in 1976 aan dit artificiële onderscheid een eind had willen maken; en ook met betrekking tot computersoftware dit onderscheid zeker niet in stand had willen houden. Door meerdere recente uitspraken van federale Hoven van Beroep is thans ook deze laatste twijfel uit de weg geruimd: elk origineel programma is thans auteursrechtelijk beschermd, wat ook de vorm en het doel ervan weze. Auteursbescherming geldt dus zonder onderscheid voor toepassingsprogramma's zowel als voor systeemprogramma's, voor programma's in brontaal zowel als voor programma's in machinetaal, voor klassieke (niet tastbare) programma's zowel als voor in firmware geïncorporeerde programma's. Dat in de praktijk het auteursrechtelijk beschermd zijn van programma's gewaardeerd wordt, blijkt uit het feit dat maandelijks enkele duizenden programma's bij het Copyright Office worden gedeponeerd. III. Andere beschermingsvormen. 15. Vooral in de jaren van onduidelijkheid nopens het auteursrechteüjk of octrooirechtelijk beschermd zijn van computersoftware, werd veelal getracht om op software als bedrijfsgeheim bescherming te verkrijgen. Daar waar het octrooirecht en het auteursrecht krachtens de Grondwet tot de bevoegdheid van de federale wetgever behoren, zodat dienaangaande één uniform stelsel geldt voor de gehele U.S.A., behoort het recht inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen nochtans tot de bevoegdheid van de verschillende staten. Op dit gebied bestaat dus geen uniformiteit, integendeel, elke staat heeft zijn eigen wetgeving. 16. In het algemeen kan worden gesteld dat in de meeste staten bedrijfsgeheimen beschermd worden. Daarvoor dient wel een geheim voorhanden te zijn, hetgeen betekent dat hetgeen beschermd wordt niet triviaal mag zijn, noch in grote mate bekend. Een geheim wordt 10 ) O.m.: The Legal Protection of Computer Software and Computer-related Innovations in the United States, 21 Industrial Property, 152, 176(1982).

18 maart 1985


niet doorbroken zo het slechts in kleine kring bekend is, of enkel aan personen die van rechtswege of contractueel een geheimhoudingsplicht kregen opgelegd. Bovendien wordt vereist, dat diegene die bescherming zoekt redelijke maatregelen zou hebben genomen om de geheimhouding te verzekeren. Indien deze voorwaarden vervuld zijn, worden bedrijfsgeheimen beschermd tegen hen die er zich op onrechtmatige wijze meester van maken, in bepaalde staten zelfs strafrechtelijk. In verscheidene staten hebben rechtbanken computersoftware met betrekking tot dewelke aan bovengenoemde voorwaarden werd voldaan als bedrijfsgeheim beschermd. Bepaalde staten hebben zelfs de "diefstal van computersoftware" uitdrukkelijk strafbaar gesteld. 17. Ook contracten behouden een grote betekenis ter bescherming van computersoftware. Vooreerst worden ze aangewend om diegene aan wie een gebruikslicentie op een programma toegekend wordt een geheimhoudingsplicht op te leggen zodat die software nog verder als bedrijfsgeheim zou kunnen worden beschouwd. Thans worden overeenkomsten daarenboven aangewend om de rechten die de licentienemer krachtens de Computer Software Copyright Act bekomt, te beperken. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot het recht archief-kopieën en adaptaties te maken. Om de Computer Software Copyright Act op dit vlak algeheel te ontwijken, worden contractuele constructies uitgewerkt, die inspelen op een onvolkomen formulering van die wet. Daar deze wet de gebruiksrechten enkel toekent aan diegenen die de eigendom van de fysieke drager van een programma verwerft, wordt die fysieke drager slechts in huur of in bruikleen gegeven. 18. De evoluties inzake de auteursrechtelijke en octrooirechtelijke bescherming van programmatuur hebben dus de betekenis van deze andere beschermingsvormen niet uitgehold, integendeel. IV. Een voorbeeld voor Europa? 1. Niet overijld te werk gaan. 19. Inzake octrooibescherming werd reeds vastgesteld dat in Europa overijld, hetgeen men meende het Amerikaanse standpunt te zijn, overgenomen werd. Dit overhaast te werk gaan heeft ertoe geleid dat inmiddels in talrijke Europese wetgevingen bepalingen zijn opgenomen die het moeilijk maken de octrooirechtelijke behandeling van computersoftware aan de inmiddels gewijzigde inzichten aan te passen. Men dient er zich voor te hoeden nog meer soortgelijke vergissingen te begaan. 20. Is het auteursrechtelijk beschermen van computersoftware, zonder duidelijk ingrijpen van de wetgever in die zin, verantwoord? De meerderheid in de rechtspraak onder meer in Nederland, Duitsland, en Frankrijk, oordeelt blijkbaar van wel 11 )- Een fundering vinden voor dit oordeel is niet moeilijk. Het auteursrecht is immers in uitermate brede bewoordingen opgesteld. Het beschermt geestelijke scheppingen, die een zekere originaliteit vertonen. Programma's kunnen als geestelijke scheppingen worden beschouwd, ze zijn meestal ook origineel, althans in auteursrechtelijke zin. 21. Het auteursrechtelijk beschermen van programman ) Een recent Frans arrest oordeelt echter weer van niet (Parijs, 4 juni 1984, Expertises, 1984, 193; Computerrecht 1984, nr 2). Meer en meer vooraanstaande deskundigen inzake auteursrecht delen mijn stelling dat software niet auteursrechtelijk beschermd hoort te worden. Men leze de uitstekende en diepgaande artikels van Plaisant, R., La protection du Logicièl par Ie droit d'auteur, Gaz. Pal, 1983, Doctr. 348; Desjeux, X., Logicièl, jeux video et droit d'auteur Expertises, 1984, 277; Dietz, A.,Das Problem des Rechtsschutzes von Computerprogrammen in Deutschland und Frankreich, B.I.E. 1983,305.

53

tuur kadert bovendien in een dubbele tendens. Enerzijds een tendens om aan computersoftware koste wat het kost een juridische bescherming toe te kennen. Aldus kwamen rechters tot zeer bekritiseerbare beslissingen. Het Hof van Arnhem u) oordeelde dat gegevens en programma's door een werknemer kunnen worden verduisterd, hoewel programma's niet fysiek zijn, en de Hoge Raad had in het Electriciteitsarrest uitdrukkelijk gesteld dat "aan de uitdrukking vermogensobject een enge betekenis (moet) worden toegekend, zodat daaronder niet vallen rechten of geestesprodukten, zoals bijvoorbeeld het auteursrecht of een octrooi"; de rechtbank van Nanterre oordeelde dat een programma een fabrieksgeheim is, omdat het op een machine (de computer) werkt 1 3 ); de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel 14 ) beval gewezen werknemers van een servicebureau het verwerken van gegevens voor een voormalig cliënt van hun vroegere werkgever te staken hoewel het niet duidelijk was aan wie de gebruikte programma's toebehoorden: aan de cliënt, aan het servicebureau, of aan de werknemers. 2. Het auteursrechtelijk originaliteitsvereiste is verworden tot een statistisch begrip. 22. Anderzijds kadert het toekennen van auteursbescherming aan computersoftware in een tendens om het auteursrecht een steeds bredere toepassing te verlenen. Dit zowel wat de aard van de werken betreft waarop het auteursrecht van toepassing wordt geacht, als vooral, wat betreft de originaliteitsvereiste. Wat betreft de originaliteitsvereiste stelt men vast dat deze nog nauwelijks betekenis heeft. De originaliteitsvereiste is verworden tot een statistisch begrip. Het volstaat dat een werk een minimum aan complexiteit heeft om met statistische zekerheid te kunnen stellen dat een andere auteur het werk op een andere wijze zou hebben gemaakt. Dit acht men thans voldoende om originaliteit vast te stellen. Men vereist dus hoegenaamd geen uitdrukking meer van de persoonlijkheid van de auteur maar de uitdrukking van een statistisch gegeven. Van elk computerprogramma dat enkele tientallen lijnen lang is weet men dat een andere programmeur het programma een andere vorm zou gegeven hebben. Dit niet zozeer omdat hij een andere persoonlijkheid heeft, dan wel ten gevolge van de wetten van de statistiek. Deze statistische opvatting van de originaliteitsvereiste heeft men niet altijd gekend. In 1960 nog schreef Ulmer in zijn standaardwerk Urheberrecht dat een gewone brief waarin over persoonlijke of zakelijke problemen wordt gesproken oorspronkelijkheid ontbreekt. Thans echter schrijft Ulmer in een artikel waarin hij met Kolle het auteursrechtelijk beschermen van computerprogramma's verdedigt l s ) dat deze net zoals brieven oorspronkelijk zijn. Zij maken de volgende vergelijking: indien honderd personen samen op reis zouden zijn, en elk schrijft een brief naar huis dan is het, zo elk zijn brief zelfstandig schreef, absoluut zeker dat er honderd verschillende brieven zullen zijn. Op basis daarvan kan gesteld worden dat elke brief een individuele uiting is, dus origineel en auteursrechtelijk beschermd. Dezelfde redenering trekken zij door naar computerprogramma's. 23. Voor zover men het auteursrecht enkel op klassieke auteursrechteüjke werken toepast is er tegen het verworden van het originaliteitsvereiste tot een statistisch begrip geen enkel bezwaar. Het vermijdt dat 12 ) Arnhem 27 oktober 1983, Computerrecht 1984, nr 1, 3 1 , met noot J. M. Smits. 13 ) Rb. Nanterre 5 mei 1981, Expertises, 1983, 279. 14 ) Voorz. Kh. Brussel 17 sept. 1982, T.B.H. 1983, 641 met noot G. Vandenberghe. ls ) Der Urheberrechtsschutz von Computerprogram-

men, GRURInt. 1982,489,495.

54

Bijblad Industriële'Eigendom, nr 3

rechters, in de woorden van Verkade 16 ), moeten oordelen of een werk van letterkunde of kunst wel een werk is met grote L of grote K; of, zoals Desbois het stelde 17 ), dat rechters zouden zetelen zoals jury's in een kunstacademie. Rechters zijn daartoe niet gekwalificeerd; een en ander zou enkel willekeur uitlokken. 3. Techniek hoort niet thuis in het auteursrecht. 24. Zodra men echter niet alleen het originaliteitsvereiste, maar ook het begrip werk, als afbakeningscriterium laat vervalen, dan wordt het auteursrecht opengesteld voor werken die het absoluut niet hoort te beschermen. Dit doet zich thans, onder meer met computerprogramma's, voor. Het auteursrecht breidt zijn territorium uit en dringt in het domein van de techniek. Dit druist in tegen de systematiek van het geheel van intellectuele rechten. In het geheel van intellectuele rechten worden voorwerpen van "letterkunde, kunst en wetenschappen" duidelijk anders behandeld dan voorwerpen die zich situeren op het vlak van de techniek, en die een bijdrage verlenen tot de materiële vooruitgang en tot de produktiviteit. Daar waar het auteursrecht de auteur beloont voor zijn prestatie, wordt de uitvinder de gunst van het monopolie slechts uitzonderlijk verleend, en dit op basis van een nauwkeurige belangenafweging. Daarbij worden twee objectieven nagestreefd: het verhogen van de frequentie waarmee innovaties tot stand komen enerzijds, het versnellen van hun verspreiding anderzijds. Het tot stand komen van innovaties vereist het toekennen van beperkte monopolies, omdat de vereiste investeringen eerder zullen worden gemaakt zo er voldoende zekerheid is dat ze zullen kunnen worden gerentabiliseerd. Daartegenover staat dat het recht op vrije nabootsing de beste garant is voor het snel verspreid worden van innovaties. In het uit bovenstaande tegenstelling resulterend compromis werd door de wetgever het recht van vrij^ nabootsing met betrekking tot technologie blijkbaar hoger geschat dan het monopolie, want het octrooirecht kent slechts aan uitvindingen van hoge waarde een dan nog vrij korte bescherming toe. Het toekennen van auteursbescherming aan computersoftware zou de belangenafweging die in het octrooisysteem is geïncorporeerd verstoren. Software is veel meer verwant met de techniek, met de bevordering van produktiviteit, en met materiële vooruitgang dan met het traditionele voorwerp van auteursbescherming. Bovendien zou de langdurige bescherming die door het auteursrecht toegekend wordt, de investeerder wel belonen, maar remmend werken tegenover het tweede met betrekking tot de technologische innovatie vooropgestelde objectief: de snelle verspreiding. Auteursbescherming van computersoftware zou aldus contraproduktief zijn tegenover de verspreiding op grote schaal van software, meer in het bijzonder standaard-software. Ook in Nederlandse informaticamiddens wordt de belangentegenstelling onderkend 1 8 ). Pragmatische argumenten kunnen derhalve inpassing van programmatuur in het auteursrecht niet verantwoorden 4. Er is nood aan een afgrenzingscriterium. 25. Het uitsluiten van software van auteursbescher16 ) Verkade, D. W. F., Juridische Bescherming van Programmatuur, in 38 Handboek Informatica, jan. 1984, CED-Samsom, Alphen a/d Rijn, 55. 17 ) "Les juges n'ont pas a porter une appréciation d'ordre esthétique, a décerner des prix comme une Académie", ( i e Droit d'Auteur en France, Dalloz, Paris, 1978,3). 18 ) Getuige daarvan het Redaktioneel Commentaar in Computable, 26 oktober 1984, 3; en Overkleeft, D., Octrooi op kennis?, NRC-Handelsblad, 24 oktober 1984, 7.

18 maart 1985

ming vereist geen wetgevend ingrijpen. De afscheiding kan door de rechter geschieden. Het volstaat daartoe expliciet te stellen wat impliciet sedert eeuwen het geval is: het auteursrecht beschermt enkel deze werken waar de auteur bij middel van het werk beoogt te communiceren met zijn medemens. Software kan, net als de telefoon, communicatie vergemakkelijken, maar software is geen communicatie. Wetenschappelijke werken die door het auteursrecht worden beschermd, zijn werken die over de techniek met de mens communiceren ; zelf zijn zij geen deel van de techniek, en de techniek die zij beschreven wordt door het auteursrecht niet beschermd. Software daarentegen is techniek en verdient dus geen auteursbescherming 19 ). 26. Men dient goed te beseffen tot wat het gebrek aan afscheiding volgens bovenstaand criterium leiden zal. Elke technologische creatie, elke uitvinding zal door het auteursrecht kunnen worden beschermd. Immers, zij kan als een geestelijke schepping worden aangezien, en ook aan het statistisch originaliteitsvereiste zal meestal zijn voldaan. Dit betekent dat weldra niet alleen programmatuur auteursrechtelijk beschermd zal zijn maar ook apparatuur. Zulks mag wellicht absurd schijnen maar reeds is er een precedent. In een uitspraak van 22 juli 1983 achtte de president van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle een elektronische print auteursrechtelijk beschermd 20 ). Voor de president volstond het "dat aan de print met componenten een zekere creativiteit van de ontwerper daarvan niet kan worden ontzegd. Het is een feit van algemene bekendheid dat in de elektronica vele wegen naar Rome leiden, waarbij de ene weg niet meer voor de hand ligt dan de andere en het derhalve wel gemakkelijk maar geenszins noodzakelijk is de door een andere ontwerper gekozen weg te volgen. Op grond daarvan ben ik voorshands van mening dat aan de print met componenten als een model van nijverheid in beginsel auteursrechtelijke bescherming toekomt". Dezelfde redenering kan zonder problemen worden gemaakt voor de computer zelf, die trouwens als een enorme elektronische print kan worden beschouwd. Net zoals een programma en een elektronische print is het ontwerpen van een computer het gevolg van intellectuele technische creativiteit. Alle voldoen ze aan het statistisch originaliteitsvereiste. 5. Tegenargumenten. 27. Bovenstaande bezwaren tegen het auteursrechtelijk beschermen van programmatuur komen niet voort uit, zoals Verkade het stelde 21 ), romantische opvattingen, noch uit politieke, maar uit mededingingsrech teAuteursrechtelijke bescherming van programmatuur beschermt ook en vooral het triviale, en dwingt tot 19 ) Gedeelten van een programma, die communicatie met de mens beogen blijven vanzelfsprekend auteursbescherming genieten. Zo bijvoorbeeld de vormen, kleuren en geluiden m.b.t. een videospel, of een tekening of tekst: zij richten zich rechtstreeks tot de mens. Hetzelfde geldt voor de bij een programma behorende documentatie. Ten onrechte wordt soms in (commentaar op) rechtspraak de auteursrechtelijke bescherming van videogames en software verward. 20 )B.I.E. 1983,332. 2l )B.I.E. 1 9 8 3 , 3 0 1 . 22 ) Uit het feit dat ik in "Bescherming van Computersoftware" (blz. 93) Gotzen citeer, die stelde "Doel van het auteursrecht is ( . . .) elke kunstenaar een voldoende kans op levensonderhoud verschaffen — artistieke eigendom in de eerste plaats betekent, niet Kunstrecht, maar wel kunstenaars- of "auteurs"-recht", werd afgeleid dat ik, deze volgens Verkade "antiquarische" visie op het auteursrecht deel (zie zijn boekbespreking in B.I.E. 1984, blz. 337/8). Ik ben het wat dat betreft echter eens met

18 maart 1985


55

29. Op 9 november 1984 ondertekende President Reagan de Semiconductor Chip Protection Act waarmee de maskers, waarvan de lagen van een chip de afdruk zijn, worden beschermd 2 *). De problematiek van de bescherming van chips is zeer analoog aan die van de bescherming van computersoftware. Het betreft eveneens een nieuwe vorm van

technologie, ontstaan uit de informatica, die zeker als intellectuele schepping en als origineel in hedendaagse auteursrechtelijke zin kan worden beschouwd. Verkade bijvoorbeeld heeft dan ook geen moeite met het auteursrechtelijk beschermd achten van deze werken. Het U.S. Copyright Office had inderdaad geen bezwaar tegen auteursrechtelijke bescherming ervan (wel enkele praktische doch niet onoverkomelijke problemen m.b.t. het depot). Analoge economische argumenten als voor de bescherming van programmatuur werden ingeroepen: "het ontwerp van een I.C. vereist 2 jaar en 3.000.000 $, het kopiëren ervan 3 maanden en 50.000 $". 30. Toen het Amerikaanse Congres in 1979 met hearings begon over de nood aan bescherming van chips, bleek tot veler verbazing de semiconductor-industrie verdeeld: ongeveer de helft ervan meende dat bescherming de vooruitgang zou hinderen, want zij zou de verspreiding van innovaties afremmen! Met andere woorden, de helft verkoos een compromis waarbij, zoals in het octrooisysteem, beide waarden evenwichtig aan bod konden komen: het aanmoedigen van de frequentie van innovaties, en het aanmoedigen van de verspreiding ervan. Maar net zoals bij computersoftware het geval was, bleek het octrooisysteem voor 98% van de I.C.'s een te hoge drempel te zijn, wegens gebrek aan voldoende uitvindingshoogte. In vereende afweer tegen het "Japanse gevaar" zou de chips-industrie zich later toch achter het eisen van bescherming opstellen, al lagen tot op het laatste ogenblik twee alternatieven ter tafel: het opnemen van een expliciete vermelding in de auteurswet (zoals eerder geschiedde met betrekking tot computersoftware), dat maskers werden beschermd (dit voorstel haalde een meerderheid in de Senaat), of het invoeren van een specifieke vorm van bescherming (zoals door mij ook met betrekking tot software voorgestaan wordt). De uiteindelijke wet heeft de tweede optie aanvaard, mede in de overtuiging dat bescherming van maskers niet in de auteurswet thuishoort. 3 1 . De wet beschermt de vorm van maskers ("mask works") die in een semiconductor-chip zijn gefixeerd, op voorwaarde van originaliteit. De wet vereist ten laatste 24 maanden na commerciële exploitatie een depot van het masker. Een teken ("mask work", M of M omcirkeld, en naam van de schepper) mag op het werk worden aangebracht. De bescherming wordt toegekend aan de schepper van het werk of aan diegene aan wie hij (krachtens arbeids- of ontwikkelingsovereenkomst) zijn rechten overdroeg. Ze verleent hem het exclusieve recht het werk te reproduceren, te importeren, te verspreiden of in licentie te geven. De bescherming strekt zich uit tot tien jaar vanaf het

Spoor: "One should beware of having too lofty a view of copyright" (Spoor, J., Aspects of copyright protection of computer software, AID A-Seminar Amsterdam, 29 juni 1984, niet gepubl, 14). Het citaat werd enkel vermeld om Gotzen's opvatting dat software probleemloos in het auteursrecht inpast, te laten contrasteren met zijn visie op het doel van het auteursrecht. 23 ) Gotzen, F., Intellectuele eigendom en de nieuwe technologieën, R.W., 1984, 2375 et 2372 e.v.; zie ook Spoor, J., Aspects of Copyright Protection of Computer Software, AIDA, Amsterdam, 1984, niet gepubl. 24 ) Idem: Hugenholtz, B., Softwarebescherming Een tussenstand voor de thuisblijvers, Auteursrecht/ AMR, 1984/4, 90 blz. 9 1 ; Spoor J., o.c, 22. Hugenholtz maakt ook een meer fundamentele bemerking en dit met betrekking tot de programmatuur van de toekomst. Hoewel ze m.i. niet tot zijn conclusie leidt is het probleem dermate belangrijk dat ik er bij gelegenheid uitvoerig op zal ingaan.

25 ) Public Law 9 8 - 6 2 0 , Title 17 U.S.C., p. 901 e.v.; Grecuras, F. M., Williams, N. M., Siegel, D. R., The Semiconductor Chip Protection Act of 1984, niet gepubl. Ter verduidelijking waarom, om de zgn. chips te beschermen, "mask works" werden beschermd weze hierna, zéér vereenvoudigd, de meest gebruikelijke techniek uiteengezet. Een chip bestaat uit meerdere lagen, elk met een eigen, doch onderling gerelateerde, lay-out. Deze wordt bij middel van Computer Aided Design ontworpen. Van het ontwerp wordt een masker gemaakt, dat bij middel van optische lithografie op een plaatje wordt "afgedrukt" (de niet-technicus vergelijke met zeefdruk). Met één masker kunnen talloze plaatjes worden bedrukt, die elk één laag van een chip zullen vormen. 26 ) Cfr. het standpunt van de Werkgroep Informaticarecht van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen, Discussienota "Juridische Bescherming van Software", te verschijnen in Computerrecht 1984, nr 3, 11 e.v.

nutteloze en contra-produktieve investeringen om het "anders" te doen. 28. Gotzen stelde tegenover mijn bezwaren de volgende argumenten: auteursrecht beschermt ook techniek; programmatuur is een communicatiemedium; en de lange duur van de auteursrechtelijke bescherming kan geen bezwaar zijn 2 *). Het eerste argument werd reeds beantwoord: het auteursrecht beschermde tot nu toe geen techniek, enkel hetzij beschrijvingen van techniek, hetzij "op de nijverheid toegepaste kunst" die geen technisch effect veroorzaakt. Gotzen's tweede argument luidt: dat programmatuur ook een vorm van communicatie met de medemens is, want een programma kan interessante lektuur zijn voor collega's/specialisten. Hierop kan geantwoord worden met te stellen, enerzijds, dat zulks zeker niet de essentie noch de doelstelling is van een programma, anderzijds, dat ook collega's hardware-engineers met belangstelling een apparaat zullen ontleden om de samenstelling ervan te leren kennen. In die zin is ook een machine dan een vorm van communicatie met de medemens. Vervolgens stelt Gotzen 2 4 ) dat de lange duur van de auteursrechtelijke bescherming van programma's geen bezwaar kan zijn want de meeste programma's hebben slechts een korte levensduur. Inderdaad is de lange beschermingsduur geen bezwaar met betrekking tot de meeste programma's. Net zoals de meeste traditionele auteursrechtehjk beschermde werken zijn de meeste programma's triviaal en hebben ze slechts een levensduur van enkele jaren. Dus zou ook voor artistieke werken de beschermingsduur onbelangrijk moeten wezen. De geschiedenis toont echter aan dat er voortdurend gelobbied is geweest en nog wordt voor een uitbreiding van de beschermingsduur, omdat de beschermingsduur niet belangrijk is voor triviale werken, maar wel voor de zeldzame Uitzonderlijke werken. Voor de meeste programma's heeft de lange beschermingsduur geen betekenis maar voor echt waardevolle programma's is deze wél belangrijk. Overigens dient de levensduur van programmatuur ook niet onderschat te worden: adaptaties van programma's uit het begin van de jaren zestig zijn nu nog in gebruik. V. De U.S. Semiconductor Chip Protection Act — een nieuw voorbeeld voor Europa?


56

eerste van volgende tijdstippen: het ogenblik van depot of dat van de eerste commerciële exploitatie van het werk. De wet laat uitdrukkelijk reverse engineering toe, zelfs zo dit leidt tot substantiële gelijkenissen tussen de oorspronkelijke chip en die welke na reverse engineering werd ontworpen, mits er maar voldoende eigen inspanning in deze laatste zit verwerkt. De wet sluit uitdrukkelijk auteursbescherming voor maskers uit, met uitzondering van de er eventueel in opgenomen computerprogramma's. Bescherming krachtens de octrooiwet, of krachtens wetgeving (van staten) inzake bescherming van bedrijfsgeheimen, is niet met de specifieke chips-bescherming onverzoenbaar. De wet beschermt maskers slechts mits aan één van volgende vereisten is voldaan: de eigenaar van het masker is gevestigd in, hetzij een onderdaan van de USA; het masker werd eerst commercieel geëxploiteerd in de USA; de eigenaar van het masker is gevestigd in, hetzij een onderdaan van een land waaraan de President van de USA bescherming toekende, na te hebben vastgesteld dat in dat land maskers op analoge wijze als in de USA worden beschermd, of een masker werd eerst commercieel geëxploiteerd in dergelijk land. Bij wijze van overgangsmaatregel en om het tot stand komen van analoge buitenlandse wetgevingen of van een verdrag ter bescherming van maskers te bevorderen, kan de Staatssecretaris van Handel tot max. 3 jaar na ingang van de wet bescherming toekennen aan onderdanen van landen die het tot stand komen van dergelijke wetgeving of verdrag voorbereiden, mits in die landen in heden of recent verleden niet aan chipspiraterij gedaan werd. VI. Besluit. 32. De auteursrechtehjke bescherming van technologie holt de systematiek van het inteËectuele recht volkomen uit. Wie zou immers nog octrooirechtelijke bescherming zoeken, wetend dat bescherming slechts kan worden verkregen na een strenge selectie, een langdurig onderzoek, en hoge kosten, en dan nog slechts voor een zeer beperkte duur en mits het vrijgeven van zijn knowhow, terwijl auteursrechtelijke bescherming zonder enige inspanning voor lange duur verkregen kan worden. 33. Inzake octrooibescherming stelden we vast, dat in Europa ten onrechte en te vroeg conclusies werden getrokken uit het Amerikaanse "voorbeeld". Er is geen reden om het Amerikaanse "voorbeeld" inzake auteursrechtelijke bescherming van programmatuur te volgen. In de Amerikaanse politiek op dit gebied spelen, zoals de Semiconductor Chip Protection Act bewijst, economische factoren een belangrijke rol. De overgrote meerderheid van de programmatuur die wereldwijd beschikbaar is is van Amerikaanse origine. Het is dit overwicht

18 maart 1985

en deze voorsprong die men wil beschermen. Europese economische belangen zouden weleens meer door het recht op vrije nabootsing kunnen gediend zijn. Men reageert op dit standpunt vaak emotioneel. "Is het niet rechtvaardig dat diegene die in het tot stand komen van een werk heeft geihvesteerd daarvoor beschermd wordt?" Dat diegene die nooit een auteursrechtelijk beschermd werk heeft gefotokopieerd, of op band heeft opgenomen, noch enig computerprogramma onrechtmatig heeft verveelvoudigd de eerste steen werpe. Tegenover het recht op vrije nabootsing reageren velen schizofreen. 34. Het afwijzen van auteursrechtelijke bescherming van programmatuur is geen gemakkelijke oplossing. Ieder vreest dat niet snel een alternatief tot stand zal komen26). Maar de economische inzet is dermate belangrijk, en de technologische lobby zo sterk, dat indien in enige landen zou blijken dat geen auteursrechtehjke bescherming van programmatuur voorhanden is, bijvoorbeeld in het kader van de Europese Gemeenschap wel binnen een redelijke termijn een oplossing tot stand zou kunnen komen, te meer daar inzake chips toch een specifieke wet tot stand zal moeten komen. Hoe dan ook, voor het op z'n kop zetten van het gehele systeem van intellectuele rechten is meer nodig dan pragmatische overwegingen met betrekking tot één element van nieuwe technologie, hoe belangrijk het ook weze. 35. Wat semiconductor-chips betreft, is de Amerikaanse wetgever dus de weg ingeslagen die ik met betrekking tot computersoftware verdedig: chips (maskers) horen niet in het auteursrecht thuis; een specifieke vorm van bescherming is vereist; deze kan vrij analoog zijn aan auteursrechtehjke bescherming maar dient van kortere duur te zijn om het verspreiden van de innovatie niet te hinderen, en de rechten van de gebruiker te specificeren. Net als programma's hebben ook chips een, zelfs nog kortere economische levensduur, maar toch werd de beschermingsduur niet onbelangrijk geacht, omdat hij voor een weliswaar klein aantal, maar wel de belangrijkste, chips een grote rol kan spelen. De Semiconductor Chip Protection Act getuigt tevens van duideUjk nationalistische tendenzen, bescherming van de eigen industrie; tendenzen die m.i. ook aan de "Computer Software Copyright Act" ten grondslag hebben gelegen, maar minder zichtbaar waren. Ten slotte dwingt deze wet de Europese landen tot het invoeren van een specifieke chips-bescherming of tot het aansluiten aan een nog tot stand te komen verdrag, zo zij hun chips niet "vogelvrij" willen zien. Kunnen software- en chipsbescherming niet beter in één zulke wet of verdrag geregeld worden? Gent, januari 1985.


18 maart 1985

57

Jurisprudentie Nr 18. Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Brussel, 15 november 1983. (shampoo in gele fles met babykopje) MrJ.-L. Duplat.

ZwitsaL

(fles van eiseres)

ombro

op 23 augustus 1979 gedeponeerd onder meer voor de waren van klasse 3 waartoe babyhaarshampoo's behoren, b) het beeldmerk bestaande uit een gestyleerd babykopje, op 4 oktober 1973 gedeponeerd onder meer voor de waren van klasse 3 waartoe babyhaarshampoo's behoren, c) het complexe merk bestaande uit de combinatie van het sub b) geeiteerde babykopje, de sub a) geciteerde kleurentint (geel), de kleuren rood, zwart en wit en de woorden ZWITSAL op 23 augustus 1979 gedeponeerd voor, onder meer, babyshampoo's. 2. Verweerster baat in België, en onder meer in het gerechteüjk arrondissement Brussel, een negentigtal winkels uit die elk een beperkt gamma van 600 produkten verkopen. Tot zeer recent verkocht verweerster in haar winkels de Zwitsal babyshampoo die — uiteraard — bij eiseres werd gekocht. Heden ten dage verkoopt verweerster een babyshampoo die de benaming "OMBRA" draagt. Zij koopt deze shampoo in Duitsland. Deze shampoo wordt, net zoals het Zwitsalprodukt verkocht in een ietwat donkerder gele verpakking waarop ook een babykopje is aangebracht. De OMBRA verpakking is voorts ook een combinatie van donker geel, bruin-zwart en oranje-rode kleuren. 3. Eiseres houdt voor dat deze OMBRA-verpakkingen een flagrante inbreuk uitmaken op haar merken (artikel 13 Al B.M.W.). Zij voegt eraan toe — bewijsstukken ter staving — dat de Duitse producent van het "OMBRA'-produkt in Duitsland onder een andere, totaal verschillende verpakking — die geel noch voorzien van een babykopje is — baby- of andere shampoo's vervaardigt. Zij meent dat o.m. wat de Belgische markt betreft, de Duitse producent, op verzoek van verweerster, een speciaal aangepaste verpakking van het OMBRA-produkt heeft ontworpen en vervaardigd.

(fles van gedaagde)*)

Artt. 1 en 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 BeneluxMerkenwet. Eiseres is houdster van kleur-/beeldmerken voor shampoo, betrekking hebbende op de kleurtint geel, een afbeelding van een babykopie, en een combinatie waarin ook de kleuren rood, zwart en wit en het woord Zwitsal voorkomen. Gedaagde brengt in het verkeer Ombra-babyshampoo, in een iets donkerder gele verpakking met eveneens een babykopje, alsmede bruin-zwarte en oranje-rode kleuren. Mede gelet op een in Nederland uitgevoerd onderzoek naar de merkbekendheid van het merk van eiseres wordt, onder de toepassing van de leer van de arresten Jullien/ Verschuere en Wrigley/Benzon van het Benelux-Gerechtshof een "flagrante" overeenstemming aanwezig geoordeeld. De vennootschap naar Nederlands recht Kortmann Redipro B.V. te Veenendaal, eiseres [in kort geding], advocaat Th. van Innis te Brussel, tegen De naamloze vennootschap Aldi te Rijkevorsel, verweerster [in kort geding], advocaat C. Eykerman te Antwerpen. A. — De feiten: 1. Eiseres is houdster van drie Beneluxmerken, te weten: a) het merk bestaande uit een tint van de kleur geel, *) Overgenomen uit Revue de droit intellectuel L'Ingenieur-Conseil (74) 1984, blz. 102.

B. — Discussie 1) Wat het spoedeisend karakter van de gevorderde maatregel betreft: Overwegende dat verweerster niet betwist dat, indien de aangevochten merkinbreuk flagrant vaststaat — wat hierna zal worden besproken — de gevorderde maatregelen een spoedeisend karakter hebben; 0. dat zij voorts niet betwist dat het uitblijven van een rechterlijke beslissing eiseres onherstelbare schade berokkent indien de merkinbreuk door Ons als flagrant wordt beschouwd, terwijl — mits het inachtnemen van een rederijke termijn om de mogelijkheid te hebben zich te herbevoorraden in babyshampoo's — het toekennen van de ingestelde vordering haar geen schade.berokkent; 2) Wat de voorziening bij voorraad betreft: 1. O. dat verweerster de materieelrechtelijke noch de formeelrechtelijke geldigheid van de merken van eiseres betwist; Dat uit een in Nederland in mei 1982 gevoerd marktonderzoek voorts blijkt dat de gele kleur in de babyshampoomarkt een zo sterk herkenningssignaal heeft dat ruim 85% der ondervraagde personen de gele kleur van een babyshampooverpakking zonder enige aarzeling en spontaan associëren met het ZWITSAL-babyshampooprodukt door eiseres op de markt gebracht; 2 . 0 . dat verweerster ten,onrechte de overeenstemming betwist tussen het door haar ingeroepen teken en de door eiseres ingeroepen merken; O. inderdaad dat het Beneluxgerechtshof in zijn arrest dd. 20.5.1983 inzake de B.V. Henri JULLIEN tegen Norbert VERSCHUERE [B.I.E. 1984, nr 40, blz. 137, met noot D.W.F. V., Red. ] ondubbelzinnig voor recht heeft verklaard dat "het woord "overeenstemmend" in de artikelen 3, 13 A en 14 B van de B.M.W. al-

58


dus moet worden uitgelegd dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer — mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk — merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt"; O. dat in casu dient aangestipt — meer, bepaald wat de bijzonderheden van het gegeven geval betreft — dat niet alleen de produkten (babyshampoo's) identiek zijn doch ook de verkooppunten nu verweerster tot zeer onlangs in haar winkels babyshampoo's van eiseres verkocht, dezelfde zijn en daarenboven de onderscheidende kracht van eiseresses produkt zeer groot is (zie o.m." het hierboven geciteerd marktonderzoek); O., ten deze, dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat geen enkel andere producent van babyshampoo's deze produkten onder een gele verpakking met een babykopje verkoopt; O. dat onze Rotterdamse Collega reeds op 17.9.1979 in een kort geding procedure (zaak INTEC B.V. tegen B.V. VINOLIA GIBBS die babyshampoo verkocht in een fles van gele tint) aanstipte dat "de kleur van de verpakking wezenlijker is dan wat op die verpakking staat"; Hij voegde eraan toe dat "geel een ongebruikelijke kleur is voor een artikel in de baby-branche en de gele fles van eiseres (N.B. ook eiseres in huidige procedure) een sterk onderscheidend vermogen heeft t.o.v. andere babyshampoo's". Hij kwam tot het besluit dat de shampooflessen van partijen overeenstemmende tekens zijn in de zin van artikel 13 Al van de B.M.W. O. dat wanneer men — aan de hand van een door eiseres gerealiseerde fotomontage — enerzijds dfe flessen door VINOLIA GIBBS vergelijkt met de ZWITSAL-flessen van eiseres en anderzijds deze laatste met de OMBRA-flessen van verweerster de overeenstemming der tekens Ons nog flagranter voorkomt in het laatste geval; O. dat het Ons in casu flagrant lijkt dat de aangevochten OMBRA-verpakking van verweerster aan de ingeroepen merken van eiseres herinnert; O. dat er dient aan herinnerd dat het Benelux gerechtshof in zijn arrest WRIGLEY tegen BENZON op 5.10.1982 [B.I.E. 1983, nr 24, blz. 63,.Red.] duidelijk stelde dat "de beschermingsom vawg' van een merk bepaald wordt door het onderscheidend vermogen van dit merk", m.a.w. hoe groter de onderscheidende kracht van het merk hoe groter zijn beschermingsomvang; O. dat het Ons in die omstandigheden voorkomt dat verweerster een bijzonder zware en kennelijke aanslag pleegt op de onbetwistbare merkrechten van eiseres, die over een zeer ruime beschermingsomvang genieten; Dat het tot de bevoegdheid van de kortgedingrechter behoort te bevelen dat aan een soortgelijke inbreuk onmiddellijk een einde zou worden gesteld; O. dat verweerster nochtans de gelegenheid moet hebben zich te herbevoorraden met een babyshampooprodukt dat een afwijkende — niet gele — verpakking, waarop geen baby kopje voorkomt, moet zijn; Dat deze herbevoorrading o.i. niet langer dan drie weken vergt; Dat er derhalve dient gepreciseerd dat het door Ons opgelegde verbod — dat gepaard gaat met een dwangsom — slechts ingang zal vinden drie weken na de betekening van huidige beschikking; Om deze redenen: Wij, Jean-Louis Duplat, Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend in het Gerechtsgebouw, ter openbare terechtzitting inzake kort geding, bijgestaan door Ghislena Vanderstappen, griffier,

18 maart 1985

Leggen verweerster verbod op de terecht door eiseres aangevochten tekens voor babyshampoo verder te gebruiken, meer bepaald verpakkingen met een dominerende gele kleur, waarop daarenboven een babykopje staat afgebeeld en waarop eveneens wordt gebruik gemaakt van de kleuren donkerbruin of zwart en rood of oranje, dit onder verbeurte van een dwangsom van vijftigduizend Belgische frank per flesje babyshampoo dat in strijd met dit verbod nog verder zou worden verhandeld, vanaf de tweeëntwintigste dag volgend op de betekening van bijgaande beschikking (dies a quo inbegrepen); Veroordelen verweerster tot de kosten, heden vereffend wat haar betreft op tweeduizend achthonderd frank en wat eiseres betreft op zesduizend achthonderd vijfenveertig frank. Enz.

Nr 19. Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, Meervoudige Kamer, 4 april 1984. (Homa) President: Mr C. Sikkel; Rechters: Mrs N. W. Huijgen en P. Smidt van Gelder. Artt. 4 en 14 Benelux-Merkenwet. Hoewel Ter Veer, die op 13 april 1978 zijn bedrijf inbracht in Vlieland B. V., van welke B. V. hij te zamen met gedaagde Haan directeur werd, wellicht tevoren het merk Homa voor pompen heeft gebruikt, was de deponering van het merk Homa door Vlieland B. V. op 22 augustus 1978 (met instemming en medewerking van Ter Veer) een te goeder trouw verricht depot. De thans door Homa Nederland B. V., waarvan Ter Veer, na uittreding uit Vlieland B.V., me de-aandeelhouder en verkoop-directeur werd, tegen Haan aan wie Vlieland B. V. het merk heeft overgedragen, ingestelde vordering tot nietigverklaring van het depot op grond van kwade trouw als bedoeld in art. 4 sub 6 BMW, zou slechts kunnen worden beoordeeld in een geding waaraan, (afgezien van nog anderen) de houder van het eerdere depot, in casu Vlieland B.V., (actief) deelneemt. Ten overvloede: De overdracht van het merk door Vlieland aan Haan is in merkenrechtelijke zin niet te kwader trouw, omdat zij als rechtmatig houder van de inschrijving tot overdracht bevoegd was. Volgt niet-ontvankelijk verklaring. Homa Nederland B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Gorinchem, eiseres, procureur Mr H. J. L. Bouman, tegen M. T. Haan te Leerdam, gedaagde, procureur Mr L. A. J. Groothuis, advocaat Mr J. W. M. Wagenaar te Utrecht. Omschrijving van het geschil 1. Op of omstreeks 22 mei 1961 heeft H. Hoffmann, handelende onder de naam of firma Homa Pumpen te Seelscheid (BRD) de vertegenwoordiging van zijn bedrijf voor Nederland gegeven aan de heer Tj. H. ter Veer, toen wonende te 's-Gravenhage, die alstoen aldaar handel is gaan drijven onder de naam of firma Homa-Nederland Technische Handelsonderneming Ter Veer. Op 13 april 1978 heeft Ter Veer voornoemd zijn bedrijf ingebracht in de Technische Handelsonderneming Vlieland B.V., verder te noemen Vlieland, gevestigd te Leerdam, van welke B.V. Ter Veer, te zamen met gedaagde direkteur werd. Op 22 augustus 1978 heeft Vlieland B.V. in het Benelux Merkenregister het woordmerk Homa voor Pompen ca. onder nummer 354363 doen inschrijven. Op 22 mei 1980 is tussen Hoffmann en Vlieland onder

18 maart 1985


meer overeengekomen dat Ter Veer per 31 mei 1980 uit dienst zal treden bij Vlieland en als mede-aandeelhouder en verkoopdirekteur in dienst zal treden van de nieuw op te richten Homa-Nederland B.V., gevestigd te Gorinchem; dat Vlieland afstand doet van het merk Homa en zich verbindt om dit merk over te dragen aan de nieuw op te richten Homa-Nederland B.V. Op 22 juni 1982 draagt Vlieland het merk Homa over aan gedaagde. 2. Eiseres stelt nu dat gedaagde het merk Homa te kwader trouw, in de zin van artikel 4, lid 6 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW), op zijn eigen naam heeft doen overschrijven en grondt daarop haar hiervoor vermelde vordering. 3. Gedaagde heeft de vordering bestreden. Hij stelt onder meer dat de overschrijving van het merk Homa op zijn eigen naam niet te kwader trouw is geweest, omdat Vlieland, ten gevolge van anterieure wanprestatie van de zijde van Hoffmann, niet langer gehouden was tot nakoming van de met Hoffmann gesloten overeenkomst; hij stelt voorts dat niet eiseres maar slechts Hoffmann de onderhavige vordering jegens hem zou kunnen instellen. Beoordeling van het geschil 4. Hoewel partijen niets daarover stellen, is vermoedelijk het recht op het merk Homa voor de waar pompen afkomstig van Hoffmann, die dit oorspronkelijk, althans in de BRD, gebruikte. Aannemelijk is ook — doch ook daaromtrent wordt door partijen niets gesteld — dat Ter Veer tussen 22 mei 1961 en 13 april 1978 het merk Homa voor de waar pompen als zodanig heeft gebruikt in Nederland en mogelijk de Benelux. Wat daar van zij, in elk geval is het depot door Vlieland van het woordmerk Homa voor pompen op 22 augustus 1978 te goeder trouw, met medewerking en instemming van Ter Veer, verricht. Door dat depot ontstond het merkrecht en sindsdien was Vlieland gerechtigde tot het woordmerk Homa voor pompen ca. en houder van de desbetreffende inschrijving. Daarmee gingen voor Ter Veer (die overigens geen partij is in deze procedure) eventuele rechten, die hij zou hebben kunnen ontlenen aan het eerder gebruik van het merk, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hem en Vlieland, teniet. 5. Nietigverklaring en doorhaling van een depot — de rechtbank laat hier in het midden in hoeverre nietigverklaring van de overdracht van het merk kan worden gevorderd zoals de dagvaarding doet — op grond van het feit, dat het depot te kwader trouw is verricht, als bedoeld in artikel 4 sub 6 BMW kan op grond van het bepaalde in artikel 14 onder B aanhef en sub 2 slechts door iedere belanghebbende, zoals eiseres, worden gevorderd wanneer de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 4 onder 4, 5 en 6 bedoelde derde aan het geding deelneemt. De houder van de inschrijving is Vlieland. Van een derde in de zin van artikel 4 sub 6 onder a is niet gebleken. Een derde in de zin van artikel 4 sub 6 onder b BMW is Hoffmann. Nu noch Vlieland noch Hoffmann aan het geding deelneemt brengt dit dus met zich, dat eiseres in de door haar ingestelde vordering niet ontvankelijk moet worden verklaard. Daarbij zij nog opgemerkt, dat Ter Veer — die overigens ook niet in het geding is — op grond van hetgeen in rechtsoverweging 4 werd overwogen geen derde in de zin van artikel 4 sub 6 onder a BMW kan zijn. 6. Ten overvloede overweegt de rechtbank nog het volgende: De deelneming door die houder of derden aan het geding moet zijn, een actieve deelneming, in die zin dat zij als partij in het geding verschijnen. Dat neemt niet weg dat, in beginsel, de eisende partij zou kunnen worden toegelaten om die houder en/of derden in het geding te roepen, weliswaar verplicht dat laatstgenoemde niet tot verschijnen doch het kan wel tot de actieve deelneming

59

van hen aan het geding leiden, in welk laatste geval de rechtbank aan beoordeling van de ingestelde vordering kan toekomen. Het is evenwel in strijd met een goede procesorde, dat eiseres nadat de zaak geheel is af geconcludeerd en de pleidooien zijn gehouden nog in dat stadium van het geding tot een dergelijke oproep zou worden toegelaten. 7. Evenzeer ten overvloede zij nog opgemerkt, dat de overdracht van het merk door Vlieland aan Haan — behoudens wellicht ten opzichte van Hoffmann — in merkenrechtelijke zin niet te kwader trouw is, omdat zij als rechtmatig houder van de inschrijving volledig bevoegd en gerechtigd was die over te dragen, behalve wellicht op grond van haar contractuele verplichtingen — hetgeen door haar overigens wordt bestreden— ten opzichte van Hoffmann. Beslissing De rechtbank: Verklaart eiseres niet ontvankelijk in de door haar ingestelde vordering. Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding aan de zijde van gedaagde gevallen en tot op deze uitspraak begroot op f 1.860,— aan salaris procureur en f 250,— aan verschotten. Enz.

Nr 20. Benelux-Gerechtshof, 9 juli 1984.*) (Tanderil) President: Mr Ch. M. J. A. Moons; Eerste Vice-President: R. Thiry; Tweede Vice-President: R. Janssens; Rechters: Mr H. E. Ras, R. Soetaert, F. Hess, J. Rouff, O. Stranard en Mr S. K. Martens. Art. 13y.ond.erA, lid 1, aanhef en onder 1 én onder 2 Benelux-Merkenwet. Benelux-Gerechtshof: De omschrijving door het Benelux-Gerechtshof gegeven in zijn arrest van 29 juni 1982 in de zaak A 81/5 fB.I.E. 1982, nr 74, blz. 227) van "gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken " in de zin van art. 13A, lid 1, namelijk "het zich van dat merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten, dan wel ter aanduiding van de eigen onderneming" dient niet te worden opgevat als een uitputtende definitie van merkgebruik waartegen de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten. Die omschrijving moet aldus worden opgevat dat voor de toepassing van art. 13A, lid 1, sub 1 de woorden "gebruik voor de waren " zien op het zich van een merk of teken bedienen met betrekking tot de eigen waren, terwijl voor de toepassing van het in dit artikellid sub 2 bepaalde onder "elk ander gebruik" moet worden verstaan zich van een merk of teken bedienen "in het economisch verkeer" in de zin van deze bepaling. Daarvan is in beginsel sprake, indien zulks — anders dan met een uitsluitend wetenschappelijk doel — plaatsvindt in het kader van een bedrijf, van een beroep of van een andere — niet in de particuliere sfeer verrichte — activiteit waarmede economisch voordeel wordt beoogd. In verband met deze overwegingen worden de vragen als volgt beantwoord: 1. Indien een praktizerend arts — huisarts of specialist - in een recept ter aanduiding van het aan zijn patiënt door de apotheker af te leveren geneesmiddel een merk van een pharmaceutische spécialité bezigt, *) Zie tevens AA 1985, blz. 28 e.v. en de noot van Prof. Mr H. Cohen Jehoram enNJ 1985, 101 (L. W.H.) [Red.].

60


maakt hij a) van dat merk niet gebruik in de zin van art. 13A, lid 1, aanhef en sub 1, maar b) wél gebruik in de zin van deze bepaling onder 2; c) dit gebruik vindt plaats in het economisch verkeer in de zin van laatstgenoemde bepaling (ten aanzien van dit laatste punt: anders de Conclusie van de A.-G. Mr Berger). 2. Indien een apotheker op een recept, waarin de aanwijzing nopens het af te leveren geneesmiddel bestaat uit het merk van een pharmaceutische spécialité in verbinding met termen of tekens waaruit blijkt dat de arts toestemt in aflevering van een vervangend geneesmiddel (loco), aan de patiënt een geneesmiddel aflevert dat niet afkomstig is van de houder van het op het recept vermelde merk, en, ofschoon hij rekening moet houden met de mogelijkheid dat de koper (de patiënt) ten gevolge van lezing van het door hem aan de apotheker aangeboden recept zal menen dat hem de van de merkhouder afkomstige pharmaceutische spécialité wordt verstrekt, nalaat bij aflevering mede te delen of anderszins duidelijk te maken dat hij het loco-geneesmiddel levert, maakt de apotheker gebruik van het merk in de zin van art. 13A, lid 1, aanhef en sub 1 B.M.W. (anders de Conclusie van de A.-G. Mr Berger). Hof en Rechtbank: Verworpen worden de tegenover de merkhouder aangevoerde stellingen (1) dat deze door de handelwijze van de arts en de apotheker geen schade kan lijden in de zin van art. 13A, lid 1, aanhef en sub 2, en (2) dat laatstgenoemden voor hun handelwijze een "geldige reden " hadden in de zin van genoemd artikel. Zie t.a.v. punt (1) de overwegingen 4 en 5, t.a.v. punt (2) de overwegingen 6, 7 en 8 van het Hof. Anderzijds ook verworpen het verweer van de merkhouder dat arts en apotheker onvoldoende belang hebben bij hun vorderingen (tot verklaring voor recht). Hof: Indien iemand het standpunt inneemt, gelijk de merkhouder doet, dat een ander jegens hem onrechtmatig handelt, heeft die ander als regel rechtens voldoende belang om op zijn vordering door dé^echter te laten vaststellen of zijn handeling al of niet rechtmatig is (zie verder overweging 1 van het Hof). 1. Drs Albertus Cornelis Nijs te Schiedam, 2. Drs Kees Jansen te Schiedam, en 3. De Onderlinge Waarborgmaatschappij Algemeen Ziekenfonds Schiedam-Vlaardingen-Maassluis S.V.M. U.A. te Schiedam, advocaten Mr D. W. F. Verkade te Amsterdam, Mr L. van Bunnen te Brussel, en Mr E. Arendt te Luxemburg, tegen De vennootschap naar Zwitsers recht Ciba-Geigy A. G. (Ciba-Geigy S.A.) (Ciba-Geigy Limited) te Bazel, Zwitserland, advocaten Mr H. G. T. J. Jansen te 's-Gravenhage en Mr A. Braun te Brussel. a) Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, Zesde Kamer, 12 januari 1981 (Mrs L. Erades, L. F. D. ter Kuile en R. Herrmann). Overweegt ten aanzien van de feiten: Eisers hebben bij dagvaarding op verkorte termijn en dienovereenkomstig genomen conclusie van eis gevorderd om bij vonnis primair te verklaren voor recht: 1. het uitschrijven van een recept door eiser sub 1 met de tekst "R/Tanderil of gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst" of "R/Tanderil met machtiging om gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst af te leveren" of het uitschrijven van een recept door gedaagde (bedoeld is: eiser) sub 1 met een dergehjke tekst is jegens gedaagde, merkhouder van Tanderil, rechtmatig; 2. het afleveren door eiser sub 2 van oxyfenbutazon, corresponderend op de onder 1 bedoelde geaccordeerde lijst met Tanderil, naar aanleiding van de presentatie door een patiënt van het onder 1 bedoelde recept, is jegens gedaagde, merkhouder van Tanderil, rechtmatig;"

18 maart 1985

3. het door eiseres sub 3 op passende wijze onder de aandacht van andere artsen en apothekers brengen en aanbevelen van de handelwijze van eisers sub 1 en 2 als boven omschreven, is jegens gedaagde rechtmatig; kosten rechtens; subsidiair: te verklaren voor recht hetgeen primair is gevorderd, onder toevoeging van zodanige modaliteiten als de rechtbank zal vermenen te behoren; kosten rechtens. Gedaagde heeft ten dage voor het voordragen van verweer bepaald voor alle weren de exceptie van onbevoegdheid voorgesteld en tevens onder overlegging van twee produkties voor antwoord geconcludeerd dat het de rechtbank moge behagen: a. zich onbevoegd te verklaren van de vorderingen kennis te nemen en de zaak voor verdere behandeling te verwijzen naar de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage; en indien de rechtbank van oordeel zou zijn dat zij wel bevoegd is van deze zaak kennis te nemen, b. de zaak te verwijzen naar de gewone wijze van rechtspleging als omschreven bij deze conclusie; c. eisers niet ontvankelijk te verklaren in hun vorderingen, althans hun deze te ontzeggen, alle met veroordeling van eisers in de kosten van deze procedure. Vervolgens hebben partijen hun standpunt doen bepleiten, eisers door hun raadslieden Mrs P. A. M. Hendrick en D. W. F. Verkade, beiden advocaat te Amsterdam en gedaagde door haar raadsman, Mr J. M. Barents, advocaat te 's-Gravenhage. Aan beide partijen is ter gelegenheid van het pleidooi nog akte verleend van een op schrift gestelde verklaring. Eisers hebben daarbij akte verzocht van een rectificatie van het primaire petitum in dier voege, dat de vierde regel onder 1 in plaats van "gedaagde sub 1" gelezen moet worden "eiser sub 1". Tevens hebben zij daarbij nog een aantal produkties overgelegd. Gedaagde heeft daarbij akte verzocht van de intrekking van de door haar voorgestelde exceptie van onbevoegdheid. Overweegt ten aanzien van het recht: 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of niet voldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de niet-betwiste inhoud van de overgelegde produkties staat ten processe tussen partijen, voor zover thans van belang, het volgende vast: a. Ciba-Geigy is in het Beneluxgebied rechthebbende op het woordmerk TANDERIL voor een geneesmiddel en wel krachtens eerste internationaal depot (nr R. 166. 055) als bedoeld in artikel 3 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken, hierna aan te duiden als BMW. b. Van het sub a bedoelde geneesmiddel luidt de soortnaam of generieke aanduiding: oxyfenbutazon. c. In april 1980 heeft dokter Nijs (eiser sub 1) een recept afgegeven aan een patiënt, waarop hij heeft vermeld: "R/Tanderil of gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst". Apotheker Jansen (eiser sub 2) heeft daarop aan de betrokken patiënt afgeleverd in aangegeven toedieningsvorm, dosis en hoeveelheid oxyfenbutazon (merkloos). d. De sub c genoemde lijst is de "lijst van de identieke en soortgelijke middelen" deel uitmakend van het door de Commissie Voorlichting Prijzen Geneesmiddelen uitgegeven boekje, getiteld Voorlichting Prijzen Geneesmiddelen. Deze üjst bevat een prijsvergelijking van naar het oordeel van de Commissie vervangbare geneesmiddelen met de vervangende preparaten, in alfabetische volgorde. Deze lijst is in zoverre door dokter Nijs geaccordeerd, dat hij, indien hij een recept uitschrijft met de in punt c

18 maart 1985


bedoelde tekst, de aflevering van het op de lijst voorkomend loco-preparaat ook vanuit medisch oogpunt verantwoord acht en voorts, dat apotheker Jansen een "identiek middel", indien volgens de lijst voorhanden, kan afleveren evenals een "soortgelijk middel", maar dat laatste alleen na nader (telefonisch) beraad en overeenstemming met dokter Nijs. Indien een patiënt een uitdrukkelijke voorkeur te kennen geeft voor hetzij het merkgeneesmiddel, hetzij het gelijkwaardige middel, zal apotheker Jansen dienovereenkomstig afleveren. Geeft de patiënt geen voorkeur te kennen, dan zal apotheker Jansen het gelijkwaardige middel afleveren, indien dat goedkoper is en derhalve een kostenbesparing voor de patiënt, respectievelijk diens verzekeraar of ziekenfonds bereikt kan worden. e. Op 1 mei 1980 heeft Mr D. W. F. Verkade aan Ciba-Geigy bij aangetekend schrijven medegedeeld, dat dokter Nijs en apotheker Jansen in de toekomst op soortgelijke wijze als sub c en d omschreven, hierna aan te duiden als het systeem Nijs c.s. te werk zullen gaan en dat het Ziekenfonds met het doel een bijdrage te leveren aan de kostenbeheersing in de volksgezondheid, met name op het gebied van de geneesmiddelenvoorziening, er toe neigt andere doktoren en apothekers opmerkzaam te maken op de handelwijze van dokter Nijs en apotheker Jansen. Tevens hebben eisers bü dat schrijven Ciba-Geigy verzocht en voor zover nodig gesommeerd om te verklaren dat hun bovenomschreven (voorgenomen) handelingen door haar niet onrechtmatig worden geacht, inzonderheid niet in strijd met artikel 13 BMW, met de geneesmiddelenwetgeving en met artikel 1401 BW. f. Ciba-Geigy heeft de gevraagde verklaring niet gegeven. 2. Op grond van voormelde vaststaande feiten vorderen eisers thans een verklaring voor recht als weergegeven onder de feitelijke overwegingen. 3. Op grond van het bepaalde in artikel 37 onder B van de BMW stelt de rechtbank uitdrukkelijk vast, dat zij haar bevoegdheid in de onderhavige zaak ontleent aan artikel 37 onder A, derde volzin. Enz. 6. Voorts heeft Ciba-Geigy betoogd, dat eisers geen dan wel onvoldoende belang hebben bij het vorderen van een verklaring voor recht als in deze procedure gedaan. 7. Ook dit betoog faalt. Nu Ciba-Geigy, gelijk sub 1 f is overwogen, de door eisers gevraagde verklaring als vermeld sub 1 e niet heeft gegeven en nu gehjk hieronder nog zal blijken Ciba-Geigy de rechtmatigheid van de (voorgenomen) handelwijze van eisers betwist, hebben eisers er belang bij een declaratoire actie in te stellen, ten einde de rechtmatigheid van hun (voorgenomen) handelwijze ten opzichte van Ciba-Geigy te doen vaststellen. Aldus kan de onzekerheid waarin eisers thans verkeren omtrent wat in casu rechtens is door een rechterlijke uitspraak worden opgeheven. 8. Ten principale heeft Ciba-Geigy — zakelijk weergegeven — onder meer ten verwere aangevoerd: Primair. Door te handelen volgens het systeem Nijs c.s. maakt dokter Nijs gebruik van het merk Tanderil in de zin van artikel 13 onder A sub 1 BMW. Subsidiair. In ieder geval maakt dokter Nrjs door te handelen volgens systeem Nijs c.s. gebruik van het merk Tanderil in de zin van artikel 13 onder A sub 2 BMW. 9. Ad 8 a: Voor zover hier van belang houdt artikel 13, aanhef en onder A sub 1 BMW in, dat de merkhouder zich kan verzetten "tegen . . . elk gebruik, dat van het merk . . . wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren", terwijl de merkhouder zich op grond van het bepaalde onder A sub 2 van die bepaling onder bepaalde nader aangeduide voorwaarden kan verzetten tegen "elk ander gebruik,

61

d a t . . . van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt". Op grond van deze bepalingen in onderling verband en samenhang bezien en gezien het Gemeenschappelijke Commentaar van de Regeringen op artikel 13, dat, voor zover hiervan belang luidt: "De bepalingen onder A, onder 1, bekrachtigen de bescherming die de huidige wetgever aan de merkhouder verleent" kan met de woorden "voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren" in artikel 13 onder A sub 1 BMW slechts zijn bedoeld gebruik, zoals dat aan de merkhouder op grond van diens uitsluitend recht toekomt om de waren van zijn onderneming te onderscheiden. Mitsdien kan het afgeven door dokter Nijs van een recept aan een patiënt, waarop hij heeft vermeld "R/Tanderil of gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst" niet worden aangemerkt als gebruik van het merk Tanderil voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren. 10. Ad 8 b: Zfldens dokter Nijs worden de volgende argumenten aangevoerd ter ondersteuning van zijn stelling, dat hij niet in strijd handelt met artikel 13 onder A sub 2 BMW; A. Zijn handelen is geen "(ander) gebruik" in de zin van voormelde bepaling, omdat zulks een in de gegeven omstandigheden niet aanwezige openlijkheid veronderstelt; B. Zijn handelen is niet een handelen "in het economische verkeer" als bedoeld in voormelde bepaling, daar zulks een onder de gegeven omstandigheden niet aanwezig bedrijfsmatig handelen veronderstelt; C. Van "zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht" als bedoeld in voormelde bepaling is geen sprake; D. Voor zijn handelen is een "geldige reden" als bedoeld in voormelde bepaling aanwezig. 11. Thans zal de rechtbank overgaan tot de bespreking»van voormelde argumenten. ad A: Dit argument faalt. De tekst van artikel 13 onder A sub 2 stelt in dit opzicht geen enkele beperking aan het gebruik, maar spreekt daarentegen van "elk ander gebruik", en voorts is in casu zoals hieronder ad C nog zal blijken voldaan aan het vereiste, dat het gebruik van het merk onder zodanige omstandigheden plaatsvindt, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. ad B: Blijkens het Gemeenschappelijke Commentaar van de Regeringen dient bij niet in het economisch verkeer verricht merkgebruik gedacht te worden aan het gebruik van merken in woordenboeken of wetenschappelijke werken. Eisers stelen zelf — zoals bij de bespreking van argument D nog nader ter sprake zal komen — dat zij met het systeem Nijs c.s. een kostenbesparing in de gezondheidszorg beogen. Het'handelen van dokter Nijs, dat er op gericht is dat de apotheker goede en zo goedkoop mogelijke geneesmiddelen aflevert, is dan ook bij uitstek mede een handelen "in het economisch verkeer". ad C: Ciba-Geigy heeft gesteld, dat door het handelen van eisers schade aan haar als houdster van het merk Tanderil kan worden toegebracht. In dat verband heeft zij met name betoogd, dat zij schade kan rijden door "verwatering van haar merk", waaronder zij verstaat dat aan de onderscheidende kracht van het merk afbreuk wordt gedaan, zelfs in die mate dat het merk de gebruikelijke benaming van een waar (dus soortnaam) wordt. Zou gedaagde haar medewerking verlenen aan het systeem Nijs c.s., dan zou er sprake zijn van verwatering door gedaagdes toedoen, met als gevolg verval van het recht op het merk. Deze stelling acht de rechtbank juist. Indien de gebruikelijke aanduiding op een recept is "R/Tanderil

62

Bijblad Industriële. Eigendom, nr 3

of gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde ljjst" kan daardoor de onderscheidende kracht (en daardoor de werfkracht) van het merk Tanderil worden aangetast. ad D: Dokter Nijs acht een geldige reden als bedoeld in artikel 13 onder A sub 2 voor zijn handelen aanwezig primair omdat hierdoor slechts beoogd wordt een kostenbesparing voor de patiënt, respectievelijk diens ziekenfonds of verzekering en meer in het algemeen een door de overheid nagestreefde kostenbesparing in de gezondheidszorg in het algemeen en ten aanzien van de geneesmiddelenvoorziening in het bijzonder. In dat verband voert dokter Nijs subsidiair aan — voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven — dat van hem ter bereiking van voormeld doel in redelijkheid niet gevergd kan worden, dat hij in plaats van de receptvorm "R/Tanderil of gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst" de soortnaam vermeldt. Immers, terwijl soortnamen langer en ingewikkelder plegen te zijn dan merknamen en soortnamen bij artsen relatief een (zeer) geringe bekendheid genieten, veronderstelt een goed professioneel handelen van de arts de parate kennis van een groot aantal merknamen. Daartegen heeft Ciba-Geigy voor zover hier van belang en zakelijk weergegeven aangevoerd, dat voorschrijving van loco-preparaten kan geschieden met gebruikmaking van de sub 1 d reeds genoemde "lijst van identieke en soortgelijke middelen". Bovendien — betoogt Ciba-Geigy — staat de arts, die loco-preparaten (of goedkopere spécialités) wenst voor te schrijven, daarbij de (door eisers overgelegde) zogenaamde "Regeling en Klapper" ten dienste. Dit is een uitgave van de Centrale Medisch-Pharmaceutische Commissie van de Ziekenfondsraad, die een index bevat, waarin de geneesmiddelen in alfabetische volgorde zijn opgenomen, vermeldend de namen der grondstoffen, pharmaceutische preparaten, verpakte geneesmiddelen en synoniemen ("generic names"). ^ Hieromtrent: Het feit, dat dokter Nijs slechts beoogt kostenbesparend te handelen, heeft op zichzelf nog niet tot gevolg, dat zijn gewraakt gebruik van het merk Tanderil geoorloofd moet worden geacht. Immers, het is, gezien het karakter van het recht op een individueel merk als een "uitsluitend recht" en de beschermingsomvang, welke daaraan in artikel 13 BMW is gegeven, tegenover de merkhouder in het algemeen niet aanvaardbaar, dat van de bekendheid van een merk — in casu de bekendheid van het merk Tanderil bij artsen — gebruik gemaakt wordt om te bevorderen dat juist niet de waren van de merkhouder verkocht en afgeleverd worden, maar andere (goedkopere) waren. Dit zou mogelijk anders kunnen zijn, indien de door dokter Nijs beoogde kostenbesparing niet goed op een andere wijze verwezenlijkt zou kunnen worden. Daarvan is in casu echter geen sprake. Immers weliswaar kan eisers worden toegegeven, dat de methode Nijs c.s. het voor artsen, die — en dat wordt ook door Ciba-Geigy niet betwist — in het algemeen meer vertrouwd zullen zijn met een groot aantal merknamen van spécialités dan met de "generic names", eenvoudiger maakt om loco-preparaten voor te schrijven dan de door Ciba-Geigy aangegeven methode, die erop neer komt, dat de arts — zonodig met gebruikmaking van één of meer der door Ciba-Geigy genoemde lijsten — de "generic name" van het gewenste loco-preparaat op het recept vermeldt. Dit neemt echter niet weg, dat ook de door Ciba-Geigy aangegeven — hiervoor weergegeven — methode goed bruikbaar is. Weliswaar kan die methode in voorkomende gevallen enige extra inspanning van de voorschrijvende arts vergen, maar deze is stellig van hem te vragen, nu hij enerzijds daardoor de mede door hem gewenste kostenbesparing dient en anderzijds aldus de rechten van de merkhouder geëerbiedigd worden. Ten slotte wijst de rechtbank er in dit verband op, dat door

18 maart 1985

Ciba-Geigy terecht nog is aangevoerd, dat, zoals ook blijkt uit het door eisers overgelegde advies inzake kostenombuiging en kostenbeheersing op het terrein van de farmaceutische hulp op 28 februari 1980 uitgebracht door de Ziekenfondsraad aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, ook andere wegen open staan, waarlangs kostenbesparing op het terrein van de geneesmiddelenvoorziening gerealiseerd kan worden. Zulks vormt een reden temeer om in casu het gewraakte gebruik van het merk Tanderil door dokter Nijs rechtens onaanvaardbaar te achten. 2. Het vorenstaande leidt tot de slotsom, dat het uitschrijven door dokter Nijs van een recept met de tekst "R/Tanderil of gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst" of een soortgelijke tekst als onrechtmatig gebruik moet worden aangemerkt. Mitsdien zou — en dat wordt ook niet betwist door eisers — ook het Ziekenfonds onrechtmatig handelen, indien zij voormelde handelwijze van dokter Nijs en apotheker Jansen onder de aandacht van andere artsen en apothekers zou brengen en aanbevelen. 13. Wel wordt door eisers nog gesteld, dat ook al zou aangenomen moeten worden, dat dokter Nijs merkinbreuk pleegt, dit nog niet met zich mee brengt, dat apotheker Jansen een onrechtmatig gebruik van gedaagdes merk maakt indien hij naar aanleiding van de presentatie door een patiënt van een recept vermeldende "R/Tanderil of gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst", aan Tanderil gelijkwaardige oxyfenbutazon aflevert. 14. Deze stelling faalt. Nu eisers te zamen de onderhavige vorderingen hebben ingesteld en zij hun handelwijze ook duidelijk als een gezamenlijk en op elkaar afgestemd handelen gepresenteerd hebben, zou het onjuist zijn de voorgestelde handelwijze van apotheker Jansen te isoleren van de voorgestelde handelwijze van dokter Nijs. Dit uitgangspunt brengt met zich mee dat ook de voorgestelde handelwijze van apotheker Jansen — bezien in samenhang met de voorgestelde handelwijze van dokter Nijs — niet rechtmatig kan worden geoordeeld. 15. Al het vorenstaande leidt tot de conclusie, dat de overige stellingen van partijen buiten bespreking kunnen blijven en dat eisers in hun vordering niet ontvankelijk verklaard dienen te worden. Rechtdoende: Verklaart eisers niet ontvankelijk in hun vordering. Veroordeelt eisers in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op f 75,— aan voorschotten en f 7200,— aan salaris voor de procureur. Enz. b) Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 28 april 1982 (Mrs H. Pos. R. van der Veen en W. A. van Deth). Overwegingen ten aanzien van de loop van de procedure:.... Bij exploit van 13 februari 1981 zijn Nijs c.s. van dat vonnis in hoger beroep gekomen. Zij verlangen vernietiging van het vonnis en alsnog toewijzing van hun vorderingen — waarvan zij de primaire vordering sub 2 hebben aangevuld aldus dat na "recept" wordt ingevoegd: "in een verpakking, waarop het woord Tanderil niet voorkomt* — met veroordeling van Ciba-Geigy in de kosten van het geding in beide instanties. Bij conclusie van eis in hoger beroep hebben Nijs e s . zeven grieven tegen het vonnis aangevoerd. Ciba-Geigy heeft bij conclusie van antwoord in hoger beroep, tevens conclusie van eis in incidenteel beroep, vorenbedoelde grieven bestreden en harerzijds twee grieven tegen het vonnis aangevoerd. Laatstbedoelde grieven zijn door Nijs es. bij conclusie van antwoord in incidenteel beroep bestreden. Vervolgens

18 maart 1985


hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, Nijs c.s. door Mrs D. W. F. Verkade en P. A. M. Hendrick, advocaten te Amsterdam, en Ciba-Geigy door haar procureur, waarbij Nijs c.s. een acte hebben genomen. De inhoud van hun pleitnotities geldt als hier ingevoegd. Ten slotte zijn de stukken aan het Hof overgelegd voor het wijzen van arrest. Overwegingen ten aanzien van de feiten en het recht: 1. Grief I in het incidenteel hoger beroep houdt in dat de rechtbank ten onrechte heeft aangenomen dat Nijs c.s. voldoende belang hebben bij hun vorderingen. Voorop moet worden gesteld dat Nijs c.s. hun handelingen zijn begonnen kort voordat zij hun vorderingen aanhangig maakten en dat zij die handelingen tijdens de procedure voortzetten; een en ander blijkt uit de alinea's 3 en 5 van de inleidende dagvaarding. Indien iemand het standpunt inneemt, gelijk Ciba-Geigy doet, dat een ander jegens hem onrechtmatig handelt, heeft die ander als regel rechtens voldoende belang om op zijn vordering door de rechter te laten vaststellen of zijn handelwijze al of niet rechtmatig is. Als regel mag immers worden aangenomen — ook onder omstandigheden als in de vorige alinea genoemd — dat de handelende immateriële, rechtens wegende, belangen bij zodanige vaststelling heeft, hierin bestaande dat hij — van wie als regel mag worden aangenomen dat hij niet onrechtmatig wenst te handelen — kan weten of zijn handelwijze al of niet rechtmatig is en voorts hierin dat, als zou worden vastgesteld dat zijn handelwijze onrechtmatig is, zulks op zijn eigen initiatief is uitgelokt, alsmede dat de handelende materiële belangen heeft bij zodanige vaststelling welke belangen in het bijzonder hierin bestaan dat hij niet behoeft te wachten op het instellen van een vordering door zijn wederpartij, zodat hij door tijdsverloop toenemende omvang van door hem eventueel aan zijn wederpartij te vergoeden schade kan beperken door tijdig zelf het initiatief tot een procedure te nemen en daardoor tevens kan beperken schade welke hij zelf lijdt indien hij, ingeval zijn handelwijze onrechtmatig wordt bevonden, die handelwijze moet staken, welke staking als regel bezwaarlijker wordt, naarmate de handelwijze langer is voortgezet. In het onderhavige geval zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken welke mede brengen dat Nijs c.s. belangen als hierboven genoemd niet hebben. Deze grief faalt. 2. Met betrekking tot de incidentele grief II en tot de principale grieven II, III, VI en VII zal het hof vragen stellen omtrent de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (Beneluxmerkenwet) aan het Benelux-Gerechtshof. Deswege geeft het hof onderstaande omschrijving van de feiten van het geding, voor zover Ciba-Geigy, dokter Nijs en apotheker Jansen betreffend, waarop de door het Beneluxhof te geven uitleg moet worden toegepast. a. Ciba-Geigy is in de Benelux rechthebbende op het merk Tanderil voor geneesmiddelen. Ciba-Geigy verhandelt onder dat merk een dragee waarvan de werkzame stof de generieke benaming oxyfenbutazon draagt. Oxyfenbutazon is slechts op recept van een arts verkrijgbaar bij een apotheek. b. Dokter Nijs geeft aan of voor patiënten recepten af waarop hij vermeldt: "R/Tanderil of gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst" of "R/Tanderil, met machtiging om een gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst af te leveren". c. De "geaccordeerde lijst", bedoeld in het recept, is een "Lijst van identieke en soortgelijke middelen", voorkomend in een boekje getiteld "Voorlichting prijzen geneesmiddelen", uitgegeven door de Commissie Voorlichting Prijzen Geneesmiddelen (produktie 5 bij acteverzoek d.d. 1 december 1980 van Nijs c.s.). Op

63

bladzijde 98 wordt als "chemisch identiek" (zie bladzijde 7 bovenaan) aan Tanderil dragees vermeld: "Oxyfenbutazon dragees". d. Tenzij de patiënt aan apotheker Jansen bepaaldelijk te kennen geeft Tanderil te wensen, levert apotheker Jansen in ieder geval zolang Tanderil duurder is dan de in het recept bedoelde "gelijkwaardige" middelen, op voornoemd recept zodanig middel af, dat meestal merkloos is, soms een ander merk dan Tanderil heeft. e. Tanderil is duurder dan andere middelen als in het recept bedoeld. f. Doker Nijs is praktizerend arts. Hij is van het onder d en e gestelde op de hoogte; het is zijn bedoeling dat het goedkoopste middel wordt afgeleverd. Hij heeft daarbij geen financieel voordeel. g. Uit het onder f gestelde trekt het hof de feitelijke conclusie en het stelt dus feitelijk vast dat dokter Nijs in zijn onder b genoemde recepten het merk Tanderil vermeldt in de eerste plaats ter aanduiding van niet van Ciba-Geigy afkomstige geneesmiddelen. h. Apotheker Jansen bezigt bij de aflevering op zodanige recepten van niet van Ciba-Geigy afkomstige geneesmiddelen het woord Tanderil niet uitdrukkelijk, schriftelijk of mondeling. i. Een niet te verwaarlozen deel van de Nederlandse patiënten en hun verzorgers (bijvoorbeeld ouders) stelt er belang in te weten welk geneesmiddel aan hen (of door hen verzorgden, bijvoorbeeld hun kinderen) wordt voorgeschreven. Bij dat deel blijft na lezing van een recept van dokter Nijs het woord Tanderil in de herinnering. Bij aflevering van merkloos oxyfenbutazon zullen mitsdien dergelijke patiënten en/of verzorgers menen dat aan hen Tanderil wordt afgeleverd. 3. Wat betreft de feiten genoemd in overweging 2 onder d, e en f zij vermeld dat, voor zover zij niet reeds blijken uit de stukken en pleitnotities, zij uitdrukkelijk bij pleidooi in hoger beroep namens Nijs c.s. zijn medegedeeld en niet namens Ciba-Geigy zijn weersproken. De in overweging 2 — i genoemde feiten zijn door Ciba-Geigy bij pleidooi in hoger beroep gesteld. Het onder i in de eerste zin gestelde is door Nijs c.s. niet weersproken — op bladzijde 12 bovenaan van de conclusie van eis in hoger beroep als een der uitgangspunten genomen — en van algemene bekendheid. Het onder i in de tweede zin gestelde is door Nijs c.s. niet voldoende weersproken en, evenals het onder i in de derde zin gestelde, een voor de hand liggende en juiste, op algemene ervaringsregelen berustende, gevolgtrekking. 4. Bij grief IV betwisten Nijs c.s. dat dokter Nijs door het uitschrijven en afgeven van recepten als in overweging 2 onder b genoemd, schade kan toebrengen aan Ciba-Geigy als houdster van het merk Tanderil, een en ander in de zin van artikel 13-A-2 van de Beneluxmerkenwet. Ofschoon in dit arrest niet wordt beslist over de vraag of dokter Nijs het merk Tanderil gebruikt in het economisch verkeer, een en ander in de zin van laatstgenoemde wetsbepaling, dient op deze grief te worden beslist nu het hof voor die beslissing het stellen van vragen aan het Benelux-Gerechtshof niet nodig oordeelt, terwijl het stellen van na te noemen vragen, aan dat Hof omtrent de betekenis van de in genoemde wetsbepaling voorkomende begrippen "gebruik" en "economisch verkeer" achterwege kan blijven indien de handelingen van dokter Nijs aan Ciba-Geigy geen schade kunnen toebrengen. Hetzelfde geldt voor grief V waarbij Nijs c.s. aanvoeren dat de rechtbank ten onrechte heeft aangenomen dat dokter Nijs geen "geldige reden", in de zin van meergenoemde wetsbepaling, voor zjjn handelwijze heeft. 5. Ciba-Geigy heeft betoogd dat, ingeval recepten zoals de bovengenoemde veelvuldig worden uitgeschreven, zulks ertoe leidt dat de onderscheidende kracht van

64

Bij blad Industriële .Eigendom, nr 3

haar merk ernstig wordt aangetast en dat die aantasting zelfs zodanig kan zijn dat Tanderil tot de in het normale spraakgebruik gebruikelijke benaming voor oxyfenbutazon wordt. Het hof acht de kans dat in bedoeld geval die gevolgen intreden aanzienlijk. Voor de hand ligt dat in bedoeld geval een spraakgebruik zich zal verbreiden — binnen de apotheek, in contacten tussen de apotheek enerzijds en patiënten, artsen, de handel, anderzijds, tussen apothekers onderling en artsen onderling — waarin oxyfenbutazon, zo in het algemeen, als in het bijzonder ter aanduiding van bepaalde dragees of werkzame stof, stééds, ongeacht de herkomst ervan, wordt aangeduid met het woord Tanderil. Uiteraard brengen de recepten van dokter Nijs alléén bedoelde gevolgen niet teweeg. Zij dragen er echter toe bij dat vorengenoemde aanzienlijke kans zich verwezenlijkt, ook doordat zijn voorbeeld navolging zal vinden. Dat Ciba-Geigy ten gevolge van ernstige aantasting van de onderscheidende kracht van haar merk en a fortiori verwording van haar merk tot soortnaam, al zou die aantasting of verwording zich niet bij iedereen of in alle gevallen voordoen, schade lijdt, is evident en door Nijs c.s. ook niet bestreden. Het hof kan het betoog van Nijs c.s. dat zodanige schade soms wel en soms niet "schade" in de zin van artikel 13-A-2 van de Beneluxmerkenwet is, niet volgen. Er kan redelijkerwijs geen twijfel over bestaan dat die schade ook in een geval als het onderhavige schade in de zin van die wetsbepaling is. Niet terzake is de vraag, welke partijen verdeeld houdt, of de feitelijke verwording tot soortnaam ook nog ten gevolge heeft dat het merkrecht vervalt. Grief IV kan dus niet leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis. 6. Nijs c.s. voeren bij grief V aan dat dokter Nijs een "geldige reden", in de zin van artikel 13-A-2 van de Beneluxwarenwet, heeft. Zij betogen daartoe primair dat een geldige réÜen aanwezig is nu — de merkvermelding plaatsvindt "in een strikt gesloten circuit"; — dokter Nijs met de merkvermelding slechts een onbaatzuchtige bijdrage beoogt te leveren aan een kostenbesparing ten behoeve van patiënt, ziektekostenverzekeraar of ziekenfonds en "de maatschappelijke gezondheidszorg in het algemeen"; — een andere wijze van kostenbesparing niet even goed mogelijk is. Subsidiair voeren zij aan dat vermelding in de recepten van de generieke naam oxyfenbutazon, voor dokter Nijs niet goed mogeüjk is, hetgeen zij adstrueren met een beroep op twaalf omstandigheden. 7. Het hof zal eerst het subsidiair aangevoerde behandelen. Het verwijst daarbij naar de pleitnotities betreffende de in eerste aanleg namens Nijs es. gehouden pleidooien, bladzijden 22, 23 en 24 alwaar vorenbedoelde twaalf omstandigheden worden genoemd onder a tot en met 1. Ad b: Blijkens de daar genoemde produktie 5 mist het door Nijs c.s. gestelde feitelijke grondslag. Dat betoog wordt geenszins door produktie 5 bevestigd. Anders dan Nijs c.s. in hun voorbeeld betreffende Aspirin stellen, is de soortnaam voor de werkzame stof van dat geneesmiddel niet acidum-acetylo-salicylicum maar acetosal (produktie 5, bladzijde 18). Ad c: Niet valt in te zien waarom een arts niet "behoeft" vertrouwd te zijn met generieke namen doch wel met merknamen en evenmin waarom zijn "zeer bescheiden en bovendien snel verouderende introductie in de pharmacologie en de scheikunde" tijdens zijn opleiding zou moeten meebrengen dat generieke namen — niet te verwarren met chemische benamingen — wel, doch merknamen niet, voor hem een "vreemde taal" zouden vormen welke hij — naar Nijs c.s. mogelijk

18 maart 1985

ook willen betogen — zich niet eigen zou kunnen maken. Opmerking hierbij verdient nog dat artsen wel vertrouwd zijn met de "vreemde taal" waarmede zij aanduiden de vele delen van het menselijk lichaam, de vele stoffen welke daarin bij gezondheid en ziekte voorkomen, de vele aandoeningen waaraan het kan lijden en de verschijnselen waarmede deze gepaard kunnen gaan. Ad e en g: Blijkens produktie 5 en produktie 6, waarnaar produktie 5 verwijst, is het nazoeken van de generieke naam in die literatuur voor een arts die met de generieke naam niet vertrouwd zou zijn, geenszins een tijdrovende bezigheid. Opmerking verdient hierbij dat een arts, die een geneesmiddel wil voorschrijven en die, naar van hem moet worden verlangd, op de hoogte wil blijven van de stand van de wetenschap, die literatuur veelvuldig moet raadplegen, en ook andere, ten einde verantwoord te werk te kunnen gaan, terwijl, bij geneesmiddelen welke veelvuldig "uit het hoofd" worden voorgeschreven, de generieke naam bij de arts die hem aanvankelijk nog niet kende, spoedig zal zijn ingeburgerd. Dat generieke namen zich zouden wijzigen hebben Nijs es. met geen enkel voorbeeld gestaafd; dat meer dan één generieke naam voor een zelfde geneesmiddel wordt gebezigd evenmin. De relevantie van een en ander vermag het hof overigens niet in te zien waar de "geaccordeerde üjst" nu juist telkens één bepaalde generieke benaming gebruikt, terwijl voor geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, afkomstig van verschillende fabrikanten, verschillende merknamen worden gebruikt. Ad f: Niet begrijpelijk is waarom de arts, instede van een aantal veel voorkomende merknamen paraat te kennen, niet de generieke namen zou kunnen onthouden. Niet aannemelijk is dat het voor de arts onontbeerlijk is merknamen paraat te kennen in zijn contacten met patiënten. Niet valt in te zien voorts waarom een arts tijdens zijn contact met patiënten niet literatuur zoals de produkties 5 en 6 zou kunnen raadplegen zonder dat contact te schaden. Ad i: Een arts, ook een huisarts, beweegt zich op een deel van het terrein van de geneeskunde en heeft mitsdien te maken met slechts een deel van het totale geneesmiddelenpakket. Opmerking verdient hierbij dat volgens het als produktie 1 door Nijs c.s. overgelegde "Advies inzake kostenbeheersing geneesmiddelenvoorziening" (bladzijde 56) slechts 70 spécialités vijftig procent van de totale geneesmiddelenmarkt opeisen. Ad j : Geenszins aannemelijk is dat verwarring tussen de heden ten dage gebezigde generieke namen, zoals vermeld in de produkties 5 en 6 meer valt te vrezen dan tussen merknamen zoals in die produkties vermeld. Ad k: Ook bij loutere vermelding van de generieke naam heeft de patiënt de keus tussen alle geneesmiddelen welke de werkzame stof bevatten. Wel zal de patiënt zich van de keuzemogelijkheid minder vaak bewust zijn dan bij een recept zoals dokter Nijs thans uitschrijft. Op de keuzemogelijkheid kunnen arts en apotheker de patiënt echter wijzen. Ad 1: Hier worden slechts conclusies getrokken. Voor het overige (zowel wat betreft a, d en h als wat betreft bovengenoemde punten voor zover nog niet geheel besproken en voorts wat betreft alle punten in samenhang): Het behoeft geen betoog dat het naast elkaar bestaan van merknamen en generieke namen voor de arts een belasting vormt. Dit naast elkaar bestaan moet als feit worden geaccepteerd, ook door de arts. Niet aannemelijk is dat een arts verantwoord zijn beroep kan uitoefenen — afgezien van het uitschrijven van recepten — zonder (mogelijk door herhaaldelijke raadpleging van de in produktie 5 opgenomen üjst en/of wetenschappelijke literatuur te verwerven) kennis van generieke namen. Voor de arts is tevens belastend dat de farmaceutische industrie haar merken er bij de

18 maart 1985


artsen tracht "in te hameren", in het bijzonder tijdens de periode gedurende welke een geneesmiddel is geoctrooieerd, en dat de overheid mogelijk soms niet voldoende alert is ten aanzien van het (mede) vermelden van de generieke naam. Van de arts mag worden geëist dat hij tegen laatstgenoemd een en ander is opgewassen terwille van een goede beroepsuitoefening. Aannemelijk is dat het bezigen van recepten zoals de onderhavige voor dokter Nijs iets eenvoudiger is dan het vermelden van de generieke naam, zolang hij zich niet voldoende aan het gebruik van de generieke naam heeft gewend. Het valt echter niet in te zien waarom een arts zoals dokter Nijs, mogelijk na een geenszins ingrijpende wijziging van zijn "werkpatroon", niet even efficiënt als voordien zou kunnen werken met de produkties 5 en 6, welke de generieke naam op eenvoudige wijze vermelden en welke speciaal voor geneesmiddelen voorschrijvende artsen in het leven zijn geroepen door de Commissie Voorlichting Prijzen Geneesmiddelen, respectievelijk de Centrale Medisch-Pharmaceutische Commissie van de Ziekenfondsraad. Opmerking verdient hierbij nog dat de onderhavige recepten, verwijzend naar een "gelijkwaardig" geneesmiddel, daarmee ook duiden op geneesmiddelen waarvan de werkzame stof niet identiek is aan die van het merkgeneesmiddel doch dat "in vele gevallen voor dezelfde indicatie kan worden voorgeschreven" (de b-categorie; zie bladzijde 7 van produktie 5). De voorschrijvende arts dient dus reeds deswege steeds produkties 5 en 6 te raadplegen (of soortgelijke literatuur). Hij moet nagaan of er zodanig "gelijkwaardig" middel in de lijst is vermeld, aangezien immers de contra-indicaties en bijwerkingen zelden gelijk zullen zijn aan die van de werkzame stof van het merkgeneesmiddel. Nijs c.s. hebben nog gewezen op moeilijkheden bij het voorschrijven van geneesmiddelen welke meer dan één werkzame stof bevatten. De onderhavige procedure gaat niet over een samengesteld geneesmiddel. Het hof vermag, bovendien, geen andere moeilijkheden te zien — ook niet bij beschouwing van de voorbeelden welke op bladzijde 37a van de pleitnotities van Mrs Verkade en Hendrick in hoger beroep zijn gegeven — dan die welke het gevolg zijn van het raadplegen van produktie 5 (eventueel: en produktie 6) en van het neerschrijven van het recept, te weten het gevolg dat daarmede iets meer tijd is gemoeid dan met het neerschrijven van het merk, indien dit laatste uit het hoofd geschiedt. Opmerking hierbij verdient dat produktie 5 korte redacties geeft voor de omschrijving van het, het merkgeneesmiddel vervangende, samengestelde geneesmiddel, zulks anders dus dan genoemde bladzijde 37a sugereert (Voor Dolviran bijvoorbeeld: "samengestelde acetosal"; produktie 5, bladzijde 38). Er kan redelijkerwijs geen twijfel over bestaan dat een tijdelijk en betrekkelijk gering inconveniënt als gevolg van het niet in recepten kunnen refereren aan het merkgeneesmiddel, niet is een reden welke zwaarder weegt dan het belang van de merkhoudster bij het behoud van de feitelijke onderscheidende kracht van haar merk en mitsdien ook niet oplevert een geldige reden in de zin van artikel 13-A-2 van de BeneluxMerkenwet. 8. Wat betreft het primair bij grief V aangevoerde, vermeld in overweging 6, is niet duidelijk wat Nijs es. bedoelen met het "strikt gesloten circuit" waarbinnen de merkverdeling plaatsvindt. Wat daarvan zij: het "circuit" is niet méér "gesloten" dan in vele andere maatschappelijke situaties waarin van merkgebruik in de zin van de wet sprake is. Van de merkvermelding neemt kennis een deel van de patiënten, aan wie de recepten worden afgegeven, van degenen die het geneesmiddel bij de apotheker afhalen (ingeval de patiënt zulks niet doet), apothekers en hun assistenten, derhalve een betrekkelijk ruime kring van personen wier

65

kennisneming van de recepten kan leiden tot ernstige aantasting van de onderscheidende kracht van het merk, gelijk boven bij 6 overwogen. Het motief van dokter Nijs — kostenbesparing voor anderen — moge lofwaardig zijn, maar er kan geen redelijke twijfel over bestaan dat dit niet rechtvaardigt het toebrengen van schade aan de merkhoudster, indien het beoogde doel ook kan worden gediend door het vermelden van de generieke naam van het geneesmiddel of een aanduiding conform de geaccordeerde lijst (ingeval van samengestelde geneesmiddelen), al gaat zulks met een tijdelijk en niet ernstig conveniënt gepaard, daargelaten of, zo dokter Nijs niet bij machte zou zijn het doel op laatstgenoemde wijze te dienen, zich voor diens schadetoebrengende recepten wel een geldige reden in de zin van artikel 13-A-2 van de Benelux-Merkenwet zou voordoen. Ook grief V kan derhalve niet leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis. 9. Bü acteverzoek, voor de aanvang van de pleidooien in hoger beroep, hebben Nijs c.s. een in algemene termen luidend bewjjsaanbod gedaan. Bij pleidooi hebben zij dit aanbod ten aanzien van één punt, betreffende grief V, gepreciseerd (bladzijde 47/48 pleitnotities Mrs Verkade en Hendrick) terwijl dat aanbod mogelijk bewijs door getuigen betreft. Het hof heeft aan enige bewijslevering geen behoefte; voor zover laatstgenoemd aanbod bewijs door getuigen mocht betreffen, acht het hof het aanbod tardief. 10. Ten aanzien van alle grieven, voor zover zij in het voorgaande niet zijn behandeld, geldt dat het hof daarop later zal terugkomen. 11. Bij het formuleren van de hieronderstaande vraag IV gaat het hof ervan uit dat, indien moet worden aangenomen dat apotheker Jansen het merk Tanderil "gebruikt", dit gebruik er uitsluitend een kan zijn in de zin van artikel 13-A-l van de Benelux-Merkenwet. Zijn, eventuele, gebruik betreft immers verkoop en aflevering door hem van zijn handelwaar (soortgelijk aan die ten aanzien waarvan Ciba-Geigy rechthebbende is op het merk Tanderil). Beslissing: Onder verwijzing naar de in overweging 2 omschreven feiten verzoekt het hof aan het Benelux-Gerechtshof te willen beantwoorden de navolgende vragen betreffende de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken. (In die vragen wordt onder "patiënt" tevens begrepen de verzorger van een patiënt, bijvoorbeeld een ouder, aan wie een recept wordt afgegeven). Enz. [de vragen zijn opgenomen in het arrest van het Benelux-Gerechtshof. Red.] c) Conclusie Advocaat-Generaal Mr W. J. M. Berger, 6 februari 1984. Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr W. J. M. Berger inzake I. Drs Nijs c.s./Ciba-Geigy A.G. (A 82/2) en II. Haaglanden U.A./Gist-Brocades N.V. (A 82/3). 1. In deze beide zaken veroorloof ik mij één conclusie te nemen, omdat de aan Uw Hof door het Gerechtshof te 's-Gravenhagë voorgelegde vragen in beide zaken geheel gelijkluidend zijn en tie in de beide arresten d.d. 28 april 1982 van laatstbedoeld Hof gegeven omschrijving van de feiten, waarop de door Uw Hof te geven wetsuitleg moet worden toegepast een identieke merkenrechtelijke problematiek tot grondslag hebben. Overigens lijkt het mij tot goed begrip van de hier aan de orde zijnde problematiek en het navolgende betoog ter beantwoording van de gestelde vragen

66


aangewezen de door het Gerechtshof vastgestelde feitencomplexen woordelijk op te nemen. 2. In de zaak A 82/2: "a. Ciba-Geigy is in de Benelux rechthebbende op het merk Tanderil voor geneesmiddelen. Ciba-Geigy verhandelt onder dat merk een dragee waarvan de werkzame stof de generieke benaming oxyfenbutazon draagt. Oxyfenbutazon is slechts op recept van een arts verkrijgbaar bij een apotheek. b. Dokter Nijs geeft aan of voor patiënten recepten af waarop hij vermeldt: "R/Tanderil of gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst" df "R/Tanderil, met machtiging om een gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde Hjst af te leveren". c. De "geaccordeerde lijst", bedoeld in het recept, is een "Lijst van identieke en soortgelijke middelen", voorkomend in een boekje getiteld "Voorlichting prijzen geneesmiddelen", uitgegeven door de Commissie Voorlichting Prijzen Geneesmiddelen ( . . . ) . Op bladzijde 98 wordt als "chemisch identiek" (.. .) aan Tanderil dragees vermeld: "Oxyfenbutazon dragees". d. Tenzjj de patiënt aan apotheker Jansen bepaaldelijk te kennen geeft Tanderil te wensen, levert apotheker Jansen in ieder geval zolang Tanderil duurder is dan de in het recept bedoelde "gelijkwaardige" middelen, op voornoemd recept zodanig middel af, dat meestal merkloos is, soms een ander merk dan Tanderil heeft. e. Tanderil is duurder dan andere middelen als in het recept bedoeld. f. Dokter Nijs is praktizerend arts. Hij is van het onder d en e gestelde op de hoogte; het is zijn bedoeling dat het goedkoopste middel wordt afgeleverd. Hij heeft daarbij geen financieel voordeel. g. Uit het onder f gestelde trekt het hof de feitelijke conclusie en het stelt dus feitelijk vast dat dokter Nijs in zijn onder b genoemde recepten het merk Tanderil vermeldt in de eerste plaats ter aanduiding van ntet van Ciba-Geigy afkomstige geneesmiddelen. h. Apotheker Jansen bezigt bij de aflevering op zodanige recepten van niet van Ciba-Geigy afkomstige geneesmiddelen het woord Tanderil niet uitdrukkelijk, schriftelijk of mondeling. i. Een niet te verwaarlozen deel van de Nederlandse patiënten en hun verzorgers (bijvoorbeeld ouders) stelt er belang in te weten welk geneesmiddel aan hen (of door hen verzorgden, bijvoorbeeld hun kinderen) wordt voorgeschreven. Bij dat deel blijft na lezing van een recept van dokter Nijs het woord Tanderil in de herinnering. Bij aflevering van merkloos oxyfenbutazon zullen mitsdien dergelijke patiënten en/of verzorgers menen dat aan hen Tanderil wordt afgeleverd". 3. In de zaak A 82/3: "a. Gist-Brocades is rechthebbende op het merk Cyclospasmol voor dragees en capsules bevattende een geneesmiddel waarvan de werkzame stof cyclandelaat is. Zij is voorts rechthebbende op het merk Disipal voor dragees bevattende een geneesmiddel waarvan de werkzame stof orphenadrine HC1 is. Geneesmiddelen welke die werkzame stoffen bevatten zijn slechts op recept van een arts verkrijgbaar bij een apotheek. b. Dokter Hak' geeft aan of voor patiënten recepten af waarop staat vermeld: "R/CyclospasmoP c.q. "Disipal", volgt vermelding van de gewenste sterkte en aantal, terwijl op het recept tevens staat voorgedrukt: "geen bezwaar tegen het afleveren van een loco-preparaat". c. Tenzij de patiënt aan apotheker Van Teteringen te kennen geeft bepaaldelijk Cyclospasmol, c.q. Disipal, te wensen, levert apotheker Van Teteringen in ieder geval zolang Cyclospasmol, c.q. Disipal, duurder is dan een loco-preparaat als in het recept bedoeld, dat loco-preparaat af, dat meestal merkloos is, soms een ander merk dan Cyclospasmol, c.q. Disipal, heeft. Dat

18 maart 1985

loco-preparaat bevat als werkzaam bestanddeel cyclandelaat c.q. orphenadrine HC1. d. Cyclospasmol en Disipal zijn duurder dan (de meeste) loco-preparaten. e. Dokter Hali is praktizerend huisarts. Hij is van het onder c en d gestelde op de hoogte; het is zrjn bedoeling dat het goedkoopste geneesmiddel wordt afgeleverd. Hij heeft daarbij geen financieel voordeel. f. Uit het onder e gestelde trekt het hof de feitelijke conclusie en stelt dus feitelijk vast dat dokter Hali in zijn onder b genoemde recepten het merk Cyclospasmol, c.q. Disipal, vermeldt in de eerste plaats ter aanduiding van niet van Gist-Brocades- afkomstige geneesmiddelen. g. Apotheker Van Teteringen bezigt bij de aflevering op zodanige recepten van niet van Gist-Brocades afkomstige geneesmiddelen het woord Cyclospasmol, c.q. Disipal, niet uitdrukkelijk, schriftelijk of mondeling. h. Een niet te verwaarlozen deel van de Nederlandse patiënten en hun verzorgers (bijvoorbeeld ouders) stelt er belang in te weten welk geneesmiddel aan hen of door hen verzorgden (bijvoorbeeld hun kinderen) wordt voorgeschreven. Bü dat deel blijft na lezing van een recept van dokter Hali het merk Cyclospasmol, c.q. Disipal, in herinnering. Bij aflevering van een merkloos geneesmiddel op een recept als de onderhavige zullen mitsdien dergelijke patiënten en/of verzorgers menen dat aan hen Cyclospasmol, c.q. Disipal, wordt afgeleverd". 4. Aan de hiervoor weergegeven feiten-complexen wil ik volledigheidshalve nog toevoegen, dat het Gerechtshof in zijn uitvoeriger gemotiveerd arrest in de zaak A/2 (Ciba-Geigy) in r.o. 11 heeft opgemerkt: "Bij het formuleren van de hieronderstaande vraag IV gaat het hof ervan uit dat, indien moet worden aangenomen dat apotheker Jansen het merk Tanderil "gebruikt", dit gebruik er uitsluitend een kan zijn in de zin van artikel 13-A-l van de Benelux-Merkenwet. Zijn, eventuele, gebruik betreft immers verkoop en aflevering door hem van zijn handelswaar (soortgelijk aan die ten aanzien waarvan Ciba-Geigy rechthebbende is op het merk Tanderil)*. M.i. zal met deze overweging ook rekening moeten worden gehouden in de zaak A/3 (Gist-Brocades). Hoewel Uw Hof de feiten heeft te aanvaarden, zoals deze door de nationale rechter zijn verwoord, wil ik niet verhelen, dat deze rechter in de onderhavige zaken in de feiten-complexen een ondertoon heeft doen doorklinken, die op een bevestigend antwoord van de gestelde vragen preludeert. Hier heb ik met name het oog op het gestelde omtrent het postvatten van een mening met betrekking tot de litigieuze merkartikelen bij "een niet te verwaarlozen deel van de Nederlandse patiënten en hun verzorgers" een bij vaststelling van merkmisbruik wel meer gehanteerde maatstaf, die, naar het mij voorkomt, in de onderhavige zaak geen rol van betekenis vermag te spelen, reeds omdat dezelve eerst in aanmerking kan worden genomen, indien merkgebruik in de zin der wet is vastgesteld. Dat nu is juist de vraag in de onderhavige procedures. 5. De te beantwoorden vragen in de beide procedures betreffen de uitleg van art. 13 A van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW), waarvan ik het hier relevante gedeelte laat volgen: "A. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen: 1. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren; 2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht".

18 maart 1985


6. Vraag I. "Als een praktizerend arts — huisarts of specialist — een recept voor een geneesmiddel afgeeft aan een patiënt voor welke verrichting de arts honorarium ontvangt met welk recept de patiënt zich begeeft naar een apotheker die tegen betaling het geneesmiddel aan de patiënt aflevert, en als dat geneesmiddel op het recept wordt aangeduidt met een merk, "gebruikt" dan die arts het merk "voor waren", een en ander in de zin van artikel 13-A-l van genoemde wet?". Vooropgesteld zij, dat deze vraagstelling niet geheel in overeenstemming is met de realiteit. Weliswaar heeft Uw Hof de vraag te aanvaarden, zoals zij in feite is gesteld, maar ik mag, naar het mij voorkomt, niet nalaten een oneffenheid in de vraagstelling te signaleren. Wat is immers het gebeuren bij en om het afgeven van een recept door een arts aan een patiënt, die, naar moet worden aangenomen, hem consulteert in verband met een niet of niet normaal functioneren van zijn lichaam en deszelfs organen? De patiënt heeft dan (ik beperk mij hier tot de meest normale gang van zaken) een onderhoud met een arts (huisarts of specialist), die hem zal onderzoeken, zijn diagnose zal stellen en, zo nodig en/of mogelijk, een medicatie zal voorschrijven. Deze laatste verrichting zal haar neerslag vinden in een recept, zijnde: een "schriftelijke aanwijzing nopens de bereiding of de aflevering van een geneesmiddel, afgegeven door een geneeskundige, een tandarts of een vroedvrouw ten behoeve van een of meer met name genoemde dan wel met cijfers of letters aangeduide personen" (art. 1, eerste lid, aanhef en sub 1 van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, S. & J. no 129-1-1981-). Volledigheidshalve voeg ik hier nog aan toe, hetgeen in die wet wordt verstaan onder geneesmiddel: "substantie of samenstelling van substanties, welke is bestemd om te worden gebruikt of op enigerlei wijze wordt aangeduid of aanbevolen als zijnde geschikt voor: 1°. het genezen, lenigen of voorkomen van enige aandoening, ziekte, ziekteverschijnsel, pijn, verwonding of gebrek bij de mens, 2°. het herstellen, verbeteren of wijzigen van het functioneren van organen bij de mens, 3°. het stellen van een medische diagnose door toediening aan of aanwending bij de mens", (zie: voormeld wetsartikel sub e). Ik meen ervan te mogen uitgaan, dat de Belgische en Luxemburgse wetgeving te dezen geen essentiële verschillen vertonen. Uit het vorenstaande valt af te leiden, dat het onjuist lijkt te stellen, dat de praktizerende arts zijn honorarium ontvangt voor de afgifte van een recept voor een geneesmiddel aan een patiënt. Het honorarium ontvangt de arts voor het consult, van welke verrichting het uitschrijven van een recept voor een geneesmiddel veelal het sluitstuk pleegt te vormen. Ik ben er hier daarom dieper op ingegaan, omdat in de vraag de suggestie wordt gewekt, dat de arts voor de afgifte van een recept wordt betaald. Daarmede zou deze verrichting (de afgifte van een recept) als een commerciële kunnen worden geduid, hetgeen zij, gezien in de uitoefening van het geneeskundig bedrijf, op zichzelf bepaaldelijk niet is. 7. Na deze poging "het recept" zijn juiste plaats te geven in de verrichtingen van de arts ten aanzien van zijn patiënt wil ik nog even verwijlen bij inhoud en functie van dit de kern van de onderhavige zaken uitmakend geschrift. Zoals hoger reeds opgemerkt houdt het recept in een aanwijzing nopens de bereiding of de aflevering van een geneesmiddel. Blijkens de desbetreffende wettelijke bepalingen (die ik hier niet nominatim zal vermelden) zijn in de Benelux-landen vele geneesmiddelen uitsluitend verkrijgbaar bij officieel erkende apothekers, die alleen dan tot afgifte van die geneesmiddelen mogen overgaan, wanneer de betrokken patiënt een door een — tot de uitoefening van de geneeskunde toegelaten —

67

arts afgegeven en dat geneesmiddel houdend recept aan de apotheker kan overleggen. De apotheker is gehouden het geneesmiddel strikt volgens de in het recept gegeven beschrijving (te bereiden en) af te leveren. Hieruit volgt, dat het recept een dubbele functie vervult. Enerzijds houdt het voor de patiënt het advies in met betrekking tot het voor hem aangewezen geneesmiddel en geeft het hem recht op afgifte van dat geneesmiddel, anderzijds verleent het aan de apotheker machtiging en verplichting tot die afgifte. Hierbij zij aangetekend, dat het dus niet de arts is, die de apotheker opdracht geeft tot afgifte van het geneesmiddel aan de patiënt, maar dat de patiënt zulks zelf doet onder overlegging van het recept. Immers het staat de patiënt vrij de voorgeschreven medicatie van de arts al dan niet te volgen. Het is dus uiteindelijk de patiënt die de aflevering vraagt en die dus het geneesmiddel koopt. 8. Onder 6. heb ik bereids onderstreept, dat de verrichting van een arts bestaande in de afgifte van een recept voor een geneesmiddel op zichzelf geen commercieel karakter heeft, terwijl uit het onder 7. gestelde volgt, dat de verhandeling van het geneesmiddel zich voltrekt tussen de apotheker en de patiënt. Maar dan kan m i . ook niet worden gezegd, dat de arts die het betreffend geneesmiddel op het recept aanduidt met een merk, dat merk "gebruikt voor waren" als bedoeld in art. 13-A-l BMW. Dienovereenkomstig zal de eerste vraag ontkennend moeten worden beantwoord. 9. Voor een ontkennend antwoord op de eerste vraag kan, naar mijn mening, alleszins steun worden gevonden in twee arresten van Uw Hof, waarin Uw Hof het begrip "gebruik" in artikel 13-A heeft omschreven. In de eerste plaats moge ik hier verwijzen naar het arrest van 29 juni 1982 (Hagens/Niemeyer, A 81/5, Jurisprudentie 1981-1982, blz. 40) [B.I.E. 1982, nr 74, blz* 227. Red.]. Uit de samenvatting van dit arrest moge ik citeren: "Onder gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, waartegen de merkhouder zich luidens artikel 13 A, 1° en 2° van de eenvormige wet kan verzetten, moet worden verstaan het zich van dat merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten, dan wel ter aanduiding van de eigen onderneming; daaruit volgt dat zich niet schuldig maakt aan zodanig gebruik een ondernemer die er zich toe beperkt de van een merk voorziene waren van een afzender in ontvangst te nemen, te vervoeren en af te leveren bij de geadresseerde, zelfs indien hij weet dat door een rechter aan de afzender een verbod is opgelegd tot levering van genoemde waren aan detaillisten: daarbij maakt het geen verschil of het vervoer in opdracht van de geadresseerde dan wel van de afzender plaatsheeft". In de tweede plaats is hier van belang — zij het meer in het bijzonder met betrekking tot vraag II — het arrest van Uw Hof van 2 februari 1983 (Research/Chrompack, A 82/1,NJ 1983, 450 - m.n. L. W.H. B.I.E. 1984, blz. 18), waarin voor recht is verklaard: "Degene die zich van een anders merk bedient door in een publikatie, ter bevordering van de afzet van zijn eigen waar, aan te geven dat bij het vervaardigen van die waar gebruik is gemaakt van onder dat merk in het economisch verkeer gebracht materiaal, maakt van het merk gebruik in dat verkeer, in de zin van artikel 13, A, 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken". 10. Wanneer men nu met Van Nieuwenhoven Helbach {"Nederlands handels- en faillissementsrecht" II Industriële eigendom en mededingingsrech f-1983-

68


no 742) de door Uw Hof gegeven interpretatie van "gebruik" in art. 13-A aldus ontleedt, dat daaronder in art. 13-A-l moet worden verstaan: het zich bedienen van een merk of teken met betrekking tot de eigen (handels- of fabrieks-)waren en in art. 13-A-2: het zich bedienen van dat merk of teken ter bevordering van de afzet van de eigen waren of diensten, zal het zonder meer duidelijk zijn, dat een arts, die een geneesmiddel op een recept aanduidt met een merk, zich niet van dat merk bedient met betrekking tot eigen (handels- of fabrieks-)waren erf hetzelve dus niet gebruikt in de zin van art. 13-A-l. Tegen de achtergrond van voormelde arresten (waaraan ik nog kan toevoegen het arrest van 27 januari 1981 (Turmac/Reynolds, A 80/1, Jurisprudentie 1980—1981, blz. 23 ter zake van '"enig normaal gebruik" in de zin van art. 5—3 BMW) [B.I.E. 1981, nr 33, blz. 151. Red.} lijkt mij voormelde conclusie juist, omdat in die arresten duidehjk ligt besloten, dat Uw Hof de bepalingen van de BMW en met name art. 13 gezien heeft als regelend het mededingingsrecht en in het bijzonder het merkenrecht in de concurrentiestrijd. Welnu daar staat de arts en de inhoud van zijn receptuur geheel buiten. Weliswaar vervult de arts bij de distributie van merkgeneesmiddelen in het handelsverkeer een primaire rol, maar dit kan hem niet maken tot gebruiker van een merk in de zin als in vraag I bedoeld. Te dezen kan, naar het mij voorkomt, een vergelijking worden getrokken met de "bloot vervoerder" in het eerder genoemde arrest. In mijn daaraan voorafgaande conclusie heb ik betoogd, dat de vervoerder bij de verhandeling van de Jacobskoffie dat merk gebruikte, omdat dat merk bepalend was voor zijn vervoer en afleveringshandelingen en dat die vervoerder zich aldus van het merk bediende in de zin van art. 13-A. Het Hof heeft deze opvatting op niet mis te verstane wijze van de hand gewezen. Baumbach-Hefermehl ("Warenzeichenrecht" -1979blz. 559, 19 C) doet het "Gebrauch in arztlichen. Verordnungen" af met de opmerking: "Ein zeichenmasziger Gebrauch liegt nicht vor, weil das Zeichen nicht dazu dient, das Medikament im geschaftlichen Verkehr seiner Herkunft nach unterscheidbar zu machen". 11. Teruggrijpend op de functie van het recept wil ik aan het vorenstaande nog het volgende toevoegen. Zoals gezegd is het recept enerzijds een — bij de wet vereiste — machtiging aan de apotheker om aan de in dat recept aangeduide persoon het daarin omschreven geneesmiddel af te leveren, anderzijds is het een op schrift gesteld advies aan de patiënt om dat geneesmiddel ter opheffing van zijn kwalen overeenkomstig het hem gegeven voorschrift te bezigen. De arts, die in het recept het door hem aanbevolen geneesmiddel omschrijft met een — hem bekende — merknaam (waaronder dat geneesmiddel in de handel gebracht is) zal het veelal — zij het niet in alle gevallen — onverschillig zijn of de patiënt het geneesmiddel via de apotheker van de merkhouder betrekt dan wel dat hem de in het geneesmiddel vervatte werkzame stof(fen) wordt (worden) afgegeven zonder vermelding van een merk of als zg. magistraal bereid geneesmiddel, d.w.z. dat het de vorenbedoelde werkzame stof(fen) bevattende geneesmiddel door de apotheker zelf wordt of is bereid. Om nu deze bedoeling van de arts tot uitdrukking te brengen is het in de medische wereld gebruikelijk op het recept aan de merknaam "loco" te doen voorafgaan dan wel een der formuleringen te gebruiken die het Gerechtshof in zijn feiten heeft vermeld. Dit nu brengt niet mede dat de arts het merk gebruikt in de zin van art. 13-A-l, omdat dit gebruik, zoals gezegd, geen betrekking heeft op eigen (handels- of fabrieks-)waren, maar slechts als alternatief naast het merkgeneesmiddel stelt de daarin vervatte werkzame stof(fen). De samenstelling van alle merkgeneesmiddelen is bekend (ingevolge daartoe strekkende wettelijke

18 maart 1985

voorschriften). Behoudens in geval van octrooi, dat in deze procedures niet aan de orde is, staat het de apotheker vrij een merkgeneesmiddel na te maken en hetzelve merkloos of onder een ander merk te verhandelen. Kort gezegd: (in de zaak 82/2) Ciba-Geigy heeft als merkhoudster van "Tanderil" geen monopolie op de verhandeling van "Oxyfenbutazon"; (in de zaak 82/3) Gist-Brocades heeft als merkhoudster van "Cyclospasmol" en "Disipal" geen monopolie op de verhandeling van respectievelijk "cyclandelaat" en "orphenadrine HCP. (Zie de noot van Meijers onder na te noemen "protargol-arrest"). In dit verband zij het mij vergund te verwijzen naar Kh. Brussel (Voorz.), 15 november 1982 (R.W. 1983, blz. 718) [B.I.E. 1984, nr 59, blz. 195. Red.], waarin geoorloofd is geacht een advertentie in een vaktijdschrift onder de titel: "Nieuw voor magistrale bereidingen: Dipyridamole Delta", in welke advertentie onderaan in kleine letters te lezen was: "Merknaam: Dipyridamole Persantin 12 Boehringer Ing. (specialiteit)". Zie ook de noot onder deze uitspraak. 12. Vraag II. "Indien vraag I ontkennend wordt beantwoord: "gebruikt" de arts dan het merk in de zin van art. 13-A-2 van genoemde wet?" Aan de hand van het hiervoren geciteerde arrest Hagens/Niemeyer is een ontkennende beantwoording van ook deze vraag aangewezen. Immers een arts, een recept uitschrijvend en daarin een geneesmiddel met een merk aanduidend, kan niet gezegd worden zich van dat merk of teken te bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van de eigen handelswaren of diensten. De inhoud van het recept is, hoezeer ook voor de farmaceutische industrie van commercieel belang, merkenrechtelijk irrelevant. Het lijkt mij goed er in dit verband bovendien op te wijzen, dat de inhoud van een recept, als hier bedoeld, valt onder het beroepsgeheim van de arts en de apotheker. "Zij mogen dan ook aan niemand een recept ter inzage geven of een afschrift daarvan verstrekken, noch op andere wijze de inhoud bekend maken, behalve aan: a. degene die het voorschreef; b. de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger; c. de behandelende geneesheer; d. de opsporingsambtenaren en de inspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de artsenrjbereidkunst en de geneesmiddelenvoorziening; e. een apotheker of een apotheekhoudend geneeskundige ter bereiding en/of ter aflevering". (Merkus "Het voorschrijven van geneesmiddelen" -1979- blz. 301). De farmaceutische industrie (c.q. handel) kan dus geen weet hebben van de inhoud der recepten, laat staan dat zij langs de BMW een bepalende invloed op de inhoud daarvan zou kunnen uitoefenen. 13. Vraag III. "Indien vraag II bevestigend wordt beantwoord: gebruikt de arts het merk dan "in het economische verkeer" in de zin van genoemd art. 13-A-2?" In mijn visie met betrekking tot vraag I en II komt de beantwoording van deze vraag niet meer aan de orde. Ik wil er toch nog een korte opmerking aan wijden. De arts, een recept uitschrijvend en daarin een merk bezigend, gebruikt dat merk niet "in het economisch verkeer". Lijkt de Nederlandse tekst van art. 13-A-2 met zijn bewoordingen "in het economisch verkeer" tot twijfel aanleiding te kunnen geven, de Franse tekst, waar wordt gesproken van "dans la vie des affaires", is, naar het mij voorkomt, te dezen volkomen duidehjk: bedoeld is het zakenleven, de handel. Daarmee wordt deze bepaling van het merkenrecht haar maatschappelijke plaats gewezen: de handel en met name in casu de concurrentiestrijd, de mededinging in het handels-

18 maart 1985

Bij blad Industriële Eigendom, nr 3

verkeer. Welnu m.i. kan niet worden volgehouden, dat een arts aan een patiënt een recept voor een geneesmiddel afgevend, waarbij hij dat geneesmiddel met een merknaam aanduidt, aldus zich van het merk bedient als zakenman in het handelsverkeer. Zoals gezegd: het recept is een op schrift gesteld advies aan de patiënt om zich een bepaald of (in casu) een daaraan gelijkwaardig geneesmiddel te (kunnen) verschaffen. Dat heeft alles met de uitoefening van de geneeskunde, doch niets met het handelsverkeer te maken. 14. Vraag IV. "Als een apotheker op een recept als in overweging 2 onder b beschreven aan de patiënt aflevert een geneesmiddel dat niet afkomstig is van de houdster van het op het recept vermelde merk, terwijl de koper (de patiënt) ten gevolge van lezing van het door hem aan de apotheker aangeboden recept, doch niet door enige mededeling van of namens de apotheker, in de mening verkeert het merkgeneesmiddel te ontvangen, zonder dat de patiënt die mening kenbaar maakt, "gebruikt" dan de apotheker voor zijn door hem aan de patiënt afgeleverde waar het merk in de zin van artikel 13-A-l van meergenoemde wet?" Bij de beantwoording van deze vraag moet ik nog eens ingaan op de functie en de rol, die het recept in dit stadium van het medisch gebeuren speelt. Zoals gezegd, de arts legt zijn advies aan de patiënt met betrekking tot het door hem te gebruiken geneesmiddel schriftelijk vast in het recept, met welk recept de patiënt, indien hij de voorgeschreven medicatie metterdaad wil volgen (het zij herhaald: de beslissing te dezen is bij de patiënt), zich dient te begeven naar een apotheek ten einde bnder overlegging van het recept de aflevering te verkrijgen van het geneesmiddel, hetwelk in het recept is omschreven. Het recept bevat dus de op het advies van de arts door de patiënt aan de apotheker te geven bestelling met betrekking tot de aflevering van het geneesmiddel, dat de patiënt van node heeft. Welnu, in de onderhavige zaken houdt die bestelling het geneesmiddel in, primair benoemd met het merk, waaronder het door of vanwege de merkhoudster in het handelsverkeer is gebracht met daarnevens de aantekening dat aan de bestelling ook kan worden voldaan door afgifte van een gelijkwaardig geneesmiddel (d.w.z. van een geneesmiddel houdende dezelfde werkzame stof(fen) als het merk geneesmiddel al dan niet onder een merk in de handel zijnde). Wanneer nu de apotheker uitsluitend de alternatieve bestelling nakomt zonder in woord of geschrift tot uitdrukking te brengen dat hij het primair genoemde merkgeneesmiddel aflevert, dan "gebruikt", naar het mij voorkomt, de apotheker het merk van laatstbedoeld geneesmiddel niet in de zin van art. 13-A-l. Weliswaar moet de apotheker kennis nemen van het merk om de gelijkwaardigheid van het door hem af te leveren alternatief te kunnen onderkennen, maar wanneer hij dit merk op geen enkele wijze tot uitdrukking brengt met betrekking tot de door hem afgeleverde waar dan is van een gebruik van het merk als vorenbedoeld geen sprake. Dit zou alleen dan anders zijn, wanneer de patiënt-koper met zoveel woorden de apotheker had doen weten dat hy niet het alternatief (het "loco") maar het merk geneesmiddel wilde hebben, want dan immers zou de apotheker het merk gebruiken met betrekking tot zijn eigen — soortgelijke — waar, althans met betrekking tot niet van de merkhouder afkomstige waar. Niet van belang lijkt mij, dat bij een niet te verwaarlozen deel van de Nederlandse patiënten na lezing van een recept als in de onderhavige zaken aan de orde de merknaam van het geneesmiddel in de herinnering blijft en dat zij bij aflevering van een merkloos geneesmiddel zullen menen dat hen het merkgeneesmiddel is afgeleverd. Zij hebben in casu een dergelijk misverstand geheel aan zichzelf te wijten, omdat zij in de eerste

69

plaats kennelijk het recept niet goed hebben gelezen (zo zij de merknaam al hebben kunnen ontcijferen, de toevoeging over het hoofd hebben gezien) en in de tweede plaats geen acht hebben geslagen op de vermelding op het afgeleverde produkt. Ten slotte zij nog aandacht besteed aan het met name in verband met vraag IV vermelde (reeds eerder genoemde) "protargolarrest" (HR 10 januari 1936, NJ 1936, 79, met noot van Meijers) [B.I.E. 1936, blz. 45. Red. ]. Ik geloof niet, dat deze — door Meijers in zijn noot uitvoerig bestreden — beslissing aan een ontkennende beantwoording van de vraag in de weg staat. De Hoge Raad heeft o.m. overwogen: "dat de wettelijke bescherming van het woordmerk "protargol" van de Farbenindustrie voor zilverproteihe medebrengt, dat geen handelaar hier te lande zilverproteihe, die niet afkomstig is van de Farbenindustrie, mag afleveren onder de naam protargol, ook al mocht bij het publiek het besef verloren zijn gegaan, dat dit woord een merk is en dus duidt op herkomst van de waar van zekeren handelaar of fabrikant, en al mocht dus het publiek gewoon geworden zijn om zilverproteihe, onafhankelijk van haar herkomst, protargol te noemen; dat onder afleveren onder dien naam ook valt de aflevering van zilverproteihe door de apotheker op een recept, dat protargol voorschrijft, tenzij hij daarbij te kennen geeft iets anders dan protargol te leveren; dat dus Kruysse door, op een recept dat een oplossing van protargol voorschreef, een oplossing af te leveren van zilverproteihe, die niet van de Farbenindustrie afkomstig was, zonder dat hij daarbij te kennen gaf geen protargol af te leveren, inbreuk heeft gemaakt op het recht van de Farbenindustrie, waaraan niet afdoet, dat hij zelf het woord protargol toen noch uitgesproken noch in schrift gesteld heeft". Aan dit arrest kan voor de onderhavige casus geen gevolgtrekking worden ontleend, omdat uitsluitend protargoïwas voorgeschreven en derhalve de patiëntkoper met overlegging van het recept uitdrukkelijk zilverproteihe onder het merk protargol bedoelde afgeleverd te krijgen. Opmerking verdient wel, dat ook in de — volgens Mejjers te beperkte — visie van de Hoge Raad een eenvoudige mededeling van de zijde van de apotheker de rechten van de merkhouder ter zijde kan stellen. Opmerking verdient evenzeer, dat volgens Meijers in zijn noot een zelfde effect kan worden bereikt, wanneer de geneeskundigen de letter 1 (=loco) voor de merknaam plaatsen. 15. Als slotopmerking nog het volgende. Uit het vorenstaande volgt, dat, naar mijn mening, aan de huidige praktijk met betrekking tot de geneeskundige receptuur en de verhandeling van geneesmiddelen door apothekers op grond van de bepalingen van de BMW géén belemmering in de weg kan worden gelegd. Mij lijkt het evenwel aanbevelenswaardig, indien tegenover de patiënt in het algemeen te dezen meer openheid wordt betracht. 16. Mijn conclusie strekt tot een ontkennende beantwoording van de vragen I, II, en IV, terwijl aan vraag III aldus de grondslag is komen te ontvallen. Enz. d) Het Benelux-Gerechtshof, enz. Ten aanzien 'van de feiten: Overwegende dat de protedure welke tot voormeld arrest heeft geleid, als volgt kan worden samengevat: Dokter Nijs, apotheker Jansen en het Ziekenfonds hebben in eerste aanleg voor de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam tegen Ciba-Geigy een verklaring voor recht gevraagd waarbij dokter Nijs werd aangeduid met: "eiser sub 1", apotheker Jansen met: "eiser sub 2" en het Ziekenfonds met: "eiseres sub 3",

70

Bijblad Industriële' Eigendom, nr 3

primair: " 1. Het uitschrijven van een recept door eiser sub 1 met de tekst "R/Tanderil of gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst" of: "R/Tanderil met machtiging om gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst af te leveren" of het uitschrijven van een recept door eiser sub 1 met een dergelijke tekst is jegens gedaagde, merkhouder van Tanderil, rechtmatig; 2. Het afleveren door eiser-sub 2 van oxyfenbutazon, corresponderend op de onder 1 bedoelde geaccordeerde lijst met Tanderil, naar aanleiding van de presentatie door een patiënt van een onder 1 bedoeld recept, is jegens gedaagde, merkhouder van Tanderil, rechtmatig; 3. Het door eisers sub 3 op passende wijze onder de aandacht van andere artsen en apothekers brengen en aanbevelen van de handelwijze van eisers sub 1 en 2 als bovenomschreven, is jegens gedaagde rechtmatig; subsidiair: Te verklaren voor recht hetgeen primair gevorderd is, onder toevoeging van zodanige modaliteiten als de rechtbank zou vermenen te behoren". Na verweer van Ciba-Geigy heeft de rechtbank bij vonnis van 12 januari 1981 eisers in hun vordering niet-ontvankeüjk verklaard. Van dit vonnis zijn dokter Nijs, apotheker Jansen en het Ziekenfonds in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Zij verlangden vernietiging van het vonnis en alsnog toewijzing van hun vorderingen, waarvan zij de primaire vordering sub 2 hebben aangevuld aldus dat na "recept" wordt ingevoegd: "in een verpakking, waarop het woord Tanderil niet voorkomt". Nijs c.s. hebben zeven grieven tegen het vonnis aangevoerd. Ciba-Geigy heeft die grieven bestreden en harerzijds tegen voormeld vonnis incidenteel geappelleerd onder aanvoering van twee grieven. Laatstbedoelde grieven zijn door Nijs c.s. bij conclusie van antwoord in incidenteel beroep bestreden. Bij arrest van 28 april 1982 heeft het Gerechtshof de hierna genoemde vragen van uitleg gesteld. O. dat het Gerechtshof de feiten waarop de door het Benelux-Hof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven: a. Ciba-Geigy is in de Benelux rechthebbende op het merk TANDERIL voor geneesmiddelen. Ciba-Geigy verhandelt onder dat merk een dragee waarvan de werkzame stof de generieke benaming oxyfenbutazon draagt. Oxyfenbutazon is slechts op recept van een arts verkrijgbaar bij een apotheek. b. Dokter Nijs geeft aan of voor patiënten recepten af waarop hij vermeldt: "R/Tanderil of gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst" of "R/Tanderü, met machtiging om een gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst af te leveren". c. De "geaccordeerde lijst", bedoeld in het recept, is een "Lijst van identieke en soortgelijke middelen", voorkomend in een boekje getiteld "Voorlichting prijzen geneesmiddelen", uitgegeven door de Commissie Voorlichting Prijzen Geneesmiddelen (produktie 5 bij acteverzoek d.d. 1 december 1980 van Nijs c.s.). Op bladzijde 98 wordt als "chemisch identiek" (zie bladzijde 7 bovenaan) aan TANDERIL dragees vermeld: "Oxyfenbutazon dragees". d. Tenzij de patiënt aan apotheker Jansen bepaaldelijk te kennen geeft TANDERIL te wensen, levert apotheker Jansen, in ieder geval zolang TANDERIL duurder is dan de in het recept bedoelde "gelijkwaardige" middelen, op voornoemd recept zodanig middel af, dat meestal merkloos is, soms een ander merk dan TANDERIL heeft. e. TANDERIL is duurder dan andere middelen als in het recept bedoeld. f. Dokter Nijs is praktizerend arts. Hij is van het onder d en e gestelde op de hoogte; het is zijn bedoeling dat het goedkoopste middel wordt afgeleverd. Hij heeft •

18 maart 1985

daarbij geen financieel voordeel. g. Uit het onder f gestelde trekt het Gerechtshof de feitelijke conclusie en het stelt dus feitelijk vast dat dokter Njjs in zijn onder b genoemde recepten het merk TANDERIL vermeldt in de eerste plaats ter aanduiding van niet van Ciba-Geigy afkomstige geneesmiddelen. h. Apotheker Jansen bezigt bij de aflevering op zodanige recepten van niet van Ciba-Geigy afkomstige geneesmiddelen het woord Tanderil niet uitdrukkelijk, schriftelijk of mondeling. i. Een niet te verwaarlozen deel van de Nederlandse patiënten en hun verzorgers (bijvoorbeeld ouders) stelt er belang in te weten welk geneesmiddel aan hen (of door hen verzorgden, bijvoorbeeld hun kinderen) wordt voorgeschreven. Bij dat deel blijft na lezing van een recept van dokter Nijs het woord Tanderil in de herinnering. Bij aflevering van merkloos oxyfenbutazon zullen mitsdien dergelijke patiënten en/of verzorgers menen dat aan hen TANDERIL wordt afgeleverd. O. dat het Gerechtshof voorts heeft beslist: — (1) dat ingeval recepten als hiervoor onder b. bedoeld veelvuldig worden uitgeschreven, de kans aanzienlijk is dat zulks ertoe leidt dat de onderscheidende kracht van het merk TANDERIL ernstig wordt aangetast, mogelijkerwijs zelfs in zodanige mate dat TANDERIL tot de in het normale spraakgebruik gebruikelijke benaming voor oxyfenbutazon wordt, door welke aantasting Ciba-Geigy schade lijdt in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef en onder 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken; — (2) dat dokter Nijs voor zijn gedrag geen "geldige reden" heeft in de zin van evenvermelde bepaling; Ten aanzien van het verloop van het geding: 0 . dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage het Benelux-Gerechtshof verzoekt de volgende vragen betreffende de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (B.M.W.) te willen beantwoorden: 1. Als een praktizerend arts — huisarts of specialist — een recept voor een geneesmiddel afgeeft aan een patiënt voor welke verrichting de arts honorarium ontvangt met welk recept de patiënt zich begeeft naar een apotheker die tegen betaling het geneesmiddel aan de patiënt aflevert, en als dat geneesmiddel op het recept wordt aangeduid met een merk, "gebruikt" dan die arts het merk "voor waren", een en ander in de zin van artikel 13-A-l van genoemde wet? II. Indien vraag I ontkennend wordt beantwoord: "gebruikt" de arts dan het merk in de zin van artikel 13-A-2 van genoemde wet? III. Indien vraag II bevestigend wordt beantwoord: gebruikt de arts het merk dan "in het economisch verkeer" in de zin van genoemd artikel 13-A-2? IV. Als een apotheker op een recept als in overweging 2 onder b beschreven aan de patiënt aflevert een geneesmiddel dat niet afkomstig is van de houdster van het op het recept vermelde merk, terwijl de koper (de patiënt) ten gevolge van lezing van het door hem aan de apotheker aangeboden recept, doch niet door enige mededeling van of namens de apotheker, in de mening verkeert het merkgeneesmiddel te ontvangen, zonder dat de patiënt die mening kenbaar maakt, "gebruikt" dan de apotheker voor zijn door hem aan de patiënt afgeleverde waar het merk, in de zin van artikel 13-A-l van meergenoemde wet? O. dat het Hof overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan de Ministers van Justitie van België, van Luxemburg en van Nederland een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft gezonden; O. dat het Hof partijen in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijke opmerkingen over de door het

18 maart 1985


Gerechtshof te 's-Gravenhage gestelde vragen, waarvan zowel door dokter Nijs, apotheker Jansen en het Ziekenfonds (hierna ook gezamenlijk aan te duiden als Nijs es.) als door Ciba-Geigy gebruik is gemaakt door het indienen van een memorie, waarna zowel Nijs c.s. als Ciba-Geigy nog een antwoord-memorie hebben ingediend; O. dat Nijs c.s. heeft aangevoerd, kort samengevat, dat uit het arrest van het Hof van 29 juni 1982 in de zaak A 81/5 (Hagens en Jacobs/Niemeijer) [B.I.E. 1982, nr 74, blz. 227. Red.] alsmede uit de strekking en de geschiedenis van artikel 13 onder A, eerste lid, B.M.W. voortvloeit dat de vragen I, II en IV ontkennend moeten worden beantwoord, terwijl vraag III geen beantwoording behoeft; O. dat Ciba-Geigy heeft aangevoerd, kort samengevat, dat vraag I bevestigend moet worden beantwoord omdat de arts het merk gebruikt "voor waren" in de zin van artikel 13 onder A, eerste lid, aanhef, en onder 1, B.M.W.; dat, voor geval vraag I ontkennend moet worden beantwoord, vraag II bevestigend moet worden beantwoord omdat in elk geval sprake is van "elk ander gebruik" van het merk door de arts; dat, gezien de plaats welke de arts inneemt in de distributieketen van slechts op recept verkrijgbare geneesmiddelen, ook vraag III bevestigend moet worden beantwoord;dat ook vraag IV bevestigend moet worden beantwoord omdat de apotheker het merk in elk geval gebruikt "voor waren" in voormelde zin; O. dat ter zitting van het Hof van 28 maart 1983 de standpunten van Nijs c.s. en Ciba-Geigy mondeling werden toegelicht en wel namens Nijs c.s. door Mr D. W. F. Verkade, advocaat te Amsterdam, Mr L. van Bunnen, advocaat te Brussel en Mr E. Arendt, advocaat te Luxemburg en namens Ciba-Geigy door Mr H. G. T. J. Jansen, advocaat te 's-Gravenhage en Mr A. Braun, advocaat te Brussel; O. dat het Hof, toen viel te voorzien dat het niet over de zaak zou kunnen oordelen in dezelfde samenstelling als waarin het de pleidooien had aangehoord, ter zitting van het Hof van 24 oktober 1983 aan partijen de vraag heeft voorgelegd of zij de zaak deswege opnieuw wilden doen bepleiten dan wel er mee instemden dat het Hof de zaak op basis van de gewisselde gedingstukken, de reeds overgelegde pleitnota's daaronder begrepen, zou berechten in de samenstelling zoals deze ten dage der beraadslaging zou zijn gewijzigd, welke vraag partijen eenstemmig in laatstbedoelde zin hebben beantwoord; O. dat de Advocaat-Generaal Berger op 6 februari 1984 zijn conclusie heeft ingediend; Ten aanzien van het recht: Ten aanzien van de vragen te zamen: O. dat de vragen alle betreffen de uitleg van artikel 13A, eerste lid, B.M.W.; dat het Hof in zijn arrest van 29 juni 1982 in de zaak onder A 81/5 (Hagens Transporten) dienaangaande heeft overwogen dat onder "gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken" in de zin van deze bepaling moet worden verstaan: "het zich van dat merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten, dan wel ter aanduiding van de eigen onderneming"; dat deze omschrijving moet worden begrepen in verband met de in genoemd arrest ontkennend beantwoorde vraag of een "bloot-vervoerder", op grond van de omstandigheid dat de door hem vervoerde goederen zijn voorzien van een merk, dat merk in voormelde zin gebruikt, voor welke beantwoording beslissend was dat, nu de "bloot-vervoerder" voor de aanvang van het vervoer met de goederen geen enkele bemoeienis heeft en dus het merk niet heeft aangebracht, terwijl het gemerkt zijn van de goederen ook overigens voor de bedrijfsvoering van de "bloot-vervoerder" slechts

71

louter bijkomstig is, niet gezegd kan worden dat deze zich van dat merk "bedient"; dat evenwel voormelde omschrijving niet dient te worden opgevat als een uitputtende definitie van merkgebruik waartegen de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten; dat die omschrijving er immers in sommige gevallen toe zou kunnen leiden dat degene die zich in het economisch verkeer zonder geldige reden van eens anders merk of van een daarmede overeenstemmend teken bedient onder zodanige omstandigheden, dat daardoor aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht, niettemin het verwijt van merkinbreuk zou kunnen ontgaan door aannemelijk te maken dat hij dusdoende niet beoogt de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten te bevorderen, wat zou betekenen dat door meerbedoelde omschrijving met name aan de in artikel 13A, eerste lid, onder 2, neergelegde bescherming van de merkhouder een beperking zou zijn gesteld die in de tekst van die bepaling geen steun vindt, hetgeen niet kan worden aanvaard; dat voormelde omschrijving daarom aldus moet worden opgevat dat voor de toepassing van artikel 13A, eerste lid, onder 1, de woorden "gebruik voor de waren" zien op het zich van een merk of teken bedienen met betrekking tot de eigen waren, terwijl voor de toepassing van het in dit artikellid, onder 2, bepaalde onder "elk ander gebruik* moet worden verstaan zich van een merk of teken bedienen "in het economisch verkeer" in de zin van deze bepaling. dat het in dit verband van belang is eraan te herinneren dat met name de in artikel 13A, eerste lid, onder 2, aan de merkhouder toegekende bevoegdheid zéér ruim is geformuleerd, immers bescherming verleent tegen "elk ander gebruik", en — gelijk blijkt uit het Gemeenschappelijk Commentaar — ertoe strekt om de merkhouder door een uitbreiding van de bescherming die de voorheen bestaande wetgevingen hem toekenden, beter dan^vroeger in staat te stellen zich op grond van zijn uitsluitend recht op het merk te verzetten tegen "feiten die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen"; dat genoemde bepaling deze bescherming uitsluitend daardoor beperkt dat het gebruik waardoor de merkhouder schade kan worden toegebracht, "zonder geldige reden" moet plaatsvinden "in het economisch verkeer ; dat hier geen uitputtende beschrijving behoeft te worden gegeven van het begrip "in het economisch verkeer" omdat voor deze zaak voldoende is vast te stellen dat in beginsel sprake is van zich van een merk of teken bedienen "in het economisch verkeer" indien zulks — anders dan met een uitsluitend wetenschappelijk . doel — plaatsvindt in het kader van een bedrijf, van een beroep of van enige andere — niet in de particuliere sfeer verrichte — activiteit waarmede economisch voordeel wordt beoogd; Ten aanzien van de vragen I, II en III (betrekking hebbend op de arts): O. dat de vragen I, II en III het in vraag I omschreven gedrag van de arts betreffen en daarom te zamen zullen worden besproken; O. dat een praktizerend arts — huisarts of specialist —, die in een recept ter aanduiding van' het aan zijn patiënt door de apotheker af te leveren geneesmiddel een merk van een farmaceutische spécialité bezigt, zich met van dat merk bedient met betrejcking tot zijn eigen, door hem verhandelde waren; dat daarom deze arts van dat merk alsdan niet in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1, gebruik maakt "voor de waren (. . .)"; O. dat hij zich alsdan echter wèl in het kader van zijn beroep van dat merk bedient; dat immers het aanduiden van het aan de patiënt af te leveren geneesmiddel het doel is van het uitschrijven

72

Bijblad Industriële'Eigendom, nr 3

18 maart 1985

van een recept en het uitschrijven van recepten een wezenlijk onderdeel vormt van de door een praktizerend arts in het kader van zijn beroep aan zijn patiënten verleende diensten, voor welke verrichting, gelijk het Gerechtshof te 's-Gravenhage in zijn vraagstelling doet uitkomen, het honorarium dat de arts voor zijn diensten ontvangt, mede de beloning vormt; dat daaruit, mede in verband met hetgeen hiervoor ten aanzien van alle vragen te zamen werd overwogen, volgt dat wanneer een praktizerend arts in een recept ter aanduiding van het aan zijn patiënt af te leveren geneesmiddel een merk van een farmaceutische spécialité bezigt, sprake is van "ander gebruik" van dat merk in de zin van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 2, B.M.W.; O. voorts dat, gelijk mede uit het ten aanzien van alle vragen te zamen overwogene volgt, de omstandigheid dat de arts zich aldus van het merk bedient in het kader van de uitoefening van zijn beroep, in beginsel tot de slotsom leidt dat dit gebruik plaatsheeft " in het economisch verkeer" in de zin van evengenoemde bepaling; dat te dezen geen reden is anders te oordelen, te minder omdat de arts, gezien de voorschriften die afgifte van bepaalde geneesmiddelen anders dan op recept van een arts verbieden, een wezenlijke schakel vormt in de distributieketen van geneesmiddelen; dat dit laatste ook daaruit kan blijken dat enerzijds fabrikanten van farmaceutische spécialité's een belangrijk deel van hun verkoopbevorderende activiteiten juist op de artsen richten, terwijl anderzijds zij die, gelijk het in deze zaak betrokken ziekenfonds, er belang bij hebben de kosten van de geneesmiddelenvoorziening te drukken, voor hun streven naar kostenbesparing door het bevorderen van de afzet van de veelal goedkopere vervangende geneesmiddelen (de zogenaamde loco's) de medewerking van juist de artsen inroepen; O. dat uit het vorenoverwogene volgt dat vraag I ontkennend, de vragen II en III daarentegen bevestigend moeten worden beantwoord;

ten gevolge van lezing van het door hem aan de apotheker aangeboden recept in de mening verkeert dat hem de van de merkhouder afkomstige farmaceutische spécialité wordt geleverd, nalaat die onjuiste indruk tegen te gaan door bij aflevering mede te delen of anderszins aan de koper duidelijk te maken dat hij een loco-geneesmiddel levert, van het merk in de zin van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, B.M.W. gebruik maakt voor zijn aan die van de merkhouder gelijksoortige, doch niet van deze afkomstige waren; O. dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage evenwel niet heeft vastgesteld dat de apotheker waarvan in vraag IV sprake is, weet of behoort te weten dat de koper (de patiënt) aan wie hij het-loco-geneesmiddel aflevert, meent dat hem de van de merkhouder afkomstige farmaceutische spécialité wordt verstrekt; dat in de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, wél ligt besloten dat de apotheker waarvan in vraag IV sprake is, rekening moet houden met de mogelijkheid dat de koper (de patiënt) aan wie hij het loco-geneesmiddel aflevert, behoort tot — zoals het Gerechtshof het uitdrukt — dat niet te verwaarlozen deel van de Nederlandse patiënten en hun verzorgers dat er belang in stelt te weten welk geneesmiddel aan hen of door hen verzorgden wordt voorgeschreven, dat daarom recepten leest, en dat na lezing van een recept als in vraag IV bedoeld, zal menen dat de van de merkhouder afkomstige farmaceutische spécialité wordt verstrekt; dat met de ruime bescherming welke het eerste lid van artikel 13 A B.M.W. de merkhouder beoogt te verzekeren, strookt om te aanvaarden dat de apotheker waarvan in vraag IV sprake is, in evenvermelde mogelijkheid aanleiding behoort te vinden, ter voorkoming van een mogeüjk misverstand bij zijn afnemers omtrent de herkomst van het geleverde, bij elke aflevering mede te delen of anderszins aan de koper duidelijk te maken dat hij het loco-geneesmiddel levert, en dat die apotheker, als hij dat nalaat, merkinbreuk pleegt;

Ten aanzien van vraag IV (betrekking hebbend op de apotheker): O. dat wie bij aflevering van zijn eigen, aan die van de merkhouder gelijksoortige waren het merk van de merkhouder uitdrukkelijk, schriftelijk of mondeling, bezigt en daardoor bij zijn afnemer de onjuiste indruk wekt dat het geleverde van de merkhouder afkomstig is, zich aan merkinbreuk schuldig maakt, immers van het merk gebruik maakt voor soortgelijke waren in de zin van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, B.M.W.; dat merkenrechtelijk geen grond bestaat anders te oordelen wanneer in een dergelijk geval degene die aflevert, weliswaar het merk van de merkhouder niet uitdrukkelijk bezigt, maar, ofschoon hü weet of behoort te weten dat zijn afnemer op grond van andere omstandigheden zal menen dat het geleverde van de merkhouder afkomstig is, nalaat die onjuiste indruk tegen te gaan door mede te delen of anderszins duidelijk te maken dat hij een andere waar aflevert; dat reeds onder één der voorheen bestaande wetgevingen (de Nederlandse) werd aangenomen dat in laatstbedoeld geval sprake was van merkinbreuk, immers van stilzwijgend gebruik van het merk, terwijl onder de andere wetgevingen zodanig handelen op grond van het gemene recht als onrechtmatig kon worden beschouwd; dat om deze redenen moet worden aanvaard dat ook onder de B.M.W. in zodanig geval sprake is van gebruik maken van het merk voor soortgelijke waren, in de zin van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, van die wet; O. dat uit het hiervoor overwogene volgt dat de apotheker waarvan in vraag IV sprake is, indien hij weet of behoort te weten dat de koper (de patiënt)

Ten aanzien van de kosten: 0 . dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is; dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht; dat gelet op het vorenstaande, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald als volgt: voor Nijs c.s. op f 2.000,— (exclusief B.T.W.) en voor Ciba-Geigy op f 2.000,- (exclusief B.T.W.); Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal Berger van 6 februari 1984; Uitspraak doende op de door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij arrest van 28 april 1982 gestelde vragen; Verklaart voor recht: 1. Indien een praktizerend arts — huisarts of specialist — in een recept ter aanduiding van het aan zijn patiënt door de apotheker af te leveren geneesmiddel een merk van een farmaceutische spécialité bezigt, maakt hij van dat merk niet gebruik in de zin van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW, doch wél gebruik in de zin van deze bepaling onder 2; dit gebruik vindt plaats in het economisch verkeer in de zin van laatstgenoemde bepaling.

18 maart 1985


2. Indien een apotheker op een recept, waarin de aanwijzing nopens het af te leveren geneesmiddel bestaat uit het merk van een farmaceutische spécialité in verbinding met termen of tekens waaruit blijkt dat de arts toestemt in aflevering van een vervangend geneesmiddel (loco), aan de patiënt een geneesmiddel aflevert dat niet afkomstig is van de houder van het op het recept vermelde merk, en, ofschoon hij rekening moet houden met de mogelijkheid dat de koper (de patiënt) ten gevolge van lezing van het door hem aan de apotheker aangeboden recept zal menen dat hem de van de merkhouder afkomstige farmaceutische spécialité wordt verstrekt, nalaat bij aflevering mede te delen of anderszins duidelijk te maken dat hij het loco-geneesmiddel levert, maakt de apotheker gebruik van het merk in de zin van artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, B.M.W. Enz.

Nr 21. Gerechtshof te Amsterdam, Vakantiekamer, 8 september 1983. (Quickmix staafmixers/Minimix) President: Mr J. N. van Veen; Raadsheren: Mrs M. M. Mendel en J. Vermeijden. Nirvana c.s. beroepen zich op de Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMWj, de Auteurswet, de Benelux-Merkenwet en art. 1401 Burgerlijk Wetboek voor hun bestrijding van een door V & D na hun minimix-staafmixer in de handel gebrachte Quickmix staafmixer. Art. 3 Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Ten processe blijkt dat Nirvana slechts een inschrijving van een beeldmerk bij het Benelux Merkenbureau heeft verkregen, doch geen inschrijving van een model bij het Benelux Bureau voor Tekeningen en Modellen. Vorderingen voor zover gebaseerd op de BTMW kunnen dus niet slagen. Art. 10, lid 1, aanhef en sub 10° Auteurswet 1912. Een duidelijk kunstzinnig karakter van de Minimix is niet aannemelijk gemaakt; uit een overgelegde afbeelding van de mixer blijkt dat niet. Inbreuk op auteursrecht veronderstelt ontlening, en daarvan is i.c. niet gebleken. Art. 13 onder A, lid 1 Benelux-Merkenwet. Gedeponeerd door Nirvana blijkt te zijn een beeldmerk (een fotografische afbeelding) van de Minimix met bijzondere vermelding van de kleuren en niet de driedimensionale vorm van de Minimix. Als de vordering zo moet worden begrepen dat V & D, gelet op de vormgeving en de kleuren van de Quickmix, zou handelen in strijd met het ingeschreven merk van Nirvana, valt niet in te zien dat V & D door het in de handel brengen van de Quickmix inbreuk maakt op dat merk. Gesteld noch gebleken is dat V & D dat beeldmerk van Nirvana heeft gebruikt voor haar Quickmix. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Art. 14, lid 5 BTMW. Wat de gestelde slaafse navolging betreft: geen beroep kan worden gedaan op de BTMW voor feiten die slechts inbreukmakende handelingen in de zin van de BTMW vormen, nu de Minimix niet als model is ingeschreven. Dat de Quickmix aan de Minimix zou zijn ontleend is overigens niet aannemelijk gemaakt, zelfs niet dat Minimix eerder dan Quickmix in de handel is gebracht.

73

Een beroep op art. 1401 BW faalt dus ook. De vordering is terecht door de President afgewezen. 1. De vennootschap naar Engels recht Nirvana Ltd. Nederland, gevestigd in Engeland op het eiland Man, kantoorhoudende te Leeuwarden, en 2. De vennootschap naar Italiaans recht Thermomix Italiana te Milaan, Italië, appellanten, [in kort geding], procureur Mr J. M. Levenbach, advocaat Mr A. W. Bokma te Rotterdam, tegen De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vroom en Dreesmann B.V. te Ouder-Amstel, geihtimeerde [in kort geding], procureur Mr J. D. Kleyn. a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 23 december 1982 (Mr. H. van Breda). Overwegende ten aanzien van het recht: 1. Gedaagde heeft vooreerst betoogd dat zij door de wijziging van de eis — die haar raadsman in de middag voorafgaande aan de dag ter terechtzitting telefonisch is doorgegeven — in haar verdediging onredelijk wordt bemoeiüjkt. Zij verzet zich op die grond tegen deze wijziging met het verzoek om het geding te beperken tot de oorspronkelijke eis. 2. Dit verzet wordt verworpen, reeds omdat gedaagde daar geen belang bij heeft aangezien (ook) de gewijzigde eis niet tot toewijzing van een der gevraagde voorzieningen kan leiden, zoals in de navolgende overwegingen wordt toegelicht. 3. Eiseressen baseren hun vorderingen blijkens de inhoud van hun aangehechte akte thans niet meer op modelbescherming ingevolge de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BWTM) - dit in kort geding terecht, reeds omdat vaststaat dat het desbetreffende depot nog niet door een inschrijving is gevolgd — maar op exclusieve rechten op de uiterlijke vormgeving van hun Minimix ingevolge de Auteurswet en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (BMW) althans op oneerlijke concurrentie wegens "slaafse nabootsing". 4. Het beroep op auteursrechtelijke bescherming faalt. Met recht beroept gedaagde zich in dit verband op de regel neergelegd in artikel 21, lid 2 van de BWTM waarin van bescherming ingevolge de auteurswet worden uitgesloten tekeningen of modellen die geen duidelijk kunstzinnig karakter vertonen. Aangezien ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de bodemrechter zal oordelen dat het model van de Minimix "geen duidelijk kunstzinnig karakter" vertoont, is er geen grond voor een voorziening in kort geding gebaseerd op auteursrecht. 5. Ook het door eiseressen gedaan beroep op enig exclusief recht onder de BMW moet in kort geding worden verworpen, reeds omdat ook wat dit betreft vaststaat dat het desbetreffend depot — gedaan op 6 december j.1, — nog niet door een inschrijving is gevolgd en dus nog niet kan worden aangenomen dat aan eiseressen ooit enig merkrecht zal toekomen. 6. Ten slotte baseren eiseressen hun vorderingen op de stelling dat gedaagde zich jegens hen aan oneerlijke concurrentie en daarmee aan onrechtmatige daad schuldig maken door het in de handel brengen van de Quickmix staafmixer — welke praktisch identiek is aan de Minimix en qua model, kleur en zelfs onderdelen geheel aan de Minimix gelijk — voor een aanzienlijk lagere prijs dan die van de Minimix. Eiseressen stellen in dit verband voorts dat eiseres sub 1, die van eiseres sub 2 de exclusieve verkoop van de door haar gefabriceerde Minimix voor Nederland heeft gekregen, dit apparaat reeds enige tijd (hoe lang stellen eiseressen niet) via stands op huishoudbeurzen aan de Nederlandse consument te koop aanbiedt, terwijl gedaagde eerst onlangs (blijkens haar

74


begin november j.1. verschenen geschenkenfolder "De Schatkamer van Sint Nicolaas") de Quickmix op de markt brengt. 7. Gedaagde legt documenten over waaruit blijkt dat zij medio 1982 een partij van 660 Quickmix apparaten heeft gekocht van de te Bergamo in Italië gevestigde leverancier Tradex s.r.1. Zij stelt voorts dat de producent van de Quickmix, de Italiaanse onderneming Johnson Elektrodomestici S.p.A. te Marmat (va), dit sedert 1975 geproduceerde apparaat in het verleden reeds, voor zover het 'de Benelux betreft, op de Belgische markt heeft gebracht, ook via' Tradex. Ten slotte legt gedaagde een aan haar raadsman gericht telexbericht van 8 december 1982 over, afkomstig van Tradex en, voor zover hier van belang, luidende: "The milan holidays prevented me to have another talk to mr Sindoni of Thermomix in order to make him to telegraph to you that he has nothing to do with the legal action Nirvana started against V & D. Contents of our telephone conversation: Mr Sindoni was accused by Nirvana to have supplied the mixer product to other people inspite of the existing exclusive sales right for said product in between Thermomix and Nirvana. Mr Sindoni replied that he did not supply to anybody else and that he does not understand the accuse. Mr Sindoni was not aware that Nirvana started legal action against our customer V & D. Mr Sindoni said that he would not support such a legal action and does not want to become involved. I mentioned to mr Sindoni whether in the past he had ever any discussion with Johnson here in Italy about the Johnson or the Thermomix mixer or about any sales obstacles, as the appliances are not alike in the shape but similar. Mr Sindoni said he never had started or received any comment and/or action from Johnson or with Johnson. For mr Sindoni the whole action Nirvana is as ridiculous as for us." ^ 8. Met het oog op deze door gedaagde gestelde feitelijkheden, die tot een — in kort geding niet uit te voeren — feitenonderzoek nopen, rijst thans zodanige twijfel aan de juistheid van het door eiseressen aan gedaagde verweten onrechtmatig handelen (óók indien op zichzelf juist zou zijn dat de beide onderhavige staafmixers sterk op elkaar gelijken, sterker met name • dan op andere in de handel zijnde staafmixers waarvan ter terechtzitting ook exemplaren zijn getoond) dat er ook op die grond geen voorziening als thans gevorderd behoort te worden gegeven. 9. Als verliezende partü(en) behoren eiseressen de proceskosten te dragen. Rechtdoende: 1. Weigert de gevraagde voorzieningen. 2. Veroordeelt eiseressen in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op f 1000,— wegens salaris procureur. Enz. b) Het Hof, enz. (Post alia.) 2. De grieven. De grieven houden, naar het hof begrijpt, het volgende in: Grief I Ten onrechte heeft de president het beroep op de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen afgewezen. Grief II Ten onrechte heeft de president het beroep op auteursrechtelijke bescherming afgewezen. Grief III Ten onrechte heeft de president het beroep op

18 maart 1985

enig exclusief recht onder de Beneluxmerkenwet verworpen. Grief IV Ten onrechte heeft de president het beroep op bescherming krachtens artikel 1401 BW afgewezen. 3. Vaststaande feiten. Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd betwist, dan wel blijkende uit niet betwiste geschriften het volgende vast. — Nirvana c.s. verkopen, resp. doen verkopen in Nederland een staafmixer onder de naam MINIMK van Italiaanse makelij (producent: Thermomix Italiana). — Vroom en Dreesmann verkopen sinds september 1982 in haar warenhuizen een staafmixer onder de naam Quickmix, eveneens van Italiaanse makelij (producent: Johnson Elettrodomestici S.p.a.). Bespreking van de grieven. 4. De eerste grief. 1. Ter toelichting op deze grief voeren Nirvana c.s. aan dat, bhjkens de bij memorie van grieven overgelegde brief van het Benelux-Merkenbureau dd. 1 februari 1983, vaststaat dat geen eerdere inschrijvingen van de door hen in de handel gebrachte staafmixer ingevolge de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen hebben plaatsgevonden en deze inschrijving nu kan plaatsvinden, weshalve zrj in hoger beroep voornoemde wet ten grondslag leggen aan hun vordering. Bij pleidooi hebben zij bij akte een bewijs van inschrijving door het Benelux-Merkenbureau, gedagtekend 22 juli 1983, overgelegd. 2. Deze grief moet worden verworpen. Het onder (1) genoemde bewijs van inschrijving, is, naar uit de inhoud blijkt, niet een bewijs van inschrijving Van een model bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen doch een inschrijving van een beeldmerk bij het Benelux-Merkenbureau. Aangezien het uitsluitend recht op een model krachtens art. 3 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) wordt verkregen, voor zover in dit geding van belang, door het eerste depot van het model verricht binnen het Beneluxgebied en ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen, kunnen Nirvana c.s. de bescherming van de BTMW voor de door hen in de handel gebrachte staafmixer niet inroepen op grond van het door hen overgelegde bewijs van inschrijving krachtens de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken van een beeldmerk voor die staafmixer. Nirvana c.s. hebben ook geen andere bescheiden overgelegd ten bewijze dat bedoelde staafmixer bescherming geniet krachtens de BTMW, zodat de vorderingen van Nirvana c.S; voor zover zij gegrond zijn op de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen niet kunnen slagen. 5. De tweede grief. 1. Ter toelichting op deze grief stellen Nirvana c.s. dat de Minimix wel degelijk een werk van op nijverheid toegepaste kunst in de zin van artikel 10 Auteurswet 1912 is. De Minimix is volgens hen dusdanig gemodelleerd dat de aanblik prettig aandoet, deze gemakkelijk in de hand ligt, weinig plaats inneemt en de vorm geheel afwijkt van andere mixers omdat zrj slank en licht van gewicht is. Vroom en Dreesmann heeft zowel in prima als in hoger beroep uitdrukkelijk enige toepasselijkheid van de Auteurswet 1912 op de Minimix afgewezen en gesteld dat de Minimix geen duidelijk kunstzinnig karakter vertoont in de zin van die wet. 2. Nirvana c.s. hebben noch in prima noch in hoger beroep aannemelijk gemaakt dat het ontwerp van de Minimix een duidelijk kunstzinnig karakter vertoont. Zij hebben slechts een kleine afbeelding van de mixer

18 maart 1985

75


overgelegd, waaruit dat kunstzinnige karakter niet blijkt. 3. Zo de Minimix al voor bescherming krachtens de Auteurswet 1912 in aanmerking komt, dan nog is van schending van auteursrecht op de Minimix als werk bedoeld in art. 10, eerste lid sub 10 Auteurswet 1912 en van nabootsing van de Minimix niet reeds sprake wanneer het beschermde werk, de Minimix, en het beweerdelijk inbreukmakende werk, de Quickmix, grotere of kleinere gelijkenis met elkaar vertonen, doch slechts wanneer het ontwerp van de Quickmix is ontleend aan dat van de Minimix of deze tot voorbeeld van de Quickmix heeft gediend. Door Nirvana c.s. is echter in dit geding niet gesteld dat zij de eersten zijn geweest die een staafmixer in deze vorm hebben gemaakt, terwjjl anderzijds door Vroom en Dreesmann onweersproken is gesteld dat gedurende vele jaren reeds vergelijkbare vormen van staafmixers in Nederland worden verhandeld. 4. Deze grief moet derhalve ook worden verworpen. 6. De derde grief. 1. Het door Nirvana c.s. bij akte bij pleidooi overgelegde bewijs van inschrijving van het BeneluxMerkenbureau betreft een fotografische afbeelding van de Minimix. De inschrijving van die afbeelding is blijkens de gehanteerde codering, een en ander in samenhang met de op de achterzijde van het formulier verstrekte toelichting, geschied als beeldmerk met bijzondere vermelding van de kleuren. Bijzondere vermelding van enige driedimensionale vorm, waartoe het formulier blijkens de toelichting op code 12 in voorkomende gevallen de mogelijkheid biedt, heeft niet plaatsgevonden. Het moet er derhalve voor worden gehouden dat ingevolge de Benelux-Merkenwet aan Nirvana c.s. uitsluitend bescherming verleend is voor de afbeelding van de Minimix, zoals weergegeven op het bewijs van inschrijving. 2. Het hof verstaat de vordering van Nirvana c.s. zo, dat Vroom en Dreesmann, gelet op de vormgeving en kleuren van de Quickmix, door de verkoop van die mixer zou handelen in strijd met het door Nirvana ingeschreven merk. Nu het Benelux-Merkenbureau, blijkens vorenvermeld bewijs van inschrijving, niet de vorm van de Minimix als merk heeft ingeschreven, doch uitsluitend de afbeelding daarvan als beeldmerk, valt niet in te zien dat Vroom en Dreesmann, door het in de handel brengen van de Quickmix, inbreuk maakt op het beeldmerk van Nirvana. Gesteld noch gebleken is dat Vroom en Dreesmann dat beeldmerk heeft gebezigd voor de Quickmix. 3. Deze grief faalt derhalve eveneens. 7. De vierde grief. 1. Ter toelichting op deze grief stellen Nirvana c.s. dat de vorm van de beide staafmixers praktisch identiek is; de kleurencombinatie veel overeenkomst vertoont, terwijl onderdelen verwisselbaar zijn en identiek, dat hier sprake is van slaafse navolging en derhalve onrechtmatig handelen door Vroom en Dreesmann, waardoor Nirvana c.s. schade lijden en hebben geleden. 2. Voor het geval Nirvana c.s. bij hun op art. 1401 BW gegronde vordering ervan uitgaan dat de Minimix een nieuw model van nijverheid is in de zin van art. 1 BTMW doch dat dit model abusievelijk niet door haar als zodanig is gedeponeerd en ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen, is het overeenkomstig het bepaalde in art. 14, lid 5 BTMW niet mogelijk voor feiten, die slechts inbreukmakende handelingen vormen, een vordering in te stellen op grond van de bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging, zelfs niet indien dit uitsluiting van elke bescherming van de Minimix tot gevolg zou hebben omdat deze niet is beschermd krachtens de bepalingen van de BTMW. 3. Het is echter mogelijk dat de Minimix niet een nieuw, oorspronkelijk uiterlijk heeft en niet als model

kan worden beschermd krachtens de BTMW. Reeds vele jaren immers worden staafmixers door anderen vervaardigd en in de handel gebracht, die gelijkenis vertonen met de Minimix. Ook in dat geval moet het beroep op art. 1401 BW dat Nirvana c.s. hebben gedaan, worden afgewezen. Zij hebben hun stelling dat de Quickmix van Vroom en Dreesmann aan de Minimix is ontleend, tegenover de ontkentenis daarvan door Vroom en Dreesmann, in het geheel niet aannemelijk gemaakt. Het is zelfs niet komen vast te staan dat de Minimix eerder dan de Quickmix in de handel is gebracht. 4. Ook deze grief moet dus worden verworpen. 8. Slotsom. 1. De grieven kunnen niet leiden tot vernietiging van het beroepen vonnis, zodat dit moet worden bekrachtigd. 2. Nirvana c.s. moeten als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep. 9. Beslissing. Het hof 1. bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; 2. veroordeelt appellanten — Nirvana c.s. — in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde — Vroom en Dreesmann — tot aan deze uitspraak begroot op f 3750,—. Enz.

Nr 22. Gerechtshof te Amsterdam, Vakantiekamer, 25 augustus 1983. (Elseviers Culinair Handboek) President: Mr J. N. van Veen; Raadsheren: Mrs W. D. C. ter Haar en F. H. van Gijn. Art. HJLuteurswet 1912. Van Niftrik, die een bedrijf heeft op het gebied van het verzorgen van diners en de exploitatie van een traiteurswinkel en daardoor en door een of meer publikaties, voorzien van haar foto, omtrent haar persoon en werk een zekere bekendheid op culinair gebied geniet, heeft een ideëel belang om zich te verzetten tegen de openbaarmaking van haar foto op de omslag van het kookboek van Elsevier, zulks terwijl op die omslag niet de naam van een auteur wordt vermeld, zodat de onjuiste indruk ontstaat dat Van Niftrik aan de inhoud van dat boek heeft meegewerkt, terwijl Van Niftrik het op belangrijke onderdelen met de inhoud van het boek oneens is. Bovendien heeft Van Niftrik ook een financieel belang bij een verbod van de openbaarmaking van haar foto, omdat zij voor de publikatie van haar beeltenis een geldelijke vergoeding kan vragen en zij beperkt wordt in de mogelijkheden tot het gebruik van haar beeltenis op de omslag van het door haar uit te geven eigen kookboek. Op grond van dit alles een redelijk belang van Van Niftrik in de zin van art. 21 Aw aannemelijk geacht. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ondanks het feit dat Van Niftrik eerst 8 maanden na de introduktie van het door Elsevier uitgegeven kookboek van bezwaren heeft doen blijken, voorts ten tijde van het geding in eerste aanleg de oplage van het boek reeds grotendeels was gedistribueerd en Elsevier heeft toegezegd, dat voor een herdruk of nieuwe uitgave van het boek de bewuste foto niet meer zal worden gebruikt, een spoedeisend belang aangenomen, omdat Van Niftrik niet eerder had geconstateerd dat haar portret op de omslag van het boek was afgebeeld en vaststaat dat Elsevier 10.000 exemplaren van het boek in voorraad had en nog 10.000 exemplaren bij diverse boekhandels berustten. Gegeven het grote aantal exemplaren, dat nog niet onder het publiek was verspreid, overweegt Van

76


Niftrik's belang bij toewijzing van de gevorderde voorziening het aan die toewijzing voor Elsevier verbonden nadeel. Ten aanzien van het laatste anders de Pres., die de gevorderde voorziening toewees onder bepaling, dat Van Niftrik daaraan geen aanspraak kon ontlenen indien Elsevier haar binnen dertig dagen een bedrag van f 1.000,— zou betalen. Petra van Niftrik te Amsterdam, appellante, incidenteel geihtimeerde [in kort geding], procureur Mr J. R. Branbergen, tegen De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Uitgeverij Elsevier te Amsterdam, geihtimeerde, incidenteel appellante [in kort geding], procureur Mr P. A. M. Hendrick. a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 27 mei 1982 (Mr B. J. Asscher). Overwegende ten aanzien van het recht: 1. Gedaagde heeft in augustus 1981 een boekwerk uitgegeven orider de titel "Elseviers Culinair Handboek". Dit boekwerk is voorzien van een in hoofdzaak bruin gekleurde omslag. De voorzijde van de omslag van circa 29 x 22 cm is globaal in 2 helften verdeeld. De bovenste helft wordt hoofdzakelijk gevuld door de woorden "Elseviers Culinair Handboek". De onderste helft wordt hoofdzakelijk gevuld door drie naast elkaar gemonteerde kleurenfoto's, elk ter grootte van 7 x IVi cm. Elk van die foto's toont smakelijk opgemaakte spijzen. Op de middelste foto staat eiseres achter een tafel met spijzen afgebeeld. Deze foto is als onderdeel van een reportage vervaardigd door de fotograaf Roel Salomons, zulks ten dienste van een artikel over eiseres, haar culinaire vaardigheden en haar traiteurs-bedrijf, welk artikel is verschenen in het maandblad "Elegance" nr ö^van juni 1980, pagina's 58 en 59. Bij dit artikel is een paginagrote andere foto van eiseres uit dezelfde serie afgebeeld. 2. Eiseres vordert thans een verbod aan gedaagde gebruik te maken van haar portret, voorts de gewraakte omslag uit de handel te nemen en de reeds gedistribueerde exemplaren van het boek met de gewraakte omslag terug te vragen, een en ander als nader gepreciseerd in het petitum van de dagvaarding. 3. Eiseres voert daartoe aan, dat zij voor het openbaar maken door gedaagde van haar foto geen toestemming heeft gegeven, en dat redelijke belangen van eiseres, zoals nader brj dagvaarding en pleidooi toegelicht, zich tegen die openbaarmaking verzetten. 4. Gedaagde verweert zich allereerst met op te werpen, dat eiseres aan de fotograaf Roel Salomons toestemming heeft gegeven voor elke vorm van openbaarmaking. 5. Dit verweer is tegenover de ontkentenis van eiseres geenszins aannemelijk geworden en faalt derhalve. 6. Gedaagde verweert zich subsidiair met op te werpen, dat eiseres geen redehjk belang heeft, zoals nader uitgewerkt in de pleitnotities van gedaagdes raadsman. 7. Met betrekking tot de vraag of eiseres een redelijk belang heeft in de zin van artikel 21 van de Auteurswet en, in geval die vraag bevestigend wordt beantwoord, in hoeverre dit belang het gevorderde kan rechtvaardigen achten Wij het navolgende van belang. 8. Door de samenwerking van gedaagde met de N.L.K. Boek en Plaat kon de oplage 110.000 stuks bedragen, hetgeen moet worden aangemerkt als een grote oplage. 90.000 Exemplaren zijn verspreid onder de deelnemers aan Boek en Plaat; 10.000 exemplaren zijn verdeeld over 500 boekhandels in Nederland; van deze 10.000 exemplaren is een onbekend maar waarschijnlijk niet onbelangrijk aantal verkocht; 10.000 exemplaren zijn nog bij gedaagde in voorraad. 9. Eiseres stelt een ruime bekendheid te genieten op •

18 maart 1985

culinair gebied. Van dit gegeven uitgaande is evenwel onvoldoende aannemelijk geworden, dat die bekendheid zich ook uitstrekt tot haar beeltenis, hetgeen te meer klemt omdat de afbeelding van eiseres geenszins een geprononceerde plaats op de omslag inneemt. Nu eiseresses naam noch op de omslag noch in het boekwerk voorkomt, achten Wij derhalve niet aannemelijk, dat eiseres door de lezers van het boek (mede) verantwoordelijk zou worden gehouden voor, of in verband zou worden gebracht met de inhoud daarvan. Mitsdien is evenmin aannemelijk dat eiseresses belangen bij de uitgave van een eigen kookboek door de onderhavige openbaarmaking van haar foto kunnen worden geschaad. Van enig zakelijk of financieel belang van eiseres bij het gevorderde is derhalve geen sprake. 10. Wèl achten Wij een ideëel belang van eiseres aannemelijk om zich tegen de gewraakte openbaarmaking van haar foto te verzetten. Immers behoeft eiseres, zelf werkzaam op het gebied dat door het boekwerk wordt bestreken, ongeacht haar meer of mindere bekendheid op dit terrein, niet te dulden dat haar foto op de omslag daarvan staat afgedrukt, nu zij met klem van argumenten en onbestreden door gedaagde heeft aangevoerd dat zij het op belangrijke onderdelen oneens is met de inhoud van het boek. 11. Voormeld belang achten Wij redelijk in de zin van artikel 21 van de Auteurswet, zodat thans aan de orde komt de vraag of dit belang de gevraagde voorziening rechtvaardigt. Voor de daartoe benodigde belangenafweging achten Wij de navolgende punten van belang. a. Nu 90.000 a 100.000 exemplaren van de oplage van 110.000 onder het publiek zijn verspreid kan eiseresses belang nog slechts voor een gering deel door de gevraagde voorziening worden gediend. De schade aan eiseresses belang, die mitsdien reeds grotendeels is geleden, laat zich redelijkerwijze niet anders vergoeden dan in geld. b. De voorziening zoals gevorderd zou voor gedaagde zeer hoge kosten met zich brengen. c. Gedaagde heeft zich bereid verklaard het gebruik van de foto bij een herdruk of nieuwe uitgave van het boek achterwege te laten. d. Gedaagde heeft eiseres, zij het naar haar mening onverplicht een bedrag van f 1.000,— als vergoeding aangeboden. 12. De voormelde belangen tegen elkaar afwegende komen Wij tot de slotsom, dat de voorziening als na te melden toewijsbaar is, doch dat eiseres daaraan geen rechten behoort te kunnen ontlenen, indien gedaagde haar een redelijke vergoeding betaalt. Nu geen zakelijke en financiële, doch uitsluitend ideële belangen van eiseres voor vergoeding in aanmerking komen, achten Wij bij gebreke van andere maatstaven en normen het door gedaagde aangeboden bedrag ad f 1.000,— niet onredelijk. 13. Eiseresses vorderingen tot het uit de handel nemen van de gewraakte boeken en tot het terugvragen daarvan aan de wederverkopers kunnen niet slagen bij gebrek aan voldoende belang. 14. Nu partijen elk op enige punten in het ongelijk worden gesteld zijn er termen de gedingkosten als na te melden te compenseren. Rechtdoende: 1. Verbiedt gedaagde gebruik te maken van het portret van eiseres, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 1.000,— (...) voor elke overtreding van dit verbod. 2. Verstaat dat eiseres aan deze voorziening geen aanspraken kan ontlenen, indien gedaagde haar binnen dertig dagen na heden een bedrag van f 1.000,— (. . .) betaalt. 3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 4. Compenseert de proceskosten aldus, dat elke partij

18 maart 1985


met de aan eigen zijde gevallen kosten belast blijft. 5. Wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd. Enz. b) Het Hof, enz. 2. De grieven in het principaal hoger beroep. De grieven van Van Niftrik houden het volgende in: Griefl. Ten onrechte heeft de president bepaald dat Van Niftrik aan het gegeven verbod geen rechten kan ontlenen indien Elsevier binnen 30 dagen na de uitspraak f 1.000,- betaalt. GrieflI. Ten onrechte heeft de president overwogen dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de bekendheid van Van Niftrik op culinair gebied zich ook zou uitstrekken tot haar beeltenis hetgeen te meer zou klemmen omdat de afbeelding van Van Niftrik geenszins een geprononceerde plaats op de omslag zou innemen. GrieflII. Ten onrechte heeft de president overwogen dat niet aannemelijk is dat Van Niftrik door de lezers van het boek verantwoordelijk zou worden gehouden voor, of in verband zou worden gebracht met de inhoud daarvan. Grief IV. Ten onrechte heeft de president overwogen dat niet aannemelijk is dat de belangen van Van Niftrik bij de uitgave van een eigen kookboek door de onderhavige openbaarmaking van haar foto kunnen worden geschaad. Grief V. Ten onrechte heeft de president zich begeven in een belangenafweging van beide partijen bij de gevraagde voorziening. Grief VI. Ten onrechte heeft de president overwogen dat het belang van Van Niftrik bij de gevraagde voorziening gering is omdat het grootste gedeelte van de eerste druk reeds is verspreid terwijl de gevraagde voorziening voor Elsevier zeer hoge kosten met zich zou meebrengen. Grief VIL Ten onrechte heeft de president een vergoeding van f 1.000,— bij de belangenafweging redelijk geacht (deze grief is subsidiair voorgedragen). Grief VIII. Ten onrechte heeft de president nagelaten Elsevier apart en zonder ontheffingsmogelijkheid te verbieden om de beeltenis van Van Niftrik te gebruiken voor een herdruk of nieuwe uitgave van het boek. GriefIX. Ten onrechte heeft de president de proceskosten gecompenseerd. 3. De grieven in het incidenteel hoger beroep. De grieven van Elsevier houden het volgende in: Griefl. Ten onrechte heeft de president onverwijlde spoed bij de gevraagde voorzieningen aangenomen. GrieflI. Ten onrechte heeft de president overwogen en beslist dat een redelijk belang van Van Niftrik, bestaande in een ideëel belang, zich tegen de litigieuze openbaarmaking van haar foto zou verzetten. GrieflII. Ten onrechte heeft de president Van Niftrik niet mede in de aan de zijde van Elsevier gevallen proceskosten veroordeeld. 4. Vaststaande feiten. Geen grief is aangevoerd tegen hetgeen in de rechtsoverwegingen 1 en 8 van het vonnis waarvan beroep is overwogen zodat ook het hof van de aldaar vermelde feiten uitgaat. Voorts staat thans vast dat Van Niftrik voor de onderhavige openbaarmaking van haar beeltenis geen toestemming heeft gegeven aan Elsevier.

77

5. Spoedeisendheid (griefl in het incidenteel appel). 5.1. Elsevier vecht aan dat Van Niftrik een spoedeisend belang bij haar vordering had. Zij voert daartoe aan dat Van Niftrik eerst 8 maanden na de introductie van het boek van bezwaren heeft doen blijken, dat ten tijde van het geding in eerste aanleg de oplage van het boek reeds grotendeels was gedistribueerd en dat Elsevier heeft toegezegd dat voor een herdruk of nieuwe uitgave van het boek de bewuste foto niet meer zal worden gebruikt. 5.2. Het hof kan Elsevier in dit betoog niet volgen. Van Niftrik heeft toch onbetwist gesteld (dagvaarding eerste aanleg) dat zij niet eerder heeft geconstateerd dat haar portret op de omslag van het boek was afgebeeld. Voorts staat vast dat Elsevier nog 10.000 exemplaren van het boek in voorraad had en dat nog 10.000 exemplaren bij diverse boekhandels berustten. Een grote hoeveelheid exemplaren was dus nog niet onder het publiek verspreid. Gelet hierop had Van Niftrik wel degelijk een spoedeisend belang bij het door haar gevorderde. Voormelde toezegging van Elsevier deed daaraan niet af. 5.3. Elsevier heeft nog gesteld dat haar restantvoorraad intussen verder is geslonken, doch het Hof gaat hieraan voorbij, reeds omdat Elsevier hieromtrent geen verdere gegevens heeft verschaft. 5.4. Het vorengaande brengt mee dat grief I in het incidenteel beroep moet worden verworpen. 6. Redelijk belang in de zin van artikel 21 Auteurswet (grief II in het incidenteel beroep; grieven II, III en IV in het principaal hoger beroep). 6.1. Vaststaat dat Van Niftrik een bedrijf heeft op het gebied van het verzorgen van diners en de exploitatie van een traiteurswinkel. Zij geniet daardoor en door een of meer publikaties, voorzien van haar foto, omtrent haar persoon en werk, onder andere in het blad Elegance waarvan het desbetreffende nummer van juni 1980 door Van Niftrik is overgelegd, een zekere bekendheid op culinair gebied (Elsevier heeft het feit van bedoelde publikaties op zichzelf niet betwist; zie memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel beroep bladzijde 7 bovenaan). Haar beeltenis neemt voorts op de omslag van het kookboek van Elsevier waarvan Van Niftrik eveneens een exemplaar heeft overgelegd, een opvallende plaats in, zulks terwijl op die omslag niet de naam van een auteur wordt vermeld zodat de indruk ontstaat dat Van Niftrik aan de inhoud van het boek heeft meegewerkt. Van Niftrik heeft ten slotte gemotiveerd uiteengezet dat en waarom zij het op belangrijke onderdelen oneens is met de inhoud van het boek (vergelijk het vermelde op bladzijde 2 van de memorie van antwoord in het incidenteel beroep waarop Elsevier, anders dan door haar bij memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel beroep, was aangekondigd, niet bij pleidooi is teruggekomen). Op grond van een en ander acht het Hof een ideëel belang van Van Niftrik aannemelijk om zich tegen de onderhavige openbaarmaking van haar foto te verzetten. 6.2. Daarnaast heeft Van Niftrik, gelet op het vorengaande, eveneens een financieel belang bij een verbod. Zij kan immers een geldelijke vergoeding vragen voor de publikatie van haar beeltenis (naar vaststaat heeft zij dat ook in het onderhavige geval gedaan). Voorts wordt Van Niftrik die tot de uitgave van een eigen kookboek wil overgaan, beperkt in de mogelijkheden tot gebruik van haar beeltenis op de omslag daarvan; immers, Elsevier heeft haar beeltenis reeds eerder op de omslag van haar eigen kookboek gebruikt. Van Niftrik lijdt derhalve schade door de onderhavige openbaarmaking van haar beeltenis. 6.3. Het vorengaande brengt mee dat een redelijk belang van Van Niftrik in de zin van artikel 21 Auteurswet aanwezig moet worden geacht.

78


6.4. Uit het vorenoverwogene volgt dat grief II in het incidenteel hoger beroep faalt en dat de grieven II, III en IV in het principaal hoger beroep gegrond zijn. 7. Belangenafweging (grieven V en VI in het principaal hoger beroep). IA. Grief V van Van Niftrik bevat de klacht dat de president tot een afweging van de belangen van beide partijen bij de gevraagde voorziening is overgegaan. Artikel 21 Auteurswet zou zich daartegen, naar Van Niftrik stelt, verzetten. 7.2. Deze grief is ongegrond. De president heeft de belangenafweging immers uitsluitend toegepast (rechtsoverweging 11 en volgende) met betrekking tot de gevolgen van het door Van Niftrik in kort geding gevorderde; hieraan staat het bepaalde in artikel 21 Auteurswet niet in de weg. 7.3. Grief VI stelt aan de orde of bedoelde belangenafweging op juiste wijze is geschied. Deze grief treft doel. 7.4. Elsevier had 10.000 exemplaren van het boek in voorraad; voorts bevonden zich 10.000 exemplaren van het boek bij de boekhandel. Hieruit volgt dat aanzienlijke hoeveelheden exemplaren van het boek nog niet onder het publiek verspreid waren. Dit brengt mee dat Van Niftrik een groot belang had bij de door haar gevorderde voorziening, te weten: een verbod om gebruik te maken van het portret van Van Niftrik, naar het Hof begrijpt: voor openbaarmaking, en een bevel om, kort gezegd, de resterende exemplaren van het boek uit de handel te nemen. 7.5. Weliswaar brengt bedoelde voorziening voor Elsevier hoge kosten met zich mee, doch na afweging van dit nadeel tegen het belang van Van Niftrik als bovenvermeld is het Hof van oordeel dat bedoeld nadeel voor Elsevier niet aan toewijzing van het gevorderde in de weg staat. 8. Vrijstelling van het verbod tegen betaling-yan f 1.000,— (grief I in het principaal beroep). 8.1. Met grief I betoogt Van Niftrik dat de president Elsevier ten onrechte de mogelijkheid biedt (onderdeel 2 van het dictum) om tegen betaling van f 1.000,— tot verdere openbaarmaking over te gaan. 8.2. Deze grief is gegrond. Onderdeel 2 van de beslissing in het vonnis, waarvan beroep, maakt een verbod als het onderhavige door betaling van een geldsbedrag vrijwel krachteloos. 9. Verbod voor de toekomst (grief VIII in het principaal beroep). 9.1. Van Niftrik betoogt met grief VIII dat het door haar gevorderde eveneens moet leiden tot een afzonderlijk verbod om de foto te gebruiken bij een herdruk of nieuwe uitgave van het boek. 9.2. In geval van een verbod om gebruik van de foto van Van Niftrik te maken voor openbaarmaking geldt dit verbod uiteraard ook voor een toekomstige herdruk of nieuwe uitgave van het boek. Van Niftrik heeft derhalve geen belang bij deze grief. 9.3. Er bestaat overigens geen aanleiding om het verbod te beperken tot de exemplaren van de onderhavige oplage, zulks ook niet na de toezegging van Elsevier in de procedure om de foto voor een herdruk of nieuwe uitgave niet meer te gebruiken, temeer niet nu Elsevier daaraan heeft toegevoegd dat de toezegging naar haar mening onverplicht is geschied. 10. De gedingkosten (grief IX in het principaal beroep en grief III in het incidenteel beroep). Elsevier dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding in beide instanties (in hoger beroep zowel in het principaal als in het incidenteel appel) te worden veroordeeld. Grief IX van Van Niftrik is derhalve gegrond en grief III van Elsevier is ongegrond.

18 maart 1985

11. Slotsom. Uit het vorengaande volgt dat het incidenteel hoger beroep niet opgaat, dat het principaal hoger beroep gegrond is en dat de oorspronkelijke vordering van Van Niftrik moet worden toegewezen (daarbij verstaat het Hof het gevraagde verbod om gebruik te maken van het portret van Van Niftrik als een verbod om gebruik te maken van dat portret voor openbaarmaking). Aan een behandeling van de subsidiair voorgedragen grief VII in het principaal hoger beroep komt het Hof niet meer toe. 12. Beslissing. Het Hof: 1. vernietigt het vonnis waarvan beroep; 2. verbiedt Elsevier om voor openbaarmaking gebruik te maken van het portret van Van Niftrik en gelast Elsevier voorts om alle exemplaren van Elseviers Culinair Handboek, althans de omslagen van dit werk waarop het portret van Van Niftrik is afgebeeld, uit de handel te nemen en daartoe alle boekhandels en andere detailhandelaren waarin, respectievelijk bij wie dit boek met deze omslag ten verkoop wordt aangeboden aan te schrijven met het verzoek deze exemplaren aan Elsevier te retourneren onder aanbieding door Elsevier — des nodig — om de koopprijs van ieder geretourneerd boek te restitueren, een en ander op verbeurte van een dwangsom van f 1.000,— (.. .) per overtreding; 3. verklaart de onder 2 omschreven beslissing uitvoerbaar bij voorraad; 4. veroordeelt Elsevier in de kosten van het geding in eerste aanleg en in die van het geding in hoger beroep, tot aan dit arrest aan de zijde van Van Niftrik begroot op f 1.150,— (.. .) in eerste aanleg, op f 2.250,— (. ..) in het principaal hoger beroep en op f 1.000,— (...) in het incidenteel hoger beroep. Enz.

Nr 23. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 15 augustus 1984. Voorzitter: Mr W. Neervoort; Leden: Drs J. A. H. Arwert en Drs G. A. J. Klein Sprokkelhorst. Art. 2A Rijksoctrooiwet. De filmeenheid volgens de aanvrage is in wezen een combinatie van twee uit afzonderlijke publikaties bekende filmeenheden. Deze combinatie is echter nooit eerder beschreven, evenmin als de wens om een zodanige filmeenheid te realiseren. Bovendien heeft het tenminste negen jaren geduurd alvorens de combinatie van de ene bekende filmeenheid met de nog eens tien jaar eerder openbaargemaakte andere filmeenheid tot stand is gekomen, terwijl het hier toch een intensief afgezocht gebied der techniek betreft. De combinatie ligt daarom niet voor de hand en is het resultaat van inventieve werkzaamheid. Beschikking nr 2781 /artikel 27 Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvrage nr 6907376, waarop inmiddels octrooi is verleend onder nr 161.894. De Octrooiraad, Afdeling van Beroep; Gehoord opposante-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Ir L. W. Kooy, vergezeld door de heren G. E. Battist en Dr Rer. Nat. J. Brandes; en aanvraagster bij monde van de octrooigemachtigden de heren J. A. M. J. H. Vossen en Mr Drs S. U. Ottevangers, vergezeld door de heren R. M. Ford en Dr T. Haibach; Gezien de stukken: Overwegende, dat opposante tijdig in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling dd. 4 februari 1982, waarbij de oppositie ten dele gegrond is verklaard en is besloten octrooi te verlenen voor het


18 maart 1985

onderwerp van de onderhavige aanvrage in de vorm van gewijzigde openbaargemaakte stukken; enz. dat de filmeenheid volgens de aanvrage daarmee in wezen een combinatie is van de bekende filmeenheden volgens figuur 4 van het Amerikaanse octrooischrift 3.053.659 en figuur 5 van het Amerikaanse octrooischrift 2.543.181; dat evenbedoelde combinatie echter nooit eerder is beschreven, evenmin als de wens om een filmeenheid te realiseren, die buiten de camera kan worden ontwikkeld zonder dat het gerede produkt behoeft te worden gesplitst; dat het bovendien tenminste negen jaren heeft geduurd — in aanmerking genomen de indieningsdatum van de Amerikaanse octrooiaanvrage van aanvraagster zelf die geleid heeft tot het Amerikaanse octrooischrift 3.053.659 — alvorens bedoelde combinatie van de filmeenheid volgens figuur 4 van die publikatie met de film-

79

eenheid volgens figuur 5 van het nog eens tien jaren daarvóór verleende Amerikaanse octrooischrift 2.543.181 — eveneens van aanvraagster zelf — tot stand is gekomen, terwijl het hier toch een intensief afgezocht gebied van de techniek betreft; dat de Afdeling van Beroep op grond van de hiervoor gegeven overwegingen dan ook van oordeel is, dat bedoelde combinatie kennelijk niet voor de hand heeft gelegen, en dat aan de filmeenheid volgens de onderhavige aanvrage inventieve werkzaamheid ten grondslag heeft gelegen; dat de overige door opposante in haar bezwaarschrift genoemde litteratuur daaraan niet afdoet; enz. dat het onderwerp van de aanvrage derhalve voor octrooiverlening in aanmerking komt, en wel in de vorm, welke de Aanvraagafdeling daarvoor reeds geschikt heeft geacht; enz.

Mededeling PAO-cursussen Computer en recht, en Octrooilicenties en know-how (EEG-Verordening). De twee dagen durende cursus Computer en recht wordt gegeven in juni 1985 in Amsterdam (eerste dag) en Nijmegen (tweede dag). Op de eerste dag wordt behandeld Aansprakelijkheid en contracten; op de tweede dag Bescherming en beveiliging. Cursusleiders zijn: Prof. Dr G. P. V. Vandenberghe, Prof. Mr D. W. F. Verkade en Mw Mr A. Oskamp. Prijs: f 415,— voor beide dagen te zamen, inclusief cursusmateriaal en maaltijden. Inlichtingen en inschrijving: Mw E. A. S. van Schayk, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, tel. 0 2 0 5487018 en Mr J. C. W. J. Edixhoven-Majoor, Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen, tel. 080-512255/512492.

Op 10 mei 1985 wordt de cursus Octrooilicenties en know-how (EEG-Verordening) (Behandeling van Vo 2349/84 dd. 23 juli 1984, groepsvrijstelling Octrooilicentie-overeenkomsten) gegeven te Rotterdam, waarbij aan de orde komen Theoretische en praktische aspecten van octrooien know-how licenties. Cursusleiders zijn: Mr L. Keur en Mr J. A. van Arkel. Coördinator is Jhr Mr L. H. van Lennep, tel. (0932-2)2300535. Prijs: f 250,— inclusief materiaal en maaltijden. Inrichtingen: Erasmus Universiteit Rotterdam, tel. 010-525511, tst. 3602/3612, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Litteratuur Boeken. BUITENLAND Ahrens, H.-J., Wettbewerbsverfahrensrecht. Zum vorbeugenden Rechtsschutz durch einstweiligen Rechtsschutz. Keulen, Carl Heymanns, 1983, XII en 543 blz. Prijs DM 220,-. [Besproken door A. Kur in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil jan. 1985(1) blz. 73/4.] Berenboom, A., Le droit d'auteur. Brussel, Maison Ferdinand Larcier, S.A., 1984, 293 blz. Cabanellas Jr, G., Antitrust and Direct Regulation of International Transfer of Technology Transactions. (IIC Studies in Industrial Property and Copyright Law-Vol. 7.) Weinheim, Chemie Verlag, 1984, 168 blz. [Besproken door U. Dreiss in IIC The International Review of Industrial Property and Copyright Law (15) dec. 1984 (6) blz. 794/5.] Dietz, A., (Hrsg.), Das Patentrecht der südeuropaischen Staaten. Weinheim, Verlag Chemie, 1984, 116 blz. Prijs DM 5 8 , - .

[Besproken door Y. Plasserand in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil dec. 1984 (12) blz. 780/1.] Europaïsches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommantur. 1.—6. Lieferung. Keulen, Carl Heijmanns, 1984. [Besproken door W. Ballhaus in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil jan. 1985 (1) blz. 72/3; eveneens besproken door Mr W. L. Haardt in B.I.E. 1984, blz. 305 (1.-3. Lieferung) en B.I.E. 1985, blz. 46/7 (4.-6. Lieferung).] Europese Commissie. Thirteenth Report on.Cömpetition Policy. Published in conjunction with the Seventeenth General Report on the Activities of the European Communities 1983. Brussel, Europese Commissie, 1984, 292 blz. Hunnings, N. M:, Case Search, European Community Law 1953-1983. (Vol. I: Master List of Cases; Vol. II: Case Search and Indexes.) London, European Law Centre, 1983, 605 blz. [Besproken door J. Pagenberg in IIC The International Review of Industrial Property and Copyright Law (15) dec. 1984 (6) blz. 805/6.] Kingston, W., The Political Economy of Innovation. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, XII en 268 blz.

80

18 maart 1985


Maitland-Walker, J., International Antitrust Law, Volume II. Recent Developments in EEC and US Antitrust. Oxford, ESC Publishing Limited, 1984, 116 blz. Marbach, E., Die eintragungsfahige Marke. (Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Heft 487.) Bern, Verlag Sta'mpfli & Cie., 118 blz. Prijs Zwfrs 3 6 , - . [Besproken door P. Ströbele in Gewerblicher Rechtsschutz und UrheberrechtInternationaler Teil jan. 1984 (1) blz. 74/5.] Marke, J. en N. Samie, Anti-Trust and Restrictive Business Practices. International, Regional & National Regulation. New York/Londen/Rome, Oceana Publications, Inc., 1983 (losbladig). McCarthy, J. Th., Trademarks and Unfair Competition. (2 Vol.). Rochester (N.Y.), Lawyer's Co-operative Publishing, 1984, 2e druk. [Besproken in The Trademark Reporter (74) juli-aug. 1984 (4) blz. 36.] Mendelsohn, M., International Franchising — An Overview. Papers presented to the International Franchising Committee at the SBL Conference, held in Toronto, October, 1983. Amsterdam/New York/Oxford, North Holland, 1984, XXVII en 407 blz. Oldenbourg, A., Die unmittelbare Wirkung von EGRichtlinien im innerstaatlichen Bereich. München, Verlag Florentz, 1984, XVI en 282 blz. Prijs DM 4 3 , - . Pedrazzini, M. M., Patent- und Lizenzvertragsrecht. Bern, Stampfli & Cie, 1983, 182 blz. [Besproken door J. Pagenberg in IIC The International Review of Industrial Property and Copyright Law (15) dec. 1984 (6) blz. 802/3.] Pietzke, R., Patentschutz, Wettbewerbsbeschrankungen und Konzentration im Recht der Vereinigten Staaten von Amerika (Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz des Max-Planck-Instituts. Vol. 58). Keulen, Carl Heymanns Verlag, 1983, XXXIII en 154 blz. [Besproken door D. Braun in IIC The International Review of Industrial Property and Copyright Law (15) dec. 1984 (6) blz. 7 9 7 - 8 0 0 . ] Raad van Europa, Music Industries and Creativity. Papers presented to the Symposium organised by the Council of Europe on: "Creative artists and the industrialisation of culture: music", Strasbourg 2 6 - 2 7 November 1982. Straatsburg, Council of Europe, 1983, 57 blz. Ricketson, S., The Law of Intellectual Property. Melbourne, The Law Book Comp., 1984,1376 blz. [Besproken door J. Kroher in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil dec. 1984 (12) blz. 7 7 9 - 7 8 0 . ] Shanahan, D. R., Australian Trade Mark Law and Practice. Sydney, The Law Book Company, 1982, XXXV en 522 blz. [Besproken door D. Llewelyn in IIC The International Review of Industrial Property and Copyright Law (15) dec. 1984 (6) blz. 804/5.] Stewart, S. M., International Copyright and Neighbouring Rights. Londen, Butterworth, 1983, 740 blz. Prijs £ 6 8 , - . [ Besproken door P. Goldstein in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil dec. 1984 (12) blz. 740/4.] Stumpf, H. en H. Hesse, Der Lizenzvertrag. ( 5 . Auflage). Heidelberg, VerlagsgeseËschaft Recht und Wirtschaft mbH, 1984, 492 blz.

Troller, A., Immaterialgüterrecht, Patentrecht, Markenrecht, Muster- und Modellrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht (Band I, derde druk). Bazel/Frankfort, Helbing & Lichtenhahn, 1983. Prijs DM 2 2 5 , - . [Besproken door W. Tilmann in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (87) jan. 1985 (1) blz. 85/6; ook besproken door Prof. Mr D. W. F. Verkade in B.I.E. 1984, blz. 304/5.] Vandenberghe, G., Bescherming van computer-software; een rechtsvergelijkend onderzoek. Reeks Informatica en Recht deel 1. Antwerpen/Deventer, Kluwer, 1984, 222 blz. Prijs f 8 3 , - . [Besproken door Prof. Mr D. W. F. Verkade in NJB (60) 5 jan. 1985 (1) blz. 22/3 en in B.I.E. 1984, blz. 337/8, en door Mr P. B. Hugenholtz in Auteursrecht/AMR 1984, blz. 90.] Whale, R. F. en J. J. Phillips, Whale on Copyright. Oxford, ESC Publ., 1983 (3e druk). [Besproken door Th. G. Field, Jr in IDEA (25) 1984 (2) blz. 61/2.] W.I.P.O., International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks under the Nice Agreement of June 15,1957, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, Fourth Edition, Part I. Genève, WIPO, 1983, XXIV en 135 blz. Tijdschriftartikelen. NEDERLAND Feenstra, Mr M., Het Europese recht en de verticale boekenprijzen. ArsAequi (33) dec. 1984 (12) blz. 7 0 0 - 7 0 5 . Galama, Ir J. E. M., Software. Geestelijke eigendom en de beschenning daarvan. Informatie en Informatiebeleid 1984 (8). Kooy, Mr P. A. C. E., Modellen tussen wal en schip? Artikel 2, lid 1 Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen. NJB (60) 5 jan. 1985 (1) blz. 14/8. Linssen, J., Naar een leenrecht voor auteurs en uitgevers. ArsAequi (33) dec. 1984 (12) blz. 7 1 5 - 7 2 3 . Simon Thomas, V. E., Gij zult niet bloem lezen, tenzij ArsAequi (33) dec. 1984 (12) blz. 6 9 5 - 7 0 0 . Verkade, Prof. Mr D. W. F., Literatuur en plagiaat. ArsAequi (33) dec. 1984 (12) blz. 6 6 7 - 6 8 2 . —, Software en chip bescherming. Bestaat ook naar Nederlands recht. NRC Handelsblad (15) 19 oktober 1984 (17) blz. 7. Werkgroep informaticarecht, Discussienota "Juridische bescherming van software". Tijdschrift voor informatica en recht 1984 (3). INTERNATIONAAL Beise, H., Copyright für Computerchips in den USA. Recht der internationalen Wirtschaft (Heidelberg) 1984 (9) blz. 687. Buchner, H., Die Vergütung für Sonderleistungen des Arbeitnehmers — ein Problem der Aquivalenz der in Arbeitsverhaltnis zu erbringenden Leistungen. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (87) jan. 1985(1) blz. 1 - 1 3 . Crespi, R. S., The European Patent Convention and the second medicinal use. European Intellectual Property Review (6) okt. 1984 (10) blz. 271/2.

De Industriële Eigendom. Bij blad bij. Inhoud van deze aflevering. 18 maart 1985, 53e jaargang, nr 3 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents