Bijblad bij De industriële eigendom

1 0 9

Bijblad bij De industriële eigendom NUMMER 3 c 16 MAART 2006 c JAARGANG 74

I

N

H

O

U

D

Artikelen A.F. Kupecz, Toepassingsgebonden bescherming van DNAsequenties in het licht van de biotechnologierichtlijn (blz. 111). Jurisprudentie

Nr. 22 Hof Arnhem, 12 april 2005, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft tevens h.o.d.n BMW/X5 Centrum (teken X5 geschikt om bep. type personenauto aan te duiden, terwijl publiek dit teken ook als merk opvat (anders: Rb); door het enkele gebruik van merk X5 met toevoeging ’Centrum’ wordt onterecht indruk gewekt dat tussen X5 Centrum en merkhouder BMW commerciële band bestaat; verwarringsgevaar (anders: Rb)) (blz. 130).

Rechterlijke uitspraken 3 Modelrecht 1 Octrooirecht Nr. 18 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 juli 2005, Sankyo Lifetech Company e.a./Merial e.a. (onvoldoende zeker dat in de bodemprocedure tot inbreuk op het ABC wordt geoordeeld, gezien gestelde en niet ondenkbare grenzen van beschermingsomvang van ABC; vorderingen in conventie stranden; onvoldoende spoedeisend belang bij ingrijpen in kort geding zo kort voor uitspraak in bodemgeschil) (blz. 116). Nr. 19 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 30 dec. 2004, Mayne Pharma (USA)/Teva Pharmaceuticals Europe e.a. (genoemde stukken zijn inventiviteitsschadelijk, zeker in combinatie met in de oppositieprocedure ingeroepen, vóór de prioriteitsdata gepubliceerde, documenten m.b.t. paclitaxeloplossingen; gerede kans dat octrooi oppositie niet zal overleven) (blz. 119). Nr. 20 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 juni 2005, G.P.J. van der Klaauw/Heineken Technical Services (overdracht van octrooien gevorderd d.m.v. opeisingsactie ongeschikt voor toewijzing in kort geding; wel is ordemaatregel mogelijk waarbij octrooi wordt gesteld op naam van degene die de sterkste pretenties lijkt te hebben) (blz. 123). 2 Merkenrecht Nr. 21 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 juni 2005, NMBS Holdings-SNCB Holding e.a./Koninklijke TPG Post (merk ’WORLD PACK’ heeft voldoende onderscheidend vermogen voor de (transport-)diensten waarvoor het is gedeponeerd; inbreuk, ook al gebruikt TPG de aanduiding Worldpack slechts naast merk TPGPost) (blz. 128).

Nr. 23 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 sept. 2005, Enlight Europe/Avantronic Europe (wederpartij was voldoende op de hoogte van het uiterlijk van het niet-ingeschreven model van de ter zitting getoonde computerkast; model van wederpartij wekt door overeenkomende kenmerkende elementen geen andere algemene indruk dan het gemeenschapsmodel) (blz. 135). 4 Onrechtmatige daad Nr. 24 Rechtbank Amsterdam, 30 maart 2005, Koninklijke KPN e.a./Website Services (nu KPN niet langer monopoliepositie heeft, kunnen derden gebruik maken van telefoongids-aanduiding; gebruik van domeinnaam ’telefoongids.nl’ niet onrechtmatig; bepaling dat licentienemer zich dient te onthouden van aanduiding ’telefoongids’ in een domeinnaam is een niet billijke voorwaarde in licentieovereenkomst, nu KPN daarmee een exclusief recht zou krijgen zonder objectief recht en zonder redelijke grond) (blz. 137). Officiële mededelingen Verordening Permanente Educatie Octrooigemachtigden. – Huishoudelijk Reglement van de Orde van Octrooigemachtigden. – Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde. – Orde van Octrooigemachtigden. – Jaarvergadering Orde van Octrooigemachtigden (blz. 140).

Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

•

@com162b/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2006opmaak03 March 7, 2006 tijd: 13.24 uur

1 1 0

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beeïndiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 65 02 Telefax (070) 398 65 30

•


1 6

A

M A A R T

R

2 0 0 6

T I

K

B I J B L A D

E

L

E


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 1 1

N

Toepassingsgebonden bescherming van DNAsequenties in het licht van de biotechnologierichtlijn1 András Kupecz2 Inleiding Met richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen3 (biotechnologierichtlijn) heeft de EG-wetgever de octrooiwetgeving op het gebied van de biotechnologie in Europa willen harmoniseren. Ofschoon de implementatie van die richtlijn niet zonder slag of stoot is verlopen,4 is sinds november 2004 ook de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) gewijzigd.5 Het Europees Octrooiverdrag (EOV) was al eerder aangepast aan de richtlijn.6 Onlangs is ook in Duitsland en Frankrijk de biotechnologierichtlijn in nationale wetgeving omgezet.7,8 De opvallendste keuze die de Duitse en Franse wetgevers (in vergelijking met de Nederlandse wetgever en het EOV) hebben gemaakt, is de invoering van toepassingsgebonden bescherming van DNA-sequenties. In dit artikel zal eerst kort het huidige regime voor octrooibescherming van DNA-sequenties worden besproken. Vervolgens zal worden toegelicht wat onder ’toepassingsgebonden bescherming van DNA-sequenties’ (eng: ’purpose-bound protection’) wordt verstaan. Aansluitend wordt onderzocht of de biotechnologierichtlijn voor een dergelijke vorm van bescherming de ruimte biedt, waarna de nieuwe situatie in Duitsland en Frankrijk alsmede gevolgen daarvan voor de praktijk aan de orde komen om tot slot in te gaan op de wenselijkheid van invoering van toepassingsgebonden bescherming. DNA-sequenties en octrooibescherming Het menselijk lichaam is opgebouwd uit honderden verschillende soorten cellen met verschillende functies (bijvoorbeeld spiercellen, zenuwcellen, levercellen, etc.). In deze cellen bevinden zich in de celkern de chromosomen die de genetische blauwdruk van de cel bevatten. Die blauwdruk is nagenoeg hetzelfde in elke cel van ons lichaam. Op de chromosomen bevinden zich genen, die coderen voor ei1 Dit artikel is een bewerking van een paper geschreven voor het vak octrooirecht in het kader van de masteropleiding privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. 2 De auteur is octrooigemachtigde i.o. te Amsterdam. E: [email protected] 3 Pb. EG L213/13, 30-07-1998. 4 Getuige onder andere de nietigheidsactie van Nederland, welke leidde tot het arrest van het HvJ EG van 9 oktober 2001. Koninkrijk der Nederlanden tegen Europees Parlement en Raad van de Europese Unie. Zaak C-377/98. Jur. 2001, p. I-07079. 5 Stb. 2004, 589. Rijkswet van 10 november 2004, houdende wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en Plantgoedwet ten behoeve van de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen. 6 Regels 23b-23e EOV. NB: regels van het uitvoeringsreglement van het EOV dat op grond van artikel 164 EOV integraal deel uitmaakt van het Verdrag (in het vervolg aangeduid met Regel a(b)). 7 Voor Duitsland: Gesetz zur Umsetzung der Richlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, van 21-01-2005, van kracht: 28-02-2005, Bundesgesetzblatt 2005 (1), nr. 6. 8 Voor Frankrijk: (wijzigings)wet nr. 2004-800 van 6-08-2004, JO 7-082004.

witten, de functionele eenheden van de cel (bijvoorbeeld enzymen). Chromosomen (en dus de genen die zich hierop bevinden) zijn langgerekte DNA-moleculen. De bouwstenen van DNA worden nucleotiden genoemd. Deze nucleotiden kunnen een van de volgende vier verschillende basen bevatten: adenine (A), guanine (G), thymine (T) en cytosine (C). De volgorde (sequentie) van de nucleotiden is de genetische code die in de cel wordt ’ingelezen’ en wordt ’vertaald’ in een eiwit met een specifieke biologische functie. Kleine verschillen in de genetische code (de nucleotidesequentie) kunnen grote gevolgen hebben voor de door het gen gecodeerde eiwitten, en daarmee voor het individu. Zo zijn twee willekeurige individuen naar schatting voor 99,9% genetisch identiek.9 DNA-sequenties, in het bijzonder genen die coderen voor bepaalde eiwitten of nuttige gedeelten daarvan, bevatten waardevolle informatie over het functioneren van een cel (in gezonde dan wel zieke toestand). Veel biotechnologisch onderzoek is dan ook gericht op het vergaren, interpreteren en benutten van die informatie, vaak met als doel uiteindelijk ziekten te kunnen diagnosticeren of behandelen. Dit onderzoek is de afgelopen decennia gepaard gegaan met een vloed aan octrooiaanvragen voor DNA-sequenties. Dat octrooiering van DNA-sequenties mogelijk is, is inmiddels algemeen aanvaard. Dit wordt ook bevestigd door de biotechnologierichtlijn. Uit artikel 5(2)10 volgt dat een deel van het menselijk lichaam dat ’werd geïsoleerd of dat anderszins door een technische werkwijze werd verkregen, met inbegrip van een sequentie of partiële sequentie van een gen, vatbaar is voor octrooiering, zelfs indien de structuur van dat deel identiek is aan die van een natuurlijk deel’.11 In de EPO Guidelines for Examination (GUI 2005) is een speciaal gedeelte gewijd aan biotechnologische uitvindingen.12 Hierin wordt eveneens bevestigd dat (uit het lichaam geïsoleerde) DNA-sequenties in beginsel octrooieerbaar zijn, uiteraard met inachtneming van de overige vereisten voor octrooieerbaarheid. Absolute stofbescherming of toepassingsgebonden bescherming Een octrooiconclusie kan gericht zijn op een voortbrengsel (ook wel: product of stof), op een werkwijze, op een inrichting of op een toepassing.13,14 Als chemische verbinding valt 9 J. C. Venter, M. D. Adams, et al., ’The sequence of the human genome’, Science 2001(291), p. 1304-51. 10 Geïmplementeerd in resp. artikel 2a(2) sub b ROW, §1a(2) Bundespatentgesetz, L611-18 Code de la propriété intellectuelle en Regel 23e(2) EOV. In de ROW, Bundespatentgesetz en het EOV zijn de bepalingen van de richtlijn vrijwel letterlijk omgezet. Voor de Franse Code de la propriété intellectuelle ligt dit voor artikel 5 van de richtlijn anders. De structuur van artikel 5 is niet meer als zodanig in L611-18 te herkennen. De strekking van de overige leden van artikel 5 van de richtlijn is ook elders in de Code terug te vinden (zie later). 11 Dit in tegenstelling tot ’het menselijk lichaam in verschillende stadia van zijn vorming en zijn ontwikkeling, alsmede de loutere ontdekking van een van de delen ervan, met inbegrip van een sequentie of partiële sequentie van een gen’ (cursivering toegevoegd), hetgeen volgens artikel 5(1) van de biotechnologierichtlijn geen octrooieerbare materie oplevert. 12 GUI 2005, Part C, Ch IV, section 2a: ’biotechnological inventions’. 13 Volgens Artikel 69 EOV en het bijbehorende uitlegprotocol bepalen de conclusies (uitgelegd met behulp van de beschrijving en tekeningen) de beschermingsomvang van het octrooi. 14 Regel 29(2).

•


1 1 2

B I J B L A D


DNA onder het huidige regime in de categorie van voortbrengselen. De bescherming van voortbrengselen is absoluut (ook wel: absolute stofbescherming). Dit betekent dat de bescherming niet is beperkt tot een bepaalde toepassing die in de beschrijving is genoemd.15 In tegenstelling tot de absolute stofbescherming die thans van toepassing is op DNAsequenties, strekt bij toepassingsgebonden bescherming de octrooibescherming zich slechts uit over de specifiek geclaimde toepassing van een sequentie. Het concept van toepassingsgebonden bescherming is reeds bekend van de octrooiering van een eerste en tweede (niet-) medische toepassing van een stof.16 Het verschil met de hier besproken toepassingsgebonden bescherming van DNAsequenties is echter, dat bij octrooiering van eerste en verdere (niet-) medische toepassingen de stof zelf reeds bekend is. Bijgevolg is slechts octrooibescherming mogelijk voor de nieuwe en inventieve toepassing. Het octrooi voor de toepassing zal bovendien afhankelijk zijn van een eventueel bestaand octrooi op de stof. De houder van het afhankelijke octrooi zal, indien hij de geoctrooieerde toepassing wil exploiteren, een (al dan niet gedwongen) licentie moeten krijgen van de houder van het eerste (stof)octrooi.17 Bij de toepassingsgebonden bescherming van menselijke DNAsequenties, zoals deze onlangs is ingevoerd in Duitsland en Frankrijk, kunnen onafhankelijke octrooien worden verkregen voor verschillende toepassingen van dezelfde DNAsequentie, ook al zou de sequentie (de stof) op zichzelf nieuw en inventief zijn. De vraag dringt zich op of de invoering van toepassingsgebonden bescherming wordt toegelaten door de biotechnologierichtlijn en wat de praktische gevolgen zijn van de invoering van toepassingsgebonden bescherming. Deze vragen worden in het navolgende behandeld. De biotechnologierichtlijn en bescherming van DNA-sequenties Zoals gezegd, bepaalt artikel 5(2) van de biotechnologierichtlijn met zoveel woorden dat DNA-sequenties octrooieerbaar zijn. Overweging 22 benadrukt het uitgangspunt dat op ’sequenties of partiële sequenties (van genen, AFK) dezelfde criteria voor octrooieerbaarheid moeten worden toegepast als op alle andere gebieden van de technologie,’ en bepaalt voorts dat ’de industriële toepasbaarheid van een sequentie of partiële sequentie concreet in de octrooiaanvraag moeten worden vermeld’. Overweging 23 van de biotechnologierichtlijn voegt daaraan toe dat een ’louter DNA-fragment dat geen aanwijzing voor een functie bevat, geen technische informatie bevat en dus geen octrooieerbare uitvinding vormt’. Artikel 5(3) van de biotechnologierichtlijn luidt dienovereenkomstig: ’de industriële toepassing van een sequentie of partiële sequentie van een gen moet concreet worden vermeld in een octrooiaanvraag’.18 Op zichzelf lijkt de bovengenoemde tekst van de biotechnologierichtlijn de conclusie nog niet te rechtvaar15

M. Singer & D. Stauder, The European Patent Convention, Köln: Carl Heymanns Verlag 2003, artikel 53 EOV, nr. 59. 16 Zie voor een voorbeeld van een tweede medische toepassing G 1/83; voor een tweede niet-medische toepassing G 2/88. 17 J.L.R.A. Huydecoper & C.J.J.C. v. Nispen, Industriële eigendom, Deventer: Kluwer 2002., III.7.5.13 e.v. 18 Geïmplementeerd in resp. artikel 25(3) ROW, §1a(3) Bundespatentgesetz, L611-18 Code de la propriété intellectuelle en Regel 23e(3) EOV.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

digen dat de Europese wetgever toepassingsgebonden bescherming van DNA-sequenties heeft willen invoeren. Immers, de uitvinding als zodanig zal ook nu al in de oorspronkelijke aanvrage moeten worden beschreven.19 Hieruit vloeit voort dat de industriële toepassing van een stof, als deze al niet op zichzelf duidelijk is, in de aanvrage moet worden vermeld.20 Speciaal voor DNA-sequenties is dit algemene vereiste geconcretiseerd in de verplichte vermelding van de industriële toepassing conform Regel 23e(3) EOV (en art. 5(3) van de richtlijn). Bovendien kan de toepassing van een DNA-sequentie een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van inventiviteit.21,22 Inventiviteit wordt aangenomen indien een uitvinding een ’objectief technisch probleem’ van de stand van de techniek oplost op een niet voor de hand liggende wijze.23 Bij chemische stoffen zal het objectieve probleem veelal gerelateerd zijn aan de technische toepassing van een stof (tenzij het verschaffen van de stof op zichzelf al een technisch probleem is).24 Met de huidige stand van de wetenschap is het onwaarschijnlijk dat enkel het verschaffen van een (nieuwe) DNA-sequentie inventief is.25 In de meeste gevallen zal de concrete toepassing van de DNA-sequentie onlosmakelijk verbonden zijn met de oplossing van het technische probleem en zal de toepassing ook uit dien hoofde in de octrooiaanvrage dienen te worden opgenomen.26,27 Het is verdedigbaar dat de industriële toepassing van een DNAsequentie constitutief is voor het begrip uitvinding. In het licht van het bovenstaande brengt de biotechnologierichtlijn ten aanzien van DNA-gerelateerde uitvindingen eigenlijk niets nieuws, zo lijkt het. Toch kan men, door artikel 5(3) in samenhang met overwegingen 22 en 23 te lezen, tot de gedachte komen dat de vermelding van de concrete industriële toepassing in de aanvrage meer behelst dan codificatie van gangbare verleningspraktijk. Zo blijkt uit de tweede zin van overweging 22 dat de industriële toepassing dient te worden vermeld in de aanvrage, zoals deze wordt ingediend. In de Nederlandse versie van de richtlijn staat dit niet met zoveel woorden, maar volgens de Engelse tekst dient de industriële toepassing te worden genoemd in ’(...) the patent application as filed’ (cursivering AFK).28 Dit betekent dat de toepassing niet in een later stadium van de verleningsprocedure kan worden toegevoegd.29 Dit zou in 19

Vgl. art. 83 EOV. Regel 27(1)(f). 21 Industriële toepasbaarheid: artikel 57 EOV; vergl. artikel 7 ROW. Zie ook de GUI 2005, Part C Ch. IV.4.5. 22 Inventiviteit: artikel 56 EOV; vergl. artikel 6 ROW. 23 Zie uitgebreid over de ’problem-solution approach’ de GUI 2005, Part C, Ch IV section 9, m.n. par. 9.8. 24 Zie bijv. de Triazole-zaak T 939/92 r.o. 2.5 e.v. 25 Zie het Trilateral Project B3b, een gezamenlijke inspanning van het EOB, het Japanse en Amerikaanse octrooibureau om duidelijkheid te verschaffen inzake de octrooiering van, onder andere, DNA-sequenties. http://www.european-patent-office.org/tws/sr-3-b3b_bio_search.htm, geraadpleegd op 1-02-2006. 26 Regel 27(1) sub c. 27 In de toelichting bij de Duitse wijzigingswet ter implementatie van de biotechnologierichtlijn (1-12-2004, Drucksache 15/4417, p. 9) wordt opgemerkt dat het met de huidige stand van de wetenschap en onderzoek alleen in uitzonderingsgevallen inventief kan zijn om een bepaalde gensequentie te verschaffen. 28 In de Franse versie: ’...dans la demande de brevet telle que déposée’, en in de Duitse: ’...der eingereichten Patentanmeldung’. 29 Huydecoper & Van Nispen 2002 (noot 17), III.4.8.2 e.v. 20

•


1 6

M A A R T

2 0 0 6

B I J B L A D


overeenstemming zijn met een constitutieve functie van de industriële toepassing voor het begrip uitvinding. Voorts is het waarschijnlijk dat de verplichte vermelding van de concrete industriële toepassing in de ingediende aanvrage in samenhang dient te worden beschouwd met overwegingen 24 en 25 en, belangrijk, met artikel 9 van de biotechnologierichtlijn. Volgens overweging 25 wordt ’voor de interpretatie van de door een octrooi verleende rechten, bij sequenties die elkaar alleen overlappen in de delen die voor de uitvinding niet essentieel zijn, uit het oogpunt van het octrooirecht iedere sequentie als zelfstandige sequentie (...) beschouwd’. Het is natuurlijk de vraag wat precies wordt bedoeld met ’delen die voor de uitvinding niet essentieel zijn’. Het is onwaarschijnlijk dat slechts de voor een bepaald eiwit coderende gedeelten van een (gen)sequentie als essentiële delen worden beschouwd. In de eerste plaats is de genetische code in zekere zin ambigu. Sommige nucleotiden zijn onderling verwisselbaar zonder dat dit invloed heeft op de uiteindelijke samenstelling van het gecodeerde eiwit.30 Ten tweede zijn er in het uiteindelijke eiwit gedeelten die niet essentieel zijn voor de biologische werking van het eiwit. Bovendien worden veel DNA-sequenties niet toegepast om een eiwit te verkrijgen, maar om andere sequenties te detecteren.31 Het is mogelijk dat de wetgever heeft bedoeld om de zinsnede ’delen die voor de uitvinding niet essentieel zijn’ pas inhoud te geven in samenhang met de concrete industriële toepassing van de DNA-sequentie waarvoor bescherming wordt gezocht. Hierboven werd reeds duidelijk dat men zonder toepassing een DNA-sequentie ontdekt en derhalve geen uitvinding doet. De toepassing maakt een DNAsequentie essentieel voor de uitvinding. Elk deel van de sequentie dat voor een andere toepassing wordt gebruikt, ook al is het de hele sequentie, zou volgens deze redeneerwijze niet essentieel zijn voor de uitvinding in kwestie, dit is een andere uitvinding. Deze verklaring lijkt ook aannemelijk wanneer men de functie van DNA als gegevensdrager in gedachten houdt. Wanneer de industriële toepassing van een sequentie daadwerkelijk als constitutief element van de uitvinding wordt beschouwd, dan zou men hierin een argument kunnen zien om de omvang van de bescherming die door een octrooi wordt geboden ook te beperken tot die toepassing.32 De bewoording van artikel 9 van de richtlijn zou hierbij goed kunnen aansluiten: ’de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat, strekt zich (...) uit tot ieder materiaal waarin dit voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de genetische informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent’ (cursivering AFK). Het is niet geheel duidelijk wat hier nu wordt bedoeld met ’functie’. Overweging 24 van de richtlijn maakt een en ander niet veel inzichtelijker 30

Ook wel de ’degeneracy’ van de genetische code genoemd. Zie hieromtrent L. Stryer, Biochemistry, New York: W.H. Freeman & Co 1995, p. 104. 31 DNA-sequenties kunnen binden aan andere, complementaire DNAsequenties. Men noemt DNA-sequenties die worden gebruikt om andere te detecteren ook wel ’probes’, zie Stryer 1995 (vorige noot), p. 121. 32 Vgl. S. J. R. Bostyn, ’Patenting DNA sequences (polynucleotides) and scope of protection in the European Union: an evaluation: background study for the European Commission within the framework of the Expert Group on Biotechnological Inventions’, Office for Official Publications of the European Communities 2004, par. 4.5 en 4.6.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 1 3

door te overwegen dat, ’om te voldoen aan het criterium van de industriële toepasbaarheid, vereist is dat ingeval voor de productie van een eiwit of partieel eiwit een sequentie of partiële sequentie van een gen gebruikt is, gepreciseerd wordt welk eiwit of partieel eiwit er geproduceerd is en wat daarvan de functie is’. Waarschijnlijk gaat het hier om twee verschillende betekenissen van het woord functie: in artikel 9 de ’technische’ functie (coderen voor een bepaald eiwit, binden aan een andere DNA-sequentie) en in overweging 24 de biologische functie van het gecodeerde eiwit in het lichaam. Overweging 24 zou in die lezing bevestigen dat eenvoudigweg het ’coderen voor een eiwit’ ontoereikend is als (industriële) toepassing en artikel 9 zou erop neerkomen dat de beschermingsomvang dient te worden beperkt tot de specifieke toepassing van de DNA-sequentie. Samenvattend kan worden gezegd, dat de bewoording van de biotechnologierichtlijn niet zonder meer duidelijk maakt of de lidstaten nu wel of geen toepassingsgebonden bescherming voor DNA-sequenties mogen invoeren. De Duitse en Franse keuze voor toepassingsgebonden bescherming van menselijke DNA-sequenties Bij de recente wijziging van het Bundespatentgesetz heeft de Duitse wetgever gekozen voor invoering van toepassingsgebonden bescherming voor DNA-uitvindingen, die betrekking hebben op menselijke genen.33 Op de valreep is door de Bundestag een amendement aangenomen dat leidde tot opname van een extra artikellid in de nieuwe §1a, welk lid (4) luidt: ’Ist Gegenstand der Erfindung eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, deren Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens übereinstimmt, so ist deren Verwendung, für die die gewerbliche Anwendbarkeit (...) konkret beschrieben ist, in den Patentanspruch aufzunehmen’ (cursivering AFK). De Anwendbarkeit verwijst hier naar de industriële toepassing die op grond van §1a(3) in de aanvrage moet zijn vermeld.34 Met Verwendung doelt de Duitse wetgever vermoedelijk op het concrete gebruiksdoeleinde van de sequentie in kwestie.35 Het blijft echter onduidelijk wat precies de verhouding is tussen de Anwendbarkeit en de Verwendung en hoe concreet het gebruiksdoeleinde zal moeten worden beschreven.36 In ieder geval is het duidelijk dat de Verwendung in de conclusie dient te worden opgenomen en de bescherming dientengevolge tot die Verwendung is beperkt. 33 Uit de toelichting bij de Duitse wijzigingswet (1-12-2004, Drucksache 15/4417, p. 9) wordt niet geheel duidelijk wat nu precies de overwegingen van de wetgever zijn geweest. Men legt de nadruk op het beoogde resultaat: minder afhankelijke octrooien op DNA-sequenties. 34 §1a(3) is een vrijwel letterlijke omzetting van art. 5(3) van de biotechnologierichtlijn. 35 In de toelichting bij het wetsontwerp wordt opgemerkt dat ’Im Fall der Verwendung einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens zur Herstellung eines Proteins oder Teilproteins muss angegeben werden, welches Protein oder Teilprotein hergestellt wird und welche Aufgabe es hat. Allgemeine Angaben zur gewerblichen Verwertbarkeit wie etwa ’für medizinische Zwecke’ reichen damit nicht aus, vielmehr ist eine konkrete Beschreibung der Funktion und der gewerblichen Anwendbarkeit des Gens gefordert.’ Drucksache 15/1709, p. 13. 36 Zie ook C. Kilger, J. Feldges en H-R. Jaenichen, ’The Erosion Of Compound Protection in Germany: Implementation of the EU Directive On The Legal Protection of Biotechnological Inventions – The German Way’, JPTOS (87)2005, p. 569-601, m.n. p. 581.

•


1 1 4

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

De Franse wetgever heeft een iets andere benadering gekozen voor invoering van de toepassingsgebonden bescherming. Artikel L611-18 van de eveneens ter gelegenheid van implementatie van de biotechnologierichtlijn gewijzigde Code de la propriété intellectuelle bepaalt dat ’seule une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l’élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l’exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet’.37 Artikel 613-2-1 voegt daaraan toe dat ’la portée d’une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description. Les droits créés par la délivrance d’un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l’article L611-18 et qu’elle expose une autre application particulière de cette séquence’. Onder de huidige Franse octrooiwet is de octrooibescherming voor een DNAsequentie aldus effectief beperkt tot de specifieke toepassing die concreet in de octrooiaanvrage is beschreven. Met andere woorden, de uitvinder van een tweede, niet in de octrooiaanvrage beschreven, toepassing ’loopt vrij’. De werkelijke implicaties van de keuze voor toepassingsgebonden bescherming voor de praktijk zijn nog onbekend. In ieder geval blijft het de vraag wat de juiste interpretatie van de biotechnologierichtlijn is. In een recent rapport hield de Europese Commissie zich op de vlakte over de rechtsgeldigheid van de verschillende wijzen van omzetting van de biotechnologierichtlijn, maar kondigde wel aan de zaak op de voet te blijven volgen.38 Zoals het er nu naar uitziet zal het Europese Hof van Justitie zich in de toekomst over deze kwestie moeten buigen. In dit verband heeft de uitspraak van het Hof na een nietigheidsactie van Nederland over de geldigheid van de biotechnologierichtlijn mogelijk enige voorspellende waarde.39 Het Hof overwoog in die zaak onder meer het volgende: ’Het resultaat van dit onderzoek (...) kan slechts tot octrooiverlening leiden, wanneer de aanvraag vergezeld gaat van (...) een uitleg van de industriële toepassing waarop het onderzoek is gericht, zoals in artikel 5, lid 3, van de richtlijn is bepaald. Ontbreekt een dergelijke toepassing, dan is er immers geen sprake van een uitvinding, maar van ontdekking van een DNA-sequentie die als zodanig niet octrooieerbaar is’40 en ’de door de richtlijn beoogde bescherming betreft dus alleen het resultaat van een wetenschappelijke of technische uitvinderswerkzaamheid en strekt zich slechts uit tot de in het menselijk lichaam van nature voor-

handen biologische informatie, voorzover dat nodig is voor de uitvoering en exploitatie van een bepaalde industriële toepassing’41 (cursivering AFK). Met die laatste zinsnede zou het Hof kunnen bedoelen dat de bescherming zijn grens vindt in de industriële toepassing die in de aanvrage is bepaald. Het is de toepassing die de als zodanig reeds bekende sequentie nieuw maakt en vervolgens in de inventiviteitsbeoordeling kan worden betrokken. Overigens kwam toepassingsgebonden beschermingsomvang van DNA-sequenties tijdens de nietigheidsprocedure niet als zodanig aan de orde. Uiterste voorzichtigheid bij de interpretatie van de woorden van het Hof is derhalve geboden.

37

41

Niet het volledige artikel: de volledige tekst is te raadplegen op: http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCode?commun =CPROIN&code= 38 COM (2005) 312 final, d.d. 14-07-2005, te raadplegen op http:// europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/ com2005_0312en01.pdf 39 Arrest HvJ EG in zaak C-377/98 (noot 4). 40 Arrest HvJ EG in zaak C-377/98 (noot 4), r.o. 74.

Toepassingsgebonden bescherming: een praktijkvoorbeeld Ondanks de onzekerheid over de rechtsgeldigheid van de huidige situatie in Duitsland en Frankrijk zal aan de hand van het volgende voorbeeld worden geïllustreerd wat de praktische gevolgen zouden kunnen zijn van invoering van toepassingsgebonden bescherming van DNA-sequenties voor claim-constructie.42 De hoofdconclusie van een Europees octrooi verleend voor een menselijke DNA-sequentie zou onder het huidige regime als volgt kunnen luiden: ’Nucleïnezuursequentie volgens SEQ ID NR: 143 die codeert voor eiwit A (met biologische activiteit Z)’. In de beschrijving zou bijvoorbeeld kunnen worden vermeld dat de sequentie kan worden toegepast voor de diagnose van een bepaalde ziekte (bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer). Blijkt nu later dat dezelfde sequentie ook kan worden toegepast voor bijvoorbeeld de behandeling van kanker, dan strekt de bescherming van de sequentie zich in beginsel ook uit over die nieuwe toepassing. Denkbeeldige conclusie 1 is niet beperkt tot een specifieke toepassing van de geclaimde sequentie of het eiwit dat door die sequentie wordt gecodeerd. Bij toepassingsgebonden bescherming van DNA-sequenties is zulks niet langer geoorloofd. In de conclusie zal een concrete, specifieke toepassing moeten beschreven. In algemene bewoordingen zal een conclusie als volgt komen te luiden: ’DNA-sequentie volgens SEQ ID NR: 1, die codeert voor eiwit A voor toepassing X’. Hoe concreet de toepassing zal moeten worden beschreven is nog ongewis, maar enkel ’toepassing in geneeskunde’ is vermoedelijk onvoldoende (zie noot 34). In het bovenstaande voorbeeld zou conclusie 1 bijvoorbeeld kunnen worden gericht op een ’DNA-sequentie volgens SEQ ID NR: 1, die codeert voor eiwit X voor diagnose van de ziekte van Alzheimer’. De DNA-sequentie uit het voorbeeld geniet geen absolute stofbescherming. Met andere woorden, voor een nieuwe toepassing, zoals de behandeling van kanker, kan een onafhankelijk octrooi worden verkregen. Opgemerkt kan worden, dat de toepassingsgebonden bescherming in Duitsland en Frankrijk alleen geldt voor DNAsequenties die afkomstig zijn van humane genen. Voorts geldt de toepassingsgebonden bescherming voor de DNAArrest HvJ EG in zaak C-377/98 (noot 4), r.o. 75. Met name in de Duitse praktijk zullen octrooiconclusies voortaan waarschijnlijk anders moeten worden geredigeerd. Het blijft de vraag of, ingeval van een Europese octrooiaanvrage, een aparte set conclusies voor Duitsland en/of Frankrijk moet worden ingediend, dan wel dat de Duitse en Franse wetgeving in strijd is met de biotechnologierichtlijn. 43 SEQ ID NR: 1 verwijst naar een sequentielijst die op grond van Regel 27a(1) bij de octrooiaanvrage moet worden gevoegd. 42

•


1 6

M A A R T

2 0 0 6

B I J B L A D


sequentie niet voor het eiwit dat erdoor wordt gecodeerd. Voor niet-humane sequenties en eiwitten kan bijgevolg nog steeds absolute stofbescherming worden verkregen. In het licht van de huidige onzekerheid doet men er ook in Duitsland en Frankrijk vooralsnog verstandig aan om (zoals nu ook al gebruikelijk) de hoofdconclusie niet te beperken tot een specifieke toepassing van de sequentie en ’terugvalposities’ in te bouwen, die zijn gericht op een specifieke toepassing. Toepassingsgebonden bescherming van DNA-sequenties wenselijk? Ten slotte de vraag of de invoering van toepassingsgebonden bescherming wenselijk is. Vooral in de Duitse literatuur is deze vraag uitvoerig aan de orde gekomen.44 De discussie spitst zich met name toe op de ratio van het octrooirecht in samenhang met de specifieke aard van de stof DNA. DNA fungeert in de natuur als gegevensdrager en een bepaalde sequentie heeft bijgevolg een veelheid aan mogelijke toepassingen. Voorstanders van de invoering van toepassingsgebonden bescherming van DNA-sequenties menen dat absolute stofbescherming (commercieel) onderzoek feitelijk zou kunnen ’blokkeren’ door iedere verdere toepassing van een eenmaal geoctrooieerd gen afhankelijk te maken van het eerste (stof)octrooi. Echter, in de praktijk hoeven afhankelijke octrooien lang niet altijd tot een nadelige licentieverhouding te leiden. In tegendeel, licenties bij afhankelijke octrooien worden vaak over en weer gegeven, waardoor partijen juist van elkanders technologieën kunnen profiteren.45 Een belangrijke pijler van het octrooisysteem is het ’quid pro quo’-beginsel. Krijgen uitvinders stelselmatig teveel terug voor hun relatief geringe bijdragen dan zullen de maatschappelijke kosten te hoog worden en zal het systeem niet langer functioneren. Het huidige octrooisysteem kent echter al de nodige ’checks and balances’. Zo zijn tweede toepassingen van een stof octrooieerbaar en kennen veel landen een onderzoeksexceptie.46 Slot Het staat vast dat DNA-sequenties vatbaar zijn voor octrooibescherming. De absolute stofbescherming die men onder het huidige regime automatisch verkrijgt, is echter potentieel zeer breed. In zowel Duitsland als Frankrijk is men bij implementatie van de biotechnologierichtlijn 98/44/EG overgegaan tot invoering van toepassingsgebonden bescherming van DNA-sequenties. Het is de vraag of dit verenigbaar is met de biotechnologierichtlijn. Mogelijk biedt toepassingsgebonden bescherming van DNA-sequenties een oplossing voor de vaak brede beschermingsomvang van DNA-octrooien. De uitvinder van een nieuwe toepassing van een DNA-sequentie zal dan niet langer afhankelijk zijn van de eerste octrooihouder. Het risico van een dergelijk regime is echter dat octrooien zo beperkt

44

Zie voor een uitgebreid literatuuroverzicht en referenties: Bostyn 2004 (noot 32), p. 56 e.v. 45 In een dergelijk geval is sprake van zogenaamde ’kruislicenties’. 46 Artikel 53(3) ROW luidt: ’Het uitsluitend recht strekt zich niet uit over handelingen uitsluitende dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde, daaronder begrepen het door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze rechtstreeks verkregen voortbrengsel’.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 1 5

zullen worden verleend, dat ze onvoldoende economische waarde vertegenwoordigen om investeringen nog terug te kunnen verdienen. Voorts komt het vaststellen van de beschermingsomvang van een octrooi in de praktijk pas aan de orde tijdens een inbreukprocedure. Van letterlijke inbreuk zal niet snel sprake zijn bij veelal complexe, biotechnologische uitvindingen. Hiermee heeft de rechter een belangrijke sleutel in handen. Hij zal het octrooischrift moeten uitleggen, bijvoorbeeld aan de hand van het leerstuk van de equivalentie. Daarbij zal de concrete toepassing van een bepaalde DNAsequentie een belangrijke rol kunnen spelen. Met de mogelijkheid van octrooi op volgende (niet-) medische toepassingen, de onderzoeksexceptie en de rechterlijke uitlegmogelijkheden heeft het huidige octrooisysteem voldoende veerkracht om de breedte van stofoctrooien op DNAsequenties op te vangen. Het is derhalve niet nodig en ook niet wenselijk om toepassingsgebonden bescherming voor DNA-octrooien in te voeren. Utrecht, februari 2006

•


1 1 6

J

B I J B L A D

U R

I S P

R U

D

E

N

T


I

(anthelmintische samenstelling) Mr. G.R.B. van Peursem Art. 53, lid 2 Row 1995 j˚ art. 3c en 4 Verordening 1768/92 Nu het een open kwestie lijkt of de grenzen van de beschermingsomvang van het ABC kunnen worden getrokken zoals door Merial uiteengezet, hetgeen (bepaald) niet ondenkbaar voorkomt, is, voorshands oordelend, zodanig onvoldoende zekerheid voorhanden dat in de bodemprocedure tot inbreuk op het ABC wordt geoordeeld, dat ook, althans mede, op die grond de vorderingen in conventie moeten stranden. Stelling Merial: De l-isomeer van praziquantel dient als een ander product in de zin van Vo. 1768-92 te worden beschouwd dan het racemisch mengsel. Nu één ABC maar één product kan beschermen volgens art. 3 sub c Vo. 1768/92, ziet het onderhavige ABC op de l-isomeer van praziquantel, aldus nog steeds Merial. Dat betekent eveneens volgens Merial weer dat zijn geen inbreuk maakt op het ABC, omdat haar product niet de l-isomeer van praziquantel bevat, maar het racemisch mengsel. Art. 254 Rv (spoedeisend belang) Er lijkt onvoldoende spoedeisend belang te bestaan bij ingrijpen in kort geding zo kort voor de te verwachten uitspraak (over drie maanden) in het bodemgeschil, nu: 1e Virbac al vanaf december 2003 op de hoogte was van het voornemen van Merial met haar product op de markt te komen; 2e in november 2004 Merial de nietigheidsprocedure in Nederland heeft aangespannen, hetgeen een aanvullende aanwijzing was dat Merial voornemens was de rechten van Virbaconder het ABC niet te respecteren; 3e een verdere aanwijzing daarvan werd gevormd door de door Merial in december 2004 verkregen marktvergunning voor haar product; 4e ook na adverteren door Merial voor het op de markt te brengen middel door Virbac niet meteen in rechte is opgetreden, doch eerst 11⁄2 maand na de daadwerkelijke markintroductie in maart/april 2005 door Virbac tot dagvaarding is overgegaan, en er dus géén dreigende a.s. marktintroductie is, die met het oog op mogelijke onherstelbare prijserosie moet worden voorkomen; 5e het aanbod van Merial om tot de uitspraak in de bodemprocedure een redelijke licentie te nemen door Virbac om haar moverende redenen is geweigerd; 6e het eventuele gelijk van Virbac in de bodemprocedure zich zal oplossen in louter schadevergoeding. De tegenwerping van Virbac, dat zij door de daadwerkelijke marktintroductie in het voorjaar van 2005 een spoedeisend belang houdt, zo kort voor de uitspraak in de bodemprocedure waarin Merial B.V. bovendien geen partij is, wordt verworpen. 1 Sankyo Lifetech Company Ltd te Tokyo, Japan, 2 Virbac SA te Carros Cedex, Frankrijk, eiseressen in conventie, verweersters in voorwaardelijke reconventie, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. A.E. Heezius te Amsterdam, tegen Beroep ingesteld. Red.

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

E

Nr. 18 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 7 juli 2005*

*

•

Operator: XYvision

1 Merial Ltd te Harlow, Essex, Verenigd Koninkrijk, 2 Merial BV te Amstelveen, gedaagden in conventie eiseressen in voorwaardelijke reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. K.A.J. Bisschop en L. Oosting te Amsterdam. Rechtsoverwegingen In conventie en in voorwaardelijke reconventie: 1 Uitgangspunten 1.1 In kort geding kan van het volgende worden uitgegaan. 1.2 Sankyo is titularis met betrekking tot het aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen met nummer 300082 (hierna: het ABC) voor het product: Praziquantel en Ivermectine (een diergeneesmiddel, met name voor behandeling van wormen bij paarden) met rechtskracht tot 17 februari 2007. Het ABC is gebaseerd op Europees octrooi 0 059 074 B1 (hierna: het octrooi of EP ’074), verleend aan een tot hetzelfde concern als Sankyo behorende rechtspersoon op een aanvrage van 18 februari 1982 onder het inroepen van prioriteit vanaf 23 februari 1981 voor: Anthelmintic composition and the use thereof, in de (onbestreden) Nederlandse vertaling getiteld: Anthelmintische samenstelling en het gebruik daarvan. Het octrooi, verleend voor onder andere Nederland, is verstreken op 18 februari 2002. Er is geen oppositie tegen gevoerd. Een anthelmintische samenstelling is geschikt om gatrointestinale parasieten te vernietigen. 1.3 De conclusies van het octrooi luiden aldus: 1. An anthelmintic composition comprising: (a) one or more macrolide anthelmintic agents selected from B-41 series antibiotics, C-076 series antibiotics and 22,23-dihydro C-076 derivatives; and (b) one or more anthelmintic agents selected from benzimidazole, salicylamide and isoquinoline compounds. (...) 1.4 Virbac SA is sinds 25 juli 2000 exclusief licentiehoudster voor Nederland onder het octrooi en later onder het ABC. Virbac SA brengt een diergeneesmiddel Equimax op de markt dat naar stelling van Virbac valt onder de beschermingsomvang van het octrooi en het ABC. 1.5 Op 12 december 2004 is aan Merial BV marktvergunning verleend voor het product Eqvalan Duo, een anthelmintische pasta, inmiddels sinds maart/april 2005 in Nederland als diergeneesmiddel op de markt. Eqvalan Duo heeft als actieve bestanddelen ivermectine en praziquantel. 1.6 Equimax was tot aan de marktintroductie van Eqvalan Duo het enige in Nederland verkrijgbare medische combinatieproduct voor de behandeling van zowel nematoden als cestoden (dat zijn verschillende groepen parasitaire wormen) bij paarden met praziquantel en ivermectine als actieve bestanddelen. 1.7 In verscheidene andere Europese landen waar Virbac rechten claimt onder buitenlandse equivalenten van het ABC is Merial nietigheidsbodemprocedures begonnen, evenals in Nederland. De in Nederland bij dagvaarding van 12 november 2004 aangevangen bodemprocedure volgens het versneld regime in octrooizaken (rolnr. 04-4233) staat voor pleidooi op 2 september 2005, zodat naar verwachting in oktober 2005 vonnis in deze bodemzaak wordt gewezen. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland heeft Virbac, naar haar stelling uit kostenoverwegingen, afgezien van hand-

•


1 6

M A A R T

2 0 0 6

B I J B L A D


having van haar aan de desbetreffende ABC’s te ontlenen rechten. In overige relevante buitenlanden is niet eerder dan in Nederland een uitspraak te verwachten. 2 Het geschil 2.1 Stellende dat Merial met haar product Eqvalan Duo inbreuk maakt op haar rechten onder het ABC vordert Virbac in conventie, kort gezegd, een inbreukverbod met nevenvorderingen op straffe van een dwangsom, kosten rechtens. 2.2 Onder de voorwaarde dat de vorderingen van Virbac in conventie worden afgewezen, vordert Merial in (derhalve) voorwaardelijke reconventie, eveneens kort gezegd, primair een bevel dat Virbac jegens derden geen beroep mag doen op het ABC totdat eindvonnis is gewezen in bedoelde bodemprocedure met rolnummer 04-4233, subsidiair dat zo’n beroep hangende deze bodemprocedure slechts mag worden gedaan onder de gelijktijdige mededeling dat de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank als voorlopig oordeel heeft uitgesproken dat Eqvalan Duo geen inbreuk maakt op het ABC, en/of dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ABC zal worden nietig verklaard in die bodemprocedure, alles op straffe van een dwangsom en kosten rechtens. 2.3 Partijen hebben over en weer in conventie en voorwaardelijke reconventie gemotiveerd verweer gevoerd dat voor zover nodig hierna bij de beoordeling aan de orde zal komen. 3 Beoordeling van het geschil 3.1 In conventie wordt geoordeeld dat naar voorlopig oordeel geen aanleiding bestaat tot ingrijpen in kort geding, zodat de vorderingen in conventie zullen worden afgewezen. Daartoe is het navolgende redengevend. Spoedeisend belang? 3.2 Allereerst is gerede twijfel mogelijk of wel voldaan is aan het vereiste van spoedeisend belang in het onderhavige geval. 3.3 Onvoldoende steekhoudend is in dat verband in de eerste plaats bestreden dat Virbac al minstgenomen vanaf december 2003 in besprekingen tussen (relevante concernonderdelen van) partijen ervan op de hoogte is gesteld dat Merial voornemens was met haar voor de behandelig van paarden bestemde ontwormingsmiddel op de markt te komen dat een combinatie bevatte van praziquantel en ivermectine. Mede gelet op de omstandigheid dat bedoeld middel buiten Nederland al eerder op de markt kwam, was daarin voor Virbac een eerste serieus te nemen dreiging te zien dat inbreuk gemaakt zou gaan worden op de door haar gepretendeerde rechten onder het ABC. 3.4 Vervolgens is in november 2004 door Merial Ltd in Nederland eerderbedoelde nietigheidsprocedure aangespannen volgens het versnelde regime in octrooizaken, teneinde het op het octrooi gebaseerde ABC nietig verklaard te krijgen, hetgeen een additionele aanwijzing was dat Merial voornemens was de aan het ABC te ontlenen rechten niet te respecteren. De tegenwerping op dit argument zijdens Virbac dat Virbac zou hebben verwacht dat Merial de uitkomst van de betreffende versnelde bodemprocedure wel zou afwachten, alvorens in Nederland op de markt te komen, legt onvoldoende gewicht in de schaal tegenover de niet voldoende

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 1 7

weersproken stellingname zijdens Merial dat Merial consequent duidelijk heeft gemaakt in rechtstreekse besprekingen tussen (ter zake relevant te achten concernonderdelen van) partijen dat zij niet van zins was Merials gepretendeerde rechten onder het ABC te respecteren. Virbac wist toen dat op 2 september 2005 in bedoelde bodemzaak zou worden gepleit en dat vonnis kon worden verwacht medio tot eind oktober 2005. 3.5 Nadien is in december 2004 door Merial BV een marktvergunning verkregen voor meerbedoeld ontwormingsmiddel, hetgeen, voorshands oordelend, een aanvullende aanwijzing vormde dat Merial daad bij woord zou gaan voegen in Nederland. 3.6 Ook toen begin 2005 door Merial werd geadverteerd voor het op de markt te brengen middel is door Virbac niet meteen in rechte opgetreden. Pas ruim anderhalve maand na de daadwerkelijke marktintroductie van het beweerdelijk inbreukmakende middel door Merial in Nederland in maart/ april 2005, is Virbac tot dagvaarding in kort geding overgegaan op 17 mei 2005. Er is derhalve geen sprake van een dreigende aanstaande marktintroductie die met het oog op het voorkomen van mogelijke onherstelbare prijserosie moet worden voorkomen, in welke omstandigheid een de doorslag gevend spoedeisend belang voor Virbac gelegen zou kunnen zijn om ook relatief kort voor een te verwachten uitspraak van de bodemrechter over te gaan tot ingrijpen in kort geding. Sterker nog: Ter zitting is door Merial gesteld dat de prijs voor haar product hoger ligt dan de prijs van het door Virbac op de markt gebrachte middel, hetgeen Virbac desgevraagd niet kon ontkennen (en ook niet kon of wilde bevestigen), zodat zulks als in dit kort geding vaststaand moet worden beschouwd. Zo bezien is van dreigende onherstelbare prijserosie geen sprake. 3.7 Tenslotte is door Merial aan Virbac aangeboden dat zij bereid is tot aan de uitspraak in de bodemzaak een op commerciële gronden aanvaardbare redelijke licentie te nemen ten aanzien van de door Virbac gepretendeerde rechten onder het ABC. Deze bereidheid is niet alleen voorafgaand aan het kort geding door Merial aan Virbac kenbaar gemaakt, maar uitdrukkelijk ter zitting herhaald. Na schorsing is daarop door Virbac ter zitting te kennen gegeven dat zij hier überhaupt niet op in wenst te gaan en derhalve niet bereid is Merial bedoelde licentie te verlenen, omdat zij zich niet door een (grote) marktpartij als Merial een licentie wil laten opdringen. Zij heeft in dit verband niet aangegeven dat het voorstel vanwege de termen van de te nemen licentie niet aanvaardbaar zou zijn, maar is in het geheel niet bereid tot licentieverlening. 3.8 Gegeven de omstandigheid dat marktintroductie van het product van Merial al heeft plaatsgevonden en eerderbedoelde prijserosie niet lijkt te spelen, zodat een eventueel uiteindelijk gelijk van Virbac in de bodemprocedure zich zou oplossen in louter schadevergoeding – een analyse die door de raadsvrouwe van Virbac ter zitting ook is onderschreven – leidt dit tot het oordeel dat, al het vorenoverwogene in ogenschouw nemend, voorshands onvoldoende spoedeisend belang lijkt te bestaan bij ingrijpen in kort geding zo kort voorafgaand aan de te verwachten uitspraak in het bodemgeschil. 3.9 Aan dit één en ander is door Virbac tegengeworpen dat zij door de daadwerkelijke marktintroductie in het voorjaar

•


1 1 8

B I J B L A D


van 2005 in Nederland spoedeisend belang houdt bij een uitspraak in kort geding – ook zo relatief kort voor de te verwachten uitspraak in de bodemprocedure en dat bovendien Merial BV geen partij is in die procedure, waarin volgens Virbac een zelfstandig spoedeisend belang is gelegen. 3.10 Het is maar zeer de vraag of het in 3.9 overwogene opweegt tegen hetgeen in 3.2 tot en met 3.8 is overwogen – mede gelet op het feit dat een uitspraak in kort geding (in juli 2005) voor maximaal 3 maanden zou gelden vanwege de te verwachten uitspraak in de bodemzaak (in oktober 2005). Daarvan lijkt naar voorlopig oordeel geen sprake. Van Virbac had in de geschetste omstandigheden mogelijk meer voortvarendheid mogen worden verwacht, terwijl additionele zwaarwegende belangen als dreigende blijvende prijserosie afwezig zijn. Zij is bovendien om haar moverende redenen thans niet bereid een tijdelijke commerciële licentie te verlenen aan Merial hangende de uitspraak in de bodemzaak, hetgeen als meewegende factor moet worden begrepen in de context van het geschil zoals dat nu qua omvang blijkt, te weten een per saldo resterende pure schadevergoedingskwestie. Inbreuk? 3.11 In het licht van het vorenoverwogene mogelijk ten overvloede wordt tevens overwogen dat te minder aanleiding bestaat tot thans ingrijpen in kort geding, nu het naar voorlopig oordeel aan gerede twijfel onderhevig is of door Merial inbreuk wordt gemaakt op de aan het ABC te ontlenen rechten, danwel dat, in dat verband, gerede kans bestaat dat het ABC in de bodemprocedure partieel nietig moet worden geacht. 3.12 Merial heeft immers in dit kort geding onvoldoende steekhoudend weersproken het volgende uiteengezet (weliswaar aan de hand van verscheidene niet in het geding gebrachte stukken, maar daar is zijdens Virbac geen enkel bezwaar tegen gemaakt). Volgens Merial blijkt noch uit het door haar geraadpleegde verleningsdossier van het Nederlandse ABC, noch uit de marktvergunning voor Equimax of onder het bestanddeel praziquantel moet worden verstaan de l-isomeer, de r-isomeer of het racemisch mengsel. Dat terwijl uit door Merial aangegeven literatuur blijkt dat bijvoorbeeld de l-isomeer een heel andere actieve stof is dan het racemisch mengsel van praziquantel, met voor zover relevant andere activiteit en toxiciteit. Naar de stelling van Merial kan in het ABC uitsluitend de l-isomeer bedoeld zijn. Dat blijkt volgens haar uit de verleningsdossiers voor de ABC’s verleend voor Engeland en Duitsland, terwijl ook in het octrooi diverse aanwijzingen zouden bestaan die erop wijzen dat met praziquantel de l-isomeer moet zijn bedoeld. Nu volgens Merial onder aanhaling van het commentaar van dr. S. de Vries (bij het Bureau voor de Industriële Eigendom belast met de verlening van ABC’s) uit de losbladige Intellectuele Eigendom Oc III-art.3-23/3-24 (6.1.4.6 Optisch actieve enantiomeren) blijkt dat het Bureau grote waarde toekent aan de opvattingen van vergunningen afgevende autoriteiten, die een zuiver optisch actieve enantiomeer als een nieuw bestanddeel beschouwen naast een racemisch mengsel, dient de l-isomeer van praziquantel als een ander product in de zin van Vo. 1768/92 te worden beschouwd dan het racemisch mengsel. Nu één ABC maar één product kan beschermen volgens art. 3 sub c Vo. 1768/92, ziet het onderhavige ABC op de l-isomeer van praziquantel, aldus nog

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

steeds Merial. Dat betekent eveneens volgens Merial weer dat zij geen inbreuk maakt op het ABC, omdat haar product niet de l-isomeer van praziquantel bevat, maar het racemisch mengsel. 3.13 Dit betoog is door Virbac bij repliek uitsluitend weersproken met de stelling dat de uiteenzettingen van Merial omtrent praziquantel-isomerie niet relevant zijn, omdat onder praziquantel in het ABC gelet op de gegeven omschrijving van deze verbinding in de Merck-index alle isomere vormen van praziquantel zijn begrepen. Nadat vervolgens door Merial bij dupliek naar aanleiding van deze repliek was herhaald dat dat niet kon kloppen, omdat het ABC maar op één product in de zin van de Verordening betrekking zou kunnen hebben en niet op, voor zover thans relevant, zowel de l-isomeer als het racemisch mengsel – hetgeen verschillende producten zijn in vorenbedoelde zin – zodat gelet op de stellingen van Virbac zodoende hetzij het ABC nietig zou zijn, danwel Merial geen inbreuk zou maken, is daarop zijdens Virbac niet nader gereageerd – waarbij moet worden aangetekend dat Virbac na de dupliek van Merial nog gelegenheid heeft gehad op die dupliek te reageren, welke gelegenheid zij ook heeft benut, maar met betrekking tot een ander aspect dan hier bedoeld. 3.14 Nu het een open kwestie lijkt of de grenzen van de beschermingsomvang van het ABC kunnen worden getrokken zoals door Merial uiteengezet, hetgeen (bepaald) niet ondenkbaar voorkomt, is, voorshands oordelend, zodanig onvoldoende zekerheid voorhanden dat in de bodemprocedure tot inbreuk op het ABC wordt geoordeeld, dat ook, althans mede, op die grond de vorderingen in conventie moeten stranden. Slotsom conventie 3.15 Bij de aldus uiteengezette stand van zaken bestaat geen aanleiding in te gaan op de verscheidene octrooirechtelijke en (overige) certificaatrechtelijke nietigheidsverweren die naar voren zijn gebracht, zodat die kunnen blijven rusten tot het oordeel in de bodemprocedure. 3.16 Het vorenoverwogene leidt ertoe dat de vorderingen in conventie zullen worden afgewezen met veroordeling van Virbac in de proceskosten in conventie. Voorwaardelijke reconventie 3.17 Aangezien de voorwaarde waaronder de reconventionele vordering is ingesteld is vervuld, wordt toegekomen aan de eis in reconventie. Die zal worden afgewezen. Merial stelt bij akte dat zij vreest dat een afwijzend voorlopig oordeel in conventie Virbac er niet van zal weerhouden om bijvoorbeeld (mogelijke) distributeurs en/of (mogelijke) klanten van Merial te benaderen en hen ten onrechte te informeren dat (...) Eqvalan Duo inbreuk maakt op (...) het ABC. Ter onderbouwing van deze stelling heeft Merial (ook ten pleidooie) slechts aangevoerd dat voorafgaand aan de onderhavige zaak (niet in Nederland, maar één keer ) in Zwitserland een brief is geschreven aan één Zwitserse distributeur met een beroep op haar rechten onder het Zwitserse equivalent van het ABC. Dat sprake zou zijn van een agressieve en dreigende houding zijdens Virbac, zoals Merial tevens stelt, is zonder nadere steekhoudende onderbouwing, die ontbreekt, onvoldoende aannemelijk geworden. Hetgeen aldus ter onderbouwing van de vorderingen van Merial in reconventie overblijft, is – beider partijen belangen afwegend – (bepaald) niet voldoende voor

•


1 6

M A A R T

2 0 0 6

B I J B L A D


toewijzing daarvan. Met name is aldus onvoldoende aannemelijk geworden dat de vrees van Merial zich überhaupt zal materialiseren – en al helemaal niet dat dat zo zal zijn na de uitspraak in deze zaak in conventie. De casuïstiek is onvergelijkbaar met die uit de (schaarse) rechtspraak waar Merial zich in dit verband bij pleidooi op beroept. Beslissingen: De Voorzieningenrechter: in conventie: wijst de vorderingen af; veroordeelt Virbac in de op deze procedure in conventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Merial begroot op € 244,– aan verschotten en € 816,– aan procureurssalaris; in voorwaardelijke reconventie: wijst de vorderingen af; veroordeelt Merial in de op deze procedure in voorwaardelijke reconventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Virbac begroot op nihil aan verschotten en € 408,– aan procureurssalaris. Enz.

Nr. 19 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 30 december 2004* (Paclitaxel) Mr. G.R.B. van Peursem Art. 75, lid 1a Row 1995 Voor zover het artikel van Waugh et al in combinatie met de NCIbrochure al niet inventiviteitsschadelijk zou zijn, dan is dat naar voorlopig oordeel zeker zo, indien deze stukken uit de stand van de techniek, al dan niet afzonderlijk, worden gecombineerd met de in de oppositieprocedure tegen EP ’657 ingeroepen documenten D10, D11, D13 en D14, allemaal vóór de prioriteitsdata gepubliceerde vakliteratuur betreffende paclitaxel-oplossingen. Sterk samengevat leren deze documenten dat licht alkalische condities al paclitaxelinstabiliteit veroorzaken en dat aanzuring degradatie voorkomt en de shelf-life van paclitaxel-oplossingen aanzienlijk bevordert. Art. 75, lid 1b Row 1995 Voorshands lijkt het erop dat Mayne onvoldoende heeft onderscheiden tussen waterige en niet waterige aangezuurde oplossingen en niet heeft aangegeven hoe de pH in niet-klassieke situaties moet worden gemeten en hoe de gehanteerde pH meters dan moeten worden gecalibreerd. Ook met betrekking tot dit aspect acht de voorzieningenrechter gerede kans aanwezig dat het octrooi oppositie niet zal overleven. Mayne Pharma (USA) Inc te Paramus, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam, tegen 1 Teva Pharmaceuticals Europe BV te Mijdrecht,

*

Beroep ingesteld. Red.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 1 9

2 Pharmachemie BV te Haarlem, gedaagden, procureur mr. W. Taekema, advocaten mrs. Ch. Gielen en M.O. Meulenbelt te Amsterdam. Rechtoverwegingen 1 Uitgangspunten 1.1 In kort geding kan van het volgende worden uitgegaan. 1.2 Mayne is houdster van Europees octrooi EP 0 835 657 B1 (hierna: EP ’657), verleend op 25 augustus 2004 op een aanvraag van 18 november 1993 onder inroeping van prioriteit vanaf 27 november 1992 respectievelijk 22 december 1992 voor: Stable injectable paclitaxel composition. Paclitaxel (ook aangeduid als taxol) is een al (ver) voor de prioriteitsdatum bekend intraveneus toe te dienen geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde soorten kanker (chemotherapie). De conclusies van EP ’657 luiden in de authentieke Engelse tekst als volgt: 1. A solution consisting of paclitaxel, ethanol, polyethoxylated castor oil and acid, said solution having a pH of 5 to 7. 2. The solution of claim 1 wherein said ethanol is absolute ethanol. (...) Op 15 december 2004 is door het in Israël gevestigde moederconcern tezamen met een in Engeland gevestigde zusteronderneming van Teva BV en Pharmachemie oppositie ingesteld tegen dit octrooi. Het oppositieschrift met onderliggende documenten (D1-D16) behoort – met uitzondering van het niet in deze kort geding procedure overgelegde D12 – tot de gedingstukken. Het octrooi is verleend voor 17 landen waaronder Nederland. 1.3 EP ’657 is een zogenoemde voluntary divisional, een vrijwillige afsplitsing door Mayne van de (hoofd)aanvraag waarop octrooi is verkregen, welke afsplitsing naar zeggen van Mayne ter zitting was ingegeven om zo spoedig mogelijk althans enig octrooi te verkrijgen. 1.4 Het op dezelfde aanvraag van 18 november 1993 door Mayne inderdaad 6 jaar eerder, op 5 augustus 1998, verkregen moederoctrooi betreft Europees octrooi EP 0 674 510 B1 (hierna: EP ’510 of het moederoctrooi), onder inroeping van dezelfde prioriteit als voor de divisional, welk octrooi ziet op: Injectable composition comprising paclitaxel. Dit octrooi is in oppositie door de Oppositie Afdeling (hierna: OD) integraal herroepen, waartegen beroep is ingesteld met een thans vastgestelde mondelinge behandeling bij de Kamer van Beroep (hierna: TBA) in de eerste helft van 2005. Voor zover thans van belang is de verleende hoofdconclusie 1 van het moederoctrooi herroepen wegens gebrek aan nieuwheid over een in juli 1991 gepubliceerd artikel van Waugh et al, Stability, compatibility and plasticizer extraction of taxol (NSC125973) injection diluted in infusion solutions and stored in various containers en heeft de OD de hoofdconclusie evenmin volgens hulpverzoek 4 (auxiliary request 4) in stand gelaten wegens gebrek aan inventiviteit. Volgens hulpverzoek 4 luidde conclusie 1 van het moederoctrooi als volgt: 1. A pharmaceutical composition in the form of a substantially nonaqueous solution suitable for use in treating cancer and comprising paclitaxel (taxol), polyethoxylated castor oil, an acidifying agent and ethanol or other alcohol, the components of the composition being mixed in such a proportion that said composition has a resulting pH of from 5-7 and a volume of said composition retaining at least 96.6%

•


1 2 0

B I J B L A D


of the paclitaxel potency when said volume is filled into a clear glass 5 ml vial and vial sealed with a rubber bung and stored at 40˚C for 7 days. De terzake relevante overwegingen uit de beslissing van het moederoctrooi van de OD zijn hierna opgenomen. D1 staat daarin voor genoemd artikel van Waugh et al (dat op p. 1521, linker kolom de volgende passage bevat: Preliminary studies showed that taxol was chemically stable in the pH range of 4-8 but was unstable under alkaline conditions. For example, a solution of taxol with a pH of 11.5 was monitored for drug concentration for 72 hours. Numerous degradation peaks were observed at 15 hours, and after 72 hours only a trace of taxol was detected). D16 staat in de beslissing van de OD voor een Clinical Brochure betreffende taxol van het Amerikaanse National Cancer Institute uit juli 1991 en AR4 voor auxiliary request 4. 4.3 Inventive step The technical problem solved by the patent in suit is to provide a nonaqueous taxol solution, also comprising the solubilizing agent polyethoxylated castor oil, with an improved storage stability. The problem is solved by adding an acidifying agent so as to obtain a taxol solution having a pH of 5-7. 4.3.1 One line of reasoning consisted in saying that the invention resided in the recognition of a new technical problem. It was submitted that the problem of lack of stability of taxol concentrate (i.e. nonaqueous solution) was not recognized in any of the prior art documents, and thus, according to established case law of the EPO (see T 225/84, T540193, T 1009/96, T 301/89 and T 422/98), an inventive step could be acknowledged even if the solution of the problem may seem trivial. The OD found that, in order to confer an inventive step, a technical problem that was not explicitly disclosed in the prior art must in addition be ’non-obvious’ (see points 5.1 to 5.1.5 of T 540/ 93), or ’would not have been formulated by an average skilled man’ (point 5.1 of T 301/89). Given that commercial taxol concentrate was always stored in the refrigerator (see D16 page 4, point 7.3 of D29 and point 4.1 of D31) and that it was stated in the product’s clinical brochure (D16 page 4) that ’shelf life surveillance of the ampules and vials is ongoing’, the technical problem of the stability of the concentrate was not completely remote and would have been formulated by the average skilled person. It follows that the patent in suit does not belong to the category of the ’problem inventions’, and that the mere formulation of the technical problem is not sufficient for conferring inventive step to the subject-matter of claim 1. 4.3.2 OPII identified D1 as the closest prior art document, whereas the PA submitted that D16 should be taken as the closest prior art. For the sake of completeness, both approaches were discussed. 4.3.2.1 D1 may be regarded as closest prior art because it actually deals with the problem of stability of taxol compositions (see title and first paragraph of the abstract). D16, on the other hand, is the clinical brochure of commercial taxol compositions, but is not expected to include additional experiments attempting to stabilize taxol, or suggest improvements for said commercial compositions. D1 shows that diluted taxol solutions are not stable at ambient temperature (see table 1). In addition, D1 states that taxol is chemically stable in the pH range of 4-8 (page 1521 left col. 3rd paragraph). All other available documents containing comments on the chemical stability of taxol show that taxol (as a compound) is more stable at acidic pH, more particularly between pH 4-8 (see D10-D14). D1, alone or taken in combination with any of D10-D14, would render it obvious to keep the pH between 4 and 8 in order to stabilize a taxol composition. 4.3.2.2 Taking D16 as the closest prior art, the problem to be solved was to improve the shelf life of the concentrate (referred to as the NCI composition in D16). As stated in point A above, the existence of a

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

stability problem is already suggested in D16. The difference between the composition of the patent and D16 is that the claimed composition contains an acidifying agent and has a resulting pH between 5-7. This difference induces the technical effect that the claimed composition is stabler at room temperature, i.e. more taxol activity is retained over the same period of time. The skilled person confronted to the above-defined problem would first take the NCI composition out of the refrigerator and check if taxol really degrades. Observing the degradation of the product at room temperature, the skilled person, knowing all the documents dealing with taxol stability, would unavoidably notice that all these documents state that taxol is unstable at basic pH and is stabler between pH 4-8. Without making an inventive step, the person skilled in the art of pharmaceutical formulation would measure the pH of the NCI formulation and find out that it is basic. The solution to the technical problem, consisting in adding an acidifying agent to the NCI formulation, is then obvious. The lack of stability of the NCI composition at room temperature may be influenced by other factors than the pH, but the pH was the only factor that was involved in taxol stability in a manner that was obvious from the teaching of the prior art. The skilled person could not be expected to explore all different possibilities of stabilizing the solution of D16, when he could find the solution of decreasing the pH without exercising any inventiveness. The choice of the pH range of 5-7 is a matter of routine experimentation, whereby it should be noted that the measurement of substantially non-aqueous solutions implies an uncertainty at both ends of the range. Although this argument is superfluous for the decision based on the preceding arguments, the OD also noticed that, in parallel with the composition of the patent in suit, stable compositions of taxol have been commercially developed which do not involve the addition of an acidifier for their manufacture but, instead, the neutralization of the Cremophor prior to its use in the regular NCI composition. This shows that once the problem and its cause had been identified, the solution was at hand. As a conclusion, AR4 does not meet the requirements of Art. 56 EPC and the patent is revoked under Art. 102(1) EPC. 1.5 In de verleningsprocedure van EP ’657 is een vergelijkbaar niet-inventiviteitsbezwaar als behandeld door de OD in de oppositie tegen het moederoctrooi aan de orde geweest. Ook daar heeft de Examiner Mayne een nietinventiviteitsverweer tegengehouden gebaseerd op de in 1.4 bedoelde passages uit Waugh et al en evenbedoelde brochure, die in de verleningsprocedure van de divisional worden aangeduid met respectievelijk D9 en D10 (D13 is een vergelijkbare brochure van het Amerikaanse kankerinstituut uit 1983). De Examiner overweegt daaromtrent in haar communicatie van 28 juni 2004 als volgt: The inventive step objection, raised in point 5.2 of the communication of 20.02.03, is the same that had served as a basis for the revocation of the parent application in opposition. The following new arguments were presented in D12 (affidavit of V.J. Stella): - the fact that commercial concentrated paclitaxel solutions are stored in the refrigerator (see D10) does not clearly indicate that the existence of a stability problem. Most anticancer drugs from NCI are stored in the refrigerator purely as a precaution. The clinical brochures of 1983 and 1991 (D13 and D10) only indicate that ’shelf-life surveillance is ongoing’. In conclusion, D10 does not disclose the existence of a stability problem for concentrated paclitaxel solutions containing dehydrated alcohol and Cremophor EL.

•


1 6

M A A R T

2 0 0 6

B I J B L A D


- D9 is only concerned with the short-term stability of diluted paclitaxel solutions in various plastic containers. The skilled person reading ’preliminary studies showed that taxol was chemically stable in the pH range of 4-8 but was unstable under alkaline condition’ in D9 (left col. page 1521) would not extrapolate this teaching to concentrated paclitaxel solutions because: a) such solutions are not dealt with in D9, and b) it is very difficult to measure a pH in non-aqueous solutions, so that these pH values were most likely measured in aqueous (= diluted) solutions. It follows that neither D10 or D9, nor any other available prior art document actually discloses the technical problem solved by the present application, i.e. long-term storage stability of concentrated paclitaxel solutions. In addition, there is no incentive for the skilled person to add an acid to the commercial taxol solution, comprising paclitaxel, Cremophor EL and dehydrated alcohol. Claims 1-8 are inventive. Het octrooi is vervolgens verleend zonder nadere discussie omtrent dit punt. 1.6 In Engeland is tussen tot dezelfde concerns als partijen behorende partijen een bodemzaak aanhangig met als inzet eveneens (non-) inbreuk op, respectievelijk geldigheid/ nietigheid van EP ’657. De speedy trial is daarvoor vastgesteld begin april 2005. 1.7 In oktober 2004 heeft Inkoopcombinatie Limburg een aantal fabrikanten van geneesmiddelen, waaronder Mayne en Pharmachemie, gevraagd om leveringsprijzen voor 2005 voor intraveneuze antibiotica en cytostatica (kankergeneesmiddelen). Op dit verzoek heeft Pharmachemie op 12 oktober 2004 gereageerd met toezending aan Inkoopcombinatie Limburg van een prijslijst met 39 geneesmiddelen, waaronder Paclitaxin, onder welke benaming onder andere Pharmachemie voornemens is met ingang van 1 januari 2005 een paclitaxel houdend geneesmiddel op de markt te brengen. Op 27 oktober 2004 heeft Inkoopcombinatie Limburg aan Pharmachemie laten weten dat de offerte van 12 oktober 2004 is geaccepteerd in de vorm van een vervolgverzoek om aan de afzonderlijke deelnemende ziekenhuizen een prijsafspraak te doen toekomen en met hen het gewenste distributiekanaal af te spreken. 1.8 Op 5 november 2004 heeft Pharmachemie van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen een registratie verkregen voor Paclitaxin onder RVG nummer 30113. 1.9 Mayne heeft van Teva verkregen samples Paclitaxin doen analyseren. 2 Het geschil 2.1 Stellende dat Teva inbreuk maakt en/of dreigt te maken op EP ’657 vordert Mayne primair een inbreukverbod op straffe van een dwangsom met diverse nevenvorderingen, waaronder afgifte van voorraden Paclitaxin ter vernietiging, opgave van afnemers alsmede een rectificatie aan die afnemers, opgave van bruto winst met beweerdelijk inbreukmakende leveringen, alles eveneens op straffe van een dwangsom, alsmede betaling door Teva van een voorschot op schade en/of winstafdracht wegens gestelde octrooiinbreuk van € 100.000,–, kosten rechtens. Subsidiair, voor het geval in kort geding geen octrooi-inbreukverbod met nevenvorderingen toewijsbaar zou zijn, vordert Mayne jegens Pharmachemie een door haar in acht te nemen moratorium van een maand na datum vonnis voor het op de markt brengen van Paclitaxin, omdat voorafgaand aan de verkrijging van de registratie voor dit geneesmiddel al zou zijn

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 2 1

verhandeld in strijd met art. 3 lid 4 sub a van de wet op de geneesmiddelenvoorziening (WOG), eveneens kosten rechtens. 2.2 Teva heeft gemotiveerd verweer gevoerd dat voor zover nodig hierna bij de beoordeling aan de orde zal komen. 3 Beoordeling van het geschil 3.1 De voorzieningenrechter acht, voorshands oordelend, gerede kans aanwezig dat EP ’657 in oppositie zal worden herroepen, zodat het gevorderde octrooi-inbreukverbod met nevenvorderingen in kort geding niet toewijsbaar is. Daartoe is het navolgende redengevend. 3.2 Uitgangspunt bij deze voorlopige beoordeling is dat de hoofdconclusie volgens hulpverzoek 4 van het moederoctrooi en de hoofdconclusie van de thans ingeroepen divisional zeer nauw aan elkaar verwant zijn op de aspecten die er voor de onderhavige beoordeling toe doen. Beide hebben als belangrijkste overeenkomend kenmerk een aangezuurde paclitaxel-oplossing met een pH tussen 5 en 7. In de herroepen conclusie volgens hulpverzoek 4 van het moederoctrooi (weergegeven in 1.4) is dit gegoten in de vorm van een use claim waarbij de betreffende oplossing nader is gekwalificeerd als substantially non-aqueous, terwijl de oplossing volgens die conclusie wordt gedefinieerd als comprising de bestanddelen paclitaxel, poly-geëthoxyleerde ricinusolie en ethanol of een andere alcohol. Conclusie 1 van EP ’657 is een stofconclusie, waarbij de oplossing gedefinieerd is als consisting of de bestanddelen paclitaxel, ethanol (niet zijnde absolute ethanol, vgl. afhankelijke conclusie 2 voor dat laatste) en poly-geëthoxyleerde ricinusolie. Voor de inventiviteitsbeoordeling zijn deze verschillen naar voorlopig oordeel irrelevant. In kort geding is niet komen vast te staan dat de voluntary divisional wat dit betreft werkelijk ziet op een andere uitvinding dan het moederoctrooi. De beschrijvingen van beide octrooien stemmen vrijwel geheel overeen en met de hoofdconclusies (in het moederoctrooi volgens hulpverzoek 4) wordt naar voorlopig oordeel in wezen hetzelfde onder bescherming gebracht. Mayne heeft dan ook ter zitting desgevraagd aangegeven dat de vrijwillige afsplitsing is ingegeven om zo snel mogelijk althans enig octrooi te verkrijgen. 3.3 Tegen EP ’657 wordt in oppositie in feite hetzelfde nietinventiviteitsverweer gevoerd als hetgeen met succes in oppositie tegen het moederoctrooi in stelling is gebracht. Gelet op de in 3.2 in fine geconstateerde overeenstemming tussen de octrooien wekt dat ook geen verbazing. Dit verweer wordt voorshands alleen al vanwege deze overeenstemming kansrijk geacht en wel op dezelfde gronden als waarop de OD in haar in 1.4 weergegeven overwegingen tot haar niet-inventiviteitsoordeel is gekomen, welke gronden de voorzieningenrechter integraal overneemt. 3.4 Met Teva acht de voorzieningenrechter de daartegenin gebrachte stellingen van Mayne gebaseerd op de argumentatie uit de verleningsprocedure van EP ’657, hiervoor in 1.5 weergegeven, voorshands ondeugdelijk. Uit het overgelegde verleningsdossier is ook niet te halen waarom de Examiner deze argumenten deugdelijk heeft geacht. Weliswaar ziet Waugh et al ook naar het oordeel van de voorzieningenrechter alleen op waterige oplossingen en moet het ervoor gehouden worden dat hoofdconclusie 1 naar alle waarschijnlijkheid ziet op niet waterige of onverdunde oplossingen (evenals de hoofdconclusie uit het

•


1 2 2

B I J B L A D


moederoctrooi volgens hulpverzoek 4), dat maakt nog niet dat Waugh et al niet als de meest nabije stand van de techniek moet worden beschouwd. De gemiddelde vakman die wordt geconfronteerd met het stabieler maken van nietwaterige paclitaxel-oplossingen leert uit de stand van de techniek die op die waterige paclitaxel-oplossingen ziet, twee dingen. In de eerste plaats dat zo’n paclitaxeloplossing in licht zuur, tot neutraal, tot licht alkalisch milieu (pH tussen 4 en 8 volgens Waugh et al) stabiel is, maar tevens dat echt alkalisch milieu (pH 11.5) paclitaxel zeer instabiel maakt, ook in relatief korte tijd al. Zonder nadere onderbouwing – die ontbreekt – valt niet in te zien waarom de gemiddelde vakman die wetenschap opeens niet meer zou gebruiken bij niet waterige oplossingen die stabieler moeten worden gemaakt. Zodoende ligt ook dan voor de gemiddelde vakman de geclaimde oplossing voor de hand, geheel langs de lijnen als door de OD bij de herroepingsbeslissing van het moederoctrooi aangegeven. Nadere specificatie tot een pH van 5-7 – nog daargelaten dat meting daarvan problematisch blijkt, waarover nader in het hiernavolgende – is op zichzelf – zonder nadere onderbouwing, die eveneens ontbreekt – gegeven de uit Waugh et al blijkende pH waarden op zichzelf naar voorlopig oordeel bepaald onvoldoende om inventiviteit aan te nemen. Volgens de OD in haar herroepingsbeslissing in r.o. 4.3.2.2 betreft dit a matter of routine experimentation. 3.5 Naar voorlopig oordeel is de in 1.5 verwoorde redenering in feite een variant op de in r.o. 4.3.1 van de beslissing van de OD verworpen stelling dat sprake zou zijn van een probleem-uitvinding, aldaar door Mayne onderbouwd met de stelling dat in niet-waterige oplossingen het probleem van gebrekkige stabiliteit niet zou zijn onderkend. Op een evenmin steekhoudend geoordeelde wijze wordt door Mayne thans betoogd dat voor de gemiddelde vakman bekende oplossingen voor instabiliteit in waterig milieu in niet-waterig milieu niet voor de hand zouden liggen. Naar voorlopig oordeel duiden de uit de tot de stand van de techniek behorende brochure bekende gegevens dat paclitaxeloplossingen in de ijskast bewaard dienden te worden en dat shelf-life surveillance doorging, voor de gemiddelde vakman wel degelijk op stabiliteitsproblemen, ook bij niet-waterige oplossingen; voorshands wordt dat de meest voor de hand liggende daaruit voor de vakman te trekken conclusie geacht. 3.6 Bij dit één en ander is overigens duidelijk dat – in weerwil van de stellingen van Teva – ook in niet-waterige oplossingen van pH kan worden gesproken, hetgeen Mayne dan ook doet in haar moederoctrooi en de thans ingeroepen divisional. Vanuit zijn algemene vakkennis weet de gemiddelde vakman dat dit weliswaar lastig te meten is en als problematisch wordt gezien en dan ook wordt aangeduid met apparent pH of ’pH’ tussen aanhalingstekens, dat neemt niet weg dat hij met dit begrip vertrouwd is. Iets anders is dat dergelijke pH-metingen vanzelfsprekend afwijken van ’klassieke’ pH-metingen in waterige oplossingen en de betreffende grootheden derhalve niet met elkaar kunnen worden vergeleken. 3.7 Het moge zo zijn dat pH in eigenlijke (klassieke) zin wordt gedefinieerd als de negatieve logaritme van de concentratie H+ ionen in water en derhalve alleen in waterige oplossingen als zodanig kan worden gemeten, dat is, voorshands oordelend, gelet op het voorgaande niet beslissend,

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

ook al wordt in conclusies noch beschrijving van EP ’657 aangegeven onder welke precieze omstandigheden de geclaimde pH moet worden gemeten. 3.8 Daar komt nog bij dat in de beschrijving van EP ’657 en in de afhankelijke volgconclusies duidelijk ook sprake is van aanzuringen die een waterige oplossing geven. Mayne zelf onderscheidt noch in het herroepen moederoctrooi, noch in EP ’657 tussen deze kwesties en spreekt in het algemeen van een pH tussen 5 en 7. Dat geeft, zoals door Teva naar voren is gebracht, mogelijk nawerkbaarheidsproblemen, omdat onduidelijk is of de klassieke pH is bedoeld of de apparent pH. Blijkens de stellingen van Mayne ter zitting moet de pH worden gemeten in de onverdunde oplossingen, dus zonder eerst te verdunnen met water (en dat laatste is wat blijkens de in 1.5 weergegeven passage zijdens Mayne of de Examiner juist is voorgesteld als meetmethode van de pH in niet-waterige oplossingen). Voorshands lijkt het erop dat Mayne onvoldoende heeft onderscheiden tussen waterige en niet waterige aangezuurde oplossingen en niet heeft aangegeven hoe de pH in niet-klassieke situaties moet worden gemeten en hoe de gehanteerde pH meters dan moeten worden gecalibreerd. Ook met betrekking tot dit aspect acht de voorzieningenrechter gerede kans aanwezig dat het octrooi oppositie niet zal overleven. 3.9 Voor zover overigens meerbedoeld artikel van Waugh et al in combinatie met meerbedoelde NCI-brochure al niet inventiviteitsschadelijk zou zijn, dan is dat naar voorlopig oordeel zeker zo, indien deze stukken uit de stand van de techniek, al dan niet afzonderlijk, worden gecombineerd met de in de oppositieprocedure tegen EP ’657 ingeroepen documenten D10, D11, D13 en D14, allemaal vóór de prioriteitsdata gepubliceerde vakliteratuur betreffende paclitaxel-oplossingen. De dragende argumentatie daartegen zijdens Mayne is dat deze literatuur irrelevant is of zelfs zou wegleiden, omdat dit alles ziet op waterige paclitaxeloplossingen, maar uit het vorenoverwogene volgt dat en waarom dat voorshands niet juist wordt geacht. Sterk samengevat leren deze documenten dat licht alkalische condities al paclitaxel-instabiliteit veroorzaken en dat aanzuring degradatie voorkomt en de shelf-life van paclitaxeloplossingen aanzienlijk bevordert. 3.10 Nu het vorenoverwogene mee brengt dat in kort geding geen octrooi-inbreukverbod en derhalve evenmin enige nevenvordering verband houdend met het primair gevorderde inbreukverbod kan worden toegewezen, wordt toegekomen aan de subsidiaire vordering jegens Pharmachemie. Ook deze zal worden afgewezen, waartoe het navolgende redengevend is. 3.11 Art. 3 lid 4 sub a WVG luidt als volgt: Het is verboden: a. ongeregistreerde farmaceutische specialité’s en farmaceutische preparaten, dan wel geregistreerde farmaceutische specialité’s en farmaceutische preparaten, waarvan de inschrijving is geschorst, te bereiden, te verkopen, af te leveren, in te voeren of te verhandelen. Volgens Mayne heeft Pharmachemie met haar in 1.7 beschreven handelwijze in oktober 2004 voorafgaand aan het verkrijgen registratie in november 2004 gehandeld in strijd met dit verbod, hetgeen, eveneens volgens Mayne, (ook) jegens haar onrechtmatig zou zijn. De voorlopige beoordeling is beperkt tot deze feiten, aangezien de eerst bij pleidooi betrokken blote stelling dat ook handelingen met

•


1 6

M A A R T

2 0 0 6

B I J B L A D


andere derden schending van de wet op de geneesmiddelenvoorziening zouden opleveren, als ongesubstantieerd dienen te worden gepasseerd. 3.12 Zoals Pharmachemie met juistheid naar voren heeft gebracht, staat in art. 3 lid 4 sub a WOG – anders dan Mayne in haar akte tot eisvermeerdering suggereert – niet dat dit artikel verbiedt om ongeregistreerde farmaceutica ’ter verkoop aan te bieden’ en daarvoor ’reclame te maken’. Gelet op de communautaire oorsprong van bedoeld wetsartikel is de ratio daarachter bescherming van de volksgezondheid en moet het wettelijke begrip ’verhandelen’ worden gelijkgesteld met het communautaire begrip ’in de handel brengen’, waaronder dient te worden verstaan het fysiek op de markt brengen in Nederland. Daarvan is naar voorlopig oordeel geen sprake door toezending van de in 1.7 bedoelde prijslijst en evenmin door de akkoordverklaring van de Inkoopcombinatie Limburg met de offerte van Pharmachemie. Bestellingen zullen niet plaatsvinden voor 1 januari 2005, zodat geen sprake is van verhandeling voorafgaand aan de registratiedatum. 3.13 Ook bevat art. 3 lid 4 sub a WOG, anders dan Pharmachemie betoogt, naar voorlopig oordeel geen reclameverbod – nog daargelaten of de handelwijze van Pharmachemie als reclame maken moet worden gezien. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de regering dat niet in de huidige wetstekst begrepen acht, vgl. het nooit tot wet geworden wetsvoorstel tot wijziging van de WOG van 31 oktober 1994, Kamerstukken 23 959, waarin is voorgesteld aan het huidige art. 3 lid 4 sub a toe te voegen: ’met inbegrip van reclame’, dat als volgt is toegelicht: Men zou kunnen zeggen dat deze regeling (art. 3 lid 4 WOG) een verbod op het maken van reclame voor niet-geregistreerde geneesmiddelen impliceert, maar het staat er niet met zoveel woorden. Het hoefde er dus ook niet in gelezen te worden. Vanwege nieuwe Europese richtlijnen is dit wetsvoorstel ingetrokken op 23 april 2004. Evenmin is uit anderen hoofde thans een verbod geldend op reclame voor ongeregistreerde geneesmiddelen, zoals Pharmachemie terecht en onvoldoende gesubstantieerd weersproken heeft aangevoerd. Tenslotte wordt evenmin in de komende wetgeving op dit terrein in het thans vigerende hiervoor aangeduide stelsel wijziging gebracht, zo luidt het voorlopig oordeel. 3.14 Nu alle vorderingen zullen worden afgewezen, zal Mayne als in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen. Beslissingen: De voorzieningenrechter: wijst de vorderingen af; veroordeelt Mayne in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Teva BV en Pharmachemie begroot op € 241,– aan verschotten en € 703,– aan procureurssalaris; verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 2 3

Nr. 20 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 16 juni 2005 (drukklep) Mr. G.R.B. van Peursem Art. 78 j˚ art. 80 Row 1995 De gevorderde overdracht van octrooien door middel van een opeisingsactie in kort geding lijkt een vordering tot wijziging van een bestaande rechtstoestand te behelzen en in zoverre intrinsiek ongeschikt te zijn voor toewijzing in kort geding. Mogelijk moeten evenwel de vorderingen van eiser anders worden gelezen. In het algemeen is bij een dispuut over uitvinderschap met als uitvloeisel daarvan de vraag te wiens naam een octrooi moet worden gesteld, als ordemaatregel denkbaar dat octrooien te naam worden gesteld van degene die naar voorlopig oordeel de sterkste papieren als octrooirechthebbende lijkt te hebben. Daarbij is (grote) voorzichtigheid geboden, maar dat is niet een vraag die bij de bevoegdheidstoets opkomt. Art. 254 Rv Zo goed als bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten geredelijk kan worden aangenomen dat spoedeisend belang als vereist voor een kort geding uit de aard der zaak volgt, indien niet al te lang wordt getalmd, heeft dat eveneens op te gaan voor het geldend willen maken van eigendomspretenties met betrekking tot dergelijke rechten. Guido Petrus Johannes van der Klaauw te Hilversum, eiser, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. M.A. Mak te Amsterdam, tegen Heineken Technical Services BV te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaten mrs. C.J.J.C. van Nispen en M.E. Santman te ’s-Gravenhage. Rechtsoverwegingen 1 Uitgangspunten 1.1 In kort geding kan van het volgende worden uitgegaan. 1.2 Centraal staat de relatie tussen partijen in het kader van wat bij Heineken is gaan heten het Delft-project: Een in 1996 binnen Heineken begonnen project dat de ontwikkeling van een 5 liter vaatje beoogde met interne drukgeneratie, zodanig dat uit het vaatje bier onder constante druk kan worden getapt. Het Delft-project is inmiddels voltooid. Na een test op de Nederlandse markt in december 2003 volgde marktintroductie in Frankrijk en de Verenigde Staten, andere landen zullen spoedig volgen. 1.3 In het kader van dat project is door Heineken op 16 maart 1998 een octrooiaanvrage ingediend die op 17 september 1999 heeft geleid tot het Nederlands (registratie-) octrooi NL 1008601 (hierna: NL ’601) voor een inrichting voor het afgeven van een fluïdum. Vlooswijk, projectleider van het Delft-project bij Heineken, wordt hierin als uitvinder genoemd. Kort gezegd behelst dit een eerste aanzet tot het toepassen van spuitbustechnologie op biervaten. Hoofdconclusie 1 van dit octrooi, dat prioriteitsdocument is voor het ten processe genoemde (maar niet overgelegde) Europees octrooi EP 1 064 221, luidt aldus: 1 Inrichting voor het afgeven van een fluïdum, voorzien van een houder met een eerste compartiment, en een tweede compartiment, waarbij het eerste compartiment is ingericht voor het opnemen van een drijfgas, waarbij althans tijdens gebruik tussen het eerste en het

•


1 2 4

B I J B L A D


tweede compartiment een opening is voorzien, waarbij drukregelmiddelen zijn aangebracht voor het tijdens gebruik regelen van de druk van uit het tweede compartiment in het eerste compartiment stromende drijfgas, waarbij in het tweede compartiment vulmiddelen zijn opgenomen voor het absorberen en/of adsorberen van ten minste een gedeelte van het drijfgas. Volgens afhankelijke conclusies 2 en 3 van dit octrooi is het drijfgas tenminste CO2 en omvatten de vulmiddelen tenminste actieve kool. Afhankelijke conclusie 4 heeft het oog op in het bijzonder bier, waarin tevens bepaalde drukverhoudingen worden geclaimd. 1.4 Via de toenmalige levenspartner van Van der Klaauw, Mariëtte Willigers, die werkzaam was (en nog steeds is) bij Heineken en betrokken was bij het Delft-project, is Van der Klaauw met het Delft-project in aanraking gekomen. (Toevalligerwijs) rond de tijd dat Van der Klaauw solliciteerde naar een functie bij Heineken, heeft hij, mede omdat hij wel vaker projecten voor Heineken had gedaan, van Vlooswijk opdracht gekregen een transparant prototype van een 5 liter vaatje te vervaardigen, waarmee Vlooswijk tapproeven en drukmetingen wilde uitvoeren. In de zomer van 1998 was wat Heineken betreft in juni/juli duidelijk dat Van der Klaauw in dienst kon treden als Senior Packaging Engineer en moest nog nader overeenstemming bereikt worden over de arbeidsvoorwaarden. In augustus 1998 is een eerste concept arbeidsovereenkomst gewisseld en een nonconcurrentiebeding getekend, waarna in september 1998 het arbeidscontract (voor bepaalde tijd van 2 jaar met ingang van 1 december 1998) is getekend door partijen. Daarin is onder meer het navolgende overeengekomen: Artikel 3 Het is de werkgever bekend dat de werknemer thans voor eigen rekening en risico bedrijfsmatig activiteiten uitoefent, welke activiteiten mogelijk raakvlakken hebben met de werkzaamheden bij de werkgever tijdens het dienstverband. De werknemer zal voor het aangaan van deze arbeidsovereenkomst aan de werkgever een schriftelijk limitatief overzicht overleggen van de projecten waar de werknemer zich op dat moment bedrijfsmatig mee bezighoudt en welke (een) raakvlak(ken) hebben met de door de werknemer tijdens het dienstverband te verrichten werkzaamheden. Het overzicht zal tevens een duidelijke omschrijving van de inhoud van deze projecten bevatten. De werkgever heeft boven ieder ander als eerste het recht een keuze te maken uit genoemde projecten, en de intellectuele eigendomsrechten hiervan te verwerven. De werkgever zal voor de overdracht van deze rechten aan de werkgever een vergoeding betalen. Het staat de werknemer vrij om tijdens het dienstverband voor eigen rekening en risico bedrijfsmatig activiteiten te blijven uitoefenen op de tot dusverre gebruikelijke wijze, mits en zolang deze geen schade toebrengen aan de belangen van de werkgever in de ruimste zin des woords. Werknemer verplicht zich zijn activiteiten waarvan hij redelijkerwijs kan weten raakvlakken te hebben met activiteiten van werkgever in de ruimste zin des woords in een voorafgaande schriftelijke verklaring aan werkgever te overleggen. Alle kennis en ideeën die binnen het dienstverband door de werknemer worden ontwikkeld in het kader van de uitoefening van zijn reguliere werkzaamheden voor de werkgever, worden automatisch en van rechtswege eigendom van de werkgever. Werknemer is verplicht jaarlijks hiervan aan de werkgever schriftelijk een overzicht te verstrekken. (...)

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

1.5 Het in art. 3 van de arbeidsovereenkomst bedoelde schriftelijke limitatieve overzicht voorzien van een duidelijke omschrijving van de inhoud van de bedoelde projecten is door Van der Klaauw niet verschaft. 1.6 Op 10 augustus 1999 respectievelijk 27 augustus 1999 zijn door Heineken drie octrooien aangevraagd, telkens met vermelding van Vlooswijk en Van der Klaauw als uitvinders, die zien op het Delft-project. De aanvraag van 10 augustus 1999 heeft geleid tot Nederlands octrooi 1012802 (hierna: NL ’802), dat weer aanleiding is geweest tot EP 1 140 692, dat alleen is genoemd, maar niet is overgelegd in deze procedure. NL ’802 ziet op een container voor het opslaan en afgeven van drank, in het bijzonder bier, in de woorden van partijen de ’aerosolvalve of -klep’ (Van der Klaauw) of het ’fustventiel’ (Heineken) betreffend, verleend op 19 juni 2000 met prioriteit vanaf 16 december 1998. De aanvragen van 27 augustus 1999 hebben geleid tot respectievelijke Nederlandse octrooien 1012921 (NL ’921) voor een container voor fluïdumafgifte, voorzien van een drukregelinrichting met activeringsstap, door partijen geduid als de ’activeringsstap’ of het ’activeringsmechanisme’ (welk octrooi ten grondslag ligt aan EP 1 140 658, opnieuw alleen genoemd in de stukken) en 1012922 (NL ’922) voor een container met drukregelinrichting voor fluïdumafgifte, door partijen het ’drukklepoctrooi’ genoemd, wat weer ten grondslag heeft gelegen aan EP 1 140 657, evenmin overgelegd. Ook deze Nederlandse registratieoctrooien claimen prioriteit vanaf 16 december 1998 en zijn verleend op 19 juni 2000. Op basis van (uiteindelijk) genoemde drie Nederlandse octrooien NL ’802, NL ’921 en NL ’922 zijn op 14 december 1999 PCT aanvragen gedaan door Heineken waarin wereldwijde bescherming wordt gezocht. 1.7 In de loop van 1999 is tussen partijen discussie ontstaan omtrent aanspraken die Van der Klaauw deed op vergoeding van volgens hem door Heineken gebruikte, maar door hem (en/of (een) onderneming(en) van hem) voorafgaand aan zijn dienstverband aangedragen technologie. Uiteindelijk is tussen partijen op 8 november 1999 een overeenkomst gesloten met, voor zover van belang, de volgende bepalingen: (...) Betreft: bevestiging afspraken inzake intellectuele eigendomsrechten drukklep Met deze brief bevestigen wij de afspraken die wij met u maakten ten aanzien van bovengenoemde drukklep. Voor de goede orde en ter voorkoming van eventuele misverstanden worden een tekening van de klep alsmede de toepasselijke octrooiaanvragen met betrekking tot de klep aan deze brief gehecht. Wij kwamen het navolgende overeen: 1 Heineken Technical Services B.V. (HTS) betaalt Prototype B.V. (Prototype; sc. een vennootschap van Van der Klaauw, Vzr.) op een door Prototype aan te geven wijze, na ontvangst van een daartoe strekkende faktuur, eenmalig een vergoeding van NLG 250.000 (tweehonderdvijftigduizend gulden) voor het verkrijgen van de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de klep. Genoemde faktuur zal worden voldaan binnen dertig dagen na het moment waarop komt vast te staan dat de klep volgens verwachting functioneert en de octrooien verleend zijn. Omtrent de voor u financieel meest effectieve wijze van uitbetalen van genoemd bedrag zullen wij nog nader met u overleggen. 2 Door en op naam van HTS worden octrooien aangevraagd ten aanzien van de klep. De kosten van de aanvragen, alsmede van het in-

•


1 6

M A A R T

2 0 0 6

B I J B L A D


standhouden van de octrooien worden, behoudens ingeval een situatie als omschreven onder punt 7.a. zich voordoet, gedragen door HTS. 3 HTS verkrijgt, zolang de octrooirechten in stand blijven, de wereldwijde en exclusieve rechten ten aanzien van de klep voor gebruik in de algemene zin des woords in de bierindustrie. 4 Prototype verkrijgt, zolang de octrooirechten in stand blijven, de wereldwijde en exclusieve rechten ten aanzien van de klep voor gebruik in de algemene zin des woords in alle gebieden buiten de bierindustrie. 5 (...) 6 (...) 7 a. Ingeval de klep volledig uitontwikkeld is, gebruiksgereed is en volgens verwachting functioneert, doch HTS besluit om welke reden dan ook deze niet voor haar commerciële doeleinden te gebruiken binnen een periode van twee jaar na voltooiing ervan, krijgt Prototype na terugbetaling aan HTS van het onder 1. genoemde bedrag de nonexclusieve gebruiksrechten voor alle toepassingsgebieden en markten, inclusief de bierindustrie. Een uitzondering ten aanzien van het voorgaande wordt gemaakt ten aanzien van het zogenaamde ’Delftproject’, aan partijen genoegzaam bekend. De genoemde nonexclusieve gebruiksrechten van Prototype zullen in ieder geval pas na het gereedkomen van het Delft-concept worden verleend. b. (...) 8 Prototype legt een lijst over met daarop een limitatieve opsomming van alle door Prototype vóór 1 november 1998 ontwikkelde ideeën die mogelijk interessant zouden kunnen zijn voor Heineken om toekomstige discussies als de onderhavige te vermijden. Voor de goede orde zij nogmaals vermeld dat alle ideeën die tot stand komen tijdens uw arbeidsrelatie met HTS, conform uw arbeidsovereenkomst eigendom worden van HTS. 1.8 De in art. 8 van deze overeenkomst bedoelde lijst met limitatieve opsomming is door Van der Klaauw nooit verschaft. 1.9 Na ommekomst van de arbeidsovereenkomst tussen partijen is een aantal consultancyovereenkomsten gesloten tussen partijen, op grond waarvan Van der Klaauw opdrachten voor Heineken heeft vervuld en gedeclareerd voor een totaalbedrag van ruim 1,3 miljoen Euro, welke declaraties door Heineken zijn voldaan. 2 Het geschil 2.1 Van der Klaauw vordert, zakelijk weergegeven, primair een bevel aan Heineken om binnen vijf dagen, subsidiair binnen dertig dagen na betekening van het te wijzen vonnis, alle (wereldwijde) octrooien die zijn gerelateerd aan NL ’802, NL ’921 en NL ’922 aan Van der Klaauw over te dragen (in de subsidiaire vordering: met uitzondering van houders met actieve kool en aerosol valve) op straffe van een dwangsom van € 2.500.000 per (gedeelte) van een dag dat daarmee in gebreke wordt gebleven, voorts veroordeling van Heineken tot betaling van ruim € 25.000,– aan buitengerechtelijke kosten, alles kosten rechtens. Daaraan legt hij, kort gezegd, de stelling ten grondslag dat de betreffende octrooien stoelen op door hem voorafgaand aan zijn dienstverband met Heineken aangedragen kennis/projecten. 2.2 Heineken heeft gemotiveerd verweer gevoerd dat voor zover nodig hierna bij de beoordeling nader aan de orde zal komen.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 2 5

3 Beoordeling van het geschil Bevoegdheid en spoedeisend belang 3.1 Van der Klaauw eist in deze zaak in kort geding octrooien op, zoals al volgt uit de betiteling van zijn dagvaarding: Dagvaarding in kort geding ter opeising octrooien op basis van art. 78 ROW 1995. Volgens Heineken is de voorzieningenrechter (van deze en elke andere rechtbank) onbevoegd daarvan kennis te nemen, aangezien art. 78 ROW 1995 niet wordt genoemd in art. 80 lid 2 ROW 1995. In de visie van Heineken volgt daaruit tevens dat vorderingen tot opeising van octrooien in het geheel niet in kort geding kunnen worden geldend gemaakt. Althans volgt dat laatste volgens Heineken uit algemeenprocesrechtelijke beginselen, omdat een voorzieningenrechter in beginsel alleen condemnatoire vonnissen kan wijzen, geen declaratoire of constitutieve, behoudens ordemaatregelen. 3.2 Aan Heineken kan worden toegegeven dat de gevorderde overdracht van octrooien middels een opeisingsactie in kort geding een vordering tot wijziging van een bestaande rechtstoestand lijkt te behelzen en in zoverre intrinsiek ongeschikt voorkomt voor toewijzing in kort geding. Daar is op zichzelf veel voor te zeggen en daarmee zou het doek al vallen voor de vorderingen van Van der Klaauw. 3.3 Mogelijk is evenwel dat de vorderingen van Van der Klaauw anders moeten worden opgevat. In het algemeen is immers bij een dispuut over uitvinderschap met als uitvloeisel daarvan de vraag te wiens naam een octrooi moet worden gesteld als ordemaatregel denkbaar, dat octrooien tenaam worden gesteld van degene die naar voorlopig oordeel en vooruitlopend op de beslissing van de bodemrechter daaromtrent de sterkste papieren als octrooirechthebbende lijkt te hebben en mitsdien het meest in aanmerking komt om de in het octrooi belichaamde uitvinding te exploiteren. Onnodig te zeggen dat de voorzieningenrechter daar (grote) voorzichtigheid past, maar dat is niet een vraag die in de context van de bevoegdheidstoets opkomt. In bedoelde zin is al eerder geoordeeld door de voorzieningenrechter van deze rechtbank (Vzr. Rb ’s-Gravenhage 17 september 2004, rolnr. KG 04-915 (Groeneweg/Backus)). De vorderingen van Van der Klaauw laten zich ondanks voornoemde betiteling van de dagvaarding in de hier bedoelde zin lezen, nu daadwerkelijk gevorderd wordt Heineken te bevelen bepaalde octrooien over te dragen op straffe van een dwangsom. Een dergelijke vordering laat zich ook geclausuleerd toewijzen, bijvoorbeeld onder de last of voorwaarde dat Van der Klaauw tijdig voorafgaand aan eventuele vervreemding of bezwaring dit aan Heineken zou dienen mee te delen, terwijl ook los daarvan door Heineken beslagmaatregelen getroffen kunnen worden. In die zin zou derhalve niet zonder meer sprake hoeven zijn van een definitieve wijziging van een rechtstoestand. Ook art. 80 lid 2 ROW 1995 staat niet aan bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank in de weg. Zoals Van der Klaauw onweersproken en onderbouwd heeft aangegeven, heeft Heineken tevens woonplaats ten adresse van haar nevenvestiging in Zoeterwoude, dat valt binnen het arrondissement van deze rechtbank. Nu art. 83 ROW 1995 bepaalt dat van geschillen buiten die genoemd in artt. 80 en 81 ROW 1995 kennis wordt genomen door de rechter die daartoe volgens de algemene regeling der rechtspraak bevoegd is, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank gegeven de nevenvestiging van Heineken bevoegd van het onderhavige geschil kennis te

•


1 2 6

B I J B L A D


nemen. Op grond van het vorenoverwogene wordt derhalve niet op grond van Heinekens argumentatie onbevoegdheid aangenomen. 3.4 Ook wordt het verweer van Heineken verworpen dat geen voor kort geding vereist spoedeisend belang zou bestaan. Zo goed als bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten geredelijk kan worden aangenomen dat spoedeisend belang in de hier bedoelde zin uit de aard der zaak volgt, indien niet al te lang wordt getalmd, heeft dat eveneens op te gaan voor het geldend willen maken van eigendomspretenties met betrekking tot dergelijke rechten. De omstandigheid dat eerst (weliswaar al vanaf begin 2004) getracht is in der minne een regeling te treffen, alvorens de kort geding rechter te adiëren, doet daar in de gegeven omstandigheden van deze zaak (Heineken heeft zelf aanvankelijk aangegeven de zaak te willen uitzoeken, waarmee tijd was gemoeid, waarna tussen partijen vervolgens een uitgebreid schikkingsonderhandelingsproces met bijstand van advocaten is ontstaan) onvoldoende aan af – zulks in weerwil van de stellingen van Heineken dienaangaande. Uitleg overeenkomst 8 november 1999 3.5 Naar voorlopig oordeel is de overeenkomst van 8 november 1999 nog steeds van kracht tussen partijen. Het standpunt van Van der Klaauw dat hij deze heeft ontbonden (en rechtsgeldig heeft kunnen ontbinden) wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van Heinekens verbintenissen daaruit, wordt voorshands niet juist geacht. Eveneens voorshands oordelend heeft Van der Klaauw geen aanspraak op meer dan in deze overeenkomst is vastgelegd. Tot dat één en ander is het navolgende redengevend. 3.6 De overeenkomst moet worden uitgelegd volgens het Haviltex-criterium. Uitgangspunt bij uitleg is naar voorlopig oordeel verder dat het in feite een uitvoering betreft van de arbeidsovereenkomst tussen Van der Klaauw en Heineken. In die arbeidsovereenkomst was immers overeengekomen dat Van der Klaauw – gegeven de omstandigheid dat hij al voorafgaand aan zijn dienstverband met Heineken als ontwerper betrokken was geweest bij bijvoorbeeld (voor zover thans van belang) het Delft-project – vóór aanvang van zijn dienstverband met Heineken limitatief zou aangeven welke projecten mogelijk raakvlakken zouden hebben met de door Van der Klaauw in dienst van Heineken vervolgens te verrichten werkzaamheden. Daarbij werd overeengekomen dat Heineken vervolgens als eerste een keuze uit die projecten zou mogen doen om de intellectuele eigendomsrechten daaromtrent te kunnen verwerven tegen betaling van een vergoeding aan Van der Klaauw. Dit is een belangrijke tegemoetkoming aan Van der Klaauw, omdat Heineken aanvankelijk ongeclausuleerde overdracht verlangde van alle mogelijk relevante kennis van Van der Klaauw aan Heineken blijkens het eerste, door Van der Klaauw niet aanvaarde concept voor de arbeidsovereenkomst. Ongelukkigerwijs is het vervolgens niet gekomen tot de overeengekomen voorafgaande opgave en afbakening van deze projecten als in de uiteindelijke arbeidsovereenkomst voorzien. Dat was echter wel de kenbare intentie van partijen over en weer. Ten slotte is als uitgangspunt van belang dat in de arbeidsovereenkomst voorzien wordt in het ’automatisch en van rechtswege’ in eigendom overgaan van eigendom van kennis die Van der Klaauw in dienstverband genereert in het kader van de uitoefening van zijn functie. Naar voorlopig

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

oordeel komt uit dit één en ander, toegespitst op het Delftproject, de onmiskenbare bedoeling van partijen naar voren om alle relevante kennis met de daarbij behorende of daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten bij Heineken te concentreren. Voor zover daarbij gebruikt wordt gemaakt van kennis van Van der Klaauw belichaamd in projecten voorafgaand aan zijn dienstverband, mag Heineken dat na opgave van Van der Klaauw aangeven en dient daar voor te worden betaald. Deze ratio van de regeling uit de arbeidsovereenkomst is van overwegend belang bij de uitleg van de overeenkomst van 8 november 1999. Dat de arbeidsovereenkomst, gesloten voor bepaalde tijd, inmiddels van rechtswege is geëindigd, laat bedoelde ratio (uiteraard) onverlet. 3.7 Voorshands oordelend is het voorts primair of hoofdzakelijk aan Van der Klaauw zelf te wijten dat onduidelijkheid is ontstaan omtrent de omvang van de over te dragen rechten uit projecten voorafgaand aan zijn dienstverband met Heineken, omdat hij niet heeft voldaan aan een ondubbelzinnige verplichting uit de arbeidsovereenkomst om tevoren een limitatieve lijst met raakvlakprojecten aan te geven, voorzien van een duidelijke omschrijving, op de uitvoering van welke verplichting door Heineken ongelukkigerwijs onvoldoende is toegezien. Pas na herhaald aandringen van Heineken is Van der Klaauw daar eerst op 1 september 1999 toe over gegaan en dan ook nog eens op uiterst summiere wijze. Het aanvankelijk uitdrukkelijk door partijen beoogde overzichtelijke regime is daardoor praktisch gefrustreerd. Dit geldt te sterker, nu Van der Klaauw evenmin zijn verplichtingen uit art. 8 van de overeenkomst van 8 november 1999 om alsnog met een fatsoenlijke opgave te komen, is nagekomen. 3.8 Uiteindelijk is onderhandeld tussen partijen omtrent een regeling, toen Van der Klaauw in de loop van 1999 aandrong op vergoeding conform zijn arbeidsovereenkomst van beweerdelijk door Heineken gebruikte kennis van hem, hetgeen heeft geleid tot de overeenkomst van 8 november 1999. Deze stevige onderhandelingen betroffen de vergoeding voor de overdracht van techniek/kennis die Van der Klaauw heeft ontwikkeld voor het Delft-project voorafgaand aan zijn dienstverband met Heineken. Van een dictaat van Heineken, zoals Van der Klaauw wil doen geloven, is naar voorlopig oordeel geenszins sprake. Van der Klaauw heeft hoog ingezet door aanvankelijk betaling van NLG 4 miljoen te verlangen, waarna partijen elkaar na taai onderhandelen hebben gevonden in betaling door Heineken van NLG 2,5 ton – zonder de aanvankelijk door Van der Klaauw gewenste beperking tot 500.000 stuks, maar met een genuanceerde regeling van de intellectuele eigendomsrechten binnen en buiten de biersector met nog eens een optie voor Van der Klaauw algeheel rechthebbende te worden, indien Heineken toch geen gebruik zou maken van zijn vindingen. 3.9 Uitleg van de overeenkomst dient, als aangegeven, te geschieden onder de echo van de arbeidsovereenkomst met als ratio dat Heineken uiteindelijk alle rechten zou dienen te krijgen. Ook die ratio wordt voor zover betrekking hebbend op vindingen gedaan tijdens het dienstverband van Van der Klaauw ten overvloede bevestigd in de tekst van de overeenkomst van 8 november 1999. 3.10 Ook bij de uitvoering van deze overeenkomst is vervolgens op een cruciaal onderdeel niet naar de letter gehandeld en ook dit is ongelukkig. De in de overeenkomst bedoelde

•


1 6

M A A R T

2 0 0 6

B I J B L A D


octrooien en tekening zijn in weerwil van de tekst van het contract niet aangehecht. Zo doende moet worden bezien wat naar voorlopig oordeel de meest waarschijnlijke uitkomst zal zijn van de beoordeling van de reikwijdte van deze overeenkomst door de bodemrechter. 3.11 De overeenkomst spreekt over afspraken inzake intellectuele eigendomsrechten drukklep. Een aanwijzing dat hiermee zowel op de afzonderlijke drukregelaar (uiteindelijk belichaamd in prioriteitsstuk NL ’922) als op de activeringsstap (vgl. NL ’921) kan zijn gedoeld, is dat in de overeenkomst van 8 november 1999 wordt gesproken over de toepasselijke octrooiaanvragen en het aanvragen op naam van Heineken van octrooien ten aanzien van de klep (meervoud derhalve), blijkens de in zoverre niet weersproken schriftelijke verklaringen van zijdens Heineken betrokken onderhandelaars (niettechnici) zo opgenomen, omdat zij begrepen hadden dat er twee verschillende aanvragen waren ingediend voor ’de drukklep’. Voorts is door Heineken ter zitting onweersproken gesteld dat op 8 november 1999 alleen maar deze twee aanvragen (die hebben geleid tot NL ’921 en NL ’922, aangevraagd op 27 augustus 1999) voorhanden waren, omdat toen nog geen PCT-aanvragen waren gedaan (de relevante PCT-aanvragen dateren van 16 december 1999), zodat de tekst van de overeenkomst alleen maar op die Nederlandse aanvragen kan slaan. Dat ontkracht het argument van Van der Klaauw dat bedoeld moet zijn alleen de klep zonder activeringsmechanisme, omdat daarvoor op dat moment maar één aanvrage was gedaan, niet verscheidene. Overigens is de eerderbedoelde eigen opgave van Van der Klaauw van 1 september 1999, zijn eigen visie veronderstellenderwijs volgend, niet erg eenduidig. Daar staat voor zover relevant voor deze zaak alleen, zonder verdere toelichting: drukregelventiel (DELFT). Hijzelf maakt daar geen onderscheid tussen drukklep en drukklep met activeringsmechanisme (en heeft het al helemaal niet over een aerosol klep), zoals hij nadien en in deze procedure wel is gaan doen. Niet moet worden vergeten dat deze opgave, die hij thans zelf typeert als opgave in de zin van art. 3 van de arbeidsovereenkomst, limitatief moet worden opgevat; de eveneens volgens de arbeidsovereenkomst verlangde duidelijke omschrijving van de inhoud van de projecten ontbreekt geheel. Ondanks verplichting uit art. 8 van de overeenkomst van 8 november 1999 dat alsnog te doen, heeft hij dat ten tweede male achterwege gelaten. De stelling van Van der Klaauw dat hij zulks in ’beoogd nader overleg’ uiteen had willen zetten, van welk overleg het niet is gekomen, komt, gelet op de overigens veelvuldige, deels wel gedocumenteerde contacten tussen partijen, en bedoeld art. 8 van de latere overeenkomst van 8 november 1999 voorshands niet erg aannemelijk voor. Uit deze eigen uiting van Van der Klaauw in september 1999 volgt een tweede, duidelijke, aanwijzing dat voor aanvang van het dienstverband met Heineken ontwerpwerk voor de klep afkomstig was van Van der Klaauw, mogelijk ook met betrekking tot de klep met activeringsmechanisme, maar meer ook niet. 3.12 Maar ook als bezien wordt hetgeen thans verder in kort geding aan stellingen en onderbouwingen daarvan voorligt, blijft maar zeer de vraag of Van der Klaauw voorafgaand aan zijn dienstverband wel zoveel had gevonden als hij thans claimt. Voor een nader onderzoek naar de omvang van hetgeen partijen in de overeenkomst van 8 november 1999 hebben geregeld, is in kort geding geen plaats. Mogelijk zal in

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 2 7

de bodemprocedure niet te ontkomen zijn aan getuigenbewijs terzake, omdat objectieve andere bewijsmiddelen, zoals duidelijk gedateerde schriftelijke stukken, lijken te ontbreken. Daarop kan in kort geding niet worden vooruitgelopen. Op grond van het thans wel voorhanden materiaal en indachtig de meerbedoelde context van de overeenkomst is door Van der Klaauw thans bepaald onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij voorafgaand aan zijn op 1 december 1998 aangevangen dienstverband met Heineken drie uitvindingen heeft gedaan die Heineken vervolgens ten behoeve van het Delft-project wereldwijd heeft geoctrooieerd met als prioriteitsstukken (mede) NL ’802, NL ’921 en NL ’922. 3.13 Met name de door Van der Klaauw overgelegde schriftelijke verklaring van Mariëtte Willigers steunt de visie van Van der Klaauw dat al voorafgaand aan zijn indiensttreding uitvindingen zijn gedaan met betrekking tot, kort gezegd, de aerosol valve of het fustventiel en de drukklep met activeringsstap. Zijn overgelegde tekeningen dienaangaande zelf zijn echter ongedateerd en betrokkenen bij Heineken betwisten deze voor aanvang van het dienstverband te hebben gezien. Door Heineken is ter zitting evenwel dusdanig veel twijfel gezaaid aan de juistheid van naar zeggen van Heineken alle voor haar controleerbare punten uit die verklaring van Willigers met betrekking tot de aerosolklep, hetgeen zijdens Van der Klaauw bij repliek on(voldoende) weersproken is gelaten, dat deze verklaring voorshands op dit punt als grotendeels onjuist moet worden beschouwd en Van der Klaauws visie niet kan ondersteunen. Evenmin heeft Van der Klaauw op enige steekhoudende wijze weersproken dat eerst ten tijde van de brainstormsessie van 2 december 1998 bij octrooigemachtigde Jessen van Heineken – en dus na aanvang van zijn dienstverband met Heineken – door Van der Klaauw schetsen op een white board zijn gemaakt van een later in de octrooiaanvrage overgenomen activeringsstap (de zogenoemde ’verende vingertjes’). Op geen enkele steekhoudende wijze heeft Van der Klaauw aannemelijk gemaakt dat dit al eerder door hem bedacht was en aan Heineken kenbaar was gemaakt. De door hem in dat verband overgelegde kopie van een faxbericht aan Joalpe met als datum 23 oktober 1998 is alleen al niet concludent, omdat Heineken gemotiveerd heeft aangegeven dat deze datum niet juist kan zijn vanwege de eerst van veel later datum daterende contacten van Heineken met Joalpe, maar vooral omdat Van der Klaauw ter zitting desgevraagd het origineel van die fax niet kon tonen. 3.14 Op grond van het vorenoverwogene is naar voorlopig oordeel in de overeenkomst van 8 november 1999 begrepen hetgeen heeft geleid tot NL ’921 en NL ’922 en valt de materie van NL ’802 onder de ’automatische’ clausule van de arbeidsovereenkomst waarvoor geen overdracht en vergoeding is verschuldigd. 3.15 Het beroep dat Van der Klaauw op art. 6:83 BW doet ten betoge dat Heineken zonder ingebrekestelling in verzuim is geraakt, gaat naar voorlopig oordeel niet op. Van der Klaauw heeft rechtens niet uit de opstelling van Heineken kunnen halen dat zij niet zou nakomen. Er is geen geldige ontbindingsgrond voorhanden aan de zijde van Van der Klaauw. Voorshands oordelend is eerder sprake van crediteursverzuim, omdat Van der Klaauw Heineken ondanks zijn verplichting daartoe uit de overeenkomst geen factuur heeft gestuurd en dat nog steeds niet heeft gedaan. De redenen die hij daarvoor aanvoert vinden geen basis in

•


1 2 8

B I J B L A D


het recht. Ook thans blijft Heineken bereid tot betaling van het overeengekomen bedrag van het Euro-equivalent van NLG 250.000,– en is zij bereid gebleken dat rentedragend te maken vanaf december 2003, maar volhardt Van der Klaauw in zijn weigering om een factuur terzake aan Heineken te zenden. Van der Klaauw heeft dit verzuim ook niet kunnen bewerkstelligen door bij dagvaarding alsnog te stellen dat Heineken in gebreke zou zijn, omdat Heineken zou weigeren te betalen, omdat ook dat juridisch geen hout snijdt. Slotsom 3.16 Hoe dan ook is in het licht van het vorenoverwogene geen enkele basis te vinden om de vorderingen – zelfs als deze als ordemaatregel zouden moeten worden opgevat – toe te wijzen. Het is immers blijkens de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk niet de bedoeling van partijen geweest dat iemand anders dan Heineken rechthebbende zou worden met betrekking tot door Heineken toegepaste techniek, zoals die met betrekking tot het project-Delft, voor zover al afkomstig van Van der Klaauw voorafgaand aan zijn dienstverband met Heineken. In dat licht bezien gaat een vordering tot tenaamstelling van daarop betrekking hebbende octrooien op Van der Klaauw naar voorlopig oordeel sowieso mank, ook in de bodemprocedure. Gesteld al Van der Klaauw in de bodemprocedure materieel in die zin het gelijk (deels) aan zijn zijde zou mogen krijgen, dat bewezen zou worden dat Heineken nog meer kennis van Van der Klaauw stammend uit de periode voorafgaand aan zijn dienstverband met Heineken zou hebben gebruikt, dan vertaalt zich dat naar voorlopig oordeel hooguit in een aanspraak op additionele vergoeding, niet tot overdracht of tenaamstelling van op het Delft-project betrekking hebbende octrooien. 3.17 De vorderingen van Van der Klaauw worden mitsdien afgewezen, met veroordeling van hem als in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten. Beslissingen: De Voorzieningenrechter: wijst de vorderingen af; veroordeelt Van der Klaauw in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Heineken begroot op € 241,– aan verschotten en € 816,– aan procureurssalaris. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

Nr. 21 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 juni 2005 (World Pack/Worldpack) Mr. J.W. du Pon Art. 1 BMW Nu het woord ’pack’ in de Engelse taal niet beschrijvend kan worden geacht voor pakketvervoer, en er geen redenen zijn om aan te nemen waardoor met de toevoeging ’world’ een combinatie zou ontstaan die wél beschrijvend zou zijn, en nu door TPG niet is gesteld dat dit in de Nederlandse taal anders zou liggen, wordt het ervoor gehouden dat WORLD PACK voldoende onderscheidend vermogen heeft voor de (transport-)diensten waarvoor het is gedeponeerd. Art. 13A, lid 1a BMW Inbreuk aangenomen, ook al gebruikt TPG de aanduiding Worldpack slechts naast haar merk TPGPost. Het gebruik door TPG op het formulier valt immers aan te merken als gebruik als onderscheidingsteken voor een speciale, van TPG afkomstige dienst. Verbod op een termijn van vier maanden. 1 NMBS Holding/SNCB Holding te Brussel, België, 2 Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen/ Société Nationale des Chemins de Fer Belges te Brussel, België, 3 ABX Logistics (Belgium) NV te Brussel, België, eiseressen, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. M.A. Mak te Amsterdam, tegen Koninklijke TGP Post BV te ’s-Gravenhage, gedaagde, procureur mr. W.E. Pors. De feiten 1 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Eiseres sub 1 is houdster van het woordmerk WORLD PACK, dat op basis van een depot d.d. 13 september 1995 onder nummer 576127 is ingeschreven in het Beneluxmerkenregister, en wel voor waren en diensten in de klasse 39 (onder andere: Transport de marchandises par chemin de fer; livraison de colis; services d’expédition). b NMBS gebruikt het teken WORLD PACK sedert 1994 (in elk geval) in België voor het internationale vervoer van postpakketten. Zij doet dat onder meer door dat teken te vermelden op de rechter bovenhoek van het gestandaardiseerde (CP 71)formulier voor pakketvervoer, zodat het door haar gehanteerde formulier er als volgt uitziet: [enz.] c TPG houdt zich bezig met postvervoer, zowel het opgedragen vervoer in de zin van de Postwet als vrij vervoer. d Sedert 2001 gebruikt TPG de termen ’Worldpack Basic’ en ’Worldpack Special’ als aanduiding voor een door haar verschafte dienst, inhoudende het internationaal vervoer van pakketten. Ook TPG hanteert het gestandaardiseerde (CP 71)formulier voor pakketvervoer, waarop zij de betreffende aanduiding in de rechter bovenhoek plaatst, en wel als volgt: [enz.] Beoordeling van het geschil 5 De voorzieningenrechter stelt met toepassing van artikel 37 van de Benelux-Merkenwet (BMW) vast dat hij bevoegd

•


1 6

M A A R T

2 0 0 6

B I J B L A D


is van de vordering kennis te nemen nu gedaagde in het arrondissement ’s-Gravenhage is gevestigd. 6 NMBS beroept zich ter ondersteuning van haar vordering, voor zover op het merkenrecht gegrond, op artikel 13 A lid 1 onder a BMW. Op grond van dat artikel kan de merkhouder uit hoofde van zijn uitsluitend recht het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren en diensten. 7 TPG heeft, als meest verstrekkend verweer, betoogd dat aan NMBS geen beroep toekomt op haar merkinschrijving, aangezien het teken WORLD PACK in de Engelse taal beschrijvend moet worden geacht voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd, in casu het internationale pakketvervoer. Daaromtrent wordt het volgende overwogen. 8 In confesso is dat het bestanddeel ’world’ van het merk WORLD PACK in beginsel als beschrijvend moet worden beschouwd, aangezien het in het normale taalgebruik een aanduiding is voor het mondiale karakter van een dienst als waar het in deze zaak om gaat. De discussie tussen partijen heeft zich toegespitst op de vraag of dat ook voor het bestanddeel ’pack’ geldt, hetgeen neerkomt op de vraag of ’pack’ in de Engelse taal een gebruikelijke (onderdeel van een) aanduiding is voor het vervoeren van pakketten. Voorshands oordelend is dat niet het geval, waarvoor het volgende redengevend is. 9 Voorop staat dat NMBS ten processe aannemelijk heeft gemaakt dat het Engelse woord voor ’pakket’ in de zin van ’postpakket’ in de eerste plaats parcel is. Die omstandigheid brengt echter nog niet met zich dat het woord ’pack’ (dus) niet beschrijvend kan zijn. Het is immers denkbaar dat ook een ander dan het eerst in aanmerking komende woord in een taal in enige relevante mate wordt geassocieerd met het begrip – in dit geval (post)pakket – waarnaar dat eerst in aanmerking komende woord verwijst. In casu betekent dit dat zou moeten blijken dat ook het woord ’pack’ mede en in relevante mate wordt opgevat als verwijzend naar (post)pakketten. 10 Dat laatste is in dit kort geding onvoldoende aannemelijk geworden. Uit de door NMBS overgelegde producties valt af te leiden dat het woord ’pack’ als zelfstandig naamwoord in de eerste plaats verwijst naar i een bundel, gedragen op de rug van mens of dier (zoals in: backpack) en ii een hoeveelheid van met elkaar verwante zaken of dieren zoals in: a pack of lies). Het werkwoord ’pack’ ziet in de eerste plaats op de handeling, aangeduid als inpakken (zoals: to pack a suitcase). De door TPG overgelegde afdrukken van diverse websites waarop de woorden WORLD PACK worden gebruikt ter aanprijzing van diverse waren of diensten doen daar niet aan af, zelfs in tegendeel: het blijkt daar veelal te gaan om waren die van doen hebben met het inpakken van zaken, zoals tassen en zakken, maar een verwijzing naar postpakketten, laat staan naar het vervoer daarvan, valt daarin niet te lezen. 11 Nu het woord ’pack’ aldus in de Engelse taal voorshands niet beschrijvend kan worden geacht voor pakketvervoer en geen feiten of omstandigheden zijn gesteld waaruit kan volgen dat, daarvan uitgaande, door de toevoeging ’world’ de aldus ontstane combinatie vervolgens wèl beschrijvend zou worden, en evenmin door TPG is gesteld dat dit in de Nederlandse taal anders zou liggen, is de slotsom dat het er in

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 2 9

dit kort geding voor moet worden gehouden dat het merk WORLD PACK voldoende onderscheidend is om een geldig merk te op te leveren voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd. Het verweer van TPG, dat van een ander standpunt uitgaat, wordt dan ook verworpen. 12 Een volgend verweer van TPG – eveneens gericht op de geldigheid van de merkinschrijving van WORLD PACK als zodanig – houdt in, dat dit merk als vervallen moet worden beschouwd aangezien NMBS de aanduiding WORLD PACK in elk geval gedurende een periode vijf jaar niet als merk heeft gebruikt, doch als naam van een onderdeel van haar onderneming. Wat er van dat laatste ook zij, in dit geding is voldoende komen vast te staan dat NMBS haar merk wel degelijk sedert de deponering als zodanig heeft gebruikt, al was het maar door de weergave daarvan op het CP 71formulier als weergegeven onder 1 sub b. Ook dit verweer van TPG gaat derhalve niet op. 13 Het laatste verweer van TPG is gegrond op de stelling, dat zij (TPG) de aanduiding WorldPack nimmer als merk heeft gebruikt. TPG gebruikt immers, naar zij stelt, uitsluitend haar eigen merknaam TPGPost ter onderscheiding van haar diensten. Ook dit verweer faalt, nu (reeds) het gebruik van de aanduiding Worldpack in de rechterbovenhoek van het C 71-formulier valt aan te merken als gebruik als onderscheidingsteken voor een speciale, van TPG afkomstige dienst, en daaraan niet afdoet dat – in een andere hoek van het formulier – ook het merk TPGPost wordt vermeld. 14 Nu alle verweren van TPG falen, staat voorshands vast dat TPG een teken gebruikt dat gelijk is aan het merk WORLD PACK en wel voor dezelfde waren en diensten als waarvoor dat merk is ingeschreven. Dat brengt met zich dat NMBS zich terecht beroept op merkinbreuk en dat de daarop gegronde verbodsvordering voor toewijzing vatbaar is. Bij toewijzing van die vordering (tevens) op de grondslag onrechtmatige daad heeft NMBS aldus geen belang, zodat die grondslag niet behoeft te worden besproken. 15 TPG heeft verzocht om, zo het tot een verbod zou komen, haar een uitlooptermijn te gunnen tot 1 januari 2006, en wel om de volgende reden: De reden hiervoor is dat TPG Post niet zomaar tussentijds haar tarieven aan kan passen. TPG Post herziet eenmaal per jaar al haar tarieven en legt die vast in een nieuw tarievenboekje. Die tarieven moeten voor invoering gemeld worden aan OPTA. Het doorbreken van die procedure is niet zonder meer mogelijk. (Pleitnotitie mr. Pors, punt 35) 16 Het is niet op voorhand duidelijk waarom het staken van het gebruik van teken Worldpack zou moeten leiden tot een tariefswijziging waarvoor OPTA toestemming zou moeten geven. Anderzijds is er wel aanleiding TPG enige termijn te geven teneinde aan de uit te spreken veroordeling te kunnen voldoen, welke termijn zal worden gesteld op vier maanden na betekening van dit vonnis. Verder wordt aanleiding gevonden te bepalen dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 17 TPG zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten. 18 De termijn waarbinnen de vordering in de bodemzaak aanhangig dient te worden gemaakt zal worden bepaald op zes maanden na de uitspraak van dit vonnis.

•


1 3 0

B I J B L A D


Beslissing: De voorzieningenrechter: beveelt gedaagde om uiterlijk vier maanden na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het merk WORLD PACK van NMBS Holding – in het bijzonder het gebruik van het teken WORLDPACK ter onderscheiding van haar pakketverzending/vervoersdiensten – in de gehele Benelux te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 50.000,– per dag of gedeelte van een dag dat in strijd gehandeld wordt met dit gebod; bepaalt dat die dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; veroordeelt gedaagde in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op € 329,60 aan verschotten en € 816,– aan procureurssalaris; bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechterlijke tussenkomst haar kracht verliezen, indien eiseres sub 1 niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend; wijst af het meer of anders gevorderde; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

op de verkoop van de auto BMW X5. Gelet op het feit dat X5 Centrum, in tegenstelling tot een officiële BMW dealer, niet het officiële BMW logo voert en het uiterlijk van het pand geen bouwstel van glas heeft in tegenstelling tot officiële BMW dealers, kan door het publiek nimmer worden verondersteld dat de onderneming X5 Centrum gelieerd is aan het dealernetwerk van BMW. X5 Centrum berokkent met haar onderneming de onderneming BMW bovendien allerminst schade, integendeel: er zullen alleen maar meer BMW’s van het merk X5 worden verkocht. Hof: Doordat X5 Centrum haar onderneming in haar handels- en statutaire naam, in haar domeinnamen, op de gevel van haar ondernemingspand en in verdere aankondigingen aanduidt door het enkele gebruik van het merk X5 met de toevoeging ’Centrum’, wekt zij ten onrechte de indruk dat tussen haar en de merkhouder BMW een commerciële band bestaat. Het enkele feit dat het uiterlijk van de gevel van het ondernemingspand van X5 Centrum niet geheel aansluit bij de huisstijl van BMW, neemt voormelde indruk niet weg. Wat de domeinnamen betreft, wordt deze indruk bevestigd, doordat op de startpagina van de website van X5 Centrum het merk X5 in paginavullende letters staat weergegeven met daarin onderdelen van foto’s van een BMW X5, alsmede door het dominante gebruik van de ’huiskleuren’ van BMW. Het beroep van X5 op artikel 13 GMV kan derhalve niet slagen. Naar het voorlopig oordeel van het hof kan het gebruik van het teken X5 door X5 Centrum worden aangemerkt als een gebruik van het gemeenschapsmerk X5 in de zin van artikel 9, lid 1 sub a, althans van artikel 9, lid 1 sub b van de GMV. Het hof is voorshands van oordeel dat BMW gegronde redenen heeft zich tegen dat gebruik te verzetten.

Nr. 22 Gerechtshof te Arnhem, 12 april 2005 (BMW X5/X5 Centrum) Mrs. C.M. Hilverda, W.F. Korthals Altes en P.B. Hugenholtz Art. 4 GMV Vzr.: De BMW X5 betreft een exclusief type automobiel dat bestemd is voor een klein deel van het publiek. Hoewel de grootte van het publiek niet bepalend is, kan in dit geval toch worden gesteld dat het deel van het autoconsumerend publiek dat het teken X5 zal herkennen als afkomstig van BMW dusdanig klein is dat het teken X5 op grond daarvan niet kan worden beschouwd als een merk. Slechts in combinatie met het merk BMW heeft het teken X5 een onderscheidend vermogen. Het teken X5 afzonderlijk heeft geen onderscheidend vermogen. Hof: Het aan een merk gestelde vereiste dat het desbetreffende teken, wil het als (gemeenschaps)merk beschermd worden, onderscheidend vermogen moet bezitten, impliceert dat het teken geschikt moet zijn om de betreffende waren of diensten te onderscheiden van andere producten. Daarbij is ter bepaling van de beschermingsomvang van belang of het teken die onderscheidende (merk)functie in het economische verkeer ook daadwerkelijk vervult. Het hof is voorshands van oordeel dat het teken X5 inderdaad geschikt is om een bepaald type personenauto aan te duiden, terwijl het relevante publiek (de potentiële afnemers van luxe personenauto’s) dit teken ook beschouwt als aanduiding van dit model auto en het derhalve als merk opvat. Art. 13 en art. 9, lid 1 sub a en b GMV Vzr.: Het gebruik door X5 Centrum van het teken X5 suggereert niet dat zij op enigerlei wijze verbonden is aan of samenwerkt met BMW, zodat er geen sprake is van verwarringgevaar. X5 Centrum heeft voorts aannemelijk gemaakt dat zij een geldige reden heeft voor het gebruik van X5 in haar domeinnaam, nu zij zich met name richt

Art. 5a Hnw Vzr.: X5 Centrum heeft aannemelijk gemaakt dat zij een geldige reden heeft voor het gebruik van X5 in haar handelsnaam, nu zij zich met name richt op de verkoop van de auto BMW X5. Hof: Uit het reeds overwogene vloeit voort dat het voeren van de handelsnaam X5 Centrum eveneens strijdig is met het verbod uit artikel 5a Handelsnaamwet. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft tevens h.o.d.n. BMW te München, Duitsland, appellante, procureur mr. J.C.N.B. Kaal, advocaten mrs. R.C.K. van Oerle en J.J. Braat te Amsterdam, tegen X5 Centrum BV te Haaksbergen, geïntimeerde, procureur mr. B.J. Schadd, advocaat mr. J.Ch. Jansen Schoonhoven te Utrecht. a Vzr. Rechtbank te Almelo, 13 september 2004 (mr. H.J. Inden) De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing 1 In deze zaak staat het navolgende vast. BMW is producent van personenauto’s en motoren, waaronder de auto X5, de eerste terreinwagen van BMW. BMW heeft het woordmerk BMW gedeponeerd bij het BeneluxMerkenbureau. Het woordmerk BMW en het teken X5 zijn voorts beide gedeponeerd als Gemeenschapsmerk. X5 Centrum is op 7 oktober 2003 te Haaksbergen haar onderneming gestart onder de naam X5 Centrum B.V. Deze naam staat op haar bedrijfspand en wordt door X5 Centrum gebruikt in haar correspondentie. X5 Centrum houdt zich bezig met het inkopen en verkopen van automobielen van met name de auto BMW X5. X5 Centrum heeft voorts de domein-

•


1 6

M A A R T

2 0 0 6

B I J B L A D


namen www.bmwx5.nl en www.x5-centrum.nl laten registreren bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. 2 BMW stelt dat X5 Centrum, inbreuk maakt op de merkrechten van BMW door de domeinnamen www.bmwx5.nl en www.x5-centrum.nl te hebben geregistreerd, alsmede door de handelsnaam X5 Centrum te voeren. Door gebruik van de merken BMW en/of X5 wekt X5 Centrum de indruk een relatie te hebben met BMW. Daardoor ontstaat gevaar voor verwarring bij het publiek. Voorts wordt de indruk gewekt dat BMW toestemming heeft gegeven voor gebruik van het merk BMW en/of X5. Dit is echter niet het geval. Daarnaast geldt dat het merk BMW als een bekend merk is te beschouwen. Door gebruik van de merken BMW en/of X5 in domeinnamen en in de handelsnaam trekt X5 Centrum ongerechtvaardigd voordeel uit, dan wel doet X5 Centrum afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van BMW en/of X5. X5 Centrum profiteert dan ook van de naamsbekendheid van BMW. BMW stelt voorts dat X5 Centrum in het verleden gebruik heeft gemaakt van foto’s waarop BMW auteursrechten heeft. Inmiddels zijn deze foto’s van de website verwijderd, maar X5 Centrum dient te worden bevolen dat ieder gebruik van dergelijke foto’s in de toekomst achterwege blijft. Tot slot stelt BMW dat X5 Centrum onrechtmatig handelt jegens BMW op grond waarvan zij schade lijdt. BWM vordert daarom onder meer X5 Centrum te bevelen de domeinnamen www.bmwx5.nl en www.x5-centrum.nl over te dragen aan BMW. Daarnaast vordert BMW een verbod tot het voeren van het woord X5 door X5 Centrum in haar handelsnaam. Voorts vordert zij veroordeling van X5 Centrum tot staking en gestaakt te houden van iedere inbreuk op de auteursrechten van BMW, daaronder begrepen het gebruik van foto’s waarop BMW auteursrechthebbende is. 3 X5 Centrum betwist allereerst dat het teken X5 een merk is. X5 Centrum stelt dat X5 slechts een typeaanduiding is naast het merk BMW. Het teken X5 heeft van huis uit geen onderscheidend vermogen. Het teken BMW is het onderscheidende teken en het merk voor de automobielen van BMW, het teken X5 is daaraan ondergeschikt. Indien X5 wel dient te worden aangemerkt als merk dan stelt X5 Centrum dat het merk is uitgeput. De onderneming X5 Centrum berokkent BMW geen enkele schade. Voorts mag X5 Centrum het publiek duidelijk maken dat zij BMW’s van het type X5 verkoopt. Bij het publiek wordt niet de indruk gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen X5 Centrum en BMW. X5 Centrum is geen officiële BMW-dealer en dat zal het publiek ook nimmer veronderstellen, nu een officiële BMW-dealer altijd het BMW logo voert in combinatie met de naam van het bedrijf en tevens vaak een soortgelijke bouwstijl heeft. Het pand van X5 Centrum wijkt hier volledig van af, terwijl de geveltekst aangeeft dat het een X5centrum betreft, waarbij de BMW-kenner kan veronderstellen dat hier BMW’s van het type X5 worden verkocht. De gebruikte foto’s op de website van X5 Centrum zijn eigen gemaakte foto’s en maken op geen enkele wijze inbreuk op de auteursrechten van BMW. X5 Centrum stelt tot slot dat zij niet onrechtmatig handelt jegens BMW. 4 X5 betwist niet dat het teken BMW als een rechtsgeldig merk dient te worden beschouwd zodat dat dit in rechte vaststaat. X5 heeft ter zitting aangegeven dat zij het merk-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 3 1

recht van BMW op het teken BMW erkent en dat zij zal meewerken aan een overdracht van de domeinnaam www.bmwx5.nl. Het op dit punt door BMW gevorderde ligt derhalve voor toewijzing gereed. X5 Centrum betwist wel dat het teken X5 een merk is. De voorzieningenrechter overweegt het volgende. Ingevolge artikel 1 Benelux-Merkenwet kunnen als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Uit de definitie blijkt dat een merk een onderscheidend vermogen moet hebben, dat wil zeggen een zodanig individueel karakter bezit of heeft verkregen dat het geschikt is die waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren. Als primaire functie van het merk geldt derhalve dat het een onderscheidingsmiddel is, ofwel een identificatiemiddel. BMW heeft met het deponeren van het teken X5 haar waren willen onderscheiden. Zij heeft daarmee namelijk willen aangeven dat zij een specifieke automobiel onder haar automobielen op de markt heeft, te weten een terreinwagen. De vraag die rijst is echter of het teken X5 op zich een onderscheidend vermogen heeft. Roept het teken X5 bij het publiek de associatie op dat het hier automobielen van BMW betreft? Met andere woorden: stelt het teken X5 het in aanmerking komende publiek in staat daarin auto’s als afkomstig uit de onderneming BMW te herkennen? En wat dient dan te worden verstaan onder publiek? Ingevolge de rechtspraak is het antwoord op deze laatste vraag afhankelijk van een afweging van de bijzonderheden van het geval, zoals onder meer de aard van de waren en van het publiek waarvoor die bestemd zijn en of het teken een commercieel wezenlijke dan wel een bijkomstige hoedanigheid van de waar aangeeft en wat de bekendheid van het merk is. Het betreft hier een exclusief type automobiel dat bestemd is voor een klein deel van het automobielconsumerend publiek. Hoewel de grootte van het publiek niet bepalend is, kan in dit geval toch worden gesteld dat het deel van het autoconsumerend publiek dat het teken X5 zal herkennen als afkomstig van BMW dusdanig klein is dat het teken X5 op grond daarvan niet kan worden beschouwd als een merk. Het teken X5 geeft voorts naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen commercieel wezenlijke, maar een bijkomende hoedanigheid van de waar aan. X5 is naar het oordeel van de voorzieningenrechter een type auto van BMW en derhalve ondergeschikt aan het teken BMW. Hoewel het teken BMW als een bekend merk geldt, geldt dit niet tevens voor het teken X5. De terreinwagen X5 is ongeveer zes jaar op de markt en het teken X5 vervult naar het oordeel van de voorzieningenrechter thans afzonderlijk geen herkennende functie in relatie tot BMW. De voorzieningenrechter sluit echter niet uit dat het teken X5 in de (nabije) toekomst wel door het relevante publiek zal worden herkend als een automobiel zijnde afkomstig uit de onderneming BMW. De voorzieningenrechter is op grond van het vorenstaande van oordeel dat het teken X5 niet als een merk dient te worden beschouwd. Slechts in combinatie met het merk BMW heeft het teken X5 een onderscheidend vermogen. Kortom, het teken X5 heeft afzonderlijk geen onderscheidend vermogen en dat staat er derhalve aan

•


1 3 2

B I J B L A D


in de weg om als merk te kunnen worden beschouwd. De vorderingen van BMW kunnen reeds hierom niet slagen. 4.1 Indien het teken X5 wel als een merk zou dienen te worden beschouwd, overweegt de voorzieningenrechter, gelet op het overige ter terechtzitting naar voren gebrachte, het volgende. Ten aanzien van de domeinnamen. Een domeinnaam is in beginsel niet meer dan een zoekterm die een internetgebruiker zal geleiden naar een bepaalde website. Domeinnamen zijn in het algemeen beschrijvend van aard indien ze geleiden naar sites over een zeker onderwerp, ofwel zijn het handelsnamen of variaties daarop. Het gebruik van de domeinnaam www.X5-centrum.nl is niet in strijd met artikel 13A Benelux-Merkenwet. Uit het feit dat X5 en niet BMW het kenmerkende deel van dit adres is, kan niet zonder meer worden afgeleid dat het publiek zal verwachten dat de site betrekking heeft op BMW. Het gebruik door X5 Centrum van het teken X5 suggereert niet dat zij op enigerlei wijze verbonden is of samenwerkt met BMW, zodat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Het gebruik van ’metatags’ schept naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook geen verwarring, nu veel internetsites daarvan gebruik maken. Het gebruik van de woorden BMW en X5 als metatag is alleszins begrijpelijk, nu iemand die op het internet zoekende is naar BMW of X5 daarvan zoveel mogelijk resultaten wil en daar dus op gewezen wil worden. Een zoekopdracht laat inderdaad, zoals X5 Centrum stelt, dusdanig veel hits zien dat het verbieden van deze metatags alleen praktisch gezien al onmogelijk is. Daar komt nog eens bij dat X5 Centrum op haar website heeft vermeld dat zij geen deel uitmaakt van de Nederlandse BMW organisatie en dat voor de website van BMW kan worden doorgeklikt naar www.bmw.nl. X5 Centrum heeft voorts aannemelijk gemaakt dat zij een geldige reden heeft voor het gebruik van X5 in haar domeinnaam, nu zij zich met name richt op de verkoop van de auto BMW X5. Gelet hierop kan het op dit punt door BMW gevorderde niet worden toegewezen. Ten aanzien van de handelsnaam. Ingevolge artikel 1 Handelsnaamwet (Hnw) is een handelsnaam een naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Aanspraken op een handelsnaam ontstaan door het daadwerkelijk gebruik daarvan. Een handelsnaam is dus de naam waaronder men handelt, een naam die naar buiten toe wordt geafficheerd en in beginsel een andere naam kan zijn dan de eigennaam. Beslissend is dat de naam gebruikt is als aanduiding van de onderneming en dat kan gebeuren op briefpapier, facturen, verpakking, in reclame of als aanduiding op een gebouw. De schrijfwijze van een handelsnaam is in beginsel niet van belang, vormt geen onderdeel van de handelsnaam en is evenmin object van bescherming van de Hnw. Inschrijving in het handelsregister is voor het voeren van een handelsnaam niet essentieel en niet beslissend. Evenmin hoeft de handelsnaam te zijn gedeponeerd of op andere wijze te zijn beschermd. Artikel 5a Hnw luidt: Het is verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, dien van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

Ingevolge artikel 9 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, artikel 13A lid 1 en lid 9 Benelux-Merkenwet en ingevolge de rechtspraak kan een merkhouder zich in beginsel niet verzetten tegen gebruik van zijn merk voor waren die onder dat merk door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in het handelsverkeer zijn gebracht. Inderdaad worden in het handelsverkeer de merken BMW en X5 gebruikt ter aanduiding van de automobielen die BMW zelf onder die naam op de markt heeft gebracht. Een merkhouder kan zich niet verzetten tegen het gebruik van zijn automerk door een derde om bij het publiek aan te kondigen dat deze derde gespecialiseerd is in de verkoop, reparatie en onderhoud van auto’s van dat merk, tenzij sprake is van merkgebruik onder zodanige omstandigheden dat daardoor de merkhouder schade wordt toegebracht. Van schade is sprake indien het merk door de derde zodanig wordt gebruikt dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen de onderneming van deze derde en de merkhouder of dat deze derde tot het distributienetwerk van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen beide ondernemingen bestaat. Op grond hiervan is het gebruik van een automerk ter aanduiding van auto’s van dat merk door een onderneming die niet gelieerd is aan het dealernetwerk van de merkhouder toegestaan, zolang niet de indruk kan worden gewekt dat er een zekere relatie bestaat tussen deze onderneming en de onderneming van de merkhouder. Bepalend daarbij is derhalve niet dat die indruk daadwerkelijk wordt gewekt, maar slechts dat die indruk kan worden gewekt. X5 Centrum is niet aangesloten bij het officiële dealernetwerk van BMW. Voorts kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter bij het publiek, met name de BMW-kenner, niet de indruk worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen BMW en X5 Centrum, ook al verkoopt X5 Centrum met name BMW’s van het merk X5. Gelet op het feit dat X5 Centrum, in tegenstelling tot een officiële BMW-dealer. niet het officiële BMW-logo voert en het uiterlijk van het pand geen bouwstijl van glas heeft in tegenstelling tot officiële BMWdealers, kan door het publiek nimmer worden verondersteld dat de onderneming X5 Centrum gelieerd is aan het dealernetwerk van BMW. X5 Centrum berokkent met haar onderneming de onderneming BMW bovendien allerminst schade, integendeel: er zullen alleen maar meer BMW’s van het merk X5 worden verkocht. Zoals hiervoor reeds bij de domeinnaam is overwogen, heeft X5 Centrum voorts aannemelijk gemaakt dat zij een geldige reden heeft voor het gebruik van X5 in haar handelsnaam, nu zij zich met name richt op de verkoop van de auto BMW X5. Zij trekt dan ook geen ongerechtvaardigd voordeel uit het merk BMW en/of X5. X5 Centrum voert derhalve op geheel legitieme wijze haar handelsnaam. Indien het teken X5 wel als een merk zou dienen te worden beschouwd, dan nog zouden de op dat punt gevorderde voorzieningen niet slagen gelet op hetgeen daaromtrent hiervoor is overwogen. 4.2 Ten aanzien van het auteursrecht overweegt de voorzieningenrechter het volgende. BMW heeft slechts gesteld dat X5 Centrum inbreuk maakt op haar auteursrechtelijke beschermde foto’s. X5 Centrum heeft dit gemotiveerd betwist door te stellen dat de op de website geplaatste foto’s eigen gemaakte foto’s zijn die op dat moment ook daadwerkelijk bij X5 Centrum te koop wor-

•


1 6

M A A R T

2 0 0 6

B I J B L A D


den aangeboden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft X5 Centrum voldoende gemotiveerd betwist dat zij inbreuk maakt op de auteursrechten van BMW. Het is voorts een feit van algemene bekendheid dat een autoverkoper foto’s maakt van de auto’s die hij te koop aanbiedt. Van enige inbreuk op auteursrechten is daarom geen sprake. 4.3 Ingevolge het voorgaande is er van onrechtmatig handelen van X5 Centrum dan ook geen sprake. 4.4 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zullen de door BMW gevorderde voorzieningen, met uitzondering van de gevorderde voorziening ten aanzien van de domeinnaam www.bmwx5.nl, dan ook worden afgewezen. 4.5 De voorzieningenrechter zal hierna de termijn waarbinnen op grond van artikel 50 lid 6 van het TRIPS verdrag een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt bepalen op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het eindvonnis in de onderhavige procedure. 4.6 Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal BMW worden veroordeeld in de kosten van dit geding. De beslissing I Beveelt X5 Centrum met ingang van zeven dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.bmwx5.nl om met en zonder enige restrictie over te dragen aan een door BMW aan te wijzen rechtspersoon, een en ander in overeenstemming met het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening via de provider van X5 Centrum, zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een verzoek daartoe, en daartoe op eerste verzoek door voornoemde Stichting eventueel nader verlangde informatie te versterken, een en ander onder aanbod van een vergoeding van eventueel door genoemde Stichting te maken kosten, alsmede van alle in dit verband te voeren correspondentie binnen 24 uur na verzending dan wel ontvangst, een afschrift aan de raadsvrouwe van BMW, mr. H.A.J. Pors, te zenden. II Veroordeelt BMW in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van X5 Centrum begroot op € 241,– aan verschotten en € 1.000,– aan salaris van de procureur. III Bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 50 lid 6 van het TRIPS-verdrag een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het eindvonnis in de onderhavige procedure. IV Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. V Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. b Het Hof, enz. 4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep 4.1 De grieven leggen het geschil in volle omvang aan het hof voor, behoudens hetgeen door de voorzieningenrechter in het vonnis waarvan beroep in rechtsoverweging 4, eerste alinea en in het dictum onder I is overwogen en beslist. 4.2 BMW komt (in haar derde grief) op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het teken X5 geen (gemeenschaps)merk is, omdat het afzonderlijk, zonder de combinatie met het merk BMW, geen onderscheidend vermogen heeft.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 3 3

4.3 Het hof overweegt dienaangaande het volgende. Het aan een merk gestelde vereiste dat het desbetreffende teken, wil het als (gemeenschaps)merk beschermd worden, onderscheidend vermogen moet bezitten, impliceert dat het teken geschikt moet zijn om de betreffende waren of diensten te onderscheiden van andere producten. Daarbij is ter bepaling van de beschermingsomvang van belang of het teken die onderscheidende (merk)functie in het economische verkeer ook daadwerkelijk vervult. Het hof is voorshands van oordeel dat het teken X5 inderdaad geschikt is om een bepaald type personenauto aan te duiden, terwijl het relevante publiek (de potentiële afnemers van luxe personenauto’s) dit teken ook beschouwt als aanduiding van dit model auto en derhalve als merk opvat. Dat volgens X5 Centrum in de Benelux al honderden X-merkinschrijvingen voor de automobielbranche bestaan, doet hieraan niet af en maakt, anders dan X5 Centrum verdedigt, dit merk ook niet zo zwak dat daaraan geen rechtskracht kan worden ontleend. De derde grief slaagt derhalve. 4.4 BMW heeft zich als gemeenschapsmerkhouder van voormeld teken X5 verzet tegen het feit dat X5 Centrum – de domeinnamen en heeft laten registreren en gebruikt; – metatags gebruikt die bestaan uit de merken van BMW; – de handels- en statutaire naam X5 Centrum heeft laten registreren en voert en – deze naam heeft aangebracht op de gevel van haar pand en ook elders gebruikt waar zij haar onderneming aanduidt. 4.5 X5 Centrum heeft betwist dat zij als metatags merken van BMW gebruikt. Voorts heeft X5 Centrum zich beroepen op artikel 13 van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (verder: de Verordening) en op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (verder: HvJ EG) van 23 februari 1999 (Zaak C-63/97; verder: BMW/[...]). X5 Centrum heeft in dat kader aangevoerd dat zij als wederverkoper van rechtmatig door de merkhouder zelf in de gemeenschap in het verkeer gebrachte merkwaren het publiek duidelijk mag maken dat zij BMW’s van het type X5 verhandelt, daar zij zich aan de daarvoor in voormeld arrest geformuleerde criteria heeft gehouden. 4.6 Het hof oordeelt dienaangaande voorshands als volgt. BMW heeft ondanks de ontkenning door X5 Centrum op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat X5 Centrum de merken BMW en/of X5 als metatags voor haar website gebruikt, zodat de door BMW ingestelde vordering onder 2.1 sub 2 in fine reeds om die reden niet kan worden toegewezen. Het door X5 Centrum aangehaalde arrest van het HvJ EG in de zaak BMW/[...] betrof de uitleg van de artikelen 5 tot en met 7 van de zogeheten Harmonisatierichtlijn (van 21 december 1998, Pb. EG 1989, L. 40/1; verder: de Richtlijn). De artikelen 9 lid 1 en 13 van de Verordening komen inhoudelijk overeen met de inhoud van artikel 5 lid 1 en 2 en artikel 7 van de Richtlijn. Het arrest betrof een niet bij het dealernetwerk van BMW aangesloten garagehouder [...], die in het kader van zijn bedrijfsuitoefening in reclame-uitingen als specialist in BMW en gespecialiseerd in BMW zonder toestemming van BMW gebruik maakte van het door BMW bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerde woordmerk BMW. Het HvJ EG overwoog dat het onderhavige merk uitsluitend voor bepaalde waren (in het bijzonder automobielen) was

•


1 3 4

B I J B L A D


ingeschreven en dat de betrokken reclame-uitingen waren betroffen die door of met toestemming van de merkhouder onder dit merk in de handel waren gebracht. Vervolgens oordeelde het HvJ EG dat het gebruik van deze aanduidingen was aan te merken als merkgebruik in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, maar dat de artikelen 5 tot en met 7 van genoemde richtlijn de merkhouder niet toestaan een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat [...] hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat. 4.7 Het onderhavige geval betreft, zoals gezegd, een gebruik door X5 Centrum van het gemeenschapsmerk X5 van BMW met de toevoeging Centrum in haar handels- en statutaire naam, in haar domeinnamen, op de gevel van haar bedrijfspand en in verdere aanduidingen van haar onderneming. X5 Centrum heeft ter terechtzitting van het hof aangegeven dat zij dit doet om aan het publiek duidelijk te maken dat zij specialist is in de verkoop van de door BMW geproduceerde terreinwagen van het type X5. Naar het voorlopig oordeel van het hof kan dit worden aangemerkt als een gebruik van het gemeenschapsmerk X5 in de zin van artikel 9 lid 1 sub a, althans van artikel 9 lid 1 sub b van de Verordening. Het hof is voorshands van oordeel dat BMW gegronde redenen heeft zich tegen dat gebruik te verzetten. Doordat X5 Centrum haar onderneming in haar handels- en statutaire naam, in haar domeinnamen, op de gevel van haar ondernemingspand en in verdere aankondigingen aanduidt door het enkele gebruik van het merk X5 met de toevoeging Centrum, wekt zij immers ten onrechte de indruk dat tussen haar en de merkhouder BMW een commerciële band bestaat. Het enkele feit dat het uiterlijk van de gevel van het ondernemingspand van X5 Centrum niet geheel aansluit bij de huisstijl van BMW, neemt voormelde indruk niet weg. Wat de domeinnamen betreft, wordt deze indruk bevestigd, doordat op de startpagina van de website van X5 Centrum het merk X5 in paginavullende letters staat weergegeven met daarin onderdelen van foto’s van een BMW X5, alsmede door het dominante gebruik van de kleuren zwart en blauw, de huiskleuren van BMW. Ter terechtzitting van het hof is komen vast te staan dat op de startpagina van de website van X5 Centrum niet meer uitdrukkelijk wordt aangegeven dat X5 Centrum geen onderdeel uitmaakt van de Nederlandse BMW-organisatie en dat voor de website van BMW kan worden doorgeklikt naar (weggelaten door hof. Red.). Aldus poogt X5 Centrum ook niet meer voormelde indruk op de website weg te nemen. 4.8 Uit het hiervoor overwogene vloeit voort dat het voeren van de handelsnaam X5 Centrum eveneens strijdig is met het verbod uit artikel 5a Handelsnaamwet. 4.9 De vorderingen onder 1, 2, 4, 5, 7 zullen worden toegewezen, behoudens voor zover daarin wordt gevorderd X5 Centrum te verbieden het teken BMW of X5 te gebruiken. Deze vordering gaat te ver, daar aldus in de omschrijving van het verbod/gebod geen afdoende afbakening wordt ge-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

vonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet daaronder begrepen is en een dergelijk verbod/gebod aldus ook rechtmatig gebruik zou omvatten. De vordering onder 2.1 sub 3 zal worden afgewezen, daar van een noodzaak daartoe naast de toe te wijzen dwangsomveroordeling niet is gebleken. 4.10 De vordering tot betaling van een voorschot op de buitengerechtelijke incassokosten zal worden afgewezen, omdat BMW niet heeft gesteld dat zij de gevorderde kosten heeft gemaakt voor werkzaamheden anders dan die ter voorbereiding van het geding, waarin de vergoeding van proceskosten reeds voorziet. 5 Slotsom Het hoger beroep is gegrond, zodat het bestreden vonnis zal worden vernietigd, behoudens het dictum onder I en IV. X5 Centrum zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties. 6 De beslissing Het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding: bekrachtigt het tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Almelo van 13 september 2004 voor zover dit het dictum onder I en IV betreft; vernietigt dit vonnis voor het overige; en in zoverre opnieuw rechtdoende: 1 beveelt X5 Centrum binnen zeven werkdagen na betekening van dit arrest al datgene te doen wat nodig is om de domeinnamen en om niet en zonder enige restrictie door te halen respectievelijk op te heffen, een en ander in overeenstemming met het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening via de provider van X5 Centrum, zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een verzoek daartoe, en daartoe op eerste verzoek door voornoemde Stichting eventueel nader verlangde informatie te verstrekken, een en ander onder aanbod van een vergoeding van eventueel door genoemde Stichting te maken kosten, alsmede van alle in dit verband te voeren correspondentie binnen 24 uur na verzending dan wel ontvangst, een afschrift aan de advocaat van BMW, mr. R.C.K. van Oerle, te zenden; 2 veroordeelt X5 Centrum met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, ieder direct dan wel indirect (bijvoorbeeld door enige met hem verbonden (rechts)personen) gebruik van de woorden X5 Centrum, zoals de registratie en/ of enig ander gebruik van de domeinnamen en; 3 verbiedt X5 Centrum met onmiddellijke ingang na betekening van het arrest, direct dan wel indirect (bijvoorbeeld door middel van enige met haar verbonden (rechts)persoon) de handelsnaam X5 Centrum te (doen) voeren; 4 beveelt X5 Centrum om binnen vier weken na betekening van dit arrest door middel van een statutenwijziging haar statutaire naam zodanig te hebben gewijzigd dat deze niet meer luidt ’X5 Centrum’; 5 beveelt X5 Centrum om binnen vier weken na betekening van dit arrest de Kamer van Koophandel op de daartoe voorgeschreven en op volledige wijze te hebben geïnstrueerd om met spoed de inschrijving van de handelsnaam X5 Centrum in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te wij-

•


1 6

M A A R T

2 0 0 6

B I J B L A D


zigen conform hetgeen onder 3 is opgenomen, onder toezending aan de advocaat van BMW, mr. R.C.K. van Oerle, van een kopie van de daartoe strekkende instructie met de daartoe behorende bijlage aan de betreffende afdeling van de Kamer van Koophandel; 6 beveelt X5 Centrum om binnen vier weken na betekening van dit arrest aan de advocaat van BMW, mr. R.C.K. van Oerle, een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te hebben doen toekomen, waaruit blijkt dat inschrijving van de handelsnaam van geïntimeerde inderdaad is gewijzigd; 7 het sub 1, 2, 3, 4, 5 en 6 op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,– per dag voor iedere keer dat X5 Centrum geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met enig gegeven verbod of bevel, daarbij ieder gedeelte van een dag als een hele gerekend, met een maximum van € 250.000,–; 8 de redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, als bedoeld in artikel 260 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, wordt gesteld op één jaar nadat dit arrest is betekend en in kracht van gewijsde is gegaan; 9 veroordeelt X5 Centrum in de kosten van deze procedure in beide instanties, aan de zijde van BMW begroot: – wat de eerste aanleg betreft op € 311,40 voor verschotten en op € 1.000,– voor salaris procureur, – wat het hoger beroep betreft op € 358,40 voor verschotten en op € 2.682,– voor salaris procureur, alsmede tot terugbetaling aan BMW van al hetgeen BMW op grond van het bestreden vonnis heeft betaald of door X5 Centrum zal zijn verhaald, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling door BMW, althans vanaf de dag van het verhaal door X5 Centrum tot aan de dag der terugbetaling; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 3 5

– de positionering van de aan/uit knop midden in het laatstgenoemde smalle langgerekte vlak. Uit kennisneming van de afbeeldingen van de door Enlight gewraakte kast blijkt dat alle genoemde elementen daarin terugkomen. Dat brengt met zich dat deze kast heeft te gelden als een model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het gemeenschapsmodel. De verschillen tussen het model en de gewraakte kast doen geenszins af aan de conclusie dat van een afwijkende algemene indruk geen sprake is. Enlight Europe BV te Rotterdam, eiseres, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. O.R. van Hardenbroek te Rotterdam, tegen Avantronic Europe BV te Helmond, gedaagde, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. C.C.M. Barth te Rotterdam. De feiten 1 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Enlight houdt zich bezig met het produceren en assembleren van en de groothandel in computers en computeronderdelen. Eén van haar producten is een computerkast, genaamd EN-4107. Op een door Enlight in deze procedure overgelegde afbeelding ziet die computerkast er als volgt uit:

Nr. 23 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 9 september 2005 (computerkast) Mr. J.W. du Pon Art. 19 GModVo Hoewel Enlight wat betreft het niet-ingeschreven model waarop zij zich ter onderbouwing van deze grondslag beroept, minder duidelijke afbeeldingen heeft overgelegd, kan de vordering worden behandeld, mede omdat Enlight een exemplaar van de computerkast ter zitting heeft laten zien en de wederpartij er blijk van heeft gegeven bij de voorbereiding van dit kort geding voldoende van het uiterlijk van die kast op de hoogte te zijn geweest. Kenmerkend voor het uiterlijk van het ingeroepen model zijn met name de volgende elementen: – de verhoudingsgewijs dunne, aluminium lijnen die op het front van de kast zichtbaar zijn; – het ombuigen van die lijnen naar/op de boven- en onderkant van de kast; – het verhoudingsgewijs grote zwarte vlak dat zich binnen de aluminium lijnen bevindt; – het smalle, hooggeplaatste, langgerekte zwarte vlak aan de bovenzijde van de kast;

b Enlight heeft op 17 mei 2004 een internationaal modeldepot met gelding voor onder meer Nederland verricht met betrekking tot een negental ’Computer Housings’. Dat depot is geregistreerd onder nr. DM/065543. c Op een ICT-vakbeurs te Hannover, Duitsland, welke plaatsvond van 10 tot 18 maart 2005, werd een computerkast tentoongesteld door een bedrijf, dat werd vertegenwoordigd door een zekere mevrouw Jade Lee. Op die beurs bediende deze mevrouw Lee zich van een visitekaartje waarop staat vermeld het bedrijf Advance Technologies, Inc, gevestigd te Taipei, Taiwan, alsmede de gedaagde in deze procedure, Avantronic, met vermelding van het adres en telefoonnummer van Avantronic, een mobiel telefoonnummer en een e-mail adres, te weten [email protected]. Me-

•


1 3 6

B I J B L A D


vrouw Lee bekleedt een (vertegenwoordigingsbevoegde) functie bij zowel Advance Technologies Inc als bij Avantronic. De door Enlight overgelegde, slecht leesbare, afbeeldingen van de op de beurs in Hannover door het door mevrouw Lee vertegenwoordigde bedrijf getoonde computerkast zien er als volgt uit:

d Mevrouw Lee heeft op 1 april 2005, met gebruikmaking van het e-mailadres [email protected], een e-mail verzonden aan een derde, gevestigd in Polen, in welke e-mail onder meer het volgende voorkomt: Anyway, I believe you are still interested in our H001 (Home Media case), see attachment, do you like to have a sample for evaluation? e De attachment bij laatstgenoemde e-mail ziet er (althans op de wijze als door Enlight in deze procedure gepresenteerd) als volgt uit:

De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2 Enlight vordert dat Avantronic zal worden veroordeeld om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk in de Europese gemeenschap op het model EN-4107 van Enlight, internationaal geregistreerd onder DM/065543 te staken en gestaakt te houden. Naar uit de toelichting ter terechtzitting is gebleken bedoelt Enlight hiermee om te vorderen dat Avantronic zal worden

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

veroordeeld om iedere inbreuk te staken en gestaakt te houden: i in Nederland op het internationaal geregistreerde model van Enlight; ii in de Europese gemeenschap op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel van Enlight. Enlight heeft voorts nevenvorderingen geformuleerd, waaronder opgave van leveranciers en afnemers, een rectificatie en een voorschot op schadevergoeding. 3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Enlight aan die vordering ten grondslag dat haar computerkast EN-4107 heeft te gelden als een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, dat de hierboven onder 1 sub c en d genoemde handelingen zijn verricht door Avantronic, en dat dit inbreuk oplevert op de diverse modelrechten van Enlight. 4 Avantronic heeft tegen de vordering van Enlight gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan. Beoordeling van het geschil Het internationale modeldepot 5 Enlight heeft gemeend in deze procedure te kunnen volstaan met het overleggen van een niet-authentiek afschrift van het modeldepot waarop zij zich beroept, welk afschrift – kennelijk als gevolg van het diverse malen copiëren dan wel faxen – zodanig slecht leesbaar is, dat de daarbij behorende afbeeldingen aanmerkelijk vervaagd zijn. Dat brengt met zich dat zij haar vordering, voor zover betrekking hebbend op dit depot, onvoldoende heeft onderbouwd zodat die vordering zal worden afgewezen. Het niet ingeschreven Gemeenschapsmodel 6 Hoewel Enlight ook voor wat betreft het model waarop zij zich ter onderbouwing van deze grondslag beroept bepaald minder duidelijke afbeeldingen heeft overgelegd, kan die vordering worden behandeld, mede omdat Enlight een exemplaar van de computerkast waar het om gaat ter zitting heeft laten zien1 en de wederpartij er blijk van heeft gegeven bij de voorbereiding van dit kort geding voldoende van het uiterlijk van die kast op de hoogte te zijn geweest. 7 De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van deze vordering berust op artikel 81 van de EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen en op de desbetreffende uitvoeringswet. 8 Avantronic heeft als verweer gevoerd dat het door Enlight ingeroepen model nimmer voor het publiek beschikbaar is gesteld. Dat verweer faalt in het licht van hetgeen Enlight ter terechtzitting aan materiaal heeft getoond (zoals reclamefolders) waaruit de juistheid van haar stelling dat wel degelijk sprake is geweest van beschikbaarstelling voldoende volgt. Daarmee staat het modelrecht van Enlight vast, nu door Avantronic onvoldoende is betwist dat het hier gaat om een model met een eigen karakter als bedoeld in artikel 4 van de Gemeenschapsmodellen-verordening.

1 Voor alle duidelijkheid: het voor het eerst tonen van een nietingeschreven Gemeenschapsmodel ter zitting zonder dat tevoren deugdelijke afbeeldingen daarvan (in kleur) aan de rechter zijn overgelegd kan in het algemeen niet gelden als een afdoende onderbouwing van de vordering.

•


1 6

M A A R T

2 0 0 6

B I J B L A D


9 Avantronic heeft vervolgens betoogd dat Enlight in deze procedure de verkeerde partij heeft gedagvaard, aangezien niet zij (Avantronic) de door Enlight als inbreukmakend aangemerkte handelingen (te weten het exposeren in Hannover en het versturen van de onder 1 sub d vermelde e-mail) heeft verricht, doch het bedrijf Advance Technologies Inc. 10 Ook dat verweer wordt verworpen. Vast staat dat zowel het exposeren als het versturen van de e-mail feitelijk is verricht door mevrouw Jade Lee, die zowel in dienst is van Avantronic als van Advance Technologies Inc. Verder staat vast dat mevrouw Lee zich in Hannover heeft gepresenteerd met gebruikmaking van een visitekaartje waarop mede gegevens van Avantronic waren vermeld, en dat zij de e-mail heeft verzonden vanaf het door haar gebruikte adres bij Avantronic. Onder die omstandigheden moet het er voorshands voor worden gehouden dat mevrouw Lee deze handelingen – voor zover aan derden kenbaar – in elk geval mede namens Avantronic heeft verricht. 11 Een volgend verweer van Avantronic houdt in, dat de door Enlight gewraakte, onder meer te Hannover geëxposeerde computerkast niet valt onder de bescherming van het Gemeenschapsmodel van Enlight. Dat verweer gaat niet op. Daartoe is het volgende redengevend. 12 Kenmerkend voor het uiterlijk van het ingeroepen model zijn met name de volgende elementen: – de verhoudingsgewijs dunne, aluminium lijnen die op het front van de kast zichtbaar zijn; – het ombuigen van die lijnen naar/op de boven- en onderkant van de kast; – het verhoudingsgewijs grote zwarte vlak dat zich binnen de aluminium lijnen bevindt; – het smalle, hooggeplaatste, langgerekte zwarte vlak aan de bovenzijde van de kast; – de positionering van de aan/uit knop midden in het laatstgenoemde smalle, langgerekte vlak. 13 Uit kennisneming van de afbeeldingen van de door Enlight gewraakte kast blijkt dat alle in de vorige rechtsoverweging genoemde elementen daarin terugkomen. Dat brengt met zich dat deze kast heeft te gelden als een model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het Gemeenschapsmodel waar het thans om gaat. Avantronic heeft nog wel gewezen op een aantal verschillen tussen het model en de gewraakte kast (zoals: minder USB-poorten, geen gaatjes aan de zijkant, aanwezigheid van een logo) doch die verschillen doen geenszins af aan de conclusie dat van een afwijkende algemene indruk geen sprake is. 14 Avantronic heeft tenslotte nog als verweer gevoerd dat aan Enlight in dit geval geen beroep toe komt op het Gemeenschapsmodel, aangezien het aangevochten gebruik van dat model niet voortvloeit uit het namaken van het beschermde model, hetgeen ingevolge artikel 19 lid 2 van de Gemeenschapsmodellen-verordening voor het inroepen van bescherming is vereist. 15 Aan dat verweer gaat de voorzieningenrechter voorbij, nu het – gelet op de vastgestelde overeenstemmende algemene indruk van het Gemeenschapsmodel en de gewraakte computerkast – op de weg van Avantronic had gelegen nader te onderbouwen waarom van namaak geen sprake kan zijn, hetgeen Avantronic niet heeft gedaan. 16 De slotsom uit het voorgaande is dat de door Enlight gestelde inbreuk voldoende vaststaat zodat haar vordering die

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 3 7

er toe strekt verdere inbreuk te voorkomen toewijsbaar is, zij het met matiging van de mede gevorderde dwangsom. 17 Mede gelet op de omstandigheid dat niet aannemelijk is geworden dat Avantronic de gewraakte computerkast ook maar één maal aan een derde heeft geleverd, zullen de overige nevenvorderingen als in dit geval in kort geding te verstrekkend worden afgewezen. 18 Avantronic zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de op deze procedure vallende kosten. 19 De termijn waarbinnen de vordering in de bodemzaak aanhangig dient te worden gemaakt zal worden bepaald op zes maanden na de uitspraak van dit vonnis. Beslissing: De voorzieningenrechter: veroordeelt gedaagde om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Europese gemeenschap op het ten processe bedoelde niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel te staken en gestaakt te houden; bepaalt dat gedaagde ten gunste van eiseres een dwangsom van € 5.000,– zal verbeuren voor iedere keer dat zij niet voldoet aan voormelde veroordeling; enz.

Nr. 24 Rechtbank te Amsterdam, 30 maart 2005 (telefoongids.com) Mr. G.H. Marcus Art. 6:162 BW Naar het oordeel van de rechtbank kan de omstandigheid dat KPN decennia lang als enige op grond van haar toen bestaande monopolie een telefoongids uitgaf, waardoor iedere aanduiding voor zo’n gids noodzakelijk associaties met KPN opriep, niet tot gevolg hebben dat derden, nu die monopoliepositie niet langer bestaat, geen gebruik kunnen maken van die aanduiding. Van onrechtmatig handelen door gedaagde tegenover KPN door het gebruik van de domeinnaam telefoongids.nl is dan ook naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Art. 3.1 Besluit universele dienstverlening en eindgebruikers belangen In de licentieovereenkomst tussen KPN en gedaagden terzake van het ter beschikking stellen door KPN van het telefoonbestand is bepaald dat de licentienemer zich dient te onthouden van de aanduiding ’telefoongids’ in een domeinnaam. Dit moet worden beschouwd als een niet billijke voorwaarde. Het gaat hier immers om een voorwaarde waarmee KPN het exclusieve recht op het gebruik van de aanduiding ’telefoongids’ zou verkrijgen, zonder dat zij daarop een objectief recht bezit en zonder dat daarvoor een redelijke grond bestaat. 1 Koninklijke KPN NV te ’s-Gravenhage, 2 PKN Telecom BV te ’s-Gravenhage, 3 Telemedia Nederland BV te Amsterdam, eiseressen, procureur mr. J.C.H. van Manen, tegen Website Services BV te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. G.W. Kernkamp, advocaat mr. M.A.B. Faber-Siermann te Groningen.

•


1 3 8

B I J B L A D


Gronden van de beslissing 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, en op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat het volgende vast. a KPN is houdster van Benelux-merkregistraties van de op 12 april 2001 gedeponeerde merken nummer 0682708

en nummer 0682709,

telkens voor de klassen en waren: Kl 9 Computersoftware en -programmatuur; computers; gegevensverwerkende apparatuur, elektrische apparaten voor zover niet begrepen in andere klassen voor informatieen communicatietechnologie; cd-roms; informatiedragers met daarop onder andere databestanden; Kl 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; Kl 35 Reclame; commerciële zaken; Kl 38 Telecommunicatie en voorlichting hieromtrent; Kl 41 Publiceren en uitgeven van onder andere boeken, gidsen, tijdschriften en catalogi; Kl 42 Automatiseringsdiensten; computerprogrammering; technische advisering en voorlichting op het gebied van informatieen communicatietechnologie onder andere via speciaal daarvoor bestemde telefoonnummers (help-desks). b KPN Telecom en De Telefoongids B.V. (voorheen genaamd Telefoongids Media B.V., rechtsopvolger van Telemedia Nederland B.V. – hierna: De Telefoongids) geven gezamenlijk het naslagwerk ’De Telefoongids’ uit, een gids met NAWgegevens en bijbehorende telefoonnummers. De gids wordt gratis verstrekt aan huishoudens en bedrijven in geheel Nederland. c De Telefoongids biedt die gids sinds een aantal jaren ook op internet aan onder de domeinnamen www.detelefoongids.com en www.detelefoongids.nl. Daarnaast biedt zij de ’CD-foongids’ aan. d Website houdt zich volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam bezig met exploitatie, huur en verhuur, koop en verkoop, onderhoud van internetdomeinen en daarbij behorende internetpagina’s en met het uitgeven van kranten en magazines op dit gebied. Zij exploiteert onder andere de websites www.internetgemeentegids.nl en www.internetbedrijvengids.nl. waarop digitale informatiegidsen kunnen worden geraadpleegd. e Een dochteronderneming van Website heeft de domeinnaam www.telefoongids.com in 1997 geregistreerd bij Network Solutions in de Verenigde Staten. f Op 20 juli 2001 hebben KPN en Telemedia een kort geding aangespannen tegen Website. Daarin vorderden zij, kort gezegd, Website te veroordelen het gebruik van de domeinnaam telefoongids.com en het gebruik van iedere domeinnaam met daarin de naam Telefoongids te staken en de domeinnaam aan hen over te dragen, met neven-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

vorderingen. Zij stelden daartoe dat Website onrechtmatig tegenover hen handelt omdat er verwarringsgevaar bestaat bij het publiek, dat Website ook aanhaakt bij de naamsbekendheid van de Telefoongids en KPN bovendien opzettelijk verhindert om deze domeinnaam in het .com-domein te registreren. g Bij vonnis van 2 augustus 2001 (rolnummer KG 01/1323 OdC) heeft de president van deze rechtbank in kort geding de gevraagde voorziening geweigerd. Daarbij is overwogen dat KPN c.s. het woord ’telefoongids’ niet kunnen monopoliseren omdat het een algemeen gangbaar Nederlands woord is en de benaming voor een verzameling telefoonnummers, al dan niet met adressen. De president heeft de stelling dat het Nederlandse publiek de naam ’telefoongids’ alleen associeert met KPN verworpen. h Bij arrest van 28 februari 2002 (rolnummer 941/01 SKG) heeft het Gerechtshof te Amsterdam het kort gedingvonnis bekrachtigd. Daarbij heeft het hof het volgende overwogen, voor zover hier van belang. 3.6 (...) Daarbij is van belang dat KPN c.s. deze gids (...) reeds 60 jaar op de markt brengt. Gedurende het overgrote deel van die tijd heeft KPN, die als telefoniebedrijf een monopoliepositie had, immers – afgezien van de Gouden Gids – geen enkele concurrentie gehad, waardoor uitsluitend haar telefoongids voor algemeen gebruik werd verspreid. Tegen die achtergrond is niet aannemelijk, dat de benaming Telefoongids als zodanig, zelfs bij langdurig gebruik, enige relevant onderscheidend vermogen ten opzichte van andere telefoongidsen – die er immers niet waren – heeft ontwikkeld. Dat het BeneluxMerkenbureau inmiddels de twee gedeponeerde Telefoongidsmerken van KPN heeft geregistreerd (...) heeft in dezen geen betekenis, nu het hier om beeldmerken gaat en niet om woordmerken. 3.7 Ook de, naar KPN c.s. stelt, aanzienlijke reclamekosten, die de laatste jaren aan de promotie van de naam Telefoongids zijn besteed maken dit niet anders. (...) Daarbij is van belang dat in deze reclame de associatie die het publiek moet maken met KPN c.s. niet gewekt wordt door het woord Telefoongids, maar door het gebruik van de bekende KPN-kleuren, die ook de lay-out van de telefoongids van KPN kenmerken, alsmede door het gebruik van het logo van een opengeslagen telefoongids, zijnde één van de beeldmerken van KPN. Onjuist is derhalve dat, mede als gevolg van deze reclame, het woord Telefoongids als zodanig een onderscheidingsmiddel van KPN is geworden. 3.8 (...) Van onrechtmatig aanhaken door Website bij de naamsbekendheid van de KPN gids is daarom geen sprake. i Website exploiteert onder de domeinnaam www.telefoongids.com een digitale internationale telefoongids. Tot september 2003 gebeurde dat – kort samengevat – als volgt. Na een zoekopdracht te hebben ingegeven op de site waarbij Nederland als land was opgegeven, werd de bezoeker van die site doorgeleid naar een website van Infobel, die eigendom is van Kapitol S.A. te Brussel, België. Die onderneming heeft op 6 augustus 2001 met KPN Telecom een licentieovereenkomst gesloten voor het telefoonbestand. De zoekresultaten werden vervolgens weergegeven op een subdomein van de website met de naam infobel.com. Het contract tussen Website en Kapitol is inmiddels beëindigd. j Website heeft KPN Telecom verzocht om haar het telefoonbestand van KPN Telecom ter beschikking te stellen. KPN Telecom heeft Website bij brief van 29 maart 2002 een concept-licentieovereenkomst toegezonden. Bij brief van 24 mei 2002 heeft zij Website geschreven dat zij niet kan toestaan dat licentienemers bij het aanbieden van het telefoonbestand namen gebruiken die identiek zijn aan, of

•


1 6

M A A R T

2 0 0 6

B I J B L A D


’verwarringwekkend overeenkomen’ met de naam waaronder KPN zelf haar telefoonbestand aanbiedt, zoals de door Website gebruikte naam telefoongids.com. Bij brief van 10 september 2003 heeft zij Website opnieuw een standaard licentieovereenkomst toegezonden. Artikel 4.1 van die overeenkomst luidt als volgt. De Licentienemer krijgt uitdrukkelijk niet het recht enig merk van KPN te gebruiken, en zal zich van zodanig gebruik onthouden. Voorts krijgt Licentienemer uitdrukkelijk niet het recht enige naam of aanduiding te gebruiken die gelijk is aan of verwarringwekkende gelijkenis vertoont met enige naam of aanduiding waaronder KPN (delen van) het Bestand aanbiedt en zal zich van zodanig gebruik in combinatie met het Bestand onthouden. Hieronder valt onder meer het gebruik van de aanduiding ’telefoongids’ (al dan niet in combinatie met andere aanduidingen of begrippen) in een domeinnaam waaronder of via welke een product van Licentienemer (waarin gegevens uit het Bestand zijn opgenomen) wordt aangeboden of toegang tot een dergelijk product wordt geboden. Tevens dient de Licentienemer zich te onthouden van uitlatingen die een verdergaande vorm van samenwerking met KPN suggereren dan op grond van deze – of een andere met KPN gesloten – overeenkomst gerechtvaardigd is. k Website heeft op 11 september 2003 Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta) verzocht om een oordeel in de zin van de artikelen 7.7 en 7.8 Telecommunicatiewet (Tw) – oud – en artikel 2, lid 3, Besluit ONP-geschillenbeslechting (Bog) – inmiddels vervallen. De klacht hield onder andere in dat de voorwaarde die KPN Telecom verbindt aan de beschikbaarstelling van telefoonnummers, namelijk dat de licentienemer geen gebruik maakt van de aanduiding telefoongids, discriminerend is in de zin van artikel 43 Besluit ONP huurlijnen en telefonie (Boht). l Bij brief van 22 oktober 2003 heeft Opta het volgende geschreven aan KPN, voor zover hier van belang. Het college is van oordeel dat deze voorwaarde in strijd is met het non-discriminatiebeginsel dat in artikel 43 van het Boht is opgenomen. (...) Doordat KPN Telecom B.V. alleen bereid is om de nummers genoemd in artikel 42 van het Boht aan Website Services B.V. beschikbaar te stellen als wordt afgezien van het gebruik van de aanduiding ’telefoongids’ handelt zij, naar het oordeel van het college, in strijd met het non-discriminatiebeginsel van artikel 43 van het Boht. Een mogelijk inbreuk dat door Website Services B.V. wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht van KPN Telecom B.V. of één van haar groepsmaatschappijen mag de levering niet in de weg staan. Overigens constateert het college dat andere aanbieders van universele telefoongidsen, zoals Telemedia en de Goudengids, ook gebruik maken van de aanduiding ’telefoongids’ in hun domeinnamen. Het college is van oordeel dat KPN Telecom B.V. artikel 4.1 uit de concept licentie-overeenkomst zodanig aan moet passen dat het verbod tot het gebruik van de aanduiding ’telefoongids’ door Website Services B.V. niet langer als voorwaarde voor levering wordt opgenomen. (...) Het college is voornemens handhavende maatregelen te nemen indien KPN Telecom B.V. geen einde maakt aan de overtreding van artikel 43 van het Boht. Het college verneemt zo spoedig mogelijk binnen vijf werkdagen na dagtekening van deze brief uw zienswijze op haar oordeel. Indien u daar prijs op stelt op een mondelinge toelichting op uw zienswijze dan is het college gaarne bereid u daartoe in de gelegenheid te stellen.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 3 9

m Bij brief van 3 november 2003 aan Opta heeft de raadsman van KPN haar zienswijze toegelicht. n De raadsman van Website heeft Opta bij brief van 11 november 2003 het volgende geschreven, voor zover hier van belang. Langs deze weg bericht ik u graag dat tussen KPN en Website, voor de duur van de civiele bodemprocedure waarin zij thans zijn verwikkeld, overeenstemming is bereikt over levering van nummers met de bijbehorende gegevens, onder voorwaarden waarmee beide partijen kunnen leven. Website heeft derhalve niet langer behoefte aan handhavend optreden van uw zijde. Website trekt zich dan ook terug uit de door u ter zake geëntameerde zienswijzeprocedure. (...) 5 Nu KPN c.s. in deze procedure niet langer een beroep doen op de merkinschrijvingen, kan in het midden blijven of het woord ’telefoongids’ dat het normale woord in de Nederlandse taal is voor een ’naamlijst van de aangeslotenen op een telefoonnet met vermelding van hun nummer’ (zie Van Dale, Groot woordenboek hedendaags Nederlands), voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De grondslag voor de vorderingen van KPN is thans, behoudens het beroep op artikel 4.1. van de licentieovereenkomst, nog slechts dat het gebruik van de domeinnaam ’telefoongids.com’ verwarring schept en daardoor onrechtmatig is. Naar het oordeel van de rechtbank kan de omstandigheid dat KPN decennia lang als enige op grond van haar toen bestaande monopolie een telefoongids uitgaf, waardoor iedere aanduiding voor zo’n gids noodzakelijk associaties met KPN opriep, niet tot gevolg hebben dat derden, nu die monopoliepositie niet langer bestaat, geen gebruik kunnen maken van die aanduiding. Van onrechtmatig handelen door Website tegenover KPN c.s. door het gebruik van de domeinnaam ’telefoongids.com’ is dan ook naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. 6 Ook het beroep op artikel 4.1. van de licentieovereenkomst faalt. Op grond van artikel 3.1 Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (Bude) (voorheen artikel 43 Boht) is de aanbieder gehouden de bestanden tegen billijke, kostengeoriënteerde en niet-discriminerende voorwaarden aan derden ter beschikking te stellen. Die billijke voorwaarden hebben niet alleen betrekking op de prijs die de aanbieder in rekening mag brengen, maar naar het oordeel van de rechtbank, ook op andere voorwaarden, omdat anders het doel van de bepaling, die haar oorsprong vindt in de richtlijn 1998/10EG, zou kunnen worden gefrustreerd. De voorwaarde dat de licentienemer zich zal onthouden van de aanduiding ’telefoongids’ in een domeinnaam waaronder of via welke een product van de licentienemer wordt aangeboden, moet worden beschouwd als een niet billijke voorwaarde. Het gaat hier immers om een voorwaarde waarmee KPN het exclusieve recht op het gebruik van de aanduiding ’telefoongids’ zou verkrijgen, zonder dat zij daarop een objectief recht bezit en zonder dat daarvoor een redelijke grond bestaat. Zelfs indien zou worden uitgegaan van de juistheid van het standpunt van KPN dat de geldelijke vergoeding die zij volgens Opta voor het gebruik van de gegevens in rekening mag brengen niet redelijk is, is dit niet een omstandigheid die zij kan compenseren door andere op zichzelf onredelijke voorwaarden te stellen. De vraag of de rechtbank in het licht van de uitspraak van Opta nog wel bevoegd is te beoordelen of de voorwaarde in

•


1 4 0

B I J B L A D


artikel 4.1 van de licentieovereenkomst in strijd is met artikel 43 Boht, thans 3.1 Bude, kan dan ook in het midden blijven, nu de rechtbank tot een overeenkomstig oordeel komt als Opta. 7 Een en ander leidt tot de conclusie dat de vorderingen worden afgewezen. KPN c.s. worden als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

O F

F

I

C I

E } L

E

M E

D E

D E

Verordening Permanente Educatie Octrooigemachtigden De Minister van Economische Zaken heeft, gelet op de artikelen 23h, lid 4d en 23i, lid 1 van de Rijksoctrooiwet 1995, het besluit houdende goedkeuring van de Verordening Permanente Educatie Octrooigemachtigde 2005, zoals hieronder vermeld, op 13 januari 2006 goedgekeurd. De algemene vergadering van de Orde van Octrooigemachtigden, Overwegende dat:

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

Beslissing De rechtbank: wijst het gevorderde af; veroordeelt KPN c.s. hoofdelijk in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Website begroot op € 2.679,–, waarvan € 2.486,– aan salaris procureur en € 193,– aan verschotten; verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

L

I

N

G

E

N

Art. 2 Elk Lid is verplicht zijn vakkennis op peil te houden door middel van Permanente Educatie. Art. 3 Ter registratie van de door de Leden gevolgde Permanente Educatie dient elk Lid zelf een overzicht bij te houden van de door hem/haar in elk Jaar gevolgde relevante opleidingen, symposia, en andere bijeenkomsten. Op verzoek dient een Lid dit overzicht ter beschikking te stellen aan de Raad van Toezicht. Elk Lid dient dit overzicht ten minste vijf Jaar te bewaren.

– in de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW’95) het beroep van Octrooigemachtigde en de wettelijke vereisten waaraan een Lid van de Orde van Octrooigemachtigde dient te voldoen zijn opgenomen; – overeenkomstig Art. 23d, lid 2, de Orde van Octrooigemachtigden tot taak heeft de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid; – in Art. 23h, lid 4(d) ROW’95 is voorzien in de mogelijkheid voor de Algemene Vergadering van de Orde van Octrooigemachtigden verordeningen vast te stellen betrekking hebbende op het bijhouden van de kennis en het inzicht van leden met betrekking tot het recht betreffende de Industriële eigendom; – de Orde van Octrooigemachtigden het van belang acht een verordening als bedoeld in Art. 23h, lid 4(d) ROW’95 vast te stellen waarin de vereisten gesteld aan haar leden met betrekking tot Permanente Educatie worden omschreven en vastgelegd;

Art. 4 Deze Verordening kan worden aangehaald als Verordening Permanente Educatie Octrooigemachtigden 2005.

heeft het volgende besloten:

Leden van de Orde Art. 2 1. Gewone leden van de Orde van Octrooigemachtigden zijn allen die zijn ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 23a van de Rijksoctrooiwet 1995. 2. Naast gewone leden kent de Orde ook geassocieerde leden. 3. Geassocieerde leden zijn uit het register uitgeschreven octrooigemachtigden, octrooigemachtigden-in-opleiding, Europese octrooigemachtigden kantoor houdende in Nederland, of Europese octrooigemachtigden-in-opleiding. 4. Om zich aan te melden als geassocieerd lid moet de aanmelding vergezeld gaan van: a. een bewijs dat de inschrijving in het register is doorgehaald; of

Art. 1 In deze Verordening zijn de volgende definities van toepassing: a. Orde: De Orde van Octrooigemachtigden b. Lid: gewoon lid van de Orde c. Permanente Educatie: Elke vorm van na- en bijscholing voor het op peil brengen en houden van de vakkennis van de Leden van de Orde. d. Jaar: Een kalenderjaar

Huishoudelijk Reglement van de Orde van Octrooigemachtigden De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft, gelet op de artikelen 23h, lid 4d en 23i, lid 1 van de Rijksoctrooiwet 1995, het besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Orde van Octrooigemachtigden, zoals hieronder vermeld, op 16 september 2004 goedgekeurd. bedoeld in artikel 23h van de Rijksoctrooiwet 1995 als gewijzigd d.d. 21 mei 2004 Zetel van de Orde Art. 1 De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Rijswijk.

•


1 6

M A A R T

2 0 0 6

B I J B L A D


b1. een door een in het register van octrooigemachtigden ingeschreven octrooigemachtigde ondertekende verklaring dat betrokkene bij die gemachtigde of op diens kantoor in opleiding is om het examen voor de octrooigemachtigde af te leggen en/of de in artikel 23a lid 2 van de Rijksoctrooiwet 1995 bedoelde termijn te voltooien of dat de betrokkene zich voorbereidt op de in artikel 23a lid 2 van de Rijksoctrooiwet 1995 bedoelde proeve van bekwaamheid; of b2. een door de betrokkene afgegeven verklaring dat hij of zij in het bezit is van een van de in de in artikel 23c lid 6 onder a) genoemde algemene maatregel van rijksbestuur bedoelde bescheiden of dat hij of zij overeenkomstig artikel 23a lid 2 van de Rijksoctrooiwet 1995 tot het examen respectievelijk de proeve van bekwaamheid is toegelaten; of c. een door een in het register van octrooigemachtigden ingeschreven octrooigemachtigde ondertekende verklaring dat betrokkene bij die gemachtigde of op diens kantoor in opleiding is om het examen voor de Europees octrooigemachtigde af te leggen als bedoeld in artikel 134 (2)(c) van het Europees Octrooiverdrag, of een door zijn in Nederland gevestigde werkgever afgegeven verklaring dat betrokkene zijn werkgever vertegenwoordigt voor het Europees Octrooibureau om te voldoen aan Artikel 10 (2) van de Regulation on the European qualifying examination for professional representatives. 5. Over de toelating van het aangemelde geassocieerde lid als bedoeld in lid 3 en lid 4 besluit het bestuur van de Orde. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de Raad van Toezicht. 6. Stemgerechtigd zijn alleen de gewone leden. Bestuur van de Orde Art. 3 1. Het Bestuur van de Orde bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee, vier of zes andere leden. 2. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in dezelfde persoon verenigd zijn, in welk geval het aantal andere leden drie, vijf of zeven bedraagt. 3. Het aantal leden van het bestuur en de vereniging van de functies van secretaris en penningmeester in dezelfde persoon worden bepaald bij een besluit van de Algemene Vergadering naar aanleiding van een desbetreffend voorstel van het bestuur. 4. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Orde en van het bestuur. 5. De secretaris voert de briefwisseling, houdt de notulen van de in het vorige lid bedoelde vergaderingen en beheert het archief van de Orde. 6. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de Orde. 7. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden bij afwezigheid vervangen door een ander lid van het bestuur. 8. Het bestuur is verantwoordelijk voor de periodieke uitgifte van de Circulaire en van het Orgaan voor de Octrooigemachtigden.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 4 1

Raad van Toezicht voor de octrooigemachtigden Art. 4 1. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waarvan ten minste drie leden worden gekozen uit de gewone leden van de Orde. 2. Er zijn vijf plaatsvervangende leden, waarvan ten minste drie worden gekozen uit de gewone leden van de Orde. 3. Het bestuur draagt aan de Algemene Vergadering de leden en de plaatsvervangende leden van de Raad van Toezicht tot benoeming voor. 4. Het bestuur draagt aan de Algemene Vergadering een van de gekozen gewone leden voor ten behoeve van de voordracht door de Algemene Vergadering aan de minister van Economische Zaken voor de benoeming van dat lid tot voorzitter van de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 23f lid 4 van de Rijksoctrooiwet 1995. 5. Het bestuur draagt aan de Algemene Vergadering een van de gekozen leden voor tot benoeming als secretaris. Verkiezingen Art. 5 1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel worden door de Algemene Vergadering gekozen uit de gewone leden: a. de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de overige leden van het bestuur van de Orde; b. de leden van de Raad van Toezicht, met uitzondering van zijn voorzitter; c. de plaatsvervangende leden van de Raad van Toezicht. 2. De in het vorige lid genoemde functionarissen treden om de twee jaar af, met dien verstande dat: 1e in de even jaren aftreden en in de hieronder genoemde volgorde gekozen worden: a. de voorzitter en een, twee of drie gewone leden van het bestuur naar gelang het bestuur uit vijf, zeven of negen leden bestaat; b. twee leden en drie plaatsvervangende leden van de Raad van Toezicht. 2e in de oneven jaren aftreden en in de hieronder genoemde volgorde gekozen worden: a. de secretaris, de penningmeester en een, twee of drie gewone leden van het bestuur naar gelang het bestuur uit vijf, zeven of negen leden bestaat; indien de functies van secretaris en penningmeester in een persoon verenigd zijn, zullen naast deze functionaris twee, drie, of vier leden van het bestuur aftreden naar gelang het bestuur uit vijf, zeven of negen leden bestaat; b. drie leden en twee plaatsvervangende leden van de Raad van Toezicht. 3. Aftredende functionarissen, als genoemd in lid 1, zijn terstond herkiesbaar. 4. Het bestuur ontheft een lid van het bestuur van zijn functie op de in artikel 23g lid 2 van de Rijksoctrooiwet 1995 ten aanzien van de Raad van Toezicht genoemde gronden. 5. In vacatures, ontstaan door overlijden of tussentijds aftreden of ontheffing van een van de in lid 1 genoemde functionarissen, wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De alsdan benoemden treden af op het tijdstip waarop zij, in wier plaats zij zijn gekomen, hadden moeten aftreden, indien zij in functie gebleven waren. 6. De in dit artikel bedoelde verkiezingen geschieden bij schriftelijke stemming voor elke te vervullen plaats afzon-

•


1 4 2

B I J B L A D


derlijk en met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen worden als niet geldig uitgebracht beschouwd. Wanneer de vereiste meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen hebben verkregen. Gekozen is hij, op wie bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Komen door gelijkheid van stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking, dan zal eerst in een tussenstemming worden uitgemaakt, tussen welke personen zal worden herstemd. Staken de stemmen in deze tussenstemming, dan beslist het lot, wie aan de herstemming zullen deelnemen. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Voor de vacatures bedoeld in lid 1 kunnen door het bestuur en/of door ten minste tien gewone leden kandidaten worden gesteld. Elke kandidaatstelling moet vergezeld zijn van een verklaring van de betrokken kandidaat, dat hij bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden. Kandidaatstellingen door het bestuur dienen in de in artikel 7 lid 3 bedoelde convocatie te worden vermeld. Kandidaatstellingen door de gewone leden kunnen tot aan het begin van de desbetreffende verkiezing schriftelijk bij de secretaris geschieden. Is voor een vacature slechts één kandidaat gesteld, dan wordt deze, in afwijking van het bovenstaande, zonder stemming geacht verkozen te zijn. Zijn voor een vacature meer kandidaten gesteld, dan zal slechts tussen deze kandidaten worden gestemd. Is voor een vacature geen kandidaat gesteld, dan vindt ter vergadering geen verkiezing plaats, maar wordt het voorzien in deze vacature tot de eerstvolgende vergadering verdaagd. 7. Op de in lid 6 bedoelde wijze wordt tevens gestemd over de persoon die conform artikel 4 lid 4 wordt voorgedragen als voorzitter van de Raad van Toezicht. In functie treden Art. 6 De in artikel 5 lid 1 genoemde functionarissen treden in functie op de dag volgende op die waarop zij verkozen zijn. Vergaderingen van de Orde Art. 7 1a. De jaarvergadering van de Orde van Octrooigemachtigden wordt jaarlijks voor 1 mei gehouden. In deze vergadering brengt de secretaris verslag uit over de lotgevallen van de Orde en de penningmeester over het verloop en de stand van de geldmiddelen in het afgelopen boekjaar. Het boekjaar wordt geacht te lopen van 1 januari tot en met 31 december. b. In de in lid 1 bedoelde jaarvergadering wordt de begroting voor het volgende kalenderjaar door het bestuur voorgelegd aan de leden van de Orde. 2. Overigens vergadert de Orde zo menigmaal het bestuur dit wenselijk oordeelt of wanneer ten minste tien gewone leden zulks schriftelijk aan het bestuur verzoeken onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. 3. Het bestuur roept de vergadering van de Orde bijeen door een convocatie die ten minste veertien dagen vóór het houden van de vergadering aan de leden wordt toegezonden. In deze convocatie zijn de punten van behandeling vermeld. Beslissingen omtrent niet in de convocatie vermelde onderwerpen kunnen in een vergadering slechts worden geno-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

men wanneer ten minste de helft van de gewone leden van de Orde zich daarvoor verklaart. In spoedgevallen kan het bestuur de vergadering van de Orde bijeenroepen op kortere termijn dan veertien, doch niet minder dan twee dagen. 4. De notulen van een vergadering worden op de eerstvolgende jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. 5. De leden hebben het recht in de vergadering voorstellen te doen en het woord te voeren. Behoudens in de gevallen waarin dit reglement anders bepaalt, wordt in de vergadering bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen beslist, waarbij elk gewoon lid één stem uitbrengt. 6. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten, ongetekende stembriefjes; over zaken geschieden de stemmingen mondeling, tenzij het bestuur of ten minste drie van de aanwezige gewone leden een schriftelijke stemming wensen. 7. Bij staking van stemmen over zaken wordt het desbetreffende voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, behoudens in gevallen waarin dit reglement anders bepaalt. 8. Tenzij anders bepaald, treedt een besluit van de vergadering in werking drie maanden nadat dit schriftelijk aan de leden is meegedeeld. Vergaderingen van het bestuur van de Orde Art. 8 1. De vergaderingen van het bestuur van de Orde worden gehouden, wanneer en ter plaatse waar de voorzitter of ten minste twee bestuursleden zulks wenselijk achten. 2. Tot het nemen van geldige besluiten is de aanwezigheid van ten minste de helft van het totale aantal bestuursleden vereist. 3. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; indien de stemmen staken, beslist de voorzitter, die steeds als laatste zijn stem uitbrengt. 4. De notulen van een vergadering worden op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Geldmiddelen Art. 9 1. De geldmiddelen van de Orde worden gevormd uit contributies, vrijwillige bijdragen, erfstellingen, legaten, schenkingen en toevallige baten. 2. Het bedrag van de contributie, als bedoeld in artikel 23h lid 2 (d) van de Rijksoctrooiwet 1995, wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld. De contributie bedraagt maximaal € 450,–.* 3. Het bedrag van de contributie voor de geassocieerde leden wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld. 4. De termijn, binnen welke de contributies als bedoeld in lid 2 en lid 3 moeten worden voldaan, eindigt op de eerste juli van het betreffende kalenderjaar. Uitoefening van Toezicht Art. 10 1. Wanneer een bedenking tegen een lid van de Orde binnenkomt, doet de secretaris van de Raad van Toezicht beWas ƒ 1.000,– (Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 7 februari 1985.)

*

•


1 6

M A A R T

2 0 0 6

B I J B L A D


doeld lid bij aangetekende brief een afschrift van de klacht toekomen. Wanneer de voorzitter van de Raad de klacht niet terstond als kennelijk ongegrond afwijst, geeft de Raad het lid, tegen wie de klacht is gericht, gelegenheid zich desgewenst, binnen een door de Raad te stellen termijn, schriftelijk te verweren. 2. Het conform artikel 23s lid 1 van de Rijksoctrooiwet 1995 opgeroepen lid is gehouden aan de oproeping gevolg te geven. Indien hij naar het oordeel van de Raad van Toezicht zonder geldige reden van verhindering aan de oproeping geen gevolg geeft kan de Raad niettemin een beslissing nemen, met inachtneming van de bepalingen van artikel 23p van de Rijksoctrooiwet 1995. 3. De Raad van Toezicht neemt de in artikel 23v, lid 1 van de Rijksoctrooiwet 1995 bedoelde beslissingen met vijf leden of plaatsvervangende leden. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement Art. 11 In de convocatie voor een vergadering van de Orde die bijeengeroepen is voor het nemen van een besluit tot wijziging van dit reglement moet het voorstel tot wijziging woordelijk zijn medegedeeld. Dit voorstel, dat ter vergadering kan worden geamendeerd, wordt slechts dan als aangenomen beschouwd, indien de volstrekte meerderheid van alle gewone leden van de Orde zich daarvoor verklaart. Indien deze meerderheid niet is verkregen stelt het bestuur uiterlijk drie weken na de vergadering de leden hiervan en van de eventueel ter vergadering aangenomen amendementen schriftelijk op de hoogte. Binnen vijf weken na de vergadering kunnen de gewone leden de secretaris van de Orde schriftelijk mededelen of zij het – eventueel geamendeerde – voorstel wensen te aanvaarden, waarbij het slechts dan als aangenomen wordt beschouwd, indien hetzij de volstrekte meerderheid van alle gewone leden van de Orde, hetzij tweederde van de aan de schriftelijke stemming deelgenomen hebbende leden zich daarvoor verklaart. Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft, gelet op de artikelen 23h, lid 4d en 23i, lid 1 van de Rijksoctrooiwet 1995, het besluit houdende goedkeuring van de gedragsregels van de Orde van Octrooigemachtigden, zoals hieronder vermeld, op 6 december 2005 goedgekeurd. Het doel van deze Gedragsregels is het optreden van de leden te regelen voor zover dit optreden plaats heeft als octrooigemachtigde volgens de Rijksoctrooiwet 1995. In deze Gedragsregels zijn de volgende definities van toepassing: ’Orde’ betekent de Orde van Octrooigemachtigden; ’Lid’ betekent een gewoon lid van de Orde; ’Beroepsgroep’ betekent de gewone leden van de Orde; ’Bestuur’ betekent het bestuur van de Orde; ’Cliënt’ betekent ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die advies inwint bij of gebruik maakt van diensten van een Lid.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 4 3

1. Algemeen a) De algemene eisen gesteld aan leden van de Orde zijn vastgelegd in hoofdstuk 2, § 1a van de Rijksoctrooiwet 1995 en in het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995. b) De algemene principes betreffende de beroepsuitoefening zijn vastgelegd in deze Gedragsregels, die een afspiegeling zijn van de huidige opvattingen van de Beroepsgroep. Een Lid wordt door deze Gedragsregels niet ontheven van zijn eigen verantwoordelijkheid te voldoen aan de bepalingen die zijn opgenomen in de Rijksoctrooiwet 1995 en in het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995. c) Een Lid dient in de eerste plaats een betrouwbaar en deskundig adviseur te zijn voor personen die geïnteresseerd zijn in aangelegenheden op het gebied van de industriële eigendom. Het Lid dient op te treden als onafhankelijk adviseur door op onbevooroordeelde wijze de belangen van zijn Cliënten te dienen zonder daarbij rekening te houden met zijn persoonlijke gevoelens of belangen. d) Een Lid oefent zijn beroep naar eer en geweten uit op een wijze die in overeenstemming is met de eer en het aanzien van het beroep. Het zal er in het bijzonder op toezien zich te onthouden van het afgeven van valse of misleidende verklaringen. e) Een Lid gedraagt zich in zijn beroepsuitoefening zodanig dat geen afbreuk wordt gedaan aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde. f) Een Lid neemt maatregelen om de belangen van zijn Cliënten te beschermen in geval het verhinderd zou zijn zijn beroep uit te oefenen. g) Elk Lid dient op de hoogte te zijn van de Gedragsregels en kan zich niet beroepen op onbekendheid daarmee. h) Schending van de Gedragsregels kan niet worden gerechtvaardigd door een beroep op instructies van een Cliënt. 2. Reclame a) Het maken van reclame is in het algemeen toegestaan op voorwaarde dat de inhoud ervan waarheidsgetrouw is en in overeenstemming is met grondbeginselen zoals integriteit en naleving van het beroepsgeheim. b) Bij het maken van reclame is niet toegestaan: 1) het noemen van de naam van een cliënt zonder uitdrukkelijke toestemming van deze Cliënt; 2) het aankondigen, bekend maken of publiceren van aanbiedingen betreffende de koop, verkoop of bemiddeling inzake specifieke industriële-eigendomsrechten, behalve wanneer dit voortvloeit uit instructies van een Cliënt. 3. Relatie tot het publiek a) Een Lid houdt de eer en het aanzien van de beroepsgroep en het optreden als octrooigemachtigde bij de nationale octrooiverlenende instantie hoog. b) Een Lid onthoudt zich van aanduidingen op kantoorruimtes, briefpapier of op enige andere wijze, die misleidend zijn voor het publiek. c) Een Lid staat niet toe dat een persoon die geen Lid is zonder adequaat toezicht onder de naam van het Lid of zijn kantoor werkzaamheden verricht die verband houden met het optreden als octrooigemachtigde bij de nationale octrooiverlenende instantie.

•


1 4 4

B I J B L A D


d) Wat de uitoefening van zijn beroep betreft is een Lid verantwoordelijk voor de daden van zijn medewerkers die geen Lid zijn. 4. Relatie tot Cliënten a) Een Lid betracht volstrekte geheimhouding over elke mededeling van vertrouwelijk aard die het in de uitoefening van zijn beroep is gedaan, tenzij het van zijn geheimhoudingsplicht is ontslagen. b) Een Lid besteedt te allen tijde de vereiste zorg en aandacht aan het werk dat hem is toevertrouwd door Cliënten en voert dit werk met de vereiste deskundigheid uit. Een Lid houdt Cliënten op de hoogte van de stand van hun zaken. c) In principe hoeft een Lid niet de belangen van een Cliënt te dienen in zaken die geen verband houden met het werk dat aan het Lid als octrooigemachtigde door de Cliënt is toevertrouwd. d) Indien een Lid een opdracht niet wil aanvaarden of indien het zijn dienstverlening inzake een lopende opdracht wil beëindigen, deelt het dit onverwijld aan de Cliënt mede. In het laatste geval treft het Lid de nodige maatregelen om de Cliënt in staat te stellen nadeel te vermijden. e) Een Lid is verplicht een opdracht te weigeren of terug te geven indien de behandeling of voortzetting daarvan noodzakelijkerwijs conflicteert met belangen die het voor een andere Cliënt behartigt of heeft behartigd of waarover het heeft geadviseerd. Ook neemt een Lid geen actie tegen een zaak die behandeld wordt of behandeld is door het Lid of een kantoorgenoot, tenzij de Cliënt in deze zaak daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, of het Lid geen kennis heeft van deze zaak en daarvan ook geen kennis kan nemen anders dan uit openbaar toegankelijke bronnen. Het is het Lid ook niet toegestaan om bij deze actie gebruik te maken van van deze Cliënt afkomstige, niet openbare informatie. f) Een Lid weigert een opdracht die conflicteert met zijn eigen belangen. Indien in een dergelijk geval het uitvoeren van de opdracht niet kan worden uitgesteld zonder mogelijke schade voor de cliënt, aanvaardt een Lid de opdracht en voert het deze uit voor zover dit onmiddellijk vereist is om de mogelijke schade te voorkomen; daarna legt het de volmacht in deze zaak neer. g) Een Lid verwerft geen financieel belang in een industrieel eigendomsrecht indien dit aanleiding geeft tot een conflict tussen de beroepsplicht en dit belang. h) Een Lid wordt automatisch ontheven van zijn geheimhoudingsplicht als de geheime informatie is gepubliceerd. 5. Betrekkingen met andere Leden a) Een goede collegialiteit tussen Leden is noodzakelijk voor het instandhouden van de eer en het aanzien van het beroep van octrooigemachtigde en dient altijd in acht te worden genomen onafhankelijk van persoonlijke gevoelens. Dit houdt in dat een Lid zich niet in onheuse of beledigende termen over een ander lid mag uitlaten. Grieven met betrekking tot een ander Lid dienen eerst persoonlijk met het andere Lid te worden besproken, dat wil zeggen onder vier ogen of via een derde Lid, en vervolgens, indien noodzakelijk, via de officiële kanalen zoals voorgeschreven in de Rijksoctrooiwet 1995 te worden behandeld.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

M A A R T

2 0 0 6

b) Aangezien het behoud van de beroepsgroep een zaak van het hoogste belang is voor de Orde, mag geen Lid discriminatie tussen Leden uitoefenen of bevorderen. c) De leden vermijden elke gedachtewisseling over een concrete zaak die bij één hunner in behandeling is, tenzij de Cliënt verklaart dat hij een onafhankelijke mening wenst of van octrooigemachtigde wil veranderen. Het Lid mag het andere Lid alleen informeren als de Cliënt hiermee instemt. d) Als een Lid de opdracht krijgt van een Cliënt om de behandeling van een zaak over te nemen van een ander Lid dan is het Lid dat die opdracht krijgt vrij om deze te accepteren, op voorwaarde dat het ervoor zorgt dat het andere Lid direct wordt geïnformeerd. Dit andere Lid zal zonder vertraging alle documenten die noodzakelijk zijn voor het behandelen van de zaak lenen of overdragen dan wel kopieën aan de nieuwe octrooigemachtigde ter beschikking stellen tegen een redelijke vergoeding. 6. Betrekkingen met de nationale octrooiverlenende instantie In alle betrekkingen met de nationale octrooiverlenende instantie en haar werknemers treedt een Lid hoffelijk op en doet het al het mogelijke om de eer en het aanzien van de Beroepsgroep hoog te houden. 7. Betrekkingen met de Orde a) Leden houden de Orde op de hoogte van hun adres waar correspondentie en andere informatie van de Orde naartoe gestuurd dient te worden. Adresveranderingen worden onverwijld doorgegeven aan het bureau van de Orde. b) Een Lid mag zonder toestemming van de voorzitter van de Orde geen enkele schriftelijke of mondelinge mededeling doen namens de Orde. c) Een Lid heeft het recht om de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Orde een mening te vragen over de toelaatbaarheid volgens deze Gedragsregels van enige handeling welke het lid voorstelt te doen of te sanctioneren. Een dergelijke mening is niet bindend voor de Raad van Toezicht, doch heeft tot gevolg dat het lid dat het advies heeft opgevolgd in de desbetreffende aangelegenheid geacht wordt te goeder trouw te zijn, voor zover de feiten en omstandigheden dezelfde waren als in het verzoek om advies naar voren werden gebracht. Register van Octrooigemachtigden De directeur van Octrooicentrum Nederland maakt bekend dat op hun verzoek de heren dr. J.H.B. Masselink, mr. ir. M. Korsten, dr. A. van Kooij, dr. A. Krebs, en dr. M.Th.M. Tulp op 10 februari 2006 in het register van Octrooigemachtigden zijn ingeschreven. Op 13 februari 2006 zijn de heren ir. R. Wijnstra en ir. L.M. van Gorkom op hun verzoek in het register ingeschreven. Jaarvergadering Orde van Octrooigemachtigden De Jaarvergadering van de Orde van Octrooigemachtigden vindt plaats op vrijdag 28 april 2006 en wordt gehouden in Burgers’ Bush, Antoon van Hooffplein 1, te Arnhem, aanvang 10.30 uur.

Bijblad bij De industriële eigendom

Recommend Documents