Bijblad bij De Industriële Eigendom

15 november 1972 • 40ste jaargang nr 11 • Auteursrecht voorbehouden • BIz. 249

Bijblad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. BOEKMAN Ir C. M. R. DAVBDSON Prof. Mr W. L. HAARDT Prof. Mr E. A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH

Mr W. M. J. C. PHAF Mr J. W. VAN DER ZANDEN

Medewerkers: Mr J. A. VAN ARKEL Ir P. L. HAZELZET Ir L. W. KOOY

Dr J. K. KRAMER Drs C. H. J. VAN SOEST Dr H. P. TEÜNISSEN Mr L. WICHERS HOETH

Adres der redactie: Willem Witsenplein 6 • 's-Gravenhage • Telefoon nr (070)264001 Verschijnt de 15e, 16e of 17e van iedere maand. Prijs ƒ 40,— met inbegrip van het jaarregister per jaar; voor het buitenland ƒ 45,—; een afzonderlijk nummer ƒ 4,—; het jaarregister afzonderlijk ƒ 6,—. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage, Tel. nr (070) 26 40 01. Postgirorekening nr 17 300.

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: Officiële mededelingen. Verhuizing van de Octrooiraad naar Rijswijk (ZH). — Nieuwe tarieven van het Benelux-Merkenbureau. — De Overeenkomst tot classificatie van waren, Stockholmse tekst, toepasselijk verklaard op de Faeröer. — Groot-Brittannië en de internationale classificatie van octrooien. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Studiebeurzen Industriële Eigendom 1973. — Prijsverhoging van periodieken. Necrologie. Aan de nagedachtenis van Dr R. T. A. MEES, door Drs H. J. MICHEELS (blz. 252).

Jurisprudentie. a. Rechterlijke beslissingen. 1. Octrooirecht. Nr 73. Commissie van de Europese Gemeenschappen, 22 december 1971, Burroughs-Delplanque (een uitsluitende licentie voor het vervaardigen van geoctrooieerde produkten voor een bepaald gebied kan in sommige gevallen de concurrentie beperken, omdat de rechthebbende op het octrooi daardoor de mogelijkheid verliest met andere belangstellenden voor een licentie overeenkomsten te sluiten; hier is echter geen sprake van een mogelijke beperking, omdat de licentienemer slechts een klein aandeel in de Franse markt heeft; bovendien laten de licentieovereenkomsten die de rechthebbende op het octrooi met ondernemingen in de Gemeenschappelijke Markt heeft gesloten, deze ondernemingen en de rechthebbende op het octrooi de volledige vrijheid de geoctrooieerde produkten in de gehele Gemeenschappelijke Markt te verkopen). Nr 74. Hof 's-Hertogenbosch, 18 mei 1971, Auping/Dico (na advies van de Octrooiraad inbreuk aangenomen, daar het wezen van het octrooi wordt toegepast in de matras van Dico). 2. Merkenrecht. Nr 75. Hof 's-Gravenhage, 26 mei 1971, Beuzenberg/A.D.G. (ADG is rechthebbende op de woordbeeldmerken „Camping Gaz" en „Camping Gaz International" voor tanks, gevuld met vloeibaar gas; de woordbeeldmerken omvatten ook het gas in die tanks; Beuzenberg maakt inbreuk op de merken, indien hij de door ADG gemerkte tanks zelf met gas vult en daarna verhandelt; hieraan doet niet af, dat Beuzenberg de tanks voorziet van een goudgele strip en een witte plakstrook met vermelding „Gevuld met Beuzenberg's gas, Haamstede"). Nr 76. President Rechtbank Zwolle, 10 februari 1972, Smith/Golden Wonder (de opdruk van de door eiseres gebruikte zakjes voor carrees en rondjes vormt een tekening als bedoeld in art. 1 Benelux-merkenwet en heeft onderscheidende kracht). b. Beslissingen van de Octrooiraad. Nr 77. Afdeling van Beroep, 3 augustus 1972 (aanvraagster mag in de nieuwe conclusies van de aanvrage niet vermelden, dat [ materiaal ] uitsluitend verticaal wordt samengeperst, omdat zij in de oorspronkelijke stukken van de aanvrage uitdrukkelijk heeft vermeld, dat het materiaal ook horizontaal ineen wordt geperst). Nr 78. A.v.B., 3 augustus 1972 (de wielasondersteuning volgens de aanvrage is weliswaar eenvoudiger dan twee bekende rollagers, maar ook minder geschikt; mede daarom wordt geen uitvinding aanwezig geacht). Boekbespreking. Nouvelles techniques contractuelles — know-how

franchising — engineering — leasing, Montpellier, 1970, door Mr

F. MOLENAAR (blz. 264/8).

Bijbl. Industr. Eigendom (B.I.E.)

40ste jaargang

Nr 11

Blz. 249-268

's-Gravenhage, 15 november 1972.

Blz. 250

BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, Nr 11 OFFICIËLE

15 november 1972

MEDEDELINGEN

Verhuizing van de Octrooiraad naar Rijswijk (ZH). Van 18 december 1972 af zullen de Octrooiraad en het Bureau voor de warenmerken gehuisvest zijn in een deel van het door het Institut International des Brevets (I.I.B.) gebouwde nieuwe kantoor in de wijk „Plaspoelpolder" van de gemeente Rijswijk (ZH). Het nieuwe adres luidt: Rijswijk (ZH), Patentlaan 2. Het nieuwe telefoonnummer is: 070-90 76 16. Het postgironummer van de Octrooiraad blijft 17300. De verhuizing van de verschillende afdelingen van de Octrooiraad naar het nieuwe gebouw is over enkele maanden gespreid: van 1 tot 15 november 1972: de Elektrotechnische Divisie, voordien gehuisvest in het gebouw aan de Polakweg, Rijswijk (ZH); van 16 november tot 18 december 1972: alle afdelingen uit het hoofdgebouw Willem Witsenplein, daaronder begrepen de publieke Diensten; van 18 december tot 22 december 1972: de administratieve Bureaus, die gevestigd zijn in de dependance aan de Grote Markt; in januari 1973: De Werktuigkundige Divisie, die thans is gehuisvest in het gebouw „Bronovo" aan de Laan van Meerdervoort; in februari 1973: de archieven uit het depot aan het Kortenbosch. De Octrooiraad zal ernaar streven gedurende de periode van de verhuizing de publieke Diensten zo goed mogelijk te laten functioneren. Niettemin laat het zich aanzien, dat in het bijzonder in de eerste helft van december de Bibliotheek, de Openbare Leeszaal en het Bureau Octrooiregisters niet-die diensten zullen kunnen verlenen, welke onder normale omstandigheden verleend worden. Het materiaal, dat bij genoemde afdelingen ten dienste van het publiek staat, zal gedurende de opgegeven tijd deels in het oude gebouw, deels in het nieuwe gebouw aanwezig zijn en gedurende de overbrenging in het geheel niet beschikbaar zijn. Een tijdelijke sluiting van de publieke Diensten ligt niet in het voornemen. Niettemin wordt gebruikers van de diensten van de Octrooiraad aangeraden hun bezoeken aan de Octrooiraad zo mogelijk uit te stellen tot na 18 december 1972. Aangezien het niet zeker is of de brievenbus van het nieuwe gebouw vóór 2 januari 1973 in gebruik kan worden genomen, kan vóór die datum bij de Octrooiraad geen post worden gedeponeerd gedurende de tijd dat de Octrooiraad niet voor het publiek is geopend. In verband hiermee blijft gedurende deze tijd de brievenbus van het gebouw Willem Witsenplein functioneren tot en met 1 januari 1973. De brievenbus van het nieuwe gebouw zal niet worden geplaatst in of aan het gebouw zelf, maar bij de ingang van het terrein tussen de slagbomen van de inrit naar het parkeerterrein. De nieuwe brievenbus zal zodanig worden geconstrueerd, dat elk stuk automatisch wordt gestempeld met het tijdstip waarop het in de bus is geworpen. In verband daarmee zal in tegenstelling tot de huidige praktijk de brievenbus permanent gebruikt kunnen worden, dus ook gedurende de tijd dat de Octrooiraad geopend is voor het publiek. Deze nieuwe praktijk doet geen afbreuk aan de regeling van art. 33 Octrooireglement betreffende de wijze van bepaling van het tijdstip waarop stukken zijn ingediend.

Nieuwe tarieven van het Benelux-Merkenbureau. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 31 van het Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Benelux-wet op de warenmerken heeft de Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau in zijn vergadering van 11 oktober 1972 de aanpassing bekrachtigd van de tarieven welke in bovengenoemd reglement zijn vastgesteld. Deze nieuwe tarieven zullen op 1 januari 1973 in werking treden en zullen in het Staatsblad van elk van de Beneluxlanden en in het Benelux Merkenblad worden bekend gemaakt. Te Uwer informatie gelieve U onderstaand de nieuwe rechten en vergoedingen aan te treffen welke op 1 januari 1973 van toepassing zijn: Artikel 3, lid 3 Indien binnen de gestelde termijn niet is voldaan aan het bepaalde in de artikelen, genoemd in het eerste lid, worden de ontvangen stukken verder buiten behandeling gelaten en worden de ontvangen rechten of vergoedingen, verminderd met 30 gulden of 420 frank, terugbetaald, met uitzondering van die bedoeld in artikel 28, eerste lid onder c, indien het onderzoek naar eerdere inschrijvingen reeds is aangevangen. Artikel 7, lid 2 Indien binnen deze termijn geen kennisgeving is ontvangen dat het depot wordt gehandhaafd, worden de in artikel 28, eerste lid, onder a of b, bedoelde rechten terugbetaald onder aftrek van f 30,— of F 420.—. Artikel 12, lid 2 Indien binnen deze termijn niet aan deze vereisten is voldaan, wordt de verzoeker medegedeeld, dat de inschrijving niet vernieuwd wordt en worden de betaalde rechten, verminderd met f 30,— of F 420.— aan hem terugbetaald. Artikel 28, leden 1, 2, 3 en 4 1. Het bedrag van de rechten of vergoedingen wordt ten aanzien van de verschillende hierna vermelde handelingen betreffende Benelux-depots als volgt vastgesteld: a. het depot van een individueel merk of de vernieuwing van de inschrijving van dat depot: 1. een basisbedrag van f 133,— of F 1.862.—; 2. een supplement van f 24,— of F 336.— voor iedere klasse van waren boven de derde klasse van de internationale classificatie, waarin de waren worden gerangschikt; b. het depot van een collectief merk of de vernieuwing van de inschrijving van dat depot: 1. een basisbedrag van f242,— of F 3.388.—; 2. een supplement van f 60,50 of F 847.— voor iedere klasse van waren boven de derde klasse van de internationale classificatie, waarin de waren worden gerangschikt; c. een onderzoek als bedoeld in artikel 6, onder B, of artikel 9, eerste lid van de eenvormige wet: 1. een basisbedrag van f60,50 of F 847.—; 2. een supplement van f 6,— of F 84.— voor iedere klasse van waren boven de derde klasse van de internationale classificatie, waarin de waren worden gerangschikt; 3. een supplement van f 12,— of F 168.— indien het een collectief merk betreft; d. de inschrijving van de in artikel 6, onder D, van de eenvormige wet bedoelde verklaring betreffende het recht van voorrang: f 12,— of F 168.— per merk;

15 november 1972

BIJBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, Nr 11

e. de inschrijving van een overdracht of overgang: f24,—of F 336.—; indien deze inschrijving wordt verzocht voor verscheidene merken: f 12,— of F 168.— voor elk volgend merk; f. de inschrijving van een licentie of de doorhaling van zo'n inschrijving: f 24,— of F 336.—; indien de inschrijving of de doorhaling wordt verzocht voor verscheidene merken, waarvan aan dezelfde persoon licentie is verleend: f 12,— of F 168.— voor elk volgend merk; g. een inschrijving van naams- of adreswijziging: f 12,— of F 168.—; indien de inschrijving wordt verzocht voor verscheidene merken die aan dezelfde houder behoren: f 6,— of F 84.— voor elk volgend merk; h. een inschrijving van een beperking van de warenlijst, behalve bij gelegenheid van de vernieuwing van de inschrijving: f24,—of F 336.—. 2. Het bedrag der rechten wordt ten aanzien van de verschillende hierna vermelde handelingen betreffende internationale depots als volgt vastgesteld: inschrijving van een licentie of de doorhaling van zo'n inschrijving: f 24,— of F 336.—; indien de inschrijving of de doorhaling wordt verzocht voor verscheidene merken, waarvan aan dezelfde persoon licentie is verleend: f 12,— of F 168.— voor elk volgend merk. 3. Voor de hierna vermelde handelingen dient een recht of een vergoeding te worden betaald, waarvan het bedrag als volgt wordt vastgesteld: a. de inlichtingen bedoeld in artikel 24, eerste lid: f 18,— of F 252.— welk bedrag wordt vermeerderd met f 30,— of F 420.— voor ieder uur, dat het bijeenzoeken en het op schrift stellen van de gevraagde gegevens de duur van één uur te boven gaat; • b. de afschriften bedoeld in artikel 24, eerste lid: f 1,20— of F 17.— per bladzijde; c. voor gewaarmerkte afschriften bedoeld in artikel 24, eerste lid: f 12,— of F 168.—; d. de bewijzen van voorrang bedoeld in artikel 24, tweede lid: f 12,— of F 168.—; e. aanvragen om internationale inschrijving en tot vernieuwing van de internationale inschrijving: f42,— of F 588.—. 4. Het extra-recht, verschuldigd ingevolge artikel 12, eerste lid, bedraagt f 12,— of F 168.—. 5. Betaling geschiedt overeenkomstig de voorschriften van het toepassingsreglement. Artikel 29 De prijs van het Benelux Merkenblad bedraagt per losse aflevering f 12,— of F 168.—. Voor een jaarabonnement is f121,— of F 1.694.— verschuldigd. Deze prijzen worden verhoogd met f 1,20 of F 17.— per losse aflevering en met f 12,— of F 168.— voor abonnementen buiten het Benelux gebied. De wijze van betaling wordt geregeld in het toepassingsreglement.

Blz. 251

De Overeenkomst tot classificatie van waren, Stockholmse tekst, toepasselijk verklaard op de Faeröer. Denemarken heeft de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (Tractatenblad 1969, nr 141) bekrachtigd. Deze Overeenkomst is voor Denemarken op 4 mei 1970 in werking getreden. Een en ander is reeds medegedeeld in het Bijblad I.E. van aug./sept. 1970, blz. 204. Denemarken heeft nu bij de Directeur-Generaal van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom de verklaring nedergelegd dat de hiervoor genoemde bekrachtiging ook op de Faeröer van toepassing is. Deze toepasselijkverklaring is op 28 oktober 1972 in werking getreden. Een en ander blijkt uit een officiële mededeling in het internationale tijdschrift La Propriété industrielle (Genève) van september 1972, blz. 231. Nederland heeft de vermelde Overeenkomst weliswaar ondertekend, maar nog niet bekrachtigd. Groot-Brittannië en de internationale classificatie van octrooien. Het Verenigde Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland is op 26 mei 1972 toegetreden tot de Overeenkomst inzake de internationale classificatie van octrooien. Deze Overeenkomst is op 24 maart 1971 te Straatsburg gesloten en gepubliceerd in het Bijblad I.E. van mei 1971, blz. 164. Nederland heeft deze Overeenkomst weliswaar ondertekend, maar nog niet bekrachtigd. De Overeenkomst is ook tussen andere landen nog niet in werking getreden. Een en ander is reeds medegedeeld in het Bijblad I.E. van augustus 1972, blz. 170. De Regering van het Verenigde Koninkrijk heeft daarna op 13 juli 1972 het Europese Verdrag over de internationale classificatie van octrooien, Parijs, 11 december 1953, opgezegd. Deze opzegging zal van kracht worden op het tijdstip waarop de genoemde Overeenkomst van Straatsburg in werking zal treden. Een en ander blijkt uit een officiële mededeling in het internationale tijdschrift La Propriété industrielle (Genève) van september 1972, blz. 231. Personeel. Beëindiging van dienstverband. Aan mevrouw C. JOËL-HUISMAN, administratief ambtenaar A 2e klasse in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 december 1972 eervol ontslag verleend (beschikking van de Minister van Economische Zaken van 30 augustus 1972, nr. Pers./27). Register van octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat de onderstaande personen met ingang van de achter hun naam vermelde datum in bovengenoemd register zijn ingeschreven: Ir J. DE HAAS te Uithoorn, 3 oktober 1972; A. J. M. DRIES te Puttershoek, 16 oktober 1972; J. P. VAN GENT te Bolnes, 16 oktober 1972; Drs S. U. OTTEVANGERS te Voorschoten, 17 oktober 1972; Ir B. HIJMANS te 's-Gravenhage, 19 oktober 1972; Ir P. N. HOORWEG te Maassluis, 26 oktober 1972.

Blz. 252


Studiebeurzen Industriële Eigendom 1973. Teneinde de Europese gedachte op het gebied van de Industriële Eigendom te bevorderen stelt de Raad van Europa jaarlijks een aantal beurzen ter beschikking aan hen, die op het onderhavige gebied in een of meer Europese landen ofwel bij een internationale organisatie: a) onderzoekwerk willen verrichten van Europees niveau of b) hun opleiding willen afronden d.m.v. een studie van internationale aard. Gegadigden Voor bovengenoemde beurzen komen in aanmerking: a) zij, die reeds een speciale studie hebben gemaakt van het gebied van de Industriële Eigendom b) zij, die blijk hebben gegeven te beschikken over ervaring op dit gebied. Beursvoorwaarden De beurzen worden toegekend voor ten hoogste twaalf maanden. De hoogte van de toelage zal van geval tot geval worden vastgesteld door de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa. De eventuele reiskosten van de woonplaats naar de plaats van studie en terug zijn voor rekening van het Secretariaat-Generaal van de Raad van Europa. Kosten wegens ziekte of ongeval van bursalen zullen niet worden vergoed; evenmin kosten welke zouden ontstaan bij overlijden of invaliditeit als gevolg van ziekte, ongeval of enige andere oorzaak. Verplichtingen van de bursalen: Bursalen, die een onderzoek willen verrichten als bedoeld in de Ie alinea onder a), dienen een opstel te schrijven van minimaal 20.000 en maximaal 60.000 woorden betreffende het door hen bij de beursaanvrage gekozen onderwerp. Bursalen, die een voortgezette opleiding willen volgen als bedoeld in de Ie alinea onder b) zullen aan het einde van de periode, waarvoor de beurs geldt, ten genoegen van het Secretariaat-Generaal van de Raad van Europa blijk moeten geven van de voltooiing van de betreffende opleiding.

15 november 1972

Talenkennis: Geen speciale vereisten. De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa kan evenwel de toekenning van een beurs weigeren dan wel een reeds toegekende beurs beëindigen, wanneer hem blijkt, dat de talenkennis van de bursaal onvoldoende is om volledig van de beurs te kunnen profiteren. Aanvragen: Aanvraagformulieren zijn op telefonisch of schriftelijk verzoek verkrijgbaar bij de Secretaris van de Octrooiraad, adres tot 15 december 1972: Willem Witsenplein 6, daarna: Patentlaan 2, 's-Gravenhage. Rijswijk. Telefoon: 070 - 26 40 01 Telefoon: 070 - 90 76 16. Aanvragen dienen uiterlijk 1 maart 1973 bij bovenstaand adres te worden ingediend. Prijsverhoging van periodieken. De Voorzitter van Octrooiraad heeft op grond van de hem bij artikel 38 van het Octrooireglement verleende bevoegdheid bepaald, dat met ingang van het abonnementsjaar 1973: 1. de abonnementsprijs van het blad „De Industriële Eigendom" (Hoofdblad) met inbegrip van de registers daarop wordt vastgesteld op f 155,— per jaar; en de abonnementsprijs hiervan zonder registers op f 140,— per jaar; bij levering aan het buitenland worden deze prijzen met f 15,— per jaar verhoogd; 2. de abonnementsprijs op het „Bijblad bij De Industriële Eigendom", het jaarregister inbegrepen, blijft gehandhaafd op f 40,— per jaar; bij levering aan het buitenland wordt deze prijs met f 5,— per jaar verhoogd; 3. de prijs van de afzonderlijke nummers van de onder 1 en 2 hierboven genoemde bladen blijft gehandhaafd op: f 6,— voor „De Industriële Eigendom" Hoofdblad; f 4,— voor het „Bijblad"; f 6,— voor één van de registers. De verhoging van de abonnementsprijs van het Hoofdblad houdt verband met stijging van de drukkosten.

NECROLOGIE Aan de nagedachtenis van Dr R. T. A. Mees. Dr R. T. A. MEES werd op 16 juli 1890 te Batavia geboren. Hij studeerde scheikunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1930 trad hij in dienst van de Octrooiraad. Hij was van 1946 tot 1955 lid en van 1955 tot 1965 buitengewoon lid van de Octrooiraad. Op 2 oktober 1972 is hij overleden. Het is thans negentien jaar geleden, dat ik als vooronderzoeker in de sectie-MEES kwam en ik kan zeggen, dat ik het idee onder deze man te werken een beetje griezelig vond. Immers, ik kende MEES nauwelijks en ik voorzag een moeizaam contact. Dat ik me geheel vergist had bleek al zeer snel, want de schijnbaar zo schuwe, verlegen man bleek toch open te staan voor de meningen van zijn veel jongere pupil. Wat ik vooral reeds in die tijd bij hem waardeerde, was de indruk, dat hij op mij, jongere maakte van „het niet allemaal te weten". Hij had namelijk de juiste wetenschappelijke bescheidenheid om alvorens tot een beslissing te geraken met een gerechte twijfel de verschü-

lende facetten van een octrooiaanvrage te beschouwen en nauwgezet pro en contra af te wegen. Van zijn beschikkingen, die uitmuntten door logica en subliem gebruik van de Nederlandse taal, heb ik veel geleerd. Daar hij de gave bezat, anderen deelgenoot te maken van de emoties, die hij ondervond bij het lezen van goede proza en poëzie, heeft hij mij litteratuur doen kennen, waaraan ik nu nog vreugde beleef. Nog is mij bijgebleven, hoe hij ons de schoonheid van de gedichten van BLOEM wist bij te brengen door deze voor ons voor te lezen op zijn schuchtere, beschroomde manier, maar tevens met een liefde en begrijpen, die ons stil maakte en ons iets deed beleven. Ik zal MEES blijven gedenken als een eenvoudig, iets verlegen man van een grote eruditie, die de gave bezat een stuk van deze eruditie aan anderen over te dragen zonder ooit de waarde van die ander aan te tasten. 's-Gravenhage, 30 oktober 1972.

JJ

j

MICHEELS.

15 november 1972


Blz. 253

JURISPRUDENTIE Nr 73. Commissie van de Europese Gemeenschappen, 22 december 1971, inzake een procedure op grond van artikel 85 van het E.E.G.-Verdrag (IV/5400 — Burroughs-Delplanque) („Encore" en „Nu-Kote") (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) * (72/25/EEG) Art. 85 E.E.G.-Verdrag. Een uitsluitende licentie voor het vervaardigen van geoctrooieerde produkten voor een bepaald gebied kan in sommige gevallen de concurrentie beperken, omdat de rechthebbende op het octrooi daardoor de mogelijkheid verliest met andere belangstellenden voor een licentie overeenkomsten te sluiten. Hier is echter geen sprake van een mogelijke beperking, omdat de licentienemer slechts een klein aandeel in de Franse markt heeft. Bovendien laten de licentieovereenkomsten die de rechthebbende op het octrooi met ondernemingen in de Gemeenschappelijke Markt heeft gesloten, deze ondernemingen en de rechthebbende op het octrooi de volledige vrijheid de geoctrooieerde produkten in de gehele Gemeenschappelijke Markt te verkopen. Geen beperking van de concurrentie vormt de licentie tot het gebruik van de merken van de rechthebbende op het octrooi, te minder omdat de licentie niet exclusief is en de licentienemer het recht heeft op de geoctrooieerde produkten ook andere merken aan te brengen. D E COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en met name op artikel 85, Gelet op Verordening nr. 17 van 6 februari 1962 *), en met name op artikel 2, Gezien de aanmelding die op 31 januari 1963 conform artikel 5, lid 1, van Verordening nr. 17 is verricht van een licentieovereenkomst voor bepaalde soorten carbonpapier, die de vennootschap" Burroughs A.G. te Chur (Zwitserland) op 16 februari 1959 had gesloten met de vennootschap Êtablissements L. Delplanque et Fils te Bagnolet (Frankrijk) en waarin de vennootschap Burroughs Corporation van Detroit op 31 oktober 1962 de vennootschap Burroughs A.G. was opgevolgd, Gezien de bekendmaking van het essentiële gedeelte van de aanmelding conform artikel 19, lid 3, van Verordening nr. 17 in het Publikatieblad nr. C99 van 9 oktober 1971, Gezien het door het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities conform artikel 10 van Verordening nr. 17 op 1 december 1971 uitgebrachte advies; I A. Overwegende dat de betrokken overeenkomst is gewijzigd bij amendement van 17 december 1962 en dat de voornaamste bepalingen van de overeenkomst de volgende zijn: *) De authentieke of rechtsgeldige Franse tekst is gepubliceerd in de Journal Officiel des Communautés Europêennes (Brussel) (15) 17 januari 1972 (L 13) blz. 50/2. Overeenkomstige overwegingen vindt men in de beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1971 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het E.E.G.-Verdrag (IV-5405-Burroughs/Geha-Werke) (72/26 E.E.G.), Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften (Brussel) (15) 17 januari 1972 (L 13) blz. 53 5 / (Red.) i) PB nr. 13 van 21. 2. 1962, blz. 204/62.

1. De onder de overeenkomst vallende produkten zijn soorten carbonpapier bedekt met een laag synthetische hars die in zijn structuur een bepaalde vloeibare kleurstof bevat. 2. De vennootschap Burroughs verleent de vennootschap Delplanque: a) een exclusieve fabricage-licentie voor Frankrijk voor de produkten die onder de drie octrooien nrs. 1.192.369, 1.246.156 en 1.247.903 vallen; b) zowel voor Delplanque zelf als voor de geheel van haar afhankelijke filialen, een niet-exclusieve fabricagelicentie voor de E.E.G.-landen, Groot-Brittannië en de Afrikaanse landen, voor de produkten die onder de octrooien nrs. 1.106.340 en 1.128.440 vallen, c) een niet-exclusieve licentie om de merken „Encore" en „Nu-Kote" in de onder b) genoemde gebieden te gebruiken gedurende de looptijd van de overeenkomst. De vennootschap Burroughs heeft het uitsluitende recht de genoemde merken te deponeren in alle landen waar de vennootschap Delplanque de contractprodukten mag verkopen en laatstgenoemde verbindt zich de eerstgenoemde bij haar stappen ter verkrijging van deze depots bij te staan; d) het niet-exclusieve recht de produkten die onder a) en b) vallen te verkopen en te distribueren in de landen en door de ondernemingen bedoeld onder b). 3. De vennootschap Delplanque moet op de produkten die de merken „Encore" en „Nu-Kote" dragen de vermelding aanbrengen „Gefabriceerd onder licentie van de Burroughs Corporation" en op de produkten, die enig ander merk dragen, een gedrukt kenteken dat het mogelijk maakt het produkt als afkomstig van de vennootschap Delplanque te herkennen. 4. De vennootschap Burroughs verleent de vennootschap Delplanque iedere nodige technische bijstand (tekeningen, specificaties, uitwisseling van specialisten, enz.). 5. De vennootschap Delplanque verbindt zich, het produkt te vervaardigen in voldoende hoeveelheden om aan de vraag te voldoen, en de technische aanwijzingen van de vennootschap Burroughs voor de fabricage van de contractprodukten op te volgen, waaraan zij slechts wijzigingen mag aanbrengen die de kwaliteit of het rendement ervan verbeteren. 6. De partijen bij de overeenkomst delen elkaar iedere vervolmaking, wijziging, uitvinding of nieuw model mede, alsook de wijze waarop de procédés moeten worden gebruikt. 7. De vennootschap Delplanque heeft de verplichting om gedurende de looptijd van de overeenkomst en tien jaar nadien de door de vennootschap Burroughs verstrekte technische inlichtingen geheim te houden en deze alleen in het kader van de overeenkomst en conform deze te gebruiken. Indien de vennootschap Delplanque de vennootschap Burroughs schriftelijk mededeelt dat zij deze inlichtingen niet langer wenst te ontvangen, kan zij voor een tijdsduur van 10 jaar geen gebruik meer maken van de medegedeelde inlichtingen. Zij moet alle tekeningen, modellen, enz. binnen 90 dagen na de ontbinding van de overeenkomst teruggeven. 8. De vennootschap Delplanque verplicht zich, de vennootschap Burroughs licentievergoedingen te betalen waarvan tarief en minimumbedrag in de overeenkomst worden vastgelegd. 9. Alle geschillen tussen de partijen betreffende de overeenkomst zullen bij arbitrage worden beslecht. 10. De overeenkomst was geldig gedurende 10 jaar tot en met 16 februari 1969 en wordt sindsdien van jaar tot jaar verlengd, waarbij elk van partijen het recht heeft haar met schriftelijke kennisgeving twaalf maanden vóór

Blz. 254


de datum van ingang van de ontbinding te beëindigen. Bovendien kan elk van partijen de overeenkomst beëindigen in geval van ernstige wanprestatie van de wederpartij; B. O. dat de situatie op de markt voor geplastificeerd carbonpapier, waarop de licentie-overeenkomst betrekking heeft, als volgt kan worden samengevat: a) Geplastificeerd carbonpapier is een betrekkelijk nieuw produkt dat, wegens zijn kostprijs en hoedanigheden, op de markt tegen een hogere prijs wordt verkocht dan het traditionele carbonpapier dat meermalen kan worden gebruikt. Deze soort carbonpapier vertegenwoordigt, volgens de schattingen van partijen, bijna 10% van het totale verbruik van carbonpapier in Frankrijk. Het wordt op de gemeenschappelijke markt in Frankrijk, Duitsland en in Italië slechts door enkele ondernemingen vervaardigd en het wordt in Frankrijk vanuit Duitsland, Italië en landen buiten de Gemeenschap ingevoerd. b) Wat meer in het bijzonder het geplastificeerde carbonpapier dat onder de overeenkomst valt, betreft, dit wordt in Frankrijk verkocht door de vennootschap Delplanque, door de Duitse vennootschap GEHA, die eveneens door Burroughs is gelicentieerd, en door de vennootschap Burroughs zelf in de verschillende landen van de gemeenschappelijke markt; aangezien de vennootschap Burroughs aan haar andere vertegenwoordigers ook niet de verplichting heeft opgelegd alleen in het nationale gebied te verkopen, heeft elk van hen recht naar de gehele gemeenschappelijke markt te verkopen. De vennootschap Burroughs verkoopt het produkt in Europa onder de merken „Nu-Kote" en „Encore". De twee licentiehouders in de gemeenschappelijke markt van deze vennootschap verkopen het produkt onder verschillende merken; de vennootschap Delplanque verkoopt onder het merk „Encore" en, met een kenteken, onder de merken van haar klanten. c) De fabricage van de betrokken produkten vormt slechts een onbetekenend deel van de werkzaamheden van de partijen bij de overeenkomst; O. dat bij de Commissie flaar aanleiding van de bekendmaking van het essentiële gedeelte van de aanmelding van de zijde van derden geen opmerkingen zijn binnengekomen; II O. dat krachtens artikel 85, lid 1, van het E.E.G.Verdrag onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt en verboden alle overeenkomsten tussen ondernemingen welke de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en er toe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst; O. dat het octrooi de rechthebbende het exclusieve recht geeft de produkten die onder de uitvinding vallen te fabriceren; dat de rechthebbende het gebruik van de uit dit octrooi voortvloeiende rechten bij licentie voor een bepaald grondgebied kan overdragen; dat hij echter het vermogen met andere vragers van licenties te contracteren verliest, indien hij zich verplicht de uitoefening van zijn exclusief recht in een bepaald gebied tot een enkele onderneming te beperken en aan deze onderneming als enige alle rechten op exploitatie van de uitvinding overdraagt en andere ondernemingen het gebruik daarvan verhindert; dat de exclusiviteit van een fabricagelicentie in sommige gevallen concurrentiebeperkend kan zijn; O. dat deze eventuele concurrentiebeperking in het onderhavige geval niet merkbaar kan zijn; dat de vennootschap Delplanque als producent van geplastificeerd carbonpapier slechts een gering aandeel in de Franse markt van carbonpapier dat meermalen kan worden ge-

15 november 1972

bruikt, heeft; dat de licentie-overeenkomsten die de vennootschap Burroughs met ondernemingen van de gemeenschappelijke markt heeft gesloten aan deze laatste, en aan de vennootschap Burroughs zelve, overigens alle vrijheid laten het geplastificeerde carbonpapier in de gehele gemeenschappelijke markt te verkopen en dat deze produkten betrekkelijk eenvoudig en met weinig kosten kunnen worden vervoerd; O. dat niet als concurrentiebeperkingen worden beschouwd: — de licentie om de merken van de vennootschap Burroughs te gebruiken, te minder omdat deze niet exclusief is verleend en de vennootschap Delplanque het recht heeft op de onder licentie van de vennootschap Burroughs vervaardigde produkten andere merken aan te brengen; dat de verplichting van de vennootschap Delplanque om de identificatie van deze produkten mogelijk te maken door een kenteken in het onderhavige geval geen ander doel heeft dan de controle op kwaliteit en hoeveelheid van de contractprodukten door de vennootschap Burroughs te vergemakkelijken; — de verplichting van de vennootschap Delplanque om het produkt in voldoende hoeveelheden te vervaardigen en de technische aanwijzingen van de vennootschap Burroughs op te volgen, omdat het gaat om verbintenissen die geen ander doel hebben dan een technisch behoorlijke exploitatie van de rechten die de octrooien hun rechthebbende verlenen mogelijk te maken; — de verplichting van de vennootschap Delplanque om de haar gedurende de looptijd van de overeenkomst medegedeelde know-how niet te gebruiken na beëindiging daarvan en de verplichting om deze know-how niet aan derden door te geven gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van 10 jaar na beëindiging daarvan, omdat de essentie van de knowhow, die een geheel van industriële procédés is dat niet door wettelijke voorschriften inzake industriële eigendom wordt beschermd, het geheim is; dat het geheim een noodzakelijke voorwaarde is opdat de bezitter van de know-how deze voor zijn volledige exploitatie aan andere ondernemingen kan overdragen en dus een prealabele voorwaarde is om de know-how voor zover hij niet openbaar bekend geworden is te verhandelen; — het impliciet aan de vennootschap Delplanque opgelegde verbod om sublicenties te verlenen, behalve aan geheel afhankelijke filialen, omdat de rechthebbende op een octrooi de enige is die toestemming kan verlenen zijn recht op de uitvinding te gebruiken en omdat het geheim van de know-how slechts kan worden bewaard indien de houder van de know-how kan beslissen aan wie het geheim zal worden medegedeeld; — de clausule die vastlegt dat ieder geschil tussen de ondernemingen Burroughs en Delplanque aan arbitrage onderworpen moet worden; O. dat de de Commissie bekende gegevens dus geen aanleiding geven tot de slotsom te komen, dat bovenvermelde licentieovereenkomst ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de mededinging in de geest van artikel 85, lid 1, van het E.E.G.-Verdrag wordt beperkt of vervalst; dat een negatieve verklaring zoals voorzien in artikel 2 van Verordening nr. 17 dus kan worden verleend, omdat een van de voorwaarden voor toepassing van dit artikel niet is vervuld, HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1 Op grond van de haar bekende gegevens bestaat er voor de Commissie geen aanleiding om krachtens de bepalingen van artikel 85, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap op te treden tegen de overeenkomst die op 16 februari 1959 en 31 oktober 1962 tussen de ondernemingen Établis-

15 november 1972


sements L. Delplanque et Fils te Bagnolet, Frankrijk, en Burroughs Corporation te Detroit, Verenigde Staten, is gesloten. Artikel 2 Deze beschikking is gericht tot de ondernemingen Établissements L. Delplanque et Fils te Bagnolet, Frankrijk en Burroughs Corporation te Detroit, Verenigde Staten. Gedaan te Brussel, 22 december 1971. Voor de Commissie De Voorzitter Franco M. MALFATTI Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (Brussel) (15) 17 januari 1972 (L 13) blz. 50/2.

Nr 74. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 18 mei 1971. (staaldraadmatras) President: Mr L. E. H. Rutten; Raden: Mrs R. Ch. Schlingemann en J. A. Woltring. Art. 30 Rijksoctrooiwet. Octrooi No. 113 381 — materiële uitlegging. President: geen inbreuk. Hof: Na advies van de Octrooiraad inbreuk aangenomen, daar het wezen van het octrooi wordt toegepast in de door Dico (Diks en Coenen N.V.) gefabriceerde matras, die in wezen hetzelfde type matras is als dat volgens het octrooi 113 381, waaraan niet afdoet, dat in Dico's matras enige extra voorzieningen zijn aangebracht, welke het netwerk van de matras niet wijzigen en evengoed bij Auping's matras zouden kunnen worden toegepast, zonder dat dit iets toe of af zou doen aan het wezen van de daarin toegepaste uitvinding. N.V. Eerste Nederlandsche Fabriek van Stalen Gezondheidsmatrassen „AUPING" Deventer te Deventer, appellante, procureur Mr J / A . M. Banning, advocaat Mr R. Laret, tegen Diks en Coenen N.V. te Uden, geïntimeerde, procureur Mr P. B. M. de Sévaux, advocaat Mr Dr J. A. M. van Staay. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, dd. 23 mei 1969. (Dr H. L. M. Kramer) TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

Overwegende, dat tussen partijen vaststaat, dat eiseres is eigenares en ingeschreven houdster van het Nederlandse octrooi no. 113.381, haar onder dagtekening twee november 1900 zes en zestig verleend voor: staaldraadmatras, van welk octrooi de conclusie luidt: „Staaldraadmatras, bestaande uit een rechthoekig raam en een tussen de dwarsliggers daarvan gespannen netwerk, uitsluitend bestaande uit in langsrichting verlopende, schroefvormig gewonden elementen, die met de windingen in elkaar grijpen en waarbij dwars ten opzichte van de schroefvormige elementen daar doorheen draden of staven uit veerkrachtig materiaal zijn gestoken die belasting van een schroefvormig gewonden element op een naastliggend schroefvormig gewonden element kunnen overdragen, met het kenmerk, dat deze dwarsdraden of -staven geheel vrij zijn van de langsliggers van het raam van de matras"; O., dat gelet op het door partijen over en weer aangevoerde, het geschil tussen partijen beheerst wordt door de vraag, of juist is de stelling van eiseres, dat de staal-

Blz. 255

draadmatrassen ten aanzien waarvan — naar in confesso is — gedaagde een of meer der in punt 2 van de dagvaarding gestelde handelingen heeft verricht (welke matrassen hierna kortheidshalve worden aangeduid met: gedaagdes matrassen) zijn staaldraadmatrassen als omschreven in het aan eiseres verleende octrooi, althans dat gedaagdes matrassen zijn staaldraadmatrassen waarin het wezen der door dat octrooi beschermde uitvinding wordt toegepast; O., dat eiseres van oordeel is, dat deze vraag bevestigend beantwoord dient te worden, daartoe stellende dat de staaldraadmatrassen van gedaagde immers bestaan uit een rechthoekig raam en een tussen de dwarsliggers daarvan gespannen netwerk, uitsluitend bestaande uit in langsrichting verlopende, schroefvormig gewonden elementen, die met de windingen in elkaar grijpen, en waarbij dwars ten opzichte van de schroefvormige elementen daar doorheen draden uit veerkrachtig staal zijn gestoken, die belasting van een schroefvormig gewonden element op een naastliggend schroefvormig gewonden element kunnen overdragen, welke dwarsdraden, aldus eiseres, geheel vrij zijn van de langsliggers van het raam van de matras; O., dat gedaagde, betwistende dat de dwarsdraden van haar voor het overige door eiseres juist omschreven matrassen geheel vrij zouden zijn van het raam van de matras, de vraag ontkennend beantwoordt; O., dat in het kader van de beantwoording van voormelde vraag Onzerzijds allereerst vastgesteld dient te worden, op welke wijze de dwarsdraden van gedaagdes matrassen bevestigd zijn; O. dienaangaande, dat gedaagde te Onzer terechtzitting onvoldoende gemotiveerd weersproken heeft gesteld, dat haar matrassen zijn vervaardigd overeenkomstig een door haar ter terechtzitting getoond model (ter grootte van ongeveer 60 bij 30 cm); dat Wij aan de hand van dit model bevonden hebben — voorzover ten deze van belang — dat de dwarsdraden van gedaagdes matrassen telkens met één uiteinde vastgezet zijn aan een draad, welke aan weerskanten van het netwerk van de matras in langsrichting door het aan de randen van het netwerk gelegen schroefvormige element gestoken is, en dat die twee bedoelde lengtedraden op hun beurt aan de langsliggers van het raam van de matras bevestigd zijn middels op haken gelijkende verbindingen; O., dat Wij aan de hand van vorenstaande bevindingen voorshand van oordeel zijn, dat de dwarsdraden van gedaagdes matrassen niet geheel vrij zijn van de langsliggers van het raam, aangezien elke dwarsdraad immers — zij het dan ook indirect — aan een van die langsliggers vastgemaakt is via de aan die langsliggers gehaakte lengtedraad waarmee de betreffende dwarsdraad aan een uiteinde verbonden is; O., dat Wij derhalve voormelde vraag in zoverre met gedaagde ontkennend beantwoorden, dat Wij van mening zijn dat niet juist is de stelling van eiseres, dat gedaagdes staaldraadmatrassen zijn zoals omschreven in het aan eiseres verleende octrooi; O., dat thans aan de orde dient te komen de vraag, of juist is de stelling van eiseres, dat gedaagdes matrassen staaldraadmatrassen zijn waarin het wezen der door dat octrooi beschermde uitvinding wordt toegepast; O., in dit verband, dat eiseres immers terecht heeft aangevoerd, dat niet de letterlijke tekst van het octrooischrift de beschermingsomvang van een octrooi bepaalt, doch dat het wezen der geoctrooieerde uitvinding daarvoor beslissend is; O., dat Wij derhalve een onderzoek naar het wezen der geoctrooieerde uitvinding dienen in te stellen; O., dienaangaande, dat uit het overgelegde octrooischrift nr. 113381 het volgende blijkt, zakelijk weergegeven:

Blz. 256


Een bezwaar van de daarin omschreven, als bekend vermelde Franse staaldraadmatras, waarbij de dwarsstaven ondersteund worden door de langshggers van het raam, is, dat de langsliggers zó moeten zijn uitgevoerd dat de dwarsstaven hierin een steunpunt vinden, hetgeen vooral een complicatie geeft bij langsliggers, die uit buizen bestaat. De uitvinding komt, aldus het octrooischrift, aan dit bezwaar tegemoet doordat de dwarsdraden of -staven geheel vrij zijn van de langsliggers van het raam van de matras. Ook zonder ondersteuning van de dwarsstaven door de langsliggers blijkt, aldus het octrooischrift, deze matras goed stijf te zijn en in dwarsrichting zelfs minder kuilvorming te vertonen dan een matras volgens het Franse octrooischrift met gelijke materialen vervaardigd. Het is, aldus het octrooischrift, noodzakelijk dat de (in het net gestoken) draden vrijblijven van de langsliggers van het raam, opdat bij plaatselijke belasting van het netwerk de randen vrij ten opzichte van de langsliggers kunnen bewegen. Hierdoor is een netwerk verkregen, dat bij plaatselijke belasting in lengterichting doorbuigt en in dwarsrichting weinig kuilvorming vertoont. O., dat naar Ons oordeel uit de vorengerelateerde inhoud van het octrooischrift ondubbelzinnig voortvloeit, dat het wezen der geoctrooieerde uitvinding, waardoor geen voorzieningen aan de langsliggers van het raam van de matras meer nodig zijn, en minder kuilvorming in de dwarsrichting van het netwerk optreedt, uitsluitend gekenmerkt wordt door hetgeen in de conclusie van het octrooischrift met zoveel woorden als het wezen van eiseresse's uitvinding wordt omschreven, te weten dat de dwarsdraden of -staven, daarin genoemd, geheel vrij zijn van de langsliggers van het raam van de matras; O., dat Wij hierboven op de daarbij aangegeven gronden reeds hebben uitgesproken als Ons voorlopig oordeel, dat de dwarsdraden van gedaagdes matrassen niet geheel vrij zijn van de langsliggers van het raam van de matras, zodat Wij met overneming van dat oordeel en de daarvoor gegeven gronden de stejling van eiseres, dat gedaagde's matrassen, staaldraadmatrassen zijn, waarin het wezen der door dat octrooi beschermde uitvinding wordt toegepast, óók als onjuist dienen te bestempelen; O., dat al het vorenoverwogene medebrengt, dat de in de aanhef dezer rechtsoverwegingen vermelde vraag geheel ontkennend dient te worden beantwoord, hetgeen in verband met de overige stellingen van eiseres betekent dat de gevraagde voorziening dient te worden geweigerd, met veroordeling van eiseres als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding: RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN!

In kort geding: Weigeren de gevraagde voorziening; en: Veroordelen eiseres in de kosten van dit geding, aan de zijde van gedaagde tot op heden begroot op f 200,—, exclusief B.T.W.; enz. b) Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, dd. 3 februari 1970, President: Mr R. Ch. Schlingemann; Raden: Mrs J. A. Woltring en P. J. A. Cremers. TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

Overwegende, dat de grief tegen het vonnis luidt: „ten onrechte overweegt en beslist de President, dat buiten de beschermingsomvang van het — litigieuze — octrooi vallen de matrassen van geïntimeerde, omdat daarin zijn aangebracht dwarsdraden of -staven, die — zij het indirect — aan de langsliggers van het raam van de matras zijn vastgemaakt via een aan die langsliggers gehaakte lengtedraad, welke is gestoken door het aan de randen

15 november 1972

van het netwerk gelegen schroefvormige element en met welke lengtedraad de betreffende dwarsdraad is verbonden"; O., dat Auping deze grief toelicht onder meer met de navolgende stellingen: dat de President ten onrechte heeft geoordeeld, dat het wezen van de geoctrooieerde uitvinding uitsluitend bestaat in hetgeen in de conclusie van het octrooischrift is omschreven, te weten dat de daarin omschreven dwarsdraden of -staven geheel vrij zijn van de langsliggers van het raam van de matras; dat immers blijkens de gehele inhoud van het octrooischrift en de daarin omschreven bekende stand der techniek op het tijdstip van de verlening van het octrooi [lees: op het tijdstip van indiening van de aanvrage die tot het octrooi heeft geleid Red.], alsmede blijkens de inhoud van de in het geding zijnde eindbeschikking de dato 1 november 1966, gegeven door de Octrooiraad op een beroep tegen de beschikking van de Aanvraagafdeling de dato 26 februari 1965, waarbij het octrooi werd verleend, het wezen der uitvinding hierin bestaat, dat de — reeds bekende — dwarsdraden of -staven, welke kuilvorming tegengaan of verminderen, geen steun behoeven in de langsliggers van het raam van de matras en aldus „geheel vrij van" die langsliggers, op constructief zeer eenvoudige wijze, kunnen worden aangebracht; dat Dico nu juist in haar constructie dit wezen der uitvinding toepast en daardoor het octrooi schendt, waaraan niet kan afdoen, dat zij na zodanige schending nog enige handelingen of voorzieningen toevoegt, te weten het tot stand brengen van de indirecte verbinding van de dwarsdraden of -staven met de langsliggers van het raam -r- echter zonder dat die dwarsdraden of -staven daardoor in het raam steun vinden — welke „toevoeging" volgens Auping niet functioneel is met betrekking tot het doel van de dwarsdraden of -staven, te weten het tegengaan van kuilvorming, en enkel moet dienen als een poging om de octrooi-inbreuk te verdoezelen; O., dat Dico daartegenover stelt, dat het wezen der geoctrooieerde uitvinding uit niets anders bestaat dan uit het in het octrooischrift uitgedrukte kenmerk dat de dwarsdraden of -staven geheel vrij zijn van de langsliggers van het raam, en dat zij, Dico, uitgaande van de bekende stand van de techniek volgens het Franse octrooischrift, een zelfstandige oplossing voor de daaraan klevende bezwaren heeft gevonden, waarbij zij van het wezen van Auping's uitvinding geen gebruik heeft gemaakt, immers de dwarsdraden of -staven, zij het indirect, met de langsliggers van het raam heeft verbonden, welke verbinding deze functie heeft, dat daardoor slechts een zodanige doorzakking van de matras kan optreden, als door de in de langshggers van de matras aangebrachte haken wordt toegestaan; O., dat Auping met betrekking tot dit laatste punt heeft ontkend, dat de door Dico aangebrachte verbinding tussen het netwerk en de langsliggers van het raam van de matras enige noemenswaardige functie vervult, doch daarnaast heeft gesteld, dat de door Dico genoemde functie, zo zij al bestaat, volgens Dico's eigen stelling betrekking heeft op gebruik van de matras als zitmeubel en dus buiten de vraag staat of Dico's matras inbreuk maakt op het octrooi; O., dat het Hof na deze korte uiteenzetting van de voornaamste geschilpunten tussen partijen termen aanwezig acht om, alvorens enige beslissing te nemen, het oordeel van de Octrooiraad in te winnen omtrent de vraag of de litigieuze staaldraadmatras van Dico, waarvan een als zodanig door beide partijen erkend exemplaar tijdens de pleidooien ter 's Hofs zitting aanwezig was, datgene belichaamt, waarin naar het wezen der zaak de door het Octrooi nr. 113381 beschermde uitvinding bestaat;

15 november 1972


RECHTDOENDE m NAAM DER KONINGIN!

Alvorens te beslissen: Draagt aan de Octrooiraad te 's-Gravenhage op het Hof schriftelijk in te lichten en te dienen van advies omtrent de in de laatste rechtsoverweging omschreven vraag; enz. c) Advies Octrooiraad Bijzondere Aanvraagafdeling, dd. 21 december 1970. Voorzitter: Mr E. van Weel, leden Ir G. J. Koelewijn en Ir P. A. Quist. De Centrale Afdeling van de Octrooiraad heeft voor het uitbrengen van het door Uw Hof gevraagde advies, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, lid 2 van het Octrooireglement, een Bijzondere Aanvraagafdeling samengesteld, bestaande uit de heren mr. E. van Weel, Ondervoorzitter van de Octrooiraad, ir. G. J. Koelewijn en ir. P. A. Quist, leden van de Octrooiraad, waaraan werd toegevoegd als secretaris mr. J. de Bruijn. De Bijzondere Aanvraagafdeling heeft partijen in de gelegenheid gesteld de wederzijdse standpunten mondeling toe te lichten. Deze toelichting heeft plaatsgevonden op donderdag 23 april 1970 en werd door appellante gegeven bij monde van de heren dipl.-ing. A. D. Baarslag en mr. R. Laret, in aanwezigheid van de heren H. M. Foole en Bijsterbosch en door geïntimeerde bij monde van de heren ir. G. A. G. Lips en dr. mr. J. A. M. van Staay in aanwezigheid van de heer J. Neerincx. Bij deze deze gelegenheid is aan de Bijzondere Aanvraagafdeling voorts het exemplaar van de litigieuze staaldraadmatras van geïntimeerde getoond, dat ook tijdens de pleidooien voor Uw Hof aanwezig was, alsmede nog een tweetal andere door geïntimeerde in het geding gebrachte staaldraadmatrassen. Voorts is door beide partijen een pleitnota overgelegd. Teneinde de door Uw Hof gestelde vraag te kunnen beantwoorden is het nodig, dat de Bijzondere Aanvraagafdeling allereerst nagaat, wat naar haar oordeel als het wezen van de door het Nederlandse octrooi nr. 113.381 beschermde uitvinding moet worden gezien. Blijkens de inleiding tot dèf beschrijving heeft het Nederlandse octrooi nr. 113.381 betrekking op een staaldraadmatras, voor de beoordeling van de octrooieerbaarheid waarvan als uitgangspunt van de stand der techniek is gekozen het Franse octrooischrift 1.028.284. Uit dit octrooischrift is een staaldraadmatras bekend, bestaande uit een rechthoekig raam en een tussen de dwarsliggers daarvan gespannen netwerk, waardoorheen in dwarsrichting veerkrachtige staven zijn gestoken, die door de langsliggers van het raam worden ondersteund. Dit laatste brengt echter het bezwaar mede, dat de langsliggers zo moeten zijn uitgevoerd, dat de dwarsstaven hier een steunplaats vinden, hetgeen vooral een complicatie geeft bij langsliggers, die bestaan uit buizen. De uitvinding komt, aldus nog steeds de inleiding tot de beschrijving, aan dit bezwaar tegemoet doordat de dwarsdraden of -staven geheel vrij zijn van de langsliggers van het raam van de matras. Beziet men nu deze laatste passage uit kolom 1, regels 22 t/m 24 van de beschrijvingsinleiding in het licht van het Franse octrooischrift nr. 1.028.284, waar dus een vaste ondersteuning aanwezig is voor de dwarse draadeinden, dan dient, naar het oordeel van de Bijzondere Aanvraagafdeling, de zinsnede „geheel vrij zijn van" zo te worden verstaan, dat de dwarsdraden of -staven geen steunpunt vinden op de langsliggers, hetgeen nog geadstrueerd wordt door de passage in kolom 1, regel 24 e.v. van de beschrijvingsinleiding, waar vermeld staat, dat „ook zonder ondersteuning" van de dwarsstaven door de langsliggers de matras volgens het Nederlandse octrooi nr. 113.381 goed stijf blijkt te zijn.

Blz. 257

Gezien het bovenstaande, acht de Bijzondere Aanvraagafdeling het dan ook essentieel voor de staaldraadmatras volgens het Nederlandse octrooi nr. 113.381, dat de dwarsdraden of -staven geen werkelijke ondersteuning vinden in de langsliggers. In dit verband zij er nog op gewezen, dat uit het in de beschrijvingsinleiding van het Nederlandse octrooischrift 113.381 genoemde Britse octrooischrift 4532/AD-12 een matras bekend is met een netwerk, waarin zich steundraden bevinden, die evenmin met de langsliggers zijn verbonden, doch het betreft hier een geheel ander type matras, aangezien daarbij de diagonaalsgewijs verlopende en elkaar kruisende steundraden van het ene langseinde tot het andere (moeten) doorlopen en met trekveren onder spanning zijn gesteld. Aangezien in de aanhef van de conclusie van het Nederlandse octrooinr. 113.381 wordt gesproken van een staaldraadmatras met een netwerk „uitsluitend" bestaande uit in langsrichting verlopende en in elkaar grijpende schroefveren, waardoorheen draden of staven zijn gestoken, valt hiermede het type matras volgens het eerdergenoemde Britse octrooischrift 4532/AD-12 duidelijk buiten het verleende uitsluitende recht. Daar het woord „uitsluitend" in de aanhef van de conclusie van het Nederlandse octrooi nr. 113.381 bovendien alleen slaat op het netwerk, worden daarmede dus geenszins extra plaatselijke voorzieningen aan de staaldraadmatras als geheel uitgesloten. Wanneer men nu, in het licht van het bovenstaande, de constructie van de staaldraadmatras van geïntimeerde beziet, dan blijkt, dat het hier in wezen om hetzelfde type matras gaat als dat volgens het Nederlands octrooi nr. 113.381, d.w.z. om een staaldraadmatras met een netwerk, bestaande uit in langsrichting verlopende en in elkaar grijpende schroefveren waardoorheen dwarsdraden of -staven zijn gestoken, die geen werkelijke ondersteuning vinden in de langsliggers. Bij de constructie van de staaldraadmatras van geïntimeerde kunnen immers de einden van de dwarsdraden of -staven, evenals bij de matras volgens het Nederlandse octrooi nr. 113.381, in het normale geval van een op de matras liggende persoon, vrij ten opzichte van de langsliggers bewegen. Geïntimeerde heeft weliswaar met een beroep op het Britse octrooischrift 4532/AD-12 nog betoogd, dat bij de constructie van de matras volgens het Nederlandse octrooi nr. 113.381 essentieel geen verstijvingsdraden in de langsranden aanwezig mogen zijn, aangezien dit juist het bijzondere verschil vormt tussen de matras volgens het Nederlandse octrooi nr. 113.381 en die volgens evengenoemd Brits octrooischrift (zie de pleitnota van geïntimeerde blz. 3), doch de Bijzondere Aanvraagafdeling vermag geïntimeerde in dit betoog niet te volgen, aangezien, zoals hierboven reeds is uiteengezet, de betekenis van het noemen van het Britse octrooischrift 4532/AD12 in de beschrijvingsinleiding van het Nederlandse octrooischrift 113.381 niet is daarmede bovengenoemd verschil in constructie tussen beide matrassen aan te geven, doch uitsluitend daarin is gelegen, dat men heeft willen aangeven, dat ook bij een overigens geheel ander type matras reeds steundraden bekend waren, die evenmin als bij de matras volgens het Nederlandse octrooi nr. 113.381 met de langsliggers zijn verbonden. Bij de matras van geïntimeerde is in elke langsrand ervan een draad of staaf aangebracht die met behulp van een aantal verbindingsorganen weliswaar zodanig met de langsliggers van het matras zijn verbonden dat hun beweging ten opzichte van die langsliggers beperkt is, doch geïntimeerde kan niet worden gevolgd in haar betoog (zie haar pleitnota blz. 3/5) dat deze speciale maatregelen haar matras volkomen doen afwijken van dat volgens het Nederlandse octrooi nr. 113.381. De verbindingsorganen zijn namelijk zodanig dat de matras, en in het bijzonder de matrasranden, vrij kunnen doorbuigen

Blz. 258

BDBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, Nr 11

onder de last van een op het midden van de matras liggende persoon. De doorbuiging wordt slechts begrensd ingeval van plaatselijke hoge belasting van een matrasrand. Het betreft hier echter een plaatselijke extra voorziening die het netwerk van de matras niet wijzigt, dienend ter vermijding van te diepe plaatselijke doorbuiging van de matrasrand, indien iemand op de rand van de matras gaat zitten of daar grote druk uitoefent met zijn ledematen en voorkomt het tussen matrasrand en langsligger geklemd raken van lichaamsdelen. Deze extra voorziening kan echter evengoed worden toegepast bij de matras volgens het Nederlands octrooi nr. 113.381 zonder dat dit iets toe- of afdoet aan het wezen van de uitvinding volgens dit octrooi, namelijk dat de dwarsdraden of -staven geen werkelijke ondersteuning vinden in de langsliggers en zonder dat dit dus evenmin iets afdoet aan het feit, dat de matras van geïntimeerde ondanks deze extra voorziening in wezen een zelfde type matras geeft als het Nederlandse octrooi nr. 113.381. De Bijzondere Aanvraagafdeling van de Octrooiraad komt dan ook, gezien het bovenstaande tot de slotsom, dat de door Uw Hof aan haar voorgelegde vraag of de litigieuze staaldraadmatras van geïntimeerde datgene belichaamt, waarin, naar het wezen der zaak, de door het octrooi nr. 113.381 beschermde uitvinding bestaat, in bevestigende zin moet worden beantwoord. Enz. d) Het Hof, enz. TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

O. dat het Hof ook hier verwijst naar hetgeen daaromtrent in voormeld interlocutoir arrest is overwogen; O. dat daarbij aan de Octrooiraad de vraag is voorgelegd, of de litigieuze staaldraadmatras van Dico datgene belichaamt, waarin naar het wezen der zaak de door het octrooi nr. 113381, zijnde het aan Auping verleende octrooi, beschermde uitvinding bestaat; O. dat de door de Octrooiraad voor het uitbrengen van het advies samengestelde Bijzondere Aanvraagafdeling deze vraag, na partijen te hebben gehoord, bevestigend heeft beantwoord; O. dat de Bijzondere Aanvraagafdeling dit antwoord in haar rapport uitvoerig heeft gemotiveerd, welke motivering in het kort aldus kan worden weergegeven, dat uit het octrooischrift, betrekking hebbende op het aan Auping verleende octrooi, in zijn geheel in verband met de daarin genoemde stand der techniek blijkt, dat het wezen der door Auping's octrooi beschermde uitvinding hierin bestaat, dat de dwarsdraden of -staven geen werkelijke ondersteuning vinden in de langsliggers, hetgeen in het octrooischrift is uitgedrukt met de term „geheel vrij zijn van de langsliggers", en voorts dat dit wezen wordt toegepast in de door Dico gefabriceerde matras, die in wezen hetzelfde type matras als dat volgens het octrooi nr. 113381 is, waaraan niet afdoet, dat in Dico's matras enige extra voorzieningen zijn aangebracht, welke het netwerk van de matras niet wijzigen en welke evengoed bij Auping's matras zouden kunnen worden toegepast zonder dat dit iets toe- of af zou doen aan het wezen van de daarin toegepaste uitvinding; O. dat het Hof Zich voorshands met deze conclusie en de daaraan ten grondslag liggende motivering, zoals neergelegd in het aan het Hof uitgebrachte advies, geheel kan verenigen en de inhoud daarvan overneemt, vermits geintimeerde door hetgeen zij nog bij pleidooi heeft doen aanvoeren de Hove voorshands niet van enige onjuistheid in deze conclusie heeft vermogen te overtuigen; O. dat zulks medebrengt, dat appellantes grief tegen het beroepen vonnis gegrond is en, na vernietiging van dit vonnis, haar vordering aan haar moet worden toegewezen, zulks met veroordeling van geïntimeerde als de

15 november 1972

in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding in beide instantiën; RECHTDOENDE m NAAM DER KONINGIN!

Vernietigt het door de President der ArrondissementsRechtbank te 's-Hertogenbosch op 23 mei 1969 in kort geding tussen partijen gewezen vonnis; En opnieuw rechtdoende in kort geding: Beveelt geïntimeerde na te laten iedere verdere inbreuk op het Nederlands octrooi no. 113.381 en met name de handelingen als aangeduid in de inleidende dagvaarding in eerste aanleg; Veroordeelt geïntimeerde tot betaling aan appellante van een dwangsom groot f 5000,— (vijfduizend gulden) voor elke matras waarmede of ten aanzien waarvan geintimeerde in strijd met voormeld bevel één der hiervoor genoemde handelingen zou verrichten; Verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Veroordeelt geïntimeerde in de kosten van het geding in beide instantiën, welke kosten aan de zijde van appellante worden begroot voor de eerste instantie op f 1.263,35 en in hoger beroep tot op heden op f 2.601,60. Enz.

Nr 75. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer, 26 mei 1971. Camping Gaz (International) President: Mr A. Slotemaker; Raden: Mrs J. A. Polak en P. A. Roggen. Artt. 1 en 3 Benelux-merkenwet. Hof: ADG is rechthebbende op de woordbeeldmerken „Camping Gaz" en „Camping Gaz International" voor tanks, gevuld met vloeibaar gas, alsmede voor op die tank aansluitbare kook-, verwarmings- en verlichtingsapparaten, met name voor kampeergebruik. Mede gelet op de ruime omschrijving van warenmerken in art. 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, is voorshands aannemelijk, dat de woordbeeldmerken ook het gas in die tanks omvatten, waaraan niet afdoet, dat dit gas verkrijgbaar is bij iedere grote benzinemaatschappij. Beuzenberg maakt inbreuk op de merken indien hij de door ADG gemerkte tanks zelf met gas vult of doet vullen en daarna die tanks verhandelt. Hieraan doet niet af, dat Beuzenberg de tanks voorziet van een goudgele strip en een witte plakstrook met vermelding „Gevuld met Beuzenberg's gas, Haamstede", daar desondanks te verwachten is, dat het publiek de indruk zal krijgen dat de tanks met toestemming van ADG of de importeurs van ADG met van ADG of die importeur afkomstig gas zijn gevuld. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Pres. Rb.: Beuzenberg heeft zich bovendien aan oneerlijke concurrentie jegens ADG en de importeur van ADG schuldig gemaakt, mede gelet op de service-, garantie- en inruilverplichtingen voor aldus gemerkte tanks voor de importeur en het profiteren van diens bedrijfsdebiet. Hof: Verwerpt ten overvloede de daartegen gerichte grief. J. C. Beuzenberg te Haamstede, appellant, procureur Mr L. F. Pels Rijcken, advocaat Mr M. G. Jacobs, tegen Application des Gaz S.A. te Parijs, c.s., geïntimeerden, procureur Mr R. van der Veen, advocaat Mr Th. R. Bremer.

15 november 1972


Het Hof, enz. TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:

Overwegende, dat geïntimeerden — ADG en Sieben — bij dagvaarding van 16 februari 1971 Beuzenberg voor de President [van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg Red.] hebben gedaagd en hebben gesteld: „1. dat ADG krachtens eerste gebruik in Nederland en/ of eerste depot bij het Benelux-Merkenbureau voortvloeiende uit inschrijvingen bij het Internationaal Bureau voor de Bescherming van de Industriële Eigendom in Nederland rechthebbende is op merken bestaande uit de woorden „CAMPING GAZ" en „CAMPING GAZ INTERNATIONAL", alsmede bestaande uit deze woorden in een afbeelding vervat als woordbeeldmerk, welke depots de nummers dragen IR 233258, IR 240631, IR 263857 en IR 338445 op de data respectievelijk 23 juni 1961, 8 maart 1962, 18 oktober 1963 en 22 augustus 1967, welke merken worden gevoerd/zijn ingeschreven voor de door ADG vervaardigde en verhandelde waren te weten tankjes of gashouders, gevuld met vloeibaar gas, het in deze tankjes verhandelde gas, draagbare kooktoestellen, verwarmings- en verlichtingsapparatuur, een en ander met name voor kampeergebruik; 2. dat Sieben, als importeur van de artikelen van ADG in Nederland een uitgebreid verkoopapparaat heeft opgebouwd met dealers en depöthouders en door de grote zorg besteed aan de verspreiding van en de service voor de ADG-producten een grote goodwill heeft verworven voor de CAMPING GAZ-artikelen; 3. dat Sieben als onderdeel van deze service de lege CAMPING GAZ-tanks, welke bij de eerste verkoop met het gas in de tanks in eigendom worden geleverd aan de afnemer, inruilt tegen volle tanks en deze lege tanks, na zorgvuldige controle en zo nodig reparatie of vervanging, weer vult, voorziet van een rode plakstrook of -zegel waarop in zwarte letters geschreven staat: „CAMPING GAZ INTERNATIONAL" en de weer gevulde tanks aldus in de handel brengt, onder uitdrukkelijke vermelding dat de aanwezigheid van dit rode zegel een teken is van de garantie van Sieben voor de juiste en goede vulling van het product; 4. dat bij de reklame voor de verkoop van de CAMPING GAZ-tanks door Sieben de nadruk wordt gelegd op het merk CAMPING GAZ/CAMPING GAZ INTERNATIONAL als waarborg voor de goede herkomst en de kwaliteit van deze tanks en het gas afkomstig van Sieben of ADG alsmede als waarborg voor de inwisselbaarheid in Nederland en in het buitenland bij de CAMPiNG-GAZ-dealers; 5. dat de verkoop door Sieben van de tanks steeds geschiedt onder het beding dat deze tanks, welke ook aan de buitenzijde met een witte opdruk of screen voorzien zijn van het CAMPING GAZ merk, uitsluitend mogen worden gevuld door de fabriek (ADG) of de importeur (Sieben) van welk beding mede blijkt uit de vermelding op de CAMPING GAZtanks; 6. dat Beuzenberg tot en met het jaar 1970 als afnemer van Sieben uitdrukkelijk voormeld beding heeft aanvaard en zich met name heeft verbonden CAMPING GAZ-tanks alleen te laten vullen bij Sieben en dit zelve derhalve na te laten; 7. dat Beuzenberg aldus op het eiland Schouwen Duiveland met name onder de kampeerbedrijven een aanzienlijk debiet heeft verworven voor de verhandeling van en ruiling van CAMPING GAZ-tanks; 8. dat ADG en Sieben hebben moeten bemerken, dat Beuzenberg CAMPING GAZ-tanks op grote schaal

Blz. 259

in de handel brengt, welke hij zelf, althans een ander dan Sieben of ADG met gas hebben gevuld; 9. dat Beuzenberg dan nog vaak de tanks bedrieglijk heeft voorzien van een rode plakzegel, al dan niet met een nabootsing van het merk van ADG, te weten de woorden „CAMPING GAZ INTERNATIONAL", terwijl de tanks steeds de uitmonstering hebben behouden waarvan ADG en Sieben deze hebben voorzien, te weten de blauwe kleur met de witte opdruk op het screen waarin ondermeer het woordbeeldmerk van ADG is opgenomen; 10. dat Beuzenberg, die aanvankelijk tegenover eiseres ontkende dat hij op grote schaal zelf CAMPING GAZ-tanks vult, heeft toegegeven dat hij via een goed distributienet zelfgevulde CAMPING GAZ-tanks verhandelde en heeft geweigerd deze praktijken te staken, zodat ADG en Sieben zich in rechte moeten voorzien; 11. dat Beuzenberg zelf de hem geboden gelegenheid zich bij Sieben te bevoorraden voor het jaar 1971 heeft afgewezen, immers een bestelling heeft gedaan met uitdrukkelijke afwijzing van het beding, dat hij dan niet zelf Camping-Gaz-tanks zou vullen; 12. dat het handelen van Beuzenberg op drieërlei wijze onrechtmatig is, immers: a. inbreuk pleegt op de merkrechten van ADG door de verhandeling van tanks welke niet zijn gevuld met gas afkomstig van ADG doch wel voorzien zijn van het merk van ADG; b. wanprestatie pleegt ten aanzien van zijn contractuele verplichting ten opzichte van Sieben, namelijk dat hij Camping Gaz tanks alleen zou laten vullen bij Sieben; c. zich immers schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie door niet met van ADG of Sieben afkomstig gas gevulde Camping Gaz gasflessen, te verhandelen waarbij de service- en garantieverplichtingen alsmede de inruil en zo nodig vervangingsverplichtingen op Sieben komen te rusten en aldus op onbehoorlijke wijze te profiteren van dit service-, garantie- en inruilsysteem van Sieben (de voortdurende investeringen door ADG en Sieben voor het uit de handel nemen van versleten of kapotte tanks laat Beuzenberg na, maar hij maakt wel gebruik van het systeem en profiteert aldus van de door ADG en Sieben gedane investeringen); 13. dat ADG en Sieben tengevolge van dit onrechtmatig handelen schade hebben geleden en bij voortzetting daarvan nog op grote schaal zullen lijden, weshalve ADG en Sieben recht en belang hebben de na te melden voorzieningen te vorderen; 14. dat deze voorzieningen uit hoofde van onverwijlde spoed onmiddellijk zijn vereist, aangezien Beuzenberg onverdroten voortgaat en het nieuwe seizoen voor de verhandeling van deze producten aanstaande is -", weshalve ADG en Sieben hebben gevorderd bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: „1. Beuzenberg te bevelen onmiddellijk elke inbreuk op de sub 1, genoemde merken van ADG te staken; 2. Beuzenberg te verbieden enige tank, voorzien van het merk Camping Gaz zelf te vullen en enige niet door ADG en Sieben gevulde Camping Gaz tanks te verhandelen; 3. Beuzenberg te veroordelen aan ADG en Sieben ten titel van dwangsom te betalen de somma van f 10.000,— voor iedere overtreding van het sub 1. en 2. genoemde bevel en verbod; 4. Beuzenberg te veroordelen in de kosten van dit geding;";

Blz. 260

BDBLAD INDUSTRIËLE EIGENDOM, Nr 11

O., dat de President de door Beuzenberg bestreden vordering op 2 maart 1971 heeft toegewezen, met matiging van de gevraagde dwangsom, na te hebben overwogen: „1. Tussen partijen staat het volgende als niet althans onvoldoende weersproken vast: A.D.G is krachtens eerste gebruik in Nederland en/of eerste depot bij het Benelux-Merkenbureau voortvloeiende uit inschrijvingen bij het Internationaal Bureau voor de Bescherming van de Industriële Eigendom in Nederland rechthebbende op merken bestaande uit de woorden „Camping Gaz" en „Camping Gaz International" alsmede bestaande uit deze woorden in een afbeelding vervat als woordbeeldmerk welke depots de nummers dragen IR 233258, IR 240631, IR 263857 en IR 338445 op de data respectievelijk 23 juni 1961, 8 maart 1962, 18 oktober 1963 en 22 augustus 1967, welke merken worden gevoerd/zijn ingeschreven voor de door ADG vervaardigde en verhandelde waren te weten gastankjes of gashouders gevuld met vloeibaar gas, draagbare kooktoestellen, verwarmings- en verlichtingsapparatuur, een en ander met name voor kampeergebruik; en voorts hetgeen hierboven sub 2 tot en met 7 der dagvaarding is overgenomen. 2. Beuzenberg heeft voorts erkend dat hij in 1970 Camping Gaz-tanks in de handel heeft gebracht, welke hij zelf althans een ander dan Sieben of ADG met gas heeft gevuld. 3. Beuzenberg heeft evenmin betwist dat hij zelf de hem geboden gelegenheid zich bij Sieben te bevoorraden voor het jaar 1971 heeft afgewezen. Hij heeft wèl een bestelling gedaan, maar met uitdrukkelijke afwijzing van het beding, dat hij dan niet zelf Camping Gaz-tanks zou vullen. 4. ADG en Sieben achten Beuzenberg's handelen op drieërlei wijze onrechtmatig: a. omdat hij inbreuk pleegt op de merkrechten van ADG door de verhandeling van tanks welke niet zijn gevuld met gas afkomstig van ADG, doch wel zijn voorzien van het merk van ADG; b. omdat hij wanprestatie pleegt t.a.v. gedaagde's contractuele verplichting t.o.v. Sieben, nl. dat hij Camping Gaz-tanks alleen zou laten vullen bij Sieben; c. omdat hij zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie door niet met van ADG of Sieben afkomstig gas gevulde Camping Gaz-gasflessen te verhandelen. 5. ADG en Sieben stellen tengevolge van dit onrechtmatig handelen van Beuzenberg schade te hebben geleden en bij voortzetting daarvan nog te zullen lijden en vorderen mitsdien in kort geding dat Beuzenberg zal worden bevolen de door hen gestelde inbreuk op bedoelde merken van ADG te staken en hem wordt verboden enige tank voorzien van het merk Camping-Gaz zelf te vullen en enige niet door eiseressen gevulde Camping gaz-tanks te verhandelen, zulks op verbeurte van een dwangsom. 6. Partijen verschillen van mening omtrent de vraag of ADG naar zij stelt rechthebbende zou zijn op het woordbeeld merk „Camping-Gaz" en op een woordmerk „Camping Gaz" of „Camping Gaz International" voor het door haar in van haar afkomstige tankjes verhandeld gas. 7. Beuzenberg heeft deze stelling van eiseressen betwist en betoogt dat, zo hij al in het verleden merkinbreuk mocht hebben gemaakt, hetgeen hij zich thans voorstelt te doen, geen merkinbreuk oplevert.

15 november 1972

8. Beide partijen hebben voor hun standpunt een beroep gedaan op een arrest dd. 1 april 1970 gewezen door het Gerechtshof te Arnhem tussen thans eiseressen als geïntimeerden en een appellante, die zich aan soortgelijke gedragingen als thans aan Beuzenberg worden verweten, zou hebben schuldig gemaakt. 9. Uit 's Hofs arrest blijkt als zijn voorlopig oordeel, dat ADG krachtens eerste gebruik in Nederland rechthebbende is op het litigieuze woordbeeldmerk ter onderscheiding van door haar verhandeld gas van dat van anderen. Naar 's Hofs oordeel wordt inbreuk gepleegd op dit merk door in tanks met een opdruk van dit merk of een hieraan nagenoeg gelijk en gelijkvormig merk of in tanks met een screen voorzien van zodanig merk, gas, hetwelk niet van ADG of Sieben afkomstig is, te verhandelen. 10. Het Hof vervolgt, dat dit anders zou zijn, indien men daarbij duidelijk liet uitkomen, dat de tanks met niet van ADG en Sieben afkomstig gas zijn gevuld. 11. Hierbij aanknopend heeft Beuzenberg gesteld voornemens te zijn het zelf vullen en verhandelen van door hem gevulde Camping Gaz-tanks wederom ter hand te nemen, waarbij hij zich voorstelt over de vuldop van de tankjes een goudgele plakstrook te plakken, waarop in zwart de woorden „Gevuld met Beuzenberg's gas, Haamstede", terwijl op de romp van het tankje een witte streep zal worden geplakt waarop dezelfde woorden voorkomen. In 1970 heeft hij de verkoop van door hemzelf gevulde Camping Gaz-tanks na sommatie van eiseressen gestaakt. 12. Naar ons aanvankelijk oordeel is het allerminst zeker of de rechter over de zaak ten gronde zal oordelen dat Beuzenberg door aldus te handelen geen merk-inbreuk pleegt en of niet door deze vermelding naast het merk van Beuzenberg's eigen naam het merk wordt belemmerd in zijn functie van naam voor de waar en de inbreuk-maker zich hiervan meester maakt, zulks mede gelet op de bepaling van art. 13A-l-2a. Benelux merkenwet, dat de merkgerechtigde op grond van zijn uitsluitend recht zich kan verzetten tegen elk ander gebruik dat zonder geldige reden in het economische verkeer van zijn merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van dat merk schade kan worden toegebracht. 13. Een verbod van merk-inbreuk als door ADG en Sieben gevorderd komt, gelet op deze onzekerheid, voor toewijzing vatbaar voor. 14. Nader dient te worden bezien of ook het sub 2 van het petitum geformuleerde verbod behoort te worden opgelegd. 15. ADG en Sieben hebben zich beroepen op wanprestatie zijdens Beuzenberg, t.a.v. zijn contractuele verplichting t.o.v. Sieben nl. dat hij Camping Gaz-tanks alleen zou laten vullen bij Sieben. 16. Beuzenberg stelt dat hij, wanneer hij verplicht was deze tanks uitsluitend bij Sieben te doen vullen, deze verplichtingen uitsluitend voor het seizoen 1970 op zich had genomen. Dat dit ook het standpunt van Sieben is, leidt Beuzenberg hieruit af dat Sieben jaarlijks aan haar afnemers bestelformulieren toezendt, waarbij steeds opnieuw bovenbedoeld beding dient te worden aanvaard. Het koppelen van deze verplichting aan de inzending van de bestelformulieren voor een bepaald seizoen, indiceert volgens Beuzenberg dat bij ondertekening

15 november 1972


deze verplichting ook uitsluitend geldt voor dat seizoen. 17. Wij kunnen Beuzenberg hierin volgen, gelet op de jaarlijks terugkerende koppeling van meerbedoeld beding aan de bestelling van het voor het komende jaar benodigd geachte aantal Camping Gaz-tanks. 18. Tenslotte hebben ADG en Sieben aangevoerd dat Beuzenberg zich schuldig zou maken aan oneerlijke concurrentie door niet met van ADG of Sieben afkomstig gas gevulde Camping Gaz-flessen te verhandelen, waarbij de service en garantieverplichtingen alsmede de inruilen zonodig vervangingsverplichtingen op Sieben komen te rusten, en aldus op onbehoorlijke wijze te profiteren van dit servicegarantie- en inruil-systeem van Sieben. Beuzenberg zou hierbij nalaten de voortdurende investeringen door ADG en Sieben voor het uit de handel nemen van versleten of kapotte tanks, maar hij maakt wel gebruik van het systeem en zou aldus profiteren van de door ADG en Sieben gedane investeringen. Beuzenberg heeft zich als dealer van Sieben een aanmerkelijk debiet verworven voor de Camping Gaz-producten. Dit dealersysteem is een belangrijk onderdeel van Sieben's verkoop-organisatie met name in verband met de mogelijkheid van de ruil van een lege tank. Dit is een zwaarwegend verkoopargument en het blijkt, volgens ADG en Sieben, de grote kracht van Camping Gaz. Overal kan men vervangende apparatuur kopen en lege tanks inruilen. De lege tanks worden door de handelaars naar de fabriek gezonden van ADG of van de importeur ter vulling. De importeur Sieben heeft dat ook uitdrukkelijk bedongen tegenover zijn afnemers en stelt dit ook duidelijk tegenover het publiek. Vide het opschrift op de tanks: „Campmg Gaz tanks mogen uitsluitend worden gevuld door de fabriek of de importeur". 19. Beuzenberg heeft niet betwist de mogelijkheid dat hij door Camping Gaz-tanks gevuld met niet van Sieben of ADG afkomstig gas te verhandelen profiteert van het bedrijfsdebiet van Sieben en ADG, doch gesteld dat dit profiteren op zichzelf niet als onrechtmatig kan worden beschouwd, zeker niet onder de door hem geschetste omstandigheden dat ADG en Sieben thans voor 80% de Nederlandse markt beheersen wat betreft de verkoop van tankjes voor kampeerdoeleinden en nu trachten een monopolie positie te verkrijgen voor wat betreft de verkoop van gas voor kampeerdoeleinden door hun afnemers te verplichten op straffe van uitsluiting deze tankjes bij Sieben of ADG te doen vullen. 20. Dit verweer komt niet steekhoudend voor. 21. Naar ons aanvankelijk oordeel heeft Beuzenberg door te handelen als voormeld en onder de omstandigheden als hierboven onder 18 weergegeven zich aan oneerlijke concurrentie jegens ADG en Sieben schuldig gemaakt en is ook op deze grond de vordering van ADG en Sieben voor toewijzing vatbaar. 22. Wij achten termen aanwezig voor matiging van de gevraagde dwangsom."; enz. TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

O., dat de grieven I en II, respectievelijk tegen rechtsoverweging 12 en 13 van het vonnis gericht, zich keren tegen het door de President onder 1 gegeven bevel aan Beuzenberg onmiddellijk elke inbreuk op de litigieuze merken van ADG te staken; O. te dien aanzien, dat ADG rechthebbende is op verscheidene, onderling weinig afwijkende woordbeeldmerken

„CAMPING GAZ" en „CAMPING GAZ INTERNATIONAL"

Blz. 261

voor tanks, gevuld met vloeibaar gas, alsmede voor op die tanks aansluitbare kook-, verwarmings- en verlichtingsapparaten, een en ander met name voor kampeergebruik; dat een van die woordbeeldmerken is aangebracht op een door het Hof bij de pleidooien waargenomen blauwe tank als ten processe bedoeld; O., dat de vraag is of ADG ook recht op die merken heeft voor het vloeibaar butaangas, waarmee die tanks zijn gevuld; O., dat vaststaat, dat ADG en Sieben, haar importeur in Nederland, in reclame, in prijslijsten en folders verscheidene van die woordbeeldmerken ook gebruiken als herkomstaanduiding voor dat gas; dat Sieben op bladzijde 22 van haar prijscourant van april 1970 „Camping Gaz" gas te koop aanbiedt in blikjes, die na gebruik kunnen worden weggegooid; dat bovenaan op die bladzijde een der woordbeeldmerken van ADG opvallend staat afgedrukt; dat Sieben die blikjes ook te koop aanbiedt in haar folders 1971 voor kampeerartikelen; dat op de eerste bladzijde van die folder laatstgenoemd merk is afgedrukt; O., dat Beuzenberg blijkens de memorie van grieven wil aannemen, dat het op de tanks aangebrachte woordbeeldmerk van ADG zich ook uitstrekt tot het gas, waarmede de tanks zijn gevuld; O., dat voor dit woordbeeldmerk op 4 januari 1971 door ADG onder volgnummer 000 026, depêtnummer 500023 een Benelux-depot is verricht voor vloeibaar butaangas met vermelding, dat ADG dit merk sinds januari 1958 heeft gebruikt en dat het op 17 november 1969 in Nederland in het in art. 5 der Merkenwet bedoelde register ten name van ADG werd ingeschreven; O., dat art. 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken een ruime omschrijving van „individuele merken" geeft; O., dat op grond van een en ander voorshands voldoende aannemelijk is, dat de woordbeeldmerken van ADG voor de tanks ook het gas in die tanks omvatten, althans dat ADG niet alleen recht heeft op die merken voor de tanks, maar ook, afzonderlijk, op diezelfde merken voor het gas; dat niet ter zake doet, dat butaangas niet een „specifiek produkt" is maar verkrijgbaar is bij elke grote benzinemaatschappij; dat een merk toch dient om waren van een onderneming te onderscheiden ongeacht of die de waren zelf heeft vervaardigd; O., dat Beuzenberg inbreuk maakt op de merken van ADG voor het gas, indien hij de door ADG gemerkte tanks zelf met gas vult of doet vullen en die tanks daarna verhandelt; O., dat Beuzenberg meent geen inbreuk te maken, indien hij op de tanks op „onverbloemde en niet mis te verstane wijze" aangeeft, dat het zich daarin bevindende gas van hem afkomstig is; O., dat in het midden kan blijven of deze bewering rechtens juist is; dat toch in elk geval naar 'sHofs voorlopig oordeel niet is aan te nemen, dat de door Beuzenberg bedoelde of soortgelijke aanduidingen niet zullen worden misverstaan en verwarring ten aanzien van de herkomst van het gas zullen voorkomen; O., dat Beuzenberg doelt op een goudgele strip over de afsluitdop van de tanks en op een witte plakstrook op de romp daarvan met vermelding op strip en strook van de woorden „Gevuld met Beuzenberg's gas, Haamstede"; O., dat ook na het aanbrengen van strip en plakstrook het sterk de aandacht trekkende woordbeeldmerk „Camping Gaz International" op de tanks zichtbaar blijft; dat eveneens zichtbaar blijft de vermelding op de tanks, dat Sieben de importeur is en de mededeling: „Camping Gaz tanks mogen uitsluitend gevuld worden met Camping Gaz gas door de fabriek of de importeur"; O., dat met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten valt, dat het publiek ondanks het aanbrengen

Blz. 262


van strip of plakstrook of van soortgelijke herkomstaanduidingen de indruk zal krijgen, dat de tanks met toestemming van ADG of Sieben met van ADG of Sieben afkomstig gas zijn gevuld; dat Beuzenberg dus ondanks deze aanduidingen inbreuk op de merken van ADG zal maken; O., dat de President het onder 1 uitgevaardigde bevel dan ook terecht heeft gegeven en de grieven I en II falen; dat naar aanleiding van de opmerking van Beuzenberg, dat de woordmerken „Camping Gaz" en „Camping Gaz International" onderscheidend vermogen missen, nog zij vastgesteld, dat het bevel zijn rechtvaardiging vindt in genoemde woordbeeldmerken, van ADG, welke stellig onderscheidend vermogen bezitten; O., dat de grieven III, IV en V — de laatste twee grieven door Beuzenberg abusievelijk (andermaal) III en IV genummerd — zijn gericht tegen het door de President uitgevaardigde verbod aan Beuzenberg „enige tank voorzover van het woordbeeldmerk Camping Gaz zelf te vullen en enige niet door eiseressen gevulde Camping Gaz tanks te verhandelen"; dat „voorzover" kennelijk een typefout is voor „voorzien"; O., dat blijkens het voorafgaande Beuzenberg noch dat zelf vullen noch dat verhandelen vrijstaat; dat het verbod dus terecht is gegeven en Beuzenberg bij een onderzoek van deze grieven geen belang heeft; O., ten overvloede, dat grief III tegen rechtsoverweging 20 is gericht; dat deze overweging slechts bestaat uit de zin „Dit verweer komt ons niet steekhoudend voor."; dat Beuzenberg dit „schrijnend van ongemotiveerdheid" acht, maar daarbij van een verkeerde lezing van de overweging uitgaat; dat de President immers blijkens rechtsoverweging 21, waarin hij melding maakt van het handelen door Beuzenberg „als voormeld en onder de omstandigheden als hierboven onder 18 weergegeven" het verweer gemotiveerd heeft verworpen; O., dat grief IV, mede blijkens de summiere toelichting daarvan, zelfstandige betekenis mist; O., dat Beuzenberg blijkens grief V het vonnis onvoldoende gemotiveerd acht en daarbij „met name" het oog heeft op rechtsoverweging^ 20; dat hij, naar vermeld, deze rechtsoverweging verkeerd leest; dat de grief trouwens ook daarom niet opgaat, nu het Hof tot een zelfstandige motivering kwam; RECHTDOENDE IN HOGER BEROEP:

Bekrachtigt het vonnis waarvan hoger beroep. Veroordeelt appellant in de kosten van het geding in hoger beroep, tot deze uitspraak aan de zijde van geïntimeerden begroot op f 1.115,—. Enz. Nr 76. President Arrondissements-Rechtbank te Zwolle, 10 februari 1972. (Golden Wonder met afb./Smiths met afb.) (Mr W. Schenk) Art. 1 Beneluxmerkenwet. De opdruk van de door eiseres gebruikte zakjes voor carrees en rondjes vormt een „tekening" als bedoeld in art. 1 Beneluxmerkenwet, is als merk gedeponeerd en heeft onderscheidende kracht. Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en onder 1 Beneluxmerkenwet. De waren chips zijn soortgelijk aan carrees en rondjes. De tekening die gedaagde op haar zakjes voor chips gebruikt, stemt op verwarrende wijze overeen met het door eiseres gebruikte tekening. Smiths Food Group N.V. te Broek op Langedijk, eiseres, procureur Mr J. P. Hogerzeil, advocaat Mr W. C. van Manen, tegen Golden Wonder (Holland) N.V. te Zwolle, gedaagde, advocaat Mr C. C. Th. van Andel.

15 november 1972

(inbreukmakende merk)

f. ^ÊËÉÉËmJÊkÉ

Pikante carrees (merk van eiseres) De President, enz. Door de door eiseres overgelegde bescheiden staat vooralsnog vast, dat zij de opdruk van de door haar gebruikte zakjes voor carrees en rondjes, zonder de tekst (behoudens de naam Smiths), als merken heeft gedeponeerd. Het gedeponeerde kan als een „tekening", zoals bedoeld in artikel 1 van de Benelux-Merkenwet worden

15 november 1972


beschouwd. Naar Ons voorlopig oordeel hebben deze tekeningen door hun bijzondere vorm en kleurstelling een onderscheidend vermogen. Wij merken daarbij op dat het niet gaat om de kleur blauw of rood alleen, doch dat kenmerkend zijn de banden om het venster in twee kleuren: donker en lichtblauw, rood en roodachtig oranje. Deze combinatie op dergelijke wijze aangebracht is op geen der vertoonde zakken van concurrenten (behalve op die van gedaagde) te vinden. De vordering van eiseres is dus primair terecht op haar merkrecht gebaseerd. Van een depot door gedaagde van haar aangevochten „tekening" op de verpakking is niet de rede. Gedaagde betwist ook niet dat haar „tekening" pas na die van eiseres is gebruikt. Gedaagde voert als verweer aan dat de waren niet gelijksoortig zijn: namelijk dat „chips" een geheel andere waar is dan de carrees en rondjes van gedaagde [lees: eiseres Red.]. Wij delen dit standpunt niet: beide artikelen vallen onder het begrip „zoutjes", zoals ook is af te leiden uit de resultaten van het door gedaagde zelf overgelegde onderzoek. Vele soorten zoutjes plegen door dezelfde onderneming in de handel te worden gebracht. Rest de vraag of het door gedaagde gebruikte „teken" overeenstemmend moet worden geacht met dat van eiseres, welke vraag bezien moet worden van uit het oogpunt of de gelijkenis zodanig is, dat bij „het publiek" verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst. Het in het oogspringende van de tekening op de verpakking van eiseres is niet haar naam of het krakelingenteken, doch het gebruik van een omsluiting van het venster in het zakje, bestaande uit een band in de lengte verdeeld in twee verwante kleurnuanceringen. Precies dit zelfde beeld vertoont de tekening op de zak van gedaagde. Dit heeft tot gevolg dat de beide zakken in hun totaal-indruk zoveel onderlinge overeenstemming vertonen, dat gevaar voor verwarring bestaat met het beeld dat men in de herinnering heeft van de verpakking van de producten van eiseres. Naar Ons oordeel maakt gedaagde aldus handelend inbreuk op het merkrecht van eiseres. Of een andere oplossing niéf mogelijk zou zijn, zonder in conflict met een andere concurrent te komen, is in dit verband niet van belang. Naar Ons oordeel moet evenwel een andere oplossing wel mogelijk zijn en heeft gedaagde zonder noodzaak op de verpakking de tekening van eiseres nagevolgd. Dit heeft tot gevolg dat ook indien geen schending van merkrecht werd aangenomen, op voormelde gronden het handelen van gedaagde jegens eiseres toch onrechtmatig geacht zou moeten worden, zodat de vordering ook op de subsidiaire grond terecht zou zijn ingesteld. Eiseres heeft een spoedeisend belang bij een voorlopige voorziening Zoals door haar gevraagd, zodat de vordering kan worden toegewezen, in de vorm als in het dictum vermeld en behoudens dat Wij gedaagde een korte termijn na de betekening van dit vonnis zullen laten om de nodige voorzieningen te treffen om aan dit vonnis te kunnen voldoen en dat Wij de gevorderde dwangsom zullen matigen. RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN IN KORT GEDING:

Verbieden gedaagde na een tijdstip gelegen 14 dagen na de betekening van dit vonnis, paprika chips, potato chips en soortgelijke producten aan te bieden en te verkopen en te doen aanbieden of verkopen in de sub II bij de dagvaarding betekende zakken of in ander soortgelijk verpakkingsmateriaal, dat op soortgelijke verwarringwekkende wijze met de bij dagvaarding sub I betekende zakken van eiseres overeenstemt. Veroordelen gedaagde tot betaling van een dwangsom van f25,— (vijfentwintig gulden) voor iedere gevulde zak waarmee dit verbod wordt overtreden.

BIz. 263

Verwijzen gedaagde in de kosten dezer procedure, aan de zijde van eiseres tot deze uitspraak vastgesteld op f 100,85 aan verschotten en f 250,— salaris procureur inclusief omzetbelasting. Enz.

Nr 77. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 3 augustus 1972. Voorzitter: Ir G. J. Koelewijn; Leden: Ir Th. Schatborn en Mr J. J. de Reede (b.1.). Art. 1 Rijksoctrooiwet. Aanvraagster mag in de nieuwe conclusies van de aanvrage niet vermelden, dat [ materiaal ] uitsluitend verticaal wordt samengeperst, omdat zij in de oorspronkelijke stukken van de aanvrage uitdrukkelijk heeft vermeld, dat het materiaal ook horizontaal ineen wordt geperst. Art. 3 Rijksoctrooiwet. Geen reden voor een demonstratie, omdat de Afdeling van Beroep niet twijfelt aan de uitvoerbaarheid van de werkwijze en bruikbaarheid van de inrichting volgens de aanvrage. Beslissing nr 9783/art. 24A inzake octrooiaanvrage 00.00000. D E OCTROOIRAAD, AFDELING VAN BEROEP;

Gezien de stukken; Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Ir O. A. E. Wijnmalen, vergezeld door de Heer W. van der Zwan; Overwegende, dat aanvraagster tijdig bij een memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling van 21 april 1971, waarbij is besloten tot niet-openbaarmaking van de aanvrage; enz. O. verder, dat de gemachtigde van aanvraagster ter zitting van de Afdeling van Beroep nog heeft aangeboden in de conclusies van de aanvrage te vermelden, dat [ materiaal ] volgens de aanvrage uitsluitend in verticale richting worden samengeperst; dat aanvraagster echter in de oorspronkelijke stukken en met name in de oorspronkelijke eerste conclusie van de aanvrage uitdrukkelijk en met zoveel woorden heeft vermeld, dat het materiaal (ook) horizontaal ineen wordt geperst; dat een beperking van de aanvrage tot uitsluitend verticaal samenpersen daarom niet op de oorspronkelijke stukken van de aanvrage kan steunen en derhalve door de Afdeling van Beroep niet toelaatbaar wordt geacht; dat de gemachtigde van aanvraagster ter zitting van de Afdeling van Beroep verder heeft voorgesteld de aanvrage te beperken tot een verticale samenpersing van het materiaal tot [ breuk ] van het oorspronkelijke volume; dat ook deze beperking van de aanvrage niet op de oorspronkelijke stukken van de aanvrage berust en derhalve als ongeoorloofd moet worden beschouwd; O. voorts, dat aanvraagster bij haar genoemde brief van 13 maart 1972 heeft aangeboden de werkwijze en de inrichting volgens de aanvrage te aan de Afdeling van Beroep te demonstreren; dat de Afdeling van Beroep echter enerzijds niet twijfelt aan de uitvoerbaarheid van de werkwijze en de bruikbaarheid van de inrichting volgens de aanvrage, terwijl er bij haar ook geen ongewisheid bestaat ten aanzien van de wijze waarop de werkwijze volgens de aanvrage in de praktijk wordt uitgevoerd, noch over de werking van de inrichting volgens de aanvrage; dat de Afdeling van Beroep anderzijds van oordeel is dat de bedoelde demonstratie het hiervoor vermelde ge-

Blz. 264


brek aan uitvindingsgehalte van het onderwerp van de aanvrage niet zou kunnen opheffen; dat de Afdeling van Beroep, gezien het een en ander, geen reden aanwezig acht, het aanbod van aanvraagster tot het houden van een demonstratie te aanvaarden; enz. !) Het voorgaande wordt met toestemming van aanvraagster gepubliceerd (Red.).

Nr 78. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 3 augustus 1972. Voorzitter: Ir G. J. Koelewijn; Leden: Ir G. W. Gores en Mr J. J. de Reede (b.1.). Art. 1 Rijksoctrooiwet. De wielasondersteuning volgens de aanvrage is weliswaar eenvoudiger dan twee bekende rollagers, maar ook minder geschikt. Mede daarom wordt geen uitvinding aanwezig geacht. Beslissing nr 9782/art. 24A inzake octrooiaanvrage nr 66.13364. D E OCTROOIRAAD, AFDELING VAN BEROEP;

Gezien de stukken; Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde Ir R. de Vries; Overwegende, dat aanvraagster tijdig bij een memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling van 1 september 1971, waarbij is besloten tot niet-openbaarmaking van de aanvrage; enz. Overwegende dienaangaande; enz. dat op het ingeroepen tijdstip van voorrang van de aanvrage uit het Amerikaanse octrooischrift [a] een wielasondersteuning bekend was, waarbij een (halve) wielas aan de wiel- of buitenzijde ondersteund wordt door een éénrijig, conisch rolleger, dat geschikt is om axiaal buitenwaarts gerichte krachten op te nemen, waarbij voor het opnemen van axiaal binnenwaarts gerichte krachten een afzonderlijk drukleger aan cje binnenzijde van de wielas aanwezig is; enz. dat verder uit het Amerikaanse octrooischrift [b] een wielasondersteuning bekend was, waarbij een (halve) wielas aan de wiel- of buitenzijde gedragen wordt door twee enkelrijige rollegers met tegengesteld gerichte, conusvormige legerschalen, waarbij dus het ene leger geschikt is voor het opnemen van axiaal buitenwaarts gerichte krachten en het andere geschikt is voor het opnemen van axiaal binnenwaarts gerichte krachten; enz. dat voorts uit het reeds eerder aangehaalde Amerikaanse octrooischrift [c] een enkelrijig, conisch rolleger

15 november 1972

bekend was, dat geschikt is voor het opnemen van krachten in tegengestelde axiale richtingen, waarbij de axiale krachten in de ene richting door de legerschalen worden opgenomen en in de andere richting door een, aan de binnenschaal gevormde kraag (13) en een, met de buitenschaal samenwerkend kraagonderdeel (27); dat bij de uitvoering volgens een beperkte conclusie van de aanvrage de wielas aan de wiel- of buitenzijde uitsluitend ondersteund wordt door een enkelrijig, conisch rolleger, dat zodanig in het ashuis gemonteerd wordt, dat de axiaal binnenwaarts gerichte krachten door de legerschalen worden overgebracht en de axiaal buitenwaarts gerichte krachten door de kragen; dat de bedoelde uitvoering er in wezen op neerkomt, dat aanvraagster in plaats van de combinatie van een enkelrijig, conisch rolleger met een drukleger (zoals volgens het genoemde Amerikaanse octrooischrift [a]) of in plaats van een dubbel conisch rolleger (zoals volgens het vermelde Amerikaanse octrooischrift [b]) een op zich zelf voor het opnemen van axiale krachten in tegengestelde richtingen geschikt enkelrijig rolleger gebruikt, dat gemonteerd wordt op de wijze zoals in voorgaande overweging is aangegeven; dat de Afdeling van Beroep van oordeel is dat de gedachte een op zich zelf bekend leger van het uit het geciteerde Amerikaanse octrooischrift [c] bekende type te gebruiken bij een wielasondersteuning binnen het bereik van een deskundige lag; dat daarna de door aanvraagster gevolgde wijze van monteren naar het oordeel van de Afdeling van Beroep voor de hand liggend is, wanneer — zoals aanvraagster stelt — de op de wielas axiaal binnenwaarts gerichte krachten doorgaans het grootst blijken te zijn; dat de bedoelde uitvoering van de wielasondersteuning weliswaar eenvoudiger is dan die volgens de meergenoemde Amerikaanse octrooischriften [a] en [b], doch dat daar tegenover staat, dat de ondersteuning volgens de aanvrage door zijn eenvoudigere uitvoering in mindere mate geschikt is voor het opnemen van grote axiaal buitenwaarts gerichte krachten, waarvan het optreden in bijzondere gevallen niet uitgesloten mag worden geacht; dat de Afdeling van Beroep, gelet op hetgeen zij hiervoor heeft overwogen, tot de slotsom komt dat de wielasondersteuning volgens de bedoelde beperkte conclusie van de aanvrage ten opzichte van de besproken bekende stand van de techniek niet op een octrooieerbare uitvinding berust en dat de aanvrage daarom ook in die beperkte vorm niet voor openbaarmaking in aanmerking komt; enz. x) *•) Het voorgaande wordt met toestemming van aanvraagster gepubliceerd (Red.).

BOEKBESPREKING Nouvelles techniques contractuelles — know-how —franchising — engineering — leasing. Travaux de la Faculté de droit et des sciences économiques de Montpellier. Montpellier, Librairies Techniques, 1970, 191 blz. Het Centre du Droit de 1'Entreprise van de Faculté de Droit et des Sciences Économiques van de Universiteit van Montpellier organiseert jaarlijks sinds 1968 „Journées d'Actualités du Droit d'Entreprise". In april 1970 werden aldus de derde „Journées" gehouden. Het verslag van deze dagen is eerst in april 1972 verschenen en vormt het onderwerp van bespreking. Het als boek laten verschijnen van een verslag van studiedagen heeft voor-

en nadelen. Enerzijds is de tekst levendiger en bevordert dit de leesbaarheid, anderzijds kunnen beschouwingen op papier komen, die daarvoor nog niet rijp zijn, vooral als men er van afziet om achteraf de verschillende beschouwingen te coördineren of nog wat te verdiepen. Het moet boeiend geweest zijn om de studiedagen bij te wonen, vooral voor degenen, die behoefte hadden aan een oriëntatie omtrent de onderwerpelijke nieuwe contractuele technieken; als „boek" over deze materie schiet het soms te kort. Er zijn echter ook veel beschouwingen, die een belangrijke bijdrage leveren voor het juridische denken over deze nieuwe „technieken", zodat de algemene beoordeling toch positief mag heten. De opzet is aldus, dat eerst een algemene inleiding over het onderwerp wordt

15 november 1972


Blz. 265

J. TASSY van „Saint Gobain", die dit in het bijzonder in het licht stelt. Er zijn twee omstandigheden, die de betekenis van het octrooi verminderen. Enerzijds is de tijd voorbij, dat de ondernemer zich achter zijn octrooi kon verschuilen en rustig de ontwikkelingen afwachten. Zou hij dat namelijk vandaag de dag doen, dan zou een ander hem spoedig met een andere oplossing voor hetzelfde probleem voorbijstreven. Anderzijds is het zó, dat niet slechts de uitvinding van belang is, maar dat het uitwerken daarvan tot bruikbare apparatuur zeker zo belangrijk is. Als men nu bedenkt, dat het bouwen van een prototype, het proefdraaien en al hetgeen nodig is om uiteindelijk de installatie, waarin de vinding is verwerkt, behoorlijk te laten werken, wel drie jaar kan duren, dan ziet men dat twee mensen elkaar vinden. Een afnemer, die wellicht bekend is met de vinding, maar weet, dat het hem drie jaar kost om deze „operationeel" te maken en een fabrikant, die weet, dat als hij niet snel begint om het geld, dat hij in uitvinding en ontwikkeling van de apparatuur heeft geïnvesteerd, terug te verdienen, er een ander zal zijn, die hem voor zal zijn, desnodig met een 1. Know How2). andere oplossing, en aldus de exploitatie van zijn vinding in gevaar zal brengen. Zo ontstaat het know-how-conEvenals bij de franchising en engineering is niet de tract. De afnemer betaalt graag een flink bedrag om drie know how zelf onderwerp van behandeling, doch het jaar tijd te winnen, de fabrikant wil niets liever dan zo know-how-contract, of zo men wil de know-howsnel mogelijk „vangen". licentie. Bij de behandeling van het contract — een St. GobainDe eerste spreker, de te Londen gedomicilieerde adcontract is als bijlage toegevoegd — krijgen we vele waarvocaat DURAND, wijst er op, dat een know-how-contract devolle aanwijzingen voor de praktijk. TASSY houdt ons slechts daar tot stand komt, waar een octrooi ontbreekt. voor ogen, dat de overeenkomst vooral op de volgende Er kunnen vele redenen zijn, waarom er geen octrooi punten duidelijk zal moeten zijn: bestaat. Het procédé is niet nieuw of leidt niet tot een uitkomst op het gebied van de nijverheid, maar bestaat b.v. a) de „ampleur" van de know-how-verstrekking. in een exploitatiewijze. Ook is denkbaar, dat het idee op Dit is vooral voor de licentienemer van groot belang. zichzelf octrooieerbaar is, doch dat de uitvinder er de Vraagt en krijgt hij advies op een terrein dat niet door voorkeur aan geeft het geheim te houden. Tenslotte heeft het contract bestreken wordt, dan zal hij moeten bijde tegenwoordige snelle technologische ontwikkeling de betalen. betekenis van het octrooi sterk verminderd 3 ). Het is b) waarover moet royalty worden betaald. Inderdaad ligt dit punt veel moeilijker dan bij een octrooilicentie. Daarbij valt meestal wel af te spreken, dat !) 8e Congres van de Internationale akademie voor vereen bepaald bedrag of een bepaald percentage van de gelijkend recht, Pescara 1970; zie hierover H. COHEN JEHORAM, N.J.B. 1971, blz. 10 en XJze Protection of Know-how prijs per verkocht apparaat betaald wordt. Bij een knowhow-overeenkomst is het veel moeilijker te meten, welke in 13 countries, Kluwer, Deventer, 1972. voordelen de licentienemer met de verkregen know how 2) Naast de opgegeven (Franse) litteratuur kunnen geverkrijgt. Een vast bedrag, hetzij ineens, hetzij periodiek noemd worden: H. STUMPF, Der Know How Vertrag (deze is te betalen, lijkt daarom het meest aangewezen, maar is ook auteur van Der Lizenzvertrag, 4e druk, Maschinenbauvoor de licentienemer niet erg aantrekkelijk, daar hij Verlag, Frankfurt/M, 1968, waarin hij telkens na de behandeling van licentie op een „Schutzrecht", de licentie, die moet betalen onafhankelijk van het feit of hij resultaten niet op een Schutzrecht betrekking heeft, zoals op know how, ziet van de verkregen know-how. behandelt); W. SKAUPY, Know How Vereinbarungen und c) de uitwisseling van verbeteringen. Kartellrecht, G.R.U.R. 1964, p. 539 e.v.; H. SCHUMACHER, Inderdaad is het hier oppassen geblazen. De partij, die Bedeutung und Behandlung von Know-how-Vertr'dgen unter de wens uit van de door de ander te ontwikkelen verbeEuropaischem Kartellrecht, Gewerbliche Schutzrechte im teringen te willen profiteren, kan er op rekenen, dat die EWG Kartellrecht IV, Kartellforum, Brussel, 1970, Carl Heymanns Verlag KG, Keulen, etc; H. KNOPPE, Die Beander altijd wederkerigheid als voorwaarde zal stellen. steuerung der Lizenz- und Know-how Vertrage, geeft op Dit kan echter voor een licentiegever met een grote blzz. 21 t/m 35 een algemene beschouwing over know-howresearchafdeling de verplichting meebrengen om aan een overeenkomsten. Zijn zeer uitvoerige litteratuurlijst bevat vele klein ondernemertje de één na de andere technische ver— doch uitsluitend Duitse — boeken en geschriften over de betering door te geven. Anderzijds moet de licentiegever belastingaspecten van licenties en know-how-contracten. Van er op bedacht zijn dat, indien zijn licentienemer een grote meer algemeen belang lijken de volgende door hem genoemde ondernemer is met vele professionele denkertjes in dienst, werken en artikelen: Het als „Sonderdruck" verkrijgbare gedeelte Patentlizenz- und Know-how-Vertrag van het Hand- hij alle verbeteringen, die bij zijn nemer worden uitbuch des gewerblichen Rechtsschutzes, Loseblattsammlung, gedacht, krijgt uitgeleverd. De „back flow" is voor hem Keulen, 1969. H. STUMPF, Ungeklarte Probleme bei Know- dan zeer waardevol. De goede raad aan de licenhow- und Patentlizenzvertragen, Der Betriebs-Berater, 1970, tiegever is dus: is de licentienemer een klein mannetje dan p. 195 e.v., B. KORMANN, Know-how-Vertrage, Ihr Wesen moet het terrein, waarop uitwisseling plaats vindt, zo und ihre Steuerliche Behandlung unter Berücksichtigung der klein mogelijk worden gehouden, is het een grote baas, U.S.-deutschen Doppelbesteuerung, Die Steuerberatung, 1961, dan moet het terrein zo ruim mogelijk worden genomen. p. 187 e.v. Bij deze goede raad wordt lijkt mij vergeten, dat er nog 3 ) In dezelfde zin: SCHUMACHER, t.a.p. blz. 47. Deze wijst een wederpartij is, die ook voor zijn belangen opkomt. er op, dat ook de kosten, de ingewikkeldheid der procedure, Bovendien is er nog een reden om ook het kleine manhet aanvragen in veel verschillende landen („Vielstaaterei in netje regelmatig verbeteringen toe te spelen (al is dat Europa"!), de rompslomp, ook die te wachten staat bij indan wellicht onverplicht). Op het aanverwante terrein breuk, etc. belemmerend werken op het aanvragen van octrooi. van de franchising zijn namelijk enkele ontsporingen begegeven, daarna een praktijkjurist een contract behandelt, waarna meestal nog een discussie volgt. In het navolgende zal ik deze beschouwingen de revue laten passeren. Allereerst nog een algemene opmerking vooraf en wel over de litteratuuropgaven. Hier wreekt zich het feit, dat de beheersing van vreemde talen voor veel Fransen (nog) een zwak punt is. Zo zien we in de „Bibliographie" alleen bij het onderwerp „franchising" een bescheiden opgave van Amerikaanse bronnen, doch b.v. Duitse litteratuur ontbreekt geheel. Ik stel mij derhalve voor bij elk onderwerp enige mij bekende, niet vermelde litteratuur op te geven, zonder echter in het minst te willen beweren, dat de beide litteratuuropgaven tezamen volledig zouden zijn. Vooral met betrekking tot de Amerikaanse litteratuur over franchising zou dat ondoenlijk zijn. Tenslotte zij er op gewezen, dat het Congres in Pescara *) nog niet had plaats gehad, zodat met het daar verhandelde nog geen rekening kon worden gehouden. Nu de vier thema's van de studiedagen:

Blz. 266


kend, doordat de licentiegever na het uitgeven der licentie niet of nauwelijks verder werkte aan het verbeteren en aantrekkelijk maken van het systeem. Slechts na een „opstand" van gezamenlijke franchisees is daarin toen verbetering gekomen. Thans geldt als regel voor sound franchising, dat de franchisor onafgebroken bezig is zijn systeem te vernieuwen 4 ) . Daarom zou ik ook de knowhow-licentiegever aanraden om zijn licentienemer doorlopend te laten profiteren van de verbeteringen, die hij uitvindt, zulks om te voorkomen, dat de nemer gaat chicaneren over de betaling van de royalty. Know how kan op velerlei wijze worden verstrekt. TASSY geeft de volgende mogelijkheden, die uiteraard in velerlei combinatie kunnen voorkomen: 1. zenden van tekeningen, handleidingen e.d. 2. zenden van materiaal, waarin de vinding is verwerkt 3. zenden van technici 4. ontvangen van technici. De licentiegever dient zich goed te bezinnen op de eventuele aansprakelijkheden, dit uit één en ander zouden kunnen voortvloeien. De meeste know-how-contracten zullen als resultaat van deze bezinning de clausule bevatten, dat de licentiegever generlei aansprakelijkheid aanvaardt voor het behoorlijk funktioneren en/of het rendement der installatie, terwijl de uitgezonden technici niet de bevoegdheid zullen hebben tot het doen van bindende instrukties. Zij helpen slechts. Wil de licentienemer het anders, dan is hij aangewezen op een engineering contract, zoals hierna te omschrijven. Temidden van vele nuttige door TASSY gegeven aanwijzingen omtrent de te bedingen som ineens en/of „redevance", trof ik er één aan, waarop ik nog wil wijzen: voorkomen moet worden, dat de licentienemer de produkten verkoopt aan een filiaal ad hoc, dat geen winst behoeft te behalen, om zodoende de royalty te drukken. Zulks valt te voorkomen door de verkoopprijs aan de uiteindelijke gebruiker als basis voor de royalty te nemen of door een vast bedrag per verkochte eenheid overeen te komen, doch dit alles kan alleen indien valt vast te stellen, dat met de know how bepaalde producten zullen worden vervaardigd. Bij dit alles bedenke men dan nog, dat het besproken contract industriële know how gold, hetgeen meebrengt, dat veel van het besprokene niet toepasselijk is, indien de know how bijvoorbeeld een exploitatiemethode betreft, zoals bij franchising gebruikelijk. De Parijse advocaat LASSIER bespreekt de know how licenties in verband met het E.E.G.-kartelrecht. Hiervan valt niet veel meer te zeggen, dan dat know how licenties kunnen vallen onder de verbodsbepalingen van de artt. 85 en 86 van het E.E.G.-verdrag, indien namelijk aan het in die artikelen gestelde is voldaan. Bespiegelingen over de vraag, wanneer dit het geval zou zijn, zijn tamelijk speculatief gezien de grote betekenis, die feiten en cijfers spelen bij de beoordeling van de vraag of de kartelbepalingen zijn overtreden. Het ligt dus niet aan LASSIER, dat hij in deze niet de verlossende formule kan geven. Na een beschouwing van KAUFFMANN over de vraag of het verstrekken van know how al dan niet BTWplichtig is, komt tenslotte de wetenschappelijk medewerker M. F. MAGNIN aan het woord, die de auteur is van een brochure Le know how, verschenen in Dijon in 1968. Zoals de wetenschapsman betaamt legt hij de vinger op een dogmatisch zwak punt: hij stelt de vraag, of met recht gesproken mag worden van een know-how-licentie. *) De Innovationen en Die permanente Bereitschaft zur neuen Idee van HERBERT GROSS, op het International Franchise Congres 1971, uitgegeven door G. E. CONRADI, Center for the Study of Franchismg in F.urope, blz. C. 12/13.

15 november 1972

Immers er is geen sprake van een „licet" (hij vindt goed), zoals bij octrooi, waar de licentiegever toezegt niet van zijn verbodsrechten gebruik te maken. In mijn Handel in goede Naam 5 ) wees ik er reeds op, dat het spraakgebruik allengs „licentie" is gaan gebruiken ook voor die overeenkomsten, waarbij de licentiegever géén industriële eigendomsrechten op zijn werkwijze, systeem, „Ausstattung" etc. heeft 6 ). Daarmee wil ik niet zeggen, dat de opmerkingen van MAGNIN niet juist zouden zijn. Integendeel. Ik vrees alleen, dat zijn strijd voor het juridisch taaipurisme in deze nog slechts een achterhoedegevecht is. 2. Franchising. 7 ) De behandeling van franchising is hoogst ongelukkig. Als bijlagen zijn namelijk twee modelcontracten toegevoegd, waarvan het eerste niets met franchising heeft te maken — het is een contract van geldlening met afnameverplichting, zoals in de brouwerijwereld bekend als „bierverplichting" — en waarvan het tweede een franchisecontract genoemd kan worden, dat echter niet erg specifiek is gezien de grote nadruk, die valt op de distributie van waren. In de „Etude de cas" wordt echter door mademoiselle BAROUDY een contract van „Novotel" behandeld, dat wel duidelijker de kenmerken van franchising naar voren brengt, doch dat niet onder de bijlagen is opgenomen. De spraakverwarring, die hiervan te verwachten was, blijft echter grotendeels uit: Niemand meldt zich voor de discussie, althans men vond het kennelijk niet de moeite waard om hun beschouwingen in de bundel op te nemen. Aldus tellen wij (zonder de bijlagen) 15 bladzijden gewijd aan een algemeen rapport van SAINT ALARY en twee „études de cas" één van TESTON, die wordt aangeduid als „Directeur des études au département de commercialisation de 1'I.U.T. de Grenoble" en één van de reeds genoemde Mademoiselle BAROUDY. Het rapport van SAINT ALARY, hoogleraar te Parijs, is in mijn ogen duidelijk beter dan de beschouwing van TESTON, al is het alleen al, omdat SAINT ALARY recht doet wedervaren aan de sector van dienstverlening, waar de franchising juist zo'n grote rol speelt. Enige opmerkingen lijken mij niettemin op zijn plaats, in het bijzonder waar het zijn definitie betreft. Hij stelt met enige slagen om de arm, dat franchising is: „un contrat par lequel un fabricant, mais 5) Intreerede Tilburg 1970, blz. 15/16. 6 ) KNOPPE, o.c., p. 3 houdt echter nog volledig vast aan de „oude" onderscheiding, stellende, dat een licentie is „eine Benutzungserlaubnis an einem gewerblichen Schutzrecht", waarbij hij zich op een groot aantal schrijvers beroept en stelt, dat dit standpunt ook zou worden ingenomen in België, Oostenrijk, Engeland, Frankrijk en Nederland, zij het, dat in de laatste drie landen meer het accent valt op „den Verzicht des Lizenzgebers von seinem 'Verbietungsrecht' Gebrauch zu machen". Dit laatste is dus in het straatje van MAGNIN! 7 ) Naast de in de „bibliographie" opgegeven Engelse en Franse litteratuur zou ik willen noemen: H. GROSS en W. SKAUPY, Das Franchisesystem, Econ Verlag, Dusseldorf-Wien, le druk september 1968, 2e ongewijzigde druk mei 1969; W. SKAUPY, Der Franchise-Vertrag - ein neuer Vertragstyp, der Betriebsberater 1969, p. 113 e.v.; U. LOEWENHEIM, Wa-

renzeichen und Wettbewerbsbeschrankung, Athenaum Verlag, Bad Homburg v.d.H., augustus 1970, blz. 99-132; J. A. H. CURRY e.a., Partners for Profit, a Study of franchising, New York 1966; The Franchising Sourcebook, JIM MCCORD editor, Practising Law Institute, New York 1970. Opportunities in Franchising, Verslag van het International Franchise Congres 1971, uitgegeven door het Center for the Study of Franchising in Europe, Düsseldorf, voor zover niet in de handel verkrijgbaar te leen bij schrijver dezes; LEWIS G. RUDNICK, A Review of legal problems of franchising in the United States for the European franchisor, Chicago, 1972, niet in de handel, ter leen verkrijgbaar bij schrijver dezes. F. MOLENAAR, Handel in goede naam, enige opmerkingen over het in licentie geven van een systeem (franchising), Kluwer, Deventer 1970.

15 november 1972

BIJBLAD I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M , N r 11

plutöt un prestataire de services, que 1'on appelle Ie franchiseur, concède a un commercant indépendant, que j'appellerai Ie franchise, et qui n'est pas forcément un commercant detaillant, qui pourrait être aussi un grossiste, une marque portant sur un produit ou sur un service 8 ) et qui s'engage a fournir a ce commercant indépendant son assistance pour 1'organisation, la formation, les techniques de commercialisation, etc. moyennant une redevance". Dit is een zeer verheugende poging om onder woorden te brengen, wat met franchising wordt bedoeld. Woord voor woord zou ik willen onderschrijven, doch naar mijn mening dienen nog enkele kenmerken van franchising te worden toegevoegd. Het is m.i. niet slechts het merk, doch de gehele „Ausstattung", waarop de concessie betrekking heeft of anders gezegd: alles dat beoogt het publiek een bepaald beeld te geven van het product, dienst en/of systeem. Elders 9 ) gaf ik reeds de nodige voorbeelden, waarin die „imagebuilders" bestaan: emblemen, kleurcombinaties, uniformen, slogans, vormgeving, etc. Voorts ontbreekt m.i. in de definitie nog de plicht van de licentienemer — ingeschakelde noemde ik hem in mijn openbare les — om te handelen volgens de gegeven instrukties. Met andere woorden, de door SAINT ALARY beschreven assistentie heeft de vorm van instrukties, die dan ook door de ingeschakelde moeten worden opgevolgd. Als men deze punten in de definitie verwerkt, lijkt het mij minder noodzakelijk om tot uitdrukking te brengen, dat het geheel een „systeem" vormt, waarvan de bedoeling is, dat het wordt uitgedragen. Het volgt noodzakelijkerwijs uit het samenstel van diensten, waaronder die op het gebied der „Ausstattung" en de daarmee samenhangende verplichtingen van de ingeschakelde. Niet voor niets gebruik ik nu het woord ingeschakelde. Ik mis in de definitie namelijk ook nog wat over de „chain". Mijns inziens is franchising niet aanwezig, wanneer niet het streven bestaat om het ontwikkelde systeem op vele plaatsen toe te passen en daarmede voort te gaan. Juist met het overal vestigen van identieke winkels, dienstverlenende inrichtingen — denk ook aan autobussen — etc. en hun exploitatie overeenkomstig het systeem, beoogt men de waardering van het publiek te oogsten en aldus omzet en winst van alle ingeschakelden te vergroten. Vermeld mag worden, dat bij TESTON juist wel gewag wordt gemaakt van de verplichtingen van de licentienemer onder het contract en van de „groupe" en van het grote belang voor het welslagen van het geheel, dat ieder der ingeschakelden zich houdt aan de regels en alles doet om de reputatie uit te dragen en te verbeteren. Voortgaande met de verhandeling van TESTON kom ik op diens visie — ook elders veel gehoord —, dat franchising een vorm van distributie van waren of diensten zou zijn. Bc waag dit te betwijfelen. Het is mijns inziens een systeem om de distributie van waren en diensten te bevorderen om aldus een extra economisch voordeel te behalen voor beide partijen. Bij vele vormen van franchising is er zelfs in het geheel geen sprake van distributie van waren of diensten, tenminste niet in dien zin, dat de diensten van de franchisor onder de afnemers zouden worden gedistribueerd. Denkt men zich een franchisor, die een systeem heeft ontwikkeld (en toepast!) voor de verhuur van auto's, voor de uitzending van typistes of voor hotelexploitatie. Een franchisee in de betreffende chain zal nu zijn eigen diensten — beschikbaarstelling 8) Bedacht moet worden, dat Frankrijk het dienstmerk kent. Zie KABEL in dit tijdschrift jg. 1971, blz. 85, 2e kol. Onlangs heeft COHEN JEHOEAM de moeilijkheden verbonden aan de invoering van een wettelijke regeling van het dienstmerk in de Benelux nog eens de revue laten passeren: N.J.B. 1972, p. 908. 9 ) Handel in goede naam, blz. 5, 7 en 18.

Blz. 267

van auto, typiste resp. onderdak — verlenen aan de klanten. Het zijn zeer beslist niet de diensten van de franchisor, die hier verder worden verdeeld (Vlaams: dealer = verdeler). De werkzaamheden van de franchisor bestaat namelijk (slechts) daarin, dat hij zijn eigen diensten in zijn eigen filialen verleent alsmede, dat hij aan zijn franchisees een andere categorie diensten verleend, namelijk de terbeschikkingstelling van een systeem, maar deze laatste dienst wordt op zijn beurt niet verder verdeeld. In het slotwoord van HÉMARD komt de franchising nog eenmaal terug. HÉMARD meent te moeten konkluderen, dat het enige verschil tussen alleenverkoopcontract (concession exclusive) en franchising is, de vergoeding, die de afnemer-franchisee aan de leverancier-franchisor moet betalen. N u is deze vergoeding voor veel franchisecontracten inderdaad kenmerkend. Toch zou men door de vergoeding tot essentieel element te verheffen groepen contracten uitsluiten, die over het algemeen toch tot franchising worden gerekend, zoals de contracten tussen oliemaatschappijen en exploitanten van benzinestations. Men zou kunnen stellen, dat ook daar de afnemer een vergoeding betaalt voor het mogen gebruiken van het (uit service en image opgebouwde) systeem, doch dat deze vergoeding onzichtbaar is als zijnde opgenomen in de prijs van de afgenomen produkten. Reëler is het te stellen, dat bij franchising naast eventuele verkoop van waren door de franchisor altijd een „systeem" (van exploiatie, presentatie etc.) ter beschikking wordt gesteld met het oogmerk om daarmede een extra economisch voordeel te behalen. Mijn bezwaar tegen de opmerking van HÉMARD is, dat hij een uiterlijk verschijnsel — de vergoeding — tot middel van onderscheiding verheft zonder zich af te vragen, waarom die vergoeding wel wordt betaald. Gaat men dat na, dan dringt men eerst tot de kern van de franchising door. Men krijgt de indruk, dat de ontwikkeling en de studie van franchising in Frankrijk, althans in 1970, nog niet zo ver waren, dat vruchtbare juridische gesprekken daarover mogelijk waren. 3. Engineering. Engineering, ik moet het bekennen, was voor mij, voordat ik kennis nam van hetgeen in Montpellier daaromtrent is gezegd, een klank zonder veel inhoud. De lezing van het verhandelde had aldus voor mij de aantrekkelijkheid, dat het juridisch beeld omtrent engineering allengs vorm begon te krijgen. In het navolgende zal ik dit beeld trachten weer te geven. Of dit beeld geheel juist is, kan ik niet garanderen, daar mij andere juridische litteratuur over dit onderwerp niet ter beschikking stond. De algemene inleiding is ditmaal van DELEÜZE, algemeen direkteur van Le Prayon en voorzitter van de Belgische Vereniging van bedrijfsjuristen, de études de cas van LEPROUX, hoofd van de juridische afdeling van Naphtachemie en CKEIRIN, adjunct direkteur van Speichim. Aan de diskussies doen mee CRISAFULLI, prof. SAINT-ALARY, DUBISSON, PICHAÜD, prof. TROCHU, prof. BONASSIES en DELEUZE.

Een zeer uitvoerig model van een Naphtachemie-contract is toegevoegd. Gaat men nu eerst de „consulting engineering" onder de loupe nemen, dan blijken daarbij de werkzaamheden van de ingenieur onder meer te bestaan in het maken van voorstudies, het uitwerken der tekeningen, het bespreken daarvan alsmede van de keuze van te leveren materialen, het geven van opdrachten, het leiden van en het kontroleren van de bouw, het achter hun broek zitten van leveranciers, planning, budgettering, het verzorgen van de inbedrijfstelling etc. Men vraagt zich nu af, of hier sprake is van een nieuwe contractuele techniek, die duidelijk afwijkt van bekende contractsvormen. In de figuur van „consulting engineering", zoals deze uit de verhandelingen naar voren

Blz. 268


komt en zoals zij ook in Nederland bekend is, lijkt de raadgevend ingenieur zeer veel op de architekt met dit enkele verschil, dat de raadgevend ingenieur ten aanzien van een technisch (dus niet bouwkundig) project adviseert. Ook SAINT-ALARY wijst hierop bij de diskussies. Er lijkt dus weinig aanleiding om bij dit soort engineering-contract stil te staan. Er is echter een ontwikkeling vast te stellen naar „commercial engineering", dat in zijn verst doorgevoerde vorm het „turn key" project oplevert, dat in de verhandelingen van Montpellier is terug te vinden als „clé sur porte" of „clés en main". Het laatste geval doet weer sterk denken aan aanneming van werk. Het tussengelegen gebied is het interessantste. Men onderscheidt daar allerlei vormen, waarbij meer of minder wordt gegarandeerd. Gaat het hier om verplichtingen van de ingenieur zelf, dan zou men ook van een resultaatsverbintenis kunnen spreken. Hierin overigens blijkt het grote verschil tussen de consulting engineering en het contract met de architect enerzijds en de vormen van commercial engineering anderzijds: bij commercial engineering garandeert de ingenieur, dat er een installatie zal komen met die en die capaciteit, dat rendement, dat energieverbruik etc. en niet te vergeten, dat de installatie op een bepaalde datum gereed zal zijn voor inbedrijfstelling, althans hij geeft één of meer van deze garanties. Wordt één der verplichtingen door de ingenieur niet nagekomen, dan is de aansprakelijkheid in het besproken contract aldus geregeld: — In geval de installatie niet voldoet aan de gestelde eisen, zal de ingenieur op zijn kosten alles moeten doen, ook eventuele betalingen aan derden, om nieuwe onderdelen te verkrijgen en al wat dies meer zij, om wel aan het contract te voldoen, zij het dat deze aansprakelijkheid is beperkt tot een zeker percentage van het ingenieurshonorarium; — In geval van te late oplevering is een boete overeengekomen, die echter ook een bepaald percentage van het honorarium niet te boven mag gaan. Daarnaast, zo merkt LEPROUX op, bestaat vaak de mogelijkheid om de leverancier van de installatie of degeen die de licentie heeft verstrekt, stel, dat dit niet de ingenieur is, aansprakelijk te, stellen bij niet behoorlijk funktioneren der installatie. Als bijzonderheid van elk engineering contract komt naar voren, dat altijd geoctrooieerde uitvindingen worden benut, dan wel know how of beide — er moet dus iets ingenieus aan te pas komen —, waarbij de afnemer de desbetreffende licentie verkrijgt om aldus de installatie op de door de ingenieur (s) uitgekiende wijze te exploiteren. Bij de commercial engineering zal het de ingenieur zijn, die hetzij het octrooi resp. de know how bezit, hetzij een licentie daarop heeft. Bij de consulting engineering zal dit punt wel altijd aldus worden geregeld, dat de ingenieur zich zal inspannen (inspanningsverbintenis) om voor de opdrachtgever de betreffende licenties van de derde-houder te verkrijgen. De verplichtingen van de opdrachtgever zullen sterk afhangen van de aard en gedachte opstellingsplaats van de installatie. Zo zal hij vaak een ruimte ter beschikking moeten stellen, personen beschikbaar houden, energie verschaffen etc. en natuurlijk moet hij betalen. Ten aanzien van dit laatste bestaan er vele mogelijkheden, waarop het mij echter niet dienstig lijkt in dit bestek verder in te gaan. 4. Leasing 1 0 ). Over dit onderwerp zou ik kort willen zijn. Leasing ligt mijns inziens in een ander vlak dan de vorige drie figuren, 10

) Voor litteratuur over dit onderwerp zou ik willen verwijzen naar de uitgave van het Juridisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam: litteratuur betreffende leasing, 1972.

15 november 1972

die alle op distributie betrekking hebben. Daarbij zou ik het zó willen zien, dat alle drie de waar „know how" distribueren, terwijl franchising en engineering in bepaalde gevallen ook de distributie van waren trachten te bevorderen. Leasing daarentegen tracht financieringsproblemen op een bepaalde manier op te lossen. Dit heeft het b.v. gemeen met factoring, dat echter ook nog een andere funktie heeft. Men vraagt zich derhalve af, waarom in Montpellier wel de leasing, maar niet de factoring werd besproken. Beide kunnen toch worden aangemerkt als „nouvelles techniques contractuelles". Een andere reden waarom ik over de leasing kort zou willen zijn, is daarin gelegen, dat zij niet thuis hoort bij de industriële eigendom, die toch het thema is van dit blad. Niettemin is er één leasing-figuur, waar we aanknopingspunten met de vorige rechtsfiguren kunnen vinden en aldus ook verband bestaat met de industriële eigendom, dan wel in de ruimste zin genomen. Ik doel op de „operational lease", waarbij de verhuurder een zeer vergaande service levert, die inhoudt, dat de verhuurder niet slechts alle onderhoud en reparaties verricht, maar ook voor een vervangende machine zorgt zo dikwijls de geleverde niet gebruikt kan worden. KEIJSER n ) spreekt in dit verband van „garanties, die een voortdurend genot aan de lessee waarborgen". Dat deze garanties niet alles-omvattend zijn, ligt volgens hem daaraan, dat de lessor niet gaarne ook de onverzekerbare risico's op zich wil nemen en deze dus voor rekening van de lessee laat. Deze uitgebreide service en garanties doen weer sterk denken aan de commercial engineering en het is duidelijk dat de huurder zijn toevlucht neemt tot de geschetste rechtsfiguur, omdat hijzelf niet die vergevorderde know how kan opbrengen, die nodig is voor onderhoud en reparaties van de betreffende apparatuur, waarbij ik in het bijzonder denk aan elektronische rekenmachines. In feite zit in de desbetreffende lease-contracten dus een element van know how verstrekking. In het verslag van de studiedagen in Montpellier is deze trait d'union niet gelegd, hetgeen ook niet te verwachten was nu voornamelijk de „credit-bail" (finance leasing), de crédit-bail immobilier en de sale-lease back worden behandeld. Deze worden dan behandeld door CALAIS-AULOY als algemeen inleider en door COZIAN in verband met de fiscale aspecten. De étude de cas geschiedt door BOUIXAY (Saint Gobain) voor een leaseback contract betreffende onroerend goed, terwijl PAILLUSSEAU (hoogleraar Rennes) een lease van onroerend goed behandelt. Sluiting. In de slotzitting geeft HÉMARD, hoogleraar te Parijs, een bijzonder aardige beschouwing over de juridische aanpak van nieuwe contractsvormen. Inderdaad zijn hier enige wijze raadgevingen niet overbodig. Het kost namelijk meestal nogal wat inspanning om te doorgronden wat met een nieuwe contractsvorm wordt beoogd en wat haar preciese inhoud is. Indien men daar eenmaal achter is, heeft men het gevoel „er te zijn", doch eerst dan begint het werk van de jurist: na te gaan wat de juridische consequenties zijn tussen partijen, in de verhouding met derden, mogelijke wettelijke belemmeringen en inconveniënten, zoals op het gebied van belastingrecht, kartelrecht etc. Samenwerking tussen de praktijkjurist en de rechtsgeleerde kan hier groot nut afwerpen. Vught, 3 oktober 1972. Mr F. MOLENAAR. 11 ) J. A. M. P. KEIJSER, Civielrechtelijke aspecten van leasing in Nederland, Prft. Nijmegen (1972), p. 62.

Bijblad bij De Industriële Eigendom

Recommend Documents