Bijblad bij. De Industriële Eigendom. rv Va Vb Vc VI 587 VII vm

H E T

B U R E A U

V O O R

DE

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

J A A R R E G I S T E R

Bijblad bij I N D E X

V A N

2 0 0 3

De Industriële Eigendom R E G I S T E R S

Artikelen en noten Actualiteiten Necrologieën Officiële mededelingen Berichten Zakenregister Register van beslissingen van de rechter, van het Bureau I.E. en van de Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden, gerangschikt naar het college Register van beslissingen van de rechter gerangschikt naar de partijen Register van beslissingen het Bureau I. E. en van de Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden en de rechter gerangschikt naar wetsartikel A Beslissingen van het Bureau I.E. I E.E.G.-Verordening 1768/92 (Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen) B Raad van Beroep inzake het toezicht op de octrooigemachtigden I Grondregels (voor de Octrooigemachtigde) II Bij zondere Voorschriften van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde C Beslissingen van de rechter Ia Rijksoctrooiwet(i9io) Ib Rijksoctrooiwet 1995 Ie Europees Octrooi Verdrag ld PCT-Verdrag

578 578 578 579 579 580

Ie If Ig

Da

nb 581

nc 584

lid

m rv Va Vb Vc VI 587 VII

vm 587

588 589 591 596 597

IX X XI XUa

Octrooigemachtigdenreglement Grondregels (voor de Octrooigemachtigde) Bij zondere Voorschriften van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde Benelux Merkenwet Protocol (tot wijziging van de Benelux-Merkenwet) van 2 december 1992 Tri. 1993,12 Gemeenschapsmerkenverordening Merken Richtlijn 89/104/EEG Benelux Tekeningen- en Modellenwet Handelsnaamwet Auteurswet 1912 Universele Auteursrecht Conventie Berner Conventie Gemeenschapskwekersrechtverordening 2100/94 Burgerlijk Wetboek E.G.-Verdrag Unieverdrag van Parijs TRIPs-Verdrag EVRM Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering E.G.-Executieverdrag (EEX) Algemene wet bestuursrecht

Xllb XIII Wetgeving Boekbesprekingen Ontvangen Boeken

597 598

598 598

611 611 612 615 616 617 618 618 618 619 622 623 623 623 624 625 627 627 627 627

B I J B L A D

A R T I K E L E N

E N

Mr. ir. R.B. Bakels, Software: werkwijze of voortbrengsel? Prof. mr. J.J. Brinkhof, Het schorsingsverzoek, noot onder Rechtbank 's-Gravenhage, 26 april 2000, nr. 18 -, Over beschermingsomvang, equivalentie en afstand, noot onder Rechtbank 's-Gravenhage, 24 mei 2000, nr. 2 -, Overdracht van Octrooi en werking ten opzichre van derden, noot onder Pres. Rechtbank Zwolle, 3 juli 2000, nr. 15 -, Wensen op het gebied van het octrooirecht Mr. J.L. Driessen, Nietigheid volgconclusies? noot onder Rechtbank 's-Gravenhage, 4 dec. 2002, nr.49 Ir. A.P. Engelfriet, Open source software en octrooien: een moeilijke combinatie Mr. K. Gilhuis en mr. W. Wefers Bettink, Artikel 14D BMW en artikel 91 j° 92 Gemeenschapsmerkverordening vormen geen beletsel voor .nl-domeinnaamarbitrage Dr. L.J. de Haas, Artikel 123 EOV en equivalentiebescherming [reactie op de noot van prof. J.J. Brinkhof, BIE 2003, blz. 17/8 'Over beschermingsomvang, equivalentie en afstand' Dr. J.H. den Hartog, Bescherming product verkregen met een werkwijze, noot onder Rechtbank 's-Gravenhage, 1 aug. 2001, nr. 21 -, Beschermingsomvang, equivalentieleer, noot onder Hoge Raad, 29 maart 2002, nr. 14 -, Beschermingsomvang, interpretatie van elementen in een conclusie, noot 1 onder Rechtbank 's-Gravenhage, 16 mei 2001, nr. 23 -, Maatgevend tijdstip voor de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi, noot onder Hoge Raad, 2 nov. 2001, nr. 30 Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, 'Baas in eigen buik': over omzettingsproducten, indirecte inbreuk en de particuliere sfeer, noot 2 onder Rechtbank 's-Gravenhage, 16 mei 2001, nr. 23 F.A.T. Looijengoed, Opnieuw bekeken. De doelstellingvan artikel 54(3) EOV

N D U S T R I E L E

E I G E N D O M

N O T E N 428-434

129-130

17/8

114 372/6

329 204/8

307/9

310/1

163 110/2

170

227

Prof. mr. A.A. Quaedvlieg, Technische vormmerken, noot onder Hof van Justitie E.G., 18 juni 2002, nr. 89 Prof. mr. J.H. Spoor, Eénlijnstoepassing van de Decca-doctrine, noot onder Rechtbank 's-Gravenhage, 27 nov. 2002, nr. 34 -, Indirect verwarringsgevaar, noot onder Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 3 sept. 2002, nr. 10 -, Ontstaan van het merkrecht door depot of inschrijving?, noot onder Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 11 okt. 2002, nr. 25 Mr. P.J.M. Steinhauser, De onderlinge verhouding tussen de weigeringsgronden van art. 7, lid 1 GMV, noot onder Hof van Justitie E.G., 19 sept. 2002, nr. 19

-, Depot van een merk dat in het buitenland wordt gebruikt, noot onder Benelux-Gerechtshof, 24 juni 2002, nr. 73 -, Gebruik als merk, noot onder Hof 's-Gravenhage, 29 maart 2001, nr. 86 - , Heilung en overgangrecht, noot onder Vzr. Rechtbank Amsterdam, 23 jan. 2003, nr. 56 -, Het tuchtrecht van de octrooigemachtigde en de schijn van belangenverstrengeling, noot onder Raad van State, 28 nov. 2001, nr. 12 Mr. A. Tsoutsanis, Artikel 14-D BMW en 92 GMV: .nl-domeinnaamarbitrage onwettig -, Robe(l)co, artikel 5 lid 5 Merkenrichtlijn en economisch verkeer: een fout in de richtlijn? -, Voortdurende onzekerheid over wettigheid .nldomeinnaamarbitrage: een (prejudiciële) vraag van uitleg waard [naschrift op de reactie van mrs. K. Gilhuis en W. Wefers Bettink] Mr. W Wefers Bettink en mr. K. Gilhuis, Artikel 14D BMW en artikel 91 j° 92 Gemeenschapsmerkverordening vormen geen beletsel voor .nl-domeinnaamarbitrage Mr. ir. J.H.F. Winckels, Bijkomende omstandigheden voor inventiviteit, noot onder Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 6 sept. 2001, nr. 79

552/5

245 69-70

179-180

140/2

453 515/6 364

80/2 153/7 3-10

309-310

307/9

480

170/1 523-530

A C T U A L I T E I T E N Art. 13 A lid 1 sub a BMW geldt alleen voor (vrijwel) identieke tekens zonder toevoeging (D.J.G.V.) Bekende merken toch ook beschermd tegen verwatering door gebruik van soortgelijke waren (D.J.G.V.) Doublemint en Adidas (C. v. N.) Een Duitse reactie op een Belgische torpedo (Br.)

203

55/6 475 152

Haagse Hof stelt prejudiciële vragen over goederen in transito (C. v. N.) Het Gemeenschapsoctrooi komt! (Br.) KNAW-advies over octrooieren van humane genen (C.v.N.) Libertel(A.A.QJ Voorstel voor EG-richtlijn handhaving IE-rechten (C.v.N.)

427 151/2 427 261 151

N E C R O L O G I E Ë N In memoriam ir. J. Lutter

In memoriam prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach

371

L A D

O F F I C I Ë L E


E I G E N D O M

M E D E D E L I N G E N

Akte van Genève bij Overeenkomst van 's-Gravenhage, Inwerkingtreding 520 -, Toetreding door Liechtenstein 472 -, Toetreding door Spanje 520 Albanië, toegetreden tot de Overeenkomst van Nice 424 -, toegetreden tot de Schilddng van Madrid en Protocol 424 -, toegetreden tot het Verdrag van Boedapest 424 Belize, toegetreden tot de Overeenkomst van 's-Gravenhage 424 Botswana, toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) 472 Bureau voor de Industriële Eigendom, Personeel 51, 256, 368,472,520, 576 -, Sluiting van het 51,148,200,256,576 -, Bibliotheek -: nieuwe openingstijden 576 Centrale Afdeling van de Octrooiraad 95 Egypte, toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) 424 Erratum 150 Examencommissie 2003, Mededeling 51,95/6 Gabon, toegetreden tot de Overeenkomst van 's-Gravenhage 472 Groot-Brittannië en Noord-Ierland, toegetreden tot de Overeenkomst van Locarno 472 Iran, toegetreden tot de Schikking van Madrid en Protocol 520 Kroatië, toegetreden tot Schikking van Madrid en Protocol 576 Kyrgizië, toegetreden tot de Overeenkomst van 's-Gravenhage 256 Liechtenstein, toegetreden tot de Akte van Genève bij Overeenkomst van 's-Gravenhage 472 Namibië, toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) 576 Nederlandse Antillen, toegetreden tot de Schikking van Madrid en Protocol 200 Nicaragua, toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) 95 Noord-Korea, toegetreden tot de Schikking van Madrid en Protocol 200

Octrooigemachtigde, Examen resp. proeve voor 95/6 -, Register van - n 95,148, 304, 368,424,472, 520, 576 Overeenkomst van 's-Gravenhage, Toetreding door Belize 424 -, Toetreding door Gabon 472 -, Toetreding door Kyrgizië 256 Overeenkomst van Locarno, Toetreding door Groot-Brittannië en Noord-Ierland 472 Overeenkomst van Nice, Toetreding door Albanië 424 Papua Nieuw Ginea, toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) 256 Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden 95 Redactiesecretaris, zie Mededeling van de redactie 424 Schikking van Madrid en Protocol, Toetreding door Albanië 424 -, Toetreding door Iran 520 -, Toetreding door Kroatië 5 76 -, Toetreding door Nederlandse Antillen, WitRusland en Noord-Korea 200 -, Toetreding door de Volksrepubliek China 472 Signalering vakliteratuur I.E. Select 148 Slotwet: inwerkingstelling 95 Spanje, toegetreden tot de Akte van Genève bij de overeenkomst van 's-Gravenhage 520 Syrië, toegetreden tot het Verdrag tot samenswerking inzake octrooien (PCT) 3 04 Uitspraken Reclame Code Commissie en Collega van Beroep online beschikbaar 200 Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT), Toetreding door Nicaragua 95 -, Toetreding door Botswana 472 -, Toetreding door Egypte 424 -, Toetreding door Namibië 5 76 -, Toetreding door Papua Nieuw Ginea 256 -, Toetreding door Syrië 304 Verdrag van Boedapest, Toetreding door Albanië 424 Mr. DJ.G. Visser toegetreden tot de redactie 202 -, benoemt tot hoogleraar IE 306 Volksrepubliek China, toegetreden tot de Schikking van Madrid en Protocol 472 Wit-Rusland, toegetreden tot de Schikking van Madrid en Protocol 200

B E R I C H T E N Actualiteiten Auteursrecht 368 Beroepsopleiding Benelux merken- en modellengemachtigde 2003-2004 94 Beroepsopleiding merken- en modellengemachtigde 368 CIER-lezingen 94,3 04,423 ERA-seminar 'The New Community Regulation on Designs' 422 EU Trade Marks & Designs Forum 423 Examen Benelux Merken- en Modellengemachtigde 2003 94 Forum-Seminar 'Registration of Community Designs at the OHIM' 255

Grotius specialisatie opleiding: 'Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht' Grotius specialisatie opleiding: 'Informaticarecht' IViR International Copyright Law Summer Course PAO-cursus Actualiteiten intellectuele eigendom VIE-prijs VvA-Congres: 'Tien jaar Wet op de Naburige Rechten' 6e Benelux Merkendag 'Actualiteiten Merkenrecht'

199, 304 368 199 422 255/6 199 423

5 8 0

B I J B L A D


E I G E N D O M

2 0 0 3

Z A K E N R E G I S T E R ABC duur herziening, zie Bureau I.E., 28 okt. 2002, nr. 36, blz. 250. Alles in een polis, zie Hof Arnhem, 18 febr. 2003, nr. 75, blz. 460. Ansul/Ajax, zie Hof van Justitie E.G., 11 maart 2003, nr. 90, blz. 555. Arsenali, zie Hof van Justitie E.G., i2nov. 2002, nr. 51, blz. 338. Arsenal 2, zie High Court of Justice, 12 dec. 2002, nr. 52, blz. 343. Autodrop/Schadegevalletjes, zie Hof Amsterdam, 15 febr. 2001, nr. 6, blz. 45. Batco/Staat II, zie Hof 's-Gravenhage, 13 febr. 2003, nr. 70, blz. 434. Beeldmerk voor sokken, zie Rechtbank Utrecht, 25 sept. 2002, nr. 20, blz. 142. Beertjes-cake, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 3 sept. 2002, nr. 10, blz. 67 (met noot J.H. S.). Berial/Merial, zie Rechtbank Arnhem, 30 nov. 2000, nr. 4, blz. 21. Bezwaar nieuwheidsonderzoek, zie Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, 21 febr. 2003, nr. 57, blz. 364. Boehringer/GTO, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 19 febr. 2003, nr. 63, blz. 397. Boehringer Ingelheim/Swingward, zie Hof van Justitie E.G., 23 april 2002, nr. 64, blz. 401. Boer'n Yoghurt/Boeren Yoghurt I, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 11 okt. 2002, nr. 25, blz. 177 (met noot J.H. S.). Boer'n Yoghurt/Boeren Yoghurt n , zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 18 dec. 2002, nr. 26, blz. 180. Bouwtekeningen, zie Hof 's-Gravenhage, 10 okt. 2002, nr. 69, blz. 417. BX Velocity stent, zie Hof 's-Gravenhage, 3 juli 2003, nr. 88, blz. 531. Centaur/Gents, zie Vzr. Rechtbank Haarlem, 4 febr. 2003, nr. 54, blz. 355. Citylife, zie Hof's-Gravenhage, 29 maart 2001, nr. 86, blz. 512 (met noot Ste.). Companyline, zie Hof van Justitie E.G., 19 sept. 2002, nr. 19, blz. 130 (met noot Ste.). Compound/Timmerman, zie Pres. Rechtbank Zwolle, 3 juli 2000, nr. 15, blz. 112 (met noot Br.). Coolcare, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 28 febr. 2003, nr. 92, blz. 571. Davidoff/Gofkid, zie Hof van Justitie E.G., 9 jan. 2003, nr. 81, blz. 484. Deurdorpels, zie Hof Arnhem, 5 sept. 2001, nr. 27, blz. 182. Domeinnaam Next.nl, zie Hof Amsterdam.n jan. 2001, nr. 42, blz. 284. Dranghekkencontainer, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 6 aug. 2002, nr. 7, blz. 57. Driehoeksmerk voor chocolade, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 8 mei 2002, nr. 66, blz. 408. DVD, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 26 juni 2002, nr. 47, blz. 315. Eetbare spuitemulsie, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 4 dec. 2002, nr. 49, blz. 325 (met noot J.L. D.). Emballage retour systeem, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 21 aug. 2001, nr. 31, blz. 229.

E-server, zie Hof's-Gravenhage, 9 jan. 2003, nr. 65, blz. 406. Gipskruid, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 18 okt. 2002, nr. 28,blz. 185. Gratis Makelaar, Kan Dat?!/De Gratis Makelaar, zie Vzr. Rechtbank Amsterdam, 26 sept. 2002, nr. 67, blz. 413. Hypotheekofferte.nl, zie Vzr. Rechtbank Haarlem, 5 febr. 2003, nr. 68, blz. 415. ID-NL/EONL, zie Hof 's-Gravenhage, 22 nov. 2001, nr. 33, blz. 238. Inkttank, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 30 okt. 2002, nr. 62, blz. 394. Intergro/Interbuy, zie Benelux Gerechtshof, 24 juni 2002, nr. 73, blz. 449 (met noot Ste.). Intermediair/Intermediair Uitzendbureau, zie Hof Arnhem, 15 okt. 2002, nr. 53, blz. 348. Kabelgeleidingsbuis, zie Hoge Raad, 2 nov. 2001, nr. 30, blz. 209 (met noot J. d. H.). Kinderstichtingen, zie Rechtbank's-Gravenhage, 27 nov. 2002, nr. 34, blz. 243 (met noot J.H. S.). Kleur/beeld/vormmerken voor voedingssupplementen, zie Pres. Rechtbank te 's-Gravenhage, 2 maart zooi, nr. 9, blz. 62. Laura Ashley/Ashley's, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 21 aug. 2002, nr. 11, blz. 70. Loyaliteit octrooigemachtigde, zie Hof Amsterdam, 20 april 2000, nr. 8, blz. 59. Maars/Nordprofiel, zie Hoge Raad, 14 dec. 2001, nr. 5, blz. 23. Marie Claire, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 18 dec. 2002, nr. 43, blz. 284. -/Ipko-Amcor, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 24 sept. 2001, nr. 77, blz. 467. ME/WE, zie Hof Amsterdam, 27 sept. 2001, nr. 74, blz. 454. Medtronic/Metman, zie Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden, 1 okt. 2001, nr. 13, blz. 82. Merial/Berial, zie Rechtbank Arnhem, 30 nov. 2000, nr. 4, blz. 21. Microcapsules, zie Hoge Raad, 6 dec. 2002, nr. 50, blz. 329. Moederbord, zie Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 6 sept. 2001, nr. 79, blz. 476 (met noot C. v. N.). Monoclonaal antilichaam, zie Hof's-Gravenhage, 27 juni 2002, nr. 58, blz. 377. Mundocom/Tol, zie Vzr. Rechtbank Amsterdam, 14 febr. 2002, nr. 45, blz. 293. Parallelimport Lorzaar (Cozaar) en Vioxx, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 9 okt. 2002, nr. 31, blz. 23 5. Paroxetine-mesylaat, zie Hof 's-Gravenhage, 17 jan. 2002, nr. 16, blz. 114. Paroxetine-mesylaat, zie Hof 's-Gravenhage, 27 juni 2002, nr. 17, blz. 119. Philips/Optimes, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 15 jan. 2003, nr. 40, blz. 274. Philishave-apparaat vormmerk?, zie Hof van Justitie E.G., 18 juni 2002, nr. 89, blz. 547 (met noot A.A. Q.). Planthaken, zie Hof 's-Gravenhage, 26 okt. 2000, nr. 72, blz. 445.

B I J B L A D


Pothoudersluiting, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 10 juli 2002, nr. 71, blz. 439. Prinses-Maxima.nl, zie Rechtbank Utrecht, 16 juli 2003, nr. 9 1 , blz. 567. Projectorganisatie Betuweroute n , zie Hof 's-Gravenhage, 23 mei 2002, nr. 41, blz. 2S1. Projectorganisatie Betuweroute I, zie Hof Amsterdam, 15 nov, z o o i , nr. 44, blz. 290. ProperMat/Pro Mat, zie Vzr. Rechtbank Almelo, 29 juli 2003, nr. 87, blz. 516. Publiciteit over octrooigeschil, zie Vzr. Rechtbank Zutphen, 20 dec. 2002, nr. 61, blz. 392. Quaker Oats/Haust, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 12 febr. 2003, nr. 59, blz. 384. Quick View, zie Hof van Beroep Brussel, 3 dec. 2002, nr. 84, blz. 507. Recyclecycloon, zie Rechbank 's-Gravenhage, 24 april 2002, nr. 80, blz. 480. Roestvrij stalen huisstijl, zie Vzr. Rechtbank Leeuwarden, 1 mei 2002, nr. 78, blz. 469. Searle/Merck, Sharpe&Dohme II, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 16 mei 2001, nr. 23, blz. 166 (met noten J.d.H. en J.L.R.A. H.). Servicecenter, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 11 sept. 2002, nr. 24, blz. 171. Silva, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 12 febr. 2003, nr. 55, blz. 359. Slangcassette, zie Hof 's-Gravenhage, 24 dec. 2002, nr. 37, blz. 262. Specialist in Subaru, zie Vzr. Rechtbank Alkmaar, 31 juli 2003, nr. 93,blz. 573. Spiraaloven III, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 2 okt. 2002, nr. 39, blz. 269. Stenen uit steenwol - licentiegeschil, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 16 april 2003, nr. 60, blz. 389. Synthon/Smithkline Beecham, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 28 maart 2001, nr. 1, blz. 11.

R E G I S T E R

V A

N

E I G E N D O M

Taco-ijsjes, zieHogeRaad, 24 jan. 2003,nr. 82,blz. 487. Taco-ijsjes II, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499. Tnet/FNET, zie Rechtbank Arnhem, 14 nov. 2002, nr. 76, blz. 465. Trucker Tables zis P*echtbank 's-Gravenhaê * sept. 2002 nr. 38, blz. 266. Tuchtrecht en Awb, zie Raad van State, 28 nov. 2001, nr. 12, blz. 74 (met noot Ste.). Verpakking voor snijbloemen, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 1 aug. 2001, nr. 21, blz. 158 (met noot J. d. H.). Verstappen/Albion, zie Rechtbank Amsterdam, 16 okt. 2002, nr. 29, blz. 189. Vitalife/Vital Life, zie Vzr. Rechtbank Amsterdam, nr. 56, blz. 362 (met noot Ste.). Vitra/Architects, zie Hof Amsterdam, 11 april 2002, nr. 35, blz. 245. Vloerpanelenverbinding LT, zie Hof 's-Gravenhage, 27 sept. 2001, nr. 48, blz. 323. Voederklep, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 24 mei 2000, nr. 2, blz. 12 (met noot Br.). Voertuig voor beladen pallets, zie Hoge Raad, 29 maart 2002, nr. 14, blz. 99 (met noot J. d. H.). Volito/Sterner, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 26 april 2000, nr. 18, blz. 128 (met noot Br.). WE/ME, zie Hof Amsterdam, 27 sept. 2001, nr. 74, blz. 454. Wecover, zie Hof van Beroep Brussel, 20 dec. 2002, nr. 85, blz. 509. Werknemeruitvinding onderzoekmedewerker NWO, zie Rechtbank's-Gravenhage, 16 jan. 2003, nr. 46, blz. 312. World Trade Center/World Port Center, zie Rechtbank Rotterdam, 21 maart 2000, nr. 3, blz. 18. Zeldenrust/De Groot Nijkerk, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 13 nov. 2002, nr. 22, blz. 163.

C O L L E G E S

REGISTER VAN BESLISSINGEN VAN DE RECHTER, VAN HET BUREAU I. E. EN VAN DE RAAD VAN BEROEP INZAKE HET TOEZICHT OP DE OCTROOIGEMACHTIGDEN, GERANGSCHIKT NAAR HET COLLEGE A RECHTERLIJKE MACHT I OCTROOIRECHT Raad van Staten 28 nov. 2001, nr. 12, blz. 74 (tuchtrecht en Awb) Hoge Raad 2 nov. 2001, nr. 30, blz. 209 (British Telecommunications/ Koninldijke KPN e.a.) (kabelgeleidingsbuis) 29 maart 2002, nr. 14, blz. <)9 (Internationaal Transportbedrijf H.J. van Bentum/Kool Transport e.a.) (voertuig voor beladen pallets) 6 dec. 2002, nr. 50, blz. 329 (Syntex (U.S.A.)/Debiopharm) (microcapsules)

Hof Amsterdam 20 april 2000, nr. 8, blz. 59 (Medtronic Ave e.a./De Vries en Metman e.a.) (loyaliteit octrooigemachtigde) Hof 's-Gravenhage 26 okt. 2000, nr. 72, blz. 445 (Plant Products/W.J. Delisse) (planthaken) 27 sept. 2001, nr. 48, blz. 323 (Valinge Aluminium e.a./Unilin Beheer e.a.) (vloerpanelenverbinding II) i7Jan. 2002,nr. 16,blz. ii4(SmithKlineBeecham/Synthone.a.) (paroxetine-mesylaat) 27 juni 2002, nr. 58, blz. 377 (Dr. EJ. Primus e.a./Roche Nederland e.a.) (monoclonaal antilichaam) Z7 juni 2002, nr. 17, blz. 119 (SmithKline Beecham/Synthon e.a.) (paroxetine-mesylaat) 24 dec. 2002, nr. 37, blz. 262 (F. de La Haye e.a./Koppens Automatic Fabrieken e.a.) (slangcassette)

B I J B L A D

2 0 0 3


28 mei 2003, nr. 83, blz. 499 (Unilever e.a./Artic e.a.) (Taco-ijsjes II) Rechtbank Rotterdam 21 maart 2000, nr. 3, blz. 18 (Beurs Rotterdam/Achmea Asset Tl X

.-WTT7

I J

Tl

3 „ /">

.

(TT7

I J

Tl

E I G E N D O M

5 8 3

Rechtbank 's-Gravenhage 27 nov. 2002, nr. 34, blz. 243 (Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen/Stichting Fonds Toekomst voor Kinderen) (kinderstichtingen)

.- - ^ ~ . , . - ~ - \

I V A d l i a g d l U - l l L ; y VV W 1 U H d U t V / U l L L l / VV UI1V.L -t U I L l ^ U l l LUiy

Rechtbank Utrecht 25 sept. 2002, nr. 20, blz. 142 (Bonnie Doon Europe/Sidoste) (beeldmerk voor sokken) 16 juli 2003, nr. 91, blz. 567 (J. Dames/Sipsmatec e.a.) (PrinsesMaxima.nl) Vzr. Rechtbank Alkmaar 31 juli 2003, nr. 93, blz. 573 (Subaru Benelux e.a./Schot Automobielbedrijf) (specialist in Subaru) Vzr. Rechtbank Amsterdam 26 sept. 2002, nr. 67, blz. 413 (E.C.M. Seijsener e.a./A.W. Schoemaker) (Gratis Makelaar, Kan Dat?!/De Gratis Makelaar) 23 jan. 2003, nr. 56, blz. 362 (J.W. Raats e.a./Europees Laboratorium voor Nutriënten) (Vitalife/Vital Life) President Rechtbank 's-Gravenhage 2 maart 2001, nr. 9, blz. 62 (Parmalux/Kruidvat Holding) (kleur/beeld/vormmerken voor voedingssupplementen) 24 sept. 2001, nr. 77, blz. 467 (Marie Claire Album/Ipko-Amcor e.a.; Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 3 sept. 2002, nr. 10, blz. 67 (Danone Groupe e.a./J. van Meeteren Wafels e.a.) (beertjes-cake) 9 okt. 2002, nr. 31, blz. 235 (Merck Sharp & Dohme e.a./Dr. Fisher Farma) (parallelimport Lorzaar (Cozaar) en Vioxx) 11 okt. 2002, nr. 25, blz. 177 (Levola Hengelo e.a./KoningsZuivel) (Boer'n Yoghurt/Boeren Yoghurt I) 18 dec. 2002, nr. 26, blz. 180 (Konings-Zuivel/Levola Hengelo e.a.) (Boer'n Yoghurt/Boeren Yoghurt II) 12 febr. 2003, nr. 55, blz. 359 (Silva UltraMind Systems e.a./ J.P.M. Endlich) (Silva) 28 febr. 2003, nr. 92, blz. 571 (C. van Heezik/D. Speksnijder Transport) (Coolcare) Vzr. Rechtbank Haarlem 4 febr. 2003, nr. 54, blz. 355 (Centaur Clothes Netherlands/ Gents) 5 febr. 2003, nr. 68, blz. 415 (Slegt Internet Services/De Hypotheekaanbieder.nl e.a.) (Hypotheekofferte.nl)

-ïnïiili i n n i

nr

^27J"*i

1.1.1.. v /

< - w j ,

8-7 h l v

c 1 fi ^ P r n n p r M ^ r / P r n A/lari

, i s i ^ . J - ^ ~ \-L i v ^ ^ J - V i t n . , j . L*j

J..J.^

V

V AUTEURSRECHT Hof Amsterdam 15 febr. 2001, nr. 6, blz. 45 (R.G. van Slooten's Suikerwerkfabriek/Coöperatieve ABS Autobodyshop) (Autodrop/ Schadegevalletj es) 11 april 2002, nr. 35, blz. 245 (Vitra Collections e.a./Architects e.a.) Hof 's-Gravenhage 10 okt. 2002, nr. 69, blz. 417 (Ir. J. Aantjes/J.R. Koldijk e.a.) (bouwtekeningen) Rechtbank Amsterdam 16 okt. 2002, nr. 29, blz. 189 (J.F. Verstappen/Consultancy Marketing) (Verstappen/Albion) Vzr. Rechtbank Amsterdam 14 febr. 2002, nr. 45, blz. 293 (Mundocom.AAC/J.P.N. Tol) Vzr. Rechtbank Leeuwarden 1 mei 2002, nr. 78, blz. 469 (Klaver & Renema Het Reclamenetwerk/Credo Nederland e.a.) (roestvrij stalen huisstijl) VI KWEKERSRECHT Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 18 okt. 2002, nr. 28, blz. 185 (Asteé Flowers/Danziger 'Dan' Flowers Farm) (gipskruid) VII ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Raad van State 28 nov. 2001, nr. 12, blz. 74 (tuchtrecht en Awb) Rechtbank 's-Gravenhage 21 febr. 2003, nr. 57, blz. 364 (P. P. A. Berk/Bureau voor de Industriële Eigendom) (bezwaar nieuwheidsonderzoek) B BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM

IIIMODEIXENRECHT Hoge Raad 14 dec. 2001, nr. 5, blz. 23 (Maars Productie e.a./Nordprofiel) Hof Arnhem 5 sept. 2001, nr. 27, blz. 182 (Holonite/Kreunen Kunststofen e.a.) (deurdorpels) IV HANDELSNAAMRECHT Hof Amsterdam 15 nov. 2001, nr. 44, blz. 290 (K. IJff/De Staat der Nederlanden e.a.) (Projectorganisatie Betuweroute I)

28 okt. 2002, nr. 36, blz. 250 (Merck Generics e.a./Hassle) (ABC duur herziening)

C RAAD VAN BEROEP INZAKE HET TOEZICHT OP DE OCTROOIGEMACHTIGDEN 1 okt. 2001, nr. 13, blz. 82 (Ir. K.J. Metman/Medtronic AVE e.a.) [Zie ook Raad van State, 28 nov. 2001, nr. 12, blz. 74 (tuchtrecht en Awb)]

L A D

R E G I S T E R

VA

N


PA

E I G E N D O M

R T I J E N

REGISTER VAN BESLISSINGEN VAN DE RECHTER, GERANGSCHIKT NAAR DE PARTIJEN Aantjes, Ir. J./J.R. Koldijk e.a., Hof's-Gravenhage, 10 okt. 2002, nr. 69, blz. 417. Achmea Asset Management BV e.a./Beurs Rotterdam NV, Rb. Rotterdam, 21 maart 2000, nr. 3, blz. 18. Ajax Brandbeveiligingen BV/Ansul BV, Hof van Justitie E.G., 11 maart 2003, nr. 90, blz. 555. Algemeen Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Het/A., Rb. 's-Gravenhage, 16 jan. 2003, nr. 46, blz. 312. Ansul BV/Ajax Brandbeveiligingen BV, Hof van Justitie E.G., 11 maart 2003, nr. 90, blz. 555. Architects SrL e.a./Vitra Collections AG e.a., Hof Amsterdam, 11 april 2002, nr. 35, blz. 245. Arsenal Football Club plc/M. Reed, Hof van Justitie E. G., 12 nov. 2002, nr. 51, blz. 338. - / - , High Court of Justice, I2dec. 2002, nr. 52, blz. 343. Artic BV e.a./Unilever BV e.a., Hoge Raad, 24 jan. 2003, nr. 82, blz. 487. - / - , Rb. 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499. Asteé Flowers BV/Danziger 'Dan' Flowers Farm, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 okt. 2002, nr. 28, blz. 185. Autotarieven BV e.a./Interpolis Verzekeringen NV, Hof Arnhem, 18 febr. 2003, nr. 75, blz. 460. Benelux Merkenbureau NV/D'Ieteren, Hof van Beroep Brussel, 20 dec. 2002, nr. 85, blz. 509. -/International Business Machines Corporation, Hof 's-Gravenhage, 9 jan. 2003, nr. 65, blz. 406. -/NS-Railinfrabeheer BV, Hof 's-Gravenhage, 23 mei 2002, nr. 41, blz. 281. -/Quantum Corporation, Hof van Beroep Brussel, 3 dec. 2002, nr. 84, blz. 507. Bentum BV, Internationaal Transportbedrijf H.J. van/Kool Transport BV e.a., Hoge Raad, 29 maart 2002, nr. 14, blz. 99. Berk, P.P.A./Bureau voor de Industriële Eigendom, Rb. 's-Gravenhage, 21 febr. 2003, nr. 57, blz. 364. Beurs Rotterdam NV/Achmea Asset Management BV e.a., Rb. Rotterdam, 21 maart 2000, nr. 3, blz. 18. Boehringer Ingelheim KG/GTO Expeditie BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 19 febr. 2003, nr. 63, blz. 397. - , e.a./Swingward Ltd e.a., Hof van Justitie E.G., 23 april 2002, nr. 64, blz. 401. Bol, F.G.M./Rockwool-Grodan BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 16 april 2003, nr. 60, blz. 389. Bolletje BV e.a./Th.H.M.Tempels, Vzr. Rb. Zutphen, 20 dec. 2002, nr. 61, blz. 392. Bonnie Doon Europe BV/Sidoste Oy, Rb. Utrecht, 25 sept. 2002, nr. 20, blz. 142. Boston Scientific Ireland Ltd e.a./Cordis Europe NV e.a., Hof 's-Gravenhage, 3 juli 2003, nr. 88, blz. 531. British-American Tobacco (Investments) Ltd e.a./De Staat der Nederlanden, Ministerie van E.Z., Hof 's-Gravenhage, 13 febr. 2003, nr. 70, blz. 434. British Telecommunications/Koninklijke KPN NV e.a., Hoge Raad, 2 nov. 2001, nr. 30, blz. 209. Bucci, T./Laura Ashley Manufacturing BV, Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2002, nr. 11, blz. 70. Bureau voor de Industriële Eigendom/P. RA. Berk, Rb. 's-Gravenhage, 21 febr. 2003, nr. 57, blz. 364.

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt/DKV Deutsche Krankenversicherung AG, Hof van Justitie E.G., 19 sept. 2002, nr. 19, blz. 130. Campina Melkunie BV/CO. D. A. P. Cola Dairy Products SpA, Rb. 's-Gravenhage, 4 dec. 2002, nr. 49, blz. 325. Cellocoup International, S.A./Klerk's Plastic Industrie BV, Rb. 's-Gravenhage, 1 aug. 2001, nr. 21, blz. 158. Centaur Clothes Netherlands BV/Gents Vof e.a., Vzr. Rb. Haarlem, 4 febr. 2003, nr. 54, blz. 355. Charles Vögele (Netherlands) BV/De Vereniging AMG, Hof 's-Gravenhage, 29 maart 2001, nr. 86, blz. 512. CO.D.A.P. Cola Dairy Products SpA/Campina Melkunie BV, Rb. 's-Gravenhage, 4 dec. 2002, nr. 49, blz. 325. Compound Investment BV/J. Timmerman, Pres. Rb. Zwolle, 3 juli 2000, nr. 15, blz. 112. Consultancy Marketing Limited h.o.d.n. Albion Publications/ J.F. Verstappen, Rb. Amsterdam, 16 okt. 2002, nr. 29, blz. 189. Coöperatieve ABS Autobodyshop UA/R.G. van Slooten's Suikerwerkfabriek BV, Hof Amsterdam, 15 febr. 2001, nr. 6, blz. 45. Cordis Europe NV e.a./Boston Scientific Ireland Ltd e.a., Hof 's-Gravenhage, 3 juli 2003, nr. 88, blz. 531. Credo Nederland BV e.a./Klaver & Renema Het Reclamenetwerk, Vzr. Rb. Leeuwarden, 1 mei 2002, nr. 78, blz. 469. Daltec AS/Dofra BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 24 mei 2000, nr. 2, blz. 12. Dames, J./Sipsmatec BV e.a., Rb. Utrecht, 16 juli 2003, nr. 91, blz. 567. Danone Groupe SA e.a./Jan van Meeteren Wafels BV e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 3 sept. 2002, nr. 10, blz. 67. Danziger 'Dan' Flowers Farm/Asteé Flowers BV, Vzr. Rb. 's-Gravehhage, 18 okt. 2002, nr. 28, blz. 185. Davidoff & Cie SA e.a./Gofkid Ltd, Hof van Justitie E.G., 9 jan. 2003, nr. 81, blz. 484. Debiopharm SA/Syntex (U.S.A.) Ine, Hoge Raad, 6 dec. 2002, nr. 50, blz. 329. Delisse, W.J./Plant Products BV, Hof 's-Gravenhage, 26 okt. 2000, nr. 72, blz. 445. Dell Computer Coporation e.a./Tulip Computers International BV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 6 sept. 2001, nr. 79, blz. 476. Deutsche Telekom AG/FHH International BV, Rb. Arnhem, 14 nov. 2002, nr. 76, blz. 465. DTeteren, NV/Benelux Merkenbureau, Hof van Beroep Brussel, 20 dec. 2002, nr. 85, blz. 509. Dijkstra Plastics BV/Saier GmbH & Co, Rb. 's-Gravenhage, 10 juli 2002, nr. 71, blz. 439. DKV Deutsche Krankenversicherung AG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt, Hof van Justitie E.G., 19 sept. Z002, nr. 19, blz. 130. Dofra BV e.a./Daltec AS, Rb. 's-Gravenhage, 24 mei 2000, nr. 2, blz. 12. Edco Eindhoven B.V. e.a./G. Zimmerman e.a., Rb. 's-Gravenhage, 4 sept. 2002, nr. 38, blz. 266. Elsevier Bedrijfsinformatie BV/Gaos BV, Hof Amsterdam, 11 jan. 2001, nr. 42, blz. 284. EMI Compact Disc (Holland) BV/Koninklijke Philips Electronics NV, Rb. 's-Gravenhage, 26 juni 2002, nr. 47, blz. 315. Endlich, J.P.M./Silva UltraMind Systems LLC e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 12 febr. 2003, nr. 55, blz. 359.

5 8 6

B I J B L A D


Peregrine Systems Ine e.a./Exa Communications BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, n sept. 2002, nr. 24, blz. 171. Philips Electronics NV, Koninklijke/EMI Compact Disc (Holland) BV, Rb. 's-Gravenhage, 26 juni 2002, nr. 47, blz. 315. -/Optical Media Storage, Rb. 's-Gravenhage, 15 jan. 2003, nr. 40, blz. 274. -/Remington Consumer Products Ltd, Hof van Justitie E.G., 18 juni 2002, nr. 89, blz. 547. Products BV/W. J. Delisse, Hof 's-Gravenhage, 26 okt. 2000, nr. 72, blz. 445. Primus e.a., Dr. FJ./Roche Nederland BV e.a., Hof 's-Gravenhage, 27 juni 2002, nr. 58, blz. 377. ProperMaat BV/Pro Mat BV, Vzr. Rb. Almelo, 29 juli 2003, nr. 87, blz. 516. Quaker Oats Company e.a., The/Haust BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 12 febr. 2003, nr. 59, blz. 384. Quantum Corporation/Benelux-Merkenbureau, Hof van Beroep Brussel, 3 dec. 2002, nr. 84, blz. 507. Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden e.a., De/Appellanten, Raad van State, 28 nov. 2001, nr. 12, blz. 74. Raats e.a., J. W./Europees Laboratorium voor Nutriënten BV, Vzr. Rb. Amsterdam, 23 jan. 2003, nr. 56, blz. 362. Reed, M./Arsenal Football Club plc, High Court of Justice, 12 dec. 2002, nr. 52, blz. 343. - , Hof van Justitie E. G., 12 nov. 2002, nr. 51, blz. 338. Remington Consumer Products Ltd/ Koninklijke Philips Electronics NV, Hof van Justitie E.G., 18 juni 2002, nr. 89, blz. 547. Roche Nederland BV e.a./Dr. F. J. Primus e.a., Hof's-Gravenhage, 27 juni 2002, nr. 58, blz. 377. Rockwool-Grodan BV e.a./F.G.M. Bol, Rb. 's-Gravenhage, 16 april 2003, nr. 60, blz. 389. RTB Retail Service/Tomra Systems BV, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2001, nr. 31, blz. 229. RTL Veronica-De Holland Media Groep SA/WE Netherlands BV, Hof Amsterdam, 27 sept. 2001, nr. 74, blz. 454. Saier GmbH & Co/Dijkstra Plastics BV, Rb. 's-Gravenhage, 10 juli 2002, nr. 71, blz. 439. Schoemaker h.o.d.n. Info Process Media, A.W./E.C.M. Seijsener BV e.a., Vzr. Rb. Amsterdam, 26 sept. 2002, nr. 67, blz. 413. Schot Automobielbedrijf BV/NV Subaru Benelux e.a., Vzr. Rb. Alkmaar, 31 juli 2003, nr. 93, blz. 573. Searle & Co e.a., G.D./Merck, Sharpe & Dohme BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 16 mei 2001, nr. 23, blz. 166. Seijsener BV e.a., E.C.M./A.W. Schoemaker h.o.d.n. Info Process Media, Vzr. Rb. Amsterdam, 26 sept. 2002, nr. 67, blz. 413. Seiko Epson Corporation/Pelikan Hardcopy (International) AG, Rb. 's-Gravenhage, 30 okt. 2002, nr. 62, blz. 394. Sidoste Oy/Bonnie Doon Europe BV, Rb. Utrecht, 25 sept. 2002, nr. 20, blz. 142. Silva UltraMind Systems LLC e.a./J.P.M. Endlich, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 12 febr. 2003, nr. 55, blz. 359. Sipsmatec BV e.a./J. Dames, Rb. Utrecht, 16 juli 2003, nr. 91, blz. 567. Slegt Internet Services BV/De Hypotheekaanbieder.nl e.a., Vzr. Rb. Haarlem, 5 febr. 2003, nr. 68, blz. 415. Slooten's Suikerwerkfabriek BV, R.G. van/Coöperatieve ABS Autobodyshop UA, Hof Amsterdam, 15 febr. 2001, nr. 6, blz. 45. SmithKline Beecham PLC/Synthon BV e.a., Hof 's-Gravenhage,i7Jan. 2002, nr. 16, blz. 114. - / - , Hof's-Gravenhage, 27 juni 2002, nr. 17, blz. 119. SmithKline Beecham Pharma BV e.a./Synthon BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 28 maart 2001, nr. 1, blz. 11.

E I G E N D O M

2 0 0 3

Spark Technologies and Innovation NV e.a./Koene Consultancy Holland BV, Rb. 's-Gravenhage, 24 april 2002, nr. 80, blz. 480. Speksnijder Transport BV, D./C. van Heezik BV, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 28 febr. 2003, nr. 92, blz. 571. Staat der Nederlanden e.a., De/K. IJff, Hof Amsterdam, 15 nov. 2001, nr. 44, blz. 290. Staat der Nederlanden, Ministerie van E.Z., De/BritishAmerican Tobacco (Investments) Ltd e.a., Hof 's-Gravenhage, 13 febr. 2003, nr. 70, blz. 434. Sterner, O.F./Volito BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 26 april 2000, nr. 18, blz. 128. Stork Titan BV/Koppens BV, Rb. 's-Gravenhage, 2 okt. 2002, nr. 39, blz. 269. Subaru Benelux e.a., NV/Schot Automobielbedrijf BV, Vzr. Rb. Alkmaar, 31 juli 2003, nr. 93, blz. 573. Swingward Ltd e.a./Boehringer Ingelheim KG e.a., Hof van Justitie E.G., 23 april 2002, nr. 64, blz. 401. Syntex (U.S.A.) Inc/Debiopharm SA, Hoge Raad, 6 dec. 2002, nr. 50, blz. 329. Synthon BV e.a./SmithKline Beecham PLC, Hof 's-Gravenhage, 17 jan. 2002, nr. 16, blz. 114. - / - , Hof's-Gravenhage, 27 juni 2002, nr. 17, blz. 119. - / - , Rb. 's-Gravenhage, 28 maart 2001, nr. 1, blz. i r . Swingward Ltd e.a./Boehringer Ingelheim KG e.a., Hof van Justitie E.G., 23 april 2002, nr. 64, blz. 401. Tempels, Th.H.M./Bolletje BV e.a., Vzr. Rb. Zutphen, 20 dec. 2002, nr. 61, blz. 392. Timmerman, J./Compound Investment BV, Pres. Rb. Zwolle, 3 juli 2000, nr. 15, blz. 112. Tol, J.P.N./Mundocom. AAC BV, Vzr. Rb. Amsterdam, 14 febr. 2002, nr. 45, blz. 293. Tomra Systems BV/RTB Retail Services, Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2001, nr. 31, blz. 229. Tulip Computers International BV/Dell Computer Corporation e.a., Pres. Rb. 's-Gravenhage, 6 sept. 2001, nr. 79, blz. 476. Unilever BV e.a./Artic BV e.a., Hoge Raad, 24 jan. 2003, nr. 82, blz. 487. - / - , Rb. 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499. Unilin Beheer BV e.a./Valinge Aluminium AB e.a., Hof 's-Gravenhage, 27 sept. 2001, nr. 48, blz. 323. Valinge Aluminium AB e.a./Unilin Beheer BV e.a., Hof 's-Gravenhage, 27 sept. 2001, nr. 48, blz. 323. Vereniging AMG, De/Charles Vögele (Netherlands) BV, Hof 's-Gravenhage, 29 maart 2001, nr. 86, blz. 512. Verschoor, R./A.C. Moree, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 6 aug. 2002, nr. 7, blz. 57. Verstappen J. F./Consultancy Marketing Limited h.o.d.n. Albion Publications, Rb. Amsterdam, 16 okt. 2002, nr. 29, blz. 189. Vitra Collections AG e.a./Architects Sri e.a., Hof Amsterdam, 11 april 2002, nr. 35, blz. 245. VNU Business Publications BV/Intermediair Uitzendbureau BV, Hof Arnhem, 15 okt. 2002, nr. 53, blz. 348. Volito BV e.a./O.F. Sterner, Rb. 's-Gravenhage, 26 april 2000, nr. 18, blz. 128. Vries en Metman BV e.a., De/Medtronic Ave Ine e.a., Hof Amsterdam, 20 april 2000, nr. 8, blz. 59. WE Netherlands BV/RTL Veronica-De Holland Media Groep SA, Hof Amsterdam, 27 sept. 2001, nr. 74, blz. 454. Zeldenrust, S./De Groot Nijkerk Machinefabriek BV, Rb. 's-Gravenhage, 13 nov. 2002, nr. 22, blz. 163. Zimmerman e.a., G./Edco Eindhoven B.V. e.a., Rb. 's-Gravenhage, 4 sept. 2002, nr. 38, blz. 266.

L A D

R E G I S T E R

V A N


E I G E N D O M

W E T S A R T I K E L E N

REGISTER VAN BESLISSINGEN VAN HET BUREAU I.E., DE RAAD VAN BEROEP INZAKE HET TOEZICHT OP DE OCTROOIGEMACHTIGDEN EN DE RECHTER GERANGSCHIKT NAAR WETSARTIICEL A BESLISSINGEN VAN HET BUREAU I.E. I E.E.G.-Verordening 1768/92 (Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen) Art. 13 Hassle heeft een Aanvullend beschermingscertificaat bij EPNL octrooi 0005129 gevraagd en daarbij 28 maart 19S8, de datum waarop alle vergunningen voor het op de markt brengen van Omeprazolum in Luxemburg waren verleend, als datum van de eerste vergunning voor het in de Gemeenschap op de markt brengen, vermeld. De Octrooiraad heeft daarop de datum van de toelating als geneesmiddel in Luxemburg- 16 november 1987 - als eerste datum aangemerkt en op basis daarvan de duur van het Aanvullend beschermingscertificaat bepaald. Hassle heeft zich daarbij neergelegd. Verzoekers betogen dat niet op 16 november 1987 de eerste vergunning in de Gemeenschap is afgegeven, maar reeds op 15 april 1987 in Frankrijk. Bij de verlening van een Aanvullend beschermingscertificaat in Engeland en Ierland onder dit EP-octrooi is ook uitgegaan van 15 april 1987. Hassle heeft terecht gesteld dat de verlening van een Aanvullend beschermingscertificaat een zogenaamde 'gebonden beschikking' betreft; de Octrooiraad of het Bureau heeft geen ruimte om te beoordelen of een certificaat wel of niet moet worden verleend: als aan de voorwaarden wordt voldaan moet het certificaat worden verleend. Bij de bepaling van de duur bestaat geen beslisvrijheid bij de verlenende instantie: voor de duur is volgens artikel 13 bepalend de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap. Vaststelling van de duur is dus ook een gebonden beschikking; er is geen beslisvrijheid bij de verlenende instantie. Voor de vaststelling van die datum is de verlenende instantie afhankelijk van de informatie daarover die door de verzoeker om een Aanvullend beschermingscertificaat wordt verschaft; er wordt door de instantie niet zelf onderzoek naar verricht. (Vergelijk de Toelichting bij artikel 17, lid 2 van de Gewasbeschermingverordening als weergegeven in het verweerschrift van Hassle). Dit laatste en het feit dat het hier een gebonden beschikking betreft, brengt naar de opvatting van het Bureau mee dat, indien blijkt dat een verzoeker een onjuiste datum als datum van de eerste vergunning heeft genoemd, de verlenende instantie bevoegd, zo niet verplicht is de bij de verlening van het certificaat vermelde duur te corrigeren, resp. vast te stellen dat de eerder bepaalde duur niet juist is. De opvatting van Hassle, dat wijziging van een gebonden beschikking alleen mogelijk is indien door de verzoeker opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt, wordt niet gedeeld. Doorslaggevend voor de mogelijkheid om een besluit in te trekken of te wijzigen is of het bestuursorgaan, als gevolg van onjuiste informatie - die al dan niet bewust door verzoeker is verstrekt - een besluit heeft genomen, dat anders zou hebben geluid indien juiste informatie zou zijn verstrekt. Het Bureau kent in dit verband groot gewicht toe aan de omstandigheid dat Hassle een exclusief recht voor een bepaalde duur heeft verkregen- en daarmee een voordeel ten opzichte van haar concurrenten - welke duur mogelijkerwijs langer is dan op basis van de thans bekend zijnde feiten gerechtvaardigd is, en die mogelijkerwijs te lange duur het gevolg is van door Hassle zelf aangedragen feiten.

De stelling van Hassle, dat de datum van de eerste vergunning 21 maart 198 8 is, wordt door het Bureau niet gedeeld. Door zich neer te leggen bij de datum van 16 november 1987 als datum van de eerste vergunning (de Octrooiraad heeft deze datum destijds afgeleid uit de bij het verzoek van Hassle ingediende stukken) heeft Hassle de facto aanvaard dat, althans voor Nederland, als datum van de eerste vergunning moet worden beschouwd de eerste datum waarop de technische eigenschappen van Omeprazolum zijn goedgekeurd. Hassle kan met betrekking tot het onderhavige certificaat niet enerzijds volhouden dat de eerste datum afhangt van de datum waarop aan alle voorwaarden voor het op de markt brengen van het geneesmiddel in een EG lidstaat is voldaan, na anderzijds als eerste datum de datum van de technische acceptatie in die lidstaat te hebben aanvaard. Het standpunt van Hassle zou overigens ook niet te rijmen zijn met de door haar zelf in het verweerschrift vermelde doelstelling van de Verordening: een uniforme duur van een Aanvullend beschermingscertificaat vast te stellen. Het Bureau stelt vast dat de eerste datum voor het in de handel brengen van Omeprazolum in de Gemeenschap, althans voor Nederland, 15 april 1987 is en dat de duur van het verleende Aanvullend beschermingscertificaat dient te worden gecorrigeerd. Daarbij heeft het Bureau vastgesteld dat het belang van Hassle bij een ongewijzigde duur van het certificaat niet kan worden gerespecteerd, mede gezien het belang van derden, dat de duur geen andere is dan rechtstreeks uit artikel 13 van de Verordening volgt. Voor aanhouding van de beslissing tot het EG-hof van Justitie heeft beslist, ziet het Bureau geen aanleiding, omdat die uitspraak geen invloed zal hebben op de duur van het certificaat in Nederland. Bureau I.E., 28 okt. 2002, nr. 36, blz. 250. B RAAD VAN BEROEP INZAKE HET TOEZICHT OP DE OCTROOIGEMACHTIGDEN I Grondregels (voor de Octrooigemachtigde) Art. 1 en art. 11 van de Bijzondere Voorschriften van de Gedragsregels voor de Octrooigernachtigde Het besef dat tussen twee ondernemingen die op hetzelfde gebied van de techniek actief zijn en dus eikaars concurrenten zijn, de verhouding gevoelig zal zijn en er grote mate van rivaliteit zal bes taan, kan op zichzelf niet voldoende zijn om opdrachten van een onderneming die een concurrent is van een eerdere opdrachtgever, te weigeren uit vrees voor het wekken van een schijn van belangenverstrengeling, dan wel een belangenconflict. Zoals BV 11 duidelijk aangeeft, moet er sprake zijn van een wezenlijk belangenconflict tussen een nieuwe opdracht en een oude opdracht. De schijn van belangenverstrengeling resp. een dergelijk belangenconflict ontstaat naar het oordeel van de Raad van Beroep niet reeds indien, zoals i.c, een gemachtigde, nadat hij zijn adviserende taak inzake een oppositie tegen een octrooi van een opdrachtgever heeft afgerond en zijn werkzaamheden voor die opdrachtgever heeft beëindigd, vervolgens een nieuwe opdrachtgever gaat adviseren over mogelijke octrooi-inbreuk door de voormalige opdrachtgever, ook niet indien de onderwerpen van de beide octrooien nauw verwant zijn.

B I J B L A D


Er kan ook niet worden gesproken van het wekken van schijn van belangenverstrengeling door Metman, waardoor hij de eis van 'betrouwbaarheid' van Grondregel 1 met voeten zou hebben getreden. Metman heeft de behandeling van het Keithoctrooi eerst op zich genomen nadat alle activiteiten met betrekking tot het Enger-octrooi door hem waren afgerond. Het valt niet in te zien hoe de (eventueel vertrouwelijke) informatie die Metman van Medtronic in het kader van de verdediging van het Enger-octrooi tegen de ingestelde oppositie kan hebben verkregen, een rol zou kunnen spelen bij de behandeling van de inbreuk op het Keith-octrooi, waarvan de uitsluitende rechten nu juist waren afgebakend van de inhoud van het Enger-octrooi (of van de daaraan ten grondslag liggende aanvrage). De door Medtronic naar voren gebrachte ervaringsregel, die leert dat er in een conflictsituatie tussen partijen informatie over strategieën en vertrouwelijke informatie zal worden uitgewisseld, is onvoldoende om aan te nemen dat daarmee ook de basis voor een wezenlijk belangenconflict aanwezig was op het moment dat Metman de opdracht tot verdediging van het Keithoctrooi tegen mogelijke inbreuk aanvaardde. Indien en voor zover er in het kader van de oppositie tegen het Enger-octrooi vertrouwelijke informatie door (de rechtsvoorganger van) Medtronic aan Metman is meegedeeld - in de procedure is dat slechts gesteld - zal deze geen rol hebben kunnen spelen in de latere advisering door Metman aan Boston Scientific inzake inbreuk op het Keith-octrooi. Bovendien zou, indien als uitgangspunt moet worden genomen dat het bespreken van strategieën en het verstrekken van vertrouwelijke informatie als zodanig al voldoende grond zou zijn voor het aannemen van een belangenconflict resp. het wekken van een schijn van belangenverstrengeling, een gemachtigde bijna altijd door een (voormalige) opdrachtgever kunnen worden verhinderd om een nieuwe opdracht van een concurrent te aanvaarden, hetgeen een onaanvaardbare afhankelijkheid van een octrooigemachtigde van zijn (voormalige) opdrachtgever met zich mee zou brengen. Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden, 1 okt. 2001, nr. 13, blz. 82. II Bijzondere Voorschriften van de Gedragsregels van de Octrooigemachtigde Art. 10 Het begrip 'zaak' in BV 10 dient niet te worden uitgelegd als materie. Met 'dezelfde zaak' is bedoeld octrooien/ octrooiaanvragen (uitvindingen) die uit eenzelfde bron (aanvrager/uitvinder) afkomstig zijn en op dezelfde uitvinding of groep van uitvindingen betrekking hebben. Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden, 1 okt. 2001, nr. 13, blz. 82. Art. 11 De bepaling van BV 11 heeft slechts betrekking op inhoudelijke conflicten tussen oudere en latere opdrachten, I.c. is niet aangetoond dat van een inhoudelijk conflict kan worden gesproken, aangezien de rechten in het Keith-octrooi (de latere opdracht) zijn afgebakend van, en dus niet conflicterend zijn met de inhoud van het Enger-octrooi (de eerdere opdracht). Bovendien heeft Metman (de rechtsvoorganger van) Medtronic geadviseerd inzake de oppositie tegen het Enger-octrooi en Boston Scientific/Scimed inzake inbreuk (door Medtronic) op het Keith-octrooi. Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden, 1 okt. 2001, nr. 13, blz. 82.

E I G E N D O M

2 0 0 3

Art. 11 en art. 1 van de Grondregels Het besef dat tussen twee ondernemingen die op hetzelfde gebied van de techniek actief zijn en dus eikaars concurrenten zijn, de verhouding gevoelig zal zijn en er grote mate van rivaliteit zal bestaan, kan op zichzelf niet voldoende zijn om opdrachten van een onderneming die een concurrent is van een eerdere opdrachtgever, te weigeren uit vrees voor het wekken van een schijn van belangenverstrengeling, dan wel een belangenconflict. Zoals BV 11 duidelijk aangeeft, moet er sprake zijn van een wezenlijk belangenconflict tussen een nieuwe opdracht en een oude opdracht. De schijn van belangenverstrengeling resp. een dergelijk belangenconflict ontstaat naar het oordeel van de Raad van Beroep niet reeds indien, zoals i.c, een gemachtigde, nadat hij zij n adviserende taak inzake een oppositie tegen een octrooi van een opdrachtgever heeft afgerond en zijn werkzaamheden voor die opdrachtgever heeft beëindigd, vervolgens een nieuwe opdrachtgever gaat adviseren over mogelijke octrooi-inbreuk door de voormalige opdrachtgever, ook niet indien de onderwerpen van de beide octrooien nauw verwant zijn. Er kan ook niet worden gesproken van het wekken van schijn van belangenverstrengeling door Metman, waardoor hij de eis van 'betrouwbaarheid' van Grondregel 1 met voeten zou hebben getreden. Metman heeft de behandeling van het Keithoctrooi eerst op zich genomen nadat alle activiteiten met betrekking tot het Enger-octrooi door hem waren afgerond. Het valt niet in te zien hoe de (eventueel vertrouwelijke) informatie die Metman van Medtronic in het kader van de verdediging van het Enger-octrooi tegen de ingestelde oppositie kan hebben verkregen, een rol zou kunnen spelen bij de behandeling van de inbreuk op het Keith-octrooi, waarvan de uitsluitende rechten nu juist waren afgebakend van de inhoud van het Enger-octrooi (of van de daaraan ten grondslag liggende aanvrage). De door Medtronic naar voren gebrachte ervaringsregel, die leert dat er in een conflictsituatie tussen partijen informatie over strategieën en vertrouwelijke informatie zal worden uitgewisseld, is onvoldoende om aan te nemen dat daarmee ook de basis voor een wezenlijk belangenconflict aanwezig was op het moment dat Metman de opdracht tot verdediging van het Keithoctrooi tegen mogelijke inbreuk aanvaardde. Indien en voor zover er in het kader van de oppositie tegen het Enger-octrooi vertrouwelijke informatie door (de rechtsvoorganger van) Medtronic aan Metman is meegedeeld - in de procedure is dat slechts gesteld - zal deze geen rol hebben kunnen spelen in de latere advisering door Metman aan Boston Scientific inzake inbreuk op het Keith-octrooi. Bovendien zou, indien als uitgangspunt moet worden genomen dat het bespreken van strategieën en het verstrekken van vertrouwelijke informatie als zodanig al voldoende grond zou zijn voor het aannemen van een belangenconflict resp. het wekken van een schijn van belangenverstrengeling, een gemachtigde bijna altijd door een (voormalige) opdrachtgever kunnen worden verhinderd om een nieuwe opdracht van een concurrent te aanvaarden, hetgeen een onaanvaardbare afhankelijkheid van een octrooigemachtigde van zijn (voormalige) opdrachtgever met zich mee zou brengen. Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden, 1 okt. 2001, nr. 13, blz. 82.

2 0 0 3

B I J B L A D


C BESLISSINGEN VAN DE RECHTER la Rijksoctrooiwet (1910) Art. 1 Nu de binnen de Octrooiraad bestaande administratieve rechtsgang van beroep bij de Afdeling van Beroep, waartegen geen beroep op de bestuursrechter openstaat met onvoldoende waarborgen is omkleed, heeft de Rechtbank terecht het geschil ten volle inhoudelijk beoordeeld. Evenals de Afdeling van Beroep en de Rechtbank oordeelt het Hof dat in Batco's octrooiaanvrage geen octrooieerbare uitvinding kan worden gewaardeerd. Hof's-Gravenhage, 13 febr. 2003, nr. 70, blz. 434. Art. 18A, art. 22 Row 1995 en art. 19 Octrooigemachtigdenreglement i.v.m. 1:1 Awb De Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden is geen onafhankelijk, bij de wet ingesteld, met rechtspraak belast orgaan als bedoeld in artikel 1:1, lid 2c Awb reeds omdat hij niet is ingesteld bij wet in formele zin, maar zij n grondslag vindt in artikel 19 van het Octrooigemachtigdenreglement. Ten onrechte betoogt de Raad van Beroep dat de Awb toepassing mist nu zijn besluit is genomen krachtens de Rijksoctrooiwet (1910), dat in artikel 1, lid 2 bepaalt dat de Awb niet van toepassing is op besluiten en andere handelingen krachtens de Row. Het besluit is genomen onder de werking van de Rijksoctrooiwet 1995 en is derhalve gebaseerd op artikel 22 van die wet. Gelet daarop is het bestreden besluit niet aan te merken als een besluit in artikel 1, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910). Dat het Octrooigemachtigdenreglement is gebaseerd op artikel 18A van de Rijksoctrooiwet (1910) maakt dat niet anders. Raad van State, 28 nov. 2001, nr. 12, blz. 74. Art. 30 De constructie van geïntimeerden is niet voorzien van twee compartimenten, in elk waarvan zich ten minste één lus van een brandstofslang bevindt. Van inbreuk is reeds daarom geen sprake. Verder strekt de schuingeplaatste schij f zich niet in beide compartimenten uit en is ook daarom van inbreuk geen sprake. Hof's-Gravenhage, 24 dec. 2002, nr. 37, blz. 262. Art. 30, lid i a Voor zover uit de proevenverslagen (namens eiseres) naar voren komt, heeft Dr. Thomas in de literatuur beschreven, aanvaarde methoden en condities gebruikt. De door Roche c.s. (gedaagde) bedoelde proevenverslagen overtuigen niet. De verslagen zijn, naar het hof voorkomt, onvolledig, doordat daarin niet wordt aangegeven hoe de proeven precies zijn uitgevoerd. Voorts zijn, zoals door Primus c.s. reeds werd opgemerkt, onzuivere NCA en NCA-2 mengsels gebruikt. Van belang is voorts dat Börmer zonder enig voorbehoud op pag. 1738 van zijn artikel stelt: The resultspresented here show that the Roche assay is CEA-specific, ov/ing to the restricted reactivity of the tracer MAb used. Het voorgaande, nog gevoegd bij de ondubbelzinnige mededeling in de bijsluiter bij de Roche kitNo cross reactivity was observed with MA, NCA (...) leidt het hof tot de slotsom, dat thans genoegzaam is gebleken, dat het antilichaam T84.66 van Roche c.s. niet specifiek bindt aan meconium antigeen (MA) of niet-specifiek kruisreagerend antigeen (NCA). De conclusie van het voorgaande dient te zijn dat het MAb T84.66 een klasse III anti-CEA lichaam is, dat voldoet aan con-

E I G E N D O M

clusie 1 van het octrooi van Primus c.s. Dit betekent dat Roche c.s. door de Roche-kit, waarin van T84.66 als zogenaamde probe MAb wordt gebruik gemaakt, in het verkeer te brengen in één van de landen, waar het octrooi van kracht is, direct inbreuk maken op dat octrooi in dat land. Hof's-Gravenhage, 27 juni 2002, nr. 58, blz. 377. De bloemenhoezen van gedaagden hebben over nagenoeg de gehele lengte gegolfde bovenranden waarvan de achterste rand iets uitsteekt boven de voorste, en voorts (kort gezegd) zij n zij voorzien van een scheurlij n met verlenging aan de achterste, uitstekende rand. Een dergelijke hoes leest letterlijk op conclusie 10 en figuur 3 van het octrooi. Rb. 's-Gravenhage, 1 aug. 2001, nr. 21, blz. 158. Art. 30, lid ï b Gedaagde vervaardigt haar bloemenhoezen in Frankrijk. Nu de onderhavige procedure slechts ziet op Nederland, voert gedaagde terecht aan dat in de lopende Franse procedure ondermeer moet worden beslist over de eventuele inbreuk op de werkwijze- (en inrichtings-) conclusies. De inbreukvorderingen tegen gedaagde betreffende de werkwijzeconclusies moeten in deze Nederlandse procedure derhalve worden afgewezen. Rb. 's-Gravenhage, 1 aug. 2001, nr. 21, blz. 158 (met noot). Art. 30 lid z De octrooihouder heeft geen stelling aangevoerd waaruit zou kunnen volgen dat het voor de beantwoording van de aan de orde zijnde inbreukvragen verschil maakt of de voorrangsdatum danwei het tijdstip van de inbreuk als maatgevend moet worden beschouwd. Daarom zal ook de rechter na verwijzing slechts kunnen vaststellen dat KPN een andere werkwijze, te weten duwen en blazen, toepast dan die van het BT-octrooi, die alleen in blazen bestaat. Daarom kunnen de rechtsklachten bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden. Hoge Raad, 2 nov. 2001, nr. 30, blz. 209 (met noot). Hof: De te beantwoorden vraag is of men bij lezing van de door BT genoemde passages in de beschrijving in het licht van deze (normale) vakkennis, komt tot de ruime inhoud zoals door BT wordt verdedigd. Op grond van hetgeen is overwogen, is de conclusie, dat de vakman, die conclusie 1 met zijn normale vakkennis in het licht van de beschrijving en de tekeningen leest, onder 'a lightweight and flexible opticalflbre transmission line (...) pwpelled along thepathway byfluid drag of a gaseous medium' zal verstaan een optisch vezelelement met een diameter en gewicht in de orde van grootte zoals in het octrooi vermeld zodanig, dat zodra (in de beginfase van de installatie) een deel van het vezelelement in de leiding is gebracht door middel van trekken of duwen om de hydrostatische druk te overwinnen, het vezelelement (in de stationaire fase van de installatie) door de leiding verplaatsbaar is onder invloed van uitsluitend de meesleepkracht van het gas. De voor inbreuk te beantwoorden vraag is of de Cablejet en Superjet kunnen fungeren als de inrichting van het octrooi van BT waarmee de geoctrooieerde werkwijzen kunnen worden toegepast. In dat geval vallen deze inrichtingen onder beschermingsomvang van het octrooi van BT. BT heeft niet gesteld, laat staan te bewijzen aangeboden, dat 'lightweight and flexible' vezelelementen in de bedoelde beperkte betekenis, met behulp van de inrichtingen van Plumettaz in leidingen kunnen worden ingebracht. Nu daarvan niet kan worden uitgegaan, moet geconcludeerd worden dat de in-

5 9 0

B I J B L A D


richtingen van Plumettaz niet onder beschermingsomvang van het octrooi van BT vallen. Hoge Raad, 2 nov. 2001, nr. 30, blz. 209. Het oordeel over de vraag of de gemiddelde vakman bij kennisneming van de conclusie(s), beschrijving, tekeningen en eventueel andere openbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier tot de slotsom zal komen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van zijn recht octrooibescherming in te roepen voor andere uitvoeringsvarianten dan die genoemd in het octrooi, is in beginsel voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. Het Hof heeft in het midden gelaten of, zoals Van Bentum stelde, het wezenlijke van haar uitvinding is gelegen in de verticale uitbreiding van de voor het laden en lossen beschikbare ruimte, welke niet kan worden verkregen door toepassing van de maatregelen volgens de Franse octrooiaanvrage 2 178 574, zodat in cassatie van zowel het een als het ander moet worden uitgegaan. Bij dit uitgangspunt is zonder nadere, door het Hof niet gegeven motivering, niet begrijpelijk 's Hofs oordeel dat Van Bentum redenen had haar octrooiaanvrage te beperken tot een voertuig waarvan de onderste laadvloer beweegbaar is en de bovenste vast en evenmin dat de gemiddelde vakman redelijkerwijze tot de slotsom mocht komen dat Van Bentum voor die zelfbeperking had gekozen. Volgens 's Hofs oordeel zou het niet billijk zijn om in het zich hier volgens het Hof voordoende geval van onzorgvuldige redactie van de conclusie van Van Bentum bescherming te verlenen voor de ten tijde van het redigeren van de conclusie kenbare, voor de hand liggende equivalente uitvoeringsvorm die het voertuig van Kool c.s. is. Ook als er met het Hof van wordt uitgegaan dat de conclusie in die zin onzorgvuldig is geredigeerd dat Van Bentum heeft nagelaten de ten tijde van het opstellen van de conclusie kenbare, voor de hand liggende uitvoeringsvariant van Kool c.s. daarin op te nemen, moet bij de uitleg van de conclusie worden gezocht naar het midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden. Een uitlegregel als door het Hof toegepast is daarmee onverenigbaar. Hoge Raad, 29 maart 2002, nr. 14, blz. 99 (met noot). Ten aanzien van het betoog dat de 'niet-lineaire' bovenranden uit conclusie 10 (non-lineair shape) met het oog op de rechtszekerheid van derden bij een juiste uitleg niet kunnen zien op de 'lijnvormige, gegolfde randen' van gedaagdes onderhavige bloemenhoezen gebaseerd op de betekenis van 'lineair' volgens Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal en op een 'mathematische' uitleg van de bewoording 'niet lineair', verwerpt de rechtbank beide uitlegwijzen en het resultaat daarvan als te kunstmatig. Het gaat er bij het bepalen van de beschermingsomvang immers om hoe de gemiddelde vakman op het onderhavige gebied (defictieve'bloemenhoezenman') de 'niet-lineaire' bovenranden in het licht van de beschrijving en de tekeningen zal verstaan. De objectieve uitvindingsgedachte is blijkens de beschrijving en de tekeningen gelegen in het verschaffen van een ten opzichte van de beschreven stand van de techniek voordelige combinatie, waardoor met de geclaimde werkwijze en inrichting de geclaimde verpakkingen machinaal kunnen worden vervaardigd, die enerzijds afgezet tegen de rechtlijnige bovenranden uit DEA-2501691 (D3) het uiterlijk aantrekkelijk voordeel van bewerkte sierlijnen als bovenranden kennen en anderzijds in de verpakkingspraktijk toch zeer ge-

E I G E N D O M

2 0 0 3

makkelijk hanteerbaar zijn door de ten opzichte van elkaar uitstekende bovenranden en de via een scheurlijn verbonden verleningen (kiemdelen). Een en ander blijkt ook uit het oppositiedossier. Zoals de rechtbank meermalen heeft beslist kan het verleningsdossier zonder meer ten gunste van derden worden gebruikt, terwijl het ten gunste van de octrooihouder slechts mag worden aangewend wanneer de gemiddelde vakman ook na raadpleging van de beschrijving en tekeningen in redelijkheid nog twijfelt hoe de inhoud van de conclusies moet worden uitgelegd. Die vuistregels hebben dan ook te gelden voor het oppositiedossier, voor zover dit in een geval als het onderhavige niet reeds als onderdeel van het verleningsdossier moet worden beschouwd. Rb. 's-Gravenhage, 1 aug. 2001, nr. 21, blz. 158. Art. 30, lid 2 i.v.m. art. 25 Rv (48 oud) In hoger beroep ging het volgens het Hof om de vraag of de aanduiding 'microcapsuleform' in het octrooi zodanig moet worden uitgelegd dat niet alleen zogenaamde 'micro-bubbles' (een kern van werkzame stof, omgeven door een laagj e polymeer materiaal) daaronder vallen, maar ook zogenaamde 'microsponges' (een matrix van polymeer, waarin partikeltjes van werkzame stof zijn ingebed). Bij de ontkennende beantwoording van de vraag heeft het Hof ondermeer als uitgangspunt genomen, dat in hoger beroep niet langer weersproken was, dat het preparaat Decapeptyl partikeltjes triptorelineacetaatbevat als in een matrix ingebed in korreltjes van het polymeer. Met dit oordeel, gelezen in samenhang met de vraag die partijen verdeeld hield, heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat Syntex niet langer bestreed dat het bij het preparaat Decapeptyl ging om microsponges. Middel I klaagt terecht dat dit oordeel in het licht van de processtukken in hoger beroep, die geen andere gevolgtrekking toelaten dan dat Syntex ook in hoger beroep betwistte dat Decapeptyl bestond uit micro-sponges, onbegrijpelijk is. Hoge Raad, 6 dec. 2002, nr. 50, blz. 329. Art. 33 Geen 'duidelijk gecommuniceerde' beperking van de - stilzwijgend - verleende licentie. Deze geldt dus als zonder restrictie en voor de hele duur van het octrooi verleend. Rb. 's-Gravenhage, 16 april 2003, nr. 60, blz. 389. Art. 38 Nu vaststaat dat het octrooi is geleverd door middel van een akte ten titel van koop door de toenmalige rechrhebbenden, dient te worden geconcludeerd dat de overdracht rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. Artikel 38 lid 3 beoogt op gelijke wijze bescherming aan derden te bieden als artikel 3:36 BW. Nu voor wat betreft artikel 3:36 BW vaststaat dat slechts bescherming wordt verleend voor zover de derde een rechtshandeling heeft verricht, geldt deze regel op gelijke wijze voor artikel 38 lid 3. Dit artikel biedt dus geen bescherming aan een beslaglegger nu deze geen rechtshandeling ten aanzien van het litigieuze octrooi heeft verricht. Pres. Rb. Zwolle, 3 juli 2000, nr. 15, blz. 112 (met noot). Art. 51 Een vordering tot nietigverklaring moet tegen alle (mede) octrooihouders worden ingesteld. De tegen één (medeoctrooihouder ingestelde vordering moet dus worden afgewezen. Rb. 's-Gravenhage, 16 april 2003, nr. 60,blz. 389.

2 0 0 3

B I J B L A D


Art. 51, lid ie Voor zover het onderwerp van het octrooi een brandstoftankzuil met minder dan twee compartimenten omvat, wordt dit niet gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage. In zoverre had het octrooi niet behoren te worden verleend en dient het partieel nietig te worden verklaard. Aan de eis dat voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de ingediende aanvrage, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden, is voldaan nu achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd (te weten door het opnemen in conclusie 1 van de eerder genoemde twee compartimenten) waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken terwijl het tevens gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de ingediende aanvrage, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Ook is het voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd. Hof's-Gravenhage, 24 dec. 2002, nr. 37, blz. 262. Ib Rijksoctrooiwet 1995 Art. 2, lid 1 en art. 75, lid ia i.v.m. art. 4, lid 4 Het formuleringsoctrooi voor paroxetine-mesylaat van SKB is vatbaar voor vernietiging op grond van het ontbreken van nieuwheid ten opzichte van de, niet voorgepubliceerde, PCT aanvrage van Synthon van oudere datum. De Synthon-aanvrage openbaart een groep verbindingen, waarvan paroxetine-mesylaat expliciet in de voorbeelden is genoemd, terwijl een ander aspect van de uitvinding een geneesmiddel is met de nieuwe verbindingen als werkzame stof en een verder aspect het gebruik daarvan ter vervaardiging van geneesmiddelen. Deze aspecten omvatten de 'formulering' het geneesmiddel waarin de nieuwe verbindingen als werkzame stof zijn opgenomen. Verdere gegevens van deze 'formulering' brengen mee dat expliciet in de Synthon-aanvrage zij n geopenbaard voor orale toediening geschikte tabletten met paroxetine-mesylaat als werkzame stof en voorts omvattende farmaceutisch aanvaardbare dragers/vulmiddelen. Nu in de Synthon-aanvrage doses van de werkzame stof en dragers en vulmiddelen niet expliciet zij n genoemd, is het voor de gemiddelde vakman aanstonds duidelijk dat Synthon die doses en die dragers/vulmiddelen op het oog heeft gehad die in de stand van de techniek gebruikelijk zijn voor tabletten die analoge paroxetineverbindingen bevatten. Zou de vakman op grond van zijn normale vakkennis al niet tabletten met doses en dragers/hulpstoffen volgens de conclusies 1-5 van het SKB-octrooi in de Synthon-aanvrage 'meelezen' dan zal hij ongetwijfeld te rade gaan bij de in de Synthonaanvrage gerefereerde literatuur, i. h. b. de tot de 'echte stand van de techniek behorende WO 95/16448 die zich nu juist bezig houdt met de 'formuleringen' van tabletten met paroxetineverbindingen. Deze referentie zo ziet de vakman direct in, biedt derhalve die aanvullende informatie met betrekking tot specifieke 'formuleringen' die niet expliciet in de beschrij ving van de aanvrage zijn weergegeven. Uit de details volgens de PCTaanvrage WO 95/16448 blijkt dat een keuze is gemaakt uit de vele, op zichzelf algemeen bekende hulpstoffen. Dat het bij het SKB-octrooi om een keuze-uitvinding gaat is dan ook niet juist.

E I G E N D O M

5 9 1

(De voorzieningenrechter komt reeds op grond van de inhoud van de Synthon-aanvrage - dus zonder verwijzing naar de inhoud van de PCT-aanvrage - tot de slotsom dat er een gerede kans is dat het SKB-octrooi zal worden vernietigd wegens gemis aan nieuwheid). Hof's-Gravenhage, 27Juni 2002, nr. 17, blz. 119. Art. 4, lid 4 i.v.m. art. 75, lid ia en art. 2, lid 1 Het formuleringsoctrooi voor paroxetine-mesylaat van SKB is vatbaar voor vernietiging op grond van het ontbreken van nieuwheid ten opzichte van de, niet voorgepubliceerde, PCT aanvrage van Synthon van oudere datum. De Synthon-aanvrage openbaart een groep verbindingen, waarvan paroxetine-mesylaat expliciet in de voorbeelden is genoemd, terwijl een ander aspect van de uitvinding een geneesmiddel is met de nieuwe verbindingen als werkzame stof en een verder aspect het gebruik daarvan ter vervaardiging van geneesmiddelen. Deze aspecten omvatten de 'formulering' het geneesmiddel waarin de nieuwe verbindingen als werkzame stof zijn opgenomen. Verdere gegevens van deze 'formulering' brengen mee dat expliciet in de Synthon-aanvrage zij n geopenbaard voor orale toediening geschikte tabletten met paroxetine- mesylaat als werkzame stof en voorts omvattende farmaceutisch aanvaardbare dragers/vulmiddelen. Nu inde Synthon-aanvrage doses van de werkzame stof en dragers en vulmiddelen niet expliciet zijn genoemd, is het voor de gemiddelde vakman aanstonds duidelijk dat Synthon die doses en die dragers/vulmiddelen op het oog heeft gehad die in de stand van de techniek gebruikelijk zijn voor tabletten die analoge paroxetineverbindingen bevatten. Zou de vakman op grond van zijn normale vakkennis al niet tabletten met doses en dragers/hulpstoffen volgens de conclusies 1-5 van het SKB-octrooi in de Synthon-aanvrage 'meelezen' dan zal hij ongetwijfeld te rade gaan bij de in de Synthonaanvrage gerefereerde literatuur, i. h. b. de tot de 'echte stand van de techniek behorende WO 95/16448 die zich nu juist bezig houdt met de 'formuleringen' van tabletten met paroxetineverbindingen. Deze referentie zo ziet de vakman direct in, biedt derhalve die aanvullende informatie met betrekking tot specifieke 'formuleringen' die niet expliciet in de beschrijving van de aanvrage zijn weergegeven. Uit de details volgens de PCTaanvrage WO 95/16448 blijkt dat een keuze is gemaakt uit de vele, op zichzelf algemeen bekende hulpstoffen. Dat het bij het SKB-octrooi om een keuze-uitvinding gaat is dan ook niet juist. (De voorzieningenrechter komt reeds op grond van de inhoud van de Synthon-aanvrage - dus zonder verwijzing naar de inhoud van de PCT-aanvrage - tot de slotsom dat er een gerede kans is dat het SKB-octrooi zal worden vernietigd wegens gemis aan nieuwheid). Hof's-Gravenhage, 27 juni 2002, nr. 17, blz. 119. Art. 12, lid 3 en lid 6 Of het overeengekomen loon geacht kan worden een vergoeding wegens gemis aan octrooi te omvatten moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden. Dat er geen specifieke component van het loon met die strekking aan te wijzen is, is in dit verband niet vereist en niet voldoende. In het algemeen houdt een overeengekomen salaris een vergoeding voor het missen van de aanspraak op octrooi in. Slechts in uitzonderingssituaties kan worden aangenomen dat dit niet het geval is (HR 1 maart 2002, RvdW 2002, 51, NJ 2003, 210 m.nt. GJ.J. Heerma van Voss en HR 27 mei 1994, NJ 1995, 136). De nieuwe Row 1995 stelt in dit opzicht dezelfde voorwaarde als de Row 1910. Er is geen reden om voor ambtenaren andere criteria aan te leggen dan voor werknemers.

5 9 2

B I J B L A D


Alle omstandigheden in aanmerking genomen is de werkgever op goede gronden tot de conclusie gekomen dat hij niet verplicht is om een vergoeding als bedoeld in art. 12, zesde lid, Row toe te kennen. De hier aan de orde zij nde uitvinding was door de opdrachtgever specifiek beoogd, en het onderzoek was specifiek op een dergelijke uitvinding afgestemd. Voorts heeft de eiser zijn bijzondere bijdrage aan het onderzoeksproject niet voldoende aannemelijk gemaakt. Dat de uitvinding van groot belang zou kunnen zijn is in het licht van deze omstandigheden niet van zodanig gewicht dat (louter) op grond daarvan een vergoeding aan eiser had moeten worden toegekend. Rb. 's-Gravenhage, 16 jan. 2003, nr. 46, blz. 312. Art. 13 Aannemelijk is dat partijen gezamenlijk uitvinders zijn (die volgens afspraak hebben samengewerkt). De tussen partijen gesloten overeenkomst is dubbelzinnig. Of de mede-uitvinder daarbij afstand heeft gedaan op zij n recht op mede-houderschap van het aan te vragen octrooi, moet met terughoudendheid worden beoordeeld. Bewijsopdracht aan de gedaagdeoctrooiaanvraagster. Rb. 's-Gravenhage, 13 nov. 2002, nr. 22, blz. 163. Art. 22, art. 18A Row (1910) en art. 19 Octrooigemachtigdenreglement i.v.m. art. 1:1 Awb De Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden is geen onafhankelijk, bij de wet ingesteld, met rechtspraak belast orgaan als bedoeld in artikel 1:1, lid 2c Awb reeds omdat hij niet is ingesteld bij wet in formele zin, maar zijn grondslag vindt in artikel 19 van het Octrooigemachtigdenreglement. Ten onrechte betoogt de Raad van Beroep dat de Awb toepassing mist nu zijn besluit is genomen krachtens de Rijksoctrooiwet (1910), dat in artikel 1, lid 2 bepaalt dat de Awb niet van toepassing is op besluiten en andere handelingen krachtens de Row. Het besluit is genomen onder de werking van de Rijksoctrooiwet 1995 en is derhalve gebaseerd op artikel 22 van die wet. Gelet daarop is het bestreden besluit niet aan te merken als een besluit in artikel 1, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910). Dat het Octrooigemachtigdenreglement is gebaseerd op artikel 18A van de Rijksoctrooiwet (1910) maakt dat niet anders. Raad van State, 28 nov. 2001, nr. 12, blz. 74. Artt. 32 leden 1,2 en 4 en 36 i.v.m. art. 1:3 Awb De mededeling betreffende het resultaat van het nieuwheidsonderzoek is als zodanig niet op rechtsgevolg gericht. De aanvrage van eiser was gericht op het verkrijgen van een 20-jarig octrooi; dat zal aan eiser ook worden verleend. De brief van 3 december 2001 heeft daarop geen betrekking. Het Bureau I.E. heeft op goede gronden de brief van 3 december 2001 niet als een besluit in de zin van art. 1:3, eerste lid Awb aangemerkt, zodat eiser tevens op goede gronden in zijn bezwaar niet ontvankelijk is verklaard. Rb. 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, 21 febr. 2003, nr. 57, blz. 364. Art. 53 Het stromingslichaam in de Koene Il-cycloon maakt inbreuk op het octrooi. Het argument dat de cycloon iets anders doet en een ander doel heeft, is bij letterlijke inbreuk, waar de rechtbank van uitgaat, niet relevant. Rb. 's-Gravenhage, 24 april 2002, nr. 80, blz. 480.

E I G E N D O M

2 0 0 3

De enkele stellingen dat gedaagden sub 2-4 'volledige zeggenschap' hebben over gedaagde sub 1, nu gedaagde sub 4 bestuurder is van gedaagde sub 3, die weer bestuurder is van gedaagde sub 2, welke op haar beurt bestuurder is van gedaagde sub 1, of dat gedaagde sub 4 mondeling zou hebben medegedeeld met de verkoop van de dienbladen 'gewoon' door te zullen gaan, zijn onvoldoende om enig onrechtmatig handelen door gedaagden sub 2-4 aan te nemen. Rb. 's-Gravenhage, 4 sept. 2002, nr. 38, blz. 266. Aangezien van inbreuk op een nietig octrooi geen sprake kan zijn moeten alle vorderingen in de inbreukzaak worden afgewezen. Rb. 's-Gravenhage, 4 dec. 2002, nr. 49,blz. 325. Het Haustproduct valt niet onder het octrooi van Quaker Oats en evenmin is sprake van te honoreren bescherming in het equivalentiebereik. Het pofproces van Haust omvat geen 'constraint' tot aan de 'full volumetric potential' in de zin van het octrooi. Het gaat om een wezenlijk andere werkwijze die dan ook resulteert in een wezenlijk ander product. Rb. 's-Gravenhage, 12 febr. 2003, nr. 59, blz. 384. De inrichting van gedaagde mist de in conclusie 1 van octrooinummer 1005280 opgenomen achterwand. Het is niet aannemelijk dat deze (in de geoctrooieerde uitvinding) geen enkele functie vervult en mag worden 'weg-geïnterpreteerd'. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 6 aug. 2002, nr. 7, blz. 57. Art. 53, lid 2 De door Unilin c.s. genoemde 'uitsparing' in de onderste lip resulteert in een hoger deel of rug aan het uiteinde van die lip, terwijl het 'uitsteeksel' aan de onderzijde van de 'tand' aan het tweede paneel tot gevolg heeft, dat een groef aan de onderzijde van het paneel bestaat, welke groef zo niet gelijk is aan, dan toch equivalent aan de opsluitgroef van het octrooi. Met equivalent is hier bedoeld dat telkens met de desbetreffende maatregel, die eenzelfde functie heeft als de overeenkomstige maatregel volgens conclusie 1 van het octrooi, op eenzelfde wijze hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de desbetreffende maatregel volgens het octrooi. Onder speling in de zin van het octrooi dient te worden verstaan een zodanige (geringe) ruimte dat de aan elkaar bevestigde panelen langs elkaar kunnen worden 'geschoven', waarbij voor dat verschuiven geen aanzienlijke kracht is vereist. Een dergelijke speling in de zin van het octrooi is bij het Uniclic-systeem afwezig. Hof's-Gravenhage, 27 sept. 2001, nr. 48, blz. 323. Partijen twisten over de vraag wat moet worden verstaan onder 'a loop' in kenmerk (e) van conclusie 1, welk kenmerk zowel in de verleende als in de herziene formulering van conclusie 1 is terug te vinden. Naar het oordeel van het hof zal de vakman die conclusie 1 leest daaronder verstaan 'één lus' en niet (ook nog) 'twee lussen' of meer. Echter, de gemiddelde vakman zal rekening houden met de mogelijkheid dat in conclusies (zoals conclusie 1), die ruime termen bezigen, bijvoorbeeld 'omvattende' of'voorzien zijn van' ('comprising'), in plaats van beperkte termen, zoals 'bestaan uit', een begrip als 'een lus' een ruimere betekenis kan hebben dan de veronderstelde gebruikelijke betekenis van één lus. In de beschrijving en de tekeningen va het octrooi zullen voor die ruimere betekenis dan wel duidelijke aanwijzingen te vinden moeten zijn. Naar het oordeel van het

2 0 0 3

B I J B L A D


hof zijn er in de beschrijving en de figuren geen duidelijke aanwij zingen te vinden die erop duiden dat het begrip 'een lus' iets anders betekent dan 'één lus'. Cordis gebruikt twee lussen. Dit betekent dat er geen sprake is van letterlijke inbreuk. De verbindingselementen met twee lussen functioneren wel op in wezen dezelfde wijze. En tevens wordt in wezen hetzelfde resultaat bereikt. Ten opzichte van de krimp van de Palmaz/ Schatz-stent wordt met de BXV-stent met een diameter van maximaal 4 mm in wezen dezelfde verbetering van de krimp bereikt als die wordt bereikt met de NIR-stent. Derhalve is er ten aanzien van die stents ook sprake van in wezen hetzelfde resultaat en van inbreuk op equivalente wijze. Zou het al zo zijn dat de stent volgens het octrooi, zoals de NIRstent, zich in de geëxpandeerde toestand niet zou aanpassen aan de vorm van de slagaders (wegens de hoge radiale stijfheid), dan is dit naar het voorlopig oordeel van het hof niet relevant omdat het octrooi niet beperkt is tot stents met een grote radiale stijfheid. Ook wat de torsie betreft bereikt Cordis met de BVX in wezen hetzelfde resultaat, omdat het octrooi niet beperkt is tot stents met een torsie van nul. Naar het oordeel van het hof kan uit de uit het verleningsdossier kenbare discussie met de Examiner worden afgeleid dat deze in de octrooiaanvrage verbindingselementen met één lus geopenbaard acht en dat 'een lus' in de geoctrooieerde conclusie dan ook die betekenis heeft. Uit die discussie volgt bovendien, dat Medinol geen afstand heeft gedaan, noch expliciet, noch impliciet, van verbindingselementen met meer dan een lus. Gelet op vorenstaande en hetgeen is uiteengezet in verband met de nieuwheid en inventiviteit, is er ook voor de gemiddelde vakman geen goede grond om aan te nemen dat Medinol afstand heeft gedaan van een gedeelte van de bescherming volgens het octrooi en haar rechten heeft beperkt tot uitsluitend één lus. In het licht van de praktijk dat op zichzelf uit de stand der techniek bekende equivalenten van een geopenbaard technisch kenmerk als nieuw en daarom als niet geopenbaard worden beschouwd als zij niet in de oorspronkelijke stukken zijn genoemd, kan niet van Medinol worden verlangd een discussie met de Examiner aan te gaan om 'één lus' te verruimen tot 'ten minste een lus' omdat dergelijke op de oorspronkelijke stukken steunende wijziging (die bovendien op zichzelf niet bekend is uit de relevante stand der techniek) door het EOB zal worden afgewezen; het EOB realiseert zich zeer wel dat het zich daarmee begeeft op het terrein van de nationale rechter aan wie het is voorbehouden de beschermingsomvang te bepalen van het door het EOB verleende octrooi. Hof's-Gravenhage, 3 juli 2003, nr. 88, blz. 531. Tussenvonnis: Teneinde aan de octrooihouder een billijke bescherming te kunnen bieden dient de achter de bewoordingen van het octrooi liggende uitvindingsgedachte onder ogen te worden gezien en dit kan er toe leiden dat ook voor de hand liggende varianten (equivalenten) op de maatregelen die in de octrooiconclusies zijn beschreven onder de beschermingsomvang van het octrooi worden gebracht. In verband met de rechtszekerheid van derden mag daarbij wel worden verlangd dat de derde, die wordt aangesproken wegens octrooi-inbreuk, redelijkerwijs had moeten kunnen begrijpen dat het door hem toegepaste middel, hoewel het niet onder de letterlijke tekst van de conclusies valt, in wezen toch gelijk is aan het in het octrooischrift beschrevene. Verder geldt dat, wanneer uit verklaringen in het verleningsdossier blijkt dat afstand is gedaan van een bepaalde bescherming, de octrooihouder later niet met een beroep

E I G E N D O M

5 9 3

op equivalentie alsnog de bescherming kan claimen, waarvan afstand is gedaan. Met de door gedaagden toegepaste maatregel om de afsluitelementen in dezelfde richting door te draaien wordt op in wezen dezelfde wijze (namelijk draaien) hetzelfde resultaat (namelijk dat de langsopening van het afsluiterelement over de opening in de transportbuis kan worden geschoven, zodat het voer naar beneden kan vallen) bereikt als met de maatregel van het octrooi om de afsluiterelementen in afwisselende richting te roteren. Dat betekent dat 'doordraaien in dezelfde richting' als een equivalent van 'roteren in afwisselende richtingen' is te beschouwen. Gedaagden hebben betoogd dat in de loop van de verleningsprocedure kennelijk afstand is gedaan van de bescherming van de maatregel om de afsluitmiddelen ook anders dan in afwisselende richting te roteren. Omdat niet duidelijk is geworden wat er tijdens de verleningsprocedure precies is gebeurd, kan de rechtbank dit betoog van gedaagden niet zonder meer overnemen. Eiseres - die gezien de gemotiveerde stellingname van gedaagden tot een nadere onderbouwing van haar stellingen is gehouden - zal daarom in de gelegenheid worden gesteld om het volledige verleningsdossier, met inbegrip van de stukken betreffende de PCT-procedure in het geding te brengen. Eindvonnis: Uit het verleningsdossier blijkt dat in de PCTprocedure alsook in de loop van de procedure tot verlening van het Europees octrooi, de aanvrage is gewijzigd in die zin dat in de uiteindelijke conclusie 1 is opgenomen de maatregel om de afsluiterelementen te roteren in afwisselende richtingen. De octrooihouder heeft dus tijdens de procedure tot verlening van het Europees octrooi afstand gedaan van bescherming voor de maatregel om de 'valve' te openen en te sluiten door deze in dezelfde richting door te draaien en kan thans niet met een beroep op equivalentie alsnog bescherming hiervoor claimen, terwijl bovendien aan een succesvol beroep op equivalentie in de weg staat dat eiseres, hoewel zij blijkens haar oorspronkelijke aanvrage(n) de door gedaagde toegepaste variant heeft voorzien, er niettemin voor gekozen heeft om deze niet in de tekst van haar conclusies op te nemen, zodat er geen billijkheidsgronden zijn voor de door eiseres bepleite ruime uitleg. Rb. 's-Gravenhage, 24 mei 2000, nr. 2, blz. 12 (met noot). De term 'hydroxy' in de eerste regel onder a) van conclusie 1 is in de ogen van de gemiddelde vakman voor meerdere uitleg vatbaar. Een dergelijke onduidelijkheid komt naar gevestigde rechtspraak voor rekening van de octrooihouder, zulks behoudens bijzondere omstandigheden, die hier zijn gesteld noch gebleken. Voor een beroep op equivalentie is bij deze stand van zaken geen plaats nu het leerstuk van de equivalentie geen remedie kan bieden tegen een onduidelijke formulering. De rechtszekerheid van derden verzet zich daartegen. De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat het woord 'hydroxy' in de eerste regel onder a) van conclusie 1 niet aldus kan worden uitgelegd dat daaronder ook 'oxo' is begrepen. Rb. 's-Gravenhage, 16 mei 2001, nr. 23, blz. 166 (met noot). Het enkele feit dat het proces van scrambling en descrambling niet is opgenomen in het 270-octrooi, maakt niet dat de door het 270-octrooi beschermde technologie niet zou zijn geïncorporeerd in de DVD-standaard. Anders gezegd: in de DVDstandaard worden de kenmerken van conclusie 1 letterlijk toegepast. Het feit dat de DVD-standaard extra maatregelen bevat maakt dat niet anders. Uit de missive van het EPO d.d. 7 oktober 1998 blijkt dat de Examiner bezwaar heeft gemaakt tegen conclusie 18 omdat

5 9 4

B I J B L A D


geen technische kenmerken met betrekking tot het opslagmedium zélf in de conclusie waren opgenomen, en omdat het signaal niet als technisch kenmerk van het opslagmedium als zodanig kon worden beschouwd. De oorspronkelijke aanvrage bevatte naast conclusie 18 ook conclusie 17, omvattend een beeldsignaal, dat in exact gelijke bewoordingen is omschreven als het op een 'storage medium' vastgelegde beeldsignaal omschreven in de oorspronkelijke conclusie 18. Aldus mag een derde, afgaand op het verleningsdossier, er in redelijkheid niet op vertrouwen dat Philips afstand heeft gedaan van bescherming van een onder conclusie 17 vallend beeldsignaal, óók niet indien dat zou zijn vastgelegd op een opslagmedium. Rb. 's-Gravenhage, 26 juni 2002, nr. 47, blz. 315. Het gaat er kort gezegd om dat de dekselrand zodanig 'om de buitenkant van de bevestigingsflens aansluitend en aangrijpend heen grijpt' dat het deksel slechts met behulp van een hulpmiddel - de lip - van de houder kan worden verwijderd. Voor zover Dijkstra nog heeft bedoeld te betogen, dat zij door een wezenlijk andere oplossing voor het garanderen van de originaliteit toe te passen, geen inbreuk maakt, baat dit haar niet. Zij past immers nog altij d de kenmerkende maatregelen uit conclusie 1 van het octrooi toe. Rb. 's-Gravenhage, 10 juli 2002, nr. 71, blz. 439. Art. 56 Optimes heeft zich verbonden voor het gebruik van een gelicentieerd octrooi een royalty te betalen en uitputting brengt niet mee dat het geoctrooieerde voortbrengsel niet wordt gebruikt, maar alleen dat het ook zonder toestemming van de octrooihouder, en dus zonder overeenkomst met Philips had gemogen. Rb. 's-Gravenhage, 15 jan. 2003, nr. 40, blz. 274. Art. 70, lid 3 Dijkstra heeft nog bestreden dat zij desbewust handelde vóór de instelling van de eis in reconventie en zij heeft verder gesteld dat er geen desbewustheidsexploit is uitgebracht. Zij heeft echter de ontvangst van de sommatiebrief van 19 mei 2000 niet bestreden, zodat er ten processe vanuit dient te worden gegaan dat Dijkstra desbewust handelde vanaf 19 mei 2000. Nu Saier geen informatie heeft verschaft of in Duitsland een met desbewustheid vergelijkbare of minder zware eis wordt gesteld, zal ook voor Duitsland van die datum worden uitgegaan. Rb. 's-Gravenhage, 10 juli 2002, nr. 71, blz. 439. Art. 70, lid 3; art. 45 TRIPs R&.:Art. 45 TRIPs bepaalt dat wie wist dat hij inbreuk maakte of redelijke gronden had om dat te weten, schadevergoeding verschuldigd is. Daarom is niet van belang dat de termijn van 30 dagen genoemd in art. 70, lid 3 Row nog niet was verstreken. Hof: Aan de WTO-overeenkomsten (kennelijk is bedoeld: met inbegrip van art. 45 TRIPs) komt in beginsel geen rechtstreekse werking toe. Vorderingen strekkend tot het opgeven van afnemers en tot het terugnemen van geleverde producten (recall) zijn niet aan te merken als vorderingen strekkend tot schadevergoeding/ winstafdracht, maar betreffen middelen om nakoming van het verbod te verzekeren, resp. om de inbreukmakende handelingen ongedaan te maken. Art. 70, lid 3 Row is daarop niet van toepassing. Hof's-Gravenhage, 26 okt. 2000, nr. 72, blz. 445.

E I G E N D O M

2 0 0 3

Art. 70, lid 4 Gelet op HR 14 april 2000 NJ 2000, 489 kunnen schade en winstafdracht niet onbeperkt cumuleren. Een redelijke uitleg van art. 70, lid 4 brengt met zich dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het grootste van de totaalbedragen gevorderd aan winstafdracht resp. schade bestaande uit gederfde winst kan worden toegewezen. Uit die twee gevorderde posten zal dus (uiteindelijk) de grootste worden gekozen. Cumulatie van winstafdracht met eventuele overige schadeposten is wel mogelijk. Gelet op de parlementaire geschiedenis bij art. 6:104 BW gaat het in art. 70, lid 4 om afdracht van de nettowinst. Rb. 's-Gravenhage, 4sept. 2002, nr. 38, blz. 266. Art. 73 Voor indirecte inbreuk is vereist dat 'Vioxx' aan een ander wordt aangeboden of geleverd voor toepassing van de geoctrooieerde vinding en dat gedaagde weet dat 'Vioxx' voor toepassing door die ander van de geoctrooieerde uitvinding bestemd en geschikt is. Het begrip 'toepassing' verwijst uitsluitend naar actief menselijk handelen en niet naar een zich in het menselijk lichaam afspelend proces. De patiënten en de proefpersonen aan wie 'Vioxx' wordt toegediend, passen de geoctrooieerde uitvinding dus niet toe, ook al wordt in hun lichamen de stof volgens die conclusie gevormd. De artsen die 'Vioxx' aan de patiënten toedienen, passen de stof niet toe omdat in het door hen geprepareerde geneesmiddel de enol-vorm (nog) niet voorkomt. Uit een en ander volgt dat Vioxx niet aan patiënten, proefpersonen of artsen wordt aangeboden/geleverd voor toepassing door dezen van de geoctrooieerde vinding. Rb. 's-Gravenhage, 16 mei 2001, nr. 23, blz. 166 (met noot). Voordat de inlaatopening werd dichtgelast, maakte de Koene I-cycloon letterlijk inbreuk op het octrooi. Aannemelijk is verder dat de dichtgelaste inlaatopening van de cyclonen door Koene of door haar afnemers zonder probleem weer opengeboord kan worden, waarna deze cyclonen weer rechtstreeks inbreuk maken. De mogelijkheid van indirecte inbreuk is derhalve aanwezig. Deze situatie rechtvaardigt toewijzing van een verbod tot het plegen van directe en indirecte inbreuk. Rb. 's-Gravenhage, 24 april 2002, nr. 80, blz. 480. Art. 75 Naar het oordeel van het hof is - afgezien van nieuw materiaal - ook in het kader van de beoordeling van een provisionele vordering het oordeel van de rechter over de vraag, of er een (gerede) kans op vernietiging/herroeping van het octrooi bestaat, niet beperkt tot het door Medinol bedoelde geval van een kennelijke misslag (vgl. HR 26 okt. 2001 NJ 2002,13 inzake Tetra Laval/Meijn). De in figuur 11a getoonde uitvoeringsvorm van de aldaar beschreven stent tast de nieuwheid van de onderhavige stent met 'grafts' met een enkele zigzagring niet aan. Weliswaar is in de figuren 9a en 9b van dit document ook een stentuitvoeringsvorm getoond met 'grafts' die elk bestaan uit een enkele zigzagring, maar ook deze uitvoeringsvorm is niet schadelijk voor de nieuwheid omdat naburige 'grafts' met elkaar zijn verbonden met een diagonaal geplaatst, spiraalvormig gekromd verbindingselement. Omdat voorts nergens in de beschrijving of in de tekeningen van dit document expliciete of impliciete aanwijzingen zijn te vinden dat onderdelen van deze uitvoeringsvormen onderling uitwisselbaar zijn, is dit gehele document niet schadelijk voor de nieuwheid. Wat betreft het krimpprobleem ontbreken aanwijzingen om Palmaz-Schatz direct te combineren met Lau en zou men deson-

2 0 0 3

B I J B L A D


danks deze combinatie wel maken, dan leidt deze nog niet tot de stent van het Medinol octrooi. Immers, daarmee wordt nog geen stent verkregen met 'grafts' bestaande uit enkelvoudige zigzagringen, waarbij naburige ringen zijn verbonden door verbindingselementen die elk zijn voorzien van een lus. Â7ptT£nc Hgt ontbreken van de bedoelde specifieke verbindin^selementen met een lus in de relevante stand der techniek en wegens het ontbreken van enig verband van een dergelijk verbindingselement met het probleem van krimp bij expansie ligt de keuze van maatregel a) voor de vakman niet voor de hand. Op grond van het voorgaande voldoet het octrooi aan het vereiste van inventiviteit, mede gezien het bereikte technische effect van een verbeterde krimp ten opzichte van de stent volgens EP-A-0.335.341. Dat andere bekende stents wellicht nog meer krimpen is daarbij niet relevant, omdat het doel was een stent te verschaffen die flexibeler is en beduidend minder krimp vertoont ten opzichte van de Palmaz/Schatz-stents volgens EP-A-

E I G E N D O M

5 9 5

De inmiddels gebleken voortgang van de techniek (die de octrooihouder niet heeft weersproken) brengt mee dat, anders dan in het advies van het Bureau I. E. werd aangenomen, er geen sprake was van een vooroordeel dat door de geoctrooieerde maatregelen wordt overwonnen. Daarmee vervalt het enige arAangezien alle volgconclusies afhankelijk zijn van de (als nietig aan te merken) eerste conclusie, moet het octrooi integraal nietig worden verklaard. Rb. 's-Gravenhage, 4 dec. 2002, nr. 49, blz. 325 (met noot).

Art. 75, lid ia en art. 2, lid 1 i.v.m. art. 4, lid 4 Het formuleringsoctrooi voor paroxetine-mesylaat van SKB is vatbaar voor vernietiging op grond van het ontbreken van nieuwheid ten opzichte van de, niet voorgepubliceerde, PCT aanvrage van Synthon van oudere datum. De Synthon-aanvrage openbaart een groep verbindingen, waarvan paroxetine-mesylaat expliciet in de voorbeelden is ge0.335.341noemd, terwijl een ander aspect van de uitvinding een geneesKortom, een gerede kans dat de door de oppositieafdeling in middel is met de nieuwe verbindingen als werkzame stof en een stand gehouden conclusie 1 en de daarvan afhankelijke volgverder aspect het gebruik daarvan ter vervaardiging van geneesconclusies worden nietig verklaard, lijkt niet aanwezig. In het middelen. Deze aspecten omvatten de 'formulering' het geneeskader van deze provisionele vordering zal daarom worden uitmiddel waarin de nieuwe verbindingen als werkzame stof zijn gegaan van conclusie 1 zoals gewijzigd door de oppositieopgenomen. Verdere gegevens van deze 'formulering5 brengen afdeling. Daaraan doet, gelet op het voorgaande, niet af dat Cormee dat expliciet in de Synthon-aanvrage zijn geopenbaard voor dis beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van de orale toediening geschikte tabletten met paroxerine-mesylaat oppositieafdeling; uit mededelingen bij pleidooi is overigens als werkzame stof en voorts omvattende farmaceutisch aangebleken dat een beslissing van de Technische kamer van bevaardbare dragers/vulmiddelen. Nu in de Synthon-aanvrage doroep van het EOB op korte termijn niet valt te verwachten. ses van de werkzame stof en dragers en vulmiddelen niet expliHof's-Gravenhage, 3 juli 2003, nr. 88, blz. 531. ciet zijn genoemd, is het voor de gemiddelde vakman aanstonds duidelijk dat Synthon die doses en die dragers/vulmiddelen op Art. 75, lid ia het oog heeft gehad die in de stand van de techniek gebruikelijk De Technische Kamer van Beroep van het EOB heeft het oczijn voor tabletten die analoge paroxetineverbindingen bevattrooi in stand gelaten op basis van het derde 'auxiliary request'. ten. Zou de vakman op grond van zijn normale vakkennis al Eindvonnis: De rechtbank vernietigt het octrooi uitgaande van niet tabletten met doses en dragers/hulpstoffen volgens de conde 'problem-solution' methode op grond van gebrek aan invenclusies 1-5 van het SKB-octrooi in de Synthon-aanvrage 'meeletiviteit. Uitgaande van de, ook door de Technisch Kamer van zen' dan zal hij ongetwijfeld te rade gaan bij de in de SynthonBeroep als zodanig beschouwde, meest nabije stand van de techaanvrage gerefereerde literatuur, i. h. b. de tot de 'echte stand niek kan het probleem als volgt worden geformuleerd: het vervan de techniek behorende WO 95/16448 die zich nu juist bezig schaffen van een veelzijdiger oven geschikt voor verschillende producten, waarbij de verhittingsomstandigheden op een meerflexibelemanier gere- houdt met de 'formuleringen' van tabletten met paroxetineverbindingen. Deze referentie zo ziet de vakman direct in, biedt geld kunnen worden. De punten van verschil tussen het uitgangsderhalve die aanvullende informatie met betrekking tot specipunt en het octrooi houden in dat de oven met dubbele spiraalfieke 'formuleringen' die niet expliciet in de beschrijving van de vormige transportbanden volgens het octrooi (i) bestaat uit een aanvrage zijn weergegeven. Uit de details volgens de PCTbak ('tank') en een kap, (ii) met twee gescheiden kamers met afzonderlijke aanvrage WO 95/16448 blijkt dat een keuze is gemaakt uit de verhittingselementen, (Ui) welke elementen boven in de kap zijn gesivele, op zichzelf algemeen bekende hulpstoffen. Dat het bij het tueerd. Deze elementen (maatregelen) volgen op voor de hand SKB-octrooi om een keuze-uitvinding gaat is dan ook niet juist. liggende wijze uit een tot de stand van de techniek behorende (De voorzieningenrechter komt reeds op grond van de inhoud folder van Stork, die niet ter beschikking was gesteld aan de van de Synthon-aanvrage - dus zonder verwijzing naar de inTKB. Het verweer dat de vakman, zoekend naar een verbeterde houd van de PCT-aanvrage - tot de slotsom dat er een gerede spiraaloven als bedoeld in het octrooi, niet te rade zou gaan bij kans is dat het SKB-octrooi zal worden vernietigd wegens gemis publicaties over lijn- of tunnelovens, waarop de folder betrekaan nieuwheid). king heeft, overtuigt de rechtbank niet: het gaat bij beide typen Hof's-Gravenhage, 27 juni 2002, nr. 17, blz. 119. ovens om nagenoeg dezelfde techniek, waarbij levensmiddelen in een continu proces een oven ingaan en weer verlaten om over een bepaalde afstand op een transportband in die oven te worArt. 75, lid ia i.v.m. art. 54, lid 3 EOV den gebakken/gegaard. De stelling dat de folder in wezen hetOok de octrooihouder is van oordeel dat de bereiding van zelfde leert als document WO 88/09124, dat door de TKB wel in kristallijn paroxetinemethaansulfonaat zodanig duidelijk en haar beslissing is meegewogen, wordt door de rechtbank als 011volledig in Experimental 1 van de PCT-aanvrage is beschreven, juist gepasseerd. Het komt de rechtbank voor dat de TKB, indat deze door een vakman, desgewenst met inbreng van zijn dien deze bij haar beslissing over de folder de beschikking zou normale vakkennis, kan worden toegepast. Hieruit volgt dat de hebben gehad, tot een ander oordeel zou zijn gekomen en het PCT-aanvrage kristallijn paroxetinemethaansulfonaat - als octrooi in zijn geheel zou hebben herroepen. rechtstreeks verkregen voortbrengsel van die bereiding Rb. 's-Gravenhage, 2 okt. 2002, nr. 39, blz. 269. nawerkbaar openbaart.

5 9 6

B I J B L A D


De octrooihouder voert slechts aan dat het slaafs nawerken van die werkwijze niet onvermijdelijk leidt tot kristallen, laat staan kristallen in een bepaalde kristalvorm. Uit hetgeen in de rechtsoverwegingen is overwogen volgt dat, nu polymorfie niet aannemelijk is geworden, het kristallijn paroxetine-methaansulfonaat volgens de PCT-aanvrage, ongeacht de bereidingswijze die voor de verkrijging daarvan is toegepast, noodzakelijkerwijze dezelfde kristalvorm heeft als het kristallijn paroxetine-methaansulfonaat volgens het octrooi. Dit brengt mee dat de PCT-aanvrage nieuwheidsschadelijk is voor het octrooi. Dit betekent dat niet meer behoeft te worden ingegaan op de vraag of het slaafs nawerken al dan niet onvermijdelijk leidt tot paroxetine-methaansulfonaat in die ene kristalvorm. Hof's-Gravenhage,i7Jan. 2002, nr. i6,blz. 114. Art. 77 Doordat inmiddels aan de eiser een europees octrooi is verleend voor dezelfde uitvinding die in zijn (andere) Nederlandse octrooi met nummer 1005281 wordt beschermd, heeft dat Nederlandse octrooi rechtsgevolg verloren. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 6 aug. 2002, nr. 7, blz. 57. Art. 80 Voor een vordering gebaseerd op de stelling dat onrechtmatig wordt gehandeld door ruchtbaarheid te geven aan berichten als zou de wederpartij inbreuk op zijn octrooi maken terwijl het octrooi naar de mening van die wederpartij evident nietig is, geldt niet dat de Rechtbank 's-Gravenhage exclusief bevoegd is. Vzr. Rb. Zutphen, 20 dec. 2002, nr. 61, blz. 392. Art. 81 Ook in bestuursrechtelijke gedingen (i.c. een geschil voortvloeiend uit de rechtspositie van een ambtenaar) brengt de regel van art. 81 Row mee dat waar het gaat om een besluit betreffende art. 12 lid 6 Row, de Rechtbank Den Haag uitsluitend bevoegd is. Rb. 's-Gravenhage, 16 jan. 2003, nr. 46, blz. 312. Art. 83 Reconventionele nietigheidsprocedure wordt geschorst totdat in de drie opposities is beslist, in voorkomend geval tevens in appèl in oppositie. Onduidelijk is of, en zo ja, in welke vorm het octrooi in stand zal blijven. Ook Quaker Oats zelfheeft erkend dat het octrooi niet (geheel) in de thans voorliggende vorm zal kunnen worden gehandhaafd. Nog daargelaten dat het in beginsel wenselijk is zoveel mogelijk te voorkomen dat een beslissing omtrent nietigheid door de rechtbank voor Nederland vooruitloopt op (en mogelijk uit de pas loopt met) de beslissingen(en) in de Europese oppositieprocedure(s) bij het EOB, moet gelet op de door de rechtbank gereleveerde omstandigheden de kans bepaald aanwezig worden geacht dat het octrooi in ieder geval niet in ongewijzigde vorm zal worden gehandhaafd. Voor gewijzigde instandhouding is de rechtbank, in tegenstelling tot het EOB, niet geëquipeerd. Rb. 's-Gravenhage, 12 febr. 2003, nr. 59, blz. 384. Art. 83, lid 4 Tussenvonnis: de procedure tot vernietiging van het Nederlandse deel van Europees octrooi 558151 van Koppens wordt geschorst tot het beroep na oppositie door het EOB is afgerond en derhalve bekend is of en in welke vorm het octrooi stand zal houden. Daartoe is het volgende redengevend: in de beroepsprocedure zijn dezelfde argumenten pro en contra aan de orde;

E I G E N D O M

2 0 0 3

de beroepsprocedure is in een vergevorderd stadium; het is wenselijk tegenstrijdige uitspraken van rechtbank en EOB te voorkomen; er is geen inbreuk-verbod van kracht noch gevorderd; de mogelijkheden voor Koppens om zich op het octrooi te beroepen zijn na het eerdere vonnis aanmerkelijk ingeperkt. Rb. 's-Gravenhage, 2 okt. 2002, nr. 39, blz. 269. In de onderhavige procedure en in de oppositieprocedure bij het EOB zijn hoofdzakelijk dezelfde nietigheidsargumenten aan de orde. Niet kan worden uitgesloten dat het EOB de octrooien niet, althans niet in hun huidige vorm, in stand zal laten. Indien het EOB een of meer van de octrooien in gewijzigde vorm in stand zou laten, is het a fortiori zinnig de uitkomst van de oppositieprocedure af te wachten, opdat niet de onwenselijke situatie kan ontstaan dat verschillende sets conclusies door enerzijds de rechtbank (of in appèl door het Hof) en anderzijds het EOB (door de oppositie- en eventueel nadien nog de beroepsafdeling) zouden worden vastgesteld en moeten worden beoordeeld. Hoewel aannemelijk is dat de oppositieprocedure nog niet zal zijn afgerond voordat de octrooien in 2004 zullen expireren zodat Seiko Epson wellicht de facto haar verbodsrecht niet zal kunnen uitoefenen - val t deze omstandigheid grotendeels haarzelf toe te rekenen, onder meer doordat zij telkens een nieuwe afsplitsing indiende en uitstel vroeg. Seiko Epson zal uiteraard nog wel schadevergoeding kunnen vorderen (indien de octrooien uiteindelijk geldig en geschonden zouden worden geacht). Rb. 's-Gravenhage, 30 okt. 2002, nr. 62, blz. 394. Art. 83, lid 4 en art. 247 Rv (oud) Door in dit stadium van de procedure (bij incidentele conclusie tegelijk met conclusie van antwoord) de rechtbank te verzoeken bij incidenteel vonnis op basis van artikel 83 lid 4 de behandeling van de zaak te schorsen, geeft Sterner er blijk van de opvatting te huldigen dat een dergelijk verzoek valt aan te merken als een verzoek (of vordering) dat leidt tot een tussengeschil dat (indien de zaak het medebrengt) eerst en vooraf wordt uitgewezen als bedoeld in art. 247 e.v. Rv. Die opvatting is evenwel onjuist. Rb. 's-Gravenhage, 26 april 2000, nr. 18, blz. 128 (met noot). Ie Europees Octrooi Verdrag Art. 54 De stelling dat presenteerbladen evenals producten die met zuignappen aan de voorruit kunnen worden aangebracht in de 'automotive' branche allang bekend zijn is onvoldoende om niet-nieuwheid aan te nemen. Edco heeft immers nagelaten te stellen dat een dienblad dat ook daadwerkelijk alle kenmerken uit conclusie 1 van het octrooi in zich verenigt, onderdeel uitmaakte van de stand der techniek op de prioriteitsdatum. Bovendien mag van een partij die zich op de nietigheid van een Europees octrooi beroept verlangd worden dat zij (onder meer) duidelijk aangeeft op welke punten de (Europese) Examiner (of in voorkomend geval de Oppositie- of Beroepsafdeling) één of meer onj uiste beslissingen heeft genomen dan wel dat bepaalde stand ter techniek niet in ogenschouw is genomen en waarom deze relevant zou zijn. Rb. 's-Gravenhage, 4 sept. 2002, nr. 38, blz. 266. Art. 54, lid 3 i.v.m. art. 75, lid ia Row 1995 Ook de octrooihouder is van oordeel dat de bereiding van kristallijn paroxetinemethaansulfonaat zodanig duidelijk en

B I J B L A D

2 0 0 3


volledig in Experimental 1 van de PCT-aanvrage is beschreven, dat deze door een vakman, desgewenst met inbreng van zijn normale vakkennis, kan worden toegepast. Hieruit volgt dat de PCT-aanvrage kristallijn paroxetinemethaansulfonaat - als rechtstreeks verkregen voortbrengsel van die bereiding .,„„,„.-1,7,

1, „„...-

De octrooihouder voert slechts aan dat het slaafs nawerken van die werkwijze niet onvermijdelijk leidt tot kristallen, laat staan kristallen in een bepaalde kristalvorm. Uit hetgeen in de rechtsoverwegingen is overwogen volgt dat, nu polymorfie niet aannemelijk is geworden, het kristallijn paroxetine-methaansulfonaat volgens de PCT-aanvrage, ongeacht de bereidingswijze die voor de verkrijging daarvan is toegepast, noodzakelijkerwijze dezelfde kristalvorm heeft als het kristallijn paroxetine-methaansulfonaat volgens het octrooi. Dit brengt mee dat de PCT-aanvrage nieuwheidsschadelijk is voor het octrooi. Dit betekent dat niet meer behoeft te worden ingegaan op de vraag of het slaafs nawerken al dan niet onvermij delijk leidt tot paroxetine-methaansulfonaat in die ene kristalvorm. Hof's-Gravenhage, 17 jan. 2002, nr. 16, blz. 114. Art. 56 Het octrooi beslaat een dermate ander terrein dan dat waarin de vakman zich beweegt die zich voor het probleem omschreven in het 307-octrooi gesteld ziet, dat die vakman niet als vanzelf op het 253-octrooi zal stuiten en dat octrooi voor de door hem gezochte oplossing niet zal raadplegen. Rb. 's-Gravenhage, 26 juni 2002, nr. 47, blz. 315. Beslissend voor de inventiviteitsvraag is niet of de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum tot de geoctrooieerde maatregelen kon ('could') komen, maar of hij daartoe zou zijn ('would') gekomen. Een op het eerste gezicht voor de hand liggende maatregel kan niettemin als inventief worden beschouwd wanneer er aanwijzingen voor uitvinderswerkzaamheid zijn. Hierbij is te denken aan het geval dat de maatregel een oplossing biedt voor een reeds lang bestaand probleem, aan het geval dat daarmee een gevestigd gebruik (lang bestaand vooroordeel) op technisch gebied is doorbroken, aan het geval dat daarmee een technische moeilijkheid wordt overwonnen of aan het geval dat de maatregel tot onverwachtse effecten leidt. Het is - omdat het vermoeden van obviousness is gerezen - wel aan de octrooihouder om deze omstandigheden aannemelijk te maken. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 6 sept. 2001, nr. 79, blz. 476 (met noot). Art. 69 i.v.m. art. 6:162 BW In de uitvinding van Tomra is de maatregel om een sequence of video images te maken wezenlijk. De door RTB/Bevesys toegepaste maatregel om slechts één video-opname te maken en te analyseren, is niet een in wezen daaraan gelijke maatregel. Van equivalentie is geen sprake. Hieruit volgt dat, naar voorlopig oordeel, de werkwijze/de inrichting van RIB/Bevesys niet onder het aan Tomra te verlenen octrooi valt. Dit betekent dat in dit kort geding ervan is uit te gaan dat de opmerking van Tomra in de waarschuwingsbrief, dat de machine the Bevesys aanbiedt inbreuk maakt op dat octrooi, onjuist is. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2001, nr. 31, blz. 229.

E I G E N D O M

5 9 7

l d PCT-Verdrag Art. 17, lid 2 en Regel 39 Bureau I.E.: aanvrager heeft een nieuwheidsonderzoek van internationaal type gevraagd. De stelling van aanvrager dat uitsluitend de bepalingen van de RÜW 9^ van Lucpassing zijn is onjuist; integendeel zijn op een nieuwheidsonderzoek van internationaal type de bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995 niet van toepassing. Rb.: Uit artikel 17, lid 2 en Regel 39 blijkt dat het EOB als Instantie voor Internationaal Nieuwheidsonderzoek, de bevoegdheid toekomt in bepaalde gevallen geen literatuuronderzoek uit te voeren; een van de genoemde gevallen deed zich bij de aanvrage van eiser voor. Rb. 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, 21 febr. 2003, nr. 57, blz. 364. Ie Octrooigemachtigdenreglement Art. 16 Octrooigemachtigdenreglement. Artt. 1 en 4 van de Grondregels en artt. 9 en 10 van de Bijzondere Voorschriften van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde Niet kan worden staande gehouden dat de Raad van Beroep niet heeft kunnen oordelen dat de handelwijze van B, zoals door de Raad in zijn besluit nader omschreven, een overtreding van de tuchtrechtelijke norm als omschreven in artikel 16 van het Octrooigemachtigdenreglement betekent. Ten aanzien van de aan B opgelegde tuchtstraf is er geen grond voor het oordeel dat de zwaarte van de maatregel die is opgelegd onevenredig is in verhouding tot de aard en de ernst van de overtreding. De rechtbank heeft ten onrechte de aan A opgelegde tuchtrechtelijke straf herroepen. Voor een verschil in behandeling tussen A en B heeft de Raad van Beroep geen aanleiding hoeven zien; er is geen grond voor de conclusie dat de Raad niet heeft mogen oordelen dat zij, vanuit h u n onderscheiden posities, in dezelfde mate een indruk hebben gewekt die zich niet verdraagt met de eisen die aan het uitoefenen van een vertrouwensberoep mogen worden gesteld. Raad van State, 28 nov. 2001, nr. 12, blz. 74 (met noot). Art. 19, art. 18A Row (1910) en art. z z Row 1995 i.v.m. art. 1:1 Awb De Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden is geen onafhankelijk, bij de wet ingesteld, met rechtspraak belast orgaan als bedoeld in artikel 1:1, lid 2c Awb reeds omdat hij niet is ingesteld bij wet in formele zin, maar zijn grondslag vindt in artikel 19 van het Octrooigemachtigdenreglement. Ten onrechte betoogt de Raad van Beroep dat de Awb toepassing mist n u zijn besluit is genomen krachtens de Rijksoctrooiwet (1910), dat in artikel 1, lid 2 bepaalt dat de Awb niet van toepassing is op besluiten en andere handelingen krachtens de Row. Het besluit is genomen onder de werking van de Rijksoctrooiwet 1995 en is derhalve gebaseerd op artikel 22 van die wet. Gelet daarop is het bestreden besluit niet aan te merken als een besluit in artikel 1, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910). Dat het Octrooigemachtigdenreglement is gebaseerd op artikel 18 A van de Rijksoctrooiwet (1910) maakt dat niet anders. Raad van State, 28 nov. 2001, nr. 12, blz. 74.

5 9 8

B I J B L A D


If Grondregels (voor de Octrooigemachtigde) Artt. 1 en 4 en artt. 9 en 10 van de Bijzondere Voorschriften van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde. Art. 16 Octrooigemachtigdenreglement Niet kan worden staande gehouden dat de Raad van Beroep niet heeft kunnen oordelen dat de handelwijze van B, zoals door de Raad in zijn besluit nader omschreven, een overtreding van de tuchtrechtelijke norm als omschreven in artikel 16 van het Octrooigemachtigdenreglement betekent. Ten aanzien van de aan B opgelegde tuchtstraf is er geen grond voor het oordeel dat de zwaarte van de maatregel die is opgelegd onevenredig is in verhouding tot de aard en de ernst van de overtreding. De rechtbank heeft ten onrechte de aan A opgelegde tuchtrechtelijke straf herroepen. Voor een verschil in behandeling tussen A en B heeft de Raad van Beroep geen aanleiding hoeven zien; er is geen grond voor de conclusie dat de Raad niet heeft mogen oordelen dat zij, vanuit hun onderscheiden posities, in dezelfde mate een indruk hebben gewekt die zich niet verdraagt met de eisen die aan het uitoefenen van een vertrouwensberoep mogen worden gesteld. Raad van State, 28 nov. 2001, nr. 12, blz. 74 (met noot). Ig Bijzondere Voorschriften van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde Artt. 9 en 10 en artt. 1 en 4 van de Grondregels. Art. 16 Octrooigemachtigdenreglement Niet kan worden staande gehouden dat de Raad van Beroep niet heeft kunnen oordelen dat de handelwijze van B, zoals door de Raad in zijn besluit nader omschreven, een overtreding van de tuchtrechtelijke norm als omschreven in artikel 16 van het Octrooigemachtigdenreglement betekent. Ten aanzien van de aan B opgelegde tuchtstraf is er geen grond voor het oordeel dat de zwaarte van de maatregel die is opgelegd onevenredig is in verhouding tot de aard en de ernst van de overtreding. De rechtbank heeft ten onrechte de aan A opgelegde tuchtrechtelijke straf herroepen. Voor een verschil in behandeling tussen A en B heeft de Raad van Beroep geen aanleiding hoeven zien; er is geen grond voor de conclusie dat de Raad niet heeft mogen oordelen dat zij, vanuit hun onderscheiden posities, in dezelfde mate een indruk hebben gewekt die zich niet verdraagt met de eisen die aan het uitoefenen van een vertrouwensberoep mogen worden gesteld. Raad van State, 28 nov. 2001, nr. 12, blz. 74 (met noot). Ila Benelux Merkenwet Art. 1

Hof: Niet gezegd kan worden dat het woord 'taco' kan dienen tot aanduiding van kenmerken van consumptie-ijs, en het merk WINNER TACO (dat bovendien ook nog uit het woord winner bestaat) bezit wel degelijk (van huis uit) onderscheidend vermogen voor consumptie-ijs. Hoge Raad, 24 jan. 2003, nr. 82, blz. 487. Hoewel het woord 'intermediair' op zichzelf beschrijvend is voor arbeidsbemiddeling, neemt dit niet weg dat het teken 'intermediair', zoals gebruikt voor het door VNU sedert 1965 uitgegeven tijdschrift met artikelen op het gebied van de arbeidsmarkt en verder gevuld met personeelsadvertenties, onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering. Gelet op de sterk gestegen oplage van het tijdschrift en de overgelegde onderzoekgegevens blijkt dit merk onder hoger opge-

E I G E N D O M

2 0 0 3

leiden, de doelgroep van VNU met het merk, een grote bekendheid te hebben. Deze bekendheid van het merk 'Intermediair', heeft effect voor de merken die VNU vanaf 1995 heeft gedeponeerd waarin het kenmerkende bestanddeel 'Intermediair' is gecombineerd met verschillende beschrijvende woorden. Nu in deze verschillende depots steeds het kenmerkende bestanddeel 'Intermediair' terugkomt, werkt de inburgering en de bekendheid daarvan door in de nieuwe woordcombinaties, met name omdat de merkdepots zijn geschied voor waren en diensten die soortgelijk zijn aan die van hetbasismerk 'Intermediair'. Hof Arnhem, 15 okt. 2002, nr. 53, blz. 348. Het karakter van het geheel der woordcombinatie 'alles in een polis' kan niet als uitsluitend beschrijvend worden aangemerkt. Wanneer deze woordcombinatie, zoals het merk beoogt, als een in het Nederlands onbekend zelfstandig naamwoord gaat fungeren, betreft het een bijzondere woordcombinatie die als een taalkundige vondst kan worden aangemerkt. Hof Arnhem, 18 febr. 2003, nr. 75, blz. 460. De Stichting Innovatiecentrum voor Uitvindingen ID-NL houdt zich bezig met het adviseren en begeleiden van natuurlijke personen en rechtspersonen bij het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten en technologieën (innovaties). Zij treedt als zodanig naar buiten en verricht tegen betaling daarmee samenhangende diensten. Zij heeft nauwe banden met ID-NL Patents & Licensing BV. Zij heeft een aantal soortgelijke organisaties genoemd, zoals Licentie, waarmee zij concurreert. Op grond hiervan is het hof van oordeel dat de Stichting is aan te merken als een onderneming in de zin van de Hnw en de BMW {anders: de president) en dat de Stichting het merk in het handelsverkeer als zodanig gebruikt. Hof's-Gravenhage, 22 nov. 2001, nr. 33, blz. 238. Het in aanmerking komend publiek zal het teken begrijpen als de aanduiding van een projectorganisatie die zich richt op het project betuweroute. Het teken beschrijft daarmee (wezenlijke kenmerken van) (waren en) diensten met betrekking tot de betuweroute die dit publiek zal verwachten van een projectorganisatie. Voor dergelijke diensten is het teken uitsluitend beschrijvend. Aan het uitsluitendbeschrijvende karakter staat niet in de weg dat er ook andere tekens bestaan die uitsluitend beschrijvend zijn voor dezelfde diensten. Railinfra heeft niet (voldoende) aangegeven voor welke van de in het depot genoemde diensten het teken niet beschrijvend is, en zij heeft ook niet - subsidiair - om inschrijving van het teken voor een deel van de diensten verzocht. Voor eventuele inburgering van het teken als merk is vereist dat het door langdurig en/of frequent gebruik als zodanig een voldoende mate van bekendheid bij het publiek heeft verkregen. Enig merkgebruik van het teken is niet aannemelijk gemaakt. Het gebruik van het teken in gerechtelijke procedures, officiële publicaties en kamerstukken valt niet zonder meer als merkgebruik aan te merken. Daarnaast blijkt niet (voldoende) dat sprake is van bekendheid bij het publiek van het teken als merk. Wel is aannemelijk geworden dat de aanduiding Projectorganisatie Betuweroute enige bekendheid bij het publiek geniet; dit betreft echter bekendheid als afzender van informatie, zodat hier sprake is van gebruik van de aanduiding als handelsnaam. Het enkele gebruik van een teken als handelsnaam levert blijkens het Europabankarrest van het Benelux-Gerechtshof evenwel niet tevens het gebruik van een met die handelsnaam overeenstemmend merk op. Hof's-Gravenhage, 23 mei 2002, nr. 41, blz. 281.

2 0 0 3

B I J B L A D


De woordmerken 'Prinses Maxima' en 'Koningin Maxima' kunnen in beginsel dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Deze merken zijn niet beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor zij zijn ingeschreven. Dit geldt ook als het publiek de merken nietbepaaldelijk als onderscheidingsformatie over nrinses Maxima en nrod.ucten voorzien van haar naam en/of portret worden aangeboden. Rb. Utrecht, 16 juli 2003, nr. 91, blz. 567. Art. 1 BMW moet worden uitgelegd in overeenstemming met art. 3 lid 1 van de Merkenrichtlijn. De in dat artikel onder b)-d) genoemde gronden zijn nagenoeg identiek aan de gronden genoemd in art. öquinquiesB, onder 2, van het Verdrag van Parijs. Blijkens de literatuur daarover hebben ze ieder op een specifieke situatie betrekking en bestaat er, althans in beginsel, geen overlap tussen. Aangenomen moet daarom worden dat grond b) - die anders dan de gronden c) en d) een louter feitelijk criterium geeft - niet is geschreven voor het geval dat een merk geen onderscheidend vermogen voor de betrokken waar bezit omdat het daarvoor uitsluitend beschrijvend is of daarvoor (zeer) gebruikelijk is geworden. Een merk mist derhalve slechts elk onderscheidend vermogen in de zin van grond b) wanneer het voor geen enkele waar of dienst onderscheidend kan zijn (zoals te eenvoudige of te ingewikkelde tekens). Ook bij grond b) moeten alle feitelijke omstandigheden in aanmerking worden genomen. De meeste kleuren komen veel voor en worden ±requenu ge^ruiKi. voor opmaaK, iêcorauie CiC van een grote variëteit aan waren. Daarom missen kleuren (zolang zij niet zijn ingeburgerd) in beginsel iedere geschiktheid om waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren, al zijn daarop uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld voor zeer weinig gangbare tinten of het onverwacht gebruik van een kleur. Een kleurmerk is daarom slechts geldig als de kleur(tint) hetzij verrassend is voor de betrokken waar, hetzij algemeen weinig gangbaar is en bovendien voor de waar niet gebruikelijk is geworden en daarvoor niet beschrijvend of verwijzend is. In casu was de kleur kobaltblauw ten tijde van het depot voor de waren niet verrassend en mogelijk daarvoor zelfs gebruikelijk geworden, zodat een serieuze kans bestaat dat het merk nietig zal worden verklaard. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 2 maart 2001, nr. 9, blz. 62. Tussen partijen is niet in discussie dat de enkele vorm van een beertje onvoldoende onderscheidend vermogen bezit om als merk te kunnen fungeren voor bakkerijproducten. Een beervorm in combinatie met donker gekleurde (uiteinden van de) poten is echter wel degelijk voldoende onderscheidend voor die waren. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 3 sept. 2002, nr. 10, blz. 67. Art. 1 i.v.m. art. 6 De woorden 'quick' en 'view' vormen bij uitstek beschrijvende woordtekens, en zelfs de combinatie ervan blijkt gangbaar. Geen enkel merkbaar verschil is aanwijsbaar tussen de formulering van de combinatie en de louter terminologische samenvoeging van de twee woorden. Hof van Beroep Brussel, 3 dec. 2002, nr. 84, blz. 507. Ook al hebben de woorden 'we' en 'cover' elk een of meerdere betekenissen in het Engels die het desbetreffende publiek gemakkelijk kan begrijpen, de samengevoegde woorden vormen in grammaticaal opzicht toch geen zin, en zijn geen gebruikelijke termvoor de diensten waarvoor de inschrijving

E I G E N D O M

5 9 9

wordt gevraagd. Het teken kan slechts worden beschouwd als een onrechtstreekse verwijzing naar de diensten of naar hun wezenlijk kenmerk. Het kan derhalve als merk worden ingeschreven. Hof van Beroep Brussel, 20 dec. 2002, nr. 85, blz. 509. Artt. 1 en 6t>is Het publiek zal E-SERVER aanstonds begrijpen als aanduiding voor een elektronische server, of de elektronische variant van een server. Het hof volgt IBM niet in haar betoog dat het teken onderscheidend vermogen heeft omdat de betekenis daarvan niet onmiddellijk duidelijk is, of dat het gaat om een ongebruikelijke, fantasievolle woordcombinatie. Voor het aannemen van onderscheidend vermogen is onvoldoende dat het gaat om een verzonnen term, die niet een gangbare beschrijving is van enig (bestaand) apparaat. Het teken brengt twee beschrijvende termen op een daarvoor gebruikelijke wijze bijeen. Het resultaat is een alledaags klinkend, eveneens eenduidig begrip, dat direct verwijst naar waren en diensten met betrekking tot een elektronische server. Van een merkbaar verschil met de wijze waarop in het dagelijks taalgebruik van de betrokken consumenten (de kenmerken van) dergelijke waren en diensten worden aangeduid is geen sprake. Het teken is ook gedeponeerd voor die waren en diensten. Het feit dat indien op het internet wordt gezocht naar de term 'e-server', vrijwel alleen vindplaatsen worden gevonden die de combinatie 'IBM e-server' vermelden, vormt onvoldoende grond om aan te nemen dat het U U l U U A " [ J l i i ; u l . A 1H.L LI-1V»_11 — t U i U U U i _ l LIJ 1\ U\-3\-LUJ LI VV VJ — \ j p V c l L

als een merk dat de identiteit van de waren en diensten als afkomstig van een onderneming demonstreert. Het beroep op inburgering wordt verworpen. Hof's-Gravenhage, 9 jan. 2003, nr. 65, blz. 406. Art. 1 i.v.m. art. 12 Eiseres heeft haar naam niet gedeponeerd, zodat zij geen aanspraak kan maken op bescherming uit hoofde van de BMW. Ambtshalve wordt overwogen dat, nu eiseres geen onderneming drijft, het niet mogelijk was om deze naam als merk te deponeren (zie artikel 1 BMW) en dat derhalve artikel 12, eerste volzin, BMW niet aan de vorderingen van eiseres in de weg staat. De stelling dat een naam die niet krachtens de Hnw of de BMW kan worden beschermd, precies dezelfde bescherming geniet als een handelsnaam of een merk is niet juist. Wanneer voor de prestatie in kwestie een intellectueel eigendomsrecht ontbreekt kan blijkens de rechtspraak van de Hoge Raad slechts (bij een onstoffelijke prestatie) het profiteren of (bij een stoffelijke prestatie) het nabootsen daarvan (onder omstandigheden) onrechtmatig zijn. Het enkele feit dat bij het publiek verwarring kan ontstaan is hiervoor dus in ieder geval niet voldoende. In casu kan niet worden gezegd dat gedaagde profiteert van de prestatie van eiseres, en evenmin dat zij deze heeft nagebootst. Rb. 's-Gravenhage, 27 nov. 2002, nr. 34, blz. 243 (met noot). Art. 1 i.v.m. art. 14A, lid 1 De woorden 'city' en 'life' missen ook in de Benelux elk onderscheidend vermogen. De combinatie van beide in 'Citylife' komt niet in Van Dak of Coïlins Dictionary voor. Nu het tegendeel niet aannemelijk is geworden, gaat het hof er voorshands van uit dat Citylife niet behoort tot de gangbare woordenschat van de Engelse taal, terwijl ook niet aannemelijk is geworden dat deze 'Engelse' ter min Nederland of de Benelux al gangbaar is geworden. Bij de beoordeling moet het teken steeds worden beschouwd in samenhang met de waren waarvoor het depot is verricht (in casu kleding). Ook al zou worden aangenomen dat met

6 0 0

B I J B L A D


de woordcombinatie enig verband kan worden gelegd met een bepaalde, in de stad voorkomende levensstijl, dan is de band tussen die betekenis en de betrokken waren onvoldoende nauw en kan het teken niet dienen tot aanduiding van de soort, bestemming of een hoedanigheid van de waren als bovenbedoeld. Het hof acht aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek het gebruik van de woordcombinatie aldus zal begrijpen dat zij gebezigd wordt ter onderscheiding van waren (als afkomstig van een bepaalde onderneming). Intensief gebruik gedurende 13 jaren is op zich niet voldoende om aan te nemen dat het merk zeer bekend geworden is. Wel gaathethofmede gezien de omzetcij fers en aan reclame bestede gelden ervan uit dat het onderscheidend vermogen van het, van huis uit zwakke merk enigszins is toegenomen. Het beroep op de zogenaamde Freihaltebedürfnis en het Chiemsee-arrest van het HvJEG gaat niet op. Uit dat arrest waarin de leer van de Duitse Freihaltebedürfnis niet wordt gevolgd en waarin met name het belang van vrijhouding van een geografische aanduiding onder meer in verband met inburgering aan de orde is, valt de door Vögele bepleite vrijhouding niet zonder meer af te leiden. Uit het Ideal Standard arrest van het HvJEG valt steun te ontlenen voor het feit dat aan het onderscheidend vermogen van het teken Citylife niet afdoet, dat in Duitsland inschrijving van het teken als woordmerk is geweigerd, daar het merk door de Nederlandse rechter op zijn eigen merites moet worden beoordeeld. Hof's-Gravenhage, 29 maart 2001, nr. 86, blz. 512. Art. 1 i.v.m. art. 3, lid ïb MR1 Bij de beoordeling van de geldigheid van een merk kan alleen rekening worden gehouden met inburgering vóór het depot. Het eerste vormmerk kan niet voor dat tijdstip onderscheidend vermogen hebben gekregen, en bezat evenmin van huis uit onderscheidend vermogen; de gemiddelde consument die gewend was aan de wafel vorm voor ijsjes zal in deze wafelvorm niet meer gezien hebben dan een variant op de gebruikelijke wafelvorm. Rb. 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499. Art. 1 en art. 7, lid ïb GMV Het woordmerk 'Servicecenter' voor software en (advies) diensten met betrekking tot software kan niet worden opgevat als een normale wijze om de betreffende producten en diensten in een gangbare taal in de Benelux of elders in Europa aan te duiden of de essentiële eigenschappen daarvan weer te geven. Veeleer is sprake van een taalkundige vondst met een - mogelijk zwak - onderscheidend vermogen. Rb. 's-Gravenhage, 11 sept. 2002, nr. 24, blz. 171. Art. 1, lid 2 i.v.m. art. 3, lid ie MR1 Een ijsje wordt door de consument gebruikt vanwege de specifieke smaaksensatie die het teweegbrengt. Door het bezit van het merkrecht op de tacovorm voor ijsjes verkrijgt Unilever geen monopolie op dit gebruikskenmerk van ijsjes, zodat de vormmerken niet op de voet van artikel 3, lid 1 sub e MR1 kunnen worden nietigverklaard. Rb. 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499. Art. 1, lid 2 en art. 3, lid 3 MR1 (inburgering) Mars heeft er terecht op gewezen dat Kraft het driehoeksmerk als zodanig nog maar zo kort gebruikt dat het driehoeksmerk als gevolg van dit gebruik niet als ingeburgerd kan worden beschouwd en zeker niet ten tijde van het depot daarvan.

E I G E N D O M

2 0 0 3

Kraft verkoopt echter sinds 1908 in een driehoekige staafvorm uitgevoerde chocolade-nougat reep, verpakt in een driehoekige verpakking waarop het woordmerk TOBLERONE is aangebracht. Onweersproken is dat deze reep en deze staaf in de Benelux een zeer grote bekendheid genieten en ten tijde van het depot van het driehoeksmerk van Kraft genoten. Aangenomen mag derhalve worden dat het reepmerk en het staafmerk van Kraft door inburgering een groot onderscheidend vermogen hebben verkregen. In deze merken is de driehoeksvorm duidelijk herkenbaar. Wanneer een merk door intensief en consequent gebruik grote bekendheid heeft verworven, kent het publiek tevens de onderscheidende en overheersende bestanddelen daarvan. Hieruit kan volgen dat dergelijke bestanddelen ook op zichzelf in staat zijn de desbetreffende waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. Anders gezegd: inburgering hoeft niet noodzakelijkerwijs het gehele merk te betreffen, maar kan ook plaatsvinden ten aanzien van de overheersende en onderscheidende bestanddelen daarvan. De driehoek vormt een belangrijk element in het staafen reepmerk. In deze merken is de driehoek het meest dominerende en/of onderscheidende element. De veronderstelling is gerechtvaardigd dat het driehoeksmerk met het staafen reepmerk is mee-ingeburgerd. Aan de vraagstelling in het overgelegde marktonderzoek kleeft weliswaar een gebrek, maar het kan desondanks dienen als feitelijke onderbouwing van de veronderstelde mee-inburgering van het driehoeksmerk. Maar liefst 67% van de respondenten heeft op de vraag van wie de chocolaatjes in de getoonde verpakking afkomstig zijn, geantwoord TOBLERONE. Deze respondenten hebben dus een verband gelegd tussen de gelijkzijdige driehoek en de onderneming die het woordmerk TOBLERONE voert en dit verband werd door de vraagstelling niet gesuggereerd. De respondenten hebben dit verband alleen kunnen leggen aan de hand van de gelijkzijdige driehoek en daaruit volgt dat deze op zichzelf al geschikt is om chocolade als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. De conclusie moet dus luiden dat de gelijkzijdige driehoeksvorm ten tijde vanhetdepot daarvan onderscheidend was, zodat zij geschikt is om chocolade als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. Rb. 's-Gravenhage, 8 mei 2002, nr. 66, blz. 408. Art. 3 i.v.m. art. 5 MR1 Voorshands wordt er van uitgegaan dat 'GRATIS MAKELAAR, KAN DAT?!' een geldig merk is. De omstandigheid dat het depot nog niet is ingeschreven betekent niet dat Seijsener (nog) geen beroep op het merkrecht toekomt. Het betekent alleen dat indien en voor zover inschrijving zou worden geweigerd - hetgeen op voorhand niet aannemelijk wordt geacht Seijsener aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen die het inroepen van zijn merkrecht heeft gehad. Vzr. Rb. Amsterdam, 26 sept. 2002, nr. 67, blz. 413. Niet terzake doet dat de merken nog niet alle zijn geregistreerd. Weliswaar bepaalt artikel 5 Merkenrichtlijn dat het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft, maar Richtlijnconforme uitleg is in dit geval niet mogelijk. De ondubbelzinnige bewoordingen van artikel 3 BMW laten een dergelijke uitleg niet toe. Een zodanige uitleg zou niet stroken met het rechtszekerheidsbeginsel. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 11 okt. 2002, nr. 25, blz. 177 (met noot).

2

0

0

3

B I J B L A D


Art. 3, lid 2b i.v.m. art. 44 i.v.m. art. 14 Bi Het suffix '-net' is niet onderscheidend voor de klassen 35, 38 en 42. Omdat het onderscheidende bestanddeel van het woordmerk Tnet slechts één hoofdletter is, heeft het merk een zwak onderscheidend vermogen. Dit wordt geïllustreerd door Viat- I I O C M T T I t r i n n\aar

i l ^ n f-nrinl-ifT m n n n l m o r V o n o i n r t i f r o n r t

E I G E N D O M

6

0

1

- partij en zowel als derden ook voor andere ijsj es dezelfde vormgebruiken. Het depot van het vormmerk door Ola op S mei 1999 moet derhalve te kwader trouw worden geacht. HR: De HR stelt vragen van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof

/in

het bestanddeel 'net', voorafgegaan door één of twee hoofdletters. Dit wordt verder geïllustreerd door het feit dat eiseres ook een depot heeft gedaan voor het woordmerk 'T-net', daarbij zelf aangevend dat dit teken niet overeenstemt met het woordmerk 'Tnet', maar een ander, daarvan te onderscheiden woordmerk is. Omdat al deze merken naast elkaar bestaan is sprake van een zeer beperkte beschermingsomvang. De begripsmatige overeenstemming beperkt zich tot het niet onderscheidende '-net'. De letters 'T' en 'F' vertonen onvoldoende visuele gelijkenis. Er is ook geen auditieve gelijkenis: 'téénet' verschilt qua uitspraak voldoende van 'efnet'. Rb. Arnhem, 14 nov. 2002, nr. 76, blz. 465.

merk zonder meer dan wel onder bepaalde omstandigheden tot gevolg heeft dat van kwade trouw bij het depot van dat merk door de voor-voorgebruiker geen sprake kan zijn. Hoge Raad, 24 jan. 2003, nr. 82, blz. 487. Van een vervolgdepot te kwader trouw kan in de gegeven omstandigheden niet worden gesproken, reeds omdat Gaos van het woord next' geen gebruik maakte voor de in de klassen waarvoor dat depot is verricht bedoelde waren of diensten en niet aannemelijk is gemaakt dat Elsevier zich ervan bewust was of moet zijn geweest dat Gaos daartoe een reëel voornemen had. Hof Amsterdam, 11 jan. 2001, nr. 42, blz. 284.

Art. 4,1 i.v.m. art. 14A, lid ie Het enkele feit dat de merken onmiskenbaar zij n toegespitst op de persoon van prinses Maxima doet deze nog niet strijdig zijn met de goede zeden of de openbare orde. Het gebruik van de staatkundige titel maakt dit niet anders, nu het gebruik daarvan niet van rechtswege ongeoorloofd is, anders dan bij de staatkundige symbolen van art. 6ter Unieverdrag. De bijzondere aard van het merk brengt wel met zich mee dat het merkgebruik

De merkdepots van Intermediair Uitzendbureau zijn te kwader trouw verricht, omdat zij zijn verricht terwijl Intermediair Uitzendbureau wist of behoorde te weten dat VNU binnen de laatste drie jaren voordien, in het Beneluxgebied, een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en VNU zij n toestemming niet had verleend. Hof Arnhem, 15 okt. 2002, nr. 53, blz. 348.

n i/at- Apt j r»H r u l / r H ' 1 P ' W'^"H^"<^ n / ^ i t- T i ^ f T I C V Q / I 3 n i g - y i n **ÏÏ]£SWC2C lS

bevorderd, dan wel steun of erkenning geniet van rijkswege. Ook overigens mag bij het publiek op dit punt geen verwarring ontstaan. Van dergelijke verwarring is echter niet gebleken. Het enkele gebruik van de merken is daartoe onvoldoende. Het feit dat een merk op een bepaalde persoon is toegespitst, impliceert immers niet zonder meer dat dit merk met toestemming van die persoon of, in casu, de staat wordt gebruikt. Een ieder moet zich binnen de grenzen van het toelaatbare en binnen de grenzen van de wet kunnen uiten aangaande leden van het koninklijk huis. Het merkdepot staat op zichzelf genomen hieraan niet in de weg. Rb. Utrecht, 16 juli 2003, nr. 91, blz. 567. Art. 4,2 i.v.m. art. 5, lid 2c Van misleiding omtrent de herkomst van de sokken kan reeds geen sprake zijn, omdat het merk in de Benelux geen bekendheid geniet. Rb. Utrecht, 25 sept. 2002, nr. 20, blz. 142. Art. 4,6 Hof: Vast staat dat Artic de tacovorm op normale wijze gebruikte vóór het depot van het vormmerk door Ola op 6 mei 1-999, dat Ola van dat gebruik op de hoogte was en dat Artic alvorens een ijsj e in tacovorm op de markt te brengen heeft doen onderzoeken of de tacovorm door Ola als model of merk was gedeponeerd en zulks niet het geval bleek. Onder die omstandigheden kan het voorgebruik van Artic niet als onbehoorlijk worden aangemerkt. Er zijn geen aanwijzingen aannemelijk geworden op grond waarvan Artic ermee rekening moest houden dat Ola een vormmerk zou gaan deponeren; zulks temeer nu het gaat om een vormmerk waarvan niet direct voor de hand ligt dat die vorm dient ter onderscheiding van waren van een onderneming, - niet is gebleken dat de vorm van het WINNER TACO-ijsje tevens heeft gediend omdat product als product van Ola te onderscheiden, en

Naar thans, anders dan in de kort gedingprocedure, is komen vast te staan, hebben Artic c.s. vóór hun voorgebruik alleen onderzoek doen verrichten naar eerdere modeldepots, niet naar merkdepots. Hadden zij tevens laten nagaan of de tacovorm in het Benelux-merkenregister was gedeponeerd, dan zou ongetwijfeld het depot van het eerste vormmerk te hunner kennis zijn gekomen. Zij konden dus weten dat Unilever c.s. de door hen voor-voorgebruikte vorm middels een merkdepot wilden beschermen, en gezien het arrest van het BenGH inzake Cowbrand II kan zelfs worden gezegd dat zij dit behoorden te weten, zodat zij niet als voorgebruikers te goeder trouw zijn aan te merken. Rb. 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499. Het feit dat Bonnie Doon als grote sokkenfabrikant het merk van Sidoste waarschijnlijk reeds kende is onvoldoende om op de voet van deze bepaling de nietigheid van de merken van Bonnie Doon uit te spreken. Rb. Utrecht, 25 sept. 2002, nr. 20, blz. 142. Het is voorshands niet aannemelijk dat eisers niet van het bestaan van het depot door Klaire, het gebruik van de merknamen VITAL LIFE en VITAL CELL LIFE door ELN en de advertenties in Ortho Moleculair op de hoogte zijn geweest. Eisers hebben ook geen feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan aangenomen zou kunnen worden dat zij van een grote concurrent in deze branche niet geweten zouden hebben. De kans dat het beroep van ELN op een depot te kwader trouw zal slagen kan dan ook niet als bij voorbaat kansloos worden aangemerkt. Vzr. Rb. Amsterdam, 23 jan. 2003, nr. 56, blz. 362. Art. 4,6 i.v.m. art. 14B Het voorgebruik door Menorquina kan geen rol spelen nu deze niet aan het geding deelneemt, ook kan het kortstondige gebruik dat zij in de Benelux via slechts één verdeler van haar

6 0 2

B I J B L A D


vormmerk gemaakt heeft niet als normaal gebruik worden gekwalificeerd, en is er geen aanwijzing dat de gestelde wetenschap van Unilever c.s. over het gebruik door Menorquina buiten de Benelux voortvloeide uit een rechtstreekse betrekking. Rb. 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499. Art. 4,6 i.v.m. art. 14B2 Nu het beroep van Bucci op het verval wegens non-usus van de in 1973 en 1974 gedeponeerde Laura Ashley-merken moet worden verworpen, en die merken een toereikende grondslag vormen voor de inbreukvordering, heeft zij geen belang bij het inroepen bij wege van verweer van de nietigheid van de latere Laura Ashley-merken als te kwader trouw gedeponeerd; voorts staat ook de - ambtshalve toe te passen - vervaltermijn van 5 jaren aan het inroepen van de in 1980/1981 gedeponeerde merken in de weg. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2002, nr. 11, blz. 70. Art. 4,6 i.v.m. art. 254 Rv (bevel tot overdracht van het te kwader trouw gedeponeerde merk) De (voorgenomen) activiteiten van Gaos komen in ieder geval gevaarlijk dicht in de buurt van hetgeen Elsevier thans aanbiedt. Om die reden valt ook de dreiging van een verdergaande inbreuk niet uit te sluiten. De eigen aard van de technische exclusiviteit van de domeinnaam rechtvaardigt de gevorderde overdracht, omdat enkel een verbod tot het staken van met het merk NEXT strijdige activiteiten het de merkhouder nog steeds niet mogelijk maakt op adequate wijze de onderhavige merkinbreuk te redresseren en zo aan de mogelijkheid van nadeel een einde te maken. Zonder overdracht blijft het gevaar bestaan dat Gaos de domeinnaam overdraagt aan derden, die op hun beurt inbreuk (kunnen) maken of dreigen te (kunnen) maken op het merkrecht van Elsevier. Het gaat niet aan dat Gaos de gevolgen van dit risico in feite bij Elsevier legt. Hof Amsterdam, 11 jan. 2001, nr. 42, blz. 284. Art. 4,6b (rechtstreekse betrekking) De in artikel 4 onder 6, onder a en b beschreven gevallen leveren weliswaar voorbeelden op van een te kwader trouw verricht depot, maar uit het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij de BMW volgt dat in de bepaling onder b niet louter sprake is van een voorbeeld, maar dat daarin ook een beperking is opgenomen in die zin dat het moet gaan om wetenschap van het eerdere gebruik, die voortvloeit uit een persoonlijke betrekking van de deposant tot de gebruiker van het merk. De vraag welke betekenis toekomt aan de term 'rechtstreekse betrekking' moet in beginsel worden beantwoord met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Wel kan worden gepreciseerd dat enerzijds aan het vereiste dat uitdrukking vindt in deze term, niet zal zijn voldaan wanneer slechts sprake is van een incidentele ontmoeting van de deposant met de gebruiker of loutere bekendheid tussen hen, doch dat anderzijds noch de tekst van de bepaling, noch haar strekking meebrengt dat onder de term uitsluitend moet worden verstaan een contractuele of daarmee op een lijn te stellen betrekking. Van een rechtstreekse betrekking is sprake indien de in artikel 4 onder 6, aanhef en onder b BMW bedoelde wetenschap is verkregen op grond van tussen de deposant en een derde als bedoeld in die bepaling gevoerde onderhandelingen over enigerlei vorm van samenwerking. Het antwoord op de vraag luidt niet anders indien de onderhandelingen niet zijn gevoerd door de derde zelf, maar namens deze door een vertegenwoordiger. Benelux Gerechtshof, 24 juni 2002, nr. 73, blz. 449 (met noot).

E I G E N D O M

2 0 0 3

Art. 5, lid 2 en art. 12, lid 1 MRl Artikel 12, lid 1 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborg en van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen. De verwijzende rechterlijke instantie dient voor de oplossing van het aan haar voorgelegde geschil de gevolgen te trekken uit de uitlegging van het gemeenschapsrechtelijke begrip normaal gebruik van het merk, zoals deze voortvloeit uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag. Hof van Justitie E. G., 11 maart 2003, nr. 90, blz. 555. Art 5, lid 2a In hoger beroep heeft VNU alsnog aangetoond dat haar merken de laatste vijfjaren zijn gebruikt (zie nader het arrest). Ten aanzien van de registratie van 'Intermediair' voor beeld-, geluiden informatiedragers heeft VNU er ondermeer op gewezen dat de website 'Intermediair' een informatie-, beeld- en geluiddrager is. Hof Arnhem, 15 okt. 2002, nr. 53, blz. 348. De rechtbank is het met Merial eens dat de wijze waarop Berial zich afficheert als een middel tegen diverse kwalen en aandoeningen, zoals op de verpakking en de bijsluiter vermeld, niet strookt met de wettelijke bepalingen van de Warenwet, het Besluit Homeopathische Farmaceutische Geneesmiddelen en de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten. Deze inbreuk op genoemde wetgeving doet echter aan het gebruik van het merk door Han als diëtisch product voor medisch gebruik als zodanig niet af. Merial lijkt in haar betoog voorts enkel de macht van het getal te hanteren. De omstandigheid dat Berial allerminst indrukwekkende omzetten realiseert, doet aan het normaal gebruik van Berial niet af. Uit het bewijsmateriaal blijkt dat Berial daadwerkelijk een afzet wil vinden en behouden en blijkt niet dat Han het merk gebruikt enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden. Beroep op het verval van het merk Berial faalt. Rb. Arnhem, 30 nov. 2000, nr. 4, blz. 21.

2 0 0 3

B I J B L A D


Vast staat dat de Laura Ashley-merken voor tal van kledingartikelen zijn gebruikt. Dit gebruik is als rechtshandhavend voor alle kleding, en dus ook voor kasj mier-kleding, te beschouwen. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2002, nr. 11, blz. 70. Ipko-Amcor heeft niet (gemotiveerd) bestreden dat de Franse uitgave van het tijdschrift Marie Claire vanaf 1954 in België en vanaf 1958 in Nederland (steeds) te koop is geweest, maar zij heeft gesteld dat zulks onvoldoende zou zijn om te kunnen spreken van normaal gebruik, omdat dat tijdschrift uitsluitend op de Franse markt zou zijn gericht en daarom niet of nauwelijks verkocht zal zijn geweest. Ipko-Amcor miskent daarmee dat voor normaal gebruik in de zin van art. 5 sub 3 (oud) BMW onder meer acht dient te worden geslagen op de aard van het product en in verband daarmee de doelgroep ervoor. Het luxe Franstalig modetijdschrift was (en is) naar zijn aard bestemd voor een beperkt publiek. Voorts is een substantieel deel van het Belgisch grondgebied Franstalig, zodat niet valt in te zien dat het enkele feit dat de Franstalige uitgave van het tijdschrift primair op Frankrijk is gericht, maakt dat in de Benelux geen verkopen van belang zullen hebben plaatsgevonden. Rb. 's-Gravenhage, 18 dec. 2002, nr. 43, blz. 284. Het door eiseres in de correspondentie met gedaagden gebruik maken van de door het GemeentelijkHavenbedrijf Rotterdam voorgestelde benaming World Port Center, in het kader van de door partijen gevoerde onderhandelingen over eventuele samenwerking in het desbetreffende project, op de wijze zoals eiseres dat heeft gedaan, valt niet te kwalificeren als normaal gebruik van het merk ter verkrijging van omzet. Het merk is vervallen. Rb. Rotterdam, 21 maart 2000, nr. 3, blz. 18. Het enkele gebruik van een merk op briefpapier en offertes kan niet dienen als gebruik ter onderscheiding van waren. Het tegendeel volgt niet uit Hof Arnhem 23 februari 1993,BI£ 1994, nr. 5, nu het in dat geval ging om een merk dat uitsluitend voor diensten werd gebruikt. Anders dan bij waren ontbreekt bij diensten in beginsel de mogelijkheid om het merk te visualiseren op de aangeboden prestatie zelf. Er dient, wil er sprake zijn van normaal gebruik voor waren in de zin van deze bepaling, enige relatie te bestaan tussen de correspondentie waarop het merk is afgebeeld en de waren waarop de correspondentie betrekking heeft, zulks in deze zin dat het voor de afnemer kenbaar is dat de merkhouder een verband wenst aan te brengen tussen het in de correspondentie vermelde merk en de waren die door hem, de merkhouder, in de correspondentie worden aangeboden respectievelijk gefactureerd. In casu is, voorzover de correspondentie tot leveranties heeft geleid, het merk niet op de sokken gebruikt; in plaats daarvan zijn de sokken voorzien van een huismerk of private label van de afnemer. Aangenomen wordt dat ook de offertes die niet tot bestellingen hebben geleid geen betrekking hadden op sokken die onder het merk zouden worden verkocht. De enkele, eenmalige aanwezigheid op een beurs is onvoldoende om te kunnen spreken van normaal merkgebruik. Ook ten aanzien van de verdere marketingactiviteiten is niet gebleken dat die specifiek waren gericht op het op de markt brengen van sokken onder het merk in plaats van onder het huismerk van een derde. Indien het normale gebruik van een merk uit marketingactiviteiten moet blijken, dient onder overlegging van relevante bescheiden inzicht te worden geboden in de aard en frequentie van die activiteiten, onderbouwd met financiële

E I G E N D O M

6 0 3

gegevens zoals investeringscijfers. Het ontbreken van dergelijke gegevens klemt temeer nu vaststaat dat die activiteiten niet ertoe hebben geleid dat thans sokken onder het merk op de markt worden gebracht en evenmin kan worden gezegd dat het merk enige bekendheid binnen de Benelux geniet. De vermelding van een nieïiv op de buiteriverpakkiiïg van eeii geleverde partij zaken kan doorgaans wel als normaal merkgebruik worden beschouwd. Indien de zaken in de verpakking echter uitsluitend het merk van een afnemer dragen dan wel zij n bedoeld om van een ander, door de afnemer te bepalen merk te worden voorzien, rijst de vraag of het op de buitenverpakking vermelde merk nog als zodanig wel voldoende functie heeft. In casu kan aan het gegeven dat de buiten verpakkingen van de sokken mogelijk van het merk zijn voorzien geen doorslaggevende betekenis toekomen met betrekking tot het noodzakelijke normale gebruik van het merk van Sidoste. Het was immers uitdrukkelijk niet de bedoeling dat haar sokken zich als haar merkproducten van soortgelijke producten van andere fabrikanten zouden onderscheiden. Van normaal merkgebruik is aldus geen sprake. Rb. Utrecht, 25 sept. 2002, nr. 20, blz. 142. Art. 5, lid 2a i.v.m. art. 14C In april/mei 2000 werden door Unilever ijsjes onder het merk ChocoTaco te koop aangeboden in Fina-benzinepompen en de Makro-groothandels. Daarin is althans een begin van normaal gebruik te zien, zodat het merkrecht van Unilever is geheeld vóór het instellen van de vordering tot vervallenverklaring, en wel (veel) meer dan drie maanden daarvoor. Rb. 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499. Art. 5, lid 2a i.v.m. art. 14C, lid 1 Eiseres heeft haar merk op 21 juni 1991 gedeponeerd, terwijl gedaagde haar merk op 6 september 2002 heeft gedeponeerd. Gedaagde betoogt dat het recht op het merk is vervallen wegens niet-normaal gebruik van het merk door eiseres gedurende een ononderbroken tijdvak van vijfjaar sinds het depot in 1991. Partijen hebben vanaf mei 1999 tot april 2002 samengewerkt. In die periode heeft gedaagde met toestemming van en in samenwerking met eiseres het merk Coolcare gebruikt en onder die naam haar diensten op het gebied van koel-en vrieslogistiek aangeboden en verricht. Dit kan worden aangemerkt als gebruik in de zin van art. 5 lid 3 sub c BMW. Zo het merk tussen juni 1991 en mei 1999 niet gebruikt mocht zijn, heeft eiseres het merkrecht in elk geval vanaf mei 1999 in oude staat hersteld. Dit betekent dat geen sprake is geweest van verval van het recht op het merk in de zin van art. 14C lid 1 BMW in samenhang met art 5, lid 2 onder a BMW. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 28 febr. 2003, nr. 92, blz. 571. Art. 5, lid 2a i.v.m. art. IV van het Protocol van 2 december 1992, Trb. 1993,12 Wat betreft het gebruik door Bucci van haar merken: blijkens de 8e overweging van de considerans op de Merkenrichtlijn mag de lat voor 'normaal gebruik' niet laag worden gelegd. Het is maar zeer de vraag of met het aantal van 54 kasjmierproducten die door Bucci tussen 1 februari 1994 en 1 februari 1999 in de Benelux in het verkeer zijn gebracht is voldaan aan de eis die de Merkenrichtlijn aan normaal gebruik stelt. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2002, nr. 11, blz. 70.

6 0 4

B I J B L A D


Art. 5, lid ze i.v.m. art. 4,2 Van misleiding omtrent de herkomst van de sokken kan reeds geen sprake zijn, omdat het merk in de Benelux geen bekendheid geniet. Rb. Utrecht, 25 sept. 2002, nr. 20, blz. 142. Art. 5, lid 3a In het woord/beeldmerk van Bucci is het woord 'Ashley's' veruit het meest onderscheidende kenmerk. De wijze waarop dit merk in de praktijk door Bucci is gebruikt - gebruik van alleen het cursief geschreven woord 'Ashley's' - valt binnen de door art. 5, lid 3 getrokken grens. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2002, nr. 11, blz. 70. Art. 6 i.v.m. art. 1 De woorden 'quick' en 'view' vormen bij uitstek beschrijvende woordtekens, en zelfs de combinatie ervan blijkt gangbaar. Geen enkel merkbaar verschil is aanwijsbaar tussen de formulering van de combinatie en de louter terminologische samenvoeging van de twee woorden. Hof van Beroep Brussel, 3 dec. 2002, nr. 84, blz. 507. Ook al hebben de woorden 'we' en 'cover' elk een of meerdere betekenissen in het Engels die het desbetreffende publiek gemakkelijk kan begrijpen, de samengevoegde woorden vormen in grammaticaal opzicht toch geen zin, en zijn geen gebruikelijke termvoor de diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd. Het teken kan slechts worden beschouwd als een onrechtstreekse verwijzing naar de diensten of naar hun wezenlijk kenmerk. Het kan derhalve als merk worden ingeschreven. Hof van Beroep Brussel, 20 dec. 2002, nr. 85, blz. 509. Artt. 6bis en 1 Het publiek zal E-SERVER aanstonds begrijpen als aanduiding voor een elektronische server, of de elektronische variant van een server. Het hof volgt IBM niet in haar betoog dat het teken onderscheidend vermogen heeft omdat de betekenis daarvan niet onmiddellijk duidelijk is, of dat het gaat om een ongebruikelijke, fantasievolle woordcombinatie. Voor het aannemen van onderscheidend vermogen is onvoldoende dat het gaat om een verzonnen term, die niet een gangbare beschrijving is van enig (bestaand) apparaat. Het teken brengt twee beschrijvende termen op een daarvoor gebruikelijke wijze bijeen. Het resultaat is een alledaags klinkend, eveneens eenduidig begrip, dat direct verwijst naar waren en diensten met betrekking tot een elektronische server. Van een merkbaar verschil met de wijze waarop in het dagelijks taalgebruik van de betrokken consumenten (de kenmerken van) dergelijke waren en diensten worden aangeduid is geen sprake. Het teken is ook gedeponeerd voor die waren en diensten. Het feit dat indien op het internet wordt gezocht naar de term 'e-server', vrijwel alleen vindplaatsen worden gevonden die de combinatie 'IBM e-server' vermelden, vormt onvoldoende grond om aan te nemen dat het Benelux-publiek het teken - afzonderlijk beschouwd - opvat als een merk dat de identiteit van de waren en diensten als afkomstig van een onderneming demonstreert. Het beroep op inburgering wordt verworpen. Hof's-Gravenhage, 9 jan. 2003, nr. 65, blz. 406. Art. 11D i.v.m. art. 6:101 BW Niet kan worden gezegd dat Unilever c.s. eigen schuld aan de door hen geleden schade valt te verwijten. Hierbij komt dat Artic c.s. al eind 1998 wisten dat Unilever 'Winner Taco' als merk

E I G E N D O M

2 0 0 3

had gedeponeerd en hadden moeten begrijpen dat de door Unilever geuite bezwaren tegen uitvoering, opmaak en benaming van bepaalde van haar ijsproducten daarop betrekking hadden, zodat het juist aan hen was om door staking van het gebruik van het teken 'taco' de schade bij Unilever c.s. te voorkomen. Rb. 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499. Art. 12 i.v.m. art. 1 Eiseres heeft haar naam niet gedeponeerd, zodat zij geen aanspraak kan maken op bescherming uithoofde van de BMW. Ambtshalve wordt overwogen dat, nu eiseres geen onderneming drijft, het niet mogelijk was om deze naam als merk te deponeren (zie artikel 1 BMW) en dat derhalve artikel 12, eerste volzin, BMW niet aan de vorderingen van eiseres in de weg staat. De stelling dat een naam die niet krachtens de Hnw of de BMW kan worden beschermd, precies dezelfde bescherming geniet als een handelsnaam of een merk is niet juist. Wanneer voor de prestatie in kwestie een intellectueel eigendomsrecht ontbreekt kan blijkens de rechtspraak van de Hoge Raad slechts (bij een onstoffelijke prestatie) het profiteren of (bij een stoffelijke prestatie) het nabootsen daarvan (onder omstandigheden) onrechtmatig zijn. Het enkele feit dat bij het publiek verwarring kan ontstaan is hiervoor dus in ieder geval niet voldoende. In casu kan niet worden gezegd dat gedaagde profiteert van de prestatie van eiseres, en evenmin dat zij deze heeft nagebootst. Rb. 's-Gravenhage, 27 nov. 2002, nr. 34, blz. 243 (met noot). Art. 13A, lid ï a e n b Hoewel er enige afwijkingen zijn tussen het driehoeksmerk van Kraft en de WAVE-verpakking van Mars, maar omdat niet valt aan te nemen dat het publiek dit relatief kleine verschil zal onderkennen, zijn zij als nagenoeg identiek te beschouwen. In aanmerking voorts genomen dat sprake is van volstrekt identieke waren, is art. 13A, lid 1 sub a BMW toepasselijk te achten, zodat merkinbreuk vaststaat. Voorzover tussen merk en teken niet de identiciteit zou kunnen worden aangenomen die voor toepassing van dit wetsartikel is vereist, rijst de vraag of verwarringsgevaar is te duchten, zulks in het kader van de toets onder art. 13A, lid 1 sub b BMW. Er bestaat in ieder geval een zeer grote mate van overeenstemming tussen merk en teken. De waren zijn identiek. Onder deze omstandigheden is reeds verwarringsgevaar te duchten wanneer het driehoeksmerk een onderscheidend vermogen heeft dat enigszins uitstijgt boven het in het kader van art. 3, lid 1 sub b van de Merkenrichtlijn vereiste minimum. Aan deze voorwaarde is voldaan nu het reepen staafmerk van Kraft door het zeer langdurige, intensieve en consequente gebruik dat daarvan is gemaakt, als bijzonder onderscheidend moet worden aangemerkt en het driehoeksmerk, dat een overheersend althans belangrijk bestanddeel van deze merken vormt, als gevolg hiervan geacht moet worden een meer dan minimaal onderscheidend vermogen te bezitten. Dat op de WAVE-verpakking tekens voorkomen die in het depot van het driehoeksmerk ontbreken, kan het verwarringsgevaar niet wegnemen. Ondanks die extra tekens is de gelijkzijdige driehoeksvorm immers nog prominent in de WAVEverpakking aanwezig. Kraft maakt het concurrenten niet onmogelijk om enige driehoekige vorm voor chocoladeproducten te gebruiken. In het driehoeksmerk van Kraft is de gelijkzijdige driehoek het onderscheidende element. Rb. 's-Gravenhage, 8 mei 2002, nr. 66, blz. 408. Art. 13A, lid ia, b en c De domeinnamen prinses(-)maxima.nl en koningin(-) maxima.nl waren bedoeld voor een eigen niet-commerciële

2 0 0 3

B I J B L A D


website met informatie over prinses Maxima en worden inmiddels niet meer gebruikt. De aanduidingen worden dus niet gebruikt voor (soort)gelijke waren als waarvoor de merken zijn ingeschreven. 'Sub c' is niet van toepassing omdat niet is gesteld of gebleken dat het om bekende merken gaat. TtU TTH 1-.- . ^ : . . i : JXU. LJL1CL11L, ± 0 J U l i ±\JV*,,

— _ . i_7_ _ ^ - _ 111. ^ - 1 , U I A . J U / .

Art. 13A, lid i a De richtlijn voorziet onder meer in harmonisering van de (absolute) weigeringsgronden. Dit brengt echter niet zonder meer mee dat iedere nationale rechter eensluidend zal oordelen over het onderscheidend vermogen van een identiek merk. Dit laatste kan worden bereikt door een uniforme verleningsprocedure en berechting voor een of meer gecentraliseerde, Europese, rechterlijke instantie(s), waarvan thans evenwel geen sprake is. Nu Vögele een identiek teken in het economisch verkeer als merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk van AMG is ingeschreven, te weten kleding, heeft AMG het recht zich tegen het gebruik van haar merk door Vögele te verzetten. Hof 's-Gravenhage, 29 maart 2001, nr. 86, blz. 512. Art. 13A, lid i a i.v.m. art. 5, lid i a MRI De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Deze herkomstgarantie, die de wezenlijke functie is van het merk, kan slechts worden gewaarborgd, indien de merkhouder wordt beschermd tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien. De merkhouder kan het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zij n eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast. Aldus zijn bepaalde soorten gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden uitgesloten van de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, aangezien zij geen van de belangen die deze bepaling beoogt te beschermen, aantasten en dus niet onder het begrip gebruik in de zin van deze bepaling vallen. Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zij n. Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, kan in casu immers niet worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren h u n worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC. Evenmin is gewaarborgd dat alle van het merk voorziene waren zijn vervaardigd of geleverd onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan. In deze omstandigheden kan het gebruik van een teken dat gelijk is aan het betrokken merk, de herkomstgarantie in gevaar brengen. De merkhouder kan zich dus overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten.

E I G E N D O M

6 0 5

Hof van Justitie E.G., ïznov. 2002, nr. 51, blz. 338. Art. 13A, lid ï b Hof: Onder meer in aanmerking nemende - dat in het merk WINNER TACO en in het teken EL TACO het woord taco het doiiiiüciciiuc en oiidci scheidende bestanddeel is, - dat het merk WINNER TACO en het teken EL TACO visueel, auditief en begripsmatig in verregaande mate overeenstemmen, mede in aanmerking nemend dat taco het dominerende bestanddeel is, en - dat het gaat om exact gelijksoortige waren, - terwijl aannemelijk is dat het merk WINNER TACO bekendheid geniet op de consumentenmarkt en een meer dan gemiddeld onderscheidend vermogen bezit, is aannemelijk dat door het gebruik van het teken (directe en indirecte) verwarring kan ontstaan met het merk. Hoge Raad, 24 jan. 2003, nr. 82, blz. 487. Ook indien feitelijk juist zou zijn dat bij het in aanmerking komende publiek door de waarneming van het dropje van ABS in de vorm van een auto - en dus niet door waarneming van het teken 'Schadegevalletjes' - in herinnering wordt geroepen dat er een serie dropjes op de markt wordt gebracht onder het merk Autodrop en daardoor (vervolgens) een - tweede - associatief verband wordt gelegd tussen het teken 'Schadegevalletjes' en het woordmerk Autodrop, is zulks, zonder bijzondere omstandigheden, voorshands onvoldoende om te kunnen aannemen dat bij dat publiek verwarring kan ontstaan omtrent de waar of de herkomst van de waar. Aldus is er hoogstens sprake van een begripsmatige associatie tussen teken en merk, opgeroepen door het gemeenschappelijke kenmerk van de beide producten: een dropj e in de vorm van een auto. Dat loutere associatiegevaar is niet toereikend om merkinbreuk aan te nemen. Dat wordt niet anders als daarbij wordt betrokken dat het woordmerk Autodrop een, niet louter beschrijvend, bekend merk is met een sterk onderscheidend vermogen en een ruime beschermingsomvang, omdat die omstandigheden aannemelijk zouden kunnen maken dat en waarom het publiek een dropje van ABS associeert met de dropjes en het merk van Van Slooten, maar nog niet aannemelijk maken dat het publiek, als dat het teken 'Schadegevalletjes' (vervolgens) associeert met het woordmerk Autodrop, het teken en het merk verwart. Hof Amsterdam, 15 febr. 2001, nr. 6, blz. 45. Pres.: Aangenomen moet worden dat het merk WE bekend is bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek, gelet op de forse investeringen sinds 1999 in reclame, en mede gezien de overgelegde NIPO-rapporten. De punten van gelijkenis tussen het merk en de tekens zijn zodanig, mede gelet op de ruime bekendheid van het merk, dat sprake is van overeenstemming. Pres. en hof: Niet gesteld of aannemelijk is echter dat HMG in het kader van haar omroepstation producten op de markt zal brengen die tot klasse 25 (kleding e.d.) kunnen worden gerekend. Dit geldt ook voor de door HMG te verzorgen televisieprogramma's op het gebied van mode. Het uitzenden van een dergelijk programma kan niet op één lijn worden gesteld met het op de markt brengen van kleding e.d. De waren die partij en op de markt brengen danwei de diensten die zij aanbieden zijn derhalve niet soortgelijk. Hof Amsterdam, 27 sept. 2001, nr. 74, blz. 454.

6 0 6

B I J B L A D


Vitra kan zich verzetten tegen het gebruik van het teken 'C. Eames' door Architects. Immers dit teken wordt door Architects in het economisch verkeer ter aanduiding van door haar vervaardigde meubels gebruikt. Hof Amsterdam, n april 2002, nr. 35,blz. 245. De beeldmerken van Intermediair Uitzendbureau zijn vrijwel identiek aan de Intermediair-merken van VNU, waarin het woord 'Intermediair' een zo prominente plaats inneemt dat het vooral om dit woord zelf gaat. Ook de wederzijdse waren en diensten zijn soortgelijk. Het vacaturetijdschrift en de vacaturewebsite van VNU, op welke website werkzoekenden ook hun cv kunnen achterlaten ten behoeve van personeelzoekende werkgevers, is zonder twijfel een vorm van arbeids-bemiddeling die soortgelijk is aan het uitzendwerk. Hof Arnhem, 15 okt. 2002, nr. 53, blz. 348. Interpolis heeft zich niet beroepen op een depot van een woordmerk 'alles in een polis', maar dit sluit niet uit dat zij met deze woorden uit haar beeldmerken een zekere indruk bij de consument heeft weten te wekken en dat het gebruik van die woorden door Autotarieven geldt als gebruik van een teken dat met de beeldmerken overeenkomt. Bij beeldmerken waarin woorden zijn opgenomen zal de daarmee aangeduide dienst in het mondeling verkeer en deels in het schriftelijk verkeer als regel met de woorden worden aangeduid. Een en ander maakt aannemelijk dat binnen de beeldmerken aan de woordcombinatie 'alles in een polis' op basis van haar klank en haar inhoudelijke verwijzing naar een bijzondere polisvorm een dominerende betekenis toekomt ten opzichte van het naar Interpolis verwijzende vissenlogo. Gebruik als domeinnaam of als handelsnaam vormt op zichzelf beschouwd geen gebruik voor waren of diensten als bedoeld in art. 13 A, lid 1, aanhef en onder b BMW. Hof Arnhem, 18 febr. 2003, nr. 75, blz. 460. 'Ashley' is het meest onderscheidende bestanddeel in de Laura Ashley-merken. De gelijkenis tussen 'Laura Ashley' en 'Ashley's' is derhalve tamelijk groot. De merken bezitten van huis uit sterk onderscheidend vermogen dat nog is toegenomen door de grote bekendheid ten tijde van het depot van 'Ashley's', en de waren zijn in hoge mate soortgelijk, wat niet wordt weggenomen doordat zij in verschillende winkels worden verkocht. Verwarringsgevaar aangenomen. Wat betreft de door Bucci gevorderde verklaring voor recht dat het gebruik van haar volledige woord-beeldmerk ondanks de merkdepots van Laura Ashley geoorloofd is: nu Laura Ashley tot afwijzing van deze vordering concludeert omdat Bucci niet heeft aangegeven hoe zij het woord-beeldmerk zal gaan gebruiken, en zij bijvoorbeeld inbreuk zou plegen wanneer zij het woord 'Ashley's' zeer prominent zou afbeelden en de overige woorden in een nauwelijks zichtbare kleur of in zeer kleine lettertjes, heeft Laura Ashley tegen gebruik van het woordbeeldmerk van Bucci conform de wijze waarop dit is ingeschreven kennelijk geen bezwaar. Deze vordering is derhalve toewijsbaar. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2002, nr. 11, blz. 70. Het argument dat de merken Taco, Choco Taco en Winner Taco aan onderscheidend vermogen hebben ingeboet door het gebruik dat Unilever is gaan maken van de aanduiding 'Winner Choco Taco' faalt omdat het hier, anders dan in de Harttablettenzaak, niet gaat om 'multi source marketing' maar -

E I G E N D O M

2 0 0 3

voor het publiek kenbaar - om gebruik door de merkhoudster zelf. Gebruik door of vanwege de merkhoudster zelf leidt niet tot verwatering maar juist tot vergroting van het onderscheidend vermogen. In de merken en het teken is 'taco' veruit het meest onderscheidende element. Mede gezien de identieke waren is verwarringsgevaar te duchten. Dat laatste geldt ook voor de vormmerken. Rb. 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499. Hoewel het, mede gelet op de bekendheid van het World Trade Center en de ligging van de gebouwen ten opzichte van elkaar, niet uit te sluiten valt dat het merk World Trade Center en het teken World Port Center in enige mate met elkaar geassocieerd zouden kunnen worden, kan daaruit niet volgen dat die associatie een merkinbreukmakende verwarring zou wekken. World Port Center klinkt anders en ziet er anders uit dan World Trade Center, terwijl World Port Center eerder het beeld van 'haven' zal oproepen en World Trade Center het beeld van 'handel'. Geen merkinbreuk. Rb. Rotterdam, 21 maart 2000, nr. 3, blz. 18. Niet aannemelijk is dat de merken op de data van hun depots reeds waren ingeburgerd, en evenmin dat ze inmiddels bekend zijn geworden bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de waren bestemd zijn. Het publiek is immers nog maar sinds kort met de reclamecampagne geconfronteerd, terwijl deze niet als zéér intensief kan worden betiteld. Het onderscheidend vermogen van het kleur-vormmerk en het beeldvormmerk is gering; geen verwarringsgevaar aangenomen. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 2 maart 2001, nr. 9, blz. 62. Het enige verschil tussen de vorm van de cake'jes van Bakkersland en het merk ligt hierin, dat in plaats van de (uiteinden van de) poten het gehele onderlichaam van de beer een donkere kleur vertoont. Dat is onvoldoende om het verwarringsgevaar tussen het product van Bakkersland en het merk weg te nemen. Het kopend publiek zal bij waarneming van het product van Bakkersland op zijn minst de indruk kunnen krijgen dat er enig verband bestaat tussen dat product en de rechthebbende op het in geding zijnde vormmerk (met noot). Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 3 sept. 2002, nr. 10, blz. 67. De overeenstemmende totaalindruk van de yoghurtemmertjes brengt gevaar voor herkomstverwarring mee. Het in aanmerking komende publiek zal geneigd zijn te denken dat de wederzijdse producten afkomstig zijn van dezelfde producent. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 11 okt. 2002, nr. 25, blz. 177. De producten met onderlegde yoghurt, waarmee KoningsZuivel thans op de markt wenst te komen, bergen (net als de eerder door haar ontwikkelde emmertjes met onderlegde yoghurt) het gevaar voor herkomstverwarring in zich, in die zin dat het in aanmerking komend publiek de producten van KoningsZuivel zal beschouwen als naar hun aard verwant met de melkwitte emmertjes van Levola c.s. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 dec. 2002, nr. 26, blz. 180. Hoewel de naam Silva op zichzelf onderscheidend vermogen heeft, rijst de vraag of de merknaam Silva in dit geval niet in feite een beschrijvend karakter heeft daar hij verwijst naar een zeer specifieke cursus: de methode Silva. Ook de aanduiding Silva UltraMind ESP System verwij st naar een methode van Silva sr. Gesteld al dat de aanduiding Silva UltraMind ESP System inbreuk zou maken op het merk Silva, dan doet zich het geval

B I J B L A D

2 0 0 3


voor dat deze aanduiding verwijst naar de kenmerken van de waar, namelijk het type cursus dat wordt aangeboden. Tussen de beeldmerken van Endlich en UltraMind bestaat geen verwarringsgevaar. Het gevorderde verbod van gebruik van het beeldmerk zal derhalve worden afgewezen. V-ri, i.i.

T>>. ' ^ r ^ u a n l ^ f T f l XVL>. ^ v i i « » w a a & ^ ,

, - fÛ*i.^ i ^ i .

~ ~ ~ ~ ^ U U J ,

«,. lil.

- U I J , L>ll-

3

- - J^y-

Art. 13A, lid 8 en art. 7 MR1 Parallelimport in Nederland van uit Duitsland afkomstige, daar voor een lagere dan de normale prijs aan Duitse ziekenhuisapotheken geleverde, en uitdrukkelijk niet voor wederverkoop bestemde geneesmiddelen. De in Duitsland voor deze geneesmiddelen gebruikte merken zijn Lorzaar en Vioxx. Van het Duitse merk Lorzaar is de Nederlandse pendant het merk Cozaar. Doorlevering van de gemerkte waren buiten de toegestane besloten kring van ziekenhuisapotheken was blijkens de opschriften op de verpakkingen niet toegestaan. Al moet die verdere levering als contractbreuk, dan wel als een strafrechtelijke overtreding worden aangemerkt, dat betekent nog niet dat hier sprake is van merkinbreuk. Daarmee zou de bescherming van de merkhouder worden opgerekt ten koste van het beginsel van het vrij verkeer van goederen en diensten. De aanbieding door gedaagde van de in Duitsland onder het merk Lorzaar in het verkeer gebrachte goederen op haar Nederlandse website onder het merk Cozaar maakt evenwel inbreuk op het merk Cozaar, daar de goederen niet onder dat merk in het verkeer zijn gebracht. Aan de door het HvJEG voorgeschreven melding aan de merkhouder van de ompakking heeft gedaagde niet (tijdig) voldaan. Gedaagde zal de door het HvJEG bedoelde redelijke termijn moeten respecteren indien zij de distributie wil hervatten. De Vzr. geeft hieromtrent evenwel niet een bevel, daar dit niet is gevorderd. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 9 okt. 2002, nr. 31, blz. 235. Art. i3bis Nu ten tijde van de beslaglegging geen sprake meer was van het gebruik van het inbreukmakende teken door Gents, bood art. i3bis geen basis voor beslaglegging op de merkloze en van andere merken voorziene kostuums en is het beslag alleen al om die reden onrechtmatig gelegd. Vzr. Rb. Haarlem, 4 febr. 2003,nr. 54,blz. 355. Art. 13WS, lidi Er is geen rechtsregel die met zich meebrengt dat vernietiging van op een merkrecht inbreukmakende goederen eerst kan plaats vinden nadat een inbreukmaker de gelegenheid is geboden om een minder ingrij pende maatregel als ompakken te treffen. Rb. 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499. Art. 14A, lid 1 i.v.m. art. 1 De woorden 'city' en 'life' missen ook in de Benelux elk onderscheidend vermogen. De combinatie van beide in 'Citylife' komt niet in Van Dale of Collins Dictionary voor. Nu het tegendeel niet aannemelijk is geworden, gaat het hof er voorshands van uit dat Citylife niet behoort tot de gangbare woordenschat van de Engelse taal, terwijl ook niet aannemelijk is geworden dat deze 'Engelse' ter min Nederland of de Benelux al gangbaar is geworden. Bij de beoordeling moet het teken steeds worden beschouwd in samenhang met de waren waarvoor het depot is verricht (in casu kleding). Ook al zou worden aangenomen dat met de woordcombinatie enig verband kan worden gelegd met

E I G E N D O M

6 0 9

een bepaalde, in de stad voorkomende levensstijl, dan is de band tussen die betekenis en de betrokken waren onvoldoende nauw en kan het teken niet dienen tot aanduiding van de soort, bestemming of een hoedanigheid van de waren als bovenbedoeld. Het hof acht aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek liet gebruik van de woordcombinatie aldus zal begrijpen dat zij gebezigd wordt ter onderscheiding van waren (als afkomstig van een bepaalde onderneming). Intensief gebruik gedurende 13 jaren is op zich niet voldoende om aan te nemen dat het merk zeer bekend geworden is. Wel gaat het hof mede gezien de omzetcijfers en aan reclame bestede gelden ervan uit dat het onderscheidend vermogen van het, van huis uit zwakke merk enigszins is toegenomen. Het beroep op de zogenaamde Freihaltebedürfnis en het Chiemsee arrest van het HvJEG gaat niet op. Uit dat arrest waarin de leer van de Duitse Freihaltebedürfnis niet wordt gevolgd en waarin met name het belang van vrijhouding van een geografische aanduiding onder meer in verband met inburgering aan de orde is, valt de door Vögele bepleite vrijhouding niet zonder meer af te leiden. Uit het Ideal Standard arrest van het HvJEG valt steun te ontlenen voor het feit dat aan het onderscheidend vermogen van het teken Citylife niet afdoet, dat in Duitsland inschrijving van het teken als woordmerk is geweigerd, daar het merk door de Nederlandse rechter op zijn eigen merites moet worden beoordeeld. Hof's-Gravenhage, 29 maart 2001, nr. 86, blz. 512. Art. 14A, lid ia; art. 3, lid ie MR1 Het woord hypotheekofferte is volledig beschrijvend voor (een van) de door Slegt aangeboden diensten op haar website, te weten het online verstrekken van een hypotheekofferte. Aan de extensie .nl komt geen zelfstandige merkenrechtelijke betekenis toe, nu dit een technisch noodzakelijk bestanddeel van een domeinnaam betreft. Het merk van Slegt komt dan ook uitsluitend bescherming toe wat betreft de gedeponeerde beeldelementen. Aangezien de door De Hypotheekaanbieder.nl gebruikte tekens geen beeldelementen bevatten, is van merkinbreuk geen sprake. Vzr. Rb. Haarlem, 5 febr. 2003, nr. 68, blz. 415. Art. 14A, lid ie i.v.m. art. 4,1 Het enkele feit dat de merken onmiskenbaar zijn toegespitst op de persoon van prinses Maxima doet deze nog niet strijdig zijn met de goede zeden of de openbare orde. Het gebruik van de staatkundige titel maakt dit niet anders, nu het gebruik daarvan niet van rechtswege ongeoorloofd is, anders dan bij de staatkundige symbolen van art. 6ter Unieverdrag. De bijzondere aard van het merk brengt wel met zich mee dat het merkgebruik niet de indruk mag wekken dat het als zodanig van rijkswege is bevorderd, dan wel steun of erkenning geniet van rijkswege. Ook overigens mag bij het publiek op dit punt geen verwarring ontstaan. Van dergelijke verwarring is echter niet gebleken. Het enkele gebruik van de merken is daartoe onvoldoende. Het feit dat een merk op een bepaalde persoon is toegespitst, impliceert immers niet zonder meer dat dit merk met toestemming van die persoon of, in casu, de staat wordt gebruikt. Een ieder moet zich binnen de grenzen van het toelaatbare en binnen de grenzen van de wet kunnen uiten aangaande leden van het koninklijk huis. Het merkdepot staat op zichzelf genomen hieraan niet in de weg. Rb. Utrecht, 16 juli 2003, nr. 91, blz. 567.

6 1 O

B I J B L A D


Art. 14B i.v.m. art. 4,6 Het voorgebruik door Menorquina kan geen rol spelen nu deze niet aan het geding deelneemt, ook kan het kortstondige gebruik dat zij in de Benelux via slechts één verdeler van haar vormmerk gemaakt heeft niet als normaal gebruik worden gekwalificeerd, en is er geen aanwijzing dat de gestelde wetenschap van Unilever c.s. over het gebruik door Menorquina buiten de Benelux voortvloeide uit een rechtstreekse betrekking. Rb. 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499. Art. 14B, lid 1 i.v.m. art. 44 i.v.m. art. 3, lid 2b Het suffix '-net' is niet onderscheidend voor de klassen 35, 38 en 42. Omdat het onderscheidende bestanddeel van het woordmerk Tnet slechts één hoofdletter is, heeft het merk een zwak onderscheidend vermogen. Dit wordt geïllustreerd door het bestaan van meer dan twintig woordmerken eindigend op het bestanddeel 'net', voorafgegaan door één of twee hoofdletters. Dit wordt verder geïllustreerd door het feit dat eiseres ook een depot heeft gedaan voor het woordmerk 'T-net', daarbij zelf aangevend dat dit teken niet overeenstemt met het woordmerk 'Tnet', maar een ander, daarvan te onderscheiden woordmerk is. Omdat al deze merken naast elkaar bestaan is sprake van een zeer beperkte beschermingsomvang. De begripsmatige overeenstemming beperkt zich tot het niet onderscheidende '-net'. De letters 'T' en 'F' vertonen onvoldoende visuele gelijkenis. Er is ook geen auditieve gelijkenis: 'téénet' verschilt qua uitspraak voldoende van 'efnet'. Rb. Arnhem, 14 nov. 2002, nr. 76, blz. 465. Art. 14B, lid 2 i.v.m. art. 4,6 Nu het beroep van Bucci op het verval wegens non-usus van de in 1973 en 1974 gedeponeerde Laura Ashley-merken moet worden verworpen, en die merken een toereikende grondslag vormen voor de inbreukvordering, heeft zij geen belang bij het inroepen bij wege van verweer van de nietigheid van de latere Laura Ashley-merken als te kwader trouw gedeponeerd; voorts staat ook de - ambtshalve toe te passen - vervaltermijn van 5 jaren aan het inroepen van de in 1980/1981 gedeponeerde merken in de weg. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2002, nr. 11, blz. 70. Art. 14C Het enkele gegeven dat er op de meest kenmerkende elementen van het beeldmerk een onmiskenbare en niet louter toevallig lijkende gelijkenis bestaat tussen de merken van partijen is onvoldoende om Bonnie Doon een beroep op het verval van Sidoste's merk te ontzeggen. Niet in geschil is immers dat zij binnen de Benelux reeds geruime tijd op grote schaal gebruik maakt van haar merken. Daarmee is gegeven dat haar belang verder reikt dan de enkele intentie aan Sidoste haar merkrecht afhandig te maken. Niet kan worden gezegd dat dit belang in de gegeven omstandigheden onbehoorlijk is. Rb. Utrecht, 25 sept. 2002, nr. 20, blz. 142. Art. 14C i.v.m. art. 5, lid 2a In april/mei 2000 werden door Unilever ijsjes onder het merk ChocoTaco te koop aangeboden in Fina-benzinepompen en de Makro-groothandels. Daarin is althans een begin van normaal gebruik te zien, zodat het merkrecht van Unilever is geheeld vóór het instellen van de vordering tot vervallenverklaring, en wel (veel) meer dan drie maanden daarvoor. Rb. 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499.

E I G E N D O M

2 0 0 3

Art. 14C i.v.m. art. IV en V Wijzigingsprotocol BeneluxMerkenwet (Heilung) Op 1-1-1996 is het Protocol tot wijziging van de BMW in werking getreden, waarin de regeling van het verval wegens niet normaal gebruik (non-usus) op vijfjaar is gesteld. In de BMW oud was sprake van verval van een merk wegens niet-gebruik gedurende drie jaren volgend op het depot. Op grond van het overgangsrecht (artikel IV Protocol) blij ft deze bepaling van verval wegens niet-gebruik gelden voor depots die ten minste drie jaar vóór inwerkingtreding van het Protocol zijn verricht, derhalve op depots die vóór 1-1-1993 zÜn verricht. Naar oud recht kan verval wegens niet-normaal gebruik niet worden hersteld door later (weer) normaal gebruik van het merk te gaan maken. Naar nieuw recht is het mogelijk verval van het recht te herstellen door opnieuw of alsnog met het gebruik te beginnen (zogenaamde Heilung), onder de in artikel 14C gestelde voorwaarden. Om een beroep te kunnen doen op herstel van een vervallen merk moet het eerste of hernieuwde gebruik van het vervallen merk in de zin van artikel 14C, lid 1 BMW zijn aangevangen na 1-1-1996. Eerste of hernieuwd gebruik van vóór die datum telt niet mee. Nu Vitalife c.s. het merk voor de waren in klasse 5 eerst zijn gaan gebruiken vanaf 1995, is voorshands niet uit te sluiten dat de bodemrechter zal oordelen dat het op 14-12-1985 gedeponeerde merk op 15-12-1988 is vervallen, en dat eisers derhalve geen rechten kunnen ontlenen aan dat depot. Vzr. Rb. Amsterdam, 23 jan. 2003, nr. 56, blz. 362 (met noot). Art. 14C, lid 1 i.v.m. art. 5, lid 2a Eiseres heeft haar merk op 21 juni 1991 gedeponeerd, terwijl gedaagde haar merk op 6 september 2002 heeft gedeponeerd. Gedaagde betoogt dat het recht op het merk is vervallen wegens niet-normaal gebruik van het merk door eiseres gedurende een ononderbroken tijdvak van vijfjaar sinds het depot in 1991. Partijen hebben vanaf mei 1999 tot april 2002 samengewerkt. In die periode heeft gedaagde met toestemming van en in samenwerking met eiseres het merk Coolcare gebruikt en onder die naam haar diensten op het gebied van koel- en vrieslogistiek aangeboden en verricht. Dit kan worden aangemerkt als gebruik in de zin van art. 5, lid 3 sub c BMW. Zo het merk tussen juni 1991 en mei 1999 niet gebruikt mocht zijn, heeft eiseres het merkrecht in elk geval vanaf mei 1999 in oude staat hersteld. Dit betekent dat geen sprake is geweest van verval van het recht op het merk in de zin van art. 14C lid 1 BMW in samenhang met art 5, lid 2 onder a BMW. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 28 febr. 2003, nr. 92, blz. 571. Art. 14C, lid 2 i.v.m. art. V Wijzigingsprotocol BeneluxMerkenwet Het beroep van Bucci op verkopen na de periode van 5 jaar is te verstaan als een beroep op de 'Heilungs'-regeling van artikel 14C, lid 2, tweede volzin BMW, die, naar af te leiden is uit artikel V van de overgangsbepalingen van het Protocol, ook geldt voor op 1 januari 1996 reeds bestaande depots indien het 'helende' gebruik na die datum plaatsvindt. Nu niet binnen drie maanden na de brief van 17 februari 2000 de vordering tot vervallenverklaring is ingesteld dringt zich de gedachte op dat tot aan de datum van dagvaarding, 15 september 2000, 'Heilung' heeft kunnen plaatsvinden, in welk geval wellicht van belang zou kunnen zijn dat Bucci naar zij onweersproken heeft gesteld in 2001 met producten onder het merk ASHLEY'S in de Benelux een omzet van maar liefst € 250.000 heeft weten te genereren. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2002, nr. 11, blz. 70.

2 0 0 3

B I J B L A D


Art. i4bis In 1986 was Intermediair Uitzendbureau een kleine, in de regio Apeldoorn optredende onderneming, waarvan VNU het gebruik van de handelsnaam heeft gedoogd. Door de ruimere activiteiten, merkdepots, domeinnaamregistratie van Intermediair Uitzendbureau alsmede het gebruik van de naam 'Intermediair' sec, vanaf 1997, is een aanmerkelijk gewijzigde situatie ontstaan. Daarom alleen al kan van rechtsverwerking geen sprake zijn. Hof Arnhem, 15 okt. 2002, nr. 53, blz. 348. Voor een succesvol beroep op deze bepaling is vereist dat de houder van het oudere merk ondanks de wetenschap, dat een ander een overeenstemmend merk in de Benelux had ingeschreven en dat die ander dit ingeschreven merk aldaar gebruikte, gedurende vijfjaren nadat hij van het een en ander wetenschap heeft gekregen niet tegen deze is opgetreden. Bucci zal haar stellingen terzake nader mogen adstrueren. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2002, nr. 11, blz. 70. Art. i4bis; artt. 3.13 en 6.2 BW Het gebruik van het merk heeft ook volgens de eigen stellingen van Ipko-Amcor niet langer dan zo'n twee en een halfjaar geduurd. Duidelijk is dat MCA enig (verder) gebruik van het teken Marie Claire niet toestond. Ipko-Amcor heeft het gebruik van het teken Marie Claire eerst hervat nadat de onderhavige procedure reeds aanhangig was gemaakt. Aldus is niet voldaan aan de voorwaarden van art. I4bis BMW. MCA heeft door de onderhavige vorderingen in te stellen evenmin gehandeld in strijd met de redelijkheid en billijkheid en zij maakt ook geen misbruik van aan haar toekomende bevoegdheden. Rb. 's-Gravenhage, 18 dec. 2002, nr. 43, blz. 284. Art. 40B Rb.: niet aannemelijk is dat de handelsnaam 'Intermediair Uitzendbureau' in de tien maanden voor de inwerkingtreding van het dienstmerkenprotocol voldoende is ingeburgerd om door het publiek te worden opgevat als dienstmerk. Ook duidt het gebruik door Intermediair Uitzendbureau van de term 'uitzendbureau' in haar naam erop dat beoogd is de naam te gebruiken als handelsnaam en niet als dienstmerk. Hof Arnhem, 15 okt. 2002, nr. 53, blz. 348. Art. 44 i.v.m. art. 3, lid 2b i.v.m. art. 14B, lid 1 Het suffix '-net' is niet onderscheidend voor de klassen 35, 38 en 42. Omdat het onderscheidende bestanddeel van het woordmerk Tnet slechts één hoofdletter is, heeft het merk een zwak onderscheidend vermogen. Dit wordt geïllustreerd door het bestaan van meer dan twintig woordmerken eindigend op het bestanddeel 'net', voorafgegaan door één of twee hoofdletters. Dit wordt verder geïllustreerd door het feit dat eiseres ook een depot heeft gedaan voor het woordmerk 'T-net', daarbij zelf aangevend dat dit teken niet overeenstemt met het woordmerk 'Tnet', maar een ander, daarvan te onderscheiden woordmerk is. Omdat al deze merken naast elkaar bestaan is sprake van een zeer beperkte beschermingsomvang. De begripsmatige overeenstemming beperkt zich tot het niet onderscheidende '-net'. De letters 'T' en 'F' vertonen onvoldoende visuele gelijkenis. Er is ook geen auditieve gelijkenis: 'téénet' verschilt qua uitspraak voldoende van 'efnet'. Rb. Arnhem, 14 nov. 2002, nr. 76, blz. 465.

E I G E N D O M

6 1 1

Ilb Protocol (tot wijziging van de Benelux-Merkenwet) van 2 december 1992 Trb. 1993,12 Art. IV i.v.m. art. 5, lid 2a BMW Wat betreft het gebruik door Bucci van haar merken: blijkens de 8e overweging van de considerans op de Merkenrichtlij n mag de lat voor 'normaal gebruik' niet laag worden gelegd. Het is maar zeer de vraag of met het aantal van 54 kasjmierproducten die door Bucci tussen 1 februari 1994 en 1 februari 1999 in de Benelux in het verkeer zijn gebracht is voldaan aan de eis die de Merkenrichtlijn aan normaal gebruik stelt. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2002, nr. 11, blz. 70. Art. IV en V (Heilung) i.v.m. art. 14C BMW Op 1-1-1996 is het Protocol tot wijziging van de BMW in werking getreden, waarin de regeling van het verval wegens niet normaal gebruik (non-usus) op vijfjaar is gesteld. In de BMW oud was sprake van verval van een merk wegens niet-gebruik gedurende drie jaren volgend op het depot. Op grond van het overgangsrecht (artikel IV Protocol) blijft deze bepaling van verval wegens niet-gebruik gelden voor depots die ten minste drie jaar vóór inwerkingtreding van het Protocol zijn verricht, derhalve op depots die vóór 1-1-1993 zijn verricht. Naar oud recht kan verval wegens niet-normaal gebruik niet worden hersteld door later (weer) normaal gebruik van het merk te gaan maken. Naar nieuw recht is het mogelijk verval van het recht te herstellen door opnieuw of alsnog met het gebruik te beginnen (zogenaamde Heilung), onder de in artikel 14C gestelde voorwaarden. Om een beroep te kunnen doen op herstel van een vervallen merk moet het eerste of hernieuwde gebruik van het vervallen merk in de zin van artikel 14C, lid 1 BMW zijn aangevangen na 1-1-1996. Eerste of hernieuwd gebruik van vóór die datum telt niet mee. Nu Vitalife c.s. het merk voor de waren in klasse 5 eerst zijn gaan gebruiken vanaf 1995, is voorshands niet uit te sluiten dat de bodemrechter zal oordelen dat het op 14-12-1985 gedeponeerde merk op 15-12-1988 is vervallen, en dat eisers derhalve geen rechten kunnen ontlenen aan dat depot. Vzr. Rb. Amsterdam, 23 jan. 2003, nr. 56, blz. 362 (met noot). Art. V i.v.m. art. 14C, lid 2 BMW Het beroep van Bucci op verkopen na de periode van 5 jaar is te verstaan als een beroep op de 'Heilungs'-regeling van artikel 14C, lid 2, tweede volzin BMW, die, naar af te leiden is uit artikel V van de overgangsbepalingen van het Protocol, ook geldt voor op 1 januari 1996 reeds bestaande depots indien het 'helende' gebruik na die datum plaatsvindt. Nu niet binnen drie maanden na de brief van 17 februari 2000 de vordering tot vervallenverklaring is ingesteld dringt zich de gedachte op dat tot aan de datum van dagvaarding, 15 september 2000, 'Heilung' heeft kunnen plaatsvinden, in welk geval wellicht van belang zou kunnen zijn dat Bucci naar zij onweersproken heeft gesteld in 2001 met producten onder het merk ASHLEY'S in de Benelux een omzet van maar liefst € 250.000 heeft weten te genereren. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2002, nr. 11, blz. 70. IIcGemeenschapsmerkenverordening Art. 7, lid ïb en art. 1 BMW Het woordmerk 'Servicecenter' voor software en (advies) diensten met betrekking tot software kan niet worden opgevat als een normale wijze om de betreffende producten en diensten in een gangbare taal in de Benelux of elders in Europa aan te duiden of de essentiële eigenschappen daarvan weer te geven.

6 1 2

B I J B L A D


Veeleer is sprake van een taalkundige vondst met een - mogelijk zwak - onderscheidend vermogen. Rb. 's-Gravenhage, n sept. 2002, nr. 24, blz. 171. Art. 7, lid ïb en c Het GEA heeft bij zijn uitlegging van art. 7, lid 1 sub b geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door na te gaan of de combinatie van twee soortnamen het teken een extra kenmerk verleent waardoor het in zijn geheel onderscheidend vermogen krijgt. Het argument dat het GEA de door het samengestelde teken opgeroepen totaalindruk niet heeft onderzocht, is evenmin gegrond. Het GEA heeft immers een aanzienlijk deel van zijn redenering gewijd aan het onderzoek of het uit woorden bestaande teken in zijn geheel beschouwd onderscheidend vermogen heeft. De beslissing van de onderzoeker van het BHIM berust uitsluitend op art. 7, lid 1 sub b als grondslag voor de weigering tot inschrijving. Bijgevolg mocht het GEA zich er in het bestreden arrest toe beperken het geschil alleen met betrekking tot deze bepaling te onderzoeken en oordelen dat het bestaan van een van de in artikel 7, lid 1 genoemde gronden voldoende is om inschrijving te weigeren. Voorzover DKV in hogere voorziening aanvoert dat art. 12 sub b tevens de uitlegging van art. 7, lid 1 sub b matigt, zij opgemerkt dat dit argument een nieuw middel is dat voor het eerst in hogere voorziening voor het hof wordt aangevoerd, en derhalve niet- ontvankelijk is. Geen enkele bepaling van de GMV verplicht het BHIM ertoe hetzelfde resultaat te bereiken als de nationale merkenbureaus in een soortgelijke situatie. Aangezien het GEA heeft vastgesteld dat het betrokken teken geen ondetscheidend vermogen had in het Engelse taalgebied, was het uiteraard niet nodig zich af te vragen wat het teken zou kunnen oproepen bij de sprekers van de andere gemeenschapstalen. Hof van Justitie E. G., 19 sept. 2002,111'. 19, blz. 130 (met noot). Artt. 12 en 13 en art. 13A, lid 7 en 9 BMW De merkhouder kan zich er niet tegen verzetten dat de gewezen distributeur het merk gebruikt om zijn inmiddels verworven expertise met betrekking tot het softwarepakket kenbaar te maken; mits niet de indruk wordt gewekt dat een commerciële band tussen partijen bestaat. Rb. 's-Gravenhage, 11 sept. 2002, nr. 24, blz. 171. lid Merken Richtlijn 89/104/EEG

E I G E N D O M

2 0 0 3

Art. 3, lid 1 a-d en lid 3 (vgl. art. 1, lid 1 BMW) Er bestaat geen categorie van merken die niet van inschrijvingzijn uitgesloten op de grond van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, en artikel 3, lid 3, van de richtlijn, doch niettemin ingevolge artikel 3, lid 1, sub a, niet kunnen worden ingeschreven omdat deze merken de waren van de merkhouder niet kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. Hof van Justitie E. G., 18 juni 2002, nr. 89, blz. 547. Art. 3, lid ie, art 14A, lid ia BMW Het woord hypotheekofferte is volledig beschrijvend voor (een van) de door Slegt aangeboden diensten op haar website, te weten het online verstrekken van een hypotheekofferte. Aan de extensie .nl komt geen zelfstandige merkenrechtelijke betekenis toe, nu dit een technisch noodzakelijk bestanddeel van een domeinnaam betreft. Het merk van Slegt komt dan ook uitsluitend bescherming toe wat betreft de gedeponeerde beeldelementen. Aangezien de door De Hypotheekaanbieder.nl gebruikte tekens geen beeldelementen bevatten, is van merkinbreuk geen sprake. Vzr. Rb. Haarlem, 5 febr. 2003, nr. 68, blz. 415. Art. 3, lid ie i.v.m. art. 1, lid 2 BMW Een ijsje wordt door de consument gebruikt vanwege de specifieke smaaksensatie die het teweegbrengt. Door het bezit van het merkrecht op de tacovorm voor ij sjes verkrij gt Unilever geen monopolie op dit gebruikskenmerk van ijsjes, zodat de vormmerken niet op de voet van artikel 3, lid 1 sub e MRl kunnen worden nietigverklaard. Rb. 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499. Art. 3, lid ie, tweede streepje (vgl. art. 1, lid 2 BMW) en art. 3, lid 3 Art. 3, lid ie, tweede streepje MRl moet aldus worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van de waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan die technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, dein dezebepalingvermelde grond voor weigering of nietigheid niet opzij zetten. De door art. 3, lid, sub e, uitgesloten vormen kunnen niet via inbutgering op de voet van art. 3, lid 3 Mrl alsnog vatbaar voor merkbescherming worden (r.o. 57). Hof van Justitie E. G., 18 juni 2002, nr. 89, blz. 547.

Art. 2

De vorm van de waar waarvoor het teken wordt ingeschreven, hoeft geen grillig element, zoals een verfraaiing zonder functioneel doel, te bevatten om deze waar te kunnen onderscheiden in de zin van art. 2 MRl. Hof van Justitie E. G., 18 juni 2002, nr. 89, blz. 547 (met noot). Art. 3, lid ïb i.v.m. art. 1 BMW Bij de beoordeling van de geldigheid van een merk kan alleen rekening worden gehouden met inburgering vóór het depot. Het eerste vormmerk kan niet voor dat tijdstip onderscheidend vermogen hebben gekregen, en bezat evenmin van huis uit onderscheidend vermogen; de gemiddelde consument die gewend was aan de wafelvorm voor ijsjes zal in deze wafelvorm niet meer gezien hebben dan een variant op de gebruikelijke wafelvorm. Rb. 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499.

Art. 3, lid 3 Grootschalig gebruik van een (niet door 3, lid i,e MRl uitgesloten, Red.) teken bestaande in de vorm van bepaalde waren, kan volstaan om dit teken onderscheidend vermogen te verlenen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer een onderneming als enige deze waren op de markt brengt en als gevolg van dit gebruik een aanmerkelijk deel van de betrokken kringen de vorm enkel met die onderneming associeert, met uitsluiting van iedere andere onderneming, of meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig zijn. Wat evenwel de omstandigheden betreft waaronder de in die bepaling gestelde voorwaarde is vervuld, dient de nationale rechter na te gaan of deze omstandigheden zij n vastgesteld op basis van concrete en betrouwbare gegevens, of de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten in aanmerking is genomen en of de betrokken

2 0 0 3

B I J B L A D


E I G E N D O M

6 1 3

kringen de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk. Hof van Justitie E.G., 18 juni 2002, nr. 89, blz. 547.

om chocolade als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. Rb. 's-Gravenhage, 8 mei 2002, nr. 66, blz. 408.

Art. 3, lid 3 en art. 3, lid ie, tweede streepje (vgl. art. 1, lid 2 BMW) Art. 3,lid re, tweede streepje MRl moet aldus worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van de waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan die technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid niet opzij zetten. De door art. 3, lid, sub e, uitgesloten vormen kunnen niet via inburgering op de voet van art. 3, lid 3 MRl alsnog vatbaar voor merkbescherming worden (r.o. 57). Hof van Justitie E. G., r8 juni 2002, nr. 89, blz. 547.

Artt. 4, lid 4a en 5, lid 2 Bij de uitleg van artikel 5, lid 2 van de richtlijn mag niet uitsluitend worden uitgegaan van de bewoordingen ervan, maar moeten ook de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt, in de beschouwing worden betrokken. Artikel 5, lid 2, van de richtlijn kan niet aldus worden uitgelegd, dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor nietsoortgelijkewaren of diensten wordt gebruikt. Voor het Hof is niet ernstig betwist, dat het bekende merk in geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, een minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten. De artikelen 4, lid 4 sub a en 5, lid 2 van de richtlijn dienen aldus te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven. [Anders de A.-G. in zijn conclusie; te raadplegen op www. curia.eu.int. Red.} Hof van Justitie E. G., 9 jan. 2003, nr. 81, blz. 484.

Art. 3 lid 3, en art. 1, lid 2 BMW (inburgering) Mars heeft er terecht op gewezen dat Kraft het driehoeksmerk als zodanig nog maar zo kort gebruikt dat het driehoeksmerk als gevolg van dit gebruik niet als ingeburgerd kan worden beschouwd en zeker niet ten tijde van het depot daarvan. Kraft verkoopt echter sinds t9o8 in een driehoekige staafvorm uitgevoerde chocolade-nougat reep, verpakt in een driehoekige verpakking waarop het woordmerk TOBLERONE is aangebracht. Onweersproken is dat deze reep en deze staaf in de Benelux een zeer grote bekendheid genieten en ten tijde van het depot van het driehoeksmerk van Kraft genoten. Aangenomen mag derhalve worden dat het reepmerk en het staafmerk van Kraft door inburgering een groot onderscheidend vermogen hebben verkregen. In deze merken is de driehoeksvorm duidelijk herkenbaar. Wanneer een merk door intensief en consequent gebruik grote bekendheid heeft verworven, kent het publiek tevens de onderscheidende en overheersende bestanddelen daarvan. Hieruit kan volgen dat dergelijke bestanddelen ook op zichzelf in staat zijn de desbetreffende waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. Anders gezegd: inburgering hoeft niet noodzakelijkerwijs het gehele merk te betreffen, maar kan ook plaatsvinden ten aanzien van de overheersende en onderscheidende bestanddelen daarvan. De driehoek vormt een belangrijk element in het staafen reepmerk. In deze merken is de driehoek het meest dominerende en/of onderscheidende element. De veronderstelling is gerechtvaardigd dat het driehoeksmerk met het staafen reepmerk is mee-ingeburgerd. Aan de vraagstelling in het overgelegde marktonderzoek kleeft weliswaar een gebrek, maar het kan desondanks dienen als feitelijke onderbouwing van de veronderstelde mee-inburgering van het driehoeksmerk. Maar liefst 67% van de respondenten heeft op de vraag van wie de chocolaatj es in de getoonde verpakking afkomstig zijn, geantwoord TOBLERONE. Deze respondenten hebben dus een verband gelegd tussen de gelijkzijdige driehoek en de onderneming die het woordmerk TOBLERONE voert en dit verband werd door de vraagstelling niet gesuggereerd. De respondenten hebben dit verband alleen kunnen leggen aan de hand van de gelijkzijdige driehoek en daaruit volgt dat deze op zichzelf al geschikt is om chocolade als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. De conclusie moet dus luiden dat de gelijkzijdige driehoeksvorm ten tijde van het depot daarvan onderscheidend was, zodat zij geschikt is

Art. 5 i.v.m. art. 3 BMW Voorshands wordt er van uitgegaan dat 'GRATIS MAKELAAR, KAN DAT?!' een geldig merk is. De omstandigheid dat het depot nog niet is ingeschreven betekent niet dat Seijsener (nog) geen beroep op het merkrecht toekomt. Het betekent alleen dat indien en voor zover inschrijving zou worden geweigerd - hetgeen op voorhand niet aannemelijk wordt geacht Seijsener aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen die het inroepen van zijn merkrecht heeft gehad. Vzr. Rb. Amsterdam, 26 sept. 2002, nr. 67, blz. 413. Niet terzake doet dat de merken nog niet alle zijn geregistreerd. Weliswaar bepaalt artikel 5 Merkenrichtlijn dat het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft, maar Richtlijnconforme uitleg is in dit geval niet mogelijk. De ondubbelzinnige bewoordingen van artikel 3 BMW laten een dergelijke uitleg niet toe. Een zodanige uitleg zou niet stroken met het rechtszekerheidsbeginsel. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 11 okt. 2002, nr. 25, blz. 177 (met noot). Art. 5, lid ia i.v.m. art. 13A, lid ia BMW De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Deze herkomstgarantie, die de wezenlijke functie is van het merk, kan slechts worden gewaarborgd, indien de merkhouder wordt beschermd tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien.

6 1 4

B I J B L A D


De merkhouder kan het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast. Aldus zijn bepaalde soorten gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden uitgesloten van de werkingssfeervan artikel 5, lid 1, van de richtlijn, aangezien zij geen van de belangen die deze bepaling beoogt te beschermen, aantasten en dus niet onder het begrip gebruik in de zin van deze bepaling vallen. Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zij n. Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, kan in casu immers niet worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zij n verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC. Evenmin is gewaarborgd dat alle van het merk voorziene waren zijn vervaardigd of geleverd onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan. In deze omstandigheden kan het gebruik van een teken dat gelijk is aan het betrokken merk, de herkomstgarantie in gevaar brengen. De merkhouder kan zich dus overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten. Hof van Justitie E.G., 12 nov. 2002, nr. 5i,blz. 338. Art. 5, lid ia i.v.m. art. 234 EEG On a reference the ECJ cannot make findings of fact nor reverse the national court on them. The purpose of an Article 234 reference is to determine the meaning of legislation, not how it is to be applied in the circumstances of a particular case. The ECJ noted that I had rejected AFC's argument that the use of the signs by Mr Reed 'was perceived by those to whom they were addressed as a badge of origin.' It appears from [the analysis in paragraphs 47-54] that the ECJ held that where the defendant's use of a mark is not intended by him, or understood by the public, to be a designation of origin, there can be no infringement because such use does not prejudice the essential function of the registered mark. If that is so, then the first question in the reference should have been answered in the affirmative. The ECJ has disagreed with the conclusions of fact reached at the trial and indicated that the claimant should win because Mr Reed's use was such as would be perceived by some customers or users as a designation of origin. If this is so, the ECJ has exceeded its j urisdiction and I am not bound by its final conclusion. I must apply its guidance on the law to the facts as found at the trial. This is a most unattractive outcome. It is in no one's interest, even Mr Reed's, for there to be such a difference between the views expressed by the High Court and the ECJ. On the other hand, no matter how tempting it may be to find an easy way out, the High Court has no power to cede to the ECJ a jurisdiction it does not have. In my view, the only course is for me to apply the ECJ's guidance on the law to the current findings of fact made in the High Court. This means that the defendant wins on the issue of trade mark

E I G E N D O M

2 0 0 3

infringement. The correct route of appeal is to the Court of Appeal. Unlike the ECJ, it will have all the evidence before it and will give the parties the opportunity to argue what the proper findings of fact should be. It might come to the conclusion that the findings in last year's judgment are incorrect in whole or in part and that Mr Reed's use of the AFC signs, or the use of some of them - for example the logos, would be perceived as indicating trade origin to those who may buy or use his products. If so, the appearance of inconsistency between the English courts and the ECJ will disappear. High Court of Justice, 12 dec. 2002, nr. 52, blz. 343. Art. 5, lid ïb i.v.m. art. 13A, lid ïb BMW Schoemaker maakt met het gebruik van de benaming 'GRATIS MAKELAAR' in onder meer de HuisCD en op de website www.gratismakelaar.info gebruik van een met het merk van Seijsener overeenstemmend teken voor soortgelijke diensten, dat wil zeggen diensten die op hetzelfde terrein liggen als de diensten van Seijsener: de huizenmarkt en alles wat daarmee samenhangt. Het merk en teken vertonen elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel en begripsmatig gelijkenis. De dominerende bestanddelen 'GRATIS' en 'MAKELAAR' komen immers in zowel het teken als het merk voor. De mogelijkheid van gevaar voor verwarring bestaat. Vzr. Rb. Amsterdam, 26 sept. 2002, nr. 67, blz. 413. Artt. 5, lid 2 en 4, lid 4a Bij de uitleg van artikel 5, lid 2 van de richtlijn mag niet uitsluitend worden uitgegaan van de bewoordingen ervan, maar moeten ook de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt, in de beschouwing worden betrokken. Artikel 5, lid 2, van de richtlijnkan niet aldus worden uitgelegd, dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor nietsoortgelijkewaren of diensten wordt gebruikt. Voor het Hof is niet ernstig betwist, dat het bekende merk in geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, een minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten. De artikelen 4, lid 4 sub a en 5, lid 2 van de richtlij n dienen aldus te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven. [Anders de A.-G. in zijn conclusie; te raadplegen op www. curia.eu.int. Red.] Hof van Justitie E. G., 9 jan. 2003, nr. 81, blz. 484. Art. 7 en art. 13A, lid 8 BMW Parallelimport in Nederland van uit Duitsland afkomstige, daar voor een lagere dan de normale prijs aan Duitse ziekenhuisapotheken geleverde, en uitdrukkelijk niet voor wederverkoop bestemde geneesmiddelen. De in Duitsland voor deze geneesmiddelen gebruikte merken zijn Lorzaar en Vioxx. Van het Duitse merk Lorzaar is de Nederlandse pendant het merk Cozaar. Doorlevering van de gemerkte waren buiten de toegestane besloten kring van ziekenhuisapotheken was blijkens de opschrif-

2 0 0 3

B I J B L A D


ten op de verpakkingen niet toegestaan. Al moet die verdere levering als contractbreuk, dan wel als een strafrechtelijke overtreding worden aangemerkt, dat betekent nog niet dat hier sprake is van merkinbreuk. Daarmee zou de bescherming van de merkhouder worden opgerekt ten koste van het beginsel van het vrij verkeer van goederen en diensten. De aanbieding door gedaagde van de in Duitsland onder het merk Lorzaar in het verkeer gebrachte goederen op haar Nederlandse website onder het merk Cozaar maakt evenwel inbreuk op het merk Cozaar, daar de goederen niet onder dat merk in het verkeer zijn gebracht. Aan de door het HvJEG voorgeschreven melding aan de merkhouder van de ompakking heeft gedaagde niet (tijdig) voldaan. Gedaagde zal de door het HvJEG bedoelde redelijke termijn moeten respecteren indien zij de distributie wil hervatten. De Vzr. geeft hieromtrent evenwel niet een bevel, daar dit niet is gevorderd. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 9 okt. 2002, nr. 31, blz. 235. Art. 7 i.v.m. artt. 28 en 30 EG-Verdrag (ompakking) Art. 7, lid 2 Merkenrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een merkhouder een beroep kan doen op zijn merkrecht om ompakkingen van geneesmiddelen door een parallelimporteur te verhinderen, tenzij de uitoefening van dat recht bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten. Ompakking van geneesmiddelen door vervanging van de verpakking is objectief noodzakelijk in de zin van de rechtspraak van het Hof, indien zonder die ompakking de effectieve toegang tot de markt of tot een belangrijk deel daarvan als belemmerd moet worden beschouwd vanwege een sterke weerstand van een beduidend percentage van de consumenten tegen opnieuw geëtiketteerde geneesmiddelen. De parallelimporteur moet in ieder geval het vereiste van voorafgaande kennisgeving naleven om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken. Indien de parallelimporteur dit vereiste niet naleeft, mag de merkhouder zich tegen het op de markt brengen van het omgepakte geneesmiddel verzetten. De parallelimporteur dient zelf de merkhouder van de voorgenomen ompakking in kennis te stellen. Ingeval van betwisting staat het aan de nationale rechter om onder in aanmerking neming van alle relevante omstandigheden te beoordelen of de merkhouder over een redelijke termijn heeft beschikt om op het voornemen van ompakking te reageren. Een termijn van vijftien werkdagen moet daartoe redelijk worden geacht wanneer de parallelimporteur ervoor heeft gekozen de merkhouder bij de kennisgeving tegelijkertijd een exemplaar van het omgepakte geneesmiddel te verstrekken. Hof van Justitie E.G., 23 april 2002, nr. 64, blz. 401. Art. 12, lid 1 en art. 5, lid 2 BMW Artikel 12, lid 1 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht derlidstaten, moetaldus worden uitgelegd dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborg en van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commer-

E I G E N D O M

6 1 5

ciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen. De verwijzende rechterlijke instantie dient voor de oplossing van het aan haar voorgelegde geschil de gevolgen te trekken uit de uitlegging van het gemeenschapsrechtelijke begrip normaal gebruik van het merk, zoals deze voortvloeit uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag. Hof van Justitie E. G., 11 maart 2003, nr. 90, blz. 555. III Benelux Tekeningen- en Modellenwet Art. 2, lid 1

Dat het dikke gedeelte van de opstaande L van de Damneut zich aan de binnenkant bevindt, is vanzelfsprekend noodzakelijk met het oog op technisch effect. Hof Arnhem, 5 sept. 2001, nr. 27, blz. 182. Art. 4, lid ia Het is aan de feitenrechter overgelaten om aan de hand van de omstandigheden van het geval - waarbij hier onder meer te denken valt aan de aard, inhoud, omvang, oplage en het verspreidingsgebied van de catalogus, alsmede aan de mate waarin afzet van het afgebeelde voortbrengsel heeft plaatsgevonden in het Beneluxgebied - te beoordelen of sprake is van feitelijk bekend zijn. Het staat buiten redelijke twijfel dat de opvatting onjuist is volgens welke voor feitelijk bekend zijn van een voortbrengsel als bedoeld in art. 4, ia BTMW niet onder alle omstandigheden vereist is dat dit voortbrengsel daadwerkelijk bekendheid heeft genoten. In elk geval bij het model waarvan te dezen de bescherming wordt ingeroepen, zal, wil men het bewijs geleverd achten dat het bandrasterprofiel in de belanghebbende kring van handel in het Beneluxgebied feitelijke bekendheid genoot, nodig zijn dat het profiel ook bekend was bij degenen die zich aan de vraagzijde met plafond-opvangsystemen en bandrasterprofielen bezighouden. Hoge Raad, 14 dec. 2001, nr. 5, blz. 23. Art. 4, lid 3 De kenmerkende eigenschappen blijken onvoldoende uit het depot. Zij zijn niet, althans onvoldoende te ontwaren in de tekeningen van het depot, het depot bevat ook niet een andere beschrijving van de kenmerkende eigenschappen. Ook met inachtneming van de norm van het BeneluxGerechtshof met betrekking tot terughoudendheid bij de hantering van het duidelijkheidsvereiste is aan het vereiste van art. 4, aanhef en sub 3 BTMW niet voldaan. Hof Arnhem, 5 sept. 2001, nr. 27, blz. 182.

B I J B L A D


Art. 27a Uit het door Aantjes geciteerde arrest HR 14 april 2000, NJ 2000,489, valt niet te lezen dat bij de berekening of vaststelling van de door de inbreukmaker genoten winst moet worden geabstraheerd van de omstandigheden van het geval, onder meer van het feit dat het zou gaan om een herhaling van de opdracht, en dat moet worden berekend als ware sprake van een nieuwe opdracht waarvoor het volle honorarium verschuldigd is. De gelaedeerde heeft de keuze ofwel zijn gederfde inkomsten te vorderen, ofwel afdracht te vorderen van de door de inbreukmaker als gevolg van de inbreuk genoten winst. Uit genoemd arrest is niet te lezen dat in een geval als het onderhavige Aantjes zowel zijn gederfde inkomsten als het door Kleinbouw c.s. genoten voordeel zou kunnen vorderen. Dat zijn (materiële) schade uit iets anders bestaat dan uit gemist honorarium ter zake van het ongeoorloofd hergebruik van zijn ontwerp voor de door Kleinbouw gebouwde woning is door Aantjes onvoldoende onderbouwd, terwijl evenmin is aangetoond dat door Kleinbouw c.s. meer of ander voordeel is genoten dan het bedrag van het aan Aantjes te betalen honorarium voor hergebruik van het ontwerp. De omstandigheid dat Kleinbouw zonder toestemming van Aantjes diens ontwerp voor een woning in Dordrecht heeft toegepast voor de woning in St. Philipsland, is geen omstandigheid die leidt tot toekenning van verdere (materiële) schadevergoeding, naast vergoeding van het gemiste deelhonorarium. Dit zou slechts anders kunnen zijn indien Aantjes had aangetoond dat hij nimmer toestemming zou hebben verleend gebruik te maken van het ontwerp voor een ander bouwproject. Hof's-Gravenhage, 10 okt. 2002, nr. 69, blz. 417. Art. 45111 Voortgezet gebruik van de aanvankelijk in licentie verkregen software (na beëindiging van de licentieovereenkomst) kan geoorloofd zijn wanneer het gaat om het verschaffen van interfaces; maar daarvan is i.c. niet gebleken. Rb. 's-Gravenhage, 11 sept. 2002, nr. 24, blz. 171. Vb Universele Auteursrecht Conventie Systeem De uitkomst dat de Lounge Chair geen auteurrechtelijke bescherming toekomt is niet in strijd met de Universele Auteursrecht Conventie nu het systeem van de UAC, evenals dat van de BC, immers gebaseerd is op het gelijkstellingbeginsel. Hof Amsterdam, 11 april 2002, nr. 35,blz. 245. Vc Berner Conventie Art. 2, lid 7 Rb.: De Lounge Chair behoort tot het publiek domein omdat aan meubelen als de Lounge Chair in de VS geen auteursrechtelijke bescherming kon toekomen op het moment dat zij toetraden tot de Berner Conventie. Hof Amsterdam, 11 april 2002, nr. 35, blz. 245. Art. 2, lid 7 i.v.m. art. 18 De Lounge Chair kwam in de Verenigde Staten in de te dezen relevante periode geen auteursrechtelijke bescherming toe. In het algemeen komt in de Verenigde Staten geen auteursrechtelijke bescherming toe aan werken van toegepaste kunst. De Lounge Chair van Vitra genoot in de relevante periode in de Verenigde Staten uitsluitend tekeningen modelrechtelijke bescherming.

E I G E N D O M

2 0 0 3

Het kan Vitra niet baten dat de Verenigde Staten niet specifiek hebben bepaald dat werken van toegepaste kunst, waaronder meubelontwerpen, uitsluitend als tekeningen en modellen zijn beschermd. De strekking van de reciprociteitregel van art. 2, lid 7 BC is dat makers van werken van toegepaste kunst in de aangesloten landen over en weer gelijk worden behandeld. Het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan werken die dergelijke bescherming in het land van herkomst niet genieten, zou dit gelijkheidsbeginsel verstoren en is om die reden door art. 2, lid 7 BC uitgesloten. Hof Amsterdam, 11 april 2002, nr. 35, blz. 245. Art. 2, lid 7 i.v.m. art. 25 BTMW i.v.m. art. 6:162 BWM Op grond van art. 25 BTMW kan, voor een model dat reeds vóór 1 januari 1975 in de Benelux op de markt is gebracht, een beroep worden gedaan op de regels met betrekking tot het onrechtmatig nabootsen (art. 6:162 BW). De omstandigheid dat de Lounge Chair als model langs die weg bescherming geniet, leidt tot de uitkomst dat op grond van het bepaalde in art. 2, lid 7 BC aan de Lounge Chair in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Hof Amsterdam, 11 april 2002, nr. 35, blz. 245. Art. 18 De vraag of Architects inbreuk maakt op het auteursrecht van Vitra moet worden beantwoord naar het ten tijde van de gestelde inbreuk geldende - internationale - recht. Ingevolge het bepaalde in art. 18 BC zijn werken uit de Verenigde Staten als de onderhavige Lounge Chair, die in 1956 openbaar is gemaakt, in beginsel in Nederland auteursrechtelijk beschermd. Hof Amsterdam, 11 april 2002, nr. 35, blz. 245. Art. 18 i.v.m. art. 2, lid 7 De Lounge Chair kwam in de Verenigde Staten in de te dezen relevante periode geen auteursrechtelijke bescherming toe. In het algemeen komt in de Verenigde Staten geen auteursrechtelijke bescherming toe aan werken van toegepaste kunst. De Lounge Chair van Vitra genoot in de relevante periode in de Verenigde Staten uitsluitend tekeningen modelrechtelijke bescherming. Het kan Vitra niet baten dat de Verenigde Staten niet specifiek hebben bepaald dat werken van toegepaste kunst, waaronder meubelontwerpen, uitsluitend als tekeningen en modellen zijn beschermd. De strekking van de reciprociteitregel van art. 2, lid 7 BC is dat makers van werken van toegepaste kunst in de aangesloten landen over en weer gelijk worden behandeld. Het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan werken die dergelijke bescherming in het land van herkomst niet genieten, zou dit gelijkheidsbeginsel verstoren en is om die reden door art. 2, lid 7 BC uitgesloten. Hof Amsterdam, 11 april 2002, nr. 35, blz. 245. VI Gemeenschapskwekersrechtverordening 2100/94 Art. 13, lid 6 Tussen rassen van de eiseres en de gedaagde bestaan dusdanige genotypische en fenotypische verschillen dat voorshands niet aannemelijk is dat het ene ras een mutant is, die valt onder de kwekersrechtelijke bescherming van het andere. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 okt. 2002, nr. 28, blz. 185.

2 0 0 3

B I J B L A D


VII Burgerlijk Wetboek Art. 3:13 Het feit dat het gebruik door Unilever van het merk Choco Taco uitsluitend heeft plaatsgevonden om de kansen van Unilever in de procedures tegen Artic te versterken kan geen misbruik van recht opleveren. Nu blijkens het arrest van de HR inzake Route 66 een defensief merkdepot is toegestaan moet ook een gebruik om de genoemde reden toelaatbaar worden geacht. Rb. 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499. In wezen betreft het geschil de hoogte van de overnamesom die gedaagde voor het merk aan eiseres dient te betalen. Eiseres wilde € 15.000,- hebben, terwijl gedaagde niet verder dan € 5.000,- wilde gaan. Onvoorwaardelijke toewijzing van het gevraagde verbod met de gevraagde dwangsom zou in het onderhavige geval een onevenredige discrepantie tussen recht en belang, en derhalve misbruik van recht opleveren. Anderzijds is het ook onredelijk indien gedaagde zonder enige vergoeding gebruik blijft maken van het merkrecht van eiseres. Het gevraagde verbod zal daarom worden toegewezen onder de voorwaarde dat gedaagde na laat binnen 30 dagen na heden € 5.000,- aan eiseres te betalen. In de bodemzaak zal moeten worden uitgemaakt welke vergoeding, alle omstandigheden in aanmerking genomen, als redelijk moet worden beschouwd. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 28 febr. 2003, nr. 92, blz. 571. Artt. 3:13 en 6:2; art. i4bis BMW Het gebruik van het merk heeft ook volgens de eigen stellingen van Ipko-Amcor niet langer dan zo'n twee en een halfjaar geduurd. Duidelijk is dat MCA enig (verder) gebruik van het teken Marie Claire niet toestond. Ipko-Amcor heeft het gebruik van het teken Marie Claire eerst hervat nadat de onderhavige procedure reeds aanhangig was gemaakt. Aldus is niet voldaan aan de voorwaarden van art. I4bis BMW. MCA heeft door de onderhavige vorderingen in te stellen evenmin gehandeld in strijd met de redelijkheid en billijkheid en zij maakt ook geen misbruik van aan haar toekomende bevoegdheden. Rb. 's-Gravenhage, 18 dec. 2002, nr. 43, blz. 284. Art. 3:37 Bewijs dat brieven (waarvan de ontvangst wordt ontkend) zijn verzonden, is irrelevant. Aan verzending mag gezien deze wetsbepaling, niet de fictie worden verbonden dat de brieven zijn ontvangen. Rb. 's-Gravenhage, 16 april 2003, nr. 60, blz. 389. Art. 3:296 In de vrijheid van meningsuiting van Tomra ziet de president aanleiding om het uit te spreken verbod en de te gelasten rectificatie in minder ruime en stellige termen te vervatten dan door RTB is gevorderd. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2001, nr. 31, blz. 229. Artt. 6:2 en 3:13; art. I4bis BMW Het gebruik van het merk heeft ook volgens de eigen stellingen van Ipko-Amcor niet langer dan zo'n twee en een halfjaar geduurd. Duidelijk is dat MCA enig (verder) gebruik van het teken Marie Claire niet toestond. Ipko-Amcor heeft het gebruik van het teken Marie Claire eerst hervat nadat de onderhavige procedure reeds aanhangig was gemaakt. Aldus is niet voldaan aan de voorwaarden van art. i4bis BMW. MCA heeft door de onderhavige vorderingen in te stellen evenmin gehandeld in

E I G E N D O M

6 1 9

strijd met de redelijkheid en billijkheid en zij maakt ook geen misbruik van aan haar toekomende bevoegdheden. Rb. 's-Gravenhage, 18 dec. 2002, nr. 43, blz. 284. Art. 6:2 i.v.m. art. 254 Rv Nu Gents geen enkei inzicht heeft gegeven in de verkochte aantallen, kan op de vraag of sprake is van een bagatel geen antwoord worden gegeven. Gezien de aard van de stuntwinkel kan niet worden uitgesloten dat in de periode van vijf dagen, waarin gebruik is gemaakt van het teken Van Güs made, een aanzienlijk aantal kostuums is verkocht; onvoldoende aannemelijk dat het hier slechts een bagatel betreft. Vzr. Rb. Haarlem, 4febr. 2003, nr. 54, blz. 355. Artt. 6:97 en 6:104 MCA kan eveneens aanspraak maken op vergoeding van schade en/of winstafdracht ten aanzien van de producten die in de periode voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding (in de periode 1995-1997) door Ipko-Amcor onder het teken Marie Claire zijn verhandeld. Weliswaar heeft MCA het gebruik van het teken Marie Claire door Ipko-Amcor enige tijd gedoogd, doch onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ter zake een licentieovereenkomst zou worden gesloten. Die voorwaarde is niet aanvaard en Ipko-Amcor heeft met het gebruik zonder afdracht van een licentievergoeding bewust het risico genomen dat zij inbreuk maakte op de aan MCA toekomende merkrechten. Onder die omstandigheden is er geen aanleiding ten aanzien van het gebruik van het teken Marie Claire door IpkoAmcor in die periode anders te oordelen dan ten aanzien van dat gebruik na het uitbrengen van de dagvaarding in deze zaak. Rb. 's-Gravenhage, 18 dec. 2002, nr. 43, blz. 284. Art. 6:101 i.v.m. art. 11D BMW Niet kan worden gezegd dat Unilever c.s. eigen schuld aan de door hen geleden schade valt te verwijten. Hierbij komt dat Artic c.s. al eind 1998 wisten dat Unilever 'Winner Taco' als merk had gedeponeerd en hadden moeten begrijpen dat de door Unilever geuite bezwaren tegen uitvoering, opmaak en benaming van bepaalde van haar ijsproducten daarop betrekking hadden, zodat het juist aan hen was om door staking van het gebruik van het teken 'taco' de schade bij Unilever c.s. te voorkomen. Rb. 's-Gravenhage, 28 mei 2003, nr. 83, blz. 499. Artt. 6:104 en 6:97 MCA kan eveneens aanspraak maken op vergoeding van schade en/of winstafdracht ten aanzien van de producten die in de periode voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding (in de periode i995-i997)door Ipko-Amcor onder hettekenMarie Claire zijn verhandeld. Weliswaar heeft MCA het gebruik van het teken Marie Claire door Ipko-Amcor enige tijd gedoogd, doch onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ter zake een licentieovereenkomst zou worden gesloten. Die voorwaarde is niet aanvaard en Ipko-Amcor heeft met het gebruik zonder afdracht van een licentievergoeding bewust het risico genomen dat zij inbreuk maakte op de aan MCA toekomende merkrechten. Onder die omstandigheden is er geen aanleiding ten aanzien van het gebruik van het teken Marie Claire door IpkoAmcor in die periode anders te oordelen dan ten aanzien van dat gebruik na het uitbrengen van de dagvaarding in deze zaak. Rb. 's-Gravenhage, 18 dec. 2002, nr. 43, blz. 284. Art. 6:162 Octrooigemachtigde Metman is tot het voorjaar van 1998 betrokken geweest bij de verdediging van het 'Enger-octrooi'

2 0 0 3

B I J B L A D


Onvoldoende aannemelijk is voorts dat Tol door de exploitatie van zijn website onrechtmatig handelt jegens Mundocom door aan te leunen of te profiteren van de inspanningen en bedrijfsdebiet van Mundocom. Vast staat dat Tol op grond van licentie gerechtigd is tot het gebruik van de software. Nu Tol de lay-oui daarvan heeft aangepast, kan op die grond geen onrechtmatig handelen worden aangenomen. Tol heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij voor de verwijzing naar Nike Europe toestemming heeft gekregen van Nike Europe. Vzr. Rb Amsterdam, 14 febr. 2002, nr. 45, blz. 293. Met betrekking tot de vorderingen A (verbod onware c.q. misleidende mededelingen te doen), B (opgave van degenen aan wie de mededelingen zijn gedaan) en D (rectificatie) van Tomra is beslissend of, naar voorlopig oordeel, het verhandelen van het RTB/Bevesys-systeem octrooi-inbreuk vormt. De president deelt niet de visie van RTB dat deze vraag aanstonds ontkennend moet worden beantwoord, omdat Tomra geen octrooi heeft, maar nog slechts een octrooi-aanvraag. De verlening van het octrooi is op een haar na een feit - het wachten is slechts op het gereedkomen van de vertalingen en de uitvoering van enkele administratieve handelingen - en gesteld noch gebleken is dat er alsnog enig obstakel voor verlening zou kunnen opdoemen. Voor een potentiële afnemer van een emballage retour systeem van RTB/Bevesys maakt het geen verschil of aan Tomra al octrooi is verleend of spoedig zal worden verleend; nu het hier een machine betreft die voor langere tijd wordt geplaatst, zal een afnemer immers ook in het laatste geval de dreiging van een actie wegens octrooi-inbreuk voelen. De onjuistheid van de opmerking van Tomra, dat haar al octrooi is verleend, is in dit licht van zo ondergeschikte betekening dat genoemde opmerkingen niet reeds daarom onrechtmatig zijn te achten. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2001, nr. 31, blz. 229. Parallelimport in Nederland van uit Duitsland afkomstige, daar voor een lagere dan de normale prijs aan Duitse ziekenhuisapotheken geleverde, en uitdrukkelijk niet voor wederverkoop bestemde geneesmiddelen. De in Duitsland voor deze geneesmiddelen gebruikte merken zijn Lorzaar en Vioxx. Van het Duitse merk Lorzaar is de Nederlandse pendant het merk Cozaar. Niet aannemelijk is dat gedaagde op grond van de Duitse wetsbepalingen jegens eiseressen (naar Duits of Nederlands recht) onrechtmatig handelt. De door de Duitse regeling beoogde belangen omvatten niet het belang zich te verzetten tegen het verhandelen in Nederland van in Duitsland aan ziekenhuisapotheken geleverde geneesmiddelen. De Vzr. ziet ook niet in waarom door overtreding van de Duitse wetsbepalingen een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm naar Nederlands recht zou worden overtreden. Niet aannemelijk is gemaakt dat gedaagde in Duitsland meewerkt aan verkoop door Duitse ziekenhuisapotheken van Vioxx en Lorzaar in ziekenhuisverpakkingen, dan wel die verkoop uitlokt. Voorts is niet aannemelijk gemaakt dat gedaagde profiteert van wanprestatie van haar leverancier jegens eiseressen, laat staan deze uitlokt. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 9 okt. 2002, nr. 31, blz. 235. Ter handhaving van haar (Gemeenschaps)kwekersrecht mag gedaagde rechtsmaatregelen treffen, waaronder het aanschrijven van eiseres en relaties van eiseres. Dat is pas onrechtmatig als de gedaagde het lichtvaardig doet of voortzet. Dit is het geval ten aanzien van een ras (van de eiseres) waarvan in het geheel

E I G E N D O M

6 2 1

niet blijkt dat gedaagde dat heeft laten onderzoeken. Voor het ras dat de gedaagde wel heeft laten onderzoeken heeft de gedaagde niet lichtvaardig gehandeld, ook al wordt thans vastgesteld dat haar pretentie van recht niet aannemelijk is. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 okt. 2002, nr. 28, blz. 185. Ook de grondslag oneerlijke mededinging kan de vordering niet dragen. Aanhaken als zodanig is niet verboden en de enige door Slegt gestelde bijkomende omstandigheid - overtreding door Vis van een concurrentiebeding jegens een zustervennootschap van Slegt - is onvoldoende. Zo al sprake is van overtreding door Vis van het concurrentiebeding, kan Slegt daaraan geen rechten ontlenen, nu zij geen partij is bij deze overeenkomst. Vzr. Rb. Haarlem, 5 febr. 2003, nr. 68, blz. 415. Al waardeert eiser de uitlatingen van gedaagde (over beweerde octrooi-inbreuk) niet, deze verdienen niet het predikaat onrechtmatig. Die uitlatingen zijn niet meer dan een weergave van de tot nu toe voorgevallen gebeurtenissen. Gedaagde heeft zich af en toe van gechargeerd en subjectief woordgebruik bediend, maar dat verwijt valt eiser ook te maken. Als gedaagde ook in de toekomst zijn onenigheid met de eiset via de pers blijft uitvechten zonder (rechts)maatregelen te nemen, is niet uitgesloten dat zijn gebruik van de media jegens eiser wel een onrechtmatig karakter krijgt. (Ook) een verbod op het aanspreken van de afnemers van de eiser is niet op zijn plaats. Vzr. Rb. Zutphen, 20 dec. 2002, nr. 61, blz. 392. Art. 6:162 i.v.m. art. 25 BTMW i.v.m. art. 2, lid 7 Berner Conventie Op grond van art. 25 BTMW kan, voor een model dat reeds vóór 1 januari 1975 in de Benelux op de markt is gebracht, een beroep worden gedaan op de regels met betrekking tot het onrechtmatig nabootsen (art. 6:162 BW). De omstandigheid dat de Lounge Chair als model langs die weg bescherming geniet, leidt tot de uitkomst dat op grond van het bepaalde in art. 2, lid 7 BC aan de Lounge Chair in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Hof Amsterdam, 11 april 2002, nr. 35, blz. 245. Art. 6:162 i.v.m. art. 69 EOV In de uitvinding van Tomra is de maatregel om een sequence of video images te maken wezenlijk. De door RTB/Bevesys toegepaste maatregel om slechts één video-opname te maken en te analyseren, is niet een in wezen daaraan gelijke maatregel. Van equivalentie is geen sprake. Hieruit volgt dat, naar voorlopig oordeel, de werkwijze/de inrichting van RIB/Bevesys niet onder het aan Tomra te verlenen octrooi valt. Dit betekent dat in dit kort geding ervan is uit te gaan dat de opmerking van Tomra in de waarschuwingsbrief, dat de machine the Bevesys aanbiedt inbreuk maakt op dat octrooi, onjuist is. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2001, nr. 31, blz. 229. Art. 6:194 Volgens Mundocom is de misleiding gelegen in de verwijzingen van Tol naar Nike Europe en het gebruik van kopieën van de Nike Orderpoint site. Voorshands is onvoldoende aannemelijk dat bij het publiek verwarring zal ontstaan met betrekking tot Nike Europe. In de verwijzing naar de Nike Europe Business Case wordt vermeld noch gesuggereerd dat Nike Europe een klant is van Tol. Naast een uitleg van de werking van het software systeem bij Nike Europe wordt slechts vermeld dat

6 2 2

B I J B L A D


Orderbook dezelfde software levert als door Nike Europe thans wordt gebruikt. Vzr. Rb. Amsterdam, 14 febr. 2002, nr. 45, blz. 293. Het gebruik van de benaming 'GRATIS MAKELAAR' is eveneens onrechtmatig, omdat zij misleidend is. Schoenmaker biedt in de eigenlijke zin van het woord immers geen makelaarsdiensten - bemiddeling bij de handel in onroerende zaken aan. Vzr. Rb. Amsterdam, 26 sept. 2002, nr. 67, blz. 413. Art. 6:248 De eisen van redelijkheid en billijkheid brengen niet mee dat gein timeerde verplicht was om in geval van geringe of geen exploitatie van de octrooiaanvrage deze octrooiaanvrage aan appellant terug te leveren. Partijen hebben retourlevering niet beoogd; een redelijke uitvoering van de overeenkomst zou evenwel voor geïntimeerde de verplichting meebrengen het octrooi (de octrooiaanvrage), dat (die) zij niet tot exploitatie brengt, aan appellant terug te leveren ingeval verdere exploitatie van de vinding door geïntimeerde vanwege haar betreffende omstandigheden niet langer opportuun is terwijl de exploitatie door appellant wel mogelijk zou zijn en zonder verdere gevolgen voor geïntimeerde zou blijven; die situatie heeft zich hier niet voorgedaan. Hof's-Gravenhage, 24dec. 2002, nr. 37, blz. 262. Met haar stelling dat Philips toestaat dat andere CD-Rproducenten lagere of zelfs geen royalties betalen, wil Optimes kennelijk betogen dat Philips zich aan prijsdiscriminatie schuldig maakt en dat zij prijsbederf accepteert. Nu Philips uitsluitend op goede grond tot royaltyverlaging is overgegaan, kan niet worden gezegd dat zij zich aan prijsdiscriminatie schuldigheeft gemaakt. Rb. 's-Gravenhage, 15 jan. 2003, nr. 40, blz. 274. Art. 6:248 en art. 2, lid 2 Aw Opdracht tot ontwerpen huisstijl. Stilzwijgende licentie. Klaver & Renema heeft in opdracht van Credo de huisstijl van Credo vernieuwd. De overeenkomst tussen Klaver & Renema en Credo verschaft geen enkele duidelijkheid omtrent de vraag hoe lang de licentie zou bestaan. Omdat het huisstijl-logo speciaal is ontworpen voor Credo en Klaver & Renema naast drukkosten een prij s heeft bedongen voor het ontwerp zelf en verschillende toepassingen waarbij het ontwerp gebruikt is, mochten Credo en Blanco verwachten dat zij op grond van de overeenkomst een altijddurend gebruiksrecht zouden verkrijgen op het ontwerp, waarop Klaver & Renema niet eenzijdig zou kunnen terugkomen. Vzr. Rb. Leeuwarden, 1 mei 2002, nr. 78, blz. 469. Art. 6:258 Volgens Optimes kwam ten tijde van het sluiten van de WO Agreement in april 1997 een royalty van 3% van de verkoopprijs overeen met 10 yen per verkochte CD-R. In 1998 was, aldus Optimes de marktprijs van CD-R's al zo ver gezakt dat toen een royalty van 10 yen overeenkwam met 10% van de verkoopprijs, terwijl inmiddels, als gevolg van voortgaande prijsdalingen, een royalty van 10 yen 53% van de verkoopprijs uitmaakt. Naar het oordeel van de rechtbank komt een prijsdaling van CD-R's, ook een scherpe prijsdaling in beginsel voor rekening van Optimes. Als algemeen uitgangspunt heeft namelijk te gelden dat een producent het risico draagt van prijsdalingen van de door haar vervaardigde producten. Dit zou slechts anders kunnen zijn

E I G E N D O M

2 0 0 3

wanneer de prijsdaling in kwestie is opgetreden onder invloed van zeer uitzonderlijke omstandigheden, maar daarvan is hier geen sprake. Rb. 's-Gravenhage, 15 jan. 2003, nr. 40, blz. 274. VIII E.G.-Verdrag Artt. 28 en 30 i.v.m. art. 7 MRl (ompakking) Art. 7, lid 2 Merkenrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een merkhouder een beroep kan doen op zijn merkrecht om ompakkingen van geneesmiddelen door een parallelimporteur te verhinderen, tenzij de uitoefening van dat recht bij draagt tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten. Ompakking van geneesmiddelen door vervanging van de verpakking is objectief noodzakelijk in de zin van de rechtspraak van het Hof, indien zonder die ompakking de effectieve toegang tot de markt of tot een belangrijk deel daarvan als belemmerd moet worden beschouwd vanwege een sterke weerstand van een beduidend percentage van de consumenten tegen opnieuw geëtiketteerde geneesmiddelen. De parallelimporteur moet in ieder geval het vereiste van voorafgaande kennisgeving naleven om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken. Indien de parallelimporteur dit vereiste niet naleeft, mag de merkhouder zich tegen het op de markt brengen van het omgepakte geneesmiddel verzetten. De parallelimporteur dient zelf de merkhouder van de voorgenomen ompakking in kennis te stellen. Ingeval van betwisting staat het aan de nationale rechter om onder in aanmerking neming van alle relevante omstandigheden te beoordelen of de merkhouder over een redelijke termijn heeft beschikt om op het voornemen van ompakking te reageren. Een termijn van vijftien werkdagen moet daartoe redelijk worden geacht wanneer de parallelimporteur ervoor heeft gekozen de merkhouder bij de kennisgeving tegelijkertijd een exemplaar van het omgepakte geneesmiddel te verstrekken. Hof van Justitie E.G., 23 april 2002, nr. 64, blz. 401. Art. 81 Optimes ziet het mededingingsschadelijke karakter van de verticale WO Agreement daarin dat de gevraagde royalty is gebaseerd op het gehele gelicentieerde octrooipakket en dus tevens is verschuldigd voor de niet-essentiële octrooien. Philips heeft hier (uitsluitend) tegen in gebracht dat de hoogte van de royalty alleen is gebaseerd op de essentiële octrooien. Bij de beoordeling van dit geschilpunt dient voorop te staan dat Philips in ieder geval een billijke vergoeding toekomt voor de prestatie waarvoor zij Optimes een licentie heeft verleend, dat is het doen van de uitvinding(en) die tot het/de essentiële octrooi(en) heeft/ hebben geleid. Hoewel een royalty van 3% in het algemeen aan de hoge kant lijkt voor massaproducten, kan niet zonder meer worden aangenomen dat deze royalty te hoog is in het licht van de door Philips voor het doen van de uitvindingen gemaakte kosten, waarover nog een redelijke winstmarge is te berekenen. Rb. 's-Gravenhage, 15 jan. 2003, nr. 40, blz. 274. Art. 82 In de stellingname van Optimes ligt besloten dat Philips misbruik maakt van haar veronderstelde machtspositie door thans te weigeren de door haar gevraagde royalty van 10 yen te verlagen. Gegeven het uitgangspunt dat deze royalty bij het sluiten van de WO Agreement niet onredelijk was, zal deze weigering slecht als misbruik kunnen worden betiteld wanneer zich inmiddels gewijzigde omstandigheden hebben voorge-

2 0 0 3

B I J B L A D


daan die bovendien van dien aard zijn dat zij deze kwalificatie rechtvaardigen. Rb. 's-Gravenhage, 15 jan. 2003, nr. 40, blz. 274. Art. 234 i.v.m. art. 5, lid i a MRI On a ïCiCrencc tnc ECJ cannöt rnaKc iiiiuüïgs üi l a d 1101 ieverse the national court on them. The purpose of an Article 234 reference is to determine the meaning of legislation, not how it is to be applied in the circumstances of a particular case. The ECJ noted that I had rejected AFC's argument that the use of the signs by Mr Reed 'was perceived by those to whom they were addressed as a badge of origin.' It appears from [the analysis in paragraphs 47-54] that the ECJ held that where the defendant's use of a mark is not intended by him, or understood by the public, to be a designation of origin, there can be no infringementbecause such use does not prejudice the essential function of the registered mark. If that is so, then the first question in the reference should have been answered in the affïrmative. The ECJ has disagreed with the conclusions of fact reached at the trial and indicated that the claimant should win because Mr Reed's use was such as would be perceived by some customers or users as a designation of origin. If this is so, the ECJ has exceeded its jurisdiction and I am not bound by its final conclusion. I must apply its guidance on the law to the facts as found at the trial. This is a most unattractive outcome. It is in no one's interest, even Mr Reed's, for there to be such a difference between the views expressed by the High Court and the ECJ. On the other hand, no matter how tempting it may be to find an easy way out, the High Court has no power to cede to the ECJ a jurisdiction it does not have. In my view, the only course is for me to apply the ECJ's guidance on the law to the current findings of fact made in the High Court. This means that the defendant wins on the issue of trade mark infringement. The correct route of appeal is to the Court of Appeal. Unlike the ECJ, it will have all the evidence before it and will give the parties the opportunity to argue what the proper findings of fact should be. It might come to the conclusion that the findings in last year's j udgment are incorrect in whole or in part and that Mr Reed's use of the AFC signs, or the use of some of them - for example the logos, would be perceived as indicating trade origin to those who may buy or use his products. If so, the appearance of inconsistency between the English courts and the ECJ will disappear. High Court of Justice, 12 dec. 2002, nr. 52, blz. 343.

E I G E N D O M

6 2 3

kelijk van de inhoud daarvan nu eens het ene en dan weer het andere, terwijl MCA voor haar tijdschrift intensief reclame maakt(e), staat genoegzaam vast dat de Nederlandstalige versie van het tijdschrift Marie Claire reeds in 1992 algemene bekendheid genoot bij het relevante deel van het publiek. Rb. 's-Gravenhage, 18 dec. 2002, nr. 43, blz. 284. X TRIPs-Verdrag Art. 16, lid 2 i.v.m. art. 6bis Unieverdrag van Parijs Aan art. 6 TRIPs komt rechtstreekse werking toe. Beoordeeld dient te worden of het tijdschrift Marie Claire in algemeen bekend was bij het voor dat product relevante deel van het publiek. Gelet op de aard van het tijdschrift Marie Claire worden de (welgestelde) modebewuste vrouwen in de leeftijd van 18 tot 50 jaar aangemerkt als het relevante deel van het publiek. Blijkens verkoopcijfers van Marie Claire en concurrerende tijdschriften in 1991 in Nederland nam het tijdschrift Marie Claire 13% van de totale omzet van die bladen voor zijn rekening en was de gemiddelde maandelijkse omzet 76.201 exemplaren. Sedertdien is de omzet gestegen tot rond 100.000 exemplaren per maand eind jaren negentig. In aanmerking genomen dat (een aanmerkelijk deel van de) kopers van dit soort tijdschriften niet steeds hetzelfde tijdschrift plegen te kopen, doch mede afhankelijk van de inhoud daarvan nu eens het ene en dan weer het andere, terwijl MCA voor haar tijdschrift intensief reclame maakt(e), staat genoegzaam vast dat de Nederlandstalige versie van het tijdschrift Marie Claire reeds in 1992 algemene bekendheid genoot bij het relevante deel van het publiek. Rb. 's-Gravenhage, 18 dec. 2002, nr. 43, blz. 284. Art. 45; art. 70, lid 3 Row 1995 Rb.: Art. 45 TRIPs bepaalt dat wie wist dat hij inbreuk maakte of redelijke gronden had om dat te weten, schadevergoeding verschuldigd is. Daarom is niet van belang dat de termijn van 30 dagen genoemd in art. 70, lid 3 Row nog niet was verstreken. Hof: Aan de WTO-overeenkomsten (kennelijk is bedoeld: met inbegrip van art. 45 TRIPs) komt in beginsel geen rechtstreekse werking toe. Vorderingen strekkend tot het opgeven van afnemers en tot het terugnemen van geleverde producten (recall) zijn niet aan te merken als vorderingen strekkend tot schadevergoeding/ winstafdracht, maar betreffen middelen om nakoming van het verbod te verzekeren, resp. om de inbreukmakende handelingen ongedaan te maken. Art. 70, lid 3 Row is daarop niet van toepassing. Hof's-Gravenhage, 26 okt. 2000, nr. 72, blz. 445.

IX Unieverdrag van Parijs XIEVRM Art. 6bis i.v.m. art. 16, lid 2 TRIPs-Verdrag Aan art. 6 TRIPs komt rechtstreekse werking toe. Beoordeeld dient te worden of het tij dschrift Marie Claire in algemeen bekend was bij het voor dat product relevante deel van het publiek. Gelet op de aard van het tijdschrift Marie Claire worden de (welgestelde) modebewuste vrouwen in de leeftijd van 18 tot 50 jaar aangemerkt als het relevante deel van het publiek. Blijkens verkoopcijfers van Marie Claire en concurrerende tijdschriften in 1991 in Nederland nam het tijdschrift Marie Claire 13% van de totale omzet van die bladen voor zijn rekening en was de gemiddelde maandelijkse omzet 76.201 exemplaren. Sedertdien is de omzet gestegen tot rond 100.000 exemplaren per maand eind jaren negentig. In aanmerking genomen dat (een aanmerkelijk deel van de) kopers van dit soort tijdschriften niet steeds hetzelfde tijdschrift plegen te kopen, doch mede afhan-

Art. 6 De Afdeling van Beroep van de Octrooiraad voldoet niet aan de eisen, welke worden gesteld aan een (onafhankelijke en onpartijdige) rechterlijke instantie in de zin van art. 6 EVRM. De afdelingen van beroep worden telkens voor een beroep samengesteld door de Centrale Afdeling. De Afdeling van Beroep moet oordelen over besluiten van organen die behoren tot hetzelfde lichaam als waarvan zijzelf deel uitmaakt. De Afdeling van Beroep is samengesteld uit leden (dus niet beroepsrechters) die als ambtenaar in dienst zijn van het Bureau voor de Industriële Eigendom en als zodanig geen bijzondere ontslagbescherming genieten, althans niet een bescherming die verder gaat dan die waarop zij als rijksambtenaar recht hebben. Hof's-Gravenhage, 13 febr. 2003, nr. 70, blz. 434.

B I J B L A D


Xlla Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Art. 6, lid l d en art. 13 De bevoegdheid van de Voorzieningenrechter tegen een Israëlische gedaagde, en voor vorderingen met effect binnen de hele EG, wordt door de eiseres op deze bepalingen gebaseerd. Omdat zonder (te) ver gaand onderzoek niet kan worden vastgesteld of de te nemen beslissing ook volgens het recht van andere in geding zijnde landen kan worden gegeven, beperkt de rechter zijn beslissing tot Nederland. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 okt. 2002, nr. 28, blz. 185. Art. 19 Op een pas ter zitting overgelegde productie wordt geen acht geslagen. Gedaagde heeft daarvan geen kennis kunnen nemen, laat staan er inhoudelijk op kunnen reageren. Vzr. Rb. Zutphen, 20 dec. 2002, nr. 61, blz. 392. Art. 25 (48 oud) i.v.m. art. 30, lid 2 Row (1910) In hoger beroep ging het volgens het Hof om de vraag of de aanduiding 'microcapsuleform' in het octrooi zodanig moet worden uitgelegd dat niet alleen zogenaamde 'micro-bubbles' (een kern van werkzame stof, omgeven door een laagj e polymeer materiaal) daaronder vallen, maar ook zogenaamde 'microsponges' (een matrix van polymeer, waarin partikeltjes van werkzame stof zijn ingebed). Bij de ontkennende beantwoording van de vraag heeft het Hof ondermeer als uitgangspunt genomen, dat in hoger beroep niet langer weersproken was, dat hetpreparaatDecapeptylpartikeltjes triptorelineacetaat bevat als in een matrix ingebed in korreltjes van het polymeer. Met dit oordeel, gelezen in samenhang met de vraag die partijen verdeeld hield, heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat Syntex niet langer bestreed dat het bij het preparaat Decapeptyl ging om microsponges. Middel I klaagt terecht dat dit oordeel in het licht van de processtukken in hoger beroep, die geen andere gevolgtrekking toelaten dan dat Syntex ook in hoger beroep betwistte dat Decapeptyl bestond uit micro-sponges, onbegrijpelijk is. Hoge Raad, 6 dec. 2002, nr. 50, blz. 329. Art. 237 Hoewel eiseres Centaur gedeeltelijk in het gelijk zal worden gesteld zal zij niettemin worden veroordeeld in de kosten van de conventie omdat zij gedaagde rauwelijks heeft gedagvaard. Onder de gegeven omstandigheden heeft Centaur dit kort geding onnodig veroorzaakt en dienen de proceskosten derhalve voor haar rekening te komen. Het feit dat Gents tijdens dit kort geding toch nog enig verweer tegen de vordering van Centaur heeft gevoerd kan geen verandering in dit oordeel brengen. Vzr. Rb. Haarlem, 4 febr. 2003, nr. 54, blz. 355. Art. 247 (oud) en art. 83, lid 4 Row 1995 Door in dit stadium van de procedure (bij incidentele conclusie tegelijk met conclusie van antwoord) de rechtbank te verzoeken bij incidenteel vonnis op basis van artikel 83, lid 4 de behandeling van de zaak te schorsen, geeft Sterner er blijk van de opvatting te huldigen dat een dergelijk verzoek valt aan te merken als een verzoek (of vordering) dat leidt tot een tussengeschil dat (indien de zaak het medebrengt) eerst en vooraf wordt uitgewezen als bedoeld in art. 247 e.v. Rv. Die opvatting is evenwel onjuist. Rb. 's-Gravenhage, 26 april 2000, nr. 18, blz. 128 (met noot).

E I G E N D O M

2 0 0 3

Art. 254 De enkele omstandigheid dat de eisende partij geruime tijd heeft laten verlopen voordat zij een vordering in kort geding instelde, behoeft de voorzieningenrechter niet ervan te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat. Beoordeeld moet worden of, gelet op de omstandigheden van het geval, in concreto nog voldoende spoedeisend belang bij de vordering bestaat. Hof Arnhem, 18 febr. 2003, nr. 75, blz. 460. Weliswaar heeft Ipko-Amcor het gebruik van het teken Marie Claire, waarmee zij naar zij stelt in 1995 was begonnen, in 1997 gestaakt, doch vaststaat dat zij de mogelijkheid heeft willen open houden opnieuw van dat teken gebruik te maken zodat een reële dreiging is blijven bestaan - terwijl Ipko-Amcor voorts medio 2001 daadwerkelijk het teken Marie Claire weer is gaan gebruiken. Reeds daarmee is het spoedeisend belang gegeven. Rb. 's-Gravenhage, 18 dec. 2002, nr. 43, blz. 284. Nu Seijsener het niet nodig vindt dat de domeinnaam aan haar wordt overgedragen, bestaat er aanleiding Schoemaker te veroordelen tot het (laten) doorhalen van de domeinnaam en om van de correspondentie dienaangaande een afschrift te doen toekomen aan de raadsman van Seijsener. Bij toewijzing van de vordering strekkende tot tijdelijke omleiding en uiteindelijke overdracht heeft Seijsener dan onvoldoende belang. Vzr. Rb. Amsterdam, 26 sept. 2002, nr. 67, blz. 413. Art. 254 e.v. Bij het in kort geding gelasten van het doen van opgaven van hoeveelheden verkochte producten en dergelijke is terughoudendheid op zijn plaats, niet alleen omdat zulks ook - en beter - in het kader van een bodemprocedure kan geschieden, zodat een spoedeisend belang daarbij niet voor de hand ligt, maar ook omdat het - naar de ervaring leert - tal van executiegeschillen kan opleveren. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 3 sept. 2002, nr. 10, blz. 67. Art. 254 i.v.m. art. 4,6 BMW (bevel tot overdracht van het te kwader trouw gedeponeerde merk) De (voorgenomen) activiteiten van Gaos komen in ieder geval gevaarlijk dicht in de buurt van hetgeen Elsevier thans aanbiedt. Om die reden valt ook de dreiging van een verdergaande inbreuk niet uit te sluiten. De eigen aard van de technische exclusiviteit van de domeinnaam rechtvaardigt de gevorderde overdracht, omdat enkel een verbod tot het staken van met het merk NEXT strij dige activiteiten het de merkhouder nog steeds niet mogelijk maakt op adequate wijze de onderhavige merkinbreuk te redresseren en zo aan de mogelijkheid van nadeel een einde te maken. Zonder overdracht blij ft het gevaar bestaan dat Gaos de domeinnaam overdraagt aan derden, die op hun beurt inbreuk (kunnen) maken of dreigen te (kunnen) maken op het merkrecht van Elsevier. Het gaat niet aan dat Gaos de gevolgen van dit risico in feite bij Elsevier legt. Hof Amsterdam, 11 jan. 2001, nr. 42, blz. 284. Art. 254 i.v.m. art. 6:2 BW Nu Gents geen enkel inzicht heeft gegeven in de verkochte aantallen, kan op de vraag of sprake is van een bagatel geen antwoord worden gegeven. Gezien de aard van de stuntwinkel kan niet worden uitgesloten dat in de periode van vijf dagen, waarin gebruik is gemaakt van het teken Van Gils made, een aanzienlijk

2 0 0 3

B I J B L A D


aantal kostuums is verkocht; onvoldoende aannemelijk dat het hier slechts een bagatel betreft. Vzr. Rb. Haarlem, 4 febr. 2003, nr. 54, blz. 355. Art. 2.60 Art. 26c Rv biedt de appèlrechter niet de ruimte om, indien partijen hem dat tijdens de procedure in hoger beroep verzoeken, het door art. 260 Rv aan die verklaring verbonden rechtsgevolg niet te doen intreden. Hof Arnhem, 18 febr. 2003, nr. 75, blz. 460. Art. 289 (oud) Voor een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom is alleen plaats onder bijzondere omstandigheden die meebrengen dat zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed is geboden. De door RTB genoemde omstandigheden missen een dergelijk bijzonder karakter. RIB verkeert ook niet in een benarde financiële positie. Vordering E (voorschot op de schadevergoeding) is niet toewijsbaar. Vordering C (opgave van degenen aan wie Tomra sinds 1 april 2000 retour emballage systemen heeft verkocht) staat met name in functie van de begroting van de schade van RTB. Wanneer geen spoedeisend belang bestaat bij (een voorschot op) schadevergoeding kan bij een dergelijke hulpvordering evenmin een spoedeisend belang aanwezig worden geacht. De verlening van het octrooi is op een haar na een feit - het wachten is slechts op het gereedkomen van de vertalingen en de uitvoering van enkele administratieve handelingen - en gesteld noch gebleken is dat er alsnog enig obstakel voor verlening zou kunnen opdoemen. Voor een potentiële afnemer van een emballage retour systeem van RTB/Bevesys maakt het geen verschil of aan Tomra al octrooi is verleend of spoedig zal worden verleend; nu het hier een machine betreft die voor langere tijd wordt geplaatst, zal een afnemer immers ook in het laatste geval de dreiging van een actie wegens octrooi-inbreuk voelen. De onjuistheid van de opmerking van Tomra, dat haar al octrooi is verleend, is in dit licht van zo ondergeschikte betekenis dat genoemde opmerkingen niet reeds daarom onrechtmatig zijn te achten. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 21 aug. 2001, nr. 31, blz. 229. (spoedeisend belang) De enkele omstandigheid dat tussen partijen een bodemprocedure aanhangig is waarin feitelijk dezelfde vordering aan de orde is als in dit kort geding en ook - inhoudelijk - hetzelfde verweer wordt gevoerd, is op zich nog niet voldoende om tot afwezigheid van spoedeisend belang aan de zijde van Marie Claire te concluderen. In casu zijn er evenwel twee omstandigheden die - in combinatie - de doorslag geven om een dergelijk belang wel degelijk afwezig te achten. Dat is in de eerste plaats de omstandigheid dat, op verzoek van Marie Claire, de bodemprocedure op verkorte termijn en met uitsluiting van re- en dupliek is aangebracht, en in de tweede plaats de omstandigheid dat, nadat de gedaagden in de bodemprocedure binnen twee maanden voor antwoord hadden geconcludeerd, die procedure - naar onbetwist is: door toedoen van Marie Claire - is komen stil te liggen, welke situatie reeds langer dan een jaar voortduurt terwijl er geen uitzicht op bestaat wanneer Marie Claire een volgende proceshandeling zal verrichten. Het feit dat gedaagden het gewraakte gebruik van het merk Marie Claire voor panty's in Nederland, welk gebruik zij in 1997 hadden gestaakt, onlangs hebben hervat, is tegenover het vorenstaande van onvoldoende gewicht, nu gedaagden onweersproken hebben gesteld dat zij van dat gebruik uitsluitend heb-

E I G E N D O M

6 25

ben afgezien in afwachting van de uitslag van de bodemprocedure, en van hen - gelet op de thans bestaande onzekerheid over de voortgang daarvan - niet kan worden gevergd dat zij hun commerciële belangen nog langer achterstellen. Pres. Rb. 's-Gravenhage, 24 sept. 2001, nr. 77, blz. 467. Xllb E.G.-Executieverdrag (EEX) Art. 2 i.v.m. art. 6(1) en art. 5(3) De nationaal geldende octrooien bestaan onafhankelijk van elkaar, waardoor het mogelijk is dat het ene octrooi uit de Europese bundel geheel of gedeeltelijk nietig zal worden verklaard en het andere niet. Ook de beschermingsomvang van de nationaal geldende octrooien kan verschillend blijken. Hieruit volgt dat de omstandigheid dat de onderhavige vordering is gebaseerd op vermeende inbreuk op hetzelfde Europese octrooi door een identiek product niet zonder meer meebrengt dat daar mee tussen de vorderingen jegens de verschillende vermeende inbreukmakers 'een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij een afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven'. De BX Velocity-stents worden in Europa geïmporteerd door Cordis BV. Cordis Europa NV of Cordis BV verwerkt (de onderdelen van) deze stents en verpakt deze. Vervolgens worden deze stents door de andere Cordis-vennoo tschappen in de verschillende landen van vestiging op de markt gebracht. Aannemelijk is dat hier sprake is van één gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt. Een goede rechtsbedeling vraagt in dit geval om een gelijktijdige behandeling en berechting, waarvoor art. 6(1) EEX de mogelijkheid verschaft. De belangen, die art. 2 en art. 6(1) EEX beogen te dienen worden het best met elkaar in harmonie gebracht indien in dit geval de vorderingen in h u n totaliteit, naar analogie van de rechtspraak inzake de toepasselijkheid van art. 5(3) EEX, slechts kunnen worden aangebracht bij de rechter van de plaats van vestiging van het desbetreffende hoofdkantoor dat ter zake leiding heeft en/ of waarvan het beleidsplan is uitgegaan. Tussen die vorderingen en die rechter bestaat de nauwste band. Cordis BV en Cordis Europa NV zijn echter hiërarchisch ondergeschikt aan Johnson & Johnson Medical NV/SA, op grond waarvan het hof aanneemt dat er sprake is van een gezamenlijk handelen onder aansturing van deze vennootschap, gevestigd te Dilbeek, België, welke vestigingsplaats ook de statutaire vestiging is. Naar Nederlands IPR is de plaars van vestiging van een rechtspersoon de statutaire vestiging. Daaruit volgt dat de genoemde vennootschap niet in Nederland is gevestigd. Dit brengt mee dat de Nederlandse rechter op grond van art. 6(1) EEX niet bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse Cordisvennootschappen voor zover gegrond op het Europese (bundel) octrooi. Dat de Nederlandse rechter bevoegd is op grond van art. 2 EEX (en in beginsel op grond van art. 5(3) van dat verdrag) is tussen partijen niet in geschil. Hof's-Gravenhage, 3 juli 2003, nr. 88, blz. 531.

Art. 5(3) Blijkens het arrest van het Hof's-Gravenhage d.d. 22 januari 1998 [IER 1998, nr. 23. Red.] inzake Evans/Chiron laat deze bepaling geen ruimte voor een zodanige uitleg dat daaronder ook dient te worden begrepen een vordering, gericht op een verklaring voor recht dat een nog niet plaatsgevonden hebbende handeling geen inbreuk maakt op octrooirechten. Er is geen aanleiding in deze zaak anders te oordelen. Rb. 's-Gravenhage, 28 maart 2001, nr. 1, blz. 11.

6 2 6

B I J B L A D


Artt. 5(3) art. 6(1) i.v.m. art. 2 De nationaal geldende octrooien bestaan onafhankelijk van elkaar, waardoor het mogelijk is dat het ene octrooi uit de Europese bundel geheel of gedeeltelijk nietig zal worden verklaard en het andere niet. Ook de beschermingsomvang van de nationaal geldende octrooien kan verschillend blijken. Hieruit volgt dat de omstandigheid dat de onderhavige vordering is gebaseerd op vermeende inbreuk op hetzelfde Europese octrooi door een identiek product niet zonder meer meebrengt dat daar mee tussen de vorderingen jegens de verschillende vermeende inbreukmakers 'een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermij den dat bij een afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven'. De BX Velocity-s tents worden in Europa geïmporteerd door Cordis BV. Cordis Europa NV of Cordis BV verwerkt (de onderdelen van) deze stents en verpakt deze. Vervolgens worden deze stents door de andere Cordis-vennootschappen in de verschillende landen van vestiging op de markt gebracht. Aannemelijk is dat hier sprake is van één gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt. Een goede rechtsbedeling vraagt in dit geval om een gelijktijdige behandeling en berechting, waarvoor art. 6(1) EEX de mogelijkheid verschaft. De belangen, die art. 2 en art. 6(1) EEX beogen te dienen worden het best met elkaar in harmonie gebracht indien in dit geval de vorderingen in hun totaliteit, naar analogie van de rechtspraak inzake de toepasselijkheid van art. 5(3) EEX, slechts kunnen worden aangebracht bij de rechter van de plaats van vestiging van het desbetreffende hoofdkantoor dat ter zake leiding heeft en/ of waarvan het beleidsplan is uitgegaan. Tussen die vorderingen en die rechter bestaat de nauwste band. Cordis BV en Cordis Europa NV zijn echter hiërarchisch ondergeschikt aan Johnson & Johnson Medical NV/SA, op grond waarvan het hof aanneemt dat er sprake is van een gezamenlijk handelen onder aansturing van deze vennootschap, gevestigd te Dilbeek, België, welke vestigingsplaats ook de statutaire vestiging is. Naar Nederlands IPR is de plaats van vestiging van een rechtspersoon de statutaire vestiging. Daaruit volgt dat de genoemde vennootschap niet in Nederland is gevestigd. Dit brengt mee dat de Nederlandse rechter op grond van art. 6(1) EEX niet bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse Cordisvennootschappen voor zover gegrond op het Europese (bundel) octrooi. Dat de Nederlandse rechter bevoegd is op grond van art. 2 EEX (en in beginsel op grond van art. 5(3) van dat verdrag) is tussen partijen niet in geschil. Hof's-Gravenhage, 3 juli 2003, nr. 88, blz. 531. Art. 6(1) Ingevolge de rechtspraak van het HvJEG is voor de toepassing van deze bepaling vereist dat tussen de tegen verschillende verweerders ingestelde vorderingen een band bestaat op het tijdstip waarop zij worden aangebracht, dat wil zeggen, wanneer een goede rechtsbedeling vraagt om haar gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting onverenigbare uitspraken worden gegeven. Dit brengt met zich, dat wanneer de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van een vordering tegen een buitenlandse gedaagde die woonplaats heeft op het grondgebied van een staat die partij is bij het EEX wordt ingeroepen in verband met een tegen een Nederlandse mede-gedaagde ingestelde vordering, het moet gaan om een vordering die in elk geval niet reeds op grond van de inhoud van de dagvaarding aanstonds ongegrond voorkomt. Is dat het geval, dan kan er reeds daarom geen sprake zijn van enig verband tussen die vordering en de

E I G E N D O M

2 0 0 3

vordering op de buitenlandse medegedaagde. In casu doet dit zich voor, nu de vordering tegen Smithkline BV reeds op grond van de inhoud van de dagvaarding in al haar onderdelen ongegrond voorkomt. Rb. 's-Gravenhage, 28 maart 2001, nr. 1, blz. 11. Artt. 6(1) en 5(3) i.v.m. art. 2 De nationaal geldende octrooien bestaan onafhankelijk van elkaar, waardoor het mogelijk is dat het ene octrooi uit de Europese bundel geheel of gedeeltelijk nietig zal worden verklaard en het andere niet. Ook de beschermingsomvang van de nationaal geldende octrooien kan verschillend blijken. Hieruit volgt dat de omstandigheid dat de onderhavige vordering is gebaseerd op vermeende inbreuk op hetzelfde Europese octrooi door een identiek product niet zonder meer meebrengt dat daar mee tussen de vorderingen jegens de verschillende vermeende inbreukmakers 'een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermij den dat bij een afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven'. De BX Velocity-stents worden in Europa geïmporteerd door Cordis BV. Cordis Europa NV of Cordis BV verwerkt (de onderdelen van) deze stents en verpakt deze. Vervolgens worden deze stents door de andere Cordis-vennootschappen in de verschillende landen van vestiging op de markt gebracht. Aannemelijk is dat hier sprake is van één gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt. Een goede rechtsbedeling vraagt in dit geval om een gelijktijdige behandeling en berechting, waarvoor art. 6(1) EEX de mogelijkheid verschaft. De belangen, die art. 2 en art. 6(1) EEX beogen te dienen worden het best met elkaar in harmonie gebracht indien in dit geval de vorderingen in hun totaliteit, naar analogie van de rechtspraak inzake de toepasselijkheid van art. 5(3) EEX, slechts kunnen worden aangebracht bij de rechter van de plaats van vestiging van het desbetreffende hoofdkantoor dat ter zake leiding heeft en/ of waarvan het beleidsplan is uitgegaan. Tussen die vorderingen en die rechter bestaat de nauwste band. Cordis BV en Cordis Europa NV zijn echter hiërarchisch ondergeschikt aan Johnson & Johnson Medical NV/SA, op grond waarvan het hof aanneemt dat er sprake is van een gezamenlijk handelen onder aansturing van deze vennootschap, gevestigd te Dilbeek, België, welke vestigingsplaats ook de statutaire vestiging is. Naar Nederlands IPR is de plaats van vestiging van een rechtspersoon de statutaire vestiging. Daaruit volgt dat de genoemde vennootschap niet in Nederland is gevestigd. Dit brengt mee dat de Nederlandse rechter op grond van art. 6( 1) EEX niet bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen de buitenlandse Cordisvennootschappen voor zover gegrond op het Europese (bundel) octrooi. Dat de Nederlandse rechter bevoegd is op grond van art. 2 EEX (en in beginsel op grond van art. 5(3) van dat verdrag) is tussen partijen niet in geschil. Hof's-Gravenhage, 3 juli 2003, nr. 88, blz. 531. Art. 21 De omstandigheid dat waarschijnlijk is dat de Franse rechter zich onbevoegd zal verklaren mag in het systeem van het EEX bij de beantwoording van de vraag of dient te worden aangehouden conform artikel 21 geen rol spelen. Rb. 's-Gravenhage, 10 juli 2002, nr. 71, blz. 439.

2 0 0 3

B I J B L A D


XIII Algemene wet Bestuursrecht Art. 1:1 i.v.m. art. 22 Row 1995, art. 18A Row (1910) en art. 19 Octrooigemachtigdenreglement De Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden is geen onafhankelijk, bij de wet ingesteld, met rechtspraak belast orgaan als bedoeld in artikel 1:1, lid 2c Awb reeds omdat hij niet is ingesteld bij wet in formele zin, maar zij n grondslag vindt in artikel 19 van het Octrooigemachtigdenreglement. Ten onrechte betoogt de Raad van Beroep dat de Awb toepassing mist nu zijn besluit is genomen krachtens de Rijksoctrooiwet (1910), dat in artikel 1, lid 2 bepaalt dat de Awb niet van toepassing is op besluiten en andere handelingen krachtens de Row. Het besluit is genomen onder de werking van de Rijksoctrooiwet 1995 en is derhalve gebaseerd op artikel 22 van die wet. Gelet daarop is het bestreden besluit niet aan te merken als een besluit in artikel 1, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910). Dat het Octrooigemachtigdenreglement is gebaseerd op artikel 18A van de Rijksoctrooiwet (1910) maakt dat niet anders. Raad van State, 28 nov. 2001, nr. 12, blz. 74.

E I G E N D O M

6 2 7

Art. 1:3 i.v.m. artt. 36 en 32, leden 1,2 en 4 Row 1995 De mededeling betreffende het resultaat van het nieuwheidsonderzoek is als zodanig niet op rechtsgevolg gericht. De aanvrage van eiser was gericht op het verkrijgen van een 20-jarig octrooi; dat zal aan eiser ook worden verleend. De brief van 3 december 2001 heeft daarop geen betrekking. Het Bureau I.E. heeft op goede gronden de brief van 3 december 2001 niet als een besluit in de zin van art. 1:3, eerste lid Awb aangemerkt, zodat eiser tevens op goede gronden in zijn bezwaar niet ontvankelijk is verklaard. Rb. 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, 21 febr. 2003, nr. 57, blz. 364. Art. 8:54, lid 1 De rechtbank sluit het onderzoek voordat partijen zijn gehoord, omdat het beroep kennelijk ongegrond is. Rb. 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, 21 febr. 2003, nr. 57, blz. 364.

W E T G E V I N G Besluit van 4 april 2003, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de herziening van de regeling van de octrooigemachtigden Besluit van 6 februari 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de rijkswet van 19 december 2002 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de behandeling van ocrooi-aanvragen die zijn ingediend op grond van de Rijksoctrooiwet

296-301

147

Inwerkingtreding wijziging Row 1995 Rijkswet van 13 juni 2002 tot wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Rijkswet van 19 december 2002, houdende wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de behandeling van octrooiaanvragen die zijn ingediend op grond van de Rijksoctrooiwet

255

192/8

87-93

B O E K B E S P R E K I N G E N Artides on Cuitural Expressions and Indigenous Knowkdge, Utrecht, technische innovatie, 2002, besproken door dr. J.H.J. den Har2oo2,besproken door jhr. mr. J.L. R. A. Huydecoper, blz. 518. tog, blz. 302. Ekey/Klippel (Hrsg.), Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Alexander Richard Krefft, Patente aufhuman-genomischeErfindunC.F. Muller Verlag, Heidelberg, 2003, besproken door prof. gen, München, 2002, besproken door dr. J.H.J. den Hartog, M.-C. Janssens, blz. 302/3. blz. 518. Klaus-Dieter Rippe/David Gough, European and International PaJhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper en Prof. mr. C.J.J.C, van Nispen, tent Applications, A Practical Guide, München 2002, besproken oorspronkelijk bewerkt door Prof. mr. E.A. van Nieuwendoor dr. W. Krijgsman, blz. 422. hoven Helbach, Industriële Eigendom Deel 1, Bescherming van

O N T V A N G E N

B O E K E T

F. Gotzen (ed.), CIR (Centre for Intellecutal property Rights) The Etablissement Emile Bruylant, Brussel, 2003, ISBN 2-8027future of intellectualproperty in tlieglobal marketofthe Informa1722-7, 237 blz.. Prijs: € 60,-. tion sodety, Who is going to shape the WR system in the new millennium?, Teksten van de CIR-conferentie van 24-25 mei 2002.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. rv Va Vb Vc VI 587 VII vm

Recommend Documents