Bijblad bij. De Industriële Eigendom. rib

U I T G A V E

V A N

H E T

B U R E A U

V O O R

DE

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

J A A R R E G I S T E R

Bijblad bij I N D E X

V A N

2 0 0 4

De Industriële Eigendom R E G I S T E R S

Artikelen en noten Actualiteiten Necrologieën Officiële mededelingen Berichten Zakenregister Register van beslissingen van de rechter en Bureau I.E. gerangschikt naar het college Register van beslissingen van de rechter gerangschikt naar de partijen Register van beslissingen van Bureau I.E. en de rechter gerangschikt naar wetsartikel A Beslissingen Bureau I.E. I Rijksoctrooiwet 1995 n Unieverdrag van Parijs m TRIPs-Verdrag B Beslissingen van de rechter Rijksoctrooiwet (1910) Ia Rijksoctrooiwet 1995 Ib Europees Octrooi Verdrag Ie Octrooigemachtigdenreglement ld Bijzondere Voorschriften van de GeIe dragsregels voor de Octrooigemachtigde EEG Verordening 1768/92 If na Benelux-Merkenwet

580 580 580 580 581 581 583 585

589 589 589 590 592 598 599

599 599 600

rib

Merkenrichtlijn 89/104/EEG Verordening Gemeenschapsmerk Harmonisatieprotocol ne Overeenkomst van Nice lila Benelux Tekeningen- en Modellenwet Illb Richtlijn 98/71 EG (Modellenrichtlijn) [V Handelsnaamwet V Auteurswer 1912 Vla Burgerlijk Wetboek Wet op de GeneesmiddelenVIb voorziening Richtlijn 65/65 EEG VIc VId Internationaal Privaatrecht VII E.G.-Verdrag Villa E. G.-Executieverdrag (EEX) VlIIb E.G.-Executieverdrag (EVEX) vmc E.G.-Verordening 44/2001 IX EVRM Wetboek van Burgerlijke RechtsX vordering XI Algemene wet bestuursrecht Wetgeving Boekbespreki ngen Nieuwe boeken lic lid

607 608 609 609 609 611 612 613 615 619 619 620 620 620 621 621 621 621 623 624 624 624

J B L A D

A R T I K E L E N

E N

Mr. drs. M. de Cock Buning, De nieuwe Antipiraterij Verordening Mr. Th. C J . A. van Engelen, IE-verdragen en de bescherming van Nederlanders: de 'communis opinio' is aan revisie toe! Mr. ir. F.N. Ferro, Spiro-Flamco strijdig met EOV? Dr. J . H J . den Hartog, Geldigheid 2 e toepassingsconclusie, noot onder Rechtbank 's-Gravenhage, 6 maart 2002, nr. 8 - , Indirecte inbreuk: wat is een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding Dr. F. Henning-Bodewig, Ein neues Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in Deutschland Mr. P. A. C. E. van der Kooij, De minimis curat praetor Prof. mr. A.A. Quaedvlieg, Auteursrechtelijke geschriftenbescherming, know-how en technische tekeningen, noot onder Hoge Raad, 8 febr. 2002, nr. 5 - , Baanbrekende ontwerpen en vrijheid van stijl: het dilemma van de trendsetter in het auteursrecht - , Bestrijding van de beperkte uitleg in drie onderdelen, noot onder Hof 's-Gravenhage, 4 sept. 2003, nr. 57 - , De spanning tussen software en logica, noot onder Rechtbank 's-Gravenhage, 23 april 2003, nr. 6

A C"T U A L I T E f f


E I G E N D O M

N O T E N 235-243

278-284 51/4

63 300/2 447-452 136/9

36-40

488-494

401

- , De uitleg van art. 15a Aw in het licht van de informatievrijheid, noot onder Hof 's-Gravenhage, 4 sept. 2003, nr. 57 - , Een extreme beperking van het citaatrecht, noot onder Hof's-Gravenhage, 4 sept. 2003, nr. 57 - , Een lange noot bij Libertel, noot onder Hof van Justitie E. G., 6 mei 2003, nr. 50 - , Eigen karakter, technische functie en specialiteit in het nieuwe modellenrecht - , Rechtstreekse voorrang voor de informatievrijheid, noot onder Hof's-Gravenhage, 4 sept. 2003, nr. 57 Prof. mr. J.H. Spoor, Herstel van niet-gebruik en tussentijdse depots, noot onder Rechtbank Amsterdam, 8 okt. 2003, nr. 43 - , Verwarringsgevaar bij het bestaan van meer varianten, noot onder Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 dec. 2003, nr. 25 - , Voor de hand liggende combinatie van elementen, noot onder Hof 's-Gravenhage, 28 aug. 2003, nr. 40 Mr. P.J.M. Steinhauser, Inventiviteit moetbeterbeoordeeld worden, noot onder Hoge Raad, 21 febr. 2003, nr. 29 - , Is het associatiecriterium weer in ere hersteld? noot onder Hof van Justitie E. G., 23 okt. 2003, nr. 24

335-340 529-534

400

266

169

254

193

165/7

43/4

51 485 4/5 135 3/4 275

Hof van Justitie over verpakking vloeibaar wasmiddel (C.v.N.) Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 24 juni 2004, zaak C-49/02 Heidelberger BauchemiefA.A.Q.) House of Lords over beschermingsomvangen equivalentie (Br.) Uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaken Postkantoor en Biomild (Ste.) Voor-voorgebruik en kwade trouw (C.v.N.)

88/9

275/7 485/7 87/8 347

—B——

N E C R O L O G I E Ë N

O F F I C I Ë L E

401

E N

Benelux-Gerechtshof langs Vlaamse wegen (C.v.N.). Conclusie A.-G. Geelhoed over artikel 16 sub 4 EEX (M. Vermunt/Br.) Cross-border problematiek, grensoverschrijdende inbreukverboden en desbewustheid (Br.) De Hoge Raad over grensoverschrijdende verboden (Br.) Hassle en Ratiopharm; eerste vergunningdatum Aanvullend beschermingscertificaat (J.L.D.) Het einde van de Italiaanse torpedo (C.v. N.)

In memoriam, Prof. mr. RL. Wery

402

232

M E D E DE

Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage, Toetreding door Egypte 344 België, toegetreden tot de Overeenkomst van Locarno 344 Bibliotheek Bureau I.E. 577 - , Nieuwe prijsstelling documentleverantie 48 Bureau voor de Industriële Eigendom, Personeel 48,84,132,180, 272,344,444,482,526, 577 - , Sluiting van het 48,180 Egypte, toegetreden tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage 344 Examencommissie octrooigemachtigden 482, 526 Hongarij e, en de Overeenkomst van 's-Gravenhage 180

L1 N G E N - , en de Schikking van Madrid en Protocol Kroatië, toegetreden tot de Overeenkomst van 's-Gravenhage Ky rgyzië, toegetreden tot de Schikking van Madrid en Protocol Laatste octrooi onder de Rijksoctrooiwet (1910) uitgereikt Mededeling van het Gerechtshof te 's-Gravenhage Namibië, toegetreden tot de Schikking van Madrid en Protocol - , toegetreden tot het Verdrag van Parijs Niger, toegetreden tot de Overeenkomst van 's-Gravenhage

180 180 344 408 578 408 84 526

J B L A D


Octrooigemachtigde, Orde van - n 231 - , Register van - n 47,84,180, 231,272,344,408,482,577 Octrooiraad, Opheffing van de 444 Overeenkomst van 's-Gravenhage, Toetreding door Niger 526 - , Hongarije en de 180 - , Toetreding door Kroatië 180 Overeenkomst van Locarno, Toetreding door België 344 Pakistan, toegetreden tot het Verdrag van Parijs 344 Patent Law Treaty 344 Rectificatie 446 Redactiesecretariaat Bijblad 446 San Marino, toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) 526

Q E N D O M

Saoedi Arabiè' toegetreden tot het Verdrag van Parijs Schikking van Madrid en Protocol, Hongarije en de - , Toetreding door Europese Gemeenschap - , Toetreding door Namibië - , Toetreding door de Republiek Kyrgyzië Tunesië, toegetreden tot het Verdrag van Boedapest Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT), Toetreding door San Marino Verdrag van Boedapest, Toetreding door Tunesië Verdrag van Parijs, Toetreding door Pakistan - , Toetreding door Saoedi Arabië - , Toetreding door Namibië

84 180 444 408 344 180 526 180 344 84 84

B E R I C H T E N Afscheid prof. mr. G.A.I. Schuijt; PAO cursus Portretrecht 7e Benelux Merkendag 'Actualiteiten Merkenrecht' Beroepsopleiding Benelux Merken- en Modellengemachtigde 2004 CIER-lezing CIER/PAO-cursus 'Actualiteiten Octrooi recht* Congres 'De nieuwe Benelux-Merkenwet' Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden Cursus 'Handhaving van octrooirechten' Discussie over samenwerking binnen Europees octrooisysteem

443

ECTA conference & meeting dates 576 Forum - 5 th International Trademark Conference, April and pre-Conference Workshop 'U.S. Trademark Protection' 46/7 Grotius specialisatie opleiding: 'Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht' 178,230,343 IViR International Copyright Law Summer Course 179 Jaarvergadering Orde van Octrooigemachtigden 132 Lezing Harmonisatierichtlijn Handhaving Industriële Eigendomsrechten 179 Mededeling van het Gerechtshof te 's-Gravenhage 343 Nieuwe boeken 84 VIE-prijs 2005 576

Adidas/Fitnessworld, zie Hof van Justitie E. G., 23 okt. 2003, nr. 24, blz. 162 (met noot Ste.). Afsluitband, zie Hof 's-Gravenhage, 6 maart 2003, nr. 67, blz. 456. Afstandsbediening voor tv-camera, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 29 okt. 2003, nr. 87, blz. 540. Alivio, zie Vzr. Rechtbank Leeuwarden, 28 aug. 2003, nr. 90, blz. 556. Anti-sliplaag, zie Hoge Raad, 21 febr. 2003, nr. 29, blz. 183 (met noot Ste.). Aspartaam, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 13 aug. 2003, nr. 14, blz. 89.

Carlton Marina Hotel/Jolly Hotel Carlton, zie Rechtbank Amsterdam, 8 okt. 2003, nr. 27, blz. 171. CEA-Family Antigen, zie Hoge Raad, 19 dec. 2003, nr. 59, blz. 411. Centrum Vastgoed/vastgoedcentrum.nl, zie Vzr. Rechtbank Utrecht, 30 maart 2004, nr. 73, blz. 475. Certificates of authenticity, zie Vzr. Rechtbank Haarlem, 19 sept. 2003, nr. 92, blz. 560. Classicon/Classico Mobile, zie Vzr. Rechtbank Amsterdam, 28 aug. 2003, nr. 96, blz. 574. ClipBizz, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 11 juni 2003, nr. 93, blz. 562.

Bacardi Breezer voor Milkshakes, zie Vzr. Rechtbank Zutphen, 11 juli 2003, nr. 79, blz. 501. Ballon katheter I, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 16 febr. 2000, nr. 9, blz. 63. Ballon katheter n , zie Rechtbank 's-Gravenhage, 10 sept. 2003, nr. 38, blz. 244. Bezwaar nieuwheidsonderzoek, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 3 juni 2004, nr. 77, blz. 499. Biotronik/Van Sloun, zie Rechtbank Maastricht, 3 maart 2004, nr. 75, blz. 495. Boer'n Yoghurt/Boeren Yoghurt I, zie Hof 's-Gravenhage, 27 maart 2003, nr. 12, blz. 76. - / - II, zie Hof 's-Gravenhage, 26 juni 2003, nr. 13, blz. 79. Bridge-boekhoud-software, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 23 april 2003, nr. 6, blz. 40 (met noot A.A.Q.). Brinkman/Reed, zie Vzr. Rechtbank Maastricht, 8 mei 2003, nr. 41, blz. 254.

Dercos en Kérastase, zie Hoge Raad, 8 maart 2002, nr. 36, blz. 221. - , zie Hof s'-Gravenhage, 27 mei 2003, nr. 37, blz. 224. Diefstalbeveiliging, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 14 juli 2004, nr. 86, blz. 534. Doublemint, zie Hof van Justitie E.G., 23 okt. 2003, nr. 18, blz. 119. Drain injector, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 16 april 2003, nr. 2, blz. 12. Dreentegel, zie Benelux-Gerechtshof, 28 febr. 2003, nr. 34, blz. 209. Dubbele spiraaloven TV, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 21 okt. 2003, nr. 48, blz. 302.

Z A K E N R E G I S T

179 443 47 481 481 47 132 408

ER

Easydrain, zie Hof Arnhem, 4 nov. 2003, nr. 95, blz. 571. Eerste vergunning ABC, zie Hof van Justitie E.G., 11 dec. 2003, nr. 23, blz. 154.

5 8 2

B I J B L A D


E.P. Controls en IJsselstein/Regulateurs c.s., zie Hoge Raad, 8 febr. 2002, nr. 5, blz. 27 (met noot A.A.Q.). FR, zie Vzr. Rechtbank Rotterdam, 29 juli 2003, nr. 91, blz. 558. FunktieMediair/EtnoMediair, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 dec. 2003, nr. 25, blz. 167 (met noot J.H. S.). Gedragsregels octrooigemachtigden, zie Raad van State, 19 mei 2004, nr. 60, blz. 423. Herstelverzoek niet tijdig II, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 13 jan. 2004, nr. 39, blz. 246. - , zie Raad van State, 28 april 2004, nr. 61, blz. 426. Instance/Roche II, zie Hof 's-Gravenhage, 27 mei 2003, nr. 22, blz. 139. Jolly Hotel Carlton/Carlton Marina Hotel, zie Rechtbank Amsterdam, 8 okt. 2003, nr. 27, blz. 171. Juvena Sunsation/Sunsation, zie Rechtbank Breda, 16 april 2003, nr. 71, blz. 469. Kleur- en vormmerk 'Flügel'-flesje II, zie Hoge Raad, 14 nov. 2003, nr. 53, blz. 355. - III, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 19 maart 2003, nr. 54, blz. 373. Koppelstuk voor fietsstuur, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 4 febr. 2004, nr. 62, blz. 428. KPN/Multikabel, zie Vzr. Rechtbank Alkmaar, 29 aug. 2003, nr. 85, blz. 519. Kubusvormige tweeters, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 9 juli 2003, nr. 82, blz. 514. Langs Vlaamse wegen, zie Benelux-Gerechtshof, 15 dec. 2003, nr. 33, blz. 205. Libertel, zie Hof van Justitie E.G., 6 mei 2003, nr. 50, blz. 305 (met noot A.A.Q.). Linde, Winward & Rado, zie Hof van Justitie E.G., 8 april 2003, nr. 19, blz. 122. Meepo/Meefout, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 6 aug. 2003, nr. 17, blz. 116. Medinol/Boston Scientific, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 17 dec. 2003, nr. 16. blz. 105. Merck & Co/Euromedica, zie Hoge Raad, 5 april 2002, nr. 55, blz. 377. Microsoft/Lindows, zie Vzr. Rechtbank Amsterdam, 29 jan. 2004, nr. 64, blz. 435. Milenco Doublé Step, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 19 maart 2003, nr. 72, blz. 472. Modular Wever, zie Rechtbank Kortrijk, 15 april 2003, nr. 26, blz. 169. Mon Ami kinderstoel, zie Rechtbank Dordrecht, 3 april 2003, nr. 83, blz. 516. Montano, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 9 juli 2003, nr. 80, blz. 504. Moskovskaya wodka, zie Vzr. Rechtbank Rotterdam, 15 mei 2003, nr. 68, blz. 459. Multifase-schroefspilpomp, zie Rechtbank's-Gravenhage, 2 juli 2003, nr. 3, blz. 18. Nauta Dutilh/Lensen Advocaten, zie Hof 's-Gravenhage, 5 juni 2003, nr. 51, blz. 347.

E I G E N D O M

2 0 0 4

Nietig model, zie Hof 's-Hertogenbosch, 4 nov. 2003, nr. 44, blz. 267. Noodverlichtingsapparatuur, zie Hof Arnhem, 13 mei 2003, nr. 4, blz. 24. Octrooiduur, zie Bureau I.E., 28 mei 2003, nr. 21, blz. 129. Ontvankelijkheid, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 3 juni 2004, nr. 78, blz. 500. Opgezegde merklicentie, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 19 dec. 2003, nr. 32, blz. 204. Paroxetine hemihydraat, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 18 maart 2003, nr. 30, blz. 193. Paroxetine mesylaat, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 13 aug. 2003, nr. 31, blz. 197. Pastavormig wasmiddel, zie Hoge Raad, 25 april 2003, nr. 15, blz. 97. People at Work, zie Hof Amsterdam, 22 mei 2003, nr. 42, blz. 256. PFG Keilbouten, zie Rechtbank Haarlem, 2 april 2003, nr. 74, blz. 478. (Pilvormige) koffïebuiltjes voor de Senseo Crema, zie Hoge Raad, 31 okt. 2003, nr. 47, blz. 285 (met noot J.d.H.). Pilvormige koffiepads II, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 10 maart 2004, nr. 76, blz. 496. Pupa Mini's, zie Rechtbank 's-Hertogenbosch, 10 sept. 2003, nr. 94, blz- 570. Red Buil, zie Vzr. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 18 juni 2003, nr. 69, blz. 462. Santa Lucia/De Lucia, zie Hof 's-Gravenhage, 27 juni 2002, nr. 63, blz. 432. Scientology, zie Hof 's-Gravenhage, 4 sept. 2003, nr. 57, blz. 394 (met noten A.A.QJ. Springtouwhandgreep, zie Hof 's-Gravenhage, 27 maart 2003, nr. 56, blz. 390. Stapelbare tuinstoelen I, zie Hof 's-Gravenhage, 17 juni 2003, nr. 45, blz. 269. Stadsfiets, zie Vzr. Rechtbank Arnhem, 18 maart 2004, nr. 58, blz. 403. Stip van Nauta vs. stip van Nysingh, zie Hof Arnhem, 30 okt. 2001, nr. 52, blz. 352. Stokke c.s./Intergamma c.s. en Fikszo BV, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 24 sept. 2004, nr. 84, blz. 517. Swingamok schoenen, zie Hof's-Hertogenbosch, 13 mei 2003, nr. 81, blz. 509. Taco-ijsjes, zie Benelux-Gerechtshof, 25 juni 2004, nr. 89, blz. 547. TNT Holdings/Expert, zie Rechtbank Utrecht, 18 juni 2003, nr. 70, blz. 465. Tripp Trapp-stoel III, zie Hof Leeuwarden, 27 nov. 2002, nr. 65, blz. 438. Tweede-gebruik-conclusie, zie Rechtbank 's-Gravenhage, 6 maart 2002, nr. 8, blz. 55 (met noot J.d.H.). Uitklapbare container, zie Hof's-Gravenhage, 13 maart 2003, nr. i,blz. 6. Vakantiezegels, zie Vzr. Rechtbank Dordrecht, 27 nov. 2002, nr. 7, blz. 44. Van Doren/Lifestyle, zie Hof van Justitie E.G., 8 april 2003, nr. 11, blz. 72.

B I J B L A D


Veiligheidssleutel, zie Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage, 6 jan. 2004, nr. 49, blz. 304. Ventilatie-inrichting, zie Hof 's-Gravenhage, 28 aug. 2003, nr. 40, blz. 254(met nootJ.H.S.). Verpakking voor snijbloemen, zie Hof 's-Gravenhage, 22 jan. 2004, nr. 66, blz. 453. Voorrangsrecht, zie Bureau I.E., 18 nov. 2003, nr. 28, blz. 173.

E I G E N D O M

Welling, zie Vzr. Rechtbank Maastricht, 17 juli 2003, nr. 20, blz. 127. Werknemersuitvinding onderzoekmedewerker NWO, zie Centrale Raad van Beroep Utrecht, 8 juli 2004, nr. 88, blz. 544. Wheely bike systems/Wheely, zie Rechtbank Amsterdam, 8 okt. 2003, nr. 43, blz. 260. Wijnen Someren/Van Wijnen Eindhoven, zie Hof 's-Hertogenbosch, 2 maart 2004, nr. 35, blz. 215.

Weigeren nietigheidsadvies, zie Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, 27 nov. 2003, nr. 10, blz. 71.

R E G I S T E R

V A N

C O L L E G E S

REGISTER VAN BESLISSINGEN VAN DE RECHTER EN BUREAU I. E. GERANGSCHIKT NAAR HET COLLEGE A RECHTERLIJKE MACHT I OCTROOIRECHT Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen I I dec. 2003, nr. 23, blz. 154 (Hassle/Ratiopharm) (eerste vergunning ABC) Hoge Raad 21 febr. 2003, nr. 29, blz. 183 (Boogaard Beheer/Installerende Partners Bouw) (anti-sliplaag) 25 april 2003, nr. 15, blz. 97 (Henkel/De Zeepfabriek en Chemicaliënhandel 'Gouda') (pastavormig wasmiddel) 31 okt. 2003, nr. 47, blz. 285 (SaraLee-DE/Cöoperatieve Inkoopvereniging Intergro e.a.) ((pilvormige) koffiebuiltjes voor de Senseo Crema) 19 dec. 2003, nr. 59, blz. 411 (Roche Nederland e.a./Dr. F. J. Primus e.a.) (CEA-Family Antigen) Raad van State, afd. Bestuursrechtspraak 19 mei 2004, nr. 60, blz. 423 (X (octrooigemachtigde)/De Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden) (gedragsregels octrooigemachtigden) 28 april 2004, nr. 61, blz. 426 (Kabushiki Kaisha/Bureau voor de Industriële Eigendom) (herstelverzoek niet tijdig II) Hof 's-Gravenhage 6 maart 2003, nr. 67, blz. 456 (Multifoil/PAL Group e.a.) (afsluitband) 13 maart 2003, nr. 1, blz. 6 (Parteurosa e.a./Fokker Special Products e.a.) (uitklapbare container) 27 mei 2003, nr. 22, blz. 139 (David J. Instance e.a./Roche Nederland e.a.) 28 aug. 2003, nr. 40, blz. 248 (Aralco Ventilation Technology e.a./Kestral Organisation e.a.) (ventilatie-inrichting) 22 jan. 2004, nr. 66, blz. 453 (Cellocoup International/Klerk's Plastic Industrie) (verpakking voor snijbloemen) Centrale Raad van Beroep Utrecht 8 juli 2004, nr. 88, blz. 544 (A./Algemeen Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) (werknemersuitvinding onderzoekmedewerker NWO) Rechtbank 's-Gravenhage 16 febr. 2000, nr. 9, blz. 63 (SciMed Life Systems/Arterial Vascular Engineering e.a.) (ballon katheter I) 6 maart 2002, nr. 8, blz. 55 (Henkel-Ecolab/Diversey e.a.) (tweede-gebruik-conclusie)

16 april 2003, nr. 2, blz. 12 (Geotechnic Holland/Aannemingsen Handelsbedrijf Meeuwissen en van Bragt) (drain injector) 2 juli 2003, nr. 3, blz. 18 (Joh. Heinrich Bornemann/Houttuin e.a.)(multifase-schroefspilpomp) 6 aug. 2003, nr. 17, blz. 116 (Meepo Holding/J. Meefout) 13 aug. 2003, nr. 14, blz. 89 (Ajinomoto e.a./Daesang e.a.) (Aspartaam) 13 aug. 2003, nr. 31, blz. 197 (Smithkline Beecham/Synthon e.a.) (paroxetine mesylaat) 10 sept. 2003, nr. 38, blz. 244 (Scimed Life Systems/Medinol) (ballon katheter II) 29 okt. 2003, nr. 87, blz. 540 (Movie Engineering/Egripment) (afstandsbediening voor tv-camera) 27 nov. 2003, nr. 10, blz. 71 (Algen Magneet Nederland/Bureau voor de Industriële Eigendom) (weigeren nietigheidsadvies) 17 dec. 2003, nr. 16, blz. 105 (Medinol/Boston Scientific International e.a.) 13 jan. 2004, nr. 39, blz. 246 (Exxon Research & Engineering Company/De Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom) (herstelverzoek niet tijdig II) 4 febr. 2004, nr. 62, blz. 428 (Batavus/Van der Veer Designers) (koppelstuk voor fietsstuur) 10 maart 2004, nr. 76, blz. 496 (Sara Lee-D.E./Koffiebranderij en Theehandel Drie Mollen sinds 1818) (pilvormige koffiepads II) 3 juni 2004, nr. 77, blz. 499 (P.P.A. Berk/Bureau voor de Industriële Eigendom) (bezwaar nieuwheidsonderzoek) 3 juni 2004, nr. 78, blz. 500 (J. Rasmussen/Bureau voor de Industriële Eigendom) (ontvankelijkheid) 14 juli 2004, nr. 86, blz. 534 (Werma Office Internationale/Acco Brands) (diefstalbeveiliging) Rechtbank Maastricht 3 maart 2004, nr. 75, blz. 495 (Biotronik e.a./M.JJ. van Sloun) Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 18 maart 2003, nr. 30, blz. 193 (Beecham group/Centrafarm e.a.) (paroxetine hemihydraat) 21 okt. 2003, nr. 48, blz. 302 (CFS Bakel/Stork Titan) (dubbele spiraaloven IV) 6 jan. 2004, nr. 49, blz. 304 (Kaba e.a./Beveiligingsbedrijf De Sleutelspecialist) (veiligheidssleutel) H MERKENRECHT Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 8 april 2003, nr. 11, blz. 72 (Van Doren + Q./Lifestyle sports + sportwear)

B I J B L A D


8 april 2003, nr. 19, blz. 122 (Linde e.a./Deutsche Patent und Markenamt) (Linde, Winward & Rado) 6 mei 2003, nr. 50, blz. 305 (Libertel Groep/BeneluxMerkenbureau) 23 okt. 2003, nr. 18, blz. 119 (Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt e.a./Wm. Wrigley Jr.) (Doublemint) 23 okt. 2003, nr. 24, blz. 162 (Adidas-Salomon e.a./Fitnessworld Trading) Benelux-Gerechtshof 28 febr. 2003, nr. 34, blz. 209 (Zoontjens Beton e.a./Kijlstra) (dreentegel) 15 dec. 2003, nr. 33, blz. 205 (Benelux-Merkenbureau/Vlaamse Toeristenbond) (Langs Vlaamse wegen) 25 juni 2004, nr. 89, blz. 547 (Unilever/Artic en Frisa) (Tacoijsjes) Hoge Raad 5 april 2002, nr. 55, blz. 377 (EuromedicaHolding/Merck & Co) 14 nov. 2003, nr. 53, blz. 355 (Flügel Enterprises/W&S Company) (Kleur- en vormmerk 'Flügel'-flesje II) Hof Amsterdam 22 mei 2003, nr. 42, blz. 256 (Achmea Zorgverzekeringen e.a./ STA Holding) (People at Work) HofArnhem 30 okt. 2001, nr. 52, blz. 352 (Nauta Dutilh/Nysingh Dijkstra De Graaff) (Stip van Nauta vs. stip van Nysingh) Hof 's-Gra venhage 27juni 2002, nr. 63,blz. 432 (Egidio Galbani/De Lucia Italienische Feinkostspezialitaten) (Santa Lucia/De Lucia) 27 maart 2003, nr. 12, blz. 76 (Konings-Zuivel/Levola Hengelo e.a.) (Boer'n Yoghurt/Boeren Yoghurt I) 5 juni 2003, nr. 51, blz. 347 (Nauta Dutilh/Lensen Advocaten) 26 juni 2003, nr. 13, blz. 79 (Konings-Zuivel/Levola Hengelo e.a.) (Boer'n Yoghurt/Boeren Yoghurt II) Rechtbank Amsterdam 8 okt. 2003, nr. 43, blz. 260 (Euretco Tweewielers/J. Sijpkens e.a.) (Wheely bike systems/Wheely) Rechtbank Breda 16 april 2003, nr. 71, blz. 469 (Juvena (International)/Boston & Baylord e.a.) (Juvena Sunsation/Sunsation) Rechtbank 's-Gravenhage 19 maart 2003, nr. 54, blz. 373 (Flügel Enterprices/W&S Company) (Kleur- en vormmerk 'Flügel'-flesje III) 9 juli 2003, nr. 80, blz. 504 (Montano Colors/Farbo) (Montano) Rechtbank Utrecht 18 juni 2003, nr. 70, blz. 465 (TNT Holdings/Nederlandse Expert Groep e.a.) Vzr. Rechtbank Amsterdam 29 jan. 2004, nr. 64, blz. 435 (Microsoft Corporation/ Lindows.com) Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 4 dec. 2003, nr. 25, blz. 167 (FunktieMediair/N. A. D. Hirasingh) (FunktieMediair/EtnoMediair)

E I G E N D O M

2 0 0 4

19 dec. 2003, nr. 32, blz. 204 (U.S.P.A. Properties /Effertz Fashion e.a.) (opgezegde merklicentie) Vzr. Rechtbank Haarlem 19 sept. 2003, nr. 92, blz. 560 (Microsoft Corporation/License Express) (certificates of authenticity) Vzr. Rechtbank 's-Hertogenbosch 18 juni 2003, nr. 69, blz. 462 (Red Buil/Blue Parrot) Vzr. Rechtbank Leeuwarden 28 aug. 2003, nr. 90, blz. 556 (Sogni D'Oro Trading/A.I. Baltimore Waterbedden) (Alivio) Vzr. Rechtbank Maastricht 8 mei 2003, nr. 41, blz. 254 (Uitgeversassociatie Brinkman e.a./ Reed Business Information) Vzr. Rechtbank Rotterdam 15 mei 2003, nr. 68, blz. 459 (Sojuzplodoimport e.a./Spirits International) (Moskovskaya wodka) 29 juli 2003, nr. 91, blz. 558 (A.L.M. Boelen/De Stichting Feyenoord e.a.) (FR) Vzr. Rechtbank Zutphen 11 juli 2003, nr. 79, blz. 501 (Bacardi & Company/R. Dijkstra e.a) (Bacardi Breezer voor Milkshakes) IIIMODELLENRECHT Hof Arnhem 13 mei 2003, nr. 4, blz. 24 (Thomas & Betts Netherlands e.a./ Faber Electronics) (noodverlichtingsapparatuur) 4 nov. 2003, nr. 95, blz. 571 (Van den Berg Afvoerputten/Keizers Bouwmaterialen en Sanitair) (Easydrain) Hof 's-Gravenhage 27 maart 2003, nr. 56, blz. 390 (Johntoy/Toy Service Nederland) (springtouwhandgreep) Hof 's-Hertogenbosch 13 mei 2003, nr. 81, blz. 509 (J.L. Kappetein e.a./TheNewShoe Company e.a.) (Swingamok schoenen) 4 nov. 2003, nr. 44, blz. 267 (Synergys/Geha) (nietig model) Rechtbank 's-Gravenhage 11 juni 2003, nr. 93, blz. 562 (Promoclip International e.a./ Clipbizz) Rechtbank 's-Hertogenbosch 10 sept. 2003, nr. 94, blz. 570 (Micys Company/Treffma International Trading) (Pupa Mini's) Rechtbank Kortrijk 15 april 2003, nr. 26, blz. 169 (Modular Lighting Instuments/ Wever en Ducre) Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 9 juli 2003, nr. 82, blz. 514 (Bose/Zennex e.a.) (kubusvormige tweeters)

U B L A D


E I G E N D O M

IV HANDELSNAAMRECHT

28 aug. 2003, nr. 96, blz. 574 (Classicon/Classico Mobile)

Hof 's-Hertogenbosch 2 maart 2004, nr. 35, blz. 215 (Van Wijnen Eindhoven/ Bouwmaatschappij Wijnen Someren)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 19 maart 2003, nr. 72, blz. 472 (Milenco/Recreatiegroothandel Haba e.a.) (Milenco Doublé Step) 24 sept. 2004. nr. 84, blz. 517 (Stokke e.a./Intergamma e.a.)

Rechtbank Amsterdam 8 okt. 2003, nr. 27, blz. 171 (Carlton Marina Hotel/Jolly Hotels Holland)

VI PRIVAATRECHT Onrechtmatige daad

Vzr. Rechtbank Maastricht 17 juli 2003, nr. 20, blz. 127 (Welling Beheer e.a./Autoplaza W. Welling) Vzr. Rechtbank Utrecht 30 maart 2004, nr. 73, blz. 475 (Centrum Vastgoed Breda/Vastgoedcentrum e.a.) (Centrum Vastgoed/vastgoedcentrum.nl)

Hoge Raad 8 maart 2002, nr. 36, blz. 221 (Pharmacia & Upjohn e.a./ Cosmetique Active Nederland e.a.) (Dercos en Kérastase) Hof 's-Gravenhage 27 mei 2003, nr. 37, blz. 224 (Pharmacia & Upjohn e.a./ Cosmetique Active Nederland e.a.) (Dercos en Kérastase)

V AUTEURSRECHT Hoge Raad 8 febr. 2002, nr. 5, blz. 27 (E.P. Controls e.a./Regulateurs Europa e.a.) Hof 's-Gravenhage 4 sept. 2003, nr. 57, blz. 394 (Church of Spiritual Technology e.a./Dataweb e.a.) (Scientology) Hof 's-Hertogenbosch 17 juni 2003, nr. 45, blz. 269 (Van Valderen Eurotrade/Borek Parasols e.a.) (stapelbare tuinstoelen I) Hof Leeuwarden 27 nov. 2002, nr. 65, blz. 438 (Stokke Grappen e.a./Laurus) (Tripp Trapp-stoel III) Rechtbank Dordrecht 3 april 2003, nr. 83, blz. 516 (Stokke Grappen e.a./Prénatal Moeder en Kind) (Mon Ami kinderstoel)

Rechtbank Haarlem 2 april 2003, nr. 74, blz. 478 (Van Thiel United/Deltafix International) (PFG Keilbouten) Vrz. Rechtbank Alkmaar 29 aug. 2003, nr. 85, blz. 519 (KPN Telecom/Multikabel en Eweka/Multikabel) Vrz. Rechtbank Arnhem 18 maart 2004, nr. 58, blz. 403 (Accell Group/Koninklijke Gazelle) (stadsfiets) Vzr. Rechtbank Breda 18 april 2003, nr. 46, blz. 272 (Van Valderen Eurotrade/Borek Parasols) (stapelbare tuinstoelen II) Vzr. Rechtbank Dordrecht 27 nov. 2002, nr. 7, blz. 44 (De Dordrechtenaar e.a./Reis- en Passagebureau van Maren e.a.) (vakantiezegels) B BUREAU VOOR DE INDUSTRIËLE EIGENDOM

Rechtbank 's-Gravenhage 23 april 2003, nr. 6, blz. 40 (Faco Informatisering e.a./Haley Software e.a.) (bridge-boekhoud-software)

28 mei 2003, nr. 21, blz. 129 (octrooiduur) 18 nov. 2003, nr. 28, blz. 173 (voorrangsrecht)

Vzr. Rechtbank Amsterdam

R E G I S T E R

V A N

P A R T I J E N

REGISTER VAN BESLISSINGEN VAN DE RECHTER GERANGSCHIKT NAAR DE PARTIJEN Aannemings- en Handelsbedrijf Meeuwissen en van Bragt BV/ Geotechnic Holland BV, Rb. 's-Gravenhage, 16 april 2003, nr. 2, blz. 12. Accell Group NV/Koninklijke Gazelle BV, Vrz. Rb. Arnhem, 18 maart 2004, nr. 58, blz. 403. Acco Brands Inc/Werma Office Internationale BV h.o.d.n. Werma Computer Security, Rb. 's-Gravenhage, 14 juli 2004, nr. 86, blz. 534. Achmea Zorgverzekeringen NV e.a./STA Holding BV, Hof Amsterdam, 22 mei 2003, nr. 42, blz. 256. Adidas-Salomon AG e.a./Fitnessworld Trading Ltd, Hof van Justitie E.G., 23 okt. 2003, nr. 24, blz. 162.

A.I. Baltimore Waterbedden BV/Sogni D'Oro Trading BV h.o.d.n. Alivio Waterbeds, Vzr. Rb. Leeuwarden, 28 aug. 2003, nr. 90, blz. 556. Ajinomoto Co Ine e.a./Daesang Corp e.a., Rb. 's-Gravenhage, 13 aug. 2003, nr. 14, blz. 89. Algen Magneet Nederland BV/Bureau voor de Industriële Eigendom, Rb. 's-Gravenhage, 27 nov. 2003, nr. 10, blz. 71. Aralco Ventilation Technology NV e.a./Kestral Organisation Ltd e.a., Hof's-Gravenhage, 28 aug. 2003, nr. 40, blz. 248. Arterial Vascular Engineering/SciMed Life Systems, Rb. 's-Gravenhage, 16 febr. 2000, nr. 9, blz. 63. Artic NV en NV Frisa/Unilever NV en Iglo-Mora Groep BV, Benelux-Gerechtshof, 25 juni 2004, nr. 89, blz. 547.

B I J B L A D


Autoplaza W. Welling/Welling Beheer BV e.a., Vzr. Rb. Maastricht, 17 juli 2003, nr. 20, blz. 127. Bacardi & Company Ltd/R. Dijkstra e.a., Rb. Zutphen, 11 juli 2003, nr. 79, blz. 501. Batavus BV/Van der Veer Designers BV, Rb. 's-Gravenhage, 4 febr. 2004, nr. 62, blz. 428. Beecham Group pk/Centrafarm BV e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 maart 2003, nr. 30, blz. 193. Benelux-Merkenbureau/Libertel Groep BV, Hof van Justitie E.G., 6 mei 2003, nr. 50, blz. 305. -/Vlaamse Toeristenbond, Benelux-Gerechtshof, 15 dec. 2003, nr. 33, blz. 205. Berk, RRA./Bureau voor de Industriële Eigendom, Rb. 's-Gravenhage, 3 juni 2004, nr. 77, blz. 499. Beveiligingsbedrijf De Sleutelspecialist BV/Kaba GmbH e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 6 jan. 2004, nr. 49, blz. 304. Biotronik GmbH & Co e.a./MJJ. van Sloun, Rb. Maastricht, 3 maart 2004, nr. 75, blz. 495. Blue Parrot BV/Red Buil GmbH e.a., Vzr. Rb. 's-Hertogenbosch, 18 juni 2003, nr. 69, blz. 462. Boelen, h.o.d.n. Mc Kinley Casuals en Fr-Casuals, A.L.M./De Stichting Feyenoord e.a., Vzr. Rb. Rotterdam, 29 juli 2003, nr. 91, blz. 558. Boogaard Beheer BV/Installerende Partners Bouw BV, Hoge Raad, 21 febr. 2003, nr. 29, blz. 183. Borek Parasols BV h.o.d.n. Gloster Benelux e.a./Van Valderen Eurotrade BV, Hof 's-Hertogenbosch, 17 juni 2003, nr. 45, blz. 269. - / - , Vzr. Rb. Breda, 18 april 2003, nr. 46, blz. 272. Bornemann GmbH, Joh. H./Houttuin BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 2 juli 2003, nr. 3, blz. 18. Bose BV/Zennex BV e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 9 juli 2003, nr. 82, blz. 514. Boston & Baylord BV h.o.d.n. Sunsation/Juvena (International) AG, Rb. Breda, 16 april 2003, nr. 71, blz. 469. Boston Scientific International BV e.a./Medinol Ltd, Rb. 's-Gravenhage, 17 dec. 2003, nr. 16, blz. 105. Bouwmaatschappij WijnenSomerenBV/VanWijnenEindhoven BV, Hof's-Hertogenbosch, 2 maart 2004, nr. 35, blz. 215. Bureau voor de Industriële Eigendom, De Directeur van het/ Exxon Research & Engineering Company, Rb. 's-Gravenhage, 13 jan. 2004, nr. 39, blz. 246. -/Algen Magneet Nederland BV, Rb. 's-Gravenhage, 27nov. 2003, nr. 10, blz. 71. -/P.P.A. Berk, Rb. 's-Gravenhage, 3 juni 2004, nr. 77, blz. 499. -/Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho, Raad van State, 28 april 2004, nr. 61, blz. 426. -/J. Rasmussen, Rb. 's-Gravenhage, 3 juni 2004, nr. 78, blz. 500. Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt e.a./Wm. Wrigley Jr. Company, Hof van Justitie E.G., 23 okt. 2003, nr. 18, blz. 119. Carlton Marina Hotel BV/Jolly Hotels Holland NV, Rb. Amsterdam, 8 okt. 2003, nr. 27, blz. 171. Cellocoup International, SA/Klerk's Plastic Industrie BV, Hof 's-Gravenhage, 22 jan. 2004, nr. 66, blz. 453. Centrafarm BV e.a./Beecham group p k , Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 maart 2003, nr. 30, blz. 193. Centrum Vastgoed Breda BV/Vastgoedcentrum BV i.o. e.a., Vzr. Rb. Utrecht, 30 maart 2004, nr. 73, blz. 475. CFS Bakel BV/Stork Titan BV, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 21 okt. 2003, nr. 48, blz. 302. Church of Spiritual Technology e.a./Dataweb BV e.a., Hof 's-Gravenhage, 4 sept. 2003, nr. 57, blz. 394.

E I G E N D O M

2 0 04

Classicon GmbH/Classico Mobile Sri, Vzr. Rb. Amsterdam, 28 aug. 2003, nr. 96, blz. 574. Clipbizz GmbH/Promoclip International BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 11 juni 2003, nr. 93, blz. 562. Cosmetique Active Nederland BV e.a./Pharmacia & Upjohn AB e.a., Hoge Raad, 8 maart 2002, nr. 36, blz. 221. - / - , Hof's-Gravenhage, 27 mei 2003, nr. 37, blz. 224. Daesang Corp e.a./Ajinomoto Co Ine e.a., Rb. 's-Gravenhage, 13 aug. 2003, nr. 14, blz. 89. Dataweb BV e.a./Church of Spiritual Technology e.a., Hof 's-Gravenhage, 4 sept. 2003, nr. 57, blz. 394. David J. Instance Ltd e.a./Roche Nederland BV e.a., Hof 's-Gravenhage, 27 mei 2003, nr. 22, blz. 139. Deltafix International BV/Van Thiel United BV, Rb. Haarlem, 2 april 2003, nr. 74, blz. 478. Deutsche Patent und Markenamt/Linde AG e.a., Hof van Justitie E.G., 8 april 2003, nr. 19, blz. 122. Dijkstra e.a., R./Bacardi & Company Ltd, Rb. Zutphen, 11 juli 2003, nr. 79, blz. 501. Diversey BV e.a./Henkel-Ecolab GmbH & Co OHG, Rb. 's-Gravenhage, 6 maart 2002, nr. 8, blz. 55. Dordrechtenaar B.V. e.a., De/Reis- en Passagebureau van Maren BV e.a., Vzr. Rb. Dordrecht, 27 nov. 2002, nr. 7, blz. 44. Effertz Fashion GmbH e.a./U.S.P.A. Properties Ine, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 19 dec. 2003, nr. 32, blz. 204. Egidio Galbani/De Lucia Italienische Feinkostspezialitaten GmbH, Hof's-Gravenhage, 27 juni 2002, nr. 63, blz. 432. Egripment BV/Movie Engineering Sri, Rb. 's-Gravenhage, 29 okt. 2003, nr. 87, blz. 540. E.P. Controls BV e.a./Regulateurs Europa BV e.a., Hoge Raad, 8 febr. 2002, nr. 5, blz. 27. Euretco Tweewielers BV/J. Sijpkens e.a., Rb. Amsterdam, 8 okt. 2003, nr. 43, blz. 260. EuromedicaHolding,BV/Merck&Co Ine e.a.,Hoge Raad, 5 april 2002, nr. 55, blz. 377. Eweka BV/NV Multikabel, Vrz. Rb. Alkmaar, 29 aug. 2003, nr. 85, blz. 519. Exxon Research & Engineering Company/De Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, Rb. 's-Gravenhage, 13 jan. 2004, nr. 39, blz. 246. Faber Electronics BV/Thomas & Betts Netherlands BV e.a., Hof Arnhem, 13 mei 2003, nr. 4, blz. 24. Faco Informatisering BV e.a./Haley Software BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 23 april 2003, nr. 6, blz. 40. Farbo SA/Montano Colors SL, Rb. 's-Gravenhage, 9 juli 2003, nr. 80, blz. 504. Feyenoord e.a., De Stichting/A.L.M. Boelen, h.o.d.n. Mc Kinley Casuals en Fr-Casuals, Vzr. Rb. Rotterdam, 29 juli 2003, nr. 91, blz. 558. Fitnessworld Trading Ltd/Adidas-Salomon AG e.a., Hof van Justitie E.G., 23 okt. 2003, nr. 24, blz. 162. Flügel Enterprises NV/W&S Company BV, Hoge Raad, 14 nov. 2003, nr. 53, blz. 355. - / - , Rb. 's-Gravenhage, 19 maart 2003, nr. 54, blz. 373. Fokker Special Products BV e.a./Parteurosa SA e.a., Hof 's-Gravenhage, 13 maart 2003, nr. 1, blz. 6. Frisa en Artic NV, NV/Unilever NV en Iglo-Mora Groep BV, Benelux-Gerechtshof, 25 juni 2004, nr. 89, blz. 547. FunktieMediair BV/N.A.D. Hirasingh h.o.d.n. EtnoMediair, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 4 dec. 2003, nr. 25, blz. 167. Geha BV/Synergys, Hof 's-Hertogenbosch, 4 nov. 2003, nr. 44, blz. 267.

2 0 0 4

B I J B L A D


Geotechnic Holland BV/Aannemings- en Handelsbedrijf Meeuwissen en van Bragt BV, Rb. 's-Gravenhage, 16 april 2003, nr. 2, blz. 12. Haley Software BV e.a./Faco Informatisering BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 23 april 2003, nr. 6, blz. 40. Hassle AB/Ratiopharm GmbH, Hot van Justitie E.G., 11 dec. 2003, nr. 23, blz. 154. Henkel-Ecolab GmbH & Co OHG/Diversey BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 6 maart 2002, nr. 8, blz. 55. Henkei KgaA/De Zeepfabriek en Chemicaliënhandel 'Gouda' BV, Hoge Raad, 25 april 2003, nr. 15, blz. 97. Hirasingh h.o.d.n. EtnoMediair, N.A.D./FunktieMediair BV, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 4 dec. 2003, nr. 25, blz. 167. Houttuin BV e.a./Joh.H. Bornemann GmbH., Rb. 's-Gravenhage, 2 juli 2003, nr. 3, blz. 18. Iglo-Mora Groep BV en Unilever NV/Artic NV en NV Frisa, Benelux-Gerechtshof, 25 juni 2004, nr. 89, blz. 547. Installerende Partners Bouw BV/Boogaard Beheer BV, Hoge Raad, 21 febr. 2003, nr. 29, blz. 183. Intergamma BV e.a./Stokke AS e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 24 sept. 2004, nr. 84, blz. 517. Intergro BA, Coöperatieve Inkoopvereniging e.a./Sara Lee-DE NV, Hoge Raad, 31 okt. 2003, nr. 47, blz. 285. Johntoy BV/Toy Service Nederland Vof, Hof 's-Gravenhage, 27 maart 2003, nr. 56, blz. 390. Jolly Hotels Holland NV/Carlton Marina Hotel BV, Rb. Amsterdam, 8 okt. 2 0 0 3 , n r - 27> bl z -171Juvena (International) AG/Boston & Baylord BV h.o.d.n. Sunsation e.a., Rb. Breda, 16 april 2003, nr. 71, blz. 469. Kaba GmbH e.a./Beveiligingsbedrijf De Sleutelspecialist BV, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 6 jan. 2004, nr. 49, blz. 304. Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho/Bureau voor de Industriële Eigendom, Raad van State, 28 april 2004, nr. 61, blz. 426. Kappetein e.a., J.L./The New Shoe Company BV e.a., Hof 's-Hertogenbosch, 13 mei 2003, nr. 81, blz. 509. Keizers Bouwmaterialen en Sanitair BV/Van den Berg Afvoerputten BV, Hof Arnhem, 4 nov. 2003, nr. 95, blz. 571. Kestral Organisation Ltd e.a./Aralco Ventilation Technology NV e.a., Hof's-Gravenhage, 28 aug. 2003, nr. 40, blz. 248. Kijlstra BV/Zoontjens Beton BV e.a., Benelux-Gerechtshof, 28 febr. 2003, nr. 34, blz. 209. Klerk's Plastic Industrie BV/SA Cellocoup International, Hof 's-Gravenhage, 22 jan. 2004, nr. 66, blz. 453. Koffiebranderij en Theehandel Drie Mollen sinds 1818 BV/Sara Lee-D.E. NV, Rb. 's-Gravenhage, 10 maart 2004, nr. 76, blz. 496. Konings-Zuivel BV/Levola Hengelo BV e.a., Hof's-Gravenhage, 27 maart 2003, nr. 12, blz. 76. - / - , Hof's-Gravenhage, 26 juni 2003, nr. 13, blz. 79. Koninklijke Gazelle BV/Accell Group NV, Vrz. Rb Arnhem, 18 maart 2004, nr. 58, blz. 403. KPN Telecom BV/NV Multikabel, Vrz. Rb. Alkmaar, 29 aug. 2003, nr. 85, blz. 519. Laurus NV/Stokke Gruppen AS e.a., Hof Leeuwarden, 27 nov. 2002, nr. 65, blz. 438. Lensen Advocaten BV/Nauta Dutilh, Hof's-Gravenhage, 5 juni 2003, nr. 51, blz. 347. Levola Hengelo BV e.a./Konings-Zuivel BV, Hof 's-Gravenhage, 27 maart 2003, nr. 12, blz. 76. - / - , Hof's-Gravenhage, 26 juni 2003, nr. 13, blz. 79. Libertel Groep BV/Benelux-Merkenbureau, Hof van Justitie E.G., 6 mei 2003, nr. 50, blz. 305. License Express BV/Microsoft Corporation, Vzr. Rb. Haarlem, 19 sept. 2003, nr. 92, blz. 560.

E I G E N D O M

5 8 7

Lifestyle sports + sportwear Handelsgesellschaft mbH/Van Doren + Q. GmbH, Hof van Justitie E.G., 8 april 2003, nr. 11, blz. 72. Linde AG e.a./Deutsche Patent und Markenamt, Hof van Justitie E. G., 8 april 2003, nr. 19, blz. 122. Lindows.com Ine/Microsoft Corporation, Vzr. Rb. Amsterdam, 29 jan. 2004, nr. 64, blz. 435. Lucia Italienische Feinkostspezialitaten GmbH, De/Egidio Galbani, Hof's-Gravenhage, 27 juni 2002, nr. 63, blz. 432. Maren BV e.a., Reis- en Passagebureau van/BV De Dordrechtenaar e.a., Vzr. Rb. Dordrecht, 27 nov. 2002, nr. 7, blz. 44. Medinol Ltd/Boston Scientific International BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 17 dec. 2003, nr. 16, blz. 105. -/Scimed Life Systems Ine, Rb. 's-Gravenhage, 10 sept. 2003, nr. 38, blz. 244. Meefout, ]., h.o.d.n. Advies Air Concept/Meepo Holding, Rb. 's-Gravenhage, 6 aug. 2003, nr. 17, blz. 116. Merck & Co Ine e.a./B V Euromedica Holding, Hoge Raad, 5 april 2002, nr. 55, blz. 377. Microsoft Corporation/License Express BV, Vzr. Rb. Haarlem, 19 sept. 2003, nr. 92, blz. 560. -/Lindows.com Ine, Vzr. Rb. Amsterdam, 29 jan. 2004, nr. 64, blz. 435. Micys Company SpA/Treffina International Trading BV, Rb. 's-Hertogenbosch, 10 sept. 2003, nr. 94, blz. 570. Milenco Ltd/Recreatiegroothandel Haba BV e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 19 maart 2003, nr. 72, blz. 472. Modular Lighting Instruments, NV/NV Wever en Ducre, Rb. Kortrijk, 15 april 2003, nr. 26, blz. 169. Montano Colors SL/Farbo SA, Rb. 's-Gravenhage, 9 juli 2003, nr. 80, blz. 504. Movie Engineering Srl/Egripment BV, Rb. 's-Gravenhage, 29 okt. 2003, nr. 87, blz. 540. Multifoil BV/PAL Group PLC, Hof's-Gravenhage, 6 maart 2003, nr. 67, blz. 456. Multikabel, NV/KPN Telecom BV, Vrz. Rb. Alkmaar, 29 aug. 2003, nr. 85, blz. 519. -/Eweka BV, Vrz. Rb. Alkmaar, 29 aug. 2003, nr. 85, blz. 519. Nauta Dutilh/Lensen Advocaten BV, Hof 's-Gravenhage, 5 juni 2003, nr. 51, blz. 347. -/Nysingh Dijkstra De Graaff, Hof Arnhem, 30 okt. 2001, nr. 52, blz. 352. Nederlandse Expert Groep BV e.a./TNT Holdings BV, Rb. Utrecht, 18 juni 2003, nr. 70, blz. 465. Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Het Algemeen Bestuur van de/A., Centrale Raad van Beroep Utrecht, 8 juli 2004, nr. 88, blz. 544. New Shoe Company BV e.a., The/J.L. Kappetein e.a., Hof 's-Hertogenbosch, 13 mei 2003, nr. 81, blz. 509. Nysingh Dijkstra De Graaff/Nauta Dutilh, Hof Arnhem, 30 okt. 2001, nr. 52, blz. 352. (Octrooigemachtigde), X/De Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachrigden, Raad van State, 19 mei 2004, nr. 60, blz. 423. PAL Group PLC/Multifoil BV, Hof's-Gravenhage, 6 maart 2003, nr. 67, blz. 456. Parteurosa SA e.a./Fokker Special Products BV e.a., Hof 's-Gravenhage, 13 maart 2003, nr. 1, blz. 6. Pharmacia & Upjohn AB e.a./Cosmetique Active Nederland BV e.a., Hoge Raad, 8 maart 2002, nr. 36, blz. 221. - / - , Hof's-Gravenhage, 27 mei 2003, nr. 37, blz. 224. Prénatal Moeder en Kind BV/Stokke Gruppen AS e.a., Rb. Dordrecht, 3 april 2003, nr. 83, blz. 516.

B I J B L A D


Primus e.a., Dr. FJ./Roche Nederland BV e.a., Hoge Raad, i9dec. 2003, nr. 59, blz. 411. Promoclip International BV e.a./Clipbizz GmbH, Rb. 's-Gravenhage, 11 juni 2003, nr. 93, blz. 562. Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden, De/X (Octrooigemachtigde), Raad van State, 19 mei 2004, nr. 60, blz. 423. Rasmussen, J./Bureau voor de Industriële Eigendom, Rb. 's-Gravenhage, 3 juni 2004, nr. 78, blz. 500. Ratiopharm GmbH/Hassle AB, Hof van Justitie E.G., 11 dec. 2003, nr. 23, blz. 154. Recreatiegroothandel Haba BV e.a./Milenco Ltd, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 19 maart 2003, nr. 72, blz. 472. Red Buil GmbH e.a./Blue Parrot BV, Vzr. Rb. 's-Hertogenbosch, 18 juni 2003, nr. 69, blz. 462. Reed Business Information BV/Uitgeversassociatie Brinkman BV e.a., Vzr. Rb. Maastricht, 8 mei 2003, nr. 41, blz. 254. Régulateurs Europa BV e.a./E.P. Controls BV e.a., Hoge Raad, 8 febr. 2002, nr. 5, blz. 27. Roche Nederland BV e.a./David J. Instance Ltd e.a., Hof 's-Gravenhage, 27 mei 2003, nr. 22, blz. 139. -/Dr. Frederick James Primus e.a., Hoge Raad, 19 dec. 2003, nr. 59, blz. 411. Sara Lee-D.E. NV/Cöoperatieve Inkoopvereniging Intergro BA e.a., Hoge Raad, 31 okt. 2003, nr. 47, blz. 285. -/Koffiebranderij en Theehandel Drie Mollen sinds 1818 BV, Rb. 's-Gravenhage, 10 maart 2004, nr. 76, blz. 496. SciMed Life Systems/Arterial Vascular Engineering, Rb. 's-Gravenhage, 16 febr. 2000, nr. 9, blz. 63. Scimed Life Systems Inc/Medinol Ltd, Rb. 's-Gravenhage, 10 sept. 2003, nr. 38, blz. 244. Sijpkens e.a., J./Euretco Tweewielers BV, Rb. Amsterdam, 8 okt. 2003, nr. 43, blz. 260. Sloun, M.J.J. van/Biotronik GmbH & Co e.a., Rb. Maastricht, 3 maart 2004, nr. 75, blz. 495. Smithkline Beecham plc/Synthon BV e.a., Rb. 's-Gravenhage, 13 aug. 2003, nr. 31, blz. 197. Sogni D'Oro Trading BV h.o.d.n. Alivio Waterbeds/A. I. Baltimore Waterbedden BV, Vzr. Rb. Leeuwarden, 28 aug. 2003, nr. 90, blz. 556. Sojuzplodoimport e.a./Spirits International NV, Vzr. Rb. Rotterdam, 15 mei 2003, nr. 68, blz. 459. Spirits InternationalNV/Sojuzplodoimporte.a., Vzr. Rb. Rotterdam, 15 mei 2003, nr. 68, blz. 459. STA Holding BV/Achmea Zorgverzekeringen NV e.a., Hof Amsterdam, 22 mei 2003, nr. 42, blz. 256. Stokke AS e.a./Intergamma BV e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 24 sept. 2004, nr. 84, blz. 517. Stokke Gruppen AS e.a./Laurus NV, Hof Leeuwarden, 27 nov. 2002, nr. 65, blz. 438. -/Prénatal Moeder en Kind BV, Rb. Dordrecht, 3 april 2003, nr. 83, blz. 516. Stork Titan BV/CFS Bakel BV, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 21 okt. 2003, nr. 48, blz. 302. Synthon BV e.a./Smithkline Beecham plc, Rb. 's-Gravenhage, 13 aug. 2003, nr. 31, blz. 197.

E I G E N D O M

2 0 0 4

Synergys/Geha BV, Hof 's-Hertogenbosch, 4 nov. 2003, nr. 44, blz. 267. Thomas & Betts Netherlands BV e.a./Faber Electronics BV, Hof Arnhem, 13 mei 2003, nr. 4, blz. 24. TNT Holdings BV/Nederlandse Expert Groep BV e.a., Rb. Utrecht, 18 juni 2003, nr. 70, blz. 465. Toy Service Nederland Vof/Johntoy BV, Hof 's-Gravenhage, 27 maart 2003, nr. 56, blz. 390. Treffina International Trading BV/Micys Company SpA, Rb. 's-Hertogenbosch, 10 sept. 2003, nr. 94, blz. 570. Uitgeversassociatie Brinkman BV e.a./Reed Business Information BV, Vzr. Rb. Maastricht, 8 mei 2003, nr. 41, blz. 254. Unilever NV en Iglo-Mora Groep BV/Artic NV en NV Frisa, Benelux-Gerechtshof, 25 juni 2004, nr. 89, blz. 547. U.S.P.A. Properties Inc/Effertz Fashion GmbH e.a., Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 19 dec. 2003, nr. 32, blz. 204. Van den Berg Afvoerputten BV, Van den /Keizers Bouwmaterialen en Sanitair BV, Hof Arnhem, 4 nov. 2003, nr. 95, blz. 571. Van der Veer Designers BV/Batavus BV, Rb. 's-Gravenhage, 4 febt. 2004, nr. 62, blz. 428. Van Doren + Q. GmbH/Lifestyle sports + sportwear Handelsgesellschaft mbH, Hof van Justitie E.G., 8 april 2003, nr. 11, blz. 72. Van Thiel United BV, Van/Deltafix International BV, Rb. Haarlem, 2 april 2003, nr. 74, blz. 478. Van Valderen Eurotrade BV/Borek Parasols BV e.a. h.o.d.n. Gloster Benelux, Hof 's-Hertogenbosch, 17 juni 2003, nr. 45, blz. 269. - / - , Vzr. Rb. Breda, 18 april 2003, nr. 46, blz. 272. Van Wijnen Eindhoven BV/Bouwmaatschappij Wij nen Someren BV, Hof's-Hertogenbosch, 2 maart 2004, nr. 35, blz. 215. Vastgoedcentrum BV i.o. e.a./Centrum Vastgoed Breda BV, Vzr. Rb. Utrecht, 30 maart 2004, nr. 73, blz. 475. Vlaamse Toeristenbond/Benelux-Merkenbureau, BeneluxGerechtshof, 15 dec. 2003, nr. 33, blz. 205. Welling Beheer BV e.a./Autoplaza W. Welling, Vzr. Rb. Maastricht, 17 juli 2003, nr. 20, blz. 127. Werma Office Internationale BV h.o.d.n. Werma Computer Security/Acco Brands Ine, Rb. 's-Gravenhage, 14 juli 2004, nr. 86, blz. 534. Wever en Ducre, NV/NV Modular Lighting Instuments, Rb. Kortrijk, 15 april 2003, nr. 26, blz. 169. Wm. Wrigley Jr. Company/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt e.a., Hof van Justitie E.G., 23 okt. 2003, nr. 18, blz. 119. W&S Company BV/Flügel Enterprises NV, Hoge Raad, 14 nov. 2003, nr. 53, blz. 355. - / - , Rb. 's-Gravenhage, 19 maart 2003, nr. 54, blz. 373. Zeepfabriek en Chemicaliënhandel 'Gouda' BV, De/Henkel KgaA, Hoge Raad, 25 april 2003, nr. 15, blz. 97. Zennex BV e.a./Bose BV, Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 9 juli 2003, nr. 82, blz. 514. Zoontjens Beton BV e.a./Kijlstra BV, Benelux-Gerechtshof, 28 febr. 2003, nr. 34, blz. 209.

B I J B L A D

2 0 0 4

R E G I S T E R

V A N


E I G E N D O M

W E T S A R T I K E L E N

REGISTER VAN BESLISSINGEN VAN BUREAU I.E. EN DE RECHTER GERANGSCHIKT NAAR WETSARTIKEL A BESLISSINGEN VAN BUREAU I.E. I Rijksoctrooiwet 1995 Art. 9, lid 1 en lid 3 en artt. 4A en 4I Unieverdrag van Parijs i.v.m. art. 75 Hoewel het al dan niet van toepassing zijn van de voorrangsdatum geen direct uit art. 75, lid 1 voortvloeiende nietigheidsgrond is, is de voorrangsdatum essentieel om te kunnen vaststellen welke stand van de techniek in aanmerldng moet worden genomen om de nieuwheid (en inventiviteit) van de uitvinding te beoordelen, nu bezwarende publicaties zijn genoemd die zij n verschenen tussen voorrangsdatum en indieningsdatum. De voorrang van 24 september 1999 op grond van de Duitse 'Gebrauchsmuster-aanvrage' is ten onrechte ingeroepen voor de Nederlandse octrooiaanvrage ingediend op 2 november 1999; de 'Gebrauchsmuster-aanvrage' is niet ingediend op 24 september 1999, maar op 18 november 1999 en is geen eerste indiening, maar roept de voorrang in van een aanvrage om modelbescherming in de Benelux die wel is ingediend op 24 september 1999. De voorrang die is ingeroepen berust derhalve op een siermodel. Uit art. 9, lid 1 blijkt echter zonder meer dat een recht van voorrang slechts kan berusten op een octrooi, een gebruikscertificaat of een gebruiksmodel. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat art. 9, lid 1 niet in lijn is met art. 4A j°art. 4lUvP. Bij de beoordeling van de nietigheidsargumenten wordt derhalve uitgegaan van de indieningsdatum van de aanvrage, 2 november 1999. Bureau I.E., 18 nov. 2003, nr. 28, blz. 173. Art. 32, lid 1 en art. 33, leden 1 en 5 i.v.m. art. 36 en art. 33 TRIPs Octrooi aan Nederlandse aanvrager verleend voor 6 jaar nu niet binnen 13 maanden een verzoek om een nieuwheidsonderzoek is gevraagd. Kort voor het einde van de octrooiduur wordt het octrooi overgedragen aan een Duitsefirma,wordt alsnog een nieuwheidsonderzoek gevraagd, en wordt het Bureau verzocht de octrooiduur te bepalen op 20 jaar. Na afwijzing van het verzoek, o.g.v. de artt. 32, 33 en 36 wordt in het bezwaarschrift verwezen naar art. 33 TRIPs, dat zou bepalen dat een octrooibescherming niet eindigt voor het verstrijken van een tijdvak van 20 jaar. Verzocht wordt het bezwaar niet af te wijzen, dan nadat een beslissing is genomen inzake het in lij n brengen van deRow 1995 met artikel 33 TRIPs. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard. Het Bureau wijst daartoe op het standpunt van de regering dat het verlenen van een 6-jarig octrooi aan 'niet-onderdanen' niet in strijd is met art. 33 TRIPs. Een aanpassing van de Row op dit punt is derhalve niet te verwachten. Overigens is het de vraag of het Bureau de bevoegdheid heeft om, in strijd met de wet alsnog een octrooiduur voor 20 jaar toe te kennen. BureauI.E., 28 mei 2003, nr. 129, blz. 129. Art. 75 i.v.m. art. 9, lid 1 en lid 3 en artt. 4A en 41 Unieverdrag van Parijs Hoewel het al dan niet van toepassing zijn van de voorrangsdatum geen direct uit art. 75, lid 1 voortvloeiende nietigheidsgrond is, is de voorrangsdatum essentieel om te kunnen vaststellen welke stand van de techniek in aanmerking moet worden

genomen om de nieuwheid (en inventiviteit) van de uitvinding te beoordelen, nu bezwarende publicaties zijn genoemd die zijn verschenen tussen voorrangsdatum en indieningsdatum. De voorrang van 24 september 1999 op grond van de Duitse 'Gebrauchsmuster-aanvrage' is ten onrechte ingeroepen voor de Nederlandse octrooiaanvrage ingediend op 2 november 1999; de 'Gebrauchsmuster-aanvrage' is niet ingediend op 24 september 1999, maar op 18 november 1999 en is geen eerste indiening, maar roept de voorrang in van een aanvrage om modelbescherming in de Benelux die wel is ingediend op 24 september 1999. De voorrang die is ingeroepen berust derhalve op een siermodel. Uit art. 9, lid 1 blijkt echter zonder meer dat een recht van voorrang slechts kan berusten op een octrooi, een gebruikscertificaat of een gebruiksmodel. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat art. 9, lid 1 niet in lijn is met art. 4A j°art.4lUvP. Bij de beoordeling van de nietigheidsargumenten wordt derhalve uitgegaan van de indieningsdatum van de aanvrage, 2 november 1999. Bureau I.E., 18nov. 2003, nr. 28,blz. 173. H Unieverdrag van Parijs Artt. 4A en 41 en art. 9, lid 1 en lid 3 Row 1995 i.v.m. art. 75 Row 1995 Hoewel het al dan niet van toepassing zijn van de voorrangsdatum geen direct uit art. 75, lid 1 voortvloeiende nietigheidsgrond is, is de voorrangsdatum essentieel om te kunnen vaststellen welke stand van de techniek in aanmerking moet worden genomen om de nieuwheid (en inventiviteit) van de uitvinding te beoordelen, nu bezwarende publicaties zijn genoemd die zijn verschenen tussen voorrangsdatum en indieningsdatum. De voorrang van 24 september 1999 op grond van de Duitse 'Gebrauchsmuster-aanvrage' is ten onrechte ingeroepen voor de Nederlandse octrooiaanvrage ingediend op 2 november 1999; de 'Gebrauchsmuster-aanvrage' is niet ingediend op 24 september 1999, maar op 18 november 1999 en is geen eersre indiening, maar roept de voorrang in van een aanvrage om modelbescherming in de Benelux die wel is ingediend op 24 september 1999. De voorrang die is ingeroepen berust derhalve op een siermodel. Uit art. 9, lid 1 blijkt echter zonder meer dat een recht van voorrang slechts kan berusten op een octrooi, een gebruikscertificaat of een gebruiksmodel. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat art. 9, lid 1 niet in lijn is met art. 4A j° art. 4I UvP. Bij de beoordeling van de nietigheidsargumenten wordt derhalve uitgegaan van de indieningsdatum van de aanvrage, 2 november 1999. Bureau I.E., 18 nov. 2003, nr. 28,blz. 173. ni TRIPs-Verdrag Art. 33 en artt. 32, lid 1 en 33, leden 1 en 5 Row 1995 i.v.m. art. 36 Row 1995 Octrooi aan Nederlandse aanvrager verleend voor 6 jaar nu niet binnen 13 maanden een verzoek om een nieuwheidsonderzoek is gevraagd. Kort voor het einde van de octrooiduur wordt het octrooi overgedragen aan een Duitsefirma,wordt alsnog een nieuwheidsonderzoek gevraagd, en wordr het Bureau verzocht de octrooiduur te bepalen op 20 jaar. Na afwijzing van

5 9 0

B I J B L A D


E I G E N D O M

2 0 0 4

het verzoek, o.g.v. de artt. 32, 33 en 36 wordt in het bezwaarschrift verwezen naar art. 33 TRIPs, dat zou bepalen dat een octrooibescherming niet eindigt voor het verstrijken van een tijdvak van 20 jaar. Verzocht wordt het bezwaar niet af te wijzen, dan nadat een beslissing is genomen inzake het in lijn brengen van de Row 1995 met artikel 33 TRIPs. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard. Het Bureau wijst daartoe op het standpunt van de regering dat het verlenen van een 6-jarig octrooi aan 'niet-onderdanen' niet in strijd is met art. 33 TRIPs. Een aanpassing van de Row op dit punt is derhalve niet te verwachten. Overigens is het de vraag of het Bureau de bevoegdheid heeft om, in strijd met de wet alsnog een octrooiduur voor 20 jaar toe te kennen. Bureau I. E., 28 mei 2003, nr. 129, blz. 129.

bovenpaneel is verbonden alsmede twee zijpanelen die met het bovenpaneel en het voorpaneel zijn verbonden. Wanneer het bovenpaneel ontbreekt, ontbreekt het wezenlijke deel van deze binnenconstrucrie. Ook uit de beschrijving blijkt dat het bovenpaneel een vast onderdeel van de binnenconstructie vormt. Juist door middel van deze vaste binding van voorpaneel, zijpanelen en bovenpaneel wordt het probleem volgens het octrooi opgelost. Het omhooggeklapte gedeelte van de zijwand dat bij Fokker bovenpaneel wordt, is niet equivalent aan het bovenpaneel volgens het octrooi. Weliswaar wordt in beide gevallen de functie van het bovenpaneel vervuld, maar zowel de wijze waarop dit gebeurt als het bereikte resultaat verschilt. Hof 's-Gravenhage, 13 maart 2003, nr. 1, blz. 6.

B BESLISSINGEN VAN DE RECHTER

Over de inbreuk merkt Cellocoup op, dat haar bloemenhoezen, waaronder de 'Cönes Y', niet vallen onder conclusie 10 van het octrooi, omdat die hoezen niet een niet-lineaire rand, maar een gegolfde rand zouden hebben. Niet-lineair betekent volgens Cellocoup 'niet bestaande uit rechte, kromme en/of gebroken lijnen'. Het hof vermag Cellocoup hierin niet te volgen. Voorzover een deskundige, die conclusie 10 leest, niet reeds aanstonds begrijpt, dat met 'non-linear' is bedoeld: 'niet volgens een rechte lijn verlopend', zal hij conform het voorschrift van artikel 30, lid 2 Row de beschrijving en tekeningen van het octrooischrift raadplegen, teneinde uitleg van het door hem niet begrepen woord 'non-linear' te bekomen. Die uitleg zal hij onder meer vinden in figuur 3, het enige figuur, waarin een voltooide verpakkingshoes is afgebeeld. Uit de in conclusie 10 gebruikte verwijzingscijfers blijkt, dat die figuur 3 een weergave is van de in conclusie 10 omschreven verpakkingshoes. De openingsranden 31 en 32, die blijkens conclusie 10 'anon-linear shape substantially the whole length thereof' hebben, zijn afgebeeld als hebbende een golfvorm. De deskundige zal daarom begrijpen, dat met 'non-linear' bedoeld is een golfvormig verlopende lij n of dergelijke, dat wil zeggen een lij n, die niet recht is. Hof's-Gravenhage, 22 jan. 2004, nr. 66, blz. 453.

Ia Rijksoctrooiwet (1910) Artt. 2 en 43, lid 5 Geen omkering bewijslast. Het betoog van Ajinomoto dat sprake is van een nieuw voortbrengsel, omdat in de methode volgens het octrooi een gedroogd product wordt verkregen en in genoemde Japanse octrooiaanvragen 'natte' kristallen, die bovendien op industriële wijze, in plaats van op laboratoriumschaal zijn verkregen, wordt verworpen. Of de kristallen 'nat' of 'droog 5 zijn en op welke wijze deze worden verkregen doet voor de nieuwheid van de stof niet terzake. Derhalve is het door toepassing van het octrooi verkregen voortbrengsel, de chemische verbinding aspartaam met een bepaalde kristalstructuur/morfologie, niet nieuw in de zin van art. 2 Row (1910). Rb. 's-Gravenhage, 13 aug. 2003, nr. 14, blz. 89. Art. 18A en artt. 16 en 18 Octrooigemachtigdenreglement i.v.m. Bijzondere Voorschrift 16 Gedragsregels De Raad van Toezicht is, gelet op de artikelen 16 en 18 van het Octrooigemachtigdenreglement, welke h u n grondslag vinden in artikel 18 A van de Row (1910), bevoegd tot het opleggen van een tuchtstraf in gevallen waarin een octrooigemachtigde in strijd met zijn plicht of op onwaardige wijze handelt. De Afdeling ziet evenals de rechtbank, geen grond voor het oordeel dat de Raad van Toezicht bij de vraag welke normen een octrooigemachtigde bij de uitoefening van zijn beroep in acht dient te nemen, niet de Gedragsregels van de Orde mag betrekken. Die regels, waaronder Bijzonder Voorschrift 16, zijn immers een invulling van de open norm 'in strijd met zijn plicht of onwaardig'. Bijzonder Voorschrift 16, op grond waarvan de octrooigemachtigden gehouden zijn een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, is met het oog op een adequate beroepsuitoefening, niet kennelijk onredelijk of onjuist en is een eis die in het kader van artikel 16, eerste lid van het Reglement kan worden gesteld. Het betoog van appellant dat de Orde ten tijde van belang geen verordenende bevoegdheid toekwam, kan niet tot de conclusie leiden dat Bijzonder Voorschrift 16 van de Gedragsregels appellant niet kon worden tegengeworpen. Ook hetgeen appellant heeft aangevoerd met betrekking tot het op 1 mei 2003 in werking getreden artikel 23I1 van de Row 1995 werpt hierop geen ander licht. Raad van State, 19 mei 2004, nr. 60, blz. 423. Art. 30, lid 2 Rb.: Volgens conclusie 1 van het octrooi bestaat de binnenconstructie uit een bovenpaneel, een voorpaneel dat met het

Tussenvonnis: Bij de stand van zaken (van het tussenvonnis) zijn Ajinomoto voorshands en behouden door Daesang te leveren tegenbewijs geslaagd inhunbewijs dat sprake is van inbreuk door Daesang. Dat geen sprake zou zijn van een duidelijk onderscheid tussen bundelvormige en naaldvormige aspartaam kristallen wordt, mede in het licht van de over een weer geproduceerde verklaringen van (partij)deskundigen, gepasseerd. Datzelfde geldt voor Daesangs bewering dat in h u n product geen bundelvormige kristallen zouden voorkomen, of dat deze van ondergeschikt belang zouden zijn. Voor een en ander is mede redengevend de ter zitting onvoldoende door Daesaeng weergesproken gedetailleerde tweede rapporten van Mullin en Tarling, die vrijwel elk punt van kritiek uit de rapporten van Jones en Glazer (voldoende) gemotiveerd hebben weersproken. Daartegenover is de door Daesang gemankeerd uiteengezette beweerdelijke productiemethode van Daesang - mede in het licht van de door Ajinomoto uiteengezette, evenmin (ter zitting) afdoende weersproken, ten merendele opportuun te achten vraagtekens bij de productiemethode - niet voldoende. Eindvonnis: Weliswaar is niet in voldoende mate komen vast te staan dat andere dan statische kristallenwerkwijzen op industriële schaal bundelvormige kristallen op kunnen leveren, maar er is wel in voldoende mate twijfel gerezen omtrent de juistheid van de stelling van Ajinomoto dat zulks alleen zou kunnen geschieden bij een niet geroerd proces en dat is, in het kader van waardering van tegenbewijs, waar het thans op aankomt.

2 0 0 4

B I J B L A D


De rapportage van Dries in verband met zijn getuigenverklaringen bezien tegen de achtergrond van de getuigenverklaring van Kim en Europese octrooiaanvrage 1077216 alsmede de in voldoende mate gerezen twijfel rond de juistheid van de stelling van Ajinomoto als hiervoor beschreven brengen de rechtbank tot het oordeel dat Daesang is geslaagd in het haar opgedragen tegenbewijs door rechtens relevante twijfel te zaaien ten aanzien van de voorshands door Ajinomoto bewezen geachte inbreuk op het octrooi. Rb. 's-Gravenhage, 13 aug. 2003, nr. 14, blz. 89. Art. 43» Hd 1 Hof: Het kenmerkende gedeelte b) heeft geen betrekking op de in de bestaande wasmachines aanwezige bekende doseer/ toevoer- systemen voor wasmiddel en water, maar op een doseersysteem met een specifieke, afzonderlijke menginrichting die geschakeld is vóór het loogreservoir (trommel) van de bestaande wasmachines, welk doseersysteem derhalve een wezenlijk aspect vormt van de machinale waswerkwijze zoals die in conclusie 1 is geoctrooieerd. Het verleningsdossier bevestigt het oordeel van het Hof dat de door Henkei bepleite 'leer' van het octrooi geen steun vindt in de stukken van het verleningsdossier. Hoge Raad, 25 april 2003, nr. 15, blz. 97. Artt. 43, lid 5 en 2 Geen omkering bewijslast. Het betoog van Ajinomoto dat sprake is van een nieuw voortbrengsel, omdat in de methode volgens het octrooi een gedroogd product wordt verkregen en in genoemde Japanse octrooiaanvragen 'natte' kristallen, die bovendien op industriële wijze, in plaats van op laboratoriumschaal zijn verkregen, wordt verworpen. Of de kristallen 'nat' of 'droog' zijn en op welke wijze deze worden verkregen doet voor de nieuwheid van de stof niet terzake. Derhalve is het door toepassing van het octrooi verkregen voortbrengsel, de chemische verbinding aspartaam met een bepaalde kristalstructuur/morfologie, niet nieuw in de zin van art. 2 Row (1910). Rb. 's-Gravenhage, 13 aug. 2003, nr. 14, blz. 89. Art. 51, lid ia Naar het oordeel van het hof zijn bij Lindholm de maatregelen van het Parteurosa-octrooi terug te vinden: a) de gehele uitbreidbare werkruimte met eventueel vast opgestelde apparatuur is verpakt in een vervoerbare of mobiele container, die rondom is afgesloten (door de opklapbare vloerdelen en door de buitenwanden van de uitschuifbare structuren); b) ten minste een deel van een zijwand van de container kan worden neergeklapt, waardoor een vloer voor de uitbreiding van de werkruimte wordt gevormd; en c) de werkruimte kan worden uitgebreid door het uitschuiven van een binnenconstructie, waarin alle voor de uitbreiding benodigde wanddelen aanwezig zijn. Het vereist naar het oordeel van het hof van de gemiddelde vakman geen inventieve arbeid om te komen van een telescopische constructie met binnenste vaste huls (Lindholm) tot een soortgelijke constructie met buitenste vaste huls (Parteurosa). Dat de octrooiaanvrage WO 84/01974 (Lindholm) in de verleningsprocedure voor het Europees Octrooibureau (EOB) in de beoordeling is betrokken betekent niet, dat in een bodemprocedure de rechter niet zelfstandig de nietigheidsargumenten behoort te beoordelen. Daarbij mag ook niet uit het oog worden verloren, dat de nietigheidsprocedure ingevolge artikel 51 Row (1910) mede dienstig is om mogelijke door de octrooi-

E I G E N D O M

5 9 1

verlenende instantie gemaakte beoordelingsfouten te herstellen. Bij het beoordelen van de inventiviteit is door het hof geen gebruik gemaakt van de zogenaamde problem and solution benadering. Zoals door de Board of Appeal van het European Patent Office in 1 465/92 (Officialjoumai 1996,32) reeds werd uiteengezet is die prohlan and solution benadering slechts één van de mogelijk wijzen van benadering. Hof's-Gravenhage, 13 maart 2003, nr. 1, blz. 6. Bij de beoordeling van de srelling van Meeuwissen dat het octrooi nietig is wegens een gebrek aan inventivireit, zal de rechtbank de probleemoplossingsmethode (Problem-solution approach) gebruiken. Bij de toepassing van deze methode dient allereerst de meest nabije stand van de techniek te worden geïdentificeerd. Het octrooi bakent af van de Nederlandse terinzagelegging NL 7707303, door partijen aangeduid als D8. Naar het oordeel van Meeuwissen komt als de meest nabije stand van de techniek slechts in aanmerking de Nederlandse terinzagelegging NL 7805153, in deze procedure bekend als D9. D8 openbaart een inrichting voor het in de grond brengen van een kunststof drain, waarbij de drain in een buis is aangebracht, welke buis tot de vereiste diepte in de grond wordt geheid met behulp van een heistelling, waarna de buis weer wordt opgetrokken met achterlating van de drain in de grond. De rechtbank is van oordeel dat niet D9 doch D8 heeft te gelden als de meest nabije stand der techniek. De in Dg geopenbaarde uitvinding heeft uitsluitend betrekking op een drainage element, en niet op een inrichting waarmee dat element in de grond wordt gebracht. D8 daarentegen ziet niet op een drainage element doch op een inrichting voor het in de grond brengen daarvan. Als volgende stap kan aan de hand van de verschillen tussen D8 en het octrooi het aan de inrichting van D8 verbonden probleem worden geformuleerd: de in D8 beschreven inrichting is relatief zwaar en het heien gaat relatief langzaam. Het octrooi lost dit probleem op door in plaats van met een heistelling de buis met het drainagelint in de grond te drijven door middel van een kabelmechanisme. Een dergelijk mechanisme levert een constante aandrijfkracht en is aanzienlijk lichter uit te voeren dan een heistelling. Aldus wordt het tempo waarin een groot aantal drainagelinten naast elkaar kan worden aangebracht vergroot. Daarmee resteert de vraag of de door het octrooi geboden oplossing voor het zojuist geformuleerde probleem op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman op voor de hand liggende wijze uit de stand der techniek voortvloeide. Meeuwissen stelt dat dit inderdaad het geval was en beroept zich daartoe op een aantal publicaties (Dl -D7). Dl -D4 alsmede D6 en D7 zijn publicaties die (olie)boorinstallaties openbaren. De vakman die op zoek is naar de oplossing van het probleem om een installatie als in D8 lichter en sneller uit te voeren, zal niet naar deze publicaties worden gevoerd, nu boormachines naar hun aard zwaarder zijn en minder snel werken dan de installatie volgens D8. Het ligt evenmin voor de hand dat de vakman te rade zal gaan bij D5. Die publicatie heeft betrekking op een heistelling en betreft dan ook een vakgebied waarvan de vakman juist zal worden weggeleid. Het voorgaande voert tot de slotsom dat de nietigheidsargumenten van Meeuwissen falen. Rb. 's-Gravenhage, 16 april 2003, nr. 2, blz. 12. Art. 51, lid ie Door Cellocoup is aangevoerd, dat de woorden 'niet-lineair' niet voorkomen in de oorspronkelijk stukken. Kennelijk heeft

5 9 2

B I J B L A D


zij daarbij de nietigheidsgrond van art. 51, lid 1 onder c, Row op het oog, te weten dat het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage. Juist is, dat in die Nederlandse tekst de woorden 'nier-lineair' niet voorkomen. In die tekst wordt wel aangegeven, dat het ten tijde van indiening van de aanvrage op problemen stuitte om bewerkte openingsranden van verpakkingen te verschaffen, openingsranden dus, die 'bijvoorbeeld volgens een sierlijn zijn afgesneden'. In de aanvrage wordt verder toegelicht hoe volgens de uitvinding dergelijke volgens een sierlijn afgesneden of bewerkte openingsranden door warm stansen kunnen worden vervaardigd, waarbij de gescheiden langsranden van de velvormige delen van de verpakking elk worden bewerkt tot openingsrand, zodat de bewerkte openingsranden verschillend kunnen zijn uitgevoerd. Naar het oordeel van het hof omschrijft de zinsnede 'that the opening edges have a non linear shape substantially the whole length thereof' in conclusie 10 van het octrooi niet anders dan de in de aanvrage als ingediend reedsgenoemde,volgens een sierlijn afgesneden of bewerkte openingsranden. Het onderwerp van het octrooi wordt mitsdien gedekt door de inhoud van de ingediende aanvrage. Hof's-Gravenhage, 22 jan. 2004, nr. 66, blz. 453. Art. 56, lid 4 en art. 83, lid 4 Row 1995 Het is van belang dat tegenstrijdige uitspraken worden vermeden en de rechtbank heeft de behandeling van de vorderingen terzake van deze octrooien gelet op de ingestelde opposities terecht geschorst. Hof's-Gravenhage, 27 mei 2003, nr. 22, blz. 139. Ib Rijksoctrooiwet 1995 Art. 4; art. 54 EOV Het hof heeft wat de mate van zuiverheid betreft klaarblijkelijk doorslaggevend geacht dat het gezuiverde NCA 2 dat door Matsuoka wordt beschreven, niet de mogelijkheid verschaft om de in het octrooi bedoelde werkwijze toe te passen om antilichamen te verkrijgen die specifiek en uniek zijn voor CEA en dat de gemiddelde vakman die leest dat het meconiumantigeen volgens conclusie 2 van het octrooi van Primus c.s. geen CEA bevat, hieruit kan afleiden dat het in zoverre om een nieuw meconiumantigeen gaat. Hoge Raad, ïgdec. 2003, nr. 59, blz. 411. Artt. 4 en 87 Naar het voorlopig oordeel van de rechtbank mist de knikbestendige constructie inventiviteit. Alvorens definitief te beslissen vraagt de rechtbank het Bureau technisch advies, omdat het in deze zaak voor de rechtbank niet aanstonds mogelijk is zich zonder meer te plaatsen in de schoenen van de gemiddelde vakman op kathetergebied ten tijde van de prioriteitsdatum en omdat het gevaar van 'hindsight' hier op de loer ligt. Rb. 's-Gravenhage, 16 febr. 2000, nr. 9, blz. 63. Art. 6 Het onderkennen van het knikprobleem berust niet op uitvinderswerkzaamheid. Ook in het onderkennen van de oorzaak van het probleem is geen uitvinding te zien. Tenslotte valt ook de door het octrooi geboden oplossing voor het probleem niet als inventief aan te merken. Aan het afwijkende oordeel van de Oppositieafdeling van het EOB wordt voorbijgegaan om reden dat deze afdeling in het geheel niet is ingegaan op het doorslaggevend geoordeelde argu-

E I G E N D O M

2 0 0 4

ment dat de in het octrooi geboden oplossing voor het knikprobleem tot de algemene technische kennis van de vakman behoorde. Rb. 's-Gravenhage, 10 sept. 2003, nr. 38, blz. 244. Ten tijde van de indiening van het octrooi was (de techniek van) elektronische afstandsbediening reeds algemeen bekend. Daarenboven behoorde op de indieningsdatum elektronische afstandsbediening van een gemotoriseerd aangedreven camerakop reeds tot de stand van de techniek. Het lag voor de gemiddelde vakman voor de hand om de configuratie geopenbaard in de publicatie over de Merlin Camera te combineren met de methode van afstandsbediening geopenbaard in het Scène Sync systeem. Aldus zou de gemiddelde vakman, geconfronteerd met het objectieve probleem verbonden aan de Merlin Camera, op grond van de bekende stand van de techniek op de indieningsdatum van het octrooi, zonder enige uitvinderswerkzaamheid tot de door het octrooi geboden oplossing van het vervangen van de mechanische bediening op afstand door middel van kabels en katrollen door elektronische afstandsbediening van een gemotoriseerde activator head zijn gekomen. Rb. 's-Gravenhage, 29 okt. 2003, nr. 87, blz. 540. Art. 6; art. 56 EOV Het hof heeft de inventiviteit van het octrooi blijkbaar hierin gezocht dat voor de gemiddelde vakman die een monoklonaal antilichaam in de klasse III wilde bereiden, de op de prioriteitsdatum bestaande techniek daarvoor niet toereikend was, omdat geen zekerheid kon worden verkregen dat met deze techniek het beoogde resultaat werd bereikt, welke zekerheid naar 's hofs oordeel wel werd geboden in het aangevallen octrooi. Hoge Raad, i9dec. 2003, nr. 59, blz. 411. Art. 6; art. 75, lid ia; art. 54 EOV Dat de (vier) kenmerken van de geoctrooieerde inrichting ieder uit (andere) voorpublicaties bekend zijn rechtvaardigt niet het oordeel dat de uitvinding voor de hand liggend is. Dat zou anders zijn als er publicaties zijn die het combineren van die kenmerken suggereren (T 37/85; T 2/83). Hof's-Gravenhage, 28 aug. 2003, nr. 40, blz. 254 (met noot). Art. 6 i.v.m. art. 75, lid 1; art. 56 EOV Het probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt is, dat een relatief grote opening in de wand (ter bevestiging van een diefstalbeveiliging) noodzakelijk is. De gemiddelde vakman zal zonder inventieve denkarbeid tot de in het octrooi beschreven oplossing komen voor dit aan de bekende stand van de techniek verbonden nadeel. Uitgaande van het eenvoudige principe dat de sterkte door de zwakste schakel wordt bepaald zal de vakman het dwarslichaam met as uit de bekende stand van de techniek uitvoeren in een T vorm. De verdere maatregelen volgen dan uit de beschrijving in de bekende stand van de techniek. Ook de secundaire stand van de techniek openbaart het inzicht dat het huis van de beveiliging zich niet rondom de as hoeft uit te strekken, maar dat kan worden volstaan met een as met aan het uiteinde een dwarslichaam, waarbij twee zich uit het huis uitstrekkende pennen zorgdragen voor de noodzakelijke fixatie van het slot ten opzichte van de sleuf. Dat het beveiligingsmechanisme van de secundaire stand van de techniek niet is vergrendeld (maar bij verdraaiing een alarmschakelaar activeert) doet er niet aan af dat het geopenbaarde bevestigingsmechanisme voor een vergrendelbaar slot bruikbaar is. Rb. 's-Gravenhage, 14juli 2004, nr. 86, blz. 534.

B I J B L A D

2 0 0 4


Art. 12

Niet is komen vast te staan dat hetgeen in de aanvrage is neergelegd ontleend zou zijn aan kennis van eiseres. Rb. 's-Gravenhage, 6 aug. 2003, nr. 17, blz. 116. xr

i

j„

:~

.—.

i::i. J - . - T T —

cî

™~J~ ,.:^..:.,J —

v u u u i l t i l l a o LD aaiiin-iiii-iijiv ucii vis.il o i u u i i m e u k - u i i v i n c i c i

inn A& rrnï/-ï£Ti7ii-g jc^ j-jji ji^jfj voorts een louter commerciële func~ tie bij Biotronik, waartoe het doen van uitvindingen niet gerekend kon worden. In het licht van een en ander ligt voorshands reeds weinig voor de hand dat octrooiaanspraken met betrekking tot de guidewire [uitsluitend] aan Biotronik toekomen. Rb. Maastricht, 3 maart 2004, nr. 75, blz. 495. Art. 12, lid 6 De toevoeging, in art. 12 lid 3 Row, van een afzonderlijke categorie 'onderzoekers', moet niet zo worden uitgelegd dat dezen met het oog op de in art. 12, lid 6 Row bedoelde vergoeding een uitzonderingspositie innemen. Voor hen geldt dus ook het uitgangspunt van HR 1 maart 2002, NJ 2003, 210, dat de vergoeding voor het missen van de aanspraak op octrooi in het loon inbegrepen is, en dat er pas aanleiding is voor toekenning van een (extra) vergoeding waar aannemelijk is dat dit uitgangspunt geen opgeld doet. Of dat het geval is moet aan de hand van alle relevante omstandigheden worden beoordeeld, i.h.b. - de positie en functie van de uitvinder binnen de organisatie - zijn honorering en verdere arbeidsvoorwaarden - de aard en het (geldelijk) belang van de uitvinding en

5 9 3

E I G E N D O M

van de Octrooiraad) afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval verstaan een periode van twee tot hooguit drie maanden na de ontdekking van het verval; indien sprake is van bijzondere omstandigheden kan een langere termijn acceptabel zijn, doch deze kan niet langer dan een jaar bedragen. De rechtoaiiiv overweegt uai, nu in wei en iGCiiCiiimg IÏICL IS omscriieven wol- rntirmpt

nnA&r

WIAI. t u h v i ^ i . .

viiu^-j.

'T-ipt- -vn cnnf*r\icr ui., m*

JiJ^HAi

m/-i(TÉ>liilV ii-iz-ü/^nîV \/nn T-i/^tö

n n / t , ^ i j "

UIU11.11LI1

l"ll

" "

verzoek tot herstel moet worden verstaan, het niet onredelijk is dat het Bureau aansluiting heeft gezocht bij de reeds bestaande beleidslijn van de Octrooiraad; de nadere invulling van het begrip 'zo spoedig mogelijk' is niet in strijd met de wet en ook overigens is deze beleidslijn niet onredelijk. Beroep ongegrond. Rb. 's-Gravenhage, 13 jan. 2004, nr. 39, blz. 246. Artt. 32 en 36, leden 1,2 en 4 i.v.m. art. 1:3 Awb Het EOB, dat overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien is aangewezen als instantie voor het uitvoeren van een nieuwheidsonderzoek van internationaal type, is geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, want immers niet ingevolge de Nederlandse wetgeving met openbaar gezag belast. Het uitgevoerde nieuwheidsonderzoek van het internationale type kan niet als een (publiekrechtelijke) rechtshandeling van het Bureau worden beschouwd. Het Bureau heeft bij brief van 3 december 2001 uitsluitend mededeling gedaan van de resultaten van een door het EOB uitgevoerd onderzoek, en die mededeling zelf

— U C lllclLC W e l c l l l l l U-C UC LHJ1V1VC11C d r t l l U t U I L V l l l U l l i g 1H_1_1L U l J g U -

l l C l . i l . g\_l_ll I C V - l l L O g C V U l g UillVld.1 liA-L o l _ C l l ltl_UZ,k_ U i W l l S U l L l l l g V d.Ll

dragen. I.c. geen gronden voor aanvaarding van een uitzondering. Centrale Raad van Beroep Utrecht, 8 juli 2004, nr. 88, blz. 544.

verweerder betreft. Ter zitting heeft eiser nog aangevoerd dat de beslissing van het Bureau moet worden aangemerkt als een appellabel bestuurlijk rechtsoordeel. Daarvan is echter geen sprake, reeds omdat het Bureau geen inhoudelijk standpunt heeft ingenomen en slechts de resultaten van het onderzoek van het EOB aan eiser heeft meegedeeld. Rb. 's-Gravenhage, 3 juni 2004, nr. yy, blz. 499.

Art. 23, lid 3 De rechtbank heeft terecht en op goede gronden overwogen dat het Bureau, door onder 'zo spoedig mogelijk' in artikel 23, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, een periode van hooguit drie maanden na het ontdekken van het verzuim te verstaan, mede gelet op de belangen van derden die van de juistheid van het octrooiregister moeten kunnen uitgaan en daarnaar handelen, aan die bepaling geen onjuiste toepassing heeft gegeven. Het verzuim is aan het licht gekomen na ontvangst van de aan appellante gerichte vervalbrief van 6 april 2000. Het herstelverzoek is op 19 maart 2001 ingediend, derhalve ruim elf maanden later. Het herstelverzoek is aldus niet 'zo spoedig mogelijk' in evenbedoelde zin ingediend. De door appellante ten betoge dat haar verzoek niettemin niet had mogen worden afgewezen gestelde omstandigheden - misverstanden in de communicatie tussen haar verschillende gemachtigden en verschil van inzicht wie voor het niet voldoen van de betalingsherinneringen en daarmee voor het herstel van de gemaakte fouten verantwoordelijk was - leveren geen aanleiding voor een ander oordeel op. Het Bureau heeft de gevolgen van deze gestelde omstandigheden voor rekening van appellante mogen laten, als het heeft gedaan. De conclusie is dat de rechtbank het Bureau terecht heeft gevolgd in zijn standpunt dat het herstelverzoek niet zo spoedig mogelijk na afloop van de niet in acht genomen termijn is ingediend en derhalve zonder inhoudelijke beoordeling mocht worden afgewezen. Raad van State, 28 april 2004, nr. 61, blz. 426. Onder tijdige indiening van een herstelverzoek wordt in de visie van het Bureau (aansluitend bij de bestaande beleidslijn

Art. 52, lid ia Octrooi op tegen namaak beveiligde sleutels. Gedaagde, 'sleutelspecialist', maakt een originele sleutel van de octrooihouder na en geeft de nagemaakte sleutel zonder betaling af, dit om (t.o.v. een grootgebruiker van deze sleutels) te demonstreren dat de sleutel makkelijk kan worden gekopieerd. Hoewel alleszins begrijpelijk is dat Kaba met dit voorval niet gelukkig is (een sleutelsysteem dat niet kan worden nagemaakt is immers waardevoller dan een systeem dat niet mag worden nagemaakt) is het onvoldoende om voorshands tot octrooiinbreuk te kunnen concluderen. Nu verder niets is gesteld of gebleken omtrent enige relevante handeling van de Sleutelspecialist is de vordering tegen deze gedaagde reeds op die grond niet toewijsbaar. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 6 jan. 2004, nr. 49, blz. 304. Art. 52, lid 4 i.v.m. art. 1:3 Awb De brief waarin het Bureau I.E. meedeelt dat een Europees octrooi geen rechtsgevolg in Nederland heeft, omdat niet binnen 3 maanden na publicatie een vertaling van dat octrooi is ontvangen, betreft geen wilsuiting van het Bureau en is daarom geen besluit waartegen de rechtsmiddelen van de Awb openstaan. Het Bureau heeft het bezwaar terecht niet ontvankelijk verklaard. Geen uitspraak wordt gedaan over de vraag of de brief op een juiste feitelijke grondslag berustte. Rb. 's-Gravenhage, 3 juni 2004, nr. 78, blz. 500.

5 9 4

B I J B L A D


Art. 53, lid ï De litigieuze inrichting vertoont drie van de vier kenmerken uit de octrooiconlusie. Het verschilpunt dat met betrekking tot het vierde kenmerk bestaat wordt niet als wezenlijk beoordeeld. Met in wezen dezelfde middelen en op in wezen dezelfde wijze wordt in wezen hetzelfde resultaat bereikt. Hof's-Gravenhage, 28 aug. 2003, nr. 40, blz. 254. Art. 53, lid 2 Hof: De inventiviteit ontbreekt aan de materie van conclusie 1, nu enerzijds de toepassing van korrelvormig antislipmateriaal reeds bekend is uit de Nederlandse octrooiaanvrage 9300665 en anderzijds uit het Duitse Offenlegungsschrift 3.320.929 de toepassing van anti-slipmateriaal uit kunststof bekend is. Het ligt voor de gemiddelde vakman voor de hand een en ander te combineren. Dit zal hij des te eerder doen nu de aanduiding 'propyltex pasta' in verband met het deeltjesvormige materiaal volgens de Nederlandse aanvrage 93.00665 voor een deskundige op zijn minst de suggestie van kunststofmateriaal inhoudt, zelfs al zou uit analyse het tegendeel blijken. Hieraan doet niet af dat de Duitse publicatie op geen enkele wijze antislipmateriaal in de vorm van korrels noemt of suggereert. Korrels in anti-slipmateriaal zijn bekend, kunststof als antislipmateriaal is bekend, kunststofkorrels in anti-slipmateriaal ligt voor de hand. De onafhankelijke conclusie 10 betreft een werkwijze voor het aanbrengen van een anti-sliplaag op een oppervlak, waarbij het oppervlak met een reinigingsmiddel en vervolgens met een hechting bevorderend middel wordt voorbehandeld en op het oppervlak het preparaat volgens het octrooi wordt aangebracht. De Nederlandse octrooiaanvrage 93.00665 beschrijft een soortgelijke werkwijze. Het toepassen van de bekende methode voor het aanbrengen van het preparaat volgens het octrooi is niet inventief. Hoge Raad, 21 febr. 2003, nr. 29, blz. 183 (met noot). De gemiddelde vakman die kennis neemt van beschrijving en de bijbehorende tekeningen, zal begrijpen dat op de 'eerste' band, in de beschrijving ook wel aangeduid als de onderliggende band, een laag of meer lagen van een bepaald materiaal en dus met een bepaalde dikte wordt aangebracht. Aldus bestaat de geoctrooieerde band van Multifoil uit twee of meer lagen. Naar PAL onweersproken stelt, bestaat haar band uit een enkele laag (vannon-wovenmateriaal) waarvan de vezels op een aantal plaatsen door verhitting zijn samengesmolten; op die plaatsen wordt de band ondoorlaatbaar voor lucht en vocht. De band van PAL bestaat dus slechts uit een enkele laag. Van een letterlijke inbreuk is in ieder geval geen sprake. Het octrooi voorziet in een andere oplossing voor hetzelfde probleem dan de oplossing volgens de tot de stand van de techniek behorende octrooiaanvrage 9200471. De gemiddelde vakman zal na kennisneming van de stand van de techniek de conclusies niet anders begrijpen dan dat het octrooi niet zodanig ruim mag worden uitgelegd dat een enkelvoudige band als de PAL-band onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. De beschermingsomvang van het octrooi is derhalve beperkt tot een band bestaande uit ten minste twee lagen. Dit in aanmerking genomen, vervult de bij de band van PAL toegepaste maatregel van versmelting van vezels in een band niet in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze als het aanbrengen van een of meer lagen op een band zoals het octrooi voorschrijft. Dit brengt mee dat het beroep op equivalentie niet kan slagen. Hof's-Gravenhage, 6 maart 2003, nr. 67, blz. 456.

E I G E N D O M

2 0 0 4

De beschermingsomvang van een tweede gebruiksconclusie 17 van het Henkel-octrooi, is beperkt tot het specifieke gebruik van de desbetreffende stof voor het verkrijgen van het nieuw ontdekte technische effect, niet alleen omdat daarin de uitvindingsgedachte is gelegen, maar ook omdat dit in de aanvangswoorden van een dergelijke conclusie - in dit geval: Verwendung der Additivs (...) zur Verringerung der Glaskorrosion - tot uitdrukking is gebracht. Het specifieke, door conclusie 17 van het Henkel-octrooi beschermde gebruik is het gebruik van de combinatie van carbonzuur en fosfonzuur (en water) voor het verminderen van corrosie. Rb. 's-Gravenhage, 6 maart 2002, nr. 8, blz. 55. Nu voldoende aannemelijk is dat de aanwezigheid van hemihydraat in de door Beecham in februari 2003 onderzochte tabletten uit de batch met nummer 02E10ME2 niet uit de door Centrafarm c.s. geopperde bijzondere oorzaken (Ramanspectroscopie, ongunstige bewaarcondities) is te verklaren, moet het ervoor worden gehouden dat, zoals Beecham heeft gesteld, het hemihydraat 'spontaan' in die tabletten is ontstaan uit het anhydraat, mogelijk al bij de vervaardiging van die tabletten. Dat SKB in augustus 2002 in tabletten uit de batch met nummer 02E10ME2 geen hemihydraat, maar alleen anhydraat heeft gemeten, staat, anders dan Centrafarm c.s. lijken te menen, aan deze gevolgtrekking niet in de weg omdat in augustus 2002 andere tabletten zijn onderzocht en bovendien pas nadien omzetting kan hebben plaatsgevonden. De vorderingen tot verboden aan FAL en Centrafarm B.V. om directe octrooi-inbreuk te plegen zijn dan ook toewijsbaar, waarbij wel moet worden benadrukt dat deze directe inbreukverboden alleen betrekking hebben op paroxetine CF mg 20 tabletten met hemihydraat en niet op paroxetine CF 20 mg tabletten in het algemeen. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 maart 2003, nr. 30, blz. 193. Art. 53, lid 2 en art. 69 EOV Het octrooi beoogt (o.a.) dat in het onderste deel van de drukruimte (van pompen voor olie/gasmengsels) geen gas wordt aangezogen. Ook al zou ter plaatse bij de wegens inbreuk aangesproken inrichtingen turbulentie optreden en/of al zou bij de uitlaatopening geen stromingssnelheid van bijna nihil optreden, er is geen sprake van dat het aanzuigen van gas niet wordt vermeden, waar het nu juist volgens het octrooi om gaat. Al zou de vloeistof volgens de inrichting van de gedaagden alleen de assen bevochtigen en niet de spleten tussen de schroeven afdichten, daarmee is toch aan de (voorwaarde van de) octrooiconclusie voldaan. Een maatregel die slechts in (werkwijze) conclusie 1 is te lezen, maar niet in (voortbrengsel) conclusie 6, mag niet in de laatstgenoemde conclusie worden 'ingelezen'. De inrichting van de gedaagden komt niet neer op toepassing van de bekende stand van de techniek. De bekende stand van de techniek leert immers, blijkens de overwegingen t.a.v. de gevorderde nietigverklaring, niet de uitvinding volgens het octrooi, en de inrichting van gedaagden past die uitvinding wèl toe. Rb. 's-Gravenhage, 2 juli 2003, nr. 3, blz. 18. Ook in de hoofdzaak zal geen grensoverschrijdend inbreukverbod kunnen worden opgelegd omdat inbreuk is aangenomen in het equivalentiebereik en de benadering daarvan in de verschillende gedesigneerde landen uiteenloopt. Terzake van één van eiseresses octrooien is geen ruimte voor equivalente bescherming omdat de octrooihouder blijkens het verleningsdossier uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van de

2 0 0 4

B I J B L A D


mogelijkheid meer lussen te claimen door zich welbewust te beperken tot één lus. Conform de Van Bentum/Kool-leer is dan geen ruimte voor equivalente bescherming. Rb. 's-Gravenhage, 17 dec. 2003, nr. 16, blz. 105. Art. 53, lid 2, art. 69 EOV en art. 19 Rv Onjuist is dat eiseres geen beroep kan doen op bescherming in het equivalentiebereik nu zij dit eerst bij pleidooi heeft aangevoerd. De beschermingsomvang van Europese octrooien ex art. 69 EOV en het Uitlegprotocol daarbij, brengt de toetsing van inbreuk in bet equivalentiebereik, als begrepen in Nederlandinde Van Bentum-Kool-leer, al snel dichterbij. Voorts weegt mee dat argumenten ontleend aan bescherming in bet equivalentiebereik in deze zaak niet steunen op pas ten pleidooie nieuw aangevoerde feiten maar na Hof 's-Gravenhage 3 juli 2003, BIE 2003, nr. 88 als het ware en voor beide zijden kenbaar voor het oprapen lagen. Nu het technisch effect van de twee lussen in gedaagdes stent exact dezelfde is als die van de ene lus volgens het octrooi (verschaffen van flexibiliteit en krimpcompensatie) is volgens de 'function-way-result' toets sprake van equivalentie. Rb. 's-Gravenhage, 17 dec. 2003, nr. 16. blz. 105. Art. 70

Voor de beoordeling van nevenvorderingen (vernietiging van voorraden e.d.) moet een afweging worden gemaakt tussen de ernst van de inbreuk en de gevorderde maatregelen alsmede de belangen van derden. Schadevergoeding wegens directe en indirecte inbreuk toewijsbaar, maar niet voor (andere) 'betrokkenheid' bij inbreuken. Geen cumulatie van schade en winstafdracht. Rb. 's-Gravenhage, 2 juli 2003, nr. 3, blz. 18. Art. 73

Zoals het hof met juistheid heeft vooropgesteld, wordt ingevolge art. 69 lid 1 EOV en het daarbij behorende Protocol de beschermingsomvang van het Europees octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Het hof heeft dan ook terecht overeenkomstig deze maatstaf de inhoud van de conclusies vastgesteld. Het heeft aan het octrooi een uitleg gegeven die, voor zover hier van belang, erop neerkomt dat het octrooi leert dat het bij koffiemachines volgens de stand der techniek optredende 'bypass'-verschijnsel - waarmee het hof doelt op het verschijnsel dat het hete water langs de zijrand van de koffiebuil kan stromen, waardoor het koffie-extract wordt gemengd met (een overigens niet controleerbare hoeveelheid) water dat niet de koffie in de buil is gepasseerd, waardoor het koffie-extract een ongewenst geringere sterkte zal krijgen - kan worden vermeden door de in de bodem van de houder van de koffiebuil aangebrachte radiale groeven zich niet te doen uitstrekken tot de zijwand van de houder, doch te doen eindigen op enige afstand daarvan. Het hof heeft daaraan toegevoegd dat voor de juiste werking van een samenstel volgens het octrooi blijkens de beschrijving nodig is dat de koffiebuil zich uitstrekt tot nabij de verticale zijwand van de houder, doch dat zulks ook geldt voor het bekende samenstel volgens het Amerikaanse octrooi dat in het octrooischrift wordt genoemd. De klacht in onderdeel I (i) houdt in dat het hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, heeft geoordeeld dat het octrooi de nadelen van het Amerikaanse octrooi, waarvan het in het octrooischrift is afgebakend, opheft door wijziging van de houder van het samenstel en niet (ook) door aanpassing van de koffiebuil en daaruit heeft afgeleid dat de desbetreffende koffiebuil, die in de

E I G E N D O M

5 9 5

stand van de techniek als zodanig, dan wel als onderdeel van een ander samenstel, bekend was, niet als middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding heeft aangemerkt. De klacht faalt. De enkele omstandigheid dat een passende koffiebuil noodzakelijk is voor de toepassing van de geoctrooieerde inrichting brengt niet zonder meer mee dat deze buil een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt. Kennelijk, en in het licht van de uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven niet onbegrijpelijk, is het hof van oordeel geweest dat de bij de houder passende koffiebuil niet een element vormt van datgene waarmee, volgens het octrooischrift, de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand der techniek. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Hof: Bij ieder (pilvormige) koffiebuiltje kan een houder volgens het octrooi worden geconstrueerd. De houder conform het octrooi is een essentieel element van de geoctrooieerde uitvinding. Hieruit volgt dat niet gezegd kan worden dat een koffiebuil, die past in de houder van het geoctrooieerde samenstel, een wezenlijk bestanddeel of een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is. Daaraan doet niet af, dat een koffiebuil nodig is om het geoctrooieerde samenstel te kunnen gebruiken. Niet alles, wat nodig is om het geoctrooieerde samenstel te kunnen gebruiken is een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Anders zou ook het benodigde hete water en zelfs de koffiemachine, waarin het samenstel wordt gebruikt, een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel kunnen worden genoemd. (Vgl. de MvT betreffende het met artikel 73 Row 1995 overeenkomende art. 44A Row, ingevoegd bij de wijzigingswet 1987: 'De middelen moeten een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding betreffen. Niet voldoende is, dat de middelen bij de toepassing van de uitvinding gebruikt kunnen worden, zij moeten daarbij een essentieel element vormen'). Hieraan wordt niet afgedaan door de door Benyamini bepleite (ruime) ratio van indirecte octrooiinbreuk. Bij het voorgaande komt nog, dat pilvormige koffiebuiltjes met dezelfde of vrijwel dezelfde (ronde) vorm als de koffiebuiltjes, die door Sara Lee op de markt worden gebracht, reeds lang in de handel zijn en op de markt worden gebracht. Die bekende pilvormige koffiebuiltjes hebben afmetingen, die wellicht niet geheel passen bij de houder van het samenstel van Sara Lee (bedoeld voor het zogenaamde Senseo Cremaapparaat), maar ook bij deze bekende pilvormige koffiebuiltjes zal een houder conform het octrooi van Sara Lee kunnen worden geconstrueerd. Door het verhandelen van de 'O'Lacy's koffiepads' wordt geen indirecte inbreuk op het octrooi van Sara Lee gepleegd. Hoge Raad, 31 okt. 2003, nr. 47, blz. 285 (met noot). Voor indirecte inbreuk is vereist dat Diversey wist, of het haar duidelijk moest zijn, dat haar afnemers 'Divobrite Integra' bestemden/gebruikten voor toepassing van de geoctrooieerde vinding. Van een dergelijke wetenschap bij Diversey kan uiteraard slechts spraken zijn wanneer haar afnemers 'Divobrite Integra' daadwerkelijk bestemden/gebruikten voor toepassing van de geoctrooieerde vinding. Dienaangaande wordt overwogen dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat de afnemers van Diversey 'Divobrite Integra' uitsluitend in een verdunning van minder dan 0,2 gew. % zouden gebruiken en Diversey, hoewel dat onder deze omstandigheden op haar weg had gelegen, ook niet heeft gesteld dat dit het geval is. Het is inderdaad zo dat Diversey niet met volstrekte zekerheid kon weten dat haar afnemers 'Divobrite Integra' in een verdunning van meer dan 0,2 % gebruikten. Maar omdat er geen enke-

5 9 6

B I J B L A D


len reden was om aan te nemen dat die afnemers 'Divobrite Integra' uitsluitend in een verdunning van minder dan 0,2 gew. % zouden gebruiken, kon Diversey wel weten dat het zeer waarschijnlijk was dat haar afnemers 'Divobrite Integra' tevens gebruikten in een verdunning van meer dan 0,2 gew. %. Een wetenschap met deze graad van waarschijnlijkheid is in het kader van artikel 73 Row 1995 voldoende. Rb. 's-Gravenhage, 6 maart 2002, nr. 8, blz. 55. Het is aannemelijk dat pompen van de gedaagden in Nederland (door middel van reclamemateriaal) zijn aangeboden. Daardoor wordt ook indirecte inbreuk gemaakt op de werkwijzeconclusie (hoewel gedaagden de werkwijze zelf niet toepassen). Rb. 's-Gravenhage, 2 juli 2003, nr. 3, blz. 18. Beecham heeft betoogd dat 'voor zover' hemihydraat pas ontstaat nadat Centrafarm B.V. de tabletten heeft afgeleverd, zij en FAL indirecte octrooi-inbreuk plegen, en wel doordat zij met de tablet met het anhydraat een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding volgens Europees octrooi 0223403 aanbieden of leveren. Beecham heeft, hoewel dat op haar weg lag, echter niet gesteld dat een tablet met anhydraat voor toepassing van de uitvinding volgens Europees octrooi 0223403 bestemd is en dat Centrafarm B.V. en FAL dit weten of moeten weten, zoals voor indirecte octrooi-inbreuk is vereist. Aangezien lang niet zeker is of in een bepaalde tablet hemihydraat zal ontstaan - Beecham gebruikt zelf ook de woorden 'voor zover' - spreekt het bovendien bepaald niet voor zich dat aan deze vereisten is voldaan. Op grondslag van indirecte octrooiinbreuk kunnen de vorderingen van Beecham bijgevolg niet worden toegewezen. De stelling van Beecham dat een tablet met anhydraat en waterhoudende excipiënts eenbouwpakket vormt voor een tablet met hemihydraat en dat het leveren van dat bouwpakket als directe inbreuk is te kwalificeren, kan niet worden aanvaard omdat aldus de in wezen toepasselijke regeling van de indirecte octrooiinbreuk, met haar extra vereisten, wordt omzeild. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 18 maart 2003, nr. 30, blz. 193. Art. 75 In het midden kan blijven of het octrooi nieuw is dan wel toegevoegde materie bevat. De maatregelen in de conclusies van het octrooi zijn namelijk niet inventief. Het kenmerkende verschil tussen het Franse octrooischrift en conclusie 1 van het octrooi is de vervanging van de vleugelmoer 21 door een snelspanner met hendel 9 die in gesloten stand 'langs' het lichaam ligt. Deze oplossing biedt het octrooi voor het daarin gesignaleerde probleem dat de vleugelmoer constructie van het Franse octrooischrift onhandig is in het gebruik en bovendien gevaarlijke uitsteeksels bevat. Die oplossing ligt voor de gemiddelde vakman voor de hand. Immers, het gebruik van - wat partijen aanduiden met, een 'uitvalnaaf', dat is een snelspanconstructie waarbij een hendel wordt omgeklapt om een excentrisch gelokaliseerde as, van de ene (ontspannen) stand naar een andere (gespannen) stand - , was algemeen bekend binnen vakkringen (op het gebied van fietstechniek) ten tijde van de prioriteitsdatum. Dergelijke snelspanners zijn ook terug te vinden in de ter zitting getoonde Batavus fiets uit 1994, in figuur 3 van Gebrauchsmuster 9411263 en in figuren 1 en 3 van Amerikaans octrooischrift 5,133,224. Zo het al niet voor de hand lag een dergelijke snelspanner op basis van deze algemene vakkennis toe te passen op de constructie van het Franse octrooischrift, dan kan de vakman die suggestie niet zijn ontgaan lezende de Duits

E I G E N D O M

2 0 0 4

octrooiaanvrage 42 243 74. Daarin immers wordt de snelspanner reeds in een koppelstuk van een fiets met een stuur toegepast, waarbij eveneens sprake is van een tweetal stroppen. Van der Veer heeft er nog op gewezen dat het toepassen van een bekende snelspanner nog niet met zich brengt dat de hendel daarvan 'langs' het lichaam zou moeten liggen in de 'bekrachtigde' of gesloten stand. Een vakman, gesteld voot de keuze uit de veelheid aan standen die de hendel in gesloten stand zou kunnen hebben, zal er echter zonder meer toe worden gebracht deze zo min mogelijk te laten uitsteken en dus langs het lichaam te plaatsen. Dat is immers de meest logische, want esthetisch verantwoorde, en ter voorkoming van het blijven haken van kledingstukken en vanuit een oogpunt van veiligheid meest wenselijke, oplossing. Dat kenmerk vermag het octrooi mitsdien geen inventiviteit te verlenen, zodat het verweer wordt gepasseerd. Ook de volgconclusies ontberen inventiviteit, zodat het octrooi ook niet gedeeltelijk in stand kan blijven. Rb. 's-Gravenhage, 4 febr. 2004, nr. 62, blz. 428. Art. 75, leden 1 en 5 Hof: Aan de voorwaarden van HR 9 febr. 1996, BIE 1996 p. 334 (Spiro/Flamco) voor handhaving van de conclusies in aangepaste vorm is niet voldaan, nu door Boogaard vier verschillende conclusievoorstellen zijn voorgelegd, die ieder een andere, en onderling verschillende aanvullingbevatten. Hiermede geeft Boogaard zelf aan, dat er kennelijk meer mogelijkheden zijn tot aanvulling van het octrooi. Niet kan worden gezegd, dat één van deze voorstellen voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in dat voorstel gelegen beperking. Partiële nietigverklaring van het octrooi van Boogaard is daarom niet toelaatbaar, zodat de voorgelegde conclusievoorstellen niet inhoudelijk behoeven te worden onderzocht. De HR verwerpt het ingestelde cassatieberoep. Hoge Raad, 21 febr. 2003, nr. 29, blz. 183. Art. 75, lid 1 i.v.m. art. 6; art. 56 EOV Het probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt is, dat een relatief grote opening in de wand (ter bevestiging van een diefstalbeveiliging) noodzakelijk is. De gemiddelde vakman zal zonder inventieve denkarbeid tot de in het octrooi beschreven oplossing komen voor dit aan de bekende stand van de techniek verbonden nadeel. Uitgaande van het eenvoudige principe dat de sterkte door de zwakste schakel wordt bepaald zal de vakman het dwarslichaam met as uit de bekende stand van de techniek uitvoeren in een T vorm. De verdere maatregelen volgen dan uit de beschrijving in de bekende stand van de techniek. Ook de secundaire stand van de techniek openbaart het inzicht dat het huis van de beveiliging zich niet rondom de as hoeft uit te strekken, maar dat kan worden volstaan met een as met aan het uiteinde een dwarslichaam, waarbij twee zich uit het huis uitstrekkende pennen zorgdragen voor de noodzakelijke fixatie van het slot ten opzichte van de sleuf. Dat het beveiligingsmechanisme van de secundaire stand van de techniek niet is vergrendeld (maar bij verdraaiing een alarmschakelaar activeert) doet er niet aan af dat het geopenbaarde bevestigingsmechanisme voor een vergrendelbaarslot bruikbaar is. Rb. 's-Gravenhage, 14 juli 2004, nr. 86, blz. 534. Art. 75, lid ia De Mobil Ill-beslissing van het EOB is ook richtinggevend te achten voor het Nederlandse recht.

2 0 0 4

B I J B L A D


Het door Henkei geclaimde tweede gebruik van het additief voor het verminderen van corrosie en het in Amerikaans octrooi 4230592 reeds geopenbaarde eerste gebruik van het additief voor het verkrijgen van een 'extra' reinigende werking vinden plaats in dezelfde context, en wel in de context die gevormd wordt door een alkalimetaalhydroxide bevattend reinigingsmiddel dat tot doel heeft het reinigen van glas. Aan dit reinigingsmiddel wordt het additief in beide gevallen namelijk toegevoegd. Het gaat hier derhalve, net als in de Mobil Oil-zaak, om het tweede gebruik van het additief. Conclusie 17 van het Henkel-octrooi is ook gegoten in de vorm van een tweede gebruiksconclusie. De slotsom is dat conclusie 17 van het Henkel-octrooi nieuw is ten opzichte van Amerikaans octrooi 4230592. Rb. 's-Gravenhage, 6 maart 2002, nr. 8, blz. 55 (met noot). Nawerkbaarheid: de maatregelen die mogelijk niet uit de conclusie(s) zijn op te maken worden in de beschrijvingen tekeningten) verduidelijkt. Het octrooi is daarom niet niet-nawerkbaar. Inventiviteit: ondanks grote vraag en langdurig onderzoek, zijn er geen voorpublicaties die de vakman ertoe zouden brengen om tot de oplossing volgens de uitvindingsgedachte te komen. Dus inventief. Rb. 's-Gravenhage, 2 juli 2003, nr. 3, blz. 18. Gelet op Synthons PCT- aanvrage gecombineerd met de volgens vaste TBA rechtspraak toegestane (of zelfs voorgeschreven) bekende materie uit farmaceutische handboeken ca. is Europees octrooi 1020464 niet nieuw. Anders benaderd: Er is geen sprake van purposive selection. Weer anders benaderd: EP '464 voegt niet tenminste één essentieel technisch kenmerk (feature) toe aan hetgeen Synthons PCTaanvrage aan de gemiddelde formuleringsdeskundige in het licht van diens algemene vakkennis openbaart. Het betreft hier naar het oordeel van de rechtbank dermate elementaire basiskennis voor een formuleringsdeskundige, dat deze zich als het ware meteen aan de vakman opdringt bij lezing van Synthons PCT-aanvrage. Rb. 's-Gravenhage, 13 aug. 2003, nr. 31, blz. 197. Art. 75, lid ia; art. 6 Row 1995; art. 54 EOV Dat de (vier) kenmerken van de geoctrooieerde inrichting ieder uit (andere) voorpublicaties bekend zij n rechtvaardigt niet het oordeel dat de uitvinding voor de hand liggend is. Dat zou anders zijn als er publicaties zijn die het combineren van die kenmerken suggereren (T 37/85; T 2/83). Hof's-Gravenhage, 28 aug. 2003, nr. 40, blz. 254 (met noot). Art. 75, lid 3 De reikwijdte van een tussen partijen getroffen schikking is beperkt tot de overeengekomen onthouding en schadevergoeding. Daaraan kan niet de verstrekkende betekenis worden toegekend dat de eiseres afstand zou hebben gedaan van het recht om de nietigheid van het octrooi in te roepen. Rb. 's-Gravenhage, 14 juli 2004, nr. 86, blz. 534. Art. 78 Hoewel de tekst van art. 78 slechts de mogelijkheid lijkt te bieden van opeising van een reeds verleend octrooi en niet ook van een (nationale) aanvrage daartoe, kan een dergelijke beperkte uitleg van dit artikel niet het doel van de wetgever zijn geweest. Een octrooi kan geen juridische basis bieden om overdracht van een ander octrooi of een octrooiaanvrage te vorderen. De vraag

E I G E N D O M

5 9 7

of een non-concurrentiebeding überhaupt basis kan zijn voor een opeisingactie wordt daargelaten; in casu zeker niet. Rb. 's-Gravenhage, 6 aug. 2003, nr. 17, blz. 116. Art. 83, leden 3 en 4 Met betrekking tot één van eiseresses octrooien is de thans aan de Grote Kamer van Beroep in een andere zaak (T507/99) voorgelegde principieel geoordeelde vraag aan de orde in hoeverre het toegestaan is disclaimers in de conclusie op te nemen die niet oorspronkelijk in de aanvrage als ingediend waren opgenomen. Aangezien ongewis is tot welk oordeel de Grote Kamer zal komen zullen zowel het geding in conventie als het geding in reconventie met betrekking tot dit octrooi worden aangehouden totdat door de Grote Kamer is beslist. Bij die stand van zaken schorst de rechtbank tevens op praktische gronden totdat in oppositie (in voorkomend geval: tevens in appèl) is beslist omtrent de geldigheid van het octrooi. Rb. 's-Gravenhage, 17 dec. 2003, nr. 16, blz. 105. Art. 83, lid 4 Sara Lee vordert een verbod jegens Drie Mollen betrokken te zijn bij indirecte octrooi-inbreuk in alle gedesigneerde landen, omdat zij koffiepads verhandelt, die kunnen worden gebruikt in het Senseo systeem van Sara Lee. In de kort geding procedure tussen Sara Lee en Intergro/Vomar is intussen door het hof, bekrachtigd door de HR, uitgemaakt dat de verhandeling van koffiepads die passen in het Senseo systeem geen indirecte octrooiinbreuk oplevert. In België werd in eerste aanleg directe noch indirecte inbreuk aangenomen. In Duitsland daarentegen oordeelt het Landgericht Düsseldorf dat er wel sprake is van indirecte octrooi-inbreuk. Drie Mollen voert een nietigheidsverweer en betwist indirecte inbreuk met een beroep op de uitslag van de kort geding procedure tussen Sara Lee en Intergro/Vomar. De rechtbank schorst de onderhavige procedure ambtshalve zowel in conventie als in reconventie, hangende de oppositieprocedure bij het EOB. In de onderhavige procedure en in de oppositieprocedure zijn dezelfde nietigheidsargumenten aan de orde die niet reeds op voorhand kansloos lijken. Drie Mollen verwijst zelfs naar de tijdens de oppositie ingediende documenten onder gebruikmaking van dezelfde argumentatie. Indien bovendien het EOB het octrooi in gewijzigde vorm in stand zou laten, is het a fortiori zinnig eerst de uitkomst van de oppositieprocedure af te wachten, opdat niet de onwenselijke situatie kan ontstaan dat verschillende sets conclusies door enerzijds de rechtbank (of in appèl door het hof) en anderzijds het EOB (door de oppositie en eventueel nadien nog de beroepsafdeling) zouden worden vastgesteld en moeten worden beoordeeld op geldigheid en inbreuk. Na afloop van de procedure bij het EOB kan door de rechtbank worden getoetst of de octrooien, voor zover gehandhaafd en inclusief de eventueel gewijzigde conclusies, geldig zijn (voor Nederland) en of sprake is van inbreuk. Rb. 's-Gravenhage, 10 maart 2004, nr. 76, blz. 496. Art. 83, lid 4 en art. 56, lid 4 Row (1910) Het is van belang dat tegenstrijdige uitspraken worden vermeden en de rechtbank heeft de behandeling van de vorderingen terzake van deze octrooien gelet op de ingestelde opposities terecht geschorst. Hof's-Gravenhage, 27 mei 2003, nr. 22, blz. 139. Art. 84 i.v.m. art. 1:3 Awb Na ontvangst van een verzoek om een nietigheidsadvies ex art. 84, doet octrooihouder afstand van zijn octrooi. Verzoeker

5 9 8

B I J B L A D


wil niettemin dat het Bureau een advies uitbrengt. Het Bureau weigert, ook na ingesteld bezwaar, o.g.v. niet-ontvankelijkheid. R&.: een uitgebracht advies, en dus ook de weigering een advies uit te brengen, is geen besluit. Daaraan doet niet af dat het overleggen van een advies voorwaarde is voor de ontvankelijkheid in een vernietigingsprocedure. Er moet niet zonder meer van uit worden gegaan, dat verzoeker door de rechtbank niet ontvankelijk wordt verklaard in een vordering tot nietigverklaring, wanneer hij wel de brief van het Bureau overlegt waarin wordt meegedeeld dat geen advies zal worden uitgebracht. Overigens wordt niet ingezien welk belang verzoeker nog heeft bij een vernietigingsprocedure. Rb. 's-Gravenhage, 27 nov. 2003, nr. 10, blz. 71. Artt. 87 en 4 Naar het voorlopig oordeel van de rechtbank mist de knikbestendige constructie inventiviteit. Alvorens definitief te beslissen vraagt de rechtbank het Bureau technisch advies, omdat het in deze zaak voor de rechtbank niet aanstonds mogelijk is zich zonder meer te plaatsen in de schoenen van de gemiddelde vakman op kathetergebied ten tijde van de prioriteitsdatum en omdat het gevaar van 'hindsight' hier op de loer ligt. Rb. 's-Gravenhage, 16 febr. 2000, nr. 9, blz. 63. Ie Europees Octrooi Verdrag Art. 54; art. 4 Row 1995 Het hof heeft wat de mate van zuiverheid betreft klaarblijkelijk doorslaggevend geacht dat het gezuiverde NCA 2 dat door Matsuoka wordt beschreven, niet de mogelijkheid verschaft om de in het octrooi bedoelde werkwijze toe te passen om antilichamen te verkrijgen die specifiek en uniek zijn voor CEA en dat de gemiddelde vakman die leest dat het meconiumantigeen volgens conclusie 2 van het octrooi van Primus c.s. geen CEA bevat, hieruitkan afleiden dat het in zoverre om een nieuw meconiumantigeen gaat. Hoge Raad, i9dec. 2003, nr. 59, blz. 411. Art. 54; art. 6 Row 1995; art. 75, lid ia Row 1995 Dat de (vier) kenmerken van de geoctrooieerde inrichting ieder uit (andere) voorpublicaties bekend zijn rechtvaardigt niet het oordeel dat de uitvinding voor de hand liggend is. Dat zou anders zijn als er publicaties zijn die het combineren van die kenmerken suggereren (T 37/85; T 2/83). Hof's-Gravenhage, 28 aug. 2003, nr. 40, blz. 254 (met noot). Art. 56; art. 6 Row 1995 Het hof heeft de inventiviteit van het octrooi blijkbaar hierin gezocht dat voor de gemiddelde vakman die een monoklonaal antilichaam in de klasse III wilde bereiden, de op de prioriteitsdatum bestaande techniek daarvoor niet toereikend was, omdat geen zekerheid kon worden verkregen dat met deze techniek het beoogde resultaat werd bereikt, welke zekerheid naar 's hofs oordeel wel werd geboden in het aangevallen octrooi. Hoge Raad, 19 dec. 2003, nr. 59, blz. 411. Art. 56; art. 6 i.v.m. art. 75, lid 1 Row 1995 Het probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt is, dat een relatief grote opening in de wand (ter bevestiging van een diefstalbeveiliging) noodzakelijk is. De gemiddelde vakman zal zonder inventieve denkarbeid tot de in het octrooi beschreven oplossing komen voor dit aan de bekende stand van de techniek verbonden nadeel. Uitgaande van het eenvoudige principe dat de sterkte door de zwakste schakel wordt bepaald zal de vak-

E I G E N D O M

2 0 0 4

man het dwarslichaam met as uit de bekende stand van de techniek uitvoeren in een T vorm. De verdere maatregelen volgen dan uit de beschrijving in de bekende stand van de techniek. Ook de secundaire stand van de techniek openbaart het inzicht dat het huis van de beveiliging zich niet rondom de as hoeft uit te strekken, maar dat kan worden volstaan met een as met aan het uiteinde een dwarslichaam, waarbij twee zich uit het huis uitstrekkende pennen zorgdragen voor de noodzakelijke fixatie van het slot ten opzichte van de sleuf. Dat het beveiligingsmechanisme van de secundaire stand van de techniek niet is vergrendeld (maar bij verdraaiing een alarmschakelaar activeert) doet er niet aan af dat het geopenbaarde bevestigingsmechanisme voor een vergrendelbaar slot bruikbaar is. Rb. 's-Gravenhage, 14 juli 2004, nr. 86, blz. 534. Art. 69 en art. 53, lid 2 Row 1995 Het octrooi beoogt (o.a.) dat in het onderste deel van de drukruimte (van pompen voor olie/gasmengsels) geen gas wordt aangezogen. Ook al zou ter plaatse bij de wegens inbreuk aangesproken inrichtingen turbulentie optreden en/of al zou bij de uitlaatopening geen stromingssnelheid van bijna nihil optreden, er is geen sprake van dat het aanzuigen van gas niet wordt vermeden, waar het nu juist volgens het octrooi om gaat. Al zou de vloeistof volgens de inrichting van de gedaagden alleen de assen bevochtigen en niet de spleten tussen de schroeven afdichten, daarmee is toch aan de (voorwaarde van de) octrooiconclusie voldaan. Een maatregel die slechts in (werkwijze) conclusie 1 is te lezen, maar niet in (voortbrengsel) conclusie 6, mag niet in de laatstgenoemde conclusie worden 'ingelezen'. De inrichting van de gedaagden komt niet neer op toepassing van de bekende stand van de techniek. De bekende stand van de techniek leert immers, blijkens de overwegingen t.a.v. de gevorderde nietigverklaring, niet de uitvinding volgens het octrooi, en de inrichting van gedaagden past die uitvinding wèl toe. Rb. 's-Gravenhage, 2 juli 2003, nr. 3, blz. 18. Ook in de hoofdzaak zal geen grensoverschrijdend inbreukverbod kunnen worden opgelegd omdat inbreuk is aangenomen in het equivalentiebereik en de benadering daarvan in de verschillende gedesigneerde landen uiteenloopt. Terzake van één van eiseresses octrooien is geen ruimte voor equivalente bescherming omdat de octrooihouder blijkens het verleningsdossier uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van de mogelijkheid meer lussen te claimen door zich welbewust te beperken tot één lus. Conform de Van Bentum/Kool-leer is dan geen ruimte voor equivalente bescherming. Rb. 's-Gravenhage, 17 dec. 2003, nr. 16, blz. 105. Art. 69, art. 53, lid 2 Row 1995 en art. 19 Rv Onjuist is dat eiseres geen beroep kan doen op bescherming in het equivalentiebereik nu zij dit eerst bij pleidooi heeft aangevoerd. De beschermingsomvang van Europese octrooien ex art. 69 EOV en het Uitlegprotocol daarbij, brengt de toetsing van inbreuk in bet equivalentiebereik, als begrepen in Nederland inde Van Bentum-Kool-leer, al snel dichterbij. Voorts weegt mee dat argumenten ontleend aan bescherming in bet equivalentiebereik in deze zaak niet steunen op pas ten pleidooie nieuw aangevoerde feiten maar na Hof 's-Gravenhage 3 juli 2003, BIE 2003, nr. 88 als het ware en voor beide zijden kenbaar voor het oprapen lagen. Nu het technisch effect van de twee lussen in gedaagdes stent exact dezelfde is als die van de ene lus volgens het octrooi (ver-

2 0 0 4

B I J B L A D


schaffen van flexibiliteit en krimpcompensatie) is volgens de 'function-way-result' toets sprake van equivalentie. Rb. 's-Gravenhage, 17 dec. 2003, nr. 16, blz. 105. ld Octrooigemachtigdenreglement Artt. 16 en 18 i.v.m. Bijzondere Voorschrift 16 Gedragsregels en art. 18A Row (1910) De Raad van Toezicht is, gelet op de artikelen 16 en 18 van het Octrooigemachtigdenreglement, welke hun grondslag vinden in artikel 18A van de Row (1910), bevoegd tot het opleggen van een mchtstraf in gevallen waarin een octrooigemachtigde in strijd met zijn plicht of op onwaardige wijze handelt. De Afdeling ziet evenals de rechtbank, geen grond voor het oordeel dat de Raad van Toezicht bij de vraag welke normen een octrooigemachtigde bij de uitoefening van zijn beroep in acht dient te nemen, niet de Gedragsregels van de Orde mag betrekken. Die regels, waaronder Bijzonder Voorschrift 16, zijn immers een invulling van de open norm 'in strijd met zijn plicht of onwaardig'. Bijzonder Voorschrift 16, op grond waarvan de octrooigemachtigden gehouden zijn een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, is met het oog op een adequate beroepsuitoefening, niet kennelijk onredelijk of onjuist en is een eis die in liet kader van artikel 16, eerste lid van het Reglement kan worden gesteld. Het betoog van appellant dat de Orde ten tijde van belang geen verordenende bevoegdheid toekwam, kan niet tot de conclusie leiden dat Bijzonder Voorschrift 16 van de Gedragsregels appellant niet kon worden tegengeworpen. Ook hetgeen appellant heeft aangevoerd met betrekking tot het op 1 mei 2003 in werking getreden artikel 23I1 van de Row 1995 werpt hierop geen ander licht. Raad van State, 19 mei 2004, nr. 60, blz. 423. Ie Bijzondere Voorschriften van de Gedragsregels voor de Octrooigemachtigde Bijzondere Voorschrift 16 Gedragsregels i.v.m. artt. 16 en 18 Octrooigemachtigdenreglement en art. 18A Row (1910) De Raad van Toezicht is, gelet op de artikelen 16 en 18 van het Octrooigemachtigdenreglement, welke hun grondslag vinden in artikel 18A van de Row (1910), bevoegd tot het opleggen van een tuchtstraf in gevallen waarin een octrooigemachtigde in strijd met zijn plicht of op onwaardige wijze handelt. De Afdeling ziet evenals de rechtbank, geen grond voor het oordeel dat de Raad van Toezicht bij de vraag welke normen een octrooigemachtigde bij de uitoefening van zijn beroep in acht dient te nemen, niet de Gedragsregels van de Orde mag betrekken. Die regels, waaronder Bijzonder Voorschrift 16, zijn immers een invulling van de open norm 'in strijd met zijn plicht of onwaardig'. Bijzonder Voorschrift 16, op grond waarvan de octrooigemachtigden gehouden zijn een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, is met het oog op een adequate beroepsuitoefening, niet kennelijk onredelijk of onjuist en is een eis die in het kader van artikel 16, eerste lid van het Reglement kan worden gesteld. Het betoog van appellant dat de Orde ten tijde van belang geen verordenende bevoegdheid toekwam, kan niet tot de conclusie leiden dat Bijzonder Voorschrift 16 van de Gedragsregels appellant niet kon worden tegengeworpen. Ook hetgeen appellant heeft aangevoerd met betrekking tot het op 1 mei 2003 in werking getreden artikel 23I1 van de Row 1995 werpt hierop geen ander licht. Raad van State, 19 mei 2004, nr. 60, blz. 423.

E I G E N D O M

5 9 9

If EEG Verordening 1768/92 Art. 2 i.v.m. art. 19, lid 1 Met betrekking tot geneesmiddelen voor gebruik door de mens doelt het begrip eerste vergunning in art. 19, lid 1 alleen op de eerste vergunning die wordt geëist door de bepalingen ter zake van geneesmiddelen in de zin van richtlijn 65/65/EEG, die is afgegeven in een willekeurige lidstaat en dus niet op de vergunningen die door de regelingen inzake de vaststelling van de prijs en de vergoeding van geneesmiddelen worden geëist. De werkingssfeer van de verordening wordt in art. 2 aldus gedefinieerd dat deze door een octrooi beschermde producten omvat die, voordat zij in de handel worden gebracht, volgens richtlijn 65/65 als geneesmiddel aan een administratieve vergunningprocedure onderworpen zijn. Hof van Justitie E. G., 11 dec. 2003, nr. 23, blz. 154. Art. 15 i.v.m. art. 19 Een ABC afgegeven in strijd met art. 19 van de Verordening (de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap was verkregen vóór de in art. 19 genoemde referentiedatum) is nietig ingevolge artikel 15 van de Verordening. Hof van Justitie E.G., 11 dec. 2003, nr. 23, blz. 154. Art. 19

Er is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid van art. 19 van de verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad kunnen aantasten. De vaststelling van uiteenlopende referentiedata naar gelang van de lidstaten komt gerechtvaardigd voor, aangezien deze data de weerslag zijn van de visie die elke lidstaat heeft met betrekking tot met name zijn stelsel van gezondheidszorg, waarvan de organisatie en definancieringper lidstaat verschillen. Art. 19 is bovendien uitsluitend van toepassing op producten die als geneesmiddel reeds een eerste vergunning voor het in de handel brengen in de lidstaat van de aanvraag van het certificaat hadden verkregen vóór de inwerkingtreding van deze verordening. Harmonisatie ontbreekt dus alleen voor producten waarvoor de vergunning is verkregen tussen 1 januari 1982 en 1 januari 1988. Hof van Justitie E. G., 11 dec. 2003, nr. 23, blz. 154. Art. 19 i.v.m. art. 15 Een ABC afgegeven in strijd met art. 19 van de Verordening (de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap was verkregen vóór de in art. 19 genoemde referentiedatum) is nietig ingevolge artikel 15 van de Verordening. Hof van Justitie E. G., 11 dec. 2003, nr. 23, blz. 154. Art. 19, lid 1 i.v.m. art. z i.v.m. Met betrekking tot geneesmiddelen voor gebruik door de mens doelt het begrip eerste vergunning in art. 19, lid 1 alleen op de eerste vergunning die wordt geëist door de bepalingen ter zake van geneesmiddelen in de zin van richtlijn 65/65/EEG, die is afgegeven in een willekeurige lidstaat en dus niet op de vergunningen die door de regelingen inzake de vaststelling van de prijs en de vergoeding van geneesmiddelen worden geëist. De werkingssfeer van de verordening wordt in art. 2 aldus gedefinieerd dat deze door een octrooi beschermde producten omvat die, voordat zij in de handel worden gebracht, volgens richtlijn 65/65 als geneesmiddel aan een administratieve vergunningprocedure onderworpen zijn. Hof vanJustitieE.G., 11 dec. 2003, nr. 23, blz. 154.

6 0 0

B I J B L A D


Ha Benelux-Merkenwet Art. 1 De onderhavige stip ontbeert op zichzelf een zodanig individueel karakter dat dit teken geschikt zou zijn om de diensten van Nauta te onderscheiden van soortgelijke diensten van andere ondernemingen. Doordat Nauta consequent, op ruime schaal, intensief en langdurig gebruik heeft gemaakt van de stip is het mogelijk dat dit teken alsnog door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen, namelijk indien een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat teken aangeboden diensten zijn bestemd, de stip als een herkomstaanduiding van Nauta is gaan zien. Het hof neemt zich voor vragen te stellen aan het BeneluxGerechtshof, onder meer of voor inburgering vereist is dat deze in de gehele Benelux of een wezenlijk deel van de Benelux heeft plaatsgevonden, dan wel in een aanmerkelijk deel van het grondgebied van een lidstaat van de Benelux; wat onder een wezenlijk deel van de Benelux respectievelijk een aanmerkelijk deel van het grondgebied is te verstaan; en wat onder 'een aanzienlijk deel' van het relevante publiek moet worden verstaan. Hof Arnhem, 30 okt. 2001, nr. 52, blz. 352. Het is niet aannemelijk dat de gemiddelde consument de handgreep zal zien als een onderscheidingsteken voor de herkomst van de springtouwen. Het publiek zal de handgreep zien als een louter decoratief element of een functioneel onderdeel van het springtouw. Hof's-Gravenhage, 27 maart 2003, nr. 56, blz. 390. Rb.: De stip van Nauta is gewoon een stip, die op zichzelf voor juridische en fiscale diensten geen onderscheidend vermogen bezit. Echter, de stip van Nauta heeft zich door consequent, intensief en langdurig gebruik ontwikkeld tot een deugdelijk, zij het zwak onderscheidend merk. Hof: Het teken, de stip, is zodanig eenvoudig dat het niet geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd. Dit brengt echter niet mee dat een teken dat voor elke waar en dienst onderscheidend vermogen mist, als van huis uit onderscheidend moet worden aangemerkt om de enkele reden dat het ongebruikelijk is om de desbetreffende diensten met enig teken te onderscheiden. Dat het relevante publiek niet gewend is de herkomst van de onderhavige diensten af te leiden uit een teken, rechtvaardigt veeleer de conclusie dat het gebruik van een teken in de perceptie van het relevante publiek niet zal worden opgevat als zij nde geschikt om de desbetreffende dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te onderscheiden. Het hof gaat er veronderstellenderwijs van uit dat de stip door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen. Hof's-Gravenhage, 5 juni 2003, nr. 51, blz. 347. AanBrinkmansmerk'Business'komt een gering, zij hetnog wel voldoende onderscheidend vermogen toe gelet op een langdurig en intensief gebruik. Vzr. Rb. Maastricht, 8 mei 2003, nr. 41, blz. 254. Artt. 1 en 13A, lid 1 Het Flügel flesj e is van huis uit een vormmerk met een sterk onderscheidend vermogen vanwege de opvallende kleurstelling

E I G E N D O M

2 0 0 4

(felrode vloeistof, gele dop en geel/zwart etiket met in fluorescerende kleuren uitgevoerde stripfiguur). Daarnaast is sprake van inburgering gelet op de bekendheid op de relevante markt. Rb. 's-Gravenhage, 19 maart 2003, nr. 54, blz. 373. Artt. 1 en 13A, lid ï b en c Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen de merken van STA en het teken van Achmea moet rekening gehouden worden met de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en in het bijzonder met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De drie woorden 'People at work' hebben op zichzelf - dus los van de overige elementen in de beeldmerken - onvoldoende onderscheidend vermogen voor de diensten waarvoor STA haar beeldmerken heeft ingeschreven. De desbetreffende woorden zijn in de beeldmerken van STA weliswaar dominerend maar niet onderscheidend voor de diensten waarvoor de merken zijn gedeponeerd. De onderscheidende bestanddelen van de beeldmerken van STA worden veeleer gevormd door de toevoeging van de woorden 'it takes two', door de wijze waarop alle woorden zijn gestileerd en ten opzichte van elkaar zijn gerangschikt alsmede door het gebruik van kleuren en delen van menselijke gezichten. Juist al deze laatstgenoemde (onderscheidende) elementen komen echter niet voor in het door Achmea gebruikte teken. Geen overeenstemming aangenomen. Hof Amsterdam, 22 mei 2003, nr. 42, blz. 256. Art. 1 tweede volzin, i.v.m. art. 14 A, lid ia; art. 3, lid i e Mrl Artikel 3 lid 1 sub e tweede liggende streepje, van de Merkenrichtlijn kan alleen toepassing vinden indien de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven. Aan deze maatstaf is voldaan. Nietigverklaring depots. Rb. 's-Gravenhage, 11 juni 2003, nr. 93,blz. 562. Artt. 3, lid 2b en 13A, lid ï b Sunsation is een samenvoeging van de woorden Sun en Sensation. Alhoewel Sunsation een unieke woordcombinatie is, heeft het geen sterk onderscheidend vermogen voor zonnebrandproducten, omdat Sunsation duidelijk verwijst naar de sensatie van de zon. Juvena daarentegen is een uniek woord en sterk onderscheidend. Juvena is het kenmerkende bestanddeel van het merk, dat mede als gevolg van de presentatie ervan de totaalindruk van het merk bepaalt. Doordat Juvena een aantal merken met dit bestanddeel op de markt brengt wordt de bekendheid daarvan versterkt en wordt kracht aan het tweede bestanddeel ontnomen; als onderdeel van het merk heeft dat nagenoeg geen functie. Dat het bestanddeel Sunsation volledig identiek is aan het merk van gedaagden levert dan ook geen verwarring op, nu de totaalindruk van beide merken verregaand verschillend is. Rb. Breda, 16 april 2003, nr. 71, blz. 469. Art. 4, lid 6 Het zesde lid van artikel 4 beoogt te voorkomen dat de deposant het uitsluitend recht op een merk verkrijgt wanneer hij het depot te kwader trouw heeft verricht, waarvan onder de letters a. en b. twee voorbeelden worden gegeven. Beide voorbeelden vinden hun grond in het misbruik bij de deposant. De toepassing van het zesde lid van artikel 4 is niet beperkt tot deze gevallen. Anderzijds moet worden aangenomen dat de BMW toelaat dat de omstandigheden van het geval meebrengen dat kwade trouw afwezig is wanneer zich geen geval van misbruik voordoet.

2 0 0 4

B I J B L A D


In het in de eerste vraag bedoelde geval doet zich de situatie voor dat er sprake is van voorgebruik door een derde, terwijl die derde evenwel ten opzichte van de deposant niet de eerste gebruiker (de voorgebruiker) van het merk is, doch in die verhouding de deposant zelf de eerste gebruiker was (de voor voorgebruiker). Derhalve maakt de eerste gebruiker die het merk niet tijdig heeft gedeponeerd geen misbruik wanneer hij het merk alsnog deponeert. Benelux-Gerechtshof, 25 juni 2004, nr. 89, blz. 547. De merkdepots zijn niet te kwader trouw omdat aannemelijk is dat Konings als voorgebruiker niet te goeder trouw was. Zij was bekend met het voor-voorgebruik door De Zuivelhoeve en moest er, nu hier sprake is van tekens die van huis uit onderscheidend vermogen hebben (anders dan Artic in de Taco-ijsjes zaak, in de Taco-ijsjes zaak, HR 24 januari 2003, BIE 2003, nr. 82) rekening mee houden dat de door De Zuivelhoeve gebruikte verpakkingen de functie van een onderscheidingsteken vervulden en dat deze tekens mogelijk als merk zouden worden gedeponeerd. Hof 's-Gravenhage, 27 maart 2003, nr. 12, blz. 76. De stelling van Juvena dat B&B van het voorgebruik had moeten weten omdat zij had moeten afgaan op het merkenregister, faalt; daarin stond het depot van het merk Juvena Sunsation ingeschreven, en dat depot zegt niets over het voorgebruik van het merk Sunsation. Rb. Breda, 16 april 2003, nr. 71, blz. 469. (depot te kwader trouw) Het door Boelen overgelegde beeldmerk is niet voorzien van enige datering, laat staan van een officieel geregistreerde datum. Op de door Boelen overgelegde in- en verkoopfacturen is weliswaar FR vermeld, maar daar is niet alleen niet uit af te leiden dat het om het overgelegde beeldmerk zou gaan, uit de geringe aantallen waarom het in die facturen gaat kan ook niet worden geconcludeerd tot 'gebruik' van het overgelegde beeldmerk in de zin van de BMW, terwijl jaarrekeningen van de door Boelen gedreven eenmanszaak ontbreken en Boelen zelf slechts een schatting kan geven van de omzet en winst over 2002. Boelen heeft nog wel aangevoerd, dat hij tijdens een vergadering van een zogenaamde klankbordgroep in 1998 het door hem overgelegde beeldmerk heeft 'gelanceerd', maar niet alleen is door Feyenoord gemotiveerd bestreden dat Boelen in dat jaar dat beeldmerk heeft gepresenteerd, ook als dat juist zou zijn, dan nog staat dat feit aan deponering te goeder trouw door Feyenoord niet in de weg, omdat een enkel idee geen bescherming geniet. Het voorgebruik door Boelen is dan ook niet komen vast te staan en evenmin dat Boelen daarmee voor de deponering door Feyenoord een eigen en voor Feyenoord kenbare afzetmarkt had ontwikkeld. Vzr. Rb. Rotterdam, 29 juli 2003, nr. 91, blz. 558. Art. 4, lid 6a Voorshands is onvoldoende gebleken dat Sogni d'Oro eerder dan Bal timore het teken Alivio als merk (voor waterbedden) heeft gebruikt en dat Baltimore dit ten tijde van haar depot van het merk Alivio wist, dan wel behoorde te weten. Vzt. Rb. Leeuwarden, 28 aug. 2003, nr. 90, blz. 556. Art. 5, lid 2 i.v.m. art. 5, lid 3 Het gebruik van de aanduiding Batavus Wheely Systems voor fietsophangsystemen kan worden aangemerkt als normaal gebruik van het woord-beeldmerk Wheely bike systems in de

E I G E N D O M

6 0 1

vorm waarin dat is ingeschreven. De omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen worden gebruikt staat daaraan niet in de weg. Hoewel sprake is van een beeldmerk kenmerkt de inschrijving zich erdoor dat het beeld geheel uit woorden is opgebouwd. Het woord Wheely moet daarbij als het onderscheidende kenmerk worden aangemerkt. Het is grafisch prominent en wordt op een karakteristieke wijze weergegeven. Diezelfde kenmerken zijn terug te vinden in de schrijfwijze van het woord Wheely in de aanduiding Batavus Wheely Systems voorkomt in de catalogus van Batavus. Rb. Amsterdam, 8 okt. 2003, nr. 42, blz. 260. Art. 5, lid 2a Het woordmerk Santa Lucia van Galbani is niet beschrijvend (voor Mozzarella) en ook niet verworden tot soortnaam. Het merk Santa Lucia is op de verpakkingen duidelijk leesbaar, in het oog springend en apart vermeld en voorzien van een R (in een cirkel). Het feit dat soms in grotere letters het merk Galbani staat vermeld is onvoldoende om aan te nemen dat het publiek het (sub)merk Santa Lucia niet als merk opvat. Het publiek is gewend aan hoofd- en submerken. Er is ook geen sprake van gebruik louter als versiering. Het merk Santa Lucia is normaal gebruikt. Hof's-Gravenhage, 27 juni 2002, nr. 63, blz. 432. Art. 5, lid 2a i.v.m. art. 14C Hoewel uit de stukken, waaruit onder meer blijkt dat in de jaren 1996-2001 enkele tientallen pallets muurverf van Farbo in de Benelux zijn verkocht, geen grootschalig gebruik van het merk in de Benelux naar voren komt, is het gebruik toch voldoende omvangrijk om te kunnen concluderen dat het merk in althans een deel van die periode in de Benelux werkelijk is gebruikt voor muurverf. Voor de andere waren waarvoor het is ingeschreven komt het voor vervallenverklaring in aanmerking. Uit het feit dat Montana Colors zelf deze overige waren niet op de markt brengt kan niet worden afgeleid dat zij geen belanghebbende is in de zin van art. 14C, nu dit begrip ruim moet worden opgevat. Rb. 's-Gravenhage, 9 juli 2003, nr. 80, blz. 504. Art. 5 lid 2a i.v.m. art. 2 Overeenkomst van Nice Onderzocht dient te worden of het gebruik heeft plaatsgevonden voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De overeenkomst van Nice geeft in artikel 2 aan dat aan de classificatie slechts de betekenis toekomt die elke verdragsstaat zelf daaraan geeft. De Beneluxwetgever heeft ervoor gekozen om aan de classificatie geen juridische betekenis toe te kennen. Dat neemt echter niet weg dat de classificatie en de daarbij behorende alfabetische lijst enige praktische betekenis kunnen hebben bij de beantwoording van de vraag wat de deposant met een bepaalde inschrijving heeft bedoeld. Fietsenliften komen in de alfabetische lijst niet voor, zodat de beschrijving van de waren in de merkinschrij ving niet rechtstreeks aan de alfabetische lijst kon worden ontleend. In redelijkheid is er niet aan te twijfelen dat de merkhouder toen hij het depot verrichtte de thans op de markt gebrachte fietsenlift als de waar waarvoor het merk werd ingeschreven op het oog had. De keuze voor de omschrijving 'handgereedschappen en instrumenten, met de hand te bedienen' kan niet worden aangemerkt als een omschrijving die niet de waat beschrijft waar het bij de inschrijving om te doen was. Bovendien was uit het merk zelf ook kenbaar dat de inschrijvingbetrekking had opfietsgerelateerdewaar. Rb. Amsterdam, 8 okt. 2003, nr. 42, blz. 260.

6 0 2

B I J B L A D


Art. 5, lid 3 Op gedaagden rust in beginsel de stelplicht en bewijslast van haar stelling dat de merken van Juvena door niet-gebruik in de driejaren na de in 1991 en 1992 verrichte depots zijn vervallen. Zij volstaan enkel met te betwisten dat uit de door Juvena overgelegde producties blijkt dat sprake is van normaal gebruik van die merken. Daarmee hebben zij niet aan h u n stelplicht voldaan. Rb. Breda, 16 april 2003, nr. 71, blz. 469. Artt. 6bis en 6ter De artikelen 6bis en 6ter BMW moeten aldus worden uitgelegd dat het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel van Luxemburg slechts een bevel tot inschrijving van een depot mag geven voor bepaalde waren of diensten van een klasse in zoverre het BMB, na het onderzoek bepaald bij artikel 6bis, ook een beslissing heeft genomen in verband met die bepaalde waren of diensten en niet alleen een beslissing heeft genomen die dezelfde volledige klasse aanbelangde. Benelux-Gerechtshof, 15 dec. 2003, nr. 33, blz. 205. Art. 6ter Geen aanhouding van de vordering tot nietigverklaring van de merken tot in de rechtsgang van artikel 6 ter BMW definitief over de inschrijfbaarheid daarvan is beslist. Het bestaan van deze mogelijkheid om jegens het BMB een bevel tot inschrijving te verkrijgen kan op geen enkele wijze afdoen aan de op artikel 15 BMW gebaseerde bevoegdheid van de Rechtbank om, ook nadat zodanig bevel is gegeven, op vordering van een belanghebbende een merkdepot nietig te verklaren en de doorhaling van de inschrijving daarvan uit te spreken. Rb. 's-Gravenhage, 11 juni 2003, nr. 93, blz. 562. Art. 11 (oud) BMW Deze bepaling moet aldus worden verstaan, dat voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van schade als gevolg van door derden op dat merk gemaakte inbreuk: a vereist is dat een schriftelijke licentie of daarmee vergelijkbare titel bestaat, welke licentie of titel zich uitstrekt over de eventueel aan de schriftelijke vastlegging voorafgaande periode waarin de merkinbreuk is begaan; b niet vereist is dat van de licentie of daarmee vergelijkbare titel reeds ten tijde van de merkinbreuk aantekening is gedaan in het Benelux-merkenregister. Benelux-Gerechtshof, 28 febr. 2003, nr. 34, blz. 209. Art. 11C, art. 705, lid 2 Rv en art. 3:112 e.v. BW Ook wanneer twijfel mocht bestaan doch anderzijds het bestaan van de vordering niet bij voorbaat onwaarschijnlijk voorkomt, moet het beslag in beginsel gehandhaafd worden. De vordering tot opheffing van het beslag tot afgifte moet binnen dit toetsingskader beoordeeld worden. Nu Spirits de stellingen van FKP met betrekking tot het niet te goeder trouw zijn gemotiveerd heeft betwist, is niet aannemelijk geworden dat Spirits bij verkrijging van het merkrecht niet te goeder trouw is geweest. Evenmin is derhalve aannemelijk geworden dat Spirits niet de rechtmatige eigenaar is van het merkrecht. Kortom, voorshands kan niet worden geconcludeerd dat summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door Spirits ingeroepen recht is gebleken, te meer daar FKP en Sacap de overige door Spirits aan haar beslag ten grondslag gelegde Benelux registraties niet hebben betwist. Vzr. Rb. Rotterdam, 15 mei 2003, nr. 68, blz. 459.

E I G E N D O M

2 0 0 4

Art. 12A, lid i e Aan gerede twijfel is onderhevig of Brinkmans merk 'Business' bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek. Hoe dit ook zij, het ligt in het algemeen niet erg voor de hand dat er omstandigheden zijn die, bij afwezigheid van verwarringsgevaar, leiden tot aantasting van de reputatie of de onderscheidingskracht van een merk; er zijn geen bijzondere omstandigheden aangevoerd. Vzr. Rb. Maastricht, 8 mei 2003, nr. 41, blz. 254. Art. 13 A Een mededeling waarin een met een merk overeenstemmend teken voorkomt, levert reeds merkinbreuk op wanneer daardoor bij het Benelux publiek de indruk wordt gewekt dat deze mededeling mede voor haar was bestemd met het oog op verhandeling van de desbetreffende waar in de Benelux. Daaraan doet niet af dat in feite geen verhandeling in de Benelux plaatsvindt en/of dat zulks niet de bedoeling was (Hoge Raad 3 januari 1964, NJ 445, 'Lexington'). Deze regel is ook van toepassing onder de Merkenrichtlijn en op het internet. In de Benelux gevestigde geïnteresseerden in reclameclips die kennis nemen van de pagina's waarop Nederland, België en Luxemburg zijn voorgedrukt, zullen de indruk krijgen dat die website mede voor hen is bestemd en dat de ClipBizz in de Benelux wordt verhandeld. Hiermee is de merkinbreuk in de Benelux/Nederland gegeven. Rb. 's-Gravenhage, 11 juni 2003, nr. 93, blz. 562. Art. 13A, lid 1 De vaststelling van het hof dat W&S onbetwist heeft gesteld dat haar product een rood wodkadrankje is dat nu eenmaal noodzakelijkerwijs de in het geding zijnde kleur rood heeft, berust op een aan de rechter die over de feiten oordeelt voorbehouden uitleg van de stukken van het geding. Hetzelfde geldt voor de overweging dat het hof het verweer van W&S aldus begrijpt dat 'W&S stelt dat zij de rode kleur niet gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (als merk) en er dus geen sprake is van de haar verweten inbreuk als bedoeld in artikel 13A, lid 1 onder a en b BMW. Het hof heeft zijn oordeel kennelijk en niet onbegrijpelijk gebaseerd op de overweging dat de kleur van een product gewoonlijk wordt gezien als een eigenschap van dat product en niet als een onderscheidingsteken (vgl. HvJEG, 6 mei 2003, zaak C-104/ 01 (Libertel) BIE 16 juli 2004, nr. 50, blz. 305, nt. A.A. Q.). Dat een kleur wel onderscheidend vermogen kan hebben doet hieraan niet af. Het hof heeft overwogen dat bij de beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken soort producten. Het hof heeft de vraag onderzocht of zich in het onderhavige geval een uitzondering op dit uitgangspunt voordoet, omdat de producten van partijen (ook) worden verkocht in slecht verlichte gelegenheden, en heeft deze vraag ontkennend beantwoord. Daarmee heeft het hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het hof heeft geoordeeld dat in het onderhavige geval het publiek de rode kleur in het geheel niet als een element van de herkomstaanduiding van het product zal opvatten, maar uitsluitend als eigenschap van het product zelf. Hiermee heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de kleur rood niet behoort tot de relevante omstandigheden, waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden. Door aan dit een en ander de slotsom te verbinden dat de kleur rood bij de beoordeling van het verwarringsgevaar buiten beschou-

2 0 0 4

B I J B L A D


wing moet worden gelaten, heeft het hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het hof heeft aannemelijk geacht dat meer soortgelijke drankjes worden aangeboden in doorzichtige zo mi-flesjes die soortgelijk zijn aan het Flügel-flesje. Deze vaststelling van het hof berust op een aan het hof voorbehouden waardering van omstandigheden van feitelijke aard die niet onbegrijpelijk is. Daarmee heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de vorm van het flesje niet een relevante omstandigheid is, waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden. Het hof heeft het juiste criterium bij zijn beoordeling tot uitgangspunt genomen dat bij de vergelijking van het merk en Toppertje meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. Het hof heeft zonder miskenning van deze maatstaf kunnen oordelen dat in het onderhavige geval de punten van overeenstemming van zo ondergeschikte betekenis zijn dat de totaalindruk in hoofdzaak wordt bepaald door de van elkaar afwijkende etiketten die duidelijke direct opvallende verschillen vertonen, waarbij de volledig verschillende namen van de producten direct in het oog springen. De Hoge Raad verwerpt het beroep. A.G. mr. Huydecoper: Voor vaststelling van het hof dat de in het geding zijnde drankjes noodzakelijkerwijs een rode kleur hebben en dat het product van W&S rood is omdat het bestaat uit een combinatie van wodka met rode vruchtenschap, ontbreekt grondslag in de in de procedure gestelde feiten. Aangezien deze vaststelling niet houdbaar is, kon het hof niet tot het oordeel komen dat sprake is van een geldige reden voor het gebruik van de rode kleur van het product in de zin van artikel 13 A, lid 1 sub dBMW. Concludeert tot vernietiging. Hoge Raad, i4nov. 2003, nr. 53,blz. 355. Artt. 13A, lid 1 en 1 Het Flügel flesje is van huis uit een vormmerk met een sterk onderscheidend vermogen vanwege de opvallende kleurstelling (felrode vloeistof, gele dop en geel/zwart etiket met in fluorescerende kleuren uitgevoerde stripfiguur). Daarnaast is sprake van inburgering gelet op de bekendheid op de relevante markt. Rb. 's-Gravenhage, 19 maart 2003, nr. 54, blz. 373. Art. 13A, lid ia, b en c R&.: De beschermingsomvang dient gerelateerd te worden aan het feit dat het gaat om een zwak merk. Daarbij gebruikt Lensen de stip uitsluitend als decoratief element. Gezien de beperkte beschermingsomvang en de wijze waarop de stip door Lensen wordt gebruikt is geen sprake van inbreuk op de merkrechten van Nauta. Hof's-Gravenhage, 5 juni 2003, nr. 51, blz. 347. Art. 13A, lid ia Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen. Het merk van Nauta bestaat uit een enkele stip. Niet gezegd kan worden dat de toevoeging van de woorden LENSEN en ADVOCATEN dermate onbeduidend is dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kan ontsnappen. Hof's-Gravenhage, 5 juni 2003, nr. 51, blz. 347.

E I G E N D O M

6 0 3

Caféhouder levert op bestelling van klanten die om 'Red Buil' vragen een andere (energy)drank af, zonder dat de klant hierop wordt geattendeerd. Hierdoor wordt in het economisch verkeer gebruik gemaakt van het merk Red Buil voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Stilzwijgende presentatie van het product als drank van het merk Red Buil. Irrelevant is dat sommige klanten bemerken dat zij een ander product krijgen, of dat sommige klanten 'Red Buil' als soortnaam bedoelden te gebruiken. Vzr. Rb. 's-Hertogenbosch, 18 juni 2003, nr. 69, blz. 462. Inbreuk door Sogni d'Oro, nu zij waterbedden onder de naam Alivio heeft verkocht. Vzr. Rb. Leeuwarden, 28 aug. 2003, nr. 90, blz. 556. Art. 13A, lid ia en art. 6:162 BW i.v.m. art. 13 Aw Nu de certificates of authenticity (COA's) slechts zij n bedoeld om de legale Microsoft software van illegale te onderscheiden, is de losse verkoop van deze COA's als waren zij licenties onrechtmatig jegens Microsoft. Immers wordt door deze losse verkoop de handel in illegale software gefaciliteerd. Microsoft maakt het voor gebruikers geenszins onmogelijk om hun software pakket aan een derde door te verkopen, nu deze naast het COA tevens de bijbehorende gegevensdrager, handleiding en licentie overeenkomst kunnen leveren. Vzr. Rb. Haarlem, 19 sept. 2003, nr. 92, blz. 560. Art. 13A, lid ïb, c en d De vergelijking tussen het merk van TNT en de decoratie van Expert dient plaats te vinden aan de hand van een vergelijking tussen het merk zoals dat is gedeponeerd en de decoratie zoals Expert die gebruikt. Bij vergelijking tussen merk en teken wordt slechts geringe betekenis toegekend aan de wijze waarop de TNT-bedrijfsauto's thans worden gedecoreerd. Er bestaat een zekere visuele gelijkenis tussen het beeldmerk van TNT en het teken van Expert. Er bestaat tevens een zekere begripsmatige overeenstemming, nu het beeldmerk 'de wing' als symbool van snelheid en van snelweg kan worden beschouwd en zowel merk en teken bedoeld zijn om aan die symbolen te refereren. De totaalindrukken wijken echter af. Door de duidelijk afwijkende totaalindruk is niet te verwachten dat bij het publiek verwarring ontstaat. Derhalve is geen sprake van merkinbreuk of inbreuk op het auteursrecht van TNT. Rb. Utrecht, 18 juni 2003, nr. 70, blz. 465. Artt. 13A, lid ïb en c en 1 Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen de merken van STA en het teken van Achmea moet rekening gehouden worden met de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en in het bijzonder met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De drie woorden 'People at work' hebben op zichzelf - dus los van de overige elementen in de beeldmerken - onvoldoende onderscheidend vermogen voor de diensten waarvoor STA haar beeldmerken heeft ingeschreven. De desbetreffende woorden zijn in de beeldmerken van STA weliswaar dominerend maar niet onderscheidend voor de diensten waarvoor de merken zijn gedeponeerd. De onderscheidende bestanddelen van de beeldmerken van STA worden veeleer gevormd door de toevoeging van de woorden 'it takes two', door de wijze waarop alle woorden zijn gestileerd en ten opzichte van elkaar zijn gerangschikt alsmede door het gebruik van kleuren en delen van menselijke gezichten. Juist al deze laatstgenoemde (onderscheidende) ele-

6 0 4

B I J B L A D


menten komen echter niet voor in het door Achmea gebruikte teken. Geen overeenstemming aangenomen. Hof Amsterdam, 22 mei 2003, nr. 42, blz. 256. Art. 13A, lid ïb Santa Lucia en De Lucia stemmen door hun auditieve en visuele gelijkenis zodanig overeen dat verwarringsgevaar te duchten is, niet alleen bij de consument, maar ook bij de professionele inkoper bij de groothandel: 'Lucia' is van beide merken het dominerende bestanddeel. Het voorvoegsel 'De' komt in de Nederlandse en Franse taal ondergeschikte betekenis toe. De (soort)gelijkheid van waren (beide mozzarella) is zeer groot. Santa Lucia heeft een normaal onderscheidend vermogen. Geen enkele andere mozzarella verpakking stemt ook maar op enigerlei wijze overeen met het merk Santa Lucia. Hof's-Gravenhage, 27 juni 2002, nr. 63, blz. 432. De omzetten en aan promotie bestede bedragen zijn onvoldoende om aan te nemen dat de merken door gebruik een groot onderscheidend vermogen hebben gekregen (anders: de Vzr.). Het beeld van onderlegde yoghurt in een doorzichtige verpakking bezit op zichzelf geen onderscheidend vermogen en zal door de gemiddelde consument ook niet als een onderscheidingsteken worden opgevat. Voorzover het emmertje op zich al onderdeel van het merk is bezit het hoogstens een gering onderscheidend vermogen. Het hof deelt dan ook niet het oordeel van de Vzr. dat het doorzichtige emmertje, gevuld met yoghurt en een bodemlaag van vruchten het meest in het oog springende onderdeel van de merken is. Door het enkele depot van een niet onderscheidend teken in combinatie met andere tekens kan in beginsel dit niet onderscheidende bestanddeel niet bepalend worden voor het merkenrechtelijk relevante totaalbeeld van het gedeponeerde merk, ook al neemt dat bestanddeel 'de meeste plaats' in. Konings past op haar emmertjes echter ook een opdruk toe die, in het bijzonder door de combinatie van bepaalde elementen en de positionering daarvan, opvallende overeenkomsten vertoont met de merken, met als resultaat een zodanige gelijkenis met de totaalindruk van de merken dat mede gezien de gelijksoortigheid van de producten bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan. Hof's-Gravenhage, 27 maart 2003, nr. 12, blz. 76. Er is geen sprake van een zodanige overeenstemming met de solitaire stip van Nauta, dat door het gebruik van het teken bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarbij is in aanmerking genomen dat de stip van Nauta niet een sterk of bekend merk is geworden, waardoor een geringe mate van overeenstemming zou kunnen worden gecompenseerd. Dit geldt temeer nu blijkt dat door anderefiscaleen juridische dienstverleners ook relatief grote stippen worden gebruikt in combinatie met woorden. Hof's-Gravenhage, 5 juni 2003, nr. 51, blz. 347. Het totaalbeeld van de nieuwe Konings-emmertjes wordt in het bijzonder bepaald door het daarop driemaal prominent voorkomende Boer Bas-logo; bovendien zijn de hengsels ervan groen, niet wit. Het gebruik van de nieuwe emmertjes levert derhalve geen merkinbreuk op (anders: de Vzr.). Hof's-Gravenhage, 26juni 2003, nr. 13,blz. 79. De punten van overeenstemming tussen het vormmerk met etiket en het Toppertje flesje, te weten het gebruik in beide gevallen van de opvallend rode vloeistof, het evenzeer opvallende fluorescerende gele dopje, de nagenoeg identieke vorm en

E I G E N D O M

2 0 0 4

grootte van het doorzichtige flesje en de plaatsing en grootte van het etiket, waarop een stripfiguur staat afgebeeld, alsmede de contrasterende geel met zwarte kleurstelling van dat etiket, wegen zwaarder dan de punten van verschil. De overeenstemmende punten zijn zeker niet van ondergeschikte betekenis en genoemde verschillen in het etiket zijn, mede gelet op de geringe grootte van de flesjes, niet bepalend voor het totaalbeeld van deflesjes.De gelijkenis tussen het vormmerk en het Toppertje flesje is zo groot dat het publiek zal kunnen menen dat het Toppertje flesje afkomstig is van Flügel of een met haar verbonden onderneming. Daarmee is het verwarringsgevaar gegeven. Rb. 's-Gravenhage, 19 maart 2003, nr. 54, blz. 373. Het merk is gedeponeerd voor verf van Zwitserse herkomst. Spuitbusverf is ook verf, zodat sprake is van grote, zo niet volstrekte soortgelijkheid van waren. Tussen de merken bestaat grote visuele en volledige auditieve gelijkenis, zodat bij gebruik van de tekens voor verf verwarringsgevaar bestaat. Rb. 's-Gravenhage, 9 juli 2003, nr. 80, blz. 504. In casu is sprake van soortgelijke waren. Als onbetwist staat vast dat de basisingrediënten van de producten van Dijkstra c.s. overeenkomen met die van de producten van Bacardi, te weten suiker, vruchtensap en rum. Voor rum blijkt dat overigens ook nog uit de door Dijkstra c.s. gedeponeerde merken en de inhoud van hun brief aan Bacardi. De Bacardi dranken op basis van rum en de verschillende mixdranken, die onder het merk Bacardi Breezer of Breezer op de markt worden gebracht zijn, net als ijs en milkshakes, producten die ter versnapering en ter ontspanning plegen te worden genuttigd en zijn als zodanig voor hetzelfde publiek bestemd en worden veelal ook naast elkaar in dezelfde (horeca) gelegenheden aangeboden en/of gebruikt. Bij deze beoordeling speelt een rol dat de merken Bacardi en Bacardi Breezer een grote mate van bekendheid genieten. Rb. Zutphen, 11 juli 2003, nr. 79, blz. 501. Lindows is het dominerende bestanddeel van de aanduidingen LindowsOS en Lindows.com, aangezien de toevoegingen 'OS' en '.com' beschrijvend zijn voor de waren waarvoor de aanduidingen worden gebruikt. WINDOWS en LindowsOS worden allebei gebruikt als aanduiding voor een operating system. Er is dus sprake van soortgelijke waren. De omstandigheid dat het concurrerende producten betreft en de systemen van elkaar verschillen doet daar niet aan af. WINDOWS is een bekend merk. WINDOWS en LindowsOS vertonen visueel en auditief grote overeenstemming, hetgeen te verklaren is uit het feit dat zij in de dominerende bestanddelen WINDOWS en Lindows maar één letter van elkaar verschillen. Uitgaande van de totaalindruk die de beide aanduidingen bij het publiek oproepen, vertonen de begrippen gelijkenis en kunnen ze met elkaar worden verward. De omstandigheid dat niet is bewezen dat zich in een concreet geval verwarring tussen WINDOWS en LindowsOS heeft voorgedaan, doet daar niet aan af. Relevant is welke indruk er ontstaat bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken soort producten en (dus) niet welke indruk er bij de gespecialiseerde computergebruiker ontstaat. Het is zeer wel aannemelijk dat een gemiddelde computergebruiker, geconfronteerd met LindowsOS, denkt met een product van Microsoft, namelijk WINDOWS of een variatie daarop, van doen te hebben. Dit klemt te meer in die gevallen waarin sprake is van zogenoemde 'pre installed' software. Gelet op het voorgaande wordt voorshands geoordeeld dat Microsoft zich terecht beroept op artikel 13A, lid 1 onder b BMW.

2 0 0 4

B I J B L A D


Vzr. Rb. Amsterdam, 29 jan. 2004, nr. 64, blz. 435. De combinatie Functiemediair lijkt letterlijk en begripsmatig genomen niets meer te betekenen dan functiemedium of functiemiddel. De combinatie FunctieMediair kent daarom van huis uit niet veel onderscheidend vermogen. Aannemelijk is echter dat het merk door inburgering zoveel onderscheidende kracht heeft verworven dat het als een bekend merk kan worden beschouwd. Aannemelijk is dat beide partijen diensten gaan aanbieden, die liggen op het gebied van arbeidscommunicatie met allochtone bevolkingsgroepen en derhalve als gelijk dan wel soortgelijk zijn aan te merken. Het bij het relevante publiek bekende merk van FunktieMediair heeft verder met het merk van EtnoMediair het woord mediair gemeen. Een en ander is voldoende voor direct dan wel indirect verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 4 dec. 2003, nr. 25, blz. 167 (met noot). Weliswaar ligt het door Reed voor het woord 'Business' gebruikte lettertype vrij dicht aan tegen de letter waarvan Brinkman zich bedient, maar er zijn nochtans qua lay-out en kleurstelling in het oog springende verschillen. Partij en brengen h u n respectieve bladen op volstrekt verschillende wijzen op de markt. Gelet op een en ander is verwarringsgevaar onvoldoende aannemelijk. Vzr. Rb. Maastricht, 8 mei 2003, nr. 41, blz. 254. Het beeldmerk, waarvan aangenomen moet worden - de overgelegde registratie is niet in kleur uitgevoerd - dat het gelijk is aan de weergave daarvan op haar website kan niet meebrengen dat Centrum Vastgoed mede recht kan doen gelden op het uitsluitend gebruik van de woordcombinatie 'Centrum Vastgoed' zonder dat die woorden op de in het beeldmerk weergegeven wijze zijn uitgevoerd en gerangschikt en zonder dat daarbij de halfronde, gele cirkel als achtergrond is afgebeeld. Vzr. Rb. Utrecht, 30 maart 2004, nr. 73, blz. 475.

E I G E N D O M

6 0 5

Hof's-Gravenhage, 5 juni 2003, nr. 51, blz. 347. De gelijkenis tussen het vormmerk en het Toppertje flesje is dusdanig groot, dat bij een relevant deel van het jonge, uitgaande publiek dat het Toppertje flesje waarneemt, de gedachte aan het vormmerk met etiket van Flügel zal opkomen. Er bestaat derhalve associatiegevaar, waartegen artikel 13A, lid 1 onder c BMW bescherming biedt op voorwaarde dat het een bekend merk betreft en door het gebruik daarvan ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk. Naar de letter genomen is artikel 13A, lid 1 sub c BMW alleen van toepassing is bij niet soortgelijkheid van de waren, doch uit het arrest van het Hof van Justitie d.d. 9 januari 2003 (C 292/00, Davidoff) (BIE, nov. 2003, nr. 81, blz. 484) volgt dat indien een lidstaat ervoor heeft gekozen aan bekende merken de specifieke bescherming van artikel 5 lid 2 Richtlijn 89/104/EEG te verlenen, dat artikel aldus moet worden uitgelegd dat het bekende merk niet minder bescherming geniet bij waren die soortgelijk zij n aan die waarvoor het merk is ingeschreven dan bij niet soortgelijke waren. Dat betekent dat artikel 13A, lid 1 onder c BMW, niet alleen van toepassing is op ongelijksoortige waren (zoals het artikel letterlijk vermeldt) maar evenzeer op soortgelijke waren. Dat W&S ongerechtvaardigd voordeel trekt uit dit merk van Flügel blijkt daaruit dat W&S het Toppertje flesje aan de consument te koop aanbiedt voor een lagere prijs dan het Flügel flesje kost. W&S kan dus onder de prijs van Flügel gaan zitten en daardoor ten detrimente van Flügel marktaandeel winnen, hetgeen niet mogelijk zou zijn wanneer zij niet zouden hebben kunnen meeliften op de bekendheid en reputatie van het vormmerk met etiket van Flügel. Omdat het ongerechtvaardigde voordeel vaststaat, kan in het midden blijven of, zoals in artikel 13A, lid 1 onder c BMW letterlijk is vermeld, het voldoende is dat ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken of dat, zoals in artikel 5, lid 2 Richtlijn 89/104/EEG letterlijk is vermeld, vereist is dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken. Op grond van het voorgaande is de rechtbank voorts van oordeel is dat W&S geen beroep op een geldige reden toekomt. Rb. 's-Gravenhage, 19 maart 2003, nr. 54, blz. 373.

Artt. 13A, lid ï b en 3, lid 2b Sunsation is een samenvoeging van de woorden Sun en Sensation. Alhoewel Sunsation een unieke woordcombinatie is, heeft het geen sterk onderscheidend vermogen voor zonnebrandproducten, omdat Sunsation duidelijk verwijst naar de sensatie van de zon. Juvena daarentegen is een uniek woord en sterk onderscheidend. Juvena is het kenmerkende bestanddeel van het merk, dat mede als gevolg van de presentatie ervan de totaalindruk van het merk bepaalt. Doordat Juvena een aantal merken met dit bestanddeel op de markt brengt wordt de bekendheid daarvan versterkt en wordt kracht aan het tweede bestanddeel ontnomen; als onderdeel van het merk heeft dat nagenoeg geen functie. Dat het bestanddeel Sunsation volledig identiek is aan het merk van gedaagden levert dan ook geen verwarring op, nu de totaalindruk van beide merken verregaand verschillend is. Rb. Breda, 16 april 2003, nr. 71, blz. 469.

Voor wat betreft Lindows.com geldt dat deze aanduiding niet voor een operating system wordt gebruikt maar voor een website. Microsoft kan zich wat betreft Lindows.com met succes beroepen op artikel 13A, lid 1 onder c BMW. Lindows.com heeft geen geldige reden om de aanduidingen Lindows OS en Lindows.com te gebruiken. Lindows.com zet haar product expliciet in de markt als een product dat zowel Linux als WINDOWS software kan 'draaien' en daarmee hét alternatief is voor het operating systeem WINDOWS. Daarbij zet zij zich ook nog af tegen WINDOWS. Door met de benaming van haar product op deze wijze aan te haken bij het merk WINDOWS van Microsoft, trekt zij ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk WINDOWS. Vzr. Rb. Amsterdam, 29 jan. 2004, nr. 64, blz. 435.

Art. 13A, lid i e De stip van Nauta is geen bekend merk geworden in de zin van artikel 13 A, lid 1 sub c BMW. Van bekendheid is sprake wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de betrokken waren of diensten bestemd zijn. Het relevante publiek dient meer te omvatten dan slechts de kring van cliënten en potentiële cliënten van de betrokken kantoren.

Art. 13A, lid i e i.v.m. art. 5, lid z Mrl Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden door artikel 5, lid 2 Mrl moet de betrokken specifieke bescherming verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voorwaren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven. De bescherming uit hoofde van deze bepaling stelt niet voorop dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate

6 0 6

B I J B L A D


van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. Het feit dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat, staat op zich niet in de weg aan de bescherming uit hoofde van deze bepaling wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband met een ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden voor de bescherming niet is vervuld. Hof van Justitie E. G., 23 okt. 2003, nr. 24,blz. 162 (met noot). Art. 13A, lid ïd (verzet tegen gebruik als domeinnaam) Niet gebleken is dat Boelen door het gebruik van de domeinnaam ongerechtvaardigd voordeel trekt dan wel afbreuk doet aan de reputatie van het merk. Voorts kan op grond van de afwezigheid van het gebruik van de combinatie van cirkel en de aanduiding 1908 niet worden geconcludeerd dat Boelen door het gebruik van de domeinnaam www.fr casuals.com en www.frcasuals.com ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit de door Feyenoord gedeponeerde merken. Eveneens kan niet gezegd worden dat Boelen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van die naam. Daarnaast geldt ten aanzien van de registratie van domeinnamen het in het systeem van domeinnaamregistratie door SIDN geldende beginsel dat 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Dit beginsel lijdt slechts uitzondering indien aan een partij een dermate sterk recht toekomt op een bepaalde naam dat registratie van een bepaalde naam als domeinnaam door een derde moet worden beschouwd als een inbreuk op dat recht. Hiervan is niet gebleken. Vzr. Rb. Rotterdam, 29 juli 2003, nr. 9i,blz. 558. Art. 13A, lid ld en art. 5a Hnw Ook inbreuk door het gebruik door Sogni d'Oro van de handelsnaam Alivio Waterbeds. Vzr. Rb. Leeuwarden, 28 aug. 2003, nr. 90, blz. 556. Art. 13A, lid 4 Vast staat dat Montana Colors vanaf begin 2001 wist van het bestaan van het merk en besefte dat zij daarop inbreuk zou kunnen maken, zodat zij vanaf dat tijdstip te kwader trouw was en de vorderingen tot winstafdracht en het afleggen van rekening en verantwoording terzake toewijsbaar zijn. Rb. 's-Gravenhage, 9 juli 2003, nr. 80, blz. 504. Art. 13A, lid 7 Niet is gebleken dat de rode kleur van het drankje het gevolg is van toevoeging van bessensap ten behoeve van de smaak, waardoor deze kleur een eigenschap van de waar zou zijn. Zelfs al zou het om bessensap gaan dat vanwege de smaak is toegevoegd, dan verleent zulks nog geen vrijbrief om naast die rode kleur van de vloeistof de (verder) onderscheidende en dominerende bestanddelen van het vormmerk over te nemen. Rb. 's-Gravenhage, 19 maart 2003, nr. 54, blz. 373. Art. 13A, lid 9 (parallel import) Hof: Het feit dat de sticker over de laatste twee letters van het merk RENITEC en over het teken ® is geplakt, levert merkinbreuk op. Immers door deze wijze van bevestigen van de

E I G E N D O M

2 0 0 4

sticker maakt de verpakking een slordige indruk die de reputatie van het merk RENITEC en van de merkhouder kan schaden. Daarbij is van belang dat het hier gaat om een via de apotheek verkocht geneesmiddel, dus om een product ten aanzien waarvan het publiek bijzonder veeleisend is met betrekking tot de kwaliteit en de integriteit en waarvoor geldt dat de presentatie van het product bij het publiek dienaangaande wantrouwen kan wekken. Aan het voorgaande kan niet afdoen dat de merknaam RENITEC op twee andere plaatsen op de verpakking wel volledig is vermeld. HR: De merkhouder kan zich niet verzetten tegen (verdere) verhandeling door derden van door hem of met zijn toestemming in het verkeer gebrachte waren, tenzij hij daarvoor gegronde redenen heeft, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Op deze uitzondering kan de merkhouder geen beroep doen, indien de wijziging van de toestand van de waren blijft binnen de grenzen van de 'ompakkingsrechtspraak' van het HvJEG. Het hof heeft dit niet miskend. Hof: De merkhouder kan ook optreden tegen de ompakkende parallelimporteur die door zijn wijze van ompakken het product zodanig presenteert, in casu door een slordige verpakking, dat daardoor de reputatie van het merk en de merkhouder wordt geschaad. Dit zich mogen verzetten is niet beperkt tot de situatie dat sprake is van ernstige schade aan de reputatie van het merk. Het Dior/Evora arrest, waar Euromedica zich op beroept, heeft betrekking op reclame uitingen en dus op een andere situatie dan de onderhavige. HR: Zie rov. 43 van het Dior/Evora arrest, waar het HvJEG onder verwijzing naar rov. 75 van zijn arrest Bristol Myers Squibb de regel herhaalt dat de merkhouder een gerechtvaardigd belang heeft zich te verzetten tegen ompakking van zijn merkproducten indien de presentatie van de omgepakte producten de reputatie van het merk kan schaden. Hof: Als Euromedica er voor kiest om bij de ompakking te volstaan met het bevestigen van een sticker, dan dient zij dat zodanig te doen dat daardoor de merknaam volledig leesbaar blijft en dus geen slordige indruk wordt gewekt, het hanteren van een uniforme stickermaat levert geen rechtvaardiging op. De vermelding van het beeldmerk (logo) van Euromedica levert ook een inbreuk op het merkrecht van Merck op. Dit gaat verder dan voor de ompakking noodzakelijk is, nu volstaan had kunnen worden met enkel de vermelding van de naam van Euromedica als ompakker. Bovendien wordt door die vermelding de onjuiste indruk gewekt dat tussen Merck en Euromedica een commerciële relatie bestaat, waardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van het product kan ontstaan, namelijk dat het product afkomstig is van fabrikant en parallelimporteur gezamenlijk. Bovendien wekt het de onjuiste indruk dat Merck heeft ingestemd met de ompakking door Euromedica. HR: Dat niet hoeft te worden vermeld dat ompakking zonder toestemming van de merkhouder heeft plaatsgevonden, wil niet zeggen dat het de ompakker vrijstaat de onjuiste indruk te wekken dat de merkhouder wél met de ompakking heeft ingestemd. Hof: Ook het feit dat op de bijsluiter van RENITEC het beeldmerk van Euromedica is afgebeeld, terwijl niet wordt vermeld dat Merck de merkhouder is, levert merkinbreuk op. Daardoor wordt bij het publiek, dat de bijsluiter los van de verpakking gebruikt, hetgeen heel wel kan gebeuren, de onjuiste indruk gewekt dat RENITEC afkomstig zou zijn van Euromedica. Hoge Raad, 5 april 2002, nr. 55, blz. 377.

2 0 0 4

B I J B L A D


Art. 13A, lid 9; Uitputting auteursrecht Het beroep van License Express op uitputting van de auteurs- en merkenrechten kan niet slagen, nu de oorspronkelijke waar, zoals deze door Microsoft in het verkeer is gebracht, door License Express is veranderd.Vzr. Rb. Haarlem, 19 sept. 2003, nr. 92, blz. 560. Art. 14 A, lid i a i.v.m. art. 1 tweede volzin; art. 3, lid i e Mrl Artikel 3 lid 1 sub e tweede liggende streepje, van de Merkenrichtlijn kan alleen toepassing vinden indien de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven. Aan deze maatstaf is voldaan. Nietigverklaring depots. Rb. 's-Gravenhage, 11 juni 2003, nr. 93, blz. 562. Art. 14B, lid 1 De beweerde wijze waarop haar licentiehoudster de concurrentiestrijd met Montana Colors voert maakt het vorderen door Farbo van de nietigverklaring van de merken van Montana Colors niet onbehoorlijk jegens deze laatste. Rb. 's-Gravenhage, 9 juli 2003, nr. 80, blz. 504. Art. 14C i.v.m. art. 5, lid 2a Hoewel uit de stukken, waaruit onder meer blijkt dat in de jaren 1996 2001 enkele tientallen pallets muurverf van Farbo in de Benelux zijn verkocht, geen grootschalig gebruik van het merk in de Benelux naar voren komt, is het gebruik toch voldoende omvangrijk om te kunnen concluderen dat het merk in althans een deel van die periode in de Benelux werkelijk is gebruikt voor muurverf. Voor de andere waren waarvoor het is ingeschreven komt het voor vervallenverklaring in aanmerking. Uit het feit dat Montana Colors zelf deze overige waren niet op de markt brengt kan niet worden afgeleid dat zij geen belanghebbende is in de zin van art. 14C, nu dit begrip ruim moet worden opgevat. Rb. 's-Gravenhage, 9 juli 2003, nr. 80, blz. 504. Art. 14C, lid 1 Ook indien zou moeten worden aangenomen dat vóór 2001 geen normaal gebruik van het merk is gemaakt, kan het verval door het gebruik nadien op de voet van art. 14C, lid 1 tweede volzin niet worden ingeroepen, omdat dat gebruik in ieder geval heeft plaatsgevonden - meer dan drie maanden - voordat Euretco de vordering tot vervallenverklaring heeft aangebracht. Rb. Amsterdam, 8 okt. 2003, nr. 42, blz. 260. Art. 14C, lid 2 Blijkens deze bepaling kan de houder van een merk waarvan het verval kort gezegd in verband met 'heilung' niet meer kan worden ingeroepen niet de nietigheid inroepen of zich tegen het gebruik verzetten van een jonger merk, indien dat merk is gedeponeerd in de periode dat het oudere merk vervallen kon worden verklaard. Nu echter het merk Wheely van Euretco is ingeschreven voordat de termijn van 5 jaren na de inschrijving waarna vervallenverklaring kan worden uitgesproken was verstreken, kan die regel Euretco niet baten. Rb. Amsterdam, 8 okt. 2003, nr. 42, blz. 260 (met noot). Art. 14C, lid 2 i.v.m. art. V Harmonisatieprotocol De 'Heilungs' regeling van art. 14C, lid 2 BMW geldt ook voor op 1 januari 1996 reeds bestaande depots indien het 'helende' gebruik na die datum plaatsvindt. Rb. 's-Gravenhage, 9 juli 2003, nr. 80, blz. 504.

E I G E N D O M

6 0 7

Art. I4bis Omdat de rechtsverwerking van art. I4bis BMW een scherpe breuk met het verleden betekende, ligt directe werking, anticipatie of richtlijn conforme interpretatie voor merken gedeponeerd vóór 1 januari 1996 niet voor de hand. Rechtsverwerking kan sowieso niet worden aangenomen omdat niet is komen vast te staan dat De Lucia haar merk De Lucia vijfjaar voor de dagvaarding normaal heeft gebruikt en dat Galbani daarvan op de hoogte was of behoorde te zijn. Hof's-Gravenhage, 27 juni 2002, nr. 63, blz. 432. Ilb Merkenrichtlijn 89/104/EEG Art. 2 Gewoonlijk is een kleur als zodanig niet meer dan een eigenschap van voorwerpen. Zij kan echter wel een teken zijn. Of dit het geval is, hangt af van de context waarin zij wordt gebruikt. Een grafische voorstelling moet een visuele weergave van het teken mogelijk maken zodat het nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. Om haar functie te vervullen, moet de grafische voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn. (dictum:) Aan deze laatste voorwaarde kan niet worden voldaan door de betrokken kleur eenvoudigweg op papier weer te geven, doch wel door de kleur aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode. (overwegingen:) Een eenvoudig kleurmonster vormt geen grafische voorstelling in de zin van de richtlijn. Daarentegen is de verbale beschrijving van een kleur wel een grafische voorstelling daarvan. Of deze voldoet aan de genoemde criteria, moet worden beoordeeld aan de omstandigheden van het concrete geval. De combinatie van een monster van een kleur en een verbale beschrijving kan een grafische voorstelling opleveren. Ook de aanduiding van een kleur door middel van een internationaal erkende code kan als een grafische voorstelling worden beschouwd. Aanduiding van de kleur door een internationale code kan het ontbreken van bijvoorbeeld nauwkeurigheid of duurzaamheid van een kleurmonster in combinatie met een verbale beschrijving compenseren. Kleuren zijn naar h u n aard nauwelijks geëigend om nauwkeurige informatie over te brengen, maar het valt niet uit te sluiten dat een kleur als zodanig de herkomst van de waren of diensten van een onderneming kan aanduiden. Hof van Justitie E. G., 6 mei 2003, nr. 50, blz. 305 (met noot). Art. 3, lid 1 sub b, c en e Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van art. 3, lid 1 sub b van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van een waar moet geen strenger criterium worden gehanteerd dan voor andere soorten merken. Naast art. 3, lid 1 sub e is ook art. 3, lid 1 sub c van betekenis voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar. Bij het onderzoek van de in art. 3, lid 1 sub c voorziene weigeringsgrond voor inschrijving moet in elk concreet geval rekening worden gehouden met het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, namelijk dat alle uit de vorm van een waar bestaande driedimensionale merken welke uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van deze bepaling kunnen dienen, voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en niet kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van art. 3, lid 3.

R I Ë L E E I G E N D O M

Hof van Justitie E.G., 8 april 2003, nr. 19, blz. 122. Art. 3, lid 1, sub b Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk moet rekening worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden. Hoe groter het aantal waren of diensten waarvoor een merk wordt aangevraagd, hoe eerder het conflicteert met het stelsel van onvervalste mededinging. De perceptie door het relevante publiek van een kleur is niet hetzelfde als van een woord-of beeldmerk. De consumenten zijn niet gewend om de herkomst van waren af te leiden uit de kleur daarvan. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het denkbaar dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt zonder een proces van inburgering bij het relevante publiek. Het feit dat de inschrijving van een kleur is aangevraagd voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten, is tezamen met de overige omstandigheden van het concrete geval van belang zowel voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de kleur waarvoor om inschrijving is verzocht, als voor de beoordeling van de vraag of de inschrijving ervan zou indruisen tegen het algemeen belang, dat inschrijving van waren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Bij de beoordeling van de vraag of een merk onderscheidend vermogen bezit, moet de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van de merken, een concreet onderzoek verrichten, daarbij rekening houdend met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder begrepen het gebruik dat van het merk is gemaakt. Hof van Justitie E. G., 6 mei 2003, nr. 50, blz. 305 (met noot). Art. 3, lid ie; art. 1 tweede volzin, i.v.m. art. 14 A, lid ia BMW; Artikel 3, lid 1 sub e tweede liggende streepje, van de Merkenrichtl ijn kan alleen toepassing vinden indien de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven. Aan deze maatstaf is voldaan. Nietigverklaring depots. Rb. 's-Gravenhage, 11 juni 2003, nr. 93, blz. 562. Artt. 5 en 7 en artt. 28 en 30 EG-Verdrag Een bewijsregel krachtens welke de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept, is in overeenstemming met het gemeenschapsrecht, met name art. 5 en 7 Eerste Merkenrichtlijn. De vereisten van de onder andere in art. 28 en 30 EG-Verdrag verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de Europese Economische Ruimte in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt ge-

2 0 0 4

leverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de Europese Economische Ruimte heeft ingestemd. Hof van Justitie E.G., 8 april 2003, nr. 11, blz. 72. Art. 5, lid 2 i.v.m. art. 13A, lid ie BMW Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden door artikel 5, lid 2 Mrl moet de betrokken specifieke bescherming verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voorwaren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven. De bescherming uit hoofde van deze bepaling stelt niet voorop dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. Het feit dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat, staat op zich niet in de weg aan de bescherming uit hoofde van deze bepaling wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband met een ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden voor de bescherming niet is vervuld. Hof van Justitie E. G., 23 okt. 2003, nr. 24, blz. 162 (met noot). lic Verordening Gemeenschapsmerk Art. 7, lid ie Met het verbod op inschrijving van tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als gemeenschapsmerk streeft artikel 7, lid 1 sub c een doel van algemeen belang na, inhoudend dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden. Voor een weigering van inschrijving door het BHIM op grond van artikel 7, lid 1 sub c is het niet noodzakelijk dat de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrij ving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. Het GEA heeft een maatstaf aangelegd, te weten het uitsluitend beschrijvende karakter van het merk, die niet de maatstaf is die in artikel 7, lid 1 sub c is vastgelegd. Hof van Justitie E. G., 23 okt. 2003, nr. 18, blz. 119. Art. 22 i.v.m. art. 256 Rv De kern van het geschil wordt gevormd door de vraag of de merklicentie is vervallen door opzegging van de licentie-

2 0 0 4

B I J B L A D


overeenkomst, en of de verleende sublicentie rechtsgeldig is. Deze vragen zijn onderwerp van procedures in het buitenland. De Nederlandse voorzieningenrechter is niet bij machte om op de in die procedures te geven oordelen vooruit te lopen. Van belang is daarbij dat een voorziening wordt gevraagd op grond van de GMV, welke voorziening, indien gegeven, van kracht zal zijn binnen de gehele Europese Gemeenschap. Een daartoe strekkende vordering is slechts toewijsbaar indien een hoge mate van duidelijkheid bestaat omtrent de rechtsgeldigheid van de aanspraken van de merkhouder. Daarvan is in dit kort geding geen sprake. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 19 dec. 2003, nr. 32, blz. 204. lid Harmonisatieprotocol Art. V i.v.m. art. 14C, lid 2 BMW De 'Heilungs' regeling van art. 14C, lid 2 BMW geldt ook voor op 1 januari 1996 reeds bestaande depots indien het 'helende' gebruik na die datum plaatsvindt. Rb. 's-Gravenhage, 9 juli 2003, nr. 80, blz. 504. Ile Overeenkomst van Nice Art. 2 i.v.m. art. 5 lid 2a BMW Onderzocht dient te worden of het gebruik heeft plaatsgevonden voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De overeenkomst van Nice geeft in artikel 2 aan dat aan de classificatie slechts de betekenis toekomt die elke verdragsstaat zelf daaraan geeft. De Beneluxwetgever heeft ervoor gekozen om aan de classificatie geen juridische betekenis toe te kennen. Dat neemt echter niet weg dat de classificatie en de daarbij behorende alfabetische lijst enige praktische betekenis kunnen hebben bij de beantwoording van de vraag wat de deposant met een bepaalde inschrijving heeft bedoeld. Fietsenliften komen in de alfabetische lijst niet voor, zodat de beschrijving van de waren in de merkinschrij ving niet rechtstreeks aan de alfabetische lijst kon worden ontleend. In redelijkheid is er niet aan te twijfelen dat de merkhouder toen hij het depot verrichtte de thans op de markt gebrachte fietsenlift als de waar waarvoor het merk werd ingeschreven op het oog had. De keuze voor de omschrijving 'handgereedschappen en instrumenten, met de hand te bedienen' kan niet worden aangemerkt als een omschrijving die niet de waar beschrijft waar het bij de inschrijving om te doen was. Bovendien was uit het merk zelf ook kenbaar dat de inschrijving betrekking had op fietsgerelateerde waar. Rb. Amsterdam, 8 okt. 2003, nr. 42, blz. 260. lila Benelux Tekeningen- en Modellenwet Art. 2, lid 1 Een model is alleen dan nietig op grond van de artikelen 2, lid 1 en 15 BTMW indien alle factoren die haar uiterlijk mede bepalen onmisbaar zijn voor het verkrijgen van technisch effect. Is een factor niet onmisbaar voor het verkrijgen van een technisch effect, dan is het depot in het licht van deze bepalingen geldig, zij het dat de bescherming van de BTMW zich niet uitstrekt tot de andere, voor technische effecten wel onmisbare factoren. Rechte randen/kanten hebben het voordeel dat zij (machinaal) eenvoudiger, en dus met lagere productiekosten, kunnen worden vervaardigd. Het feit dat de lange kanten en de opsteekranden recht verlopen is aldus bezien technisch noodzakelijk. Alle factoren van model I zijn onmisbaar voor het verkrijgen van een bepaald technisch effect. Uit het feit dat al deze factoren

E I G E N D O M

6 0 9

zijn opgenomen in de voorkeursuitvoeringsvorm volgens Europees octrooi 05 25909 is af te leiden dat het hierbij bovendien om relevante technische effecten gaat. Nietigverklaring en doorhaling van de inschrijving. Rb. 's-Gravenhage, 11 juni 2003, nr. 93, blz. 562. Het typische deels zichtbare schuine vlak is noodzakelijk om het beoogde technische effect, nl. het diffuseren van het licht te bekomen. Dat dit effect tevens esthetisch is verandert niets aan voorgaande vaststelling. In casu wordt het uiterlijk nagenoeg uitsluitend doof de technische functie bepaald. Rb. Kortrijk, 15 april 2003, nr. 26, blz. 169. Art. 2, lid 1 resp. art. 4 sub 1 i.v.m. art. 15 en i.v.m. art. 11, lid 8 Modrl De vorderingen tot nietigverklaring van de modellen dienen uitsluitend te worden beoordeeld aan de hand van de ('oude') BTMW en niet van het Gemeenschapsrecht. Rb. 's-Gravenhage, 11 juni 2003, nr. 93, blz. 562. Art. 2,1 en art. 7,1 Modrl Richtlij n conforme uitleg van artikel 2,1 BTMW brengt mee dat van de apparaatgerichte leer moet worden uitgegaan en niet van de resultaatgerichte leer. De bedoeling van artikel 7,1 van de Richtlijn, dat modelrecht uitsluit voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie zijn bepaald, is onder meer dat technologische innovatie niet mag worden gehinderd door aan kenmerken die uitsluitend door een technische functie zijn bepaald, modelbescherming te bieden. Daarin ligt besloten dat alle technische aspecten van een model dienen te worden uitgesloten, ook als daarvoor alternatieven voorhanden zijn. Het beroep van Synergys op Nederlandse rechtspraak en literatuur, en op de conclusie van de A-G in de Philips/Remington-zaak mag haar niet baten. Het hof neemt over het oordeel van de rechtbank dat de gedeponeerde afsluitelementen nagenoeg volledig zijn bepaald door het beoogde technische effect te weten het afsluiten van een dossiermap en dat de wijze van bevestiging van de afsluitelementen in het gedeponeerde model een technische functie is, die op grond van de richtlijn conforme interpretatie niet voor bescherming op grond van de BTMW in aanmerking komt. Voor het overige is er sprake van onvoldoende nieuwheid om als model bescherming te genieten. Hof's-Hertogenbosch, 4 nov. 2003, nr. 44, blz. 267. Art. 4 De kenmerkende eigenschappen van het model blijken onvoldoende uit het depot. Op grond van het modelrecht kunnen de vorderingen derhalve niet worden toegewezen. Hof's-Hertogenbosch, 17 juni 2003, nr. 45, blz. 269. Bij het onderzoek van de nieuwheidsvereisten mag de rechter zich niet beperken tot een onderzoek naar de geïsoleerde elementen van het model doch dient hij het model in zijn geheel te beschouwen. Rb. Kortrijk, 15 april 2003, nr. 26, blz. 169. Art. 4 i.v.m. art. 14, lid 1 De totaalindruk van beide Swingamok modellen vertoont meer dan ondergeschikte verschillen met de in deze procedure getoonde oudere schoenmodellen (anders: de Vzr.). De Bibob loafer houdt onvoldoende afstand tot de Swingamok loafer. Karakteristiek voor beide modellen is de combinatie van

6 1 O

B I J B L A D


de markante oplopende geribbelde hoge zool zonder hak, die aan de voor- en achter zijde doorloopt, met de klassieke mocassinschoen als bovenwerk. Weliswaar zijn er in de afwerking van zowel zool als bovenwerk de nodige verschillen tussen beide modellen aan te wijzen, maar die verschillen zijn ondergeschikt en verwarringsgevaar bij het weinig oplettend kopend publiek, dat beide producten meestal niet naast elkaar ziet, is aannemelijk. Het bovenwerk van de Bibob boot is dusdanig afwijkend van de Swingamok boot, dat beide modellen daardoor een andere totaalindruk oproepen. Hof's-Hertogenbosch, 13 mei 2003, nr. 81, blz. 509. Art. 4 en art. 1 i.v.m. art. 10 Aw De geruime tijd na de SOHO-stoel in de markt geïntroduceerde Long Beach-stoel staat niet aan de oorspronkelijkheid of nieuwheid van de SOHO in de weg, ook niet wanneer zou moeten worden aangenomen dat de Long Beach vóór oktober 2000 zou zijn ontworpen. Hof's-Hertogenbosch, 17 juni 2003, nr. 45, blz. 269. Art. 4 sub 1 resp. art. 2, lid 1 i.v.m. art. 15 en i.v.m. art. 11, lid 8 Modrl De vorderingen tot nietigverklaring van de modellen dienen uitsluitend te worden beoordeeld aan de hand van de ('oude') BTMW en niet van het Gemeenschapsrecht. Rb.'s-Gravenhage, 11 juni 2003, nr. 93, blz. 562. Art. 14 In model II bevindt de hoek van negentig graden zich bij de zijkant, en niet zoals in de Clipbizz, in het midden. Dit verschil, dat bovendien de enige niet technisch bepaalde factor van model II is, brengt geen andere algemene indruk/totaal indruk teweeg. Geen inbreuk. Afwijzing vorderingen. Rb. 's-Gravenhage, 11 juni 2003, nr. 93, blz. 562. Art. 14 en art. 6:162 BW Gelet op art. 14, lid 8 BTMW kan de vordering van TSN niet worden toegewezen alleen op grond van feiten die een inbreuk op het TSN model handgreep inhouden. Het gehele springtouw van Johntoy sticht echter onnodige verwarring, omdat de handvatten op het eerste gezicht een kopie zijn en het springtouw en handvatten dezelfde kleur hebben. Het is niet aannemelijk geworden dat Johntoy niet op onderdelen die niet de essentiële constructie betreffen had kunnen afwijken. Daarbij komt dat Johntoy in het verleden met TSN heeft samengewerkt bij de distributie van de springtouwen van TSN en dat Johntoy al eerder een kopie van een springtouw van TSN op de markt heeft gebracht. Handelwijze van Johntoy is onrechtmatig. Hof's-Gravenhage, 27 maart 2003, nr. 56, blz. 390. Art. 14 i.v.m. art. 7:900 e.v. BW De door gedaagde op de mark gebrachte luidspreker 'US Blaster' kan, rekening houdend met het feit dat de 'US Blaster' wat uitstraling betreft dichter staat bij een model luidspreker dat Boseini993heeft uitgebracht dan bij het model dat Bose in 1999 heeft uitgebracht, niet worden aangemerkt als een variant, die redelijkerwijs nogbegrepen kan worden onder de reikwijdte van de vaststellingsovereenkomst met betrekking tot het model uit 1999. Verder kan mede gelet op de 'anticiperende' luidspreker uit 1993, niet worden aangenomen dat de 'US Blaster' inbreuk maakt op het gedeponeerde model uit 1999. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 9 juli 2003, nr. 82, blz. 514.

E I G E N D O M

2 0 0 4

Art. 14, lid 1 i.v.m. art. 4 De totaalindruk van beide Swingamok modellen vertoont meer dan ondergeschikte verschillen met de in deze procedure getoonde oudere schoenmodellen {anders: de Vzr.). De Bibob loafer houdt onvoldoende afstand tot de Swingamok loafer. Karakteristiek voor beide modellen is de combinatie van de markante oplopende geribbelde hoge zool zonder hak, die aan de voor- en achter zijde doorloopt, met de klassieke mocassinschoen als bovenwerk. Weliswaar zijn er in de afwerking van zowel zool als bovenwerk de nodige verschillen tussen beide modellen aan te wijzen, maar die verschillen zijn ondergeschikt en verwarringsgevaar bij het weinig oplettend kopend publiek, dat beide producten meestal niet naast elkaar ziet, is aannemelijk. Het bovenwerk van de Bibob boot is dusdanig afwijkend van de Swingamok boot, dat beide modellen daardoor een andere totaalindruk oproepen. Hof's-Hertogenbosch, 13 mei 2003, nr. 81, blz. 509. Art. 14, lid 8 i.v.m. art. 6:162 BW Ook als zou moeten worden aangenomen dat richtlijnconforme interpretatie van de BTMW een beroep op art. 14 lid 8 van deze wet zou verhinderen, faalt het beroep op slaafse nabootsing. Immers Van den Berg is ten aanzien van de perforatie, waarbij hij zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de afvoergoot afbreuk te doen van het product van Keizers kon afwijken, een eigen weg ingeslagen waardoor verwarring bij het publiek is voorkomen. Hof Arnhem, 4 nov. 2003, nr. 95, blz. 571. Vooropgesteld dient te worden, dat nu de octrooirechten van Van Thiel zijn vervallen, haar geen bescherming toekomt terzake de wijze van werking (de techniek) van de onderhavige keilbouten. Omdat het model van de onderhavige keilbouten door Van Thiel niet als model is gedeponeerd, vloeit uit artikel 14, lid 8 j° artikel 25 BTMW, alsmede uit HR 1 december 1989, NJ 1990,473 (Steigers) en HR 31 mei 1991, NJ 1992,301 (Raamuitzetter) voort dat aan het uiterlijk van haar product alleen bescherming toekomt, indien dit uiterlijk al vóór 1 januari 1975 op de markt was gebracht. Deze bescherming op grond van artikel 6:162 BW beperkt zich bovendien tot het geval dat met de nabootsing verwarring wordt gesticht, welke verwarring vermijdbaar is, zonder aan deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen. Daarvan is in het onderhavige geval evenwel geen sprake. Het uiterlijk van een product wordt niet alleen bepaald door de vorm, maar ook door het gebruikte materiaal en de kleur daarvan, zodat het enkele feit dat de vorm van het product reeds vóór 1 januari 1975 bestond, niet zonder meer meebrengt dat dit ook van het uiterlijk gezegd kan worden. De na 1 januari 1975 door Van Thiel ontwikkelde verandering van het materiaal van de hulzen en de daarmee samenhangende verandering in kleur, heeft een belangrijke wijziging in de uiterlijke verschijning van het product teweeggebracht. Daar bij komt dat nadere bestudering van de zogenaamde expansiesegmenten en de inscripties op de gietijzeren plug afwijken van die van de stalen plug. De totaalindruk van beide keilbouten is daarmee dusdanig anders dat van het model van de stalen keilbouten die thans in geschil zijn, niet gezegd kan worden dat dit reeds vóór 1 januari 1975 bestond. Dat brengt mee dat Van Thiel terzake van het uiterlijk van haar stalen keilbouten geen beroep op bescherming van het gemene recht toekomt, terwijl tussen partijen vaststaat dat Deltafix geen

2 0 0 4

B I J B L A D


E I G E N D O M

6 1 1

gietijzeren keilbouten verhandelt. Dit is slechts anders, indien aan de vordering, naast inbreukhandelingen, mede andere gedragingen ten grondslag zijn gelegd, die los van de inbreukhandelingen ongeoorloofde mededinging opleveren. In dit verband verwijst de rechtbank naar BenGH 21 december 1990, NJ 199-^? 4^9 v^ rincej. VOK niervan is cvcnwci geen sprake, nu ^c

komt derhalve voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Aangezien de verschillen tussen de wederzijdse producten zijn te verwaarlozen, maakt het trapje van gedaagde inbreuk. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 19 maart 2003, nr. 72, blz. 472.

/-}n/-»i- V i n T^l-iii^l vprwptvn

Art. 22 l i d 2

«u^»

rrt*Ar~icjii-it?&t-i — c l i i f c ^ ni]~in'"it-cino-

y t i i i j . 1111.1 y wi yy t i w i g v u i u ^ i u ö v i i

J ' ™ ' -J*- " " y

J

" y-"üifc.J

\iprv wi

warring en reputatieschade in verband met overeenstemming van beide producten - louter zijn terug te voeren op de vermeende modelinbreuk en los daarvan geen zelfstandige onrechtmatige daad opleveren. Ook de stelling van Van Thiel dat het onderhavige product van Deltafix kwalitatief slecht is, kan geen verandering in het standpunt van de rechtbank brengen. Nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van industriële eigendom staat in beginsel vrij, ook als dat product kwalitatief minder is dan het oorspronkelijke product. Daarbij komt dat in het onderhavige geval geen verwarring omtrent de herkomst van het product behoeft op te treden, omdat de herkomst van het product van Van Thiel door vermelding van het teken PFG valt te achterhalen. Rb. Haarlem, 2 april 2003, nr. 74, blz. 478. Art. i4bis, lid 1 De door art. 14 bis, lid 1 BTMW geëiste kwade trouw is onvoldoende onderbouwd. Uit het feit dat Taiwan bekend staat als land van herkomst van veei namaaKproducten voigt met zonder meer u.at op xrefnna een verzwaarde onderzoeksplicht rustte. Het staat immers vast dat hoewel Treffina reeds jaren zaken deed met Timetron, zij nimmer problemen op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten had gehad met van Timetron afkomstige producten. De stelling dat slechts de vervaardiger een vordering tot afgifte van inbreukmakende goederen op grond van art. i4bis, eerste lid BTMW met een beroep op goede trouw kan afweren en de rest van de distributieketen ondanks goede trouw de producten moet afstaan indien sprake is van moedwillige inbreuk door de vervaardiger, kan de rechtbank niet overtuigen. Dit volgt niet uit de tekst van art. i4bis, lid 1 BTMW, en evenmin uit de wetsgeschiedenis met betrekking tot dit artikel en het verwante artikel I3bis BMW. Rb. 's-Hertogenbosch, 10 sept. 2003, nr. 94, blz. 570. Art. ïsi.v.mart. 2, lid 1 resp. art. 4sub 1 en i.v.m. art. 11, lid 8 Modrl De vorderingen tot nietigverklaring van de modellen dienen uitsluitend te worden beoordeeld aan de hand van de ('oude') BTMW en niet van het Gemeenschapsrecht. Rb. 's-Gravenhage, 11 juni 2003, nr. 93, blz. 562. Art. 21 i.v.m. art. 10, lid 1,11 Aw De Doublé Step maakt in vergelijking met andere trapjes een ranke en gestroomlijnde indruk en is daarnaast tevens stabiel en functioneel. De gestroomlijnde indruk is het gevolg van de telkens terugkerende gebogen lijn in het voorwerp, terwijl de gebogen vorm zelf niet noodzakelijk is voor de stabiliteit en de functionaliteit. Gelet op de overgelegde stukken waren twee gebogen elementen nog niet eerder vertoond in een voorwerp als het onderhavige. Zij springen eruit door originele vormgeving. Beide elementen hebben een technische functie. Maar deze elementen overstijgen door hun vormgeving het puur functionele en dragen bij vergelijking van reeds bestaande alternatieven een oorspronkelijk en persoonlijk karakter. De Doublé Step

Kappetein wordt tegenover New Shoecompany en Van Woensel vermoed houder van het auteursrecht te zijn. Hof's-Hertogenbosch, 13 mei 2003, nr. 81, blz. 509. Illb Richtlijn 98/71 EG (Modellenrichtlijn) Considerans nrs. 11 en 12 i.v.m. art. 7, lid 1 De langwerpige vorm van de Easydrain is j uist gekozen vanwege het technische effect. Dat de afvoerput naast de langwerpige vorm geperforeerd moet zijn en een zekere breedte moet hebben, wordt eveneens bepaald door haar technische functie. Aldus resteert voor modelrechtelijke bescherming slechts de vormgeving van de perforatie van de Easydrain. Hof Arnhem, 4 nov. 2003, nr. 95, blz. 571. Considerans nr. 13 i.v.m. artt. 3, lid 2 en 5, lid 1 i.v.m. art. 6, lidi De aan een modelrecht gestelde eisen van nieuwheid en eigen karakter moeten worden gerelateerd aan de sector, de bedrijfstak, waarvoor het voortbrengsel is bestemd. De door Keizers gedeponeerde mocielien van ê langwerpige atvoerpUL, uc Easydrain, zijn de eerste langwerpige douche-afvoerputten die geschikt zijn om in douches en badkamers van woningen te worden toegepast. Deze langwerpige afvoerputten voor douche- en badkamers in woningen moeten worden aangemerkt als een ander 'model', 'voortbrengsel' en 'voorwerp' in de zin van (art. 1 van) de Richtlijn dan de reeds eerder bestaande langwerpige afvoergoten die werden toegepast in de industrie, de agrarische sector, in douches van sportfaciliteiten en in professionele keukens, omdat deze zijn verbonden aan een andere sector. Hof Arnhem, 4 nov. 2003, nr. 95, blz. 571. Artt. 3, lid 2 en 5, lid 1 i.v.m. Considerans nr. 13 i.v.m. art. 6, lidi De aan een modelrecht gestelde eisen van nieuwheid en eigen karakter moeten worden gerelateerd aan de sector, de bedrijfstak, waarvoor het voortbrengsel is bestemd. De door Keizers gedeponeerde modellen van de langwerpige afvoerput, de Easydrain, zijn de eerste langwerpige douche-afvoerputten die geschikt zijn om in douches en badkamers van woningen te worden toegepast. Deze langwerpige afvoerputten voor douche- en badkamers in woningen moeten worden aangemerkt als een ander 'model', 'voortbrengsel' en 'voorwerp' in de zin van (art. 1 van) de Richtlijn dan de reeds eerder bestaande langwerpige afvoergoten die werden toegepast in de industrie, de agrarische sector, in douches van sportfaciliteiten en in professionele keukens, omdat deze zijn verbonden aan een andere sector. Hof Arnhem, 4 nov. 2003, nr. 95, blz. 571. Art. 7, lid 1 i.v.m. Considerans nrs. 11 en 12 De langwerpige vorm van de Easydrain is juist gekozen vanwege het technische effect. Dat de afvoerput naast de langwerpige vorm geperforeerd moet zijn en een zekere breedte moet hebben, wordt eveneens bepaald door haar technische functie. Aldus resteert voor modelrechtelijke bescherming slechts de vormgeving van de perforatie van de Easydrain. Hof Arnhem, 4 nov. 2003, nr. 95, blz. 571.

6 1 2

B I J B L A D


Art. 7 lid 1 en art. 2,1 BTMW Richtlij n conforme uitleg van artikel 2,1 BTMW brengt mee dat van de apparaatgerichte leer moet worden uitgegaan en niet van de resultaatgerichte leer. De bedoeling van artikel 7,1 van de Richtlijn, dat modelrecht uitsluit voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie zijn bepaald, is onder meer dat technologische innovatie niet mag worden gehinderd door aan kenmerken die uitsluitend door een technische functie zijn bepaald, modelbescherming te bieden. Daarin ligt besloten dat alle technische aspecten van een model dienen te worden uitgesloten, ook als daarvoor alternatieven voorhanden zijn. Het beroep van Synergys op Nederlandse rechtspraak en literatuur, en op de conclusie van de A-G in de Philips/Remington-zaak mag haar niet baten. Het hof neemt over het oordeel van de rechtbank dat de gedeponeerde afsluitelementen nagenoeg volledig zijn bepaald door het beoogde technische effect te weten het afsluiten van een dossiermap en dat de wijze van bevestiging van de afsluitelementen in het gedeponeerde model een technische functie is, die op grond van de richtlijn conforme interpretatie niet voor bescherming op grond van de BTMW in aanmerking komt. Voor het overige is er sprake van onvoldoende nieuwheid om als model bescherming te genieten. Hof's-Hertogenbosch, 4 nov. 2003, nr. 44, blz. 267. Art. 9 (richtlij nconforme interpretatie) Nu de modellenrichtlijn geen overgangsregeling voor artikel 9 Mrl geeft, dient richtlijnconforme interpretatie plaats te vinden bij (vermeende) inbreuken die zijn gepleegd na de uiterste implementatiedatum van deze richtlijn, maar niet bij (vermeende) inbreuken die daarvoor zijn gepleegd. Rb. 's-Gravenhage, 11 juni 2003, nr. 93, blz. 562. Art. 9, lid 1 Ingevolge art. 9, lid 1 van de EG Modellenrichtlijn omvat de bescherming krachtens het modelrecht elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Bij vergelijking van het model van Optilux, zoals het is gedeponeerd, met het uiterlijk van Clarity, zoals het feitelijk wordt gebruikt, komt het hof tot het voorlopig oordeel dat bij de geïnformeerde gebruiker wèl een andere algemene indruk wordt gewekt, zodat van inbreuk op het modelrecht geen sprake is. De gebruikers zijn volgens partijen de elektrotechnische installateurs en de architecten die noodverlichtingsapparatuur installeren respectievelijk selecteren. Deze geïnformeerde gebruikers zijn beter in staat dan een leek de kenmerkende verschillen, die de algemene indruk bepalen, te onderscheiden. Hof Arnhem, 13 mei 2003, nr. 4, blz. 24. De blokvormige vormgeving van de perforatie in de langwerpige afvoerput van Van den Berg is zodanig verschillend van de gedeponeerde ellipsvormige perforatie van de Easydrain dat daardoor bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wordt gewekt. Hof Arnhem, 4 nov. 2003, nr. 95, blz. 571. Art. 11, lid 8 en art. 15 BTMW i.v.m. art. 2, lid 1 resp. art. 4 sub 1 BTMW De vorderingen tot nietigverklaring van de modellen dienen uitsluitend te worden beoordeeld aan de hand van de ('oude') BTMW en niet van het Gemeenschapsrecht. Rb. 's-Gravenhage, 11 juni 2003, nr. 93, blz. 562.

E I G E N D O M

2 0 0 4

Art. 19 (richtlijn conforme interpretatie) Bij de beoordeling van de vraag of de gedeponeerde modellen van douche-afvoerputten modelrechtelijke bescherming toekomt moet worden uitgegaan van de EG modellenrichtlijn, nu de implementatietermijn voor deze richtlijn sinds 28 oktober 2001 is verstreken. Hof Arnhem, 4 nov. 2003, nr. 95, blz. 571. IV Handelsnaamwet Art. 1

Voldoende is komen vast te staan dat Wijnen Someren eerder dan Van Wijnen Eindhoven en het Van Wijnen-concern een handelsnaam heeft gevoerd waarvan de familienaam althans het woord Wijnen een essentieel bestanddeel is. Niet is aangetoond dat de handelsnaam 'Bouwmaatschappij Wijnen Someren B.V.' zo weinig gebruikt wordt dat dit gebruik niet van belang zou zijn. Verder is van belang dat weliswaar Van Wijnen Eindhoven BV in deze zaak heeft te gelden als procespartij, maar de belangen van deze vennootschap kunnen niet los gezien worden van de belangen van het Van Wijnen-concern als geheel. Hof's-Hertogenbosch, 2 maart 2004, nr. 35, blz. 215. Aannemelijk is dat Zibb de domeinnaam www.vastgoedcentrum, nl niet gebruikt als aanduiding van haar onderneming. In het Handelsregister staan 'Zibb.nl' en 'Zibb' als handelsnamen van Zibb vermeld. Op het internetdomein in kwestie wordt verwezen naar Zibb.nl. Niet gebleken is dat Zibb de naam Vastgoedcentrum nog anders gebruikt dan als naam voor het bedoelde internetdomein waarmee zij haar diensten aanbiedt. Dit gebruik kan echter niet gelden als gebruik van een handelsnaam, nu daarvoor is vereist dat het gaat om een naam waaronder de onderneming wordt gedreven. Vzr. Rb. Utrecht, 30 maart 2004, nr. 73, blz. 475. Art. 5 Dat meerdere hotels wereldwijd zich van de aanduiding 'Carlton' bedienen is onvoldoende om aan te nemen dat deze aanduiding slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft. Gelet op de aard van beide ondernemingen - hotels in het viersterren-segment - en vooral de plaats waar zij (zullen) zijn gevestigd - beide in het centrum van Amsterdam - wijken de handelsnamen van beide ondernemingen door het gebruik van het bestanddeel 'Carlton' slechts in zo geringe mate van elkaar af dat bij het publiek verwarring tussen deze ondernemingen te duchten zal zijn. Rb. Amsterdam, 8 okt. 2003, nr. 27, blz. 171. Nu eisers al sinds 1986 onder de naam 'Welling' zaken doen in de autobranche dient ervan te worden uitgegaan dat het publiek de naam 'Autoplaza Welling' met de zaken van eisers associeert. Daar komt nog bij dat hij zijn zaak vestigt op korte afstand van dat van eisers. Aannemelijk is daarom dat verwarringsgevaar te duchten is. Vzr. Rb. Maastricht, 17juli 2003, nr. 20, blz. 127. De aard van de wederzijdse ondernemingsactiviteiten, het relevante publiek en het geografische bereik zijn zodanig dat er onvoldoendegevaar bestaat voor verwarring. Centrumvastgoed houdt zich bezig met het zelf kopen en verkopen van onroerende zaken. De activiteiten van Zibb op haar website bestaan uit het aanbieden van advertentieruimte aan derden. Het feit dat het daarbij gaat om advertentieruimte voor verkopers van

2 0 0 4

B I J B L A D


onroerende zaken kan vooralsnog op zichzelf niet meebrengen dat de aard van de ondernemingsactiviteiten) tot verwarring aanleiding moet geven. Voorts richt Centrum Vastgoed zich op de particuliere markt van onroerende zaken en richt Zibb zich thans - op (de aanbieders op) de zakelijke markt. verder zijn de woningen die Centrum Vastgoed aanbiedt vrijwel alle in Breda en omgeving gelegen, terwijl de onroerende zaken die door derden op de website van Zibb worden aangeboden grotendeels in de Randstad zijn gelegen. Vzr. Rb. Utrecht, 30 maart 2004, nr. 73, blz. 475. Art. 5 i.v.m. artt. 3:306 en 3:314 BW De wederzijdse handelsnamen wijken slechts in geringe mate van elkaar af. Nu de aard van de ondernemingen dezelfde is en partijen zich op dezelfde markt in (deels) hetzelfde gebied richten is bij liet publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten, waarbij onder het publiek niet uitsluitend begrepen moeten worden de (meestal deskundige) opdrachtgevers, maar mede het publiek in ruime zin met een niet meer dan gemiddelde kennis van de bouwwereld. Ktr.: het verwarringsgevaar is ontstaan door de fusie in 2001 van Van Wijnen met M&M Bouw in Eindhoven. Een onderdeel van het Van Wijnen-concern, gevestigd in Dordrecht of Waalwijk geeft niet zonder meer aanleiding tot verwarring met Wijnen Someren, ook al zouden zij incidenteel opereren in een gebied waarin Wijnen Someren in hoofdzaak actief is. Dit wordt wezenlijk anders wanneer een onderdeel van dit concern zich feitelijk in Eindhoven vestigt en bedrijfsactiviteiten onder haar naam gaat verrichten. Hof: Het onderhavige geschil speelt zich af tussen twee sinds lang bestaande bouwondernemingen die met name na de tweede wereldoorlog zijn uitgegroeid tot omvangrijke bouwbedrijven. Van Wijnen is uitgegroeid tot een van de grootste bouwondernemingen van Nederland, en bezit een landelijke bekendheid, waarvan voldoende onderbouwd is dat die ook reeds 20 jaar voorafgaande aan het inleidende verzoekschrift bestond. Ook Wijnen Someren heeft een belangrijke groei doorgemaakt en is de afgelopen decennia landelijk actief geweest; zo wijst haar brochure uit 1985 op haar landelijke positie. In de afgelopen decennia hebben partijen derhalve een forse groei doorgemaakt en zijn hun werkgebieden elkaar deels gaan overlappen. Weliswaar is aannemelijk dat die overlapping 20 jaar geleden nog slechts beperkt was; voor de beoordeling van de vraag of de vordering van Wijnen Someren inmiddels verjaard is is echter niet doorslaggevend dat de activiteiten van het Van Wijnen-concern recentelijk verder zijn toegenomen, maar het feit dat er 20 jaar geleden al sprake was van mogelijk verwarringsgevaar en dat toen reeds opheffing van die toestand gevorderd had kunnen worden. Het vorderingsrecht ter zake van Wijnen Someren is derhalve verjaard. Hof's-Hertogenbosch, 2 maart 2004, nr. 35, blz. 215. Art. 5a en art. 13A, lid ld BMW Ook inbreuk door het gebruik door Sogni d'Oro van de handelsnaam Alivio Waterbeds. Vzr. Rb. Leeuwarden, 28 aug. 2003, nr. 90, blz. 556. V Auteurswet 1912 Uitputting auteursrecht; art. 13A, lid 9 BMW Het beroep van License Express op uitputting van de auteurs- en merkenrechten kan niet slagen, nu de oorspronkelijke waar, zoals deze door Microsoft in het verkeer is gebracht,

E I G E N D O M

door License Express is veranderd.Vzr. Rb. Haarlem, 19 sept. 2003, nr. 92, blz. 560. Art. 1 De indruk die de handgreep, in zijn geheel beschouwd, wekt is die van een greep mei een generieke vorm en een banaal uiierïijK. Die uiuruK oeKiijit OOK uij nauere oesciiouwing van ue verschillende vormelementen waar TSN zich op beroept. De geclaimde elementen zijn terug te vinden in verscheidene van de overgelegde afbeeldingen van springtouwen van anderen en zijn als vormgevingselementen overigens te triviaal om de TSN handgreep een eigen oorspronkelijk karakter te verlenen. Hof's-Gravenhage, 27 maart 2003, nr. 56, blz. 390. Art. 1 i.v.m. art. 10 en art. 4 BTMW De geruime tijd na de SOHO-stoel in de markt geïntroduceerde Long Beach-stoel staat niet aan de oorspronkelijkheid of nieuwheid van de SOHO in de weg, ook niet wanneer zou moeten worden aangenomen dat de Long Beach vóór oktober 2000 zou zijn ontworpen. Hof's-Hertogenbosch, 17 juni 2003, nr. 45, blz. 269. Artt. 1 en 13 Pres.: Na enige aarzeling wordt voorshands geoordeeld dat sprake is van auteursrechtinbreuk. De uitvoering van de handgrepen van TSN moet naast de veelheid van getoonde handgrepen van andere fabrikanten geacht worden een voldoende eigen en oorspronkelijk karakter te hebben om auteursrechtelijk te kunnen worden beschermd, terwijl de handgrepen van Johntoy op enkele zeer kleine details na volstrekt aan die van TSN gelijk te zijn. Hof's-Gravenhage, 27 maart 2003, nr. 56, blz. 390. Art. 1 i.v.m. art. 13 De Swingamok boot bezit door de verrassende combinatie van de markante doorlopende geribbelde zool met het klassiek getinte laarsje een eigen oorspronkelijk en kunstzinnig karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt (anders: de Vzr.). De totaalindrukken van beide boots zijn echter zodanig verschillend dat van een inbreuk niet kan worden gesproken. Hof's-Hertogenbosch, 13 mei 2003, nr. 81, blz. 509. Art. 10 i.v.m. art. 1 en art. 4 BTMW De geruime tijd na de SOHO-stoel in de markt geïntroduceerde Long Beach-stoel staat niet aan de oorspronkelijkheid of nieuwheid van de SOHO in de weg, ook niet wanneer zou moeten worden aangenomen dat de Long Beach vóór oktober 2000 zou zijn ontworpen. Hof's-Hertogenbosch, 17 juni 2003, nr. 45, blz. 269. Art. 10, lid 1,1 De Hoge Raad ziet geen grond terug te komen van zijn in het arrest van 25 juni 1965, N] 1966, 116 (Televizier) gegeven oordeel dat aan geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter slechts auteursrechtelijke bescherming toekomt indien zij zijn openbaar gemaakt of zijn bestemd om openbaar gemaakt te worden. Een ander geschrift als bedoeld in art. 10, lid 1 onder 1 Auteurswet 1912 kan slechts dan gelden als openbaar gemaakt of bestemd om openbaar gemaakt te worden zoals bedoeld in het arrest van 25 juni 1965 indien het op enigerlei wijze ter beschikking van het publiek is gesteld. Gelet op de mate waarin en de voorwaarde waaronder GEC c.s. haar tekeningen ter beschikking van derden stelden (slechts aan bepaalde derden onder de

B I J B L A D


verplichting tot geheimhouding, red.), konden deze niet gelden als openbaar gemaakt en evenmin als bestemd om openbaar gemaakt te worden. Hoge Raad, 8 febr. 2002, nr. 5, blz. 27 (met noot). Art. 10, lid 1,11 i.v.m. art. 21BTMW De Doublé Step maakt in vergelijking met andere trapjes een ranke en gestroomlijnde indruk en is daarnaast tevens stabiel en functioneel. De gestroomlijnde indruk is het gevolg van de telkens terugkerende gebogen lijn in het voorwerp, terwijl de gebogen vorm zelf niet noodzakelijk is voor de stabiliteit en de functionaliteit. Gelet op de overgelegde stukken waren twee gebogen elementen nog niet eerder vertoond in een voorwerp als het onderhavige. Zij springen eruit door originele vormgeving. Beide elementen hebben een technische functie. Maar deze elementen overstijgen door h u n vormgeving het puur functionele en dragen bij vergelijking van reeds bestaande alternatieven een oorspronkelijk en persoonlijk karakter. De Doublé Step komt derhalve voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Aangezien de verschillen tussen de wederzijdse producten zijn te verwaarlozen, maakt het trapje van gedaagde inbreuk. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 19 maart 2003, nr. 72, blz. 472. Art. 12 Aw; Internationaal Privaatrecht Het feit dat het internetadres eindigt op .com betekent niet dat Classico Mobile geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Classico in Nederland. De site is immers ook in Nederland te bezoeken en de inbreukmakende meubels worden dus ook in Nederland te koop aangeboden. Het verbod op levering dient alleen te zien op feitelijke levering van de meubels in Nederland. Het voert te ver om onder het begrip levering in de Auteurswet ook een juridische levering naar Nederlands recht te begrijpen bij een feitelijke overdracht van meubelen in Italië. Vzr. Rb. Amsterdam, 28 aug. 2003, nr. 96, blz. 574. Art. 13 Voormelde andere algemene indruk heeft eveneens tot gevolg dat geen sprake is van inbreuk op het auteursrecht op de Easydrain, omdat de totaalindrukken van de perforatie in de afvoerput van Van den Berg en de perforatie van de Easydrain in voldoende mate verschillend zijn. Hof Arnhem, 4 nov. 2003, nr. 95, blz. 571. (vrijheid van mode, trend en stijl) Aan vormgevingselementen die bepaald worden door mode, trend of stijl komt geen bescherming toe. Hetzelfde geldt voor eisen die door functionaliteit zijn voorgeschreven (stapelbaarheid). De SOHO en LUNA-stoelen zijn uiting van een zelfde trend. De impressie van gelijkenis berust op toepassing van dezelfde stijlen. Niet kan worden gezegd dat de LUNA zoveel van de overige auteursrechtelijk beschermde trekken van de SOHO vertoont dat de totaalindrukken die de beide stoelen maken te weinig verschillen om de LUNA aan te kunnen merken als een zelfstandig werk. Hof's-Hertogenbosch, 17 juni 2003, nr. 45, blz. 269. Door Laurus is niets gesteld omtrent het bestaan van (kinderstoelen met eenzelfde totaalindruk als de TRIPP TRAPP stoel, waardoor mogelijk sprake zou kunnen zijn van een geringe omvang van de auteursrechtelijke bescherming van de TRIPP TRAPP stoel.

E I G E N D O M

2 0 0 4

De Laurus stoel heeft de beeldbepalende en de auteursrechtelijk beschermde elementen van de TRIPP TRAPP stoel op grotendeels gelijke wijze overgenomen. Aan de overeenstemmende totaalindruk draagt bij dat de maatvoering vrijwel identiek is en beide stoelen zijn uitgevoerd in soortgelijk materiaal (hout). Ongeoorloofde nabootsing in de zin van artikel 13. Anders de Rb.: de totaalindrukken van beide stoelen stemmen niet zodanig overeen dat sprake is van een inbreuk op auteursrecht. Doorslaggevend voor de totaalindruk is het moment van aanschaf waarbij de Laurus stoel wordt gepresenteerd inclusief het verwijderbare tafeltje. Hof Leeuwarden, 27 nov. 2002, nr. 65, blz. 438. Het ontwerp van de Tripp Trapp was ten tijde van de totstandkoming in 1972 een baanbrekend ontwerp, zodat hieraan in beginsel een ruime bescherming toekomt. De Tripp Trapp en de Mon Ami hebben een zodanig overeenstemmend totaalbeeld, dat de Mon Ami niet als een eigen oorspronkelijk werk in de zin van de Auteurswet valt te beschouwen. Rb. Dordrecht, 3 april 2003, nr. 83, blz. 516. Niet reeds het enkele feit dat tussen een werk en een als inbreukmakend bestreden voortbrengsel punten van overeenstemming bestaan, rechtvaardigt het vermoeden dat de laatste de vrucht is van bewuste of onbewuste ontlening. Daartoe is een mate van overeenstemming vereist die van een zodanige vorm en omvang is dat, indien het bedoelde vermoeden niet wordt ontzenuwd, geoordeeld moet worden dat sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin. Daarbij komt het erop aan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig afwijken voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Rb. Utrecht, 18 juni 2003, nr. 70, blz. 465. Gelet op diverse ontwerpen van (doorgroei-)kinderstoelen waarover in hier te lande gevoerde procedures is beslist dat zij een ongeoorloofde verveelvoudiging uitmaakten van de TRIPP TRAPP stoel, is het ontwerp van de Gamma stoel evenzeer als een verveelvoudiging in voormelde zin aan te merken. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 24 sept. 2004, nr. 84, blz. 517. Art. 13 i.v.m. art. 1 De Swingamok boot bezit door de verrassende combinatie van de markante doorlopende geribbelde zool met het klassiek getinte laarsje een eigen oorspronkelijk en kunstzinnig karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt (anders: de Vzr.). De totaalindrukken van beide boots zijn echter zodanig verschillend dat van een inbreuk niet kan worden gesproken. Hof's-Hertogenbosch, 13 mei 2003, nr. 81, blz. 509. Artt. 13 en 1 Pres.: Na enige aarzeling wordt voorshands geoordeeld dat sprake is van auteursrechtinbreuk. De uitvoering van de handgrepen van TSN moet naast de veelheid van getoonde handgrepen van andere fabrikanten geacht worden een voldoende eigen en oorspronkelijk karakter te hebben om auteursrechtelijk te kunnen worden beschermd, terwijl de handgrepen van Johntoy op enkele zeer kleine details na volstrekt aan die van TSN gelijk te zijn. Hof's-Gravenhage, 27 maart 2003, nr. 56, blz. 390.

2 0 0 4

B I J B L A D


Art. 13 i.v.m. art. 6:162 BW en art. 13A, lid ia BMW Nu de certificates of authenticity (COA's) slechts zijn bedoeld om de legale Microsoft software van illegale te onderscheiden, is de losse verkoop van deze COA's als waren zij licenties onrechtmatig jegens Microsoft. Immers wordt door deze losse verkoop de handel in illegale software gefaciliteerd. Microsoft maakt het voor gebruikers geenszins onmogelijk om h u n software pakket aan een derde door te verkopen, nu deze naast het COA tevens de bijbehorende gegevensdrager, handleiding en licentie overeenkomst kunnen leveren. Vzr. Rb. Haarlem, 19 sept. 2003, nr. 92, blz. 560. Art. 13 i.v.m. art. 150 Rv Van een rechthebbende mag worden verwacht, ook al verkeert hij in bewijsnood omdat hij geen toegang heeft tot de computerbestanden van de beweerdelijke inbreukmaker, dat hij concrete aanwijzingen geeft waarom van inbreuk sprake zou zijn. De plicht tot motivering van de stellingen neemt in intensiteit toe, naarmate meer inhoudelijk en gedetailleerd verweer wordt gevoerd. Pas wanneer zou zijn voldaan aan deze gemotiveerde stelplicht, zal benoeming van een deskundige ex. art. 221 Rv (oud) aan de orde kunnen zijn. Rb. 's-Gravenhage, 23 april 2003, nr. 6, blz. 40. Art. 15a Niet is voldaan aan de voorwaarde van 'rechtmatig openbaar gemaakt', als bedoeld in artikel 15a Aw. Het begrip openbaar maken dient te worden verstaan naar zijn oorspronkelijke betekenis: in druk doen verschijnen en voor het publiek verkrijgbaar stellen, uitgeven (Memorie van Toelichting Aw 1912). De leden van Scientology zijn gebonden aan een geheimhoudingsverplichting. De leden hadden geen toestemming die werken onder derden te verspreiden. (Geen openbaarmaking, zie hieronder. Red.). Ten overvloede wordt overwogen dat evenmin is 'openbaar gemaakt' in de zin van de uitbreidingen onder art. 12 Aw. Er is geen sprake geweest van de verbreiding van nog niet in druk verschenen werken (art. 12, lid 1 onder 2') of van voordracht, op- of uitvoering of voorstelling dan wel tentoonstelling van een werk (art. 12, lid 4). De openbaarmaking moet rechtmatig zijn geweest. Hoewel de documenten gedurende twee jaren als bijlage van de Fishman Affidavit ter inzage hebben gelegen in de bibliotheek van de District Court or the Central District of California, in die periode kopieën vrijelijk verkrijgbaar waren en de Fishman Affidavit (met de bijlagen) via het internet is verspreid en aldus in het publieke domein is gekomen, is daartoe door Scientology geen toestemming verleend, zodat op deze wij ze de documenten niet rechtmatig openbaar zijn gemaakt. Het stelsel van de Auteurswet en de Berner Conventie biedt geen ruimte om de grenzen van het essentiële primaire begrip 'openbaarmaken' en de term 'rechtmatig' in art. 15a Aw ruimer te bemeten. Evenmin doet zich (in de zin van HR 20 oktober 1995, NJ 1996,682, Dior/Evora. Red.) de omstandigheid voor, dat het belang niet is onderkend om uit auteursrechtelijke beschermde werken te citeren. Hof's-Gravenhage, 4 sept. 2003, nr. 57, blz. 394. Art. 25 Zelfs als de Laurus stoel als een verminking van de TRIPP TRAPP stoel zou moeten worden gekwalificeerd, dan nog geldt dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat zulks nadelig zou zijn voor de reputatie van Opsvik. Niet is aannemelijk gemaakt dat Opsvik bij het relevante publiek bekend is en geassocieerd

E I G E N D O M

6 1 5

wordt met de TRIPP TRAPP stoel, zodat alleen al om die reden niet is in te zien dat een verminking enig nadelig gevolg voor zijn reputatie zou kunnen hebben. Hof Leeuwarden, 27 nov. 2002, nr. 65, blz. 438. Art. 28, lid 1 Er is ten deze sprake van inbreuk op grote schaal. Die inbreuk is bovendien ernstig van aard. Op de auteursrechten van het ontwerp van de TRIPP TRAPP stoel is hier te lande reeds herhaaldelijk inbreuk gemaakt en het aanbieden van een goed gelijkende nabootsing voert direct tot grote verkopen. Gamma heeft afbreuk gedaan aan het exclusieve karakter van de TRIPP TRAPP stoel. Onder die bijzondere omstandigheden heeft Stokke er een spoedeisend belang bij dat de inbreukmakende producten op effectieve wijze van de markt zullen verdwijnen. Gamma heeft niet willen ingaan op het voorstel om de stoelen op een centraal punt op te slaan in afwachting van een uitspraak van de bodemrechter. Die weigering levert voldoende reden op om de vordering tot afgifte ter vernietiging reeds in kort geding toe te wijzen. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 24 sept. 2004, nr. 84, blz. 517. Art. 45J Het plegen van onderhoud aan Bridge-programmatuur levert geen auteursrechtinbreuk op, gelet op het bepaalde in art. 45J Aw. Ingevolge dat artikel zijn immers vrij verveelvoudigingen door rechtmatige verkrijgers van een exemplaar van het werk, welke noodzakelijk zijn voor het met het werk beoogde gebruik, tenzij met die rechtmatige verkrijgers anders zou zijn overeengekomen. Onder dergelijke noodzakelijke verveelvoudigingen schaart de Rechtbank tevens die welke verband houden met noodzakelijk onderhoud en het millennium-bestendig maken van de Bridge-programmatuur. Rb. 's-Gravenhage, 23 april 2003, nr. 6, blz. 40 (met noot). Vla Burgerlijk Wetboek Art. 3:112 e.v., art. 705, lid 2 Rv en art. 11C BMW Ook wanneer twijfel mocht bestaan doch anderzijds het bestaan van de vordering niet bij voorbaat onwaarschijnlijk voorkomt, moet het beslag in beginsel gehandhaafd worden. De vordering tot opheffing van het beslag tot afgifte moet binnen dit toetsingskader beoordeeld worden. Nu Spirits de stellingen van FKP met betrekking tot het niet te goeder trouw zijn gemotiveerd heeft betwist, is niet aannemelijk geworden dat Spirits bij verkrijging van het merkrecht niet te goeder trouw is geweest. Evenmin is derhalve aannemelijk geworden dat Spirits niet de rechtmatige eigenaar is van het merkrecht. Kortom, voorshands kan niet worden geconcludeerd dat summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door Spirits ingeroepen recht is gebleken, te meer daar FKP en Sacap de overige door Spirits aan haar beslag ten grondslag gelegde Benelux registraties niet hebben betwist. Vzr. Rb. Rotterdam, 15 mei 2003, nr. 68, blz. 459. Art. 3:296 De rechtbank acht zich in beginsel grensoverschrijdend bevoegd ten aanzien van de aan het EEX onderworpen gedaagden sub 1 en 3-6. De rechtbank verklaart zich onbevoegd voor wat betreft de gevorderde grensoverschrijdende maatregelen tegen de Amerikaanse gedaagde sub 2. Rb. 's-Gravenhage, 16 febr. 2000, nr. 9, blz. 63.

B I J B L A D


E I G E N D O M

2 0 0 4

Artt. 3:306 en 3:314 i.v.m. art. 5 Hnw De wederzijdse handelsnamen wijken slechts in geringe mate van elkaar af. Nu de aard van de ondernemingen dezelfde is en partijen zich op dezelfde markt in (deels) hetzelfde gebied richten is bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten, waarbij onder het publiek niet uitsluitend begrepen moeten worden de (meestal deskundige) opdrachtgevers, maar mede het publiek in ruime zin met een niet meer dan gemiddelde kennis van de bouwwereld. Ktr.: het verwarringsgevaar is ontstaan door de fusie in 2001 van Van Wijnen met M&M Bouw in Eindhoven. Een onderdeel van het Van Wijnen-concern, gevestigd in Dordrecht of Waalwijk geeft niet zonder meer aanleiding tot verwarring met Wijnen Someren, ook al zouden zij incidenteel opereren in een gebied waarin Wijnen Someren in hoofdzaak actief is. Dit wordt wezenlijk anders wanneer een onderdeel van dit concern zich feitelijk in Eindhoven vestigt en bedrijfsactiviteiten onder haar naam gaat verrichten. Hof: Het onderhavige geschil speelt zich af tussen twee sinds lang bestaande bouwondernemingen die met name na de tweede wereldoorlog zijn uitgegroeid tot omvangrijke bouwbedrijven. Van Wijnen is uitgegroeid tot een van de grootste bouwondernemingen van Nederland, en bezit een landelijke bekendheid, waarvan voldoende onderbouwd is dat die ook reeds 20 j aar voorafgaande aan het inleidende verzoekschrift bestond. Ook Wij nen Someren heeft een belangrijke groei doorgemaakt en is de afgelopen decennia landelijk actief geweest; zo wijst haar brochure uit 1985 op haar landelijke positie. In de afgelopen decennia hebben partijen derhalve een forse groei doorgemaakt en zijn hun werkgebieden elkaar deels gaan overlappen. Weliswaar is aannemelijk dat die overlapping 20 jaar geleden nog slechts beperkt was; voor de beoordeling van de vraag of de vordering van Wijnen Someren inmiddels verjaard is is echter niet doorslaggevend dat de activiteiten van het Van Wijnen-concern recentelijk verder zijn toegenomen, maar het feit dat er 20 jaar geleden al sprake was van mogelijk verwarringsgevaar en dat toen reeds opheffing van die toestand gevorderd had kunnen worden. Het vorderingsrecht ter zake van Wijnen Someren is derhalve verjaard. Hof's-Hertogenbosch, 2 maart 2004, nr. 35, blz. 215.

Den Haag 20 september 2001, IER 2001, 57, Koppert/ Boekestein). Dergelijke omstandigheden heeft Batavus niet gesteld noch zijn deze anderszins gebleken. Hierbij neemt de rechtbank in aanmerking dat weliswaar wordt geoordeeld dat het octrooi nietig is, maar dat die conclusie - gelet op al het voorgaande - niet zozeer voor de hand ligt dat geoordeeld moet worden dat Van der Veer door gebruik te maken van genoemde mogelijkheden tot veiligstelling van haar rechten uit hoofde van het octrooi, j egens Batavus lichtvaardig en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld. De gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen. Rb. 's-Gravenhage, 4 febr. 2004, nr. 62, blz. 428.

Art. 6:96 i.v.m. art. 6:162 Van toewijzing van de gevorderde schadevergoeding, waaronder de schade ex art. 6:96 BW, kan slechts sprake zijn indien komt vast te staan dat Treffina schuld aan de inbreuk op de modelrechten van Micys kan worden verweten of dat deze inbreuk aan Treffina kan worden toegerekend. Rb. 's-Hertogenbosch, 10 sept. 2003, nr. 94, blz. 570.

(Afwijzing verbod) Spaink heeft de (gehele) Fishman Affidavit met bijlagen voor 23 februari 1996 van de website verwijderd. Nu Spaink ook na het vonnis in kort geding en na het vonnis waarvan beroep (waarin een inbreukverbod werd afgewezen) niet is overgegaan tot publicatie, is op dit punt geen dreiging meer aanwezig. Het gevorderde inbreuk verbod dient achterwege te blijven. De service providers maken niet zelf openbaar nu zij slechts de technische faciliteiten verschaffen. Van auteursrechtinbreuk door de providers kan evenmin worden gesproken, nu de citaten van Spaink geen inbreuk opleveren. Hof's-Gravenhage, 4 sept. 2003, nr. 57, blz. 394.

Art. 6:96, lid 2 (buitengerechtelijke kosten) Batavus vordert verder nog vergoeding van door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten, stellende dat zij ten onrechte door Van der Veer is aangesproken op vermeende inbreuk en zij aan haar ten onrechte een desbewustheidsexploit heeft uitgebracht, waardoor zij kosten van een octrooigemachtigde heeft moeten maken, die niet zijn aan te merken als gemaakte kosten voor instructie van de zaak. De rechtbank stelt voorop dat het verzenden van een sommatiebrief door de octrooihouder teneinde de (vermeende) inbreuk op zijn octrooi een halt toe te roepen en het uitbrengen van een desbewustheidsexploit in beginsel niet onrechtmatig zijn. Daarvoor zijn bijkomende en bijzondere omstandigheden noodzakelijk, bijvoorbeeld de omstandigheid dat de octrooihouder handhaaft terwijl hij ernstige redenen heeft om te vermoeden dat zijn octrooi ongeldig is (Hof

Art. 6:103 Grotendeels immateriële schade bij merkinbreuk, bestaand uit het in een café aan een klant die 'Red Buil' bestelt, serveren van een andere drank zonder de klant daarop te attenderen. Voorschot op schadevergoeding € 10.000,- toegewezen. Daarnaast publicatie van het vonnis bevolen, ommerkinbreuk door andere plegers zo veel mogelijk tegen te gaan. Vzr. Rb. 's-Hertogenbosch, 18 juni 2003, nr. 69, blz. 462. Art. 6:162 Naar het oordeel van het hof geeft het op de markt brengen van haar product Dercos als cosmetisch product aan L'Oréal een voorsprong ten opzichte van Upjohn die voor haar product Regaine de volgens de WGV vereiste registratie-procedure, met de daaraan verbonden kosten en daarmee gemoeid tijdsverlies, heeft moeten volgen, terwijl het achterwege laten van registratie door L'Oréal in strijd is met artikel 3 WGV, nu Dercos van L'Oréal bovendien niet gebonden is aan de beperkende regelgeving voor productie en distributie van en reclame voor geneesmiddelen. Vanbelang is voorts dat, zoals hierboven is overwogen, Regaine en Dercos concurrerende producten zijn. Mede gelet op deze bijkomende omstandigheden is het hof van oordeel dat de gedragingen van L'Oréal bestaande in het op de markt brengen van Dercos als cosmetisch product onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig is jegens Upjohn. Hof's-Gravenhage, 27 mei 2003, nr. 37, blz. 224.

Bij ontbreken van een expliciet overeengekomen concurrentieverbod is in dienst treden bij een concurrent als zodanig geoorloofd. De stelling dat ongeoorloofd zou zijn dat Olgers eerst de goodwill, clientèle en Bridge-programmatuur van zijn bedrijf (Support) verkoopt en vervolgens zich met een concurrerend boekhoudprogramma voor dezelfde markt gaat bezighouden, gaat voorbij aan het feit dat Olgers zelf bij die verkoop geen partij was. Zonder nadere uitleg (door eiser) kan niet worden aange-

2 0 0 4

B I J B L A D


nomen dat hij als vertegenwoordiger van Support aan die overeenkomst gebonden was. Rb. 's-Gravenhage, 23 april 2003, nr. 6, blz. 40. (dwangsommen) Een recaii bevei aan Clipbizz BV door clipbizz GmbH kan door de president in kort geding niet zijn bedoeld, nu Clipbizz BV in het kort geding vonnis zelfwas bevolen om de bij haar nog aanwezige inbreukmakende producten te vernietigen. Geen dwangsommen verbeurd. Rb. 's-Gravenhage, 11 juni 2003, nr. 93, blz. 562. De wijze waarop Multikabel de aanduiding ADSL bezigt, namelijk als kennelijke blikvanger voor haar product, betreft het op zodanige wijze inhaken op de succesformule ADSL dat haar handelen onrechtmatig is jegens KPN. Multikabel lift op onrechtmatige wijze mee met de door telefoonmaatschappijen en telefoonproviders ontwikkelde succesformule in de soortnaam ADSL. Vrz. Rb. Alkmaar, 29 aug. 2003, nr. 85, blz. 519. (misbruik van procesrecht) Nu Van Valderen met dit tweede kort geding niets anders wil bereiken dan met haar hoger beroep tegen de in het eerste kort geding gewezen vonnissen, maakt Van Valderen met het starten van onderhavig kort geding misbruik van procesrecht. Vzr. Rb. Breda, 18 april 2003, nr. 46, blz. 272. Niet aannemelijk is datZibb met haar domeinnaam onrechtmatig aanhaakt bij de bekendheid van de door Centrum Vastgoed gevoerde naam, niet alleen omdat de beide internetdomeinen geheel verschillend zijn van vorm, opzet en uitvoering en Zibb voor haar domeinnaam ook een geheel verschillend logo gebruikt, doch ook omdat Zibb's activiteiten zijn gericht op een ander publiek, een andere markt en een ander geografisch publiek. Vzr. Rb. Utrecht, 30 maart 2004, nr. 73, blz. 475. Art. 6:162 i.v.m. art. 6:96 Van toewijzing van de gevorderde schadevergoeding, waaronder de schade ex art. 6:96 BW, kan slechts sprake zijn indien komt vast te staan dat Treffma schuld aan de inbreuk op de modelrechten van Micys kan worden verweten of dat deze inbreuk aan Trefflna kan worden toegerekend. Rb. 's-Hertogenbosch, 10 sept. 2003, nr. 94, blz. 570. Art. 6:162 en art. 6:248 Geoorloofd is dat Support codes beschikbaar stelt voor het voortgezet gebruik van Bridge-programmatuur aan klanten, aan wie Support die programmatuur heeft geleverd vóórdat zij de auteursrechten daarop overdroeg aan Faco. Waar programmatuur is verkocht met een licentie voor onbepaalde tijd zou die licentieduur zinledig worden indien de beveiligingscodes om het programma te kunnen gebruiken niet jaarlijks zouden worden verstrekt, zodat er vanuit moet worden gegaan dat de contractspartij van die klanten, Support, deze hun had te verstrekken en dit geen wanprestatie of onrechtmatig handelen j egens Faco c.s. kan opleveren. Rb. 's-Gravenhage, 23 april 2003, nr. 6, blz. 40. Art. 6:i6z i.v.m. art. 13A, lid ia BMW en art. 13 Aw Nu de certificates of authenticity (COA's) slechts zijn bedoeld om de legale Microsoft software van illegale te onderscheiden, is de losse verkoop van deze COA's als waren zij licenties on-

E I G E N D O M

6 1 7

rechtmatig jegens Microsoft. Immers wordt door deze losse verkoop de handel in illegale software gefaciliteerd. Microsoft maakt het voor gebruikers geenszins onmogelijk om hun software pakket aan een derde door te verkopen, nu deze naast het COA tevens de bijbehorende gegevensdrager, handleiding en licentie overeenkomst kunnen leveren. Vzr. Rb. Haarlem, 19 sept. 2003, nr. 92, blz. 560. Art. 6:162 en art. 14 BTMW Gelet op art. 14, lid 8 BTMW kan de vordering van TSN niet worden toegewezen alleen op grond van feiten die een inbreuk op het TSN model handgreep inhouden. Het gehele springtou w van Johntoy sticht echter onnodige verwarring, omdat de handvatten op het eerste gezicht een kopie zijn en het springtouw en handvatten dezelfde kleur hebben. Het is niet aannemelijk geworden dat Johntoy niet op onderdelen die niet de essentiële constructie betreffen had kunnen afwijken. Daarbij komt dat Johntoy in het verleden met TSN heeft samengewerkr bij de distributie van de springtouwen van TSN en dat Johntoy al eerder een kopie van een springtouw van TSN op de markt heeft gebracht. Handelwijze van Johntoy is onrechtmatig. Hof's-Gravenhage, 27 maart 2003, nr. 56, blz. 390. Art. 6:162 i.v.m. art. 14, lid 8 BTMW Ook als zou moeten worden aangenomen dat richtlijnconforme interpreratie van de BTMW een beroep op art. 14 lid 8 van deze wet zou verhinderen, faalt het beroep op slaafse nabootsing. Immers Van den Berg is ten aanzien van de perforatie, waarbij hij zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de afvoergoot afbreuk te doen van het product van Keizers kon afwijken, een eigen weg ingeslagen waardoor verwarring bij het publiek is voorkomen. Hof Arnhem, 4 nov. 2003, nr. 95, blz. 571. Vooropgesteld dient te worden, dat nu de octrooirechten van Van Thiel zijn vervallen, haar geen bescherming toekomt terzake de wijze van werking (de techniek) van de onderhavige keilbouten. Omdat het model van de onderhavige keilbouten door Van Thiel niet als model is gedeponeerd, vloeit uit artikel 14, lid 8 j° artikel 25 BTMW, alsmede uit HR 1 december 1989, NJ1990,473 (Steigers) en HR 31 mei 1991, NJ 1992,301 (Raamuitzetter) voort dat aan het uiterlijk van haar product alleen bescherming toekomt, indien dit uiterlijk al vóór 1 januari 1975 op de markt was gebracht. Deze bescherming op grond van artikel 6:162 BW beperkt zich bovendien tot het geval dat met de nabootsing verwarring wordt gesticht, welke verwarring vermijdbaar is, zonder aan deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen. Daarvan is in het onderhavige geval evenwel geen sprake. Het uiterlijk van een product wordt niet alleen bepaald door de vorm, maar ook door het gebruikte materiaal en de kleur daarvan, zodat het enkele feit dat de vorm van het product reeds vóór 1 januari 1975 bestond, niet zonder meer meebrengt dat dit ook van het uiterlijk gezegd kan worden. De na 1 januari 1975 door Van Thiel ontwikkelde verandering van het materiaal van de hulzen en de daarmee samenhangende verandering in kleur, heeft een belangrijke wijziging in de uiterlijke verschijningvanhet product teweeggebracht. Daarbij komt dat nadere bestudering van de zogenaamde expansiesegmenten en de inscripties op de gietijzeren plug afwijken van die van de stalen plug. De totaalindruk van beide keilbouten is daarmee dusdanig anders dat van het model van de stalen keilbouten die thans in

B I J B L A D


geschil zijn, niet gezegd kan worden dat dit reeds vóór 1 januari 1975 bestond. Dat brengt mee dat Van Thiel terzake van het uiterlijk van haar stalen keilbouten geen beroep op bescherming van het gemene rechttoekomt, terwijl tussen partijen vaststaat dat Deltafix geen gietijzeren keilbouten verhandelt. Dit is slechts anders, indien aan de vordering, naast inbreukhandelingen, mede andere gedragingen ten grondslag zijn gelegd, die los van de inbreukhandelingen ongeoorloofde mededinging opleveren. In dit verband verwijst de rechtbank naar BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 429 (Prince). Ook hiervan is evenwel geen sprake, nu de door Van Thiel verweten gedragingen - slaafse nabootsing, verwarring en reputatieschade in verband met overeenstemming van beide producten - louter zijn terug te voeren op de vermeende modelinbreuk en los daarvan geen zelfstandige onrechtmatige daad opleveren. Ook de stelling van Van Thiel dat het onderhavige product van Deltafix kwalitatief slecht is, kan geen verandering in het standpunt van de rechtbank brengen. Nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van industriële eigendom staat in beginsel vrij, ook als dat product kwalitatief minder is dan het oorspronkelijke product. Daarbij komt dat in het onderhavige geval geen verwarring omtrent de herkomst van het product behoeft op te treden, omdat de herkomst van het product van Van Thiel door vermelding van het teken PFG valt te achterhalen. Rb. Haarlem, 2 april 2003, nr. 74, blz. 478. Art. 6:163 Wet op de Geneesmiddelenvoorziening: Het hof is van oordeel dat niet alleen de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van de oorspronkelijke wet van belang is, maar ook die van de wijzigingswet waarbij Richtlijn 65/65 in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening is geïmplementeerd. Uit de considerans van die richtlijn, welk de nationale wetgever bindt ten aanzien van het te bereiken resultaat, en uit het arrest van het HvJEG inzake Upjohn volgt dat de voornaamste doelstelling van die richtlijn - naast het geheel of ten dele opheffen van belemmeringen van het intracommunautaire handelsverkeer van farmaceutische producten - is de volksgezondheid te beschermen. Nu ook uit de overige wijzigingswetten niet is gebleken dat de WGV en de daarop gebaseerde regelgeving mede ertoe strekt de eerlijke mededinging tussen producenten of handelaren van geneesmiddelen te beschermen, gaat het hof ervan uit dat de WGV deze strekking niet bezit. Hof's-Gravenhage, 27 mei 2003, nr. 37, blz. 224. Art. 6:168 Gedaagde stelt dat zij als enige drug-coated stents op de markt brengt en bij een verbod de volksgezondheid in het geding zou zijn. Daargelaten of dit een valide argument voor inbreuk kan opleveren zal de rechtbank conform het aanbod van eiseres een inbreukverbod in die zin clausuleren dat, zolang geen in kracht van gewijsde gegane uitspraak voorhanden is omtrent de inbreukvraag, alsmede in oppositie definitiefis beslist omtrent de nietigheid van het octrooi, dan wel partijen tot een minnelijke regeling zijn gekomen, eiserses aan gedaagde onder redelijke condities een licentie dient te verschaffen voor de productie van bedoelde drug-coated stents. Rb. 's-Gravenhage, 17 dec. 2003, nr. 16. blz. 105.

E I G E N D O M

2 0 0 4

Art. 6:194 In de door Gazelle gebezigde reclame uitingen wordt geen vergelijking gemaakt, expliciet of impliciet, die voor de consument herleidbaar is tot een bepaald goed of merk. Het geschil beperkt zich derhalve tot de vraag of sprake is van misleidende reclame in de zin van art. 6:194 BW. Een zekere mate van overdrijving is inherent aan het wervende karakter van reclame. Daarbij wordt het overbelichten van bepaalde positieve kenmerken van een goed, dienst of merk toelaatbaar geacht. Daartoe kan onder omstandigheden ook het gebruik van superlatieven behoren. Het uitgangspunt daarbij is dat het gemiddelde publiek een zekere kritische houding zal aannemen ten aanzien van de geloofwaardigheid van de inhoud van reclame uitingen. Omtrent de toelaatbaarheid van 's werelds eerste stadsfiets met verlichtingzonder dynamo: Betwijfeld kan worden of voor het publiek het gebruik van de toevoeging 'stads' bij het woord 'fiets' iets toevoegt of leidt tot herkenning of onderscheiding van een bepaald type of model fiets. Voor de consument is het woord 'fiets' doorslaggevend. Nu vaststaat dat reeds enkele jaren fietsen op de markt zijn die verlichting hebben zonder gebruik van een dynamo, wordt de door Gazelle gedane mededeling onjuist en misleidend geacht. Dat de 'Orange Limited Edition' beschikt over speciale LED verlichting is vooralsnog onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Omtrent de toelaatbaarheid van de enige met een perfecte zithouding: Voor de beoordeling van deze mededeling moet worden gekeken naar de totaalindruk van de televisiecommercial, waarbij mede gezien de korte duur en de snelheid waarmee een en ander aan het publiek wordt voorgeschoteld, vooral moet worden gelet op de associatie die de commercial bij het gemiddelde publiek oproept en de boodschap die daarin besloten ligt. De aansluiting bij de perfecte zithouding die Anky van Grunsven te paard nastreeft maakt mét de woorden 'Sorry Bonfire' dat het gebruik van de term 'perfecte zithouding' enigszins een kwinkslag lijkt te zijn. Het gebruik van de uitdrukking 'een perfecte zithouding' en niet 'de perfecte zithouding' laat voorshands geoordeeld voldoende ruimte open voor andere zithoudingen die de gebruiker als perfect kan ervaren. Het gebruik van de zinsnede 'een perfecte zithouding' is in de gegeven omstandigheden dan ook niet onjuist of misleidend. Een eventuele toezegging van Gazelle om van het gebruik van superlatieven in haat reclame uitingen af te zien, gedaan in het kader van een eerder geschil met betrekking tot reclame uitingen en/of mededelingen die thans niet in geschil zijn, is niet van belang. Vrz. Rb Arnhem, 18 maart 2004, nr. 58, blz. 403. Art. 6:194a Dagblad De Dordtenaar heeft in 2001/2002 met Reisbureau Van Maren, voor een overeengekomen periode van ca. één jaar, een actie gehouden, waarbij 'vakantiezegels', afgedrukt in De Dordtenaar, recht gaven op korting op bij Van Maren geboekte reizen. De samenwerking met Van Maren is niet voortgezet. De Dordtenaar heeft de actie later in 2002 opnieuw gestart, nu in samenwerking met Broere Reizen. Van Maren en het met haar gelieerde Gorcums Reisbureau hebben vervolgens via advertenties in een huis-aan-huisblad en via direct mail aan cliënten laten weten dat ook zij de zegels van De Dordtenaar accepteren.

2 0 0 4

B I J B L A D


De Dordtenaar en Broere Reizen zijn hiervan niet gediend. Zij gronden hun vorderingen jegens Van Maren c.s. primair op ongeoorloofde vergelijkende reclame. Vzr. Rb.: Dagbladuitgever De Dordtenaar is onder de omstandigheden van dit geval te beschouwen als concurrent van de gedaagde reisbureaus= De handelwijze van Van Maren c.s. dient te worden aangemerkt als ongeoorloofde vergelijkende reclame. De vergelijking is misleidend omdat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat Van Maren c.s. nog steeds partners zijn in genoemde spaaractie. Voorts schept de reclame van Van Maren c.s. verwarring tussen de diensten van Broere Reizen en die van Van Maren c.s. Tevens levert de reclame oneerlijk voordeel voor Van Maren c.s. op, nu zij zonder daarvoor kosten te maken, meeliften met de spaaractie, terwijl het aannemelijk voorkomt dat zij ten nadele van Broere Reizen kortingsbeluste reizigers zullen trekken. Vzr. Rb. Dordrecht, 27 nov. 2002, nr. 7, blz. 44. Art. 6:248 (onthoudingsverklaring) De onthoudingsverklaring valt niet anders te begrijpen dan als een erkenning van Egripment dat haar Pan Bar Control 312 inbreuk maakt op het octrooi en dat zij uit dien hoofde heeft toegezegd dat product niet langer op de markt te brengen op straffe van een boete, waartegenover Movie Engineering harerzijds heeft afgezien van het aanhangig maken van een procedure tot verkrijging van schadevergoeding. Nu het octrooi nietig wordt verklaard (met terugwerkende kracht), is er achteraf bezien geen sprake geweest van enige inbreuk op het octrooi. Onder de omstandigheden van het geval (zie vonnis) heeft Equipment ook in de visie van Movie Engineering met het ondertekenen van de onthoudingsverklaring geen afstand gedaan van haar recht een nietigheidsvordering in te stellen. De reikwijdte van de vaststellingsovereenkomst is daarom beperkt gebleven tot de vraag of de Pan Ban Control 312 onder de beschermingsomvang van het octrooi viel. Rb. 's-Gravenhage, 29 okt. 2003, nr. 87, blz. 540. Art. 6:248 en art. 6:162 Geoorloofd is dat Support codes beschikbaar stelt voor het voortgezet gebruik van Bridge-programmatuur aan klanten, aan wie Support die programmatuur heeft geleverd vóórdat zij de auteursrechten daarop overdroeg aan Faco. Waar programmatuur is verkocht met een licentie voor onbepaalde tijd zou die licentieduur zinledig worden indien de beveiligingscodes om het programma te kunnen gebruiken niet jaarlijks zouden worden verstrekt, zodat er vanuit moet worden gegaan dat de contractspartij van die klanten, Support, deze hun had te verstrekken en dit geen wanprestatie of onrechtmatig handelen j egens Faco c.s. kan opleveren. Rb. 's-Gravenhage, 23 april 2003, nr. 6, blz. 40. Art. 7:900 e.v. i.v.m. art. 14 BTMW De door gedaagde op de mark gebrachte luidspreker 'US Blaster' kan, rekening houdend met het feit dat de 'US Blaster' wat uitstraling betreft dichter staat bij een model luidspreker dat Bose in 1993 heeft uitgebracht dan bij het model dat Bose in 1999 heeft uitgebracht, niet worden aangemerkt als een variant, die redelijkerwijs nog begrepen kan worden onder de reikwijdte van de vaststellingsovereenkomst met betrekking tot het model uit 1999. Verder kan mede gelet op de 'anticiperende' luidspreker uit 1993, niet worden aangenomen dat de 'US Blaster' inbreuk maakt op het gedeponeerde model uit 1999.

E I G E N D O M

Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 9 juli 2003, nr. 82, blz. 514. VIb Wet op de Geneesmiddelenvoorziening Art. 1,1e i.v.m. h en art. 1,2 Richtlijn nr. 65/65 Tn hpt kader van het toedienincscriterium dient alsnoCT te worden onderzocht of een reële inwerking van Aminexil op de organische functies is aangekondigd, al heeft Aminexil die aangekondigde werking in werkelijkheid niet. Indien het oordeel van het Hof Amsterdam berust op de opvatting dat een beïnvloeding van de stofwisseling van alleen de hoofdhuid vanwege de lokale beperking niet kan gelden als echte beïnvloeding van de stofwisseling of wijziging van de omstandigheden waaronder het menselijk lichaam functioneert, is het Hof uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. Het valt immers niet in te zien dat een plaatselijk beperkte beïnvloeding van de stofwisseling geen beïnvloeding in de zin van rechtsoverweging 22 van het arrest Upjohn/Farzoo van het HvJEG zou zijn. Bij de toepassing van het toedieningscriterium gaat het er niet om of de werking van het middel betrekking heeft op een ziekte of gebrek, maar is voldoende dat het kan worden toegediend om organische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen. Hoge Raad, 8 maart 2002, nr. 36, blz. 221. VIc Richtlijn 65/65 EEG Art. 1,2 Uit de uitingen van gedaagde blijkt naar het oordeel van het hof genoegzaam dat Aminexil in Dercos wordt gepresenteerd aan de normaal geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument als een middel met reële inwerking op de haarwortels/haarzakjes waardoor het aantal haren tijdens de groeifase zal vermeerderen, de levensduur van de haren zal worden verlengd en aldus haaruitval zal verminderen. Daarbij heeft het hof mede in aanmerking genomen dat Dercos - anders dan Kérastase - wordt aangeboden in een doos met ampullen, voorzien is van een bijsluiter en uitsluitend verkrijgbaar is bij de apotheek. De presentatie van Kérastase, die met name voor kappers is bestemd, acht het hof niet zodanig dat daardoor de indruk wordt gewekt dat het een middel is met een reële inwerking op de haarwortels/haarzakjes. Op grond van de vermelde wijze van presenteren van gedaagde - al zouden de octrooischriften buiten beschouwing worden gelaten omdat deze minder toegankelijk zijn voor de consument is het hof van oordeel dat daardoor bij de consument de indruk wordt gewekt dat bij Dercos met Aminexil sprake is van herstel, verbetering en/of wijziging van fysiologische (en organische) functies bij de mens en dat Dercos aldus een reële inwerking heeft op de organische functies bij de mens, zodat derhalve dit product op grond van het toedieningscriterium moet worden aangemerkt als geneesmiddel in de zin van de WGV en de Richtlijn 65/65. Hof's-Gravenhage, 27 mei 2003, nr. 37, blz. 224. Art. 1,2 en art. 1,1e i.v.m. h Wet op de Geneesmiddelenvoorziening In het kader van het toedieningscriterium dient alsnog te worden onderzocht of een reële inwerking van Aminexil op de organische functies is aangekondigd, al heeft Aminexil die aangekondigde werking in werkelijkheid niet. Indien het oordeel van het Hof Amsterdam berust op de opvatting dat een beïnvloeding van de stofwisseling van alleen de

6 2 0

B I J B L A D


hoofdhuid vanwege de lokale beperking niet kan gelden als echte beïnvloeding van de stofwisseling of wij ziging van de omstandigheden waaronder het menselijk lichaam functioneert, is het Hof uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. Het valt immers niet in te zien dat een plaatselijk beperkte beïnvloeding van de stofwisseling geen beïnvloeding in de zin van rechtsoverweging 22 van het arrest Upjohn/Farzoo van het HvJEG zou zijn. Bij de toepassing van het toedieningscriterium gaat het er niet om of de werking van het middel betrekking heeft op een ziekte of gebrek, maar is voldoende dat het kan worden toegediend om organische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen. Hoge Raad, 8 maart 2002, nr. 36, blz. 221. VId Internationaal Privaatrecht Internationaal Privaatrecht en art. 12 Aw Het feit dat het internetadres eindigt op .com betekent niet dat Classico Mobile geen inbreuk maakt op de auteursrechten van Classico in Nederland. De site is immers ook in Nederland te bezoeken en de inbreukmakende meubels worden dus ook in Nederland te koop aangeboden. Het verbod op levering dient alleen te zien op feitelijke levering van de meubels in Nederland. Het voert te ver om onder het begrip levering in de Auteurswet ook een juridische levering naar Nederlands recht te begrijpen bij een feitelijke overdracht van meubelen in Italië. Vzr. Rb. Amsterdam, 28 aug. 2003, nr. 96, blz. 574. VHE.G.-Verdrag Artt. 28 en 30 en artt. 5 en 7 Mrl Een bewijsregel krachtens welke de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept, is in overeenstemming met het gemeenschapsrecht, met name art. 5 en 7 Eerste Merkenrichtlijn. De vereisten van de onder andere in art. 28 en 30 EG-Verdrag verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de Europese Economische Ruimte in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de Europese Economische Ruimte heeft ingestemd. Hof van Justitie E.G., 8 april 2003, nr. 11, blz. 72. Art. 82 Het betoog dat Microsoft misbruik maakt van haar machtspositie op de markt van pc's door gebruik te maken van koppelverkooptechnieken faalt, aangezien van koppelverkoop slechts sprake kan zijn indien twee of meer op zichzelf staande producten alleen in onderlinge samenhang te koop worden aangeboden. Het COA is geen op zichzelf staand product en vertegenwoordigt in beginsel alleen een waarde in combinatie met het computerprogramma waarvan het de echtheid en oorsprong garandeert.

E I G E N D O M

2 0 0 4

Vzr. Rb. Haarlem, 19 sept. 2003, nr. 92, blz. 560. Villa E.G.-Executieverdrag (EEX) Artt. 2 en 6 sub 1 Wellicht is reeds voldoende samenhang aanwezig tussen de vordering tegen de Nederlandse gedaagde sub 1 en de EEX gedaagden 3-6 omdat het hier een en hetzelfde Europees octrooi respectievelijk gelijkluidende Europese deeloctrooien betreft en steeds dezelfde producten waarvan wordt gesteld dat die inbreuk maken. Die samenhang is hier in elk geval aanwezig nu gedaagden alle behoren tot één concern dat centraal wordt geleid door gedaagde sub 2. Nu de Amerikaanse gedaagde sub 2 moet worden aangemerkt als de spin in het web, is de rechtbank internationaal bevoegd. In dat geval is de leer van het hof over de beperkende interpretatie van art. 6 sub 1 EEX niet van toepassing en heeft in ruimere zin te gelden dat de aan het EEX onderworpen gedaagden van het voornoemde concern er onder voornoemde omstandigheden op bedacht hadden moeten en kunnen zijn, dat zij in ieder van de betrokken Europese landen waar zij naar de buitenwacht toe als eenheid optreden terzake in rechte konden worden betrokken. Rb. 's-Gravenhage, 16 febr. 2000, nr. 9, blz. 63. Art. 6 De omstandigheid dat de onderhavige vorderingen zijn gebaseerd op vermeende inbreuk op dezelfde Europese octrooien door eenzelfde product brengt niet zonder meer mee dat daarmee het door art. 6 vereiste verband tussen de vorderingen is gegeven. Uit de vermelding op het etiket van het flesje Rennie-Duo is slechts af te leiden wie producent zijn van Rennie Duo. Hieruit blijkt niet dat er sprake is van een distributieorganisatie of samenwerkingsverband tussen de genoemde vennootschappen en/of de overige geïntimeerden terzake van de productie en/of verhandeling van de litigieuze etiketten, laat staan dat die organisatie of dat samenwerkingsverband wordt geleid of gecontroleerd door Roche Nederland. Evenmin is gebleken dat er sprake is van een gemeenschappelijk plan terzake van de etiketten tussen Roche c.s. dat is uitgegaan van Roche Nederland. Hof's-Gravenhage, 27 mei 2003, nr. 22, blz. 139. Artt. 2 en 6 sub 1 Wellicht is reeds voldoende samenhang aanwezig tussen de vordering tegen de Nederlandse gedaagde sub 1 en de EEX gedaagden 3-6 omdat het hier een en hetzelfde Europees octrooi respectievelijk gelijkluidende Europese deeloctrooien betreft en steeds dezelfde producten waarvan wordt gesteld dat die inbreuk maken. Die samenhang is hier in elk geval aanwezig nu gedaagden alle behoren tot één concern dat centraal wordt geleid door gedaagde sub 2. Nu de Amerikaanse gedaagde sub 2 moet worden aangemerkt als de spin in het web, is de rechtbank internationaal bevoegd. In dat geval is de leer van het hof over de beperkende interpretatie van art. 6 sub 1 EEX niet van toepassing en heeft in ruimere zin te gelden dat de aan het EEX onderworpen gedaagden van het voornoemde concern er onder voornoemde omstandigheden op bedacht hadden moeten en kunnen zijn, dat zij in ieder van de betrokken Europese landen waar zij naar de buitenwacht toe als eenheid optreden terzake in rechte konden worden betrokken. Rb. 's-Gravenhage, 16 febr. 2000, nr. 9, blz. 63.

2 0 0 4

B I J B L A D


E I G E N D O M

6 2 1

VUIb E.G.-Executieverdrag (EVEX)

X Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Art. 6, lid 1 en artt. z, lid ï, 6, lid ï, 22, lid 4 en 31 Vo. 44/2001 EG Zowel met betrekking tot de drie Nederlandse als met bei-rAVVitirr rot ds dertien buitenlandse êdaa^den is de Nederlandse rechter in de hoofdzaak grensoverschrijdend- bevoegd. Volgens Hof's-Gravenhage 3 juli 2003, BIE 2003, nr. 88 is geen plaats voor grensoverschrijdende maatregelen in een provisioneel geding. Zolang terzake door bet Hof, dan wel de Hoge Raad niet anders wordt beslist, zal de rechtbank deze lijn eveneens volgen. In verband met aanhangige nietigheidsprocedures in Italië, Frankrijk, Zweden en Ierland zal de rechtbank zich ook in de hoofdzaak, hoewel strikt genomen wel bevoegd tot een oordeel omtrent een grensoverschrijdende inbreukvordering, alleen al om die reden onthouden van een oordeel over inbreuken in Italië', Frankrijk, Zweden en Ierland. Rb. 's-Gravenhage, 17dec. 2003, nr. 16, blz. 105.

Art. 19, art. 53, lid 2 Row 1995 en art. 69 EOV Onjuist is dat eiseres geen beroep kan doen op bescherming in het equivalentiebereik nu zij dit eerst bij pleidooi heeft aangevoerd. De bsschermin^somvan 0 ^ van E n j ^ n ^ p nrtrrsnïpn &v art. 69 EOV en het Uitlegprotocol daarbij, brengt de toetsing van inbreuk in bet equivalentiebereik, als begrepen in Nederland in de Van Bentum-Kool-leer, al snel dichterbij. Voorts weegt mee dat argumenten ontleend aan bescherming in bet equivalentiebereik in deze zaak niet steunen op pas ten pleidooie nieuw aangevoerde feiten maar na Hof 's-Gravenhage 3 juli 2003, BIE 2003, nr. 88 als het ware en voor beide zijden kenbaar voor het oprapen lagen.

VIIIc E.G.-Verordening 44/2001

Art. 126, lid 7 (oud) Ten aanzien van de Amerikaanse gedaagde sub 2 acht de rechtbank zich eveneens internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van de Amerikaanse eiseres. Zo deze bevoegdheid al niet is gebaseerd op (thans: oud) art. 126, lid 7 Rv, dan toch is zij naar her oordeel van de rechtbank gebaseerd op een (nog) ongeschreven regel van Nederlands ipr naar analogie van art. s,lid 3 EEX en art. 1.1.5 sub c Ontwerp Aanpassing Rv 1993 (thans: art. 6 sub d Rv). Er is immers een zinnig aanknopingspunt met de Nederlandse rechtssfeer nu eiseres heeft gesteld dat ook deze Amerikaanse gedaagde in haar eigen rol in voornoemd concernverband in Nederland inbreukmakende handelingen pleegt. Rb. 's-Gravenhage, 16 febr. 2000, nr. 9, blz. 63.

Artt. 2, lid 1,6, lid 1, 22, lid 4 en 31 en art. 6, lid 1 EVEX Zowel met betrekking tot de drie Nederlandse als met betrekking tot de dertien buitenlandse gedaagden is de Nederlandse rechter in de hoofdzaak grensoverschrijdend bevoegd. Volgens Hof's-Gravenhage 3 juli 2003, BIE 2003, nr. 88 is geen plaats voor grensoverschrijdende maatregelen in een provisioneel geding. Zolang terzake door bet Hof, dan wel de Hoge Raad niet anders wordt beslist, zal de rechtbank deze lijn eveneens volgen. In verband met aanhangige nietigheidsprocedures in Italië, Frankrijk, Zweden en Ierland zal de rechtbank zich ook in de hoofdzaak, hoewel strikt genomen wel bevoegd tot een oordeel omtrent een grensoverschrijdende inbreukvordering, alleen al om die reden onthouden van een oordeel over inbreuken in Italië, Frankrijk, Zweden en Ierland. Rb. 's-Gravenhage, 17 dec. 2003, nr. 16, blz. 105. IXEVRM Art. 10 EVRM Denkbaar is dat er bijzondere gevallen zijn waarin de handhaving van het auteursrecht, zoals een inbreukverbod, moet wijken voor de informatievrijheid. De citaten ondersteunen de beoogde informatieverstrekking. Spaink heeft geen commercieel doel beoogd. Scientology schuwt niet de verwerping van democratische waarden. Met de geheimhouding wordt mede beoogd macht uit te oefenen over leden en discussie over de Scientology organisatie te verhinderen. Als bijkomende omstandigheid geldt dat de documenten tijdelijk voor iedereen verkrijgbaar waren. In deze bijzondere omstandigheden is niet een beperking van de informatievrijheid op grond van het auteursrecht nodig in de zin van art. 10 EVRM. Evenmin weegt het belang van Spaink en de providers en het algemeen belang bij de informatievrijheid van art. 10, lid 1 EVRM minder zwaar dan dat van Scientology bij het auteursrecht. Het beroep op art. 10, lid 1 EVRM slaagt. Hof's-Gravenhage, 4 sept. 2003, nr. 57, blz. 394 (met noot).

Nu het technisch effect van de twee lussen in gedaagdes stent exact dezelfde is als die van de ene lus volgens het octrooi (verschaffen van flexibiliteit en krimpcompensatie) is volgens de 'function-way-resulr' toets sprake van equivalentie. Rb. 's-Gravenhage, 17 dec. 2003, nr. 16, blz. 105.

Art. 130 Hof: Bij pleidooi zij n door Boogaard vier voorstellen voor beperktere conclusies overgelegd, zulks ter beoordeling in geval dat het octrooi gedeeltelijk nietig zou moeten worden verklaard. Deze voorstellen moeten niet als een frontverandering buiten beschouwing worden gelaten. Wanneer een octrooi een uitvinding betreft, die slechts gedeeltelijk nieuw of inventief is, kan dat octrooi in beginsel ook deels vernietigd worden. Het moet toelaatbaar worden geacht, dat de octrooihouder aangeeft wat er naar zijn mening in een dergelijk geval van het octrooi overblijft. Dit kan in beginsel ook bij pleidooi geschieden, tenzij de eisen van een goede procesorde zich daartegen verzetten. In dit geval evenwel heeft Boogaard reeds bij memorie van grieven erover geklaagd dat de rechtbank niet heeft onderzocht in hoeverre de conclusies in aangepaste vorm zouden kunnen worden gehandhaafd. Verder kan niet worden gezegd dat IPB niet voldoende op de genoemde voorstellen heeft kunnen reageren. Hoge Raad, 21 febr. 2003, nr. 29, blz. 183. Art. 150 i.v.m. art. 13 Aw Van een rechthebbende mag worden verwacht, ook al verkeert hij in bewijsnood omdat hij geen toegang heeft tot de computerbestanden van de beweerdelijke inbreukmaker, dat hij concrete aanwijzingen geeft waarom van inbreuksprake zou zijn. De plicht tot motivering van de stellingen neemt in intensiteit toe, naarmate meer inhoudelijk en gedetailleerd verweer wordt gevoerd. Pas wanneer zou zijn voldaan aan deze gemotiveerde stelplicht, zal benoeming van een deskundige ex. art. 221 Rv (oud) aan de orde kunnen zijn.

6 2 2

B I J B L A D


Rb. 's-Gravenhage, 23 april 2003, nr. 6, blz. 40. Art. 223 (provisionele voorziening) Een gerede kans bestaat dat conclusie 23 nietig is, hetgeen aan toewijzing van een provisioneel verbod van directe inbreuk in de weg staat. Deze conclusie ziet immers op niets meer en anders dan een pilvormige koffiepad die past in een padhouder met bepaalde afmetingen. Nu het op zich bekend was een koffiepad op maat te maken zodat die in de padhouder past, valt voorshands niet in te zien welke inventieve maatregel hierin valt te lezen. Het opnemen daarin van bepaalde specifieke maten kan daaraan geen uitvindingshoogte verlenen, nu de enkele maatvoering van die pad naar voorlopig oordeel geen specifiek voordeel biedt of anderszins aan de oplossing van het probleem uit het octrooi bijdraagt. Anders dan de Oppositie Afdeling in haar (voorlopige) opinies oordeelde, kan de rechtbank ook in de pilvormigheid van de buil geen nieuwe of inventieve maatregel zien. Voor wat betreft het provisionele verbod tot indirecte inbreuk heeft Sara Lee bepleit dat het voordelige effect van de uitvinding (volgens Sara Lee overigens niet alleen voorkoming van bypass maar ook verbetering van het rendement en goede positionering van de pad) wordt bereikt door 'een samenwerking tussen de onderzijde van de koffiepad en de van specifieke groeven voorziene bodem van de padhouder' en zou het hof die samenwerking bij zijn beschouwingen uit het oog zijn verloren. Het Hof heeft echter wel degelijk die samenwerking tussen pad en padhouder in zijn oordeel betrokken. Het is onjuist dat het hof zich uitsluitend zou hebben gericht op het aansluiten van de koffiepad op de zijwand van de houder. In het kader van de beoordeling van deze provisionele voorziening is er ook overigens geen aanleiding om van het oordeel van het hof terzake af te wijken. Daarmee is naar voorlopig oordeel van indirecte inbreuk op conclusie 1 geen sprake, daargelaten de overige door Drie Mollen opgeworpen verweren. Dit oordeel is niet anders voor de van conclusie 1 afhankelijke conclusies die nog door Sara Lee zijn ingeroepen. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen in de hoofdzaak (zowel in conventie als in reconventie) worden aangehouden hangende de oppositieprocedure bij het EOB. De rechtbank merkt voor alle duidelijkheid op dat zij de behandeling van zaak zal schorsen totdat de oppositie (en in voorkomend geval na ingesteld beroep) met betrekking tot het octrooi is afgerond, en derhalve bekend is of, en zo ja in welke vorm, het EOB dit aan Sara Lee verleende octrooi in stand zal houden. Alsdan zal de procedure verdere doorgang vinden. Rb. 's-Gravenhage, 10 maart 2004, nr. 76, blz. 496. Art. 225 (oud) Het hof gaat voorbij aan het bewijsaanbod (door deskundigen); hiertegen gericht cassatieberoep verworpen. Hoge Raad, 25 april 2003, nr. 15, blz. 97. Art. 230, lid ie en ij (bepaaldheid vordering) Ten aanzien van de vorderingen geldt dat deze alleen worden toegewezen voor zover het de aanduidingen 'Lindows', 'LindowsOS' of 'Lindows.com' betreffen. De vordering 'of enige andere aanduiding die overeenstemt met WINDOWS' is voor het overige te onbepaald om te kunnen worden toegewezen. Vzr. Rb. Amsterdam, 29 jan. 2004, nr. 64, blz. 435. Art. 254 (spoedeisend belang) Indien in kort geding een voorziening wordt gevraagd die ertoe strekt een einde te maken aan handelingen die inbreuk maken op een subjectief recht, waarvan de eisende partij door-

E I G E N D O M

2 0 0 4

lopend schade ondervindt, ligt het voor de hand dat deze partij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. De enkele omstandigheid dat de eisende partij geruime tijd heeft laten verlopen voordat hij in kort geding een tot het verkrijgen van een verbod strekkende vordering instelde, behoeft de kortgedingrechter er niet van te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat. Vzr. Rb. Amsterdam, 29 jan. 2004, nr. 64, blz. 435. (executiegeschil) Het uitgangspunt was dat de in het dictum van het vonnis genoemde termij n van 4 weken zo spoedig mogelijk zou ingaan. Een en ander betekent dat niet aanvaardbaar zou zijn dat Stork de datum waarop de termijn van vier weken inging respectievelijk afliep had kunnen oprekken door met betekening van het vonnis langer dan nodig te wachten. Van haar mocht worden verwacht dat zij zo spoedig als mogelijk tot betekening zou overgaan. Gelet op de tijd die normaal gesproken verstrijkt met het afgeven van de grosse en terhandstelling daarvan aan de deurwaarder ter plaatse van de betekening wordt er voorshands van uitgegaan dat die betekening op zij n vroegs t had kunnen plaatsvinden op 19 maart 2003. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat de termijn van vier weken op die datum is aangevangen, ook al heeft de betekening van het vonnis feitelijk lateiplaatsgevonden. De termij n liep derhalve af op 16 april 2003. Nu vaststaat dat CFS/Koppens op 14 april 2003 heeft geleverd, derhalve 2 dagen vóórdat de termijn van vier weken verstreek (maar wel nadat betekening van het vonnis had plaatsgevonden), heeft zij dwangsommen verbeurd ten bedrage van (niet meer dan) € 1.000.000,-. (Stork maakte aanspraak op verbeurte van€ 5 miljoen.) De stelling van CFS/Koppens dat reeds door de mededeling van OSI dat deze een oven bij CFS/Koppens zou bestellen het dictum van het vonnis van 17 maart 2003 zijn kracht verloor, berust op een onjuiste lezing van dat vonnis. Immers dat vonnis houdt in dat CFS/Koppens onder geen enkele omstandigheid binnen de termijn van vier weken enige leveringshandeling jegens OSI mocht verrichten. Aan de mededeling van OSI komt in dit verband geen betekenis toe, hetgeen tevens met zich brengt dat die mededeling al evenmin kan worden gezien als een wijziging van omstandigheden. De omstandigheid dat Stork tien dagen heeft gewacht met het betekenen van het vonnis heeft - zoals in het vorenoverwogene is vastgesteld - geen nadelige invloed op de positie van CFS/ Koppens, nu de termijn van vier weken reeds eerder geacht moet worden te zijn ingegaan. Het beroep van CFS/Koppens op onmogelijkheid aan de veroordeling te voldoen wordt verworpen. Dat OSI op korte termijn een oven nodig had was nu juist de reden om CFS/Koppens te verhinderen binnen vier weken tot levering over te gaan, teneinde de positie van Stork jegens OSI niet verder te schaden. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 21 okt. 2003, nr. 48, blz. 302. (spoedeisend belang en bevel tot overdracht/doorhaling) Met toekenning van het gevorderde gebod tot het staken en gestaakt houden van de inbreuk, kunnen gedaagden niet zonder grote financiële gevolgen gebruik maken van de door hem gedeponeerde merken. Dit brengt met zich dat het Bacardi ontbreekt aan een voldoende spoedeisend belang bij het door haar gevorderde gebod van overdracht van de Benelux depots, nu zij niet heeft gesteld, noch anderszins is gebleken dat het enkel gedeponeerd zijn van de merken haar onmiddellijke schade berokkent. Voor het uitspreken van een bevel tot doorhaling is, vanwege het definitieve karakter ervan in kort geding geen

2 0 0 4

B I J B L A D


ruimte. Dit geldt eveneens voor de vordering dat aan gedaagde zal worden opgedragen om zelf voor doorhaling van de merkdepots zorg te dragen. Immers, doorhaling brengt met zich dat de datum van inschrijving komt te vervallen. Vzr. Rb. Zutphen, 11 juli 2003, nr. 79, blz. 501. Art. 256 i.v.m. art. 22 GMV De kern van het geschil wordt gevormd door de vraag of de merklicentie is vervallen door opzegging van de licentieovereenkomst, en of de verleende sublicentie rechtsgeldig is. Deze vragen zijn onderwerp van procedures in het buitenland. De Nederlandse voorzieningenrechter is niet bij machte om op de in die procedures te geven oordelen vooruit te lopen. Van belang is daarbij dat een voorziening wordt gevraagd op grond van de GMV, welke voorziening, indien gegeven, van kracht zal zijn binnen de gehele Europese Gemeenschap. Een daartoe strekkende vordering is slechts toewijsbaar indien een hoge mate van duidelijkheid bestaat omtrent de rechtsgeldigheid van de aanspraken van de merkhouder. Daarvan is in dit kort geding geen sprake. Vzr. Rb. 's-Gravenhage, 19 dec. 2003, nr. 32, blz. 204. Art. 260 TRIPs-termijn voor het instellen van een bodemprocedure bepaald op drie maanden na de datum van de uitspraak. Vzr. Rb. Leeuwarden, 28 aug. 2003, nr. 90, blz. 556. Art. 289 e.v. (executie geschil) Met betrekking tot de in een executiegeschil vereiste afbakent van de reikwijdte van een in algemene termen vervat verbod moet worden vooropgesteld dat de draagwijdte ervan niet beperkt behoeft te zijn tot de herhaling van de handelingen die aanleiding vormden voor de eerdere procedure, maar zich ook kan uitstrekken tot toekomstige handelingen, met dien verstande evenwel dat voor zover het betreft toekomstige handelingen, als maatstaf heeft te gelden dat de draagwijdte van het verbod beperkt is te achten tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door de rechter verboden, opleveren (Vgl. HR 3 januari 1964 NJ 1964, 445). Het hof heeft deze maatstaf miskend hetzij onvoldoende gemotiveerd waarom in ernst niet kan worden betwijfeld dat de door Euromedica verrichte handelingen inbreuken op het bij vonnis van 9 juli 1999 gegeven verbod opleveren door uitsluitend te onderzoeken of'ook thans' sprake is van merkinbreuk. Hoge Raad, 5 april 2002, nr. 55, blz. 377. Art. 700, lid 3 i.v.m. art. 704 Voldoende duidelijk is dat de dagvaarding in kort geding strekt tot het verkrijgen van een voor ten uitvoerlegging vatbare veroordeling tot voldoening aan de vordering ter verzekering waarvan de conservatoire beslagen zijn gelegd. De onderhavige zaak kan derhalve ook afgezien van de gewijzigde eis voor de toepassing van art. 700, lid 3 en art. 704 Rv als 'hoofdzaak' worden aangemerkt. Vzr. Rb. Haarlem, 19 sept. 2003, nr. 92, blz. 560. Art. 705, lid 2, art. n C BMW en art. 3:112 e.v. BW Ook wanneer twijfel mocht bestaan doch anderzijds het bestaan van de vordering niet bij voorbaat onwaarschijnlijk voorkomt, moet het beslag in beginsel gehandhaafd worden. De vordering tot opheffing van het beslag tot afgifte moet binnen dit toetsingskader beoordeeld worden.

E I G E N D O M

6 2 3

Nu Spirits de stellingen van FKP met betrekking tot het niet te goeder trouw zijn gemotiveerd heeft betwist, is niet aannemelijk geworden dat Spirits bij verkrijging van het merkrecht niet te goeder trouw is geweest. Evenmin is derhalve aannemelijk geworden dat Spirits niet de rechtmatige eigenaar is van het merkrecht. Kortom, voorshands kan nier worden geconcludeerd dat summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door Spirits ingeroepen recht is gebleken, te meer daar FKP en Sacap de overige door Spirits aan haar beslag ten grondslag gelegde Benelux registraties niet hebben betwist. Vzr. Rb. Rotterdam, 15 mei 2003, nr. 68, blz. 459. Artt. 843a en 150 Een bevel tot overlegging van een accountantsverklaring betreffende de gerealiseerde omzet, berust niet op een doorbreking van de normaal geldende regels van stelplicht en bewijslast. Vzr. Rb. 's-Hertogenbosch, 18 juni 2003, nr. 69, blz. 462. XI Algemene wet bestuursrecht Art. 1:3 i.v.m. art. 52, lid 4 Row 1995 De brief waarin het Bureau I.E. meedeelt dat een Europees octrooi geen rechtsgevolg in Nederland heeft, omdat niet binnen 3 maanden na publicatie een vertaling van dat octrooi is ontvangen, betreft geen wilsuiting van het Bureau en is daarom geen besluit waartegen de rechtsmiddelen van de Awb openstaan. Het Bureau heeft het bezwaar terecht niet ontvankelijk verklaard. Geen uitspraak wordt gedaan over de vraag of de brief op een juiste feitelijke grondslag berustte. Rb. 's-Gravenhage, 3 juni 2004, nr. 78, blz. 500. Art. 1:3 i.v.m. art. 84 Row 1995 Na ontvangst van een verzoek om een nietigheidsadvies ex art. 84, doet octrooihouder afstand van zijn octrooi. Verzoeker wil niettemin dat het Bureau een advies uitbrengt. Het Bureau weigert, ook na ingesteld bezwaar, o.g.v. niet-ontvankelijkheid. Rö.: een uitgebracht advies, en dus ook de weigering een advies uit te brengen, is geen besluit. Daaraan doet niet af dat het overleggen van een advies voorwaarde is voor de ontvankelijkheid in een vernietigingsprocedure. Er moet niet zonder meer van uit worden gegaan, dat verzoeker door de rechtbank niet ontvankelijk wordt verklaard in een vordering tot nietigverklaring, wanneer hij wel de brief van het Bureau overlegt waarin wordt meegedeeld dat geen advies zal worden uitgebracht. Overigens wordt niet ingezien welk belang verzoeker nog heeft bij een vernietigingsprocedure. Rb. 's-Gravenhage, 27 nov. 2003, nr. 10, blz. 71. Art. 1:3 i.v.m. artt. 36 en 32, leden 1,2 en 4 Row 1995 Het EOB, dat overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien is aangewezen als instantie voor het uitvoeren van een nieuwheidsonderzoek van internationaal type, is geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, want immers niet ingevolge de Nederlandse wetgeving met openbaar gezag belast. Het uitgevoerde nieuwheidsonderzoek van het internationale type kan niet als een (publiekrechtelijke) rechtshandeling van het Bureau worden beschouwd. Het Bureau heeft bij brief van 3 december 2001 uitsluitend mededeling gedaan van de resultaten van een door het EOB uitgevoerd onderzoek, en die mededeling zelf heeft geen rechtsgevolg omdat het geen keuze of wilsuiting van verweerder betreft.

U B L A D


Ter zitting heeft eiser nog aangevoerd dat de beslissing van het Bureau moet worden aangemerkt als een appellabel bestuurlijk rechtsoordeel. Daarvan is echter geen sprake, reeds omdat het Bureau geen inhoudelijk standpunt heeft ingenomen en slechts

W E T G E

E I G E N D O M

de resultaten van het onderzoek van het EOB aan eiser heeft meegedeeld. Rb. 's-Gravenhage, 3 juni 2004, nr. 77, blz. 499.

V I N G

Besluit van 6 j uli 2004, houdende vaststelling van het tijdstip waarop de Rijksoctrooiwet vervalt

407

B O E K B E S P R E K I N G E N Vincent van den Eijnde, Auteursrecht voor ontwerpers, Amsterdam 2003, besproken door ir. E.Th.L. Rijkels-Visser en prof. mr. D.J.G. Visser, blz. 341/2Marie Christinejanssens (ed.), Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten. Bruylant, Brussel 2004, besproken door dr. J.H.J. den Hartog, blz. 522.

N I E U W E

~R.Nack,DiepatentierbareErfindungunterdensichwandelndenBedingungen von Wissenschaft und Technologie, diss. München 2002, besproken door jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, blz. 178. Mr. D.J.G. Visser, Het ABC van iederelE inbreuk. Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2004, besproken door mr. R. Laret, blz. 522-

B O E K E N

Mr. D.J.G. Visser, Benelux Merkenwet Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Kluwer, Deventer; 64 pag.; ISBN 90-1301-0865; Prijs € 10,-. Dr. Rüdiger Pansch, M. Jur. (Oxon.), Die einstweilige Verfügungzum Schutte des geistigen Eigentums im grenzüberschreitenden Verkehr.

Carl Heymann Verlag, Keulen; XLVI, 280 pag.; ISBN 3-45225520-4; Prijs € 82,-.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. rib

Recommend Documents