Bijblad bij De Industriële Eigendom I N H O U D Artikelen Actualiteiten Jurisprudentie Berichten Officiële mededelingen

U I T G A V E

V A N

HET

B U R E A U

V O O R

DE

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

1

16 januari 1998, 66e jaargang, nr. 1

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D Van de redactie (blz. 3).

sen teken Frusli en merk Cruesli; beperkte nietigverklaring en doorhaling).

Artikelen

3 Handelsnaamrecht

Mr. Th.C.J.A. van Engelen, De'Doctrine of Equivalents'na Warner Jenkins v. Hilton Davis: U.S. Patent Law als inspiratie voor Europa? (blz. 4-11).

Nr. 4 Hof Amsterdam, 5 okt. 1995, Amsterdam Village Comp./ Stadion Amsterdam (ondanks gelijkenis 'Arena' en 'Amsterdam Arena' onvoldoende verwarringsgevaar; verwarring in de toekomst niet uitgesloten).

Actualiteiten

Nr. 5 Rechtbank Amsterdam, 4 dec. 1996, Amsterdam Village Company/Stadion Amsterdam (aangevraagd gemeenschapsmerk geen beletsel voor vordering nu aanvraagprocedure nog niet is afgerond; verwarring tussen 'Amsterdam Arena' en 'Arena' voldoende aannemelijk; merkdepot te kwader trouw) (met noot J.H.S.).

De drie merkenarresten van het Europese Hof van november 1997; prof. mr. C.J.J.C. van Nispen en prof. mr. D.W.F.V. Verkade (blz. 12/3). Octrooirecht en Modellenrecht, mr. H.M.H. Speyart(blz. 13/4).

4 Onrechtmatige daad Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 1 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 17 febr. 1997, J.D. van de Endt e.a./Verex Miljo (geen algemene vordering uit onrechtmatige daad voor octrooilicentiehouder; overdracht en beslag; onrechtmatig advies; merkdepot niet te kwader trouw; bevoegdheid). Nr. 2 Rechtbank 's-Gravenhage, 11 dec. 1996, W.J. van Oudbroekhuizen/Aannemersbedrijf Van Voskuilen-Woudenberg (uitgebrachte deurwaardersexploit voldoende duidelijk; redelijke vergoeding). 2 Merkenrecht Nr. 3 Rechtbank 's-Gravenhage, 5 juli 1995, Quaker France e.a./ W. Jordan (Cereals) (auditieve en begripsmatige gelijkenis tus-

Nr. 6 Pres. Rechtbank Rotterdam, 4 juli 1995, Looza/Ver. Cöop. Melkindustrie Coberco (spoedeisend belang ontbreekt nu etikettering op verpakking reeds 23 jaar wordt toegepast; aanbieden onder de naam 'CoolBest' van product dat niet gekoeld hoeft te worden niet misleidend).

Berichten Regelgeving en zaken bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, mr. H.M.H. Speyart (blz. 35/8).

Officiële mededelingen Personeel.- Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.- Register van Octrooigemachtigden.- Examen resp. proeve voor octrooigemachtigde.

2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

C O L O F O N

Verschijnt maandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: f 160,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt f 50,- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer f 16,Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820,2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 66 55 Postbank gironummer 17 300 ABN-AMEO Bankrekeningnummer 40.45.00.714 Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: SDU, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

Ere-voorzittervan de redactie: prof. mr. E. A. van Nieuwenhoven Helbach Redactie: prof. mr. J. J. Brinkhof dr. J.H. J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C, van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser prof. mr. D.W.F. Verkade mr. ir. J. H. F. Winckels Correspondenten: V. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München) S. Mandel (Conseiller, Cour d'Appel de Paris) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) Redactie-secretaris: mr. J. L. Driessen Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820,2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 0190

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Van de redactie Het recht van de industriële eigendom is volop in beweging. De beweging wordt gekenmerkt door een toenemende internationalisering, een daarmee samenhangende groeiende stroom van nieuwe regelgeving op met name supra-nationaal niveau, een overvloed aan belangwekkende jurisprudentie in binnen- en buitenland en heel veel literatuur. Kortom: er komt steeds meer op ons af en de ontwikkelingen verlopen sneller. De zorg groeit of we het allemaal nog wel kunnen bijbenen. De redactie heeft zich de vraag gesteld of deze ontwikkelingen gevolgen zouden moeten hebben voor het Bijblad. Zij is tot de conclusie gekomen dat dit inderdaad het geval is. Dat betekent niet dat alles anders moet, maar wel een aantal niet onbelangrijke zaken. Voorop staat dat de redactie het weinig zinvol acht het blad steeds dikker te laten worden. Wij dreigen nu al in de informatie te verdrinken. Waar ieder behoefte aan heeft is dat het kaf van het koren wordt gescheiden, dat belangrijke kwesties snel worden gesignaleerd en dat overzichtsartikelen verschijnen waarin lijnen en samenhangen zichtbaar worden gemaakt. Tegen deze achtergrond heeft de redactie het volgende besloten. (i) Het is niet nodig alle uitspraken die het signaleren waard zijn, in volle omvang af te drukken. Volstaan kan worden met kopjes wanneer de betreffende uitspraken de toepassing vormen van bestaande regels of wanneer de uitspraken al elders volledig zijn gepubliceerd. In het laatste geval wordt het kopje natuurlijk voorzien van een verwijzing. (ii) Nu de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen vrij kort na de uitspraak volledig worden gepubliceerd, wordt het niet nodig geacht deze omvangrijke arresten tezamen met de nog omvangrijker conclusies van de advocaten-generaal, in volle omvang in het BIE af te drukken. Volstaan zal worden met kopjes en eventueel belangrijke passages. (iii) Belangrijke beslissingen van de Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau worden gepubliceerd in het Official Journal. Het is niet nodig deze uitspraken ook op te nemen in het Bijblad. Wenselijk is het wel dat de rechtspraak van het EOB in een jaarlijkse kroniek aan de lezers van het Bijblad wordt gepresenteerd. (iv) Het onverkort handhaven van het uitgangspunt dat uitspraken in kracht van gewijsde moeten zijn gegaan alvorens zij in het Bijblad worden gepubliceerd, wordt niet langer wenselijk geacht. Van uitspraken die vanwege publiciteit of wegens intrinsieke kwaliteiten op de aandacht van de lezers kunnen rekenen, moet in het Bijblad snel melding worden gemaakt, al of niet onder weergave van kernoverwegingen of beslissingen. (v) Verspreid over het jaar zullen kronieken verschijnen over: - rechtspraak EOB - rechtspraak 'Alicante' (gemeenschapsmerk) - buitenlandse merkenrechtspraak (geharmoniseerd merkenrecht) - buitenlandse rechtspraak met betrekking tot Europese octrooien

E I G E N D O M

3

- rechtspraak m.b.t. het 'technische auteursrecht'/computerrichtlijn - octrooirechtspraak Nederland. (vi) Voor het signaleren van ontwikkelingen in het buitenland wordt het wenselijk geacht dat het Bijblad kan beschikken over buitenlandse correspondenten. Wat het laatste betreft is de redactie buitengewoon verheugd dat drie specialisten op het gebied van de industriële eigendom bereid zijn gevonden de redactie op de hoogte te houden van interessante ontwikkelingen. Het zijn: - Frauke Henning Bodewig, verbonden aan het Max-PlanckInstitut te München; - Sylvie Mandel, Conseiller, Cour d'Appel de Paris; - Hugh Laddie, High Court of Justice te Londen. De redactie heet hen van harte welkom. Vanzelfsprekend heeft de reactie alvorens beslissingen te nemen overleg gepleegd met het Bureau voor de Industriële Eigendom. De redactie is verheugd dat het Bureau volledig achter haar plannen staat. Omdat af en toe afbeeldingen in kleur in het blad zullen worden opgenomen, maar ook omdat de prijs van het abonnement was achtergebleven bij de ontwikkelingen van het prijspeil, is een verhoging van het abonnementsgeld onvermijdelijk. Vanzelfsprekend zal de redactie zich inspannen waar voor het geld te blijven leveren.

4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

A R T I K E L E N De 'Doctrine of Equivalents' na Warner Jenkinson v. Hilton Davis: U.S. Patent Law als inspiratie voor Europa? Th.CJ.A. van Engelen

Inleiding In octrooirechtelijke kringen in de Verenigde Staten heeft het arrest van de U.S. Suprème Court van 3 maart 1997 in WarnerJenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co veel aandacht gekregen.1 De uitspraak is om twee redenen van belang. Allereerst omdat de Suprème Court zich diende uit te laten over het bestaan en de reikwijdte van de zogeheten 'Doctrine of Equivalents': de leer dat de beschermingsomvang van een octrooi zich ook uitstrekt tot datgene wat niet onder de letter van de conclusies valt, maar daar wel 'equivalent' aan is (hierna ook wel: 'de Doctrine'). Het tweede onderwerp dat voor de Amerikaanse octrooipraktijk van groot belang is, betreft de vraag of de toepassing van de Doctrine of Equivalents een onderwerp is dat door de rechter of door de j ury moet worden beslist. De laatste vraag is voor de Nederlandse en Europese octrooipraktijk niet van belang. Dit aspect van de Amerikaanse procespraktijk kan echter niet helemaal genegeerd worden bij de analyse van het arrest omdat het bij de overwegingen van de rechters ter zake van de Doctrine of Equivalents wel heeft meegespeeld. De argumentatie over de reikwijdte van de 'doctrine of equivalents' en de daarbij te hanteren criteria is voor de Nederlandse c.q. Europese octrooipraktijk zeker van belang. Artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag en het bijbehorende Protocol instrueert de Europese rechter immers om een Doctrine of Equivalents toe te passen, zij het binnen 'zekere grenzen'. Bij het vaststellen van die grenzen dient die rechter zijn oude, nationale tradities niet te laten prevaleren, maar een Europese norm toe te passen. Wanneer we dan constateren dat een Europese appèlrechter nog ontbreekt en de nationale rechters in voorkomende gevallen welwillend van eikaars oordeel kennis nemen, om vervolgens toch in de lijn van hun eigen tradities te vonnissen,2 dan lijkt het geen kwaad te kunnen om bij de Amerikaanse octrooirechtspraak te rade te gaan. Daar is sedert 1982 sprake van één in het octrooirecht gespecialiseerde appèlrechter, de Court of Appeals for the Federal Circuit, die over alle octrooizaken in hoger beroep oordeelt. De uitspraken van dat Hof kun1

H7S.Ct. 1040(1997); 1997U.S. Lexis 1476, *4; 65 U.S.L.W. 4162. Amerikaanse uitspraken zijn ook te vinden op verschillende internet web-sites, zoals bijv. die van de National Law Journal {http://www.ljx.com/ courthouse/index.html.). 2 Zie bijv. de verschillende uitspraken van de nationale rechters in de procedures tussen Improver en Remington: Court of Appeal, 12 augustus 1989, Epilady UK, 21IIC 561 (1990); Patents Court, 16 mei 1989, Epilady UK II, 21 IIC 860 (1990); Oberlandesgericht Wien, 31 juli 1989, (Epilady V), 23 IIC 391 (1992); Oberlandesgericht Düsseldorf, 21 November 1991, Improverv. Remington, 24 IIC 838 (1993), 1993 GRURInt. 242; Hof Den Haag, 2oFebruary 1992 Improver v.Beska et al., 24 IIC 832(1993). 3 Zie bijv. W. R. Cornish, 'Intellectual property: Patents, Copyright, Trade Mark and Allied Right.', Sweet & Maxwell, London, 1989, p. 159 en W. R. Cornish, 'Scope and Interpretation of Patent Claims under Article 69 of the EPC', Fordham University School of Law, Fifth Annual Conference on International Intellectual Law & Policy, April 3 & 4,1997; John Beton, 'Are International Standards for Patent Claim Interpreta-

nen vervolgens nog door de U.S. Suprème Court worden getoetst. Dit alles staat binnen de Amerikaanse traditie garant voor uitvoerig gemotiveerde rechterlijke uitspraken. Deze Amerikaanse rechtspraak is bovendien interessant omdat daar in een 'common law traditie' ruime ervaring met een Doctrine of Equivalents bestaat. Nu de balans die in het Europese systeem gezocht dient te worden onder meer te wij ten is aan de omstandigheid dat een 'doctrine of equivalents' in het Verenigd Koninkrijk in wezen non-existent was, 3 lijkt een nadere bestudering van de Hilton Davis uitspraak dan ook alleszins gerechtvaardigd.

Judgeorjury? Zoals gezegd is deze vraag voor de Europese situatie niet van belang. Voor een goed begrip van deze uitspraak kan deze kwestie echter niet genegeerd worden. De ervaring leert dat een jury gemakkelijker tot inbreuk concludeert dan de rechter, en wellicht ook eerder ten nadele van een buitenlandse gedaagde oordeelt.* Menig eiser kiest dan ook voor een jury-trial, ook omdat dit voor hem in de praktijk de mogelijkheden voor een substantiëlere) schadevergoeding vergroot. De laatste jaren zijn met name door juries schadevergoedingen van miljoenen dollars toegekend in octrooizaken. Daar komt dan nog bij dat een juryoordeel in appèl nauwelijks getoetst kan worden, wanneer er tenminste sprake was van enig bewijs dat het oordeel mogelijk maakte. De Federal Circuit Court of Appeals kan zich dan alleen maar buigen over de instructie van de jury door de rechter over de toe te passen juridische criteria. De feitelijke toepassing daarvan door die jury vormt echter een 'black box', welke zich aan toetsing in appèl onttrekt. Dit alles heeft er de laatste jaten toe geleid dat het aantal j ury-trials in octrooizaken een grote vlucht heeft genomen.s Het is mede tegen deze achtergrond dat de U.S. Suprème Court op 23 april 1996 in Markman v. Westview een arrest van de Federal Circuit Court of Appeals bekrachtigde en oordeelde dat de uitleg van de octrooi-conclusies een 'matter of law' is waarover de rechter, en niet de jury, zich dient uit te laten.6 Daarbij achtte de Suprème Court onder meer van belang dat zodoende een eenduidige interpretatie van de conclusies, onder de controle van de Federal Circuit, gewaarborgd werd. Na deze unanieme uitsptaak diende de Suprème Court zich nog geen jaar later in Hilton Davis uit te laten over de vraag of het vaststellen van een inbreuk onder toepassing van de 'doctrine of tion Possible?', [1994] EIPR 276. Zie: Jack L. Lahr, 'Bias and Prejudice Against Foreign Corporations in Patent and Other Technology Jury Trials', (1992) 2 Fed. Cir. B. J. 405; Colm P. MacKernan and Richard H. Stern, 'A Major Change in the Doctrine of Equivalence or a Damp Squib? Warner-Jenkinson v. Hilton Davis', [1997] EIPR 375. 5 Zie:-Daniel W. McDonald and Steven J. Pollinger, 'The U.S. Suprème Court refused to strike down the doctrine of equivalents in 'Hilton Davis', but it still left many questions about the doctrine unresolved', The National Law Journal, April 7,1997, p. B4; Victoria Slind-For, The National Law Journal, November 25,1996, p. B01: 'The patent litigation strategy of Nintendo of America, Inc. has paid off big-time for the Redmond, Wash.-based video game manufacturer. On nov. 6, the Coutt of Appeals for the Federal Circuit reversed a $ 253 million jury verdict against the company. Alpex v. Nintendo, 95-1191,-1129.' 6 Markman v. Westview, n6S.Ct. 1384(1996). 4

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

equivalents' een vraag voor de rechter of voor de jury is. De Federal Circuit had geoordeeld dat het een kwestie voor de jury was, maar die beslissing was geenszins unaniem. Na een eerste zitting met het gebruikelijke panel van drie rechters had de Federal Circuit vervolgens besloten om de zaak, vanwege het belang van de te beslissen kwesties, door het voltallige Hof - ('en banc') - te horen. Een meerderheid van de twaalf rechters was van oordeel dat toepassing van de Doctrine of Equivalents een 'matter of fact' was waarover de jury zich diende uit te laten. Dit meerderheidsoordeel werd echter scherp aangevochten in drie dissenting opinions van in totaal vijf rechters. 7 Gelet op met name het grote proces-economische belang van deze kwestie werd reikhalzend uitgekeken naar het oordeel van de Suprème Court. Hoewel partijen in hun 'briefs' nauwelijks op dit punt ingingen, roerde een groot aantal derden zich door zogeheten 'amicus briefs' in te dienen bij de Suprème Court. Daarin werd met name aandacht aan dit onderwerp besteed. 8 De teleurstelling was dan ook groot toen de Suprème Court oordeelde dat het deze kwestie in deze zaak niet hoefde te beslissen en daarmee deze gelegenheid ook voorbij liet gaan. 9

Hilton Davis: Bestaan Doctrine of Equivalents De Federal Circuit Court had in deze zaak besloten 'en banc' uitspraak te doen, mede omdat de Federal Circuit zich in het verleden in verschillende panels niet eenduidig over de Doctrine of Equivalents had uitgelaten. Het bestaan van de Doctrine of Equivalents werd door alle twaalf rechters unaniem en expliciet onderschreven. Over de reikwijdte en de te hanteren criteria bleek de Federal Circuit echter sterk verdeeld. Dat leidde tot een meerderheidsopinie, onderschreven door zes rechters, een concurring opinie van één rechter, en drie dissenting opinies van de resterende vijf rechters. Daarbij speelde de judge-jury kwestie een belangrijke rol. Zo stelde Judge Plager zich in zijn dissenting opinion op het standpunt dat de Doctrine een binnen het common law systeem bestaande zogeheten 'equitable doctrine' was, welke om die reden slechts tot de competentie van de rechter behoorde en buiten het domein van een jury viel.

7

62 F.3d 1512 (Fed. Cir. i99s( (en banc): Before ARCHER, Chief Judge, RICH, Circuit Judge, COWEN, Senior Circuit Judge, NIES, NEWMAN, MAYER, MICHEL, PLAGER, LOURIE, CLEVENGER, RADER, and SCHALL, Circuit Judges. Opinion of the courtfiledPER CURIAM. Concurring opinionfiledby Circuit Judge NEWMAN. Dissenting opinion filed by Circuit Judge PLAGER, in which Chief Judge ARCHER and Circuit Judges RICH and LOURIE join. Dissenting opinionfiledby Circuit Judge LOURIE, in which Circuit Judges RICH and PLAGERjoin. Dissenting opinionfiledby Circuit Judge NIES, in which Chief Judge ARCHER joins in part. 8 Hilton Davis werd bijgevallen door de Ohio State Bar Association, de Licensing Executives Society, de Chemical Manufacturers Association, de Biotechnology Industry Association, Litton Systems Inc., en Chiron Corp. Warner-Jenkinson's positie werd gesteund door de American Intellectual Property Law Association, de Information Technology Industry Council, de Intellectual Property Owners en de American Automobile Manufacturers Association, evenals een breed scala aan 'high-tech companies', waaronder Sun Microsystems, Chevron Corp., Gateway Technologies en 3Com Corp. 9 Suprème Court: 'The various opinions below, respondents, and amici devote considerable attention to whether application of the doctrine of equivalents is a task for the judge or for the jury. [...]. Because resolution of whether, or how much of, the application of the doctrine of equivalents can be resolved by the court is not necessary for us to answer the

E I G E N D O M

5

Mede vanwege de sterke verdeeldheid van de Federal Circuit ter zake van de reikwijdte van de Doctrine of Equivalents besloot de U.S. Suprème Court de zaak te horen. Dat Hof onderschreef evenzeer unaniem het bestaan van de Doctrine. Justice Thomas overwoog namens de Suprème Court: 'Petitioner [...] invites us to speak the death of that doctrine. We decline that invitation.' De Suprème Court gaf vervolgens in een unanieme opinie - met slechts op een detailpunt een concurring opinion van Justice Ginsburg en Justice Kennedy - nadere uitgangspunten voor de toepassing van de Doctrine. Ter zake van de uiteindelijk toe te passen criteria - het 'linguistic framework' - speelde de Suprème Court de bal weer terug naar de Federal Circuit. De uitspraak van de Suprème Court verschaft interessante overwegingen over de reikwijdte en merites van de Doctrine, juist ook tegen de achtergrond van de verdeelde uitspraak van de Federal Circuit. Op zich is het opmerkelijk om te zien dat zowel de Federal Circuit als de Suprème Court unaniem zijn over het bestaan van de Doctrine of Equivalents. Ondanks de discussie over de reikwijdte van de Doctrine, trekt géén van de (in totaal) 21 rechters in de U.S. Suprème Court en de Court of Appeals for the Federal Circuit, die over de zaak oordeelden, het bestaansrecht van de Doctrine in twijfel. Deze unanimiteit van beide panels onderstreept de lange traditie, die de Doctrine of Equivalents in de Verenigde Staten heeft. Zoals de Federal Circuit in zijn opinie aangaf kan de Doctrine worden teruggevoerd tot precedenten, die dateren van het begin van de vorige eeuw. In een tweetal uitspraken onderschreven gerechtshoven, waarin destijds twee prominente Suprème Court Justices zitting hadden (als 'circuit judge' in een Court of Appeals) 10 de Doctrine. Justice Story, destijds een toonaangevend 'scholar' inzake intellectuele eigendom, erkende de Doctrine in 1814 met de overweging 'mere colorable differences, or slight improvements, cannot shake the right of the original inventor'. 11 Justice Bushrod Washington kwam in 1817 met de zogeheten 'triple identity'-test (ook wel 'function-way-result'test) voor het vaststellen van de 'substantiality of the differences'." Daaropvolgend heeft de U.S. Suprème Court de Doctrine in een groot aantal uitspraken onderschreven, beginnende met de Wï«ands-uitspraak van 1853 en voorlopig eindigende met question presented, we decline to take it up.[...J. Whether, if the issue were squarely presented to us, we would reach a different conclusion than did the Federal Circuit is not a question we need decide today.' 10 In de beginjaren van de Suprème Court kwamen de rechters ieder jaar slechts een korte periode bij elkaar voor de werkzaamheden van de U.S. Suprème Court. De rest van het jaar functioneerden zij als appèlrechter in één van de verschillende U.S. Circuit Courts of Appeals, welke meestal niet op één plaats zitting hielden maar een rondgang maakten binnen hun territoir ('riding Circuit'). 11 Zie de Federal Circuit in Hilton Davis: 'Sitting as Circuit Justice, Justice Story, the leading intellectual property scholar of that era, stated: Mere colorable differences, or slight improvements, cannot shake the right of the original inventor. Odiorne v. Winkley, 18 F. Cas. 581, 582 (C.C.D.Mass. 1814) (No. 10,432) (Story, C.J.)'. 12 Federal Circuit in Hilton Davis (62 F.3d 1512 (CA Fed. 1995): 'In applying the doctrine of equivalents, it is often enough to assess whether the claimed and accused products or processes include substantially the same function, way, and result. Courts recognized this principle as early as 1817, when Justice Bushrod Washington, riding circuit, instructed a jury that '[w]here the [claimed and accused] machines are substantially the same, and operate in the same manner, to produce the same result, they must be in principle the same.' Gray v. James, 10 F. Cas. 1015,1016 (C.C.D.Pa. 1817HN0.5,718)'.

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Graver Tank uit 1950.13 In Graver Tank overwoog de Suprème Court in wezen dat de Doctrine of Equivalence een vereiste is om te bewerkstelligen dat ook in het octrooirecht het materiële prevaleert ('substance over form').1* De grote verdeeldheid binnen het Federal Circuit ter zake van de reikwijdte van de Doctrine illustreert echter dat het relatief eenvoudig is het bestaan van de Doctrine te onderschrijven. De moeilijkheid zit hem echter in het definiëren en onderbouwen van de reikwijdte van die Doctrine, waarbij de rechter een breed scala van mogelijke posities, variërend van redelijk 'los van het papier' tot sterk 'letterknechterig', kan innemen. Deze problematiek sluit aan bij de problemen van de verschillende Europese jurisdicties, die op grond van artikel 69 EVO een 'common ground' dienen te vinden, reden waarom Hilton Davis ons het nodige te bieden kan hebben.

Kritiek op de Doctrine of Equivalents De kritiek op de Doctrine is in 1950 al helder verwoord in de twee dissenting opinions van Justice Black en Justice Douglas bij de Graver Tanft-uitspraak, waarmee de Suprème Court het bestaan van de Doctrine nog eens bevestigde. Deze twee gezaghebbende leden van het Hof verwierpen de Doctrine of Equivalents evenmin, maar plaatsten wel duidelijke kanttekeningen bij de in hun ogen te ruime toepassing van de Doctrine. Met name Justice Black benadrukte dat het octrooirecht slechts een beperkte uitzondering op de 'vrijheid van mededinging' vormt. Dat betekende volgens hem dat ondernemers alle kennis, die niet uitdrukkelijk in een conclusie 'geclaimd' wordt, vrijelijk

13

Winans v. Denmead, 56 U.S. (15 How.) 330,343 (1854) en Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605 (1950). Zie bijv.: McCormick v. Talcott, 61 U.S. (20 How.) 40Z, 405 (1858); Sewall v.Jones, 91 U.S. 171,184 (1875); Machine Co. v. Murphy, $7 U.S. 120,125 (1877); Duffv. SterlingPump Co., 107 U.S. 636,639 (1883); SingerMfg. Co. v. Cramer, 192 U.S. 265,286 (1904); Sanitary ReftigeratorCo. v. Winters, 280 U.S. 30,41-42 (1929) en de 'case law' genoemd in Graver Tank. 14 Vgl. Toshiko Takenaka, 'Interpreting Patent Claims: The United States, Germany and Japan', IIC Studies, Volume 17, VCH, Munchen, 1995, p. 13. Zie de Federal Circuit in Hilton Davis over Graver Tank: 'In explaining the basis for the doctrine, the Suprème Court observed that limiting enforcement of exclusive patent rights to literal infringement 'would place the inventor at the mercy of verbalism and would be subordinating substance to form'. Graver Tank, 399 U.S. at 607. Such a limitation, the Court reasoned, might even encourage infringers 'to make unimportant and insubstantial changes and substitutions in the patent which, though adding nothing, would be enough... [to evade] the reach of law'. 15 Justice Black, dissenting opinion Graver Tank: 'A host of prior cases, to some of which I have referred, have treated the 17-year monopoly authorized by valid patents as a narrow exception to our competitive enterprise system. For that reason, they have emphasized the importance of leaving business men free to utilize all knowledge not preempted by the precise language of a patent claim. E. g., Sontag Stores Co. v. Nut Co., 310U.S.281, and cases there cited. In the Sontag case Mr. Justice McReynolds, speaking for a unanimous Court, said in part: 'In the case under consideration the patentee might have included in the application for the original patent, claims broad enough to embrace petitioner's accused machine, but did not. [339 U.S. 605,618] This gave the public to understand 'that whatever was not claimed did not come within his patent and might rightfully be made by anyone.' ld. at 293'. 16 Justice Black, t.a.p.: 'R. S. 4888, as amended, 35 U.S.C. 33, provides that an applicant 'shall particularly point out and distinctly claim the part, improvement, or combination which he claims as his invention or discovery.' We have held in this very case that this statute precludes invoking the specifications to alter a claim free from ambiguous language,

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

dienen te kunnen gebruiken.^ Hij benadrukte dat een uitbreiding van de bescherming van een octrooi buiten de tekst van de conclusies onrechtvaardig is tegenover derden. Daarbij verwees hij naar de eerdere uitspraak van de Suprème Court in White v. Dunbar, waarin dat Hof om die reden had overwogen dat men de conclusie niet mag behandelen als 'a nose of wax which may be turned and twisted in any direction, by merely referring to the specification, so as to make it include something more than, or something different from, what its words express'.16 Justice Black was dan ook van oordeel dat men in Graver Tank de tekst van de 'claims' te zeer had opgerekt, mede omdat de - in de VS bestaande - mogelijkheid van een 'reissue' van het octrooi door de octrooiverlenende instantie bedoeld is voor het 'herstellen' van, naar achteraf wellicht blijkt, ongelukkig uitgevallen formuleringen van de conclusie. Ook in de dissenting opinions bij de uitspraak van de Federal Circuit in Hilton Davis werd met name gewezen op de moeilijkheden om de toepassing van de Doctrine 'binnen de perken' van de conclusie te houden. Judge Plager overwoog in zijn dissenting opinion bijvoorbeeld dat toepassing van de Doctrine veelal betekent dat de octrooihouder een bescherming verkrij gt, die duidelijk buiten het kader van de conclusie ligt, met name omdat de voor toepassing van de Doctrine te hanteren criteria in wezen niet meer dan sacrale formules opleveren, die in de praktijk slechts 'boterzachte' en moeilijk te voorspellen begrenzingen van de octrooibescherming verschaffen. Aldus wordt het algemeen belang, dat juist een scherpe afbakening van de beschermingsomvang vereist, te zeer geweld aangedaan.17

since 'it is the claim which measures the grant [339 U.S. 605,614J to the patentee.'2 Graver Mfg. Co. v. Linde Co., 336 U.S. 271,277. What is not specifically claimed is dedicated to the public. See, e.g., Miller v. Brass Co., 104 U.S. 350,352. For the function of claims under R. S. 4888, as we have frequently reiterated, is to exclude from the patent monopoly field all that is not specifically claimed, whatever may appear in the specifications. See, e.g., Marconi Wireless Co. v. United States, 320 U.S. 1,23, and cases there cited. Today the Court tacitly rejects those cases. It departs from the underlying principle which, as the Court pointed out in White v. Dunbar, 119 U.S. 47,51, forbids treating a patent claim 'like a nose of wax which may be turned and twisted in any direction, by merely referring to the specification, so as to make it include something more than, or something different from, what its words express. [...] The claim is a statutory requirement, prescribed for the very purpose of making the patentee define precisely what his invention is; and it is unjust to the public, as well as an evasion of the law, to construe it in a manner different from the plain import of its terms.' Giving this patentee the benefit of a grant that it did not precisely claim is no less 'unjust to the public' and no less an evasion of R. S. 4888 merely because done in the name of the 'doctrine of equivalents.' 17 Judge Plager, dissenting opinion bij Hilton Davis.: 'As a preliminary matter, it may be asked why the court needs to undertake this inquiry into the doctrine of equivalents at all. Is something broke that needs fixing? The short answer is yes. (9) One problem is that, whatever role the doctrine of equivalents may have played in earlier times - and while that is not immaterial it is largely irrelevant - today the doctrine is regularly used by patentees to seek greater coverage for their patents than the patent statute grants. Their demands are presented to a jury which is told to decide the issue based on a formulaic chant - function, way, result - which, as Judge Lourie so aptly describes in his dissent, provides little in the way of guidance, and in some cases may be of no persuasive significance at all [...]. Claiming practice today serves a purpose which the earlier practice did not, namely providing competitors with notice of the precise invention that they may not make, use, or sell. [.. .]In short, though the opinions we write, with their routine recitations of our Standard of review folio wed by the inevitable citations, may tend to obscure

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

All Elements Rule De Suprème Court onderschreef deze zorgen van de 'dissenters' in de Federal Circuit en sloot zich aan bij de door Judge Nies in haar dissenting opinion voorgestane 'all elements rule'. Judge Nies benadrukte dat toepassing van de Doctrine of Equivalents er niet toe mag leiden dat de omvang van het octrooi verder gaat dan de door de octrooiverlenende instantie toegestane conclusies. Zij gaf aan dat daarvan geen sprake is als - bij een vinding die uiteenvalt in een combinatie van een aantal elementen - de test niet is of de inrichting of werkwijze als geheel equivalent is, maar of ter zake van ieder element afzonderlijk equivalentie aan de orde is. De Suprème Court overwoog dat daarmee recht gedaan wordt aan het belang dat aan ieder onderdeel van een conclusie moet worden toegekend en dat om die reden toepassing van de Doctrine er ook niet toe mag leiden dat een onderdeel van de conclusie in wezen wordt geëlimineerd. De 'all elements rule' was al aangenomen in een eerdere beslissing van de Federal Circuit. De Graver Tanfc-beslissing van de U. S. Suprème Court uit 1950 had nog in het midden gelaten of equivalentie betrekking diende te hebben op de vinding als geheel of op ieder element afzonderlijk. Een krappe meerderheid van de Federal Circuit (en banc) onderschreef in 1987 in Pennwalt de 'all elements rule', maar dit precedent werd door de Federal Circuit niet consequent gevolgd.18 Afhankelijk van de samenstelling van het panel werd deze regel al dan niet toegepast." Met Hilton Davis heeft de Suprème Court de aarzelende start, die de Federal Circuit in Pennwalt met de 'all element rule' had gemaakt, alsnog tot 'the law of the land' verheven.

E I G E N D O M

7

6.0 to 9.0' was in de conclusie opgenomen om de vinding af te bakenen ten opzichte van een eerder octrooi, waarin een vergelijkbare werkwijze werd beschreven met een pH boven 9.0. Onduidelijk was echter waarom de conclusie tevens een ondergrens van pH 6.0 kende. Consequentie van de 'all elements rule' is dat de in de conclusie neergelegde ondergrens in beginsel niet genegeerd kan worden, zodat expliciet beslist diende te worden of een pH van 5.0 equivalent is aan een pH van 'approximately 6.0'. Omdat de Federal Circuit hierover geen duidelijke, gemotiveerde beslissing had genomen wees de Suprème Court de zaak op dit punt terug naar de Federal Circuit Court. Die heeft inmiddels in zijn uitspraak van 13 juni 1997 overwogen dat het oordeel van de jury niet impliceerde dat dit element was geëlimineerd.20 Deze toetsing door de Federal Circuit van het 'black box' jury oordeel is naar zijn aard slechts een marginale.

Prosecution History Estoppel

Equivalentie kan evenzeer in strijd komen met hetgeen door de octrooihouder in het kader van de verlening is prijsgegeven. Indien de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure uitdrukkelijk zijn conclusies heeft beperkt gaat het uiteraard niet aan dat hij dat verloren terrein vervolgens door middel van equivalentiebescherming weer naar zich toe zou kunnen trekken. De Suprème Court onderschrijft dit leerstuk - aangeduid als 'prosecution history estoppel' of 'file wrapper estoppel' evenals de Federal Circuit. De Federal Circuit oordeelde echter dat uit het dossier niet bleek dat de ondergrens van een pH van 6.0 in de conclusie was opgenomen om een bezwaar van de De vinding van Hilton Davis, zoals beschreven in het in 1985 octrooiverlenende instantie te ondervangen of anderszins afverleende U.S. octrooi nr. 4,560,746, ziet op een methode om stand te doen van een mogelijke beschermingsomvang.21 onregelmatigheden uit een kleurstof te verwijderen, waarbij de Warner-Jenkinson stelde zich op het standpunt dat de reden verbetering ten opzichte van de bestaande stand van de techniekgelegen is in: 'subjectingan aqeoussolution (...) to ultrafiltration voor het beperken van een conclusie er niet toe doet, zodat iethrough a membrane havinganominalpore diameter of5-15 Angstroms dere beperking van de tekst van de conclusie tijdens de undera hydrostaticpressure ofapproximately 200 t04oop.s.i.g., atapH verleningsprocedure met zich zou brengen dat equivalentiebescherming wordt prijsgegeven. from approximately 6.0 to$.o (...)'. Warner-Jenkinson ontwikkelde in 1986, onbekend met de vinding van Hilton Davis, een zelfde methode waarbij sprake was een druk tussen 200 tot bijna 500 De Suprème Court stelde voorop dat de eerdere jurisprudentie p.s.i.g. en een pH van 5.0. De zinsnede 'at a pH approximately inzake Prosecution History Estoppel primair betrekking had op the reality, the reality is that the doctrine of equivalents is a virtually uncontrolled and unreviewable license to juries toflndinfringement if they so choose. And this is done largely without regard to and independent of the express limitations of the patent claims which may have brought about their allowance by the Patent and Trademark Office (PTO) in thefirstplace. [.. .]The obligation on the inventor to particularly point out and distinctly claim what the applicant regards as his invention, discussed below, the legitimate practice of competitive designing around, and the opportunities given to the public to benefit from the mandatory disclosures required of the patentee, all are thrown into disarray by this unpredictable aspect of current patent litigation.' 18 Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987) (en banc). Zie ook: Takenaka, a.w., p. 19 en p. 119. 19 Zie: Judge Newman in Malta v. Schulmerich-Carrüons, Inc., 959 F.2d 993 (Fed. Cir. 1992) (dissenting opinion), (eert. denied), 112 S.Ct. 2942 (1992); Colm P. MacKernan and Richard H. Stern, 'A Major Change in the Doctrine of Equivalence or a Damp Squib? Warner-Jenkinson v. Hilton Davis', [1997] EIPR 375. 20 Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co., No. 93-1088 (June 13, !997). Before Archer, Rich, Cowen, Newman, Mayer, Michel, Plager, Lourie, Clevenger, Rader, Schall, and Bryson. (Per Curiam.JThe Federal Circuit reconsidered the pH equivalence issue in light of the Suprème Court's guidance, finding that there was 'substantial record evidence to support the jury's verdict of equivalence... that one of ordinary skill in

the art would know that performing ultrafiltration at a pH of 5.0 will allow the membrane to perform substantially the same function is substan tially the same way to reach substantially the same tesult as performing ultrafiltration at 6.0.' Holding that the claim limitation was not vitiated by afindingof equivalence, the Federal Circuit reaffirmed its prior decision that a pH of 5.0 is equivalent to a pH of'approximately 6.0' in the context of the claimed process (assuming that this finding is supported by the district court's future ruling on prosecution history estoppel). 21 Federal Circuit: 'Nor does prosecution history estoppel preclude application of the doctrine of equivalents in this case. 'Whenever prosecution history estoppel is invoked as a limitation to infringement under the doctrine of equivalents, a close examination must be made as to, not only what was surrendered, but also the reason for such a surrender.' Insta-FoamProds., Inc. v. UniversalFoam Sys., Inc., 906 F.2d 698,703,15 USPQ2d 1295,1298 (Fed. Cir. 1990) (quotingBtfjer AG v. Dupharlnt'l Research B.V., 738 F.2d 1237,1243,222 USPQ.649,653 (Fed. Cir. 1984)). The inventors amended the '746 claims to recite 'a pH from approximately 6.0 to 9.0' to avoid the disclosure in the Booth patent of an ultrafiltration process operating at a pH higher than 9. This amendment surrendered pHs above 9, but does not bar Hilton Davis from asserting equivalency to processes such as Warner-Jenkinson's operating sometimes at a pH below 6.' Zie ook: Takaneka, a.w., p. 103 en p. 134.

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

situaties waarin een beperking was aangebracht om een bezwaar te ondervangen dat anders aan octrooiverlening in de weg zou hebben gestaan. De reden voor het aanbrengen van een wijziging in de claims was in die jurisprudentie dan ook steeds aan de orde. Uit de door de U. S. Patent and Trademark Office bij de Suprème Court ingediende 'brief' bleek echter dat er verschillende redenen voor een aanpassing van de conclusie kunnen zijn, zodat wijzigingen in de tekst van de conclusie niet noodzakelijk op een bewuste inperking van de conclusie duiden. In deze zaak speelde verder het probleem dat het verleningsdossier geen uitsluitsel gaf over de vraag waarom de ondergrens was aangebracht. De Suprème Court oordeelde dat het redelijk is om (a) de octrooihouder op te zadelen met de bewijslast - en het procesrisico - terzake van de achterliggende reden voor een wijziging en (b) bij gebreke van een verklaring er van uit te gaan dat er sprake is geweest van een materieel bezwaar, zodat Prosecution History Estoppel dan aan toepassing van de Doctrine of Equivalents in de weg staat. Deze benadering legt een duidelijk risico bij de octrooihouder, die zich - wellicht sterker dan voorheen - steeds zal moeten afvragen of een bepaalde wijziging van de tekst van de conclusie al dan niet tot een beperking van zijn beschermingsomvang kan leiden. Aan het zorgvuldig redigeren van de conclusie en het standvastig verdedigen daarvan bij de octrooiverlenende instantie wordt zodoende grote(re) betekenis toegekend. Wanneer men voor ogen houdt dat een octrooi een uitzondering op de vrijheid van mededinging oplevert en de rechtszekerheid voor derden om die reden een 'groot goed' is, lijkt mij een dergelijke opstelling echter alleszins gerechtvaardigd. In dezelfde lijn overwoog de Suprème Court dat het niet aan de rechter in een inbreukzaak is om te treden in de juistheid van de grond voor een wijziging van de conclusie. Inherent aan de taakverdeling bij het octrooiverleningsproces is dat er sprake is van een 'scheiding van machten', waarbij de rechter het eindproduct van de octrooiverlenende instantie als uitgangspunt heeft te nemen. Keerzijde van deze benadering is wel dat de taak van de octrooiaanvrager (en zijn gemachtigde) er niet eenvoudiger op wordt. Dat leidt wellicht tot een verdere 'verstarring* van het debat bij de octrooiraad, omdat de aanvrager niets meer durft prijs te geven. In haar concurring opinion pleitte Suprème Court Justice Ginsburg dan ook voor clementie. Enerzijds vroeg zij om begrip bij het octrooibureau voor het belang van de aanvrager zijn claims niet nodeloos te beperken. Anderzijds wijst zij op een 'overgangsrechtelijk' probleem, doordat een octrooiaanvrager - onbekend met en niet bedacht op deze stricte(re) opvatting van de rechter - wellicht onbevangen door de knieën is gegaan om de resterende conclusie - zonder verdere kosten - binnen te halen. Voor een dergelijke 'zorgeloosheid' zal na Hilton Davis geen plaats meer zijn.

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

Intenties gedaagde relevant? In Graver Tank had de Suprème Court overwogen dat de Doctrine of Equivalents onder meer ten doel had het hoofd te bieden aan de 'unscrupulous copyist' en piraterij. Dat brengt echter niet met zich dat de Doctrine alleen uitkomst biedt wanneer de vermeende inbreukmaker 'boze bedoelingen' zou hebben. Verwijzend naar Winans v. Denmead uit 1854 en Machine Co. v. Murphy uit 1878 overwoog de Suprème Court in Hilton Davis dat het vaststellen van equivalentie in wezen gelijk is aan het vaststellen van wat identiek is aan het octrooi, nu van equivalentie slechts sprake is wanneer de verschillen met het octrooi niet substantieel zijn.22 Evenmin als bij een letterlijke inbreuk de intentie van de vermeende inbreukmaker relevant is, is deze ook niet relevant in geval van vermeende equivalentie.

Designing around versus intentional copying? De Federal Circuit overwoog in Hilton Davis, onder verwijzing naar Graver Tank, dat uit het feit dat onafhankelijk onderzoek is verricht, zou kunnen worden afgeleid dat de verschillen met het geoctrooieerde in beginsel substantieel zouden zijn. De Suprème Court merkt, mijns inziens terecht, op dat het praktisch nauwelijks uitvoerbaar lijkt om een scheidslijn te kunnen trekken tussen bewust copiëren - dat op niet substantiële verschillen zou duiden - en 'designing around' - dat op substantiële verschillen zou duiden. Een dergelijk schijn-verschil laat inderdaad 'veel te wensen over', zoals de Suprème Court in Hilton Davis overweegt. De Suprème Court probeert aan de omstandigheid of al dan niet onderzoek is verricht toch nog betekenis toe te kennen door dit te zien als een mogelijke aanwijzing voor het antwoord op de vraag of het geoctrooieerde en het voorliggende alternatief al dan niet uitwisselbaar zijn in de ogen van een 'gemiddelde vakman' ('one presumably skilled in the art'). Als onderzoek noodzakelijk was, kan daaruit wellicht worden afgeleid dat uitwisselbaarheid voor een vakman niet duidelijk was. De Suprème Court formuleert ook hier echter met de nodige omzichtigheid. Of onderzoek verricht is lijkt mij niet meer dan één van de vele omstandigheden die in dit verband in overweging genomen kunnen worden. De aard, opzet en uitkomst van onderzoek kunnen zo verschillen dat aan het al of niet verricht zijn van onderzoek c.q. 'designing around' mijns inziens niet direct een 'status aparte' toegekend kan worden.

Uitwisselbaar in de ogen van de 'vakman' ten tijde van de inbreuk Equivalentie doet als regel af aan het beginsel dat derden zich door raadpleging van octrooiregisters kunnen informeren over octrooiaanspraken en daarop hun beleid kunnen afstemmen. Alles wat de letter van de conclusie te buiten gaat schept in beginsel ongewenste onzekerheid, zoals Justice Black in zijn dis-

tial predicate of the doctrine of equivalents is the notion of identity betSuprème Court: 'Machine Co. v. Murphy, 97 U. S. 120,125 (1878), on ween a patented invention and its equivalent, there is no basis for which Graver Tank also relied, offers a similarly intent-neutral view of the treating an infringing equivalent any differently than a device that doctrine of equivalents: '[T]he substantial equivalent ofa thing, in the sense infringes of the express terms of the patent. Application of the doctrine of the patent law, is the same as the thing itself; so that iftwo devices do the same equivalents, therefore, is akin to determining literal infringement, and work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, neither requires proof of intent.' they are the same, even though they differ in name,form, orshape.' If the essen22

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

sent bij GraverTank terecht benadrukte." Onzekerheid is echter ingebakken in de juridische sfeer, zodat we daar op zich niet al te dramatisch over hoeven te doen. Wel is het mooi als een enigszins objectieve maatstaf gevonden kan worden. De Suprème Court ziet een objectieve maatstaf in het criterium dat equivalentie beperkt is tot datgene wat in de ogen van een vakman uitwisselbaar is. Het perspectief van de vakman geeft enerzijds inhoud aan equivalentie als concept en bepaalt tevens de grens daarvan. Dat zo zijnde heeft de Suprème Court er vervolgens geen moeite mee om te bepalen dat equivalentie alles ondervangt wat ten tijde van de vermeende inbreuk in de ogen van een vakman uitwisselbaar is met het in de conclusies geclaimde. Een beperking tot equivalenten die ten tijde van de verlening bekend zijn of tot equivalenten die in het octrooischrift zelf geopenbaard worden, acht het Hof niet op zijn plaats. Het tijdstip van de beoordeling van de vermeende inbreuk door de rechter lijkt arbitrair. Als men gewicht wil blijven toekennen aan de 'notice'-functie van een octrooiregister lijkt het eerder voor de hand te liggen om te kijken naar het tijdstip van de octrooiverlening, dan wel het tijdstip waarop de vermeende inbreukmaker dat register heeft geraadpleegd (c.q. had behoren te raadplegen).1* De feitelijke betekenis van deze nuance is waarschijnlijk echter te subtiel om in de praktijk van reële betekenis te kunnen zijn.2* Belangrijker is wellicht de constatering dat deze benadering de bescherming van de octrooihouder uiteindelijk verder kan laten reiken dan deze tijdens behandeling van de aanvrage of de verlening van het octrooi ook maar kon bevroeden.

E I G E N D O M

9

Triple indentity (function-way-result) versus insubstantial differences? Na het afbakenen van dit kader rijst nog de vraag wat nu de 'sacrale formule', ofwel het 'linguistic framework', moet zijn om te bepalen of van equivalentie gesproken kan worden. Zoals gezegd, hanteerde de U.S. Suprème Court Justice Bushrod Washington in 1817 al de zogeheten 'triple identity' test: is sprake van in wezen eenzelfde functie, werkwij zeen resultaat?26 In 1950 hanteerde de U.S. Suprème Court in Graver Tank evenzeer deze test. De Federal Circuit had in Hüton Davis overwogen dat de 'function-way-result-test' echter niet als de test voor equivalentie moest worden gezien en dat dit ook niet in Graver Tank gelezen diende te worden. De 'triple-identity-test' is primair tot ontwikkeling gekomen in een tijdperk van relatief eenvoudige mechanische technologie en voldoet daar als regel goed. De Federal Circuit overwoog vervolgens echter dat naarmate technologieën complexer worden deze test niet steeds kan voldoen en dat maatgevend dient te zijn of de verschillen al dan substantieel zij n ('substantial differences test'). In een dissenting opinion bekritiseerde met name Judge Lourie de function-way-resulttest ('FWR') als onvoldoende, in het bijzonder in geval van chemische stoffen, waarbij dan ten onrechte gekeken zou worden naar de functie, terwijl het octrooi beperkt is tot een structuur. Zeer verschillende - en separaat octrooieerbare - structuren kunnen dezelfde functie op dezelfde wijze vervullen, zonder dat inbreuk door equivalentie dan gerechtvaardigd is.27 In de verschillende opinies van de Federal Circuit was veel aandacht gegeven aan de vraag of de 'function-way-result'-test of de 'insubstantial differences'-test wellicht beter zou zijn. De Suprème Court onderschreef dat de F WR-test bij niet-mechanische vindingen wellicht niet het meest aangewezen criterium is. Voor de 'insubstantial differences'-test geldt daarentegen dat die op zich weinig richting geeft om vervolgens te kunnen bepalen

23

Zie noot 16. 24 Vgl: Pieroen, 'Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland', diss., Leiden, 1988, p. 317 en p. 568.; John Beton, 'Are International Standards for Patent Claim Interpretation Possible?', [1994] EIPR 278. 25 Vgl: Pieroen, a.w., p. 317. 26 Federal Circuit in Hüton Davis (62 F.3d 1512 (CA Fed. 1995): 'In applying the doctrine of equivalents, it is often enough to assess whether the claimed and accused products or processes include substantially the same function, way, and result. Courts recognized this principle as early as 1817, when Justice Bushrod Washington, riding circuit, instructed a jury that '[w]here the [claimed and accused] machines are substantially the same, and operate in the same manner, to produce the same result, they must be in principle the same.' Gray v. James, 10 F. Cas. 1015,1016 (C.C.D.Pa. 1817) (No. 5,718)'. 27 Dissenting opinion Judge Lourie bij Hüton Davis: 'One of the reasons why the courts have exhibited so much confusion over the DOE is the near exclusive focus on FWR, and the fact that the meaning of the word 'way' is so obscure. The substantiality of the differences between a patented and an accused device has often been ignored or subsumed under the 'way' component. Unfortunately, however, the 'way' component is often satisfied when the substantiality criterion is not. Devices that perform the same function to achieve the same result in the same way may be very different. The result is that devices which should not be accorded the benefit of the DOE because of the substantiality of their diffetences from what is claimed can be imptoperly considered to be equivalent if only FWR are considered. Thefieldof chemistry is one in which this problem may often arise. Ironically, Graver Tank,the case that is our template, is a

chemical case. Manganese silicate, the material substituted for magnesium silicate, is obviously a chemical, and the relationship between manganese and magnesium does raise questions of chemistry. However, the claims in that case are to a composition, more like those for a mechanical invention, in which one component is substituted for another. Thus, the function and result of that substitution, and even the way in which the questioned component operates, were able to be readily evaluated. However, much of today's chemical research, and hence invention, consists of new chemical compounds defined by structure, and having a variety of chemical substituents, or structural pieces. New chemical compounds differ structurally from old compounds (that is what makes them new) and yet they may perform the same function (have the same use), provide the same result, and do so in the same way. The fact that they do so in the same way does not make them substantially the same in the way they are defined, i.e., by structure. I emphasized this point in my concurring opinion in Genentech, Inc. v. Wellcome Foundation, 29 F.3d 1555, 31 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1994), in which I pointed out that a protein containing 446 amino acids could not reasonably be held to infringe a claim to a material with 527 amino acids. The difference between the materials is enormous, irrespective of FWR. One can also consider the example of the well-known analgesics aspirin and ibuprofen. These compounds have the same function (to provide analgesia, antünflammatory activity, and lower temperature), do so in the same way (by inhibiting prostaglandin synthesis), and give the same results (kill pain, relieve inflammation, and lower fever). Yet, they have different structures, which makes them different compounds, and no knowledgeable person would consider that a claim to aspirin would be infringed by the sale of ibuprofen.'

1 O

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

wanneer verschillen al dan niet substantieel zijn. In wezen verschuif je het probleem van het definiëren van equivalentie naar het definiëren van 'insubstantial differences'. De Suprème Court zag dan ook van een nadere definitie af en wees deze kwestie terug naar de Federal Circuit met de opmerking dat men er weinig heil in zag om dat Hof te 'micromanagen' in zijn woordkeus en dat men er van uitging dat deze gespecialiseerde octrooirechter de test in zijn verdere rechtspraak 'case-by-case' nader zou verfijnen. Dit oordeel van de Suprème Court sluit in wezen aan bij de benadering van de meerderheid van de Federal Circuit en getuigt naar mijn oordeel ook van realiteitszin. 150 jaar rechtspraak inzake de Doctrine of Equivalence heeft evenmin een aanvaardbare, specifiek toepasbaar 'linguistic framework' opgeleverd, zodat men ook weinig goeds kan verwachten van een geforceerde poging. De Suprème Court bevestigde aldus Graver Tank, waarin het Hof ook had overwogen dat equivalentie niet 'the prisoner of a formula' diende te zijn.2S De Suprème Court stelde ook voorop dat de gehanteerde toets belangrijker is dan het 'linguistic framework'. Die toets is of het vermeend inbreukmakende object elementen bevat die identiek of equivalent zijn aan ieder element van het geoctrooieerde. Het Hof vertrouwt dus primair op de 'all elements rule'.

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

bestaansgrond en reikwijdte van de Doctrine of Equivalents gaat zich inderdaad lijkt te lenen voor toepassing binnen de Nederlandse en Europese context. De achterliggende beginselen en het belang dat wordt toegekend aan bijv. de rechtszekerheid voor derden sluiten naar mijn oordeel zonder meer aan bij de instructie van het Protocol bij artikel 69 EOV. De Amerikaanse jurisprudentie tracht met zijn Doctrine of Equivalents evenzeer het midden te vinden tussen 'a fair protection for the patentee' en 'a reasonable certainty for third parties'. De geboden bescherming is daarin evenmin beperkt tot 'the strict, literal meaning of the wording used in the claims', en men neemt duidelijk afstand van een systeem waarin 'the claims only serve as a guideline'. Kortom, deze Amerikaanse jurisprudentie worstelt met dezelfde dilemma's als die waarvoor de Europese octrooipraktijk zich geplaatst ziet. Alle reden derhalve om de Amerikaanse lessen ter harte te nemen. 2 ' De Doctrine of Equivalents in de Amerikaanse rechtspraak kan bogen op een traditie die teruggaat tot het begin van de vorige eeuw. Wat vervolgens opvalt is dat ondanks alle debatten over de reikwijdte van de mogelijke beschermingsomvang, de Doctrine zelf niet ter discussie staat (noch bij de U. S. Suprème Court, noch bij de Federal Circuit Court of Appeals).

Vanuit een Nederlands en Europees perspectief lijken mij een aantal aspecten van belang.

Belangrijk lijkt mij evenzeer dat men toepassing van equivalentie ook niet als een wezenlijk andere excercitie ziet dan het vaststellen van een letterlijke inbreuk. In Hilton Davis grijpt de Suprème Court terug op Winans v. Denmead uit 1854 en Machine Co. v. Murphy uit 1878 en het in die uitspraken verwoordde concept dat in octrooirechtelijke zin de geoctrooieerde uitvinding en diens equivalenten identiek zijn.3°

Als eerste wellicht de waarneming dat hetgeen de U. S. Suprème Court en de Federal Circuit zoal overwegen wanneer het om de

Men ziet equivalentie dus met name niet als een abstracte aangelegenheid, waarbij men 'los van het papier' de beschermings-

Conclusies

18

Zie hierover ook de Federal Circuit in Hilton Davis: 'The function-wayresult test often suffices to assess equivalency because similarity of function, way, and result leaves little room for doubt that only insubstantial differences distinguish the accused product or process from the claims. But evaluation of function, way, and result does not necessarily end the inquiry. Indeed, the Suprème Court explained that the function-wayresult test arose in an era characterized by relatively simple mechanical technology. Graver Tank, 339 U.S. at 609 (reciting history of doctrine). As technology becomes more sophisticated, and the innovative process more complex, the function-way-result test may not invariably sufflce to show the substantiality of the differences. Thus evidence beyond function, way, and result is also relevant to the doctrine of equivalents. In Graver Tank, the Suprème Court identified and relied on factors in addition to similarity of function, way, and result. The Court considered that persons reasonably skilled in the art knew that the manganese in the accusedfluxwas interchangeable for the magnesium in the claimed flux. 339 U.S. at 609,612. The Court also permitted the fact-finder to infer infringing 'imitation' from the lack of evidence that the accused infringer independently developed itsflux.ld. at 612. The Suprème Court's reliance in Graver Tank on factors other than function, way, and result endorses consideration of all evidence relevant to the substantiality of the differences. Because '[e]quivalence, in the patent law, is not the prisoner of a formula,' id. at 609, the available relevant evidence may vary from case to case. When a trial record presents only evidence of function, way, and result, then application of the doctrine will necessarily rest on function, way, and result alone. When a record presents other evidence relevant to the substan tiality of the differences, however, the fact-finder must consider it. In either event, the vantage point of one of ordinary skill in the relevant art provides the perspective for assessing the substantiality of the differences. Valmont, 983 F.2d at 1043. The test is objective, with proof of the substantiality of the differences resting on objective evidence rather than unexplained subjective conclusions, whether offered by an expert witness or otherwise. According to the

Supreme Court, '[a]n important factor' to be considered, quite apart ftom function, way, and result, 'is whether persons reasonably skilled in the att would have known of the interchangeability of an ingrediënt not contained in the patent with one that was.' Graver Tank, 339 U.S. at 609. The precedent of this court has also stressed the importance of evidence of known interchangeability to show inftingement under the doctrine. See Corning Glass Works v.SumitomoElec. U.S. A., Inc., 868 F.2d 1251,1261,9 USPQ_2d 1962,1969 (Fed. Cir. 1989); Thomas &Betts Corp. v. Litton Sys., Inc., 72oF.2d 1572,1579,220USPQ.1,6 (Fed. Cir. 1983).' 29 In vergelijkbare zin: Takaneka, a.w., p. 287. Terughoudender is John Beton, 'Are International Standards for Patent Claim Interpretation Possible?', [1994] EIPR 276, zij het dat die mijns inziens de Amerikaanse jurisprudentie te beperkt uitlegt c.q. Hilton Davis illustreert dat de function-way-result-test geenszins zaligmakend is. 30 U. S. Suprème Court in Hilton Davis: 'In Winans v. Denmead, 15 How. 330,343 (1854), we described the doctrine of equivalents as growing out of a legally implied term in each patent claim that 'the claim extends to the thing patented, however its form or proportions may be varied.' Under that view, application of the doctrine of equivalents involves determining whether a particular accused product or process infringes upon the patent claim, where the claim takes the form - half express, half implied - of'X and its equivalents.' Machine Co. v. Murphy, 97 U. S. 120,125 (1878), on which Graver Tank also relied, offers a similarly intent-neutral view of the doctrine of equivalents: '[T]he substantial equivalent of a thing, in the sense of the patent law, is the same as the thing itself; so that if two devices do the same work in substantially the same way, and accomplish substantially the same result, they are the same, even though they differ in name, form, or shape.' If the essential predicate of the doctrine of equivalents is the notion of identity between a patented invention and its equivalent, there is no basis for treating an infringing equivalent any diffetently than a device that infringes the express terms of the patent'. Zie ook de meerderheidsopinie van de Federal Circuit in Hilton Davis: 'Instead the doctrine of equivalents provides

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

omvang gaat bepalen. Equivalentie betekent niet dat men de tekst van de conclusie los laat of slechts als richtsnoer ziet om eerst het wezen van de uitvinding te bepalen en van daaruit te bezien of het vermeend inbreukmakende aan dat aldus nader bepaalde wezen equivalent is. De tekst van de conclusies blijft voorop staan en vormt ook duidelijk de begrenzing van de beschermingsomvang. Uit dit vertrekpunt vloeit dan voort dat equivalentie alleen aan de orde kan zijn wanneer sprake is van equivalentie terzake van alle elementen van het geoctrooieerde ('all elements rule') en dat men een in de tekst voorkomende beperking in het nadeel van de octrooihouder dient uit te leggen (behoudens tegenbewijs).^ Dit alles lijkt mij te leiden tot een uitleg van een octrooi die terecht verder gaat dan de letterlijke tekst. Het lijkt mij van essentieel belang dat men blijft vasthouden aan die tekst (inclusief alle daarin aangegeven elementen van de vinding en beperkingen), omdat een 'redelijke rechtszekerheid van derden' anders slechts een illusie is. Deze beschermingsomvang is wellicht beperkter dan men soms voor de uitvinder zou wensen, maar het lijkt mij reëel dat de octrooihouder de gevolgen dient te dragen van een mogelijk ongelukkig geformuleerde conclusie. Hij heeft immers alle kansen om - met professionele, deskundige bijstand - een voor hem zo optimaal en ruim mogelijke tekst er uit te slepen bij de octrooiverlenende instantie. Wanneer men daarbij voor ogen blijft houden dat het toekennen van een octrooi een uitzondering vormt op het beginsel van de 'vrijheid van techniek'32 lijken deze uitgangspunten een goede balans op te leveren tussen de belangen van de octrooihouder en 'derden', die op de tekst moeten kunnen vertrouwen. Deze Amerikaanse jurisprudentie kent naar mijn oordeel terecht primair belang toe aan de tekst van de conclusie en wil niet weten van een 'wezen van de geoctrooieerde vinding\ Dit lijkt mij een fraaie onderstreping dat toepassing van de leer van het wezen uiteindelijk toch te weinig belang aan de tekst van de conclusie toekent en deze toch te veel blijft zien als slechts een richtlijn aan de hand waarvan men - 'los van het papier' - de beschermingsomvang gaat bepalen. Dit onderstreept dat de leer van het wezen uiteindelijk te ruim is en de Nederlandse rechter er dan ook verstandig aan doet deze 'overboord te gooien'. Een mooie ondersteuning derhalve voor het standpunt van Pieroen the same protection to the substance of the claim scope provided by the doctrine of literal infringement. As explained in Graver Tank, when there are no substan tial differences between the claimed and accused products or processes, 'they are the same' in the eyes of the patent law.' Graver Tank, 339 U.S. at 608 (quoting Machine Co. v. Murphy, 97 U.S. at 125). [...] In other words, equivalency, like exact copying, gives rise to infringement liability because it too is a relationship of identity, a proposition quite consistent with the requirement that the patent claim 'particularly point out' and thereby circumscribe the protected invention. See, e.g., 3 William C. Robinson, 'The Law of Patents for Useful Inventions', § 894 (1890) (discussing the identity theory underlying infringement by equivalents).' 31 Zie ook: Takenaka, a.w., p. 294. 32 Zie daarover Van Engelen, Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten, Zwolle, 1994, p. 198. 33 Pieroen, a.w.; Brinkhof, 'Is de leer van het wezen een anchronisme?, in: Noten bij noten, Zwolle, 1990, p. 11 en AA 1995, p. 513, noot bij Ciba Geigy/Oté Opties; Hof Den Haag, 20 februari 1990, BIE 1992, p. 285 (Improver/Beska); Hamaker, 'De 'conclusies' en de 'beschermingsomvang' van het octrooi', IER 1994, p. 161; Verkade, noot bij Ciba-Geigy, NJ 1995,39134 HR 27 januari 1989, NJ 1989,506 (Meyn/Stork); HR13 januari 1995,

E I G E N D O M

1 1

en de bijval die deze heeft gekregen van bijvoorbeeld Brinkhof, Hamaker, Verkade en het Haagse Hof.33 De Hoge Raad doet er naar mijn oordeel dan ook verstandig aan de leer van het wezen niet langer te blijven omarmen, zoals bij voorbeeld inMeyn/Stork, Ciba Geigy/Oté Opties en recentelijk in Stamicarbon/Dow Chemical.^ Het komt mij voor dat deze Amerikaanse benadering ook steun biedt voor de Duitse jurisprudentie, waar die leert dat van inbreuk door middel van equivalentie géén sprake kan zijn wanneer het voor een deskundige niet voor de hand liggend is dat het vermeende equivalent niet substantieel zou verschillen van het in de conclusie beschrevene.33 Met andere woorden, als voor die vaststelling inventieve kennis vereist is, kan van equivalentie geen sprake zijn: equivalentie houdt op waar de volgende vinding begint.36 Dit laat overigens onverlet de mogelijkheid van inbreuk door middel van equivalentie in geval van een afhankelijk octrooi: de situatie waarin men wel de geoctrooieerde vinding (in dit geval equivalent) toepast, maar tegelijkertij d een bijzondere, inventieve uitvoeringsvorm daarvan toepast.3? Hilton Davis en de achterliggende case law van de U.S. Suprème Court en de Federal Circuit Court of Appeals vormen naar mijn oordeel dus goede inspiratiebronnen voor de Nederlandse en Europese octrooipraktijk. Uiteraard betekent dat niet dat we de Federal Circuit en de Suprème Court als informele 'cassatierechter' onder het Europees Octrooi-Verdrag kunnen gaan beschouwen. Wel betekent dit dat het van belang is om, wellicht meer dan voorheen, de ontwikkelingen in de VS mee te nemen bij de verdere ontwikkeling van het Europees octrooirecht. Een daaruit eventueel voortvloeiende grote(re) mate van harmonisatie is voor de praktijk alleen maar welkom, aangezien dat evenzeer tot meer zekerheid leidt. New York, oktober 1997

NJ 1995,291, m.nt. Verkade, AA 1995, p. 115, m.nt. Brinkhof, BIE 1995, nr. 85, p. 333, IIC 1997, p. 748, m.nt. Ruijsenaars (Ciba Geigy/Ott Opties); HR 5 september 1997, RvdW 1997 [...] (Stamicarbon/Dow Chemical). Het los laten van de leer van het wezen betekent overigens niet dat steeds een beperktere beschermingsomvang zal worden gerealiseerd. Ik heb de indruk dat het eindresultaat in Meyn/Stork even goed bereikt zou worden als men equivalentie toepast. De conclusie bevat de zin 'rechtlijnige heen en weer bewegende stang' vóór het kenmerk (c.q. in de beschrijving van de 'stand der techniek') en geeft aan dat de vinding gelegen is in het aanbrengen van kogeltjes aan het uiteinde van die stang. Deskundigen hadden daar verklaard dat irrelevant was voor de vinding of die stang een rechtlijnige of een kromlijnige beweging maakt. Dat zo zijnde, is ook voorstelbaar dat men tot het oordeel kan komen dat een versie van de vinding met een kromlijnig heen en weer bewegende stang in de ogen van een vakman uitwisselbaar is met — c.q. in wezen indentiek aan — het in de conclusie beschrevene. In vergelijkbare zin Wichers Hoeth in diens noot (NJ 1989,506). 35

Zie: Takaneka, a.w., p. 18, p. 119, p. 126 en p. 192. Zie: Bundesgerichtshof, 17 maart 1994,24 IIC 261 (1995), (ZerlegvorrichtungfÜrBaumstamme). 37 Zie: Bundesgerichtshof, 12 juli 1990,23 IIC 111 (1994), (Befestigungsvorrichtung II). 36

1 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

A C T U A L I T E I T E N De drie merken-arresten van het Europese Hof van november 1997 In de maand november van het vorige jaar heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen drie belangrijke arresten gewezen op (primair) merkenrechtelijk gebied. Het belangrijkste is dat van 11 november jl. inzake SABEL/ PUMA, waarin het ging om de uitleg van artikel 4 lid 1 sub b van de Eerste Merkenrichtlijn: 'wanneer het (merk) gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk'. In de Benelux bestond de indruk dat hiermee het Unioncriterium was veiliggesteld; zie Furstner en Geuze, BIE 1988, blz. 215 e.v. In de Wagamama-zaak besliste de Engelse rechter anders; zie BIE 1996, blz. 234 e.v. Zie voorts het uitvoerige artikel van W.C. van Manen, Associatiegevaar in BMW en Merkenrichtlijn, BIE 1997, blz. 155 e.v. Het HvJEG heeft nu voor het verwarringsgevaar gekozen; het associatiegevaar dient enkel ertoe de omvang daarvan te omschrijven. Aan het Bundesgerichthof is geantwoord als volgt: 'Het criterium 'gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk' als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten moet aldus worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren'. Dit houdt onder meer in dat artikel i3A-i-b Benelux Merkenwet de Eerste Merkenrichtlijn niet j uist heeft geïmplementeerd c.q. enger moet worden uitgelegd dan zijn bewoordingen suggereren. Een week eerder, op 4 november j.L, heeft HvJEG arrest gewezen in de zaak van Parfums Christian Dior/Evora en daarin geantwoord op de prejudiciële vragen gesteld door de Hoge Raad in zijn arrest van 20 oktober 1995, NJ1996,682 (J.H. Spoor). De voornaamste rechtsoverwegingen houden in: '46 (...) dat het feit dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zij n, voor van het merk voorziene producten gebruik maakt van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren, ook al komt deze niet overeen met de door de merkhouder zelf of zijn erkende wederverkopers gebruikte wijze, voor de merkhouder geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn is om zich tegen deze reclame te verzetten, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt. 47 Dergelijke ernstige schade zou kunnen ontstaan doordat de wederverkoper niet heeft voorkomen, dat het merk in de door hem verspreide reclamefolder werd afgebeeld te midden van andere merken die ernstig afbreuk kunnen doen aan het imago

dat de merkhouder rondom zijn merk heeft weten op te bouwen. (...) 58 Gezien deze rechtspraak - en zonder dat behoeft te worden ingegaan op de vraag of voor hetzelfde product tegelijkertijd een beroep kan worden gedaan op een auteursrecht en op een merkrecht - kan worden volstaan met de vaststelling, dat in omstandigheden als die van het hoofdgeding de door het auteursrecht verleende bescherming met betrekking tot de verveelvoudiging van de beschermde werken in het reclamemateriaal van de wederverkoper hoe dan ook niet verder kan gaan dan de bescherming die in dezelfde omstandigheden aan de rechthebbende op een merkrecht wordt verleend' en op de vragen 2-4 antwoordt het Hof: '2) De artikelen 5 en 7 van richtlijn 89/104 moeten aldus worden uitgelegd, dat wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen. 3) Een merkhouder kan zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2, van richtlijn 89/104 ertegen verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt. 4) De artikelen 30 en 36 EG-Verdrag moeten aldus worden uitgelegd, dat de houder van een merkrecht of een auteursrecht zich niet ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt dit evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de beschermde producten, deze laatste op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van deze producten voor dat doel de reputatie ervan ernstig schaadt'. In het Dior/Evora-arrest heeft het HvJEG ook de positie van het Benelux-Gerechtshof nader bepaald. Net als de hoogste Belgische, Luxemburgse en Nederlandse gerechten (in Nederland de Hoge Raad dus), moet het Benelux-Gerechtshof gelden als 'hoogste rechter' in de zin van artikel 177 EG-Verdrag. Dat betekent dat in voorkomend geval het BenGH zowel bevoegd als verplicht is vragen van uitleg van Gemeenschapsrecht (zoals de Merkenrichtlijn, de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, en uiteraard het EG-Verdrag) te stellen aan het HvJEG. In de woorden van het HvJEG:

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

'i) Wanneer in één van de Lid-Staten van de Benelux in een procedure over de uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken een vraag over de uitlegging van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten rijst, is een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, zoals zowel het Benelux-Gerechtshof als de Hoge Raad der Nederlanden er een is, op grond van artikel 177, derde alinea, EG-Verdrag gehouden zich tot het Hof van Justitie te wenden. Deze verplichting wordt evenwel van haar grond beroofd en derhalve van haar inhoud ontdaan wanneer de opgeworden vraag zakelijk gelijk is aan een vraag die reeds in het kader van dezelfde nationale zaak voorwerp van een prejudiciële beslissing is geweest'. C.v. N.

E I G E N D O M

1 3

gemeenschapsmarkt in het verkeer zijn gebracht, door een derde worden verwijderd en vervolgens opnieuw worden aangebracht dan wel worden vervangen, tenzij, - komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich te verzetten tegen de verhandeling van opnieuw geëtiketteerde producten onder dit merk, tot kunstmatige afscherming van de markten van Lid-Staten zal bijdragen; - wordt aangetoond, dat de heretikettering de oorspronkelijke toestand van het product niet kan aantasten; - de presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, en - de persoon die zich met de heretikettering bezighoudt, de merkhouder tevoren informeert dat opnieuw geëtiketteerde producten ten verkoop worden aangeboden.

Het derde arrest, op 11 november uitgesproken, betreft de zaak Ballantine c.s./Loendersloot, door de Hoge Raad verwezen bij arrest van 3 november 1995, RvdW 1995, 226C. Het betreft heretikettering van whiskynessen door Loendersloot, die dit doet (a) om productcodes te verwij deren ter bescherming van de anonimiteit van toeleveranciers voor parallelhandelaren, en/of (b) ter aanpassing van het etiket aan nationale wettelijk eisen, die bijv. vermelding van het Engelse woord 'pure' kunnen verbieden.

Tenslotte: in alle drie zaken werden de arresten door het voltallige hof gewezen.

Het Hof bouwt zijn arrest in deze zo veel mogelijk op langs de lijnen van de medicijnen-ompak-arresten, met name die van HvJEG 11 j uli 1996, NJ1997,129 (DWFV). Er vallen echter enige verschillen te constateren. Terwijl in het geval van verschillende nationale verpakkingen van farmaceutica ervan mag worden uitgegaan dat dit leidt tot kunstmatige afscherming van de staten, moet in het geval van de door Loendersloot bedoelde etiket-eigenschappen zulks worden aangetoond (r.o. 38). Etiketten met productcodes die dienen om parallelhandel te bemoeilijken (door de mogelijkheid van het traceren van tussenschakels) mogen onder deze omstandigheden worden vervangen (r.o. 40). Gaat het om productcodes die dienen om aan gemeenschapsrechtelijke identificatieverplichtingen te voldoen, bijv. met het oog op recall van gebrekkige producten, dan mag het niet (r.o. 41). Blijkt een code voor beide doeleinden te worden gebezigd, dan moet een oplossing gevonden worden via de mededingingsregels (artt. 85 en 86 EG-Verdrag), aldus r.o. 43Indien aanduidingen zoals 'pure' op nationale wettelijke verboden stuiten, is heretikettering toegestaan; maar als alleen aanvullende informatie nodig is, moet met een simpele sticker worden volstaan (r.o. 45-46). Anders dan bij farmaceutica is bij whisky niet nodig dat de naam van de heretiketteerder op het product wordt vermeld. Wél moet, net als bij farmaceutica, het heretiketteren vooraf aan de merkhouder gemeld worden (r.o. 48-49). Net als in de eerder genoemde arresten is voor het Hof de beoordeling onder artt. 30 en 36 EG-Verdrag of onder de Merkenrichtlijn onverschillig (r.o. 18). Het dictum van het arrest luidt:

Van 15 t/m 19 december jl. heeft in Genève de vijfde zitting plaatsgevonden van het deskundigencomité voor het ontwerpWIPO Octrooirecht-verdrag (PLT). Vanwege oppositie van met name de Verenigde Staten tegen een vergaande harmonisatie van het octrooirecht zijn in het huidige ontwerp slechts bepalingen opgenomen met betrekking tot procedurele vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de maximumvoorwaarden voor het verlenen van een indieningsdatum, de maximumvoorwaarden voor de geldige indiening van een aanvraag, de gronden voor niet-verlening of vernietiging, de verlenging van termijnen en het herstel van termijnoverschrijdingen. Vanwege onzekerheid over de aard van de uiteindelijk vast te stellen regeling is er vooralsnog geen besluit genomen m.b.t. de verdere gang van zaken.

Artikel 36 van het Verdrag moet aldus worden uitgelegd, dat een merkhouder - ook al wordt de handel tussen Lid-Staten hierdoor belemmerd - zich met een beroep op zijn merkrecht ertegen kan verzetten, dat etiketten met zijn merk welke door hem zelf zijn aangebracht op producten die door hem op de

D.W.F. V.

Octrooirecht WIPO Octrooirecht-verdrag

Gemeenschapsoctrooi In Luxemburg is op 25 en 26 november jl. een hoorzitting gewijd aan het Groenboek 'Gemeenschapsoctrooi' (COM (97) 314, 24 juni 1997). Over het algemeen hebben belanghebbende kringen zich positief uit ingesproken over de door de Europese Commissie gekozen opzet. Deze zal dientengevolge in het begin van dit jaar in een mededeling aangeven welke stappen zij wil nemen om de in het Groenboek besproken onderwerpen te regelen. Inmiddels staat vast dat zij onder andere een voorstel wil doen voor een verordening ex art. 235 EG. EG-richtlijn juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen Op 27 november jl. heeft de Interne Markt Raad met betrekking tot deze richtlijn met gekwalificeerde meerderheid een gemeenschappelijk standpunt vastgesteld (n.n.g.), (Nederland heeft tegen het voorstel gestemd, Italië en België hebben zich van stemming onthouden). Nu zal het Europees Parlement binnen vier maanden een advies in tweede lezing moeten uitbrengen.

1 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Modellenrecht EG-voorstellen Voor eind februari 1998 zal de Raad van de Europese Unie moeten reageren op het advies in tweede lezing van het Europees Parlement met betrekking tot de modellen-richtlijn (28 oktober jl., n.n.g.). De twee belangrijkste amendementen uit dit advies kwamen ook voor in het advies in eerste lezing en behelzen invoering van de zogenaamde reparatie-clausule (met vergoedingsstelsel) en van een bepaling die de rechter in staat moet stellen een vermeende inbreukmaker te dwingen om informatie te verschaffen met betrekking tot de herkomst en de verhandelingsroute van vermeendelijk inbreukmakende producten. Omdat de Raad in zijn gemeenschappelijk standpunt van 17 juni jl. {PbEG 1997 C 237/1) beide bepalingen had geschrapt, ziet het er naar uit dat hij het advies in tweede lezing zal verwerpen. Dit zal tot gevolg hebben dat een uit vertegenwoordigers van beide instellingen bestaand bemiddelingscomité een compromis zal moeten vinden (art. 189 B, derde lid, EG). Daarnaast is vernomen dat het Europees Parlement de Europese Commissie heeft verzocht een gewijzigd voorstel in te dienen voor de modellen-verordening. Het oorspronkelijke voorstel voor deze verordening (PbEG 1994 C 29/20) was jaren blijven liggen naar aanleiding van onenigheid tussen de Raad en het Europees Parlement over de rechtsgrondslag, en daarmee over de te volgen vaststellingsprocedure. Dit geschil is opgelost door een eind 1994 uitgebracht advies van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (15 november 1994, Advies 1/94, Jur. 1994,1-5267), waarin wordt vastgesteld dat de juiste rechtsgrondslag voor een dergelijk verordening in artikel 235 EG moet worden gezocht. Dit zal dan ook de rechtsgrondslag zijn die de Commissie in haar gewijzigde voorstel zal hanteren. Schikking van Den Haag Van 3 tot en met 7 november jl. is in Genève de zevende zitting gehouden van het deskundigencomité voor de hervorming van de Schikking van Den Haag betreffende het internationale depot van modellen van nijverheid. Tot nu toe functioneerde het stelsel van Den Haag uitsluitend tussen stelsels — waaronder de Benelux — waar gedeponeerde modellen voorafgaand aan inschrijving niet aan een inhoudelijk onderzoek worden onderworpen. Het streven van de huidige revisie, die sinds het midden van de jaren tachtig loopt, is om ook 'onderzoekende' landen, waaronder de Verenigde Staten en Japan een prominente rol spelen, erbij te betrekken. In het tijdens deze zitting besproken ontwerp wordt uitgegaan van een nieuwe akte van de Schikking, en niet, zoals bij het merkenrecht het geval is, van twee naast elkaar bestaande instrumenten, met aparte stelsels (Schikking en Protocol van Madrid). In een eerste hoofdstuk wordt een snelle procedure uiteengezet voor internationale aanwijzing van landen die geen vooronderzoek kennen, terwijl een tweede hoofdstuk ingaat op de specifieke vereisten die, bij aanwijzing van landen die een dergelijk vooronderzoek wel kennen, gesteld mogen worden. Een karakteristiek punt is daarbij dat de ingeschreven modelbescherming

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

in de Verenigde Staten op de octrooiwetgeving geënt is, hetgeen inhoudt dat allerlei vereisten uit het octrooirecht in het nieuwe stelsel geïmporteerd moeten worden. Het deskundigencomité heeft besloten dat alle technische vragen nu nagenoeg zijn opgelost, en dat het nu tijd is om een diplomatieke conferentie bijeen te roepen, welke vermoedelijk in het najaar '98 zal worden gehouden. H.M.H. Speyart.

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

1 5

J U R I S P R U D E N T I E Nr. ï President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 17 februari 1997

tegen 1 Verex Milj0 B.V. te Drachten, 2 P. Van der Kooij Transport N.V. te Schiedam, (Isoschelp) 3 Pieter De Bruin te Buitenpost, 4 V.o.f. Zwama te Grijpskerk, Mr.J.H.PJ.Willems 4a Elze Roelof Zwama te Grijpskerk, 4b Jakob Zwama te Grijpskerk, Art. 43, Ud4Rijksoctrooiwet(i9io)j° art. 6:162 Burgerlijk Wetboek 5 George Onno Ferdinand Wildeboer te Groningen, gedaagden Nu de wetgever in art. 43-4 ROW uitdrukkelijk heeft bepaald welke [in kort geding], procureur mr. drs. S.U. Ottevangers. vorderingen aan de licentiehouder toekomen kan niet worden aanvaard dat aan de licentiehouder daarnaast de algemene vordering uit onrechta Tussenvonnis President Arrondissementsrechtbank te matige daad zou toekomen om het verbod te verkrijgen dat de wetgever's- Gravenhage, 8 augustus 1996 (mr. J. H. P. J. Willems). hem niet in de ROW heeft willen toekennen. Rechtsoverwegingen Art. 41, lid zROW (1910) 1 In dit geding zal van het navolgende worden uitgegaan; Het octrooi is rechtsgeldig aan eiser sub 1 geleverd, zodat hij gerechtigd is een verbod te vorderen. Dat die levering ingevolge het bepaalde 1.1 in Aan gedaagde sub 3 (verder ook: de Bruin) is na een aanvrage d.d. 28 april 19890P 11 augustus 1994 verleend het Nederlands art. 41-z ROW eventueel niet aan de beslaglegger kan worden tegengeworpen kan gedaagden niet baten nu zij immers geen beslagleggers zijn.octrooi 189.526 voor een werkwijze voor het tegen vochtoverlast beschermen van een gebouw. 1.2 De enige conclusie van het octrooi luidt: Art. 30 ROW (1910) j° art. 6:162 BW Hoewel het verstrekken van adviezen tot het uitvoeren van een onder'Werkwijze voor het tegen vochtoverlast beschermen van een gebouw, omvattende het op de aardbodem binnen het gebouw het octrooi vallende werkwijze geen octrooiinbreuk oplevert in de strikte zin des woords, is deze handelwijze wel onrechtmatig, want in strijd metaanbrengen van een laag corpusculair materiaal, met het kenmerk, dat op de aardbodem een laag schelpen wordt aangebracht als de zorgvuldigheid. corpusculair materiaal.' Art. 43, lid 1 ROW (1910) j° art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-1.3 Voorafgaand aan de octrooiverlening was daartegen geopponeerd door de besloten vennootschap Van der Endt-Louwerse dering Gedaagden worden toegelaten tot het bewijs van hun stelling dat hetB.V. te Yerseke, een vennootschap die onder controle staat van octrooi nietig is wegens gemis aan nieuwheid dan wel inventiviteit (zieeiser sub 1 (verder ook: Van der Endt). Deze oppositie is op 10 denader het vonnis). Nu de voortgang van de procedure nog enige tijd kancember 1993 ingetrokken waarna het octrooi is verleend. kosten terwijl de inbreuk op zichzelfvast staat, wordt een inbreukverbod1.4 Bij een op 16 juni 1995 gedateerde onderhandse akte heeft gegeven dat evenwel niet zal gelden indien en zolang zijdens gedaagdenDe Bruin het octrooi overgedragen aan Van der Endt. zekerheid wordt gesteld.1 1.5 Bij exploit van 20 juni 1995 is door de besloten vennootschap C. Tadema Beheer B.V. (geen partij in dit geding) conser(Na de getuigenverhoren hebben eisers hun octrooirechtelijke aanspraken vatoir beslag tot levering gelegd op het octrooi. niet gehandhaafd). 1.6 Op 26 juni 1995 is de sub 1.4 bedoelde overdracht ingeschreven in de registers van het Bureau voor de Industriële EigenArt. 4,6Benelux Merkenwet Nu de merken vóór het depotdooreisersub 1 slechts zijn gebruiktdoor dom. 1.7 Inmiddels is door de Vereniging van Nederlandse Schelpeneen derde van wie een der gedaagden directeur is geweest, en eisers de relevissers te Uithoorn een dagvaarding aan Van der Endt uitgevante activiteiten van deze derde hebben overgenomen, waaronder haar positie als houdster van een niet gedeponeerd maar wel gebruikt merk,bracht, strekkende tot nietigverklaring van het octrooi. wordt het depot voorshands niet te kwader trouw geacht. 1.8 Op 27 juni 1995 heeft Van der Endt voor de warenklasse 17 (isolerend en vochtwerend materiaal) doen inschrijven het Beneluxmerk 'ISOSCHELP'. Art.37BMW De President is bevoegd tot kennisneming van de op de BMW geba-1.9 Op 18 maart 1996 heeft gedaagde sub 2 (verder ook: Van der Kooij) bij het Benelux Merkenbureau eveneens het woordmerk seerde vorderingen omdat de gestelde rechtsplicht tot respectering van de merkrechten mede in het arrondissement's-Gravenhage moetworden uit-'ISOSCHELP' gedeponeerd, zulks voor de warenklasse 37 (isolatiewerkzaamheden - vochtbestrijding). gevoerd. Bovendien zijn de op octrooirechten en op merkenrechten gebaseerde vorderingen dusdanig aan elkaar verknocht-zij betreffen een enï.ioOp 17JUH1996 heeft Van der Endt ter inschrijving voor de dezelfde werkwijze - dat het uit een oogpunt van doelmatige procesvoe-warenklassen 17 en 37 bij het Benelux Bureau voor Merken en Modellen ingezonden een beeldmerk, bestaande uit drie schelring sterk de voorkeur verdient dat beide geschillen door dezelfde rechter pen dat er uitziet als volgt: worden beslist. Ook de Benelux-wetgever heeft blijkens het bepaalde in art. 37 sub D BMW voor dit belang oog gehad. 1 Johannes Dingenes van de Endt te België, 2 Ostrea B.V. te Yerseke, eiseres [in kort geding], procureur mr. B.J. van den Broek,

1

Vergelijk de noten onder Pres. Rb. 's-Gravenhage, 23-12-1994, B.I.E. 17 februari 1997, nr. 1, blz. 76. Red.

1 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

2 Eisers vorderen na vermeerdering van hun eis thans, zakelijk samengevat, een verbod aan gedaagden tot inbreuk op het octrooi en op het gebruik van het woord 'Isoschelp' als merk en/of als handelsnaam, zulks met nevenvorderingen (dwangsommen, gebod tot terughalen en vernietiging van gebruikte materialen, afhemerslijst, buitengerechtelijke kosten, voorschot schadevergoeding). 3 Zij stellen dat gedaagden hetzij direct hetzij indirect inbreuk maken op het octrooi en op de merkenrechten van Van der Endt, waarvoor eiseres sub 2 een licentie bezit, en dat gebruik van het woord Isoschelp gedaagden bovendien niet vrijstaat omdat eiseres sub 2 dat gebruikt als handelsnaam. 4 Gedaagden voeren gemotiveerd verweer. A Octrooi 5 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier betreft een Nederlands octrooi dat is verleend op een aanvrage die is ingediend vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 102-1 Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde in de Rijksoctrooiwet van 1910 (ROW) onverkort van toepassing blij ft. 6 Gedaagden hebben allereerst gesteld dat eiseres sub 2 niet ontvankelijk is in de ingestelde verbodsvordering cum annexis omdat - als er al sprake is van een licentie - aan de licentiehouder geen verbodsvordering toekomt doch ten hoogste een vordering tot schadevergoeding. 7 Dat verweer slaagt. Eiseres sub 2 heeft weliswaar doen betogen dat zij gerechtigd is tot een verbod omdat een inbreuk op het octrooi ook een inbreuk is op haar rechten als licentiehoudster en zij dus een vordering heeft op grond van onrechtmatige daad, doch dat betoog faalt. Nu de wetgever in art. 43-4 ROW uitdrukkelijk heeft bepaald welke vorderingen aan de licentiehouder toekomen kan niet worden aanvaard dat aan de licentiehouder daarnaast de algemene vordering uit onrechtmatige daad zou toekomen om het verbod te verkrijgen dat de wetgever hem niet in de ROW heeft willen toekennen. 8 Voorts hebben gedaagden betwist dat zij, althans een of meer van hen, de geoctrooieerde werkwijze toepassen. Wat hunnerzij ds wordt gedaan is niet het aanbrengen van een laag schelpen maar het aanbrengen van een laag kalksteenbrokjes ('Marical'), zij het dat die kalksteen ter gewichtsreductie is vermengd met schelpen. 9 Dit verweer kan nauwelijks serieus worden genomen. Desgevraagd hebben gedaagden ter zitting verklaard dat de mengverhouding Marical: schelpen in volumeprocenten is als 10:90. Onder die omstandigheden wordt voorshands geoordeeld dat gedaagde, althans een of meer van hen, de geoctrooieerde werkwijze volledig toepassen. 10 Gedaagden hebben nog gesteld dat verbod in kort geding achterwege zou moeten blijven omdat niet duidelijk is dat Van der Endt als octrooihouder moet worden beschouwd. Immers is, aldus gedaagden, het sub 1.5 bedoelde conservatoire beslag ingeschreven vóórdat de levering aan Van der Endt werd ingeschreven. Deze stelling van gedaagden wordt echter verworpen. De levering aan Van der Endt is immers rechtsgeldig geschied. Dat die levering ingevolge het bepaalde in art. 41-2 ROW eventueel niet aan de beslaglegger kan worden tegengeworpen kan gedaagden niet baten nu zij immers geen beslagleggers zijn.

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

11 Hoewel een verbod dus - in elk geval tegen een of meer van gedaagden- in beginsel voor toewijzing gereed ligt, dient een dergelijk verbod in kort geding niettemin achterwege te blijven indien er een serieuze niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi zal worden nietig verklaard. 12 In dat kader is niet alleen van belang dat inmiddels een nietigheidsdagvaarding is uitgebracht maar ook dat de huidige octrooihouder -Van der Endt- in een door zijn vennootschap indertijd ingestelde oppositie uitdrukkelijk zelfheeft doen stellen dat het octrooi nietig was wegens gebrek aan nieuwheid dan wel inventiviteit. In de oppositieschriftuur wordt uitdrukkelijk gesteld: - dat er in de gemeente Gouda aan de Westhaven en aan het Regentesseplein verschillende woningen zijn waar in de ruimte onder de woning een laag schelpen is aangebracht; - dat de schelpenvisser H. van Rijn te Katwijk in 1987 voor gebruik in de kruipruimte schelpen heeft geleverd aan een zekere Boekhout in Voorschoten en - dat de schelpenvisser Paap uit Zandvoort in februari 1988 schelpen heeft geleverd, eveneens voor gebruik in de kruipruimte, aan een zekere Dekker te Haarlem. Voorts wordt gesproken over schelpenleveranties (vóór 1989) door schelpenvisser Duivenvoorde te Noordwijkerhout aan een school in Noordwijk 'voor gebruik tegen vochtoverlast'. Deze stellingen zijn door gedaagden in het onderhavige kort geding overgenomen. 13 Deze gedetailleerde informatie, afkomstig van Van der Endt zelf, kan niet zonder meer worden afgedaan als 'onvoldoende feitelijk onderbouwd', zoals eisers thans doen stellen. Ook in aanmerking genomen dat er inmiddels een nietigheidsprocedure met betrekking tot het octrooi is gestart, zal de President gedaagden toelaten tot het bewijs van hun stellingen als bedoeld sub 12. 14 Anders dan eisers menen zou een dergelijk gebruik voldoende zij n om openbare bekendheid van de onderhavige werkwijze vóór de prioriteitsdatum aan te nemen. 15 Niet van belang wordt daartegen voorshands geacht de stelling van gedaagden dat schelpen vóór de prioriteitsdatum ook reeds werden gebruikt als drainagemiddel dan wel als middel om optrekkend vocht langs muren van boerderijen dan wel door marmeren vloerplaten te voorkomen. Voorshands wordt geoordeeld dat dat een wezenlijk ander gebruik van schelpen is dan het geoctrooieerde gebruik, waarbij het niet zozeer gaat om het voorkomen van optrekkend vocht als wel om het voorkomen van verdamping van vocht uit de bodem. 16 Nu de voortgang van de procedure nog enige tijd kan kosten terwijl de inbreuk op zichzelf vast staat, acht de President termen aanwezig om in afwachting van het te wijzen eindvonnis voorshands een inbreukverbod te geven als hierna te formuleren. Een juiste afweging van de belangen over en weer brengt echter met zich mee dat dit verbod niet zal gelden indien en zolang zijdens gedaagden na te melden zekerheid wordt gesteld. 17 Onder inbreuk op het octrooi zal in dit opzicht worden verstaan het aanbrengen van een laag van (overwegend) schelpen in kruipruimten van woningen, het door een onderaannemer doen aanbrengen van een dergelijke laag en het aan bedrijven te koop aanbieden van schelpen in advertenties en/of foldermateriaal waarin wordt duidelijk gemaakt dat die schelpen gebruikt kunnen worden voor het verhelpen van vochtproblemen in kruipruimten. Gedaagden hebben in dit kader betoogd dat schelpen algemeen in de handel verkrijgbare producten zijn in de zin van art. 44A

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

lid 2 ROW. Dat is op zichzelf juist maar dat neemt niet weg dat een aanbieden aan bedrijven onder omstandigheden als hier bedoeld is te beschouwen als een aanzetten tot handelingen als vermeld in art. 30 lid 1 ROW. Dit geldt niet voor een aanbieden aan particulieren nu bij deze geen sprake is van een gebruiken 'in of voor zijn bedrijf'. 18 Een verbod zal worden uitgesproken tegen de gedaagden sub 1,2,4,4a en 4b en sub 5: - Gedaagde sub 4 brengt de schelpenlagen daadwerkelijk aan en verricht dus de feitelijke inbreuk. Gedaagden sub 4a en 4b zijn haar beherend vennoten. - Gedaagden sub 1 en sub 2 werken blijkens de overgelegde documentatie dermate nauw samen dat het weinig zinvol is tussen hen te onderscheiden. Dat zij de schelpen niet zelf aanbrengen doch dit in hun opdracht laten doen door de gedaagde sub 4 doet niet af aan het inbreukmakend karakter van hun handelen. - Voor wat betreft gedaagde sub 5 is slechts gebleken dat hij adviezen verstrekt tot het aanbrengen van Marical en daartoe verwijst naar gedaagden sub 1 en sub 2. Hoewel zulks geen octrooiinbreuk oplevert in de strikte zin des woords, is deze handelwijze voor de toekomst wel onrechtmatig, immers in strijd met de zorgvuldigheid, te achten nu deze gedaagde inmiddels van het inbreukmakende karakter van de handelwijze van de gedaagden sub 1 en 2 op de hoogte dient te zijn. Ook dienaangaande is dus een verbod op zijn plaats. 19 Het verbod zal voorshands niet worden uitgevaardigd tegen de gedaagde sub 3 omdat de President van de rechtbank te Middelburg hem bij vonnis van 10 juli 1996 op straffe van een dwangsom reeds een verbod heeft opgelegd dat neerkomt op een verbod tot inbreuk op het onderhavige octrooi en niet duidelijk is welk belang eisers zouden hebben bij een tweede verbod jegens deze gedaagde. 20 Op de overige weren van gedaagden zal de President zonodig in een later stadium van dit geding terugkomen.

E I G E N D O M

1 7

bruik van de onderhavige tekens als merk, nu artikel 11 sub D BMW geen verbodsvordering aan de licentiehouder toekent. 23 Voor wat betreft de merken staat vast dat het eerste depot als bedoeld in art. 3 lid 1 BMW is verricht door Van der Endt, te weten voor wat betreft het woordmerk 'ISOSCHELP' op 26 juni 1995 en voor wat betreft het beeldmerk op 17 juli 1996. Het woordmerk is door gedaagde Van der Kooij immers pas op 18 maart 1996 gedeponeerd terwijl het beeldmerk door gedaagden in het geheel niet is gedeponeerd. 24 Gedaagden hebben bij wege van verweer gesteld dat Van der Endt het beeldmerk weliswaar heeft ingezonden ter inschrijving maar dat niet zeker is dat die inschrijving ook zal volgen omdat het Benelux Merkenbureau thans de bevoegdheid heeft een inschrijving te weigeren. Die stelling kan hun echter niet baten. Immers is op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat een weigeringsgrond als bedoeld in art. 6 bis lid 1 van de BMW aanwezig is. 25 Voorts hebben gedaagden gesteld dat de depots door Van der Endt te kwader trouw zijn geschied. Zij baseren dit niet zozeer op eerder gebruik hunnerzijds (dat immers naar ter zitting desgevraagd is meegedeeld pas in het voorjaar van 1996 is aangevangen) als wel op de stelling dat zowel het woordmerk als het beeldmerk zijn bedacht door gedaagde De Bruin. 26 Gedaagden hebben deze stelling tot nu toe niet feitelijk onderbouwd of aannemelijk gemaakt. Dat kan hun echter niet worden aangerekend nu de akte, waarbij de vordering tot de gestelde merkinbreuk werd uitgebreid, hun raadsman pas op 26 juli 1996 heeft bereikt. Onder die omstandigheden zullen gedaagden worden toegelaten tot het bewijs van hun stelling dat de beide merken door de Bruin zijn bedacht c.q. ontworpen. C Handelsnaam

BMerk 21 Ambtshalve wordt overwogen dat de President bevoegd is tot kennisneming van de op de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) gebaseerde vorderingen omdat -voor zover art. 37A BMW ook van toepassing is op de bevoegdheid van de President in kort geding - de gestelde rechtsplicht tot respectering van de merkrechten van Van der Endt (mede) in het arrondissement 's-Gravenhage dient te worden uitgevoerd. Bovendien is de President van oordeel dat in het onderhavige geval de op octrooirechten en op merkenrechten gebaseerde vorderingen dusdanig aan elkaar verknocht zijn - zij betreffen één en dezelfde werkwijze - dat het uit een oogpunt van doelmatige procesvoering sterk de voorkeur verdient dat beide geschillen door dezelfde rechter worden beslist. Ook de Benelux-wetgever heeft voor dit belang oog gehad blijkens bepaalde in artikel 37 sub D BMW, waarin aan de rechter immers wordt voorgeschreven een geschil desgevorderd te verwijzen naar de rechter van een der twee andere landen indien het geschil verknocht is aan andere, aan het oordeel van die rechters onderworpen, geschillen. Tenslotte hebben gedaagden de bevoegdheid van de President ook niet betwist. 22 Wel slaagt ook hier het verweer van gedaagden dat eiseres sub 2 als licentiehoudster niet kan worden ontvangen in haar verbodsvordering voor zover deze betrekking heeft op het ge-

27 De beslissing dienaangaande zal worden aangehouden totdat een eindbeslissing kan worden gegeven omtrent de vraag of het woord 'Isoschelp' al dan niet door de Bruin is bedacht. TRIPS 28 Ambtshalve wordt nog het navolgende overwogen: [...] 30 De President acht termen aanwezig om tussentijds hoger beroep uit te sluiten. Beslissing De President, recht doende in kort geding,: - laat gedaagden toe tot het bewijs van hun stellingen als bedoeld in de rechtsoverwegingen 12 en 26; - bepaalt dat het getuigenverhoor zal plaatsvinden in het Paleis van Justitie te 's-Gravenhage aan de Juliana van Stolberglaan nr. 2 en wel op 10 december 1996 te 14.00 uur, waarna de contraenquête desgewenst zal kunnen plaatsvinden op 17 december 1996 te 14.00 uur; - bepaalt dat hoger beroep tegen dit vonnis tot zover alleen zal openstaan tegelijk met dat tegen het eindvonnis; - verbiedt ieder van gedaagden sub 1, 2, 4, 4a en 4b iedere inbreuk als bedoeld sub 17 op het octrooi van Van der Endt, een en ander op straffe van verbeurte door ieder van die gedaagden aan

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Van der Endt van een dwangsom van ƒ 5.000,- voor iedere overtreding van dit verbod die aan de betreffende gedaagde kan worden toegerekend, zulks totdat in dit geding een eindvonnis zal zijn gewezen en nadat en zolang bovendien door of zijdens Van der Endt ten behoeve van de gezamenlijke gedaagden een zekerheid zal zijn gesteld voor eventuele door dit verbod veroorzaakte schade ter hoogte van ƒ 250.000,-; - verbiedt gedaagde sub 5 voor dezelfde tijdsduur en onder dezelfde voorwaarde potentiële afnemers voor het aanbrengen van schelpenlagen, al dan niet vermengd met Marical, door te verwijzen naar een of meer van de overige gedaagden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom aan Van der Endt van ƒ 5.000,- voor iedere overtreding van dit verbod; - bepaalt dat Van der Endt (tenzij zulks reeds eerder door een of meer van die gedaagden zou zijn gedaan) een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of gedaagden sub 1 t/m 4b inbreuk maken op zijn octrooi, zulks binnen achttien maanden nadat het te wijzen eindvonnis in kracht van gewijsde is gegaan dan wel -indien voordien geen eindvonnis zou worden gewezen - uiterlijk op 31 december 1997 en dat, indien Van der Endt zulks nalaat, dit verbod zal zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken; - verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; - houdt iedere verdere beslissing aan. Enz. b De President, enz. Rechtsoverwegingen 1 De President neemt hier over al hetgeen in het vonnis van 8 augustus 1996 is overwogen en beslist, voor zover hieronder niet van het tegendeel blijkt. 2 Bij het eerderbedoelde tussenvonnis zijn gedaagden toegelaten tot het bewijs van - zakelijk weergegeven - hun stelling dat op de door hen genoemde plaatsen en tijdstippen reeds schelpen waren toegepast ter voorkoming van optrekkend vocht in kruipruimten en tot het bewijs van hun stelling dat de beide in geding zijnde merken het woord 'ISOSCHELP' en het beeldmerk bestaande uit drie schelpen, dat er uitziet als volgt: [zie hiervoor blz. 15. Red.] door de Bruin zijn bedacht c.q. ontworpen. 3 Eisers maken na vermindering van hun eis niet langer aanspraak op een verbod van octrooi-inbreuk cum annexis, zodat het geding beperkt is tot de vraag of hen merkenrechtelijke bescherming toekomt dan wel of de door hen verrichte depots te kwader trouw moeten worden geacht. 4 Uit de afgelegde getuigenverklaringen en met name uit de daarbij overgelegde bescheiden, die aan de processen-verbaal zijn gehecht, blijkt dat zowel het woordmerk als het beeldmerk vóór het depot door Van der Endt werden gebruikt door de besloten vennootschap Verca B.V., waarvan De Bruin enige tijd directeur is geweest. Van enig gebruik door gedaagde De Bruin buiten Verca B.V. om is niet gebleken: steeds als het woord- of beeldmerk werd gebruikt gebeurde dat samen met de naam Verca. 5 Ook is voldoende aannemelijk gemaakt dat eisers in of omstreeks augustus 1995 alle activiteiten met betrekking tot de schelpenisolatie van Verca B.V. hebben overgenomen (daaronder begrepen de activiteiten op het gebied van reclame en presentatie naar het publiek) en die activiteiten hebben voorgezet.

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

Onder voormelde overdracht moet naar voorlopig oordeel begrepen worden geacht de positie van Verca B.V. als houdster van een niet gedeponeerd maar wel gebruikt onderscheidingsteken voor waren. 6 Onder die omstandigheden kan voorshands niet worden gezegd dat het depot door Van der Endt van het woordmerk Isoschelp op 27 juni 1995 of het depot vanhet beeldmerk op 17 juli 1996 te kwader trouw zou zijn geweest. Naar het Benelux Gerechtshof immers heeft overwogen in zijn arrest van 16 juni 1995 BIE 1996, 80 (Rivel/CVGV), verzet geen bepaling van de BMW zich ertegen dat een gebruiker van een -niet gedeponeerd- merk met een ander een overeenkomst sluit die ertoe strekt dat hij het gebruik van dat merk staakt en ermee instemt dat de opvolgende gebruiker het gebruik op dezelfde voet voortzet. Het hof heeft voorts overwogen dat voor de beoordeling van de vraag of een depot te kwader trouw is geschied rekening moet worden gehouden met alle aan het geval eigen omstandigheden. Naar voorlopig oordeel valt niet in te zien dat tot die omstandigheden niet zou moeten worden gerekend de omstandigheid dat de deposant van een ander de bevoegdheid tot (voortzetting van het) gebruik ontleent aan een overeenkomst als hiervoor bedoeld. 7 Uitgaande van de rechtsgeldigheid van de depots en de daaruit voor Van der Endt voortvloeiende uitsluitende rechten, dient aan gedaagden het gebruik van deze tekens te worden verboden. De dwangsommen zullen daarbij worden vastgesteld als vermeld in het dictum. 8 Gezien ook het bepaalde in art. 5a Handelsnaamwet zal het te geven verbod zich ook moeten uitstrekken tot het gebruik van het woord Isoschelp (of daarvan slechts in geringe mate afwijkende woorden) als handelsnaam, nu daarvan immers verwarring bij het publiek te duchten zou zijn. 9 Ambtshalve wordt nog het navolgende overwogen: [...] 10 Nu de vorderingen van eisers oorspronkelijk grotendeels waren gebaseerd op octrooirechtelijke aanspraken, die zij na de getuigenverhoren kennelijk niet hebben kunnen handhaven, dienen zij in zoverre te worden beschouwd als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij en dus te worden veroordeeld in dat deel van de proceskosten dat is veroorzaakt door de getuigenverhoren, welk deel zal worden begroot als nader in het dictum is aangegeven. Beslissing De President, rechtdoende in kort geding,: - verbiedt gedaagden het gebruik van het woordmerk ISOSCHELP en/of van het beeldmerk dat hiervoor is weergegeven onder rechtsoverweging 2 dan wel enig daarmee overeenstemmend teken of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere overtreding van dat verbod, respectievelijk (ter keuze van eisers) van ƒ 1.000,- per dag dat die overtreding zou voortduren; - bepaalt dat eisers (tenzij zulks reeds eerder door een van de gedaagden zou zijn gedaan) binnen 18 maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis een bodemprocedure zullen moeten aanspannen over de vraag of de gedaagden sub 1 t/m 4b inbreuk maken op de merkrechten van Van der Endt en

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

dat, indien eisers zulks nalaten, dit verbod zal zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken; - verstaat dat het in het tussenvonnis van 8 augustus 1996 gegeven verbod van octrooi-inbreuk niet langer geldt nu eisers hun vordering ter zake hebben verminderd; - wijst af het meer of anders gevorderde; - veroordeelt eisers tot betaling van een deel der aan de zijde van gedaagden gevallen proceskosten, te weten ƒ 448,- voor verschotten en ƒ 1.420,- voor salaris voor hun procureur; - compenseert de proceskosten voor het overige; - wijst af het meer of anders gevorderde; - verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

E I G E N D O M

1 9

a Tussenvonnis Rechtbank's-Gravenhage, 17 augustus 1994 (mrs. J.H.PJ. Willems, RA. Koppen en R.A.Th.M. Dekkers)

1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet - althans onvoldoende - betwist, staan de volgende feiten vast: a eiser is houder van een Nederlands octrooi, genummerd 188540, voor een inrichting voor het verplaatsen van leidingen en/of buizen, verleend op i8juni 1992; b de octrooiaanvraag is ingediend op 10 augustus 1985, ter inzage gelegd op 2 maart 1987 en in gewijzigde vorm openbaar gemaakt op 17 februari 1992; c eiser heeft van 1985 tot 1989 in (onder-)aanneming werk verricht voor gedaagde met gebruik van de later geoctrooieerde inrichting; d gedaagde heeft in haar bedrijf een leidingverplaatsinrichting Nr. 2 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, vervaardigd die viel onder de beschermingsomvang van het oc11 december 19961 trooi en deze vanaf 1989 in gebruik gehad; e met deze leidingverplaatser zijn door gedaagde omzetten ver(leiding verplaatsen) wezenlijkt als omschreven in punt 6 van de dagvaarding; f bij deurwaardersexploit van 7 december 1989 is de octrooiMr.J.H.PJ.Willems aanvraag aan gedaagde betekend; g gedaagde heeft met voornoemde leidingverplaatser geen op Art. 43A, lid 3 Rijksoctrooiwet (1910) Gezien de aard van de uitvinding - de octrooiaanvraag bevat slechtshet octrooi van eiser inbreukmakende handelingen meer verricht na 4 november 1992, zijnde de datum van betekening aan êên hoofdconclusie -kon eiser, mede gelet op de relatie die in het verleden tussen partijen had bestaan, volstaan met de aanzegging zoals geschied.haar van de dagvaarding in het door eiser eerder aangespannen Daarin zijn de handelingen voldoende duidelijk aangegeven en staatkort geding met het rolnummer 92/1080, althans niet na verloop van een periode van meer dan 30 dagen daarna. voorts duidelijk vermeld dat deze vielen onder de beschermingsomvang van (de conclusies van) ie octrooiaanvraag. Hetfeit dat in de loop van de aanvraagprocedure de beschrijving van de uitvinding zich heeft gewij-2 Tegen de achtergrond van voormelde feiten vordert eiser van zigd, doet hieraan geen afbreuk nu de door gedaagde gebruikte inrichting gedaagde betaling van een bedrag van ƒ335.991,44, althans viel onder de beschermingsomvang van het octrooi, zowel in de vormƒ 291.634,07, althans een bij staat op te maken en volgens de waarin dit was aangevraagd als waarin dit was verleend. wet te vereffenen schadevergoeding, een en ander met rente en Voorts kan het exploit in redelijkheid niet anders worden gelezen dan alskosten. ook betrekking hebbend op het gebruik in strijd met de in de octrooi- Eiser verwijst daartoe naar het recht op schadevergoeding, dan aanvraag omschreven conclusies. wel winstafdracht krachtens de artikelen 43 en 44 van de Rijksoctrooiwet, respectievelijk het recht op een redelijke vergoeding ex artikel 43A van de Rijksoctrooiwet. De schadevergoeding Art. 43A, lid 2 ROW (1910) wordt gevorderd vanaf de datum van openbaarmaking, althans Als een redelijke vergoeding moet worden beschouwd het bedrag dat een redelijk licentienemer bereid geweest zou zijn voor het gebruik van dedie van verlening van het octrooi. De redelijke vergoeding wordt gevorderd vanaf 7 januari 1990. uitvinding van eiser te betalen en waarmee een redelijk licen tiegever toen bereidzouzijn geweest genoegen te nemen. Daarbij zal niet alleen in aanmerking moeten worden genomen de omzet welke licentiegever door het3 Gedaagde heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Hij werpt teverlenen van de licentie zou zijn kwijtgeraakt en de winst welke hij daar- gen: door zou hebben gederfd, maar tevens het bedrijfseconomisch voordeel dat A de gevorderde schadevergoeding of winstafdracht is niet verhet gebruik van de licentie de licentienemer zou hebben opgeleverd. Ookschuldigd, is want: daarbij van belang de vraag ofer destijds alternatieven voor gedaagde op a gedaagde heeft niet 'desbewust' - in de zin van art. 43, tweede de markt waren en zo ja, welke en ten slotte of eiser eerder de facto licen-lid, Rijksoctrooiwet - inbreukmakende handelingen verricht; ties heeft verleend ofgeoctrooieerde inrichtingen heeft verkocht en zo ja, b het gebruik dat gedaagde van de leidingverplaatser heeft gevoor welke prijs en onder welke condities. maakt, was ingevolge art. 30, vierde lid, tweede volzin, Rijksoctrooiwet geoorloofd, aangezien deze inrichting door gedaagde vóór openbaarmaking van het octrooi is vervaardigd en Willem Jan van Oudbroekhuizen te Langbroek, eiser, procureur uitsluitend ten dienst van het eigen bedrijf is gebruikt; mr. G.M.H. Hoogvliet, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te AmB het sub 1 ad f vermelde exploit voldoet niet aan de eisen die sterdam, art. 43A, derde lid, Rijksoctrooiwet stelt aan een 'waarschutegen wingsexploit', zodat de gevorderde redelijke vergoeding niet Aannemersbedrijf Van Voskuilen-Woudenberg B.V. te Woudenverschuldigd is; berg, gedaagde, procureur mr. R.V. Kist, advocaat mr.J.A.A. Oomens te Rotterdam. C de door eiser gehanteerde vergoedingsgrondslagen zijn onjuist. 4.1 De rechtbank acht het onder 3 ad A sub a vermelde verweer gegrond. 1 Zie ook de k.g.-uitspraak Hof's-Gravenhage, 2 febr. 1995, B.I.E. 1997, nr. 42, blz. 248. Red.

2 O

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Nu eiser niet heeft gesteld en ook niet is gebleken dat gedaagde desbewust inbreuk heeft gemaakt op het openbaar gemaakte, danwei verleende octrooi, kan eiser in dit onderdeel van zijn vordering niet worden ontvangen. 4.2 Gelet op rechtsoverweging 4.1, behoeft het onder 3 adA sub b vermelde verweer geen bespreking meer. 5.1 Over het onder 3 ad B vermelde verweer oordeelt de rechtbank als volgt. 5.2 Artikel 43A, eerste lid, Rijksoctrooiwet stelt aan octrooihouder een redelijke vergoeding in het vooruitzicht voor handelingen waarvoor deze uitsluitende rechten heeft verkregen en die in het tijdvak tussen terinzagelegging en openbaarmaking van het octrooi zijn verricht. Krachtens het tweede lid, tweede volzin, van hetzelfde artikel kan de octrooihouder een zelfde vergoeding vorderen van hem, die na de openbaarmaking ten dienste van zijn bedrijf een inmiddels geoctrooieerde inrichting heeft gebruikt die in het in het eerste lid genoemde tijdvak in zijn bedrijf is vervaardigd. Voor het schuldig worden van de redelijke vergoeding is een tijdig uitgebracht deurwaardersexploit ('waarschuwingsexploit') vereist, waaraan het derde lid van genoemd wetsartikel twee nadere eisen stelt: - daarin moet nauwkeurig zijn aangegeven welk gedeelte van de octrooiaanvraag op de handelingen betrekking heeft; - daarin moet zijn gewezen op het aan de octrooihouder krachtens dit artikel toekomende recht. 5.3.1 In het waarschuwingsexploit wordt op de volgende wijze vermeld welk gedeelte van de octrooiaanvraag op de handelingen betrekking heeft: 'dat, nadat requirant enige jaren, tot heden, zinkers heeft gemaakt voor gerequireerde, requirant thans heeft moeten ervaren dat gerequireerde dergelijke zinkers thans zelf maakt met zinker-apparatuur volgens een inrichting vallende onder de conclusies van de bovengenoemde octrooiaanvrage 8502222 waarvan een kopie is bijgesloten; dat requirant heeft moeten ervaren dat gerequireerde in of voor zijn bedrijf inrichtingen voor het verplaatsen van leidingen en/of buizen heeft vervaardigd en in het verkeer gebracht, althans inrichtingen voor het verplaatsen van leidingen en/of buizen die identiek zijn aan of althans naar het wezen der zaak de kenmerken, of althans één of meerdere kenmerken vertonen van de inrichting voor het verplaatsen van leidingen en/of buizen, zoals omschreven in de conclusies en de beschrijving van de bovengenoemde octrooiaanvrage 850222'; 5.3.2 Gezien de aard van de uitvinding- de octrooiaanvraag bevat slechts één hoofdconclusie - kon eiser naar het oordeel van de rechtbank, mede gelet op de relatie die in het verleden tussen partijen had bestaan, volstaan met deze aanzegging. Daarin zijn de handelingen voldoende duidelijk aangegeven en staat voorts duidelijk vermeld dat deze vielen onder de beschermingsomvang van (de conclusies van) de octrooiaanvraag. De stelling van gedaagde dat in de loop van de aanvraagprocedure de beschrijving van de uitvinding zich kan wijzigen en in casu ook is gewijzigd, kan aan het bovenstaande geen afbreuk doen, nu immers vaststaat dat de door gedaagde gebruikte inrichting viel onder de beschermingsomvang van het octrooi, zowel in de vorm waarin dit was aangevraagd als waarin dit was verleend. 5.4.1 In het waarschuwingsexploit wordt op de volgende wijze gewezen op het aan de octrooihouder toekomende recht:

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

'opdat gerequireerde wete, dat, nadat 30 dagen zijn verlopen sinds het uitbrengen van dit exploit, zij voor iedere inbreukmakende handeling verplicht is, na de verlening van octrooi aan de octrooihouder redelijke vergoedingen te betalen'; 5.4.2 Het verweer van gedaagde dat in het exploit niet duidelijk wordt gemaakt dat het recht van eiser om een redelijke vergoeding te vorderen zich zou uitstrekken tot het uitsluitend gebruiken van een inrichting volgens de octrooiaanvraag, kan niet slagen. Naar het oordeel van de rechtbank kan het exploit in redelijkheid niet anders worden gelezen dan (ook) betrekking hebbend op het gebruik in strijd met de in de octrooiaanvraag omschreven conclusies. 5.4.3 Ook de stelling van gedaagde dat de handelingen waarop eiser zijn vordering baseert niet inbreukmakend waren, gaat niet op. Uit het zinsverband kan immers -mede gelet op de eerdere verwijzing in het exploit naar artikel 43A Rijksoctrooiwet - niet anders worden geconcludeerd dan dat in het exploit voor 'inbreukmakende handeling' moet worden gelezen: handeling die valt onder de beschermingsomvang van het te verlenen octrooi. 5.4.4 Gelet op het voorgaande, is de rechtbank van oordeel dat gedaagde voldoende duidelijk is gewezen op het aan de octrooihouder toekomende recht. 6.1 De vordering van een redelijke vergoeding is dus in principe toewijsbaar vanaf 7 januari 1990. 6.2 Partijen gaan er kennelijk vanuit dat de door gedaagde gebruikte leidingverplaatser is vervaardigd in het tijdvak tussen terinzagelegging en openbaarmaking van de octrooiaanvraag. Gedaagde stelt dat zij de in haar bedrijf vervaardigde inrichting slechts heeft gebruikt voor het eigen bedrijf. Zij erkent het gebruik tot en met 1992. De rechtbank acht derhalve -voor zover het de periode na 18 juni 1992 betreft: met aanvulling van de (subsidiair) gestelde rechtsgrond- de vordering van een redelijke vergoeding in principe toewijsbaar tot en met 1992. 7 Gezien de gemotiveerde betwisting door gedaagde van de berekening van de redelijke vergoeding (diens onder 3 ad C vermelde verweer), heeft de rechtbank behoefte aan nadere inlichtingen. Zij zal daartoe een persoonlijke verschijning van partijen gelasten, opdat deze zich over de hoogte van een redelijke vergoeding nader kunnen uitlaten. De rechtbank gaat er voorshands van uit dat voor beantwoording van de vraag wat als redelijke (licentie)vergoeding zou moeten worden beschouwd, onder meer van belang kan zijn welke bedragen eiser in de sub 1 ad c bedoelde periode voor het met gebruik van de leidingverplaatser verrichte werk aan gedaagde in rekening heeft gebracht en hoe groot de daarmee door hem behaalde winst was. Eiser zal dienaangaande nadere inlichtingen dienen te verschaffen en met bewijsstukken dienen te onderbouwen. Enz. b Tussenvonnis Rechtbank 's-Gravenhage, 31 januari 1996 (mr.J.H.P.J.Willems) 1 De rechtbank neemt over al hetgeen in het tussenvonnis van 17 augustus 1994 is overwogen en beslist. 2 Geoordeeld wordt dat een wijziging van eis in dit stadium gedaagde in haar verdediging zou belemmeren alleen al daarom omdat zij bij een wijziging op dit moment niet in de gelegenheid is zich (op de in de wet voorgeschreven wijze) bij akte te

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

verzetten. Derhalve zal het verzoek van eiser tot wijziging van zijn eis worden afgewezen. Overigens geldt dat eiser, wanneer de zaak wederom ter rolle verschijnt, alsnog in de gelegenheid zal zijn om zijn eis te wijzigen. 3 Ter zitting van 14 december 1995 hebben partijen bepleit dat de door gedaagde aan eiser te betalen redelijke vergoeding ex aeqo et bono door de rechtbank zou kunnen worden vastgesteld. Gezien de mate waarin de standpunten van partijen uiteenlopen acht de rechtbank dat niet zonder meer mogelijk. 4 De rechtbank is van oordeel dat als een redelijke vergoeding beschouwd moet worden dat bedrag dat een redelijke licentienemer in december 1989 bereid geweest zou zijn voor het gebruik van de uitvinding van eiser te betalen en waarmee een redelijk licentiegever toen bereid zou zijn geweest genoegen te nemen. Daarbij zal niet alleen in aanmerking genomen moeten worden de vraag welke omzet de licentiegever door het verlenen van de licentie zou zijn kwijtgeraakt en welke winst hij daardoor zou hebben gederfd, maar tevens het bedrijfseconomisch voordeel dat het gebruik van de licentie de licentienemer zou hebben opgeleverd. 5 Ook is daarbij van belang de vraag of er in december 1989 alternatieven voor gedaagde op de markt waren en zo ja, welke. De rechtbank is van oordeel dat als zo'n alternatief niet mag gelden de door gedaagde in november/december 1992 ontwikkelde zgn. leidingverplaatser II, aangezien uit het tijdsverloop tussen de betekening van het waarschuwingsexploit en de ontwikkeling van de leidingverplaatser II blijkt dat die leidingverplaatser op eerdergenoemd tijdstip niet als alternatief aanwezig was. Tenslotte is van belang of eiser eerder de facto licenties heeft verleend of geoctrooieerde inrichtingen heeft verkocht en zo ja, voor welke prijs en onder welke condities. 6 De rechtbank wenst omtrent de hierboven onder 4 en 5 genoemde punten deskundige voorlichting te verkrijgen. De rechtbank zal daartoe de in het dictum genoemde deskundigen benoemen; ter gelegenheid van de pleidooien is met partijen reeds over de benoeming van eventuele deskundigen overleg gepleegd. 7 Op de voet van het bepaalde in artikel 223 lid 2 Rv dient eiser het na te noemen voorschot ten behoeve van de deskundigen ter griffie te deponeren. Teneinde onnodige vertraging van het geding te voorkomen zal de mogelijkheid van het geding te voorkomen zal de mogelijkheid van tussentijds appèl worden uitgesloten. Beslissing Alvorens verder te beslissen: Benoemt tot deskundigen: Ir. G.F. van der Beek, (...) en Dhr. M.J. Steutel (...) teneinde een onderzoek in te stellen en een met redenen omkleed schriftelijk antwoord te geven op de navolgende vragen: 1. Met welke licentievergoeding zou een redelijk licentiegever in december 1989 bereid geweest zijn genoegen te nemen en welke vergoeding zou een redelijke licentienemer toen hebben

E I G E N D O M

2 1

willen betalen voor een niet-exclusieve licentie, in aanmerking genomen de sub 4 en 5 opgesomde factoren? 2. Acht u nog andere factoren van belang en, zo ja, welke? 3. Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord: in hoeverre zouden die factoren invloed hebben gehad op het in vraag 1 bedoelde bedrag? 4. Wat acht u nog meer wenselijk op te merken? Bepaalt dat de deskundigen hun onderzoek pas behoeven aan te vangen, nadat eiser een bedrag van ƒ 15.000,- als voorschot ter griffie van deze rechtbank heeft gedeponeerd en de griffier de deskundigen daarvan op de hoogte heeft gesteld. Enz. c De Rechtbank, enz. 1 De rechtbank neemt over al hetgeen in eerder vermelde vonnissen is overwogen en beslist. 2 Bij dat tussenvonnis is overwogen dat eiser desgewenst ter rolle nog de gelegenheid zou hebben zijn eis te vermeerderen. Eiser heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt zodat de rechtbank zal uitgaan van de vordering zoals die was ingesteld. Ten overvloede overweegt de rechtbank nog dat zij eiser niet kan volgen in zijn zienswijze dat een vermeerdering van eis niet nodig zou zij n omdat beide partijen ter gelegenheid van de pleidooien hebben bepleit dat de rechtbank de vergoeding zou vaststellen ex aeqo et bono. Immers kan het betoog van gedaagde in die zin bezwaarlijk worden opgevat als een instemming harerzijds met een toewijzing van een hoger vergoedingsbedrag dan door eiser gevorderd. 3 Bij het tussenvonnis van 31 januari 1996 zijn voorts een tweetal deskundigen benoemd aan wie de rechtbank de navolgende vragen heeft voorgelegd: (...). 4 In hun rapport komen deskundigen tot de conclusie dat een redelijke licentiegever en een redelijke licentienemer zich zouden hebben verenigd op een licentie ter grootte van 50% van de met de uitvinding te behalen netto winst per gelegde meter. Volgens deskundigen zijn de overige omstandigheden als in het tussenvonnis genoemd in casu niet van invloed op de hoogte van de redelijke vergoeding. 5 Deskundigen hebben voorts bericht de door eiser in de dagvaarding genoemde prijs per meter van ƒ 138,70 voor de periode van 7Januari 1990 tot en met 31 december 1992 redelijk betrouwbaar te achten. Voorts ontlenen zij aan het door eiser overgelegde accountantsrapport dat de gemiddelde kostprijs per meter voor gedaagde in de bewuste periode ƒ 82,29 zal hebben bedragen. Zij concluderen tot een winst voor gedaagde van ƒ 56,41 per meter ofwel circa 40%. Op die grond concluderen zij tot een redelijke vergoeding van 20% x 138,70 per meter ofwel voor 7740 meter een bedrag ad ƒ 214.707,60. 6 Eiser heeft in zijn commentaar op het rapport van deskundigen gesteld dat dit bedrag hoger zou moeten zijn doch de rechtbank kan eiser daarin niet volgen. De deskundigen hebben immers zowel voor wat betreft de bruto opbrengst per meter als voor wat betreft de kostprijs per meter de door eiser zelf genoemde c.q. geproduceerde cijfers gevolgd. De rechtbank merkt bovendien op dat ook het door deskundigen gehanteerde vergoedingspercentage van 20 5 overeenstemt met het percentage dat door eiser in de dagvaarding is genoemd (vgl. dagvaarding sub 10).

2 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

7 De rechtbank neemt de conclusies van de deskundigen dan ook over en maakt die tot de hare. Aan eiser zal dus worden toegewezen het bedrag ad ƒ 214.707,60. 8 Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld zal de rechtbank de proceskosten compenseren, echter met dien verstande dat de kosten van het deskundigenrapport (ƒ 14.852,24 inclusief ƒ 2.212,04 BTW) voor rekening van gedaagde dienen te komen nu deskundigen de berekening van eiser als overwegend juist hebben gevolgd. Enz.

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

de klassen 29 en 30, voor zover niet begrepen in andere klassen (hierna ook 'de Cruesli-merken' genoemd). d Onder het merk Cruesli brengt Quaker Oats verschillende ontbijtproducten van knapperige muesli op de markt. e Jordan heeft op 11 augustus 1992 een woord/beeldmerk, waarin de woorden Jordans Frusli, gedeponeerd, dat onder nr. 518119 in het Beneiux-Merkenregister is ingeschreven voor onder meer graanproducten en muesli (klasse 30). f Jordan is voornemens zachte repen van muesli met, onder meer, vruchten in een verpakking met daarop 'Raisin & Hazelnut, Chewy Frusli Bars' als snoepproduct in de Benelux op de markt te brengen.

Nr. 3 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 5 juli 1995

2 Na wijziging van haar petitum bij pleidooi, waartegen Jordan geen bezwaar heeft gemaakt, vordert Quaker Oats dat de rechtbank - kort gezegd -: (Quaker Cruesli/Jordans Frusli) - zal nietig verklaren het in r.o. 1 onder e. bedoelde depot ten Mrs. E. J. Numann, W.L. Valk en G. Dulek-Schermers name van Jordan en ambtshalve de doorhaling van de inschrijving zal uitspreken; Art. 13A lid 1,1 Benelux Merkenwet (oud) - aan Jordan elk gebruik in de Benelux zal verbieden van het In het merk en het teken ligt de nadruk vooral op de woorden Cruesliteken Frusli, voor vruchtenrepen, of elk ander gebruik in het resp. Frusli. Mede gelet op de te verwachten uitspraak fruusli is de audi-economisch verkeer waardoor eiseressen schade kunnen lijden, tieve gelijkenis zo groot dat associatiegevaar aanwezig is. Daarnaast ver-met veroordeling van gedaagde tot een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ 1.000,- voor elke gehele of gedeeltelijke overtonen de merken begripsmatige gelijkenis, nu beide woorden een variant op mueslizijn en voor mueslihoudende producten zullen worden gebruikt. treding van het gevorderde verbod; Zachte repen van mueslizijn soortgelijk aan ontbijtproducten van knap-- Jordan zal veroordelen in de kosten van het geding. perige muesli. De rechtbank begrijpt-in navolging van beide partijen blijkens hun stellingname bij pleidooi - de verbodvordering aldus dat Quaker Oats het verbod beperkt wenst tot mueslihoudende Art. 16BMW Ambtshalve beperkt de rechtbank de nietigverklaring en de doorha-vruchtenrepen. Quaker France is vóór pleidooi geliquideerd en ling tot mueslihoudende producten, nu voor verdergaande nietigverkla-heeft de vorderingen, voorzover door haar ingesteld, niet gehandhaafd. ringen doorhaling geen grond bestaat. 1 Quaker France S.A. te Marseille, Frankrijk, 2 Quaker Oats B.V. te Zwijndrecht, eiseressen, procureur mr. H. A. Groen, advocaat mr. H. J. M. Boukema te Amsterdam, tegen W. Jordan (Cereals) Limited te Holme Mills, Biggleswade, Bedfordshire, Verenigd Koninkrijk, gedaagde, procureur mr.R.E.P. deRanitz. Rechtsoverwegingen: 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist, staat tussen partijen onder meer het volgende vast: a Quaker France heeft op 27 februari 1981 een internationaal depot verricht van het woordmerk Cruesli voor waren in de klassen 30 en 31, waaronder graanproducten, in het bijzonder voor het ontbijt. Het woordmerk is onder nr. 458.804 ingeschreven, onder meer voor de Benelux. b Quaker France heeft haar rechten op het merk Cruesli overgedragen aan Quaker Oats, die bovendien op 20 juli 1994 het woordmerk Cruesli bij het Benelux Merkenbureau heeft gedeponeerd, alwaar het onder nr. 552372 in het register is ingeschreven onder meer voor ontbijtproducten gemaakt van granen. c Quaker Oats is rechthebbende op de woord/beeldmerken, telkens bestaande uit de afbeelding (in kleur) van een verpakking (doos), waarop een etensbord met het betreffende product en onder meer het woord Cruesli zijn afgebeeld, welke merken op 17 januari 1991 onder de nrs. 492139, 492583, 492695 en 492763 bij het Benelux Merkenbureau zijn gedeponeerd en aldaar in het register zijn ingeschreven voor ontbijtproducten in

3 Ter ondersteuning van haar vordering heeft Quaker Oats onder meer het volgende gesteld: - Het teken Frusli stemt zowel auditief als visueel overeen met het merk Cruesli. - Ook is er begripsmatige overeenstemming doordat de indruk kan worden gewekt dat Frusli een variant is van Cruesli, met extra vruchten, die past in de serie Cruesli Chocolate, Cruesli Tropicas Fruit, Cruesli Apple en Cruesli Natural Raisin. - De waren die onder de aanduidingen Frusli en Cruesli (zullen) worden verkocht zijn soortgelijk. - Quaker Oats heeft het woordmerk Cruesli, ingeschreven onder nr. 458 804, van Quaker France overgenomen en op 20 juli 1994 bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd. Dit depot berust mede op eigen merkgebruik. - Quaker Oats verzet zich op grond van haar oudere, betere rechten tegen het depot van Frusli en tegen het gebruik ervan. 4 Jordans heeft gemotiveerd verweer gevoerd. 5 Bij conclusie van antwoord heeft Jordan, bij gebrek aan wetenschap, aangevoerd dat de merkrechten op de Cruesli-merken door niet-gebruik van rechtswege zijn vervallen. Quaker Oats heeft evenwel bij pleidooi, onder meer door het tonen van prijslijsten vanaf 1980 waarin het merk Cruesli wordt genoemd, gemotiveerd uiteengezet dat zij alle betreffende merken steeds gebruikt heeft. Nu Jordan op dit verweer nadien niet is teruggekomen, houdt de rechtbank het ervoor dat Jordan dit verweer niet heeft gehandhaafd. 6 Ingevolge het bepaalde in art. 37A Benelux-Merkenwet is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorde-

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

2 3

ring, nu de gestelde merkinbreuk mede in het arrondissement 's-Gravenhage plaatsvindt.

behoeft de stelling van Quaker Oats dat Jordan haar merk te kwader trouw gedeponeerd heeft geen bespreking.

7 Allereerst is aan de orde de vraag of het teken Jordans Frusli met de Cruesli merken overeenstemt: Van overeenstemming is sprake wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, met name de onderscheidende kracht van de Cruesli-merken - de Cruesli-merken, zoals zij zijn ingeschreven, enerzijds, en Jordans Frusli, zoals het is ingeschreven en zal worden gebruikt, anderzijds, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken Jordans Frusli wordt geconfronteerd associaties worden gewekt met het merk Cruesli.

10 Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen van Quaker Oats kunnen worden toegewezen voorzover deze nietigverklaring van het depot van het merk Frusli, de doorhaling van de inschrijving van dat merk en een verbod van het gebruik in de Benelux van het teken Frusli voor mueslihoudende vruchtenrepen betreffen. Ambtshalve zal de rechtbank, op de voet van het bepaalde in art. 16 BMW, de nietigverklaring (en de doorhaling) beperken tot mueslihoudende producten, nu voor verdergaande nietigverklaring en doorhaling geen grond bestaat. Voor zover de verbodsvordering betrekking heeft op 'elk ander gebruik' dan dat voor mueslihoudende vruchtenrepen, dient de vordering te worden afgewezen, nu op geen enkele wijze aannemelijk is geworden dat zodanig ander gebruik dreigt. De rechtbank ziet aanleiding aan overtreding van het verbod een dwangsom van ƒ 1000,- per overtreding te verbinden, zoals gevorderd. De gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad zal, als steunend op de wet, worden toegewezen, doch, gelet op hetgeen daartegen namens Jordan is aangevoerd, niet voor wat betreft de nietigverklaring van het depot en de doorhaling van de inschrijving.

Vooreerst overweegt de rechtbank dat bij de Cruesli-merken, zoals zij zijn ingeschreven onder de nummers 458804, 492139, 492583,495695 en 492763, zeer sterk de nadruk ligt op het onderdeel 'Cruesli'. De aanduiding 'Quaker' in die merken is veel kleiner en onopvallender gedrukt en de woorden 'Fruit mix', 'Naturel', 'Chocolade' en 'Appel' zullen slechts als een beschrijving van het soort Cruesli worden opgevat. Daarnaast overweegt de rechtbank dat Jordans Frusli is ingeschreven met in visueel opzicht een sterke nadruk op Frusli. Het merk zal worden gebruikt in de combinatie 'Raisin & Hazelnut Chewy Frusli Bar'. Anders dan Jordan wil, acht de rechtbank onaannemelijk dat het in aanmerking komende publiek - dat is hier het grote publiek - de door Jordan met haar merk op de markt gebrachte reep zal aanduiden met 'de Jordans reep, rozijnen/hazelnoot smaak' of 'de Jordans Chewy Frusli Bar, rozijnen/hazelnoot smaak'. Veeleer zal een veel kortere aanduiding, zoals 'Frusli reep' of'Frusli Bar' worden gebruikt. Daarbij zal Frusli bovendien door een groot deel van het Nederlandstalige publiek als 'fruusli' worden uitgesproken. Gelet hierop acht de rechtbank de auditieve gelijkenis tussen enerzijds de Cruesli-merken en anderzijds het door Jordan gebruikte merk zo groot dat aangenomen moet worden dat het hiervoor bedoelde associatiegevaar aanwezig is. Daarnaast acht de rechtbank begripsmatige gelijkenis aanwezig tussen Cruesli en Frusli, nu beide woorden een variant op muesli zijn en voor mueslihoudende producten (zullen) worden gebruikt. 8 De rechtbank is voorts van oordeel dat de merken Cruesli en Frusli (zullen) worden gebruikt voor soortgelijke waar. Beide worden immers gebruikt als aanduiding voor etenswaren met hetzelfde (hoofd)ingrediënt - muesli - en grotendeels dezelfde verkoop-, distributie- en handelskanalen. 9 Ten verwere heeft Jordan nog aangevoerd dat Quaker Oats geen bescherming kan ontlenen aan het door Quaker France op 27 februari 1981 verricht merkdepot en dat een eventueel in 1994 door Quaker Oats verricht depot van het merk Cruesli in rangorde volgt op het depot van Jordans Frusli en daarom buiten beschouwing dient te blijven. De rechtbank laat de juistheid van dit verweer in het midden, nu Quaker Quats in elk geval aan de door haar op 17 januari 1991 verrichte depots (r.o. 1 onder c.) rechten kan ontlenen die van oudere datum zijn dan het depot van Jordan en al hetgeen hiervoor is overwogen omtrent de overeenstemming der tekens en soortgelijkheid der waren evenzeer geldt voor die op i7Januari 1991 gedeponeerde merken. Om dezelfde reden

11 Jordan zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Beslissing: De rechtbank: A Verklaart nietig het op 11 augustus 1992 bij het Benelux Merkenbureau verrichte depot, ten name van W. Jordan (Cereals) Limited onder nr. 518 119 ingeschreven in het Benelux-Merkenregister, voorzover verricht voor mueslihoudende vruchtenrepen; Spreekt uit de doorhaling van die inschrijving, voorzover verricht voor mueslihoudende vruchtenrepen; B Verbiedt Jordan, vanaf drie dagen na de betekening van dit vonnis, elk gebruik in de Benelux van het teken Frusli voor mueslihoudende vruchtenrepen; Bepaalt dat Jordan een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ 1000,- zal verbeuren voor elke overtreding van dit verbod; C Veroordeelt Jordan in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Quaker Oats begroot op ƒ 475,64 aan verschotten en ƒ 2.130,- aan salaris procureur; D Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, behoudens voor wat betreft het onder A bepaalde; Wijst afhet meer of anders gevorderde. Enz.

2 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

'het voorbereiden tot het (doen) exploiteren van een sportcomplex, alsmede van een multifunctioneel gebouwencomplex, bestaande uit een stadion met daarbij behorende voorzieningen, (Arena/Amsterdam Arena I) horecavoorzieningen en (aanverwante) bedrijfsruimten'. e Arena is houdster van het hieronder weergegeven woord en Mrs. A. Boekwinkel, M. Coeterier en R.H.L. Cornelissen beeldmerk ARENA, op 4 mei 1995 ingeschreven bij het Benelux Merkenregister onder nummer 847722, voor diensten in de Art. 5 Handelsnaamwet Duidelijk is dat de handelsnamen'Arena'en'Amsterdam Arena'veel klassen 35, 39,41 en 42. op elkaar lijken. Onvoldoende aannemelijk is echter dat de aard van de beide ondernemingen en hun (voorgenomen) activiteiten zoveel gemeen hebben dat voor verwarring valt te vrezen. Overigens bestaat er nog onvoldoende zicht op of in het kader van de toekomstige exploitatie van Amsterdam Arena activiteiten zullen plaatsvinden v/elke met die van Arena voldoende vergelijkbaar zijn. Op voorhand valt derhalve niet uit te sluiten dat het verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen zich in de toekomst alsnog kan manifesteren. Nr. 4 Gerechtshof te Amsterdam, 5 oktober 1995

Art. 4,6Benelux-Merkenwet Kwade trouw bij het merkdepot zijdens gedaagde is voorshands niet aannemelijk geworden. f Stadion Amsterdam heeft het hieronder weergegeven teken AMSTERDAM ARENA als logo (en als woordmerk) op 17 maart Amsterdam Village Company B.V. h.o.d.n. Arena te Amsterdam, 1995 in het Benelux Merkenregister doen inschrijven onder appellante [in kort geding], procureur mr. Th.C.J.A. van Engenummer 844518, voor de diensten in de klassen 14,16,18, 21, len, 25, 28, 36, 41 ('ontspanning en amusement; organiseren van tegen wedstrijden en popconcerten (...)' en 42 ('horecadiensten; restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken) (...)'. Stadion Amsterdam N.V. te Amsterdam, geïntimeerde [in kort geding], procureur mr. H.J.M. Boukema. a President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 29 juni 1995 (mr. R.C. Gisolf). 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: a Stadion Amsterdam [gedaagde. Red.] bouwt, ondermeer met steun van de gemeente Amsterdam, in Amsterdam Zuidoost een nieuw stadion en zal de exploitatie daarvan op zich nemen. F.C. Ajax gaat in dit stadion, dat naar verwachting in augustus 1996 wordt voltooid, zijn thuiswedstrijden spelen. Het stadion krijgt 50.000 zitplaatsen. b Arena exploiteert sinds juni 1992 een op jongeren (tot ± 40 jaar) gericht cultureel centrum aan de 's-Gravesandestraat 51 te Amsterdam, in het voormalige St. Elisabethcomplex. In het in dit centrum gevestigde hotel, met een capaciteit van 600 bedden, worden jaarlijks circa 70.000 overnachtingen geboekt. De concertzaal, waar popconcerten worden gehouden, biedt plaats aan 400 personen. Daarnaast organiseert Arena 'Dance Nights', die jaarlijks circa 20.000 bezoekers trekken. Het café/restaurant wordt gebruikt door de hotelgasten en fungeert tevens als catering voor de congressen en feesten in het gebouw. Arena trok in 1994 in totaal circa 134.000 bezoekers. c Volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam d.d. 27 maart 1995 luidt de volledige handelsnaam van Arena: ARENASLEEPIN AMSTERDAM. De bedrijfsomschrijving luidt als volgt: 'de exploitatie van een low-budget jongerenhotel met aanverwante voorzieningen op het terrein van de horeca, verhuur van zalen alles in de meest ruime zin. Voorts het verstrekken van management adviezen, ter beschikking stellen van kantoor, repetitie en activiteiten ruimten ten behoeve van organisaties, die actief zijn op het gebied van jongerencultuur'. d Volgens een uittreksel uit hetzelfde handelsregister d.d. 30 mei 1995 luidt de bedrijfsomschrijving van Stadion Amsterdam Exploitatie B. V., dochter van Stadion Amsterdam, als volgt:

2 Arena vordert in dit geding Stadion Amsterdam te bevelen ieder gebruik van de aanduiding Arena en het logo, dan wel enig ander met ARENA c.q. het merk van eiseres overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van ƒ 25.000,- voor iedere dag of keer dat Stadion Amsterdam dit bevel overtreedt. Arena beroept zich in dit verband met name op het bepaalde in artikel 5 Handelsnaamwet en daarnaast op artikel 13 A aanhef en onder 1 en 2 Benelux Merken wet. Tenslotte beroept zij zich op de bescherming die artikel 6:162 BW beoogt te bieden. 3 Arena vreest dat ondermeer het daarvoor in aanmerking komende publiek in verwarring zal worden gebracht door het gebruik van de handelsnaam Arena voor het stadion. De handelsnamen van beide Arena's zijn identiek, en ook de aard van beide ondernemingen vertoont volgens Arena grote gelijkenis. In de praktijk zal de toevoeging 'Amsterdam' achter Arena immers wegvallen, aldus Arena. Bovendien overlappen de activiteiten elkaar, beide Arena's bieden gelegenheid voor omvangrijke horeca-activiteiten, zoals discoavonden, feesten en vergader- en congresfaciliteiten. Arena meent dat bij het publiek ten onrecht de indruk wordt gewekt dat er een relatie tussen partijen bestaat. Dit element wordt versterkt door het feit dat beide organisaties een band hebben met de gemeente Amsterdam, die verhuurster is van Arena. Dat vergroot volgens Arena het verwarringsgevaar. Arena is nog het meest bezorgd over de door Stadion Amsterdam te ontplooien nevenactiviteiten (zie rechtsoverweging 1 d.): het publiek, ook het Amsterdamse, leveranciers en werknemers zullen telkens aan het verkeerde adres verschijnen. Bovendien is Arena beducht voor concurrentie door Stadion Amsterdam. Arena vreest niet alleen deze schade, indien Stadion Amsterdam haar locatie Arena (Amsterdam) mag blijven noemen. Wil Arena zich kunnen blijven profileren naast Stadion Amsterdam, dat als Ajax-stadion automatisch meer in

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

de schijnwerpers zal staan dan Arena, dan zal zij haar zorgvuldig opgebouwde 'huisstijl Arena' moeten wijzigen. Arena schat de kosten daarvan op minimaal ƒ 300.000,-. 4 Stadion Amsterdam meent - ondermeer en kort samengevat dat de term arena staat voor de locatie waar - in hoofdzaak (voetbal)wedstrijden plaatsvinden en dat Arena dit beschrijvende woord uit de (Nederlandse en buitenlandse) taalschat niet mag monopoliseren.

E I G E N D O M

2 5

Beslissing: 1. Weigert de gevraagde voorziening. 2. Veroordeelt Arena in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Stadion Amsterdam begroot op ƒ330,- wegens vastrecht en op ƒ 3.000,- aan salaris procureur. 3. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. b Het Hof, enz.

4.1 Deze zaak gaat - zakelijk samengevat- om het volgende: (...) 5 Dit standpunt is juist. Volgens Van Dale, Groot Woordenboek 4.2 Ter ondersteuning van haar vordering heeft Arena in de eerder Nederlandse taal, twaalfde, herzien druk, 1992, is een arena: '1. met zand bestrooid middendeel in een klassiek amfitheater, in een cir-ste plaats aangevoerd dat Stadion Amsterdam in strijd handelt cusenz.;-(in'tbijz.)strijdperkineenamfitheatervoorstierengevechten:- met het verbod dat is neergelegd in artikel 5 van de Handelsnaamwet. Zij stelt daartoe - kort samengevat - dat zij (ook wel) zo'n amfitheater zelf; 2. (vand.) strijdperk voor diverse sporten (boksen, ijshockey), syn. kampplaats; 3. (fig.) strijdperk: de politiekede aanduiding Arena reeds als handelsnaam voerde voordat Stadion Amsterdam dat deed met de aanduiding Amsterdam arena.' Arena, dat beide handelsnamen slechts in geringe mate afwijStadion Amsterdam kan niet worden verboden een handelsken, en dat dientengevolge, in verband met de aard van de beide naam te kiezen die de locatie aangeeft waar vooral (voetbalondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het puwedstrijden plaatsvinden. Arena heeft met haar handelsnaambliek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is, een keuze dan ookhet risico genomen dat een ander, in casu Stadion en ander als in genoemd artikel bedoeld. Amsterdam, een dergelijke handelsnaam kiest ter aanduiding van hetgeen zij exploiteert, een arena. Arena zal de consequenties van die keuze moeten aanvaarden en enige verwarring moe4.3 Stadion Amsterdam heeft dat bestreden. Zij heeft in dat verten dulden. Overigens is niet uitgesloten dat het hier - zoals ook band onder meer aangevoerd dat zij de woorden 'Amsterdam door Stadion Amsterdam aangegeven - aanvangsverwarring beArena' niet als handelsnaam doch slechts als (louter treft, die na korte tijd zal wegebben. Daarbij moet bedacht worbeschrijvende)aanduiding van de locatie van haar stadion geden dat Stadion Amsterdam bereid is om - ter voorkoming van bruikt, terwijl voorts de ondernemingen van partijen en de activerwarring - op aankondigingen voor popconcerten, vergadeviteiten die zij (gaan) ontplooien zo verschillend van aard en ringen e.d. achter de plaatsaanduiding 'Arena Amsterdam' het omvang zijn dat verwarring als hiervoor onder 4.2. bedoeld niet woord Zuidoost te plaatsen en - indien van toepassing - de valt te duchten. naam van de zaal. 4.4 Mede gelet op de overgelegde producties is voldoende aannemelijk geworden dat appellante - van welke onderneming de 6 Arena meent voorts dat degene die met haar logo (zie onder volledige, bij het handelsregister ingeschreven handelsnaam ï.e) en met dat van het stadion (zie onder ï.f) wordt geconfron'Arena-sleepin Amsterdam' luidt - (ook) kortweg onder de hanteerd, eenzelfde soort vormgeving herkent, met vergelijkbare delsnaam 'Arena' aan het maatschappelijk verkeer deelneemt elementen, zoals de boogvorm. Daarmee is volgens haar 'overen dit al deed voordat Stadion Amsterdam de aanduiding 'Ameenstemming' in merkenrechtelijke zin, zoals bedoeld in artisterdam Arena' ging gebruiken. Eveneens is in het licht van de kel 13A BMW gegeven. overgelegde producties, waaronder perspublikaties, voldoende aannemelijk geworden dat Stadion Amsterdam de aanduiding 7 Vooropgesteld wordt dat ook hier geldt dat de woorden Am'Amsterdam Arena' niet slechts bezigt om haar (in aanbouw sterdam en arena als beschrijvende aanduidingen moeten worzijnde) stadion te beschrijven doch deze tevens als handelsnaam den aangemerkt en als zodanig onvoldoende onderscheidend gebruikt. Dit wordt nog versterkt door de in eerste aanleg door vermogen bezitten. De in beide logo's voorkomende 'boog'Stadion Amsterdam als productie 10 overgelegde brief, door vorm maakt de beide beeldmerken zo visueel verschillend, dat haar aan Arena verzonden, welke brief in de kop het hiervoor niet aannemelijk is geworden dat het door Arena gehanteerde onder 4.1. sub d. bedoelde logo 'Amsterdam Arena' draagt, termerk met dat van Stadion Amsterdam zal worden geassocieerd. wijl als afzender van de brief wordt vermeld: 'AMSTERDAM Immers, in het logo van Stadion Amsterdam vormt de boog als ARENA, Jan M. Tilmans, directeur'. het ware de overkapping van de arena, terwijl in het logo van Arena deze meer een aanduiding van de arena zelf vormt. Aan het voorgaande doet niet af dat - zoals Stadion Amsterdam heeft gesteld - zij het stadioncomplex (of onderdelen daarvan) slechts aan derden in gebruik gaat geven, doch daarin niet zelf 8 De conclusie is dan ook dat de stelling van Arena dat het logo wedstrijden en dergelijke zal organiseren. een inbreuk vormt op haar merkrecht, reeds daarom moet worden verworpen. 4.5 Dat de zoj uist genoemde handelsnamen 'Arena' en 'Amster9 Tenslotte is van enig onrechtmatig handelen van Stadion Amdam Arena' veel op elkaar lijken is duidelijk. De vraag rijst versterdam niet gebleken. Voor toewijzing van de gevraagde voorvolgens of als gevolg daarvan bij het publiek verwarring tussen ziening bestaat dus geen grond. de ondernemingen van partijen te duchten valt als in artikel 5 van de Handelsnaamwet bedoeld. 10 Arena wordt met de proceskosten belast. 4.6 Het hof beantwoordt die vraag vooralsnog ontkennend. Weliswaar zijn beide ondernemingen in Amsterdam gevestigd - waar overigens, naar mede uit overgelegde producties blijkt, meer ondernemingen een handelsnaam voeren waarin het be-

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

standdeel 'arena' voorkomt-, doch voorshands is onvoldoende ingevolge haar latere depot van het merk 'Arena' en dat dit laataannemelijk geworden dat de aard van de beide onderneminste er niet aan in de weg staat dat Stadion Amsterdam de aanduigen en de activiteiten die zij (beogen te gaan) ontplooien zoveel ding 'Amsterdam Arena' (ook) als handelsnaam voert. gemeen hebben dat voor de in artikel 5 van de Handelsnaamwet 4.9 Bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep heeft bedoelde verwarring valt te vrezen. Arena nog naar voren gebracht dat het depot door Stadion AmNaar de president onder 1 sub c. en d. heeft vastgesteld luidt de sterdam van het merk 'Amsterdam Arena' als een depot te kwabedrijfsomschrij ving van Arena in het handelsregister: 'De exploitatie van eenlow-budgetjongerenhotelmet aanverwante voor- der trouw als bedoeld in artikel 4 onder 6 BMW moet worden aangemerkt. Daargelaten dat niet is gebleken dat Arena deze zieningen op het gebied van de horeca, verhuur van zalen alles in de meest ruimezin. Voorts het verstrekken van management adviezen, ter beschik-stelling reeds eerder aan haar vordering ten grondslag had geking stellen van kantoor, repetitie en activiteitenruimten ten behoevevanlegd en deze uitbreiding van de grondslag bij akte ter rolle had organisaties, die actiefzijn op het gebied van jongerencultuur', en die vandienen plaats te vinden hetgeen niet is geschied, is zij tegenover Stadion Amsterdam Exploitatie BV, dochter van Stadion Amsterdam, alsde betwisting door Stadion Amsterdam voorshands niet aannemelijk geworden. volgt: 'hetvoorbereiden tothet(doen) exploiteren van een sportcomplex, alsmede van een multifunctioneel gebouwencomplex, bestaande uit een stadion4.10 Voorts zijn evenmin (andere) omstandigheden aannememet daarbij behorende voorzieningen, horecavoorzieningen en (aanverlijk geworden die maken dat het gebruik door Stadion Amsterwante) bedrijfsruimten.' dam van de aanduiding 'Amsterdam Arena' tegenover Arena onrechtmatig zou zijn. Dat betekent dat de grieven niet kunnen Gezien die bedrijfsomschrijvingen en mede in het licht van de leiden tot een andere beslissing dan door de president genomen hiervoor onder 4.1. sub a en b vermelde vaststaande feiten en en dat het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd, hetgeen voorts in dit geding aannemelijk is geworden, moet het met verwij zing van Arena als de in het ongelijk gestelde partij in er voorshands voor worden gehouden dat bij de onderneming de kosten van het hoger beroep. van Arena de nadruk ligt op de exploitatie van een jongerenhotel, met faciliteiten voor onder meer popconcerten - waarvoor een concertzaal met 400 plaatsen beschikbaar is -, 4.11 Het hof voegt daar nog wel het volgende aan toe. Niet valt terwijl Stadion Amsterdam via haar dochteronderneming een op voorhand uit te sluiten dat - wanneer het sportcomplex van in aanbouw zijnd sportcomplex met aanvullende voorzieninStadion Amsterdam zijn voltooiing nadert dan wel zal zijn volgen zal gaan exploiteren, gemarkeerd door een stadion dat tooid en in gebruik genomen- het in artikel 5 van de 50.000 zitplaatsen zal gaan tellen en daardoor geschikt zal zijn Handelsnaamwet bedoelde gevaar voor verwarring tussen beide voor (zeer) grootschalige evenementen, in het bijzonder ondernemingen zich alsnog manifesteren. Hiervoor, in rechtsvoetbalwedstrijden. Waar er voorts op de betwisting door Staoverweging 4.6., heeft het hof onder meer overwogen dat er, dion Amsterdam niet van kan worden uitgegaan dat het door gelet op de betwisting door Stadion Amsterdam en mede gezien haar te exploiteren sportcomplex tevens hotelfaciliteiten zal het gegeven dat het complex nog in aanbouw (en dus nog niet in bieden en er ook overigens - mede nu het complex nog in aangebruik) is, thans nog onvoldoende zicht op bestaat of in het bouw is - thans nog onvoldoende zicht op bestaat of in het kakader van de toekomstige exploitatie activiteiten zullen plaatsder van de toekomstige exploitatie activiteiten zullen plaatsvinvinden welke met die van Arena voldoende vergelijkbaar zijn. den welke met die van Arena voldoende vergelijkbaar zijn, zijn Mede gelet op het feit dat het stadioncomplex of onderdelen er onvoldoende feiten aannemelijk geworden die thans de slotdaarvan, nadat de bouw zal zijn gerealiseerd, aan derden in gesom wettigen dat bij het publiek verwarring tussen de ondernebruik gegeven zal worden, is het geenszins denkbeeldig dat mingen valt te duchten, ook al bedienen die ondernemingen daarin activiteiten ontplooid gaan worden die, waren zij reeds zich van handelsnamen die op elkaar lijken. thans bekend geweest, wellicht tot een ander oordeel over de Het beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet kan Arena dus gevraagde voorzieningen geleid zouden hebben. Het hof geeft niet baten. partijen dan ook in overweging om ter vermijding van toekomstige (rechts)geschillen (opnieuw) met elkaar in overleg te treden, teneinde - in hun beider belang en dat van hun (toekom4.7 Arena heeft zich er voorts op beroepen dat Stadion Amsterstig) publiek - tot een oplossing te geraken die de bloei van beide dam door het voeren van de handelsnaam: 'Amsterdam Arena' ondernemingen dient. het verbod van artikel 5a van de Handelsnaamwet overtreedt, nu die handelsnaam het merk 'Arena' van Arena bevat en dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van 5 Beslissing waren en/of diensten is te duchten. Tevens heeft zij ter ondersteuning van haar vordering naar het bepaalde in artikel 13A Het hof: aanhef en onder 1 en 2 BMW alsmede in artikel 6:162 BW verbekrachtigd het vonnis waarvan beroep; wezen. veroordeelt appellante in de kosten van hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van geïntimeerde begroot op ƒ4.620,-. Enz. 4.8 De president heeft - in hoger beroep onbestreden - vastgesteld dat Stadion Amsterdam het teken 'Amsterdam Arena' als in zijn vonnis afgebeeld op 17 maart 1995 als logo en als woordmerk in het Beneluxmerkenregister heeft doen inschrijven, alsmede dat Arena dat ten aanzien van het eveneens in het vonnis afgebeelde woord- en beeldmerk 'Arena' op 4 mei 1995 - en dus later dan Stadion Amsterdam - heeft gedaan. Voorshands moet er dan ook van worden uitgegaan dat de rechten die Stadion Amsterdam krachtens haar depot van het merk 'Amsterdam Arena' kan doen gelden, voorgaan boven de rechten van Arena

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

2 7

Nr. 5 Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 4 december 1996

het centrum in september 1993 werd Arena als naam geprivatiseerde bedrijf geïntroduceerd. Het op 22 september 1993 verspreide persbericht luidde, voor zover hier van belang, als volgt: (Arena/Amsterdam Arena II) PERSBERICHT Amsterdam, zz september 1993 Opening Internationaal Centrum voor Jongeren ARENA in Amsterdam Mrs. DJ. Markx, M.M. Olthof en A.M.L. Broekhuijsendoor Minister d'Ancona. Molenaar Op woensdag Z9 september 1993 opent Minister d'Ancona van WVChet nieuwe cultuurcentrum voorjongeren ARENA in Amsterdam. Deze officiële opening vindt plaats in aanwezigheid van Burgemeester van Thijn Art. 6f art. 39 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk Het door gedaagde aangevraagde gemeenschapsmerk staat aan devan Amsterdam, tevens lid van het comité van aanbeveling van ARENA ontvankelijkheid van de vordering niet in de weg, nu de op de aanvraagen de heer Marziale, directeur Europees Jeugdcentrum van deRaad van Europa. volgende procedure nog niet is afgerond.' ARENA: Cultuur, toerisme en informatie voor jongeren uit binnen- en buitenland. Art. 1 Handelsnaamwet Hoewel het woord arena een beschrijvende uitdrukking is voor 'hetb Het bedrijf trok in 1995 ongeveer 153.000 bezoekers. Het commet zand bestrooide middendeel van een amfitheater', brengt dat niet meeplex omvat onder meer een budget-hotel met een capaciteit van dat eiseres nimmer bezwaar kan maken tegen het voeren van die naam600 bedden, waar jaarlijks ongeveer 70.000 overnachtingen plaatsvinden. Verder bevinden zich in het complex een cafédoor anderen. Nog daargelaten dat het woord arena noch voor netgebouw van Village Company noch voor het stadion van Stadion Amsterdam eenrestaurant, twee concertzalen en vergader- en congresadequate omschrijvingvormt, volgt uithetsysteem van deHandelsnaam- faciliteiten. wet dat ook aan een meer beschrijvende handelsnaam bescherming toec In de concertzalen, die plaats bieden aan respectievelijk 400 en komt. 250 personen, worden onder meer popconcerten en Dance Nights gehouden. Daarnaast houdt Village Company zich bezig met zaalverhuur voor feesten, congressen en vergaderingen. In Art.sHnw Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat verwarring is ont- het afgelopen jaar werden de zalen onder meer gebruikt voor van De Bijenkorf en de Regio Politie Amstelland, staan onder leveranciers, in de pers, en bij bezoekers van congressen bijeenkomsten en voor de 'Nacht van het Merk', georganiseerd door het Nima en popmanifestaties. De reeds bestaande verwarring brengt voorts mee dat zij voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er gezien de gelijkenis van voor een internationale modeshow, 'Promostyl Nederland'. Het de handelsnamen, de plaats van vestiging en de aard der beide onderne-café-restaurant wordt gebruikt door de hotelgasten en verzorgt mingen, gevaar voor verwarring valt te duchten tussen Arena en Amster-daarnaast de catering voor de congressen en feesten in het gebouw. Ook vinden in het complex opnamen van televisiedam ArenA. programma's plaats. Art. 4,6Benelux Merkenwet d Blijkens een op 27 maart 1995 gedateerd uittreksel uit het Artikel4 onder 6BMW bevat geen uitputtende regelingvan degeval- handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken len waarin een depot te kwader trouw wordt verricht. Tot die gevallen kanvoor Amsterdam luidt de handelsnaam van Village Company: ook worden gerekend het geval waarin een derde binnen de laatste drie ARENA-SLEEPIN AMSTERDAM. jaren in hetBeneluxgebied een met het gedeponeerde teken overeenstem-e Village Company is houdster van het hieronder weergegeven mende handelsnaam voor soortgelijke waren te goeder trouw en op norwoord- en beeldmerk Arena. male wijze heeft gebruikt. De gemeente Amsterdam is de voormalige subsidieverschaffer van eiseres en bestuurders van de Gemeente zijn bij de opening van het vernieuwdegebouw aanwezig geweest. Diezelfde gemeente is thans aandeelhouder van gedaagde en heeft enkele bestuurders geleverd. Onder deze omstandigheden moet het ervoorgehouden worden dat gedaagde ervan op de hoogte behoorde te zijn dat eiseres reeds voordat gedaagde haar merk inschreef een met haar teken overeenstemmende handelsnaam voerde. Het depot was derhalve te kwader trouw.2 Amsterdam Village Company B.V. te Amsterdam, eiseres, procureur mr. P.B. Hugenholtz, tegen Stadion Amsterdam N.V. te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. H.J.M. Boukma. Gronden van de beslissing 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken staat het volgende vast: a Sedert haar verzelfstandiging in juni 1992 exploiteert Village Company de 'Sleepin' aan de 's-Gravesandestraat te Amsterdam, het voormalige Sint Elisabeth Gesticht, als een op jongeren gericht cultureel centrum. Ter gelegenheid van de heropening van

Dit woord- en beeldmerk is op 4 mei 1995 voor de Benelux gedeponeerd onder depotnummer 847722 voor diensten in de klassen 3 5,39,41 ((...); ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; (...)) en 42 (restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken; (...)). Het depot is in het Beneluxmerkenregister ingeschreven onder nummer 579064. f Stadion Amsterdam exploiteert een in augustus 1996 geopend stadion in Amsterdam Zuid-Oost, waarvoor zij omstreeks maart 1996 de naam AMSTERDAM ARENA heeft gekozen. g Het stadion vormt de thuisbasis van de lokale voetbalclub Ajax en biedt plaats aan 50.000 bezoekers. Het stadion bevat, buiten het voetbalveld, 15 zalen, waarvan de grootste plaats biedt aan 350 personen. Naast voetbalwedstrijden en andere sportevenementen vinden er muziekmanifestaties plaats, zoals popconcerten. Het ligt in de bedoeling om ook andersoortige evenemen-

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ten te organiseren, zoals operavoorstellingen en, na bewatering van de bak, ijsshows. De ruimtelijke voorzieningen zijn deels in gebruik bij derden, die daarin horeca-activiteiten ontwikkelen en de mogelijkheid bieden voor het houden van congressen en vergaderingen. h Een van die derden is Amsterdam RAI B.V., een dochteronderneming van RAI-Congrescentrum. Deze onderneming gebruikt mede de handelsnaam Amsterdam ArenA Culinair. In een rondschrijven vermeldt zij onder meer het volgende:

4?g* Amsterdam ArenA Culinair biedt u een smakelijke kijk op het stadion! Geachte, Het is zover: Stadion Amsterdam ArenA heeft haar poorten geopend. Amsterdam ArenA Culinair biedt u talloze mogelijkheden voor het organiseren van bijeenkomsten, ontvangsten, partijen, diners en andere evenementen die vragen om een bijzondere invulling en een unieke locatie. Tarieven Zaalhuur. De zalen worden namens Amsterdam ArenA verhuurd door Amsterdam Arena Culinair. i Stadion Amsterdam heeft op 17 maart 1995 de hieronder weergegeven woord-en beeldmerkenbij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd voor waren en diensten in de klassen 14, 16,18, 21,25,28,36,41 en 42. vSTE R

D j

AMSTERDAM ARENA

De woord- en beeldmerken zijn gedeponeerd onder de nummers 844518,844519,844547 en 844548. De depots zijn in het Benelux-Merkenregister ingeschreven onder de registratienummers 567713 en 567714. Voorts is namens Stadion Amsterdam op 7 augustus 1996 bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt een aanvrage ingediend tot inschrijving van het hiervoor genoemde woordmerk 'Amsterdam ArenA' als gemeenschapsmerk voor de klassen 9,12,14,16,18,20,21,24, 25, 26,28,30, 31,32,33,34,36,38,41 en 42. Bij de aanvrage is aanspraak gemaakt op de anciënniteit van het Beneluxmerk. j Op 9 mei 1995 schreef Jan M. Tilmans, directeur van Stadion Amsterdam, een brief aan Village Company waarvan de inhoud voor zover hier van belang als volgt luidt: ^ - ^ £ ^ v ,

Amsterdam Village Company BV t.a.v. de heer?. Hermanides 's-Gravesandestraat 51 1052 AA Amsterdam datum: 9 mei 1595

referentie: MM-95.091

E I G E N D O M

J A N U A R I

1 9 9 8

onderwerp: Arena/Arena Geachte heer Hermanides, Bij ons gesprek op 8 meijl. heeft u gevraagd om een schriftelijke vastlegging van mijn voorstel dat het oogmerk heeft het gerezen geschil te beëindigen. U stelde het teleur dat wij een eerder gesprek hadden afgezegd. Ik heb u uiteen gezet dat uw verlangen een waarde van anderhalf miljoen gulden vertegenwoordigde. Zodanig bedrag is voor ons niet bespreekbaar. Thans pogen wij een wijze van oplossing van het door u gesignaleerde probleem, die vooral is toegesneden op het ondervangen van het probleem en niet zozeer in een betaling uitmondt. Ik stel voorop dat de aanduiding ARENA door ons altijd zal worden gebruikt in samenhang met onze plaatsnaam, dus als AMSTERDAM ARENA. Het op dit postpapier vermelde logo is de vaste context. Uw activiteiten en de onze zouden alleen bij het organiseren van popconcerten een raakvlak kunnen hebben. In de praktijk verwacht ik geen problemen, omdat de schaal en aard van de door ons, resp.u te organiseren popconcerten in kenmerkende mate zullen verschillen. Niettemin zullen wij zelfs de mogelijkheid van verwarring proberen te vermijden door bij aankondigingen van onze popconcerten een nadere aanduiding te geven. Een voorbeeld is: - 'Popconcert van X in de Amsterdam Arena in Amsterdam Zuidoost'; of -'Stadionconcert in Amsterdam Arena (Amsterdam Z.O.)'. Daarnaast kunt u ook mogelijke verwarring vermijden door bij aankondigingen van uw popconcerten aan tegeven dat die worden gehouden in het Arena theater in de stad {StadsArena). Wij zijn bereid tot een redelijke tegemoetkoming, zoals een bijdrage aan de kosten van ontwikkeling van een aanvulling op uw naam of logo met dit doel. Indien u bereid bent tot een aanpak van de kern van het door u gesignaleerde probleem (nl. mogelijke verwarring bij de aankondiging van sommige (popconcerten), dan zal ik daar graag metu verder over van gedachten wisselen, teneinde een juridische escalatie te vermijden. Terwijl een minnelijke regeling mijn voorkeur heeft, adviseren mijn juristen mij met klem mijn 'rechten te reserveren', hetgeen ik bij deze dan ook doe. Met vriendelijke groet, Amsterdam Arena Jan M. Tilmans, directeur k Bij brief van 7 juni 1995 deelde L.J.M. Ramakers van Mojo Concerts aan Stadion Amsterdam N. V. onder meer het volgende mede: Nflör aanleiding van uw vraag t.a.v. mogelijke verwarring bij concertbezoekers tussen de Arena Sleepin en de Amsterdam Arena, kan ik u melden dat dit naar mijn stellige overtuiging is uitgesloten. Met name spelen hierbij de volgende argumenten een rol: 1. Het is niet denkbaar dat een artiest ofgroep in dezelfde periode beide lokaties in het tourschema zou opnemen. Een mega-act die geschikt is voor de Amsterdam Arena (30.000 a 40.000 bezoekers) zal in dezelfde episode zijn/haar carrière niet in een lokatie met maximaal 1.000 bezoekers optreden. Mocht dit bij hoge uitzonderingwei gebeuren, dan wordt dit aangegeven met grotefree publicity (bijvoorbeeld het recente optreden van de Rolling Stones in Paradiso in verband met een live registratie van een nieuwe CD). 2. Concertbezoekers weten haarfijn welke lokaties waar te vinden zijn en zullen zeker niet de Amsterdam Arena en de Arena Sleepin door elkaar halen. 3. De bezoekers van de kleinschalige concerten behoren tot een zeer kleine doelgroep. Deze incrowd heeft een sterke band met de kleinere concertlokaties.

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Het bovenstaande moet u duidelijk maken dat onze organisatie van mening is dat er geen enkele sprake is van verwarring kan zijn ten aanzien van de tenaamstelling van de twee lokaties. 1 De CAMEL Concert Agenda in het blad Nieuwe Revu van 28 augustus - 4 september 1996 bevatte onder meer de volgende mededeling: [betreffende aankondiging van verschillende concerten van Daryll-Ann, waaronder '30 augustus Arena Amsterdam', Red.] Omstreeks september 1996 publiceerde M0J0 concerts een bericht met de volgende aankondiging:

TINATURNER. 8sepCï17oWjr Z4nra=.

arena • amsteróanrmecc-maastncnt'!Itiialt - heerenvceiKr

DEEEPURPLEi 21jSEpc=.

ijsselnaL- zwollen

SOUNDGARDEN 11 oktz__

ahoy1 - roilerdanrr

E I G E N D O M

Wij constateren dat wij dagelijks geconfronteerdworden met de verwarring die bij het publiek leeft tussen de twee gebouwen Amsterdam ArenA en Arena. o Op 23 september 1996 gaf Village Company aan Inter/View International te Amsterdam opdracht een onderzoek in te stellen naar de mogelijke naamsverwarring van Arena en Amsterdam ArenA onder inwoners van Amsterdam. Blijkens het in september 1996 door Inter/View uitgebrachte rapport (hierna: Rapport Inter/View) luidde de doelstelling van het onderzoek als volgt: vast te stellen in hoeverre er onder het Amsterdamse publiek verwarring bestaat over de beide Arena's, met name als locatie voor (popconcerten. Blijkens de samenvatting in het Rapport Inter/View waren de resultaten van het onderzoek, voor zover hier van belang als volgt: 3.2 Naamsverwarring Arena's

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen waaruit de overlap in bekendheid van de Arena's blijkt £n de tabel zijn. in tegenstelling tot de soortgelijke tabel eerder in dit rapport, alle ondervraagden opgenomen. Aantal Arena's dat men kent

m Bij brief van 29 augustus 1996 deelde de Nationale Postcode Loterij/Stichting Doen aan Village Company onder meer het volgende mee: Hierbij spreken wij onze dank uit voor onzepersoneelsdag in ARENA, die mede dankzij de bijzondere locatie en de inspanningen van u en uw medewerkers een groot succes is geworden. De organisatie en de begeleiding vanuit ARENA zijn naar tevredenheid verlopen; een speciaal compliment voor de catering en het buffet is op zijn plaats. Uiteraard zijn er bij de uitvoeringvan een activiteit als deze ook altijd een aantalpunten die wellicht verbeterd zouden kunnen worden. Zo heeft de naam ARENA aanzienlijke verwarring veroorzaakt; nadrukkelijke vermelding van de adresgegevens op onze uitnodigingen heeft niet kunnen voorkomen dat een aantal van onze gasten een deel van het eerste programma-onderdeel heeft gemist. Minder ernstig, maar in onze ogen eveneens een punt van aandacht, is de coördinatie rond de techniek, die maar net op het nippertje in orde was. Met het oog op toekomstige activiteiten van de Nationale Postcode Loterij en/ofStichtingDoen in uw locatie, stellen wij het op prijs op korte termijn een afspraak te maken om een aantal van deze zaken te evalueren: mijn secretaresse zal hierover contact met u opnemen. n Op 26 september 1996 schreef Kees Nieuwint, Hoofd van de AUB Ticketshop, een activiteit van de Stichting Amsterdams Uit Buro, een brief aan Village Company die, voor zover hier van belang, als volgt luidt: De Ticketshop verkoopt ook de kaartjes voor alle kunstuitingen die in de zalen van Arena worden georganiseerd. Wij denken in dit geval speciaal aan de popconcerten. Sinds de komst echter van Amsterdam ArenA als multifunctioneel cultuur en sportpaleis worstelen wij meteen probleem en met ons grote aantallen bezoekers van popconcerten en bijzondere manifestaties. Dagelijks moeten wij vele malen opnieuw uitleggen waarom hetAmsterdamsUitBurowelvoorheteneennietvoorhetandereconcertinArena(A) kaarten verkoopt. In publiciteits-uitingen van Arena staat tenslotte explicietdeAUBTicketshopvermeldalsvoorverkoopadresvoorkaartjes.Het publiek blijkt niet bekend met het feit dat 'Arena' niet hetzelfde is als 'Amsterdam ArenA'. Met de aankondiging dat Michaeljackson voor een aantal concerten in Amsterdam ArenA naar ons land zou komen, slibde onze telefooncentrale en daarmee de AUB Uitlijn geheel dicht. Dagenlang kregen wij klanten (enkele duizenden) aan de lijn die toch echt uit de krant en vanfiyers hadden begrepen dat het Amsterdams Uit Buro de kaarten verkocht.

fl Basis: AJle ondervraagden fnajOIJ bekend met 2 Arena's

ar.

bekend met 1 Arena

29%

j

weet niet of er een andere Arena is

22%

1

1oor.

1

kent geen Arena 1 Totaal

1

Uit de totale bekendheid van beide Arena's blijkt reeds dat er een overlap bestaat. Van alk respondenten is 46% op de hoogte van de aanwezigheid van 2 Arena's in Amsterdam en omgeving waar concerten worden gegeven. Daarnaast is 22% onzeker of er nog een andere Arena bestaat. Slechts een klem aantal mensen (3%) heeft van geen van beide lokaties kennis genomen.

p Op 2 oktober 1996 bracht het Adviesbureau voor Marketingcommunicatie ADMP een memorandum (hierna: Memorandum ADMP) uit met betrekking tot het Rapport Inter/View. De conclusie van ADMP luidt als volgt: Conclusie Afgezien van de 'technische' eisen die we aan goed, gedegen en controleerbaar onderzoek kunnen stellen, vinden we dat de rapportage geen inzicht geeft in de mate waarin de naamstelling van beide organisaties 'verwarrend' zou kunnen werken. De resultaten geven slechts beperkt inzicht in de bekendheid van de beide handelsnamen, en op bepaalde punten zelfs bepaald onbetrouwbaar door het 'sturend' karakter van de vraagstelling. De rapportage is vaag, en de tabellen geven geen duidelijk inzicht in de verhoudingen binnen de totale respondentengroep. De onderzoeksinstelling is niet geconcretiseerd, en de gegeven resultaten geven geen valide conclusie ten aanzien van deze doelstelling. Het onderzoek van Inter/View lijkt niet zozeer 'verwarring' te hebben onderzocht, maar de relatieve bekendheid van de respectieve ondernemingen. q Village Company heeft een kort geding tegen Stadion Amsterdam gevoerd, waarbij zij - zakelijk weergegeven - een bevel vorderde tot het staken en gestaakt houden door Amsterdam Stadion van de aanduiding ARENA. Bij vonnis van 29 juni 1995 heeft de president van deze rechtbank de gevraagde voorziening geweigerd. Bij arrest van 5 oktober 1995 heeft het Gerechtshof te Amsterdam het vonnis van de President bekrachtigd.

3 O

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

2 Village Company vordert: A het geven van een bevel aan Amsterdam Stadion om binnen dertig dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis iedere inbreuk op de handelsnaam- en merkrechten van Village Company en het in de dagvaarding bedoelde onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden en te bepalen dat Amsterdam Stadion een dwangsom van ƒ 25.000,- aan Village Company zal verbeuren voor iedere dag of iedere keer, naar keuze van Village Company, dat Stadion Amsterdam het hiervoor bedoelde bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt; B de nietigverklaring van de door Amsterdam Stadion verrichte depots als woord- en beeldmerk van het teken 'Amsterdam ArenA' en het uitspreken van de doorhaling van de inschrijvingen met de Beneluxregistratienummers 567713 en 567714; C de veroordeling van Stadion Amsterdam tot vergoeding aan Village Company van alle schade geleden door de hiervoor bedoelde inbreuken op handelsnaam- en merkrechten en door het onrechtmatig handelen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente tot aan de dag van de algehele voldoening; met veroordeling van Stadion Amsterdam in de gedingkosten.

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

b Stadion Amsterdam handelt in strijd met artikel 5a Hnw doordat zij een handelsnaam voert die het merk van Village Company bevat. c Stadion Amsterdam handelt, gelet op artikel 39 in samenhang met artikel 13A aanhef sub 1 onder a en b van de Benelux Merkenwet (hierna: BMW), in strijd met het merkrecht van Village Company doordat zij in het economisch verkeer gebruik maakt van het merk van Village Company, althans van daarmee overeenstemmende tekens, voor de waren en/of diensten waarvoor het merk van Village Company is ingeschreven, waardoor bij het publiek de mogelijkheid van associatie tussen het merk van Village Company en de tekens van Stadion Amsterdam wordt gewekt. d Stadion Amsterdam handelt in strijd met het in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) bedoelde ongeschreven recht doordat zij een onderscheidingsmiddel hanteert dat overeenstemt met de door Village Company gehanteerde onderscheidingsmiddelen, waardoor gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen dan wel de waren en/of diensten van partijen en gevaar voor verwatering is ontstaan. Artikel 5 Handelsnaamwet

Ontvankelijkheid 3 Stadion Amsterdam heeft in de eerste plaats als verweer aangevoerd dat Village Company niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen. Zij beroept zich daartoe op het door haar aangevraagde Gemeenschapsmerk, door haar aangeduid als OHIM-depot. Zij stelt dat aan haar Gemeenschapsmerk de prioriteit van het Benelux-depot toekomt en dat de geldigheid daarvan slechts kan worden aangetast door het voeren van een oppositieprocedure. Zij stelt vervolgens dat dit oudere merkrecht een volkomen rechtvaardiging voor het gebruik van de aanduiding Amsterdam ArenA oplevert, zodat Arena geen belang heeft bij haar vordering. 4 Vast staat dat Arena tot op heden geen oppositieprocedure tegen de aanvrage voor een Gemeenschapsmerk door Stadion Amsterdam heeft aangespannen. Anderzijds is door Stadion Amsterdam slechts de aanvrage voor deponering van het Gemeenschapsmerk overgelegd, terwijl niet is gebleken dat de op de aanvraag volgende procedure, waarbij het Europese Merkenbureau de aanvrage toetst aan formele eisen en een onderzoek verricht naar oudere nationale rechten is afgerond. Pas na het afronden van de procedure wordt de aanvrage openbaar gemaakt. Niet gesteld of gebleken is dat zulks reeds is geschied. Derhalve moet het ervoor worden gehouden dat het onderzoek, dat mede oudere nationale rechten omvat, nog gaande is. Reeds daarom heeft Village Company belang bij haar vordering, nu zij haar vordering in de eerste plaats baseert op haar oudere handelsnaam. De onderz.A. weergegeven vordering 5 Ter toelichting op haar onder 2. A weergegeven vordering stelt Village Company, zakelijk weergegeven het volgende: a Stadion Amsterdam handelt in strijd met het handelsnaamrecht van Village Company als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet (hierna: Hnw), nu Stadion Amsterdam een handelsnaam voert die reeds voordat Stadion Amsterdam haar onderneming onder die naam voerde, rechtmatig door Village Company werd gevoerd.

6 Tegenover de onder 5 .a weergegeven stelling van Village Company heeft Stadion Amsterdam in de eerste plaats aangevoerd dat zij de benaming Amsterdam ArenA niet als handelsnaam voert, maar als locatie-aanduiding ofwel bouwwerkbenaming. 7 Dit verweer moet worden verworpen. Uit de overgelegde producties, met name perspublicaties en de hiervoor onder 1 j weergegeven brief, is met voldoende zekerheid komen vast te staan dat Stadion Amsterdam de aanduiding 'Amsterdam ArenA' niet alleen voor haar gebouw gebruikt, maar onder die naam tevens haar onderneming drijft. Dit wordt nog versterkt doordat Stadion Amsterdam bij pleidooi heeft medegedeeld dat in de telefoongids van Amsterdam van 1996 staat vermeld: Amsterdam Arena: zie verder Stadion Amsterdam N.V. 8 In de tweede plaats heeft Stadion Amsterdam als verweer aangevoerd dat blijkens het uittreksel uit het Handelsregister de ingeschreven handelsnamen van Village Company 'Amsterdam Village Company' en 'ARENA SLEEPIN AMSTERDAM' zijn. Village Company gebruikt, zo stelt zij, alleen een logo ARENA als reclameaanduiding voor bepaalde diensten, namelijk het organiseren van concerten en het hotelbedrijf. 9 Voor zover Stadion Amsterdam hiermee betoogt dat voor de bescherming die de Handelsnaamwet aan de handelsnaam biedt slechts in het Handelsnaamregister ingeschreven handelsnamen in aanmerking komen, moet het worden verworpen. De Handelsnaamwet verstaat onder de handelsnaam immers niet de naam waaronder de onderneming is ingeschreven, maar die waaronder zij wordt gedreven. Wat betreft het betoog dat ARENA slechts een logo is ter aanduiding van bepaalde diensten, ook dit moet worden verworpen. Uit de overgelegde producties, waaronder de vermelding van Village Company onder de naam 'Arena' in de Amsterdamse telefoongids en het onder ï.a weergegeven persbericht, alsmede de bij pleidooi getoonde foto's van het gebouwencomplex, met daarop de naam Arena, en van de wegwijzers in de omgeving, is met voldoende zekerheid komen vast te staan dat Village Company onder de naam ARENA aan het handelsverkeer deelneemt en dit al deed voordat Stadion Amsterdam de aanduiding 'Amsterdam ArenA' ging gebruiken.

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

io Voorts heeft Stadion Amsterdam tot haar verweer aangevoerd dat het woord 'arena' behoort tot de Nederlandse taalschat als gebruikelijke beschrijvende uitdrukking voor een arena. Village Company kan geen bezwaar maken tegen het voeren van een gebruikelijke soortnaam door anderen. 11 Hoewel Stadion Amsterdam op zich terecht aanvoert dat het woord arena een beschrijvende uitdrukking is voor 'het met zand bestrooide middendeel van een amfitheater', brengt dat niet mee dat Village Company nimmer bezwaar kan maken tegen het voeren van die naam door anderen. Nog daargelaten dat het woord arena noch voor het gebouw van Village Company noch voor het stadion van Amsterdam een adequate omschrijving vormt, volgt uit het systeem van de Handelsnaamwet dat ook aan een meer beschrijvende handelsnaam bescherming toekomt in die zin dat anderen die naam niet mogen voeren voor zover daardoor gevaar voor verwarring bij het publiek tussen beide ondernemingen valt te duchten. Wel kan Stadion Amsterdam worden toegegeven dat het woord 'arena' niet zoveel onderscheidend vermogen heeft dat reeds op grond van het in eens anders handelsnaam voorkomen van dat woord 'arena' verwarring bij het publiek mag worden aangenomen. 12 In dit verband heeft Stadion Amsterdam aangevoerd dat geen juridisch relevante verwarring valt te duchten, doch hoogstens vormen van verwarring die door haar worden aangeduid als aanvangsverwarring en adresverwarring. 13.1 Met betrekking tot de vraag of tussen beide handelsnamen verwarringsgevaar bestaat, neemt de rechtbank de volgende omstandigheden in aanmerking. In de eerste plaats is er onmiskenbaar een duidelijke gelijkenis tussen de handelsnamen 'Arena' en 'Amsterdam Arena'. De toevoeging 'Amsterdam' aan de handelsnaam van Stadion Amsterdam kan daaraan niet afdoen, nu beide ondernemingen hun lokatie in Amsterdam hebben. In perspublicaties, bijvoorbeeld uitkranten, worden beide gegevens dan ook gecombineerd. Uit de hiervoor onder 1.1 opgenomen publicaties blijkt dat door Village Company georganiseerde popconcerten (in dit geval van Daryll-Ann) worden aangekondigd als plaatsvindend in: ArenA, Amsterdam, terwijl anderzijds bij manifestaties in het stadion (in dit geval Tina Turner) met betrekking tot de plaats van handeling over de 'Arena Amsterdam' wordt gesproken. Voorts zijn beide ondernemingen in Amsterdam gevestigd en oefenen daar ook daadwerkelijk hun bedrijf uit. Wat betreft de aard van de ondernemingen zijn er twee duidelijke verschillen: Stadion Amsterdam exploiteert geen (low budget-)hotel, en Village Company bezit, zoals zij bij pleidooi omstandig heeft uiteengezet, geen grasmat. Daarnaast bestaan er echter ook overeenkomsten. Beide ondernemingen organiseren popconcerten of bieden hun ruimte daartoe aan, ontwikkelen horeca-activiteiten en bieden ruimten voor het houden van congressen, vergaderingen en feesten. Tenslotte is uit de bij pleidooi getoonde waar gebleken dat beide partijen door merchandising hun handelsnamen ingang trachten te doen vinden. Dit alles te zamen genomen voert wat de aard der ondernemingen betreft tot de slotsom dat beide bedrijven in ieder geval voor een belangrijk deel in dezelfde branches werkzaam zijn. 13.2 Stadion Amsterdam heeft nog betoogd dat niet zij, maar derden (een deel van) voornoemde activiteiten ontplooien. Uit de brochure van Amsterdam Arena Culinair, hiervoor onder ï.h weergegeven, blijkt echter dat dit bedrijf zich met de handelsnaam Amsterdam Arena, voorzien van de toevoeging Culinair mag tooien en dat zij de ruimten namens Stadion Amsterdam

E I G E N D O M

3 1

verhuurt. Andere derden zijn door Stadion Amsterdam niet genoemd en ook overigens is daarvan niet gebleken, zodat dit verweer moet worden verworpen. 13.3 Als verdere beoordelingspunten heeft Stadion Amsterdam nog de volgende aangedragen: de verschillende grootte van de evenementen, megaconcerten tegenover de popconcertjes, het verschil in zaalcapaciteit (1:0,13), het verschil in eigen vermogen (1:0,00015), en het verschil in publiek ('pubers uit de provincie' tegenover 'zwarte leren jackies'). 13.4 Het verschil in publiek betreft, evenals in de onder ï.k weergegeven brief van Mojo Concerts, slechts het popconcertpubliek, en is door Village Company, onder meer met een verwijzing naar het bij het optreden van Tina Turner aanwezige publiek, gemotiveerd betwist. De rechtbank zal dit punt derhalve als onvoldoende aannemelijk geworden in dit verband ter zijde laten, met name ook nu niet is weersproken de stelling van Village Company dat beide ondernemingen zich wat de congres-, vergader- en feestfaciliteiten op hetzelfde publiek richten. De overige aangedragen criteria beschouwt de rechtbank vooral vanuit het oogpunt van verschillende grootte. Vooropgesteld zij dat een verschil in omvang reeds op zich niet vermag af te doen aan de geconstateerde overeenkomsten met betrekking tot de aard der beide ondernemingen. Daar komt nog bij dat uit de brochure van Amsterdam Arena Culinair en uit de capaciteit van de verschillende zalen kan worden afgeleid dat het Stadion Amsterdam weliswaar in staat is omvangrijker activiteiten te organiseren dan Village Company, maar zich eveneens, met name in het kader van congressen, feesten en vergaderingen, richt op kleinschaliger publiek. 14.1 Dit beduidt dat de vraag aan de orde komt of gezien de overeenstemming in naam, plaats van vestiging en aard van onderneming gevaar voor verwarring bij het publiek valt te duchten. Daarbij kan, mede gezien de aard van de beide ondernemingen, het begrip publiek ruim worden opgevat. Hiertoe behoren in elk geval degenen die popconcerten, congressen, vergaderingen of festiviteiten bezoeken, de leveranciers en in dit geval ook degenen die voornoemde activiteiten aan het publiek bekend maken en degenen die daarvoor kaarten verkopen. 14.2 Met betrekking tot het verwarringsgevaar heeft Village Company het hiervoor onder 1.0 weergegeven rapport Inter/ View doen uitbrengen. Gezien de gemotiveerde betwisting van de daarin vervatte conclusies in het hiervoor onder ï.p genoemde Memorandum ADMP, waarvan met name het oordeel dat in wezen de bekendheid van het publiek met beide ondernemingen is onderzocht, juist voorkomt, zal de rechtbank het rapport Inter/View bij haar beoordeling van de vraag naar het verwarringsgevaar terzijde laten. 14.3 In het kader van het verwarringsgevaar bij het publiek heeft Village Company verder gewezen op de hiervoor onder ï.m weergegeven brief van Stichting Postcode Loterij/Stichting Doen, de onder 1 .n weergegeven brief van het hoofd van de AUB Ticketshop en op een door haar overgelegde rekening van de firma Hoogesteger, die ten onrechte bij haar is bezorgd. Voorts heeft Village Company, onder verwijzing naar lijsten waarop het aantal telefoongesprekken is geturfd, gesteld dat zij veel telefoontjes met vragen voor Stadion Amsterdam ontvangt. Ten slotte heeft Village Company, onder overlegging van een aantal perspublicaties, gesteld dat ook in dagbladen en uitkranten beide ondernemingen worden verward. 14.4 Daartegenover heeft Stadion Amsterdam aangevoerd dat volgens de hiervoor onder 1 .k weergegeven brief van Moj o Concerts geen gevaar voor verwarring bij het publiek valt te duchten. Bij pleidooi heeft Stadion Amsterdam er verder nog op ge-

3 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

wezen dat de naam 'Amsterdam ArenA' eerst sinds de zomer in de nieuwe PTT-gidsen voorkomt, zodat voor die tijd velen ten onrechte naar Village Company belden. 14.5 Wat betreft de door Village Company gestelde verwarring zoals deze tot uiting komt in de door haar ontvangen telefoongesprekken, is de rechtbank van oordeel dat, gezien het daartegenover door Stadion Amsterdam aangevoerde, deze vorm van verwarring in de toekomst zal wijken en wellicht reeds is geweken. Tegenover de door Village Company gestelde verwarring, zoals deze tot uiting komt in de onder ï.m en ï.n weergegeven brieven van de Stichting Postcode Loterij/Stichting Doen en de AUB Ticketshop heeft Stadion Amsterdam zich beroepen op de hiervoor onder ï.k weergegeven brief van Mojo Concerts. Deze laatste brief kan echter aan de in de uit de door Village Company aangevoerde brieven blijkende verwarring niet afdoen, mede gezien het feit dat de brief van Mojo Concerts is geschreven voor de daadwerkelijke opening van het stadion van Stadion Amsterdam en bovendien, zoals hiervoor reeds is overwogen, slechts betrekking had op het popconcertpubliek. Dit brengt mee dat Village Company voldoende aannemelijkheeft gemaakt dat verwarring is ontstaan onder leveranciers, in de pers, en bij de bezoekers van congressen en popmanifestaties. De reeds bestaande verwarring brengt voorts mee dat Village Company voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er gezien de gelijkenis van de handelsnamen, de plaats van vestiging en de aard der beide ondernemingen, gevaar voor verwarring valt te duchten tussen Arena en Amsterdam ArenA.

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

leveren geen zodanige zwaarwegende maatschappelijke belangen op. Ten overvloede tekent de rechtbank aan dat Stadion Amsterdam de toename van belangen waarop zij zich beroept grotendeels aan zich zelfheeft te wijten. Immers, Village Company heeft direct na het bekend worden van de door Stadion Amsterdam gekozen naam geprotesteerd tegen het gebruik ervan, dus reeds voor daadwerkelijke exploitatie van het stadion en de ingebruikname van de handelsnaam door Amsterdam ArenA. Bovendien is de Gemeente niet alleen groot-aandeelhouder van Stadion Amsterdam, maar is zij evenzeer de voormalige subsidiegeefster van de Sleepin, thans Village Company, zodat zij zich er van bewust behoorde te zijn dat Village Company zich na haar privatisering met de naam Arena tooide. Het verzoek tot afwijzing van het verbod zal dan ook niet worden toegewezen. 18 Het voorgaande voert tot de slotsom dat de onder 2.A weergegeven vordering, strekkende tot een verbod van de onrechtmatige gedraging van Stadion Amsterdam, zal worden toegewezen, met dien verstande dat de termijn waarna het verbod werking krijgt op twee maanden na betekening van het vonnis zal worden gesteld. De gevorderde dwangsom zal eveneens worden toegewezen, met dien verstande dat hij per dag zal worden verbeurd, en dat de gevorderde som op een lager bedrag zal worden vastgesteld en zal worden gemaximaliseerd als na te melden. De onder 2. B weergegeven vordering

15 Het voorgaande voert tot de slotsom dat Stadion Amsterdam handelt in strijd met artikel 5 Hnw, hetgeen een onrechtmatige daad van Stadion Amsterdam oplevert. De onder 2. A weergegeven vordering, strekkende tot het geven van een verbod aan Stadion Amsterdam, kan derhalve in beginsel worden toegewezen, zodat de onder s.b, 5.C en s.d weergegeven stellingen van Village Company geen verdere behandeling behoeven. Artikel6:i68BW 16 Voor het geval dat de rechtbank zou komen tot een verbod, heeft Stadion Amsterdam zich beroepen op het in artikel 6:168 lid 1 BW bepaalde. Daartoe heeft zij aangevoerd dat de belangen van Village Company bij handhaving van haar handelsnaam moeten worden afgewogen tegen de toegenomen belangen van Stadion Amsterdam om de naam Amsterdam ArenA te blijven voeren. In dit verband wijst zij erop dat de Nederlandse Spoorwegen een apart station Amsterdam ArenA bouwt, dat de gemeente Amsterdam, de belangrijkste aandeelhouder, belang heeft bij het handhaven van de naam omdat zij in gemeentelijke publicaties naar Amsterdam ArenA verwijst, de bewegwijzering naar Amsterdam ArenA uit de algemene middelen is betaald en de straat waaraan Amsterdam ArenA ligt Arenaboulevard is gedoopt. Verder wijst zij op het drukwerk van sponsors, toeleveranciers en investeerders. 17 Vooropgesteld zij dat de bepaling van artikel 6:168 lid 1 BW, anders dan Stadion Amsterdam betoogt, niet noopt tot een open afweging van de persoonlijke belangen van beide partijen. Afwijzingvan een in beginsel toe wij sbaar verbod kan alleen plaatsvinden indien het voeren van de handelsnaam Amsterdam ArenA op grond van zwaarwegende maatschappelijke belangen door Village Company behoort te worden geduld. De door Stadion Amsterdam geschetste omstandigheden, voornamelijk bestaande in belangen van de aandeelhouder en het - overigens niet nader onderbouwde - drukwerk van particuliere derden,

19 Ter ondersteuning van haar onder 2.B weergegeven vordering heeft Village Company aangevoerd dat het merk-depot van Stadion Amsterdam nietig is, omdat het depot te kwader trouw in de zin van artikel 4 onder 6 BMW is verricht. Zij stelt dat Stadion Amsterdam wist of had behoren te weten dat Village Company reeds vóór het depot haar overeenstemmende merk ARENA voor soortgelijke waren en/of diensten te goeder trouw en op normale wijze had gebruikt. 20 Uit de hiervoor onder 1 .i en 1 .e weergegeven feiten blijkt dat Stadion Amsterdam haar woord- en beeldmerken op 17 maart 1995 heeft doen inschrijven en dat Village Company haar woord- en beeldmerk eerst op 4 mei 1995 heeft doen inschrijven. Dit brengt mee dat het merkrecht van Stadion Amsterdam voorgaat boven het merkrecht van Village Company, tenzij artikel 4 onder 6 BMW van toepassing is. Derhalve behoeft slechts de vraag te worden beantwoord of de door Stadion Amsterdam verrichte inschrijving nietig is wegens het eerdere gebruik door Village Company van het teken 'Arena' als handelsnaam. De rechtbank beantwoordt die vraag in beginsel bevestigend. Artikel 4 onder 6 BMW bevat blijkens de tekst en de toelichting geen uitputtende regeling van de gevallen waarin een depot te kwader trouw wordt verricht. Tot die gevallen kan ook worden gerekend het geval waarin een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een met het gedeponeerde teken overeenstemmende handelsnaam voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. 21 Met betrekking tot de vraag of sprake is van overeenstemming tussen de handelsnaam van Village Company en het teken van Stadion Amsterdam, heeft Stadion Amsterdam in den brede uiteengezet dat op grond van de nieuwe Merkenrichtlijn het begrip overeenstemming niet langer behoort te worden ingevuld als associatiegevaar, maar als verwarringsgevaar. Op grond van het hiervoor overwogene moet het ervoor worden gehou-

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

den dat, uitgaande van de door Stadion Amsterdam voorgestane uitleg, aan de eis van overeenstemming tussen de handelsnaam van Village Company en het teken van Stadion Amsterdam is voldaan, nu dit teken volkomen identiek is aan de handelsnaam, waarover voornoemde overwegingen handelen. Ook bij toepassing van de associatiemaatstaf kan overeenstemming tussen handelsnaam en teken worden aangenomen. Daarbij is met name van belang dat naar het oordeel van de rechtbank de onderscheidende kracht van het teken van Stadion Amsterdam in de in deze procedure aan de orde zijnde klassen 41 en 42, niet reeds zo sterk is dat daardoor alleen associaties worden gewekt met het stadion van Stadion Amsterdam. 22.1 Derhalve moet thans de vraag aan de orde komen of Stadion Amsterdam bij haar depot op 17 maart 1995 te kwader trouw was in de zin van artikel 4 lid 6 BMW. Daartoe is doorslaggevend of Stadion Amsterdam wist of behoorde te weten van het bestaan en het voeren van de handelsnaam Arena door Village Company. 22.2 In dit verband heeft Village Company aangevoerd dat de voormalige subsidieverschaffer van Village Company de Gemeente Amsterdam is en bestuurders van de Gemeente bij de opening van het vernieuwde gebouw aanwezig zijn geweest. Diezelfde gemeente is thans aandeelhouder van Stadion Amsterdam en heeft in de personen van De Grave en Patijn enkele bestuurders geleverd. Op die gronden stelt Village Company dat Stadion Amsterdam met de naam Arena en haar activiteiten op de hoogte had behoren te zijn. 22.3 Stadion Amsterdam heeft deze gegevens op zich niet betwist. Onder deze omstandigheden moet het ervoor worden gehouden dat Stadion Amsterdam ervan op de hoogt behoorde te zijn dat Village Company reeds voordat Stadion Amsterdam haar merk inschreef de naam 'Arena' een met haar teken overeenstemmende handelsnaam voerde. Niet is gesteld of gebleken dat Village Company zelf de naam 'Arena' niet rechtmatig voerde. Derhalve was Stadion Amsterdam ten tijde van de deponering van haar merk te kwader trouw in de zin van artikel 4 lid 6 BMW. 23 Het voorgaande brengt mee dat Stadion Amsterdam geen merkrecht heeft verkregen, zodat op grond van artikel 14 BMW zowel de nietigverklaring als de doorhaling, als onder 2.B gevorderd, zal worden toegewezen voor de klassen 41 en 42. De onder 2. C weergegeven vordering 24 Ter toelichting op haar hiervoor onder 2.c weergegeven vordering heeft Village Company gesteld dat zij door het onrechtmatig handelen van Stadion Amsterdam schade lijdt. Deze schade is, zo stelt zij, gelegen in de door het verwarringsgevaar veroorzaakte afbreuk van de onderscheidende kracht van haar handelsnaam en merk. Voorts bestaat de schade in de extra kosten die zij moet maken om zich ten opzichte van Stadion Amsterdam te profileren. Ten slotte vordert zij de kosten van noodzakelijke juridische bijstand, onder meer in de kortgedingprocedures. 25 Stadion Amsterdam heeft daartegenover aangevoerd dat Village Company ten aanzien van de door verwarringsgevaar ontstaande schade onvoldoende heeft gesteld. Ten aanzien van de kosten en communicatie-uitingen voert zij aan dat Village Company geen enkele activiteit behoeft te ondernemen, omdat haar budget-hotel niet concurreert met het stadion van Stadion Amsterdam. De kosten van juridische bijstand vallen op grond van

E I G E N D O M

3 3

de artikelen 56 en 57 van het Wetboek van Rechtsvordering (hierna: Rv) buiten de regeling van schadevergoeding. 26 De schade bestaande in afbreuk van de onderscheidende kracht van de handelsnaam bij pleidooi nader aangeduid als verlies aan goodwill, is voldoende concreet om Village Company naar de schadestaatprocedure te verwijzen, mede gezien het feit dat er, gelijk hiervoor is overwogen, reeds verwarring is ontstaan. Wat betreft de extra kosten aan communicatie-uitingen om zich te profileren heeft Village Company echter onvoldoende gesteld dat zij kosten heeft gemaakt. Ook de kosten van juridische bijstand in rechte komen niet als schadepost voor vergoeding in aanmerking. 27 Het voorgaande brengt mede dat de onder 3.C weergegeven vordering in zoverre zal worden toegewezen dat Village Company wat betreft de door verlies aan goodwill geleden schade, alsmede voor de kosten van juridische bijstand voor zover deze niet vallen onder de in artikel 56 en 57 Rv bedoelde kosten naar de schadestaatprocedure zal worden verwezen en dat de vordering voor het overige zal worden afgewezen. Beslissing De rechtbank: a beveelt Stadion Amsterdam binnen twee maanden na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaam van Village Company te staken en gestaakt te houden; b bepaalt dat Stadion Amsterdam voor iedere dag dat zij het onder a genoemde verbod overtreedt een dwangsom aan Village Company verbeurt van ƒ 5.000,- (...) met een maximum van ƒ 1.000.000,-(...);

c verklaart de door Stadion Amsterdam verrichte depots bij het Benelux Merkenbureau van het woord- en beeldmerk van het teken 'AMSTERDAM ARENA' nietig voor de klassen 41 en 42; d beveelt de doorhaling van de inschrijvingen van de onder c bedoelde woord- en beeldmerken onder de Benelux registratienummers 567713 en 567714 voor de klassen 41 en 42; e veroordeelt Stadion Amsterdam tot vergoeding van de door Village Company ten gevolge van de inbreuk op haar handelsnaam geleden schade, bestaande in het verlies aan goodwill, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente tot aan de dag van de voldoening; - wijst het meer of anders gevorderde af; - veroordeelt Stadion Amsterdam in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Village Company begroot op ƒ 2.643,50; - verklaart dit vonnis wat betreft de onder a en b gegeven veroordelingen en wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz. Noot 1 Het beroep op een aangevraagd Gemeenschapsmerk. De Rechtbank maakt het zichzelf in rov. 4 nodeloos moeilijk door zich de vraag te stellen of het onderzoek naar de oudere nationale rechten al is afgerond. Op grond van artikel 6 van de Verordening wordt het Gemeenschapsmerk immers eerst verkregen door inschrijving, zodat dan pas sprake is van een recht waarop gedaagde zich eventueel zou kunnen beroepen.

3 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Noot 2 Kwade trouw bij het depot. Terecht overweegt de Rechtbank dat ook het voorgebruik van een overeenstemmende handelsnaam een merkdepot te kwader trouw kan doen zijn. Zo ook Hof Amsterdam 22 april 1993; cass. verworpen door HR 28 oktober 1994, NJ1995,196 (Jeantex). Minder overtuigend zijn evenwel de vastgestelde feiten waaruit die kwade trouw in casu moet blijken. In zijn bekroonde lezing over 'De regeling van het depot te kwader trouw in artikel 4.6 van de Benelux Merkenwet' in: Wim Mak BMM Award 1990, Den Haag (BMM) 1990, p. 8-19, met name p. 9-16, zet Huydecoper overtuigend uiteen dat voor deze kwade trouw subjectieve bekendheid van de deposant met het voorgebruik vereist is. Weliswaar spreekt de wet over 'weet of behoort te weten', maar deze toevoeging dient om bewijsproblemen te voorkomen, en ziet op gevallen waarin onaannemelijk moet worden geacht dat de deposant het voorgebruik niet heeft gekend. Zie ook Hof Amsterdam 28 maart 1985,BIE 1986, p. 5 {beeldmerken Vincistar/Army Surplus): van 'behoren te weten' is pas sprake in geval van verwijtbare onwetendheid, dat wil zeggen als het voorgebruikte merk in de belanghebbende kringen zo algemeen bekend is dat dit redelijkerwijs voor de deposant niet verborgen kan zijn gebleven. Het is de vraag of de enkele omstandigheid, dat de Gemeente Amsterdam zowel bestuurder van deposante als subsidiegeefster van de voorgebruikster was, toereikend kan worden geacht om een dergelijke subjectieve bekendheid van de deposante met het voorgebruik aan te nemen. Vgl. ook Rb. Haarlem 20 januari 1987, IER 1987, p. 34 (Intiem), waarin de Rb. oordeelde dat de wetenschap van concernvennootschap Aldipress niet zonder meer aan deposante Spaarnestad was toe te rekenen.

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

weerster in voorwaardelijke reconventie, procureur mr. F. Waardenburg, advocaat mr. A. Killan te Den Haag, tegen De Coöperatie met beperkte aansprakelijkheid Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco B.A. h.o.d.n. Riedel Drankenindustrie te Zutphen, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. F. A. Tromp, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam. 2 De vaststaande feiten in conventie en in reconventie Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weersproken alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde produkties het navolgende vast: 2.1 Looza is een onderneming die zich toelegt op de productie, distributie en verhandeling van, onder meer, vruchtesappen, waaronder sinaasappelsap. 2.2 Het belangrijkste merkprodukt van Looza is 'Fruvita'. Zij gebruikt dit merk (onder meer) voor oorspronkelijk, puur sinaasappelsap. 2.3 De pure sappen van Fruvita zijn slechts voor beperkte tijd houdbaar, daarom staan deze sappen voor de verkoop in de koeling van de supermarkt. 2.4 Riedel is eveneens een onderneming die zich toelegt op de produktie, distributie en verhandeling van vruchtesappen, te weten vruchtesappen uit geconcentreerd vruchtesap. Eén van de belangrijkste merkprodukten van Riedel is 'Appelsientje', een vruchtesap vervaardigd uit geconcentreerd sinaasappelsap. 2.5 Riedel heeft kort geleden sinaasappelsap op de markt gebracht onder de naam 'CoolBest'. CoolBest is een sinaasappelsap dat evenals Appelsientje is vervaardigd uit geconcentreerd sinaasappelsap, doch gekoeld wordt verhandeld. 2.6 CoolBest wordt onder andere in het arrondissement Rotterdam te koop aangeboden.

J.H.S. 3 Het geschil 3.1 In conventie baseert Looza haar vorderingen, welke strekken tot verbod voor Riedel tot het verhandelen van pakken CoolBest (voorwaardelijk uitgebreid tot Appelsientje) tenzij Riedel op de verpakkingen telkenmale de aanduiding 'uit geconcen(gekoeld sinaasappelsap) treerd sinaasappelsap' heeft aangebracht in de directe nabijheid van de produktaanduiding 'sinaasappelsap', alsmede een bevel Mr. J. Mendlik tot het vervangen van de brochures over CoolBest en het richten van een aangetekende brief aan al haar (beoogde) afnemers en Art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Het enkele gegeven dat Looza stelt schade te lijden door de verkoophet plaatsen van een rectificatie in de vakbladen, op de onder 2 vermelde vaststaande feiten, alsmede op de navolgende vanpakken CoolBest, nu deze, zonder noodzaak voorde houdbaarheid, in de koeling van de supermarkt worden aangeboden (dezelfde plaats als- zakelijk weergegeven - stellingen: waar het merk van Looza, Fruvita, staat) rechtvaardigt geen ingrijpende3.1.1 Riedel handelt in strijd met de Warenwet, het Warenwetmaatregelen jegens Riedel op basis van bezwaren tegen een wijze vanbesluit Etikettering van Levensmiddelen en de Verordening etikettering op verpakking welke al meer dan 23 jaar door Riedel wordtVruchtesappen en bepaalde aanverwante Produkten van 9 detoegepast. Een spoedeisend belang ontbreekt derhalve. cember 1976 van het Produktschap voor Groeten en Fruit, welke regelgeving een gevolg is van Europese richtlijnen hieromtrent, door op de verpakking van sinaasappelsap dat is vervaardigd uit Art. 6:i94Burgerlijk Wetboek Het enkele gegeven datRiedel sinaasappelsap dat nietgekoeld behoeft geconcentreerd sinaasappelsap, niet steeds de aanduiding 'uit te worden onder de naam CoolBest gekoeld aanbiedt met het argumentgeconcentreerd sinaasappelsap in hetzelfde gezichtsveld te dat het gekoeld lekkerder zou zijn levert geen misleidingvan hetpubliek plaatsen als waar de produktaanduiding 'sinaasappelsap' voorkomt. op. 3.1.2 Riedel maakt zich schuldig aan misleiding, nu de aanduiding 'uit geconcentreerd sinaasappelsap' zich op de zijkant van De Naamloze Vennootschap naar het recht van het Koninkrijk de pakken CoolBest bevindt en niet op de voorkant waar wel de België Looza N.V. te Borgloon, België, eiseres in conventie, verproduktaanduiding 'sinaasappelsap' wordt gebruikt. Nr. 6 President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 4juli 1995

16

J A N U A R I

1 9 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

3.1.3 Door CoolBest, dat dezelfde samenstelling heeft als Appelsientje, zonder noodzaak in de koeling te plaatsen - gelet op het concentratieproces dat Coolbest heeft ondergaan behoeft zij niet gekoeld te worden bewaard - probeert Riedel te profiteren van de reputatie en goodwill van wèl 100% pure sinaasappelsappen, zoals Fruvita. 3.1.4 Riedel maakt zich voorts schuldig aan misleiding door in de handelsbrochure evenmin te vermelden dat CoolBest uit geconcentreerd sinaasappelsap bestaat. 3.1.5 Riedel handelt in strijd met de geldende etiketterings- en presentatie voorschriften, methetbepaaldeinde artikelen 6:162 en 6:194 BW (inzake misleidende mededelingen), alsmede met bepalingen van de Nederlandse Reclame Code. Dit is onrechtmatig jegens Looza en behoort verboden en gerectificeerd te worden (artikel 6:196 BW). 3.1.6 Looza lijdt schade door de onrechtmatige gedragingen van Riedel. 3.2 Riedel betwist de vorderingen en legt aan haar verweer - zakelijk weergegeven - de navolgende stellingen ten grondslag: 3.2.1 Nu Riedel kantoor houdt in Ede en Coberco is gevestigd in Zutphen is op grond van het bepaalde in artikel 126 Rv. de President in Arnhem of Zutphen bevoegd om van het onderhavige geschil kennis te nemen en niet de President in Rotterdam. Ook de President van het arrondissement waarbinnen de gevraagde voorziening moet worden uitgevoerd zou bevoegd kunnen zijn, maar een zodanige situatie doet zich hier niet voor. 3.2.2 Looza heeft geen spoedeisend belang jegens Appelsientje nu dit produkt al vanaf 1973 op de markt is in een verpakking die in essentie ongewijzigd is gebleven. De aanduiding 'uit geconcentreerd sinaasappelsap' is steeds op de zijkant van de verpakking vermeld. Hieruit volgt dat Looza ook geen spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen jegens CoolBest, nu de verpakking van CoolBest, waar het gaat om de door Looza aan de orde gestelde wijze van etikettering, in niets afwijkt van de Appelsientje-verpakking. Daarnaast is CoolBest in deze verpakking al vanaf september 1994 op de markt. 3.2.3 Looza heeft geen juridisch belang bij haar vorderingen nu de door haar aangehaalde Europese richtlijnen en de daaruit voortgekomen regelgeving is opgesteld in het kader van de consumentenbescherming en derhalve uitsluitend strekt tot bescherming van belangen van de consument. 3.2.4 Van misleiding kan geen sprake zijn nu Riedel de etiketteringsvoorschriften strikt naleeft met betrekking tot de Appelsientje- en CoolBest-verpakking. Beide verpakkingen zijn bovendien door de (plv.) Directeur van de Keuringsdienst van Waren in Nijmegen goedgekeurd. 3.2.5 De plaatsing van CoolBest in de koeling gebeurt niet zonder noodzaak. Plaatsing in de koeling is noodzakelijk ter verkrijging van de bijzondere smaak van CoolBest. 3.2.6 De brochure van CoolBest is niet misleidend. De introductiebrochure is bedoeld voor de detaillisten en niet voor de consument. Deze detaillisten zijn bij uitstek deskundig en weten derhalve goed om welk produkt het gaat en welke behandeling dit produkt heeft ondergaan. 3.2.7 Hetgeen Looza vordert is buiten proportioneel en zal, bij toewijzing, voor Riedel een materiële schade teweeg kunnen brengen die kan oplopen tot een bedrag van meer dan honderd miljoen gulden. 3.3 In voorwaardelijke reconventie vordert Riedel dat Looza de Fruvita verpakkingen en/of brochures waarin onj uiste, onvolledige en misleidende mededelingen voorkomen staakt, op straffe

E I G E N D O M

3 5

van een dwangsom. Riedel heeft deze reconventionele vordering ingesteld onder de voorwaarden dat de president zich bevoegd verklaart om van de vordering van Looza kennis te nemen en de president tot het oordeel komt dat Looza een spoedeisend belang heeft bij de door haar gevraagde voorzieningen. 4 De beoordeling 4.1 Omdat Looza ageert uit onrechtmatige daad gepleegd in het arrondissement Rotterdam, en eventueel te treffen voorzieningen dus ook in dit arrondissement effect sorteren is de President van deze Rechtbank bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen en dient het beroep op onbevoegdheid van Riedel te worden verworpen. 4.2 De stelling van Riedel dat Looza geen spoedeisend belang heeft bij de onderhavige vordering, omdat de verpakking van CoolBest, wat de door Looza aan de orde gestelde wijze van etikettering betreft, in niets afwijkt van de verpakking van Appelsientje, welke verpakking al vanaf 1973 op de markt is, treft doel. Het enkele gegeven dat Looza stelt nu schade te lijden door de verkoop van pakken CoolBest, nu deze, in tegenstelling tot pakken Appelsientje, in de koeling van de supermarkt te koop worden aangeboden, dezelfde plaats als waar het produkt van Looza, Fruvita, staat, rechtvaardigt geen ingrijpende maatregelen jegens Riedel op basis van bezwaren tegen een wijze van etikettering op verpakking welke al meer dan 23 jaar door Riedel wordt toegepast. Van een spoedeisend belang is derhalve niet gebleken zodat de gevraagde voorziening ten aanzien van dit aspect zal worden afgewezen. 4.3 Het enkele gegeven dat Riedel sinaasappelsap dat niet gekoeld hoeft te worden onder de naam CoolBest gekoeld aanbiedt met het argument dat het gekoeld lekkerder zou zijn levert geen misleiding van het publiek op zodat ook dit geen basis voor het treffen van een voorziening oplevert. 4.4 Nu de gevorderde voorzieningen in conventie worden afgewezen, gelden de voorwaardelijke vermeerdering van eis en de gevorderde voorziening in voorwaardelijke reconventie, niet als ingesteld, zodat daarop niet hoeft te worden beslist. 4.5 Looza zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeelt in de kosten van deze procedure. 5 De beslissing De President in conventie: - weigert de gevraagde voorzieningen; - veroordeelt Looza in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Riedel begroot op ƒ 330,- aan verschotten en ƒ 2.500,- aan salaris voor de procureur; enz.

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9

B E R I C H T E N

Regelgeving en zaken bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op IE-gebied* I REGELGEVING Onderwerp

Huidige stand van zaken

Vervolg

8e zitting deskundigencomité: juli 96

9e zitting deskundigencomité: 98

A. Algemeen 1. WIPO Geschillenbeslechting 2. EG Uitputting

3. Nederland - Wijziging WvSr en Aw (PiraterijVerordening, EG/3295/94) - Codificatie van de rechten van intellectuele eigendom in Boek 9 BW

Studie over de economische gevolgen van het uitputtingsregimes in het merkenrecht: Publicatie studieopdracht op 29.08.97 Wetsvoorstel: 25.04.97,25 4 7 4 - 1,2 en 3 Verslag: 03.11.97, 25 474 - 4 Rapport Brinkhof: maart 1997 - Overdracht - Schadevergoeding en winstrafdracht - Recht op en beslag tot afgifte

Nota n.a.v. het verslag: voorjaar 98

Diplomatieke Conferentie: december 96 i e informele bijeenkomst: september S7 Diplomatieke Conferentie: december 96 i e zitting deskundigencomité: september 97

2e informele bijeenkomst: najaar 98 (Afwachten discussies in de VS) 2e zitting deskundigencomité: 8-12.06.98

Nadere studies najaar 1997: - Vruchtgebruik - Gemeenschap - Licenties

B. Auteursrecht en naburige rechten 1. WIPO - Verdrag aangaande databanken - Protocol uitvoerende kunstenaars 2. EG - Ondertekening en ratificatie WIPO-verdragen van 20 december 1996 - Richtlijn Auteursrecht in de informatiemaatschappij: . omzetting van de WIPO-verdragen . uitwerkingen groenboeken - Richtlijn volgrecht

3. Nederland - Omzetting databank-richtlijn - Reprorecht

- Goedkeuring WIPO Auteursrechtverdrag en WIPO Verdrag fonogrammen en uitvoeringen - Wijziging Aw en Wnr (WIPOverdragen) - Incassorganisaties

Voorstel Europese Cie: COM(97) 193 Raadsbesluit: 07.06.97, n.n.g. Groenboek: 19.07.95, COMg(95) 382 Vervolg-groenboek: 20.11.96, COM(96) 568 Voorstel Cie: 10.12.97, n.n.g.

Advies EP in ie lezing

Voorstel Cie: 13.03.96, COM(96)97, C 178/96 Advies ESC: 18.02.97; C 75/97 Advies EP in i e lezing: 09.04.97; C 132/97 Advies Commissie Auteursrecht: 22.11.97

Gewijzigd voorstel Cie: najaar 97

Wetsvoorstel in voorbereiding Rapport Commissie Auteursrecht: 15.12.96 Brief Minister van Justitie: 08.09.97, 25 528-1 Intrekking wetsvoorstel 22 600:13.10.97, 22 600-54 Nieuw Wetsvoorstel in voorbereiding Ondertekend op 02.12.97

Behandeling in de Ministerraad Behandeling in de Ministerraad

MD W-project

* Overzicht van de stand van zaken per 13 december 1997, samengesteld door mr. H.M.H. Speyart, adviseur Industiële Ei-

Voorbereiding goedkeuring

Afwachten richtlijn 'informatiemaatschappij' Rapport MDW-project: januari 98

gendom, Ministerie van Economische Zaken. Het vorige overzicht is gepubliceerd inB.I.E. 1997, blz. 393 e.v.

J A N U A R I

1 9 9 8

Onderwerp

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

Huidige stand van zaken

Vervolg

Diplomatieke conferentie (deel I): juni 91 Diplomatieke conferentie (deel II): juli 93 4e zitting deskundigencomité: juni 97 5e zitting deskundigencomité: december 97

Verdere behandeling in 98

Depot van de Nederlandse akte van bekrachtiging op 18.11.96 Groenboek: 24.06.97; COM(97)3i4 Hoorzitting: 25/26.11.97 in Luxemburg Voorstel Cie: 13.12.95; COM(95) 661; C 296/96 Advies ESC: 11.07.96; C 295/96 Advies EP in ie lezing: 16.07.97; C 286/97 Gew. voorstel Cie: 29.08.97; COM(97) 446; C 311/97 Gemeenschappelijk standpunt: 27.11.97, n.n.g. Groenboek: 19.07.95; COM(95) 370 Advies ESC: 27.03.96; C 174/96 Resolutie EP: 26.06.96; C 213/96

Bekrachtiging door andere lid-staten (voorlopig niet aan de orde) Consultatie van de lid-staten: voorjaar 98 Advies EP in 2e lezing: vóór eind maart 98

C. Octrooien en gebruiksmodellen 1. WIPO Octrooirechtverdrag (PLT)

2. EG Gemeenschapsoctrooiverdrag 1989 Gemeenschapsoctrooi-verordening Richtlijn Biotechnologie

Richtlijn Gebruiksmodellen

4. Benelux Samenwerking op het gebied van octrooien 5. Nederland - Wijziging ROW, ROW '95 en Uitvoeringsbesluit ROW '95 (regeling octrooigemachtigden) - Wijziging ROW '95 (rijksbrede reparatiewet)

Voorstel Cie: najaar 97

ie rapport Benelux werkgroep: 03.06.96

2e rapport: najaar 97

Wetsvoorstel in voorbereiding

Behandeling in de ministerraad

Behandeling in de ministerraad: 17.10.97

Advies RvS

i e zitting deskundigencomité: november 95 2e zitting deskundigencomité: oktober 96 3e zitting deskundigencomité: oktober 97 ie Informele vergadering: mei 97 2e Informele vergadering: september 97

4e zitting deskundigencomité: najaar 98 Vaststelling GTLD-MoU Substantive Guidelines

Voorstel Cie: 22.07.96; COM(g6) 367; C 293/96 Advies ESC: 29.01.97; C 89/97 Advies EP: 13.05.97; C 167/97 Voorstel Cie: 24.07.96; COM(96) 372; C 300/96 Advies ESC: 29.01.97; C 89/97 Advies EP: 13.05.97; C 167/97 Plannen van de Europese Commissie

Vaststelling door de Raad, met eenparigheid van stemmen Medio 98? Vaststelling door de Raad, met eenparigheid van stemmen Medio 98? Voorstel Cie medio 98?

Vastgesteld op 07.0896 Goedgekeurd door Nederland per 29.03.97

Treedt in werking na goedkeuring en depot door België en Luxemburg

Nederlandse akte van bekrachtiging gedeponeerd op 19.09.96 Goedgekeurd door Nederland (voor depot wordt op België en Luxemburg gewacht) Wetsvoorstel: 25 729 - 1,2 en 3

Treedt in werking drie maanden na depot door België en Luxemburg Treedt in werking drie maanden na depot door België en Luxemburg Behandeling in de Tweede Kamer

D. Merken l.WIPO - Welbekende Merken

- Domeinnaam registratie 2. EG - Besluit tot toetreding tot het Protocol bij de Schikking van Madrid - Wijziging Merken-verordening i.v.m. het Protocol bij de Schikking van Madrid - Toetreding WIPO Merkenrechtverdrag + Wijziging Merkenverordening 3. Benelux Wijzigingsprotocol BMW (TRIP's en Piraterij-Verordening EG/3 295/94); Trb. 1996, 225 4. Nederland - Bekrachtiging van het WIPO Merkenrecht-verdrag - Bekrachtiging van het Protocol bij de Schikking van Madrid - Aanwijzing nationale Gemeenschapsmerkengerechten

B I J B L A D

Onderwerp

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

J A N U A R

Huidige stand van zaken

Vervolg

7e zitting deskundigencomité: november 97

Diplomatieke Conferentie: najaar 98

Voorstel Cie: 03.12.93; COM(93)342; C 29/94 Voorstel Cie: 03.12.93; COM(93)344; C 345/93 Advies ESC (I): 06.07.94; C 388/94 Advies ESC (II): 22.02.95; C 110/95 Advies EP in ie lezing: 1 2 . 1 0 . 9 5 ^ 2 8 7 / 9 5 Gew. voorstel Cie: 14.03.96; COM(96) 66; C 142/96 Gemeenschappelijk standpunt: 19.06.97; C

Gewijzigd voorstel Cie in voorbereiding Standpuntbepaling van de Raad vóór eind februari 98 Daarna waarschijnlijk bemiddelingscomité

E. Modellen ï.WIPO Schikking van Den Haag 2. EG - Modellen-verordening - Modellen-richtlijn

237/97 Advies EP in 2e lezing: 23.10.97, n.n.g. 3. Benelux - Wijzigingsprotocol BTMW (namaakbestrijding); Trb. 1995,133

Vastgesteld op 28.03.95 Goedgekeurd voor Nederland bij wet van 29-05.97» Stb. 97, 253 Vastgesteld op 07.08.96 door Nederland stilzwijgend goedgekeurd per 29.03.97

- Wijzigingsprotocol BTMW (TRIP's en Piraterij-Verordening EG/3 295/ 94); Trb. 1996,226

Treedt in werking na depot en goedkeuring door België en Luxemburg Treedt in werking na depot en goedkeuring door België en Luxemburg

IIBIJHETHVJEG AANHANGIGE ZAKEN Zaak

Partijen

Stadium

Datum (inbreng NL)

Onderwerp

C-251/95

Sabel/Puma

Dior/Evora

C-349/95

Loendersloot/ Ballantine

C-53/96

Hermès/FHT

C-200/96

Metronome/ Hokamp

29jum 1995 november 1995 (+) 28 januari 1997 (-) 29 april 1997 11 november 1997 20 oktober 1995 maart 1996 (-) 5 februari 1997 (-) 29 april 1997 4 november 1997 3 november 1995 maart 1996 (-) januari 1997 (-) 27 februari 97 11 november 97 1 februari 1996 mei 1996 (+) 27 mei 1997 (+) 21 oktober 1997 18 april 1996 juli 1997 (-) 21 oktober 1997 (-)

Overeenstemming in het merkenrecht

C-337/95

C-355/96

Silhouette/ Hartlauer

C-39/97

Canon/Pathe

pr.Vr.BGH(DE) schr. opmerkingen tot mondelinge behandeling conclusie AG Jacobs uitspraak pr.Vr.HR(NL) schr. opmerkingen tot mondelinge behandeling conclusie AG Jacobs uitspraak pr.Vr.HR(NL) schr. opmerkingen tot mondelinge behandeling conclusie AG uitspraak pr. Vr. Pr. Rb A'dam (NL) schr. opmerkingen tot mondelinge behandeling conclusie AG pr.Vr.LGKöln(D) schr. opmerkingen tot mondelinge behandeling conclusie AG pr. Vr. OGH (AU) schr. opmerkingen tot mondelinge behandeling conclusie AG pr.Vr.BGH(D) schr. opmerkingen tot mondelinge behandeling conclusie AG

Gebruik van merken en verpakkingen voor normale aanprijzing bij wederverkoop

Ompakking en vervanging van etiketten met controletekens

Kort geding en TRIPs

Leenrecht in richtlijn 92/100

15 oktober 1996 5 februari (-) 14 oktober 1997 (-)

Uitputting in de merkenrichtlijn

12 december 1996 4meii997(-) 20 januari 1998

Verwarringsgevaar in het merkenrecht

16

J A N U A R I

1

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

Zaak

Partijen

Stadium

Datum (inbreng NL)

Onderwerp

C-61/97

Danske Videogramdistributorer /Laserdisken BMW/ Deenik

pr.Vr.Rb.Alborg(DK) schr. opmerkingen tot mondelinge behandeling conclusie AG

7 februari 1997 28 mei 1997

Leenrecht in richtlijn 92/100

pr.Vr.HR(NL) schr. opmerkingen tot mondelinge behandeling conclusie AG pr. Vr. LG München (D) schr. opmerkingen tot mondelinge behandeling conclusie AG pr.Vr.OGH(AU) schr. opmerkingen tot mondelinge behandeling conclusie AG pr.Vr.So-ogHr(DK) schr. opmerkingen tot mondelinge behandeling conclusie AG

7 februari 1997 10 mei 1997 (-) 13 januari 1998

Begrip 'gebruik' in het merkenrecht

8 januari 1997 21 juni 1997 (-)

Gebruik plaatsnaam als merk, inburgering

ï o j u m 1997 28 oktober 1997 (-;

Uitputting in de merkenrichtlijn

31 oktober 1997 27 januari 1998

Merkenrichtlijn, ompakking van pharmceutisch product Regelgeving en zaken bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

C-63/97

C-108/97 C-109/97

C-278/97

C-379/97

Chiemsee/ Huber Chiemsee/ Attenberger Wrangier/ Metro

Upjohn/ Paranova

4 O

O F F I C I Ë L E

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

J A N U A R I

1 9 9 8

M E D E D E L I N G E N

Personeel Indiensttreding De heer mr. L.F. Dijkstra MBA is met ingang van ï december 1997 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van 'hoofd afdeling Voorlichting & Marketing' (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 november 1997, nr. Personeel 97037). Beëindiging van het dienstverband Aan de heer E.J. Slöetjes, hoofd afdeling Personeel, Organisatie en Informatisering, in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 januari 1998 op eigen verzoek eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 november 1997, nr. 97036). Sluiting Bureau I. E. Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op de volgende (feest)-dagen in 1998 voor het publiek gesloten zijn: maandag 13 april (2e Paasdag), donderdag 30 april (Koninginnedag), vrijdagi mei, maandag 4 mei, dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag), donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 22 mei, maandag 1 juni (2e Pinksterdag), vrijdag 25 december (ie Kerstdag). (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom). Register van Octrooigemachtigden De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat de inschrijving van de heer F.J. Quanjer, wegens zijn overlijden op 22 oktober 1997 in het register is doorgehaald en dat de inschrijving van de heer ir. L.W. Kooy, eveneens wegens zijn overlijden op 5 november 1997, is doorgehaald; voorts is op hun verzoek op 1 januari 1998 doorgehaald de inschrijving van resp. de heer ir. H. C. Voorrips en de heer ir. J. M. Boon. Examen resp. proeve voor octrooigemachtigde Vooruitlopend op de te verwachten beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken, wordt er thans reeds op gewezen dat de examencommissie voornemens is om in 1998 tweemaal een examen, resp. proeve voor octrooigemachtigde af te nemen: éénmaal schriftelijk (in maart) en tweemaal mondeling (in mei en oktober).

Kandidaten die willen meedoen aan het examen in maart en/of mei, dienen zich schriftelijk aan te melden bij de Voorzitter van de Examencommissie vóór 1 maart a.s., onder vermelding van de gedeelten van het examen waarin zij geëxamineerd willen worden en onder opgave van naam voornamen , geboortedatum, titel, studierichting en kantoor- en privé-adres, beide met telefoonnummer. Voorts dient bij de aanmelding te worden overgelegd één der bescheiden genoemd in art. 4, derde lid van het Octrooigemachtigdenreglement, en het bewijs dat het examengeld ad fl 175,- is betaald door storting bij de kassier van de Octrooiraad of door overmaking op Postgironummer 17300 of ABN AMRO rekeningnummer 40.45.00.714 t.n.v. Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooiraad) te Rijswijk. Het examen in maart/mei 1998 bestaat zoals gebruikelijk uit drie onderdelen: één schriftelijk gedeelte, dat wordt afgenomen op 24 en 26 maart a.s., een mondeling gedeelte Burgerlijk Recht en Handelsrecht, en een mondeling gedeelte Recht van de industriële eigendom; beide mondelinge onderdelen zullen (onder voorbehoud) worden afgenomen in de week van 11 mei 1998. Voor de exameneisen wordt verwezen naar de publicaties in B.I.E. 1989, blz. 171 en 1992, blz. 206. Kandidaten kunnen zich voor één, twee of alle drie onderdelen van het examen aanmelden. Voor diegene die (onderdelen van) het Europese octrooigemachtigdenexamen met goed gevolg heeft afgelegd geldt de vrijstellingsregeling gepubliceerd in B.I.E. 1992, blz. 206.

Voor informatie betreffende het afleggen van een proeve van bekwaamheid wordt verwezen naar de Toelichting op de wijziging van het Octrooigemachtigdenreglement (Stb. 1991, 409; zie B.I.E. 1991, blz. 305/8). Tot slot: voor deelnemers aan het schriftelijke examen op 24 en 26 maart a.s. is het voor de eerste keer mogelijk het examen op tekstverwerker te maken en het geprinte resultaat in te leveren. In verband met de organisatie van het examen dienen de deelnemers aan het schriftelijk examen bij de aanmelding aan te geven of zij gebruik zullen maken van de mogelijkheid het examen met behulp van een tekstverwerker te maken, en zo ja, welk tekstverwerkingspakket zij daarbij willen gebruiken; er kan worden gekozen uit: WP 5.1 onder DOS, WP 6.1 onder Windows, Word 6.0 of Word 7.0. Voor nadere informatie over deze wijze van examen afleggen kan men zich wenden tot de secretaris van de examencommissie; tel. 070 3986373.