Bijblad bij. De Industriële Eigendom I N H O U D. 17 j u l i 2000, 68e j a a r g a n g, nr. 7. Jurisprudentie. Actualiteiten

U I T G A V E

V A N

H E T

I I U R E A U

V O O R

DE

I N D U

17 j u l i 2000, 68e j a a r g a n g , nr. 7

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D Actualiteiten

Jurisprudentie

Verlenging auteursrechtelijke bescherming van modellen

a Rechterlijke uitspraken

(blz. 231).

1 Octrooirecht Hof van Justitie wijst 'Adidas-constmctic' van Hoge Raad af (blz. 231/2). Benelux-Gerechtshof wijst arrest in Biomild-zaak(blz. 232). Artikelen Symposium Intellectuele Eigendom; voorwoord van mr. J.C. rasscur-van Santen (blz. 233). Prof. mr. Ch. Cielen, Bescherming van bedrijfsgeheimen; pleidooi voor de invoering van het TRIPs-verdrag (blz. 234/5). Prof. mr. F.W. Grosheide, Misbruik van Intellectuele Eigendom (blz. 235/8). Prof. mr. W.A. Hoyng, Aansprakelijkheid voor het verkrijgen, in stand houden en/of handhaven van een nietig octrooi (blz. 238-240). Prof. mr. P.B. Hugenholtz, Over cumulatie gesproken (blz. 240/ 2).

Mr. ir. A. Louët Feisser, Hoe technisch dient een uitvinding te zijn om geoctrooieerd te kunnen worden? (blz. 243/4). Prof. mr. C. J.J.C. vanNispen,Oc internationale rechtsmacht van de rechter (i.h.b. in intellectuele eigendoms-zaken) (blz. 244/5). Prof. mr. A. A. Quaed v1 ieg, De doclovcrdracht als enfant terrible (blz.24s/6). Prof. mr. D.W.F. Verkade, Het merk in de vergelijkende reclame (blz. 246/8).

Nr. 57 Hof van Justitie EG, 9 juli 1997, Gcncrics/Smith Kli nc&FrcnchLabaratoriesLimited (art. 36 EG-rechl verzet zich niet tegen een door de nationale techter aan de inbreukmaker opgelegd verbod om een geneesmiddel gedurende een periode van veertien maanden na het versLrijken van het octrooi op de markt te brengen). Nr. 58 Hoge Raad , 2 okt. 1998, Generics/Sinitli Klinc&Frcnch Laboratories Limited (beroep verworpen na antwoorden van het HvJEG op gestelde prejudiciële vragen). Nr. 59 Rechtbank 's-Gravenhage, 1G feb. zooo, Scharnicrcnfabriek Waal wijk/M. F. J. Kerssemakers (de kenmerkende onderdelen van de uitvinding waren reeds volledig ontwikkeld voor d e aanvang van het dienstver band; opeising doo r we rkgever afgewezen). 2 Merkenrecht Nr. 60 Hof van Justitie EG, tjuli 1999, SehagoTnc.e.a./G-B Unie (art. 7 Merkenrichtlijn laat de lids ta ten 11 ie t d c m ogel ijkheid om in hun nationaal recht de uitputting van merkrechten vast te stellen voor producten die in derde landen in de handel zijn gebracht; toestemming moet betrekking hebben op elk exemplaar van het product). b Bureau LE. Nr. 61 Bureau 1. E., 15 feb. 2000, Chubb Lips Nederland/J,E.N. Neerincx (Bureau LE. doet in adviesprocedure geen uitspraak over bezwaar van niet-eenhekl; niet-eenheid behoort n iet tot de wette! ijkc 11 ictigheidsgronden; in nietigheidsprocedure kan de rechter zo nodig ex art. 87 ROW 1 ggs over de eenheid een technisch advies aan het Bureau vragen). (vervolg inhoud op blz. 230)

2 3 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

17

J U L I

2 0 0 O

C O L O F O N

Verschijnt maandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: NLG 1 7 c - per jiiar met inbegrip van het jaarregister: aan abonnees buiten Nederland wordt NLG 50,- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs perlns nummer NLÜ 17,Niettwe abonnementen: gaan in bij liet begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuvve abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gerichtaan deadministratie Keeindiging abonnement door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patenrlaan 2, Postbus 5M20,22S0 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 56 55 Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24. ] 79 Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: Sdu Grafisch Bedrijf bv, Den Haag €

Auteursrecht voorbehouden

Erc-wotzittervün de redactie: prof. mr. fi.A. vanNieuwenhovcnHclbach Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mevr. mr. drs. N. Hagenians dr. J.IIJ. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecopcr mr.P-Nelernan

prof. 1111. CJJ.C. van Nispen prof. mr. A. A. Qiiaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Sreinhauser prof. mr. D.W.P. Verkade mr. ir. J.H.K Winckels Correspondenten: F. Hcnning-Bodcwig (verbonden aan lietMax-Planck-Institur, München) S. Mandel (Conseiller, Cour d'Appel de Paris) II. Laddie (mr. Jusüce, High Court London) Redactie-secretaris: mr. J.L. Driessen Redactie-adres: Palentlaan 2, Postbus sSzo, zz8o HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 39S 63 73 Telefax (070) 398 65 30

Berichten Congres 'Octrooi op (in ternet-jdienstveTlening en software' (blz. 259). O n e m i l l i o n i i u r o p c a n p a t e n t a p p l i c a t i o r r s nublishedlblz. 259). Voorbereidingscursus examen Europees octrooigemaclitigdc (blz. 259/260). Officiële m e d e d e l i n g e n Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Schikking van Madrid en Protocol.

] 1

J U I I

! 0 Ö «

B I J B L A D

I N D U S I H I L L L

A C T U A L I T E I T E N Verlenging auteursrechtelijke bescherm ing van modellen ï In de Benelux kunnen model- en auteursrecht cumuleren. Uit de artikelen 21-24 BTMW blijkt dat in geval van cumulatie einaar gestreefd is bet auteursrecht zoveel mogelijk het lot van het modelrecht te laten delen. Dit met het oog op de rechtszekerheid voor derden die wel van hetbestaan van een modelrecht maar niet van het bestaan van een au teu rsrecli t ku 11 nen ken 11 isnemen. Zo bepaalr arrikel 21, lid 3 BTMW dar bij verval van het modelrecht (waarvan in ieder geval sprake is na verloop van 15 jaar) in beginsel het auteursrecht op het model gelijktijdig vervalt. T)e in die bepaling genoemde inslandhoudingsverklaring kan liet gelijktijdige verval van het auteursrecht echter voorkomen. 2 Al lange tijd is omstreden of deze bepaling zich in twee opzichten wel verdraagt met de Berner Conventie (BC). In de eerste plaats met artikel 7, lid 4 BC. Volgens deze bepaling (in samenhang met arrikel i2BTMW)magdebeschermingsduurvan werken van toegepasre kunsr niet korter zijn dan 25 jaar. En in de tweede plaats met artikel 5, lid 2 BC bepalende dat het genot en de uitoefening van het auteursrecht aan geen enkele formaliteit onderworpen zijn. Is een instaudboudingsverklaring daarmee verenigbaar? 3 In het arrest van z6 mei 2000 (zaak C98/231) waarin de vraag aan de orde was of een maker van een werk waarvan Italië het land van oorsprong is, op grond van artikel 21, lid 3 BTMW geen auteursrecht meer had na het verstrijken van de maximale duur van het modelrecht, oordeelde de Hoge "Raad dat deze bepaling van de BTMW op beide punten niet aan de BC voldoet. De betreffende bepaling van de BTMW - welke 'wet' algemeen wordt beschouwd als onderdeel van het gelijknamige BeneluxVcrd rag en dus n iet als een wet in formele zin - moet volgens de Nederlandse hoogste rechter wijken voor bepalingen uit een ander verdrag: de BC, 4 Over de verhouding tussen artikel 21, lid 3 BTMW en artikel 7, lid 4 BC overwoog de Hoge Raad onder 3.3.2: Art, z lid7 BC laat de lidstaten weliswaar vrij in hst regelen van de bescherming van werken van toegepaste kunst, maat laat de bepalingen van art. 7 lid 4 uitdrukkelijk onverlet en beperkt in zoverre dus de vrijheid. Voor zover werken van toegepaste kunst (mede) auteursrechtelijk worden beschermd, zoals het geval is in de Auteurswet 1.912 (art. 10 lid 1 sub 11), magde beschermingsdui.tr dan ook niet minder dan z^jaar belopen, Het geldend maken van dit aan art. 7 lid 4 te ontlenen recht mag ook niet worden onderworpen aan het formele vereiste van het afteggen van een verklaringdis bedoeld in art. 21 lid 3 BTMW, aangezien art. 5 lidzBC bepaalt dat hetgenot en de uitoefening van de in art, 5 lid 1 bedoelde rechten aan geen enkele formaliteit zijn onderworpen.

5 Maarleidtditdan nietten discriminatie van de auteur van een werk waarvan Nederland het land van oorsprong is? Dit vergt enige verduidelijking. Zoals bekend kan de maker van een werk van toegepaste kunst naar Italiaans recht geen aanspraak maken op auteursrechtelijke bescherming van dit werk. Hem komt uitsluitend een modelrecht toe. De rechtbank nam in de onderhavige zaak aan dat een dergelijke maker, gelet op het arrest van het Hof van Justitie in de Phil Collins-zaak (HvJEG 20 oktober 1993,]ur. 1993,1-5145) in Nederland aanspraak kan maken op auteursrechtelijkebesclierming: deze maker mag niet worden gediscrimineerd ten opzichte van een auteur van een werk waarvan Nederland het land van oorsprong is. Op grond van het non-discriminaticbcginscl zou volgens rechtbank en hof de maker van het werk van toegepaste kunst waar-

E I G E N D O M

2 3 1

_.,:,..,?,j, ...... •

van Italië het land van oorsprong is, echter geen beroep kun nen doen op artikel 7, lid 4 BC, In dat geval zouden im uiers makers waarvan Nederland het land van oorsprong is, worden gediscrimineerd. Voor hen zou attikel 21, lid 3 BTMW onverkort gelden. De Hoge Raad overwoog onder 3.3.3: Anders danhetlloj'heeft aangenomen, kan uit'de omstandigheid datvoor een geval als liet onderhavige het geval dat in Nederland bescherming wordt gevraagd tegen inbreuk op liet auteursrecht op een werk van toegepaste kunst waatvan Italië het land van oorsprong is wordt aanvaard dat ast. 7 lid 4 BC voorgaat boven de vervalbepaling van art. 21 lid 3 BTMW niet worden afgeleid dat in het zich hier niet voordoende geval dat Nederland het land van oorsprong van het werk is, in Nederland ten opzichte van de auteur in strijd met het discriminatieverbod van (thans) art. liBGzou moeten worden gehandeld.

6 Valt uit een en ander niet af te leiden dat bij het achterwege blijven van de instandhoudingsverklaring als bedoeld i 11 artikel 21, lid 3 BTMW de auteursrechtelijke bescherm i np voortduurt tot 25 jaar sedert de vervaardiging van het werk zijn verstreken? Als het antwoord bevestigend luidt, zou het arrest een belangrijke wijziging van de BTMW inhouden. Br.

Hof van Justitie wijst 'Adidas-constructie' van Hoge Raad af Zoals bekend heeft bet Hof van Justitie in het artes tPuma/Sabel van 11 november 1997 (BIS 1998, p. 64, Jur. p. 1-6191, N) 199S, 523) geoordeeld dat (loutere) associatie tussen twee merken niet voldoende was om 'verwarring bij het publ iek, inhoudende de mogcl ijkheid van associatie met het oudere merk' in de zin van art. 4,i,b resp. art. 5,i,b van Merkenrichtlijn 89/104 aan te nemen. Er is direct of indirect venvairingsgevaar vereist.

In een procedu re regen Marca Mode waarin Adidas AC betoogde dat een teken, bestaande uit twee strepen op (sport)klcd ing, inbreuk maakt op haar zgn. drie-strepen-merk, nam het gerechtshof in 's-Hcrtogcnbosch associariegevaar, en daarom inbreuk aan. A-G Bakels was van oordeel dat dit Bossche arrest in het licht van Puma/Sabcl voor vernietiging in aanmerking kwam, maar de Hoge Raad ach tte h c t n i et u i tgcsl o ten dal waar het een merk 'met bijzondere onderscheidingskracht' (hetgeen in casu voor het driestrepenmerk uitgangspunt in cassatie was) betreft, associatiegevaar (in eigenlijke zin) voldoende kan zijn om verwarringsgevaar aan te nemen. Naar het oordeel van de Hoge Raad zou de merkhouder zich kunnen verzetten tegen het gebruik van een teken dat een associatie met zijn merk zou kunnen wekken, wanneer de onderscheidingskraclu van hei merk zodanig is dal met uitgesloten is dat die associatie verwarring kan doen ontstaan.

De Hoge Raad vroeg aan het HvJ zich hierover uit te laten (HR 20 november iggK.-zic ActualitcitcuBIE 1999, p. 3, zie voor het arresrNTi999,134 en IEK 1999, p. 15). Bij arrest van 22 juni 2000 heeft het T-TvJEG, conform de conclusie van A-G Jacobs, deze benadering van de hand gewezen. De voornaamste overwegingen van het HvJEG worden hieronder aangehaald: 31 Onder verwijzing naar het arrest SABEL (reeds aangehaald) hebben Marca Mode, de Nederlandse regering en de regering van liet Verenigd

2 3 2

F i l . l B L A D


E I G E N D O M

17

J U L I

2 0 0 0

Koninlmjk en de Commissie betoogd, dat de door artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn geboden bescherming, evenals die krachtens artikel 4, lid 1, sub b, van dezelfde richtlijn, steeds afhankelijk is van het positieve bewijs van verwarringsgevaar. Ook voor bekende merken is het niet voldoende, dat in geval er enkel associatiegevaar bestaat, verwarringsgevaar niet is uit te sluiten.

haat ingeschreven beeldmerk, hetgeen ais voorwaarde geldt voor de eventuele toepassing van de omzettingsbepaling van artikel 5, lid 2, van de richtlijn. [...]

32 Adidas stelt daarentegen, steun zoekend in met name punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald), datbij bekende merken associatiegevaar voldoende is om een verbod te rechtvaardigen, zodra verwarringsgevaar niet is uitgesloten. Hit andere woorden, associatiegevaar zou bij zulke merken een vermoeden van venvarringsgevaar scheppen.

Daarmee houdt het HvJ zijn kruit droog ten aanzien van de vraag of- anders dan de tekst van het artikel suggereert - een beroep op deze bepaling ook openstaat indien merk en teken worden gebruikt voor gelijksoortige waren of diensten. Die vraag zal bij een andere gelegenheid moeten worden beantwoord.

33 Op dit punt moet aanstonds werden vastgesteld, dat verwarringsgevaar niet op grond van een vermoeden mag worden aangenomen, ook niet in de specifieke omstandigheden als in het verwijzingsarrest worden beschreven.

24 Voor een nuttig antwoord op de vraagvan de Hoge naad is uitlegging van artikel 5, lid z, van de richtlijn derhalve niet nodig.

J.H.S. Bcnclux-Gerechtshof wijst arrest in Biomild-za.ik

36DCZC uitlegging is n iet in strijd met artikel 5, lid 2, van de. richtlijn, dal. bekende merken bescherming biedt zonder dat het bestaan van verwarringsgevaar is vereist, oeze bepaling geldt immers voor situaties waarin de grondslag voor de bescherming bestaat in een gebruik van het betwiste teken zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 37 Adidas kan zich niet met succes op punt 24 van het arrest SABEL(reeds aangehaald) beroepen. 38 Daarin overwoog het Hof, dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate, de onderscheidingsbacht van het oudere merksterker is, en dat derhalve niet kan worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen meteen overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit. 39 liet Hof heeft hiermee te kennen gegeven, dat de bijzondere onderscheidingskracltt van het oudere merk het venvarringsgevaar kan vergroten en, in geval van een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken, aan het ontstaan van dit gevaar kan bijdragen. De negatieve formulering'kan niet worden uitgesloten' in punt 24 van het arrest SAKEL (reeds aangehaald) benadrukt enkel de mogelijkheid, dat uit de combinatie van de twee genoemde factoren een gevaar kan ontstaan. Zij betekent geenszins een vermoeden van verwarringsgevaar bij het bestaan van gevaarvoor associatie in enge zin.Met dezefornmleringheefl hel Hof'impliciet gedoeld op de door de nationale rechter in iedere bij hem aanhangige zaak te verrichten bewijswaardering. Het Hof heeft de nationale rechter niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststelling van verwarringsgevanr, waarvan het bewijs moet werden geleverd. 41 De bekendheid van een merk, indien deze is bewezen, is dus een factor die naast andere stellig van belang kan zijn. Merken met een - in het bijzonder door hun bekendheid - sterke onderscheidingskracht genieten in zoverre een ruimere bescherming dan merken met een geringere onderscheidingskracht.(arrestCanon, reedsaangehaald, punt18). Niettemin is de bekendheid van een merk geen grond om het bestaan van verwarringsgevaarte vermoeden, enkel omdat er gevaarvoor associatie in enge zin bestaat. Daarbij kan nog worden vermeld dat het HvJ eveneens conform de conclusie van A-G Jacobs - zich uitdrukkelijk onthoudt van een oordeel over de uitleg van artikel 5 lid 2 van de Richtl ij 11, vgl. artikel 13A lid 1 sub e BMW: 23 Voorts blijkt uit het verwijzingsarrest, niet, dat Adidas in het hoofdgedingzoti hebben gesteld, dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het litigieuze teken ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het door

Bij beschikking van 19 juni 1998, N] 1999, 68, MI! 1 998, p. 341 stelde de HR een negental vragen aan het Benelux-Gerechtshof in de zaak van Campina Melkunie tegen het BMB, dat geweigerd had het merk Tüomild in te schrijven wegens gemis aan onderscheidend vermogen. Op 26 juni heeft het BcncluxGerechtshof onder nummer A 98/z arrest gewezen. In de eerste plaats wilde de HR weten of in procedures ex artikel Ster BMW überhaupt cassatieberoep openstaat. Het antwoord luidt bevestigend (althans voorzover het desbetreffende nationale burgerlijke procesrecht voorziet in cassatieberoep in verzoekschriftprocedures, hetgeen althans naar Nederlands recht het geval is). De vragen II tot en met V hebben betrekking op de wijze waarop en liet tijd stip waarnaar het BMB merkdepots dient te beoordelen resp. de rechter beslissingen van het BMB moet toetsen. Het BenGH antwoordt dat Bureau en rechter daarbij rekening dien e n te h o u d e n met alleretevante, bekoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden. Met eventuele inburgering mag uitsluitend rekening worden gehouden voorzover die heeft plaats gevonden vóór de datum van het depot. Weliswaar biedt artikel 3 1 id 3 van de Berste Merkenrichtlijn de mogelijkheid om ook rekening te houden meL inburgering naliet depot, maar uit de passage die het Gemeenschappelijk Commentaar (GC) aan de i nburgcri ng wijdt, leidt het BenGH af dat de Benelux-wetgever van deze mogelijkheid geen gebruik heeft willen maken. De vragen VI tot en met VIII betreffen kort gezegd de vraag of een teken, bestaande uit een nieuw woord dat is samengesteld uit bestaande woorden die ieder voor zich onderscheidend vermogen missen, zelf in principe wel of niet onderscheidend vermogen zal bezitten. Deze vragen worden door het BenGI I voorgelegd aan het Hof van Justitie. De laatste vraag heeft betrekking op een passage in het GC waarin is aangegeven dat het toetsi ngsbeleid van het BMB voorzichtig en terughoudend zal moeten zijn waarbij het streven erop gericht zalzijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren. Het BenGH overweegt dat deze opvatting in het GC moet worden gezien als een aansporing aan het BMB om een terughoudend beleid te voeren, maar dat de rechter de beslissingen van het BMB uitsluitend aan de wet dient te toetsen, waarbij de bewuste passage geen rol kan spelen. Zoals bekend zijn nog meer vragen met betrekking tot de beoordeling door het BMIï en de bcrocpsrechter ex art. Sbis en 6ter BMW gesteld aan zowel het Benelux-Gerechtshof als het HvJEG door het Haagse Gerechtshof bij beschikking van 3 juni 1999, BfH 1999, nr. 82, blz. 303 (1'ostkantoorII). D.W.F. V.

17

J U L I

2 0 0 0

B I J B L A D


•

A R T I K E L E N Symposium Intellectuele Eigendom Op 9 mei j.1. is in het Paleis van Justitie in Den Haag een symposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. J. J. Brinkhof als vice-president van het Gerechtshof en voorzitter van dekamervoor geschillen inzake intellectueleeigendom. Het symposium werd georganiseerd door het Gerechtshof tezamen met AIPPI Vereniging voor Industriële Eigendom in Nederland. Gekozen was voor een opzet, volgens welke 's ochtends niet één bepaald onderwerp van materieel recht aan de orde zou komen maar waarbij tal van verschillende, actuele juridische onderwerpen zouden worden belicht, zodat een ieder in het programma iets van zijn gading zou kunnen vinden. De als inleiders uitgenodigde hoogleraren Ch. Gieten, RW. Grosheide, W.A. Hoyng, KB, Hugcnholz, A. Louct Fcisscr, C.J.J.C. van Nispen, A.A. Quaedvlieg en D.W.F. Verkade, allen met een leeropdracht of werkzaamheden op het terrein van de intellectuele eigendom, hebben zich op voortreffelijke wijze van hun taak gekweten, zoals ttit de hierna afgedrukte bijdragen ook blijkt. Het middagprogramma was gewijd aan plannen om een supranationaal Europees Gerecht voor octrooizaken in het leven te roepen, een zgn. Eurypean Patent Court. Na een schets van de problemen van het huidige systeem door mijzelf, bracht mr. E. J. Numann (vicc-prcsidcnt van de Haagse rechtbank tevens voorzitter van de I.E.kamer) bezwaren van Nederlandse zijde naar voren die met name de positie van het midden- en kleinbedrijf als octrooihouder en de aansluiting van de door het gerecht te treffen voorlopige voorzieningen op reeds nationaal getroffen voorzieningen betroffen. De plannen werden door Sir Robin Jacob uit Londen (High Court) en G. Kollc van het EOB te Mijnenen grondig tocgcliehtcn becommentarieerd. Drs. P. C, Schalkwijk gaf nader inzicht in de achtergronden en verwoordde de wensen van de (grote) industrie op overtuigende wijze.

*** Ik zou nog even willen stilstaan bij d it ambitieuze project. Op de in juni 1999 in Parijs gehouden Intergouvermentele Conferentie van de lid-staten van de Europese Octrooi Organisatie is de aanbeveling gedaan om maatregelen te nemen 'they consider neecssary to study the restriction 10 a minimum of rhe ntrmber of courts dealing with patent litigatiun'. Daarbij kreeg een 'Working Party on Litigation' onder meer de opdracht een ontwerp-tekst op te stellen voor een zgn. optional protocol (bij het Europees Octrooiverdrag) dat met betrekking tot de rechtspleging inzake Europese octrooien de deelnemende landen zou binden aan cen 'intcgrated judicial system, Includ i ng uniform mies of procedure and a common court of appeal'. Als voorlopige uitgangspunten kunnen worden genoemd: - één exclusief bevoegd supranationaal octrooigerecht voor de deelnemende landen; - rechtspraak in eerste aanleg en in hoger beroep; - bevoegdheid va ir het gcrcdit inzake vorderingen strekkende tot inbreukverboden, nietigverklaringen of gedeeltelijke herroeping (met inbegrip van daartoe strekkende verweren), verklaringen van geen-inbreuk, voorlopige voorzieningen; - in de financiering van het gerecht wordt in elk geval deels voorzien door het heffen van griffierechten; - de proccdu re kent haai eigen processuele regels;

E I G E N D O M

•

'

•

-

'

•

2 3 3

• •

- in eerste aanleg wordt de zaak behandeld in het land waar de gedaagde is gevestigd door een combinatie van drie (rondreizende) rechters, van wie één (bij voorkeur afkomstig uit een desbetreffende land) als rapporteur optreedt; er zal een internationale pool van rechters worden gevormd. Volgens het tijdschema zou het Protocol in het najaar moeten worden getekend door de deelnemende lid-staten (voorlopig: Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland en wellicht Denemarken, Duitsland, België en Cyprus). Tot zover het Bu ropcan Patent Court van de toekomst,

Ben verrassing rijdens het Symposium, met name voor mr. Jan Brinkhof, was de uitreiking aan hem van de Professor B.M. Tclderspenning voor Industriële Bigcndom door mr. Th.R. Bremer, nu in zijn hoedanigheid van voorzitter van de selectiecommissie. Deze penning wordt volgens het (nog te formaliseren) reglement uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich zeer verdienstelijkheeft gemaakt in de beoefening, waaronder begrepen de wetenschappelijke beoefening, van het recht van de intellectuele eigendom. De reden dat de penning de naam van de bekende Leidsc vol ken rechtsgeleerde draagt, is dat professor Telders ook voor de beoefening van liet octrooirecht van eminente betekenis is geweest. Hij was overigens ook een van de oprichters van het Bijblad bij de Industriële Eigendom.1 Van Telders is het volgende citaat afkomstig (dat, evenals het daaropvolgende, is ontleend aan de door mr. Brcmcr uitgesproken laudatio): De jurist, men subtiele juridieke deductie, gepaard gaande met meer of minder omvangrijke rechtsvergelijkende analyse, op zichzelf een geestelijk genot is, en zo zijn er gelukkig nog velen, kan in het octrooirecht zijn behagen scheppen. Ook Jan Brinkhofheeft zich niet onbetuigd gelaten: Het octrooirecht is er meer voor de kop van het peloton. Het is er om de voorhoede te stimuleren haar creativiteit ten volle te ontplooien. Ook dat is nodig, wij rijden namelijk mee in een internationale wedstrijd. (...) Voor de jurist is een van de grootste aantrekkelijkheden gelegen in het object, de techniek. Hetisvooreenjuristzondermeereengenotom via liet octrooirecht enig zicht te hebben op de fascinerende wereld der techniek (...). Ik denk dat er weinig rechtsgebieden die zo internationaal gekleurd zijn. De internationale aanpak is ruim 100 jaar geleden begonnen met het verdrag van Parijs totbeschermingvan dtlndustriëleEigendom. En, om met de laudatio te eindigen:'Jan Rrtnkhof is evenals Telders in de praktijk met dit rechtsgebied in aanraking gekomen en heeft in de afgelopen 17 jaren aan de beoefening van dit recht nationaal en internationaal een uitzonderlijke bijdrage geleverd'. Daarna is dan ook door menigeen een dronk op de laureaat uitgebracht. Het was een voorrecht om vele jaren met Jan Brinkhaf samen te werken. J.C. Fasseur-van Santen

1

Ontleend aan de laudatio, uitgesproken door mr. Brcmcr,

2 3 4

B I J B L A D

I N D U S T H I L L 1 .

Bescherming van bedrijfsgeheimen; pleidooi voor de invoering van het TRIPs-Verdrag Prof. mr. Ch.Gieleiv De bescherming van bedrijfsgeheimen is een in Nederland tamelijk stiefmoederlijk bedeeld onderwerp dat over het algemeen ergens bij liet einde van de staart van het intellectuele eigendomsbeest wordt behandeld. Ik kan mij ook niet herinneren dat ik over dit onderwerp ooit met Jan Brinkhof van gedachten heb gewisseld en ik meen dat hij er zelf ook niet over geschrevenheeft. In heibijzonder het op 1 januari 1996 inwerking getreden TRIPs-Verdrag geeft echter aanleiding om dit onderwerp een meer centrale positie te laten innemen. Er zijn maar liefst vier bepalingen in het TRIPs-Verdrag die over de bescherming van bedrijfsgeheimen gaan. Ik vat ze even kort samen. De eerste betreft artikel 39, het enige attikel van Titel 7 met het opschrift 'Bescherming van niet-openbaat gemaakte informatie'. De bepaling bevat de verplichting van de lidstaten om binnen het kader van de bescherming tegen oneerlijke mededinging bescherming te verlenen van niet-openbaar gemaakte informatie en wel de volgens de positief geformuleerde regel dat iedereen de mogelijkheid moet hebben te beletten dat informatie waarover men rechtmatig beschikt zonder toestemming wordt openbaargemaakt aan, verworven door of gebruikt door anderen op een wijze die strijdig is met eerlijke handelsgebruiken. Onmiddellijk valt op dat deze positief geformuleerde bcschcrmingsvcrpl ie riting geplaatst is binnen het kader van de bescherming Legen oneerlijke mededinging. De reden daarvoor is dat zeker gesteld moest worden dat dit onderwerp in TRIPs geregeld zou kunnen worden. De intellectuele eigendomsverdragen, zoals het Unieverdrag van Parijs, betreffen immers niet de bescherming van bedrijfsgeheimen. Wel bevat het Unieverdrag in artikel ïobis een uitdrukkelijke bepaling die beoogt bescherming tegen daden van oneerlijke mededinging te geven en het is in dat kader dat de bescherming wordt verleend. Het zonder toestemming openbaar maken, verwerven of gebruiken van nict-openbaar gemaakte informatie kan slechts worden belet indien het geschiedt op een wijze die strijdig is met eerlijke handelsgebruiken. Blijkens een voetnoot worden onder strijd met eerlijke handelsgebruiken in elk geval verstaan situaties van conttactbrcuk, misbruik van vertrouwen, etc. De voorwaarden voot de hier bedoel de bescherm ing zij 11 dat de informatie geheim is, dat wil zeggen niet algemeen bekend bij of gemakkelijk toegankelijk voor hen die zich gewoonlijk met die informatie bezighouden, vootts dat de informatie handelswaatde heeft omdat die geheim is en tenslotte dat de informatie onderworpen is aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden. De tweede bepaling in TRIPs is artikel 3 4 lid 3 dat voorziet in de in ons artikel 70 lid 7 ROW 1995 voorkomende omkering van de bewijslast bij rechtsvorderingen gebaseerd op werkwijze octrooien tot vervaardiging van nieuwe voortbrengsels. Artikel 34 lid 3 bepaalt uitdrukkelijk dat bij de bewijslevering rekening moet worden gehouden met legitieme belangen van de vetwectderbij geheimhouding.

1

Auteur is advocaat Lc Amsterdam en bijzonder hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit artikel is een bewerking van de voordracht die werd gehouden tijdens liet Brhikhof Symposium te 's-Graveimage op 9 mei 2000.

I. I G L N I) O M

1 ;

J U L I

2 0 ü O

Dan is er artikel 42, laatste zin, een bepaling uit de titel over eerlijke en billijke procedures. Hierin is de verplichting opgenomen dat procedures tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten moeten voorzien in middelen om geheime informatie als zodanig te herkennen en te beschermen. Tenslotte is er een algemene tegel van bewijslastverdeling in attikel 43 lid 1. Volgens deze bepaling kan de techter overlegging van materiaal bevelen dat zich in handen van de wederpartij bevindt, in passende gevallen met inachtneming van de voorwaarden die de bescherming van geheime informatie verzekeren. Wat de hietvoot in artikel 39 opgenomen algemene positief geformuleerde regel strekkende tot een verplichting tot bescherming van bedrijfsgeheimen betreft, bepleit ik opneming daarvan in Boek6 BW (zolangBoek 9 nog niet bes taai). Terzijde merk ik op dat vrij algemeen wordt aangenomen dat het TRIPsVerdrag geen directe werkingheeft (binnenkort zal het Hof van Justitie hieromtrent in de zaak Dior/Tuk een oordeel geven, maar zowel de Commissie als alle interveniërende regeringen hebben het Hof als meninggegeven dat TRIPs geen directe werking heeft1). Ht zijn twee redenen aan te wijzen waarom opneming van de bepaling van artikel 39 in het Nederlands burgerlijk recht is aan te bevelen. De eerste betreft de omstandigheid dat in het ongeoorloofde mededingingsrecht over het algemeen het uitgangspunt wordt gehanteerd dat men vrij is om zaken van een ander over te nemen, tenzij zich bijzondere ontstand igheden (zoals veroorzaken verwarringsgevaar) voordoen. In de rechtspraak over de bescherming van bedrijfsgeheimen in Nederland kan men dit uitgangspunt ook een enkele maal lezen. Met dit in het ongeootloofde mededingingsrecht in het algemeen levend beginsel valt een positief geformuleerde verplichting dat een ander kan worden belet geheime informatie te gebruiken e.d. niet goed te verenigen. Een tweede reden om de algemene regel in te voeren is dat hiermee een basis wordt gelegd voor een deugdelijke voorlichting door de overheid over een goede bescherming van bedrijfsgeheimen. Aan een dergelijke goede voorlichting van het bedrijfsleven ontbreekt het nogal eens, zo leren vele gevallen uit de techtspraak. In mijn in noot 2 genoemde preadvies bespreek ik de rechtspraak op dit gebied in Nederland. De voorlichting zou bijvoorbeeld kunnen worden gegeven door het Bureau voor de Industriële Eigendom. Opvallend is dat de brochures van het Bureau over kennisbescherming tot nu toe alleen gaan over de bescherming van in octrooien neergelegde kennis. Opneming van de tegel over de bescherming van bedrijfsgeheimen in het positieve Nederlandse recht werkt ook anderszins mee aan de rechtszekerheid. Niet vergeten moet allereerst worden dat het hele stelsel van handhavingsbepalingen in het TRIPs-Verdrag (Deel III) ook voor artikel 39 gcldtcn om elk misverstand weg te nemen, lijkt het goed alle twijfels weg te nemen over de toepasselijkheid van de handhavingsbepalingen op zaken met betrekking tot de bescherming van bedrijfsgeheimen. Er is nog een andere onzekerheid. Volgens de reditspraak van de Hoge Raad1 zijn eerlijke handelsgebruiken niet zonder meer bcsl issend bij de vraag of een handelwijze onrechtmatig is. Blijkens de tekst van artikel 39 TRIPs-Verdrag moet met de eerlijke 2 Zie over deze problematiek in liet algemeen onder meer mijn preadvies voordevereeniging'Handetsredit', Rexhermingvan bedrijfsgeheimen, Deventer 1999. 3 HR 8 januari 1960, NJ 1960,415 m.nt. H.B., J3JE 1960, 60Scrabtk.

1 7

J

Li l-

I

?
B

I .I

B L A

D

I N

D

U

handelsgebmiken rekening worden gehouden, immers slechts wan neer geheime informatie in strij d met dergelijke gebruiken wordt openbaargemaakt e.d. kan de rechtmatige eigenaar zich verzetten. De overige hiervoor genoemde drie bepalingen zien op de bescherming van bedrijfsgeheimen in civiele procedures, In Nederland laten zich allerlei situaties denken waarin partijen die in een procedure zijn verwikkeld, geconfronteerd kunnen worden met het prijsgeven van geheime informatie. Ik denk aan de volgende gevallen: Tnlichtingen comparitie (artikel 19a Rv.), waarbij een bevel kan worden gegeven tot het overleggen van bescheiden. De in art. 8 WvK opgenomen verplichting tot het openleggen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers. De verplichtingtothet overleggen van gegevens in intellectuele eigendomszaken, zoals facturen e.d, onder meer in liet kader van het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de met de inbreuken behaalde winst. De exMbitiepücht voorzien in art. 843a Rv.: de mogelijkheid om afschrift of uittreksel te vorderen van een akte die betrekking heeft op een rechtsbetrekking. Het noemen van de voorman in intellectuele eigendomszaken. Het overleggen van lijsten met afnemers. De voorlopige en gewone getuigenverhoren. Tot nu Loe is bij de regeling van deze gevallen slechts in het kader van de exhibitieplicht de bepaling opgenomen dat de rechter de wijze waarop de exhibitie geschiedt, bepaalt. Alleen in dat kader zou dus eventueel een beschermende maatregel door de rechter kunnen worden gegeven die ertoe strekt om bedrijfsgeheimen te beschermen. In alle andere gevallen is het overgelaten aan rechtersrecht in hoeverre bij het verstrekken van gegevens in een of meer van de hiervoor bedoelde situaties rekening kan of moet worden gehouden met bedrijfsgeheimen. Soms biedteen constructie van misbruik van proccsbcvocgdhcid uitkomst, zoals we kennen tiit het Enka/Du Pont-arrest van de Hoge Raad.* Soms wordt de vraag naar het prijsgeven van bedrijfsgeheimen beoordeeld in het kader van een afweging van belangen doordat de rechter het belang van het boven water krijgen van de waarheid afweegt tegen het belang van het geheimhouden van bedrijfsinformatie. 5 In dit verband wordt ook gewezen op liet arrest van het Haagse Hof in de zaak StamtCarhon en DSMpow,c Hier besliste het Haagse Hof bij de beoordeling of aan een getuige bepaalde vragen konden worden gesteld, waarbij eventueel bedrijfsgeheimen zouden kunnen worden prijsgeven, of een aan een getuige te stellen vraag werkelijke rerzake dienende is en of de beantwoording werkelijk noodzakelijk is voor de waarheidsvinding. Volgens het Haagse Hof diende tevens te worden onderzocht of hetgeen door een antwoord op een vraag bekend zou worden, werkelijk zodanig is dat daardoor een gegeven omtrent het fabricageproces zou zijn prijsgegeven ten aanzien waarvan bet voor de fabrikant van reëel belang is dat het voor derden, in het bijzonder zijn concurrent, geheim blijft om andere redenen dan om oerrooi-inbreuk te verheimelijken. Naar mijn mening zou ook hier een deugdelijke wettelijke basis meer rechtszekerheid kunnen brengen en wel onder meer door

S T

R I Ë L F

E I C

F N

I)

O

M

invoering van artikel 34 lid 3 TRirs-Verdrag in artikel 70 lid c zodat bij omkering van de bewijslast reken ing moet worden gehouden met de legitieme belangen van de verweerder bij de bescherming van bedrijfsgeheimen. Er is dan in elk geval duidelijkheid over de verplichting om daarmee rekening te houden en de wijzen waarop dit kan geschieden zijn velerlei. De rechter zou zogenaamde 'protective orders' kunnen geven zoals het aanwijzen van deskundigen die de werkwijze in de onderneming van de verweerder gaan bekijken en daaromrrent al dan niet met geheimhouding aan de rechter rapporteren, etc. Dergelijke 'protective orders' laten zich ook denken bij de door mij bepleite invoering van de arrikelen 42 slotzin en 43 lid ïTRIPsVerdrag die ik hiervoor al aan de orde stelde. Het voorzien in middelen ter herkenningen bescherming van bedrijfsgeheimen en de verzekering van dergelijke bescherming bij eenbepaalde bewijslastverdeling zou gemakkelijkkunnen worden meegenomen in het thans bij de Tweede Kamer aanhangige wetso ntwerp 2685 5 strekkende tot herziening van het procesrecht voor bu 1gerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg. Ik realiseer mij dat het hiervoor geschreven pleidooi voor invoering van bepaalde TRIPs-bepalingen het laatste pleidooi is dat ik voor Jan Btinkhof mag houden. Ik verheug me op het eerste pleidooi tegen Jan Krinkhof.

Misbruik van intellectuele eigendom Prof. mr. EW. Grosheide* 1 Misbruik van recht in het algemeen en misbruik van intellectuele eigendom in het bijzonder doen het als grondslag van een vorderingslecht inde rechtspraktijk. Wie zijn verdediging voert op die grondslag heeft in de regel geen werkelijk verweer. 1 let is per saldo een testimonium pauperlatis dat van stal wordt gehaald wanneer een gedaagde aan het eind van zijn latijn is. Zo bezien en beperkt tot deintellectueleeigendom pleit het voor procespartijen en hun juridische adviseurs dat in de gepubliceerde rechtspraak weinig of geen uitspraken over misbruik te vinden zijn. En ook de handboeken besteden er nauwelijks aandacht aan. Dat 1 ijkt er op te wijzen dat - eisende en verwerende - alleen dan wordt geprocedeerd, wanneer het werkelijk ergens om gaat. Of lijkt dat maar zo? Dat hangt er vanaf hoe men het ergens-om-gaat invult en wat men in dat verband als misbruik van intellectuele eigendom aanmerkt. 2 Wanneer is ook maar weer sprake van misbruik van recht? Sinds de invoering van het nieuwe BW in 1992 wijst hier art. 3:13 de weg. In de terminologie van dit artikel is van misbruik van bevoegdheid - samengevat - sprake in de volgende gevallen: a rechts uitoefening met het uitsluitend doel om te schaden b rechtsuitoefening voor een ander doel dan waarvoor het recht is verleend c redirsuitoefening, gepaard gaande met onevenredige belangenbehartiging. De gevallen a en c zijn vanouds bekend, wereldberoemd is de rcchtspnakavcrdcUtreditsestiidentensociëleit,deBergeriDalsewa-

4

HR 29 maart 19H5, NJ igHd, 242 m.m. VVHH er I.WH, B/K 1986, 73. ' Zie bijvoorbeeld de niet-£epublieecrde beschikking van de Rb. 's-tjravenhage 27 september 1996, Rolnr. 96.310 AUkdsi^nal, lnc./D5M.

r

5

6 september 1990, \y 1992, 28S.

' Hoogleraar Privaatrecht en Intellectueel Eigendomsrecht UU (Molcngraafflnsrituut/ciEK).

2 3 6

B I J B L A D


tertoren, en de Stadskanaalse garage.1 Geval b, rechtsuitoefening buiten het beoogde doel om, komt in de rechtspraak nau wel ijks voor. De reden zal zijn - zoals in de parlementaire geschiedenis op art. 3:13 wordt opgemerkt - dat in het burgerlijk recht niet iedere bevoegdheid voor ccn bepaald doel is gegeven. Dat ligt echter voor de intellectuele eigendom nadrukkelijk anders. Intellectuele eigendomsrechten worden immers juist met het oog op het nastreven van ccn bepaald doel verleend. Dit betekent, dat sprake is van misbruik van i n tellectuele eigendom zodra een auteurs-, merk- of octrooirecht wordt uitgeoefend voor een ander doel dan waarvoor het is verleend. Anders gezegd: het vrijwel ontb reken van uitspraken over m isbrui k van intellectuele eigendom doet vermoeden dat procedures op dat gebied alleen gaan om handhaving van intellectuele eigendomsrechten overeenkomstig hun respectievelijke doel.' Zo gesteld, heeft het ergens-om-gaan uitsluitend de eerbiediging van enig intellectueel eigendomsrecht tot inzet. Klopt deze theorie met de feiten? Laten wij eens enige uit recente vaderlandse rechtspraak bekende casuïstiek nalopen. 3 Een producent van prestigieuze cosmetische producten die met behulp van ccn selectief distributiesysteem worden afgezet, constateert dat als gevolg van ecnlck in het systeem producten terecht komen bij een kwalitatief als minderwaardig aangemerkte detailhandelsketen. Het geval speelt binnen de EU en dus mogen producten op de gemeenschappelijke markt vrij circuleren mits zij rechtmatig in het verkeer zijn gebracht. Dat is in casu het geval, omdat niet blijkt van onrechtmatig handelen van de detaillist jegens de producent. Wat kan de producent nog doen (behalve het dichten van hetlek in zijn distributiesysteem) om te voorkomen dat zijn producten buiten de door hem gecontroleerde kanalen worden afgezet? Niets, is men geneigd op die vraag te antwoorden. Maar dan heeft men toch gerekend buiten de waard van het auteursrecht en het merkenrecht. Die geven immers de daaronder gerechtigde producent de bevoegdheid om te beletten dat van zijn producten en verpakkingen door de bewuste detaillist verveelvoudigingen worden openbaar gemaakt dan wel om zich orn gegronde redenen te verzetten tegen verhandeling daarvan onderzijn merk. Iedere rechtgeaarde i.e.-specialist herkent in het beschreven geval het Dicr/Evcrs-arrest.'* En men herinnert zich de moeite die onze Hoge Raad -uiteindelijk gelukkig gesteund door het Europese Hof van Justitie - zich heeft moeten getroosten om deze intellectuele eigendomsclaims af te wijzen. Want volgens het positicfrechtelijke ABC van auteursrecht en merkenrecht had Dior inderdaad een punt: er werden immers werken verveelvoudigd en openbaar gemaakt; en er was immers gebruik van een merk. Maar voelt niet ook iedere i.e.-specialist dat auteursrecht en merken recht hier worden aangewend voor geen ander

E I G E N D O M

17

J U L I

2 0 0 0

doel dan ter compensatie van Dior's kennelijke onvermogen om het lek in haar selectieve distributiesysteem te dichten? 4 In het bijzonder uit de overwegingen die de Hoge Raad wijdt aan de opkomst van het entrepreneurial copyright blijkt dat ook ons hoogste rechtscollege zeer goed ziet dat in deze zaak het auteursrecht wordt aangewend voor ccn ander doel dan waarvoor dit recht is verleend. Om daarvoor ccn stokje te steken gebruikt de Hoge Raad echter niet de kwalificatie misbruik van intellectuele eigendom, maar wordt - naar bekend - een toevlucht genomen tot het openen van de auteursrechtelijke uitzonderingencatalogus. Eerlijkheidshalve moet echter worden toegevoegd dat de Hoge Raad aan het slot van zijn arrest met zijn verwijzing naar de morele rechten toch ook nog een duik neemt in het diepe van het zuivere auteursrecht. Die morele rechten zouden aan de Diors van deze wereld het recht geven om onder omstandigheden aan de overigens rechtmatige verspreiding van afbeeldingen van hun producren en verpakkingen toch een halt toe te roepen vanwege het geringe allooi van die afbeeldingen. Met ccn soortgel ijke redenering heeft de Hoge Raad in het aan het merkenrecht gewijde onderdeel van zijn uitspraak geoordeeld dat het de metkhouder onder omstandigheden toekomt zich te verzetten tegen gedragingen die de reputatievan zijnmerkkunnen schaden. Als zodanige gedragingen zouden onder meer reclame-uitingen in aanmerking komen. En waarachtig, in een uitspraak eind vorig jaar door de Bredase Presidenr gedaan in kort geding wordt deze door de Hoge Raad aan de merkhouder geboden mogelijkheid royaal benut. Tn de Lancöme/Super de Boer Pollemans-ïaak wordt aan gedaagde verboden voor of met producten van Lancöme te adverteren op een wijze die ernstige schade kan toebrengen aan de reputatie van het merk Lancöme. Eerder heeft de President overwogen dal de wederverkoper mannachten tevoorkomenjatzijnredamedewaarde van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de betrokken producten schaadt. Pollemans heeft in dit geval niet aan deze verplichting voldaan. Haar voormelde wijze van adverteren in een dagblad met grote oplage in Roosendaal en omgeving, waarbij de merken van Lancöme zijn afgebeeld in combinatie met aanbiedingen van saucijzen-broodjes, bokkepoten en de overige hierboven genoemde kruidenierswaren kan ernstig afbreuk doen aan het luxueuze en prestigieuze imago dat Lancöme rondom haar merken heeft weten op te bouwen. Toegegeven: Super dcRocrPollcmans als gedaagde, dat kon ook niet goed gaan.* 5 Ik noem een tweede geval, d itmaal uitsluitend liggend op het gebied van het auteursrecht, Een constructiebedrijf ontwikkelt en bouwt kermisattracties die worden verkocht aan kermisexploiranten. Dat geldt ook voor een bijzonder soort draaimolen die wordt beschreven als een samenstel van gondels dat er voor de toeschouwer uitziet als de wieken van een windmolen, een propellor of een ventilator. In vol bedrijf en dus bezet met passagiers geeft het geheel bovendien ccn borstclachtig effect als gevolg van de los in de lucht zwaaiende benen van de passagiers. Het constructiebedrijf constateert dat een concurrent een soortgelijk apparaat op de markt brengt en statt ccn procedure wegens auteursrechtinbreuk. Het tweede apparaat zou een nabootsing in auteursrechtelijke zin van het eerste apparaat zijn.

' ZieHRi april Igzo, ,VJ ï yzo, 469; HR 1 3 maart 1936, NJ 1936,415; IIR 17 april 1970, NJ 1971, 89. " Vgl. P. A. Stein, Misbruik van auteursrecht, informmierecht/AMi 1993/7, p. 1 23-1 27. Zie in dit verband ook het misbruik van recht concept dat centraal staat in de zogeheten specifieke voorwerprechtspraakvanhet HvJ EG, waarover Inge Govaere, The Use and Abuse oflntellectual Property Rights in E.C. Laiv (Sweet & Maxwell 1996). Vgl. wat betreft de pendant Ik ontleende casus aan het eind vorigjaar door het Amsterdamse van deze benadering naar Amerikaans recht Mark Pattctson, Whm is Propcnyl!Udk.Muil?ThcLe\>cragingrrobk.m, Fordham international IntellutualHof gewezen arrest in de zaak Van der Eeek/Mondial met betrekPropertyl aw & Polky Cnnference inoa (nog ongepubliceerd). Zie recent ook Pres. Rb. Leeuwarden 14 april zooo (BUMA/Hoiel Centraal) (ongepubliceerd), Roinr. 0046. 3 ZieHR21 oktober 1995, NJ 1996, 68z: HvJ EGfinovember 1997, 4 informalïerechi/AMÏ 1998/1, p. 6. Tres. Rb, Breda 25 november 1999,7ER 2000/3, P-135-

17

J J L I

2 0 0 0

IIIJGI.

AD


king tol de Sound Machine van Van der Beek die een nabootsing zou zijn van de Top Scan van Mondial .* Ook hier lijkt mij duidelijk dat het auteursrecht van stal wordt gehaald om een concurrent van de markt te krijgen. Kermisattracties plegen er aantrekkelijk en vrolijk uit te zien en komen mogelijk voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking. Maar auteursrecht dat in zij n zu ivere vorm betrekking heeft op oorspronkelijke vormgeving toul court, dat wil zeggen slechts een doel in zichzelf vindt, komt hier toch niet voor toepassing in aanmerking. Het Hof lost de kwestie op door aan te nemen dat een voorwerp inbeweging vanwege het daardoor opgewekte visuele effect weliswaar een werk in de zin van het auteursrecht kan zijn, maar dooi- in het concrete geval de vordering af te wijzen wegens gebrek aan oorspronkelijkheid van de vormgeving. Haalbij zou sprake zijn van inventiviteit, niet van creativiteit. Ik betwijfel of dit vanuit het systeem van het auteursrecht de juiste benadering is. Naar mijn mening is een betere aanpak de concrete kermisattractie niet aan te merken als een werk. Maar nog beter zou mij lijken de zaak in de sleutel te plaatsen van rechtsuitoefening buiten het doel van het auteursrecht. S Een derde geval brengt ons naar het gebied van het merkenrecht. Een internationaal opererende producent van tandpasta introduceert op de Nederlandse markt een nieuwe tandpasta waarvan wetenschappelijk vaststaat dat gebruik ervan liet terugtrekken van tandvlees tot staan brengt. Aan de productie van deze tandpasta gaan jaren van onderzoek vooraf. Een Nederlandse concurrent, marktleider op het gebied van mondhygiëne, staat op het punt eenzelfde soort tandpasta te produceren, maar heeft het onderzoek nog niet afgerond. De Nederlandse onderneming vreest dat introductie van de buitenlandse tand pasta haar positie als marktleider in gevaar zal brengen en bezint zich op een tegenactie. Dan stelt zij vast dat het merk waaronder de buitenlandse onderneming haar nieuwe tandpasta verkoopt in bepaalde opzichten overeenstemt met een door de Nederlandse onderneming reeds jarenlang hier te lande gevoerd merk. Mitsdien wordt in kort geding gevorderd de concurrent te verbieden de nieuwe tandpasta onder het beoogde merk in Nederland op de markt te brengen. Hopelijk zal dat tot gevolg hebben dat de nieuwe tandpasta vanwege de processuele mogelijkheden van hoger beroep, cassatie en bodemprocedure gedurende geruime tijd nog niet op de Nederlandse markt zal verschijnen en daarmee heeft de Nederlandse ondcrncming tijd gewonnen om haar onderzoeksresultaten in voldoende mate te substantiê'ren in een eigen n ieu wc tandpasta die op de markt zal kunnen zijn voordat de proccdu res met de buitenlandse onderneming zijn uitgevochten. 7 De i.e.-specialist zal in neL hiervoor beschreven geval zonder twijfel een parafrase herkennen van de eveneens uit het vorig jaar stammende JteZ/Bmetoï-zaak waarin in twee instanties de merkenrechtelijke claim van Unilever dal het merk Ecnecol inbreuk zou maken op het merk Eecel is afgewezen.6 Uit de rechtsoverwegingen van president noch Hof blijkt dat in dit margarinegeschil de hiervoor in verband met de tandpasta genoemde concurrentie-overwegingen bepalend zijn geweest voor het instellen van de vordering. Maar men hoort wel eens wat en doet ook zelf praktijk en zodoende komt men op het idee dat ook in de ite//taea>/-zaaiï niet het merkenrecht maar opnieuw het weren van een concurrent van de markt de inzet van het geding en reden tot afwijzing van de vordering is geweest.

12

1

Nog een geluk-zo zou men kunnen zeggen-dat naar de maatstaven van het merkenrecht volgens President en Hof Benecol niet vcrwarringwekkend overeenstemt met Becel. Maar stel nu eens dat dit naar her oordeel van de rechterlijke instanties wel het geval was geweest: zou Unilever dan niet terecht aan het langste eind hebben getrokken, ook al zou het haar overigens worst zijn onder welk merk de Ki nsc margari nc op de markt zou worden gebracht? 8 De vraag kan nog opkomen of ook op het gebied van het Jan Brinkhof zo geliefde en vertro uwde octrooirecht gevallen van rechtsuitoefening buiten het doel voorkomen. In het Nederlandse octrooirecht - maar d aari n ben ik n i et goed thu is - heb ik niets toepasselijks kunnen vinden. Maar gelukkig is er bet door Jan Brinkhof zo bewonderde Amerikaanse octrooirecht. Misbruik van octrooirecht is daar een bekend en geaccepteerd verweei-LeadingcaseishetMortonSaltCo. v. GSSuppiger-anest van de Suprème Court uit 1942.7 In die zaak betoogde Morton dat Sappiger inbreuk had gemaakt op haar octrooi met betrekking rot wat wordt genoemd - een salt-depositing machine. De tabletten die de machine opleverde waren niet zelf geoctrooieerd, maar Morton voerde een octrooilicentiepraktijk die licentienemers verplichtte om alleen zouttabletten te gebruiken die door Morton waren geproduceerd. Dusdoende gebruikte Morton zijn octrooi om de mededinging te belemmeren met betrekking tot de verkoop van een product dat 11 iet viel binnen het bereik van het octrooi. Onder verwijzing naar redenen van public policy wordt Morton's vordering dan ook afgewezen wegens misbruik van octrooirecht. 9 Met weinig moeite zou aan de hiervoor geëxposeerde casuïstiek het een en ander kunnen worden toegevoegd. Maar het reeksje is mijns inziens sprekend genoeg om m ij n pu nr re maken. Want waar brengt mij mijn bespreking van de opgevoerde casuïstiek? Daar waar ik meen dat misbruik van intellectuele eigendom een geschikte en elegante grondslag is voor verweer in zaken met betrekking tot intellectuele eigendom. Op die grondslagkan beter dan inde redeneringen die de rechters in de door mij besproken gevallen hebben gevolgd, word en gewraakt dat de inzet van een bepaald geding niet de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht als zodanig betreft, maar gericht is op het weren van concurrentie die niet wordt gewenst. De grondslag misbruik van intellectuele eigendom maakt namelijk beter dan redeneringen die aanknopen bij de systematiek van een bepaald intellectueel eigendomsrecht, du id cl ijk dat het hier gaat om rechtsuitoefening buiten het doel van een bepaald i.e.-rcchtom. 10 Wat zal Jan Brinkhof van mijn betoog vinden? Daarover is niets met zekerheid maar toch wel iets met enige waarschijnlijkheid te zeggen. In de verschillende door Jan Brinkhof tot dusver in het rechtsbedrijf vervulde rollen heeft hij er immers blijk van gegeven een zekere voorkeur te hebben voor terughoudendheid bij de rechtsuitoefening van intellectuele eigendomsrechten. Tk som die rollen voor het gemak nog even op: rechter, wetenschapper en wetgever. Jan Brinkhor", de uitvinder van het grensoverschrijdende verbod in i.e.-zaken, terughoudend hij rechtsuitoefening op dit gebied? Ik meen dat daarvan inderdaad blijkt uit verschillende door hem gewezen vonnissen en arresten, niet

7

- Hor Amsterdam g december 1999, IER 2000/3, P- 139-144s /.ie Hof Den Haag 5 juli 1999, IER 1399/6, p. 201-267.

E I G E N D O M

Zie 314 U.S. 488,491 (1942), gevolgd door in het bijzonder International Salt Co. v. United States, 333 U.S. 392 (1947), waaroverFatter^nn, genoemd in noot 2.

2 3 8

B I . B L A D


in de laatste plaats daar waar ook het tegengas met betrekking rot deOTSS&ötttersvan hem afkomstig is. Als wetenschapper heeft Jan Brinkhof van terughoudendheid blijk gegeven in verschillende publicaties. Ik noem in dit verband in het bijzonder zijn bijdrage aan liet Boekman-nummer van het Bijblad, gewijd aan het schrikbewind van de nevenvorderingen. En tenslotte heeft Jan Brinkhof in zijn korte loopbaan als wetgever blijk gegeven van terughoudendheid door in zijn eindrapportage als regeringscommissaris Boek 9 BW op te wekken tot een zekere beperking van het gebruik van de au tcu rs rechtelijke doclovcrdrachtslccr. Hoe zal dit gaan met Jan Brinkhof in zijn nieuwe rol van advocaat? Zullen wij hem zich in sneltempo zien ontwikkelen tot proecstijger? Wordt hij de advocaat van de rechthebbenden of van de parallelimporteurs? En hoe zal hij zich in de advocatenrol dan verstaan met het leerstuk van misbruik van intellectuele eigendom? De tijd zal het leren.

Aansprakelijkheid voor het verkrijgen, in stand houden cn/of handhaven van cen nietig octrooi Prof. mr. W.A. Hoyng" Een octrooi is cen belangrijk wapen in de mededinging. De octrooijurist zal daarbij in de eerste plaats denken aan het door het octrooi verkregen uitsluitend recht dat in cen procedure wordt gehandhaafd. Het zal duidelijk zijn dat indien het ingeroepen octrooi nietig blijkt te zijn de rechter de vordering tot handhaving zal afwij zen. Indien er geen sprake is van een geval van art. 75 lid 6 sub a IIOVV 1995 en de nietigheid eerst later, bijvoorbeeld in de bodemprocedure na een door de octrooihouder gewonnen kort geding procedure, aan het lichr komt is het vaste rechtspraak dat: inieginsel- dat wil zeggen behoudens bijzondere omstandigheden moet worden aangenomen dat degene die door dreiging met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar cen in kort geding gegeven verbod te gedragen, onrechtmatigheeftgehandeldwanneerhij,naar achteraf blijkt uit de uitspraak in het bodemgeschil, niet het recht had van de wederpartij te vergen dat deze zich van de desbetreffende handelingen onthield. Voorts mager, gegeven de aard van het kort-gedingvonnis, van worden uitgegaan dat degene die met executie dreigt, wist althans behoorde te weten dat hij zijn handelen baseerde op een voorlopige maatregel, zodat de door zijn handelen veroorzaakte schade in beginsel als door zijn schuld

veroorzaakt heeft te gelden (HR 16 november 1984, NJ 1985, 547). (vide r.o. 6.6 vonnis rechtbank inzake Spiro-Flamco HR 9.2.1996 EIE 1996/94). In een vonnis van 9 december 1998 drukt de rechtbank zich nog stelliger uit: Nu het octrooi waarop het in kort geding verkregen verbod is verkregen, nietig wordt verklaard, en dus achteraf is gebleken dattiaaktgeboren niet het recht had om haar octrooi te handhaven, is daarmee de onrechtmatigheid van de executie gegeven. Het verweer dat in het kort geding het nietigheidsverweer niet is gevoerd, kan daaraan niet afdoen. (Rb Den

Haag 9.iz.1998, BIE 1999,124 inz. Filtertankwagen) Het weglaten van de woorden 'in beginsel' is niet verstandig omdat zich tal van verschillende casus kunnen voordoen. Zo lijkt het niet voeren van een nietigheidsverweer in kort geding waarvan de gedaagde wel maar de octrooihouder niet op de

'Hoogleraar Intellectuele Eigendom KU Krabanr en advocaat te Amsterdam.

E I G E N D O M

17

J U L I

^ H O

hoogte is (en ook nier kan zijn: bijvoorbeeld openbaar voorgebruik door gedaagde) aanleiding te kunnen geven voor het niet aansprakelijk houden van de executerende octrooihouder. Zo'n geval is overigens ook (bevredigend) oplosbaar langs de weg van de verplichting van een gelaedeerde om de schade zoveel mogelijk te beperken. Een voorbeeld van het spiegelbeeld vinden wij in de al gememoreerde Spiro-Flamco zaak waar de octrooihouder wetende dat er sprake was van een nietig octrooi toch tot executie van een kort geding vonnis overging. Terecht meende de rechtbank dat in zo'n geval zelfs het excedent van de advocaatkostenboven op de kostenverooi'dcling toewijsbaar waren nu hel onrechtmatig handelen gelegen is in het procederen zelf. In zo'n geval (waarin en procedure wordt gevoerd waarvan de octrooihouder weet dat deze niet gevoerd behoort te worden omdat het octrooi nietig is) is derhalve niet alleen het executeren van een - ten onrechte verkregen - vonnis maar reeds het procederen zelf (bijvoorbeeld om potentiële afnemers van gedaagde afkerig te maken van het zaken doen met gedaagde) onrechtmatig. Volgens een nog ongepubliceerd vonnis van 7Juni 2000 inzakeParteurosa/Fokker, rolnr. 99/1876 is er sprake van een dergelijk onrechtmatig handelen indien de procedure is aangespannen met geen ander doel dan de concurrent dwars te zitten wetend daldie procedure geen schijn van kans heeft. In die zaak overwoog de rechtbank overigens dat daar geen sprake van was nu een octrooigemachtigde de octrooihouder (positief) had geadviseerd. Ik zou het echter vandaag niet over het handhaven van het octrooi ineen procedure willen hebben maar cen aantal korte opmerkingen willen maken over het buitenrechtelijk gebruik van het octrooi in de concurrentiestrijd. Vooropgesteld zij dat een dergelijk gebruik zich in vele vormen kan voordoen en hel dus gevaarlijk is om oplossingen van al die verschillende casus te baseren op een grove indeling. Ik doe toch een poging. Ipublicitair gebruik

Men denke aan bijvoorbeeld her gebruik van 'patented' of'patent pending' op producten, verpakkingen, in reclame etc. Dat betekent (soms) dat daardoor de concurrentie (zonder het octrooi te bestuderen) al afziet van het namaken van het product. In de ogen van het publiek betekent een dergelijke mededel i ng (soms) 'nieuw', 'innovatief', 'goed' etc. IIstille agressie

Daaronder zou ik willen verstaan het gebruik van het octrooi om cen concurrent af te schrikken. Het sturen van een waarscliuwingsbrief met daarin bijvoorbeeld de dreiging met een procedure resp. het uitbrengen van een desbewustheidsexploit etc. 111 publieke agressie

Het gebruiken van octrooien om afnemers van de concurrent onzeker te maken en te doen afzien van het kopen van de producten van de concurrent. ik wil het vandaag niet hebben over het met name met betrekking tot b et 'publ icitair gebruik' nog steeds voorkomende geval dat er van een octrooi of zelfs een aanvrage geen sprake is. In zo'n geval is er natuurlijk sprake van onrechtmatig handelen op grond van de bepalingen inzake misleidende reclame (BW VI, 196 e.v.). De vraag de ik onder ogen zou willen zien is wat de gevolgen zijn van dergelijke handelingen wanneer het octrooi waarop een

1 7

J

U

I

I

2 O O C

B I J B L A D


beroep wordt gedaan nietig is. Ook hierbij zijn talloze nuances aan te brengen. Ik onderscheid drie hoofdgroepen: A Wetenschap ten tijde van de verkrijging van het octrooi althans op het ogenblik dat het octrooi wordt gebruikt

Het gaat daarbij om het geval (vergelijk hierboven SpiroFlamco) dat de octrooihouder wist respectievelijk had behoren te weten dat zijn octrooi nietig is. Hier valt niet alleen onder het (klassieke) geval van openbaar voorgebruik door de octrooihouder maar ook het geval dat de octrooihouder bekend is met literatuur welke duidelijk meer pertinent is voor bijvoorbeeld de inventiviteitsvraag dan de door de Eu ropese Octrooi raad gevonden literatuur. Onder deze categorie valt ook liet geval waarin uil het onderzoek verricht door hel Bureau zonneklaar blijkt dat het registratieoctrooi nietig is. Kortom dit zijngevallen waar bij de octrooihouder geen redelijke twijfel kan bestaan dat zijn octrooi nie Lig is. E Onvoorzichtigheid

De octrooihouder handelt zonder dat een inhoudelijke beoordeling met betrekking tot de octrooieerbaarheid verkregen is. Een typisch voorbeeld hiervan is het verkrijgen van een registratie octrooi volgens de ROW 1995. Ik zou menen dat daar* ook sprake van is bij een Europees octrooi waarvan de oppositie termijn nog loopt resp. waartegen oppositie is ingesteld. Zelfs kan er sprake zijn van onvoorzichtigheid wanneer de octrooihouder duidelijk moet zijn dat er sprake is van een 'dun' octrooi (een octrooi waarbij aan de vereiste inventiviteit getwijfeld kan worden). C feiten of literatuur die de octrooihouder redelijkerwijze niet

had kunnen kennen (onmogelijkheid) Het gaat hier bijvoorbeeld om literatuur die niet door de Europese Octrooiraad resp. liet Bureau gevonden is of onbekend voorgebruik door derden. Ik wijs erop dal zodra een octrooihouder op de hoogte wordt gesteld van dergelijke literatuur of feiten (voor de toekomst) categorie A of B van toepassing is. Als wij nu de drie door mij onderscheiden vormen van buitengerechtelijk gebruik zetten tegenover de drie oorzaken van nietigheid dan kom ik tot liet navolgende schema: I. Publicitair gebruik

v^

II. Stille agressie

<\

llf. Publieke agressie ^—

—

—*

• ~~y- ——-~^>

.

^*.

A) Wetenschap

B) Onvoorzichtigheid

C) Onmogelijkheid

. OD geen OD

Uit het schema blijkt dat er altijd sprake is van onrechtmatig handelen ind ren er sprake is van wetenschap (A). Ik realiseer mij dat binnen de groep van wetenschap zich ook gradaties kunnen voordoen van puur bedrog tot rechtsdwaling. Indien de aan vrager door een octrooigemachtigde op de consequentie van openbaar voorgebruik is gewezen doch niettemin besluit, in de hoop dat niemand dit openbaar voorgebruik zal kunnen aantonen, om octrooi aan te vragen dan is dat mijns inziens een geval van

E I G E N D O M

2 3 3

puur bedrog. Ik meen echter dat ook een geval van (rcchts)dwaling geheel voor risico van de octrooihouder behoort te komen. Met andere woorden indien de octrooihouder van liet openbaar voorgebruik op de hoogte is maar het belang daarvan vooi* de geldigheid van een octrooi niet kent komt dat voor reken ing en risico van de octrooihouder. In het geval van onvoorzichtigheid (B) zou ik menen dat alleen publicitair gebruik (1) niet onrechtmatig is. De wel verleent de mogelijkheid om een niet inhoudelijk getoetst resp. 'dun* ocLrooi te verkrijgen en het zou te ver voeren indien in zo'n geval ook bij louter publicitair gebruik voorzichtigheid van de octrooihouder wordt geëist. Dit ligt echter anders bij stille of publieke agressie (II of III). Ik beu het dan ook in principe eens met (de uitkomst van) hetgeen de rechtbank in de zaak Boekestein-Koppert (vonnis 25 augustus 1999 rolnr. 97/3763) overwoog: Op de houder van een registratieoctrooi die aan een derde een desbewustheidsexploit heeft uitgebracht of jegens een derde anderszins zijn octrooi heeft gehandhaafd rusteen nsico-aansprakelijkheid voor de gevolgen van hei staken van de beweerdelijk inbreukmakende handelen door die derde, indien het octrooi achteraf ongeldig blijkt te zijn. De octrooihouder heeft dan jegens die derde, achteraf bezien, onrechtmatig gehandeld door tegenover hem een ongeldig octrooi te handhaven. Verwijtbaarheid speelt daarbij geen rol.

In het midden kan blijven of de rechter - zonder dal dit in de wet voorzien is - een risico-aansprakelijkheid kan creëren. In ieder geval lijkt liet verwijt in die gevallen in de 'onvoorzichtigheid' te kunnen worden gevonden, ik voeg daar overigens onmiddellijk aan toe dat een concurrent na ontvangst van een desbewustheidsexploit of een (dreig)brief een derde niet simpel weg iedere beweerdelijk inbreukmakende activiteit kan staken om vervolgens na een lange procedure volledige schadevergoeding te eisen wegens het feit dat het octrooi nietig is. Ik zou menen dat een derde moet trachten zijn schade zoveel mogelijk te beperken en alvorens rot het staken van zijn activiteiten uver te gaan de octrooihouder moet wijzen op het feit dat hij van mening is dat het octrooi nietig is en waarom dat het geval is. Tn het geval van onmogelijkheid (C) zou ik menen dat er alken in het geval van publieke agressie sprake is van onrechtmatig handelen. Ook hier weeg ik de zwaarte van de mededingingshandeling weer af tegen de (al of nie t) kennis van de octrooihouder met betrekking tot de oorzaak van de nietigheid. Indien in zo'n geval (C) de concurrent na stille agressie (II) zonder meer tot slaking van zijn activiteiten overgaat dan meen ik dat de octrooihouder voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk is. De beslissing tot stoppen is een zakelijke beslissing. De derde is niet gedwongen te stoppen op straffe van de verbeurte van een dwangsom. In een geval waar er geen sprake is van wetenschap resp. onvoorzichtigheid van de octrooihouder gaal hel dan te ver om de octrooihouder aansprakelijk te houden. Die octrooihouder heeft op zorgvuldige wijze gehandeld. Indien men in een dergelijke situatie het risico (van feiten die de octrooihouder niet kent) bij de octrooihouder legt leidt dat tot een feitelijke uitholling van het exclusief recht. Het lijkt redelijk in zo'n geval van de derde te verwachten ofwel dat hij in zijn bezit zijnde nietigheidsmateriaal aan de octrooihouder bekend maakt (waardoor er sprake zal zijn van 'wetenschap' resp. 'onvoorzichtigheid') zodat deze zich kan beraden, ofwel, indien de derde slechts hoopt op beter (nu nog onbekend) materiaal, dat

2 4 0

B I J B L A D

I N D U S I H I t l F

hij niet ophoudt met zijn activiteiten maar het op een procedure laat aankomen. Slechts in liet geval van publieke agressie (111) wanneer derhalve de octrooihouder afnemers van zijn concurrent benadert meen ik dat in alle gevallen de octrooihouder onrechtmatig handelt indien zijn octrooi nietig is. Dit zou ook moeten gelden voor desbewuslheidsexploiten. Ik realiseer mij dat de Hoge Raad in Drefvelin-Wientjes (HR 6.4.1962 NJ 1965, 116) heeft overwogen: dat het uitbrengen van een exploit als boven bedoeld niet oplevert een inbreuk op een recht en evenmin in strijd is met een wettelijken plicht, waaruit volgt, dat deze gedraging alleen dan als onrechtmatige daad kan worden aangemerkt, indien zij in strijd is met hetgeen jegens de wederparli]'volgens ongeschrevenrechtinhetinaatschappelijkverkeerbetaamt, dat mitsdien voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploit niet voldoende is, dat de in het exploit vervatte pretentie. achteraf'onjuislblijkt tezijn, doch daarvoor-anders dan het Hof'heeft geoordeeld - tevens vereist is, dat aan den octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt;

lic zou menen dat publieke agressie een zeer zwaar middel in de concurrentiestrijd is en dat (evenals bij de executie van een voorlopige beslissing) ook daarvoor zou moeten gelden dat de octrooihouder behoort te welen dat hij zijn (vergaand) handelen baseert op een exclusief recht waarvan nimmer uitgesloten kan worden dat dat zal blijken niet bestaan te hebben (terugwerkende kracht van de nietigheid) zodat de door zijn handelen veroorzaakte schade in beginsel als door zijn schuld veroorzaakt dient te gelden (vergelijk HR 16.11.19S4NJ 1985,547). Ik realis eer mij dat de lagere rechtspraak dit standpunt (dat naar de letter - maar toegegeven minder naar de geest - in de pas loopt met Drefvelin-Wientjes) niet aanvaardt (vide bijv. ïtb. en Haag 18.3.1998 BIE 1999, 560). Hel dilemma waarvoor de lagere rechter zich gesteld lijkt te zien is dat de octrooihouder een desbewustheidsexploit moet uitbrengen om zijn recht op schadevergoeding veilig te stellen. Het zou unfair zij n door dreiging met grote risico's (zoals aansprakelijkheid ook in een geval van nietigheid op een niet door de octrooihouder te voorziene grond) de octrooihouder af te doen zien van het uitbrengen van een exploit, nu dat betekent dat hij daarmede zijn recht op schadevergoeding verliest in het geval dat van inbreuk (en dus een geldig octrooi) sprake is. Vooropgesteld zij dat de vraag of ook na art. 45 lid 1 TRIPs een desbewustheidsexploit noodzakelijk is (quod non) hier een wat academisch punt is nu ook onder art. 45 lid 1 de octrooihouder een goed argument heeft met de stelling dal om zijn recht op schadevergoeding helemaal zeker te stellen hij de inbreukmaker op de hoogte moet stellen. Belangrijker is echter dat in de praktijk de octrooihouder inbreuken door afnemers van zijn concurrent in Nederland in principe snel kan beëindigen door middel van een kort geding resp. een versnelde bodemprocedure tegen zijn concurrent. Bovendien zal de geleden schade die de octrooihouder van zijn concurrent kan claimen veelal ook de schade veroorzaakt dooide afnemers (grotendeels) omvatten. Met andere woorden in de praktijk wordt een desbewustheidsexploit aan afnemers nauwelij ks gebruikt om het recht op schadevergoeding veilig te stellen doch om (zonder naarde rechter te behoeven gaan) op effectieve wijze de beweerdelijk inbreukrnaken.de concurrent de pas af te snijden. Als dit al niet voldoende zou moeten zijn om wat minder gevoelig te zijn voor het argument van de octrooihouder dat hij afnemers van zijn concurrent wel op de hoogte 'moet'

F I G F N D O M

17

J U L I

2 0 0 0

stellen (liefst met een imponerend deurwaardersexploit!) van zijn octrooi dan zou ik in ieder geval menen dat de octrooihouder, alvorens zich zonder risico voor aanspraken tot afnemers te kunnen wenden, eerst de concurrent in de gelegenheid moet stellen zich garant te stellen voor de door die afnemers veroorzaakte (surplus) schade. Het is een trieste dag. Jan Brinkhof neemt afscheid als hoogste octrooirechter in Nederland na een tijdperk waarin in en ook buiten Europa de Nederlandse rechtspleging in octrooizaken met name ook door hem 'op de kaart is gezet' als innovatief, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig. Het is echter ook een dag van welkom. De balie is verheugd met confrère Brinkhof's komst!

Over cumulatie gesproken Prof. mr. P. B. Hugenholtz' Het recht van intellectuele eigendom is in al zijn onderdelen (auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, sui generis rechten) de afgelopen decennia onstuimig gegroeid.1 Mede onder invloed van de opmars van de informatietechnologie is in toenemende mate sprake van domeinoverlapping en -vervlechting. Het gevolg is dat steeds vaker op één object tegelijkertijd meerdere rechten van intellectuele eigendom rusten, terwijl de inhoud en de beperkingen van de toepasselijke regimes niet congruent zijn. Handelingen die onder het ene regime aan de rechthebbende zijn voorbehouden, zijn onder het andere gewoon toegestaan. Welke regime prevaleert in een geval van samenloop? Mag de rechthebbende (of de gebruiker) kiezen uit 'the best of both worlds' 1 of gaat liet ene regime voor het ander? Over deze vraag, die in wezen de innerlijk consistentie van het rech t van intellectuele eigendom betreft, valt veel te zeggen; meer in elk geval dan de bescheiden literatuur die deze kwestie in Nederland tot op heden heeft opgeleverde Hel karakter van deze bijdrage laat dat echter niet toe; ik moet mij beperken tol enkele losse gedachten. Voor de opmars van de samenloop in de intellectuele eigendom zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Allereerst: de vervlechting ('convergentie') van cultuur, techniek en commercie. De drie domeinen waarbinnen de hoofdstromingen van het recht van intellectuele eigendom zich hebben ontwikkeld (auteursrecht, octrooirecht en merkenrecht) zijn elkaar in toene-

' Hoogleraar Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. 1 Zie onder meer J.H. Spoor, De gestage groei van merk, werk en uitvinding,, Zwolle: W.E.J. Tjccnk Willink 1990; D.W.F. Vcrkadc, Intellectuele eigendom, mededingingen informatievrijheid, Deventer: Kluwer 1990,11-15; '•'. Kuopmans, 'Intellectuele eigendom, economie en politiek', Inforinaaerahi/AMI 110-111. 2 D.W.F. Verkade, 'The cumulative effect of copyright 1aw and traclemark law: which takes precedence:'', in: J.J.C. Kabel enG J.H.M. Mom,Inldlec 3 De literatuur betreft in hoofdzaak de onderlinge relatie tussen auteursen merkenrecht resp. auteursen modellenrecht. Zie over eerstgenoemde kwestie f.. Wichers Hoeth, 'Samenloop Lussen nierkenrechL en auteurs recht. Een kwestie van dubbel behoren?', in: Naar Behoren, Jubilcitmtundel van hetJuridisch Gezelschap Amsterdam, Zwolle: w. K.J Tjeenk Willink 1982, p. 1 37; D.W.F. Verkade, 'Het werk als merk, en het merk als weik', Aiitaicsrecht/AMR 1982/5, p. 141; id., 'The cumulative effect of copyright law and trademark law: which takes precedence?' (noot 2). Zie over de relatie auteursen modellenrecht M. Coben Jehoram, 'Cumulation ofProLecLion in the EC Design Proposals', ClPJÏ 1994, p. 514 en aldaar aangehaalde literatuur.

17

J U L I

2 0 0 0

B I J B L A D


mende mate gaan overlappen. Cultuur en techniek ontmoeten elkaar in de industriële vormgeving en de informatietechnologie; cultuu r en commercie in de reclame en het 'en tertai nment'. Een tweede oorzaak is de autonome groei van de deelgebieden van het recht van intellectuele eigendom. Mede ten gevolge van de steeds verdergaande specialisering, waardoor het ziclu op de eenheid van het recht verloren is gegaan,' worden traditionele domeingrenzen niet langer in acht genomen. Het (schrilsvoorbeeld bij uitstek is de recente verruiming van het octrooirechtelijk domein met'business patents'.* Cumulatie in de intellectuele eigendom is overigens geen nieuw verschijnsel. Het klassieke voorbeeld is de Dik Trom-casus, die in 1982 zelfs tot kamervragen leidde. Op r januari van dat jaar, 50 jaar na de dood van C. Joh. Kieviet, was het auteursrecht op de populaire kinderboekenserie verlopen. Niet voor een gat te vangen had uitgever Kluitman een leken ing van Dik Trom, achterstevoren gezeten op cen ezel (met daarboven de woorden 'Dik Trom'), als beeldmerk la tendeponcren. Enkele kamerledensuggereerden 'dat op deze wijze een poging wordt gedaan het in tijd ongelimiteerd verlengbare merkrecht te gebruiken om één van de doeleinden van de Auteurswet 1912 te frustreren, nl. het recht [...] om 50 jaar na het sterfjaar van de auteur diens werken in het publ iek domein te brengen.'6 De vragensrellers gaven de minister van Economische Zaken in overweging het Openbaar Ministerie te verzoeken de nietigheid van het depot wegens strijd met de goede zeden in te roepen. De minister voelde daar weinig voor. 'Mij is n i in mer gebleken van opruiende of zedenbedervende effecten die van de woorden 'DikTrom' dan wel van de [...] afbeelding zouden uitgaan.' Bijna klassiek is inmiddels ook de zaak Dior/Evora. Kan een parfumfabrikant op basis van het auteursrecht op de parfumverpakking verhinderen dat voor rechtmatig (parallel) verhandelde parfums geadverteerd wordt? Deze ogenschijnlijk simpele vraag heeft inmiddels een stortvloed van jurisprudentie opgeleverd, waarop hieronder nader zal worden ingegaan. Het kost weinig moeite naast deze 'klassieken' andere gevallen van potentiële samenloop te verzinnen. Een enkel voorbeeld; voor computerprogrammatuur geldt een complexe wettelijke beperking van het auteursrecht, die het 'decompilcrcn' ('reverse engineering') onder strikte voorwaarden toelaat (art. 6 Richtlijn 91/250/EEG; art. 45111 Auteurswet). Het octrooirecht kent een dcrgcl ijke beperking niet, maar wel de - beperkt uit te leggen^ onderzoeksexceptic van art. 53 lid 3 Rijksoctrooiwet. Kan de rechtmatige gebruiker van computerprogrammatuur waarop autcu rsrecht én octrooirecht rust, zich naar bel icven op (een van) beide beperkingen beroepen? Of worden cle beperkingen door het octrooirecht resp. het auteursrecht 'overruled'? De wet regelt cumulatie slechts in incidentele gevallen, waarin weinig lijn valt te ontdekken. Op grond van art. 13A.1 BMW wordt de merkhouder beschermd 'onvermindc rd de toepassing van het gemene recht'. Daarentegen bepaalt art. 14lid 5 BTMW •' II. Dnon, 'Ontmoetingen met lier auteursrecht', in: II. Cohcn Jchoram, I>. Sollcveld en G.M. Matree JW (red.), Auteursrechttclcid in de informatkmautsduippij, Den Haag; Staatsuitgeverij 1987, p, 83. 5 J. R. Thomas, 'Patents and E-commerce: the United States experience post-statestreet Blank, TER 2000/3, p. 116.

6

NederlandsJuristenblad 1982, p. 50-51, m.iit. H. Cohenjehoram. Zie Verkade, a.w. (1100L 2), p. 69. ' IIR is december ïgjz.NJ 1993,735 (Mcdicopharma/ICIi.

E I G E N D O M

2 4 1

dat de houder van een modelrecht geen bescherming op grond van oneerlijke nicd cd inging toekomt 'voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden'. Volgens art. 1, tweede zin, BMW kunnen vormen 'die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden' niet als merken worden beschouwd. De bepaling vormt een beletsel voor de merken rechtelijke bescherming van veel producten van toegepaste kunst, die door het auteursrccli t of het modellenrecht beschermd plegen te worden." Art 1 lid 2 BMW geldt echter niet voor tweedimensionale tekens," en laat aldus alle ruimte voor eventuele cumulatie. Art. 25 va n de Wet i nzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprod uctc n ('Ch ips wet') slu i t oorspronkelijke topografieën uit van auteursrechtelijke bescherming. Daarentegen laat art. 21 lid 1 BTMW cumulatie van modellenrecht en auteursrecht uitdrukkelijk toe; de cis van cen instandhoudingsverklaring(art. 21 lid 3 BTMW) is recent door de Hoge Raad in strijd verklaard met het formaliteïtenverbod van arL. 5 lid 2 van de Benicr Conventie.10 Veruit de meeste samenloop op het terrein van de intellectuele eigendom is dooi de wetgever echter ongeregeld gelaten. Hoe met dergelijke gevallen om te gaan? In de jurispruden tic en 1 i tcratuur komen we verschillende opvattingen tegen. Cumulatie 'must kunnen'

In het arrest in de zaak Bigott/'Doucal oordeelde de Hoge Raad dat cumLtlatie tussen auteursen merkenrechtelijke bevoegdheden in beginsel mogelijk is, 'tenzij uit een van deze regelingen bepaaldelijk het tegendeel voortvloeit.'" Wij herkennen in dit oordeel de opvatting van Wichcrs Hoeth: samenloop is 'een kwestie van dubbel behoren.'" In vergelijkbare zin oordeelde het Benelus Gerechtshof eerder in de zaak Dior/Evora. Volgens het hof sluit het stelsel van de BMW cumulatie met het auteursrecht niet uit, zelfs niet 'indien het auteursrecht in voorkomende gevallen een verdergaande bescherming zou bieden.'^ Cumulatie kan echter wel afstuiten op het vrije verkeer van goederen dat door art. 30 (voorheen 36) van het EG-verdrag wordt gewaarborgd, zo leert het Hof van Justitie in dezelfde zaak.1-' Het 'wezen' van de vordering

llaais op de opvatting van de Hoge Raad en het Benelux Gerechtshof staat de leer van Verkade. Volgens Verkade behoort de ene wet op het terrein van de intellectuele eigendom de ander niet te doorkruisen.1 '< Van geval rot geval dient te worden nagegaan welk regime in casu voorrang heeft. Daartoe dienen wij op zoek te gaan naar de essentie van de rechtsvordering. Gaat het in wezen om een auteursrechtelijke aanspraak (voorbeeld: Dik Trom), dan prevaleert het auteursrecht; het merkenrecht mag dan niet fungeren als substituut voor het auteursrecht. Gaat het in wezen om een merkenrechtelijke claim (bijvoorbeeld Dior/ Evora), dan heeft de merkenrechtelijke regel voorrang; de uit-

s

Volgens BcnGII 14 april 19S9, NJ 1989, 834(HurljerrysT), ro. 15 strekt art. 1 lid 2 BMW echter nier tut regel ing van samenloop tussen het merkrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, maar ter bescherming van de vrije mededinging. 9 EenGH 16 december 1991, ^J 1992, 596(BurberrysII), 10 H R 26 mei 2000, Nr. C08/231HR (Cassina en Mobica/Jacobs). 11 IIR 16 april 1999, N] 1999, Ö97 (Bigott/Doucal) m.nt. IL K. Hugciiholtz,II;R 1999, p. 164 m.nt. Jr'.W. Grosheide. T - Wiehers Haeth, a.w. (noot 3). 13 BenCÏH 16 december 1998, IER 1999, p. 126 (Dior/Evora). 1 ' IIvJEG 4 november i997(C-2Si,;95), ÏWS 1998, p. 26 m.nt. MRM, BE 1998, p. 195 m.nt. Ste (Dior/Evora), ro. 5 8. 15 Verkade, a.w. (noot zl, p. 72.

B I J B L A D

N D U S T H I E L t

pLLtting van het merkrecht impliceert de auteursrechtelijke vrijheid voor de parfums te adverteren. Met dat al doet deze opvatting enigszins denken aan de beroemde IP K-regel van Von Savigny; uit de categorisering van de rech tsverhouding volgt de aanknopings regel die het toepasselijke recht aanwijst. De leer van Verkade is op papier aantrekkelijk, maar lijkt in de praktijk moeilijk toe te passen. Hoe het 'wezen' van de rechtsvordering vast stellen? Het probleem is nu juist dat de traditionele grenzen tussen de deelterreinen van de intellectuele eigendom gaandeweg vervloeid zijn, waardoor de rechten hybride kenmerken zijn gaan vertonen. Zo heeft het auteursrecht zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot wapen i n de concurrentiestrijd; het auteursrecht heeft 'merkenrechrelijke trekken' gekregen.16 Analoge, toepassing van wettelijke beperkingen Naar mijn mening ligt de waarheid ergens in het midden. De Hoge Raad heeft gelijk met zijn opvatting dat samenloop in het recht van intellectuele eigendom in beginsel mogelijk is. Verkade heeft gelijk met zijn stelling dat de ene wel de ander niet behoort te ondermijnen. Het 'tenzij' van de Hoge Raad ('tenzij uit cen van deze regelingen bepaaldelijk het tegendeel voortvloeit') houdt hiermee onvoldoende rekening, en is in zijn legisme ('bepaaldelijk') eigenlijk n iet van deze tijd. Het is naïef te veronderstellen dal alle mogelijke gevallen van cumulatie door de wetgever reeds zijn voorzien, en goed geregeld.

t l ü E N D O M

constateerd te hebben dat het met de huidige wetgeving op dit terrein, kort samengevat, een rommeltje is, schrijft Brinkhof: 'de eerste gedachte is dat een allesomvattende codificatie van het recht van de intellectuele eigendom zoals Meijers voor ogen stond, het j uiste antwoord is.' Hier is de ware rechtswetenschapper aan het woord. Maar Brinkhof de praktijkman verwerpt deze gedachte weer onmiddellijk. 'Van de aanduiding intellectuele eigendom gaat de suggestie uit van eenheid en samenhang. De werkelijkheid is anders. Intellectuele eigendom is een verzameling van qua doelstelling en uitwerking heterogene regelingen afkomstig uit bronnen op verschillende niveaus: het internationale, het Europese, het Benelux en het nationale niveau.' Aan een dergelijk ratjetoe van supranationale regels valt op nationaal niveau weinig te codificeren. 'Het is zonde van de tijd en energie te pogen een dergelijk Boek 9 te ontwerpen', zo verzucht de regeringscommissaris.15 En zo is het natuurlijk ook. Terwijl de lidstaten de laatste brokken nieuw IE-recht nog aan het verteren zijn (het vermaledijde databankenrechtbijvoorbceld), worden in Brusselse keukens alweer allerlei nieuwe IE-gerechren geprepareerd. Met de aanstaande aanvaatdmg van de Auteursrechtrichtlijn20 staat hel nee plus ultra van de intellectuele eigendom binnenkort ook op de Nederlandse kaart: de juridische bescherming van technische bescherming van auteursrechtelijk beschermde werken.21 Over cumulatie gesproken!

Iedere regeling op het gebied van de intellectuele eigendom weerspiegelt idealiter een evenwicht tussen exclusiviteit en vrijheid van mededinging c.q. informatievrijheid. Waar in de wet om redenen van algemeen belang aan het uitsluitend recht paal en perk is gesteld, kan daarmee bij de uitleg van een 'samenlopende' regeling rekening worden gehouden, ook indien de wetgever dit belang in laatstbedoelde regeling niet 'bepaaldelijk' heeft onderkend. Dit geldt a fortiori indien er grondrechten in het geding zijn. Afhankelijk van de ratio van de beperking kan aldus tot analoge toepassing worden besloten.'2' Het arrest van de Hoge Raad in de zaak Dior/Evora lijkt hiervoor ook buiten het terrein van het auteursrecht ruimte te laten.15 De hierboven verdedigde opvatting laai zich illustreren aan de hand van het voorbeeld van de 'gedecompileerdc' computerprogrammatuur, waarop auteursrecht en octrooirecht rusten. Een decompilatiebeperking komen wij, anders dan in de Auteurswet, in het octrooirecht niet tegen. Gezien de ratio van de beperking (het voorkomen van misbruik van machtsposities op de softwaremarkt), valt echter veel te zeggen voor analoge toepassing in het octrooirecht. Wettelijke maatregelen ('harmonisatie') Het mooiste zon natuurlijk zijn: een alomvattende wettelijke regeling waarin de diverse onderdelen van het recht van intellectuele eigendom op harmonische wijze op elkaar zijn afgestemd, zodat ongewenste samenloop zich niet meer kan voordoen. In zijn Rapport over de codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in Boek 9 BW blijkt regeringscommissaris Brinkhof niet geheel ongevoel ig voor deze gedachte. Na ge'•' F.W. Grosheide, 'De commercialisering van het auteursrechL', Infoanaticrcchr/AMI 1996, p. 43; id., 'Zwakke' werken', ir: Intellectuele. Lizeinwrttightden (Bremer-bund el), Deventer 1988, p. 122 17 Brimncr, Beginselen van samenloop, 2' druk, Arnhem 1984, p. 26; Wichers Hoeth, a.w. (noot 3), p. 142. KS HR 2ooctober 1995,^1 1996,682 m.nt.J.II. Spoor.

'3 J. J. Brinkhof, Be codificatie van de rechten van de intellectuele, eigendom 111 Büek9 Burgerlijk Wetboek. F.m tussenbalans', BijlageI. Voorgeschïedenis, Den Haag, maart 1997. p. 4, 20 Europese Commissie, Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, Brussel, 21 mei 1999, COM (1999) 250 clef. 2 ' Art. 6 Aureursrechtrichtlijn; zie K. Koelman, 'Hoe een koe een haas vangt: de bescherming van technologische voorzieningen', Computerrecht 2000, p. 3 0 - 3 6 .

17

J

LI I

I

? O O O

B I J

H I

A

D

I \l

D

U

S T

R I Ë L t

L

I C

t

\l

D O

M

2 4 3

Hoe technisch dient een uitvinding te zijn om geoctrooieerd te kunnen worden?

Deze uitvinding kan als volgt in een octrooiconclusie worden beschreven:

Prof. mr. ir. A. Loue'tFeisser"

Werkwijze voor het maken van reclame, met het kenmerk dat blaadjes meteen reclameboodschap erop door middelvan herhechtbarclijm in tijdschriften of andere te verspreiden drukwerken worden geplakt.

Deze vraag suggereert dat een uitvinding in zekere mate technisch moet zijn, zodat er geen octrooi kan worden verleend als de itilvj ndi ng te weinig technisch is. Zoals ik h ierna zal toelichten is dat onjuist, een uitvinding hoeft niet technisch te zijn. Om octrooi te kunnen krijgen moet een uitvinding nieuw zijn, een zekere mate van inventiviteit in zich hebben en industrieel toepasbaar zijn. Meer eisen worden er niet gesteld, en zeker niet de eis dat de uitvinding technisch moet zijn. Degenen die daar anders over denken wijzen erop dat de wet voorschrijft dat een uitvinding in technische maatregelen moet worden omschreven. Maar daarbij gaat het niet om de uitvinding als zodanig, maar om de wijze waarop de uitvi nd i ng in een octrooiaanvrage of een octrooi beschreven moet worden. Een uitvinding is in feite een slim idee, dat ook wel uitvindingsgedachtc wordt genoemd. Een octrooi is een uitsluitend recht dat niet wordt verleend voor het idee, maar voor de bedrijfsmatige toepassing van dat idee. De uitvinding moet dan ook in een octrooiaanvrage en in een octrooi worden omschreven in de vorm van een praktische toepassing van de uitvindingsgcdachte. Niet het inventieve idee staat i n de conclusie, maar de wijze waarop het inventieve idee in de praktijk kan worden gebracht.

en als inrichtingconclusie: Tijdschrift of ander te verspreiden drukwerk, met het kenmerk, dat in het tijdschrift ofandere drukwerk eenblaadje met een reclameboodschap erop door muldel van lierhechtbare lijm is vastgeplakt.

Er zal geen twijfel over bestaan dat deze uitvinding niet technisch is. De uitvinder is dan ook een commerciële man die niets van techniek weet. Uit de zojuist geformuleerde conclusies blijkt voorts dat het omschrijven van de uitvinding in de vorm van technische maatregelen geen probleem is. Het plaldien wordt als een technische handeling beschouwd. Tweede voorbeeld:

Mijn tweede voorbeeld van een n ict-rcchnische uitvinding is tevens een voorbeeld van een uitvinding op het gebied van de dienstverlening. Het betreft een kelner die op een terras zijn klanten bedient. Nadat hij een drankje bij een klant heeft afgeleverd moet hij aftekenen. B i j d at afrekenen heeft hij twee handen nodig, zodat hij zijndienblad moet wegleggen. De uitvinder heeft een klem ontwikkeld die aan de broekriem van de kelner vast zit en waaraan hij zijn dienblad kan ophangen tijdens het afrekenen. Uiteraard is de klem een stukje techniek en de uitvinder zelf zag de uitvinding aanvankelijk in het ontwerpen van de klem.

Met andere woorden, de wet schrijft voor dat een uitvinding in een concrete uitvoeringsvorm moet worden omschreven, en dat, en niets anders, wordt bedoeld als over 'technische maatregelen' wordt gesproken. 1.5ij een inrichting wordt onder 'technische maatregel' een onderdeel van die inrichting verstaan. Elk onderdeel van een inrichting leent zich ervoor om beschreven te worden als technische maatregel. Bij een werkwijze is een technische maatregel een concrete handeling die door een persoon of door een machine kan worden ve r ri ch t. Elke concrete handeling kan als technische maatregel worden beschouwd. Daarom kan elke uitvinding, technisch of niet, worden omschreven in de vorm van technische maatregelen. Octrooigemachtigden zijn er voor opgeleid om zo'n omschrijving te maken. Omdat er geen rechtsregel is die het octrooieren van niertechnische uitvindingen verbiedt heb ik over dit onderwerp geen jurisprudentie kunnen vinden. Dagelijks worden er vele octrooien op niet-tecbnische uitvindingen verleend. Ik zal drie voorbeelden van zulke uitvi nd ingen geven.

Ondanks het goede technische ontwikkelingswerk van de uitvinder, heeft de uitvinding zelf niets met techniek te maken. De uitvinder had de uilvinding al gedaan voordat hij de klem begon te ontwikkelen.

Eerste voorbeeld:

Derde voorbeeld:

Bij mijn eerste voorbeeld gaat het om post-it blaadjes. Dat zijn blaadjes, meestal gele blaadjes, die je met telkens opnieuw plakkende lij m overal op kunt vastplakken en weer kunt lostrekken. De uitvinding betreft het maken van reclame door middel van dergelijke post-it blaadjes. De post-it blaadjes worden van een reclameboodschap voorzien en in tijdschriften geplakt. De lezer van het tijdschrift kan het blaadje gemakkelijk lostrekken en weer ergens anders vastplakken. In de praktijk blijkt dit een zeer effectieve manier van reclame maken te zijn.

Mijn laatste voorbeeld betreft de verpakking van golfballetjes. Op het gebied van verpakking wordt erg veel geoctrooieerd en het is soms moeilijk nog iets nieuws te bedenken. Een verpakking moet aantrekkelijk zijn en het mooiste is als de verpakking ervoor zorgt d at bet product wordt verkocht.

* Iluüglcraar 'Bescherming technische kennis en Octrooi beleid' aan de TH Twente en octrooigemachtigde te AmsLerdam.

De octrooigemachtigde zag hel beter. De uitvinding is niet de speciale constructie van de klem, maar de uitvinding is de slimme gedachte om bet dienblad aan de broekriem te hangen tijdens het afrekenen. En dat was maar goed ook, want bij het nieuwheidsonderzoek bleek dat de klem volledig bekend was, zij het voor het aan de brockri cm ophangen van een frisbee (een schijf waarmee gegooid wordt). De door het Europees Octrooibureau geaccepteerde hoofdconclusie van het octrooi luidt ongeveer als volgt: Werkwijze voor het bedienen van klanten op een terras door een kelner met een dienblad, met het kenmerk, dat de kelner tijdens het afrekenen het dienblad door middel van een klem aanzijn broekriem hangt.

Het slimme idee is om drie golfballetjes te verpakken in een toverdoosje, een zogenaamd verdwijndoosje. Het doosje is even groot als een gebruikcl ijk doosje waarin drie golfballetjes worden verpakt. Na wat oefening kun je één, twee of alle drie ballerjes schijnbaar later verdwijnen. Een dergelijke verpakking heeft veel succes op een markt waar men bereid is wat meer geld uit te geven voor iets leuks. De golfwereld is daarvoor een goede omgeving.

2 4 4

UI J B L A D


Hel verdwijndoosje is in de goochelwereld op zichzelf bekend en veel gebruikt. Het is echter nieuw om dat doosje te gebruiken als commerciële verpakking van golfballetjes,

E I G E N D O M

17

J U L I

2 Ü 0 D

De internationale rechtsmacht van de rechter (i.h.b. in intellectuele eigendoms-zaken) Prof. mr. C J.J.C, van Nispen*

De uitvinding kan als volgt worden omschreven: Werkwijze voor het verpakken van golfballetjes, waarbij telkens drie golfballetjes in een doosje worden gedaan, met liet kenmerk, dat het doosje een alsgpochelattribmt bekend verdwijndoosje is.

en als inrichtingconclusic: Per drie stuks verpakte golfballetjes, met het kenmerk, dat de verpakking bestaat uit een alsg,ooehelattribuut bekend verdwijndoosje.

Ook hier is geen sprake van een technische uitvinding, al zou hier wel gesproken kunnen worden van verkooptechniek. De uitvinding kan wel weer omschreven worden in technische maatregelen. Ik meen dat deze drie voorbeelden illustreren dat cen uitvinding niet technisch hoeft te zijn. Overigens staat ook in de wet (regel 27 van het uitvoeringsreglement bij het Europees Octrooiverdrag) dat de uitvinding zodanig moet worden omschreven dat het technische probleem, ook als dat niet als zodanig is aangegeven, en de oplossing ervan kunnen worden begrepen. Ook dit voorschrift zal bij geen van de drie voorbeelden tot moeilijkheden leiden als de octrooigemachtigde zijn werk goed doet. Bij het maken van reclame door middel van post-it blaadjes kan als technisch probleem gesteld worden dat er slechts een beperkre ruimte voor reclameboodschappen in een tijdschrift aanwezig is en/ofdat het moeilijk is tussen andere advertenties opvallend te adverteren. Door middel van her plakken van post-it blaadjes worden beide problemen opgelost. De kelner heeft het probleem dat hij zij n dienblad moeilijk kwij t kan. De tafeltjes staan vol met drankjes en het is niet erg praktisch om het d ienblad op de grond te leggen. En als je het onder jearm vasthoudtbemoeilijktdatje bewegingsvrijheid.Een dergelijk probleem wordt bij het octrooieren als een rech n isch probleem gezien. Bij de golfballetjes is het technische probleem het vinden van een verpakking die aantrekkelijk en/of bijzonder is, zonder dat de verpakking groter is dan cen normale verpakking voor golfballetjes. Ditlaatstc is van groot praktisch belang. Ik ontken niet dat de als voorbeelden beschreven uitvindingen ideeën betreffen om iets te doen met een voorwerp dat onmiskenbaar 'technisch' is. Een post-it blaadje, een ophangklem en een goocheldoosje zijn voorwerpen met een hoog gehalte aan technisch vernuft. Maar dat maakt de uitvinding nog niet technisch.

Het onderwerp waarvoor ik thans - even • uw aandacht vraag is de internationale rechtsmacht van de rechter, in het bijzonder in zaken betreffende intellectuele eigendom. Dit onderwerp heeft, weet ik, zeker de interesse van Jan Brinkhof. Niet alleen als rechter maar ook als rechtsgeleerd auteur heeft hij zich intensief ermee beziggehouden.1 Er was ook een duidelijke wisselwerking tussen rechter en auteur. Aanvankelijk liet de doorhem gepresideerde kamer van dit Hof ruim baan voor de opmerkelijke koers die de Rechtbank vanaf 1993 had ingeslagen met betrekking tot haar i n tcrnationale rechtsmacht in octrooizaken; een koers die gebaseerd was op een (te?) ruime uitleg van artikel 6 lid 1 EEX-Verdrag in het kader van grensoverschrijdende inbreuk op cen Europees octrooi. Vervolgens ontstond bij de auteur Htinkhof een groeiende twijfel aan de juistheid van de cross-border inj unction praktijk zoals d e Rechtbank deze na 1993 had ontwikkeld,1 maar de door hem gepresideerde kamer van dit Hof vond einde 1995 dat die praktijk niet klaarblijkelijk op een misslag berustte.3 In september 1996 werd het probleem fraai omzeild in Roche/Organori.4 Pas in 199S komt de wende: in zijn beslissing d.d. 23 april inzake Cordis/Boston Sdentific dringt dit Hof de praktijk van grensoverschrijdende verboden terug.5 Het deed dat zonder prejudiciële vragen voor te leggen aan het HvJEG; iels wat ik ook nu nog hevig betreur, maar dit ter zijde. Het EEX-Verdrag - en het kleine zusje, het parallelle EVEXVerdrag - zijn zgn. conventions doubles: zij bevatten zowel regels omtrent de internationale rechtsmacht van de rechter als regels omtrent de erkenning en tenuitvoerleggi ng van vreemde vonnissen. Onmiskenbaar heeft het EEX-Verdrag een enorm succes geboekt: voor het eerst worden in vijftien jurisdicties zulke regels toegepast èn uniform uitgelegd, in laatste instantie dooi het HvJEG. Dat succes heeft met name de Amerikanen geïmponeerd. Op hun aandrang heeft de Haagse Conferentie voor IPR het initiatiefgenomen om cen wereldwijd verdrag inzake internationale rechtsmacht, alsmede erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen te ontwerpen. Ik veronderstel iedereen bekend met het bestaan en de werkwijze van de Haagse Conferentie. Zij is een intergouvernementele organisatie met als statutair doel: 'to work for the progressive unification of rhc rules of private international law'. De conferentie dateert uit 1S93 en heeft na de Tweede Wereldoorlog een permanent karakter gekregen met plenaire sessies iedere vier jaar en Special Commissions die concepten voorbereiden. De Haagse Conferentie is dus thans doende met het concipiëren van cen'Convention on Ju risdiction andForeign Judgements i n * Hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de VU re Amsterdam en advocaat te 's-Gravenhasc. • Aanvangend met 'Inbreuken niet een internationaal karakter op industriële eigendomsrechten1, J3Lb' 1991, blz. 66-69. ' Zie zijn artikel 'Het grensoverschrijdend verbud in actrcioizakcn in Vort geding', Mokngrtijïcfl 1995, blz. 225-259, inz. blz. 257. "- 7 december 1995, Bi f-; 199S, blz. 87, (Murex/Chiron). •' 12 september 1996, Bffi 1997, blz. 319. 'BfE 199S, blz. 1S1-182.

i

/

j u - i

2 •;• o o

R I J

B L A D


Civil and Commercial Marters'. Een eerste concept kwam vorig jaar juni af, een tweede concept eind oktober.6 Ik zal mij gelet op de toegemeten tijd beperken tot het eerste gedeelte, de rechtsmachtbepalingen, en ook daarvan enkel de hoofdlijnen. Opvallend is hoezeer de inspiratiebron, het EEX-Verdrag, ook als model heeft gediend. De hoofdregel, neergelegd in artikel 3, is het forum rei: 'a defendant may bc sued in the courts of the Sta ie wliere that defendant is habilually resident.' Het forum rei heeft grensoverschrijdende bevoegdheid. Die hoofdregel geldt ingevolge artikel 2 EEX-cn KVEX-Verdrag nu al in (West-) Ku ropese verhoudingen. Toch vraag ik mij af of die regel in IE-zaken wel zo gelukkig is. Stel: een Amerikaanse en een Canadese multinational hebben een geselt il over de vraag of de producten die de Amerikaan op deEuropese markt brengt, vallen onder het Europese octrooi van de Canadees. Ingevolge de forum rei-regel zou dit inbreukgeschil aan de Amerikaanse rechter kunnen worden voorgelegd en dan volgens Amerikaans procesrecht, compleet met discovcry en jury trial, worden berecht. Thans zou de Amerikaanse rechter zich in zo'n zaak als forum non conveniens beschouwen en partijen naar de Europese rechter verwijzen. Na aanvaarding van de forum rei-hoofdregel zou dat niet meer kun ncn. Voorts bevat de Dral't Convention een alternatieve jurisdictie in artikel 10 lid 1 voor onrechtmatige daden voorliet forum: a in which the act oromission thatcaused injury occurrcd, or in which the injuiy arose, unless the defendant establishes that theperson claimed to be responsible could not reasonably lutvejbreseen thatthe act oromission could resultin an injury ofthesame nature in that State. liet forum van de locus damm heeft enkel territoriale bevoegdheid (art. 10 lid 4); wat geldt voor het forum van de locus actus is uit de ontwerptekst niet duidelijk. Zo'n onduidelijkheid is gevaarl ijk, vooral als men in aanmerking neemt dat de uniforme interpretatie van de Conventie bij gebreke van een toezichthoudend supranationaal gerecht niet is gewaarborgd. In de ene lidstaat kan dan aan de locus actus grensoverschrijdende bevoegdheid worden gekoppeld en in de andere niet.

C I ü L N I] O M

2 4 5

echt geen voldoende rechtvaardiging opleveren. Niettemin is dit erfgoed uit het EEX-Vcrdrag ogenschijnlijk gedachtenloos overgenomen. Wel discussie is er over de term: 'proceedings which have as their object', omdat hierdoor de rechter in een ander land weliswaar niet bevoegd is met betrekking tot een vordering 0111 de nietigheid van een nationaal octrooi- of merkrecht vast te stellen maar wel om over een bij wijze van verweer ingeroepen nietigheid te oordelen. Wij kennen uiteraard de uiteenlopende zienswijzen van de Haagse Rechtbank en de Londense High Court met betrekkingtot de zinsnede 'procecd i ngs concerned with the registration or validity of patents, trade marks' enz. in artikel 16 lid 4 EEX-Vcrdrag. De tekst van de Draft Convention tendeert naar de Haagse opvatting, maar er ligt een Brits amendement 0111 de exclusieve jurisdictie in artikel rz lid 4 uit te breiden tot 'proceedings which have as their object the infringement of patents, trade marks' enz. Onder de tekst die thans voorligt, kan evenwel een vreemde rechter over een bij wijze van verweer opgeroepen nietigheidsgrond oordelen en als hij het verweer honoreert, leidt dat tot nietigheid van het octrooi inter partes, ook wel relatieve nietigheid geheten. De ervaring met de cross-border injunctioli praktijk in de negentiger jaren heeft geleerd hoe ingewikkeld de problematiek van de internationale rechtsmacht in lE-zakcn in buropecs verband is. Ik vrees dat niet zonder nadere studie die problematiek mondiaal-even-kan worden geregeld. IE-juristen moeten die regeling niet exclusief overlaten aan de IPR-specialisten, maar zullen zich nadrukkelijk moeten laten horen.

De docloverdracht als enfant terrible Prof. mr. A.A. Quaedvlieg' Onder de vele kwaliteiten van Jan Brinkhof telt dat hij stelling durft te nemen. Dat gebeulde ook toen hij als regeringscommissaris voor boek 9 BW vraagtekens plaatste bij de docloverdlaclitslccr in het auteursrecht. De dueloverdrachtsleer beschermt de auteur tegen onbesuisde overdrachten. Zij is neergelegd in art. z lid z Aw 1912 en bepaalt, vrij weergegeven, dat de overdracht alleen die bevoegdheden bevat waarvan dat in de overdrachtsakte is vermeld of u it de aard of de strekking van de overeenkomst noodzakelijk voortvloeit.

Tenslotte is er één bepaling onder 'exclusive ju risd iction' welke expliciet over lE-rccbtcn gaat, artikel 1 2 lid 4: In proceedings which have as their object the registmtitm, validity er millity ofpatents, trade marks, designs or othersimilarrightsrequüed to be deposited or registered, the courts of the Contracting State in which the deposit or regisiration hits been appliedfor, lias taken place or, under the Xu is de doeloverdrachtsleer een van de pu nten van het auteursterms ofan international wnven tioti, is deaned to have taken place, have recht die al pijn doen als men er alleen maar naar kijkt, ledere exclusive jurisdiction. Thisshall notapply to copyright orany neighbouechte auteursrechtlicflicbbcr draagt ergens in zijn lijf een graring rights. even though registration or deposit ofsuch rights ispossible. naatscherf die hij heeft opgelopen in een veldslag vóór of tegen de doeloverdrachtsleer. Ook Brinkhof heeft dus een granaat geWij herkennen hierin direcr de bepaling van artikel 16 lid 4 gooid, maar helaas was hij als veldheer alweer vertrokken toen EEX-Verdrag. Daarvan heb ik mij altijd allereerst afgevraagd waarop die onderscheiding tussen 'rights to bc deposited or rezijn worp ontplofte: toen in 1997 zijn tussenbalans over Boek 9 gistcred en andere rechten is gebaseerd. Waarom zou alleen de verscheen. Nederlandse rechter bijvoorbeeld de ongeldigheid van een Nederlands registratie-octrooi kunnen uitspreken maar zou elke Brinkhof is tegen de doeloverdrachtsleer. Hij meent dat de beandere rechter ter wereld het niet-bestaan van een Nederlands paling onzekerheid schept. Hij stelt de vraag of liet nodig is deze auteursrecht kunnen vaststellen? De gedachte dat het verlenen bepaling te handhaven. De wetten van de industriële eigendom van zo'n octrooi een uitoefening van nationale soevereiniteit inkennen geen doeloverd racli tsbepal i ng. Niet valt in te zien, zegt houdt terwijl liet au reursrecht ipso iure al dan niet ontstaat, kan

" www.hcch.net.

' Hoogleraar Bconomisch recht en intellectuele Eigendom aan de KU Nijmegen.

ü f

B I J

SI

AD


Brinkhof, dat ccn auteur en een uitvoerend kunstenaar per definitie zwaklier zijn en meer bescherming behoeven dan bijvoorbeeld een uitvinder of ontwerper. Maar: gaat het wel alléén om de beschermingsbchocftc van de auteur die, toegegeven, in 1912 tot de huidige vorm van art. 2 leidde? Mijn indruk is dat ook de economische context van het au teu rs reeb t arg urnen ten voor een rem op al te rappe total e ovc rdrachten kan opleveren. Ui t zo een volledige overdracht kan een vergaande belemmering van mededinging voortvloeien. Ik zal dit verklaren. De overdracht van ccn volledig auteursrecht is niet zelden de overdracht van ccn hele bundel exclusieve rechten op zeer verschillende terreinen. Wie de volledige rechten op ccn geïllustreerde roman overdraagt, draagt literaire rechten, filmrechten, televisierechtcn,bceldromanrecliten,videorechtenenmerchandisingrcditcn over. Het risico is daarom groot dat de exploitant rechten ontvangt die buiten zijn bedrijfsactiviteit vallen en die hij niet zal exploiteren maar slcch ts negatief gebruiken, om anderen te beletten ze te exploiteren. Daar worden het publiek en de auteur het slachtoffer van. Sommige exploitanten zijn mediamoguls die wel de potentie hebhen om alle exploitatiemogelijkheden te benutten. Deze zullen dus zeker aandringen op volledige overdrachten. Maar ook dan is het de vraag of liet uit het oogpunt van mededingi ng en stimulering van innovatie een wijze politiek is om te bevorderen, dat alle rechten in een uniform pakketje in de muil van een mediagigant verdwijnen. Het komt er toch veelal op neer dat een aantal van de denkbare exploitatiemarkten niet benut, doch 'gereserveerd' worden. En dat de prikkel vermindert om die markten op kwalitatief optimale wijze te betreden. Daarnaast zal de u i tgeversgigant die zelf film- of multimediabelangen heeft mogcl ijk nog minder ervoor voelen om exploitatiemogelijkheden op die terreinen die hijzelf niet benut, aan andere marktpartijen over te laten. Mijn indruk is, maar dat laat ik graag open voor discussie, dat het octrooirecht veel vaker netjes is toegespitst op ccn specifieke toepassing van een specifieke oplossing en meestal niet een heel ontwikkelingsveld zal blokkeren. In ieder geval duurt het octrooirecht veel. korter dan het auteursrecht: slechts 20 jaar, terwijl het auteursrecht in veel gevallen ver over de 100 jaar heen zal schieten. Daardoor is de kans veel groter dat zich gedurende de looprijd van het auteursrecht nieuwe en verrassende exploitatievormen ontwikkelen, die decxploitanl aanzienlijk voordeel kunnen opleveren, terwijl hij er in feite niet voor betaald heeft. Dat is onbillijk tegenover de auteur. Het is ook onbillijk tegenover concurrenten die nieuw de markt betreden, In plaats van dat zij met de gevestigde ondernemingen op faire en gelijkcvoct kunnen concurreren, teren dezeop reusachtige rcchtenportefeuilles van informariewerken. Voorde exploitatie daarvan hebben zij zich weliswaar - vroeger' - een investering moeten getroosten, maar de latere uitbating hebben zij vrijwel voor niets meebedongen. Het is althans onwaarschijn1 ijk dal een uitgever een auteur van nieuw werk ccn reële vergoeding betaalt voor winst uit exploitatie die hij tussen 20 en 100 jaar na de overd racht denkt te behalen' Ten derde toch nog een keer de beschermingsbehoefre van de auteur. Is het wel d e goed e benadering om de beschermingsbehoefte van de auteur-natuurlijke persoon af te zetten tegen die van de uitvinder of onrwerper-n atu u rl ijkc persoon? Vindt in de economische realiteit de overdracht van octrooirecht niet meestal tussen ondernemingen plaats, terwijl er juist in het au-

E I G E M D O M

17

J U L I

2 0 0 0

teursrecht nog altijd veel gevallen zijn van overdracht van rechten door particuliere personen. Er zijn immers nog slechts een handvol individuele uitvinders, maar hij kunstenaars, schrijvers, filmmakers, journalisten, wetenschappers, ontwerpers, musici, programmeurs, om er maar een paai' te noemen, is freelance werk en rechtcnovcrdracht door particulieren (of daaraan gelijk te stellen m i nibedrijven) nog frequent aan de orde. I Jczc mensen zijn veelal niet alleen niet juridisch geschoold, maar missen vaak ook het economische i nzicht in wat hun werk op de ingewikkelde media- en informatiemarkt aan exploitatiemogelijkheden (op termijn) in zich bergt. Het is dus wel degelijk mogelijk dat rechthebbenden in het auteursrecht - in doorsnee - kwetsbaarder zijn voor gebruik van machtsoverwicht door de tegenpartij dan rechthebbenden in het octrooirecht, Wellicht hebben auteursrechthebbenden dus toch iets meer bescherming nodig dan octrooirechthehbenden. Uit het oogpunL van de jurist die efficiënte en rechtszekere overdracht van rechten mogelijk wil maken 1 ijkt de doeloverdrachtsleer missch icn op een frivoliteit. Mijn punt voor de discussie is: is dat uil economisch oogpunt ook wel zo zeker? Of is de vermogensrechtelijke frivoliteit in ccn modern auteursrechtstelsel een economischrcchrclijkc kernbepaling?

Het mei'k in de vergelijkende reclame Prof. mr. D.W.P. Verkade* 1 Nederland is weer eens in gebreke, sinds 23 april zooo. Op die dag had de Richtlijn vergelijkende reclame in de Nederlandse wetgeving moeten zijn doorgevoerd. Hóe zondig zijn wij? Als het nationale wetgevingsproces op een oor na gevild was, en we in de fase waren van nog wat vriendelijk geprattel in de Eerste Kamer, zouden wc het best goed gedaan hebben. Maar zo is het niet. Er is nog géén wetsvoorstel bij de Kcrste Kamer. Ook nog niet bij de Tweede Kamer. Ook nog 11 iet naar de Raad van State. Als we de Raad van State tijd voor een bezonnen oordeel gunnen, en vervolgens uitgaan van een doorloopsnelheid bij het parlement van een jaar, zullen wc blij moeten zijn als we het Staatsblad nog vóór het jaar 2002 halen. 2 Er zullen de vergelijkende reclamemakers zijn, die niet zo lang willen wachten. Zij hadden immers eind april, begin mei 2000 in hun agenda's geboekt. Wat nu? Moet de implementatie van de Richtlijn écht worden afgewacht? In een artikeltje in de Staatscourant in 1997' vlak na de aanneming van de VR-Richtlijn(dc vergelijke Reclame-Richtlijn)2 heb ik verdedigd dat deze geen breuk betekende met het Pokon/ Substral-arrest van de Hoge Raad van 1985: dus dat we meteen al konden anticiperen. Ik heb geen tegenspraak gehoord. Dat betekent echter niet dat mijn visie juist was. Huydecoper heeft mij namelijk eens gezegd dat er geen kunst aan is om niet te worden tegengesproken in de Staatscourant; want dat blad bestaat wel, maar niemand zou het lezen. 3 Los van de Staatscourant hoorde ik laatst toch ccn tegenkanting van iemand. Die ging ongeveer zo. Het Pokon/Substral-arrest, " Hoogleraar Intellectuele Eigendom Universiteit Leiden, ad voeaat te Amsterdam. 1 Staatscourant 25 juli 1957. p. 51 Officieel: Richtlijn 97/5 5 van het Europese Parlement en de Raid van 6 oktober 1997,Fb. L290 van 23 oktober 1997.

17

J U L I

2 0 0 0

B I J

BI

AD

I N D U S T

K I L L E

alles goed en wel, maar daarin ging het toch niet over merken?! Dat was een BW-zaak, want het merk van de vergeleken Pokon werd juist niet genoemd of getoond. Dat is waar. levert hei subjectieve merkrecht dus wél een impediment op dat in de weg staat aan gebruik van merken in vergelijkende reclame, tot de implementatie van de VR-richtlijn gereed is?

Dit is de stem uitliet kamp dat zegt dat het VR-Richtlijnstel een breuk inhoudt met liet vigerende merkenrecht, en dat dus eerst implementatie van de VR-Richtlijn nodig is. Men wijst ook nog op het arrest van de Hoge Raad van 13 november 199S, NJ 1999, 133: een van de Kecofa-zaken over de parad ieparfummetjes. Daarin had Hof Amsterdam in april 1997 geoordeeld dat er geen overeenstemming was volgens de oude wet, dus a fortiori geen inbreuk naar liet Puma/Sabel-criterium van 1 1 november 1997 zouje zeggen. Maar de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, stelde toch de vraag aan het HcneluxGerechtshof of de rechter in de Benelux het Puma/ Sabelcritcrium wel mocht toepassen,, zolang de BMW daaraan nog niet aangepast was,0 Welnu, een dergelijke redenering hoorde ik óók met betrekking tot de toelaatbaarheid van vermelding van merken in vergelijkende reclame vóórdat de VRRichtlijn geïmplementeerd is, é Als ü vi nd t dat deze en dergelijke argumenten opgaan, dat dit kamp gelijk heeft, en als het dat gelijk ook krijgt bij rechter ook in de komende maanden, dan zou dat een interessanLe Frankovich-praktijk kunnen opleveren. Er zijn immers stellig allerlei fabrikanten met goedkopere en, door TIM O-rapporten gestaafd, betere producten dan de marktleider, en niet door prof. Giep hranz.cn goedgekeurde reclamecampagnes,7 die ze nu nood gedwongen op de plank moeten latenliggen. Expertisebureaus rekenen uit hoc door die vergelijkende reclame het

2 4 7

marktaandeel zou zijn vergroot, en welke schade de Staat moet vergoeden, doordat dit allemaal in de ijskast moest. 7 Ik zou echter de Staat te hulp willen komen, en trouwens ook die vergelijker, en willen verdedigen dat het geldende merkenrecht flexibel genoeg is om vergelijkende reclame inclusief'merkvermelding op de voet van de VR-Richtlijn toe te laten, zonder dat daarvoor de wet veranderd behoeft te worden. Ik geef u daartoe het volgende in overweging.

4 Er zullen er zijn die vinden van wél. Er zijn in ons land nog genoeg adepten van bijv. Hijman, Bodenhausen, Van Nieuwenhoven Helbach en van het Hof Amsterdam in 1978 in de Reynoldsnr i-zaak, -'die vinden dat vermeld ing van andermans merk in vergelijkende reclame niet hoort c.q. niet mag. En in België en Luxemburg zullen er genoeg adepten zijn van Haron rrcdéricq, die ieder noemen van het merk of de naam van eeii concurrent van de hand wijst, mime. pour dire la vérité.* 5 Wat zegt de wet? Onder de BMW-in de nu geldende versie, in werking getreden op 1 januari 1996 - is vergelijkend merkgebruik volgens sommigen gebruik van andermans merk voor soortgelijke waren of diensten, en dat zou volgens art. i3,A,i,a ofwel Merkenrichtlijn art. 5,1,3 sowieso verboden zijn. En als het gedn gebruik van andermans merk voor soortgelijke waren of diensten is in de zin van die bepalingen, dan is het ander gebru ik, v/aardoor ongerechtvaardigd voordeel'kan worden getrokken uit, of afbreuk gedaan kan worden gedaan aan de reputatie van dat vergeleken merk. Foei. Overeenkomstig de verbluffend eenvoudige redenering van Hof Amsterdam in 1978 inde zaak van Reynolds nr 1, kan daarvoor bovendien geen geldige reden bestaan, want men kan ook reclame maken zonder te vergelijken...5

E I G E N D O M

8 Ervan uitgaande dat merkgebruik in VK niét onder art. i3,A,i,a valt, maar onder d, is cruciaal hoe zwaar we het ongerechtvaardigd voordeel, of de afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk dienen te wegen. We weten dat de rechter in de Hcnclux daar vroeger vér in ging, met de geruchtmakende uitspraken Alicias en Philips/Haagse Posu> en - inderdaad sommige vergelijkcndc-rcclamezaken. Zó vergaande rechtspraak op her niveau van het BenGH en de nationale cassatichovcn is echter niet hekend. Wat we óók weten, intussen, is dat de Beneluxlandcn na lang soebatten art. i3,A,i,d over refererend merkgebruik in de wet mochten houden, getuige arr. 5 lid 5 van Merkenrichtlijn 1989/ 104. Maar we moeten vaststellen dat inmiddels niet meer het Benei ux-Gerechtshof hierover het laatste woord heeft. De bepaling in de BMW is afgeleid van artikel 5 lid 5 van de Merkenricïi tl ij n, al s cen ui tzondering op de Verdragsvrijhedcn. Het H of hiLuxemburg bepaalt voortaan hoc ver die uitzonderings trekt: hoe ver wij daarmee in de P,enclux nog mogen gaan. 9 De volgende schakel in de redenering is deze. De criteria van 'het ongerechtvaardigd voordeel, of de afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk', lezen we niet alleen in ari. 5 lid 5 van de Merkenrichtlijn, maar die komen ongeveer net zó voor in de vcrgclijkcnde-reclame-richtlrjn. Zie aldaar art. 3bis, sub g: de eis dat de vergelijking zodanig plaats h ccf1 dat dit geen oneerlijk voordeel opleven ten gevolge van de bekendheid van een merk. Ik laat nog daar d at d e Rich tl ij n VR nog diverse andere eisen stelt aan toelaatbaar vergelijken. Hoewel niet woordelijk gelijk, liggen de criteria van art. 5 lid 5 Merkenrichtlijn, en art. 3 bis I id 1 sub g van de VR-Richtlijn heel dichtbij elkaar. En hoewel wetgevers, ook Europese wetgevers, wel eens langs elkaar been werken, is dit natuurlijk niet toevallig, reeds omdat de representanten van de merkhouders zich er zo'n 25 jaar intensief mee bemoeid hebben. 10 Nu behoeft de redenering nog maar twee kleine verdere stapjes. Het ene: gelet op het karakter van de VR-Richtlijn zal door het J. lof van Justitie nóóit geoordeeld worden dat vergelijke reclame met andermans merk reeds ais zodanig oneerlijk voordeel zou opleveren ten gevolge van de bekendheid van een vergeleken merk. En het andere srapje: natuurlijk zal het HvJEG art. 5 lid 5 Richtlijn, de pendant van ons i3,A,i,d, nóóit interpreteren in die zin dat die strengere eisen zou stellen dan de VR-Riclulijn. Dat lijkt mij zó vanzelfsprekend dat ik, ook met het oog op de klok, zulks niet nader zal beargumenteren. lu Daarmee is gegeven dat art. i3,A,i,d, via art. 5 lid 5 Richrlijn voor gevallen van vergelijkende reclame reeds nu geheel con-

1

12 januari 1978, NJ 1979,159, s/h' 197SP. 24.2m.nt. Ph. TraitfdcDwtLComiiicmalBelgcll, Gent 1947,nr. 108. '...nu het hier gaat om reclame door Reynolds voor haar eigen merk waarroe baar in beginsel talloze methodes openstaan.' b Naar ik vernam, worde de vraag nier beantwoord in verband met een schikking in die zaak. 7 Vgl. van prof. Giep Hranzen (SMarrjot Bouwman) hel jongste boek: Df mentale wereld van merken, Alpfier a.d. Rijn 1999, 537 pp. 4 5

ö

Hof Amsterdam iB december 1975, Nj 1977, 59, BiE 1976, p. 214. Pres. Rb. Amsterdam 2S juli 1981,BIE 1981, p. 41. 10 Eén argumentje, toch nog: wie dit met mij oneens is, zal óf moeten zessen dat óók de merkenwetten aan de VR-Richtlijn moet worden aangepast (wat nergens in Europa gebeurt], óf moeten zeggen dat de beide Richtlijnen met elkaar in strijd zijn, wat ik ook nog n iemand serieus beb iioren beweren. 9

? £ B

B I J B L A D

I N D U S l f i l Ë L E

form de VR-Richtlijn kan en dus ook moet worden geïnterpreteerd, en dat de nationale rechter op die implementatie kan en moet anticiperen. 11 Als toegift nog een antwoord op de volgende denkbeeldige tegenwerping. Die zou kunnen komen van mensen die zeggen dat het merk goodwill belichaamt, en dus tegen aantasting daarvan beschermd moet zijn, en dan nog een 'dus': dus ook tegen vergelijkende reclame. Het tweede 'dus' hoop ik zoeven te hebben ontzenuwd. De Europese wetgever heeft, uiteraard onder voorwaarden, anders gekozen. Maar ook het eerste 'd us': dat een merk omdat het een goodwillfunctie heeft, ook wettelijk in die functie moet worden beschermd, is een stelling die op Europees niveau niet te handhaven is. De rechtspraak van het HvJEG hieromtrent is heel consequent te noemen. Ik wijs op enkele arresten, vanwege de tijd slechts drie, en op iets andere wijze dan De Ranitz in zijn noot bij het BMW/Deenik-arrestinlER,11 maar wel met verwantschap. Wat zagen we in Puma/Sabet?: We zagen dat bescherm i ng tegen verwarring, ook indirecte verwarring, accoord is. Maar een beschermings-schil daarbovenop, bescherming tegen associatie (typisch een goodwillschil), is in Europa een station te ver gebleken. Dan Dior/Evora: de Hoge Raad12 vroeg naar - onder andere bescherming tegen wederverkoop door outsiders, omdat die het luxueuze en prestigieuze imago van een merk, en zelfs de 'psychische toestand' van waren zouden aantasten. Het Hof van Justitie" gaf echter, kort gezegd, niet méér dan bescherming voor het geval dat wordt aangetoond dat inde bijzondere omstandigheden van het geval, d e reputatie van liet merk ernstig wordt geschaad; dus een om gekeerd evenredige beperkte reputatiebescherming. En tenslotte BMW/Deenik: de Hoge Raad vroeg naar bescherming legen (1) misleidende dealerpretenties én tegen (z) gevallen waarin gerede kans bestaat dat de outsider het merk van de autofabrikant in belangrijke mate gebruikL wordt om reclame te maken voor zijn eigen zaak. Ook hier, consequent, gat het Hof wel bescherming tegen (1) misleiding, maar niet voor (z) reputaticbescherming. 12 In BMW/Deenik kwam het Hof tot dit resultaat via het parcours van art. 5 lid 1 j° artikelen 6 en 7 Merkenrichtlijn. Daarmee heb ik - tot slot - ook het antwoord gegeven voor het geval dat voor vergelijkende reclame niét louter het parcours van de VR-Richtlijn en/of het parcours van arr 5 lid 5 Richtlijn gekozen zou worden maar toch (ook) nog het parcours van art. 5 lid l:1+ dan zal qua repu tatiebescherming het resultaat niet verder gaan dan in BMW/Deenik. 13 Dames en heren wetgevers, toch maar gauw die wet maken. Maar Dames en heren justitiabelen, praktizijns, en zo nodig rechters: u kunt op de basis van de niet geïmplementeerde nieuwe Vergel ijkende reclame-richtlijn van 1997 aan de slag!

-1 HvJEG 23 februari 1999, IER 1999, p. 111. ",2 HR 20 oktober 1995, N] 1996,682 ni.nLJ.IL Spoor, IER 1996, p. 22. 13 HvJEG 4 november 1997, TVVS 1998, p. 16 m.nt. MRM, BIE 199S, p. 195 m.nt. Sre. 14 vgl. hierover nader D.W.F. Verkade enL.D. Bruiiiing,Z'«rFri«e iermarkmmdssigert Emutzimg im Baidux- undEuwpiiischcn MarkenredU, in: MarkeuR, februari 2000, pp. 41-45.

E I G E N D O M

17

J U I I

7 o [) I)

14 Normen, en vooral strenge normen voor vergelijkende reclame worden begrijpelijkerwijs -vooral aanbevolen door hen die denken als object van vergelijking iets te vrezen te hebben. Voor Jan Brinkhof geldt dat natuurlijk allemaal niet,

17

J U L I

2 0 0 0

L 3 I J U L A D


E I G E N D O M

2 t S

J U R I S P R U D E N T I E Nr. 57 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, 9 juli 1997' (SK&F/Ceneiïcs II) Mrs. G.C. Roderigu.cz Iglcsias, president, J.C. Mortinho de Almeida, J.L. Murray en L. Sevón, kamerpresidenten, P.J.G. Kaprcyn, C. Gulmann (rapporteur), D.A.O. Edward, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm en M. VVathclct, rechters Advocaat-Generaal: KG. Jacobs Art. 30, lid 3ROW (1910) j° artt. 30 en 36EG-Verdrag 1 De toepassing van een regel van nationaal recht, die de houder van een octrooi op een werkwijze voor de bereiding van een geneesmiddel toestaat zich ertegen te verzetten, dat door een derde monsters van een volgens die werkwijze vervaardigd geneesmiddel worden overgelegd aan de bevoegde autoriteit voor het verlenen van vergunningen voor liet in de handel brengen van geneesmiddelen, vormt een maatregel van gelijke werkingalseen kwantitatieve beperkingin de zin van art. 30 van het Verdrag2 De toepassing van een regel van nationaal recht, die de houder van een octrooi op een werkwijze voor de bereiding van een geneesmiddel toeslaat zich ertegen te velzetten, dat door een derde aan de bevoegde autoriteit voor liet verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen, monsters van een geneesmiddel worden overgelegd dat door een ander dan de octrooihouder volgens de geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd, is gerechtvaardigd op grond van art. 36 van het Verdrag. 3 Wanneer een. derde onder schending van het octrooirecht van een lidstaat monsters van een volgens een geoctrooieerde werkwijze vervaardigd geneesmiddel heeft. overgelegd aan de bevoegde autoriteit voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen en hij de aangevraagde vergunning heeft verkregen, vormtéén door een nationalerechterlijkeinstantieopgelegdverbodaandeinbreukmakerom dit geneesmiddel gedurende een bepaalde periode na het verstrijken van het octrooi op de markt te brengen, zulks teneinde te verhinderen dat hij een ongewettigd voordeel heeft van die inbreuk, een maatregel van gelijke werking in de zin van art. 30 van hel Verdrag, die gerechtvaardigd kan zijn uit hoofde van art. 3S van het. Verdrag. 4 Ingeval de overlegging van monsters van een geneesmiddel aan de bevoegde autoriteit teneinde een vergunning voor het in de handel brengen te verkrijgen, een octrooiinbreuk oplevert, verzet het gemeenschapsrecht en in het. bijzonder art. 36 van het Verdrag zich niet tegen een door de nationale rechter aan de inbrnikmuker opgelegd verbod om dat geneesmiddel gedurende een periode van veertien maanden na het verstrijken van het octrooi op de markt te brengen, welke periode weliswaar langer is dan de volgens art../van richtlijn. 63/63 juncto artikel^ sub c. van richtlijn 75/319 toegestane maximumduurvan de procedure voor de verlening van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen, doch overeenkomt met de gemiddelde werkelijke duur van een dergelijke procedure in de betrokken Lid-Staat.

Generics BV te Krimpen aan de Lek, eiseres tot cassatie, advocaat mr. G. van der Wal re 's-Gravenhage, regen

' Vervolg op liet verwijzingsarrest van deHR van 29-9-1995, NJ 1996, 464, samen met de uitspraken inde feitelijke instanties gepubliceerd in Btt 1997, Mz. lözc.v. Voor het tlians gepubliceerde anest zie ookhJi999, 213, met noot D.W.F.V.IW.

Smitli Klinc & f rench Laborarorics Limited te vvclwyn Garden City, Verenigd Koninkrijk, verweerster in cassatie, advocaten mrs. C. J. J. C. van Nispen en M.D.B. Scrmtjens te 's-Gravenhage en mr. E.H. Pijnacker 1 lordijk te A m s t e r d a m .

1 Bij arrest van 29 september 1995, ingekomen bij het Hof' op S oktober daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 177 EG-Verdrag vier prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 30 en 36 van dit Verdrag. 2 Deze vragen zijn gerezen in een geschil tussen Generics BV (hierna: Generics) en Smith Kline & French Laboratories Ltd (hierna: SOF) betreffende inbreuk op een octrooi voor cen geneesmiddel. 3 Op een aanvraag van 4 september 1973 verkreeg SKF op tpjuni 1991 een Nederlands octrooi op een werkwijze voor de bereiding van een farmaceurisch preparaat met de soortnaam cimetidine, dat zij in Nederland onder de merknaam Tagamet op de markt bracht. Dit octrooi is verstreken op 4 september 19934 Op 22 oktober 1987 en 10 oktober 1989 werden door GenfarmaB V (hierna: Gcnfarma) bij het College ter beoordeling van geneesmiddelen (hierna: CBG) drie aanvragen ingediend voor de registratie van cimeridinetabletten van zoo mg, 400 en 800 mg. Bij deze aanvragen werden monsters van die preparaten overgelegd, aan het CBG. Voor de eerste twee aanvragen verkreeg Cenfarma de registraties op 18 januari 1990 en voor de derde aanvraag op 17 december 1992. 5 Nadien heeft Genfarma deze registraties overgedragen aan Generics. Op z i juni 1993 werden zij ten name van Generics ingeschreven in het register van farmaceutische preparaten. 6 Op 6 augustus 1993 heefl SKF voor de president van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage in kort geding gevorderd, Generics te verbieden-om vóór 5 november 1994 cimetidine op de Nederlandse markt aan te bieden of af te leveren en om de registraties voor dit geneesmiddel aan derden over te dragen. 7 SKF stelde zich namelijk op hel standpunt., dat de overlegging van de monsters van de cimetidinepreparaten aan het CBG inbreuk maakte op haar octrooi zoals dat werd beschermd door de FUjksoctrooiwel 1910 (hierna: KO W) in de destijds geldende redactie. Zij beriep zich hiertoe in het bijzonder op een arrest van de Hoge Raad van 18 december 1992 (Mcdicopharma/ICI), waarin deze had beslist, dat hei door een ander dan de oerroorhouder aan het CBG ter beschikking stellen van monsters van cen volgens cen geoctrooieerde werkwijze vervaardigd geneesmiddel, zulks teneinde dit onmiddellijk na afloop van het octrooi op de markt te kunnen brengen, niet viel onder de vrijstelling van artikel 30, lid 3, ROVV, dat bepaalt: Het uitsluitend recht strekt zich niet uit over handelingen, uitsluitend dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde, daaronder begrepen het door toepassing van de. geoctrooieerde werkwijze rechtstreeks verkregen voortbrengsel.

8 Aangezien Generics derhalve de registraties pas na 4 september 1993, de afloopdatum van het octrooi, had mogen aanvragen en d ie registraties, gelet op de gemiddelde werkelijke duur van de registratieprocedure in Nederland, eerst veertien maanden later zouden zijn verkregen, vorderde SKF, dat het aan Generics op te leggen verbod zou gelden tot 5 november 1994. 9 De kortgedingrechter heeft SKF's vordering toegewezen, maar de aan Generics opgelegde verboden beperkt tot een verbod om

2 5 0

B I J B L A D


vóór 5 november 1994 cimeridine aan te bieden of af te leveren met gebruikmaking van registraties die waren verkregen op vóór 4 september 1993 ingediende aanvragen, en toreen verbod om dergelijke registraties vóór 5 november 1994over te dragen. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft dit vonnis bevestigd. Vervolgens is Generics tegen het arrest van het Gerechtshof in cassatie gegaan. 10 Blijkens het verwijzingsarrest bestrijdt Generics het arrest van het Gerechtshof in het bijzonder, voor zover daarin noch het verbod om monsters van geoctrooieerde geneesmiddelen tijdens de looptijd van het octrooi aan het CBG ter beschikking te stellen, noch her aan Generics opgelegde moratorium om te verhinderen datzij ten onrechte voordeelheeft van eenonrechtmatige daad jegens SKF, als een met de artikelen 30 en 36 van het Verdrag strijdige belemmering van de intracommunau tai re handel wordt aangemerkt. 11 Generics heeft voorts aangevoerd, dat het haar opgelegde moratorium hoe dan ook onverenigbaar is met de richtlijnen 65/65/EEG van de Raad van 26 januari 1965 (PR 1965, 22, blz. 369) en 75/319/EEG van de Raad van 20 mei 1975 (PB 1975, L 147, blz. 13) betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten. Dat moratoriu m is namelijk bepaald naar de gemiddelde duur van de registratieprocedure in Nederland en niet naar de volgens die richrlijnen toegestane maximale duur. 12 Volgens artikel 7 van richtlijn 65/65 dienen de nationale autoriteiten een beslissing te nemen binnen een termijn van 120 dagen, te rekenen vanaf de datum van de indicningvan de aanvraag, welke termijn in uitzonderingsgevallen met 90 dagen kan worden verlengd. Artikel 4, sub c, van richtlijn 75/319 bepaalt, dat wanneer de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten gebruik maken van de mogelijkheid om van de aanvrager aanvull ing van het dossier op bepaalde onderdelen te verlangen, de in artikel 7 van richtlijn 65/65 gestelde termijnen worden opgeschort totdat de verlangde aanvullende gegevens zijn overgelegd. Deze termijnen worden eveneens opgeschort gedurende het tijdvak dat de aanvrager in voorkomend geval wordt gegund om mondeling of schriftelijk toelichting te verschaffen. 13 Onder deze omstandigheden heeft de Hoge Raad besloten, de behandeling van de zaal? te schorsen en het Hof de volgende vragen te stellen: t) Dient een regel van nationaal recht, die aan de houder van een octrooi voor bepaalde geneesmiddelen liet recht verleent zich tijdens de looptijd van dit octrooi ertegen te verzetten dat dooreen ander aan de met de registratie van geneesmiddelen belaste, instantie monsters worden overgelegd van de geoctrooieerde (of volgens de geoctrooieerde werkwijze vervaardigde) geneesmiddelen, te worden aangemerkt als een maatregel van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen in de zin van artikel 30 vanhetEC-Verdrag? 2)Zoja, valt diemaatregel dan onder de in artikel 36'van het EO-verdrag neergelegde uitzondering voor beperkingen die gerechtvaardigd zijn vil hoofde van bescherming van de industriële eigendom? 3) Indien tijdens de looptijd van een octrooi volgens het nationale recht inbreuk op dat octrooi wordt gemaakt en gevaar dreigt, dat de inbreukmaker ofeen derde nog na het verstrijken van die looptijd van die inbreuk zal profiteren dan wet dat door die inbreuk nog na dit verstrijken nadeel voor de octrooihouder zal ontstaan, is dan een ter voorkoming van dit dreigende onrecht opgelegd rechterlijk verbod om, gedurende eenbepaalde periode na dit verstrijken producten op de markt te brengen die tijdens de duurvan het octrooi onder de beschermingervan vielen, een maatregeldie

E I G E N D O M

17

J U L I

2 0 0 0

door artikel 30 EG-Verdragwordtverbodcn en niet onder de uitzondering van artikel 36 EG-Verdragvalt? 4) Indien deonders bedoelde inbreuk bestond in een op registratie van een geneesmiddel gerichte, overlegging, van monsters als onder 1 bedoeld, en een naar aanleiding daarvan door de rechter opgelegd verbod als ouders bedoeld wordt opgelegd voor een periode die de in de richtlijnen 65/65/ EEG en 75/319/EEG voor de maximale duur van de registratie, van geneesmiddelen bepaalde termijn overschrijdt, brengt deze overschrijding dan mee dathetverbod inzoverre onverenigbaaris met hetgemeenschapsreduen,zo ja, dat degene aanwiehetverbodisopgelegdzichkraciitcnslwt gemeenschapsrecht jegens de voormatige octrooihouder op die onverenigbaarheid kan beroepen? De eerste vraag

14 Met deze vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of de toepassing van een tegel van nationaal recht, die de houder van een octrooi op een werkwijze voor de bereiding van een geneesmiddel toestaat zich ertegen te verzetten, dat door een detde monsters van een volgens deze werkwijze vervaardigd geneesmiddel worden overgelegd aan de bevoegde autoriteit voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen (hierna: VHGU), een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking in de zin van artikel 30 van het Verdrag vormt. 15 Volgens vaste rechtspraak is iedere maatregel die de inrracommunautairc handel al dan met rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren, een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking (arresten van 11 juli 1974, zaak 8/74,Dassonville,Jün'spr. 1974, blz. S37, r.o. 5, en 9 februari 1995, zaak 0412/93, Leclerc-Siplecjurapr. 1995, blz. I-179, r.o. iS).

16 Een regel als in casu in geding, waardoor het iedere concurrent verboden wordt om bij cen aanvraag voot een VHG monsters over re leggen van een volgens een geoctrooieerde werkwijze vervaardigd geneesmiddel zolang het betrokken octrooi niet is afgelopen, heeft met name tot gevolg, dat geen enkele concurrent een VHG voor dit type, geneesmiddel kan verkrijgen voordat de wachttijd volgend op de indiening, na de afloop van het octrooi, van een aanvraag voor een dergelijke vergunning, is verstreken. Een volgens die wetkwijze vervaardigd geneesmiddel dar in Lid-Staat A rechtmatig in het verkeer is gebracht in de periode waarin het desbetreffende octrooi in Lidstaat B nog van kracht was, kan derhalve hoe dan ook niet in laatstgenoemde staat op de markt worden gebracht zodra dit octrooi is afgelopen. Zonder de omstreden regel zou liet geoorloofd zijn, vóór de afloop van het octrooi monsters van een dergelijk geneesmiddel over re leggen bij een VHC-aanvraag; in dat geval is het niet uitgesloten, dat een dergelijke vergunning tijdens de looptijd van het octrooi kan worden verkregen, zodat on middellijk na afloop van het octrooi invoet van het generieke geneesmiddel vanuit Lid-Staat A naar Lid-Staat B zou kunnen plaatsvinden. 17 Bijgevolg moet worden geantwoord, dat de toepassing van een regel van nationaal recht, die de houder van een octrooi op een werkwijze voordebereiding van een geneesmiddel toestaat zich ertegen te verzetten, dat door een derde monsters van een volgens deze werkwijze vervaardigd geneesmiddel worden overgelegd aan de bevoegde autoriteit voor het verlenen van VHG, een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking in de zin van artikel 30 van het Verdrag vormt. De tweede vraag

18 Deze vraag houdt in wezen in, of de toepassing van een regel van nationaal recht, die de houder van een octrooi op een werk-

17

J U L I

^

r) n

i]

B I J B L A D


wijze voor de bereiding van een geneesmiddel toestaat zich ertegen te verzetten, dat door ccti derde aan de bevoegde autoriteit voor het verlenen van VHG monsters van een geneesmiddel worden overgelegd dat door een ander dan de octrooihouder volgens de geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd, gerechtvaardigd is op grond van artikel 36 van het Verdrag. 19 volgens de rechtspraak van het Hof bevat artikel 36 van liet Verdrag weliswaar ter bescherming van de industriële en commerciële eigendom een uitzondering op cen van de grondbeginselen van de gemeenschappelijke markt, doch laat het deze afwijking slechts toe voor zover zij haar rechtvaardiging vindt in het waarborgen van de rechten die het specifieke voorwerp, van die eigendom vormen; ter zake van octrooien bestaat het specifieke voorwerp er met name in, de octrooihoLider het monopolie op de eerste exploitatie van zij n product te verschaffen (zie, in deze zin, arrest van 14 juli 1981, zaak 187/80, Merck, Jurispr. 198 1, blz. 20S3, r.o. 10). zo De bevoegdheid van de houder van een octrooi op de werkwijze voor de bereiding van een geneesmiddel om zich ertegen te verzetten, dat een derde ter verkrijging van een VHG gebruik maakt van monsters van een volgens die werkwijze vervaardigd geneesmiddel, maakt deel uit van het specifieke voorwerp van het octrooi, voor zover het gebruik van die monsters zonder de al dan niet rechtstreekse toestemming van de octrooihouder plaats vindt. In diL verband is het niet zonder belang erop te wijzen, dat artikel 25 van het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien (PB 1989,1,401, blz. 9), alsook artikel 2S van de Overeenkomst inzake de handelsaspccr.cn van de intellectuele eigendom (TRIPs, PB 1994, L .-536, blz. 214), de octrooihouder onder meer toestaat om aan derden die niet zijn toestemming hebben verkregen, het gebruik te verbieden van het voortbrengsel dat rechtstreeks volgens de werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft, verkregen is. Een verbod om een regel van nationaal recht toe te passen die in vorcnvcrmelde bevoegdheid voorziet, zou in feite meebrengen, dat het monopolie op de eerste exploitatie van het product, als in de voorgaande rechtsoverweging bedoeld, kan worden aangetast. 21 Maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen, die hun rechtvaardiging vinden in de bescherming van de industriële en commerciële eigendom, worden door artikel 36 van het Verdrag toegestaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij geen middel tot willekeurige discriminatie, noch een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen (zie, onder meer, arrest van 27 oktober 1992, zaak C-191/ 90, Generics en Harris Pharmaceuticals, Jurispr. 1992, blz. 1-5335, i'-o-21)zz Uit het dossier blijkt niet, dat de ROW een discriminerend karakter zou dragen of tot doel zou hebben, nationale producten te bevoordelen ten opzichte van producten uit andere LidStaten. 23 Bijgevolg dient te worden geantwoord, dat de toepassing van een regel van nationaal recht, die de houder van een octrooi op, een werkwijze voor de bereiding van een geneesmiddel toestaat zich ertegen te verzetten, dat door een derde aan de bevoegde autoriteit voor het verlenen van VHG monsters van een geneesmiddel worden overgelegd dat door een ander dan de octrooihouder volgens de geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd, gcrechtvaard igd is op grond van artikel 36 van het Verdrag. De derde vraag

24 Met deze vraag wil de nationale rechter vernemen, of, wanneer een derde onder schending van liet octrooirecht van cen Lid-Staat monsters van een volgens een geoctrooieerde werkwijze vervaardigd geneesmiddel heefr overgelegd aan de be-

E I G E N D O M

2 b '

voegde autoriteit voor het verlenen van VHG en hij de aangevraagde vergunning heeft verkregen, cen door een nationale rechterlijke instantie aan de inbreukmaker opgelegd verbod om dit geneesmiddel gedurende een bepaalde periode na het verstrijken van het octrooi op de markt te brengen, zulks teneinde te verhinderen dat hij een ongewettigd voordeel heeft van die i nbreuk, cen maattegel van gelijke werking in de zin van artikel 30 van het Verdrag vormt, die gerechtvaardigd kan zijn uit hoofde van artikel 36 van het Verdrag. 25 Vastgesteld moet worden, dat een dergelijk verbod omop het grondgebied van een Lid-Staat een product re verhandelen dar in een andere Lid-Staat rechtmatig in het verkeer is gebracht, een maatregel van gelijke werking in de zin van artikel 30 van het Verdrag vormt. 26 Generics heeft ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 36 gesteld, dat een bij wijze van compensatie opgelegd verbodom producten te verkopen nadat het octrooi is afgelopen, in strijd is met het evenredigheidsbeginsel, aangezien ook de toekenning van schadevergoeding of nietigverklaring van de VHG in aanmerking zou kunnen komen. 27 Dienaangaande moet worden opgemerkt, dat wanneer Generics het octrooi van SKF in acht had genomen, zij de cimelidinemonsters cersr had kunnen overleggen nadat het desbetreffende octrooi was verstreken. In de periode tot aan de verlening van de VHG had SKF dus haar product zonder concurrentie van het generieke producr van Generics kunnen blijven verkopen. 28 Het door de rechter aan de inbreukmaker opgelegde moratorium nu strekt ertoe, de octrooihouder in de positie te brengen waarin hij in beginsel zou hebben verkeerd wanneer zijn rechten waren geëe rbied igd, zodat het op zich niet als cen onevenredige vorm van compensatie kan worden bescho uwd. 29 Bijgevolg dient te worden geantwoord, dat wanneer een derde onder schending van het octrooirecht van cen Lid-Staat monsters van een volgens een geoctrooieerde werkwijze vervaardigd geneesmiddel heeft overgelegd aan de bevoegde autoriteit voor het verlenen van VHG en hij de aangevraagde vergunning heeft verkregen, een door een nationale rechterlijke instantie opgelegd verbod aan de inbreukmaker om dit geneesmiddel gedurende cen bepaalde periode na het verstrijken van het octrooi op de markt te brengen, zulks tenci ndc te verhinderen dat hij cen ongewettigd voordeel heeft van die inbreuk, een maatregel van gelijke werking in de zin van attikel 30 van het Verdrag vormt, die gerechtvaardigd kan zijn uit hoofde van artikel 36 van het Verdrag. De vierde vraag

30 Deze vraag van de nationale rechter houdt in, of, ingeval de overlegging van monsters van een geneesmiddel aan de bevoegde autoriteit teneinde een VHG te verkrijgen, een octrooiinbreuk oplevert, het gemeenschapsrecht en in het bijzonder artikel 36 van liet Verdrag zich verzet tegen een door de nationale rechter aan de inbreukmaker opgelegd verbod om dat geneesmiddel gedurende een periode van veertien maanden 11a het verstrijken van het octrooi op de markt te brengen, welke periode weliswaar langer is dan de volgens artikel 7 van richtlijn 65/S5 juncto artikel 4, sub c, van richtlijn 75/319 toegestane maxi mu mduu r van de procedure voor de verlening van de VHG, doch overeenkomt met de gemiddelde werkelijke duur van een dergelijke procedure in de betrokken Lid-Staat. 31 Aangezien de duur van het door de nationale rechter opgelegde verbod blijkens het verwijzingsarrest overeenkomt, met de gemiddelde werkelijke duur van de registratieprocedure in de betrokken Lid-Staat, leidrhet ertoe, zoals reeds aangegeven in rechtsoverweging 28 van dit arrest, dat de octrooihouder in

? s ?

B I J B L A D

I N D U 5 T R I Ë L E

de situatie wordt gebracht waarin hij in beginsel zou hebben verkeerd wan neer zijn rechten waren geëerbiedigd. 32 In casti staat vast, dat de termijn van veertien maanden de door genoemde richtlijnen toegestane maximumtermijn overschrijdt. Ken inbreukmaker kan zich echter niet jegens de octrooihouder op een dergelijke omstandigheid beroepen teneinde een verbod van een kortere duur te verlangen. Anders zou de kans bestaan, dat in plaats van de octrooihouder de inbreukmaker i n een gunstiger positie werd gebracht, 33 Een oplossing als door de nationale rechter gekozen, lijkt in omstandigheden als de onderhavige derhalve geen onevenredige gevolgen mee te brengen voor de inbreukmaker. 34 Bijgevolg dient te worden geantwoord, dat ingeval de overlegging van monsters van ccn geneesmiddel aan de bevoegde autoriteit teneinde ccn VTIG te verkrijgen, een octrooi-inbreuk oplevert, het gemeenschapsrecht en in het bijzonder artikel 36 van het Verdrag zich niet verzet tegen een door de nationale rechter aan de inbreukmaker opgelegd verbod om dat geneesmiddel gcdurendeeen periode van veertien maanden na het verstrijken van het octrooi op de markt te brengen, welke periode weliswaar langer is dan de volgens artikel 7 van richtlijn S5/65 juncro artikel 4, sub c, van richtlijn 75/319 toegestane maximumduur van de procedure voor de verlening van de VHG, doch overeenkomt met de gemiddelde werkelijke duur van een dergcl ijkc proccdu re in de belrokken Lid-Staat.

E I G E N D O M

17

J U L I

2 '.) (I 0

nale rechterlijke instantie opgelegd verbod aan de inbreukmaker om dit geneesmiddel gedurende ccn bepaal d e periode na het verstrijken van het octrooi op de markt Le brengen, zulks teneinde te verhinderen dat hij een ongewettigd voordeel heeft van die inbreuk, een maatregel van gelijke werking in de zin van artikel 30 van het Verdrag, die gerechtvaardigd kan zijn uit hoofde van artikel 36 van het Verdrag. 4) Ingeval de overlegging van monsters van ccn geneesmiddel aan de bevoegde autoriteit teneinde ccn vergunning voor her in de handel brengen te verkrijgen, een octrooi-inbreuk oplevert, verzet het gemeenschapsrecht en in het bijzonder artikel 36 van het Verdrag zich niet tegen een door de nationale rechter aan de inbreukmaker opgelegd verbod om dat geneesmiddel gedurende een periode van veertien maanden na het verstrijken van het octrooi op de markt te brengen, welke periode weliswaar langer is dan de volgens artikel 7 van richtlijn 65/65 juncto artikel 4, sub c, van richtlijn 75/3 tg toegestane maximumduur van de procedure voor de verlening van vergunningen voor her inde handel brengen van geneesmiddelen, doch overeenkomt met de gemiddelde werkelijke duur van een dergelijke procedure in de betrokken Lid-Staat. Enz.

Nr. 58 Hoge Raad der Nederlanden, z oktober 1998' (SK&F/Generics III)

Kosten

35 De kosten door de Duitse en de Griekse regering, de regering van het Verenigd Koninklijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens de indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, ku n ncn n iet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. Het Hof van Justitie,

uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van zg september 1995 gestelde vragen, verklaart voor recht: 1) De toepassing van een regel van nationaal recht, die de houder van een odrooi op een werkwijze voor de bereiding een geneesmiddel toestaat zich ertegen te verzetten, dat door ccn derde monsters van een volgens d ie werkwijze vervaardigd geneesmiddel worden overgelegd aan de bevoegde autoriteit voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen, vormt ccn maatregel van gel ijke werki ng als ccn kwan ti tatieve beperking in de zin van artikel 30 van het Verdrag. z) De toepassing van een regel van nationaal recht, die de houder van een octrooi op een werkwijze voor de bereiding van een geneesmiddel toestaat zich ertegen te verzetten, dat door een derde aan de bevoegde autoriteit voor het verlenen van vergu nningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen, monsters van een geneesmiddel worden overgelegd dat door een ander dan de octrooihouder volgens de geoctrooieerde werkwijze is vervaard igd, is gerechtvaardigd op grond van artikel 36 van het Verdrag. 3) Wanneer een derde onder schending van het octrooirecht van een Lid-Staat monsters van ccn volgens een geoctrooieerde werkwijze vervaardigd geneesmiddel heeft overgelegd aan de bevoegde autoriteit voor het verlenen van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen en hij de aangevraagde vergunning heeft verkregen, vormt een door een natio-

Mrs. H.L.J. Roelvink, P. Neleman, W.H. Heemskerk, R. Herrmann en C.H.M. Jansen Art. 30, üd3ROW(igio)f artt. 30 en$6~EG-Verdrag De HR verwerpt het beroep van Generics na de antwoorden van hel HvjHG op de bij arrest van 29-9-1993 gestelde vragen (zie hiervoor on-

der nr. 57, blz. 249). Generics BV te Krimpen aan de Lek, gemeente Nederlek, eiseres tot cassatie, advocaat mts. M.H.J. van den Horst en G. van der Wal, tegen Smith Kline & French Laboratories Limited te Welwyn Garden City, Verenigd Koninkrijk, verweerster in cassatie, advocaat mr. C. J.J.C, van Nispen. z.z Na de beantwoording door het Hof van Justitie van de door de Hoge Raad gestelde vragen dienen de onderdelen 11-15, 1 7 en 22 van hctcassaticmiddcl te worden behandeld. 2.3.1 Zoals in rov. 3.10.1 van het tussenarrest van de Hoge Raad is overwogen, lenen de onderdelen 11-15 en 17 zich voor gezamenlijke behandel ing. Het Hof heeft in rov. 17.7 van zijn arrest geoordeeld dat door het bestempelen tot octrooiinbreuk en het deswege verbieden van het ter beschikking stellen van monsters van ccn geneesmiddel in het kader van de registratieprocedure de intra-communauiaire handel niet wordt belemmerd, zodat art, 30 EG-Verdrag toepassing mist en art. 36 EG-Vcrdrag niet aan de orde komt. Uit het antwoord van her Hof van Justitie op de vragen 1) en z) volgt dat dit oordeel onjuist is. Voor zover de onderdelen hierover klagen, zijn zij gegrond. Uit kan echter op grond van het hierna overwogene niet tot cassatie leiden.

1 Vervolg op het verwijzingsarrest van de HR van 19-9-1995, NJ199S, 464,. samen met de uitspraken in de feitelijke instanties gepubliceerd in EIE 1997 p. 162 cv. Voor liet ilums gepubliceerde arrest zie ook N7 1999, 214 met noot D.W.F. V. Red.

17

I U L I

2 0 0 0

B I J B L A D


z.3.2 Uit hel antwoord van het Hof van Justitie op vraag 2) blijkt dat de mogelijkheid voot de octrooihouder zich te verzetten tegen het door ccn dctdc aan ccn autoriteit als het CBG overleggen van monsters van een volgens de geoctrooieerde werkwijze vervaardigd geneesmiddel gerechtvaardigd is op grond van art. 36 EG-Vcrd rag. Dat een verbod als in het onderhavige geval opgelegd gerechtvaardigd kan zijn uit hoofde van art. 36 EGVerdrag, volgt uit het antwoord, op vraag 3) Hierop stuiten de onderdelen ri-5 en 17 af. 2.4 Het door de Hoge llaad nog niet behandelde gedeelte van onderdeel 22 behelst eenklacht tegen liet oordeel van het Hof in rov. 26 en 27, dat de - op veertien maanden gestelde feitelijke duur van de registraticproccdurc tot uitgangspunt kan worden genomen voor de bepaling van de duur van het moratorium, hetgeen naar het oordeel van het Hof niet in strijd is met de in onderdeel 22 bedoelde richtlijnen. Het onderdeel faalt omdat het oordeel van het Hof juist is, zoals volgt uit het antwoord van het Hof van Justitie op vraag 4). 3 Beslissing

De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt G eneiics in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Hof van Justitie, tot op deze uitspraak aan de zijde van SKF begroot op ƒ 577,20 aan verschotten en ƒ 6,000,- voor salaris.Enz.

Nr, 59 Arrondissementsrecfitbarüs te 's-Gravenhage, 16 februari 2000 Mr.J.W.duPon Art. 12, lid iROW 1995 De kenmerkende onderdelen van de uitvinding waren reeds volledig ontwikkeld voordat het dienstverband een aanvang nam, De gestelde latere vervolmaking van de uitvinding tijdens dienstverband is nietzodanig essentieelIvoor de •werkingvan de uitvindingdat ditafdoet aan het uitgangspunt. Opeising afgewezen, Art. 13 ROW1995 Ook het beroep op art. 13 gaat niet op. Nu vaststaat dat partijen eerst na 1994 zijn gaan samenwerken, kan er geen sprake, zijn van een samenwerking op basis van een afspraak welke tot de uitvinding heeft geleid.

Scharnierenfabriek Waalwijk BV te Waalwijk, procureur mr. H.C. Grootvcld, advocaat mr. J.O.M. Hóhner te Tilburg, tegen Matthieu Franciscus Josephus Kerssemakers te Drunen, procureur mr. P.J.M, von Schmidt auf Altenstad t, advocaat mr. I. van Oosterhout te Rosmalen. Defeiten

1 Tcnproccssckan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Kerssemakers heeft op 26 juni 1994 als particulier bij het Specialistisch Innovatie Centrum voor Uitvindingen ID-NL te Rotterdam een door hem gedane uitvinding aangemeld, teneinde deze te laten beoordelen op geschiktheid voor publicatie via de nieuwsbrief van dat Centrum. Die uitvinding had, blijkens de dooi' Kerssemakers bijgevoegde omschrijving, betrekking op een automatisch reinigend filter ten behoeve van het fil-

E I G E N D O M

2 5 3

teren van kunststof granulaat in extruders. Bij die aanvrage was de volgende tekening van de uitvinding gevoegd: [niet overgenomen. Red.]. b Op 1 september 1995 is Kerssemakers full-time in dienst getreden bij SFW. Dat dienstverband is op 1 maart 1996 omgezet in ccn arbeidsovereenkomst voor 20 uur per week. c De arbeidsovereenkomst tussen partijen is door de kantonrechter te Tilburg bij beschikking van 16 december 1997 ontbonden met ingang van 17 december 1997. d Kerssemakers is houder van het Nederlands octrooinummer 1005864, hem op zG oktober 1998 verleend voor een 'zeefinrichting voor viskeuze massa'. Conclusie 1 van dat octrooi luidt als volgt: Zeeflnrichting voor het verwijderen van vaste deeltjes uit een viskeuze massa, in het bijzonder gesmolten kunststof, omvattende een huis voorzien van een aanvoerkanaal en een afvoerkanaal voorde viskeuze massa, een passend in het huis tussen het aanvoerkanaal en afvoerkanaal aangebracht in hoofdzaak cilindrisch notzeejiichaam, dat in radiale richting door de viskeuze massa doorstrooid kan worden, en middelen voor het reinigen van hetzeeftichaam door middel van terugspoelen, welke middelen tcrugspoelkunalen omvatten die bestemd zijn voot het bij het terugspoelen afvoeren van de door hetzeeftichaam afgevangen vaste deeltjes en die via een te openen afsluitorgaan in verbinding gebracht kunnen worden met een uitstroomkanaal, met h e t kenmerk, dat de middelen voor het reinigen van het zeeflichaam verder een drukorgaan omvatten, dat bediend kan worden om de viskeuze massa onder een druk die hoger is dan de druk'in het aanvoerkanaal (2), terug te spoelen doorhetzeeftichaam en dat samenwerkt met het afsluitorgaan (13) om de door het zeeflichaam afgevangen vaste deeltjes af te voeren.

e De figuren 1 tot en met 4 van het octrooischrift zien er als volgt uit: [niet overgenomen. Red.]. f De aanvraag voor het octrooi is gedaan door Kerssemakers en wel op 22 april 1997, inct vermeld ing van hemzelf als uitvinder. De kosten van de aanvrage, daaronder begrepen die voor het honorarium van de octrooigemachtigde, zijn voldaan door Kerssemakers. g Kerssemakers heeft SFW gedagvaard in kort geding voor de president van de arrondissementsrechtbank te Breda, en onder meer gevorderd dat SFW zou worden verboden zich op enigerlei wijze jegens derden te presenteren als rechthebbende op de betreffende uitvinding, alsmede het litigieuze filter ten verkoop, aan te bieden of op andere wij ze te exploiteren. In reconventie vorderde ST W ccn soortgelijke voorziening tegen Kerssemakers. h Bij vonnis in kort geding van 10 december 1997 heeft de president voormelde vordering van Kerssemakers toegewezen en de reconventionele vordering van SFW afgewezen. Daartoe heeft de president, voor zover thans van belang, het volgende overwogen: Deze vorderingen zijn alle gebaseerd op ik stelling van Kerssemakers dat hem aanspraken toekomen op de onderhavige uitvinding. Dat, zoals SFW betoogt, de uitvinding door Kerssemakers is gedaan in dienstbetrekking, is niet aannemelijk ie oordelen als uitkomst van de bodemprocedure. Uit overgelegde documentatie blijkt immers dat Kerssemakers de betreffende vinding reeds heeft gedaan in 1994, dus voorafgaande aan de ingang van zijn dienstbetrekhngin september 1993. Voorzover er al sprake isgeweest van vervolmaking van de uiteindelijk voor octrooiering in aanmerking gebrachte vinding is niet aannemelijk dat deze vervolmaking geheel of overwegendin werktijd van SVW heeft plaatsgevonden. Per 1 maait 1996 ging Kerssemakers immers parttime werken, en niet weersproken is dat

2 5 i

B I J B L A D


ft.y de hem zelf ter beschikkingstaande helft van de werkdag heeft gewerkt aan zijn vinding. Aannemelijk is derhalve dat Kerssemakers zat worden aangemerkt als degene aan wie deze rechten op het octrooi toevallen.

i Het vonnis van de president is, voorzover daartegen hoger beroep was ingesteld, bekrachtigd bij arrest van het gerechtshof te 's-Hcrtogcnbosch van 10 september 1998. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer

2 SFW vorderr (samengevat) dat de rechtbank het op z6 oktober 1998 onder nummer 1005S64 aan Kcrsscmakcrs verleende octrooi aan SFW zal toewij zen, allhans het octrooi gedeeltelijk aan SFW zal toewijzen. 3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt SFW aan d ie vordering de stelling ten grondslagdat zij als rechthebbende op het octrooi moet worden aangemerkt, nu de uitvinding waarvoor het octrooi is aangevraagd is gedaan door Kerssemakers terwijl hij in dienst was van SFW, en de aard van die dienstbetrekking meebracht dat Kerssemakers zijn bijzondere kennis aanwendde tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft (art. 12, lid 1 van deRijksoctrooiwet 1995). Subsidiair stelt SFW dat aan haar en Kerssemakers op, grond van art. 13 van voormelde wet een gezamenlijke aanspraak op het octrooi toekomt nu de betreffende uitvinding is gedaan door verscheidene personen (te weten: SFW en Kcrsscmakcrs) die volgens cen daartoe strekkende afspraak tezamen hebben gewerkt. 4 Kerssemakers heeft tegen de vordering gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voor zover van belang, in het onderstaande worden ingegaan. Beoordelingvan het geschil

5 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier betreft een Nederlands octrooi dat is verleend op een aanvrage die is ingediend na 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 102-z ROW 1995 uitsluitend het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassingis. 6 Als meest verstrekkend verweer regen de vorderingen van SFW voert Kerssemakers aan dat de uitvinding waarop het octrooi betrekking heeft reeds door hem in 1994, derhalve vóór het dienstverband mcr SKW, is gedaan zodar artikel 12. ROW 1995 niet van toepassing kan zijn op die uitvinding. 7 Dat verweer treft doel op de gronden die zijn opgenomen in de vorengeciteerde overweging uit het vonnis in korr geding van de president van de arrondissementsrechtbank te Breda, met welke overweging de rechtbank zich geheel verenigt. Vergelijking van de uitvinding zoals beschreven in de aanvrage bij 1D-JNL uit 1994 met de in het octrooi neergelegde uitvinding maakt duidelijk dat de kenmerkende onderdelen van die uitvinding reeds in 1994 volledig waren ontwikkeld, derhalve voordat het dienstverband met SFW een aanvang nam. SFW heeft nog wel gesteld dat met name de uitvoering van de onderdelen van het filterelement, zoals kenbaar uit de figuren 2,3 en 4 van het octrooischrift eersr later - en gedurende het dienstverband - zijn vervolmaakt, doch uit de stellingen van SFW - die door Kcrsscmakcrs gemotiveerd zijn betwist - valt niet af te leiden dat die vervolmaking zodanig essentieel is voor de werking van de uitvinding dat dit afdoet aan het uitgangspunt dat de uitvinding reeds in 1994 geacht moet worden te zijn gedaan. 8 Een en ander betekent dat de primaire vordering van SFW zal worden afgewezen. 9 Nu voorts vaststaat dat partijen eerst na 1994 met elkander zijn gaan samenwerken kan er geen sprake zijn van een samenwerking op basis van een afspraak welke ror de uitvinding heeft geleid als bedoeld in art. 13 ROW 1995, zodat ook het beroep

E I G E N D O M

17

J U L I

2 0 0 0

van SFW op dat artikel niet opgaat. De subsidiaire vordering van SFW is derhalve al evenmin toewijsbaar. 10 SFW zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen inde op deze procedure vallende kosten. Beslissing

De rechtbank: wijst de vorderingen af, veroordeelt eiseres in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot opƒ400,aan verschotten en ƒ 2.580,- aan procureurssalaris. Enz.

Nr. 60 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, ïjuli 1999 (zaak C-173/98) (Sebago) J.-P. Puissochet, kamerpresident, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur) en D.A.O. Edward, rechters Advocaat-generaal: F. G.Jacobs Art. 7. lid 1 Merkenrichtlijn Deaan het merk verbonden rechten zijn slechts uitgeput, wanneer de producten in de Gemeenschap (in de Europese Economische Ruimte sedert de inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte) in dchandel zijn gebracht. De bepaling van artikel/, lid 1 laat de lidstaten niet de mogelijkheid om inhunnationaalrechtdeuitputtingvandeaanhetmerkverbonden rechten vast te stellen voor producten die in derde landen in de handel zijn gebracht. Er is slechts toestemming in de zin van artikel 7, lid 1, wanneer de toestemming betrekking heeft op elk exemplaarvan hetproduct waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.

Sebago Ine, en AncicnncMaison DuboisetFilsSA, tegen G-B Unie NV. 1 Bij arrest van 30 april J 998, ingekomen bij het Hof op 11 mei daaraanvolgend, heeft het Hor van Beroep te Brussel krachtens artikel 234 EG (ex artikel 177) prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 7 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989,L40, blz, 1; hierna: richtlijn), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna; EER-overeenkomst). z Die vragen zijn gerezen in een geding tussen de vennootschappen SebagoJnc.(hierna: Sebago)en AncicnncMaison Duboiset Fils SA (hierna: Maisoli Dubois) enerzijds, en G-B Unie NV (hierna: G-B Unie) anderzijds, over de verkoop door laatstgenoemde van producten, voorzien van een merk waarvan Sebago houdster is, zonder dat deze daarin had toegestemd. 3 Artikel 7 van de richtlijn, onder het opschrift Uitputting van het aan het merk verbonden recht, luidt als volgt: 1 Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor producten die onder dit merk door de ho uder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

17

J U L I

P O OO

13 I J U L A D


zLid 1 is Hiervan tocpassingwanneerervoor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de producten, met name wanneer de toestand van de producten, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd oj'verslechterd is.

4 Overeenkomstig artikel 65, lid z, gelezen in samenhang met bijlage XVTT, punt 4, van de EER-overeenkomst, is artikel 7, lid 1, van de richtlijn voor de toepassing van deze overeenkomst aldus gewijzigd, dat de uitdrukking in de Gemeenschap is vervangen door de woorden in een overeenkomstsluitende partij. 5 Sebago, een vennootschap naar Amerikaans recht, is houdster van twee Benelux-merken Docksides en drie Benelux-mci'kcn Sebago. Deze merken zijn met name ingeschreven voor schoenen. Maison Dubois is de exclusieve distributeur voor de Benelux van de schoenen met de merken van Sebago. 6 T11 haar brochure Veertiendaagse Maxi-GB, nr. ro van 1996, waarin de prijzen van 29 mei tot en met 11 juni 1996 werden bekendgemaakt, maakte G-B Unie reclame voor de verkoop in haar supermarkten Maxi-GB van schoenen Docksides Sebago. Het ging om 2561 paar schoenen, vervaardigd in El Salvador en aangekocht bij een in parallelinvoer gespecialiseerde vennootschap naar Belgisch recht. De volledige voorraad is verkocht in de zomer van 1996. 7 Sebago en Maison Dubois betwisten niet, dat de door G-B Unie verkochte schoenen authentieke producten waren. Zij stellen evenwel, dat aangezien zij geen toestemming hadden gegeven voor de verkoop van deze schoenen in de Gemeenschap, G-B Unie niet het recht had deze op, dit grondgebied te verkopen. 8 In deze omstandigheden betoogden Sebago en Maison Dubois voor de Belgische rechter, dat G-B Unie inbreuk had gemaakt op het merkrecht van Sebago door deze producten zonder hun toestemming in de Gemeenschap te verkopen. Zij beriepen zich op artikel 13 A,sub 8, valide EeuvormigeBeneluxwet op de merken, zoals gewijzigd bij het Benelux-protocol van z december 199z (hierna: Eenvormige wet), waarvan debewoord ingen aansluiten bij die van artikel 7, lid 1, van de richrlijn. 9 In zijn verwijzingsarrest wijst het Hof van Beroep te Brussel erop, dat de door partijen in het hoofdgeding gegeven uitlegging van artikel 13 A, lid 8, van de Eenvormige wet op, twee wezenlijke punten verschilt: het ene betreft de vraag of in deze bepaling het beginsel van de internationale uitputting is neergelegd (standpunt van G-15 Unie) dan wel alleen dat van decommunautaire uitputting (standpunt van Sebago), en het andere betreft de vraag onder welke voorwaarden de merkhouder kan worden geacht zijn toestemming te hebben gegeven. 10 Aangaande het tweede punt, stelt G-B Unie, dat aan de toesiemmingsvoorwaarde van artikel 13 A, lid 8, van de Eenvormige wet is voldaan wanneer soortgelijke producten van hetzelfde merk met de toestem in ing van de merkhouder in de Gemeenschap, rechtmatig in de handel zijn gebracht. Volgens Sebago daarentegen is haar toestemming vereist voor elke nauwkeurig bepaalde partij goederen, dat wil zeggen voor elke door cen bepaalde importeur op eenbepaald tijdstip ingevoerde partij. Zij kan dus slechts worden geacht haar toestemming te hebben gegeven, indien G-B Unie kan aantonen dat zij de betrokken schoenen heeft gekocht van een verkoper die deel uitmaakte van het door Sebago in de Gemeenschap opgezette distributienet of van cen wederverkoper die weliswaar niet tot dit net behoort, maar deze schoenen i n de Gemeenschap rechtmatig heeft gekocht. 11 Ook stelde G-B Unie voor de nationale rechter, dat nu reeds vaststond, dat Sebago impliciet had ingestemd met de verkoop van de litigieuze schoenen in de Cemeenschap, doordat zij haar Salvadoraanse licentiehouder geen verbod had opgelegd om

E I G E N D O M

deze producten naar de Gcmccnsdiap uit te voeren. Het Hof van Beroep te Brussel stelde evenwel uitdrukkelijk vast, dat niet is aangetoond dat een licentie is verleend, waarvan het bestaan door Sebago werd betwist, en dat in deze omstandigheden het enkele feit dat de Salvadoraanse fabrikant de betrokken producten naar de Gemeenschap heeft uitgevoerd, geen grond opleverde om als vaststaand te aanvaarden, dat Sebago toestemming had verleend voor de verkoop van die producten in de Gemeenschap. 1 z 1 n deze omstandigheden heeft het Hof van Beroep te Brussel besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te steil en: Moet artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104/TEG van deRaadvan 2.1 december 1988 betreffende de aanpassingvan het merkenrecht der lidstaten, aldus worden uitgelegd, dat het aan het merk verbonden recht de houderervan toestaat zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor authentieke producten die in deHuropeseLconomische Cemeenschap (uitgebreid met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, ingevolge de Overeenkomst van 2 mei 1592 betreffende de Europese Economische Ruimte) niet in de handel zijn gebracht door de houder of met zijn toeslemming, wanneer: de van het merk voorziene producten rechtstreeks afkomstig zijn uit een land buiten de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte, de van het merk voorziene producten afkomstig zijn uit een land van de Europese Gemeenschap of'de Europese Economische Ruimte waarzij zonderde toestemming van de merkhouder of'zijn vertegenwoordiger transiteren, de producten zijn gekochtin een landvan Ue Europese Gemeenschap of'de Europese Economische Ruimte waar zij voor het eerst in de. handel zijn gebracht zonder de toestemmingvan de merkhouderoj'zijnvertegenwoordiger, van het merk voorziene producten die identiek zijn met authentieke producten van hetzelfde merk, doch direct of indirect parallel zijn ingevoerd uit landen buiten de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte, in de Gemeenschap, of de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht ofvroeger reeds in de handel zijn gebracht door de merkhouder of met zijn toestemming, van liet merk voorziene producten die soortgelijk zijn aan authentielie producten van hetzelfde merk, doch direct of indirect parallel zijn ingevoerd uit landen buiten de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte, in de Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht of vroeger reeds in de handel zijn gebracht door de merkhouder of met zijn toestemming?

r3 Om te beginnen zij opgemerkt, dat het Hof in het arrest van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Jurispr. blz. 1-4799), dat is gewezen na de uitspraak van het verwijzingsarrest in de onderhavige zaak, voor recht heeft verklaard, dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn, zoals gewijzigd bij de EER-Overeenkomst, zich verzet tegen nationale bcpal i ngen volgens welke het aan een merk verbonden recht is uitgeput voor producten die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. 14 Volgens de partijen in het hoofdgeding en volgens de Franse regering en de Commissie heeft het I lof op de eerste d rie vragen

2 5 6

B I J B L A D


E I G E N D O M

17

J U L I

2 0 0 0

een antwoord gegeven in het arrest Sühouette International Schmied (reeds aangehaald), zodat alleen de laatste twee vragen dienen te worden beantwoord. 15 Aangaande deze laatste vragen zijn Sebago en Maison Dubois alsook de Franse regering en de Commissie van mening, dat de toestemming van de merkhouder voor de verkoop in de EuropeseEconomische Ruimte (hierna: EER) van een partij goederen, de aan het merk verbonden rechten niet uitput voor de verkoop van andere partijen van zijn producten, ook al zijn zij identiek. 16 Volgens G-B Unie daarentegen verlangt artikel 7 van de richtlijn niet dat de toestemming betrekking heeft op de nauwkeurig bepaalde par Lij parallel ingevoerde goederen. Zij baseert zich met name op de wezenlijke functie van het merk, die er volgens de rechtspraak van het Hof in bestaat de consument de identiteit van de oorsprong van het product te waarborgen, zodat de consument dit product zonder mogelijke verwarring van producten van andere herkomst kan onderscheiden. Haars inziens houdt deze functie evenwel niet in, dat de houder het recht kan hebben de invoer van authentieke producten te verbieden. Volgens haar kan dus niet worden gesteld, dat artikel 7 van de richtlijn enkel betrekking heeft op de toestemming van de houder voor de verkoop van de ingevoerde exemplaren van originele producten. Volgens G-B Unie is er dus toestemming in zin van artikel 7 van de richtlijn, zodra toestemming is gegeven voor het betrokken type producten.

zonder dat deze zich daartegen kan verzetten (zie arresten Hof van 4 november 1997, Parfums ChristianDior, C-J37i95,]urispr. blz. 1-6013, punten 37 en 38, en Z3 februari 1999, BMW, C-63/ S7,Jurispr. blz. 1-0000, punt 57). Deze uitlegging wordt overigens bevestigd door artikel 7, lid 2, van de richtlijn, dat verwijst naar de verdere verhandeling van de producten, waaruit blijkt dat het uitputtingsbeginsel alleen betrekking heeft op nauwkeurig bepaalde producten die voor het eerst in de handel zijn gebracht met de toestemming van de merkhouder. 21 Ook zij eraan herinnerd, dat de gemeenschapswetgever met de vaststelling van artikel 7 van de richtlijn, dat de uitputting van het aan het merk verbonden recht beperkt tot de gevallen waarin de van het merk voorziene producten in de Gemeenschap (in de EER sedert de inwerkingtreding van de FFKOvereenkomst) in de handel zijn gebracht, heeft gepreciseerd dat het op de markt brengen buiten dit grondgebied geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich te verzetten tegen de invoer van deze producten zonder zijn toestemming en aldus de eerste verhandeling van de van het merk voorziene producten in de Gemeenschap (in de EER sedert de inwerkingtreding van de EER-Overeenkomst) te controleren. Deze bescherming zou evenwel worden uitgehold, indien het recht van de merkhouder zou zijn uitgeput in de zin van artikel 7 zodra, bij heeft ingestemd met het op de markt brengen op dit grondgebied van producten die identiek zijn met of soortgelijk aan die waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.

17 Allereerst zij vastgesteld, dat de partijen in hel hoofdgeding, de Franse re gering en de Commissie terecht hebben opgemerkt, dat de eerste drie prejudiciële vragen door het Hof in het arrest Sühouette International Schmied (reeds aangehaald) reeds zij 11 beantwoord. In de punten 18 en zS van dit arrest verklaarde het Hof namelijk, dat er volgens de tekst zelf van artikel 7 van de richtlij n si ech ts u i tpu tti n g van de aan het merk verbonden rechten is, wanneer de producten in de Gemeenschap (in de EER sedert de inwerkingtreding van de EER-Oveteenkomst) in de handel zijn gebracht, en dat de richtlijn de lidstaten niet de mogelijkheid laat om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten vast te stellen voor producten die in derde landen in de handel zijn gebracht.

22 Mitsdien moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord, dat artikel 7, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat de aan het merk verbonden rechten slechts zijn tl i tgepu t, wanneer de producten in de Gemeenschap (in de EER sedert de inwerkingtreding van de EEK-Ovcrccnkomst) in de handel zijn gebracht, en dat deze bepaling de lidstaten niet de mogelijkheid laat om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten vast te stellen voor producten die in derde landen in de handel zijn gebracht; dat er slechts toestemming is in de zin van artikel 7, lid 1, van deze richtlijn, wanneer de tocstcmmingbctrckking heeft op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.

18 Vervolgens zij opgemerkt, dat de nationale rechter met zijn laatste twee vragen in wezen wenst te vernemen, of er toestemming in de zin van artikel 7 van de richtlijn is, wanneer de merkhouder lieeft ingestemd met de verkoop in de EER van producten die identiek of soortgelijk zijn aan die waarvoor de uitputting wordt aangevoerd, dan wel of de toestemming betrekking moet hebben op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd. 19 Dienaangaande zij vastgesteld, dat de tekst van artikel 7, lid 1, van de richtlijn deze vraag niet rechtstreeks beantwoordt, wat evenwel niet wegneemt, dat de aan het merk verbonden rechten slechts zijn uitgeput voor de exemplaren van het product die met de toestemming van de houder op, het in deze bepaling bedoelde grondgebied in de handelzijn gebracht. Voor deexemplaren van dit product die niet met zijn toestemming op dit grondgebied in de handel zijn gebracht, kan de houder het gebruik van het merk steeds verbieden ingevolge het hem door de richtlijn verleende recht.

Kosten

20 Deze uitlegging van artikel 7, lid 1, is door het Hof reeds aanvaard. Het Hof heeft namelijk reeds vastgesteld, dat deze bepaling ertoe strekt de verdere verhandeling mogelijk te maken van een exemplaar van een van een merk voorzien product dat met de toestemming van de merkhouder in de handel is gebracht,

23 De kosten door de Franse regering en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij liet Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de pa rtijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. Het llof van Justitie (vijfde kamer),

uitspraak doende op de door het Hof van Beroep te Brussel bij arrest van 30 april 1998 gestelde vragen, verklaart voor recht: Artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van zi december 1988 betreffende de aanpassing van het merken recht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst van 2 mei 1992 betreffende de Europese Economische Ruimte, moet aldus worden uitgelegd, dat de aan het merk verbonden rechten slechts zijn uitgeput, wanneer de producten in de Gemeenschap (inde Europese Economische Ruimte sedert de inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte) in de handel zijn gebracht, en dat deze bepaling de lidstaten niet de mogelijkheid laat om in hun nationaal recht de uitputting van

i

/

J U L I

? o n

n

B I J B L A D


dc aan het merk verbonden rechten vast te stellen voor producten die in derde landen in de handel zijn gebracht; dat er slechts toestemming is in dc zin van artikel 7, lid 1, van deze richtlijn, wanneer de toestemming betrekking heeft op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd. En?.

Nr. 61 Bureau voor De industriële Eigendom, 15 februari 2,000 (nietigheidsadvics en nict-eenheid) Mr. C. Eskes, ir. J.C. Hofman en ir. A.A.M. Bexkens Aif. 75 en art. 27 f art. 33, lid 2 now 1995 Over het, eerst ter zitting naar voren gebrachte, bezwaar dat de materie van devolgconclusies geen ccnticidvormtmet de materievan conclusie 1 van het octrooi, doet het Bureau in het kader van de adviesprocedure geen uitspraak, omdat niet-eenheid niet behoort tot de wettelijke nietigheidsgronden. Hoewel niet-eenheid kan leiden tot beperking van rechten tot het hoofdonderwerp van het octrooi, en zelfs tot algehele nietigheid, is voor de beoordeling van de niet-eenheid door de rechter géén voorafgaand advies van het Bureau vereist. Indien de rechter dit gewenst acht kan hij op de voet van artikel S7ROW 1555 technisch advies over de eenheid aan het Kureau vragen.

Advies o.g.v. art. 84 Rijksoctrooiwet 1995, inzake octrooi nr. 1002949. Chubb Lips Nederland BV te Dordrecht, gemachtigde mr. G.L. Kooy, tegen Joseph Eduardus Nicodemus Neerincx t e Oisterwijk, gemachtigde ir. G. E. Bakker. 2 De feiten

Octrooihouder is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1002949, hem op cen aanvrage van 25 april 1996 op de voet van de Rijksoctrooiwet 1995 voor 20 jaar verleend voor een Kiuisinrichtingomvaaende

een aantal, elk dooreen afzonderlijke, deur afsluit-

bare, loketten, liet octrooi omvat 11 conclusies, waarvan conclusie 1 als volgt luidt: 1 Kluisinrichting (1) omvattende een aantal, elk door een afzonderlijke deur (3) afsluitbare, loketten (2), met h e t kenmerk, dat in het loket (2) een, op de vorm van het loket aangepaste, opbergdoos (8) kan worden geschoven die is voorzien van, met een sleutel (14) te bedienen, middelen (13) waarmee de doos aan de wanden (4) van het loket (2) kan worden vastgezet,waarbij de sleutel (14) slechts na hetvastzettenvan dcdooskan worden weggenomen en de deur {3} van het loket slechts kan worden gesloten wanneer de sleutel (14) uit de doos (S) is verwijderd.

Van dc volgconclusics zijn de conclusies 2 tot en met 10 gericht op een nadere uitwerking van de kluisinrichting volgens conclusie 1, terwijl conclusie 11 betrekking heeft op een opbergdoos. 3 De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Verzoekster heeft gesteld dat uit de Eranse octrooiaanvragen 2.570.745, 2.084.025 en 2.535.382 (alle 3 in het nicuwheidsrapport als Y-publicatie genoemd) reeds bekend is een kluisinrichting omvattende cen aantal, elk door een afzonderlijke buitendeur afsluitbare, loketten waarbij in elk loket een, op de vorm van het loket aangepasLe opbergdoos kan worden geschoven die is voorzien van, met een sleutel te bedienen, middelen

E I G E N D O M

2 5 7

waarmee dc doos aan dc wanden van liet loket kan worden vastgezet. Hierna blijft volgens verzoekster in conclusie 1 slechts over de maatregel: waarbij de sleutel slechts na het vastzetten van de doos kan worden weggenomenen de deur van het loket slechts kan worden gesloten wanneer de sleutel uit de doos is verwijderd.

Deze maatregel is echter bekend uit het eveneens in het nieuwheidsrapport genoemde, Duitse Offenlegungsschrrft' 33.35.228. De deskundige, gesteld voor het probleem als geschetst in de beschrijving van het octrooi, zou het combineren van deze laatste maatregel met dc kluisinrichting als bekend uit één van de drie eerstgenoemde Franse aanvragen zonder meer hebben overwogen. Om tien teen synergetisch effect is niets gesteld. Conclusie 1 bevat derhalve geen inventieve materie. De volgconclusies voegen verder niets bijzonders toe. Ter zitting is namens verzoekster nog een nict-ccnhcidsbezwaar naar voren gebrachl, waarbij betoogd is dat het octrooi klaarblijkelijk betrekking heeft op de maatregelen met betrekking tot de opbergdoos en het vastzetmechanisme met een sleutel die pas kan worden weggenomen na het vastzetten en cen bijzondere lengteverliouding heeft (zie de pleitnotities van ir. Ferguson). Slechts conclusie z lijkt dan, aldus verzoekster, enige samenhang te hebben met de vormmaatregelen, dc overige conclusies betreffen een ander onderwerp. 4l!etverweervan de octrooihouder Octrooihouder betwist dat zijn uitvinding niet meer zou zijn dan een eenvoudige, voor de hand liggende combinaLie van op zichzelf bekende maatregelen. Hij heeft daartoe de verschillen benad rukt d ie bestaan met de kluisinrichtingen als beschreven in de tegengehouden octrooipublicaties. Voorts heeft hij ter zitting, aan de hand van het handelingen-overzicht van bijlage B, benadrukt dat met zijn voorstel wordt bereikt dat de cliënt bij het sluiten van de loketdeur gedwongen wordt zijn sleutel uit het bevestigingsslot van de teruggeplaatste opbergdoos te halen (conclusie 1), waarbij een signaal kan worden gegeven als de cliënt de opbergdoos niet in het loket heeft teruggeplaatst (conclusie 3). 51lei advies van het Bureau I. E.

5.1 Conclusie 1 In de bij het onderhavige octrooi behorende beschrijving is uitgegaan van een kluisinrichting om vattende cen aan tal, elk door een afzonderlijke deur afsluitbare loketten, elk loket voorzien van een eerste en tweede slot, waarvan het eerste slot bediend wordt door dc bank en het tweede door een cliënt. Blijkens de beschrijving is uit de stand van de techniek bekend dat bediening van dit eerste slot doof een bankbediende ter plekke kan gebeuren, maar ook op afstand, waarbij de cliënt zich bijvoorbeeld middels een pas/pin methode kan identificeren (bladzijde t, regels 17-21 en bladzijde 2, regels 1-3). H et op afstand bedienen leidt tot meer kans op fraude, aldus de beschrijving: de cliënt kan namelijk het alarmeringssysteem, dc bankvergrendelingen het slot van zijn loket beïnvloeden, of bij vertrek ongemerkt zijn sleutel in het slot achterlaten, waarnade bank of een derde hiervan misbruik kan maken. Met de maatregelen van conclusie 1 meent octrooihouder dit bezwaar op te heffen. Het Bu rcau is cch ter van mening dat dit bezwaar in de Franse octrooiaanvrage 2.084.025 op grotendeels overeenkomstige wijze wordt opgeheven. Hieruit is namelijk een kluisinricliling, omvattende cen aantal loketten bekend, waarin een, aan de vorm van het loket aangepaste, opbergdoos kan worden gescho-

2 5 8

B I J B L A D


ven, waarbij elk loket is voorzien van een afzonderlijke buitendeur en binnendeur, welke binnendeur is voorzien van met een sleutel re bedienen slot, waarbij de sleutel slechts na het si ui ten van de binnendeur kan worden weggenomen en waarbij de buitendeur slechts gesloten kan worden wanneer deze sleutel is verwijderd. Uitgaande van de Franse aanvrage 2.084.025 resteert in conclusie 1 nog de verschilmaatregel dat aan de wanden van een loket een opbergdoos kan worden vastgezet, welke opbergdoos hiertoe is voorzien van een door de cliënt met een sleutel te bedienen middelen. Dit vastzetsysteem maakt een binnendeur overbodig. Deze verschilmaatregel is echter bekend uit de Franse octrooiaanvrage 2.535.382. De toepassing van deze bekende maatregel bij de kluisinrichting volgens de franse aanvrage 2.084.025 ligt naar het oordeel van het Bureau voor een deskundige voor de hand. Conclusie 1 bevat derhalve geen inventieve materie. 5.2 Conclusie 2 Na conclusie 1 is de maatregel volgens conclusie 2 triviaal, het ligt voor de hand om een opbergdoos van een handgreep te voorzien, daar volgens conclusie 1 de vorm van de opbergdoos is aangepast aan het loket. Zonder handvat is het verwijderen van een opbergdoos uit een loket erg lastig. Daarnaast zijn opbergdozen voorzien van een handvat op zichzelf reeds lang bekend.

E I G E N D O M

17

J U L I

2 0 0 0

Aan de hand van deze aanwijzing dient de (gemachtigde van de) aanvrager zelf te beslissen of hij al dan niet een (of meer) afsplitsingen) wil indienen, en eventueel de eenheid van uitvinding voor de rechter wil verdedigen. Het uiteindelijke oordeel ligt derhalve bij de rechter die, als hij dit gewenst acht, op de voet van artikel 87 Row 1995 technisch advies kan vragen aan het Bureau. Gezien het bovenstaande zal het Bureau zich onthouden van een (adviserend) oordcel over het gestelde gebrek aan eenheid. Dit houdt in dat de volgconclusies hieronder op vernietigbaarheid beoordeeld zullen worden. Het Bureau is overigens, anders dan verzoekster, van mening dat een octrooi waarvan de hoofdconclusie niet octrooi eerbaar blijkt te zijn, niet in alle gevallen uiteenvalt in een aantal verschillende onderwerpen van uitvinding. Alvorens tot een beoordeling van de volgconclusies 3-10 over te gaan merkt het Bureau op dat deze conclusies alle ofwel rechtstreeks, ofwel via een verwijzing naar een andere conclusie terugwijzen naar conclusie r.

Conclusie 3, in combinatie met conclusie 1, leidt ertoe dat de cliënt, bij het sluiten van de loketdeur, niet alleen gedwongen wordt om zijn sleutel uit het bevestigingsslot van de in het luket geplaatste opbergdoos te halen, maar dat tevens een signaal wordt gegeven indien de cliënt de opbergdoos niet in het loket heeft teruggeplaatst. H iermee is dus, naast het ongemerkt ach5.3 De volgconclusies 3 tot en met 11 terlaten van de sleutels, tevens het ongemerkt meenemen van Verzoekster heeft als bezwaar aangevoerd dat de materie van een opbergdoos door een cliënt uitgesloten, ook dat de bank zich deze volgconclusics geen eenheid van uitvinding vormt met de voor het verdwijnen van cen opbergdoos moet verantwoorden. materie van conclusie 1 (en eventueel conclusie 2). Verzoekster Het TSurcau acht de in conclusie 3 voorgestelde maatregelen, acht dit bez waat toelaatbaar, ondanks, dat het a) eerst ter- zitting mede gezien het hiermee verkregen resultaat, inventief. Hiernaar voren is gebracht en b) niet een nietigheidsbezwaar is als aan doet niet af dat in de Franse octrooiaanvrage 2.084.025 (blz. omschreven in artikel 75, lid 1 Row 1995. 3, regels 11-13 en 22, alsmede conclusie 7) reeds gewezen wordt Voor wat dit laatste betreft heeft verzoekster aangevoerd dat een op de mogelijkheid om signaleringssystemen, behalve op het toetsing van het eenheidscriterium in rwcc opzichten van bebuitendeurslot, ook op overige elementen van de kluislang is. Bncrzijds zal de rechter met dit criterium in aanraking inrichting toe te passen, omdat in deze publicatie niet concreet komen omdat het octrooi uitsluitend betrekking haft op die uitvinding of groep van uitvindingen als bedoeld in artikel ij, die als eerste in de con- een signaleringssysteem voor het al dan niet in het loket aanwezig zijn van een opbergdoos wordt genoemd. clusies wordt genoemd (artikel 33, lid 2 Row 1995). Andetzijds kan Conclusie 3 wordt derhalve octrooieerbaar geacht. zich het geval voordoen dat de materie van een overkoepelende hoofdconclusie niet octrooieerbaar blijkt te zijn, waardoor het octrooi uiteen valt in verschillende onderwerpen van uitvinDe conclusies 4 en 5 bevatten maatregelen - vastzetmiddelen in ding, die niet zelfstandig zijn onderzocht. De rechter lijkt in de vorm van pennen (conclusie 4), die in de zijwanden zijn aanzo'n geval het hele octrooi nietig te moeten verklaren. Speciaal gebracht (conclusie 5) - waatvanhet reeds bekend is deze bij een met het oog op dit laatste geval bepleit verzoekster een u i tsp raak kluisinrichting toe te passen, zie bijvootbeeld de Franse aante doen over de nict-cenheid, en te adviseren dat de conclusies vrage 2.535.382. Deze conclusies zijn derhalve niet octrooieer3-11 vernietigd moeten worden. baar. Combinatie echter met conclusie 6 leidt tot een Het Bureau acht het niet juist binnen het kader van dit advies een dergelijke uitspraak te doen, omdat de niet-eenheid niet behoort tot de wettelijke nietigheidsgronden. Verzoekster stelt terecht dat de aanwezigheid van meer dan een onderwerp van u i tvinding binnen ecu octrooi kan leiden tot een beperking van de rechten tot het hoofdonderwerp van dat octrooi en zelfs, als het hoofdonderwerp vernietigbaar blijkt te zijn, tot algehele nietigheid van het octrooi, zulks ter beoordeling van de rechter. F.chter, anders dan bij de beoordeling van de nietigheidsgronden van artikel 75, lid 1 Row rg95, waarvoor een voorafgaand advies conform artikel 76, lid 1 Row 1995 van het Bureau is voorgeschreven, is voor de beoordeling van de tuet-eenheid door de rechter een dergelijk voorafgaand advies niet vereist. De wetgever heeft hiervoor in een andere regeling voorzien, die als volgt geschetst kan worden. Een eerste aanwijzing omtrent de (n iet-)eenheid kan men in het nieuwheklsrapport aantreffen.

uitvoeringsvorm voor in het loket aan te brengen aanwezigheidssignaleringsmiddelen voor de opbergdoos in combinatie met hiermee samenwerkende vastzetmiddelen (pennen) voor de opbergdoos, wclkcuitvocringsvorm naar de mening vanhet Bureau i nventief is te achten. Nu conclusie 6 een uitwerking vormt van de in conclusie 3 genoemde signaleringsmiddelen, houdt het bovenstaande noodzakelijkerwijs een combinatie met conclusie 3 in. De conclusies 7 en 8 zijn aanvaardbaar als nadere, nuttige uitvoeringsvorm van de hierboven besproken combinaties. Ook de conclusies 9 en 10 zijn aanvaardbaar. Conclusie 9 bevat een nadere uitwerking voor de signaleting voor het geval dat slechts een bepaalde doos in een loket mag worden opgenomen; conclusie logccfrccn specifieke uitvoering hiervan.

17

J J L I

2 O O Q

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë I F

h I ü E M D O M

Conclusie 11 bevat geen octrooieerbare materie omdat de opbergdoos geen kenmerken van de uitvinding draagt, en op zichzelf bekend is uit de Franse aanvrage 2.535.382.

2 Kluisinrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de middelen voor het vastzetten van de doos (S) aan de wanden (4) van het loket (2) worden gevormd doorpennen (16) die door koppelorganen (1;) zijn verbonden met het slot (13) en met behulp van de sleutel (14) vanuit twee wanden (17) van de doos in en uit boringen(iS) in de ertegen aanliggende 6 Samenvatting wanden (4) van ha Met (2) kunnen worden geschoven, terwijl de signaOp grond van het vorenoverwogene komt het Bureau tot het kringsmiddelen (22) zijn aangebracht in de zijwanden (4) van het loket volgende advies. De aangevoerde nietighcidsgronden treffen (1 o) en kunnen worden bediend door de pennen (16) van de doos (8). doel voor zover het betreft de conclusies 1, 2 en r i . De nietighcidsgronden zijn niet van toepassing op de volgende 3 Kluisinrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de pennen conclusies of combinatie van conclusies, alle in samenhang met (16) in de zijwanden (17) van de doos (8) zijn aangebracht en ia boringen conclusiei; conclusie 3; conclusies 4 en 6; conclusies 5 en 6; con(18) in dezijwanden (4) van het loketkunnen worden opgenomen. clusie 7, voorzover teruggaande op conclusie 6; conclusie S; con4 Kluisinrichting volgens conclusie 2 of3, met het kenmerk, dat afsluitclusie 9; conclusie 10. middelen(zo)aanwezigzijnwaardoor.bijhetverwijderen vandedoos(8) De materie van de volgconclusies die aldus in stand blijft zou als uit het loket (2), de in dezijwanden (4) van het loket aanwezige boringen volgt tot uitdrukking kunnen worden gebracht. (18), waarin de pennen (16) van de doos (8) kunnen worden opgenomen, worden afgesloten, 1 Kluisinrichtiug (1) omvattende een aantal, elk door een afzonderlijke 5 Kluisinrichting volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de afsluitdeiir(3)afsluitbare,lokettcn(2),methetkenmerk,datinhetloket(2)een, middelen (zo) mechanische middelen zijn die worden bediend door op of op de vorm van het loket aangepaste, opbergdoos (S) kan worden gescho- nabij liet acllteteinde van de doos (8) aangebrachte bedieningsmiddekn. ven die is voorzien van, meteen sleutel (14) te bedienen, middelen (13) 6Kluisinrichtingvolgenseendervoorgaandeconclusies,inet hetkenmerk, waarmee de doos aan de wanden (4) van het loket (2) kan worden vastge- dat de doos (8) is voorzien van middelen (23) die samenwerken met specizet, waarbij de sleutel (14) slechts na het vastzetten van de doos kan wor- fieke signakringsmiddelen (24) aangebracht in de zijwand (4) of'zijwanden weggenomen en de deur (3) van het loket slechts kan worden gesloten den van het loket (2). wanneer de sleutel (14) uit de doos (8) is verwijderd, en is voorzien in 7Kluisinrkhtingvotgeiisconclusie4,methetkeninerk,datdeinhetlakct signakringsmiddelen (22), die signaleren wanneer de deur (3) van een (2) aangebrachte signalermgsmiddekii(24)etekttonischmiddcknzijn die loket (2) wordt gesloten terwijl daarin geen doos (8) aanwezig is en daarin aangepast kunnen worden op signakringsmiddelen (23) van de betrefis vastgezet. fende doos.

B E R I C H TE

N

Congres 'Octrooi op (intemet-)dienstverlening en software' Op dinsdag 19 september 2000 organiseert InfoCarc het eendaagse congres 'Octrooi op (internet-)dicnstvcrlening en software'. De volgende vragen worden tijdens het congres behandeld: waarop is octrooi mogelijk? Hoe onderzoekt men of er nog geen octrooi bestaat. Hoe vraagt men octrooi aan? Wat kost een octrooi en wat levert het op? 1 loe geeft men licenties uit en wat moet men doen als iemand inbreuk maakt op een octrooi? Docenten: mr. ir. E A. Dietz, Voorzitter Ord e van Octrooigemachtigden, tevens octrooigemachtigde te 's-Cravenhage; dr. ir. J.J. Huttcr, octrooigemachtigde te 's-Gravenhage; drs. J. Smeets, manager Intellectual Property Solutions IBM Software Group; dr. H.W. Hanneman, octrooigemachtigde Océ NV; mr. T.F.W. Overdijk, advocaat te Amsterdam; J. David Hadden, advocaat voor Amazon.com. Bestemd voor: Internetondernemers, software developers, R&Dmanagers, projectmanagers New Business Development, marketingmanagers, bedrijfsjuristen, hoofden octrooi-afdeling, octrooigemachtigden, advocaten intelleccueel eigendom. Locatie: De Meervaart te Amsterdam. Kosten: f 1095,-: leden van ION en NIR1A hebben recht op een korting van 10% en leden van NOVA hebben bij inschrijving voor 1 augustus 2000 recht op een korting. Informatie: projectmanager Jente Vermeijs; projectcoördinator Valérie Loureus, tel. nr. 073-6488638, e-mail; [email protected]; website: www.infocarcevents.nl.

One million Europcan patent application published The European Patent Office (EPO) has published its one millionth European patent application - E P 1 000 000 Ai — which describes an 'apparatus for man ufacturing green bricks for the bridt manufacturing industry'. It was filed with rhc EPO on 8 November 1999 by a Dutch company, Beheermaatschappij De Boer Nijmegen B.V., of Nijmegen. The invention enables bricks to be manufactured with a traditional appearance. Tn the 19 countries of the European Patent Organisation the 15 states of' the Europcan Union plus Switzerland, Liechtenstein, Monaco and Cyprus - patenr applicarions are published 18 monrhs after the date on which they were fitst iïled, which is usually done with the relevant national patent office. Applicants then have twclvc months to file wi tli other patent offices, includ i ng tbc F.PO. Publication of an application confers provisional proteclion against unauthorised imitation of the invention. The publication of the one millionth patent application represents yet anotlier milestone in the history of the EPO. Set up in 1977, the Office was originally expectcd to receive a maximum of 30 000 patent applications a year, but this figure was exceeded as long ago as 1983, and 1999 saw filings top the 122 000 mark. (Persbericht, München, 17 mei 2000). Voorbereidingscursus examen Europees octrooigemaclitïgde Tn samenwerking met Brian Cronin organiseert het Genootschap Intellectuele Eigendom van het Technologisch Instituut (TI-K V1V) een voorbercidingscursus voor het Europees octrooigemachrigdenexamen. De cursus behandelt de voorbereiding op de delen A, B en C van het examen aan de hand van het examen van 1999.

B I J B L A D

2 6 O


De cursus zal plaatsvinden in het Novotel Geut Centrum, te Gent op 28,29 en 30 september 2000 voor de Llelen A en B. Op 10 en 11 november 2.000 vindt de voorbereiding voor deel C van liet examen plaats. Registratie voor de afzonderlijke modules is mogelijk.

E I G E N D O M

17

J U L I

2 0 0 0

voor deel C: 27.000 BEF (bedragen excl. 21% BTW). Informatie en inschrijving: Technologisch Instituut vzw, Cliristinc Mortelmans, tel. ++32(0)3-216 09096; fax. ++32(0)3-216 06 89; e-mail: [email protected].

Kosten: voor delen A, B en C: 59.000 BEF; voor delen A en B: 39.000 BB H;

O F F

I C I Ë L E

IVI E D E

D E L I N G E N

Personeel Beëindiging van het dienstverband Aan mevrouw G.M. Voerman, PR-assisrente in tijdelijke dienst bij Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang 1 juli 2000 eervol ontslag verleend. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 7 juni 2000, nr. Personeel 2000.023) Indiensttreding De heer F. Alli, is met ingang van 1 juni 2000 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de industriële Eigendom aangesteld in de functie van administratief medewerker. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 31 mei 2000, nr. Personeel 2000.022)

Mevrouw E. van Es-Hofman, is met ingang van 19 juni 2000 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van administratief medewerkster. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 19 juni 2000, nr. Personeel 2000.025) Mevrouw J. van Zandwijk, is met ingang van 19 juni 2000 in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aan-

gesteld in de functie van medewerkster i nformaticbcmiddcling. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 19 juni zooo, nr. Personeel 2000.024) Register van Octrooigemachtigden De Voorzitter van de Octrooi raad maakt bekend, dat de inschrijving van de heer ir. EJ. van der Bmgh in bovengenoemd register op zijn verzoek op 30 mei zooo is doorgehaald. Schikking van Madrid en Protocol Het: Protocol van 27 juni 1989 bij de Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm, 14JUH196 7 (laatstelijk Trb. 1 998,43) is bekrachtigd door Griekenland op 10 mei 2000, onder het afleggen van onder meer een verklaring onder art. s(2)(b) van het Protocol betreffende de vervanging van de termijn van een jaar door 18 maanden in art. 5(2)(a). Het Protocol zal voor Griekenland op 10 augustus 2000 in werking treden.

Bijblad bij. De Industriële Eigendom I N H O U D. 17 j u l i 2000, 68e j a a r g a n g, nr. 7. Jurisprudentie. Actualiteiten

Recommend Documents