Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 16 m a a r t 2000, 68e j a a r g a n g, nr. 3. Actualiteiten. z Merkenrecht

U I T G A V E

V A N

H E T

U R E A U

V O Ü H

DE

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16 m a a r t 2000, 68e j a a r g a n g , nr. 3

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D Actualiteiten

z Merkenrecht

CEAbouwt aan rechtsbcschcrming en vernierigr weigering Wfl/sferfJBoBf-vormmerk door OHIM (blz. 75).

Nr. 25 Hof 's-Gravcnhagc, 9 april 1998, De Goey Kaas e.a./De Coöp. Ver. tot exploitatie van Zuivel- en Melkproducten De Combinatie (uitleg art. 13A, ïb BMW alsof dit woordelijk overeenstemt met de Richtlijn; verwarring omvat ook indirecte verwarring; verwarring tussen Eecmstcrmcrkcn en aanduiding Beemsrerpolder niet aannemelijk; Beemstermcrkcn zijn zwak onderscheidend).

Artikelen Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, De dubbele verwijzing in cassatie (blz. 76-80). Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken

Nr. z6 Pres. Rechtbank Utrecht, 11 sept. 1997, L.S. Brouwers/ Sara Lcc/DE e.a. ('Brandmeesters koffie' gering onderscheidend; bijzondere omstandigheden nemen het geringe associatiegevaar geheel weg).

1 Octrooirecht Nr. zo Hof van Justitie EG Luxemburg, 21 sepr. 1999, BASF/ Frcs. Duitse Parentamt (eis van vertaling Europees octrooi in nationaal recht niet strijdig met bepaling EG Verdrag). Nr. 21 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 2 juli 1998, Flexibilo Nederland/Kunststoffcnfabriek CA. Boer (aanspraak octrooi bij werknemer o.g.v. eigendomsvoorbehoud) (met noot J.L.R.A.H.). Nr. 22 Pres. Rechrbank's-Gravenhagc, 23 nov. 1999, Lubo Screening & Recycling Systems/G.C.P.M. Swanink (werknemeruitvinder; doen van uitvindingen deel van takenpakket?; meewerken uitvinder aan indiening parallelle aanvragen in VS; aanvrage in Nederland ingediend met toestemming werknemer).

Nr. 27 Hof Amsterdam, 25 maart 1999, Busch/Vacuum Parts (gebruik merk Buseh hl mailing geen suggestie van aanbod Buschondcrdclen; merkgebruik gerechtvaardigd; geen misleidende reclame). Nr. 28 Rechtbank 's-Gravenhage, 14 okt. 1998, St. 'De AmbachtshoP/Quality Bakers (belang eiseres; geen normaal gebruik gedaagde van merk 'King Corn'; geen 'Heïlung5; geen beroep op 'algemeen bekend merk'; geen depot te kwader rrouw eiseres). Nr. 29 Rechtbank Utrecht, 6 okt. 1999, Body Textiles Group c.a./ Evora (voor boetebeding tellen niet alleen werkdagen inee; geen overmacht; ingebrekestelling niet vereist; matiging verbeurde boete na overrreding). 3 Onrechtmatige daad

Nr. 23 Pres. Rechtbank's-Gravenhage, 23 nov. 1999, AkappElcctro Industrie c.a./C.J. van Zijverden (werknemer-uitvinder; doen van uitvindingen deel van takenpakket?; meewerken uitvinder aan indiening parallelle aanvragen in VS; tegemoetkoming onkosten werknemer redelijk). Nr. 24 Rechtbank's-Gravenhage, 27okt. i999,Th.H.D. Meijer/ Laiidbouwmcchanisaticbcdrijf Zuid-Hollandse Eilanden n e.a. (toepassing inrichting niet in oorspronkelijke stukken, octrooi in zoverre nietig; overige geoctrooieerde maarregelen niet inventief) (met noot J. d. H.).

Nr. 30 Pres. Rechtbank Arnhem, 26 febr. 1999, Fortis Nederland e.a./J.N. Brokerhof e.a. (regis trancdomcinnaam'koerswinststapelaar.com' onrechtmatig; inbreuk op merk 'De Koerswinststapclaar van GroeiVermogen'; veroordeling tot overdracht domeinnaam). (vervolg inhoud blz. 74)

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

El

E N D O H

M A A R T

2 0 0 0

C O L O F O N :

'i

Vmrftimr maandelijks, rand de lee Abonnementsprijs: NLG 170,- per jaar met inbegrip van her jaarregisrer; aan abonnees buiten Nederland wordt NLG 50,- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer NLG 17,Nicuwc abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar: aan tussentijdse nieuwe abonnees worden deeerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 IIV Rijswijk (Z.H.)Telefoonnummer (070) 39K 66 55 Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179 Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving m druh Sd u G rafisch Bedrijf bv, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

Ere-vwrzitter van de redactie: prof. mr. E.A. vaaNicuwcnliovenlIelbach Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mevr. mr. drs. N. I lagemans dr.j.H.j.den Hartog jhl. mr.J.L.R.A. FTuydecoper

mr. P. Neleman prof. mr. C.J.I.C. van Nispen prof. mr. A.A. Qtiaedvüeg prof. mr. j.II. Spoor mr. P.J.M. Stcinhauscr prof. mr. D.W.F. Verkade mr. ir.J.H.F. Winckels Correspondenten: F. Hen ning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Insülut,Munchen) S. Mandcl (Conseiller, Cour d'Appel de Paris) H. Laddie(mr.Justice, High Gomt London) Redactiesecretaris: mr. J. L. Driesscn Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820,2280nv Rijswijk (Z.H.) Tclcfoonni. (070) 398 63 73 Telefax (070) 398 6330

Berichten MO-cursus De elektronische overheid vanuit staats- en bestuursrechtelijk perspectief (blz. 115). EPA-cursussen najaar 2000 (blz. 115). Officiële mededelingen Sluiting BureauL E . - Personeel. - Kcgisier van Octrooigemachtigden. - Schikking van Madrid en Protocol, Erratum (blz. 116).

16

M A A R T

B I J R I A D

2 0 0 0

I N D U S T R I Ë L E

E I Q E N D O M

7 5

A C T U A L I T E I T E N GEA bouwt aan rechtsbescherming en vernietigt weigering Waisted Bone-vormmerk door OHIM Op 16 februari 2000 heeft het Gerecht van üerste Aanleg zijn (voor zover bekend) derde arrest gewezen in een merkweigeringszaak tegen het OHIM te Alicante. De zaak betreft toiletzeep in de vorm van een 'waisted bone': de vorm van een bot met breder uitlopende boven- en onderkant. Net als in de eerste zaak, Baby Dry (zie BIE 1999, p. 195), was Procter & Gamble de requestrante.

PERSPECTIVt VIEW FROH ABOVE.

PLAN VIEW.

i'onneel: wijziging aanvrage Bij het depot was nogal wat misgegaan. P&G had oorspronkelijk om een inschrijving van als beeldmerk had verzocht, maar zonder plaatjes erbij. Bij de toezending van de plaatjes, tien maanden later, gaf P&G aan dat het moest gaan om een vormmerk. Kon dat allemaal nog wel zo geplooid worden, met behoud van de oorspronkelijke depotdatum? De examiner in eerste aanleg streek wat dit betreft met de hand over het hatt. De examiner wees de inschrijving echter voorlopig af op grond van art. 7(iXe)(i) van de Gemeenschapsmerkenverordening: vorm door de aard van de waar bepaald. P&G reageerde niet op de uitnodiging om hierop commentaar te geven, waarna de examiner definitief weigerde. Vervolgens ging P&G wél in appel: bij de Kamer van Beroep van het OHIM. De Kamer van Beroep kon onder verwijzing naar art. 44(2) met de eerdere verbouwing van het beeldmerkdepot tot vormmerkaanvrage nier akkoord gaan: in het belang van de rechtszekerheid van derden en mede in het licht van het door P&G gedaan beroep op eerdere (vormmerk-)inschrijvingen in verschillende lidstaten. Volgens de Kamer van Beroep moest P&C's aanvrage reeds op dit formele punt stranden. De Kamer voegde daaraan ten overvloede materiele weigeringsgronden toe, waarover dadelijk. Het GEA is het met het P&G eens dat het formele weigeringsargument van de kant van de Kamer van Beroep te laat komt. Kxaminers zullen ingevolge interne instrucries bij her OHIM nu wel niet meer zo soepel mogen zij n als in deze zaak: daartoe laat het GE A het OHIM de vrijheid. Maar gegeven de boven bespro-

ken souplesse m.b.t. de verandering van het beeldmerkdepot in een vorm-merkdepot, staat het GEA niet toe dat de Kamer van Beroep die vervolgens ongedaan maakt: nu is aan de deposante de kans ontnomen die zij gehad had bij een onmiddellijke afwijzing op de formele grond, om hetzij daarvan direct in beroep te gaan, hetzij direct een nieuw formeel correct deput te verrichten (r.ovv. 29-30, nog meer argumenten in r.ow. 31-33). Materieel: toetsingaan art. 7 Gemeenscliaps Merkenvcrdening De Kamer van Beroep, die al op formele grond geweigerd had, had nog ten overvloede de volgende materiële weigeringsgronden in stelling gebracht: - art. 7(1 Xb): missen van elk ondetscheiden vermogen: - art. 7(i)(eXii): een 'better grip': de vorm geeft een wezenlijke waarde aan de waar; alsook: - art. 7(iKeXi): de vorm wordt door de aard van de waar bepaald; met dit laatste sloot de Kamer zich dus aan bij decxaminer in eerste aanleg. Weerformeel: nieuwe argumenten in hoger beroep binnen het OHIM In een 'omgekeerde' opstelling (vergeleken niet de Kaby Dryzaak) bestreed P&G voorts dat de Kamer met nieuwe materiele weigeringsgronden mocht komen, die door de Examiner in eerste instantie niet naar voren waren gebracht. Het GEA heeft geoordeeld dat de Kamet van Beroep daartoe wél bevoegd is. Maar daarbij moeten natuurlijk wel tie rechten van de verdediging in acht genomen: de aanvrager moet zich tegen de bezwaren kunnen verweren (r.ovv. 41-47), en alles onverminderd hetgeen hierboven werd opgemerkt over de niet toegelaten ongedaanmakingdoordcKamci van een door de examiner in eerste instantie door de vingers gezien formeel verzuim. Weer materieel: toetsing aan art. /(i)(e)(i) Gemeenschaps Merkenvordening Wie het verhaal nauwlettend heeft kunnen blijven volgen, heeft onthouden dat de Kamer van Beroep de deposante onverhoeds (ten overvloede) confronteerde met twee nieuwe materiële weigeringsgronden: missen van elk onderscheidend vermogen, alsmede een vorm die de waar een wezenlijke waarde zou geven. Dat kon dus niet, althans niet zonder dat P&G zich hierover had kunnen uitlaten. Daartoe moet P&G eerst alsnog de kans krijgen, eii zo lang zegt het GEA niets materieels hierover (conform de opstelling van het Gerecht i n Haby Dry). Maar over de door de examiner al voorgehouden weigeringsgrond van art. 7(1 )(c}(i): de vorm wordt door de aard van de waar bepaald, hadP&G wél haar zegjekunnen doen, en daaroverleert het GEA ons wél iets materieels (r.o. 51 e.v.)- Het weigeringsargument deugt volgens het GEA niet, en volgens het OHIM (achteraf) ook niet. De lezer van het BJ"E had zich natuurlijk al lang afgevraagd waarom de aard van toiletzeep een vormgeving als een bot voor de hond met uitlopende boven- en onderzijde zou veronderstellen... Het GEA voegt er aan toe dat zeep ook in andere vormen in de handel wordt gebracht. 'Kou dan...' Maar men kan ook weer een vraagteken zetten bij de simpelheid van zo'n 'nou dan'-tedenet ing. i -.erdere acceptatie in individuele lidstaten Eerdere acceptatie van het merk in individuele lidstaten is door het OHIM terecht niet beslissend geacht, aldus hel GF.A in de r.ow. 60-62 van het arrest. D.W.E. V.

N D U S T R

G E N D O M

M A A R T

2 0 0 0

A R T I K E L E N De dubbele verwijzing üi cassatie* C.J.J.C. vanNispen Inleiding Wij plegen de Hoge Raad der Nederlanden ook wel aan te duiden als ons hoogste rechtscollege. Dit epitheton is echter minder juist als de uitkomst van een geschil (mede) afhankelijk is van het antwoord op vragen van Europees en/of Beneluxrecht. In zo'n geval dient de Hoge Raad de uitleg van de relevante rcchtsregel(s) over te laten aan een supranationaal gerecht, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen of het Benelux-Gerechtshof.' In een tussenarrest luidt de Hoge Raad dan een incident in de cassatieprocedure in door aan zo'n gerechr zgn. prejudiciële vragen re stellen. Het is ook denkbaar dat in een cassaticproccdure samenhangende vragen van Europees en van Beneluxrecht spelen en de Hoge Raad aan beide gerechten een prejudiciële beslissing vraagt. Met name ons uniforme Bcncluxmcrkenrecht, dat per i januari 1996 is geharmoniseerd door implementatie van de Eerste Merkenrichtlijn, geeft hiertoe aanleiding. Aan dit fenomeen, de dubbele verwijzing in cassatie, is deze bijdrage gewijd.2 1 De bevoegdheden van HvJEG en BcnGH 1.1 HvJEG De bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen -'HvJEG'- om bij wijze van prejudiciële beslissing een uitspraak te doen over - breviter - de uitlegging van communautair recht is verankerd in artikel 234 (voorheen: 177) EG-Verdrag. De regeling is zeer summier. Het artikel bepaalt in zijn tweede zin dat naton een vraagte dien aanzien wordt opgeworpen-vooreen rechterlijke instantie van een der Lid-Staten, deze instantie, indien zij een beslissingop dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis,

het HvJEG kan verzoeken over deze vraag een uitspraak te doen. De derde zin schrijft tenslotte voor dat een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zij n voor hoger beroep (lees: hogere voorziening), in zo'n geval gehouden is zich tot het HvJEG te wenden, met andere woorden het HvJEG moet verzoeken over voormelde vraag een uitspraak te doen. In het Uitlcggingsprotocol bij het EEX-Verdrag wordt voor wat deuitlegvanditstukcommunautairrechtbetreftdcvcrwijzingsbevoegdheid beperkt tot de appel rechter.

" Overgenomen uitLibcr Ainicorum Paul Mcijknectit. Van Nederlands naar Europees recht?! (Klu wer, 2000), opstellen aangeboden aan Prof. mr. P.A.M. Mcijknechl ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Utrecht. ' Zie hieromtrent C.W. Dubbink, Als vragen niet vrijstaat maar verplicht is, laHaardi-btmUel (1983), p. 151-161 enJ.K. Franx en M.R. Mok, Prejudiciële beslissingen op grond van verdragen, in De Hoge Raad der Nederlanden 1838-1988 Een portret (1.988), p. 187-198. •' Zie over de samenloop van de bevoegdheden van beide gerechten eerder S. Swarrcnbroux-Vanderiiaegen, Rechtskundig Wakblad 1974 k. 1712-1713; F. Dumon, La Cour de Justicc Benelux (1980), p. 48-50 en E Dumon, Benelux- Gerechrshof (1984), p. 29; D.W.F. Verkade, GRURhit. *992, P- 96' L. de Gryse, Wie is nu prejudiciële rechter in merkenzaken, in Een kwart eeuw ücneliK-Merkenrcclit, (1996) p. 119-130.

1.2 BcnGH

De bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof - 'BenGH' - om bij wijze van prejudiciële beslissing een uitspraak te doen over de uitlegging van - ruwweg' - Beneluxrecht is in artikel 6 van het Verdrag betreffende de Instelling en het Statuut van een Benelux-Gerechtshof ca. uitvoeriger geregeld. Lid z van dit artikel verduidelijkt dat een nationaal rechtscollege 'ook ambtshalve' zijn definitieve uitspraak in een geding kan opschorten teneinde een beslissi ng van bet BcnGH over een vraag van uitleg van Beneluxrecht uit te lokken.* Ook voor Bcncluxvragen geldt dat ieder nationaal rechtscollege m a g , maar een nationaal rechtscollege, tegen de uitspraken waarvan krachtens het nationale rechtgeen beroep kan worden ingesteldeea vraag

van uitleg moet verwijzen naar liet BenGH; zie lid 3. Lid 4 regelt dan echter nader dat een nationaaJ rechtscollege dit niet zal doen in drie gevallen: a de zgn. acte clair: indien het nationale rechtscollege van oordeel is dat er redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing van de gerezen vraag van uitleg; b de zgn. acte éclairé: indien het rechtscollege zich verenigt met een reeds eerder door het BenGHop dezelfde vraag gegeven antwoord; c in spoedzaken: indien de zaak wegens haar spoedeisend karakter geen uitstel gedoogt.' Lid 5 legr aan de verwijzende rechter de plicht op de feiten te omschrijven waarop de door het BenGH te geven uitleg moet worden toegepast.6 2 Het samenloopprobleem 2.1 Signalering

De mogelijkheid van samenloop van de bevoegdheden van HvJEG en BenGH is al onderkend in het Voorlopig Vetslag van de vaste Commissie voor Justitie d.d. 25 november 1969 over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag betreffende de Insrelling en het Statuut van een Beneiux-Gcrechtsbof.7 Gevraagd werd of in een zodanige situatie de rechtsmacht van het. Europese Hofprevaleert boven die van het Benelux-Gerechtshof? De regering antwoordde: De mogelijkheid dat in de toekomst op enigerlei gebied, met name op het terrein van de unificatie van de accijnzen en accijnsrcgelingm, zowel aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen als aan het Benelux-Gerechtshof interpretatieve rechtsmacht toekomt achten de ondergetekenden niet bij voorbaai denkbeeldig (...). In het geval dat de interpretatie van een regel van communautair

3 Meer precies: rechtsregels welke bij verdrag of bij beschikking van het Comité van Ministers zijn aangewezen op de voet van artikel 1 lid 2 van her Verdrag betreffende de Instelling CU het Statuut van een BeneluxGerechtshof. * Volgens HvJEG 16 januari i974,Jurisprudcntie 1974, blz. 38 geldt dil ook wat de bevoegdheid van de nationale rechter op grond van artikel 234 FG-Verdrag betreft. ? Ook deze drie beperkingen - met enige nuances - gelden volgens de jurisprudentie van het HvJEG voor de bevoegdheid ex artikel 234 EG-Verdrag; zie C.W. Dubbink,fl.iv.,p. 155-157. b Deze regel heeft het HvJEG niet overgenomen voor wat prejudiciële vragen op grond van artikel 234 EG-Verdrag betreft. Uit BenGH 20 oktober 1989, NI 1990,660 (CJHB) blijkt dat dit hof 'vooralsnog' bereid is uitspraak te doen opvragen van uitleg ook indien de rechter die de vragen Uccft gesteld, in strijd met artikel 6 lid 5, heeft nagelaten de feiten te omschrijven waarop de door dat hof te geven uitleg moet worden toegepast; aldus HR 15 maart 1991, Nj 1992,405 (DWF Vï, BET 1993, p. 321 (rur. 84). 7 Kamerstukken 1969/70,10.018 (R689), nr. 6, p. 2 r.k.

1 ö

M A A il l

2 0 0 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

recht invloed heeftop de uitleg van een rechtsregel terzake v/aarvan het Beneluxhof'competent is, ligt het voor ichand dat de nationale rechter de zaak eerst zal voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en pas daarna eventueel aan hetKenelux-Gerechtshof.s 2.2 De geharmoniseerde iïM w

Sinds i januari 1971 geldt ten onzent de uniforme BeneluxMerken wet - hierna: BMW. Dit deel van het licncluxrccht heeft tot veel meer uitspraken geleid van het BenGII dan andere delen, zoals modellenreclu, dwangsom en WAM. Op 1 januari 1996 is (veel te laat) de implementatie van de Eerste Merkenrich tl ij 11 van kracht geworden.^ Sedertdien moet het uniforme Beneluxrecht in overeenstemming zijn met die richtlijn, en ook tevoren moest het Beneluxrecht zo veel mogelijk richtlijncoiiform worden uitgelegd.'° Een voorbeeld: artikel i3Alid 1 sub b BMW bepaalt sedert 1 januari 1996 dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt, tussen het teken en

het merk, Het criterium dat artikel 5 lid 1 sub b van de richtlijn aanreikt, luidt: indien daardoor bij liet publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk, hetwelk a

prima vista enger lijkt dan dat van de BMW." 2.3 Oplossingen

Wat moet het hoogste nationale rechtscollege in zo'n situatie doen?12 IK volgende mogelijkheden dienen zich (niet limitatief) aan: a het BenGH verzoeken hoc het uniforme Beneluxrecht moet worden uitgelegd in het licht van de Eerste Merkenrichtlijn; als het BenGII behoefte zou hebben aan verduidelijking van de richtlijn, moet het vragen stellen aan het HvJEG; b het HvJEG verzoeken wat het communautair recht inhoudt en indien het niet overtuigd is dat de inhoud van het Beneluxrecht (bij richtlijnconforme interpretatie) met het commu nautair recht in overeenstem 111 i ng is, het BenGH verzoeken zich daarover uit te laten; 1 ' c het BenGH verzoeke n h oe zijns inziens het uniforme Beneluxrecht moet worden uitgelegd en tegelijk het HvJEG verzoeken uit te leggen wat de Eerste Merkenrichtlijn in elk geval vereist; indien mocht blijken, dat een discrepantie bestaat, is dat wellicht voor de benadeelde partij reden deBeneluxstaten aansprakel ijk te houden voor hun onrechtmatige wetgevi ng.

s

Kamerstukken 1970/71,10.018 (Rfifig), nr. 7, p. 3 r.k. Richtlijn 89/104/t!G Raad van 21 december 1988, Pb. L 40, 11 februari 19S9. De (verlengde) termijn liep 31 december 1992 af. 0 Vgl. BenGH 16december 1998,BIE 1999,blz. 297(nr. Si),sub 14-16. -1 En ook inderdaad enger is: zie HvJEG 1 L november 1997, NJ 1998, 523 (DWF V),BUL 1998, p. 64(nr. 9! inzakeSabel/1'um.-. 12 /ie ook n.W. F. Verkade, tm : .,p. 96 l.k. en t. deCryse. a.w.,p. 125-127. 9

1 ' Vgl. UK 13 november 1998, NJ 1999,133; vraag aan BenGII: laat artikel 13A lid 1 sub b BMW een uitleg toe, die overeenstemt met de in bet arrest Sabel.-Pu ma besloten lissende uitleg van art. 5 lid 1 subbvan Richtlijn 89/104? Deze cassatie is vervolgens ingetrokken; zie Ch. G. GiclcnlEK 1999,p. 53nontfi7.

E I G I N D O M

7 7

3 Jurisprudentie 3.1 Dior/Evora 3.1.1 De casus De eerste maal dat de Hoge Raad tot een dubbele verwijzing overging, deed zich voor i n de zaak Dior/Evora.' * Deze zaak lijkt vrij simpel, Evora bood in haar Kruidvatzaken aan het Nederlandse publiek (rechtmatig) paraüelgeïmporteerde cosmeticaproducten van Dior aan en maakte daarvan melding in haar reclamefolders, waarbij de aangeboden Diorproducten - verpakkingen en flesjes-ook werden afgebeeld. Diorbeschouwdc deze reclame als inbreuk-makend op zowel haar merknamen als haar auteursrechten op de waren, en ving een kort geding aan voor de i'rcsidcnt van de Haarlemse Rechtbank. De zaak heeft behalve drie nationale instanties (President Haarlem, Hof Amsterdam en Hoge Raad) ook drie supranationale instanties (BenGH, HvJEG en ECRM") beziggehouden. l.i.zHogeRaad De Hoge Raad onderkende dat zowel de stellingen van Dior in haar cassatiemiddclcn als de verweren van Evora aanleiding gaven tot het stellen van vragen aan het BenGH en aan het HvJEG en overwoog dat hij om mlenen van proceseconomie alle hierna onder 5 en 6 te formuleren vragen reeds thans aan deze colleges [zal] voorleggen, ofschoon tevoren niet uit te sluiten valt dat uit het antwoord op één van deze vragen zal blijken dat het stellen van één of meer van de overige vragen als zijnde geheel of ten dele overbodig achterwege had kunnen blijven. De Hoge Raad zal het Hof van Justitie tevens de vraag voorleggen of de Hoge Raad dan wel het V,enclux-Gcrcchtshof in deze moet worden aangemerkt als de nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, en die derhalve op grond van art. 177, derde lid van het EG-Verdrag gehouden is zich tot het Hof van Justitie, te wenden.'1' 5.1.3 BenGII

Een punt dat de Hoge Raad niet expliciet onder ogen had gezien, was de volgorde van de prejudiciële procedures. Dior nam aan dat de beide incidenten gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar zouden worden afgewikkeld. Evora meende evenwel dat eerst de procedure bij het HvJEG moest worden afgewikkeld," en kreeg van het BenGH gelijk: O. dat dcKamcr [se. voor de procesvoering] voor de vraagstaat of zij, gelijk Evora - verweerster in het achterliggende kortgeding- heeft bepleit, de behandeling voor het Hof zal schorsen totdat het HvJEG over de prejudiciële vragen van de Hoge Raad uitspraak zal hebben gedaan, dan wel, zoals Dior-die in het achterliggende kort geding eiseres is, maar zich in hoger beroep haar vorderingen heeft zien ontzeggen wil, zal bepalen dat het Hof de zaak op de gewone wijze behandelt en daarin uitspraak doet;

14 Hen caveal: ik was in drie hierna te behandelen HR-uitsprakcn telkens als cassatie-advocaat (van Evora, bet Benelux-Merkcnbureau respectievelijk Marca Mode) bij de zaak betrokken; uiteraard is naar objectieve weergave gesrreefd. 15 De klachten van Evora betreffende schending van artikelen 6 en 10 EVRM in het tussenarrest van deHoge Raad d.d. 20 oktober 1995 v/erden door de bCK.Vl in haar beslissing d.d. 3 december 1997 prematuur geacht. 16 IIR 20 oktober 1995, NJ 1996, C8z (Til S). ' 7 De advocaat van Evora, D.W.F. Verkade, had in CRUR Int. 1992. bb- 96, het probleem van dejuiste volgorde van de prejudiciële vrasen in merkenzaken al aangestipt.

7 8

B I J

B _ AD

I N D U S T R I Ë L E

O. dat de Kamer met de Advocaat-Generaal'* van oordeel is dat de (wijze van) beantwoording van de aan het HvJEG gestelde vragen van invloed, althans van belangkan zijn voorde (wijze, van) beantwoordingvan een of meer van de aan het Hof gestelde vragen van uitleg, en daaruit afleidt dat indien het Hof, conform voormeld standpunt van Dior, uitspraak zou doen voordat het HvJEGzich over dehem gestelde vragen heeft uitgesproken, uit de latere uitspraak dienaangaande van het HvJEG zou kunnen blijken dat de opvattingen van het Hof niet (ten volle) met die van het HvJEG overeenstemmen; O.datdcKamct'van oordeel is datdit laatste, nu hetaan hetHvJEG is om de richtlijn uit te leggen, in elk geval dient te worden voorkomen en een doorslaggevend argument oplevert om, ondanks de daarmede, noodzakelijkerwijs gepaard gaande, op zichzelf juist in een kon geding onwenselijke vertraging, te kiezen voor de door Evora bepleite koers; BESUST de procedure voor het Hof aan te houden en de antwoorden ofte wachten van het HvJEG op de vragen die hein door de Hoge Raad der Nederlanden in bovengenoemd arrest van zo oktober 1995 zijn gesteld: BEPAAL!'reeds nu voor alsdan dat elk der partijen het recht heeft om binnen twee maanden nadat het HvJEG uitspraak zal hebben gedaan een nadere memorie in te dienen en/of om de zaak aanstonds te doen bepleiten; geven partijen de voorkeur eraan eerst een memorie in te dienen en daarna te pleiten, dan zal ernaar worden gestreefd de pleidooien zo spoedig mogelijk na afloop van evengenoemde termijn te bepalen.'9

Het BenGH wacht dus op antwoord van het HvJKG indien de (wijze van) beantwoording van de aan het HvJEG gestelde vragen van invloed, althans van belang kan zijn voor de (wijze van) beantwoordingvan een of meervan de aan het BenGH gestelde vragen. Als de aan

beide gerechten gestelde prejudiciële vragen geheel op zichzelf staan, is er inderdaad geen reden om beide procedures niet tegelijkertijd af te wikkelen. Blijkens de geciteerde slotalinea streefde het BenGl 1 einaar de 7.aak na de uitspraak van het HvJ EG snel af te doen. 3.1.4 HvJEG In het arrest van het HvJEG dat ruim een jaar laler volgde,1" beantwoordde dit Hof de door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vraag van procedurele aard als volgt: Wanneer inéén van de Lid-Staten van de lieneluxin een procedure over de uitlegging van de Eenvormige Beneluxwel op de merken een vraagoverde uitlegging van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Kaad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, rijst, is een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, zoals zowel hel Benelux-Gerechtshofats deHogcRaad derNcderlanden er een is, opgrond van artikel 277, derde alinea, EG-Verdrag gehouden zich tot het Hof van Justitie te wenden. Deze verplichting wordt evenwel van haar grond beroofd en derhalvevan haar inhoudontdaan wanneerdeopgeworpenvraag zakelijk gelijk is aan een vraag die reeds in het kader van dezelfde nationale zaak voorwerp van een prejudiciële beslissing is geweest.

In dit antwoord ligt besloten wat het HvJEG sub 9-26 expliciet overweegt, namelijk dat bet BenGH van de procedure van artikel 177 (oud; 234-nieuw) EG-Verdrag gebruik mag - e n moet111 aken wanneer het in de uitoefening van zijn taak genoodzaakt is gemeenschapsrechtelijke bcpal i ngen uit te leggen. Met andere woorden: de nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger be-

F I G L K D O M

16

M A A - i l

2 0 0 0

roep als bedoeld in artikel 234 EG-Verdrag blijkt ten o n z e n t uit twee instanties te bestaan: zowel de Hoge Raad als het BenGH. 3.1.5 Wederom BenGH

Het BenGH heeft vervolgens, bij de beantwoordingvan de hem door de I loge Raad gestelde vragen, in zijn arrest van 16 december 1998, BIE1999, blz. 297 (nr. 81) m.nt. Ste. de relevante bepalingen van de BM w richtlijnconform uitgelegd. Van de door de Kamer voor de procesvoering beoogde snelle afdoening (zie hiervoor, 3.1.3) is niet veel terechtgekomen; tussen de arresten van HvJEG en BenGH 1 igt meer dan een jaar. 3.zBMW/neenik HR 7 februari 1997, NJ 1997,314 (DWT V) inzake BMW/Decnik betrof een geschil tussen autofabrikant BMW en garagebedrijf Decnik dat niet behoorde tot de dealerorganisatie van BMW maar zich wel in het bijzonder toelegde op de verkoop van tweedehands BMW's en op reparatie en onderhoud van BMW's. BMW verzette zich tegen de wijze waarop Deenik van haar merken gebruik maakte. De Hoge Raad stelde een vraag van Beneluxrecht aan het BenGH en een vraag van Europees recht aan het HvJEG en tevens overlappende vragen aan beide colleges; de I loge Raad overwoog (sub 3.5): De onderdelen 1, 2 en 3 van het middel stellen alle vragen aan de orde, welke niet zonder uitleg van art. 13A BMW kunnen worden beantwoord. De Hoge Raad zal derhalve aan hetBenelux-Gerech tshofook de hierna in S onder (b) tot en met (d) te formuleren vragen voorleggen. Waar echter zowel de oude als de nieuwe tekst van de BMW zoveel mogelijk dient te worden uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van voormelde Richtlijn, zal de Hoge Raad tevens de hierna in 6 onder (b) tot en met (e) te formuleren vragen betreffende de uitleg van deze Richtlijn en meet in het bijzonder die van de artikelen 5 toten met/ervan voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeensehappen.

Het is evident dat de wijze van beantwoording van de aan het HvJEG gestelde vragen - tenminste - van belang kan zijn voor de wijze van beantwoording van aan het BenGH gestelde vragen en dat laatstbedoeld gerechr de prejudiciële procedure dus aanhoudt. 21 3.3 BwmiVd In de beschikking van de Hoge Raad d.d. i9juni 1998., NJ 1999, 68 (DWT V), BIE 1998, blz. 341 (nr. 70) inzake Campina Melkunie/Benelux Merkenbureau (BIOMILD) deed zich de figuur van de enkele verwijzing met mogelijke doorverwijzing voor. Materieel ging het om het onderscheidend vermogen van het teken BIOMILD voor yoghurt, kwarkproducten e.d., en de hieromtrent rijzende rechtsvragen zouden in elk geval goeddeels ten finale door her HvJEG behoren te worden beantwoord. In cassatie wierp de Hoge Raad evenwel ambtshalve de preliminaite procedurele vraag op of in de onderhavige procedure ex artikel 6tcr BMW eigenlijk wel cassatieberoep openstond; een vraag die len finale enkel door het BenGH kan worden beantwoord. Derhalve verwees hij deze vraag naar het BenGH, maar tevens cen aantal vragen van materieelrechtclijkc aard, overwegende (sub 5.1): Hierna gaat delloge Raad veronderstellcnderwijs ervan uit dat de onder 4.1 geformuleerde vraag [betreffende de mogelijkheid van cassatieberoep]

lB

Conclusie A-G Ter Kated.d. 10 juni 1996 (ongepubliceerd). " BcnGII 15 oktober 1996 (A 95-4); ongepubliceerd. z:> HvJEG 4 november 1997, BIE 1998, blz. 195 (nr. 41) m.nt. Ste.

21

Hetgeen is geschied. Zie voor het arrest van het HvJEG d.d. 23 februari 1999: BIE 1999, p. BS-90.

1 G

M A A R T

2 ü ÜO

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

bevestigend moet worden beantwoord. Daarvan uitgaande zal hij, nu het doorCampina ingestelde cassatieberoep, beoordeeld naarNcderlamls burgerlijk procesrecht, ontvankelijk is, het door haar voorgestelde middel reeds thans onderzoeken. Hij doet dat omdat daarbij zul blijken dal het ookvoorde beslissingop het middel noodzakelijk is vragen van uitlegvan artikel Ster BMW aan het Benelux-Gercchtshof te stellen. De proceseconomie wordt erdoor gediend deze vragen tegelijkertijd met, maar ander voorwaarde van een bevestigende beantwoording van de in 4.1 geformuleerdevretagaanheiBenelux-Gerechtshoj'voor te leggen en het aan ditcollege over te (aten te beoordelen ofen in hoeverre het terbeantwoordingvan deze vragen noodzakelijk is prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van justitie van deEuropese Gemeenschappen .*-

Op zichzelf lijkt het niet zo proceseconomisch te opteren voor de volgorde: (a) tussenarrese HR met prejudiciële vragen aan BenGH, (b) tussenarrest BenGH met prejudiciële vragen aan H vJKG, (c) arrest HvJEG, (d) eindarrest BenGH, en (e) eindarrest HR. De oinstand ighcid dat het BenGH ook direct een eindarrest zou kunnen wijzen waarin cassatieberoep tegen beschikkingen ex artikel Ster BMW wordt uitgesloten, is voor de Hoge Raad kennel ijk de bcsl issende factor geweest om het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJEG in deze zaak aan het BenGH over te laten. 3.5 Marca Mode/Adidas

In zijn arrest van zo november 1998, NJ 1999, 1 34 i nzake Marca Modc/Adidas scheidt de Hoge Raad daarentegen zelf de Europeesrechtelijke van de Beneluxrcchtclijkc vragen. Hij formuleert sub 5 twee vragen van uitleg van liet gemeenschapsrecht. ter beantwoording door het HvJEG, en sub 6 drie vragen van uitleg van de BMW, waarbij hij blijkens de formulering van de derde vraag (3) laai art. 13A, eerste lid onder b, BMW een ititlegtoeovereenkomstigde uitleg die door het Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen in antwoord op de hiervoor onder 5 geformuleerde vraag aan art. 5, eerste lid onder b, van Richtlijn 89/104 zal worden gegeven?

E I G E N D O M

unnecessarilycomplicatedorcostly.orentailumeasoriabktimc-Urnitsor unwarranteddelays.'-i

Prejudiciële procedures ex artikel 177-oud (234-nieuw) EGVcrdrag namen aanvankelijk zes maanden in beslag, in 1988 al 14 maanden,2-» en thans twee a drie jaar; in de hiervoor genoemde procedute Dior/Evora 25 y. maand. Ook het BenGH is niet een instantie die faam heeft verworven dooreen snelle afdoen ing van prejudiciële vragen. Met dit incident is al gauw anderhalf jaar gemoeid; in de procedure Dior/ Evora verstreken tussen het arrest van het HvJEG en het BenGH 13 1 / maand en in de hiervoor ook al genoemde procedure Campina Melkunie/Benelux-Merkenbureau is deze termijn al ruim overschreden. De liogc Raad zelf draagt aan de slakkengang bij door na de beantwoording van de prejudiciële vragen partijen wederom een (ruime) termijn te geven voor een nieuwe schriftelijke toelichting, ook al bestaat daaraan geen enkele reële behoefte, en vervolgens een (ruime) termijn te geven aan het O.M. voor een tweede conclusie in dezelfde zaak, ook al valt er niets meer toe te voegen;** dit alles vergt nog een extra jaar. Kortom, een dubbele verwijzing betekent praktisch zo'n vijf j aar oponthoud, waarmee de duur van de cassatieprocedure dan in totaal zes a zeven jaar beloopt. In Dior/Evora is de cassatiedagvaarding uitgebracht op 30 juni 1994; de zaak staat thans voor (tweede) conclusie O.M. - namelijk na de arresten van HvJEG en BenGH - op 26 mei a.s. zo dat het eindarrest van de Hoge Raad eerst mcd io 2000 val t te verwachten, dus meer dan zes jaar later. 4.2 Naar een drievoudige verwijzing?

De lange duur van een procedure met dubbele verwijzing is ook een contra-argument bij de vraag of de klachtprocedure bij het F.H KM moet worden aangevuld met een prejudiciële procedure. IS Dan dreigt liet fenomeen van de drievoudige verwijzing te ontstaan, niet alleen ten aanzien van verschillende rechtsvragen, maar ook ten aanzien van dezelfde rechtsvtaag. Zo klaagde Evora bij de EGRM erover dat de Hoge Raad in zijn tussenarrest van 20 oktober 1995 unjustly rejected the argument

impliciet ervan uitgaat dat het BenGH eerst het arrest van het HvJEG zal afwachten.

thattheprohibition againstinchtdingDiorproducts in its adverttsement aclivities constittttes an unjustified interference with its rights underArticle 10 of the Convention.-?

4 Redelijke termijn

Als de Hoge Raad in zo'n situatie ook nog vragen aan het EHRM zou moeten stellen, rijst direct de vraag wie het primaat heeft: HvJEG of EHRM. In elk geval zou de duur van een cassatieprocedure kunnen oplopen tot om en nabij tien jaar.

4.1 Gegevens over tijdsduur

Technisch mogen de problemen rond de dubbele verwijzing wel (goeddeels) zijn opgelost, de vraag blijft of dit fenomeen nodig is. Vooral de tijd die gemoeid is met dit fenomeen is van d icn aard dat betwijfeld kan worden of zulks nog gedekt wordt door het vereiste van een 'rcasonablc time' in artikel 6 EVRM en het voor ouder meer de in paragraaf 3 behandelde merkenzaken geldende vereiste van arrikel 41 lid 2 TRIPs-verdrag dat procedures concerning theenforcementofintellectualproperty

4.3 Oplossingen

Zijn er radicale oplossingen denkbaar? De problemen welke de dubbele verwijzing oproept, zouden uiteraard worden opgeruimd door de Benelux-harmonisatic los te laten waar Europese harmonisatie heeft plaatsgevonden.ïB Het bczwaa t daartegen is dat de Benelux-harmonisatie die ver-

rights ... shallnut be

•2TnmiddeIs heeft Hof's-Gravenhage 3 juni 1999, BIE 1999, blz. 303 (111. 82) deze vragen direct aan liet HvJEG voorgelegd. Indien van zijn beschikking ex arrikel 6tcr BMW geen hogere voorziening zou blijken open te staan, zou dit Hof het in artikel 234 EG-Verdrag bedoelde nationaal recliLscollege, Legen de uitspraken waarvan krachtens het nationale recht geen beroep kan worden ingesteld, zijn; evenzeer trouwens als her RenGH, indien her Haagse Hof zo'n zaak aan hem zou voorleggen.

2 " Ook voor A.W.H. Meij, preadvies NJV 1999, p. 195 dringt zich de vraag op öfcen procedure, waarin twee prejudiciële incidenten cumuleren, nog binnen de. aan doelmatige rechtspleging te stellen grenzen blijft. 14 ZieJ.K. Franxen M.R. Mok, fl.w..p. 190. 25 Dit deed zich bijvoorbeeld voor in de zaak Gencrics/SmithKlinc & FrcnchnaHvJEGgjuli 1997, NJ 1999, 213. Het eindarrest volgde eerst op 2 oktober 1998, NJ 1999. zi4(T)WFV). 25 Zie hierover recent R.A.Lawson, preadvies NJV1999, p. 69-75 en A.W.H. Meij, preadvies N/V 1999, p. 195-196. 27 Zoals in noot 13 al opgemerkt, werd deze klacht prematuur bevonden; Evora moet het eindarrest van de Hoge Raad afwachten. -" Zie A.W.II. Meij, preadvies NJV1999, p. 195.

8 O

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

der pleegt te gaan dan de Europese, dan zou worden opgegeven." Nog veel radicaler is de oplossing om het 'anachronisme' van een nationale rechterlijke macht te vervangen, althans op beroepsniveau, door échte Europese rechtspraak.3° Hoewel dit wellicht op een deelgebied als het octrooirecht in het kader van een Gcmccnschapsoctrooiverordening haalbaar is, lijkt de oplossing als geheel nog ver weg. Gelet op de verticale rechtstreekse werking van richtlijnen zou het BenGH kunnen worden uitgeschakeld indien het gaat om een geschil tussen een overheidslichaam en een particulier. Dan is het mogelijk bepalingen niet als Benelux-rechtsregels aan te wijzen,' 1 wanneer het regels betreft waarvan de uitleg is opgedragen aan het HvJEG. Deze oplossing is wel gekozen op het punt van douane en accijnzen.32 In het merkenrecht kan men denken aan geschillen tussen het Benelux-Merkcnburcau en deposanten, welke worden beslecht volgens artikel 6tcr BMW. Maar ook dan kunnen vragen van puur BeneiLixrecht rijzen, zoals omtrent de mogelijkheid van cassatieberoep, terwijl de Europeesrechtelijkc regels van de richtlijn vaak een zekere speelruimte laten aan de nationale c.q. Beneluxwetgever. Kortom, een radicale oplossing zie ik voorshands niet. Hooguit kunnen maatregelen worden genomen om de cassatieprocedure te verkorten doordat het BenGH prejudiciële vragen sneller beantwoordt en de Hoge Raad het vervolgtraject verkort. Concluderende opmerkingen Ingeval van een dubbele verwij zin g in cassatie wach t het BenGI I op het antwoord van het HvJEG indien de (wijze van) beantwoording van de aan het HvJEG gestelde vragen van invloed, altkans van belang kan zijn voor de (wijze van) beantwoording van een of meer van de aan hctBenGHgestelde vragen. De nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht nietvatbaar zijn voor hoger beroep als bedoeld in arti-

kel 234 EG-Verdrag, bestaat ten onzent uit rwcc instanties: zowel de Hoge Raad als het BenGH. Het fenomeen van de dubbele verwijzing leidt ertoe dat de duur van een cassatieprocedure dan oploopt tot ruim zes jaar, hetgeen op gespannen voet lijkt te staan met artikel 6 EVRM en eventueel artikel 41 lid z TRIPs-verdrag. Een radicale oplossing lijkt niet voorhanden. Wel kunnen maatregelen worden genomen om de cassatieprocedure te verkorten doordat het BenGH prejudiciële vragen sneller beantwoordt en de Hoge Raad het vervolgtraject verkort. 's-Gravenhage, februari 2000.

'•* Zie D.W.F. Vcrkadc, GRUR Int. 1992, p. 96 l.k.: 'Die Aufhebung der Renelux-Gerichtshof-ZustSndigkeit in Markensachcn is dahcr kcine realistische Lösung'. Tdem L. de Cryse, a.w.r p. 128. ^° Zo JJ. Brinkhof op de jaarvergadering NJV1999; zie NJB 1999, p. 3 257 l.k. 31 Zie hiervoor, noot 3. " Zie artikel 3 van het Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot vaststelling van een Reneluxtarief van invoerrechten, Tractatenblad 1970, nr. 193.

E I G E N D O M

16

M A A M I

2 0 0 0

16

M A A R T

2 O DO

H I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G t N D O M

J U R I S P R U D E N T I E Nr. 20 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, z i september 1999 (C-44/98) (BASF/Prcsidcnt Patentamt) Kamerpresident J.-P. Puissochet, rechters P. Jann, J. C. Moitinho de Almcida, C. Gulmann en D.A.O. Edward Adcocaat-Generaal A. La Pergola Art. 65 EO V en art. 30 mul (28 nieuw)EG-Verdrag Artikel 3ooud(z8 niatw)EGVerdrajrverzerzich niet tegen de toepassing van bepalingen als die van artikel 11.3 van het Gcsetz über internationale Patenttibcreinkommen, volgens welkcecn octrooi dat door het Europees Octrooibureau is verlccndmct rechtsgevolgen in een lidstaat en dat is opgesteld in een andere taal dan de officiële taal van die lidstaat, wordt geacht van de aanvang af geen rechtsgevolgen te hebben, wanneer de octrooihouder het octrooibureau van de betrokken lidstaat niet binnen drie maanden na publicatie van de. vermelding van de verlening van het octrooi in het Europees octrooiblad een vertaling van het octrooischrift in de officiële taal van de lidstaat heeft verstrekt. ISASF AG,

legen President van het Duitse Patentamt. gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend dooi: BASF AG, vertegenwoordigd door K. Zimmermann, Sachbearbciter, de Duitse regering, (...), de Belgische regering, (...), de Deense regering, (...), de Griekse regering, (...), de Spaanse regering, (...), de Franse regering, (...), deferse regering, (...), de Nederlandse regering, (...), de Oostenrijkse regering, (...), de Portugese regering, (...), de Finse regering, (...), de Zweedse regering, (...), de regering van het Verenigd Koninkrijk, (...), de Commissie van de Europese Gemeenschappen, (...), gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van (...) gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 22 april 1999, (...) 1 Bij beschikking van 29 januari 1998, ingekomen bij het Flof op 20 februari daaraanvolgend, heeft het Bundespatentgericht krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 KG) een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van de artikelen 30 en 36 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikelen 28 EG en 30 EG). 2 Die vraag is gerezen in een geschil tussen BASF AG (hierna: BASFjcn de Pra^ident des Deutschen Patentam ts (voorzitter van het Duitse octrooibureau), over de beschikking van laatstgenoemde, dat een aan BASF verleend Eu ropees octrooi moet worden geacht in Duitsland geen rechtsgevolgen te hebben, omdat de houdster ervan geen Duitse vertaling van het octrooischrift had verstrekt.

3 Bij het Europees Octrooiverdrag (hierna: Octrooiverdrag) wordt volgens de artikelen 1 en 2, lid 1, een voor de verdragsluitende staten (de lidstaten van de Europese Unie, de Zwitserse Confederatie, het Vorstendom Liechtenstein, het Vorstendom Monaco en de Republiek Cyprus) gemeenschappelijk recht inzake de verlening van octrooien voor uitvindingen, Europese octrooien genoemd, in het leven geroepen. Die octrooien worden verleend door het Europees Octrooibureau, waarvan de officiële talen het Duits, Engels en Frans zijn. Europese octrooiaanvragen moeten in ccn van deze talen worden ingediend. 4 15c verlening van een Europees octrooi kan worden aangevraagd voor alle verdragsluitende staten, dan wel voor een of meer van hen. Het octrooi verleent de houder vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening ervan is gepubliceerd, in elk van de verdragsluitende staten waarvoor het is verleend, dezelfde rechten als die hij zou ontlenen aan een in diestaatverlccnd nationaal octrooi. 5 Artikel 14, lid 7, van het Octrooiverdrag bepaalt, dat de Europese octrooisdiriften worden gepubliceerd in de procesraal, dat wil zeggen in de taal waarin de octrooiaanvraag is ingediend. De conclusies van ccn Europees octrooi worden vertaald in de beide andere officiële talen van het Europees Octrooibureau. 6 Ingevolge artikel 65 van het Octrooiverdrag kunnen de verdragslu itende staten bepalen, dat een Europees octrooi in de betrokken staat geacht wordt van de aanvang af geen rechtsgevolgen te hebben, indien de tekst van het Europees octrooi voor die staat niet is opgesteld in de officiële taal van die staat en de aanvrager geen vertal i ng ervan in die taal verstrekt. 7 De liondsrcpubliek Duitsland heeft van die mogelijkheid gebruikgemaakt en in artikel 11,3, van het Gesetz über internationale Patentübereinkommen (BGBl. 1991 II, blz. 1354; hierna: IntPatÜG) bepaald: 1 Wanneer de tekst waarin het Europees Octrooibureau voornemens is met rechtsgevotgen voor de Bondsrepubliek Duitsland een Europees octrooi te verlenen, n iet in de Duitse taal is opgesteld, moei de aanvrager of de octrooihouder binnen drie maanden na de publicatie van de vermelding van de verlening van het Europees octrooi in het Europees octrooiblad een Duitse vertaling van het octrooischrift bij hel Duitse octrooibureau indienen en de kosten volgens het vastgestelde tarief betalen.

(...) 2 Wanneer de vertaling niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend of ineen vorm dieeen regelmatige publieatienietmogelijkmaukt,of wanneer de kosten niet tijdig worden betaald, wordt het Europees octrooi geacht in de Bondsrepubliek Duitsland van deaanvangafgeen rechtsgevolgen te hebben gehad.

(...) S BASF is houdster van een Europees octrooi betreffende een samenstelling voor de coating van laklagcn van auto's, dat haar bij inschrijving in het Duitse register op 26 augustus 199? dooide vorige octrooihoudster, BASF Corporation, een in de Verenigde Staten van Amerika gevestigde vennootschap is overgedragen. De vermelding van de verlening van het octrooi, dat in het Engels was opgesteld en onder meer in Duitsland rechtsgevolgenhad, is op 24 juli 1996 in het Eu ropees octrooiblad gepubliceerd. 9 Bij beschikking van 5 mei 1997 stelde het Duitse octrooibureau overeenkomstig artikel H, 3, IntPatÜG vast, dat het in geding zijnde octrooi moest worden geacht van de aanvang af in Duitsland geen rechtsgevolgen te hebben gehad, omdat de vo-

i! 7

B I J

B L A D

I N B U S I F I É L E

rige octrooihoudstcr niet binnen de gestelde termijn de Duitse vertal ing van het octrooischrift had ingediend. 10 Op 27 mei 1997 stelde de vorige octrooihoudster beroep tot nietigverklaring van die beschikking in. Dat beroep is overgenomen door BASF. Tot staving van haar beroep stelt laatstgenoemde, dat artikel II, 3, IntPatÜG in strijd is met de artikelen 30 en 36 van het Verdrag, omdat de sanctie op de niet-tijdige indiening van een vertaling van het Europees octrooischrift is, dat het Europees octrooi in Duitsland van de aanvang af geen rechtsgevolgen heeft. 11 In die omstandigheden besloot het Bundcspatcntgericbt de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen: Is liet verenigbaar met de beginselen van het vrije verkeer van goederen (artikelen 30 en 56'EG-Verdrag), dat de rechtsgevolgen van een door het Europees Octrooibureau voor een lidstaat verleend octrooi dat in een andere taal dan de officiële taal van die lidstaat is gesteld, van de aanvaugaf worden geacht niette zijn ingetreden, wanneer de octrooihouder niet binnen drie maanden na de publicatie van de vermelding van ie verlening van het Europees octrooi in het Europees octrooiblad, bij het octwoibureau van de betrokken lidstaat een vertaling van het octrooischrift in de officiële taal van de lidstaat indient?

12 BASF stelt onder meer, dar de kosten van de vertaling van octrooischriften zeer hoog zijn, zodat talrijke octrooihouders zich gedwongen zien geen vertaling te verstrekken en dus af te zien van octrooibescherming in bepaalde lidstaten. De litigieuze verplichting heefr dus tot gevolg, dat verleende octrooien niet in alle lidstaten rechtsgevolgen hebben. Volgens BASF leidt die beperking tot een verbrokkeling van de inrerne markt, omdat het octrooi in sommige lidstaten (beschermd gebied) wel en in andere lidstaten (vrij gebied) niet is beschermd. De betwiste verplichting vormt dus cen met artikel 30 van het Verdrag strijdige, niet door artikel 36 gerechtvaardigde belemmering van het vrije verkeer van goederen. 13 Volgens BASF heeft de opsplitsing van de markt in beschermde en vrije gebieden onder meer twee gevolgen. Anders dan de octrooihouder, zijn licentiehouder en de concurrenten in het vrije gebied of in derde landen, kunnen de marktdeelnemers in het beschermde gebied niet deelnemen aan de com mcrciclc mededinging op de markt van het betrokken product. Bij uitvoer van het door her octrooi beschermde product uit het beschermde naar het vrije gebied, zouden die marktdeelnemers zich schuldig maken aan inbreuken op het octrooi. Ui de tweede plaats zou de octrooi hou d er 7.1 ch gedwongen kunnen zien, de uitvinding in het vrije gebied niet in de handel te bren gen, teneinde het hogere prijsniveau in het beschermde gebied niet op het spel te zetten door het mechanisme van parallelle wederinvoer, en zou hij dus in feite van de mededinging in het vrije gebied zijn uitgesloten. 14 Alle interveniërende regcri ngen, alsmede de Commissie, zijn daarentegen van mening, dat een regelgeving die de octrooihouders verplicht om een vertaling van het octrooischrift in de officiële taal van de betrokken lidstaat te verstrekken, niet in strijd is met het Verdrag, omdat het daarbij niet gaar om cen maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking in de zin van artikel 30 van het Verdrag of omdat die verplichting althans u it hoorde van artikel 36 van het Verdrag gerechtvaardigd is.

E I G E N D O M

16

VI A A R T

Ï O t O

15 Om te beginnen moet worden onderzocht, of een regeling zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, die de octrooihouders verplicht cen vertaling van het octrooischrift in de officiële taal van de betrokken lidstaat te verstrekken, cen maatregel van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen in de zin van artikel 30 van het Verdrag vormt. 16 Dienaangaande heeft het Hof geoordeeld, dat iedere regelgeving van de lidstaten die de intracommunauraire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan bclcm meren, als een maarregel van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen moet worden beschouwd (zie arrest van 11 juli 1974, Dassonville, S/74,]wïspr. blz. 837, punt 5). De beperkende gevolgen die een nationale regelgeving voor liet vrije verkeer van goederen teweegbrengt, kunnen echter zo onzeker en indirect zijn, dat deinde regeling vervatte verplichting niet geacht kan worden de handel tussen de lidstaten te belemmeren (zie onder meer arrest van iS juni 199R, Corsica Ferries France, C-2S6/96J utispl. blz. 1-3949, punt 31). 17 Om te beoordelen, of een regel ing als de hier in geding zijnde de intracommunautaire handel in de zin van die rechtspraak belemmert, moet volgens BASF eerst worden uitgegaan van de premisse, dat een aanzienlijk aantal octrooihouders wegens de hoge vertaalkostcn besluit om voor hun uitvindingen niet in alk lidstaten van de Unie bescherming aan te vragen, maar zich te beperken tot bescherming in slechts enkele van die staten, waardoor een opsplitsing van de interne markt in beschermde gebieden en vrije gebieden ontstaat, met de in punt 13 van dit arrest genoemde gevolgen. 18 Dienaangaande moet eraan worden herinnerd, dat een uitvinder, wanneer hij zijn uitvinding door octrooiverlening wil beschermen, onder meer de keus heeft om de terriroriale reikwijdte van de gewenste bescherming te beperken tot een staat dan wel uit te strekken tot meerdere staren. Die keuze is in beginsel dezelfde, ongeacht of de uirvinder verzoekt om de verlening van ecu Europees octrooi, dan wel gebruik maakt van de thans in de lidstaten geldende stelsels van verlening van nationale octrooien. De keuze wordt gemaakt op basis van een algemene afweging van voor- en nadelen van elke optie, die onder meer ingewikkelde economische schattingen inhoudt met betrekking tot het commerciële belang van een bescherming in de verschillende staten, in vergelijking met het totale bedrag van de aan de oct rooiverlening in die staten verbondenkosten, waaronder de verraalkosten. 19 Vervolgens vloeit volgens BASF de in geding zijnde belemmering voort uit het feit dat de uitvinding niet in alle lidstaten van de Unie wordr beschermd. Ilaars inziens is er sprake van een bclcm mcri ng van her inrercommunautaire handelsverkeer, omdat de markt in twee onderscheiden markten wordt opgesplitst, een waarop het product wel en een andere waarop het niet is beschermd, met andere woorden een situatie waarin de uitvinder geen volledige bescherming heeft verkregen regende mededinging van andere marktdeelnemers, die hel rechr hebben, dar product te produceren en in de handel te brengen inde lidstaten waar het betrokken product niet dooi1 octrooiverlening is beschermd. 20 Ofschoon het waarschijnlijk moer worden geacht, dat er verschillen in de goederenbewegingen zullen bestaan naargelang de uitvinding in alle of slechts in sommige lidstaten is beschermd, vloeit daaruit nog niet voort, dat een dergelijk gevolg

15

M A A R T

2 0 0 0

B I J B I A I )

I N D U S T R

van de opsplitsing van de markt als een belemmering in de zin van artikel 30 van het Verdrag moet worden aangcmcrki. I mmcrs, de gevolgen voor het intracommunautaire handelsverkeer van een eventuele mededingingssituatie op de niet-beschermde markten hangen vooral af van concrete, onvoorspelbare beslissingen die elk van de betrokken marktdeelnemers neemt op basis van de economische omstandigheden op de verschillende markten. 21 In die omstandigheden moet worden vastgesteld, dat, al aangenomen dat de opsplitsing van de interne markt in bepaalde gevallen beperkende gevolgen voor het vrije verkeer van goederen kan hebben, die gevolgen te onzeker en te indirect zijn om als een belemmering in de zin van artikel 30 van het Verdrag te kunnen worden beschouwd. 22 Op de gestelde vraag moet dus worden geantwoord, dat artikel 30 van het Verdrag zich niet verzet tegen de toepassing van hepal ingen als d ie van artikel II, 3, intPatÜG, volgens welke een octrooi dat door het Europees Octrooibureau is verleend met rechtsgevolgen in een lidstaat en is opgesteld in een andere taal dan de officiële taal van die lidstaat, wordt geacht van de aanvang af geen rechtsgevolgen te hebben, wanneer de octrooihouder het octrooibureau van de betrokken lidstaat niet binnen drie maanden na publ icatic van de vermelding van de verlening van het octrooi in het Europees octrooiblad een vertaling van het octrooischrift in de officiële taal van de 1 idstaat heeft verstrekt. Kosten

23 De kosten door de Duitse, de Belgische, de Deense, de Griekse, de Spaanse, de Franse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Oostenrijkse, de Portugese, de Finse en de Zweedse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk, alsmede de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het I lof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als cen aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

E I E

E I G E l\ D 3 M

Nr. 21 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 2 juli 1998* (Swinglock) Mr.J.H.RJ.Willcms Art. ïzROW 1995 Brief dat (exjwerknemer 'voorshands' eigendom behoudt van 'Swinglock-systeem'lijkt schriftelijke overeenkomst als bedoeld in art. 12, lid 5 ROW1995 op te leveren. Voorshands dus niet aangenomen dat aanspraak op octrooi aan werkgever toekomt. Art. 75 ROW 1995 Dat gedaagde zelf octrooi heeft aangevraagd voor wat :n weien dezelfde vinding is. pleit niet voor hel serieus gemeend zijn van haar nielighe.idsbe.toog.

Flexibilo Nederland BV te Nederhemert, eiseres, procurcu r mr. G.L. Kooy, tegen Kunststoffenfabiïek CA. Roer BV te Nieuwendijk, gedaagde, procureur S.U. Ottevangers. a President Arrondissemenrsrechtbank te 's-Gravenhage, 27 mei 1998 (mr. J.H.PJ. willems) 1 in dit geding zal van het navolgende worden uitgegaan: 1.1 Flexibilo is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1006149 met dagtekening 5 februari 1998, haar na een aanvrage d.d. 28 mei 1997 verleend voor een speeltoestel. Als uitvinder wordt daarin vermeld de heer F. A. van der Meeren, thans werkzaam bij en grootaandeelhouder van Flexibilo.

liet Hof van Justitie (Vijfde kamer).

1.2 Het octrooi heeft belrekking op een speeltoestel, omvattend een bovendeel voor het dragen van de gebruiker van het toestel en een ondersteuning voor het ondersteunen van het bovendeel op een ondergrond, waarbij de ondersteuning tenminste cen schroefvormige veer omvat en waarbij het bovendeel een persoonsdragergcdccltc voor de gebruiker en een of meer daarmee verbonden opstaande siergedeelten omvat.

uitspraak doende op de door het Bundcspatcntgcricht bij beschikking van 29 januari 1998 gestelde vraag, verklaart voor recht:

1.3 Het octrooi omvat maar liefst 27 conclusies. De conclusies 1 tot c n mei 3 van het octrooi luiden als volgt:

Artikel 30 EG-Vcrdrag (thans, na wijziging, artikel 28 EC) verzet zich nie t tegen de toepassing van bepalingen als die van artikel II, 3, van het Gesetz über internationale Patcntübcrcinkommen, volgens welke een octrooi dat door het Europees Octrooibureau is verleend met rechtsgevolgen in een lidstaat en is opgesteld in een andere taal dan de officiële taal van die lidstaat, wordt geacht van de aanvang af geen rechtsgevolgen te hebben, wanneer de octrooihouder het octrooibureau van de betrokken lidstaat niet binnen drie maanden na publicatie van de vermelding van de verlening van het octrooi in het Europees octrooiblad een vertaling van het octrooischrift in de officiële taal van de lidstaat heeft verstrekt. Enz.

1 Speeltoestel omvattend een bovendeel voor het dragen van een gebruiker van het speeltoestel en een ondersteuning voor het ondersteunen van bovendeel op een ondergrond, waarbij de ondersteuning tenminste een schroefvormige veer omvat en waarbij het bovendeel een persoonsdragergedeelte voor de gebruiker en een of meer daarmee verbonden, opstaande siergedeelten omvat, waarbij het boveneind van de schroefveer direct verbonden is mei het opstaande siergedeeltc of met het opstaande gedeelte van hetpersoonsdragergedeelte. wanneer dit opstaande gedeelten omvat. 2 Speeltoestel volgens conclusie 1, waarbij het opstaande siergedeelte of het opslaande gedeelte van het persoons-dragergedeelte voorzien is van tenminste een openingvoor cen windingvan de. schroefveer, voorts omvattend klemmiddelen voor het in de betreffende opening vastleggen van de winding. 3 Speeltoestel volgens conclusie 2, waarbij het opstaande siergedeelte of het opstaande gedeelte van het persoons-dragergedeelte voorzien is van openingen voor de winding, die in opwaartse richting danwei in neerwaartse richting toegang bieden aan de betreffende, winding, voorts om-

' Zie de noor op blz. 86. Red.

8 4

B I J B L A D

I N D U S T

vattend middelen voor het opsluiten van de winding in de betreffen de opening. 1.4 Een en ander wordt verduidelijkt op de bij het octrooischrift behorende figuren, waarvan de figuren 1, zen 3A er uit zien als volgt:

1.7 Boer brengt speel toestellen op de markt onder de naam Vrije Vogel en Bcrtje Boa. Daarbij is de spiraalveer aan het bovendeel bevestigd conform het systeem van figuur 6 van Boers octrooiaanvrage. zFlexibilo vordert- zakelijk weergegeven-een verbod aanBoer van inbreuk op haar Nederlands octrooi, zulks op straffe van dwangsommen en met andere nevenvorderingen (opgave van afnemers, een terugroepgebod en een voorschot op schadevergoeding ad ƒ Z5.000,-). 3 Zij legt aan die vorderingen ten grondslag de stelling dat de door Boer aangeboden speeltoestellen Vrije Vogel en Bertje Boa vallen onder de bescherm ingsomvang van haar Nederlands octrooi en daarop dus inbreuk maken. 4 Boer heeft gemotiveerd verweer gevoerd. 5 Ambtshalve word t overwogen dat het hier betreft een Nederlands octrooi dat is verleend op een aanvrage die is ingediend na 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 102-z Kijksoctrooiwet 1995 uitsluitend het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassing is. s

-

•'

FIG 3A

1.5 Van 6 februari 1989 is de heer F.A. Van der Meeren voornoemd bij Boer in loondienst geweest als ontwerper van speeltoestellen en meewerkend voorman. Deze arbeidsovereenkomst is bij beschikking van de Kantonrechter te Breda d.d. 14 augustus 1997 ontbonden met ingang van 15 augustus 1997. Het salaris van van der Meeren bestond uit een vast salaris vermeerderd met ccn provisie van 5,5% over de door hem zelf dan wel onder zijn leiding gerealiseerde omzet. 1.6 Op 29 jul i 1997 heeft Boer bij het Bureau voor de Industriële Eigendom ingediend een octrooiaanvrage voor ccn speeltuig voorzien van een spiraalveer, waarvan de figuren 2 resp. 6 er u itzien als volgt:

6 Allereerst moet worden beoordeeld of de toestellen van Boer vallen onder de bescherm ingsomvang van het octrooi. 7 Voorshands wordt geoordeeld dat zulks inderdaad het geval is. Het in figuur 6 van Boers octrooiaanvrage weergegeven systeem valt immers letterlijk onder de tekst van conclusie 3 van het octrooi. De sleuven in het opstaande siergedeelte zijn immers in opwaartse dan wel in neerwaartse richting toegankelijke openingen terwijl bij twee van de drie sleuven ook klemmiddelen aanwezig zijn, die de winding van de veer in/.o'n slcu f opsluiten. Bij de sleuf aan de bovenzijde functioneert het zitvlak als zodanig terwijl bij een van de neerwaarts gerichte sleuven een beugel aanwezig is die de veerwinding in de sleuf opsluit.

16

M A A ^ T

2 0 0 0

B I J 3 L A D

I N D U S T R I Ë L E

8 Boer heeft doen betogen dat het octrooi van Flexibilo nietig zal d icnen te worden verklaard. Dat argument wordt verworpen. Wat er zij van de inventiviteit en van de vraag of conclusie ï niet te ruim is aangevraagd, de overgelegde stukken leveren geen reden op om te twijfelen aan de nieuwheid van in elk geval de conclusies z en 3. Ook de omstandigheid dat Boer zelf eveneens octrooi heeft aangevraagd voor wat in wezen dezelfde vinding lijkt, pleit niet voor het serieus gemeend zijn van haar nietigheids-betoog. 9 Boer heeft voorts aangevoerd dat Flexibilo geen aanspraak heeft op het octrooi omdat die aanspraak ex art. 1 z Rij ksoctrooiwet 1995 toekomt aan Hoer als toenmalige werkgeefster van de uitvinder, de heer RA. van der Meeren. I o Aan Boer kan naar voorlopig oordeel worden toegegeven dat de functie van van der Meeren als ontwerper van speeltoestellen met zich meebracht dat door hem in dat kader gedane uitvindingen ex art. ïz ROW 1995 toevielen aan Boer. I I Boer heeft echter op 22 mei 1996 een brief voor akkoord ondertekend waarin werd vastgelegd dat het Swinglock-systeem (zoals de onderhavige vinding ook wel tussen partijen bekend is) 'voorshands' het eigendom van van der Meeren bleef. De strekking van die brief is niet geheel duidelijk. Enerzijds lijkt die brief op te leveren een schriftelijke overeenkomst alsbcdocld in art. 12 lid 5 ROW 1995. Anderzijds lijken partijen indertijd geen van beiden een duidelijk beeld te hebben gehad van de intellectuele eigendomsrechten die wel of niet inhet spel waren, resp. van de aan elk van hen wel of niet toekomende rechten. Uit de brieven van van der Meeren d.d. 23 februari 1996 en zz mei 1996 blijkt duidelijk diens bereidheid Boer de commerciële exploitatie van het door hem bedachte toe te staan. Boer harerzijds geeft in haar brief van 2.8 maart 1997, waarin zij de wens uitspreekt het dienstverband te beëindigen, te kennen van mening te zijn voor het gebruik van het Swinglock-systeem een vergoeding te zullen moeten betalen. In dat kader stelde zij toen een vergoeding voor ter hoogte van 5% van de omzet. Tenslotte is niet geheel duidelijk in hoeverre de kantonrechter te Breda, bij de vaststelling van de aan van der Meeren toekomende schadeloosstelling wegens de beëindiging van hei dienstverband, reeds rekening heeft gehouden met de aan van der Meeren toekomende provisie ter zake van het Swinglocksysteem. 12 Voorshands wordt er van uitgegaan dat in het kader van een belangenafweging in dit geding Flexibilo moet worden vereenzelvigd met van der Meeren. Deze heeft immers niet alleen bewcrkstclligd dat flexibilo nog tijdens het dienstverband van van der Meeren bij Boer een octrooiaanvrage heeft kunnen indienen maar hij bezit samen met zijn broer (met wie hij ook al samenwerkte tijdens het dienstverband bij Boer) ook een meerderheid in de aandelen van Flexibilo. 13 uc belangen van partijen over en weer in aanmerking genomen lijkt het enerzijds niet wenselijk in de gecompliceerde verhouding tussen partijen in te grijpen met een al te bruusk verbod in kort geding en is anderzijds niet wenselijk dat Flexibilo ad calendas Graecas in het ongewisse blijft over haar positie. Afweging van die belangen lijkt daarom te wijzen in de richting vaneen inbreukverbod aan Boer, welk verbod echter niet te executeren zal zijn indien en zolang Boer ter nadere verrekening (met cen overeen te komen liccnticvcrgocding dan wel met cen schadevergoeding) een vergoeding betaalt aan Flexibilo ter hoogte van 5% van de omzet in Swinglock-producten, daaron-

E I G E N D O M

der uitdrukkelijk begrepen Bertje Boa en de Vrije Vogel. Een voorlopige vergoeding van 5% lijkt niet onredelijk enerzijds gezien de aan van der Meeren tijdens zijn dienstverband toekomende provisie (welke toen deels sloeg op zijn ontwerpersactiviteiten en deels op zijn werkzaamheden als meewerkend voorman) en anderzijds het percentage dat Boer zelf redelijk achtte in haar brief van 28 maart 1997. Voor toewijzing van de niet onderbouwde schadevergoed ing is in dit geding geen plaats. De proceskosten waren te compenseren, 14 Alvorens dienaangaande cen beslissing te geven zal de president partijen in de gelegenheid stellen hum visie op dit punt te geven, nu dit ter zitting niet ter sprake is geweest. Voorshands wordt er van uitgegaan dat partijen in staat zullen zijn hun zienswijze schriftelijk kenbaar te maken binnen drie weken na heden. rs Gezien het spoedeisende karakter van dit geding zal tussentijds hoger beroep worden uitgesloten. Beslissing

De President, recht doende in kort geding: - nodigt partijen uit hun zienswijze te geven inzake het sub 13 overwogene, zulks binnen drie weken na heden; - h o u d t iedere verdere beslissing aan; -bepaalt dat hoger beroep tegen dit vonnis slechts mogelijk zal zijn nadat een eindvonnis zal zijn gewezen. Enz. b De President, enz. 1 De president neemt hier over a1 hetgeen in het tussenvonnis van 27 mei 199S is overwogen en beslist. 2 Bij brieven van i7Juni 1998 hebben beide partijen zich nader uitgelaten. Boer heeft te kennen gegeven zich met een verbod te kunnen verenigen indien dat niet kan worden geëxecuteerd indien en zolang zij een vergoeding betaalt als in het tussenvonnis omschreven. Flexibilo heefi te kennen gegeven zich haar rechten op hoger beroep voor te behouden doch waarschijnlijk wel te zullen kunnen leven meteen vergoeding van 5%, m i t s zakelijk weergegeven - een en ander zodanig wordt geconcretiseerd dat executiegeschillen kunnen worden voorkomen. 3 Onder die omstandigheden zal worden beslist als in het dictum vermeld, waarbij de kosten zullen worden gecompenseerd nu beide partijen deels in het ongelijk worden gesteld. Beslissing

De President, recht doende in kort geding: - verbiedt Boer iedere inbreuk op het Nederlands octrooi .1.006149 van Flexibilo, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ5.000,- voor iedere inrichting waarmee inbreuk op dat octrooi zou worden gemaakt; - verstaat dat dit verbod niet zal gelden indien en zolang Boer aan Flexibilo ter nadere verrekening op hierna aan te geven wijze een bedrag betaalt ter hoogte van 5% van haar na 5 februari 1998 behaalde omzet (exclusief BTW) in Swinglockproducten, Bertje Boa en Vrije Vogel uitdrukkelijk daaronder begrepen; - bepaak dat Boer daartoe binnen veertien dagen na het einde van ieder kwartaal, voor het eerst per 14 j uli 1998, aan Flexibilo

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

opgave zal moeten doen vandcdoorhaaraldusbchaaldcomzct, gespecificeerd naar product, over de daaraan voorafgegane periode (voor het eerst dus over de periode van 5 februari 1998 tot en met 30 juni 1998), waarna Roer het door haar verschuldigde vergoedingsbedrag binnen 7 dagen daarna (voor het eerst dus per 21 juli igg8)zal dienen te hebben betaald, bij gebreke waarvan het verbod te executeren zal zijn vanaf de eerste dag van het alsdan begonnen kwartaal (voor het eerst: vanaf 1 jul i 1998); - verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; - wijst af het meer of anders gevorderde; - compenseert de kosten van het geding, in die zin dat iedere partij de eigen kusten draagt. Enz. * Noot In het Nederlandse recht wordt het 'bemiddelend vonnis' niet als mogelijkheid erkend. Toch komen dergelijke vonnissen in kort geding van tijd tot tijd voor. Dit geval levert een verhelderend voorbeeld. J.L.R.A.H.

Nr. 22 President Afrondissementsrech tbank 's-Gravenhage, 23 november 1999 (werknemer - uitvinder I) Mr. A.M. van Delden AU. 12 ROW1995 Een werkgever kan niet slechts een geslaagd beroep op art. 11 doen indien de door de werknemer verrichte werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit het aanwenden van zijn bijzondere kennis tot het doen van uitvindingen, doch voldoende is dat dit deel uitmaakt van het feitelijke takenpakket van de uitvinder. Geletophetfeüdatdeiutvinderondermeerdebegeltidingvandeproductontwikkeling tot zijn taak had, is hel aannemelijk dat het aanwenden van zijn bijzondere kennis tot het doen van uitvindingen deel heeft uitgemaakt van zijn feitelijke takenpakket. De werknemer dient de werkgever in staat te stellen om elders - in de Verenigde Staten -parallelle(octrooirechten te effectueren. Aru, 8 en 11 ROW 1995 Uit hetfeit dat de werknemer bij de in Nederland ingediende octrooiaanvrage ah contactpersoon is opgetreden kan worden afgeleid dat de werkgever met toestemmingvan de werknemer octrooiheeft aangevraagd en verkregen. Op basis van deanikelen Senu dient de werkgever dm ook als aanvrager te worden beschouwd en heeft deze recht op octrooi.

Lubo Screening & Recycling Systems BV te Veenoord, eiser, verweerster in reconventie, procureur mr. G.L. Kooy, tegen C .C.PM. Swanink te Coevorden, gedaagde, eiser in reconventie, procureur mr. J.C. Zevenberg, advocaat mr. RJ.G. Peters te Coevorden. 1 De feiten in conventie en reconventie

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van ïz november 1999 wordt van het volgende uitgegaan. -Swanink is van 1 januari 19950131 december 1998 bij Lubo in dienst geweest. Hij was hoofd van de afdeling Research and Development, die uit zes personen bestond.

E I G E N D O M

16

M A A R T

2 0 0 0

- Op 24 december 1997 is in Nederland een octrooiaanvrage gedaan voor een stervingersch raper ten name van Lubo (destijds Machinefabriek Lubo BV, thans Lubo screening & recycling systems UV) onder nummer 1007910. - Swanink is in de aanvraag en het octrooi als enige uitvinder genoemd. Bij het indienen van de aanvraag fungeerde Swanink als enige contactpersoon voor Lubo. -Tn de Verenigde Staten is op 23 december 1998 een corresponderende octrooiaanvrage (onder nummer 09/220,542) ingediend met een beroep op prioriteit van de Nederlandse octrooiaanvrage. - Conform de Amerikaanse octrooiwetgeving is de aanvraag ingediend ten name van Swanink met de bedoeling dat hij de aanvraag onmiddellijk aan Lubo zou overdragen en de hiervoor benodigde documenten zou ondertekenen. -Bij brief van 14 oktober 1999 heeft de raadsman van Lubo aan Swanink gevraagd om de voor het Amerikaanse octrooi vereiste documenten te tekenen. - Bij e-mailbericht van 16 oktober 1999 heeft Swanink meegedeeld de stukken eerst te zullen tekenen, nadat een en ander met Lubo is geregeld. z De vorderingen in conventie en reconventie, de gronden daai-voor en het verweer

2.1 Lubo vordert primair Swanink te bevelen om binnen drie dagen na de betekening van het vonnis de voor de Amerikaanse octrooiaanvrage benodigde akten te ondertekenen, subsidiair Swanink te veroordelen tot betaling van ƒ 5.000,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat hij in gebreke blijft om aan het primair gevorderde te voldoen en meer subsidiair, indien Swanink langer dan veertien dagen in gebreke zou blijven de benodigde akten te ondertekenen, te bepalen dat het te wijzen vonnis in plaats van voornoemde akten komt. 2.2 Lubo voert hiertoe aan dat Swanink op grond van artikel 12 van de Rijksoctrooiwet van 1995 ROW is gehouden de voor de Amerikaanse octrooiaanvrage vereiste documenten te ondertekenen. In dit verband wordr gesteld dat artikel 12 ROW niet slechts van toepassing is op werknemers wier hoofdtaak bestaat uit het doen van uitvindingen, doch op die werknemers wicr dienstbetrekking meebrengt dat zij hu n bijzondere kennis aanwenden tot het doen van uitvindingen van dezelfde soott als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. Nu Swanink, ook in zijn nieuwe functie, engineering taken, waaronder begeleiding productontwikkeling in zijn takenpakket had, staat dit laatste volgens Lubo niet ter discussie. Voorts voert Lubo aan dat, zelfs als uitgangspunt zou zijn dat haar beroep op artikel 12 ROW niet slaagt, zij op grond van de artikelen 8 en 11 ROW gerechtigd is om in de Verenigde Staten octrooi aan te vragen. Immers, als artikel 12 ROW niet van toepassing zou zijn, is de werkelijke uitvinder slechts rechthebbende, indien de inhoud van de aanvrage zonder diens toestemming is verleend. Lubo stelt dat hiervan, gelet op de feiten, geen sprake is. 2.3 Swanink voert gemotiveerd verweer en vordert in reconventie een bedrag van ƒ 80.000,- als beloning in de zin van artikel ïz lid 6, ROW. 3 Beoordeling van het geschil in conventie en reconventie

3.1 Aan de orde is de vraag of Swanink gehouden is om de, voor de octrooiaanvraag in de Verenigde Staten met betrekking tot de stervingerschraper, vereiste akten te ondertekenen, en zo ja,

lli

M A A R T

2 0 0 0

Q I J H I A I)

N I] II S T R I É L E

ot' Swanink hieraan voorafgaand een beloning dient te ontvangen. Dienaangaande wordt als volgt overwogen.

- I "

E N D O M

S /

4Bestissing

De President: in conventie

in conventie

3.2 Vooropgesteld dient te worden, zoals Lubo terecht heeft opgemerkt, dat een werkgever niet slechts een geslaagd beroep op artikel ïz ROW lan doen indien de door de werknemer verrichte werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit het aanwenden van zijn bijzondere ken n is tot doen van uitvindingen, doch dat voldoende is dat dit deel uitmaakt van het feitelijke takenpakket van de werknemer. Swanink voerr aan dat het aanwenden van zijn bijzondere kennis tot doen van uitvindingen nimmer deel heeft uitgemaakt van zijn - feitelijke - takenpakket > en in elk geval na zij n functiewijziging van september 1996 hiervan geen deel meer uitmaakte. Dit wordt op grond van de aard van de functie van Swanink en de inhoud van de door hem overgelegde notitie omtrent zijn functiewijziging niet aannemelijk geacht. Hlijkcns deze notitie had Swanink onder meer de begeleiding van de productontwikkeling tot zijn taak. Gelet hierop is aannemelijk dat aanwenden van zijn bijzondere ken 11 is tot het doen van uitvindingen - feitelijk - deel heeft uitgemaakt van het feitelijke takenpakket van Swan i nk. Te meer nu de afdeling waarvan Swanink hoofd niet bepaald groot was en derhalve n iet voor de hand ligt dat hij zich louter met leidinggeven bezig hield. Swanink dient Lubo derhalve in staat te stellen om elders, in dit geval de Verenigde Staten, parallelle rechten van voornoemd octrooi te effectueren. 3.3 Overigens, ook als her beroep van Lubo op artikel 12 ROW had gefaald, zou Swanink zijn gehouden om de documenten re ondertekenen. Swanink is immers bij de in Nederland ingediende octrooiaanvrage voor Lubo als (enige) contactpersoon opgetreden. Hieruit kan worden afgeleid dat Lubo destijds met toestemming van Swanink octrooi heeft aangevraagd en verkregen. Op basis van de artikelen 8 en 11 ROW dient Lubo dan ook als aanvrager te worden beschouwd en heeft zij recht op octrooi. in reconventie

3.4 Swanink heeft aangevoerd dat, als hij al gehouden zou zijn om te tekenen, hij hiertoe eerst behoeft over te gaan nadat hem een beloning in de zin van artikel 12, lid 6, ROW is toegekend. Hij stelt in dit verband recht te hebben op ƒ 80.000,-. Dit verweer treft geen doel. Van uitvindingen gedaan in het kadervan een dienstbetrekking waarvan de aard meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tol het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft, zal in de regel mogen worden aangenomen dat het overeengekomen loon van de werknemer een vergoeding inhoudt voor het missen van aanspraak op octrooi. Swanink heeft geen omstandigheden aangevoerd die tot een afwijking van deze hoofdregel zouden nopen. Overigens zou hij, als dit wel het geval was geweest, een en ander in een separate procedure aan de orde hebben moeten stellen. in conventie en reconventie

3.5 De vordering in conventie zal derhalve worden toegewezen, de vordering in reconventie zal worden afgewezen. Swanink zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

Veroordeelt Swanink - binnen een week na betekening van dit vonnis de voor de Amerikaanse octrooiaanvragen vereiste documenten te ondertekenen, te weten de: 'assignmenr' en 'verklaring en volmacht voor octrooiaanvraag' met betrekking tot de 'STAR SCALPER', - tot een dwangsom van ƒ 5.000,- voor elke dag dat hij in gebreke blij ft aan het hiervoor genoemde bevel re voldoen. Bepaalt dat het onderhavige vonnis in de plaats komt van genoemde akten, indien Swanink langer dan veertien dagen na betekening van het vonnis in gebreke zou blij ven om de akten te ondertekenen. in reconventie

Wijst de vordering af. in conventie en reconventie

Veroordeelt Swanink in de kosten van dit geding, tot dusverte aan de zijde van Lubo begroot op f 1.950,-, waarvan ƒ 400,- aan griffierecht. Enz.

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

F I G F N D O M

16

M A A R f

2 0 D 0

Nr. 23 President Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, 23 november 1999

nodig te hebben, voorafgaand aan de ondertekening van Akapp ƒ 10.000,-wenstte ontvangen. - Bij brief van 18 juni 1999 heeft Akapp meegedeeld bereid te (werknemer - uitvinder II) zijn de kosten van het raadplegen van een octrooi gemachtigde voor haar rekening te nemen, tot een maximum van ƒ ï.ooo,-. Hierop heeft Van Zijverden bij brief van 5 augustus 1999 geantMr. A.H. van Delden woord mer een vergoeding van ƒ S.500,- accoord te gaan. - Akapp heeft bij brief van 18 augustus 1999 meegedeeld haar Art, iz ROW1995 Een werkgever kan niet slechts een geslaagd beroep op art. 12. doen bod van ƒ 1,000,- te handhaven. Bij brief van 19 augustus 1999 indien de door de werknemer verrichte werkzaamheden hoofdzakelijk be- heeft Van Zijverden geantwoord bij het bedrag van ƒ 8.500,- te staan uit het aanwenden van zijn bijzondere kennis tot het doen van uit- blijven en Akapp verzocht om, indien nodig, met een reëel tegenvoorstel te komen. vindingen, doch voldoende is dat dit deel uitmaakt van het feitelijke takenpakket, van de uitvinder. zDevo rdering, de gronden daarvoor en het verweer Gelet op het feit dat de uitvinder de ontwikkelingvan nieuwe producten tot zijn taak had, behoorde het aanwenden van zijn bijzondere kennis tot 2.1 Akapp en Woodhead vorderen primair Van Zijverden te beherdoen van uitvindingen tot zijn feitelijke takenpakket. Daaraan doet velen 0111 binnen drie dagen na de betekening van het vonnis de niet af dat de uitvinder gedurende zijn dienstverband slechts eenmaat een voor de Amerikaanse octrooiaanvragen benodigde akten te onnieuw product heeft uitgevonden. De werknemer Heeft bovendien geen dertekenen, subsidiair Van Zijverden te veroordelen tot betabezwaar gemaakt tegen opnaamsteüing van de werkgever van ie corres- ling van ƒ 5.000,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat hij ponderende (Nederlandse) aanvragen. in gebreke blijft om aan het primair gevorderde te voldoen en De werknemer dient de werkgever in staat te stellen om in de Verenigde meer subsidiair, indien Van Zijverden langer dan veertien daStaten parallelle (octrooi)rechten te effectueren. Een tegemoetkoming in gen in gebreke zou blijven de benodigde akten te ondertekede kosten voor de werknemer voor het raadplegen van een octrooigemach- nen, te bepalen dat het te wijzen vonnis in plaats van voortigde is echter niet onredelijk) immers de te ondertekenen documenten heb- noemde akten komt. ben een sierkjuridisch karakter, zijn in het Engels opgesteld en niet een- 2.2 Akapp en Woodhead voeren hiertoe aan dat Van Zijverden voudigvanaard. op grond van artikel 12 van de Rijksoctrooiwet van 1995 ROW is gehouden de voor de octrooiaanvrage vereiste documenten te ondertekenen. In dit verband wordt gesteld dat artikel 12 ROW 1 Akapp Electro Industrie BV te Barneveld, niet slechts van toepassing is op werknemers wier hoofdtaak 2 Woodhead Industries inctclxcrficld, Illinois, Verenigde Stabestaat uit het doen van uitvindingen, doch op die wetknemers ten van Amerika, domicilie kiezend ie 's-Gravenhage, eisers, wier dienstbetrekking meebrengt dat zij hun bijzondere kennis procureur mr. G.L. Kooy, aanwenden tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als tegen die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. Volgens Akapp Corstiaan J acob van Zij verden te Lopik, gedaagde. en Woodhead staat dit laatste, gelet op de doof Akapp en Woodhead als productie 5 overgelegde notitie van Van Zijver1 Defeiten den niet ter discussie. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 12 november 1999 wordt van het volgende uitgegaan. Van Zij verden is van 1 juli rg77 tot r december rggS in dienst geweest van Akapp. - Op 17 april 1998 zijn twee octrooiaanvragen ingediend ten name van Akapp onder de nummers 1008914 (met de titel 'stroomafnemer') en 1008915 (met de titel 'stroomafnemertrolley'). Van Zij verden is in beide aanvragen als (één van de) uitvinders) genoemd. - In de Verenigde Staten zijn corresponderende octrooiaanvragen (onder de nummers 09/293,608 en 09/293,607) ingediend met een beroep op prioriteit van de twee Nederlandse octrooiaanvragen. Akapp heeft met haar moedermaatschappij Woodhead afgesproken dat de corresponderende aanvragen en de daarop te verlenen octrooien op naam van Woodhead komen te staan. - Conform de Amerikaanse octrooiwetgevingzijn de aanvragen ingediend ten name van de beide uitvinders. Van Zijverden en A.P.W. van Zaaien, met de bedoeling dat zij de aanvragen onmiddellijk zouden overdragen en de hiervoor benodigde documenten zouden ondertekenen. Van Zaaien heeft de betreffende stukken inmiddels getekend. - Akapp heeft de documenten aan Van Zijverden toegestuurd en hem bij begeleidende brief d.d. 27 mei 1999 verzocht deze te ondertekenen. - Van Zijverden beeft bij brief van 1 juni 1999 geantwoord dat hij in principe bereid is om te tekenen, doch dat hij onder meer gelet op kosten van vertaalwerkzaamheden en juridische bijstand die hij voor het doornemen van de documenten meent

2.3 Van Zijverden voert gemotiveerd verweer. 3 Beoordeling van het geschil 3.1 Aan de orde is de vraag of Van Zijverden gehouden is om de, voor de Amerikaanse octrooiaanvragen (met de nummers 09/ 293,608 en 09/293,607), vereiste akten te ondertekenen. Dienaangaande wordt als volgt overwogen. 3.2 Vooropgesteld dient te worden, zoals Akapp en Woodhead terecht hebben opgemerkt, dat een werkgever niet slechts een geslaagd beroep op artikel 12 ROW kan doen indien de door de werknemer verrichte werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit het aanwenden van zijn bijzondere kennis tot doen van uitvindingen, doch dat voldoende is dat dit deel uitmaakt van het feitelijke takenpakket van de werknemer. Van belang is in dit verband dat Van Zijverden ook zelf in genoemde notitie van i7Juni 1991 vermeldt dat de ontwikkeling van nieuwe producten tot zijn werkzaamheden behoort. Het aanwenden van zijn bijzondere kennis tot doen van uitvindingen maakte derhalve deel uit van zijn feitelijke takenpakket. Dat Van Zijverden, zoals hij ter zitting heeft meegedeeld, gedurende zijn dienstverband met Akapp slechts éénmaal een geheel nieuw product heeft uitgevonden, doet hieraan niet af. Wellicht ten overvloede wordt nog opgemerkt dat Van Zijverden bij de aan onderhavige aanvragen voorafgaande corresponderende aanvragen van 17 april 1998 geen bezwaar heeft aangetekend tegen de opnaamstelling van Akapp. Van Zijverden was

16

M A A R T

2 0 C O

B I J E L A D

I N D U S T R I E L L

destijds blijkbaar ook zelf van oordeel dat Akapp op basis van artikel ïz ROW aanspraak op de octrooien toekwam. Van Zij verden dient Akapp en Woodhead dan ook in staat te stellen om elders, in dit geval de Verenigde Staten, parallelle rechten van voornoemde octrooien re effectueren.

e i G H N D O M

Nr. 24 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Z7 oktober 1999 (balcnpcrs) Mrs. E.J. Numinn, M.Y. Bonneur en P.A.C.E. van der Kooij

3.3 Van Zijverdcn heeft Akapp echter van meet af aan kenbaar gemaakt bereid te zijn de vercisre akten te ondertekenen, mits daar een redelijke onkostenvergoeding tegenover zou staan. Hij heeft voorts duidelijk gemaakt dat hij bereid was om over de hoogte van de vergoedi lig te onderhandelen. Akapp heeft meegedeeld maximaal ƒ 1.000, te willen vergoeden en onverkort aan dit bedrag vastgehouden. Een tegemoetkoming in de kosten voor Van Zuiverden voor het raadplegen van een octrooigemachtigde wordt niet onredelijk geach t. De d ocu men ten die hij dient te ondertekenen hebben immers een sterk juridisch karakter, zijn in het Engels opgesteld en niet eenvoudig van aard. Dat Van Zijverden de door Akapp aangeboden ƒ 1.000.- re summier vond wordt in dit kader evenmin onredelijk geacht. Doordat Akapp niet voor nader overleg over de vergoeding openstond, heeft Van Zijverden nodeloos koste n moeten aan wenden. Te meer nu Van Zijverden kenbaar heeft gemaakt wel tot nader overleg bereid te zijn, word t d i t onredelijk geacht. De door hem gemaakte kosten dienen dan ook door Akapp gecompenseerd te worden. Ken compensatie van ƒ 3.000, wordt redelijk geacht. Eerst na ontvangst van dit bedrag zal Van Zijverden de documenten dienen te tekenen. 3.4 De vordering van Akapp en Woodh ead zal worden toegewezen. Van Zijverden zal, gelet op het hiervoor onder 3.3 ovcrwogene, niet worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Partijen zullen hun eigen kosten moeten dragen.

Ari. 51, lid 1CROW (1510) In de loop van de verleningsproeedure heeft Meijer tevens een tweede, niet in de oorspronkelijke aanvrage geopenbaarde, toepassing van de uitdrijfgrijper naar voren gebracht, namelijk dat daarmee in een inrichtingwaaritidegevormdebalendooreen opvolgende baaimet de stenvielen in aangrijping worden gebratht, ook de laatste baal kon worden verwijderd. Indien de uitvinding van Meijer [mede) in deze tweede toepassing van de uitdrijfgrijper moet worden gezien, btengt'het bepaalde in artikel 51 lid 1 sub cROW 1910 met zich mede dat het octrooi (inzoverre)nietigis. In dat geval kan (wat er nog overblijft van) de uitvinding van Meijer haar inventiviteit niet ontlenen aan deze tweede toepassing: Art. 53 ROW (1910) Geconcludeerd moet dus worden dut - de tweede toepassing van de uitdrijfgrijper buiten beschouwing gelaten - de maatregelen, waarvoor het octrooi is verleend, reeds bekend, waren uit een document dat, hoewel betrekking hebbend op een iets andere inrichting, binnen liet bereik van de gemiddelde vakman lag. Dat betekent dar de geoctrooieerde maatregelen op voot de hand liggende wijze voortvloeien uit de toenmalige stand van de techniek. Hei octrooi dient nietig te worden verklaard op de grond dat de daarin beschreven uitvinding inventiviteit mist, danwei, indien de uitvinding (mede) in de tweede toepassing van de uitdrijfgrijper moei worden gezien, (tevens) op de grond dat het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage.

4 Beslissing

De President: Veroordeelt Van Zijverden binnen één week na beteken i ng van dit vonnis de voor de Amerikaanse octrooiaanvragen vereiste documenten, te weten: de 'assignment' en 'declaration/power of attorney lor patent appl ication' met betrekking tot de 'KAIL CURRENT SYSTEM FOR WAREHOUSE CRANES OR CONVEYORS AND CURRENT COLLECTOR TROLLEY OR CARS SUITED FORUSE IN SUCEI A RAIL CURRENT SYSTEM', en d C'assi gn menf en'dedaration/ power of attorney tbr patent application' met betrekking tot de 'CURRENT COLLECTOR', te ondertekenen, doch niet eerder clan nadat hij van Akapp een bedrag ƒ 3.000,- heeft ontvangen; - tot een dwangsom van ƒ5.000,- voor elke dag dat hij in gebreke bl ijft aan het hiervoor genoemde bevel te voldoen. Bepaalt dat het onderhavige vonnis in de plaats komt van genoemde akten, indien Van Zijverden langer dan veertien dagen na betekening van het von nis en ontvangst van ƒ 3.000, in gebreke zou blijven om de akten te ondertekenen. Bepaalt dat partijen hun eigen kosten moeten dragen. Enz.

Thomas I larkc Daniël Meijer te Ten Post, eiser in conventie, verweerder in reconventie, procureur mr. D. Rijpma, advocaat mr. J.H. Spoor te Amsterdam, tegen 1 Landbouwmechanisatiebedrijf Zuid-Hollandse Eilanden II BV, tevens h.o.d.n. ZHE Mechanisatiecentrum Maasdam te Strijen, z Bakker Ulrum BV te Ulrum, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, advocaat mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam. 1 Tussen partijen staat het volgende vast. a Meijer heeft op ïz november 19S1 een aanvrage (geregistreerd onder nummer 8105133) ingediend voor een Nederlands octrooi voor een balenpers volgens (onder meer) de volgende conclusies: i Balcnpers voor het votmen van balen van op het veld liggend gemaaid gewas, ingericht om door middel van een trekker over het veld te worden gevoerd, omvattende middelen voorliet opnemen van hetgewas,een transportband voot het zijdelings naar binnen voeren van het gewas, een dwars op deze transportband heen en weer beuvegbarepcrswageii, een in het verlengde van de perswagenbaan gelegen afvoerkanaal voor een door deze perswagai verdichte gewashaan, en nabij het uiteinde van dit kanaal opgestelde middelen voor het door de verdichte baan stelten van bindkoord en liet vastbinden daarvan rond een gevormde baal, waarbij de beweegbare onderdelen vanuit de trekkerkunnen worden aangedreven, met het k e n m e r k , dat het afvoerkanaal is voorzien vanin hoofdzaak evenwijdig aan de as van liet kanaal heen en weer beweegbare grijpers, die tijdens de

Zie de ïioo l op blz. 93. Red.

F. I J B L A D

persslag met de in het kanaal aanwezige en door de perswagen voorverdichte baan in aangrijping kunnen worden gebracht, en tijdens de teruggaande slag vrij van deze baan kunnen worden gehouden, waarbij de slagfrequentie van deze grijpers geringer is dan die van de perswagen. dat aan het einde van het afvoerkanaal een afsluitklep is aangebracht, die hel. door de grijpers aangevoerde materiaal kan tegenhouden om- dit verder te verdichten, en dat de bindmiddelen nabij het einde van de slag van de grijpers zijn aangebracht, en zijn ingericht om het bindkoord aan de achterzijde van de grijpers door de niet naverdichte baan te voeren, waarbij de klep is ingericht om na het vormen van een baal kortstondig te worden geopend om de baal af te voeren. 3 Balenpers volgens conclusie 1 ofz, gekenmerkt door een bijkomende grijper, die met de gevormde baal in aangrijping kan worden gebracht om deze uit de pers te drijven. Bij deze aanvrage behoren de figuren 1 en 2, die er als volgt uitzien:

I I

M A A R T

2 OO O

bevestigd. De grijpers 9 steken in de toestand volgensfig. zA in dedootde perswagen 5 voorverdichtc gewashaan 11. In de toestand van fig. zA worden de armen 10 met d('grijpers 9 naar het vrije uiteinde 6 van hei kanaal 4' getrokken. Dit uiteinde 6 is afgesloten meteen klep ïz, die in de gesloten toestand is vergrendeld, zodat de baan 11 tegen deze klep wordt gedrukt en verder wordt verdicht. Vervolgens wordt, aldus de beschrijving, met behulp van bindmiddelen 7 van de verdichte gewashaan 11 een baal 13 gevormd. In de beschrijving wordt verder het volgende opgemerkt (pagina 4, regels 21 -30): Zodra deze baal 13 is gevormd, wordt een bijkomende grijper in werking gesteld, die op dezelfde wijze als de grijpers 9 werkt, doch dit bijvoorbeeld met de onderzijde van de baal 13 in aangrijping komt, en in ie tekening schematisch bij 14 is aangeduid. Deze bijkomende grijper 14 drukt de baal 13 naar achteren, zodat, wanneer de vcrgrendelingvan de klep 12 is gelost. deze klep doot de druk van de baal wordt geopend, en de baal 13 naar buiten kan vallen. Daarna wordt de klep 12 weer gesloten, en wel onder invloed van de zwaartekracht dan wel door bijkomende aandrijfmiddelen, waarna de klep in de gesloten toestand wordt vergrendeld. en (pagina 5, regels 37-39 en pagina S, regels 1 t/m 5): De uitdrijfgrijper 14 zorgt er voor, dat de baal 13 ondubbelzinnig op het juiste tijdstip uit de pers wordt verwijderd. Door de verdichting van het baalmateriaal zal de wrijving tegen de wanden van liet kanaal 4 groot kunnen werden, zodat ook bijeen hellend kanaal 4 de zwaartekracht onvoldoende is om een snelle uitdrijving van de baal te bewerkstelligen. De uitdrijfgrijper 14 levert een voldoende kracht om deze wrijving te overwinnen, en om de klep 12 open te drukken b Naar aanleiding van een brief van de Octrooiraad van 27 januari 1993 heeft Meijer zijn conclusies ivoor de tweede keer) gewijzigd in die zin dat, kort gezegd, de maatregel volgens de oorspronkelijke conclusie 3, de uitdrijfgrijper, het onderwerp van hoofdconclusie 1 is geworden. Bij beschikking van 24 maart 1994 heeft de Octrooiraad besloten tot niet openbaarmaking van de aanvrage onder meer op de grond dat de nieuw ingediende conclusie r geen eenheid vormt met het onderscheidende kenmerk van de oorspronkelijke conclusie 1. cOp ïCseptember 1994 heeft Meijer een van aanvrage 8105133 afgesplitste aanvrage ingediend, welke aanvrage is geregistreerd onder nummer 9401506. Op deze aanvrage is Meijer op 4 november 1997 Nederlands octrooi 192595 verleend. De (enige) conclusie van dit octrooi luidt als volgt: Baknpers voor het vormen van balen van op hei veld liggend gewas, om-, vattende middelen voor het onder het rijden opnemen van het gewas, een transportorgaan voor het in een perskanaal transporteren van het opgenomen gewas, een in de lengterichting van het perskanaal heen en weer beweegbare perswagen voor het verdichten van het in het perskanaal getransporteerde gewas, een aan de afvaerzijde van het pers-kanaal in het verlengde van het perswagenbaundeel van het perskanaal gelegen afvaerdeel van het perskanaal, middelen in het afvoerdeel van het perskanaal voor het tot een baal binden van de verdichte gewasmassa en ten minste één uitdrijfelement voorliet uit het afvoerdeel van het perskanaal drijven van een gevormde baal, met het kenmerk, dat het uitdrijfelement wordt gevormd dooreen m de lengterichting van het afvoerdeel (4') van het petskanaal (4) heen en weer beweegbare, uitdrijfgrijper (14), die voorzien is van ten minste één uitsteeksel, dat met de gevormde baal (13) in aangrijpinggebracht kan worden.

Fi3. Z Op pagina 3, regels 35-39 en pagina 4, regels 1 r/m 5 van de beschrijving van deze aanvrage is het volgende te lezen: Deze verbeterde, balenpers omvat een verlengd kanaal 4', waarbij in het verlengde gedeelte grijpers $ zijn aangebracht, die aan trekarmen ia zijn

Bij liet octrooischrift behoren dezelfde figuren als de hierboven weergegeven figuren 1 en z. In de beschrijving van het octrooi is onder meer het volgende te lezen (pagina 1, regels 11-27): Een dergelijke balenpers is bekend uit het Amerikaanse octrooischrift 4-1724H-

- 6

M A A P T

2 0 0 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Deze bekende balenpers heeft als uitdrijfelement aan het afvoereinde van het afvoerdeel van het perskanaal twee roterende stenvielen die een ermee in aangrijping komende gevormde baal uir het afvoerdeel van het perskanaal drijven. De betreffende baal wordt door een volgende in hel perskanaal tol een baal te vormen gewasmassa naar achteren geduwd en met destcrwielen in aangrijping gebracht De bekende balenpers heeft als nadeel dat bij het beëindigen van op een bepaalde, plaats uitgevoerdeperswerkzaamheden de laatstgevormde baal in het perskanaal blijft zitten, aangezien er geen nieuwe baal gevormd wordt en de laatstgevormde baat dus niet meer naar achteren wordt geduwd en met de sterwiekn in aangrijping wordt gebracht. Dit is ongewenst, aangezien de laatstgevormde baal dan naar elders wordt meegenomen, bijvoorbeeld naar een plaats waar devolgendeperswerk-zaamheden worden uitgevoerd, liet met de hand uit hetafvoerdeelvan het perskanaal verwijderen van de betreffende baal is een omslachtige bezigheid en in bepaalde gevallen zelfs onmogelijk door de afmetingen van de. gevormde balen. De uitvinding heeft tot doel het genoemde nadeel te ondervangen en een balenpers te verschaffen waarbij het steeds mogelijk is een gevormde baal uit het perskanaal te verwijderen Dit doel wordt volgens de uitvinding bereikt doordat het uitdrijfelement wordt gevormd door een in de lengterichting van het afvoerdeel van hel perskanaal heen en weer beweegbare uitdrijfgrijper, die voorzien is van ten minste één uitsteeksel, dat mei de gevormde baal in aangrijping gebracht kan worden

Daarnaast wordt op pagina 2, regels 42-45, het volgende opgemerkt: De uitdrijfgrijper 14 zorgt er voor, dat de baal 13 ondubbelzinnig op hei juiste tijdstip uit de pers wordt verwijderd. Door de verdichting van de gewasmassa zal de wrijving van de gevormde baal 13 tegen de wanden van het afvoerdeel 4' van het pcrskanaal 4 groot kunnen worden. De uitdrijfgrijper 14 levert een voldoende kracht op deze wrijving te overwinnen.

d Zllii en Bakker brengen in Nederland balenpersen in het verkeer die zijn vervaard igd door New Holland Eelgium NV. 2 Meijer stelt dat de door ZHE en Bakker in Nederland in het verkeer gebrachte balenpersen onder de beschermingsomvang van zijn octrooi vallen en vorderi in conventie, kort gezegd, dat ZHE en Bakker wordt verboden om inbreuk ie maken op zijn octrooi, met ncvcnvordcringcn en schadevergoeding/winstafdracht. 3 ZHE en Bakker betwisten de inbreuk en vorderen in reconventie nietigverklaring van het octrooi van Meijer. Meijer voert tegen de vordering in reconventie gemotiveerd verweer. 4 Ambtshalve wordt overwogen dat liet Ti icr gaat om een Nederlands octrooi, dat is aangevraagd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 102 van de Kijksoctrooiwet van 1995 de Rijksoctrooiwet van 1910 (hierna: ROW1910) van toepassing is. 5 Als de vordering met de verste strekking zal eerst de vordering van ZHE en Bakker in reconventie worden bcoo rdccld. in reconventie

6 ZHE en Bakker doen hun vordering tot nietigverklaring van het octrooi steunen op de stellingen dat de uitvinding van Meijer niet nieuw is, dat zij inventiviteit mist en dat het onderwerp van het octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage.

E I G E K Q O V

9 1

Nieuwheid

7 Als nieuwheidschadelijk beschouwen ZHE en Bakker de volgende publicaties, die stammen van voor de datum van de oorspronkelijke aanvrage van Meijer: - US 3,426,672 - G13 1,087,450 - LIS

3,999A76

Meijer heeft evenwel terecht opgemerkt dat deze publicaties aan de nieuwheid van zijn uitvinding niet afdoen. In US 3,426,672 noch in GB 1,087,450 is immers een 'in de lengterichting van het afwetdeel I4') van het perskanaal (4) heen en weer beweegbare uitdrijf-

grijper' beschreven, maar achtereenvolgens een in één richting beweegbare eindeloze ketting met twee tanden en een op een vaste as bevestigde grijper, waarvan het uitsteeksel een elliptische haan kan doorlopen, terwijl US 3,999,476 niet een balenpers openbaart voor het vormen van balen 'van op het veld liggend gewas', die m i d d e l e n omvat 'voor liet onder het rijden opnemen van

gewas'. Dit octrooischiift heeft betrekking op een niet-rijdende 'closed chamber baler', die in de eerste plaats is bedoeld voor het vormen van balen van oud papier. De inrichting volgens liet octrooi moet derhalve als nieuw worden aangemerkt. Inventiviteit en dekking door de oorspronkelijke aanvrage

S Bij de beoordeling van de twee andere nietigheidsargumenten van Zl 1£ en Bakker stelt de rechtbank het volgende voorop. 9 In zijn oorspronkelijke aanvrage heeft Mcijcrbcschcrm i ng geclaimd voor naverdichtgrijpers (de oorspronkelijke conclusie 1), welke maatregel door de Octrooiraad echter niet als inventiefis beschouwd, en voor een uitdrijfgrijper (de oorspronkelijke conclusie 3), voor welke maatregel, na afsplitsing van de oorspronkelijke aanvrage, uiteindelijk octrooi is verleend. Het doel van deze uitdrijfgrijper was volgens de bcschrij vingbij de oorspronkelijke aanvrage het leveren van een (extra) kracht om de gecomprimeerde baal, die werd tegengehouden door de wrijvingskracln van het perskanaal, naar buiten te kunnen werken. Inde loop van de verleningsprocedure heeft Meijer tevens een tweede, niet in de oorspronkelijke aanvrage geopenbaarde, toepassing van de uitdrijfgrijper naar voren gebracht, namelijk dat daarmee in een inrichting waarin de gevormde balen door een opvolgende baal met de sterwielen in aangrijping worden gebracht, ook de laaistc baal kon worden verwijderd. 10 Indien de uitvinding van Meijer (mede) in deze tweede toepassing van de uitdrijfgrijper moet worden gezien, brengt het bepaalde in artikel 51 lid 1 sub c ROW 1910 mer zich mede dat het octrooi (in zoverre) nietig is. In dat geval kan (wat er nog overblijft van) de uitvinding van Meijer haar inventiviteit niet ontlenen aan deze tweede toepassing, indien de vinding van Meijer niet (mede) uit deze tweede toepassing zou bestaan, kan zij haar inventiviteit uit de aard der zaak ook niet aan deze tweede toepassing ontlenen. De tweede toepassing van de uitdrijfgrij per kan dus hoe dan ook geen rol spelen bij de beoordel ing van de inventiviteit van de int ichting volgens het octrooi van Meijer. 11 De rechtbank zal thans onderzoeken of de vinding van Meijer als inventief vakaan re merken. Om de zojuist genoemde redenen zal bij dat onderzoek de tweede toepassing van de u i tdrijfgrijper buiten beschouwing worden gelaten. 12 ZHE en Bakker hebben hun stelling dat de vinding van Meijer niet op uitvinderswerkzaamheid berust, onder meer gebaseerd op het reeds eerder genoemde document US 3,999,476. 13 In de visie van Meijer is dit document reeds daaromnict schadelijk voor de inventiviteit van zijn uitvinding te achten omdat de daarin beschreven balenpers geen landbouwbalenpers be-

9 7

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

M A A R T

200

0

treft, maar een balenpers voor het vormen van balen van oud papier, waardoor - zo begrijpt de rechtbank de strekking van deze stelling - dit document niet behoorde tot het door de gemiddelde vakman te bestrijken terrein van de techniek. De rechtbank verwerpt deze stelling op de volgende gronden. Ook bij een balenpers voor het vormen van balen van oud papier doet zich het in het octrooischrift gestelde probleem voor dat een gecomprimeerde baal wrijvingskrachten oproept die het moeil ijk maken om deze naat buiten te werpen. De gemiddelde vakman die destijds een oplossing zocht voor dit probleem met het oog op een landbou wbalenpers, zou naar het oordeel van de rechtbank hebben onderkend dat er op dit punt geen verschil is tussen een dergelijke balenpers en een balenpers voor het vormen van balen van oud papier. Hij zou daarom wel degelijk eveneens te rade zijn gegaan bij literatuur betreffende balenpersen, die in de eerste plaats voor ander materiaal zijn bedoeld. Bij zijn zoektocht zou hij dus zijn gestuit op US 3,999,476. In de opmerking in kolom 2, regel 64, van de beschrijving van dit octrooi, dal het te persen materiaal 'may inclmle an agriaütural product', zou hij bovendien een bevestiging hebben gevonden voor de gedachte dat de daarin beschreven maatregelen ook toepasbaar zijn in een balenpers voor het vormen van balen van op het veld liggend gewas.

argument Meijer niet baten. Afgezien daarvan is de stelling dat in de inrichting volgens US 3,999,476 de uitdrijfgrijper zich achter liet afvoerdeel van het perskanaal zou bevinden, niet juist, hetgeen uit het navolgende blijkt. 17 Anders dan Meijer suggereert, schrijft zijn octrooi niet voor dat de uitdrijfgrij per zelf in het afvoerdeel is geplaatst. Volgens het oettooi moet de uitdrijfgrijper alleen maar inde lcngtcrichtingvan het afvoerdeel, en dus langs dirafvoerdeel, heen en weer beweegbaar zijn. Wel ligt in het octrooi besloten dat de uitsteeksels tot in het afvoerdeel reiken.

14 Bij US 3.999.476 behoott figuur ïz die er als volgt uitziet:

en de toelichting daarop in de kolommen 2, 3 en 4 van de beschrijving, waarvan de meest relevanre passages als volgt luiden: (kolom 2, regel fio tot kolom 3, regel 3) A hopper 11 isdisclosed into which the matertal to be baled isdumped (...). The hopper (...) leads into a waste material recciving chamber 13. Positioned to om side ofchamber 13 is a compression ram 13 (...). (kolom 4, regels 16-27) Morewastc paper is thendwppedfrom hopper 11 intochambcr 13 and the compression ram 15 again farces the paper into baling chamber 31. The addition of waste paper to the chamber 31 forces the previously formcd bak out through gate 41. After theformed balc has been pushcd a predetermined distance out through thegate4U such asforexample, iwofeet, a limit switch 59 is actuated which energizesthebaleejeetorsystem. Thus hydraidicfluid under pressure is coupled to the bak ejector cylinder 61 which, as will beexplained, causes the ejector tograsp the balt. and eject it from the baling chamber 31. 19 Met de 'compression ram 15', de 'chamber 13' en de 'baling chamber 31' zijn achtereenvolgens geopenbaard de. 'heen en weer beweegbare perswagen', het 'perswagenbaandeel van het perskanaal' en het 'afvoerdeel van het persktnaa!' uit het oettooi. Uit figuur 1 bij US 3,999,476 blijkt dat de 'balc ejecting cylinder 61', waaraan de tanden 185 zijn bevestigd, zich langs, en niet achter, 'thebalingehamber3i'/'het afvoerdeel' bevindt. De in rov. 14 weergegeven figuur lz van US 3,999,476 maakt - gezien ook de positie d ie 'gate 41' daarin inneemt -duidelijk dat de uitsteeksels (de tanden 185) in 'the baling chamber 31''/'het afvoerdeel' reiken, terwijl de hierboven als laatste geciteerde zinsnede uit de beschrijving van US 3,999,476 bcnad rukt dat 'the balc ejector system' bedoeld is om de baal uit 'the. bal ing chamber 31'/'hel afvoerdeel' te werpen.

Meijer heefr erkend dat de in deze figuur afgebeelde tanden 1B5 in de lengterichting heen en weer beweegbaar zijn en dat deze tanden ervoor zorgen dat de baal wordt meegenomen totdat deze is u itgeworpen. Niet in geschil is derhalve dat deze tanden zijn te beschouwen als uitsteeksels van een heen en weer beweegbare uitdrijfgrijper, die met een reeds gevormde baal in aangrijping kunnen worden gebracht. 15 Volgens Meijet kan hieraan echter nog nier de conclusie worden verbonden dat de gemiddelde vakman zonder inventieve denkarbeid tot de geoctrooieerde vinding kon komen. Immers, zo stelt hij, in de inrichting volgens US 3,999,476 bevindt de uitdrijfgrijper zich niet in, maar achter het afvoerdeel van het pcrskanaal. 16 De rechtbank merkt allereerst op dat Meijer dit argument gebruikt ten bctogc dat de uitdrijfgrijper in de inrichting volgens US 3,999,476 eerst in aangtijping kan komen met de geperste baal nadat deze door nieuw aangevoerd materiaal in het afvoerdeel is gedrukt en dat dit document dus geen oplossing zou verschaffen voor het probleem dat ook de laatst geperste baal moet kunnen worden uitgeworpen. Hiermee doelt Meijer op de tweede toepassing van de uitdtijfgrijper, welke toepassing evenwel, zoals onder 10 en 11 is overwogen, buiten beschouwing dient te blijven. Reeds om deze reden kan genoemd

18 In dit verband zijn van belang figuur 1 vanUS 3,999,476, die er als volgt uitziet:

zo Geconcludeerd moet dus worden dat - de tweede toepassing van de uitdrijfgrijper buiten beschouwing gelaten - de maatregelen, waarvoor het octrooi is verleend, reeds bekend waren uit een document dat, hoewel betrekking hebbend op een iets andere inrichting, binnen het bereik van de gemiddelde vakman lag. Dat betekent dat de geoctrooieerde maatregelen op voor de hand liggende wijze voortvloeiden uit de toenmalige stand van de techniek.

1

fi

M A A R T

2 0 0 0

B I . I B L A C

I N D U S ~ R I Ë L E

21 Het voorgaande leid t ertoe dat het octrooi nietig dient te worden verklaard op de grond dat de daarin beschreven uitvinding inventiviteit mist, danwel, indien de uitvinding (mede) in de tweede toepassing van de uitdrijfgrijper moet worden gezien, (tevens) op de grond dat het onderwerp van het octrooi niet word t gedekt door de inhoud van de oorspronkel ijke aanvrage. in conventie z i Door de nietigverklaring (met terugwerkende kracht) van het octrooi üi reconventie is de grondslag aan de vorderingen in conventie komen te ontvallen, zodat deze vorderingen zullen worden afgewezen.

E I G E N D O M

y 3

uitbreiding te zijn. Tn dit geval is een uitgebreide omschrijving toegevoegd, waarin een 'nieuw probleem' herkenbaar is. De conclusie die de rechtbank daaraan verbindt gaat wel (te) ver. Een octrooihouder mag zich in dir geval niet beroepen op het feit dat zijn uitvinding twee problemen oplost, maar wel dat zijn uitvinding cen probleem oplost èn een extra effect heeft. Zo'n extra effect kan een indicatie zijn voor de aanwezigheid van een inventieve stap.

J.d.H.

Nr. 25 Gerechtshof 's-Gravcnhage, 9 april 199S in conventie en in reconventie. 23 Als de in conventie en in reconventie in liet ongelijk gestelde partij zal Meijer worden veroordeeld in de kosten van beide procedures.

(Bccmsterkaas) Mrs. J.J.Brinkhof, J.C. Fasseur-van Santen en M.V. Wellink-Volmer

Beslissing De rechtbank: in conventie - wijst de vorderingen al"; - veroordeelt Meijer in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van ZHE en Bakker begroot op ƒ 2.950,-, waarvan/ 370, voor verschotten en ƒ z.580,- voor salaris van hun procureur; in reconventie - verklaart nietig Nederlands octrooi 192595, op 4 november 1997 verleend aan Meijer: - veroordeelt Meijer in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van ZHE en Bakker begroot op ƒ 1.290,- voor salaris van hun procureur. Enz. * Noot Uitbreiding In de onderhavige beslissing wordt gesteld dat tijdens de veilen ingsprocedure een rweede uitvinding is gedefinieerd die geheel buiten beschouwing gelaten moet worden, omdat deze tweede uitvinding niet in de oorspronkel ijke aanvrage stond. Nu is het inderdaad zo dat indien een oorspronkelijke uitvinding (in de zin van probleem en oplossing) geanticipeerd blijkt te zijn, en een aanvrager een geheel nieuw probleem definieert, dat niet afleidbaar is uit de oorspronkelijke stukken, zo'n aanvrager geconfronteerd kan worden me t het bezwaar dat hij voor de nieuw geformuleerde uitvinding geen octrooi had aangevraagd. Het nieuw geformuleerde probleem wordt inderdaad gezien als een ontoelaatbare uitbreiding. Het is echter 'com m on practicc' dat voordelen van een uitvinding (bv. ten opzichte van specifieke delen stand van de techniek) later naar voren gebracht mogen worden, ook als zo'n voordeel niet afleidbaar is uit de oorspronkelijke stukken. Een aanvrager kan tenslotte niet de gehele stand van de techniek kennen en ten opzichte van de gehele stand van de techniek alle voordelen op een rijtje hebben gezet. Voorts is het zowel in de verleningsprocedure onder het EOV, als bij de Octrooiraad gebru ikelijk om relevante literatuur te noemen in de beschrijvingsinleiding. In Europa wordt over het algemeen een korte omschrijving toegevoegd zodat er geen nieuw probleem of andere 'new matter' wordt geïntroduceerd. Een beschrijving van de stand der techniek wordt geacht geen

Artikel 13A, lid tb BMW Art. 13A, lid ibBMW wijkt af van art. 5 lid tb van de Richtlijn. In het licht van de vastcjurisprudentie van hctHvjEG is er geen beletsel om de bepaling in de BMW uit te leggen alsof die woordelijk overeenstemt met bepaling in de Richtlijn. Blijkens HvJEG 11 november 199/ (Pumal sabel) is het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwatringsgevaar. Verwarring is niet beperkt tot directe verwarring, maar omvat ook zogenaamde indirecte verwarring. De onderhavige vorderingzou eveneens toewijsbaar zijn als gevaar bestaat dat het publiek bij confrontatie mei het teken denkt dat de onderneniingwaarutt de met het teken voorziene kazen en die waaruit de met (een van) de Beemstcrmerk voorziene kazen afkomstigzijn, dezelfde is ofdenkt dat deze ondernemingen in enig opzicht met elkaar gelieerd zijn. In het licht van alle omstandigheden is er noch auditief, noch visueel, noch begripsmatig zodanige gelijkenis (in totaalindruk) tussen het onderhavige teken en ieder van de Beemstermerken dat daardoor bij het publiek dat met het teken op de kaasetiketten wordt, geconfronteerd (direct of'indirect) verwarring kan ontstaan. Bij nadere beschouwing van het etiket zal de aanduidingBecmsterpolücr e.a. aan het publiek kunnen opvallen. Ook dan kun er geen verwarring bij het publiek ontstaan omdat het publiek in de aanduidingBeemsterpolder niet meer zal zien dan een aanduiding van de geografische herkomst, en niet (mede) een bestanddeel van een merk (uit een serie) waarvan ook één afmeer van de Beemstcr-merken deel uitmaken. Dit klemt temeer door het gebruik van de uitgang'polder'en het gebruik van de aanduiding als onderdeel van (een gedeelte van) een stafkaart, dal. erop wijst dat de aanduidingBeemsterpolder slechts een geografische aanduiding kan zijn. Art. 1 BMW Zoalaan de woordmerkenBecmsterenBeemsterkaasenigonderscheidend vermogen kan worden toegekend zijn dit door hun beschrijvend karakter van huis uit merken met een zwak onderscheidend vermogen. Art. 6:162 BW Het profiteren van de goede naam van eens anders product is op zichzelf niet onrechtmatigjegens die ander wanneer verwarringsgevaar ontbreekt. 1 De Gocy Kaas BV te Woerden, advocaat mr, B, E. van der Molen te Woerden en 2 Cock's Vleeswaren NV te Sint-Niklaas, België', advocaten mr. D.W. E. Verkadc te Amsterdam en mr. L. Truyens te Sint- Niklaas, appellanten, procureur mr. N. A. de Leeuw, tegen

9 4

B I J B L A D

IN

DUS

De Coöperatieve Vereniging tot exploitatie van Zuivel- en Melkproducten De Combinatie W. A. te Beemster, gcïnti meerde, procureur mr. H.C. Grootvcld, advocaat mr. Ch. Gielen te Amsterdam. 3 President Arrondissementsrechtbank Dordrecht, 11 februari 1997(mr. A.M. van Scliaijk-Hijmans) De feiten

1.1 Cono-Hccmstcr [eiscres.Reiï.] is merkhoudster van: - hel beeldmerk BEEMSTER-BLOEM gedeponeerd sinds 1971 voor waren in de klassen 5. 29, en 30, en in gebruik sinds 1936. - het beeldmerk BEEMSTERWAPEN, gedeponeerd sinds 20 december 1971 voor waren in de klassen 5, 29 en 30. •- het woordmerkHETBEEMSTERWAPEN,gedeponeerd sinds 20 december 1971 voor deklassen 5, 29 en 30. - het woord merk BEEMSTER, gedeponeerd sinds 7 november 1985 voor waren in de klasse 29. - het woordmerk BEEMSTERKAAS gedeponeerd sinds 29 november 199 r voor waren in klasse 29. De Beemsrerwapen merknamen worden gebruikt sinds 1937. 1.2 Sedert 1992 is, na fusie twee kaasfabrieken, Cono-Beemster de handelsnaam van ciseres. 1.3 In de Beemsterpolder ligt slechts één kaasfabriek, eigendom van Cono-Beemster. Deze fabriek, genaamd 'Dc Tijd' produceert kaas met Noord-Hollands melkvet. Daarnaast heeft ConoBeemster de kaasfabriek 'Neerlandia' te Stompetoren, NoordHolland. 1.4 Cono-Beemster brengt kaas op de markt met het etiket waarop voorkomt 'HET BEEMSTERWAPEN', 'DE TIJD BEEMSTER', 'BEEMSTERKAAS (R)', en met rondom dc vermelding 'Noord-Hollandse Kaas'. Voorts brengt zij kaas op de markt onder andere namen, (waarin het woord Beemster niet voorkomt) en als 'blanco kaas', waarop afnemers hun eigen etiket kunnen plakken. 1.5 Gedaagde sub 3 (verder ook Cock's) brengt in België deze "blanco kaas' afkomstig uit de fabrieken van Cono-ticcmsler op dc markt onder de naam SLAGERSKAAS, sinds omstreeks augustus 1996 voorzien van een etiket met onder de naam SLAGERSKAAS het woord BEEMSTERPOLOER, als onderdeel van een stafkaart waarop ook NOORDBEEMSTER, WESTBEEMSTER en MIDDENBEEMSTER (gemeente Beemster) staan afgedrukt. 1.6 Gedaagde sub 1 en 2, Poelkaas en de Goeij Kaas, voorzien de blanco kazen van de genoemde etiketten, en leveren deze vervolgens aan Cock's. 1.7 Tn 1993 heeft Cono-Beemster Cock's gesommeerd de aanduiding Beemsterkaas niet op haar, Cock's' facturen te gebruiken, waaraan Cock's gevolg heeft gegeven. Van gebruik op de etiketten was toen geen sprake. vordering en verweer

2.1 Cono-Beemster vordert dat gedaagde kort gezegd - zich zullen onthouden van verdere merkinbrcuk op straffe van een dwangsom, met nevenvordcringen, cen en ander als onder het procesverloop nader aangegeven. 2.2 Gedaagden hebben gemotiveerd verweer gevoerd als hierna te bespreken. Nu ieder van hen haar argumenten expliciet naast de argumenten van de beide andere gedaagden heeft geplaatst begrijpt de president dat alle ingebrachte verweren in alle drie

=MELE

F i n

l-MI> O M

10

M A A R T

20 0 0

de zaken, voorzover roepasselijk, geacht moeten worden te zijn naar voren gebracht. Beoordeling van het geschil

3.1 Met betrekking tot het verweer dat Cono-Beemster geen spoedeisend belang heeft bij haar vordering geldt het volgende. 3.2 Nu Cock's na de sommaties in 1993 verder heeft nagelaten op haar facturen melding te maken van BEEMSTERKAAS is er geen sptake van relevant stilzitten van Cono-Beemster sedert 1993. Onweersproken is dat hel etiket SLAGERSKAAS/ BEEMSTERPOLDER vanaf augustus 1996 door gedaagden gebruikt is. Met betrekking tot het gebruik van dit etiket heeft Cono-13ccmstcr voldoende alert gereageerd om haar beroep op een spoedeisend belang - dat als zodanig uiteraard aanwezig is - te honoreren. 3.3 Men kan zich afvragen of dc invoering van her 'versneld regime' bij diverse rechtbanken - waaronder de Dordtse rechtbank met zich kan brengen dat de spoedeisendheid in kort geding van een merkenrechtelijk geschil als het onderhavige min der snel wordt aangenomen dan voordien. Vooralsnog is de president van oordeel dat, zolang erin het versneld regime gee n plaats is ingeruimd voor het in merkcnrcchtclijkc zaken gebruikelijke pleidooi, dit niet het geval is. 4.1 Voorts hebben gedaagden aangevoerd dat dc depots van BEEMSTER EN BEEMSTERKAAS nietig zijn bij gebrek aan onderscheidend vermogen, met een beroep op art. 1 BMW en art. 1.4 onder A BMW jo artikel 6 uuinquies onder b van het Unieverdrag van Parijs. 4.2 Aannemelijk is uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht dat Cono-Beemster niet alleen al jaren lang dc enige is die in dc Beemster kaas produccerr, maar in Nederland ook de enige is d ie haar kaas Beemsterkaas noemt. Gesteld noch gebleken is dal de benaming Beemster-(-kaas, -wapen, -bloem) ooit anders dan incidenteel door anderen isgebruiktvoorkaas, noch als merk, noch als herkomsrbenam i ng. Het feit dat de deels overeenstemmende merken BEEMSTERWAPEN en BEEMSTERBLOEM reeds sinds 1937 in gebruik zijn draagt, in combinatie met het feit dat deze aanduidingen de indruk maken lol een serie ie behoren, bij aan de onderscheidende kracht van de veel later gedeponeerde merken BEEMSTER en TStEMSTERKAAS. Gelet op het voorgaande kan niet worden gezegd dat de benamingen BEEMSTER of BEEMSTERKAAS in onvoldoende mate een individueel karakter bezitten. Uit het feit dat in cen artikel in 'i'vM over relatieve sterkte van versmerken het merk BEEMSTER wordt geplaatst boven het merk Zaanlander van de grootgrutter Albert Heijn blijkt dat door inburgering het merk aan kracht heeft gewonnen. 4.3 Terecht maakt Cono-Beemster de vergelijking met de gedeponeerde merken Hoegaarden, Spa, Haecht en Delftsc Slaolie, waaraan ondanks het feit dat het plaatsnamen betreft onderscheidend vermogen niet ontzegd kan worden. Ten overvloede: zelfs een benaming als 'fabriek in het zuiden des lands' kan in het spraakgebruik door inburgering onderscheidende kracht krijgen, paradoxaal genoeg juist dootdat het een opmerkelijk weinig onderscheidende uitdrukking is. 4.4 Wellicht dat een nieuw gedeponeerd merk zonder enige voorgeschiedenis op nietigheid ingevolge art. 6 quinquies van het Unieverdrag zal afstuiten; in casu is dat niet het geval meer. 5.1 Voorts beroepen gedaagden zich op het Kinderarrest en het Juicy Fruit arrest, doch vergeefs. De algemene vrijheid, en daarmee de vrijheid van gedaagden, om dezelfdeof soortgcl ijke waar

1 C

M A A R T

2 0 0 0

B I J E L A D

I N D U S T R I Ë L E

in de gangbare taal aan te duiden staat immers niet op het spel, nu in de gangbare Nederlandse kaasaanduidingen (zowel conform reglementaire aanduiding als in gewoon spraakgebruik) het woord Bccmstcr of samenstellingen daarvan niet voorkomt. Voorzover gedaagden menen dat zij er toch enig belang bij hebben de toch in België al helemaal niet gangbare herkomstbenaming Beemsterpolder te vermelden geldt dat de belangen van de merkhouder voor d i t su in miere belang niet behoeven te wijken. 6.1 Door gedaagden wordt cen beroep gedaan op art. 13 lid 6 onder b BMW, dat van inbreuk uitsluit het gebruik dat door een derde gemaakt wordt van aanduidingen inzake (o.m.) soort en geografische herkomst. Gedaagden hebben in zoverre het gelijk aan hun kant dat Cono-Beemster in ieder geval niet kan beletten dat zij (desgevraagd) zullen mededelen dat de Slagerskaas afkomstig is uit de Beemstcrplodcr in Noord-Holland. Aan Cono-Beemster moet echter toegegeven worden da t bet gebruik dat gedaagden maken van de (stafkaart met) aanduiding BEEMSTERPOLDER, een gebruik is waarmee de indruk bij het publiek wordt gewekt dat deze aanduidingen worden gebezigd ter onderscheiding van de betreffende kaas, of, anders gezegd, als merk. Dit brengt tevens met zich dat het gebruik dat gedaagden maken van de vermelding Beemsterpolder, in tamelijk grote letters direct onder de aanduiding Slagerskaas niet gerekend kan worden tot het eerlijk gebruik in nijverheid en handel, temeer niet nu bij het in aanmerking komende Belgische publiek deze aanduiding wordt vermoed nietszeggend te zijn. Dat de aanduiding BEEMSTERPOLDER in combinatie met Noord-, West- en Middenbeemster, wordt gebruikt in de vorm van een als achtergrond van Slagerskaas dienende stafkaart versterkt veeleer de indruk dat het hier onderdeel van een merk betreft, dan dat het de functie herkomstbenaming accentueert. Aannemelijk is dat Cock's belang er vrijwel uitsluitend in is gelegen daL hij meeprofiteert van de door investeringen van Cono-Beemster verworven naamsbekendheid van de Beenisterwapen-Beemsterkaas.

t I t

E 1 D O «

3 b

dent van oordeel dat het gevorderde en toe te wijzen verbod niet geldt als voorlopige maatregel in de zin van artikel 50 lid 6 TRTPs. 8.2 Dat het merk BEEMSTER vervallen zou zijn door nietgebruik kan voorshands niet worden aagenomen, nu ook de vermelding 'De Tijd Beemster' als (enig) gebruik moet worden aangemerkt. 8.3 Door gedaagden is gesteld dat voor verwarringsgevaar niet gevreesd hoeft te worden, en dat de mogelijkheid van associatie niet voldoende is om verwarringsgevaar aan te nemen. Anders dan gedaagden stellen is ook de mogelijkheid van associatie door het in aanmerking komende publiek van Slagerskaas, Beemsterpolder, met de merken van Cono-Beemster voldoende om merkinbreuk aan te nemen, nu de tekst van de wet op dat punt eenduidig is. 9.1 Gronden om aan te nemen dat, los van de merkinbreuk, gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld zijn er niet. g.z Het voorgaande leidt ertoe dat, hoezeer ook de kaas die door Cock's onder de naam SLAGERSKAAS op de markt wordt gebracht niet verschilt van de kaas die onder een van de BEEMSTER-merken wordt gepresenteerd, gedaagden door het gebruik van Beemsterpolder daar direct onder, en de genoemde stafkaart, inbreuk plegen op de merken van Cono-Beemster waardoor Cono-Beemster schade leidt, daar haar merken daardoor zullen inboeten aan onderscheidende kracht. Het gevorderde verbod zal dan ook worden toegewezen als in het dictutn aan te geven. 9.3 Gedaagden zullen, als overwegend in bet ongelijk gestelde partij, in de kosten van de procedure aan de zijde van ConoBeemster worden veroordeeld. Beslissing de president

7.1 De door gedaagden overgelegde Belgische vonnissen betreffen geen van alle de inbreuk op bet merkBeemster(kaas) ca., en zijn dus voor de onderhavige uitspraak niet van belang. 7.2 Dooi' Como-Beemster is ovcrgclgcd cen in haar opdracht uitgevoerd marktonderzoek naar het merk Beemsterkaas. Door gedaagden is overgelegd een te haren behoeve door de hooggeleerde Wagcnaar opgesteld commentaar, waarin valide methodologische kritiek vermengd raakt niet deels relevante en deels irrelevante civielrechtelijke begrippen. De president zal in h et kad er van d i t kort gcd i n g beide rapportages buiten beschouwing laten. 7.3 üclct op het voorgaande zal het gevraagde verbod worden toegewezen. Nu het Belgische recht als nationaal recht van gedaagde Cock's, de gevraagde nevenvorderingen niet kent zullen deze tegenover haar worden afgewezen. Nu de door beide andere gedaagden gemaakte merkinbreuk slechts in samenhang met de handelwijze van Cock's gezien kan worden, en van piraterij geen sprake is, en zullen de nevenvorderingen ook tegenover hen worden afgewezen, 8.1 Nu partijen naar Nederlands recht geheel vrij zijn om cen kort geding te doen volgen door een bodemprocedure, danwei zich te conformeren aan de uitspraak in kortgeding, is de presi-

oordelend in kort geding, beveelt ieder der gedaagden met ingang van de derde dag na betekening van het te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden ieder verhandelen, ten verkoop aanbieden, in voorraad houden, i 11- en export, van kazen voorzien van bet teken UKKMSTERPOLDER en de stafkaart van de Beemsterpolder zoals ten processe overgelegd of tekens die daarmee overeenstemmen, op straffe van een door ieder der gedaagden afzonderlijk te verbeuren dwangsom van ƒ 10.000,- (...) per overtreding of per dag waarop een overtreding voortduurt of, naar keuze van eiseres, van ƒ 1.000,- per product waarmee cen overtreding wordt begaan. veroordeelt gedaagden in de proceskosten aan de zijde van Cono-Beemster, tot op heden begroot op ƒ3,000,- aan salaris van de procureur, en ƒ 631,5 5 aan voorschotten. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. b Het Hof, enz. 2 Het hof gaat op grond van de processtukken en het verhandelde ter terechtzitting uit van de navolgende feiten:

9 6

Ü I J 1 3 L A D

N D U S 1 H I t L

E

t

I G 1= N U O M

16

M A A H 1

2 0 D 0

a De Combinatie heeft op 20 december 1971 hij het Benelux Merkenbureau de navolgende merken gedeponeerd: - het beeldmerkBEEMSTER-BLOEM, waarin, gevat in een rond logo, de afbeelding voorkomt van een landschap waarop twee koeien staan op een begroeid stuk land, daaronder het woord Beemster-bloem en daar weer onder, in een kleiner type letter, het woord NOORD-HOLLAND; dit depot is ingeschreven voor waren in o.a. klasse 29; de inschrijving is vernieuwd op 20 juni 19S6; - het woord- en liet beeldmerk HET BEEMSTERWAPEN; het beeldmerk bestaat aan de bovenkant uit een boog met daaronder een grote, opvallende, kop van een leeuw die met zijn mond een koord of lint vasthoudt, waaraan een wapenschild hangt waarop duidelijk een landschap is afgebeeld, dat bestaat uit een aan het water gelegen stukje land, met daarop een goed zichtbare koe onder een stralende zon; de onderkant van het beeldmerk bestaat uit een afbeelding van de, een gebogen lijn volgende, woorden 'DE TIJD' BEEMSTER, die in het geheel een kleine plaats innemen; beide depots zijn ingeschreven voor o.a. zuivcl-producten in klasse 29 en beide inschrijvingen zijn vernieuwd op 22 juni 1987.

beeldmerk (met de opvallende lecuwenkop met wapenschild) in beslag genomen. Het woord HET BEEMSTERWAPEN is door de grote, met de naaste omgeving contrasterende, letters goed leesbaar en bevindt zich in de ruimte die liet beeld merk laat tussen het wapenschild en de, véél klei ner ged rukte, woorden 'DE TIJD' BEEMSTER. In verkleinde vorm komt dit ronde logo nog vier maal, symmetrisch verdeeld, op de kaasetiketten voor. Dwars op het grote ronde logo, naast en evenwijdig aan de acht keer op het etiket voorkomende mededeling 'minder zout méér smaak', is in groepjes van vier, symmetrisch verdeeld, zestien keer het woord BEEMSTERKAAS afgebeeld in een even groot type letter als HET BEEMSTERWAPEN. Rechtsboven de laatste S van dit woord bevindt zich een minuscule, omcirkelde, R. liet woord NOORD-HOLLANDS E KAAS komt, in een kleiner rype letter dan BEEMSTERKAAS, acht keer voor op een smalle strook langs de cirkelvormige buitenkant.

Verder heeft De Combinatie aldaar gedeponeerd: - het woordmerk BEEMSTER op 7 november 1985, ingeschreven voor o.a. kaas in klasse 29; de inschrijving van dit depot is op 11 mei 1995 vernieuwd; - het woordmerk BEEMSTERKAAS op 29 november 199 r, ingeschreven voor kaas in klasse 29. b De Combinatie heeft in (o.a.) de Beemsterpolder een fabriek, genaamd 'De Tijd', die kaas produceert met Noord-Hollands melkvet. Zij brengt deze kaas niet alleen voorzien van een eigen vloeietiket op de markt, maar ook 'blanco', zodat afnemers daarop een eigen etiket kunnen (laten) plakken. c Cock's heeft in België sinds augustus 1996 deze, oorspronkelijk van De Combinatie afkomstige, 'blanco' kazen op de markt gebracht onder haar merk SLAGERSKAAS en voorzien van een groot, rond, etiket waarop dit woord in kapitale, zwarte, letters met rode schaduw is afgebeeld op een brede, als diameter fungerende, witte balk op de platte kant van deze kazen. Rechts boven de laatste S is een omcirkelde R afgebeeld. Onder het prominent aanwezige woord SLAGEKSKAAS komt op het etiket schuingedrukt, in een véél kleiner type letter, het woord BEEMSTERPOLDER voor als onderdeel van een gedeelte van een stafkaart. Op dit, door middel van (evenwijdig aan en haaks op de witte balk, symmetrisch, lopende) stippellijnen in zes hele (en door de ronde vorm van het etiket ook in diverse delen van) vierkanten verdeelde, stafkaartgcdcclte dat, afgezien van de witte balk, het gehele etiket beslaat en grotendeels groen is, komen bovendien, in een nog veel kleiner type letter, (o.a.) de namen Noordbeemster, Westbeemster, Middenbeemster en (weer kleiner) Bccmstcr-Midden voor. Onder Middenbeemster zijn tussen haakjes, in een kleiner type letter dan deze naam, de woorden Gem. Beemster afgedrukt. De stafkaart is door een groot aantal voornamelijk rechte lijnen (dic onderling evenwijdig of haaks, maar ten opzichte van de balk schuin lopen) verdeeld in zéér veel kleine, verschillende, vlakken, waarvan enkele geel zijn.

4 Aan de door de President toegewezen vordering tot oplegging van een gebruiksverbod aan Cock's c.s. heeft De Combinatie ten grondslag gel egd dat Cock's c.s. door het verrichten van d e sub 2 onder c en d vermelde handelingen inbreuk maken op de uitsluitende rechten van De Combinatie op de sub z onder a genoemde BEl-MSTüR merken en ook anderszins, doorliet stichten van nodeloze verwarring bij het publiek, onrechtmatig handelen. De Combinatie stelt hiertoe dat het op de sub 2 onder c en d genoemde etiketten in - volgens De Combinatie - opvallende letters voorkomende teken BEEMSTERPOLDER en de stafkaart van deBeemsterpolder met haar merken overeenstemmen in de zin van art.i3Ai onder b van de Benelux-Merkcnwct (BMW).

d De Goey heeft voornoemde 'blanco' kazen van de sub c genoemde etiketten voorzien en deze vervolgens aan Cock's geleverd . e De Combinatie gebruikt het woord- en het beeldmerk HET BEEMSTERWAPEN, gecombineerd tot één rond logo, op grote, eveneens ronde, etiketten op de platte kant van haar kaas. Het logo bevindt zich in een grote versie midden op het etiket. Het grootste deel van dit prominent aanwezige logo wordt door het

3 Blijkens de grieven wordt door appellanten beoogd het geschil in volle omvang aan het oordeel van het hof te onderwerpen.

5 Partijen verschillen in dit verband o.a. van mening over de vraag of er van overeenstemming in voornoemde zin sprake is. Het hof zal deze vraag eerst beantwoorden. Immers, als die overeenstemming voorshands niet aanwezig blijkt te zijn, behoeft het hof niet in te gaan op de vraag of al de uitsluitende rechten die De Combinatie pretendeert te hebben op de BEEMSTERmerken rechtsgeldig zijn. Cock's c.s. betwisten dit. 6 Volgens art. 13A1 aanhef en sub b BMW - zoals deze bepaling luidt na aanpassing van deze wet aan de Eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten van 21 december 1988 - is voor toewijzing van de vordering van De Combinatie tot oplegging van een gebruiksverbod vereist dat het sub 2 genoemde teken, dat Cock's c.s. op het etiket gebruikten voor kaas, zodanig overeenstemt met één of meer van de BEEMSTER-merken dat door dit gebruik de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen dit teken en één of meer van dic merken. Deze tekst wijkt af van die van art.5 lid 1 aanhef en onder b van genoemde richtlijn. Dit artikel eist zodanige overeenstemming tussen teken en merk dat bij gebruik van het teken (in casti voor kaas) 'bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk'. Overeenkomstig vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie dient de betreffende bepaling in de BMW zoveel mogelijk te worden uitgelegd conform de bepaling in de richtlijn. Het hof is van oordeel, dat geen beletsel bestaat de bewuste bepaling in de BMW uit te leggen alsof zij woordelijk overeenstemt met de bepaling in de richtlijn. In het arrest van 11 november 1997 in de zaak Puma/Sabel heeft

16

M A A R T

? O OO

B I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

het Hof van Justitie onder 18 overwogen dat het begrip associaticgcvaar geen alternatief is voorliet begrip verwarringsgevaar, maar dient ter precisering van de draagwijdte ervan. Associatiegevaar hoeft dus niet het door de richtlijnbepaling vereiste verwarringsgevaar op te leveren. Het hof zal nu onderzoeken of sprake is van zodanige overeenstemming tussen het door Cock's c.s. gebruikte teken en de BEEMSTER-merken dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Het hof merkt op dat verwarring niet beperkt is tot directe verwarring tussen het teken en het merk. Ook zogenaamde indirecte verwarring valt hieronder. Dit betekent dat de onderhavige vordering eveneens toewijsbaar zou zijn, als het gevaar bestaat dat het publiek bij confrontatie met het teken denkt dat de onderneming waaruit de met het teken voorziene kazen en die waaruit de met (één van) de BEEMSTER-mcrkcn voorziene kazen afkomstig zijn, dezelfde is of denkt dat deze ondernemingen in enig opzicht met elkaar gelieerd zijn. 7 In aanmerking genomen de mate van overeenstemming van de waar waarvoor de SLAGERSKAAS-ctikctten werden gebruikt en die waarvoor de BEEMSTER-mcrkcn (o.a.) zijn ingeschreven (in beide gevallen kaas), de aard van de waar (met name de beteken is diehet publiek bij deze waar hecht aan aanduiding van de geografische herkomst), de mate van onderscheidend vermogen van de BEEMSTER-merken (in het licht van hun bekendheid) en de samenstelling van het publiek, is het hof van oordeel dat het onderhavige teken en ieder van de BEEMSTER-merken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, noch auditief, noch visueel, noch begripsmatig zodanige gelijkenis (in totaalindruk) vertonen dat daardoor bij het publiek dat met het teken op de kaasetiketten wordt geconfronteerd, (direct of indirect) verwarring kan ontstaan. Moewei De Combinatie stelt dat het op de SLAGERSKAAS etiketten voorkomende teken BEEMSTERPOLDER en de stafkaart van die pokier overeenstemmen met haar merken, mogen deze tekens niet los worden gezien van dcovcrigc-sub 2gcnocmdc-aanduidingcn en afbeeldingen die op die etiketten voorkomen en waarmee deze tekens als één geheel door Cock's c.s. gebruikt werden. Het gaat daarbij om de totaal indruk die het geheel (als teken) bij liet publiek dat met die etiketten geconfronteerd wordt, zal achterlaten. Op de onderhavige etiketten is het woord SLAGERSKAAS voorhetpublick het prominentst aanwezig; zulks niet alleen vanwege de centrale plaats die dit woord op het etiket inneemt, maar ook door de kapitale, zwarte, letters - de grootste op het etiket - en de met die letters contrasterende witte, als diameter fungerende, ondergrond in de vorm van een brede balk. Aannemelijk is derhalve dat in elk geval dit woord direct aan het publiek zal opvallen en in de totaalindruk van het geheel zal domineren. Gezien de grote verschillen in auditief, visueel en begripsmatig opzicht tussen het woord SLAGERSKAAS en elk van de BEEMSTER-mcrkcn is niet aannemelijk, en dit is ook niet door De Combinatie gesteld, dat reeds door het onderhavige gebruik van dit woord bij het in aanmerking komende publiek verwarringsgevaar kan ontstaan.

8 Bij nadere beschouwing van het etiket zullen aan het publiek, behalve het woord SLAGERSKAAS, ook nog kunnen opvallen (en in de totaalindruk achterblijven) de zich rechtsonder dit woord-in eenveel kleiner type letter-bevindende aanduiding BEEMSTERPOEDER én de (grotendeels) groeiigekleurde stafkaart waar deze aanduiding deel van uitmaakt en die vrijwel het hele etiket in beslag neemt. Dat juist de aanduiding BEEMSTERPOLDER naast 5LAGERSKAAS aan het publiek zal kunnen opvallen, komt doordat van alle op de stafkaart voorko-

E I G E N D O M

9 7

mende namen dit woord - dooi zijn plaats en de grootte van het type letter - het meest naar voren springt, ook al is dit in beduidend mindere mate dan het woord SLAGERSKAAS. Echter, ook dan kan er naar het oordeel van het hof door het gebruik van de SLAGERSKAAS etiketten geen verwarring bij het publiek ontstaan. Zulks niet, omdat het publiek in de aanduiding BEEMSTERPOLDER op de stafkaart (en indien het publiek daarop ook de overige P.cemstcr namen zou kunnen ontwaren, dan geldt daarvoor hetzelfde), vergezeld van het dominant aanwezige woord SLAGERSKAAS, niet meer zal kunnen zien dan een aanduiding van de geografische herkomst van de met (niet met de BEEMSTER merken overeenstemmende) SLAGERSKAAS gemerkte kaas en derhalve niet (mede) - zoals De Combinatie meent - als cen (bestanddeel van een) merk uit een serie waarvan ook één of meer van de BEEMSTER merken deel uitmaken. Dit Memt te meer nu niet alken het gebruik van de uitgang 'POLDER' het publiek er evident op wijst dat in het geheel de aanduiding BEEMSTERPOLDER, naast SLAGERSKAAS, slechts een geografische herkomstaanduiding van die kaas kan zijn, maar ook het duidelijke gebruik van deze aanduiding als onderdeel van een (gedeelte van een) stafkaart dit effect heeft. Hierdoor is voor genoemd oordeel over verwarringsgevaar van geen belang of het publiek dat met de etiketten geconfronteerd wordt, onbekend is met de liggi ng of het bestaan van de Beemsterpolder. Evenmin is hiervoor in casu van belang of het gebruikelijk is de geografische herkomst van kaas aan te duiden op de wijze als op de SLAGERSKAAS etiketten is gebeurd. 9 Ook in het door De Combinatie nog gestelde geval dat een koper niet een stuk kaas en derhalve ook met een stuk etiket naar huis gaat waarop het woord SLAGERSKAAS niet staat, maar wel één van de op de stafkaart voorkomende Bccmsrcr namen, is naar het oordeel van het hof niet aannemelijk daL hierdoor de mogelij kheid bestaat dat bij de koper, die met het op het stuk etiket voorkomende teken wordt geconfronteerd, verwarring word t gewekt. Zulks niet, omdat ook in dit geval niet aannemelijk is dat de koper in één van de Beemster-namen meer dan een aanduiding van de geografische herkomst van de betreffende kaas zal zien, nu - bl ijkens de weergave van het etiket sub z onder c - voor degeen die zo'n Beemster-naam waarneemt, bovendien goed zichtbaar is dat deze onderdeel is van een (gedeelte van een) land- of stafkaart. 10 Bij het vorenoverwogene is mede in aanmerking genomen dat de BEEMSTER-merken die nog het minst verschillen van het teken op de SLAGERSKAAS-etiketten, met name de woordmerken BEEMSTER en BEEMSTERKAAS, indien aan deze aanduidingen voor kaas - Cock's c.s. betwisten dit - al enig onderscheidend vermogen kan worden toegekend, door hun beschrijvend karakter van huis uit merken zijn met een zwak onderscheidend vermogen voor deze waar. De reden is, dat het betreffende publiek doorgaans geïnteresseerd is in de geografische herkomst van kaas, het gebruikelijk is deze te vermelden, BEEMSTER een bestaande geografische benaming in Nederland is en kaas de soort waar waarvoor deze woordmerken zijn ingeschreven. Zelfs al zou uit onderzoek of anderszins blijken dat de aanduiding BEEMSTER(KAAS) door gebruik enige bekendheid in relatie tot kaas heeft verkregen, dan betekent dit nog geen bekendheid als merk, omdat zulks evenzeer slechts kan betekenen bekendheid als generieke aanduiding of als geografische herkomstaanduiding van kaas. Ook de door De Combinatie aangevoerde omzetcijfers en uitgaven voor marketing zijn daarom onvoldoende om de bekendheid als merk aan te tonen. Dat deze merken door (de wijze van) gebruik een bijzon-

9 8

U I J U L A ü

i N L> U S (' R I F I F

dcrc bekendheid als merk hebben verkregen is - na betwisting hiervan door Cock's c.s. - niet aannemelijk geworden uit hetgeen De Combinatie omtrent dit gebruik stelt, noch uit de hiertoe overgelegde producties. De niet weersproken stelling van De Combinatie dat een groot aantal geografische aanduidingen ten aanzien van kaas helemaal geen geografische (herkomst-) aanduidingen zijn, maar soortaanduiding, zoals Gouda en Edam, biedt in elk geval niet alleen geen steun voor de opvatting dat BEEMSTER en BEEMSTERKAAS als merk voor kaas een bijzondere bekendheid en/of een bijzondere ondersdreidingskracht zouden hebben verkregen, maar ook niet voor de opvatting dar het publiek in de onderhavige geografische aanduidingen op de SLAGERSKAAS etiketten een merk zal zien. Ook bet beroep van De Combinatie op (de resultaten van) een onderzoek dat zij ini996doorNSS/MarktonderzoekBV in Nederland heeft laten verrichten onder 161 gespecialiseerde kaashandelaren (van welk onderzoek reeds in eerste instantie een rapport als prod. 8 is overgelegd), baat haar niet ter adstructie van de bekendheid van BEEMSTERKAAS als merk bij het publiek. Zulks reeds niet, omdat in de Benelux kaas waar is die in hoofdzaak bestemd is voor bet grote publiek, zodat bet niet aangaat de (gemiddelde) consument (degene die, ook volgens De Combinatie, met de kaas naar huis gaat) buiten het onderzoek te houden en dit slechts te verrichten onder bet vc"él kleinere, deskundige, deel van het publiek. 11 Het in verband mctdcovcrccnstemmingsvraagnogdoorDe Combinatie aangevoerde argument dat zij - zoals sub 1.3 van het vonnis overwogen - de enige kaasproducent is in de Beemstcr-poldcr, faalt nu bij pleidooi onweersproken is gesteld dat reeds sinds 1978 Kaasboerderij Groot, thans van de Vof Fa. Fiet, Jan Groot & Zoon, als producent van boerenkaas gevestigd is aan dezelfde weg te Middenbeemster als de kaasfabriek van De Combinatie. Uit de (van de zijde van Cock's c.s. als prod, z5 en 29 in hoger beroep) overgelegde kaasetiketten en advertentie van het familiebedrijf Groot blijkt in combinatie met de (door De Combinatie als productie overgelegde) verklaring d.d. 30 december 1997 van voornoemde vof - ten behoeve van De Combinatie omtrent het gebruik van merken die het element BEEMSTER bevatten dat het in elk geval voor het afleggen van deze verklaring is voorgekomen dat de vof haar kaas aanduidde met resp. MIDDENBEEMSTER BOERENKAAS en Bccmstcr boerenkaas. Deze verklaring verplicht de vof (en anderen) echter niet zich te onthouden van het (eerlijke) gebruik van de benaming Beemstcr louter als geografische herkomstaanduiding van de op de Kaasboerderij gemaakte kaas. 12 Voor het door De Combinatie gestelde anderszins (dan merkinbreuk) onrechtmatig handelen van Cock's c.s. geldt, dat het profiteren van de goede naam van een anders product op zichzelf niet onrechtmatig is jegens die ander, terwijl de door De Combinatie ter adstructie van de onrechtmatigheid gestelde bijkomende omstandigheid, het nodeloos verwarring stichten bij het publiek door het gebruik van overeenstemmende tekens, wegens het ontbreken van voornoemd verwarringsgevaar eveneens ontbreekt. 13 Uit al het vorenoverwogene vloei t voort dat de vordering van De Combinatie tot het opleggen van een gebruiksverbod aan Cock's c.s. en de nevenvorderingen niet toewijsbaar zijn, de grieven - voorzover besproken - slagen en tot vernietiging leiden van het bestreden vonnis, voorzover gewezen tussen De Combinatie, De Gocy en Cock's. l)c Combinatie zal als de in het onge-

F I f, F M D O M

T 8

M A A R T

^ I) [> !)

lijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van beide instanties, uitgezonderd die welke in eerste instantie slechts aan de zijde van Poelkaas Hardinxveld B.V. zijn gemaakt. Beslissing Het Gerechtshof: - vernietigt het bestreden vonnis d.d. r 1 februari rg97 voorzover gewezen tussen De Combinatie en Cock's c.s.; inzoverre opnieuw rechtdoende: - wijst de vorderingen van De Combinatie jegens Cock's es. af; - veroordeelt De Combinatie in voornoemde kosten van beide instanties en begroot deze tot aan deze uitspraak aan de zijde van De Goey en aan de zijde van Cock's elk op ƒ 2.330, voor de eerste instantie en voor het hoger beroep elk ƒ 5.600,-. Enz.

Nr. z6 President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 11 september 1997 (Brandmeester's koffie/ Mees ter koffie's) Mr. H J . Schepen Art. 13A, lid lil BMW De onderscheidende kracht van het merkvanBrouwen is gering. Het woord KOrrili is een soortnaam en geniet als zodanig geen bescherming. Het woord BRANDMEESTER zal in combinatie met het woord KOFFIE worden opgevat als de benaming voor de brander van koffie. Tussen de merken van Brouwers en Sara Lee bestaat wel auditieve en visuele gelijkenis en. dat brengt op zich zelfmee dat er gevaar voor associatie zou kunnen zijn. Dat associatiegevatir, dat reeds gering is als gevolg van de geringe onderscheidende kracht van het merk, wordt weggenomen door de bijzondere omstandigheden: a) degeseheiden afzetkanalen brengen met zich mee dal liet publiek niet of nauwelijks gelijktijdig met de beide merken koffie wordt geconfronteerd. b) de verpakking is geheel verschillend; mede daardoor wordt liet associatiegevaar, ook indien het publiek eventueel gelijktijdig met beide merken zou worden geconfronteerd, uitgesloten geacht. Lammert Simon Brouwers te Amsterdam, eiser, procureur mr. J. J.W. Re mme, advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam, tegen 1 Sara Lee/DE NV te Joure en 2 Douwe Egberts Nederland BV te Joure, gedaagde, procureur mr. B.F. Keulen, advocaat mr. K. Limperg te 's-Gravenhagc. 2 De vaststaande feiten 2.1 Brouwers is eigenaar van de eenmanszaak 'Brandmeester's Koffie', een speciaalzaak in koffie, thee en koffie-accessoires te Amsterdam. De winkel bestaat uit een koffiebranderij, theepakkcrij en espressobaren er worden ooktbec-cn kofficsoortcn onder de naam 'Brandmeesters Koffie' verkocht. 2.2 De naam 'Brandmeesters Koffie' is als woordbeeldmerk gedeponeerd voor waren en diensten in de klasse 30 bij het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage op 4 mei 1994 en is ingeschreven onder nummer 544.699. De naam 'Brandmeesters Koffie* is op 8 november 1996 gedeponeerd als woordmerk voor waren en diensten in de klassen 21, 30 en 42 onder nummer 8B2.189.

1 6

M A A R T

2 3 ü ü

B 1 J B 1 A D

I N D U S T R I Ë L E

2.3 Sara Lcc heeft op 30 juli 1996 de naam 'Meesterkoffie's' als woordmerk voor waren in onder meer klasse 30, gedeponeerd bij het Benelux-Metkenbureau. Dit depot is ingeschreven onder registratienummer 596.565. Sara Lee heeft op 6 september 1996 een zestal verpakkingen als beeldmerk gedeponeerd, in deze beeldmerken is de naam Meester Koffle's opgenomen. 2.4 DE, een dochteronderneming van Sara Lcc, heeft onder de naam 'Meester Koffle's", een assortiment van zes verschillende koffiesoortcn in Nederland geïntroduceerd. z.5 Brouwers heeft Sara Lee en DE gesommeerd de depots terzake van het merk 'Meester Koffle's' in te trekken en het gebruik van die aanduidingen gestaakt te houden. Brouwers is voornemens om in een nog te entameren bodemprocedure de nietigheid van de depots van Sara Lee te vorderen. 3 Het geschil

(...) 4 De beoordeling van het geschil

4.1 Aangezien Brouwers aan zijn vordering mede ten grondslag legt dar Sara Lee en DL inbreuk maken op zijn merkrechten, wordt, gelet op het bepaalde in artikel 37 van de Eenvormige Bcncluxwer op de merken (BMW), ambtshalve vastgesteld dat er bevoegdheid besraat rot kennisneming van de vordering op grond van deze wet, nu Sara Lee en DE beiden in dit arrondissement kantoor houden, 4.2 Brouwers legt aan zijn vordering ten grondslag een zich reeds voordoende aantasting van de door hem gedeponeerde merken, uaarmee is zijn spoedeisend belang bij een voorziening in kon geding reeds voldoende aanwezig. 4.3 Brouwers heeft een beeldmerk en een woordmerk gedeponeerd. Ook in het beeldmerk is liet woord 'Brandmeester's Koffie' prominent. Mer betrekking tot de vraag of het merk van Sara Lcc met die merken of écn van die merken overeenstemmend is, gaai het dan ook (zowel bij bet beeldmerk als het woordmerk van Brouwers) om de eventuele overeenstemming russen de woorden 'Brandmeester's Koffie'en'Meester Koffle's'. 4.4 Bij de beoordeling van de vraag of 'Brandmeester's Koffie' en'Meester Koffic's' zozeer overeenstemmend zijn in de zin van art. 13A lid 1 sub b BMW dat van een inbreuk kan worden gesproken, dient als criterium te gelden dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt, 4.5 De onderscheidende kracht van het merk van Brouwers is gering. Het woord 'Koffie' is een soortnaam en geniet als zodanig geen bescherming. Het is weliswaar twijfelachtig of 'Brandmeester' een gebruikelijke benaming is voor de brander van koffie. Het zal echter in combinatie met het woord 'Koffie' wel als zodanig worden opgevat. Het woord 'Brandmeester' is daardoor enigszins beschrijvend en beoogt een kwaliteitsaanduiding (koffie afkomstig van de brander, die daarin een meester/vakman is) te geven. Ditzelfde geldt voor het woord

E I G E N D O M

9 9

'Meester' in 'Meester Koffle's'. Ook hier is aanduiding van de goede kwaliteit (koffie van de meester brander/vakman) beoogd. Het gebru ik van de apostrof is met betrekking tot de vraag naar de onderscheidende kracht te verwaarlozen. Ook in de vergelijking van beide merken wordt de betekenis van die apostrof niet groot geacht. Uit het voorgaande volgt dar de onderscheidende kracht van het merk 'Brandmeester's Koffie' voorshands als zwak moet worden aangemerkt. 4.6 Tussen de merken van Brouwers en Sara Lee bestaat wel auditieve en visuele gelijkenis en dat brengt op zichzelf mee dat er gevaar voor associatie zou kunnen zijn. Dat associatiegevaar, dar reeds gering" is als gevolg van de geringe onderscheidende kracht van het merk, wordt echter voldoende weggenomen door de navolgende bijzondere omstandigheden: a 'Brandmeester's Koffie' wordt verkocht vanuit de winkel van Brouwers te Amsterdam. 'Meester Koffic's' wordt verkocht via de gebruikelijke verkoopkanalen van DE, waaronder supermarkten, kruidenierszaken en haar eigen gespecialiseerde koffie- en thcewinkcl(s) Coffce Times. Deze gescheiden afzetkanalen brengen met zich mee dat het publiek niet of nauwelijks gelijktijdig met de beide merken wordt geconfronteerd. b 'Brandmeester's Koffie' wordt verkocht in witte zakjes voorzien van haar beeldmerk. 'Meester Koffle's' wordt verkocht in oranje-bruine zakjes voorzien van de merknaam, waaronder de naam llouwc tigberts en het eigen logo van DB zijn geplaatst. De gehele verpakking van deze producten alsmede de presentatie daarvan worden steeds duidelijk zichtbaar omringd door de eigen DE-signatuur. Mede daardoor wordt het associatiegevaar, ook indien het publiek eventueel gelijktijdig met de beide merken zou worden geconfronteerd, uitgesloten geacht. 4.7 Gelet op het ontbreken van het gevaar van associatie, worden er voorshands geen gronden aanwezig geacht om aan te nemen dat Brouwers aan Sara Lee en DE het gebruik van het woord 'Meester' in de combinatie met 'Koffie' en/of 'Koffle's' kan ontzeggen, 4.8 Brouwers zal, als de in het ongelijk gestelde parlij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld. 5 De beslissing

De president: 5.1 weigert de gevraagde voorzieningen; 5.2 veroordeelt Brouwers in de kosten van dit geding, aan de zijde van Sara Lee en DE begroot op ƒ 1.500,- voor salaris van de procureur en op ƒ345,- voor verschotten en verklaart deze kostcnvcroordclinguitvoerbaarbij voorraad. Enz.

B I J B L A D

I N D L J S T B I F I B

Nr. 27 Gerechtshof te Amsterdam, 25 maart 1999 (Busch/vacuum Parts) Mrs. M.L. Westermann van Rooyen, R.J.M. Smit en R.H.L. Cornelissen Art. 13A, lid ïd BMW Vacuüm Parts heeft in haar gewraakte mailing niet gesuggereerd dat zij onderdelen van vacuümpompen kan aanbieden die door of met toestemmingvan Busch in het verkeer zijn gebracht, ook indien een relevant deel van het publiek dat Vacuüm Varts met haar mailing heeft bereikt. niet bekend zou zijn met het feit dat de verschillende fabrikanten van vacuümpompen voor bepaalde onderdelen (met name oliefiltcrs en lagers) gebruik maken van door andere fabrikanten op de markt gebrachte llttwisselbarestandaardcomponenten,welkecomponentendoor defabrikanten ervan ook buiten de pompfabrikanten om op de markt worden gebrachten dus relatief eenvoudigverkrijgbaarzijn. Artt. 13A, lid iden 13A, lid 6c BMW Vacuüm Parts heeft in de bijlage bij haar mailingbrief gebruik gemaakt van het merk Busch om haar afnemers in staat te stellen de juiste (door haar te hoop aangeboden) vervangingsonderdelen te bestellen. Het is evident dat Vacuüm Parts met betrekking tot de door haar aangeboden onderdelen het merk Busch moet kunnen vermelden voor die onderdelen die bestemdzijn voer eenBusch-vacuümpomp. Art. 6:i$4subf WW en art. 3bis onder d, gen h Richtlijn 84/450/BEG (als nader vastgesteld bijRich tlijn 97/55/EG) Busch heeft niet (gemotiveerd) geste ld dat (a) de reclame van Vacuüm Parts ertoe leidt dat Vacuüm Parts en Busch op de markt worden verward, (b) deze reclame voer Vacuüm Parts een oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van het merkBusch en (e) dat Vacuüm Parts de door haar aangeboden onderdelen voorstelt als een imitatie of namaak van de van p,usch afkomstige onderdelen. Busch BV te Woerden, appellante in principaal beroep, incidenteel gcïntimccrdc, procureur mr. E.R.S.M. Marres, regen Vacuüm parts BV te Montfoort, geïntimeerde in principaal beroep, incidenteel appellante, procureur mr. J.W. Bouman. a President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 13 november 1997 (mr. H.J. Schepen) 2 De vaststaande feiten In conventie en in reconventie a Busch (ciscres. Red.) maakt onderdeel uit van een multinationale onderneming, waarvan het moederbedrijf in Duitsland is gevestigd, die op het gebied van de vacuümtcch nick een leidende rol in de industriële wereld speelt. Busch brengt onder het merk BUSCH reeds gedurende vele jaren (vacuüm)pompen in het verkeer, b Busch heeft op S september 1997, onder nummer 900639, het woordmerk BUSCH en onder nummer 900640 het gecombineerde woordbeeldmerk BUSCH doen deponeren bij het Benelux Merkenbureau voor de klassen 7 (pompen, pompinstallaties, blowers, compressoren en hefapparatuur; onderdelen en toebehoren daarvoor voor zover in deze klasse begrepen), 37 (installatie, reparatie, revisie en onderhoud van hierboven genoemde waren), en 4z (onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de in klasse 7 genoemde waren; technisch advies met betrekking tot voornoemde waren.

F I G F N D O M

ie

M A A H I

2 0 0 0

c Vacuüm Parts is in de zomer van 1997 opgericht. Deze onderneming boud r zich bezig met import en export, alsmede inkoop en verkoop van filters en andere onderdelen van (vacuüm) pompen van verschillende merken, waaronder BUSCH. d Vacuüm Parts heeft, teneinde afzet van onderdelen van (vacuüm)pompen te genereren, een mailing aan potentiële afnemers gezonden, waatbij een overzicht was gevoegd van vervangingsondcrdclcn geschikt voor het merk vacuümpompen dat door de potentiële afnemer wordt gebruikt. Deze mailing van Vacuüm Parts luidt onder meer als volgt: Vacuüm Parts BV is een onderneming welk zich richt op de onderdelen voorziening voor vacuümpompen binnen de diverse takken van industrie. Het bedrijfis opgericht vanuit een grote vraagvan de industrie naar kwalitatief hoogwaardige en prijstechnisch gunstige wisseldelen voor vacuümpompen. Doordat vacuümpompen veelal stof en andere verontreinigingen aanzuigen, isdegemiddeldefrequentievanfilterwisselingen relatief hoog. Rijde meeste vacuümpompen wordt ieder jaar een vast pakket aan onderdelen gewisseld, In het algemeen zijn dit de filters en de olie. Voor de veel voorkomende merken en typen vacuümpompen hebben wij standaard filterpakketten samengesteldvoorhetjaarlijkse onderhoud.Daamaastkuntu volledige revisiesets van vacuümpompen bij ons bestellen. Besparingen tot 60% op onderdelen. Vacuüm Parts heeft alle kennis en ervaring in huis op het gebied van vacuümpompen. Wij betrekken de onderdelen in grotere hoeveelheden direct van de hoofdleverancier. Door dit zeer korte traject huntu van de voordelen profiteren zoals: de onderdelen zijn gemiddeld 35-60% lager in prijs - u heeft met slechts 1 leverancier te maken voor allepompmerken - de standaard onderdelen leveren wij uit voorraad - wij hebben kennis van en ervaring met vacuümpompen - ook voor revisies, reparaties en specifieke vacuüm - technische problemen kunt u bij ons terecht. Wat betekent dit voot u? Vanaf heden zijn onderdelen voor vacuümpompen met meer uniek en. alleen te bestellen bij de desbetreffende pompleverancier ofvertegenwoordiging.Ukuntze bijons bestellen.zoals u ookuw olieen andereverbruikersartikelen bestelt hij die leverancier welke 11 de beste condities geeft. Vacuüm Parts levert onderdelen voor prijzen welkeverantwoordzijn voor hetgeen wordt geleverd. Onze prijzen worden niet bepaald op basis van een markt beheersende positie. (...) Bijgesloten voegen wij prijslijsten van defiltersvoor de pompen welke u in uw bedrijftoepast. Indien u interesse heeftvoor andere onderdclenvanfiltets, of mocht uw type pomp niet in de lijsten voorkomen, laat u het ons even weten. Wij sturen u de ontbrekende informatici...) Teneinde in staat te zijn vervangingsonderdelen aan te bieden, althans het aan potentiële afnemers, die in het bezit zijn van een vacuümpomp van Busch, mogelijk te maken de juiste vervangingsonderdelen aan te bestellen, is door Vacuüm Parts in haar bij deze mailing gevoegde overzicht/bcstcllijst gebruik gemaakt van liet woordmerk BUSCH en verder zijn de artikelnummers van Busch vermeld. e Busch heeft bij brief van 9 juli t997 aan (een deel van) haar cliënten het volgende bericht: Onderdelen aanbiedingen Busch vacuümpompen (...). In de afgelopen periode bent u wellicht benaderd door bedrijven die onderdelen voor Busch vacuümpompen aanbieden. Door het gebruik van onze artikelnummers wordt de indruk gewekt dat het Busch onderdelen betreft. Dit is uitdrukkelijk niet hetgeval!

IS

M A A R T

y t l ü ü

B I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Tevens hebben wij geconstateerd dat de beschikbare technische informatie bij deze bedrijven niet de meest actuele is. Wij willen u erop wijzen datBusch, bij gebruik van niet-originele onderdelen, geen garantie kan verlenen. Voor originele onderdelen van Busch vacuümpompen kunt u alleen terecht bij BaschB.V. te Woerden.

f Busch maakt bepaalde onderdelen voor haar pompen, zoals (olie- en 1 uch t)fiïtei'S en lagers niet zelf. 1 Iet aantal lager en filtcrfabrikanten in de wereld is beperkt. Een fabrikanr kan hetzelfde lager of filter in verschillende uitvoeringen maken, en het is Busch die uit het aanbod het juiste lager/filter voor een bepaald type van haar pomp kiest. Sommige B usch pompen zij 11 origineel uitgerust met MANN-filters Op de door Busch in haar vacuümpompen geplaatste onderdelen komt haai'artikel nummer voor. g Vacuüm Parts heeft, onder andere voor Buschvacuümpompen, overzicht-bestellijsten. Teneinde het voor (potentiële) klanten mogelijk te maken de onderdelen voor bepaalde merken pompen te bestellen, wordt door Vacuüm rarts op deze lijsten verwezen naar het pompmerk, pomptypc, alsmede naar het oorspronkelijke artikelnummer. Op de overzicht-bes teilijs ten van Vacuum rarts voor Busch-vacuümpompen staat, behoudens het pomptype en haar artikelnummer bet overeenkomende artikelnummer van Vacuüm Parts (en in sommige gevallen ook het Mann nummer) en de prijs vermeld. 3 Het geschil

3.1 Voor de volledige inhoud en de grondslagen van de vordering van Busch in convenrie wordt verwezen naar het aan dit vonnis gehechte exploot van dagvaarding. Kort weergegeven strekt haar vordering ertoe Vacuüm Parts, op verbeurte van een dwangsom, veroordelen: - om het gebruik van de merken van Busch in het economisch verkeer voor waren die niet door of met toestemming van Busch in bet verkeer zijn gebracht dan wel, indien het gebruik niet geschiedt voor waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Busch, te staken en gestaakt te houden; - om binnen acht dagen na de betekening van het in deze zaak cc wijzen vonnis aan de geadresseerden van de tot nu toe verzonden brieven waarin Vacuüm Parts het merk van Busch onrechrmatig gebruikt heeft, een rectificatiebrief te schrijven, waari n zij ondubbelzi nnig meedeelt dat de door haar aangeboden waren, bestemd voor vacuümpompen, niet afkomstig zijn van de fabrikanten van die vacuümpompen, althans niet van Busch en evenmin hun toestemm i ng al thans n iet d ie van Busch in het verkeer zijn gebracht; - om binnen veertien dagen na de betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, ter con trole op de nakoming van de hiervoor vermelde veroordeling, aan de raadsman van Busch een lijst met de namen en adressen van het aan wie de eerdere mailings waren gezonden te doen toekomen; - Om ten titel van voorschot op materiële schadevergoeding aan Busch een bedrag van ƒ 5.000,- te betalen; - In de kosten van dit geding. 3.2 Busch legt in de eerste plaats aan haar vordering ten grondslag dat Vacuüm Parts, door gebruik te maken van de merken van Busch voor waren die niet van haar, Busch, afkomstig zijn, inbreuk maakt op de, ingevolge artikel 13A lid 1 sub a en d van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), aan haar, Busch, toekomende rechten.

E I G E N D O M

VacLium Parts dient, aldus Busch, duidelijk aan te geven dat de door haar, Vacuüm Parts, in het verkeer gebrachte waren niet van haar, Busch, afkomstig zijn en zij dient elke suggestie dat dit wel liet geval is of met haar toestemming geschiedt, achterwege te laten, Voorts stelt Busch dat zij als gevolg van het onrechtmatig handelen van Vacuüm Parts vermogensschade heeft geleden. 3.3 Vacuüm Parts stelt in reconventie datBusch onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, nu haar mcdcdcl i ngen in de in onderdeel 2 onder e weergegeven brief over de waren en diensten van Vacuüm rarts afbrekend en onj uist zij n en deze onware mededelingen bedoeld zijn geweest om afnemers afkering re maken om met haar, Vacuüm Parts, zaken te doen. Vacuüm Parts, voert verder aan dat Busch met deze handelwijze doende is de bedrijfsvoering van Vacuüm Parts structureel te frustreren. Voorts stelt Vacuüm Parts dat zij als gevolg van de handelwijze van Busch schade heeft geleden. 3.4 Op grond van het vorenstaande vordert Vacuüm Parts in reconventie: - Busch, op verbeurte van cen dwangsom, te veroordelen om binnen twee dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis schriftelijke opgave aan de raadsman van Vacuüm Parts te doen van alle personen c.q. bedrijven aan wie de in de brief van g juli 1997 gestelde mededelingen zijn gedaan; - Busch, op verbeurte van een dwangsom, te verbieden in de toekomst dergelijke afbrekende mededelingen over haar, Vacuüm Parts, te doen, in welke vorm dan ook; - Busch, op verbeurte van een dwangsom, te veroordelen om binnen twee dagen nabctckening van het in deze zaak te wijzen vonnis over te gaan tot het rectificeren van de mededeling aan alle geadresseerden van debrief van 9 juli 1997 door middel van het op kosten van Busch verzenden van de in het lichaam van het exploot van dagvaarding weergegeven brief; - Busch te veroordelen tot betaling van een bedrag van f 6.500,terzake van buitengerechtelijke kosten; - Busch te veroordelen tot betaling van een bedrag van ƒ 50.000," ten teken van voorschot op de in de bodemprocedure roe te kennen schadevergoeding; - Busch te veroordelen in de kosten van deze procedure, zowel in conventie als in reconventie, alsmede in de kosten van de rectificatie. 3.5 Op de door ieder van partijen gevoerde verweren zal in het navolgende, voor zover nodig worden ingegaan. 4De beoordeling van het geschil lil conventie en in reconventie

4.1 Aangezien Busch aan haar vordering mede ten grondslag legt dat Vacuüm Parts inbreuk maakt op haar merkrechten, stelt de president voorop dat hij, gelet op dat bepaalde in artikel 37 BMW, bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen op grond van deze wet, nu Vacuüm Parts in dit arrondissement gevestigd is. 4.2 De kern van het geschil in conventie kan worden samengevat in de vraag of Vacuüm Parts in haar in onderdeel 2 onder d weergegeven (standaard)brief suggereert dat zij onderdelen van vacuümpompen kan aanbieden die door of met toestemming van Busch in het verkeer zijn gebracht.

1 O 2

B I J 3 L A D

I N D U S T R I Ë L E

4.3 Uusch stelt dat dit, gelet op de door haar in het lichaam van het exploot van dagvaarding onder 4 weergeven passages, het geval is. Vacuüm Parts heeft dit gemotiveerd betwist. 4.4 Als onweersproken staat vast dat Vacuüm Parts, behoudens op haar overzicht-bestellijsten, het (woord)merk Busch niet gebruikt. 4.5 Uit de in onderdeel 2 onder d weergegeven (standaard)brief van Vacuüm Parts volgt niet dat zij onderdelen van vacuümpompen kan aanbieden die door of met toestemming van Busch in het verkeer zijn gebracht. In deze brief geeft Vacuüm Parts in voldoende mate aan dat het geen originele onderdelen betreft althans onderdelen met opdruk van het merk en/of het logo van de pompleverancier, in casu Busch. Vaststaat voorts dat ook Busch bepaalde onderdelen voor haar pompen, zoals (olie- en lucht)filters en lagers van derden betrekt. De zinsnede: Wij betre.kke.11 de onderdelen in grotere hoeveelheden direct van de hoofdleverancier suggereert derhalve niet de levering van Tiusch onderdelen. Ook de zinsnede; Vanaf heden zijn onderdelen voor vaaiümpompen niet meer uniek is een i ndicatie dat het niet betreft de levering van Busch onderdelen. Uit het voorgaande vloeit voort dat onvoldoende aannemelijk is dat de in onderdeel 2 onder d weergegeven (siandaard)brief van Vacuüm Parts een inbreuk vormt op de merkrechten van Busch als bedoeld in artikel 13 A lid 1 sub A van de BMW. 4.6 Vacuüm Parts heeft erkend dat zij, teneinde in staat te zijn vervangingsonderdelen aan te bieden, althans het aan potentiële afnemers mogelijk te maken de correcte vervangingsonderdelen te bestellen, in haar overzicht-bestellijsten gebruik heeft gemaakt van het woordmerk Busch en dat zij in die lijsten ook de pompserie, pomptype en artikelnummer heeft vermeld. Zij stelt echter dat deze wijze van het gebruik van het woordmerk is toegestaan, althans een geldige reden voor het gebruik van het merk vormt. 4.7 HeL (oude) artikel 13A lid 2 BMW, waarin werd gesproken over: Elk ander gebruik zonder geldige reden, is thans verankerd in artikel 13A, lid 1 sub d BMW. Dit artikel luidt dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen: Elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt, anders dan cerojtderscheidingvmtwaren,indietidoorda.lgebrutkongerechlvattrdigd voordeel kan worden getrokken uit ofafbreuk kan wordengedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 4.8 Vacuüm Parts heeft in dit geding, ondanks de betwisting daarvan door Busch, voldoende aannemelijk gemaakt dat zij anders dan ter onderscheiding van waren gebruik maakt van het (woord)merk Busch. Vaststaat immers dat dit woordmerk niet door Vacuüm Parts op haar waren is geplaatst, maar uitsluitend door haar op haar overzichr-bestellijsten wordt gebezigd. Nu het gebruik van het woordmerk Busch voor VacuumParts noodzakelijk is om aan te kunnen duiden voor welk gebruik de waren bedoeld zij 11, is er sprake van een geldige reden. Hieruit volgt dat aan het gebruik van Vacuüm Parts van het merk Busch een geldige reden als bedoeld in artikel 13A lid r sub d van de BMW ten grondslag ligt. In verband hiermee kunnen ook op deze grondslag de vorderingen van Busch niet slagen. 4.9 Voor zover isusch haar vorderingen heeft gebaseerd op onrechtmatig handelen door Vacuüm Parts, dan kunnen haar vor-

E I G E N D O M

16

M A A R T

2 0 0 0

deringen, gelet op hetgeen hiervoor reeds is overwogen, ook op deze grondslag niet slagen. In reconventie voorts 4.10 Vacuüm Parts stelt dat de wijze waarop Busch, in haar in onderdeel z onder e weergegeven brief, de potentiële afnemers heeft gewaarschuwd voor kwalitatief si echr werk en ondeugdelijke producten, onrcchtmatigjcgcns haar, VacuumParts, is. Zij betwist dat zij ondeugdelijke producten levert, nu de door haar geleverde producten identiek zijn aan de door Busch geleverde onderdelen. Voorrs berwist zij dat haar technische informatie niet actueel is. Vacuüm Parts stelt dat Busch door middel van deze in strijd met de waarheid gedane stelling(cn) tracht potentiële klanten er van te weerhouden zaken met haar, Vacuüm Parts, te doen. 4.rr Buch betwist dat de mededelingen in haar onderdeel 2011der e weergegeven brief onjuisL en afbrekend zijn. Ondanks de betwisting daarvan door Vacuüm Parts heeft Busch in dit geding haar stelling dat de bij Vacuüm Parts beschikbare technische informatie niet de meest actuele is, voldoende aannemelijk gemaakt. Als onweersproken staat vast dat Busch voor de door haar op de markt gebrachte vacuümpompen uit de verschillende uirvocrigcnhctjuistfilrcr/'lagcr kiest, liet is derhalve niet uitgesloten te achten dat andere filters/lagers van dezelfde fabrikant of van een andere fabrikant wel in een bepaalde pom p kunnen passen, maar toch minder geschikt zijn dan liet originele door Busch uirgekozen onderdeel. Verder heeft Busch onweersproken gesteld dat zij van tijd tot tijd haar pompen modificeert en dat als gevolg daarvan een bepaald onderdeel niet mcer past in een latere versie. Voldoende aannemelijk is dat deze kennis wel bij Busch actueel aanwezig is en bij Vacuüm Parts eerst na verloop van tijd. 4.12 De zinsnede: Voor originele onderdelen vanBusch vacuümpompen kunt u alleen terecht bij Busch B.V. te Woerden, is niet juist gebleken. Tn dit kort geding is in voldoende mate komen vast te staan dat Vacuüm Parts in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij vervanging van een Mann-filter, waarvan type en nummer bekend zijn) wel degelijk in staat is hetzelfde filter te leveren. De onjuistheid in de brief vormt onvoldoende grondslag voor een door Vacuüm Parts gevraagde rectificatie. Ook voor toewijzing valt een voorschot op geleden schade (waaronder incassokosten) bestaat voorshands geen grond. Wel zal aan Busch bevel worden gegeven zich in de toekomst van dergelijke onju iste mededelingen te onthouden op straffe van een dwangsom. Verder zal worden bepaald dat de dwangsom vatbaar is voor matiging, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan. 4.13 Busch zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de aan de zijde van Vacuüm Parts gevallen kosten. $ Beslissing De president: in conventie S. 1 Wijst de vordering van Busch af.

IS

M A A R T

2 C OO

B I J

LI I A

I)

I N D U S T R I E .

In reconventie 5.2 Beveel t Busch om zich in de toekomst te on thoud en van mededelingen aan derden inhoudende dat originele onderdelen van Busch vacuümpompen alleen verkrijgbaar zijn bij Busch B.V., zulks op straffe van een eersl aan de betekening van dit vonnis te verbeuren dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere overtreding van dit bevel en voor iedere dag dat dit bevel niet wordt gerectificeerd. 5.3 Bepaalt dat de hiervoor bedoelde dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding. In conventie en in reconventie 5.4 Voegt de proceskosten in conventie en reconventie van parrijen samen en veroordeelt Busch in deze kosten tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Vacuüm Parts begroor op ƒ 1.500,-voorsalaris vanhaar procureur en op ƒ 345,-voor verschotten. 5.5 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 5.6 Wijst af het meer of andere gevorderde. Enz. b Het Hof, enz. Ln het principaal beroep voorts: 4.12 Grief II is gericht tegen het oordeel van de president dat onvoldoende aannemelijk is dat Vacuüm Parts met haar onder 4.4 bedoelde mailing gebruik van het merk BUSCH heeft gemaakt in de zin van artikel 13A lid 1 sub a van de BeneluxMerkenwet. 4.13 In het kader van deze grief is (slechts) aan de orde de vraag of Vacuüm Parts in haar genoemde mailing (brief met bijlage) suggereert dat zij onderdelen van vacuümpompen kan aanbieden die door of met toestemming van Busch in het verkeer zijn gebracht (vgl. overweging 4.2 van het bestreden vonnis, waartegen geen grief is gericht). 4.14 Mèt de president is het hof van oordeel dat dit niet het geval is, ook als er vcrondcrstellenderwijs - mèt Busch ($2 van de memorie van grieven, alsmede de toelichting bij grief II) - van wordt uitgegaan dat een relevant deel van het publiek dat Vacuüm Parts met haar mailing heeft bereikt niet bekend is met het feit dat de verschillende fabrikanten van vacuümpompen voor bepaalde onderdelen (met name oliefilrers en lagers) gebruik maken van door andere fabrikanten op de markt gebrachte uitwisselbare siandaard-componenten, welke componenten door de fabrikanten ervan ook buiten de pompfabrikantcn om op de markt worden gebracht en dus relatief eenvoudig verkrijgbaar zijn. 4.t5 In dit verband wordt allereerst opgemerkt dat het merk BUSCH niet in de mailing-brief voorkomt en slechts in de bij die brief gevoegde bijlage (overzient/bestellijst), refererend, wordt gebruikt. Het hof kom t hiero p bij de bespreki ng van grief III terug. 4.16 Voorts heeft Vacuüm Parts in het bijzonder door middel van de navolgende passages in de brief voldoende duidelijk gemaakt dat de door haar aangeboden onderdelen niet door of met toestemming van Busch in het verkeer zijn gebracht. In het navolgende zal in dit verband van niet-originele onderdelen worden gesproken (en van originele onderdelen als wordt gedoeld op door of met toestemming van Busch in het verkeer gebrachte onderdelen).

E

E I G E N D C 1/

1 O 3

4.17 Hei bedrijf is opgericht vanuit eengrote vraagvan de industrie naar kwalitatief hoogwaardige en prijstechnisch gunstige wisseldelen voor vacuümpompen. De brief is - voorzover thans van belang- gericht aan de klam die reeds in het bezit is van een BU SCI J-pomp en - naar moet worden aangenomen van de hoogwaardige kwaliteit van deze pomp genoegzaam overtuigd is; tussen partijen staat vast dat BUSCH een gerenommeerd merk is. Aldus wordt de desbetreffende klant door de combinatie van de passages liKalitatiefhoogwaardtg en prijstechnisch gunstig duidelijk gemaakt dat de aangeboden onderdelen (relatief) goedkoop en van goede kwaliteit zijn. Omdat de kwaliteit van originele onderdelen aan deze Want niet duidelijk behoeft te worden gemaakt, wordt aldus aangegeven dat de aangeboden onderdelen nier-origineel zijn, maar dat goedkoop in casu geen duurkoop is. 4.1S Wij betrekken de onderdelen in grotere hoeveelheden direct van de hoofdleverancier. Tn de brief is op verschillende plaatsen aangegeven dat Vacuüm Parts onderdelen kan leveren die geschikt zijn voor alle, althans, de veel voorkomende pompmerken. Nochtans wordt hier van één hoofdleverancier gesproken. Daarom zal (ook) de klant die er niet mee bekend is dat bepaalde onderdelen voor vacuümpompen uitwisselbaar zijn (vgl. hiervoor, 4.14) begrijpen dat met de hoofdleverancier op een ander wordt gedoeld clan de (merkhoudende) pompfabrikanten, inzonderheid Busch. 4. t9 Vanaf heden zijn onderdelen voor vacuümpompen niet meer uniek en alleen te bestellen bij de desbetreffende pompenleverancicr of vertegenwoordiging. U kunt ze bij ons bestellen, zoals u ook uw olie en andere verbmiksartiketen bestelt bij die leverancier welke u de beste condities geeft. Het hof acht anders dan Busch (memorie van grieven, pagina 6) - aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek het woord uniek zal betrekken op onderdelen voor vacuümpompen en niet op alleen te bestellen bij de desbetreffende pompleverancier of vertegenwoordiging. De - i n de visie van Busch gebezigde- uitdrukking uniek en alleen bestaat niet en het gebruik ervan door Vacuüm Parts ligt dan ook niet voor de hand. Derhalve zal deze passage (juist) zo worden begrepen dat vanaf heden nietotiginele onderdelen voor vacuümpompen op de markt zijn en dat Vacuüm Parts deze onderdelen aanbiedt. Door onderdelen voor vacuü mpompen in dit verband te vergelijken met olie geeft de brief bovendien aan dat het merk van die onderdelen niet relevant is en -aldus dat de aangeboden onderdelen nietorigineel zijn. 4.20 De passage Daarnaast kunt u volledige revisiesets van vacuümpompen bij ons bestellen noopt - anders dan Busch in §3 van de memorie van grieven betoogt - niet tot een ander oordeel. Busch heeft immers in 54 van haar incidentele memorie van antwoord erkend de (in $ 1.2 van de memorie van antwoord) door Vacuu m Parts geponeerde stelling dat niet-originele revisiedelen op de markt zijn te verkrijgen, en (daarbij) niet gesteld dat deze niet kunnen dienen als vervangingsonderdelen voor de door haar gefabriceerde vacuümpompen. Overigens heeft Vacuüm Parts haar desbetreffende stelling voldoende aannemelijk gemaakt met de door haar overgelegde informatie van Precision Plus Vacuüm Parts, Tnc. en prijslijst van lntcrvac Hcnning GmbH. 4.21 Ook de in de toelichting bij grief I geponeerde stelling van Busch dar de vermelding van de artikelnummers van Busch in de bijlage het effect heeft dat het onder 4.14 bedoelde publiek de indruk krijgt dat Vacuüm Parts filters aanbiedt die van B usch

1 O 4

B I . I B L A D

I N D U S I H I Ë L E

afkomstig zijn wordt verworpen. Het feit dat Vacuüm Parts - naar uit die bijlage blijkt - de door haar aangeboden artikelen van een eigen nummering heeft voorzien maakt veeleer duidelijk dat die artikelen nicl van Busch afkomstig zijn. Anders had immers in die bijlage kunnen worden volstaan met vermelding van de artikelnummers van Busch. 4.2.2 Tenslotte leidt ook de litigieuze mailing in haar geheel beschouwd niet tot het oordeel dat Vacuüm Parts daarin suggereert dat zij onderdelen van vacuümpompen aanbiedt die door of met toestemm ing van Busch in het verkeer zijn gebracht. 4.23 Voorzover Busch er in de tocl ichting bij grief II en in haar incidentele memorie van antwoord ($3 e.v.) nog over klaagt dat Vacuüm Parts in haar mailing ten onrechte beweert dat de door haar geleverde onderdelen van gelijke kwaliteit zijn als of zelfs identiekzijn aan de origi nclc onderdelen (in casu die vanBusch), geldt dat deze bewering voorshands voldoende wordt ondersteund door de omstandigheden dat in de vacuümtechniek (in ieder geval) ten aanzien van oliefilters en lagers gebruik wordt gemaakt van uitwisselbare industriële standaard-componenten en dat, zoals onder 4.20 is vastgesteld, op de onderhavige markt ook andere niet-originele rcvisiconderdelen verkrijgbaar zijn, waarvan Busch niet heeft gesteld dat zij niet kunnen dienen als vervangingsonderdelen voor de dooi' haar gefabriceerde vacuümpompen. Bovendien zou de eventuele onjuistheid van de door Busch gewraakte bewering niet leiden tot het oordcel dat Vacuüm Parts gebruik van het merk BUSC11 heeft gemaakt in de zin vanartikel i3Alid 1 sub a BMW. 4.24 De slotsom van al het voorgaande is dat grief 11 faalt. 4.25 Grief i n h o u d t - naar het hof begrijpt - allereerst in dat de president art. 13A lid 6 BMW (aanhef, onder c en slot) niet of verkeerd heeft toegepast. 4.26 De grief faalt echter in zoverre, omdat de president heeft aangenomen dat in casu sprake is van een geldige reden als bedoeld in art. 13A lid 1 sub d BMW. Aldus behoefde hij op het de uitoefening van merkrechten beperkende art. 13A lid 6 BMW niet in te gaan. Overigens leidt het enkele feit dat Vacuüm Parts het eerste bedrijf is dat zich toelegt op de levering van vervangingsonderdelen voor vacuümpompen -anders dan Busch inde toelichting bij deze grief betoogt - niet tot het oordeel dat de handelwijze van Vacuüm Parts niet als een eerlijk gebruik in nijverheid en handel in de zin van laatstbedoelde wetsbepaling zou kunnen worden beschouwd. 4.27 Voorts houdt grief III - naar het hof begrijpt - in dat de president ten onrechte heeft geoordeeld dat Vacuüm Parts een geldige reden - in de zin van art. 13A lid 1 sub d BMW - had voor het gebruik van het merk BUSCH in de bijlage bij de mailing-brief. 4.28 Ook in zoverre faalt de grief. Vacuüm Parts heeft immers voldoende aannemelijkgemaaktdatzij in de desbetreffende bijlage gebruik heeft gemaakt van het merk BUSCH om haar afnemers in staat te stellen de juiste (door haar te koop aangeboden) vervangingssonderdelen te bestellen. Anders dan Busch in haar toelichting bij deze grief betoogt, heeft Vacuüm Parts niet gesteld dat de door haar aangeboden onderdelen voor elke willekeurige vacuümpomp geschikt zijn; zij heeft gesteld dat zij voor elke vacuümpomp de geschikte onderdelen kan leveren. Overigens correspondeert de door de president aangenomen geldige reden hier met de uitzondering als bedoeld in art. 13 lid 6 sub c BMW. Het hof acht het evident dat Vacuüm Parts met betrek-

E I G E N D O M

I I

M A A R T

2 0 0 0

ki ng tot de door haar aangeboden onderdelen het merk- BUSCH moet kunnen vermelden voor die onderdelen die bestemd zijn voor een BUSCH-vacuümpomp. 4.29 Busch heeft daarentegen (op de betwisting van Vacuüm Parts) niet aannemelijk gemaakt dat Vacuüm Parts in feite alleen onderdelen voor BUSCH-pom pen te koop aanbiedt. De bijlage bij de mailmg wijst juist op het tegendeel, omdat daarin ook naar andere pompmerken dan BUSCH wordt verwezen. 4.30 Indien en voorzover Busch met de onder 4,23 genoemde stelling heeft willen betogen dat van een geldige reden in de zin van art. 13A lid 1 sub d BMW geen sprake is, omdat Vacuüm Parts in de gewraakte mailing vergelijkende reclame heeft gemaakt zonder dat is voldaan aan de voorwaarden, genoemd in artikel 3 bis onder d, g en h van Richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (als nader vastgesteld bij Richtlijn 97/55/EG van 6 oktober 1997 tot wijziging van ccrstbcdoelde Richtlijn), geldt dat Busch niet, althans niet voldoende feitelijk onderbouwd heeft gesteld dat i deze reclame er toe leidt dat op de markt - k o r t gezegd - Vacuüm Parts en Busch worden verward (sub d), ii deze reclame voor Vacuüm Farts een oneerlijk voordeel oplevert tengevolge van de bekendheid van liet merk BUSCH (sub g; onderstreping [cursivering] van het hof)en iii dat Vacuüm Parts de door haar aangeboden onderdelen voorstelt als een imitatie of namaak van de van Busch afkomstige onderdelen (sub h). Vacuüm Parts heeft in haar mailing immers niet meer gesteld dan dat de door haar aangeboden onderdelen kunnen worden gebruikt als vcrvangingsonderdelen voor BUSCH-vacuümpompen, hetgeen voorshands juist wordt geacht. 4.31 Gezien dit een en ander is her hof- mèt de president -van oordeel dat Vacuüm Parts voor het onderhavige (verwijzende) merkgebru ik een geldige reden had in de zin van art. 13 A1 id 1 sub d BMW. Grief III treft dus geen doel. 4.32 Grief IV houdt in dat de president de vorderingen van Busch ten onrechte niet op de grondslag onrechtmatige daad heeft toegewezen. 4.33 in haar toelichting heeft Busch deze grondslag aldus onderbouwd dat zij stelt dat de onderhavige mailing door Vacuüm Parts uitsluitend en alleen is verzonden aan vaste klanten van Busch en dat daarbij gebruik is gemaakt van kennis die de heren Heeringa en Noordzij van Vacuüm Parts, beiden oudwerknemers van Busch, omtrent het klantenbestand van Busch hebben opgedaan. Vacuüm Parts heeft deze stellingen evenwel gemotiveerd betwist en Busch heeft de juistheid daarvan niet aannemelijk weten te maken. 4.34 Indien en voorzover Busch met de onder 4.23 genoemde stelling heeft willen betogen dat Vacuüm Parts onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld doordat zij in de gewraakte mailing op ongeoorloofde wijze - als onder 4.30 genoemd - vergelijkende reclame heeft gemaakt, merkt het hof op dat deze stcllingop de onder 4.30 genoemde gronden wordt verworpen. Ook grief IV faalt dus. 4.35 Uit al hel voorgaande volgt dat de president de conventionele vorderingen van Busch terecht heeft afgewezen en haar evenzeer terecht inde kosten van het geding in conventie heeft verwezen. Grief VI faalt derhalve in zoverre. 4.36 Grief V houdt in dat de president Busch - in reconventie ten onrechte heeft bevolen om zich in de toekomst te onthouden van mededelingen aan derden dat originele onderdelen van BUSCH-vacuümpompcn alleen bij Busch verkrijgbaar zijn.

16

M A A R T

2 C 0 0

B I „• Fi I. A O

I N D J S T R 1 Ë L E

4.37 Deze grief treft doel, omdat Busch in de onder 4.5 geciteerde brief met originele onderdelen kennelijk doelt op onderdelen die door of met haar toestemming in het verkeer zijn gebracht en nier op door andere fabrikanten, zoals Mann, vervaardigde onderdelen die als (vervangings)ondcrdclcn voor BUSCH-ponipcn kunnen worden gebruikt. 4.38 De desbetreffende door Vacuüm Parts gevraagde voorziening zal derhalve - onder vernietiging in zoverre van het in reconventie gewezen vonnis- alsnog worden geweigerd. In zoverre is dus ook grief VI gegrond. In het incidenteel beroep voorts:

4-39 Grief I houdt In dat de president ten onrechte heeft geoordeeld dat Busch voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de bij Vacuüm Parts beschikbare technische informatie niet de incest actuele is. 4.40 Het hof stel t voorop dat Vacuüm Parts niet stelt dat onju ist is de navolgende passage u it overweging 4.11 van het bestreden vonnis: Verder heeft Kitsch onweersproken gesteld dat zij van tijd tot tijd haar pompen modificeert en dat als gevolg daarvan een bepaald onderdeel niet meer past in een latere versie. Voldoende aannemelijk is dat deze kennis wel bij Busch actueel aanwezigis en bij VacuumParts eerst na verloop van tijd,

De onderhavige door Vacuüm Parts gewraakte passage in de brief van liusch is dus in ieder geval niet onj uist. 4.41 In de tweede alinea van pagina 15 van haar memorie van grieven betoogt Vacuüm Parts dat zij nietde meest actuele technische informatie behoeft te bezitten, omdat zij zich beweegt op de vervangingsmarkt. Zij zier er aldus echter aan voorbij dat niet kan worden uitgesloten dat bij een nieuwe pomp - om wat voor reden dan ook - onderdelen vervangen moeten worden en dat-alsdan-vereist is dat over de meest actuele technische kennis wordt beschikt. Tegen deze achtergrond wordt de onderhavige door Vacuüm Parts gewraakte passage niet onrechtmatig geacht. Van misbruik van ccn machtspositie in de zin van artikel 86 van het EU-Verdrag is geen sprake. De grief faalt dus. 4.42 Uit het feit dat grief I faalt en dat grief V in het pri ncipaal beroep gegrond is volgt dat de grieven II en in, waarmee Vacuüm Parts alsnog de integrale toewijzing van haar reconventionclc vorderingen beoogt, geen succes hebben en dat het in reconventie gewezen vonnis juist is, voorzover daarbij de vorderingen van Vacuüm Parts zijn afgewezen. De andere weren van Busch kunnen derhalve onbesproken blijven. 4.43 Nu het (incidenteel) beroep faalt, dient Vacuüm Parts in de kosten daarvan te worden verwezen. In het principaal beroep voorts:

4.44 Uit het onder 4.38 en 4.42 overwogene volgt dat Busch ten onrechte in de proceskosten in reconventie is veroordeeld. Grief VI is in zoverre gegrond en het hof zal Vacuüm Parts - onder vernietiging in zoverre van het bestreden vonnis - alsnog in die kosten verwijzen. 4.45 De kosten van het (principaal) beroep zullen worden gecompenseerd, nu partijen over en weer ten dele in het ongelijk zijn gesteld. 5 Slotsom

5.1 De grieven I tot en met IV in het principaal beroep falen, de vorderingen van Busch zijn terecht afgewezen en Busch is terecht in de proceskosten in conventie verwezen.

E : G E N D O M

1 0 5

5.2 Grief V in het principaal beroep treft doel en de desbetreffende vordering van Vacuüm Parts zal alsnog worden afgewezen. De incidentele grieven falen en de overige vorderingen van Vacuüm Parts zijn dus terecht afgewezen. 5.3 Busch is ten onrechte in de proceskosten van de reconventie veroordeeld en Vacuüm Parts zal alsnog in die kosten worden verwezen, evenals in die van het incidenteel beroep. 5.4 Grief VI in het principaal beroep is ten dele gegrond, ten dele ongegrond. 5.5 Omdat de president de proceskosten in conventie en in reconventie heeft samengevoegd, kan het bestreden vonnis ook wat betreft de conventie niet in stand blijven. 5.6 De kosten van het principaal beroep zullen worden gecompenseerd, omdat partijen over en weer ten dele in het ongelijk zijn gesteld. 6 Beslissing

Het hof: op het principaal beroep:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opn icuw rechtdoende: in conventie:

wijst de vorderingen van Busch af; veroordeelt Busch in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zij de va n Vacu u m Parts gevallen en tot op heden begroot op ƒ 1.095,-; in reconventie:

wijst de vorderingen van Vacuüm Parts af; veroordeelt Vacuüm Parts in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Busch gevallen en tot op heden begroot °P ƒ 775.-; compenseert de kosten van het beroep aldus dat iedere partij de eigenkosten draagt; op het incidenteel beroep:

verwerpt het beroep; veroordeelt Vacuüm Parts in de kosten van het beroep, aan de zijde van Busch gevallen en tot op heden begroot op ƒ 850,-. Enz.

1 ') B

B I J B L A D

I I M U U S T R I E . E

Nr. 28 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 14 oktober 1998 (King Corn) Mrs. E.J. Numann, H. Wienen E.J. Arkenbout A1I.14ABMW Het verweer dat eiseres geen belanghebbende is omdat zij geen enkele uiliniteit heeft met de bakkers- en broodbranche gaat niet op; als deposant van hetzelfde merk Heeft zij in beginsel voldoende belang bij haar vordering tot vervallenverklaring en doorhaling, te meer nu een bakkerij haar merk krachtens licentie zal gaan gebruiken.

E I G E N D O M

"9

M A A II I

2 0 0 0

1 feiten

Tussen partijen staat als gesteld en niet (voldoende gemotiveerd) weersproken, deels ook blijkend uit de stukken, het volgende vast. 1.1 Quality Bakers heeft op 23 april 1971 bij het Benelux Merkenbureau liet woordbeeldmerk KING CORN gedeponeerd voor vers en diepgevroren brood (klasse 30). Deze inschrijving draagt nummer 523507 en is laatstelijk op 1 juli 1994 vernieuwd. Op 21 mei 1971 heeft Quality Bakers bij het Benelux Merkenbureau het woordmerk KING CORN gedeponeerd voor onder meer vers en diepgevroren brood (klasse 30). Deze inschrijving draagt nummer 529327 en is laatstelijk op 2 augustus 1993 vernieuwd.

Art. 5,3 (oud) BMW Het merkgebruik voorin totaal 221 luxefccstkrcntenbmden van 1300 gram per stuk, in december 1991 en 1993 verkocht in de regio Haarlem, is niette beschouwen als normaal gebruik, alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden in aanmerkinggenomen. Dat gebruik wekt-in verband met hetgeen in ie (fabricks)broadsector als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt - de indruk dat het enkel en alleen ertoe strekt om het rechtop het merk in stuud te houden en niet om voor de waren onder het merk een afzet te vinden ofte behouden, ook niet als 'specialité'. Gedaagde had geen geldige reden voor het ondermaatse gebruik. Om verval te. voorkomen had zij dienen te stellen en eventueel te bewijzen dat er sprake was van buiten haar macht liggende, niet tot haar normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden, welke normaal merkgebruik onmogelijk ofzo bezwaarlijk maakten dat zulks naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven in redelijkheid niet van haar of haar licentiehouders kon worden verwacht. Art.

HCBWW Krachtens art. vvan hetVrotocol kunnenvoor het beroep op'Heilung' slechts gedragingen van na 1 januari 1996 in aanmerking kamen. Gedaagde heeft onvoldoende gesteld terzake van haar gebruik van ha merk voor feestbroden en/of'bakc-off-brood. liet gestekte voorgenomen gebruik en/of'het interne onderzoek daarnaar voor Australisch vezelrijk witbrood kan niet gelden als (begin vanjgebruik nu een en ander onvoldoende naar buiten is gebleken.

Art. 4,5 BMWj" art. 6bis VerdragvanVarijs Mede gelet op de bewoordingen van het eerste lid van art. Sbis ('en gebruikt voor... waren') is voor algemene bekendheid vereist dat van het merk ten tijde van bei bestreden depot enig normaal gebruik ergens ter wereld wordt gemaakt. De bepalingen zijn niet bedoeld om de rechten op historische merken waarvan reeds geruime tijd geen (normaal) gebruik meer wordt gemaakt, in stand te houden. Het enkele feit dat een grote meerderheid van het publiek het merk nog kent, is derhalve ongenoegzaam. Art.4,SBMW Er is geen sprake van een depot tekwader trouw of onrechtmatighandclen aan de zijde van eiseres. Daaraan kan niet afdoen dat zij aldus mogelijkprofiteertvan een in herverleden doorgedaagde opgebouwde naamsbekendheid en/of reputatie van het merk KING CORN.

1.2 De Ambachtshof heeft op 2 r november 1996 bij het Benelux Merkenbureau het woordmerk KINC CORN gedeponeerd voor brood, broodjes en broodproductcn (klasse 30). Het is aldaar ingeschreven onder nummer 883042. 1.3 Bij brief van 22 november t996 heeft de merkagent van De Ambachtshof Quality Bakers gesommeerd om haar merkinschrijvingen vrijwillig door te halen wegens niet-gebruik in de afgelopen vijfjaar. Quality Bakers heeft daarop afwijzend gereageerd. 2 Vordering, grondslag en verweer

2.1 In conventie vordert De Ambachtshof dat de rechtbank de vervallenverklaring van de rechten uit de inschrijvingen van Quality Bakers van de Beneluxmerken KING CORN uitspreekt en daarvan 'ambtshalve' de doorhaling beveelt, met nevenvorderingen. De Ambachtshof stelt daartoe (kort gezegd) dat Quality Bakers in de periode van vijfj aar voorafgaande aan de d agvaarding geen normaal gebruik van het merk KING CORN heeft gemaakt als bedoeld in art. 5 lid 3 BMW (oud) en dat zij een gerechtvaardigd belang bij haar vorderingen heeft. Quality Bakers heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vorderingen in conventie. 2.2 In reconventie vordert Quality Kakcrs dar de rechtbank het depot van de inschrijvingen van het Beneluxmerk KING CORN van De Ambachtshof nietig verklaart en daarvan de doorhal i ng uitspreekr. Ook vordert zij De Ambachtshof te verbieden de aanduiding KING CORN of een daarmee overeenstemmende aanduiding te gebruiken op straffe van een dwangsom, een en ander mer nevenvorderingen. Quality Bakers stelt daartoe (kort gezegd) dat het depot van De Ambachtshof in rangorde na haar eigen depots komt, dat KING CORN een algemeen bekend merk is, dat het depot ervan door De Ambachtshof re kwader trouw is en dat De Ambachtshof jegens haar onrechtmatig handelt. De Ambachtshof heeft de vorderingen in reconventie gemotiveerd betwist. 3 Beoordeling

Stichting 'De Ambachtshof', gevestigd te HendrikIdo Ambacht, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur voorheen mr. B.T.M. Steins Bisschop, thans mr. D. Rijpma, advocaat mr. J.H. Spoor te Amsterdam, tegen Quality Bakers (Nederland) BV te Gouda, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. G.J.T.M, van den Bcrgh te Amsterdam.

3.1 Ingevolge het bepaalde in art. 37A BMW is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering, nu gedaagde in het arrondissement 's-Gravenhage gevestigd is. Belanghebbende?

3.2 Quality Bakers heeft aangevoerd dat De Ambachtshof geen belanghebbende als bedoeld in art. 14C BMW is, omdat De Ambachtshof (kort gezegd) geen enkele affiniteit heeft met de

16

M A A R T

2 0 0 0

11 I J M I A 15

i N D U ï

bakkers- en broodbranchc. DC rechtbank verwerpt dit betoog. Naar haar oordeel heeft De Ambaclitsliof als deposant van hetzelfde merk in beginsel voldoende belang bij haar vorderingen, temeer nu zij heeft gesteld dat Bakkerij Aric Bcrtram J3V het merk KING CORN voor brood krachtens licentie zal gaan gebruiken en za! trachten het weer tot bloei te brengen. Onvoldoende gesteld of gebleken zijn feiten of omstandigheden, die zouden kunnen leiden tot liet oot deel dat De Ambaclitsliof m isbruik van bevoegdheid maakt of onbehoorlijk handelt jegens Quality Bakers door haai- vorderingen tot vervallenverklaring en doorhaling in te stellen. Normaal gebmik?

3.3 Centraal staat de vraag of Quality Bakers in de afgelopen vij f jaar voor de dagvaarding (8 april 1997) zonder geldige reden geen normaal gebruik van haar woorden beeldmerk ICING CORK voor brood heeft gemaakt, in welk geval haar merkrechten zijn vervallen op grond van art. 5 lid 3 BMW (oud, in dit geval nog van toepassingkrachtcnsart.lv van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Benei uxwet op de merken). De Ambachtshof heeft daartoe gewezen op de conclusies uit een rapport van onderzoeksbureau De Verlichting, waarin (kort gezegd) wordt geconcludeerd dat het gebruik van het woord- en beeldmerk KING CORN door Quality Bakers gedurende de afgelopen 1 5-20 jaar voor brood in de Benelux niet kon worden vastgesteld en dat de naamsbekendheid van KING CORN in Nederland nog bestaat, vooral samen met het reclamespotje 'Japic'. Voor het tegendeel heeft Quality Bakers met name gewezen op haar met producties aangetoond gebruik van het woord- en beeldmerk KING CORN voor in totaal 221 luxe feestkrentenbroden van 1300 gram per stuk, in december 1992 en 1993 verkocht in de regio Haarlem. Subsidiair heefr Quality Bakers aangevoerd dat zij deugdelijke redenen had voor dit relatief beperkte gebtuik van het merk KING CQRN en heeft zij een beroep gedaan op de 'Ileilungsbepaling' van art. 14C BMW (nieuw). 3.4 Naar het oordeel van de rechtbank is het melkgebruik voor de onderhavige 221 feestkrentenbroden niet te beschouwen als normaal gebruik in de zin van art. 5 lid 3 BMW (oud), alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden in aanmerki ng genomen. Quality Bakers produceert en verkoopt dagelijks op landelijke schaal grote hoeveelheden fabricksbrood van allerlei soort en gewicht, maar gebruikt haar merk KING CORN in de relevante periode van vijf jaar voorafgaand aan de dagvaarding slechts voor in totaal 221 luxe feestkrentenbroden van t300 gram in december 1992 en 1993 in de regio Haarlem. Dat is slechts een fractie van hetgeen als een normale dagproductie valt te beschouwen. Dat gebruik - wekt in verband met hetgeen in de (fabrieks)broodsector als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt - de indruk dat het enkel en alleen ertoe strekt om het recht op het merk KING CORN in stand te houden en n iet om voor de waren onder liet merk een afzet te vinden ofte behouden, ook niet als 'specialité'. Voor her overige is onvoldoende gesteld of gebleken dat Quality Bakers in de relevante periode van vijfjaar voor de dagvaarding enig normaal gebruik van het merk KING CORN heeft gemaakt. Het had op de weg van Quality Hakcrs gelegen zulks gemotiveerd te stellen, nu deze gegevens zich in haar domein bevinden. Quality Bakers heeft zonder enige onderbouwing nog gebruik van het merk TCTNG CORN voor paasbrood en bake-off brood aangestipt; hierin en ook overigens ziet de rechtbank geen aanleiding Quality Bakers nog tot bewijs toe te laten, zoals bij pleidooi nog in algemene termen verzocht.

I U I I- I I -

h . G H M [1 O M

1 0 7

Geldige reden?

3.5 Voorts had Quality Bakers naar het oordeel van de rechtbank geen geldige reden voor het voornoemde ondermaatse gebruik. Om verval te voorkomen had Quality Bakers dienen te stellen en eventueel te bewijzen dat er sprake was van buiten haar macht liggende, niet tot haar normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden, welke normaal merkgebruik onmogelijk of zo bezwaarlijk maakten, dat zulks naat in liet economisch verkeer gebruikelijke maatstaven in redelijkheid niet van haar of haar licentiehouders kon worden verwacht. Daartoe zijn de door Quality Bakers gestelde feiten en omstandigheden onvoldoende. Tot het normale ondernemersrisico van Quality Bakers behoort en/of niet buiten haar macht ligt immers dat broodproducenten thans nauwelijks publieksreclame maken en dat fabrieksbrood bij de consument tegenwoordig negatieve associaties wekt, zodat een nieuwe marketing strategie voor KING CORN nodig was, nog daargelaten de juistheid van deze stellingen van Quality Bakers. Andere feiten of omstandigheden, die nog tot een geldige reden in de zin van art. 5 lid 3 BMW (oud) zouden kunnen leiden, zijn niet gesteld of gebleken. '/ leilung'?

3.6 De rechtbank verwerpt ook het beroep van Quality Bakers op 'Heilung' (herstel) als bedoeld in art. 14C BMW (nieuw). Krachtens art. V van voornoemd Protocol zouden daarvoor slechts gedragingen van na 1 januari 1996 in aanmerking kunnen komen. Naar het oordcel van de rechtbank heeft Quality Bakers ook in dit opzicht onvoldoende gesteld terzake van het gebruik van KING CORN voor feestbroden en/of bake-off brood, terwijl zulks op haar weg had gelegen. Terzake van het bij pleidooi nog genoemde voorgenomengebruik voor Australisch vezel rijk witbood ('Hi-Maze') oordeelt de rechtbank dat het gestelde voorgenomen gebruik en/of her interne onderzoek daarnaar niet kunnen gelden als (begin van) gebruik in de zin van art. 14C BMW (nieuw), nu een en ander onvoldoende naar buiten toe is gebleken. Voorliet overige zijn onvoldoende feiten of omstandigheden gesteld of gebleken, die nog tot herstel kunnen leiden. 3.7 Gelet op het voorgaande luidt de tussenconclusie dat de vorderingen in conventie in beginsel moeien worden toegewezen en dat de vorderingen in reconventie in beginsel moeten worden afgewezen. Hierna zal de rechtbank nog beoordelen of KING CORN een algemeen bekend merk is, of het depot van De Ambachtshof te kwader trouw was en of De Ambachtshof onrechtmatig jegens Quality Bakers heeft gehandeld. Algemeen bekend merk?

3.8 Naar het oordcel van de rechtbank was KTNG CORN op het moment van depot door De Ambaclitsliof geen algemeen bekend merk (meer) in de zin van art, 4 lid 5 BMW jo. art. 6bis Verd rag van Parijs. De rechtbank is van oordeel dat, mede gelet op de bewoordingen van het eerste lid van art. 6bis ('en gebruikt voor... waren') voor algemene bekendheid in bedoelde zin is vereist dal van het merk ten tijde van het bestreden depot enig normaal gebruik ergens ter wereld wordt gemaakt. De bepalingen zijn niet bedoeld om de rechten op historische merken waarvan reeds geruime tijd geen (normaal) gebruik meer wordt gemaakt in stand te houden. Het enkele feit dat een grote meerderheid van het publiek KING CORN nog kent, is derhalve ongenoegzaam. De rechtbank passeert het bewijsaanbod van Quality Bakers bij pleidooi dan ook als in dit verband irrelevant.

1 O ö

BI.I

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Kwade trouw; onrechtmatigheid? 3.9 Evenmin is gebleken vin een depot te kwader trouw als bedoeld in art. 4 lid 6 BMW of van onrechtmatig handelen door De Ambachtshof. Uit het voorgaande volgt dat De Ambachtshof in beginsel met recht een beroep doet op het wettelijk systeem van de BMW, nu Quality Bakershaar wettelijke gebruiksverplichting terzake van het merk K1NG CORN op straffe van verval heeft geschonden. Onvoldoende gesteld of gebleken zijn bijzondere omstandigheden, die desondanks en afgezien van de in het voorgaande reeds verworpen stellingen toch zouden kunnen leiden tot het oordcel dat er sprake was van cen depot te kwader trouw of onrechtmatig handelen aan de zijde van De Ambachtshof. Daaraan kan niet afdoen dat De Ambachtshof aldus mogelijk profiteert van een in het verleden door Quality Bakers opgebouwde naamsbekendheid en/of reputatie van het merk KING CORN. 3.10 De slotsom is dat de vorderingen van De Ambachtshof zullen worden toegewezen en dat de vorderingen van Quality Bakers zullen worden afgewezen. Uirvoerbaarverklaring bij voorraad acht de rechtbank niet op haar plaats. Quality Bakers zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in conventie en in reconventie; daartoe behoren niet de als zodanig gevorderde, eventuele kosten van doorhaling. Beslissing De rechtbank: In conventie: - verklaart vervallen de rechten voortvloeiende uit de inschrijvingen van Quality Bakers van de Beneluxmcrken KING CORN onder nummers 523507 (woordbeeldmerk) en 529327 (woordmerk) en spreekt daarvan de doorhaling uit; -veroordeelt Quality Bakers in dekosten van hetgedingin conventie aan de zijde van De Ambachtshof, tot op deze uitspraak begroot op ƒ465,23 aan voorschotten (inclusief BTW) en ƒ 3.440,- aan salaris procureur; - wijst af het anders of meer gevorderde; In reconventie: -wijst de vorderingen af; - veroordeelt Quality Bakers in de kosten van het geding in reconventie aan de zijde van De Ambachtshof, tot op deze uitspraak begroot op nihil aan verschotten en ƒ 1.720,- aan salaris procureur. Enz.

E I G E N D O M

16

M A A R T

2 0 0 O

Nr. 29 Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 6 oktober 1999 (boetebeding Little Me) Mrs. G.B. van Esch, R.J. Verschoof en P.Krepel Art. 1 Algemene Termijnenwet De stelling dat een redelijke interpretatie van het boetebeding meebrengt dat Hemelvaartsdag en zaterdag en zondag niet meetellen, faalt. De overeenkomst bevat geen aanwijzingen dat alleen werkdagen voorde berekening van de verschuldigde boete meetellen, terwijl de Algemene Termijnenwet alleen op wettelijke termijnen van toepassing is. A rt. 6:75 SW Gedaagde beroept zich op overmacht, omdat zij in verband met het geslotenzijn van htutrjuridische afdeling op vrijdag 14 mei pas op maandag 17 mei kon bemerken dat zij nog niet aan haar verplichtingen had voldaan. Ook dit verweer faalt De gevolgen van het gesloten zijn van haarjuridische, afdeling behoren voor risico van gedaagde te. blijven. Art. 6:2 en 248 BW Het verweer dat. eisers gedaagde hadden moeten waarschuwen zodra. zij bemerkten dat zij de gegevens niet op tijd van gedaagde hadden ontvangen en aan gedaagde alsnog een termijn hadden moeten stellen, faalt evenzeer. Eisers hebben niet voor maandag 17 mei geconstateerd dat de gegevens niet waren ontvangen en hoefden dat ook niet te doen. Contractueel treedt het verzuim verdei zonder nadere ingebrekestelling in. Art. 6:89 BW De termijn waarbinnen eisers gedaagde met betrekking tot het uitblijven van het bericht hebben ingelicht, kan niet als onredelijk langworden. beschouwd. Art. 6:$4 BW Uit de bewoordingen van het artikel volgt dat de rechter een terughoudend gebruik van ie matigingsbevoegdheid dient, te maken. De beoordelingvan een eventuele matiging dient plaats te vinden aan de hand van het concreet door eisers gevorderde bedrag waarbij onvoldoende van belang is of eisers op grond van de overeenkomst ook een hoger bedrag zouden kebben kunnen vorderen. De Rechtbank is van oordeel dat de in beginsel over vijf dagen aan ieder van eisers verbeurde boete vanfzso.ooo,- gematigd dient te worden tot f100.000- aan ieder op grond van de volgende omstandigheden: (i) de brief met de vereiste gegevens is door een 'domme fout' aan de zijde van gedaagde, niet tijdig verzonden; (ü) gedaagde heeft niet op enigerlei wijze voordeel gehad van de te late veiTending; (Ui) zodra gedaagde de vergissing bemerkte, heeft zij de verlangde gegevens alsnog toegezonden: (ivj eisers hebben door de te late ontvangst geen- enkele schade geleden; (v) gedaagde is voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met boetebeding teruggekomen op een eerdere toezegging af te zien van toekomstige inbreuk op het merk 'Little me'. 1 Body Textiles Group BV te Ridderkerk, z Hans Textiel BV te Schiedam, eisers, procureur mr. LM. Tebbink, tegen Evora BV te Renswoude, gedaagde, procureur mr. B.F. Keulen. Defeiten 2.1 Zowel de door Body Textiles als de door Evora gedreven ondernemingen verkopen onder meer babykleertjes.

16

M A A R T

2 0 0 0

B I J B L A D

' N D U S T R i r l F

2.2 Eiseres sub ï is merkhoudster van het woord en beeldmerk 'Little Me' voor babykleertjes. Eiseres sub 2 is de exclusieve distributeur van eiseres sub ï. 2.3 In de loop van 1998 heeft Evora in de door haar gedreven vestigingen van Kruidvat babykleertjes aangeboden van het merk 'Little One'. Daarop aangesproken door Body Textiles heeft de heer Buur, hoofd inkoop van Evora, in juli 1998 tclcfon isch aan de heet A.W. de Boer, statutair directeur van Body Textiles, toegezegd voor de toekomst af te zien van het verder gebruik van het merk 'Little One'. 2.4. Begin 1999 h ceft Evora opnieuwbabykleertj es van het merk 'Little One' te koop aangeboden. Nadat Evora bij brief van 11 maart 1999 aan Body Textiles had laten weten nieL af te zullen zien van het verder gebruik van het merk 'Little One', heeft Body Textiles Evora in kort geding gedagvaard tegen de zitting van 20 april 1999. 2.5 Op 19 april 1999 zijn partijen schriftelijk het volgende overeengekomen: 1 Evora staakt en houdt gestaakt met ingang van 15 april 1999 iedere inbreuk op het woerd- en beeldmerk Little Mc in de Benelux- in het bijzonder het gebruik van het woord - en beeldteken Little One voor babykleertjes; 2 Evora legt voor 12 mei 1999 12:00 uur aan BIG (eiseres sub 1, rechtbank) overeen verklaring van een registeraccountant waaruit blijkt (i) hoe groot de voorraad is van Little One Meertjes die Evora op 12 mei 1999 houdt afin haar opdracht wordt gehouden en (Ui) dat voornoemde voorraad evengroot is als de voorraad die werd gehouden op 9 april 1999 door Evora; 3 Evora vernietigt onder haar leiding en voor haar kosten, onder toezicht van een vertegenwoordiger van BTG de in punt 2 bedoelde voorraad in de week van 20 mei 1999 op een nader door Evora, in de week van 10 mei 1999, schriftelijk aan de directeur van BTG (de heerB. Mots) door te geven plaats en tijdstip. Evora geeft de vertegenwoordiger van BTG de gelegenheid, voordat de voorraad wordt vernietigd, naar devoorraad te kijken en eventueel te tellen; 4Evoragarandeertdatdevoorraaddiezalwordenvernietigdgelijkisaan de voorraad van 9 april 1999; 5 Evora garandeert dat zij de bron is van de little One kleertjes en dat een derde de. kleertjes heeft gemaakt in opdracht van Evora; 6Evorabetaaltvoor28upri.l1999aanBTGhetbedragvanNLG17.50Q,-; 7 Evora zal aan zowel BTG als HT (eiseres sub 2, rechtbank) verbeuren een direct opeisbare boete van NLG 5.000,- per product ofNLG 50.000,per dag zulks ter uitsluitende keuze van BTG en UT dat Evora in strijd handeltmet de punten 1,2,3,4 en/oj'5 dan wel de opgaven onjuistblijken te zijn. De verbeurde boete wordt verlaagd naar NLG 250,- per product of NLG 1,500, per dagzulks ter uitsluitende keuze vanBTG en HT indien Evora bewijst dat de overtreding van punt 1 een incidentele overtreding betreft die ondanks haar uiterste inspanningom inbreuk te voorkomenis geschied. Onder een incidentele overtreding wordt hier verstaan de verkoop van inbreukmakende producten in ten hoogste drie Kruidvat winkels (vestigingen) waarbij geldt dat de incidentele overtreding in voornoemde drie Kruidvat winkels niet meer dan zo producten (10 verpakkingen), per winket en te rekenen vanaf 15 april 1999, betreft. Deze uilzondering geldt slechts tot 12 mei 1999. Daarna verliest deze uitzondering haar werking; S BTG en HT geven hun advocate opdracht het kort geding van zo april 1999 in te trekken en zullen geen verdere actie ondernemen in deze zaak tegen Evora met uitzondering van acties die noodzakelijk zijn voor de juiste nakomingvan deze overeenkomst.

F I G E N D O M

10

9

z.6 Op I7mei 1999 te 13.48 uur heeft de raadsvrouwe van Body Textiles per fax het volgende aan Evora meegedeeld: Ik verwijs naar de schikking van 19 april 1999. Ik bericht u als volgt: 1 BTG heeft niet voor 12 mei 199912:00 uur deverklaringvan een registeraccountant ontvangen. BTG heeft die verklaring nogsteeds niet; iDe heerMols heeft, in de weck van 10 mei 1999, geen datum en tijdstip ontvangen voor de vernietiging van de voorraad, De heer Mols heeft, diemelding nog steeds niet verkregen. 3DitbetekentdatEvoravandaagNLG300.ooo,-heeft verbeurd aan BTG en NLG 300.000, aan HT. De verbeurde boetes lopen iedere dag op. in het kader van het bovenstaande sommeer ik Evora vóór morgen 12:00 uur NI.G 600.000,- te betalen op het door mijn kantoor aangehouden rekeningnummer (...) en mei ingang van morgen iedere dag NLG ; 00.000,- te betalen op dit rekeningnummer voor iedere dagdat Evora in verzuim is. Indien aan het voorafgaandenictwordt voldaan ga ikover tot dagvaarding in kortgeding. 2.7 Op 17 mei 1999 te 1fi.39uur is namens Evora per fax volgende aan de raadsvrouwe van Body Textiles gesch reven: In navolging van de schikking zoals die tussen uw cliënt, BTG en Evora BV' op 19 april 1999 is tot stand gekomen bevestig ik u als volgt: - Evora houdt momenteel nog 1.285 kleertjes onder de naam Little One. Dit aantal is gelijk aan de voorraad welke zij hield op 9 apriljl. Bijgaand ontvangt u tevens de verklaring van een registeraccountant waarin dit eveneens is uiteengezet. Wij stellen voor de voorraad kleertjes op 19 mei a.s. ter vernietiging af te geven aan een daartoe gespecialiseerd bedrijf (te weten BFI). Deze afgifte tervernietigingviiidtplaatsopdehuidigeopslagplaats,zijndeonsdistributiecentrum teHeteren (...). Craagvernemen wij of hierbij een vertegenwoordigervan uw cliënt aanwezig wenst te zijn. Indien men prijs stelt op bijwoning van de feitelijke vernietiging bestaat de mogelijkheid om de medewerkervan het verniel; igingsbedrijfna afgifte te vergezellen naarde plaats van vernietiging. In elk geval zal door/namens BFI een garantieverklaring worden afgegeven waarin onder meer staat aangegeven dat de artikelen daadwerkelijk door hen worden vernietigd. 2.8 Als bijlage bij voormelde fax is gevoegd een schriftelijke verklaring van een registeraccountant, dat Evora op 12 mei 1999 1.285 stuks 'Little One kleertjes' in voorraad heeft, en dat die voorraad gelijk is aan de voorraad zoals die door Evora op 9 april 1999 werd gehouden. 2.9 Evota heeft ter zake van de tussen partijen overeengekomen boete nieis aan Body Textiles betaald. 3 De vordering en de grondslag daarvan 3.1 De vordei'i ng van Body Textiles komt (na vermindering van de eis) op het volgende neer: primair: - betaling van ƒ 250.000,- aan ieder van eisers, te vermeerderen met wettelijke rente over telkens ƒ so.000,- vanaf 12/13 niei 1999, 13/14 mei 1999, 14/15 mei 1999, 15/16 mei 1999 en 16/17 mei 1999', subsidiair: - betaling aan beide eisers van een in goede justitie te bepalen bedrag, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 12 mei 1999 of een in goede justitie te bepalen datum; - een en ander met veroordeling van Evora in de proceskosten. 3.2 Body Textiles legt aan haar vordering ten grondslag dat Evora de door haar gevorderde bedragen aan haar verschuldigd is op grond van de in 2.5 geciteerde overeenkomst.

1 1 Q

•

I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

4 Het verweer en de beoordeling

4.1 Met betrekking tot de voorgeschiedenis beeft Evora onder meer aangevoerd (conclusie van antwoord sub 4), dat de in 2.3 vermelde toezegging van de heer Buur slechts inhield dat zij op d at momenr zou stoppen met de verkoop van babykleertjes van liet merk 'Littlc One', maar dat zij zicli daarmee niet verbonden had om in de toekomst ooit nog onder de benaming 'Little One' babykleertjes op de markt zou brengen. 4.2 De rechtbank kan Evora hierin niet volgen, In de als productie ij bij conclusie van eis overgelegde brief van 11 maart 1999 schrijft Evora immers aan Body Tcxtilcs: Hoewel de heerBuur, zoals u in uw brief aangeeft, in juli 199S telefonisch had bevestigd voorde toekomst af te zien van verder gebruik van Het merk Little One, wensen wij na een inmiddels nader uitgevoerd onderzoek onzerzijds, onder meer wegens de in hierboven vermelde alinea omschreven redenen (namelijk dat visuele en auditieve associatie tussen beide merken ver te zoeken is, rechtbank), hierop terug te komen.

Daarmee heeft Evora erkend dat Evora de door Body Textiles bedoelde toezegging heeft gedaan. 4.3 Partijen zijn het erover eens dat door Evora in ieder geval niet over meer dan vijf dagen de overeengekomen boete is verbeurd. 4.4 Voorts heeft Evora bet volgende aangevoerd. a Feestdagen tellen niet mee

4.4.1 Volgens Evora brengt een redelijke interpretatie van het boetebeding mee dat Hemelvaartsdag 13 mei 1999 en zaterdag en zondag i s en 16 mei 1999 niet meetellen. Zij verwijst daartoe naar de ratio van artikel 1 Algemene termijnen wet. 4.4.2 Dit verweer faalt. De overeenkomst bevat geen aanwijzingen dat alleen werkdagen voor de berekening van de verschuldigde boete meetellen, terwijl de Algemene Termijnenwet alleen op wettelijke termijnen van toepassing is. b Op vrijdag 14 mei 1999 waren bijna alle bedrijven gesloten

4.4.3 Evora beroept zich op overmacht omdat in verband met het gesloten zijn van haar juridische afdeling op vrijdag 14 mei 1999 zij pas op maandag 17 mei 1999 kon bemerken dat zij nog niet aan haar verplichtingen had voldaan. Ook dit verweer faalt. De gevolgen van bet gesloten zijn van haar juridische afdeling behoren voor risico van Evora te blijven. cBodyTextileshadEvoramoetenwaarsckiiwen zodrazij bemerkte datzij de gegevens niet op tijd van Evora had ontvangen en aan Evora alsnogeen termijn moeten stellen

4.4.4 Evora beroept zicli in dit verband op de tedelijkheid en billijkheid. De rechtbank volgt Evora hierin niet. M iet gesteld of gebleken is dat Body Tcxtilcs reeds vóór maandag17 mei 1999 heeft geconstateerd dat de benodigde gegevens niet waren ontvangen. Uit de aard van de overeenkomst volgt geen verplichting van Body Tcxtilcs haar organisatie zo in te richten dat zij bedoelde constatering voordien móest doen, op straffe van verval van het verbeuren van een boete door Evora. Het vervolgens alsnog gunnen van een termijn aan Evora haar verplichtingen na te komen kan niet van Body Textiles worden gevraagd, gelet op de bepaling in de overeenkomst dat het verzuim zonder nadere ingebrekestelling zou intreden.

E I G E N D O M

15

M A A R T

2 0 0 0

d Body Textiles heeft pas op maandag 17 mei 1$$$ aanspraakgemaaktop de boete

4.4.5 Evora verwijst in dit verband naar de regeling van artikel 6:89 BW, dat een schuldeiser geen beroep meer kan doen op een gebrek in de prestatie, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moet ontdekken, heeft geprotesteerd, Dit verweer gaat reeds daarom n iet op, omdat de termijn waarbinnen Body Textiles Evora met betrekking tot het uitblijven van het bericht heeft ingelicht niet als onredelijk lang kan worden beschouwd. Onverminderd hetgeen hierna word r overwogen met betrekking tot liet beroep van Evora op matiging kan niet geoordeeld worden dat Body Textiles zo lang heeft stilgezeten dat zij de boete daardoor onredelijk heeft laten oplopen. e De boete dient op de voetvan artikel 6:94 BW gematigd te worden

4.4.6 De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende. Uit de bewoordingen van artikel 6:94BW('indicn dcbillijkheid dit klaarblijkelijk eist') volgt dat de rechter een terughoudend gebruik van de matigingsbevoegdheid dient te maken. 4.4.7 Body Tcxtilcs heeft zich tegen matiging verzet. Ten eerste stelt zij dat de overeenkomst dient te worden gelijkgesteld aan een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, omdat zij aan te merken is als een vaststellingsovereenkomst. Dit betoog gaat niet op. Het boetebeding is immers aan te merken als een verbintenis van Evora die niet de vaststelling zelf (namelijk impliciet dat het gebruik van 'Little One' aan te merken is als merkinbreuk) betreft. Op een dergelijke verbintenis is artikel 6:94 BW van toepassing. 4.4.8 Voorts beroept Body Textiles zich op rechtspraak met betrekking tot vermindering van door de rechter opgelegde d wan gsommen. Volgens haar vol gt daaruit dat matiging slechts mogelijk is in het geval van overmacht, waarvan in dit geval geen sprake is. Dit standpunt is onjuist. In dit geval is immers sprake van een door partijen overeengekomen boete. 4.4.9 Body Textiles voert verder aan dat voor matiging geen plaats is omdat zij zelf al gematigd heeft, namelijk door geen boete te claimen voor overrreding van punt 3 van de overeenkomsten geen boete te berekenen per product. Naar het oordeel van de rechtbank staat het afzien door Body Textiles van het vorderen van een boete wegens het niet nakomen van punt 3 en van het berekenen van de boete per product, hetgeen inderdaad tot een (veel) hogere vordering zou hebben geleid, niet aan eventuele verdere matiging in de weg. De beoordeling daarvan dient immers plaats re vinden aan de hand van het concreet door Body Textiles gevorderde bedrag, waarbij onvoldoende van belang is of Body Textiles op grond van de overeenkomst ook een hoger bedrag zou hebben kunnen vorderen. 4.4.10 Bij de beoordeling van het beroep van Evora op matiging acht de rechtbank de volgende omstandigheden van belang: i) uit hetgeen partijen rer comparitie hebben verklaard volgt, dat zij het erover eens zijn dat de voor Body Textiles bestemde brief met bijlage wat de inhoud betreft aan de overeenkomst beantwoordde en dat zij tijdig voor verzending gereedlag, maar dat deze brief door een 'domme fout' van de zijde van Evora niet is verzonden. ii) niet gesteld of gebleken is dat Evora op enigerlei wijze voordeel gehad kan hebben van de re late verzending van de gegevens (bijvoorbeeld door de verkoop van babykleertjes van het merk 'Little One' niet gestaakt te houden). iii) zod ra zij de vergissi ng bemerkte heeft Evora mei bekwame spoed, namelijk dezelfde middag, de verlangde gegevens aan Body Textiles gezonden.

Ifi

M A A 3 T

2 0 0 0

B I J B L A D

I N D U S T H I Ë L t

iv) partijen zijn liet erover eens dat Bod}' Tcxtilcs uiteindelijk geen (enkele) schade heeft geleden doordat de brief ie laat ontvangen is, omdat de babyklcertjes in kwestie binnen het door partijen overeengekomen tijdsbestek althans binnen twee dagen nadien, zijn vernietigd, en een vertegenwoordiger van Body Tcxtiles daarbij aanwezig is geweest. v) Evora is voorafgaand aan het sluiten van de in 2.5 vermelde overeenkomst teruggekomen op een eerdere toezegging af te zien van toekomstige merkinbreuk met betrekking lot 'Litlle Me'. 4.4.11 Aan Body Textiles kan worden roegegeven dat partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de boete verbeurd wordt bij niet-nakoming van elk van de verplichtingen van Evora, dus ook die niet betrekking tot het tijd ig doen toekomen van eerdergenoemde gegevens. Op grond van de met i) tot en met iv) aangeduide omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de verbeu rde boete voor matiging in aanmerking komt. Voor de door Evora bepleite matiging tot nihil is echter geen aanleiding. Terecht wijst Body Textiies erop dat zij belang heeft bij veroordeling van Evora, teneinde er niet nogmaals mee te worden geconfronteerd dat Evora op een toezegging tot het staken van het plegen van merkinbreuk terugkomt. 4.4.1 2 Op grond van voormelde in onderlinge samenhang beschouwde omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de in beginsel over vijf dagen aan ieder van eisers verbeurde boete van ƒ 250.000,- gematigd dient te worden tot een aan ieder van eisers te betalen bedrag van ƒ 100.000,-. 4.5 Hetgeen partijen voor het overige hebben aangevoerd, behoeft geen bespreking. Evora zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. 5 De beslissing

De rechtbank: 5.1 Veroordeelt Evora om binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan zowel Body Tcxtilcs Group BV als aan Hans Textiel BV een bedrag van/ 100.000,-(...), vermeerderd met de wettelijke rente over ƒ 50.000,- vanaf 13 mei 1999 en over ƒ 50.000,- vanaf 14 mei 1999, tot aan de dag van voldoening. 5.2 Veroordeelt Evora in de proceskosten aan de zijde van Body Textiies gevallen, tot op deze uitspraak begroot op ƒ 7,485,-aan verschotten en op ƒ 7.600,- aan salaris. 5.3 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 5.4 Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

L I G L N D O M

1 1 1

Nr. 30 President Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 2.6 februari 1999 (koerswinststapelaar) Mr. J.A.Z. Hoon Graallaiid Art.6:i6zHW Het zonder toestemming en wetenschap van eisers doen registreren van de internet-domeinnaam 'koerswinststapdaar.com' op eigen naam door gedaagde is onrechtmatig jegens eisers. Er is namelijk sprake van misleiding doordat ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat deze domeinnaam betrekking heeft op een website van eiseres sub 2, in ieder geval tot aan het moment dat de website is opgeroepen. Dit wekt ook verwarring ten aanzien van eiseres sub 1 in de hand. Bovendien ontneemt gedaagde met de registratie van die domeinnaam eiseres sub 2 de mogelijkheid om zelf die domeinnaam te laten registreren en daarmee informatie beschikbaar te stellen voor cliënten die het product de KoerswinstStapelaar hebben gekocht en via Internet geïnformeerd kunnen worden. De mogelijkheid dat eiseres sub 2, en ook eiseres sub 1, door gedaagdes handelwijze schade lijdt en heeft geleden is niet louter denkbeeldig. Art. 13A, lid itlBMW De registatic en het gebruik van de domeinnamen 'koerswinststapelaar.nl' en 'koerswinststapelaar.com' maken inbreuk op het woordmerk 'De Koerswinst Stapelaar van GroeiVemogen '• Art. 289 RV en art. 13A lid 1 HM w Nuvreesvoorkemieuwdgebruikvan de domdnnaamniel ongegrond voorkomt, heeft eiseres sub 2 voorshands een spoedeisend belang bij overdracht c.q. overschrijvingvan de domeinnaam aan haar.

1 Fortis Nederland NV te Utrecht, 2 GrociVcrmogcn NV te Utrecht, eiseressen, procureur mr B. Peek, advocaatmrR.M.R. van Leeuwen te Amsterdam, tegen 1 Johan Norbert Brokerhof, (mede) h.o.d.n. J-'inancieel Planbureau te Otterlo, gedaagde, verschenen in persoon, z J.N. Brokerhof Assurantiën BV te Ede, gedaagde, vertegenwoordigd door haar directeur, gedaagde sub 1. 2 De feiten

2.1 Eiseres sub 1, hierna Fortis, maakt onderdeel uit van de Fortis Groep, een internationaal financieel concern, h'ortis bicdr haar klanten een breed pakker van verzekerings-, bank- en beleggingsdiensten aan. Eiseres sub z, hierna GroeiVermogen, is een onderdeel van Fortis. GroeiVermogen is rechthebbende op het op 22 november 1996 gedeponeerde Benelux beeldmerk 'NV GroeiVermogen' (registratienummer C04088), voor diensten in de klasse 36, en het op 29 juli 1998 gedeponeerde Beneluxwoordmerk 'De Koerswinststapelaar van GroeiVermogen1 (registratienummer 920478), voor diensten in de ldasse 36. 2.2 Eén van de producten d ie GroeiVermogen aanbiedt is de zogenaamde 'Koerswinststapelaar'. Informatie over de Koerswinststapelaar wordt door GroeiVermogen onder meer op Internet aangeboden via haar website, bereikbaar onder de URL's (Uniform Resource Locator) 'http://www.nl.fortis.com/ gv' en 'http://www.groeivermogen.nl'. 2.3 Gedaagde sub 1, hierna Brokerhof, drijft mede onder de handelsnaam Financieel Planbureau een eenmanszaak. Brokerhof houdt zich bezig met het geven van advies over sparen en lenen. Brokerhof is enig aandeelhouder en directeur van gedaagde sub

1 1 2

B I J

BI. A D

I N D U S T R I Ë L E

2, hierna Brokerhof Assurantiën. Deze vennootschap houd t zich bezig met het bemiddelen in assurantiën, financieringen en leasing en het verzorgen van hypotheken. z.4GroeiVermogenheeftBrokerhofbegin november 1998 mondeling toestemming gegeven tot het gebruik van informatieve delen van de teksten (over de Koerswins tStapelaar) van het Internetadres'www.groeivermogcn.nl'. 2.5 Brokerhof heeft zonder toestemming en wetenschap van Fortis en CroeiVermogen begin november 199S de internet domeinnamen 'kocrswinststapelaar.nl' en 'koerswinststapelaar.com' op naam van zijn eenmanszaak 'Financieel Planbureau' doen registreren bij de Stichting Internet Domein Registratie Nederland, respectievelijk Nerwork Solutions, Inc. Onder deze domeinnamen is door Brokerhof respectievelijk Brokerhof Assurantiën op Internet informatie aangeboden over de KoerswinstStapelaar van GroeiVermogen. De informatie op de betreffende website was een vrijwel getrouwe kopie van de informatie op de website van GroeiVermogen, zij het dat Brokerhof respectievelijk Brokerhof Assurantiën op haar site een eigen logo 'De Koerswinst Stapelaar' had geplaatst. 2.6 Fortis heeft Brokerhof op 19 november 199S aangeschreven dat het sub 2.5 weergegeven handelen inbreuk maakt op haar merk-en handelsnaam rechten en heeft Brokerhof gesommeerd deze inbreuk te staken en mee te werken aan de overdracht aan G roeiVermogen van de domeinnamen 'koerswinststapelaar.nl' en 'koerswinststapelaar.com'. 2.7 Brokerhof heeft zowel mondeling als op 23 november 1998 schriftelijk aan Fortis te kennen gegeven deze domeinnamen aan GroeiVermogen te zullen overdragen, en heeft ook zijn medewerking verleend aan overdracht van de domeinnaam 'koerswinststapelaar.nl'. Brokerhof heeft tevens aanspraak gemaakt op een onkostenvergoeding voor door hem beweerdelijk gemaakte advertentiekosten. 2.8 De domeinnaam 'kocrswinststapclaar.com' is tot op heden 11 iet aan GroeiVermogen overgedragen en staat nog op naam van Financieel Planbureau, de eenmanszaak van Brokerhof, De informatie over de KoerswinstS tapelaar word t door Brokerhof respectievelijk Brokerhof Assurantiën thans niet meer op Internet beschikbaar gesteld. 3 De vorderingen

3.1 Fortis en GroeiVermogen vorderen, zakelijk samengevat, diverse voorzieningen die de strekking hebben dat Brokerhof respectievelijk Brokerhof Assurantiën het gebruik van de domeinnaam 'koerswinststapelaar.com' en het teken 'De Koerswinst Stapelaar' zal staken en gestaakt zal houden, en dat Brokerhof voormelde domeinnaam aan GroeiVermogen zal overschrijven ('re-routen'), een en ander versterkt met dwangsommen. Voorts vorderen Fortis en GroeiVermogen een voorschot op schadevergoeding, alsmede een vergoeding voor buitengerech tel ijkc kosten. 3.2 Fortis en GroeiVermogen stellen dat Brokerhof respectievelijk Brokerhof Assurantiën met de domeinnaam'koers winstsrapelaar.com' inbreuk maakt op de sub 2.1 bedoelde merkrechten, alsmede op de aan de website van Fortis en GroeiVermogen verbonden auteursrechten. In hun visie handelt Brokerhof respectievelijk Brokerhof Assurantiën tevens onrechtmatig, met alle schade van dien. Het feit dat de Brokerhof de informatie over de

E I G E N D O M

10

M A A R T

2 0 0 0

KoerswinstStapelaar thans niet meer op Internet beschikbaar stelt, laat de inbreuk op de exclusieve rechten van GroeiVermogen onverlet. Brokerhof respectievelijk Brokerhof Assurantiën is in de gelegenheid de gewraakte informatie zo weer beschikbaar te stellen onder deze domeinnaam. Er is dus sprake van een reële dreiging van hervatting van het gebruik van de domeinnaam, en dus van merkinbreuk. Fortis en GroeiVermogen bestrijden voorts ui tdrukkel ijk dat met Brokerhof is afgesproken, dan wel aan hem is toegezegd om aan hem een onkostenvergoeding te betalen. 3.3 Brokerhof, die tevens namens Brokerhof Assurantiën verweer voert, erkent dat de hiervoor sub 2.5 weergegeven handelwijze inbreuk maakt op de rechten van GroeiVermogen en Fortis. Volgens Brokerhof is Fortis/GroeiVermogen gehouden tot het betalen vaneen onkostenvergoeding, waarover hierna meer. 4 De motivering van de beslissing

4.1 De bevoegdheid tot kennisneming van de vordering terzake het merkrecht vloeit voort uit het bepaalde in artikel 37A van de Benelux Merken wet (BMW). 4.2 Vooropgesteld moe t worden dat Brokerhof heeft erkend dat zijn handelwijze zoals hiervoor sub 2.5 weergegeven i n strijd is met de aan hem verleende toestemming om alleen informatieve delen van de tekst over de KoerswinstStapelaar te mogen gebruiken. Voormelde handelwijze is, voorlopig geoordeeld, onrechtmatig jegens zowel Fortis als GroeiVermogen. Er is namelijk s prake is van misleiding, doordat ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat de domeinnaam 'koerswinststapelaar.com' betrekking heeft op cen website die afkomstig is van GroeiVermogen, in ieder geval tot aan het moment dat de website is opgeroepen. Dit wekt ook verwarring ten aanzien van Fortis in de hand. Bovendien ontneemt Brokerhof met de registratie van de domeinnaam 'koerswinststapelaar.com' GroeiVermogen de mogelijkheid om zelf die domeinnaam te laten registreren en daarmee informatie beschikbaar te stellen voor cliënten die het product d t KoerswinstS tapelaai hebben gekocht en via Internet geïnformeerd kunnen worden. De mogelijkheid dat CroeiVermogen, en ook Fortis, door de handelwijze van Brokerhof schade lijdt en heeft geleden is niet louter denkbeeldig. 4.3 Brokerhof heeft tevens erkend dat de registratie en het gebruik van de domeinnamen 'koerswinststapclaar.nl' en 'koerswinststapelaar.com' inbreuk maakt op hei woordmerk 'De KoerswinstStapelaar van GroeiVermogen'. Dit gebruik is (in ieder geval) aan te merken als gebruik in dezin van artikel 13A1 id 1 onderd BMW. 4.4 Brokerhof heeft evenmin betwist dat hij althans Brokerhof Assurantiën in de presentatie op internet zonder toestemming van GroeiVermogen gebruik heeft gemaakt van het beeldmerk 'NV CroeiVermogen'. Op grond van artikel 13A lid 1 onder a BMW kan GroeiVermogen zich tegen dit gebruik verzetten. 4.5 Op grond van het voorgaande is Brokerhof bij brief van 19 november r9g8 van Fortis met recht aangeschreven tot staking van het gebruik van de domeinnamen 'koerswinststapelaar.nl' en 'koerswinststapelaar.com', alsmede tot overdracht van deze domeinnamen aan GroeiVermogen. Inmiddels is eerstgenoemde domeinnaam aan GroeiVermogen overgedragen. 4.6 Omdat het Fortis en GroeiVermogen in dit kort geding er hoofdzakelijk om gaat te bewerkstelligen dat Brokerhof de

1B

M A A R T

2 0 0 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

domeinnaam 'koerswinststapelaar.com' aan GroeiVermogen zal overzetten zal niet nader worden ingegaan op de vraag of het overnemen en beschikbaar stellen van informatie over de KoerswinstStapelaai' inbreuk maakt op de aan GroeiVermogen toekomende auteursrechten met betrekking tot de inhoud (tekst en afbeeld ingen) en de vormgeving van haar website. 4.7 Vast staat dat Brokerhof respectievelijk Brokerhof Assurantiën de informatie over de KoerswinstStapelaar thans niet meer op Internet beschikbaar stelt. .De domeinnaam 'koerswinststapelaar.com' staat echter nog steeds op naam van Financieel Planbu rcau, de onderneming van Brokerhof. Brokerhof is, naar deze ook erkent, in de gelegenheid de gewraakte informatie zo weer op Internet beschikbaar te stellen onder deze domeinnaam. Brokerhof stelt ter zitting hoegenaamd geen plannen in die richting te hebben. Volgens Brokerhof hoeven Fortis en GroeiVermogen dan ook niet bevreesd te zijn dat hij, d i reet dan wel indirect via zijn besloten vennootschap Brokerhof Assurantiën BV, opnieuw gebruik zal maken van de domeinnaam 'koerswinststapelaar.com'. 4.8 Vrees voor hernieuwd gebruik van de domeinnaam komt, voorlopig geoordeeld, echter niet ongegrond voor. Brokerhof is namelijk pas bereid aan overzetting van de domeinnaam op naam van GroeiVermogen mee te werken tegen betaling van een onkostenvergoeding voor de door hem gemaakte advertentiekosten om de KoerswinstStapelaar te promoten. Volgens Brokerhof heeft GroeiVermogen hiervan financieel voordeel genoten, terwijl de Tntcrnctactic hem veel geld heeft gekost, zonder opbrengst te genereren. Volgens Brokerhof heeft Fortis/ GroeiVermogen toegezegd een onkostenvergoeding te betalen, hetgeen Fortis en GroeiVermogen met klem betwisten, waarover hierna meer. Zolang Brokerhof geen vergoeding ontvangt blijft de domeinnaam 'koerswinststapelaar.com' dus op naam van Financieel Planbureau staan, de eenmanszaak van Brokerhof, met alle risico van dien. 4.9 Uit de overgelegde stukken blijkt voorshands niet van een toezegging van Fortis en GroeiVermogen om de door Brokerhof gemaakte kosten te vergoeden. Brokerhof heeft de door hem gestelde toezegging verderop geen enkele wijze kunnen onderbouwen. Aan de schriftelijke uitnodiging van de advocaat bij brief van Z2 december 1998 van Fortis en GroeiVermogen om de door hem gestelde kosten te specificeren heeft Brokerhof, naar hij ter zitting heeft toegegeven, niet voldaan. Tot op hcd en heeft Brokerhof geen overzicht van deze kosten, die hij op ƒ 10.000,bcgroor, kunnen produceren. Voorlopig zal er van moeten worden uitgegaan dat aan Brokerhof geen toezegging tot betaling van een onkostenvergoeding is gedaan. Er is dan ook geen belemmering om aan overdracht van de domeinnaam 'koerswinststapelaar.com' aan GroeiVermogen mee te werken. 4.10 Gelet op hetgeen hiervoor sub 4,8 en sub 4.9 is overwogen hebben Fortis en GroeiVermogen, voorlopig geoordeeld, een spoedeisend belang bij een veroordeling van Brokerhof en Brokerhof Assurantiën om iedere inbreuk op de merkrechten van GroeiVermogen te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder het gebruik van de domeinnaam 'koerswinststapclaar.com' en het teken 'De Koerswinst Stapelaar', versterkt met een dwangsom, een en ander zoals onder T van het petitum gevorderd. Deze vordering is daarom toewijsbaar als na te melden. 4.1 1 Om dezelfde reden heeft GroeiVermogen voorshands een spoedeisend belang bij overdracht c.q. overschrijving van de

E I G E N D O M

1 1 3

domeinnaam 'kocrswinststapcIaar.com' aan haar, versterkt met dwangsommen, een en ander zoals onder Iüa c en IV van het petitum gevorderd. Deze vorderingen zullen daarom worden toegewezen als na te melden. 4.iz Fortis en GroeiVermogen hebben onder Ia tevens gevorderd Brokerhof en Brokerhof Assurantiën te veroordelen om ieder gebruik van met hu 11 handelsnamen overeenstem mende tekens te staken, maar die vordering is noch in de dagvaarding noch ter terechtzitting (nader) onderbouwd en is daarom niet toewijsbaar. 4.13 Voor een veroordeling als onder Ib gevorderd, gebaseerd op lier auteursrecht, bestaat gelet op hetgeen hiervoor sub 4.4 is overwogen onvoldoende spoedeisend belang. Deze vordering zal daarom worden afgewezen. 4.14 Voor een algemene veroordeling zoals onder Ib en Ie gevorderd is geen grond. Deze vorderingen zullen daarom worden afgewezen. 4.15 Ten aanzien van het voorschot op schadevergoeding van ƒ 10.000,-, zoals onder V gevorderd, geldt dat iedere schadeberekening ontbreekt. Fortis en GroeiVermogen hebben ter zitting aangegeven dat zij niet in staat zijn een dergelijke berekening op te stellen. Voor het toekennen van een voorschot is dan ook geen grond. Bovendien ontbreekt hierbij een spoedeisend belang. Deze vordering zal daarom worden afgewezen. 4.16 Met betrekking tot de vergoeding voor buitengerechtelijke kosten van ƒ 5.000,-, zoals onder VI gevorderd, ontbreekt eveneens iedere cijfermatige onderbouwing. Ook hier geldt dat er geen spoedeisend belang is. Deze vordering is daarom niet toewijsbaar. 4.17 Per 1 januari 1996 is voor Nederland van kracht geworden Bijlage 1Cbij hetWTO verdrag: de Agrccracnt onTradcRclatcd Aspects ol'Intellectuel Property Rights (Het TRIPs verdrag). Nu het Europese Hof van Justitie bij uitspraak van 16 juni 199S OTBal augustus i998,afl. 29, blz. 1214) heeft beslist dat artikel 50 van het verdrag toepasselijk is op een voorlopige voorziening als thans gevorderd, en aannemende dat dit verdrag rechtstreekse werking heeft, zal cen term ij n als bedoeld in l id 6 van dat artikel voor het aanhangig maken van een bodem-proced ure worden bepaald. Wordt deze bodemprocedure niet aanhangig gemaakt, dan kan Brokerhof, respectievelijk Brokerhof Assurantiën zo nodig herroeping van de thans te treffen maatregelen verzoeken. 4.18 Als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partijen zullen Brokerhof en Brokerhof Assurantiën in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. Voor een hoofdelijke proceskostenveroordeling zijn geen wettelijke gronden gesteld of gebleken, zodat deze zal worden afgewezen. 5 De beslissing

De president 5.1 veroordeelt Brokerhof en Brokerhof Assurantiën binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis het ge bruik van de domeinnaam 'koerswinststapclaar.com' en het teken (logo) 'De Koerswinst Stapelaar' op Internet, alsmede ieder gebruik van de met de merken van GroeiVermogen overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden.

1 1 4

DIJ

B L A D

I N D U S T H I É L E

5.2 veroordeelt Brokerhof en Brokerhof Assurantiën om ingeval zij na betekening van dit vonnis in gebreke mochten blijven aan bovenstaande veroordeling te voldoen aan Fortis en GroeiVermogen een dwangsom te betalen van ƒ5.000,- per dag(deel) c.q. overtreding, tot cen gezamenlijk maximum van f 50.000,-. 5.3 veroordeelt Brokerhof om binnen twee dagen na beteken i ng van dit vonnis op zijn kosten de domeinnaam 'koerswinststapelaar.com' te (laten) re-routen (om te leiden) naar de website van GroeiVermogen, zijnde 'www.groeivermogen.nl', een en ander in afwachting van het effectueren van de hierna onder 5.4 te geven veroordeling. 5.4 veroordeelt Brokerhof om binnen vijf dagen na betekening van d it vonn is al datgene te doen wat van zijn zijde nodig is teneinde te bewerlistelligen dat de registratie van de domeinnaam 'kocrswinststapelaar.com' op naam wordt gezet van GroeiVermogen N.V., ArchimcdeslaanS, 3584 BA Utrecht, een en ander conform de instructies van de Internet (service)provider van Brokerhof en de instructies (en de 'Registrant Name Changc Agrccmcnt Transfer') van InterNIC, als beschreven in 'http://' intemic.net/regchange/agreement.htmTen, indien het op deze wijze onmogelijk zou blijken de overzetting van de domeinnaam te bewerkstelligen, per telefax (+1.703.742 6950) en per koerier aan: Necwork Solutions, Inc., Attn.: Registrant Change Group, 505 Huntmar Park Drive, Herndon, VA Z0170, USA, een schriftelijk bericht re doen toekomen waarin Brokerhof verzoekt om, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, de registratie van de domeinnaam 'koerswinststapelaar.com' op naam te zetten van GroeiVermogen N.V. voornoemd, en op eerste verzoek alle daartoe door de Intern et (scrvicc)providcr van Brokerhof en Network Solutions, Inc. eventueel verlangde informatie te verstrekken en medewerking te verlenen, een en ander onder aanbod van vergoeding van alle eventueel door deze te maken kosten. 5.5 beveelt Brokerhof van alle in het kader van de hiervoor sub 5.3 en sub 5.4 bedoelde correspondentie binnen twee dagen na verzending, danwei na ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van Fortis en GroeiVermogen te zenden. 5.6 veroordeelt Brokerhof om ingeval hij na betekening van dit vonnis in gebreke mocht blijven aan de veroordelingen sub 5.3 en sub 5.4 en het bevel sub 5.5 te voldoen, aan Fortis en GroeiVermogen een dwangsom te betalen van ƒ 1.000,- per dag(deel) c.q. overtreding, echter tot een gezamenlijk maximum van ƒ 50.000,-.

5.zbepaalt de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig gemaakt moet worden op drie maanden nadat deze in kort geding gegeven voorzieningen onherroepelijk zijn geworden. 5.S veroordeelt Brokerhof en Brokerhof Assurantiën in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Fortis en GroeiVermogen bepaald op ƒ 1.550,- voor salaris en op ƒ 530,90 voor verschotten. 5.9 verklaart dit vonnis tot zover uilvoerbaar bij voorraad. 5.10 weigert het anders of meer gevorderde. Enz.

E I G E N D O M

1 G

M A A R T

2 0 0 0

16

M A A R T

2 0 0 0

B I J B L A D

I N O U S T R I E L E

B E R I C H T E N PAO-cursus De elektronische overheid vanuit staats- en bestuursrechtelijk perspectief Op donderdag 25 mei 2000 wordt van 9.30 uur tot 17.00 uur te Utrecht de cursus 'De elektronische overheid vanuit staats- en bestuursrechtelijk perspectief' gegeven. Docenten zijn: prof. mr. M.A.P. Bovens en prof. mr. H.R.B.M. Kurnmeling. Kosten: HLG 850,-. Inlklitingen en aanmeldingen: Universiteit Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Juridisch PAO, Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht. Tel. 030-2537021/2; Fax 030-2538410; E-mail: [email protected]; Internet: www.law.uu.nl/pao. EPA-cursusscn najaar 2000 Door de EPA te Trier worden de volgende cursussen georganiseerd: 'Intellectual Property Rigfits under European Competition Law' tijdens twee bijeenkomsten op 9 en 10 november 2000 te Trier, Duitsland; onderwerpen: Technology-Transfer Agreements, Trade mark and software licensing - abuse of dominant position by IPR owners - free movement of goods and services; organisatoren: prof. dr. H. Ullrich eu A. Pérez vanKappel; doelgroep: adviseurs op het terrein van IE en in business law gespecialiseerde advocaten. Kosten: 340,— EURO 'Recent developments regarding the law on trade inarks, designs and models' op 20 november 2000 te Trier, Duitsland; organisator. A. Pérez; doelgroep: advocaten meteen merken-, octrooi-, tekeningen- en modellen praktijk. Kosten: 340,- EURO Tndusirial and intellectual property in tbc tug-of-warbetween competition and technological change' tijdens twee bijeenkomsten op 23 en 24 november 2000 te Trier, Duitsland; organisator, dr. M. Novak-Stief M.B, L.-HSG; doelgroep: advocaten, octrooigemachtigden, bedrijfsjuristen, rechters en andere ambtenaren en universitair personeel. Kosten: 390,- EURO Inlichtingen en aanmeldingen: Eva Maria Duck Tel. + 49 651 93 73 7 - 4 1 ; E-mail: cduck® era.int Course director: dr. LudovicBernardeau, IX. M Tel. + 49 651 93 737 - 42; E-mail: lbernardeau ® era.int Specialist unit director: Anronio Pérez van Kappel, LL.M Tel. + 49 65193 737 - 40; E-mail: aperez @ era.int

E I G E N D O M

1 1 5

B I J B L A D

Q FF

I C I Ë L E

I N D U S T R I Ë L E

M E P E D

E I G E N D O M

16

M A A R T

2 0 0 0

L I N G E N

Sluiting Bureau I.E.

Register van Octrooigemaclitigdcn

1 let Bureau voor de Industriële Kigcndom zal op vrijdag 21 april 2000 (Goede Vrijdag] voor het publiek gesloten zijn. (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom.)

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat de inschrijving van de heer dr. ir. J. Stuffken, wegens zijn overlijden op 21 januari zooo, en de inschrijving van de heer ir. J.C. Blom, wegens zijn overlijden op 23 januari 2000, in het register van octrooigemaclitigdcn zijn doorgehaald, en dat de inschrijving van drs. H. Wiesenhaan op zijn verzoek op 16 februari 2000 in her regisrer is doorgehaald.

Personeel Indiensttreding Mevrouw mr. A.P. van Rooden is met ingang van 1 februari zooo in rijdcl ijkc dienst bij bet Bu rcau voor de Industriële Kigendom aangesteld in de functie van 'juridisch adviseur Industriële Eigendom'. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 januari 2000, nr. Personeel 2000.008.) Mevrouw M.E. Regensburg is met ingang van 1 februari 2000 in tij delijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van 'secretarieel medewerker' bij het Secretariaat van de Raad. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 januari zooo, nr. Personeel zooo.007.) Beëindiging van het dienstverband Aan de heer P.H. Grasmeijer, medewerker Bureau Grafische Service in vaste dienst bij liet Bureau voor de industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 maart 2000 eervol ontslag verleend. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2000, nr. Personeel 2000.012.) Aan de heer R.S. Bos, medewerker ELiropese Octrooien in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 maart eervol ontslag verleend. (Bcsluir van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2000, nr. Personeel 2000.011.)

Schikking van Madrid en Protocol Het Protocol van 27 juni 1989 bij de Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm, 14 juli 1967 (laatstelijk Tri. 1998, 43) is bekrachtigd door Italië op 17 januari 2000, onder het afleggen van onder meer een verklaring onder art. s(2)(b) van het Protocol betreffende de vervanging van de term ijn van eenjaar door 18 maanden in art. s(z)(a). Het Protocol zal voor Italië op 17 april zooo in werking treden. Turkmenistan heeft op 10 april 2000 onder meer een verklaring gedeponeerd dat de termijn in art. s(2)(a) wordt vervangen door 18 maanden. Erratum In heiBijilad MjDelmlustriëUEigendom van 16 februari zooo is op blz. 72, rechrerkolom onder zowel 'Verdrag van Parijs' als onder 'Schikking van Madrid en Protocol' en 'Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT)' per abuis vermeld dat Antigua en Barbados is toegetreden tot deze verdragen. Het betreft hier natuurlijk de toetreding van Antigua en Barbuda.