S T B I Ë L E C I Ü t N D O M
3 1
16 februari 1999, 67e j a a r g a n g , nr. 2
Bijblad bij
De Industriële Eigendom
I N H O U D Mevr. mr. drs. N. Hagemans toegetreden tot de reductie van het Bijblad (blz. 38). Actualiteiten Rechtbank volgt Hofwel letterlijk inzake grensoverschrijdende bevoegdheid (blz. 39). De 3 december-beschikkingen (blz. 39). Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken
nietigheidsvordering is ingesteld; samenhang tussen vorderingen tegen resp. Nederlandse en buitenlandse gedaagden; gezamenlijk handelen o.g.v. gemeenschappelijk plan; samenhangende vorderingen in de zin van art. 22 EEX). 2 Merkenrecht Nr. 17Hof's-Gravenhage, 5 maart 1998, Mecklermedia Corp./ Het Benelux Merkenbureau ('world' en 'internet' zijn beschrijvend; combinatie 'Internet World' niet onderscheidend voor waren en diensten betr. internet; inschrijving na onderzoek in cen viertal landen betekent niet dat het teken voor de Benelux onderscheidend is; wel enig onderscheidend vermogen voor andere waren en diensten: daarvoor inschrijving bevolen; inburgering).
1 Octrooirecht Nr. 12 Rechtbank's-Gravenhage, ïsjuli ïggS.Epitopc/TentaPropertics (uitsluitend Nederland is Verdragsluitende Staat bij EOV; onbevoegdheid Rb. t.a.v. vorderingen betr. Europese octrooiaanvrage nu geen van beide partijen in een Verdragsluitende Staat is gevestigd; geen belang bij vorderingen m.b.t. de vervallen Nederlandse o.a., en thans evenmin bij cen verklaring voor recht dat de aanspraak op het Ned. octrooi aan eiseres toekomt; na verval van de octrooiaanvrage blijft recht van voorrang bestaan). Nr. 13 Rechtbank 's-Gravenhage, 4 febr. 1998, Syntcx (USA)/ Debiopharm (beschermingsomvang; uitleg term 'microsponges' door vakman ten tijde van de prioritcitsdatum; nieuwe argumenten in nietigheidsprocedure t.o.v. oppositie; geen rechtsverwerking; adviesaanvraag bij EOB). Nr. i4HogeRaad,4dec 1998, Groba Voedersystemen e.a./EuroAgra c.a. (wet noch verdrag verplichten de rechter aan het EOB nieiigheidsadvics te vragen betreffende een Europees octrooi), Nr. 15 Rechtbank 's-Gravenhage, 23 dec. 1997, Akzo Nobel e.a./ Webster e.a. (bij misbruik van recht staat het de rechter vrij af te zien van de toepassing van art. 6.1EEX; m.b.t. de Engelse medegedaagden onbevoegd verklaard nu 99,6% van de inbreuk zich in Engeland afspeelt; beroep op ongeldigheid van octrooien geeft geen onbevoegdheid t.a.v. de verbodsvordering.; rechtsmacht op grond van art. 24 EEX; spoedeisend belang). Nr. 16 Rechtbank 's-Gravenhage, 26 aug. 1998, G.D. Scarlc & Co. e.a./Merck Sharpe & Oome e.a. (bevoegdheid t.a.v. de inbreukvorderingen gaat niet automatisch verloren zodra
Nr. 18 Pres. Rechtbank Groningen, 29 nov. 1996, Davidoff c.a./ KVVJ Holding e.a. (parallelimport; wegkrassen code van parfumflesjes doet afbreuk aan exclusieve uitstraling; merkinbreuk; aanbrengen nieuwe code doer geen rechtaan belang van eisers). Nr. 19 Pres. Rechtbank's-Gravcnhagc, r6 sept. 1996, Samsonite Corp. e.a./Jan de Ruiter (parallelimport; uitputting modelrecht in Benelux is Gemeenschapsuitputting; octrooiinbreuk; aureursrecht is uitgeput; afgifte inbreukmakende Samsoniteproducten zonder vergoeding bevolen) (met nt. C.v.N.). Nr. 20 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 3 april 1998, Parfums Chrisüan Dior/Digros e.a. (spoedeisende vordering ook nadat inbreukmakend product is uitverkocht; beroep op uitputting brengt bewijslast t.a.v. tocstcmmingmec; verzet tegen wijze van reclame maken voor prestigieuze producten die afbreuk doet aan het imago). Nr. 21 Pres. Rechtbank Rotterdam, 2 april 1998, Parfums Christian Dior/Etos (gemeenschapsuitputting; vrij verkeer van goederen; verbod geweigerd nu gedaagde aannemelijk maakt de producten van binnen de EER te hebben betrokken). 3 Modellcnrccht Nr. 22 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 21 aug. ïggS, Braun.' Satclcc (in weerwil van art. 14,3 BTMVV modelrecht uitgeput indien producten met toestemming in de EG in het verkeer zij n gebracht; verwisseling netsnoer geen wijziging in de toestand (vervolg inhoud blz. 38)
B I J B L A D
I N D U S T R I F I F
F I G H N D O M
16
F E B R U A R I
1 3 9 9
C O L O F O N !
Vcndïijntmaandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: NT.G 165,- per jaar mer inbegrip van het jaarrcgisier; aan abonnees buiten Nederland wordt NXC 50,- per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer NLG 16,50 Nieuwe abonnementen: gaa.n in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nicuwcahonnccs wordendeeerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aan meldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar, /onder tijdige opzegging wordt her abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan z, Postbus 5^20, 22H0HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070J 39S 66 55 Postbank gironummer 17 300 ABN-AMRO Bankrekeningnummer 40,45.00.714 Overname publicaties: na schriftelijke toesremming van de redactie Vormgeving m druk: SDU, Den Haas © Auteursrecht voorbehouden
Ere-vtmrzitterwn de redactie: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach Redactie: prof. mr. JJ. Brinkhof mr. drs. N. Hagemans dr.J.H.J. denHartog jhr.mr.J.I..R.A. Huydecoper mr. F. Nclcman prof. mr. C. j.J.C van Nispen prof. mr. A.A. Quaalvlicg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinliauser prof. mr. D.W.F. Verkade mr. ir. J.H.F. Winckels Cmrespandentcn: F. Hcillling-Bodewig (verbonden aan liet Max-Planck-Inslitül. Mü nellen) S. Wandel (Conseiller, Cour d'Appel de Paris) II. Laddie (mr. Jusiice, High Court London) Redactie-secretaris: mr. J.L. unessen Redactie-adres: Parentlaan 2, Postbus 5H20, 2280 nv Rijswijk (Z.M.) Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 oi 90
(vervolg inhoud)
Berichten
van de waar; Engelse i.p.v. Nederlandse gebruiksaanwijzing maakt handelwijze nier onrechtmatig).
Jongbloed-Prijs 1998 (blz. 82/3). ECTA-conferenties (blz. 83).
4 Onrechtmatige daad Seminars van 'The Amsterdam-Maaslricht SlimmerUniversiry' Nr. 23 Hof 's-Gravcnhagc, 8 j a n . 1998, Ing. Tan Kwie T h e en D'Expert 2000/P.J. van Basten e.a. (samenwerkingsbesprekixrgen m e t uitwisseling informatie en ideeën; gebruik daarvan na afbreken besprekingen in beginsel niet ongeoorloofd; gebruik handelsnaam D'Expert 2000 niet onrechtmatig; verbod zou ongerechtvaardigde - eenlijns - bescherming bieden; geen eerder handelsnaam recht) (met nt. Sp.).
(blz. 83). PAO-cursus 'Recente ontwikkelingen communicatierecht' (blz. 83).
in het
media-
en
PAO-cursus 'ActualiteitenInformaiicarecht' (blz. 83/4). Officiële m e d e d e l i n g e n
Wetgeving Rijkswet van 29 oktober 1998 tot herstel van gebreken en leemten in de Rijksottrooiwet en d e Rijksoctrooiwet 1995 alsmede het laten vervallen van de verplichte domiciliekeuze (blz. 80/2).
Benoeming tot Buitengewoon lid van de Octrooiraad. - Exam e n resp. Proeve voor octrooigcmachtigdc. - Register van Octronigcmachtigdcii. - O r d e van Octrooigcmachügden.
U i t b r e i d i n g redactie Het verheugd de redactie zeer te k u n n e n meedelen dat tot haar gelederen is toegetreden mevrouw mr. drs. N. Hagcmans, adviseur industriële eigendom, directie WJZ/IE van het Ministerie van Economische Zaken. EllUATUM InhetBy&fad van 18 januari 1999 is op blz. zbij deCraiichips-uitspraak(iir, 3 ArrondissementsrechtbankteBreda, 29 nov. 1994) een hinderlijke fout in het cursieve kopje geslopen: de laatste regel van de cursieve tekst moet als volgt luiden 'Nederland alleen al geen sprake is van inburgering.' Red.
16
F E B R U A R I
1 rj g ü
B I J
B L A D
I N D U S T R I Ë L E
E I G E N D O M
3 9
A C T U A L I T E I T E N Rechtbank volgt Hof wel letterlijk inzake grensoverschrijdende bevoegdheid
De 3 december-beschikkingen
Tn BTE 1998, blz. 331/2 is uit het tussenvonnis van de Haagse Rechtbank d.d. 26 augustus jl. inzake Searle en Monsanto/ Merck Sharp & Dome geconcludeerd dat de Haagse Rechtbank wat betreft de grensoverschrijdende bevoegdheid vandeNederlandse rechter in octrooizaken het Hof niet wenst te volgen; eerder had de Rechtbank al aangegeven dat 's Hofs arrest d.d. 23 april 1998 in Cordis c.s./Eoston Scientific niet 'te letterlijk' moest worden opgevat. Uit het vonnis van de Rechtbank d.d. 23 december 199S in Chiron/Rochc (rolnr. 98/870) blijkt evenwel dat de Rechtbank het Hof wel volgt indien alle gedaagden zijn gevestigd in een EEX- of EVEXTand en het hoofdkantoor niet in Nederland is gelegen. Tn deze zaak had de Rechtbank zich in een eerder tussenvonnis d.d. 15 april 1998 ten aanzien van alle elf gedaagden bevoegd verklaard van de inbreukvordering van de Amerikaanse ciscres Chiron kennis te nemen. Thans overweegt zij: Inmiddels is kenbaar geworden de inlwitd van het door het Gerechtshof te 's-Cravenhage op 23 april 1998 gewezen arrest in de zaak ECP/Boston Scientific. Gelet op hetgeen bij dat arrest is beslist omtrent internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter, gebaseerd op artikel 6sub 1 EEX en artikel24.EEX heeftRochede rechtbank verzocht terugte komen op de in het tussenvonnisneergelegdebeslissing.Chiron heeftditveizoekgemotiveerd bestreden. De rechtbank vindt aanleiding om- inderdaad terug te komen van de inhet tussenvonnis ten aanzien van de bevoegdheid genomen beslissing, nu verwacht mag worden dat die beslissing in geen geval in hoger beroep stuud zal houden, zodathenvenveging van die incidentele uitspraak niet in strijd met de regels van een goede procesorde kan worden geacht. Toepassing van de. in voormeld arrest neergelegde hoofdregel op de onderhavigezaak leidttotketvolgemk resultaat. De rechtbank is, gekt op het bepaalde in artikel z EEX, in elk geval bevoegd tot kennisneming van de vordering gericht tegen de in Nederland gevestigde gedaagden 1 enz. Ook ten aanzien van de gedaagden sub 3 en sub S is de rechtbank bevoegd en wei'opgrondvan artikel 5 sub 3 EEX, nu inconfesso is dat deze gedaagden zelf direct betrokken zijn bij het aanbieden en verhandelen van de beweerdelijke inbreukmakendeproducten. Een bevoegdheid up grond van laatstgenoemd artikelzal echter slechlsbetrekkingkunnen lubben op gestelde inbreuken in Nederland. Met. betrekking tot de. overige gedaagden zal de rechtbank zich alsnog onbevoegd verklaren, nu geen sprake is van een verband tussen de tegen elk van de gedaagden ingestelde vorderingen als door artikel SEEX geëist. Voorzover er ten deze sprake is van een gezamenlijk handelen in concernverband waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt. schept dit ten aanzien van die gedaagden geen bevoegdheid. Onweersproken is dat de statutaire vestiging van het iwafdkantoordat terzake de leidinghccft niet in'Nederland is gelegen, nu als de 'spin in het web' valt. aan te merken gedaagde sub 8 die in Zwitserland is gevestigd.
C. v. N.
Op 3 december 199S heeft het Haagse Hof in drie beroepszaken tegen weigeringen door het Bcnclux-Mcrkcnburcau aangegeven zelf prejudiciële vragen te willen stellen aan hei BenehrxGerechtshof 'en/of het Hof van Justitie der EC. In het vorige nummer is één van die zaken gepubliceerd (BTE 1999, blz. 15}. Sedert de BTOMTLD-beschikking van de Hoge Raad - HR 19 juni 199S, BIE 1998, blz. 341 - heeft dit college alle overige cassatiezaken aangehouden in afwachting van de beslissing van het Benelux-Gerechtshof omtrent de vraag of in art. 6ter BMWzaken wei cassatieberoep openstaat. Scdertdedrie 3 december-beschikkingen nodi gr het Haagse Hof verzoekers in art. Ster-zaken uitom in testcmmen mei aanhouding van hun zaak zolang op de door het Hof gestelde prejudiciële vragen geen antwoord is gegeven. Op 3 december waren vier zaken aanhangig waarin de mondelinge behandeling reeds had plaatsgevonden: één zaak heeft het Hof ook aangehouden (MERKENKLAPPER), in de andere drie (ANÏ1-ANT1GEN, 13U51NESSCHIP en EAM1LYCH1J?) heeft het Hof liet verzochte bevel tot inschrijving geweigerd. De uitspraken van het Haagse (en te zijner tijd het Brusselse Hof) zijn alle integraal te vinden op internet op de website van liet Benelux-Merkenbureau: http://www.bmb-bbm.org/nl/pages/index.html. Sprekend over Internet: alle uitspraken van de Boards of Appeal van het 01I.I.M te Alicantc zijn in het Engels te vinden op de website van het OHIM: http://www.oarni.eLi.int/en/marqLie/ decis.htm (voor de Franse tekst 'en' vervangen door 'ff en voor de Duitse door 'de'). C.v.N.
4 0
J
B ] ,1 R I A O
I N IJ LJ S T R I F I F
U R I S P R U D E N T l
F I G F N D O M
1 B
F F R B U A R I
1 9 9 9
E
Ni'. i ï Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 15 juli 1998 (Epitopc/Tcnta)
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (hierna: het EOV) in werking is getreden. De octrooiaanvrage heeft (blijkens de TCT-aanviage) als prioriteitsdatum 28 maart 1990, welke prioriteit is gebaseerd op een Nederlandse octrooiaanvrage nr 90.00735-
Mrs. E. J. Nuimnn, M.Y. Bonneur en J. L. Driessen Art. 6 Protocol inzake Erkenning bij hei Europees Octrooiverdrag UitsluitendNederlund en niet het Koninkrijk is als Verdragsluitende Staat bij hetEOV in dezin van hctVrotocol aan te merken. Nu Tenta niet gevestigd is in een Verdragsluitende Staat en dit eveneens geldt voor F.oitope, terwijl zich geen der gevallen, bedoeld in de artikelen 4 en 5 van het Protocol voordoet, zijn ingevolge artikel 6 uitsluitend de rechterlijke instanties van de Duitse Bondsrepubliek bevoegd en dient de rechtbank zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vorderingen van Epitopc voorzover deze betrekking hebben op deEuropese octrooiaanvrage. Art. .9 j° art. 1A Rijksoctrooiwet (1910.) Het verval van de Nederlandse octrooiaanvrage heeft tot gevolg dat Epitopc geen belang meer heeft bij haar vorderingen met betrekking tot die aanvrage zelf. Dat de octrooiaanvrage niet meer bestaat laat in beginsel de aanspraak van de rechthebbende op octrooi (het recht op de uitvinding) in Nederland onverlet. Echter, bij een verklaring voor recht dat aan haarde aanspraak op een Nederlands octrooi voor de uitvinding toekomt mist Epitope voldoende belang nu door de terinzagelegging van de overeenkomende Europese octrooiaanvrage de uitvinding reeds openbaar bekend is geworden en derhalve nicuwheidschadelijl; is voor een octrooi op een eventueel in Nederland in te dienen nieuwe aanvrage, waardoor een (onaantastbaar) Nederlands octrooi niet kan worden verkregen. Art. 7, lid z Row (1910) Het verval van de Nederlandse aanvrage leidt niet tot het verval van het rechtop voorrang. Epitope heeft echter geen belang bij de verklaring voor recht omdat haar belang voldoende gewaarborgd is door artikel Si EOV, De vraag of Tenta ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het voorrangsrecht kan niet worden beoordeeld voordat in rechte is vastgesteld of Epitope dan wel 'lenta rechthebbende is op de Europese octrooiaanvrage, en behoeft nadien geen beantwoording meer.
Epitope Inc. te Beaverton, Oregon, Verenigde Staten vin Amerika, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. S.U. Ottevangers, tegen Tenta Properdes N.V. te Willemstad, Curacao, Nederlandse Antillen, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. L.M. Krans-Eruins, advocaat mr. A.C.L. Varossieau te Amsterdam. a Tussenvonnis Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhagc, 1 oktober 1997 (mrs. E.J. Numann, A.D. Kiers-Becking en J.L. Driessen) t De feiten in conventie en in reconventie
1.1 Tenta is houdster van de Europese Octrooiaanvrage (pubücatie)nr. 0474.858 voor A methodfor the collection ofantibodies and the deteetion ofa specific antibody species in afiuid sample and a device for carrying out saii method as vtell as a kit comprising said device. De
uitvinding heeft betrekking op een HTV-speekseltest. De aan de Europese octrooiaanvrage ten grondslag liggende (PCT-y aanvrage (met publicatienr WO 91/14944) is ingediend op Z7 maart 1991, waarbij een groot aantal landen als 'Designated States' is aangewezen, waaronder cen aantal landen, waarvoor het
1.2 In voormelde octrooiaanvragen is als uitvinder vermeld Stefan Gavojdea, wonende ie Oregon, Verenigde Staten van Amerika- hierna: Gavojdea - . Gavojdea is in dienst geweest bij Epitope. Op isaugustus i98Senopnieuwop isoktobcr 19901-iccft Gavojdea met Epitope een Agreenient Concerning Inventions, Discovertes, Improvements, Trade Secrets and Other Conftdential Infor-
mation gesloten. Krachtens deze overeenkomsten was Gavojdea gehouden door hem tijdens zijn dienstverband gedane uitvindingen over te dragen aan Epitope. 1.3 Epitope heeft tegen onder meer Tenta een vordering tot opeising van de onderhavige uitvinding en octrooi(aanvrag)en ingesteld voor de Circuit Court van de Staat Oregon. Deze vordering is, na verweer van Tenta, toegewezen bij vonnis van 4 november 1994. In deze u i tspraak hEpitope dtclared io be thesole owncrofall patents obtained ar pending as aresult of patent applications filed by ar on behalf of Tenta concerning the technology described.... en of all inventions, discoveries, and improvementsunderiyingthetechnology.
Tenta is veroordeeld om binnen twee weken na de uitsptaak alle octrooien en octrooiaanvragen met betrekking tot de uitvinding over te dragen aan Epitope. Tenta heeft aan deze veroordeling geen gevolg gegeven. z De vorderingen In conventie
z.i Epitope vordert in conventie een verklaring voor recht dat aan haar toekomen alle rechten op de uitvinding, beschreven in de Europese octrooiaanvragenr 0.474.858 en alle rechten op de voor die uitvinding ingediende octrooiaanvragen en verworven octrooien, daaronder begrepen dicEuropcscoctrooiaanvragcnr 0.474.858, alsmede veroordeling van Tenta om alle voor die uitvinding ingediende octrooiaanvragen en verworven octrooien aan Epitope over te dragen, op verbeurte van een dwangsom. In reconventie
Tenta votdert in reconventie een veiklaring voor recht dat aan haar alle rechten toekomen op de uitvinding, beschreven in de PCT-octrooiaanvrage WO 91/14944 en alle daaruit voortvloeiende octrooiaanvragen, een verbod van, kort gezegd, inbreukmakende handelingen en een veroordeling van Epitopc om aan haar te vergoeden alle terzake geleden en te lijden schade, op te maken bij staat. 3 Bevoegdheid In conventie
3.1 Ten gevolge van de door Tenta op 27 maart 1991 ingediende PCT-octrooiaanvrage is er enerzijds sprake van een Europese octrooiaanvrage (voor de landen waarvoor het EOV geldt) en anderzijds van cen OAPI-octrooiaanvragc en nationale aanvragen in de overige aangewezen (nict-lïOV) landen. Daarnaast heeft Tenta op 28 maart 1990 een Nederlandse octrooiaanvrage ingediend.
16
F E R R U A R I
1 9 9 9
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
E I G E N D O M
4 1
Bevoegdheid voor de vorderingen met betrekking tot de Europese octrooiaanvrage.
Bevoegdheid voor vorderingen met betrekking tot de OAPi-aanvrage en nationale aanvragen in andere 'niet-EOV'-landen.
3.2 Voor rechtsvorderingen, d ie zij n i ngesteld tegen een aanvrager van een Europees octrooi en zijn gericht op het doen gelden van de aanspraak op verlening van het Europese octrooi voor een of meer in de Europese octrooiaanvrage aangewezen Verdragsluitende Staten, geldt een bijzondere bevoegheidsregeling, neergelegd in het Protocol inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees Octrooi (Protocol inzake erkcn ning). Op grond van artikel 2 dient een zodanige vordering tegen een aanvrager die zijn woonplaats heeft in cen van de Verdragsluitende staten te worden ingesteld voorde rechterlijke instantie van bedoelde Verdragsluitende Staat. Op grond van artikel 6 zijn alleen de rechterlijke instanties van de Duitse Bondsrepubliek bevoegd, indien noch de aanvrager, noch degene die aanspraak op verlening van het Europees octrooi doet gelden woonplaats in een Verdragsluitende Staat heeft. Een en ander behoudens twee niet van toepassing zijnde uitzonderingen. De rechtbank dient op grond van artikel 7 ambtshalve te toetsen of zij bevoegd is.
3.5 De rechtbank is van oordcel dat het petitum in de dagvaarding van Epiiope aldus moet worden begrepen dat het uiisluitend betrekking heeft op de Europese aanvrage en de Nederlandse aanvrage van maart 1990 en dus niet tevens op de OAPIaanvrage en de nationale aanvragen in andere 'niet-EOV'landen. Nergens in haar processtukken wordt immers door Epitope ingegaan op de OAl'f-aanvrage en de aanvragen in nietEOV-landen. Zelfs de PCT-aanvrage nr VVO 91/14944 wordt in haar processtukken niet genoemd, behoudens een vermelding op de lijst van overgelegde stukken inde akte houdende in het geding brengen van producties. Tn hetlichaam van de dagvaarding spreekt Epitope uitsluitend over de Europese aanvrage en de in maart 1990 ingediende Nederlandse aanvrage. Tenta heeft, blijkens haar stellingen, het petitum aldus begrepen dat dit uitsluitend betrekking heeft op de Europese aanvrage. De rechtbank is van oordcel dat dat cen te enge opvatting is, nu Epiiope in de dagvaarding ook spreekt over de Nederlandse aanvrage en het petitum ruim is geformuleerd.
3.3 Epitope stelt dat, nu de aanvrager Tenta gevestigd is te Willemstad, Nederlandse An tillen, zij zetel heeft in het Koninkrijk der Nederlanden - hierna: het Koninkrijk - en dat het Koninkrijk één van de Verdragsluitende Staten is bij het EOV, Zij stelt daartoe dat het EOV is goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk bij de Rijkswet van ïz januari 1977, Stb 7. 3.4 De recliLbank is van oordcel dat uitsluitend Nederland en niet het Koninkrijk als Verdragsluitende Staat bij het EOV in de zin van het Protocol is aan te merken. Op grond van artikel r65 EOV dient het Verdrag te worden bekrachtigd, welke bepaling medebrengt dat die bekrachtiging vereist is om een Staat die het Verdrag heeft ondertekend, te binden. Art. 168 EOV biedt de mogelijkheid in de akte van bekrachtiging (of op een later tijdstip) te verklaren dat het verdrag van toepassing is op een of meer grondgebieden voor de buitenlandse betrekkingen waarvoor hij verantwoordelijk is. Rij voormelde Rijkswet is het EOV weliswaar voor het gehele Koninkrijk goedgekeurd, maar het Verdrag is uitsluitend bektachtigd voor Nederland van de bevoegdheid van art. 168 EOV is dus geen gebruik gemaakt - zodat het uitsluitend voot Nederland geldt. Dal: het EOV, hoewel slechts voor Nederland bekrachtigd, wel voor het gehele Koninkrijk is goedgekeurd heeft, aldus de Memorie van Toelichting, als reden dat indien de Nederlandse Antillen alsnog zouden wensen dathetEOVookop datrijksdeel toepasselijkwordt, het Koninkrijk de daartoe strekkende verklaring, voorzien in artikel 168 EOV kan afleggen zonder dat daar een afzonderlijke parlementaire goedkeuring voor zou zijn vereist. Nuhet EOV voor het land de Nederlandse Antillen geen geld ing heeft, kan het Koninkrijk, voor zover het dal land beLieft niel als Verdragsluitende Staat worden aangemerkt. Ook het (Wee ns) Verdrag inzake het verdragenrecht verstaat, blijkens artikel 2 lid 1 onder f, onder Verdragsluitende Staat een Staat die heeft ingestemd door het verdrag gebonden te worden. Nu Tenta mitsdien niet gevestigd is in een Verdragsluitende Staat en dit eveneens geldt voor Epitope, terwijl zich geen der gevallen, bedoeld in de artt. 4 en 5 van het Protocol, voordoet, zijn ingevolge art. 6 uitsluitend de rechterlijke instanties van de Duitse Bondsrepubliek bevoegd en dient de rechtbank zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vorderingen van E pitope voorzover deze betrekking hebben op de Europese octrooiaanvrage.
Bevoegdheid voor de vorderingen met betrekking tot de Nederlandse aanvrage nr 90.00735
3.6 üc rechtbank is voorshands van oordcel dat bedoeld belang voorzover de vorderingen betrekking hebben op de Nederlandse aanvrage niet afwezig is; het belang van Epitope bij een vonnis betreffende de Nederlandse aanvrage, welk vonnis - anders dan het Amerikaanse vonnis-hier ten uitvoer gelegd kan worden, lijkt voor de hand te liggen. Alvorens op de stellingen, en weren van partijen in te gaan wenst de rechtbank echter antwoord op de vraag of deze aanvrage nog bestaat, nu de ervaring leert dat een Nederlandse aanvrage veelal wordt ingetrokken of vctvalt wanneer zij gevolgd wordt door cen Europese aanvrage. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen teneinde Epitope in de gelegenheid te stellen zich hierover uil te laten. Bovendien zal Tenta, die het petitum in de dagvaarding blijkbaar zodanig eng heeft opgevat dat het slechts betrekking zou hebben op de Europese aanvrage, nog in de gelegenheid worden gesteld zich ter rollc over de vorderingen van Epitope betreffende de Nederlandse octrooiaanvrage uit te laten. In reconventie
3-7Tijdenshet pleidooi heeft Tenta, nadat de rechtbank op het Protocol inzake erkenning had gewezen, zich (voor het eerst) op het standpunt gesteld dat de rechtbank niet bevoegd is om te oordelen over de vorderingen van Epitope. Nu Tenta de conventionele vorderingen van Epitope aldus begrijpt dat zij slechts betrekki ng hebben op de Europese octrooiaanvrage (dit valt onder meer af te leiden uit het feit dat zij haar stelling omtrent onbevoegdheid uitsluitend baseett op hel Protocol inzake erkenning), begrijpt de rechtbank haar onbevoegdheidsverweer aldus dat de rechtbank onbevoegd is om van de vorderingen betreffende de Europese octrooiaanvrage kennis te nemen. Vervolgens heeft de raadsvrouwe van Tenta geconcludeerd tot onder meer toewij zing van de rcconvcntionclc vorderingen van Tenta, voor het geval de rechtbank van oordeel is dat er sptake is van bedoelde bevoegdheid (dus om kennis te nemen van voormelde conventionele vorderingen met betrekking tot de Europese octrooiaanvrage) van deze rechtbank. De rechtbank gaat er derhalve vanuit dat Tenta haar reconventionele vorderingen heeft ingesteld onder de voorwaarde dat de rechtbank zich bevoegd verklaart om van de conventionele vorderingen betreffende de Europese octrooiaanvrage kennis te nemen.
4 2
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
Nu aan deze voorwaarde niet is voldaan komt de rechrbank aan de behandeling van de (voorwaardelijke) reconventionclc vorderingen niet toe. Enz. b Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, enz. Rechtsoverwegingen In conventie en in reconventie
r De rechtbank neemt over en volhardt bij hetgeen zij in het tussenvonnis van 1 oktober 1997 heeft overwogen en beslist. •2 In dat tussenvon nis heeft de rechtbank beslisL dal zij niet bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen van Epitope voorzover zij betrekking hebben op de Europese octrooiaanvrage 0474.S5S en dat zij om die reden aan de vorderingen van Tcnta in reconventie niet toekomt. De rechtbank heeft in genoemd vonnis tevens beslist dat de vorderingen van Epitope geen betrekking hebben op de OAPT-aanvragc en de nationale aanvragen in andere - 'niet EOV' - landen, zodal deze aanvragen verder buiten beschouwing blijven. 3 Aan de orde zijn derhalve nog slechts de vorderingen van Epitope voorzover zij betrekking hebben op de Nederlandse octrooiaanvrage 90.00735. Bij voormeld tussenvonnis is Epitope in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de vraag of deze octrooiaanvrage is ingetrokken of vervallen. In haar akte uitlating na tussenvonnis heeft Epitope aangegeven dat navraag bij het Bureau voor de I ndustric'lc Eigendom heefr uitgewezen dat deze aanvrage is vervallen omdat de instandhoudingstaxe niet is betaald. Hieraan mag volgens Epitope evenwel niet de conclusie worden verbonden dat zij geen belang meer hecfr bij haar vorderingen. De rechtbank begrij pt de daaraan ten grondslag liggende stellingen aldus dat de door haar gevorderde verklaring voor recht ook ziet op de in de Nederlandse octrooiaanvrage 90.00735 beschreven rechten op de uitvinding en het aan die aanvrage verbonden recht op voorrang, dat dit recht op voorrang niet door het verval van deze aanvraag wordt getroffen en dat Tcnta dit recht zonder toestemming van de rechthebbende heeft gebruikt. 4 Tenta heeft zich op het standpunt gesteld, dat nu de Nederlandse octrooiaanvrage 90.00735 niet meer bestaat, het belang van Epitope aan haar vordering is ontvallen. 5 Aangezien Tenta zich niet heeft verzet tegen het feit dat Epitope haar vorderingen op onderdelen opnieuw heeft geformuleerd, zal - gelet op het bepaalde in artikel 134 Rv - van die gewijzigde vorderingen worden uitgegaan. 6 De rechtbank stelt voorop dat zij tot kennisneming van de hier te beoordelen vorderingen bevoegd is aangezien Tenta zich niet voor alle weren op de onbevoegheid van de rechtbank heeft beroepen en de bevoegheid ten aanzien van deze vordering en niet ambtshalve wordt getoetst. 7 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier gaat om een Nederlands octrooiaanvrage, die is ingediend vóór 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 102 van de Rijksocrrooiwet 1995 de Rijksoctrooiwet 1910 (ROW 1910) van toepassing is. 8 Het verval van de Nederlandse octrooiaanvrage heeft tot gevolg dat Epitope geen belang meer heeft bij haar vorderingen met betrekking tot die aanvrage zelf. Dat geld t ook voor de vor-
E I G E N D O M
16
F E B R U A R I
19 9 9
deringen met betrekking tot het Nederlands octrooi, dat immers niet is verleend. 9 Dat de octrooiaanvrage zelf niet meer bestaat laat in beginsel de aanspraak van de rechthebbende op octrooi (het recht op de uitvinding) in Nederland onverlet. Echter, bij een verklaring voor recht dat aan haar de aanspraak op een Nederlands octrooi voor de uitvinding toekomt mist Epitope voldoende belang nu door de tcrinzagclcgging (circa .18 maanden na de voorrangsdatum) van de overeenkomende Europese octrooiaanvrage de uitvinding - en impliciet dus ook de inhoud van de Nederlandsc octrooiaanvrage - reeds openbaar bekend is geworden en derhalve nieuwheidschadelijk is voor een octrooi op een eventueel in Nederland in te dienen nieuwe aanvrage, waardoor een (onaantastbaar) Nederlands octrooi niet kan worden verkregen. De rechtbank wijst er nog op dat bij een nieuwe aanvrage geen gebruik kan worden gemaakt van de aan de vervallen aanvrage verbonden prioriteit aangezien die nieuwe aanvrage daarvoor binnen eenjaar na die eerste aanvrage had moeten worden ingediend. 10 In al deze vorderingen zal Epitopedan ook nict-ontvankclijk worden verklaard. 1 1 Thans dient te worden onderzocht of voor toewijzing vatbaar is de vordering tor afgifte van een verklaring voor rechr dat aan Epitope toekomt het voorrangsrecht dat is verbonden aan de - vervallen - Nederlandse octrooiaanvrage. ïz Blijkens artikel 7 lid z ROW 1910 laten de verdere lotgevallen van een (rechtsgeldig ingediende) octrooiaanvraag het daaraan verbonden rccli top voorrang ongemoeid. HeL verval van de Nederlandse aanvrage leidt dus niet tot het verval van het recht op voorrang. 13 Dat wil echter nog niet zeggen dat Epitope voldoende belang heeft bij de gevorderde verklaring voor recht. Onder 9 is immers overwogen dat het voorrangsrecht niet meer met vrucht kan wolden ingeroepen vooreen nieuwe Nederlands octrooiaanvrage. De belangen van Epitope bij het recht op voorrang in verband met een eventueel te verkrijgen Europees octrooi zijn naar het oordeel van de rechtbank voldoende gewaarborgd door artikel 61 EOV, dat een regeling bevat die er op neerkomt dat, indien de Europese octrooiaanvrage, die thans op naam van Tcnta staat, bij in kracht van gewijsde gegane beslissing aan Epitope wordl toegewezen, Epitope - desgewenstgebruik kan maken van het uit de Nederlandse octrooiaanvrage voortvloeiende recht op voorrang. 14 De rechtbank wijst verder op het volgende. Het rechr op voorrang krijgt eerst betekenis indien binnen cdu jaar na de eerste aanvrage (in dit geval de Nederlandse octrooiaanvrage 90.00735) wederom een aanvraag voor dezelfde uitvinding wordt gedaan. Het is derhalve, althans naar Nederlands recht, een van die latere aanvraag afhankelijk recht, dat, anders dan Epitope kennelijk meent, zonder die latere aanvraag niet kan bestaan en dat het lot van die latere aanvraag deel r. nar berekent dat - zoals ook blijkt uit artikel 61 EOV - de vtaag of TenLa al dan niet ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het voorrangsrecht niet kan worden beoordeeld voordat in rechte is vastgesteld of Epitope dan wel Tenla rechthebbende is op de Europese octrooiaanvrage 0474.858 (de latere aanvrage in kwestie) en nadien geen beantwoording meer behoeft. Aangezien over deze vraag (nog) geen u irspraak is gedaan - deze rechtbank is daartoe
•e
F E B R U A R I
1 9 9 9
B I J E 1 A B
I N 1.1 U S I 11 I G 1 I
nier bevoegd - kan, uitgaande van Nederlands recht, ook om deze redenen niet voor recht worden verklaard dat het rech t op voorrang aan Epitope toekomt.
I- I G I- N D O M
4 3
Nr. 13 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravcnhagc, 4 februari 199S1 (microcapsules)
15 Denkbaar is evenwel dat in de landen, aangewezen bij de OAPl-aanvrage, en in de 'niet-EOV'-landen, waarvoor een nationaal octrooi is aangevraagd, een met artikel 61 EOV vergelijkbare bepaling onrbreekt en dat naar het recht van die landen het voorrangsrecht niet als een van de latere aanvraag afhankelijk recht wordt beschouwd. Nu Epiropc, zoals in het tussenvonnis van ï oktober 1997 is overwogen, nergens in haar processtukken is ingegaan op deze aanvragen en zij deze aanvragen ook niet in haar akte uitlating na tussenvonnis heeft genoemd, heeft Epitope niet duidelijk gemaakt welk belang zij in verband met de in deze landen mogelijkerwijs te verkrijgen octrooien heeft hij een verklaring voor recht dat haar het voorrangsrecht toekomt. Ten overvloede wordt opgemerkt dat, in het geval Epitope zodanig belang alsnog zou verkrijgen, niets haar belet om zich andermaal tot de rechtbank te wenden. i6Uithet onder 13, i4en 15 overwogene volgt dat Epitope ook in haar onder r i omschreven vordering niet kan worden ontvangen. 17 De rechtbank zal zich in conventie onbevoegd verklaren om kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot de Europese octrooiaanvrage en de rechten op de daarin beschreven uitvinding. In haar vorderingen met betrekking tot de Nederlandse octrooiaanvrage en de daarin beschreven uitvinding zal Epitope niet-ontvankelijk worden verklaard. Als de in het ongel ijk gestel de partij zal Epitope worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie. 19 De vorderingen in reconventie hoeven niet te worden beoordeeld. Voor een veroordeling in de kosten is dan geen pi aats. Beslissing
De rechtbank: in conventie
- verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen met betrekking tot Europese octrooiaanvrage 0.474.858 en de rechten op de daarin beschreven uitvinding; - verklaart Epitope nict-ontvankclijk in haar vorderingen met betrekking tot de Nederlandse octrooiaanvrage nr. 90.00735 en de rechten op de daarin beschreven uitvinding; - wijst af het meer of anders gevorderde; veroordeelt Epitope in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Tenta begroot op f3790,-; in reconventie
-verstaat dat de vorderingen niet hoeven te worden beoordeeld. Enz.
Mrs. J.H.P.J. Willems, Ch. A.J.F.M. Hensen en J.L. Driesseri Art. 30, lid zRijhoctmoiwet
(191a)
Valt een 'micro-sponge' onder tiet in de conclusie van het octrooi genoemde begrip 'microcapsule'? Het gaat er om hoe de vakman die het octrooischrift ten tijde van de prionteitsdatum las die term opvatte. In aanmerking genomen dat de vakman in het algemeen onder 'microcapsules' niet slechts 'micro-bubbles' maar ook 'micto-sponges' verstaat, vallen ook 'micro-sponges'onder de beschermingsomvang van hei octrooi. Dat zou slechts anderszijn indiende derde bij'lezingvan hetoctrooischrift daarin duidelijke aanwijzingen zou tegenkomen op grond waarvan hij zou mogen concluderen dat de aanvrager afstand heeft willen doen van bescherming van 'micro-sponges'. De aanwijzingen daarvoor in de voorbeelden die het octrooischrift geeft, wegen te weinig zwaar vanwege het feit dat die zijn gerelateerd aan de bespreking van hetBoswell-octrooi. Voor wat betreft, de stelling van Debiopharm dat zij geen inbreuk maakt op het octrooi omdat de door haar gevolgde werkwijze die is welke beschreven is in het Boswcll-octroai en die dus behoorde tot de stand van de techniek op de prioriteitsdatum, moet worden vooropgesteld dat het octrooi geen werkwijze-octrooi is maar een voortbrengsel onder beschermingstelt. liet argument is daarom slechts van belang indien de door Debiopharm gevolgde werkwijze noodzakelijkerwijs een product oplevert dat valt onderde beschermingsomvangvan het octrooi. Art.
si,lidiaROW(1910) Het is toegestaan in een nietigheidspweedurc nieuwe argumenten aan tevoeren welke nogniet in de gevoerde oppositieprocedure naarvoren zijn gebracht. Van rechtsverwerking is geen sprake.
Art. 100 onder c Europees Octrooiverdrag(octrooi niet gedekt door de aanvrage) De gemiddelde vakman die het octrooi leest zal onder microcapsules ook 'micro-sponges' begrijpen. Dat zou hij ook gedaan hebben bij lezing van de aanvrage. Het octrooi bevat op dit punt dan ook niet meer dan de aanvrage omvatte. De woorden 'this timeperiod may range from one month tosyears' vormen basis voor de woorden 'a period of at least one month' ter vervanging van 'extended period'. N« liet hier een zuivere beperking betreft van de geclaimde beschermingsomvang valt niet in te zien waarom deze niet toelaatbaar te achten zou zijn. Hetzelfde geldt voor vervanging van 'biocompatible biogradabk encapsulingpolymer'door'poly(laetide-co-glycolide) copolymef. Dat in de loop van het verleningsproces op een gegeven moment een conclusie is voorgesteld waarin een andere term voorkwam, wil niet zeggen dat het de aanvrager tijdens die verlening niet meer zou zijn toegestaan terug te vallen op de. oorspronkelijk voorgestelde term. Art. 100 onder b EOV (nawerkbaarheid) Het volstaat indien het octrooi, een beschrijving geeft van ten minste één manier om. de uitvinding na te werken. Art. 25 EOV (adviesaanvrage bij BOB) De rechtbank acht deskundige voorlichting gewenst over de vraag of het Schaüy-octrooi en het artikel van Chang in combinatie met de geoctrooieerde vindingvoor de gemiddelde vakman voor dehana'deden liggen. Derechtbank zal het EOB er in dat verband op wijzen dat het ingevolge de Nederlandse bepalingen van procesrecht op het stuk van deskundigen-
' Beroep ingesteld. Red.
<1 1
B . : J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
bericht, partijen in de gelegenheid zal moeten stellen vragen te stellen en opmerkingen te maken en dat het in zijn advies melding zal dienen te maken van die vragen en opmerkingen en de reactie vim het EOB daarop. HetEOB kan daaraan voldoen door partijen schriftelijk die gelegenheid te bieden. Debiopharm moet voor Engelse vertaling van het vonnis zorgdragen en een voorschot storten onder de griffier.
Syntex (USA) Inc. te Palo Alto, Cal iremie-,Verenigde Staten van Amerika, eiseres, procureur mr. C.J.J.C, van Nispen, advocaten mr. C.J.J.C, van Nispen en mr. B.J. van den Broek te 's-Gravenhagc, tegen ï Ferring B.V. te Haarlem, gedaagde, procureur mr. G.M.H. Hoogvliet, advocaat mr. M. K. vvallhcimcr te Amsterdam, 2 Debiopharm S.A. teLausanne, Zwitserland, tussenkomende partij, procureur mr. M. A. M.M. van der Valk, advocaat mr. Ch. Gielen te Amsterdam. [N.B.: de procedure russen Syntex en Ferring is op 1 juli 1997 geroyeerd]
E I G E N D O M
16
E E D E L I A E M
1 9 9 a
De vorderingen en het verweer
z Als tussenkomende partij vordert Debiopharm een verklaring voor recht dal zij door de productie en/of verkoop van Decapeptyl geen inbreuk maakt op het octrooi, en, subsidiair, de nietigverklaring van het octrooi voor zover verleend voor Nederland. Syntex heeft zich gemotiveerd verzet tegen toewijzing van die vorderingen. Beoordeling
3 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in artikel 103 Rijlesoctrooiwet 1995 het bepaalde in en krachtens de Rijksoctrooiwetvan 191 o onverkort van toepassingis. 4 Het dispuut tussen partijen noopt tot beantwoording van de volgende vragen: A maakt Debiopharm met Decapeptyl inbreuk op het octrooi? B zo ja: dient het octrooi nierig re worden verklaard? adA:lnbreuk?
Rechtsoverwegingen Feiten
1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken op grond van de inhoud van overgelegde stukken, staat tussen partijen het navolgende vast: 1.1 Syntex is rechthebbende op het Europees octrooi 052 510 B2, dat haar na een aanvrage d.d. 17 november 1981 is verleend voor 'Microencapsulation of water soluble polypeptides'. Er is cen beroep gedaan op prioriteit vanaf 18 november 1980. ï.z Het octrooi is verleend voor Nederland en voorts voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, GrootBrittannie, Italië, Liechtenstein, Luxemburg en Zweden. 1.3 Conclusie 1 luidt, na een oppositieprocedure in twee instanties, in de authentieke Engelse tekst (behalve voor Oostenrijk) als volgt: A pliarmaceutical composition designedfor stistained release ofan effective amount of drug over an extended period of time prepared in microcapsule form wherein the composition comprises: at least one water soluble polypeptide which is a naturally ocemring luteinizing hormone-releasing hormone (LI /-RIJ), a syn thetically prepared matenal of the same. type or syntheticalty prepared analogues of naturally occuningLH-RH which act in some manner on the anteriorpituitarygland to affect the release oflnteinizing hormone (LH) andfollicular stimulating hormone. (FSH); optionally, atkast onepolymerhydrolysis modifyingagent selectedfrom organic acids, acid salts, neutral salts and lasicsalts; and a biocompatihk, Modegraitiile emapsulating polymer whtch. is a poly(lactide-co-glycolide)copolymer; the lactide/glycolide molar ratio of the copolymer, its molecular weight, the capsule diameter, and thtpolymer hydrolysis modifying agent (ifpresent), being such that the composition exhibits sustained release ofan cffectivc amount of the polypeptide over a period of at least one month.
1.4 Debiopharm vervaardigt het preparaat Decapeptyl CR 3,75, verder ook te noemen: Decapeptyl. Dit preparaat bevat het polypeptide triptoreline, althans een zout daarvan Ie weten triptorelineacetaat. Triptoreline is een LH-RH analogon en beïnvloedt de afgifte van LHen FSH zoalsbedoeld in conclusie 1 van het octrooi.
5 Vooropges teld word: dat de beschermingsomvang van een E uropees octrooi volgens artikel 69 van het Europees Octrooi Verdrag wordt bepaald door de inhoud van de conclusies waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Die uitleg dient volgens het bij dit verdragsartikel behorende protocol dusdanig te geschieden dat zowel cen billijke bescherming aan de aanvraget als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. In het kader van dit laatste voorschrift is van belang dat een derde slechts dan mag aannemen dat de octrooihouder afstand heeft gedaan van een hem in beginsel toekomende bescherming, indien hij daartoe goede grond heeft, gelet op de inhoud van het octrooischrift in bet licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals ook de voor hem kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier. (Vgl. HR 27-1-1989. NJ 19K9, 506.) 6 Debiopharm betwist niet dat de in Decapeptyl gebruikte farmaceutische samenstelling valt onder de omschrijving van conclusie 1 van her octrooi. Niettemin valt Decapeptyl echter volgens Debiopharm niet onder de beschermingsomvang omdat bij Decapeptyl geen sptake is van microcapsules zoals die tetm in het octrooi moet worden verstaan. 7 Naar de mening van Debiopharm zal de vakman die het octrooi leest daaruit begrijpen dat met 'microcapsules' wordt gedoeld op een kern van geneesmiddel die is omgeven door een laagje polymeer, door hen betiteld als 'micro-bubbles'. I Iet product Decapeptyl bestaat echter niet uit 'micro-bubbles' maar uit korreltjes polymeer waarin partikeltjes triptorelineacetaat als in een matrix zijn ingebed, zonder dat het triptordinc-aectaat tot oplossing is gebracht. Zij betitelen deze structuut als: 'micto-sponges'.
16
I L B R IJ A R I
1 3 3 9
U B L A D
N D U S T I I E I E
In tekening gebracht zou een 'micro-sponge' er tut zien als volgt: D-Trp s LHRH
E N D
O M
polymer-solvcnt solution, (...).Thcaddition of the non-solvent(...)causes the exapieru lo ptecipitate out of the hakgenated hydrocarbon solvent onto the dispersed wdter dwptets, theteby encapsulatingthepolypeptide, For exampk, a poly(loactide~co-glycolide) is dissolved in methylcne chloride. An aaueous solution of polypeptide m the.11 stirred into ihesolvaitpolymersolution toform a water-in-oil emulsion.
i z Dat lijkt er op te wijzen dat de aanvrager slechts het oog had op microcapsules die in water opgeloste polypeptiden bevatten.
POLYMER MATRIX
8 Naai' liet oordeel van de rechtbank gaat het er om hoe de vakman die het octrooischrift ren tijde van de priori tcitsdatum las de term 'microcapsules' opvatte. In dat kader is van belang dat, naar ter gelegenheid van de pleidooien ook zijdens Debiopharm is bevestigd, de vakman in het algemeen geen onderscheid maakt(e) russen wat nu door Debiopharm 'micro-bubbles' resp. 'micro-sponges' worden genoemd. Dal blijkt niet alleen uit de hiervoor weergegeven tekening, ontleend aan een artikel 1 uit 1985 (productie Synlex), waarin deze zgn. 'micro-sponge' wordt betiteld als 'microcapsule', maar ook uit de omstandigheid dat Debiopharm resp. Ferring zelf in de productbeschrijving ten behoeve van de registratie van Decapeptyl spreken over 'microcapsules'. Bovendien spreekt Debiopharm in haar Nederlandse octrooi-aanvragc nr. 8502787 d.d. 11 oktober 19S5 ook over 'microcapsules' terwijl zij onder meer een proces beschrijft waarbij - om haar huidige terminologie te gebruiken - uitsluitend 'micro-sponges' ontstaan. 9 in aanmerking genomen dat de vakman in het algemeen onder 'microcapsules' niet slechts 'micro-bubbles' maai- ook 'micro-sponges' verstaat, vallen ook 'micro-sponges' onder de beschermingsomvang van het octrooi. Dat zou slechts anders zijn indien de derde bij lezing van her octrooiseri rift daari n d uidelijke aanwijzingen zou tegenkomen op grond waarvan hij zou mogen concluderen dat de aanvrager afstand heeft willen doen van bescherming voor'micro-sponges'. 1 o Debiopharm heeft in dit kader betoogd, via verwijzing naar het rapport van haar octrooigemachtigde J. Renes d-d. ^ s e p tember 1995, dat het octrooischrift uitsluitend de vervaardiging beschrij ft van'micro-bubbles'en niet van'micro-s ponges', zodat de vakman die de conclusies moet uitleggen in het licht van de beschrijving, zal begrijpen dal hel oclrooi slechts doelt op 'micro-bubbles'. r i In dat verband heeft Debiopharm er met recht op gewezen dat liet octrooischrift in zijn voorbeelden alleen spreekt over in water opgeloste polypeptiden. Ook wordt op pagina 7 regel 55 tot pagina 8 regel 3 van het octrooi zoals verleend na de oppositie over de bereiding van de microcapsules gezegd: In brief, the procedure involves dissolving thepolymer in a halogenated hydrocarbon solvent, dispersing the aqueous drug solution in this 1
'Studies of a Controlled-Rcleasc Microcapsule Formulation of an LH-RH Agonist (D-Trp-6-LH-KH) in rhe Kb est» Monl<ey Menstrual Cycle', door R.H. Ascli.7.J.Ttojas,Th.R.TiceeuA.V. Schally, Int.]. fertil jO(z}i9S5p. 19-Z6.
13 Daar staat echter tegenover dat de aangehaalde passage slechts een samenvatting bedoelt te zijn van het Boswell-octrooi waarnaar in het litigieuze octrooi wordt verwezen voor de vervaardiging van microcapsules. Bij lezing van het Boswelloctrooi blijkt dat daarin eerst de samenstelling wordt gegeven van een aantal polymeren, te gebruiken bij de formulering van geneesmiddelen. Vervolgens (kolom 9 onderaan en kolom 10) beschrijft Boswell achtereenvolgens 'coating, embedding or intimatcly mLxing' van het geneesmiddel met de polymeer. 'Coating' onderscheidt hij vervolgens in 'spray-drying, pancoating or Huid-bed coating" en 'micro-cncapsulation'. Deze laatste werkwij ze beschrijfthij vervolgens aldus dat het geneesmiddel wordt gesuspendeerd in een vloeistof waarin het niet oplosbaar is en dat de wel opgeloste polymeer bevat. Die polymeer laat hij vervolgens neerslaan op de geneesmiddelpartikels. 14 Bij het aldus beschreven procédé van 'micro-cncapsulation' kunnen slechts omslaan wal Debiopharm thans 'microsponges' noemt omdat immers gesproken wordr over her suspenderen van medicijnpartikeltjes in een vloeistof waarin dat medicijn niet oplosbaar is (kolom 10, regels 40-43). 15 Dat in aanmerking genomen acht de rechtbank in de enkele omstandigheid dat het Syntex-octrooi, in zijn samenvatting van het Boswcll-procédé, slechts spreekt over in water opgelost geneesmiddel te weinig zwaar wegen om aan te nemen dat een derde daaruit heeft mogen concluderen dat de octrooihouder zijn beschermingsomvang heeft willen beperken tot wat thans 'micro-bubbles' wordt genoemd of zelfs tot micro-sponges waarbij het ingesloten geneesmiddel slechts in opgeloste vorm aanwezig is. 16 De stelling van Debiopharm dat blijkens de brief d.d. 7 juli 1988 van de gemachtigde van Syntex in de oppositieprocedure (Armitagc) ook Syntex zelf duidelijk onderscheid maakt tussen microcapsules en microsponges, doelt kennelijk op pagina 20 van de bij brief van die datum door Armitage aan hetEOB toegezonden antwoordschriftuur van 103 pagina's in de oppositie. Armitage maakt daar bij de bespreking van het Boswell-octrooi inderdaad de opmerking dat dit laatste octrooi niet bevat een 'specifie teaching of making m icrocapsules' maar enkel spreekt over 'embedding'. Daargelaten of zulks juist is en ook dat het verleningsdossier slechts aan de orde komt indien de gemiddelde vakman na lezing van het octrooi nog redelijkerwijs kan twijfelen aan de betekenis van bepaalde termen, komt deze uitlating van Armitage de rechtbank als van onvoldoende gewicht voor. 17 Zulks te meer waar Armitage reeds op pagina 1 de grote oppervlaktcvan microcapsules tersprakebrengten hij dusheroog lijkt te hebben op wat thans door Debiopharm microsportges word t genoemd. Bij microcapsules volgens de beperkte beteke-
t 6
B I J B L A D
N D U S T R I F I F
F I G F N H Q M
16
F E B R U A R
1 9 9 !
nis die Debiopbarm aan die term wil hechten, speelt immers de oppervlakte geen rol in het afgiftepatroon.
III het Schally-octrooi (USA 4,010,125) en het door Debiopharm aangehaalde artikel van Chang;
18 Bij pleidooi heeft Debiopharm nog betoogd dat zij geen inbreuk maakt op het octrooi omdat de door haar gevolgde werkwijze die is welke is beschreven in het lioswcll-octrooi en die dus behoorde tot de stand det techniek op de prioriteitsdatum.
ad AI: Toegevoegde materie als 'microcapsules' ook 'micro-sponges' omvatten?
19 in dit opzicht moet worden vooropgesteld dat het onderhavige octrooi geen werkwijze-octrooi is maar een voortbrengsel onder bescherming stelt. In beginsel is dan niet van belang hoe dat voortbrengsel is vervaardigd. zo Het onderhavige argument zou Debiopharm dan ook slechts kunnen baten indien de door haar gevolgde werkwijze (de 'lioswcll-wcrl<wiJ7.c') noodzakelijkerwijs een product opleverr dat valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. Nu echter niet is gesteld dat de werkwijze van Debiopharm noodzakelijkerwijs een inbreukmakend product oplevert behoeft een en ander niet nader te worden onderzocht. 21 De conclusie moet dus zijn dat Decapeptyl valt onder de bescherm ingsomvang van liet octrooi zodat de primaire vordering van Debiopharm niet kan worden toegewezen en de subsidiaire vordering, tot nietigverklaring, dicnr te worden onderzocht. Nietigheid?
22 De rechtbank stelt voorop dat zij, anders dan Syntex, van oordeel is dal het Debiopharm vrij staat in de onderhavige procedure nieuwe argumenten aan te voeren, welke zij nog niet in de gevoerde oppositieproeedure had aangevoerd. Van rechlsverwerking in dar opzicht is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. 23 Debiopharm heeft betoogd dat het octrooi nierig is omdat: A Er sprake is van toegevoegde materie zodat het octrooi is verleend insnijd met het bepaaldcin art. i38lid 1 subecn/ofsub d omdar: I uit de oorspronkelijke aanvrage noch uit het prioriteitsdocument blijkt dat onder'microcapsulcs'ook'micro-sponges' begrepen zouden zijn, en II de term 'extended period' in de oorspronkelijke aanvrage is vervangen door'aperiod of at least oncmonrh', zonder dat daarvoor een basis in de aanvrage te vinden is, en III tijdens de verlening de woorden 'biocompatible biodegradable encapsulating polymcr' zijn vervangen door 'poly(laetideI o-glycosidc) copolymer', welke woorden eerder tijdens de verlening juist waren uitgesloten. B De uitvinding nier nawerkbaar beschreven is, met name niet beschreven is hoe voldaan kan worden aan het deelkenmerk dat de afgifte van het medicament plaatsvindt gedurende langer dan een maand. C De uitvinding niet nieuw was, in aanmerking genomen dat het een maands-kenmerk d ient te vervallen, nu dit kenmerk het enige verschil was tussen de uitvinding en de niet voorgepubliceerde stand der techniek volgens Nestor. D Het geoctrooieerde niet inventief was maat voor de hand lag voor de vakman die kennis had van: [ hctBoswcll-octrooi en het Nestor-octrooi; II liet Bos well-oclrooi en bet Schally-octrooi resp.
24 Zoals hiervoor overwogen zal de gemiddelde vakman die het octrooi leest onder microcapsules ook 'micro-sponges' begrijpen. Dat zou hij naar het oordeel van de rechtbank ook gedaan hebben bij lezing van de aanvrage. Het octrooi omvat op dit punt dan ook niet méér dan de aanvrage omvatte. Dit nietighcidsargument wordt daarom verworpen. ad A II: vervanging van 'extended period' door 'a period of at least one month'
25 Tn de regels 28 toten met 33 van pagina 16 van de oorspronkelijke aanvrage is te lezen: This time period may range from one month to^years dependingon the composition of the encapmlatingexcipient, its moleeular weight, the diameter of the capsule and the presente ofa polymer hydtolysis modifying
agent in the core. Diezelfde tekst maakt ook onderdeel uit van het octrooi zoals oorspronkelijk verleend. 26 Niet volgehouden kan dan ook worden dat voor de woorden 'a period of at least one month' geen basis in de oorspronkel ijke aanvrage dan wel in het octrooi zoals verleend te vinden zou zijn. Nu het hier een zuivere beperking betreft van de geclaimde beschermingsomvangvalt niet in te zien waarom deze niet toelaatbaar te achten zou zijn. Ook dit nietigheidsargttment wordt dus verworpen. ad AIII: vervangingvan 'oioeompatible biodegtadable encapsulating polymer' door 'poly(lactidc-co-glycolidc) copolymer
27 Ook hier is sprake van een term die reeds in de oorspronkelijke aanvrage voorkwam en ook hier betreft het een zuivere restrictie. Dat in de loop van het verleningsptoces op een gegeven moment een conclusie is voorgesteld waarin een andere term voorkwam, wil niet zeggen dat het de aanvrager tijdens die verlening niet meer zou zijn toegestaan terug te vallen op de oorspronkelijk voorgestelde term (vgl. ook de beslissing van de Technical Board of Appeal van 28 april 1994). Ook dit argument kan naar het oordeel van de rechtbank niet leiden tot nietigverklaring van het octtooi. ad B: deelkenmerk 'at least one month' nawerkbaar beschreven?
28 Met de Afdeling van Beroep van het Europees Octrooibureau is de rechtbank van oordeel dat het volstaat indien het octrooi een beschrijving geeft van ten minste één manier om de uitvinding na te werken. Nier bestreden is het oordeel van de Afdcl i ng van Beroep dat de voorbeelden van het octrooischrift volstaan om de vakman in staat te stellen de uitvinding ook in dit opzicht zonder'unduebu rden'na te werken. Met name hoeft Debiopharm geen bewijsmateriaal bijgebracht dat de vakman niet in staat zou zijn op grond van de leer van het octrooi een afgifte van ten minste één maand te bewerkstelligen. ad C: niet nieuw?
29 Naar uit fict vorenstaande volgt is de rechtbank van oord eel dat het een maands-kenmerk kan worden gehandhaafd. Kuhet onderhavige argument geheel is gebaseerd op de veronderstelling dat zulks niet het geval is, behoeft liet verder geen bespreking.
16
F E B R U A R I
1 9 9 9
B I J
B L A D
N D U S T R I Ë L E
adD: niet inventief? ad DI: Nestorjuncto Boswell 30 De rechtbank stelt voorop dat zij van oordeel is dat de prioriteitsdatu m (18 november 1980) gehandhaafd kan blijven. De stelling van Debiopharm daL de voorrang niet kan worden erkend is wederom gebaseerd op de veronderstelling dat de eenoiaands-rermijn in het kenmerk van de conclusie niet kan worden gehandhaafd, welke opvatting door de rechtbank reeds als onjuist is afgedaan. Dat betekent dat het Nestor-octrooi niet behoort lot de stand der techniek voor wat betreft de beoordeling van de inventiviteit, nu de publicatiedatum van dat octrooi immers 7 januari 1981 was, derhalve na de prioriteitsdatum. 31 Nu niet gesteld of gebleken is dat het Boswell-octrooi op zichzelf de geoctrooieerde vinding voor de hand deed liggen behoeft dit punt geen verdere bespreking. ad Dü: Schally juncto Boswell 32lIctScha11y-octrooi is tijdens de procedure voor de Technical Board of Appeal besproken als D19 en zelfs aangemerkt als de meest nabijgelegen stand der techniek (7.1). Het Boswell-octrooi behoorde tot de stukken van die procedu re als Dg. De combinatie van Schally en Boswell is door de Board niet aangemerkt, als schadelijk voorde inventiviteit van het octrooi. i)c vraagstelling waarmee de aanvrager zich geconfronteerd zag is door de Board geformuleerd als: (...) to inake availabhapharmaccuticalcomposition designedfor sustainal release ofan effeüive amotmtofa waKMoltible LH-RH polypeptide of the known type overaperiod of at least one montfi. Vervolgens komt de Board in paragraaf 7.7 tot de conclusie dat de Schally/Boswell-combinatie niet inventiviteitsschadelijk te achten is omdat de vakman, uitgaande van Schally, de microcapsulcs van Boswell voor de toediening van LH-RH nier serieus zou overwegen, ook in aanmerking genomen dat er een later document in het geding was dat j uist van Boswell vandaan voerde. Bovendien zou de vakman volgens de Board (par. 7.10 e.v.)j indien hij al Boswell ter hand nam, geen aanleiding hebben juist 'micro-cncapsulation' uit de talrijke door Boswell genoemde formtileriugsmogclijkbcdcn te kiezen. De rechtbank neemt die oordelen van de Teclmical Board of Appeal over en acht de combinatie Schally/Boswell dus niet schadelijk voorde inventiviteit van de geoctrooieerde vinding. ad D Uk Changjuncto Schally 3 3 Voorshands is de rechtbank van oordeel dat deze combinatie evenmin schadelijk lijkt voor de inventiviteit van het litigieuze octrooi nu Schally slechts een decapeptide beschrijft met sterke ITT- en rsil-releasing eigenschappen, desgewenst in samenhang met afgifteremmende polymeren om te komen tot een slow-relcasc toedieningsvorm, maar niet spreekt over FGLApolymeren. Het artikel van Chang spreekt weliswaar over biologisch afbreekbare polymeren maar betreft niet de toediening van stoffen met een beweeglijkheid en een potentie als L11-1UJ. Zonder meer is niet inzichtelijk waarom de gemiddelde vakman, gesteld voor het probleem, beschreven in het Syntex-octrooi, door kennisneming van liet Schally-octrooi en het artikel van Chang tot oplossing van dat probleem in staat zou worden gesteld door - zoals het Syntex-octrooi leert - te variëren met de lactide/ glycolide verhouding, de capsulediameter, her molecuulgewicht van de copolymeer en het eventueel aanwezige hydrolysemodificerende middel. Chang noemt als enige variabele parameter het moleauilgewieht van de polymeer en merkt op
E G E N D O M
4 7
dat de degradatie van de polymeer kan worden gevarieerd door het molecLiulgewicht te variëren. 34 Alvorens dienaangaande definitief te beslissen acht de rechtbank deskundige voorlichting gewenst over de vraag of' het Schally-octrooi en het artikel van Chang in combinatie de geoctrooieerde vinding voor de gemiddelde vakman voor de hand deden liggen. Zij is voornemens die vraag op de voet van artikel 25 Europees Octrooiverdrag voor te leggen aan het Europees Octrooiburcau. 35 De rechtbank zal het Europees Octrooiburcau er in dat verband op wijzen dat het, ingevolge de Nederlandse wettelijke bepalingen van procesrecht op het stuk van deskundigenbericht, partijen in de gelegenheid zal moeten stellen vragen te stellen en opmerkingen te maken en dat het in zijn advies melding zal dienen te maken van die vragen en opmerkingen en de reactie van het Europees Octrooibureau daarop. De rechtbank is overigens van oordcel dat liet Europees Octrooibureau aan die verplichting kan voldoen door partijen schriftelijk die gelegenheid te bieden. 36 De rechtbank is voorshands voornemens Debiopharm op te dragen een vertaling van dit vonnis en van het nog te wijzen vonnis te doen vervaardigen in de r.ügclsc taal, zijnde de procestaal van hel onderhavige octrooi, en onder de griffier van deze rechtbank een voorschot te storten ad ƒ 7.000,-. 37 Alvorens tot een en andet over te gaan zal de rechtbank de zaait verwijzen naar de rol opdat partijen zich kunnen uitlaten op de voet van artikel 221 llv. en/ofte kennen kunnen geven dat een adviesaanvrage als bedoeld dan wel een ander deskundigenbericht wellicht niet meer nodig is in verband met hetgeen mogelijk reeds is geschied in de in Duitsland en Zweden aanhangige parallelle procedures. Enz.
Nr. 14 Hoge Raad der Nederlanden, 4 december 1998 (Groba/Euro-Agra) Mrs. H.LJ. Roelvink, E. Korthals Altes, W.H. Heemskerk, R. Hermann en jhr. O. de Savornin Lob man Art. 57Rijksoctrooiwet (1910) j'~ art. 25 Europees Octrooiverdrag De üoge Raad bevestigthetoordeelvan het Hof'dat, wanneer de rechter in een nietiglieidsprocediire betreffende een voor Nederland geldend Europees octrooi, behoefte heeft aan voorlichting door deskundigen, wet noch verdrag hem verplichten een advies aan het Europees Octrooibureau te vragen. In cassatie kan in beginsel niet over de keuze van deskundigen worden geklaagd aangezien deze keuze i< overgelaten aan de rechter die over defeiten oordeelt, Het stond het Hof vrij om de kosten die voor partijen verbonden zouden kunnen zijn aan de. verschillende mogelijkheden in zijn overwegingen te betrekken. 1 Gtoba Voedersystemen B.V., z Cornelis Jozef Johannes de Groot en 3 Adrianus Wilhelmus Johannes de Groot, allen re Balgoij, gemeente Wij dien, eisers ror cassatie, advocaat mr. E. Grabandt, tegen 1 Huro-Agra v.o.f. te Kijsscn,
2 Agmat B.V. te Erp en
R I J D I A D
I N D J S T R i r i r
3 Tigsa Técnicas e Innovaciones Ganaderas S. A. te VÜlafranca del Pcnedcs, Spanje, verweersters in cassatie, advocaat mr. R.S.Meijet,
r , G r N n O M
1 fi
F = R R U A R I
1 9 9 9
Voor het overige heeft het hof het vonnis van de president bekrachtigd. in conventie
a Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 14 februari 1996 (mrs. J. H. PJ. Willems, C.J. Verduyn en J. de Bruijn) Rechtsoverwegingen in con venlie en in reconventie
1 Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet (voldoende gemotiveerd) weersproken, deels blijkende uit de overgelegde stukken, het volgende vast. a De Groot c.s. zijn houder van het Europees octrooi OZ87611 voor een 'mashfccd through' (brijvocderbak), verleend voor de landen Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. Het octrooi is verleend op Z2 augustus 1990 met prioriteit vanaf 13 oktober 19S6. Conclusie 1 luidt in de authentieke Engelse tekst: Mash-feed twugh (1) eomprisinga casing (2) ofwhich the upperpkcc(ii) encases a storage reservoir (11) and ofwhich the bottom (59) accommodates a dish-sliaped feed troagh (49), whereiy said storagereservoir (11) is dosed off on its imderside by dosing means (13) provided withfeed delivery means (18) to te actuated by a pig, whereby said casing (2) has between said dosing devices (13) and said feed through (49) at least one recess (50) to allow through at least one htadofan unimaiand whereby a liauid dclivety member (57J to bc actuated by pigs supplics liaxtid to said feed trough (45), said casing (2) bang manufaaured from plastic mauxiai, characterized in t h a t the casing is manufactured from a round PVCpipe.
De bij hel octrooischrift behorende figuur 1 ziel er als volgt uil:
2 Tigsa c.s. vorderen Europees octrooi o 287 Si 1 nietig te verklaren voor Nederland en De Groot c.s. hoofdelijk te veroordelen om aan Tigsa c.s. schadevergoeding, nader op te maken bij staat, te betalen. 3 Zij stellen daartoe het octrooi niet verleend had behoren te worden aangezien de in de hoofdconclusie beschreven inrichting geen toepassing kan opleveren op het gebied van de nijverheid en/of niet nieuw is en/of niet inventief. 4 De Groot c.s. voeren gemotiveerd verweer. in reconventie
5 De Groot c.s. vorderen, kort gezegd, Tigsa c.s. te verbieden inbreuk te maken op Europees octrooi o 287 611 in alle daarin aangewezen landen opstraffevan een dwangsom en met andere nevenvorderingen. De Groot c.s. vorderen voons Tigsa c.s. te veroordelen tot betaling van schadevergoeding respectievelijk tot winstafdracht met het bevel aan De Groot c.s. rekening en verantwoording af te leggen. 6 Zij stellen daartoe dat Tigsa c.s. in Nederland handelingen vcrricht(t)cn als bedoeld in artikel 30-1 KOW met betrekking tot brijvoederbakken die vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Bovendien worden die voederbakken door toedoen van gedaagde Tigsa ook in Duitsland, België en Frankrijk in het verkeer gebracht. 7 Tigsa c.s. voeren gemotiveerd verweer. Beoordeling in conventie en in reconventie
8 De rechtbank overweegt ambtshalve dat, nu het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, ingevolge het bepaalde in art. 103 Rijksoctrooiwet 1995, het bij en krachtens de Rijksoctrooiwet (van 1910) bepaalde on verkort van tocpassi n g hl ij ft. voorts in conventie Uitkomst?
9 Tussen partijen is in de eerste plaats in geschil of sprake is van een uitkomst op het gebied van de nijverheid in die zin dat met de uitvinding een praktisch resultaat wordt verkregen, met andere woorden, of de uitvinding 'werkt'. Volgens de beschrijving van het octrooi is een voordeel van de PVC-pijptoepassing - naast het voordeel van lage vervaardigingskosten - dat de varkens die de randen van de kunststofplaten (van de bekende Stalko-bak) afbeten, niet de randen van de opening van de PVCpijp afbijten. Tigsa c.s. betogen nu dat varkens ook in PVCmaierialen bijlen, nier name als dit is toegepast in voederbakken. Zij verwijzen in dit verband naar de door haar overgelegde producties 1 tot en met 15. b Tigsa c.s. brachten, in elk geval in Nederland, voederbakken voor varkens op de markt waarvan het huis is vervaardigd van PVC-pijpen. c Bij eindvonnis in kort geding van 10 december 1993 heeft de president van deze rechtbank Tigsa c.s. verboden inbreuk te maken op het octrooi van De Groot c.s. en de nevcnvorderingen van De Groot c.s. toegewezen. d Bij arrest van 1 december 1994 heeft het hof te Den Haag het dictum van het kort-gedingvonnis vernietigd ten aanzien van het terugroepgebod aan Tigsa c.s.
De Groot c.s. betwisten dit. Zij voeren aan dat de voederbakken nu juist zeer goed voldoen en een zeer lange levensduur hebben. 10 De rechtbank is van oordeel dat uit de producties waarop Tigsa c.s. zich beroepen niet dan wel onvoldoende aannemelijk is geworden dat varkens ook de randen van de geoctrooieerde brijvoederbakken afbijten. Slechts de producties 2A/B en 3A/B betreffen daadwerkelijk geconstateerde 'sporen vaninbijtingen' c.q. 'krassen, sporen of inbijtingcn'aanTigsa-btijvoederhakken in Spanje. Daaruit blijkt echter niet dat er stukken uit de randen van de PVC-pijp zijn gebeten. Zoals de president en het hof in
'I 6
F E B [1 U A It I
]
S n
BI J B L A P
I N n IJ $ T R I F I F
kort geding reeds overwogen, moet onder de vermelding in de beschrijving van liet octrooi 'that the pigs ... do nocbitc the cdges of the recess of the PVC-pipe' worden verstaan dat varkens de tanden van de opening van de PVC-pijp niet afbijten - m e t als gevolg dat de voederbakken cen langere levensduur hebben - en niet dat varkens nooit of te nimmer hun tanden in de bak zetten. Tn de producties 4A/B en 5A/B wordt ook gesproken van iiibijtingen in voederbakken van (onder andere) PVC, echter zonder dat duidelijk is welk soott voederbakken het betreft. De overige producties acht de rechtbank niet relevant, immers betreffen (bijt)geclrag van varkens en eigenschappen van PVC(-voederbakken) in het algemeen en niet de geocltooieeide voederbakken zcl f. Verder voeren Tigsa c.s. Ier onderbouwing van hun standpunt niets aan. De rechtbank is dan ook van oordeel dat wel sprake is vaneen uitkomst, in de zin dat de uitvinding werkt. 11 Tigsa c.s. betogen nog dat ook indien het octrooi gericht is op her voorkomen van het afbijten van stukken, bet nog geen uitkomst oplevert omdat het volgens De Groot c.s. zelf niet uitmaakt of de ronde pijp al dan niet van PVC is vervaardigd: nodig zou slechts zijn dat cen ronde vorm vormstijfheid met zich brengt. De rechtbank kan hen hierin niet volgen. Naar de rechtbank de stellingen van De Groot c.s. begrijpt gaat het niet alleen om de ronde vorm van de PVC-buis maar ook om hel materiaal PVC.
E I G E N D O M
4 !)
kan worden gemaakt van '12 inch diameter... plastic pipe which is commonly used as drain pipe', welke plastic is 'commonly known as PVC'. De rechtbank zal dienaangaande de Octrooiraad verzoeken haar advies uit te brengen op basis van het bepaalde in art. 57 ROW. Weliswaar hebben De Groot c.s. een voorkeur uitgesproken voor het vragen van advies aan het Europees octrooibureau, doch de rechtbank acht in casu de Octrooiraad de daarvoor aangewezen instantie, nu hei in hel ondethavige geding immets alleen gaat om de eventuele nietigheid van het Europese octrooi voor Nederland en niet gebleken is dat in het buitenland nictigheidsprocedures aanhangig zijn. 15 De rechtbank zal de Octrooiraad advies vragen omtrent de volgende vragen: A (In hoeverre) ontneemt Amerikaans octrooi 4 554 8S8 in combi natie met de in het octrooischrift genoemde literatuur aan de uitvinding haar inventiviteit? B Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord, (in hoeverre) komt aan de volgconclusies 2 tot en met 9, eventueel gecombineerd mer de hoofdconclusie en/of met elkaar, nog betekenis toe? C Welke andere opmerkingen acht u relevant voor de beslechting van het onderhavige geschil? t6 Iedere verdere beslissing wordt aangehouden. voorts in reconventie
ïz Nu de uitvinding in ieder geval cen oplossing biedt voor het bijtprobieem, moet gesproken worden van een u itkomst op het gebied van de nijverheid en kan het andere gestelde voordeel - lage vervaa rd igi ngskosten - bu i ten beschouwing blijven. Nieuwheid?
13 Ter onderbouwing van hun stelling dat de geoctrooieerde voederbak niet nieuw is voeren Tigsa es, aan dat voor de priotitcitsdatum ook reeds voederbakken uit PVC-pijp werden vervaardigd. Zij wijzen in dit verband op een verklaring van A.J. Wonders en voorts op de Amerikaanse octrooien 3 267 904 en 4 554 888. De rechtbank is evenwel van oordeel dat de genoemde literatuur niet nieuwheidsschadelijk is. De geoctrooieerde voederbak is in de hoofdconclusie afgebakend van de Stalko-bak doordat de kast van de bakis vervaardigd van cen - verticaal geplaatste PVC-pijp. De verklaring van A.J. Wonders ziet daarentegen op cen voederbak vervaard i gd van een over de lengte doorgezaagde, horizontaal geplaatste PVC-buis. De Amerikaans octrooien hebben betrekking op een veevoederbak vervaardigd van een ronde, horizontaal geplaatste (plastic of PVC-)pijp waarin zich voederopeningen bevinden.
17 Tigsa c.s. betwisten niet langer dar htm brijvoederbakken i nbreuk maken op het octrooi van De Groot c.s. Wel verweren zij zich op een aantal gronden, met name tegen de vorderingen voor zover die betrekking hebben op het buitenland, 18 Nudcbcoordclingvan dcrcconvcnrionelcvorderingafhangr van de beslissing in de conventie, zal de rechtbank haar beslissing in reconventie aanhouden. Beslissing
De rechtbank: in conventie
verzoekt de Octrooiraad haar op de voet van artikel 57 Rijksoctrooi wet 1910 van advies te dienen omtrent de in rechtsoverweging 15 bedoelde vragen; verstaat dat de griffier aan de Octrooiraad zal toezenden een afschrift van dit vonnis, terwijl partijen de Octrooiraad afschriften van alle overige processtukken zullen dienen te verschaffen; bepaalt dat de zaak weer zal worden uitgeroepen te rollc van 25 juni 1996, opdat beide partij zich over het advies van de Octrooiraad zullen kunnen uitlaten zulks direct peremptoir; voorts in conventie en in reconventie
inventiviteit?
14 Ten slotte voeren Tigsa c.s. aan da t de geoctrooieerde voed crbak niet inventief is, immets een combinatie van de inrichting van de Stalko-bak met de inrichting volgens het hiervoor genoemde Amerikaanse octrooi 4 554 88S. Tigsa c.s. wijzen er terecht op dat niet is gebleken dat de Amerikaanse octrooischriften door de kxamincr in de verleningsprocedure zijn betrokken. Ook in verband hiermee heeft de rechtbank alvorens verder te beslissen behoefte aan deskundige voorlichting, over de vraag in hoeverre de uitvinding inventiviteit ontbeert, gezien de bekende staande voederbak uit de Stalko-brochure en gelet op de omstandigheid dat het Amerikaans octrooi 4 554 888 leert dat bij de constructie van veevoederintïchtingen voordelig gebruik
houdt iedere verdere beslissing aan. Enz. b Gerechtshof te 's-Gtavenhage, 6 nov. 1997 (mrs. J.J. Brinkhof, E,J, van Sandick enH.W. Raven) Beoordeling van het hoger beroep
1 Appellante sub 1 was geen procespartij in de zaak die heeft geleid tot het vonnis waarvan hoger beroep is ingesteld. Van de zijde van appellanten is aangevoerd dar de appellanten sub 2 en 3 het octrooi waar het in deze procedure over gaat, aan appellante sub 1 hebben overgedragen. Door appellanten is de akte van 6 april 1994 overgelegd houdende de overdracht.
5 O
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
E I G E N D O M
18
F E B R U A R I
" 9 HH
2 Dc vraag rijst of appellante sub t in het hoger beroep kan worden ontvangen. Het hof beantwoordt deze vraag bevestigend. In beginsel kan hoger beroep slechts worden ingesteld door een van de procespartijen in eerste aanleg. In deze procedure hebben geïntimeerden in conventie - onder meer - de nietigverklaring van het bewuste octrooi gevorderd en hebben de huidige appellanten 2 en 3 in reconventie onder meer een inbreukverbod gevraagd. In verband met een en ander is het evident dat appellante sub 1 er groot belang bij heeft (mede) als procespartij aan de procedure deel te nemen. Gelet hierop brengt een redelijke wetstoepassing mee dat appellante sub 1, voor wat de bevoegdheid tot het aanwenden van een rechtsmiddel betreft, moet worden aangemerkt als partij bij de uitspraak waartegen het rechtsmiddel openstaat.
mondeling 'opmerkingen te maken en verzoeken te doen' (art. 223, lid 5 Rv.), lijkt een zitting in München onvermijdelijk hetgeen allicht met niet onaanzienlijke kosten gepaard gaai.
3 Ter zitting hebben appellanten verklaard grief r niet langer te handhaven. Op die grief behoeft het hof niet in Le gaan.
11 Grief 2 faalt derhalve. Hetzelfde lot deelt grief 3 die zelfstandige betekenis mist.
4 Grief 2 luidt dat de rechtbank ten onrechte advies heeft gevraagd aan dc Octrooiraad op basis van artikel 57 Rijksoctrooiwet 1910. Volgens appellanten dient het advies te worden uitgebracht door hetEurupees Octrooiburcau nu het in casu om een Europees octrooi gaat en proccdu res over hetzelfde octrooi in andere landen dreigen.
12 Dc slotsom is dat het hof het vonnis zal bekrachtigen en appellanten zal veroordelen in de kosten. Enz.
5 Het hof stelt het volgende voorop. Wanneer in een nierigheidsproccdurc betreffende een voor Nederland geldend Europees octrooi de rechter behoefte heeft aan voorlichting door deskundigen, verplichten wet noch verdrag hem een advies van het Huropees Octrooibureau te vragen. De rechter heeft in dat geval de vrijheid onafhankelijke deskundigen te benoemen, de Octrooiraad op de voet van artikel 57 Rijksoctrooiwet 1910 om inlichtingen en technische advies te vragen of het Europees Octrooibureau op de voet van aritikel 25 Europees Octrooiverdrag om een technisch advies te vragen. 61 Iet hof stelt vast dat door appellanten niet is aangevoerd dat de Octrooiraad de deskundigheid en onafhankelijkheid zou missen om het door dc rechtbank verlangde advies uit te brengen. Appellanten geven er om - zoals hun raadsman dit ter zitting uitdrukte - pragmatische redenen de voorkeur aan dat het Europees Octrooibureau het ad vies uitbrengt. 7 Het volgen van de weg die artikel 25 Europees Octrooiverdrag wijst, biedt onmiskenbaar voordelen. Wie beter dan het Europees Ocrrooiburcau kan beoordelen of het bewuste octrooi ook verleend zou zijn als dit bureau naast hetgeen het tijdens de verleningsprocedure een rol heeft laten spelen, tevens in ogenschouw had genomen het Amerikaans octrooi 4 554 888 waarvan blijkens het vonnis van de rechtbank niet is gebleken dat het bij de verleningsprocedure meegewogen is. Een technisch advies van het Buropccs Octrooiburcau kan er bovendien toe bijdragen dat evenl uele nietigheidsacties over hetzelfde octrooi in andere staten waarvoor het Europees octrooi geldt, rot hetzelfde resultaat leiden. 8 Toch is het vragen van een technische advies van het Europees Octrooiburcau in een bodemprocedure niet zonder problemen. Met name is het de vraag of de procedure tot het verkrijgen van een dergelijk advies zo kan worden ingericht dat voldaan wordt aan de regels van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv.) betreffende deskundigen. Als dit probleem - zo nodig in overleg met het Europees Octrooibureau - op te lossen zou zijn, is er nog cen ander probleem. Indien partijen zouden wensen
9 Aan het vragen van advies aan de Octrooiraad zijn de zojuist genoemde problemen niet verbonden. 10 Gelet op het vorenovenvogene en in aanmerking nemende (i) dat thans in het buitenland geen procedures over hetzelfde octrooi aanhangig zijn, (ii) dat juist de kosten voot appellanten zo belangrijk zijn en (iii) dat de Octrooiraad in staat is op korte termijn adviezen als dc onderhavige uit te brengen, onderschrijft het hof dc beslissing van dc rechtbank om in dit geval de Octrooiraad advies te vragen.
c Cassaticmiddcl 1 Als primaire klacht wordt aangevoerd dat het Hof ten onrechte tot uitgangspunt neemt dat dc tcchtcr in een nietigheidsprocedure betreffende een voor Nederland geldend Europees octrooi (naast de mogelijkheid en vrijheid onafhankelijke deskundigen te benoemen tevens) vrij is in de keu zede Octrooi raad op de voet van (voor deze procedure) artikel 57 Rijksoctrooiwet 1910 om inlichtingen en technische adviezen te vragen danwei het Europees Octrooibureau op de voet van artikel 25 Europees Octrooi verd rag om een tcch 11 isch advies te vragen. Het Hof geeft in r.o. 7 (terecht) aan dat het volgen van de weg van artikel 25 Europees Octrooiverdrag onmiskenbaar voordelen heeft, maar verbindt daaraan ten onrechte niet de conclusie dat de rechter ook gehouden is in een situatie als de onderhavige (waarin advies wordt gewenst) het Europees Octrooiburcau om advies te vragen (en derhal ven iet dc Octrooiraad om inlichtingenen technische adviezen). Het strookt met de eisen van een doelmatige bevoegdheidsverdeling het Europees Octrooibureau - met uitsluiting van dc Octrooiraad-bevoegd te achten technisch advies uil ie brengen omtrent een Europees octrooi. Zulks spreekt temeer in het licht van hetgeen het Hof in r.o. 7 overweegt, te weten dat geen instantie beter dan het Europees Octrooibureau kan beoordelen of het bewuste octrooi ook verleend zou zijn als in ogenschouw zou zijn genomen een octrooi dat tijdens dc verleningsprocedure niet is meegewogen, terwijl evenzeer wordt bevorderd dat een technisch advies van het Europees Octrooibureau er bovendien toe kan bijdragen dat eventuele nietigheidsacties over hetzelfde octrooi in andere staten waarvoor het Europees octrooi geldt, tot hetzelfde resul Laai leiden. Daarenboven geldt één en ander ook indien in het buitenland nog geen procedures over hetzelfde octrooi aanhangig zijn, nu de omstandigheid dat de mogelijkheid bestaat dat ook in andere landen een procedure over herzelfde octrooi aanhangig wordt gemaakt, althans daartoe dreiging bestaat, grond oplevert om te oordelen dat het Europees Octrooiburcau het technisch advies dient uit te brengen. Een en ander maakt niet alleen dat voorkomen wordt dat in andere landen mogelijkerwijs de nationale Octrooiraad om advies wordt gevraagd, hetgeen weinig doelmatig is, maar voorkomt tevens dat respectievelijke nationale octrooiraden tot van elkaar afwijkende adviezen komen, hetgeen uit oogpunt van rechtszekerheid en rechtsbescherming ongewenst, is.
Ifi
F E B R U A R I
1 9 3 3
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
z Ook indien aangenomen moet worden dat de rechter daadwerkelijk de vrijheid heeft die door het Hof in r.o. 5 wordt omschreven, geldt dat de beslissing van het Hof rechtens onjuist is, althans onbegrij pelijk en niet naar de eisen der wet met redenen omkleed. Alsdan heeft immers allereerst te gelden dat het Hof ten onrechte als wezenlijk onderdeel van zijn afweging die leidt tot de beslissing de Oclrooiraad advies te vragen blijk geeft van twijfel (r.o. 8) omtrent het antwoord op de vraag of de procedure tot liet verkrijgen van een advies van het Europees Octrooibureau zo kan worden ingericht dat voldaan wordt aan de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende deskundigen. a Primair miskent het Hof dat de nationale procesrechtelijke regels niet kunnen verhinderen dat toepassing wordt gegeven aan een in het Europees Octrooiverdrag neergelegde mogelijkheid om technisch advies te vragen. Justitiabelen, althans nationale rechters, kunnen door nationale procesrechtelijke regels niet worden verhinderd gebruik te maken van een advicsmogeiijkheid als in het Europees Octrooiverdrag omschreven in geval cen procedure aanhangig is in een land dat bij dat verdrag is aangesloten. Indien dan ook de nationale regels een dergelijke adviesaanvraag naar de letter zouden verhinderen, althans bemoeilijken, moet de rechter toch bevoegd worden geacht, zonodig in afwijking van de nalionale procesrechte! ijkc regelgeving, maar/en met inachtneming van de beginselen van een goede procesorde, cen zodanig advies te vragen. b Overigens is de beslissing van het Hof in zoverre niet naar de eisen der wcr met redenen omkleed, nu het Hof melding maakt van zijn oordeel dat het vragen van een rechnisch advies van het Europees Octrooibureau in een bodemprocedure niet zonder problemen is, en met name de vraag rijst of de procedure tot het verkrijgen van een advies zo kan worden ingericht dar voldaan wordt aan de regels van Rv. betreffende deskundigen, maar het Hof niet voldoende duidelijk aangeeft op grond van welke regelgeving en welke regels zich een probleem voordoet. c Daarnaast valt niet in te zien op welke grond de in de artt. zzi tot en met 225 Rv. neergelegde regeling betreffende deskund igen niet zou kennen worden toegepast in geval van een adviesaanvraag aan het Huropccs Octrooibureau. 3 Voorzover het Hof in de r.o. 8 en 10 in zijn afweging betrekt het - k o r t gezegd - kostenaspect, is zulks rechtens onjuist, althans onbegrij pelijk en niet naar de eisen der wet met redenen omkleed. a voorzover in r.o. 8 het Hof in aanmerking neemtde kosten in verband met een zitting in Münchcn, is zulks zonder nadere motivering niet goed begrijpelijk. Allereerst valt niet in te zien op welke grond het Hof meent te moeten veronderstellen dat een en ander mondeling zou dienen te geschieden; partijen hebben zich daar niet over uitgelaten weshalve het Hof ten onrechte en in strijd met zijn taak als appèlrechter feitelijke gronden heeft bijgebracht. Daarnaast valt niet in te zien dat het hier bedoelde kostenaspect - dat rcr vrije beschikking van partijen staat- zou dienen mee te wegen in de afweging die leidt tot het antwoord op de vraag of de Octrooiraad danwei het Europees Octrooibureau wordt aangezocht voor advies.
het oordeel dat de afweging (Octrooiraad of Europees Octrooibureau) dient uit te vallen in de zin als door het Hof verwoord. Het waren immers juist appellanten die hebben betoogd dat het advies dient te worden uitgebracht door het Europees Octrooibureau, weshalve niet goed begrijpelijk is dat de omstandigheid dat de kosten voor eisers tot cassatie - in de visie van het Hofzo belangrijk zijn niet kan bijdragen tot het oordeel dat het advies niet door her Europees Octrooibureau dienr te worden uitgebracht. Indien het Hof in de stellingen van eisers tot cassatie heeft gelezen dat zij op grond van enig kostenaspect niet wensen dat een adviesaanvraag wordt gedaan aan het Europees Ocrrooibureau, is zulks onbegrijpelijk; zulks hebben eisers tot cassatie nimmer aangevoerd. Voorzover het Hof hier doelt op de kosten die in r.o, 8 worden bedoeld, is zulks onjuist, althans onbegrijpelijk, op de in subonderdeel a genoemde grond. Indien het I lof andere kosten bedoelt is onduidelijk welke kusten, en is de beslissing van het Hof niet naar de eisen der wet met redenen omkleed. Enz. d Conclusie van de Advocaat-Generaal mr. M. R. Mok, 9 oktober 1998 1 Feiten
1.1 Eisers van cassatie, Groba c.s,,1 zijn houder van het Europees octrooi o 28761 1, verleend op 22 augustus 1990 met prioriteit vanaf 13 oktober 1986, voor de landen Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanniê, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. Het octrooi heeft betrekking op een btij voederbak, gemaakt van een verticaal staande PVC-buïs en bedoeld voor het voederen van varkens. 1.2 Verweerders in cassatie, Tigsa c.s., hebben in Nederland voederbakken voor varkens van PVC op de markt gebracht. Bij kortgedingvonnis van 10 december 1993 heeft de president van de rechtbank in Den Haag Tigsac.s. verboden inbreuk te maken op het octrooi van Groba c.s. Tigsa c.s. zijn hiertegen in hoger beroep gekomen, maar het hof heeft het vonnis, wat betreft het verbod, bekrachtigd. 2 Verloop procedure
2.1 Tigsa c.s. hebben in de onderhavige procedure Groba c.s. gedagvaard voor de rechtbank in Den Haag en de nietigverklaring gevorderd van het octrooi van Groba c.s., alsmede schadevergoeding, op te maken bij staat Een door Groba c.s. ingestelde vordering in reconventie is in cassatie niet meer van belang. Zij stelden dat de beschreven inrichting geen uitkomst op het gebied van nijverheid oplevert (niet 'werkt'), dat de voederbak nier nieuw was en datbij niet inventief was. Groba c.s. hebben deze stellingen bestreden. 2.2 De rechtbank heeft hetbctoog van Tigsa c.s. over de uitkomst en de nieuwheid verworpen. Wat betreft de inventiviteit overwoog zij dat Tigsa c.s. hadden gewezen op een (ouder) Amerikaans octrooi, welk octrooi eerder niet in de verleningsprocedLtre van het onderhavige octrooi was betrokken. De rechtbank besliste daarom de Octrooiraad te
1
b Voorzover in r.o. 10 in de afweging wordt betrokken 'dat j uist de kosten voor appellanten zo belangrijk zijn' is zulks niet goed begrijpelijk, althans kanzulks in ieder geval niet bijdragen aan
E I G E N D O M
In eerste aanleg waren slechts de gebroeders De Groot partij. In hoger beroep Is Groba tussengekomen omdat de rechten uit het octrooi door de gebroeders De Groot aan haar waren overgedragen; vgl. ro. 1 en 2 van het bestreden arrest.
5 2
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
verzoeken zijn advies hierover u i t te brengen op g r o n d van art. 57 van de in dit geval toepasselijke 1 Kijksoctrooiwct uit 1910. In dit verband overwoog de rechtbank (ro. 14): Weliswaar hebben De Groot c.s. een voorkeur uitgesproten voor het vragen van advies aan het Europees octrooibureau, doch de rechtbank acht in casu de Octrooiraad de daarvoor aangewezen instantie, nu het in het onderhavige geding immers alken gaat om de eventuele nietigheid van het Europese octrooi voor Nederland en niet is gebleken dat in het buitenland nietigheidsprocedures aanhangig zijn.
E I G E N D O M
16
F E B R U A R I
1 £] 0 t)
3.5.1 Uit de spaarzame literatuur over dit artikel, 7 blijkt dat technische advisering in deze zin door het EOB tot op heden weinig heeft plaatsgevonden. Uit telefonisch contact met het EOB in München begreep ik dat sinds r995 hooguit een tiental verzoeken ex art 25. EOV is ontvangen; in meerderheid zijn deze afkomstig uit Nederland. 8
2.3 Tegen dit tussenvonnis hebben Groba c.s. hoger beroep in-
3.5.2 Deze 'Dornröschcnschlaf'9 zou (mede) veroorzaakt kunn e n zijn door in h e t verleden opgetreden achterstanden en aanloopproblemen van het EOB bij uitvoering van zijn andere taken.la
gesteld bij bet gerechtshof in Den Haag. De grief waarop het aankwam^ was gericht tegen de k e u z e van de rechtbank voor een advies van de Octrooiraad in plaats van één van het Europees Octrooibureau (EOB).
Ook d e w e i n i g u i m o d i g e n d e richtlijnen van dirbureau merbetrekking tot zijn adviserende taakopvatting en werkwijze worden genoemd als mogelijke verklaring voor het ontbrekende enthousiasme van de rechters voor deze regeling."
2.4 Bij arrest van 6 november 1997 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.
3.5.3 N o g een andere reden is wellicht dat het vragen van advies door de rechter aan de octrooiverlenende instantie in de meeste rechtsstelsels nieuw was: het (enige) voorbeeld voor deze bepaling was de Nederlandse regeling van art. 57 van de Rijksoctrooiwct (1(0 W) 1910. 12
z.6 Van 's hofs arrest zijn Tigsa c.s. (tijdig) in cassatie gekomen. Het beroep s t e u n t op een middel d a t uit drie onderdelen bestaat. 3 Hef Europees Octrooiverdrag 3.1 Het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag - EOV) is tot stand g e k o m e n te M ü n chen op 5 oktober 1973.•' Bij h e t verdrag zijn 18 staten aangesloten, t. w. de 15 h u i d i g e lidstaten van de EU, alsmede Liechtenstein, Monaco en Zwitserland. 3.2 Nederland heeft het verdrag goedgekeurd bij Rijkswet van 12 januari 1977, Stb. 7. Het heeft het verdrag geratificeerd op 28 februari 1977.
Dil artikel luidt: 1 De Octrooiraad is verplicht de rechter alk inlichtingen en technische adviezen te verstrekken, die deze tot beslissing van aan zijn oordeel onderworpen rechtsvorderingen in zake octrooien mocht verlangen. 2 De door de Octrooiraad ingevolge net vorige lid verstrekte adviezen hebben gelijke waarde als die van deskundigen, als in de artikelen 215-219 van hel Nederlandse wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoeld, in Nederland hebben. In Nederland vindt regelmatig advisering plaats op basis van dit artikel. 1 3 Art. 87, lid 1, van deROW 1995 bevat een bepaling van dezelfde strekking.' +
Het verdrag is op 7 oktober 1977 (voor het gehele koninkrijk) in werking getreden. 7
3.3 Een overzicht van literatuur over het verdrag is o p g e n o m e n in ed. S&J 7 3 - 1 1 , 1 9 9 8 , p. 1 1 . ' 3.4 Arr. 25 van her verdrag luidt: Op verzoek van de nationale bevoegde rechterlijke instantie, waarbij een •rechtsvordering inzake inbreuk of nietigverklaring is ingesteld, dient het Europees Oclrooibureau, tegen betaling van een passende taks, een technisch advies uit te brengen over het betrokken Europees octrooi. De onderzoeksafdelingen zijn bevoegd voor het verstrekken van deze adviezen.'1
2 Zie* Rijksoctrooiwct 1995, art 103, lid 1 en vonnis rb. ro. 8. •J Grief v, griel' 1 werd ter zitting ingetrokken, grief 3 had geen zelfstandige betekenis, vgl.ro. 3 en 11 van het besrreden arrest. 4
Engelse en h'ranse ceksr Trb. 1975,1 nK; Nederlandse vertaling: T'r.'j. 1976, l o r .
^ In die uitgave zijn de Engelse tekst en de Nederlandse vertaling opgenomen. De Pranse tekst is te vinden in Kluwer, Nederlandse wetgeving?,, IIIC, lz. 0 In de geciteerde tekst heb ik een klein foutje, voorkomend in de in het Trh. gepubliceerde Nederlandse vertaling en overgenomen in Sti'J, nl. verwisseling van een punten een komma, verbeterd. Dat hier sprake is van cen (zct)fout is evident en blijkt ook uit de Franse en Engelse tekst.
Kolle, Das Europiiischc Patciuamt als Sachvcrsiitndigcr im Patcutprozess, GRUR Int. 19S7, p. 476 e.v.; Barbuto, Erste Anwendung von Arr. 25 EPÜ in traliën, GRUR Int. 1991, p. 486/7; Brinkhof, Prozesssieren aus EuropaischerPaLeiue, GRUR 1993, p. 177-185, hier p. 183 en idem, Nkhtigcrklarimg Europaischcr Patente, GRu'J! Int. 199S, p. 1115/9, hier p. ni9,Kuropaisches l'atentübereinkommen, MünchenerGemdnschaftskommentar, Afh 18(1995), aant. bij art. 25;Singer,TheEuropean Patent Convention, 1995, aant. bij art. 25. * Twee Nederlandse zaken zijn gepubliceerd: pres. rb. Den Haag, 23 december 1.994, B/K ^997,' m.nt-J.H.J.den Hartog, D.w.l' Verkade en Cv. Nis pen en pres. rb. Den Haag, 2 december 1997, IER. 199S, S. Uit de publicaties blijkt dar de eersre zaak is geschikt en in de tweede hoger beroep is ingesteld, zodat het nog niet rot een daadwerkelijke adviesaanvraag is gekomen. s Kolle, a.w., p. 477m MünchenerGemeinschafrskommentar, a.w.. aant. 51. 11 Rrinkhof, a.w. (1993), p. 1 R4 en Münchener Gemeinscliaftskommentar, a.w., aint. 17. Zie voor de tekst van de richtlijnen (deel E, hoofdstuk 12) Kolle, a.w, p.479 e.v.: ook te vinden op Internet (www.europeanpatent-office.org/gLiidelines). 12 Zie Kolle, a.w., p. 476 en Münchener Gcmcinschaltskommcntat, a.w., aant. 8. Zie ook: Berichte der Münchener diplomatischen Konfetez über die Einmhrung eines Europaischen Earentverfahrens, p. 122/3. 13 Vgl. bijvoorbeeld de procedures die leidden LoLHR 9 februari 1996.NJ 1998,2, m.nt. D.W. F. Verkade en HR 9 november 1990, N] 1991,1S9, m.nr. D.W.E. Verkade; zie ook Eskes, AA e 19H7, p. 759-763. M Tn deze wer is overlegging van een advies bij het instellen van een iiietighcidsvordcring zcll's verplichL gesteld (art. 76). Vgl. de toelichting bij het amendement waarmee dir artikel werd toegevoegd; daarin is sprake van een mogelijkheid om 'snel, eenvoudig en goedkoop inzicht te krijgen in de geldigheid van een verleend octrooi', kamerstukken fIT 1993-1994] 22604, ut- IS.
16
F E B R U A R I
13-3 5
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
^Bespreking van liet cassatiemiddel
4.1.1 Onderdeel 1 voerteen rechtsklacht aan tegen het door het hof(ro. 5) gekozen uitgangspunt. Dit uitgangspuntlutdt: Wanneer in een nieligheidsprocedure betreffende een voor Nederland geldend Europees octrooi de rechter behoefte heeft aan voorlichting door deskundigen, verplichten wet noch verdrag hem een advies van het Europees Octrooibureau te vragen. De rechter heeft in dat geval de vrijheid onafhankelijke deskundigen te benvemen, de Octrooiraad op de voet van artikel $7 Rijksoctrooiwet 1910 om inlichtingen en technische adviezen te vragen of het Europees Octrooibureau op de voet van artikel 25 Europees Octrooiverdrag om een technisch advies te vragen.
4.1.2.1 Het onderdeel brengt hier tegenin dat het hof er ten onrechte van is uitgegaan dat de rechter die behoefte heeft aan een (technisch) advies, vrij is in de keuze voor hetzij een onafhankelijke deskundige hetzij de Nederlandse Octrooiraad hetzij het EOB. Het zou met de cis en van cen doelmatige bevoegdheidsverdeling stroken bet FOB - m e t uitsluiting van de Octrooiraad - bevoegd te achten technisch advies uit te brengen omtrent cen Europees octrooi. 4.1.2.2 Niet alleen zou, zoals het hof ook heeft overwogen, geen instantie dan het KOU beter in staat zijn de gestelde vraag te bean twoo rden, maar een technisch advies van dit bureau zou er tevens toe kunnen bijdragen dat eventueel nietigheidsadvies in andere staten waar het Europees octrooi geldt, tot betzelfde resultaat leiden. Zodoende zou voorkomen kunnen worden dat nationale octrooiraden tot van elkaar afwijkende adviezen komen, hetgeen uit cen oogpunt van rechtszekerheid en rechtsbescherming ongewenst is. 4.1.3.1 Dit betoog heeft echter de strekking dat het (in beginsel) wenselijk is, indien een advies als waarvan hier sprake is, nodig geacht wordt, dit aan het EOB wordt gevraagd. Daaruit volgt cclncr, ook als men dat betoog juist acht, niet dat dit ook dat een nodig geacht advies ook slechts aan het EOB mag worden gevraagd . Noch art. 25 F.OV, noch art. 57ROW 1910, noch enige andere bepaling in verdrag of' wet bevatten een aanknopingspunt voor de hierdoor Grobac.s. verdedigde rechtsopvatting. Volgens art. 2, lid 2, EOV is een Europees octrooi in elke verdragstaat waarvoor het is verleend aan dezelfde bepalingen onderworpen als een nationaal octrooi dat in die stad is verleend, voor zover het verd rag niet anders bepaalt. Eenbepaling die wijst op exclusiviteit van de adviesprocedure van art. 25 is in het verdrag niet te vinden. 4.1.3.z In de m.v.t. bij de Nederlandse wetsontwerp tot goedkeuring van het EOV^ is te lezen: in Nederland kan de rechter, voor wie procedures met betrekking tot een octrooi aanhangigzijn, het technische advies van de Octrooiraad vragen. Zodanige regeling is ook in artikel 25 voor het lUtrcpe.es octrooibureau opgenomen.Ditis verplicht aan nalionalereciuers, waarvooreen inbreukactie of nietigheidsactie aanhangig is, op hun verzoek technisch advies inzake het Europees octrooi te geven. Het betreft hier alleen een technisch advies; een juridisch oordeel, zoals bijvoorbeeld een uitspraak over de nietigheid, kan het Europees Octrooibureau ingevolge deze bepaling niet geven. uiteraard is de Europese rechter vrij in hoeverre hij het advies wil volgen.
15
Kamcrst. [II1975-1976], 13 S99, nr. 3, p. 15/6.
E I G E N D O M
5 3
4.1.3,3 De rechter is niet alleen niet verplicht een opgrond van art. 25 gegeven advies van het EOB te volgen, h ij is even m i n verplicht zulk een advies te vragen. Her zou toch wel denkbaar zijn geweest in het verdrag te bepalen, dat indien een rechter een vraag als hier bedoeld, aan cen deskundige wij stellen, hij zich daartoe tot het EOTï moei wenden, Een zodanige bepaling bevat het verdrag echter niet. De slotsom moet zijn dat het hier om een discretionairc bevoegdheid gaat, d.w.z. dat de rechter de door het hof in ro. 5 van het bestreden arrest genoemde keuzevrijheid heeft met betrekking tot de vraag (of en) door wie hij zich 1 aat adviseren. l6 4.1.4 Het onderdeel is daarom vergeefs voorgesteld. 4.2.1 Onderdeel 2 klaagt, zich baserend op de veronderstelling dat het hof de vrijheid bezit die het in ro. 5 heeft omschreven, over de wijze waarop het hof van die keuzevrijheid gebi nikheeft gemaakt. 4.2.2.1 Subonderdeel ia werpt op dat nationale procesrechtelijke regels nier kunnen verhinderen dat toepassing wordt gegeven aan een in het EOV neergelegde mogelijkheid. Ook als het nationale procesrecht de rechter zou verhinderen of bemoeilijken toe passing te geven aan de regeling van art. 25 EOV, zou die rechter toch bevoegd moeten worden geacht van die regeling gebruik te maken. 4.2.2.2 Het is j uist dat het hof de vraag heeft opgeworpen of het verkrijgen van een advies van het EOB zo kan worden ingericht dat voldaan wordt aan de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over het horen van deskundigen. Op die vragen zou men m.i. kunnen (of zelfs moeten) antwoorden dat zij niet doorslaggevend is, omdat zulk een advies niet op grond van de Nederlandse wet, maar van art. 25 EOV kan worden ingewonnen. De bedoelde vraag heeft ech ter hei karakter van een overweging ten overvloede, omdat het hof veronderstelt dat het bedoelde probleem op te lossen zou zijn. Het hof baseert zich vervolgens op afweging van de voordelen van een advies van het EOB (ro. 7), regen de daarmee verbonden kosten (ro. S en 10), tegen de omstandighcid datin het buitenland geen procedure aanhangig is en tegen bet te verwachten lijdsbeslag (beide ro. 10). 4.2.z.3 Het hof heeft dus niet beslist op grond van eventuele onbevoegdheid van de Nederlandse rechter om van de regeling gebruik te maken, maar op grond van een belangenafweging geoordeeld dat in dit geval cen tot de Octrooiraad gerichte adviesaanvraag de voorkeur verdiende. Het onderdeel stuit derhalve at'op gebrek aan feitelijke grondslag. 4.2.3.1 Subonderileelib brengt een motiveringsklacht in stelling. Deze heeft betrekking op de overweging van het hof dat het vragen van een technisch advies van het EOB in een bodemprocedure niet zonder problemen is. Het hof zou niet voldoende duidelijk hebben gemaakt op grond van welke regelgeving en welke regels zich een probleem voordoet. 15 Impliciet of expliciet gaat ook de liceracuur uit van de keuzevrijheid van de rechten vsl. A. van Oven/Löwetisteyii, Mededingingsrecht (1991), nr. 152.P. 59. Brinkhof, Prozcssicrcn aus Europiiiscfien Fit teute, GRUR 1 99a, p. 1.77-185.; Europaisches 1'areiitübereinkommen, Münchcncr GcnieinschallskommenLar, AM. 18 (1995), aiiit. 1.4. t>ij 5 zy; Singer,'llie EuiopcanratcntConvcntioii, 1995, luuit. 25.09 bij art. 25, aant. 52 bij art. 25; ScTiulre, Patentgesetz (1994).
B I J B L A D
I N D J S T R I L L L
4.2.3.2 Zoals gezegd heeft het hof zich gebaseerd op eeir feitelijke belangenafweging. Voor dit subonderdeel geldt hetzelfde als voor het voorgaande. 4.Z.4 Subonderdeel ze bouwt voort op subonderdeel 2a en deelt het lot daarvan. 4.3.1 Onderdeel 3 besnijdt het door het hof in zijn afweging betrekken van het kostenaspect. 4.3.2.1 Subonderdeel 3a acht het niet begrijpelijk dat het hof in ro. 8 het nadeel van de niet onaanzienlijke kosten die met een zitting in Miinchen gepaard zouden gaan heeft meegewogen. Nu partijen niet gerept hebben over eenziLting zou het hof daarmee bovendien buiten de feitelijke grondslag van het geschil zijn getreden. 4.3.2.2 Het hof heeft niet als vaststaand aangenomen dat een zitting zou plaatsvinden, maar slechts de mogelijkheid (en de daaraan verbonden kosten) meegewogen als een nadeel. Dat deze mogelijkheid reëel is volgt uit de richtlijnen van het EOP).17 Dat de kosten van een zitting in München hoger zijn dan die van een zitting in Den Haag ligt overigens voor de hand. Dat dit een nadeel is voor partijen lijkt mij ook duidelijk. De bestreden overweging behoefde daarom geen nadere motivering, zodathcLsubondcrdccl faalt. 4.3.3.1 Subonderdecl $b klaagt over 's hofs overweging in ro. 10, 'dat de kosten voor appellanten zo belangrijk zijn'. Deze omstandigheid zouden Groba c.s. hebben aangevoerd tol onderbouwing van het standpunt dat het Europees Octrooibureau j uist wei 0111 advies had moeten worden gevraagd. Dat deze omstandigheid volgens hel hof bijdraagt aan het tegengestelde standpunt zou onbegrijpelijk zijn. 4.3.3.z Het hof heeft uit de stellingen van Gruba c.s. afgeleid en ook kunnen afleiden dat deze de kosten beperkt wilde houden. Groba achtte het niet zeer aantrekkelijk in alle betrokken landen procedures ie moeten voeren waarbij dan steeds de nationale octrooi-instantie om advies zou moeten worden gevraagd .1B Het hof heeft dat in die zin kunnen opvatten dat G roba c.s. (onder meer) de kosten daarvan als een bezwaar' zagen. I )aar heeft het hof dat ervan is uitgegaan dat alleen in Nederland een geschil is's-tegenovergesteld dat juist een adviesaanvraag bij het EOB lol hoge kosten zou leiden. "Bovendien mocht het hof ook rekening houden met de belangen van de tegenpartij. Het mij dan ook voor dat ook dit laatste subonderdeel vergeefs is voorgesteld. 5 Conclusie
De conclusie luidt tot verwerping van hel beroep, met veroordeling van eisers in de kosten. e Hoge Raad, enz. 3 Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Aan De Groot c.s. is op 22 augustus I990 het Europees octrooi o 187 611 vooi* een 'mash-feed trough' (brijvoederbak) verleend
17 TR 19
Zie Si.2 van de in noot n genoemde richtlijnen, M.v.gr. ad grief 2, p. z. Vgl. de in § 2.2 genoemde ro. 14 van het vonnis van de rechtbank.
L I G E N D O M
1 ij
F F R R l.l A R I
1 ^ 9 9
voor de landen Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk,Grooi-Brittannic, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. (ii) tijdens de onderhavige procedure hebben De Groot c.s, dit octrooi bij akte van 6 april 1994 aan Groba overgedragen. (iii) Tigsa c.s. hebben, in elk geval in Nederland, voederbakken voor varkens op de markt gebracht, die volgens Groba c.s. inbreuk maken op bet onder (i) vermelde octrooi. 3.2 In de onderhavige procedure vorderen Tigsa c.s. het octrooi ir ictig te verklaren voor Nederland. Tevens vorderen zij schadevergoeding. Zij baseren deze vorderingen op de stelling dat het octrooi niet verleend had behoren te worden aangezien de in de hoofdconclusie beschreven inrichting geen toepassing kan opleveren op hel gebied van de nijverheid en/of niet nieuw is en/of niet inventief. De Groot c s. hebben in reconventie gevorderd, kort samengevat, Tigsa c.s. te verbieden inbreuk te maken op voornoemd octrooi in alle daarin aangewezen landen op straffe van een dwangsom en met andere nevenvorderingen. Tevens hebben zij schadevergoeding gevorderd, respectievelijk veroordeling 101 winstafdracht met het bevel aan hen rekening en verantwoording af Ie leggen, De Rechtbank heeft in conventie de Octrooiraad verzochr haar op de voer van art. 57 Rijksoctrooiwct 1910 van advies te dienen omtrent de in tov. 15 van haar vonnis geformuleerde vragen. Op het door Groba (als nieuwe houdster van het octrooi) en DeGroot c.s. ingestelde hoger beroep heeft het Hof het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd. 3.3 Onderdeel 1 is gericht tegen 's Hofs rov. 5. Het Hof heeft daarin overwogen: 5 (...) Wanneer in een nietigheidsprocedure betreffende een voor Nederland geldend Europees octrooi de rechter behoefte heeft aan voorlichting door deskundigen, verplichten wet noch verdrag hem een advies aan het Europees Octrooibureau Ie vragen. Be rechter heeft in dat geval de vrijheid onafhankelijke deskundigen te benoemen, de Octrooiraad op de voet vanartikel 57 Rijksocirooiwet I$IO om inlichtingen en technische adviezen te vragen of het Europees Octrooibureau op de voet van artikel 25 Europees Octrooiverdragom een technisch advies te vragen,
Het onderdeel faalt, aangezien het oordeel van het Hof juist is voor een geval als het onderhavige, waarop de Rijksoctiooiwet 191 o van toepassing is. 3.4 De onderdelen 2 en 3 komen op tegen de gronden die het Hof heeft aangevoerd voor zijn oordeel dat hel de voorkeur geeft aan de Octrooiraad boven het Europees Octrooibureau. Bij de beoordeling van de in deze onderdelen aangevoerde klachten moet worden vooropgesteld, dat in cassatie in beginsel niet kan worden geklaagd over de keuze van de deskundigen, aangezien deze keuze is overgelaten aan de rechter die over de feiten oordeelt. In verband hiermee falen, mede gelei op hel debat van partijen, de onderdelen 2b en 2c, die beide klagen dat het Hof zijn ootdeel onvoldoende heeft gemotiveerd. 3.5 Onderdeel 2a mist feitelijke grondslag, nu, naar mede blijkt uit de hiervoor aangehaalde rov. 5, het Hof - anders dan in het onderdeel wordt aangenomen - niet heeft geoordeeld dal de regels van de art. 221 c.v. R.v. cen beletsel vormen voor het vragen van advies aan hei Europees Octrooiburcau. Onderdeel 3a faalt, omdat het Hof vrijstond om de kosten die voor partijen verbonden zouden kunnen zijn aan de verschillende mogelijkheden, in zijn afweging te betrekken. Anders dan in onderdeel 3 b wordt betoogd, heeft het Hof ook 11 iet bl ijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door daarbij
1G
F E 3 R U A R ,
19 9 9
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
mede betekenis te hechten aan het feit dat Groba c.s. zelf hadden laten blijken dat j uist de kosten voor hen ze> belangrijk zijn. Zulks is ook niet onbegrijpelijk, nu het hier slechts gaat om een van cen aantal door het Hof in aan merking genomen factoren. 4 Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Groba c.s. in de kosten van het geding in cassatie, lot op deze uitspraak aan de zijde van Tigsa c.s. begroot op ƒ 597,20 aan verschotten en ƒ 3.000,- voor salaris, Enz.
Ni'. 15 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravcnhagc, 23 december 1997' (Akzo/Webster) Mrs. E.J. Numann, Chr.A.J.F.M. Hensen en CJ. Verduyn
E I G E N D O M
Art. $1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ƒ' art. 24 EEX Dcvorderingin dezin van artikels t Rv- 's eum te merken als eenvootlopige maatregel in de zin van artikel 24 EEX. De rechtsmacht die uitsluitend op art. 24 berust, voorziet in een bevoegdheid die zich beperkt tot maatregelen in de verdragsluitende Staat van degeadiëerde rechter. Met betrekking tot de Australische gedaagde en de Nederlandse gedaagden berust de rectitsmaehtvan deze rechtbank niet op art. ij EEXzodat aan deze beperking voorbij gegaan kan worden, voor de Engelse gedaagden kan de Nederlandse, rechter, indien (tevens) geadiëerd als voorlopigtvoorziemngenrechtei; in beginsel wel rechtsmacht ontlenen aan art. 24 EEX. Met betrekking tot deze gedaagden geldt evenwel dat de jegens hen gevorderde maatregelen in Engeland, dus buiten Nederland, effect moeten hebben. De rechtbank zal zich daarom t.a.v. de vorderingen tegen de Engelse gedaagden onbevoegd verklaren. Art.5JRV..Part. 16, lid jEEX Art. 16.J EEX vormt geen beletsel bevoegdheid aan te nemen t.a.v. de overige gedaagden,omdat een vootiopigevoorzieningnaat haar aard meebrengt dat de rechtbank zich niet definitief uitspreekt over de geldigheid van het octrooi zo deze als voorvraagzou rijzen.
Art. 6, lid 1 EG-Exeaitievetdmg(misbruik van recht) Art. 51 j ' tin. 2S9 e.v. Rv, (spoedeisend belang) Tussen de in het gedingziintle rechtsvorderingen bestaat het voor de De vordering dient ook spoedeisend te zijn. In dat verband is van betoepasselijkheid van art. 6 lid 1 EEX vereiste verband. De rechter mag lang dat de inbreuk (nog) niet vaststaat. Het treffen van een voorlopige afzien van de uitoefening van rechtsmacht uit hoofde van dit artikel, in- voorzienmgdient daarop af testuiten. dien er sprake is van misbruikvan recht. Dutten beperking wegens misbruik van recht niet rechtstreeks blijkt uit art. 6.1 t't'X - anders dan bij 1 Akzo Nobel N.V. te Arnhem, art. 6.z slot EEX - is aan te merken als een omissie. Algemeen aanvaarde. 2 Intervet International B.V. te Boxmeer, eiseressen bij dagvaarbeginselen van behoorlijke procesvoering brengen met zich dat een gerecht dingen op verkorte termijn, verweersters in voorwaardelijke rezich ook bij art. 6.1 EEX zo nodig laat leiden door het beginsel dat een conventie, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. W.A. Hoyng beroep op een recht onder omstandigheden als misbruik is aan te merken. te Eindhoven, Zodanig misbruik van recht doet zich bij voorbeeld voor indien de tegen minimnm-aanknoping, die nodig is veor aanvaarding van een bijzon1 Webster Pty. Ltd. te Castle Hill, Australië, dere bevoegdheid ex art. 5.3 of art. 6.1 EEX dan wel een der andere z Webster Animal Health (U.K.) Ltd. te Tckcnham, Verenigd bevoegdheidsgronden van afdeling 2 EEX, door toedoen van de eisende Koninkrijk, partij is gecreëerd, bij voorbeeld door het uitlokken van inbreukmakende 3 Willows Francis Ltd. te Crawley, Verenigd Koninkrijk, activiteiten. Ook de omstandigheid darde inbreiikmakendeactiviteit van 5 Solvay Duphar Animal Health Benelux B.V. te Weesp, deNederland.segedaagden, gerelateerd aan de inbreukmakendeactivitei- 6 Solvay Veten nary Ltd. te Southampton, Verenigd Koninkrijk, ten van de Engelse gedaagden, onbetekenend is, kan leiden tot het oordeel 7 Fort Dodge Animal Health Benelux B.V. te Weesp, datLhet mededagen van buitenlandse verweerders misbruikvan recht op- 8 Fort Dodge Animal Health Ltd. te Southampton, Verenigd levert. DoorAkzo is niet betwist dat de vermeende inbreuk op haat octrooi Koninkrijk, gedaagden, ciseressen in voorwaardelijke reconzich economisch bezien voor 99,6% afspeelt in het Verenigd Koninkrijk en ventie, procureur mr. H.C. GrooLveld, advocaten mrs. F.A.M. voor de testerende 0,4% in Nederland, f.en dergelijke verdeling is zo one- Hendrick en M. Herschdorfer te Amsterdam, venredig te achten datAkzo haar recht dient te worden ontzegd om de en Nederlandse rechter haar vordering in volle omvang, d.w.z. inclusief de 4 Solvay Duphar B.V. te Weesp, procureur mr. S. de Wit, advovorderingen tegen de Engelse gedaagden, voor te. leggen. De reclttbankzal caat mr. W. E. Fors te 's-Gravcnhagc. derhalve in de hoofdzaak rechtsmacht aannemen jegens de Australische gedaagde alsmede de Nederlandse gedaagden. Met betrekking tot de Enbeoordeling gelse gedaagden zal zij zich onbevoegd verklaren. De verweren met betrekking tot rechtsmacht en bevoegdheid 5.1 De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde gedaagden (gedaagden sub 2, 3, 6 en S, hierna: de Engelse gedaagden) betwisAm. 16, lid4 en 19EEX Een beroep op de beweerde ongeldigheid van de octrooien maakt de ten de rechtsmacht (internationale bevoegdheid) van de Nederrechtbank niet onbevoegd tot kennisneming van de verbodsvordering. landse rechter. Voorzover de rechtbank de voorvraag betreffende de geldigheid van het 5.2 Zij stellen dat de rechtsmacht doof Akzo wordt gebaseerd op artikel 6.1 EEX. In het gegeven geval is dat als misbruik van octrooi onbeanl woord kanlaten, met name alszij tot liet oordeel komt dat de gestelde inbreuk zich niet voordoet, kan zij zonder meer tot een eindbe- recht aan te merken, omdat het adiëren van de Nederlandse slissingkomen. hi het andere geval zullen eindbeslissingen eerst genomen rechter evident kunstmatig is aangezien de door Akzo gestelde kunnen worden nadat door de bevoegdefora de voorvraag met betrekking inbreukmakende verkopen door de in Nederland gevestigde gelot de geldigheid positief is beantwoord, danwei onder het voorbehoud daagden in het niet vallen bij de door Akzo gestelde verkopen in van zodanige beslissing door diefora. In alle gevallen is het evenwel zin- het Verenigd Koninkrij k. In dit verband stelt Webster dat slechts 0,4 % van de gestelde inbreukmakende verkopen in Nederland vol dat de procedure terzake van de Inbreuk voortgang vindt. hebben plaatsgevonden, legen gci,6 % in het Verenigd Koninkrijk. Het misbruik van recht blijkt ook hieruit dat, kort gezegd, ' N. B. I )e?e uitspraak is gewezen vóór het arrest van Hof's-Gravcnhagc, de processuele positie van gedaagden slechter is dan indien de 23 april 1998, besproken in Aerualireitcn in KIK 1998,1117. löi.K^l
5 6
B I J B L A D
N U J STR
inbreukprocedure voor de Engelse rechter zon zijn gebracht, aldus de Engelse gedaagden. Wcbstcrli ceft in Nederland en in Engelandprocedures aanhangig gemaakt met als inzet de nietigheid van het octrooi. Zij neemt over de in de Engelse rechtspraak gehuldigde leer dal wanneer er een nietighcidszaak aanhangig is gemaakt, een inbreukprocedure op basis van hel zelfde octrooi daardoor mede betrekking heeft op de geldigheid van het octrooi als bedoeld in artikel 16-4 EEX en dat er derhalve sprake is van een exclusieve bevoegdheid van de rechter van het desbetreffende land, in casu Engeland, voor wat betreft de gestelde inbreuken in Engeland. Door het Engelse Court of Appcal zijn terzake bij beslissing van 27 oktober 1997 - i n een proccdu re welke als inzet had een door Webster jegens Akzo gevorderde anti-suit inj unction - prejudiciële vragen gesteld aan het EG Hof van Justitie. Webster stelt datdeze rechtbank haar oordeel moet opschorten totdat het Hof van Justitie dienaangaande uitspraak heef l gedaan. in de hoofdzaak 6.r Vooropgesteld moet worden dat de rechtbank op grond van artikel 126 lid 1 Rv. bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen gericht tegen de in Nederland gevestigde gedaagden sub 4> 5 en 7, daar deze gedaagden (hierna: de Nederlandse gedaagden) hier te lande gevestigd zijn. 6.2 Ten aanzien van gedaagde sub 1, gevestigd in Australië (hierna; de Australische gedaagde), ontleent de rechtbank rechtsmacht aan artikel 126 lid 3 Rv. 6.3 De Nederlandse gedaagden te zamen met de Australische gedaagde zal de rechtbank hierna ook aanduiden als de overige gedaagden. 7.1 Vervolgens is de vraag of de rechtbank ten aanzien van de Engelse gedaagden rechtsmacht kan ontlenen aan artikel G lid 1 EEX. 7.2 De vorderingen van Akzo tegen enerzijds de Nederlandse gedaagden en anderzijds de Engelse gedaagden betreffen hetzelfde product en vinden hun grondslag in de gestelde inbreuk op octrooien, d ie weliswaar territoriaal zijn begrensd, maar die zijn verleend volgens de regels van het Europees Octrooiverdrag (EOV) en die ingevolge artikel S9 van dat verdrag alle op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd. Hoewel dit een en ander nog nier met zich medebrengt dat afzonderlijke behandeling en berechting van de vorderingen legen de verschillende groepen van gedaagden tot elkaar uitsluitende rechtsgevolgen zou leiden, beslaat in dat geval wel liet gevaar van tegenstrijdige beslissingen en zou dus de situatie kunnen ontstaan, die de opstellers van het EEX (én van het EOV) juist hebben willen vermijden. Daarom besraat, naar het oordeel van de rechtbank, tussen de in het geding zijnde rechtsvorderingen het voor de toepasselijkheid van artikel 6 lid 1 EEX vereiste verband. 7.3 Webster stelt dat de E ngelse gedaagden, nu zij zijn opgeroepen voor de Nederlandse rechter, processueel in een slechtere positie verkeren dan wanneer zij zouden zijn opgeroepen vour de Engelse rechter. Dit argument kan - o o k als de daaraan ten grondslag liggende stelling juist zou zijn- geen afbreuk doen aan de toepassing van artikel S.i EEX. Wel is waar 1 ijkt de in artikel z neergelegde hoofdregel van de bevoegdheidsregeling van het EEX mede te zij n ingegeven door de gedachte dat het voor een verweerder in de regel verkieslijker zal zijn te procederen voor de rechter van zijn eigen land, maar juist uit het bestaan van de bijzondere bevoegdheidsgronden van afdeling z van het EEX blijkt dat de verdragopstcllcrs hebben onderkend dat er goede grondenkunnen zijn om van die hoofdregel af te wijken. Het EEX voorziet
I É L [
C I G T ^ n O M
16
F E B R U A R I
1 3 9 9
niet in de mogelijkheid de in een gegeven geval aan artikel 6.1 te ontlenen rechtsmacht terzijde te stellen op grond van de overweging dat de verweerder daardoor in een processueel minder sterke positie komt te verkeren. Een beslissing in die zin zou immers leiden tot de introductie van de forum-nonconveniensleer in het EEX, die is afgewezen door het Hof van Justitie. 7.4 Het niet mogen toepassen van de forum-non-conveniensleer brengt Levens mee dat in een casus waarin het economisch belang van de procedute zich concentreert in een bepaald land, liet forum in een ander land zich niet als forum non conveniens van uitoefening van rechtsmacht mag onthouden. 7.5 Naar het oordeel van de rechtbank mag zij wel afzien van de uitoefening van rechtsmacht uit hoofde van artikel 6.1 EEX, indi en er sprake is van m isbruik van recht. Dat een beperking wegens misbruik van recht niet rechtstreeks blijkt uit artikel 6.1 EEX - anders dan bij artikel 6. z slot EEX - is aan te merken als een omissie. Algemeen aanvaarde beginselen van behoorlijke procesvoering brengen mee dat een gerecht zich ook bij artikel 6.1 EEX zo nodig laat leiden door het beginsel dat een beroep op cen recht onder omstandigheden als misbruik is aan te merken. Zodanig misbruik van recht doet zich bij voorbeeld voor indien de minimum-aanknoping, die nodig is voor aanvaarding van een bijzondere bevoegdheid ex artikel 5.3 of artikel 6.1 EEX dan wel een der andere bevoegdheidsgronden van afdeling z EEX, door toedoen van de eisende partij is gecreëerd, bij voorbeeld door het uitlokken van inbreukmakende activiteiten. Webster stelt evenwel niet dat misbruik van recht in deze zin zich voordoet. 7.6 Naar de rechtbank begrijpt, acht Webster in casu hel misbruik van recht gelegen in de omstandigheid dat Akzo rechtsmacht wil ontlenen aan een inbreukmakende activiteit van de Nederlandse gedaagden die in absolutezin weliswaar zo belangrijk is dat haai" vordering jegens die gedaagden door de Nederlandse rechter ontvangen kan worden, maar die, gerelateerd aan de inbreukmakende activiteiten van de Engelse gedaagden, zo onbetekenend is dat daarop door Akzo geen beroep mag worden gedaan. 7.7 Naar het oordeel van de rechtbank kan zodanige omstandigheid leiden tothet oordeel dat het mededagen van buitenlandse verweerders misbruik van recht oplevert. Door Akzo is niet betwist dat de vermeende inbreuk op haar octrooi zich econom isch bezien voor 99,6 % afspeelt in het Verenigd Koninkrijk en voor de resterende 0,4 % in Nederland. Een dergelijke verdeling is zo onevenredig te achten dat Akzo haar recht dient te worden ontzegd om de Nederlandse rechter haar vordering in volle omvang, dat wil zeggen inclusief de vorderingen tegen de Engelse gedaagden, voor te leggen. 7.8 De rechtbankzal derhalve in de hoofdzaak rechtsmacht aannemen jegens de Australische gedaagde alsmede de Nederlandse gedaagden. Met betrekking tot deEngelse gedaagden zal zij zich onbevoegd verklaren. S. r Wat betreft de dour Webster betwiste rechtsmacht op grond van de artikelen 19 j ' 16.4 EEX overweegt de rechtbank als volgt. 8,z In beginsel speell het EEX voor de bepaling van de rechtsmacht van deze rechtbank ten aanzien van de Nederlandse en Australische gedaagden geen rol, daar de rechtbank haar rechtsmacht aan de regels van het interne en het commune internationaal procesrecht ontleent. Dit is echter anders voorzover artikel 16 EEX aan de orde is. Ongeacht de vestigingsplaats van verweerders dient die bepali ng i n aan merki ng re word en genomen, onder meer, zodra de registratie of geldigheid van een octrooi,
16
F E B R U A R I
: 9 9 9
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
dat geregistreerd is in een (EEX-)verdragsIuitende staat, in het geding is. 8.3 Dit verweer is van belang omdat deze rcchrbank ten aanzien van die gedaagden ook wordt gevraagd de gestelde inbreukmakende handelingen buiten ISederland te beoordelen. 8.4 De rechtbank stelt zich daarom de vraag of zij jegens de Nederlandse en Australische verweerders bevoegd is zo nodig grensoverschrijdende maatregelen te nemen, waaronder te rekenen is de bcoordcl i ng van de vraag of verweerders buiten Nederland inbreuk maken op heL octrooi van Akzo, en in het bevestigende geval, de vraag of een remedie in de vorm van een verbod of schadevergoeding geboden dient te worden. 8.5 Gegeven haar rechtsmacht is de Nederlandse rechter daartoe inderdaad bevoegd. Nu de rechtsmacht met betrekking tot die verweerders berust op commune regels van internationaal procesrecht, leidt de rechtbank deze bevoegdheid af uit het in het arrest van de Hoge Raad inzake Lincoln/lnterlas (SJ 1992, 404) geformuleerde uitgangspunt dat, wan neer het gaat om een verplichting -eventueel een verplichting naar buitenlands recht - die buiten Nederland moet worden nagekomen, er in het algemeen geen reden is om af te wijken van de hoofdregel van artikel 3:296 lid 1 BW dat hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter op vordering van de gerechtigde wordt veroordeeld. 9.1 Uit door Webster overgelegde documenten blijkt dat in Engeland door onder meer gedaagde sub 7 nietigbeidsprocedures aanhangig zijn gemaakt, zowel in een bodemprocedure als bij wcgc van een voorlopigc-voorzicningcn-proccdurc. 9.2 Gedaagden hebben in dit kader gewezen op de beslissing van het Engelse Patents Cuurt van z6 maart 1997 in de zaak Coin ControlsLitnitcd/SüZOInternational (UK) Limited c.s. De rechtbank is van oordeel dat groot gewicht dient te worden gehecht aan de beslissingen van andere Europese rechters aangaande toepassing van het EEX - zeker als het een uitvoerig gemotiveerde en gedocumenteerde beslissing betreft als hier het geval is. Desalniettemin acht zij in casu niet juist om in dezelfde zin te beslissen als de Engelse rechter heeft gedaan. 10.1 Het gaat hier om de vraag hoe artikel t9 EEX dient te worden uitgelegd. Dat artikel schrijft de nationale rechter voor zich ambtshalve onbevoegd te verklaren ten aanzien van een geschil 'met als inzet een vordering waarvoor krachtens artikel 16 een gerecht van een andere verdragsluitende Staat bij uitsluitingbevoegd is'. 10.2 Artikel 16 bepaalt onder 4 dat'ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien' bij uitsluiting bevoegd zijn de gerechten van de staat van deponering/registralie. Het is dus duidelijk dat deze rechtbank geen beslissing kan geven over de geldigheid van het onderhavige octrooi, zulks behoudens (ingevolge artikel 138 EOVjtincto artikel Vqulnquies Protocol bij het EEX) voor zover dit is verleend voor Nederland. 10.3 De vraag is hoc de woorden 'met als inzet cen vordering' (in de Engelse tekst: 'a claim principally toncerned with' en in de Duitse tekst: 'wegen einer Streitigkcit') in artikel 19 EEX dienen re worden uitgelegd, welke uitleg verdragsautonoom zal dienen te geschieden. i r . 1 Het betreft in de procedure bij deze rechtbank een vordering: I tot een verbod van octrooi-inbreuk, waarbij, il (bij wege van verweer) de nietigheid van de octrooien wordt bepleit.
E I G E \l D O M
Maakt dat nietigheidsdispuut de inbreukvordering tot een vordering 'met als inzet* respectievelijk 'principally concetned with' de geldigheid van de octrooien in de zin van artikel 16.4 EEX? Het dilemma is dat - andere verweren daargelaten - (01 een verbod niet kan worden gekomen zonder dat een oordeel wordt gegeven over de rechtsgeldigheid van het octrooi. 11.2 Dat dilemma zou kunnen worden opgelost op de door gedaagden voorgestane wijze: de in beginsel rechtsmacht hebbende - inbreukrechter dient zich alsnog - wat betreft het grensoverschrijd end e deel van de vordering - onbevoegd te verklaren zodra bij wege van verweer een beroep wordt gedaan op de nietigheid van het octrooi. Een oplossing zou ook bereikt kunnen worden indien de inbreukrechter zich wel bevoegd acht van de vordering kennis te nemen, maar - i n het voorkomende geval en al dan niet na schatting van de grootte van de kans op nietigverklaring vaststelt dat hij - wal betreft het grensoverschrijdende deel van de vordering -daarover pas een beslissing kan geven nadat de d aartoe bevoegde nictighcidsrcchtcr(s) zijn/hun oordeel heeft/ hebben gegeven over de geldigheid van het octrooi, waartoe de inbreukrechter de inbrettkprocedure - w a t betreft het grensoverschrijdende deel van de vordering - zonodig aanhoudt. ïz.i De Engelse rechter heeft gekozen voor de eerste oplossing. De rechtbank zal dit aanduiden als de leer van Coin Controls. Hij overwoog daarbij dat onder artikel 16.4 EEX vallen alle procedures waarin anders dan bij wege van 'prei iminaryor incidental matter' een onderwerp ter d iscussie wordt gesteld waarvoor een andere gerecht exclusief bevoegd is, ook als dat bij wege van verweer wordt gedaan, en dat de geldigheid van het octrooi geen 'prei im inary or i neidental matter' is. De Engelse rechter baseert zich daarbij op het rapport Jenard dat in de toelichting op artikel 19 EEX zegt: Uit de woorden 'bij wie een geschil aanhangig is gemaakt' volgt, dut deze rechter zich niet ambtshalve onbevoegd moet verklaren indien de vraag wat tot de uitsluitende bevoegdheid van een ander gerecht behoort, slechts alsexceptie is opgeworpen. In de Engelse tekst zegt dit rapport volgens het citaat dat in de Coin Controls beslissing is opgenomen: 'ïhewords''principally concerned''have theejjecllliatthecourtisnotobliged to declare ofitsown motton that ithusnojurisdiction ifan issue which comeswithinihecxcliisivcjurisdietionofanothercourtisraisedonlyasa preliminary or iiicidental matter. 13.1 Het is voor discussie vatbaar of het betwisten van de geld ighcid van het ingeroepen octrooi kan worden beschouwd als een exceptie respectievelijk een preliminary matter in de door het Rapporr Jenard bedoelde zin. Jenard, i n zij n tocl ichti ng op artikel 16.4 EEX, zegt evenwel uitdrukkelijk 'Wat de overige rechtsvorderingen betreft, waaronder begrepen de rechtsvordering wegens octrooischending, zijn de algemene voorschriften van dit verdrag van toepassing.' 13.2 De rechter in eerste aanleg - die verdragsautonoom moet uitleggen maar geen vragen van uitleg over het EEX vermag te stellen aan hel Hof van Justitie- dient te bezien welke oplossing het beste past in het systeem van het verdrag. Daarbij zal in het oog moeten worden gehouden de doelstelling van het EEX, blijkens de preambule de vergroting van de rechtsbescherming van degenen die binnen het gebied van de verd ragsluitcndc staten gevestigd zijn. 13.3 Een bezwaar tegen de tweede oplossing, genoemd in overweging 11,2, lijkt te zijn, dat de inbreukprocedu re word t opgehouden totdat in de afzonderlijke buitenlandse nietigheids-
B I J B L A D
[ N D U 5 T R I L L L
procedure(s) is beslis c. Dat belemmert een snelle berechting van octrooigeschillen en noodzaakt tot het los van elkaar voeren van verwante procedures. Dat komt de kwaliteit van de rechtsbescherming niet ten goede. 14. Dat bezwaar geldt echter evenzeer (zo niet sterker) voor de eerste in overweging t i . z vermelde oplossing: ook daar wordt eerst een geschil voorgelegd aan de rechter van het land van inbreuk terwijl vervolgens - na het verweer - blijkt dat die kosten nutteloos zijn gemaakt en dat nieuwe procedures moeten worden gestart in de landen van registratie. Tegen deze eerste oplossing pleit bovendien dat deze uitnodigt tot het voeren van nictighcidsvcrwcrcn met liet enkele doel om de aanvankelijk rechtsmacht toekomende rechter alsnog onbevoegd te maken en op die wijze de octrooihouder te dwingen tot het maken van extra kosten doordat deze ook met betrekking tot de inbreuk veelal in meer dan een land zal moeten gaan procederen. De leer van Coin Controls frustreert daardoor de, algemeen wenselijk geachte, snelle en betaalbare berechting van octrooigeschillen. 15.1 Vóór de tweede oplossing pleit bovendien dat in een aantal gevallen het oordeel zal luiden dat - ook als het octrooi geldig is - geen sprake is van inbreuk, in die gevallen kan de procedure ten gronde worden beslist zonder dat (indien nog slechts bij wege van verweer een beroep op nietigheid is gedaan) het aanspannen van een nictigheidsprocedure beslist noodzakelijk is en in elk geval zouder dat die procedure wordt afgewacht. Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dar artikel 16.4 KKX als uitzondering op de hoofdregel eerder beperkt dan extensief dient te worden uitgelegd. Vergelijk het Hof van Jus titic in zijn arrest van 15 november 1983 (zaak 288/82) inzake Duijnstee/Goderbauer, NJ 1984, 695, in welk arrest overigens de geldigheid van de octrooien zelf niet ter discussie stond. 15,z In genoemd arrest overweegt het Hof van Justitie dat te rade moet worden gegaan bij de doelstellingen en het systeem van het EEX. In dat verband overweegt het Hof vervolgens dat toekenning van de exclusieve bevoegdheid in artikel 16.4 EEX daardoor wordt gerechrvaardigd dat de daar beoogde gerechten het best ken nis kunnen nemen van gevallen waarin het geschil zelf de geldigheid van het octrooi tot inzet heeft. Volgens het Hof zijn als zodanig aan te merken de geschillen waarin de toekenningvan een exclusieve bevoegdheid aan de rechters van de plaats waar het octrooi is verkend gerechtvaardigd is met inachtneming van de doelstellingen van het EEX enerzijds en de bekendheid met het plaatselijke (verlenings)recht anderzijds. Geen van die elementen pleit er naar het oordeel van de rechtbank voor ook de inbreukvraag in die uitsluitende competentie te betrekken.Zulkstctnindcromdatnictinallelandcn dezelfde rechter oordeelt over de nietigheid en de eventuele inbreuk. Tndien een Nederlander in Nederland wordt gedagvaard ter zake van inbreuk op een voor Duitsland verleend octrooi en vervolgens betoogt dat liet Duitse octrooi nietig is, zou in de hier verworpen oplossing de Nederlandse rechter zich onbevoegd dienen te verklaren, ook ten aanzien van de inbrcukproccdurc. Vervolgens zou de octrooihouder de inbrcukzaak moeten aanbrengen bij een van de daartoe aangewezen Landgerichte terwijl het Bundespatentgericht zou moeten oordelen over de nietigheid.
r6.i. Alles afwegende is de rechtbank dan ook van oordeel dat een uitleg die tot gevolg zou hebben dat de bevoegdheid van de rechter eerst na het voeren van het verweer zou komen vast te staan (de leer van Coin Controls), dermate in strijd is met de doelstellingen van het EEX dat daarvoor slechts gekozen zou
L I 5 b N B O M
18
F E B R U A R I
I S Ü b
kunnen worden indien dat - ook de eisen van een Europese integratie in aanmerking genomen - onontkoombaar zou 7.ij n. 16.2 Naar het oordeel van de rechtbank is van een dergelijke onontkoombaarheid geen sprake. Dat blijkt allereerst uit de omstandigheid dat met name in Duitsland sedert jaar en dag door de daartoe aangewezen Landgerichte effectief rechtsbescherming wordt geboden tegen inbreuk hoewel de rechtsgeldigheid van de ingeroepen octrooien door een andere rechterlijke instatuie - h e t Bundespatentgericht- wordt beslist. De praktijk in de Bondsrepubliek laat zien dat een minder vergaande oplossing dan die welke de Engelse rechter heeft gekozen mogelijk is, te weten een inschatting van de kans op nietigverklaring en een aanhouding van de inbreukproccdurc indien de grootte van de kans op nietigheid daartoe aanleiding geeft. Dat blijkt tevens uit de Nederlandse kort-gedingpraktijk. Ook daar biedt een soortgelijke handelwijze ten aanzien van octrooien waarvan de nietigheid wordt gesteld een bevredigende oplossing, 15.3 Het voorgaande voert tot de conclusie dat het beroep van gedaagden op de beweerde ongeldigheid van bet octrooi de rechtbank niet onbevoegd maakt tot kennisneming van de inbreukvorderingen jegens de Nederlandse en Australische gedaagden. Voorzover de rechtbank de voorvraag betreffende de geldigheid van het octrooi onbeantwoord kan laten, met name als zij tot het oordeel komt dat de gestelde inbreuk zich niet voordoet, kan zij zonder meer tot een eindbeslissing komen. In het andere geval zullen eindbeslissingen eerst genomen kunnen worden nadat door de bevoegde fora de voorvraag met betrekking tot de geldigheid positief is beantwoord, danwei onder her voorbehoud van zodanige beslissing door die fora. In alle gevallen is het evenwel zinvol dat de procedure terzake van de inbreuk voortgang vindt. Dienovereenkomstig zal de rechtbank dan ook in de onderhavige zaak handelen. Jn de provisionele voorziening
17.1 Voorzover de vordering is ingesteld bij wege van provisionele voorziening in de zin van artikel 51 Rv. is zij aan te merken als een voorlopige maatregel in de zin van artikel 24 EEX. De rechtsmacht die uitsluitend op artikel 24 berust, voorziet in een bevoegdheid die zich beperkt tot maatregelen in de verdragsluitende Staat van de geadiéerde rechter. 17.2 Met betrekking tot Australische gedaagde en de Nederlandse gedaagden berust de rechtsmacht van deze rechtbank niet op artikel 24 EEX zodat aan de in voorgaande overweging omschreven beperking voorbij kan worden gegaan. 17.3 Voor de Engelse gedaagden kali de Nederlandse rechter, indien (tevens) geadiëerd als voorlopige-voorzieningenrechter, in beginsel wel rechtsmacht ontlenen aan artikel 24 EEX. Met betrekking tot deze gedaagden geldt evenwel dat de jegens hen gevorderde voorlopige maatregelen in Engeland, dus buiten Nederland, effect moet hebben. De rechtbank zal zich daarom ten aanzien van de vorderingen tegen de Engelse gedaagden onbevoegd verklaren. r8. Deze rechtbank is bevoegd ten aanzien van de overige gedaagden. Artikel 16.4 EEX vormt in dit verband geen beletsel, omdat een voorlopige voorziening naar haar aard meebrengt dat de rechtbank zich niet definitief uitspreekt over de geldigheid van het octrooi zo deze vraag als voorvraag zo u rijzen.
i u
r c n R u A n I
i s 3 3
B I J E L A D
I N D U S T R I Ë L E
De materiercte verweren In de hoofdzaak 19.1 Voorshands gaat de rechtbank voorbij aan de voorvraag betreffende de geldigheid van het octrooi. 19.2 De kernvraag in deze procedure is of de r-404 strain van Akzo en de P-69 strain van Websier identiek zijn. Naar het oordcel van de rechtbank dienen beide strains daartoe te worden onder/och t door (een) onafhankelijke deskundige(n). Van zodanige onderzoek is tol dusverre niet gebleken. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen opdat partijen zich uitlaten, zo mogelijk na onderling overleg, over de onderzoeksopzet, de aan te zoeken deskuudige(n) of deskundige instelling(en) en de te beantwoorden vragen. In de provisionele voorziening 20 Onder 17 is reeds overwogen dat de rechtbank met betrekking tot de provisionele vorderingen tegen de Engelse gedaagden onbevoegd is. 21.t Voor wat betreft de overige gedaagden geldt datin het kader van een provisionele voorziening in de zin van artikel 51 Rv. ook voorzieningen getroffen kunnen worden van grensoverschrijdende aard. Wel dient het te beoordelen feitencomplex, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de vordering, een minimaal raakvlak te hebben met Nederland. 21.2, De vordering dient ook spoedeisend te zijn. In dat verband is van belang dal de inbreuk (nog) n iet vaststaat. Het treffen van een voorlopige voorziening dient daarop af Ie stuiten, Enz.
E I G E N D O M
5 -3
gedaagde voorzover betrekking hebbend op beweerdelijke inbreuken door deze gedaagde in andere gedesigneerde landen. Art. SEEXe.n/ofart. 126, lid7 Welhoek van Burgerlijke Rechtsvordering Indien de structuur van het concern voor derden moeilijk en nooit met volledige zekerheid te doorgronden is, moeten die derden de mogelijkheid hebben alle tot een samenwerkingsverband behorende gedaagden te dagvaarden voor het forumvan één van die gedaagden, uiteraardzolanggeen sprake is van misbruik van recht. Art. 22 EEX l'.r is sprake van samenhangende vorderingen in de zin van artikel 22 EEX. Hel lijkl weinigzinvol om naasl de in Duiisland, Frankrijk en Engeland aangespannen inbreukpreeedures het inbreukdebat ook nog eens in Nederland te voeren. In tegendeel lijkthetbeide partijen tijd, energie en kosten te besparen indien het onderhavige inbreukgedingwordtgeschorst tot een beslissing ineerste aanleg is gegeven in elk gevai'één van de buitenlandse inbreukprocedures. Hierbij speelt ook een rol datdevoorlopige voorzieningen niet zullen kunnen worden toegewezen voor die landen waar serieuze nietigheidsacties aanhangig zijn, Nederland daaronder begrepen.
r G.D. Searle&Co. te Skokie, Illinois, United States of America 2 The Monsanto Company te St. Louis, Missouri, United States of America, eiseressen in de hoofdzaak, verweersters in hel incident, procureur mr. H. C. Grootveld, advocaat mr. Ch. Gielen te Amsterdam, tegen r Merck Sharp & Dome B.V. te Haarlem, 2 Merck Sharp ik Dome GmbH te Wicn, Östcrrrcich, 3 Merck Sharp & Dome-Chibret AG Ie Clattburg, Schweizerische Eidgenossenschaft, Nr. 16 Arrondissementsrechtbank te 's-Giavenhage, 26 augustus 1998» 4 Merck Sharp & Dome de Espafta te Madrid, Espafta, 5 Merck Sharp & Dome (Ireland) Ltd. te Ballydine TCilsheelan (Scarlc/McickSharp & Dorac) Clonmel, Tipperary, Eire, S Merck Sharp & Dome (Italia) S.p. A. te Roma, Italia, Mr.J.H.P.J.Willems 7 Merck Sharp & Dome Lda te Qiieluz de Baixo, Portugal, S Merck Sharp & Dome (Sweden) AB te Sollentuna, Sverige, Artt. 16, lid4 en 19 EEG-Execuneverdrag 9 Merck & Co Inc. te whitehousc Station, New Jersey, United De bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvorderingen gaat niet van Siates of America, gedaagden in dchoofdzaak, ciseressen in hel rechtswege verloren zodra vorderingen tot nietigverklaring worden inge- incident, procureur mr. P.J.M, von Schmidt auf Altenstadt, adsteld. De vraag oflen aanzien van grensoverschrijdende maatregelen al vocaat mr. L. Oosting te Amsterdam. dan niet bijzondere behoedzaamheid moei worden betracht, is geen vraag van bevoegdheid. Rechtsoverwegingen Nu de rechtbank bevoegd is t.a.v. de Nederlandse gedaagde, is voorde be- 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (volvoegdheid t.a.v. de buitenlandse gedaagden vereist dat voldoende samen- doende) weersproken en op grond van de inhoud van overhang aanwezig is tussen de vordering tegen de Nederlandse gedaagde en gelegde stukken, staat tussen partijen het navolgende vast: die tegen steeds de andere gedaagden, wellicht is reeds voldoende samenhangaamvezigomdat het hier een en hetzelfde Europees oclrooibetreft en r.i S&M zijn rechthebbende op liet Europees octrooi 679.157 steeds hetzelfde product waarvan wordt gesteld dat dat inbreuk op dat Bi, hen na een aanvrage d.d. 14 januari 1994 (waarbij een beoctrooi maakt.Voorhetgevaldat echter al niet voldoende sainenhangzou roep op prioriteit is gedaan vanaf r ; januari 1993) verleend met opleveren, is die samenhang in casu in elk geval aanwezig tut als onbe- dagtekening 19 november t997 voor 'novel 3,4-diaryl thiopetwist vast staat dat gedaagden geen willekeurige afnemen van het aannes and analogs thereof havinguse as antiinflammatory agents'. gevallen product zijn doch alk behoren tot één concern dat centraal geleid Als gcdcsignccrdc landen zijn aangewezen Oostenrijk, België, wordtdoorgedaagde sub 9(deAmerikaanseveiiiwotsclwp).Otiderdie.omZwitserland, Duiisland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, het standigheden moet er van worden uitgegaan dat het handelen van MSD Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenis Ie beschouwen als één gezamenlijk handelen waaraan een gemeen- stein, Luxemburg, Nederland, Portugal en Zweden. schappelijk plan ten grondslag ligt. Omdat de rechtbank bevoegd is t.a.v. de als hoofdkantoor te beschouwen gedaagde sub 9 nu deze onder meer in Nederland beweerdelijk inbreuk maakt op het Nederlandse deel van het Europees octrooi, acht de rechtbank zich ook bevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen deze
~ c ,eding is geschorst, ^ed.
r.2 Met betrekking tot het litigieuze octrooi zijn ten verzoeke van gedaagden (dan wel met hen verwante vennootschappen) dagvaardingen tol nietigverklaring voor liet betreffende land uitgebracht met betrekking tot de navolgende gedesigneerde landen: Italië (door gedaagden sub 9 en sub 6), Oostenrijk (op 31 juli 1998 door gedaagden sub 9 en sub 2), Ierland (op 30 juli
6 O
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
1998 door gedaagden sub 9 en sub 5), Spanje (op 31 juli 1998 door gedaagden sub 9 en sub 4), Denemarken (op 31 juli 1998 door Merck & Co., Inc. te Harlow, Essex, Engeland), Zweden (op 31 juli 1998 door gedaagden sub 9 en sub 8), België (op 3 auguslus 199S door gedaagden sub 9 en sub 1), en Nederland (op 28 mei 1998 door gedaagden sub 1 en sub 9). 1.3. S&M heeft voorafgaand aan de dagvaarding in de onderhavige zaak procedures aangespannen strekkende tot verkrijging van een inbrcukverbod op het onderhavi ge octrooi in Duitsland (op 2.6 november 1997 tegen Merck Sharp & Dome GmbH te Haar, Duitsland), in frankrijk (op ïz november 1997 tegen de rechtspersoon naar Frans recht Laboratoircs Merck Sharp & Dome-Chibret te Parijs en tegen de rechtspersoon naar Canadees recht Merck Frosst, ook bekend onder de naam Merck Sharp & Dome, te Québec, Canada) en Engeland (op r 3 maart 1998 tegen gedaagden sub 9 alsmede tegen Merck Sharp & Dohme Limited te Hoddesdon, Hertfordshire, Engeland). 2 In de hoofd zaak vordert S&M -zakelijk samengevat -cen verbod aan gedaagden Lol inbreuk op haar octrooi in Oostenrijk, België, Zwitserland, Denemarken, Spanje, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Portugal en Zweden, zulks op straffe van dwangsommen en met andere nevenvord.erin.gen (een verbod om gegevens uit klinische onderzoeken te gebruiken, namen van ziekenhuizen waar onderzoeken hebben plaatsgevonden, vernietiging/afgifte van inbreukmaken.de producten, een terugroepgebod, een lijst van afnemers). Bovendien vorderen S&M schadevergoeding resp. winstafdrachr. Voorts hebben S&M eerderbedoeld inbreukverbod ook gevorderd bij wegc van provisionele voorziening. 3 MSD heeft voor alle weren gevorderd dat de rechtbank zich onbevoegd zal verklaren tot kennisneming van de vorderingen (m.b.t. gedaagde sub 1 voor zover zich uitstrekkend buiten Nederland en m.b.t. de overige gedaagden geheel en al). Subsidiair vordert zij schorsing van de hoofdzaak. 4 S&M voert in het incident gemotiveerd verweer. 5 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd na 1 april 1995, zodat de Rijksoctrooiwct 1995 daarop van toepassing is. 6 De rechtbank is van oordeel dat zij bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen tegen alle gedaagden doch dat het in casu wenselijk is het onderhavige geding te schorsen totdat een uitspraak zal zijn gedaan in een van de eerder door S&M tegen MSD aangespannen inbreukprocedures in frankrijk Duitsland en/of het Verenigd Koninkrijk. Zulks op de navolgende gronden: Bevoegdheid
7 Vooropgesteld wordt dat de bevoegdheid van deze rechtbank niet is betwist ten aanzien van gedaagde sub 1, voor zover het betreft vorderingen die betrekking hebben op Nederland. 8 Wel heeft MSD de bevoegdheid van deze rechtbank ten aanzien van gedaagde sub 1 betwist voor zover het betreft grensoverschrijdende maatregelen tegen deze gedaagde. MSD baseert die stelling allereerst op de artikelen 16 lid 4 en 19 EEX/ EVEX. Nu in de gedesigneerde landen de geldigheid van het
L I G L N D Ü M
16
I L D R U A B I
1 9 9 9
octrooi in rechte wordt bestreden c.q. zal worden bestreden en een oordeel over de inbreuk op een octrooi niet kan worden gegeven zonder dat de geldigheid van het octrooi vast staat, dient de rechtbank zich voor alle andere landen onbevoegd te oordelen, aldus MSD. Het oordeel over de geldigheid van het octrooi in die andere landen komt immers bij uitsluiting toe aan de rechters van die landen. 9 Deze stelling van MSD wordt verworpen. Zoals ook is beslist door het Gerechtshof te 's-Gravcnhagc in zijn arrest van 23 april 199S (Expandable GrafLs/Boston Scienüfic) gaat de bevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van inbreukvorderingen niet van rechtswege verloren zodra vorderingen tot nietigverklaring worden ingesteld. 10 MSD heeft zich in dit kader ook beroepen op het arrest van het Hof van Justitie van 21 maart 1980 inzake Denilauler/ Couchet(zi maart 1980, NJ 1981,184) en heeft betoogd dat bijzondere behoedzaamheid is vereist bij het uitvaardigen van grensoverschrijdende maatregelen en dat de plaatselijke rechter de meest aangewezen rechter is voor het uitvaardigen van die maatregelen. 11 Daargelaten dat in casu de bevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van gedaagde sub 1 niet is gebaseerd op art. 24 EEX (op welk artikel genoemd arrest van het Hofvan Justitie betrekking had) maar op artikel 2 EEX/EVEX, moet dit argument worden verworpen omdat de vraag, of ten aanzien van grensoverschrijdende maatregelen al dan niet bijzondere behoedzaamheid moet worden betracht, geen vraag van bevoegdheid is en dus in dit incident buiten beschouwing kan blijven. 12 De rechtbank acht zich dan ook bevoegd tot kennisneming van alle vorderingen tegen de gedaagde sub 1. 13 Voorts dient te worden bezien of deze rechtbank dan ook bevoegd is rot kennisneming van de vorderingen tegen de overige gedaagden. Daartoe is - naar in confesso is — vereist dar voldoende samenhang aanwezig is tussen de vordering tegen de gedaagde SLib 1 en de vorderingen Legen steeds de andere gedaagde(n). 14 De rechtbank is van oordeel dat inderdaad voldoende samenhang aanwezig is. Wellicht is reeds voldoende samenhang aanwezig omdat het hier een en hetzelfde Eu ropecs octrooi - resp. gelijkluidende Europese deeloctrooien - betreft en steeds hetzelfde product waarvan wordt gesteld dat dat inbreuk op dat octrooi c.q. die octrooien maakt. Die vraag is nog voorwerp van discussie voor het Hof van Justitie te Luxemburg. Voor zover dat echter al niet voldoende samenhang zou opleveren, is die samenhang in casu in elk geval aanwezig nu als onbetwist vast staat dat gedaagden geen willekeurige afnemers van het aangevallen product zijn doch alle behoren tot één concern dat centraal wordt geleid door gedaagde sub 9. Onder die omstandigheden moet et van worden uitgegaan dat het handelen van MSD is te beschouwen als één gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt. 15 Voor zover MSD nog heeft gesteld dat ook in geval van zodanige samenhang ten aanzien van onder het EEX en/of het EVEX vallende gedaagden slechts bevoegd zou zijn de rechter die bevoegd is ten aanzien van het hoofdkantoor van het concern, is aan die voorwaarde in casu voldaan.
IC
- E D 5 ü A R I
1 3 3 9
B I J
Hl
AD
I N D U S T R I Ë L E
Deze rechtbank is immers bevoegd Len aanzien van de als hoofdkanroor ie beschouwen gedaagde sub 9 nu deze onder meer in Nederlandbeweerdelijk inbreuk maakt op het Nederlandse deel van bet Europese octrooi. Onder die omstandigheden acht de rechtbank zich ook bevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen de gedaagde sub 9 voor zover betrekking hebbend o p bcwccrdclijke inbreuken door deze. gedaagde in andere gedesigneerdc landen. 16 1 Je rechtbank is overigens van oordeel dar in gevallen als het onderhavige, waarin de structuur van heL concern (niet alleen voor wat betreft de juridische structuur maar zeker ook voor wat betreft de gezagsverhoudingen) voor derden moeilijk en nooit met volledige zekerheid te doorgronden is, die derden op grond van art. rzfl-/ Rv en/of art. 6 EEX/EVEX de mogelijkheid moeten hebben alle tot een samenwerkingsverband behorende gedaagden te dagvaarden voor het forum van één van die gedaagden. Uileraard zolang geen sprake is van misbruik van recht. Daarvan is in ca.su echter niet gebleken. Ook in aanmerking genomen de inhoud van artikel 6 KKX/ EVEX heeft MSD er onder die omstandigheden immers op bedacht moeten en kunnen zijn dat zij in rechte zou ku nnen worden betrokken in ieder van de landen waar zij als groep optreedt. Het valt ook niet goed in te zien wat het voor het Amerikaanse MSD-concern voor verschil maakt voor welke nationale rechter in Europa zij wordt gedagvaard. Het processueel opsplitsen van een als eenheid opererend concern i n een groot aantal nationale bedrijfjes die elk voor hun 'eigen' rechter zouden moeten worden gedagvaard beantwoordt in de huidige tijd niet meer aan d e economische realiteit. 17 De rechtbank acht zich dan ook bevoegd tol kennisneming van cte vorderingen tegen alle gedaagden. Schorsing 7 r 8 MSD heeft allereerst verzocht 0111 schorsing totdat er een oordeel is gegeven in cte aanhangig gemaakte buitenlandse nietigheidsproccdu rcs.
E I S E N
O ü
V
23 Er is echter wel sprake van samenhangende vorderingen in de zin van art. 22 EEX. Met name waar het betreft de door S&M in Duitsland, frankrijk en Engeland aangespannen inbreukprocedures. 24 Het lijkt weinig zinvol om naast die drie procedures het inbreukdebat ook nog eens in Nederland te voeren. Integendeel lijkt het beide partijen tijd, energie en kosten tebcsparen ind icn het onderhavige inbreukgeding wordt geschorst tot een besl issing in eerste aanleg is gegeven in in elk geval een van de hiervoor sub 1.3 bedoelde procedures. 25 Bij deze afweging dient ook een rol te spelen dat de gevorderde voorlopige voorzieningen niet zullen kunnen worden toegewezen voor die landen waar serieuze nietigheidsaclies aanhangig zijn, Nederland daaronder begrepen. zS Voorts mag meewegen dat de buitenlandse inbreukprocedures door S&M zelf zijn aangespannen, terwijl zij om niet duidelijk geworden redenen hebben besloten i n d ie zaken geen verboden voor alle gedesigneerde landen te vorderen. De enkele omstandigheid dat op een gencesmiddelregistratie vooruitlopende klinische proeven niet in alle landen als octrooi-inbreuk worden gezien kan daarvan niet de reden zijn. Immers moet voor elk gedesigneerd land het nationale recht dienaangaande worden toegepast en het maakt in dal opzicht geen verschil aan welke nationale rechter de zaken daartoe worden voorgelegd. 27De rechtbank is van oordeel dal genoemde factorengezamenlijk voldoende reden opleveren het onderhavige inbreukgeding te schorsen totdat in een van de sub 1.3 bedoelde buitenlandse procedures een beslissing is gegeven. Nadien kan de meest gerede partij de zaak weer doen opbrengen. 28 Nu beide partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, acht de rech tban k termen aanwezig om de kosten van het incident te compenseren. Beslissing:
19 Het i's duidelijk dat de uitslag van die nietighcidsprocedures van belang is voor de vraag of al dan niet een verbod kan worden uitgesproken nu inbreuk op een nietig octrooi immers onmogcl ijk is. Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat een eventueel verbod in de onderhavige zaak voor bepaalde landen zou worden opgeschort totdat er in het betreffende land een oordeel is gegeven omtrent de geldigheid van hei octrooi. 20 Het lijkt echter niet wenselijk een schorsing op die grond reeds nu te doen plaatsvinden. Het heeft iin mers wei nig zin het debat over de vraag of een bepaald product van MSD al dan niet valt onder de beschermingsomvang van het octrooi geheel op te schorten, liet lijkt in beginsel efficiënter het debat over de inbreuk af re ronden en pas aan het eind daarvan, als al tot inbreuk wordt geconcludeerd, te bezien of het geven van het verbod wellicht voor bepaalde landen moet worden opgeschort. 21 Bij vermeerdering van haar incidentele cis heeft MSD voorts sehorsi ng van het geding gevorderd op grond van liet bepaalde in de artikelen 21 en 22 KEX/EVEX. ti Een schorsing op grond van het bepaalde in artikel zi EEX komt reeds daarom niet in aanmerking nu in de buitenlandse procedures niet sprake is van dezelfde partijen als in het onderhavige geding.
De rech tbank: - verklaart zich bevoegd tot kennisneming van alle vorderingen; - schorst het geding op de voet van art. 22 EEX, zulks totdat in een van de in frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aanhangige inbreukzaken een oordeel in eerste aanleg zal zijn gegeven en de meest gerede partij de zaak weer op de rol hcefr doen plaatsen; - compenseert de kosten van het incident in dier voege dat iedere partij de eigen kosten draagt; enz.
6 3
B
J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
Nr. 17 Gerechtshof te 's-Gravenhage, s maart 1998 (Internet World) Mrs, J.C. Easseur-van Santen, J.B.A. van den Ende-Wiefkers en E.J. van Sandick Art. 1 Benelux Merkenwet Zowel het Engelse woord 'warid' als het woord 'internet'zijn op zichzelf beschrijvend, terwijl ook de combinatie van de woorden onderscheidend vermogen ontbeert voorzover dezebetrekking heeft op waren en diensten betreffende (de wereld van) internet. De woordcombinatie heeft voor die waren en diensten ook geen onderscheidend vermogen op grond van de omstandigheid dat deze verschillende betekenissen heeft, mi die betekenissen in eikaars verlengde liggen dan wel nauw met elkaar samenhangen. liet weglaten van het lidwoord 'the' brengt evenmin mee dat daardoor de woordcombinatie iets extra's krijgt. Aanvaarding van het teken INTERNET WORLD als merk voor die waren en diensten zou verhinderen dezelfde of soortgelijke waren of diensten aan te duiden met deze woordcombinatie. De omstandigheid dat het teken in een viertal landen na vooronderzoek is ingeschreven als merk, betekent niet zonder meer dat het teken dan eveneens in de Benelux onderscheidend vermogen heeft daar de beantwoording van de vraag of dit het geval is mede aflumgi van de opvattingen daaromtrent binnen het Beneluxgebied, nog daargelaten dat ieder verzoek om inschrijving van een depot op zijn eigen merites moet worden beoordeeld.Dit laatste geldt ook ten aanzien van het beroep op de inschrijvingdoor het Bureau van andere merken. Het gaat bij inburgeringom een intensief en langdurig feitelijk gebruik van het teken in het Benelux, waarvan in casu niet is gebleken. Aan de woordcombinatie hm evenwel enigonderscheidend vermogen nietwordenontzegdvooranderewaren en diensten dan die welke betrekking hebben op (de wereld van) internet. Het hof beveelt daarom de inschrijving van het gedeponeerde teken voor enige diensten voorzover niet betrekking hebbend op (de vtereld van) internet. Art,6terBMW Het staat een verzoeker in beginsel vrij om ter slaving van een in het bezwaarschrift gedaan beroep op inburgering alsnog tijdens de verzoekschriftprocedure stukken over te leggen waaruit de inburgering van het desbetreffende teken vóór de datum van depot kan volgen.
Mccklermedia Corporation te Westport, Connccttcut, Verenigde Staten van Amerika, verzoeker, procu reu r m r. T. Cohen Jehoram, tegen HetBenelux-Merkenbureati te 's-Gravcnhage, verweerder, procureur mr. B.T.M. Stcins Bisschop, advocaat mr. J.H. Spoor te Amsterdam. z Uit het verzocksch rift en de ten processe overgelegde bescheiden blijkt het volgende; a Mecklermedia heeft op 5 juli 1996 bij het Bureau het teken INTERNET WORLD onder 874.47Z gedeponeerd als woordmerk voor de waren en diensten in de volgende klassen, zoals nader gewijzigd en aangevuld: klasse 9: elektronische publicaties, on-line beschikbaar waaronder periodieken, tijdschriften, tijdschriftsupplemeiiten, boeken en gidsen; klasse 35: organiseren en houden van handelsshowsen tentoonstellingen voor commerciële en publicitaire doeleinden; klasse 41: organiseren en houden van conferenties.
E I C F N II O M
'
G
F E B R U A R I
I f i ü ^
b Het Bureau heeft bij brief van .16 januari rqg7 Mecklermedia laten weten de inschrijving van het depot 874.472 voorlopig te weigeren. Als reden(en) heeft het Bureau opgegeven: Het teken INTHRNI'.T WORLD is samengesteld uit internet en world (Engels voor wereld) en is uitsluitend beschrijvend voor in de klassen 9,35 en 4igenoemde waren en diensten met betrekkingtot de wereld van internet. Derhalve mist het teken teder onderscheidendvermogenzoats bedoeld in artikel Sbis, eerste lid onder a van de Eenvormige Beneluxwet op de merken.
c Mecklermedia heeft bij brieven van 5 mei, ro juli en 14 juli 1997 tegen deze voorlopige weigering bezwaar aangetekend. d 1 let Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien. e Bij brief van 4 augusLus rg97 heeft het Bureau Mecklermedia in kennis gesteld van zijn beslissing, inhoudende definitieve weigering van de inschrijving van het depot. 3 Mccklermedia heeft het hof op de voet van artikel Ster van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht het Bureau te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan voor alle geweigerde waren en diensten, althans voor die waren en diensten waarvoor het teken INTERNE!' WOIU.D niet uitsluitend beschrijvend is. Mecklermed ia stel t zich op het standpunt dat de woordcombinatie INTERNET WORLD niet kan worden aangemerkt als een teken dat louter beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist. 4 Het Bureau, dat zijn beslissingen heeft gebaseerd op artikel 6bis eerste lid, onder a BMW, hecfr verzocht het verzoek af te wijzen. 5 Volgens artikel 6bis lid r, aanhef en onder a, BMW moet de inschrijving van een depot worden geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wan neer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel S quinquies B, onder 2, va 11 het Verdrag van Parijs mist. Die bepaling luidt: Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden: 1....
2 wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduidingvan desoort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, debeslemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, ofgebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het landwaar de bescherming wordt gevraagd;
6 Het gaat thans om de vraag of de combinatie van de woorden 'INTERNET WORLD' voor de waren en diensten, waarvoor het depot is verricht (of een of meer daarvan), onderscheidend vermogen heeft. Mccklermedia betoogt in dit verband dat het teken luidt 'TNTERNET WORLD' zonder het lidwoord 'the', het een drievoudige betekenis heelt en dat de woordcombinatie meer is dan de som van de afzonderlijke delen, waardoor het teken iets extra's heeft, hetgeen in het buitenland is onderkend, nu
16
F E B R U A R I
1 9 9 9
U [ J K I A ü
I (M D U S r R I È L E
INTERNET WORLD in Frankrijk, Spanje, Denemarken en Finland is ingeschreven als merk. 7 Zowel het Engelse woord 'worl d' als het woord 'internet 'zijn op zich zelf beschrijvend, terwijl ook de combinatie van de woorden onderscheidend vermogen als bovenbedoeld ontbeert voor zover deze betrekking heeft op waren en diensten betreffende (de wereld van) internet. Naar 's hofs oordcel heeft de woordcombinatie voor die waren en diensten ook geen onderscheidend vermogen op grond van d e omstandigheid dat deze verschillende betekenissen heeft. De doot Mecklcrmcd ia genoemde betekenissen (de abstracte verzameling van inlernetonrwikkelingcn, het wereldomspannende netwerk dat internet vormt, en internet als vi rtuclc wereld) liggen in eikaars verlengde dan wel hangen nauw met elkaar samen. Het weglaten van het lidwoord 'the', hetgeen, met name in de Engelse taal, voorkomt bij titels van tijdschriften e.d., brengt evenmin met zich mee dat daatdoot de woordcombinatie iets extra's krijgt. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat heL gebruik van het Engelse woord 'world' geen onderscheidend vermogen voor d e woordcombinatie met zich meebrengt, daar d it woord, evenals bijvoorbeeld het l )ti itse woord 'Welt', in de Benelux bekende woorden zijn, terwijl her woord 'internet' in de Benelux op het gebied van de computer gangbaar taalgebruik is geworden. Evenmin is gebleken dat het (in aanmerking komende) publiek zal begrijpen dat de woordcombinatie voor bedoelde waren en diensten als merk fungeert. Daarbij komt dat aanvaarding van het teken INTERNET WORLD als merk voor die waren en diensten zou verhinderen dezelfde of soortgelijke waren of diensten aan te duiden met deze woordcombinatie. De omstandigheid, dat het teken in een viertal landen na vooronderzoek is ingeschreven als merk, betekent niet zonder meer dat bet teken dan eveneens in de Benelux onderscheidend vermogen heeft, daar de beantwoord i n g van de vraag of dit het geval is mede afhangt van de opvattingen daarom trent binnen het Benelux-gcbicd, nog d aargelaten dat ieder verzoek om inschrijving van een depot op zijn eigen merites moet worden beroordccld. Dit laatste geldt ook ten aanzien van het beroep op de inschrijving door het Bureau van andere merken, zoals INTERNET WORLD, INTERNET MARK KTING LAB en het eerdere depot INTERNET WORLD, waarbij opmerki ng verd icn t dat in elk geval de eerdere inschrijving van INTERNET WORLD heeft plaatsgevonden onder vigeur van de vóór r januari 1996 geldende wetgeving, toen aan het Bureau de bevoegdheid tot weigering, als bedoeld in artikel 6bis BMW, nog niet was verleendNaar het oordeel van het hof kan evenwel aan de woordcombinatie enig onderscheidend vermogen niet worden ontzegd voor andere waren en diensten dan die welke betrekking hebben op (de wereld van) internet. 8 Mecklermedia stelt voorts dar her teken INTERNET WORLD door intensief gebruik reeds sinds 1992 is ingeburgerd voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd - m e i inbegrip van waren en diensten die betrekking hebben op (de wereld van) internet - , maar dat het materiaal ter onderbouwing van deze stelling niet tijdig beschikbaar is gekomen. 9 Anders dan het Bureau meent, staat het een verzoeker in beginsel vrij om ter staving van een in het bezwaarschrift gedaan beroep op inburgering alsnog tijdens de verzoekschrift-
E I G = N O O M
6 3
procedure stukken over te leggen waaruit de inbutgering van het desbetreffende teken vóór de datum van liet depot kan volgen. 10 Nu in dit geval de gestelde inbutgering door Mecklermedia in het geheel niet feitelijk is onderbouwd - ondanks de haar door hei Bureau geboden gelegenheid -, wordt deze stelling verworpen. De eerdere inschrijving van het teken LNTKRNKT WORLD (in 1995) is daartoe onvoldoende. Het gaat immers bij inburgering om een intensief en langdurig feitelijk gebruik van het teken in de Benelux, waarvan in casir niet is gebleken. 11 Het bovenstaande brengt mee dat het door Mecklermedia primair verzochte moet worden afgewezen en dat het subsid iair verzochte zal worden toegewezen, met compensatie van kosten, nu beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld.
r,eslissing Het hof: beveel 1 het Ecnclux-Mcrkenbureau over te gaan tot inschrijving van het depot van het woordmerk INTERMET wOKi.n, zoals verricht op 5 juli 1996 onder nummer 874.472 en nader aangevuld, voor de diensten in: klasse 35: organiseren en houden va 11 handelsshows en tentoonstellingen voor commerciële en publicitaire doeleinden, voor zover niel betrekking hebbend op (de wereld van) internet; klasse 41: organiseren en houden van conferenties, voor zover niet betrekking hebbend op (de wereld van) internet; wijst het overigens door Mecklermedia verzochte af; compenseert de kosten van de procedure aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz.
Nr. 18 President Arrondissementsrechtbank te Groningen, 29 november 1996 (Davidoff/Checkpoint) Mr. T.R. ujdma Art. 13A, lid if lid S BeneluxMerkenwet(parallel'import) Bet wegkrassen van de gecombineerde code van de parfumflesjes, met ah gevolg een zichtbaar 'doffe.' vlek, en het daaroverheen aanbrengen van een witte sticker met een nieuwe code, doet in niet geringe mate afbreuk aan de exclusieve uitstraling en het cachet van het product van Davidoff. Eiseressen kunnen zich dan ook tegen dit gebruik van het merk verzetten. naargelaten de vraag of Lancaster daadwerkelijk in strijd handelt met Europese regelgeving omdat haar distributienetwerk zich niet verhoudt met het beginsel van de vrije handel tussen lidstaten, dan nog staat het CheckpointenPCïnietvrij'c/c'producten vanDavidolfop voormelde wijze aan te tasten en aldus een inbreuk te maken ophethaar toekomende merlirecht. Aan het belang van eiseressen de herkomst van het product vast te stellen, teneindezonodigv.it hoofde van het eveneens doorliet Cosmelkabeshtil beschermde belang van de volksgezondheid - dan wet ter voorkoming van schade uit hoofde van productaansprakelijkheid - deze partij uit de handel te nemen, wordt geen recht gedaan indien Checkpoint en FCT een nieuwe code aanbrengen en eiseressen aldus via hen de 'produarecall' kunnen laten verlopen.
6 4
B
J 3 L A D
I N D U S T R I Ë L E
i Davidoff S.A. te Zug, Zwitserland, z Lancaster Group AG te Wicsbadcn, Duitsland, eiseressen, procurcur mr. ll.E.M. Hullemau, advocaat mr. S.S.H. Wibbcns te Amsterdam, tegen ï RWJ Hold i ng 13.V. te Delfzijl, 2 Blijdorp International Merchants Group 15.V. te Farmsum, 3 W.A. Blijdorp B.V. te Del fzijl, 4 is&S International B.V. te Delfzijl, 5 PWJ International B.V. te Delfzijl, 6 Checkpoint Parfums 15. V. te Del fz ijl, 7Ricosmos B.V. te Delfzijl, 8 Bodman Bonded Stores B.V. te Rotterdam, 9 Europaciflc Commod itics B.V. te Hoofddorp, ro IragamaCosmetic Toiletries B.V. te Delfzijl, gedaagden, procureur mr. E.G. Yspeert, advocaat mr. A. Malmbcrg-Wijffelmau. Rechtsoverwegingen VasKtaandefiiten t lussen partijen is op grond van de overgelegde stukken en hetgeen enerzijds is gesteld en anderzijds is erkend, althans niet of onvoldoende weersproken, in dit kort gcdi nglict navolgende komen vast te staan. Davidoff is onder meer exclusief gerechtigd tot het woord merk 'Davidoff', tot het geschreven woordmerk 'Davidoff' alsmede Lot het geschreven woord merk 'Davidoff Cool Water'. Deze merken hebben werking voor de Benelux en zijn ingeschreven met betrekking tot klasse 3 zijnde cosmetica, parfums en eau de toilettes. Davidoff heeft Lancaster door middel van een exclusieve licentie het alleenrecht verstrekt voornoemde merken te exploiteren. Lancaster heeft daartoe een zogenaamd selectief distributiesysteem opgezet waarbinnen nationale distributeurs in verscheidene landen binnen de Europese Unie op basis van kwalitatieve vereisten een depositair netwerk hebben opgebouwd . Binnen dit distributiesysteem is het aan lokale distributeurs en depositaires toegestaan debetrokken cosmetica te verkopen aan de eind-consument alsmede aan elkaar, doch niet aan handelaren, wederverkopers of groothandelaren die niet bij liet distributienetwerk zijn aangesloten. Ingevolge artikel 4 lid r sub d van het Cosmeticabesluit dienen eiseressen op hun waren een aanduiding aan te brengen aangevende het batchnummcr dat het mogelijk maakt de partij te identificeren. lïiseressen zijn ertoe overgegaan om aan de hand van een 'sleutel' voornoemd batchnummer te combineren met een zogenaamde fabrickscodc. Aan de hand van deze gecombineerde code zijn zij in staat leden van haar distributienetwerk op te sporen die zijn overgegaan tot de verkoop van cosmetica aan niet-leden. Aldus trachten zij zogenaamde 'lekken' in haar netwerk te dichten. Krachtens haar daartoe door de president van deze rechtbank verleend verlof heeft Davidoff op 1 november 1996 bij Checkpoint diverse producten van het merk Davidoff Cool Water for Women in conservatoir beslag genomen. Onder deze beslagen roerende zaken bevonden zich kartonnen verpakkingen waarvan de gecombineerde code was uitgewist dan wel onherkenbaar gemaakt, alsmede glazen flesjes waarvan deze code was weggekrast. Door middel van een sticker was voorts op de waren een nieuwe code aangebracht. FCTis - blijkens mededeling ter terechtzitting-eigenares van de in beslag genomen roerende zaken.
E I G E N D O M
16
I L B R U A R I
1 3 3 2
Beoordeling van het geschil 4 Eiseressen hebben het spoedeisend belang bij hun vorderingen voldoende aannemelijk gemaakt. Daarbij neemt de president in overweging dat algemeen bekend mag worden geacht dat een fabrikant van producten als Davidoff veelvuldig wordt geconfronteerd met inbreuken op de hem/haar toekomende merkrechten, en de bron van deze inbreuken veelal moeilijk kan worden bestreden, terwijl ook overigens veelvuldig door derden misbr u ik wordt gemaakt van de positie en de reputatie van zijn/haar merk, waarbij in korte tijd grote schade kan worden toegebracht. 5 Voor zover de vorderingen zich richten tegen andere gedaagden dan Checkpoint en FCT, d ienen deze te worden afgewezen. Deze gedaagden hebben in dit velband immers onweersproken gesteld dat zij op geen enkele wijze betrokken zijn bij de (parallel)handel in parfumerieën. Liscrcsscn hebben ook zelf aangevoerd deze gedaagden enkel uit noodzaak in rechte te hebben betrokken omdat haar niet duidelijk was wie als eigenaar van de flesjes bad ie gelden (welk probleem thans is opgelost). 6 Gedaagden hebben aangevoerd dat de door eiseressen ter zitting getoonde parfu 111 flesjes niet tol bewijs van hun stellingen kunnen dienen nu Davidoff bij de beslaglegging onrechtmatig zouden hebben gehandeld. Tn dit verband dient evenwel in aanmerking te worden genomen dat de Checkpoint en FCT verweten gedragingen geen onderwerp van discussie zijn - deze worden immers niet door hen betwist - en het dientengevolge ook geen behoefte aan bewijslevering op dit punt bestaat. Bovendien is dit bewijsmateriaal ter zitting met gedaagden besproken, waaruit bleek dat dit materiaal van die gedragingen een op zichzelf niet bestreden illustratie vormt, zodat de president zich ook uit dien hoofde vrij acht zijn waarnemingen bij de beoordeling te betrekken. 7.1 Partijen houdt verdeeld de vraag of Checkpoint en FCT inbreuk maken op de aan Davidoff toekomen d c m erkrechten, dan wel anderszins onrechtmatig handelen door de gecombineerde code van zowel de flesjes 'Davidoff Cool Water tor Womcn' als de daatbij behorende kartonnen verpakking te verwijderen en te vervangen door een eigen codc. Dienaangaandc overweegt de president het volgende. 7.z Ingevolge artikel 13 A lid 1 juncto lid 8 BMW kan de merkhouder 71'ch op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen het gebruik van het merk voot waren die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, indien er gegronde redenen zijn zich tegen verdere verhandeling te verzetten, met name wanneer de toestand van de waren gewijzigd of verslechterd is. 7.3 Opgrond van de ter zitting gedane waarneming dient naar voorlopigoordeel van de president te worden geconcludeerd dat het wegkrassen van de gecombineerde code van de parfumflesjes, met als gevolg een zichtbare 'doffe' vlek, en het d aarovcrheen aanbrengen van een witte sticker met een nieuwe code, in niet geringe mate aftreuk doet aan de exclusieve uitstraling en het cachet van het product van Davidoff. Gelet op het bepaalde in artikel 13 A lid 8 BMW kunnen eisetessen zich dan ook verzetten tegen dit gebruik van het merk. Dit lot delen ook de ter zitring getoonde kartonnen verpakkingen. Voor zover Checkpoint en ECT menen dat de wijze waarop de gecombineerde code - met nagellakremover van de doosjes
16
F E B R U A R
1 3 9 9
B I J B L A D
I N D U S T I Ï 1 L I F
wordt verwijderd geen verslechtering in voornoemde zin inhoudt, kan dit hennict baten nu immers de doosjes en de flesjes bedoeld zijn om als één product op de markt te worden aangeboden en de uitstraling van dit gehele product geweld wordt aangedaan. 7,4 Checkpoint en FCT kunnen zich naar voorlopig oordeel van de president niet met succes verweren met een beroep op de strijdigheid van het door Lancaster in stand gehouden exclusieve distributienet niet Europese regelgeving. Immers, daargelaten de vraag of Lancaster daadwerkelijk in strijd handelt met zodanige regelgeving omdat li aar distributienetwerk zich niet verhoudt met het beginsel van de vrije handel tussen lidstaten, dan nog staathet Checkpoint en FCTnaarvoorlopig oordeel van de president niel vrij de producten van Davidoff op voormelde wijze aan te tasten en aldus een inbreuk te maken op het haar toekomende merkrecht. Mede gelet op het hiernavolgende doet aan het vorenoverwogene voorts niet af dat Cbeckpoint en FCT de flesjes (in de toekomst) willen polijsten en van cen doorzichtige sticker willen voorzien. 8.1 Naar voorlopig oordeel van d e president is het handelen van Chcckpoint en FCT - verwijdering van de gecombineerde code - niet in overeenstem ming met het gerechtvaardigde belang van eiseressen dat de door baar aan groothandel en wederverkopers geleverde producten naar hun herkomst kunnen worden herleid en aldus voldoen aan het in het Cosmeticabesluit (Warenwet) 1979 bepaalde, en dient zij zich op grond van de in acht te nemen maatschappelijke zorgvuldigheid daarvan te onthouden. K.i De president overweegt in dit verband dat bet voor eiseressen in bet geval van gerechtvaardigde klachten omtrent (een partij van) haar producten mogelijk moet zijn om de herkomst van het product vast te stellen teneinde zo nod ig u i t hoofde van het eveneens door het Cosm eticabesluit beschermde belang van de volksgezondheid - dan wel ter voorkoming van schade uit hoofde van haar productaansprakelijkheid - deze partij uit de handel ie nemen. Aan dit belang wordt geen recht gedaan indien Cbeckpoint en FCT een nieuwe code aanbrengen en Davidoil en Lancaster aldus via hen de 'productrecair dienen te laten verlopen. Van eiseressen kan in redelijkheid niet worden gevergd dat zij erop vertrouwen dat de wijze waarop Cbeckpoint en FCT in dit verband te werk gaan sluitend is, en evenmin dat zij tegen hun zin de behartiging van voornoemde belangen aan laatstgenoemden dienen over te laten. In dit verband kan er bovendien niet aan worden voorbij gegaan dat indien het Checkpoint en FCT vrij zou staan de gecombineerde code te verwijderen, dit ook zou gelden voor derden met als niet ondenkbaar gevolg dat het systeem van 'productrecair geheel wordt ondergraven. 8.3 Hel vorenovci wogene brengt met zich mee dat vordering subl kan worden toegewezen voor zover deze FCT en Checkpoint betreft. Vordering sub II is toewijsbaar voor zover dit FCT betreft. De president verstaat de gewijzigde vordering sub II overigens aldus dat deze niet slechts ziet op de in het magazijn van FCT doch ook in het magazijn van Checkpoint bevindende producten van eiseressen. Niet valt in te zien waarom vordering sub lil dient te worden afgewezen omdat Davidoff de parallelhandel van Checkpoint en FCT tol op heden ongemoeid heeft gelaten, zodat ook deze
F I G E N D O M
vordering zal worden toegewezen, voor zover een en ander tenminste redelijkerwijs mogelijk is. De gevorderde dwangsom men zullen worden gematigd en aan een maximum gebonden. Als redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid acht de president voorts toewijsbaar bet onder subV gevorderde bedrag ad ƒ 4.500,-. Anders dan Checkpoi 111 en FCT hebben aangevoerd acht de president het voorshands voldoende aannemelijk dat eiseressen deze kosten ook daadwerkelijk verschuldigd zijn geworden, terwijl eveneens moet worden aangenomen dal voornoemd bedrag geen uitsluitend ter voorbereiding van dit kort geding gemaakte kosten betreft. Checkpoint en FCT zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroo rdeel d in de kosten van de procedure. Reslissing De president:
1 gebiedt Checkpoint en FCT het weghalen of wegkrassen van de door Lancaster aangebrachte ten processe bedoelde codenummers op haar (merk)productcn met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, en ook overigens zich te onthouden van het beplakken dan wel doen beplakken van die gecombineerde codenummers voorbeden en voorde toekomst; 2 veroordeelt Checkpoint en FCT tot betaling aan Davidoff en Lancaster van een dwangsom groot ƒ 500,- (...) voor ieder product van Davidoff en Lancaster waarmee zij het gebod onder 1 ovenreden, met dien verstande dat maximaal ƒ 100.000, (...) aan dwangsommen zal kunnen worden verbeu rd; 3 veroordeelt FCT de zich thans in haar magazijnen alsmede in het magazijn van Checkpoint bevindende producten van Davidoff en Lancaster waarvan de door Lancaster aangebrachte gecombineerde codenummers zijn beplakt of weggekrast aan een door Lancaster aan te wijzen vertegenwoordiger af te geven dan wel af te doen geven, opdat deze aan het verkeer kunnen worden onttrokken, waar deze niet voldoen aan de vereisten van het Cosmeticabesluit (Warenwet) 1979; 4 veroordeelt FCT tot betaling aan Davidoff en Lancaster van een dwangsom grool ƒ 500,- (...) voor ieder product van Davidoff en Lancaster met betrekking waartoe zij in gebreke blijft aan de veroordel ing onder 3 te voldoen, met dien verstande dat maximaal/ 100.000,-(...laan dwangsommen zal kunnen wolden verbeurd: 5 gebiedt Checkpoint en FCT de reeds door haar verhandelde producten van Davidoff en Lancaster waarvan de gecombineerde codenum mers zijn weggekrast, dan wel beschadigd, dan wel onleesbaar zijn gemaakt - voorzover redelijkerwijs mogelijk - bij baar afnemers terug te halen en deze eveneens aan de vertegenwoordiger van David off en Lancaster af te geven; 6 veroordeelt Checkpoint en FCT tot belaling aan Davidoff en Lancaster van een dwangsom groot ƒ 500,- (...) voor ieder product van Davidoff en Lancaster met betrekking waartoe zij in gebreke blijven aan het gebod onder 3 te voldoen, mei dien verstande dal maximaal ƒ 100.000,- (...) aan dwangsommen zal kunnen worden verbeurd; 7 veroordeelt Checkpoint en h'CT tot betaling aan Davidoff en Lancaster van ƒ 4,500,-(...);
H tf
B I J
BI
AD
I N D U S T K I L L L
8 veroordeel t Chcckpoint en FCT in de kosten van de procedure aan de zijde van Davidoffen Lancaster gemaakt en tot op lieden begroot op ƒ 715,50 aan verschotten en ƒ 2.500,- aan salaris van de procureur; 9 verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; 10 wijst afliet meer of anders gevorderde. Enz.
Nr. 19 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 16 september 1996 (Samsonitc) Mr, E.J. Numann Art. 13A, lidSBeneluxMerkenwa De vraag of de regel van (thans) art. 13A, lid 8 reeds vóór 1 januari 1996 gelding had krachtensrichtlijnconformeuillegvan de BMW zoals die destijds kudde kan in dit geding on beantwoord blijven.
E I G E N D O M
16
F E B R II A M I
19 9 9
a Eiseres sub 1, hierna ie noemen Samsonite Corp. is houdster van: 1 Europees octrooi nr. 150459 (Oystcr la tch lock); 2 Benelux modeldepots nrs. 12353-02, 05 en 14827-01, 02,03, 05,06 en 12 833-00; 3 de volgende Benelux merken, gedeponeerd voor waren in klasse 18 (koffers etc.): - woordmerk SAMSONITE, nr. 063107; woord/beeldmerk Samsonite symbool, nr. 387624; - woord/beeldmerk Samsonite symbool, nr. 404062; - woord/beeldmerk Samsonite symbool, nr. 528707; - beeldmerk Samsonitc symbool, nr. 318864; - woordmerk CLASSIC ATTACHÉ, nr. 303712; - woordmerk SILHOUETTE, nr. 303711, De producten onder 1) en 2) zij n voorzien van een of meer van de ondei 3) genoemde merken. De producten die zijn voorzien van een of meer van de onder 3) genoemde merken zullen hierna worden aangeduid als 'Samsonite-producten'.
b Eiseres sub 2, hierna ie noemen Samsonite Europe, is houdster van: 1 het Benelux woordmerk OYSTER, n r. 397015; 2 de auteursrechten ten aanzien van de Samsonite Oystcr koffer Ars, 14, lid 3 Benelux tekeningen- ofModellcnwet en de Samsonite Oyster beauty case. De Samsonite-producten Art. 14. lid 3 beperkt de iiitpuliingvan het modelrecht tot die voortdie zijn voorzien van het woordmerk OYSTER zullen hierna brengselen die door of met toestemming van de modelhouder in het Benehixgebied in het verkeer zijn gebracht. Weliswaar dient te gelden dat worden aangeduid als 'Samsonite Oyster-producten'. deze bepaling, in het licht van het EG-Verdrag en de daarop stoelende e Samsonite Europe is de exclusieve licentiehouder van Samsojurisprudentie van het Hofvan Justitie, dient te worden gelezen als behelnite Corp. van alle onder a genoemde rechten in Europa. zende Geineenschapsuitputting, dat neemt niet weg dat de modelhouikr d Samsonitc tiuropc produceert Samsonite Oyster-producten zich met een beroep op zijn recht tegen parallelimport van buiten de Ge- d ie i n Eu ropa worden verhandeld onder de merken OYSTER en meenschap van producten met het beschermde uiterlijk vermag te. verzet- SAMSONITE. ten. e Samsonite Corp. produceert Samsonite Oyster-producten die zij niet naar Europa exporteert. Art. 30, lid 4Rijhsotlrooiwet (1910) f De in Amerika en in Europa geproduceerde Samsonite OysterDoor zijn import van buiten de Gemeenschap heeft gedaagde ook op producten zijn van enigszins verschillende kwaliteit. g Gedaagde is een bedrijf dat zich, blijkens de bcdrijfseisers octrooi inbreuk gemaakt (zowel vóór als na 1 januari 1996). omschrijving in het Handelsregister van de Kamer van koophandel, bezig houdt met het drijven van handel, ook door imArt, 1 Auteurswet 1912 port en export, in auto's, machines, (restanten van) grondstoffen De auteursrechtelijke grondslag van de vorderingenfaalt evenwel nu en industriële producten. Parallel-import vormt een belangrijk aangenomen moet warden dat-waar het bestaan van aan afnemers van de Samsoniteproüuiten buiten de Gemeenschap opgelegde contractuele onderdeel van haar bedrijfsvoeri ng. beperkingen niet is gesteld ofgebleken - hel auteursrecht op het uiterlijk h Gedaagde heeft, in ieder geval tot en met 1995, zonder toevan de betreffende producten doof hel in hetverheetbrengen daatyan al- stemming van eiseressen, Samsonite koffers afkomstig uit Eudaar is uitgeput. ropa, de Verenigde Staten en het Verre Oosten in Europa verhandeld. Art. !3bisRMW Gedaagde wordioevcileri haar voorraad inbreukmakendeSamsanite- De vordering, de gronden daarvoor en het verweer proihieten af te geven, zonder dat eiser daarvoor een vergoeding hoeft te 2 Eisercsscn vorderen een verbod aan gedaagde om; betalen.' - d i reet of indirect in breuk te maken op het Eu ropecs octrooi nr. 150459 in Nederland; - inbreuk te maken op de onder ia genoemde modelrechten in 1 Samsonite Corporation te Denver, Colorado, Verenigde Staten de Benelux; van Amerika, - inbreuk te maken op de onder 1 a genoemde merken in de Be2 Samsonite Europe N.V. te Oudenaarde, België, ciscrcsscn [in nelux; kort gedingl, procureur mr. w. Taekema, advocaat mr. J.C.S. - inbreuk te maken op de onder ïb genoemde auteursrechten Pinckacrs te Amsterd am, tegen op de Samsonite Oyster-producten in Nederland; B.V. Jan de Ruiter te Leiden, gedaagde [in kort geding], procuzulks op straffe van verbeurte van een dwangsom en met andere reur mr. S. de Wit. nevenvorderingen. Defeiten 1 Op grond van de srukken en het verhandelde ter zitting van 4 september 1996 staat het navolgende tussen partijen vast:
Zie de noot op l>l2, GS, Red.
3 Eiseressen voeren daartoe aan dat zij onlangs hebben geconstateerd dat gedaagde in Nederland en België Samsoniteproducten aanbiedt, die niet met toestem 111 i ng van eiseressen in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Zij stellen dat gedaagde aldus inbreuk maakt op de exclusieve octrooi-, model-,
1 G
h t ö K L A ^ I
ISflS
B I J E L A D
I N D U S T R I Ë L E
merk- en auteursrechten van eiseressen, waartegen zij zich op grond van de beperkte uitputtingsregels vervat in respectievelijk artikel 30 lid 4 ROW 1910, artikel 14 lid 1BTMW en artikel 1 3 A sub ü BMW kannen verzetten. Eiseressen stellen (lees: dat) zij als gevolg van bovenomschreven onrechtmatig handelen van gedaagde schade l ijden en verdere schade dreigen te lijden. 4 Gedaagde heeft hel wisi dat zij na 1 januari 1956 in .Nederland of België Samsonite-producten aangeboden, op de markt gebracht en verhandeld zou hebben, die niet met toestemming van eiseressen in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Zij heeft een reconventionele vordering ingesteld, voor het geval de vordering in conventie rnoet worden afgewezen. Beoordeling van liet geschil
5 liet gaat in deze zaak om de rechtmatigheid van de parallelimport door gedaagde van, naar in confesso is, originele, door Samsonite Corp. geproduceerde Samsonite-producten. 6 Allereerst zal de vraag beantwoord worden of al dan niet voldoende aannemelijk is geworden dat gedaagde in 1996 in Nederland en België Samsonite-producten op de markt heeft gebracht en verhandeld, die niet met toestemming van eiseressen in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Dat gedaagde zulks vóór 1 januari 199S heeft gedaan, kan als vaststaand worden aangemerkt. 7 Ter ondersteun ing van hun standpunt dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord hebben eiseressen cen aantal stukken overgelegd.
(...) 1 r Voorshands wordt geoordeeld dat uit deze stukken i 11 onderlinge samenhang bezien voldoende blijkt dat gedaagde ook in 1996 in Nederland en België Samsonite-producten heeft verhandeld, dan wel ter verhandeling in voorraad heeft gehad, die afkomstig waren van buiten de Gemeenschap. Dat gedaagde hiervoor toestemming van eiseressen heeft gehad is gesteld noch gebleken. ïz Vervolgens komt aan de orde de vraag of gedaagde aldus inbreuk maakt op de octrooi-, model-, merk- en/of auteursrechten van eiseressen, dan wel anderszins onrechtmatig jegens eiseressen handelt. Voor wat betreft de merkrech tel ijke vordering is de president ingevolge het bepaalde in art. 37A BeneluxMcrkcnwct bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering, nu gedaagde in het arrondissement 's-Gravcnhage gevestigd/woonachtig is. Voor de modelrechtelijke vordering geldr hetzelfde ingevolge her bepaalde in art. 29.1 BTMW.
[ I (i •. N I) O M
14 111 artikel 13 lid 8 is bepaald dat het uitsluitend recht - met een uitzondering die zich hier echter niet voordoet- niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Gemeenschap i n het verkeer zijn gebracht. 15 Uit hetgeen hierboven onder 11 is overwogen volgt dat gedaagde gebruik heeft gemaakt van de Samsonite-merken door Samsonite-producten, afkomstig van buiten de gemeenschap in Nederland en België te verhandelen, terwijl niet gebleken is dat zij daarvoor toestemming van eiscressen had verkregenGedaagde heeft derhalve inbreuk op de merkrechten van eiseressen gemaakt. De vraag of de regel van (thans) art. 13A lid 8 reeds vóór 1 januari 1996 gelding had krachtens richtlijnconforme uitleg van de BMW zoals die destijds luidde kan in dit gcding derhalve onbeantwoord blijven. Inbreuk modelrecht?
1S Art. 14 lid 3 van de Bcncluxwct inzake tekeningen en modellen (BTMW) beperkt de uitputting v,\n het modelrecht tot die voortbrengselen die door of met toestemming van de modelhouder in het Bcncluxgebied in het verkeer zijn gebracht. Weliswaar dient te gelden dat deze bepaling, in het licht van het L'Gverdrag en de daarop stoelende jurisprudentie van het Hof van Justitie, dient te worden gelezen als behelzende Gemeenschapsuitputting, dat neemt niet weg dat de modclhoudcr zich met een beroep op zijn recht tegen parallelimport van builen de Gemeenschap van producten met het beschermde uiterlijk vermag re verzenen. De in r.o. 11 bedoelde verhandel ing heeft derhalve ook inbreuk op hel modelrecht van eiseressen opgeleverd. Herzelfde geldt voor de verhandeling vóór 1 januari 199S van parallel-geïmporteerde Samsonite-producten met liet beschermde uiterlijk. Inbreuk octrooirecht?
17 Artikel 30 lid r van de Rijksoctrooiwet geeft de octrooihouder het uitsluitend recht het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor ziju bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af re leveren of anderszins te verhandelen, danwei voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben. rS in artikel 30 lid 4 van de Rijksoctrooiwet is -onder meerbepaald dal indien een voortbrengsel, als in het eerste lid bedoeld, in het Koninkrijk of, indien hel een Europees octrooi betteft, in Nederland rechtmatig in het verkeer is gebracht, de verkrijger of latere houder nier in strijd handelt met het octrooi, door dit voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te gebruiken, ie verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, danwei voor een of ander aan ie bieden, in te voeren of i/i voorraad te hebben.
Inbreuk merkrecht?
13 Op grond van artikel 13A lid 1 sub a BMW kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voo r de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Artikel 13A lid 2 bepaalt dat onder 'gebruik' van een merk met name wordt verstaan, voor zover ten deze van belang; b het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het leken; c het in- en uitvoeren van waren onder het teken; d het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.
19 Geoordeeld moei derhalve worden dat gedaagde ook op het in r.o. 1 onder a genoemde octrooi inbreuk heeft gemaakt (zowel vóór als na 1 januari 1996). Inbreuk auteursrecht?
20 De auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen faalt evenwel, nu aangenomen moet worden dat - waar het bestaan van aan afnemers van de Samsonite-producten buiten de Gemeenschap opgelegde contracruelc beperkingen niet is gesteld of gebleken- het auteursrecht op het uiterlijk van de betreffende Samsonite-producten door het in het verkeer brengen daarvan aldaar is uitgeput.
e s
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
E I G E N D O M
16
F E B R U A R I
19
9a
De vorderingen 21 De voorshands aanwezig geoordeelde ijibreukmaken de handelingen rechrvaardigen een verbod als in de dagvaarding onder A gevorderd (behoudens het verbod tot auteursrechtinbreuk).
b de namen en adressen van de (rechts)personen die inbreukmakende Samsonite-producten aan gedaagde hebben geleverd; alles op verbeurte van een dwangsom van ƒ 5.000,- per dag dat gedaagde in gebreke mocht blijven aan (enig onderdeel van) dit bevel te voldoen;
22 Bij de vordering onder B hebben eiscressen geen belang, nu niet gesteld ofaannemcl ijk is dat zich nog van gedaagde betrokken Samsonite-producten bij haar afnemers bevinden.
III Beveelt gedaagde op een door de advocaat van eiseressen aan te wijzen plaats binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de totale bij haar of haar filialen aanwezig zijnde voorraad inbreukmakende Samsonite-producten af te geven, zonder dat Samsonite daarvoor een vergoeding dient te betalen, zulks is op verbeurte van een dwangsom van ƒ 50.000,- per dag dat gedaagde in gebreke mocht blijven aan dit bevel te voldoen;
23 De vord cringen onder C onder a, b, c en e zullen worden afgewezen, nu in dit geding niet duidelijk is geworden over welke periode waarin gedaagde parallel-geïmporteerde Samsonitcproducten heeft verhandeld of aangeboden, sprake is geweest van toerekenbaar handelen en daarmede van schadeplichtigheid. Om dezelfde reden zal de vordering onder E worden afgewezen. Voor zover het betreft de hoeveelheid bij gedaagde in voorraad zijnde inbreukmakende Samsonite-producten (sub d) en de vordering onder f is het sub C gevorderde toewijsbaar. 24 De vordering onder D (primai r) sub 1 is toewijsbaar voor het geval gedaagde nog inbreukmakende Samsonite-producten in voorraad heeft. 25 Op i januari 1996 is voor Nederland van kracht geworden Bijlage aC bij het WTO-verdrag: de Agreement on Tradc-Rclatcd Aspects Of Intellecmal Properry TCights (verder: hel TRIPSverdrag).
IV Bepaalt dat eiseressen (tenzij zulks reeds eerder door gedaagden mocht zijn gedaan) binnen achttien maanden nadat dit vonnis in krachL van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of gedaagde inbreuk maakt op vootmelde octrooi-, merk- en modelrechten van eiseressen en dat, indien eiseressen zulks nalaten, de bevelen en verboden van dit vonnis zullen zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken. V Veroordeelt gedaagdein de kosten van het geding, aan de zijde van eiseressen tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 2,830,-, waarin begrepen het griffierecht. VI Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
(...) VII Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. 26 Naar her voorlopig oordeel van de president biedt de aangehaalde verdragstekst evenwel niet de ruimte voor een termijnbepalingalsdooreiseressen voorges taan, te weten al dus da Ivoor de termijn een ingangsdatum wordt bepaald die afhankelijk is van enige handeling van de gedaagde partij. 27 De reconvcntionclc vordering behoeft geen bespreking, nu de voorwaarde waaronder deze is ingesteld, niet is vervuld. 28 Als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij dienL gedaagde in de proceskosten te worden verwezen. Beslissing DePresitlenr. I Verbiedt gedaagde om met on middellijke ingang a direct of indirect inbreuk te maken op het Europese octrooi nr. 150 459 in Nederland; b inbreuk te maken op de in r.o. 1 onder a en b genoemde merkrechten in de Benelux; c inbreuk te maken op de in r.o. 1 onder a genoemde modelrechten in de Benelux, zulks op verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van ƒ5.000,- voor iedere keer of iedere dag -naar keuze van Samsonite- dat in strijd met cen of meer van deze verboden wordt gehandeld; II Beveelt gedaagde binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van eiseressen een schriftelijke, door een registeraccountant gecertificeerde, door alle relevante bescheiden gestaafde opgave te verstrekken van: adc totalcbocvcclheidbij gedaagde in voorraad zijnde inbreukmakende Samsonite-producten; en
"Noot Afgifte zonder vergoeding 1 Het dicuim sub lil wekt enige verwondering: de parallelimportrice moet 'de totale bij haar oi haar filialen aanwezig zijnde voorraad inbreukmakende Samsonite-producten afgeven, zonder dat Samsonite daarvoor een vergoeding dient te betalen'. Samsonite kan deze daarna dus voor de tweede keer verkopen. Wat is de grondslag van dit bevel? In elk gevat niet artikel ZK Auteurswet 1912, nu de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen faalt (zie ov. 20). De BTMW kende ten tijde van het wijzen van het vonnis niet de mogelijkheid van een veroordeling rot afgifte; artikel I4bis was - en is nu - nog niet in werking getreden. De ROW 1910 kent evenmin die mogelijkheid (de in casu niet aan de orde zijnde ROW 1995 trouwens ook niet). Rcstcctt enkel artikel ïjbis BMW. 2 Artikel 13 bis lid 1, slotzin BMW bepaalt dat de vordering tot afgifte, vernietiging of onbruikbaarmaking wordt afgewezen 'indien de inbreuk niet re kwader trouw is gemaakt'. In ov. 23 overweegt de President dat 'in dit geding niet duidelijk is geworden over welke periode waarin gedaagde parallel - geïmporteerde Samsonite-producten heeft verhandeld of aangeboden, sprake is geweest van toetekenbaar handelen en daarmede van schadeplichtigheid'. Hoe kan de inbreuk dan toch te kwader trouw zijn gemaakt? 3 Artikel i3bis lid 3 BMW bepaalt; de rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vasr te stellen, door de eiser te betalen vergoeding. In bovenstaand vonnis wordr de in het dictum voorkomende bepaling dat Samsonite geen vergoeding hoeft te betalen in de rechtsoverwegingen niet gemotiveerd.
IC
F E B li IJ A
ft
1 3 O Ü
SI
J 8 . A D
I N D L S T R I C L r
Geslcld al dat in casu van een (op enig moment) te kwader trouwe inbreuk zou kunnen worden gesproken, dan had toch, mede gelet op de in artikel 14 Grondwet neergelegde bescherming tegen onteigening en het in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM geregelde recht op het ongestoord genot van eigendom moeten worden gemotiveerd waarom eiser in casu geen vergoeding hoefde te betalen. De President had bijvoorbeeld kunnen overwegen dat zulks dient als een voorschot op de schadevergoeding of winstafgifte of de ongerechtvaardigde verrijking. C. v. N.
JSlr. 20 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenliagc, 3 april r99S (Tcndre Poison) Mr. E.J. Numaiin Art.289 wetboek van EurgerlijIteUechtsvordering De omstandigheden dat de in december 199/ aangetroffen partij TENDRE roiSON-parfum reeds lang is uitverkocht en dat ook de gewraakte reclamekrant van maanden her dateert, ontnemen aan eiseresses vordering niet het spoedeisend karakter, nu gedaagde haar handelwijze niet inbrcukmakend achtennietheeft toegezegd zich daarvan in de toekomst te zuilen onthouden. Art. 13A, lid S TieneluxMerkenwet (bewijslast) Indien een partij zich tegen een vordering wegens nierkinbreuk wil verweren mei een beroep op de uitputtingsregd, ligt het in beginsel op de weg van die partij om te bewijzen dat de van het merk voorziene waren door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebraeht.Dat spoort niet. alleen met de omstandigheid dat de uitputtingsregd een uitzondering vormt op de omvang van het uitsluitend merkrecht, de omgekeerde bewijslastregel zou bovendien tot gevolg hebben dat deparallelimporlmarkt zich op vrij eenvoudige wijze aan de werking van de beperkte uitputtingsregelzou kunnen onttrekken door onduidelijkheid in haar distributieketen te scheppen en bijvoorbeeld ondernemingen binnen de EER als stromannen in te schakelen. De Merkenrichtlijn verbindt aandetiüpuUingsbepaling niet de eis datde merkhouder op het product mededelingen aanbrengt omtrent de markt waarvoor het wel of niet bestemd is. I-let is derhalve kennelijk de bedoeling van die regelgever geweest het risico dat buiten de offieiele distributiekanalen verkregen producten niet voor de interne markt bestemd zijn, op de van inerkinbreuk betichte partij te leggen, ook als een van diens voormannen binnen de EER is gevestigd zodat dis zich ter zake op zijn voorman zal moeten verhalen. Art.
i3A,lid8BMW Nu het bij de merkproducten van eiseres om luxueuze en prestigieuze artikelen gaat, kan zij zich velzetten tegen een wijze waarop voor die producten reclame wordt gemaakt die dat imago aantast, behoudens voor zover gedaagde soortgelijke producten pleegt te verkopen en de gewraakte reclame maakt op de in ftaar sector gebruikelijk wijze en niet temidden van andere producten die ernstig afbreuk doen aan het genoemde imago'. Eiseres hoeft in casu niet te. dulden dat haar parfumerieën worden aangeprezen en afgebeeld in dezelfde reclamekrant waarin, op dezelfde pagina nog wel, soortgelijke producten worden afgebeeld die merken dragen die
" ZicIIof van Justitie EG, 4 november 1997 inzake Dior/Ivora, bcsproken in ialt 1998, blz. 12 en gepubliceerd in B7E lOyS, blz. 195 (ar. 41} m.riL. Ste.
F I ^ E N D O
M
S 9
(inbreukmakend?) sterk gelijken op bekende parfum-merken en ook overigens aan die merkproducten aanhakend zijn uitgemonsterd en die voor prijzen worden aangeboden die van geheel andere orde zijn dan de toch al gereduceerde prijs van de aldus op diepagina aangeprezen merkparfums, waaronder die van eiseres. Daarmee worden haar producten in een omgeving geplaatst waarvan met recht kan worden gezegd dat die aan haar imago ernstig afbreuk doel.
Parfums Christian Dior S. A. te Parijs, Etankrijk, eiseres j n kort gedingj, procureur mr. H.C.Grootveld, advocaat mr. Ch.Gielcn te Amsterdam, tegen 1 Digros B.V. te Hoofddorp (Gem. Haarlemmermeer), en 2 Dirx Drogisterijen BV te Hoofddorp (Gem. Haarlemmermeer), gedaagden [in kort geding], procureur mr. E. Huincman-Lindt, advocaat mr. E. A.M. Santen te Amsterdam. 1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. a Dior is techthebbende op de navolgende merken, zulks ingevolge internationale inschrijvingen die mede voor de Benelux zijn verricht op de telkens aangegeven data, voor (onder meer) parfumerieën; TENDRK POISON, dd. 17 september 1993 (reg.nr. 607138, woord/beeldmerk), EAU SAUVAGE, dd. 23 juni 1986 (reg.nr. R 315482, woordmerk)enDOLCEYITAdd. ïgjuli 1995 (reg.nr. 640094, woord merk). b Dior distribueert haar producten hi n ncn de Eu ropese gemeenschap via een gesloten systeem van geselecteerde verkooppunten (dépositaires). De Dior-producten bezitten een prestigieuze en luxe uitstraling, die ook inde reclame-uitingen voor die producten tot uitdrukking komt. c Dirx, die verspreid door het land enkele tientallen drogisterijen exploiteert, heeft in haar filialen Visscrijkade 2 te Katwijk en Croesinckplein 1 te Zoetermeer in december 1997 TENDRE POISON-parfum van Dior te koop aangeboden. Een flesje van de in de winkel aanwezige partij is dooi- deurwaarder Hardy te Leiden in opdracht van Dior aangekocht en in een door hem gewaarmerkte envelop verpakt. Deze vetpakking is door een Franse deurwaarder geopend en aan een functionaris van Dior ter hand gesteld. d Dirx heefr in oktober 1997 ten behoeve van haar filialen een reclamekrantje doen drukken en verspreiden, waarin tal van haar drogisterijproducten worden aangeprezen en afgebeeld, uiteenlopend van luiers via pijnstillers tot pantoffels. e Eén pagina van dat krantje was uitsluitend gewijd, onder het opschrift I OPGEUREN, ONGEKEND LAAG IN PRIJS, aan parfums, eaux de toilettc en after shaves. Daaronder bevonden zich twee merkproducten van Dior: DOLCE VITA-cau de toilette en KAU SAIJVAGE-aftershave. Deze producten werden aangeboden voor aanzienlijk lagere prij zen dan bij de officiële verkooppunten dienen te worden betaald. f Op de ondcrhclft van die pagina kwamen voorts, onder het pagina-brede opschrift LEI' OP! EN OOK NOG... een tiental 'geuren' van uiteenlopende, onbekende merken voor, alle voor een prijs van ƒ 9,98. 2 Dior vordert, na eisvermindering, kort gezegd, (A) dat gedaagden iedere verhandeling zullen staken van merkproducten van Dior, die niet door haar of met baar toestemming binnen de Europese Economische Ruimte (EER) in het verkeer zij n gebracht: en (B) dat gedaagden zich zullen onthouden van iedere vorm van reclame voor Dior-productcn die een ernstige aantasting van de reputatie van die melken kan veroorzaken; alles op verbeurte van een dwangsom.
7 O
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
3 Dior stelt daartoe dat gedaagden merkinbrcuk hebben gepleegd door hun in r.o. i onder c bedoelde handelwijze aangezien de betreffende partij parfu ra niel door of met toestemming van Dior binnen de EER in het verkeer was gebracht, en doorhun aldaar onder d, e en f bedoelde hand el wijze aangezien door die wijze van adverteren ernstige schade aan de reputatie van haar merken wordt veroorzaakt. 4 Gedaagden voeren gemotiveerd verweer, dar, voor zover nodig, hierna aan de orde komt. 5 Voor zover het bepaalde in artikel 37A Benelux-Merkenwet (BMW) ook van toepassing is op de bevoegdheid van de president in kort geding, is de president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering, 11 LI gedaagden in het arrondissement 's-Gravcnhage mede kantoorhoudende zijn en de beweerde inbreukmaken.de handelingen eveneens in dit arrondissement hebben plaatsgevonden. nepositie van Digros
6 Digros betwist ooit de genoemde Dior-productcn te hebben verkocht of daarvoor reclame te hebben gemaakt, dan wel daartoe te zullen overgaan. Dior stelt Digros slechts mede te hebben gedagvaard, aangezien het Handelsregister voor het adres Visserijkade 1 te Katwijk enkel een onderneming van Digros opgaf. 7 Nu blijkens het door gedaagden nog overgelegde uittreksel (ook) Digros aan genoemd adres een filiaal bezit en gesteld noch aannemelijk is dat de gewraakte handelingen (mede) door Digros zijn verricht of soortgelijke gedragingen te vrezen zijn, is er voor de gevraagde maatregelen tegen Digros geen plaats. De vorderingen tegen Digros zullen dan ook worden afgewezen, met veroordeling van Dior in de kosten van liet tegen Digros gevoerde geding. Spoedeisend belang
8 Dirx betwist dat Dior bij de gevraagde voorzieningen een spoed eisend belang heeft, nu de in december 1997 aangetroffen partij TENDRE POISON-parfum reeds lang is uitverkocht en ook de gewraakte rcclamckrant van maanden her daLeert. 9 Deze omstandigheden ontnemen aan de vordering van Dior niet het spoedeisend karakter, nu Dirx haar handelwijze niet inbrcukmakend acht en niet heeft toegezegd zich daarvan in de toekomst te zitllen onthouden, zodat Dior een voldoende belang heeft bij een spoedvoorziening als gevorderd, indien voor toewijzing daarvan aanleiding mocht blijken te bestaan. Merkrecht uitgeput fa) gelet op herkomst waren?
10 Dior stelt dat Dirx met de verhandeling van de TENDRE POTSON-parfum ingevolge het bepaalde in art. ïjA.r (a) BMW inbreuk op haar merkrecht heeft gemaakt. Dirx beroept zich erop dat het merkrecht van Dior ten aanzien van de betreffende waren uitgeput is geweest als bedoeld in art. t3A.S BMW. Dienaangaande stelt Dior dat aan de hand van de op het naar Frankrijk gebrachte, bij Dirx aangetroffen product aanwezige code is vastgesteld dat het door Dior in Dubai in het verkeer is gebracht, derhalve b uiten de EER, zodat het merkrech t n icr was ui tgep ut. Dirx betwist een en ander. Het debat spitst zich toe op de vraag (i) op welke partij terzake de bewijslast rust en (ii) of Dior haar rechten tegenover Dirx kan handhaven nu Dirx niet kan vaststellen voor welke markt de betreffende producten bedoeld waren.
E I G E N D O M
1 B
F E B R U A 11 I
19 9 9
11 Ad (() De presidenr is voorshands van oordeel dat, indien ceti partij zich tegen een vordering wegens merkinbreuk wil verweren met een beroep op de in art. 13A.8 BMW neergelegde uirputringsregel, het in beginsel op de weg van die partij iigr om in geval van gemotiveerde betwisting te bewijzen dat de van het merk voorziene waren door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. Dat spoort niet alleen met de omstandigheid dat d e u i tpu ttingsregel een uitzondering vormt op de omvang van het uitsluitend merkrecht, de omgekeerde bewijslastregel zou bovendien tot gevolg hebben dat de paralleMmportmarkt zich op vrij eenvoudige wijze aan de werking van de beperkte uitpiutingsregel zou kunnen onttrekken, door onduidelijkheid in haar distributieketen te scheppen en bij voorbeeld ondernemingen binnen de EER als stromannen in te schakelen. Het resultaat daarvan zou praktisch neerkomen op gelding van een regel van mondiale uitputting, in strijd met hetgeen door de Europese regelgever nu juist beoogd is. 12 Ad(ii) Dirx wijsl er vervolgens op dat de verpakkingen van de Dior-merkproducten op geen enkele wijze cen voor derden kenbare aanduiding bevatten van de markt waarvoor zij zijn bestemd, zodat het voor ondernemers als Dirx onmogelijk is om aan de hand van de producten vast te stellen of de waren al dan niet door of met toestemming van Dior binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Dirx stelt zelfs dat Dior alles in het werk stelt om te beletten dat derden dat kunnen weten en dat Dior aldus misbruik van haar merkrecht maakt en het wettelijk uitputtingssysteem frustreert, zulks met het oogrnerk te bewerkstelligen dat men geheel afziet van de verhandeling van Dior-producten buiten de officiële kanalen om. 13 Dit verweer mist doel. De ELrropese regelgever heeft welbewustgekozen voor eensysteem waarin van uitputting van merkrecht uitsluitend sprake is wanneer de waren door of met toestemming van de merkhouder binnen de EER in het verkeer zijn gebracht en waarin de merkhouder de verhandeling van zijn merkproducten waarvoor dat niet geldt met een beroep op zijn recht kan beletten. Dal aldtrs binnen de gemeenschap de facto selectieve distributiekanalen in srand gehouden kunnen worden (althans zolang daarin geen 'lekken' optreden) is daarvan een logisch uitvloeisel. De Merkenrichtlijn verbindt aan de uitputtingsbepalingen voorrs niet de eis dat de merkhouder op het product mededelingen aanbrengt omtrent de markt waarvoor het wel of niet bestemd is. Het is derhalve kennelijk de bedoeling van die regelgever geweest het risico dat buiten de officiële distributiekanalen verkregen producten niet voor de interne markt bestemd zijn op de van merkinbreuk betichte partij te leggen, ook als een van diens voormannen binnen de EER is gevestigd, zodat die zich terzake op zijn voorman zal moeten verhalen. 14 Dior heeft uitvoerig uiteengezet waarom haar productie proces het niet toelaat om op de producten die haar fabrieken verlaten aan te geven voor welke markt(en) deze bestemd zijn. Voorshands valt niet in te zien waarom Dior genoopt zou moeten worden, wil zij haar merkrecht handhaven, haar productieproces aan te passen om geen andere reden dan dar handelaren haar merkproducten buiten de officiële verkoopkanalcn om wensen te kunnen betrekken. 15 Bij deze stand van zaken kan Dirx zich er, ter afwering van her gevraagde inbrcukverbod, niet op beroepen dat zij aan hand van de (buiten de reguliere kanalen om verkregen) producten
13
F E B R U A R I
I 9 S 9
B I J B L A D
I N D J S I H I F I F
niet kan vaststellen of die nu al dan niet (kort gezegd) voor de Europese markt bestemd zijn geweest. Dirx ziet daarbij bovendien over het hoofd dat voor de vraag of inbreuk op een merkrecht wordt gemaakt - en dientengevolge een verbod kan worden gegeven daarmee voort te gaan. - niet ter zake doet of die inbreuk aan de pleger kan worden toegerekend .Die vraag komt eerst aan de orde indien vergoeding van door de inbreuk geleden schade wordtgevorderd, alsmede, eventueel, indien het verbeurd zijn van dwangsommen wegens overtreding van een inbreukverbod in bet gcd ing is. 16 In bet onderhavige geval heeft Dior - o p wie blijkens het vorenoverwogene terzake geen bewijslast rust aannemelijk gemaakt dat de door Dirx in haar winkels aangeboden TENORE POISON- parfum door Dior in Dubai in het verkeer gebracht is geweest. De betwisting (bij gebrek aan wetenschap) daarvan van Dirx is ongenoegzaam. De vordering sub A is dan ook toewijsbaar, in voege als na te melden. Merkrecht uitgeput (b)gelet vp de wijze waarop reclame wordt gemaakt? 17 De bezwa ren die Dior maakt tegen de wijze waarop Dirx voor de door haar verkochte Dior-producten reclame maakt, komen hierop neer dat Dior-ook indien het daarbij zou gaan om producten die wel dooi* of met toestemming van Diot in de EER in het verkeer zijn gebrach t - stelt dat zij gegronde redenen heeft om zich tegen deze wijze van verhandeling te verzetten op de voet van art. 13A.8 BMW (art. 7 lid z Richtlijn), omdat aan de reputatie van haat merk schade wordt berokkend. 18 Nu her bij de merkproducten van Dior om luxueuze en prestigieuze artikelen gaat, kan zij zich verzetten tegen een wijze waarop voor die producten reclame wordt gemaakt die dat imago aantast, behoudens voor zover Dirx soortgelijke producten pleegt te verkopen en de gewraakte reclame maakt (et) op de in haar sector gebruikelijke wijze en (|3) niet temidden van andere producten die ernstig afbreuk doen aan het genoemde imago. 19 Ad (cd Naar bet voorlopig oordeel van de president kan Dior zich er niet tegen verzetten datDirx de Dior-producten afbeeldt en met merknaam aanprijst in haar reclanickrantjes zoals dat in oktober 1997 is geschied. Dirx verkoopt immers gewoonlijk parfums en aanverwante artikelen, terwijl in haar branche (de op het grote publiek gerichte drogisterijen) verspreid ing van op krantenpapier gedrukte reclamekrantjes met een dergelijke layout, die ook veel andere producten uit het brede assortiment tonen, alleszins gebruikelijk is. Nu voor de aangeprezen parfums, eaux de toilctte enafter shaves een afzonderlijke pagina is ingeruimd, kan die wijze van adverteren de in r.o. rg bedoelde toets doorstaan. 20 Ad dj) Dior behoeft evenwel, zo wordt voorshands geoordeeld, niet te dulden dat haar luxueuze en prestigieuze parfumerieën worden aangeprezen en afgebeeld in eenzelfde reclamekrant waarin, op dezelfde pagina nog wel, soortgelijke producten worden afgebeeld die - zoals, naar Dior onweersproken heeft gesteld, met de in r.o. 1 onder f bedoelde artikelen het geval is - merken dragen die (inbrcukmakend?) sterk gelijken op bekende parfummerken en ook overigens aan die merkproducten aanhakend zijn uicgemonsterd en die voor prijzen worden aangeboden die van geheel andere orde zijn dan de toch al gereduceerde prijzen van de elders op die pagina aangeprezen merkparfums, waaronder die van Dior. Daarmede worden de
E I G E N D O M
/ 1
producten van Dior in een omgeving geplaatst waarvan met recht gezegd kan worden dat die aan het Dior-imago ernstig afbreuk doel. In zoverre zal de gevraagde voorziening sub (B) dan ook worden toegewezen. Slotsom
2 r De vorderingen zijn derhalve toewijsbaar, voor zover hierboven aangegeven, met inbegrip van de gevorderde dwangsom. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Dirx in de kosten van het tegen haar gevoerde geding te worden verwezen. 22(...)
heslissing: üe President Wijst af de vordering tegen Digros; Veroordeeli Dior in de kosten van het tegen Digros gevoerde geding, aan de zijde van Digros lot aan deze uitspraak begroot op nihil; Beveelt Dirx met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere verhandeling van producten, voorzien van een Dior toebehorend merk, die niet door of met toestemming van Dior binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht; Ucvcclr Dirx met onmiddellijke ingang te slaken en gestaakt te houden iedere vorm van aanprijzing van producten, voorzien van een Dior toebehorend merk, op een wijze als in r.o. 20 van dit vonnis bedoeld, dan wel anderszins op een wijze de reputatie van de merken van Dior ernstig schaadt; Bepaalt dat Digros een dwangsom zal verbeuren van ƒ 5.000,voor iedere keer of voor iedere dag dat zij een van deze bevelen mocht overtreden; Veroordeelt Dirx in de kosten van het tegen haar gevoerde geding, aan de zijde van Dior tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 370, aan griffierecht, ƒ 75,15 aan verschotten en op ƒ 2.500,voor salaris van de procureu r. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Wijst afliet meer of anders gevorderde. Bepaalt dat Dior (Lenzij zulks reeds eerder door Dirx mocht zijn gedaan) binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of gedaagde inbreuk maakt op voormelde merkrechten van Dior en dat, indien Dior zulks nalaat, dit verbod zal zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zij n verstreken. Enz.
7 2
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
Nr. 21 President ArrondissemcntsrcchtbaiikteRotteidam, 2 april 1998* (Fahrenheit) Mr. J.Mcndlik Art. 13A, lid 8 Benelux Merkenwet Met invoeringvan deze-bepaling iiidevoorNcdcrland geldende HMW in januari 1996 moet vanaf dat moment ervan worden uitgegaan dat in Nederland het beginselvan communautaire uitpuiiinggeldt.' Artt. 30 e.v. EEG-Verdmg. Eiseres kan zich in beginsel verzetten legen het niet door of met toestemming van haar in het verkeer brengen binnen de EER van bedoelde, niet voor gebruik in t/s EER bestemdcFAHRENHIin-producten. Tegen de achtergrond evenwel van het in de EER op grond van de in de artikelen 30 e.v. EEG-Vcrdrag daartoe strekkende bepalingen onder meer geldende uitgangspunt van vrij verkeer van goederen, worden de door eiseres gevraagde voorzieningen strijdig geacht met dat uitgangspunt indien gedaagde al het redelijke in het werk heeft, gesteld om zich ervan te vergewissen dat de door haar betrokken FAHRENHEIT-producten door of met westemmingvaneiseresbinnendeEERinhetvcrkeerzijnge.btaciit.Daarvoor wordt in hetkader van dit kort gedingvoldoendegeacht dat gedaagde aannemelijk maakt datzij de betreffendeFAHRENHEJT-producten heeft betrokken van binnen de EER gevestigde leveranciers, te meer nu in het onderhavige geval uitde producten zelj'(oj'deverpakkingen daarvan) niet valt af te leiden of die. zijn bestemd voor gebruik binnen dan wel buiten de EER en nu eiseres geen ande-n bijkomende omstandigheden heeft gesteld op grondwaarvan gedaagde in redelijkheid heeft moeten begrijpen dat de FAHRENHEIT-producten niet door ofmet instemmingvan eiseres inhet verkeer binnen de EER zijn gebracht, indien gedaagde aldus begin van bewijs bijbrengt, moet het er in beginsel voor worden, gehouden dat zij die FAHRENHEIT-producten mag verhandelen aan haar klanten. Er rust zeker geen verplichting op gedaagde om de namen en adressen van haar leveranciers aan eiseres op te geven. De merken rechtelijke bescherming strekt er in het algemeen niet toe om de houder van een merk op die enkele grond het recht te geven om ten detrimente van derden en vooral van het wijf verkeer van goederen binnen de 1; HR eventuele defecten in haat eigen distributieapparaat op te sporen. Rij eindvonnis wordt gedaagde in het via een accountantsrapport geleverd bewijs geslaagd geach t.
Parfums Ch ristian Dior S. A. te Parijs., frankrijk, eiseres [in kort geding], procureur mr. F.A. Tromp, advocaat mr. Ch. Gielen te Amsterdam, tegen Ftos B.V. te Zaandam, gedaagde [in kort geding], procureur mr. F.A. Tromp, advocaat mr. K.Th.M. Stopetie te Amsterdam. a Tussenvonnis Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 28 oktober 1997(mr.J. Mcndlik) 2.1 Eiseres is producente van cosmetische artikelen. Zij is exclusief rechthebbende op het merk 'FAHRENHEIT' voorwaren uit onder meer de internationale klasse 3. Dit merk is internationaal ingeschreven met gelding voor onder meer de Benelux. 2.2 Eiseres heeft onlangs geconstateerd dat gedaagde i n haar in Rotterdam gevestigde filialen ook FAHRENHEIT-producten
Beroep ingesteld. Red. ' Zie inmiddels Hof van Justitie T.C 16 juli 1998 inzake Silboucttc/ Hartlauer, besproken inBTE 1W8, blz. 244. Red.
E : G L N D O M
16
F E B ^ L J A K I
1 5 9 9
van eiseres verhandelt. Eiseres stelt dat zij zich tegen het gebruik van die producten door gedaagde kan verzetten op basis van het bepaalde bij artikel 13 A lid 1 sub ajjuncto artikel 13A lid 2 onder b, c en d van de Eenvormige Beneluxwct op de Merken (BMW), omdat deze FAHRENHEIT-producten buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in Argentinië in het verkeer zijn gebracht, en dus niet door of met toestemming van eiseres onder het merk in de EER in het verkeer zijn gebracht. Gedaagde kan zich dan ook niet met succes beroepen op de in lid 8 van voormeld artikel 13A BMW opgenomen uitputtingsrcgel, omdat die regel van het beginsel van communautaire uitputting uitgaat, aldus eiseres. 2.3 Op deze gronden vordert eiseres een gebod tegen gedaagde iedere verhandeling van producten van Dior, waaronder de FAHRENHEIT-producten, die niet door of met toestemming van eiseres binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, te staken, alsmede namen en adressen van de leveranciers van vorenbedoelde producten op te geven, onder gelijktijdige afgifte van een kopie van de op de levering (en) betrekking hebbende facturen. 2.4 Gedaagde heeft die stellingen van eiseres gemotiveerd en gedocu menteerd betwist en daartoe aangevoerd: de door eiseres als uitgangspunt genomen communautaire uitputtingsregel is onjuist, omdar hoogst twijfelachtig is of de Merkenrichtlijn wel tot een tot de EER beperkte uitputting verplicht en of het Protocol bij de ucncl ux Merkenwet - door letterlijke overneming van de dubbelzinnige richtlijntekst, maar zonder duidelijk commentaar - daarvoor gekozen heeft; de door eiseres met een beroep op commu nautaire uitputting te realiseren marktvcrdcling is in strijd met Europees recht, in het bijzonder met het vrije verkeer van goederen als gewaarborgd in artikel 30 e.v. EEG-Vcrd rag en het aanwenden van haar merkrechten voor dit aan het specifieke voorwerp van intellectuele eigendomsrechren vreemde doel moet worden gequalificeerd als misbruik van recht; - gedaagde voldoet aan de eventueel op haar rustende vergewissingsplicht, nu zij enkel en uitsluitend originele Diorproducten van in de EER gevestigde levctanciers betrekt en nu zij van deze leveranciers verlangt dat deze uitdrukkelijk verklaren dat de Dior-producten bestemd zijn voor verhandeling in de EER; een eventuele merkinbreuk kan in dat geval niet aan gedaagde word en toegerekend, omdar eiseres het zelf in de hand heeft om op eenvoudige wijze elk misverstand weg te nemen over het al dan niet bestemd zijn van haar producten voor de EER; die omstandigheid kan aan eiseres worden toegerekend in de zin van artikel 6:101 BW; - i 11 zijn algemeenheid is het ook niet zo d at gcd aagde als de van merkinbreuk verdachte gehouden is om aan eiseres aan te geven waar zij het product heeft betrokken; - niettemin biedt gedaagde in dit verband aan d ar z ij bereid is al haar facturen, betrekking hebbend op de aankoop van FAHRENHEIT, te zenden aan een onafhankelijke registeraccountanl, met het verzoek aan te geven of alle leveranciers inderdaad binnen de EER zijn gevestigd en of deze ook inderdaad alle verklaren dat de FAHRENHEIT-producten voor de EER zijn bestemd. 3 De beoordeling
3.1 Gelet op het bepaalde in artikel 37A BMW stelt de president vast dat hij bevoegd is om van de vorderingen van eiseres kennis te nemen, nu eiseres stelt dat inbreuken op aan haar toeko-
IS
F E B R U A R
1 9 2 9
B I J
B L A D
I N D U S T R I Ë L E
mende merkrechten hebben pi aatsgevonden in één of meerdere filialen van gedaagde binnen dit arrondissement. 3.z De onderwerpelijkc EAHREiNHErT-producten zijn originele Dior-producten. Daarnaast is voldoende aannemelijk dat deze fAI IKENHETT-producten, zoals eiseres heeft gesteld en gedocumenteerd heeft onderbouwd en gedaagde aanvankelijk niet - e n ter onderhavige zitting onvoldoende gemotiveerd heeft bestreden, door eiseres buiten de EER in het verkeer zijn gebracht in Argentinië. Even zeer is echter gebleken dat buitenstaanders zoals gedaagde aan de u iterl ijke kenmerken van deze producten niet kunnen vaststellen of ze zijn bestemd voor gebruik binnen de EER dan wel daarbuiten. 3.3 De beantwoording van de vraag naar de uitleg van de in artikel 13A lid 8 BMW opgenomen u itputtingsregel kan kort zijn. Die uitputtingsregel luidt: 'Hel uitsluitend recht omvat niet het reeb t zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, ...'. Anders dan gedaagde heeft aangevoerd is de tekst helder. Met invoering van dat artikel in de voor Nederland geldende BMW in januari 1996 moet vanaf dat moment ervan worden uitgegaan dat in Nederland het beginsel van communautaire uitputting geldl. indien al juist zou zijn de stelling van gedaagde dat de door de Europese Commissie uitgevaardigde Merkenrichtlijn op dit punt bedoeld is om een minimumregeling te treffen, zodat het de individuele lid-staten zon vrijstaan om te kiezen voor het beginsel van mondiale uitputting, dan doet zulks niet af aan het feit dat in de BMW is gekozen voor communautaire uitputting. Het is mogelijk dat het Hof van JLLStitie een uitspraak zal doen o ver d e u i tl eg van de Mcrkcnrichtlij n op dit punt die tot consequentie heeft dat de geldende uitpLittingsregel in de BMW anders zal moeten worden geïnterpreteerd dan wel zal moeien worden hemen, maar tot op heden heeft het Hof van Justitie daaromtrent geen uitsluitsel gegeven en is er geen aanleiding om hiervan uit te gaan. 3.4 Eiseres kan zich dan ook in beginsel verzetten tegen het niet door of met toestemming van haar in het verkeer brengen binnen de EER van bedoelde, niet voor gebruik in de E E R bestemde f Al IKKNII Kil-producten. 3.5 Gedaagde beroept zich in dat verband op m isbruik van recht door eiseres, nu eiseres haar rechten als houder van het merk FAHRENHEIT ren detrimente van gedaagde wil gebruiken voor een ander doel, namelijk voor het opsporen van defecten in haat distributieapparaat, dan waarvoor het merkenrecht is bestemd. Tegen de achtergrond van het in de EER op grond van de inde artikelen 30 e. v. EEG-Verdrag daartoe strekken de bepalingen onder mccrgeldendeuitgangspuntvanvrij verkeer van goederen, worden de door eiseres gevraagde voorzieningen strijdig geacht met dat uitgangspunt, indien gedaagde al het redelijke in het werk heeft gesteld om zich er van te vergewissen dat de door haar betrokken EA1 IKK N HETT-producten door of met toestemming van eiseres binnen de EER in het vetkeer zijn gebracht. Daarvoor wordt in het kadet van dit kort geding voldoende geacht dat gedaagde aannemelijk maakt dat zij de bctrcffendeFAHRENHEIT-producten heeft betrokken van binnen de EER gevestigde leveranciers, te meer nLL in het onderhavige geval uil de producten zelf (of de verpakkingen daarvan) niet valt af te leiden of die zijn bestemd voor gebruik binnen dan wel buiten de E KR, en nu eiseres geen andere bijkomende omstandigheden heefi gesteld op grond waarvan gedaagde in
L I G I
N 11 n M
redelijkheid heeft moeten begrijpen dat de FAHRENHETTprodneten niet door of met instemming van eiseres in het vetkeer binnen de EER zijn gebracht. Indien gedaagde al dus begin van bewijs bijbrengt, moet het er in beginsel voor worden gehouden dat zij die E AHRENHEIT-producten mag verhandelen aan haar klanten. 3.6 Anders evenwel dan gedaagde heeft aangevoerd, heeft zij dat begin van bewijs niet geleverd met de als productie IT door haar in het geding gebrachte geanonimiseerde factuur met een daarop gestelde 'verklari ng' van een leverancier van gedaagde. Zodanig bewijs kan wel worden geleverd, indien, zoals gedaagde heeft aangeboden, een onafhankelijke registeracconntant alle inkoopfacturen die betrekking hebben op de FAHRENHEIT-prodticten onderzoekt en verifieert dat gedaagde de onderwerpelijkeDiur-productenheeft betrokken van binnen de EER gevestigde leveranciers. 3.7 Er rust in dat geval zeker geen verplichting op gedaagde om de namen en adressen van haar leveranciers aan eiseres op te geven. Immers, de merkenrechtelijke bescherming strekt er in het algemeen niet toe om de houder van een merk op die enkele grond het recht te geven om ten detrimente van derdenen vooral van het vrije verkeer van goederen binnen de EER eventuele defecten in haar eigen distributieapparaat op Le sporen. 3.8 Gedaagde zou niet voormeld - door haar alsnog te leveren bewijs evenwel n iet kunnen volstaan, indien eisetes op voot gedaagde kenbare wijze een kenmerk op de EAHRENHEITproducten (of de verpakkingen daarvan) zou hebben aangebracht, waaruit voor gedaagde zou kunnen blijken dal deze niet door of met toestemming van eisere; voor gebruik binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, of indien andere bijkomende omstandigheden gedaagde dat vermoeden hadden behoren ie geven. 3.9 Geler op voormelde overwegingen zal in dit stadium tussenvonnis worden gewezen, om gedaagde in de gelegenheid te stellen een onafhankelijke registeraccounlanl in te schakelen en die te laten controleren en rapporteren of gedaagde de FAHRENHEIT-productcn heeft betrokken van binnen de EER gevestigde leveranciers. 3.10 Iedere verdere besl issi ng zal daartoe worden aangehouden. Indien gedaagde voldoet aan de haar opgelegde bewijslast, bestaat onvoldoende ruimte voor toewijzing van de door eiseres gevraagde voorzieningen. l.)c zaak zal drie weken pro forma worden aangehouden. De meest gerede partij kan na bedoelde bewijslevering door gedaagde, voorzover noodzakelijk geacht, om een nadere behandel ing van de zaak, of om eindvonnis, vragen. 3.11 Nu de aard van het kort geding zich et tegen verzet dat van het onderhavige tussenvonnis in appel wordt gegaan, zal i 11 d eze u itspraak een verklaring als bedoeld in artikel 337 lid 2 Rv. worden gegeven. 4 Dr beslissing Oe president. biedt gedaagde gedurende twee weken na heden gelegenheid een (van beide partijen onafhankelijke) registeraccountant de administratie van gedaagde, voorzover het betreft alle facturen, correspondentie en vrachtbrieven d ie betrekking hebben op de
/ 4
E I J B L A D
l / M n i J S T R I Ë L Ë
levering aan gedaagde van FAlIRENHEIT-producten, te doen onderzoeken en verifiëren dat gedaagde de onderwerpclijkc Dior-producten heeft betrokken van binnen de EER gevestigde leveranciers en dat er in d ie stukken geen aanwijzingen te vinden zijn dat deze goederen van buiten de EER kwamen, zodat die regis ter-accoun tan t uiterlijk op vrijdag 14 november 1997 schriftelijk verslag kan doen van zijn bevindingen aan partijen: verklaart dat het hoger beroep van dit tussenvonnis niet dan tegelijk met het eindvonnis zal ku nncn worden ingesteld; houdt iedere verdere beslissing aan en verwijst de zaak naar de zitting van 18 november r997 pro forma. Enz. b Eindvonnis, enz. 2.3 Gedaagde heeft van de haar bij tussenvonnis geboden gelegenheid gebruikgemaakt. Het accountantskantoor 'Dcloittc & Touche' kwam op basis van het uitgevoerde onderzoek in zijn 'rapport van bevindingen' tot de conclusie dat: 'Etos gedurende de periode 1 januari 1997 tot en met 22 oktober 1997 2z inkooptransacties van Fahrcnhcit-producteii heeft verricht die allen geleverd zijn door leveranciers die gevestigd zijn binnen de FHR; in de door ons geraadpleegde administratieve gegevens en bescheiden geen aanwijzingen zijn aangetroffen dat deze Eahrenheit-productcn van buiten de EER afkomstig zijn.'. 2.4 Uit het accountantsrapport volgt - en eiseres heeft dat ter zitting ook volmondig erkend - dal gedaagde in haar bewijs is geslaagd. z.5 Hetgeen eiseres - anders dan die erkenning - ter zitting nader heeft aangevoerd is een betwisting van de juistheid van bepaalde overwegingen in het tussen vonn is. I ndien eiseres een inhoudelijke beoordeling daarvan wenselijk acht, zal zij zich moeten vervoegen bij de daartoe aangewezen appèlrechter. 2.6 De door eiseres gevraagde voorzieningen dienen, gelet op de in dit vonnis onder- 2.2 gememoreerde overweging in het tusenvonnis over de gevolgen van het slagen door gedaagde in haar bewijs, te worden geweigerd. z.7 Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit kort geding. 3 De beslissing De president,
weigert de door eiseres gevraagde voorzieningen; veroordeelt eiseres in de kosten van d i t kort geding, tot op heden aan de zijde van gedaagde bepaald op ƒ 345,- aan verschotten en op ƒ 2.500,- aan salaris voor de procureur. Enz.
L I G C N D O M
16
F E E R U A K I
1 9 9 9
Nv. 22 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 21 augustus 1996 (Braun schcerapparaten) Mr.EJ. Numann Art. i4,lid3Benelux Tekeningen-of Modellenwet In weerwil van de bewoordingen van art. 14 lid 3 geldt ook voor de ingeroepen modelrechten dat deze zijn uitgeput indien de door gedaagde geïmporteerde apparaten door of met toestemming van ïiratin binnen de Europese Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht: art. 14 lid 3 wijkt voor hetgeen voortvloeit uit art. 30 en 36EEC-Verdrag. Art. 13A, lid 8 BeneluxMerhenwet De enkele verwisseling van een in Nederland niet bruikbaar netsnoer door een wel passend ander snoer van eiseres valt niet aan te merken als een wijziging van de waren, laat staan als een verslechtering. De waarborgfunctie van het merk is daarbij immers geenszins in liet geding. Van de bij de UK-versie gevoegde garantiebewijzen is niet gesteld of aannemelijk dat die de consumenten in Nederland geen aanspraken zouden bieden. Het feit dat de (Engelstalige) gebruiksaanwijzing door gedaagde niet is vervangen, kan bezwaarlijk als een wijziging ofverstechteringvan de waren worden aangemerkt, Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek 1 ioezeer het wellicht ongewenst is dat de Nederlandse consument bij een hier te. lande aangeschaft apparaat als een sclieertoestel geen Nederlandse gebruiksaanwijzing aantreft, is, nu van strijd met een wetsvoorschrift niet is gebleken en het hier een taal betreft die in btcde lagen van de bevolking vokltende wordt begrepen, die enkele omstandigheid niet voldoende om de handelwijze van gedaagde als onrechtmatig jegens eiser te bestempelen.
Braun Aktiengcscllschaft te Kronberg, Bondsrepubliek Duitsland, eiseres [in kortgeding], eiseres, procureur mr. J.W. K, Sanders, tegen Satclcc N.V. te Antwerpen, België, gedaagde [in kort geding], procureur mr. W.B. j . van Overbeek. 1 In dit kort gcd i ng kan van het navolgende worden uitgegaan. - Braun is, blijkens internationale inschrijvingen nrs. 400415 en 617337, mede verricht voor de Benelux, uitsluitend rechthebbende op het woord/beeldmerk BRAUN en het woordmerk FLEXINTEGRAL, beide ingeschreven voor onder meer elektrische scheerapparaten. - Braun is, blijkens internationale inschrijving nr. DM/029726, mede verricht voor de Benelux, uitsluitend rechthebbende onder meer op het model van een elektrisch scheerapparaat, hierna aan te duiden als 'Flcx Integral 5515'. - Braun brengt de Flex Integral 5515 wereldwijd in de handel in versies die verschillen voor wat betreft de bijgeleverde netsnocren, de verpakking, de gebruiksaanwijzing en de garantiebepalingen. - Satelec heeft van een door haar niet met name genoemde, buiten de Benelux gevestigde relatie een partij van ten minste 120 stuks Flex Integral 5515 betrokken. Bij deze apparaten waren netsnoeren verpakt waarvan de stekkers nier geschikt waren voor stopcontacten in de Benelux, Satelec heeft die snoeren vervangen door hier te lande wel bruikbare, originele Rraunsnoeren en heeft de apparaten verkocht aan een of meer winkelketens in Nederland.
16
F E B R L . A K I
1 S !> 9
B I J
B L A D
I N D U S T R I Ë L E
2 Braun vordert in dit geding -kort gezegd- een verbod aan Satelec om inbreuk te maken op haar in r.o. i bedoelde merk-en modelrechten, meer in liet bijzonder door exemplaren van de Flex Iniegral 5515 te importeren en te verhandelen, zulks met nevenvoreleringen. Zij legt - mede gelet op hetgeen ter terechtzitting aan de orde is geweest aan haar vorderingen de steil ing ten grondslag dat, voor zover het apparaten betreft die uit de Verenigde Staten zijn geïmporteerd, Satclcc inbreuk maakt op haar eerderbedoelde merk- en modelrecliLen, en voor zover het apparaten betreft uit het Verenigd Koninkrijk, op die modelrechten. Subsidiair betoogt zij dat Satclcc onrechtmatig handelt door haar vermelde handelwijze. 3 Satelec voert gemotiveerd verweer, waarop hierna zal worden ingegaan. 4 Voor zover het bepaalde in resp. de artikelen 37A BeneluxMcrkcnwet en 29.1 Benelux-Tekeningen en Modellenwct ook van toepassing is op de bevoegdheid van de president in kort geding, is de president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorderingen, nu de gestelde rechtsplicht tot respecteri 11 g van de merk- en modelrechten van Braun (mede) in het arrondissement 's-Cravenhage dient te worden uitgevoerd. Bovendien heeft gedaagde de bevoegdheid van de president desgevraagd uitdrukkelijk niet ter discussie willen stellen. 5 Het gaat in deze zaak om parallel-import van goederen die, naar niet is omstreden, door of met toestemming van Braun in het verkeer zijn gebracht, liet geschil van partijen betreft de vraag of Satelec zich op uitputting van de merk- en modelrechten van Braun kan beroepen. Satelec stelt dat de apparaten van een officiële Braun-wcdcrvcrkopcr in het Verenigd Koninkrijk afkomstig waren, Braun steil dal liet om in de Verenigde Stalen in het verkeer gebrachte apparaten ging en dat Satelec veel meer dan de door haar genoemde 1 zo stuks Amerikaanse Flex Integral 5515-apparaten aan Nederlandse afnemers heeft geleverd. Naar aanleiding van het desbetreffende verweer van Satelec betoogt Braun dat, ook i nd icn het om de Engelse versie is gegaan, haar modelrecht niet uitgeput is geweest omdat ingevolge art. i4lid 3 IJ TMWvanuitputtingvanmodelrechtslechts sprake is indien de ware n binnen de Renelux rechtmatig in het verkeer waren gebracht. Voorts stelt zij dat in dat geval ook haai merkrecht niet is uitgeput, aangezien de waren nadien (door Satelec) zijn gewijzigd of verslechterd. Aldus spitst het geschil zich toe op twee vragen: (a) in welk land zijn de apparaten door (de organisatie van) Uraun in het verkeer gebracht en (b) zijn de waren nadien ge wijzigd of verslcch terd. Ad (a) -Amerikaanse of Engelse uitvoering?
ö Vooropgesteld ivordrdat niet slechts voorde ingeroepen merkrechten geldt dat deze zijn uitgeput indien aangenomen moet worden dat de door Satclcc geïmporteerde apparaten door of met toestemming van Eraan binnen de Hu ropese Gemeenschap in het verkeer waren gebracht (art. 13A lid S BMW), doch dat zulks, in weerwil van de bewoordingen van art. 14 lid 3 BTMW, evenzeer geldt voor liet model reeb t, nu die bepaling wijkt voor hergcen voortvloeit uit de artikelen 30 en 36 van het EEGVerdrag. 7 Het vorenstaande brengt mede dat behoudens de mei vraag (b) aangesneden kwestie- de gewraakte parallel-import geen inbreuk op de door Braun ingeroepen merk- en modelrechten heeft opgeleverd, indien het daarbij om de 'UK-versie' is gegaan, doch wel indien het 'VS-apparatcn' zijn geweest. Vaststaat dat
E I G E N D O M
7 b
de verpakkingen van deze beide versies onderling verschillen zowel in de afbeeldingen en de tekst als i n de vorm: de UK-versie is verpakt in een (onbedrukte) doos die (op de wijze als een luciferdoos) in een (bedrukte) hoes is geschoven (die, op een cijfercode na, identiek is aan de in de Benelux gebruikte), terwijl de VS-versie is verpakt in een geheel gesloten doos, waarvan de lange zijden aan de kopse zijden uitsteken, terwijl in de aldus gevormde rand aan de bovenzijde een open i ng zi t d ie liet mogelijk maakt de doos aan een uitstalhaak op te hangen. 8 Tegenover de stelling van Satelec - overeenkomstig de door haar directeur onder ede ten overstaan van een Belgische notaris afgelegde verklaring, aan welke notaris ook de identiteit van de leverancier is onthuld- dat het bij de door haar ingevoerde en doorverkochte apparaten om de UK-versie ging (die niet behoefde te worden opengesneden om her snoer te verwisselen), heeft Braun zich beroepen op een drietal verklaringen van functionarissen van haar eigen ondernemingen in de Benelux. Aan de verklaring van F. Tomholt komt weinig betekenis toe, nu die niet inhoudt dat de genoemde medewerker van IT's tegenover hem heeft toegegeven van Satelec Amerikaanse Braunscheerapparaten te hebben betrokken. Aan de overtuigingskracht van de verklaring van J.L.J. Brocker wordt afbreuk gedaan door de door Satelec overgelegde reactie daarop van G.J. Vissia die ontkent dat de 100 exemplaren Flex integral 5515 in de VS-versie waarvan vaststaat dat Megapool die heeft verkocht - haar door Sateleczijn geleverd. Aldus resteert slechts de verklaring van Ph. Celis, die steunt op cen in dit gcd ing anoniem gehouden bron. De president ziel geen aanleiding de inhoud van deze brief, die bovendien slechts betrekking heeft op 7 verhandelde apparaten, zwaarder te laten wegen dan de beëdigde verklaring van de directeur van Sarelec. Blijkbaar is Braun er niet in geslaagd voor Satelec belastende verklaringen van afnemers of anderen op schrift te verkrijgen, doch dat behoort er niet toe te leiden dat de juistheid van de. stellingen van eisetes te snel wordt aangenomen. Daarbij valt te bedenken dat, naar uil een eerder door Uraun verkregen kort-gcdingvonnisblijkt, tenminste één ander dan Satelec Amerikaanse Flex Tntegral 5515apparatcn in Nederland heeft ingevoerd. Braun heeft derhalve niet aannemelijk gemaakt dat de hier te lande gesignaleerde, uit de Verenigde Staten afkomstige lïraunschecrapparaten nu juist door Satelec zijn geïmporteerd.
Ad (b) -Zijn de waren gewijzigd of verslechterd?
9 Ervan uitgaande dat Satelec hier te lande (slechts) apparaten heeft verhandeld die door Uraun in het Verenigd Koninkrijk in liet verkeer waren gebracht, moet, gelet op hetgeen is vermeld in r.o. 7, worden aangenomen dat het voor de vervanging van hei neisnoer n iet nodig is geweest de verpakkingen open te snijden. De enkele verwisseling van een in Nederland niet bruikbaar nctsnoer door een wel passend ander Braun-snoer valt, naar voorshands wordt geoordeeld, niet aan te merken als een wijziging van de waren in de zin van art. 13A.8 BMW, laat staan als een verslechtering. De waarborgfunctie van het merk is daarbij immers geenszins in het geding. Van de bij de UK-versie gevoegde garantiebewijzen is niet gesteld of aannemelijk dat die de consumenten in Nederland geen aanspraken zouden bieden. Het feit, tenslotte, dat de (Engelstalige) gebruiksaanwijzing door Satelec niet is vervangen kan bezwaarlijk als een wijziging of verslechtering van de waren worden aangemerkt. 10 JNu niet aannemelijk is geworden dat Satelec ook Amerikaanse Braun-apparatcn heeft verhandeld en Braun zich niet met een beroep op haar merk- en modelrechten tegen de vet-
B I J B I A D
I N P l U S T R Ë t E
handeling van de uit het Verenigd Koninkrijk ingevoerde scheerapparaten kan verzetten, bestaat er geen aanleiding voor een verbod als gevorderd op de grondslag van die merk- en modelrechten. 11 De Braun-scheerapparatcn (met i nbcgri p van de verpakking), zoals zij door Satelec, na verwisseling van het netsnoer, in Nederland op demarkt gebracht zijn, onderscheiden zich, naar ook ter terechtzitting is getoond, slechts hierin van de versie zoals B rau n d ie h icr zelf invoert, dat de bijgevoegde gebruiksaanwijzing uitsluitend in de Engelse taal is gesteld, terwijl Braun een gebruiksaanwijzing hanteert die mede ccn Nederlandse tekst bevat. Hoezeer het wellicht ook ongewenst is dat de Nederlandse consument bij een hier te lande aangeschaft apparaat als een stheertoestel geen Mederlandse gebruiksaanwijzing aantreft, nu van strijd met ccn wetsvoorschrift niet is gebleken en het bier een taal betreft die in brede lagen van de bevolking voldoende wordt begrepen, is die enkele omstandigheid niet voldoende om de handelwijze van Satelec als onrechtmatig jegens Hraun te bestempelen. Andere feiten of omstandigheden die tot hei oordeel zouden kunnen leiden dat Satelec onrechtmatig heeft gehandeld zijn gesteld noch aannemelijk geworden. In bet bijzonder geldt dat voor de stelling dat Satelec met haar handelwijze de goede naam van (het merk) Braun zou aantasten. 12 Dit alles leidt tot de slotsom dat de vordering moet worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Braun in de proceskosten te worden verwezen. Beslissing: De president
Wijst de vordering af. Veroordeelt Braun in de kosten van het geding, aan de zijde van Satelec tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 2.330,-, waarin begrepen bet griffierecht. Enz.
Nr. 23 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 8 januari 1998' (D'Expert 2000) Mrs. J. J. Brinkhof, J. C. Fasseur-van Santen en E, J. van Sandick Art. 6:i62isurgerlijk Wetboek Bij besprekingen omtrent mogelijke samenwcrkingzuilcn door degenen, die aan die besprekingen deelnemen, veelal informatie en ideeën worden uitgewisseld en voorstellen worden gedaan. Indien de besprekingen worden afgebroken omdat voor die samenwerking geen vruchtbare basis aanwezig blijkt, is het in beginsel niet ongeoorloofd om van die informatie en ideeën gebruik te maken, tenzij daarover afspraken zijn gemaakt of toezeggingen zijn gedaan dan wel te dien aanzien een geheimhoudingsplicht geldt, hetgeen in casu gesteld noch gebleken is. Ook al zou juist zijn datvan der wouw tijdens debesprekingenmet partijen denaamD'Expert 2000 als eerste heeft genoemd, dat The heeft geweten dat Van Basten c.s. die naam wilden gebruiken vooreen door hen op te richten vennootschap, dat zij heeft bevestigd dat zij niet voor zichzelf zou beginnen en dat zij in plaats daarvan een vennootschap heeft opgericht met de naam D'Expert 2000 zonder toestemming of medeweten van Van Kasten c.s., dan is het gebruik van die naam in beginsel niet onrechtmatig. Ook de vraag of bijzondere omstandigheden de handelwijze van The dan wel het profiteren daarvan door de vennootschap onrechtmatig maken
;
Cassatieberoep ingesteld.
E I G E N D O M
15
H ^ U H U A R I
1 9 9 9
wordt ontkennend beantwoord. Hier past terughoudendheid, daar door een veroordeling van de vennootschap om het gebruik van ie naam D'Expert 2000 te staken aan Van Basten c.s. een beschermingzou worden geboden, die niet wezenlijk verschilt van die welke haar zou toekomen indien zij zich op schendingvan een intellectueeleigendomsrechtzou kunnen beroepen. In dit geval, waarin VanBasten es. noggeen rechtop een handelsnaam hadden, kan bovendien niet worden gezegd dat de vennootschap en/of The hebben geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn kan worden gesteld met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigt.' Art. 1 Handelsnaamwa Van eenrechtop een handelsnaam kan slechts sprakezijn indien deze wordt gebruikt vooreen bestaande onderneming. Nu gesteld noch gebleken is dat, toen de besprekingen lussen partijen werden afgebroken reeds een onderneming was opgericht of bestond waarvoor de naam D'Lxpert zooo zou worden gebruikt, was van een zodanig recht noggeen sprake.
1 Ingenieur Tan Kwie The te Rijswijk en 2 D'Expert 2000 B.V. te Rijswijk, appellanten, incidenteel geïntimcerden, procureur mr. K.J. van der Wilk, tegen 1 Petrus Jozef van Basten te Hagestein, gemeente viancn, 2 Alphonsus Arnoldus Johannes van der Wouw, te Oosterhout en 3 G ijsbertus Antonius Bonifatius Albers te Ernst, gemeente Epc, gcïntimccrdcn, incidenteel appellanten, procureur mr. A.H, Westendorp, advocaat mr. A.J. Israëls te Utrecht. a Arrondissementsrechtbank te's-Gravcnhagc, 17 januari 1996 (tussenvonnis) (mrs. E.J. Numann, Chr.A.J.F.M. Hensenen C.J. Verduyn) 1 Tussen partijen staat als gesield en niet (voldoende gemotiveerd) weersproken, deels blijkende uit de overgelegde stukken, het volgende vast. - Van Basten, Van de Wouw en Albers - allen aandeelhouders en werknemers van Astra Informatica B.V. - enerzijds en The anderzijds hebben in de periode van juli 1993 tot en met november 1993 gcsprckkcngcvocrdovcreenmogelijkesamenwerking op het gebied van automatisering met behulp van systemen van het type DEC/VAX in een daartoe op te richten vennootschap. - In de tweede helft van november 1993 heeft The kenbaar gemaakr niet verder te willen praten over samenwerking. The heeft op 18 januari 1994 D'Expert 2000 als besloten vennootschap in oprichting ingeschreven in het handelsregister en nadien de vennootschap opgericht. Zij heeft voorts op 23 augustus 1994 'D'Expert 2000' als woord merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, alwaar het onder nummer 553139 is ingeschreven voor - kort gezegd computers en computerprogramma's, im- en export van alternatieve geneesmiddelen en advisering op het gebied van automatisering en alternatieve geneeswijzen. - Eisers hebben op 9 mei 1994 een besloten vennootschap met eveneens de naam D'Expert 2000 opgericht. Ook zij hebben, op 8 juni rggr (lees: 1994, Red.), onder nummer 849568 'D'Expert zooo' als woordmerk gedeponeerd, onder meer voor automatiscringswcrkzaamhcdcn en diensten op het gebied van computerapparatuur en -programmatuur. 2 Eisers vorderen, na eiswijziging, primair:
' Zie de noot op de blz. 80. Red.
16
r F H fl U A R I
19 9 9
B I J B L A D
I N D U S T R I Ë L E
a de vennootschap te veroordelen om elk gebruik van de naam D' Expert 2000 te staken en gestaakt te houden; bgedaagden te veroordelen de inschrijvingvan de handelsnaam D'Expert zooo in het handelsregister door te halen; c het door de vennootschap geregistreerde merk nietig te verklaren en de vennootschap te veroordelen de inschrijving van dit merk door te halen; d te bepalen dat voor zover gedaagden in gebreke blijven om binnen vijl* dagen na bet sub b en c te wijzen vonnis aan de veroordelingen ter zake te voldoen, het vonnis op deze punten dezelfde kracht zal hebben als een mededeling van gedaagden aan de Kamer van Koophandel, inhoudende dat de handelsnaam D'Expert zooo niet meer wordt gevoerd, respectievelijk als een mededeling aan het Benelux Merkenbureau dat bet desbetreffende vonnis [de rechtbank leest: merk] is nietig verklaard en dient te worden doorgehaald; en voorts: e gedaagden te veroordelen tot betaling aan gedaagden van een dwangsom van ƒ 500,- per dag voor iedere dag dat gedaagden nalatig zijn aan het sub a en b te wijzen vonn is te voldoen; f The te veroordelen tot betaling van een vergoeding in advieskosten begroot op ƒ 3.000,-; g gedaagden te veroordelen in de kosten van dit geding. 3 Zij stellen daarroe dat het de bedoeling was dat de door partijen op te richten vennootschap de naam 'D' Expert 2000' zou gaan dragen en dat die naam voor het eerst is genoemd door Van de Wouw. Door - na de onderhandelingen te hebben afgebroken - zelf een vennootschap op te richten onder de naam D'Expert 2000 handelt The in srrijd met de redelijkheid en billijkheid die onderhandelende partijen jegens elkaar in acht behoren te nemen. De vennootschap is bekend met deze handelwijze en profiteert daarvan en handelt daardoor zelf onrechtmatig, aldus eisers. zij betogen voorts dat het merkdepor op dczcl fdc gronden als te kwader trouw moer worden beschouwd. 4 Subsidiair (naar de rechtbank begrijpt) stellen eisers zich op het standpunt dat de handelsnaam deel uitmaakt van een gemeenschap tussen partijen - te weten: het vennootschappelijk vermogen van een ontbonden vennootschap onder firma- en dat zij er recht op hebben dat deze aan hen wordt toegescheiden. 5 Gedaagden voeren gemotiveerd verweer. S De rechtbank stelt vast dat zij ingevolge het bepaalde in art. 37A lid r 15MW bevoegd is van het onderhavige geschil, voor zover het de merken rechtelijke aanspraken van eisers betreft, kennis te nemen. 7 Ten aanzien van de vordering tot nietigverklaring van her merkdepot van The op de grond dat d it te kwader trouw is gescli i cd, overweegt de rechtbank dat eisers in deze vord cri ng n ietontvankelijk moeten worden verklaard, nu de door eisers opgerichte vennootschap D'Expert 2000 B.V. geen partij is in dit geding. Ingevolge art. 14B BMW kan iedere belanghebbende de nietigheid van een depot te kwader trouw inroepen mits de in art. 4 onder 6 bedoelde derde aan het geding deelneemt. Weliswaar ziet 'derde' in die bepaling op de voorgebruikcr, maar daarin (onder a en b) worden slechts voorbeelden gegeven. In het onderhavige geval is geen sprake van voorgebruik, doch wordt gesteld dat het depot te kwader trouw is jegens eisers op grond van een (pre)contractuele rechtsverhouding, zonder dar het merk nog was gebruikt. Nu het merk vervolgens is gedepo-
t l ö E N D O M
7 7
neerd door de door eisers - partij bij die rechtsverhouding - opgerichre vennootschap D'Expert 2000 B.V., moet naar het oordeel van de rechtbank D'Expert 2000 B.V. met die 'derde' worden gelijkgesteld. 8 Tussen partijen is voorts in geschil of het The vrijstond de naam D'Expert 2000 voor een door haar op te richten vennootschap dan wel als handelsnaam te gebruiken. In het midden kan daarbij blijven in welk stadium de besprekingen tussen partijen zich bevonden en of er al een begin van samenwerking bestond, zoals eisers stellen en gedaagden betwisten. Vaststaat dat in ieder geval reeds vijf gesprekken tussen partijen over een mogelijke samenwerking hadden plaatsgevonden, terwijl niet is betwist dat tijdens die besprekingen de naam 'D' Expert 2000' aan de orde is gekomen als (handels)naam vooreen door partijen in dat kader op te richten vennootschap. De rechtbank merkt in dit verband nog op dat - anders dan gedaagden betogen - eisers voldoende belang hebben bij hun vordering, nu eisers zelf ook een vennootschap onder de naam 'D'Expert 2000' hebben opgericht. 9 Ter onderbouwing van hun stelling dat die naam als eerste door Van tle Wouw is genoemd, stellen eisers dat een relatie van Astra Informatica B.V., Arnold Landzaat, de naam heeft genoemd aan Van de Wouw als mogelijke naam voor de nieuwe activiteit. Gedaagden betwisten dat Van der Wouw de naam als eerste heeft genoemd. De rechtbank is van oordcel dat indien Van de Wouw tijdens de besprekingen tussen partijen als eerste de naam 'D'Expert zooo' heeft genoemd als mogelijke naam voor de door partijen gezamenlijk te ontplooien activiteiten, het The in de gegeven omstandigheden niet vrijstond die naam voor zichzelf te gaan gebruiken. In dat geval heeft zij aldus onrechtmatig gehandeld jegens eisers. 10 Dit is niet anders indien, zoals gedaagden stellen, de naam 'DEXPEB.T' reeds naar voren is gekomen in gesprekken die Landzaat (gedaagd en noemen 'Landzaarf, maar de rechtba n k begrijpt dat zij dezelfde persoon bedoelen) met The heeft gevoerd in r 990/1991, toen deze medewerker van' l'hc was bij een onderneming waar zij beiden werkzaam waren, nu gedaagden niet tevens stellen - e n ook niet is gebleken- dat die naam is genoemd in verbandmet het voornemen activiteiten te ontplooien op het gebied van automatisering. Daar komt nog bij dat in ieder geval niet 'D'Expert 2000' is genoemd, tetwijl, naar eisers onbestreden stellen, eisers respectievelijk Astra Informatica B.V. de toevoeging '2000' eerder gebruikten voor andere (werkmaatschappijen. 11 De rechtbank zal, gezien de gemotiveerde betwisting door gedaagden, eisers overeenkomstig hun aanbod toelaten tot het bewijs van hun stelling dat Van de Wouw tijdens de besprekingen russen partijen als eerste de naam 'D'Expert 2000' heeft genoemd als mogelijke naam voor de door partijen gezamenlijk te ontplooien activiteiten. 12 De rechtbank overweegt dat indien The onrechtmatig heeft gehandeld, de vennootschap een zelfstandige onrechtmatige daad pleegt door d c n aam 'D'Expert zooo' als handelsnaam voor haar onderneming te gebruiken. De vennootschap is naar gedaagden niet langer weerspreken - door eisers gesommeerd het
BI.,
H L A D
I N D U S T R I Ë L E
gebruik van de handelsnaam te staken en zij wist dus dat het gebruik van die handelsnaam haar niet vrijstond. 13 I )c rechtbank houdt iedere verdere beslissing aan. Enz. b Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 15 januari 1997 (eindvonnis) (mis. E.J. Numann, A.D. Kiers-Becking en Chr.A. J.RM. Hensen) 1 Overwegende ten aanzien van het recht:
1 lïij voormeld vonnis werden eisers in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat Van de Wouw tijdens de besprekingen tussen partijen als eerste de naam 'D'Expert 2000' heeft genoemd als mogelijke naam voor de door partijen gezamenlijk te ontplooien activiteiten. 2 De rechtbank acht eisers in dal bewijs geslaagd. Partijen zijn het erover eens dat de naam DEXFERT voor activiteiten op het gebied van DEC/VAX-systcmcn in 1992 is bedacht door Landzaat en dat deze d ie naam, lang voordat eisers en The met elkaar in gesprek kwamen, aan The en Van der1 Wouw heeft bekend gemaakt. Landzaat heeft een en ander ook als getuige bevestigd. De drie eisers hebben eensluidend verklaard dat die naam door Van der Wouw, althans van hun zijde, in het overleg met The is ingebracht, aanvankelijk zonder de toevoeging '2000', die later door Van dei' Wouw is geopperd met het oog op het bestaan van de vennootschap COM 2000, waarover eisers reeds beschikten. Niet geheel stemmen de verklaringen overeen overliet moment waarop de apostrof inde naam is opgenomen. Van der Wouw en AlbctLs wekken de indruk dat de eerstgenoemde van de aanvang al'D'EXPERT heeft voorgesteld, terwijl Van Basten in een vrij gedetailleerde uiteenzetting verklaart dat, nadat aanvankelijk niet over de schrijfwijze was gesproken, hij die zonder apostrof op een lijstje heeft genoteerd, compleet meteen door hem ontworpen logo, en dat eerst later (in dezelfde periode als besloten werd tot de toevoeging 2000) het idee is opgekomen de apostrof in de naam op te nemen. Weer eensluidend zijn eisers getuigenverklaringen daarover dat de vier gesprekspartners - eisers en T h e - gezamenlijk hebben besloten dat de (eventueel) op te richten vennootschap de naam D'EXPERT zooo zou dragen. Volgens Van Basten bestond over het hoofdbestanddeel DEXPERT zelfs al op 29 juli 1993 overeenstemming. 3 De rechtbank acht deze verklaringen overtuigend en is van oordeel dat de omtrent de apostrof gesignaleerde discrepantie tussen de verklaringen daaraan niet in de weg staat. Dit aspect vormde kennelijk geen wezenlijk onderdeel van de gedachtenvorming over de te kiezen naam. Niet gezegd kan worden dat aan deze (partij)verklaringen geen bewijskracht toekomt gelet op het bepaalde in art. 2t3 Rv. De verklaringen sraan immers niet op zichzelf, nu tot het bewijs ook bijdragen de verklaring van de getuige Landzaat, alsmede de brieven van mr. isracls van 9 juni 1994 (prod. 3 bij antwoord) en 19 juli 1994 (prod. 2 bij repliek), waaruit blijkt dat eisers zich reeds toen op het standpunt stelden dat zij iu dit geding hebben ingenomen. 4 Hetgeen door de getuige Kolckel mans is verklaard, doet niet af aan de geloofwaardigheid van de verklaringen van de in enquête
- De dagvaarding en het eerdere vonnis vermelden 'Van de Wouw', doch als getuige heeft deze eiser zijn naam aan 'Van der Wouw" opgegeven, zodat de rechtbank in de LeksL van di't vonnis die schrijfwijze zal aanhouden.
E I G E N D O M
16
F E U I Ï U A R I
1 9 9 3
gehoorde getuigen. Zijn op wezenlijke punten afwijkende lezing staat nu juist wel geheel op zichzelf, nu The om haar moverende (doch ondoorgrondelijke) redenen gemeend heeft niet zichzelf als getuige te moeten voorbrengen, en aanwijzingen voor de juistheid van de verklaring van Kokkelmans ontbreken. Aan de geloofwaardigheid draagt bovendien niet bij het relaas van Kokkelmans over het telefoongesprek tussen The en Van der Wouw waarvan hij getuige zegt te zijn geweest, tijdens welk gesprek The de naam D'EXPERT 2000 aan Van der Wouw zou hebben moeten spellen; ten processe staat immers vast dat Van der Wouw die naam -zij het zonder apostrof en toevoeging 2000 - reeds uit het ondernemingsplan van Landzaat van 1992 kende. 5 In het licht van hetgeen in het vonnis van 17 januari 1996 is overwogen brengt de bewezenverklaring mede dat thans vaststaat dat beide gedaagden jegens eisers onrechtmatig hebben gehandeld door (voor wat betreft Tbc:) zich meester te maken van de in het kader van de beoogde samenwerking tussen haaien eisers van de kant van eisers voorgestelde (handels- en/o f stauitaire)naanis resp, (voor wat betreft D'Expert 2000 BV:) die naam als handels- (en statutaire) naam voor haar onderneming te gébru iken. Eisers kunnen er dan ook, gelet op het bepaalde in art. 3:29(3 lid 1 BW. aanspraak op maken dat de vennootschap het gebruik van die handelsnaam staakl en dat gedaagden de inschrijving van die handelsnaam doorhalen. De primaire vorderingen sub a en b zijn derhalve toewijsbaar, zij het dat gedaagden daarbij enig respijt zal worden gegund. Ook de op art. 3:30olid 1 BW stoelende vordering sub dkan worden toegewezen, in voege als na te melden, zodat aan de veroordel i ng sub b geen dwangsom behoeft te worden verbanden. Dat zal wel geschieden met de veroordeling sub a. De rechtbank zal de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad beperken tot de vorderingsub a en de bijbehorende dwangsom. Dat de vordering sub c niet toewijsbaar is, is reeds in het eerdere vonnis vastgesteld. De schadevordering sub fis door gedaagden gemotiveerd weersproken, waarna eisers daarop niet meer zijn teruggekomen, zodat ook die vordcri ng zal worden afgewezen. Als de grotendeels in het ongelijk gestelek partij dienen gedaagden in de proceskosren te worden verwezen. Rechtdoende:
Veroordeelt gedaagde sub 2 om uiterlijk op 1 maart 1997 elk gebruik van de (handels)naam D'EXPERT 2000 te staken en gestaakt te houden; Bepaal t dat gedaagde sub z een dwangsom verbeurt van / 500,voor elke dag dat zij niet mocht voldoen aan deze veroordeling; Verklaart vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Veroordeelt gedaagden om uiterlijk op 1 maart 199/ de inschrijving van de handelsnaam D'EXPERT 2000 in het Handelsregister (nr. 147249) door te halen; Bepaalt, voor hef geval dat gedaagden niet mochten voldoen aan deze veroordeling, dat dit vonnis dezelfdekracht zal hebben als een schriftelijke verklaring van elk der gedaagden, gesteld op het daartoe aangewezen formulier, gericht aan de betreffende Kamer van Koophandel, houdende de mededeling dat gedaagde sub 2 de handelsnaam D'EXPERT zooo niet langer voert; enz. c Het Hof, enz. 2 Nu de door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven onder 1 van het tussenvonnis, niet zijn bestreden, zal ook het hof van die feiten uitgaan.
i e
F E B R U A R I
13
9 9
31.J H l
AD
I N D U S T R I t L t
3 De tegen het tussenvonnis gerichie grief II bestrijdt de overweging van de rechtbank dat, indien Van der Wouw tijdens de besprekingen tussen partijen als eerste de naam 'D'Expert 2000' heeft genoemd als mogelijke naam voor de door partijen gezamenlijk te ontplooien activiteiten, het The in de gegeven omstand igheden niet vrijstond d ie naam voor zichzelf te gaan gcbruiken. 4 De rechtbank heeft met deze overweging kennelijk aangegeven dat de gestelde gedragingen van The, indien juist, een rechtmatige daad opleveren. Van Basten c.s. hebben primair gesteld, dat, naar het hof begrijpt, The, die, nadat zij de onderhandelingen over samenwerking had afgebroken, een vennootschap heeft opgericht onder de naam D'Expert 2000, inde gegeven omstandigheden ins trijd handelt met de verplichtingen die zij heeft op grond van de onderhandelingen die door partijen zijn gevoerd en die de onderhandelende partijen verplichten om jegens elkaar de redelijkheid en billijkheid in acht te nemen. De vennootschap, aldus Van Basten c.s., die geacht wordt daarmee bekend te zijn, profiteert van die handelwijze en handelt onrechtmatig door te weigeren de betreffende handelsnaam ondanks hun aanmaning door te halen. in hoger beroep hebben Van Basten c.s. de grondslag van hun piï mai re vorderingen aangevuld i n dier voege, dat The zich heimelijk heeft meester gemaakt van de in het kader van de beoogde samenwerking voorgestelde naam en zij die naam is gaan gebtuiken voor haar onderneming, terwijl zij wist dat Van Basten c.s. onder dezelfde naam een onderneming wilden beginnen en zij in december 1993 heeft bevestigd dal zij niet voor zichzelf zou beginnen en niet zou weggaan bij Raet, en derhalve onrechtmatig heeft gehandeld. 5 De primaire vorderingen van Van Masten c.s. strekken niet tot veroordeling van The c.s. tot betaling van schadevergoeding of tot verder onderhandelen -waarop een door het afbreken van onderhandelingen benadeelde partij onder omstandigheden aanspraak kan maken - , maar lot het staken van het gebruik van de naam D'Expert 2000. Derhalve kan in liet midden blijven in welk stadium de onderhandelingen tussen partijen verkeerden. Niettemin zal hieronder in het kader van de aangevulde grondslag op een enkel aspect van de besprekingen worden ingegaan. 6 Vast staat onder meer dat in de periode van juli tot en met november 1993 tussen partijen in elk geval vijf gesprekken over een mogelijke samenwerking hebben plaatsgevonden, dat The. mogelijk directeur van een op te richten vennootschap zou worden, datzij in november 1993 de indruk heeft gewekt niet meer te willen meedoen aan de samenwerking, waarna zij naar Indonesië is gereisd, en voorts dat zij in januari 1994 een vennootschap heeft opgericht mei de naam D'Expert zooo. Gcbl ckc 11 is dat A. Landzaat de naam D'Expert of Dexpert had genoemd aan Van der Wouw en dat die naam tijdens de besprekingen aan de orde is gekomen als mogelijke (handels)naam voor de op te richten vennootschap. 7 Ook al zou juist zijn dat Van der Wouw tijdens de besprekingen met partijen de naam D'Expert 2000 als eerste heeft genoemd, dat The heeft geweten dat Van Basten c.s. de naam D'Expert wilden gebruiken voor een door hen op te richten vennootschap, dat zij heeft bevestigd dat zij niet voor zichzelf zou beginnen en dat zij in plaats daarvan een vennootschap heeft opgericht met de naam D' Expert 2000 zonder toestemming of
C I G F N D O M
medeweten van Van Basten c.s., dan is het gebruik van die naam op zich zelf in beginsel niet onrechtmatig. Bij besprekingen omtrent mogelijke samen werking zullen door degenen, die aan die besprekingen deelnemen, immers veelal informatie en ideeën worden uitgewisseld en voorstellen worden gedaan. Indien de besprekingen worden afgebroken omdat voor die samenwerking geen vruchtbare basis aanwezig blijkt, is het in beginsel niet ongeoorloofd om van die informatie en ideeën gebruik te maken, tenzij daarover afspraken zijn gemaakt of toezeggingen zijn gedaan dan wel te dien aanzien een geheimhoudingsplicht geldt. Daaromtrent is in het onderhavige geval niets gesteld noch is daarvan gebleken. Ook de vraag of (bijzondere) omstandigheden van het onderhavige geval de handelwijze van The dan wel het profiteren dooide vennootschap daarvan niettemin onrechtmatig maken, beantwoordt liet hof ontkennend. Hier past terughoudendheid, daar dooleen veroordeling van de vennootschap om het gebruik van de naam D'Expert 2000 te staken aan Van Basten c.s. een bescherming zou worden geboden, die niet wezenlijk verschilt van de bescherming die haar zou toekomen indien zij zich op schending van een intellectueel eigendomsrecht zouden hebben kunnen beroepen. In dit geval, waarin Van Basten c.s. nog geen recht op handelsnaam hadden, kan bovendien niet worden gezegd dat de ven nootschap en/of The hebben geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn kan worden gesreld met d ie welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigt (HR 29-6- i$86,NJ 1987, 191). Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat de door Van Basten c.s. gestelde feitelijke grondslag de primaire vorderingen niet kan dragen, nog daargelaten de vraag of van Basten c.s. bij deze vorderingen, naast de door hen opgerichte vennootschap onder de naam 'D'Expert 2000', zelf voldoende belang hebben. Derhalve is grief II in het principaal appel in zoverre gegrond, 8 Nu grief II in het principaal appel aldus gegrond wordt bevonden en dit leidt tot vernietiging van het tussenvonnis, behoeven in het principaal appel grief I, evenals de tegen het eindvonnis gerichte grieven III, TV en V geen behandeling meer. 9 Voor zover de grief I in het incidenteel appel de klacht behelst dat de rechtbank zonder enige motivering de subsidiai re vorderingen heeft afgewezen, faal t de grief. De rechtbank heeft immers de primaire vorderingen toegewezen en is derhalve niet toegekomen aan de behandeling van de subsidiaire vofderingen. 10 Nu, zoalsuithetvoorgaandeblijkt.de primaire vorderingen zullen worden afgewezen, komen thans in hoger beroep de subsidiai re vorderingen aan de orde. Van een rechr op handelsnaam kan slechts sprake zijn indien deze wordt gebruikt voor een bestaande onderneming. Nu gesteld noch gebleken is dat, toen de besprekingen tussen partijen werden afgebroken reeds een onderneming was opgericht of bestond waarvoor de naam D'lïxpcrt 2000 zou worden gebruikt, was van zod anig recht nog geen sprake, nog daargelaten dat niet is gebleken van een toentertijd tussen partijen bestaande gemeenschap waarin dit recht zou vallen. r 1 De incidentele grief 11 betreft de afwijzing van de gevorderde advieskosten.
8 O
S I J B i A D
I N D U S T R I Ë L E
12 Voor zover deze zijn opgevoerd als vermogensschade tengevolge van oniechtmarighandelen van Thees., komt dezeschade gelet op het bovenstaande niet voor vergoeding i n aanmerking. Voor zover de grief vermogensschade ten gevolge van handelen in srrijd met de redel ijkhcid en billijkheid betreft, kan deze grief niet leiden tot het beoogde doel. Tegenover de betwisting door The c.s. hebben Van Basten c.s. immers niet gesteld, dat zij deze advieskosten aan Astra Informatica B.V. hebben vergoed. Zij hebben ook niet aannemelijk gemaakt dat deze kosten verrichtingen betreffen waarvoor een vergoeding op grond van art. 6:96 lid 2 BW in verbinding met art. 57 lid 6 Rv. kan worden toegekend; voorts hebben zij de kosten niet gespecificeerd en evenmin bewijs aangeboden. 13 Uit her bovenstaande vloeit voort dat beide vonnissen op het principaal appel moeten worden vernietigd, dat moet worden beslist als na te melden, dat het incidenteel appel moet worden verworpen en dat Van Basten c.s., als de in het principaal en het incidentcel appel in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het geding in beide instanties moeten worden verwezen. Beslissing
Het hof: in ha principaal appel:
vernietigt de vonnissen waarvan beroep; en te dien aanzien opnieuw rechtdoende:
wijst af de vorderingen van Van Basten c.s.; in het incidenteel appel:
verwerpt het beroep; verwijst Van Basten inde kosten van het geding in beide instanties en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van The c.s. voor de eerste aanleg op ƒ 3.340,-, voor het principaal appel op ƒ 1.940,-en het incidenteel appel op ƒ 700.-. Enz.
E I G E N D O M
16
F E B R U A R I
1 9 9 9
'Noot (Pre)contractucle rechtsverhoudingen Decca doctrine
Met het oordeel van het Hof, dat partijen in beginsel niet ongeoorloofd handelen als zij van - o p zichzelf onbeschermde- informatie en ideeën gebruik te maken die in besprekingen over een mogelijke samenwerking zijn uitgewisseld, kan worden ingestemd. Ken vraagteken kan echter worden gezet bij de wijze waarop het Hof vervolgens de zgn. Decca-doctrine toepast (de naam verwijst naar het door het Hof aangehaalde arrest HR 27 juni 1986, N] 1987,19im.nt. vNH.Bffi 1986, p. 280 inzake Racal Deccal/Holland Nautic). Die doctrine heeft betrekk ing op her profireren dooreen derde van niet door een intellectueel eigendomsrecht beschermde prestaties. Indien een dergelijk pro riteren on rechtmatig wordt geacht, kan dat inderdaad een bescherming opleveren die niet wezenlijk verschilt van d ie welke een intellectueel eigendomsrecht zou kunnen bieden. In casu gaat het echter om een bescherming die 7,0 te zien hoogstens tegen The en de door haar opgerichte vennootschap zou kunnen worden ingeroepen; zeker niet tegen elke willekeurige derde. De impact van de inrellectuele eigendomsrechten is in belangrijke mate het gevolg van hun werking tegen derden, en de door de HR genoemde noodzaak tot terughoudendheid lijkt dan ook vooral daarin re zijn gelegen. Pas de stelling, dat iedere derde die bekend was met het feit dat Van Basten c.s. overwogen om de handelsnaam te gaan gebruiken zich derhalve op voorhand van het gebruik van die naam zou moeten onthouden, zou inderdaad moeten afstuiten op de Decca doctrine. Een dergelijke vérgaande stelling valt echter in het door het Hof weergegeven betoog van Van Basten c.s. niet te lezen. J.H.S.
W E T G E V I N G Rijkswet van 29 oktober 199S tot herstel van gebreken en leemten in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 alsmede het laten vervallen van de verplichte domiciliekeuze Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Pri nses van Oranjc-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, da t het wenselijk is in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoetrooiwet 1995 enkele wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen in verband met geconstateerde gebreken en leemten alsmede de verplichte domiciliekeuze voor buitenlandse octrooiaanvragers te laten vervallen; Zo is het, dat Wij, deRaad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en versraan bij deze: ARTIKEL I De Rijksoctrooiwet {Stb. 1979, 61, laatstelijk gewijzigd bij de rijkswet van 14 december 1995, Stb. 668.) wordt gewijzigd als volgt:
A In artikel 18, eerste lid, tweede volzin, wordt '188' vervangen door: 191. B In artikel 34, negende lid, eerste volzi n, wordt 'worde' vervangen door: wordt. C Artikel 41 wordt gewijzigd als volgt: 1 In het derde lid, laatste volzin, wordt '475c' vervangen door: 475i. z In het vijfde lid wordt '538 tot en met 541' vervangen door: 538 tot en met s40. D In artikel 57, tweede lid, wordt '215-219' vervangen door: 221 tot en met 225. ARTIKEL II De Rijksoctrooiwet 1995 (Stb. 1.995, S*i gewijzigd bij de rijkswet van 14 december 1995, Stb. 668.) wordt gewijzigd als volgt: A in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, wordr 'bestuur* telkens vervangen door: rijksbestuur. Aa In arrikcl 9, eerste lid, wordt na de eerste volzin een volzin ingevoegd, luidende: Met een der landen als bedoeld in de eerste volzin wordr gelijkgesteld een land dat op grond van een mededeling van de bevoegde autoriteit in dat land een recht van voorrang erkent onder gelijkwaardige voorwaarden en met ge-
16
F E B R U A R I
1 9 9 9
tflJtfLAD
I N D U S T R I Ë L E
lijkwaardige rechtsgevolgen als die, bedoeld in het op 30 maart 18H3 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom (ïrb. 1974, zzs enTrb. 1980, 31). B In artikel 17, tweede lid, tweede volzin, wordt 'bestuur' vervangen door: rijksbestuur. C In artikel 19, derde lid, eerste volzin, wordt 'bestuur' vervangen door: rijksbestuur. D In artikel 20, tweede lid, wordt 'bestuur' vervangen door: rijksbestuur. E Artikel 23, derdclid, derde volzin, vervalt. F Artikel 24 wordt gewijzigd als volgt: I Tn liet eerste lid, aanhef, vervalt: schriftelijk. zin het derde lid vervalt: en tezijn ondertekend door de aanvrager of degene, die blijkens een volmacht, de gemachtigde van de aanvrager is. 3 In het vierde lid wordt 'bestuu r' vet vangen door: rijksbestuur. G Tn artikel 25, tweede lid, wordt 'bestuur' telkens vervangen door: rijksbestuur. II Artikel z6 verval t. I Artikel 79 wordt gewijzigd als volgt: 1 In het tweede lid vervalt: door toezending of uitreiking. 2 In het derde lid, tweede volzin, vervallen 'en de motivering daarvan' en 'door toezending of uitreiking'. J Artikel 30 wordt gewijzigd als volgt: 1 In het eerste lid wordt 'de artikelen 24 en 26' vervangen door: artikel 24. 2 In het tweedel id, tweed e volzin, vervallen'de motivering daarvan' en 'door toezending of uitreiking'. K In artikel 32, derde lid, eerste volzin, wordt 'dient schriftelijk bij het bureau te worden ingediend' vervangen door: gaat. I In artikel 34, vijfde lid, wordt 'onder opgave van redenen en met' vervangen door: onder. M In artikel 35, tweede lid, laatste vol zin, vervallen 'en de motivering daarvan' en 'door toezending of u i treiki n g. N In artikel 36, eerstel id, eerste volzin, wordt'28, vijfde lid' vervangen door: 28, vierde lid. O In artikel 37, eerste lid, vervalt: schriftelijk. P Artikel 39, tweede lid, komt te luiden: 2. Wanneer ingevolge een onherroepelijke beslissing op een rechtsvordering als bedoeld in het eerste lid de aanspraak op octrooi toekomt of mede toekomt aan een ander dan de aanvrager, wordt de intrekking aangemerkt als niet te zijn geschied. Q,Artikel 40 komt te luiden: Artikel 40 1. Indien het bureau van oordeel is, dat het geheim blijven van de inhoud van een octrooiaanvrage in het belang van de verdediging van het Koninkrijk of zij 11 bondgenoten kan zijn, maakt
E I G E N D O M
a i
het dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na de indiening van de aanvrage bekend. Onze Minister van Defensie kan ten aanzien van de beoordeling van de vraag, of zodanig belang aanwezig kan zij 11, aan wijzi ngen geven aan het bureau. 2. Tegelijk met de bekendmaking als bedoeld in het eerste lid zendt het btireau afschrift van het besluit en van de tot de aanvrage behorende beschrijving en tekeningen aan Onze genoemde minister. 3. Ingeval het eerste lid toepassing vindt, wordt de inschrijving in het octrooiregister van de aanvrage opgeschort. R Artikel 41 komt te luiden: Artikel 41 1. Binnen acht maanden na indiening van een octrooiaanvrage als bedoeld in artikel 40 besluit Onze Minister van Defensie of de inhoud van de aanvrage in het belang van de verdediging van het Koninkrijk of zijn bondgenoten geheim moet blijven. Hij maakt zijn besluit aan liet bureau bekend. 2. Een besluit dat de inhoud van de aanvrage geheim moet bl ijven heeft tot gevolg dat de inschrijving in het octrooiregister van de aanvrage blijft opgeschort tot drie jaren na de bekendmaking van het besluit. 3. De opschorting eindigt indien: a. Onze genoemde m i n is ter besl u i r, d at de aanvrage niet geheim behoeft te blijven; b. een besluit binnen de in het eerste lid genoemde termijn is uitgebleven. 4. Onze genoemde minister kan telkens binnen zes maanden voor het verstrijken van de termijn van opschorting deze termijn met dtie jaren verlengen. Hij maakt zijn besluit aan het bureau bekend. 5. Onze genoemde minister kan te allen tijde besluiten dat de inhoud van de aanvrage niet langer geheim behoeft te blijven. Het besluit heeft tot gevolg dat de opschoning eindigt. 6. Van een besluit krachtens het eerste, derde, vierde of vijfde lid, doet het bureau onverwijld mededeling aan de aanvrager. Het deelt deze eveneens onverwijld mede i nd ien een besluit is uitgebleven zoals bedoeld in het derde of vijfde lid. 7. Zolang de opschorting niet is geëindigd, zendt het bureau op verzoek van Onze genoemde minister aan deze afschrift van alle ter zake tussen het bureau en de aanvrager gewisselde stukken. 8. Indien de opschorting eindigt, geschiedt niettemin de inschrijving van de aanvrage in het octrooiregister, tenzij op verzoek van de aanvrager, niet voordat drie maanden zijn verstreken. S Artikel 42 wordt gewijzigd als volgt: 1 In het tweede lid vervalt de derde volzin. 2 Het derde lid komt te luiden: 3. De vaststelling geschiedt zo mogelijk door Onze Minister van Defensie aan de aanvrager in onderling overleg. Indien binnen zes maanden na het einde van de tijdsruimte, waarvoor de vergoeding moet gelden, geen overeenstemming is bereikt, is artikel 5 8, zesd e 1 i d, eerste volzin, van overeenkomstige toepassing. T Artikel 43 wordt gewijzigd als volgt: 1 In het tweede lid wordt'aan herbureau mededelen'vervangen door: besluiten. 2 Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het besluit wordt bekendgemaakt aan de aanvrager en aan het bureau. 3 Hctderdelidkomtteluiden:
8 7
B I J
B L A D
I N D U S T R I Ë L E
E I G E N D O M
•C
F E B R U A R I
19
9 9
3. Een besluit als bedoeld in het tweede lid heeft tot gevolg dat de inschrijving in hetoclrooiregister vande aanvrage blijft opgeschort, totdat Onze genoemde minister besluit dat de aanvrage niet langer geheim hoeft re bl ijvcn. Tnd ien een besluit niet binnen de in het tweede lid bedoelde termijn is genomen, eindigt de opschorting. 4 In het vierde lid wordt '41, zesde en zevende lid' vervangen door: 41, zevende en achtste lid.
nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Door deze afgifte gaat de eigendom van de voorwerpen op de octrooihouder over. De rechter zal kunnen gelasten, dat die afgifte niet zal geschieden dan tegen een door hem bepaalde, door de octrooihouder te betalen vergoeding, welke Len bate komt van de Staat. 5. De in dit artikel bedoelde strafbare feiten zijn misdrijven. Van deze misdrijven neemt in Nederland in eerste aanleg uitsluitend de arrondissementsrechtbank te 's-Cravenhage kennis.
U Artikel 44 wordt gewijzigd als volgt: 1 In het eerste lid, eerste volzin, wordt 'na een desbetreffende mededeling aan de aanvrager' vervangen door: na het desbetreffende besluit bekend te hebben gemaakt. 2 In het eerste lid, tweede volzi n, wordt 'deze mededeling* vervangen door: dit besluit. 3 In het derde lid, tweede volzin, wordt 'de in het eerste lid bedoelde mededeling' vervangen door: de in liet eerste lid bedoelde bekendmaking.
AA Artikel 81 komt te luiden: Artikel 81 In afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht, is voor beroepen ingesteld tegen besluiten op grond van deze wet de rechtbank te 's-Gravenhage bevoegd.
V In artikel 45 wordt 'mededeelt' telkens vervangen door: bekendmaakt.
BB In artikel 82 wordt 'de artikelen 80 en 81' vervangen door: artikel 80. CC In artikel 84, derde lid, wordt 'bestuur' vervangen door: rij les bestuur. DD In artikel 93 vervalt '26'.
W Artikel 46 wotdt gewijzigd als volgt: 1 In h er d erd e 1 i d wo rd t 'd cel t Onze genoemde minister aan het bureau mede,'vervangen door: maakt Onze genoemde minister aan het bureau bekend. 2 In het vierde en vijfde lid wordt 'mededeling' telkens vervangen door: bekendmaking. X Artikel 48 wordt gewijzigd als volg: 1 In het tweede lid, laatste volzin, vervallen 'en de motivering daarvan' en 'dooi toezending of uitreiking'. 2 In het derde lid en het vierde lid, eerste volzin, wordt 'de artikelen 24 en 26' vervangen door: artikel 24. Y In artikel 52, eerste en zevende lid, wordt 'bestuur' telkens vervangen door: rijksbestuur. Z Artikel 79 komt te luiden: Artikel 79 1. H ij d ie opzettelijk inbreuk maakt op het recht van de octrooihouder door het verrichten van een der in artikel 53, eerste lid, bedoelde handelingen, word t gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie. 2. Hij die van het plegen van het in het vorige lid bedoelde misdrijf zijn beroep maakt of het plegen van dit misdrijf als bedrijf uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van de vijfde categorie. 3. Bij veroordeling kan door de rechter de openbaarmaking van zijn uitspraak worden gelast. 4. Indien voorwerpen verbeurd zijn verklaard, kan de octrooihouder vorderen, dat die voorwerpen hem worden afgegeven indien hij zich daartoe ter griffie aanmeldt binnen een maand
EE In artikel 96, eerste lid, wordt 'bekendmakingen' vervangen door: mededelingen. ARTIKEL III De tekst van de Rijksoctrooiwet 1995 wordt in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van A ruba geplaatst. ARTIKEL IV Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Lasten en bevelen dat deze in hetStaatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te 's-Cravenhage, 29 oktober 1998 Beatrix De Staatssecretaris van Economische Zaken, G. Ybcma Uitgegeven de negentiende november 1998. De Minister van Justi tie, A.H. Korthals
B E R I C H T E N Jongbloed-prijs 199S Op 6 januari 1999 is in het Juridisch Studiecentrum 'Gravensteen' te Leiden de Jongbloed-prijs 199S uitgereikt. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een student of studente, ingeschreven aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit Leiden, die een doctoraalscriptie heeft geschreven en naar
het oordeel van de jury voor bekroning in aanmerking komi. De Jongbloed-prijs is in 1988 ingesteld door Jongbloed Juridische Boekhandel (met winkels in Den Haag en Leiden) ter gelegenheid van de 75-ste verjaardag van haar toenmalige directeur K.P. Jongbloed (overleden in 1994) en heeft ten doel studenten aan te moedigen tot goede prestaties op wetenschappel ijk gebied.
16
F E B R U A R I
I J S )
R I .1 B L A D
I N D U S T Ft
De Jongbloed-prijs is door de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Iv. IX L enige jaren geleden als haar (officiële) scriptie geadopteerd. De ju 17, onder voorzitterschap van prof. mr. N.J.II. Huls, besloot dit jaar na rijp beraad als winnaar aan te wijzen Niels C. van Steijn. De winnende afstudeerscriptie, op het gebied van het octrooirecht, is getiteld Mobil Oil III, een uitvinding of een ontdekking. Voorheen ontvingen winnaars van de scriptieprijs een geldsom. Dit jaar, voor de tweede maal, bestond de prijs uit de verschijning van de scriptie in boekvorm. Het mag als een extra bekroninggezien worden dat het boek is verschenen als nummer 9 in de prestigieuze Mcijers-reeks, een publicatie van het K.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden. Met deze publ icatie kan de bekroonde scriptie een ruim publiek bereiken. Het boek is vanaf lieden verkrijgbaar in de boekhandel. De prijs werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Juridische Faculteit uitgereikt door de decaan prof. mr. A.F.M. Brenninkmeijer. Niels van Steijn is inmiddels afgestudeerd en als advocaat werkzaam, in Amsterdam bij de sectie octrooirecht van het bekende kantoor Caron& Stevens, advocaten en belastingadviseurs. (Persbericht, 7 januari 1999) ECTA-conferentics BC'I'A heeft voor 1999 en 2000 de volgende jaarlijkse conferenties aangekondigd: '1999 ACM and Conference Dates Junc r6 to 19 Ventte Hotel .1 ntercon tinental Frankfurt, Frankfurt, Germany 2000 AGM and Conference Dates May 24 to 28 Venue Hotel Creta Maris, 1 lersonissos, Crete, Greece'. Seminars van The Amsterdam-Maastricht Slimmer University The Amsterdam-Maastricht Summer University in association with the METRO Institute for Transnational Legal Research, Universiteit Maastricht organises: NewDevelopiitentin v.uropean Company Law Maastricht, 29 June — 1 July. Course leader: prof. dr. Jan Wouters (Universities of Leuven and Maastricht). This seminar offers a practice-oricntcd overview of cttrrent dcvclopments inEuropean company law, covcring issues such as corporate governancc, cross-border mergers, cross-border seat transfers, inrernalionalization of accounting standards, mergers and acquisitions, share buy-backs and MBO's, disclosure of corporate information, insider trading and cross-border insolvency. 'i'arget greup: corporate law practitioners such as lawyers, notaries, accountants and legal counsel at business enlerprtses, (graduate) stttdents and academies. Glooalization ofIntellectual Property Lav,:;Piraey,Enforeement&Socioeconomic Chaüenges Maastricht 7 - 9 July
ELE
E I G E N tj O lul
Course leader: dr. Anselm Kamperman Sanders, Maasrricht University. The seminar provides an introdnetion to tbc co re issues and the current debatc in intcllcctual property law. Subjects include: patents and the global pcispectivc, copyright and telated rights, databases and computer programs, trade marks, design, utility models and unfair competition. The seminar consists oflectures and discussion sessions. The lectures will begiven by several leading scholars and prominent practiüoncrs i n tbc field. Targt'fgmup.-practisinglawyers.government officials, academies, (graduate) students and otbcr with a keen interest in intellectual and industrial property law. Information: Caroline Janssen at The Amsterdam-Maastricht Summer University. Plionc: +31.20.6200225. Email:
[email protected], PAO-cuxsus 'Recente ontwikkelingen in het media- en communicatierecht' Op woensdag 12 mei 1999 van 13.00 tot 17.00 uur wordt de jaarlijkse actuaiiteitencursus op het gebied van mediarecht verzorgd door het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam en het Molcngraaff Instituut voor Pivaatrecht van de Universireit Utrecht in samenwerking met de bureaus voor Juridisch Postacademisch Onderwijs van beide universiteiten. In deze cursus die wordt gegeven in samenwerking met het Eggens Instituut van de Universiteit van Amsterdam, komen aan de orde de laatste ontwikkelingen op het terrein van de 0111 rocj), het reclanaerecht, poitretbescherming en onrechtmatige publicaties. cursttsnummcr: 513 cumisleiding en docenten: prof. mr. F.W. Grosheide, hoogleraar Privaatrecht en Intellectueel Figcndoinsrccht (Centrum voor Intellectueel cigendomstecht) aan de Universireit Utrecht en advocaat re Amsterdam, en prof. mr. J.J.C. Kabel, bijzonder hoogleraar Mediarecht aan de Univcrsiteir Utrecht, universitair hoofddocent bij het Tiasti tuut voot Tn foi matiereeht aan de Universiteit van Amsterdam. doelgroep: Advocaten, bedrijfsjuristen werkzaam in of voor de pers, omroep of reclamebureaus en andere belangstellenden cursusvorm: hoorcollege met de gelegenheid tot het stellen van vragen. cursusmateriaal: syllabus aantal deelnemers: maximaal 40 punten NOvA: 3 plaats: Utrecht prijs: NLG 495,— inclusief cursusmateriaal, broodjes en consumpties. PAO-cursus 'Actualiteiten informatierecht' Cursusdatum: dinsdag 20 april 1999 (1262) Programma en docenten: Intellectuele eigendomsbescherming, mr. A.P. Meijboom, advocaat te Amsterdam, Millenium- en europroblcmatiek (de juridische aspecten), mr. W.F.R. Rinzema, advocaat te Amsterdam, Privacy (WPR, WBP en EG-richtlijnen), mr. PJ. Husiinx, voorzitter van de Registratiekamer. doelgroep: advocaten, (kandidaat-)notarisscn en andere belangstellenden werkvorm: hoorcollegevorm; aansluitend bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen en is er ruim te voor d iscussie. aantal: ca. 40 personen
I J B I A D
I N D U S T R I Ë L E
plaats en tijd: Spinoza-gebouw van de Katholieke Universiteit Nijmegen van 14.00 10121.15 uur pn/j:NLG55o,— inclusief cursusmateriaal, aperitief en diner
O F F I C I Ë L E
E I G E N D O M
l i
F h U R U A R I
1 9 9 9
permanente opleiding:
Nederlandse Orde van Advocaten: 6 opleid i ngspunieii, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie: 6 studiepunten.
M E D E D E L I N G E N
Benoeming tot Buitengewoon lid van de Octrooiraad Aan de heer ing. J. de Vries, lid van de Ocirooiraad, in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 januari 1999 eervol ontslag verleend met dankbetuigingvoor de door hem bewezen diensten, onder gelijktijdige benoeming totbuitengewoon lid van de Octrooiraad(KoninklijkBesluitvan 30 december 1998, nr. 98006245). Examen icsp. Proeve voor octrooigemachtigde De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft bij op 30 december 1998 verzonden beschikking nummer POI/98075973, gelet op artikel 4, eerste en vijfde lid, resp. art. 4a, eersteen vijfde 1 id van het Octrooigemachtigdenreglemen t {Stb. 1991,409) besloten: 1 te bepalen dal in 1999 zowel in de periode van maart t/m mei (schriftelijk en mondeling), als in septcmbcr/okrober (mondeling) op nader door de voorzitter van de Commissie aan te wijzen data een examen voor Octrooigemachtigde als bedoeld in artikel 4, eerste lid van het Octrooigemachtigden reglement, alsmede een proeve als bedoeld in artikel 4a van dit reglement wordt afgenomen in het gebouw van de Octrooiraad aan de Patentlaan z te Rijswijk;
telijk moeien aanmelden bh' de voorzitter van de t'.xamencommissie, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (ZFI), en daarbij, voorzover van toepassing, moeten vermelden in welke gedeelten van deexamenstof zij geëxamineerd willen worden; 5 te bepalen dat bij aanmeld i ng een bewijs moet worden overgelegd dat cen bedrag van NLG 350, , verschuldigd voor deelneming aan eeu examen of een proeve, is gestort bij de kassier van de Octrooiraad of is overgeschreven op Postbank gironr. 17300 resp. ABN-AMRO Bankrck.ftr. 40.45.00.714 t.n.v. Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooiraad) ie Rijswijk; 6 te bepalen dat kandidaten die door een vorige Commissie tot deelneming aan een examen zijn toegelaten, kunnen deelnemen aan het in 1999 te houden examen. Voor verdere informatie over hei examen wordt verwezen naar de mededeling in hetBy&todl.E. van 18 januari 1999, blz. 36. Register van Octrooigemachtigden De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat op zijn verzoek de inschrijving van de heer ir. H. Rooda op 11 januari 1999 in het register is doorgehaald. Orde van Octrooigemachtigden
1 te benoemen tot lid en voorzitter van de Commissie, die bedoeld examen, resp. proeve zal afnemen: mr. W. Neervoort, ondervoorzitter van de Octrooiraad; tot lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie: mr. J. de Bruijn, oud-lid van de Octrooiraad; en tot leden van de Commissie: mr. E.J. Arken bout, raadadviseur Ministerie van Justitie; drs. F. Rarcndregi, octrooigemachtigde te Rijswijk; ir. H.F.M. Beckers, octrooigemachtigdc te Eindhoven; ir. I.Th.M. Crouzcn, lid van de Octrooiraad; mr. J. I.. Driessen, lid van de Ocirooiraad; mr. ir. R.A. Grooroonk, lid van de Octrooiraad; mevr. drs. H.L.P.Joppc, octrooigemachtigde ie Vlaardingen; prof. mr. ir. A.A.A. Loué't Feisser, octrooigemachtigde te Amsterdam, hoogleraar 'Bescherming technische kennis en Octrooibeleid' aan de Technische Universiteit Twente; prof. mr. M.M. Mendel, hoogleraar handelsrecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden; prof.mr. A.L. Mohr, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam; raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof te Amsterdam; ir. G. Oostrom, ondervoorzitter van de Octrooiraad; mevr. mr. Y.G. Prins-Blei Weissmann, auteur te Bussum; ir. Th. A.H.J. Smulders, octrooigemachtigde te 's-Gravcnhagc; mr. ir. J.H.F, de Vries, octrooigemachtigdc te Amsterdam; 3 als secretaris aan de Commisssie toe te voegen: mr. dr. ir. M.W.D. van der Burg, technisch adviseur Bureau voor de Industriële Eigendom; 4 ie bepalen dat zij die aan een examen of een proeve deel willen nemen, zich vóór 1 maart respectievelijk 1 augustus 1999 schrif-
Met ingang van 30 oktober 1998 is de samenstelling van het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden als volgt: Voorzitter. Secretaris: Penningmeester: Leden:
mr. ir. F.A. Dietz dr. R.Jorritsma mr. dr. J.H. Kan ir. A. Hulscbos ir. H.V. Menens dr. ir. H.W. Prins dr. J. L. van der Veer
Met ingang van 30 oktober 1998 is de samenstelling van de Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden als volgt: Voorzitter: Secretaris: Leden:
m r. dre.S. U. Ottevangers ir. A. Ferguson drs. F'. Barendregt dr. P.M. Breepoel ir. F.J. Smit
Plaatsvervangende leden:
mr. dr. E. E.J. Dekker dr. E.R.A. Matulewicz J. Rongen ir. I5.11.J. Schumann mr. ir. J.H.F, de Vries
Het secretariaat van de Orde van Octrooigemachtigden en de Raad van Toczichr voor de Octrooigemachtigden is gevestigd in het gebouw van de Octrooiraad, Patentlaan 2, Rijswijk (kamer oz-128), tel. 070 3905578, fax 070 3905171. Correspondentieadres: Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk.
