Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 18 november 2002, 70c j a a r g a n g, nr. 11

U I T G A V E

V A N

HET

U R E A U

V O O R

DE

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

18 november 2002, 70c j a a r g a n g , nr. 11

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D Jurisprudentie 1 Octrooirecht Nr. 74Pres. Rechtbank VGravcnhagc, 28 jan. 1997, Amersham International/TCN Pharmaceuticals Holland e.a. (gezien de serieuze niet te verwaarlozen kans dat het octrooi wordt herroepen, wordt naar vaste jurisprudentie een verbod in kort geding geweigerd; Bureau I.E.: sprake van een vooroordeel). 2 Merkenrecht Nr. 75 Hof 's-Gravenhage, 8 maart 2001, The Monster Board/VNU Business Publications (geen merkinbreuk nu het in aanmerking komende publiek het gebruik van het woord intermediair zal opvatten als gebruik in de algemene betekenis daarvan in de Nederlandse taal; geen merkgebruik anders dan ter onderscheiding van waren). Nr. 76 Vzr. Rechtbank Amsterdam, 5 juni 2002, WE Netherlands/Lowe Lintas (geenovereenstemming tussen de logo's van WE en Lowc, nu enkele associatie hiervoor onvoldoende is). Nr. 77 Rechtbank Amsterdam, 13 sept. 2000, Wijn Verlinden/Gran Cru Expertise 'De Nederlandse Wijnbeurs' (verwarringsgevaar tussen merk Tiare en teken Tiara; verwarringsgevaar bij het publiek hoeft niet te blijken uit melding aan een va 11 de partijen; bij beoordelen van gcdoogperiode telt eventuele wetenschap aan de zijde van de merkgerechtigdc voorafgaande aan het moment waarop hij zijn merkrecht verkreeg, niet mee). 3 Modellenrecht Nr. 78 Rechtbank Amsterdam, 13 feb. 2002, Container Centralen e.a./Trobocel (modelrecht en octrooirecht kunnen m.b.t. hetzelfde voorwerp naast elkaar bestaan; het is aan houdster van het merken modelrecht om te bewijzen dat van namaak merktekens sprake is, nu dit door wederpartij

gemotiveerd wordt betwist; o.g.v. rechtspraak HvJEG wordt aangenomen dat art. 46 TRIPS geen rechtstreekse werking heeft). Nr. 79 Rechtbank Maastricht, 16 mei 2002, Synergys/Geha (richtlijnconforme interpretatie brengt mee dat kenmerken in het model die door een technische functie worden bepaald niet voor bescherming in aanmerking komen; de afsluitelementen zijn volledig technisch bepaald; de vorm van het afsluitelement heeft onvoldoende onderscheidend vermogen voor bescherming als model). 4 Auteursrecht Nr. 80 Hof Amsterdam, 13 sept, 2001, Mag Instruments Incorporated/Buzaglo (het gaat bij reciproei teitsregel om de bescherming van het concrete werk; ingevolge art. 5, lid 2 BC is het genot en de uitoefening van de rechten uit de BC aan geen enkele formaliteit onderworpen; uitleg van art. 4 BC; de vormmerken zijn niet nietig op grond van de omstandigheid dat de gedeponeerde vorm de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt; verwarringsgevaar grorer naarmate onderscheidende kracht sterker is; merk Mag onderscheidend vermogen; merkinbreuk; geen slaafse nabootsing). 5 Onrechtmatige daad Nr. 81 Rechtbank Amsterdam, 21 maart 2002, Hertz System e.a./Easy Rent a Car UK (misleidende reclame). Berichten ERA-Seminar 'Towards a Genuine European Patent?' (blz. 448). Officiële mededelingen Sluitingsdag leeszaalBureaul.E. -Personeel. -Register van Octrooigcmachtigdeii. - Verdrag van Parijs.

4 1 8

B I J B L A D


E I G E N D O M

18

N O V E M B E R

2 0 0 2

C O L O F O N ;

!ai!

•• i s

'

•

•d

•!

.I

E Eg< . . Verschijnt maandelijks, rond de ifie

Ere^oorzilter van de redactie: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach

Abonnementsprijs: EUR 79,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij bet begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees warden de eerder verselrenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, re wolden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt tier abonnement au tom arisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5S20,2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, K-mail [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer r923.24.179 Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redacrïe-adres smren r.a.v. de secreraris

Redactie: prof. mr. JJ.Brinkhof mr.J.L. Dricsscn dr.J.H.J. denHartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P, Neleman prof. mr. C.J.J.C, van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Sreinhauser prof. mr. B.W.F. Verkade mr. ir. J.H.R Winckels Correspondenten: R Hen ni ng-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München) H. Laddic (mr. Juscice, High Couit London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris: mevr. mr. A.P. Van Rooden Redactie-adres: Patenrlaan 3, Postbus 5K20, 22R0 HV Rijswijk (/. H.) Telefoonnr. (070) 398 64 52 Telefax (070} 398 65 30

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Verman-™.?en druk: Sta Grafisch Bedrijf bv. Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

Omissie In het Bijblad van olstober 2002, is bij de uitspraak van de Pres. Rechtbank 's-Gravcnhage van juni 2001, BIE 2002, nr. 66, niet vermeld dat in deze zaak reeds een uitspraak in hoger beroep is gewezen door het Hof's-Gravenhage op 17 januari 2002.

(vervolg van Officiële Mededelingen van blz. 448) Register van Octrooigemachtigden

Verdrag van Parijs

De voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat op hun verzoek op 11 oktober 2002 de dames ir. A. E. Dekker-G arms en ir. M.J. Smilde-Westmaas en de heren dr. A.A.P. Meeker, ir. R.E. rostma, ir. M. vanRooij en dr. rer. nat. D. Schulze en op 17 oktober 2002 mevrouw dr. C.C.P. Pallard-de Wind en de heren dr. J.P.C. Bootsma, ir. R.J.W. Debets, ir. A.R Engelfriet, ir. M.D. Nollen, drs. R.J. Pet, en dr. E. Snoeks in het register van octrooigcmachtigdcn zijn ingeschreven.

Syrië is op 1 3 september 2002 toegetreden tot het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en nadien gewijzigd op 28 september 1979 (Trb. 1974, 225 en 1980, 31) onder aflegging van de verklaring dat Syrië' zich niet gebonden acht aan art. 28, lid 1 van het Verdrag. Het Vcrd rag zal voor Syrië op 13 december 2002 in werking treden.

18

N O V E M B E R

J UB

2 0 0 2

B I J B L A D


E I G E N D O M

I S P R U D E N T I E

Nr. 74 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 28 januari 1997*

1.2 Het octrooi is verleend voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijkjerland, Ttaliè', Liechtenstein, Luxemburg, (p-emltter preparaat) Monaco, Nederland, Portugal en Zweden. Amersham heeft echter van octrooibescherming afgezien in de landen Mr.J.TT.RJ. Willcms Luxemburg, Griekenland, Monaco en Portugal. 1.3 De ten deze van belang geachte conclusies van het ocAft. 53, lid 1 ROW 1995 trooi luidt in de authentieke Engelse tekst: Voorshands komt het de President voordat in de te wijzigen con-2 A composition comprising a solution ofa colaurless organic comclusie z heel algemeen een stabilisator zou worden voorgeschreven. pound labelled with a \\-emitting radionuclide and u dye, said comHet Bureau is echter de mening toegedaan dat het octrooi slechts de position contained in a closed vessel adapted orforstorage amlshipstabilisatoren kan omvatten, óók in conclusie 2, die in het octrooi alsment. voorkeurs-stabilisatoren worden genoemd. (...) Gezien de deskundigheid van het Bureau betekent dat alleen al, dat5 A composition as claimed in claim 2, funher comprising astabiliniet gezegd kan worden dat er niet een serieuze niet te verwaarlozenser. kans zou bestaan dat het octrooi zodanig zal worden herroepen dat(...) het zal worden beperkt tot oplossingen met de stabilisatoren uit de inHA composition as claimed in any one of the claims 1 toy, wherein het octrooi genoemde groepen. Nu in confesso is dat die stabilisatoren the radwlabel is selectedjrom 32-P, 35-S, 33-P, 3-H and 14-C. niet door gedaagde worden toegepast, zou gedaagde in dat geval geen 1.4 Amersham zelf brengt onder de merknaam 'Redivue' inbreuk maken. door het octrooi beschermde preparaten in het verkeer. Hoewel de President dus voorshands de opvatting van het Bureau ICN brengt onder het merk 'Isobluc' preparaten inde hanniet zou willen volgen, dientopgrond van de hiervoor bedoelde kansdel welke vallen onder de beschermingsomvang van het ocop herroepingeen verbod in kort geding naar vastejurisprudentie tetrooi van Amersham zoals dat is verleend. worden geweigerd. 1.5 Tegen het octrooi van Amersham is op 28 februari 1996 oppositie ingesteld bij het Europees octrooibureau te München door E.I. Du Pont de Nemours and Cornparry te VVilArt. 6 Row 1995 Advies Bureau I.E. (overgenomen door de Pres. Rb.) Een voor- mington, Delaware, USA. Deze oppositie is echter vervoloordeel staat weliswaar niet met zoveel woorden in de literatuur tegens weer ingetrokken. lezen. Gezien echter de lange tijdsduur tussen het op grote schaal toepassen van mdioactief-gemerkte verbindingen bij het volgen van het2 Amersham vordert op grond van haar uitsluitend techt als verloop van biochemische reacties en de onderhavige voorrangs-octrooihoudstcr - zakelijk samengevat - een verbod aan TCN van octrooi-inbreuk in alle landen waarvoor het octrooi datum, terwijl toch het toevoegen van kleurstoffen aan met ^-emitterende nucliden gemerkte organische reagentia herkenninggelding heeft, een gebod aan ICN om de geleverde inbreuken hantering van deze reagentia aanmerkelijk vereenvoudigt, en ge-makende preparaten terug te roepen en de teruggezonden preparaten te vernietigen en om aan Amersham een lijst te zien anderzijds de door eiseres overgelegde deskundigenverklaringen verstrekken van afnemers van inbreukmakende preparaten die alle spreken van hetbestaan van bovenbedoeld vooroordeel in vakonder vermelding van de data en de hoeveelheden van de kringen, is het Bureau l.E. van oordeel dat er sprake is van een voor33 5 32 oordeel, althans voorzover hetfi-emittingradionuclide ?, - S of P transacties, alles op straffe van dwangsommen. 3 TCN voert gemotiveerd vetweer. is. 4 Ambtshalve wordt allereerst overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliAmersham international plc te Amersham, Buekingceerd na 1 april 1995, zodat de Rijksoctrooiwet 1995 daarop hamsliirc, Verenigd Koninkrijk, ciscres, procureur rnr. van toepassing is. C.J.J.C, van Nisper, tegen 5 Voorts noopt het debat russen partijen tot beantwoording 1 ICNPharmaceuticalsHolland BV te Zoetermeer en 19 anvan de navolgende vragen: dere gedaagden, procureur mr. R. Laret, advocaat mr. A Is de President bevoegd tot kennisneming van de vordeR.E. Ebbiuk te Amsterdam. ringen tegen alle gedaagden? B Zo ja, komt aan de President rechtsmacht toe tot het uita Tussenvonnis President Arrondissementsrechtbank te vaardigen van verboden die buiten Nederland werking die's-Gravenhage, 25 maart 1936 (mr. J.H.P.J. Willems) nen te hebben? C Maten allcgcdaagdcn intarcukop het octrooi van Amersin conventie en in reconventie: ham? 1 In dit geding zal van het navolgende worden uitgegaan: D Is ersprake van misbruikdoor Amersham van een machts1.1 Amersham is gerechtigd tot het Europees octrooi 594 positie als bedoeld in artikel 86 EG-verdrag? 837 Bi, dat haar op een aanvrage d.d. 27 april 1993 met E Is er sprake van een serieuze niet te verwaarlozen kans op prioriteit vanaf 30 april 1992 is verleend voor 'radiolabcllcd herroeping dan wel nietigverklaring van het octrooi? compound formulations'. F Zijn alle onderdelen van het petitum overal toewijsbaar? G Zij n de gevorderde dwangsommen excessief te achren? ' L11 appel geschikt. KA

12 0

B I J B L A D


H Dient een verbod gepaard te gaan met een zekerheidstelling door Amersham? adAiBevoegdheidvandePresident

(...) 13 Op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 1 EEX is de President dus bevoegd tot kennisneming van de vorderingen tegen de gedaagden sub 6,7, en 9 t/m 19. Op grond van het overeenkomstige artikel uit het EVEX (Verdrag van Lugano) komt de President overeenkomstige bevoegd heid roe rner betrekking tot de gedaagden sub 8 en sub 20. Met betrekking tot de resterende gedaagden (sub 3,4 en 5) is de President tenslotte bevoegd uit hoofde van het bepaalde in art. 126-7 Rv. 14 De conclusie moet dus zijn dat het beroep op onbevoegdheid door de gedaagden sub 3 tot en met zo wordt verworpen. 15 ICN heeft nog doen betogen dat de President zich in elk geval onbevoegd zou moeten verklaren ten aanzien van de gedaagden sub 19 en sub 20. Deze resp. Italiaanse en Zweedse gedaagden hebben volgens ICN de dagvaarding (tengevolge van een door de deurwaarder bij de verzending gepleegde verwisseling) ontvangen in resp. het Zweeds en het Italiaans, welke talen zij niet begrij pen. 16 Ook dat betoog moet worden verworpen. Allereerst zou een verzuim als het onderhavige slechts betrekking kunnen hebben op de geldigheid van de dagvaarding en is niet duidelijk hoe die van invloed zou kunnen zijn op de bevoegdheid van de President. Nu deze beide gedaagden echter kennelijk niet in hun verdediging - die voor alle gedaagden centraal is gevoerd - zijn geschaad, zijn eventuele gebreken in de dagvaarding door hun verschijning geheeld zodat daarnaar geen onderzoek hoeft te worden ingesteld. 17 Los van de bevoegdheidsvraag staat, zoals overwogen, de vraag of tegen alle gedaagden een verbod dienr te worden uitgesproken resp. of een uir te spreken verbod zich tor alle gcdesigneerde landen dient uit te strekken. ad B: rechtsmacht van de President tot uitvaardigen verbod buiten Nederland? 18 De hoofdregel - geformuleerd in art. 3:296 B. W. en in het arrest van de HR van 24 november 1989 (NJ 1992, 404, 'Lincoln/Intcrlas') - is dat, tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichring of uit een rechtshandeling anders volgt, hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter op vordering van de gerechtigde wordt veroordeeld. In liet algemeen is er - aldus genoemd arrest - geen reden aan re nemen dat voor zulk een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting - eventueel een verplichting naar vreemd recht - die buiten Nedetland moet worden nagekomen. 19 ICN beklaagt er zich over - zo begrijpt de President - dat de Hoge Raad zijn standpunt op dit onderdeel niet verder theoretisch heeft onderbouwd. Voorshands komt het voor dat een dergelijke theoretische onderbouwing voor een juiste toepassing van het Nederlandse recht kan worden gemist. De in het arrest gegeven regel is duidelijk: naar Nederlands recht geeft de Nederlandse rechter de eiser wat hem (eventueel naar buitenlands recht) toekomt. Er lijkt geen goede grond aanwezig te zijn

E I G E N D O M

I ü

N O V E M B L H

2 0 0 Z

daarbij onderscheid te maken tussen de gevallen dat een gedaagde gehouden is tot een positieve prestatie ~ die hem dan geboden kan worden - dan wel tot nalaten - dat hem eveneens geboden kan worden. Anders gezegd: waarom zou de rechter een buitenlandse gedaagde wel kunnen gebieden iets (niet?) te doen en niet kunnen verbieden iets wel te doen? Wat daarvan zij: de door de Hoge Raad gegeven hoofdregel is duidclij k en dient door de lagere rechter te worden toegepast. ad C: maken alle gedaagden inbreuk op het octrooi? 20 De raadsman van TCN heeft betoogd dat de gedaagden sub 10, i 2 c n 18 sedert vorigjaar niet meer bestaan, althans niet onder de genoemde namen. 21 Dat verder op geen enkele wijze onderbouwde verweer moet worden gepasseerd nu de namen van deze gedaagden voorkomen op de door Amersham als productie 13 overgelegde reclamefolder en op de achterzijde van de door Am ersh am ter zi tti n g getoonde catalogus van ICN. 22 Voorts heeft ICN betoogd dat de aangevallen chemicaliën in de Verenigde Staten worden gemaakt door gedaagde sub 4. Deze levert ze FOB aan gedaagde sub 5, aan gedaagde sub 7, aan gedaagde sub 8 en aan gedaagdesub 17. Gedaagde sub 7 fungeert bovendien als Europees magazijn en wederverkoper en levert FOB aan gedaagden sub 2,9,11,15,19 en zo en af en toe ook aan gedaagde sub 17. De 'pharmaceutische' gedaagden (sub 1, 3,6,13,14, i s en 18) zijn in het geheel niet betrokken bij enige vermeend inbreukmakendehandeling, aldus ICN. Gedaagde sub 3 biedt wel aan in Europa maar uitsluitend ter verkoop en levering in de Verenigde Staten; eigendom en risico gaan al in Amerika over op de koper. De overige distributeurs zijn enkel actief in hun land van vestiging, wellicht met uitzondering van de Belgische gedaagde sub 7. 23 ICN heeft doen betogen dat in elk geval die gedaagden die het woord 'Pharmaceuticals' in hun naam hebben niet betrokken zijnbij het inliet verkeer brengen van de Isoblueprepararen. 24 Ook die stelling moet worden verworpen: nu hun namen - zelfbij u i t s t e k - voorkomen op eerdergenoemde reclamefolder maken ook deze gedaagden zich in elk geval schuldig aan het aanbieden van de Isoblue-preparaten in de landen waar die folder wordt verspreid. Niet is weersproken dat dat in alle gedesigneerde landen geschiedt. 25 ICN heeft nog betoogd dat het enkele aanbieden geen aan de octrooihouder voorbehouden handeling betreft indien dat aanbieden niet wordt gevolgd door een verkoop in een land waar het octrooi gelding heeft. Dat verweer wordt echter verworpen: - Voor Nederland geldt da t het aanbieden in N edeiland naar voorlopig oordeel valt onder het uitsluitend recht van de octrooi houder als geformuleerd in art. 53 lid 1 sub a van de Rijksoctrooiwet 1995, indien dat aanbieden geschiedt voot, onder meer, bedrijfsmatig gebruiken van het aangeboden voortbrengsel. - Ingevolge het bepaalde in $9 Patcntgcsctz valt ook in Duitsland het aanbieden van een geoctrooieerd voortbrengsel onder liet uitsluitend recht van de octrooihouder. Het aan bieden door middel van in Duitsland verspreide reclame c.q. catalogi levert naar voorlopig oordeel ook naar Duits

1 H

N O V E M B E R

2 0 0 2

B I J B L A D


recht octrooi-inbreuk op. (Vgl. Benkard, Patentgesetz, 1993, $9 randnr. 11 en 12 en de daar genoemde jurisprudentie). - Voor Frankrijk geldt dat art. L 613-3 van de Code de la Propriété Intellectuellc onder a) ook Toffre' noemt als behorend tot het exclusieve exploitatierecht van de octrooihouder. Het verspreiden van een catalogus in Frankrijk is naar Frans recht inbreukmakend te oordelen: vgl. Mathcly, Le Nouveau Droit Francais des Brevets d'Invention (1991), pag. 429 en ook Chavanne en Burst, Droit de la Propriété Jndustrielle, 1993, randnummer 415 en de daar genoemde jurisprudentie. - Voor wat betreft het Verenigd Koninkrijk geldt dat section 60(1) van de Patent Act 1977 als octrooi-inbreukmaker aanwijst hij die 'makes, disposes of, offers to dispose off' uses or imports the product...' Vgl. ook Cornish, IiitelketualProperty (1989) nr. 6-009. Dat het en kclc aanbieden in de andere aangesloten landen niet als octrooi-inbreuk zou gelden is, gezien het vorenstaande en gezien de omstandigheid dat het aanbieden ook wordt genoemd in art. 25* van het Gemeenschapsoctrooiverdrag, niet waarschijnlijk te achten en is door ICN ook niet aannemelijk gemaakt. ad D Is er misbruik door Amersham van een machtspositie als bedoeld in artikel 86EG-verdrag? 26 Deze stelling van TCN moet reeds stranden op de omstandigheid dat Amersham onweersproken heeft verklaard aan iedere gegadigde desgewenst een licentie te willen verstrekken. Een dergelijke licentie heeft zij inmiddels reeds verstrekt aan de (buiten partijen) derde grote deelnemer op de markt van radioactief gelabelde nudcotiden en aminozuren, Du Pont de Nemours. Daargelaten of zij tot een dergelijke licentieverlening gehouden kan worden geacht, kan tegenover die bereidwilligheid in elk geval niet worden volgehouden dat Amersham haar (eventuele) machtspositie zou misbruiken. ad E is er een serieuze niet te verwaarlozen kans op herroeping/ nietigverklaring van het octrooi? 27 ICN heeft betoogd dat het octrooi dient te worden herroepen omdat: i er sprake is geweest van een ongeoorloofde uitbreiding van het onderwerp van het octrooi; ü de beschrijving onvoldoende duidelijk is om nawerking door de vakman mogelijk te maken; iii de dragende conclusies, met name 2 en 5, niet nieuw dan wel ivniet inventief zijn. 28 De rechtbank acht termen aanwezig een en ander eerst te onderzoeken met betrekking tot conclusie 2, omdat deze de ruimste strekking heeft. Als mocht blijken dat conclusie 2 hoogstwaarschijnlijk overeind kan blijven, behoeft conclusie 5 in dit geding niet meer te worden onderzocht. Anderzijds is in confesso dat, indien conclusie 2 zou sneuvelen, conclusie 5 Amersham niet kan baten. 2$ ad i: ongeoorloofde uitbreiding conclusie 2? 29.1 Ongeoorloofde uitbreiding van conclusie 2 zou vol gens ICN hebben plaatsgevonden omdatdaarin de woorden 'con- accentuering toegevoegd. Fres. tekstFubl.Bl.ECnr.L401/10,art. ?90ud(Tr.bl. 1976,nr. 103).

4

L I Ü L N D Ü M

<\ 7 1

tained in a closcd vcssel adaptcd for storagc and shipment' zij n opgenomen, welke niet voorkwamen in de oorspronkelijk aangevraagde conclusie. 29.2 Voorshands wordt daarin geen ongeoorloofde uitbreiding gezien in de zin van art. 123-2 EOV. Anders dan ICN stelt betreft die toevoeging geen extra inventieve stap doch uitsluitend een afbakening van de stand van de techniek. Tot die stand van de techniek behoorde immers reeds dat fi-gelabelde preparaten vlak vóór gebruik werden gemengd met een kleurstof. Amersham heefr daarvan willen afgrenzen haar vinding, waarin die kleurstof reeds door de fabrikant van het |3-gclabcldc preparaat werd toegevoegd, waarna dat preparaat in vloeibare vorm kon worden vervoerd en opgeslagen. Voor dic afbakening was ook een grondslag te vinden in de oorspronkelijke aanvrage, die immers op pagina 2, regels 4en volgende, vermeldt: Itwouldbe a significant advantage, both to the shipper and to the customer, if the radiolabelled nucleotides could be supplied atambient tempcrature and stond in an unfrozen farm en in de regels 30 en volgende: The inventwn is mainly concerned with radiolabelled orgaiiiccampoundswhichare supplied, shippedandstoredinsolution,.... 30 ad ii: conclusie 2 niet nawerkbaar? 30.1 ICN meent dat conclusie 2 niet nawerkbaar is omdat niet iedere willekeurige kleurstof zal voldoen aan de te stellen eisen en het octrooi - z o begrijpt de President de stelling - niet aangeeft welke kleurstoffen wel en welke kleurstoffen niet voldoen. 30.2 Dit bezwaar is aanvankelijk in het kader van de verleningsprocedure ook gemaakt door de Examiner van het Europees Octrooibureau (EOB) (vgl. missive van 3 juni 1994 pag. 3 ad (33). De gemachtigde van Amersham heeft daarop bij schrijven van 18 augustus 1994 geantwoord dat hij het niet billijk zou achten om - conform het voorstel van de Examiner - de beschermingsomvang te beperken tot de in de aanvrage genoemde kleurstoffen. Hij vervolgt: Qlcarly described in the Exampks are ways in wh ich dyes canbe testedfo r the ir efficacy in the compositions according to the invention. Thus, the specification not only tetls the reader certain dyes that willwork, but also, it contains instructions which would enable a person skilied in the art to determine whether or not any other specific dye is suüable. The experimentation necessary is not unduly lengthy or complicated. De Examiner heeft in dic stcllingnamc berust en ICN heeft niet aangegeven waarom dat ten onrechte zou zijn geschied. Dit verweer wordt dus gepasseerd. j 1 ad iii: conclusie 2 niet nieuw'! 31.1 ICN heeft middels een rapport van haar octrooigemachtigde gewezen op de navolgende publicaties waarin al sprake was van een kleurloze oplossing van een [i-dccltjcs uitzendende stof (verder ook aan te duiden als: p-emitter) samen meteen kleurstof in een gesloten vat: aChem. abstract 111:934636 b een catalogus van ICN (pag. 45) 31.2 De President acht deze beide publicaties niet nieuwheidsschadelijk: a niet omdat, zoals de octrooigemaclitigde ook zelf al opmerkt, daarin niet wordt gesproken over de aanwezigheid in een gesloten vat en

B I J B L A D


b niet omdat in deze catalogus sprake is van een rode inkt met 14-C, welke vloeistof niet gezegd kan worden te zijn ccn 'colourlcss organic compound'. Dat deze inkt uit een dergelijke kleurloze oplossing zou zijn vervaardigd blijkt nergens uit deze publicatie. 31.3 Ter zitting heeft ICN zich nog beroepen op de nietigheidsgronden als vervat in de door E.I. Du Pont de Nemours ingediende oppositieschriftuur, die zij heeft overgelegd. Voor wat betreft de nieuwheid van conclusie 2 betreft dat de navolgende publicaties: c Abraham, G.E. (1974) Acta Endocrinologica, d Abraham, G.E., e.a., (1977) Handbook of'Radioimmunoassay, e Maxam, A.M. & Gilbert, W. (1977)?™;. natl.Acad. Sci. U.S.A. f NEN Catalogus 1976, pag. 121, gdeFerritinRIA küirutruaionmanual, 1982, h de PAP KM kit instruction manual, 1990, i Williams et al, BioTechniques, Vol. 4 110 2, pag. 138-147, 1986, j de Amersham catalogus van. 1991, 31.4 Voorshands worden c, d en e niet nieuwheidsschadelijk geacht omdat daarin slechts sprake is van toevoeging van kleurstof vlak voor het gebruik van de gelabelde substanties. 31.5 Publicatie i kan reeds daarom niet nieuwheidsschadelijk zijn omdat daarin sprake is van gevriesdroogde preparaten en dus niet van wat de vakman zal begrijpen onder 'a solution' als vermeld in conclusie 2.

E I G E N D O M

IS

N O V E M B E R

2 0 0 2

Als vakman zou hier naar voorlopig oordeel moeten worden beschouwd de organisch chemicus die zich bedrijfsmatig bezighoudt met research waarbij gebruik wordt gemaakt van radioactief gelabelde moleculen. Op grond van de door Amersham overgelegde publicaties lijkt niet onaannemelijk dat 1 " I (wat er zij van de vraag of er ook deeltjes worden uitgezonden die als p-dccltjcs zouden kunnen worden betiteld) door de vakman gebruikt zal worden in zijn hoedanigheid van y-emitter en dat die vakman dus onder de algemene term 'p-emitter' in het octrooi normaliter niet ook 125I zal begrijpen. 31.9 Gezien echter de toch bestaande onzekerheid op dat stuk en gezien het ingrijpende karakter van de maatregelen die door Amersham worden gevorderd, heeft de President, alvorens dienaangaande te beslissen, behoefte aan deskundige voorlichting. Hij zal daarom op de voet van art. 87 ROW1995 advies vragen aan het Bureau voor de Industriële Eigendom. 32 ad iv: is conclusie 2 inventief te achten? 32.1 De inventiviteit van de uitvinding is volgens Amersham daarin gelegen dat er ten tijde van de priorirei tsdatum bij de vakman ccn vooroordeel tegen bestond 0111 aan met p-emitters gemerkte oplossingen een kleurstof toe te voegen anders dan vlak vóór de toepassing. De vakman zou bevreesd zijn geweest dat bij p-emitters, anders dan bij y-emitters, de kleursroffen ten gevolge van de ondervonden straling zouden ontleden en dat die ontledingsptoducten tot ongewenste effecten bij laboratoriumproeven zouden leiden.

31.6 De publicaties f, g en h hebben berrekking op gekleurde preparaten die radioactief zijn gelabeld met 125 I. Deze puVóór de prioriteitsdatum heeft daarom niemand het aangeblicaties worden door ICN nieuwheidssdiadelijk geacht durfd om de kleurstoffen reeds vóór de verscheping toe te omdat volgens haar 1Z51 een [3-emitter is. Zij verwijst in dat voegen. verband naar publicatie d (pagina 5), ccn PCT-aanvragc van 32.2 ICN heeft het bestaan van een dergelijk vooroordeel Amersham WO 94/26413 (pagina 7, regels 18-20), en naar betwist. een brief d.d. 3 juni 1994 (pag. 1) van de Examiner in het 3 2.3 In aanmerking genomen dat het bekend was om radioverleningsdossier. actief gelabelde reagentia te vootzien van een kleurstof en dat het tevens tot de stand der techniek behoorde om Amersham heeft bes treden dat 1ZSI een p-emitter is en heeft P-gelabelde reagentia aldus te kleuren direct voordat men ter staving van die betwisting overgelegd een Table ofIsotodie reagentia toepaste, lijkt het voorshands niet inventief pesvan Ledereren Shirley, waarin bij 1i5 I nier staat vermeld om p-gclabcldc reagentia - al dan niet voorzien van toen dat het element p-dccltjcs uitzendt, en enkele pagina's uit reeds bekend e stabiliserende stoffen - reeds in de fabriek te 'Radioactive isotopes' van Whitehouseen Putman waarin te kleuren indien geen sprake was van een vooroordeel als belezen valt dat Auger-elektronen, die 12SI kennelijk wél uitdoeld. Onderzocht moet dus wotden of op de prioriteirszendt, niet gemakkelijk verward zullen worden met datum een dergelijk vooroordeel bestond. p-deelrjes omdat zij een lagere energie bezitten. 32.4 Amersham heeft in dat kader overgelegd een verkla31.7 Aan ICN kan worden toegegeven dat in publicatie d ring ten name van professor P.N. Good-fellow van de Unistaat vermeld: versiteit van Cambridge (UK), waarin staat vermeld dar deze A second closs ofy emüters thett also emtt p particles and are used in gelooft dat er een 'considerable prejudke' bestond tegen MA consisitsof"5!, '3'Iand6oCo. het, vóór opslag, toevoegen van kleurstoffen aan 'radiolaOok kan aan ICN worden toegegeven dat in de PCT aanbelled products'. Deze verklaring specificeert echter niet vrage van Amersham nr WO 94/26413 op pagina 7 in de naar het soort radioactieve markering (|3 of y) en is bovenregels 18-20 staat vermeld: Ideally the isotope of the radioiabel should have a realativdy low dien niet ondertekend. cnergy beta-emission, for cxampie tritium, oriodine-125 augcrclec-Amersham heeft daarnaast overgelegd ccn verklaring van trons. en dat de Examiner in zij n bedoelde brief schrij ft over: professor E.M. Southetn van de Universiteit van Oxfotd ... with beta-emitting35-S, 3-H, 32-P, 33-P, 14-C, 125-1, or 131-L... (UK). Deze schrijft dat het voor hem niet voor de hand zou hebben gelegen om kleurstoffen toe te voegen aan 31.8 De door partijen ingeroepen publicaties zijn niet eenp-emitterende nucleotiden en dat hij'veryhesitant'zou zijn duidig. Waar het echter om gaat is niet zozeer wat her en der geweest om dat te doen. Hoewel die verklaring zeker niet in publicaties is te vinden maar wat de gemiddelde vakman van belang is ontbloot, acht de President-wederom gezien die het octrooi leest verstaat onder een [3-emitter in de conook het ingrij pende karakter van de gevorderde voorzienintext van dat octrooi,

18

N O V E M B E R

2 0 0 2

B I J

B L A D


gen - deze toch onvoldoende om uitsluitend daarop het bestaan van een vooroordeel als eerderbedoeld aan te nemen. 3z.5 Ook op dit onderdeel zal de President daarom het Bureau vragen om een advies op de voet van art. 8 7 ROW r995. 33 Op de overige geschilpunten tussen partijen zal de President desnodig in een later stadium van d e procedure ingaan. 34 Uit overwegingen van proces-economie zal tussentijds hoger beroep van dit vonnis worden uitgesloten. Beslissing De President, recht doende in kort geding; verzoekt het Bureau voor de Industriële Eigendom hem op de voet van art. 87 ROW 1995 advies te geven over de navolgende vragen: 1 Begreep de gemiddelde vakman als bedoeld in rechtsoverweging 31.8 op de prioriteitsdatum van EO 594 837 Bi (30 april 1992) onder 'p-emitting radionuclide[s]' als vermeld in het octrooi ook de stof1 "T? n Bestond er op genoemde voorrangsdatum bij de eerderbedoeldc gemiddelde vakman een vooroordeel tegen het toevoegen - vóór verscheping en opslag - van kleurstoffen aan 'organiccompound[s] labelled with a p-cmitting radionudide'? m Wat wenst U verder nog op te merken dat U van belang acht voor de beslissing van dit geschil? bepaalt dat het Bureau partijen in de gelegenheid zal stellen tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen en daarvan in zijn advies melding zal maken; verstaat dat de griffier van deze rechtban k een afschrift van dit vonnis aan het Bureau zal toezenden en dat de procureurs van partijen afschriften van de overige processtukken aan het Bureau zullen toezenden; bepaalt dat de behandeling van het geding na ontvangst van het ad vies van hetBureauzal worden voortgezet op een door dePresidentin overleg met partij en nader te bepal en d ag en uur, tenzij beide partijen er de voorkeur aan mochten geven alsdan recht op de stukken te vragen en/of te volstaan met een schriftelijke reactie; bepaalt dat hoger beroep tegen dit vonnis slechts mogelijk zal zijn tegelij k met dat tegen het eindvonnis; enz. b Advies Bureau I.E., 15 juli 199S (drs. J.A.H. Arwert, mr. ir. R.A. Grootoonk en mevr. mr. C. Eskes) B Vraag 1: Begreep de gemiddelde vakman - de organischchemicus die zich bedrijfsmatig bezighoudt met research waarbij gebruik wordt gemaakt van radioactief gelabelde molecu len - op de prioriteitsdatum van EO 594 837 BT (304-1992) onder 'p-emitting radionuclidcs' als vermeld in het octrooi óók de stof' Z-"I? Octrooihoudstcr Amersham heeft, ter staving van haar stelling dat"" ZST geen {S-emitter is, overgelegd verklaringen van enige technische deskundigen (specialisten op hun vakgebied), o.m. van prof. Southern en prof. de Gocij, welke verklaringen worden ondersteund door passages uit diverse handboeken op het gebied van de kernfysica. N aar het oordeel van het Bureau T. E. heeft Amersham, strikt wetenschappelijk gezien, in dit opzicht gelijk. Immers, |3-stralingis een electronenstraling, afkomstiguit de atoomkern bij verval van radioactieve elementen.' *5I is weliswaar

E I G E N D O M

.12 3

een radioactief element dat ook clcctronen uitstraal t (en bovendien y-straling); deze electronen zijn echter niet afkomstig uit de atoomkern, maar uit de kernomhullende 'electronenwolk' van het 1Z5I-atoom. De herkomst en liet ontstaansmechanisme van enerzijds echte p-straling en anderzijds de electronenstraling uit '"T zijn derhalve verschillend. (Ziebv. dchandbocken Ledereren Shirley-Tafi/eofwötopes, 7'1' ed., blz. 194; MIRD - RadionudideData andDecay Schema, pag. 28-30 en 221; W.J. Whitehouse and J.L. Putman -Mdioactivc isotopes, pag. 50-52). De gemiddelde vakman als in de vraag aangeduid had dan ook kunnen weten dat " 5 i geen echte p-straler is. Niettemin wijst het spraakgebru i k in kringen van de bedoelde gemiddeld c vakman (gebruiker van radio-actief gelabelde moleculen) in een andere richting. Het Bureau I.E. wijst in dit verband op het volgende. Amersham zelf acht in haar PCT-aanvrage WO 94/26413 de electronenstraling van 3 H en 1I5 I, wegens de geringe energie, vergelijkbaar. Ook in 'the 1995 Amersham Tj'fe Science Catalog' (met een 'User's Guide') worden in de figuren op blz. 254 en 256deelectronenstralenuit 1Z5I en 3H beide als 'p' aangeduid. In dezelfde catalogus worden 125I en 3H weer met elkaar in verband gebracht bij Hyperfilm 3 II (blz. 139), terwijl op blz. 143 12r,l ook weer in verband wordt gebracht met 14C,35S en 33P, kennel ijk vanwege detectie van p-stralen, want het gaat daarbij om 'Hyperfilm p max'. Ook in het Handbook ofRadmmmunoassay (edited by G tiy E. Abraham) merkt de auteur op blz. 5 op dat 125I verantwoordelijk is voor zowel electronen - als -^straling. De electronen-straling duidt hij aan als 'p' (zie 3"-' en 5e alinea). Hetzelfde treft men aan in het (door her Bureau I.E. genoemde) bock van G.H. Keiler en M.M. Manak 'DNA probes' op blz. 73 (in de tabel) en blz. 75 (bovenste helft van de laatste alinea). Geeft het voorgaande al een sterke aanwijzing dat de gemiddelde vakman, in tegenstelling tot de voornoemde technische deskundigen, '' i5 i als een p-emirrer zal opvarten, doorslaggevend dient echter te zijn welke uitleg deze vakman zal geven aan het begrip 'p-emirting radionudide* in conclusie 1 (alsmede z en 3) in het licht van de beschrijving en de tekeningen van het octrooi (vgl. T16/87, OfficialJournal EPO 5/1992, blz. 212 en 217-218 en liet vonnis onder r.o. 31.8, eerste alinea). Uit de beschrijvingsinleiding van het onderhavige octrooi blijkt, dat de uitvinding op een breed gebied van gemerkte organische verbindingen toepasbaar is:'The in vention is applicable to radio-labelled organic compounds vvhich are subject to radiolytic self-decomposition, for example: amino-acids, steroids, lipids, fatty acids, peptides, carbohydrates, proteins and particularly nuclcotidcs, thionucleotides, uucleosidcs and nuclcic acids' (blz. 2, reg. 42-44). In de beschrijvingsinlciding van het octrooi zijn zeer beknopt besproken o.m. de Amerikaanse octrooischriften 4.390.517,4.411.881 en 4.793.987. Bij nauwkeurige lezing van deze octrooischriftenzal de vakman opmerken, dat deze octrooischriften eveneens betrekking hebben op exact hetzelfde ruime gebied van gemerkte organische verbindingen (vgl. de respectieve octrooischriftcnkol. 5, regels 17-24; kol. 2, reg. 67 - kol. 3, reg. 3 en kol. 2, reg. 49-62). De vakman die zich vervolgens afvraagt, welke merkers in conclusie 1 (2 en 3) van het onderhavige octrooi nog meer zouden kunnen zijn bedoeld dan die opgesomd in conelu-

A 2 4

R I J

B L A D


sie 8 (32-P, 35-S, 33-P, 3-H en 14-C) zal dan ook onmiddellijk denken aan 125 I, nu deze merker in die, op dezelfde organische verbindingen betrekking hebbende Amerikaanse octrooischriften in één adem is genoemd met de in conclusie 8 genoemde merkers (zie resp. kol. 5, reg. 9-14; kol. 3, reg. 49-54 en kol. 2, reg. 46-48), temeer indien men bij dit alles nog in aanmerking neemt dat Amersham zelf in haar octrooi EO 594 S37 Bi op blz. z in regel 45 meedeelt 'The nature of the p-cmitting radionuclide is not criticaf'. Naar de opvatting van het Bureau I.E. is het dan ook alleszins aannemelijk dat de gemiddelde vakman, als bedoeld in overweging 31,8 van het onderhavige vonnis, het 125T tot de '|3-emitting radionuclides' als bedoeld in EO 594 837 zal rekenen, ook al wordt deze stof in het octrooi niet met name genoemd. C Vraag II: Bestond er bij de ccrderbedoelde gemiddelde vakman op de ili vraag 1 genoemde voorrangsdatum een vooroordeel regen het toevoegen (vóór verzending en opslaan) van kleurstoffen aan organische verbindingen, die zijn gelabeld met een 'p-emitting radionuclide'? Alvorens in te gaan op deze vraag acht'het Bureau het nuttig aan te geven, welke betekenis naar haar oord eel toekomt aan de passage in conclusie 2 'said composition contained in a closcd vcsscl adapted for storage and shipment'. In de procedure zijn namelijk verschillende betekenissen naar voren gekomen: in de pleitaantekeningen van mr. van Nispen d.d. 20 maart 1996, pag. /is vermeld: 'Met deze laatste woorden wordt duidelijk gemaakt dat volgens de uitvinding de kleurstof door de fabrikant aan de oplossing wordt toegevoegd voorafgaand aan de verscheping hiervan. Het gekleurde preparaat wordt aldus door de afnemer gekocht, opgeslagen en gebruikt'. Onder deze definitie valt ook een uitvoeringsvorm waarin de oplossing van gemerkte verbinding en daaraan toegevoegde kleurstof in diepgevroren (vaste) toestand (-2o°C) door de fabrikant naar de afnemer wordt getransporteerd. Zulk een uitvoeringsvorm, zo zal de vakman begrijpen die conclusie 2 leest in het licht van de beschrijving, wordt ook nog omvat door het octrooi, zoals blijkt uit Example 2 (SB 400 ng/ml en XY 400 ug/ml bij -zo°C), nu niet is aangegeven dat dit voorbeeld een vergelïjkingsvoorbccld is. In u w vonn is wordt echter uitgegaan van een meer beperkte betekenis: immers uit r.o. zg.z waarin de afbakening van de stand der techniek wordt behandeld is af te leiden, dat de bedoelde zinsnede dient in te houden, dat d e oplossing zich bij transport en opslag in vloeibare toestand en dus, gezien de beschrijving van het octrooi, op een temperatuu r van ten minste +4CC, bij voorkeur kamertemperatuur bevindt. De laatste betekenis is de juiste, naar de gemachtigde van Amersham ter zitting van het Bureau heeft verklaard. Overigens wordt opgemerkt dat genoemde zinsnede ook een bepaalde duur van stabiliteit moet inhouden. Immers een uitvoeringsvorm waarin defabri kan teen wcinigstabiel, gekleurd preparaat onmiddellijk na bereiding bij de afnemer aflevert, onderscheidt zich niet wezenlijk van het tot de stand van de techniek behorende geval van vlak vóór gebruik met een kleurstof mengen door de afnemer zelf. Voor deze stabiliteitsduur kan worden aangehaakt bij het octrooi, waaruit blijkt, dat eerst een in de praktijk bruikbaar

E I G E N D O M

18

N O V E M B E R

2 0 0 2

preparaat wordt verkregen indien d it gedurende ten minste ongeveer zi dagen stabiel is (zie pag. 4, regels 13-16 en de voorbeelden). Het B ureau I. E. heeft zich vervol gens afgevraagd naar welke criteria het aanwezig zijn van een vooroordeel moet worden beoordeeld. Naar het .Bureau meent, dient te worden uitgegaan van de - naar mededeling van mr. Van Nispen ter zitting, nog niet in beroep geroerste en dus geldend recht zijnde - criteria zoals die door de Rechtbank Den Haag zijn ontleend aan de 'Guidelines for examination in the European Patent Office', de jurisprudentie van het Europees octrooibureau en aan de doctrine (zie het vonnis van de Rechtbank van 2 mei 1990, 'Bereidingswijze atenolol', BIE nr. 6 van 1S juni 1992, pag. 188-189 in het bijzonder r.o. 6.3), welke criteria strenger lijken te zijn dan die welke de Octrooiraad placht te hanteren, omdat in het berechte geval de Rechtbank het advies van de Octrooiraad waarin wc I het bestaan van een vooroordeel werd aangenomen terzijde heeft gesteld. Overigens lijkt ook de Technische Kamer van Beroep van het Europees octrooibureau zelf onder omstandigheden niet altijd even strenge criteria te hanteren, gezien de uitspraken die door de gemachtigde van Amersham zijn genoemd (zie zijn pleitnotitie pag. 12-13). Voorzover onder de 'p-cmitting radionuclides' ook 1I5 I te rekenen valt - en naar de mening van het Bureau is dit het geval, zie hierboven - was za'n vooroordeel niet aanwezig, want een dergelijke kleurstoftoevoeging was al gercal iseerd in handels producten, zoals blijkt uit feNEN Catalogus 1976, blz. 121, RTANEN Digoxin Ï12,TJ (publicatie f volgens het vonnis), het 'instruction manual' bij de Ferritine RIA Kit, 1982 (publicatie g volgens het vonnis) en de 'PAP RIA Kit instruction manual', 1990 (publicatie h volgens het vonnis). in aanmerking genomen de vergelijkbaarheid wat p-stralingscnergie betreft van " 5 I en 3 H behoefde er ten aanzien van met 3H gelabelde verbindingen evenmin een vooroordeel van de boven bedoelde soort te zijn. Deze opvatting vindt steun in (publicatie c volgens het vonnis) Guy E. Abraham - Acta Endomnologica (Suppl. 183; Kopenhagen 1974), blz. 33 onder 2 Radioacrively labelled stcroids: de dctccticgcvocligheid bij een 3H- en een iis Tgelabcldc steroïde is vergelijkbaar; 3H-gelabelde steroïden zijn in sommige oplosmiddelen bij 4°C wel een halfjaar stabiel, en In een 'assay buffer' bij 4°C vier weken. Zie voorts blz. 34onderg 'Colorcoding of reagents': een geleklcurstof wordt gebruikt in combinatie met het gelabelde steroïde, waarbij de kleurstof wordt toegevoegd aan de assay buffer. Een en ander wekt de indruk dat het 3H en de kleurstof elkaar weinig kwaad zullen doen. Hetzelfde geldt voor 14C. Immers uit het octrooi blijkt dat bij + z°C en kamertemperatuur 14C gemerkte organische verbindingen zeer stabiel zijn (ook zonder stabiliserende toevoegsels) gedurende ongeveer zes weken (stabieler nog dan 3H-gelabelde verbindingen) wegens de zeer lange halfwaardetijd van 14C (zie de voorbeelden 18-21, in het bijzonder pag. 12, regels 31-32 en 37-38). Overigens weet de gemiddelde vakman op dit terrein heel goed dat de ene (5-straler de andere niet is en dat hun verniclzucht toeneemt naarmate hun stralingsidentiteit, d.w.z. de totale stralingsenergie, groter is; zulks houdt in dat de merkers3 !P, ,5S en vooral :!2P veel meer schade zullen

IK

N O V E M B E R

2 0 0 2

B I J B L A U

I N D U S T H I Ë I F

veroorzaken dan de hiervoor genoemde, zowel aan liet organische molecuul waaraan zij gebonden zijn, als aan de kleurstof, welke schade toeneemt naarmate de temperatuur van het preparaat hoger is. Op grond hiervan en getoetst aan de criteria van de Rechtbank acht het Bureau I, E. een vooroordeel aanwezig tegen, kort gezegd, het bij hoge temperatuur in een vloeibare oplossing bijeenhouden van een organische verbinding, die is gemerkt met een krachtige p-stralcr, en een kleurstof gedurende ccnlang tijdsverloop tussen productie en gebruik van cen dergelijk preparaat, als gevolg van verzending en opslag. Een vooroordeel s taat weliswaar niet met zoveel woorden in de literatuur te lezen. Gezien echter enerzijds de lange tijdsduur tussen het op grote schaal toepassen van radioactiefgemerkte verbindingen bij het volgen van het verloop van biochemische reacties en de onderhavige voorrangsdatum, terwijl toch het toevoegen van kleurstoffen aan met p-emitterende nucliden gemerkte organische reagentia herkenning en hantering van deze reagentia aanmerkelijk vereenvoudigt, en gezien anderzijds de door Amersham overgelegde dcskundigenverklaringen die alle spreken van liet bestaan van bovenbedoeld vooroordeel in vakkringen, is het Buteau I.E. van oordeel dat vraag 11 met 'ja' moet worden beantwoord, althans voorzover het p-cmitting radionuclide 33 P, 3S Sof 3I Pis. Vanbijzondcr belang is hierbij de ter zitting van 23 mei 1996 afgelegde (en ook overgelegde) aanvullende verklaring van prof. Southern, die daarbij nog naar literatuur heeft verwezen waaruit blijkt, hoe ongewenst de aanwezigheid van vreemde stoffen (dus ook van kleurstoffen, en door straling ontstane afbraak- en omzettingsproducten) werd geacht bij chemische reacties in het algemeen en bij reacties van de onderhavige soort in het bijzonder. Dat het vooroordeel in kwestie terecht was, wordt naar de mening van het Bureau I.E. ook geïllustreerd door het onderhavige octrooi van Amersham zelf, en wel de voorbeelden 7 en 12 (zie hierbij in de tabellen bij SB - zonder nadere toevoegingen): duidelij k blij kt hier de grote mate van instabiliteit van de oplossingen. D Vraag III: Wat is naar de mening van het Bureau I.E. nog van belang voor de beslissing van dit geschil. Naar het het Bureau voorkomt is het van belang nader in te gaan op de vraag, wat in cen nietigheids- of oppositieprocedure her lot van de conclusies 2, 5 en 8 zou kunnen zijn. Nu vraag I bevestigend en vraag II gedeeltelijk bevestigend zijn beantwootd zou, in lijn hiermee, conclusie 2 bij een nadere beoordeling zowel door nicuwheids- als door inventiviteitsbezwaren kunnen worden getroffen. Indien men, teneinde deze bezwaren re ontgaan, conclusie 2 beperkt denkt tot de toepassing van 3ZP, 35S en 33P als labels, waarbij dan conclusie 8 komt te vervallen, resteert nog het volgende bezwaar. Zoals hiervoor onder C werd aangegeven houdt de passage in conclusie 2 'said composition containcd in a closed vessel adapted for storage and shipmciif in, dat de samenstelling vloeibaar is, zich bevindt op een temperatuur van tenminste + 4C,C, bij voorkeur kamertemperatuur, en bij die tempetatuur voldoende lang stabiel is. De toepassing van alleen een kleurstof in de vloeibare oplossing, zonder stabilisatoren levert bij de bedoelde tempera-

Fl

B E N D O M

tuur (+ 40/RT/+ 4°C) namelijk geen bruikbaar preparaat op dat lang genoeg stabiel is, zoals blijkt uit de voorbeelden 2, 7 en 12 van het octrooi van Amersham. Om ook dit bezwaar op te heffen is het nodig cen stabilisator, als genoemd in conclusie 5 op te nemen in conclusie 2, waarbij conclusie 5 vervalt. Dan rest nog de vraag of onder 'een stabilisator' elke willekeurige, al dan niet bekende stabilisator moet worden verstaan, zoals door Amersham wordt verdedigd, of slechts cen stabilisator van de in het octrooi genoemde soort, zoals door ICN wordt bepleit. Uit de oorspronkelijke aanvrage WO 93/222260 blijkt nier her medegebruik van elke willekeurige, al dan niet bekende stabilisator. Integendeel, aldaar is juist als (eerste) uitvinding gepresenteerd - voor her oplossen van het stabiliteitsprobleem van een bij voorkeur gekleurde samenstelling met radioacticf-gemerkte verbindingen - de bijzondere keuze van bepaalde stabilisatoren, namelijk tryptofaan, paraaminobenzoaat, indol-acetaat, luminol en een specifieke groep azolen (zie de oorspronkelijke conclusies 1 en 3).Eerst met deze stabilisatoren is het mogelijk een (gekleurde) oplossing zodanig te stabiliseren dat deze gedurende langere tijd bij een temperatuur van +4°C en hoger getransporteerd en opgeslagen kan worden (zie de oorspronkelijke beschrijvingsinleiding o.m. pag. 1, regels 1-7, 15-27 en pag. 2, regels 2-8 en 16-25). De oorspronkelijke conclusie 2 omvat cen tweede onderwerp van uitvinding, dat, gezien het d oei van een betere herkenning en hantering van de reagentia, niets te maken heeft met het eerste onderwerp (een zelfstandige of afgesplitste aanvrage voor het tweede onderwerp ware juister geweest, conform de procedure in de Verenigde Staten van Amerika, waar octrooi is verleend onder nr 5.494.654 voor het eerste uitvindingsondcrwerp en waar naar mededeling van Amersham ter zitting nog een afgesplitste aanvrage hangende is voor het tweede uitvindingsonderwerp volgens conclusie 2). Men zou kunnen betogen dat onder conclusie 2 uitvoeringsvormen vallen waarin naast de kleurstof ook een stabilisator wordt tocgepasr. Onderscheid moet dan worden gemaakt tussen stabilisatoren behorende tot de gekozen groep (er is dan een overlap met conclusie 3) en andere stabilisatoren. Echter dit betoog dat die andere stabilisatoren tot de inhoud van de aanvrage behoren moet stranden voor zover deze stabilisatoren hetzelfde technische effect (lange houdbaarheid bij + 4°C) hebben als die uit de gekozen groep; daarmee zou immers de bodem worden weggeslagen onder de eerste uitvinding. Uit de voorbeelden blijkt, dat Amersham zelf dir ook heeft ingezien: in alle proeven, waarin een stabilisator naast een kleurstof is gebruikt en de temperatuur van de oplossing tenminste + 4°C bedraagt, is de stabilisator er een uit de gekozen groep. Proeven mer een andere stabilisator naast een kleurstof en bij een temperatuur van + 4"C ontbreken. Met andere woorden, door de ongelukkige wijze waarop de twee uitvindingsonderwerpen in de aanvrage met elkaar zijn verweven, vinden uitvoeringsvormen met een kleurstof en een stabilisator buiten de gekozen groep geen steun in de beschrijving van de oorspronkelijke aanvrage (art. 84 EOV); voor deze materie is geen aanvrage voor derden terinzagcgelegd.

4 2 6

B I J B L A D


Dit houdt in, dat het standpunt van Amershani, dat in het verleende octrooi het begrip 'stabilisator' (in de door het Bureau geamendeerde conclusie 2, zie boven) elke willekeurige stabilisator omvat, naar het oordeel van het Bureau I. E. onjuist is, omdat het onderwerp van het octrooi dan niet meer gedekt wordt door de inhoud van de aanvrage zoals die is ingediend (art. 123, lid 2 liOV). Dit bezwaar zou kunnen worden weggenomen door in conclusie 2 (geamendeerde versie) de gekozen groep van stabilisatoren zoals hierboven aangegeven op te nemen. Volledigheidshalve merkt het Bureau nog het volgende op, Tijdens de verleningsproccdurc is gebleken, dat paraaminobenzoaat (PABA) op zichzelf als stabilisator bekend was. Dit is de reden, dat deze verbinding niet meer in conclusie 1 van het octrooi voorkomt. In combinatie met een kleurstof was de toepassing van PABA wel nieuw (en inventief): vandaar dat het in de verleende conclusie 3 voorkomt, naast de andere, nieuw gevonden stabilisatoren. Ter zitting is nog de vraag aan de orde gekomen, of thans de proeven met PABA de stelling ondersteunen, dat ook andere (willekeurige) stabilisatoren voldoen; met andere woorden, het bczwaat ex art. 84 EOV zou voor het octrooi zijn opgeheven nu PABA tot de stand der techniek behoort. Het voert naar de mening van het Bureau te ver, om uit de in de aanvrage beschreven toepassing van het (achteraf bekend gebleken) PABA als stabilisator bij gebruik van een kleurstof meteen maar aan te nemen, dat 'dus' alle andere stabilisatoren daarbij bruikbaar zijn, omdat dit in tegenspraak is met de specifieke keuze van stabilisatoren, inclusief PABA, bij gebruik van een kleurstof volgens de verleende conclusie 3. Bovendien, ook al zou moeten worden aangenomen, dat in beginsel aan het begrip 'stabilisator' in het octrooi de betekenis toekomt van elke willekeurige stabilisator, hetgeen naar het oordeel van het Bureau onjuist is, dan nog mag niet buiten de materie van de oorspronkelijke aanvrage worden uitgegaan; een stabilisator in conclusie 2 heeft dus de beperkte betekenis van een stabilisator gekozen uil de groep van verbindingen als genoemd in conclusie 3. c De President, enz. 3 in zijn advies van 15 juli 1996 heef t het Buteau op de beide eerste vragen geantwoord, zakelijk samengevat, dat alleszins aannemelijk is dat de gemiddelde vakman (de organisch-chemicus die zich bedrijfsmatig bezig houdt met research waarbij gebruik wordt gemaakt van radioactief gelabelde moleculen) onder 'P-emitting radionucleotide[s]' als vermeld in het octrooi ook de stof 1Z51 zal begrijpen en dat er op de voorrangsdatum bij die vakman cen vooroordeel bestond tegen het toevoegen - vóór verscheping en opslag van kleurstoffen aan organic compound[s] die waren gelabeld met de p-emitters 33 P, 33S of 32 P doch dat dat vooroordeel niet bestond met betrekking tot de 'zwakkere' p-cmitters als 'H, ' 4 C of' Z 5 1. 4 Vervolgens heeft het Bureau bij wcgc van antwoord op vraag III de vraag onderzocht i n hoeverre het octrooi na aanpassing de nietigheidsargumenren in het licht van de beide voorgaande antwoorden zou kunnen overleven. Zakelijk weergegeven is de mening van het Bureau als volgt weer te geven:

E I G E N D O M

18

N O V E M B E R

2 0 0 2

a Om de üieuwheids- en inventiviteitsbezwaren te ontgaan zou conclusie 2 moeten worden beperkt tot de p-emitters 37 P, 35S en 33 P, waarbij conclusie 8 dan zou dienen te vervallen. b Dit levert echter het bezwaar op dat de aldus beschreven preparaten onvoldoende lang stabiel zijn om het gestelde probleem op te lossen. c Dus dient een stabilisator te worden toegevoegd, waarbij conclusie 5 zou dienen te vervallen. d Echter: voor toepassing van stabilisatoren in het algemeen, dus buiten de met name in het octrooi (en ook in conclusie 1) genoemde, is in de oorspronkelijke aanvrage geen steun te vinden. Het vorenstaande samenvattend zouden de conclusies 5 en 8 dienen te vervallen, terwijl conclusie z zou moeten worden vervangen door een tekst waarin bescherming wordt gevraagd voor een oplossing van de p-emitters 32 P, 35 S en 33 P, voorzien van een kleurstof en van een van de in het octrooischrift genoemde stabilisatoren. 5 Partijen verschillen van mening of het Bureau een juist antwoord heeft gegeven op vraag 1. De juistheid van dat antwoord kan echter inliet middenblijven. Immers is conclusie 2 ook volgens hel Bureau, in elk geval nog steeds geldig voor de [J-cmittcrs 3I P, 33 S en 33 P, zijnde de emitters waarvan ICN gebruik maakt. Tn zoverre wordt de conclusie van het Bureau en de daarvoor gegeven motivering door de President overgenomen. Of 125 I zelf een p-cmittcr is kan verder in dit geding buiten beschouwing blijven nu Amersham daarvoor geen bescherming claimt en TCN deze cmi ttcr bovendien niet gebruikt. 6 Om dezelfde reden hoeft niet te worden beslist op het tussen parrijen bestaande geschilpunt of hetBureau bij de beantwoording van vraag 2 niet ook een vooroordeel zou hebben moeten aannemen ten aanzien van l+ C. De conclusie van het Bu reau, dat een vooroordeel in elk geval bestond ten aanzien van de p-emitters 3 i P, 35 S en 33 P, wordt hier eveneens overgenomen, evenals de daaraan ten grondslag gelegde motivering. 7 Het onderhavige geschil draair thans nog om de vraag of cen herziene conclusie 2 moet worden beperkt tot (3-!P, 35S en 33 P bevattende) oplossingen met (slechts) één van de in het octrooi genoemde stabilisatoten dan wel of die alle oplossingen met een willekeurige stabilisator zal mogen omvatten, zulks met name bezien in het licht van de vraag wat de oorspronkelijke aanvrage openbaarde. S Het octrooi houdt zich bezig met de problematiek van de radioly tische zelfontleding van radioactief gelabeld e chemicaliën. 9 De aanvrage spreekt over twee 'aspecten' van de uitvinding: I een samenstelling van een [3-emitter met een stabilisator uit de aangegeven groep (pagina 2, regels 16-25), II een samenstelling van een p-emitter in een oplossing met een kleurstof (regels 26-29). Bij dit laatste aspect wordt inliet geheel niet gesproken over stabilisatoren. i o Bij de vraag wat de aanvrage openbaart en inhoudt dient cchtct niet uitsluitend te worden gelet op de letterlijke tekst van de aanvrage maar ook op wat de vakman daari n op grond van zijn vakkennis onmiddellijk 'meeleest'.

18

N O V E M B E R

20

0 2

B I J B L A D


Van belang lijkt in dat kader dat, naar ter zitting door de octrooigemachtigde van ICN is verklaard, het reeds voor de prioriteitsdatum algemeen gebruikelijk was stabilisatoren toe te voegen aan preparaten niet een p-emitter. Daarnaast is van belang dat blijkens het advies van het Bureau anderzijds een vooroordeel bestond tegen liet toevoegen van een kleurstof aan dergelijke preparaten indien die fi-cmittcr bestond uit "P, "^S en ! i P. De octrooiaanvrage open baart (pag. 5 regels 1 7-1 8) dat toevoeging van kleurstof in de aangegeven concentratie een 'mild siabilising effect' heeft. Niet goed valt in te zien dat de vakman, dat laatste lezende, zal menen dat dat stabiliserende effect van de kleurstof niet zal optreden indien hij die kleurstof toevoegt aan de gebruikelijke handels preparaten. Dat lijkt er dus op te wijzen dat de vakman in de oorspronkelijke aanvrage wel degelijk zal hebben meegelezen dat toevoeging van kleurstof aan een oplossing met 3ZP, 3SS en -"P - in weerwil van het vooroordeel - mogelijk is, óók als daaraan een reeds bekende stabilisator wordt toegevoegd in plaats van de in het octrooi aangeprezen voorkeursstabilisatoren. 11 Tijdens de verleningsprocedure heeft de Examiner van liet Europees Oclrooibureau gemeld dat hij in de aanvrage de oplossing las voor drie problemen [i) het verschaffen van andere stabilisatoren, ii) het beter zichtbaar maken van de vloeistof tijdens bv. pipetteren en iii) het verschaffen vanoplossingen met een nieuwe stabilisator en een verbeterde zichtbaarheid]. Hij heeft toevoeging van kleurstof gezien als een zelfstandige vinding, de oplossing van probleem ii). (vgl. missive van 3-6-1994 pagina 2, 3 t: alinea) Ook in die visie valt niet in te zien dat die vinding door de vakman zou zijn gelezen als beperkt tot oplossingen waarin. in het geheel geen stabilisator voorkwam of waarin alleen de stabilisatoren voorkwamen die volgens de Examiner de oplossing vormden voor probleem i). 12 Voorshands komt het de President dan ook voor dat de sub 7 bedoelde vraag zou moeten worden beantwoord in die zin dat in de te wijzigen conclusie 2 heel algemeen een stabilisator zou worden voorgeschreven. 13 Het Bureau is echter de mening toegedaan dat de aanvrage geen toepassing van stabilisatoren in het algemeen openbaart en meent dus dat de sub 7 bedoelde vraag in die zin moet worden beantwoord, dat het octrooi slechts de stabilisatoren kan omvatten, óók in conclusie 2, die in het octrooi als voorkeurs-stabilisatoren worden genoemd. 14 Gezien de deskundigheid van het Bureau betekent dat alleen al, dat niet gezegdkan worden dat er niet een serieuze niet te verwaarlozen kans zou bestaan dat het octrooi zodanig zal worden herroepen dat het zal worden beperkt tot oplossingen met stabilisatoren uit de in het octrooi genoemde groepen. Nu in confesso is dat die stabilisatoren niet door ICN worden toegepast, zou ICN in dat geval geen inbreuk maken. Hoewel de President dus voorshands de opvatting van het Bureau niet zou willen volgen, dient op grond van de hiervoor bedoelde kans op herroeping cen verbod in kort geding naar vaste jurisprudentie te worden geweigerd. 15 Eiseres moet als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

E I G E N D O M

Beslissing De President, recht doende in kort geding: weigert de gevraagde voorzieningen.; veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, tot nu toe aan de zijde van gedaagden begroot op ƒ 330,- voor verschotten en op ƒ 15.000,- voor salaris voor hun procureur. Enz.

Nï. 75 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 8 maart zooi * (The Monster Board/VNU) Mrs. J.C. Fasscur-Van Santen, A.D. Kiers-Becking en R. Laret Art. 13A, lid i a (en b) BMW In het licht van de omstandigheden acht het hof door de wijze waarop het woord 'intermediair' wordt gebezigd niet aannemelijk dat bij de internetgebruiker, die het woord intypt en vervolgens de advertentie van The Monster Board bovenaan de resultatenpagina ziet verschijnen, de indruk wordt gewekt dat The Monster Board dat woord gebruikt ter onderscheiding van diensten of waren. Het hof acht aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek het gebruik van het woord intermediair zal opvatten als gebruik in de algemene betekenis daarvan in de Nederlandse taal van bemiddelaar! tussenpersoon, ter aanduiding van de aard/hoedanigheid van de diensten van onder andere The Monster Board, Geen inbreuk in de zin van artikel 13A lid 1 onder e. (en b)BMW. Art.l3A,lidldBMW Ook al zou het enkele bezigen van een tot de Nederlandse taal behorend woord om slechts de aard;'hoedanigheid van de aangeboden diensten aan te duiden, geen geldige reden opleveren, dan leidt de wijze waarop dat is geschied, zoals hierboven vermeld, er niet toe dat een ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan wordengedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Beroep op art, 13A, lid 1, onder d BMW slaagt niet. The Monster Board BV te Amsterdam, appellante, procureur mr. P.J.M, von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.A. Schuman te Utrecht, tegen VNU Business Publications BV te Amsterdam, geïntimeerde procureur mr. H. J. A. Knijff, advocaat mr. J.C. H. van Manen te Amsterdam. Beoordeling van het hoger beroep i De door de president in de rechtsoverwegingen 1 a, 1 b en 1 d gestelde feiten zijn niet bestreden, zodat ook liet hof van die feiten uitgaat. Bovendien staat als niet of onvoldoende gemotiveerd betwist vast dat The Monster Board met de exploitant van de zoekmachine Vindex een overeenkomst heeft gesloten, waardoor (vóór het kort geding-vonnis) bij het intypen door internetgebruikers via Vindex van de zoekterm 'intermediair' boven de rcsultatcnlijst van de zoekopdracht (op de resultatenpagina) een advertentie verscheen van The Monster Board voor haar carrièresite. De resultatenlijst zelf, waarop de site van VNU als eerste wordt genoemd, werd * Zit: voor Pres. Rb. Den Haag, Rffi zooo, nr. 36, blz. 143. Red.

4 2 8

B I J B L A D

S D U S T n i Ï L t

daardoor niet gewijzigd. Door de advertentie(banner) aan te klikken, werd de gebruiker doorgeschakeld naar de homepage van The Monster Board. The Monster Board had/heeft naast de zoekterm intermediair op dezelfde wijze o.a. de woorden banen, jobs, solliciteren, vacature, vacatures, vacaturebank en werk bij Vindcx gereserveerd. De grieven ï, z en 3, die zich richten tegen (onderdelen) van in het vonnis onder c, e en f vermelde feiten, kunnen gezien her bovenstaande niet tot vernietiging leiden. 2 Grief 5 richt zich (onder meer) tegen de verwerping van het meest verstrekkende verweer van The Monster Board dat de woordmerken INTERMEDIAIR en INTERMEDIAIR ONLINE elk onderscheidend vermogen missen voor een tijdschrift resp. een website die ten doel hebben werkzoekende en werkgevers bij elkaar te brengen. Het hof acht aannemelijk dat VNU het woordmerk INTERMEDIAIR langdurig (sinds 1965) en intensief heeft gebruikt voor haar weekblad Intermediair, waardoor dit merk, zo het van huis uit geen onderscheidende vermogen zou bezitten, door inburgering alsnog onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren en diensten waarvoor het depot is verricht. Dat zij dit woordmerk gebruikt in combinatie met een logo en in kapitale vette schreefletters doet daaraan niet af. In zovetre faalt grief 5 derhalve. Het hof laat in het midden of ook het merk INTERMEDIAIR ONLINE (gedeponeerd voor andere waren en diensten) onderscheidend vermogen bezit, nu het hof, zoals uithethiernaoverwogene blijkt, van oordeel is dat geen inbreuk wordt gemaakt op het merk INTERMEDIAIR, hetgeen op dezelfde gronden geldt voor het merk INTERMEDIAIR ONLINE (indien dit al onderscheidend vermogen zou bezitten), zodat afzonderlijke beantwoording van de vraag of dit merk onderscheidend vermogen bezit voor de beoordeling van de vraag of het gevorderde verbod toewijsbaar is, nier relevant is. 3 De grieven 6 tot en met 8 richten zich, kort gezegd, tegen toewijzing van liet gevorderde verbod en het daaraan ten grondslag liggende oordcel van de president dat sprake is vangebruikvan het merk doorThe Monster Board i n d e z i n van artikel 13A, lid 1, onder a BMW. 4 In het onderhavige geschil dient allereerst de vraag beantwoord te worden of The Monster Board (zoals The Monster Board stelt en VNU betwist) hetwoord intermediairslechts heeft gebruikt in de algemene betekenis daarvan in de Nederlandse taal van tussenpersoon/bemiddelaar om de aard/ hoedanigheid van haar diensten aan te duiden. Het feit dat intermediair een woord is dat behoort tot de Nederlandse taal en de wijze waarop het woord wordt gebezigd maken dat deze zaak belangrijk verschilt van andere'in terner gerelateerde merkzaken' over 'grabbing' van domeinnamen en 'metarags', waarnaar door VNU in deze procedure is verwezen. 5 Voor de beantwoording van de vraag of The Monster Board het woord intermediair slechts heeft gebruikt in de algemene betekenis in de Nederlandse taal van tussenpersoon/ bemiddelaar, om de aard/hoedanigheid van haar diensten aan te duiden, is naat het voorlopig oordeel van het hof het volgende relevant. - The Monster Board exploiteert cen carrière- of vacaturesite, waarop werkgevers vacatures kunnen plaatsen en werkzoekende hun diensten kunnen aanbieden en via welke site

t l G F N D O M

IR

N O V E M B E R

? H

!

werkgevers in contact kunnen komen met kandidaten en werkzoekend kunnen solliciteren; op grond daarvan is het hof voorshands van oordeel dat zij (ook) optreedt als bemiddelaar/tussenpersoon tussen werkgevers en werknemers; - Het woord intermediair maakt deel uit van de Nederlandse taal en is bovendien (de laatste jaren in toenemende mate) een gangbare term in het normale spraakgebruik. De algemene betekenis is bemiddelaar of tussenpersoon. Anders dan VNU stelt, wordt het woord intermediair in voormelde betekenis ook gebruikt in verband met arbeidsbemiddeling). Het hof verwijst in dit verband naar de in 1999 in werking getreden Wet Allocatie Arbeidsbemiddeling door intermediairs (WAADI), de als productie 1 bij grieven overgelegde advertentie van Legal FlexForce 'intermediair voor juristen' en de voormelde resu Itaten lijst, waarop allerlei intermediairs voorkomen; - Het reserveren van de zoekterm heeft uitsluitend tot gevolg dat boven de resultatenlijst een advertentie(banner) van The Monster Board verschijnt; hierdoor wijzigt de resultatenlijst zelf niet; deze banner is naar het oordeel van het hof in het gehele beeld niet overheersend; - In voormelde advertentie van The Monster Board komt het woord intermediair niet voor; - Niet aannemelijk is geworden dat The Monster Board het woord intermediair opeen bijzondere wijze (anders dan gebruikelijk in het gewone taal gebruik) gebruikt. Op haar stelling in eerste aanleg dat The Monster Boardbij Vindexnaasr intermediair ook Intermediair heeft gereserveerd, is VNU, na de betwisting daarvan door The Monster Board, niet meer teruggekomen. Bovendien heeft zij destelling van The Monster Board, dat het voor de zoekmachine niet uitmaakt of een zoekterm wordt ingetypt in kleine of kapitale letters (of een combinatie daarvan), niet betwist. Gebruik in de zin van artikel- 13A, lid 1, onder a(en b) BMW? 6 Er is slechts sprake van gebruik in de zin van artikel 13A, lid 1, onder a (en b) BMW als de derde het merk of een daarmee overeenstemmend teken gebruikt als merk, derhalve ter onderscheiding van waren of diensten (als afkomstig van een bepaalde onderneming). Het hof kan zich niet verenigen met de stelling van VNU dat aan de woorden gebruik (...) voor de waren in artikel t3A lid 1, onder a en b BMW een ruimere betekenis moet worden toegekend. Zo al uit de uitspraak van het Europees Hof van J ustitie in de zaak BMW/ Deenik (23 februari 1999, IER 1999, nr. 16) kan worden afgeleid dat eerder sprake is van gebruik in de zin van artikel 13A lid 1, onder a BMW dan voorheen werd aangenomen, namelijk ook als het merk wordt gebruikt om de herkomst aan te geven van de waren die het object zijn van de door de gebruiker verleende dienst (ook als die waren zelf niet door die derde worden verhandeld of aangeboden), dan nog is van merkgebruik in de zin van artikel 13A, lid 1, onder a (en b) BMW slechts sprake als het merk door de derde wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten. De merkhouder kan in een geval als het onderhavige zich er niet tegen verzetten dat een ander zijn als merk ingeschreven woord in het economisch verkeer bezigt om daarmee aan te geven dat zijn waren of diensten de met dat woord aangeduide hoedanigheid bezitten, maar behoeft niet te dulden dat dit aangeven op zodanige wijze geschiedt dat bij

IS

N O V E M B E R

2 0 0 2

B I J U I A D


het in aanmerking komende publiek de indruk wordt gewekt dat het woord wordt gebezigd ter onderscheiding van waren of diensten (vergelijk de uitspraak van het BeneluxGerechtshofvan 16 juni 1995, NJ 1995, 745 inz. Polyglot). in het licht van de hiervoor in rechtsoverweging 5 vermelde omstandigheden acht het hof door de wijze waarop liet woord wordt gebezigd niet aannemelijk dat bij de internetgebruiker, die het woord intermediair intypt en vervolgens de advertentie van The Monster Board bovenaan de resultatenpagina ziet verschijnen, de indruk wordt gewekt dat The Monster Board dat woord gebruikt ter onderscheiding van diensten of waren. Het hof acht aannemelijk dat het in aanmerking komende publiek het gebruik van het woord intermediair door The Monster Board zal opvatten als gebruik in de algemene betekenis daarvan in de Nederlandse taal van bemiddelaar/tussenpersoon, ter aanduiding van de aard/hoedanigheid van de diensten van onder andere The Monster Board. Er is dan ook (al om die reden) geen sprake van inbreuk in de zin van artikel 13A, lid 1, onder a (en b) BMW. He t hof laat in het midden of i n d i t geval zelfs geen sprake is van 'gebruik' in de zin van artikel 13A, lid 1, onder a BMW van het woord intermediair, omdat - zoals The Monster Board in eerste aanleg heeft gesteld -het enkele feit dat 'The Monster Board' (op grond van een overeenkomst met Vindex waarbij de zoekterm intermediair is gereserveerd) als advertentie verschijnt boven de resultatenlijst behorend bij het zoekwoord intermediair als een persoon/werkzoekende intermediair intypt, nog geen 'gebruik' oplevert. In hoger beroep is The Monster Board hierop ook niet meer ingegaan en heeft zij zich met name verzet tegen het oordeel van de president dat er sprake is van gebruik van het woord als merk ter onderscheiding van waren of d iensten. 7 Het bovenstaande brengt mee dat de grieven 6 tot en met 8 slagen, zodat beoordeeld moet worden of het beroep dat VNU (subsidiair) op artikel 13A lid 1, onder d BMW en op artikel 6:162 BW heeft gedaan tot het gevorderde verbod kunnen leiden. Kan VNU zich verzetten op grond van artikel 13A lid 1, onder d BMW? 8 De merkhouder kan zich slecht tegen bedoeld 'ander gebruik' verzetten als dat gebruik plaats vindt zonder geldige reden en indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uir of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Nu het hof op grond van het in rechtsoverwegingen 5 en 6 overwogene aannemelijk acht dat The Monster Board her woord intermediair slechts gebruikt in de algemene betekenis daarvan in de Nederlandse taal van bemiddelaar/ tussenpersoon om de aard/hoedanigheid van haar diensten aan te duiden, kan niet gezegd worden dat dat gebruik plaats vindt zonder geldige reden en dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van VN U. In beginsel zijn woorden die behoren tot de Nederlandse taal en als zodanig worden gebruikt om kenmerken van de aangeboden waar of dienst aan te geven'vrij' en moeten zij door eenieder ongestoord kunnen worden gebruikt. Ook dat zou het enkele bezigen van een tot de Nederlandse taal behorend woord om slechts de

E I G E N D O M

4 2 9

aard /hoedanigheid van de aangeboden diensten aan te duiden geen geldige reden opleveren, dan leidtdewijze waarop dat is geschied, zoals hierboven vermeld, er niet toe dat een ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het hof is dan ook van oordeel dat het beroep van VNU op artikel 13A, lid 1, onder d BMW niet slaagt. Onrechtmatige daad? 9 Nu het hof, op grond van hetgeen in rechtsoverweging 5, onder andere aangaande de wijze van gebruik, is overwogen, aannemelijk acht dat The Monster Board het woord in termed iai r slechts gebruikt in de algemene betekenis daarvan in de Nederlandse taal van bemiddelaar/tussenpersoon om de aard/hoedanigheid van haar diensten aan te duiden, kan haar naar het voorlopig oordeel van her hof ook geen onrechtmatig handelen verweten worden. Ook hier geldt hetgeen hiervoor is overwogen omtrent de vrijheid om gewone taal te hanteren. The Monster Board is vrij op voormelde wijze het woord intermediair te gebruiken, ook al bestaan er synoniemen. Dat door het gebruik van het woord intermediair door The Monster Board, zoals VNU stelt, indirecte verwarring kan ontstaan, acht het hof, mede gelet op de wijze waarop het publiek naar hel voorlopig oordeel van het hof dat gebruik van het woord intermediair zal opvatten, niet aannemelijk geworden. Gelet op al het vorenstaande is evenmin aannemelijk geworden dat er sprake is van aanhaken of anderszins onrechtmatig handelen van The Monster Board. 10 De overige grievenbehoeven geen behandel ing meer. Het bovenstaande brengt mee dat het vonnis zal worden vernietigd en de vordering alsnog zal worden afgewezen, met veroordeling van VNU in de kosten van beide instanties en dat de vordering van The Monster Board tot terugbetaling van het ingevolge het vonnis betaalde zal worden toegewezen. Beslissing Het hof: vernietigt het bestreden vonnis; en opnieuw rechtdoende; wijst het gevorderde af, enz.

Nr. 76 Vzr, Rechtbank te Amsterdam, 5 juni zooz (WE/Lowe) Mr. R. Orobio de Gastro Art. 13A, lid id BMW De enkele associatie is onvoldoende om overeenstemming tussen de beide logo's aan te nemen. Het gaat erom dat het publiek enige betekenis hecht aan deze associatie m de zin dat de bedrijven van WE en lowe iets met elkaar te maken zouden hebben. Dat is in dit geval niet aannemelijk geworden in het bijzonder niet omdat het hier om volstrekt verschillende bedrijven met een geheel verschillend (aspirant) Mantenpublieh gaat.

B I J B L A D


E I G E N D O M

N O V E M B b H

2 0 0 2

WE Netherlands BV te Utrecht, ciscrcs, procureur mr. W.A. Hoyng, advocaat mr. J.C.H, van Manen te Amsterdam, tegen lowe Lintas BV te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. J. H. Spoor. Gronden van de beslissing 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. a WE fungeerde tot 2 juli 1998 als holding van gehele HIJ en ZIJ-grocp. Op die datum is WE gefuseerd met de vennootschappen HTJ Mannenmode en Zij Mode. Begin 1999 heeft WE voor de in Europa opererende groep en de door haar geëxploiteerde winkels het teken WE als handelsnaam gekozen. Dit teken is tevens haar belangrijkste huismerk geworden . WE exploiteert in de Benelux circa 200 winkels onder de naam WE en i n al deze winkels verkoop t zij producten van het merk WE. b Het beeldmerk WE is op 8 september 1998 gedeponeerd onder nummer 6387757 en ziet er als volgt uit:

c WE heeft dit beeldmerk in dezelfde opmaak ook laten registreren in contrast met een blokvormige achtergrond op (onder meer) de navolgende wijze:

d De naam van gedaagde, Lowe Lintas, is recent gewijzigd in Lowe & Partners. Lowe is een internationaal reclameadviesbureau met 160 vestigingen in meer dan 80 landen. Haar Nederlandse vestiging wordt geleid vanuit Londen en New York. e WE is in 2000 op zoe k gegaan naar een nieuw vast reclame bureau en beeft in dat kader ond er meer Lowe verzocht een presentatie te geven en hun mening te geven over het merk WE en de marketingstrategie, hetgeen Lowe heeft gedaan. f In zooi heeft Lowe International te Londen aan het Engelse bedrijf Carter Wong Tomlin opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een nieuwe ükntity, inclusief een nieuw logo voor Lowe. Lowe heeft voor dit ontworpen logo op 16 januari 2002 een Europese registratie aangevraagd. Het logo ziet er uit als volgt:

g Lowe gebruikt haar logo op borden bij de ingang van haar kantoor, op vlaggen en op naambordjes. Voorts gebruikt zij haar logo op haar website. De website van Lowe begint met cen animatie waar het logo zich van onder naar boven 'ontvouwd' zodat eerst de letters 'we' en daarna de letters 'lo' zichtbaar worden.

Beoordelingvan het geschil 5 Bij de beantwoording van de vraag of WE zich op goede gronden verzet tegen het gebruik door Lowe van het onder ïf weergegeven logo, is allereerst van belang of geoordeeld kan worden dat Lowe hiermee gebruik maakt van een met het WE merk overeenstemmend teken. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een overeenstemmend teken komt het aan op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. In dit verband dient meer accent te worden gelegd op de punten van overeenstemming dan op de punten van verschi I. 6 Voorshands wordt geoordeeld dat het door Lowe gebruikte logo niet valt aan te merken als een met het WE merk overeenstemmend teken. Hoewel de onderste twee letters van het logo van Lowe, op een detail na, gelijk is aan het WE merk, wijkt her logo van Lowe in zijn geheel bezien zodanig af van het WE merk dat het publiek zal beseffen dat het om een geheel ander merk dan het WE merk gaat. De stelling van WE, dat het publiek bij het ton en van het Lowe logo, dit logo associeert met WE, maakt dit niet anders. De enkele associatie is op zichzelf immers onvoldoende om overeenstemming tussen de beide logo's aan te nemen. Het gaat er om dat het publiek enige betekenis hecht aan deze associatie in de zin dat de bedrijven van WE en Lowe iets met elkaar te maken zouden hebben. Dat is i n d it geval niet aannemelijk geworden in het bijzonder niet omdat het hier om volstrekt verschillende bedrijven met een geheel verschillend (aspirant)klantcnpubliek gaat. Ten overvloede geldt dat onvoldoende weersproken is dat Lowe haar logo slechts gebruikt op zeer beperkte schaal en overwegend in de richtingvan haar eigen - deskundig te achten - pu b I i ek dat geen overeenstemming tussen de logo's zal aannemen en dat zij haar logo niet plaatst bij door haar geproduceerde commercials. Daarmee is aannemelijk dat het publiek niet of nauwelijks in aanraking zal komen met het Lowe logo. 7 Reeds op grond van het voorgaand e wordt geoordeeld dat Lowe geen inbreuk maakt op de merkrechten van WE.

18

N O V F M B E R

2 G O 2

B I J B L A D

I N D L I S T H I L L L

8 WE heeft voorts gesteld dat Lowe inbreuk maakt op haar auteursrecht. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen dient het werk een eigen, oorspronkelijk karakter te bezitten dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. In het midden gelaten of dil hier het geval is, wordt niet aannemelijk geacht dat Lowe haar logo heeft ontleend aan het WE logo. De weergave van Lowe over de wijze waarop het logo is totstandgekomen, namelijk onder meer - dat het is ontworpen door Tomlin door middel van cen bepaald blokpatroon en dat de ontwikkeling van het logo in handen was van Lowe International in Londen, is daartoe in dit verband afdoende. 9 Onder verwijzing naar hetgeen onder 6 en 8 is overwogen kan, nu de logo's niet overeenstemmen en het Lowe logo niet aan het WE logo is ontleend, niet worden geoordeeld dat het Lowe logo een nabootsing is van het WE logo. Derhalve handelt Lowe niet on rechtmatig jegens WE. 10 De slotsom is dat de gevraagde voorziening zal worden geweigerd. WE zal, als de in het ongelijk gestelde parlij, in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. Enz.

Nr. 77 Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 13 september 2000 (Tiare/Tiara du vieux cardinal) Mrs. M.Y.C. Poelmaan, M.W van der Veen en W.P.K, Sclieltema Art. i3/\,tkhbBMW In het teken is het woord Tiara een dominan i en onderscheidend element; ook wordt het woord in mailings als blikvanger gebruikt. De woorden Tiare en Tiara vertonen in elk opzicht grote gelijkenis; ook worden ze beide gebruikt om een franse wijn te benoemen, die via eenzelfde verkoopmethode aan het publiek wordt aangeboden. Deze omstandigheden roepen een totaalindruk óp die leidt tot een dusdanig grote mate van overeenstemming dat een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument in verwarring kan raken. De. stellingdat van verwarringmet is gebleken doethieraan niet af omdat het verwarringsgevaar bij het publiek niet hoeft te blijken uit melding aan één van partijen. Art.i4bis,lidiBMW Van een situatie vangedogen is slechts sprake indien de rechthebbende weet of behoort te. weten dat een ander inbreuk op zijn merkrecht maakt. Daarbij telt eventuele wetenschap aan de zijde van de merkgereehtigde voorafgaand aan het moment waarop hij die rechten verkreeg in het algemeen niet. mee bij het beoordelen van de gedoogperiode. In die periode is hij immers geen merkgereehtigde en kan hij bij gebreke van een eigen recht geen enkele actie ondernemen. Daarbij zal hij in die periode over het algemeen ook geen reden hebben om dezelfde aandacht te besteden aan een eventuele inbreuk op het merk als de merkgereehtigde zelf. De wetenschap van de rechtsvoorganger kan in beginsel wel meetellen bij het beoordelen van de duur van de gedoogperiode, maar het bewijsaanbod terzake is niet concreet onderbouwd.

L I G

I" N I )

OM

4 3 1

Grand Cru Expertise 'De Nederlandse Wijnbeurs' BV te Weesp, gedaagde, procureur mr. Ch.E.F.M. Gielen. Gronden van de beslissing 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of niet voldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van de overgelegde bewijsstu kken, staat in dit geding het volgende vast. a Wijn Verlinden en De Nederlandse Wijnbeurs exploiteren beiden een handel in wijnen. Zij verkopen hun wijnen via mailings rechtstreeks aan particulieren. Daarbij richten zij zich niet op de 'gclegenheids'-wijnkoper, maar met name op de geïnteresseerde wijnkoper. Wijn Verlinden verkoopt voorts wijnen aan professionele gebruikers, zoals restaurants. De wijnen van beide partijen worden niet via het normale winkelkanaal aangeboden. b Op i5mei 1992 heeft André Kcrstcns b.v. het woordmerk TIARE onder nummer 513063 doen registreren bij het Bcnclux-Merken bureau. Registratie vond plaats voor waren in de klassen 32 (bieren, minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrij e dranken, vruchtendranken en vruchtensappen, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken) en 33 (alcoholhoudende dranken, uitgezonderd bieren). Het merk TIARE was bedoeld als voortzetting van het merk TIARE DU TAPE dat door een dochterbedrijf van André Kerstens, genaamd Wijnhandel Louis Bogaers b.v., in 1982 was geregistreerd bij het Bcnclux-Mcrkcnburcau, doch dat in verband met appellatiebepalingen niet meer mocht worden gevoerd. c In de loop van 1997 heeft overdracht plaatsgevonden van de activiteiten van Louis Bogaers b.v. aan Wijn Verlinden. Daarbij werd tevens het metkrecht met betrekking tot het woordmerk TIARE door André Kerstens b.v. overgedragen aan Wijn Verluiden. Van deze overdracht heeft aantekening plaatsgevonden in liet Benelux-merkenregister op 12 februari 1998. d Wijnhandel Louis Bogaers b.v., en na de overdracht Wijn Verlinden, gebruiken de naam TIARE in ieder geval sinds 1992 ren behoeve van een Franse wijn, namelijk een appellation contrölée Cótes du Rhdne. eDeNederlandseWijnbcursvcrkooptsinds 1990 een Franse vin de tablc onder de etiketten TRADITION TIARA DU VIEUX CARDINAL en CUVÉE TIARA DU VIEUX CARDINAL. In de mailing van 1990 wordt deze wijn in grote letters aangeduid als CUVÉE TIARA, in de mailing van 1991 als DE NIEUWE TIARA en in de mailing van 1992 als CUVÉE TIARA D U VIE UX CARDTNAL COLLECTION PERSONELLE, SÉLECTION MARTIN PÈRE. f Dc heer J.H.W. Verlinden; direcreur van Wijn Verlinden, heeft in de jaren 1994,1995, en 1996 mailings van De Nederlandse Wijnbeurs toegestuurd gekregen waarin cen wijn met de aanduiding TIARA te koop wordt aangeboden. g Op 12 mei 1995 vond cen internationale inschrijving plaats van het woordmerk TTARA DU VIEUX CARDINAL door Les Crus Prevendus S.A.R.L., een zusteronderneming van de Nederlandse Wijnbeurs, voor de klasse 33 (wijnen), ten behoeve van, onder meer, de Benelux-landcn. 2(.-)

Wijn Verlinden BV te 's-Hertogenbosch, eiseres, procureur mr. B.J.H. Crans, tegen

2.1 Ter ondersteuning van haar vorderingen stelt Wijn Verlinden dat zij op 4 december 1998 heeft geconstateerd dat De Nederlandse Wijnbeurs een uit Frankrijk afkomstige

4 3 2

B I J B L A D


wijn op de Benelux-markt brengt voorzien van een etiket met onder meer de aanduiding TRADITION TIARA, met de toevoeging 'du vieux cardinal'. De Nederlandse Wijnbeurs maakt inbreu k op de merkrechten van Wijn Verlinden, omdat er kans is op verwarring, alsmede kans op associatie met het geregistreerde merk TIARE. Wijn Verlinden heeft het gebruik van de benaming door De Nederlandse Wijnbeurs niet gedoogd, omdat zij niet wist dat De Nederlandse Wijnbeurs cen benaming als bovenvermeld gebruikte. Ook haar rechrsvoorganger, André Kerstens b.v., en haar dochterbedrijf Wijnhandel Louis Bogaers b.v wisten dit niet. 3 De Nederlandse Wij nbeurs voert het volgende tot haar verweer aan. 3.1 Wijn Verlinden heeft het gebruik van de aanduiding gedurende minstens vijf opeenvolgendejaren gedoogd als bedoeld in artikel 14 bis lid 1 van de Benelux-Merkenwet (hierna: BMW). De Nederlandse Wijnbeurs heeft sinds 1990 op grote schaal wijnen onder de naam TRADITION TIARA DU VIEUX CARDINAL en CUVÉE TIARA VIEUX CARDINAL op de markt gebracht. In totaal zijn in de periode 1990 tot en met 1998 bijna anderhalf miljoen flessen onder deze naam verkocht. André Kerstens b.v. moet dit gebruik hebben opgemerkt, terwijl ook de heer Verlinden het gebruik kende, althans behoorde te kennen. Hij ontving al sinds eind 1994 mailings van De Nederlandse Wijnbeurs waarin wijn onder voormelde naam werd aangeboden. Door pas na ruim acht jaar bezwaar te maken handelt Wijn Verlinden in strijd met de redelijkheid en billijkheid, dan wel heeft zij haar rechten verwerkt. Mocht artikel 14 bis BMW toepassing missen dan wordt cen uitdrukkelijk beroep gedaan op rechtsverwerking krachtens het gemene recht. 3.2 Er is geen sprake van direct of indirect verwarringsgevaar. Het woord Tiara is slechts een ondergeschikt bestanddeel van het volledige merk, dat uit 25 of meer letters bestaat. Tiara en Tiare zijn rwee verschillende woorden, Het gaat niet om merken met cen bijzondere onderscheidingskrachr. Het klantenbestand bestaat uit wijnliefhebbcrs die niet snel verward zullen zijn omtrent de herkomst van de wijn. Het gaat om zeer goed geïnformeerd, oplettend publiek. Beide merken bestaan reeds geruime tijd naast elkaar en in de praktijk heeft zich nooit cen zichtbaar geval van verwarring voorgedaan. Het enkele gevaar van associatie levert geen inbreuk op het merkrecht op. 4 De rechtbank is op grond van artikel 37 A van de BeneluxMerkenwet (hierna: BMW) bevoegd van de vorderingen kennis te nemen nu De Nederlandse Wijnbeurs in dit arrondissement is gevestigd. 5 De rechtbank zal in de eerste plaats aan de hand van de relevante omstandigheden globaal beoordelen of van vcrwarringsgevaar bij het publiek sprake is. In de door De Nederlandse Wijnbeurs gebruikte benaming is het woord TIARA een dominant en onderscheidend clement. De overige gebruikte bewoordingen als 'euvee' 'tradition' en 'du vieux cardinal' hebben ieder afzonderlijk, en in samenhang bezien, duidelijk minder onderscheidend vermogen. Van belang is verder dat het woord TIARA door De Nederlandse Wijnbeurs in haar mailings aan het publiek als blikvanger wordt gebruikt, getuige de aanprijzingen in grote letters van 'de nieuwe tiara' en 'cu vee tiara'. De woorden TIARA en TIARE lijken visueel sterk op elkaar, klinken nagenoeg hetzelfde, en hebben betrekking op hetzelfde be-

E I G E N D O M

IS

N O V E M B E R

20 0 2

grip. Daarnaast worden ze beiden gebruikt om een Franse wijn te benoemen, die via eenzelfde verkoopmethode aan het geïnteresseerde publiek worden aangeboden. Deze omstandigheden, bezien in onderling verband, roepen een totaalindruk op die leidt tot een dusdanig grore mare van overeenstemming dat een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument in verwarring kan raken. De stelling van De Nederlandse Wijnbeurs dat zich in de praktijk nooit een zichtbaar geval van verwarring heeft voorgedaan docr hieraan niet af omdat het verwarringsgevaar bij het publiek niet hoeft te blijken uit melding aan één van partijen. Het is heel goed mogelijk dat de consument, in verwarring gebracht, dit in het geheel niet aan de buitenwereld kenbaar maakt. Gelet op het vooro verwogene is er van cen rccc'I verwarringsgevaar bij het publiek sprake. De Nederlandse Wijnbeurs maakt derhalve inbreuk op het merkrecht van Wijn Verlinden. 6 De Nederlandse Wijnbeurs heeft zich voorts beroepen op rechtsverwerking op grond van de BMW, dan wel op grond van het gemene recht, omdat Wijn Verlinden, dan wel haar rechtsvoorganger André Kerstens b.v., gedurende een periode van vijf opeenvolgende jaren het gebruik van de aanduiding door De Nederlandse Wijnbeurs zou hebben gedoogd. 6.1 Ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 14 bis BMW in deze zaak stelt de rechtbank het volgende voorop. Van een situatie van gedogen is slechts sprake indien de rechthebbende weet, of behoort te weten, dat door een ander inbreuk op zijn merkrecht wordt gemaakt. Daatbij telt de eventuele wetenschap aan de zijde van de merkgerechtigde voorafgaande aan het moment waarop hij die rechten verkreeg, anders dan De Nederlandse Wijnbeurs stelt, in het algemeen niet mee bij het beoordelen van de duur van de gedoogperiode. in die periode is hij immers geen mcrkgcrcchtigdc, en kan hij bij gebreke van een eigen recht geen enkele actie ondernemen. Daarbij zal hij in die periode over het algemeen ook geen reden hebben om dezelfde aandacht te besteden aan een eventuele inbreuk op het merk als de merkgerechtigde dat zelf doet. Nu Wij n Verlinden eerst op 12 februari 1998 is ingeschreven als merkgerechtigde is er dus geen sprake van gedogen door Wijn Verlinden voor een minimale periode van vijf jaar. liet bewijsaanbod van De Nederlandse Wijnbeurs met betrekking tot de wetenschap aan de zijde van Wijn Verlinden in de periode vanaf 1990 is gelet op het voorgaande niet relevant en dient te worden gepasseerd. 6.2 De wetenschap van rechrsvoorganger André Kerstens b.v. kan in beginsel meetellen bij het beoordelen van de duur van de gedoogperiode. De rechtszekerheid brengt dit mcc. De Nederlandse Wijnbeurs heeft dienaangaande weliswaar bewijs aangeboden, doch ditaanbod, in tegenstellingtothet bewijsaanbod betreffende de wetenschap van Wijn Verlinden, niet concreet onderbouwd. Het dient dethalve als onvoldoende gespecificeerd te worden afgewezen. 6.3 De Nederlandse Wijnbeurs heeft zich voorts beroepen op rechtsverwerking op grond van het gemene recht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek kunnen rechten worden verwerkt, ook als de gedoogperiode korter is dan vijfjaar, in dat geval dienen echter bijzondere omstandigheden te worden gesteld, en zo nodig bewezen. Dergelijke omstandighc-

18

N O V E M B E R

2 0 0 2

R I J

B L A D


den zijn evenwel niet door De Nederlandse Wijnbeurs aangevoerd, noch gebleken. Het verweer dient dan ook te worden verworpen. 7 Het voorgaande brengt mee dat de vordering sub 1 van Wijn Verluiden voor toewijzing gereed ligt, met dien verstande dat het De Nederlandse Wijnbeurs zal worden verboden gebruik te maken van de aanduiding TIARA, op straffe van na te melden dwangsom. 8 Wijn Vcrlinden heeft niet gemotiveerd toegelicht, noch is gebleken, dat /ij schade heeft geleden als gevolg van het gebruik van de aanduiding TIARA door De Nederlandse Wijnbeurs. De vordering tot vergoeding van schade op te maken bij staat zal dan ook worden afgewezen. Er bestaat bij gebreke van een aannemelijke schade geen grond om deze te begroten op de door De Nederlandse Wijnbeurs genoten winst, zodat ook de gevorderde rekening en verantwoording worden afgewezen. 9 De Nederlandse Wijnbeurs zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Beslissing De rechtbank: verbiedt De Nederlandse Wijnbeurs om na betekening van dit vonnis gebruik te maken van de aanduiding TIARA, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 25.000,- voor iedere overtreding van dit verbod, met een maximum van ƒ 250.000,-; veroordeelt De Nederlandse Wijnbeurs in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Wijn Verluiden begroot op ƒ 3.105,84; verklaart de beslissing tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst afhet meer of anders gevorderde. Enz.

E I G E M D O M

-13 3

van) de rechthebbende, maar wel dat sprake is van valse klemmen en hologrammen, staat de inbreuk op het merken modelrecht van de rechthebbende vast, Als moet worden aangenomen dat gedaagde nagemaakte klemmen en hologrammen van een licentiehouder heeft gekregen zijn de verbodsvorderingen toewijsbaar, maar de. vorderingen tot afgifte, tot opgave van namen, adressen enz. meteen accountantsverklaringen tot schadevergoeding niet. De inbreukmakende producten zijn immers niet in het verkeer gebracht. Voor de afgifte van de in beslaggenomen, beweerdelijk nagemaakte producten is kwade trouw aan de kant van de gedaagde vereist. Als het om vervalste klemmen blijkt te gaan mag kwade trouw echter warden aangenomen omdat de gedaagde bekend was met het systeem van eiseres, en vangedaagde, als containerproducent, verlangd mocht worden de door haar op te brengen merktekens te vergelijken met die van de andere karren, afkomstig van eiseres. Art,46TRIPS-Verdrag Op grond van de rechtspraak van het HvJEC moet worden aangenomen dat art. 46 TRIPS geen rechtstreekse werking heeft, maar dat de nationale regels zoveel mogelijk moeten worden toegepast in het licht van de bewoordingen en het doel van dit artikel. Bij de behandeling van een verzoek tot afgifte moet de eis van proportionaliteit tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregel alsmede de belangen van derden in aanmerking worden genomen. \ Container CentralenA.m.b.A, te Odense, Denemarken, 2 Variant Systemet International AS te Middelfart, Denemarken, eisers, procureur eerst C.VV. Noorda, thans mr. B.J.H. Crans, regen Trocobcl NV te Menen, België, gedaagde, procureur mr. R.J.A.M. Stratcr.

1 Vaststaandefeiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet Nr. 78 Rechtbank te Amsterdam, 13 februari 2002* bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat het volgende vast. (echtheidskenmerken van transportkarren) a CC brengt in Europa transportkarren voor potplanten in het verkeer. Zij of haar tussenpersonen geven karren (verMrs. D. J. Cohen Tervacrt, M. E. Lcij ten en C. M. E. de Koning der: CC-karren) in huur uit. De huurders kunnen hun CCkarren vrijuit ruilen tegen CC-karren van andere huurders. Art. 2, lid 1BTMW Aldus kunnen deze karren beladen worden doorgeleverd, Het feit dat voor een als model gedeponeerd voorwerp octrooi issteeds tegen inruil van een zelfde aantal lege karren. CC onaangevraagd en dat in beide gevallen dezelfde tekening is gedepo-derhoudt de CC-karren en vervangt ze door nieuwe als ze neerd betekent niet, dat het model van het gebruiksvoorwerp tech-versleten zijn. nisch is bepaald. Het modelrecht, dat ziet op het uiterlijk, en het ocIn Nederland en Duitsland is CC op dit terrein nagenoeg trooirecht, dat ziet op het technisch effect van een gebruiksvoorwerp, monopolist. Het CC-systeem is in de branche algemeen bekunnen met betrekking tot hetzelfde voorwerp naast elkaar bestaan. kend. Uitsluitend indien er geen reële alternatieve modellen met een zelfdeb Een transportkar voor planten, ook wel container getechnisch effect dt-nkbaar zijn, is modelbescherming uitgesloten. noemd, bestaat uit cen onderstel op wielen, 4 eenvoudig te (dc)montcrcn hoekstijlen en een aantal inlegplaten. Art. 13A, lid MBMWen art. 14, lid 1 BTMWf art. 13015, lid 1BM W c Container Centralen is houdster van het beeldmerk 'CC' en art. 1 WBN voor de waren: vervoermiddelen, krachtens depot bij het BeHet is aan de houdster van het merken modelrecht om te bewijnelux Merkenbureau van 9 januari 1984, ingeschreven onzen dat van namaak merktekens sprake is, nu dit door de wederparder nummer 397151. tij gemotiveerd wordt betwist. Ook indien de houdster van het merkenmodelrechtnietkanbewijzendatdegedaagdedebeschermdekkm- d CC heeft op 11 september 19S7 het model van een klem gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor Tekeningen en men en hologrammen niet heeft gekregen van [een licentiehoudster Model len, alwaar het is ingeschreven onder nummer 16494Bewijsleveïïngsprocedure loopt. Red.

00.

i 3 4

B I J B L A D


E I G E N D O M

18

N O V L M B E R

2 0 0 2

e Ter onderscheiding van de transportkarren van CC is op Beoordeling haar karren op twee manieren het merk 'CC' aangebracht. 4.1 Op grond van liet bepaalde in artikel 37A BMW, respectievelijk artikel 29 van de BTMW is de rechtbank te AmsierAan de rand van ieder onderstel is een klem bevestigd met dam bevoegd van de onderhavige vorderingen kennis te nedaarop een sticker met het beeldmerk, dat ook op een anmen, nu de gestelde inbreuken gepleegd zijn te Amstelveen. dere plaats met verf op de klem is aangebracht, en het merk 4.z In deze procedure staat vast dat Container Centralen een is tevens aangebracht op een sticker met hologram, die op geldig merkrecht heeft verkregen op bet beeldmerk 'CC'. het onderstel is geplakt. Aangezien de geldigheid van CC's modelrecht op de CCf Begin december 1996 heeft Van Vliet, gevestigd aan de Legklcm wordt betwist, zal de rechtbank eerst daarop ingaan. meerdijk te Amstelveen, 20.000 nieuwe karren besteld bij 4.3 Tn artikel 2 lid 1 BTMW wordt van bescherming uitgeTrocobel, die karren fabriceert. sloten 'datgene wat nodig is voor het verkrijgen van een g Van Vliet is een zakenrelatie van CC. Zij heeft toestemtechnisch effect.' Trocobel heeft ter betwisting van de gelming van CC om op bij derden ingekochte karren originele digheid van CC's modelrecht aangevoerd dat CC voordat zij CC-klemmcn en -hologrammen aan te brengen. Om de de klem als model deponeerde voor deze klem octrooi, heeft klemmen aan te brengen beschikt Van Vliet over cen speaangevraagd en dat zij in beide gevallen dezelfde tekening ciale tang van CC. van de klem heeft gcd cponeerd. Daarmee staat volgens Troh Op 17 december 1996 heeft Trocobel deze tang bij Gctru cobel vast dat her model van de klem technisch is bepaald. transport b.v. (verder: Gctru), een zusterbedrijf van Van 4.4 Voornoemd standpunt is in zijn algemeenheid onjuist. Vliet, afgehaald. Zij heeft daarvoor een ontvangstbewijs geHet modelrecht, dat zie t op het uiterlijk, en het octrooi recht, tekend, met daarop de afspraak dat de tang na de totale dat ziet op het technisch effect van een gebruiksvoorwerp, transactie retour komt. kunnen met betrekking tot dezelfde klem naast elkaar bei Op 10 januari 1997 heeft de politie te Amstelveen cen parstaan. Zoals CC onweersproken heeft gesteld blijkt uit de tij van 6S4 nieuwe transportkarren in strafrechtelijk beslag beschrijving bij de octrooiaanvraag dat het beoogde techgenomen, vlak voordat deze door Trocobel afgeleverd zounisch effect van de klem is: een methode om cen mcrkplaat den worden bij Van Vliet. rondom een hoekig object aan te brengen, zodanig dat een j Namens de Stichting Namaakbestrijding heeft R. F.A. Verpoging om de plaat te verwijderen de plaat doet breken aart, coördinator opsporingen, in zijn naar aanleiding van langs een breuklijn. Uitsluitend indien er geen reële alternatieve modellen met een zelfde technisch effect denkbaar deze beslaglegging opgestelde schriftelijke aangifte van 15 zijn, is in o delbescherming uitgesloten. Daarvan kan in het januari 1997, onder meer het volgende gerelateerd: onderhavige geval niet worden uitgegaan, nu Trocobel onIdentificatie: als namaak voldoende heeft weersproken en de rechtbank met eigen Nadat mij enkele monsters uit de bovengenoemde partij waren getoond stelde ik vast dat het hier om namaaklabels van de Containerogen heeft kunnen zien, dat eenvoudig een andere vorm voor de klem zou kun nen worden ontworpen met eenzelfde Centralen ging. technisch effect. Deho\ogia.mmendieopdegenoemdecontainersgeplaktzatenrver4.5 Het standpunt van Trocobel dat uit de bij het modeltonen de volgende afwijkende kenmerken; - het cijfer '3' op de. sticker wijkt qua vorm af van het originele cijferdepot gevoegde tekeningen onvoldoende de kenmerkende eigenschappen van het model blijken, deelt de rechtbank, '3' op het hologram; afgaand op de in kopie ovcrgcl egde tekeningen, niet. De gehet groene kader met daarin 'CC' is qua print van een slechte kwadeponeerde afbeeldingen tonen de klem van alle kanten en liteit. De inkt is vrij eenvoudig van de sticker af te krabben. Dit is bij in geopende en gesloten vorm. Daarmee zijn de uiterlijke de originele hologrammen niet het geval; aspecten van de klem, die als één geheel dienen te worden - de tekst in het hologram te weten 'Avery security property of CCbeschouwd, naar het oordeel van de rechtbankduidelijk. De Odense/Denmark' is bij de hologrammen zoals die op de. bovengesi otsom is dan ook dat CC zich op het modelrecht kan beroenoemde containers aanwezig waren te makkelijk leesbaar. Dit is bij pen. de originele hologrammen niet het geval; 4.6 In deze procedure staat vast dat beslag is gelegd op 684 - de achterzijdevan het originele hologram is wit. Dit is bij de boven- nieuwe transportkatten vlak voor levering door Trocobel genoemde hologrammen niet het geval. aan Van Vliet. Voorts staat vast dat deze karren waren voorDe metalen klemmen die aan de genoemde partij containers zijn zien van klemmen gelijk aan het door CC gedeponeerde m 0aangetroffen vertonen de volgende afwijkende kenmerken: dcl met daarop het CC beeldmerk en van stickers met daarop - de sticker die aan de voorkant, in het midden, geplakt is, is makke-een hologram met het CC beeldmerk. lijk van de metalen klem ofte krabben. Dit is bij de originele stickers4.7 CC heeft aan haar vordering uitsluitend ten grondslag op de klemmen niet het geval; gelegd dat de klemmen en de hologrammen (verder samen - de sticker op de genoemde metalen klemmen is wit met daarin eenaangeduid als 'merktekens') op de in beslag genomen kargroen'CC'-logo.De achterkant is niet bedrukt.Bij de originele stickersren nagemaakt en dus vals, zijn. indien deze echt zijn, kan haar vordering niet slagen. Het is aan CC om te bewijzen dat op de klemmen is het logo weliswaar groen echter de achtergrond is van namaakmerktekens sprake is, nu dit door Trocobel gebedrukt met kleine logo's van 'CC'. motiveerd wordt betwist. Het feit dat Trocobel het verweer g Op 30 januari 1997 heeft Container Centralen voordat van nagemaakte merktekens geen sprake is, niet heeft noemde partij strafrechtelijk in beslag genomen transportgevoerd in de kort geding-procedure tussen partij en over de karren in conservatoir beslag tot afgifte doen nemen, na onderhavige kwestie, maakt niet dat zij dat verweer thans daartoe van de president van de rechtbank te 's-Gravenhage niet alsnog mag opwerpen. Trocobel heeft dit verweer ook verkregen verlof. niet te laat gevoerd, aangezien de volgens CC uit het beslag (...)

ia

N O V E M B E R

2 0 0 2

B I J B L A D


afkomstige bewijsstukken pas bij pleidooi in de onderhavige procedure ter kennis van Trocobel zijn gebracht. 4.8 Indien in deze procedure ZOLI komen vast te staan dat de klemmen en stickers niet, zoals Trocobel stelt, van Van Vliet afkomstig zijn, dan staat daarmee vast dat sprake was van valse merktekens en datTrocobel moedwillig inbreuk heeft gemaakt op het merken modelrecht van CC. Trocobel heeft immers niet gesteld dat zij anders dan via Van Vliet legaal aan originele CC-stickers en -klemmen kon komen. Ook staat in dat geval vast dat Trocobel niet reeds naar waarheid dein onderdeel 5 van hetpetitumgenoemdegegevens heeft verstrekt, hetgeen zij dan alsnog zal moeten doen. Dit alles betekent dat indien CC bewijst dat Trocobel de door haar aangebrachte stickers en klemmen niet van Van Vliet heeft gekregen, de vordering van CC in beginsel in zijn geheel toewijsbaar is. 4.9 CC wordt niet gevolgd in haar standpunt dat zij laatstbedoeldbewijs reeds heeft geleverd. De door CC overgelegde verklaringen van de heren Van Vliet en Klaver en de daarbij aansluitende gespreksnotitics van 12 december 1996 zijn betwist en kunnen, zolang beiden in de onderhavige procedure niet als getuigen zijn gehoord, niet bijdragen aan het bewijs. Voorts staat tegenover de - betwiste - verklaringen van derden die meedelen dat Trocobel betrokken is bij de handel in valse merktekens, de erkenning door CC dat ook aan de betrouwbaarheid van Van Vliet kan worden getwijfeld. De overige door CC genoemde omstandigheden, zoals het feit dat Trocobel geen kosten voor her aanbrengen van de merktekens heeft gefactureerd en het feit dat wel een ontvangstbewijs voor de tang, maar niet voor de merktekens is afgegeven, zijn in dit verband onvoldoende redengevend, wantdaarvoorkunnen ookandere verklaringen bestaan dan die dat de merktekens niet door Van Vliet zij n geleverd. 4.roOokindienCC niet kan be wij zen dat Trocobel de klemmen en stickers niet van Van Vliet heeft gekregen, maar wèl dat sprake is van valse Memmen en stickers, staat de inbreuk op het merken modelrecht van CC vasr. f Iet beroep van Trocobel op impliciet door CC verleende toestemming faal t. Op grond van de omstandigheid dat Van Vliet van CC zelfstandig originele CC-klemmen en -hologrammen mocht aanbrengen, kan niet worden aangenomen dat Van Vliet namens CC toestemming zon mogen en kunnen geven nietoriginclc merktekens aan te brengen. 4.11 CC wordt evenmin gevolgd in haar standpunt dat het bewijs dat sprake is van valse merktekens reeds is geleverd. Weliswaar heeft CC bij pleidooi één klem en twee hologrammen getoond en aan de rechtbank overgelegd, waarvan ook Trocobel heeft erkend dat deze op een aantal onderdelen afwijken van originele door CC bij pleidooi getoonde en overgelegde CC klemmen en hologrammen, maar Trocobel heeft betwist dat eerstgenoemde klem en hologrammen uit het beslag afkomstig zijn. Dat laatste zal vast moeten staan om te kunnen concluderen dat sprake is van valse merktekens. Tevens zal moeten blijken dat de geconstateerde verschillen niet zijn terug te voeren op het feit dat het origineel meer versies kent, of anders is dan door CC getoond. De onder r.j genoemde bevindingen van de heer Veraart van de Stichting Namaakbestrijding vormen op zichzelf beschouwd nog niet voldoende bewijs van valsheid, nu de juistheid van deze verklaring door Trocobel is betwist.

E I G E N D O M

4.12 In het onder 4.10 bedoelde geval dat moet worden aangenomen dat Trocobel nagemaakte klemmen en stickers van Van Vliet heeft gekregen, zijn de verbodsvorderingen 1 en 2 van het petitum toewijsbaar en zal over de hoogte van een daaraan te verbinden dwangsom (2.1 sub 7) nog beslist moeten worden. Voor toewijzing van de onderdelen 3, 5 en 6 van het petitum is geen plaats wanneer het gaat 0111 van Van Vliet afkomstige merktekens die - naar vooralsnog moet worden aangenomen - alle op de in beslag genomen karren zijn geplaatst. Trocobel heeft reeds opgegeven dat zij 700 merktekens van Van Vliet heeft gekregen en in deze procedure is niet gesteld of gebleken dat indien Van Vliet de merktekens heeft geleverd zij meer merktekens aan Trocobel heeft geleverd dan benodigd waren voor de voor haar bestemde in beslag genomen partij karren. Aangezien deze karren niet in het verkeer zijn gebracht, is er dan evenmin reden voor verwijzing naar de schadestaatprocedure (2.1 sub 8). CC heeft immers tegenover het standpunt van Trocobel dat er van schade geen sprake zou zijn, gesteld dat zij schade heeft geleden omdat Trocobel karren in het verkeer heeft gebracht, waarvoor geen onderhoudscontracten met haar zijn gesloten en die zij bij beschadiging dient te herstellen of te vervangen. Nu voorts door CC niet is bestreden dat Trocobel door Van Vliet voor de karren niet is betaald, is er in het hier besproken geval geen reden om gedaagde te veroordelen tot winstafdraclit (2.1 sub 9). 4.13 De vordering tot afgifte van de in beslag genomen karren (2.1 sub 4) en het in dat kader door Trocobel gevoerde verweer zullen hierna worden besproken. Deze bespreking is van belang voor het geval dat inbreuk komt vast te staan, ófwel doordat bewezen wordt dat de merktekens niet van Van Vliet afkomstig zijn, ófwel doordat bewezen wordt dat de merktekens vals zijn. 4.14 De rechtbank stel t voorop dat het CC-merk op de klemmen en hologrammen dient om de CC-karren in IILIII geheel, dus mét hoekstijlen en inlegplaten, te onderscheiden van andere karren. Dit betekent dat de karren in hun geheel als inbreukmakende zaken dienen te worden aangemerkt, zodat het feit dat de merktekens uitsluitend op de onderstellen zijn aangebracht geen grond is de afgifte, indien bevolen, te beperken tot alleen de onderstellen. Het voorgaande houdt tevens in dat de door Trocobel in verband met de beslagkostcn geponeerde stelling dat ten onrechte op de hele karren beslag is gelegd in plaats van op alleen de merktekens, niet opgaat. 4.15 CC heeft haar vordering tot afgifte gebaseerd o p artikel 1 van de Wet Bestrijding Namaak-producten (WBN) voorzover het om de model inbreuk gaat en op artikel 13 bis lid 1 BMW voorzover het de merkinbreuk betreft. Naar liet oordeel van de rechtbank is dat juist, omdat CC zich aldus baseert op het recht dat gold ten tijde van het indienen van haar vordering. Aangezien het daarna ingevoerde artikel 14bis BTMW geen terugwerkende kracht heeft, kan de vordering tot afgifte niet op de BTMW worden gebaseerd. Hoewel afgifte in de WBN, anders dan in de BMW en de BTMW, niet met zoveel woorden wordt beperkt tot gevallen van inbreuk te kwader trouw, is een dergelijke beperking wel overeenkomstig de bedoeling van ook de WBN. De rechtbank

4 3 6

B I J B L A D


gaat er dan ook van uit dat ook voor het slagen van een vordering tot afgifte gebaseerd op de WBN kwade trouw vereist is. In de onderhavige zaak zal voorgaande overweging echter niet van doorslaggevende betekenis zijn want indien komt vast te staan dat het gaat om valse klemmen en stickers, staat tevens vast dat de merken modelrechtinbreuken te kwader trouw zij n gemaakt. Het gaat immers niet (alleen) om kwade trouw van Trocobel, het gaat erom of de inbreuk als zodanig moedwillig is geweest en dat zal in de regel zo zijn bij nagemaakte klemmen en stickers. Wat Trocobel betreft is reeds overwogen dat haar kwade trouw vaststaat indien het in 4.8 vermelde bewijs wordt geleverd. Echter, ook indien CC slaagt in de in 4.10 bedoelde bewijslevering staat Trocobels kwade trouw in beginsel vast. De verschillen tussen het door CC overgelegde originele en het door haar overgelegde nagemaakte hologram zijn immers, zoals CC ten pleidooie heeft laten zien en de rechtbank zelfheeft waargenomen, zodanig dat zij bij vergelijking eenvoudig op te merken zijn. Aangezien Trocobel bekend was met het CC-systecm en de daarbij horende merktekens, mocht van haar als containerproducent verlangd worden de door haar op te brengen merktekens te vergelijken met die van andere CC-karren. Dat zij in deze geen vergewissings- of onderzoeksplicht zou hebben, zoals zij heeft verdedigd, gaat niet op. De conclusie is dat aan het vereiste van kwade trouw is voldaan indien het in 4.8 en/of 4.10 vermelde bewijs word t geleverd. 4.16 Van belang is voorts artikel 46 van het TRlj?S-verdrag. Op grond van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 14 december 2000 (celex-nummer 698J0300) dient te worden aangenomen dat artikel 46 TRIPS geen rechtstreekse werking heeft, maar dat de nationale regels zoveel mogelijk dienen te worden toegepast in liet licht van de bewoordingen en het doel van dit artikel. Artikel 46 TRIPS bepaalt onder meer, voor zover hier van belang, dat bij de behandeling van het verzoek tot afgifte de eis van proportionaliteit tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregel alsmede de belangen van derden in aanmerking dienen te worden genomen. Met inachtneming van vorenbedoelde proportionalitcitstoets is de rechtbank van oordeel dat, indien na bewijslevering inbreuk komt vast te staan, het belang van CC bij afgifte van de inbreukmakende goederen in het onderhavige geval dient te prevaleren boven het belang van Trocobel. TrocobeFs zuiver financiële belang van ƒ 39.000,- weegt niet op tegen het belang van CC dat effectief wordt opgetreden tegen piraterij, nu Trocobel ontkent zich aan piraterij te hebben schuldig gemaakt en CC onweersproken heeft u i teengezet dat op grote schaal inbreuk op haar rechten wordt gemaakt, hetgeen voor haar zeer moeilijk te voorkomen is en waardoor zij aanzienlijke en voortdurende schade lijdt. Nu de af te geven karren naar het oordcel van de rechtbank niet een onevenredige hoge waarde vertegenwoordigen ten opzichte van het belang van de merkhouder bij afgifte, ziet de rechtbank geen reden tot het alsdan toekennen van een vergoeding aan Trocobel als bedoeld onder 3.5. 4.17 Alvorens verder te beslissen zal CC in de gelegenheid worden gesteld tot het leveren van het onder 4.7 en/of 4.9 bedoelde bewijs.

E I G E N D O M

18

N O V E M B E R

20(12

Beslissing De rechtbank: - laat CC toe tot het bewijs dat Trocobel de door haar op de in beslag genomen karren aangebrachte stickers en klemmen niet van Van Vliet heeft gekregen; en/of - dat de klemmen en hologrammen op de in beslag genomen karren vals zijn; enz.

Nr. 79 Arrondissementsrechtbank te Maastricht, 16 mei zooz* (nietig model) Mrs, A.M. Adelmeijer, R.II.J. Otto en C.M.j. van den Acker Art. 2, lid 1 BTMW en art. 7, lid 1 Richtlijn 98/71 EG (Modelknrichttijn) Artikel 2, lid 1 BTMW is achterhaald door artikel 7. lid 1 van de Richtlijn 9S/71 EG. De Richtlijn is in Nederland nog niet geïmplementeerd, terwijl dat op 28 oktober 2001 het geval had moeten zijn. Volgens vastejurisprudentie moet dan een richtlijn-conforme interpretatie van de desbetreffende artikelen in de nationale wetgeving volgen. Dit houdt in dat kenmerken in het model die door een technische functie worden bepaald niet voor bescherming in aanmerking komen. Dat er alternatieven in de technische functie mogelijk zijn doet hieraan niet af. De afsluitelementen zijn volledig bepaald door het beoogde technische effect en de wijze van bevestiging van de afsluitelementen in het gedeponeerde model is een technische functie, die op grond van de richtlijn-conforme interpretatie niet voor bescherming op grond van de BTMW in aanmerking komt. De vorm van het afsluiielement heeft onvoldoende onderscheidend vermogen voor bescherming als model. Synergys te Puurs, België, eiseres, procureur mr. P.Th. van Alkemade, tegen Geha BV te Maastricht, gedaagde, procureur mr. EJ.A.M, Knccpkcns. z Het geschil 2.1 Synergys is sinds 1 juni 1996 rechthebbende op het internationale modeldepot DM/017594 voor onder meer de Benelux. Volgens Synergys heeft dit depot betrekking op mappen met daarbij behorende afsluitelementen. Synergys heeft geconstateerd dat Geha een inbreukmakend afsluitelement inclusief map op de markt brengt. Op grond van artikel 14 van de eenvormige Eeneluxwet inzake tekeningen of modellen stelt Synergys zich te kunnen beschermen tegen deze modclrcchtinbrcuk ten gevolge waarvan Synergys ook schade lijdt. 2.2(...)

3 De beoordeling 3.1 Ter zitting van 22 januari 2002 heeft Synergys haar cis veranderd/vermeerderd in die zin dat zij thans tevens stelt dat de mappen behorende bij de door haar gefabriceerde * Beroep ingesteld. Red.

18

N O V E M B E R

2 0 0 2

K I J B L A D


twee afsluitclcmenten onderdeel uitmaken van het modelrechtdepot DM/017554. Geha heeft op zich geen bezwaar gemaakt tegen de eisverandering/vermeerdering doch zij betwist de achterliggende zienswijze. Volgens Geha blijkt uit het overgelegde modelrechtdcpot dat het modelrecht slechts betrekking heeft op één afsluitelcment, althans is haar onduidelijk dat het betrekking zou hebben op twee afsluitelemcntcn, en niet de daarbij behorende map. Dat laatste blijkt volgens haar uit het feit dat de map - als te doen gebruikelijk bij niet bij liet model behorende onderdelen van het d e p o t - i s getekend middels onderbroken lijnen. De rechtbank is van oordeel dat uit de beschrijving van {Objets: 'Eléments déxtrémités pour classeur') en de tekening bij het modelrechtdepot blijkt dat in casu slechts het modelrecht i s verleend aan de afsluitclem enten en niet aan de daarbij behorende map. Daarnaast is uit het depot af te leiden dat het een meervoudig depot betreft namelijk van twee afsluitclcmenten hetgeen is afteleidcnuitdeduidelijkleesbarebeschrijving: 'Nombrede dessins et modèles: 2'. 3,2 Dan komt vervolgens de vraag aan de orde of middels depot DM/017594 niet een model wordt beschermd waarvan de kenmerken uitsluitend door een technische functie worden bepaald en Geha derhalve terecht op deze grond de nietigheid van dit modelrechtdepot inroept. De rechtbank overweegt dat voor wat betreft het technisch effect van een model als weergegeven in artikel 2 lid 1 van de Eenvormige Bcncluxwet inzake tekeningen en modellen, dit artikel achterhaald is door artikel 7 lid 1 van de Richtlijn 98/71/EG dat luidt: Een modelrecht geldt niet voor de uiterlijke kemmerhen van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. De betreffende richtlijn is door Nederland nog niet geïmplementeerd terwijl dat op 28 oktober 2001 het geval had moeten zijn. Uit vaste jurisprudentie blijkt dat dan een richtlijn-conforme interpretatie van de betreffende artikelen in de nationale wetgeving moet volgen. Dit houdt in dat de kenmerken in het model die door een technische functie worden bepaald niet voor bescherming in aanmerking komen, als ook weergegeven in overweging 14 voorafgaand aan de betreffende Richtlijn. Dat et, zoals door Synergys aangevoerd, alternatieven in de technische functie (in casu: de bevestiging) mogelijk zijn, doet hieraan niet af. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de afsluitelementen van Synergys volledig bepaald door het daarmee beoogde technische effect, te weten het afsluiten van een map en is de wijze van bevestiging van de afsluitclcmenten in het door Synergys gedeponeerde model cen technische functie die, op grond van richtlijn-conforme interpretatie, niet voor bescherming op grond van de Eenvormige wet inzake tekeningen en modellen in aanmerking komt. Dit zo zijnde is nog slechts aan de orde de vorm, het bovenaanzicht, van. het afsluitelement, te weten een langwerpig vlak ter afsluiting van een map met aan cen zijde afgeplatte schuine hoeken. Dit nu heeft volgens de rechtbank onvoldoende onderscheidend vermogen, onvoldoende nieuw uiterlijk om als model bescherming te genieten. Dit betekent dat Geha zich terecht beroept op de nietigheid van het depot DM/017594.

F I C E ^ D O M

4 5 7

3.3 De vordering van Synergys zal derhalve worden afgewezen en Synergys zal, als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. 3.4 In het dictum zullen de bedragen worden weergegeven in euro's. Uitspraak De rechtbank: wijst de vorderingen van Synergys af; veroordeelt Synergys in de kosten van deze procedure aan de zijde van Geha gevallen en tot op heden begroot op € 181,51 aan griffierechten en € 1.170,75 voor salaris procureur; verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 80 Gerechtshof te Amsterdam, 13 september 2001 (Maglite) Mrs. A. Ruttcn-Roos, M.A. Goslings en B.M. vroom-Cramer Art. 2, lid 7 Berner Conventie (Eindarrest) Anders dan de rechtbank is het Hofvan oordeel dat de reciprociteitsregel van art. 2 lid jRCnietis beperkt tot de situatie waar de auteursrechtelijke bescherming van alle werken van toegepaste kunst bij wet is uitgcslo ten. Zowel uit de tekst als uit de strekking van het desbetreffende verdragsartikel volgt dat het in de reciprociteitsregel gaat om de bescherming van het concrete werk. Art. 2, lid/f art. 177 Rv (Eindarrest) Nu Buzaglo gemotiveerd betwist dat Mag in Nederland auteursrechtelijke bescherming van de zaklampen kan inroepen, zal Mag ingevolge het bepaalde in art. 177 van het Wetboek vanBurgcrlijke Rechtsvordering, de door haar gestelde rechten enfeiten dienen aan te tonen. Art. 2, lid 7 en art. 5, lid 4 BC ƒ 177 Rv (Eindarrest) Mag zal derhalve hetzij moeten bewijzen dat zij terzake van de onderhavige zaklampen in de VS auteursrechtelijke bestherminggeniet,hetzijdatnietdeVSmaarCanadagcldtalsland van oorsprong van de lampen. Art. 2, lid7Berner Conventie (Tussenarrest 26-8-'99) Gebruiksvoorwerpen als zaklampen genieten ingevolge de 1976 Copyright Act in de VS alken auteursrechtelijke bescherming als zij voldoen aan het vereiste dat het gaat om voorwerpen met decoratieve kenmerken, waarbij deze kenmerken te scheiden zijn of althans los kunnen worden gezien van defunctionele aspecten van het voorwerp. Het bewijs dat de Mag zaklampen behoren tot de door de 1976 Copyright Act beschermde gebruiksvoorwerpen is (nog) niet geleverd. Art. 5, lid 2 Berner Conventie (Tussenarrest 2.6-8-'9s)AanhetontbrekenvanhetCopyrightteken op de zaklampen van Mag komt geen betekenis toe. ingevolge art. 5 lid 2 BC is het genot en de uitoefening van de rechten uit de BC immers aan geen enkele formaliteit onderworpen. Op de regel dat krachtens de 1976 Copyright Act in de VS aan gebruiksvoorwerpen geen auteursrechtelijke bescherming toekomt bestaan uitzonderingen, maar dit is niet steeds het geval wanneer

B I J B I A D


E I G F N D O M

18

N O V E M B F H

2 0 0 2

sprake is van decoratieve kenmerken die n\et onlosmakelijk zijn ver-kleine Mirage Lite op de Mini Maglite. Geen inbreuk door Mirage bonden met de functionele aspecten. Het enkele feit dat het United Lite op de woordmerken Maglite en Mag-lite. States Court of'Appeals, second circuit, van 12 september 1985, in de zaak van carol Barnhart inc. tegen deEconomy Cover CorporationArt. 6:162 BWj'J art. 14, lidS TiTMW het criterium 'onlosmakelijk verbonden' hanteert bij de afwijzing (Eindarrest) Mag legt aan haar vordering uit onrechtmatige van het auteursrecht op devormgevingvan eenpaspop, betekent niet daad 10 andere gedragingen ten grondslag dan handelingen die loudat in de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming toekomtter bestaan uit inbreuk op een tekening of model. De door Mag aanaan het ontwerp van een gebruiksvoorwerp in al die gevallen dat degevoerde gedragingen en omstandigheden leiden niet tot het oordeel decoratieve kenmerken niet onlosmakelijk verbonden zijn met de datBuzaglo door nodeloze nabootsing verwarring zaait. Ook los van functie van het ontwerp. denabootsingleverendegedragingenvanBuzaglogeenfeitenbestand op dat onrechtmatig geacht kan worden jegens Mag. Art. 4 Bemer Conventie (Tussenarrest 12-1 o-'oo) Een redelijke uitleg van art. 4 van Mag Instruments Ine te Ontario, Verenigde Staten van Amede Bemer Conventie, zoals vastgesteld bij de Akte van Rome (thans rika, appellante, incidenteel geïntimcerde, procureur mr. art. 3, rei.), brengt mee dat daaronder moet worden verstaan dat deA.R.T. Odle, desbetreffende lampen zoals die in d.e Verenigde Staten zijn geprodutegen ceerd en gepubliceerd, binnen een periode van ten hoogste 30 dagen Buzaglo BV te Amsterdam, geïntimeerde, incidenteel appelna de publicatie in de Verenigde Staten in Canada ter beschikking lante, procureur mr. E.M. Polak, van het publiek zijn gekomen. Mag is niet in dit bewijs geslaagd. a Gerechtshof te Amsterdam, ïz november 1998 (A. RuttenArt.i,lidzBMW Roos, P.P. Ysland-van Veen en M.A. Goslings) (Eindarrcst) De vormmerken zijn niet nietig op grond van de omstandigheid dat de gedeponeerde vorm de wezenlijke waarde vande waar beïnvloedt. Weliswaar zijn de zaklampen van Mag op aan-4 Behandeling van het hoger beroep trekkelijke wijze vormgegeven en kan die vormgeving een rol speten4.1 liet gaat in dit geding om het volgende. Mag is gevesbij de beslissing van liet kopende publiek tot de aanschaf van een tigd in de Verenigde Staten van Amerika (VS). Zij produMaglite of een Mini Maglite over te gaan, maar dit betekent niet dat ceert zaklampen onder de naam Maglite. De lampen zijn het uiterlijk en de vormgevingvan de zaklampen van Mag door hun ont worpen door de oprichter van Mag, de heer Maglica. Omfraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate de markt- streeks 1979 is de zaklamp in groot model (de D-Ccll zakwaarde van de lampen bepalen. Buzaglo heeft niet aannemelijk we-lamp; de Maglite) op de markt gebracht en in 1983 in klein ten te maken dal de Maglite en de Mini Maglite voornamelijk uit model (de AA-Ccll zaklamp; de Mini Maglite). Zowel met betrekking tot de Maglite als met betrekking tot de Mini esthetische overwegingen worden aangeschaft. Maglite heeft Mag diverse merkdepots verricht. Deze vormen woordmerken zijn alle geregistreerd in de registers van Art. 1, lid 1 BMW (Eindarrest) DeMagzaklampen vertonen een aantal uiterlijke het Benelux-Mcrkcn bureau. kenmerken die wel degelijk kunnen dienen om deze zaklampen te 4.2 Buzaglo is importeur en distributeur van fletsaccessoires onderscheiden van andere zaklampen die op de markt verkrijgbaaren fietsonderdelen. Zij brengt deze artikelen op de markt zijn. onder haar merk Mirage. Buzaglo heeft het merk Mirage in '993 voor zaklantaarns gedeponeerd. Zij brengt zaklampen in het verkeer onder de naam Mirage Lite. Er is cen groot en Art.13A.lid ibBMW (Eindarrest) Bij het oordeel of de grote en de kleine Mirage Lite een ldein model Mirage Lite. inbreuk maken op de merken vanMagdoordat zij zodanige uiterlijke 4.3 Mag heeft in deze procedure diverse vorderingen jegens overeenstemming vertonen met de Maglite en de Mini Maglite dat Buzaglo ingesteld. De vorderingen hebben zowel betrekbij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associ-king op de grote Mirage Lite als op de kleine. De vorderinatie, met de lampen van Mag kan ontstaan speelt, behalve de mategen zijn erop gericht dat Buzaglo de verspreiding van de van overeenstemming, ook de onderscheidende kracht van de merken Mirage Lite staakt, dat de Mirage Lite uit de handel wordt een rol. Het verwarringsgevaar is immers groter naarmate de ondergenomen en dat Mag schadevergoeding ontvangt. Mag scheidende kracht van het merk sterker is. grondt haar vorderingen op schending van haar auteursrechten met betrekking tot de Maglite en de Mini Maglite, op schending van haar merkrechten en op onrechtmatige Art. 1, lid 1 BMW (Eindarrest)Ds consument kan deMaglite reeds op afstand her- daad. De rechtbank heeft de vorderingen goeddeels toegekennen aan de vormgeving. Dat er zaklampen op de markt zijn die wezen voorzover her gaat om de groteMirage Lite. De rechtgrote gelijkenis vertonen met de Maglite doet niet af aan het onder- bank is van oordeel dat deze zaklamp inbreuk maakt op het scheidend vermogen van het merk. Met gaat bij die andere lampenauteursrecht dat Mag ter zake van de Maglite toekomt. De immersom inbreukmakende lampen. Voorts treedt Mag aljarenlang vorderingen met betrekking tot de kleine Mirage Lite heeft wereldwijd op tegen inbreukmakers. Tenslotte staatvast dat Mag op de rechtbank alle afgewezen. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat Buzaglo met de kleine Mirage Lite geen ingrote schaal reclame voor haar lampen maakt, waardoor het onderbreuk maakt op het auteursrecht van Mag aangezien de scheidend vermogen van haar merken wordt versterkt. kleine Mirage Lite op essentiële punten aanmerkelijke verschillen vertoont met de Mini Maglite. Van inbreuk op het Art.i3A,lidlBMW (Eindarrest) Inbreuk op hetvonnmerk ten aanzien van de Mag- vorm- of woordmerk terzake van de Mini Maglite is volgens lite door de grote Mirage Lite aangenomen. Geen inbreuk door dede rechtbank evenmin sprake. De vordcri ng uit onreclitnia-

1 £

N O V E M B E R

2 C 0 2

E I J B L A D


tige daad is afgewezen aangezien Mag op dit punt volgens de rechtbank niet aan haar stelplicht heeft voldaan. 4.4 Het appèl van Mag is gericht tegen de afwijzing van haar vorderingen met betrekking tot de Mini Maglite. Volgens Mag (grief I) is er wel degelijk sprake van schending van haar auteursrecht tetzake. Mag stelt zich op het standpunt dat Buzaglo met de kleine Mirage Lite voorts inbreuk maakt op het vormmerk en het woordmerk van de Mini Maglite (grief TI en m ) . Met grief IV betoogt Mag dat Buzaglo bovendien onrechtmatig jegens haar handelt door in het handelsverkeer nodeloos verwarring te creëren tussen de Mini Maglite en de kleine Mirage Lite. 4.5 Buzaglo stelt zich bij grief 1 in incidenteel appèl op het standpunt dat aan Mag, op grond van het bepaalde in de Berner Conventie 1971 hoedan ookgeen auteursrechtelijke bescherming terzake van de Maglite en de Mi ni Maglite toekomt. Met grief II betoogt zij dat meer in het bijzonder de Maglite niet als een auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt aangezien er geen sprake is van een nieuw en oorspronkelijk werk. Grief 111 van Buzaglo bestrijdt het oord cel van de rechtbank dat de grote Mirage Lite inbreuk maakt op het auteursrecht van Mag op de Maglite. G rief IV is gericht tegen de (gedeeltelijke) toewijzing van de vorderingen van Mag. 4.6 Grief I van Buzaglo heeft de verste strekking. I Iet hof zal deze grief'derhalve als eerste behandelen. Buzaglo betoogt dat Mag, gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie, geen auteursrechtelijke bescherming van de Maglite en de Mini Maglite toekomt, aangezien Mag deze bescherming niet heeft in het land van oorsprong, dat wil zeggen in de Verenigde Staten. Het gaat hier immers om gebruiksvoorwerpen en aandcrgclijkc'uscful articlcs' komt naar Amerikaans rechr(par. 101 en 102 van deUS Copyright Act 1976) in het algemeen geen auteursrechtelijke bescherming toe. Een uitzondering op deze regel bestaat slechts voor gebruiksvoorwerpen waarbij de decoratieve kenmerken los kunnen worden gezien van de functionele/ technische aspecten. Daarvan is bij de Maglite en de Mini Magl i te, aldus Buzaglo, geen sprake. Daar komt nog bij dat Mag de zaklampen niet heeft voorzien van een copyright notice. Voorzover het gaat om werken die op de markt zijn gebracht voor 1 maart 1989 (de datum van toetreding van de Verenigde Staten tot de Berner Conventie) betekent het en kclc ontbreken van de co pyright notice reeds dat er in de Verenigde Staten geen auteursrechtelijke bescherming voor de zaklampen van Mag bestaat. 4.7 Mag stelt zich in deze procedure op het standpunt dat het niet aan haar is om aan te tonen dat haar zaklampen in het land van oorsprong auteursrechtelijk beschermd zijn. Op Buzaglo rust de plicht om aan te tonen dat dit niet het geval is. Voorts voert Mag aan dat de rcciprocitcitsrcgcl van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie haar niet deert aangezien dit artikel alleen van toepassing is wanneer een land auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst bij wet heeft uitgesloten. Van de mogelijkheid tot het maken van een dergelijke wet heeft de Verenigde Staten geen gebruik gemaakt. Daar komt bij dat het auteursrecht van Mag op de Maglite en de Mini maglite in de Verenigde Staten nimmer is betwist. Mag beschikt weliswaar niet over rechterlijke uitspraken waarin haar auteursrecht in de Verenigde Staten op de

E I G E M O O M

1 3S

zaklampen met zoveel woorden wordt erkend, maar dit vindt zijn ver klaring in de omstandigheid dat aan Mag in de Verenigde Stalen octrooi is verleend op de onderhavige zaklampen. Mag pleegt tegen schending van haar rechten in de Verenigde Staten op te treden op basis van de haar uit hoofde van haar octrooi toekomende bevoegdheden. Mag voert voorts aan (het hof begrijpt: subsidiair) dat ingevolge artikel 5 lid 4 van de Berner Conventie niet de Verenigde Staten maar Canadaals land van oorsprong van de zaklampen moet worden beschouwd. Mag heeft de zaklampen gelijktijdig in de Verenigde Staten en in Canada op de markt gebracht. Nu artikel 2 lid 7 BC niet geldt ten aanzien van Canada, dat niet is toegetreden tot de tekst van de Berner Conventie zoals die in 1948 bij de Akte van Brussel is aangepast, blijft het rcciprocitcitsbcginscl te dezen buiten toepassing. Het ontbreken van het copyright notice is volgens Mag niet van belang. De Berner Conventie bepaalt immers dat voor het genot en de uitoefening van de door de Conventie verleende rechten geen formaliteiten gelden. 4.8 Anders dan de rechtbank in het vonnis waarvan beroep heeft overwogen, is het hof van oordeel dat de reciprociteitsrcgcl van artikel 2 lid 7 BC niet is beperkt tot de situatie waar de auteursrechtelijke bescherming van alle werken van toegepaste kunst bij wet is uitgesloten. Zowel uit de tekst als uit de strekking van het desbetreffende verdragsartikel volgt dat het in de reciprociteitsregel gaat om de bescherming van het concrete werk. 4.9 Het betoog van Mag, dat de bewijslast te dezen niet op haar doch op Buzaglo rust, gaat niet op. Mag stelt dat zij auteursrecht heeft op de Maglite en de Mini Magli te, zij stelt dat Buzaglo inbreuk op deze rechten maakt en zij beroept zich op de rechrsgevolgen van de aldus gestelde feiten en rechten door jegens Buzaglo een aantal vorderingen in te stellen. Nu Buzaglo gemotiveerd betwist dat Mag in Nederland auteursrechtelijke bescherming van de zaklam pen kan inroepen, zal Mag ingevolge het bepaal de in artikel 177 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de door haar gestelde rechten en feiten dienen aan te tonen. Omtrent een bijzondere regel of gronden van billijkheid die tot een omkering van de bewijslast te dezen zouden kunnen leiden is niets gesteld of gebleken. 4.10 Mag zal derhalve hetzij moeten bewijzen dat zij terzake van de onderhavige zaklampen in de VS auteursrechtelijke bescherming geniet (het primaire standpunt van Mag), hetzij dat niet de VS maar Canada geldt als land van oorsprong van de lampen in de zin van artikel 3 t/m 5 van de Berner Conventie (het subsidiaire standpunt). 4.11 Mag zal het haar opgedragen bewijs uiteraard mogen leveren met alle mogelijke middelen. Het hof acht het echter gewenst dat Mag, alvorens zij tot bewijslevering over gaat, haar standpunt inzake het auteursrecht op de zaklampen bij akte nader toelicht. Mag wordt in overweging gegeven daarbij een 'legal opinion' van een terzake gezaghebbende deskundige in het geding te brengen. Buzaglo kan daarop bij antwoordakte reageren. Enz. b Gerechtshof te Amsterdam, 26 augustus 1999 (A. RuttenRoos, M.A. Goslings enJ.M. Boll) 2.3 Mag heeft aan de deskundige prof. mr. J.H. Spoor, de volgende twee vragen-zakelijk weergegeven -voorgelegd.

4 4 0

B I J B L A D


E I G E N D O M

1 ü

N O V E M B E R

2 0 0 2

a brengt de omstandigheid dat werken vóór 1989 in de VS zijn geopenbaard, zonder dat de toen in de VS geldende voorwaarden voor het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming werden vervuld, mee dat die werken in andere landen van de BC geen auteursrechtelijke bescherming genieten? b is voor de toepassing van de reciprociteitbepaling van artikel 2 lid 7 BC beslissend of een bepaald werk, waarvan de bescherming wordt ingeroepen, in her land van oorsprong ('herkomst') geen auteursrechtelijke bescherming geniet, dan wel of het land van oorsprong werken van roegepaste kunst in het algemeen (of een bepaalde categorie daarvan) niet auteursrechtelijk, maar uitsluitend via het tekeningenen modellenrecht beschermt? 2.4 Prof. Spoor heeft vraag a ontkennend beantwoord. Voor het genieten van auteursrechtelijke bescherming in andere landen van de BC doet niet ter zake of indertijd, bij het uitgeven van het werk in de VS vóór 1989, de voor het verkrijgen van bescherming voorgeschreven formaliteiten werden vervuld. 2.5 Naar aanleiding van vraag b heeft prof. Spoor uiteengezet dat het er zijns inziens om gaat of de wet van het land van oorsprong werken van toegepaste kunst, of bepaalde categorieën daarvan, als zodanig uitsluit van auteursrechtelijke bescherming. Volgens hem is niet relevant of de bescherming in het concrete geval ook daadwerkelij k wordt geboden.

pyright Act wordt beschermd, indien dat gebruiksvoorwerp decoratieve kenmerken vertoont die te scheiden zijn of althans los kunnen worden gezien van de functionele aspecten van het ontwerp. 2.9 Naar de mening van prof. Goldstein, aldus zijn antwoord op vraag c, zou artikel 2 lid 7 BC in de VS aldus worden geïn terpreteerd dat auteursrechtelijke bescherming op grond van dat artikel alleen wordt onthouden aan werken van toegepaste kunst indien het land van oorsprong van het bewuste werk toegepaste kunst in het algemeen van auteursrechtelijke bescherming zou uitsluiten. 2.10 Wat betreft de betekenis van het (ontbreken van het) copyright-teken (vraag d) is prof. Goldstein, evenals prof. Spoor, van oordeel dat hieraan geen betekenis toekomt voot auteursrechtelijke bescherming op grond van de Bemer Conventie in andere landen dan de VS. 2.11 Mag concludeert op grond van de hierboven weergegeven opinies van de door haar geraadpleegde deskundigen dat artikel 2 lid 7 BC alleen dan aan de auteursrechtelijke bescherming van de Mag zaklampen in de weg staat indien de 1976 Copyright Act alle werken van toegepaste kunstvan auteursrechtelijke bescherming zou uitsluiten. Nu dit niet het geval is en aan het ontbreken van liet copyright-teken te dezen geen betekenis toekomt, betoogt Mag dat zij heeft bewezen dat zij auteursrechtelijke bescherming voor de Mag zaklampen in Nederland kan inroepen.

2.6 Aan de deskundige prof. P. Goldstein heeft Mag de volgende vier vragen - zakelijk weergegeven - voorgelegd: a Behoren ontwerpen van zaklampen tot een categorie ontwerpen die volledig zijn uitgesloten van bescherming onder de 1976 Copyright Act, zodat zelfs een zaklamp die op zichzelf aan de voorwaarden voor bescherming voldoet, toch auteursrechtelijke bescherming onder de t97ó Copyright Act zal worden onthouden? b Als aangenomen wordt dat zaklampen niet behoren rot een categorie die van bescherming is uitgesloten, voldoen de Mag zaklampen dan aan de vereisten voor bescherming onder de 1976 Copyright Act? c Zou artikel 2 lid 7 BC in de VS aldus worden uitgelegd dat daardoor auteursrecht wordt onthouden aan werken van toegepaste kunst terwijl het land van oorsprong aan dergelijke werken in het algemeen wel auteursrechtelijke bescherming verleent, doch sommige ontwerpen binnen die categorie van bescherming uitsluit, of zou artikel 2 lid 7 BC aldus worden uitgelegd dat autenrsrechtelijkebescherming alleen wordt onthouden aan werken die behoren tot een categorie die in het land van oorsprong als geheel van bescherming is uitgesloten? d Wat is het gevolg, in de VS of elders, van liet ontbreken van het copyright-teken op in het verkeer gebrachte exemplaren van een auteursrechtelijk beschermd werk? 2.7 Prof. Goldstein heeft vraag a ontkennend beantwoord. Een zaklamp die aan de vereisten van de 1976 Copyright Act voldoet, geniet au teursrechtelijke bescherming in de VS. 2.8 In antwoord op vraagb Iaat prof. Goldstein weten dat hij niet met zekerheid kan zeggen of het ontwerp van de Mag zaklampen voldoet aan de vereisten die de ±§76 Copyright Act stelt voor de auteursrechtelijke bescherming van gebruiksvoorwerpen. Prof. Goldstein wijst er op dat een gebruiksvoorwerp, als een zaklamp, alleen door de 1976 Co-

2.12 in dit betoog kan het hof Mag niet volgen. Uit artikel 2 lid 7 JBC volgt dat auteursrechtelijke bescherming wordt onthouden aan werken die in het land van oorsprong van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten, behoudens een uitzonderingsgeval dat zich te dezen niet voordoet. Zaklampen zijn gebruiksvoorwerpen zodat zij, ingevolge de 1976 Copyright Act, in de VS alleen auteursrechtelijke bescherming genieten als zij voldoen aan het ook door prof. Goldstein gememoreerde - vereiste dat het gaat om voorwerpen met decoratieve kenmerken, waarbij deze kenmerken te scheiden zijn of althans los kunnen worden gezien van de functionele aspecten van het voorwerp. Dit betekent dat Mag voor de Mag zaklampen alleen auteursrechtelijke bescherming in Nederland kan inroepen, wanneer deze daadwerkelijk voldoen aan het vereiste dat de 1976 Copyright Act met betrekking tot de bescherming van gebruiksvoorwerpen aan het ontwerp van die voorwerpen stelt. z.13 Nu prof. Goldstein laat weten dathij niet kan beoordelen of de Mag zaklampen behoren tot de door de 1976 Copyright Act beschermde gebruiksvoorwerpen en Mag op geen enkele (andere) wijze heeft aangetoond dat zulks wel degelijk het geval is, geldt dat Mag het haar opgedragen bewijs (nog) niet heeft geleverd. Wel overweegt het hof reeds nu dat aan. het ontbreken van het copyright - teken op de zaklampen van Mag te dezen geen betekenis toekomt. Ingevol ge artikel 5 lid 2 BC is het genot en de uitoefening van de rechten uit de BC immers aan geen enkele formaliteit onderworpen. 2.14 Mag biedt nader bewijs aan. Tot dit bewijs zal zij worden toegelaten. Enz. c Gerechtshof te Amsterdam, 12 oktober 2000 (A. RuttenRoos, R.J.F. ThiessenenM.A. Gosling

lii

N O V E M B E R

2 0 0 2

B I J B L A D


2 Beoordeling van liet bewijs 2.i In het tussenarrest van 26 augustus 1999, waaraan het hof zich houdt, is aan Mag te bewijzen opgedragen dat de ten processe bedoelde zaklampen, de D-ccll zaklamp (de Maglite) en de AA-cell zaklamp (de Mini Maglite), behoren tot de gebruiksvoorwerpen waarvan het ontwerp op grond van de 1976 Copyright Act in de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming toekomt. 2.2 Mag heeft bij akte een gecombineerde verklaring van prof. P. Goldstein en prof. M.J. Siegel, met bijlagen, in het geding gebracht. Mag heeft hun verzocht nader te onderzoeken of aan de in het geding zijnde zaklampen, met inachtneming van hetgeen in het tussenattest van 26 augustus 1999 is overwogen, op grond van de 1976 Copyright Act in de VS auteursrechtelijke bescherming toekomt. 2.3 Goldstein is hoogleraar aan Stanford University. Hij doceert auteursrecht en internationaal intellectueel eigendomsrecht, Goldstein geeft cen analyse van de desbetreffende bepalingen van de 1976 Copyright Act. Hij wijst er op dat een zaklamp onmiskenbaar een gebruiksvoorwerp is. Dit betekent dat een zaklamp volgens de 1976 Copyright Act in de VS uitsluitend auteursrechtelijke bescherming toekomt als de decoratieve eigenschappen, hetzij fysiek gescheiden kunnen worden van de lamp, hetzij daarvan 'conceptueel' gescheiden kunnen worden. Van conceptuele scheiding is sjjrake wanneer de decoratieve kenmerken los kunnen worden gezien van de functionele kenmerken. 2.4 Van een fysieke scheiding tussen zaklamp en decoratie is te dezen geen sprake. Het gaat dus om een beoordeling van de conceptuele scheiding. 2.5 Goldstein memoreert in dit verband de uitspraak van het United States Court of Appeals, Second Circuit, van 12 september 1985, in de zaak van Carol Barnhartlnc. tegen de Economy Cover Corporation. In die zaak is auteursrechtelijke bescherming onthouden aan een paspop omdat de desbetreffende decoratieve kenmerken onlosmakelijk verbonden ('inextricabiy intertwined') zijn met de functionele aspecten van het voorwerp. Volgens Goldstein gaat het er derhalve om te beoordelen of de decoratieve kenmerken van de onderhavige zaklampen al dan niet onlosmakelijk met de functionele aspecten zijn verbonden. 2.6 Voor dit oordcel is de hulp ingeroepen van Siegel. Hij is gedurende 33 jaar hoogleraar mechanica geweest aan de University of Southern California. Siegel heeft de zaklampen onderzocht. 2.7 Siegel wij st er met betrekking tot de Mini Maglite op dat een onbeperkt aantal variaties in de uiterlijke verschij ningsvorm denkbaar is zonder de bruikbaarheid of de kostprijs van de lamp te beïnvloeden. De uiterlijke verschijningsvorm van de Mini Maglite is opgebouwd uit drie basiselementen: de romp, het kopstuk en het achterstuk. 2.8 Wat de romp betreft constateert Siegel dat deze functioneert als behuizing van twee AA batterijen. Daarmee is echter de vorm van de romp volgens Siegel niet dwingend bepaald. Er moet immers een keuze gemaakt tussen een opstelling van de batterijen achter elkaar, naast elkaar of anderszins. Zelfs bij een keuze voor een opstelling achter elkaar is het belangrijkste uiterlijke kenmerk, de diameter van de romp, nog niet bepaald. De diameter hangt immers af van (1) de ruimte tussen de batterijen en de binnenwand van de romp en (2) de wanddikte van de romp. Voorts zijn nog

E I G E N D O M

4 4 1

talloze andere variaties in de vorm van de romp denkbaar. Siegel concludeert dat de slanke, cilindrische romp van de Mini Maglite een willekeurige ontwerpkeuze is. Hetzelfde geldt voor de lengte van de romp. Ook die kan gevarieerd worden zonder de gebruiksfunctie van de lamp te beïnvloeden. Wathet gcribbcldc oppervlak van deromp betreft, constateert Siegel dat het ook hierbij gaat om een willekeurige keuze van de ontwerper. Het ribbel-patroon zou weggelaten kunnen worden, zonder de bruikbaarheid van de lamp aan te tasten. Voorts zijn talloze variaties in het patroon mogelijk. Voor het glanzende oppervlak van de delen grenzend aan het ribbel patroon had een andere, minder kostbare, oplossing gekozen kunnen worden. Dat had de bru i kbaarheid van de lamp niet aangetast, maar wel het uiterlijk gewijzigd. 2.9 De kop van de Mini Maglite bevat de reflecror en de lens. Siegel wijst er op dat de lengte en de diameter van de reflector gevarieerd kan worden, zonder dat daardoor de lichtstraal wordt beïnvloed. Er is uitsluitend sprake van cen minimum diameter. Daaraan voldoet de Min i Magl i te. Ook d e vorm van de kop is arbitrair. Voorts had de kop langer of korter kunnen zijn en hadden de aangebrachte ribbels kunnen ontbreken, zonder dat daardoor de functie van de lamp was beïnvloed. 2.10 Ook het uiterlijk van het achterstu k van de Mini Maglite is volgens Siegel niet door de functie daarvan bepaald. Siegel wijst er op dat variaties denkbaar zijn in lengte, diameter, afwerking en profiel. Die variaties zouden de bruikbaarheid van de lamp niet beïnvloeden. Het enige functionele kenmerk van het achterstuk van de lamp is het gat voor het draagkoord. Ook daarop zijn echter variaties denkbaar. 2.11 De conclusie van Siegel is dat er een onbeperkt aantal mogelijkheden is om het uiterlijk van de Mini Maglite te ontwerpen, zonder dat daarmee de bruikbaarheid, de kosten of het fabricageproces zouden zijn beïnvloed. De uiterlijke decoratieve kenmerken van de Mini Maglite zijn bepaald door compleet willekeurige keuzes van de ontwerper. 2.1 2 Wat betreft de Maglite komt Siegel tot dezelfde conclusie. Ook hiervoor geldt dat de vorm, de srijl en het uiterlijk niet bepaald zijn door de functie van de lamp. Om goed te kunnen functioneren behoeft de Maglite er niet uit te zien zoals hij doet. Zo signaleert Siegel twaalf willekeurige keuzes in het ontwerp van het uiterlijk van de Maglite die anders hadden kunnen uitvallen zonder dat daardoor de bruikbaarheid, de kosten of het fabricageproces negatief zouden zijn beïnvloed. 2.13 Ten aanzien van alle onderzochte lampen komt Siegel tot het oordeel dat de uiterlijke kenmerken niet onlosmakelijk verbonden zij n met de functionele aspecten van de lamp. 2.14 Het oordcel van Siegel brengt Goldstein vervolgens tot de slotsom dat, gezien de uitspraak inzake Carol Barnhart, de onderhavige Mag-ontwerpen conceptueel te scheiden zijn van de functionele eigenschappen van de desbetreffende lampen, zodat die ontwerpen auteursrechtelijke bescherming genieten onder de 1976 Copyright Law. 2.15 Mag concludeert dat zij met de gecombineerde deskundigenopinic van Goldstein en Siegel aan haar bewijsopdracht heeft voldaan. Voorzover nodig, biedt zij nader bewijs aan. 2.16 Buzaglo betwist dat de Maglite en de Mini Maglite behoren tot de gebruiksvoorwerpen waarvan het ontwerp op

B I J I L A D

I N 1.1 U S I R I F I F

grond van de 1976 Copyright Act in de VS auteursrechtelijke bescherming toekomt. Volgens Buzaglo is het rapport Goldstcin/Sicgcl niet juist. Buzaglolicht haar standpunt toe met een rapport van prof. P.E. Geiler, adjunct professor internationaal intellectueel eigendomsrecht aan de Univcrsity of Southern California Law School. Buzaglo brengt het desbetreffende rapport met twaalf bijlagen, waaronder een kopie van de in het rapport Goldstein/Siegel genoemde uitspraak inzake Carol Barnhart, in het geding. 2.17 Geiler memoreert dat de 1976 Copyright Act in het algemeen gebruiksvoorwerpen van het auteursrecht uitsluit. Daarmee zijn in beginsel ontwerpen als het onderhavige, waarbij de vorm van het gebruiksvoorwerp is bepaald door de functie, niet auteursrechtelijk beschermd. Uitzonderingen op de regel worden strikt geïnterpreteerd. Geiler signaleert acht (a t/m h) ui terlij ke kenmerken bij de Maglite en de Mini Maglite. Deze acht kenmerken hebben alle een gebruiksfunctie. Bovendien gaat het in belangrijke mate om geometrische vormen, waarbij de uitzondering op de hoofdregel nog strikter wordt geïnterpreteerd. Geiler acht de Mag-ontwerpen een duidelijk voorbeeld van een ontwerp van een gebruiksvoorwerp waaraan auteursrecht niet toekomt. Geiler uit kritiek op de analyse van Goldstein van de uitspraak inzake Caroi Barnhart. Goldstein neemt het genoemde criterium 'onlosmakelijk verbonden' veel te absoluut. Daarmee heeft Goldstein Siegel op het verkeerde been gezet en is diens technisch onderzoek niet bruikbaar. Siegel hanteert, aldus Geiler, ten onrechte een a contrario redenering door er van uit te gaan dat elk decoratief clement dat niet onlosmakelijk verbonden is met de gebruiksfunctie, auteursrechtelijk beschermd is. 2.18 Het hof is van oordeel dat Mag niet in het haar opgedragen bewijs is geslaagd. Uit de uitspraak van het Court of Appeals in de zaak Carol Barnhart valt wel af te leiden dat uitzonderingen bestaan op de regel dat aan gebruiksvoorwerpen geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, maar niet dat dit steeds het geval is wanneer sprake is van decoratieve kenmerken die niet onlosmakelijk zijn verbonden met de functionele aspecten. 2.19 De desbetreffende uitspraak inde zaak Carol Barnhart heeft betrekking op een paspop. Het Court of Appeals overweegt dat de decoratieve kenmerken van die pop, zoals de borstvorm en de schouderbreedte, onlosmakelijk verbonden zijn met de functie: het tonen van kleding. Het hof vergelijkt de zaak met een uitspraak over de versiering van een gesp van een broekriem (de zaak Kieselstein-Cord). De riem was ook bruikbaar zonder de versiering van de gesp, maar een paspop beantwoordt niet aan zijn doel zonder borsten of schouders. 2.20 Het enkele feit dat het hof in de zaak Carol Barnhart het criterium 'onlosmakelijk verbonden' hanteert bij de afwijzing van het auteursrecht op de vormgeving van de paspop, betekent niet dat in de Verenigde Sraren auteursrechtelijke bescherming toekomt aan het ontwerp van een gebruiksvoorwerp in al die gevallen dat de decoratieve kenmerken niet onlosmakelijk verbonden zijn met de functie van het voorwerp. De redenering van Goldstein/Siegel komt er op neer dat in de VS auteursrecht op het ontwerp van een gebruiksvoorwerp wordt erkend, zodra vastgesteld kan worden dat het desbetreffende voorwerp er mer behoud van zijn functie ook anders had kunnen uitzien. Die redenering

F I G F N D O M

10

N O V F M B F R

2 0 0 2

acht het hof, mede gelet op de overige uitspraken van de Amerikaanse rechters zoals die zich bij de stukken bevinden, onjuist. 2.21 Het opgedragen bewijs is dan ook niet geleverd. 3 Verdere behandeling van de zaak 3.1 Mag biedt aan het door het bof nader op te dragen bewijs re leveren met alle middelen rechtens. Aan dir aanbod gaat het hof voorbij voorzover het betrekking heeft op de stelling dat de Maglite en de Mini Maglite in de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming genieten. Gelet op de omstandigheid dat Mag een eerdere gelegenheid getuigen te doen horen voorbij heeft laten gaan en zij reeds een schriftelijk bewijsstuk in het geding heeft gebracht, is dit aanbod thans te vaag en bovendien in strijd met een goede procesorde. 3.2 Mag wordt wel in de gelegenheid gesteld haar subsidiaire stelling, dat niet de Verenigde Staten maar Canada als land van oorsprong, in de zin van de Berner Conventie, van de zaklampen is aan te merken, te bewijzen. 4 Slotsom 4.1 Mag is niet geslaagd in het bewijs van haar - primaire stelling dat de Maglite en de Mini Maglite behoren tot de gebruiksvoorwerpen waarvan het ontwerp op grond van de 1976 Copyright Act in de Verenigde Staten auteursrechtelijke bescherming toekomt. 4.2 Aan Mag wordt bewijs van haar - subsidiaire - stelling opgedragen als hierna in het dictum te formuleren. Enz. d Het Hof, enz. 2, De bewijslevering 2.1 Het hof houdt zich aan hetgeen is overwogen en beslist in de eerder genoemde tussenarresten. Bij het tussenarrest van 12 oktober 2000 is aan Mag opgedragen te bewijzen feiten of omstandigheden waaruit valt af te leiden dat niet de Verenigde Staten, maar Canada als land van oors prong in de zin van de Berner Conventie van de ten processe bedoelde zaklampen, de D-Cell zaklamp (de Maglite) en de AA-Cel I zaklamp (de Mini Maglite) is aan te merken. 2.2U) 2.7 Bij de beoordeling van het bewijs geldt als uitgangspunt de stelling van Mag dat Canada geldt als het land van oorsprong van de desbetreffende lampen in de zin van de bij de akte van Rome (1928) vastgestelde tekst van de Berner Conventie. Dit betekent dat de bewijsopdracht aan Mag in elk geval omvat dat Mag moet bewijzen dat zij de Maglite, onderscheidenlijk de Mini Maglite, gelijktijdig in de Verenigde Staten en Canada heeft gepubliceerd. Een redelijke uitleg van bet desbetreffende artikel 4 van de Berner Conventie, zoals vastgesteld bij genoemde Akte van Rome, brengt mee dat daaronder moet worden verstaan dat de desbetreffende lampen zoals die in de Verenigde Staten zijn geproduceerd en gepubliceerd, binnen een periode van ten hoogste dertig dagen na de publicatie in de Verenigde Staten in Canada ter beschikking van het publiek zijn gekomen. z.8 In dat bewijs acht het hof Mag niet geslaagd. Uit de verklaring van de getuige Keiler, noch uit de schriftelijke bewijsstukken, kan enige zekerheid worden verkregen omtrent de tijdstippen waarop de Maglite en de Mini Maglite,

1 H

N O V E M B E R

2 0 0 2

B I J Ë L A D


na de presentatie op de respectieve beurzen van 1979 en 1984, ter beschikking van het Amerikaanse dan wel het Canadese publiek zijn gekomen. Met betrekking tot de Magliteheeftuitsluitcnd de getuige Keiler verklaard. Genoemde verklaring houdt geen concrete gegevens in omtrent het tijdstip van de levering van de Maglite aan Amerikaanse en Canadese vertegenwoordigers en distributeurs. Met betrekkin g tot de Mini Maglite heeft Mag, in aanvulling op de - op dit punt eveneens onvoldoende specifieke - verklaring van Keiler enkele schriftelijke verklaringen overgelegd alsmede een arrest van het I-Tof van Beroep te Brussel. Genoemde schriftelijke verklaringen bevatten, met uitzondering van de verklaring van Thomas, geen relevante concrete gegevens. Thomas maakt in zijn verklaring melding van drie facturen van 19 januari 19S4. Deze facturen zijn echter niet overgelegd, zodat aan genoemde verklaring onvoldoende bewijskracht toekomt. Dat het Hof van Beroep te Brussel in zijn arrest van 30 juni 1998 overweegt dat Canada het land van herkomst van de Mini Maglite is, doet te dezen niet terzake. 4 Behandeling van de grieven van Mag in principaal appèl

(...) 4.5 Nu het hof, anders dan de rechtbank, van oordeel is dat Mag ook ten aanzien van de Maglite geen auteursrechtelijke bescherming geniet, dient het - subsidiaire - beroep van Mag op inbreuk op haar vormmerken (grief 11) en woordmerken (grief m ) , alsmede - meer subsidiair - op onrechtmatige nabootsing (grief IV) door het hof ten aanzien van beide lampen te worden beoordeeld. 4.6 Wat betreft het vormmerk van de Maglite beroept Mag zich op depots van 20 februari 1989 (111*. 464203) en 29 juli 1994 (nr. 551401). Het vormmerk van de Mini Maglite is gedeponeerd op z8 mei 1993 (nr. 534209) en 18 mei 1993 (nummer 534210). Volgens Mag gaat het om zeer sterke merken. De consument herkent de lampen van Mag aan de vormgeving reeds op afstand als een Maglite of een Mini Maglite. Mag heeft voor deze lampen een grote reputatie en bekendheid opgebouwd, waardoor het merk cen sterk onderscheidend vermogen bezit. Dit onderscheidend vermogen is in de loop der jaren na 1993/1994 alleen maar toegenomen, doordat Mag steeds krachtig is opgetreden tegen inbreukmakers. 4.7 Tot die inbreukmakers behoort, zo betoogt Mag, Buzaglo. De vormmerken van Mag en de tekens van Mirage Lite vertonen visueel zodanige gelijkenis dat bij degene die met de grore en de kleine Mirage Lite wordt geconfronteerd associaties met de Maglite en de Mini Maglite worden gewekt. Een en anderblijktaluithetfeitdatbij winkeliers en groothandelaren verwarring tussen genoemde lampen bestaat. Bij consumenten is het verwarringsgevaar nog groter, aldus Mag. 4.8 Buzaglo betwist dat zij inbreuk maakt op vormmerken van Mag. Met het depot van 20 februari 1989 is volgens haar geen geldig vormmerk gevestigd, nu uitsluitend een tekening van de Maglite is gedeponeerd. Met betrekking tot de overige vormmerken betoogt Buzaglo dat die nietig zijn, zowel omdat de vorm van de zaklampen van Mag in belangrijke mate de marktwaarde van die zaklampen bepaalt (artikel 1 lid 2 BMW) als omdat de vormmerken van Mag geen onderscheidend vermogen hebben (artikel 1 lid 1 BMW).

E I G E N D O M

4 4 3

Voorzover het hof van oordeel zou zijn dat Mag zich wel op een geldig vormmerkdepo t kan beroepen, geldt dat de Maglampcn en de Mirage-lampen zozeer van cl kaar verschillen dat van overeenstemming in merkenreditelijke zin geen sprake is, 4.9 Hieromtrent geldt het volgende. 4.10 Het depot van 20 februari 1989 (nr. 464203) geeft geen recht op een vormmerk. Het gaat bij dit depot immers uitsluitend om een tekening van de kop en de ingezonken schakeling van de Maglite. Nu artikel 1 lid 1 BMW expliciet vermeldt dat zowel vormen van waren als tekeningen, beide voorzover zij dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, als individuele merken worden beschouwd, kan de enkele deponering van een tekening van een ondetdeel van de zaklamp niet als vormmerk van die lamp worden erkend. Daartoe dient bij de inschrijving te worden aangetekend dat het gaat om een driedimensionaal merk, onder andere bestaande uit de vorm van de waar. Een en ander volgt ook uit artikel 1 Md 1 onder d van het Uitvocringsreglement van de BMW. Daar wordt immers bepaald dat het depot van een vormmerk dient te geschieden door indiening van een document waarop in voorkomende gevallen staat vermeld dat het merk driedimensionaal is (marque plastique), onder andere dat het bestaat uit de vorm van de waar of de verpakking. 4.1 1 Het hof deelt niet de mening van Buzaglo dat de in 1993 en 1994 gedeponeerde vormmerken nietig zijn op grond van de omstandigheid dat de gedeponeerde vorm de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt. Weliswaar zijn de zaklampen van Mag op aantrekkelijke wijze vormgegeven en kan die vormgeving cen rol spelen bij de beslissing van het kopende publiek tot de aanschaf van een Maglite of een Mini Maglite over te gaan, maar dit betekent niet dat het uiterlijk en de vormgeving van de zaklampen van Mag door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate de marktwaarde van de lampen bepalen. Buzaglo heeft niet aannemelijk weten te maken dat de Maglite en de Mini Maglite voornamelijk uit esthetische overwegingen worden aangeschaft. Het enkele feit dat de zaklampen van Mag niet alleen te koop zijn in winkels van verlichtingsen sportartikelen, maar ook in cadeau- en musetimwinkels, betekent niet dat de vormgeving van de lampen van Mag voor het relevante publiek de doorslaggevende factor bij de aanschaf is. De stelling van Mag, dat de marktwaarde van de Mag zaklampen voor het grootste deel wordt bepaald door de gebruikswaarde van die lampen, waarbij van belang is dat de zaklampen van Mag van hoge technische kwaliteit zijn en niet alleen aftrek vinden bij particulieren maar ook bij professionele gebruikers zoals politiefunctionarissen, is door Buzaglo onvoldoende weersproken. 4.12 Wat betreft het onderscheidend vermogen van de vormmerken van Mag, betoogt Buzaglo dat ten tijde van de vormmerk-depots van Mag al een groot aantal zwarte staafzaklampen op de Benelux-markt verkrijgbaar was, zowel in lampen winkels als in cadeauwinkels. Dit betekent, aldus Buzaglo, dat de vormmerken van Mag van meet af aan nietig zijn bij gebrek aan onderscheidend vermogen. 4.13 Dit betoog gaat niet op. De Mag zaklampen vertonen, zoals blijkt uit de afbeeldingen die als bijlage bij de desbetreffende inschrijvingsdepots zijn gevoegd, een aantal uiterlijke kenmerken die wel degelijk kunnen dienen 0111 deze

B I J B L A D


zaklampen te onderscheiden van andere zaklampen die op de markt verkrijgbaar zijn. Wat betreft de Maglite geldt dat zij zich onderscheidt door de afgeronde kop (met ribbels), door de verzonken schakelaar, door het profiel op de handgreep en door de ribbels op de afsluitdop. De Mini Maglite onderscheidt zich, behalve door de afgeronde kop (met ribbels) en door het profiel op de handgreep, voorts nog door de vorm van de afsluitdop. Genoemde kenmerken zijn zonder twijfel geschikt om de zaklampen van Mag te onderscheiden van andere, al dan niet zwarte, staafzaklampen die ten tijde van de depots op de markt waren. Dit betekent d at dein 1993 en 1994 gedeponeerde vormmerken van Mag in beginsel als rechtsgeldende merken kunnen worden erkend. 4.14 Vervolgens komt de vraag aan de orde of de grote en de kleine Mirage Lite inbreuk maken op de merken van Mag doordat zij zodanige uiterlijke overeenstemming vertonen met de Maglite en de Mini Maglite dat bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie, met de lampen van Mag kan ontstaan. Bij dit oordeel speelt, behalve de mate van overeenstemming, ook de onderscheidende kracht van de merken een rol. Het vetwarringsgevaar is immers groter naarmate de onderscheidende kracht van het merk sterker is. 4.15 Het hof stelt voorop dat onmiskenbaar sprake is van uiterlijke gelijkenis tussen de Maglite en de grote Mirage Lite zoals die door Buzaglo in het verkeer is gebracht. De lampen wekken dezelfde totaalindruk. Meer specifiek stemmen zij overeen met betrekking tot de (halve ovaal)-vorm van de kop (die vloeiend overgaat in de handgreep), het profiel op de handgreep (een ruitvormig patroon), de in een ovale uitsparing verzonken schakelaar en de ribbels op de afsluitdop. Genoemde kenmerken behoren alle tot het vormmerk van de Maglite zoals door Mag gedeponeerd. Afgezien van de omstandigheid dat de Maglite en de grote Mirage Lite aldus uiterlijk een grote mate van gelijkenis vertonen, geldt voorts nog dat de desbetreffende zaklampen, door het bovenbeschreven ruitvormige profiel op de handgreep, wanneer men ze in de hand neemt op dezelfde wijze aanvoelen. Deze laatste omstandigheid vergroot het gevaar van verwarring bij het publiek. 4.16 Buzaglo voert nog aan dat steeds meer zaklampen op de markt zijn gekomen die lijken op de lampen van Mag. De vormmerken van Mag hebben daarmee ieder onderscheidend vermogen verloren. Het hof begrijpt datBuzaglo hiermee bedoelt te betogen dat reeds op grond van het ontbreken van het onderscheidend vermogen van de Maglite van verwarring tussen de Maglite en de grote Mirage Lite geen sprake kan zijn. 4.17 Dit betoog gaat niet op. De stelling van Mag dat de consument de Maglite reeds op afstand kan herkennen aan de vormgeving, wordt door het hof onderschreven op grond van eigen waarneming. Dat er zaklampen op de markt zijn die grote gelijkenis vertonen met de Maglite, doet niet af aan het onderscheidend vermogen van het merk. Het gaat bij die andere lam pen immers om inbreukmakende lampen. Onweersproken is voorts dat Mag al jarenlang wereldwijd optreedt tegen inbreukmakers. Het enkele feit dat niet elke inbreukmaker terstond door Mag wordt aangepakt, doet daarbij niet terzake. Tenslotte staat vast dat Mag op grote

E I G E N D O M

18

N O V E M B E R

2 Q 0 2

schaal reclame voor haar lampen maakt, waardoor het onderscheidend vermogen van haar merken wordt versterkt. 4.18 Gelet op een en ander komt het hof tot de conclusie dat Buzaglo met de grote Mirage Lite inbreuk maakt op het merk van de Maglite aangezien de grote Mirage Lite zodanige gelijkenis, zowel visueel als wat betreft andere uiterlijke kenmerken, vertoont met de Maglite, dat het gevaar dreigt dat het publiek (dat wil zeggen de gemiddelde, geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument) de beide lampen verwart. 4.19 Dit betekent dat de vorderingen van Mag, voorzover zij steunen op de stelling dat Buzaglo met de grote Mirage Lite inbreuk maakt op haar vormmerkrecht ten aanzien van de Maglite, in beginsel toewijsbaar zijn. 4.20 Ook de Mini Maglite en de kleine Mirage Lite lijken op elkaar. Op beide zaklampen is een ruitvormige profiel op de handgreep aangebracht. Ook vertonen beide lampen een ribbelrand op de kop van de lamp. 4.20 Tegenover deze punten van overeenstemming staan echter belangrijke punten van verschil. Het ruitvormig profiel op de handgreep van de kleine Mirage Lite is ondieper dan dat op de Mini Maglite, Het profiel van de kleine Mirage Lite is nauwelijks voelbaar. Voorts heeft de Mini Maglite ccnhalvc-ovaal-vormige kop die vloeiend overgaat in de handgreep, terwijl de kop van de kleine Mirage Lite aan het uiteinde recht is, vervolgens een duidelijke knik vertoont, dan weer recht is en tenslotte schuin afloopt naar de handgreep. Ook het achterstuk van de Mini Maglite en van de kleine Mirage Lite verschillen aanmerkelijk. Een opvallend bestanddeel van de Mini Maglite, zoals ook blijkt uit het depot van het merk, is de afsluitdop. Deze dop is glad, met als bijzonderheid een halfronde uitsparing waarin is aangebracht een afgerond driehoekig uitsteeksel. Ln dit uitsteeksel zit een kleine ronde opening. De kleine Mirage Lite bezit cen dergelijke afsluitdop niet. De handgreep (tevens batterijhouder) van de kleine Mirage Lite wordt afgesloten door een ronde dop met verticale ribbels. Deze dop lijkt in geen enkele opzicht op de bovenbeschreven afsluitdop van de Mini Maglite. 4.21 Concluderend is het hof van oordeel dat de genoemde punten van overeenstemming tussen de Mini Maglite en de kleine Mirage Lite niet tot gevolg hebben dat de lampen zodanige gelijkenis verton en dat sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek. De genoemde punten van verschil zijn zodanig in het oog lopend dat de totaalindruk is dat het om twee verschillende lampen gaat. 4.22 Buzaglo maakt dan ookmet de kleine Mirage Lite geen inbreuk op het vormmerk van de Mini Maglite. Voorzover de vorderingen van Mag daarop zijn gebaseerd, zijn zij niet toewijsbaar. 4.23 In zoverre faalt grief II van Mag. 4.24 Mag grondt haar vorderingen meer subsidiair op de stelling dat Buzaglo inbreuk maakt op haar woordmerken. Zij voert aan dat het bij de door haar gedeponeerde woordmerken (MAGLITE en MAG-LTTE) gaat om uiterst sterke merken. Buzaglo maakt inbreuk op die merken door haar zaklampen onder de naam Mirage Lite op de markt te brengen. Mag wijst op de gelijkenis van het bestanddeel 'lite' in haar merk en in het teken van Buzaglo, op de omstandigheid dat het woord 'mirage' (in combinatie met het woord 'lite') door het publiek op zijn Engels wordt uitgesproken,

18

N O V E M B E R

2 0 0 2

B I J B I A D


op de toonaangevende beginletter (de 'M') van beide merken en op de omstandigheid dat zeven van de tien letters in merk en teken dezelfde zijn. Gelet op cen en ander zal het publiek de beide woordmerken zeker met elkaar associëren, aldus betoogt Mag met grief III. 4.24 Bij de beoordeling van de vraag of Buzaglo met het teken Mirage Lite inbreuk maakt op het woordmerk van Mag stelthethof voorop dat liet erom gaat of het gebruik van het teken van Buzaglo het gevaar van verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie mer het merk van Mag, in het leven roept. 4.25 Die vraag beantwoordt hethof ontkennend. Auditief is er van gelijkenis geen sprake, aangezien het hof Mag niet volgt in haar veronderstelling dat bet woord 'mirage' in de Benelux op zijn Engels wordt uitgesproken om de enkele reden dat er het woord 'lite' aan toegevoegd is. De overige punten van overeenstemming, zoals door Mag opgesomd, zijn niet van dien aard dat het teken van Buzaglo en het woordmerk van Mag een voor het publiek verwarrende gelijkenis vertonen. 4.26 Dit betekent dat grief n i faalt. 4.27 Mer grief TV betoogt Mag dat Buzaglo onrechtmatig jegens haar handelt. Volgens Mag tracht Buzaglo aan te haken bij de uitstraling en reputatie van de zaklampen van Mag en profiteert Buzaglo doelbewust van de reputatie en de bekendheid van die lampen, terwijl door die gedragingen van Buzaglo aan de reputatie van die lampen afbreuk wordt gedaan. Hierd oor wordt nodeloos verwarring veroorzaakt. Mede gelet op een aantal bijkomende omstandigheden is het handelen van Buzaglo als een onrechtmatige daad jegens Mag te kwalificeren. Aldus betoogt Mag in de toelichtingbij grief IV. 4.28 Bij de beoordeling van dit betoog stelt het hof voorop dat tegen een nabootsing die louter bestaat uit handelingen die inbreuk maken op een tekening of model, op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 8 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW), geen actie op grond van een onrechtmatige daad mogelijk is. 4.29 Mag legt aan haar vordering uir onrechtmatige daad echter, zo blijkt uit de toelichting bij de grief onder nummer 71 t/m .102 van de memorie van grieven, ook andere gedragingen dan dergelijke inbreukmakende handelingen ten grondslag. Dit betekent dat beoordeeld moet worden of die gedragingen tezamen een feiten bestand vormen dat, ook indien daarbij de als inbreuk op een tekening of model aan te merken handel ingen buiten beschouwing worden gelaten, ongeoorloofde mededinging oplevert. 4.30 Het gaat daarbij om de volgende tien (in nummer 71 van de memorie van grieven genoemde en hierna als a t/m j aangeduide) gedragingen, waarbij het hof als volgt overweegt. 4.31 De omstandigheid dat Buzaglo niet alleen de onderhavige zaklampen (de Maglite en de Mini Maglite), maar ook anderelampen uitdcMaglite-serie nabootst, zoals Mag stelt (a) doch Buzaglo gemotiveerd betwist, is ook wanneer veronderstel lenderwijs van de juistheid van de stelling van Mag wordt uitgegaan, niet als een afzonderlijk onrechtmatig handelen van Buzaglo te beschouwen. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat ten aanzien van de onderhavige twee zaklampen reeds verschi I lend wordt geoordeeld omtrentde mate van onderlinge gelijkenis, zodat van een nagenoeg

E I G E N D O M

4 4 5

identieke serie geen sprake kan zijn. Voorts geldt dat Mag genoemde stelling, gezien de gemotiveerde betwisting door Buzaglo, onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. 4.3 2 Dat Buzaglo ten aanzien van de kleine Mirage Lite een verdoezelende verpakkinghanteert(b), is onvoldoende aannemelijk geworden. De verpakkingen die Mag ter adstructie vanhaar standpunt te dezen bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep heeft getoond, geven geen grond voor de stelling dat Buzaglo met genoemde verpakking erop uit is de consument in verwarring te brengen. 4.33 De stelling met betrekking tot de nabootsing van andere onderscheidingsmiddelen, zoals kleurstelling (c) is ongegrond. Mag kan Buzaglo niet verwijten dat ook zij tot de voor de hand liggende keuze komt om haar zaklampen in zwart uit te voeren. 4.34 Mag verwijt Buzaglo dat zij de Mirage Lite zaklampen dezelfde (unieke) kwaliteiten toedicht als de lampen van Mag (d). Dit verwijt gaat niet op. De genoemde kwaliteiten (waterafstotend, schokvrij en duurzaam) zijn geenszins uniek. Als de lampen van Buzaglo die kwaliteiten bezitten (en gesteld noch gebleken is dat dit niet het geval is; Mag volstaat met de mededeling dat haar dit onwaarschijnlijk voorkomt) dan mag Buzaglo zich daarop laten voorstaan. 4.35 De omstandigheid dat Buzaglo, evenals Mag, haar zaklampen uitvoert in aluminium is niet te kwalificeren als onrechtmatige nabootsi ng van materiaal (e). N iet valt in te zien waarom Buzaglo tot deze wijze van uitvoering niet gerechtigd is. 4.36 Hetzelfde geldt voor de maten van de zaklampen (f). Buzaglo memoreert terecht dat de maat van de desbetreffende zaklampen in overwegende mate wordt bepaald door de lengte van de batterijen. 4.37 Mag voert nog aan dat de lampen van Buzaglo van mindere kwaliteit zijn dan haar eigen lampen (g). Het standpunt van Mag, dat dit kwaliteitsverschil bijdraagt aan het oordeel dat Buzaglo onrechtmatig jegens haar handelt, wordt door het hof niet gedeeld. Daargelaten dat Buzaglo betwist dat er met de kwaliteit van haar zaklampen iets mis is, geldt dat gesteld noch gebleken dat Buzaglo, die haar zaklampen voor een aanzienlijk lagere prijs op de markt brengt, er op uit is afbreuk te doen aan de goede naam van de lampen van Mag. 4.38 Mag wijst voorts op prijserosie en prijsbederf dat ontstaat door het handelen van Buzaglo nu Buzaglo haar lampen voor een lagere prijs op de markt brengt den de prijs van de lampen van Mag (h). Het hof is van oordeel dat, nu Buzaglo gemotiveerd heeft aangegeven waardoor de prijs van haar lampen laag is (productie in het Verre Oosten), van onrechtmatig handelen jegens Mag in dit opzicht geen sprake is. 4.39 Mag wijst op de verwarring die in de markt is ontstaan, nti de Buzaglo zaklampenbij dezelfde afnemers worden verkocht als de Mag lampen (i). Buzaglo heeft gemotiveerd betwist dat zij op dezelfde markt opereert als Mag. Mag afficheert haar zaklamp immers mede als cadeau-artikel en relatiegeschenk, terwijl de zaklamp van Buzaglo bij uitstek een gebruiksvoorwerp is. Wat hiervan zij, het hof is van oordeel dat de enkele omstandigheid dat de markten van de onderhavige zaklampen niet strikt gescheiden zijn, niet impliceert dat Buzaglo op onrechtmatige wijze de markt in verwarring brengt. Daar komt bij dat, zo blijkt uit hetgeen hierboven met betrekking tot de merkinbreuk is overwo-

+ 46

U I J B L A D


F I G b N D O M

IS

N O V E M B F R

2 L1 3 2

c Eiseres sub 2 is de in Nederland gevestigde onderneming die onder de handelsnaam en het merk 'Hertz' vanuit een aantal steden auto's te huur aanbiedt. d Hertz c.s. verhuren diverse autotypen. De consument kan bij hen online, telefonisch of aan de balie bij de verhuurlocatic op de luchthaven boeken. e EasyCar is een onderneming die internationaal actiefis in het te huur aanbieden van vervoermiddelen. EasyCar verhuurt twee autotypen. De consument kan uitsluitend online boeken. f In de periodes van 7 tot en met 20 januari 2002, 18 februari tot en met 3 maart 2002 en 4 maart tot en met 17 maart 2002 heeft' EasyCar een reclamecampagne gevoerd waarbij op een goot aanral billboards op diverse locaties in Amsterdam werd geadverteerd met de slogan: 'De beste reden om bij EasyCar een auto te huren vindt u op Hertz. nl'. g Bij aangetekende brief van 5 februari 2002 heeft de raadsvrouw van Hertz c.s. EasyCar als volgt gesommeerd: Namens cliënten verzoek ik u, en voorzover nodigsommecr ik u, mij binnen 48 uur onvoorwaardelijk schriftelijk te bevestigen dat 11: Nr. Si Vzr. Rechtbank te Amsterdam, J I maart looz 1 met onmiddellijke ingangde bovengenoemde misleidende reclame(Hertz/EasyCar) uiting heeft gestaakt en gestaakt zult houden en dat u zich in de toekomstzultonthotiden van reclame-uitingen met eenzelfde strekking) Mr, Sj.A.Rullmann 2 mij gedetailleerd opgaafzult doen van alle media waarin de advertentie is verschenen en van de periode waarin deze is gebruikt. Art. 6:194 BWf art.$bis EG-Richtlijn misleidende en vergelijkendeDaarnaast heeft d e raadsvrouwe aan EasyCar aangezegd dat reclame Hertz c.s. rcchtsmaatregelen zouden nemen indicnEasyCar Nu in de reclame-uiting 'Be beste reden om bijEasyCar een auto geen gehoor zou geven aan bovengenoemde sommatie. te huren vindt u op Hertz.nl' geen specifieke kenmerken van Hertz h EasyCar heeft niet gereageerd op de onder g genoemde Nederland worden genoemd bevat de reclame-uiting de suggestie dataangerekende brief van de raadsvrouw van Hertz c.s. bij het vergelijken van alle wezenlijke, relevante, controleerbare en(...) representatieve kenmerken van de goederen en diensten van Hertz, EasyCar beter is dan Hertz. Deze suggestie is onjuist. EasyCar heeftBeoordeling van het geschil slechts aannemelijk gemaakt dat zij op het gebied van deprijs beter 6 Tussen partijenis in geschil of de reclame-uiting van Easy(goedkoper) is danHcrtzen niet op alle anderewezenlijke, contwleer-Car genoemd onder ïf, gekwalificeerd kan worden als bareen representatieve kenmerken van Hertz'goederen en diensten.vergelijkende/misleidende reclame. Voor de beoordeling van ditgeschil wordt in aanmerking genomen dat weliswaar thans geldt artikel 6:194 sub j BW, waarin staat dat een me1 Hertz System Ine te New Jersey, Verenigde Staten van Amededeling, waarin goederen of diensten op misleidende wijze rika, worden vergeleken met andere goederen of diensten on2 Tlerrz Automobielen Nederland BV te Amsterdam, eiserechtmatig is, doch uiterlijk op 23 april 2000 de implemenressen, procureur mr. E.M. Polak, tatie van de EG-richtlijn in werking had moeten treden en tegen artikel 6:194 sub j BW had moeten worden vervangen. ParEasy Rent a Car UK Ltd te Londen, Verenigd Koninkrijk, tijen zijn het erover eens dat, nu de implementatie van de gedaagde, procureur mr. I.C. Roelands. richtlijn nog niet is geschied maat de implementatietermijn wel is verstreken, artikel 6:194 sub j BW richtlijnconform Gronden van d-e beslissing dient te worden uitgelegd. In het hierna volgende zal dit 1 Nu het in het onderhavige geval gaat om een vermeend ook geschieden. schadebrengend feit dat zich in Nederland heeft voorge7 Ingevolge artikel zbis van d e EG-ri chtlijn wordt onder verdaan, heeft de Nederlandse rechter op grond van artikel 6 gelijkende reclame verstaan elke vorm van reclame waarbij sub d Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering rechtseen concurtent dan wel door een concurrent aangeboden macht. goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden ge2 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. noemd. De reclame-uiting van EasyCar genoemd onder ïf, a 'Hertz' is de handelsnaam en het merk van een internatioverwijst naar de website van eiseres sub 2 en daarmee, in nale organisatie die zich bezighoudt met de verhuur van ieder geval impliciet, naar de concurrent van EasyCar eiseauto's. res sub 2. Dat in de reclame-uiting de consument wordt uitgenodigd om aan de hand van de website zelf een vergelijb Eiseres sub 1 is houdster van een groot aantal woorden king te trekken, doet aan het voorgaande niet af, nu eiseres beeldmerken, waarin de naam 'Hertz' voorkomt. Het merk sub 2 in de reclame-uiting in ieder geval impliciet wordt 'Hertz' dateert van 12 mei 1987 en is voor de Benelux geregenoemd, waarm ee d e reclame-uiting onder de definitie van gistreerd onder nummer 153068, onder andere voor dienartikel 2bis van de EG-richtlijn valt. De reclame-uiting van sten in klasse 39 (verhuur van voertuigen). gen, het hof van oordeel is dat van gevaar voor verwarring tussen de Mini Maglite en de kleine Mirage Lite geen sprake is. 4.40 Mag stelt datBuzaglo haar reputatie beschadigt (j). Die stelling heeft zij echter onvoldoende onderbouwd. Het enkele feit dat de Buzaglo zaklampen goedkoper zijn dan de lampen van Mag, betekent niet dat zij van slechte kwaliteit zijn. 4.41 Concluderend is het hof van oordeel dat de door Mag aangevoerde gedragingen en omstandigheden niet leiden tot het oordcel dat Buzaglo door nodeloze nabootsing verwarring zaait. Ook los van de nabootsing leveren de gedragingen van Buzaglo geen feitenbestand op dat onrechtmatig geacht kan worden jegens Mag. Van onrechtmatig handelen is kortom geen sprake. 4.42 Dit betekent dat grief IV van Mag faalt. Enz.

IS

N O V E M B E R

20

0 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E ! .

E

E I G E N D O M

A 4

7

naam 'Hertz' ontechtmatig is en het merk gebruikt wotdt EasyCar dient derhalve te worden aangemerkt als vergelijvoor waren die gelijksoortig zijn aan die waarvoor het merk kende reclame in de zin van de EG-richtlijn. 8 De reclame-uiting 'De beste reden om bij EasyCar een auto te is ingeschreven, te weten vethuur van voertuigen, kan ook eiseres sub 1 zich tegen het gebruik van het merk 'Hertz' in huren vindt u op Hertz, nl', kan voorshands niet anders begrede reclame-uiting verzetten. Uit het voorgaande volgt impen worden dan dat bij het raadplegen van de website van mers ook dat het gebruik van de merknaam 'Hertz' zonder eiscres sub z de consument tot de conclusie moet komen dat geldige reden in het verkeer wordt gebruikt, zodat dit jehij of zij beter een auto bij EasyCar kan huren dan bij ciseres gens eiseres sub 1 merkinbreuk oplevert. sub z Volgens de reclame-uiting vindt men immers (juist) op de website van eiseres sub 2 de beste reden om bij Easy11 Gezien het voorgaande behoeven de overige weren van Car te huren, gedaagde geen bespreking meer. De vordering zal worden 9 Ingevolge artikel 3 bis van de EG-richtlijn is vergelijkende toegewezen, met dien verstande dat de vordering van Hertz reclame, wat de vergelijking betreft, geoorloofd indien de c.s. om EasyCar te gebieden zich te onthouden van reclamereclame-uiting voldoet aan de in dit artikel genoemde cuuitingen met een zelfde strekking als de reclame-uiting gemulatieve voorwaarden. Artikel 3bis van de EG-richtlijn noemd onder ïf, niet zal worden toegewezen, nu deze vorstelt onder c als voorwaarde dat op objectieve wijze één of dering te ruim is geformuleerd en toewijzing ervan tot meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representaexecLitiegeschillen zou kunnen leiden. Overigens is thans tieve kenmerken van de goederen en diensten, waattoe ook niet gebleken dat EasyCar voornemens is om soortgelijke de prijs kan behoren, met elkaar worden vergeleken. Nu in reclame-uitingen te gaan gebruiken, zodat Hertz c.s. geen de reclame-uiting genoemd onder lf geen specifieke kenbelang hebben bij dezevordering. Anders dan door EasyCar merken van eiseres sub 2 worden genoemd bevat de bepleit, is er geen aanleiding tot matiging van de dwangreclame-uiting de suggestie dat bij het vergelijken van alle som. wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve 12 De termijn als bedoeld in artikel 260 van het Wetboek kenmerken van de goederen en diensten van eiseres sub 2, van Burgerlijke Rechtsvordering zal worden vastgesteld op EasyCar beter is dan eiseres sub z. Deze suggestie is onjuist. drie maanden. Tet zitting heeft EasyCar immers, na de betwisting door 13 EasyCar wordt als de in het ongelijk gestelde partij verHertz c.s., slechts aannemelijk gemaakt dat zij op het geoordeeld in de kosten van dit geding. bied van de prijs beter (goedkoper) is dan eiseres sub 2 en niet op alle andere wezenlijke, controleerbare en represenBeslissing in kort geding tatieve kenmerken van de goederen en diensten van eiseres sub 2. Anders dan EasyCar heeft aangevoerd volgt uit het De voorzieningcnrcchtcr: door haar overgelegde rapport dat de consument ook nog 1 Gebiedt EasyCar met onmiddellijke ingang na betekening andere kenmerken dan de prijs hij verhuur van auto's van van het in dezen te wijzen vonnis de in het lichaam van de belang, dus wezenlijk vindt, aan d it von nis gehechte dagvaarding onder punt 5 omschreven redame-uiring te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,-voor iedere dag 10 Het door EasyCar aangevoerde feit, dat de consument bij dan wel gedeelte van een dag dat EasyCar dit gebod niet naeen nauwgezette vergelijking van de website van eisetes sub komt. 2 en EasyCar er vanzelf achterkomt dat EasyCar niet op alle fronten beter is dan eiseres sub 2, doet aan het voorgaande 2 Stelt de termijn als bedoeld in artikel 260 van het Wetboek niet af nu het gaat om de suggestie die de reclame-uiting van Burgerlijke Rechtsvordering vast op drie maanden. bevat en niet om de uitkomst van het door de consument te 3 Veroordeelt EasyCar in de kosten van dit geding, tot heden verrichten vergelijkend onderzoek. De reclame-uiting is aan de zijde van Hertz c.s. begroot op € 258,18 aan verschotmisleidend en voldoet derhalve niet aan de onder artikel 3 ten, waaronder € 193,- wegens vastrecht en op € 703,- aan sub a van de EG-richtlijn genoemde voorwaarde, hetgeen al salaris procureur, moet leiden tot de conclusie dat de reclame-uiting jegens 4 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. eiseres sub 2 onrechtmatig is. Nu het gebruik van de merk5 Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

44 B

B ER

B I J B L A D

I G H TE


E I G E N D O M

18

N O V E M B E R

2 0 D 2

N

ERA-Scminar 'Towards a Genuine Furopean Patent?' Date: 11 and 12 December 2002 Place: Trier Fee: € 500,Language(s): English, French (simultaneous interpretation). Organizer: Sarah Ju nd, ERA Target group: Lawyers in private practicc and patent lawyers, legal advisers to companies and associations Topics: the framework of European patent law, competition berween national jurisdictions and harmonisation of substantivc rulcs Information: Academy of European Law Trier, Mctzcr Allee 4, D-54295 Trier, tel: ++49(0)65i/93737-o, fax; ++49(0)651 / 93737-90, e-mail: info era.int, website: www.era.int. Programme: Wednesday 11 December 2002 13:30 Arrival and registration of participants 13:45 Welcome and introduction 14:00 RevisionoftheEuropeanParentConvention, Axel Casalonga 14:45 Discussion 15:00 Coffee Break 15:30 Reflections on the Planned Community Pantcntjurisdiction, Johannes Karcher

O F F I C I Ë L E

M E

D E D E

16:45 Discussion 16:30 The Future of the Community Judicial System in the Field of lntellectual Property, Ignacio De Medrano 17:15 Discussion 17:30 End of First Conference Day 20:00 Dinner offered by the Academy of Europan Law Thursday, 12 December 2002 9:00 Proceedings Before National Courts: a Comparativc Analysis with: David Bainbridge (UK), Winfried Tilmann (D)andNN(F) 10:45 Discussion n:ooCoffee Break 11:30 The Proposal for a Directive on the Patentability of Computcr-lmplcmcntcd Iventions, Michel Vivant 12:15 Discussion 12:30 Lunch Buffet at the Academy of European Law 14:00 The Patentability of Biological Tnventions, Geertrui van Overwalle 14:45 Discussion 15:00 Patents and Competition Rules, Thomas Hays 15:45 Discussion 16:00 The European Patent System in its Global Context, Peter Kathet 16:45 Discussion 17:00 End of Seminar

LI

N G E N • •

Sluitingsdag leeszaal Bureau I.E. Tn verband met de kerstbijcenkomst en het afscheid van onze directeur zal de leeszaal van het Bureau I.E. gesloten zijn op woensdag 18 december 2002.

li

. „ •

„;.

-

; : . . . : :

i

. . .

.

.

.

.

;

,

.

,

•

• • ! • •

.

•

• ,

, :

"

.-:

ingang van 1 oktober 2002 benoemd in vaste algemene dienst van het Rijk, met daaraan gekoppeld een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom van het Ministerie van Economische Zaken. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 oktober 2002, nr. Personeel 2002.028.)

Personeel Indiensttreding De heer A.A.A. Harteveld is met ingang van 1 oktober 2002 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van stafmedewerker GIS bij de afdeling Geautomatiseerde Informatie Systemen. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 september 2002, nr. Personeel 2002.031.) Beëindiging van het dienstverband Aan mevrouw M.E. Regensburg, managementassistente/ secretarieel medewerkster in vaste dienst bij het Buteau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 16 oktobei 2002 eervol ontslag verleend. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 oktober 2002, nr. Personeel 2002.032.) Benoeming in vaste dienst De heer ir. P.H. van Dongen, accountmanager in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met

Mevrouw drs. S. Jonkhart, technisch adviseur Industriële Eigendom in tijdelijke dienstbij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 oktober 2002 benoemd in vaste algemene dienst van het Rijk, met daaraan gekoppeld cen tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom van liet Ministerie van Economische Zaken. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 oktober 2002, nt. Personeel 2002.029.) De heer dr. F. Liefrink, technisch adviseur Industriële Eigendom in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van ïoktobet zooz benoemd in vaste algemene dienst van het Rijk, met daaraan gekoppeld een tewerkstelling bij het Bureau voor de Industriële Eigendom van het Ministerie van Economische Zaken. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 oktober 2002, nr. Personeel 2002.030.) (vervolg Officiële Mededelingen op blz. 418)

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 18 november 2002, 70c j a a r g a n g, nr. 11

Recommend Documents