Bijblad bij. De Industriële Eigendom I M H O U D. 17 mei 1999, 67e j a a r g a n g, nr. 5

S T H I Ë L E

E i G E N D O M

153

17 mei 1999, 67e j a a r g a n g , nr. 5

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I M H O U D Actualiteiten Nieuwe vragen over artikel 50(6) TRIPs-Verdrag (blz. 155). Protocol BTMW1995 in werking (blz. 155). Artikelen Dr. ir. H.W.A.M. Hanneman, EOB verleent octrooi voor computerprogramma's (blz. 156/7). Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken

door mogelijke monopolisering door Bosch van de handel in gereviseerde startmotoren en dynamo's waardoor de grenzen van de merkenbescherming worden overschreden, mag Bosch niet verlangen dat de merken worden verwijderd; het tiencijferig typenummersysteem van Bosch is geen merk; Bosch kan zich niet verzetten tegen gebruik van haar handelsnaam in commerciële uitingen, nu zij zich regen het gebruik als merk niet kan verzetten). Nr. 49 Pres. Rechtbank Dordrecht, 9 1'ebr. 1999, Deutz e.a./ A.D.T. -Van den Heuvel (spoedeisend belang bij staking merkinbrcuk niet langer aanwezig; gebruik merk Deutz door ADT misleidend; ook gebruikop de website, registratie domeinnaam en gebruik op megatag door ADT is inbreukmakend; ook handelsnaam rechtelijke verwarring te duchten).

1 Octrooirecht Nr. 44 Hof's-Gravenhage, 6 nov. 1997, R.M. Petterson e.a./Mr. P.C. van As, curator Objecta Nederland (uitleg woord 'servicepoint' in conclusie; bij beperktere uitleg zou Objecta-systeem als verbetering van het octrooi inbreukmakend zijn). Nr. 45 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 nov. 1998, De Boer Stalinrichtingen/Ametrac Mechanisation (eiseres heeft niet ongebruikelijklangonderbandeld; spoedeisend belang nictvcrloren; 'Acte' heeft overdracht niet bewerkstelligd; overdracht octrooi kan ook zonder inschrijving aan gedaagde worden tegengeworpen). Nr. 46 Rechtbank 's-Gravenhage, 1 juli 199S, Roche Nederland e.a./Dr.F.J. Primus e.a. (gezien deuitdrukkclijkcbcpcrkingis er geen reden conclusie 1 anders en ruimer te lezen dan de letterlijke bewoordingen; andere nieuwheidsbezwaren betreffen geen 'enabling disclosures'). Nr. 47Pres. Rechtbank "'s-Gravenhage, rS dec. r 997, A. J. J. Broek/ Landbouwmcchanisaticbcdrijf Macsscn (de gebruikelijke zes maanden voor aanhangig maken kort geding na constateren inbreuk zijn overschreden; vordering niet langer spoedeisend), 2 Merkenrecht Nr. 48 Rechtbank Amsterdam, 1 maart 1995, Robert Bosch/Pos Auto Electric Service (wijziging toestand van de waarbij door derden gereviseerde Bosch-startmotoren en -dynamo's; gezien moeilijke verwijderbaarheid van de Uosch-mcrkcn, en de daar-

Nr. 50 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 25 juni 1998, Christian Dior/Puk Consultancy (bewijslast voor in het verkeer brengen parfumflesjes buiten EER rust op Dior; vast staat dat de flesjes binnen de EER zijn gekocht; geen verplichting tot bekendmakingleveranciers; verbod op verhandeling merkproducten tenzij verkregen van binnen de EER gevestigde leveranciers; prejudiciële vragen inzake rechtstreekse werking TRIPs). Nr. 51 Pres. Rechtbank Utrecht, 11 febr. 1999, J.W.O. e.a./ Montres Rolex (aanschaf imitatie-Rolex te goeder trouw en voor eigen gebruik niet aangenomen: vordering opheffing conservatoir beslag afgewezen) (met noot D.W.E. V.). 3 Handelsnaamrecht Ni. SZ Hoge Raad, 6 dec. 1996, Ster Woningen/Stermij (Pres.: woord 'ster' zwak onderscheidend; geen verwart! ngsgevaar gezien visuele en auditieve verschillen; H.R.: bevestigt) (met noot D.W.F. V.). Nr. 53 Kantonrechter Breda, 28 okt. 1998, Dega/Intervries Kanter (verwarring te duchten te meer daar 'De Gasrronoom' een begrip is in Breda en thuishoort in deWilhelminastraat).

1 5 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

17

M E I

1 9 9 9

C O L O F O N

Blffalacl hij

S ï :

Verschijnt maandelijks, rond de r6c Abonnementsprijs: NLG 165,- per jaar met inbegrip van het jaarregistcr; aan abonnees buiten Nederland wordt NLG 50, per jaar aan verzendkosten in reken ing gebracht; prijs per los nummer NLG 16,50 Nieuwe abonnementen: gaan in Dij hei begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden deeerderverschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gerichr aan de administratie Beëindiging abonnement: duor schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór her begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder rijdige opzegging wordt hei abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Farentlaan 2, Postbus 5810, zz8o iiv Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 56 55 PosLba.uk gironummer 17 300 ASN-AMKO Bankrekeningnummer 40.45.00.714 Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redacrie Vormgevingen druk: SDU, Den Maag O Aureursrechr voorbehouden

Bre-voorzitter van de redactie: prof. mr. E. A. van Nietiwenrtoven Helbacfi Redactie: prof. mr. J.J. Erinkhof mevr. mr. drs. N. Hagemans dr.J.H.J.denHartog jhr. mr. J.L.R. A. Huydccoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A. A. Qjiaedvlieg prof. mr.J.H. Spoor mr. r.J.M. Steinhauser prof. mr. D.W.F. Verkade mr. ir. J. H. F. Winckels Correspondenten: F. Henning-Bodewig(verbonden aan hetMax-Planck-Institut, Münchcn) S. Mandel (Consciller, Cour d'Appel de Paris) H. 1 add i e (m r. Jusrice, High Court London) Redactiesecretaris: mr. J. I.. Unessen Redactie-adres: Parenrlaan 2, Posrbus 58Z0, zzSonv Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 398 65 30

4 Auteursrecht

Officiële m e d e d e l i n g e n

Nr. 54 Rechtbank Amsterdam, 13 j a n . 1999, St. Nederlands Bureau voor Toerisme/A. Giesbergen (gebruiksrecht NBT op door Gicsbcrgcn o n t w o r p e n logo, gezien correspondentie, onbeperkt; o.g.v. o p e n b a a r m a k i n g is NBT aan te m e r k e n als auteursrechthebbende).

Sluiting Bureau I.E. - Sluiting Leeszaal Bureau l.E. - Verdrag van Parijs. - Schikking van Madrid en Protocol. - Verdrag tot samen werki ng i nzake octrooien (PCT).

5 Onrechtmatige daad Nr. 55 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 14 j a n . 1998, Ferring/ Serono Benelux (eisen aan vergelijkende reclame van met merknaam aangeduide geneesmiddelen; criterium van de Raad voor de Geneesmiddelenaanprijzing; reclame Serono onrechtmatig, tevens merkinbrcuk). Boekaankondigingen Marie-Christirie Janssens, ed., Intellectuele rechten in de informatiemaatschappij, Brussel, 1998, door dr. J.H. J. den Hartog(blz. 192). Berichten Ideële reclame k a n door de Reclame Code Commissie worden getoetst o p grond van subjectieve n o r m e n zoals goede smaak en h e t fatsoen (blz. 192).

NIEUW FAXNUMMER M e t ingang van h e d e n is het redactie-secretariaat te berêi: k e n onder telefax (070) 3 986 530.

•\ /

IV1 F I

19 9 3

A C T

R I J

RL A D

I N D U S T R I Ë L E

E i Ü fc |\J D O M

1 h 5

U A L f T E I T E N

Nieuwe vragen over artikel 50(6) TUTPs-Verdrag 1 Artikel 50 lid 6 TRIPs-Verdrag blijft ten onzent de gemoederen bezighouden. De vorige prejudiciële vraag is nog niet beantwoord of de volgende wordt al gesteld. 2 ücn korte'update'. Opeen prejudiciële vraag van de Amsterdamse President in Hermès/FHT antwoordde het Hol" van Justitie EG op 1G juni 199S dat een Nederlands kortgedingvonnis moet worden aangemerkt als een 'voorlopige maatregel' in de zin van artikel 50; zieBIE 1938, blz. 184/6 en 191/5, Het arrest van het hof is inmiddels in de NJ gepubliceerd (Nf 1999, 240), voorzien van maar liefst drie noten: van Vcrkadc, Snijders en Alkema. Snijders betoogt dat de authentieke (Engelse, Franse en Spaanse) teksten duidelijkmaken dar 'de voorlopige voorziening bij gebreke van een daarop binnen bepaalde rermijn (lees wel: aangevangen procedure ten principale) steeds slechts na een daartoe strekkend verzoek van 00rspronkelijkgedaagdekan komen te vervallen, zodat oorspronkelijk eiser tijdig gewaarschuwd wordt en alsnog prompt een bodemprocedure aanhangig kan maken', Op 25 juni 1998 steldede Haagse Presidenthet hofdevolgcndc prejudiciële vraag: of artikel 50 lid 6 rechtstreekse werking heeft;zieBIE 1998,blz. 244/5 [eninditnummerblz. i74/6.Kcrfj. Diezelfde vraag is door de Hoge Raad ook gesteld in zijn arrest van 30 oktober 1998 in Laycr/Assco; voorts werd een vraag gesteld over de reikwijdte van het TRIPs-Verdrag; zie KB 199S, blz. 403. 3 Op 5 maart jl. heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een 'Route 66'-zaak; zie RvdW 1999, 45C. Hierin zijn de volgende zes vragen van u itlcg van artikel 50 lid 6 aan liet Hof van Justitie EG voorgelegd: 1 Komt aan art. 50 van het TRTPs-Verdrag, i n het bijzonder aan lid 6 van dat artikel, rechtstreekse werking toe? 2 Dient art. 50 lid 6 van her TRIPs-Verdrag aldus re worden uitgelegd dat voorlopige maatregelen als bedoeld in de leden 1 en 2 van deze bepaling van rechtswege vervallen hetzij indien de hoofdzaak niet aanhangig is gemaakt binnen de daartoe bij de voorlopige maatregel vastgestelde termijn, hetzij, bij gebreke van zulks een vaststelling, indien de hoofdzaak niet aanhangig is gemaakt binnen een termijn van 20 werkdagen dan wel van 31 Icalenderdagen (welke van de twee termijnen de langste is), of is voor zodanig verval (steeds) een verzoek vereist van de partij tegen wie de maatregel is genomen? 3 Vangt de termijn binnen welke de hoofdzaak aanhangig moet worden, wanneer dezen ietbij de voorlopige voorzien ing is vastgesteld, aan: a op dan wei daags na de dag waarop de rechter de voorlopige maatregel heeft getroffen, dan wel b op dan wel daags na de dag waarop de uitspraak houdende de voorlopige maatregel aan de verweerder is betekend, dan wel c op dan wel daags na de dag waarop de uitspraak houdende de voorlopige maatregel onherroepelijk is geworden, dan wel d op enig ander tijdstip? 4 Moet de rechter die een voorlopige maatregel treft, ambtshalve een termijn bepalen, binnen welke een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt, of mag hij een zodanige ter-

mijn slechts bepalen, indien een daartoe strekkend verzoek is gedaan? 5 Kan de rechter die in hoger beroep dient te oordelen over een door de rechter in eerste aanleg getroffen maatregel en deze bevestigd, hetzij ambtshalve op verzoek van één der partijen alsnog een termijn als hiervoor bedoeld vaststellen, indien de rechter in eerste aanleg zulks heeft nagelaten ? 6 Ts art. 50 vanhet TRIPs-Verdrag van toepassing, indien d it verdrag voor de betrokken Lid-Staat in werking treedt op een tijdstip, waarop de behandeling ter terechtzitting in eerste aanleg is afgesloten, doch de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan? C. v. N. Protocol BTMW 1995 in werking Op 1 meijl. is het Protocol van 28 maart 1995 tot wijziging van de Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW; Tri. 1995,133) in werking getreden. De wijziging heeft betrekking op drie onderwerpen. Allereerst wordt de BTMW uitgebreid met enkele vorderingen die (met uitzondering van de eerste hierna te noem en, geb cel n i cu wc vordering) eerder in de Wet bestrijding namaakproducten waren neergelegd; deze wet is hiermee een dode letter geworden en wordt ingetrokken. In art. 14 is de vordering tot winstafdracht en tot het daaromtrent afleggen van rekening en verantwoording toegevoegd, In een niettvv art. 14MS is de bevoegdheid van de modelhoudcr opgenomen om inbreukmakende producten en productiemiddelen op te eisen nf de vernietiging of onbruikbaarmaking ervan te vorderen. Ook geld dat met de inbreuk is verdiend, kan opgeëist worden. Bij al deze vorderingen moet wel sprake zijn van inbreuk te kwader trouw. Ten slotte kan de modelhouder vorderen dat de inbreukmaker informatie verstrekt over de herkomst van de inbreukmakende zaken. Ten tweede zijn de bevoegdheden van de licentiehouder uitgebreid. Hij kan tussenkomen in een door de modelhoudcr aangespannen inbreuk-procedure om rechtstreeks schadevergoeding en winstafd rach t vord eren. Bovendien kan hij deze beide vorderingen zelfstandig instellen als hij daartoe het recht heeft gekregen van de modelhoudcr. Ook de vorderi ng rot opeising, vernictiging of onbruikmaakmaking van inbreukmakende zaken kan de licentiehouder met toestemming van de modelhouder instellen. Ten slotre word teen termijn van respijt ingevoerd in een nieuw art. 4bis. Deze houdt in dat bekendmaking van een model dooide deposant zelf of door iemand die het model d i reet of indirect aan de deposant heeft ontleend, binnen eenjaar voor het depot (of de voorrangsdatum) van dar model niet schadelijk is voor de nieuwheid. Wordt dit model echter binnen dat jaar nagemaakt door cen derde, dan kan de deposant daar niets tegen doen en is hij de mogelijkheid van depot kwijt. Er hangt momenteel ook nog een prorocol tot wijziging van de BTMW uit 1996, waarin de BTMW wordt aangepast aan het TRIPs-Verdrag en de EG-anti-piraterijverordening 3295/94. Het is nog niet bekend wanneer dit protocol i n werki ng zal kunnen treden. Nic. H.

B I J B L A D

i s e

A R T

I N D U S T R I L L E

E I G E N D O M

17

M E I

1 9 9 9

I K E L E N

EOB verleent octrooi voor computerprogramma's Dr. ir. H.W.A.M. Hanneman In rwee recente beslissingen1 heeftde Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau bepaald dat computerprogramma's il dan niet vastgelegd op een drager, vatbaar zijn voor octrooibescherming. De beslissingen openen de weg voor aanzienlijk ruimere beschermingsmogelijkheden voor software-gerelateerde uitvindingen met name in die gevallen waar de softwareuirvinding niet veel meer omvat dan het computerprogramma zelf en wordt geleverd in een stoffelijke (op diskette, CD-ROM) of on stoffelijke vorm (via bijv. Internet). De Kamer van Beroep heeft beslist dat: in the view of the Board, a computerprogram claimed by itselfis net excluded frompatentability iftheprogram, whai runningon a computer or loaded into a computer, brings dbout, or is capable ofbringing ttbout, a technkai effect whkh goes bcyond the 'normal' physical inte.ractions beween the program (software) and the computer (hardware) on whkh it is run.

üxplicict neemt de Kamer van Beroep hiermee afstand van de Richtlijnen van hetEOR2 ten aanzien van de octrooieerbaarheid van computerprogramma's die bepalen dat: a computer program claimed by itselfor as a record on a carrier is not patentable. irrespective ofits content.

De "Kamer van Beroep die overigens niet gebonden is aan de Richtlijnen (Art. 23, lid 3 EOV) heeft tot die beslissing kunnen komen door de uitsluiting geformuleerd in Art. 52 lid z en lid 3 restrictiever te interpreteren dan tot nog toe voor mogelijk werd gehouden. Art. 52, lid 2 bepaalt namelijk dat computerprogramma's zijn uitgesloten van octrooibescherming: waarbij lid 3 toevoegt dat zulks alleen geldt voor computerprogramma's 'als zodanig' ('as such'). De uitvinding in de zaak T 0935/97 betreft het vaststellen van de gedeeltelijke afdekking van informatie in een eerste venster door een tweede venster op een computerscherm en het vervolgens verplaatsen van de door het tweede venster afgedekte informatie naar een deel van het eerste venster dat niet wordt afgedekt door het tweede venster. De onderzoeksafdeling van het EOB accepteerde de werkwijze en inricbtingsconclusies gericht op deze uitvinding, maar verwierp de conclusies gericht op liet computerprogramma als zodanig, het computerprogramma vasrgelegd op een drager, en op een d rager voorzien van het computerprogramma. De Kamer van Beroep onderscheidt twee typen computerprogramma's:

L DE beslissingen van de Technische Kamer van Beroep 3.5.1. van het E r o in de zaken T 0935/97-3.5.1. enT 1173/97 zijn (nog) niet gepubliceerd. Appellant in heide zaken was IBM. De argumentatie van de beslissingen is vrijwel identiek. - Guidclincs for the cxamination in the Er>0 (losbladig). Sectie C-IV 2.3 handelt over de octrooieerbaarheid van programma-gerelateerd e uitviudingen en is in 1985 aangepast aan de beslissing van de Kamer van Beroep in de VICOM-zaak.

- computerprogramma's die enkel abstracte creaties zijn en een technisch karakter ontberen; en - computerprogramma's die een specifiek technisch karakter bezitten. Het eerstgenoemde type acht de Kamer her type dat getroffen wordt door het verbod van Art. 5 2, lid z en dethalve niet vatbaar is voor octrooibescherming. De Kamer van Beroep is er zich van bewust dat computerprogramma's in het algemeen en dus ook dit type een tcch u isch karakter toegedicht mag worden omdat de uitvoering van de programma-instructies dooi' de computerapparatuur fysische veranderingen in de computerapparatuur ren gevolge heeft (bijv. electrische stromen). Dat technisch karakter is universeel, wan t voor elk computerprogramma geldend en kan niet - aldus de Kamer- het computerprogramma her specifieke technisch karakter verlenen dat vereist is om te kwalificeren als octrooieerbare ui tvi n d i n g. Wat additioneel nodig is, is een specifiek, of verder technisch karakter. Dat specifieke, verdere technische karakter kan bijvoorbeeld gevonden worden in de omstandigheid dat het computerprogramma een industrieel proces of een apparaat bestuurt en het computerprogramma de computer doet functionctcn ter verkrijging van het daaringelegen specifieke technisch effect. Anders geformuleerd: indien een uitvinding als werkwijze en als inrichting voor de uitvoering van de werkwijze technisch karakter bezit en derhalve vatbaar voor octrooibescherming is dan ware het onlogisch het computerprogramma, dat al de maatregelen omvat die voor de verwezenlijking van de werkwijze vereist zijn, uit te sluiten van octrooibescherming. De Kamer van Beroep trekt hier in wezen de redenering door die eerder in de VICOM-bcslissing3 werd ontwikkeld. Daar werd gesteld dat het onlogisch is om octrooibescherming re verlenen voor een technisch procédé dat onder bestuur staat van een geschikt geprogrammeerde computer maar deze te onthouden aan de inrichting in casti de computer geprogrammeerd voorde uitvoeringvan die werkwijze. De Kamer van Beroep gaat aan het eind van haar beslissing (terugverwijzing naar de aanvraagafdeling) nog in op de formulering van octrooiconclusies. In principe worden zowel conclusies gelicht op het computerprogramma als zodanig, het computerprogramma vastgelegd op een drager alsmede op een drager voorzien van een compurerprogramma toelaatbaar geacht. Uitdrukkelijke voorwaarde is dat de conclusie alle voor het verdere technische effect vereiste maatregelen bevat. De Kamer van Beroep, wellicht talrijke tekstherhalingen vrezend, wijst op beslissingT 0410/96 (van 25 juli 1997, ongepubliceerd) waarin is vastgesteld dat verwijzing naar een conclusie van een andere categorie nuttig kan zijn om de conclusies beknopt te houden, Met deze beslissingen wordt een grote stap gezet in de richting van het op gelijke hoogte brengen van de beschermingsmogelijkh ed en voor software in Europa met die in de U. S.+ en Japan.

3

V[GOM, zaak T 0108/84, O] 1987, blz. 14 e.v. In de Verenigde Staten besliste de Gesust of Appeals for the hederal circuit tot de octrooieerbaarheid van computerprogramma's in In re Fieauregard, 53 F.3d 1538. (Fed. Cir. 1995). 1

17

M E I

1 9 9 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

De ook doof de Kamer van Beroep wenselijk geachte wereldwijde harmonisatie van het octrooirecht wordt naderbij gebracht want de uitleg die nu wordt gegeven aan Art. 52 zal het de EOV-Verdragsstaten die ook de TRTPs-overeenkomsr hebben getekend gemakkelijker maken te betogen dat hun octrooiwetgeving voldoet aan de geest van TRIPs. Art. 27 iid 1, TKIPs eist namelijk da:: patents shall bc availaUeforany inventions, whetherproducts orprocesses, inattfieldsoftechnolog/,providedthcyarenew, involvcan imentivs step and au capable ofindusuiiü applicatiou. Het verdient overigens aanbeveling de in Art. 52, lid 2 gegeven niet uitputtende opsomming van materie die geen uitvinding is te schrappen en te volstaan met een algemene, positief geformuleerde hoofdregel voor octrooieerbare uitvindingen, bijvoorbeeld de hierbovengegeven TRIPs-formulcring. De psychologische barrière die de huidige catalogus van nietoctrooieerbare materie voor aanvragers uit m.n. de 'high-tech'gebieden opwerpt, wordt daarmee geslecht. Voorts kunnen toekomstige ontwikkelingen in de techniek geaccommodeerd worden zonder dat telkens via langdurige, ingewikkelde procedures tot vaak gekunstelde 'oplossingen' moet worden gekomen. In dit verband wijs ik op een recente beslissing van het Amerikaanse federale hof waar de octrooieerbaarheid ter beoordeling stond van een methode voor de bedrijfsvoering van een beleggingsfonds waarbij de koers van het fonds werd bepaald door een op een wiskundige methode berustend computerprogramma^ Liefsr vier van dein Art. 52 lid 2 EOV van octrooieren uitgesloten categorieën zijn betrokken: wiskundige methode, methode voor bedrijfsvoering, computerprogramma en presentatie van gegevens. Het federale hof verwierp met nadruk het door de lagere rechter toegepaste 'ill-conceived' uitzonden ngsdenken ('mathematical algorithm exception', 'abstract ideas cxception', 'business method exception') en wees erop dat de octrooiwet door de wetgever bewust ruim (zelfs 'expansive') is geformuleerd. In het betreffende geval - aldus heL hof - zou dat betekenen dat de vraag moet worden beantwoord of de uitvinding 'een uitkomst op het gebied van de nijverheid heeft' ('rcduced to sortie type of practical application i.e. 'a useful, concrete and tangiblc resulr"). Het hof oordeelde de betreffende uitvinding in dac licht bezien octrooieerbaar. Het Europees octrooiverdtag zou gediend zijn met het schrappen van lid 2 en lid 3 van Art. 52 en het aanpassen van lid 1 aan de bewoordingen van de TRIPs-ovcrccnkomst. Venlo, 8 april 1999

5

Stare Street Bank it TmsrCo. v, Signature Financial Group TTIC. 149 F.31] 1 368 (H'cd. Cir. 199a).

E I G E N D O M

1 5 7

15 8

J U

B I J B L A D

R I S

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

17

MEI

1 9 9 9

P R U D E N T I E

Nr. 44 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 6 november 1997 (volgnummertoewijzigingssysteem) Mrs. J. J. Brinkhof, E.J. van Sandick en II.W. Raven Art. 30 ROW (1910) Het woord service-point in conclusie •/, beschouwd in het licht van de beschrijvingen de tekeningen, is niet uitsluitend als aanduidingvoor een fysieke balie te verstaan, maar als verwijzing naar zowel de door de klant gewenste dienst ahdcplaatswaardiegewenstedienstdaadwetkelijk verricht wordt. Waarin de beschrijving overhel: doel van de uitvindingwordt gezegd dat de uitvinding wil voorzien in een systeem dat het de klanten mogelijk maakt voor een specifiek bedieningspunt te kiezen zal het zelfs de nict-deskundige lezer duidelijk zijn dal bedoeld is een bedieningsplint waar een door de klant gewenste dienst wordtverricht. Als het alzo zou zijn dat het geoctrooieerde systeem in tegenstellingtothet Objecta-systeem niet de mogelijkheid zou bieden een dienst te kiezen die aan meer dan één balie wonlt verricht, zou dit mr. van As qq niet batenIn dat geval zou het Objecta-systeem als een verbetering van het geoctrooieerde systeem te beschouwen zijn waarin evenwel de iiitvindingvan Petterson es. (decombinatieals bedoeld in 13.2) besloten ligt. HetObjectasysteem zou in dit geval onderde beschermingsomvang van het octrooi vallen, ongeacht of de verbetering in hoge mate vernieuwend isofniet.

1 P.M. Petterson te Onsala, Zweden en 2 R. Salin te Onsala, Zweden, appellanten, procureur mr. M.H. J. van den Horst, tegen mr. P.C. van As te Nieuwegein, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Objecta Nederland BV te Bunnik, geïntimeerde, procureur mr. R.F. Thumüssen, advocaat mr. J. J. Bijkerk te Utrecht. a Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 15 november 1995 (mrs. J.H.P.J. Willems, F.GJ. de Heij en R.C.D.E. Hasekamp) Overwegingen:

1 In deze procedure dienr te worden uitgegaan van de navolgende vaststaande feiten. 1.1 Pettersson c.s. zijn houders van Europees Octrooi 008S 199 betreffend e een 'System for determining the queue sequence for serving customers at a plurality of service points', aan hen verleend op 8 april 1987 met als aangewezen staten Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brit tannië,Fieehtenstein en Nederland. i.2Conclusic 1 van het octrooi luidt Inde Engelse tekst: Systemfordetmmningthetiueueseijiienceforservingcustomcrsataplurality of service points, comprising a tum-number aUocating unit (4)fot allocatingaturn-numbertoeveryaistomerdesiringwbeserved.a plurality of terminals {3', f, 3J, 34), oneforeach servieepoint, and m information unit (2) receivingsignals identifying theparticular tum-number to beservedand the particularfree seiyice point for indicating them to the customers, charactcriscd in thal thesystem comprises a selection unit (s)associaied with the tum-number allocaiingunit (4) in a tum-number deviee (1), enablingcustomers to selecta desired servieepoint amongsaid plurality of service points, computing means (6) for memorising thesequence ofallocated turn-numbers with the selccted desired service points, for receivingfwm the plurality of terminals (3 ',3', 3 1 ,3 4 ) signals identi-

fying a particular service point. which is free for serving a ctistomer,for deciding which particular tum-number is to be served at the particular free service point and for feeding-om signals identifying this particular tum-numberand theparriculatfree servieepointto the Information unit (2), the particular tum-number to be served being the next in turn in the memorised sequence ofallocated turn-numbers for which no desired service point is selected orfor which the seleeted desired service point is the par ticulmfree service point.

Van het octrooischrift maakt deel uit de ter verduidelijking aan dit vonnis gehechte figiuir 1. 1.3 Objecta heeft soortgelijke systemen (verder: het Objectasysteem) geleverd aan filialen van de Rabobank in Nederland. 1.4 Zich op het standpunt stellende dat het Objecta-systeem i nbreuk maakt op hun octrooi, hebben Pettersson c.s. op 10 oktober 1994 aan Objecta een desbewustheidsexploit doen betekenen. 2 Pettetsson c.s. vorderen een verbod tot inbreuk op het octrooi, met nevenvorderingen. Aanvankelijk strekte hun vordering zich uit tot handelingen in alle door het octrooi aangewezen staten. Bij pleidooi hebben zij hun vorderingen beperkt tot Nederland en België. 3 De vermelding van de verlening van liet onderhavige octrooi is gepubliceerd vóór 1 april 1995. Gelet op het bepaalde in art. 103 van de Rijksocttooiwct 1995, is ten aanzien van dit octrooi derhalve uitsluitend de llijksoctrooiwet (1910) van toepassing. 4 Door Objecta is betoogd dat het Objecta-systeem, anders dan het geoctrooieerde systeem, klanten niet in staat stelt een bepaalde balie te kiezen (in de woorden van conclusie 1- '..to select a desired service point..'), maar de klant integendeel een bepaalde dienst laat kiezen, zoals (bij de Rabobank filialen) geldhandelingen en adviezen. Het Objecta-systeem voorziet et, aldus Objecta, verder in dat aan iedere dienst één of meer balies wolden toegewezen, waarbij de mogelijklicid bestaat aan een balie meer dan één dienst toe te wijzen. 5Pcttcrsson c.s. menen dat Objecta aldus aan het begrip 'service point* in conclusie 1 een te bepetkte uitleg geeft. In het licht van de besdirij ving kan onder dit begrip, naar zij stellen, heel goed 'dienst' worden verstaan. Voormelde zinsnede uit conclusie 1 zou naar zij bepleiten dan ook gelezen moeten worden als '..to select a desired service that may be rendered at a plurality of service points..'. Ter ondersteuning van deze interpretatie hebben Pettersson c.s. ondet meer - zeer beeldend - aangevoerd dat een klant uiteraard niet zal kiezen voor een bepaalde balie 'op grond van de vrolijke strik van mijnheer Jansen of de leuke knoet van mevrouw Pietersen', maar omdat aldaar een bepaalde dienst wordt aangeboden. Pettersson c.s. hebben vetder opgemerkt dat het Objecta-systeem aldus kan wotden ingesteld dat aan iedere dienst slechts een balie wordt toegekend. In die situatie (bet 'grensgeval') valt de keuze voot een bepaalde dienst samen met de keuze voor een bepaalde balie en maakt het Objecta-systeem volgens Pettersson c.s. dus in ieder geval inbreuk. ö De rechtbank kan Pettersson c.s. in deze stellingname niet volgen.

17

M E I

1 9 9 9

B I J B L A D

I N D U S T R I C L L

De vakman zal, de conclusies en beschrijving lezende, onder 'service point' wel degelijk begrijpen een fysieke balie. Verwezen wordtin dit verband naar kolom ï, regels 40-42 {..'makes it possible for customerstochooscaspecificservice point, at which thcy desire to be served,.), kolom 2, regels 60-S2 (..and also a display arrangement 12 for indicating at whicli service point, etc. the customer is to be served..) en kolom 4 regels 5 0-52 ('A terminal 3', 3 1 , 3 3 ,3 4 etc. is intended to be i nstallcd so that it is easily accessiblc to the cashiers at the respective service poin ts..), welke zinsneden alle een fysieke balie suggeren. Reeds de bewoording van conclusie 1 zelf wijst erop dat onder'service point' verstaan moet worden een fysieke balie. Vermeld wordt immers dat aanwezig is \.a plurality of terminals (3 *, 3 *, 3 J , 3+), one for each service point..'. Zou de interpretatie van Pcttersson c.s. worden gevolgd, dan zou deze zinsnede betekenen dat meerdere fysieke balies, die dezelfde dienst aanbieden, zich zouden moeten behelpen met één terminal om het systeem signalen te geven, hetgeen onwerkbaar is en daarom niet bedoeld kan zijn. 7 Het standpunt van Objecta dat het Objecta-systeem de klant voor een dienst laat kiezen in plaats van een balie, en in zoverre - afgezien van het gren sgeval - verschilt met het geoctrooieerde systeem, acht de rechtbank derhalve juist. Het Objecta-systeem verschilt bovendien - ook voor het grensgeval - daarin van het systeem van Pcttersson es., dat het de klant steeds verplicht een dienst te kiezen. De klant heeft niet de mogelijkheid de keuze achterwege te laten en aldus zichzelf te plaatsen inde algemene wachtrij, Erzal daarom in hctObjecta-systeemnooitsprake zijn van '..turn-numbers for which no desired service point is selected..\ In de oppositieprocedure is juist in dit aspect- de combinatie van de algemene wachtrij en specifieke wachtrijen - een inventieve stap gezien. Verwezen word t naar de overgelegde beslissing van the Technical Board of Appcal van het European Patent Office van 4juli 1994, alinea's 5,3 e.v. Reeds om diereden moet dit als een wezenlijk kenmerk van het geoctrooieerde systeem worden aangemerkt. 8 Het voorgaande voert tot de slotsom dat het Objecta-systeem geen i nbrcuk op het octrooi maakt. De vorderingen van Pcttersson c.s. dienen te worden afgewezen met hun veroordeling in de proceskosten. Beslissing:

ü c rechtbank: wijst de vordcri ngen af; veroordeelt Pettersson c.s. in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Objecta bepaald op ƒ 350,- aan griffierecht en ƒ z.130,- aan salaris voor' haar procureur. Enz. b Het Hof, enz. 8 Aan hun vorderingen leggen Pettersson c.s. de stelling ten grondslag dat het door Objecta Nederland B.V. verkochte en geleverde Objecta-systeem onder de bcschermingsomvang van conclusie 1 valt.

t I C E N D O V l

1 5 9

zodat er dicnstaflwnkelijke wachtrijen ontstaan. Het systeem gaat uit van de (bank-)organisatie en niet zozeer van de klant. Via de computer worden de balies 's morgens voor het opstarten van het systeem ingesteld op de te verlenen diensten, waarbij wordt afgestemd op de te verwachten klanten en waarbij prioriteiten kunnen worden toegekend aan bepaalde diensten'{zo zullen bijvoorbeeld zakelijke handelingen over het algemeen preferent worden gesteld boven particuliere handelingen). Het voorgaande impliceert dat zodra een balie vrijkomt de computer, aan de hand van de gekozen dienst en eventueel toegekendepreferenties,bepaalt welke klant er aan de beurt is. Bit behoeft derhalve niet op volgorde van binnenkomstte zijn.

1 o Mr. van As qq erkent de juistheid van hetgeen door Pettersson c.s. in de conclusie van cis in hoger beroep onder 3 is gesteld (memorie van antwoord onder 2}. Daar is onder meer te lezen: 3.2 i let Objecta-systeem stelt de bezoeker van bijvoorbeeld een Rabobank, waar meerdere balies aanwezigzijn en meerdere diensten worden aangeboden, bij binnenkomst in staat om op een selectie-eenhcid een keuze te maken voor bijvoorbeeld geldhandelingen of adviezen. Heeft de bezoeker door het indrukken van een knop zijn keuze gemaakt, dan ontvangt hij een b e u r t n u m m e r (ticket) en wacht hij in de wachtruimte (d.w.z. niet in een rij,maarin één gemeenschappelijkepool), totdat op ife informatieeenheid zijn beurtnummer verschijnt tezamen met het nummer van de baliedie hem zal helpen. Stel dat deze bezoeker advies wil krijgen overeen hypotheek, dan zal hij worden opgeroepen bij èèn van de balies waar adviezen worden verstrekt. Dit gebeurt zodra de baliemedewerker van de vrijgekomen balie daartoe een knop heeft ingedrukt op het eindstation en het beurtnummer van onze bezoeker het eerst aan de beurt zijnde nummer is in de reeks van beurtnummers voor adviezen. De werking van dit systeem wordt mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van de computer, die in verbinding staat met de selectieeenheid, waarop de bezoeker zijn keuze maakt en waar hij zijn ticket ontvangt, met de bedieningsknop bij de balie, die de medewerker indrukt als hij een klant heeft afgehandeld en met de informatie-eenheid. waarop wordt aangegeven welk beurtnummer aan de beurt is bij wellte balie. 3.3 Het Objecta-systeem omvat de volgende componenten: de selectieeenhcid voor het maken van de keuze, de beurtnummertoewijzingseenheid voor het verstrekken van het ticket, de informatie-eenheid voor het aangeven van het aan de beurt zijnde beurtnummer en de vrijgekomen balie, de eindstations voor liet aangeven dat een bedieningspunt is vrijgekomen en decomputer(rekeneenheid), diedezeviervoorgaandecomponenten met elkaar verbindt.

1 r Geletzowel op het feit dat het Objecta-systeem dezelfde hardware bevat als het systeem volgens het octrooi, als op de overeenstemming tussen de hierboven onder 1 o beschreven werking van het Objecta-systeem enerzijds en de uit conclusie 1 blijkende werking van het geoctrooieerde systeem anderzijds, is het niet eenvoudig verschillen te ontwaren tussen het geoctrooieerde en het Objecta-systeem. ïz Volgens mr. van As qq valt het Objecta-systeem niet onder conclusie r omdathet geoctrooieerde systeem de klanten slechts de keuze laat van een specifieke, fysieke balie, terwijl het Objecta-systeem de klant de mogelijkheid biedt tussen diensten te kiezen.

9 Het Objecta-systeem is van de zijde van Objecta Nederland B.V. als volgt beschreven (punt zi conclusie van antwoord):

13 Het hof kan mr. van As qq n iet volgen in dit betoog.

objecta-systeem: betrefteenvolgnummersysteemdatklantenviaeen centrale unitcenvolgnummer verschaft voor een door hen specifiek gekozen dienst. Afhankelijk van de gekozen dienst krijgen de klanten een volgnummer uitgereikt,

13.1 Het hof stelt voorop dat ook hij het Objecta-systeem de keuze voor de dienst tegelijkertijd de keuze inhoudt voor de fysieke plaats waar de gekozen dienst verricht wordt: één of

I 6 O

U I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

meer balies. In zoverre doet het door mr. van As qq zo beklemtoonde verschil tussen balie en dienst nogal kunstmatig aan. In beide systemen is de dienst niet te scheiden van de plaats waar deze verricht wordt. Het onderscheid heeft veel weg van een woordenspel. 13.z In casu is het ook niet meer dan een woordenspel. Het hof is van oordeel dat het woord service-point in conclusie ï, beschouwd i n het 1 icli t van de beschrijving en de tekeningen, niet uitsluitend als aanduiding voor een fysieke balie is te verstaan, maar als verwijzing naar zowel d c d oo r d e klant gewenste dienst als de plaats waar die gewenste dienst daadwerkelijk verricht wordt. Waar in de beschrijving over het doel van de uitvinding wordt gezegd dat de uitvinding wil voorzien i n een systeem dat het de klanten mogelijk maakt voor een specifiek bedieningspunt re kiezen (Nederlandse vertaling p. 1, regels 33 e.v.) zal het zelfs de niet-deskundige lezer duidelijk zijn dat bedoeld is een bedieningspunt waar een door de klant gewenste dienst wordt verricht (Zie ook het advies van de octrooigemachtigde van mr. van As qq p. 2, productie 7 bij de conclusie van antwoord; productie S gehecht aan de pleitaantekeningen van mr. Bijkerk in eerste aanleg: liet commentaar van dezelfde octrooigemachtigde d.d. zi september 1995, p. 2, eerste alinea; pleitaantekeningen mr. Bijkerk, eerste aanleg, p. 3}. Het systeem zou weinig zin hebben als het aan klanten alleen een keuze zou bieden uit bepaalde balies los van de daar verrichte diensten. Waarop zou zo'n keuze gebaseerd moeten worden als de klant geen weet heeft van d e aan de balie verrichte diensten en van de hoeveelheid wachtenden voor juist die balie? Het geoctrooieerde systeem zou in dat geval in feite niets extra's bieden ten opzichte van de in de beschrijving besproken Amerikaanse octrooipublicatic US-A-3 641 533. Het probleem waarvoor het octrooi van Pettersson c.s. een oplossing wil bieden, is nu juist in de woorden van de Tech 11 ischc Kamer van beroep in haar beslissing van 6 juli 1994 (T 1002/92) in het hoger beroep tegen cen beslissing van de Oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau waarbij de oppositie tegen het onderhavige octrooi was verworpen - gelegen inhet volgende; Starting from the closest prior art of the Malmö-system", the objective technical problcm underlying the patent in suit is to pwvide apparatus means which allow to combine the individually service points of the conventional system into acommonpool, wherein eachfree service point serves a customer in the samenumerical ssquenceofoneglobal turn-number allocation unit (i.e. one cotnmon queue for all service points) and xhepossilnlity ot selectingone desired service point is maintained,

* Voor een goed begrip van deze passage merkt het hof op dat de Tech n ischc Kamer van Beroep van oordeel was dat het Malmösysteem de meest nabije stand van de techniek vormde. Bij liet Malmö-systeem is een centrale beurtnummerroewijzingscenheid die de klant in staat stelt een keuze te maken voor bijvoorbeeld één van de vijf aanwezige balies. Hij ontvangt vervolgens een beurtnummer voor 'zij n' balie. Heeft de klant de keuze gemaakt en het beurtnummer ontvangen, dan wacht de klant tezamen met alle andere klanten die voor deze balie hebben gekozen, totdat 'zijn' balie vrijkomt. In liet Malinö-systeem is aldus sprake van vijf groepen wachtende klanten corresponderend met vijf bedieningspunten. In het Malmö-systccm wordr elke rij voor elk bedien ingspu nt indivi ducel georganiseerd volgens het'first in,firstout' principe. 13-3 Volgens mr. van As qq zou de selectie-eenheid van het geoctrooieerde systeem even zovele knoppen bevatten als er fysieke balies zijn. Het hof kan dit niet afleiden uit de conclusie, gele-

E I G E N D O M

17

M E I

1 9 9 9

zen in het licht van de beschrijving en de tekeningen. Kiguur 1 onderstreept de juistheid van de door Pettersson c.s. verdedigde zienswijze dat bij het systeem volgens het octrooi een bepaalde gekozen dienst aan meer dan één balie kan worden verricht. Figuur 1 toont op de beurtnummci'tocwijzingseenheid een selectie-eenheid met zes drukknoppen, terwijl vier terminals zijn afgebeeld. Zou elke drukknop met een specifiek bedieningspunt overeenstemmen, dan zouden zes terminals zijn afgebeeld. Het is kennelijk niet noodzakelijk dat het aantal knoppen gelijk is aan het aantal terminals. Op verschillende plaatsen in de beschrijving is te lezen dat het systeem de nodige flexibiliteit kent. Zie de Nederlandse vertaling p. 6, regel IS tot p. 7, regel 7; p. S, regel 5 tot 9; p. 8, regel 18 tot 23, en p. 9 regel 11 tot 14. Het systeem volgens het octrooi ken t bl ijkens de conclusie ook de mogelijkheid dat een klant geen keuze maakt voor cen bepaalde dienst. Het gaat hier overigens duidelijk om een optie. In dit verband kan verder nog opgemerkt worden dat ingeval van deze optie gebruik wordt gemaakt, in feite gekozen wordt voor een dienst die aan alle balies verricht kan worden. Hieraan voegt het hof nog het volgende toe. Als het al zo zou zijn dat het geoctrooieerde systeem in tegenstelling tot het Objecra-systccm niet de mogelijkheid zou bieden een dienst te kiezen die aan meer dan één balie wordt verricht, zou dit mr. van As qq niet baten. In dat geval zou het Objccta-systeem als een verbetering van het geoctrooieerde systeem te beschouwen zijn waarin evenwel de uitvinding van Pettersson es. (de combinatie als bedoeld in 13.2) besloten ligt. Het Objecta-systccm zou in dit geval onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen, ongeacht of de verbetering in hoge mate vernieuwend is of niet. 14 in de loop van de procedure is van de zijde van Objecta Nederland B.V. wel eens opgemerkt dat het octrooi van Pettersson c.s. nietig is. Dit is kennelijk zo terloops gebeurd dat Pettersson c.s. daarop niet is ingegaan. Het hof is van oordeel dat, gelet op het feit dat de opmerking onvoldoende feitelijk is geadstrueerd, van een serieus beroep op nietigheid geen sprake is. Op die opmerking zal het hof daarom niet ingaan. 15 Uit al het voorgaande vloeit voort dat het Objecta-systeem onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van het octrooi valt. De grieven treffen derhalve doel. Het vonnis kan niet in stand blijven. Over het petitum overweegt het hof het navolgende. Het petitum sub 1 (verklaring voor recht dat Objecta Nederland B.V. inbreuk heeft gemaakt] is toewijsbaar. Nu mr. van As qq niet heeft weersproken dat hij inbreukmakende systemen uit de boedel heeft verkocht, is ook het petitum onder z (verklaringvoor rechtdat mr. van As qq inbreuk heeft gemaakt) toewijsbaar, met dien verstande dat zonder nadere toelichting - welke ontbreekt - niet voor recht kan worden verklaard dat de curator door het aanbieden, verkopen en afleveren van onderdelen van het Objccta-systeem inbreuk op het octrooi heeft gemaakt. Ook het petitum sub 3 (bevel tot het verschaffen van cen lijst van afnemers) is toewijsbaar. Het betreft een praktische maatregel die erop gericht is aan Pettersson c.s. een feitelijke basis te verschaffen voor mogelijke acties tegen andere inbreukmakers, voor de begroting van de schade en voor de controle op de door mr. van As qq af te leggen rekening en verantwoording in verband met winstafdracht. Pettersson c.s. hebben bij toewijzing van dit bevel groot belang terwijl het belang van mr. van As qq, gelet op het faillissement van Objecta Nederland B.V., te verwaarlozen is. Het hof beschouwt dit bevel niet als een vorm van

17

M E I

1 9 9 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

schadevergoeding. De curator zal wel een langere termijn worden gegund voor het verschaffen van die lijst. Toewijzing van het petitum sub 4 (recall) acht het hof disproportioneel. Indien afnemers aan het verzoek tot teruglevering voldoen, zal dit naar verwachting tot aanzienlijke technische problemen (demontage van de systemen) en grote financiële aanspraken leiden. Voldoen afnemers niet aan het verzoek, dan worden Pettersson c.s. in zoverre niet benadeeld dat zij door toewijzing van liet petitum sub 3 de beschikking krijgen over gegevens aangaande de afnemers. Petitum sub 5 (noemen van de voorman) zal het hof afwijzen nu van de zijde van Objecta Nederland B.V. is aangevoerd dat zijzelf het systeem vervaardigde en Pettersson c.s. dit niet hebben weersproken. Het petitum sub 6 (afleggen van rekening en verantwoording) is tocwijsbaar met dien vers tandcdat rekeningen verantwoord ing slechts behoeft te worden gegeven over de periode vanaf 3 o dagen nahetdesbewustheidsexploit, en dat winstafdracht of schadevergoeding uitsluitend op deze periode betrekking kunnen hebben. Beslissing

E I G E N D O M

Nr. 45 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 4 november xggS (De Boer/Ametrac) Mr. E.j. Numann Art.zSgKv Nu eiseres na haar sommatie van medio 1997, gevolgd door het uitbrengen vanhetdesbewustheidsexploild.d. 4 september ïyy/, blijkens de overgelegde correspondentie geruime tijd, doch niet ongebruikelijk lang (tot mei 1998) met gedaagde heeft onderhandeld om een regeling te treffen en op 4 augustus i$$8 de dagvaarding in kortgeding heeft uitgebracht, kan niet worden gezegd dat eiseres zolang heeft gewacht dat zij moet worden geacht het spoedeisend belang bij de handhaving van haar octrooi te hebben verloren. Dat het octrooi nog slechts totjan umi 2000 gelding zal bezitten, doet aan het spoedeisend belang evenmin af, Art.38,lidiROW(i9w) Mocht de 'Actevan overdracht'bedeeldzijn als niet meer dan een verklaring van de betreffende partijen dat het octrooi op enig moment in het verleden is overgedragen, dan vormt het stuk niet de in lid 1 bedoelde akte, zodat daarmede de overdracht niet is bewerkstelligd.

Het gerechtshof: - vernietigt het vonnis waarvan beroep, en opnieuw rechtdoende: - verklaart voor recht dat Objecta Nederland B.V. door het produceren, aanbieden en afleveren van het Objecta-systeem inbreukheeft gemaakt op Europees octrooi o 086 ïgg; - verklaart voor recht dat mr. van As qq door het aanbieden, verkopen en afleveren van het Objecta-systeem inbreuk heeft gemaakt op Europees octrooi o 086 199; - beveelt mr. van As qq om binnen een maand na betekening van dit arrest aan de procureur van Pettersson c.s. een volledige lij st van namen en adressen te verschaffen van alle afnemers aan wie Objecta Nederland B.V. respectievelijk hijzelf, in zijn hoedanigheid van curator, het Objecta-systeem hebben verkocht respectievelijk afgeleverd, onder opgave van het aantal vcrkoclitc/afgckvcrdc exemplaren, de data van verkoop/levering alsmede de prijs, onder overlegging van de afschriften van facturen; - beveelt mr. van As qq over te gaan tot het afleggen van rekening en verantwoording van de door Objecta Nederland B.V. in de periode vanaf dertig dagen na het uitbrengen van het desbewusthcidscxploit, en van de door hem len tijde van het faillissement ten gevolge van het inbreukmakend handelen genoten winst, en vervolgens, zulks naar keuze van Pettersson c.s., voor wat betreft de inbreuken ten tijde van het faillissement over te gaan tot winstafdracht dan wel schadevergoeding aan Pettersson c.s., zulks ten laste van de boedel: - veroordeelt mr. van As qq in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Pettersson c.s. begroot op respectievelijk ƒ 2.556,- en ƒ 4.774,-. verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; - wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Art.$8,lid^ROW(i$w) Dat de overdrachtvan octrooi, indienverricht, ingevolge het bepaalde in lid 3 bij gebreke van inschrijving der akte (nog) niet aan gedaagde kan worden tegengeworpen, is nietjuist in het. licht van hetgeen is beslist in IiR is december 1950, Bf E1951/4. De Boer Stalinrichtingcn KV te Leeuwarden, eiseres [in kort geding], procureur jhr. mr. R.E.P. deRanitz, tegen Amctrac Mcchanisation BV te Emmeloord, gedaagde fin kort geding], procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. M. Herschdorfer te Amsterdam. 1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. aDeBoerberoeptzichop van het Nederlands octrooi nr. 178474, dat op 4 maart 1986 is verleend aan De Erven G. De Boer BV, gevestigd te Leeuwarden voor een 'voerhek voor veestallen'. Het octrooi is geldig tot z6 januari 2000. h De conclusies van het octrooi luiden als volgt: (...) c Ametrac is een bedrijf dat zich bezig houdt met het vervaardigen en op de markt brengen van (onder meer) voerhekken. d De raadsman van De Boer heeft Ametrac medio 1997 gesommeerd om haar volgens De Boer inbreukmakend handelen te staken. e Op 3 september 1997 heeft De Boer een desbewustheidsexpioit aan Ametrac doen betekenen. f Tussen partijen zijn vervolgens geruime tijd onderhandelingen gevoerd om een minnelijke regeling te treffen. g Ametrac heeft De Boer onlangs in een bodemprocedure voor deze rechtbank gedagvaard en gevorderd het Nederlands octrooi 178474 nietig te verklaren. 2 De l?ocr vordert - samengevat - een verbod aan Ametrac tot inbreuk op haar Nederlands octrooi, zulks op verbeurte van een dwangsom en met andere nevenvorderingen (terugroepgebod, verstrekken van een lijst van namen en adressen van afnemers, verstrekken van een gecertificeerde lijst van geleverde inbreukmakende inrichtingen alsmede de namen en adressen van producenten en leveranciers met vermeld ing van de aan tallen, data,

1 O 2

B I J B L A n

I N D U S T R I Ë L E

de prijs, de omzet en winst, de in voorraad zijnde hoeveelheid producten en een voorschot op schadcvcrgocd i ng). 3 Zij legt aan haar vorderingen ten grondslag de onder ï vermelde feilen, alsmede de stelling dat de door Arnetrac in het verkeer gebrachte voerhekken onder de beschermingsomvang van her octrooi vallen en daarop inbreuk maken. 4 Ametrac heeft gemotiveerd verweer gevoeld, dat, voor zover nodig, hierna aan de orde zal komen. 5 Ambtshalve wordt allereerst overwogen dat, nu het hier een Nederlands octrooi betreft dat is verleend op een aanvrage d ie is ingediend voor ï april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. ïoz lid 1 Rijksoctrooiwct 1995 het bepaalde in de Rijksoctrooiwet 1910 daarop onverkort van toepassing is. G Allereerst heeft Ametrac betwist dat nc Boer een spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft. Zij stel t daartoe dat De Boer in de loop van 1996 ter kennis is gekomen dat Ametrac de betreffende vocdcrhckkcn produceerde en aanbood en dat de datum waarop een desbewustheidsexploir is uitgebracht niet doorslaggevend is indien de bekendheid met een inbreuk op een eerder moment is ontstaan. 7 Dit verweer wordt verworpen. Geoordeeld wordt dat het belang van De Boer bij de handhaving van het octrooi naar zijn aard spoedeisend is. Dat vertegenwoordigers van De Boer reeds in 1990 daadwerkelijk hebben waargenomen dat Ametrac een voerhek aanbood dat de kenmerken bezat die De Boer thans inbreukmakend acht, is niet aanncmcl ijk geworden. Nu De Boer na haar sommatie van medio 1997, gevolgd door het uitbrengen van het des bewustheidsexploitd.d. 4 september 1997, blijkens de overgelegde correspondentie geruime tijd, doch niet ongebruikelijk lang (tot mei 1998), met Ametrac heeft onderhandeld om een regeling te treffen en op 4 augustus 1998 de dagvaarding in kort geding heeft uitgebracht, kan niet worden gezegd dat De Boer zo lang heeft gewacht dat zij geacht moet worden het spoedeisend belang bij de handhaving van haar octrooi te hebben verloren. Dat het octrooi nog slechts tot januari 2000 gelding zalbezitten doet aan het spoedeisend belang evenmin af. 8 Ametrac voerde ter zitting voorts aan dat het octrooi niet aan De Boer, doch aan De Erven G. De Boer BV is verleend, dat die vennootschap thans is geheten Malish Beheer BV en dat van een inschrijving van een overdrachtsakte op de voet van het bepaalde in art. 38 lid 3 E.OW 1910 geen sprake is. Met de na de zitting namens De Boer toegezonden bescheiden acht Ametrac dat gebrek om verschillende redenen niet geheeld. 9 De na de zitting door De Boer geproduceerde 'Acte van overdracht' geeft inderdaad aanleiding tot bedenkingen. Zij draagt de datum zl oktober 1998 en vermeldt als overdragende partij Ti. Akkerman Beheer BV. Dat is volgens de bijgevoegde verklaring van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland de naam die De Erven G. De Boer GV sedert 16 december 1991 droeg (na tussentijds, sedert zz december 1986, nog De Boer Stal in richtingen BV genaamd te zijn geweest). Blijkens een door Ametrac nog overgelegd (niet authentiek) uittreksel uit het Handelsregister dat kennelijk betrekking heeft op hetzelfde dossier als dat van De Erven G. De Boer BV: nr. [010114383 draagt de betreffende vennootschap sedert ten minste 8 december 1994 (datum laatste statutenwijziging) de naam Malish He-

E I G E N D O M

17

M L I

1 S 9 S

heer BV. Een vennootschap met de naam Tj. Akkerman Beheer BV kan derhalve het op dat moment aan Mal ish Beheer BV toekomende octrooi op 21 oktober 1998 niet rechtsgeldig aan De Boer hebben overgedragen. Mocht de 'Acte van overdracht' bedoeld zijn als niet meer dan een verklaring van de betreffende partijen dat het octrooi op enig moment in het verleden is overgedragen, dan vormt het stuk niet de in art. 38 lid 1K.OW 1910 bedoelde akte, zodat daarmede de overdracht niet is bewerkstelligd. 10 Ametrac heeft er ook nog op gewezen dat de 'Acte van overdracht' is ondertekend dooi 'de heer Zei nstra, d i icctcu 1', terwijl volgens liet Handelsregister directeur van Malish Beheer BV is Zet BV, zodat Ametrac terecht vraagtekens plaatst bij de bevoegdheid van genoemde Zei nstra de overdragende partij te vertegenwoordigen. 12 Dat de overdracht van octrooi, ind ien verricht, ingevolge het bepaalde in art. 38 lid 3 ROW 1910 bij gebreke van inschrijving der akte (nog) niet aan Ametrac tegengeworpen kan worden, zoals zij stelt, is overigens niet juist, ïn het licht van hetgeen is beslist inHR 15 december i9so,BlC 1951/4. 13 Dit alles leidt tot de slotsom dat onvoldoende aannemelijk is dat De Boer rechthebbende is opliet octrooi. Zij dient derhalve nict-ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering en in de proceskosten te worden verwezen. Beslissing

De President: Verklaart De Boer niet-ontvankelijk in haar vordering. Veroordeelt De Boer in de kosten van het geding, aan de zijde van Ametrac tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 2.345, -, waarin begrepen het griffierecht; enz.

17

.MEI

19 3 5

B I .1 H L A D

I N D U S T R I Ë L E

Nr. 46 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravcnh agc, 1 juli 199S* (CEA-family antigen) Mrs. J. H. P.j. vvillcms,M. Y. B o n n e u r e n d r s . R.C.D.E. H a s e k a m p Art. 51, lid ia en vROW(i9io) Conclusie 1 is verteend voor een monoclonuitlatttilichaam, dat specifiek bindt aan een epitoop op CEA meteen molecuulgewichtvan zoo kilodalton.De octrooihouderheeft de geclaimde beschenningimmers uitdrukkelijk beperkt tot dat molecuulgewiclü toen hij zijn vinding wilde afbakenen van de stand der techniek. Er is dus geen reden om conclusie 1 anders en ruimer te lezen dan zij blijkens haar letterlijke bewoordingen is verleend. Ook de overige aangevoerde nieuwheidsbezwaren kunnen niet leiden tot nietigverklaring van conclusie 1 omdat geen sprake is van 'enabling diselosures' als bedoeld in bijvoorbeeld de uitspraken van de Technical Board ofAppeal van hetEOB T 206/8 [OJ 1987,5) en 1952/92 (OJ199$, 755.). De conclusie moet dus zijn dat conclusie 1 zoals verleend in stand dient te blijven. 1 Roche Nederland BV te Mijdrecht, 2 K Hoffmann-La Roche AG te Bascl, Zwitserland, eiseressen, procureur mr. C.C Hoogvliet, advocaat mr. P.A.M. Hcndrick te Amsterdam, tegen 1 Dr. Frcdcrick James Primus te Claremont, Californiè', Verenigde Staten van Amerika, 2 Dr. Milton David Goldcrnbcrg te Mendham, New Yersey, Verenigde Staten van Amerika, gedaagden, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. W.A. Hoyng te Amsterdam. Rechtsoverwegingen 1 Als gesteld en erkend dan wel niet (voldoende) weersproken en op grond van de inhoud van overgelegde stukken staat tussen partijen het navolgende vast: 1.1 Gedaagden zijn rechthebbenden op liet Europees octrooi 131.627, dat hen na een aanvrage d.d. 20 januari 1984 op 20 mei 1992 is verleend voor 'specific cea-family anti gen s, antibodies speciflc thereto and thcir methods ofuse'. Er is een beroep gedaan op prioriteit vanaf 21 januari 1983 en als gedesigneerdc landen zijn aangewezen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd koninkrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. 1.2 De conclusies van het octrooi luiden in de authentieke Engelse tekst: 1 A pttrified hybridoma-daived monoelonal antibody which specifically binds to an epitope on carcinoembryonic antigen (CEA), said antibody being a Class IJl anti-CEA monoelonal antibody which- specifically binds to an epitope on 200,000 dalton CEA, but does not specifically bind to eitkermeconium antigen or non-specific crossreaeting antigen. 1 Pure. meconiam antigen, characterized in that: it has a molcciüar wcigh t of 1.85,000; it has the a , and B, and &, antigenic sites of CEA butlacks the gamma, site. 3 An immunoassay methodfor determhiing carcinoembryonic antigen (CEA) in a serum or plasma sample, said method comprising the steps of:

Beroep ingesteld. Rt'rf.

E I G E \

IJ O M

1 6 3

(ij contact-inga sample with a capture antibody bound 10 a solitt support, for a time sufficiënt to permtt antibody binding to CEA in said sample, said capture antibody being a hybridama-derived Class I anti-CEA monoelonal antibody which specifically binds to an epitope shared by CEA, meconhim antigen and non-specific crossreaetingantigen; and (2) contacting the resultaat solid support, hoving the Cl:.A bound to said captureantibody thereon.vnthadeteaablylabelled anti-CEApwbeantibodyfor a time sufficiënt for the probe. antibody to bind to CEA bound to said capture antibody, and determiiiingtheextent of'bindingoj'said probe antibody to said boundCEA, wherein said probe antibody is either: ia) a hybridoma-daived Class 11 anti-CEA monoelonal antibody which specifically binds to an epitope shared by CEA and meconhim antigen, but which does not specifically bmdtonon-specificcrass-reactingantigcn, wherein binding to said epitope cannot be cross-bloeked by a hybridomaderived Class 1 anti-CEA monoelonal anti-body which specifically binds to an epitope shared by CEA, meconium antigen or non-specific crossreaeting antigen or (b) a hybridoma-derived Class M anti-CEA monoelonal antibody which specifically binds to an epitope on CEA and does not. specifically bind to meconium antigen or non-specific crossreaeting antigen. 4 A method as claimcd in claim 3, wherein said probe antibody is said hybridoma-derived Class if anti-CEA monoelonal antibody which specifically binds to an epitope shared by CEA and meconium antigen, but which does not specifically bind to non-specificcrossreactingantigen, wherein binding to said epitope cannot be cross-blocked by a hybridemaderived Class I anti-CEA antibody which specifically binds to an epitope shared by CEA, meconium antigen and non-specific crossreaeting antigen. 5 A method as claimed in claim 3, wherein said probe antibody is said hybridoma-derived Class lil anti-CEA monoelonal antibody which specifically binds toan epitope on CEA and does not specifically bind to meconium. anti-gen or non-specific crossreactingantigen. 6Ametlwd as claimed in auyoueofclaims 3 to 5, wherein saidprobe antibody is labelled with a radioisotope, afiuorescent marker oran enzyme. jAn immunoassay kit, suitablefor dete-rminingearcinoembryonic antigen (CEA) in an unextracted serum or plasma sample, comprising amounts sufficiënt toperform said immunoassay of. (1) a capture antibody bound to a solid support, said capture antibody beingaliylnïdoma-dcrived ClassIanti-CEA monoelonal antibody which specifically binds to an epitope shared by CEA meconium antigen and non-specific crossreactingantigen; and (2) a deteaably labelled anti-CEA probe antibody whose binding to CEA is not appreciably ionic strenght-dtpendent, said probe antibody being differentfrom said capture antibody amlbeing either: (a) a hybridoma-derived Class II anti-CEA antibody which specifically binds to an epitope shared by CEA and meconium antigen, biitwhichdoes not specifically bind to non-specific cross-reacting antigen, wherein binding to said epitope cannot be cwss-b loeked by a hybridoma-derived Class I anti-CEA monoelonal antibody which specifically binds to an epitope shared by CEA, meconium antigen and non-specific crossreaeting antigen; or (b) a hybridorn a-derived Class lil anti-CEA monoelonal antibody which specifically binds to an epitope on CEA and does not specifically bind to meconium antigenornon-specific crossreactingantigen. 8 A kit as claimed in claim 7, wherein said probe antibody is said hybridoma-derived ClassIIanti-CEA monoelonal antibody which specifieally binds to an epitope shared by CEA and meconium antigen. but which does not specifically bindtonon-specificcrossreactingantigen, wherein binding to said epitope cannot be crossblocked by a hybridoma-

i

e i

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

dcrived Class I monoclcnal antibody whkh specifically Irinds to an epitope shared by CEA, mcconium antigen and nonspecific cross-reacting antigen.

E I G E N D O M

17

VI R I

1 9 ü ü

1.6 In de bijsluiter bij hu 11 COBAS CORESCEA BIA kits vermelden eiseressen: Two monoclonal antibodicsare usedas catcher and tracerantiboüies. Both are highly specificforCEA-epitopes.Nocross-rcactivity was observedwith Meconium antinen, NCA, NCA-2 and biliary glycoprotein-L

$ A kit as claimed in claim 7, wherein said probe antibody is said tiybridoma-derived Class UTanti-CEA monoclonal antibody which specifically binds to an cpitopc on CEA and does not specifically bind to mcco- z Eiseressen vorderen, zakelijk weergegeven en na wijziging van nium antigen or nonspecific cressreacting antigen, haar eis, de nietigverklaring van het Nederlandse deel van het Kuropccs octrooi 131.627. 3 Zij leggen aan die vordering de stelling ten grondslag dat het 10 A kit as claimed in any one of claims/ to 9, wherein said probe antioctrooi nieuwheid en inventiviteit ontbeert terwijl voor wat bebody is labelled with a radioisotope, afluorescent marker or an enzyme. treft de conclusies 3 tot en met 10 tevens is getreden buiten de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage. 1.3 Bij beslissing d.d. 23 maart 1995 van de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau is een door Bchringwcrke A.G. ingestelde oppositie verworpen en is het octrooi gehandhaafd 4 Gedaagden voeren gemotiveerd verweer. in de vorm waarin het oorspronkelijk was verleend. 5 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1.4 Het octrooi heeft betrekking op enzym-immunoassays. 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 103 Rijksoctrooiwcr Daarbij wordt een bepaalde stof in casu: het antigeen CEA1 ge199S hel bepaalde in en krachtens de Rijksoctrooiwet (van 1910) detecteerd doordat een oplossing, waarin dat antigeen wordt onverkort van toepassing is. vermoed, in aanraking wordt gebracht met een vaste fase waarop een antilichaam is aangebracht, dat specifiek reageert met het te detecteren antigeen en dat antigeen als het ware Conclusie 1 nietig? 'vangt' en aldus bindt aan die vaste fase. Dit antilichaam wordt 6 Vooropgesteld wordt dar conclusie 1 is verleend voor een moook wel aangeduid als het 'capture antibody'. Een reactie tussen noclonaal antilichaam, dat specifiek bindt aan een epitoop op een monoclonaal antilichaam en cen antigeen vindt plaats doorCEA met cen molecuulgewicht van zoo kilodalton. De octrooidat het desbetreffende antigeen een voor het monoclonalc antihouder heeft de geclaimde bescherming immers uitdrukkelijk lichaam spccifickcbmdingsplaats(epitoop)bezit. beperkt tot dat molecuulgewicht toen hij zijn vinding wilde afVervolgens worde de aldus op de vaste fase gevormde combinabakenen van de stand der techniek. Derhalve moet worden betie van capture-antibody en antigeen in aanraking gebracht met zien of dergelijke antilichamen in de stand van de techniek per cen vloeistof waarin zich vrije antilichamen bevinden - evenvoorrangsdatum bekend waren. eens specifiek voor het te detecteren antigeen - gekoppeld aan een enzym. Dit laatste anti-lichaam-mct-enzym (ook wel aange7 Dat is, zoals ook uit de eigen stellingen van eiseressen blijkt, duid als: 'probe-antibody') bindt aan het op de vaste fase gebonniet het geval. Er is dan ook geen enkele reden om conclusie 1 den antigeen. Vervolgens wordt een enzym-substraat toegevan het octrooi zoals die is verleend nietig te verklaren wegens voegd dat door het enzymgedeeltc van de combinatie (vaste gebrek aan nieuwheid. fase)-(capture-antibody)-(antigeen)-(probe-antibody)-(enzym) zal worden omgezet in, bijvoorbeeld, een kleurstof zodat de 8 Dat zou slechts anders kunnen zijn als juist zou zijn het arguhoeveelheid 'gevangen' antigeen kan worden gemeten, men t van d e gedaagden, dat zij in feite niet hebben afgebakend 1.3 Voor zover hier van belang kunnen antilichamen worden onderverdeeld in drie klassen: Klasse I: reageert zowel met CEA als met NCA2 en MA3 Klasse 11: reageert alleen met CEA en NCA en Klasse UT: reageert uitsluitend met CEA. 1.4 Het octrooi betreft in de eerste plaats (conclusie 1) een monoclonaal an til ichaam, dat zich bindt aan het antigeen CEA (een tumormarker) doch dat zich niet bindt aan MA of NCA. Het octrooi behelst voorts (conclusie 3) een werkwijze om CEA te detecteren in een plasma- of scrummonster. Tenslotte claimt het octrooi in conclusie 2 zuiver mcconium antigeen. 1.5 Eiseressen brengen in gedesigneerde landen CEA-kits in het verkeer onder de naam COBAS®CORE CV. A BTA, waarin gebruik wordt gemaakt van monoclonale antilichamen (MAb = Monoclonal Antibody) en wel van de MAbs C19 (als capture MAb) en T84.S6 (als probe MAb). Het MAb C19 wordt gebruikt sedert 1983 en het MAb T84.66 sedert 1986.

1

Carcino Embryonic Antigen. ' nonspecific crossreaccing antigen. 3 meconium antigen. 2

van (antilichamen tegen) C KA niet een molecuulgewicht van zoo kilodalton maar dat zij hebben afgebakend van CriA-5, omdat dit de stof was die, volgens gedaagden, was bedoeld in het zgn. Wistar-octrooi. CE A-S is volgens gedaagden geen CEA is maar cen geheel andere stof. Nu zij hebben afgebakend van CEA-S en niet van CEA is er volgens gedaagden geen reden de beschcimingsomvang van hun octrooi niet alle CEA te laten omvatten. 9 Naar het oordeel van de rechtbank zou die stelling alleen kunnen opgaan als de gemiddelde vakman, die kennis neemt van zowel het octrooischrift als van de stand der techniek op de voorrangsdatum(hetWistar-octrooiUS-A4,349,528,prioiïteitsdatum 21 november 1979) zou hebben moeten beseffen dat het Wistar-octrooi sloeg op CEA-S en dat gedaagden in hun octrooi ook hebben bedoeld zich af te bakenen van dat CEA-S. Naar het oordeel van de rechtbank is dat volstrekt onaannemelijk. Immers noemt het Wistar-octrooi wel kort het bestaan van CEA-S, maar spreekt het verder consequent over CEA. Tndien Wistar had bedoeld (antilichamen tegen) CEA-S te claimen zou men ongetwijfeld die term hebben gebruikt, nu die immers blijkens het octrooischrift bekend was. 10 De gemiddelde vakm an zou, lezend dat Wistar de term CEA-S kende maar desalniettemin consequent sprak over CEA, ongetwijfeld hebhen geconcludeerd dat Wistar niet bedoelde (antili-

17

M Ë l

i y 9 y

RI.JBI. AD

I N D U S T R I Ë L E

chamcn tegen) CEA-S te claimen maar (antilichamcn tegen) CEA, en wel CEA meteen molccuulgcwicht van 200 kilodal ton. 11 Nu er dus geen reden is om conclusie 1 anders en ruimer te lezen dan zij blijkens haar letterlijke bewoordingen is verleend, kan in het midden blij ven of er inderdaad iets als CEA-S bestaat, resp. of het Wistar-antilichaam al dan niet bindt aan CEA zelf. 12 Ook de overige aangevoerde nieuwheidsbezwaren kunnen niet leiden tot nietigverklaring van conclusie 1 omdat geen sprake is van 'enabling disdosures' als bedoeld in bijvoorbeeld de uitspraken van de Technical Board of Appeal van het EOB T 206/83 (QJ 1987, 5) enT 952/92 (O] 1995, 755):* - Uit het artikel van Acolla c.a. (prod. 1 o bij conclusie van cis) blijkt niet dat is onderzocht of er sprake is van kruis-reaeriviteit met meconium-antigeen. Nu immers blijkens de overgelegde literatuur vaak sprake is van kruisreactiviteit met meconiumantigeen blijkt uit dit artikel bij ontbreken van een onderzoek naar dergelijke kruis-reactiviteit - niet van enige specificiteit van de daarin genoemde antilichamcn voor CH.A. Het Mab C19 van Hoffmann la Roche kan niet nieuwheidsschadelijk worden geoordeeld omdat voor zover dit argument al is gehandhaafd -volstrekt onvoldoende is toegelicht waarom dit antilichaam nieuwheidsscliadelijk zou zijn voor de conclusie zoals verleend. - ïïP-A 035.2S5 (productie ij, bij conclusie van cis) maakt weliswaar melding van antilichamen met een hoge specificiteit maar een specificiteit van 75 % is onvoldoende om te kunnen oordelen dat er sprake is van cen anti lichaam dat'specificallybinds to an epitope 011 carcinoembryonic antigen (CEA) which specifically binds to an epitope on 200.000 dalton CEA, but does not specifically bind to either meconium antigen or nonspecific crossreacting antigen' als bedoeld in het octrooi. Immers blijven ook bij een dergelijke mate van specificiteit nog teveel vals positieve reacties mogelijk. - liet abstract van Newell, Goldcubcrg en Primus (productie 14 bij conclusie van eis) maakt wel duidelijk dat de schrijvers hebben ontdekt dat er verschillende klassen antilichamen waren en - gezien de opgegeven percentages - ook dat zij wisten hoe zij die moesten identificeren, doch het artikel geeft niet aan hoc die identificatie moest plaatsvinden. De gemiddelde vakman had derhalve na lezing van dat abstract niet de mogelijkheid een specifiek antilichaam tegen CEA in handen te krijgen. Daarom ontneemt dit abstract niet de nieuwheid aan deze antilichamen. 13 De conclusie moet dus zijn dat conclusie 1 zoals verleend in stand dient te blijven. Conclusie 2 nietig? 14 Eiscrcsscn hebben zich bij wcgc van nlctighcidsargumcnt beroepen op het als productie 15 bij conclusie van eis overgelegde artikel van Matsuoka, waarin NCA2 wordt geopenbaard. NCA2 nu is niets anders dan meconium antigeen, aldus eiseressen. 15 Aan ciscressen kan worden toegegeven dat volgens de eigen stellingen van gedaagden NCA2 inderdaad vereenzelvigd kan worden met meconium antigeen. Dat kan echter niet leiden tot nietigverklaring van conclusie 2 wegens gebrek aan nieuwheid, omdat het artikel van Matsuoka niet openbaart hoe de vakman 4

Geciteerd op pagina 57 van de Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office.

E I G E N D O M

de hand kan leggen op zuiver meconium antigeen. In het kader van de onderhavige uitvinding is hel juist essentieel dat het meconium antigeen zuiver is omdat het anders niet kan dienen om anti-CEA antilichamen van Klasse II te onderscheiden van die van Klasse TTI. Conclusies 3-10 nietig? 16 Nu de nicuwhcidsbczwarcn tegen conclusie 1 zijn verworpen dienen diezelfde bezwaren tegen de conclusies 3 tot en met 10 om dezelfde redenen te worden verworpen. 17 Ook de stelling van eiseressen dat deze conclusies niet inventief zouden zijn kan niet slagen. Weliswaar stellen eiseressen terecht dat het toepassen van een specifiek antilichaam in een testkit resp. bij een testmethode voor de hand ligt, maar dat neemt niet weg dat het toepassen van een specifiek antilichaam als bedoeld in conclusie 1 in dergelijke tests wel degelijk inventief was nu het antilichaam op zichzelf immers nieuw en inventief was. 18 De rechtbank kan eiseressen ook niet volgen waar zij stellen dat de conclusies 7 tot en met 10 nietig zouden moeten worden verklaard omdat dien iet zouden worden gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage. Het opnemen van de woorden 'unextracted serum or plasma' in plaats van 'serum or plasma' levert geen uitbreiding van her octrooi op doch veeleer een beperking. Conclusie 19 Samenvattend komt de rechtbank tot het oordeel dat het octrooi, in de vorm waarin het is verleend, in stand kan blijven. Eiseressen moeten als de hoofdzakelijk in het ongel ijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Beslissing: De rechtbank: - wijst de vorderingen af; - veroordeelt ciscressen in de kosten van het geding, tot nu toe aan de zijde van gedaagden begroot op ƒ 3 70,- voor verschotten en op ƒ 3.440,- voor salaris voor haar procureur. Enz.

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Nr. 47 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 18 december 1997

E I G E N D O M

17

M E I

1 5 9 9

Mr.J.H.P.J.Willems

3 Hij legt aan die vorderingen de stelling ten grondslag dat gedaagden mestverdeelinrichtingen aanbieden en in het verkeer brengen die vallen onder de beschermmgsomvang van zijn octrooi en daarop dus inbreuk maken en dat gedaagden met die inbreuk voortgaan ook na door hem te zijn gewaarschuwd en na ontvangst van een desbewustheidsexploit.

AH.289RV

4 Gedaagden voeren gemotiveerd verweer.

(Brock/Macsscn)

Weliswaar kan mm de octrooihouder een redelijke termijn worden gegund om inlichtingen te verzamelen en deskundigen in te schakelen alvorens een kort geding aan te spannen, maar anderzijds dient hij bij geconstateerde inbreuk voortvarend tewerk te gaan indien hij daartegen in kort gedingwenstop te treden. De gebruikelijke termijn van zes maanden - binnen welke termijn een kort geding aanhangig moet worden gemaakt nadat een vermeende inhreukis geconstateerd-- is dooreiser overschreden, nu de kort-gedingdagyaarding is uitgebracht op7 november 1957. Nu eiser al op 18 april 1997 een sommatiebrief heeft gezonden met de mededelingdat hij eenhortgedïngzal aanspannen indien gedaagden niet binnen zes dagen aan de sommatie gevolg zullen geven en in aanmerking genomen dat de onderhavige inrich ting een relatief eenvoudig octrooi betreft, heeft eiser dermate lang gewacht met het instellen van de onderhavige vorderingen, dat niet valt in tezien dat zijn belang nog spoedeisend kan worden geoordeeld.

5 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier betreft cen Nederlands octrooi dat is verleend op een aanvrage die is ingediend na 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 102-2 ROW 1995 het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassing is. 6 Gedaagden hebbenallereerstbetwistdateiser een spoedeisend belang heeft bij een zijn vorderingen. Zij stellen dat de kortgedingdagvaardingeerstop 7 november i997aan gedaagden is betekend, terwijl gedaagden in ieder geval op 18 april 1997 op de hoogte waren van een vermeende inbreuk.

1 In dit geding zal van het navolgende worden uitgegaan:

7 Dit verweer slaagt. Weliswaar kan aan de octrooihouder een redelijke termijn worden gegund om inlichtingen te verzamelen en deskundigen in te schakelen alvorens een kort geding aan te spannen, maar anderzijds dient hij bij geconstateerde inbreuk voortvarend te werk te gaan indien hij daartegen in kort geding wenst op te treden. Vast staat dat de gebruikelijke termijn van zes maanden - binnen welke termijn een kort geding aanhangig moet worden gemaakt nadat een vermeende inbreuk is geconstateerd - door eiser is overschreden, nu de kort gcdingdagvaarding is uitgebracht op 7 november 1997. Nu eiser al op 18 april 1997 een sommatiebrief aan gedaagden heeft gezonden met de mededeling dat hij zonder verdere waarschuwing een kort geding zal aans pannen indien gedaagden niet binnen 6 dagen aan de sommatie gevolg zullen geven en in aanmerking genomen dat de onderhavige inrichting cen relatief eenvoudig octrooi betreft, heeft hij dermate lang gewacht met het instellen van de onderhavige vorderingen, dat niet valt in te zien dat zijn belang nog spoedeisend kan worden geoordeeld.

1.1 Eiser is rechthebbende op hetNederlands octrooi 100067Z, hem na een aanvrage d.d. 27 juni 1995 verleend met dagtekening 1 8 maart 199S voor cen 'inrichting voor het verdelen van mesL over land'.

8 Gelet op het voorgaande zullen de vorderingen - bij gebreke van spoedeisend belang - worden afgewezen, waarbij eiser als de in het ongelijk gestelde partij moet worden veroordeeld in de proceskosten.

1.2 De onafhankelijke conclusie 1 van het octrooi luidt:

Keslissing

Antonkis Johannes Jacobus Broek, te Haaren, eiser [in kort geding], procureur mr. G.L. Kooy, tegen iVof Landbouwmechanisatiebedrijf Maessen, te Valkenburg aan de Geul, en haar vennoten 2 l-Conardus Maria Johannes Maessen, te Valkenburg aan de Geul, 3 Josephus Johannes Martinus Wilhelmus Maessen, te Valkenburg aan de Geul en 4 AntoinetteJosephinaVirgime Maessen, te Valkenburg aan de Geul, gedaagden [in kort geding], procureur mr. H.C. Grootvcld, advocaat mr. P.A.M. Hcndrick te Amsterdam. Rechtsoverwegingen

(...) De President, recht doende in kort geding: 1.4 Bij brief van ia april 1997 heeft eiser gedaagden gesommeerd de vervaardiging van de inbreukmakende inrichting voor de verdeling van mest over land, te staken en gestaakt te houden. Op deze sommatiebrief hebben gedaagden niet gereageerd. 1.5 Eiser heeft op 9 september 1997 een dcsbcwusthcidscxploit aan gedaagden betekend. 2 Eiser vordert - zakelijk samengevat - cen verbod aan gcd aagden tot inbreuk op zijn Nederlands octrooi, zulks op straffe van verbeurte van dwangsommen en met andere nevenvorderingen (verschaffen van cen lijst van afnemers, een terugroepgebod, plaatsing van cen advertentie, betaling van een voorschot ter zake van schadevergoeding en van buitengerechtelijke kosten).

- wijst de vorderingen af: -veroordeelt eiser in dekosten van het geding, tot nu toe aan de zijde van gedaagden begroot op ƒ 345,- voor verschotten en op ƒ 1.500.- voor salaris voor hun procureur. Enz.

17

M £ I

1 3 U 3

RIJ

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Ni-. 48 Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 1 maart 199;* (Boscli/AES) Mr. H. Sorgdrager Art. 13A lid 1,1 en lid3 (oud) KM W Bij de door gedaagde verhandelde, door derden gereviseerde Boschstartnwtoren en -dynamo's is sprake van een wijziging van de toestand van de waren die niet van geheel ondergeschikte betekenis is. Bij revisie van startmotoren endynamo'svvordt indepraktijk doorgaans actief ingegrepen, enerzijds doordat onderdelen daarvan worden vervangen, bijgeslepen ofanderszins bewerkten anderzijds in ieder geval doordat de startmotoren en dynamo's worden gedemonteerd, doorgemeten, gereinigd, bijgesteld, afgesteld en opnieuw worden gemonteerd. Ook laatstgenoemde ingrepen leiden tot een wijziging van niet geheel ondergeschikte betekenis, omdat de toestand na revisie niet meer dezelfde zal zijn als voor deze ingrepen. Daaruit bestaat dan ook het onderscheid met andere, 'gewone' tweedehands startmotoren en dynamo's waarbij deze ingrepen niet hebben plaatsgevondenenwaarvoor danooknaast de markt voor gereviseerde startmotoren en dynamo's eert aparte markt en een ander prijsniveau bestaat. De verwijdering van de Bosch-merken op de zichtbare buitenkant van de gereviseerde startmotoren en dynamo's heeft geen invloed op de technische deugdelijkheidofdepraktischebruikbaarheid daarvan.DeBosch-merken zijn echter moeilijk te. verwijderen, dit. is kostbaar en voor gedaagde ook praktisch moeilijk uitvoerbaar, omdat zij de startmotoren en dynamo's niet zelf reviseert; een. en ander zou ertoe leiden dat, wanneer gedaagde de Bosch-merken dient te verwijderen, haar concurrentiepositie ernstig wordt aangetast ten opzichte van die van eiseres Bosch, die zelf als rechthebbende op de Bosch-merken deze - uiteraard - met van de door haar gereviseerde Boseh-startmotoren en dynamo's behoeft te verwijderen. Aangezien Bosch dan eveneens in de hand heeft of en onder welke voorwaardenzij aan gedaagde ofderden al dan nicttoestemmingzalgeven tot hel verhandelen van gereviseerde Bosch-producien zonder dat haar merken behoeven te worden verwijderd, heeft Bosch, het tevens in haar macht een belangrijk deel van de handel in gereviseerde Bosch-startmotoren en - dynamo's te monopoliseren. Nu daarmee de grenzen van de merkenbescherming worden overschreden, mugBosch onder de gegeven omstandigheden van gedaagde niet vergen haar merken teverwijderen. Gedaagde heeft voldoende gedaan om hu publiek duidelijk te maken dat zij niet de oorspronkelijke, vanBosch afkomstige startmotoren en dynamo's verhandelt, maar door derden gereviseerde producten. Het. eigen merk hoeft niet te worden aangebracht op een wat betreft plaats, leesbaarheid en duurzaamheid overeenkomstige wijze als het oorspronkelijke merk. Onderde werking van de Europese Merkenrichtlijn is de uitkomst niet anders. Bosch kan zich wel verzetten tegen het gebruik van haar woordmerk door gedaagde in haar aankondigingen e.d. voor bedoelde producten, nu niet is gebleken dat identificatie van de betreffende onderdelen niet op andere. wijze kan geschieden.

Art. 6:162 BW Bosch' tiencijferige typeniimmersysteem is geen merk in de zin van art. iBcmüix-Merkeinvet. Het gebruik vim de. tiencijferige typenummers door gedaagde naast het toegestane gebruik van de Bosch-merken op die producten mist zelfstandige betekenis als onderscheidingsmiddel en is niet onrechtmatig. Het gebruik ervan in aankondigingen e.d. dient tot correcte identificatie van de diverse typen onderdelen, noodzakelijkin verhand met het voorgenomen gebruik daarvan (inbouw in eenbepaalde motor), hetgeen een rechtvaardiging voor het gebruik van de typenummers

Ticroep in februari 1999 ingerrokken. Red.

E I G E N D O M

oplevert; gesteld noch gebleken is dal door dat gebruik aan Bosch schade is ofzou kunnen worden toegebracht. I let betoog van Bosch dat zij zich op grond van het gemene recht kan verzetten tegen her gebruik van haar handelsnaam als onderscheidingsmiddel in commerciële uitingen van derden, in het bijzonder wanneer daardoor (nodeloos) gevaar voor verwarring viordt gewekt, gaat niet op nu haar handelsnaam tevens merk is en Bosch zich thans tegen het gebruik van dat merk niet kan verzetten. Robert Bosch GmbH te Stuttgart, Duitsland, ciscres, procureur mr. Th.CJ.A van Engelen, tegen Pos Auto Electric Service BV te 's-Graveland, gedaagde, procureur mr. A. E. Merkus, advocaat mr. J. H. Spoor te Amsterdam. 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast. a Bosch is in de Benelux exclusief rechthebbende op een zo-tal in liet Benelux Merkenregister i n gesch reven woord cn/of beel d merken, logo's en dienstmerken zoals omschreven in de dagvaarding, hierna aangeduid als de Bosch-merken. b Bosch is voorts rechthebbende ter zake van de handelsnamen 'Robert Bosch' en 'Bosch', hierna aangeduid als de Boschhandelsnamen. c Onder gebruikmaking van de hiervoor genoemde Boschmerken ontwikkelt, produceert en verhandelt Bosch autoonderdelen, waaronder startmotoren en dynamo's. Deze onderdelen zijn door Bosch tevens voorzien van tiencijferige typenummers. De merken en typenummers zijn op verschillende plaatsen en op verschillende wijzen in en op de onderdelen aangebracht. d AES biedt ten verkoop aan en verhandelt gereviseerde en ge reconditioneerde (omdat dit uitwisselbare begrippen zijn, worden beide hierna aangeduid als gereviseerde) auto-onderdelen, waaronder door derden, onafhankelijk van Bosch gereviseerde startmotoren en dynamo's van Bosch, voorzien van de Boschmerken en de van Uosch afkomsrigc tiencijferige typenummers. Laatstgenoemde door derden gereviseerde startmotoren en dynamo's worden, voordat zij wederom in het verkeer worden gebracht, sinds april 1994 door AES voorzien van een sticker met onderstaande tekst en het logo van AES in de kleur groen op een zilverkleurige ondergrond: 'GEREVISEERD BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE FABRIKANT REVISED WITHOUT RESPONSIBILITY OE THE MANUFACTURER' Op de doos waarin deze producten worden verpakt, wordt het volgende etiket (met tekst in zwart en logo's en kader in groen op een witte achtergrond) aangebracht:

B I J B L A D

Siskra

$»,«^ QENEViaeeKD

^^^ML£^

^K^m^^^^^

\

jfK

I N D U S T R I Ë L E

W*M

HITHDUT

HBPWSI8TLITY

OF" T H E nftHÜFACTUWEB

/

In haar aanbiedingen en offertes voor deze producten maakt AES gebruik van de van Bosch afkomstige tiencijferige typenummers en heeft zij tot het begin van dit geschil gebruik gemaakt van de Bosch-merken. e Ook Bosch brengt gereviseerde startmotoren en dynamo's op de markt, zowel van haarzelf als van derden, DCZC autoonderdelen worden door Bosch zelf gereviseerd en voorzien van een sticker met de vermelding 'remanufactured in Japan/ England/Germany; exchange'. De originele merken worden niet verwijderd. z Bosch vordert, in de woorden van de dagvaarding: A AES te bevelen met onmiddellijke ingang na beteken ing van het in deze te wijzen vonnis iedere inbreuk in de Benelux op de in het lichaam dezer dagvaarding bedoelde handelsnaam en merkrechten van Bosch, alsmede het in het lichaam dezer dagvaarding bedoelde onrechtmatig handelen, te staken en gestaakt te houden, althans een zodanig bevel als de Arrondissementsrechtbank in goede justitie zal bepalen; B Te bepalen dat AES een dwangsom v a n / ïoo.ooo,-(zegge:...) zal verbeuren aan Bosch voor iedere dag c.q. iedere keer - dit naar keuze van Bosch - dat AES cen of meer van de hiervoor bedoelde bevelen geheel of gedeeltelijk mochten overtreden, althans een zodanige dwangsom te verbeuren onder zodanige condities alsdc Arrondissementsrechtbank in goede justitie zal bepalen; C AES te bevelen binnen veertien (14) dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan Bosch Le verstrekken een gedagtekende en dooreenRegistet-Accountant gewaarmerkte opgave van alle door AES onder gebruikmaking van bovenbedoelde aanduidingen verkochte producten, gefactureerde en/of ontvangen vergoedingen terzake van deze producten, alsmede een opgave omtrent de nog aanwezige producten, althans cen zodanige veroordeling als de Arrondissementsrechtbank in goede justitie zal bepalen; D AES te veroordelen om aan Bosch alle schade, verband houdende met het in het lichaam dezer dagvaarding bedoelde onrechtmatig handelen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en vermeerderd met de wettelijke rente ror aan de dag der algehele voldoening, althans een zodanige veroordeling als de Arrondissementsrechtbank in goede justitie zal bepalen; E AES te veroordelen in de kosten van het geding. 3 Bosch stelt daartoe in de eerste plaals dal van de onder ld bedoelde auto-onderdelen de toestand is gewijzigd zoals bedoeld in artikel 13A derde lid, laatste zin, van de Benelux Merkenwet (hierna: BMW), en dat AES door de onder id vermelde handel-

17

M E I

1 9 f3 f)

wijze inbreuk pleegt op de merkrechten van Bosch, zoals bedoeld in artikel 13A aanhef en onder 1 en z j " artikel 39 BMW. Bosch beroept zich daarbij op het arrest van liet Benelux Gerechtshof (hierna: BGH) van S november 1992 [N] 1993, 454) [BIE 1993, nr. 84, blz. 321. Red.], het zogenaamde Valeo-arrest.

BUITtH

REVISED

E I G E N D O M

4 Hiertegen voert AES aan dat zij bij de handel in gereviseerde startmotoren en dynamo's van Bosch het merk Bosch onder zodanige omstandigheden gebruikt, dat Bosch zich daartegen niet kan verzetten. Voor zover de Bosch-startmotoren en -dynamo's niet worden gereviseerd doch slechts worden nagezien, zo nodig gedemonteerd, doorgemeten, gereinigd en bijgesteld en in voorkomend geval opnieuw worden geassembleerd zonder dat tevens onderdelen worden bijgeslepen of vervangen, is volgens AES sprake van slechts ondergeschikte wijzigingen die niet te beschouwen zijn als wijzigingen in de toestand van de waar in de zin van artikel 13A derde lid BMW, zodat de rechten van Bosch zijn uitgeput. Voor zover daadwerkelijk sprake is van revisie, dat wil zeggen het vervangen van versleten onderdelen, het bijslijpen en het verrichten van andere ingrepen aan de Bosch-startmotoren en -dynamo's, neemt zij de criteria zoals geformuleerd in hctValco-arrcstvanhct RGH in acht. Zij is van mening dat vetwijdering van alle op de gereviseerde Boschstartmotoren en -dynamo's aangebrachte Bosch-merken in veel gevallen niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid van de producten. Daarenboven acht zij het in het algemeen onredelijk van Bosch om verwijdering van alle merken te vergen. Zij stelt voorts dat zij bij het in het verkeer brengen van de gereviseerde producten alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat zij niet het oorspronkelijke Bosch-product maar een door een ander dan Bosch gereviseerd product verhandelt. 5 Kern van het geschil is de vraag of AES gerechtigd is om door derden, onafhankelijk van Bosch, gereviseerde Bosch-startmotoren en -dynamo's te verhandelen, die voorzien zijn van de hiervoor onder ld genoemde sticker waaruit blijkt dat deze producten buiten verantwoordelijkheid van Bosch zijn gereviseerd, maar waarvan de Bosch-merken nier zijn verwijderd. 6 Ingevolge de hoofdregel vanartikel i3Alid 1 aanhef en onder 1 BMW kan Bosch zich verzetten tegen gebruik van haai merken voor haar startmotoren en dynamo's door AES, tenzij zij deze onderdelen zelf onder deze merken in het verkeer heeft gebracht, op voofwaardc dat de toestand van de waren niet is gewijzigd (lid 3 van dat artikel). Blijkens het Valeo-arresr van het BGH, waarop beide partijen zich beroepen, is sprake van gebruik van eens anders merk in de zin van artikel 13 A lid 1 aanhef en onder 1 BMW, wanneer een bedrijf dat waren reviseert, die waren nadien weer in de handel brengt zondet dat de originele merken zijn verwijderd, en kan de merkhouder zich in beginsel verzetten tegen hel in de handel brengen van deze gereviseerde waren als door de revisie een wijziging van de toestand van de waren van niet geheel ondergeschikte betekenis is opgetreden,ook indien op de waren voldoende duidelijk wordtaangegeven dat het gaat om door dat bedrijf gereviseerde waren. Met wijziging van de toestand van de waren die niet van geheel ondergeschikte betekenis is, wordt volgens hei BGH bedoeld elke niet door enkel tijdsverloop of gebruik maar door enigerlei ingreep van buiten teweeggebrachte verandering in die toestand. 7 De vraag dient derhalve te worden beantwootd of bij de door AES verhandelde, door derden gereviseerde Bosch-start-

17

M E I

1 H H y

R I J H I A 13

I N I.) U y 1 n I t

motoren en -dynamo's sprake is van een wijziging van de toestand van de waren die niet van geheel ondergeschikte betekenis is. De rechtbank acht dit het geval. Bij revisie van startmotoren en dynamo's wordt in de praktijk doorgaans actief ingegrepen, enerzijds doordat onderdelen daarvan worden vervangen, bijgeslepen of anderszins bewerkt en anderzijds in ieder geval doordat de startmotoren en dynamo's worden gedemonteerd, doorgemeten, gereinigd, bij gesteld, afgesteld en opnieuw worden gemonteerd. Anders dan AES meent, leiden ook laatstgenoemde ingrepen tot een wijziging van niet geheel ondergeschikte betekenis, omdat de toestand na revisie niet meer dezelfde zal zijn als voor deze ingrepen. Daaruit bestaat dan ook het onderscheid met andere, 'gewone' tweedehands startmotoren en dynamo's waarbij deze ingrepen nicthebben plaatsgevondenen waarvoor dan ook naast de markt voor gereviseerde startmotoren en dynamo's een aparte markt en een ander prijsniveau bestaat. 8 Het voorgaande brengt mee dat AES in beginsel deBosch- merken van de door haar verhandelde, door derden, onafhankelijk van Bosch gereviseerde Bosch-startmotoren en -dynamo's dient te verwijderen. Dit lijdt uitzondering, zoals het BGH in het Valco-arrcst heeft bepaald, wanneer verwijdering van de merken niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van het gereviseerde product, of wanneer het om andetc redenen onredelijk zou zijn verwijdering re vergen. 9 AKS heeft naar voren gebracht dat de ingeslagen merken slechts door uitslijpen zijn te verwijderen en dat daardoor het risico bestaat van een verstoring van de balans in de (bewegende) onderdelen en van ongewenste verzwakkingen van een of meer onderdelen. Dit risico wordl volgens haar versterkt door het feit dat de merken op zo vele samenstellende onderdelen zijn aangebracht. Ter zitting heeft Bosch de verlangde verwijdering van haar merken beperkt tot de op de zichtbare buitenkant van de gereviseerde startmotoren en dynamo's aangebrachte meiken. Zij heeft aangevoerd dat de ingeslagen merken zich voor het merendeel juist niet op bewegende onderdelen van de producten bevinden en dathetwegslijpen bovendien slechts in een zo minieme wijziging van het oppervlak van het product behoeft te resulteren, dat daardoor geen verstoting van de balans noch een ongewenste verzwakking optreedt. Zij heeft dit bij die gelegenheid geadstrueerd aan de hand van een door haar getoonde startmotor en een tandwicl waarvan de daarop aangebrachte (ingeslagen) merken waren verwijderd, Bosch meent dat deze risico's ook niet worden versterkt doordat de merken op vele plaatsen c.q. vele samenstellende onderdelen zouden zijn aangebracht. Deze stellingen zijn door AES niet (voldoende) weersproken, zoda t de rechtbank ervan uitgaat dat de verwij dering van de Boschmerken op de zichtbare buitenkant van de gereviseerde startmotoren en dynamo's geen invloed heeft op de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid daarvan. 10 Blijft de vraag of her vergen van verwijdering in het onderhavige geval anderszins onredelijk zou zijn. AES heeft daartoe gewezen op de moeilijke verwijderbaarheid van de Bosch-merken, de kostbaarheid van het verwijderen van de merken mede gelel op de omstandigheid dat de merken op verschillende manieren en op verschillende plaatsen zijn aangebracht - en het feit dat zijzelf niet reviseert maar slechts distribueert. AES is van mening dat Bosch zich door het etsen van verwijdering van de

L E

E I G E N D O M

1 6 B

merken een oneigenlijk concurrentievoordeel tracht te verschaffen. Ook Bosch zelf verwijdert de metken niet van de door haar in de handel gebrachte gereviseerde prod uctcn van derden, aldus AES. 11 Dit verweer slaagt. Het BGH heeft in het Valco-arrcst ten aanzien van de beschermingsomvang van het merk gewezen op de afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van andere deelnemers aan het economisch verkeer. Enerzijds beltoon: de merkhouder ten aanzien van verdere verhandeling aan zijn merkrecht geen exclusieve bevoegdheden te kunnen ontlenen, maar anderzijds moet het recht van de merkhouder, zich tegen gebruik van zijn merk te verzetten, ook weer niet zodanig worden beperkt dat hij machteloos is tegen bij verdere verhandeling mogelijk optredende schade aan het merk, die niet wordt gerechtvaardigd door de strekking van die beperking. De vraag rijst, aldus nog steeds het BGH, of voor het geval waarin het onredelijk is om verwijdering van het merk te vergen, onverkort moet worden vastgehouden aan het beginsel dat bij revisie het merk moet worden verwijderd. De genoemde belangenafweging brengt mee dat in zo'n geval - mits degene d ie de gereviseerde waar in het verkeer brengt, daarbij alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke, van de merkhouder afkomstige waar, maar een door anderen gereviseerd product verhandelt geen sprake is van een 'werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht' en dat op die grond de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het verhandelen van de gereviseerde waar. liet BGH geeft daarbij als motivering dat 'de merkhouder het anders in zijn macht zou hebben een zelfs belangrijk deel van dehandel in gereviseerde en/of gcreconditioneerde waren re monopoliseren'. ïz Nu Bosch niet heeft weersproken dat de Bosch-merken moeilijk zijn te verwijderen, dat dit kostbaar is en dat het verwijderen voor AES ook praktisch moeilijk uitvoerbaar is omdat zij de startmotoren en dynamo's niet zelf reviseert, zal een en ander ertoeleiden dat, wanneer AES de Bosch-merken dient te verwijderen, de concurrentiepositie van AES ernstig wordt aangetast ten opzichte van die van Bosch, d ie zcl f als rech [hebbende op de Bosch-merken deze - uiteraard niet van de door haar gereviseerde Bosch-startmotoren en -dynamo's behoeft te verwijderen . Aan gezien Bosch d an eveneens in de hand heeft of en onder welke voorwaarden zij aan AES of aan derden al dan niet toestemming zal geven tot het verhandelen van gereviseerde Bosch-producten zonder dat haar merken behoeven te worden verwijderd, heeft Bosch hel tevens in haar macht een belangrijk deel van de handel in gereviseerde Bosch-startmotoren en -dynamo's te monopoliseren. Nu daarmee de grenzen van de mcrkenbesdierming worden overschreden, mag Bosch onder de gegeven omstandigheden van AES niet vergen haar merken te verwijderen. 13 HetBGHheeftinhetValeo-arrestvooreen dergelijk geval de voorwaarde gesteld dat alles wordt gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat niet de oorspronkelijke, van de merkhouder afkomstige waar, maar een door anderen gereviseerd product wordr verhandeld, AES is van mening dat zij daaraan voldoer door de gereviseerde Boschstartmotoren en -dynamo's op een duidelijk zichtbare plaats te voorzien van de onder id genoemde sticker en door deze producten in een doos te verpakken, voorzien van het eveneens onder ld vermelde etiket. Onderdeel van de srickcr is bovendien een ketting in dezelfde kleur als de achtergrond van de sticker,

1

7 O

RIJ

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

welke ketting extra sterk aan het product hecht, zodat bij verwijdering van de sticker een kerti ngvormig spoor achterblijft. 14 De rechtbank is van oordeel dat AES daarmee voldoende heeft gedaan om het publiek duidelijk te maken dat zij niet de oorspronkelijke, van Bosch afkomstige startmotoren en dynamo's verhandelt, maar door derden gereviseerde producten. Anders dan Bosch betoogt, heeft het BGH in het Valeo-arrest niet de voorwaarde gesteld dat het eigen merk wordt aangebracht op wat betreft plaats, leesbaarheid en duurzaamheid overeenkomstige wijze als het oorspronkelijke merk: het BGH heeft dit slechts als voorbeeld genoemd. Bosch heeft verder nog opgemerkt dat de sticker relatief eenvoudig is te verwijderen, zodat, mede in aanmerking genomen dat een gereviseerde startmotor of dynamo in het econom isch verkeer 'een eigen leven gaat leiden', bij verwijdering of verloren gaan van de sticker voor ccn derde niet meer duidelijk is dat de startmotor of dynamo mogelijk door een ander dan Bosch is gereviseerd. Ook deze stelling moet worden verworpen, omdat AES door het kettingvormig spoor voldoende rekening heeft gehouden met eventuele verwijdering of mogelijke slijtage van de sticker. 15 De conclusie uit het voorgaande luidt dat AES gerechtigd is de door derden, onafhankelijk van Bosch gereviseerde Boschstartmotoren en-dynamo's die voorzien zijn van de hiervoor onder id genoemde sticker, te verhandelen zonder dat zij de Bosch-merken daarvan dient te verwijderen, zodat zij daarmee geen inbreuk maakt op de merkrechten van Bosch. De rechtbank is van oordeel dat deze uitkomst onder de wcrki ng van d e Europese Merkenrichtlijn niet anders dient te luiden. 16 Met betrekking tot het gebruik van de Bosch-mcrkcn door ABS in haar aankondigingen en dergelijke voor onafhankelijk van Bosch gereviseerde Bosch-startmotoren en -dynamo's staat vast dat AES sinds het begin van het onderhavige geschil het Bosch-woordmetk daarin niet meer gebruikt. Indien dat nog wel het geval zou zijn, volgt uit het voorgaande dat Bosch zich daartegen kan verzetten. De reden die AES aanvoert voor het voordien gebruiken van het Boscli-woordmerk in haar aankondigingen, namelijk de noodzakelijke identificatie van de betreffende onderdelen, kan het gebruik daarvan voor de bedoelde producten in aankondigingen en dergelijke niet rechtvaardigen, nu niet is gebleken dat die identificatie niet op andere wij ze kan geschieden. 17 Bosch is voorts van mening dat AES zich door de onder id vermelde handelwijze schuldig maakt aan ongeoorloofde mededinging, althans in strijd handelt met hetgeen AES volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer jegens Bosch betaamt, doordat ABS gebruik maakt van nodeloos associatieen/of verwarringvvekkende onderscheidingsmiddelen, in het bijzonder ook doordat AES gebruik maakt van de Boschtypenummers c n a e Bosch-handelsnamen voor de door haar aangeboden producren en diensten, alsmede doordat AES nodeloos gevaar voor verwateting van de dooi Bosch gehanteerde onderscheidingsmiddelen veroorzaakt en evenzeer doordat AES op ongeoorloofde wijze aanhaakr aan de reclameinspanningen van Bosch en op ongeoorloofde wijze profiteert van de reputatie van de Bosch-merken en -handelsnamen en de van Bosch afkomstige tiencijfcrigc typenummers. 18 Met betrekking tot het gebruik van de tiencijferige typenummers voert AES aan dat artikel 12A BMW aan toewijzing van de vordering tut verwijdering van deze nummers in de weg

E I G E N D O M

17

M E I

1 9 9 9

staat. Zij acht de nummers, gelet op de definitie van artikel 1 BMW, trouwens ook als merk ongeschikt. Ook als dit anders zou zijn, is zij op dezelfde gronden als zij met betrekking tot de Bosch-merken heeft aangegeven, van mening dat zij de typenummers niet hoeft te verwijderen en dat haar het gebruik daarvan niet kan worden verboden omdat zij daarvoor ccn geldige reden heeft. Dat gebruik acht zij noodzakelijk ter correcte identificatie van de producten in verband met het voorgenomen gebruik daarvan. Dit geldt ook voor haar gebruik van de tiencijferige rypenummers in haar aankondigingen en offertes. ïgBosch heeft erkend dat haar tiencijferigtypenumrnersysteem geen merk is in de zin van artikel 1 BMW en heeft tevens gesteld dataan deBMW ook geen reflexwerkingkan worden toegekend, zodat zij zich in beginsel niet kan verzetten tegen het gebruik door AES van haar rypenummers op de door derden, onafhankelijk van haar, gereviseerde producten. Onder de werking van de Europese Merkenrichtlijn is dit niet anders. Bosch beroept zich daarom dan ook opliet gemene recht. Dit beroep moet echter worden afgewezen, alleen al omdat het gebruik van de ticncijferige rypenummers naast het toegestane gebruik van de Bosch-merken op die producren zelfstandige betekenis als onderscheidingsmiddel mist. zo Met betrekking tot het gebruik door AES vandetiencijferige typenummers in aankondigingen en dergelijke, hecfr AES terecht opgemerkt dat deze typenummers de functie vervullen van correcre identificatie van de diverse typen onderdelen, noodzakelijk in verband met het voorgenomen gebruik daarvan (inbouw in een bepaalde motor), hetgeen een rechtvaardiging voor het gebruik van de typenummers oplevert. Verder is gesteld noch gebleken dat door dat gebruik aan Bosch schade is toegebracht of zou kunnen worden toegebracht. Voor aanvullende bescherming is op dit punt derhalve geen plaats. Eveneens rerecht voert AES verder nog aan dat Bosch aan de door haar in geding gebrachte brief van 3 december 1992 van AES llandclsgcsellschaft mbtï te Schomdorf (B.R.D.) aan Robert Bosch GmbH te Stuttgart (13. \\. D.) niet de toezegging van AES jegens Bosch kan ontlenen dat AES het gebruik van de typenummers achterwege zou laten. 21 Met betrekking tot het gebruik van haar handelsnaam heeft Bosch gesteld dat zij zich op grond van het gemene recht kan verzetten tegen ander gebruik van haar handelsnaam als onderscheidingsmiddel in commerciële u iti ngen van derden, in het bij zonder wanneer daardoor (nodeloos) gevaar voor verwarring wordt gewekt. Nu haar handelsnaam tevens merk is en Bosch zich in het onderhavige geval tegen het gebruik van dat merk op grond van de daarvoor geldende regels niet kan verzetten, biedt de omstandigheid die Bosch aanvoert geen aanvullende bescherming op dit punt. 22 Ook overigens heeft Bosch geen bijkomende omstandigheden aangevoerd die tot de conclusie zouden kunnen leiden dat AES gebruik maakt van nodeloos associatie- en/of verwarringwekkende onderscheidingsmiddelen, noch dat AES nodeloos gevaar voor verwatering van de door Bosch gehanteerde onderscheidingsmiddelen veroorzaakt en evenmin dat AES op ongeoorloofde wijze aanhaakt aan de reclame-inspanningen van Bosch voor haar producten of profiteert van de reputatie van de Bosch-merken en -handelsnamen en de tiencijfcrigc typenummers.

i /

M

r i

'i 3 a s

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

23 Uit al het voorgaande vloeit voort dat de vordering moe t wo rden afgewezen, zodat hetgeen AES voor het overige nog als verweer heeft aangevoerd, geen bespreking behoeft. Bosch zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten.

1 7 1

L I G I N D O M

procu reu r mr. E. D. Rentema, advocaat mr. J.C. H. van Manen te Amsterdam, tegen A.D.T.-Van den Heuvel BV te Dordrecht, gedaagde [in kort geding], procureur mr. J. Wijnja, advocaat mr. M. U.J,. Wcststrarc te Vlaardingen.

Beslissing:

De rechtbank: - wijst het gevorderde af; verwijst Bosch in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van AES begroot op ƒ 2.450,-; - verklaart de kostenveroordcling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 49 President Arrondissementsreclitsbank te Dordrecht, 9 februari 1999 (Deutz/ADT) Mr. C. Sikkel Art. 289 Rv Een rechthebbende op een merk heeft in beginsel een spoedeisend belang bij de staking van een inbreuk op zijn rechten. Dit spoedeisend belang Mn echter niet aanwezig worden geacht wanneer de inbreuk reeds sinds zeer geruime tijd plaatsvindt en de merkhouder kan worden verweten dathi] daar niet eerder legen heeft opgetreden. Deze situatie doet zich voor bij het gebruik van de naam Deutz op het postpapier en de facturen van ADT en op het schild op haar gevel. Art.

!3A,tididBMW Er bestaat een gerede kans dat het gebruik door ADT van de naam Deutz op haar gevel en uithangborden en haar voertuigen, op haar beursstand en in haar advertenties, bij het publiek de indruk wekt dat ADT de merken van Deutz gebruikt om reclame voor haar onderneming als zodanig te maken door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie. Voorts kan dat gebruik bij een deel van het publiek de onjuiste indruk wekken dat A OT een bijzondere relatie - bijvoorbeeld als dealer met Deutz onderhoudt, te meer nu ADT het woord Deutz op meerdere plaatsen in combinatie met het woord 'service' bezigt.Door die onjuiste suggestie te wekken, wotdt het publiek misleid en bovendien de kans vergroot dat het publiek wordt teleurgesteld in zijn verwachtingen van Deutz. ADT's gebruik van het merk van Deutz op haar website (onder meer www.deutz.nl) levert eveneens merkinbreuk op. Hetzelfde geldt voor de registratievan de domeinnaamDeutz,nu dezezondergeldige reden in het economisch verkeer wordt gebruikt, terwijl tevens aan het onderscheidend vermogen van het merk afbreuk wordt gedaan daar Deutz haar merk (tevens haar handelsjnaatn niet als websitenaam in Nederland kan gebruiken. Ook door hei gebruik van het woord Deutz op een meialag maakt ADT gebruik van ie naam van Deutz als aanduiding van haar onderneming.

Art.sfTnw ADT gebruikt de naam Deutz om. zich bij het publiek te identificeren en door datgebruik isverwarringtussen beide ondernemingen te duchten.

1 Deutz BV te Rotterdam, z Deutz AG voorheen h.o.d.n. Klöckner Humbolt Deutz AG te Keulen,Bondsrepubliek Duitsland, eiseressen [inkortgeding],

Op grond van d e - in zoverre nier of onvoldoende gemotiveerd weersproken - stellingen van partijen en in het geding gebrachte producties wordt in dit geding van het volgende uitgegaan: - Deutz A.C. is een wereldbekende fabrikant van (dieselmotoren en motoronderdelen voor onder andere de scheepvaart en generatoren, die zich voorts bezig houdt met de reparatie en revisie van motoren. Zij drijft haar onderneming onder de liand clsn aam Deutz en is houdster van de volgende merken, die onder andere zijn ingeschreven voor motoren: het Benelux woord- en beeldmerk met registratienummer R290367

A

DEUTZ het Benelux woord- en beeldmerk met registratienummer 2R174094

DEUTZ het Benelux woord- en beeldmerk met registratienummer 507762

DEUTZ -Deutz B.V. is een dochtermaatschappij van Deutz A.G. Zij voert reeds meer dan vijftig jaar de handelsnaam Deutz in Nederland en is gerechtigd tot het gebruik van de voormelde merken. - ADT houdt zich onder andere bezig met reparatie, revisie en inbouw van onder andere schee ps-en dieselmotoren en liet bouwen van generatorsets uit dieselmotoren en generatoren. Negentig procent van haai- activiteiten heeft betrekking op motoren en motoronderdelen van DeLttz. Voorts verricht ADT regelmatig werkzaamheden in opdracht van of in samenwerking met Deutz. - Op haar bedrijfspand re Dordrecht heeft ADT drie gevel- en uithangborden met de naam Deutz aangebracht. Op één van deze borden is de naam zichtbaar" als onderdeel van het merk RZ90367. Op het tweede bord is de naam gecombineerd met de letters KHD en de bij het vorenbedoelde merk behorende toren en op het derde bord is de naam Deutz weergegeven in letters van vergelijkbare grootte als de letters van de naam ADT op liet direct daarboven geplaatste bord. In de nabijheid van haar bedrijfspand te Zwijndrecht heeft ADT cen uithangbord geplaatst waarop de naam Deutz is weergegeven in letters van vergelijkbare grootte als de letters van de naam ADT op hetzelfde

1 7 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

bord. Op een aan het laatstbedoelde pand aangebracht gevelbord staat onder de naam Deutz het woord 'service' weergegeven en op cen garagedeur annex gcvclbord van dat pand staat 70 wel de naam Deutz gecombineerd niet het woord 'service' als de bij het merk R290367 behorende toren met de letters KHD weergegeven. Daarnaast gebruikt ADT de naam Deutz in grote en vette letters op haar voertuigen en in haar advertenties en op meer bescheiden wijze op haar briefpapier en facturen. Haar stand op de beurs Rotterdam Maritimc '98 was voorzien van meerdere borden met de naam Deutz in gtotc en vette letters. - ADT heeft bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland de domeinnaam www.dcutz.nl geregistreerd. - Naast de website www.deutz.nl heeft ADT op liet internet ook de website www.aitbv.nl in gebruik. Op beide websites is het merk RZ09367 zichtbaar. Aan haar website www.adtbv.nl heeft ADI' een zogenaamde metatag met de naam Deutz gekoppeld. - Tussen zz mei 1985 en 15 november 1988 is tussen de toenmalige Deutz Holland Service B.V., Deutz Diesel B.V. en Deutz Motoren S. V. enerzijds en ADT anderzijds onder meer gecorrespondeerd over het gebruik van Deutz woord- en beeldmerken door ADT. 2(...)

3 Deutz stelt dat het onder 1 beschreven gebruik van de merken en handelsnaam van Deutz op haar bedrijfspanden, postpapier, facturen, voertuigen en haar stand op de beLirs en in haar advertenties en websites inbreuk op de merkrechten van Deutz oplevert en in strijd is met de Handclsnaamwct. Voorts is sprake van onrechtmatig handelen jegens Deutz, aangezien ADT met opzet het publiek in verwarring brengt omtrent de herkomst van haar diensten. Tevens maakt ADT' inbreuk op de merkrechten van Deutz en handelt zij onrechtmatig jegens DeuLz door het aanbrengen van de metatag met het woord Deutz op de website www.adtbv.nl en de registratie en het gebruik van de domeinnaam www.dcutz.nl ADT.

4 ADT heeft de vordering gemotiveerd weersproken. Hierop zal in het navolgende worden ingegaan. De beoordeling

5 Een rechthebbende op een merk heeft in beginsel een spoedeisend belang bij de staking van een inbreuk o p zijn rechten. Di t spoedeisend belang kan echter niet aanwezig worden geacht wanneer de inbreuk reeds sinds zeer ruime tijd plaatsvindt en de merkhouder kan worden verweten dat hij daar niet eerder tegen op heeft getreden. Deze situatie doet zich voor bij het gebruik van de naam Deutz op het postpapier en de facturen van ADT. Vast staat dat ADT reeds op 7 februari 1997 een brief op het betreffende postpapier aan (de directeur van) Deutz B.V. heeft toegezonden en voorts kan aangenomen worden dat Deutz sinds langere tijd het gebruik van haar naam op de facturen van ADT kent, aangezien ADT herhaaldelijk werkzaamheden in opdracht van Deutz heeft verricht. Tot slot geldt dat Deutz Diesel B.V. reeds in 1988 met ADT heeft gecorrespondeerd over het ophangen van een kunststof schild met daarop het logo en de naam van Deutz. Kennelijk bedoelen partijen het plat aan de gevel van het pand te Dordrecht bevestigde bord. Deutz stelt dat zij vervolgens informatie heeft gekregen dat ADT dit schild zou hebben verwijderd. Waaruit die informatie bestond heeft Deutz echter nier kunnen aangeven en evenmin heeft zij aannemelijk kunnen maken dat het schild op enig moment van de gevel is verwijderd. Onder deze omstandigheden moet worden aangenomen dat het bewuste kunststof schild al

E I G E N D O M

17

M E I

1 9 9 9

sinds 1988 aanwezig is, zodat ook een spoedeisend belang bij een voorlopige voorziening tegen het gebruik van dit schild afwezig moet worden geacht. Gezien het gebrek aan spoedeisend belang zal het gebruik van de merken en handelsnaam van Deutz op de voormelde voorwerpen verder niet worden besproken en de daartegen gerichte vorderingen worden afgewezen Voor het overige moet het spoedeisend belang en derhalve ook het belang van Deutz bij de gevordetde voorzieningen aanwezig worden geacht. 6 ADT betwist niet dat zij in haar bedrijfsvoering gebruik maakt van het woordmerk Deutz, maar stelt dat zij daarvoor toestemming van Deutz heeft gekregen en beroept zich daartoe op de brieven van Deutz Holland Service B.V. van respectievelijk 22 mei 1985 en 24 juni 1985. Deze brieven bevatten -voor zover hier van belang-de volgende passages: De brief van zz mei 1985: U handelt aldus onrechtmatig jegens Deutz, doorzonder daartoe gerechtigd tezijn op dezewijze gebruikt te maken van de naam enhet beeldmerk van Deutz Onverminderd het bovenstaande hebben wij er geen bezwaar tegen dat tlop bescheiden wijze, zoals bijvoorbeeld in de kteurenfotder 'ADT Aarts Dieseltechniek', aangeeftdat u zich bezighoudt met de reparatie en installatievan onze motoren.

De brief van 24 juni 1985: Wij bespraken met U de wijze, waarop U gebruik maakt van onze handelsnaam DEUTZ en van beeldmerken. Wij hebben nogmaals medegedeeld dit niet te kunnen tolereren, daar dit slechts aan officieel geïnstalleerde Deutz-dealers is voorbehouden. Uiteraard kunt U tot uitdrukking brengen, dat UDeutz-motoren repareert, doch dit dient dan wel te geschieden zonder gebruik te maken van specifieke Deutz-beetdrncrken.

7 Hieruit kan niet worden afgeleid dat de toestemming van Deutz voor het gebruik van haar merken en handelsnaam door ADT verder reikt dan voor het gebruik dat nodig is om het verder verhandelen van de waren van Deutz aan te kondigen, welk gebruik als een gebruik met een geldige reden wordt aangemerkt. Het in dit geding gebleken gebruik dat ADT van het woordmerk en de handelsnaam Deucz maakt, gaat echter verder. Op grond van de overgelegde foto's en de kopie van een advertentie van ADTindeij/n/ioivuffrtftranfvan 7Januaiï 1999 is aannemelijk dat her woord Deutz op de gevel- en uithangborden en de voertuigen van ADT en op haar stand op de beurs Rotterdam Maritime '98 en in haar advertenties als blikvanger voor het in aanmerking komend publiek fungeert. Er bestaat derhalve een gerede kans dat dit gebruik bij het publiek de indruk wekt dat ADT de merken van Deutz gebruikt om reclame voor haar onderneming als zodanig te maken door het wekken van een bepaalde kwaliteitssuggestie. Voorts kan dat gebruik bij een deel van het publiek de onjuiste indruk wekken dat ADT ecu bijzondere relatie - bijvoorbeeld als dealer - met Deutz onderhoudt, te meer nu ADT het woord Deutz op meerdere plaatsen in combinatie met het woord 'service' bezigt. Door die onjuiste suggestie te wekken wordt het publiek misleid en bovendien de kans vergoot dat het publiek teleurgesteld wordt in zijn verwachtingen van Deutz. Dit gebruik van de merken van Deutz levert dan ook gebruik op in de zin van artikel 13Alid 1 sub d van de Benelux Metkeiiwet (BMW). 8 Op grond van het hiervoor omschreven gebruik van de naam Deutz kan worden aangenomen dat ADT die naam gebruikt om zich bij het publiek te identificeten en dat door dat gebruik verwarring tussen de ondernemingen van ADT en Deutz te duch-

17

M E I

1 9 9 S

B I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

ten is. Hieruit volgt dat tevens moet worden aangenomen dat ADT in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet handelt.

H I U L N O O M

I 7 3

De beslissing

De President: 9 ADT heeft- het onder 5 bedoelde kunststof schild buiten beschouwing gelaten - niet aannemelijk kunnen maken dat het hiervoor omschreven gebruik van de merken en de handelsnaam van Deutz reeds gedurende vele jaren heeft plaatsgevonden en dat Deutz daarmee bekend was. Het beroep van ADT op rechtsverwerki ng kan reeds daarom niet slagen. 10 Onweersproken is dat ADT enige maanden geleden haar websites mvw.adl.bv.nl en www.deutz.nl op het internet beeft geopend. Op deze websites maakt ADT reclame voor haar onderneming en is het merk van Deutz met het registratienummer B.Z90367 zichtbaar (geweest). Dit gebruik van het merk van Dcutz is vergelijkbaar met het onder 7 besproken gebruik van de merken van Deutz en levert derhalve eveneens merkinbreuk op. 11 ADT heeft zonder toestemming van Dcutz ccn d omeinnaam geregistreerd, waai'in het woordmerk en de handelsnaam van Deutz voorkomt. De registratie van deze domeinnaam deutz.nl maakt het registreren van dezelfde domeinnaam door Deutz onmogelijk. De door ADT geregistreerde domeinnaam geeft toegang tot de hiervoor omschreven website www.deutz.nl. Voldoende aannemelijk is dat dit eveneens gebruik in de zin van artikel 13 A lid 1 sub d BMW oplevert. De door ADT geregistreerde domeinnaam deutz.nl woed t immers zonder geldige reden in het economische verkeer gebruikt terwijl tevens aan het onderscheidend vermogen van het merk afbreuk wordt gedaan, daar Deutz haar merk (tevens handels-Jnaam niet als websitenaam in Nederland kan gebruiken. rz Onweersproken is dat een metatag een digitaal naamkaartje is, waarop een willekeurige naam kan worden geschreven en dal, wan neer het aan een website wordt gehangen, er voor zorgt dat de betreffende website als ccn van de eerste naar bovenkomt wanneer dat woord als zoekopdrach t i n een zoekmachine wordt ingegeven. Door het gebruik van het woord Deutz op ccn metatag maakt ADT gebruik van de naam van Deutz als aanduiding van haar onderneming. Dit levert inbreuk op het merk van Deutz in de zin van artikel 13 A lid 1 sub d BMW op en is derhalve niet toegestaan. 13 Gelet op het voorafgaande kan thans in het midden blijven of het hiervoor besproken gebruik van de merken en handels naam van Deutz door ADT overigens nog onrechtmatig jegens Deutz is. r 4 Op grond van het voorafgaande ku n ncn de vorderingen van Dcutz als na te melden worden toegewezen. Hierbij wordt mede in aanmerking genomen dat ADT geen afzonderlijk verweer heeft gevoerd tegen de vorderingen 3 tot en met 5 en zich evenmin heeft verzet tegen de door Deutz voorgestelde termijn als bedoeld in artikel 501 id 6 van het TRIPs-verdrag. ADT zal enige termijn worden gegund om de merken en handelsnaam van Deutzop de diverse voorwerpen te verwijderen of onzichtbaar te maken. Hiervoor wordt een termijn van 7 dagen toereikend geacht. Voorts zullen de gevorderde dwangsommen worden gematigd en/of aan een maximum worden gebonden. 15 ADT zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij de kosten van dit geding dienen te dragen.

I Gelast ADT 0111 binnen 7 dagen na de uitspraak van dit vonnis iedere inbreuk op de onder r beschreven merkrechten van Deutz en de handelsnaamrechten van Deutz te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, en gelast ADT meer in het bijzonder het voeren van de onder 1 beschreven merken van Dcutz en de handelsnaam van Deutz op gevelborden en andere borden, op beurzen, op voertuigen, op het internet en op andere wijze, alles voor zover hierna niet uitgezonderd, direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan haar verbonden (rechts)persoon, te staken en gestaakt te houden. Bepaalt dat van deze last zijn uitgezonderd her tot op heden door ADT gemaakte gebruik van de merken en de handelsnaam van Deutz op haar postpapier, facturen en het onder 5 bedoelde kunststof schild. Bepaalt dat ADT een dwangsom zal verbeuren van ƒ 25.000,vooi' iedere keer of iedere dag - een gedeelte van een dag voor een gehele dag gerekend - dat zij in strijd met deze last handelt, zulks tot een maximum van f 250.000,-. II Beveelt ADT om met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnaam www.daitz.nl, alsmede het gebruik van iedere andere domeinnaam met daar de naam deutz, direct dan wel door middel van ccn op enigerlei wijze aan haar verbonden (rechts)persoon, te slaken en gestaakt te houden. Bepaalt dat ADT een dwangsom zal verbeuren van ƒ 25.000,voor iedere keer of iedere dag - ccn gedeelte van een dag voor ccn gehele dag gerekend - dar zij in strijd met d i t bevel handelt, zulks tot een maximum van ƒ 250.000,-. III Gelast ADT binnen 3 dagen nadat zij van Dcutz de daartoe benodigde gegevens ontvingen heeft de domeinnaam www.ueutz.nl te retourneren naar het internetadres van Deutz (www.deutz.de).

IV Beveelt ADT binnen r 5 dagen na betekening van dit vonnis, overdracht van de domeinnaam www.deutz.nlte bewerkstelligen aan Deutz B.V., gevestigd aan de Sluisjesdijk 145 te Rotterdam, één en ander op de voet van (artikel 14. r) van het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domein registratie Nederland, door indiening (via de provider van ADT), zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een (mede door Deutz onderteken d) vc rzoek daartoe, en gelast ADT op eerste verzoek daartoe alle door voornoemde Stichting eventueel nader verlangde informatie te verstrekken één en ander onder aanbod van vergoeding van eventu cel d oor voornoemde Stichting te maken kosten. V Gelast ADT alle in het kader van dit bevel te voeren correspondentie binnen 2 dagen na verzending dan wel ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van Deutz te zenden. VI Bepaalt dat ADT ccn dwangsom zal verbeuren van ƒ 5.000,voor elke dag - een gedeelte van een dag voor een gehele dag gerekend - dat zij met volledige nakoming van ccn van de onder III tot en met V vermelde bevelen in gebreke blijft, zulks tot een maximum van ƒ 50.000,-.

1 7 4

B I J B U A D

I N D U S T R I Ë L E

Vil Bepaalt, voor het geval artikel 50 lid 6 TRIPs rechtstreekse werking heeft, de redelijke termijn waarbinnen Deutz een procedure ten principale aanhangig dient te hebben gemaakt, op 3 maanden nadat door ADT bij de bevoegde rechter cen bij deurwaardersexploit aan Den tz kenbaar verzoek is ingediend om bedoelde maatregelen geheel or gedeeltelijk te herroepen of (verder) gevolg te ontzeggen. VIII Veroordeelt ADT in de kosten van dit geding aan de zijde van Dcu tz tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 478,15 aan verschotten en ƒ 2.500,- aan salaris van de procu reu 1.

E I G E N D O M

17

M E I

H J !

Overwegingen ten aanzien van het recht:

r In dit kort geding kan van het navolgende wotden uitgegaan. 1.1 Dior is rechthebbende op de navolgende merken, zulks ingevolge internationale inschrijvingen die mede voor de Benelux zijn verricht op de telkens aangegeven data, voor (onder meer) parfumerieën: TENDRE POISON, d.d. 17 september 1993 (reg.nr, 607138, woord/bccld merk), EAU SAUVAGE, d.d. 23 juni 1986 (reg.nr. R 315482, woordmerk) en DOLCK V1TA, d.d. 19 juli 1995 (reg.nr. 640094, woordmerk).

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijstaf het meer of anders gevorderde. ~F.ni.

Nr. 50 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravcnhage, 25 juni 1998 (Dior/Tuk)

1.2 Dior distribueert haar producten binnen de Europese gemeenschap via cen gesloten systeem van geselecteerde verkooppunten (depositaires). De Dior-producten bezitten een prestigieuze en luxe uitstraling, die ook in de reclame-uitingen voor die producten tot uitdrukki ng komt. 1.3 Tuk heeft in het verleden parfums verkocht en geleverd die waren voorzien van de merken van Dior, zulks onder meer aan Digros BV te Hoofddorp.

Mr.J.ll.PJ. Willems Art. 13A, lid8BMW Dior dient te worden belast mei het bewijs dat de parfum buiten de EER in hel. verkeer is gebracht, leder flesje parfum wordt immers door haargecodeerd en er wordt geadministreerd naar welke afnemer ditwordt verkocht, zodat het voor haar geen probleem, kan zijn om te bewijzen dat in elk geval een deel van de doorTuk aanDigros geleverde parfum afkomstig was van buiten de EER. De bewijslevering door Tuk lijkt veel bezwaarlijker. Het is voorts de vraag hoe ver een deelnemer aan het economisch verkeer moet gaan om te voorkomen dat hij waren verhandelt, die weliswaar met toestemmingvan de merkhouder, maar niet binnen deEER, in het verkeer zijngebracht. van dergelijke derden kan in elhgeval nietworden verlangd dat zij daartoe maatregelen nemen waarbijzij de identiteit van hun leveranciers bekend maken aan degene die tracht een geslotenverkoopsysteem te handhaven. In aanmerking genomen dat de herkomst van de parfums in casu vaststaat, dat voldoende is aangetoond dat de parfums in kwestie binnen deEER zijn gekocht en van binnen deEER aan Tuk zijn geleverd, terwijl ruk aan de waren op zichzelf met kan zien dat die voor markten buiten deEER bestemd zijn, dient een in algemene termen gesteld verbod aan Tuk achterwege te blijven. Verboden zal worden de verhandeling van bepaalde merkproducten van D ior tenzij Tuk die heeft gekocht van en geleverd gekregen van binnen deEER gevestigde leveranciers, die haar schriftelijk hebben bevestigd, dat zij de betreffende waren verkregen hebben binnen de EER. Art, 50, lid 6TRIPs-Verdrag Weliswaar heeft het Hof van justitie inmiddels in de zaak Hcrmès/ FUT beslist dat het Nederlandse kortgedingeen 'provisional measure' is in de zin van deze bepaling, doch over de vraag naar de rechtstreekse werking heeft het Hof zich niet uitgelaten. De. president stelt dienaangaande een prejudiciële vraag aan het HvJ.

Christian Dior SA te Parijs, Frankrijk, eiseres [in kort geding], procureur int. II.C. Grootveld, advocaat mr. Ch. Giclcn te Amsterdam, tegen Tuk Consultancy BV te Ridderkerk, gedaagde [in kort geding], procureur mr. P.J.M, von Schmidt auf Altcnstadt, advocaat mr. K.Th.M. Stöpctic te Amsterdam.

2 Dior vordert, kort gezegd, dat Tuk iedere verhandeling zal staken van merkproducten van Dior, die niet door haar of met baar toestemming binnen de Europese Economische Ruimte (EER) in het verkeer zijn gebracht, zulks op verbeurte van een dwangsom en met andere nevenvorderingen. 3 Dior stelt daartoe dat Tuk merkinbrc.uk heeft gepleegd door het verhandelen van parfum onder het merk van Dior, aangezien de betreffende parfums niet door of met toestemming van Dior binnen de EER in het verkeer waren gebracht. 4 Tuk voert gemotiveerd verweer, dat, voor zover nodig, hierna aan de orde komt. 5 Voor zover het bepaalde in artikel 37A Benelux-Mcrkcnwet (BMW) ook van toepassing is op de bevoegdheid van de president in kort geding, is de ptcsident bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering, nu de beweerde inbreukmakende handelingen eveneens in dit arrondissement hebben plaatsgevonden. 6 In casu is in confesso dat de door gedaagde verkochte parfums afkomstig zijn van Dior. Er is dus geen sprake van zgn. counterfeit en de herkomst- of waarborgf unctie van het merk staat niet ter discussie. 7 Tuk heeft door het overleggen van een rapport van een registeraccoun tan t voorshands voldoende aangetoond, dat zij de bewuste parfums binnen Nederland, en dus binnen de EER, heeft betrokken. 8 De enkele omstandigheid dat Tuk de parfums in Nederland heeft gekocht wil echter nog niet zeggen dat deze parfums door Dior of met haar toestemming binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. 9 Partijen hebben uitvoerig gestreden over de vraag op wie de bewijslast rust met betrekking tot de vraag of de bewuste parfums door Dior binnen of buiten de EER i 11 het verkeer zijn gebracht.

17

M I. I

1 rj fi ö

B I J D L A Ü

I N D U S T R I F I F

i o Voorshands lijkt het - ook gelet op het Mecad o-arrest (lees: Mecad ox, red.) van het BenGH van 6 j uli 1979 (NJ ïg 8o, 344; iliü 1980, nr 2) - dat in een geval als het onderhavige Dior dient te worden belast met het bewijs dat de parfum buiten de EER in het verkeer is gebracht. Naar Dior immers 7.el f u i tvocrig ter zitting heeft betoogd, wordt ieder flesje parfum door haar gecodeerd en wordt ten aanzien van ieder flesje ook geadministteerd naar welke afnemer dit wordt verkocht. Hoewel Dior tot nu toe in dit geding geen bewijs heeft bijgebracht, lijkt het gezien de door haar ter zitting vluchtig getoonde stukken voor haar geen probleem de juistheid aan te tonen van haar stelling, dat in elk geval een deel van de door Tuk aan Digros B.V. geleverde parfum afkomstig was van buiten de EER. De bewijslevering door Tuk lijkt veel bewaarlijker zodra die, zoals in dit geval, betrekking zou moeten hebben op transacties die zijn voorafgegaan aan haar eigen aankoop. Die vraag lijkt echter in dit geding niet van bijzonder belang. 11 Tuk beeft immers betoogd zakelijk weergegeven - dat bet niet zozeer van belang is of zij merk in breuk pleegt maar dat het er om gaat of een dergelijke eventuele merkinbreuk haar kan worden toegerekend. Zij stelt dat zij alles doet wat in redelijkheid van haar kan worden verlangd om te voorkomen dat zij merkinbreuk pleegt. (Dit althans voor zover dit haar niet noopt de identiteit van haar leverancier direct of indirect aan Diot bekend te maken en op die wijze onverplicht mee te werken aan het gesloten houden van Diors verkoopsysteem.) Zij koopt immers uitsluitend binnen de EER en vraagt haar leveranciers ook om haar te bevestigen dat de bewuste partij uit de EER afkomstig is. Dior zou anderzijds eenvoudig genoeg belanghebbenden in staat kunnen stellen merkinbreuk te voorkomen door de producten herkenbaar te maken als afkomstig van binnen resp. buiten de EER. Nu Dior echter weigert op de parfumverpakkingen aan te geven, hetzij door opdruk hetzij door etikettering of anderszins, of die binnen dan wel buiten de EER i n het verkeer is gebracht, ontbreekt voor Tuk iedere controlemogelijkheid om merkinbreuk te voorkomen. 12 Naar voorlopig oordeel dient in een geval als het onderhavige onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de vraag of Tuk inbreuk maakt op de merk rechten van Dior(hetgeen haar niet vrij staat) en anderzijds de vraag of Tuk het gesloten distributiesysteem van Dior doorbreekt (hetgeen haar wel vrij staat). Daarbij kan zich een probleem voordoen sedert de invoering binnen de Eli van de zgn. gemeenschapsuitputting. (Het bestaan daarvan is weliswaar door Tuk bestreden doch de tekst van art. t3A sub S BMW en van art. 7 van de Eerste Merkenrichtlijn zijn dienaangaande duidelijk en ondubbelzinnig.) Het is immers de vraag hoc ver een deelnemer aan het economisch verkeer moet gaan om te voorkomen dat hij waren verhandelt, die weliswaar met toestemming van de merkhouder in het verkeer zijn gebracht, doch die niet aldus binnen de EER in het verkeer zij n gebracht. Naar voorlopig oordcel kan van dergelijke derden in elk geval niet worden verlangd dat zij daartoe maatregelen nemen waarbij zij de identiteit van hun leveranciers bekend maken aan degene die tracht een gesloten distributiesysteem te handhaven. In het andere geval zou immers in feite gebruik van het merkrecht gesanctioneerd worden, strekkende tot het gesloten houden van een distributiesysteem. Uitde rechtspraak van het Hof

E I G E N D O M

van Justitie is niet af te leiden dat dat zou behoren tot het specifieke voorwerp van het merk. 13 Aan Dior kan worden toegegeven dat Tuk ieder risico kan voorkomen door uitsluitend te kopen bij depositaires van Dior. Dat gaat echter buiten de merkenrechtelijke kant van de zaak om; Tuk wil nu juist immers buiten het gesloten systeem van Dior trachten te kopen, hetgeen haar vrij staat. Aan Dior kan ook worden toegegeven dat het aanbrengen van kenmerken op de verpakking mogelijk (afhankelijk van de inrichting van het bedrijf van Dior) extra kosten kan veroorzaken. Daar moet echter regenover staan dat het Dior is die een gesloten verkoopsysteem in stand wenst te houden, zodat het niet onredelijk lijkt haar te belasten met de eventueel daaraan verbonden kosten. Het zou immers onredelijk zijn om die kosten inde vorm van proceskosten en eventuele dwangsommen - af te wentelen op derden als Tuk, die zich er voor zover redelijkerwijs mogelijk van h ebben vergewist dat de waren binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. 14 In aan merking genomen dat de herkomst van de parfums in casu vaststaat, dat voldoende is aangetoond dat de parfums in kwestie binnen de EER zijn gekocht en van binnen de EER aan Tuk zijn geleverd, terwijl Tuk aan de waren op zichzelf niet kan zien dat die voor de markten buiten de EER bestemd zijn geweest, is de president voorshands van oordeel dat een in algemene termen gesteld verbod aan Tuk achterwege behoort te blijven. Anderzijds is er geen reden het verbod niet toe te wijzen in die zi n dat aan Tuk zal worden verboden de verhandeling van producten van Dior - voorzien van de merken TENDRE POISON, EAU SAUVAGE en DOLCE VITA - lenzij zij die heeft gekocht van en geleverd heeft gekregen van binnen de EER gevestigde leveranciers, die haar schriftelijk hebben bevestigd, dat zij de betreffende waren verkregen hebben binnen de EER. 15 Voor wat betreft de inbreuk die in het verleden zou hebben plaatsgevonden, diene dat in het midden kan bl ij ven of Tuk inderdaad parfums aan Digros heeft geleverd welke afkomstig waren uit eeii land buiten de EER. Geheel onduidelijk is immers gebleven dat Tuk - zo dat al het geval zou zijn geweest daaraan schuld zou treffen, gezien ook eerderbedoelde door haar overgel egd e accou n tan tsverklaring en het ontbreken op de verpakkingen van herkenningstekens. Dior heeft weliswaar gesteld dat op een aantal verpakkingen door haar aangebrachte codes waren verwijderd doch enerzijds is niet aannemelijk gemaakt dat zulks door Tuk zou zijn gebeurd terwijl anderzijds het verwijderen van een code kan worden verklaard door de begrijpelijke wens een binnen de EER gevestigde (en wellicht lot de depositaires van Dior behorende) leverancier te vrijwaren voor maattegelen van Dior. Daaruit kan dus niet worden afgeleid dat Tuk heeft vermoed dat het ging om parfums van buiten de EER. Voor een toewijzing van de nevenvordcringen is dan ook geen plaats. TRlPs

16 Ambtshalve wordt nog het navolgende overwogen: Op 1 januari 1996 is voor Nederland van kracht geworden Bijlage 1 C bij het WTO-verdrag': de Agreement on Trade-Related Aspects Of Intellectual Propcrty Kights (verder: het TRIPsverdrag). 1

't'mmiiwvtad 1994,235, Ned. vertaling: Tmcuuenblad 1995,130.

B I J B L A D

I N I ) U 3 1

Artikel 50 lid e van dat TRTPs-verdragbepaalt: Without prejudice to parugraptl 4, provisional measures taken on the basis ofparagraphs 1 and z shall, upon request of the defendant, be revoked or othenvise eease to have effect, ifproceedings leading to a decision on the meritsof the case arenotinitiatedmtkin a rcasonableperiod, to bedetermineti by thejudicial authority ordering the measures where a Member's law so permits or, in the absence ofsuch a determination, not to exceed zo wotkingdays or31 calender days, whichever is the langer.

17 Met is in discussie of dit verdragsartikel rechtstreekse werkingheeft. Weliswaar heeft het Hof van Justitie van deEuropcsc Gemeenschap inmiddels bij arrest van 16 juni 1998 i n de zaak Hermès/FHT (zaak C-53/96) beslist dat het Nederlandse kort geding cen 'provisional measure' is in de zin van artikel 50-6 TRIPs, doch over de vraag naar de rechtstreekse werking heeft het Hof zich niet uitgelaten. De president acht termen aanwezig om, alvorens een eindvonnis te wijzen, dienaangaande een prej udiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie op de voet van artikel 177 van het EEG verdrag. 18 In aanmerking genomen de tijd die het naar van algemene bekendheid is - zal duren alvorens dienaangaande een beslissing is verkregen, zal wel reeds nu een verbod als hiervoor bedoeld aan Tuk worden opgelegd.

H I E L E

E I G E N D O M

17

M E I

1 3 3 3

geval de nationale wet geen aan deze verdragsbepaling overeenkomstige bepaling bevat ?

- schorst het geding tot dat het Hof van Justitie uitspraak zal hebben gedaan, waarna de meest gerede partij de voortzetting van het geding zal kunnen vragen. Enz.

Nr. 51 President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 11 februari 1999 (Rolex-vervalsingen ?) Mr. G.A.M.K. van der Burg-Van Geest Art. I3bis, lid ij°art. 13A, lid 1 BMW Bis tot opheffing van beslag op vermoedelijk valse Rolex-horloges afgewezen, nu er aanwijzigingen zijn dut eisen niet te goeder trouw zijn geweest bij de aanschaf van de horloges, en ook niet zonder meer kan worden aangenomen dat zij de horloges slechts voor eigen gebruik hebben gekocht:

19 Nu beide partijen deels in het ongelijk zijn gesteld lijkt er aanleiding bij liet eind vonnis de kosten te zijner tijd te compenseren.

ïJ.W.O.en 2 T. W- te A., eisers, procureur mr. B. F. Keulen, advocaat mr. G.J. van Oosten te Amsterdam, tegen Montres Rolex SA te Gcncvc, Zwi tscrland, gedaagde, procureur mr. F. V.B.M. Mutsaerts.

Beslissing

a Uit de dagvaarding

De President, recht doende in kortgeding:

z Feiten en omstandigheden

- verbiedt Tuk iedere verhandeling van van Dior afkomstige producten, voorzien van de merknamen TENDRE POISON, EAU SAUVAGLi en IXUCJE VITA, voor zover zij deze niet heeft betrokken van haar onafhankelijke leveranciers, die haar schriftelijk hebben bevestigd dat zij die producten verkregen hebben binnen de EEK;

2.1 Begin maart t99S hebben eisers, tijdens een dagje winkelen in Antwerpen, elk een tweedehands gouden horloge gekocht van, naar zij toen aannamen, het merk Rolex. De horloges zijn gekocht bij de aan de Pelikaanstraat 122 te Antwerpen gevestigde juwelier Schmulik B.V.B.A. Mevrouw W. heeft NLG 5.500,- voor haar en de heer O. NLG 4.500,- betaald voor zijn horloge.

-gebiedt Tuk steeds op eerste verzoek van de raadsman van Dior aan te tonen dat aan bedoelde voorwaarden is voldaan, door hetzij bedoelde Icvcraiicicrsvcrklaringen ter vertrouwelijke kennisneming aan die raadsman toe te zenden (indien die raadsman zich tot die vertrouwelijkheid bereid heeft verklaard), hetzij dicnaangaandeeen verklaring van een registeraccountant over te leggen (indien Dior bereid is de kosten daarvan voor haar rekening te nemen); - veroordeelt Tuk tot betaling van een dwangsom van ƒ1.000,- voor iedere producteenhcid waarmee zij inbreuk mocht maken op vorenstaand verbod, resp. ten aanzien waarvan zij in gebreke zou blijven met de bewijslevering als in de voorgaande alinea bedoeld; -wijst afliet meer of anders gevorderde; - verklaart dit vonnis uitvoerbaar hij voorraad; - verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak te doen op de voet van art. 177 EEG-Verdrag met betrekki ng tot de navolgende vraag: Moet art. solid6THIPs zo worden opgevat dat dit rechtstreekse werking heeft in die zin, dat de daar bedoelde rechtsgevolgen ook intreden in het

2.2 Enige tijd later hebben eisers aan een kennis van de heer O., de heer J.M. getoond. Deze heer M., die lange tijd in de juweliersbranchc werkzaam is geweest, constateerde dat de horloges geen Nederlands goudmerkteken bevatten en vertelde aan eisers dat het mogelijk was om een dergelijk merkteken door Waarborg Platina, Goud en Zilver NA', te Gouda te laten aanbrengen. Eisers hebben hun horloge met dit doel aan de heer M. meegegeven. Een kopie van het borderel van aanbieding wordt overgelegd (over te leggen productie 5). 2.3 Omstreeks 25 maart 1998 is bij Waarborg het vermoeden gerezen dat sprake was van vervalsingen, waarna telefonisch mededeling is gedaan aan de Economische Controledienst. Na onderzoek heeft een rechercheur van de ECD, de heer A.R. Appelhof, de horloges op 26 maart t998 in beslaggenomen (over te leggen productie 6) ca meegenomen. 2.4 Op 7 april 1998 zijn de heer M. en eisers door de ECD gehoord. Een kopie van di t proces-verbaal wordt overgelegd (over te leggen Productie/). Op 14 april 1998 zijn de horloges voor het verkrijgen van een aangifte en de definitieve vaststcll i ng van het

' Zie de noot onder het vonnis op blz. rzS. Red.

1 /

M E I

19 8 9

B I J B L A D

i N D U S T B I Ë L E

feit dat sprake was van vervalsingen naar het kantoor van de advocaat van Rolex overgebracht. 2.5 Op 27 juni 1998 is doordeECD contact opgenomen met de advocaat van Rolex en is vastgesteld dat er sprake was van vervalsingen. 2.6 Op 1 o augustus 1998 hebben eisers een aangetekende brief aan de ECD gestuurd (over te leggen Productie S) waarin zij hebben verzocht om teruggave van de horloges. 2.7 Omstreeks 30 september 1998 heeft de behandelend Officier van Justitie, mr. W.C. van Schaijck, geoordeeld dat het strafrechtelijk beslag kon worden opgeheven en de horloges aan eisers konden worden geretourneerd. DeOfficier van Justitiehee ft op 23 december 1998 kennisgevingen van sepot aan eiser uitgebracht (over te leggen Producties). 2.S Ondanks herhaalde verzoeken van eisers heeft de advocaat echter de horloges, die zich nog steeds bij hem bevonden, niet geretourneerd. Bij het in de inleid i ng sub 1,1 bedoelde verzoekschrift van 20 oktober 1998 heeft Rolex op grond van art. 13 bis lid 1 van de Benelux Merkenwet de horloges in beslag laten nemen, waarna Rolex bij dagvaarding van 4 november jl. een procedure tegen eisers en de juwelier heeft aangespannen. 2.9 De bovenstaande feiten worden bevestigd door het overzicht dat de ECD op zi oktober 1998 aan eisers heeft gezonden en blijkt ook uit het door de heer O. opgestelde relaas (over te leggen Productie 10 & 11). Enz. b Vonnis 2 De vaststaande feiten 2.1 Nu partijen in grote lijnen niet van mening verschillen omtrent de in de dagvaard ing gestelde feiten, wordt voor die feiten verwezen naar het aan dit vonnis gehechte exploot van dagvaarding, waarvan de inhoud van onderdeel 2 als hier herhaald en ingelast moet worden beschouwd. z.z Rolex is krachtens internationaal depot rechthebbende op de navolgende woord- en/of beeldmerken: a internationale inschrijving d.d, 28 februari 1962, registratienummer 252 976, onder meer voor de Benelux, voor het woord/ beeldmerk ROLEX (met kroon) voor de warcnklasscn 1 t/m 34; b internationale inschrijving d.d. 4 mei 1961, registratienummer 242 916R, onder meer voor de Benelux, voor het woord/ beeldmerk ROLEX (met kroon) voor de waren klasse 14; c internationale inschrijving d.d. 4 augustus 1956, registratienummer 2R 194.468, onder meer voor de Benelux, voor het woord merk ROLEX voor de warcnklasse 14. 2.3 De door O. en W. gekochte horloges zijn voorzien van merktekens, die vrijwel identiek zijn aan de merken van Rolex. 3 Het geschil van partijen 3.1 Voor de volledige inhoud en de grondslagen van de vordering van O. en W. wordt verwezen naar liet aan dit vonnis gehechre exploot van dagvaarding. Kort gezegd vorderen O. en W. dar Rolex wordt veroordeeld het op 23 oktober 1998 onder de advocaat van Rolex gelegde conservatoir beslag tot afgifte van de beide horloges op te heffen en de horloges aan hen te retourneren, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom.

E I G E N D O M

1 7 7

3.2 O. en W. leggen aan hun vordering ten grondslag dat het beslag ten onrechte is gelegd: a omdat zij bij de aanschaf van de horloges te goeder trouw waren en de voor toepassing van artikel 13 bis lid 1 BMW vereiste kwade trouw derhalve afwezig was; b omdat zij geen inbreuk gemaakt hebben op de merkrechten van Rolex, aangezien zij de horloges slechts voor eigen gebruik hebben gekocht en derhalve geen sprake is van gebruik van het merk in het economisch verkeer in de zin van artikel 13A lid 1 BMW. 3.3 Rolex heeft afwijzing van de vordering van O. en W. doen bepleiten. Het verweer van Rolex zal voor zover nodig in het navolgende aan de orde komen. 4 De beoordeling van het geschil 4.1 In het algemeen kan in kort geding slechts opheffing van een conservatoir beslag worden bevolen, indien de schuldenaar een genoegzame zekerheid stelt, dan wel indien het onwaarschijnlijk is dat de beslaglegger een vordering jegens de beslagene toekomt, of het beslag on nodig is gelegd dan wel vcxatoir is. 4.2 In casu dient te worden onderzocht of Rolex een vordering ex artikel 13 bis lid 1 BMW jegens O. en W. toekomt. O, en W. betwisten dat zulks het geval is. Daartoe hebben zij aangevoerd (a) dat zij bij de aanschaf van de horloges te goeder trouw waren en darde voor toepassing van artikel 13 bis lid 1 BMW vereiste kwade trouw daarom afwezig was, en (b) dat zij de horloges slechts voor eigen gebruik hebben gekocht en dat zij daarom geen inbreuk gemaakt hebben op de merkrechten van Rolex. Rolex heeft bestreden dat O. en W. te goeder trouw waren en dat zij de horloges slechts voor eigen gebruik hebben gekocht. 4.3 Naar voorlopig oordeel zijn er aanwijzingen dat O. en W. mogelijk niet te goeder trouw zijn geweest bij de aanschaf van de horloges. Het is ten zeerste aannemelijk dat O. en W. zich hebben georiënteerd omtrent de prijzen van tweedehands Rolex-horloges, gezien het feit dat het om aanzienlijke uitgaven gaat, zeker in relatie tot de financiële positie van O. en w. O. en W. hebben niet weersproken dat de prijzen die zij voor de horloges hebben betaald niet in verhouding staan tot de prijzen van echte tweedehands Rolex-horloges. Het feit dat zij de horloges zelf vrijwillig ter keuring hebben aangeboden is niet van doorslaggevende betekenis voor de door O. en W. gestelde goede trouw: dit kan immers ook gedaan zijn met het oogmerk om de horloges gemakkelijker te kunnen verhandelen. Dat O. en W. de horloges slechts voor eigen gebruik hebben gekocht, zoals zij stellen, kan dan ook niet zonder meer worden aangenomen. 4.4 Reeds op grond van het vorenstaande kan niet op voorhand worden aangenomen dat de bodemrechter de vordering van Rolex tot afgifte van de horloges ex artikel 13 bis BMW zal afwijzen, zodat er uit dien hoofde geen grond is voor opheffing van het beslag. Daar komt bij dat de belangen van Rolex bij handhaving van het beslag naar het oordcel van de president zwaarder wegen dan de belangen van O. en W. bij opheffing van het beslag. O. en W. zijn voor tijdwaarneming niet op de in beslag genomen horloges aangewezen en kunnen het best tijdelijk zonder deze kostbare sieraden stellen. 4.5 Nu niet bij voorbaat kan worden aangenomen dat Rolex geen vordering jegens O. en W. toekomt, noch is gebleken van zwaarwegende belangen die zich tegen voortduring van het beslag zouden verzetten, dient de gevraagde voorziening te woi-

B 1J B L A D

K D ü S T P l i L L

den afgewezen. Wat partijen overigens hebben aangevoerd kan buiten beschouwing blijven.

L I G I- N D O M

1 /

ME

1 9 M H

Nr. 52 Hoge Raad der Nederlanden, 6 december 1996 (Ster Woningen/Stermij.)

4.6 O. en VV. zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

Mrs. U.1..J. Koclvink, E. Korthals Altes en W.H. Heemskerk, R. Herrmann en O. de Savorn i n Lob man

5ftebeslissing De president: 5.1 weigert de gevraagde voorziening; 5.2 veroordeelt O. en W. in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Rolex begroot op f 1.550,-voor salaris van haar procureur en op ƒ 400,- voor verschotten; enz. Noot Merkinbreuk door particulieren? Over bovenstaand vonnis is in de dagbladpers nogal wat ophef gemaakt. De i ndruk werd gewekt dat ook de particuliere koper/ bezitter van een vals of inbreukmakend merkartikel (in casu een Rolex-horloge) wegens merkinbreuk zou kunnen worden aangepakt. Het zou via beslag aan de consument ontnomen kunnen warden, zo zou uit dit vonnis blijken. Kon dit waar zijn? We waren benieuwd naar de tekst van het vonnis zelf. Het blijkt anders teliggen. Eisers wilden hun bij de Waarborg ter keuring voorgelegde tweedehands Rolex-horloges terug. De Waarborg vermoedde echter vervalsingen, en schakelde de ECD in. Ka nog enige tussenstappen, waaronder een afgeblazen strafzaak, kwamen de twee horloges bij de Nederlandse advocaat van Rolex terecht. Dielietdoor Rolex de horloges bij zichzelf in beslag nemen: privaatrechtelijk conservatoir beslag tot afgifte ex artikel i3bis BMW. De kopers eisten de opheffing van het beslag en de teruggave van de door hen bij een Antwerpse juwelier gekochte horloges; maar zonder succes. Waarom zonder succes? Omdat in de particuliere sfeer verlichte activiteiten nu merkenrechtelijk relevant geworden zouden zijn, in weerwil van 13cnGll4 juli 19S4, N] 19S5,101 BW 1985, p. 29 (Tanderil)? Omdat een inbreukmakend merkartikel voortaan ook bij de koper te goeder trouw door beslag getroffen zou kunnen worden, in weerwil van art. i3bis? Niets daarvan. Het beroep van eisers is weliswaar verworpen, maar niet - zoals in de krant gesuggereerd werd - omdat de President deze rechtsgrondslagen zou hebben verworpen. De President bleef trouw aan de wet, maar vertrouwde de twee eisers niet; er waren aanwijzingen dat zij niét te goeder trouw waren, en niet als particulier voor eigen gebruik gekocht hadden (r.o. 4-3). 'In dubio' met betrekking tot de feitelijke grondslagen werd het conservatoir beslag gehandhaafd. Over tot de orde van de dag. Men kan zich hoogstens nog afvragen of het - althans in i.czaken ••• 'in dubio' niet meer voor de hand ligt het beslag op te heffen. Aldus bijv, HvJ Ned. Antillen en Aruba 18 januari 1994, cassatieberoep verworpen HR 27 januari 1995, NJ 1995,669 m. nl.JHS(r.o.3.4). D.W.E. V.

Art. 5 Hnw Rechtbank: Het in beide handelsnamen voorkomende woord 'Ster' heeft een'zwak onderscheidend vermogen, zodat in dehandelsnamen voor het overige nogal grote gelijkenis nodig is, wil er verwaningsgevaar te duchlen zijn. Dit laatste is niet het geval, nu beide handelsnamen zowel visueel ah auditief aanmerkelijk verschillen. Het feit dat beide ondernemingen in de bouwsector bedrijvig zijn, doet hieraan niet af. De ligging van bedrijven, met afzonderlijke vestigingsplaatsen, is zodanig dat gevaar voor verwarring als gevolg hiervan evenmin te vrezen is. (Anders: Kantonrechter). I1 ogc Raad: De oordelen van de Rechtbank geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvattingen zijn niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd.' Ster Woningen RV te Roosendaal, verzoekster tot cassatie, advocaat mr. G. Snijders te 's-Gravennage, tegen Stermij RV te Etten-Leur, verweerster in cassatie, niet verschenen, a Kantongerecht te Zevenbergen, 28 juni 1995 (mr. J.L.A. Rouwen) 3 Reomdelmg Tussen partijen staan onder meer de volgende feiten vast: - In november 1979 wordt verweerster opgericht. Zij vestigt zich in Mcppcl en gebruikt als handelsnaam 'STERMIJ RV'. - I n oktober 1993 wordt verzoekster opgericht. Zij vestigt zich in Roosendaal en gebruikt als handelsnaam 'STER WONINGEN BV'. De bedrij fsomschrij vingvan verzoekster luidt: Het aannemen en ondcraannemen en uitvoeren van werken op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw, alsmede van grondwerken, koop en verkoop van onroerende zaken, etc. -Injuli 1994 wijzigt verweerster haar statutaire zetel vanMeppel in ïïttcn-Lcur. - De bedrijfsomschrij ving van vcrwccrdcrlu id t thans: 'Het aannemen en uitvoeren van metselwerken en timmerwerken en vocgwcrkzaamhcdcn, alles in de meest ruime zin des woords'. - Verweerster afficheert zich op haai' briefpapier als BOUWBEDRIJF STERMIJ B.V., waarbij de letters ST zijn gevat in een in een cirkel afgebeelde ster. Volgens artikel 5 van de Handelsnaamwel is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd ged reven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Verweerster acht haar zetelverplaatsing in 1994 niet relevant. Zij concludeert dat zij haar naam veel eerder hanteerde dan dat

/.itck nuoti>pbl/.. 184. Red.

17

M E I

1 9 9 5

I I J B L S D

I N D IJ S T R I Ë L F

verzoekster zich onder de naam STEK WONINGEN BV is gaan presenteren. De zetelverplaatsing is wel degelijk relevant. Gelet op het wederzijds gestelde mag worden aangenomen dat in de periode van oktober 1993 tot juli 1994, toen verweerster nog in Meppel gevestigd was, partijen hun bedrijfsactiviteiten in geografische zin zover van elkaar verwijderd ontplooiden dat geen gevaar voor handelen in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet aanwezig was. Voor liet geval echter moet worden vastgesteld dat er, nadat verweerster zich in het gebied van verzoekster had gevestigd, verwarring in de zin van dat artikel 5 te duchten is, gaan de rechten van verzoekster op het gebruik van haar handelsnaam voor die van verweerster op dit punt, aangezien zij in het gebied waarin verzoekster sinds oktober t994 opereert de oudste recliLhebbende is. Naar de mening van verweerster bestaat tussen beide handelsnamen geenszins een geringe afwijking en is tussen beide namen (bedoeld is kennelijk: tussen beide ondernemingen) ook in het geh ecl geen vcrwa rri ng te duchten, gelet o p de mate van verschil tussen beide namen, zowel fonetisch als visueel beoordeeld, tenvijl verder in de naam van verzoekster veel meer het accent op de haam ster ligt dan in die van verweerster. Naar het oordeel van de kantonrechter bestaat het kenmerkende deel van beide handelsnamen uit het woord ster en is er daardoor tussen die namen slechts een geringe afwijking. Wat betreft de aard van de ondernemingen van partijen kan niet anders worden gezegd dan dat deze ongetwijfeld raakvlakken met elkaar hebben. Die aard verschilt zeker niet zozeer dat door dat verschil geen verwarringsgevaar is te duchten. Aangaande de cis, wil de bescherming van artikel 5 van de Handelsnaamwet gelden, dat er verwarring voor het publiek te duchten moet zijn heeft verweerster gesteld dat liet bij de clientèle doorgaans gaat om bedrijven c.q. aannemers die normali ter voldoende onderscheidingsvermogen aan de dag weten te leggen tussen beide namen of bedrijven. Het begrip publiek behoort echter niet zo beperkt te worden opgevat als verweerster meent. Ook de consumenten voor wie uiteindelijk de door partijen te vervaardigen objecten bestemd zijn of de te verrichten diensten worden verricht moeten als publiek in de zin van artikel 5 worden gezien. De kantonrechter komt tot de slotsom dat voor een normaal oplettend en onderscheidend publiek (inde zin als hiervoor aangegeven) verwarring tussen partijen is te duchten door de handelsnamen die zij gebruiken, zodat een veroordeling als bedoeld in artikel 6 van de Handelsnaamwet kan worden uitgesproken.

F I G I

N LI O VI

1 7 3

4 Beslissing

De kantonrechter; stelt verweerster in de gelegenheid binnen 14 dagen na heden zelf cen voorstel voor een andere handelsnaam bij de kantonrechter en verzoekster in te dienen: houdt overigens ieder beslissing aan. Enz. b Kantongerecht te Zevenbergen, 14 september 1995 (mr. J.L.A. ISouwcn) 2 Nadere beoordeling

Volhard wordt bij hetgeen is overwogen en beslist in voormelde tussenbeschikking, voorzover thans nog relevant. Partijen hebben na ontvangst van die beschikking bericht (andermaal) met eikaar te overleggen teneinde een minnelijke regeling te bereiken. Uiteindelijk is echter te ken nen gegeven dat zo'11 regeling niet kon worden gerealiseerd en is een einduitspraak gevraagd. Van de zijde van verweerster is daarbij te kennen gegeven dat harerzijds geen voorstel zal worden geformuleerd tot wijziging van haar handelsnaam omdat zij zich niet met een wijziging kan verenigen en hoger beroep zal instellen tegen de beschikking waarbij wel cen wijziging zal worden bepaald. Gelet op artikel 6 van de Handelsnaamwet zal verweerster worden veroordeeld 0111 binnen één maandna verzending van deze uitspraak haar handelsnaam te wijzigen als in het dictum te bepalen, met welke wijziging de onrechtmatigheid van de tot nu toe gehanteerde handelsnaam ten opzichte van verzoekster wordt weggenomen {voor het geval onverhoopt mocht blijken dat het gebruik van de nieuwe naam onrechtmatig is jegens een of meerderden zal opnieuw wijziging nodig zijn). De kantonrechter zal daarbij tevens de door verzoekster gewenste veroordeling tot betaling van dwangsommen uitspreken, met dien verstande dat een maximaal te betalen bedrag zal worden vastgesteld. Het kom t d e kan ton rech ter i n d c omsi andigheden van het geval opportuun voor deze beschikking niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Aangenomen wordt dat verweerster met voortvarendheid de zaak op uiterst korte termijn bij de arrondissementsreclirbankzal aanbrengen opdat beide partijen binnen afzienbare tijd in tweede instantie duidelijkheid verkrijgen over hun rechtspositie. 3 Beslissing

Hoewel de kantonrechter de bevoegdheid heeft zelfstandig de naam van verweerster te wijzigen kom t het hcm nu ttig voor vcrweerster de gelegenheid te geven binnen een bepaalde tijd zelf met eeir voorstel voor een andere naam te komen (praktisch is dat die andere naam eerst aan verzoekster word t voorgelegd, en verzoekster zo mogelijk aan de kantonrechter bericht dat zij geen bezwaar heeft tegen de nieuwe naam: wellicht is thans ook opportuun dat verzoekster alsnog gevolg geeft aan haar eerder n itgesp roken bereidheid verweerster een bepaade financiële tegemoetkoming te verstrekken ter bestrijding van de aan de naamswijziging verbonden kosten).

De kantonrechter veroordeelt verweerster; -binnen één maand na verzendingvan deze uitspraak haar handelsnaam te wijzigen in 'Werkmij BV' en - aan verzoekster re voldoen een dwangsom van ƒ r.000,- per dag, voor iedere dag dat zij na het verstrijken van de hierboven bedoelde termijn in gebreke blijft ten volle aan deze beslissing te voldoen, zulks tot een maximum van ƒ 200.000,-, Enz,

B I J B L A D

I N D U S T F M É I F

c Arrond issementsrechtbank te Breda, 8 maart 1996 (mrs. H. de Ruijter, P. Kooijman en H. Lagas) 3.2 Nu de door Stermij KV aangevoerde grieven nauw met elkaar verband houden en ertoe strekken liet geschil in volle omvang aan het oordeel van de rechtbank te onderwerpen, zal de rechtbank de grieven gezamenlijk behandelen. 3.3 Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de door de kantonrechter vastgestelde en in hoger beroep niet bestreden feiten, staat tussen partijen het volgende vast: - Stermij BV werd op 4 december 1979 ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Mcppcl en, na wijziging van haar statutaire zetel van Meppcl in Fttcn-Lcui, op 8 juli r 994 in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Breda. - In oktober 1993 werd Ster Woningen BV opgericht, met als vestigingsplaats Roosendaal, en ingeschreven in het handelsregisterbij de Kamer van Koophandel in Breda. - De bedrijfsomschrijving van Stcrmij BV luidt: 'Het aannemen en uitvoeren van metselwerken en timmerwerken en voegwerkzaamheden, alles in de meest ruime zin des woords.' - De bedrijfsomschrijving van Ster Woningen BV luidt: 'Het aannemen en onderaannemen en uitvoeren van werken op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw, alsmede van grondwerken, koop en verkoop van onroerende zaken, etc.' 3.4 Het geschil richt zich allereerst op de vraag, of de handelsnamen 'Stermij BV' en 'Ster Woningen J3V' in zo geringe mate van elkaar afwijken dat bij het publiek verwarring tussen de heide ondernemingen te duchten is. Anders dan door de kantonrechter overwogen en door Ster Woningen BV gesteld, heeft het in de beide handelsnamen voorkomende woord 'Ster' een zwak onderscheidend vermogen, zodat in de handelsnamen voor her overige een nogal grote gelij kenis nodig is, wil er verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Handclsnaamwet te duchten zijn. Dit laatste is niet het geval, nu de bcidc handelsnamen zowel visueel als auditief aanmerkelijk van elkaar verschillen. Het feit, dat beide ondernemingen in de bouwsector bedrijvig zijn, doet hieraan niet af. De ligging van beide bedrijven, met afzonderlijke vestigingsplaatsen, is zodan ig dat gevaar voor verwarring als gevolg hiervan evenmin te vrezen is. 3.5 Nu de door Sterm ij BV aangevoerde grieven doel treffen, zal de rechtbank de bestreden beschikking van de kantonrechter vernietigen en beslissen als hierna vermeld. 4-De kosten Ster Woningen BV zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. 5 De beslissing De rechtbank: vernietigt de beschikkingen (met repertoire-nummer 95/25) van de kantonrechter te Zevenbergen van 28 juni 1995 en 14 september 1995; en opnieuw rechtdoende: wijst het verzoek van Ster Woningen BV af;

Fl

G E N D O M

17

M E I

1 9 9 9

verwijst Ster Woningen BV in de kosten van het geding en veroordeelt haar tot betaling van die kosten aan de zijde van Stermij BV gevallen en tot op deze uitspraak begroot op ƒ 1.770,-. Enz. dCassaticmiddclcn, 9 april 1996 zBcsprckmgoorded Rechtbank 2.1 Na te hebben vastgesteld dat de grieven van Stermij het geschil in volle omvang aan haar voorleggen (rov. 3.2 van de beschikking), oordeelt de Rechtbank dal geen verwarring van de ondernemingen van partijen te duchten is (rov. 3.4). De Rechtbank baseert d i t oordeel op de overweging dat, anders dan door de Kantonrechter overwogen en door Ster Woningen gesteld, het in beide handelsnamen voorkomende woord 'Ster' een zwak onderscheidend vermogen heeft, zodat in de handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis nodig is, wil er verwarringsgevaar als bedoeld in art. 5 Handelsnaamwer te duchten zijn. Dit laatste is volgens de Rechtbank niet het geval, nu de beide handelsnamen zowel visueel als auditief aanmerkelijke van elkaat verschillen. De Rechtbank voegt hier nog aan toe dat het feit dat beide ondernemingen in de bouwsector bedrijvig zijn hier niet aan af doet en dat de ligging van beide bedrijven niet zodanig is (afzonderlijke vestigingsplaatsen) dat als gevolg hiervan verwarringsgevaar te vrezen is. 2.2 Bij vcrwarringsgevaar in de zin van art. 5 Handelsnaamwet gaai het om de vraag of door de gelijkenis die de handelsnamen van twee ondernemingen vertonen, verwarring bij het publiek is te duchten omtrent de onderneming die met de handelsnaam word t aangeduid. Tc letten valt derhalve enerzijds op (in de eerste plaats min of meer) 'randvoorwaard c-achtigc' omstandigheden als de mate van bekendheid van de onderneming met het oudste recht, de activiteit waarmee beide ondernemingen zich bezig houden, de plaatsof het gebied waar zij dat doen, en dergelijke meer, en anderzijds op de bestanddelen van bcidc handelsnamen die door het publiek in het bijzonder zullen worden aangemerkr als aanduiding van de identiteit van de onderneming, met andere woorden de bestanddelen van beide namen die in het bij zonder bij het publiek beklijven. Zie meer uitvoerig en alle nier verdere verwijzingen naar rechtspraak en literatuur: - Boekman, De Handelsnaam (1977), blz. 87 t/m 9;; - Van Nieuwenhoven IIclbach-Huydccopcr-Van Nispen (1989), nos. 1183 t/m 1190; -Arkenbout, Handelsnamen en merken (1991), pat. 2.4.3 t/m 2.4.7; - Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (1993), blz. 242 t/m 245. De meest recente uitspraak van Uw Raad op art. 5 Handelsnaamwet is HR 8 mei 1987, NJ 1988, 36 met conclusie van A-G Asser en noot van Wichers Hoeth [ook in BIE 1987, nr. 64, blz. 265, v.N.H. Red.]. 2.3 Bedoelde randvoorwaarde-achtige omstandigheden vormen in kwestie, naar het lijkt, geen probleem. Partijen zijn beide, zoals de Rechtbank het noemt, bedrijvig in de bouwsector en ondernemen in dezelfde regio, zodat bij een te grore gelijkenis in naam het verwarrringsgevaar inbcginscl is gegeven. De Kantonrechter heeft dan ook aldus in zijn tussenbeschikking beslist en de Rechtbank oordeelt in haar beschikking niet in andere zin.

17

M E I

1 9 3 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Evenmin lijkt ecu discussiepunt te kunnen vormen dat, zoals door de Kantonrechter beslist en eveneens door de Rechtbank in het midden gelaten, Ster Woningen het oudste en derhalve het beste recht heeft inde regio. Zie in dit verband I IR 19 december 1927, NJ 1928, blz. 187 en voorts HR 30 januari 1936, NJ 1936, 438, beide m.n. EMM (het in deze arresten aanvaarde principe daL de ondernem ingdicin de werki ngssfeer van de ander treed t, per definitie het jongste en derhalve her zwakste recht heeft, wordt in de huidige literatuur en rechtspraak algemeen aangemerkt als geldend recht; vgl. Boekman,blz. 85,89en 92/93; Van Nieuwenlioven Helbach-Huydeeoper-Van Nispen, no.i 185; Arkenbout, par. 2.4.6, en Wichers Hoeth. blz, 245, tekst en noot 59). 2.4 Ster Woningen heeft, als gezegd, voor haar verzoek aangevoerd darherwoord 'Stcr'herkenmerkendebestanddeel vormt van zowel haar eigen handelsnaam, als die van Stermij. Die stelling knoopt aan bij de vaste lijn in rechtspraak en literatuur dat bij de vraag of door de gelijkenis in handelsnamen verwarring is te duchten, in het bijzonder is te letten op dat bestanddeel, als zijnde dat het bestanddeel van de naam waaraan het publiek de onderneming in her bijzonder zal herkennen (doordat dat bestanddeel bij het publiek in het bijzonder beklijft). Vgl. Boekman, blz. S7 t/m 89 (onder 8); Van Nicuwcnhovcn Helbach-Huyclecoper-Van Nispen, 110. 1190; Arkenbout, par. z.4.4, en Wichers Hoeth, blz. 243, tekst en noot 48. 2.5 Deze lijn haakt aan bij het gegeven dat veel handelsnamen bestanddelen bevatten die in de gegeven kontekst voornamelijk slechts als beschrijvend zijn aan te merken en die derhalve door het publiek slechts als zodanig zullen worden opgevat en derhalve als weinig zeggend, zoals aanduidingen van de activiteit van de onderneming, van de vorm waarin de onderneming wordt gedreven en van de geografische herkomst. In kwestie 1 ijken als zodanige bestanddelen met weinig onderscheidend vermogen te mogen worden aangemerkt de woorden 'Woningen" (beschrijvend voor de activiteit van Ster Woningen: de bouw en verkoop van woningen) en 'mij' (beschrijvend voor de vorm waarin de onderneming van Stermij wordt gedreven: een maatschappij), alsmede de toevoeging 'B.V.' (rechtsvorm van beide partijen). De motivering van de Kantonrechter voor zijn beslissing luidt dan ook dienovereenkomstig ('Ster' is het kenmerkende deel van beide handelsnamen). Volledigheidshalve zij opgemerkt dat art. 5 Handelsnaamwet ook bescherming biedt tegen het gevaar dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat beide ondernemingen met elkaar gelieerd zijn. Zie HR 6 januari 1967, NJ 1969, 186 m.n. HB en vergelijk voorts Boekman, blz. 91/92 (onder 11); Van Nieuwenhoven TIclbach-TIuydccopcr-Van Nispen, 110. 1189; Arkenbout, par. 2.4.3, en Wichers Hoeth, blz. 244, tekst en nool 57. 2.6 De Rechtbank stelt bij haar oordeel voorop dat zij tot cen ander oordeel over het onderscheidend vermogen van het woord 'Ster' komt dan de Kantonrechter en Ster Woningen, Noch de Kantonrechter, noch Ster Woningen heeft zich evenwel overliet onderscheidend vermogen van het woord 'ster' uitgelaten. De Rechtbank stelt zelf voor het eerst in de procedure het onderscheidend vermogen van dat woord aan deorde. 2.7 De Rechtbank oordeelt dat het woord 'ster' een zwak onderscheidend vermogen heeft. Daarbij heeft de Rechtbank kennelijk het oog op het gegeven dat het woord 'ster' een algemene aanduiding/aanprijzing is voor kwaliteit. De Rechtbank stelt

E I G E N D O M

echter nier vast - e n ten proccssc is dit ook niet gesteld of gebleken- dat het woord 'ster' een in de bouwsector veel gebruikte naam of veel gebruikt naamsbestanddeel is en dus in de onderhavige specifieke kerntekst cen zwak onderscheidend vermogen heeft. Zoals in het al genoemde HRS mei 1987, NJ 1988, 36 m.n. LWH aan de orde was ten aanzien van h e t - middels inburgering door het publiek goeddeels als beschrijvend ervaren - woord 'bouwcentrum' en in HR 6 december 1985, NJ 1986, 292 ten aanzien van het woord 'sea' voor ondernemingen die een bedrijf uitoefenen in verband met de zee of met de zeevaart. 2.8 Vervolgens oordeelt de Rechtbank dat nu het woord 'ster' een zwak onderscheidend vermogen heeft, (dus) in de handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis nodig is, wil er verwarringsgevaar te duchten zijn. Uitgaande van destelling van Ster Woningen, het oordeel van de Kantonrechter en het gegeven dat de Rechtbank niet (op begrijpelijke wijze) aan haar beslissing ten grondslag legt dat het woord 'ster' een zwak onderscheidend vermogen heeft in de onderhavige kontekst, vah dit echter niet in te zien. Uitgaande van die stelling, dat oordeel en dat gegeven, beklijft het woord 'ster' immers bij het publiek als de 'eigenlijke' naam van beide ondernemingen - h o e zwak het onderscheidend vermogen van dat woord overigens in zijn algemeenheid ook moge zijn - en wordt hetgeen de handelsnamen overigens behelzen gezien als een beschrijvende toevoeging. Verwarringsgevaar is dan in beginsel gegeven, ongeacht of voor het overige wel of niereen grote gelijkenis tussen beide handelsnamen bestaat. De verwijzing naar het zwak onderscheidend vermogen van het woord 'ster' kan het oordeel van de Rechtbank dus niet dragen. 2.9 Ook overigens bevat de beschikking van de Rechtbank geen begrijpelijke weerlegging van de stelling van Ster Woningen. De Rechtbank stelt niet vast dat het woord 'ster' niet het kenmerkende besLanddeel van beide handelsnamen vormt c.q, de toevoegingen 'Woningen', 'mij' en 'B.V.' mede als kenmerkend bestanddeel zijn aan te merken c.q. aan deze toevoegingen zodanige betekenis toekomt dat gelet op het verschil daartussen bij het publiek geen verwarring van de ondernemingen van partijen is te duchten. De iicchtbank baseert zich enkel op het zwak onderscheidend vermogen van het woord 'ster' en het gegeven dat de handelsnamen voor het overige zowel visueel als auditief aanmerkelijk van elkaar verschillen. Daaruit volgt echter nog nier dat het publiek beide ondernemingen niet met elkaat zal verwarren, nu deze zich beide met de naam 'ster' tooien en bouwondernemingen zijn in het westen van de provincie Noord-Brabant. 2.1 o Klaarblijkcl ijk heeft de Rechtbank dus miskend dat het bij verwarringsgevaar in de zin van art. 5 Handelsnaamwet gaat om de vraag hoe het publiek de betrokken handelsnamen opvat en of in verband hiermee vcrwarri ng van debetrokken ondernemingen is te duchten, en/of is zij bij de beantwoording van die vraag uitgegaan van een onjuiste opvatting omtrent de betekenis die aan het onderscheidend vermogen van een bepaald bestanddeel van een handelsnaam bij de beantwoording van die vraag toekomt: zij heeft het onderscheidend vermogen in kwestie kennelijk in zijn algemeenheid beoordeeld, in plaats van deze te beoordelen in het specifieke verband waarin het betreffende bestanddeel in beide betrokken handelsnamen voorkomt. 2.11 In elk geval motiveert de Rechtbank niet, althans onvoldoende (zie hiervoor onder 2.6 tot en met 2.9) dar het woord

1 8 2

B I J

D L A D

I N D U S I I 1 I L L L

L I G L N D O M

17

M L I

19 9 9

'ster' niet het kenmerkende bestanddeel van beide handelsnamen vormt en daarom geen verwarring bij het publiek is te duchten. Voor zover de overweging van de Rechtbank dat beide handelsnamen zowel visueel als auditief aanmerkelijk van elkaar verschillen, moet worden betrokken op beide handelsnamen in hun geheel, is die overweging eveneens onjuist/ onbegrijpelijk. In beide namen komt het woord 'ster' voor en indien dat het kenmerkende bestanddeel van beide namen is, valt niet in te zien dat beide namen (rechtens relevant) aanmerkelijk van elkaar verschillen.

5 llnw. Deze handels naam zou slechts in zo geringe mate van de door Ster Woningen gevoerde afwijken, dat, mede in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring te duchten zou zijn.

2,12 Het vorenstaande leidt lot het navolgende middel van cassatie.

1.5 Stermij is van deze beschikkingen in hoger beroep gekomen bij de rechtbank te Breda. Hij beschikking van 8 maait 1996 heeft de rechtbank de beschikkingen van de kantonrechter vernietigd en opnieuw rechtdoende het verzoek van Ster Woningen afgewezen.

3 Cassaiiemiddel Schending van het recht, in het bijzonder van art. 5 Handelsnaamwet, en/of verzuim van het vormvereiste van een toereikende motivering doordat de Rechtbank oordeelt als vermeld in de tweede alinea van rov. 3.4 van haar beschikking, zulks ten onrechte omdat, anders dan dat oordcel inhoudt, de enkele omstandigheid dat het in beide handelsnamen voorkomende woord 'Ster' een zwak onderscheidend vermogen heelt, rechtens nog niet meebrengt dat in de handelsnamen voor het overige een nogal grote gel ijkenis nodig is, wil er verwarringsgevaar als bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet te duchten zijn, en/of omdat de Rechtbank (ook overigens) niet op (voldoende) begrijpelijke en/of rechtens toereikende wijze aangeeft waarom, anders dan door Ster Woningen Len processe gesteld, geen verwarring van de ondernemingen van partijen bij het publiek is te duchten ten gevolge van het in beide namen voorkomende woord 'ster', de plaats en de betekenis die dat woord in beide namen als geheel voor het publiek inneemt/heeft en het feit dat beide partijen ondernemen in dezelfde sector van het economisch leven en in dezelfde regio. e Conclusie van de A.-G. mr. M. R. Mok 1 Korte beschrijving van de zaak 1.1 Stermij B.V., thans verweerster in cassatie, is in november 1979 opgericht en op 4 december 1979 ingeschreven in bet handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Meppel. Na wijziging van haar statutaire zetel in juli 1994 van Meppel in EttenLcur, is Stermij 13.V. ingeschreven in het handelsregister hij de Kamer van Koophandel in Breda. De bedrijfsomschrijving van Stermij B.V. luidt: 'Het aannemen en uitvoeren van metselwerken en timmerwerken en vocgwerkzaamheden, alles in de meest ruime zin des woords'. 1.2 Ster Woningen B.V., verzoekster van cassatie, is in oktober 1993 opgericht. Zij vestigde zich in Roosendaal en werd ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Breda. De bedrijfsomschrijving van Ster Woningen B.V. luidt: 'Het aannemen en onderaan nemen en uitvoeren van werken op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw, alsmede van grondwetken, koop en verkoop van onroerende zaken, etc'. 1.3 Bij inleidend verzoekschrift heeft Ster Woningen zich, met een beroep op art. 6 van de Handelsnaamwet (Hnw.), gewend tot de kanton rechter te Zevenbergen met het verzoek in de handelsnaam van Stermij B.V. een zodanige wijziging aan te brengen, dat een volgens haar aanwezige onrechtmatigheid zou worden opgeheven. Die onrechtmatigheid zou daarin schuilen dat Stermij sinds juli 1994 haar handelsnaam voerde in strijd met het bepaalde in art.

1.4 Na een tussenbeschikking d.d. zS juni 1995 heeft de kantonrechter bij beschikking van 14 september 1995 de vordering toegewezen en Stermij op straffe van een dwangsom veroordeeld haar handelsnaam binnen één maand te wijzigen in 'Werkmij B.V.'.

1.6 Ster Woningen heeft tegen de beschikking van de rechtbank tijdig' beroep in cassatie ingesteld. Het beroep steunt op een enkelvoudig middel, in het cassatierekest aangeduid met het cijfei 3. Het middel is in$ 2 van het cassaticrckcst toegelicht en uilgewerkt, i.h.b. onder de nummers 2,7-2.11, Stermij heeft geen verweerschrift ingediend. 2 Bespreking van het middel 2.1 De rechtbank heeft (ro. 3.4.) overwogen dat het in de beide handelsnamen voorkomende woord'Ster'een zwak onderscheidend vermogen heeft, zodat inde handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis nodig is, wil er verwaringsgevaar als bedoeld in art. 5 Hnw. te duchten zijn. Naar het oordeel van de rechtbank is dat laatste niet het geval, nu de beide handelsnamen zowel visueel als auditief aanmerkelijk van elkaar verschillen. Het feit dat beide ondernemingen in de bouwsector werkzaam zijn, zou daaraan niet afdoen en ook de ligging vau beide bedrijven, met afzonderlijke vestigingsplaatsen, zou zodanig zijn dat gevaar voor verwarring als gevolgliicrvan evenmin te vrezen is. 2.2 Het middel voert aan dat de enkele omstandigheid dat het in beide handelsnamen voorkomende woord'Ster'een zwak onderscheidend vermogen heeft, rechtens nog niet meebrengt dat in de handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis nodig is, wil verwarringsgevaar te duchten zijn. Zodanige verwarring zou mogelijk zijn ten gevolge van het in beide namen voorkomende woord 'Ster', de plaats en de betekenis die dat woord in beide namen als geheel voor het publiek heeften het feit dat beide partijen ondernemen in dezelfde sector van het economisch leven en in dezelfde regio. 2.3 Art. 5 llnw., waarom het hier gaat, verbiedt het voeren van een handelsnaam die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatiggevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verbandmet de aard der beide, ondernemingen en de plaats waarzijgevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

1 Ingevolge ari. 6, lid s, Hnw. kan binnen één maand na de dag van de verzending van liet afschrift van de beslissing van de rechtbank, door degene die daarbij geheel of gedeeltelijk in bet ongelijk is gesteld, beroep in cassatie worden ingesteld. De besebikkiiig van de recbrbank is gedateerd 8 maan 1996. Hei verzoekschrift in cassatie is op 9 april ïgyS, de dag na Pasen, binnengekomen.

1

/

M C I

'

S r)

9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

2.4 Aangenomen wordt dat het artikel primair de belangen van de oudste gebruiker beschermt, maar daarnaast ook waakt tegen misleiding van het publiek.1 Het verbod van art. 5 Hnw. geldt alleen voor zover verwarring te vrezen is.3 / kt criterium van vervcarringsgevaar bepaalt de beschermingsomvang van hetreehtop de handelsnaam opgrond van de Hnw. De andere criteria die worden genoemd in art. 5 Hnw. (maarniet als limitatief bedoeld zijn) vormen hulpmiddelen om te beoordelen in hoeverre er sprake is van venvarringsgevaars

2.5 Er bestaat in het geding geen meningsverschil over dat Ster Woningen de handelsnaam als eerste heeft gevoerd. Wel iswaar deed Stermij dat vele jaren eerder, maar in een ander deel van het land. Zoals dikwijls in concurrentiezaken, komt het aan op de relevante markt, zoals art. 5 Hnw. ook aangeeft (aard der ondernemingen en vestigingsplaats). De kantonrechter heeft zich met de afpaling van de relevante markt bezig gehouden.^ H ij spreekt van het 'gebied waarin verzoekster (Ster Woningen) sinds oktober 1994 opereert'. Daarbij heeft hij het oog op gebied in geografische zin. Zonder dat hij dit precies afbakent stelt hij buiten twijfel dat Meppel, waar Slermij oorspronkelijk gevesrigd was, daartoe niet behoort. In appèl heeft Stermij over dat oordeel niet geklaagd. Evenzeer staat vast dat beide partijen op dezelfde dienstenmarkt opereren, althans, zoals de kantonrechter het in zijn tussenbeschikking heeft uitgedrukt, 'raakvlakken met elkaar hebben'. 2.6.1 De rechter moer met alle omstandigheden, die het verwarringsgevaar in de hand werken of tegengaan rekening houden. Art. 5 Hnw. noemt een aantal omstandigheden van de eerstledoelde aard, maar ook op andere factoren dan genoemde mag de rechter achr slaan. Het gaat derhalve in een zaak als de onderhavige om de vraag of verwarring bij het publiek valt te vrezen.6 2.6.2 De wet vereist niet dat de handelsnaam onderscheidend vermogen heeft. De handelsnaam magbijvoorbccld ook uit louter beschrijvende woorden bestaan. In de literatuur 7 is aangenomen dat de handelsnaam wel enig onderscheidend vermogen moet hebben. Daaraan mogen dan niet te strenge eisen worden gesteld, maar het onderscheidend vermogen kan wel (mede) bepalen in hoeverre de handelsnaam kan worden beschermd. De handelsnaam mag de taal niet monopoliseren, zodat in de handelsnaam voorkomende beschrijvende woorden ook door anderen kunnen worden gebruikt, zolang kierdoor maar geen verwarring voor lier publiek ontstaat Doorslaggevend is dus weer het criterium van het verwarringsgevaar.8

" S. Boekman, De handelsnaam, serie Recht en Praktijk nr. 28,1.977, p. 83. l-LC. K. vanOerle in I. Wichers Floeth, Kort begrip ven het intellectuele eigendomsrecht, onder redactie van Ch. Gielcn en N. Ilagcmans, 1993, P- 243. 4 E.J. Arkenbout. Handelsnamen en merken, 1991, p. 31. ? 'I ussenbeschikldng zK juni 1 994, p. z, ;^e volle alinea. 5 1-IR 28 maarL 1963, N] 1963, 262; zie ook c.o.m. (Bakhoven), eerste twee alinea's. 7 /.ie o.m.: S. Kockman. a.w., p. 22-24: TJ. Dorhont Meei, Nederlands handels- enfaillisscmcnrsmhr.DcclIIJndustriëiceigendom en mededingingsrecht, 19S9, nr. 1149, p. 499 en 50D, A. van Oven, Handelsreclit, Mededingingsrecht, 1991, p- 42 en 43: E.J. Arkenbout, a.w., p. 12-15; G. van Km pel, bescherming van de intellectuele eigendom, 1992, p. 109; Van Oerle, a.w., p. 240 en 241. s ZieHRji februari 1977, NJ 1977,363, m.nr. L.W.H, en HRS mei 1987, NJ 1988,3(1, m.nt. I..W.H. 3

E I G E N D O M

2.S.3 De desbetreffende handelsnamen moeten in h u n geheel m e t elkaar worden vergeleken. Daarbij zal echter vooral moeten worden gelet op het kenmerkende deel van de handelsnamen: (...) Als hetkenmerkendedeelvan beide namen overeenstemming vertoont neemt men in het algemeen aan, dat er sprake is van een de geringe afwijking als bedoeld in artikel 5. Niet van belang zijn dan factoren als de lengte van de volledige handelsnaam of bepaalde, toevoegingen aan één van'beide namen. Wel kan onder omstandigheden belangwonkn gehecht aan het (weinig) onderscheidend karakter van de naam of een deel daarvan.'....) Wat het kenmerkende deel van een handelsnaam is, hangt van de omstandigheden af. Wanneer een fantasicwoordcf eigennaam deel uitmaakt van eettlangerehandelsnaam, zal ditveelal alshet hoofdbestanddeel worden beschouwd, maar niet altijd. (...) De vraag wat het hoofdbestanddeel is van een handelsnaam en of er tussen twee namen (sleehls) een geringe afwijking beslaat, wordt door de Hoge Raad als eert feitelijke,gezien, die in cassatie niet meer aan de orde kan komen.'

2.7.1 De rechtbank heeft geoordeeld dat gevaar voor verwarring niet te vrezen is. Zij heeft zich daarbij op de volgende factoren gebaseerd: het (gemeenschappelijke) woord 'Ster* heeft h.i. een zwak onderscheidend vermogen; -debeide handelsnamen verschillen zowel visueel als auditief aanmerkelijk van elkaar; - de ligging van beide bedrijven; zij hebben verschillende vesrigingsplaatsen. Aldus heeft de rechtbank een juiste maatstaf (verwarringsgevaar) aangelegd en haar oordeel bovendien gemotiveerd. Zij heeft niet gemotiveerd waarom her woord 'Ster' een zwak onderscheidend vermogen heeft, maar de opvating is m.i. niet onbegrijpelijk. terwijl motivering van motivering als regel niet kan worden verlangd. 2.7.2 De beoordeling van de vraag of gevaar voor verwarring bestaat, is overgelaten aan de feitenrechter, die daarbij een grote vrijheid hccft.IU De door liet middel aangevallen overweging, inhoudend da L de omstandigheid dat het in beide handelsnamen voorkomende woord 'Ster' een zwak onderscheidend vermogen heeft, zodat voor hel overige een nogal grote gelijkenis nodig is, wil er verwarringsgevaar als bedoeld in art. 5 Hnw. te duchten zijn, is m.i. niet meer dan een tiitgan gspunt voor d e waard ering van de feiten in het onderhavige geval. De rechtbank heeft met dat uitgangspunt, blijkens de context van ro. 3.4, tot uitdrukking willen brengen dat het gemeenschappelijk bestanddeel 'S ter' de handelsnamen zodanig domineerde, dat dit bestanddeel de ondernemingen identificeerde. 2.7.3 Al het bovenstaande neemt niet weg dat het tegenovergestelde resultaat, waartoe de kantonrechter gekomen is, ook goed verdedigbaar is. Persoonlijk voel ik daarvoor meer dan voor de opvatting van de rechtbank. De rechtbank is hier echter de hoogste feitenrechter. Zij heeft een m.i. juiste maatstaf aangelegd. Haar feitelijk oordeel is voldoende gemotiveerd en niet onbegrijpelijk. Voor cassatie is daarom geen plaats, zodat het middel moet worden afgewezen. 3 Conclusie De conclusie luidt tot verwerping van her beroep, met veroordeling van verzoekster in de kosten. Enz.

- S. Kockman, a.w., p. HK en 89. 10 S. Boekman, ;s.w., p. 92.

1 H 4

K I J H I A D

I N D IJ S T H I Ë l E

f De Hoge Raad, enz. 3.1 In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan. (i) Stermij werd op 4 december 1979 ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Mcppcl en, na wijziging van haar statutaire zetel van Meppel in Et ten-Leur, opSjuli 1994 in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Breda. (ii) De bedrijfsomschrijving van Stermij luidt: Het aannemen en uitvoeren van metselwerken en timmerwerken en voegwerkzaamheden, alles in de meest ruime zin des woords.

(iii)Tn oktobci 1993 werd Ster Woningen opgelicht, met als vestigingsplaats Roosendaal, en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Breda. (iv)Debedrijfsomschrij ving van Ster Woningen luidt: liet aannemen en onderaannemer! en uitvoeren van werken op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw, alsmede van grondwerken, koop en verkoop van onroerende zaken, etc.

3.2 De Kantonrechter heeft in zijn tussenbeschikking geoordeeld, kort samengevat, dat het kenmerkende deel van beide handelsnamen bestaat uit liet woord ster, dat de aard van de ondernemingen niet zozeer verschilt dat geen verwarringsgevaar is te duchten, dat ook de consumenten voor wie de door partijen te vervaardigen objecten bestemd zijn of voor wie de diensten worden verricht als publiek ïa de zin van art. 5 Handelsnaamwet moeten worden gezien, en dat voor een normaal oplettend en onderscheidend publiek verwarring tussen partijen is te duchten door de handelsnamen die zij gebruiken. Bij zijn eindbeschikking heeft de Kantonrechter Stermij veroordeeld om haar handelsnaam te wijzigen in 'Werkmij BV'. 3.3 De Rechtbank heeft anders geoordeeld. Zij heeft in rov. 3.4 vooropgesteld dat het geschil allereerst is gericht op de vraag of de handelsnamen 'Stcrinij B.V.' en 'Ster Woningen B.V.' in 7.0 geringe mate van elkaar afwijken, dat bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is, en vervolgens geoordeeld: - Het in de beide handelsnamen voorkomende woord 'Ster' heeft een zwak onderscheidend vermogen, zodat in de handelsnamen voor het overige een nogal grote gelijkenis nodig is, wil er verwarringsgevaar als bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet te duchten zijn, - Dit laatste is niet het geval, nu de beide handelsnamen zowel visueel als auditief aanmerkelijk van elkaar verschillen. - Het feit dat beide ondernemingen in de bouwsector bedrijvig zijn, doet hieraan niet af. De ligging van beide bedrijven, met afzonderlijke vestigingsplaatsen, is zodanig dat gevaar voor verwarring als gevolg hiervan evenmin te vrezen is. Tegen deze oordelen richt zich het middel.

E I G E N D O M

17

M E I

1 9 9 a

schillen tussen de beide namen heeft zij geoordeeld dat dit niet het geval is. Dit oordeel en de overige hiervoor in 3.3 weergegeven oordelen geven niet blijk van een verkeerde rechtsopvatting en kunnen, daar zij berusten op waarderingen van feitelijke aard in cassatie niet verder op juistheid worden getoetst. Zij zijn niet onbegrijpelijk noch onvoldoende gemotiveerd. 4 Beslissing

De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Ster Woningen in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Stermij begroot op nihil. Enz. Noot Niet beschrijvend, doch niettemin zwak handelsnaam-onderdeel

1 Alle hogcschool-cassatieklachten ten spijt, laat de Hoge Raad bet oordcel van dcfcitcnrcchtcr instand. Aan de hand van art. 5 Huw. was door de Rechtbank geen verwarringsgevaar aangenomen. 2 Het oordcel van de 11R in r.o. 4 is kort en summier gemotiveerd, maar het is daarmee nog niet onbelangrijk. In het totaal van de handelsnamen Ster Woningen en Stermij. zijn de elementen 'Woningen' en 'mij.' natuurlijk uiterst beschrijvend voor ondernemingen, beide actief i n de won i ngbouw.'Ster'lijkt er dan even bovenuit te klimmen. In zoverre zijn de cassatieklachten (en de veroordelende beschikking van de kantonrechter) niet geheel onbegrijpelijk. 3 Van belang is nu dat de Rechtbank oordeelde en volgens de Hoge Raad mocht oordelen ('niet blijk gevens van een verkeerde rechtsopvatting') dat een handelsnaam-element als 'Ster' ook maar een zwak onderscheidend vermogen heeft. Hoewel het niets beschrij vends heeft wat woningbouw betreft, ging het volgens de Rechtbank blijkbaar om een afgesleten, veel gebruikte term (in de orde van Extra, plus, Super, Euro-, '2000', Express (vgl. HR31 mei 1996, BIE1997, p. zzz,NJ 1997,302 m.nt. DWFV (Shoc Express/Schoen Express), enz. In Duitsland spreekt men bij dit soort tekens over 'Freizeichen'. De Rechtbank in Breda wilde voor de afgesletenheid/zwakte van zo'n kreet ook niet de ogen sluiten, en hoefde dat volgens de Hoge Raad ook niet te doen. Dat is het leerzame van deze - door cen misverstand erg laat gepubliceerde - handelsnaam-beschikking. Een voorbijgaan door feitenrechter aan een gemotiveerd beroep op de zwakte van zo'n teken-onderdeel lijkt in een omgekeerd geval tot cassatie en verwijzing te kunnen leiden. D.W.F. V.

3.4 Het middel is tevergeefs voorgesteld. De Rechtbank heeft de juiste maatstaf aangelegd door te onderzoeken of de handelsnamen in zo geringe mate van elkaar afwijken dat bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is. Dit onderzoek heeft haar geleid tot de slotsom dat zodanige verwarring in dit geval niet te vrezen is. De Rechtbank heeft geoordeeld dat liet in beide handelsnamen voorkomende woord 'Ster' op zichzelf een zwak onderscheidendvermogen heeft. Hiervan uitgaande heeft zij vervolgens onderzocht of de beide handelsnamen, in hun geheel beschouwd, toch een zo grote gelijkenis vertonen dat het bedoelde gevaar te duchten is. Op grond van de visuele en auditieve ver-

1 7

M E I

1 9 3 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Nr. 53 Kantonrechter te Breda, 2S oktober 1998

E I G E N D O M

1 8 5

maakt dit niet anders omdat het element 'Gastronoom' het meest karakteristieke deel van de naam blijft.

(De Gastronoom/Gastronoom) Mr. M. S.C. Luger-van Wesemael Art. 5 Huw Gelet op ha feit dat beide ondernemingen in Breda gevestigd zijn en beide actief zijn op de voedingsmarkt, is bij een normaal oplettend publiek, zoals leveranciers, ten gevolge van de geringe afwijking tussen de handelsnamen verwarring te duchten, in diezin dat het publiek zal veronderstellen dat het te maken heeft met een en dezelfde onderneming dan wel dat er tussen beide ondernemingen een band bestaat die er in werkelijkheid niet is. Dit temeer waar 'De Gastronoom' sinds jaar en dag in Breda een begrip is en thuishoort in de Wilhelminastraat aldaar.

Firma Dega Vof h.o.d.n. 'De Gastronoom' te Breda, verzoekster, advocaat mr. A.Jl.A.J. Heken te Breda, tegen Tntervries de Kanter BV te Breda, verweerster, advocaat mr. P.L, Rccskamp te Amsterdam. 3 De beoordeling

Als gesteld en niet of onvoldoende weersproken, dan wel blijkens de niet weersproken inhoud van de producties, kan ten proecsse van het navolgende worden uitgegaan: - Verzoekster voert sinds 22 januari 1969 in Breda de handelsnaam 'De Gastronoom'; - verweerster voert in Breda sinds 2 januari 1996 de handelsnaam 'Gastronoom' al dan niet met de toevoegsels 'Horeca en Grootverbruik Breda' of'Horeca Breda'; - beide bedrijven richten zich op de voedingsmarkt. Verzoekster stelt dat verweerster een handelsnaam voert die in geringe mate afwijkt van de door haar gevoerde handelsnaam en dat in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen de beiden is te vrezen. Zij richt zich in haar verzoek mede tegen de filialen van verweerster en de anderszins aan verweerster gelieerde ondernemingen die buiten de regio Breda zijn gevestigd, omdat zij landel ijk opereert en leveranciers heeft. Verweerster stelt dat beide handelsnamen voldoende onderscheidend vermogen hebben. Zij heeft voorts aangevoerd dat de aard der ondernemingen zodanig van elkaar verschilt dat geen reëel gevaar voor verwarring te duchten is. Verweerster voert een groothandel in food en non-food producten en naar de stelling van verweerster is verzoekster een detailhandelaar die met name particulieren vanuit haar winkel aan de Wilhelminastraat bedient. Voor wat dit laatste betreft zal de kantonrechter het verzoek voor zover het betrekking heeft op filialen van verweerster of ondernemingen gelieerd aan verweerster die buiten Breda zij n gevestigd, passeren nu verzoekster onvoldoende feitelijk heeft onderbouwd dat zij bu itcn de regio Breda een handelsdebiet heeft opgebotLwd waar zij een beschermingswaardige bekendheid heeft. De kantonrechter is voorts van oordeel dat de handelsnamen 'Gastronoom' en 'De Gastronoom' optisch zo weinig van elkaar verschillen dat sprake is van een geringe afwijking tussen de handelsnamen. De door verweerster gebruikte toevoeging(en)

Gelet op het feit dat beide ondernemingen in Breda gevestigd zijn en beide actief zijn op de voedingsmarkt, is bij een normaal oplettend publiek, zoals leveranciers, ten gevolge van de geringe afwijking tussen de handelsnamen verwarring te duchten, in die zin, dat het publiek zal veronderstellen dat het te maken heeft met een en dezelfde onderneming dan wel dat er tussen beide ondernemingen een band bestaat die er in werkelijkheid niet is. Dit temeer waar 'De Gastronoom' sinds jaar en dag in Bredaeen begrip is en thuishoort in de Wilhelminastraat aldaar. Of de handelsnamen reeds feitelijk verwarring hebben veroorzaakt is voor de beoordeling van de rechtsvraag niet relevant. Verweerster dient dan ook als diegene die de handelsnaam later is gaan voeren haar handelsnaam te wijzigen. Ter zitting hebben partijen de kantonrechter verzocht een keuze te maken uit de door verweerster voorgestelde te voeren handelsnaam te weten: 'Gastronoom De Kanter Horeca Groothandel Hrcda' en de door verzoekster voorgesteldehandelsnaam te weten; 'De Kanter Gastronoom Horeca Groothandel Breda'. Gelet op het feit dat 'Gastronoom' het kenmerkende element is en bij het door verweerster gedane voorstel meer de nadruk ligt op dit element dan bij het door verzoekster gedane voorstel, sluit de kantonrechter zich aan bij het voorstel van verzoekster. De kantonrechter heeft kennis genomen van de verklaring van verweerster dat zij bereid is haar handelsnaam in het telefoonboek en de Gouden Gids alsmede op de bedrijfsauto's dicnovcreenkomstig te wijzigen. Teneinde verweerster gelegenheid te geven zich in te stellen op de gewijzigde omstandigheden en genoegzame maatregelen te treffen ter uitvoering van deze beschikking wordt verweerster een termijn van 5 maanden vergund. 4 De kosten

Deze zullen op na te melden wijze worden gecompenseerd, nu de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. 5 De beslissing

De kantonrechter: - veroordeelt verweerster om uiterlijk 5 (...) maanden na de betekening van deze beschikking de door haar gevoerde handelsnaam te staken en gestaakt te houden en te wijzigen in 'De Kanter Gastronoom Horeca Groothandel Breda', zulks onder verbeurte van cen dwangsom van ƒ 5.000,- per dag of dagdeel dat verweerster in gebreke blijft aan deze verootdeling te voldoen; - verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad; - compenseert de kosten van deze procedure zo, dat ieder van partijen haar eigen kosten zal dragen; - ontzegt het meer of anders verzochte. Enz.

i a 6

B I J B L A D

I N D U S T B I Ë L E

Nr. 54 Arrondissementsrechtbank te A m s t e r d a m , 13 januari 1999 (Holland-logo) Mr.D.J.Markx Art.zAw Geschil over de omvang van de verleende rechten tot gebruik van een door eiser Gisbergen in opdrachtvoorgedaagde NBT ontworpen logo. Uit de overgelegde correspondentie blijkt op geen enkele wijze: dat Clisbergen NBT op enigerlei wijze wenste te beperken in het gebruik van het logo, integendeel;zosprcekthij'in eenbriefover'de afkoop van de rechten worldwide' en in de factuur over 'finale afkoop-rechten'. Dit rechtvaardigt de conclusie dat JAST in beginselonbeperktgebruikmagmaken van het logo, mits Giesbergen met het thansomstreden gebruik rekeningdiende tehouden, hetgeen inderdaad uit de correspondentie tussen partijen en de verdere omstandigheden valt af te leiden.

E I G E N D O M

17

M E I

1 9 9 9

d Rij bvicf van 10 april 1996 bericht Giesbergen omtrent bet door hem ontworpen logo aan NUT: Nog even op papier wat we op 10 april jl. telefonisch besproken hebben t.a.v. de afkoop van de rechten world-wide van het door ons ontwikkelde Tulp- en Hollandlogo voor het NBT. Eigenlijk hebben jullie twee logo's waarvan de'Holland handtekening'ook nogeen communicatieconcept is die je zowel naar Hollandse en buitenlandse organisaties als een norm voor kwaliteit kunt gebruiken. Zo van, 'Onze handtekening staat er op dus hebben we wat hoog te houden'. Opbasisvan de richtlijnen die BNOhanteertkomcn wij'opzo'n ƒ 50.000,maar gezien het eervolle karakter van deze klus moet het voor beide partijen toch mogelijk zijn, te leven met een extra fee voor de totale rechten world-wide die ligt tussen ƒ 50.000,- en f 60.000,-. Graag vernemen wij je reactie op het bovengenoemde. e Bij brief van 17 april 1996 schreef NB 1' aan Giesbergen (voorzover hier van belang): Hierbij bevestig ik ons telefoongesprek van heden.

Alt.SAvt Vast staat dat NBT het logo als van haar afkomstig openbaar heeft gemaakt. Gesteld noch gebleken is dat de wijze waarop dat de eerste keer is geschied, als onrechtmatigjegens Giesbergen moet worden beschouwd, zodat NBT aldus op de voel- van artikel 8 Aw als auteursrechthebbende moet worden aangemerkt. Zo latere openbaarmakingen {in de vorm van het thans omstreden gebruik) hieraan al af kunnen doen, kan ook met betrekkingtot die openbaarmakingen niet gesproken worden vanonrechtmatig handelen zijdens NBT.

De!wnoreringvoordewerkzaaniliedenverrichtvoorhetNBT,iimikeotuwikkeling van een nieuw logo inclusief het bedrag voor afkoop rechten, zijn in onderling overlegbepaald op f 105.000,- inclusief'BTW.

(...). Met genoemd afkoopbedragis het NBT volledigvrij in het gebruikvan dit logo m.a.w. NBT is rechtenvrij eigenaar. (•••)•

Stichting Nederlands Bureau voor Toerisme te 's-Gravenhage, eiseres, procureur mr. BJ.H. Crans, advocaat mr. T. Cohen Jehoram te 's-Gravenhage, tegen Antoon Giesbergen, tevens h.o.d.n. Dutch Logo Design te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. E. A. Mout-Bouwman.

f Bij factuur van 22 april 1996 heeft Giesbergen liet op dat moment nog resterende bedrag voor de door hem verrichte werkzaamheden in rekening gebracht. Deze factuur bevat de volgende passage:

Gronden van de beslissing 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van de overgelegde bewijsstukken, staat in dit geding het navolgende vast.

Honorering van diverse werkzaamheden, verricht voor het NBT inzake ontwikkeling van een nieuw logo inclusief het bedrag voor de afkooprechten zijn in onderling overleg bepaald op ƒ 105.000,- inclusief 17,5% BTW.

a NBT is een stichting met de volgende doelomschrijving: a Het stimuleren van het toerisme naar en in Nederland; b het ontwikkelen van initiatieven die kunnen leiden tot een betere vervulling van de voorwaarden voor de groei van het toerisme en het samenwerken met alle instanties, die op het gebied van het toerisme een taak vervullen.

g NBT is het nieuwe logo vanaf ju 11 i 1996 gaan gebruiken.

b Giesbergen is een ontwerper van logo's voor bedrijven en instellingen. c In opdracht en ten behoeve van NBT heeft Giesbergen begin 1996 het volgende logo on worpen:

(...) -BElHEFT.Finaleafkooprechten.

(...).

h NBT maakt deel uit van de Werkgroep Holland Imago, waarin ook het Ministerie van Economische Zaken, liet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en diverse overige Nederlandse exportgerichte organisaties zijn vertegenwoordigd, in deze werkgroep is afgesproken om het door Giesbergen ontworpen logo door Nederlandse organisaties en bedrijven te laten gebruiken in her buitenland, als een soort keurmerk voor kwaliteit. i Bij brief van 31 maart 1998 heeft de vennootschap ArrConncction B. V. te Amsterdam, op dat moment optredend in opdracht van en namens Giesbergen, onder meer liet volgende aan NBT bericht: {.-)•

Dit logo wordt ook gebruikr zonder de toevoeging 'Nederlands Bureau voor Toerisme'.

Dutch LogoDesign'heeft ten behoeve'van uw organisatieeen logo ontwikkeld met als doel de promotie van Nederland als vakantieland. Uit publicaties is gebleken dat er belangstelling bestaat binnen het. Nederlandse bedrijfsleven ditzelfde logo te gebruiken ten behoeve van handelsactiviteiten.

1 7

M

r

I

1 9

9

9

3 I J B L A D

I N D U ü I M I L L E_

Dutch Logo Design staat hier op zieh niet afwijzend tegenover, maar aangezien het een wezenlijk ander gebruik betreft dun met uw organisatie is overeengekomen, dient een aantalfinancieleenartistiekevoonvaard.cn

te

F ; G F N ["J O M

datum is Giesbergen medegedeeld dat NBT haar buitengerechtelijke kosten op hem zou verhalen ingeval van het handhaven van zijn 'rechtens ongefundeerde pretenties', aldus NBT.

worden ingevuld.

3 Giesbergen heeft de vorderingen gemotiveerd betwist. ï Het voor u omwikkelde logo is het artistieke eigendom vanDutcli Logo Design en is conform de gemaakte afspraken in ruime zin door uw organisatie inzetbaar ten behoeve van promotie van Nederland als vakantieland. 2 Indien het ontwikkelde logo zou worden ingezet ten behoeve van andere activiteiten

dan overeengekomen, dienen hiervoor nieuwe (licentie)-

afspraken te worden gemaakt. Het betreft hierbij zowelfinanciek

afspra-

ken als afspraken met betrekking tot de artistieke goedkeuringvan de- beoogde toepassingen}. $ Totdat tussen Dutch Logo Design en het NBT en/of derden sluitende afspraken zijn gemaakt als vermeld onder punt i dient het gebruik van het logo zich te beperken tot de toeristische activiteiten waarvoor het logo is ontwikkeld.

(...). j NBT heeft daarop - bij brieven van haar raadsman van respectievelijk z2. april 1998 en 22 mei 1998 - aan Art Connection medegedeeld niet bereid te zijn meer aan Giesbergen te betalen dan oorspronkelijk overeengekomen, en zij heeft de auteursrechtelijke claims van Giesbergen overigens betwist. 2.1 NBT vordert primair een verklaring voor recht dat de auteursrechten met betrekking tot voornoemd logo uitsluitend aan NBT toekomen, en dat het NBT is toegestaan dit logo te gebruiken op een wijze die haar goeddunkt (het gebruik van het logo door andere Nederlandse organisaties en bedrijven daaronder begrepen). Zo niet lot de conclusie wordt gekomen dat de auteursrechten van het logo aan NBT toekomen, vordert NBT subsidiair te verklaren voor recht dat het NBT is toegestaan het logo te gebruiken zoals het haar goeddunkt (wederom het gebruik door andere Nederlandse organisaties en bedrijven daaronder begrepen), zonder dat nogmaals een vergoeding aan Giesbergen is verschuldigd. Zowel in aanvulling op de primaire als op de subsidiaire vordering vordert NBT tevens een bedrag van ƒ 3 - 4 2 7 J - als vergoeding van door haar gemaakte en aan Giesbergen toe te rekenen buitengerechtelijke kosten. 2.2 NBT legt hieraan allereerst artikel 8 van de Auteurswet 1912 (Aw) ten grondslag. NBT heelt het logo zonder Giesbergen als maker te vermelden (hetgeen zijn instemminghad), rechtmatig als van haar afkomstig openbaar gemaakt, en is aldus op grond van deze bepaling auteursrechthebbende geworden, aldus NBT.

4 Het geschil van partijen vindt zijn oorsprong in het hiervoor onder ïh bedoelde gebru ik van het logo door anderen dan door NBT zelf, namelijk in de vorm van een - door NBT gecontroleerd - kwalitcitsstcmpel dat Nederlandse bedrijven en instellingen in het buitenland kunnen hanteren. Giesbergen is op zichzelf geen tegenstander van dergelijk gebruik, maar stelt dat daar - nu dir volgens hem niet valt onder de thans aan NBT verstrekte rechten en bevoegdheden - een financiële vergoeding tegenover dient te staan die verder gaar dan her tussen partijen overeengekomen bedrag. 5 Zowel met betrekking tor de primaire als tot de subsidiaire vordering dient in dit geding een antwoord gevonden te worden op de vraag waartoe de tussen partijen gemaakte afspraken strekken, mede gezien in het licht van de doelstellingen van NBT. In dit kader is allereerst van belang dat uit de overgelegde corres póndentie op geen enkel c wijze bl ijkt d at Gi csbergen NBT op enigerlei wijze wenste te beperken in het gebruik van het logo. Giesbergen, die op grond van wat partijen over en weer daaromtrent hebben gesteld, als een ervaren professioneel ontwerper (de werkzaamheden met betrekking tot de financiële afwikkelingvan opdrachten daaronder begrepen) kan worden beschouwd, heeft zich integendeel diverse keren uitgelaten op een wijze die het standpunt van NBT terzake in belangrijke mate ondersteunt. Zo spreekt hij in zijn brief van 10 januari 1996 over 'de afkoop van de rechten worldwide', en in zijn factuur van 22 april 1996 van 'finale afkooprechten'. Wezenlijk in dit verband is voorts dat NBT in haar brief van 17 april 1996 refereert aan 'het bed rag voor afkooprechten', dat in onderling overleg is bepaald op ƒ 105.000,- inclusief BTW, en daaraan toevoegt: 'met genoemd afkoopbedrag is het NBT volledig vrij in het gebruik van dit logo m.a.w. NBT is rechtenvrij eigenaar'. Giesbergen heeft tegen deze opmerking vervolgens geen protest aangetekend, hetgeen gelet op het niet mis te verstane karakter ervan en zijn huidige standpunt in aanmerking genomen, wel op zijn weg had gelegen, In plaats daarvan zond hij echter de reeds genoemde factuur van zz april 1996, waarin hij, zoals eveneens reeds opgemerkt, ook zelf spreekt over 'finale afkooprechten'.

z.3 Zo artikel S Aw toepassing mist, stelt NBT zich op het standpunt dat haar door Giesbergen een licentie is verstrekt die in omvang van de bevoegdheden gel ijk is te stellen met een volledige auteursrechtelijke overdracht, aldus NBT, die hiertoe mede verwijst naar de overgelegde en hiervoor gedeeltelijk aangehaalde correspondentie. In ieder geval valt het door NBT gehanteerde en/of beoogde gebruik (in het kader van de Werkgroep Holland Imago) binnen de grenzen van de licentie, aldus NBT.

6 Het voorgaande zou de conclusie rechtvaardigen dat NBT in beginsel onbeperkr gebruik mag maken van het logo, ware het niet dat daarvoor tevens een antwoord nodig is op de vraag of Giesbergen met het thans omstreden gebruik rekening diende te houden, hetgeen hij heeft betwist. In dit kader heeft Giesbergen er op gewezen dat ten tijde van de onderhandelingen NBT er melding van heeft gemaakt dat zij het logo graag in een gezamenlijke actie met de KLM en de VVV wenste te gebru iken (hetgeen ook als zodanig en met instemming van Giesbergen is geschied). Door voor d ir - door Giesbergen als additioneel betiteld - gebruik toestemming nodig te achten, gaf NBT zelf al aan dat sprake was van een buiten het toegestane gebruik vallende uitzondering, aldus Giesbergen.

z,4 De gevorderde buitengerechtelijke kosten hebben betrekking op de periode tot 7 augustus 1998 (de dag waarop werd besloten een procedure jegens Giesbergen aan te vangen, en de voorbereidingen daarvoor een aanvang namen). Reeds vóór deze

7. r Het onder 6 bedoelde standpunt kan Giesbergen echter niet baten. Daarbij kan er allereerst op worden gewezen dat Giesbergen in zijn brief van 10 april 1996 zelf reeds uitdrukkelijk de mogelijkheid van het gebtuik van het logo als 'communicatie-

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

concept' heeft geschapen, 'die je zowel naar Hollandse en Buitenlandse organisaties als een norm voor kwaliteit kunt gebruiken'. In dit kader is er, zoals Giesbergen in deze brief aangeeft, eigenlijk sprake van twee logo's, namelijk een met en een zonder de toevoeging 'Nederlands Bureau voor Toerisme'. Dat Giesbergen i 11 diezelfde brief ook spreekt van een daaraan hangend prijskaartje ('extra fee') doet hieraan niet af. De uiteindelijk totstandgekomen prijs kan immers als het tussen partijen overeengekomen compromis op basis van de door Giesbergen genoemde bedragen (ƒ 90.000,- op basis van de richtlijnen van de BNO, en een extra fee voor de totale rechten worldwide van ƒ50.000,- a ƒ60.000,-) worden beschouwd. Derhalve moet voornoemd prijskaartje worden geacht te zijn verdisconteerd in het uiteindelijk overeengekomen bedrag. 7.2 Voorts miskent Giesbergen met zijn standpunt dat, zoals NBT heeft betoogd en Giesbergen niet heeft betwist, NET haar doelstelling - het bevorderen van toerisme in en naar Nederland - mede door verbetering van het imago van Nederland tracht te vervullen. Het logo kan daarin een door beide partijen erkende functie als 'kwaliteitsstempel' vervullen waarbij van belang is dat NCT daarbij een controlerende rol vervult en een en ander geschiedt in een samenwerkingsverband waarbij NBT als partij betrokken is. Dat aldus wellicht sprake is van gebruik dat niet rechtstreeks kan worden herleid naar NBT, doet derhalve niet af aan de constatering dat een zeker verband met NBT hoe dan ook steeds aanwezigis. In samenhangmethetgeen hiervoor onder 7.1 is overwogen, kan derhalve 11 iet gezegd worden dat dit gebruikdusdanig afwijkt van hetgeen Giesbergen bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten, dat de term 'finale afkooprechten' niet geacht mag worden ook daarop betrekking te hebben. 7.3 Aan dit alles doet niet af dat gedurende de onderhandelingen door N UT is medegedeeld dat zij het logo mede in een gezamenlijke actie met de KLM en de WV wenste te gebruiken. De stelling dat NBT daarbij de indruk heeft gewekt dat het om een uitzondering ging, is door Giesbergen niet nader uitgewerkt en derhalve te vaag om in dit verband succes te hebben. Belangrijker nog is echter dat gesteld noch gebleken is dat Giesbergen zich naar aanleiding van deze mededeling tegenover NBT uitdrukkelijk op het standpunt heeft gesteld dat dergelijk gebruik tot een eenmalige uitzondering beperkt moest blijven, hetgeen gelet op zijn in dit geding ingenomen standpunt wel op zijn weg had gelegen. 8 Gelet op al het voorgaande moet de conclusie zijn dat het in dit geding omstreden gebruik van het logo, geacht moet worden niet buiten de aan NBT verstrekte bevoegdheden te vallen. Voorzover dit gebruik reeds heeft plaatsgevonden, is er dan ook geen sprake van on rechtmatig handelen aan de zijde van NBT. 9 Vast staat dat NBT het logo als van haar afkomstig openbaar heeft gemaakt, mi zij daarbij niet is overgegaan tot gelijktijdige naamsvermelding van Giesbergen. Gesteld noch gebleken is dat de wijze waarop dat de eerste keer is geschied, als onrechtmatig jegens Giesbergen moet worden beschouwd; uit het voorgaande volgt immers dat van andersluidende afspraken op dit punt tussen partijen niet is gebleken. Reeds op deze grond is de conclusie gerechtvaardigd dat NBT aldus op de voet van artikel 8 Aw als auteursrechthebbende op het logo moet worden aangemerkt. Zo latere openbaarmakingen (in de vorm van het thans omstreden gebruik) hieraan al af kunnen doen, brengt het voorgaande tevens mede dat ook met betrekking tot die openbaar-

E I G E N D O M

17

M E ]

1 9 9 9

makingen niet gesproken kan worden van onrechtmatig handelen aan de zijde van NBT. De primaire vordering is derhalve in na te melden zin toewijsbaar. 10 De buitengerechtelijke kosten die in dit geding zijn gevorderd, hebben - hetgeen Giesbergen bij pleidooi niet langer (althans niet voldoende) heeft betwist - geen betrekking op de in artikel 56 en 57 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde werkzaamheden. C elet op de opstelling die Giesbergen voorafgaand aan de beslissing om dit geding aanhangig te maken heeft ingenomen kan niet gezegd worden dat NBT deze kosten nodeloos heeft gemaakt; evenmin kan tot het oordeel worden gekomen dat het thans gevorderde bedrag - mede gelet op de overgelegde specificatie daarvan- in de gegeven omstandigheden niet redelijk is. Ook de buitengerechtelijke kosten zijn derhalve toewijsbaar. 11 Als de in het ongelijk gestelde partij dient Giesbergen de gedingkosten te dragen. Beslissing

De rechtbank: - verklaart van [lees: voor; Red.] recht dat de auteursrechten met betrekking tot het door Giesbergen voor NBT ontworpen logo uitsluitend berusten bij NBT, en dathctNBT vrij staat het logo te exploiteren op een wijze als haar goeddunkt, het gebruik door andere Nederlandse organisaties en bedrijven daaronder begrepen; - veroordeelt Giesbergen om aan NBT te voldoen een bedrag van ƒ 3.427,-(...); - veroordeelt Giesbergen in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van NBT begroot op ƒ 3.054,98; - verklaart dit vonnis wat betreft de betalingsveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad; - wijst afliet meer of anders gevorderde. Enz.

17

M E I

1 9 9 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Nr, s s President Afrond issementsrechtbank te 's-Gravcnhage, 14 januari 19981 (Ferring/Serono) Mr. E.JNimiann Art. 6:134 BW Het gaat hier niet slechts om vergelijking van productsoorten, maar (mede) om individuele vergelijking van de met hun merknaam aangeduide producten van Ferring en Semno. Voor dergelijke reclame-uitingen gelden strengere normen dan voor uitingen die slechts op het eigen product betrekking hebben. Bovendien moet aan reclame voor geneesmiddelen in het algemeen al de eis worden gesteld da t de daarbij verstrekte feitelijke informatie juist is en zo is ingericht dat wordt voorkomen dat ondanks de juistheid van de verschafte gegevens een verkeerd beeld van het middel wordt gewekt. Om te beletten dat de uitkomsten van voor discussie vatbare wetenschappelijke studies worden aangewend voor daardoor m isleidend te achten vergelijkende reclamemedeMingen, mag van individueel vergelijkende reclame voor geneesmiddelen worden verlangd dat zij voldoet aan de eis, ontkend aan het door de Raad voor de Geueesmiddelenaanprijzing daarvoorontwikkelde criterium datdefuistheidvan devoor devergelijkinggehanteerdegegevenswordl bevestigd door ten minste één, volgens wetenschappelijk aanvaarde normen uitgevoerd, rechtstreeks vergelijkend onderzoek, waarvan de volledige onderzoekgegevens gepubliceerd of anderszins voor eenieder toegankelijk zijn, en dat de claims niet worden weersproken door de resultaten van andere, aan de gestelde criteria' beantwoordende onderzoeken. Aan deze norm voldoen de gewraakte reclame-uitingen van Serono niet. Bovendien is de reclame ook in zoverre onrecktmatigteaclitendatdegebruiktetelistenajhre.kendendenigrerend zijn, nu zij suggereren dat Ferringspreparaten oud zijn - ten onrechte doch ook verouderd en daarmee inferieur aan die van Serono en dat een arts die niet Serono's product voorschrijfl. zijn werk niet goed doet aldus appellerend aan de bij menig arts mogelijk bestaande vrees dat hij niet 'bij de tijd'is.

Art. 13A, lid ld BMW Gegeven het misleidend en denigrerend karakter van de advertentie heeft Serono, door de vermelding van Fettings merk Menogon, inbreuk gemaakt op Ferrings merkrecht. Voor gebruik van eens anders merk in misleidende reclame-uitingen bestaat immers geen geldige reden terwijl geen nader betoog behoeft dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van Fenings merk.

Ferring BV te Haarlem, eiseres [in kort gedlngl, procureur mr. B.T.M. Stcins lïisschop, advocaat mr. M.E. Wallheimer te Amsterdam, tegen Sc to 0.0 Benelux BV, te 's-Gravenhage, gedaagde [in kort geding], procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. M.C.H.I. van der Dussen te Utrecht. - Partijen., hierna ook resp. Ferring en Serono, zijn beide farmaceutische bedrijven. Zij houden zich onder meer bezig met de marketing, verkoop en distributie van geneesmiddelen, - Een belangrijk product u i t het assortiment van Ferring is Menogon, een hormoonpreparaat dat wordt gebruikt bij onvruchtbaarheidsbehandelingen. Ferring heeft dit product begin 1997 op de Nederlandse markt geïntroduceerd. - De naam Menogon is op 6 mei 1993 door Ferring als merk gedeponeerd en ingeschreven voor onder meer farmaceutische producten. 1

Beroep ingesteld. Red.

E I G E N D O M

1 8 9

- Op het gebied van de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bestaan op dit moment drie soorten hormoonpreparaten, namelijk hMG (humaan Menopauze Gonadotronne),FSH(foilikelsümulerend hormoon) en recombinant-FSH. hMG wordt bereid uit urine van postmenopauzale vrouwen. Menogon behoort tot de hMG-productgroep. Evenals hMG is FSH een urinair preparaat, dat evenwel cen grotere concentratie van het betreffende werkzame bestanddeel (hormoon) bevat. Het onder het mcrkMctrodin HP door Serono verhandelde prepataat is er een voorbeeld van. Daarentegen is r-FSH een hormoonpreparaat dat via een DNA-recombinanttechnïck wordt vervaard igd. Tot die groep behoort Gonal-F, een product van Serono, - Zowel Menogon als Metrodin HP en Gonal-F worden toegepast bij in-vitro-fcrtilisaticbchandelingen (IVF). - Menogon wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars; voor Metrodin HP en Conal-F dient te worden bijbetaald. - in 1995 heeft Serono Metrodin HP op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Begi n 1997 volgde de introductie van Gonal-F. Tegelijkertijd heeft Serono haar oudere hMG-product (Pcrgonal) uit de markt genomen. - In het kader van een promotiecampagne voor deze producten heeft Serono begin november 1997 achtereenvolgens twee mailings aan al Ie gynaecologen en gynaecologen in opleiding in Nederland gezonden - De eerste mailing bestond uit een advertentickaart met de koptekst 'ZOU U VOOR EEN BEHANDELING VAN DERTIG JAAR GELEDEN KIEZEN?'. De tweede mailing, behelsde wederom een advertentiekaart, nu met als koptekst 'NIEMAND 1IOEFT VOOR EEN BEHANDELING VAN 30 JAAR GELEDEN TE KIEZEN!'. üeze kaart ging vergezeld van een begeleidende brief aan de gynaecologen en een (door de gynaecoloog aan de patiënt ter hand te stellen) informatiebrief voor patiënten en apothekers waari n uitleg werd gegeven over een door Serono in het leven geroepen systeem volgens welk Serono het niet door de zorgverzekeraars vergoede gedeelte van de kosten van haar preparaten voor haar eigen rekening neemt. Op de kaart van de eerstgenoemde mailing waren drie foto's met resp. de jaartallen 1965, 1995 en 1997 en de aanduiding 'onzuiver', 'zuiver' en 'puur' afgebeeld. Onder de foto met het jaartal 1965 en de term 'onzuiver' werd het product Menogon als voorbeeld van een hMG-product genoemd. Bij de foto's '1995/zuiver' en '1997/puur' prijkten, als voorbeelden van uFSH en r-hFSH de merkproducten Metrodin HP en Gonal-F van Serono. Voorts stonden bij elke foto cijfermatige gegevens vermeld betreffende de percentages werkzaam bestanddeel, vreemde eiwitten en zwangerschappen per gestarte cyclus bij TVF, alsmede gemiddeld benodigde aantal ampullen bij TVE, telkens van de respectieve producten. - Op de tweede advertentickaart kwamen de foto's '1965/ onzuiver' en '1995/zuiver' nogmaals voor, wederom met vermelding van hMG en u- FSH, alsmede de merken Menogon en Metrodin HP. - Omstreeks 1 en 6 december igg7 heeft Serono wederom mailingcn aan dezelfde groep artsen gezonden, bestaande in een kaart op As-formaat, voorzien van de groot gezette teksten 'METRODIN HP NU ZONDER BIJBETALING' en 'ADVISEERT U UW PATIËNTEN Al. ZUIVER?'. - Tenslotte heeft Serono omstreeks 1 o december 1997 de laatstbedoelde kaart, als inlegvel op A4-formaat, doen bijsluiten in het decembernummer van het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie.

1 9 O

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

De vordering, ie gronden daarvoor en het verweer

(...) Beoordelingvan het geschil Misleidend / denigrerend?

ï Ferring acht de eerste twee ad vcrtcntickaarr.cn uit de reclamecampagne van Serono denigrerend ten opzichte van haar middel Menogon en daarnaast misleidend in de zin van art. S: r 94 BW, en wel ten aanzien van de vergelijking van Metrodin HP met Menogon. Zij wijst in het bijzonder op de in de kaarten vervatte suggestie als zouden hMG-preparaten als Menogon uit 1965 stammen en verouderd zijn en, door het gebruik van de term 'onzuiver', inferieur, alles in strijd met de werkelijkheid. De misleiding schuilt volgens Ferring voorts in de eerste kaart vermelde vergelijkende cijfers. 2 Bij de beoordeling van de gewraakte reclamecampagne dient te worden vooropgesteld dat het hier gaat om vergelijking van niet slechts productsoorten - TiMG-prcparar.cn tegenover uFSH-prcparatcn, die de doelgroep van gynaecologen overigens waarschijnlijk toch al op de respectieve producten van partijen zal betrekken- maar (mede) om individuele vergelijking van de met hun merknaam aangeduide prodLtcten van Ferring en Serono. Voor dergelijke reclame-uitingen gelden strengere normen dan voor uitingen die slechts op het eigen product betrekking hebben. Bovendien moet aan reclame voor geneesmiddelen in het algemeen al de eis worden gesteld dat de daarbij verstrekte feitelijke informatie juist is en zo is ingericht dat voorkomen wordt dat ondanks de juistheid van de verschafte gegevens een verkeerd beeld van het middel wordt gewekt. 3 Serono - op wie, ingevolge het bepaalde in art. 6:195 BW de bewijslast rust van de juistheid van de door Ferring bestreden cijfers - heeft zich ter adstructie daarvan beroepen op enkele wetenschappelijke publicaties, met name op die van Daya, BcrghcnRamazan Mercan. 4 In de eerste plaats moet dienaangaande worden vastgcsrcld dat bij het beroep op die onderzoeken vraagtekens geplaatst kunnen worden, naar Ferring aannemelijk heeft gemaakt. Zo berusren de vermelde percentages werkzaam bestanddeel en vreemde eiwitten op publicaties die afkomstig zijn uit, dan wel zijn uitgelokt door het concern waarvan Serono deel uitmaakt (prod. 5, 6, 9 en 10 van Serono); voorts blijkt de beweerde gemiddelde hoeveelheid benodigde ampullen niet rechtstreeks uit dedaartoe ingeroepen publicatie (Ramazan Mercan, p. 1887) af te leiden. Bovendien blijken andere onderzoeken, zoals die van Söderström en Westergaard (prod. 16 en 18 Ferring), gunstiger cijfers voor het percentage zwangerschappen en het gemiddeld aantal benodigde ampullen te laten zien. 5 Juist om te beletten dat de uitkomsten van dergelijke, in zoverre voor discussie vatbare studies vvorden aangewend voor daardoor misleidend te achten vergelijkende reclamemededelingen, wordt voorshands geoordeeld dat van individueel vergelijkende reclame voor geneesmiddelen verlangd mag worden dat zij voldoet aan de eis, ontleend aan het door de met het toezicht op de naleving van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame belaste Raad voor de GeneesmiddelenaanprijzingCRGAJdaarvoor ontwikkelde criterium, dat de juistheid van de voor de vergelijking gehanteerde gegevens bevestigd wordt door ten minste één, volgens wetenschappelijk aanvaarde normen uitgevoerde, rechtstreeks vergelijkend onderzoek, waarvan de volledige onderzoeksgegevens zijn gepu-

E I G E l\ D O M

17

M E I

1 9 9 9

bliceerd of anderszins voor een ieder toegankelijk en dat de claims niet worden weersproken dooide resul taten van andere, aan de gestelde criteria beantwoordende onderzoeken. Weliswaar is de RGA, zoals Serono heeft betoogd, een instelling van de farmaceutische branche-organisatie (Ncfarma) waarvan zij geen lid is, en is de Gedragscode Geneesmiddelenreclame uit diezelfde bron afkomstig, doch de omstandigheid dat vrijwel de gehele branche zich aan die gedragscode en de beslissingen van de RGA gebonden weet, en gelet op de zin die het stellen van de genoemde eis heeft - naar ook de onderhavige campagne weer leert -, moet het individueel vergelijkend adverteren zonder dat aan de omschreven norm voldaan is, als misleidend en mitsdien onrechtmatig worden beschouwd. Dat daarover onder vigeur van de Europese Richtlijn inzake misleidende en vergelijkende reclame zoals die op 6 oktober 1997 is vastgesteld en d ie in de loop vanher jaar 2000 geïmplementeerd zal moeten zijn -, anders zou moeten worden geoordeeld valt daaruit niet af te leiden en is door Serono ook niet gesteld. 6 Aan de zojuist geformuleerde norm voldoen de gewraakte reclame-uitingen van Serono niet, nu cen (rechtstreeks) vetgelijkcnd onderzoek niet is overgelegd. De door Serono ingeroepen 'meta-analyse' van Daya voldoet niet aan de gestelde eisen, aangezien die nu niet het resultaat van een rechtstreeks vergelijkend onderzoek inhoudt. 7 De beide advertentiekaarten zijn derhalve naar het voorlopig oordeel van de president te beschouwen als misleidende mededelingen in de zin van art. 6:194 BW. S Daarenboven is de inhoud van alle drie adverten tickaa ttcn (en de op de laatste gebaseerde advertentie in het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie) ook in zoverre onrechtmatig te achten dat de in de kaarten gebruikte teksten 'Zou u voor een behandeling van dertig jaar geleden kiezen?', 'Niemand hoeft voor een behandeling van 30 jaar geleden te kiezen!' en 'Adviseert u uw patiënten al zuiver? afbrekend en den igrerend worden geoordeeld. De eerste twee teksten suggereren im mers, zeker in samenhang met de vermelding van het jaartal 1965, duidelijk - als retorische vragen - dat hMG-prcparatcn zoals het met name genoemde Menogon niet alleen oud zijn ten onrechte, overigens, omdat Menogon immers eerst in 1997 is geïntroduceerd doch ook verouderd en daarmede inferieur aan de preparaten van Serono. Ook de detde geciteerde zin suggereert - met een woordspeling - dat de arrs die niet een modern middel als Metrodin HP voorschrijft, onjuist adviseert en zijn werk dus niet goed doet. Daarmede wordt geappelleerd aan de bij menig arts mogelijk bestaande vrees dat hij niet 'bij de tijd is'. Uit geen enkel stuk blijkt evenwel dat de hMGpreparaten inderdaad niet meer van deze tijd zijn. Het tegendeel blijkt u it de recente toelating van Menogon en de door partijen besproken omstandigheid dat de minister voor de nieuwe preparaten geen eigen vergoedingslimiet heeft toegekend omdat de Ziekenfondsraad geen klinisch relevant verschil tussen de nieuwe middelen en de hMG-preparaten heeft kunnen vaststellen. Merkinbreuk?

9 Voor zover het bepaalde in art. 37A Benclux-Mcrkcnwct ook ziet op de bevoegdheid van de president in kort geding, is de president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering, nu gedaagde in het arrondissement 's-Gravenhage gevestigd is.

17

M S I

* 9 9 9

B I J B L A D

I N D U S T B I Ë L E

i o Gegeven n et li i ervoo r weergegeven oordeel omtrent het misleidend en denigrerend karakter van de advertentiekaarten, heeft Serono, door de vermelding van het merk Menogon in de twee eerste kaarten, inbreuk gemaakt op het merkrecht van Ferring, zulks ingevolge het bepaalde in art 13A lid 1 onder d van de Benelux-Merkenwet. Voor gebruik van een anders merk in misleidende reclame-uitingen bestaat immers geen geldige reden in de zin van die wetsbepaling, terwijl geen nader betoog behoeft dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk van Ferring. Ook hiervoor geldt dat de in r.o. 5 genoemde Europese richtlijn daarin geen verandering zal teweegbrengen. Overige gronden

11 Ferring heeft de mailings ook nog op andere punten als in strijd met verschillende voorschriften bestempeld, zoals wegens het ontbreken van prijsaanduidingen en de 'JU-tckst'. Nu dcadvertentiecampagne reeds om de vorenvermelde redenen onrechtmatig is geoordeeld, zal daaraan in dit kort geding verder voorbij worden gegaan. Aangaande de gestelde misleiding van patiënten en apothekers op het punt van de duur waarvoor de vergoedingsregeling zal gelden, wordt daarbij nog overwogen dat het achterwege laten van de mededeling daaromtrent in de brieven voor de apothekers en patiënten niet zo ernstig wordt geacht dat daaraan thans een voorziening behoort te worden verbonden, nu de keuze voor het preparaat door de arts wordt gemaakt.

E I G E N D O M

RECTIFICATIE Geachte mevrouw/heer, Begin-novemberigg/hebbenwij uinhetkadervaneen reclamecampagne twee mailings toegezonden betreffende ons preparaat Metrodin HP. De eerste mailing ging vergezeld van een advertentiekaart met de koptekst "Zou u vooreen behandeling van 30 jaar geleden kiezen?', de tweede van een advertentiekaart met de koptekst 'Niemand hoeft voor een behandelingvan 30 jaar geleden te kiezen!' Bij vonnis van 14 januari 1998 heeft de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhagc in kort geding geoordeeld dat deze advertentiekaatten op onrcchtinatigcwijzedenigrerendzijn tegenover de producenten van hMG-preparaten. Bovendien heeft de. president geoordeeld dat de in de eerste mailing opgenomen vergelijkende cijfers tussen producten uit de hMG-groep enerzijds en de u-FSH- en de r-h'SH-groepen anderzijds misleidend zijn, omdat die vergelijkende cijfers onvoldoende bevestigd worden door de resultaten van wetenschappelijk, rechtstreeks vergelijkend onderzoek. Daarnaast hebben wij daarbij inbreuk gemaakt op het merk Menogon door zonder toestemming van de merkhouder, FerringBV, dat merk in de advertentiekaarten te vermelden. De president heeft ons opgedragen u deze rectificatie te zenden en u te verzoeken het bedoelde reclamemateriaal te vernietigen Hoogachtend,

Conclusie

De directie van

12 Ferring heeft voldoende belang bij de onder A en B gevorderde bevelen, in voege als na te melden. Ferring heeft voorts voldoende belang bij een rectificatie langs dezelfde weg die de mailings van Serono zijn gegaan (vordering DJ; nu vaststaat aan wie dat materiaal gezonden is geweest, kan vordering C dienovereenkomstig worden aangepast. Voor een bevel tot plaatsing van een advertentie als gevorderd onder E vindt de president geen aanleiding, evenmin als voor de door Serono bepleite matigi ng van de dwangsom. I Ier gevorderde voorschot op de schadevergoeding zal niet worden toegewezen, nu niet aanncmcl ijk is dat de opgevoerde kosten van rechtsbijstand in substantiële mate buiten het bereik van art. 56 Rv vallen. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Serono in de proceskosten te worden verwezen.

Serono Benelux BV

Beslissing

De President: A Verbiedt Serono om reclame-uitingen als de in dit kort geding misleidend en/of denigrerend geoordeelde openbaar te maken, dan wel reclame-uitingen die anderszins misleidend of jegens Ferring denigrerend zijn; B Verbiedt Serono ieder gebruik van eiseresses merk Menogon in reclame-uitingen als onder A bedoeld, dan wel dat merk anderszins te gebruiken zonder geldige reden in het economisch verkeer op een zodanige wijze dat daarmede afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van dat merk; C Beveelt Serono om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan alle gynaecologen en gynaecologen in opleiding in Nederland een brief te zenden van uitsluitend de navolgende inhoud en een afschrift daarvan, alsmede van de verzendlijst van die brief, te doen toekomen aan de raadsman van Ferring:

D Bepaalt dat Serono een dwangsom zal verbeuren van ƒ 10.000,- voor elke keer of voor elke dag - zulks ter keuze van Ferring dat zij een of meer van de haar bij dit vonnis opgelegde verboden of het haar opgelegde bevel mocht overtreden; E Veroordeelt Serono in de kosten van het geding, aan de zijde van Ferring tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 370,- aan griffierecht, ƒ 72,56 aan verschotten en op ƒ 2.500,-voor salaris van de procureur. F Verklaartdit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; G Bepaalt dat Ferring (tenzij zulks reeds eerder door Serono mocht zijn gedaan) binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of gedaagde inbreuk maakt op voormeld merkrechtvan Ferring en dar, indien zij zulks nalaat, het merkrechtelijke verbod uit dit vonnis zal zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken. H Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

B I J B L A D

B O E K A A N

K O N

I N D U S T R I Ë L E

D I G I

Marie-Christinc Janssen c.d., Intellectuele rechten in de informatiemaatschappij. ISBN 2-8U27-1211-X. Brussel, Ets. Émile Bruylant, 1998, 272 blz. Prijs: 2300 BEF Het vijftiende deel in deseriedie de Katholieke Universiteit Leuven, en met name het Centrum voor Intellectuele Rechten (CIR) het licht laat zien, heeft als thema 'het internet'. In het boekje komen negen auteurs aan bod, die een keur van aspecten behan-

B

E I G E N D O M

17

M E I

G E N

1 9 9 9

MM

delen op het gebied van auteursrecht en Industriële Kigcndom. Voor iemand die zich begint te oriënteren op intellectuele eigendomsvraagstukken betreffen de electronische snelweg is het zeker een interessant boek, zij het dat -gezien de snelle ontwikkeling - de bijdragen snel gedateerd zidlen zijn. J.d.H.

E R I C H T E N

Ideële reclame ltan door de Reclame Code Commissie worden getoetst op grond van subjectieve normen zoals goede smaak en liet fatsoen Met ingang van 3 r maart 1999 kan de Reclame Code Commissie (RCC) klachten over reclame die denkbeelden betreffen toetsen op grond van alle artikelen die zijn opgenomen in de Nederlandse Reclame Code. Tot voor kort was de RCC bevoegd ideële reclame slechts te beoordelen op strijd met de wet, de waarheid, misleiding en nabootsing (artikel 16 oud). In de praktijk komt dat hierop neer dat de RCC klachten over reclame campagnes die denkbeelden propageren en die voor het eerst worden geopenbaard na 31 maart 1999 aan een volledige toets kan onderwerpen. Niet gewijzigd is de bevoegdheid van de Reclame Code Commissie om in klachten over reclame waarin denkbeelden (= ideële reclame) worden gepropageerd uitsluitend een vrijblijvend advies te geven.

OF

F IC

I Ë L E

De achtergrond van deze wijziging in de Nederlandse Reclame Code is dat in de loop der jaren verandering is gekomen in de wijze waarop ideële reclame onder de aandacht van het publiek wordt gebracht. Wil de reclame Code Commissie beter kunnen voldoen aan de behoefte van het publiek en het adverterend bedrijfsleven dat dient de RCC bevoegd te zijn een oordeel te kunnen geven over subjectieve normen zoals goede smaak, farsoen enz. Deze wijziging en nog enkele nadere wijzigingen in de Nederlandse Reclame Code zijn opgenomen in de nieuwe editie van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep maart 1999. Dit boekje en een overziebt van alle wijzigingen zijn door geïnteresseerden aan te vragen bij het secretariaat van de StichtingReclame Code. Voor nadere informatie: mr. P.E.C. Ancion-Kors, tel.: 020-6960019. (Persbericht, 9 april 1599)

M E D E D

Sluiting Bureau I. E. Het Bureau voor de Industriële Eigendom is op maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) voor het publiek gesloten. (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooitaad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom.)

Iran heeft op 12 december 1998 het Verdrag zoals herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en nadien gewijzigd op 28 september 1979 (Trb. 1974, zzs en 1980, 31) geratificeerd. De Stockholmse tekst van het Verdrag is voor Iran in werking getreden op 12 maart 1999. Schikking van Madrid en Protocol

In verband met het afscheid van de heer mr. W. Nccrvoort, ondervoorzitter van de Octrooiraad, zal de openbare leeszaal op donderdag 27 mei 1999 vanaf 14.00 uur voor het publiek gesloten zijn.

Tot het Protocol van 27 j uni 1989 bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken zoals herzien te Stockholm (l'rb. 1990,44) is Oostenrijk toegetreden op 13 januari 1999. Het Protocol is voor Oostenrijk op 13 april 1999 in werking getreden.

Verdrag van Parijs

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT)

Papoea Nieuw Guinea is op 15 maart ïggg en Ecuadot op 22 maart 1999 toegetreden tot de het Verdrag van Parijs tot bescherm ing van de industriële eigendom van 20 maart rB83,herzien te Stockholm op 14juli 1967 en nadien gewijzigd op 28 september 1979 (Trb. 1974,225 en 1980,31). Het Verdrag zal voor PapocaNicuw Guinea op isjuni ig99cnvooi'Ecuadorop 22 juni 1999 in werking treden.

De Verenigde Arabische Emiraten zij n op 1 o december 1998 en Zuid-Afrika is op 16 december 1998 toegetreden tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington 19 juni 1970 (Trb. 1973,20, laatstelijk 1999,33). Het Verdrag is voor de Verenigde Arabische Emiraten op 10 maart 1999 en voor Zuid-Afrika op 16 maart 1999 in werking getreden. Zuid Afrika acht zich niet gebonden aan art. 59 van bet Verdrag.

Sluiting Leeszaal Bureau I. E.