Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 16 december 1999, 67e j a a r g a n g, nr. 12

U I T G A V E

V A N

H E T

U R E A U

V O O R

DE

I N D U S T R I Ë L L

F IG E N D O M

16 december 1999, 67e j a a r g a n g , nr. 12

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

I N H O U D Jurisprudentie

aannemelijk; mogelijkheid van verbod vóór daadwerkelijk gebruik van het teken).

Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 121 Rechtbank 's-Gravenhage, 13 nov. 1996, Nedap; Hokofarm (geen octrooiinbrcuk na desbewustheid, dus wel gronden voor verbod, niet voor schadevergoeding; beschermingsomvang; geen equivalentie; desbewustheid o.g.v. Franse procedure niet aangenomen). Nr. 122 Hof's-Gravenhage, 7 nov. 1996, Van Riet Machine- en Transporrwcrktuigfabrick/Rapistan (gevonden oplossing lag niet voor cle hand, hoewel toegepaste maatregelen op zichzelf bekend waren; toegepaste transportbanden met zwenkwiden cqu i valcn t aan rollen volgens her octrooi). Nr. 123 Hof's-Gravenhage, 5 dec 1996, Van Riet Machine-en Transportwcrktuigfabriek/Rapistan (niet voor de hand liggende combinatie van maatregelen; wezenlijke maatregel in aanhef conclusie; geen inbreuk uu deze maatregel niet is toegepast). Nr. 124 Rechtbank 's-Gravehhage, 9 dec. 1998, Aerzener Maschincnfabrik e.a./Madtinefabriek G. Naaktgeboren (combinatie van twee bekende maatregelen zonder plus-effect niet inventief; nietigverklaring octrooi; executie k.g.-vcrbod onrechtmatig). 2 Merkenrecht Nr. 125 Ucchtbank 's-Gravenhage, 28 april 1999, Egidio Galbani/De Lucia Ttalienischc Fcinkostspczialitaten (aanduiding 'Santa Lucia' slechts ondergeschikt gebruikt i n combinatie met andere tekens; geen gebruik als merk, ondanks vermelding ®; recht op woordmerk vervallen; aanduiding 'Santa Lucia' mist onderscheidend vermogen nu klaarblijkelijk iedere mozzarella van Gal bani deze aanduidingkrijgt; verwarring tussen de beeldmerken niet aangenomen). Nr. i26Hof's-Gravenhage, 5juli i999,Unilever/Raisio Yhryma c.a. (overeenstemming tussen 'Bccel' en 'Benecol' betrekkelijk gering; relativeringsoortgclijkhcid door hogere prijs en bijzondere hoedanigheid 'Benecol'; (in)direct verwarringsgevaar niet

Nr. 12/Pres. Rechtbank Almelo, 11 maart 1999, Cranston Print Works e.a./LeSuh (V.l.P.-stoffen niet met toestemming in EER in het verkeer gebracht; gedaagde niet te goeder trouw). 3 Auteursrecht Nr. 128 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 24 maart 1999, B&B Italia/Sedere (meubclmodcl 'Harry' is oorspronkelijk ontwerp; totaalindruk 'Carré' overeenstemmend, ondanks ondergeschikte verschillen). 4 Onrechtmatige daad Nr. 129 Hof's-Gravcnhagc, 11 maart 1999, Tro Badge Int./NFL Properties Europe (merklicenric-ovcrccnkomst; afbreken onderhandelingen over verlenging in strijd met redelijkheid en bil] ijkhcid; schadevergoeding toegewezen). Nr. 130 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 7 april 1999, C.F. de la Haye/Kon. Auping (verplichting tot naamsvermelding ontwerper cf. overeenkomst, ook in promotiemateriaal; art. 50,6TRIPs niet toepasselijk). Boekbesprekingen B. 1'onet, De bescherming van benamingen van oorsprong, geografische aanduidingen en herkomstaanduidingen; een juridische analyse naar BelgischjFrans.NederlaiidSyEuropeesen internationaal recht, i9g8,bcsprokendoorjhr. mr.J.L.R.A.Huydecoper(blz. 514/5). Officiële mededelingen Sluiting Bureau 1. E. - Personeel. -Register van Octrooigemachtigden. -Examen rasp. proeve voor octrooigemachtigde. -Prijsverhoging abonnementen. Raadplegen Epoquc-bcstandcn

4 7 4

B I J B L A D

I N D U S T R I F I F

F I G t N U O M

16

Q E C E M B E B

1 S 9 )

C O L O F O N

Vew/Hj/zf maandelijks, rond de i6e Abonnementsprijs: NLG 165,- per jaar met inbegrip van het jaarregisier; aan abonnees buiten Nederland wordr NLC 50, per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer NIG 16,50 Nieuwe abonnementen: gaan in bij bet begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnee» worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, ie worden gericht aan de administratie Beëindiging ahonnsmmr. door schrifrelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt her abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële higendom, Patentlaan z, Postbus 5820, s o f a » Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 66 55 Rabobank Bankrekeningnummer 19z3.z4.179 Overname, publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgevingtm drukiSdu Grafisch Bedrijf bv, Den Haag f;

Auteursrecht voorbehouden

Erc-voorzitter van de redactie: prof. mr.E.A. vanNieuwenhoven Helbach Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mevr. mr. drs. N. Hagemans dr.J.HJ. denHarrog jhr. mr.J.L.R.A.Huydecoper mr. P. Nclcman prof. mr. C.J.J.C, van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr.J.H. Spoor mr, P.J.M. Sldnhauscr prof. mr. D.W.F. Verkade mr. ir. J.H.F. Winckels Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan hei Max-Planek-Institut, München) S. Mandel (Conseiller, Cour d'Appel de Paris) II. Laddic (mr. Justicc, Iligh Court Londou) Redactiesecretaris: mr. J.L. Driessen Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (/.H.) Telefoonnr. (070) 398 63 73 Telefax (070) 398 65 30

16

D E C E M B E R

1 0 9 3

B I J H L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

4 7 5

J U R I S P R U D E N T I E Nr. 121 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenliage, 13 november 1996" (veevoeder- en sensor-installatie) Mrs. E.J. Ntimann, J.H.P.J. Willems en Chr.A. J.F.M. Hensen AU. 30, lid 2 ROW(1910) Niet isgeblekenvaninbreukophetNeikrlandseoctrooi 176.404. Wel is in het verleden sprake geweest van inbreuk op hst Nederlandse octrooi 184404, doch niet meer na de desbewustheidsdatum zodat welgronden aanwezig zijn vooreen verbod doch niet voor de gevorderde schadevergoeding met nevenvorderingen, De op de buitenlandse octrooien gebaseerde vorderingen moeten worden afgewezen. [Octrooi 176.404] De formuleringen vanhetoctrooischrifikunnendedeskuniigeskchts tot de conclusie leiden dat met 'vaste tussenpozen' wordt gedoeld op een aantal aaneengesloten binaire bits die dienst doen als 'cnergieoverdrachtsblokken' en in beginsel op dezelfde wijze kunnen voorkomen in de signalen van alle detectieplaatjes en als zodanig dan ook juist geen onderdeel vormen van de individuele codes. Er is weliswaar in het Flokofarm-signaa! wei sprake van vaste perioden gedurende welke de resonantiekring resoneert en dus energie aan het ondenragingsveldonttrekt, doch dezeperioden maken deel uitvan de uitgezonden code en zijn dus geen 'vaste tussenperioden' als boven beschreven. [Octrooi 184.404] In de dooreiseres voorgestane uitleg zou uil ha kenmerk van de conclusie een maatregel worden weg-geïntcrprctccrd. Dat kan niet worden aanvaard omdat het in casu in strijd zou zijn met een redelijke rechtszekerheid voor derden. Dat geldt temeer nu deze maatregel blijkens het overlegde verkningsdossier bij de verlening van het octrooi van wezenlijke betekenis is geacht ter afbakeningvan de stand der techniek. Voorzover eiseres heeft bedoeld te betogen dat sprake zou zijn van equivalentie moet die stelling dan ook wotden verworpen. Art.43, lid 2ROW (1910) De rechtbank is van oordcel dat de Franse procedure geen grond geeft voor het aannemen van desbewustheid bij f lokofarm omdat enerzijds de formulering van hei Franse octrooi niet onbelangrijk ruimer is dan die vanlKiUtigkuzeNedeHandse octrooi terwijlbovendieninFrankrijkaanvankelijkde nietigheid van het octrooi was uitgesproken, welke uitspraak eerst bij arrest van het Cour d'Appèl de Paris van n mei'19.93 isherroepen. Hokofarm kan dus pas desbewust worden geacht vanaf dertig dagen na het dcs'oewustheidsexploit. NV Nederlandse Apparatenfabriek NEDAP te G roenlo, eiseres, procureur mr. G.M.H. Hoogvliet, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam, tegen Hokofarm BV te Emmcloord, gedaagde, procureur jhr. mr. J.L.R. A. Huydccopcr. a Tussenvonnis Arrondissementsrechtbank re 's-Gravenhage, 20 april 1994 (mrs. E.J. Nuinann, J.H.P.J. Willems en S. Clement)

1

Beroep ingetrokken. Red.

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken van het geding, te weten een beschikking van de President van deze rechtbank ex art. 145 Rv gedateerd i4Januari 1993, de dagvaarding van 19 januari 1993 en de zakelijk daarmee overeenstem mende conclusie van eis (met producties 1 t/m 14), de conclusie van antwoord en de door eiseres ter gelegenheid van depleidooien overgelegde producties 15 t/m 17, bij nagekomen schrijven overeenkomstig een ter zitting gemaakte afspraak nog aangevuld met de vcrlcningsdossiers der beide na te noemen octrooien, alsmede met het oppositiedossier inzake het octrooi 176.404. Partijen hebbenhun standpunten doen bepleiten ter terechtzitting van 17 december 1993» eiseres door haar advocaat en gedaagde door haar procureur. De pleitnotities bevinden zich bij de processtukken. Rechtsoverwegingen Defeiten 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken alsmede op grond van dein zoverre niet weersproken i nhoud van overgelegde stukken, staat tussen partijen het navolgende vast; 1.1 Eiseres, verder te noemen: Ncdap, is rechthebbende op het Nederlands octrooi 176.404, dat haar met prioritcitsdatum 1 november 1976 op 12 september 1987 is verleend voor een detecticplaatjc voor een elektromagnetisch identificatiestelsel. 1.2 Conclusie 1 van dit octrooi luidt: Detecticplaatjc voor een elektromagnetisch identificatiestelsel, welk detectieplaatje een uiteen spoel en een condensator bestaande resonantieketen omvat, die in bedrijf via gclijkrichtorganen voedingsspanningkan verschaffen aan actieve digitale codeermiddelen voor het aan een uitgang daarvan opwekken van een instelbaar codesignaal, waarbij de uitgang van de codeermiddelen is verbonden meteen schakelorgaan en waarbij de codeermiddelen zodanigzijn ingericht, datde code herhaaldelijk, doch met vaste tussenpozen, gedurende welke het schakelorgaan niet wordt bekrachtigd, wordt opgewekt, m e t het kenmerk, dat het schakelorgaan zodanig met de resonanticketen is gekoppeld, dat defiequentkbepalende eigenschappen van de resonantieketen in bedrijf onder invloed van de codeermiddelen worden gevarieerd, en dat de vaste tussenpozen een duur hebben die voldoende lang is om de voor de voedingsspanning vereiste energie uit het elektromagnetisch veld te kunnen betrekken,

1.3 (-) 1.4 Hokofarm brengt detectieplaatjes voor een elektromagnetisch identificatiestelsel in netverkeer die beantwoorden aan het navolgende dooi' Ncdap daarvan vervaardigde schakelingsschema: [niet overgenomen. Red.\ 1.5 Ncdap is bovendien gerechtigd tot het Nederlands octrooi 1S4.404, haar verleend op 17 juni 1989 voor een inrichting voor liet voeren van vee. 1.6 De enige conclusie van het sub 1.5 bedoeld octrooi luidt: Inrichting voor het voeren van ree, voorzien van een kopinsteekopening via welke het vee het voer tot zich kan nemen, van een toevoerinrichting voor het voer, van een nabij de kopinsteekopening aangebtachte klep of schot en van bedieningsmiddekn, die de klep of het schot relatief ten opzktitc van het voer vanuit een eerste stand, waarin het voer niet bereikbaar is, in een tweede stand, waarin het voer wei bereikbaar is, kunnen

•17 6

B I J B L A D

I M D U S T H I L I E

E I G E N D O M

6

D E C E M B E R

1 9 9 9

brengen en na een voorafbepaakle tijd weer in de eerste stand terugbrengen, met het kenmerk, dat de afmetingen van de kopinsteekopening geschikt zijn voor het telkens toelaten van één kop en dat de toevoerinrichting een doseerinrichting omvat, die aanspreekt op de aanwezigheid van een gekozen exemplaar van het vee, waarbtj de voomfbepaalde tijd wordt bepaald door de hoeveelheid gedoseerd voer en de opnametijd daarvoor door het gekozen exemplaar van liet vee.

veld kan worden betrokken. Inhaarschakelingwordtbij voortduring energie voor voedingsspanning aan hetveld onttrokken, ook tijdens eerder bedoelde'dips'in energie-opname. Dat is ook noodzakelijk omdat haar schakeling niet beschikt over cen of meer reservoir-condensatoren die tussentijds voedingsspanning kunnen leveren aan de codccrmiddelen en/of de schakeling.

1.7 Hokofarm brengt vccvocdcrinrichtingen in het verkeer die voorzien zijn van een kopinsteekopening welke geschikt is voor het telkens toelaten van één kop en die voorzien zijn van een dosceri n richting die aanspreekt op de aanwezigheid van een gekozen exemplaar van het vee.

7 Nedap bepleit ecu zodanige uitleg van de term 'vaste tussenpozen' in de sub ï.z geciteerde conclusie van het octrooi, dat onder de 'vaste tussenpozen' gedurende welke de vereiste energie u i t het elektromagnetisch veld wordt onttrokken (ook) worden verstaan alle binaire bits van de code gedurende welke de schakelaar (25 in figuur 2 van het octrooi) in nier-geleidende toestand staat. Volgens haar maakt het voor het bereik van tle conclusie derhalve geen verschil of de 'vaste tussenpozen' nu telkens voor en na een code volgen, dan wel - mits voldoende lang - deel uitmaken van de ais code te definiëren opeenvolging van binaire bits.

De vorderingen en het verweet 2 Nedap vordert na beperking van haar eis ter gelegenheid van de pleidooien - samengevat -: A een verbod aan Hokofarm inbreuk te maken op het Nederlands octrooi 176.404 en daarmee corresponderende nationale octrooien in Groot-Britrann ie, Duitsland, Frankrijk, België, Canada en de Verenigde Staten van Amerika; J3 cen verbod aan Hokofarm inbreuk te maken op het Nederlands octrooi 184.404 en daarmee corresponderende nationale octrooien in Groot-Brirtannië, Duitsland, Canada en de Verenigde Staten van Amerika; beide vorderingen op straffe van dwangsommen en voorzien van overige nevenvorderingen; C veroordeling van Hokofarm tot schadevergoeding of tot wi ns tafd lacht, zulks ter keuze van Nedap. 3 Zij stelt daartoe dat Hokofarm onder de naam Farmcontrol detecticplaatjcs op de markt brengt die inbreuk maken op het octrooi nr. 176.404 en dat Hokofarm zich van die inbreuk bewust is sedert in ieder geval 7 april 1989 terwijl Hokofarm veevoederinrichtingen in het verkeer brengt die inbreuk maken op het octrooi 184.404 terwijl Hokofarm zich van die inbreuk formeel desbevvust is sedert het aan haar uitgebrachte exploit d.d. 24 september 1992. 4 Hokofarm voert gemotiveerd verweer. Beoordeling Het deteaieplaatje 5 Hokofarm heeft niet betwist dat het door haar in het verkeer gebrachte detectieplaatjc beantwoordt aan het sub 1.4, weergegeven schakelschema. Zij betwist echter dat deze detectieplaatjes inbreuk maken op het octtooi 176.404. Allereerst betwist zij dat bij haar dctcctieplaatjes is voldaan aan het kenmerk dat de frequentiebepalende eigenschappen van de resonantieketen worden gevarieerd onder invloed van de codecrmiddclcn. Zij srelt dat de frequentie-eigenschappen van de door haar toegepaste resonantieketcn ongewijzigd blijven zodat die resonantieketen ook voortdurend blijft resoneren - en dus energie b1 ijft absorberen - zolang de keten zich bevindt in een elektromagnetisch veld van de juiste frequentie. In de door haar toegepaste schakeling treedt slechts een 'dip' op in de energieopname van de resonantieketen, welke opname echter niet tot nul wordt teruggebracht. Deze 'dip' is bij de bron van het veld detecteerbaar. 6 Volgens Hokofarm is het in haar schakeling ook niet zo, dat sprake is van vaste tussenpozen gedurende welke de voor voedingsspanning vereiste energie uit het elektromagnetisch

8 Naar het oordeel van de rechtbank moet die stelling van Nedap worden verworpen. Allereerst spreekt het octrooi schrift over waarbij de codeermiddel.cn zodanig zijn ingericht, dat de code herhaaldelijk, doch met vaste tussenpozen, gedurende welke het schakelorgaan niet wordt bekrachtigd, wordt opgewekt, (pag. 1 regels 7 tot 9) en over de vaste tussenpozen, gedurende welke de code niet wordt uitgezonden (pag. 1 regel 32). Deze woorden zullen bij de lezende deskundige vakman de indruk wekken dat de bedoelde tussenpozen geen onderdeel uitmaken van de code zelf, zulks in tegenstelling tot de door Nedap bedoelde bits. Hij zal in die mening worden gesterkt doordat het octrooischrift verder zegt dat in het Amerikaanse octrooischrift 3-855-592 waarvan wordt afgebakend ... de tussenpozen... een gevolg zijn van het ten dele benutten van de codecapaciteit van de codeermiddelen. Zou deze geheel benut worden dan treden deze tussenpozen in principe niet meer op. Hij de uitvinding is de duur van de tussenpozen bewustzodanig gekozen'datvoldoende, energie uithetondervragingsvcld kan worden betrokken, (pag. 1 regels 41-44). Voorts zegt het octrooi op pag. 2 regel 56 en volgende: Hierdoor wordt bewerkstelligd, dat slechts gedurende bepaalde tijdintcrvallen, tn dit geval als het signaal D laag is, een gecodeerd signaal wordt uitgezonden. liet belang van deze maatregel zal in het volgende nog blijken, en voorts op pagina 3 regel 16 en volgende: Daar de resonantiekring niet alleen een gecodeerd signaal vormt, doch ook de voedingsspanning voordeeodeermiddelen leven, kan de resonantiekring niette langkortgesloten blijven. Dit is de reden voor de in het bovenstaande beschreven verwerkingvan hetsignaalD, dMbewerkstelligt, datderesonantiekringten minste 50% van de tijd niet is kortgesloten, zodat zogenaamde energieoverdraehtsblokken in het signaal G ontstaan. 9 Naar het oordeel van de rechtbank kunnen deze formuleringen van het octrooischrift de deskundige slechts tot de conclusie leiden dat met 'vaste tussen pozen' wordt gedoeld op cen aantal aaneengesloten binaire bits die dienst doen als 'energicovcrdrachtsblokken' en in beginsel op dezelfde wijze kunnen voorkomen in de signalen van alle dctcctieplaatjes en als zodanig dan ook juist geen onderdeel vormen van de individuele codes. 10 Alvorens verder te beslissen over de vraag of de dctcctieplaatjes van Hokofarm inbreuk maken op het octrooi 176.404 van Nedap acht de rech tbank het gewenst zich door middel van een deskundigenrapport te laten voorlichten over de navolgende vragen:

IS

D E C E M B E R

1 9 9 9

B

J U L A U

I N D U S T R I Ë L E

I Wordt in een detectieplaatje volgens liet onder 1.4 weergegeven schakclschema een schakeling zodanig met de resonantieketen gekoppeld dat de frequentiebepalende eigenschappen van de resonantieketen onder invloed van de codccrmiddelen worden gevarieerd? II Zo neen, wordt dan wellicht ccn effect bereikt dat daaraan gelijkwaardig is en, zo ja, op welke wijze geschiedt dit? III Is uit het onder 1.4 weergegeven schakclschema af te leiden of bij detectieplaatjes die aan dat schema beantwoorden sprake is van vaste tussenpozen, als nader omschreven sub 9, die een voldoende lange duur licbbcn 0111 de voor de voedingsspanning benodigde energie uit het elektromagnetisch veld te kunnen betrekken? IV Indien vraag III bevestigend wordt beantwoord: is er sprake van dergelijke vaste tussenpozen? V Wenst de deskundige verder nog iets op te merken dat voor de beslissing van dit geschil van belang kan zijn? 11 Voor zover van belang vermeldt de rechtbank nog dat haar uit eigen waarneming van deovergelegdevanHokofarm afkomstige plaatjes is gebleken dat de daarop voorkomende geïntegreerde schakelingen ('chips') de navolgende nummers vermelden: HEF 4040BT, H KF 402 iBT (2 x) en HEF 4011BT (2 x), terwijl van een oudere uitvoeringsvorm, die eveneens is overgelegd, de chips de navolgende nummers vermelden: HEF 4021BT (2 x), HEF 4011BT (z x) en HEF 4040 BT. 12 Als deskundige zal de rechtbank benoemen: de heer 5. K II. Dcighton, wonende te Voorschoten en verbonden aan de besloten vennootschap Tcbodin B.V., postbus 16029, 2500 BA 's-Gravenhage. De veevoederinrichting

13 Hokofarm heeft betwist dat de thans door haar in het verkeer gebrachte inrichtingen vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. 14 Allereerst heeft zij gesteld dat bij haar voederinrichtingen de klep steeds open staat en pas dicht gaat als een dier nadert dat geen aanspraak meer heeft op voer, dan wel nadat na een voerverstrekking ccn bepaalde tijd is verstreken. 15 Dat betoog kan Hokofarm niet baten. Naar het oordcel van de rechtbank is een inrichting waarbij de klep zich sluit bij de nadering van een dier dat geen aanspraak heeft op voer equivalent te achten aan een inrichting waarvan de klep zich opent voor een dier dat wel aanspraak heeft op voer. Nedap heeft immers terecht betoogd d at het n iet ter zake doet in welke stand de klep staat indien en zolang geen d ier aanwezig is. 16 Hokofarm betwist voorts niet dat bij haar inrichtingen sprake is van een voorafbepaalde tijd gedurende welke de klep van de inrichting open blijft nadat een voedselversttekking heeft plaatsgevonden. Zij betwist echter wel dat die voorafbepaalde tijd zou worden bepaald onder i nvlocd van het gekozen exemplaar van het vee: bij haar inrichtingen is die tijd wel instelbaar doch dan verder voor ieder exemplaar van het vee gelijk.

F I G F N D O M

4 7 7

17 Nedap heeft betoogd dat zulks niet ter zake doet omdat in elk geval de dosering van het voer individueel bepaald kan worden. VolgensNedap valt ookonderde beschermingsomvang van het octrooi een inrichting, waarbij de voedertijd een vast gegeven is doch aan de hand van de vreetsnelheid van het betreffende dier de per keer gedoseerde hoeveelheid voer wordt bepaald. Ook dan is volgens Nedap sprake van een inrichting waarbij de voorafbepaalde tijd wordt bepaald door de hoeveelheid gedoseerd voer en de opnametijd daarvoor door het gekozen exemplaar vanhet

vee in de zin van het octrooi. 18 Die stelling wordt door de rechtbank, gelet op de conclusie van het octrooischrift 184.404, verworpen. Immers is in hetlaatstc geval geen sprake van een voorafbepaalde tijd die wordt bepaald door eerdergenoemde factoren maar is den sprake van een voorafbepaalde hoeveelheid voer die door die factoren wordt bepaald. 19 In de door Nedap voorgestane uitleg zou uit het kenmerk van de conclusie een maatregel worden weg-geïnterpreteerd. Dat kan niet worden aanvaard omdat het in casu in strijd zou zijn met een redelijke rechtszekerheid voor derden. Dat geldt temeer nu deze maatregel blijkens het overgelegde verleningsdossier bij de verlening van het octrooi van wezenlijke betekenis is geacht ter afbakening van de stand der' techniek, voor zover Nedap heeft bedoeld te betogen dat sprake zou zijn van equivalentie moet die stelling dan ook worden verworpen. 20 Nedap heeft echter eveneens betwist dat Hokofarm (tegenwoordig) inrichtingen levert waarbij sprake is van een tijd die, eenmaal ingesteld, voor ieder exemplaar van het vee gelijk is. Nu zijdens Hokofarm is toegegeven dat in het verleden i nrichtingen in het verkeer zijn gebracht waarbij de tijd afhankelijk was van de identiteit van het stuk vee dat voor de inrichting kwam, ligt het naar het oordeel van de rechtbank op de weg van Hokofarm aan te tonen sedert wanneet dat niet meer het geval is. De rechtbank zal Hokofarm overeenkomstig haar aanbod tot dat bewijs toelaten. 21 Op de overige geschilpunten tussen partijen, daaronder met name ook de vraag of en sedert wanneer Hokofarm als desbewust in de zin van art. 43-2 ROW is aan te merken, zal de rechtbank zo nodig in ccn later stadium van het geding terugkomen, Beslissing

De rechtbank: - benoemt tot deskundige de heer S.F.R. Deighton voornoemd met het verzoek in een schriftelijk en gemotiveerd rapport, waaruit zal moeten blijken dat partijen de gelegenheid hebben gehad vragen te stellen en opmerkingen te maken, antwoord te geven op de sub 10 gefotmulccrdc vragen; - bepaalt dat Nedap aan de deskundige zal doen toekomen afschrift vaii alle processtukken; - bepaalt dat de deskundige zijn rapport uiterlijk op 31 mei 1994 ter griffie van deze rechtbank zal deponeren, doch dat hij met zijn werkzaamheden geen aanvang behoeft te maken alvorens door Nedap bij wege van voorschot een bedrag ad ƒ 4.000,is gestort onder de gri Ffiei" van deze rechtbank;

B I J B L A D

I N D U S T H I L L L

- laat Hokofarm toe door getuigen te bewijzen dat en sedert wanneer zij geen veevoederinrichtingen meer levert waarbij sprake is van een voorafbcpaaldc tijd die wordt bepaald door, ondei' meer, het gekozen exemplaar van het vee; - bepaalt dat de getuigen zullen worden gehoord in het paleis van Justitie te 's-Gravenhage aan de Juliana van Stolberglaan nr. 2, ten overstaan van de te dezen tot rechter-commissaris benoemde mr J.H.P.J. Willems op cen door deze nader te bepalen tijdstip na opgave aan hem door de procureur van Hokofarm van de verhinderdata van beide partijen in de maanden juli en augustus 1994; - houdt iedere verdere beslissing aan. b De Rechtbank, enz.

E I G E N D O M

10

D E C E M B E R

1 9 9 9

5 Zulks kan echter ook in het midden blijven omdat de rechtbankvan oordeel is datniet is gebleken dat bij het detectieplaatje van Hokofarm sprake is van 'vaste tussenpozen' als nader omschreven in rechtsoverweging 9 van het tussenvonnis, naar welke rechtsovetweging in vraag III ook was verwezen. Er is weliswaar in het Hokofarm-signaal wel sprake van vaste perioden gedurende welke de resonantickring resoneert en dus energie aan het ondcrvragingsvcld onttrekt, doch deze perioden maken deel uit van de uitgezonden code en zijn dus geen 'vaste tussenperioden' als omschreven in rechtsoverweging 9 van het tussenvonnis. 6 Nu de detectieplaatjes van Hokofarm niet voldoen aan dit deelkenmerk kan in het midden blijven of zij wellicht wel aan het andere deelkenmerk - de variatie in de frequentiebepalende eigenschappen -- voldoen omdat van inbreuk toch geen sprake is.

Rechtsoverwegingen

1 De rechtbank stelt voorop dat het hier gaat om Nederlandse oerrooien d ie zijn verleend op aanvragen die zijn ingediend vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. ïoz-i Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde in de Rijksoctrooiwct van 1910 onverkort van toepassing blij ft. 2 De rechtbank neemt hiet voorts over al hetgeen in het tussenvonnis van 20 april 1994 is overwogen en beslist. Bij dat tussenvonnis is gedaagde toegelaten tot bewijs inzake de veevoederinrichtingen en is deskundige voorlichting gevraagd inzake het detectieplaatje.

B De veevoederinrichtingen

7 Bij het tussenvonnis is Hokofarm toegelaten tot het bewijs dat en sedert wanneer zij geen veevoedcrinrichungen meer levert waarbij sprake is van een vooraf bepaalde tijd die wordt bepaald door, onder meer, het gekozen exemplaar van het vee. 8 Hokofarm heeft daartoe twee getuigen doen horen, te weten de heren Stoker en Giesen. Nedap heeft vervolgens in tegengetuigenverhoor eveneens twee getuigen doen horen, te weten de heren Harmsen en Van Brandenburg, 9 De getuige Stoker heeft verklaard:

A Het detectieplaatje (octrooi 176.404)

3 Aan de deskundige zijn in het tussenvonnis de navolgende vragen voorgelegd: I Wordt in een detectieplaatje volgens het onder 1.4 weergegeven schakelschcma cen schakeling zodanig met de resonantieketen gekoppeld dat de frequentiebepalende eigenschappen van de resonantieketen onder invloed van de codccrmiddclcn worden gevarieerd? II Zo neen, wordt dan wellicht een effect bereikr dat daaraan gelijkwaardig is en, zo ja, op welke wijze geschiedt dit? III Is uit het onder 1.4 weergegeven schakelschema af te leiden of bij detectieplaatjes die aan dat schema beantwoorden sprake is van vaste tussenpozen, als nader omschreven sub 9, die een voldoende lange duur heb ben om de voor de voedingsspanning benodigde energie uit het elektromagnetisch veld teku nnen betrekken? IV Indien vraag III bevestigend wordt beantwoord: is er sprake van dergelijke vaste tussenpozen? V Wenst de deskundige vetder nog iets op te merken dat voor de beslissing van dit geschil van belang kan zijn? 4 Op de vragen sub I en sub II heeft de deskundige geen eenduidig antwoord gegeven: hij isvan meningdat vraag I theoretisch bevestigend moet worden beantwoord doch dat het praktische antwoord ontkennend is indien de waarde van de weerstand overheersend klein is. De deskundige heeft echter geen oordeel gegeven over de waarde van de door Hokofarm toegepaste weerstand zodat voor de rechtbank onduidelijk is hoe zij zijn antwoord moctduiden.

Onafhankelijk van de vraag of voer is verstrekt sluit echter de klep na de vooraf bepaalde tijd. Die vooraf bepaalde tijd wordt door de boer in de computer ingesteld en is steeds voor ieder dier hetzelfde. Vroeger was dat anders en was de lijd waarna de klep sloot afhankelijk van de vraag hoeveel voer was verstrekt. Wij hebben dat begin november 1392. gewijzigd en nu is de tijd gedurende welke de klep open blijft zoals gezegd steeds dezelfde.

10 De getuige Giesen heeft verklaard: M.b.t. het Compufeeder systeem voor zeugen kan ik u zeggen dat het voor de gebruiker niet mogelijk is de kleptijd dierafliankelijk of groepsafhankelijk in te stellen. Er kan maar een enkele kleptijd worden ingesteld. Hoe het vroeger was weet ik niet uit eigen wetenschap maar men heeftmij'verteld dat het voorseptember iggzenigekorcetydwelmogelijk was dierafhankelijke kleptijden in te stellen. (...) Naar ik heb begrepen heeft men dit veranderd nadat een deurwaarderhad meegedeeld dat dit in strijd was met een patent van Nedap.

11 Voorts heeft de door Nedap voorgebrachte getuige Harmsen verklaard dat hij in juli 1994 samen met de advocaat en de octrooigemachtigde van Nedap een bezoek had gebracht aan een proefstation voor de varkenshouderij in Rosmalen. Hij heeft verklaard daar een Hokofarm vocdcrsystccm te hebben gezien waarbij de klep sloot na een vaste tijd. De getuige Van Brandenburg heeft niets verklaard dat met vorenstaande verklaringen in tegenspraak is. 12 Die verklaringen in aanmerking genomen is de rechtbank van oordeel dat Hokofarm is geslaagd in het bewijs van haar stelling dat zij na november 1992 geen veevoederinrichtingen meer heeft geleverd waarbij sprake is van een vooraf bepaalde tij d die wordt bepaald door, onder meer, het gekozen exemplaar van her vee.

16

D E C E M B E R

?UHH

B I J B I A U

I N D U S I H I E L E

13 Daaraan doet niet af de door Nedap overgelegde documentatie, waaronder een tweetal gebruiksaanwijzingen voor Hokofarm veevoederinrichtingen. Nedap heeft onder verwijzing naar die 'manuals' betoogd dat bij Hokofarminrichtingen wel degelijk sprake is van een per dier individueel te bepalen klcptijd omdat die indirect wordt bepaald doordat een vaste ontruimingstijd (in de gebruiksaanwijzing 'trogtijd' genoemd) wordt afgetrokken van een wel individueel per dier te bepalen 'hektijd' (de tijd die verstrijkt vanaf het herkennen van het dier tot aan het weer opengaan van het afsluithek). Aan Nedap kan worden toegegeven dat van octrooi-inbreuk sprake zou zijn als de werking van de Hokofarm-inrichting zo zou zijn als Nedap die heeft beschreven. Hoewel de overgelegde gebruiksaanwijzingen ruimte laten voor die uitleg, dwingen zij niet tot de door Nedap voorgestane lezing, terwijl er uit de getuigenverklaringen geen aanwijzingen voor te putten zijn dat het Hokofarm-systccm in werkelijkheid inderdaad is ingericht als doof Nedap gesteld. 14 Ook van de door Nedap gewraakte kalvervoedersystemen met terugtrekbare spenen is niet gebleken dat die onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. Die spenen trokken immers (zie de getuigenverklaring van Stoker) pas terug als de beschikbare melk op was en niet na een door de installatie tevoren aan de hand van de identiteit van het kalf bepaalde tijd. Onder de term 'de opnametij d daatvoor door het gekozen exemplaar van het vee' in de conclusie van het octrooi zal de vakman bij lezing van het octrooi begrijpen dat gedoeld wordt op een door de installatie bepaalde tijd en niet op een tijd die het gevolg is van de blote fci tel ijkc vrcctsnclbcid van het dier in kwestie in een bepaald geval. 15 Partijen verschillen van mening over de vraag of de octrooiinbreuken door Hokofarm die in het verleden hebben plaatsgevonden al dan niet desbewust zijn geschied. Nedap heeft op 24 september 1992 een zogenaamd desbewustheidsexploit aan Hokofarm doen uitbrengen maar stelt dat Hokofatm al eerder desbewust was van de octrooi-inbreuk omdat zij zich had gevoegd in een door Nedap in Frankrijk aangespannen inbreukprocedure.

E I G E N D O M

4 7 9

nada, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Israël, Italië, Japan, Joegoslavië, Luxemburg, Nieuw Zeeland, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, de U.S.5.R., Spanje, Tsjcchoslowakijc, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland). De rechtbank zal echter de op die octrooien gegronde vorderingen afwijzen: nog daargelaten dat een aantal van die landen niet meer bestaat en dat inmiddels het vroegere Oost-Duitsland is opgenomen in de Bondsrepubliek Duitsland (zonder dat wotdt aangegeven welke consequenties een en ander heeft voor de ingeroepen octrooien) zijn die octrooien deels slechts overgelegd in voor de rechtbank niet toegankelijke talen, is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat in die landen inbreuk plaatsvindt of dreigt en is de rechtbank ook onvoldoende voorgelicht over de wijze waarop de voor iedet van die landen verleende octrooien in de betreffende landen dienen te wotden uitgelegd. Conclusie

19 De conclusie moet zijn dat niet is gebleken van inbreuk op het Nederlandse octrooi 176.404. Wel is in het verleden sprake geweest van inbreuk op het Nederlandse octrooi 184.404, doch niet meer na de desbewustheidsdatum zodat wel gronden aanwezig zijn voor een verbod doch niet voor de gevorderde schadevergoeding met nevenvorderingen. De op de buitenlandse octrooien gebaseerde vorderingen moeten worden afgewezen. Partijen moeten als ovct en weer deels in het ongelijk gesteld worden beschouwd, zodat de rechtbank de proceskosten zal compenseren in voege als hierna te melden. Beslissing

De rechtbank: - verbied t Hokofarm iedere inbtcuk op het Nederlandse octrooi 184.404, in het bijzonder door het verrichten van aan de octrooihouder voorbehouden handelingen met betrekking tot veevoederinlichtingen waarbij sprake is van een klep die is geopend gedurende een vooraf bepaalde tijd die wordt bepaald door, onder meer, het gekozen exemplaar van het vee, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 500.000,- voor iedere overtreding van dit verbod; - wijst afliet meer of anders gevorderde;

16 De rechtbank is van oordeel dat de Franse procedure geen grond geeft voor het aannemen van desbewnstheid bij Hokofarm omdat enerzijds de formulering vanhetFranse octrooi niet onbelangrijk ruimer is dan die van het litigieuze Nederlandse octrooi terwijl bovendien in Frankrijk aanvankelijk de nietigheid van het octrooi was uitgesproken, welke uitspraak eerst bij arrest van het Cour d'Appèl de Paris van 11 mei 1993 is herroepen. Hokofarm kan dus pas desbewust wotden geacht vanaf dertig dagen na het desbewustheidsexploit. 17 Nu enerzijds in het verleden sprake is geweest van inbreuk op het onderhavige octrooi doch andetzijds daarvan na de desbewustheid (ingevolge het exploot van 24 september 1992 ingetreden op 24 oktober 1992) niet meer is gebleken, is de rechtbank van oordeel dat Nedap weliswaar belang heeft bij een verbod tot verdere inbreuk op dit octrooi op straffe van een dwangsom (die zal worden bepaald op het in het dictum genoemde bedrag) doch dat geen termen aanwezig zijn voor een veroordeling tot schadevergoeding en de overige nevenvordcringen. 18 Nedap heeft zich in de dagvaarding ook beroepen op cen aantal parallelle octrooien in andere landen (Austtalië, België, Ca-

- compenseert de kosten van deze procedure in dier voege dat iedere partij de eigen kosten dtaagt. Enz.

4 8 D

BI J R I

A D

I N D U S T R I Ë L E

Nr. 122 Gerechtshof's-Gravenhage, /november 1996 (sorteerinrichting) Mrs.J.C.Fasseur-vanSanten,H.J. van Sandick en S.U. Ottevangers Art,51., lid mK0W(i9io) Het octrooi draagt ertoe bij om voorwerpen van verschillende afmetingen-zonder gebruik te maken van ingewikkelde maatregelen als kantelbare bakken - snel en nauwkeurig te sorteren om deze vervolgens naar de juiste plaatsen te kunnen afvoeren. De oplossing van het octrooi ligt voor de gemiddelde vakman niet voor de hand en is dus inventief. Daaraandoctnietaf:datdein de conclusie van hetoctrooi'genoemde maatregelen op zichzelfbekendwaren.net betreft een oplossingvan een zekere eenvoud, maar deze heeft voor de gemiddelde vakman niet voor de hand gelegcn,medcgeziendcomstandighciddatdcdcsbctrejfende Amerikaanse octrooien reeds dateren uit de dertiger jaren. Art.30, lid 2ROW (1910) Past Van Riet in haar inrichting ook de uitlijntransporteur toe? De transportbanden met de zwenkwielen vallen niet letterlijk te lezen op de conclusie van het octrooi. Ook alzou het lestarings mechanisme geavanceerder zijn dan datvan de rollen, dan betekent zulks nog niet dat de transportbanden metdezwenkveielen niet in wezen op dezelfde wijze eenzelfdefunctie, en doel hebben als de rollen van de uitlijntransporteur van het octrooi. Het zal voor degene die het octrooischrift leest, onmiddellijk duidelijk zijn dat de transportbanden met de zwenkwielen equivalent zijn aan de rollen. De. zwenkwielen vormen als het ware de rollen die een scherpe hoek maken met de gekidingsrail, waarbij de van degeleidingsrail afgekeerde einden van dk 'rollen' verder naar voren zijn gelegen dan de nabij de geleidingsrail gelegen delen. Ook bij de inrichting van Van Riet worden de voorwerpen naar een zijkant gedrongen, waar zij door de geleidingsband worden opgevangen en geleid. Voor de gemiddelde vakman zal de meebewegende geleidingsband zonder meer equivalent zijn aan de geleidingsrailvanhet octrooi. Van Riet Machine- enTransportwerktuigfabriekBV te Nieuwegein, appellante, procureut mr. C.J. J. C. van Nispen, tegen Rapistan Ine te Ctand Rapids, Michigan, Verenigde Staten van Amerika, geïntimeerde, procureur mr. G.M.H. Hoogvliet, advocaat mr. P.A.M. Hcndrick te Amsterdam. a Arrondissementsrechtbank te 's-G ravenhage, 8 mei 1991 (mrs. J. J. Brinkhof, H.J. van den Hul en S. de Wit) Rechtsoverwegingen: In conventie en in reconventie: 1 Tussen partijen staat, als enerzijds gesteld, anderzijds niet of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde producties, het volgende vast. 1.1 Rapistan is houdster van het Nederlandse octrooi 1S1 648 voor cen 'Sorteerinrichting', verleend op 5 september 19S7. De voorrangsdatum is 2 januari 1976. 1.2 De enige conclusie van dit octrooi luidt: Sorteerinrichtingvoorhei sorteren van voorwerpen voorzien van een aantal toevoertransporteurs en een aantal op deze toevoertransporteurs aansluitende invoertransporteurs, die zijn voorzien van regelmiddelen met behulp waarvan ie verplaatsing van een voorwerp op een invoer-

E I G E N D O M

16

D E C E M B E R

1 9 9 9

transponeur te versnellen en ie vertragen is en die bestemd zijn voor hel overbrengen van voorwerpen van de toevoertransporteur naar een hoofdafvoertransporteur waarop op in afstand van elkaar gelegen punten zich dwars op de hoofdafvoertransporteur uitstrekkende hulptransporteurs aansluiten en verder voor iedere hulptransporteur omleidmiddelen voor het selectief afvoeren van voorwerpen van de hoofdafvoertransporteur naar de hulpafvoertransporteurs zijn aangebracht, met h e t ken merk, dat de invoertransporteurs (iSa, ïSb) aansluiten op een samenvoegtransporteur (24), welke is voorzien van een tweetal gezien in de beoogde transportrichting van de voorwerpen naast elkaar gelegen rijen van achter elkaar gelegen rollen waarvan de draaiingsassen een scherpe hoek (0) insluiten met de lengtetichting van de samenvoegtransporteur, zodanig, dat de buiteneinden van de rollen in de transportrichtingvan de voorwerpen verder naar voren zijn gelegen dan de nabij het midden van de samenvoegtransporteur gelegen einden, en op het afvoereinde van de samenvoegtransporteur een uitlijntransporteur (2.6) aansluit voorzien van een zich in de lengterichting van de uitlijntransporteur uitstrekkende geleidingsrail en van de voorwerpen verplaatsende rollen waarvan de draaiingsassen een scherpe hoek (0) insluiten met de lengteas van de geleidingsrailzodanig, dat gezien in de beoogde transpomichtingvan de voorwerpen de van de geleidingsrail afgekeerde einden van de rollen verder naar voren zijn gelegen dan de nabij de geleidingsrail gelegen delen van de rollen en op het afvoereinde van de uitlijntransporteur de hoofdafvoertransporteur (30) aansluit.

FIG I 1.3 Van Riet brengt in N ederland sorteerinrichtingen in het verkeer. 1.4 Tussen partijen heeft op 8 januari 1990 een kort geding voor de President van deze rechtbank gediend. Bij vonnis van 23 januari 1990 [BIE1990, nr. 87, blz. 289,-Rerf.] heeft de President de gevraagde voorzieningen geweigerd wegens het ontbreken van een spoedeisend belang. 2 Rapistan vordert in conventie - zakelijk weergegeven - Van Riet te gebieden: 1 de inbreuk op de octrooirechten van "Rapistan te staken en gestaakt te houden; 2 het aantal vervaardigde inbreukmakende producten en een lijst van (potentiële) afnemers aan haai' of haar advocaat op te geven; 3 de fakturen en orders c.q. orderbevestigingen die op de inbreukmakende producten betrekking hebben aan haar of haar advocaat te overhandigen; 4 inbreukmakende producten van haar afnemers terug te nemen; een en ander met dwangsommen en veroordeling van Van Riet in de proceskosten. 3 Rapistan grondt haar vordering op de stelling dat Van Riet door het - kort gezegd - in het verkeer brengen van inrichtingen die identiek zijn aan, althans naar het wezen der zaak de kenmerken of althans een of meer kenmerken vertonen van de inrichting volgens het octrooi, inbreuk maakt op haar rechten,

IC

D E C E M B E R

1 9 9 9

R I J H I A n

I N D U S T f i l F I E

4 Van Riet voert gemotiveerd verweer in conventie en vordert in reconventie primair nietigverklaring van het Nederlandse octrooi 181 468, subsidiair (en voorwaardelijk, voor het geval de conventionele vordering zou worden toegewezen) een verklaring voor recht dat cen drietal uitvoeringsvormen van de sorteerinrichting van Van Riet geen inbreuk maakt op het Rapistan octrooi. 5 Van Riet grondt haar vordering tot nietigverklaring op de stelling dat de uitvinding van Rapistan de vereiste inventiviteit mist, aangezien hetgeen wordt beschermd niet meer is dan een serieschakeling van twee uit de Amerikaanse octrooien r.93t.454 en 2.030.S16 bekende maatregelen op hetzelfde gebied van de techniek, toegepast om twee opeenvolgende effecten te bereiken. 6 De rechtbank zal eerst de reconventionele vordering tot nietigverklaring, welke de verste strekking heeft, beoordelen. 6.1 Het octrooi betreftcen sortccrinrichtingwaarbij zich tussen de invocgttansportcurs en de hoofdafvoertransporteur een samenvoegtransporteur en een uitlijntransporteur bevinden. De samenvoegtransporteur is een rollenbaan die bestaat uit twee naast elkaar gelegen rijen rollen, waarvan de draaiingsassen een scherpe hoek maken met de lengterichting van de transporteur en wel zo dat, gezien in de transportrichting, de buitencinden van de rollen verder naar voren liggen dan de in het midden van de transporteur gelegen einden. Een dergelijke transporteur, die wel een visgraarrollenbaan wordt genoemd, is bekend uit het Amerikaanse octrooischrift 1.946.458 waarnaar het Rapistan octrooi verwijst en uit het iets oudere Amerikaanse octrooischrift 1.931.454 waarop Van Riet zich beroept. Een voor het onderhavige geschil relevant verschil tussen de samenvoegtransporteurs beschreven in de respectieve Amerikaanse octrooischriften is gesteld noch gebleken, zodat de rechtbank er van uitgaat dat Van Riet zich tevens beroept op het Amerikaanse octrooischrift 1.946.458. De uitlijntransporteur is een rollenbaan die bestaat uit een zich in de lengterichting van de transporteur uitstrekkende gclcidingsrail en één rij rollen, waarvan de draaiingsassen een scherpe hoek maken met de lengteas van de geleidingsrail, en wel zo dat gezien in de transportrichting de van de geleidingsrail afgekeerde einden van de rollen verder naar voren zijn gelegen dan de nabij de geleidingsrail gelegen delen van de rollen. Een dergelijke transporteur, die men cen halve visgraatrollenbaan zou kunnen noemen, is bekend uit liet Amerikaanse octrooischrift 2.030.816, waarnaar het Rapistan octrooi verwijst. 6.2 De uitvinding wordt in de beschrijvingsinleiding afgebakend van het Franse octrooischrift 2.rSz.i48 dat een sorteerinrichtingbcschrijftmct behulp waarvan een groot aantal voorwerpen die van verschillende plaatsen afkomstigzijn en worden toegevoerd met behulp van een aantal invoertransporteurs, in een enkele lijn achter elkaar worden opgesteld om ze vervolgens naar de gewenste afvoertransporteur te brengen. In concreto gebeutt dit uitlijnen dooi op de hoofdtransporteur, een eindlozc transportland, geplaatste kantelbare bakken. De uitvi nding beoogt de beperkingen die het gecompliceerde systeem van bakken stelt aan aard en omvang van de te sorteren voorwerpen op te heffen door tussen de invoerrranporteurs en de hoofdafvoertransporteur een serieschakeling van de bovenomschreven bekende samenvoegtransporteur en uitlijntransportcur aan te brengen.

F I G F N D O M

4 a i

6.3 De Octrooiraad heeft hierin een uitvinding gewaardeerd. Zo schreef hij op 9 juli 1986 aan aanvraagstcr: ... dat conclusie 1 van 3 januari 19S4 correct is afgebakend van hetFranse octrooischrift•2,182.148. Opgemerktwordt dat hettommcrktweeverschillende uitlijnmethoden aangeeft, welke elk op zichzelf bekendzijn. De eerste methode is (...) op zichzelf bekend uit het Amerikaanse octrooischrift 1.946.458, De tweede methode volgt in de transportrichting op de eerste methode en is op zichzelf bekend uit het Amerikaanse octwoischrift 2.030.S16. Conclusie 1 lijkt derhalve een handige cumulatievan maatregelen bekend uit de voornoemde drie publicaties. Conclusie 1 wordt in principe toelaatbaar geacht (...).

6.4 Zoals ook blijkt uit het door Van Riet overgelegde rapport van prof. ir. C. Spaans wordt door de uitvinding op logische en eenvoudige wijze bereikt dat voorwerpen aangevoerd door een aantal invoegtransporteurs in één lijn aan één zijde van de hoofdafvoertransporteur worden aangevoerd, zodat ter plaatse van de bestemmingstransporteur het voorwerp op eenvoudige wijze van de hoofdafvoertransporteur naar de bestemmingstransporteur kan worden gedirigeerd. De combinatie van twee op zichzelf bekende maatregelen met de uit de sorteerinrichting volgens het Franse octtooischtift eveneens bekende invoertransporteurs en hoofdafvoertransporteur waarmee dit wordt bereikt, wordt in geen van de drie publicaties beschreven of zelfs maar aangeduid en lag naar het oordeel van de rechtbank op de voorrangsdatum (2 januari 1976) voor de gemiddelde vakman op dit terrein ook niet voor de hand. Daarbij wijst de rechtbank er op dat in de beide Amerikaanse octrooischriften de daarin beschreven inrichtingen geen deel uitmaken van een sorteerinrichting, noch op enige andere wijze met andere transportmiddelen worden gecombineerd. Aan het oordeel van de rechtbank doet niet af dat een deskundigc, bekend met de oplossing van het probleem waarvoor de uitvinder zich zag gesteld, wegens de eenvoud van die oplossing (welke eenvoud mede bijdraagt aan de waarde van de uitvinding) geneigd zal zijn daarin achteraf geen uitvinding te waarderen. 6.5 De rechtbank is dus met de Octrooiraad van oordcel dat de oplossing van Rapistan inventiefis en verwerpt de stelling van Van Riet die van het tegenovergestelde uitgaat. Daarmee komt aan de reconventionele vordering tot nietigverklaring de grondslag re ontvallen en moet deze vordering worden afgewezen. 7 vervolgens komen de conventionele votderingen aan de orde. Daartoe moet eerst de vraag worden beantwoord of de inrichting van Van Riet valt binnen de beschermingsomvang van het Rapistan-octrooi. 7.1 Partijen zijn het erover eens dat het hier gaat om de inrichting van van Riet welke is afgebeeld op bladzijde 4.1 van de brochure Internal Transport Systems van Van Riet uit 1989 (productie II bij conclusie van antwoord in conventie). 7.2 Zoals onder rechtsoverweging 6 overwogen beoogt de uitvinding de beperkingen die het gecompliceetde uitlijnsysteem uit de voorbekende stand van de techniek stelt aan aard en omvang van de re sorreren voorwerpen, op eenvoudige wijze op te heffen. De oplossing volgeus de uitvinding bestaat uit een serieschakeling van twee op zichzelf bekende maatregelen.' een visgraatrollcnbaan en een halve visgraatrollenbaan voorzien van een

4 B 2

B I J B L A D

I N D U S I ' K l t t t

geleidingsrail. Beiden worden in de octrooiconclusie in detail omschreven. De derde die de octrooiconclusie leest zal er dan ook terecht van uitgaan dat de uitvinding zich beperkt tot sorteerinrichtingen waarbij tussen de invocrtransportcur en de hoofdafvocttransporteur een serieschakeling aanwezig is van een samenvoegtransporteur van het visgraatroUenbaan type en een uitlijntransporteur van het lialvc-visgraatrollcnbaantypc voorzien van een geleidingsrail. 7.3 Partijen zijn het er over eens dat in de inrichting van Van Riet gebruik wordt gemaakt van een visgraatroUenbaan als samenv oegtransporteur. Het geschil spitst zich dus toe op de vraag of-kort gezegd - Van Riet in haar inrichting gebruik maakt van een uitlijntransporteur van het halve-visgraatroUenbaantype voorzien van een geleidingsrail. 7.4 Van Riet stelt dat zij geen gebruik maakt van een uitlijntransporteur maar van een voorsorteerinrichting. Die is bovendien niet van het halve-visgraatrollcnbaantype maar een combinatie van vlakke transportbanden met wielstellen en is niet voorzien van een geleidingsrail maar van een geleidingssysteem met aangedreven vlakke banden. Van Riet beroept zich voor baar stand punt op twee rapporten, respectievelijk van ir. G.H. van Duren en ing. J.H. Lucas van de Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en van prof. ir. C. Spaans, emeritus-hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. In beide rapporten wordt de inrichting van Van "Riet vergeleken met de inrichting volgens het Rapistan octrooi. 7.5 In de rapporten wordt de in de transportrichting op de samenvocgrransporteur volgende transporteur aangeduid als 'voorsorteertransporteur' (TNO) resp. 'sorteerunit' (Spaans). Dit omdat, anders dan bij de uitlijntransporteur volgens het octrooi, de aangevoerde voorwerpen met behulp van computergesturude zwenkwielen in twee banen worden voorgesorteerd. Dit neemt echter niet weg dat, indien de zwenkwielen alle in dezelfde richting staan, de aangevoerde voorwerpen in één lijn aan één zijde van de hoofdafvoerrransporteur worden aangevoerd, zodat sprake is vaneen uitlijntransporteur. Dat de uitlijntransporteur van Van Riet naar twee zijden kan uitlijnen doet hieraan niet af. 7.6 Dat bij de uitlijntransporteur van Van Riet het transport in de transportrichting grotendeels wordt verzorgd door vlakke transportbanden en in de geoctrooieerde inrichting door rollen, is geen wezenlijk verschil. Wezenlijk voor het op één lijn brengen van de voorwerpen is slechts dat de rollen een scherpe hoek insluiten met de geleidingsrail, en wel zodanig dat gezien in de transportrichting de van de geleidingsrail afgekeerde einden van de rollen verder naar voren zijn gelegen dan de nabij de geleid ings rail gelegen delen. En dat is in de inrichting van Van Riet het geval, indien tenminste de zwenkwielen van Van Riet equivalent zijn aan de rollen volgens de octrooiconclusie. En dat is inderdaad zo. Voor het naar één kant uitlijnen is irrellevant dat de wielen anders dan de rollen kunnen zwenken, dat wil zeggen zodanig kunnen worden gestuurd dat ze de voorwerpen naar de eneof de andere zijde van de uitlijntransporteur leiden. Dat in het technische spraakgebruik mogelijk onder 'rollen' lichamen met een andere lengte/doorsnee verhouding worden verstaan dan bij 'wielen' het geval is, is evenmin relevant

L I G E N D O M

1 ti

D E C F M R F H

1 9 9 9

omdat de deskundige derde die het octrooi leest onmiddellijk zal begrijpen dat de functie van wielen en rollen bij het ui tlij nen dezelfde is. Tenslotte wordt aan de stelling van Van Riet dat zij geen gebruik maakt van een geleidingsrail de feitelijke grondslag ontnomen door de volgende passage op pag. G van het TNOrapport: Van Riet past als zijgelciding(...) verticaal opgestelde vlakke banden toe die aangedreven worden met nagenoeg dezelfde snelheid als de transportbanden. In technische uitvoering is dit een meer ingewikkelde geteidingsmethode (...).

Hictuit blijkt dat ook Van Riet zijgclcid ing toepast, waarbij niet wezenlijk is dat de geleidingsrail of-band wordt aangedreven. Uit het bovenoverwegene volgt dat de in de beide rapporten aangevoerde verschillen tussen de inrichting van Van Riet en de geoctrooieerde inrichting naar het oordeel van de rechtbank octrooirechtelijk niet relevant zijn. Dat - om één voorbeeld te noemen - de inrichting van Van Riet door het naar twee zijden uitlijnen mogelijk een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte maakt, betekent slechts dat Van Riet mogelijk aanspraak zou kunnen maken op een (van het Rapistan octrooi afhankelijk) octrooi, niet dat met de inrichting van van niet geen inbreuk op het octrooi van Rapistan wordt gemaakt. 7.7 De conclusie uit het bovenoverwegene is dat Van Riet in haar inrichting een uitlijntransporteur van het halve-visgraatrollenbaantype met geleidingsrail toepast. Gelet op hetgeen in rechtsoverweging 7.2 werd overwogen betekent dit dat die inrichting binnen de beschermingsomvang van het Rapistan octrooi valt. Met die inrichting wordt dus inbreuk gemaakt op dat octrooi. De vorderingen in conventie zijn in beginsel toewijsbaar. 7.8 Het in het petitum sub r gevorderde inbreukverbod voor zover gericht op de in rechtsoverweging 7.1 bedoelde inrichting zal worden toegewezen, evenals het sub 2 gevraagde bevel, Het sub 3 gevraagde bevel komt niet voor toewijzing in aanmerking. Nu Rapistan geen schadevergoeding en/of winstafdracht met rekening en verantwoording vordert, heeft zij daarbij geen belang, Ook het sub 4 gevorderde zogenaamde recallgebod zal worden afgewezen nu door Van Riet bij conclusie van antwoord in conventie onweersproken is gesteld dat bij toewijzing hiervan de belangen van Van Riet en haar afnemers - mede gelet op de aard van de onderhavige inrichtingen - onevenredig worden geschaad. Overeenkomstig het verzoek van Van Riet, waartegen Rapistan zicli niet heeft verzet, zal aan de gevraagde uitvoerbaarheid bij voorraad een zekerheidstelling ten bedrag van ƒ5.000.000,worden verbonden. 8 Rest nog de voorwaardelijk ingestelde reconventionele vordering tot verklaring voor recht dat met een drietal uitvoeringsvormen van de inrichting van Van Riet geen inbreuk wordt gemaakr op het Rapistan octrooi, waarvoor de voorwaarde - het toewijzen van de conventionele vordering - in vervulling is gegaan, 8.1 Bedoelde uitvoeringsvormen zijn op pag. 7a [zie blz. 483. Red.] schetsmatig weergegeven en kunnen, uitgaande van de in rechtsoverweging 7.1 bedoelde inrichting als volgt worden omschreven.

1G

D E C E M B E R

19

9 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Q.

L I G E M D O M

4 8 3

zowel in conventie als in reconventie in de kosten worden veroordeeld. Beslissingen

De rechtbank: In conventie:

Gebiedt Van Riet de inbreuk op de octrooirechten van Rapistan met de inrichting afgebeeld op bladzijde 4.1 van de brochure Internal Transport Systems van Van Riet, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 100.000,voor elke overtreding van dit gebod. Gebiedt Van Riet binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk aan de raadsman van Rapistan op te geven hoeveel inbreukmakende producten zij heeft vervaardigd en uitgeleverd, alsmede hoeveel inbreukmakende producten zij in voorraad houdt, alsmede te verstrekken een lijst houdende namen en adressen van de afnemers vandebetrokken inbreukmakende producten, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,voor elke dag dat Van Riet met de naleving van dit gebod in gebreke blijft.

Van deze (inbreukmakende) inrichting is de samenvoegtransporteur van het visgraatrollcnbaantype vervangen, en wel: a door een transportband met twee, vast gemonteerde, zich daarover uitstrekkende, in de richting naar het afvoercind van de transportband schuin naar elkaar toelopende rechtop staande gclcidingsstroken of soortgelijke organen, zodat deze geleid ingsscroken een breed invoereind en een vernauwd afvoereind insluiten, waarbij het midden van het afVoereind op het verlengde van de ovcrlangsc middellijn van de hoofdafvoertransporteur ligt; b door een transportband waarover zich een gcleidingsorgaan uitstrekt dat schuin loopt vanaf een punt nabij een zijrand van de transportband naar een stroomafwaarts gelegen punt dat zich op een zodanige afstand van de andere zijwand van de transportband bevindt, dat de langs het geleidingsorgaan geleide voorwerpen, na het verlaten van het laatstgenoemde punt, tennaastebij op het midden van de hoofdafvoertransporteur terechtkomen; c door een rollenbaan van het halve-visgraatrollenbaantypc, waarbij langs één kant van de rollenbaan een gcleidingsorgaan is aangebracht, waarbij de rollenbaan zodanig is opgesteld dat de langs hetgeleidingsorgaan geleide voorwerpen, bij het verlaten van de rollenbaan, tennaastebij op het midden van de hoofdafvoertransporteur terechtkomen. 8.2 Naar het oordeel van de rechtbank wordt in geen van deze uitvoeringsvormen gebruik gemaakt van een samenvoegtransporteur van het visgraatrollenbaantype, zodat deze uitvoeringsvormen niet binnen de in rechtsoverweging 7.2 omschreven beschermingsomvang vallen. Met die uitvoeringsvormen wordt geen inbreuk gemaakt op het octrooi van Rapistan. De gevraagde verklaring voor recht is tocwijsbaar. 9 Van Riet is zowel in conventie als in reconventie als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij te beschouwen en zal dus

Verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad, mits tegen zekerheidstelling ten bedrage van ƒ 5.000.000,-. De termijn waarbinnen de zekerheid moer worden gesteld, wordt bepaald op acht dagen na het instellen van hoger beroep. Veroordeelt Van Riet in de kosten in conventie, tot op deze uitspraak aan de kant van Rapistan begroot op ƒ 13,520,65. Wijst het meer of anders gevorderde af. In reconventie:

Verklaart voor recht dat met de in rechtsoverweging 8.1 omschreven inrichtingen geen inbreuk wordt gemaakt op het Nederlandse octrooi nr. 181 648 van Rapistan. Veroordeelt Van Riet in de kosten in reconventie, tot op deze uitspraak aan de kant van Rapistan begroot op ƒ 6.600,-. Wijst het meer of anders gevorderde af. b Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep

1 Nu de door de rechtbank vastgestelde feiten, weergegeven onder 1 van het vonnis, niet zijn bestreden, zal ook het hof van die feiten uitgaan. Voorts staat vast dat het octrooi 181.648 van Rapistan op 17 september 1996 is geé'xpireerd. z Van Riet huldigt het standpunt dat het octrooi 181.648 nietig is wegens gebrek aan inventiviteit. Bij het bestreden vonnis (r.o. 6) heeft de rechtbank dit standpunt verworpen. Hiertegen zijn de grieven I, Il en Tl I gericht. 3 Het hof gaat uit van het volgende: Het octrooi betreft een sortccrinrichting waarbij zich tussen de invoertransporteurs en de hoofdafvoertransporteur een samenvoegtransporteur en een uitlijntransportcur bevinden. De samenvocgtransporteur is voorzien van twee - gezien in de beoogde transportrichting van de voorwerpen - naast elkaar gelegen rijen van achtet elkaar gelegen rollen waarvan de draaiingsassen een scherpe hoek maken met de lengterichting van de

4 8 4

B I J B L A U

I N D U S T R I F L E

samenvoegtransporteur en wel zo dat de buiteneindcn van de rollen - in de transportrichting van de voorwerpen - verder naar voren liggen dan de nabij het midden van de samenvoegtransporteur gelegen einden. Een dergelijke transporteur, ook wel visgraatrollenbaan genoemd, is bekend uit het Amerikaanse octrooischrift 1.946.45 8, waarn aar i n het octrooischrift 181.648 wordt venvezen. De uitlijntransporteur, waarop de samenvoegtransportcur is aangesloten, is voorzien van een zich in de lengterichting uitstrekkende geleidingsrail en rollen waarvan de draaiingsassen een scherpe hoek maken met de lengterichting van de geleidingsrail en wel zo dat - gezien in de beoogde transportrichting van de voorwerpen - de van de geleidingsrail afgekeerde einden van de rollen verder naar voren zijn gelegen dan de nabij de geleidingsrail gelegen delen van de rollen. Een dergelijke transporteur, ook wel halve visgraatrollenbaan te noemen, is op zich zelf bekend uit het Amerikaanse octrooischrift 2.030.816, waarin een transporteur wordt beschreven met een enkele rij rollen, waarvan de draaiingsassen een scherpe hoek maken met de lengteas van de transporteur. Voorts word t de uitvinding in het octrooisch rift afgebakend van de inrichting, bekend uit het Franse octrooischrift 2.182.148. Bij die inrichting is de hoofdafvoerrransporteur opgebouwd uit een aantal in een eindloze band ('une chaine sans fin', Frans octrooischrift p. 9 r.14) verenigde bakken of schorcis in ieder waarvan een voorwerp kan worden toegevoerd, waarbij de bakken of schotels dan op een gewenst station kunnen worden gekanteld voor het afvoeren van de voorwerpen met behulp van de hulptransporteurs. 4 Blijkens de beschrijving is met het octrooi - anders dan met het Franse octrooi - beoogd een inrichting te verkrijgen met behulp waarvan een groot aantal voorwerpen, zoals bijvoorbeeld dozen, die vanaf verschillende plaatsen afkomstig zijn en worden toegevoerd met behulp van een aantal invocrtransporteurs, in een enkele 1 ijn achter elkaar worden opgesteld om deze vervolgens naar de gewenste afvoertransporteur te brengen. Noch in liet Amerikaanse octrooischrift 1.946.458, noch in het iets oudere Amerikaanse octrooischrifr 1.931.454 waarop Van Riet een beroep heeft gedaan en waarop het Amerikaanse octrooischrift 1.946.458 voorbouwt, noch in het Amerikaanse octrooischrift 2.030.816 zijn aanknopingspunten te vinden voor het gebruik van de daarin beschreven transporteurs (visgraatrollenbaan c.q. halve-visgraatrollenbaan) in samenhang met andere transpo r tm id d el en, zoals toegepast bij de constructie volgens het octrooi van Rapisran. Bij het Franse octrooi is geen sprake van een inrichting waarbij een samenvoegtransporteur en een uitlijntransporteur tussen invoertransporteur(s) en (hoofd)afvoertransporteur(s) zijn opgesteld. Het hof is van oordeel, dat het octrooi ertoe bijdraagt om voorwerpen van verschillende afmetingen - zonder gebruik te maken van ingewikkelde maatregelen als kantelbare bakken - snel en nauwkeurig te sorteren om deze vervolgens naar de juiste plaatsen te kunnen afvoeren. Het hof acht de oplossing van het octrooi voor de gemiddelde vakman niet voor de hand liggend en dus inventief, Daaraan doet niet af dat de i n de conclusie van het octrooi genoemde maatregelen op zich zelf reeds bekend waren. Terecht heeft de Octrooiraad (vide het verleningsdossier, de brief van 9 juli 1986) gesproken van een 'handige cumulatie van maatregelen bekend uit voornoemde drie publ icaties'. Het gaat hier weliswaar, zoals reeds in het rapport van Prof. Ir. C. Spaans van 20 december 1990 is vermeld, om een oplossing, van cen zekere eenvoud, maar deze heeft voor de gemiddelde

E I G E N D O M

15

D I - C E M B E R

15)99

vakman kennelijk niet voor de hand gelegen, mede gezien de omstandigheid dat de desbetreffende Amerikaanse octrooien reeds dateren uit de dertiger jaren. Voor het inwi 11 nen van een deskundigenbericht acht het hof gezien het bovenstaande geen termen aanwezig. Derhalve falen de grieven I, II en III. 5 De grieven IV, V en VI betreffen de beschermingsomvang van het octrooi. Niet bestreden is hetgeen in rechtsoverweging 7.2 van het vonnis omtrent de geoctrooieerde uitvinding is overwogen. Eveneens niet bestreden is dat in de inrichting van Van Riet (afgebeeld op productie II conclusie van antwoord in conventie/ tevens houdende cis in rcconventie(p.4.i en 4.2 van de catalogus 'intetnal Transport Systems 1989 van Van Riet)) gebruik wordt gemaakt van een visgraatrollenbaan als samenvoegtransporteur. Het gaat thans nog om de vraag of Van Riet in haar inrichring ook de uitlijntransporteur van het octrooi toepast. 6 Op grond van voormelde afbeeldingen de beschrijvingen van de inrichting van Van Riet in het voormelde rapport van Prof. Spaans en het rapport van TNO van mei 1990 gaat het hof uit van het volgende, voor zover van belang: Bij de transporteur van Van Riet (door haar voorsortccrunit genoemd) worden vlakke transportbanden gecombineerd met computergestuurde zwcnkwiclen; hierdoor kunnen voorwerpen, die door de samenvoegtransportcur worden aangevoerd, worden gesorteerd in twee banen. Bij dit systeem worden de wielstellcn afhankelijk van de gewenste sorteerrichting zo gericht dat de voorwerpen naar de linker- of de rechterzijde van de transporteur worden bewogen. Van Riet maakt verder gebruik van een meebewegende verticale geleidingsband. 7 Het hof is van oordeel dat de constructie van de voorsortccrunit van Van Riet niet letterlijk op de conclusie van het octrooi valt te lezen. Vervolgens rijst de vraag of er sprake is van equivalentie. Ook al zou het besturingsmechanisme van de computergestuurde zwenkwielcn geavanceerder zijn dan dat van de rollen, dan betekent dat nog niet dat de transportbanden met de zwenkwielcnindcsorteerunit van Van Riet niet in wezen op dezelfde wijze eenzelfde functie en doel hebben als de rollen van de uitlijntransporteur van het octrooi. Voor het op één lijn brengen van de voorwerpen volgens het octrooi is van wezenlijk belang dat de rollen een scherpe hoek maken met de geleidingsrail en wel zo dat, gezien in de transportrichting van de voorwerpen, de van de geleidingsrail afgekeerde einden van de rollen verder naar voren zij n gelegen dan de nabij de geleidingsrail gelegen delen. Ook Van Riet past dit principe toe in haar sortecrunit met als doel de voorwerpen uit te lijnen om deze vervolgens naar de afvoertranspo rtcur(s) te voeren. Het zal voor degene, die het octrooischrift leest, onmiddellijk duidelijk zijn dat de transportbanden met de zwcnkwielen equivalent zijn aan de rollen. De zwenkwielen vormen als het ware de rollen die een scherpe hoek maken met de geleidingsrail, waarbij de van de geleidingsrail afgekeerde einden van die 'rollen' verder naar voren zijn gelegen dan de nabij de geleidingsrail gelegen delen. Onder 'geleidingsrail' is daarbij, zoals mede volgt uit hetgeen hierna wordt overwogen, te verstaan die geleidingsband waarheen de voorwerpen worden geleid. Daarbij acht het hof niet van belang dat de wielen zodanig

16

D E C E M 3 E R

1 9 9 9

B I J

BI. A D

I N D U S T R I Ë L E

kunnen zwenken dat zij de voorwerpen niet alleen naar één zijde van de transporteur kunnen leiden. Met betrekking tot de meebewegende geleidingsband geldt liet volgende. De beschrijving van het octrooi vermeldt dat door de rollen zodanig ouder een hoek op te stellen dat zij convergeren in de richting van de beweging van de voorwerpen naar een zijrail of geleidingsrail de op de uitlijnscctic geplaatste voorwerpen naar een zijkant van de uitlijnscctic worden gedrongen en dat het zo wegdringen en uitlijnen van de voorwerpen resulteert in een doel matige werking van de afleidmechanismen. Ook bij de inrichting van Van Riet worden de voorwerpen naar een zijkant gedrongen, waar zij door de geleidingsband worden opgevangen en geleid. Voor de gemiddelde vakman zal de meebewegende geleidingsband zonder meer equivalent zijn aan de geleidingsrail van het octrooi. Dit wordt nog ondersteund door het rapport van TNO, waarin wordt gesproken van het toepassen door Van Riet van zijgeleiding. Derhalve zijn de grieven IV, V en VI ongegrond. 8 Grief Vil houdt in dat de rechtbank Van Riet ten onrech te heeft veroordeeld in de kosten van liet geding in reconventie. Deze grief faalt, daar Van Riet moet worden beschouwd als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, nu immers de rechtbank haar vordering tot nietigverklaring heeft afgewezen en die vordering terecht van meer gewicht heeft geacht dan de overige rcconvcntionclc vorderingen tezamen. 9 Uit het voorgaande volgt dat het hof zich verenigt met het oordcel van de rechtbank dat de hierboven onder 6 aangeduide inrichting van Van Rier inbreuk maakt op het octrooi van Rapistan, en wel zolang dit niet was geexpireerd. Derhalve is grief VIM eveneens ongegrond. Het bovenstaande brengt mee dat het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd als na te melden, met verwijzing van Van Riet in de kosten van het hoger beroep. Beslissing

Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, met dien verstande dat het bevel om de inbreuk op het octrooi 181.648 van Rapistan te staken en gestaakt te houden geldt tot 17 september 1996 (de datum van expiratie van het octrooi); veroordeelt Van Riet in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van Rapistan op ƒ 4.500,-. Enz.

E I G E N D O M

Nr. 123 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 5 december 1996 (transportinrichting met afleidmechanisme) Mrs. J.C. Fasscrjr-van Santen, EJ. van Sandick en S.U. Ottevangers Art.5i.tidiailOW(i9io) Voor de gemiddelde vakman zal het inventieve van liet octrooi zijn gelegen in de niet voorde hand liggende combinatie van de maatregelen} (in de werkzame stand zijn de toppen van de wielen van een stroomafwaartse rij hoger gelegen dan de toppen van de wielen van een stroomopwaartse rij), g(terwijl de wielen van beide rijen met hun toppen hoger liggen dan het transportoppervlak van het ervoor gelegen baangedeelte van de eerste transporteur), h (daarbij zijn de wielen zodanig aan te drijven dat hun om treltsnelheid groter is dan de snelheid van de eerste transporteur) en e (het stroomafwaarts kleiner worden van de scherpe hoek tussen de draaiingsassen van de wielen en de lengterichting van de eerste transporteur). Art. 30, lid 2 ROW (1910) Dat de maatregel dat de scherpe hoek tussen de draaiingsassen van de wielen én de lengterichting van de eerste transporteur stroomafwaarts kleiner wordt, voor het doelmatig transporteren van voorwerpen van wezenlijk belang is, blijkt uit de beschrijving van de tekeningen in het octrooischriftvan Rapistan, waarin uiteengezetwordt dat voer het geleidelijk opheffen, draaien en versnellen van een doos een combinatie van maatregelen nodig is, waaronder de progressief toenemende sctiuinstelhoek van de wielen. De omstandigheid dat de maatregel van het hoekverval in de octrooiconcltisk niet na de woorden 'met hu-kenmerk' maar ter afbakening van het Amerikaanse octrooischrift in het eerste deel van de conclusie is opgenomen, betekent niet dat deze maatregel niet essentieel is. m in de inrichtingvan van Riet niet is voldaan aan de essentiële maatregel van het hoekverval, maakt de inrichting van Van Riet geen inbreuk op het octrooi.

Van Riet Machine- en Transportwerktuigfabriek BV te Nieuwegein, appellante, procureur mr. C. J.J.C, van Nispen, tegen Rapistan Ine te Grand Rapids, Michigan, Verenigde Staten van Amerika, geïntimeerde, procureur mr. G.M.H. Hoogvliet, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam. a Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 4 september 1991 (mrs. J.J. Brinkhof, H.J. van den Hul en S. de Wit) Rechtsoverwegingen In conventie en in reconventie

1 Als enerzijds gesteld, anderzijds niet dan wel onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde producties, staat tussen partijen het navolgende vast. - Rapistan is houdster van het Nederlandse octrooi 174 930, onder dagtekening 3 augustus 1984 verleend voor een 'Transportinrichting met afleidmechanisme'. Prioriteit is ingeroepen vanaf 7 augustus 1974; - de en ige conclusie van dit octrooi luidt: Transportinrichting met afleidmechanisme voor het naar keuze afleiden van voorwerpen van een eerste transporteur naar een op deze transporteur aansluitende tweede transporteur, waarbij het afleidmechanisme is voorzien van meer dan een rij van naast elkaar gelegen, om draaiingsassen draagbare wielen, welke rijen gezien in de lengterkh ting va n de eerste transporteur nabij de aansluiting van de tweede transporteur op de

U i l

All

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

D E C E M B E R

1 9 9 3

eerste transporteurachterelkaarzijn opgesteld, waarbijde wielen verstelbaar zijn tussen een onwerkzame, niet afleidende stand en een werkzame stand, waarin zij met behulp van aandrijfmiddelen, in draaiing worden gebracht om hun een scherpe hoek met de lengterichting van de eerste transporteur insluitende draaiingsassen, en waarbij gezien in de beoogde verplaatsingsrichting van de voorwerpen de scherpe hoek tussen de draaiingsassen van de wielen van een stroomopwaartse rij en de lengterichting van de eerste transporteur groter is dan de scherpe hoek tussen de draaiingsassen van de wielen van een stroomafwaartse rij en de lengterichting van de eerste transporteur, m e t h e t kenmerk, dat in de werkzame stand de toppen van de wielen (25) van een stroomafwaartse rij (24) hoger zijn gelegen dan de wielen (23) van een stroomopwaartse rij (22), terwijl de wielen (23,25) van deze beide rijen (22,24) met hun toppen hoger zijn gelegen dan het transportoppervlak van althans het voor de wielen gelegen baangedeelte van de eerste transporteur (10) en deze wielen zodanig aan te drijven zijn, dat hun omtreksnelheid groter is dan de ftansportsnelheid van di eerste transporteur.

F/6.4-. - Van Riet vervaardigt en verkoopt transportinrichtingen met afleidmiddekn.

-/•?

U

r/a./.

2 Rapistan vordert in conventie - zakelijk weergegeven - Van Riet te gebieden: 1 de inbreuk op de octrooirechten van Rapistan te staken en gestaakt te houden; 1 (de raadsman van) Rapistan opgave te doen van het aantal vervaardigde en uitgeleverdeinbreukmakende producten, de voorraad daarvan, alsmede de namen en adressen van de (potentiële) afnemers; 3 aan (de raadsman van) Rapistan te overhandigen kopieën van de facturen, orders en orderbevestigingen die betrekking hebben op de inbreukmakende producten; 4 alle uitgeleverde inbreukmakende producten van haar afnemers terug te nemen tegen betaling van de koopprijs; zulks op straffe van een dwangsom van f 100.000,- voor elke overtreding van het gebod sub 1 respectievelijk van ƒ 10.000,voor elke dag dat Van Riet met de naleving van één van de geboden sub 2,3 en 4 in gebreke blijft, en met veroordeling van Van Riet in de kosten van de procedure in conventie. 3 Rapistan grondt haar vorderingen op de boven weergegeven vaststaande feiten en stelt dat Van Riet door het vervaardigen en verkopen van transportinrichtingen met afleidmiddelen inbreuk maakt op haar octrooi rechten. 4 Van Riet voert in conventie gemotiveerd verweer en vordert harerzijds in reconventie gedeeltelijke nietigverklaring van het Nederlandse octrooi 174 930, in zoverre daarin meer materie als uitvinding is gewaardeerd dan dat de omtreksnelheid van de wielen groter is dan de transportsnelheid van de transporteur. 5 Van Riet grondt haar vordering op de stelling dat het octrooi een combinatie van drie - hieronder nader te noemen - maatregelen beschermt waarvan er twee op de voorrangsdatum reeds tot de stand van de techniek behoorden en derhalve niet nieuw waren, zodat die maatregelen in de loop van de conclusie en niet in het kenmerk thuis horen. in reconventie: de nietigheid

6 De rechtbank zal eerst de reconvcntionclc vordering tot nietigverklaring beoordelen, omdat daarvan mede het lot van de inbicukvordering afhangt.

F/6.2.

16

D E C E M B E R

1 3 3 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

6.1 De conclusie van het octrooi wijst achter de woorden 'met liet kenmerk' de combinatie aan van drie constructieve maatregelen in een transpQi'tinrichtïng met afieidmechanisme, en wel: a) dat in de werkzame stand de toppen van de wielen van ccn stroomafwaartse rij hoger zijn gelegen dan de wielen van een stroomopwaartse rij; b) dat de wielen van deze beide rijen met hun toppen hoger zijn gelegen dan het transportoppervlak van althans het voor de wielen gelegen baangedeelte van de eerste transporteur; c) dat de wielen zodanig aan te drijven zijn dat hun omtrcksnclhcid groter is dan de transportsnclheid van de eerste transporteur. Van Riet stelt dat de beide eerste maatregelen reeds bekend zijn uit het in het octrooi als mees t nabij liggende stand van de techniek aangenomen Amerikaanse octrooi 3.254.752, zodat die maatregelen in de kop van de conclusie en niet in het kenmerk thuis horen. Maatregel a) is bovendien bekend uit het Amerikaanse octrooischrift 3.138.238. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat Van Riet bij pleidooi ook heeft gesteld dat maatregel c) bekend is uit het Duitse Auslegeschrift 1.286.453 en het Amerikaanse octrooischrift 3.269.519 van Rapistan. Nu Van Riet haar vordering echter uitdrukkelijk beperkt tot de partiële nietigheid op grond van het bekend zijn van de beide eerstgenoemde maatregelen, behoeft hier nu niet op te worden ingegaan. 6.2 Daar het octrooi - zoals ook Van Riet bij pleidooi heeft erkend - een combinatie van maatregelen beschermt, is voor de nietiglieidsvraag niet van belang dat één of meer van deze maatregelen mogelijk op zichzelf reeds bekend of voor de hand liggend waren. Van Riet stelt zich niet op het standpunt dat de transportinrichting waarin de in de conclusie beschreven maatregelen zijn belichaamd, niet nieuw was of, gegeven de stand van de techniek, voor een deskundige voor de hand lag. De rechtbank stelt vast dat Van Riet geen van de nietigheidsgronden zoals lim i tatief opgesomd in art. 51 van de Rijksoctrooi wet (ROW), aanvoert, zodat reeds om die leden de vordering moet worden afgewezen. De rechtbank merkt hierbij nog op dat het voor de beoordeling van de vraag of een octrooi ingevolge de artikelen 1A, z en zA ROW niet had behoren te worden verleend, niet van belang is of maatregelen genoemd worden vóór of na de woorden 'met het kenmerk'. Een mogelijkerwijze -in veelvoud met het bepaalde in art. 24 van het Octrooireglement - onjuiste afbakening is, anders dan Van Riet beoogt (pleitnotitie mr. Van JNispen sub 13, laatste zin), door een partiële nietigheidsactie derhalve niet te corrigeren. De rechtbank kan in het midden laten of van een onjuiste afbakening sprake is geweest. 6.3 De conclusie uit het bovenstaande moet luiden dat de vordering tot gedeeltelijke nietigverklaring van het Nederlandse octrooi 174 930 ongegrond is en moet worden afgewezen. Gelet op hetgeen hierna ten aanzien van de inbreukvraag wordt overwogen zal de beslissing worden aangehouden totdat in conventie over de inbreukvraag zal zijn beslist. In conventie: de inbreuk

7 Bij het beoordelen van de inbreukvraag zal de rechtbank voor wat de beschrijving van de inrichting van Van Riet betreft, uitgaan van het door Van Riet overgelegde conceptrapport van ir. G.H. van Duren.

E I G E N D O M

4 8 7

7.1 In dit rapport worden de volgende verschillen tussen de inrichting van Van Riet en de inrichting volgens het Rapistan octrooi opgesomd. a) Rapistan octrooi: meer dan één rij van naast elkaar gelegen, om draaiingsassen draaibare wielen; Van Riet: ccn rij van naast elkaar gelegen wielstellen, elk wielstel bestaande uit twee in lijn achter elkaar opgestelde wielen die star met elkaar zijn verbonden en waarbij de wielstellen om rotatieassen draaibaar zijn; b) Rapistan octrooi: waarbij de wielen verstelbaar zijn tussen een onwerkzame, niet afleidende stand en een werkzame stand; Van Riet: de wielstellen zijn verstelbaar tussen ccn onwerkzame en twee werkzame standen (afleiden naar rechts of links); c) Rapistan octrooi: de scherpe hoek tussen de draaiingsassen en de lengterichting van de eerste transporteur is bij de stroomopwaarts gelegen rij wielen groter dan bij de stroomafwaarts gelegen wielen; Van Riet: de wielen van een wielstel sluiten altijd eenzelfde scherpe bock in met de hoofdtransporteur; &)Rapislan octrooi: de wielen zijn zodanig aan te drijven dat hun omtreksnelheid groter is dan de transportsnclheid van de eerste transporteur; Van Riet: de omtreksnelheid van alle wielen is gelijk aan de transportsnelheid van de hoofdtransporteu r. Van Riet erkent dat in de werkzame stand de top van het meer stroomafwaarts gelegen wiel in ccn wielstel (iets) hoger is gelegen dan de top van liet stroomopwaarts gelegen wiel. 7.z De rechtbank is van oordeel dat de verschillen onder a) en b) niet wezenlijk zijn. De maatregel van Van Riet sub a is functioneel equivalent te achten met de maatregel volgens het octrooi, behoudens op één punt. In de Van Riet inrichting ontbreekt d e mogelijkheid de scherpe hoek tussen de draaiingsassen van de wielen van één wielstel en de lengterichting van de hoofdtransporteur re doen verschillen. Dit verschil wordt echter afzonderlijk behandeld onder c). Niet van wezenlijk belang is dat de wielen van ccn wielstel niet apart kunnen worden aangedreven. De maatregel sub b van Van Rictsluitdc overeenkomstige maatregel van liet Rapistan octrooi volledig in. Voor de inbreukvraag is niet relevant dat de Van Riet inrichting op dit punt ccn verbetering bevat. 7.3 Ten aanzien van het verschil sub c gaat het om de vraag of het kleiner maken van bedoelde hoek in de transportrichting (hierna: het hockverval) essentieel is en zo nee, of Rapistan geacht moet worden afstand te hebben gedaan van de bescherming van inrichtingen waarbij het hockverval ontbreekt maar dicoverigens vallen onder de conclusie van haar octrooi. 7.3.1 De eerste vraag beantwoordt de rechtbank ontkennend. Naar ui t het octrooi schrift blijkt gaat het er bij de uitvinding om bij transportinrichtingen met een afieidmechanisme opeenhopingen vastklemming van de af te leiden voorwerpen te voorkomen (pag. 1, regel 18-21). Dit wordt bereikt door de combinatie van maatregelen zoals hierboven weergegeven onder 6.1 (pag. 1, regel 22-26). Een deskundige derde diede conclusie leest in het licht van de beschrijving zal tot de conclusie komen dat het hockverval aan de gestelde oplossing geen wezenlijke bijdrage levert, 7.3.2 Ook de tweede vraag beantwoordt de rechtbank ontkennend.

4 a a

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Omdat moest worden afgebakend tegen de uit het Amerikaanse octrooischrift: 3.2.54.752 bekende inrichting werd het hoekverval in de kop van liet octrooi opgenomen. De deskundige derde die van het octrooi kennis neemt zal niet uitsluitend op grond hiervan mogen aannemen dat de aanvraagster door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van de bescherming van inrichtingen waarbij het hoekvcrval ontbreekt maar die overigens vallen onder de conclusie van haar octrooi. Dat Rapistan in de aanvrage 74.14271 die rot het octrooi heeft geleid bescherming heeft gevraagd voor een combinatie van maatregelen., waartoe ook het hockverval behoort (pag. 2, regel 5-16) acht de rechtbank onvoldoende grond 0111 een zodanige afstand aan te nemen. 7.3.3 De conclusie uit liet bovenoverwogene is dat het niet toepassen dooi Van Riet in haar inrichting van het hoekvetval n iet meebrengt dat met die inrichting geen inbreuk wordt gemaakt op het Rapistan octrooi. 7.4 Ten aanzien van het verschil sub d heeft Rapistan in het geding gebracht cen rapport van de heer W. van Hoogstraten. Deze heeft aan een door Van Riet aan van Gcnd en Loos te Zwolle geleverde inrichting een omtreksnelheid van de wielen gemeten van 58,3 m/min en een snelheid van de hoofdtransporteur van 55,3 m/min. Van Riet stelt - zakelijk weergegeven - dat het verschil (ca. 5%), voorzover al juist, zodaniggcring is dat niet gesproken kan worden van een omtreksnelheid van de wielen die groter is dan de transportsnelheid van de hoofdtransporteur. De rechtbank heeft op dit punt behoefte aan deskundige voorlichting en wel over de volgende vragen: 1 Wanneer is in de zin van het octrooi sprake van een grotere omtreksnelheid? 2 Is er in de Van Riet-inrichting sprake van een grotere omtreksnelheid? De rechtbank tekent hierbij aan dat het in fci te gaat om de vraag: 3 is de inrichting van Van Riet zo geconstrueerd dat de wielen zodanig kunnen worden aangedreven, dat hun omtreksnelheid groter is dan de omtreksnelheid van de hoofd transporteur? De rechtbank wenst ook die vraag aan de deskundige(n) voor te leggen. Zij zal daartoe de zaak naar de rol verwijzen, zodat partijen zich bij akte uit kunnen laten over aantal en persoon van de te benoemen deskundige(n) en de daaraan te stellen vragen. Beslissing De rechtbank, in conventie:

Verwijst de zaak naar de rol van Z2 oktober 1991, voor liet doel als vermeld in rechtsoverweging 7.4, peremptoir. Houdt iedere verdere beslissing aan. In reconventie

Houdt iedere beslissing aan. Enz. b Het Hof, enz. z In hoger beroep heeft Van Riet haar reconventionclc vordering gewijzigd/vermeerderd in dier voege dat zij thans wegens

E I Ü E N D O M

1 e

D E C E M B E R

1 9 9 9

gebrek aan inventiviteit nietigverklaring van het (gehele) octrooi 174.930 vordert. Zij neemt het standpunt in dat de in de pleitnota van haar procureur van z8 juni 1991 vermelde (en hieronder onder 3 re noemen) maatregelen a) tot en met g) van het octrooi bekend zijn uit het Amerikaanse octrooischrift 3.254.752 en dat maatregel h) bekendis uit het Duitse Auslcgcschrift 1.286.453 en het Amerikaanse octrooischrift 3.269.519 (een ouder octrooi van Rapistan). Dat Van Riet geen grieven heeft aangevoerd tegen het vonnis in reconventie, waardoor daarin sprake kan zijn van een bindende ei ndbesl issi ng, staat aan een beoordeling door het hof van het in appèl gedane beroep op algehele nietigheid niet in de weg, nu de rechtbank weliswaar heeft geoordeeld dat de reconventionclc vordering moet worden afgewezen, maar zulks niet heelt beslist op grond van een inhoudelijke beoordeling van die vordering. 3 Het hof gaat uit van het volgende: Het octrooi van Rapistan betreft bl ijkens de en ige conclusie een transportinrichting met afleidmechanisme voor het naar keuze afleiden van voorwerpen van een eerste transporteur naar een op deze transporteur aansluitende tweede transporteur (a). Het afleidmechanisme is voorzien van meer dan één rij naast elkaar gelegen om draaiingsassen draaibare wielen. De rijen draaibare wielen zijn, gezien in de lengterichting van de eerste transporteur, nabij de aansluiting van de tweede transporteur op de eerste transporteur achter elkaar opgesteld (b). Zij zijn verstelbaar tussen een onwerkzame stand en een werkzame stand (c). In de werkzame stand worden zij met behulp van aandrijfmiddclcii in draaiing gebracht om hun een scherpe hoek met de lengterichting van de eerste transporteur insluitende draaiingsassen (d). Gezien in de beoogde verplaatsingsrichting is de scherpe hoek tussen de draaiingsassen van de wielen van een stroomopwaartse rij en de lengterichting van de eerste transporteur groter dan de scherpe hoek tussen de draaiingsassen van de wielen van de stroomafwaartse rij en de lengterichting van de eerste transporteur (e). Blijkens de beschrijving zijn de hiervoor genoemde maatregelen (a tot en met e) van de transportinrichting volgens het octrooi bekend uit het Amerikaanse octrooischrift 3.254.752 en verschilt de geoctrooieerde inrichting van deze bekende inrichting doordat in de werkzame stand de toppen van de wielen van een stroomafwaartse rij hoger zijn gelegen dan (de toppen van) de wielen van een stroomopwaartsc rij (f), terwijl de wielen van beide rijen met hun toppen hoger liggen dan het transportoppervlak van het ervoor gelegen baangedeelte van de eerste transporteur (g). Daarbij zijn de wielen zodanig aan te drijven dat hun omtreksnelheid groter is dan de snelheid van de eerste Transporteur (h). 4 Met betrekking tot het beroep van Van Riet op gebrek aan inventiviteit overweegt het hof het volgende. Anders dan volgens liet betoog van Van Riet, die zich te dezen mede beroept op het rapport van Ir CJ.A. Soutendam van juni 1991, blijkt uit het Amerikaanse octrooischrift niet dat daarin sprake is van de maatregelen fen g. Bij de in richting volgens het Amerikaanse octrooischrift worden in de werkzame stand, indien een voorwerp van de hoofdtransporteur op de wielen van de eerste rij terechtkomt, deze - verend ondersteunde wielen door het gewicht van het voorwerp naar beneden gedrukt en komen daarbij de toppen van de wielen van de eerste rij door die veerdruk iets lager te liggen dan die van de eerstvolgende rij

16

D E C E M B E R

1 9 9 9

B I J H I A D

I N D U S T R I Ë L E

wielen, maar die toestand is slechts tijdelijk aanwezig. Immers, wan neer het voorwerp op een volgende rij wielen komt, worden deze naar beneden gedrukt en veren, afhankelijk van de lengte van het voorwerp, de wielen van de eerste rij weer omhoog, terwijl bij de inrichting volgens het octrooi zowel de hogere stand van de toppen van de stroomafwaartse rij wielen ten opzichte van de (toppen van de) slroomopwaartse rij wielen, als, de hogere stand van de toppen van beide rijen wielen ten opzichte van het transportoppervlak van de transporteur, in de werkzame stand continue aanwezig zijn. Daarbij komt nog dat in het Amerikaanse octrooischrift niet te lezen valt dat de toppen van de wielen van de rijen in ingedrukte stand zich j uist boven en niet op het transportoppcrvlak van de ervoor gelegen transporteur bevinden. In het Auslegeschrift 1.286.453, overeenkomend met het Amerikaanse octrooischrift 3.269.519, wordt evenals in het octrooischrift, melding gemaakt van het probleem van opeenhoping van pakketten bij het afleidpunt bij transport met hoge snelheden. Ook bij de inrichting volgens het Auslegeschrift is sprake van een inrichting, waarbij aan de aüeidorganen een veel hogere snelheid wordt gegeven dan aan de hoofdtransporteur. Echter, bij die inrichting gaat het om cen andersoortige transporteur, te weten een transporteur met kettingrollcn (Abförderer mitaufeinerKettemontiertenundvonihrilbereinerFlacheangetrieben Rolkn). Voor de gemiddelde vakman zijn in het Auslegeschrift geen aanknopingspunten te vinden om de maatregel van de vcrsnellingbij die transporteut te combineren met de andere maatregelen van het octrooi. Vooi' de gemiddelde vakman zal het inventieve van het octrooi zijn gelegen in de niet voorde hand liggende combinatie van de maatregelen f, g en h en van (zoals hieronder onder 7 te bespreken) maatregel e. Dit brengt mee dat de (reconventionclc) vordering tot nietigverklaring moet worden afgewezen, met vernietiging van het vonnis in reconventie. Op dezelfde gronden moet in conventie het beroep op nietigheid worden verworpen.

E I G E N D O M

4 8 9

Van Riet: de wielen van één wielstel sluiten altijd eenzelfde scherpe hoek in met de hoofdtransporteur; (iv) Rapistan octrooi: de wielen zijn zodanig aan te drijven dat hun omtreksnelheid groter is dan de transportsnelheid van de eerste transporteur (maatregel h); Van Riet: de omtreksnelheid van alle wielen is gelijk aan de transportsnelheid van dehoofdtransportcur. Niet bestreden is dat bij de inrichting van Van Riet in de werkzame stand de top van het meer stroomafwaarts gelegen wiel in een wielstel (iets) hoger is gelegen d an d e top van het stroomopwaarts gelegen wiel. 6 Het hof verenigt z i ch met h et oordeel van de rechtbank dat de verschillen (hierboven vermeld onder (i) en (ii)) niet wezenlijk zijn. Eén rij van naast elkaar gelegen wielstelllen, waarbij elk wielstel bestaat uit twee in lijn achter elkaar opgestelde wielen die star met elkaar zijn verbonden en waarbij de wiclstellen 0111 rotatic-assen draaibaar zijn, zoals toegepast in de inrichting van Van Riet, vervul t i 11 wezen dezelfde functie op dezelfde wijze ter bereiking van eenzelfde resultaat als meer dan cen rij naast elkaar gelegen, om draaiingsassen draaibare wielen, zoals vermeld in het octrooi van Rapistan. Dat bij de inrichting van Van Riet de wielstellen verstelbaar zijn tussen cen onwerkzame stand en twee werkzame standen sluit de maatregel volgens het octrooi, h ierboven gen oemd onder (ii) in. Voor het inwinnen van een deskundigenbericht acht het hof gezien het bovenstaande geen termen aanwezig. Derhalve falen de grieven I en II. 7 De vraag is voorts of de maatregel volgens het octrooi, te weten het stroomafwaarts ldeiner worden van de scherpe hoek tussen de draaiingsassen van de wielen en de lengterichting van de eerste transporteur (liet hockverval) (hierboven onder genoemd (iii)) essentieel is.

Het hof is van oordeel, dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. De maatregel van het wijzigen van de hoek tussen de wiclasscn en de lengterichting van de transporteur is reeds vermeld in de conclusie 1 van de aanvrage die tot het octrooi van Rapistan heeft geleid, terwijl het nut van die maatregel in de 5 De grieven I tot en met X, gcrich t tegen het vonnis voor zover beschrijving uitvoerig is toegelicht. In de aanvrage, waarin was in conventie gewezen, betreffen de beschermingsomvang van afgebakend tegen het Amerikaanse octrooischrift 3.138.238, is het octrooi. Bij de beoordeling van de vraag of de inrichting van die maatregel tezamen met de maatregel van d e i n de werkzame Van Riet inbreuk maakt op het octrooi van Rapistan is de rechtstand aanzienlijke grotere omtreksnelheid van de wielen dan de bank uitgegaan van de beschrijving van de inrichting van Van snelheid van de eerste transpoixeur in wezen als de uitvinding Riet in het door Van Riet overgelegde concept-rapport van Ir voorgesteld. Bij het vervolgens afbakenen van het door de OcC.H. van Duren en tevens van een aantal verschillen tussen de trooiraad als stand van de techniek genoemde Amerikaanse inrichting van Van Rieten de inrichting volgens het octrooi. Ook octrooischrift 3.254.752 heeft de gemachtigde van Rapistan gehet hof zal daarvan uitgaan, nu deze uitgangspunten in hoger tracht de maatregel van het hockvcral uit conclusie 1 weg te beroep niet zijn bestreden. laten, maar dit is door de Octrooiraad blijkens zijn brief van 23 maart 1983 niet geaccepteerd. Vervolgens is door (de geHet betreft de volgende verschillen. machtigde van) Rapistan door het hockverval zonder enig voor(i) Rapistan octrooi: meer dan één rij van naast elkaar gelegen, om behoud wederom op te nemen aan het bezwaar van de Octrooidraaiingsassen draaibare wielen (maattegel g); raad tegemoet gekomen. Nu Rapistan aldus zonder enig Van Riet: een rij van naast elkaar gelegen wielstellen, elk wielstcl voorbehoud haar wijzigingsvoorstel heeft laten varen en het bestaande uit twee in lijn achter elkaar opgestelde wielen die hoekven'alovereenkomstighaaroorspronkelijkeaanvrageindc star met elkaar zijn verbonden en waarbij de wiclstellen om conclusie heeft opgenomen, is voor het weginterpreteren van rotatieassen draaibaar zijn; deze maatregel geen ruimte. De redelijke rechtszekerheid voor (ii) Rapistan octrooi: waarbij de wielen verstelbaar zijn tussen een onderden zou anders in het gedrang komen. werkzame, niet ajieidende stand en een werkzame stand (maatregel c); Dat de maatregel voor het doelmatig transporreren van voorVan Riet: de wiclstellen zijn verstelbaar tussen een onwerkzame werpen van wezen I ijk belang is, blijkt uit de beschrijving van de en twee werkzame standen (afleiden naar rechts of naar links); tekeningen in het octrooischrift van Rapistan waarin uiteenge(iii) Rapistan octrooi: de scherpe hoek tussen de draaiingsassen en de lengzet wordt dat voor het geleidelijk opheffen, draaien en versnelterichting van de eerste transporteur is bij de stroomopwaarts gelegen rij len van een doos een cotnbinaticvan maatregelen nodig is, waarwielen groter dan bij de stroomafwaarts gelegen wielen (maatregele);

4 9 1)

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

onder de progressief toenemende schuinsteliwek van de wielen, hetgeen

wordt ondersteund in hetTNO-rapport van Ir. G.H. van Duren. De omstandigheid dat de maatregel van het hoekvcrvil in de octrooiconclusie niet na de woorden 'met het kenmerk' maar ter afbaken i ng van liet Amerikaanse octrooischrift in het eerste deel van de conclusie is opgenomen, betekent niet dat deze maatregel niet essentieel is. Dat de m aatrcgcl van het hoekverval essentieel is blijkt mede uit liet feit dat deze, zoals hierboven is overwogen, in de aanvrage zoals ingediend reeds in conclusie 1 werd vermeld, terwijl daarin vanhet Amerikaan se octrooischrift 3.254.752 nog geen melding werd gemaakt. 8 Gelet op het voorgaande slagen de grieven III, V en VI. Nu in de inrichting van Van Riet niet is voldaan aan de essentiële maatregel van het hoekverval, maakt de inrichting van Van Riet geen inbreuk op het octrooi. De vorderingen van Rapistan in conventie dienen dan ookteworden afgewezen. Mitsdien zijn de grieven Vil en X eveneens gegrond, terwijl de overige grieven onbesproken kunnen blijven. 9 Uit het bovenstaande vloeit voort dat het vonnis, in conventie en in reconventie, niet in stand kan blijven, dat voorts zal worden beslist als na te melden, met verwijzing van Rapistan als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de eerste aanleg in conventie en verwijzing van Van Riet i n de kosten van de eerste aanleg in reconventie nu zij tegen het vonnis in reconventie geen grieven heeft gericht, en met compensatie van de kosten van het hoger beroep, nu partijen beiden deels in het ongelijk zijn gesteld. Beslissing

E I R F N D O M

1G

D E C E M B E R

1 9 9 9

Nr. 124 Arrondissementsrechtbank te '5-Gravenhage, 9 december 1998 (filtertankwagen met Rootspompen) Mrs. J.H.T.J. Willcms, CJ. Verdnyn en M.Y. Bonneur Art51, lid ia ROW (1310) Hen combinatie van slechts twee bekende maatregelen kan niet als inventie/worden beschouwd, tenzij-voor zover hier van belang-doordie combinatie een effect wordt teweeggebracht dat uitgaat boven de effecten van de afzonderlijke maatregelen. Dit plus-effect is niet, althans onvoldoende gesteld of gebleken, zodat de uitvinding de vereiste inventiviteit mist. Art. 6:1621SW Nu het octrooi waarop het in kort geding verkregen verbod is verkregen, nietigwordtverklaard, en dus achteraf'is gebleken datNaaktgeboren niet het recht had om haar octrooi te handhaven, is daarmee de onrechtmatigheidvan de executie gegeven. Hetverweer dat in hetkortgedinghet nietigheidsverweer niet is gevoerd, kan daaraan niet afdoen.1

1 Aerzener Maschinenfabrik GmbH te Aerzen, Duitsland, z Aerzen Nederland BV te Duiven, 3 Van Spelden Reparatie/Renovatie CV te Werkendam, 4 Willem van Spelden te Werkendam, eiseressen, procureur mr. S.U.Ottevangers, tegen Machinefabriek G. Naaktgehoren Rotterdam BV te Rotterdam, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. CA. J. Crul te Amsterdam.

Het hof: vernietigt het vonnis voor zover in conventie gewezen, waarvan beroep;

a Arrondissementsrechtbank te "s-Cravenhage, 4 maart 1998 (tussenvonnis) (mrs. J.H.T.J. Willems, CJ. Vcrduyncn M.Y. Bonneur)

en te dien aanzien opnieuw rechtdoende:

wijst af de vorderingen van Rapistan; vernierigt het vonnis voor zover in reconventie gewezen; wijst afliet in hoger beroep bij wege van wijziging/vermeerdering van eis gevorderde; verwijst Rapistan in de kosten van het geding in eerste aanleg in con ven tic en begroot deze aan de zijde van Van Riet op ƒ z.380,-, verwijst Van Riet in de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie en begroot deze aan de zijde van Rapistan op ƒ 1.065,- en com penseen de kosten van het geding in hoger beroep aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz.

1 Als enerzijds gesteld en anderzijds niet dan wel niet (voldoende) betwist en op grond van de inhoud van overgelegde stukken staat liet volgende vast. 1.1 Naaktgeboren is houdster van Nederlands octrooi 182788, haar op een aanvrage van 23 december 1988 op 19 april 1988 verleend voor 'een tankwagen voorzien van zuigaggregaat en een füterinrichting'. Voorrang is ingeroepen vanaf 7 december 1984. De octrooiconclusies luiden als volgt: 1 Tankwagen, omvattende een voertuigchassis. ten minste één door het voertuigchassis gedragen tank voorzien van materiaaltoe- en afvoerleidingen en tenminste één, via een aanzuigleiding en een in de aanzuigleiding opgesteldefllterinrichting op een materiaalopslagritimte van de tank aangesloten zuigaggregaat, omvattende een aanzuigopening, achtvormige venlringers en een door een omtrekswand begrensde verdringingsruimte met een blaasluchtuitlaat, waarbij de verdringingsruimte van het zuigaggregaat aan weerszijden van de blaasluchtuitlaat vaneen in de omtrekswand aangebrachte'koel luchtinlaatis voorzien, met het kenmerk, dat de koelluchtinlaten (77), spleetvormig uitgevoerd, zich in axialc richting van de verdringingsruimte (75) uitstrekken, elke koelluchtinlaat (77) op een hoekafstand (j) van ongeveer iSoc vanaf de aanzuigopening (zo) is opgesteld, waarbij elke verdringer (19) na afsluitenvandeaanziügopcmng(zo)debijbehorendekoeïluchtinlaat(77)vrij-

1 Zie ook de eerdere k.g. uitspraak van Hof VGravenhage, 3 maart L994, B1E 1996, nr. i3,blz. 63.nerf.

16

D E C E M B E R

1 0 3 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

geeft en de in de aanzuigleiding opgesteldefilterinrichting(4) van reinigingsmiddelen (68) is voorzien. 2 Tankwagen volgens conclusie 1, methetkenmerk, datdefilterinrichting (4) voorzien is vanfilterzakken(65) die elk aangesloten zijn op een pulsluchforon (68), 3 Tankwagen volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat een afdichtjlank (97) van elke verdringerkop (33) op de omtrekswand (92) van de verdringingsruimte (75) een radius (r) heeft die groter is dan de radius (a) van een resterend deel van de verdringerkop ($3). 1.2 Naaktgeboren is tevens houdster van Nederlands octrooi 182789, liaar op aanvrage van 23 december 1986 op 19 april 1988 verleend voor een 'tankwagen voorzien van cen zuigaggregaat en een filterinrichting'. Voorrang is ingeroepen vanaf /december 1984. De octrooiconclusie luidt als volgt. Tankwagen, omvattende een voertuigchassis, tenminste één door het voertuigchassis gedragen tank voorzien van materiaaltoe- en afvoerIcidingen en tenminste één, via een afzuigleiding en een in de aanzuigleiding opgesteldefilterinrichtingop een materiaalopslagruimte van de tankaangesloten,zuigaggregaat,omvattendeachtvormigeverdringersen een door de omtrekswand begrenste verdringingsruimte met een blaasluehtuittaat, met het kenmerk, dat de verdringingsruimte (75) van het zuigaggregaat ($) aan weerszijden van de blaasluchtuitlaat (76) van een in de omtrekswand f92) aangebrachte koelluchtuitlaatfy/) isvoorzien en dat de in de aanzuigleiding opgesteldefilterinrichting(4) wordt gevormd doorfilterzakhen (65) die elk aangesloten zijn op eenpulsluchtbron (68). 1.3 Pompen (zuigaggregaten) als in deze octrooien beschreven behoren tot het type dat ook bekend staat als Rootspompen. 1.4 Aerzener Gmbh vervaardigt sinds 1968/1970 (nieuw type) Rootspompen. Haar Nederlandse dochtervennootschap Aerzen. B.V. verkoopt Rootspompen in Nederland. Van Spelden assembleerde vrachtwagens, waarin Rootspompen werden aangebracht. 1.5 Aerzener Gmbh was begin jaren '80 eigenares van de Franse machinefabriek Hibon, die pompen heeft geleverd aan de rechtsvoorganger van Naaktgeboren, de firma Van der Eijk te Rotterdam. 1.6 Bij vonnis in kort geding van 23 februari 1993 heeft de president van deze rechtbank de vordering van Naaktgeboren om Van Spelden te verbieden inbreuk te maken op Nederlands octrooi r82788afgcwc7.cn. In hoger beroep is deze vordering alsnog toegewezen. 2 Aerzener c.s. vorderen, kort weergegeven: primair 1 een verklaring van recht dat Aerzener Cmbh rechthebbende is op de Nederlandse octrooien 182788 en 182789; 2 een verbod aan Naaktgeboren om inbreuk te maken op deze octrooien, op strafte van een dwangsom; subsidiair nietigverklaring van de Nederlandse octrooien 182788 en 182789; primair en subsidiair 1 een verklaring van recht dat Naaktgeboren jegens Aerzener c.s. onrechtmatig heeft gehandeld door Nederlands octrooi 182788 te handhaven en dat Naaktgeboren jegens Van Spelden onrechtmatig heeft gehandeld door Nederlands octrooi 182789 te handhaven;

E I G E N D O M

4 3 1

2 veroordeling van Naaktgeboren 0111 aan Aerzener c.s. te betalen een schadevergoeding, nader op te maken bij staat; meer subsidiair een verklaring van recht dat Aerzen B.V. het recht van voorgebruik onder de Nederlandse octrooien 182788 en 182789 toekomt. 3 Naaktgeboren heeft gemotiveerd verweer gevoerd dat, voorzover nodig, hierna aan de orde zal komen, 4 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier gaat om Nederlandse octrooien, die zijn aangevraagd vóór 1 april 1995 zodat ingevolge artikel 102 van de Rijksoctrooiwct 1995 de Rijksoctrooiwet (van 1910) van toepassing is. 5 Hij de beoordeling van dit geschil stelt de rechtbank voorop dat octrooi 18 2789 geen zelfs tandige betekenis heeft aangezien dit octrooi - ook volgens Naaktgeboren - dient ter bescherming van dezelfde uitvinding als de uitvinding die is beschreven in conclusie 2 van octrooi 182788. Ten aanzien van de primaire vorderingen 6 Deze vorderingen zijn gebaseerd op de stelling dat Naaktgeboren de uitvindingen, waarvoor zij octrooien heeft aangevraagd en verkregen, heeft ontleend aan Aerzener Gmbh. 7 Naaktgeboren heeft hiertegen ingebracht dat geen van de eisende parrijen vóór de prioriteitsdata inrichtingen heeft gefabriceerd of in het verkeer heeft gebracht, die overeenkwamen met de geoctrooieerde uitvindingen. 8 in aanmerking genomen dat in het kader van de primaire vorderingen de geldigheid van de aan Naaktgeboren verleende octrooien niet ter discussie staat, dient - zoals hieronder nog zal worden toegelicht-deuitvindingsgedachte achterdeoctrooien van Naaktgeboren te worden gezien in de combinatie van een tankwagen met een Rootspomp en een filterinrichting, die is voorzien van filterzakken, die zijn aangesloten op een pulsbron. Hieruit volgt dat het enkele feit dat de geoctrooieerde uitvindingen Rootspompen omvatten niet kan leiden tot het oordeel dat Naaktgeboren deze uitvindingen - via Hibon en de firma Van derEijk-aan Aerzener Gmbh heeft ontleend. 9 Aerzener c.s hebben voorts gesteld dat Aerzener Gmbh zich al vele tientallen jaren bezighoudt met het vervaardigen van tankauto's voorzien van pomp en filter. Ter onderbouwing van deze stel I ing heeft zij gewezen op een van haar afkomstige brocfiurc uit 1969, waarin foto's zijn opgenomen van tankwagens met daarop een (Roots-)pomp. De rechtbank stelt voorop dat in deze brochure uitsluitend verschillende typen (Roots-)pompen, en niet tevens tankauto's en filters, te koop worden aangeboden. Weliswaar wordt daarin aangegeven dat één van deze typen pompen bijzonder geschikt ('bcvorzugt') is voor plaatsing op cen tanken wordtgewczen op de mogelijkheid om aan de pompen een - wellicht ook bij Aerzener Gmbh te verkrijgen - 'Ansaugfilrer' toe te voegen, maar hieruit volgt nog niet dat Aerzener Gmbh destijds zelf tankwagens met daarop een Rootspomp en een filter vervaardigde of deze combinatie toepaste. Andere feiten, waaruit dit zou kunnen worden afgeleid, zijn niet gesteld. Of Aerzen B.V. die combinatie reeds vóór de voorrangsdatum toepaste of vervaardigde, kan in het midden blijven aangezien de tot opeising strekkende vord cri ng (de primaire vordering onder 1) is ingesteld door Aerzener Gmbh.

4 9?

B I J B L A D

I N L T U B T n i L L L

Uit eerdergenoemde brochure blijkt voorts niet dat Aerzener Gmbh al op de gedachte was gekomen om defilterinrichting te voorzien van filterzakken, die elk aangesloten zijn op een pulsluchtbron, zodat evenmin kan worden gezegd dat Naaktgeboren haar uitvinding heeft ontleend aan de beschrijvingen en de foto's van die brochure. De rechtbank voegt hier nog aan toe dat Aerzener Gmbh niet heeft aangegeven dat, laat staan op welke wijze of langs welke weg, Naaktgeboren kennis had gekregen van deze brochure of de daarin getoonde toepassingen en dat ook om die reden haar beroep op ontlening als onvoldoende onderbouwd moet worden gepasseerd. 10 Uit het voorgaande vloeit voort dat de primaire vorderingen niet voor toewijzing vatbaar zijn. Hij gelegenheid van het eindvonnis zullen zij worden afgewezen. Ten aanzien van de subsidiaire vorderingen n Deze vorderingen berusten op de stelling van Aerzener c.s. dat de maatregelen volgens de octrooien van Naaktgeboren niet nieuw en/of inventief zijn. Naaktgeboren betwist deze stelling. i z BI ijkens de besebrij vi ng van octrooi 182788 hebben de geoctrooieerde inrichtingen, die zijn voorzien van een fllterinrichting met reinigingsmiddelen, ten doel om nog moeilijker op te zuigen materiaal te transporteren en/of materiaal van nog grotere diepte of vanaf nog grotere afstand aan te zuigen en wordt dit doel bereikt doordat in de tankwagen een 'flink vacuüm' wordt gecreëerd. Op pag. 1, regels 40/41, van d c beseb rijving wordt aangegeven dat een nog groter vacuüm in de tankwagen (is) te creëren, indien defilterinrichting is voorzien vanfilterzakken,die eikzijn aangesloten op eenpulsluehtbron. Mede in aanmerking genomen dat het wezen van de uitvinding(en) uit de beschrijving niet duidelijk naar voren komt en dat Naaktgeboren daarover ten processe geen opheldering heeft weten te verschaffen, gaat de rechtbank ervan uit dat conclusie 1, waarin een filterinrichting voorzien van reinigingsmiddelen is voorgeschreven, niet méér omvat dan conclusie 2, die immers de kennelijk krachtiger variant beschrijft van een filtcrinrichting die - in plaats van reinigingsmiddelen - is voorzien van filterzakken, die elk zijn aangesloten op een pulsluchtbron. 13 Hieruit volgt dat het octrooi volgens de conclusies 1 en 2 beperkt moet worden geacht tot het toepassen van een Rootspomp en een filterinrichting, die is voorzien van filterzakken, die zijn aangesloten op een pulsluchtbron, op een tankwagen.

L I G

h: N I )

OM

16

D L C L M B L M

1 9 3 5

eenlopende en vooral moeilijk opzuigbare materialen. De rechtbank kan hieruit niet afleiden dat deze combinatie van bekende maatregelen tot een bijzonder effect leid:. Integendeel, het gebruik van de woorden 'moeilijk opzuigbaar' duidt erop dat het voorheen al technisch mogelijk was om zulke materialen op te zuigen. Het komt de rechtbank met Aerzener c.s. voor dat de met het octrooi beoogde verbetering, zo zij al optreedt, uitsluitend kan worden toegeschreven aan de constructie of materiaalkeuze van de in het octrooi toegepaste pomp. De in de octrooibeschrijving (pag, 1 regels 37/38) verder nog genoemde omstandigheid dat er op de tankwagen meer ruimte beschikbaar is, vloeit, zoals in d ie beschrijving ook wordt opgemerkt, uitsluitend voort uit het verhoudingsgewijs kleine volume van de filters. 17 Aangezien niet, althans onvoldoende, is gesteld of gebleken dat de combinatie van bekende maatregelen, waarvoor het octrooi is verleend, het in rov. 15 bedoelde plus-effect oplevert, moet de slotsom luiden dat de uitvinding, waarvoor Naaktgeboren het octrooi 182788 volgens de conclusies 1 en z is verleend, de vereiste inventiviteit mist. In zoverre zal dit octrooi dan ook nietig worden verklaard. Gezien het onder 5 overwogene geldt hetzelfde voor octrooi 182789. 18 Conclusie 3 van octrooi 18 2788 voegt aan conclusie 1 of 2 toe het kenmerk dat een afdichtflank van elke verdringerkop op de omtrekwand van de verdringingsruimte een radius (r) heeft die groter is dan een radius (q) van een resterend deel van de verdringerkop. Over ditkcnmcik wordt in debcschrij ving (pag. 1 tegels 50/52) het volgende opgemerkt; (...) een zodanige constructie van de verdringerlioppen (is) bekend (...) uit het tijdschrift-artikel PUMPS, Pompes, Pumpen, no 136, januari 1978 figuur 11: 'Principle of the gas eirculation cooled roois pump' en de ter inzage gelegde Nederlandse octrooiaanvrage 2/2306. Op grond van deze passage en in aanmerking genomen dat conclusie 3 voortbouwt op de nietige conclusies 1 en 2, is de rechtbank voorshands van oordeel dat ook de uitvinding volgens conclusie 3 niet nieuw of inventief is. Nu deze octrooi-conclusie in het debat tussen partijen niet of nauwelijks aan de orde is geweest, zullen partijen in de gelegenheid worden gesteld om zich hierover bij akte nader uit te laten. 19 De zaak zal naar de rol worden verwezen voor doeleinden als in rov, 18 omschreven. Hoger beroep zal worden uitgesloten en iedere verdere beslissing zal worden aangehouden. Enz. b Eindvonnis

14 In confesso is dat in de inrichting volgens dit octrooi een op het moment van i ndicn ing van dcaanvragc reeds bekende pomp wordt toegepast. Uit de beschrijving van het octrooi blijkt dat uit het Franse octrooischrift 2.341.505 een pneumatisch transportsysteem bekend was waarbij de filterinrichting was voorzien van filterzakken, die elk aangesloten waren op een pulsluchtbron. Het octrooi is derhalve verleend voor een combinatie van bekende maatregelen. 15 Een combinatie van slechts twee bekende maatregelen kan niet als inventief worden beschouwd, tenzij - voor zover hier van belang - door die combinatie een effecr wordt teweeggebracht dat uitgaat boven de effecten van de afzonderlijke maatregelen. 16 Volgens de beschrij ving van het octrooi hebben proeven uitgewezen dat de inrichting geschikt is voor het opzuigen van uit-

3 Thans dienen nog te worden beoordeeld de vorderingen van Aerzener c.s. tot: a verklaringen voor recht dat Naaktgeboren jegens Aerzener c.s. onrechtmatig heeft gehandeld door Nederlands oerrooi 182788 te handhaven en dat Naaktgeboren jegens Van Spelden CV. en W. van Spelden onrechtmatig heeft gehandeld door Nederlands octrooi 182789 te handhaven; b veroordeling van Naaktgeboren om aan Aerzener c.s. te betalen een schadevergoeding, nader op te maken bij staat; 4 Bij dagvaarding in kort geding van 21 januari 1993 heeft Naaktgeboren gevorderd dat Van Spelden CV. en W. van Spelden wordt verboden om inbreuk op octrooi 182788 te maken. In hoger beroep in kort geding is deze vordering toegewezen. Aerzener c.s. hebben onweersproken gesteld dat Naaktgeboren dit verbod heeft geëxecuteerd. Nu het octrooi waarop dit ver-

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

bod is gebaseerd in deze bodemprocedure nietig wordt verklaard, en dus achteraf is gebleken dat Naaktgeboren niet het recht had om haar octrooi te handhaven, is daarmee de onrechtmatigheid van die executie gegeven. H e r - na antwoord overigens niet meer herhaalde - verweer van Naaktgeboren dat in hoger beroep in kort geding het nictighcidsverweer niet is gevoerd, kan daar niet aan afdoen. Nu Naaktgeboren de in r.o. 3 genoemde vordcri ngen niet op andere gronden heeft bestreden zullen zij worden toegewezen.

E I G E N D O M

N r. 125 A rrondissenientsrechtbank te 's-Gravenhage, 28 april 1999' (Santa Lucia/De Lucia) Mrs. J.W. du Pon, J. A. Hagen en R.W. Holzhauer.

5 De meer subsidiaire vordering hoeft thans niet meer te worden beoordeeld. 6 Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Naaktgeboren worden veroordeeld in dekosten van de procedure. Beslissing De rechtbank: a Verklaart Nederlands octrooi nr. 182788, aan Naaktgeboren verleend op 19 april 1988, en Nederlands octrooi nr. 182789, aan Naaktgeboren verleend op 19 april 1988, nietig; b Verklaart voor recht dat Naaktgeboren onrechtmatig heeft gehandeld jegens Acrzener c.s. door het handhaven van Nederlands octrooi nr. ] 82788 en jegens Van Spelden CV. en W. Van Spelden door het handhaven van Nederlands octrooi nr. 182789;

(merkno. 618605 van Galbani)

c Veroordeelt Naaktgeboren om aan Acrzener c.s. c.q. Van Spelden CV. en W. Van Spelden te vergoeden de als gevolg van deze onrechtmatige handcli ngen geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; d Wijst afliet meer of anders gevorderde; e Veroordeelt Naaktgeborenin de kosten van de procedure, tor op heden aan de zijde en Aerzener c.s. begroot op ƒ 3.897,05; enz. (merkno. 648125 van De Lucia) Art. 5, lid 2a BMW Niet is gebleken dat Galbani de aanduidingSanta Lucia anders heeft gebruikt dan in combinatie methetmerkCalbani, de aanduidingmozzarella en tegen een achtergrond van wit/blauw geblokte ruitjes. Daarbij is de aanduidmgSantu-Lmio in beduidend kleinere letters dan de woorden Galbani en mozzarella uitgevoerd, terwijl de leesbaarheid van Santa Lucia ernstig in gedrang komt en de aanduiding mede daardoor weinig opvallend is, De enkele omstandigheid dat de vermelding Santa Lucia op de verpakking is voorzien vaneen omcirkelde hoofdletter R brengt niet mee dat kan worden gesptoken van een gebmils als merk, nu deze vermelding in het gehele beeld een duidelijk ondergeschikte is. Aangezien van het woordmerk geen gebruik als merk is gemaakt, wordt het rechtop het woordmerk vervallen verklaard.

Beroep ingesteld. Red.

4 it 4

B I J B L A D

N D U S T R I f l r

Art. ï BMW DeaanduidingSanta Lucia mist onderscheidend vermogen, nu klaarblijkelijk iedere mozzarella van Gaïbanidezeaanduidingkrijgt.1 Art. isAjidibBMW De omstandigheid dut het beeldmerk van De Lucia uitsluitend bestaat uit een prominente uitvoering van de woorden De Lucia, terwijl de woorden Santa Lucia in de beeldmerken van Galbani weinig opvallend zijn en een duidelijk ondergeschikte betekenis hebben ten opzichte van de andere elementen in de beeldmerken, kan niet de conclusie rechtvaardigen dat sprake is van een zodanige gelijkenis in auditief, visueel ofbegripsmatigopzichtdat de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek dat met het merk van De Lucia wordt geconfronteerd, venvarringontstaat met de beeldmerken van Galbani. SpA Egidio Galbani te Melzo, Italië, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. 11.C. Groorveld, advocaat mr. Ch. Gielen te Amsterdam, tegen De Lucia Italienische Feinkostspezialitaten GmbH te Heiden, Duitsland, gedaagde in conventie, eiseres iu reconventie, procureur mr. F. Quarles van Ufford. Rechtsoverwegingen 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet (meer) of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van de overgelegde producties staat tussen partijen liet volgende vast: i.i Galbani is rechthebbende op de volgende merken voor waren uit de internationale klasse 29: - nummer 185.978 (woord- en beeldmerk LUCIA S.A. EGIDIO GALT! ANT - MELZO - voor kaas, boter en melkproducten), - nummer 185.980 (woord- en beeldmerk FORMAGGIO LUCIA FRESCO AROMATICO voor kaas), - nummer 256.299 (woordmerk SANTA LUCIA voor kaas), - nummer 601.651 (woord- en beeldmerk SANTA LUCIA voor onder meer vlees, vis, gevogelte, wild, geconserveerde groenten en fruit, olie en kaas, in het bijzonder mozzarella), - nummer 618.604 (woord- en beeldmerk GALBANI SANTA LUCIA MOZZARELLA ITALIANA MAXI voor kaas, in bet bijzondei uit Italië afkomstige mozzarella), en - 618.605 (woord- en beeldmerk GALBANI SANTA LUCIA MOZZARELLA ITALIANA SNACK tevens voor kaas, in het bijzonder uit Italië afkomstige mozzarella). Deze merken hebben gelding voor onder meer het Beneluxgebied. 1.2 De Lucia beeft op 24 november 1995 het woord- en beeldmerk DE LUCTA onder nummer 648.125 bij het internationaal bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Kigcndom ingeschreven, met als gedesigncerde landen ondet meer het Bcncluxgcbicd. De inschrijving geldt eveneens voor waren u i t de internationale klasse 29. Ditzelfde merk is sinds 1987 i ngeschreven in het Duitse merkenregister.

l-J 3 Ingevolge het bepaalde in attikel 37A en 37C van de BcncluxMerkenwet (BMW) is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorderingen in conventie en reconventie,

' De vergelijking dringt zich op: 'De aanduiding L'hilishave misr onderscheidend vermogen, 11 u ieder sehecrapparaat van Philips deze aanduiding krijgt*. De vraag rijst of deze overweging houdbaar is. Red.

PI

G I N

LI O M

16

D E C E M B E R

1 9 9 3

nu partijen geen van beide woon- of verblijfplaats binnen het Beneluxgcbicd hebben. 4 Ambtshalve wordt voorts nog overwogen dat ingevolge artikel 11 van het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Bcneluxwet op de merken (Trb. 1993, 12) artikel 3, tweede alinea, BMW, zoals die luidde vóór 1 januari 1996, voor de beoordeling van de rangorde der betreffende depots van toepassing blijft. 5.1 De Lucia's meest verstrekkende verweer in conventie en tevens de grondslag van haar eis in teconvenrie is dat vier van de zes merkinschrijvingen waarop Galbani zich beroept (te weten die onder de nummers 2R185.978, 2R185.980, K.256.299 en 601.651) door niet-gebruik ervan zijn vervallen, terwijl nummer R256.Z99 (het woordmerk SANTA LUCIA) nooit als merk is gebruikt. 5.2 De rechtbank is van oordeel dat De Lucia, zeker gezien hetgeen Galbani daartegenover bij antwoord in reconventie gemotiveerd heeft gesteld, onvoldoende heeft gesteld om te kunnen concluderen dat Galbani van bedoelde merken gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren binnen het Beneluxgebied geen normaal gebruik heeft gemaakt. 5 -31 let verweer dat het woordmerk SANTA LUCIA in genoemde periode niet als merk is gebruikt, treft wel doel. De rechtbank overweegt daartoe allereerst dat in dit geding niet is gebleken dat Galbani de aanduiding Santa Lucia anders heeft gebruikt dan in de voorbeelden die zijn overgelegd, te weten altijd in combinatie met het merk Galbani, de aanduiding mozzarella en tegen ccn achtergrond van wit/blauw geblokte ruitjes. Daarbij is de aanduiding Santa Lucia in beduidend kleinere letters dan de woorden Galbani en mozzarella uitgevoerd, terwijl de leesbaarheid van Santa Lucia in donkerblauwe letters tegen de achtergrond van wit/blauw geblokte ruitjes ernstig in gedrang komt en de aanduiding mede daardoor weinig opvallend is. De rechtbank is van oordeel dat de aanduiding Santa Lucia onderscheidend vermogen mist, nu klaarblijkelijk iedere mozzarella van Galbani deze aanduiding krijgt. Niet ten onrechte heeft De Lucia erop gewezen dat Galbani zelf in de presentatie van haar producten weinig nadruk legt op de aanduiding Santa Lucia. Tn het door Galbani zelf overgelegde promotiemateriaal wordt steeds gesproken over mozzarella Galbani, zonder dat daarbij de aanduiding Santa Lucia wordt gebruikt. De enkele omstandigheid dat de vermelding Santa Lucia op de verpakkingen is voorzien van een omcirkelde hoofdletter R brengt niet mee dat kan worden gesproken van ccn gebruik als merk, nu deze vermelding in liet gehele beeld een duidelijk ondergeschikte is. Aangezien van het woordmerk geen gebruik als merk is gemaakt, moet wordcngcoordeelddarhetrechropdit woordmerk vervallen moet worden verklaard. 5.4 Het voorgaande brengt mee dat de vordering in reconventie zal worden toegewezen voor zover het betreft het woordmerk SANTA LUCIA, en voor het overige zal worden afgewezen. 6.1 Als volgende verweer heeft De Lucia gesteld dar geen gevaar voor verwarring bestaat tussen de merken van Galbani en haar merk DE LUCIA. De rechtbank overweegt hieromtrent allereerst dat het vervallen verklaarde woord merk SANTA LUCIA in deze geen rol meer speelt, zodat enkel moet worden beoordeeld

Ifi

D E C E M B E R

1 9 9 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

of er verwarringsgevaar is tussen de beeldmerken van Galbani en het beeldmerk van De Lucia.

E I G t N D O M

N r. 12.6 G e r e c h t s h o f te 's-Gravenhage, 5 j u l i 1999 (Becel/B enecol)

6.2 Krachtens artikel i3Alid 1 onder bjo artikel 39 BMW kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gcbraik d at i n h et economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor d e waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgeüjke waren of diensten, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen teken en merk. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan weJ de i nd ruk word t gewekt dat enig verb andbes taat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de overeenstemmingsvraag dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. 6.3 De rechtbank is van oordeel dat de omstandigheid dat het beeldmerk van De Lucia uitsluitend bestaat uit een prominente u i tvocri ng van de woorden DE LU CIA, terwijl de woorden Santa Lucia in de beeldmerken van Galbani weinig opvallend zijn en een duidelijk ondergeschikte betekenis hebben ten opzicb te van de andere elementen in de beeldmerken, zoals de aanduiding van het merk Galbani, het woord mozzarella en de achtergrond van wit/blauw geblokte ruitjes, niet de conclusie kan rechtvaard igen dat sprake is van een zodanige gelijkenis in auditief, visueel of begripsmatig opzicht dat de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komend publiek dat met het merk van De Lucia wordt geconfronteerd, verwarring ontstaat met de beeldmerken van Galbani. 6.4 Nu de rechtbank van oordeel is dat van verwarringsgevaar geen sprake is en ook de in artikel 14B BMW bedoelde nietigheidsgronden niet aanwezig zijn, moeten de vorderingen in conventie worden afgewezen. 7 Als de in conventie in liet ongel ijk gestelde partij zal Galbani worden veroordeeld in de kosten van het geding in conventie. Nu partijen in reconventie over en weer op enige punten in het ongelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank aa nl ei d i ng d e kosten van het geding in reconventie te compenseren. Beslissing

De rechtbank: in conventie

- wijst de vorderingen af; - veroordeelt Galbani in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van De Lucia begroot op ƒ 370,- aan griffierecht en ƒ 2.580,- aan salaris;

Mrs. JJ.Brinkhof, J.C. Fasscur-van Santen en n. Larct Art.

!3A,lidibBMW T-.r bestaat een zekere visuele overeenstemming tussen beide tekens. Deaiiditicveovereenstenwvingiszeergermg.Begripsmatigomlu-eeluelke overeenstemming. De overeenstemming is aldus van betrekkelijk geringe omvang. Ondanks de gelijkheid en soortgelijkheid van de waren bestaat een belangtijk verschil. De waren van Rttisio bevatten een stof meteen bijzondere hoedanigheid (cholesterolverlagende werking) welke in de waren van Unilever tot nu toe ontbreekt en waardoor de. margarine van Raisio zich van alle bestaande margarines onderscheidt. Bovendien onderscheidt de Benecol-margarine zich ook door een drie d viermaal hogere prijs van andere margarines. Om dat prijsverschil te rechtvaardigen zal de introductie van Benecol gepaard gaan mei intensieve reclame die erop gericht zal zijn het verschil tussen het nieuwe product en reeds bekende producten te benadrukken. In feite kan dit alleen door te benadrukken dat het om een in essentie ander product gaat. Dit relativeert in sterke mate de soortgelijkheid van de betrokken waren. Vanwege de bekendheid bij het publiek met de link tussen V,ecel en cholesterol, lijkt niet onaannemelijk dat bij velen die geconfronteerd worden met het teken Benceol, associaties worden gewekt metBecel. Die associatie Vindt haar oorzaak evenwel niet in de overeenstemming van het teken met het merk maar inde gemeenschappelijke connotatie mei cholesterol. Direct ofindirectverwarringsgevaarwordtvooralsnogomumnemelijkgeacht. Hei hof acht het mogelijk dat het gebruik van een teken wordt verboden zelfs al voordat dit teken op de marktfeüelijk wordt gebruikt. In een dergelijke situatie echter zal het vaststellen van verwarringgevaar tussen merk en teken op bijzondere problemen stuiten omdat de invloed van de marktsituatie niet in aanmerking kan worden genomen. In een dergelijk geval zal - in liet bijzonder in een kortgeding- nodigzijn dat een grote mate van overeenstemming bestaat tussen merk en teken en het teken zal worden gebruikt voor dezelfde waren of voor waren die nauw verwant zijn. Naarmate die overeenstemming geringer is en de waren verder van elkaar afstaan, zal echter voor een dergelijk verbod op voorhand niet snel een rechtvaardiging bestaan.

Unilever NV te Rotterdam, ciseics, procureur mr. W.Taekema, advocaat mr. W. Hoyng te Amsterdam, tegen 1 Raisio Yhtyma Oy te Raisio, Finland, 2 Raisio Benecol Oy te Raisio, Finland, 3 Cilac AG h.o.d.n. McNeil Consumers Nutricials Europe te Z Lig, Zwitserland, 4 Janssen-Cilag BV te Tilburg en 5 McNeil Consumer Nutricials Benelux BV te Tilburg, gedaagden, procureur mr. H.C. Groorveld, advocaat mr. R.C.K. van Oerle te Rotterdam. a President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 9 april 1999(1111'. J.W. du Pon)

in reconventie

- verklaart vervallen voor het Beneluxgcbicd de nicrkinschrijving RZ56.299 en spreekt de doorhaling uit van het depot waardoor de vervallen verklaarde rechten zijn verkregen; - compenseer! de proceskosten zo dat iedere partij de eigenkosten draagt; - wijst afliet meer of anders gevorderde. E n z .

üefciten 1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uirgegaan. a Unilever is rechthebbende op her woordmerk BECEL, zulks (onder andere) krachtens Benelux merkendepots d.d. 12 juli 1971 (waren in de klassen 5 en 29) en d.d. 24 december 1975 (waren in de klassen 5, 29,30 en 32).

4 9 6

B I J B L A D

I N D U S T B 1 Ë L E

b Met gebruikmaking van het merkBECEL verhandelt Unilever reeds tientallen jaren, onder meer inde Benelux, margarine die in een cholesterolverlagend dieet past, alsmede aanverwante producten. c Raisio brengt in Finland een margarine op de markt onder de naam REN ECOL. Het betreft hier margarine die een stof bevar die actief het verlagen van cholesterol in het menselijk lichaam bewerkstelligt. Deze margarine is in de winkel ongeveer driemaal zo duur als margarine van andere producenten, waaronder BECEL. d Raisio heeft in verschillende landen BENECOL als woordmerk gedeponeerd, onder meer (in 1995) in de Benelux. e Raisio heeft het voornemen om BENECOL ook in andere landen dan Finland op de markt te brengen. Introductie in de Benelux is voorzien in mei 1999. f Ook Unilever is voornemens om, onder de naam 'BECEL proactiv' een margarine op de markt te brengen die een stof bevat die actief werkt op het cholesterol-gehaltc in het menselijk lichaam. In verband met testen en procedures van overheidswege waaraan dat product thans nog onderworpen is zal de introductie van 'BECEL pro-activ' eerst tegen het einde van het jaar 1999 kunnen plaatsvinden. g Bij brief van 3 maart 1999 heeft Unilever Raisio gesommeerd (samengevat) in de Benelux ieder gebruik van de aanduiding BENECOL voor margarine en aanverwante producten achterwege te laten en zulks aan Unilever te bevestigen, Raisio heeft een dergelijke bevestiging niet gegeven. h In opdracht van Unilever heeft het bureau 'Research international' een onderzoek uitgevoerd onder vier qua achtergrond vergelijkbare groepen van ongeveer roo respondenten. In het kader van dat onderzoek zijn aan de respondenten verpakkingen van margarine getoond, -onder meer- vermeldende de aanduiding BKNKCOJ. doch ook verpakkingen van margarine waarop andere namen en aanduidingen voorkomen. Beoordelïngvan het geschil

5 Voor zover het bepaalde in artikel 37A BMW ook van toepassing is op de bevoegdheid van de president in kort geding, is de presidenr bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering nu Unilever en Raisio die bevoegdheid niet ter discussie hebben gesteld. 6 Tussen partijen is in confesso dat Raisio voornemens is de aanduiding BENECOL in de Benelux te gaan gebruiken voor (in elk geval)soortgelijke warenals waarvoorhetmerk BECELvan Unilever is ingeschreven. 7 Krachtens artikel r3-Alid 1 onder b BMW kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek associatie wordt gewekt tussen teken en merk. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring),

E I G E N D O M

16

D E C E M B E R

1 9 9 9

8 Bij de beantwoording van de overeensteimningsvraag dienen alle relevante omstandigheden in aanmerken te worden genomen. Zo komt in het onderhavige geval bijzondere betekenis toe aan het feit dat, naar Raisio niet heeft betwist, het merk BECEL in de Benelux grote bekendheid geniet en als eensterkmerk heeft te gelden. Anderzijds is van belang dat het in casu niet gaat om'volkomen soortgelijke waren'zoals Unilever heeft betoogd. Vast staat immers dat als BENECOL in de Benelux op de markt zal komen, dit product ongeveer drie keer zo duur zal zijn als alle thans verkrijgbare varianten van de BECEL-margarinc. Het is dan ook niet op voorhand aan ncmcl ijk - zoals Unilever heeft aangevoerd- dat de gemiddelde consument die naar de supermarkt gaat en BECEL had willen kopen met BENECOL thuis komt, nu te verwachten valt dat die consument reeds aan de lian d van de prijsaanduiding op het schap het verschil zal waarnemen of anders bij de kassa gekomen een mogelijk gemaakte vergissing zal ontdekken en alsnog het d oor hem gewenste product (te weten 'gewone' margarine zoals BECEL) zal aanschaffen. Hieruit volgt reeds dat het bij het in aanmerking komende publiek niet om de gemiddelde, margarine kopende consumen t gaat maar slechts om die consumenten, die margarine met een actief cholesterolverlagende stof wensen te kopen en bereid zijn daarvoor een aanzienlijk hogere prijs dan gebruikelijk te betalen. 9 Toepassing van de in r.o. 7 weergegeven maatstaven met inachtneming van de in r.o. S genoemde bijzondere omstandigheden voeren, voorlopig oordelend, niet tot de slotsom dar gevaar voor verwarring tussen BECELenBENECOL te duchtenis. Daartoe is het volgende tedengevend. I o Tn aan merking genomen dat partijen het er over eens zijn dat de overgrote meerderheid van de consumenten het woord BENECOL zal uitspreken als 'Benefeol' en niet als 'Bcncsol', bestaat de auditieve en visuele overeenstemming tussen beide woorden uitsluitend nog hierin, dat zij beide beginnen met de letters 'Be' en eindigen met de letter '1'. Dat is onvoldoende om de totaalindruk van beide merken auditief en visueel als zodanig overeenstemmend te beschouwen dat er verwarringsgevaar kan ontstaan nu tot die totaalindruk ook belangrijke verschillen bijdragen. Het gaatdaarbij met name om de omstandigheid dat BECEL uit twee lettergrepen bestaat en BENECOL uit drie. Bovendien zorgen de tussen de overeenstemmende bestanddelen gelegen letters 'n' en 'c' er voor dat er een geheel ander woordpatroon ontstaat, hetgeen (juist door de uitspraak van de 'c' als 'k') een significant van het 'zachtere' BECEL verschillend klankbeeld oplevert. I I Ook gevaat voor verwarring als gevolg van begripsmatige overeenstemming tussen BECEL en BENECOL is voorshands nier aannemelijk. Dat gevaar zou, aldus Unilever, gelegen zijn in het element 'col', dat associaties zou oproepen met de cholesterolverlagende werking van BECEL. Daargelaten of die associaties inderdaad worden opgeroepen heeft Raisio daar terecht tegen ingebracht dat het haar vrij staat een naar cholesterol verlagende werking verwijzend element in de naam van h aar product op te nemen, terwijl niet valt in te zien waarom dekcuze voor de gewaakte lettergreep'col'jegens Unilever ongeoorloofd zou zijn, nu die lettergreep geen directe of indirecte verwijzing naar het merk BECEL inhoudt. 12 Unilever heeft zich ter ondersteuning van haar stellingen omtrent de oveteenstemming tussen BECEL en BENECOL tenslotte nog beroepen op de resultaten van het in haar opdracht

K

D E C h M B Ë R

1 3 9 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

door het bureau'Research International' verrichte marktonderzoek. Aan die resultaten moet evenwel voorbij worden gegaan, aangezien uit de inhoud van het van dat onderzoek opgemaakte rapport blijkt dat de respondenten niet uitsluitend met het woord BENECOL zijn geconfronteerd, doch met verpakkingen waarop niet alleen dat woord, doch ook andere gegevens en onderscheidingstekens, zoals kleurstellingcn, voorkwamen. Nu BENECOL nog niet in de Benelux op de markt is gebracht en onvoldoende duidelijk is hoe de verpakking daarvan er bij de introductie in de Benelux uit zal zien gaat het thans uitsluitend om de vraag naar mogelijke verwarring met het woordmerk BECEL door gebruik van het woord BüNECOL. De resultaten van bedoeld onderzoek zijn daii ook niet bruikbaar voor de beantwoording van die vraag, 13 Het vorenoverwogene voert tot de slotsom dat er geen aanleiding is voor het geven van een voorziening als door Unilcvcr gevorderd. Unilever zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van de procedure. Beslissing-

DeTresident: Wijst de vordering af; Veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ400,- aan griffierecht en ƒ 2.500-aan procureurssalaris. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar'bij voorraad. Enz. b Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep

1 in rechtsoverweging 1 van het bestreden vonnis zijn de feiten vermeld waarvan de president is uitgegaan. Deze feitenzijn niet bestreden. Ook het bof gaat van die feiten uit. Het hof heeft voorts kennis genomen van de nieuwste verpakking van Bcnccol waarop ook is vermeld'J ohnson & Johnson'. 2 De grieven hebben de strekking het geschil in volle omvang aan het oordeel van het hof te onderwerpen. 3 In dit geding moet de vraag worden beantwoord of Unilcvcr zich op grond van haar rechten op het merk BECEL kan verzetten tegen het gebruik door Raisio van het teken BENECOL voor margarine en andere waren waarvoor de woordmerken van Unilcvcr zijn ingeschreven. Omdat het gaat om een kort geding dient te worden onderzocht of te verwachten is dat die vraag door de bodemrechter bevestigend zou worden beantwoord. Is dat het geval dan is de inbreukvordering van Unilever in beginsel toewijsbaar. 4 Het Hof zal eerst het juridisch kader schetsen waarbinnen het geschil tussen partijen gesitueerd is en met behulp waarvan de antwoorden op de vragen die partijen verdeeld houden, beantwoord dienen te worden. 4.1 Artikel 13A, lid 1, aanhef en onder h van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) bepaalt dat de merkhouder zich, onverminderd d c toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, kan verzetten tegen: elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke, waren, indien daardoor de mogelijkheid be-

L I G L N D O M

<1 9

/

staat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;

Afgaande op deze bepaling zou moeten worden onderzocht of door het gebruik van het teken BENECOL de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt met het merk BECEL. 4.2 Deze bepaling is van recente datum. Zij vindt haar oorsprong in het Protocol van z december 1992 houdende wijziging van de BMW. Dit Protocol is in werking getreden op r januari 1996. Hei Protocol is onder meer totstand gekomen om de wetgeving van de Benelux-landen aan te passen aan de Eers te Richtlij 11 (EC) van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten (89/i04/EEG,F6EG 1,40). Artikel 13 A, lid 1, aanhef en onder b. BMW is de implementatie van artikel 5, lid 1, aanhef en onder b van de Richtlijn. Laatstgenoemde bepaling luidt: liet ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Bit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economischeverkeerteverbieden;

(...) b dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;

4.3 De redactie van de betreffende bepaling in de BMW wijkt af van die van de Richrlijn: het woord 'verwarring' komt in de bepaling in de BMW niet voor. Uit het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bij het Protocol blijkt dat de Regeringen van oordeel waren dat een letterlijke overname van de richtlijn op dit punt tot onwenselijke misverstanden in de Benelux over de besebermingsomvang van een merk zou kunnen leiden. Volgens de Regeringen voldoet de bepaling inde BMW 'inhoudelij k' aan de Richtlijn. Tegen deze achtergrond en in liet licht van de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie volgens welke de bepalingen die materie betreffen welke het voorwerp van een richtlijn vormt, zo veel mogelijk richtlijnconform u i tgelegd dienen te worden, is het hof van oordeel dat geen bezwaarbestaatdebewustebcpalingilidcBMWuittclcggcn alsof zij woordelijk overeenstemt met de overeenkomstige bepaling in de Richtlijn. 4.4 Voor de uitleg van de betreffende Richtlijnbepaling is van belang de tiende overweging van de considerans van de Richtlijn. Deze overweging luidt: Overwegende dat de door het ingeschreven merk verkende bescherming waaraan defunctie met name is het merk als aanduidingvan herkomst te waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd; dat hel gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en mer name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, degrondslagvoorde beschermingvormt; (...)

4.5 Tenslotte is van belang de uitleg die het Hof van Justitie in een tweetal recente arresten heeft gegeven aan artikel 4, lid 1, aanhef en onder b, van de Richtlijn. Hierbij wordt opgemerkt d at geen aanleiding bestaat te veronderstellen dat de vrij wel ge1 ijklu idende woorden in artikel 5, lid 1, aanhef en onder b, van

4 3 8

R I . I B L A D

I N D U S I I 1 I Ë L E

de Richtlijn dienen te worden uitgelegd dan die in genoemd artikel 4, lid 1, aanhef en sub b, van de Richtlijn. in zijn arrest van 11 novembet 1997 (C-251/95) (Sabel/Puma) heeft het Hof van Justitie EG voor recht verklaard. Ha criterium 'gevaar voor venvarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk', als bedoeld in artikel^ lid 1, sub b, van de Eerste Richtlijn (SslitHJEEG) van deRaadvanu december i§88 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten moet aldus worden uitgelegd, dat gevaar voor venvarring in dezin van dezebepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hunovereeiistanmcndebegripsinhoudmct elkaar zou kunnen associëren.

Over de wijze waarop liet verwarringsgevaar moet worden beoordeeld heeft het Hof van Justitie in de overwegingen zz tot Z4 overwogen: 22 (...) Het verwarringsgevaar dient derhalve globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alk relevante omstandigheden van het geval. 23 Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die. door de merken wordt opgeroepen, daarbij ondermeerrekening houdend met hun onderscheidende en doniinerendcbcstanddelen.Blijkens de'formulering-van. artikel4, lid i,sub b, van de richtlijn dat'bij het publiek verwarringkan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie', speelt de indruk diebij de getniddetdeconsumentvan de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende ml in de beoordeling van hel: verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. 24 Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskrachtvan hetouderemerksterkeris. (...)

In zijn arrest van 29 september 1998 (C-39/97) (Cannon/MetroGoldwyn-Mayer) overwoog het Hof van Justitie EG: 17 De globale beoordelingvan hetverwarringsgevaarveronderstel een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een Hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. (...)

4.6 Samengevat komt het vorenstaande op het volgende neer. De houder van een merk kan zich verzetten tegen het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het associaticgevaar met het merk. Bij de bcoordcl i ng moet in aanmerking worden genomen: - de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de waren en diensten; - de bekendheid van het merk op de markt; - dat het verwarringsgevaar globaal te beoordelen is; - dat de enkele associatie tussen merk en teken niet voldoende is om verwarri ngsgevaar aan te nemen; - dat de globale beoordeling, wat de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis betreft, dient te berusten op de totaalindruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft; - dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het merk sterker is; - dat de globale beoordel ing van liet verwarringsgevaar een zekere onderlinge samenhang veronderstelt tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soorrgclijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben.

E I G E N D O M

1 G

D E C E M B E R

1 9 9 9

5 Het hof zal nu, met inachtneming van het onder 4 overwogene, onderzoeken in hoeverre verwarringsgevaar tussen BECEL en BENECOL te duchten is. Het hof wordt hierbij geconfronteerd met bijzondere omstandigheden die problemen opleveren die in andere merkengeschillen veelal afwezig zijn. Deze problemen compliceren het maken van een prognose als hierboven sub 3 genoemd. In de eerste plaats is er de omstand ighcid dat onder het merk BECEL reeds lange tijd walen op de markt verhandeld worden terwijl waren onder het teken BENECOL nog niet op de markt waren ten tijde van de pleidooien en, naar onweersproken door Raisio is gesteld, daags daarna op de markt zouden worden gebracht. In de tweede plaats zijn, zoals hieronder nader zal blijken, de waren die onder het teken BENECOL op de markt zullen komen enerzijds aan te merken als dezelfde waren of soortgelijk aan de waren van Unilever, doch bestaan anderzijds tussen de waren van Raisio en die van Unilever belangrijke verschillen in samenstelling welke verschillen i n het bijzonder een groot effect op de prijsstelling zullen hebben, In de derde plaats zullen - in verband met beide zojuist besproken bijzondere aspecten waarop hieronder verder zal worden ingegaan -her teken BENECOL en de bijzondere hoedanigheden van de onder dit teken te verhandelen waren, via uitgebreide reclame onder de aandacht van het publiek worden gebracht. 5.1 Bekendheid

Tussen partijen staat vast dat BECEL voor de waren waarvoor dit merk is ingeschreven, cen sterk merk is, dat wil zeggen een merk met grote onderscheidingskracht. BENECOL is in de Benelux vrijwel onbekend. 5.2 Overeenstemming

Wat het visuele aspect betreft kan worden vastgesteld dat BECEL uit vijf en BENECOL uit zeven letters bestaat; dat de eerste twee letters gelijk zijn; dat de laatste letter gelijk is; dat in beide tekens een C voorkomt die in beide tekens op de op twee na laatste plaats staat; dat in beide woorden twee E's voorkomen; dat alle letters van BECEL in UKNKCOL voorkomen. Gelet hierop bestaat cen zekere visuele overeenstemming tussen beide tekens. Wat het auditieve aspect betreft is van belang dat BECEL uit twee en BENECOL uit drie lettergrepen bestaat. De eerste lettergreep is in beide tekens identiek. Beide tekens eindigen met een klinker gevolgd door een L. Het hof neemt aan dat zowel de Franstalige als Ncd crlandstal i ge gemiddelde consument in de Benelux het bestanddeel COL zal uitspreken al KOL. Voorbeelden van de uitspraak SOL van dit bestanddeel in enig ander woord zijn het hof niet bekend. Het hof verwijsr in dit verband naar de door Raisio overgelegde brief d.d. 23 maart 1999 van dr. V. J. van Heuven van de Leidse Letterenfaculteit aan mr. G.J. van den Bergh over de 'beklemtoning' van Bcccl en Bcnccol. Dr. van Heuven schrijft dat de meest voor de hand liggende verklanking van de merknaam BENECOL is een lange ee in een beginlettergrccp met ncvcnklemtoon, een kleurloze onbeklemtoonde middelste lettergreep-ne-, en een slotlettergreepcoZmet hoofdklemtoon, uitgesproken als kol. Bij Becel, waarvan de uitspraak, inclusief de beklemtoning, inmiddels vastligt op grond van de uitspraak die dooi' of namens de producenr in reclame-uitingen is gebruikt, ligt de hoofdklemtoon op de slotlettergreep, terwijl de beginlettergreep nevenklemtoonheeft. Daarvan uitgaande is de auditieve overeenstemming zeer gering. Zelfs voor degenen die BENECOL als BENESOL zullen uitspreken dat aantal zal na enige radio- en televisiereclame danig slinken - zal de auditieve

16

D E C E M B E R

1 9 9 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

overeenstemming klein zijn wegens het verschillend aantal lettergrepen en het verschil in klank tussen SEL en SOL. Begripsmatigantbieekt elke overeenstemming. Het moge zo zijn dat - zoals in de ten processc overgelegde Consumentengids van maart 1999, pagina 24is geschreven - Nederlanders tegenwoordig dankzij BECEL weten dat het cholesterolgehalte in ons bloed iets is om in de gaten te houden, vooralsnog lijkt onwaarschijnlijk dat het bestanddeel COL in BENECOL door een relevant deel van het publiek in verband zal worden gebracht met cholesterol. Alle aspecten in aanmerking genomen is de overeenstemming tussen BENECOL en BECEL bij een globale beschouwing waarbij meer gewicht wordt toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil, naar het voorlopig oordeel van het hof van betrekkelijk geringe omvang. 5.3 Soortgelijltheid

Raisio sraat op het punt margarine onder het merk BENCOL in de Benelux op de markt te brengen die een stof bevat die actief het verlagen van cholesterol in het menselijke lichaam bewerkstelligt, Raisio is voorts van plan met creatn cheese en yoghurt onder dit merk op de markt te komen. Die voedingsmiddelen zijn voorzien van de cholesterolverlagende stof. Bij pleidooi merkte zij op dat in de toekomst nog veel meer producten aan de serie BENECOL-prodncten worden toegevoegd. Stanolester - de srof die de cholesterol verlaagd - kan aan vet worden toegevoegd en kan daarom worden gebruikt in alle producten waar vet in zit. RENECOL zal aldus worden gebruikt ter aanduiding van identieke waren - zoals bij voorbeeld margarine - en soortgelijke waren als waarvoor Unilever het merk BECEL gebruikt. Hierbij past echter een precisering. Ondanks de gelijkheid en soortgelijkheid van de waren bestaat een belangrijk verschil. De waren van Raisio bevatten een stof met een bijzondere hoedanigheid welke in de waren van Unilever tot nu toe ontbreekt. Het hof merkt op dat liet gemakshalve slechts over de waar margarine zal spreken. Dit is thans het belangrijkste product. Wat over margarine wordt gezegd, geldt op overeenkomstige wijze voor andere soortgelijke waren. Door die stof (stanolester) onderscheidt de margarine van Raisio zich thans van alle bestaande margarines op de markt. De margarine van Raisio zal ook veel hoger geprijsd worden dan de reeds op de markt aanwezige margarines. BENECOL margarine zal worden verkocht voor een prijs die drie a vier maal zo hoog is als die van de andere margarines. Ook in dit opzicht onderscheidt de margarine van Raisio zich van de andere margarines op de markt. Dit is een relevante omstandigheid. Men behoeft geen specialist op het gebied van marketing te zij 11 om te beseffen dat een, ten opzichte van de andere op de markt zijnde producten, zeer duur product alleen op enige schaal verkocht zal kunnen worden als de afnemers ervan overtuigd kunnen worden dat het prijsverschil gerechtvaardigd is dooreen fundamenteel kwaliteitsverschil. Dat zal alleen maar kunnen door middel van intensieve reclame die erop gericht zal zijn het verschil tussen het nieuwe product en de op de markt reeds bekende producten te benadrukken. In feite kan dit alleen maar door te benadrukken dat het om een in essentie ander product gaat. Weinig mensen zullen immers voor min of meer hetzelfde product drie a vier keer zoveel willen betalen. Anders ligt dit wellicht met producten waarbij status en reputatie in het spel is. Daarvan zal bij waren als margarine niet of nauwelijks sprake zijn. Kortom, te verwachten is - e n Raisio heeft daarvan ook, in zoverre door Unilever niet weersproken, gewag gemaakt - dat de

E I G E N D O M

4 9 9

introductie op de markt van waren onder het merk BENECOL gepaard zal gaan met reclame op grote schaal waarin de bijzondere kwaliteiten van de waren benadrukt zal worden. Dit gegeven relativeert, op de hiervoor uiteengezette gronden, in sterke mate de soortgelijkheid van de in dit geding betrokken waren. 5.4 Associa tiegevaar

Wie geconfronteerd wordt met alleen het teken BENECOL zal dit naar verwachting niet snel associëren met het bekende merk BECEL. Ook degenen d ie weten dat BECEL een margarinemerk is - dal zullen er velen zijn omdat BECEL een bekend merk is en die geconfronteerd worden met het teken BENECOL i n verband met margarine, zal, gelet op d e betrekkei ijk geri nge mate van overeenstemming tussen het merk BENECOL en het merk BECEL, niet spoedig het teken met het merk associëren. Anders zal het waarschijnlijk zijn voor degenen die na de reclame voor BENECOL waarin zonder twijfel bijzondere aandacht zal worden gevestigd op de cholesterol-verlagende hoedanigheid van de onder dit teken verhandelde waren, geconfronteerd worden met het teken BENECOL. Vanwege de bekendheid bij het publiek - zie de al eerder genoemde publicatie in de Consumentengids-met de link tussen BECEL en cholesterol, lijkt niet onaannemelijk dat bij velen die geconfronteerd worden met het teken BENECOL, associaties worden gewekt met BECEL. Die associatie vindt haar oorzaak evenwel niet in de overeenstemming van het teken met het merk maar in de gemeenschappelijke connotatie met cholesterol. 5.5 Verwarringsgevaar

Is verwarringsgevaar bij het publiek te duchten gelet op de hierboven gegeven waardering van de factoren die dit gevaar determineren? Direct verwarringsgevaar, dat wil zeggen: het gevaar dat het publiek het merk BECEL en het teken BENECOL met elkaar zal verwarren, acht het hof onaannemelijk met name gelet op de betrekkelijk geringe visuele en zeer geringe auditieve overeenstemming van merk en teken, de te verwachten accentuering in de promotie en reclame van de bijzondere hoedanigheid van de cholesterol verlagende toegevoegde stof en het zeer grote prijsverschil. Unilever heeft trouwens aan direcr verwarringsgevaar niet of nauwelijks aandacht geschonken. Indirecte verwarring, dat wil zeggen: het gevaar dat het publiek tussen de producenten van Ue BECEL- en BENECOL-producten enigerlei verband zal veronderstellen, acht het hof vooralsnog evenmin aannemelijk, met name gelet op de betrekkelijk geringe visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en teken, en op de omstandigheid dat Raisio bij de introductie, de promotie en in de reclame - naar eigen zeggen en overeenkomstig hetgeen in een situatie als de onderhavige zonder meer voor de hand l i g t - o p de verschillen tussen de BENECOL-margarinc ten opzichte van de thans op de markt zijnde margarines, met inbegrip van de herkomst ervan, de nadrukzal leggen door welk een en ander de soortgelijkheid in sterke mate wordt gerelativeerd. Op grond van het vorenstaande zou het hof het gevorderde merkinbrcukverbod afwijzen. De onzekerheid over het effect van de introductie op de markt en de daarmee gepaard gaande reclame, zou bij die afwijzing een rol spelen. Ter vermijding van mogelijke misverstanden voegt het hof hieraan nog her volgende toe. Het hof acht het mogelijk dat het gebruik van een teken wotdt verboden zelfs al voordat dit teken op de markt feitelijk wordt gebruikt. In een dergelijke siruatic cchrcr zal het vaststellen van vcrwarringsgevaar russen merk en reken op bijzondere problemen stuiten omdat de invloed van de marktsi-

5 0 0

B I J 0 L A n

I M D U S T R I Ë L E

tuatic niet in aanmerking kan worden genomen. In een dergelijk geval zal - i n liet bijzonder in een kort geding- nodig zijn dat een grote mate van overeenstemming bestaat tussen merk en teken en het teken zal worden gebruikt voor dezelfde waren of voor waren die nauw verwant zijn. Naarmate die overeenstemming geringer is en de waren verder van elkaar afstaan, zal echter voor een dergelijk verbod op voorhand niet snel een rechtvaardiging bestaan. 6 Tot nu toe heeft het hof echter nog geen aandacht geschonken aan de onderzoeken die U nilever heeft laten verrichten. Het hof zal nu nagaan of de resultaten van die onderzoeken aanleiding geven zijn voorlopige conclusie met betrekking tot het verwarringgevaar te herzien. 6. 1 In eerste aanleg heeft Unilever in het geding gebracht: aConceptRapportProjectBenecol(io444/i0454)d.d. 25 maart 1999, uitgevoerd door Research international (productie 14); b Resultaten van het additionele onderzoek Bcnccol (productie 19) d. d. 29 maart r 999, uitgevoerd door Research In terna tional. In hoger beroep heeft U nilever in het geding gebracht; c Rapport Benecol II.B. (10493) d.d. 11 juni 1999, uitgevoerd door Research Inrernarional; d Rapport Margarine B/Margarine N (10534/10539) d.d. 11 juni 1999, uitgevoerd door Research International. 6.2 Het onder a genoemde rapport heeft betrekking op een onderzoek (vanuit lokatics in JM cdcrland) dat werd uitgevoerd onder vier qua achtergrond vergelijkbare groepen van ongeveer 100 respondenten. Aan twee groepen werd een pakje BENECOL getoond waarbij aan een groep van 100 een pakje werd getoond met daarop de tekst Cholesterol Verlagende Margarine en aan een andere groep een pakje BENECOL zonder bedoelde tekst. Aan twee andere - zogenaamde controle - groepen werd een pakje voorzien van de fantasicnaam NOVAMA getoond waarbij aan de ene groep een pakje werd getoond met de tekst Cholesterol Verlagende Margarine en aan de andere groep een pakje NOVAMA zonder die tekst. De conclusie van dit rapport vermeldt onder meer: Degenen die niet spontaan een merk hebben genoemd op de vraag "Heeft u enig idee van wie deze nieuwe soort margarine afkomstig isTis dezelfde vraag nogmaals gesteld waarbij de respondenten geholpen werden. Uit dit onderzoek blijkt dat 64%van de ondervraagden in de beide BENECOL groepen spontaan meent dat het getoonde paly e BENECOL Margarine van BllCHL afkomstig is terwijl bij de NOVAMA groepen dit percentage op 12. respectievelijk 2 / uitkomt (wanneer op het pakje wordt vermeldt dat het gaat om Cholesterol Verlagende Margarine). Zowel het verschil 64% versus 12% als het versch il 64% versus 27% zijn zeer sterk significant.

De onder b genoemde resultaten hebben betrekking op een onderzoek dat op exact dezelfde wijze werd uitgevoerd als het onderzoek waarop bet onder a genoemde rapport betrekking heeft. Tijdens dit onderzoek werd aan 103 respondenten het meest recente verpakkingsontwerp van Benecol getoond. Uit de resultaten blijkt volgens de begeleid en d c brief d at '64% de naam Becel noemt als afzendervan deze nieuwe soort margarine'.

In de samenvatting en conclusie van het onder c genoemde rapport is te lezen dat het onderzoek (face-to-face vanuit een centrale lokatie in Nederland) is uitgevoerd onder twee goed vergelijkbare groepen van elk een 100-tal respondenten. Aan de ene groep is cen conceptboard met de merknaam BENECOL getoond, aan de andere groep een conceptboard met de merknaam NOVAMA. Zowel de merknaam BENECOL als de merknaam NOVAMA is door de interviewers als volgt toegelicht: Dit is het

E I G E N D O M

16

D E C E M B E R

1 9 9 9

merk van een cholesterol verlagende margarine. Een pakje kost ƒ 6,50.

Daarop volgt: Uit dit onderzoek blijkt dat de helft van de ondervraagden (52%) in de BENECOL groep spontaan meent dat dt-getoonde merknaam BENECOL van BECEL afkomstig is, terwijl dit bij de NOVAMA groep slechts één op dezes respondenten (17%) is. Dit verschil tussen de beide testgroepen ($2% •versus 17%) is zeer sterk sign ificant {99,9% betrou w-baarheid).

Uit de samenvatting en conclusie van het onder d genoemde rapport blijkt dat onderzoek (facc-to-face vanuit centrale lokaties in Nederland) is uitgevoerd onder twee qua achtergrond zeer goed vergelijkbare groepen van elk een 100-tal respondenten. Aan de ene groep is een kleurenafbeelding van een pakje BENECOL getoond, aan de andere groep is cen pakje NOVAMA getoond. Uit het ondetzoek blijkt: dat 47% van de ondervraagden in de BENECOL groep spontaan meent dat het getoonde pakje BENECOL van BECEL afkomstig is, terwijl bij de NOVAMA groep dit percentage op 16'uitkomt. Dit verschil tussen de beide testgroepen(47%versüs 16%) is zeer sterk significant (99,9% betrouwbaarheid).

6.3 De resultaten van de in opdracht van Unilever door Research International verrichte onderzoeken sporen -zacht gezegd n iet met de voorlopige conclusie van het hof. Zouden de resultaten van deze onderzoeken tot uitgangspunt genomen moeten worden dan zou de conclusie onontkoombaar zijn dat verwarringsgevaar te duchten is tussen BENECOL en BECEL. 6.4 De opzet van de onderzoeken en als sequeel daarvan - de betrouwbaarheid van de resultaten zijn bestreden door Raisio. Raisio heeft in het geding gebracht cen brief d.d. 5 juni 1999 van prof. dr. W. A. Wagenaar aan mr. van Oerle. 6.5 Prof. Wagcnaar geeft in die brief commentaar op het hierboven vermelde rapport van Research International d.d. 25 maart 1999. Hij wijst erop dat het onderzoek van Research Inrernational te beschouwen is als 'hypothese toetsend onderzoek': onderzocht is of het publiek niet alleen in onzekerheid zal verkeren over de herkomst van BENECOL maar meer specifiek zal menen dat BENECOL door dezelfde producent gemaakt wordt als BECEL (brief nrs. 3 en 4). Prof. Wagcnaar heeft kritiek op de vraagstelling (nrs. 5-7). Zo wijst hij erop dat het publiek dat een kuipje margarine getoond krijgt waarop het teken BENECOL staat, en vervolgens de vraag voorgelegd krijgt 'Heeft IJ enig idee van wie deze margarine afkomstig is?', niet zal aannemen dat het gezochte antwoord BENECOL is, terwijl het antwoord BECEL in het onderzoek wordt aangemerkt als aanduiding van de herkomst. Prof. Wagenaar (brief 111. s) wijst er voorts op dat het probleem van een interview dat plaats vindt in abstracto, zelfs voordat het product in de markt is geïntroduceerd, hierin bestaat dat een aantal aspecten van de werkelijkheid is geëlimineerd, waaronder voorafgaande reclame voor BENECOL. Hij schrijft: Uit het onderzoek blijkt dat slechts9 van de405proefpersonen al eerder iets over BENECOL hadden gehoord. Dat lijkt mij geen realistischesimidatievandesituatiediebestaatwanneerconsumenienhetproductwerkelijk kunnen kopen. Hetis niet onredelijk te veronderstellen dat in de reclame juist het verschil met andere producten zal worden benadrukt, om het prijsverschil te rechtvaardigen. Samenvattend komt hij

tot de conclusie; dat het onderzoek geen inzicht verschaft in de mate waarin er bij het publiek verwarringzou kunnen ontstaan over de herkomst van RENECOL, doordat het onderzoek niet is opgezet om de geponeerde hypothese te kunnen toetsen. Vooral hetfeit dat de respondenten worden aangemoedigd in een onwerkelijke situatie te raden naar de herkomst van BENECOL maakt het onmogelijk om de in de reële situatie bestaande verwarring

10

» [ C H l

B E B

1 3 3 9

B I J H I A D

I N D U S T R I Ë L E

betrouwbaar te schatten. Daarnaast bevat het onderzoek enige storende kunstfouten die zelfs her trekken van conclusies over het raden van de herkomst onmogelijk maliën. 6.6 Kritiek op het onderzoek van Research International is ook te lezen in de door Raisio overgelegde verklaring van J.H. Stcckei, Professor of Marketing, Stern School of Business, New York Univcrsity. In de samenvatting schrijft hij: (...) the research was conductcd in a mennersuch that it invited people to 'guess'spccificbrandsorcompanies as themanufacturer ofBENECOL. As such,itencouragedpeoplewhowerenotconfusedto express thattheywere. 6.7 Raisio heeft ook zelf een tweetal onderzoeken laten doen: een onderzoek door Intomartd.d. n juni J 999 naarde mogelijke visuele ofauditieveverwarringtussendcweordmerkenBENECOLen ELCEL (hierna: onderzoek A genoemd), en een onderzoek van Intomart d.d. 11 juni 1999 naar de mogelijke verwarring tussen de woordmerken BUNECOL en BECEL als onderdeel van marketingcommunicatie (onderzoek B). De daarop betrekking hebbende rapporten heeft Raisio in het geding gebracht, alsmede een afzonder! ijke Korte toelichting en samenvatting van Intomart d.d. 11 juni 1999. 6.8 Onderzoek A werd uitgevoerd met behulp van ccn enquête in het gebied van de Benelux. De enquête werd uitgevoerd met facc-to-face interviews in winkelcentra. De enquête was gesplitst in twee onderdelen: - visueel, waarbij ondervraagden het woordmerk uitgevoerd in zwart/op wit in neutrale uitvoeri ng kregen voorgelegd. - auditief, waarbij het woordmerk twee maal langzaam en duidelijk werd uitgesproken door sprekers in 'het Nederlandse, Vlaamse en Franse taal eigen'. Omdat Bccel een merk is met een relatief hoog marktaandeel werden ter neutraliscring van het zogenaamde marktleiderseffect, controlegroepen geconfronteerd met de fantasienaam Bunifol. De samenvatting (pagina 13) vermeldt: a Ongeveer 70% bij het onderzochte publiek kan geen producent aan voedingsmiddelen toeschrijven waarvan de namen, Benecol of Bunifol visueel dan wel auditief worden gepresenteerd. b Waar men een producent noemt, Becel dan wel Unilever, kan er bij3% van het onderzochte publiek dat, visueel of auditief met de merknaam Benecol werd geconfronteerd, sprake zijn van 'mogelijke verwarring' op grond van gelijkende klank of gelijkend woordbeeld bij Benecol ofBecel. En de conclusies (pagina 14): Het onderzoek wijst uit dat een zeer klein deel van het publiek in de Benelux(3%}MjBenecolals merknaam vanvaedingsmiddelen denkt te doen te hebben met Becel ofUn liever als producent ervan. Daarbij is er ongeveer 1% van die gevallen reden tot twijfel of inderdaad woordbeeld of klank geleid hebben tol het noemen van Becel of Unilever als producenten. Het onderzoek geeft er geen uitsluitsel over in hoeverre de 'mogelijke verwarring' als geconstateerd ook in normale koopomstandighcden zal optreden, als het publiekgeconfronteerdwordt met meer informatiedan louter merknamen. Het is denkbaar dat deze informatie, met name over de prijs en de aard van de producten het hier geconstateerde niveau van mogelijke verwarring nogverdcrzalbeperken. 6.9 Bij onderzoek B werd het publiek eerst geconfronteerd met drie typen 'communicatie': - verpakkingen, 'as marketed' van IScnccol margarine en halvari nc, alsmede van kaas, met kruiden en naturel. - een radio commercial voor deze producten, die tweemaal werd afgespeeld. - twee advertenties voor de producten uitgevoerd in kleur.

E I G E N D O M

5 0 '

Omdat Becel een merk is met een relatief hoog marktaandeel werden ter neutralisering van het zogenaamde marktleiderseffect, controlegroepen geconfronteerd met materiaal waarin de naam Becenol was vervangen door de fantasienaam Bunifol. De samenvatting vermeldt (pagina 13): a zowel wanneer het publiek werd geconfronteerd met Benecol als met Bunifol werd door meer dan 50%Johnson & Johnson als producent herinnerd bij de desbetreffende vraagstelling. b Bij degenen die geconfronteerd werden met Benecol communicatie meende 4% dat Becel de producent is, bij de Bunifol controle groep was dit 2%.

cBij degenen die geconfronteerd werden met Benecol meende 5% dat Unitever of Van den Rergh de producent is. Van den Bergh werd echter sporadisch genoemd. Bij de Bunifol controlegroep ging het hierbij om 9%. d Een analyse van de redenen die het publiek bij de keuze van bovengenoemde producenten noemdetaat, rekeninghoudend met het resultaat in de controlegroep, zien, dat bij waarneming van reclame en verpakkingsmateriaal geen verwarring ontstaat tussen Benecol en Becel opgrond van gelijkenis tussen beide merknamen. De conclusies vermelden ond er meer: Hoewel een zeer beperkt deel van het relevante publiek uit de voorgelegde marketingcommunicatie afleidt dat ofwel Becel, ofwel Unilever Benecol produceert, is er geen sprake van mogelijke verwarringopgrond van gelijkenis van de merknamen Becel en Benecol. waar Benecol aan deze producenten wordt toegeschreven gebeurt dit op grond van de aard van de producenten als gecommuniceerd, of opgrond van bekende aan de bedrijven toegeschreven eigenschappen,zoals omvang aard van het assortimentetc. 6.10 De resultaten van de door Intomart uitgevoerde onderzoeken stroken met de voorlopige conclusie van het hof. 6.111 Iet hof is, mede gelet op de kritiek die is uitgeoefend op de opzet van de onderzoeken van Research International, voorshands van oordeel dat omtrent de onderzoeken van Research International en de betrouwbaarheid van de met die onderzoeken verkregen resultaten zodanige twijfel bestaat dat het hof het niet verantwoord acht op grond van deze onderzoeken aan te nemen dat verwarring te duchten is tussen hei teken BENECOL en het merk BECEL. Zulks leidt, gelet ook op de resultaten van de onderzoeken van Intomart, tot de gevolgtrekking dat, nu Unilcvcr het aan haar vordering ten grondslag liggende verwarringsgevaar niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt, haar votdering voorzover gebaseerd op merkinbrcuk, niet voor toewijzing vatbaar is. Voor een nader onderzoek naar de door Unilever aan haar vordering gegeven grondslag, hetzij door middel van verdere bewijslevering hetzij door deskundigenonderzoek, acht het hof in dit kort geding geen plaats. Het hof blijft daarom bij zijn voorlopig oordeel zoals hierboven onder 5.5 weergegeven. Het hof voegt hieraan nog het volgende toe. In de eerste plaats acht het hof voo r twij fel vatbaar of - zoals Unilever betoogt - de bezwaren tegen de vraagstelling in de onderzoeken van Research International, volledig ondervangen worden door het feit dat controlegroepen zijn geconfronteerd met het teken NOVAMA. In de tweede plaats is liet hof van oordeel dat de kritiek van Unilcvcr op de onderzoeken van Intomart niet zodanig overtuigend is dat die onderzoeken als zonder betekenis terzijde geschoven moeten worden. 7 Uit de inleidende dagvaarding blijkt dat Unilever haar vorderingen behalve op merkinbrcuk ook op ongeoorloofde mededinging baseert. Het hof stelt vast dat deze grondslag niet is onderbouwd. Unilcvcr heeft in de loop van de procedure wel aangevoerd dat door het gebruik van BENLCOL het merk BE-

5 0 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

CEL dreigt te verwateren. Niet duidelijk is welke juridische consequenties zij daaraan verbindt. Wat daarvan zij, gevaar voor verwatering kan naar het oordeel van het hof slechts optreden als sprake is van overeenstemming tussen BENECOL en BECEL. Hierboven heeft het hof overwogen dat de mate van overeenstem m i ng gering is. Het hof acht de overeenstemming te gciï ng om verwateringsgevaar aannemelijk te achten. 8 Conclusie

LJit het voorgaande vloeit voort dat de grieven van U o ilcver niet tot vernietiging van het vonnis kunnen leiden. Het hof zal het vonnis bekrachtigen, met veroordeling van Unilever in de kosten van het geding. Beslissing

Het gerechtshof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, en veroordeelt Unilever in de kosten van het hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Raisio begroot op ƒ 5.575,-. Enz.

Nr. 127 President Arrondissementsrechtbank te Almelo, 11 maart 1999 (parallelimport V.I.P.-stoffen) Mr. H J . Inden Art.i3A,lidSBMW Gedaagde betrekt de V.l.P.-stoffen van een leverancier, die de stoffen in de VS heeft ingekocht, hetgeen gedaagde wist. De stoffen zijn nut met toestemming van eiseressen in de EER in het verkeer gebracht, zodat gedaagde inbreuk maakt op het merkrecht van eiseressen. Art.i3bisBMW Nu gedaagde wist dat de stoffen niet binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, staat vast dat gedaagde niet te goeder trouw was. De vorderingen tot informatieverschaffing en betaling van een voorschot op de schadevergoeding worden wel afgewezen.

1 Cranston Print Works te Rhodcs Tsland, Verenigde Staten van Amerika, 2 Bapcro Business Group BV te Enschede, eiseressen, procureur mr. H.A.A. Kienhuis, advocaat mr. T. Cohen Jehoram te 's-Gravenhage, tegen Le Suh BV te Almelo, gedaagde, procureur mr. R.J. Leijssen. het geschil, de beslissing en de motivering:

r In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. Cranston is een in de Verenigde Staten gevestigde stoffenproducent. Zij brengt onder het merk V.I. P. stoffen op de markt. C ranston is exclusief gerechtigde met betrekki ng tot het woordmerk V.I.P., gedeponeerd op 7juli 1998 onder registatienummer 919217 voor de klasse 24, stoffen en textielproducten, bedtextiel en tafelkleden. Bapero is de exclusieve iieentiencemster van Cranston voor de Benelux en de exclusieve distributeur van V.l.P.-stoffen in Nederland. Le S uh heeft in het verleden V. I. P.-stoffen ingekocht h ij Bapero maar deze heeft de verkoop aan Le Suh begin 1998 gestaakt na tussen partijen gerezen problemen. 2 Eiseressen stellen dat LeSuh sinds medio september 1998 V. I. P.-stofïen heeft betrokken van anderen dan Cranston en Ba-

E I G E N D O M

10

D E C E M B E R

1 9 9 9

pero en/of een van de andere exclusieve distributeurs binnen de Eu ropesc Economische Ruimte (EER). De door Le Suh vanaf medio september 1998 aangeboden en verkochte V.l.P.-stoffen zijn, aldus eiseressen, niet door of mer toestemming van Cranston als merkhoudster binnen de EER in het verkeer gebracht. Le Suh maakt naar de mening van Cranston en Bapero door het aanbieden en verkopen van V. T. P.-stoffcn die buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, inbreuk op het exclusieve merkrecht van Cranston. LeSuh zou daardoor bovendien onrechtmatig handelen jegens Cranston en Kapcro. Eiseressen stellen schade te hebben geleden door de inbreuk van Le Suh. 3 Cransron en Bapero vorderen kort samengevat, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, Le Suh te verbieden verder inbreuk te maken op het merkrecht van Cranston, zulks onder verbeurte van een dwangsom en met nevenvorderingen waaronder een voorschot op de schadevergoeding ten bed rage van ƒ 25.000,-. 4 Le Suh verzet zich tegen de vorderingen met dien verstande dat zij aangeeft dat zo er al sprake is van inbreuk, zij in ieder geval geen verdere inbreuk op het merkrecht van Cranston zal maken en de V.l.P.-stoffen voortaan nog slechts bij deexclusicvc distributeurs van Cranston binnen de EER zal kopen. Le Suh heeft voorts meegedeeld dat haar andere leveranciers J. B. Hulst v.o.f. teLocncn en Swafing te Nordhorn zijn. 5 Le Suh betwist dat er sprake is van merkinbreuk. Zij stelt dat de stoffen door of met toestemming van Cranston in de EER i 11 het verkeer zijn gebracht. Niet betwist wordt dat d c d oor Le Suh aangeboden en verkochte stoffen door Cranston zijn vervaardigd. 6 LeSuh betrekt sedert juli 1997 stoffen van J.B.Hulst v.o.f., hierna te noemen Hulst. Bapero was daarvan op de hoogte zoals blijkt ui t de brief van Le Stih aan Bapero van 9 oktober 1997. LeSuh erkent dat zij wist dat Hulst de stoffen inkocht bij Rubinstein & Ziff in Minncapolis, Verenigde Staten. De president is gelet hierop met eiseressen van oordeel dat de stoffen niet met toestemming van Cranston binnen de EER in het verkeer zijn gebracht alsmede dat Le Suh daarmee bekend was. 7 Uit het voorgaande volgt dat LeSuh door het aanbieden en verkopen van deze niet binnen de EER in het verkeer gebrachte stoffen, inbreuk maakt op het merkrecht van Cranston. De president wijst het gevorderde inbreukverbod dan ook toe, waarbij hij overigens mede in aanmerking neem t d at Le Suh reeds heeft aangegeven zich van verder inbreuk te zullen onthouden en zich derhalve feitelijk niet verzer tegen toewijzing van de vordering. Ook de gevorderde dwangsom wordt toegewezen zij liet dat de president aanleidingziet hiervoor een maximum vast te stellen. 8 Le Suh noemt Hulst en Swafing als haar leveranciers. Eiseressen hebben niet gemotiveerd aangegeven en ook overigens is niet aannemelijk geworden dat anderen aan Le Suh hebben geleverd. De president wijst de onder 2a van de dagvaard i ng opgenomen vordering tot het overleggen van cen schriftelijke en door een regisrer accou n tan t geaccordeerde opgave dan ook af. 9 Voor toewijzing van de vordering tot afgifte, schadevergoeding en informatieverschaffing ter vaststelling van gemaakte winst, dient vooreerst de vraag te worden beantwoord of de inbreuk te kwader trouw is gemaakt. Nu Le Suh wist dat de stoffen niet binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, staat naar

16

D E C E M B E H

1 H 9 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

5 0 3

het oordcel van de president in het onderhavige geval vast dat Le Suh niet te goeder trouw was.

ƒ 551,- aan verschotten en ƒ 2.000,- aan salaris van de procureur van eiseressen.

10 Le Sub geeft aan eind november 1998 nogongeveer 7000 meter V.I.P.-stoffen in haar bezit te hebben gehad. Daarvan zou 1246meter niet bij Bapero zijn ingekocht. Zoals reeds hierboven is vermeld., heeft Le Suh vanaf juli 1997 stoffen bij anderen dan Bapero ingekocht. Het komt de president voor dat het vrijwel onmogelijk is na te gaan welk deel van de nog in voorraad zijnde stoffen afkomstig is van door Le Suh vanaf medio september 1998 van anderen dan Bapero betrokken stoffen. Evenmin valt, bijvoorbeeld ten behoeve van een product-rccall, na te gaan welke door Le Suh vanaf medio september 1998 van anderen dan Bapero betrokken stoffen bij welke afnemers terecht zijn gekomen. De president is van oordeel dat het risico van het niet kunnen vaststellen van vorenbedoelde gegevens in casu niet voor rekening vanLe Suh behoort te komen omdat Bapero reeds vanafjuli 1997 wist dat Le Suh de stoffen van anderen betrok en Bapero rot in maart 1998 nog aan Le Suh heeft geleverd. Op grond van het vorenoverwogene komen de volgende vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking:

fTT Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

- de vordering opgenomen onder 2b tot het doen van opgave van de door LeSuh ingekochte en nog voorradige stoffen met vermelding van de inkoopprijzen; - de vordering opgenomen onder 2c tor het doen van opgave van de reeds verkochre producten gespecificeerd per afnemer met vermelding van de verkoopprijzen; - de vordering opgenomen onder 3 strekkende ton afgifte van de inbreukmakende stoffen; - de vordering opgenomen onder 4 houdende een aan professionele afnemers te zenden brief. 11 Bapero vordert onder zd het overleggen van een schriftelijke en door een register accountant geaccordeerde opgave van de door Le Suh gebruikte alsmede van de thans nog in haar bezit zijnde promotiematerialen. Door LeSuh is betwist dat zij promotiemateriaal bezir. Het door eiseressen hieromtrent gestelde is gelet op deze betwisting onvoldoende om toewijzing van de vordering mogelijk te maken. 12 Ook de vordering tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding kan nier worden toegewezen. Le Suh heeft et in dat verband naar bet oordeel van de president terecht op gewezen dat zij niet gehouden was de V.I.P.-stoffen bij Bapero in te kopen. Vooralsnog staat dan ook onvoldoende vast dat Bapero schade heeft geleden in de vorm van gederfde winst en omzetverlies. 13 Le Suh dient als de grotendeels i n het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding te worden veroordeeld. Rechtdoende in kortgeding:

I Verbiedt Lc Suh meronmiddelhjke ingang elke inbreuk op het exclusieve recht van Cranston terzake van het merk V.I.P. alsmede om de V.I.P.-stoffen die zij vanaf 15 september 1998 van J. B. Hulst v.o.f. te Locncn en Swaflng te Nordhorn heeft betrokken, te verkopen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 25.000,- voor iedere overtreding van dit verbod, tot een maximum van ƒ 500.000,-. 1 r Veroordeel t Le Suh in de kosten van deze proccd u re d ie tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseressen wordt begroot op

Nr. 128 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhagc, 24 maart 1999' (B&B Italia/Sedere) Mr. E.J. Numann

(inbreukmakend model Carré) Art. 10, lid 1,11 Aw Voorshands is voldoende aannemelijk dat de 'Harry'geen nabootsing vormt van een ouder ontwerp, en moet worden beschouwd als een oorspronkelijk ontwerp. Hel ontwerp bezit immers temidden van her wijde scala aanzitbanhnodellen een onmiskenbaar eigen, herkenbaar gezicht, in het bijzonder waar het betreft de in het oog lopende vorm en dimensioneringvan het hoekelement. ATL13AW Bij beantwoording van de. vraag of het meubelmodel 'Carré' als een verveelvoudiging van tle 'Harry' dient te worden aangemerkt dient aansluiting te worden gezocht bij de maatstaven, genoemd in HR 29 december 1995 (Decaux/Mediamax) [BIE 199/, nr. 66. blz. 343j, waaruit kan worden afgeleid datvoorde beoordeling van de vraag naarnabootsing en ondergeschikte verschillen zowel uit auteursrechtelijk als uit modelrechtelijk oogpunt de totaalindruk als maatstaf dient te worden gehanteerd en dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode (trend)ofstijlgeenbcschermingkrachtertsuuteiirs-ofmodelrecht toekomt. Van belang is of bij later ontworpen modellen voldoende afstand is genomen van het oudere ontwerp en of op voldoende eigen wijz£ uiting is gegeven aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen. Voorshand wordt geoordeeld dat de karakteristieke kenmerken van de 'Harry' volledig terugkeren in de 'Carré'; de. verschillen vormen slechts ondergeschikte details die niet afdoen aan de overeenstemmende totaalindruk.

B&li Ital ia SpA te Novedrate, Italië, eiseres, procureur mr. A. 11. Vermeulen, advocaat mr. N.D.R. Nefkens te Amsterdam, tegen ScdciT BV te Leiderdorp, gedaagde, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. P.J.M. Stcinhauscr te Amsterdam. 1 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde rer zirring van 10 maart 1999 wordt van het volgende uitgegaan. 1

Beroep ingetrokken. Rcrf.

5 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

- Eiseres is een Italiaanse meubel fabri kan te die al vele jaren designmeubclcn produceert en verkoopt van verschillende ontwerpers. - De Italiaanse ontwerper en architect Antonio Cittcrio heeft een meubelserie voor R & Ti Ttalia ontworpen, welke sedert 1995 onder de naam 'Harry' op de markt wortlt gebracht. -li & B Italia heeft ktachtens een licentie-overccnkomstvanCitterio het exclusieve recht verkregen om voornoemde meubelserie wereldwijd te produceren en te verkopen. - Krachtens daartoe strekkende volmacht, overgelegd per bij fax verstuurde brief van 17 maart 1999, heeft Citrerio B & B Italia gemachtigd om in eigen naam en zonder zijn tussenkomst en zonder dat hem daar telkenmale - toestemming voor gevraagd hoeft te worden, elke noodzakelijke ju rid ischc actie, zonodig bij de bevoegde rechterlijke instantie, te ondernemen, die B & B Italia goeddunkt, teneinde: a de auteursrechten van ondergetekende op de mcubelmod ell en 'Harry' te handhaven en elke geconstateerde inbreuk daarop re bestrijden; b materiele en immateriële schadevergoeding te vorderen voor de schade geleden door hem als gevolg van dehiervoor vermelde feiten. - I)c vestigingen van gedaagde, handelende onder de naam 'Lcderland', in Rotterdam en Leiderdorp hebben in december 1998 in enkele toonaangevende landelijke dagbladen geadverteerd met een serie meubelmodellen, aangeboden onder de naam 'Carré'. 2 De vordering, de gronden daarvoor en het verweer

E I G F N D O M

16

D E C E M B E R

1 9 9 B

Gelet hierop is dan uok voorshands voldoende aannemelijk dat de 'Harry' geen nabootsing vormt van een ouder ontwerp. Voorts moet het, naar het voorlopig oordeel van de president, als een oorspronkelijk en origineel ontwerp worden beschouwd, waarvoor naar Nederlands recht aanspraak op auteursrechte1 ijkc bcschcrm i ng kan worden gemaakt. Het ontwerp bezit immers temidden van het wijde scalaaan zitbankmodcllcn een onmiskenbaar eigen, herkenbaar gezicht, in het bijzonder waar het betreft de in het oog lopende vorm en dimensionering van het hoekelenient. 3.5 Vervolgens is de vraag aan de orde of het meubelmodcl 'Carré' van gedaagde als een verveelvoudiging van de 'Harry' dient te worden aangemerkt en als zodanig als inbreukmakend op het voor de 'Harry' geldende auteursrecht dient te worden beschouwd. 3.6 Bij de beantwoording van deze vraag dient aansluiting te worden gezocht bij de maatstaven, genoemd in HR Z9 december 1995 (Decaux/Mediamax; NI 1996/546), waaruit kan worden afgeleid dat voor de beoordeling van de vraag naar nabootsing en ondergeschikte verschillen zowel uit auteursrechtelijk als uit model rechtelijk oogpunt de totaalindruk als maatstaf dient te worden gehanteerd en dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van een nieuwe mode (trend) of stijl geen bescherming krachtens auteurs- of modelrecht toekomt. Van belang is of bij later ontworpen modellen voldoende afstand is genomen van het oudere ontwerp en of op voldoende eigen wijze uiting is gegeven aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen.

(...) 3 Beoordeling van het geschil Ontvankelijkheid

3.1 Nu blijkens de door mr. Nefkens nog toegezonden volmacht eiseres van de auteursrechthebbende ontwerper Citterio het recht heeft verkregen 0111 als licentiehoudster in eigen naam (ook i n rechte) op te treden rer handhaving van het au teursrccïi t op de meubelserie 'Harry', kan eiseres in haar vorderingen in dit kort geding worden ontvangen. Auteursrecht

3.2 Vooropgesteld moet worden dat een werk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt indien het een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. 3.3 Vast staat dat het door Citrerio ontworpen model 'Harry' in 1995 op de markt is gebracht. Door gedaagde wordt thans betwisr dat de 'Harry' een origineel en oorspronkelijk ontwerp betreft. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat de 'Harry', en met de 'Harry' evenzovele andere mcubclseries, een bepaalde trend weergeeft, welke niet voor auteursrechtelijke bescherm i ng in aanmerking komt. Gedaagde heeft daartoe diverse brochures overgelegd van andere fabrikanten, teneinde een gelijkenis van die banken met de 'Harry' aan te geven. 3.4 Ten aanzien van de door gedaagde overgelegde voorbeelden is op geen enkek wijze aangetoond - hetgeen wel op de weg van gedaagde had gelegen- dat deze reeds vóór 1995 op de markt zouden zijn gebracht. Ten aanzien van de 'Carré/Naomi' heeft ontwerper Quinto Lotti zelf verklaard - naar blijkt uit de door gedaagde overgelegde productie 7 -, dat hij het model in 1997 heeft ontworpen.

3.7 De president is voorshands van oordcel dat in het onderhavige geval de karakteristi eke ken merken van de 'Harry', zoals de algehele dimensionering, de specifieke vorm van het eerdergenoemde hoekelement en die van de metalen pootjes, volledig terugkeren in de 'Carrrj'. Daaraan doet niet af dat (onder meer) de rugleuning van de 'Harry' een weinig schuiner is geplaatst dan die van de 'Carré', de kussens een andere vorm hebben en dat de maten van de modellen, evenals de verhoudingen tussen hoogte, diepte en lengte, niet volledig overeenkomen, aangezien dit slechts ondergeschikte details vormen die niet afdoen aan de overeenstemmende totaalindruk die de banken te zien geven, en die het publiek niet zullen opvallen. Ook het gegeven dat de beide modellen in verschillende materialen zijn uitgevoerd doet aan het voorgaande niet af. Dat de toegepaste pootjes wellicht niet door Citterio zijn ontworpen - zoals gedaagde stelt, doch eiseres weerspreekt- leidt er niet toe dat deze bij de beoordeling van de totaalind ruk buiten beschouwing behoren te bl ijvcn, nu de auteursrechtelijk beschermde trekken van de bank mede door het uiterlijk van de door de ontwerper daarvoor ontworpen, dan wel 'slechts' geselecteerde pootjes wordt bepaald. 3.8 Op grond van bovengenoemde punten van overeenstemming tussen 'Harry' en 'Carré' is sprake van een treffende gelijkenis tussen beide banken. Voorshands moet dan ook worden geconcludeerd dat de 'Carré' een inbreuk vormt op het auteursrecht dat op het model 'Harry' bestaat. spoedeisend belang

3.9 Het verweer van gedaagde dat aan de vordering van eiseres iedere spoedeisendheid ontbreekt aangezien de 'Carré' al in januari 1998 op de Nederlandse markt is gebracht zonder dat hiertegen door eiseres bezwaar is gemaakt, faalt. Tuiniers gedaagde heeft haar verweer op dat punt niet onderbouwd, ter-

16

D E C E M B E R

1 9 3 9

B I J B L A D

I N D U S T R ' t L E

(National Football League-mcrkliccntie) Mrs. J.J. Brinkhof, E.], van Sandick en M.V. Wellink-Volmer Art. 6-.248BW;art. 6:162 BW Met de rechtbank is het hof van oordeel, dat er geen nieuwe (of vernieuwde) licentieovereenkomst tussen Pro Badge en NFL tot stand is gekomen.

TRIPS

3.ro(...)

3.11 Gelet op het voorgaande zal de vordering van eiseres worden toegewezen voor zover strekkende tot een verbod op het maken van inbreuk op liet auteursrecht van eiseres. Van anderszins onrechtmatig handelen van gedaagde jegens eiseres is niet gebleken. Aangezien gedaagde een van de vele detaillisten is die het model 'Carré' voeren en de importeur van het model - tot dusverre- ongemoeid is gelaten, ziet de president in dit stadium geen aanleiding voor het treffen van verdergaande voorzieningen als in de nevenvorderingen verlangd. 3.1Z Gedaagde zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroord cel d in de kosten van dit geding. 4 Beslissing

De President: ücvee/rgedaagdemet onmiddellijke ingang testaken en gestaakt te (doen) houden iedere de inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende op de mcubclserie 'Harry' en de diverse elementen daaruit, en Verbiedt gedaagde i n het bijzonder om de ten processe bedoelde mcubelserie 'Carré', dan wel andere mcubelmodellen die een verveelvoudiging vormen van de meubels uit de serie 'Harry', te fabriceren en/of aan te bieden en/of tentoon te stellen en/of te leveren en/ofte verkopen. Bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van ƒ10.000,voor elke keer of iedere dag dat in strijd met het bovenstaande wordt gehandeld. Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiseres begroot op ƒ 2.520,80, waarvan ƒ 400,aan griffierecht en ƒ 70,80 aan dagvaardingskostcn. Enz.

5 0 5

Nr. 129 Gerechtshof te's-Gravenhage, 11 maart 19991

wijl eiseres overigens onweersproken heeft betoogd dat zij, voordat, in december 1998, de advertenties van gedaagde in enkelelandelijkc dagbladen verschenen, niet van de aanwezigheid van de 'Carré' op de Nederlandse markt op de hoogte is geweest. De president ziet dan ook geen aanleid ing om de vordering van eiseres wegens het ontbreken van spoedeisend belang af te wijzen.

Slotsom

E I G f N D O M

NFLheefteenzijdig, maarovkiiefinitief'deonderhandelingen over verlengingoj'vernieuwingvan licentiecontract NFL 10S-B afgebroken. Doordii afbreken heeft NFL in strijd gehandeld met de redelijkheid en billijkheid en/ofmet de maatschappelijke betamelijkheid die zij jegens Pro Badge in acht had behoren te nemen, zulks gezien de omstandigheden, waaronder het vergevorderde stadium van de onderhandelingen en voorbereidingen van de 'renewa F van licen tiecon trmt NFL 108-B, het doo r de gedragingen vanNFLbijPro Badge opgewekte, gerechtvaardigde, vertrouwen dat deze renewal tot standzou komen en voorts het gerechtvaardigde belangvan Pro Badge, ondanks ham betalingsgedrag, bij 'renewal'. (Bij dal oordeel is gelet op de door beide partijen met het oog op de 'renewal' van het licentiecontract reeds verrichte verstrekkende handelingen; de inhoud, met name de gepreciseerdheid en volledigheid, van de voorwaarden van hetaan Pro Badge door NFL bij faxbericht d.d.zi februari 1994 aangeboden contract tot 'renewal' en de verdere inhoud van dit faxbericht; de speciale aard van de (te vernieuwen) licentiecontracten tussen partijen, in het bijzonder het lange traject tussen het ontwerpen van de collecties doorProBadgeen de uiteindelijke afleveringaan haar afnemers; de lange, ononderbroken duur (ongeveer 1 o jaar) van de relatie tussenpartijen en de daarbij gebruikelijke gang van zaken, ondanks het betalingsgedrag van Pro Badge; de overige tot aan hetfaxbericht d.d. 11 april 1994 lopende correspondentie tussen partijen; het betalingsgedrag van Pro Badge in de periode voorafgaand aan het voorstel van 21 februari 1994 in vergelijking tot het betalingsgedrag daarna tot en met april 1994 deze vergelijking levert geen verschil op.) Toewijsbaar is de vordering van Pro Badge tot vergoeding door NFL van de schade die. Pro Badge geleden heeft door het niet-vernieuwen van licentiecontract NFL 108-B. Anders de Rechtbank: de in rechtsoverweging3.1 genoemde omstandigheden zouden reden zijn om aan te nemen dat het NFL niet meer vrij stond de onderhandelingen zonder meer ofte breken, indien Pro Badge zich aan haar betalingsverplichtingen zou hebben gehouden. Het feil dat Pro Badge zich echter, ondanks de zeer duidelijke waarschuwingen van NFL, wederom niet aan de overeengekomen betalingsregeling hield en zelfs na nog een allerlaatste uitstel niet betaalde, maakte dat van NLF niet gevergd kon worden dat zij de onderhandelingen voortzette, althans dat Pro Badge niet met een beroep op de redelijkheid en billijkheid voortzettingvan die onderhandelingen kon eisen.

Pro Badge International BV te Woerden, appellante, procureur mr. W. Tackcma, advocaat mr. F.H.J. van Schoonhoven te Amsterdam, tegen NFL Proporties Europe B V te 's-Cravenhage, gein timeerde, procureur mr. PJ.M. von Sclimidt auf Altenstadt, advocaat mr. K.A.J. Bisschop te Amsterdam. a Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 30 oktober 1996 (mrs. A.D. Kiers-Becking, P.G.J. de Ileij en 11.VV. Holzhauer)

1

CassaLicberocp ingesteld. Rat.

b il 6

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

i Defeiten in conventie en in reconventie i.i NFL is houdster van een groot aantal wereldwijd ingeschreven merken, die bestaan uit namen en logo's van de teams die behoren tot de zogenaamde 'National Football League', cen overkoepelende organisatie van Amerikaanse footballclubs. Haar enige activitcitishctbcheren van een merkenportefeuille, het afsluiten van licenties en het innen en administreren van royalty's. 1.2 Tro Badge houdt zich bezig met de ontwikkeling, distributie en verkoop van producten waarop of waarin merken van (buitenlandse) sportclubs zijn vermeld. 1.3 Tussen Pro Badge en NFL zijn sedert 1984 diverse kortdurende, elkaar opvolgende, licentieovereenkomsten gesloten, waarbij Pro Badge het recht werd verschaft om als licentienemer de betreffende merken op bepaalde producten aan te brengen en deze producten in bepaalde landen te verhandelen. Begin 1994 golden tussen partijen 'license agreement NFL 10SB' (betreffende een groot aantal producten, zoals caps, t-shirts, sweatshirts, jackets, badges, posters etc. te verhandelen in conti nentaal Europa) welk contract was aangegaan voor de periode van 1 april 1991 - 31 maart 1994 en 'license agreement NFL 013' (betreffende kids/youth cotton & wool caps &knittcd hats, te verhandelen in een aantal Europese landen), welk conrract was aangegaan voor de periode van 1 augustus 1993 - 3 1 maart 1995Daamaast liepen er begin 1994 nog twee licentieovereenkomsten tussenPro Badge International te Lancashire, Verenigd Koninkrijken NFL PROPERTIES(U.K.)LIMrTED-vcrdcrNFL UK - te Londen, betreffende in het Verenigd Koninkrijk en Ierland te verhandelen producten. 1.4 Blijkens de standaardclausule 'CLAU.SE 2 - DUkATlON AND RENEWALS' in de twee eerstgenoemde contracten waren partijen overeengekomen 'to renounce allrights of rcnewal by tacit agreement'. 1.5 Bij fax van 16 december 1993 vraagt Alicia Davenport namens NFL en/of N Fl. UK aan de directeur van Pro Badge, Roland Heerkens - verder: Heerkens - wanneer zij de ontwerpen voor de herfst/winter collectie 1994 ter goedkeuring krijgt voorgelegd. Bij fax van 24 januari 1994 bevestigt Alicia Davenport namens NFL en/of NFL UK aanHeerkens dat de ontwerpen voor de herfst/wintercollectie 1994 in beginsel zijn goedgekeurd. Bij fax d.d. 21 februari 1994 schrijft Nick Price namens NFL en NFL UK aan Heerkens, voorzover hier van belang: oRenewaloption.

F I G E N D O y

IG

D E C E M B E R

1 9 9 9

Partijen hadden afgesproken dit voorstel op 13 april 1994 te bespreken. Bij fax van 22 maart 1994 verzoekt Sally Silvester namens NFL en NFL U 1< een aparte opgave voor elk NFL contract van d e 'Confirmcd and/or delivered Spring/Summcr 1994 orders', 'Conflrmed Fall 1994 orders', 'Anticipated additional Fall 1994 orders' en 'Anticipated lcvcl of Spring/Summer 1995 orders'. Hierop wordt door Heerkens gereageerd bij fax van 24 maart 1994. Bij fax van Sally Silvester namens NFL en/of NFL UK aan Marty Denncman van Pro Badge van 25 maart 1994 wordr een aantal ontwerpen van t-shirts goedgekeurd. 1.6 In de tussen partijen gesloten licensieovereenkomsten was cen betalingstermijn van 15 dagen overeengekomen. In januari 1994 hebben partijen in verband met een betalingsachterstand van de royaltyfacturen door Pro Badge cen betalingsregeling getroffen, die onder meer inhield dat op 28 februari 1994 een bedrag van ƒ 100.000,- zou worden betaald. Bij fax van 28 februari 1994 schrijft Cyril Speijer namens NFL aan Heerkens: ... we hereby confirm thefollowing: undcr thesettledfinancial agreement for outstandmg invoices it has been agreed that the sum off 100.000,woidd be transferral to below mentioned bank accooimt by 16.00 todtty, i.e. Febrtiary 28,1994. we remind you thatfailluretoremit the uforesaidamountby 16.00 hours today willpul you in breach ofourfinancia! settlement agreement contract. Op 28 februari 1994 verzoekt Heerkens aan Norm S nyder - verder: Snyder -, controller bij NFL, om cen uitstel van betaling. Hierop wordt door Snyder gereageerd bij fax aan Heerkens d.d. 28 februari 1994, waarin Snyder schrijft: f do however wtsh to remind you that we havean agreement....whteh I expect you to hortor. During our Super Rowl meetingI askedyou to be honestwith me. At that time thereexistednoecmmitmentsorevents that wouldprecludeyoufrom meeting these requirements. Now,you inform me that your buying season, vthich existcd injanuary, to be a probtem that would prevent a Eebruary 28,1994 schedukd payment. In otherwords 1 expect payment tomorrow by$:oo a.m. New York time, ... 1 will abide by my word. 1 expectyou to do also, Non payment to me simply means that...wellllike to loohpositively atthings. Please don'l dissapointme.

Bij fax van 1 maart 1994 aan Snyder verzoekt Heerkens weBothyour Continental and UK contracts are upfor renewal at the end of derom om een uitstel en doet hij een nieuw betalingsvoorstel, March. üsted below pleasefindthe terms that need to be agreeifor a inhoudende: furtheroneyear renewal: Payments in house... for sure'. PRODUCT: Wool &CottCl! Caps March nth dfl. 100.000,00 TERM: 1 April 1994-31 March 1995 March jist dfl. 100.000,00 ROYALTY: Apparel & Accessories: 10% net wholesale Headwear: w% or 35P whichever isgreater Bij fax van 7 maart 1994 schrijft Snyder aan Heerkens: GUARANTEE: ... i will allcw Pro Badge untill the 11 th of March to makt. the February Eu ropc: £ 150,000 payable £ 50,000 01.4.94 28,1994 payment. ... I agree with Pis 100,000 on March 11, March31,... Roland, this isfinal. 1 will not accept anythingelse. Let me remind you of MARKETING SUPPORT: our agreed payment terms for 1994 ... Currently, I am your oitly ally at Roland, please let us have your comrnents to the above so that we can NEP. However, this is my last olive brunch. arrangefor contracts to be sent om to you. Wanneer Pro Badge opnieuw haar betalingsvetplichtingen niet nakomt, bericht Snyder bij fax van 6 april 1994 aan Heerkens:

16

D E C E M B E R

1SHH

E I J B L A D

I N D U S T H I L L L

On another more seriaus note l am extremely disturbed that you disturbed another scheduled payment.... Roland it appears to us that you radly don't care to work with usbut rather test the limits. I regretfuUy inform you that KFLP wilt withdraw a catcgory ofyour license (to be dctcrmined). If payment is nat received by Friday Aprils, 1994 all existing licenses with Pro Badge will be terminated. Roland 1 havctried butcnough isenough, please no more letters. Jtis time to let the money do the talking!

Nadat ook op 8 april 1994 geen betaling is ontvangen, bericht Nick Price namens NrL bij fax van (maandag) 11 april 1994 aan Heerkens d a t NFL 'will not be renewingyour contract... M-'L 108-B'.

1.7 Artikel 13 van liet onderhavige licentiecontract voorziet in een 'sell-off term'. Krachtens deze bepaling was het Pro Badge toegestaan reeds geproduceerde voorraad gedurende drie maanden na beëindiging van het contract nog te verkopen. Bij brief van 25 april 1994 heeft NFT. de 'scll-offterm' verlengd tot 30 september 1994. 1.8 Bij fax d.d. 15 j u n i 1994 heeft NFL een voorstel gedaan voor nieuwe licentiecontracten betreffende Verenigd Koninkrijk en Ierland en Continentaal Europa voor de periode van 1 april tot 31 december 1994. Dit voorstel is door Pro Badge niet aanvaard. ï.g Pro Badge heeft op 1 november 1994 ter verzekering van verhaal van haar vermeende vordering conservatoir derdenbeslag doen leggen onder de ABN AJVLRO BANK N.V. ten laste van NFL. 1.10 De president van deze rechtbank heeft in een tussen NFL als eiser en Pro Badge als gedaagde gewezen, en op 4 januari 1995 uitgesproken, kort geding vonnis Pro Badge onder meer, op verbeurte van een dwangsom van ƒ ro.000,- per dag, bevolen opgave te verstrekken van het bedrag van de door Pro Badge genoten winst als gevolg van door Pro Badge na 30 september 1994 (o p welke datum de 'scl 1 off term' eindigde) verkochte artikelen als bedoeld in appendix B van licentieovereenkomst NFL 108-B. Tevens heeft de president Pro Badge bevolen de resterende voorraad, van de merken van NFL voorziene, artikelen aan NFL af te geven, tegen een door NFL aan Pro Badge te betalen vergoeding van ƒ 1.000.000,-. 1.11 Bij exploitvan 10 januari 1995 heeft NFL het vonnis aan Pro Badge doen betekenen met het bevel aan de opgelegde bevelen te voldoen, met uitdrukkelijke uitzondering van het bevel tot afgifte van de voorraad, nu NFL de door president bepaalde vergoeding van ƒ 1.000.000,- niet wenste te betalen. 1.12 Bij door de rcgistcraccountantH.A.Blijham gecertificeerde opgave d.d. 18 januari 1995 heeft Pro Rad ge opgegeven dat bedoelde winst ƒ 13.251,- bedroeg. 1.13 ProBadge heeft op haar beurt op 26 januari 1995 voormeld kort geding vonnis aan NFL doen betekenen met bevel aan NFL om aan haar het bedrag van ƒ 1.000.000,-, verminderd met nog verschuldigde royalty's, te betalen, onder de vermelding dat zij bedoelde voorraad ter beschikking van N FLhicld. Zij heeft daarbij exeeutiemaatregelen aangezegd bij niet tijdige betaling. 1.14 Bij tussen NFL als eiseres in conventie en Pro Badge als gedaagde in conventie gewezen, en op 8 maart 1995 uitgesproken, kort geding vonnis heeft de president van deze rechtbank Pro Badge iedere maatregel en/of handeling tot executie van het vonnis van 4 januari 1995, voorzover het de daarin genoemde betaling van ƒ 1.000.000,- door NFL aan Pro Badge betreft, verboden en Pro Badge in de proceskosten veroordeeld.

E I G E N D O M

5 0 7

1.15 Aan Pro Badge is op 19 april 1995 voorlopig surséance van betaling verleend, welke surséance op 19 juli 1995 definitiefis geworden. 2 Devorderingen in conventie en in reconventie

2.1 Pro Badge vordert in conventie NFL te veroordelen om aan haar de schade te vergoeden, voortvloeiend uit de toerekenbare tekortkomingen cn/of onrechtmatige handelingen van NFL jegens haar door de licensieovereenkomst NFL 108-B te ontbinden, althans niet te verlengen/vernieuwen, een en ander op te maken bij staat en te vermeerderen met rente en voorts met veroordeling tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding ten bedrage van ƒ 1.500.000,-. z.2 Zij stelt daartoe (blijkens haar steil i ngen i n de conclusie van repliek in conventie) primair dat partijen reeds een nieuwe licentieovereenkomst hadden gesloten tussen september 1993 en 11 april 1994. Subsidiair stelt zij dat de onderhandelingen tussen partijen reeds in een zodanig stadium waren gekomen, dat het NFL niet meer vrijstond deze af te breken en dat zij door de onderhandelingen niettemin (op 11 april 1994) af te breken in strijd met de redelijkheid en de billijkheid en onrechtmatig heeft gehandeld. 2.3 In reconventie stelt NFL zich op het standpunt dat uit de inmiddels beëindigde licentieovereenkomsten voor Pro Badge nog een aantal verplichtingen voortvloeien die Pro Badge niet is nagekomen en dat zij schade heeft geleden als gevolg van het door Pro Badge gelegde derdenbeslag en de door Pro Badge aangekondigde executie van het kort geding vonnis van 4 januari 1995. Zij meent voorts dat Pro Badge niet heeft voldaan aan de door de president bevolen opgave van de genoten winst en derhalve dwangsommen heeft verbeu rd. 2.4 NFL vordert in reconventie, kort gezegd, Pro Badge te veroordelen dan wel te bevelen a om aan haar te betalen al hetgeen Pro Badge nog verschu Idigd is uithoofde van de licentieovereenkomsten 108-B en NFL 013; bom aan haar een bedrag van ƒ 240.000,- te betalen terzake van verbeurde dwangsommen op grond van liet vonnis van de president van deze rechtbank van 4 januari 1995; c om aan haar te betalen de door haar geleden schade als gevolg van het door Pro Badge ten laste van haar op 1 november 1994 gelegde beslag, de buitengerechtelijke kosten terzake van het gesch il tussen partijen dat leidde tot het kort geding vonnis van 4 januari 1995 en de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten terzake van het executiegeschil dat leidde tot het kort geding vonnis van 8 maart 1995; d om 1 (alsnog) een opgave te verstrekken van de door Pro Badge genoten winst als gevolg van verkopen na 30 september 1994 van artikelen als bedoeld in Appendix B van licentieovereenkomst NFL 108-B en 2 deze winst af te dragen, waarbij NFL zich baseert op art. 27a van de Auteurswet; e om de nogbij Pro Badge in voorraad zijnde artikelen te vernietigen; fin de kosten van het geding. 3 Beoordeling Jn conventie Is een nieuwe overeenkomst tot stand gekomen?

3.1 Pro Badge baseert haar stelling dat reeds een nieuwe overeenkomst tot stand was gekomen in de periode gelegen tussen september 1993 en 11 april 1994 op: - d e jarenlange relatie tussen partijen,

5 O 8

H I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

- de wijze waarop in het verleden de licentieovereenkomsten tussen partijen werden verlengd, - het feit dat het licentiecontract NFL 013 was aangegaan voor een periode tot 31 maart 1995 en - de correspondentie tussen partijen, in het bijzonder in de periode december 1993 tot april I994(zie onder meer de in r.o. 1.5 weergegeven correspondentie), over kwesties die de uitvoering van het nieuwe (te sluiten) contract betroffen. NFL heeft gemotiveerd betwist dat reeds en nieuwe overeenkomst tot stand was gekomen, 3.2 Partijen zijn beiden van oordeel dat NFL in haar brief van zi februari 1994 een aanbod heeft gedaan voor een nieuwe overeenkomst. Vaststaat dat partijen een afspraak hadden gemaakt om dit aanbod op 13 april 1994 te bespreken. Deze bespreking heeft niet plaatsgevonden omdat NFL in haar fax van 11 april 1994 heeft laten weten dat zij geen nieuw contract wilde sluiten. In de correspondentie volgend op voornoemde fax van 11 april 1994, heeft Pro Badge zich ten opzichte van NFL niet op het standpunt gesteld dat er reeds een nieuwe overeenkomst tot stand was gekomen, waarvan zij nakoming kon vorderen, maar gaat zij er, integendeel, juist van uit dat geen nieuwe overeenkomst tot stand is gekomen. In haar fax aau Nick Price van zS april 1994 spreekt zij tweemaal over 'the factJ dat geen nieuw contract tot stand is gekomen en stelt zij voor het contract (alsnog) te vernieuwen voor de periode tot 31 december 1994. De rechtbank is van oordeel dat Pro Badge onder deze omstandigheden niet kan volhouden dat (zij gerechtvaardigd vertrouwde dat) er tussen partijen een nieuwe licentieovereenkomst tot stand was gekomen. Uit haar eigen stelling dat partijen het aanbod van NFL nog moesten bespreken en haar houding na de fax van NFL van 11 april 1994 blijkt immers dat zij, evenals NFL, van oordeel was dat er geen overeenkomst tot stand was gekomen. Het bovenstaande geldt temeer nu partijen blijkens clause 2 van Licenseagreemcnt 108-B waren overeengekomen to renounce all rights ofrenewal by laat agreement. Swnd hst NFL nog vrij de onderhandelingen af te breken? 3.3 Subsidiair baseert Pro Badge haar vordering op de stelling dat NFL in strijd niet de redelijk en de billijkheid, dan wel onrechrmarig, heeft gehandeld door de onderhandelingen af te breken, omdat Pro Badge er op mocht vertrouwen dat een nieuwe licentieovereenkomst uit de onderhandelingen zou resulteren. Zij beroept zich daartoe op dezelfde, in rechtsoverweging 3.1 omschreven omstandigheden, als waarop zij haar primaire stelling dat er reeds een overeenkomst tot stand was gekomen, baseert. NFL betwist niet de gestelde omstandigheden, maar verweert zich op dit punt onder meer met een beroep op het betalings(wan)gcdrag van Pro Badge. 3.4 De rechtbank is van oordeel dat de in rechtsoverweging 3.1 genoemde omstandigheden inderdaad reden zouden zijn om aan te nemen dat het NFL niet meer vrij stond de onderhandelingen zonder meer af te breken, indien Pro Badge zich aan haar betalingsverplichtingen zou hebben gehouden. Het feit dat Pro Badge zich echter, ondanks de zeer duidelijke waarschuwingen van NFL in haar hiervoor in rechtsoverweging r .6 genoemde, in februari en maart 1994 verzonden faxen, eind maart 1994 wederom niet aan de overeengekomen betalingsregeling hield en zelfs na de fax van NFL d.d. 6 april 1994, waarin haar nog een allerlaatste uitstel werd gegund tot 8 april 1994, niet betaalde op 8 aptil 1994, maakte dat van NLF niet gevergd kon worden dat zij de onderhandelingen voortzette, althans dat Pro Badge niet met een beroep op de redelijkheid en billijkheid voortzet-

E I G E N D O M

16

D E C E M R F H

1 9 9 9

ting van die onderhandelingen kon eisen. Deze omstandigheid rechtvaardigde alsnog het afbreken van de onderhandelingen zonder dat voor NFL de verpl ichti ng ontstond de daardoor ontstane schade van Pro Badge geheel of gedeeltelijk te vergoeden. De stelling van Pro Badge dat zij laatstgenoemde fax van NFL d.d. 6 april 1994 eerst op 8 april 1994 heeft gelezen, kan haar niet baten nu d i t te wijten is aan haar eigen schuld, althans voor haar rekening komt. Bovendien was Pro Badge zonder die fax die immers een nader betalingsu i tstcl tot 8 april 1994 inhield niet gerechtigd om later te betalen, maar gold voor haar onverminderd de verplichting om uiterlijk op 3 r maart 1996 te betalen. 3-5 Op grond van het bovenstaande dienen de conventionele vorderingen van Pro Badge te worden afgewezen, met veroordelingvan Pro Badge, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het geding in conventie. f...l b Het Hof, enz. 21 Ie t hof neemt in dit geding als vaststaand aan tussen partij en de sub 1-1.9 en sub 3.z, eerste alinea van het vonnis genoemde feiten, nu deze door de rechtbank vastgestelde feiten in hoger beroep niet zijn bestreden. 3 Blijkens de grieven wordt door appellante beoogd het geschil in conventie in volle omvang aan het oordeel van het hof te onderwerpen. 4 Aan haar vordering tot vergoeding van schade bestaande uit een voorschot van ƒ 1.500.000,- en het restant uit een naderbij staat op te maken bedrag, met wettelijk rente) heeft Pro Badge ten grondslag gelegd toerekenbare tekortkomingen (met name handelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid) en/of onrechtmatige handelingen van NFL jegens Pro liadge - naar het hof begrijpt - door: a primair, de tussen partijen sinds 1 april 1994 lopende (in de periode tussen september 1993 en 31 maart 1994 ontstane) nieuwe merklicentieoverccnkomst(bij fax d.d. n a p r i l i994)te ontbinden dan wel op te zeggen; en b subsidiair, de tot en met 31 maart 1994 lopende licentieovereenkomst NFL 108-B niet te verlengen/vernieuwen, maar eenzijdig de onderhandelingen hierover af te breken. Ter nadere adstrucrie van haar vordering wijst Pro Badge onder meer op de in de sub a genoemde periode in verband met de zomercollectie 1994 en de licifst/wintercollectie 1994/1995 door beide parrijen reeds verrichte, voor Pro Badge ook financieel, verstrekkende handelingen, op de correspondentie in die periode en op de al jaren gebruikelijke gang van zaken tussen partijen. Pro Radgc kwalificeert voornoemde handelingen primair als handelingen ter uitvoering van desub a genoemde overeenkomst en subsidiair als handelingen verricht in het kader van onderhandelingen omtrent het verlengen of vernieuwen van het licentiecontract NFL 108-B, alsook ter voorbereiding van deze 'renewal'. 5 NFL heeft de vordering van Pro Badge gemotiveerd bestreden. 6 Aangaande de primai re grondslag is het hof met de rechtbank - sub 3.2 van het vonnis - van oordeel, dat er geen nieuwe (of vernieuwde) licentieovereenkomst tussen Pro Badge en NFL tot stand is gekomen (ergens in de periode septembet 1993-31 maart 1994 en lopend tot 11 april 1994).

16

U b C E M B E R

1 9 9 9

B I J B I ft I)

N D l .

Weliswaar heeft NFL bij fax(bcricht) d.d. 21 februari 1994 aan Pro Tiadgc een uitdrukkelijk aanbod gedaan voor een licentieovereenkomst, cq. voor 'a further one year renewal' van de licentieovereenkomst NFL 108-B, maar dit aanbod is door Pro Badge n iet aanvaard, noch is door NFL de indruk ge wek t dat d i t niet nodig was om een ('renewal' van de) licentieovereenkomst tussen partijen tot stand te brengen. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat partijen blijkens de in het vonnis onder 1.4 genoemde clausule 'renewal' van de licentieovereenkomst 'by tacit agreement' hadden uitgesloten. Omstandigheden die er toe kunnen leiden dat het onderhavige beroep van NFl. op deze clausule jegens Pro Badge beschouwd moet worden als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, zijn gesteld noch gebleken. Van enig gerechtvaardigd door NFL bij Pro Badge gewekt vertrouwen dat er een nieuwe (of vernieuwde) licentieovereenkomst in voormelde periode tot stand is gekomen, is dan ook geen sprake. Vaststaat immers, dat partijen overeengekomen waren dat genoemd aanbod van NFL op 13 april 1994 met Pro Badge besproken zou worden en voorts, dat deze bespreking niet is doorgegaan, omdat NFL aan Pro Badge bij fax d. d. 11 april 1994 heefr laten weten geen nieuw contract te willen sluiten, cq. het contract NFL 108-B niet te willen vernieuwen. Hieruit blijkt dat het voor Pro Badge duidelijk moet zijn geweest, dat NFL haai aanbod had herroepen nog voordat Pro Badge dit aanvaard had. 7 Aan voornoemd oordeel dat geen nieuwe (of vernieuwde) licentieovereenkomst tot stand is gekomen, doet niet af het vóór 31 maart 1994 verricht zijn van voornoemde door Pro Badge gestelde handelingen berreffende nieuwe collecties (zoals - sub 1.5 van het vonnis vermeld - het maken van ontwerpen hiervoor door Pro Badge en de goedkeuring, in beginsel, van die ontwerpen door NFL). Deze handelingen zijn niet altijd als tiitvocri ngshandcl ingen van een nieuwe of vernieuwde licentieovereenkomst te bcschou wen, omdat deze ook verricht kunnen worden - zoals in casu blijkens het sub 6 overwogene het geval is -, als er geen licentieovereenkomst aan ten grondslag ligt of komt te liggen, maar er niet meer dan een mogelijkheid bestaat dat te zijner tijd wilsovereenstcmin i ng bereikt zal worden over gebruik van de ('National Football League-'lmerken van NFL door Pro Badge voor de goedgekeurde ontwerpen. Cezien het sub 6 overwogene is het voor wat betreft de door Pro Badge gestelde nieuwe licentieovereenkomst bij die mogelijkheid gebleven. S Uit het sub 6 en 7 overwogene vloeit voort, dat grief I die zich richt tegen het oordcel van de rechtbank sub 3.2 dat er geen nieuwe licentieovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, faalt. Voorts vloeit hieruit voort, dat de primaire grondslag van de vordering tot schadevergoeding van Pro Badge ontbreekt. 9 Resteert de, sub 4 genoemde, subsidiaire grondslag van de vordering tot schadevergoedi ng van Pro Badge. In dit verband moet allereerst de vraag worden beantwoord of NFL, van wie vaststaat dat zij eenzijdig bij fax(bericht) d.d. 11 april 1994 de onderhandelingen over vernieuwing of verlenging van licentiecontract NFL 108-B heeft afgebroken, door haar - sub 1.8 van het von 11 is genoemde - voorstel d.d. 15 juni 1994 deze onderhandelingen weer in gang heeft gezet, zodat het uiteindelijk niet NFL is geweest die deze onderhandelingen eenzijdig en d cfinitief heeft afgebroken.

S T R I Ë L E

E 1 G E N D 0 V 1

5 0 9

9.1 Het hof vermag niet in te zien, dat - zoals NFL stelt - het juist Pro Badge is geweest die de onderhandelingen over vernieuwing of verlenging van liccnticcontract NFL 108-B heeft afgebroken doot het voorstel van NFL aan Pro Kadgc bij faxbericht) d.d. 15 juni 1994 voor een nieuw licentiecontract (o.a.) voor Continentaal Kuropa (voor de periode van 1 april tot en met 31 december 1994) niet te aanvaarden, noch daarover te onderhandelen. Zulks omdat de inhoud van het voorstel van 15 j uni 1994 dermate verschilt van die van het - sub 6 genoemde voorstel d.d. 21 februari 1994, dat het voorstel van isjuni niet beschouwd kan worden als een voortzetting van de bij fax(bericht)d.d. 11 april i994doorNFL onderbroken onderhandelingen over vernieuwing of verlenging van licentiecontract 108B. 9.2 Bij het sub 9.1 genoemde oordcel dat het voorstel in het faxbericht van 15 juni 1994 niet beschouwd kan worden als een voortzetting van de door NFL bij faxbericht tl. d. 11 april 1994 onderbroken onderhandelingen over vernieuwing of verlenging van licentiecontract 108-B, heeft het hof mede in aanmerking genomen, dat uit de bewoordingen van deze faxberichten en dat van 21 februari 1994 blijkt, dat ook NFL zelf destijds het voorstel d.d, zi februari 1994-voorzover dit Pro Badge betrof - zag en aan Pro Badge presenteerde als een verlenging of vernieuwing van het 1 i een ti ccon tractNFLio 8-B en dat zij het voorstel d.d. 15 juni 1994 beschouwde en aan Pro Badge presenteerde als een nieuw contract. Ilcrfaxbcrichrd.d. 21 februari 1994 spreekt immers uitdrukkelijk over 'renewal' van de (toen) bestaande contracten die daar eind maart (1994) voor in aanmerking kwamen en voorts over 'a further onc year renewal' met betrekking tot het voorstel waarvan NFL in dit faxbericht de voorwaarden voorlegt aan Pro Badge. Het toen nog bestaande contract waar dit faxbericht in relatie tot de renewal op doelt, kan - zoals uit de op p. 2, sub 1.3 van het vonnis weergegeven feiten bl ijkt - voor zover het betreft een contract tussen de partijen in deze procedure, uitsluitend liccnticcontract NFL 108-B zijn, nu dit tussen partijen het enige licentiecontract was dat liep tot en met 31 maart 1994. Het (als productie overgelegde) faxbericht d.d. 11 april 1994 van (Nick Pricc namens) NFL aan (directeur Roland Heerkens van) Pro Badge bevestigt deze visie door te vermelden - zoals ook weergegeven op p.4 sub 1.6 van het vonnis - dat NFL will not bc renewingyourcontract.... NFL 108-B. In het faxbericht d.d. 15 juni 1994 komt daarentegen het woord 'renewal' of iets dergelijks niet voor, maar wordt uitdrukkelijk gesproken over 'ncw contract(s)'. Zie zowel sub 1 en 2 van de op p.i van het faxbericht weergegeven 'Tcrms', als op p. 2 onder de kop 'Payment Schedule' en voorts in de zin die direct op dit bctal i ngsschema volgt. 9.3 Bij het oordcel sub 9.1 omtrent de verschillen tussen de (voorwaarden van de) voorstellen van NFL aan Pro Badge van 21 februari en 15 juni 1994 heeft het hof mede in aanmerking genomen dat Pro Badge onweersproken, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken, heeft gesteld dat het voorstel van 15 juni van Pro Badge een financiële garantie eiste die bijna zes keer hoger was, dat in het voorstel van 15 juni de royalty's (voor 'headwear') aanmerkelijk verhoogd waren en voorts dat diverse producten die (onder NFL 108-B) bij elkaar goed waren (geweest) voor ongeveer dertig procent van de omzet in het voorstel van 15 j uni niet meer voorkwamen. Gezien deze aanzienlijke verzwaring van de financiële voorwaarden, i 11 het bijzonder in relatie tot de nog resterende - gelet op de (sub 1,3 juncto 1.2 van het vonnis vermelde) aard van de licentiecontracten die partijen aangingen - zeer korte looptijd

b 1 O

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

van het half juni 1994 aangcbod en con tract, alsook in relatie tot het beperkte assortiment en mede gezien het vaststaande, door NFL aanvaarde, regelmatige overschrijden door Pro Badge van de betalingstermijn in de jaren voorafgaande aan de onderhavige voorstellen (toen blijkens de overgelegde prodLicties de financiële voorwaarden minder zwaar, de contractuele looptijd langer en het assortiment groter was), kon in redelijkheid van 1'ro Badge niet verwacht worden dat zij dit aanbod destijds aanvaardde, ook niet - zoals NFL stelt - om (te trachten) de schade te beperken die Pro Badge zou lijden of reeds geleden had door het afbreken van de onderhandelingen door NFLbij fax(bericht) d.d. 11 april 1994. 10 Nu vaststaat dat NFL niet alleen eenzijdig, maar ook definitief bij fax(bericht) d.d. 11 april 1994 de onderhandelingen over verlenging of vernieuwing van licentiecontract NFL 108-B heeft afgebroken, behoeft de vraag nog beantwoording of NFL door dit afbreken in strijd heeft gehandeld met de redelijkheid en billijkheid en/of met de maatschappelijke betamelijkheid die zij jegens Pro Badge in acht had behoren te nemen. Het hof is van oordeel, dat zulks het geval is gezien de omstandigheden, waaronder het vergevorderde stadium van de onderhandelingen en voorbereidingen van de 'renewal' van licentiecontract NFL 108-B, het door de gedragingen van NFL bij Pro Badge opgewekte, gerech tvaard igde, vertrouwen dat deze renewal tot stand zou komen en voorts het gerechtvaardigde belang van Pro Badge, ondanks haar betalingsgedrag, bij de 'renewal'. 1 1 Rij het oordeel sub 10 is gelet op: a de door (of in opdracht van) beide partijen met het oog op de 'renewal' van het tot 1 april 1994 lopende licentiecontract NFL 108-U reeds verrichte (met name voor Pro Badge, zoals zij onweersproken stelt, ook financieel) verstrekkende handelingen m.b.t. de zomercollectie 1994 en dchcrfst/wintercollectie 1994/ 1995 in de periode vanaf september 1993 tot 6 april 1994, toen NFL aan Pro Badge het sub 1.6 van het vonnis genoemde faxbericht zond; hieronder vallen niet alleen het ontwerpen door Pro Badge en het goedkeuren van ontwerpen door NFL, maar ook - zoals Pro Badge onweersproken stelt - het (laten) drukken van folders door Pro Badge, het door partijen in januari 1994 op de vakbeurs staan ter promotie van de in september 1993 ontworpen nieuwe collectie (die bestemd was onder de voorwaarden van het te vernieuwen licentiecontract NFL 108-B te vallen), het daaropvolgende accepteren door Pro Badge van orders van afnemers en tenslotte het plaatsen in maart 1994 door Pro Badge van de prodLictieorders in het Verre Oosten voor de in september 1994 af te leveren producten; uit dczchandclingen blijkt niet alleen voornoemd vergevorderd stadium, maar, voorzover deze handelingen door NFL verricht zijn (goedkeuren ontwerpen, op de vakbeurs staan), NFL heeft hierdoor bij Pro Badge het (gerechtvaardigd) vertrouwen gewekt dat zij de 'renewal' beoogde; één en ander geldt ook voor het doen (bij faxbericht d.d. 21 februari 1994) door NFL van voornoemd (sub b toegelichte) aanbod voor een 'one year renewal' van liccnticcontract NFL L08-B aan Pro Badge; b de inhoud, met name de gepreciseerdheid en volledigheid, van de voorwaarden van het aan Fto Badge door NFL bij faxbcrichtd.d. 21 februari 1994 aangeboden contract tot'renewal'; voorts de verdere inhoud van dit faxbericht; met name hetgeen boven de voorgestelde contractsvoorwaarden staat: l.isted below plcasefind the termsthatneed to beagreedfora f tinher one year renewal en na deze terms: please la us haveyour comments to the above so that we can armngefor contracts to be sent out to you; het oordeel aangaande het vergevorderde stadium klemt te meer, nu gesteld

E I G F N D O M

16

D E C E M B L R

1 9 9 9

noch gebleken is, dat Pro Badge enig bezwaar tegen deze voorwaarden heeft geuit, hoewel zij h iercoc van NFL de gelegenheid kreeg; c de speciale aard van de (te vernieuwen) licentiecontractcn tussen partijen; in het bijzonder het lange traject tussen het ontwerpen van de collecties door Pro Badge en de uiteindelijke aflevering aan haar afnemers; zoals Pro Badge niet, althans onvoldoende gemotiveerd, weersproken stelt, duurt dit traject ongeveer cen jaar; dit word t bevesri gd door het - sub 1.5 van het vonnis genoemde - feit dat (Alicia Davenport namens) N F L en/ of NFL UK reeds op 24 januari 1994 aan (Heerkcns van) Pro Badge bevestigt, dat dc - ui tcraard vóór die datum ontwikkelde -ontwerpen voor deherfst/wintercollectie 1994in beginsel zijn goedgekeurd; de speciale aard brengt ook met zich dat de van NFL-logo's voorziene producten van Pro Badge, waarvan NFL de ontwerpen reeds had goedgekeurd, bij het ontbreken van een licentie van NFL (om de NFL-merken te gebruiken) niet meer door Pro Badge mogen worden verhandeld en voor haar, ondanks de hiervoor door haar reeds gemaakte kosten, derhalve onbruikbaar zijn, ook - zoals Pro Badge stelt - voor soortgelijke overeenkomsten (als russen parrijen) mcr anderen; daar komt nog bij dat NFL voor Pro Badge - zoals deze onweersproken stelt - destijds één van de belangrijkste licentiegevers was; een en ander betekent dat zelfs als Pro Badge een andere contractspartner na het afbreken van de onderhandelingen had kannen vinden, zij het hele traject (vanaf het ontwikkelen) met alle (nieuwe) kosten van dien, opnieuw zou moeten afleggen; d de lange, ononderbroken, duur (ongeveer 10 jaar) van de relatie tussen partijen en de daarbij gebruikelijke gang van zaken met name de sub 1.3 van het vonnis vermelde opvolging van kortlopende licentiecontractcn - sinds het eerste contract in 1984, ondanks het betalingsgedrag van Pro Badge; het hof neemt in aanmerking dat Pro Badge - zoals zij onweersproken stelt - al sinds jaar en dag de vooi'uit verschuldigde royalty's achteraf betaalde en voorts dat NFL s preekt over een lange voorgeschiedenis van wanbetalingsgedrag en financiële problemen van Pro Badge, die, zoals NFL stelt, stelselmatig (ook vóór de brand op 1 juni 1993) veel te laat betaalde; door desondanks steeds weer de contracten met Pto Badge te verlengen of nieuwe te sluiten heeft NFL ook reeds in de periode voorafgaand aan de sub a) genoemde handelingen het vertrouwen bij Pro Badge gewekt dat het 1 ater betalen dan volgens de schriftelijk vastgelegde betalingsvoorwaarden het geval was, voor NFL geen reden was niet tot'renewal'van een liccnticcontract over te gaan; dit klemt te meer, nu NFL, hoewel zij zich er op beroept dat volgens 'clause' ïz van de schriftelijk vastgelegde standaardvoorwaarden zij het recht had de overeenkomst tussen partijen onmiddellijk op te zeggen in geval van wanbetaling, (zij) niet stelt en evenmin is gebleken, dat zij ooit van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt en evenmin dat zij vóór april 1994 ooit wegens het later betalen door Pro Badge (dan volgens de schriftelijk vastgelegde betalingsvoorwaarden) afzag van verlenging of van het sluiten van een nieuw contract; e de overige tot aan het faxbericht d.d. 11 april 1994 lopende, als producties overgelegde, correspondentie tussen partijen, voorzover die op 16 december 1993 begint met een faxbericht van (Alicia Davenport namens) NFL cn/of NFL UK aan (de directeur van) Pro Badge; zulks, omdat in laatstgenoemd faxbericht van de zijde van het NLF-concern aan Pro Badge wordt gevraagd wanneer de ontwerpen voor de herfst/wintercollectie 1994 ter goedkeuring worden voorgelegd; ook door het stellen van deze vraag wordt bij Pro Badge het (gerechtvaardigd) vertrouwen gewekt dat NFL na 31 maart i994doorwildcgaan met Pro Badge;

16

D E C E M B E R

1 3 9 9

H I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

het faxbericht d.d. 7 maart 1994 van (de 'controller' Snyder van) NFL aan (Heerkens van) Pro Badge betreft wel het (wederom) niet op tijd betalen door Pro Badge, maar (de sanctie van) het niet doorgaan (of schorsen) van de onderhandelingen over het voorstel d.d. 21 februari i994(tot'renewal'van het contract NFL 108-li) komt hierin niet aan de orde, ook niet als dreigement; daarentegen wordt hierin aan Pro Badge toegestaan debetaling van het - zoals sub 1.6, tweede zin, van het vonnis blijkt - op 28 februari 1994 verschuldigde bedrag van ƒ 100.000,- op 11 maart 1994 te verrichten (en er o.a. op gewezen dar op 31 maart en op 3o april 1994 wederom ƒ 100.000,-bctaald moet worden); ook het-sub 1.6 van het vonnis vermelde- faxbericht d.d. 25 maart 1994 bevat geen aanwijzing voor Pro Badge dat NFL niet meer met Pro Badge verder wilde; integendeel, in dit faxbericht van (Sally Silvester namens) NFL en/of NFL UK aan (Marty Dennen van) Pro Badge wordt een aantal ontwerpen van t-shirts - al dan niet onder voorwaarden die de toestand van de ontwerpen betreffen - goedgekeurd; eerst wan neer Pro Badge (die, blijkens de producties en zoals zij stelt, op 11 maart de vereiste ƒ 100.000,- wel betaald heeft) de betaling van 31 maart niet op tijd verricht, dreigt (Snyder van) NFL bij faxbericht d.d. 6 april 1994 (Heerkens van) Pro Badge met beëindiging van alle tussen partijen nog bestaande licenties; derhalve op een moment dat het vertrouwen door NFL bij Pro liadge (dat licentiecontract NFL 108-B zou worden verlengd) al was gewekt en de voorbereidingen en onderhandelingen zich in een zo vergevorderd stadium bevonden, dat de te late betaling van Pro Badge van het (bij nadere regeling) op 8 april 1994 verschuldigde bedrag (dat, zoals Pro Badge stelt en uit de door NFL overlegde producties blijkt, op 13 april 1994 betaald werd), mede gezien het door NFL getolereerde betalingsgedrag van Pro Badge in de voorafgaande jaren, geen rechtvaardiging vormde voor NFL op 11 april 1994 de onderhandelingen over (het voorstel d.d. 21 februari 1994 tot) 'renewal' van licenticcontract NFL 108-B definitief af te breken en, ook na de betaling op 13 april, niet meer voort te zetten; dit klem t te meer nu Pro Badge het volgens de betalings regel i ng op 30 april 1994 verschuldigde bedrag van ƒ 100.000,- op 29 april betaalde, zoals overeenkomstig de stelling van Pro Badge blijkt uit de door NTL (als prod. 3 reeds bij concl. van au twoord) overgelegde bescheiden; f het al eerder vermelde betalingsgedrag van Pro Badge in de periode voorafgaand aan het voorstel van 21 februari 1994 in vcrgcl ijki ng tot het sub e genoemde betalingsgedrag daarna tot en met april 1994; deze vergelijking levert geen verschil op, dat het definitief afbreken van de onderhandelingen over dit voorstel rechtvaardigde, maar toont juist aan dat het betalingsgedrag na het voorstel ten tijde van dit voorstel geen voor NFL onvoorzienbare omstandigheid was; uit de door NFL ter adstructie van de wanbetaling overgelegde betalingsbcschcidcn blijkt o.a. het volgende: op 17 februari 1994, dus slechts vier dagen vóór haar voorstel, ontving NFL betaling van een royalty-bedrag (dar resteerde) van ƒ 190.731,37 dat reeds op 3 mei 1993 betaald had moeten zijn, alsook een bedtag van ƒ 59.461,11 dat op 15 juli 1993 betaald had moeten zijn; de betreffende rekeningen waren dtis resp. 212 en 284 dagen te laat betaald; voorts was ten tijde van het voorstel een royalty-rekening van ƒ 70.808,50 die op 24 februari 1992 betaald had moeten worden, nog niet betaald en had NFL dus een overschrijding van bij na twee jaar getolereerd; voornoemd, volgens nadere regeling op 8 april 1994 te betalen, bedrag van ƒ 100.000,- (waarvan de te late betaling voor NFL aanleiding was de onderhandelingen definitief af te breken), dat

E I G E N D O M

5 1 1

op 13 april 1994 betaald is, betrof royalty-rekeningen die oorspronkelijk ƒ 142.898,45, f 17.810,53 en ƒ45.630,42 bedroegen; toen deze rekeningen op 13 april 1994 volledig (d.m.v. die ƒ 100.000,-) betaald werden, hadden ze resp. 268, 222 en 175 dagen open gestaan; derhalve geen afwijki ng in ongunstige zin van de periode voorafgaand aan het voorstel van zi februari. 12 Uit het vorenoverwogene vloeit voort, dat op NFL de verplichting rust aan Pro Badge de schade te vergoeden die zij geleden heeft, door het definitief afbreken van de onderhandelingen over de 'renewal' van licenticcontract NFL 108-B. Het hof oordeelt het aannemelijk, gezien de gebruikelijke opvolging van liccnticcontractcn tussen partijen en het vergevorderde stadium van de voorbereidingen en onderhandelingen, dat het doorgaan van de op 11 april 1994 door NFL afgelaste bespreking over het voorstel d.d. 21-2-1994, uiteindelijk geleid zou hebben tot 'renewal' van licenticcontract NFL 108-B. Derhalve is toewijsbaar de vordering van Pro Badge tot vergoeding door NFL van de schade die Pro Badge geleden heeft door het niet vernieuwen van 1 icen tic-contract NFL 108-B. Hieronder valt in elk geval de door Pro Badge gederfde winst (onder verdiscontering van de veronderstelde royalty's) en de (niet goed-) gemaakte kosten m.b.t. de collecties die onder het vernieuwde contract zouden vallen, vanaf het ontwerpen tot en met de opslag. Aannemelijk is ook, dat het niet doorgaan van de 'renewal', wegens de daardoor on tstane beperktheid van het assortiment, geleid heeft tot winstderving bij het sub 1.3 van het vonnis genoemde tot 1 april 1995 lopende youth-contract NFL 013. Nu NFL - aan de hand van de overgelegde correspondentie van na 11 april 1994 - onweersproken stelt, dat Pro Badge na het afbreken van de onderhandelingen akkoord ging met een op 1 april 1994 ingaande 'renewal' van licentiecontract NFL 108-B van 9 maanden, met een 'sell-ofP-termijn van nog eens 3 maand en, moet deze duur als basis voor de schadeberekening worden gehanteerd. Omdat Pro Badge, hoewel hiertoe uitdrukkelijk uilgenodigd door NFL bij haar voorstel d.d. 21 februari 1994, geen bezwaren tegen de contractsvoorwaarden van dit voorstel heeft geuit, is aannemelijk dat als de onderhandelingen niet afgebroken waren, de 'renewal' van licentiecontract NFL 10S-B ook op deze voorwaarden zou zijn aangegaan. Dit betekent dat deze voorwaarden, met uitzondering van de duur van de verlenging, bij de berekening van de door NFL aan Pro Badge te vergoeden schade in acht moeten worden genomen. Uit de producties is aannemelijk geworden, dat de door NFL te vergoeden schade meer dan het gevraagde voorschot van ƒ 1.500.000,- bedraagt, zodat dit deel van de vordering, met de wettelijke rente vanaf 4 november 1994, thans reeds toewijsbaar is. Nu NFL de omvang van het door Pro Badge gestelde resterende schadebedrag gemotiveerd betwist en het hof het beloop van dit bedrag thans niet kan bepalen, zal het hof NFL veroordelen tot betaling aan Pro Badge van een vergoeding van de meerdere schade; nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente.

13 Uit al het vorenoverwogene vloeit voort dat grief 11 en IV slagen, het vonnis in conventie zal worden vernietigd en grief ITT geen bespreking meer behoeft. NKLzal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten van de eerste instantie in de conventie en in die van het hoger beroep.

B I J B L A D

I N D U S T R I F I t

Beslissing Het Gerechtshof: - vernietigt het beroepen, in conventie gewezen, vonnis d.d. 30 oktober 1996; en opnieuw rechtdoende: - veroordeel t NFL tot bctal i ng aan Pro Badge van een voorschot van ƒ 1.500.000,- op de te vergoeden schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 november 1994 tot aan de dag der voldoening; - veroordeelt NFL aan Pro Badge te vergoeden, vermeerderd med de wettelijke rente vanaf 4 november 1994 tot aan de dag der voldoening, de resterende schade als vermeld sub 12, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; - veroordeelt NFL in de proceskosten van voornoemde beide instanties, welke aan de zijde van Pro Badge tot aan deze uitspraak voor de cci'stc i nstantic in conventie worden begroot op ƒ25.335,45 en voor het hoger beroep op ƒ 30.549,56; - verklaart dit arrest tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad; - wijst af het meer of anders gevorderde. Enz,

L I Ü L N D O M

10

D E C E M B E R

1 9 S S

Cornelis Franciscus de la Haye te 's-Gravenhage, voor zover nodig mede optredende namens De la Haye Design BV, eiser, procureur mevr. mr. W.J.M. Diekman, tegen Koninklijke Auping BV te Deventer, gedaagde, procureur mr. H. Ferment.

Overwegingen ten aanzien van het recht; 1 In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan. a Auping houdt zich bezig met de productie en verkoop van bedden en slaapmcubilair in Nederland en in andere delen van de wereld. b De la Haye en Auping hebben vanaf 1972 samengewerkt in dier voege dat ü e la Haye voor Auping slaapkamermeubilair beeft ontworpen. c Bij een op 22 december 1993 ondertekende overeenkomst, waarvan de rechtsgevolgen zijn ingetreden per 1 oktober 1992, is de samenwerking tussen partijen betreffende de periode van 1972 tot 1992 afgesloten en zijn de voorwaarden geregeld voor eenhernieuwde samenwerking, welkegeachrwordtpcr 1 oktober 1992 te zijn ingegaan. Partijen zijn daarbij overeengekomen, voorzover hier van belang: Nr. 130 President Arrondissementsrechtbank te Artikel l (auteursrechten) 's-Gravenhage, 7 april 19991 1 Partijen stellen vast dat de auteursrechten met betrekking tot het Auronde-,Auborde-, Caronde- en Vivatprogramma toebehoren aan De la(De Ia Haye/Auping) üaye. (...) Mr. E.J. Kumann 2 De la Haye verleent als onderdeel van deze overeenkomst aan Auping een wereldwijde exclusieve licentie tot exploitatie van de in lid 1 vermelde programma's. (...) Auping is niet bevoegd de licentie aan een derde over te Artt. y.iz en 6:248 BW; art. 25 /Uc dragen dan wel sublicenties te verlenen; als detde in de zin van deze bepaDe verplichtingen van Auping met betrekking tot de door De la Haye ling zal niet worden beschouwd een onderneming die met Auping in een verlangdenaamsvermeldingenwordenbepaalddoordcovcrccnkomstvan 21 december 15193, ook voor zover die Aupingtotmeerverplichtdan waar- groep is verbonden, indien en voorzover ecu zodanige onderneming tevens toe zij ingevolge de A uteutswet 1912 gehouden zou zijn. De verplichting de hoedanigheid bezit van dochtermaatschappij van Auping respectievelijk van de maatschappij jegens welke Aupingde hoedanigheid van dochtot naamsvermelding in de overeenkomst heeft het rechtsgevolg dat het verzet tegen het ontbreken van de naamsvermelding in de gevallen die in termaatschappij bezit. de overeenkomst zijn omschreven in ieder geval niet in strijd is met de 3 Auping is aan De la Haye voor de licentie tetzake van het A urondeproredelijkheid. gramma een vergoeding(royalty) schuldig. (...). Partijen verschillen van mening over de uitleg die in de overeenkomst 4(-) dient te worden gegeven aan 'catalogi, folders en ander promotie5 Auping is gehouden ervoor zorg te dragen dat de naam van De la Haye materiaal', en dan in het bijzonder of onder promotie-materiaal tevens wordt vermeldalsontwcrpa;enwelaldus:'Ontwerper.Frans de la Haye', advertenties dienen te worden begrepen, Voorzover de in de bepalingen in van Auping uitgaande catalogi, folders en ander promotie-materiaal van de overeenkomst vervatte verplichting tot naamsvermelding niet dat betrekking heeft op producten uit het Auronde-, Auborde-, Carondereeds voortvloeit uit artikel 2$, eerste lid, onder a, Aw, hebben partijen bij enfof Vivatprogramma. hun overeenkomst kennelijk niet beoogd de De la Haye op grond van de (...) Auteurswet 1912 toekomende rechten te beperken. Mede in dal licht die- ArtikdIV (diensten) nen onder het begrip 'promotiemateriaal' naat de gewone, alledaagse betekenis van het woord in beginsel alle mogelijke reclame-uitingen te wor- zDe la nayehoudt zich op exclusieve ba sis beschikbaarvoor Aupingvoor den begrepen, waarbij 'materiaal' een betekenis heeft als in de termen het ontwerpen c.q. het adviseren over ontwerpen, van meubilair, dat 'lesmateriaal'of'bewijsmateriaal'. hoofdzakelijk doch niet uitsluitend bestemd is voor de slaapkamer, (...) De duur van de voorziening wordt beperkt tot de periode waarin de over- 3 De in lid 2 genoemde werkzaamheden worden onderscheiden in werkzaamheden aan projecten (A), waarin De la Haye verantwootdelijkheid eenkomst tussen pattijen van kracht zal zijn, omdat na eventuele ontbinilingof andersoortige beëindigingvan dieovereenkomst in Nederland uit- draagt voor de algehele ontwerpkwaliteit, en werkzaamheden aan projecten (li) waarin zulks niet het geval is. De vaststelling of een project moet sluitend het regime van de Auteurswet 1912 zal gelden en in het worden aangemerkt als een project (A) dan wel een project (B) vloeit voort buitenland die van de respectieve nationale wetten. uit de door Auping schriftelijk aan De la Haye te geven opdrachten volgens het als Bijlage 1 aan deze overeenkomst gehechte model. Voorzover Art.c/TRlPsj" art. SbisËerner Conventie Gelet op art. 9 van hetTRIPs-verdrag j " . art. Sbis van de Kerner Con- een dergelijke schriftelijke opdracht ontbreekt is bepalend de aanduiding ventie is art. 50 lid 6 van het TRlPs-verdrag op een kort geding als het in de facturering zijdens De la Haye indien en voorzover deze facturen door Auping zijn voldaan. onderhavige niet van toepassing.

(...) S De intellectuele eigendomsrechten die resulteren uit werkzaamheden aanproject(A) komen toe aan De la Haye. (...) 1

Beroep ingesteld. Red.

16

D E C E M B E R

1 9 9 9

B I J 3 L A 0

I N D U S T = 1 I E _ E

9 Mei betrekking tot de door De la Have ontworpen producten bij werkzaamheden aan projecten (A) is A uping gehouden ervoor zorg te dragen dat de naam van De la 1 laye wordt vermeld ah ontwerper, en wel aldus: 'Ontwerper: Frans de Ui Haye', in van Auping uitgaande catalogijolders en ander promotie-materiaal. 10 Het UOK-matrasdragersprogramma wordt geacht een project (B) te zijn en hetHOK-Acasprogramma een project (A). (...) 11 Partijen stellen vast dat de intellectuele eigendomsrechten die resulteren uit werkzaamheden aan projecten (B) toekomen aan A uping

d De la Haye heeft bij deze rechtbank een procedure aanhangig gemaakt (rol nr. 98/1928) strekkende tot ontbinding van de overeenkomst met Auping en schadevergoeding. e In een aantal gevallen, met name in advertenties en brochures, hebben Auping, haar buitenlandse kantoren en zustervennootschappen de vermelding van De la Haye bij openbaarmaking van diens ontwerpen achterwege gelaten. 2 De la Haye vordert - zakelijk weergegeven - Auping 1 te verbieden om, in Nederland en in alle andere landen waar zij nu of in de toekomst werken van De la Haye exploiteert, werken van De la Haye openbaar te maken zonder duidelijke vermelding van diens naam op de navolgende wijze: 'Ontwerper: Frans de la Haye', bij ieder openbaar gemaakt ontwerp afzonderlijk, of op één prominente plaats met verwijzing naar de diverse ontwerpen; 2 te gebieden om ervoor zorg te dragen dat haar sublicentienemers eveneens het sub 1 geformuleerde verbod zullen naleven; 3 te gebieden aan al degenen (naast subliccnticnctncrs of eigen kantoren) die ontwerpen van De la Haye openbaar maken (bijv. agenten, distriburcurs) mee te delen dat ook zij zich aan het sub 1 geformuleerde verbod dienen te houden; 4 te gebieden van alle catalogi, folders en ander promotiemateriaal tijd ig vóór openbaarmaking een exemplaar toe te zenden aan De la Haye; zulks op verbeurte van een dwangsom. 3 De la Haye legt aan zijn vordering ten grondslag dat het (wereldwijde) auteursrecht met betrekking tot de ontwerpen van zijn hand hem toekomt en dat het verzet tegen het niet of op een onduidelijke plaats, min of meer '%'crsropt', vermelden van zijn naam in ieder geval redelijk is in de in de overeenkomst van 22 december 1993 sub 1.5 en IV.9 bedoelde gevallen. Door het achterwege laten van een (correcte) naamsvermelding en door toe te laten dat haar zuster- of dochtervennootschappen en anderen, die zij bij haar exploitatie betrekt, hetzelfde doen pleegt Auping wanprestatie en handelt Auping voorts onrechtmatig, namelijk in strijd met artikel 25 van de Auteurswet 1912 (Aw). 4 Auping stelt zich op het standpunt dat zij met de afspraak over naamsvermelding een verplichti ng op zich [heeft? Red.] genomen die de wet haar niet oplegt, aangezien voor werken met zo wei n ig persoonlijk stempel als bijvoorbeeld de Altronde bedomranding naamsvermelding niet alleen ongebruikelijk, maar ook in redelijkheid niet van haar te vergen is. Als wordt aangenomen dat uit artikel 25 Aw in dit concrete geval wel enigerlei verplichti ng tot naamsvermelding voortvloeit, kan niet worden volgehouden dat die verplichting zich verder uitstrekt dan u i t de gemaakte afspraak voortvloeit. De formulering van het petitu m sub 2.1 gaat veel verder dan strookt met de tussen partijen gemaakte afspraak. Aupr ng is voorts van oordeel dat het De la Haye aan spoedeisend belang bij zijn vordering ontbreekt en dat onder de in de overeenkomst van zz december 1993 gebezigde formulering 'cata-

E I G E N D O M

h 1 3

logi, folders en ander promotie-materiaal' nietvallen advertenties of websites. Op de Auping-website heeft Auping op verzoek van De la Haye onverplicht naamsvermelding doen plaatsvinden. Tot naamsvermelding in advertenties is Auping niet verplicht. 5 Nu De la Haye stelt dat eerst in de zomer/najaar 199S bleek dat op grote schaal -grotere schaal dan voorheen- naamsvermeldingbij zijnontwerpen in advertenties enbrochures achterwege is gebleven en hij dit met het overleggen van advertenties en brochures voldoende aannemelijk heeft gemaakt, terwijl Auping in de door De la Haye aangespannen bodemprocedure heeft erkend dat er wel eens folders e.d. zijn doorgeglipt waarin ten onrechte geen naamsvermelding was opgenomen (zij het dat zij daarbij heeft gewezen op het probleem van praktische beheersbaarheid) heeft De la Haye voldoende spoedeisend belang bij zijn vordering. 6 Vooropgesteld dat zij de verplichtingen van Auping met betrekking tot de door De la Haye verlangde naamsvermeldingen worden bepaald door de overeenkomst van 22 december 1993, ook voor zover die Auping tot meer verplicht dan waartoe zij ingevolge de Auteurswet 1912 gehouden zou zijn. De la Haye heeft terecht betoogd dat het vastleggen van dcvcrplichtingtot naamsvermelding in de overeenkomst het rechtsgevolg heeft dat verzet van zijn kant tegen het ontbreken van naamsvermelding in de gevallen die in de overeenkomst zijn omschreven in ieder geval niet in strijd is met de redelijkheid. Op de redelijkheidsexceptie van artikel 25, eerste lid, onder a Aw komt Auping derhalve geen beroep toe, zolang de overeenkomst van kracht is. De la Haye heeft bijgevolg het reelu zich te verzetten tegen openbaarmaking zonder vermelding van zijn naam van producten uit het Auronde-, Auborde-, Caronde- en/of Vivatprogramma alsmede van producten afkomstig uit de zogenaamde A-projecten in van Auping uitgaande catalogi, folders en ander promotie-materiaal, terwijl Auping ingevolge de overeenkomst tot die vermelding gehouden is. 7 Partijen verschillen van mening over de uitleg die in art. 1.5 en IV.9 van de overeenkomst dient te worden gegeven aan 'catalogi, folders en ander promotie-materiaal', en dan in het bijzonder of onder promotie-materiaal tevens advertenties dienen te worden begrepen. De president overweegt daartoe allereerst dat voor zover de in de genoemde bepalingen vervatte verplichting tot naamsvermelding niet reeds voortvloeit uir artikel 25, eerste lid, onder a, Aw, partijen bij hun overeenkomst kennelijk niet hebben beoogd de De la Haye op grond van de Auteurswet 1912 toekomende rechten te beperken. Mede in dat licht is de president voorshands van oordeel dat onder het begrip 'promotie-materiaal' naar de gewone, alledaagse betekenis van het woord in beginsel alle mogelijke reclame-uitingen dienen te worden begrepen, waarbij 'materiaal' een betekenis heeft als in de termen 'lesmateriaal' of'bewijsmateriaal'. Voor cen zo beperkte uitleg als door Auping verdedigd, dar onder promotie-materiaal slechts materiaal dient te worden verstaan dat van de aanbieder van het product fysiek verhuist naar de (potentiële) klant bestaat geen aanleiding, althans De la Haye behoefde n iet te begrijpen dat Auping (mogelijk) een dergelijke enge uitleg van deze term voor ogen stond en Auping heeft niets gesteld waaruit kan worden afgeleid dat De la Haye op zo'n beperking bedacht diende te zijn. Gelet op het in r.o. 6 overwogene is Auping derhalve verplicht tot vermeld ing van de naam van De la Haye (op de overeengeko-

5 1 4

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

men wijze) in alk van haar uitgaande reclameuiringen, met inbegrip van advertenties, brochttres e.d.. S Op grond van het vorenstaande zal de vordering van De laHaye sub (i) wordeir toegewezen, voorzover de overeenkomst van zz december 1993 daarvoor een grondslag biedt. De duur van de voorziening zal evenwel worden beperkt tot de periode waarin die overeenkomst tussen partijen van kracht zal zijn, omdat na eventuele ontbinding of andersoortige beëindiging van die overeenkomst in Nederland uitsluitend bet regime van de Auteurswet 1912 zal gelden en in het buitenland die van de respectieve nationale wetten. Ook de vordering sub(ii) is toewijsbaar, voor zover die ziet op dochter- en zustervennootschappen van Auping, nu zij zich daartegen niet heeft verzet. De vorderingen sub (iii) en (iv) zullen worden afgewezen, nu de wet noch de overeenkomst daarvoor een grondslag bieden. De gevorderde dwangsom zal tot na te noemen beloop worden toegewezen, voor zover deze betrekking heeft op de overtredingen door Auping zelf dan wel door haar dochter- of zustervennootschappen. Auping dient als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten te worden verwezen. 9 Gelet op art. 9 van het TRIPs-verdrag jo. art. 6bis van de Berner Conventie is art. 50 lid 6 van het TRIPs-verdrag op een kort geding als het onderhavige niet van toepassi ng.

B

E I G E N D O M

I I

D E C E M B E R

1 9 3 9

Beslissing

De President: Verbiedt Auping om - zolang de tussen partijen op zz december 1993 ondertekende overeenkomst van kracht i s - waar ook ter wereld afbeeldingen van ontwerpen van De la Haye openbaar te (doen) maken in catalogi, folders en andere reclameuitingen die (mede) betrekking hebben op producten uit het Aurondc-, Auborde-, Carondc-, Vivat- cn/of ilOK-Accesprogramma dan wel op enig ander door De la Haye ontworpen product bij werkzaamheden aan zogenoemde A-projecten, zonder vermelding van diens naam op de navolgende wijze: 'Ontwerper: Trans de la Haye'. Beveelt Auping om - zolang de tussen partijen op 22 december 1993 ondertekende overeenkomst van kracht is - ervoor zorg te dragen dat haardocb ter-of zuster-vennootschap pen die op evenbedoelde wijze afbeeldingen van ontwerpen van DelaHaye openbaar maken zich eveneens zullen houden aan voornoemd verbod. Bepaalt dat Auping een dwangsom zal verbeuren van ƒ 5.000,voor iedere dag waarop dan wel -zulks ter keuze aan DelaHaye- iedere keer dat Auping dan wel een dochter- of zustervennootschap van Auping in strijd mocht handelen met het evenbedoelde bevel of verbod. Veroordeelt Auping in de kosten van het geding, aan de zijde van De la Haye tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 2.500,- waarin begrepen liet griffierecht. Vcrklaan dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Wijst a/het meer of anders gevorderde. Enz.

O E K B E S P R E K I N G

Béatrice Ponet, De bescherming van benamingen van oorsprong, geografische aanduidingen en herkomstaanduidingen; een juridische analyse naar Belgisch, Frans, Nederlands, Europees en internationaal, recht.

Intersentia, Antwerpen-Groningen 199S, 652 p. Dit boek, waarop de schrijfster in 1998 in Leuven is gepromoveerd, biedt precies wat de titel belooft: een gedegen overzicht van de rechtsbescherming voor de verschillende categorieën geografische aanduidingen die in dit rechtsgebied plegen te worden onderscheiden. Dat is om meerdere redenen verheugend. De eerste daarvan is natuurlijk dat op dit gebied maar weinig literatuur bestaat, zodat een goede bron van informatie, en dan nog gesteld in uitstekend Nederlands,1 zeer welkom is. Een tweede reden is, dat het onderzochte gebied er een is, waarbinnen het recht klaarblijkelijk nog volop in ontwikkeling is, zodat uitgangspunten, begrippenkader en beoordelingsmaatstaven een zeer verschillend beeld vertonen, waarin af en toe nauwelijks lijn of logica valt te ontdekken. Dr. Ponet onderneemt een moedige, en voor een groot deel geslaagde poging om wèl lijnen aan te brengen. Waar dat haar niet mogelijk is, is zij duidelijk in haar kritiek en helder in haar analyse van de gebreken. De verscheidenheid van onderwerpen die in dit boek de revue passeren, betreft o.a. het volgende: - allereerst: het gaat in dit boek om aanduidingen waaraan een geografische connotatie verbonden is. Dat kunnen aanduidin-

1 Wel suRsereen h a boek dat bij het Nederlands zoals dit in België wordt geschreven, liet bezittclijk voornaamwoord ook bij onzijdige en man nel ijke woord en 'haar1 is. Wij zouden in N ederland nier die kant op moeten gaan, al lijkt dat wel te gebeuren.

gen zijn die naar de naam van een plaats, streek af land verwijzen, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Er zijn ook tekens die naar een bepaald geografisch gebied verwijzen, zonder de naam van dat gebied of een plaats daarin te noemen. De 'Bocksbeutel'fles vormt een voorbeeld, maar er zijn ook legio wijn- en kaassoorten waar dit voor geldt. Onder deze categorie kan men misschien ook de aanduidingen 'Sekt1 en "Wcinbrand' begrijpen. Dr. Ponet bespreekt die uitgebreid in vetband met de uitspraken van het HJEG daarover.1 Bij lezing van wat zij hierover schrijft dringt zich wel de vraag op, of hier überhaupt van een geografische aanduiding kan worden gesproken. Het ligt immers niet onmiddellijk voor de hand dat het in aanmerking komende publiek enige specifieke geografische con notatie met de termen 'Sekt' of 'Weinbrand' verbindt. (Blijkens HJEG 20 februari 1975, rov. 12, is overigens zo'n connotatie op zichzelf onvoldoende om 'nationale' bescherming voor zo'n aanduid i n g te rechtvaardigen). - F,r zijn aanduidingen die naar een geografische plaats verwijzen, maar die iedere betekenis van herkomstverwijzing of individualiseringsreken anderszins, hebben verloren. Dat zijn de geografische soortnamen, in Nederland bijvoorbeeld Brussels lof of pilsener. -Erzijn wèl onderscheidende aanduidingen die naareen plaatsnaam of geografisch gegeven verwijzen, maar zonder enige herkomstsuggestie (vaak is wèl een bepaalde kwaliteitssuggestie bedoeld): Everest, Monte Carlo, Marlboro, Cótc d'Or.

• FTjEC zo februari 1975,Jur. 1975 p. 1S1 v en HJEC 12 oktober 197S,}w. 1978, p. 1935V-

1 f

D E C E M B E R

1 9 3 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

- Er zijn geografische aanduidingen (die meestal wél specifiek de naam van een plaats, streek of land inhouden) die zijn voorbehouden aan uit de betreffende geografische eenheid afkomstige waren, en waarmee ook een bepaalde kwaliteitswaarborg gepaard gaat. Dat kan dan ofwel zijn omdat de natuurlijke omstandigheden van het betreffende gebied of de traditionele wijzen van productie daar, een bepaalde kwaliteit aan de producten meegeven, èf omdat voor die producten wettelijke kwaliteitsvoorsehriften bestaan (die natuurlijk niet noodzakelijkerwijs plaatsgebonden hoeven te zijn). De regelgeving ten aanzien van dergelijke 'oorsprongsbenamingen' vertoont, zoals voorde hand ligt, cen zeer versnipperd beeld.

De bescherming, als daar al sprake van is, is even veelvormig als de materie die voor bescherming wordt voorgedragen: publ ickrechtelijke bescherming via erkenningsregelingen en/of strafsancties; bescherming door privaatrechtelijke sui generisregels, betzij via nationaal (of regionaal) of supra-nationaal (EG)-recht; beschermingonder het commune recht, meestal: het recht inzake oneerlijke mededinging of regels van consumentenbescherming; en merken- of handclsnaambcscbcrming.

1 b

Wie het Chiemsee-arrest in de studeerkamer leest zal het vermoedelijk ervaren als een fraaie exponent van juridische afweging, op een gebied vol botsende belangen. Wie het arrest leest terwijl hij op zijn terras zit, en uit een glas met een uitsluitend uit een geografische naam bestaand merk, een van die Nederlandse bieren drinkt met een merk dat alleen uit cen geografische aanduid ing bestaat, kan in de verleidi ng komen te denken dat er tussen de rechtsgeleerde theorie en de commerciële praktijk een opmerkelijke afstand bestaat. Reden temeer om dr. Ponet dankbaar te zijn, want haar boek is niet alleen instructief en onderhoudend, maar ook een 'Fundgrube' van nuttige informatie voor de praktijkjurist. Den Haas, 25 oktober 1999

Men kan daarbij de kanttekening plaatsen dat ook dr. Ponet niet altijd duidelijk maakt, welke algemene beginselen voor de bescherming van de verschillende besproken categorieën geografische aanduidingen zij wil aanvaarden of aanbevelen. Uit haar kritiek op de bestaande regels is vaak wel op te maken hoe zij over bepaalde beginselen denkt, maar men mist een beetje een al geinene uiteenzetting daarvan, en daardoor soms ook een motivering van de keuzes die dr. Ponet verdedigt.

J.L.R.A. II.

Zoals voor de hand ligt gelden zowel voor het'waarom' als voor het 'hoe' van bescherming van geografische aanduidingen algemene uitgangspunten; en allicht stuit men daarbij op vragen en problemen die nauw verwant zijn aan soortgelijke vragen in verband met de bescherming van andere onderscheidingstekens, zoals merken en handelsnamen. Het is opmerkelijk hoe weinig bij de regelgeving over deze materie is gezocht naar deze uitgangspunten, c.q, is beoordeeld in hoeverre de gekozen oplossingen aan die uitgangspunten recht doen. Dr. Ponet laat zich daar terecht kritisch over uit. In het verlengde daarvan zou een specifiek of systematisch onderzoek naar die uitgangspunten het boek een nog grotere waarde hebben meegegeven, dan het al bezit.

3

Het val top dat in de literatuur en rechtspraak - en daardoor ook in het boek van dr. PoneL - de geografische aanduidingen voor industriële en ambachtelijke produktcn stiefmoederlijk zijn bedeeld, ofschoon deze in de praktijk van meer dan verwaarloosbaar belang zijn.

ï

Dr. Ponets boek betreft, zoals al gezegd, materie die volop in ontwikkeling is. Zij kon nog uitgebreid rekening houden met I1JEG 7 mei 1997, Jar. 1997 pag- 2343V (inzake de aanduiding 'Montagne'), en stipt ook de Sabel- en Diorbeslissingen aan. Vanzelfsprekend kon zij geen aandacht besteden aan het Chicmseearrest van ditjaar.+ In dat arrest beoordeelthetHJEG deverbouding tussen geografische aanduidingen, en de merkenrechtelijke leerstukken van onderscheidend vermogen en inburgering. Het arrest werpt ongcrwijfcld nieuw licht op deze materie. Opvallend is de sterk feitelijk gekleurde benadering die het HJEG in dit arrest kiest: geografische aanduidingen kunnen niet als merk worden ingeschreven als zij in de opvatting van de betrokken kringen reeds met de betrokken categorie van waren in verband worden gebracht danwei redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is, rovv. 24-31; maar dit uitgangspunt kan in vergaande mate worden afgezwakt als een geografische aanduiding zo intensief is gebruikt, dat die de nieuwe betekenis van teken ter identificatie en onderscheiding van waren heeft gekregen - inburgering, kortom, rovv. 44-47. Deze sterk pragmatische invalshoek zou Dr. Ponet zeker aanleiding hebben gegeven voor een nader hoofdstuk.

- Er zijn geografische aanduidingen die gebonden zijn aan producten die inderdaad uit de betreffende geografische eenheid afkomstig zijn, maar waarbij niet geldt dat enige waarborg ten aanzien van hoedanigheid of kwaliteit aanwezig is (al zal de betreffende benaming vaak een zekere reputatie genieten): Hollandse garnalen, Zeeuwse mosselen, Solings staal of aardewerk uit LLnoges.3

Het bock van dr. Ponet beschrijft, boeiend, zeer gedetailleerd en toch onderhoudend en plezierig leesbaar, een palet dat deze caleidoscopische verscheidenheid goed toegankelijk maakt. Zij is daarbij - terecht - kritisch ten aanzien van de willekeurig aandoendekcuzesen afgrenzingen diede geldende regelgcvinglaat zien, en het gebrek aan consistentie en logica dat daarbij aan het licht treedt.

E I G E N D O M

4

HJEC 4 TneH 9 9 9 , TER 1 yyy nr. 30, p a g . 165V.

B I J B L A D

O F F I C I Ë L E

I N D U S T R I Ë L E

M E D E D

Sluiting Bureau I. E. Het Bureau voorde Industriële Eigendom is op vrijdag 31 december 1999 (Oudejaarsdag) voor het publiek gesloten. (Kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van liet Bureau voor de Indusrriëlc Eigendom, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industriële Eigendom.) Personeel Indiensttreding Mevrouw E.C.M.A.Balm is mer ingang van 1 november 1999 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van 'managementassistente' bij de afdeling Geautomatiseerde Informatiesystemen (Besluit van de Minister van Economische Zaken van zg oktober 1999, nr. Personeel 99037) Benoemingin vastedienst De heer A. W. van der Kruk, teamleider Team [iebcer in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 18 november 1999 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Min ister van Economische Zaken van 1 z november 1999, nr. Personeel 9903 8). Register' van Octrooi gemachtigden De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend, dat op hun resp. verzoek in het register zijn ingeschreven op 16 november 1999 mevrouw ir. M.M.J. Tabcling en de heer ir. J. O. de Zeeuw en op 19 november 1999 mevrouw drs. M.M. van Velzen en de heerdr.W.J.A.Habets. Examen resp. proeve voor octrooigemachtigde Vooruitlopend op de te verwachten beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken, wordt er thans reeds op gewezen dat de examencommissie voornemens is 0111 In 2000 tweemaal een examen, resp. proeve voor octrooigemachtigde af te nemen: éénmaal schriftelijk (in maart) en tweemaal mondeling (in mei en oktober). Kandidaten die willen meedoen aan het examen in maart en/of mei, dienen zich sch riftelijk aan te melden bij de Voorzitter van de Examencommissie vóór 1 maart a.s., ondet vermelding van de gedeelten van het examen waarin zij geëxamineerd willen worden en onder opgave van naam, voornamen, geboortedatum, titel, studierichting en kantoor- en privé-adres, beide met re] efoo nnummer. Voorts dient bij de aanmelding te worden overgelegd één der bescheiden genoemd in art. 4, derde lid van het Octrooigemachtigdenregiement, en het bewijs dat examengeld ad NLG 350,- is betaald door storting bij de kassier van de Octrooiraad of door overmaking op Rabobank rek.nr. 19.z3.z4.179 t.n.v. Bureau voor de Industriële Eigendom (Octrooiraad) te Rijswijk. Het examen in maart/mei 2000 bestaat zoals gebruikelijk uit drie onderdelen: één schriftelij k gedeelte, dat wordt afgenomen op zi en 23 maart a.s., een mondeling gedeelte Burgerlijk Recht en Handelsrecht. en een mondeling gedeelte Recht van de ln-

E I G E N D O M

IK

D E C E M B E R

1 9 9 9

L I N G E N dustriële Eigendom; beide mondelinge onderdelen zullen worden afgenomen in de week van 8 mei zooo. Voor de exameneisen wordt verwezen naar de publicatie in BIE 1989, blz. 171. Kandidaten kunnen zich voor één, twee of alle drie onderdelen van het examen aanmelden. Voor diegene die (onderdelen van) het Europese octrooigemachtigdenexamen met goed gevolg heeft afgelegd geldt de vrijstellingsregeling gepubliceerd in BIE 199Z, blz. zo6. Voor informatie betreffende het afleggen van een proeve van bekwaamheid wordt verwezen naar de Toelichting op de wijziging van het Octrooigemachtigdenreglement {Stb. 1991, 409; zie BIE 1991, blz. 305/8). Tot slot: voor deelnemers aan het schriftelijke examen op z 1 en 23 maart a.s. is het wederom mogelijk het examen op tekstverwerker te maken en hel geprinte resultaat i n te leveren. In verband met de organisatie van het examen dienen de deelnemers aan het schriftelijk examen bij de aanmelding aan te geven of zij gebruik zullen maken van de mogelijkheid het examen met behulp van een tekstverwerker te maken, en zo j a, welk tekstverwerkingsprogramma zij daarbij willen gebruiken; er kan worden gekozen voor Word 6.0 of Word 7.0. Voor nadere informatie over deze wijze van examen afleggen kan men zich wenden tot de secretaris van de examencommissie, tel. (070) 398 6439. NB.: bovenvermelde data worden onder voorbehoud van wijzigingen gepubliceerd. Prijsverhoging abonnementen en documentleverantie Ten gevolge van een Kabinetsbesluit dienen de prijzen van abonnementen van De IndustriSte Eigendom (Hoofdblad) en Hijblad bij De Industriële Eigendom met ingangvan 1 januari a.s. wederom te worden verhoogd met ca. 2%. Voor het Bijblad betekent dit dat de prijs voor een jaarabonnement wordt verhoogd naar NLG 170,-; voor losse nummers zal NLG 17,- worden berekend. De abonnementsprijs van het Hoofdblad wordt per 1 januari zooo gesteld op NLG 470,-; losse nummers zullen NEG 42,-kosten. Raadplegen Epoque-bestanden Met ingang van 3 januari zooo zal het mogelijk zijn in de leeszaal van de bibliotheek een viertal bestanden uit de EOBdatabank Epoque te raadplegen, te weten FAMI, ECLA, EUREG enTNVE. Het laten uitvoeren van zoekopdrachten door het baliepersoneel in de leeszaal kost in alle gevallen NLG 2,50 per zoekactie. Het is ook mogelijk uw opdrachten telefonisch of schriftelijk in te dienen. Het zelfstandig uitvoeren van zoekacties is mogelijk voor personen die beschikken over een wach twoord. B et aanvragen van een wachtwoord is uitsluitend mogelijk voor depotrekeninghouders bij het Bureau I.E. op basis van een jaarcontract. De kosten hiervan bedragen NLG 300,- per jaar. Automarische incasso vindt jaarlijks vooraf plaats. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk.