Bijblad bij. De Industriële Eigendom. IM H O ü D. 16 j u n i 1999, 67e j a a r g a n g, nr. 6. Actualiteiten. 2 Merkenrecht

S T R I È L E

E I G E N D O M

1 9 3

16 j u n i 1999, 67e j a a r g a n g , nr. 6

Bijblad bij I

De Industriële Eigendom

IM H O ü D

Actualiteiten

2 Merkenrecht

Europese Hor neemt Freihaltebediirfnis ernstig in geografische Chicmtce-zaak (blz. igs/6).

Nr. 60 Hof's-Gravenhage, z okt. 1997, Topa Verpakkingen e.a./ The Dow Chemical Comp. (enkele vorm/vormgeving van de waar kan onderscheidend zijn voor die waar; S-vormig opvulmateriaal is onderscheidend; behoefte aan voorlichting over de vraag of de S-vorm een uitkomst op het gebied van de nij verheid oplevert).

Europese Hof houdt vast aan oude Terrapin/Terranova-leer en Coditel-leer in Plus-handelsnaamzaak (blz. 19S). Strengere motivcringscisen in merkinbreukzakenfblz. 196/7), Nieuwe parallelimportvragen naar Europese Hof (blz. 197).

Nr. 61 Hof Amsterdam, 17 okt. 1996, Vincente Giner/V.G. Citrus (gebruik logo VG te goeder trouw voor merkdepot; inroepen merkdepot te kwader trouw levert onrechtmatige daad op).

Artikelen Dr. F. Henning-Bodcwig, Vcrgleichende Werbung in Deutschland: die Situation nach der Richtlinie (blz. 198/202).

Nr. 62 Pres. Rechtbank Arnhem, 17JUÜ 1998,St. Regionale Omroep Reclame Nijmegen/St. Publieke Omroep Nijmegen e.a. ('vierdaagse radio' en 'vierdaagse omroep' zijn weinig onderscheidende merken; verwarringsgevaar niet aangenomen).

Jurisprudentie 3 Handelsnaamrecht Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 56 Rechtbank 's-Gravenhage, 18 maart 1998, Timmermans Hardglas/Buva Rationele Bouw (rechtmatigheid uitbrengen desbewustheidsexploot indien nadien geen inbreuk wordt vastgesteld).

Nr. 63 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 4 sept. 1998, Hotels van Oranje c.a./Frot.InterkerkelijkeSt.Wooncentrum'GrootHoogwaak' (bedrijfsmatig gebruik van 'Residence van Oranje' bij verkoopactiviteiten geen aanduiding van de onderneming; geen inbreuk op de merken 'Oranje' en Hotels van Oranje'; geen 011 rechtmatig handelen). Nr. 64 Kantonrechter Nijmegen, zz jan. 1999, A.W. Botermans h.o.d.n. Domei n/M ij nders Meubelen h.o.d.n. Droomdomein ('Domein' en 'Droomdomein' hebben kenmerkend element domein gemeenschappelijk; verwarring aangenomen).

Nr. S7Prcs. Rechtbank's-Gravenhage, 18 april 1995, Euro-Trol/ AVL Medical Instr. c.a. (bevoegdheid verbod octrooi-inbreuk buitenNederland;ondanks nietigheidsverweer geen geding ten aanzien van de geldigheid van octrooien in de zin van 16,4EEX; voorgestelde beperking gaat niet buiten inhoud octrooi).

4 Auteursrecht

Nr. 58 Hof's-Gravenhage, 5 maart 1998, AVI Medical Instr./ Euro-Trol (beschermingsgrenzen van het octrooi voldoende duidelijk; aanvulling achteraf toelaatbaar en voor deskundige reeds te onderkennen).

Nr. 65 Pres. Rechtbank Amsterdam, 16 okt. 1997, G-Star International/Corus Fashion (combinatie materiaal, vorm en uitvoering van de inhoud van de map is oorsronkelijk; Corus Fashion map is op al deze punten identiek).

Nr. 59 Pres. Rechtbank 's-Gravenhage, 13 mei 199S, Euro-Trol/ AVL Medical Instr. e.a. (geen aanleiding tot verwijzing naar Hof o.g.v. 158 Rv nu ingesteld beroep misbruik van procesrechtlijkt; bevoegdheid o.g.v. 5,3 EEX beperkt tot schade dooi' octrooiinbreuk hier te lande; aanbieding via Internet ook aanbieding in Nederland).

Nr. 66 Hof 's-Gravenhage, 4 dec. 1997, Digi Nederland/Van Berkel Nederland (bij koppelen van weegschalen isbet protocol van Digi gekopieerd; koppelen metbehulp van eigen software is niet onrechtmatig).

B I J B L A D

I N D U S T H I E L E

E I G E N D O M

16

J U IS

C O L O F ON

Bij blad brj

Pe Industriële Eigendom

Verschijnt maandelijks, tond de 16e Abonnementsprijs: NLG 165,- pet jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt NLG 50,- pet jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer Nl.G 16,50 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het hegin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beündiging. abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, ratentlaan z, Postbus 5820, 2280riv Rijswijk (Z.II.) Telefoonnummer (070) 39R 6fi 55 Postbank gironummer 17300 ABN-AMRO Bankrekeningnummer 40.45.00.714 Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: SDU, Den Haag

Ere-vaerzittcr van de redactie: prof. mr. E. A. van Nieuwenhoven Helbach

© Auteursrecht voorbehouden

Redactie: prof. mr.JJ. Brinkhof mevr. mr. drs. N. Hagcmans dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L. R, A. Huydecopcr mr.P.Neleman prof. mr. C. J.T.C. vanNispcn prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser prof. mr. D.W.F. Verkade mr. ir. J.H.F. Winckels Corresiiondemen: P. Henning-Bodewig(verbonden aan het Max-Pkmck-rnstitur, Münchcn) S. Mandcl (Conscillcr, Cour d'Appel de Paris! H. Laddie{mr.Justice,MighCouttLondon) Redactie-secretaris: mr.J.L. Driessen Jtaktf w-rafrej: Parentlaan 2, Posthus 5820,2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 f13 73 Telefax (070) 398 65 30

Berichten Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden (blz. 232). Officiële m e d e d e l i n g e n Personeel. - Wijziging Centrale Afdeling Octrooiraad. - Nederlands examen voor octrooigemachtigde. Afscheidstoespraak mr. W. Neervoort

16

J U N I

1 9 9 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

A C T U A L I T E I T E N Europese Hof neemt Freiiiattebediirfnis ernstig in geografische Chiemsee-T3.alk

Op 4 mei 1999 heeft hei HvJEG arrest gewezen in de door het Landesgericht München I verwezen gevoegde Chiemsee-ziken (C-io8 en 109/97). Het was de eerste keer dat liet HvJEG in een inbreukzaak moest oordelen over een absolute nietigheidsgrond als vervat in artikelen 2 en 3 van de Merkenrichtlijn 89/ l04(deL!cjiclux-pcndantcn zijn verspreid over artikelen 1,4 en i4,AsubiBMW). Voor de goede orde: de Chiemsee is het grootste en bekendste meer in Beieren (ca. 80 km 2 ). Het is een geliefd watersportgebied. Het Duitse merkenbureau heeft CHIEMSEE als woordmerk altijd geweigerd, als (potentiële) geografische aanduiding in de zin van art. 3,1 subcRl. Eiseres Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) maakte aanspraak op bescherming van door het Bureau wel aanvaarde woordbeeldmerken (logo's) met het woord CHIEMSEE (soms vergezeld van andere woorden) erin, en wel voor vrijetijdskleding en sportartikelen. Het gebruik zou vanaf 1990 dateren. De beide gedaagden, Huber resp. Auenberger, hebben in de nabijheid van de Chiemsee gelegen winkels voor sportkleding waaronder T-shirts, waarop het woord CHIEMSEE voorkomt. De grafische vormgeving wijkt af van die van de merken van WSC. Eiseres WSC stelt niettemin merkinbreuk wegens verwarringsgevaar op grond van het gebruik van het woord CHIEMSEE, dat voor waren van haar onderneming zou zijn ingeburgerd. Volgens gedaagden komt dit woord als zodanig niet voor inburgering en dus ook langs die weg niet voor bescherming in aanmerking. Wie geen vreemdeling is in het merkenjeruzalem, weet dat sommige geografische aanduidingen goed als merk kunnen gelden, bijv. Alaska voor sigaretten: omdat daar geen tabak groeit en er ook geen sigarettenindustrie is (en niet gauw zal zijn). Omgckeerd komt Virginia dus niet als labaksmerkin aanmerking. Tussen deze uitersten laat zich natuurlijk een glijdende schaal en een uitgebreide casuïstiekdenken. Tegen die achtergrond stelde het Landesgericht uitgebreide vragen. Het Hof legt in de rechtsoverwegingen 25 c.v. een sterke nad ruk op de Treihaltebedüruiis' voor geografische aanduidingen. Het algemeen belang brengt mee dat deze aanduidingen vrij dienen te blijven: niet alleen voor het geval dat ze duiden op de intrinsieke eigenschappen die samenhangen met de geografische herkomst, maar ook als ze op een andere manier de voorliefde van de consumenten kunnen beïnvloeden, en wel dooreen verband tussen de waren en de plaatsnaam, waaraan de consumenren positieve denkbeelden verbinden. Gesteld dat het merk wel geldig is, dan beperkt artikel 6 lid 1 subb van de Richtlijn (waarmee ons art. 13 lid 6 BMW correspondeert), de mogelijkheden van de houder van het merk met de geografische aanduiding om dat merkrecht uit te oefenen voor zover er bij de gedaagde sprake is van 'gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel'. Eiseres WSC wilde aan deze uitzonderingop het subjectieve merkrecht een regel on tlcncn, als zouden er voor de besdiermbaarheid onder artikel 3 tóch ruime mogelijkheden bestaan. Het Hof wijst die redenering van de hand in r.o. 28. Het Hof grondt dat mede op de omstandigheid dat de Richtlijn in art. 3 lid 1 sub c spreekt van 'benamingen die [...J kunnen die-

nen tot aanduiding van [...J de plaats van herkomst'. Uit deze formulering wordt voorts afgeleid dat bij de vraag van de beschermbaarlieid als merk van de geografische aanduiding niet alleen bekeken moet worden of het publiek de geclaimde waren onder dat teken meteen al met die plaats zal associëren, maar ook of dat redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is(r.o. 31). Bij dit laatste is in het bijzonder van belang in hoeverre het publiek met de naam en de eigenschappen van debetrokken plaats, en met de betreffende warencategorie bekend is (r.o. 32). In r.o. 33 refereert het Hof omzichtig (zonder het te noemen) aan het hierboven vermelde Alaska-voorbeeld: zal het publiek denken dat daar geproduceerd wordt? Voor zover de eiseres Windsurfing Chiemsee nu zou denken dat zij de zaak wel zal winnen, omdat textiel natuurlijk niet uit Chiemsee gevist wordt, zegt het Hof hi r.o. 34 zekerheidshalve nog even dat bij een meer of een berg ook de oevers en de omgeving kunnen horen! Met dat al komt hel Hof Lot een voor Duitsland (en mogelijk ook voor de Benelux) vernissende conclusie. Volgens de Duitse jurisprudentie is, in de formulering van de vraagstellende rechtbank te München, voor de 'Freihaltebedürfnis' nodig dat de behoefte om het teken vrij van merkmonopolisering te laten 'konkret, aktucll odcr ernsthaft' moet zijn. HctllvJEG zegt in r.o. 34 dat deze voorwaarden om 'vrij re houden', Europees niet meer mogen worden gesteld. Het 'kunnen dienen tot aanduiding van (...) de plaats van herkomst' moet al leiden tot onbeschermbaarheid. Inburgering

En de inburgering dan? Hier moet het HvJ EG overgaan tot u i tleg van art. 3 lid 3, eerste volzin Rl.: 'Een merk wordl niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard [...] indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen'. Het LGI van München stelde over de uirleg van deze belangrijke bepaling 1 onder meer de interessante vraag of de vereisten voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen (inburgering dus) gedifferentieerd dienen te wolden naar gelang de mate van liet maatschappelijk belang om een teken 'vrij' te houden. Het HvJEG beantwoordt die vraag ontkennend (r.o. 4S e.v.). Beslissend is of aangetoond is dat het teken het vermogen verkregen heeft de betreffende waar als afkomstig van eenbepaalde onderneming te kenmerken, en daarmee die van andere ondernemi ngen te onderscheiden. Toch wordt in r.o. 50 een relativering gegeven: bij de beoordeling van laatstbedoelde vraag moet nl. 'het specifieke karakter van de betreffende geografische aanduiding' in aanmerking genomen worden. Zo zal bij zeer bekende geografische aanduiding van een lang en intensief merkgebruik sprake moeten zijn. Zulks eens te meer als de aanduiding al bekend was als aanduiding voor een bepaalde warensoort (wat zich, denk ik, met name bij landbouwproducten zal voordoen).

1 In de BMW tekst 1 januari 1996 is art. 3 lid 3 Rl. niet overgenomen. Met name ook niet de optionele tweed e volzin: 'De T.id-Sraten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer tiet onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de insein rijving.' Zie over dit mogelijk onbedoelde manco Spoor in tiEenwEendiix-MakmiTcht, Den Haag 1 ooft, p. 179 (1 Sfi).

1 9 U

B I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Wijze van vaststelling van de inburgering

Tenslotte wijdt het Hof enige overwegingen aan de wijze van vaststelling van de inburgering (r.ovv. 51-53).- Daarbij kunnen, aldus het HvJEG, in aanmerking genomen worden: het marktaandeel van het merk; de geografische spreiding en de duur van het merkgebruik; de reclame-bestedingen voor het merk; het deel van het in aanmerking komende publiek daL op basis van het merk de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming herkent; alsmede de verklaringen van Kamers van koophandel of van andere ondernemingsorganisaties. Als de betrokken merkenautoritcit (Bureau of rechter) op grond hiervan tot het oordeel komt dat het relevante publiek of al thans een aanzienlijk ('erheblich') deel van dit publiek de waar op grond van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming herkent, moet hij daaruit concluderen dat aan het vereiste van artikel 3 lid 3 RL is voldaan. Het HvJEG wijst daarbij af het hanteren van 'generelle und abstrakte Angaben', zoals bepaalde percentages. Het Hof geeft uitdrukkelijk te kennen dat het Gemeenschapsrecht de nationale autoriteiten niet verbiedt om, als de vaststelling bijzondere moeilijkheden oplevert, overeenkomstig nationaal recht acht te slaan op consumentenenquêtes. Impliciet geeft liet Hof daarmee te kennen dat het een dergelijke wijze van bewijsvoering zeker niet voorschrijft, en als iets bijzonders ziet. D.W.r. V.

Europese Hof houdt vast aan oude Terrapin/Terranovaleer en Coditcl-lccr in Plus-handelsnaamzaak Op n mei 1999 heeft het HvJEG nog een kort arrest gewezen in een Oostenrijkse zaak (C-255/97) tussen twee supermarktketens. Pfeiffer's cash ikcarry-bedrijf gebruiktsinds 1969zaken onder de naamPUisKattfPurk. De regenpartij Löwa is onderdeel (geworden) van het Duitse Tengelmann-concern. Deze reus mei vele honderden zaken in Duitsland, Tsjechië, Hongarije, Italië, Spanje én Oostenrijk, wil naar een uniforme benaming en 'corporate identity' van haar supermarkten onder de naam PLUS resp. Plus prima leben und sparen: vanaf r995 óók in Oostenrijk. Pfeiffer verzette zich daartegen op basis van % 9 van de Oostenrijkse Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), vergelijkbaar met ons artikel 5 Handclsnaamwet. Verwarringsgevaar werd bewezen geacht. Kennelijk - en op zichzelf niet ten onrechte - h a d Löwa-Tengelmann bij het Handelsgericht te Wenen echter zwaar getamboereerd op de aanzienlijke hinder die dit opleverde voor de gelijke identiteit van haar winkels en producten en reclame, en daarmee voor het vrije goederenverkeer en de vrijheid van vestiging binnen de EU. Dit klemde, in de visie van Lówa-Tengelmann te meer in verhouding tor het belang van de relatief maar kleine Pfeiffer. Het Handelsgericht stel d e vragen hi erom tren t aan het Hof te Luxemburg. Hel Hof houdt - niet verbazingwekkend - vast aan de bekende beperkingen op de verdragsvrijheden. Voor de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening zijn die 'beperkingen om dwingende redenen ter bescherming van het algemeen belang verband houdend met de bescherming van industriële en com merciële eigendom' te ontlenen aan onder meer het Coditellarrest van 1S maart 1980,]ur. blz. 88 1, NJ 1981, 530. Strijd met art. 30-36 (oud) EG-Verdrag zou volgens het Hof slechts nog

1 Ik wijs op het belang hiervan mede in verband met de-vooralsnog pas bij het Benelux Gerechtshof- aanhangige vragen van de Hoge Raad in de Biomild-zmik,HR 19juni 1998,NJ 1999, SS;BIE 1998, nr, 70, p. 341.

E I G E N D O M

1 d

.1 i.1 N I

19 9 9

aanwezig k u n n e n worden geacht indien het vrije verkeer van goederen hier verder beperkt zou worden dan reeds uir de b e perkingen van de vrijheid van vestiging voortvloeien. Daarvan was niets gebleken, i l c t arrest sluit ook aan bij het aloude TerranovtifTerrapin-arresi van llvj KG 22 juni 1976,] ur. blz. 1039, Ë1E 1976.blz. 335,i\TJ 1977, 159. D.W.R V.

Strengere motiveringseisen in mcrklnbrcukzakcn 1 De rechtssrrijd tussen Bigott en Batco enerzijds en Doucal anderzijds over de partij Mexicaanse DELTA-sigaretten die Doucal eind 1992 op Aruba invoerde ter verdere verscheping naar Colombia, heeft geresulteerd in een tweede arrest van de Hoge Raad: 15 april 1999, Rvdw 67C. Zie voor het eerste arrest HR 27 augustus 1995,NJ 1995,669 Q.TT. Spoor). Het belangrijkste nieuws uit het jongste arrest is dat de Hoge Raad enkele subregels formuleert die de rechter bij een merkinbreukvraag in het oog behoort te houden en in zijn motivering moet verwerken. zBarco stelde dat de pakjes van de Dh'LTA-sigaretten die Doucal wilde doorvoeren, inbreuk maakten op haar merkrecht op het pakje voor haar BELMONT-sigaretten. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba gaf i n zij n appel vonnis nauwkeurig de overeenkomsten en verschillen tussen beide pakjes aan en concludeerde vervolgens: In aanmerking genomen de globale eenvormigheid van het merendeel van de sigarettenpakjes waarop het BELMONT-pakje met zijn nogal voor de hand liggende vlakverdeling geen uitzondering vormt en. waarvan het beeldmerk in zoverre weinig onderscheidend! kracht bezit, wijkt het totaalbeeld van het DELTA-pakje in visueel opzicht zodanig af van dat van het BELMONT-pakje, dat er niet voor behoeft te worden gevreesd dat het publiek beide pakjes zal verwarren, dan wel het DELTA-pakje in die zin met het, al dan niet aanwezige, (herinneringsbeeld van het BELMONT-pakje zal associëren (...}. De duidelijk verschillende woordmerken nELMONT en DELTA dragen eveneens bij aan het individuele karakter dat beide pakjes eigen is.

Een dergelijke motivering gold als feitelijk en werd door de Hoge Raad niet getoetst. 3 De Hoge Raad stelt nu voorop dat het Hof ter beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op het recht op het beeldmerk op (het uiterlijk van)hetl3ELMONT-pakjc, weliswaar eerst (het uiterlijk van) het DELTA-pakje had ie vcrgcl ijken met (het uiterlijk van) het BELMONT-pakje, waarbij het Hof mocht afgaan op eigen waarneming, maar dat het vervolgens bij het waarderen van de uitkomst van deze vergelijking een aantal mcrkcnrcchtclijke, uit de heschermingsomvang van her merkrecht voortvloeiende regels in acht had te nemen: Van deze regels is hier vooreerst van belang de regel volgens welke de rechter, wanneer hij in het kader van de inbrellkvrtutgde uitkomsten van een vergelijking als voormeld waardeert, daarbij meer gewicht behoort te hechten tuin de punten van overeenstemming dan aan die van verschil. Voorts is van belangdat de rechterzich bij zijn waardering niet tot de uitkomsten van zijn vergelijking mag beperken, maar ook de andere relevante omstandigheden van het geval in zijn oordeel dient te betrekken. Daartoe behoren onder meer het onderscheidend vermogen en, in verband daamwe,deinatevanbekendheidvanhetouderemerken, in een geval als het onderhavige, waar het (.. jgaal om een begrensde markt, het uiterlijk van de overige op deze marktverkrijgbate soortgelijke waren.In dit een en ander ligt besloten dat het oordeel over de vraagoj'sprake is van inbreuk,

1 G

J U N I

19 9 9

H I J H I A \1

I N I) II S I H I L L L

niet van zuiver feitelijke aard is cii daarom zodanig moet worden gemotiveerd, dat partijen en de cassatierech ter in staat zijn na te gaan of de rechter die over dtjateHoordeiit,bijhetvotmenervanvorenbedoetdemerhenrechtelijke regels heeft nageleefd. Daarmee wil niet zijn gezegd dat de rechter steeds in zijn motivering tot uitdrukking moet brengen dat hij deze regels heeft in acht genomen, maar wel dut zijn motivering op dit stuk geen ruimte voor gerede twijfel behoort relaten.

De laatste zin uit de aangehaalde passage neemt niet weg dat de eerste drie zinnen vermoedelijk een standaardoverweging zullen vormen in veel inbrcukvonnissen, en dan veelal gekoppeld aan het door Puma/Sabel geamendeerde Unioneriterium. Uiteraard moet onder Bcncluxrecht het bcwcerd-inbreukmakcndc teken worden vergeleken met het merk zoals gedeponeerd. 4 's Hofs oordeel over de inbreukvraag werd door de Hoge Raad vervolgens gecasseerd. liet Arubaanse vonnis bleef ook in een aantal andere opzichten niet overeind. Zo hadden Brigott en Batco beroep gedaan op hun auteursrecht op de in 1973 ontworpen en openbaar gemaakte verpakking van de BELMONT-sigaretten, maar het Hol'had geoordeeld dat die verpakking niet als een werk kan worden aangemerkt met een eigen, oorspronkelijk karakter en dat evenmin kan worden gezegd dat dit pakje het persoonlijk stempel van de maker (ontwerper) draagt. Ook op dit punt gaat het vonnis onderuit.'liet heefl er de schijn van' aldus de Hoge Raad 'dat het Hol'de vraag heeft beantwoord door uitsluitend, althans in hoofdzaak acht te slaan op de situatie op de sigaretten markt ten tijde waarop het vonnis wees'. Na dit te hebben toegelicht, vervolgt het college: 'Indien dit de juiste lezing van de bestreden uitspraak is, geeft deze blijk van een onjuiste rechtsopvatting omdat bij de beantwoording van de vraag of een voortbrengsel in voldoende mate een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker d raagt om te ku n ncn worden beschouwd als een werk i n de zin van de [Arubaanse] Auteursverordening, beslissend is de situatie ten tijde dat het voortbrengsel is gemaakt'; en indien het Hof iets anders heeft bedoeld is zijn motivering ondeugdelijk. 5 Tenslotte bad het Hof het ook bij het verkeerde eind waar het had geoordeeld dat een verondersteld auteursrecht op het BELMONT-pakje niet kan cumuleren met de aan het merkenrecht ontleende bescherming op het beeldmerk RELMONT. De Hoge Raad leert: 'Ingeval een beeldmerk tevens een werk is in de zin van de Auteursverordening, dient in beginsel ervan te worden uitgegaan dat de gerechtigde tot het beeldmerk die tevens gerechtigd is tot het auteursrecht, zich van de uit elk van de betrokken wettelijke regelingen voortvloeiende beschermingsmiddelen kan bedienen,, tenzij uit een van deze regelingen bepaaldelijk het tegendeel voortvloeit' (hetgeen niet het geval is voor wat de Arubaanse Merkenlands- en Auteursverordening betreft). Zie over de samenloopproblematiek van merk en auteursrecht ook het HvjEG inzake Dior/Evora (ov. 58) en de Hoge Raad inzake UMW/lilok, in deze rubriek vermeld in BIE ïyyS, blz. 12 respectievelijk blz. 120. C, v. N.

L I G L N ü O M

1 9 7

Nieuwe parallel importvragen naar Europese Hof Mr Justice Laddie van het High Court te Londen heeft op 18 mei t999 aangekondigd nieuwe vragen over Eu ropese, resp, wereldwijde uitputting van merkrechten te zullen stellen aan het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen te Luxemburg. Dit gebeurt in de zaak van Davidoff tegen A&C Imports Ltd. De zaak betreft import door A&G uit Singapore van Davidoff'Cool Water. Terwijl Davidoff (met een beroep op de conclusie van de Advocaat-Generaal Jacobs in de Sebago-zaak) het standpunt innam dat uit het feit dat de parallelimporteur de goederen in Singapore kon kopen zonder contractueel opgelegd verbod tot export naar Europa, nog niet kan worden afgeleid dat er 'toestemming' is, nam A&G het tegengestelde standpunt in. Naar het oordeel van rechter Laddie kan uit het Silhouette-arrest van 16 juli 199S afgeleid worden dat de merkhouder bij het voor het eerst in het verkeer brengen van de waren zich het recht om de goedeten in de ELI/EER in het verkeer te brengen kan voorbehouden. Maar de merkhouder oefent dat recht niet uit als hij de goederen direct of indirect in handen plaatst van iemand die zonder restrictie de waren kan wederverkopen. Een citaat uit het vonnis van Justice Laddie: Silhouette has oestowed on a trade mark owneraparasitic righl to inierfere with the distribu.tion ofgoods whicit beats litth or no relationship to the proper furtction of the trade mark right. lt is difficult to believe thata properly informed legislature intendcd sitch a result.

Het vonnis heefl ook bet rekking op het zgn. decoderen van goederen. Argumenten van Davidoff, dat hierdoor het prestige van het goed zou lijden, of dat product recall zou kunnen worden gehinderd, werden door de rechter van de hand gewezen. In het vonnis van 1S mei werd aangekondigd dat de formulering van de vragen aan het HvJ H.G latei: zou volgen. D.W.F.V.

i a 8

B I J B L A D

I N D U S l I M t L L -

É I G F N D O i M

IK

.1 l.l N I

19 9 9

A R T I K E L E N Vergleichende Werbung in Dcu tstf iland: die Situation nach der Richtlinie Prauke Henning-Bodewig' i998hatdefdeutscheBundesgerichtshof(BGH)dreiUrteilezur vergleichenden Werbung gefallt, die als bemerkenswert angesehen werden mussen.1 In allen drei Urteilen nat das höchste deutsche Zivilgericht namlich bereits die Richtlinie 97/5 s/EG über die vergleichende Werbung vom 6. Oktober 1997' angewendet, obgleich fiir diese die Umsetzungsfrist nochbis zum Marz 2000 lauft und der deutsche Gesetzgeber bisher nicht tatig geworden ist. Der BGHliatsich den noch fürberechtigtund verpflichtet gehalten, seine bisüerige Rechtsprechung zur vergleichenden Werbung - die auf ein grundsatzliche Verbot diescr Werbcformbinauslicf-bcrcitsjctzt aufzugeben und bereits jetzldas neuectiropaischc ReebLanzuwenden. Wiejcdoch siebt dieses europaische Recht in seiner Anwendung duren die nationalen Gerichte aus? Die drei Urteile des BGH, die hier kurz besprochen werden sollen, vermogen hierauf für Deutschland eine erste Antwort ZLI geben. T Bishcrigc Rcclitslagc Deutschland war bisher eines der Lander, in denen die vergleichende Werbung als grundsatzlich verboten galt.^ Dicscs Verbot war zwar nirgendwo expressis verbis fixiert, wurde jedoch in standiger Rechtsprechung 5 1 TJWG (Gesetz gegen unlautei'en Wcttbcwcrb' entnommen. § 1 UWG, die wohl wichrigsre Vorschrift des deutschen Wettbewerbsrechts, ist einesehr weit gefaBte Generalklausel; sie untersagt jede Handlung zu Wcttbcwcrbszwcckcn im gcschaftlichcn Vcrkchr, die gegen die 'gilten Sitten' verstout. Hinter diesem elwas alteriümlich klingenden Begriff verbirgt sich nach moderner Auffassung in erster Linie eine Interessenabwagung: Der 'fair play1 im Wettbewerb soll anliand einer Abwagung der Belinge der Wettbewerber, der Verbraucher und der Allgemeinheit festgestellt werden; in letzter Zeit etfolgt zunehmend auch eine sog. 'funktionale Bctrachtung', d.h. es wird verstarkt bcrücksi chtigt, daB das UWG nicht irgendein Gesetz ist, sondern ein solches des Wertbewerbs.s

' Dr. jur., Refcratslciccrm am Max-Plack-Instimr für auslïndisches und internationales Patent-, urheber und wettbewertisrecht, München. 1 BGII 5.2.1998, GRÜR 1998, 824-'Testpreis-Angebot' mitAnm. von QfffiSBSH23-4-1998, WPR 1998, 1065-'PreisverRleichslisteir; BGH 15.10.199S, GRURint 1999, 200 'Vergleichen Sie1. Das erste Urteil vom 5.2.. 1998 istliurz in RrF 1998, 1 84referiert worden. - Richtlinie 97/55/EG des Euiopaisckcn Parlaincnts und des Rats vom 6.10.1997 zur Anderung der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbu ngzwecks Ei nbeziehung der vergleichenden Werbung, AB/.L 290/18 v. 23.10.1997. 3 Eine knappe Darsrellung der bisherigen Rechtslage flndet sich in der EGH-Entscheidung'Testpreis-Angebof', GRUR 199S, S24; ausführlich liierzu der rülirendeKonunenuirzum deuLschen WeLLbewerbsreclu, BtaimSiach-Hcfermehl, Wettbewerbsrecht, 19. Aufl. 1996, $ 1 UWG Rdnr. 33zff. 4 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Juni 1909. zuletzt gcandcit duich Gesetz vom 25.7.1994, BGBl. 1173S; abgedruckt u.a. bei naumiiacli/Hefermehl,5. 1 ff.

5 Zur Auslegung der'Gute Sitten'-Klausel vgl. etwa Sdüïntnmun, in: Jacobs/Lindacher/Teplirzky, (Ilrsg.), UWG Gtoftkcinmentar, Teil D, 1994.

In dei' Praxis war und ist der primare Anknüpfungspunkt für die Besrimmung der 'guten Sitten' jedoch hanfig das tatsachlichc Verhalten der betreffenden ünternelunen, bzw. ihrc Anschauungen darüber, was fair und was unfair ist. Was die vergleichende Werbung betriü't, so entsptach es nun langer Zeit dei Auffassung des 'anstandigen Geschaftsmanns', dafi es mit den Regeln des kaufmannisclicn Anstands nicht vcteinbar sei, einen Konkurr enten gegen dessen Willen in die eigene Werbung einzubeziehen. Der aus dem französischen Rechtskreis stammende Satz 'Det anstandigc Kaufmann hat ein Recht darauf, daB man nicht über ihn spiicht, selbst wenn man die Wahrheit sagr' 6 war also lange Zeit auch das Ctedo dei werbungtreibenden Wirtschaft in Deutschland. Nach auBen wurde dies zwar hanfig nicht zugegeben; hier kokettierte man genie mit Wendungen wie: 'Wenn wir dochnnr vergleichen dürften, dann ....' Internbestand hingegen wenigNeigung, sich auf einen harten Wcrbckricg nach amerikanischem Muster einzulasscn.-' Die Rechtsprechung hat diese ablehnende Haltung der werbungttcibenden Wirtschaft lange Zeit gctrculich wtdergespiegelt.6 Die vergleichende Werbung galt dauach als grundsatzlicb unzulassig; Ausnahmen wurden nur in beschranktem Umfang zugelassen. Nur zweimal schien Bewegung in diese starre Linie zu kommen: 1962 nahm der BGII in der Entscheidung 'Betonzusatzmitter 9 einen Vergleicb, der aus 'tiinrcichcndcm AnlaB' crfolgtc und crfordcrlich, sachlich und zutreffend war, vom grundsatzlichcn Verbot aus. Und 1387 entschied der BGH im sog. 'Cola Test'-Fall,'" daB derjenige, der nur zutn Vergleich auffordere, nicht selbst vergleichend werbe und folglidi auch nicht dem grundsatzlichcn Verbot dieser Werbeform unterliege. Wer aufgrund dicscr beiden Urteile eine nennenswerte Libcralisierung des deutschen Rechts der vergleichenden Werbung erwartete, sah sich allerdings getïuscht. Die nachfolgenden Urteile machten deutlich, daB der BGH {und mit ihm die Instanzgetichte) keineswegs gewillt war, vom Grundsarz der Unzulassigkeit abzugehen. Zwar wurde in fast jeder Entscheidung formclhaft betont, daG eine vergleichende Werbung zulassig sein könne, wenn sie aus 'hinreichendem Anlaii' erfolge und erforderlich, wahr und sachlich sei. Die hohen Anforderungen der Rechtsprechungbewirkten jedoch, daB im Ergebnis nur wenige Falie vergleichender Werbung vor Gericht Bestand haften. Als Beispiel seien hief nur die Preisvergleiche genannt." Nanntc der Wcrbendc Name und Marke von Mitbewerbetn, sa wurde ihm dicscBczugnahmc als 'nichtcrforderlich'vorgcworfen; schwieg er hierztL, so lief er Gefahr, am angeblich irreführenden Gesamteindruck zu scheitern. In der Praxis neigte die höchstrichterliche Rechtspiechung somit - trotz gelegentli-

6

Frcdcïicq, Traite de droit commercial bel«e, Bd. II, Rdnr. 10S. Entsprechend negativ war auch die Reaktion der Wirtschaft (und der Anwaltschaft) auf die Richtlinie, wicdergegeben etwa bei Gloy/Krulia, GRIJR 1998, 226, 233. "Das Reichsgericht hatte in der berühmten 'Hellegold'-Entscheidung, RC GRUK 1931,1 299 ursprünglicb die vergleichende Werbung noch ais zulassig angeschen; der BGII sah sic von vornlicrcin als grundsützlich verboten an. s RGHCRUR i9fiz,45. ID GRUR 1987,49 mit Anm. v.Sack. 7

11

Vgl. Om

B G H WRP 1996, 1 9 9 7 - 'Prcistcst'; BGH GJWIt 1996, 9S3 -

'Preisvergleich II'; ausführlich dazuMenke, WRR 1998, S n .

1(5

-I U K I

19

9 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

chen Beleuerungen des Gegeiiteils - zn einer sehr strikten Beu rtcilung der vergleichenden Werbung. Hiervon gab es freilich drei praktisch wichtige Ausnahmen.'z Das generelle Verbot galt nicht für den Vergleich auf Verlangen (sog. Auskunftsvcrglcicri) und aucb nicht für den sog. Systemvergleich, bei dem abstrakLe Fertigungs-, Verlriebs- und Anwendungssysteme gegenübergestellt werden. Wurdenalso einze! nc Mitbewerber nicht individuell identifiziert, sondern nur als Vertreter eines bestimmten Systems angesprochen, so galt der Vergleich als grundsatzlich zulassig und muBte nur den für jede Werbung geitenden Anfordcrungcn cntsprcchcn. um cin Beispiel ZLI nennen: Ein Vergleich zwischen der Verpackung von Milch in Karton oder Glas war als Systemvergleich zulassig, sorern er nicht irrefiihrte (auch nicht nacli dem Gesainteindruek), die Hersteller des anderen Systems nicht unnötig pauschal herabsetzte oder ihren guten Ruf ausbeutete. Gewisse Ausnahmen wurden wciter für den sog. Abwchrvcrglcich gemacht, bei dem sich der Vergleichende gegen einen unberechtigten Angriff zur Wehr setzte. II Die drei Urteile des BGH zur vergleichenden Werbung In den drei hier zu besprcchcndcn Urteilen muBte der BG11 sich natürlich zunachst einmal mit der Ftage auseinandersetzen, warum er die Richtlinie zur vergleichenden Werbung bereits jetzt für anwendbar halt.'J Der BGH bat dies mit zwei Argumenten getan. Das erste Argument ist eher forma]; es lauft darauf hinaus, daB die Mitgliedstaaten schon vor Ablauf der Urasetzungsfrist alle MaRnahmen unterlassen mussen, die das mit der Richtlinie verfolgte Ziel in Frage stellen können und dali eine derartigeMaflnahme auch das Beharren auf einer der Richtlinie cntgcgcnstchcndcn Kcchtsprcchung sein kann. Klugcrweise hal der BGH seine Entscheidung jedoch auch noch auf eine zweite, materiellrechtliche Saule gestützt. Er hat namlich - wie ich mcine, unangreifbar - damit argumcnticit, daB der Begriff der 'guteti Sitten' in 8 l UWG es verlange, samtliche gesetzlichen Normen und Wertungen, auch die des europaischen Rechts, zu bcrücksichtigcn. Eine vom europaischen Gesetzgebcr (ohne Spielraum des nationalen Gesetzgebers) für grundsatzlich zulassig erklarte Werbeform dürfe daher nicht mehr als grundsatzlich unzulassig angeschen werden und dies gcltc auch schon vor Ablauf der UmseLztingsfrist. D/e En tschcidung 'Tcstpreis-A ngebot'

in der etsten Entscheidung zum neuen Recht, der sog. 'Testpreis-Angebot'-Entscheidung vom 5.2.1998,' + ging es um Tennrsschlagcr cincr bestimmten Hcrstellungsart. Ein Sportai tikelhandler hatte einen Werbehrief an einen Kunden geschrieben und darin die von ihm vertriebenen Tennisschlager mit sog. Graphit-Fibcrglas-Tcnnisschlagcm vcrglichcn. Der konkret aligegrilTene Satz lauiele; 'Billige Composite-Racltets (Graphit-Fiberglas) muten wir Ihnen nicht zu'. Dagegen hatte cin Unternehmen geklagt, das deraitige Composite-Rackets berstellt. Der BGH wendetc, wie gesagr, crstmalig das durch die Richtlinie geanderte Recht an. Die Richtlinie hielt er für einschlagig, weil es sich um eine vergleichende Werbung handclc. Der Uc-

11

Ausführlich dazu BaumbudijHtfmnïlü. a.a.O., § 1 Rdnr. 342 ff. ' Dic Auseinancferseczung mit dieser Frage erlolgte insb. in der Entscheidung'Testprcis-Angebot', GRUR 1998, 824 mit Anm. von Ohly. 1

14

fiRi;R199W, K24;vgl.d,i7uaucliden BerichrinHJt: 1998,1S4.

E I G E N D O M

griff der vergleichenden Werbung habe sich gegenüber der bisher vertretenen Auffassung nicht gewandelt; er erfordcre, daB die Bezugnaiime unmittclbar oder 111 ittelbar (zumundest) einen Mitbewerber oder seine Erzeugnisse oder Dienstleistungen erkennbar mache. Dies sei hier gegeben, da bestimmte Mitbewerber und dic von ihnen angebotenen Waren hinreichend identifizierbar gemacht worden waren, Grundsatzlich sei - so der BGH in ausdrücklicher Aufgabe der bishertgen Rechtsprechung die vergleichende Werbung minmehr als zulassig anzusehen. Dies gelte freilich nur, wenn sic den Anfordcrungcn der Richtlinie genüge. GemaB Art, 3a Abs. 1 lit. e dürfe die vergleichende Werbung (unter anderem) den betrotfenen Mitbewerber nicht herabsetzen. Hier handclc es sich jedoch um eine pauschalc Herabsetzung einer ganzen Produktgattttng, namlich von Tennisschlïgern einer bestimmten Bauweise, die insgesamt als minderwertig hingestcllt wü rden. lm Crgebnis genüge die streitbefangene Aussage 'Billige Tennisschlager ../ daher nicht den Anforderungen der Richtlinie. Folglich verstoBe sie auch gegen J i U WG. Diese Entscheidung hal in Deutschland nicht nur deshalb Aufsehen erregt, weil in ihrerstmaligdas ncue, curopaischc Recht angewendet wurde. Zumindest ebenso viel Beachtung hat gefunden, wie der BGH hier den Begriff der vergleichenden Werbung definiert und den der Herabsetzung interpretieit hat. Auf den ersten Bliek scheint es so, als habe der BGH den sog. Systemvergleich in den Begriff der vergleichenden Werbung cinbezogcn.'s Dies ware für das dcutschc Recht eine erhebliche Neuerung, da der SysLemvergleich bislang gerade nicht als vergleichende Werbung galt. Seine Einbeziehung in die Definition der vergleichenden Werbung in Art. za der Richtlinie hatte durchaus auch Konseq uenzen, Denn zwar enthalt Art. 3 a im wesentlichcn dic Kritcricn, an denen auch bislang schon in Deutschland der Systemvergleich gemessen wurde (Irreführttng,Herabsetzung, Rufausbeutung). Ineinem wichtigen Punkt ist die europaische Regelung jedoch strenger, zumindest u nflexibler als das bisherigedeutsche Reeb t. Nachrichtiger Auffassung enthalt die Richtlinie namlich - anders als die Irreführungsrichtlinie von 1984 - einen nach oben und unten verbindlichen Standard für die ZulSssigkeit dieser Werbeform. Der nationale Richter darf also eine diesem Standard entsprechende vergleichende Werbung nicht für unzulassig crklarcn und er darf umgckchrt aucli nicht eine nicht dem Standard entspiechende Werbung für zulassig ansehen.1" Die Richtlinie erlaubt also - im Gegensatz zu $ 1 des deutschen UWG - keine allgemeine Interessenabwagung 1 ' und vermag daher auch nicht auf der Grenze liegende Falie flexibel zu handhaben. Würde man den Sj'stemvcrglcich dicscr rclativ starren Regelung unrcrstclIen, so ware dies gegenüber der bisherigen Rechtslage in Deutschland ein Rückschritt mit der paradoxen Folge, da6 die

13 Dies meint etwa z.B. Ohly, GRUR int. 1998,828; a.A. - wie hier Menie, WRP 1998,811. 16 Dies ergibt sich aus Erwagungsgrund 11, wunach die Bedingungen der Richtlinie 'kumulativ und uncingeschrankt' cinzuhaltcn sind. Daft die Richtlinie sowohl die ZulSssigkeit als auch die Unzulassigkeit punhtgenau regelt, entsprichtganz überwiegender Auffa.ssungin der deutschen Literatur, vgl. etwa Ohly, GRUR 1989,8z8; Tilmasm, GRUR 1997, 790] Menie, WRP 1998, 811, 817; Plaamann, GRUR 1996, 337; a.A. soweitersichtlich mir Sack, GRUR 1998, 263. Der BC H hat diese Frage in der Entscheidung 'Testprcis-Angebüt' nuch üffen gelassen. " Dies schlieGL nicht aus, daB einuine Begtiffe wie Herabsetzung, Rufausbeutung einer rnteressenahwagung zuganglich sind.

2 0 0

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

beabsichligte Liberalisierung in diesem Punkt zu einer VerscMrfung führte. Bei naherem Hinsehen zeigt sich jedoch, daB der BGH eine Einbeziehmig des Systemvergleichs in den Begriff der vergleichendcn Werbung (offcnbar) nicht bcabsichtigt. Der BGH sah sicb vielmehr als Revisionsinscanz au die rechtstatsaclilichen Feststellungen des Berufungsgerichts gebunden. Dieses natte eher beilaufig festgestellr, dafi mit dem Hinweis auf die FiberglasGraphit-Herstellungsniethode auch einzelne Hersreller - u.a. der Klager - individualisierbar nnd identifizierbar seien. Ausgeschlossen ist dies nicht. Sind die Marktverhaltnisse so, daB die Wcrbcadrcssatcn bei einer bcstimmtcn Hcrstcllungsart an bestimmte Unternehmer denkt, so kann dies Oir die Identifizierbarkeit genügen18. Seht gegiückt sind die Formulierungen des J3G11 gleichwohl nicht; es ist zu hoffen, daB dicscr sich dcninSchst zu einer derart widitigen Frage dezidiert auGert. Die zwei te Bedeutung des Ilrtcils liegt in derlnterpretation des Merkmals der Herabsetzung. Allgemein wird erwartet, daB die Auslegung der Merkmale 'Herabsetzung' und 'Rufausbeutung' durch die nationalen Gerichte lctztlich darüber cntschcidcn wird, wie groB der Libcralisierungseffekt der Richtlinie tatsachlich ist. >s Es liegt auf der Hand, daB eine zu restriktive Auslegung dieser Merkmale dazu führen kann, daB unliebsame Falie vergleicbender Werbung auf diesem Wege 'erledigt' werden. Andererseits kann eine zu grolizügige Auslegung aber auch bewirken, daB der Konkurrent, der gegen seinen Willen in die verglcicbctidc Wcrbungcinbczogcn wird, cincn irrcvcrsiblcn Schaden erleidet. Die Frage, wo hier die Grenze zu ziehen ist, ist auBerst schwierig. Nur die Eckpfeiler sind klar: Die Bezugnahme als solche darf nicht bereits als Herabsetzung gewertet werden, da andernfalls jede vergleichende Werbung unzulassig ware und die unnötige Abwertung des Konkurrenten ist zu verbieten. Was jedoch ist'unnötigabwcrtcnd'? In der Literatur ist die 'Testpreis'-Entscheidung deshalb kritisiett worden, weil sie die Gefahr einer Fortsetzung der bisherigen restriktiven Beurteilung der vergleichenden Werbung beinhalte."' Herabsetzend seien nur noch besonders abfSllige, gehassige und unverhal tnismaBig abwertendc AuBerungen und ei nc solche stelle die Aussagc: 'UilligcCompositc-Hackcts... muien wir Innen iiichL zu' nicht dar. Das Problem liegt hier darin, daB die sich ausjedem kritischen Vergleich ergebende Behauptung 'Mein Produkt ist besser oder billiger' auch in kient verstandlicher, werbewirksamer Weise dem Publikum mirgercilt werden niuB. Dies schlicBt auch plakaïive Aussagen ein. Wie drastisch diese sein diirfen, hangt m.E. von vielerlei Faktoren ab; z.B. auch davon, wie direkt der Mitbewerber angegriffen wird. Ein Vergleich in dem Sinne: 'Die Tennissdilager der Marke X des Herrn Y muten wir Ihnen nicht zu' hat eine ganz andere Qualitat als ein sich auf eine ganze Warcnart bcziehendcr Vergleich, auch wenn hierdurch cinzcl-

1 * Die Identifizierbarkeit kann sich, wie im 'Cola Tcst'-Fall (Fn. io), auch aus einer nligopolisrischen .Vlarktstrukrur ergeben. Bislang har die dcutüche Rcditsprechung die Identifizierbarkeit sehr leicht bejaht; als (viel kritisierter) Exuemfall gilt die Entscheidung des OLG Frankturt BB 1971, 59, wo ctie Aussage: '£s gibr keinen vornehmeren Sekr in der Konkurrenz' als Hinweis auf einzelne Hersteller angesehen wurde. Fs wird erwartet, daU die Rcchtsprcchung hicran nicht fcsthalt; vgl. IlenningBódnvit>,GRURlnt. 1995, 233 ff.

15

So erwaSad, CRfJR 1998, 263. " Vgl. etwaOiWy.GKDTt ïnyfi, Sze-,Msnkc, WRP ïgyS, Sn.

z

E I G E N D O M

16

J U N I

1 9 9 S

ne Hersteller individualisierbar sein sollten. Ein zwei ter wichtiger Faktor ist das Vorverhalten des Klagers: Wer selbst (massiv) angreift, darf nicht zimperlich sein und muB auch eine etwas starkere Reaktion des Angegriffenen cinkalkulicrcn; hier kommen die aus der bisherigen Rechtsprechung bekannten Grundsatze des Abwehrvergleichs21 zum Tragen. Im 'Testpreis'-Urteil sprach vor allem gegen eine Herabsetzung, daB der Mitbewerber nur als Teil einer Gmppe angegriffen wurde, die Identifizicrungsmöglichkcit also kcincsfalls schr ausgepragt war. Andererseits harten dem Beklagten in der konkreten Situation durchaus auch andere Möglichkeiten zur Verfügung gestanden, um sich auf wcniger plakative Weise von den angcblich schlechteren Composite-Rackets abzuheben. IJI der Tal erscheint die Kombination von'billig'itnd'muten wir Ihnen nicht zu' als unnötig ncgativ; die (angcblich) schlechtcrc Qualitat licBe sich auch anders ('qualitativ schlcchtcr', 'führen wir nicht') ausdrücken. Insofern erscheint das Urteil des BGH zwar relativ strikt, aber doch nachvollziehbar. DieEntscheidutig 'Verglekhm Sie'

Glcichfalls mit der Frage der Rufausbeutung hat sich der BGH in der Kntschcidung 'Vcrglcichcn Sic' vom 1 5. Oktober 1998" beschaftigt. Obgleich dazwischen noch eine weitere Enlscheidung zur vergleichenden Werbung ('Preisvergleichsliste II') lag, soll dieses dritte Urteil zur vergleichenden Werbung hier vorzogen werden, da es sich sachlich unmittelbat an die 'Testpreis'Entscheidung anschlieGt. In dem Urteil 'Vergleichen Sie' ging es um Modeschmuck, der im Strukturvertrieb ('multi level distribution') vertrieben wurde. Dabei gab es fünf'Beraterstufen', d.h. Personen, die den Modeschmuck je weils mit Gewinn an die nachste Beraterstufe verauBern sollten. Ein bereits für die beklagte Schmuckherstellerin tatiger 'Berater' hatte nun an eine mögliche Interessentin geschricben: 'Es handelt sich um hochwertigen DesigncrModeschmnck zu akzeptablen Preisen. Vergleichen Sie einmal mit dem Katalog von Pierre LangF. Das Landgericht und das Obcrlandcsgcricbt sabcn hierin eine verbotene vergleichende Werbung, was von der Beklagten, der Schmuckherstellerin, auch gar nicht weiter bestritten wurde (der Hcchtsstrcit ging im wesentlichen um die Frage der Wiederholuügsgefahr).^ Gleichwohl hob der BGH die Entscheidung des OLG auf, da die beanstandete Aussage unter Zugrundelegung des ncucn Rechts nicht (mchr) wettbcwerbswidtig sei. Die Behauptung der 'akzeptablen' Freisgestallung genüge namlich den Anforderungen von Art. 3a Richtlinie. Sie sei weder irreführend (was im Verfahren auch von niemanden behauptet wurde), noch in unangemessener Weiseabfallig, abwertend oder ttnsachlich, da die Qualitat und det Preis der Klagerin ohne ausdrückliche Bewertung geblieben seien. SchlieSlich liege auch keine unlautcrc Rufausbeutung vor, so dafi die Werbung insgesamt als zulassig anztLsehen sei. Auch dicscEiitschcidung ist in zwcifachcrHinsicht bemerkenswert. Zum einen hat der BGH sich Gedanken darüber gemachl, ob eine derartige Werbung überhaupt als vergleichende Werbung im Sinne der Definition des Art. za Richtlinie anzuschen ist. Da die Richtlinie mit ihrem fixen Standard, was zulassig und " Vgl. Raumbadi/Hcfcrmehl, a.a.O., 5 1 UWG Rdur. 369 lï. '•' GRURIIIt. 1999, 200 ff. Der'Berater' hatte eine unterlassungsefklarung abgegeben und es ^ing um die Frage, ob damit auch für die beklagte Schmuckherstellerin die Wicdcrliolungsgcfalir eiiLfallcn war. 13

16

J U N I

1 9 9 5

B I J O I .

AR

I N D U S T R I Ë L E

was unzulassig ist, weniger flexibel als das dcutsche Recht ist, erschien es naheliegend, Art. ia nicht allzu cxtcnsiv zu interpretieren. I-Tinzu kommt, daB eine der wenigen Versuche der dcutscJien Rechtsprechung, die vcrgleichende Werbung zu liberalisieren, gerade auf cliesem Gebiet 1ag: In der 'Cola-Tcst'Entscheidung des lïGH aus dem Jahre 1987^ natte der BGII fürvieleüberraschend-kurzerhand die Auffordcrungzum Test nicht als vcrgleichende Werbung 'im eigenilichcn Sinnc' angesehen und wa r dam it dem Problem ausgewichen, ob die vergleiclicnde Werbung mui grundsatzlich zulassig oder grundsatzlich ti nzulassigist. In derLiteratur" war dies als 'neutrale Zone' zwischen der kritisicrenden und der anlehnenden vergleichenden Werbung bzw. zwischen dem identifizierenden und dem abstraktcn Werbevergleich bezeichnet worden. Der BGI-I hat dicsen Ausweg - namlich die Werbung als reine Aufforderung zum Eigenvergleieh zu crldaren und sie damit von vornherein dem Anwendungsbereich der Richtlinie zuentziehen - n icht gewahlt. Viclmchr hat er in der Bezugnahme auf die Parameter Preis ('akzeptabcl') und Qualitat ('hochwertiger Dcsignerschmuck') einen Vergleich dieser Eigenschaften - und nicht nur einc bloBc Aufforderung zum Eigenvergleieh - gesehen. Dieser Auffassung ist zuzustimmen. Nur die reine Aufmcrksamkeits- oder Imagewerbung, verbunden mit der Aufforderung an das angesprochene Publikum, einen Vergleich mit Konkurrenzprodukten vorzunchmen, ist nicht als vergleichende Werbung i.S.v. Art. za anzusehen. Zuzustimmen sind aucli den Ausführungen desBGH zur Frage derHcrabsetzung. Die Entsdieidung 'Vergleichen Sic' zeigt meines Eraclitcns dcutlich, daB der BGH anders als befürchtet nicht beabsichtigt, seine bishcrigc Kcchtsprecrmng zur Herabsetzung fortzusetzen. In der Entsdieidung ging es vor allem u in d ie E rage, ob die Aussagc, der eigene Schmuck habe 'akzeptable' Preise, so interpre tiert weiden könne, dafi der namenrlich genannte Konkurrent umgekehrr keine akzcptablcn Preise habe, mögl ichcrwcise sogar überhöhte Preise fordere. Der BGH führt insofern aus: Es liegt im Wesen eines Preisvergleichs, der die eigenen Erzeugnisse als preisgiinstiger Iiemusstellt, dali er zu Lasten derjenigen Mitbewerber gein, die ilire Produkte teurer anbieten. Das ira'B der Verkehr, der aus der taglichcn Werbung an iinterschiedlkhe Preise f dr vergleichbare Erzeugnisse gewohnt ist. y.rsieht in cinan Preisvergleich altein noch keineLLerabsetzU-ngoderVemng!impfuiigderteiirercnMitbcv,'erber,sondernempfindet ilm als Ausdruck eines funktionierenden Preiswettbewerbs. Es mussen deshalb überdie mitjedem Wcrbevergleich- verbundenen (negativen) Wirkungen hinaus besondere Umsttinde liinzutreten. die den Vergleich in unangemessener Weise abfallig, alnvertend oder unsachtich erscheinen lassen.

Derartige Umstande kamen hier nur dann in Betracht, wen 11 man die AuBcrung in dem Sinne interpretieren kunne, daB die Preise derKlagerï 11 generellüberhöhtodcrüberteuertsind. Dies sei jedoch nicht der Fall, da 'Qualitat und Preise der Produkte dei Klagcrin ... in der Werbeaussage ohne ausdrückliche Bewerlung' blieben. Die Aufforderung zum Sclbstvergleich diene erkennbar nicht dem Ziel der Abwerl ung der Preisgestaltung der Klagerin, sondern nur dazu, das eigene Angebot als preislich gunstig und damit interessant herauszustellen; hierdurch werdc der Vergleich 'zusatzlich neutralisiert und aus dei' Sphare der Hcrabsetzung gerückt'.

'4S.o. (Fn, 10). Vgl. Sarii in seiner Anmerkung GRUR 1957, 51,

2 0 1

Kimmt man die U rtcile "1 'cstpreis' und 'Vergleichen Sie' zusammen, so deutet sich an, daB der BGH offenbar jede explizitc Kritik ara Produkt des Konkurrenten, sei es am Preis, sei es an dessen Eigenschaften (Qualitat) als herabsetzend ansieht, wahrend die auf das eigene Produkt bezogene Aussagc ('bcsscr', 'gunstiger') akzeptiert wird. Dies scheint ein verniinf liger Komprom ili zu sein zwischen den Interessen des Werbenden, sein Produkt mittels des Vergleiciisherausstreichen zu dürfen und den Interessen des Konkurrenten, nicht als 'zu tetier, zu schledit' an den Prangergcstcllt zu werden. Wie groBzügig dieRechtsprechung dabei verfahren wird, bleibt abzuwartcn; es ist zu hoffen, dafi der BGH auch eindeutigere Aussagen als im 'Vergleichen Sie'Sachverhalt - diesehr zurückhal tend waren - akzeptieren wird. Die Hntseheidung'Preisvcrgleiehsliste II'

Das Urlcil 'Prcisvcrglciclisliste II' vom 23.4.199S"5 betriflt einen Preisvergleich. Die Beklagte war einc Informations- und Finkaufsgemeinschaft für holz- und kunststoiïverarbeitcndc Betriebe. Sie hatte Angcbotc verschicdener Lieferanten ermiitelt, in einer Preisliste zusammengcstcllt und dicsc Liste dann an Tischlereibetriebe - verbunden mit einem eigenen Angebot -verschickt. in dem Verfahren ging es vor allem um Probleme des konkreten Weltbcwerbsvcrhaltnisses und der Aktivlegitimation der Klagerin. Was die Frage der Zulassigkcit des Verglcicbs bctrifft, so verweist der BGH mangels hinreidiender tatsachlicher Fes tstellungen ztirück. Für die rcchtliche Beurteilung werden dem Berufungsgericht jedoch dcutlichcRichtlinienandieHandgegeben: An der bishcrigc 11 Beurteilung des Preisvergleiches könne nicht festgehalten werden. Der Preisvergleich sei deshalb allein an den VoraussetzungenvonArt. saAbs. ïlit.a-hderRichtliniczu messen. Flier gehces insbesondere um Buchstabe c, wonadidie vergkicliende Werbung sich objektiv auf ei ne oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften von Waren, zu denen auch der Treis gehören kann, beziehen muB.Das Gebot objektiven Vergleichensdicnc dabei primar der iïekraftigung des Sachlichkeitsgebots und sei im Zusammcnhang mit dem Kriterium der Nachpnifbarkeit zu sehen. Dabei gehe es um die Unterscheidung zwischen Tatsadienbehatiptungen und Werturteil; d.h. die vergleichende Werbung müssc einen objektiv übcrprüfbaren Inhalt aufweisen. Dies könne auch zutreffen auf Aussagen, die sich auf den eisten Bliek als bloBc Wcrturteile darstellen; entsclieideiid sei die Möglichkcit der Ü bc i p rü fu 11 g au f d ie sachliche Richtigkeit hin. Von besonderem Interesse in dieser Entsdieidung sind die Ausführungen d azu,, aus wessen Sicht die Informationen nadipriifbar sein mussen. Der BGH stcllt, wie schon die frühere Rechtsprechung,17 auf den angesprochenenVerbrauclierab.Allerdings müssc dieser die im Werbevergleich gemachten Angaben nicht olme weiteres und ohne jeden Aufwand sclbst nachpriifen können. Bei einem Werbevergleich der vorliegcndcn Air könne ihm durchaus zugemutet werden, sich über die Beklagte, die die Liste erstellt hatte, die nöti.gcn Angabcn zu verschaffen. wahrend es für die Beklagte selbst unzumutbar sei, in den

lS

25

E I G E N D O M

BGII WRP1998,1065 - 'Prcisvergleichsliste 11'. "7 Vgl. ctwa BGH GRUR 1996,983 - 'Preisvergleich II'; in der Litcrauir hat etwa 't ilmann, CRHR 1997, zyu gcfordcrL, daB die Überprüfbarlteit durch Dritte ausrciclicn müsse.

2 O 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

i'rospekt weitere Angabcn (ccwa wie sic die Preise ermittelt hat) aufzunehmen. za III Libcralisicnmg des deutschen Rechts? In der deutschen Literatur ist teilweisc die Bcfürchtung geauBert worden,daBdie Rcchtsprcchu ng trotzRichtlinie weiter an ihrer restriktiven Beurteilung der vergleichenden Werbung festhalten wird." In der Tat eröffnet die Richtlinie durch die mterpretations-bcdürftigcn Bcgriffe der Rufausbeutung und der Hcrabsctzung die Möglichkeit, auch künftig an einer eher restriktiven Rechtsauffassung festzuhalten. Bis der EuGH, der zur Auslegung der Richtlinie zustandig ist, hier Klarheit schafft, erscheint hier eine gewisse Rechlsunsicherheit unvermeidbar. Was Deutschland bctrifft, so enthalten die ersten drei Urteile zu r ve i'gle i dienden Werb ung keine Anhaltspunkte, daB man die Liberalisierungstendenzen der Richtlinie untcrlaufcn will. Der BGH hat vielmehr deutlich zu erken ncn gcgcben, daB er es mit der grundsatzlichen Zulassigkeit dieser Werbeform ernst meint. Jedenfalls hat er das Merkmal der Herabsetzung (im Interesse des Konkurrentcn) zwar rclativ streng gehandhabt, jedoch einer Werbung, die primar das eigene Produkt herausstreicht, weilaus gröBere Freiraume als bisher cingcraumt. Paradoxcrwcisekommeii in Deutscliland in letzter Zeit eher Befürchtungen auf, daB die Richtlinie - die ja eine Liberalisierung derWerbeform der vergleichenden Werbung anstrebt- in mailenen Bereichcn zu einer Verscharfung führen könnte. 3 " Ganz abwegig ist dies nicht, da die Richtlinie die Latte für die Zulassigkeit sehrhoch legt und eine darunterliegendcvcrglcichende Werbung nach richtiger Auffassung zwingend für unzulïssig ansicht. So laBt die Richtlinie etwa nur objektive Verglcichc zu, die sich auf nacirprüfbare Eigenschaften beziehen mussen. Streng genommen müBtcman dcshalbatichdiejenigeiiVergleiche untersagen, bei denen es vorwiegend urn unsachliche, etwa imagebezogene Aspekte geht oder die subjektivc Prafcrcnzcn miteinander in Beziehungsetzen. Werbung, bei der eine humoristische Hczugnahme auf das Markenimage eines fremden Ptoduktes erfolgt - dieses also mehi oder minder 'durch den Kakao gezogen wird' -, hat es in Deutschland in letzter Zeit liaufiger gegeben, ohnc daK h iergegen jemand eingeschritten ware. Man fragt sich dalier, wie nach der Richtlinie etwa ein Fall wie der amerikanische 'Archaologen'-Spot von Pcpsi Cola, einem der Klassikcr der vergleichenden Werbung, zu beurteilen ware. Wclche objektiven, nachprüfbaren Inhalt hat es z.B,, wenn in einer Zukunftsvision ein Archaologicprofessor eine verstaubte Coca Cola-Flaschc (ïndet und mühsam mit seinen Studenten darüber ratselt, was diese einmal dargestellt haben mag? N immt man die Richtlinie ernst, so müflte eine dcrartigc Werbung verboten werden.'11 Dasselbe gilt für eine Spiclart der vergleichenden Werbu lig, die bislang in Deutschland als zulassig angesehen wurde. Erfolgte der Vergteidi ailfVerlangen des Kunden, so galt er als grundsatzlich zulassig, auch wenn er sich auf unwescntlichc, nicht relevante

ZB Auch in der 'Vergleichen Sie'-Knrscheidung har der BGH juf die ZumutbarkeilderInforni;itionsaïangungabgestellt. "> Vgl. etwaOM>', GRUR 1998, 828. 30 Ausführlich Hcjinin^-Bodcvngy GRUR Int 1999,133 ff. '" So in det Tat Menie, WRP 199a. H11, 8Z3.

E I C Ï E N D O M

1 G

J U N I

1 9 9 9

Eigenschaften bezog.3-1 Nachdem die Richtlinie für den Auskunftsvergleich keinerlei Ausnahme vorsieht, ware dieser nun tmzulassig, sofern er sich nicht auf relevante, wescntlichc Eigenschaften bezieht." Auch das auf Drangcn der französischen Regicrung aufgenommene Verbot, Waren mit unterschiedlichenUrsprungsbezeichnungen miteinander zuvergleichen (Art. 3a Abs. 1 lit. f), ist strenger als das bisherige deutsche Recht. Schlielïlich bleibt die Frage, ob und wann Deutschland die Richtlinie zur vergleichenden Werbungumsetzen wird. Diedrei Urtcilc des BGH, in der dieser ausdrücklich seine bisherige Rechtsprechung geandert hat und nunmehr die grundsatzl i che Zulassigkeit der vergleichenden Werbung betont, geben all jencn Schützenhilfe, die eine Umsetzung nicht für nötig erachten, da das deutsche Recht, das ja die vergleichende Werbung nie explizit verboten hat, nunmehr auch so dem von der Richtlinie gesetzten Standard entspreche.^ Meiner Meinung nach ist diese Linie aus Gumden, die hier nicht naher erörtert werden können, nicht haltbar. In der Literatur wi rd den n auch überwicgend geforderr, daB Deutscliland die Richtlinie auf die eine oder andere Weise umsetzen müsse.^ Auch im Justizministerium scheint man dieser Auffassung zuzuneigen, schon um MiBverstand nissc u nd unnötigc Auseinandersetzungen mit der Kommission zu vermeiden (Deutschland hatte gegen die Verabschiedung der Richtlinie gestimmt). Damit stcht man jedoch vor erheblichen Problemen. Am cinfachstcn und sicherstcn ware gewiB eine wörtliclie Übernahme der Richtlinie in das UWG. Dies würdejedoch der bisherigen Systematik (die anders als die Richtlinie niditvom zulassigcn.sondern von verbotenen Verhaken ausgcht) widersprechen; auBerdem ware die Regelung der Richtlinie allein wegen ihrer Lange und Detaillicrthcit ein Fremdkörperinnerhalb des UWG. Bliebe der Weg, die Richtlinie systematisch einzupassen, z.B. im Zusammenhang mit dem im UWG bereirs geregelten Tatbestand der Anschwïrzung (S 14 UWG). Dies erforderte jedoch bctrachtliche gesetzgeberische Arbeit und dürftc zum gcgciiwartigen Zeitpunkt nur wenig Chancen auf Erfolg haben, zumal die letzte Reform des Wettbewerbsrechts gerade erst fünf Jahre zurücklicgt.ï6 Wie sich der deutsche Gcsctzgcbcr hier entsclieiden wird, ist zur Zeit noch offen. München, 24. Marz 1999.

•- Dazu eiwa Baumbach/HtfermeM, a.a.O., § 1 UWG Rdnr. 3 22 ff •"• Deutschland hat dicsbczüglich eine Protokollerklïrung zur Richtlinie durdhgeserzt, Oh diese allerdings die deutschen Gerichte bciecbrigt, sich über den Texr der Richtlinieh in weg^iisetzen, erscheint fraglich, •" So etwa Sflcft, GRUR 1989, 263. Auch die Richtlinie zur irrefiihrenden Werbu tig von 1984 wurde von Deutschland nicht umgesetzt. Der darin ges etzte Standard enrsprach allerdingsin fase allen 1'iinkten (zweiielhafl war nur die Beweislastumkehr) eindeutig det 'sta'ndigen Rechtsprechung' im Wcttbcwcrbsrccht, wahrend es bei der verg 1 eiciienden Werbung bis 1998 eine standige Rechtsprechung gab, die im krassen Gcgcnsatz zul Richtlinie stand. •" Vgl. etwa OWv, GRUR 1989,828, 36 lm AnschluB an die Reform von 1994 war zwar eine 'grafie Reform' ins Augegefaik worden, die sich auch mit der Gesetzessystema tik befassen solltc; hieraus ist jedoch niclus geworden; vgl. den Bericht in WRP 1997, 167.

1 6

J U N I

1 9

9

9

B I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

2 0 3

J U R I S P R U D E N T I E Nr. 56 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravcnliagc, 18 maart 1998 (plural glasspane) Mrs. E.J. Numann, C.J. Verduyn en E.A.A. van Kalveen Art.43, MzR0W(i9iu) Het uitbrengen van een desbewustheidsexploot is rechtmatig indien ie octrooigerechtigde op redelijke gronden mag aannemen dat inbreuk wordt gemaakt op haar rechten. De enkele omstandigheid dat in een naderhand gevoerde procedure wordt vastgesteld dat er geen inbreuk is gepleegd, maakt het uitbrengen van het exploot niet onrechtmatig. Slechts onder bijkomende omstandigheden kan er sprake, zijn van onrechtmatig handelen. Dat neemt niet weg dat Buva onrechtmatig jegens Timmermanszou{gadn)handelen,indimzijdeindeexplotenverwoordeinhreukpreteniie, indien\ onjuist, tegenover (al dan niet:potentiële) afnemers van Timmermans zou handhaven. Timmermans Hardglas BV te Hardenberg, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. S. de Wit, advocaat mr. K.J. Tattcrsall te 's-Gravcnhagc, tegen Buva Rationele Bouw BV te Rotterdam, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. M.H.J. van den Horst. Rechtsoverwegingen in conventie en reconventie: 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken en op grond van de inhoud van overgelegde stukken, staat tussen partijen hel navolgende vasL: a Buva is rechthebbende op een Europees octrooi 0.301.617, haar verleend voor een 'plural glass pane'. De verlening van het octrooi - hierna: het octrooi - is gepubliceetd op 16 januari 1991. De aangewezen landen zijn Oostenrijk, Melgic, Zwitserland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. b Conclusie 1 van het octrooi luidt in de authentieke Engelse tekst: A plural glass pane, comprising an assembly of at least two glass panes being held at the desired distance by means ofdisiance ledges extending alongtheedgeportiansandjoiningeachother,attheoutersideofsaiddistance ledges a cement layer being provided fox preventing penetration of moisture, holes being formed in at least one ofsaid glass panes which do nat communicate with the air space herween the glass plates, in which holes fastening means forfasteningfitting clements are provided, which holes andfasten'ing means are surrounded by distance ledgeportions and cement, so thatsaidholesopen into the interspa.eefilled with cement, chataclerised in tlmt near a hole (10) or a phtrulity ofadjacent holes for fastening means a distance pieee (5J is provided, which comprises an annular closed outer rim (4) surrounding a chamber (5)filledwith cement around the oreach fastening means. Aan deze conclusie zijn drie volgconclusies verbonden. Bij het oerrooischrifr behoren de twee navolgende figuren:

c Timmermans produceert ISO draai- en uitzetramen. d Buva heeft bij een aantal afnemets van Timmermans een deurwaardersexploot laten betekenen, waaruit blijkt dat Buva van men i ng is d at Ti mmermans inbreuk op haar octrooirechten maakt. e Op s maart 1996 heeft Buva een desbewustheidsexploot aan Timmermans doen betekenen. f Bij arrest van 20 februari 1997 (rolnr. 95/104) heeft het gerechtshof alhier in een door Buva tegen Roelof Timmermans (een zoon van de directeur van Timmermans) aangespannen procedure geoordeeld dal een door laatstbedoelde vervaardigd type glasruiten inbreuk maakte op het octrooi. Deze uitspraak had betrekking op het hierna met A aangeduide type. 2 Timmermans vordert in conventie een verklaring voor recht dat de in de dagvaarding bedoelde ISO draai- en uitzetramen geen inbreuk maken op hetoctrooivanBuva. Tevens vordert zij Buva te verbieden rechten uit dit octrooi wat betreft deze ramen uit te oefenen, zulks op verbeu rte van een dwangsom. Daarnaast vorderr zij B uva te bevelen een rectificatie-exploot te doen betekenen bij alle afnemers van Timmermans, aan wie Buva een (dcsbcwusthcids)cxploot heeft doen betekenen, alsmede opgave van de namen en adressen van de personen aan wie een dergelijk exploot door Buva is betekend, op verbeurte van een dwangsom; voorts een verootdeling in de kosten van deze procedure. Buva voert gemotiveerd verweer. 3 in reconventie vordert Buva Timmermans te verbieden op welke wijze dan ook, zelf dan wel met of door onder haar zeggenschap vallende dochterondernemingen, direct dan wel indi-

2 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R 1 F I F

reet inbreuk te (doen) maken op het octrooi. Tevens vordertBuva een volledige door een registeraccountant gecertificeerde opgave van de aanwezige voorraad inbreukmakende glasruiten alsmede van de namen en adressen van alle afnemers aan wie de inbreukmakende glasruiten zijn aangeboden, respectievelijk verkocht/afgeleverd. Eveneens vordert Buva Timmermans te bevelen om alle afnemers door middel van een brief op de hoogte te stellen van de inbreuk op het octrooi. Daarnaast vordcrr zij Timmermans te bevelen inbreukmakende glasruiten die zij in voorraad heeft of heeft verkregen aan Buva ter vernietiging af te dragen, zulks op straffe van een dwangsom. Timmermans te veroordelen tot betaling van de door Buva geleden schade, in de vorm van winstderving, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente, alsmede een veroordeling in de kosten van deze procedure. Timmermans voert gemotiveerd verweer. 4 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór i april 1995, zodat ingevolge artikel 103 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 de Rijksoctrooiwet 1910 van toepassing is. 5 Partijen onderscheiden in hun debat een viertal typen dubbele glasramen, die ten aanzien van de wijze van afdichting en afwerking van gaten in de ramen, elk op een verschillende wijze zijn vervaardigd, ten proecsse aangeduid als resp. type A, B, C en D. De rechtbank zal deze aanduidingen overnemen, 'l'ypeA betreft het glasraam dat onderwerp van geschil is geweest van de in r.o. 1 onder f vermelde procedure die geleid heeft tot het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 20 februari 1997. TypeB ishet glasraam, zoals het door de firma Lcijs in opdracht van Buva bij Timmermans is besteld en geleverd. Het is besproken in het door Buva overgelegde rapport van ir. dr. C.F. Morel van 19 juni 199J ('Morel T'). Type C en D zijn de glasramen, zoals deze door ir. B.H.J. Schumann en ir. B.J. 't Jong in hun door Timmermans overgelegde rapporten van resp. 9 mei 1.997 en 14 juli 1SS7 z 'J ri beschreven en ter griffie van deze rechtbank in verkleinde uitvoering zijn gedeponeerd.

E I f, E N D O M

16

J U N I

19-39

8 De rechtbank stelt voorop dat het uitbrengen van een desbewustheidsexploot rechtmatig is indien de octrooigerechtigde op redelijke gronden mag aannemen dat inbreuk wordt gemaakt op haar rechten. De enkele omstandigheid dat in een naderhand gevoerde procedure wordt vastgesteld dat er geen inbreuk is gepleegd, maakt het uitbrengen van het desbewustheidsexploot niet onrechtmatig. Slechts onder bijkomende omstandigheden kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. Dat neemt niet weg dat Buva onrechtmatig jegens Timmermans zou (gaan) handelen, indien zij de in de exploten verwoorde inbreukpretentie, indien onjuist, tegenover (al dan niet: potentiële) afnemers van Timmermans zou handhaven. Of de pretentie in haar algemeenheid onjuist is, is evenwel mede afhankelijk van de vraag of Timmermans met de productie en verhandeling van de glasruiten van type B octrooi-inbreuk pleegt. Nu die vraag in reconventie aan de orde is, zal op de reconventionele vorderingen thans allereerst worden ingegaan. in reconventie;

9 Gelet op het bovenstaande hebben de vorderingen van Buva slechts betrekking op de types A en B. Buva stelt dat Timmermans zowel type A als B heeft vervaardigd en in het verkeer heefl gebracht. Ten aanzien van type A beeft Timmermans dit gemotiveerd betwist. Het tegendeel blijkt niet uit het mccrbcdoelde arrest van het hof, nu dat is gewezen in een zaak waarin Timmermans zelf geen partij was. Gelet op deze betwisting had het op de weg van Buva gelegen haar stellingen terzake nader te onderbouwen. Nu zij zulks niet heeft gedaan, is de rechtbank van oordcel dat vaststaat dat Timmermans vanaf haar oprichting (slechts) type B heeft vervaardigd. io Buva en Timmermans verschillen van mening omtrent de vraag of type B inbreuk maakt op het octrooi. Timmermans betoogt dat bij dat type noch een 'distancc picee' (afstandhouder), noch een 'chamber fillecl with cement' (kilkamer) aanwezig is.

Die vorderingen zullen dan ook worden toegewezen.

11 Na afloop van de pleidooien zijn partijen overeengekomen het van Timmermans afkomstige modelraam van type B te doen opm eten door TN O te Delft. In opdracht van beide partij en heeft TNO (in de persoon van ing. A.J. Picrs) de betreffende metingen verricht en daarvan een rapport opgemaakt, gedateerd 19 februari i998,datdcrecfitbankop3 maart 199S heeft ontvangen. Die melingen laten de volgende resultaten zien: - De afstand tussen de binnenzijden van de beide glasbladen de tussenruimte tussen de beide glasplaten derhalve-loopt uiteen van 9,15 tot 9,30 mm en bedraagt gemiddeld 5,22 mm; - De hoogte van de ter plaatse van de galen aangebrachte blokjes, ontdaan van de kitlaag, gemeten halverwege tussen de aanwezige nokjes, varieert van 7,80 tot 7,90 mm en bedraagt gemiddeld 7M mm\ - Ter plaatse van die nokjes zijn hoogten gemeten van 8,79 tot 8,99 mm met eeIÏ gemidd eld e van 8,88 mm; - De hoogte van de enigszins verhoogde randen langs de blokjes (her in het rapport-Morel I met 4 aangeduide onderdeel) vertoonde afmetingen uiteenlopend van 8,68 tot 8,74 en bedraagt gemiddeld 8,71 mm.

7 Timmermans heeft eveneens gevorderd (3,4) dat Buva een rectificatie zendt aan al degenen aan wie Buva een desbewusthcidsexploot heeft doen uitbrengen en haar raadsman een lijst ie verschaffen van degenen aan wie een exploot is uitgebracht. Zij legt daaraan de stelling ten grondslag dat het uitbrengen van die exploten onrechtmatig jegens haar is geweest.

12 Deze meetresultaten laten geen andere conclusie toe dan dat geen van de gemeten onderdelen van het blokje en 7.ij n omranding in gemonteerde toestand beide glasvlakken raakt, zodat deze geen ondersteunende functie kunnen vervullen ten behoeve van de beide ruiten. De kleinste genieten afstand tussen de glaswanden en de groots te gemeten hoogte van blokj een om-

'm conventie;

6 De vorderingen van Timmermans beperken zich tot glasramen van het type C en D. Bij pleidooi heeft Timmermans toegezegd bij de fabricage van glasrui ren overeenkomstig voormelde types te zullen afzien van het gebruik van het door haar als 'sierrand' aangeduide onderdeel. I5uva heeft daarop verklaard dat zij van mening is dat deze glasramen aldus geen inbreuk maken op het octrooi, doch ook dat de daar toegepaste methode niet werkzaam is, omdat de ruiten bij het aanbrengen van bevestigingsmiddelen zullen breken. Nu Buva evenwel niet stelt dat Timmermans dergelijke ruiten niet vervaardigt of wil gaan vervaardigen, ontbreekt het Timmermans niet aan belang bij de gevorderde verklaring voor recht (1) en het handhavi ngsverbod (z), met inbegrip van de dwangsom.

16

. J U N I

1 3 3 9

B I J

B L A D

I N D U S T R I F I

randing bedragen immers respectievelijk 9,15 mm en 8,99 mm. Zelfs indien aangenomen zou moeten worden dat de beide glasruiten in gemonteerde toesand enigszins naar elkaar toe woeden gebogen - de bevindingen in de paragrafen 3.3 en 3.4 van bet TM O-rapport bieden voor die veronderstelling overigens geen enkele aanwijzing - leidt zulks nog niet tot een andere conclusie, nu ook nog rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid van de ldtlaag binnen de omranding (die, blijkens liet rapport, ter plaatse van liet midden van de blokjes een totale dikte bezit van 1,38 mm).

F

E I G E N D O M

2 0 E

Bij vonnis van iS maart 1.956" heeft de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage geoordeeld dat Timmermans Hardglas BV geen ISO draai- en uitzetramen produceert die onder de beschermingsomvang van dat octrooi vallen. Ingevolge een daartoe strekkend bevel van de rechtbank verzoeken vrij u dan ook het deurwaardersexploot als niet betekend te beschouwen. Hoogachtend, BUVA Rationele BouwproduktenB.V. J.G.H.F.ijkenaar

13 De conclusie moet derhalve zijn dar bij type B geen sprake is van een 'distance piece* (afstandhouder) in de zin van het octrooi. Daarom is van inbreuk geen sprake, zodat niet nader onderzocht behoeft te worden of type 13 nu al dan niet een 'chamber filled wilh cement' als bedoeld in conclusie 1 van het octrooi kent. 14 De reconventionele vorderingen moeten daarom worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Buva in de proceskosten te worden verwezen. in conventie voorts:

1 5 Nu in reconventie is geoordeeld dat van octrooi-inbreuk door Timmermans geen sprake is, kan Timmermans er, gelet op hetgeen in r.o. 8 is overwogen, aanspraak op maken dat Buva een rectificatie doet uitgaan aan degenen aan wie zij een desbewustheidsexploot heeft doen uitbrengen, en wel in de bewoordingen als hierna te vermelden. De vordering sub 4 is, in voege als na te melden, eveneens toewijsbaar. Als in hel ongelijk gestelde partij dient Buva ook in conventie in de proceskosten te worden verwezen. Rechtdoende:

Beveelt Buva om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Timmermans een schriftelijke opgave te (doen) verstrekken van de namen en adressen van al degenen aan wie zij terzake van de door haar beweerde octrooi-inbreuk door Timmermans een deurwaardersexploot heeft laten betekenen, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,voor elke dag dat Buva in gebreke mocht blijven dit bevel na te komen; Veroordeelt Buva in de kosten van het geding, aan de zijde van Timmermans tot aan deze uitspraakbegroot op ƒ 7,70,- aan griffierecht, ƒ 83,95 aan verschotten en op ƒ 2.130,-voor salaris van de procureur; Verklaart de bovengenoemde bevelen, verbod en veroordeling uitvoerbaar bij voorraad; in reconventie:

Wijst de vorderingen af; Veroordeelt Euva in de kosten van het geding, aan de zijde van Timmermans tot aan deze uitspraak begroot op ƒ355,- voor salaris van de procureur. Enz.

in conventie:

Verklaart voorrecht dat de ten processe als type C en D aangeduide ISO draai- en uitzetramen, zonder toepassing van cen 'sierrand', niet vallen onder de bescherm ingsom vang van Europees octrooi o 301 617;

Nr. 57 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 18 april 1995' (Euro-Trol I)

Verbiedt Buva de rechten uit dat octrooi uit te oefenen jegens Timmermans en haar afnemers wat betreft de evenbedoelde draai- en uitzetramen, zulks op verbeurte van cen dwangsom van ƒ 10.000,- voor elke overtreding van dit verbod: Beveelt Buva om binnen zeven dagen nabcrekeningvan ditvonn is aan al degenen aan wie zij terzake van de door haar beweerde octrooi-inbreuk door Timmermans een deurwaardersexploot heeft laten betekenen een brief met de navolgende rectificatietekst te zenden, welke brief (buiten datum en adressering) geen andere tekst zal mogen bevatten: Geachte dames, heren, Recentelijk heeft de deurwaarder namens ons een exploot bij u betekend, waarin werd aangezegd dat u meervoudige glasruiten, als beschreven in ofwel vallend onder de beschermingsomvang van Europees octrooi 0301 617 ten name van Buva, zonder onze toestemmingvervaardigi, gebruikt, in het verkeer brengt of verder verkoopt, verhuurt, aflevert of anderszins verhandelt, dan wel voor een en ander aanbiedt, invoert of in voorraad heeft.

Mr. EJ. Nu man n Art. 16, lid 4 EEX Onjuist is dat de President de bevoegdheid zou missen octrooiinbreuken buiten Nederland te verbieden ingevolge artikel 16 lid 4. Nog daargelaten of de competentiebcpalingen van het EEX ook voor het kort geding gelden - in welk verband zij venvezen naar artikel 24 kan niet worden gezegd dat de omstandigheid dat, als gevolg van het door gedaagden gevoerde nietigheidsverweer, de President zich in dit kortgeding een (voorlopig) oordeel dient te vormen omtrent de geldigheid van het octrooi alvorens op de vorderingen te kunnen beslissen, het hier zou gaan om een geding 'ten aanzien van de geldigheid van een octrooi' in de zin van artikel 16 lid 4. Art. si ROW (1910) liet bezwaar dat het octrooi - indien het advies van de Bijzondere Afdeling zou worden gevolgd zou worden beperkt tot iets dat geen deel zou uitmaken van de inhoud van het octrooi, mist doel nu de geamendeerde conclusie minder omvat dan de oorspronkelijke en een dergelijke

'• Beroep lüüpt nüg. Reu.

2 O 5

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

beperking van de beschermingsomvang van een octrooi ook in een oppositieprocedure tot de mogelijkheden behoort.

Euro-Trol BV te Wageningen, eiseres [in kort geding], procureur mr, G. M, H. Hoogvliet, advocaat mr. M.C. H.I. van der Dussen te Utrecht, tegen ï AVL Medical Instruments AG re Schaffhausen, Zwitserland, i Salm en Kipp BV te Breukelen, 3 AVL List GmbH te Graz, Oostenrijk, gedaagden [in kort geding], procureur, mr. A.H. Vermeulen. a Tussenvonnis President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 25 november 1994 (mr. EJ. Numann) 1T11 dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. Euro-Trol is rechthebbende op het Europese octrooi nr. o 190 791, op 12 april 1989 verleend aan de Stichting Gastransport te Utrecht voor een ijkoplossing voor het bepalen van bloedbesianddclcn dooi1 middel van ion-selectieve elektroden. Het octrooi is, met prioriteitsdatum 31 januari 1985, verleend voor Oostenrijk, België', Zwitserland, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brirtarmië, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. De conclusies van het genoemde octrooi - hierna: het octrooi luiden als vermeld in de gewaarmerkte Nederlandse vertaling die aan dit vonnis is gehecht. Als uitvinders van de geoctrooieerde ijkoplossing zijn aangemerkt prof. dr. A.H.J. Maas, dr. R. Sprokholt en drs. A.B.T.J. Boink, destijds allen verbonden aan het Academisch Ziekenhuis van de Rijksuniversiteit Utrecht (RUU). I)cbeide ccrstgcnocmdcn zijn thans werkzaam voor buro-ïrol, aan wie de rechten op het octrooi door de Stichting Gastransport zijn overgedragen. Die stichting verkreeg voorts op 21 februari L989 onder nr. 4,806,486 in de V.S. voor de betreffende vinding een octrooi, waaruit de rechten intussen eveneens aan Euro-Trol zijn overgedragen. In 1985 is tussen de RUU en (de rcclitsvoorgangstcr van) AVL List een overeenkomst tot stand gekomen tot levering van hoeveelheden van de ijkoplossing die door de RUU als ISETROL werd aangeduid. Die overeenkomst is neergelegd in de door Euro-Trol overgelegde akte van 7 maart 1985. Daarbij was gevoegd de Nederlandse octrooiaanvrage van 31 januari 1985, die de grondslag voor de prioritcitsdatum vormt. Sedert eind-1987 heeft AVL List geen ISETROL meer van de RUU afgenomen. Euro-Trol vervaardigt sinds haar oprichting in 1988 ijkoplossingen volgens het octrooi, die zij aanvankelijk uitsluitend aan industriële ondernemingen leverde, doch sedert enige tijd ook rechtstreeks aan eindgebruikers. AVL Medical en AVL Lis t verhandelen een ijkoplossing, bestemd voor de toepassing als in de octrooiconclusies omschreven, die zij onder de benam ing 1SE-TROL in diverse Europese landen op de markt brengt, dan wel doet brengen. Hier te lande treedt Salm en Kipp ais importeur op. Deze ijkoplossing beantwoordt aan de conclusies van het octrooi. Zeer onlangs heeft AVL Medical Euro-Trol (op verkorte termijn) tegen 6 december 1994 voor deze rechtbank gedaagd terzake van een vordering tot nietigverklaring van het octrooi op de voet van art. 51 ROW. 2 Euro-Trol legt aan haar vorderingen - die, korr gezegd, inhouden dat AVL Medical en AVL List zal worden verboden in-

E I G E N D O M

16

J U N I

1 5 3 9

breuk te maken op liet octrooi van ciscres in de gedesigneerde landen en Salm en Kipp zulks te doen in Nederland, een en ander met nevenvorderingen- ten grondslag dat gedaagden met de verhandeling van hun ijkoplossing ISE-TROL inbreuk maken op haar octrooirecht. 3 Gedaagden voeren gemotiveerd verweer, dat zich als volgt laat samenvatten; 3.) Euro-Trol mist spoedeisend belang bij haar vorderingen; b) het octrooi is nietig, aangezien de vinding ten tijde van de prioriteitsdatum niet nieuw was, dan wel dat deze destijds voor een deskundige, gegeven de stand der techniek, voor de hand lag; c) voor een 'grensoverschrijdend verbod' is geen plaats en mist de president de bevoegdheid, zodat de vorderingen tegen AVL Medical en AVL List ook om die reden moeten worden afgewezen; d) toewijzing van de vorderingen behoort niet plaats te vinden alvorens een deskundig oordeel is ingewonnen omtrent de geldigheid van het octrooi. 4 Ad a) - spoedeisend belang

De door gedaagden ingeroepen omstandigheid dat Maas en Sprokholt, de huidige directeuren van Euro-Trol, reeds eind1987, toen een einde was gekomen aan de afname van de ijkoplossing door AVL List bij de RUU, begrepen moeten hebben dat AVL List haar ISETROL van elders betrok, kan gedaagden niet baten. Nu gesteld noch gebleken is dat Maas en Sprokholt - dan wel, na haar oprichting, Euro-Trol - bekend waren met het feit dat AVL List voortging met de verhandeling van een ijkvloeistof van dezelfde samenstelling, bestond er voor hen geen aanleiding terzake nader onderzoek te doen en/of tegen AVL Lisl in rechtcop te treden. Waar Euro-Trol onweersproken heeft gesteld eerst tijdens de beurs 'Het Instrument 1994' in april 1994 - waar zij voor het eerst als leverancier van eindgebruikers aanwezig was - te hebben bemerkt dat niet van haar afkomstige, geoctrooieerde ijkoplossing hier te lande wordt verhandeld, heeft zij als octrooihoudster aldus een voldoende spoedeisend bclangbij liet gevorderde. 5 Ad e) -grensoverschrijdend verbod

Of een verbod tegen AVL Medical en AVL List, voor zover het betreft octrooi-inbreuken buiten Nederland, in aanmerking komt, is, gelet op hetgeen hierna zal worden overwogen, thans nog niet aan de orde. Verworpen wordt evenwel reeds de stelling van gedaagden dat de president daartoe de bevoegdheid zou missen ingevolge het bepaalde in art, 16 lid 4 van het EEGExecutieverdrag (EEX). Nog daargelaten of de competentiebepalingen van het EEX ook voor het kort geding gelden - i n welk verband zij verwezen naar art. 24 - kan niet worden gezegd dat de omstandigheid dat, als gevolg van het door gedaagden gevoerde nictighcidsvcrwccr, de president zich in dit kort geding een (voorlopig) oordeel dient te vormen omtrent de geldighcid van het octrooi alvorens op de vorderingen te kunnen beslissen, het hier zou gaan 0111 een geding 'ten aanzien van de geldigheid van een octrooi', zoals voor de toepasselijkheid van art. 16.4 EEX in deze zou worden gevergd. 6 AU b) en d) - nieuwheid en inventiviteit

Ter adstructie van de gestelde nietigheid van het octrooi beroepen gedaagden zich op de in r.o. 1 bedoelde leveranties van TSETROL door de RUU aan AVL List (die volgens de akte van 7 maart 1985 reeds per r januari van dat jaar zouden zijn aangevangen), alsmede op een aantal door hen overgelegde, van voor de

1 G

.I L N

1S3S

B I J B L A D

[ S D U S T R I Ë L E

prioriteitsdatum stammende wetenschappelijke publicaties. Zij betogen voorts dat de keuze voor het bloedeiwit albumine als proteïne in de ijkoplossing voor een van de stand der techniek op de hoogte zijnde deskundige volstrekt voor de hand lag. 7 Het eerste argument kan gedaagden in dit kort geding niet baten. Euro-Trol heeft erop gewezen dat het overgelegde contract van 7 maart 1985 dateert, derhalve van na de prioriteitsdatum, en heeft gesteld dat met de tiitvocri ng van de overeenkomst eerst eind-maart 1985 een begin is gemaakt. Feiten of omsla nd igli ede n waaru it zou volgen d at de eerste verhandeling van ISETROL voor 31 januari 1985 zou hebben plaatsgevonden zijn door gedaagden niet aangevoerd, behoudens dat art, 1.1 van de overeenkomst onder (a) vermeldt dat 50.000 ampullen zouden worden geleverd between January 1. 1985 andjanuary 1, 1986. Voorshands wordt geoordeeld dat daaruit geenszins volgt dat de leveranties ook daadwerkelijk reeds in januari 19S5 waren aangevangen. Mede gezien het aldaar onder (b) vermelde is veeleer aannemelijk dat in art. 1.1 slechts bedoeld is de kalenderjaren te vermelden waarvoor de betreffende volumina zouden gelden. 8 De relevantie van de voorde prioritcitsdatum verschenen publicaties is door Euro-Trol betwist. Zij heeft erop gewezen dat in de meeste publicaties nu juist niet is vermeld welke proteïne gebruikt is, dan wel dient te worden, om een bruikbare en stabiele ijkoplossing te verkrijgen. Dat geldt, naar Euro-Trol heeft betoogd, in het bijzonder ook voor de als prod. z door gedaagden overgelegde voordracht van de voor AVL List werkzame dr. H.J. Marsoner die, zoals ook blijkt uit denoor aan hel sloi van het artikel, destijds nauwe contacten onderhield met Maas, Sprokholt en Uoïnk- uit de laatste alinea waarvan blijkt dat ook Marsoner in 19S4 nog niet bekend was met de mogelijkheid albumine toe te pissen. In de publicaties waarin wel over albumine wordt gesproken -prod. 5 en 8 - gaat het volgens EuroTrol om resp. een andere problematiek dan door het octrooi wordt opgelost en om iets anders dan een ijkoplossing. 9 Dienaangaande wordt overwogen dat de evenbedocldc slotpassage van de voordracht van Marsoner het standpunt van Euro-Trol lijkt te versterken. Immers, her is hetzij aldus geweest dat Marsoner inderdaad nog niet wist welke proteïne te kiezen voor de ijkoplossing met de gewenste eigenschappen - hetgeen op nieuwheid van de vinding wijst -hetzij daarover om hem moverende redenen het stilzwijgen bewaarde - hetgeen weinig zinvol lijkt als de keuze voor albumine voor zijn gehoor, resp. lezerskring zozeer voor de hand lag. De president heeft evenwel behoefte aan deskundige voorlichting op het punt van de eventuele nieuwheidsschadelijkheid van de geproduceerde publicaties, alsmede omtrent de vraag naar de inventiviteit van ck geclaimde uitvinding om voor de ijkoplossing albumine als proteïne te kiezen. Daartoe zal, op de voet van het bepaalde in art. 57 Rijksocrrooiwet, het advies van de Octrooiraad worden ingewonnen. Enz. b Advies Bijzondere Afdeling Octrooiraad, 20 februa ri 1995 (mr. W. Neervoort, drs. J.A.H. Arwert en dr. S. de Vries) Conclusie 1 van het in het geding zijnde Europese octrooi 0.190.791 op naam van Euro-Trol luidr (in de Nederlandse vertaling) als volgt: 1 Ijkoplossing geschikt voor het ijken van de bepaling van bloedbestanddelen, welke natrium, kalium, calcium, chloride, een buffer en eventueel andere anorganische ionen bevat, met

E I G E N D O M

2 0 7

hel kenmerk, dat het bovendien albumine bevat in een concentratie tussen 20 en 200 gram per liter. Blijkens de bijbehorende beschrijving is beoogd een vloeistof te verkrijgen die voor ISE (ion selective electrocIe)-metingen overeenkomstige eigenschappen vertoont als bloedplasma, maar bovendien stabiel is, dit in tegenstelling met bloedplasma dat bij opslag degenereert. Alvorens in te gaan op de gesrelde vraag naar de nieuwheid en inventiviteit van de geoctrooieerde ijkoplossing, stelt de Bijzondere Afdeling vast dat Euro-Trol ter zitting van 17 januari 1995 bij pleidooi en in antwoord op vragen nadrukkelijk naar voren heeft gebracht dat met de geoctrooieerde uitvinding beoogd wordt een stabiele en homogene ijkoplossing te verschaffen en dat hiervoor essentieel is dat een zuiver albumine wordt gcbruikL. Albumine bevattende mengsels, zoals gevriesdroogd bloedserum, zijn in deze opvatting geen albumine zoals door Euro-Trol bedoeld. Een publicatie in de stand van de techniek waarin sprake is van gevriesdroogd bloedserum kan daarom, aldus Euro-Trol, niet nieuwheidsschadelijk zijn. Publicaties waarin wel nadrukkelijk van albumine sprake is - z i e de producties 5 en 8 van AVL- hebben geen betrekking op ijkoplossingen, maar besprekeneen onderzoek naar de invloed van albumine op de nauwkeurigheid waarmee de in een monster aanwezige hoeveelheid aan natrium- en kaliumionen resp. aan calciumionen kan worden bepaald. Deze publicaties geven naar de mening van Euro-Trol een deskundige geen aanleiding nu juist albumine in een ijkoplossing op te nemen. De Bijzondere Afdeling is echter van oordeel dat de bewoordingen van het Europese octrooi 0.190.791 geen aanleiding geven voor een zo beperkte uitleg van het begrip 'albumine', als thans door Euro-Trol wordr verdedigd. Wanneer in conclusie 1 wordt vermeld dat de ijkoplossing'bovendien albumine bevat in een concentratie tussen 20 en 200 gram per liter', betekent zulks bij een normale interpretatie van de tekst niet dat daarmee de aanwezigheid van andere eiwitten is uitgesloten. Het aanwezig kunnen zijn van andere eiwitten wordt bovendien nadrukkelijk bevestigd in de bij behorende beschrijving, waar in kolom i, regels 1S-1S van de Engelse tekst (blz. 3, regels 7-8 van de Nederlandse vertaling) wordt gezegd dat de d roge stof van bloedplasma, in hoofdzaak bestaande uit albumine en globuline, voldoet. De Bijzondere Afdeling zal daarom bij het beantwoorden van de gestelde vraag naar nieuwheid en inventiviteit van de geoctrooieerde uitvinding ervan uitgaan, dat conclusie 1 van het in geding zijnde Europese octrooi mede betrekking heeft op ijkoplossingcn die naast albumine andere eiwirren bevarten, bijvoorbeeld in menselijk of dierlijk serum voorkomende andere eiwitten dan albumine. Allereerst zal de Bijzondere Afdeling ingaan op productie 2, de publicatie in Berichte der ÖGKC 7,131-13S (1984) van een door Dr. H.J. Marsoner gehouden voordracht. Op blz. 134 van dit artikel vermeldt Tabel 11 de aanwezigheid van een eiwit, in een concentratie van ongeveer 65 g/l, maar geeft geen verdere specificatie van dit eiwit. De Bijzondere Afdeling is van oordeel dat het hier genoemde eiwit alleen een uiL menselijk of dierlijk serum gewonnen eiwit kan zijn. Marsoner verklaart immers in de laatste zin van het artikel dat men, om betere resultaten te kunnen bereiken dan wat er op dat moment bekend is, zal moeten afstappen van het gebruiken van uit menselijk of dierlijk serum gewonnen materiaal. Met Euro-Trol (zie haar pleitnota, blz. 8, regel 7, alsmede haar pleitaantekeningen voor de Korl-geding-zilting op 16-11 94, blz. 1 1, regels 17/20) leest de Bijzondere Afdeling deze pas-

U I Ë L E

sage aldus dat zulk een afstappen nog niet is gebeurd, zodat moet worden aangenomen dat het door Marsoner in Tabel TT aangeduide eiwit ccn uit menselijk of dierlijk serum gewonnen eiwit is. Voor dit oordeel vindt de Bijzondere Afdeling verdere steun op blz. 136 van het artikel van Marsoner, waar in de laatste alinea op de linker kolom wordt opgemerkt dat ijkoplossingen die een hoge concentratie aan monstervreemd materiaal bevatten niet geschikt zijn voor toepassing bij TSE. Dan moet het in een hoeveelheid van ongeveer 65 gram per liter aanwezige eiwit volgens de Bijzondere Afdeling een niet monstervrcemd eiwit, met andere woorden een serumeiwit zijn. Bovendien wijst het in Tabel II door Marsoner aangegeven eiwitgehalte-welk gehalte, naarEuro-Trol heeft toegegeven, de voor serum normale concentratie aan eiwit is (zie haar pleitaantekeningen voordcKort geding-zitting op 16-11-94, blz, 11, regels 5/6) op het toepassen van een serumeiwit. Het enige verschil tussen de ijkoplossing volgens de in Marsoncr's publ icatic genoemde Tabel II en de ijko plossing volgens conclusie 1 van her octrooi van Euro-Trol zou dan hieruit bestaan, dat Marsoner niet nadrukkelijk het toepassen van een buffer vermeldt. Naar bet oordcel van de Bijzondere Afdeling is het echter voor een deskundige vanzelfsprekend dat men pHwaarden in het gebied van 7,2 tot 7,6 alleen kan handhaven - en voor een ijkoplossing is zulk handhaven noodzakelijk - door een buffer te gebruiken. Conclusie 1 van het in geding zijnde octrooi 0.190.791 geeft geen specificatie ten aanzien van de te gebruiken buffer. De Bijzondere Afdeling komt daarom tor de slotsom dat de materie van conclusie 1 niet nieuw is, gezien hetgeen is vermeld in de besproken publicatie van Marsoner. AVL heeft verder de aandacht gevestigd op de ijkoplossing NOVA STAT CONTROL, die reeds in 1984 in de handel zou zijn gebracht en diequasamenstellingvoldocraan de in conclusie 1 van het octrooi van Euro-Trol gestelde vereisten. Euro-Trol heeft hiertegen ingebracht dat de door AVL overgelegde specificatie uit 1994 dateert. In 1984, aldus Euro-Trol, kwam NOVA STAT CONTROL overeen met LAB-TROL, zoals blijkt uit een briefwisseling van NOVA met de Food and Drugs Administration (FDA) in de Verenigde Staten van Amerika. NOVA STAT CONTROL bevat volgens Euro-Trol een verontreinigd albumine en is niet stabiel. Voor zover de briefwisseling tussen NOVA en FDA aan de Bijzondere Afdeling is voorgelegd en leesbaar is, is de Afdeling van mening dat de met 'november 1983"' gedateerde productinformatie weliswaar een aantal afwijkingen vertoont van de door AVL in productie 3 overgelegde productinformatie, maar wel degelijk een ijkoplossing beschrijft die voldoet aan de omschrijving gegeven in conclusie 1 van het Europees oerrooi o. 190.791, De Bijzondere Afdel ing gaat er daarbij evenals EuroTrol van uit, dat het in NOVA STAT CONTROL aanwezige gehalte aan albumine vergelijkbaar is met het in LAB-TROL aanwezige gehalte (zie de pleitnotities van Euro-Trol, blz. ïS, tweede alinea). Onzeker is echter of NOVA STAT CONTROL voor 31 januari 1985 reeds van openbare bekendheid was. Tegenover de betwisting daarvan door Euro-Trol (zie haar pleitnotities, blz. 16, laatste alinea van onderdeel 24), staat de enkele mededeling van AVL dat goedkeuring door de FDA werd afgegeven op 22 juni 1984 (zie de pleitnotities van AVL, blz. 2, derde alinea). Zulk een goedkeuring betekent echter volgens de Bijzondere Afdeling nog niet dat NOVA STAT CONTROL voor 31 januari 1985 daadwerkelijk op de markt is gebracht. De Bijzondere Afdeling zal zich daarom onthouden van een oordeel over de vraag

E I G E N D O M

1 6 J U N I

19f)a

of NOVA STA'1 CONTROL nieuwheidsschadelijk is voor de materie van conclusie 1 van het Europees octrooi o. 190.791. Nu de door AVL als productie 2 overgelegde publicatie van Marsoner naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling, zoals hierboven uiteengezet, nieuwheidsschadelijk is voor conclusie i,zal de Afdeling nagaan of de conclusies 2 t/m 11 zelfstandig als octrooieerbaar kunnen worden beschouwd. Hierbij dient te worden bedacht dat het door het Europees Octrooibureau verrichte onderzoek naar de stand van de tccli 11 ick niet volledig zal zijn geweest vanwege het, in de ogen van het E uropees Octrooibureau, in stand blijven van conclusie 1. De vraag naar zelfstandige nieuwheid en inventiviteit van de materie van de conclusies 2 t/m 11 kan door de Bijzondere Afdeling daarom alleen worden beantwoord op basis van de in het geding gebrachre stukken. De Bijzondere Afdeling stelt echter vast dat geen van de conclusies 2 t/m 11 ingaat op het door Euro-Trol als essentieel naar voren gebrachte aspect van de zuiverheid van albumine. De wel in deze verdere conclusies opgenomen details (conclusies 2 t/m 7), alsmede het droge materiaal (conclusie 8) en de werkwijzen en toepassing (conclusies 9 t/m 11) leiden in het licht van de door AVL overgelegde producties en de in de beschrijving van de uitvinding opgenomen bes pieking van de sland van de techniek, naar de mening van de Bijzondere Afdeling niet tot n i cu wheid voor wat de materie van de conclusies 5,9 en 11 betreft en betreffen voor het overige niel meer dan voor een deskundige voor de hand liggende uitwerkingen van hetgeen door Marsoner in zijn besproken artikel in Tabel II is neergelegd. Aldus komt de Bijzondere Afdeling tot de slotsom, dat de materie van de conclusies z t/m 11 van het Europees octrooio. 190.791 zo al nog nieuw, niet inventief is. Thans zal de Bijzondere Afdeling nog de vraag onderzoeken of uit het hierboven met betrekking tot de conclusies van het europees octrooi 0.190.791 gezegde volgt, dat dit octrooi moet worden beschouwd als in zijn geheel ren onrechte te zijn verleend. In dit verband wijst de Bijzondere Afdeling er op, dat in een door de rechtbank te 's-Gravenhage op 18 april 1986 gewezen vonnis inzake bet Nederlands octrooi 171.054, een gedeeltel ijke nietigheid van het octrooi werd uitgesproken zonder dat de resterende materie nauwkeurig in een van de aanvankelijke conclusies was omschreven. Een publicatie van bedoeld vonnis is te vinden inBIE 60,180-184(1992). Euro-Trol heeft, zoals hierboven reeds gezegd, de noodzaak van de aanwezigheid van zuiver albumine als cnigeiwitbestanddeel benadrukt. Deze noodzaak vindt geen steun in de bij het beschrijven van de uitvinding gebruikte bewoordingen. Wel echter wordt in het eerste uitvoeringsvoorbccld duidelijk een zuiver runderalbumine toegepast, verkregen met behulp van de op zichzelf algemeen bekende fraktioneringsmethodc volgens Cohn. Deze uit 1946 daterende methode is bijvoorbeeld rcrug te vinden in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, se editie, deel A4, blz. zio. In de andere uitvoeringsvoorbeelden wordt gebruik gemaakt van hetzelfde zuivere runderalbumine. De uitstekende stabiliteit en homogeniteit van ijkoplossingen, welke dit gezuiverde runderalbumine als enig eiwitbestanddcel bevatten (zie de pleitnotities van EuroTrol, blz. 4, onder 7) is door AVL op geen enkele wijze bestreden en wordt bevestigd in de genoemde, ter zitting van 17 januari 1995 namens Euro-Trol overgelegde verklaring van O. Siggaard-Andersen en N. Fogh-Andersen, gedateerd 1 december 1994. Uit de in het geding gebrachte stukken blijkt volgens de Bijzondere A fd cl i n g da t uitgebreid en langs verschillende wegen is ge-

1 G

.J

LJ N

I

1 3 9 O

B I J D L A D

I N U U S T R I F I E

zocht naar geschikte bij bloedanafyse met behulp van ISli toe te passen ijkoplossingcn. Het gebruik maken van uit menselijk or dierlijk serum gewonnen materiaal lost de problemen niet volledig op, zoals blijkt uit de laatste alinea van de meergenoemde publicatie van Marsoner. Evenmin worden de problemen volledig opgeheven door het gebruiken van ciwitvrije ijkoplossingen (zie de pleitnotities van Euro-Trol, blz. 4, onder 8). Onder deze omstandigheden ligt het naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling voor een deskundige niet voor de hand, dat door gebruik te maken van uit runderserum gewonnen gezuiverd albuminc als enig ciwitbcstanddeel en voor het overige de in Tabel II van Marsoner's voornoemde publicatie vermelde ionenconcentratics en pH-waarden aan te houden, een voor toepassing bij TSE geschikte, langdurig stabiele en homogene ijkoplossing kan worden verkregen. Op grond van het vorenoverwogene komt de Bijzondere Afdeling tot het oordeel, dat bet Europees octrooi 0.190.791 voor een gedeelte van de materie van her octrooi ten onrechte is verleend. Haar advies aan U, President, houdt in het genoemde octrooi te beschouwen als ten onrechte verleend, voorzover de in de conclusies genoemde ijkoplossing en her voor de bereiding van die ijkoplossing geschikte droge materiaal geen betrekking hebben op ijkoplossingcn of droge materialen die gezuiverd runderalbumine als het enige eiwitbestanddeel bevatten. Anders gezegd, het octrooi zou beschouwd kunnen worden als terecht verleend, indien men conclusie 1 als volgt zou lezen: 1 IJkoplossing geschikt voor hel ijken van de bepaling van blocdbcstanddelen, welke natrium, kalium, calcium, chloride, een buffer en eventueel andere anorganische ionen bevat, met het kenmerk, dat het bovendien een eiwit, uitsluitend bestaande uit gezuiverd runderalbumine, bevat in een concentratie lussen zo en 200 gram per 1 i te f. Enz. c President van de Arrondissementsrechtbank te's-Gravenhage, enz. 1 Namens Euro-Trol is terecht opgemerkt dat in de dagvaarding en, op de voet daarvan, in het eerdere vonnis als gedesigneerd land ten onrechte Denemarken in plaats van Duitsland is vermeld. De president begrijpt dat Euro-Trol haar vordering i n zoverre ook heeft willen wijzigen. 2 Tn zijn advies geeft de Octrooiraad ais zijn oordeel (a) dar de materie van conclusie i van KO 0.190.791 -hierna: het octrooi -, zoals het is verleend, niet 11 ieuw is en (b) dat de materie van de conclusies 2 t/m 11, zo al nieuw, in elk geval niet inventiefis. De Octrooi raad stelt zich voorts op het standpunt dat het octrooi (alsnog) als terecht verleend beschouwd zou kunnen worden, indien conclusie 1 als volgt zou worden gelezen; 1 IJkoplossing geschikt voor het ijken van de bepaling van bloedbestanddelen, welke natrium, kaliwn, calcium, chloride, een buffer en eventueel andere anorganische ionen bevat, met het kenmerk, dat het bovendien een eiwit, uitsluitend bestaande uit gezuiverd rundetz albuminc, bevat in een concentratie tussen zo en 200gram per liter. waarin derhalve de hier onderstreepte woorden zijn roegevoegcl. 3 Tegen de hierboven onder (b) bedoelde conclusie van de Octrooiraad heeft Euro-Trol zich niet verzet, zodat voorshands moet worden aangenomen dat althans die volgconclusies de door gedaagden intussen ingestelde nietigheidsprocedure niet zullen overleven.

E I G E N D O M

2 0 9

4 Gedaagden hebben zich verzet tegen het advies van de Octrooiraad aangaande conclusie 1. Om te beginnen achten zij het rapport innerlijk tegenstrijdig, gelet op hetgeen is vermeld enerzijds op pag. 6 (r. 27-30) en anderzijds op de slotconclusie op pag. 10. Bovendien stellen gedaagden dat de door de Octrooiraad voorgestane aan passing van conclusie 1 rechtens onjuist is, omdat het octrooi aldus zou zijn beperkt tot iets dat geen deel zou uitmaken van de inhoud van het octrooi. 5 Die stellingnames worden verworpen. Dcbcwccrdc tegenstrijdigheid ontbreekt naar het oordeel van de president, nu de op pag. 6 geconstateerde nicuwheidsschadelijkheid van de publicatie van dr. Marsoner naar het oordeel van de Octrooiraad nu juist niet geldt voor een octrooi met een conclusie als op pag. 10 voorgesteld. Het tweede bezwaar mist doel nu de geamendeerde conclusie minder omvat dan de oorsponkclijke en een dergelijke beperking van de beschermingsomvang van een octrooi ook in een oppositicptoccdurc tot de mogelijkheden behoort. In dat licht bezien kan ook worden voorbijgegaan aan de stelling van de octrooigemachtigde van gedaagden dat de door de Octrooiraad aanbevolen beperking verder zou gaan dan noodzakelijk is, daar behalve ruHdcralbumine iedere (zuivere) albuminc voor het gestelde doel bruikbaar zou zijn. 6 In het kader en dit stadium van dit kort gcdi ng is geen plaats meer voor een onderzoek naar de door gedaagden gestelde onjuistheid van het oordeel van de Octrooiraad in zijn rapport omtrent de nieuwheidsschadelijkheid van de verschillende door gedaagden geproduceerde publicaties. Ook de verklaring van prof. Wolfbcis omtrent hetgeen uit de publicatie van dr. Marsoner zou moeten worden afgeleid - welke verklaring niet aan d c Octrooi raad voorgelegd is geweest vermag de president niet te overtuigen van de onjuistheid van het advies van de Octrooiraad. 7 Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat niet te verwachten valt dat de bodemrechter het octrooi volledig nietig zal oordelen, en dar, voor zover gedaagden voor haar ISE-TROL gebruik maakt van gezuiverde runderalbumine als eiwit - d a t zij dat doen is door haar niet weersproken - Euro-Trol jegens gedaagden aanspraak kan maken op een bij wijze van voorlopige voorziening uitgesproken inbrcukverbod voor alle gedesigneerde landen. 8 In de omstandigheid dat op korte termijn een uitspraak in de door gedaagden aangespannen bodemprocedure tot nietigverklaring van het octrooi tegemoet kan worden gezien - d e zaak zal op 19 meia.s. worden bepleit-vindt de president, de belangen van eiseres en gedaagden tegen elkaar afwegend, evenwel aanleiding thans te volstaan met de gevraagde inbreukverboden, meL afwijzing van de nevcnvorderingen. In de uitkomst van het geding vindt de president voorts termen om de proceskosten te compenseren. beslissing: De president Verbiedt AVL Mcdical en AVL List om in Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk Groot-Brittannië, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden direct of indirect inbreuk te maken op het Europees octrooi nr. o 190 791, meer in het bijzonder in de hierboven genoemde landen AVL TSE-TROL en het droog materiaal waaruit hei wordt vervaar-

7

1 O

B I J B L A D

I N D U S T R I F I f

digd voor zich te doen produceren of vervaardigen, te importeren of te distribueren, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te verkopen, te leveren, te verhandelen of in voorraad te houden; Verbiedt Salm en Kipp om in Nederland direct of indirect inbreuk te maken op het Europees octrooi nr. 0.190.791, meer in het bijzonder AVL TSE-TROL in Nederland te importeren en te exploiteren; Bepaalt dat gedaagden een dwangsom zullen verbeuren van ƒ 10.000,- voor iedere dag of voor iedere keer (zulks ter keuze van Euro-Trol) dat zij het hun gegeven verbod mochten overlreden;

h l ü L N D O M

16

J U N I

1 3 3 3

aan de president hetzelfde gewicht toe alsof dit was uitgebracht in de thans aanhangige procedure. Immers zijn beide procespartijen in liet kader van die advisering gehoord en berrof dit advies de thans aan de orde zijnde vraagstelling inzake de nietigheid van het octrooi. 7 Euro-Trol stelt zich op het standpunt dat buiten discussie is dat in conclusie 1 van hel octrooi onder 'albumine' verstaan moet worden gezuiverd albumine. Zij kan zich kennel ijk verenigen met de door de Bijzondere Afdeling voorgestelde lezing van conclusie 1. Deze brengt immers slechts expliciet tot uitdrukking hergeen in de visie van Euro-Trol impliciet in conclusie 1 besloten ligt, namelijkdat het om gezuiverd albumine gaat. De rechtbank kan er daarom mee volstaan de door AVI tegen de voorgestelde lezing aangevoerde bezwaren te onderzoeken.

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten zal dragen; Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 58 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 5 maart 1998' (Euro-Trol II) Mr.J.J. Brinkhof, mevr. mr.J.C.Fasseur-van Santen en mr. drs. S.U. Ottevangers Art. 51 ROW (1910) Gelet op uitvoeringsvoorbeeld I is het voor de gemiddelde vakman die kennis-neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de. techniek op de voonangsdatum, voldoende duidelijk waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Achteraf wordt in dit geval een aanvulling van het octrooischrift geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken.Voortsgaat'hetinamimnienaanvullingdievoordegemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts had behoren te worden verleend met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Ook is voorde gemiddelde vakman duidelijk dat de aanvulling slechts het bestaande- octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi.

AVL Medical Instruments AG te Schaffhauscn, Zwitserland, appellante, procureur mr. A. H. Vermeulen, tegen Euro-Trol BV te Wageningen, geïntimeerde, prooi reu r m r. H. C. Grootveld, advocaat mr. M.C.H.1. van derDussen teULrecht. a Arrondissementsrechtbank te 's-Gravcnhagc, 30 augustus 1995 (mrs. J.H.l'.J. Willems, P.G J . de Heij en J. de Bruijn) 5 Ambtshalve wordt voorop gesteld dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995 zodat ingevolge hel bepaalde in art. 103 Rijksoctrooiwet 1995 de Rijksoctrooiwet 1910 onverkort van toepassing is. 6 De rechtbank kent voorts aan het overgelegde advies van de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad d.d. 20 februari 1995 1

Cassatieberoep ingeslelü. Red.

8 Allereerst heeft AVL betoogd - middels overlegging van de pleitnotities van haar raadsman in liet kort geding - dat het advies van de Octrooiraad innerlijk tegenstrijdig zou zijn; nu gesteld wordt dat conclusie 1 is geanticipeerd zou ook ieder deel daarvan - zo begrijpt de rechtbank het betoog - geanticipeerd zijn. De rechtbank verwerpt dat betoog omdat het argument te enen male niet concludentis. Niet valt in te zien waarom nieuwheidsbezwaren ten aanzien van de conclusie als geheel ook zouden moeten gelden voor ieder deel van de geclaimde materie. 9 Voorts heeft AVL gesteld dat het onjuist zou zijn een octrooi te beperken tot iets wat geen deel uitmaakt van de inhoud van daL octrooi. Zulks is op zichzelf ongetwijfeld juist doch kan AVL in casu niet baten: het gebruik van oplossingen voorzien van een toevoeging van gezuiverd rundcralbumine is wel degelijk in het octrooiscli ri ft te lezen. Tussen partijen is in confesso -naar ook bij de pleidooien bleek- dat albumine aangeduid als Colin fractie V gezuiverd albumine is. Voorbeeld I in het octrooischrift leert het gebruik van 'bovine serum albumin (Cohn fraction V)' en daarmee dus van gezuiverd rundcralbumine. Onbegrijpelijk is de stellingvan AVL dat de in het octrooischrift opgenomen voorbeelden niet tot de beschrijving van de uitvinding zouden behoren. Voor zover AVL zich in dit kader heeft willen beroepen op het bepaalde in art. 2 lid 3 en art. 2a lid 2 van de Rijksoctrooiwet 1910, gaat dat beroep niet op. Het gaat hier immers niet om de zgn. fictieve stand der techniek en evenmin om inventiviteit doch uitsluitend om de vraag of het gepubliceerde artikel van Marsoner nieuwheidssctudelijk moet worden geacht en, zo ja, in hoeverre. Artikel 51 Rijksoctrooiwet 1910 spreekt over nietigverklaring van een octrooi 'voor zover' de daartegen ingebrachte bezwaren doel treffen en laat dus de rechter de mogelijkheid het octrooi deels in stand te laten. 10 Voor zover AVL heeft bedoeld te betogen dat door de opneming van de beperking tot zu i verc ru ndcralbumine de facto de bcschermingsomvang zou worden uitgebreid dan wel materie zou worden toegevoegd wordt dat betoog verworpen. In casu is immers geen sprake van een inventieve selectie doch van een zuivere beperking van de beschermingsomvang. (Vgl. Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooiburcau d.d. 2 februari 1994, Offïciatjournal 1994 nr. 8, pag. 541 en volgende) 11 Voorts heeft AVT, zich ter bestrijding van de nieuwheid beroepen op de receptuur van NOVA STAT CON'l'llOL. Hoewel daartoe alle aanleiding zou zijn geweest, gezien hetgeen de Octrooiraad dienaangaande in zijn advies heeft opge-

1

C

J U N I

1

9

9

(

J

E i J B t A D

: N D ' J S T R I E L E

merkt, heeft AVL echter op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat die receptuur op de prioriteitsdatum van openbare bekendheid was. Ook dil argument kan AVL dus niet baten. 12 Ook de door AVL overgelegde producties ï z t/m 15 met beIreldcing tot de producten Moni-trol,Lab-trol enPatho-trol worden niet nieuwheidsschadel ijk geacht ten opzichte van de dooide Octrooiraad voorgestelde beperkte conclusie. Van deze producten is niet gebleken dat uitsluitend gezuiverd runderalbumine wordt toegepast. 13 De overige producties van AVL zijn al betrokken geweest in het advies van de Octrooiraad. AVL heeft daarop in deze procedure geen nieuw licht geworpen zodat de rechtbank die producties niet stuk voor stuk zal bespreken maar zal volstaan met de constatering dat daaruit geen niettwheidsbezwaren zijn gebleken ten aanzien van de door de Octrooiraad voorgestelde beperkte conclusie 1. 14 De conclusie van de Octrooi raad, dat de overgelegde publicaties niet in de weg staan aan het aannemen van voldoende inventiviteit, is naar het oordeel van de rechtbank door AVL onvoldoende gemotiveerd bestreden. De rechtbank neemt die conclusie van de Octrooiraad over. AVI. heeft zich weliswaar beroepen op een verklaring van een zekere prof. Wolfbeis doch deze is niet in het geding gebracht. Hetzelfde geldt voor de door AVL genoemde Amerikaanse octrooischriftcn 3.629.142, 3.682.835 en4.458.021, 15 De bezwaren van AVL tegen hei uitgebrachte advies van de Octrooiraad blijken dus geen doel te treffen. Nu Euro-Trol harerzijds te kennen heeft gegeven zich met het advies te kunnen verenigen zal de rechtbank dat advies - daargelaten de motivering daarvan - overnemen en conclusie 1 van het octrooi beperken tot de dooi' de Octrooiraad voorgestelde omvang, door die conclusie voor hel meetdere nietig te verklaren, cen en ander volgens de in het dictum vervatte formulering. 16 Tegen de volgconclusies zijn weliswaat bezwaren ingebracht voor het geval zij als zelfstandige conclusies zouden moeten voortbestaan doch niet voor her geval zij slechts als volgconclusies voor een-beperkte-conclusie 1 zouden moeten blijven voortbestaan. Deze volgconclusics zullen dus worden gehandhaafd nu niet is gebleken dat zij als zodanig nieuwheid of inventiviteit zouden ontberen. 17 Nu het octrooi wordt gehandhaafd in een omvang waarmee Euro-Trol heeft verklaard zich te kunnen verenigen, moet AVL worden beschouwd als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij en dus in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissing De rechtbank: -verklaart nietig conclusie 1 van het Europees octrooi 0.190.791 voor zover verleend voor Nederland, voor zover de beschermingsomvang van die conclusie uitgaat boven die welke toekomt aan: 1 Ijkoplossing geschikt voor het ijken van de bepaling van bloedbestanddelen, welke natrium, kalium, calcium, chloride, een buffer en eventueel andere anorganische ionen bevat, met het kenmerk, dat de oplossing bovendien uitsluitend gezuiverd runderalbumine bevat in een concentratie tussen 2.0 en zoogram per liter.

E I G E N D O M

? 1 1

-wijst af het meer of anders gevorderde; - veroordeelt AVL in de kosten van deze procedure, tot nu toe aan de zijde van Euro-1'rol begroot op ƒ 21 o,- voor verschotten en op ƒ z.130,- voor salaris voor haar procureur; enz. b 1 let I tof, enz. 8 Grief 1 is gericht tegen de overwegingen 6, 7 en 8 van het vonnis van de rechtbank. Uit de toelichting en uit de pleitnotities van mr. Vermeulen blijkt dat grief 1 niet bestrijdt dat de rechtbank, blijkens overweging 6, aan het overgelegde advies van de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad d.d. 20 februari 1995 aan de president het gewicht heeft toegekend alsof het was uitgebracht in de procedure zoals deze voor haar werd gevoerd. 9 Tn de toelichting stelt AVL dat de rechtbank het advies van de Octrooiraad overneemt, erop neerkomende dat impliciet in conclusie 1 besloten ligt dat het om gezuiverde albumine gaat. Deze stelling mist feitelijke grondslag daar de rechtbank in overweging 7 slechts vaststelt dat Euro-Trol zich kennelijk kan verenigen met de door de Bijzondere Afdeling voorgestelde lezing van conclusie 1 en daarbij het standpunt van Euro-Trol weergeeft. 10 Ten aanzien van overweging 8 merkt AVL op dat conclusie van het octrooi slechts één deelbevat, namelijk albumine, zoals is gedefinieerd in het totaal der beschrijving. Derhalve valt niet in te zien op welke, wijze dit nog verder beperkt zou kunnen worden, zonder dat daardoor een nieuwe uitvindingzou zijn gecreëerd, welke overigens niet aanwezig is. Voor zover AVL bedoelt ie betogen dat een octrooiconclusie met één kenmerk niet verder kan worden beperkt, faalt dit betoog, aangezien daardoor wordt miskend dat het mogelijk is dat een kenmerk in een conclusie in zoverre te ruim is omschreven dat het elementen omvat die niet nieuw en/of inventief zijn en dat het vervolgens mogelijk is-uiteraard met inachtneming van de daarvoor geldende regels - in het kader van een nietigheidsproccdurc beperkingen aan te brengen die erop neerkomen dat hel octrooi gedeeltelijk wordt nietig verklaard. 11 Voor zover AVL met grief 1 heeft willen betogen dat in casu gedeeltelijke nietigverklaring uitgesloten is nu de Bijzondere Afdeling van oordeel was dat het kenmerk albumine volledig is geanticipeerd, zal dit argument in de beoordeling van grief 2 worden betrokken. 1 z Grief 2 betreft de vraag of in het onderhavige geval gedeeltelijke nietigverklaring mogelijk is. De Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad heeft dit in haar meergenoemd advies mogelijk geacht en de rechtbank heeft hel advies in dil opzicht - met een klei nc wijziging - overgenomen. 12.1 In haar advies kwam de Bijzondere Afdeling op bladzijde 6 tot de slotsom dat de materie van conclusie 1 niet nieuw is, gezien hetgeen is vermeld in de besproken publicatie van Marsoner. Op het eerste gezicht is niet goed te begrijpen hoe de Bijzondere Afdeling enerzijds tot de slotsom kan komen dat - onder andere - het kenmerk 'albumine' niet nieuw is en anderzijds kan adviseren dat 'een eiwit, uitsluitend bestaande uit gezuiverd runderalbumine' als kenmerk aanvaardbaar is. De vraag rijst of het vooi gestelde kenmerk al niet besloten ligr in het kenmerk van de conclusie waarvan de materie volgens de Bijzondere Afdeling niet nieuw is, en of het advies dan niet een tegenstrijdigheid bevat, zoals AVL meent. 12.2 Deze vragen moeten ontkennend worden beantwoord. In haar advies merkt de Bijzondere Afdeling op dat 'bij een normale interpretatie' de woorden 'bovendien albumine bevat' in conclusie 1 niet betekenen dat de aanwezigheid van andere ei-

2 1 2

D I J D L A D

I N D U S T R I Ë L E

witten is uitgesloten. Daarom is de Bijzondere Afdeling ervan uitgegaan dat de in conclusie i omschreven ijkoplossing mede betrekking heeft op ijkoplossingen die naast albumine ook andere eiwitten bevatten. Dit soort oplossingen zijn volgens de Bijzondere Afdeling geopenbaard door de publicatie van Marsoner (bladzijde 5 en 6 van het advies). Na een korte uitweiding over de buffer waarvan in conclusie 1 sprake is, komt de Bijzondere Afdeling vervolgens tot de onder 12.1 weergegeven slotsom. Deze slotsom komt er kort gezegd op neer dat conclusie 1, gelezen op de wijze waarop dit volgens de Bijzondere Afdeling dient te geschieden, nieuwheid ontbeert voorzover deze de materie bestrijkt dic geopenbaard is in de publicatie van Marsoner. Deze slotsom laat op zich zelf ruimte voor beperking van de conclusie indien aan de voorwaarden waaronder gedeeltelijke nietigverklaring mogelijk is, word t vold aan. 12.3 Dergelijke voorwaarden zijn te ontlenen aan artikel 51 lid 1 aanhef en onder c en d Rijksoctrooiwet i9ro. Zij komen op het volgende neer: (i) Het onderwerp van liet octrooi zoals her door de parriële nietigheid komt te luiden, moet gedekt zijn door de inhoud van de ingediende aanvrage. (ii) Door de partiele nietigverklaring mag geen uitbreiding van de beschermingsomvang optreden. 12.4 AVL stelt zich met een beroep op het advies van prof. mr. Verkade (productie 24 stukken AVI) op het standpunt dat aan voorwaarde (i) niet is voldaan, met dien verstande dat door AVL niet wordt betwist dat het verleende octrooi ged ekt word t door de aanvrage, maar door haar wel wordt bestreden dat de materie van conclusie 1, zoals die in geval van partiële nietigheid in die conclusie wordt omschreven, gedekt wordt door de inhoud van het octrooi. AVL wijst er i n dit verband op dat de Bijzondere Afdeling in haar advies op bladzijde 9 zelf schrijft dat de noodzaak van de aanwezigheid van zuiver albumine als enig eiwitbestanddeel 'geen steun [vindt] in de bij het beschrijven van de u i rvi nd i ng geb ruikte bewoordingen'. Daarmee zou volgens AVL de kous af zijn. Aan het feit dat in het eerste uitvoeringsvoorbeeld een gezuiverd runderalbumine wordt toegepast, zou haars inziens geen betekenis toekomen. 12.5 Her hof kan het standpunt van AVL niet delen. Allereerst merkt het hof op dat de Bijzondere Afdeling slechts vaststelt dat de aanwezigheid van zuiver albumine geen steun vindt in de bij hei beschrijven van de uitvinding gebruikte bewoordingen. De Bijzondere Afdeling zegt dus niet dat voor die aanwezigheid in de beschrijving geen steun is te vinden. Anders dan AVL meent, maken uitvoeringsvoorbeelden wel degelijk deel uit van de beschrijving. Uit de andersluidende opvatting van AVL zijn nogal wat conclusies gerrokken. Die verliezen hu n gelding als gevolg van het foutieve vertrekpunt. Bij de test of aan voorwaarde (i) is voldaan, geldt wat een Technische Kamer van Beroep (T 514/88, Official Journal 1992, 570, onder 2.2) als volgt omschreef: (...) the content ofan applüation comprises the wholc disclosure, express or implied, tliat is directly and unambiguously derivablefrom the application, including information wttich is impliat and immediately and unambigiwusly upparent to a person skilied in the art reading the application.

Het uitvoeringsvoorbeeld maakt zonder twijfel deel uit van de beschrijving en openbaart de toepassing van een gezuiverd runderalbuminc, te weten runderalbum ine (Cohn fractie V). Anders dan AVI.mcent, bevat gezuiverd runderalbumine niet meer andere stoffen dan albumine. Men kan daarom niet volhouden dat een beperking van de conclusie tot deze vorm van gezuiverd runderalbumine een verruiming betekent.

E I G E N D O M

16

J U N I

1 3 3 3

De artikelen 22Alid 1 sub e, 22B en 51 lid 1 sub aRijksoctrooiwet missen in dit verband relevantie. iz.5 AVL heeft voorts opgemerkt dat 'gezuiverd runderalbuminc' bepaald niet hetzelfde is als 'runderalbumine (Cohnfractie V)', dat runderalbumine (Cohn fractie V) een bepaalde zuiveringsstap is en dat voorts het begrip 'gezuiverd runderalbumine'als zodanigonduidelijk is. 12.7 Euro-Trol heeft een en ander niet weersproken. Inderd aad openbaart eerdergenoemd uitvoeringsvoorbeeld slechts de toepassing van 'runderalbumine (Cohn fractie V)'. Niet weersproken is dat door toevoeging van runderalbumine (Cohn fractie V) een stabiele en homogene ijkoplossing ontstaat, terwijl dit bij hogere graden van zuivering-naar bij pleidooi onweersproken is gesteld - niet steeds het geval is. Evenmin is gebleken dat runderalbumine (Cohn fractie V) onvoldoende bepaald is. Geen gronden zijn aangevoerd of gebleken dic rechtvaardigen in een nieuwe, beperkte conclusie een ruimer begrip te hanteren dan 'runderalbumine (Cohn fractie V)'. L2.8 Door AVL is niet aangevoerd dat door een beperking van de conclusie tot 'een eiwit, uitsluitend bestaande uit runderalbumine (Cohn fractie V)' de beschermingsomvang ten opzichte van de huidige conclusie van het octt ooi wordt venu i md (voorwaarde ii). In zoverre stuit een beperking van de conclusie tot runderalbumine (Cohn fractie V) niet op bezwaren. 12.9 Voor zover de Hoge Raad in het arrest van 9 februari 1996 (Nf 1998, 2; BJfi 1996, bladzijde 334) andere voorwaarden heeft gesteld dan hierboven onder iz.3 vermeld, overweegt het hof het volgende. Gelet op uitvoeringsvoorbeeld 1 is het voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van hei octrooischrift als van de stand van de techniek op de voorrangsdatum, voldoende d uidclijk waar de grenzen van de bescherming liggen dic door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Achteraf wordt in dit geval een aanvulling van het octrooischrift geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken. Voorts gaat het in. casu om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het oerrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig rot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat liet derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Ook is voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en nietleidttoteen ander octrooi. 12.10 AVI heeft tenslotte nog aangevoerd dat de toepassing van runderalbumine (Cohn fractie V) na de publicatie van het artikel van Marsoner voor de hand lag. 1 2.11 Het advies van de Bijzondere Afdeling bevat op bladzijde 9 de volgende passage: Uit de in het geding gebrachte stukken blijkt volgens de Bijzondere Afdeling dat uitgebreid en langs verschillende wegen is gezocht naar geschikte bij bioedanalyse met behulp van ISE (= ion selective electrode, hof) toe te passen iikoplossingen. Het gebruik maken van uit menselijk of dierlijk serum gewonnen materiaal lost de problemen niet volledig op, zoals blijkt uit de laatste alinea van de meergenoemde publicatie van Marsoner. Evenmin worden de problemen volledig opgeheven door hel gebruikenvanei\vitvrijeijkoplossmgen(ziedepkiMotitiesvanEuro-Twlbtz.4, onder 8). Onder deze omstandigheden ligt het naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling voor een deskundige niet voor de hand, dat door gebruik te maken van uit runderserum gewonnen gezuiverd albumine als enig eiwitbestanddeel en voor het overige de in Tabel II van Marsoner's voornoemde publicatie vermelde ionenconcentraties en pH-waarden aan te

16

J U N I

1 9 9 ! )

houden, een voortoepassingbij 1SEgeschikte, gene ijkoplossing kan worden verkregen.

R I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

langdurigstabiüeenlwmo-

Het feitelijk uitgangspunt van de Bijzondere Afdeling is door AVL niet bestreden. Het hof verenigt zich daarmee en neemt het daarop gebaseerde oordeel van de Bijzondere Afdeling over. 12.12 Uit het voorgaande vloeit voort dat grief 2 slechts ten dele doel treft. Het hof komt hierop terug bij de beoordeling van grief 5. 13 Met grief 3 maakt AVL bezwaar tegen het feit dat de rechtbank niet nader is ingegaan op de door haar genoemde Amerikaanse octrooischriften 3.629.142, 3.682.835 en 4.458.021 en de verklaring van prof. Wolbeis. De grief faalt. De rechtbank heeft aan deze geschriften terecht geen aandacht geschonken aangezien zij niet in liet gcd ing waren gebracht, liet hof kan evenmin op deze geschriften ingaan nu zij ook in hoger beroep 11 iet i 11 het gcd ing zijn gebracht. 14 Grief 4 heeft betrekking op de volgconclusies. Het hof onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat de volgconclusies gehandhaafd kunnen worden nu AVL geen bezwaar heeft gemaakt tegen handhaving daarvan voor het geval conclusie 1 wordt beperkt. Ook conclusie 6 kan anders dan AVL betoogt worden gehandhaafd omdat deze door haar formulering beperkt wordt als gevolg van de beperking van conclusie 1, hetgeen AVL over het hoofd 1 ijkt te hebben gezien. 15 G ricf 5 is gericht tegen de formulering van her diclum. Gelet op het overwogene met betrekking tot grief 2 is het hof van oordeel dat de conclusie verder beperkt d icn t te word en dan de Bijzondere Afdeling heeft voorgesteld. In de conclusie zal gesproken moeien worden over Vu ndcralbumine (Cohn fractie V)'. Dat deze albu mine niet uit 100% alburaine bestaat doch een geringe hoeveelheid globuline bevat, mag blijkens het Sigma Handboek bij de deskundige bekend worden geacht. 1G Conclusie. De grieven 1,3 en 4 falen. De grieven zen 5 slagen in zoverre dar de formulering van conclusie 1 en derhalve van de nietigverklaring zal moeten komen te luiden als na te melden. Dat neemt niet weg dat AVL zowel in eerste aanleg als in hoger beroep als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal moeten worden aangemerkt. Aan een nieuw deskundigenbericht heeft het hof geen behoefte. Een en ander leidl tot de volgende beslissing. Beslissing

liet gerechtshof: - vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover liet de formulering van conclusie 1 van Europees octrooi 0.190,791 in de nietigverklaring van dit octrooi betreft, en in zoverre opnieuw rechrdoende:

E I G E N D O M

? 1 3

het kenmerk, dat de oplossing bovendien een eiwit, uitsluitend bestaande uit runderalbumine (Cohn fractie V) bevat ineen concentratie tussen 20 en 200 gram per liter. - bekrachtigt het vonnis voor het overige; - veroordeelt AVL in de kosten van het hogerberoep, tot op deze uitspraak begroot op f 4.620,-. Enz.

Nï. 59 President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravcnhage, 13 mei 1998 (Euro-Trol III) Mr. E.J. Numann Art. 158J* art. 2S9EV Voor zover al moet worden aangenomen dat het bepaalde in artikel isS ook van toepassingis in kort gedingen in dat geval verwijzingdoor de president naar een gerechtshof tot de mogelijkheden behoort, bestaat voor verwijzingvan de onderhavige zaakgeen aanteiding.Het doorgedaagden ingestelde hoger beroep -gericht tegen een afwijzing van de vorderingen van hun wederpartij en derhalve vrijwel zeker tot niet-ontvankelijkvetklaringgedoemd -lijkt immers alle kenmerken te dragen van misbruik van procesrecht. Onder die omstandigheden hebben zij er geen in redelijkheid te respecteren belang bij dat de behandeling van de onderhavige, naar haar aard spoedeisende zaak wordt aangehouden in afwachtingvan de uitkomstvun dat hogerberoep, dan wel datdezaak wordtvcrwezen naar die appèlrechter. Om dezelfde reden behoort de omstandigheid dat de thans ingestelde vordering reeds voorwerp van een tussen partijen aanhangig kortgedingvorml niet aan deontvankelijkheid van Euro-Trol in haar onderhavige vordering in de weg te staan.

Art: 43 EEX en art. 43 EVEX In het kader van een kortgeding als het onderhavige is het niet mogelijk het beloop van de verbeurde dwangsommen definitief ie bepalen, zoals de verdragen verlangen. AU. 5, lid 3 EEX f art. 30, lid 1 TlQW(t$io) De bevoegdheid op grond van artikel 5 lid 3 is beperkt tot schade die het gevolg is van een aan een der gedaagden toe te rekenen octrooiinbreuk hier te lande, dan wel van schade die als gevolg van zodanige inbreuk in dit land is ingetreden. Gedaagden bieden ampullen met ijkoplossingvolgens het octrooi in Nederland tenminste aan via de website op Internet. Nu op die website kennelijk levering naar Nederland niet wordt uitgesloten, wordt aldus immers ook hier aangeboden.

Euro-Trol BV te Wagcningen, eiseres [in kort geding], procureur mr. H.C. Crootveld, advocaat mevr. mr. E.M. van ArdcnncStachiw te Utrecht, tegen 1 AVL Medical Instruments AG te Schaffhauscn, Zwitserland, 2 AVL List GmbH te Graz, Oostenrijk, gedaagden [in kort geding], procureur mr. A.H. Vermeulen.

- verklaart nietigconclusieivanhetEurope es octrooio. 190.791 voor zover verleend voor Nederland, voor zover de beschermingsomvang van die conclusie uitgaat boven die welke toekomt aan:

- Euro-Trol is rechthebbende op het voor Zwitserland, Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Erankrijk, Groot-Brittannic, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, België en Zweden geldende Europees octrooi nr. o 190 791, verleend op 12 april 1989 met priorireiisdaiüin 31 januari 1985, hierna ook: het octrooi;

1. IJkoplosöing geschikt voor liet ijken van de bepaling van bloedbestanddelen, welke natrium, kalium, calcium, chloride, een buffer en eventueel andere anorganische ionen bevat, met

- De titel van dit octrooi luidt; IJlwplossingvoor ion-selectieve electroden, droog materiaal om het u h te maken, werkwijze voor het bereiden daarvan en de toepassing daarvan; de u i t v i n d i n g betreft cen ijk-

2 1 4

B I J B L A D

I ^ D U ^ T R I F I t

oplossing voor het bepalen van bloedbestanddelen door middel van ion-selectieve electroden. - Bij vonnis in kort geding van i s april 1995 van de president van deze rechtbank is onder meer, uitvoerbaar bij voorraad, het navolgende beslist: Verbiedt AVL en AVL-List om in Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Gnot-Brittannië, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden direct of indirect inbreuk te maken op het Europees octrooi nummer 0190791, meer in het bijzonder in de hierboven geiioemdelandenAVUSE-iHOi.eii het droog materiaalwaamithetwordt vervaardigd voor zich te doen produceren of vervaardigen, te importeren ofte distribueren, aan te bieden, in het verkeer te brengen, ie verkopen, te leveren, te verhandelen of in voorraad te houden. Bepaalt dat gedaagden een dwangsom zullen verbeuren van ƒ 10.000voor iedere dag of iedere keer (ter keuze van Euro-Trol) dat zij het hun gegeven verbod mochten overtreden.

Tegen dit vonnis heeft AVT. hoger beroep ingesteld, doch daarin is tot op heden niet beslist. Nadat deze rechtbank bij vonnis van 30 augustus 1995 opvordering van AVI. het octrooi partieel nietig had verklaard en de conclusie daarvan had beperkt, heeft het gerechtshof alhier, bij arrest van 5 maart 199S, die conclusie in nog wat verdergaande mate beperkt. Dat arrest is nog niet in kracht van gewijsde. - Gedaagden erkennen in diverse gedesigneerde landen buiten Nederland inbreuk te (zijn blijven) maken op liet octrooi. Zij hebben ook in Duitsland en Oostenrijk inmiddels nietigheidsvordcringen ingesteld. - Op 30 december 1997 heeft Euro-Trol AVL reeds met een dagvaarding, gelijkluidend aan de onderhavige, in kort geding betrokken, en wel voor de president der Arnhemse rechtbank. Bij vonnis van zo februari 1998 heeft deze zich onbevoegd verklaard van de vorderingen kennis te nemen en de zaak, in de stand waari 11 deze zich bevond, naar de president van deze verwezen. Tegen dat vonnis heeft AVL hoger beroep ingesteld. Euro-Trol heeft die zaak niet voortgezet en AVL andermaal gedagvaard, thans voor deze president. 2 De vordering, de gronden daarvoor en het verweer

Euro-Trol vordert-kort gezegd (i) veroordeling van AVL om als voorschot op de reeds verbeurde dwangsommen als gevolg van overtreding van het verbod als opgelegd bij het kort-gedingvonnis van deze rechtbank van 18 april 1995 alsmede als voorschot op de vergoeding van de schade die Euro-Trol vanaf 1987 heeft geleden als gevolg van de al dan niet bewuste inbreuk op het octrooi een som van ƒ900.000,bi n nen vij f werkdagen na dit vonnis te voldoen. (ii) veroordeling van AVL om op een depotrekening d ie zal worden gehouden en beheerd door notaris mr. A. de Jong, notaris ter standplaats 's-G ravenhage ten name van Euro-Trol als voorschot op de verbeurde dwangsommen en als voorschot op de door Euro-Trol geleden schade een bedrag van ƒ 2.000.000,- te voldoen, onder de voorwaarde dat de notaris dit bedrag aan Euro-Trol zal betalen indien - kort gezegd -E u ro-Trol i n d e tu ssen haar en AVL gevoerde procedures in het gelijk wordt gesteld, dan wel tussen partijen een minnelijke regeling wordt getroffen die Euro-Trol aanspraak geeft op betaling van een som geld van tenminste dit bedrag. (iii) een bevel aan AVL om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsvrouw van Euro-Trol schriftelijk opgave te doen van het navolgende: a de namen en ad ressen van degenen van wie AVL de (AVL)-ISETrol hebben verkregen/krijgen aangeleverd, alsmede het exacte aantal ampullen (AVL)-ISE Trol dat AVL sedert oktober 1987 rot aan de dag van betekening van diL vonnis heeft ingekocht, on-

E I G E N D O M

16

J U N I

1 9 9 9

der gelijktijdige overlegging van kopieën van alle inkoopfacturen. b de namen en adressen van al diegenen aan wie AVL sedert oktober 1987 de ampullen (AVL)-LSE-Trol heeft geleverd of verkocht of van wie AVL bestellingen heeft genoteerd, alsmede de per afnemer geleverde of verkochte hoeveelheden alsmede de prijs waartegen de afnemers de ampullen hebben verkregen, onder gelijktijdige overlegging van kopieën van alle verkoopfacturen. c de door AVL per ampul aan haar leverancier betaalde en van haar afnemers ontvangen c.q_. te ontvangen prijs of prijzen, onder gelijktijdige overlegging van bescheiden waaruit de juisrheid van de cijfers blijkt, voorzover dit al niet bl ijkt uit de hiervoor onder a en b bedoelde documenten, zulks op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- per dag of geval (zulks ter keuze van Euro-Trol) dat AVL de onder (iii) bedoelde verboden overtreedt. Daartoe heeft Euro-Trol het volgende aangevoerd: Ondanks het hun bij kort-gedingvonnis van 18 april 1995 opgelegde verbod blijft AVL AVL-TSE-T10I dirccL en indirect in het verkeer brengen, verkopen, leveren, verhandelen en in voorraad houden en voorts ook AVL ISE-Trol voor zich doen produceren of vervaardigen in onder andere Zweden, Du irsland en Groot-Brittannie'. Na constatering van de diverse overtredingen heeft Euro-Trol AVL medegedeeld dat overtredingen zijn geconstateerd en voorts d at al s gevol g daarvan dwangsommen zij n verbeurd. Vervolgens heeft Euro-Trol AVL gesommeerd om de dienrengevolge verschuldigde bedragen aan haar te voldoen. Op r7 november 1997 is een dergelijke kennisgeving aan AVL gestuurd, waarin is aangegeven dat tot die dag een bedrag van ƒ 6.000.000,- aan dwangsommen is verbeurd en dar Euro-Trol aanspraak zal blijven maken op dwangsommen die zijn verbeurd doordat AVL in strijd blijft handelen met het opgelegde verbod. Als gevolg van de octrooi-inbreuken door AVT. en gelieerde vennootschappen is de schade van Euro-Trol evenwel nog veel groter. AVL heeft sederr 1987 inbreuken gemaakt en substantiële winsten met de verkoop van het product AVL ISE-TROL behaald. Euro-TROL beeft onlangs AVL gedagvaard teneinde in rechte schade van AVL te vorderen. Euro-Trol stelt een spoedeisend belang te hebben bij haar vorderingen omdat zij hoge kosten beeft moeten maken om het octrooi aan te vragen en in stand te houden en ook om de vele procedures die AVL uitlokt te kunnen voeren. Niettemin blijft Euro-Trol verstoken van inkomsten uit het octrooi en inmiddels is de schade zo ver opgelopen dat Euro-Trol vreest dat zij haar vorderingen niet meer geheel kan verhalen indien AVL alle formele mogelijkheden om betaling tegen te houden heeft benut. AV L beeft als volgt verweer gevoerd: P rimair stelt zij dat E uro-Trol nier ontvankelijk dient te worden verklaard, althans dat de onderhavige procedure dient te worden aangehouden totdat onherroepelijk zal zijn beslist in de thans nog voor het Gerechtshof te Arnhem aanhangige procedure althans dat deze zaak dient te worden verwezen naar het Gerechtshof te Arnhem. Subsidiair srelt AVL dat de President in dit geding onbevoegd is om van de zaak kennis te nemen. Het aan AVL opgelegde verbod uit 1995 is immers in Nederland niet overtreden, terwijl de President niet bevoegd is om te oordelen over schendingen in het buitenland door in het buitenland gevestigde vennootschappen.

I Ê

J U N I

1 9 3 9

B I J B t A D

I N D U 5 T R I Ë L L

Voorts heeft AVL aangevoerd dat Euro-Trol in geen enkel land een execjuatur heeft verkregen, zodat het vonnis in geen enkel land buiten Nederland ten uitvoer kan worden gelegd. Voorzover dwa ngsommen zouden zij n verbeurd, zijn zij inmiddels verjaard. Tenslotte bestrijdt AVL dat Euro-Trol een spoedeisend belang heeft bij haar vordering. 3 Beoordeling van liet geschil Ontvankelijkheid en litispendentie

3.1 AVL voert primair aan dat Euro-Trol in haar onderhavige vordering niet-ontvankeüjk moet worden verklaard wegens litispendentie, dan wel dat de zaak dient te worden verwezen naar het Arnhemse gerechtshof of dient te worden aangehouden, nu het vonnis van de Arnhemse president, als gevolg van het daartegen ingcstcldchogcrberoep, is geschorst. 3.2 Voor zover al moet worden aangenomen dat liet bepaalde in art. 1 58 Rv. ook van toepassing is in kort geding en in dat geval verwijzing door de president naar een gerechtshof tot de mogelijkheden behoort, bestaat voor verwijzing van de onderhavige zaak geen aanleiding. Het door gedaagde ingestelde hoger beroep -gericht tegen een afwijzingvan de vorderingen van hun wederpartij en derhalve vrijwel zeker tot niel-ontvankclijkverklaring gedoemd - lijkt immers alle kenmerken te dragen van misbruik van procesrecht. Onder die omstandigheden heeft AVL er geen in redelijkheid te respecteren belang bij dat de behandeling van de onderhavige, naar haar aard spoedeisende zaak wordt aangehouden in afwachting van de uitkomst van dat hoger beroep, dan wel dat de zaak verwezen wordt naar die appèlrechter. Om dezelfde reden behoort de omstandigheid dat de thans ingestelde vordering reeds voorwerp van een tussen partijen aanhangig kort geding vormt niet aan de ontvankelijkheid van Eu ro-Trol in haar onderhavige vordering in de weg te staan. 3.3 Dat van cen spoedeisend belang van Euro-Trol bij de gevraagde voorzieningen sprake is, is door AVL slechts bestreden met de stelling dat geen inzicht zou zijn gegeven in de financiële positie van Euro-Trol. Dat is evenwel feitelijk niet juist. Euro-Trol heeft aannemelijk gemaakt dat de jarenlange, stelselmatige inbreuken door gedaagden op haar octrooi en hun processuele houding in binnen- en buitenland haar in een financieel moeilijke positie hebben gebracht. Bevoegdheid

3.4 Voor zover ingevolge het Verdrag van l.ugano (BV EX) de Nederlandse rechter in deze rechtsmacht toekomt - waaromtrent nader- is de president van deze rechtbank bevoegd tot kennisneming van de vorderingen van Euro-Trol, voor war betreft de beweerdelijk verbeurde dwangsommen ingevolge het bepaalde in air. 43S Rv., overigens ingevolge het bepaalde in art. 54 ROW

L I G L N J O M

exequatur in EEX/EVEX-landen, nu hetdwangsomvonnis geen te executeren bedrag vermeld t. 3.6 De president neemt aan dat Euro-Trol hier het bepaalde in art. 43 EEX/EVFX parten speelt. In het kader van een kort geding als het onderhavige is het rechtens evenwel niet mogelijk het beloop van de verbeurde dwangsommen definitief te bepalen, zoals die verdragen verlangen. Br bestaat daarom geen aanleiding een uitzondering te maken op de regel dat een partij geen aanspraak kan maken op een executoriale titel voor een vordering waarvoor zij al over zo een titel beschikt. Voorschot schadevergoeding

3.6 Bij beoordeling van de vorderingen die betrekking hebben op vergoeding van door octrooiinbreuk toegebrachte schade dient vooropgesteld te worden dat, nu beide gedaagden geen woonplaats in Nederland hebben, de Nederlandse rechter slechts rechtsmacht kan ontlenen aan art. 5.3 EEX/EVEX. In het licht van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie betekent zulks dat de bevoegdheid beperkt is tot schade die het gevolg is van een aan een der gedaagden roe te rekenen octrooiinbreuk hier te lande, dan wel van schade die als gevolg van zodanige inbreuk in dit land is ingetreden. 3.7 Aannemelijk is dat gedaagden -tussen wie terzake, naar Euro-Trol onweersproken heeft aangevoerd, geen onderscheid is te maken- zowel voor als iia de kort-gedinguitspraak van 1995 desbewust inbreuk op het octrooi hebben gemaakt, door ampullen met ijkoplossingvolgcnshctoctrooi in Nederland ten minste aan te bieden, vóór het kort geding aan Salm en Kipp RV en thans nog via de 'website* van AVL op Internet. Nu op die website-kennelijk-lcvcring naar Nederland niet wordt uitgesloten wordt aldus immers ook hier aangeboden. 3.8 Omtrenl de afzet van AVL TSE-Trol in Nederland is weinig bekend. Gelet op d e - als zodanig niet weersproken -becijferingen die Euro-Trol voor de afzet in alle gedesigneerde landen heeft gemaakt, kan geredelijk worden aangenomen dat met die afzet in de loop der jaren een winsi van meer dan ƒ 100.000,gemoeid is geweest. Tot dat bedrag zal dan ook het gevraagde voorschot worden toegewezen. Voor cen aan dat bevel tot betaling te verbinden dwangsom is geen plaats. 3.9 Bij de daarnaast gevorderde opgaven die dienen ter berekening van de door AVL genoten winst heeft Euro-Trol in dit stadium onvoldoende spoedeisend belang, zodat de vordering in zoverre zal worden afgewezen. 3.10 Het voorgaande leidt tot de volgende beslissing. Als de in overwegende mate in bet ongelijk gestelde partij dient AVL te worden veroordeeld in de kosten van dit geding".

1910.

4 Beslissing

Voorschot, dwangsommen

De President: Beveelt gedaagden - des dal de een betalende de ander zal zijn gekweten - om aan Euro-Trol bij wij ze van voorschot op de haar verschuldigde scliadcvcrgocd ing wegens inbreuk in Nederland EO o 190 971 te betalen de som van ƒ 100.000,-.

3.5 haar vordering strekkende tot een bevel aan AV L een voorschot op verbeurde dwangsommen te betalen, resp. te deponeren motiveert Euro-Trol met de stelling dar hier te lande geen verhaalsmogelijkheden aanwezig zijn op gedaagden, van wie vaststaat dat zij in het buitenland ook na de betekening van het vonnis van 18 april 1995 octrooi inbreuken hebben gepleegd, zodat de executie in het buitenland noodzakelijk zal zijn. Zij ondervindt evenwel moeilijkheden met het verkrijgen van een

Veroordeel! gedaagden in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Euro-Trol begrooi op ƒ 1.900,- aan griffierecht, ƒ 496,56 aan dagvaardingskosten en ƒ 1.500,- voor salaris procureur.

2 1 6

B I J

B L A D

I N D IJ S

Verklaar!, dil vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 6o Gcrcchtsliof te VGravenhage, i oktober 1997' (S-vormig opvulmateriaal 11)

r

H I L L L

L l ü C N D O M

16

J U N I

1 9 3 9

1.1 Dow fabriceert en verhandelt een kunststof' vulmateriaal voor verpakkingen in de vorm van een S. Zij heeft deze S-vorm op ïz januari 1994 onder nummer 537.751 als merk laten inschrijven voorwarcnklasse 17. 1.2 Storopack c.s. vervaardigen en verhandelen binnen de Benelux kunststof verpakkingsmateriaal in de vorm van een S, welke vorm overeenstemt met het door Dow gedeponeerde merk (verder: het merk).

Mrs. J.J. Brinkhof, mevr. C. Fasseur-Van Santen en mevr. M.V. Wellink-Volmer A rt. 1 f art. 14A lid 1, ia BMW en art. z Merken Richtlijn S9/104/EEG Noch de merkcnwet noch de richtlijn gaat ervan uit dat de enkele vormigeving) van een waar geen onderscheidend vermogen kan hebben (bij gebruik) voor die waar. Er zijn tal van verschillende vormen waarin kunststofvulmateriaal op de markt wordt gebracht, alleen hei materiaal van Dow en üatvan Topa c.s. is S-vormigen deze vorm wijkt duidelijk af van die andere vormen, De s-vorm heeft daarom een zodanig individueel karakter dat deze vonn in staat is het vulmateriaal afkomstig van een onderneming te onderscheiden van soortgelijke waren afkomstig van andere ondernemingen en leent zich ertoe het in aanmerking komende publiek in slaat Ie stellen het verpakkingsmateriaal waarvoor de S-vorm wordt gebruikt als afkomstig van een bepaalde onderneming te herkennen. Dat het betreffende publiek in de S-vorm niet meer dan een technische hoedanigheid zal zien, vermag het hof dan ook niet in te zien. De S-vorm heeft das onderscheidend vermogen. 2 Dow vordert in conventie na wijziging van haar eis zakelijk weergegeven- een verbod aan gedaagden tot inbreuk op haar merkrechten, een opgave van de door gedaagden in strijd met Art. 1, lid 1 BMW en art. 3, lid ie Merken Richtlijn deze merkrechten vervaardigde en verhandelde hoeveelheden, Het hof gaat zonder deskundige voorlichting niet in op de vraag of hel verstrekken van een lijst van afnemers, alles op straffe van naasthetfeit dat de S-vorm van het materiaal een technische functie vervult die van wezenlijke betekenis is voor de bruikbaarheid van het pro- dwangsommen, en de veroordeling van gedaagden tot schadeduct tevens vereist is dat er geen andere vormen beschikbaar zijn die deze vergoeding in de vorm van winstafdracht. functie kunnen veivullcn, omdat partijen daarenboven van mening verschillen over de vraag of er naast S-vormig opvulmateriaal realiter voor 3 Storopack c.s. voeren gemotiveerd verweer en vorderen in reTopacs. alternatieven beschikbaar zijn, met name anders gevormd mateconventie de nietigverklaring en doorhaling van hel merk van riaaldat nietmetdedoorDow als merk gedeponeerde vorm overeenstemt, Dow. Dow voert in reconventie gemotiveerd verweer. maar welk materiaal ondanks die andere vorm in technisch en economische zin tenminste nel zo deugdelijk en bruikbaar is als het S-vormige 4 De rechtbank overweegt ambtshalve dat zij tot kennisneming materiaal vanDow. Als zulke alternatieven nl. niet beschikbaarzijn, levan de onderhavige vorderingen bevoegd is uit hoofde van het vert de S-vorm een uitkomst op het gebied van de nijverheid op, ongeacht bepaalde in art. 37 van de Eenvormige Beneluxwet op de Mereen enge of ruime uitleg van deze uitzondering. ken (BMW) juncto art.filid 1 K KX nu gedaagde in conventie sub Hel hof heeft behoefte aan deskundige voorlichting. 1 is gevestigd binnen dit arrondissement. Voorts acht de rechtbank termen aanwezig allereerst de reconventionele vordering te behandelen nu deze de meest vergaande 1 Topa Verpakkingen BV te Voorhout, strekking heeft. 2 Storopack NV te Wuustwezel, België, appellanten, procureur mr. A.M.M, van der Valk, advocaat prof. mr. Ch. Giclen te Amsterdam, voorts in reconventie: tegen 5 Storopack c.s. hebben - zij het eerst bij pleidooi - aangevoerd dat hel merk nietig dient te worden verklaard omdat het onderThe Dow Chemical Company te Midland, Michigan, Verenigde scheidend vermogen mist. Staten van Amerika, geïntimeerde, procureur mr. H.A. Groen, advocaat mr. H.J.M. Boukema te Amsterdam. 6 Die stelling wotdt verworpen. Uit de ter gelegenheid van de a Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 19 juni 1996 pleidooien door Dow getoonde materialen blijkt dat er lal van verschillende vormen zijn waarin kunststof vulmateriaal op de (mrs. J.H.PJ.Willems, A.D. Kiers-Becking en E.J. Arkenbout) markt wordlgebracht maar dat alleen het materiaal van Dowcn Rechtsoverwegingen dat van Storopack c.s. S-vormig is. Niet kan wolden ingezien daL 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldeze duidelijk van soortgel ijkeprod ucten van andere producendoende) weersproken en op grond van de inhoud van overten afwijkende vorm geen onderscheidend vermogen bezit. gelegde stukken, staar tussen partijen hei navolgende vast: De rechtbank deelt met name niet de mening van Storopack c.s., dat Dow in feite het artikel zelf als merk heeft gedeponeerd en dal zulks op zichzelf bij gebreke van onderscheidend vermogen ' Beroep in cassatie ingesteld. niet tot het verwerven van merkrechten kan leiden. Het merk is J vergelijk i res. Rb. 's-Gravenhage, 16 febr. 1996,.EIE 1997, nr. 3, blz. 84. Red.

R L I f - F I G E N D O M

immers niet gedeponeerd voor 'S-vormig verpakkingsmateriaal' maar voor'verpakkingsmateriaal'. Bovcnd icn is door Dow bij pleidooi onweersproken gesteld dat haar merk ten gevolge vin jarenlang gebruik is ingeburgerd. 7 Voorts hebben Storopack c.s. een beroep gedaan op het bepaalde in de laatste alinea van art. i van de BMW, luidende: Evenwel kunnen nut als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de. wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.

S Dat de S-vorm door de aard van de waar - opvul materiaal voorverpakkingen - zou worden bepaald is niet door Storopack c.s. gesteld en is ook niet gebleken, integendeel blijken er tal van andere vormen op de markt te zijn voor dit opvul materiaal. 9 Ook is niet gesteld of gebleken dat de vorm de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt. 10 Wel hebben Storopackc.s. gesteld dat de S-vorm een uitkomst oplevert op het gebied van de nijverheid omdat er immers sprake is van een overheersend technisch effect dat door deze S-vorm wordt veroorzaakt, in her bijzonder omdat de vrije uitei nden van de S op elkaar kunnen aangrijpen. n Aan Storopack c.s. kan - in afwijking van hetgeen door Dow is betoogd - worden toegegeven dat hei aan de geldigheid van een merk inde weg kan staan als er sprake is van een technisch effect dat het gebruik van de waar zelf wezenlijk vergemakkelijkt of verbetert. Anders dan door Dow met een beroep op de Gemeenschappelijke 'Toelichting bij de BMW is bepleit, is er naar het oordeel van de rech tbank geen reden de werking van de onderhavige bepaling te beperken tot gevallen waari n een technischeffect alleen de vervaardiging of de verpakking van de waar vergemakkelijkt. De ratio van deze bepaling - h e t voorkomen van doublures tussen merkenrechtelijkc en octrooirechtelijke bescherming, dwingt daattoe immers geenszins, nog daargelaten dat de Gemeenschappelijke 'loeiichtingslechts lijkt te zien op vormen in de zin van verpakkingen van waren. 12 Duidelijk is dat opvul materiaal voor verpakkingen een vorm dient te hebben die enerzijds ruimte inneemt en anderzijds te gemakkcl ijk verschuiven verhindert. In zoverre heeft - ook - de S-vorm een technisch effect, J7r is echter naar het oordeel van de rechtbank geen reden om aan te nemen dat dat technisch effect beter zou worden bereikt door de S-vorm dan door de vele andere mogelijke vormen die ter zitting zijn getoond en besproken. Voor het beoogde technisch effect is dus wel een (van een reeks) vorm(cii) noodzakelijk doch niet noodzakelijkerwijs deze vorm, Storopack c.s. hebben niet aannemelijk gemaakt dat de S-vorm bepaalde - e x t r a - technische voordelen oplevert door de gestelde 'verhaldngsmogelijkhcid'. Enerzijds is van de aanwezigheid van die verhakingsmogelijkheid nier gebleken. Anderzijds zou zo'n verhakingsmogclijkheid geen technisch voordeel opleveren. Deze - aangevallen vorm is dus nier noodzakelijk voor het bereiken van het gewenste effect zodat niet kan worden gezegd dat deze vorm een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert in de zin van de laatste alinea van art. l BMW. Nu deze S-vorm niet wezenlijk is voor het beoogde technisch effect kan die S-vorm niet als cen u itkomst op het gebied van de nijverheid worden beschouwd, Zie ook rechtsoverweging 5.3.3 van het arrest van de Hoge Raad d.d. 27 januari 1995 in de zaak

2 1 7

met rolnummer 15.378 (Zoontjens/Kijlstra), dat door Dow is overgelegd. 13 De conclusie moet dus zijn dat het merk geldig moet worden geacht zodat de reconventionele vordering moet worden afgewezen, met veroordeling van Storopack c.s. in de kosten in reconventie. voorts iti conventie:

14 Nu het merk geldig te achten is en niet is bestreden dat de door Storopack c.s. vervaardigde en verkochte opvulmaterialen daarmee overeenstemmen, moer worden geconcludeerd dat er sprake is van inbreuk op het merk zodat de verbodsvordcring voor toewijzing gereed ligt. Ter voorkoming van executiegeschillen zal aan Storopack c.s. een uiriooptermijn worden gegund van vier weken. De dwangsommen zullen worden vastgesteld als in het dictum vermeld. 15 Nu Dow gevestigd is buiten het werkingsgebied van het TI EX zal de rechtbank ingevolge het verzoek daartoe van Storopack c.s. de Lriivoerbaarverklaringbij voorraad van dir vonnis koppelen aan een zekerheidstelling door Dow voor de mogelijke schade welke Storopack c.s. door dit verbod zouden lijden. 16 De vordering tot het verstrekken van een lijst van afnemers moet worden afgewezen nu deze niet op een bepaalde wetsbepaling kan worden gebaseerd en niet is gesteld of gebleken dat Dow daarbij belang heeft. Enerzijds zal im uiers de door Dow als gevolg van de verkopen aan die afnemers geleden schade worden vergoed - zie hierna - en anderzijds lijkt deze lijst niet nodig voor enige controle door de raadsman van Dow omdat de opgave van verhandelde en vervaardigde hoeveelheden reeds door een regisler-accou n tan t zal moeten worden gecertificeerd. 17 Bij dagvaarding heeft Dow aangekondigd afdracht van de door Swropack c.s. gemaakte winst te zul len vorderen. Naar de rechtbank begrijpt: in de zin van art. 13 A sub 4 BMW. Bij akte vermeerdering van cis heeft zij de grondslag van haar vordering in zoverre gewijzigd dat zij thans schadevergoeding vordert, waarvan zij de hoogte stelt op de winst welke zij zou hebben gemaakt op de door gedaagden verkochre hoeveelheden. Naar de rechtbank begr ij pt wo rd t dus thans geen winstafdracht maar schadevergoeding gevorderd, begroot op de wijze van art. 6:104 BW. Door deze wijziging van de grondslag, waartegen op zichzelf geen bezwaar is gemaakt door Sroropack c.s., kan in het midden blijven of Storopackc.s. te kwader trouw te achten zijn in de zin van art. 13 A sub 4 BMW. 18 De rechtbank acht Dow weliswaar gerechtigd tot vergoed ing door gedaagden van de door haar geleden schade doch is van oordeel dat die schade niet zonder meer kan worden gesteld op de winst welke Dow zelf zou hebben gemaakt op de door gedaagden verkochte hoeveelheden. Wat Dow aldus vordert komt immers de facto neer op de door haar gederfde winst over deze hoeveelheden terwijl geenszins vaststaat dat die zelfde hoeveelheden door Dow zelf zouden zijn verkocht als gedaagden zich niet aan merkinbreuk schuld ig zouden hebben gemaakt. Nu Dow in haar pleitnotities .... verwijst naar art. 6:104 BW, gaat d e rechtbank er van uit dat Do w begroting van de door Dow geleden schade op de door gedaagden realiter gemaakte winst op de voet van artikel 6:104 BW wenst. Nu die aldus begrote schade niet zonder meer is vast te stellen zal de rechtbank bevelen dat die zal zijn op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

y i H

B I J

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

19 Ook de gevorderde opgave van de door gedaagden vervaardigde en verhandelde inbreukmakende hoeveelheden S-vormig verpakkingsmateriaal kan worden toegewezen. Dow heeft belang bij deze opgave teneinde Le kunnen bepalen hoe groot de schade is die zij heeft geleden ten gevolge van de Merkinbrcuk. 20 Storopack c.s. moeten als de in hei ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het gedi ng. Beslissing

De rcclubank: in conventie:

- verbiedt ieder van gedaagden vanafvier weken na de betekening van dit vonnis elk gebru ik in de Benelux van S-vormig vulmateriaal voor verpakkingen of van enig ander met Dow's onder nummer 537,751 ingeschreven vormmerk overeenstemmend teken voor vulmateriaal voor verpakkingen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom ten bedrage van ƒ 100.000,- voor iedere kilo (of gedeelte daarvan) inbreukmakend vulmateriaal; - beveelt ieder van gedaagden om binnen vier weken na betekening van dit vonnis schriftelijk een, door een registeraccountant gecontroleerde en op kosten van gedaagden vervaardigde, opgave te verstrekken van door de betreffende gedaagde verhandelde resp. geproduceerde hoeveelheden S-vormig verpakkingsmateriaal, zulks op verbeurte van een dwangsom door elk van de in gebreke zijnde gedaagden van ƒ 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de betreffende gedaagde in gebreke mocht blijven aan dit bevel te voldoen; - veroordeelt gedaagden tot vergoeding van de door Dow als gevolg van de merkinbreuk geleden schade ter hoogte van de door de Betreffende gedaagde met deze merkinbrcuk gemaakte winst, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; - veroordeelt gedaagden i n de kosten van het geding in conventie, tot nu toe aan de zijde van Dow begroot op ƒ 742,11 voor verschonen en op ƒ Z.4S5,- voor salaris voor haar procureur; - verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad indien enzolangdoorDow eenzekerheid wordtgesteld in de vorm van een bankgarantie van een in een van de lidstaten van de Benelux gevestigde erkende bankinstelling tot een bedrag van ƒ 500.000,-; -wijst af het meer of anders gevorderde; in reconventie:

- wijst de vorderingen af; - veroordeelt eiseressen in reconventie in de kosten van het geding in reconventie, tot nu toe aan de zijde van Dowhcgroot op nihil voor verschotten en op ƒ 1.242,50 voor salaris voor haar procureur. Enz.

E I G E N D O M

16

J U N I

1 3 n ï)

de vorm van waren. Hetzelfde doet art. 2 van de Eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten van 21 december 1988. Dit betekent dat noch de merkenwet noch de richtlijn er vanuit gaan dat de enkele vortn(geving) van een waar geen onderscheidend vermogen kan hebben (bij gebruik) voor die waai-. 6 Niet (voldoende gemotiveerd) bestreden is het oordeel sub 6 van het vonnis dat er tal van verschillende vormen zijn waarin kunststof vulmateriaal op de markt wordt gebracht, dat alleen het materiaal van Dow en dat van Topa c.s. S-vormig is en voorts dat deze vorm duidel ijk afwijkt van die andere vormen. Gezien deze feiten is heL hof van oordcel dat de S-vorm een zodanig individueel karakter heeft, dat deze vorm in staat is het opvulmateriaal afkomstig van een onderneming - i n casu Dow- te onderscheiden van soortgelijke waren afkomstig van andere ondernemingen en voorts dat de S-vorm zich ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen het verpakkingsmateriaal waarvoor de S-vorm gebruikt wordt als afkomstig van een bepaalde onderneming te herkennen. Dat het betreffende publiek in de S-vorm niet meer dan een technische hoedanigheid zal zien -zoals Topa c.s. stellen en Dow betwist - vermag het hof, gezien het vorenstaande, dan ook niet in te zien. 7 Uit het sub 5 en <5overwogene vloeit voort dat de S-vorm van Dow onderscheidend vermogen heeft in de sub 4 vermelde zin. Derhalve is de op het ontbreken van het onderscheidend vermogen gebaseerde vordering van Topa c.s. tot n ictigvcrklaring van het depot van Dow op deze grond niet toewijsbaar. S Ken volgend punt van geschil is de vraag of de S-vorm van het opvulmateriaal, zoals Topa c.s. stellen, een uitkomst op het gebiedvan de nijverheid in de zin van art, 1 van voornoemde merkenwet oplevert, zodar deze vorm niet als merk voor die waar beschouwd kan worden en het depot van Dow op deze grond nietig kan worden verklaard. Dat de S-vorm van het onderhavige opvulmateriaal (afgezien van zijn functie als merk) een technische functie vervult, is door Dow ten pleidooic uitdrukkelijk erkend. Dow echter acht zulks voor de vraag of deze vorm onder de uitzondering van art. 1 voornoemd valt irrelevant, omdat er haars inziens voldoende alternatieven - cq andere vormen - voor Topa c.s. beschikbaar zijn. Aangezien door Topa c.s. bij het noemen van de voordelen van de S-vorm ten opzichte van andere vormen polystyreen opvulmateriaal niet is gesteld en evenmin is gebleken, dat de S-vorm voordelen oplevert bij het produceren of het verpakken van het S-vormige opvulmateriaal zelf (derhalve zonder dit materiaal reeds ter opvulling te gebruiken), gaat het hof er in dit geding vanuiL dat zulke productie- of verpakkingsvoordelen er niet zijn.

b Het Hof, enz. 4 in het kader van de doorTopa c.s, gevorderde nietigverklaring van het depot van Dow van de S-vorm verschillen partijen van mening over de vraag of de S-vorm onderscheidend vermogen heeftin de zin van art. 14A aanhef en sub ia van de eenvormige Benei uxwel op de merken juncto art.6 qu in quiesB onder z van het Unieverdrag van Parijs. Het hof oordcel t hierover als volgt. 5 Art. 1 van voormelde merkcnwci noemt als tekens die als merk kunnen dienen uitdrukkelijk, naast de vorm van verpakkingen,

9 Partijen verschillen voorts van mening over de vraag welke uitleg - eng of ruim - moet worden gegeven aan voornoemde uitzondering in arr. 1 van vormen 'die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren', zulks in het licht van art. 3 lid 1 aanhef en onder e van de sub 5 genoemde richtlijn (dat de nietigverklaring mogelijk maakt van tekens dieuitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen). Is het voldoende dat de S-vorm van het opvulmateriaal van Dow een technische functie vervult die van wezenlijke betekenis is voor de bruikbaarheid van Dow's pro-

16

J U N I

- s a s

B I J U L A O

I N D U S T R I Ë L E

duet? üf is tevens vereist dat er geen andere vormen beschikbaar zijn die de/c functie evenzeer kunnen vervullen? ïo Op het sub 9 genoemde twistpunt zal liet hof thans niet ingaan. Zulks niet, omdat partijen daarenboven van mening verschillen over de vraag of er naast S-vormig polystyreen opvulmatcriaal rcaliter voor Topa c.s. alternatieven beschikbaar zijn, met name andersgevormd polystyreen opvulmateriaal dat niet met de door Dow als merk gedeponeerde S-vorm overeenstemt, maar welk materiaal voor verpakkingen ondanks die andere vorm in technische en economische zin tenminste net zo deugdelijk en bruikbaar is als liet S-vormige materiaal van Dow. Immers, als zulke alternatieven zoals Topa c.s. stellen - niet beschikbaar zijn, levert de S-vorm een uitkomst op het gebied van de nijverheid op, ongeacht een enge of ruime uitleg van deze uitzondering. Dal een bol- of ei vorm niet zo'n alternatief oplevert, is echter geen geschilpunt. n Om de vraag of de sub ïo genoemde alternatieven rcaliter beschikbaar zijn te kunnen beantwoorden, heeft het hof behoefte aan deskundige voorlichting. Alvorens tot benoeming van één of meer deskundigen over te gaan, zal het hof een comparitie van partijen gelasten, zodat partijen zich kunnen uitlaten overliet aantal en de persoon van de te benoemen deskundige(n) en de aan de dcskundige(n) voor te leggen vragen. De vraag over het beschikbaar zij n van alternatieven kan slechts beantwoord worden, als vaststaat welke speciale bijdrage de S-vorm zelf levert aan de bruikbaarheid van het polystyreen opvulmateriaal. Ook op dit pun t heeft h et hof behoefte aan voorlichting door één of meer deskundigen. Zulks omdat partijen, zoals uit het navolgende blijkt, ook over het antwoord op deze vraag van mening versch illcn. 12 Ter ondersteuning van hun visie dat het S-vormige opvulmateriaal technische en andere bruikbaarheidsvoordelen heeft ten opzichte van de andere beschikbare vormen, met name een beter schokabsorberend vermogen, beroepen Topa c.s. zich o.a. op de resultaten van een onderzoek (in de vorm van vaitesten), vastgelegd in een als productie ove rgelegd - rapport dd z mei 1997 v ^n de Hogeschool Venlo. Gezien de onduidelijkheid over de omstandigheden (zoals temperatuur, versheid, samenstelling, dichtheid en hoeveelheid van het ge tcs te opvul materiaal en de afmetingen, ron d i ngen en soortelijk gewicht per deeltje) waaronder de proeven plaatsvonden en de beperktheid van het onderzoek, zowel wat betreft het aantal uitgevoerde proeven als het aantal vormen dat onderzocht is (naast een S-vorm, slechts een E- en een zadelvorm), heeft Dow in dit stadium van de procedure terecht betwist dat aan deze resultaten bewijs ontleend kan worden voor de visie van Topa c.s. dat de S-vorm technische en andere bruikbaarheidsvoordelen heeft boven de andere beschikbare vormen. 13 Voorts beroepen Topa c.s. zich ter ondersten n ing van eerdergenoemde visie omtrent de voordelen van de S-vorm op een, als productie ï bij Memorie van Grieven overgelegde, brochure van Dow, getiteld 'A user's guide to six of the most commonly uscd packing matcrials'. Ook beroepen zij zich nog op een andere, als productie i eveneens bij Memorie van Grieven overgelegde, brochu re van Dow, waar Dow (op p. i) over haar eigen S-vormige PELASPAN-PAC opvulmateriaal zegt dat dit:

E I G E N D O M

? 1 9

'protects beller, packs faster and ships lightcr than other common brands', zulks in vergelijking ror ALTA-PAK, cen halfkogclmodcl, en PLO-PAK, de 8-vorm, beide afkomstig van concurrenten van Dow. 14 Nu de onderhavige brochures van Dow slechts reclamemateriaal zijn en aan reclame overdrijving eigen is en voorts Dow betwist dat de S-vorm zelf technische of andere bruikbaarheidsvoordelen heeft in vergelijking tot de andere beschikbare vormen van hetzelfde polystyreen opvulmateriaal, kan aan deze brochures in elk geval thans niet het bewijs ontleend worden dat de S-vorm die voordelen wel heeft. Ook het door Topa c.s. nog genoemde voordeel van de S-vorm dat, anders dan bv. een C-, E-, of H-vorm, het risico van breken minder groot zou zijn, is door Dow betwist. 15 Gezien al voornoemde geschilpunten stelt bet bof voor de volgend e vragen aan voornoemde deskundige(n) voor te leggen: I Welke bijdrage levert de S-vorm zei f aan de bruikbaarheid van polystyreen als opvulmateriaal voor verpakkingen? Hierbij moet niet alleen de invloed van de S-vorm op het schollen drukabsorberend vermogen van liet polystyreen opvulmateriaal bezien worden en voorrs of deze vorm leidt tot minder verschuiven van het verpakte product, maar ook of er door die speciale vormgeving minder opvulmateriaal nodig is voor het verpakken en of die vorm (ook anderszi ns, b.v. wegens een sneller (?) stromen van het opvulmateriaal door de silo bij her opvullen van de verpakking,) leidr tot sneller verpakken. In dit verband zal ook de stelling van Topa c.s. dat de S-vorm minder kwetsbaar is dan een rechthoekige vorm (en daardoor als opvulmateriaal bruikbaarder is), onderzocht moeten worden. TI Zijn er naast de S-vorm, uirgezonderd de bol- of civorm, rea1 i ter andere vormen van (hetzelfde) polystyreen opvulmateriaal beschikbaar, die tenminste dezelfde bijdrage aan eerdergenoemde bruikbaarheid van polystyreen opvulmateriaal leveren als de S-vorm? Zo ja, welke vormen? 16 Het hof heeft niet alleen behoefte aan een antwoord van de dcskundige(n) op voornoemde vragen, maar evenzeer aan een gedegen onderbouwing daarvan. Indien de deskundige(n) om tot dit antwoord te geraken proeven moet(en) (1 aten) verrichten, is vereist dat deze controleerbaar en herhaalbaar zijn. Zulks betekent dat niet alleen de wijze van proefneming moet worden vermeld, maar ook de omstandigheden waaronder deze zijn verricht. U itcraard is vereist dat deze, met uitzondering van de te onderzoeken vorm, steeds dezelfde zijn. Dit betekent o.a. dat niet alleen de toestand (waaronder de dichtheid, versheid en temperaruutj van het polystyreen materiaal en die van de silo met trechter steeds dezelfde moet zijn, maar ook die van de op te vullen verpakking en het zich daarin bevindende product. 17 In de sub 13, tweede alinea, genoemde brochure van Dow wordt verwezen naar proeven die verricht zouden zijn dooreen onafhankelijk laboratorium dat destijds in opdracht van Dow de verschillen tussen het S-vormigc PELASPAN-PAC en voornoemd halfkogelmodel (ALTA-PAK) en de S-vorm (PLO PAK) zou hebben onderzocht. Topa c.s, beroepen zich op (de u i tkoinst van) deze proeven, omdat huns inziens hieruit zou blijken dat de S-vorm meetbare technische voordelen heeft ten opzichte van voornoemde twee andersgevormde materialen. Deze voordelen zouden met name betrekking hebben op: het absorberen van schokken, het doorstaan van langdurige druk, het tegengaan van schuiven van het

2 2 0

B I J B L A D

I N D l . J S T B I E L E

verpakte product, de benodigde hoeveelheid opvulmaLeriaal en de snelheid van het opvullen.

E I Ë L N D O M

16

.JUNI

1 9 9 9

Nr. 61 Gerechtshof te Amsterdam, ïzoktober 1996 (VG)

18 Dow ontkent niet dat zij door een onafhankelijk laboratorium onderzoek heeft laten verrichten naar de technische aspecten van het opvulmateriaal. Haars inziens blijkt uit de onderzoeken echter niet meer dan dat het PELASPAN-PAC opvulmateriaal bepaalde tcchn ische eigenschappen bezit; de Svorm is hiervoor, volgens Dow, irrelevant. Hoewel Dow evenmin ontkent dat zij destijds van het laboratorium de onderzoeksrapporten heeft ontvangen, stelt zij dat zij deze rapporten -waartuit volgens Dow ook de standaardprocedures en relevante maatstaven zouden blijken - niet meer heeft. Zij zoude rapporten aan Storopack hebben overgedragen tegelijk met (o.a.) haar intellectuele eigendomstechten en know how ten aanzien van haar S-vormige polystyreen opvulmaLeriaal, voorzover deze de Noord-Amerikaanse markt belroffen. liet komt het hof onwaarschijnlijk voor dat Dow, hoewel zij buiten Noord-Amerika de S-vorm nog steeds gebruikt voor haar opvulmateriaal, niet meer in het bezit zou zijn van (een afschrift van) deze onderzoeksbescheiden. 19 Gezien het vorenovcrwogene dienen partijen afschriften van de onderzoeksrapporten van het onafhankelijke laboratorium over te leggen aan de wederpartij en aan het hof. Zulks te zamen met eventuele andere (afschriften van) bescheiden waarvan partijen menen dat deze voor de beantwoording van de aan de desku ndige(n) voor te leggen vragen van belang kunnen zijn. Nu Dow haar vordering baseert op inbreuk op haar exclusieve rechten op de S-vorm en Topa e.s. de nietigverklaring vorderen van het Benelux-depot van Dow van deze S-vorm, dient Dow bovendien aan het hof en aan de wederpartij een afschrift over te leggen van de inschrijving van dit depot, omdat aan het hof niet duidelijk is voor welke waren in klasse 17 de S-vorm ten name van Dow geregistreerd is. Al deze bescheiden dienen minimaal 3 weken vóór de comparitiedatum (aan het hof en aan de wederpartij) te worden overgelegd, samen met eventuele suggesties voor aantal en naam van de te benoemen deskundigen en voorts voor de aan dezedcskundige(n)testellenvragen(naastdesub 1 5 genoemde vragen).

Mrs. M. Coeterier, F.B. Bakels en GJ. Visser Art. 4, lid 6 BMW m ditgcdingmoetvoorahnogworden aangenomen datGinerlietlogo VG in ha normale handelsverkeer te goeder trouw als merk gebruikte, voordat citrus het later als merk deponeerde, An. 6:162 BWf art. izA BMW Citrus handelt in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt door haar rechten uit het te kwader trouw verrich te depot ook tegen haar (Giner) te willen laten gelden, waardoor voor laatstgenoemde aanzienlijke schade kan ontstaan. Art. 12A BMW doet aan deze aanvullende werftingvan art. 6:162 BW niet af nu Giner op die grondslag niet zelf een vordering instelt, doch verweer voert tegen de vordering van Citrus. Vi neen te Giner SA te Benifla, Spanje, appellante [in kort geding], procureur mr. E.R.S.M. Marres, advocaat mr. II. Ferment te 'sGravenhage, tegen V.G. Citrus BV te De Meern, geïntimcerde [in kort geding], procureur mr. R.J.A.M Stratcr, advocaat mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht. 3 President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, zi maart L996 (1111. H.J. Schepen). z De vaststaande feiten in conventie en in reconventie 2.1 Vincente Giner teelt in Spanje sinaasappelen die zij, met ondersteuning van een representative office te Breda naar Nederland en andere landen exporteert. Vincente Giner heeft in Nederland voornamelijk groothandelaren als klant. z.z Sedert het midden van de jaren zeventig verkoopt Vincente Giner aan de familie Van der Wurf sinaasappelen. Kerst verkocht Vincente G iner aan J. van der Wurf & Zn. Tï. V. en J. van der Wurf Importcentcr B.V. Later verkocht Vincente Giner aan V.G. Citrus B.V.B. A., een Belgische dochtervennootschap van Citrus, Citrus en Fruitcenter B.V., de Nederlandse vennootschap van J. van der Wurf, de broer van L. G. van der Wurf, de directeur van Citrus. Tn de periode eind 1993 tot aan oktober 1995 leverde Vincente Giner geen sinaasappelen aan Citrus. 2.3 Tn 1988 heelt Citrus de dochtervennootschap V.G. Citrus B.V.B.A., hierna te noemen de Belgische vennootschap, in België opgericht. De directie van de Belgische vennootschap werd gevoerd door L.G. van der Wurf. j.T. Sanjuan, een medewerker van Vincente Giner, trad hij deze Belgische vennootschap in dienst. Partijen hebben toen afgesproken dat de kosten van J.J. Sanjuan, hierna te noemen: Sanjuan, integraal aan Vincente Giner zouden worden doorberekend. Eind 1992/bcgin 1993 trad L.G. van der Wurf terug als directeur van de Belgische vennootschap en werd Sanjuan als zaakvoerder van de Belgische vennootschap aangesteld. 2.4 Eind 1993/begin 1994 heeft Vincente Giner een representative office te Breda opgericht alwaar zij Sanjuan als bedrijfsleider aanstelde. Sanjuan was vanaf dat moment geen zaakvoerder meer van de Belgische vennootschap.

ie

J U N I

1 9 9 s

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

2.5 Cilrus heeft in oktober, november en begin december 1995 bestellingen bij Vinccnte Giner geplaatst, die zij, Vincente Giller, aan Citrus heeft geleverd. Vinccnte Giner heeft Citrus van deze leveringen facturen toegestuurd, die zij, Citrus, zonder protest heeft behouden. Vincente Giner heeft Citrus bij aanzeggingvan 9 februari 1996 in gebreke gesteld en gesommeerd het verschuldigde bedrag voor de geleverde sinaasappelen binnen vijf dagen te voldoen. z.6 Tot op heden heeft Citrus de verschuldigde bedragen niet aan Vincente Giner betaald. Vincente Giner heeft Citrus begin d ceem ber 1995 gemeld geen bes tel I i n gen van haar, Citrus, meer te honoreren zolang Citrus de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan. 2.7 Eind 1995/bcgin 1996 heeft Citrus aan Blömcr & Co Registeraccountants, verder te noemen: Blömer, opdracht gegeven te onderzoeken welke vordering de lïclgische vennootschap op Vincente Giner heeft. Hiervan heeft Blömer bij brieven van 5 en 29 januari 1996 en 5 maart 1996 rapport aan Citms uitgebracht. 2.8 Op 8 maart t996 heeft Citrus de schuldvorderingen die de Belgische vennootschap op dat moment op Vincente Giner had, gekocht en overgedragen gekregen van de Belgische vennootschap. Deze koop en overdracht hebben Citrus en de Belgische vennootschap vastgelegd ineen'koopovereenkomst schuldvorderingen en akte van overdracht' van 8 maart 1996. 2.9 Bij faxbericht van 8 maart 1996 is Vincente Giner in kennis gesteld van de onder 2.8 vermelde koopovereenkomst en overdracht. Ten aanzien van het merk V.G.

2.10 Citrus heeft op Z7april 1981 het woord/beeld merk V.G. doen inschrijven bij het Benelux Merkenbureau voor de waren in klasse 31 (verse vruchten, zu id vruchten en groenten). Het betreft de registratie met inschrijvingsnummer 372926. Zij voert dit woord/beeld merk, waarbij de letters V.G. horizontaal zijn geplaatst, na registratie ook in combinatie met de slogan 'Vol Gezondheid.' 2. r 1 Vincente Giner voert sedert de jaren zeventig het horizontale V.G.-logo onder meer op briefpapier en verpakkingen (houten en plastic kratten) zowel in Spanje als in Nederland.

E I G E N D O M

2 2 1

beeldmerk te gebruiken voor haar, Vincente Giners, eigen klanten binnen de Benelux, Citrus meent dat deze toestemming thans is vervallen, nu Vincente Giner deze distributieverhouding eind december 1995 heeft opgezegd. Voorts stelt Citrus dat Vincente Giner op 11 maart 1982 te kwader trouw het woord/beeldmerk V.G. VOL GEZONDHEID (waarin de letters V.G. verticaal zijn weergegeven) heeft gedeponeerd onder registratienummer 382003. Vincente Giner kan aan dat merkdepot geen rechten ontlenen, aangezien: liet woord/beeld merk overeenstemt met het oudere woord/ beeldmerk V.G. (horizontaal) van Citrus dat zij heeft gedeponeerd op 27 april 19S1 onder registratienummer 372926; - zij dit merk inde vorm zoals zij het heeft gedeponeerd nimmer binnen de Benelux heeft gevoerd4 De beoordeling In conventie en reconventie

4.1 Nu Vincente Giner gevestigd is op het grondgebied van een andere staat dan Nederland en de vordering uit dien hoofde een internationaal karakter draagt, dient allereerst de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van deze vorderingen kennis te nemen. Deze vraag wordt voor zover het betreft de vordering in conventie en de vorderingen sub 1 en 2 in reconventie bevestigend beantwoord en wel op grond van art. 2 respectievelijk art. 5 sub 1 van het in deze toepasselijke EEG-executieverdrag. 4.z Wat de vordering sub 3 in reconventie betreft wordt de bevoegdheid aangenomen op grond van art. 37 BMW, aangezien bl ijkens de toelichting op de vordering de door Citrus gestelde merkinbreuk zich kennelijk in dit arrondissement voordoet. Tn reconventie Ten aanzien van het merk V. G.

4.12 Vincente C iner heeft in de eerste pi aats als verweer aangevoerd dat de rechtsvoorganger van Citrus op 27 april 1981 het merk V.G. (horizontaal) te kwader trouw heeft gedeponeerd. Dir verweer kan echter niet slagen nu Vinccnte Giner niet meer de nietigheid van dit depot kan inroepen daar een termijn van meer dan vijfjaar is verstreken na deponering van het merk V. G. (horizontaal).

2.13 Vincente Giner beeft het woord/beeldmerk V. G. (verticaal) al dan niet in combinatie met 'VOL GEZONI) H EID' na haar depot op li maart 1982 in de Benelux nooit gebruikt.

4.13 Vincente Giner heeft vervolgens als verweer aangevoerd dat Citrus het gebruik van het teken V.G. door Vinccnte Giner vijftien j aai lang heeft gedoogd. Ook dit verweer treft geen doel nu het gedogen ex artikel i4bis BMW alleen geldt ten aanzien van het vijf jaar lang gedogen van het gebruik van een later ingesch reven merk (in casu: V.G. VOL GEZONDHEID, waarin de I etters V. G. verticaal zijn vermeld). Ter zitting is echter komen vasi te staan dat dit verticale merk door Vincente Giner i n Nederland niet is gebruikt. Het door Citrus gedogen van het gebruik van het merk V.G. (horizon taal) zou wellicht rechtsver werking kunnen opleveren, doch daarop is geen beroep gedaan door Vincente Giner en zou bovendien een nader onderzoek nodig maken, waarvoor in dit kort geding geen plaats is.

3.7 Citrus legt aan haar derde vordering ten grondslag dat Vincente Giner inbreuk maakt op haar merkenrecht dat zij heeft voor het woord/beeldmerk V.G. (horizontaal). Zij, Citrus, stelt daartoe dat Vincente Giner op haar verzoek in Spanje het merk V.G. aanbracht op de verpakking van de vluchten, waarna deze vruchten binnen de Benelux door Citrus werden verkocht. Citrus heeft aan Vincente Giner in het kader van de langdurige distriburicverhouding toestemming gegeven om dit woord/

4.14 Voorshands dient dan ook aangenomen te worden dat Vincente Giner geen recht heeft het logo V. G. (horizontaal) dan wel een daarmee overeenstemmend teken, zoals hctlogo V.G. in verticale vorm, te gebruiken. Het gebruik van beide logo's moet voorshands aan Vincente Giner worden ontzegd, met dien verstande, dat aan Vincente Giner wel het gebruik van het logo V.G. (horizontaal) is toegestaan ten aanzien van haar leveringen aan Fruitcenter. Dit laatste volgt uit de door Citrus bij de behande-

2.t2 Vincente Giner heeft op n maart 1982 het woord/ beeldmerk V.G. VOL GEZONDHEID gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau middels een internationale inschrijving via Spanje voor de waren in klasse 31 voor verse vruchten en fruit onder registratienummer 3K2003. Bij dit merk zijn de letters V. G. verticaal geplaatst.

2 2 2

B I J D L A U

I N D U S T R I Ë L E

ling van her kort geding gegeven toestemming, Een veibod op de woorden 'VOL GEZONDHEID' is n iet door Ciirus gevorderd. Het uitsluitende recht op liet gebruik van deze woorden is bovendien niet door haar aannemelijk gemaakt. 4.15 Het door Citrus gevraagde verbod op het gebruik door Vincente Giiier van liet merk V.C. zal alleen worden toegekend ten aanzien van het gebruik in Nederland. Citrus heeft niet uitdrukkelijk een verbod voor liet gehele grondgebied van de Eenelux gevorderd co zij heeft bovendien niet aangevoerd bij een verbod voor de gehele Benelux belang te hebben. 5 De beslissing

De president: In reconventie

5.5 Verbiedt Vincente Ciner het logo V.G., zoals dit binnen de Benelux als merk is ingeschreven onder registratienummer 372926, of een met dit woord/beeldmerk overeenstemmend teken te gebruiken als teken ter onderscheiding van waren en diensten of als handelsnaam binnen Nederland, met uitzondering van haar leveringen aan Fruiteen ter B.V., onder dit gebruik met name begrepen het verkopen, afleveren, in- en uitvoeren en anderszins exploiteren van waren (al dan niet verpakt) voorzien van het logo, op straffe van betaling van een dwangsom van ƒ 25.000,- per keer en per dag dat het verbod, geheel of gedeeltelijk, wordt overtreden met een maximum van ƒ 500.000, . Enz. b Het Hof, enz.

E I G S N D O M

1 G

J U N '

19

9 9

menhang met door J. van der Wurf & Zn. BV, Citrus of aan hen gelieerde vennootschappen in de handel gebrachte citrusprodukten. Tenslotte stelt Citrus dat in het kader van de besraande distributieverhouding tussen Citrus en Ciner, Citrus in cen latere fase toestemming aan Giner heeft verleend 0111 haar beeldmerk VC ook te gebruiken voor leveranties van Giner rechtstreeks aan klanten binnen de Benelux, waarvoor Giner cen liccnticvcrgoeding diende te betalen, hetgeen zij ook heeft gedaan, aldus nog steeds Citrus. 4.4 War laatstbedoelde vergoeding betreft heeft Citrus geen nota's of dergelijke kunnen overleggen noch heeft zij de beweerdelijk ter zake door Giner verrichte betalingen anderszins aannemelijk kunnen maken. Nu Giner het bestaan (hebben) van een licentieverhouding uitdrukkelijk ontkent kan hiervan in dit geding niet worden uitgegaan. 4.5 Afgezien van de kleur van het embleem waarin de letters VG zijn geplaatst, welke kleuren het hof n iet heeft kunnen vergelijken, zijn het logo VG zoals dat voorkomt op de door Giner overgelegde brief van 15 mei 1974 en het door Citrus gedeponeerd de merk exact gelijk. Nu Citrus niet heeft kunnen aantonen, en Giner dit ook betwist, dat zij het teken VG, zoals zij dit in 198:1 als merk heeft gedeponeerd, reeds in het begin vanjaren zeventig gebruikte moet in dit geding vooralsnog worden aangenomen dat Giner het logo VG, in de vorm waarin het op het litigieuze briefpapier voorkomt, in het normale handelsverkeer te goeder trouw als merk gebruikte, voordat Citrus het larer als merk deponeerde. Dit ligt temeer voor de hand waar, zoals Giner terecht opmerkt, de letters VG haar initialen vormen.

4 De beoordeling van het geschil In hel principaal appel

4.1 Het gaat in deze zaak uitsluitend nog om de vraag, zoals door Giner ter gelegenheid van het hoger beroep beperkt, (1) of het depot dat Citrus op 27 april 1981 heeft verricht van het woord/beeldmerk VG te kwader trouw is geschied en, indien het antwoord op deze vraag bevestigend luidt, (z) of een dergelijk te kwader trouw verricht depot, nadat de in artikel 14B aanhef en onder 2 (slot) van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW) bedoelde termijn van vijfjaren is verstreken, de voorgebruiker te goeder trouw ertoe noopt het te kwader trouw verkregen merk tegen zich te laten gelden, 4.2 Giner heeft ter adstructie van haar beroep op kwade trouw aan de zijde van Citrus cen van haar afkomstige, in het Spaans gestelde brief overgelegd, gedateerd 15 mei 1974 en gericht aan een Spaanse afnemer in San Sebastian, waarbij op het briefpapier het logo VG is gesteld. In dit verband wijst Giner erop dat door Citrus geen materiaal in het geding is gebracht waaruit blijkt, dat Citrus het logo VG al vóór 15 mei 1974 gebruikte. Toen Citrus op 27 april 1981 haar depot verrichtte kende zij het door Giner gebruikte logo VG, aldus Giner, immers partijen hadden in de periode gelegen tussen mei 1974 en april 1 98 1 op grote schaal zaken met elkaar gedaan. 4.3 Citrus voert hiertegenover aan dat Giner op haar verzoek de citrusprodukten ging verpakken in materialen met haar, Citrus', merk, dit ter waarborging van door haar gedane investeringen. Het was volgens Citrus dan ook een logische stap dit beeldmerk VG in april 1981 te deponeren. Het teken VG werd vóór april 1981 binnen de Benelux uitsluitend gebruikt in sa-

4.6 Vorenbedoeld gebruik vond in ieder geval plaats in Spanje. Wat betreft het gebruik van het logo binnen de Benelux verwijst Giner (pleitnotities hoger beroep sub 3} naar een overgelegde reporrage van november 1980 gemaakt vanuit haar Spaanse pakstation. Door Citrus is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dit gebruik slechts als gebruik van aan haar, Citrus, toekomende rechten zou zijn. Het hof gaat derhalve uit van voorgebruik door Giner van het litigieuze logo VG. als handelsnaam en/of als beeldmerk, te. goeder trouw, binnen de laatste drie jaren voor het depot in 19S1. 4.7 Artikel 4 aanhef en onder 6 BMW bepaalt kort gezegd dat door het te kwader trouw verrichte depot geen merkrecht wordt verkregen. Het geeft dan onder a en b twee voorbeelden van depots te kwader trouw. Gelet op het vooroverwogene is het onderhavige geval rechtstreeks onder het sub (b) bepaalde te brengen. 4.8 Citrus heeft gesteld (memorie van antwoord sub 5) dat zij haar depot heeft verricht 'in goed overleg' met de heer Pascual Giner, destijds een van de twee vennoten van Giner. Giner heeft enige vorm van overleg voorafgaand aan het depot en derhalve haar -stilzwijgende- toestemming met zoveel woorden ontkend. Nu Citrus geen feiten en/of omstandigheden heeft aangevoerd waaruit van zodanige toestemming zo ti (kunnen) blijken moet voorshands worden aangenomen dat die toestemming heeft ontbroken. 4.9 Aangezien Citrus op zichzelf niet heeft betwist dat zij het gebruik van liet logo VG door Ciner kende -zij geeft voor dit gebruik alleen een andere verklaring- is aan alle door artikel 4 onder 6 BMW gestelde voorwaarden voldaan, zodat in dit ge-

16

J U N I

1 9 9 9

B I J D L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

2 2 3

ding voorshands ervan wordt uitgegaan dat het depot door Citrus te kwader trouw is verricht.

Nr. 62 President Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 17 juli 1998

4.10 Thans komt derhalve d c tweede in 4.1 geformuleerde vraag aan de orde. Het feit dat de in artikel 14B aanhef en onder 2 (slot) BMW bedoelde termijn van vijfjaren is verstreken, breiigL mee dat Giner, zoals zij ook zelf inziet, de nietigheid van het depot van Citrus niet meer kan inroepen. O i t laat cch ter de werking van het gemene recht in beginsel onverlet. Terecht en op goede gronden heeft Gincr - zake] ijk - onder meer betoogd dat Citrus in strijd handelt met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt door haar rechten uit het te kwader trouw verricht depot ook tegen haar (Giner) te willen laten gelden, waardoor voor laatstgenoemde aanzicnl ijkc schade kan ontstaan. Artikel ïzA BMW doet aan deze aanvullende werking van artikel 6:t62 BW niet af nu Giner op die grondslag niet zelf een vordering instel t, doch vc rwccr voert tegen de vordering van Citrus.

(Vierdaagse-radio/4Dfm)

4.11 Het vooroverwogene brengt mee dat de grief van Gincr gegrond is. Het vonnis voorzover in reconventie gewezen dient derhalve te worden vernietigd voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en Citrus dient haar rcconvcnrionele vordering als omschreven in rechtsoverweging 3.5 sub III van het vonnis alsnog te worden ontzegd. Citrus dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het principaal appèl. Nu alle rcconvcnrionele vorderingen worden afgewezen dient Citrus tevens in de kosten van het geding in reconventie te worden verwezen. In het incidenteel appel 5.r Hetgeen in het principaal appèl is overwogen brengt mee dat hel incidenteel appel, waarmee Citrus een uitbreiding van het door de president gegeven merkenrechtelijk verbod beoogt, niet kan slagen. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Citrus te worden veroordeeld in de kosten van het incidenteel appel. 6 Beslissing Het hof: in het principaal appèl vernietigt het onder rolnummer 04.21.126/96 gewezen vonnis van de president van de rechtbank te Utrecht van 21 maart 1996 voorzover in reconventie gewezen voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en, in zoverre opn icuw rechtdoende, wijst ook de vordering van Citrus als omschreven in rechtsoverweging 3.5 sub UI van genoemd vonnis alsnog af; veroordeelt Citrus in de kosten van het geding in eerste instantie in reconventie, aan de zijde van Giner begroot op nihil; veroordeel tCitrtis tevens in de kosten van dit beroep, totop deze uitspraak aan de zijde van Giner begroot op ƒ 4.728,-. in het incidenteel appèl verwerpt het beroep; veroordeelt Citrus in de kosten van dit beroep, totop deze uitspraak aan de zijde van Gincr begroot op ƒ 2.100,-; in het principaal en het incidenteel appel verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. Knz.

Mr. J. A. Z. Hooft Graaftand Art.i3A,lidibBMW Voorlopig geoordeeld hebben de woordmerken 'vierdaagse radio' en 'vierdaagse omroep' zeerveeinigonderscheidend vermogen. Het gevaar voor associatie in art. 13A, lid 1 b dient gelet op het arrest van hetilvJI.Gvaii 11 november 1997 (Puina/Sabcl, BIE 1998/2, p. 64) enger te worden uitgelegd als: verwarrtngsgevaar. Voorlopig geoordeeld is niet aannemelijk geworden dat een reëel verwarringsgevaar bestaat. Stichting Regionale Omroepreclamc Nijmegen te Nijmegen, ciseres [in kort geding], procureur mr. 5. A. van Snippenburg, tegen 1 StichtingPuliliekeOmroepNijmegen te Nijmegen, 2 Wijchense Omroep te Nijmegen, 3 Om roep Stichting Milbergen te Ubbergen, 4 Stichting Lokale Omroep Gennep en Omstreken te Gennep, gedaagden [in kort geding], procureur mr. R.B. Ester. z De feiten 2.1 Eiseres is reclame-acquisiteur ten behoeve van diverse lokale publieke radiozenders in de regio Nijmegen 2.2 Eiseres is houdster van de woordmerken 'vierdaagse radio' en "vierdaagse omroep' gedeponeerd op zt december 19Ü9 respectievelijk 18 juni 1991 bij liet Benehix-Merkenbureau, ingeschreven in herBcnelux-Merkenregisterondernummer472749 respectievelijk 488489, i n de klassen 38 en 41. 2.3 Eiseres heeft de woordmerken ter beschikking gesteld aan het samenwerkingsverband van de lokale omroepen van de gemeenten Heumen en Beuningen. Dit samenwerkingsverband produceert tijdens de komende Nijmeegse vierdaagse wandelmars van 21 juli tot en met 24 juli 1998 onder het vigeur 'Vierdaagse-omroep' diverse programma's rond deze mars onder de titel 'Vicrdaagse-radio'. Enkele andere lokale omroepen, niet zijnde gedaagden, zullen de door de 'Vierdaagse-omroep' geproduceerde programma's overnemen en uitzenden. De uitzend ingen van 'Vicrdaagse-radio' zullen op maandag zo juli 1998 starten. 2.4 Nadat in de regionale pers berichten waren verschenen dat een aantal lokale omroepen, waaronder gedaagde sub 1 en gedaagde sub 4, onder de naam 'vierdaagse-radio' uitzendingen zouden gaan verzorgen tijdens de Nijmeegse wandelvierdaagse, heeh eiseres bij brief van 30 juni 1998 gedaagden onder meer aangeschreven als volgt: Wij verzoeken u dringend binnen 72 uur na dagtekening van deze brief ons mede te delen ofu een programma tijdens of omstreeks de Vierdaagse wandclmars zult uitzenden luidend of gelijkluidend aan de naam Vierdaagseradio. Anderzijds bestaat voor u de mogelijkheid dat 11 met ons binnen 72 uur in contact treedt voor overleg om alsdan uw eventuele deelname aan de door de. SI.OH (lees: Heumense) en Biuningse omroep georganiseerde Vierdaagse-uitzendingen te bespreken. z.5 Gedaagde sub 2 heeft nadien bij ongedateerd schrijven aan eiseres te kennen gegeven vanaf vrijdag voorafgaande aan de 4-

2 2 4

B I . 1 R I A D

I N D U S T R I Ë L E

daagse, tot na afloop daarvan, een feest- en actualiteitenprogramma te zenden onder de naam '4Dfin'.

uit

3 Het geschil

3.1 Eiscres vreest dat gedaagden bij hun uilzendingen tijdens en rondom de Nijmeegse vierdaagse gebruik zullen maken van de benamingen 'Vierdaagse-radio' en '4Dfm'. Volgens eiscres maakt het (voorgenomen) gebruik van deze benamingen inbreuk op haar merkrechten, hetgeen tevens onrechtmatig jegens haar is. Eiseres stelt daarom, kort gezegd, recht en spoedeisend belang te hebben bij een verbod aan gedaagden om de benamingen 'Vierdaagse-radio', 'Vierdaagse-omroep' en^Dr'm' te gebruiken, versterkt met dwangsommen. 3.2 Gedaagden hebben ter zitting betoogd dat zij als samenwerkende lokale omroepen vanaf zaterdag 18 juli 1998 programma's over de komende Nijmeegse vierdaagse zullen produceren en uitzenden onder dc naam '4Dfm'. Volgens gedaagden maakt die benaming geen inbreuk op de merkrechten van eiseres en is zij ook niet anderszins als onrechtmatig jegens eiseres aan te merken. 4De beoordeling vun het geschil

4.1 De bevoegdheid tot kennisneming van de vordering vloeit voort uit het bepaalde in artikel 37A BMW. 4.2 Vooropgesteld moet worden dat gedaagden rond en tijdens de Nijmeegse vierdaagse alleen onder de naam '4Df'nr'. uit te spreken als 'vier-dee-ef-em', radio-uitzendingen zullen gaan verzorgen. Gedaagden wijzen er op dat zij alle zorgvuldigheid in acht hebben genomen om naar buiten toe duidelijk te maken alleen onder de benaming '4Dfm' op te treden. De advocaat van gedaagden heeft in dit verband ter illustratie een voorbeeld van bet briefpapier van '4Dfm' overgelegd. Volgens gedaagden kan aan hen niet worden verweten dat in de door eiseres genoemde perspublicaties de benaming 'vierdaagse-radio' voor komt. Voorts hebben gedaagden, voorzoveel nodig, nog uitdrukkelijk toegezegd dat zij de naam 'vierdaagse radio' en "vierdaagse omroep' niet zullen gebru iken. Het gaat in deze procedure dus enkel om dc vraag of het gebruik van hel leken '4Dfm' inbreuk maakt op de woordmerken 'vierdaagse radio'en 'vierdaagse omroep' van eiseres of dat dit anderszins onrechtmatig jegens eiseres is. 4.3 Gedaagden hebben allereerst dc nietigheid van dc hiervoor onder 2.2 aangehaalde depots van de woordmerken ingeroepen. Zij voeren daartoe aan dat de tekens 'vierdaagse radio' en 'vierdaagse omroep' iedere onderscheidende kracht missen als bedoeld in artikel 6 quinqiues B onder 2 van bet Unieverd rag van Parijs. Ook belogen zij dat de depots te kwader trouw zijn verricht. Gedaagden hebben daarom dc president verzocht dc nietigheid van beide depots uit te spreken. 4.4 Een nictighcidsvcrklaring van een merkdepot kan niet in een kort geding-procedure worden uitgesproken. Indien gedaagden willen dat de sub 2.2 genoemde depots nietig worden verklaard zullen zij daartoe een bodemprocedure moeten opstarren. Op de vraag naar de onderscheidende kracht van de woordmerken zal hierna worden ingegaan.

F I G F N D O M

16

J U N I

1 9 S 9

Wat betreft de beweerde kwade trouw van de depots blijkt uit bet betoog van gedaagden dat d it n iet zozeer dc deponering van de woordmerken betreft, maar meer de wijze waarop eiseres recent, dat wil zeggen begin juni 1998, rechthebbende van dc woordmerken is geworden. Eiscres heeft ter zitting bij monde van haar raadsman verklaard de merkrechten van de oorspronkelijke deposant, de Stichting Samenwerkende Omroepen regio Nijmegen, te hebben overgenomen. Volgens dc raadsman van eiseres verkeert die stichting thans in liquidatie. De Stichting Samenwerkende Omroepen regio Nijmegen is in het verleden betrokken geweest bij een samenwerkingsverband van lokale omroepen, waartoe ook sommige gedaagden behoorden, die gebruik maakte van de naam 'Vierdaagse-omroep'. Dat samenwerkingsverband is vorig jaar uiteengevallen en in twee kampen verdeeld. Concrete aanwijzingen dat eiseres de merkenrechten op onoirbare wijze heeft verkregen van de Stichting Samenwerkende Omroepen regio Nijmegen zijn niet gesteld of gebleken, zodat voorshands van bet tegendeel moet worden uitgegaan. 4.5 Wat betreft de bestreden onderscheidende kracht van de woordmerken 'vierdaagse radio' en 'vierdaagse omroep' geldt het volgende. Vooropgesteld moet worden dat dc woorden 'vierdaagse', 'radio' en 'omroep' niet als merk kunnen worden gemonopoliseerd. Het zijn alledaagse woorden van beschrijvende aard. Het verschijnsel van vierdaagse wandelmarsen is, voorlopig geoordeeld, ook niet zodanig origineel te noemen dat de term 'vierdaagse' daardoor onderscheidende kracht zou hebben verkregen. Dat de Nijmeegse vierdaagse als de bekendste van alle wandcl-vicrdaagscn mag worden beschouwd, maakt dar, voorlopig geoordeeld, niet anders. Dat de combinatie'vierdaagse radio' en 'vierdaagse omroep' door inburgering onderscheidende kracht zou hebben verkregen, zoals eiseres heeft aangevoerd, maar gedaagden betwisten, valt te betwijfelen. Voorlopig geoordeeld hebben de woordmerken 'vierdaagse radio' en 'vierdaagse omroep' zeer weinigondcrschcidcnd vermogen, zodatersprake is van een (uiterst) zwak merk. 4.6 Van overeenstemming tussen merk en teken is sprake, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor dc mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met dit teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. Het komt hierbij aan op dc totaalindrukken van het merk en teken. Nu het merk en het teken niet identiek zijn, dient 'het gevaar voor associatie' als bedoeld in artikel 13A aanhef, lid 1 onder b BMW gelet op het arrest van het Europese Hof van justitie van 11 november 1997 enger te worden uitgelegd als verwarringsgevaar. 4.7 Bij de vergelijking tussen de woordmerken 'vierdaagse radio' en 'vierdaagse omroep' en het teken '4Dfm' moet nogmaals voorop worden gesteld dat de merken zeer weinig onderscheidend vermogen hebben. Aanstonds kan worden vastgesteld dat tussen merk en teken geen visuele overeenstemming bestaat, terwijl auditief alleen het getal 'vier' uit het merk met '4' uit het teken overeenstemt. Enige begripsmatige overeenstemming tussen 'radio' en 'fm' valt niet te ontkennen, maar dat is voor de totaalindrukken van het merk en teken van ondergeschikt belang. Verder is, voorlopig geoordeeld, niet aannemelijk geworden daler tussen merk

16

J U N I

1 9 9 9

HIJ

B L A D

I N D U S T R I Ë L E

en teken een reëel verwarringsgevaar bestaat. Van merkinbreuk door gedaagden is, voorlopig geoordeeld, dan ook geen sprake. 4.8 Nu niet voor merkinbreuk op de woordmerken van eiseres behoeft te worden gevreesd, dient het daarop gebaseerde gevorderde verbod te worden afgewezen. Verder zijn onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld of gebleken om het gebruik van de naam '4Dfm' nog anderszins als onrechtmatigjegens eiseres aan te merken. De vordering zal derhalve worden afgewezen.

E I 6 E I, D O

I

2 2 5

1 Hotels van Oranje BV en 2 Mobo Holding BV te Noordwijk, ctscrcsscn [in kort gedingj, procureur mr. D. Rijpma, advocaat mr. M.E. Wallhcrmcr te Amsterdam, tegen 1 Protestants Interkerkelijke Slachting Wooncentrum 'Groot Hoogwaak'en z Protestants Interkerkelijke Stichting Zorgcentrum 'Groot Hoogwaak' te Noordwijk, gedaagden [in kort geding], procureur mr. G.C. Makkink.

4.9 Als de in her ongelijk gestelde partij zal eiseres in de proceskosten worden veroordeeld

1 Defeiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van z6 augustus 1998 word t van het volgende uitgegaan. 5 De beslissing - Eiseres sub 1 (hierna ook te noemen: Hotels van Oranje) exploiteert drie naast elkaat gelegen hotels te Noordwijk aan Zee, waarvan één is genaamd 1 lotcl Oranje, dat sedert 1987 onder De president die naam bestaat. 5.1 weigert de gevorderde voorzieningen, - Deze hotels zijn gevestigd aan de Wilhelminaboulevard en de zandstranden van Noordwijk aan Zee en zij bieden een scala aan 5.2 veroordeelt eiseres in de kosten van deze procedure, tot aan faciliteiten, waaronder hotelkamers, conferentie- en banketzalen, restaurants, bars, sauna's, een beautycenter en een kapsadeze uitspraak aan de zijde van gedaagden bepaald op ƒ 1.550,lon. voor salaris en op ƒ 345,- voor verschotten, enz. - Eiseres sub z (hierna ook te noemen: Mobo Holding) heeft op 19 januari 1998 de merken ORANJE en HOTEL VAN ORANJE gedeponeerd hij het lïcnclux Merkenbureau voor de klassen 39, Nr. 63 President Arrondissementsrechtbank te 41 en 4z; Hotels van Oranje is exclusief gerechtigd om de mer's-Gravenhage, 4 september 199S ken van Mobo Holding te gebruiken, - Groot Hoogwaak (zoals gedaagden - tussen wier activiteiten (Oranjeklanten) door geen van partijen enig onderscheid is gemaakt-hierna gezamenlijk ook zullen worden aangeduid) exploiteert een woonMr. E.J. Numann centrum, eveneens gevestigd te Noordwijk aan Zee en wel op loopafstand van Hotel Oranje, dat huisvesting en serviceArt-SHnw facilitcitcn aan senioren biedt. In de huidige situatie maakt GrootHoogwaak bedrijfsmatiggebruik van de naamRésidencevan Oranje bij haar verkoopactiviteiten en, in dat - Medio oktober 1997 is in opdracht van Groot Hoogwaak een verband, bij de aanduidingvan in de toekomst door haar aan de bewoners uitbreiding van het woonzorgcentrum gestart waarin de bouw te verlenen faciliteiten, In zoverre houdt Groot Hoogwaak wel een onder- is voorzien van 42 seniorenwoningen die zullen zijn gesitueerd neming in de zin der Handels naamwet in stand, doch niet kan worden op het terrein van Groot Hoogwaak. gezegd dat die met de gewraukte naam wordt aangeduid. Artikcl 5 mist - De 4Z koopappartementen zijn verdeeld over drie gebouwen, daarom hier toepassing. waarvan er één Résidence Oranje is genaamd. Mer de bouw van deze laatste zal in februari 1999 een aanvang worden gemaakt. Art. 1 Hmv Hotels van Oranje heeft in januari 1998 Groot Hoogwaak geGebruik van de naam 'Résidence Oranje' dooreen (nog op te richten) sommeerd een andere naam te kiezen voor Résidence Oranje, Groot Hoogwaak heeft daaraan geen gevolg gegeven. vereniging van eigenaren is waarschijnlijk niet in strijd met de Handelsnaamvtet nu zo'n vereniging in het algemeen'geen onderneming in de zin van die wet in sta nd houdt. 2 De vorderingen, de gronden daarvoor en het verweer

(...) Art. riA.lididBMW Van gebruik door Groot Hoogwaak van de aanduiding Oranje is in de 3 Beoordelingvan het geschil huidige fase wel sprake. Het is echter niet aannemelijk dat Groot Hoog- 1 Ingevolge het bepaalde in art. 37A Benelux-Merkenwet is de waak met het gebruik van de naam 'Résidence Oranje'ongerechtvaardigd president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordevoordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de ring, voor zover op die wet gebaseerd, nu gedaagden in het arreputatie van de merken ORANJE en HOTELS VAN ORANJE. rondissement 's-Gravcnhagc gevestigd zijn. Voor wat betreft de toekomstige situatie is het niet aannemelijkdat Groot Hoogwaak het woord 'Oranje' zal gebruiken ter onderscheiding van wa- 2 Er bestaat aanleiding om voor de beoordeling van dit geschil onderscheid te maken tussen de huidige situatie en die welke ren of diensten nu het gebruik beperkt zal blijven tot het verkeer met de eigenaren van de appartementen, tot kleine wegwijzers op het complex en zich over omstreeks een half jaar zal voordoen. Naar Groot H oogwaak heeft toegelicht zijn namelijk nu nog niet alle appareen (bescheiden) aanduidingop het gebouw zelf tementen in het gebouw Résidence Oranje verkocht (er moeten er nog vier aan de man worden gebracht) en zal dat naar verArt. 6:162 BW wachting begin volgend jaar wel hel geval zijn, hetgeen door Nu niet is gebleken van gevallen van daadwerkelijke verwarring op relevante schaal die schadelijk voor etseressen is, door aantasting van de Hotels van Oranje niet is bestreden. onderscheidende kracht van haar merken of anderszins, kan gedaagdes handelwijze niet onrechtmatig worden geacht.

2 2 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E . L Ï

3 In de huidige situatie maakt Groot Hoogwaak naar voorshands wordt geoordeeld bedrij fsm ati g geb ruik van de naam Résidence van Oranje bij haar verkoopactiviteiten en, in dat verband, bij de aanduiding van in de toekomst door haar aan de bewoners te verlenen faciliteiten. In zoverre houdt GrooL Hoogwaak wel een onderneming in de zin der Handelsnaamwet in stand, doch niet gezegd kan worden dat die met de gewraakte naam wordt aangeduid. Het bepaalde in art. 5 Handelsnaamwet mist daarom hier toepassing. 4 Van gebruik door Groot Hoogwaak van de aanduiding Oranje in de zin van art. 13A.1 sub d der Benelux-Merkenwet is in de huidige fase wel sprake. Voorshands is echter niet gebleken of zelfs maar aannemelijk dat Groot Hoogwaak met het gebruik van de naam Résidcncc Oranje ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van eiseressen. 5 Voor wat betreft de toekomstige situatie is het twijfelachtig of Groot Hoogwaak de naam Résidence Oranje (zelf) nog zal gebruiken in de zin van de BMW. Naar vak aan te nemen zal her gebruik van die naam beperkt blijven tot het verkeer met de eigenaren van de appartementen in dat gebouw. Desgevraagd heeft Groot Hoogwaak aangegeven dat de naam vermeld zal staan op door haar te plaatsen kleine wegwijzers op het complex en ook als (bescheiden) aanduiding op het gebouw zelf. Aldus is niet aannemelijk dat Groot Hoogwaak het woord Oranje zal gebruiken ter onderscheiding van waren of diensten. Voor zover zij het woord dan nog gebruikt in de zin van art. 13A.1 sub d zal dat, naar het voorlopig oordcel van de president, van zodanige aard en van zo beperkte omvang zijn dat ook dan niet val t aan te nemen dat GrootHoogwaak ongerechtvaardigd voordeel zal trekken uit of afbreuk zal doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van eiseressen. 6 In die toekomstige situatie zal, meer nog dan thans, gelden dat Groot Hoogwaak de naam Résidcncc Oranje niet gebruikt ter aanduiding van een door haar gedreven onderneming, zodat ook in die omstandigheden van handelen in strijd met art. 5 Handelsnaamwet wel geen sprake zal zijn. 7 Gebruik van de naam Résidence Oranje door een (nog op te richten) vereniging van eigenaren zal - nog daargelaten de vraag of daarbij wel sprake zal zijn van gebruik door Groot Hoogwaak - waarschijnlijk evenmin in strijd zijn met de Handelsnaamwet, Een dergelijke vereniging houdt in het algemeen immers niet een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet in stand. Handelen in strijd met de BMW d oor de vereniging van eigenaren is op de in r.o. 5 genoemde gronden voorshands al evenmin aan te nemen. 8 Bij deze stand van zaken kan in het midden blijven of Mobo Holding de depots van de merken te kwader trouw heeft verricht, zoals Groot Hoogwaak heeft betoogd. Dat valt overigens niet aan te nemen, nu vaststaat dat ciseressen de naam Hotels van Oranje reeds elf jaar voeren, derhalve veel langer dan Groot Hoogwaak de aanduiding 'Résidence Oranje', die bovendien zelf stelt die naam niet ter onderscheid i ng van een onderneming of van diensten te gebruiken. 9 Eiseressen hebben nog aangevoerd dat Groot Hoogwaak (anderszins, los van het bepaalde in de Handelsnaamwet en de BMW) onrechtmatig jegens haar handelt door niet een zoda-

F.

G E N O O M

1 G

J U l\ I

1 9 a 9

nige naam voor haar appartementengebouw te kiezen dat gevaar voor verwarri ng wordt voorkomen. Nu niet is gebleken van gevallen van daadwerkelijke verwarring op relevante schaal die schadelijk voor eiseressen is, door aantasting van de onderscheidende kracht van haar merken of anderszins, kan de handelwijze van Groot Hoogwaak voorshands niet onrechtmatig worden geoordeeld. 10 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen moeten worden afgewezen. Eiseressen zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. 4 Beslissing

De President: Wijst de vorderingen af. Vc roordeell eiseressen in de kosten van dit gedi ng, tot dusverre aan de zijde van gedaagden begroot op ƒ 1.895,-, waarvan ƒ 345.,- aan griffierecht. Enz.

Nr. 64 Kantongerecht te Nijmegen, 22 januari 1999 (Do mein/Dro omdo rnein) Mr. W. A. Zwij nenbu rg Alt. 5 Huw in desamenstelling'dreomdomein' is 'droom' meerte beschouwen als een voonwegsel dat aan het meest kenmerkende element'domein'voorafgaat. De beide namen 'Domein' en 'nroomdomein' hebben dat kenmerkende element gemeenschappelijk. Iletgebmik van die beide namen binnen dezelfde regio moet verwarringstichtend genoemd worden, hetgeen wordt onderstreept door de gegeven voorbeelden van reeds opgetreden verwarring. Leveranciers behoren ook tot het publiek dat verwarring tussen die ondernemingen te duchten heeft.

Adolf Wilhelm Botermans h.o.d.u. Domein te Nijmegen, verzoekster, advocaar mr. O. F. A.W. van Haperen te Breda, tegen Mijnders Meubelen BV h.o.d.n. Dmomdomein te Lisse en tevens te Nijmegen, verweerster, advocaat mr. J. L. van den H euvel te Al phen aan de Rij n. De standpunten van partijen a het standpunt van verzoekende partij

Botermans drijft vanaf 1981 in Nijmegen een eenmanszaak onder de naam 'DOMEIN'. Hij heeft zich in die zaak gespecialiseerd in de verkoop en advisering met betrekking tot de complete woninginrichting en in het bijzonder met betrekking tot de inrichting van slaapkamers. Volgens Botermans geniet zijn zaak grote bekendheid in zowel de regio Nijmegen ais ook daarbuiten. Tn maart 1997 heeft Mijnders onder de naam 'DROOMDOMEIN' een filiaal in Nijmegen gevestigd. Botermans vocrr aan dat de namen 'DOMEIN' en 'DROOMDOMEIN' een sterk auditieve en visuele gelijkenis vertonen en daarom voor het publiekverwarrcnd zijn, Lemeerookdaar beide zaken zich presenteren op de dezelfde markt. Niet alleen blijkt die verwarring te bestaan bij consumenten, maar ook bij leveranciers. Botermans zegt meermalen gecon fronteerd te zijn met

- Ê

J U N I

1 9 9 9

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

aflevering van niet door hem geplaatste bestellingen, die dan kennelijk voor Mij riders bedoeld waren. Botermans zegt schade te lijden, omdat potentiële klanten een bestelling bij Mijnders plaatscnin de veronderstelling dat ze bij hem kopen. Botermans heef! al advertenties moeten laten plaatsen om verdere verwarring te voorkomen. Botermans vindt daarom dat er sprake is van onrechtmatig handelen van Mijnders en verzoekt - omdat hij de oudste rechten heeft op de naam 'DOMEIN' - om Mijnders te veroordelen in de door haar gevoerde naam 'DROOMDOMEIN' zodanige wijzigingen aan te brengen dat de nieuwe handelsnaam zodanig afwijkt van de door Botermans gehanteerde naam 'DOMEIN' dat geen verwarring meer bij het publiek kan ontstaan. Een en ander zou moeten geschieden onder verbeu rte van een dwangsom van ƒ 5.000,- per dag. b het standpunt van verwerende partij

Mijnders zegt dat zij onder de naam 'DROOMDOMEIN' in totaal acht winkels exploiteert in Nederland. De meeste van die filialen zijn gecombineerd met een vestiging van Mijnders Meubelen als Vi nkel binnen de winkel'. Het filiaal in Nijmegen is de eerste solitaire vestiging van een 'DRüüMDOM KI N'-winkcl. Mijnders zegt dat zij de handelsnaam 'DROOMDOMEIN' al vanaf 1989 gebruikt en dat zij die naam als merk heeft doen inschrijven. Mijnders betwist dat Botermans onder de naam 'DOMEIN' ver buiten de regio Nijmegen bekendheid zou genieten. Mijnders vindt in tegenstelling tot Botermans de auditieve en visuele verschillen tussen 'DOMEIN' en 'DROOMDOMEIN' wel aanzienlijk, omdat bij de door haar gebezigde naam het accent op het 'droomgedeelte' zon vallen. Mijnders zegt dat zij in haar reclame-uitingen vooral gebruik maakt van het 'droomgedeelte'. Daarom vindtMijnders 'DROOM' het hoofdbestanddeel van de naam en dat verschilt dan wezenlijk van het door Botermans gebezigde'DOMEIN'. Het woord 'domein' heeft volgens Mijnders nauwelijks onderscheidend vermogen, omdat het in velerlei branches gebruikt kan worden en daarom een meer algemeen karakter heeft. Mijnders betwist dat er verwarring is ontstaan als gevolg van de overeenkomst tussen 'DOMEIN' Cl) 'DROOMDOMEIN'. Datieveranciers zich hebben vergist, noemt Mijnders gewenningsverschijnselen die spoedig verdwenen zullen zijn. Voor het publiek zal die verwarring minder snel optred en om d at 'DOMEIN' in de binnenstad van Nijmegen is gevestigd en 'DROOMDOMEIN' op de woonboulevard bij de Brabantse Poort. Mijnders wijst tenslotte op baar belang de naam 'DROOMDOMEIN' te kunnen blijven gebmiken, omdat zij meerdere vestigingen heeft met d iezelfde naam en een verplichting tot wij ziging grore consequenries beeft voor haar inkoopbelcid, drukwerk en reclame-uitingen. Zij vindt dat het voeren van de naam 'DROOMDOiVlEIN' niet als onrechtmatig in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet valt te kwalificeren. De beoordeling

Uit hetgeen door partijen in de stukken en tijdens de behandeling ter zitting is aangevoerd, kan naar het oordeel van de Kantonrechter worden vastgesteld dat de ondernemingen van Botermans en Mijnders zich op dezelfde economische markt (de verkoop en advisering met betrekking tot de verkoop van - met name - slaapkamers) bevinden. In tegenstelling Lot hetgeendoor Uotcrmans wordt aangevoerd, is naar het oordeel vande Kan tonrechter niet komen vast te staan dat 'DOMEIN' van Botermans ook buiten de regio Nijmegen grote bekendheid geniet. Op de door hem overgelegde lijsten komen hoofdzakelijk steden en dorpen in de (directe) omgeving

E I G E N D O M

2 2 7

van Nijmegen voor, zodat et geen aanleid i ng is om aan te nemen dat ook buiten de regio Nijmegen 'DOMEIN' voldoende, laat staan grote, naamsbekendheid geniet. Daar komt verder nog bij dat - ook - van die buiten de regio Nijmegen genoemde plaatsnamen niet bekend is wie die klanten zijn en waarom ze bij Botermans hebben gekocht. Niet uit te sluiten is dat er 'toevallige'(incidentele) klanten onderzitten. Daarom zal hetgeen hier verder wordt overwogen naar het oordeel van de Kantonrechter uitsluitend betrekking hebben op de regio Nijmegen, d.w.z. een gebied met een straal van niet meer dan 30 km gerekend vanuit het centrum van Nijmegen. In dat gebied van de regio Nijmegen bestaan thans twee ondernemingen die op dezelfde markt opereren en een naam hebben d ie verwantschap vertoont. Naar het oordeel van de Kantonrechte!" is d ie verwantschap zodanig dat er verwarring kan ontstaan bij het publiek. Want hoezeer Mijnders ook benadrukt dat 'Droom' het hoofdbestanddeel van de naam 'DROOMDOMEIN' zou zijn, naar het oordcel van de Kantonrechter is dat niet bet geval. In de samenstelling van dat woord is 'droom' meer te beschouwen als een voorvoegsel dat aan het meest kenmerkende element'domein'voorafgaat. En'domein'mag dan wellicht ook nog in andere branches gebruikt kunnen worden, een feit is dat het binnen de regio Nijmegen gebruikt wordt door twee ondernemingen in dezelfde branche. Maar zelfs in het geval daar anders over zou worden gedacht, kan dat Mijnders niet baten. In bet handelsnaamrecht gaat het immers niet zoals in het merkenrecht - om het onderscheidend vermogen van een naam. De handelsnaam is in de eerste plaats een middel ter identificatie. De beide namen 'DOMEIN' en DROOMDOMEIN' hebben het kenmerkende element 'domein' gemeenschappelijk. Dat houdt dan in dat het gebruik van die beide namen binnen dezelfde regio verwarringstichtend genoemd moet worden. Naar het oordeel van de Kantonrechter is dan ook in dit geval voldaan aan de in artikel 5 van de Handelsnaamwet genoemde 'geringe afwijking'. Een en ander wordt naar zijn oordeel onderstreept door de gegeven voorbeelden van de reeds opgetreden verwarring. Leveranciers behoren ook tol het publiek dat verwan ing tussen die ondernemingen re duchten heeft. Ook het verschil in vestigingsplaats (binnenstad versus woonboulevard) kan naar het oordeel van de Kantonrechter niet tot een andere uitkomst leiden, omdat beide vestigingsplaatsen zich bevinden binnen de door hem hierboven gegeven aan du iding van de regio Nijmegen. Er kan dan ook niet anders worden geoordeeld dan dat Mijnders met 'DROOMDOMEIN' een naam voert die in verband met de aard van de ondernemingen in de regio Nijmegen in slechts zo geringe mate afwijkt van de door Botermans gehanteerde naam 'DOMEIN' dat verwarring bij het publiek te duchten valt. In een dergelijke situatie gaat de oudere naam voor de jongere. Nu duidelijk is dat Botermans reeds vanaf 1981 de naam 'DOMEIN' voert en Mijnders in de regio Nijmegen pas vanaf 1997 onderde naam 'DROOMDOMEIN'een onderneming drijft, zal Mijnders op grond vau de bepalingen van de Handelsnaamwet de door haar gebezigde naam zodanig moeten wijzigen dat geen verwarring meer zal ontstaan. Mijnders had voor zij in 1997 haar vestiging in Nijmegen opende door raadpleging van het Handelsregister bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken te Nijmegen kunnen weten dat

2 2 8

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

Botermans vanaf 1981 onder de naam 'DOMEIN' een soortgelijke onderneming voerde als zij van plan was in Nijmegen te gaan vestigen. Daarom kan de omstandigheid dat Mijndcrs meerdere vestigingen van dezelfde naam heeft niet zwaarder wegen dan het belang van Botermans bij de wijziging van de door Mijnders gehanteerde handelsnaam. Ook in dit verband herhaalt de Kan ton rechter hetgeen hij hierboven heefl overwogen dat het gebied waarin de verwarring bij het publiek kan ontstaan naar zijn oordeel beperkt is tot het gebied van de regio Nijmegen. Mijndcrs dient in dat opzicht de nodige creativiteit aan de dag te leggen en te voorkomen dat in die regio nog verder verwarring kan ontstaan. Mede gezien lier feit dat Botermans niet veel haast heeft gemaakt met het aanhangig maken van deze procedure als ook het gegeven dat het enige tijd kost om een nieuwe handelsnaam bij het publiek te introduceren (zoals Mijnders moet gaan doen) zal de termijn waarbinnen de wijziging van de handelsnaam van Mijnders moet gaan plaatsvinden worden bepaald op zes maanden na betekening van deze beschikking. De gevorderdcd wangsom zal daarbij worden beperkt als hieronder wordt aangegeven. De omstand ighcden van partijen - zoals die bekend zijn geworden in deze procedure - geven de Kantonrechter aanleiding om de proceskosten te compenseren.

E I G E N D O M

IK

J U N I

13 3 9

Nr. 65 President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 16 oktober 1997 (ordermappen voor jeans) Mr. W. Tonkens-Gerkema Art. w, lid 1, ii° en art. 13 Aw 1912 De oorspronkelijkheid van de map van G-Star wordt gevonden in de combinatie van het maieriaalgebruik(hard karton van een bepaalde dikte envoorzien van een coatingen een horizontaal geplaatste drie-ringsband) en de vorm (een drieluik van A4-formaat, bij ingeklapte vorm een platte doos, die vormvast is door de gaten in het linker en het rechterluik voorzien van een foto van een jamsproduct op bijna ware grootte), alsmedede uitvoering van de inhoud van de map {geplastificeerde kaarten met productinformatie in het middenluik en een door middel van een doorzichtige plastic hoes bevestigd orderblok in het rechterluik). Niet aannemelijk wordt geoordeeld dat het op al deze punten om gangbare vormen gaat, waarvan het gebruik (uitsluitend) voortvloeit uit de functionele eisen waaraan een ordermap voor jeans moet voldoen. Integendeel zijn bij de vormgevingvan de map een aantal hoogstpersoonlijke en niet objectief bepaalde keuzes gemaaktDe ordermap van gedaagde Corus Fashion is op alle hiervoor genoemde punten identiek aan de ordermap van G-Star en vertoont slechts afwijkingen in de teksten en afbeeldingen op en in de map. Deze grafische elementen zijn in de totaalindruk van de mappen van ondergeschikt belang. Verbod en nevenveroordelmgen.

De beslissing De Kantonrechter:

1 Veroordeelt Mijnders om binnen zes maanden na de betekening van deze beschikking in de door haar gedreven vestigingen) in de regio Nijmegen de door haar gevoerde handelsnaam 'DROOMDOMEIN' zodanig te wijzigen dat de nieuwe naam zodanig afwijkt van de handelsnaam 'DOMEIN' dat geen verwarring meer zal optreden bij het publiek, een en ander onder verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,- per dag voor elke dag dat Mijnders in gebreke zal zijn aan deze veroordeling te voldoen. 2 Compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat elk van hen de eigen kosten zal dragen. 3 Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

G-Star International BV te Amsterdam, eiseres .In kort geding], procureur mr. M.R. de Zwaan, tegen Corus Kashi on 13 V te Amsterdam, gedaagde [inkort geding], procureur mr. 5. A. Klos. 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: a Partijen houden zich beide bezig met de verhandeling van jeans- en vrijetijdskleding. G-Star verkoopt haar kled ing onder de naam G-Star; Corus fashion verkoopt kleding onder de naam Replay. I Iuti prod ucten worden via de detailhandel verkocht aan consumenten. De detaillisten bestellen naar behoefte bij partijen hun respectieve producten. Partijen voorzien de detaillisten, zoals gebruikelijk in deze branche, van een zogenoemd orderboek. Deze boeken bevatten informatie over de producten met betrekking tot de typen, maten en uitvoeringen. De besrel1 i ngen worden via de fax uitgevoerd. b G-Star heeft vanaf juni 1996 een orderboek aan haar detaillisten verstrekt dat er als volgt uit ziet. Het betreft een hardkartonnen map, bestaande uit een uitklapbaar drieluik. De voorzijde van de map is voorzien van een zwart/wit afbeelding - bijna op ware grootte - van een detail van een spijkerbroek, alsmede de tekst 'THE JEANS CONCEPT' en de naam van de leverancier (G-Star). Het middenluik is aan de bovenzijde voorzien van drie verticaal geplaatste ringen. Het linker-en rechterluik bevatten drie langwerpige openingen, waardoor de drie ringen ook zichtbaar zijn, indien de map is dichtgeklapt. Na openklappen van de map wordt aan de binnenzijde van het linkerluik geschreven informatie verschaft over de variaties in spijkerbroeken die G-Star levert, 'the jeans concept' genoemd, en over het bestelsysteem. Tn de ringband (middenluik) bevinden zich geplastificeerde bladen, waarop de aangeboden broeken staan afgebeeld en de variaties in maat, lengte en klcu rbad worden gepresenteerd. Het rechterluik bevar in opengeklapte toestand een plastic hoes, waarin een orderblok gestoken is. De

IS

.1 L N 1

: 9 9 9

B I J B L A D

I N D U S T R ' t l t

gehele map is, uitgezonderd van de sroffen-voorbeeklen op de geplastificeerde bladen in het middcnluik, uitgevoerd in zwart/ wit. c vanaf 22 juli 1997 is G-Star bekend dat Gorus Fashion voor de Rcplay-klcding een nieuwe map aan de detaillisten verstrekt. Het betreft een drieluikmap die van hetzelfde materiaal en dezelfde afmetingen is als de map van G-Star. Op het middenluik is eveneens cen ringband van drie ringen bevestigd en tevens zijn in het linker- en rechtcrluik drie verticale langwerpige openingen aangebracht. De voorzijde van de map is voorzien van cen grijsblauw/wit afbeelding - bijna op ware grootte - van cen jeans-jasje, alsmede de merknaam (Replay blue jeans) en de tekst 'XPRESS' en (in geel) '4S Hr. Service'. Op de binnenzijde van het 1 i nkerluik is cen zogenoemde 'measure chart' afgebeeld met informatie en afbeeldingen van het maatsysteem van de broeken van Replay. In de ringband (middcnluik) bevinden zich geplastificeerde kaarten waarop per kaart productinformatie wordt gegeven en het betreffende product staat afgebeeld. Op de binnenzijde van het rechter luik bevindt zich een plastic hoes, waarin cen ordcrblok is gestoken. De gehele map is uitgevoerd in grijsblauw, geel, lichtblauw en wit. (...) beoordeling van het geschil: 4.1 Niet is betwist dat de ordermap van G-Star een werk is in de zin van artikel 10 onder 11 van de Auteurswet. Ook is niet betwist dat de ontwerper van de map deze in dienst van G-Star heeft vervaardigd, zodatG-Scar het auteursrechtop de map toekomt. 4.2 Voorshands w-ordt de oorspronkelijkheid van de map van G-Star gevonden in de combinatie van het materiaalgebruik (hard karton van een bepaalde clikie en voorzien van cen coating en een horizontaal geplaatste drieringsband) en de vorm (cen drieluik van A4-formaai, d ie bij dei ngeldapte situatie een platte doos van plusminus z, 5 cm dikte, 24 cm breedre en 3 5 cm hoogte vormt, die vormvast is door de gaten in het linker- en rechterluik, voorzien van een - op bijna ware grootte - foto van een jeansproduct), alsmede de uitvoering van de inhoud van de map (geplastificeerde kaarten met produttinformaf ie in het middenluik en een door middel van een doorzichtige plastic hoes bevestigd orderblok in het rechterkuit). 4.3 Niet aannemelijk wordt geoordeeld dat het op al deze punten om gangbare vormen gaat, waarvan het gebruik (uitsluitend) voortvl oei t u i t de functionele eisen waaraan een ordermap voor jeans moet voldoen. Integendeel, de ontwerper van de ordermap van G-Star heeft bij de vormgevi ng van de map op de hiervoor genoemde punten cen aantal hoogst persoonlijke en nier objectief bepaalde keuzes gemaakt. Deze punten kunnen bij de vergelijking van de totaalindruk van de mappen niet buiten beschouwing worden gelaten. 4.4 De ordermap van Gorus Fashion is op alle hiervoor genoemde punten identiek aan de ordermap van G-Star en vertoont slechts afwijkingen in de teksten en afbeeldingen op en in de map. Deze grafische elementen zijn in de totaalindruk van de mappen van ondergeschikt belang. De totaalindruk van de map van Curus Fashion is zodanig dat van nabootsing in de zin van artikel 13 Auteurswet sprake is. Corus Fashion maakt derhalve met deze map inbreuk op het auteursrecht van G-Star. 5.1 Het gevraagde verbod zal worden beperkt lot de in her geding zijnde mappen van Corus Fashion en zich niet uitstrekken

t l

G E N

D O M

2 2 9

tot gevallen van gedeeltelijke nabootsingen of bewerkingen van de map. In bet kader van dit kort geding valt immers niet af te bakenen wanneer van zo'n gedeeltelijke nabootsing of bewerking sprake is. 5.2 Nu de gevorderde buitengerechtelijke kosten (ƒ2.134,72) niet zijn betwist, zijn deze toewijsbaar. Van de gevorderde, doch niet nader gespecificeerde, schadevergoeding (ƒ 7.500, ) is niet buiten redelijke twijfel dat de bodemrechter deze zal toewijzen, I Jczc vordering is derhalve niet toewijsbaar. Het bedrag tot voldoening waarvan Gorus Fashion wordt veroordeeld, geldt als voorschot ter nadere verrekening met li ctgecn zij ten gronde zal blijken verschuldigd te zijn. (...) Beslissing: 1 Verbiedt Corus Fashion de onderhavige Replay-ordermappen te verveelvoudigen en openbaar te maken, op verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000, per map. 2 Veroordeelt Corus Fashion binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis aan de advocaat van G-Star schriftelijk, door cen register-accountant gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave te doen van: diegenen aan wie Corus Fashion tot de dag van betekening de Rcplay-ordermappen heeft verstrekt; - de op de dag van betekening bij Corus Fashion aanwezige voorraad Replay-ordermappcn, onder vermelding van de locatie, op verbeurte van cen dwangsom van ƒ 1.000,- per dag voor iedere dag dat Corus Fash ion nalaat aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van ƒ 50.000,-. 3 Veroordeelt Corus Fashion om binnen acht dagen na de betekening van dit vonnis aan diegenen aan wie zij een Replayordermap heeft verstrekt een brief te zenden met de volgende inhoud: De door ons Mingeboden map met de naam Replay Blue Jeans Express, 48 Hr. ScrviccCatatogttc maakt inbreuk op de exclusieve auteursrechten van G-Star international B.V.Bij vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 16 oktober 1997 zijn wij bevolen de door ons in het verkeer gebrachte mappen terug ie halen. Wij verzoeken u daarom binnen 7 dagen na heden de bij u nog aanwezige mappen aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklarmgdat er geen mappen meerbij uw vestiging aan wezigzljrt, Uitdrukkelijk bieden wij aan de kosten van het retourneren van de mappen te vergoeden op verbeurte van een dwangsom van ƒ 1.000,- per dag, voor iedere dag dat Corus Fashion nalaat aan deze veroordeling te voldoen, meteen maximum van ƒ 50,000, . 4 Veroordeelt Corus Fashion om binnen derrig dagen na de betekening van dit vonnis de gehele voorraad Replayordermappen, waaronder de ingevolge 3 geretourneerde mappen, op eigen kosten te vernietigen en binnen twee dagen na deze vernietiging een door een deurwaarder opgesteld procesverbaal van constatering van deze vernietiging toe te zenden aan de advocaat van G-Star. 5 Veroordeelt Corus Fashion om binnen twee dagen na de betekening van d it vonnis aan G-Star te voldoen ƒ 2.134,72 (...). 6 Veroordeelt Corus Fashion in de kosten van dit geding, tot lieden aan de zijde van G-Star begroot op ƒ 449,37 aan verschotten, waaronder ƒ 3 70,- wegens vastrechr en op ƒ 1.500, - aan salaris procureur. 7 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 8 Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

2 3 0

U I J D L A D

I N D U S T R I Ë L E

Nr. 66 Gerechtshof te 's-Gravciihage, 4 december 1997 (weeg-communicatieprotocol) Mrs. JJ. Brinkhof, J.C. Fasseu r-van Santen en E.J. van Sandick Art, 13 Aw 1912; art. 177 Rv Digi heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Van Berkel bij de koppeling van haar weegschalen met dezgn, Certec-programmatuur het TUF3-protocol van Digi gekopieerd heeft. Het koppelen door Van Berkel met behulp van eigen software is niet onrechtmatig.

Digi Nederland BV te Purmerend, appellante, procureur mr. C.L.W. Wachter, advocaat mr. J. Sleeswijk Visser te Nijverdal, tegen Van Berkel Nederland BV te Ridderkerk, geïntimeerdc, procureur mr. G.H.M. Hoogvliet, advocaat mr. R. Hecrmans re Amsterdam.

E I G E N D O M

J U N I

1 9 9 9

heeft Van Berkel daartoe het recht, mits daarbij gebru ik wordt gemaakt van eigen software. Dat Van Berkel die koppeling tot stand heeft gebracht met behulp van een protocol dat een kopie is van het TIIF3-protocol van Digi, zoals Digi stelt en aan haar vordering ten grondslag legt, is niet aannemelijk geworden, 4.2 Integendeel: ter zitting heeft Van Berkel gedemonstreerd en in genoegzame mate aannemelijk gemaakt dat zij niet méér heeft gedaan dan met behulp van eigen apparatuur en eigen software de communicatie tussen het Certec computersysteem en een op dit systeem aangesloten weegschaal als het ware af te luisteren, die communicatie door middel van plussen en minnen (trial and error) te analyseren en vervolgens met de aldus verkregen informatie haar weegschaal te koppelen aan het Certec systeem. Zoals gezegd is deze handelwijze niet onrechtmatig4.3 Deze overwegingen leiden tot de conclusie, dat de vordering van Digi dient te worden afgewezen.

a PresidenL Arrondissementsrechtbank Rotterdam, 26 januari 1995 (mr. J. Mendlik)

3 De beslissing

2 DÉ vaststaande f aten

De President

2.1 Digi leverancier van weeg- en computerapparatuur voor grootwinkelbedrijven en industriële doeleinden, is een samenwerkingsverband aangegaan met de groothandelsorganisatie Unigro. In het kader van die samenwerkinghceft Digi door derden een communicatieprotocol laten ontwikkelen, T1IF3, dat ziet op de koppeling van de door Digi geleverde weegschalen aan het voorraadbeheersysteemprogramma van Ccrtec.

1 «

wijst af de vordering van ciscres. veroordeelt eiseres in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van gedaagde begroot op ƒ 330,- verschotten en op ƒ 1.500,- aan salaris voor de procureur; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

2.2 Van Berkel, ook leverancier van weegapparatuur, heeft de door haar aan een supermarkr in Ochten geleverde weegschalen eveneens gekoppeld aan her computersysteem van Certec. 3 Het geschil

3. r Digi stelt, dat de protocol gegevens, benodigd voor aansluiting van haar weegschalen op de hard- en software van Certec, door Certec niet aan anderen dan aan Digi ter beschikking zijn gesteld en dat dit niet anders kan leiden dan tot de conclusie, dat het door Van Berkel gebruikte protocol een regelrechte kopie is van het TIIF3-protocol waarvan Digi, zegt zij, de auteursrechten heeft. Op basis daarvan vordert Digi in dit kort gedi n g samengevar - dat Van Berkel het gebruik van bedoeld protocol staakt (met neven vorderingen). 3.z Het verweer van Van Berkel komt erop neet, dat zij slechts heeft onderzocht op welke wijze Certec aan de weegschalen opdrachten geeft en dat zij vervolgens ervoor heefr gezorgd dat haar weegschalen deze commando's op de juiste wijze interpreteren, hetgeen zij heeft gedaan door de gegevensstroom tussen het Certec computersysteem en de aan dat systeem gekoppelde weegschalen te analyseren. Voorts, zegt Van Berkel, heeft zij niet gekeken naar de Ccrtec programmatuur maar heeft zij slechts geluisterd naar de signalen die Certec geeft en heeft zij het programma dat geschreven moest worden teneinde de communicatie tussen de weegschalen van Van Berkel en Certec mogelijk te maken, volledig zelf bedacht. Kortom: het op deze wijze tot stand brengen van communicatie tussen haar weegschalen en de Certec programmatuur is geoorloofd, aldus Van Berkel. 4. De beoordeling

4.r Van Berkel heeft een koppeling tot stand gebracht tussen haar weegschalen en de Certec programmatuur, in beginsel

b Het Hof, enz. 3 De grieven, welke zich lenen voor gezamenlijke behandeling, strekken ten betoge dat de president ten onrechte heefr geoordeeld dat niet aannemelijk is dat de handelwijze van Van Berkel, te weten het tot stand brengen van een koppeling ttissen de Cerrec-programmatuur en haar weegschalen, onrechtmatig is. 4 Digi stelt zich op het standpunt dat het ervoor moet worden gehouden dat Van Berkel, die nimmer de benodigde (meta)gcgevens van haar of Certec B.V. heeft ontvangen, de koppeling tussen haar (Van Berkel-)wccgschalcn en de Certec-programmatuur tot stand heeft gebracht door middel van een protocol dat een kopie is van haar TIIF3-protocol. Zij stelt daartoe dat het 'afluisteren' van het computersysteem, waarop de Ccrtec-programmatuur is geïmplementeerd, onvoldoende is om de communicatie tussen weegschaal en Certecprogrammatuur tot stand te kunnen brengen, omdat dat systeem slechts als ontvanger fungeert en vrijwel geen informatie uitzendt; dat het TIIF3-protocol in het computergeheugen moet worden geladen alvorens de commun icatic met de Certecprogrammatuur te kunnen 'afluisteren', hetgeen een auteursrechtelijk beschermde verveelvoudigingshandeling rs, die, nu Van Berkel daarvoor geen toestemming van haar had, on rechtmatig is jegens haar. Daarbij komt dat het 'afluisteren' in feite 'reverse engineering' is, dat wordt toegepast om de specificaties van cen interface of protocol te achterhalen en daarmee compatibele programma's te schrijven. Volgens de Europese richtlijn (hof: kennelijk is bedoeld de richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (91/250/EEG)) is 'reverse engineering' verboden, terwijl Van Berkel ook niet heeft voldaan

1 6

J U N I

1 9 9 2

B I J 3 L A D

I N D U S T R I Ë L E

aan de voorwaarden genoemd in artikel 45111 van de Auteurswet. 5 Van Eerkei heeft in eerste aanleg bescli reven boe zij de Certecprogrammatuur dan wel de TEC-weegschaal steeds opnieuw een signaal heeft laten uitzenden en heeft gekeken wat de reactie van de andere machine daarop was. Volgens haar stellingen heeft zij daarbij ontdekt dat de communicatie van commando's tussen de Certec-programmatuur en de daarop aangesloten weegschalen geschiedt via een ASCIf-cekcnreeks van 00 t/ra 100, een algemeen standaard protocol, en heeft zij 57 van deze tekens zodanig vertaald dat deze door de weegschalen van Van Betkei op dejuiste wijze worden geïnterpreteerd. 6 Tegenover de stellingen van Van Bcrkcl heeft Digi naar het oordeel van het hof onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de Certec-programmatuur zo weinig informatie uitzendt dat geen zinvolle communicatie tussen weegschaal en Certec-programmatuur tot stand komt. Daarbij is het hof ervan uitgegaan dat het hier gaat om de koppeling van een weegschaal (Digi, Tec of een ander merk) aan de Certec-programmatuur, waarvan, naar niet is weersproken, een van de doeleinden is dat de door de weegschaal verzamelde informatie automatisch kan worden overgebracht naar de administratie van de detaillist. Aannemelijk is dat de weegschaal tijdens gebruik signalen uitzendt die door de centrale Certec-programmatuur worden geïnterpreteerd. Van Berkel heeft voorts onweersproken gesteld dat als de Certec-programmatuur '33' uitzendt, dit betekent: weegschaal staat aan. Hieruit blijkt reeds dat de Certec-programmatuur eveneens signalen uitzendt en derhalve niet louter als ontvanger fungeert. In beginsel kan dergelijke output worden geanalyseerd, ook zonder dar over het Certec-programma wordt beschikt, tenzij liet domei 11 van het communicatie-algoritme te gevarieerd en te uitgebreid is. Niet weersproken is dat de communicatie van commando's van het Certec-computersysteem en de daarop aangesloten weeg-

E I G E N D O M

2 3 1

schalen, via een ASCII-tekenreeks geschiedt en 100 verschillende mogelijkheden kent. Derhalve is het domein van deze communicatie beperkt. Het rapport van Lugro Adviesgroep B.V. van 28 november 1994 houdt weliswaar in dat het niet mogelijk is om zelfstandig tot een koppeling met de Certec-programmatuur te komen, maar uit dat rapport blijkt dat zij slechts het TIIF3-protocol heeft onderzocht en niet alle specifieke gegevens van het geval in haar onderzoek heeft betrokken, terwijl tegenover dit rapport het andersluidende oordcel van Morel Ernst & Young staat, neergelegd inde brief van i6januari 1995. Gelet op het bovenstaande acht het hof de steil ing van Digi dat Van Berkel haar protocol niet heeft kunnen vervaardigen dan door middel van kopiëring van het TIIF3-protocol niet genoegzaam aannemelijk. Voor bewijslevering is in het kader van dit kort geding geen plaats. Derhalve falen de grieven en kan een bespreking van de overige stellingen van Digi achterwege blijven. 7 Het bovenstaande brengt mee dat het vonnis moet worden bekrachtigd, met verwijzing van Digi als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het beroep. Beslissing.

Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; verwijst Digi in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van Van Berkel op ƒ 3.200,-. Enz.

2 3 2

B I J B L A D

I N D U S T R I Ë L E

E I G E N D O M

16

J U N I

1 3 9 9

B E R I C H T E N Contactgroep Vrije Octrooigemachtigdc Mr. drs. S.U. Ottevangers is afgetreden als voorzitter van de Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden. Hij is in die functie opgevolgd door ir. J.J.H. Van kan. Secretaris blijft drs. E. de Hoop te Den Haag. Het secretariaatsadres is: Octrooibureau Vriesendorp & Gaade, Postbus 266, 2501 AW Den Haag.

beroep, verenigd. De CVO houdt zich bezig met de bestudering van en de meningsvorming over algemene vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van de Industriële Eigendom, alsmede de behartiging van de belangen van haar leden. De CVO is lid van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland. De CVO onderhoudt contacten met de overheid en met andere beroepsgroepen. Vertegenwoordigers van de CVO nemen deel aan het overleg in de Commissie van Aclu.

In de Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden (CVO) zijn bureaus van octrooigemachtigden, die werkzaam zijn in het vrije

O F F I C I Ë L E

M

E D E D E t

I N 6

E N

Personeel

{22 april 1999)

Indiensttreding Mevrouw C.M. Hogerbrugge - van den Hoek is met ingang van 6 mei 1999 in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld in de functie van 'medewerker informatiebemiddeling' (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 mei 1999, nr. Personeel 99018).

Nederlands examen voor octrooigemachtigde

Beëindiging van het dienstverband Aan de heer mr. W. Neervoort, ondervoorzitter van de Octrooiraad, tevens plaatsvervangend directeur in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingangvan 1 juni ïgggeervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de vele door hem bewezen belangrijke diensten. Aan de hccrlLM.W. Immcrzccl, administratief medewerker in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 j uni 1999 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 mei 1999, nr. Personeel 99019). Wijziging Centrale Afdeling Octrooiraad De Staatssecretaris van Economische Zaken, Gelet op artikel 5, tweede lid, van het Octrooireglement; Besluit: Artikel 1 Met ingangvan rjuni 1999 wordt aan mr W. Neervoort, opzijn verzoek in verband met zijn vervroegde uittreding, eervol ontslag verleend als lid van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad. Artikel z Met ingang van 1 juni 1999 wordt als lid van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad aangewezen ir. G. Oostrom, ondervoorzitter van de Octrooiraad. Artikel 3 Met ingang van 1 juni 1999 wordt als plaatsvervangend lid van de Centrale Afdeling van de octrooiraad aangewezen mr. J.L. Driessen, lid van de Octrooiraad. Deze beschikking, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, zal in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Centrale Afdeling van de Octrooiraad.

Krachtens de beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 december 1998, nummer POI/98075973, wordt in oktober 1999 een examen, resp. proeve voor octrooigemachtigde afgenomen (vgl. BfE 1999, blz. B4). Blijkens de toelichting bij genoemde beschikking zal bij dat examen slechts in twee van de drie examenonderdelen worden geëxamineerd, te weten de beide mondelinge gedeelten: Burgerlijk- en Handelsrecht benevens het Recht van de IndustriëleEigendom. De exacte data waarop het examen zal worden afgenomen zijn thans nog niet bekend; deze zullen zo spoedig mogelijk wolden bekend gemaakt. Kandidaten dienen zich vóói 1 augustus 1999 schriftelijk aan te melden bij de Voorzitter van de Examencommissie, Patentlaan 2, Rijswijk, ouder opgave van naam, voornamen, geboortedatum, titel, studierichting en kantoor- zowel als privé-adres met telefoonnummer (tenzij deze laatste gegevens reeds eerder zijn opgegeven en nog actueel zijn), en met vermelding of zij zowel inhetBurgerlijk- en Handelsrecht als in het Recht van de Industriële Eigendom geëxamineerd willen worden of slechts in een van deze twee onderdelen. Bij aanmelding dienen de kandidaten tevens over te leggen één der bescheiden, genoemd in artikel 4, derde lid van het Octrooigemachtigdenreglement, alsmede een bewijs dat her voor deelneming aan het examen verschuldigde examengeld ten bedrage van NIC 350,- is betaald. Afscheidstoespraak mr. W. Neervoort Van vele zijden is gevraagd of dooi mr. Neervoort bij zijn afscheid gesproken woorden ook op schrift beschikbaar zouden komen. Deze vraag kan inmiddels bevestigend worden beantwoord; Belangstellenden kunnen de tekst opvragen bij: Bureau voor de Industriële Eigendom, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk. T.a.v. Secretariaat van de Raad; tel. 070 3986511/533/534; fax: 0703986530.