9 Auteursrecht voorbehouden

.H

1B 229

augustus/september 1991, 59e jaargang, nr 8/9 Auteursrecht voorbehouden

De Industriële

Bijblad bij

Eigendom Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postgirorekeningnr 17 300.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud Prof. Mr J. H. Spoor toegetreden tot de redactie. Officiële mededelingen Personeel. - Register van Octrooigemachtigden Artikelen Prof. Mr J.M.A. Berkvens en Mevr. Mr G.O.M. Alkemade, Softwarebescherming: het leven na de richtlijn (blz. 231/6). Jurisprudentie.

Nr 65. Hof Brussel, 22 februari 1990, Victor Dubois S.A. e.a./S.A. Nogueira et Cie (verbod op gebruik van de handelsnaam Nogueira, op grond van eerder gebruik als merk in België, geweigerd nu het recht op het merk niet door een tijdig handhavingsdepot in stand is gehouden; het latere, voor België geldende, internationale depot steunend op een Portugese inschrijving van oorsprong doet daaraan niet af; beroep op de Overeenkomst van Madrid en het Verdrag van Parijs faalt). 3. Handelsnaamrecht.

1. Octrooirecht: geen.

Nr 66. Hof Amsterdam, 22 februari 1990, Impact Training B.V./Impact Automatisering B.V. (verwarring tussen beide ondernemingen te duchten; het geven van opleiding en training door ondernemingen die computer hard- en software verkopen is gebruikelijk).

2. Merkenrecht.

4. Auteursrecht.

Nr 63. Rechtbank Brussel, 19 oktober 1989, Parfums Caron S.A./Canon K.K. (overeenstemming tussen de merken Caron en Canon; ten dele soortgelijkheid van waren; in zoverre verbod en nietigheid van het merk Canon).

Nr 67. President Rechtbank Utrecht, 26 september 1989, Remington Products Inc/Hamarc B.V. (het scheerapparaat van Remington is een werk in auteursrechtelijke zin; het model van Hamarc is een nabootsing in gewijzigde vorm; tevens inbreuk op modelrecht van Remington; het nieuwheidsbezwaar wordt verworpen) (met afb.).

a. Rechterlijke uitspraken.

Nr 64. Hof 's-Gravenhage, 17 mei 1990, De Groot Aardoheprodukten B.V./Aral A.G. (niettegenstaande het auditieve verschil, is het visuele verschil tussen de merken Degol en Dexol zo gering dat zij overeenstemmen; de waren transmissie-olie en motorolie bestemd voor dezelfde voertuigen zijn soortgelijk).

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

59e jaargang

5. Onrechtmatige daad. Nr 68. Hoge Raad, 1 december 1989, Monte Trading International B.V./GKN Kwikform B.V. e.a. (toepassing van het niet door enig absoluut recht van industriële eigendom beschermde systeem staat in beginsel vrij, tenzij Nr 8/9

Blz. 229-276

Rijswijk, aug./sept. 1991

230

Bijblad Industriële Eigendom, nr 8/9

er sprake is van nabootsing, waarbij niet het redelijkerwijs mogelijke en nodige is gedaan om verwarring te voorkomen) (met noot Br.). Nr 69. Hof Amsterdam, 7 juli 1988, Ver. Hotel- en Appartementengroep Egmond aan Zee/Ver. tot bevordering van het vreemdelingenverkeer en plaatselijke belangen (associatie tussen de op de borden van de Hotelgroep aangebrachte tekens met het beeldmerk van de ANW is mogelijk, waardoor de Hotelgroep kan worden verward met de plaatselijke VW; de Hotelgroep handelt onzorgvuldig tegenover de WV; verweer dat de vordering is gericht op bescherming van een beeldmerk waarvan de WV geen rechthebbende is, afgewezen).

augustus/september 1991

Bausch & Lomb Inc. e.a./Allergan B.V. (vergelijkende reclame met herkenbare verwijzing naar de lensvloeistof van Bausch & Lomb, waarin het produkt van Bausch & Lomb zwart wordt gemaakt is onrechtmatig merkgebruik zonder geldige reden; daargelaten eventuele misleiding van het publiek door de advertentie van Bausch & Lomb, is deze niet onrechtmatig jegens Allergan) (met noot Ste.). b. Beslissingen van de Octrooiraad. Nr 73. Afdeling van Beroep, 17 januari 1991 (de verbetering van het reeds zeer geperfectioneerde fabricageproces is een octrooieerbare uitvinding). Wetgeving.

Nr 70. Hof Amsterdam, 28 juni 1990, Newlong Holland B.V. e.a./Compagnie Fischbein S.A. e.a. (onrechtmatige nabootsing door Newlong van de naaimachinekoppen met onderscheidend vermogen van Fischbein; voor beperking van de duur van het verbod gegrond op de onrechtmatige daadsactie is aansluiting gezocht bij de beschermingsduur voor vergelijkbare door een absoluut recht beschermde prestaties, i.c. bij de beschermingsduur van een octrooi) (zie de noot onder nr 68). Nr 71. Hof 's-Hertogenbosch, 17 oktober 1989, Application des Gaz S.A. e.a./C. de Vries (verhoging eerder opgelegde dwangsom niet gerechtvaardigd door de overtredingen van het verbod; vordering tot noemen van toeleveranciers toegewezen).

Richtlijn van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (91/250/ EEG) (blz. 273/5). Mededelingen. Seminar. "Octrooien en normen in het Europa van 1992" • (blz. 276). PAO-cursus: "Actueel auteursrecht" (blz. 276). PAO-cursus: "Mededingingsrecht" (blz. 276). Symposium: "Het werkgevers auteursrecht. Kan de werkgever het maken?" (blz. 276)

Nr 72. President Rechtbank Utrecht, 20 december 1990,

Prof. Mr J. H. Spoor toegetreden tot de redactie. Het doet de redactie van het Bijblad I.E. groot genoegen te kunnen meedelen, dat Prof. Mr J. H. Spoor, hoogleraar auteursrecht en industriële eigendom aan de Vrije Universiteit, Amsterdam, tevens advocaat te Amsterdam, is toegetreden tot de redactie.

Officiële mededelingen Personeel.

Register van Octrooigemachtigden.

Aanstellingen. De heer P.P. Schydlowski, medewerker bureau Leeszaal en cataloguskamer, is aangesteld in de functie van chef bureau Leeszaal en Cataloguskamer. De heer M. Kaster, Ie redactiecontroleur, is aangesteld in de functie van chef Sectie Registers, tevens plv. chef bureau Aanmelding en Registers.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de inschrijving van de heer Ir J J. Bottema op zijn verzoek op 1 juli 1991 in bovengenoemd register is doorgehaald.



231

Artikelen Softwarebescherming: het leven na de Richtlijn. Prof. Mr J.M.A. Berkvens en Mevr. Mr G.O.M. Alkemade.*) de partijen was het eens over de noodzaak om softwareIn dit artikel wordt ingegaan op enkele praktische aspecten van de op 14 mei 1991 vastgestelde Richtlijn betref- piraterij te bestrijden. De grote producenten van software fende de rechtsbescherming van computerprogramma's (PB streefden naar een maximale bescherming van hun investeringen. De middelgrote ontwikkelaars vreesden dat zij nr L 122 van 17 mei 1991). Vanuit het perspectief van eindgebruikers van software worden knelpunten in beeld daardoor te weinig informatie zouden kunnen krijgen om gebracht. Vervolgens wordt op contractuele oplossingen van compatibele apparatuur en programmatuur te kunnen ontwikkelen. Zij streefden derhalve naar zoveel mogelijk die knelpunten ingegaan. Tenslotte wordt bezien of de van de programwetgever de resterende problemen van de eindgebruiker kan openheid ten aanzien van de struktuur matuur van de leidende fabrikanten.6) Daarbij wensten zij verminderen via het mededingingsrecht of door een verstandige vertaling van de Richtlijn naar de Nederlandse de mogelijkheid om bestaande programmatuur door Auteurswet. De bescherming van de belangen van produ- reverse engineering te kunnen analyseren. De gebruikers centen moet niet worden gerealiseerd door de continuïteit tenslotte vreesden dat door de rigoreuze beschermingsvan de bedrijfsvoering van bonafide softwaregebruikers bepalingen van de ontwerp richtlijn het gebruik en ernstig in gevaar te brengen. Bij een dergelijke afwenteling onderhoud van software bemoeilijkt zou worden. De van risico's zou de Richtlijn haar doel ver voorbij schieten. intensiteit van de discussie blijkt uit een op 16 april in het Europese Parlement genoteerde opmerking "Whether lobbying was really a very healthy activity given the 1. Inleiding degree attained on this issue".') In januari 1989 werd door de Europese Commissie een ontwerp richtlijn softwarebescherming ingediend.') Het ontwerp bracht software onder een auteursrechtelijk DE GEVOLGEN VAN DE RICHTLIJN VOOR DE beschermingsregime en benadrukte daarbij het belang van GEBRUIKER de bescherming van de belangen van de ontwikkelaars 3. Gebruikersproblematiek van software. Software wordt echter ook ontwikkeld voor In dit artikel wordt nader ingegaan op de problemen gebruiksdoeleinden. Reguliere softwaregebruikers dreigdie de Richtlijn zal opleveren voor rechtmatige gebruikers den door de ontwerp richtlijn in een slechte positie te van software. Allereerst wordt aangegeven wat de aard geraken.2) Ondanks kritiek vanuit wetenschap en van de door de Richtlijn veroorzaakte problemen is. lobbygroepen werd onlangs (16 april 1991) in het Vervolgens wordt ingegaan op mogelijke oplossingen en Europese Parlement het Gemeenschappelijk Standpunt') knelpunten. Het artikel eindigt met een uitwerking van van de Raad van Ministers van de Europese Gemeenaanbevelingen gericht op het beperken van de schade schap (hierna: Common Position (CP)) geaccepteerd,4) voor de gebruikers van software. In afzonderlijke kaders waarin nog steeds weinig aandacht wordt besteed aan wordt een samenvatting gegeven van de Richtlijn en van gebruikers-belangen. De Raad heeft van het Parlement de geschiedenis van de totstandkoming van de Richtlijn. het groene licht gekregen om conform de CP de defini4. Richtlijn en Auteurswet tieve Richtlijn vast te stellen. De Richtlijn is per 14 mei Op dit moment valt programmatuur in Nederland 1991 vastgesteld en op 1 januari 1993 is het zover. Dan onder de werking van de Auteurswet (AW). Artikel 16b moet ze op nationaal niveau zijn verwerkt. Het wordt van deze wet staat toe dat de gebruiker van software voor voor de gebruikers van software tijd om maatregelen te eigen gebruik copieën van de software maakt. Hij kan nemen. zonodig in beperkte mate zelf de noodzakelijke onderhoudshandelingen verrichten. De Richtlijn brengt hier 2. Strijdperk sterke beperkingen in aan. Dat kan een groot probleem Met het vaststellen van de Richtlijn kwam, voorlopig, opleveren voor de gebruiker van software gezien het feit een eind aan een periode van zeer intensieve lobbying. Bij dat programmatuur vaak een vitaal deel van de bedrijfsde lobby waren drie partijen betrokken. Grote produvoering uitmaakt en sterk onderhoudsgevoelig is. centen van5 computerprodukten, ontwikkelaars van compatibele ) produkten en softwaregebruikers. Ieder van 5. Noodzakelijke handelingen In het kader van het gebruik van programmatuur is het namelijk noodzakelijk dat voorkomende fouten kunnen *) Mevr. Mr G.O.M. Alkemade is werkzaam bij de Juridische afdeling van Shell Internationale Petroleum Maatschappij B.V. worden hersteld. De Richtlijn maakt daar geen bezwaar tegen. Onderhoud omvat echter ook" een groot aantal Prof. Mr J.M.A. Berkvens is werkzaam bij de Juridische en Fiscale Dienst van Rabobank Nederland en bijzonder hoogleraar andere activiteiten die na de Richtlijn nog slechts zijn Informatica en Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. toegestaan als dat met de leveranciers is overeenge') Publicatieblad EG nr. C 91/4, Voorstel voor een richtlijn van komen.') Het gaat hierbij om de volgende (niet uitputde Raad betreffende de rechtsbescherming van computerprotende) lijst: gramma's, COM(88) 816 def - SYN 183, door de Commissie a. Het testen op de aanwezigheid van virussen. ingediend op 5 januari 1989, (89/C 91/05); de gevolgde b. Het opheffen van storingen die niet door een fout procedure is de samenwerkingsprocedure die door de Europese Akte is ingesteld; die is van toepassing vanwege art. 8a EEG-verdrag. 2 ) Vandenberghe, Auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma's: een onbevredigend voorstel van richtlijn, AMI 1989, afl. 5, pag. 111 e.v. 3 ) Common position adopted by the Council on 13 december 1990 with a view to the adoption of a directive on the legal protection of computer programs (C3-0018/91 - SYN 183). *) Conform de procedure van artikel 149, lid 2, EEG-verdrag. 5 ) Compatibiliteit heeft twee betekenissen. Het betekent dat twee systemen op elkaar kunnen worden aangesloten. Het betekent ook dat een programma op twee verschillende systemen

gebruikt kan worden. s ) Van Eek, Interfaces in de richtlijn, Computerrecht 1991/2, pag. 55 e.v. 7 ) "Agence Europe", 17 april 1991, pag. 11/12, 'EC/Dataprocessing: The European Commission will not uphold the amendments the Parliament could adopt concerning legal protection of computer programs'. *) Klusener en Walter, Het voorstel voor een EEG-richtlijn van de Raad betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's: een gebruikersperspectief. Computerrecht 1991/2, zie pag. 60 e.v.

232


zijn ontstaan maar door andere oorzaken zoals bijvoorbeeld virussen. c. Het aanpassen van de programmatuur (upgraden) aan nieuwe versies van hardware, besturings-programmatuur. d. Vooraf testen van programmatuur teneinde mogelijke negatieve invloed op andere programmatuur of gegevensverzamelingen te voorkomen. e. Het vooraf testen van nieuwe versies van programmatuur. f. Het testen van uitwijk-mogelijkheden naar back up centra. g. Het installeren van performance-verbeteringen die de systemen sneller laten werken. h. Het verrichten van kleine aanpassingen zoals het veranderen van parameters (bijvoorbeeld het veranderen van belasting-percentages). i. Het aanbrengen van grotere aanpassingen (bijvoorbeeld indien niet alleen de tarieven maar ook het systeem van de belastingheffing wijzigt). j . Het verrichten van aanpassingen teneinde programmatuur op een andere (vervangende) computer te kunnen gaan gebruiken (migratie). k. Het toevoegen aan programmatuur van koppelingsmogelijkheden voor apparatuur of andere software. 6. Relatie met leverancier Indien de gebruiker een goede relatie heeft met zijn leverancier en deze niet failliet gaat kunnen bovengenoemde handelingen op bevredigende wijze worden geregeld in het kader van een goed onderhoudscontract. Problemen kunnen echter ontstaan als de leverancier niet bereid is om een dergelijk contract af te sluiten. Ook kunnen problemen ontstaan indien de leverancier niet meer bereid of in staat is om op marktconforme wijze bovengenoemde onderhoudshandelingen te verrichten. Hij kan failliet gaan of in overmacht verkeren. De relatie tussen leverancier en gebruiker kan verstoord zijn geraakt. Er kan een verschil van mening zijn over de prijsstelling.') In geval van nood moet de gebruiker dan zelf of door inschakeling van derden in het onderhoud kunnen voorzien. ONDERHOUDSAFSPRAKEN 7. Onderhoudscontract Bij het aanschaffen van software doet de gebruiker er dan ook verstandig aan om te bedingen dat de leverancier gedurende de economische levensduur van de software voor het onderhoud zal zorg dragen. Dat onderhoud omvat dan het verhelpen van fouten, het aanpassen van de software aan veranderingen in het operatingsysteem of de apparatuur, waarbij de software is aangeschaft, en het inhoudelijk aanpassen van de software indien externe factoren dat noodzakelijk maken (bijv. het wijzigen van parameters of modulen als de omgeving verandert).10) Ook kan bedongen worden dat de leverancier bereid is desgevraagd tegen marktconforme voorwaarden aanvullende functionaliteit te ontwikkelen of te assisteren bij het inpassen van software in andere omgevingen.") *) Berkvens, Software protection and the EC: the end user position, Transnational Data and Communications Report, December 1990, pag. 19 inzake fair maintenance en discontinuïteiten tussen leverancier en gebruiker. '°)Vgl. Artikel 2 (gebruiksrecht), artikel 5 (onderhoud) en bijlage I (Onderhoud) van het Rl B-licentie contract. De tekst is opgenomen op pag. 457 e.v. van Berkvens, Borking, van Geest, Rinkel, van de Schraaf en Vandenberghe, Achter de schermen van de automatiseringscontracten, Samsom HD Tjeenk Willink, 2e druk 1989. Zie ook Programmatuur-contracten (red. Janssen en Verkade), Samsom HD Tjeenk Willink 1989: de Onderhoudsovereenkomst Programmatuur, artikel 2 inzake specificatie onderhoud. ")Klusener en Walter, Het voorstel voor een EEG-richtlijn van de Raad betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's: een gebruikersperspectief, Computerrecht 1991/2, zie pag. 62 inzake de noodzaak tot aanpassing van bestaande contracten.


8. Onvoorzien Zelfs bij een goed contract zullen onderwerpen kunnen worden vergeten. Dat geldt des te sterker in de snel wijzigende wereld van de informatica. Er kunnen onvoorziene situaties opduiken die de gebruiker in conflict kunnen brengen met het auteursrecht. Men denke aan de situatie dat een 12 virus opduikt en wijzigingen aanbrengt in de software. ) Of de gebruiker die zijn software wil inspecteren vanwege security-redenen in plaats van de studie-doeleinden van artikel 5, lid 3 van de Richtlijn dan wel de compatibiliteits-studies van artikel 6 van de Richtlijn. Of de gebruiker die acuut een probleem moet verhelpen dat niet als fout valt aan te merken. Of de noodzaak om een in de software geïntegreerde (of een er aan gekoppelde) module van derden te verwijderen. Of de noodzaak om programmatuurbeveiligingen, als die problemen veroorzaken, te neutraliseren. Of de noodzaak om derden (bijv. andere leveranciers) in te schakelen bij het opsporen en verhelpen van multivendor-problemen. Tenslotte de gebruiker die met een produktaansprakelijkheidsclaim wordt geconfronteerd en de software wil (doen) inspecteren op onregelmatigheden. De gebruiker doet er goed aan om een algemene ontsnappingsclausule te definiëren voor de post "onvoorzien". Daarin wordt dan een uitwerking gegeven aan het begrip "billijkheid'*. Voor wat betreft Nederlandse leveranciers is dat verhelderend. Voor wat betreft leveranties uit Engeland of Amerika is dat, gezien de onbekendheid van de uitleg naar redelijkheid en billijkheid in die rechtsstelsels, noodzakelijk. 9. Fall back positie De mogelijkheid bestaat dat de leverancier zijn verplichtingen niet nakomt. Er kan sprake zijn van overmacht, tekortkoming of faillissement.13) Voor dat geval is voor de gebruiker van belang dat hij contractueel heeft bedongen dat hij in een dergelijk geval zelf of via derden mag voorzien in het gewenste onderhoud. Heeft hij slechts de beschikking over de object-code, dan is het onderhoud slechts mogelijk met behulp van reverse engineering. Dat mag echter niet ten eigen nutte zonder vooraf bedongen toestemming. Indien de source-code beschikbaar komt kan die rechtstreeks (eventueel door een derde) worden bewerkt mits daar eveneens toestemming voor is gegeven door de rechthebbende.") 10. Survival of title Het verdient aanbeveling om in het contract vast te leggen dat de "eigen onderhoudsrechten" blijven bestaan ook indien (gedeelten van) de licentie-overeenkomst en/of het onderhoudscontract met de leverancier worden beëindigd. Voorkomen moet worden dat als om enigerlei reden een overeenkomst wordt beëindigd ook het recht van de gebruiker om zelf onderhoud te verrichten vervalt. Het is niet ongebruikelijk om een separaat broncodedepot contract te sluiten waarin een en ander wordt geregeld. //. Beschikbaarheid broncode " ) Berkvens, Contractuele bescherming tegen software diseases. Computerrecht 1990/4, zie pag. 188 inzake het bedingen van een recht om programma's te inspecteren op de aanwezigheid van virussen in relatie tot de EG-richtlijn software bescherming; idem vgl. Amongst Friends in Computers and Law (red. Kaspersen en Oskamp), Kluwer 1990, pag. 111, bijdrage Berkvens. ' 3 ) Berkvens, Software protection and the EC: the end user position, Transnational Data and Communications Report, December 1990, pag. 19 inzake fair maintenance en discontinuïteiten tussen leverancier en gebruiker. Zie ook Berkvens, Computerrecht 1990/5 pag. 261. Zie ook Hoofdstukken Informaticarecht (red. de Graaf, Berkvens), Samsom HD Tjeenk Willink, 3e druk 1991, bijdrage Berkvens op pag. 30/32 inzake gebruikers-problemen. '*) Berkvens, Borking, van Geest, Rinkel, van de Schraaf en Vandenberghe, Achter de schermen van de autmatiseringscontracten, Samsom HD Tjeenk Willink, 2e druk 1989, zie pag. 312 inzake noodzaak beding recht op inschakeling derden.



In de Nederlandse litteratuur is het nodige geschreven over het deponeren van software broncodes.15) De broncodes worden aan een gebruiker gegeven indien zich vooraf afgesproken omstandigheden voordoen (triggering events). Een belangrijke vraag is in hoeverre faillissementbestendige constructies mogelijk zijn. Naar men aanneemt is het nodig dat de goederenrechtelijke relatie tussen leverancier en gebruiker wordt afgesneden. Dat zou kunnen door een gegevensdrager met de software over te dragen aan de bewaarder of de gebruiker. Een andere manier is de deponering onder de wet op het notarisambt. Teneinde te voorkomen dat de auteursrechthebbende zich verzet tegen het gebruik van de broncode is het nodig dat een gebruiksrecht aan de gebruiker is verschaft. ONREDELIJK ONDERHOUDSCONTRACT 12. Mogelijkheid redelijk onderhoudscontract De gebruiker is dus sterk afhankelijk van een redelijk contract. In onderdeel 3.3 van de toelichting op het ontwerp van richtlijn stelt de Commissie evenwel vast dat in enkele gevallen "het zo goed als uitgesloten is dat de gebruikers door onderhandelen billijke voorwaarden kunnen verkrijgen".") Dit wordt aangevoerd als argument om enkele regels van dwingend recht in te voeren ten behoeve van de gebruiker. Dat zijn uiteindelijk de regels in de Richtlijn geworden inzake het verplichte recht op een back up copie en op het bestuderen/testen van de software (artikel 5, leden 2 en 3 van de Richtlijn) en (ten behoeve van producenten) de verplichte vrijheid tot reverse engineering (artikel 6 van de Richtlijn). Dit laat onverlet dat het voor de gebruiker eveneens moeilijk is om andere redelijke gebruiksvoorwaarden en onderhoudsvoorwaarden te bedingen. Daar is echter door de EEG in het geheel geen uitwerking aan gegeven.") Het is zelfs zo dat het in de Richtlijn opgenomen recht om fouten te verbeteren (art. 5, lid 1 van de Richtlijn) door de leverancier bij contract kan worden verboden. 13. Weigering onderhoud Een weigering door de leverancier om verstrekte software te onderhouden op redelijke voorwaarden brengt de gebruiker in grote moeilijkheden. Die kunnen verminderd worden als hij zelf of door de inschakeling van derden dit onderhoud ter hand zou kunnen nemen. Als de leverancier dit echter onmogelijk maakt met een beroep op zijn auteursrecht zou sprake kunnen zijn van een inbreuk op het mededingingsrecht.'8) Na de aanpassing van de ontwerp richtlijn is in de Richtlijn uitdrukkelijk bepaald dat de regels van het mededingings' 5 )Kemna, Source Code Depot, W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle 1988, pag. 61 inzake relatie Wet notarisambt en auteurswet; Van der Klaauw-Koops, Software-escrow, een overzicht, WPNR 5936, pag. 662 inzake relatie escrow en art. 37 faillissementswet; Hoofdstukken Informaticarecht (red. de Graaf, Berkvens), Samsom HD Tjeenk Willink, 3e druk 1991, bijdrage Thole op pag. 215 inzake faillissementsbestendige constructies. ' s )Vgl. Vandenberghe, Auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma's: een onbevredigend voorstel van richtlijn, AMI 1989, afl. 5, pag. 111 e.v.; idem Engelse versie in EIPR October 1989; vgl. ook Van der Klaauw en Prins, Juridische bescherming van computerprogrammatuur, NJB 1990/33, pag. 1308 inzake machtspositie leverancier bij opstellen overeenkomst; vgl. tenslotte Struik, Voorstel EG-Richtlijn softwarebescherming, enige auteursrechtelijke kanttekeningen. Computerrecht 1990/1, zie pag. 7 over mogelijkheid leveranciers om gebruikersrechten in te perken. ")Vandenberghe, CECUA-handvest van de rechten van de softwaregebruiker en het wetsontwerp 19.921, Computerrecht 1988/3, pag. 118/119 inzake rechten gebruiker. '") Inzake toepasselijkheid mededingingsrecht zie o.m. Beschikking van de commissie van 21 december 1988 inzake een procedure op grond van artikel 86 van het EEG-verdrag (IV/31.851 - Magill TV Guide/ITP, BBC en RTE) (89/205/EEG). Zie ook de recente uitspraak van de Hoge Raad van 3 mei 1991 inzake VOMAR vs. BULL (vgl. onderdeel 4.4.1.a van de Conclusie van Procureur-generaal Mok).

233

recht uitdrukkelijk voorrang hebben op de auteursrechtelijke bepalingen van de Richtlijn (zie artikel 9, lid 1). 14. Misbruik machtspositie De Europese Commissie noemt in een merkwaardige set conclusies bij haar oorspronkelijke ontwerp richtlijn de mogelijkheid van misbruik van het auteursrecht uitdrukkelijk. Het gaat dan om het hinderen van andere producenten. Of zou met de zinsnede "... exclusieve rechten op een produkt te gebruiken om een ongerechtvaardigd voordeel te verkrijgen ten opzichte van een of meer produkten die niet onder deze rechten vallen" ook slaan op het produkt "onderhoud" of "aanpassing"? Hoe het ook zijn, er kan sprake zijn van misbruik door de leverancier van zijn machtspositie indien hij een cliënt het onmogelijk maakt om onderhoud te krijgen op zijn gelicentieerde programmatuur (zie nogmaals noot 16). Artikel 9, lid 1 van de Richtlijn maakt het voor de gebruiker mogelijk om zich in rechte tegen misbruik te verweren. Het is.echter niet fraai dat gebruikers in dergelijke veel voorkomende situaties een beroep op de rechter zouden moeten doen om hun gerechtvaardigde belangen zeker te stellen. 15. Migratie-verboden Een variant op gebruik van auteursrecht dat mogelijk misbruik van machtspositie oplevert vormen zogenaamde migratie-verboden. Er zijn twee soorten te onderscheiden. Op de eerste plaats de migratie waarbij gelicentieerde software wordt overgebracht naar een andere computer. Sommige leveranciers weigeren de daartoe noodzakelijke kleine aanpassingen aan te brengen tenzij de afnemer een zeer forse bijdrage betaalt. Indien die bijdrage niet wordt betaald blijft de migratie verboden dan wel praktisch gezien niet uitvoerbaar. De tweede situatie heeft betrekking op de doorverkoop van een computer. De doorverkoop wordt verboden tenzij de koper een onevenredig groot bedrag betaalt voor het recht om het besturingssysteem te mogen gebruiken en onderhoud erop te ontvangen. 16. Competitievervalsing Een gevolg van het verbieden van onderhoud door derden kan mededingingsvervalsing zijn. Bedrijven die er een beroep van maken om systemen te onderhouden (third party maintenance (TPM) providers) kunnen worden uitgesloten van de mogelijkheid van dienstverlening ten aanzien van software-onderhoud. Op dit moment beperkt TPM zich weliswaar in hoofdzaak tot hardware. De toenemende standaardisatie en certificatie opent in toenemende mate de mogelijkheid van software TPM. Deze markt wordt door de Richtlijn in haar groeimogelijkheden geremd. Ook indien de leverancier een beperkt aantal TPM providers autoriseert tot onderhoud kan dat een beperking van de mededinging opleveren doordat anderen niet tot de markt kunnen toetreden. INKADERING ONDERHOUDSRECHTEN 17. Licentie ofpartiële overdracht auteursrecht Het is gewoonte dat het gebruiksrecht op software wordt verleend in de vorm van een licentie-constructie. De gebruiker verwerft zich een gebruiksrecht onder het auteursrecht van de leverancier. Deze constructie bleek in het verleden voldoende mogelijkheden te geven om eventueel zelf vormen van onderhoud te plegen in het verlengede van art. 16b AW. Nu de Richtlijn de mogelijkheden beperkt, zou kunnen worden overwogen om de positie van de gebruiker te verbeteren door de eerder genoemde uitgebreide onderhoudscontracten of door het overdragen aan de gebruiker van een auteursrecht op de software.^ Dit zou dan een beperkt recht moeten zijn. Het zou beperkt dienen te blijven tot het gedurende een overeengekomen periode op een overeengekomen locatie aanwenden van de software voor eigen gebruik. Het ,s )Kemna, Source Code Depot, W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle 1988, zie noot 50 op pagina 82 inzake partiële overdracht auteursrecht.

234


voordeel van de overdracht van een beperkt auteursrecht is dat de gebruiker minder risico's loopt doordat de leverancier of de curator in een faillissement zich niet meer op omissies in de overeenkomsten kan beroepen. 18. Auteursrecht voor de gebruiker In het oorspronkelijke voorstel van richtlijn werd in art. 2.3 nog uitgegaan van het auteursrecht van de opdrachtgever bij uitbesteding van de software-ontwikkeling. Het was overigens de enige bepaling in de ontwerp richtlijn die iets positiefs bracht voor de gebruiker/opdrachtgever. Het beschermde de argeloze opdrachtgever tegen exploitatie van de software door de opdrachtnemer nadat de opdrachtnemer het produkt op kosten van de gebruiker had ontwikkeld. In de Common Position (en naderhand de Richtlijn) wordt dit punt weer onder de tafel geveegd door de Raad onder de simpele mededeling dat de contractspartijen dat zelf maar zouden moeten uitzoeken (punt 6 van de toelichting op de Common Position). Het is voor de gebruiker aan te bevelen om inderdaad de auteursrechten te claimen van in zijn opdracht en op zijn kosten ontwikkelde software. 19. Mogelijkheid partiële overdracht auteursrecht Waar bij maatwerk software eventueel de auteursrechten bij de gebruiker kunnen berusten zal dat in het geval van standaard software moeilijker liggen. Het Nederlandse auteursrecht lijkt zich echter niet te verzetten tegen het opsplitsen van het auteursrecht in kleine porties. Er wordt wel gesproken van een bundel van rechten. Splitsing is mogelijk naar openbaarmakings- en verveelvoudigingswijzen, naar branches of gebruikskaders, naar territoir resp. taalgebied, naar tijd en naar onderdelen van het betrokken werk. Er zijn in de wet geen principiële beperkingen gesteld.20) 20. Title search De looptijd van het auteursrecht bedraagt 50 jaar na overlijden van de maker (50 jaar bij een rechtspersoon als maker). Dit geeft praktisch bezien grote moeilijkheden. Nog afgezien van heimelijke overdracht van het auteursrecht21) zal het in de praktijk vaak moeilijk zijn om de rechthebbende te achterhalen. Dit in afwijking van geschriften, geluiden en beelden waar een en ander eenvoudiger kan worden bijgehouden. Bij software is vaak al problematisch wie als maker moet worden aangemerkt. Het softwarehouse, de opdrachtgever, de free-lancer, de thuiswerkende werknemer? In de toekomst zal ook gekeken moeten worden of het software van voor of na de Richtlijn betreft. Overdrachten van auteursrecht dienen bij onderhandse akte te geschieden. Dit wordt nogal eens achterwege gelaten bij splitsingen, fusies en faillissementen. Al met al een groot probleem dat de rechtszekerheid niet ten goede komt.32) IMPLEMENTATIE RICHTLIJN IN NATIONALE WETGEVING 21. Implementatie richtlijn Het ware wenselijk dat bij de implementatie van de Richtlijn rekening wordt gehouden met de gebruikers van software. Dat kan gebeuren door de afschaffing van artikel 16b AW") voor software te compenseren met een 20

) Verkade en Spoor, Auteursrecht, serie recht en praktijk 42, Kluwer 1985, par. 223 op pag. 282 inzake splitsbaarheid auteursrecht. 21 ) Lezingenbundel informaticarecht (red. Visinescu Voskamp), serie Informatica en Recht no. 10, Kluwer 1989, zie bijdrage Struik op pag. 34 inzake dubbele overdracht auteursrecht. " ) Heek-Vink en Lekkerkerker, Source code escrow, een taak voor het notariaat, WPNR 5936, pag. 655 over de noodzaak van title search. "(Struik, Voorstel EG-richtlijn softwarebescherming - enige auteursrechtelijke kanttekeningen. Computerrecht 1980/1, peg. 7 inzake de noodzakelijke aanpassing van de eigen gebruikregeling van artikel 16b van de Auteurswet; vgl. Dommering, Reverse engineering: een software puzzle. Computerrecht 1990/3, pag. 108 inzake de reikwijdte van artikel 16b/17 Auteurswet; zie ook Hugenholtz en Spoor, Auteursrecht op Software, Amsterdam


nader uitgewerkte bepaling waarin misbruik van bevoegdheid door de leverancier uitdrukkelijk wordt tegengegaan. Men zou kunnen bepalen dat "eigen onderhoud" is toegestaan in geval van een onredelijk bezwarend contract. 22. Eerbiediging stilzwijgende contractuele afspraken In artikel 9 van de Richtlijn worden contractuele regelingen gerespecteerd, tenzij er sprake is van bedingen (ten gunste van de leverancier) die het maken van back up copieën of de mogelijkheden van reverse engineering beperken. Dat betekent dat ten behoeve van de gebruiker gemaakte bedingen die het onderhoud veilig stellen gerespecteerd blijven.24) Denkbaar is tevens dat bedingen die voorafgaand aan de introductie van de Richtlijn niet gemaakt plachten te worden, omdat dat vanwege de lopende tekst van de auteurswet niet nodig was, na de invoering van de Richtlijn geacht worden als bestendig gebruikelijke bedingen geïncorporeerd te zijn in de contracten (1375 BW, 1383 BW, 6:214 NBW en 6:248 NBW). Het wegvallen van het geschriftvereiste (artikel 5, lid 2 ontwerp richtlijn) kan ondanks de nieuwe tekst (specifieke contractuele bepalingen (art. 5, lid 1 van de Richtlijn)) in die zin worden uitgewerkt. Er is voorts niets op tegen om eventuele contractuele afspraken te beschouwen als een wettelijke inperking op het auteursrecht van de leverancier, zodat ze derdenwerking hebben in geval van faillissement. Hier valt vooral te denken aan een overgedragen source-copie met het recht er onderhoud op te plegen. 23. Registratie-systeem Het verdient (afgezien van het terugbrengen van de absurde 50-jaar plus termijn voor software-bescherming) aanbeveling om internationaal te streven naar een registratie-systeem voor software die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Hierdoor wordt het toenemende risico van dubbele overdrachten van auteursrecht verkleind. Een voorbeeld is te vinden in de Japanse Auteurswet. Toen in Wet no. 62 van 1985 de Auteurswet uitdrukkelijk van toepassing, werd verklaard op software werd tevens het reeds bestaande systeem van registratie van rechten uitgebreid met een aantal softwarespecifieke procedures. Vastlegging is mogelijk van de ontstaansdatum van de software, de datum van eerste openbaarmaking, de naam van de rechthebbende en van eventuele transacties met het auteursrecht. De vastlegging roept een aantal rechtsvermoedens in het leven die partijen bescherming kunnen bieden in geval van betwisting. In maart 1990 waren er ruim 1600 registraties waaronder ook enkele (18) vanuit het buitenland. ) 24. Overdracht gebruikers-auteursrecht Het verdient aanbeveling bij de aanpassing van de auteurswet zeker te stellen dat, desnoods beperkt tot programmatuur, overdracht van een auteursrecht, dat in tijd, plaats en omvang beperkt is, inderdaad mogelijk is. 25. Vormgeving aanpassingen auteurswet Met het oog op vermoedelijk noodzakelijk reparatiewerk in de toekomst is het wellicht beter om voor software een aparte auteurswet te creëren waardoor tenminste de oorspronkelijke Auteurswet nog enigszins consistent en helder blijft. 26. Notarieel depot Het verdient aanbeveling te overwegen om sommige formaliteiten onder de wet op het notarisambt te vereenvoudigen als het gaat om moderne situaties.26) Daardoor 1987, hoofdstuk 7.1 inzake reikwijdte artikel 16b; zie eveneens Hugenholtz en Spoor, Auteursrecht op Software, Amsterdam 1987, hoofdstuk 6.4 inzake kleine aanpassingen. " ) Meijboom, Het voorstel voor een richtlijn inzake programmatuurbescherming. Computerrecht 1989/3, pag. 123 inzake de wenselijkheid van meer dan een back up copie. 2B )Takami Hirasawa, Program Registration in Japan. Softic 1990. 26 )Van der Klaauw-Koops, Software-escrow, een overzicht, WPNR 5936, pag. 664 inzake wenselijkheid regeling escrow.



zou het notariële broncode-depot in de praktijk vereenvoudigd kunnen worden. Men denke aan de lange bewaartermijnen die minder passen bij de opslag van vluchtige technologie.") 27. EG-Verordeningen Het verdient overweging om in het verlengde van de bestaande EG-verordeningen betreffende know-how-licenties 2') en oktrooilicenties") een verordening inzake auteursrechtlicenties voor programmatuur vast te stellen. Daarin zou dan kunnen worden aangegeven welke contractuele bedingen strijdig of mogelijk strijdig met het gemeenschapsrecht zijn. De bovengenoemde verordeningen zijn overigens reeds gedeeltelijk van toepassing op programmatuur zij het dat ze dan vooral betrekking nebben op de relatie tussen leverancier en distributeur. Die relatie heeft echter ook invloed op de situatie van de softwaregebruiker. CONCLUSIE 28. Wetgeving Het wordt duidelijk dat degenen die zich eerder hebben afgevraagd of net auteursrecht voor software wel een gelukkige keuze is geweest er niet ver naast zaten.30) De Richtlijn introduceert een groot aantal problemen van praktische aard voor de eindgebruikers van software. De Nederlandse wetgever kan die verkleinen door op een verstandige wijze de Richtlijn om te zetten in wetgeving. 29. Europese Commissie De Europese Commissie zou de door haar aangerichte schade nog kunnen beperken door twee aanbevelingen op te stellen. Een aanbeveling aan de lidstaten waarin wordt gevraagd om bij de implementatie van de Richtlijn rekening te houden met het feit dat software ook gebruikt moet kunnen worden. De tweede aanbeveling dient gericht te zijn tot de leveranciers en hen te vragen om de verwijzing naar het mededingingsrecht in artikel 9 van de Richtlijn zodanig uit te leggen dat rechtmatige gebruikers van software niet beperkt worden in hun onderhoudsmogelijkheden. Hier ligt mogelijk een taak voor het Directoraat Generaal Mededinging van de Europese Commissie. Een verordening komt voor overweging eveneens in aanmerking. 30. Tenslotte Het is verheugend te horen dat in de UK de grote leveranciers al hebben ingezien dat de Richtlijn onredelijk kan uitpakken ten opzichte van de gebruikers. Er wordt daar reeds gewerkt aan een code of practice waarin de gebruikers van software worden beschermd tegen onredelijk gebruik van de Richtlijn. Deze code zou uitgangspunt kunnen zijn voor een aanbeveling van de Commissie. Utrechten 's-Gravenhage, 21 juni 1991.

z7 )Berkvens, Escrow, wettelijk regelen of niet, Computerrecht 1987/4, pag. 272 inzake wenselijkheid aanpassing wet op het notarisambt. "{Verordening (EEG) Nr. 2349/84 van de Commissie, 23 juli 1984, inzake de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen oktrooilicentieovereenkomsten. 29 )Verordening (EEG) Nr. 556/89 van de Commissie, 30 november 1988, inzake de toepassing van artikel 85. lid 3, van het Verdrag op groepen know-how-licentieovereenkomsten. ^Amongst Friends in Computers and Law (red. Kaspersen en Oskamp), Guy Vandenberghe, Software Oracles (translation) of 1985 article) pag. 9/10 inzake ongeschiktheid auteursrecht voor software-bescherming; vgl. eveneens Dommering, Reverse engineering: een software puzzle. Computerrecht 1990/3, pag. 108 inzake de wenselijkheid van een niet auteursrechtelijke benadering van de materie.

235

KADER I: DE RICHTLIJN [zie hierna onder Wetgeving, blz. 273/5. Red.] KADER II: DE GESCHIEDENIS VAN DE RICHTLIJN Voorjaar 1988: De Confederation of European Computer User Associations (CECUA) overhandigt de Commissie van de Europese Gemeenschappen een handvest van rechten van de softwaregebruiker. ) Juni 1988: Groenboek: In het Groenboek over Auteursrecht wordt een hoofdstuk gewijd aan computerprogramma's en databanken.") Daarin wordt de basis voor de 'softwarebeschermende' richtlijn gelegd. Het Groenboek laat een evenwichtige aanpak zien en stelt dat met betrekking tot software, de belangen van de maker/ eigenaar, de mededinging en de gebruiker in evenwicht gehouden moeten worden.13)54) J januari 1989: Indiening ontwerprichtlijn: Door de Europese Commissie wordt een voorstel voor een richtlijn ingediend bij 35de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschap. ) Vanaf dat moment wordt er conform de procedure in de artikelen 100A jo. 149 EEG verdrag gewerkt.36) In tegenstelling tot de door het Groenboek gewekte verwachting viel het resultaat van het ontwerp tegen. Het stelt het belang van de mededinging, en zeker die van de gebruiker achter de belangen van de maker/ eigenaar. De kritiek was dan ook niet van de lucht.33)37)38) 27 Juli 1989: De Raad legt het voorstel van dè Commissie, voor de behandeling in het Europese Parlement, voor aan drie door het Parlement aangewezen commissies. Zie ook sub 8 november 1989 ev. De Raad is, conform artt. 100A jo. 149 EEG verdrag, verplicht met het Parlement samen te werken. 18 oktober 1989: Het advies van het Economisch en Sociaal Comité (CES 1121/89-SYN 183 E/HE/HN/ef/di/sv/gg/di) is gereed en komt grotendeels overeen met de ontwerp-richtlijn. De Raad is, conform art. 100A EEG verdrag, verplicht dit Comité te raadplegen. 8 november 1989, 21 maart 1990 en 28 juni 1990: De adviezen van de drie commissies van het Europese Parlement zijn gereed.3') De Commissie energie, onderzoek en technologie (13/DOC/-NE/AD/77615) vreest dat het voorstel de mededinging zal schaden en

3, )Vandenberghe G.P.V., CECUA-handvest van rechten van de softwaregebruiker en het wetsontwerp 19 9 2 1 , Computerrecht 1988/3 pag. 118ev. 3Z ) Groenboek over het auteursrecht en de uitdaging der technologie: problemen op het gebied van het auteursrecht die een onmiddellijke aanpak behoeven. COM (88) 172 d e l , Brussel, 3 0 januari 1989 (datering Nederlandse versie). 33 ) Vandenberghe G.P.V., Auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma's: een onbevredigend voorstel van richtlijn. AMI, oktober 1989 pag. 111 ev. M ) Brouwer N.M. en Meijboom A.P., Het Europese Groenboek Auteursrecht, Computerrecht1988/4 pag. 179 ev. 3S )flb89/C/91/04ev. 38 )Zie ook Kapteyn P.J.G., Verloren van Themaat P. en Gormley L.W., Introduction to the Law of the European Communities, Kluwer, 1989 pag. 265: "The new text of Article 149 EEC (...) governs, in Article 149(2), the co-operation procedure (...). The co-operation procedure applies to acts based on a number of provisions of the Treaty which are important for the interna! market." Via noot 318 verwijst Gormley met betrekking tot deze provisions o.a. naar art. 100A. 3, )Van der Klaauw F. en Prins C, Juridische bescherming van computerprogrammatuur, NJB, 29 september 1990 pag. 1304 ev. 3 ') Meijboom A.P., Het voorstel voor een richtlijn inzake programmatuur bescherming: een kritische beschouwing, Computerrecht 1989/3 pag. 118 ev. 39 )Van der Klaauw-Koops F.A.M., Het voorstel voor een EG-Richtlijn van de Raad betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's: - de stand van zaken - , Computerrecht 1990/5 pag. 244 ev.

236



raadt aan reverse engineering40) voor het bestuderen en onderzoeken van computerprogramma's onder bepaalde voorwaarden toe te staan. De Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid (15/DOC-NE/RR/ 91422), is van mening dat reverse engineering niet mag worden toegestaan omdat men dan nog moeilijk kan spreken van een rechtsbescherming van computerprogramma's. De Commissie juridische zaken en rechten van de burger (PE 136.025/def./delen A en B) tenslotte, is van mening dat het voorstel gewijzigd moet worden in die zin dat, tenzij contractueel anders is bepaald, de gebruiker onder bepaalde voorwaarden de bevoegdheid moet hebben om handelingen te verrichten die absoluut noodzakelijk zijn (waaronder reverse engineering) voor het onderhoud en het opstellen en gebruiken van compatibele programma's. De vraag naar de betekenis van de begrippen 'onderhoud' en 'absoluut noodzakelijk' wordt niet beantwoord. 9 en 10 juli 1990: Het Europese Parlement bediscussieert het voorstel. 11 juli 1990: Het Europese Parlement keurt in eerste lezing in een plenaire zitting het voorstel voor de richtlijn van 5 januari 1989 in geamendeerde versie goed.41) De amendementen komen in grote lijnen overeen met het advies van de Commissie juridische zaken en rechten van de burger.39) 18 oktober 1990: De Europese Commissie legt, conform artikel 149 lid 3 EEG verdrag, een gewijzigd

voorstel42) voor aan de Raad. Het belangrijkste verschil met het eerste voorstel van 5 januari 1989 is dat de amendementen van het Parlement van 11 juli 1990 in het nieuwe voorstel verwerkt zijn, en dat de positie van de gebruiker verduidelijkt wordt. Het voor de gebruiker bereikte resultaat is toch nog zeer mager. De gebruiker heeft slechts het recht gekregen op het verbeteren van fouten, een van de vele handelingen nodig voor het gebruik. 13 december 1990: De Raad accepteert unaniem een Common Position over het gewijzigd voorstel.*') Januari 1991: De Common Position gaat terug naar het Europese Parlement. 3 april 1991: De 'Commissie juridische zaken en rechten van de burger' van het Europese Parlement stemt voor het aanbrengen van enkele, voor de gebruiker en de mededinging gunstige, amendementen op de Common Position. ) Zij zal het Europese Parlement tevergeefs aanraden deze op 16 april 1991 aan te nemen. 16 april 1991: Het Europese Parlement stemt in tweede lezing, in weerwil van het advies van de Commissie juridische zaken en rechten van de burger, voor de aanvaarding van de Common Position van de Raad. 14 mei 1991: De Raad neemt de richtlijn overeenkomstig de Common Position aan.45) PM: De Lidstaten ratificeren de richtlijn. 1 januari 1993: Voor deze datum moeten de Lidstaten hun wetgeving aangepast hebben aan de richtlijn.

*°)'Reverse engineering' van computerprogramma's heeft betrekking op het onderzoeken van de 'objectcode' van een programma om op die manier tot de zogeheten 'source code' te komen. De meeste programma's worden in een 'hogere' programmeertaal, de 'source code' geschreven. Deze code, 'begrijpt' de computer niet en moet daarom eerst door de computer door middel van vertaalprogramma's, 'compilers' en 'interpreters' genoemd, omgezet worden in machinetaal, de 'object code', welke de computer wel kan interpreteren. Deze code, waarbij men zich een reeks nullen en enen (b.v. 00101110), moet voorstellen is de vorm waarin een programma doorgaans verkrijgt. Wil men een computerprogramma analyseren om zo bijvoorbeeld het aan het programma ten grondslag liggende idee te bestuderen, waar

onder andere gebeurt in verband met het onderhoud van een programma, dan zal men de 'object code' terug moeten vertalen (decompileren) naar de 'source code'.2122 41 )fib90/C/231/78ev. ")«)90/C/320/22ev. " ) Gemeenschappelijk Standpunt door de Raad vastgesteld op 13 december 1990 met het oog op de aanneming van een richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. Brussel, 14 december 1990 10652/1 /9Ó. **) Aanbeveling in tweede lezing van de Commissie juridische zaken en de rechten van de burger. Zittingsdocument 4 april 1991, A3-0083/91. **) Pb 91 /L/122/42 ev.

Jurisprudentie Nr 63. Rechtbank van Koophandel te Brussel, 19 oktober 1989. (Caron/Canon) Mrs R. Rubinstein, J.P. Van den Hove en J. Rayé.

Verbod en nietigheid uitgesproken voor wat betreft de waren in klasse 3. Parfums Caron S.A. te Parijs, Frankrijk, eïseres, advocaat Mr B. Van Reepinghen te Brussel, tegen Canon Kabushiki Kaisha te Tokio, Japan, gedaagde, advocaat Mr Th. Van Innis te Brussel.

Art. 3, tweede lid, aanhef en sub a j " art. 14 onder B Benelux Merkenwet. Attendu que la demanderesse est titulaire de la Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. Het merk Canon stemt fonetisch en visueel overeen met marque internationale "Caron" n° 175.811 déposée Ie 26/3/1954 pour tous produits de parfumerie, savonnerie, het merk Caron. De waren, waarvoor het merk Caron is gedeponeerd (cosmetica), zijn gelijk of soortgelijk aan de fards, accessoires et ustensiles de toilette; waren in klasse 3 waarvoor het merk Canon is gedeponeerd. Que, Ie 6 avril 1984, la dèfenderesse a déposé la De waren in klasse 5 (op medisch of agrarisch gebied marque "Canon" pour, entre autres, des produits de la liggend), waarvoor het merk Canon is gedeponeerd, zijn classe 3 et 5; echter niet soortgelijk aan die van Caron. De toepassing van Attendu qu'il existe un risque d'association entre Ia deze waren, de wijze waarop en de personen waaraan deze marque Caron et Canon; worden verkocht verschillen sterk wat aard, gebruik en type Que ces ressemblances existent tant du point de vue consumenten betreft van de cosmetische waren waarvoor hetphonétique que d'un point de vue visuel; merk Caron is gedeponeerd. Het publiek zal niet geneigd Qu'il s'agit de deux marques verbales qui ne se diffézijn aan te nemen dat genoemde waren dezelfde oorsprong rencient Tune de I'autre que par une seule lettre, Ia hebben. marque "Canon" étant d'une écriture a peine différente de celle de "Caron" et dépourvue d'un graphisme


237


suffisant lui donnant un caractère distinctif; Que même si certains consommateurs prononcent Ie mot "Canon" a I'anglaise, d'autres consommateurs Ie prononcent aussi a la fran9aise; Attendu que les produits, pour lesquels la demanderesse a déposé sa marque "Caron", sont identiques ou similaires aux produits de la classe 3 pour lesquels la marque "Canon" de la défenderesse a êtê également dêposée; Attendu toutefois que les produits de la classe 5 ne sont pas en 1'espèce similaires aux produits, pour lesquels la demanderesse a déposé sa marque; Que deux produits peuvent être reconnus comme ètant similaires lorsque en fonction du lieu oü ils sont vendus, de leur nature ou de leur destination ils sont considérés par Ie public comme étant associés dans la mesure oü, portant des marques ressemblantes, Ie public peut raisonnablement s'attendre a ce que les marchandises proviennent de la même source; Qu'en 1'espèce un tel Hen n'existe pas entre les produits cosmétiques de la demanderesse et les produits de la classe 5 pour lesquels la marque de la défenderesse a été déposée notamment des produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques, diététiques, médicaux, fongicibles et herbicides; Que ces produits ont un Hen avec Ie domaine médical ou agraire; Qu'en conséquence leur application et leur emploi, la maniere dont ils sont vendus et les gens auxquels ces produits sont vendus, différent fortement quant a la nature, a 1'usage et au type de consommateur moyen de produits cosmétiques pour lesquels la marque de la demanderesse a été déposée; Qu'au vu de ces différences, Ie public ne pourrait être amenê a penser que ces produits médicaux et d'agriculture d'une part et les produits cosmétiques de 1'autre ont la même origine; Attendu par conséquent que la marque "Canon" ressemble a la marque "Caron" déposée antérieurement pour des produits identiques ou similaires de la classe 3; Qu'il convient par conséquent d'interdire è la défenderesse de faire emploi de la marque "Canon" pour les produits de la classe 3 et de prononcer la nullité partielle de cette marque pour les produits de cette classe; Attendu que la demanderesse reste en défaut de produire tout element de preuve du dommage; Que la demande en dommages et interets doit dès lors être dêclarêe non fondée; Par ces motifs, Le Tribunal Statuant contradictoirement; Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur 1'emploi des langues en matière judiciaire; Dit la demande recevable et fondée; Interdit a la défenderesse de faire emploi de la marque "Canon" pour les produits de la classe 3; Prononce la nullité de la marque "Canon" n° 399.414 pour le Benelux et les produits de la classe 3 mentionnés dans 1'acte de dépöt de la défenderesse; Dëclare la demande de dommages et interets non fondée; Condamne la défenderesse aux dépens non liquides par la défenderesse et liquides partiellement par la demanderesse a 9.900 F; . Dit le jugement exècutoire. Etc.

Nr 64. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 17 mei 1990. (Degol/Dexol) Mrs R. van der Veen, H.C. Wesseling en J.A.M. van Angeren. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Het feit dat Aral op bijv. verpakkingen behalve het merk Degol als regel ook haar naam en merk Aral, afzonderlijk, vermeldt, is voor de vraag of er overeenstemming bestaat tussen haar merk Degol en het merk Dexol van De Groot zonder belang. Evenmin is van belang dat in Degol slechts de letter D een hoofdletter is, terwijl Dexol geheel in hoofdletters wordt geschreven, dat de kleuren van de letters verschillen en dat de verpakkingen waarin de produkten worden verhandeld verschillend zijn. Auditief bestaat tussen beide merken een niet onbelangrijk verschil maar het visuele verschil is zo gering dat, ook in aanmerking nemend dat bij het zien van een woord dit vaak "in gedachten" wordt "uitgesproken", toch moet worden aangenomen dat de merken overeenstemmen zodanig dat, bij niet gelijktijdige confrontatie, het ene woord voor het andere kan worden gehouden, ook door een publiek dat in verband met zijn bedrijf of beroep met de desbetreffende waren heeft te maken. De waren transmissie-olie bestemd voor o.a. auto's en tractoren en motorolie voor dezelfde voertuigen zijn soortgelijk, ook al kunnen zij niet voor precies dezelfde smeerdoeleinden worden gebruikt. De Groot Aardolieprodukten B.V. te Heinenoord, gemeente Binnenmaas, appellante, procureur Mr M.W.F.M. de Leeuw, advocaat Mr J.D. de Rooij te Strijen, tegen Aral A.G. te Bochum, Bondsrepubliek Duitsland, geïntimeerde, procureur Mr L.A.D. Keus, advocaat Mr R.C.K. van Oerle te Rotterdam. a) Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, 14 december 1988 (Mrs A.D. Mijs, H.H. NouwenKronenberg en M.W.C, de Jonge). Omschrijving van het geschil. 1. Tussen partijen staat als gesteld en als niet (voldoende) weersproken alsmede op grond van de overgelegde produkties het volgende vast. 1.1. Aral [eiseres in eerste aanleg; Red.] is rechthebbende op het merk Degol, internationaal ingeschreven onder nummer R 242687, bij welke inschrijving aanspraak is gemaakt op bescherming in de Benelux. De inschrijving is laatstelijk vernieuwd op 28 april 1981. Het merk is ingeschreven in klasse 4 voor "huiles minérales, huiles pour moteurs, pour automobiles et pour tracteurs." 1.2. De Groot heeft op 21 oktober 1986 bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd het merk Dexol onder nummer 42336 in klasse 4 voor..."industriële oliën en vetten; smeermiddelen, producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; brandstoffen (met inbegrip van motorbenzine) en verlichtingsstoffen; kaarsen, lampepitten." 1.3. Degol is olie bestemd voor transmissiesystemen, Dexol is motorolie. 2. Aral stelt dat het merk Dexol overeenstemt met Degol en dat het voor soortgelijke waren is gedeponeerd, op een tijdstip gelegen na het depot van het merk Degol van Aral. Aral roept daarom de nietigheid van het depot van het merk Dexol in op grond van artikel 14B aanhef en onder 1 BMW. Voorts vordert Aral een verbod van het gebruik van het merk Dexol op grond van artikel 13A onder 1 BMW. 3. De Groot betwist dat sprake is van overeenstemming tussen de merken Degol en Dexol, gelet onder

238


meer op auditieve en visuele aspekten. Voorts voert de Groot aan - de rechtbank verstaat dit onderdeel van het verweer als een betwisting van de soortgelijkheid van de produkten - dat Degol slechts als olie ten behoeve van transmissiesystemen wordt verkocht, in grote verpakking en ten behoeve van "de industrie", terwijl Dexol in hoofdzaak in kleine verpakking aan particulieren wordt verkocht. Beoordeling van het geschil. 4. Op grond van artikel 3 Benelux Merkenwet geniet de internationale inschrijving van het merk Degol de bescherming van de Benelux Merkenwet. Krachtens artikel 13A onder 1 BMW kan een merkhouder zich verzetten tegen elk gebruik dat van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren. De Groot heeft gesteld dat het merk Degol uitsluitend in de handel wordt gebruikt in combinatie met de naam Aral. Aral heeft deze stelling gemotiveerd bestreden. Uit de door Aral overgelegde foto's kan worden afgeleid dat in de aanduiding op de vaten waarin de olie van Aral wordt verkocht de naam Degol niet wordt voorafgegaan of direkt gevolgd door de naam Aral. Het produkt van Aral wordt mitsdien niet slechts onder de naam Degol in combinatie met de naam Aral verkocht, zodat aan de naam Degol voldoende zelfstandigheid kan worden toegekend. 5. Voorts heeft de Groot gewezen op een aantal verschillen in de schrijfwijze van de woorden Degol en Dexol, alsmede op auditieve verschillen. Het betreft hier een geschil omtrent de overeenstemming tussen woordmerken, zodat een verschil in schrijfwijze van beide merken minder relevant is. Van zodanige verschillen in de schrijfwijze van beide merken dat ieder gevaar van verwarring uitgesloten is acht de rechtbank overigens geen sprake. De Groot heeft tevens enige verschillen genoemd in de uitvoering van de verpakking van beide produkten. Deze zijn echter, naar de mening van de rechtbank, niet van voldoende belang. Enerzijds omdat de herkenbaarheid van het produkt toch hoofdzakelijk wordt bepaald door de naam en anderzijds omdat de uitvoering van de verpakking gemakkelijk kan worden gewijzigd. Ook de auditieve verschillen tussen beide namen zijn niet groot. Het moge zo zijn dat de "e" in beide namen verschillend wordt uitgesproken terwijl de middelste letter van ieder van beide namen verschilt, in hun totaliteit vertonen beide namen een grote mate van overeenkomst. Daaraan doet niet af dat beide woorden eindigen op "ol", welke laatste letters in de merknamen van een groot aantal olieprodukten voorkomen, nu de namen Degol en Dexol in hun geheel en niet in onderdelen moeten worden vergeleken. 6. Wat betreft het verweer dat de onderhavige soorten olie niet soortgelijk zijn, overweegt de rechtbank het volgende. Het gaat hier om olieprodukten die wat betreft de grondstoffen waaruit ze zijn samengesteld, voorts wat betreft hun produktiewijze alsmede wat betreft hun eigenschappen, zo niet identiek zijn dan toch een grote mate van verwantschap vertonen. Slechts wat betreft het publiek van afnemers zijn verschillen aan te duiden. De Groot heeft gesteld dat Dexol als motorolie aan particulieren wordt verkocht vanuit benzinestations. Aral heeft erkend dat Degol als transmissie-olie ten behoeve van grotere machines wordt verkocht doch zij heeft tevens onbetwist gesteld dat Degol wordt gebruikt in garages voor bepaalde auto's of motortypes en van daaruit ook aan het publiek verkocht. In de landbouw zouden Degol en Dexol naast elkaar als transmissie-olie respectievelijk motorolie ten behoeve van landbouwmachines gebruikt kunnen worden. Van strikt gescheiden categorieën afnemers is mitsdien geen sprake. De mogelijkheid dat bij elkaar gedeeltelijk overlappende categorieën afnemers van beide merken verwarring met betrekking tot ieder van beide merken en hun herkomst


ontstaat, is daarmee gegeven. De beide soorten olie moeten mitsdien soortgelijk geacht worden. 7. De nietigheid van het depot. Door Aral is niet gesteld dat zij thans schade lijdt als gevolg van het in de handel verkrijgbaar zijn van motorolie van het merk Dexol. Aan de Groot behoort een termijn te worden gegund waarbinnen zij zonder dwangsommen te verbeuren het gebruik van het merk Dexol kan beëindigen. Om die reden zal de rechtbank de Groot een termijn geven waarbinnen zij maatregelen kan treffen om aan dit vonnis te kunnen voldoen. Anderzijds bestaat niet voldoende reden om de verlangde uitvoerbaarheid bij voorraad - zij het dan op termijn - af te wijzen. Beslissing. 1. Verklaart nietig het depot van het merk Dexol ingeschreven in het Benelux Merken Register onder nummer 423316 en gelast de doorhaling van de inschrijving van het depot van dit merk. 2. Verbiedt de Groot, na verloop van 3 maanden na betekening van dit vonnis, het merk Dexol te gebruiken, op straffe van een dwangsom van f. 5.000,- voor iedere dag of iedere keer dat gedaagde in strijd met dit verbod handelt. 3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 4. Wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd. 5. Veroordeelt de Groot in de kosten van deze procedure tot op heden begroot op f. 334,85 aan verschotten en f. 1.240,- aan salaris procureur. Enz. b) Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 2. De stelling van De Groot dat Aral het woord Degol uitsluitend gebruikt in verbinding met de handelsnaam en het merk Aral, zodat Aral in feite als merk slechts zou gebruiken Aral Degol, is blijkens de producties van Aral niet juist. Wel vermeldt Aral op bijvoorbeeld verpakkingen, behalve het merk Degol als regel ook haar naam en merk Aral, afzonderlijk, maar die omstandigheid is voor de overeenstemmingsvraag zonder belang. Evenmin is van belang dat, gelijk De Groot stelt, in Degol slechts de letter D een hoofdletter is terwijl Dexol geheel in hoofdletters wordt geschreven, dat de kleuren van de letters verschillen en dat de verpakkingen waarin de producten worden verhandeld verschillend zijn. 3. Auditief bestaat tussen de merken een niet onbelangrijk verschil maar het visuele verschil is zo gering dat, ook in aanmerking nemend dat bij het zien van een woord dit vaak "in gedachten" wordt "uitgesproken", toch moet worden aangenomen dat de merken overeenstemmen zodanig dat, bij niet gelijktijdige confrontatie, het ene woord voor het andere kan worden gehouden, ook door een publiek dat in verband met zijn bedrijf of beroep met de desbetreffende waren heeft te maken. 4. De waren - Degol voor transmissie-olie bestemd voor onder andere auto's en tractoren, Dexol voor motorolie voor diezelfde voertuigen - zijn soortgelijk, ook al kunnen zij niet voor precies dezelfde smeerdoeleinden worden gebruikt. 5. De grieven I, II en III leiden derhalve niet tot een ander oordeel dan dat van de rechtbank. 6. Grief IV faalt omdat het vonnis "berust", in de zin van artikel 52 lid 1 onder Ie Wetboek van burgerlijke rechtsvordering op een "authentieke titel", in de zin van die wetsbepaling, te weten op de inschrijving van het merk Degol van Aral, genoemd in alinea 1 van de inleidende dagvaarding en erkend in alinea 2 van de conclusie van antwoord. Beslissing Het Gerechtshof bekrachtigt het bestreden vonnis, hierboven vermeld in overweging 1, veroordeelt De Groot



in de kosten van het hoger beroep en begroot die kosten, voor zover gevallen aan de zijde van Aral tot de uitspraak van dit arrest, op f 4.O0O,-. Enz. Nr 65. Hof van Beroep te Brussel, 22 februari 1990. (Nogueira)

239

Association Limida te Villa Nova de Gaia, Portugal, appellanten, advocaten Mrs A. De Caluwê en J. Prosman te Brussel, tegen S.A. Nogueira et Cie (Belgium) te Saint-Josseten-Noode, België, geïntimeerde, advocaten Mrs D. Buysschaert, J.J. Evrard en C. Moreau te Brussel.

Desfaits 1. La société de droit beige Nogueira fut constituêe Ie 29 mai 1962. Parmi les fondateurs figurent quatre personnes portant Ie nom patronymique Nogueira et la Artt. 29, 30, 34 lid C en 35 Benelux Merkenwet. Geïntimeerde gebruikt sinds haar oprichting in 1962 voor société de droit congolais société immobilière Nogueira Cie. haar in België gevestigde onderneming betreffende de handel in portwijnen de handelsnaam Nogueira. Appellante Depuis sa création, cette société exerce sous Ie nom beroept zich op het gebruik in België van het merk Nogueira commercial Nogueira des activités d'import-export de voor portwijn door haar rechtsvoorgangster, de Portugese produits vinicoles portugais, notamment des vins de vennootschap Sociedado dos vinhos F. Nogueira sinds 1948, porto. zomede op een door haar in 1967 van dat merk verkregen 2. Le 7 septembre 1943 fut déposée au Portugal la internationale inschrijving, gebaseerd op een door haar marque Nogueira par la Sociedade dos vinhos F. rechtsvoorgangster in 1943 in Portugal verrichte nationale Nogueira. merkinschrijving. Appellante kan aan geïntimeerde het En 1965, cette société fut rachetée par la société gebruik van haar handelsnaam Nogueira niet met een Douro Wine, appelante. Par un acte du 13 janvier 1966, beroep op haar eerder gebruik van het merk Nogueira in elle céda a celle-ci 1'ensemble des droits et obligations België doen verbieden, omdat appellante het door dat ouder attachés aux différentes marques dont elle était titulaire gebruik in België verkregen recht op dat merk niet door de au Portugal. tijdige verrichting van een handhavingsdepot in stand heeft Le 6 novembre 1967, la société Douro Wine effectua Ie gehouden. Het feit dat appellante wel in 1967 een, mede dépót international de la marque Nogueira. Il fut voor België geldende, internationale inschrijving van het enregistré sous Ie numero 339.385. merk Nogueira heeft verricht doet daaraan niet af, omdat Les appelantes exposent en outre qu'en novembre wel volgens art. 30 lid 2 BMW een merkrecht dat berust op 1948, la Sociedade dos vinhos F. Nogueira avait confié la een internationaal depot steunend op een buiten het distribution exclusive de son porto Nogueira a la société Beneluxgebied, in casu in Portugal, verrichte inschrijving beige Citalo et qu'après la faillite de celle-ci en 1982, la van oorsprong zonder de verrichting van een handhavings- distribution fut accordée a la S.A. Ets. V. Dubois; depot wordt gehandhaafd, doch zulks alleen geldt voor het En droit door die internationale inschrijving zelf verkregen recht en (...) [Post alia] niet voor voorafgaande aan die inschrijving door eerder Attendu que les appelants opposent aux prétentions de kenbaar gebruik verkregen merkrechten. 1'intimée 1'antériorité du droit k la marque par rapport au droit revendiqué par celle-ci sur son nom commercial; qu'elles exposent que le porto Nogueira est diffuse en Artt. 1 en 4 Overeenkomst van Madrid. Het feit dat volgens art. 4 van de Overeenkomst van Belgique depuis le 25 novembre 1948 au moins, date a Madrid van het tijdstip van een internationale inschrijving laquelle le titulaire de la marque déposée au Portugal, la Sociedade dos vinhos F. Nogueira, a accordê la représenaf de bescherming van het merk in elk der aangesloten landen dezelfde zal zijn als ware het merk daar rechtstreeks tation exclusive de ce pre-duit en Belgique è la S.A. gedeponeerd, kan appellante niet baten, omdat als zij ten Citalo; tijde van de internationale inschrijving in België een Qu'elles font valoir que conformément a la législation nationale inschrijving van het merk Nogueira zou hebben en vigueur avant la loi uniforme Benelux, la société verricht, zij het daardoor verkregen recht slechts door de Douro Wine a acquis le droit a la marque Nogueira par verrichting van een handhavingsdepot voor teniet gaan had 1'usage notoire qui en a été fait en Belgique et que dès kunnen behoeden. Ook het beroep op art. 1 lid 2 van de 1'instant oü la marque avait fait 1'objet d'un dépót interOvereenkomst van Madrid faalt, omdat daar alleen het national, en 1967, basé sur 1'enregistrement d'origine au territoriaal bereik van de door een internationale Portugal en 1943, elle n'ëtait pas soumise a 1'obligation inschrijving verkregen bescherming wordt gedefinieerd. d'opérer un dépót conflrmatif Benelux au cours de 1'année 1971 conformément aux articles 29 et 30 de la loi uniforme; Art. óquinquies leden A en B Verdrag van Parijs. Het beroep op de "telle quelle"-bescherming van art. Attendu que la loi uniforme a subordonné le maintien óquinquies lid A Verdrag van Parijs faalt reeds omdat zij des droits acquis résultant d'un usage notoire ou d'un volgens lid B niet kan worden ingeroepen ten behoeve van dépót national è 1'accomplissement des formalités décrites merken die afbreuk zouden doen aan eerder verkregen a 1'article 30 alinea premier, a savoir un dépót confirmatif rechten van derden, waaronder ook begrepen zijn rechten au bureau Benelux des marques entre le Ier janvier et Ie verkregen door eerder gebruik van een teken als 31 décembre 1971, avec revendication du droit acquis et handelsnaam. 1'indication de la nature et du moment des faits qui lui ont donné naissance et, s'il y a lieu, des dépöts et des enregistrements dont la marque a fait 1'objet; qu'une fois Artt. 5, 12 onder A, 29 en 30 BMW. De stelling dat appellante door de niet tijdige verrichting ce délai expiré, les droits anciens étaient définitivement van een handhavingsdepot niet haar vorderingsrecht met perdus avec effet rétroactif au Ier janvier 1971; betrekking tot het merk Nogueira heeft verloren, omdat dit Que par application de ces régies, 1'intimée fait valoir eerst na verloop van 30 jaren door verjaring teniet gaat, is in a juste titre que le droit qui serait né en 1948 du premier strijd met het systeem van de BMW, zoals dit in de regeling usage notoire de Ia marque Nogueira n'a pas été ten aanzien van het verval van het recht door niet tijdige maintenu après 1'entrée en vigueur de la loi uniforme, a vernieuwing van de inschrijving van het depot tot uiting dèfaut pour la société Douro Wine d'avoir effectué dans komt. le délai légal un dépót conflrmatif avec revendication des droits acquis depuis 1948; 1. Ets. Victor Dubois S.A. te Brussel, België en Attendu que le dépót international de 1967 ne dispensait pas la société Douro Wine d'effectuer un dépót 2. The Douro Wine Shippers and Growers Mrs P. Lambeau, P. Parmentier en M. Goldberg.

240


confirmatif Benelux; que I'article 30 alinea 2 de la loi uniforme dispose que lorsqu'a la date d'entrée en vigueur de la loi, Ie droit a une marque résulte d'un dépöt international basé sur un enregistrement d'origine effectue en dehors du territoire Benelux, Ie maintien de ce droit est indépendant du depot confirmatif; que les termes "maintien de ce droit" visent expressément Ie droit que Ie tutulaire retire du seul dépöt international et sont étrangers aux droits antérieurs qui ne pouvaient être maintenus que grace a un dépöt confirmatif; Que s'il est exact que Ie dépöt international ne devait pas lui-même faire Pobjet d'un dépöt confirmatif, en revanche celui-ci demeurait nécessaire pour conserver Ie benefice de droits acquis antérieurs issus d'un usage notoire; Que ni I'article 34 C de la loi uniforme qui prévoit 1'inscription d'office dans Ie registre Benelux des dépöts interaationaux bases sur un enregistrement d'origine effectue hors Benelux ni I'article 35 aux termes duquel les dépöts internationaux sont réputés avoir été effectués a la date d'entrée en vigueur de la loi et Ie rang des droits acquis dans un pays du Benelux s'apprécie, dans un pays du Benelux, conformément au droit national appliqué avant 1'entrée en vigueur de la loi uniforme n'ont pour effet de conférer a un dépöt international la vertu de maintenir les droits acquis antérieurs a la date du dépöt; Qu'aucun argument en faveur de la these soutenue par les appelantes ne saurait être tiré de rArrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant 1'enregistrement industriel des marques de fabrique ou de commerce, approuvé par la loi beige du 13 juin 1892; que Partiele 4 alinea Ier porte que "a partir de 1'enregistrement fait au Bureau international..., la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéresses sera Ia même que si cette marque y avait été directement déposée"; qu'il résulte de cette disposition que Ie dépöt international effectue en 1967 par la société Douro Wine n'a pas pu lui conférer une protection plus étendue que si elle avait, a la même époque, opérê un dépöt en Belgique; que si elle 1'avait fait, elle aurait été soumise a 1'obligation du dépöt confirmatif exigé par I'article 30 de la loi uniforme; Que par ailleurs en disposant que "les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous les autres pays parties au présent Arrangement, la protection de leurs marques applicable aux produits ou services enregistrées dans Ie pays d'origine, moyennant Ie dépöt desdites marques au Bureau international pour la protection de la propriétè industrielle", I'article 1(2) de 1'Arrangement de Madrid n'a fait que définir 1'étendue territoriale de la protection; qu'en prétendant s'appuyer sur cette disposition pour soutenir que Ie dépöt international créerait un "titre pour les droits acquis depuis 1948", les appelantes donnent au texte précité une portee qu'il n'a pas; Attendu que les appelantes se prévalent en vain de I'article óquinquies A de la Convention d'Union de Paris qui dispose que "toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans Ie pays d'origine sera admise au dépöt et protégée telle quelle dans les autres pays de 1'Union ..."; Que cette disposition signifie qu'une marque régulièrement enregistrée dans Ie pays d'origine doit être enregistrée telle quelle dans Ie pays d'importation, alors qu'elle ne devrait pas Pêtre selon la loi de ce pays en raison d'exigences plus strictes; que la règle suppose que Ie titulaire de la marque veuille faire admettre celle-ci au dépöt dans Ie pays d'importation (R. Plaisant, Jurisclasseur Commercial, v° Marques, fase. 37, n c 25), que cette hypothese ne s'est pas réalisée en 1'espèce; Qu'au demeurant la prétention de la société Douro Wine de faire admettre sa marque telle quelle en Belgique se serait heurtée au respect dü aux droits acquis aux tiers (article óquinquies B.l°); qu'il en est ainsi notamment lorsque Ie signe a déjè été utilisè par un tiers comme nom commercial (R. Plaisant, ibidem, n° 27 - Roubier, Droit de la propriétè industrielle, II, n° 279, p. 632);


Attendu que les appelantes, faisant une distinction entre Ie droit a la marque et Ie droit d'agir en justice, soutiennent que "Ie droit d'agir en justice se prescrit par 30 ans et qu'elle a donc Ie droit d'agir a 1'égard de la S.A. Nogueira"; Que cette these, esquissée dans 1'acte d'appel et non reproduite en conclusions, ne résiste pas a 1'examen; qu'elle aboutirait a la conclusion absurde que Ie droit acquis a une marque serait maintenu nonobstant 1'absence d'un dépöt confirmatif au mépris de I'article 30 de la loi uniforme; Que 1'intimée souligne a raison que cette these ruinerait tout Ie système de la loi uniforme, puisqu'une marque qui n'aurait pas été renouvellée après 1'expiration de son enregistrement pourrait encore être invoquée par son ancien titulaire pendant 30 ans, ce qui heurte les dispositions des articles 5.1° et 2° et 12 A de la loi uniforme; enz. Recoit 1'appel, Le déclare mal fondé; en déboute 1'appelante; Condamne celle-ci aux dépens d'appel taxés a ce jour au profit de 1'intimée a 13.600 frs et en ce qui la concerne a 13.600 frs; enz. Nr 66. Gerechtshof te Amsterdam, 22 februari 1990. (Impact) Mrs J.B. Heers, R.P. IJland-van Veen en R. van de Vijver. Art. 5 Handelsnaamwet. IMPACT AUTOMATISERING heeft een onderneming voor de handel in software, hardware en randapparatuur alsmede dienstverlening, trainingen daaronder begrepen, met betrekking daartoe; IMPACT TRAINING drijft een onderneming, ten doel hebbend de overdracht van kennis en de training van vaardigheden van commerciële marktbewerkers en hun managers. Het verweer dat in 1986, toen IMPACT TRAINING haar handelsnaam is gaan voeren, tussen de beide ondernemingen geen verwarring te duchten was, omdat IMPACT AUTOMATISERING eerst nadien haar activiteiten heeft uitgebreid met het geven van meerdaagse trainingen, faalt. President en Hof achten aannemelijk dat ook in 1986 verwarring tussen beide ondernemingen te duchten was: het hoofdbestanddeel van de naam van beide ondernemingen is gelijk, hun diensten worden aan dezelfde over het land verspreide klantenkring aangeboden en deze diensten verschillen, ook voordat geïntimeerde zich op grotere schaal met instructie begon bezig te houden, niet zo duidelijk dat afnemers daaruit zouden kunnen afleiden dat het aanbod van verschilleride ondernemingen afkomstig is; daarbij verdient opmerking dat het geven van opleiding en training een gebruikelijk onderdeel vormt van de activiteiten van ondernemingen die computer hard- en software verkopen. Impact Training B.V. te Laren, appellante [in kort geding], procureur Mr J.W. Fernhout, tegen Impact Automatisering B.V. te Utrecht, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr F.J. Schoute, advocaat Mr M. van Riet-Holst te Utrecht. a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 12 oktober 1989 (Mr CL. Kuijper-Keijzer). Verloop van de procedure: Ter terechtzitting van 28 september 1989 heeft eiseres [Impact Automatisering; Red.], hierna IA, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Na verweer van gedaagde, IT, heeft IA haar beroep op



haar merkinschrijvingen ingetrokken en haar vordering dienovereenkomstig verminderd. IT heeft haar verweer tegen de verminderde vordering gehandhaafd. Vervolgens hebben partijen hun stukken, waaronder van weerszijden produkties en pleitnotities, voor het verkrijgen van vonnis overgelegd. Gronden van de beslissing: 1. Tot uitgangspunt dient: a. IA voert sinds 1984 de handelsnaam IMPACT AUTOMATISERING. Zij verkoopt computerapparatuur en -programma's en verleent diensten op het gebied van bedrijfsautomatisering. Daaronder valt in toenemende mate het geven van onderricht in het gebruik van de door haar geleverde programma's en apparatuur. Sinds enige tijd geeft zij daarin meerdaagse trainingen. b. IT verzorgt sinds 1986 onder de handelsnaam IMPACT TRAININGEN meerdaagse trainingen in verkoop- en marketingtechnieken. c. Partijen richten zich op dezelfde klantenkring, verspreid over heel Nederland. 2. Na vermindering van eis vordert IA in dit geding kort gezegd - dat IT het gebruik van het woord IMPACT voor haar handelsnaam staakt en gestaakt houdt, stellende dat door dit gebruik onder het publiek gevaar voor verwarring tussen de beide ondernemingen - als bedoeld in art. 5 van de Handelsnaamwet - te duchten is, in het bijzonder omdat derden zullen denken dat de ondernemingen met elkaar gelieerd zijn. 3. IT werpt IA niet tegen dat IA eerst thans is overgegaan tot het nemen van rechtsmaatregelen. IT voert aan dat bij haar komst in 1986 - toen IA nog volstond met het geven van enkele instrukties - voor verwarring onder het publiek niet behoefde te worden gevreesd. Voor zover daarvan thans wel sprake zou zijn hetgeen IT bestrijdt met het argument dat zij op een geheel ander terrein onderricht geeft - is dat in haar ogen uitsluitend te wijten aan IA omdat IA haar activiteiten na 1986 heeft uitgebreid met het geven van meerdaagse trainingen. Daarom, aldus IT, mag zij zich IMPACT TRAININGEN blijven noemen. 4. Aannemelijk is echter dat, zoals IA heeft betoogd, in 1986 het in art. 5 van de Handelsnaamwet bedoelde verwarringsgevaar reeds bestond. Daarvoor is doorslaggevend dat beide- ondernemingen een nagenoeg gelijke naam dragen en ook in 1986 al dezelfde - over het hele land verspreide - klantenkring hun diensten aanboden. Die diensten verschilden niet zo evident, dat de afnemers daaruit moesten afleiden dat het aanbod van verschillende ondernemingen afkomstig was. Bij het daarvoor in aanmerking komende publiek kon dan ook in 1986 de keuze van IT voor een naam die nagenoeg gelijk is aan die van IA, de gedachte wekken dat IT op enige wijze verbonden was met IA. 5. Aangenomen moet worden dat dit in 1986 reeds bestaande verwarringsgevaar sindsdien is toegenomen, doordat IA evenals IT meerdaagse personeelscursussen is gaan aanbieden. Daaraan ontleent IA haar spoedeisend belang bij de door haar gevraagde voorziening. 6. IT moet meer tijd worden gegund haar naam te veranderen. De dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd. De kosten worden, gelet op het procesverloop, gecompenseerd. Beslissing: 1. Verbiedt IT vanaf twee maanden na betekening van dit vonnis het gebruik van het woord IMPACT voor haar handelsnaam, op verbeurte van een dwangsom van ƒ5.000,- voor iedere dag dat zij mocht nalaten aan dit verbod te voldoen, tot een maximum van ƒ 50.000,-. 2. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 3. Compenseert de proceskosten aldus, dat ieder van partijen de eigen kosten draagt. 4. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

241

b) Het Hof, enz. 2. De grieven. De door appellante tegen het vonnis aangevoerde grieven luiden als volgt: Grief I Door bij de weergave van het verloop der procedure alleen vast te stellen dat Impact Automatisering haar beroep op haar merkinschrijvingen heeft ingetrokken en deze merkingschrijvingen vervolgens niet meer te betrekken bij de vraag of verwarringsgevaar in 1986 op grond van de Handelsnaamwet bestond is het vonnis van 12 oktober 1989 onvoldoende gemotiveerd en kan het op grond daarvan niet in stand blijven. Grief 2 Ten onrechte, immers in strijd met de feiten, wordt overwogen dat Impact Training aan Impact Automatisering heeft tegengeworpen dat Impact Automatisering eerst thans is overgegaan tot het nemen van rechtsmaatregelen. Nu de beslissing gebaseerd is op een onjuiste overweging kan deze beslissing van 12 oktober 1989 niet in stand blijven. Grief 3 Ten onrechte, op grond van een onjuiste feitenweergave en een onvoldoende motivering, wordt in strijd met de feiten overwogen dat in 1986 het in artikel 5 van de Handelsnaamwet bedoelde verwarringsgevaar reeds bestond. Ook op grond hiervan kan het vonnis van 12 oktober 1989 niet in stand blijven. 3. Waarvan het hof uitgaat. Geïntimeerde voert sedert 1984 de handelsnaam Impact Automatisering op landelijke schaal voor de handel in software, hardware en randapparatuur alsmede op het gebied van de dienstverlening, trainingen daaronder begrepen, met betrekking daartoe. Appellante voert sinds 1 mei 1986 de handelsnaam Impact Training voor haar onderneming, ten doel hebbend de overdracht van kennis en de training van vaardigheden van commerciële marktbewerkers en hun managers. Beide partijen richten zich op dezelfde klantenkring, verspreid over heel Nederland. Naar bij pleidooi zijdens appellante verklaard, heeft zij haar handelsnaam na het vonnis van 12 oktober 1989 gewijzigd. 4. Beoordeling. 4.1 Nadat geïntimeerde bij de mondelinge behandeling in eerste instantie haar beroep op de door haar verrichte merkinschrijvingen van het woord "Impact" had ingetrokken is haar vordering nog uitsluitend gebaseerd op de Handelsnaamwet. 4.2 In haar eerste grief betoogt appellante dat de president ten onrechte de door geïntimeerde verrichte merkinschrijvingen niet meer betrokken heeft bij de vraag of in 1986 verwarringsgevaar op grond van de Handelsnaamwet bestond en dat het vonnis om die reden onvoldoende gemotiveerd is. Appellante doelt hiermee op het feit dat de diensten, waarvoor geïntimeerde aanvankelijk (in 1986 en 1987) een merkinscnrijving heeft gedaan met opleidingsactiviteiten betroffen en dat een depot voor opleidingsactiviteiten eerst in februari 1989 plaatsvond. 4.3 Deze grief kan niet tot vernietiging van het vonnis leiden. Nu de president aannemelijk heeft geacht dat in 1986 het in artikel 5 van de Handelsnaamwet bedoelde verwarringsgevaar reeds bestond, zulks op de in het beroepen vonnis genoemde - blijkens het hierna onder 4.5 overwogene: juiste - gronden, behoefde zij aan de later door geïntimeerde verrichte merkinschrijvingen geen betekenis toe te kennen. 4.4 In de tweede grief heeft appellante aangevoerd dat de president ten onrechte heeft overwogen dat appellante niet aan geïntimeerde heeft tegengeworpen eerst thans rechtsmaatregelen te hebben genomen. Naar het oordeel van het hof kan ook deze grief niet tot vernietiging van het vonnis leiden. Aan appellante kan worden toegegeven dat blijkens de pleitnotities in eerste aanleg een dergelijk verweer wel is gevoerd. Geïntimeerde heeft echter onweersproken gesteld dat zij bezwaar is gaan maken

242


tegen het gebruik van de handelsnaam Impact Training vanaf het ogenblik waarop zij daarvan, eind 1988, last kreeg terwijl het tijdsverloop daarna voor een deel door onderhandelingen tussen partijen in beslag is genomen. Waar appellante het bestaan van een spoedeisend belang bij geïntimeerde niet heeft ontkend kon de president gezien het bovenstaande aan appellantes verweer op dit punt voorbijgaan. 4.5 In haar derde grief bestrijdt appellante dat in 1986 het in artikel 5 Handelsnaamwet bedoelde verwarringsgevaar reeds bestond. In haar toelichting voert zij aan dat het karakter van de beide ondernemingen zeker toen nog verschillend was in die zin dat appellante werkzaam was op het gebied van commerciële trainingen in het algemeen, terwijl geïntimeerde primair werkzaam was op het gebied van verkoop van automatiseringsapparatuur en programmatuur en zich eerst gaandeweg meer met instructie bezig is gaan houden. Naar het oordeel van het hof heeft de president evenwel terecht aannemelijk geacht dat ook in 1986 al verwarring tussen beide ondernemingen te duchten was. Met de president acht het hof daarbij bepalend dat het hoofdbestanddeel van de naam van beide ondernemingen gelijk is, dat zij hun diensten aanbieden aan dezelfde over het land verspreide klantenkring en dat deze diensten ook voordat geïntimeerde zich op grotere schaal met instructie begon bezig te houden niet zo duidelijk verschillen dat afnemers daaruit zouden kunnen afleiden dat het aanbod van verschillende ondernemingen afkomstig is. Bij dit laatste verdient opmerking dat het geven van opleiding en training een gebruikelijk, en naar aannemelijk is: niet weg te denken, onderdeel vormt van de activiteiten van ondernemingen die, zoals geïntimeerde, computer hard- en software verkopen. De accentverschuiving, die er vanaf 1986 in de werkzaamheden van geïntimeerde heeft plaatsgevonden, hebben deze onderneming dan ook geen wezenlijk ander karakter gegeven. 4.6 Het voorgaande brengt mee dat de grieven niet tot vernietiging van het vonnis leiden zodat dit moet worden bekrachtigd. 4.7 Als in het ongelijk gestelde partij dient appellante veroordeeld te worden in de proceskosten in hoger beroep. 5. Beslissing. Het hof: - bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; - veroordeelt appellante in de gedingkosten in hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde begroot op ƒ3.900,-. Enz.


Nr 67. President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 26 september 1989. (scheerapparaat) Mr CL. baron van Harinxma thoe Slooten.

(apparaat van Remington - boven - en van Hamarc onder) Art. 10, eerste lid, aanhef en sub 11" Auteurswet 1912. Het scheerapparaat van Remington kan worden aangemerkt als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk karakter van de maker draagt. Onjuist is de stelling dat dit scheerapparaat geen werk in auteursrechtelijke zin zou zijn, omdat onder de merknaam Carmen" reeds sinds 1983 een gelijksoortig scheerapparaat in Nederland verkrijgbaar zou zijn, aangezien dat scheerapparaat qua vorm op essentiële punten van dat van Remington verschilt. Aan Remington komt geen auteursrecht op de bij haar scheerapparaat behorende verpakking toe, daar deze voornamelijk gekenmerkt wordt door eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, die onder andere de vorm, de afmetingen en een groot deel van de uitvoering bepalen terwijl door het gebruikte materiaal, de kleur en verdere uitvoering aan de verpakking niet iets zo essentieels en eigens wordt toegevoegd, dat de verpakking daardoor wel een eigen oorspronkelijk karakter verkrijgt. Art. 13 Auteurswet 1912. Bij vergelijking van het scheerapparaat van Remington met dat van Hamarc levert het totaalbeeld van die apparaten zoveel gelijkenis tussen beide op dat het model van Hamarc tot een nabootsing in gewijzigde vorm van dat van Remington moet worden bestempeld. De verschillen tussen de modellen van partijen zijn zo gering dat zij aan het model van Hamarc niet het karakter van imitatie van het model van Remington ontnemen. Artt. 3 en 14 Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Uit hoofde van het voor haar scheerapparaat verrichte modeldepot kan Remington zich verzetten tegen de verhandeling door Hamarc van haar scheerapparaat, nu het laatste apparaat, als geheel beschouwd, opmerkelijke gelijkenis met het van Remington afkomstige scheerapparaat vertoont. De kenmerkende elementen van beide apparaten zijn (vrijwel) identiek, terwijl het bovendien niet moeilijk is om een ander model scheerapparaat te maken zonder aan de eis van deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen en het voldoende duidelijk is dat omtrent de herkomst van het desbetreffende scheerapparaat bij het publiek de mogelijkheid van verwarring bestaat. Artt.4,lidlenlSBTMW. De stelling van Hamarc dat het van het scheerapparaat van Remington verrichte depot nietig is wegens gebrek aan nieuwheid moet worden verworpen op dezelfde grond als die waarop het beweerdelijk gemis van oorspronkelijk karakter van het scheerapparaat van Remington is verworpen.



Remington Products Inc. te Bridgeport, Connecticut, Verenigde Staten van Amerika, eiseres [in kort geding], procureur Mr J.J.W. Remme, advocaat Mr Th.C.J.A. van Engelen te Amsterdam, tegen Hamarc B.V. te Nieuwegein, gedaagde [in kort geding], procureur Mr A.J. Janmaat-Uytewaal, advocaat Mr J.L.M. Fruytier te Amsterdam. 3. De beoordeling van het geschil van partijen 3.1. Aangezien Remington aan haar vordering mede ten grondslag legt dat Hamarc inbreuk maakt op een aan haar toekomend modelrecht met betrekking tot het door haar gedeponeerde scheerapparaat, stelt de president, gelet op het bepaalde in artikel 29, leden 1 en 2 van de BTMW, voorop, dat hij wat de territoriale bevoegdheid betreft, bevoegd is van de vordering kennis te nemen aangezien Hamarc in dit arrondissement gevestigd is. 3.2. In de eerste plaats komt de vraag aan de orde, of het door Remington, naar haar stelling in oktober 1987 ontworpen, scheerapparaat en de bijbehorende verpakking beschouwd kunnen worden als werken in de zin van artikel 10, lid 1 aanhef en sub 11° van de Auteurswet 1912 - zoals Remington onder meer heeft gesteld - en derhalve aan Remington in beginsel bescherming op grond van genoemde wet toekomt. 3.3. Met betrekking tot het scheerapparaat van Remington dient die vraag voorshands bevestigend te worden beantwoord, nu het een werk betreft dat kan worden aangemerkt als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk karakter van de maker draagt. 3.4. Hamarc heeft onder meer gesteld dat reeds sinds 1983 scheerapparaten, gelijksoortig aan dat van Remington, in Nederland verkrijgbaar zijn, onder meer onder de merknaam "Carmen". Kennelijk betwist Hamarc (onder andere) daarmee dat sprake is van een werk in de zin van artikel 10, lid 1, aanhef en onder 11° van de Auteurswet 1912, c.q. dat Remington de maker van dat werk is. 3.5. Voormelde stelling dat Hamarc, die door Remington gemotiveerd is betwist, dient te worden verworpen. Immers het scheerapparaat van "Carmen" waarop Hamarc heeft gedoeld en dat is afgebeeld in een door haar advocaat getoonde brochure van "Carmen" van 1983, verschilt qua vorm op essentiële punten van dat van Remington, zodat geen sprake is van een gelijksoortig uiterlijk. Andere bescheiden die de desbetreffende stelling van Hamarc kunnen steunen, zijn niet overgelegd. 3.6. In de tweede plaats dient onderzocht te worden, of het door Hamarc verhandelde scheerapparaat een vrijwel volledige nabootsing is van dat van Remington, zoals Remington heeft gesteld. 3.7. De president heeft het scheerapparaat van Remington, voorzien van de naam "lektro blade" vergeleken met het scheerapparaat van Hamarc, voorzien van de naam "vibrazor", welke beide scheerapparaten ter terechtzitting aan hem zijn getoond. Naar zijn oordeel levert het totaalbeeld zoveel gelijkenis tussen de apparaten op dat het model van Hamarc tot een nabootsing in gewijzigde vorm van dat van Remington moet worden bestempeld. Daarbij valt onder meer in het oog dat de handvaten van beide apparaten een cilindrische vorm hebben, waarvan de zijkanten zijn afgeplat en geribbeld; dat het (gebogen) verbindingsstuk tussen het handvat en het mesje, de vormgeving van de sluiting aan de onderzijde en de (grijze) kleurstelling van de apparaten nagenoeg gelijk zijn. De verschillen tussen de modellen van partijen, bestaande in, onder andere, de plaatsing en de vormgeving van de aan- en uitknop, zijn zo gering dat zij aan het model van Hamarc niet het karakter van imitatie van het model van Remington ontnemen. 3.8. Door het verhandelen van scheerapparaten, die zozeer lijken op het door Remington vervaardigde scheer-

243

apparaat, heeft Hamarc inbreuk gemaakt op het ter zake aan Remington toekomende auteursrecht, en heeft zij derhalve jegens Remington onrechtmatig gehandeld. 3.9. De ter terechtzitting getoonde verpakking, behorende bij het scheerapparaat van Remington, wordt naar het oordeel van de president voornamelijk gekenmerkt door eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, die onder andere de vorm, de afmeting en een groot deel van de uitvoering bepalen. Door het gebruikte materiaal, de kleur en verdere uitvoering wordt aan die verpakking ook niet iets zo essentieels en eigens toegevoegd dat de verpakking daardoor wel een eigen, oorspronkelijk karakter krijgt. Op grond daarvan moet geoordeeld worden dat wat betreft de verpakking aan Remington geen auteursrecht toekomt. 3.10. Met betrekking tot het door haar vervaardigde scheerapparaat heeft Remington haar vordering tevens gebaseerd op modelbescherming ex artikel 14, lid 1, van de BTMW. Voorshands moet het scheerapparaat als een nieuw uiterlijk van een voortbrengsel met een gebruiksfunktie worden aangemerkt, zodat dit apparaat modelrechtelijk kan worden beschermd. Gelet op het door Remington gedane, in onderdeel 2.1 sub d vermelde depot van dat apparaat, kan Remington, als houder van dat model, zich verzetten tegen (onder meer) elke vervaardiging, verkoop en levering van éen scheerapparaat dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model danwei daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont. 3.11. Hamarc heeft gesteld dat genoemd depot nietig is, omdat het model van het scheerapparaat van Remington niet nieuw is. Zij heeft daartoe m de eerste plaats aangevoerd dat reeds sinds 1983 scheerapparaten, gelijksoortig aan dat van Remington, in Nederland verkrijgbaar zijn, onder meer onder de merknaam "Carmen", zoals in onderdeel 3.4 van dit vonnis is vermeld. In de tweede plaats heeft zij aangevoerd dat het model van het door haar onder de naam "vibrating razor" danwei "vibrazor" verhandelde scheerapparaat afkomstig is van een bedrijf te Hong Kong, te weten Readen Company Limited, en reeds in het voorjaar van 1988 op de Europese markt is gebracht, onder andere in België en Nederland. x 3.12. Ook deze (betwiste) stelling van Hamarc moet worden verworpen, allereerst op grond van hetgeen in onderdeel 3.5 van dit vonnis is vermeld. Voorts blijkt uit de door Hamarc overgelegde bescheiden, waaronder twee brieven van het in het verre oosten gevestigde bedrijf Readen Company Ltd, beide gedateerd 12 september 1989, in het geheel niet dat het om het scheerapparaat in kwestie gaat en blijkt daaruit evenmin dat het litigieuze model reeds vóór de datum van het depot van Remington bekendheid genoot in het Beneluxgeoied. Deze brieven alsook de overige bescheiden zijn dermate weinig gedetailleerd dat aan de inhoud daarvan geen c.q. onvoldoende betekenis toekomt. 3.13. Het door Hamarc verhandelde scheerapparaat waarvan zij in de afgelopen tijd, zoals zij heeft erkend, een aantal, voorzien van de naam "vibrazor" heeft verkocht, vertoont, als geheel beschouwd, opmerkelijke gelijkenis met het van Remington afkomstige scheerapparaat. De kenmerkende elementen zijn (vrijwel) identiek, zoals in onderdeel 3.7 van dit vonnis is vermeld. Bovendien is het niet moeilijk om een ander model scheerapparaat te maken, zonder aan eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen. Dat dit mogelijk is, heeft Remington overtuigend aangetoond met modellen van scheerapparaten van andere fabrikanten. Het is voldoende duidelijk dat omtrent de herkomst van het desbetreffende scheerapparaat bij het publiek de mogelijkheid van verwarring bestaat. Uit het vorenstaande volgt dat Hamarc door haar handelwijze tevens inbreuk heeft gemaakt op het aan Remington ter zake van het scheerapparaat toekomende modelrecht.

244


3.14. Hamarc heeft nog betoogd dat Remington alleen optreedt tegen haar, aangezien zij het scheerapparaat tegen een (veel) lagere prijs dan Remington ten verkoop aanbiedt, doch dat andere handelaren, onder wie Vroom en Dreesman, die een soortgelijk scheerapparaat verkopen als dat van Remington tegen dezelfde (hoge) prijs, door Remington ongemoeid worden gelaten. Aldus poogt Remington, volgens Hamarc, haar als concurrent te elimineren en de prijs kunstmatig hoog te houden, waardoor Remington in strijd met de artikelen 30 tot 36, alsmede 85 en 86 van het E.E.G.-verdrag zou hebben gehandeld. 3.15. Hamarc gaat er echter aan voorbij dat vaststaat dat Remington procedures heeft gevoerd tegen fabrikanten van soortgelijke scheerapparaten als dat van haar, Remington, in welke procedures, blijkens de door haar overgelegde in juli c.q. september 1989 gewezen vonnissen van de presidenten van de arrondissementsrechtbanken te 's-Gravenhage en te Maastricht, Remington in het gelijk is gesteld. Bovendien is als onweersproken komen vast te staan dat Remington regelingen heeft getroffen met een aantal ondernemingen c.q. een aantal ondernemingen heeft aangeschreven in verband met te treffen regelingen, waaronder Vroom en Dreesman, teneinde de verdere verkoop van inbreukmakende scheerapparaten te voorkomen. Het sub 3.14 weergegeven betoog van Hamarc moet reeds daarom falen. 3.16. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de vordering van Hamarc [lees: Remington. Red.], die voor het overige niet is weersproken, toewijsbaar is als na te melden. Voor zover de vordering betrekking heeft op de, bij het scheerapparaat behorende, verpakking dient deze te worden afgewezen. Aan het totaal van de te verbeuren dwangsommen zal een maximum worden verbonden zoals in het dictum zal worden bepaald. 3.17. Hamarc zal, als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld. 4. De beslissing De president: A. beveelt Hamarc met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in de rechtsoverwegingen 3.7, 3.8 en 3.13 bedoelde inbreuken op de auteurs- en modelrechten van Remington met betrekking tot voormeld scheerapparaat te staken en gestaakt te houden; B. beveelt Hamarc om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Remington schriftelijk opgave te doen van alle namen en adressen van de toeleveranciers van de inbreukmakende scheerapparaten als bedoeld in onderdeel 2.1 sub e van dit vonnis, alsmede van de door Hamarc ingekochte hoeveelheden daarvan, een en ander onder overlegging van kopieën van fakturen; C. beveelt Hamarc om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Remington schriftelijk opgave te doen van de namen en adressen van de afnemers van vorenbedoelde inbreukmakende scheerapparaten, alsmede van de afgenomen hoeveelheden, een en ander onder overlegging van kopieën van fakturen; D. bepaalt dat Hamarc een dwangsom van ƒ 25.000,(...) zal verbeuren aan Remington voor iedere keer dat zij, Hamarc, het onder A bedoelde bevel c.q. voor iedere dag dat zij de onder B en C bedoelde bevelen geheel of gedeeltelijk overtreedt; E. bepaalt voorts dat boven een bedrag van ƒ 1.000.000,- (...) geen dwangsom meer zal worden verbeurd; F. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; G. wijst af het meer of anders gevorderde; H. veroordeelt Hamarc in de kosten van dit geding, tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Remington begroot op ƒ 1.000,- voor salaris van haar procureur en op ƒ 301,25 voor verschotten. Enz.

augustus/september 199!

Nr 68. Hoge Raad der Nederlanden, 1 december 1989. (bouwsteigers) Mrs S.K. Martens, G. de Groot, C.Th. Hermans, S. Boekman en W.J.M. Davids. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Nu het door Kwikform ontwikkelde koppelingssysteem niet (langer) wordt beschermd door enig absoluut recht van intellectuele eigendom, staat volgens vaste rechtspraak toepassing van dat systeem haar concurrenten in beginsel vrij. Dit beginsel lijdt evenwel uitzondering indien die toepassing bestaat in nabootsing, waarvan gevaar voor verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent te kort schiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide produkten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Het Hof heeft in dit licht geoordeeld dat Monte geen feiten of omstandigheden heeft gesteld waaruit kan volgen dat het voor de technische deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar toe te passen koppelingen, dan wel voor de •uitwisselbaarheid van haar .steigerdelen met die van Kwikform noodzakelijk is om die koppelingen exact dezelfde vorm en maten te geven als die van Kwikform. Dit oordeel moet, als zijnde van feitelijke aard, voor rekening blijven van het Hof.*) Monte Trading International B.V. te Nijmegen, eiseres tot cassatie [in kort geding], advocaat Mr W.A. Hoyng, tegen 1. GKN Kwikform B.V. te Ede en 2. GKN Kwikform Limited te Burmingham, Engeland, verweersters in cassatie [in kort geding], advocaat Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper. a) Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 5 september 1985 (Mrs E. van Rossem, D. van Driel van Wageningen en K. Klijn). Motivering van de beslissing 1. Als erkend of niet of onvoldoende bestreden staat ten processe vast: - dat Kwikform [gedaagde; Red.] sinds haar oprichting in 1970, althans reeds vóór 1 januari 1975, systeemsteigers onder de naam "Kwiksteiger" vervaardigt en/of middels verhuur of verkoop in het verkeer brengt en - dat bij arrest van het gerechtshof te Arnhem, in hoger beroep in kort geding gewezen op 24 november 1980, onder vernietiging van het vonnis in kort geding van 7 juni 1979 van de president van de rechtbank te Zutphen, voor zover voor het onderhavige geding van belang, Monte het verbod werd opgelegd (bouw)steigers in het verkeer te brengen en/of te doen brengen, waarvan de koppelingsdelen naar vorm gelijk zijn aan die van de door Kwikform onder de naam Kwiksteiger in het verkeer gebrachte (bouw)steigers [BIE 1981, nr75, blz. 331. Red.]. 2. Monte vordert nu een verklaring voor recht dat het vervaardigen en/of in het verkeer brengen van (bouw)steigers, waarvan de koppelingen en/of koppelingsdelen naar vorm gelijk zijn aan en/of uitwisselbaar zijn met die van de door Kwikform onder de naam Kwiksteiger in het verkeer gebrachte (bouw)steigers, niet onzorgvuldig of onrechtmatig is jegens Kwikform. Monte vordert voorts een verbod voor Kwikform om het voormelde arrest van het gerechtshof te Arnhem te executeren. 3. Ten aanzien van de laatste vordering oordeelt de rechtbank deze in ieder geval niet toewijsbaar voor dat gedeelte van de uitspraak van het hof dat betrekking heeft op het verbod om bepaalde in het arrest omschreven zinsneden te bezigen in reclame en voorlichtingsmateriaal. *) Zie de noot aan het slot van het arrest, blz. 257/9. Red.



Aangezien Monte dit gedeelte van haar vordering op generlei wijze, expliciet noch impliciet, nader toelicht houdt de rechtbank het ervoor, dat Monte met haar vordering geen verbod voor Kwikform beoogt tot executie van dat gedeelte van de uitspraak dat betrekking heeft op het verbod tot het gebruik van de in het arrest nader omschreven zinsneden in reclame- en voorlichtingsmateriaal. 4. Wat de vorderingen tot verklaring voor recht betreft: uit de stukken en uit het gehoorde en getoonde ter zitting blijkt dat Monte voornemens is om bij toewijzing van haar vorderingen (bouw)steigers te vervaardigen en/of in het verkeer te (doen) brengen met zodanige koppelingen en koppelingsdelen, dat deze op generlei wijze zullen afwijken van die koppelingen en koppelingsdelen die Monte tot het voormelde verbod van 24 november 1980 vervaardigde en/of in het verkeer bracht, met als gevolg dat deze steigers en steigeronderdelen in vorm gelijk zullen zijn aan en/of volledig uitwisselbaar zullen zijn met die van Kwikform. 5. Monte meent gerechtigd te zijn tot getrouwe navolging van de steigers en steigeronderdelen van Kwikform, omdat deze zich niet aanmerkelijk zouden onderscheiden van de andere in de handel zijnde modellen, althans omdat daarvan niet zou kunnen worden afgeweken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid daarvan in technische of economische zin, althans, wat daar ook van zij, omdat in ieder geval geen verwarring bij het publiek zou kunnen worden gesticht omtrent de herkomst van deze produkten. 6. Nabootsing van eens anders produkt is, naar het oordeel van de rechtbank, in beginsel geoorloofd en, aangenomen dat geen inbreuk wordt gemaakt op octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten, slechts dan onrechtmatig, indien: a) het nagebootste zich van de andere in de handel zijnde soortgelijke produkten aanmerkelijk onderscheidt, b) men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en c) door dit na te laten verwarring sticht, waarbij het niet nodig is dat op alle punten waar dit mogelijk is verschillen worden aangebracht, doch dat het redelijkerwijs mogelijke en nodige is gedaan om verwarringsgevaar te voorkomen of te verminderen. 7. Er zijn verschillende steigersystemen in de handel: het traditionele systeem van buizen die met losse koppelingen aan elkaar worden verbonden; de element-steiger bestaande uit vaste elementen, die gestapeld kunnen worden en het systeem, zoals het litigieuze, waarbij de koppelingen en koppelingsdelen vast en blijvend zijn verbonden aan de verschillende steigerdelen. Zo zijn bij de Kwiksteiger aan de verticale buizen (staanders) op regelmatige afstand van elkaar U-vormige nokken gelast. Aan de horizontale buizen (langsliggers en kortelingen) zitten vaste spieën die via een mantel door de U-vormige nok op de staanders steken en dusdoende de delen stijf met elkaar verbinden. Bij alle andere in Nederland in de handel zijnde steigersystemen met vaste koppelingen zijn de koppelingen op onderling en ook van de Kwiksteiger verschillende wijzen uitgevoerd. 8. Ten aanzien van het in rechtsoverweging 6 onder a) genoemde criterium staat voor de rechtbank voldoende vast dat de Kwiksteiger zich aanmerkelijk onderscheidt van de andere in Nederland verkrijgbare systemen. 9. Daarbij overweegt de rechtbank dat, behalve de 4 andere systemen die ten tijde van het voormelde arrest van het hof in Nederland in het verkeer waren (Anglok, Cuplok, Layher "Allround" en IPA "Klikklak"), er sindsdien nog tenminste 4 in de handel zijn gebracht, die alle een van Kwiksteiger en ook van elkaar afwijkend koppelingssysteem bezitten (Coffral "Ringlok", Travhydro "Super-Quick", Plettac "Perfect Gerust" en Matab "Universeelsteiger"). Geen van de genoemde systemen is met dat van Kwiksteiger uitwisselbaar. Voor de afnemers

245

van steigermateriaal, voor wie het koppelingssysteem een wezenlijke eigenschap van dat materiaal is, zal, naar het oordeel van de rechtbank, het verschil tussen de Kwiksteiger enerzijds en de minstens 8 andere systemen anderzijds aanmerkelijk zijn. 10. Daaraan doet niet af dat vanuit Engeland door Nederlandse afnemers steigermateriaal wordt aangekocht van het merk Fix Scaf en System Scaf, beide van de fabrikant C. Evans & Sons Ltd., waarvan de koppelingen en koppelingsdelen passen in de U-vormige nokken van de Kwiksteiger. Naar ten processe kwam vast te staan is van enige regelmatige handel in Nederland geen sprake, juist ook omdat de leverancier de uitspraak in dit geding wenst af te wachten, terwijl in Engeland door Kwikform Ltd. juridische stappen tegen Evans zijn ondernomen ter verhindering van de verhandeling van diens steigersystemen. Overigens bleek de rechtbank uit de getoonde koppeling van het merk Fix Scaf dat deze weliswaar past in de U-vormige nokken op de staander van de Kwiksteiger, doch dat het betreffende deel niet stijf met de staander werd verbonden en er ruimte overbleef tussen de koppeling en de staander. 11. Ten aanzien van de voorwaarde b), omschreven in rechtsoverweging 6, overweegt de rechtbank dat voor de beoordeling van de deugdelijkheid en de bruikbaarheid ook andere dan technische aspecten in aanmerking mogen worden genomen, met name ook de wensen van een deel van de afnemers, bijvoorbeeld ten aanzien van standaardisatie. Monte stelt, dat bij produkten, zoals steigerelementen, die naar hun aard bestemd zijn om te worden gekoppeld en uitgewisseld niets méér bepalend is voor de bruikbaarheid en deugdelijkheid dan optimale koppelingsmogelijkheden en daardoor maximale uitwisselbaarheid. Zij biedt te bewijzen aan dat er te dien aanzien behoefte bestaat aan standaardisatie. De rechtbank overweegt te dien aanzien dat het naast elkaar bestaan van tenminste 8 verschillende niet-uitwisselbare steigersystemen met vaste koppelingen aantoont dat de stelling van Monte als zou er behoefte bestaan aan maximale uitwisselbaarheid bij deze soort van produkten in haar algemeenheid geen stand kan houden en zéker niet op gaat in de zin dat alle systemen met dat van de Kwiksteiger uitwisselbaar dienen te zijn. Wat de door Monte gestelde behoefte betreft heeft Monte hierbij kennelijk het oog op de behoefte van de afnemers, die reeds een Kwiksteiger hebben gekocht of gehuurd en die steigerdelen wensen te kopen of te huren, die aan de Kwiksteiger kunnen worden vastgemaakt of die delen daarvan kunnen vervangen. Afnemers die een nieuw en zelfstandig steigersysteem wensen te kopen of te huren, kunnen zich tot een groot aantal leveranciers wenden en hebben zich, blijkens de opkomst van tenminste 4 nieuwe merken sinds 1980, ook daadwerkelijk tot deze leveranciers met geheel eigen, niet-uitwisselbare systemen gewend. 12. Monte voert ten aanzien van de bestaande behoefte aan uitwisselbaarheid of zelfs standaardisatie ook nog de grond aan, dat Kwikform op de markt die Monte wil bewerken een belangrijke plaats inneemt. Ten processe stelde Kwikform onweersproken, dat het aandeel van de Kwiksteiger zich thans zeker niet beweegt op het niveau van 30% van de markt, doch eerder op een niveau van 15%, zodat ook geenszins sprake is van een monopoliepositie van Kwikform, nog daargelaten dat naast deze markt voor steigersystemen met vaste koppelingen ook nog altijd een markt bestaat voor het traditionele systeem met losse koppelingen en één voor de elementsteiger. 13. Uit rechtsoverweging 11 en 12 volgt, naar het oordeel van de rechtbank, dat de door Monte gestelde wens van een deel van de afnemers naar de verkrijgbaarheid van met de Kwiksteiger uitwisselbare steigers moet worden verstaan als de voor de hand liggende wens van de afnemers van de Kwiksteiger om aanvullende of vervangende delen daarvan ook elders en dan tegen een lagere prijs te kunnen betrekken.

246

Bijbiad Industriële Eigendom, nr 8/9

14. Deze wens is, naar het oordeel van de rechtbank, geenszins te verstaan als een behoefte bij een deel van de afnemers naar een zekere uniformiteit in de markt van te leveren steigersystemen, laat staan als een wens tot standaardisatie. Zelfs de in traditionele steigersystemen doorgevoerde standaardisatie in buizen en pijpen heeft niet geleid, zo bleek ter zitting, tot enigerlei standaardisatie van de losse koppelingen. Daarvan zijn er, zo werd door Kwikform gesteld en door Monte niet ontkend, vele verschillende typen. Nu de rechtbank ook op geen enkele andere wijze uit enig objectief gegeven de behoefte aan standaardisatie op basis van het koppelingssysteem van de Kwiksteiger of aan uitwisselbaarheid daarmee is gebleken, passeert zij het ten dezen door Monte aangeboden bewijs door getuigen en deskundigen. 15. De rechtbank is van oordeel dat de in rechtsoverweging 11 en 12 omschreven wens van een deel van de afnemers de deugdelijkheid en bruikbaarheid van steigers als de Kwiksteiger in technische of in andere zin niet zodanig bepaalt, dat van de Kwiksteiger niet kan worden afgeweken, zonder daar afbreuk aan te doen. Het is leveranciers van steigers als Monte zeer goed mogelijk, zo blijkt ook uit de opkomst van nieuw niet met de Kwiksteiger uitwisselbare systemen sinds 1980, om systemen in het verkeer te brengen die in vorm afwijken van dat van de Kwiksteiger, en/of daarmee niet uitwisselbaar zijn. 16. Ten aanzien van de voorwaarde c), omschreven in rechtsoverweging 6 en de nadere definiëring daarvan in die rechtsoverweging, is gesteld en niet ontkend dat er, in de periode voorafgaande aan het verbod opgelegd door het hof op 24 november 1980, verwarring omtrent de herkomst is ontstaan, daaruit blijkende dat Kwikform door haar verhuurd materiaal terugontving, waaronder zich delen bevonden, die van Monte afkomstig bleken te zijn. 17. De rechtbank laat in het midden het door Kwikform gestelde en door Monte betwiste kwaliteitsverschil tussen de toenmalige steigers van Monte en die van Kwikform, nu dit al of niet bestaande kwaliteitsverschil voor de vraag naar de onrechtmatigheid van de nabootsing niet relevant is. De ter zake door partijen overgelegde sterkteberekeningen en kwaliteitsrapporten laat de rechtbank derhalve onbesproken. 18. Volledigheidshalve stelt de rechtbank vast dat, nu de nagebootste Kwiksteiger reeds voor 1 januari 1975 in het verkeer was, de kwestie van de onrechtmatigheid uitsluitend bezien dient te worden in het licht van artikel 1401 B.W. en niet (ook) in dat van de Benelux Modellen Wet. 19. Gegeven het onderscheidende vermogen van de Kwiksteiger in vergelijking met soortgelijke steigersystemen, gegeven de gebleken mogelijkheden om, zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid en deugdelijkheid daarvan, steigersystemen in het verkeer te brengen met koppelingen en koppelingsdelen die van die van Kwikform afwijken en gegeven de verwarring omtrent de herkomst, die blijkt te ontstaan doordat Monte deze afwijking in de periode voorafgaand aan het verbod in 1980 achterwege liet, komt de rechtbank tot het oordeel dat het in het verkeer (doen) brengen van (bouw)steigers, waarvan de koppelingen en/of koppelingsdelen. naar vorm gelijk zijn aan en/of uitwisselbaar zijn met die van de (bouw)steigers die door Kwikform onder de naam Kwiksteiger in het verkeer worden gebracht, onrechtmatig is jegens Kwikform. 20. De vorderingen van Monte moeten dus worden afgewezen met veroordeling van Monte als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten. Beslissing De rechtbank, rechtdoende, wijst de vorderingen van Monte af en veroordeelt Monte in de kosten van het geding, tot aan


deze uitspraak aan de zijde van Kwikform begroot op ƒ 2.420,-. Enz. b) Gerechtshof te Arnhem, 24 november 1987 (Mrs C.J. van Zorge, A. Hammerstein en C.P. Aubel). Beoordeling van de grieven (1) In dit hoger beroep kan het geschil tussen partijen aldus worden samengevat dat Monte beoogt ten behoeve van de steigerbouw steigerdelen met koppelingen en/of koppelingsdelen te vervaardigen en in de handel te brengen waarvan de vorm (nagenoeg) volledig gelijk is aan die welke eerder door Kwikform op de markt zijn en ook thans nog worden gebracht, hetgeen Kwikform onrechtmatig acht jegens haar. (2) Monte voert in het kader van grief I als belangrijkste argumenten ter ondersteuning van haar vorderingen aan dat die vorm onderscheidend vermogen mist en - in elk geval - in belangrijke of overwegende mate wordt bepaald door de technische aspecten van het product, zodat aan Kwikform geen bescherming toekomt. (3) Het hof verwerpt de stelling dat het systeem van Kwikform onderscheidend vermogen mist. Op grond van de door beide partijen in het geding gebrachte producties en uit eigen waarneming bij gelegenheid van de gehouden pleidooien stelt het hof vast dat er meerdere, op in het oog springende wijze onderling van elkaar en van dat van Kwikform naar de vorm verschillende, koppelingssystemen bestaan die blijkbaar alle een markt hebben. Kwikform neemt met de door haar gekozen eenvoudige doch herkenbare vorm al gedurende een reeks van jaren een eigen plaats op die markt in. Aan een en ander doet niet af dat er thans - naar Monte stelt doch Kwikform betwist - twee systemen van Engelse herkomst op de markt zouden zijn die met het steigersysteem van Kwikform uitwisselbaar zouden zijn en daarmee "een sterke gelijkenis" zouden tonen. (4) Aan Monte kan worden toegegeven dat de keuze van dezelfde - praktische en voor de hand liggende constructie op zichzelf niet onrechtmatig is. Op het door Kwikform geproduceerde systeem wordt - behoudens een enkel onderdeel, waarvan het octrooi inmiddels zou zijn verstreken - geen intellectuele eigendomsbescherming gegeven. Het geschil tussen partijen betreft echter naar het oordeel van het hof niet de door Kwikform gekozen constructie van de koppeling. Het staat Monte vrij hetzelfde technisch model als Kwikform toe te passen. De vraag is of Monte dan genoodzaakt is exact dezelfde vormen en maten te gebruiken als reeds door Kwikform gedaan wordt. Die vraag moet ontkennend worden beantwoord. Monte kan immers, bij de toepassing van dezelfde constructie als Kwikform, op eenvoudige wijze meer dan ondergeschikte verschillen in vorm en maten van de onderdelen aanbrengen zonder dat aan de technische constructie en het principe waarop deze berust enige afbreuk behoeft te worden gedaan. Monte heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat toepassing van de hier bedoelde constructie slechts mogelijk is bij het hanteren van exact dezelfde maten en vormen als Kwikform en het is ook niet zonder meer aannemelijk dat een dergelijk systeem alleen op de door Kwikform gekozen wijze zou kunnen worden uitgevoerd. Bij pleidooi is van de zijde van Monte ook toegegeven dat zij de afmetingen van haar koppelingen zo had kunnen maken dat deze niet zouden hebben gepast op het systeem van Kwikform. Monte heeft bij pleidooi aangevoerd dat ter verwezenlijking van hetzelfde technisch effect geen andere vormen beschikbaar zijn. Die stelling wordt niet alleen gelogenstraft door het bestaan van meerdere van elkaar verschillende koppelingssystemen (waarvan Monte allerminst aannemelijk heeft gemaakt dat deze "tot een groter geavanceerd technisch effect leiden" (pleidooi 11,9)) doch zij berust ook niet op enige concrete toelichting of adstructie. Die stelling moet dus als te vaag worden gepasseerd. Bovendien is die stelling strijdig met



de blijkens alinea 16 van de memorie van grieven aan de subsidiaire vordering ten grondslag liggende stelling dat het Monte (in ieder geval) vrij staat koppelingsdelen op de markt te brengen die niet op die van Kwikform lijken maar wel met deze uitwisselbaar zijn. Voor bewijs vatbare feiten die een andere gevolgtrekking zouden wettigen zijn niet gesteld, zodat ook aan het bewijsaanbod van Monte voorbij kan worden gegaan. (5) Monte erkent uitdrukkelijk dat zij na marktonderzoek besloten heeft het systeem van Kwikform eenvoudig na te bootsen, omdat daaraan behoefte bleek bij haar afnemers. Dat wijst er mede op dat zij de alternatieve mogelijkheden niet heeft overwogen. Die zijn in dit geding ook verder niet aan de orde. (6) Monte rechtvaardigt die nabootsing met een beroep op de behoefte aan standaardisatie bij de afnemers. Blijkens haar eigen stellingen ging het daarbij vooral om de behoefte aan uitwisselbaarheid met het systeem van Kwikform dat reeds op de markt was. Monte meende dat systeem goedkoper te kunnen produceren dan Kwikform. Dat laatste zal ongetwijfeld aan de wensen van afnemers tegemoet komen, doch dat is in dit verband geen relevant kriterium. Veronderstellenderwijs kan worden aangenomen dat die behoefte aan uitwisselbaarheid inderdaad aanwezig was. Monte heeft echter niet gesteld, laat staan aangetoond of aannemelijk gemaakt, dat het voor uitwisselbaarheid noodzakelijk is dat volledig aan elkaar gelijke koppelingsdelen in het verkeer worden gebracht. Het hof verenigt zich overigens met het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 11, 13 en 14 van haar vonnis en maakt dat tot het zijne. (7) Het onder 6 overwogene brengt mee dat aan bewijsaanbod van Monte op dit punt voorbijgegaan kan worden. De feiten die door Monte te bewijzen worden aangeboden kunnen immers aan het oordeel van het hof niet afdoen. (8) Het hof is ten slotte met de rechtbank van oordeel dat Monte door nagenoeg hetzelfde koppelingssysteem als Kwikform te vervaardigen en te verhandelen verwarring sticht. Daarbij merkt het hof in de eerste plaats op dat een grief is aangevoerd tegen rechtsoverweging 16 van et vonnis. Grief 4 keert zich mede blijkens de daarop gegeven toelichting uitsluitend tegen de overname door de rechtbank van het door het hof in zijn arrest in kort geding d.d. 24 november 1980 aangenomen feitencomplex, waarbij ook sprake was van een vergelijkbare naam. Deze grief gaat eraan voorbij dat, zoals al in rechtsoverweging 1 is overwogen, de inzet van deze procedure is dat Monte ook thans nog niet-van-die-van-Kwikform-afwijkende koppelingsdelen in de handel wil brengen. Monte ziet eraan voorbij dat de rechtbank in rechtsoverweging 16 zelfstandig tot haar oordeel is gekomen dat met in niets afwijkende producten wèl verwarring werd gesticht. Voor zover de grief dat oordeel bestrijdt, faalt zij eveneens. Het spreekt vanzelf dat het in de handel brengen van koppelings(elementen) die vrijwel identiek zijn aan die van een concurrent op den duur ertoe moet leiden dat die producten door elkaar gebruikt zullen worden (hetgeen juist de bedoeling van Monte is) en dat daardoor verwarring ontstaat over de herkomst van de producten. (9) Kwikform heeft er in dit verband naar het oordeel van het hof terecht op gewezen (memorie van antwoord sub 14) dat een steigerconstructie wordt samengesteld uit verschillende onderdelen die gezamenlijk in staat zijn een vooruit bepaalde en berekende belasting te dragen. Deze verschillende onderdelen moeten dus op elkaar zijn afgestemd. Dat behoeft - anders dan Kwikform aanvoert - op zich zelf niet uit te sluiten dat haar onderdelen met die van andere producenten van steigermateriaal uitwisselbaar worden gemaakt, doch het hof onderschrijft de, door Monte ook niet voldoende gemotiveerd weersproken, stelling van Kwikform dat bij gebreke van specifieke voor alle producten geldende kwaliteitsnormen

t

247

producenten van steigermateriaal er reeds in verband met mogelijke aansprakelijkheid belang bij hebben dat het risico van onbedoelde verwisseling van hun product met dat van anderen zo beperkt mogelijk wordt gehouden. (10) Het hof komt tot de slotsom dat de vorderingen van Monte behoren te worden afgewezen. Met betrekking tot de vordering sub 2 merkt het hof op dat deze afwijzing berust op de aanvaarding van het verweer van Kwikform dat niet in abstracto een oordeel kan worden gegeven over de vraag of Monte een koppelingselement dat qua vorm afwijkt doch wel verwisselbaar is met dat van Kwikform in de handel mag brengen, als zijnde een en ander (mede) afhankelijk van feitelijke omstandigheden die thans bekend noch gesteld zijn en ook niet kunnen worden voorzien. (11) Monte heeft geen feiten gesteld die, indien bewezen, het hof tot een ander oordeel aanleiding zouden kunnen geven. Haar algemeen bewijsaanbod wordt daarom gepasseerd. Slotsom (12) Het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd met veroordeling van Monte als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure in hoger beroep. Beslissing Het hof, rechtdoende in hoger beroep: Bekrachtigt het door de rechtbank te Arnhem tussen partijen gewezen vonnis van 5 september 1985. Veroordeelt Monte in de kosten van het geding in hoger beroep, tot deze uitspraak aan de zijde van Kwikform begroot op een bedrag van ƒ 300,- voor verschotten en ƒ3.600,- voor salaris van de procureur. Enz. c) Cassatiemiddel. Schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid met zich meebrengt, doordien het hof heeft overwogen, recht gedaan en beslist als in de bestreden beslissing is opgenomen, om de volgende, mede in onderling verband in aanmerking te nemen, redenen: 1. Het gaat in deze zaak - kort gezegd - om de rechtmatigheid van verhandeling door eiseres tot cassatie (Monte) van steigerstukken met koppelingen en/of koppelingsdelen, waarvan de vorm (nagenoeg) volledig gelijk is aan die welke door verweerders (Kwikform) op de markt worden gebracht. Monte voerde ter rechtvaardiging van deze handelwijze onder meer aan - zakelijk weergegeven - dat (1) de koppeling(sdelen) van Monte een technisch model (is) zijn in die zin dat de vorm voor het bereiken van het technische doel noodzakelijk is en op die grond reeds geen bescherming op grond van art. 1401 m.b.t. die koppeling(sdelen) door Kwikform kan worden ingeroepen; (2) bij de afnemers van Kwikform steigers een behoefte aan standaardisatie bestaat en meer in het bijzonder een behoefte aan uitwisselbaarheid met het systeem van Kwikform, zodat vervangende of aanvullende delen ter zake van een eenmaal gekochte Kwikform steiger ook van derden kunnen worden betrokken; 2. In rechtsoverweging 4 begint het Hof met voorop te stellen dat de keuze (door Monte) van dezelfde - praktische en voor de hand liggende - constructie (als gebruikt door Kwikform) op zichzelf niet onrechtmatig is nu geen intellectuele eigendomsbescherming (meer) wordt gegeven. Dit uitgangspunt is op zichzelf juist a Onbegrijpelijk althans niet c.q. niet voldoende gemotiveerd is hetgeen het Hof overweegt in de 3e zin van ro 4 welke luidt als volgt: "Het geschil tussen partijen betreft echter naar het oordeel van het hof niet de door Kwikform gekozen constructie van de koppeling." Met betrekking tot die constructie heeft Monte immers gesteld dat het daarbij om een technisch model gaat (in

248


die zin dat de vorm - en derhalve de constructie - voor het bereiken van het technische doel noodzakelijk is), dat derhalve alleen in aanmerking komt voor octrooirechtelijke bescherming en niet voor enige andere aanvullende bescherming althans dat de termijn gedurende welke zodanige aanvullende bescherming zou kunnen worden genoten is verstreken. b Rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk althans niet c.q. niet voldoende gemotiveerd zijn de navolgende overwegingen van het Hof in ro 4: "De vraag is of Monte dan genoodzaakt is exact dezelfde vormen en maten te gebruiken als reeds door Kwikform gedaan wordt. Die vraag moet ontkennend worden beantwoord. Monte kan immers, bij de toepassing van dezelfde constructie als Kwikform, op eenvoudige wijze meer dan ondergeschikte verschillen in vorm en maten van de onderdelen aanbrengen zonder dat aan de technische constructie en het principe waarop deze berust enige afbreuk behoeft te worden gedaan. Monte heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat toepassing van de hier bedoelde constructie slechts mogelijk is bij het hanteren van exact dezelfde maten en vormen als Kwikform en het is ook niet zonder meer aannemelijk dat een dergelijk systeem alleen op de door Kwikform gekozen wijze zou kunnen worden uitgevoerd. Bij pleidooi is van de zijde van Monte ook toegegeven dat zij de afmetingen van haar koppelingen zo had kunnen maken dat deze niet zouden hebben gepast op het systeem van Kwikform. Monte heeft bij pleidooi aangevoerd dat ter verwezenlijking van hetzelfde technisch effect geen andere vormen beschikbaar zijn. Die stelling wordt niet alleen gelogenstraft door het bestaan van meerdere van elkaar verschillende koppelingssystemen (waarvan Monte allerminst aannemelijk heeft gemaakt dat deze "tot een groter geavanceerd technisch effect leiden" (pleidooi 11,9)) doch zij berust ook niet op enige concrete toelichting of adstructie. Die stelling moet dus als te vaag worden gepasseerd. Bovendien is die stelling strijdig met de blijkens alinea 16 van de memorie van grieven aan de subsidiaire vordering ten grondslag liggende stelling dat het Monte (in ieder geval) vrij staat koppelingsdelen op de markt te brengen die niet op die van Kwikform lijken maar wel met deze uitwisselbaar zijn. aa Indien uit deze overwegingen gelezen moet worden dat het Hof van opvatting is dat er eerst sprake is van een (niet voor een de octrooiwet aanvullende bescherming in aanmerking komend) technisch model indien "de technische constructie en het principe waarop het berust" (het technisch effect) bepaald wordt door exacte maten en vormen, is deze opvatting rechtens onjuist. Er is ook reeds sprake van een technisch model in boven bedoelde zin, indien dezelfde "technische constructie en het principe waarop het berust" niet alleen bereikt kan worden door de exacte maten en vormen van een model doch ook door maten en vormen die niet meer dan ondergeschikte verschillen vertonen met dat model. bb Bovendien zijn de desbetreffende overwegingen onbegrijpelijk, nu Monte uitvoerig betoogd heeft dat toepassing (in de woorden van het Hof:) van hetzelfde technisch model als Kwikform een gebruik van dezelfde vorm en maatvoering als door Kwikform gebruikt (althans van een vorm en maatvoering die niet meer dan ondergeschikte verschillen vertoont met het model van Kwikform) noodzakelijk maakt (ondermeer pleitnota zijdens Monte bij het Hof onder 1.8 en 11.10). Onbegrijpelijk en althans niet concludent zijn in dat verband de navolgende overwegingen van het Hof: aaa "Bij pleidooi is van de zijde van Monte ook toegegeven dat zij de afmetingen van haar koppelingen zo had kunnen maken dat deze niet zouden


hebben gepast op het systeem van Kwikform". Het desbetreffende "toegeven" is door het Hof uit het verband gehaald waarin dit is gesteld. Het betrof het aangeven van een theoretische mogelijkheid, welke meteen gevolgd werd door de stelling dat de "afmetingen van de koppelingsdelen ( ) natuurlijk niet zo maar uit de lucht komen vallen. Deze zijn min of meer bepaald vrij nauwkeurig bepaald door de steigerbuizen, de vereiste sterkte en dergelijke. Verschillen in afmetingen zouden derhalve nimmer een zo groot verschil in uiterlijk teweeg kunnen brengen dat de systemen in eens niet meer op elkaar lijken" (pleitnota zijdens Monte in appel II, 10). Een en ander past derhalve volledig in de stelling van Monte, dat voor de toepassing van dezelfde constructie als Kwikform, geen vorm en maten gekozen kunnen worden die meer dan ondergeschikte verschillen vertonen met het Kwikform model (koppelingssysteem). bbb "De stelling wordt (niet alleen) gelogenstraft door het bestaan van meerdere van elkaar verschillende koppelingssystemen" aangezien door Monte - onbestreden althans door het Hof in het midden gelaten en mitsdien in cassatie vaststaand - is gesteld dat deze andere koppelingssystemen niet tot hetzelfde technische effect maar tot een ander (technisch effect) leiden.' ccc "Bovendien is die stelling strijdig met de blijkens alinea 16 van de memorie van grieven aan de subsidiaire vordering ten grondslag liggende stelling dat het Monte (in ieder geval) vrij staat koppelingsdelen op de markt te brengen die niet op die van Kwikform lijken maar wel met deze uitwisselbaar zijn" aangezien deze stelling eerst aan de orde behoort te komen bij de behandeling van en geuit is in het kader van de subsidiaire vordering terwijl in casu de primaire vordering aan de orde is. c Onbegrijpelijk althans onvoldoende gemotiveerd is de navolgende overweging van het Hof (laatste zin van ro4): "Voor bewijs vatbare feiten die een andere gevolgtrekking zouden wettigen zijn niet gesteld, zodat ook aan het bewijsaanbod van Monte voorbij kan worden gegaan". In onder meer 1.8 en 11.10 van de pleitnota van Monte in appel zijn de voor bewijs vatbare feiten die een andere gevolgtrekking zouden rechtvaardigen wel degelijk gesteld. 3. In de eerste alinea van ro 6 gaat het Hof er veronderstellenderwijs van uit, dat die behoefte aan uitwisselbaarheid inderdaad aanwezig is, doch overweegt: "Monte heeft echter niet gesteld, laat staan aangetoond of aannemelijk gemaakt, dat het voor uitwisselbaarheid noodzakelijk is dat volledig aan elkaar gelijke koppelingsdelen in het verkeer worden gebracht". Dit oordeel is onbegrijpelijk in het licht van de volgende passages uit gedingstukken van de zijde van Monte en van soortgelijke passages daaruit met dezelfde of soortgelijke strekking: "daarenboven heeft eiseres (...) uitvoerig en gemotiveerd betoogd, dat zij niet zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar produkt in technische of economische zin afbreuk te doen, de koppelingen en koppelingsdelen van haar steigers op andere wijze kan vervaardigen (...). De bruikbaarheid van de koppelingsdelen (...) wordt daarenboven in zeer belangrijke mate door de uitwisselbaarheid daarvan bepaald. Ervan uitgaande, dat zowel technisch als economisch (...) gekozen moet worden voor het door gedaagde in het verkeer gebrachte systeem (...) is juist de onderlinge uitwisselbaarheid van zeer groot belang. Bij produkten die naar hun aard bestemd zijn om te worden gekoppeld en uitgewisseld (...) is immers niets meer bepalend voor de bruikbaarheid en



deugdelijkheid dan optimale koppelingsmogelijkheden en daardoor maximale uitwisselbaarheid". (Inleidende dagvaarding ro 6 en 7). "Om ieder misverstand te vermijden: om uitwisselbaarheid te bereiken is absoluut nodig dat de koppelingen en/of koppelingsdelen van de Monte Systeemsteiger naar vorm gelijk zijn aan die van Kwikform. Monte's bij dit pleidooi aanwezige directeur, E.G. Blok, kan dit zonodig aan Uw Rechtbank toelichten" (zie: pleitnotities zijdens Monte in prima nr. V 7). Het aangevallen oordeel van de rechtbank is nog eens te meer onbegrijpelijk respectievelijk rechtens onjuist, nu Kwikform in deze procedure uitsluitend (dan wel voornamelijk) heeft betoogd dat het Monte niet vrijstond met het Kwikfonn-systeem uitwisselbare koppelingen en/of koppelingsdelen in het verkeer te brengen, doch niet het standpunt heeft ingenomen dat Monte ook indien zij gerechtigd zou zijn tot het in het verkeer brengen van met het Kwikfonn-systeem uitwisselbare koppelingen en/of koppelingsdelen, een andere vormgeving voor die produkten had kunnen kiezen. Zodanig standpunt is althans niet op begrijpelijke wijze uit de gedingstukken zijdens Kwikform af te leiden. Integendeel Kwikform heeft zich veeleer op het standpunt gesteld dat een verwarringwekkende gelijke vorm noodzakelijk is, om uitwisselbaarheid te bereiken. 4. Rechtens onjuist althans niet voldoende (begrijpelijk) gemotiveerd zijn de navolgende overwegingen van het Hof in ro 6 "Monte meende het systeem goedkoper te kunnen produceren dan Kwikform. Dat laatste zal ongetwijfeld aan de wensen van de afnemers tegemoet komen, doch dat is in dit verband geen relevant kriterium" en "Het hof verenigt zich overigens met het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 11, 13 en 14 van haar vonnis en maakt dat tot het zijne". Een concurrent (zoals in casu Monte) handelt niet onrechtmatig indien hij met het systeem van een concurrent (zoals in casu Kwikform) uitwisselbare onderdelen op de markt brengt, die niet door octrooirechten (of andere intellectuele eigendomsrechten) worden beschermd. Een en ander geldt ook indien om de desbetreffende uitwisselbaarheid te verkrijgen het noodzakelijk is een verwarringwekkende gelijke vorm te kiezen. In ieder geval handelt zo'n concurrent (in casu derhalve Monte) niet onrechtmatig indien zoals in casu er sprake is van een (steiger) systeem (Kwiksteiger) waarbij de behoefte bestaat bij hen die zo'n systeem hebben afgenomen aan het kopen of huren van delen die aan dat systeem kunnen worden gekoppeld of delen van dat systeem kunnen vervangen en/of het desbetreffende systeem (in casu de Kwiksteiger) 15% van de markt voor soortgelijke steigersystemen inneemt en/of meer dan 20 jaar verstreken is sinds voor het systeem octrooirechtelijke bescherming is of had kunnen worden aangevraagd en/of meer dan 15 jaar verstreken is sinds het systeem feitelijke bekendheid in Nederland heeft gekregen en/of zo'n concurrent (in casu Monte) in staat is dat systeem goedkoper te kunnen produceren en/of zo'n concurrent (in casu Monte) de met het steigersysteem (Kwikform) uitwisselbare onderdelen voorziet van een afwijkende kleur en/of zijn woordmerk "Monte". 5. In ro 9 overweegt het Hof het navolgende: "Kwikform heeft er in dit verband naar het oordeel van het hof terecht op gewezen (memorie van antwoord sub 14) dat een steigerconstructie wordt samengesteld uit verschillende onderdelen die gezamenlijk in staat zijn een vooruit bepaalde en berekende belasting te dragen. Deze verschillende onderdelen moeten dus op elkaar zijn afgestemd. Dat behoeft - anders dan Kwikform aanvoert - op

249

zich zelf niet uit te sluiten dat haar onderdelen met die van andere producenten van steigermateriaal uitwisselbaar worden gemaakt, doch het hof onderschrijft de, door Monte ook niet voldoende gemotiveerd weersproken, stelling van Kwikform dat bij gebreke van specifieke voor alle producten geldende kwaliteitsnormen producenten van steigermateriaal er reeds in verband met mogelijke aansprakelijkheid belang bij hebben dat het risico van onbedoelde verwisseling van hun product met dat van anderen zo beperkt mogelijk wordt gehouden." Deze overweging is rechtens onjuist althans onvoldoende gemotiveerd voor zover het Hof daarmede tot uitdrukking brengt (althans bedoelt te brengen) dat Kwikform concurrenten (en derhalve Monte) er - bij gebreke van specifieke voor alle produkten geldende kwaliteitsnormen - reeds in verband met mogelijke aansprakelijkheid van kan weerhouden (steiger)onderdelen die met haar (steiger)onderdelen uitwisselbaar zijn op de markt te brengen indien (vanwege - bijvoorbeeld - de voor het bereiken van die uitwisselbaarheid noodzakelijke gelijkheid van vorm) onbedoelde verwisselingen van Kwikform's onderdelen met de onderdelen van anderen (in casu bijv. Monte) ontstaan. Dit is al reeds onjuist omdat zonder meer niet valt in te zien dat Kwikform aansprakelijk zou zijn voor de gevolgen van het in het verkeer brengen van met haar systeem uitwisselbare onderdelen door Monte, waaraan zij toevoegt dat het Hof niet heeft vastgesteld dat de onderdelen van Monte niet aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen zou voldoen, zodat er in cassatie van uit moet worden gegaan dat deze kwaliteit van deze onderdelen voldoende is en/of niet voor die van Kwikform onderdoet. 6. Ten onrechte althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd wijst het Hof in ro 10 de vordering sub 2 af. In het licht van de omvang van het door het Hof in de (aan de onderhavige bodemprocedure) voorafgaande Kort Geding procedure gegeven verbod (arrest d.d. 24 november 1980 rolnr. 197/79 - inleidende dagvaarding sub 2, I -) waaronder - ook naar het oordeel van Kwikform - iedere onderlinge uitwisselbaarheid van de koppelingsdelen werd verboden - omdat dergelijke koppelingsdelen door het Hof (in die procedure) naar vorm gelijk worden geacht - had na afwijzing van de primaire vordering in de onderhavige procedure (met name waarbij die afwijzing - kennelijk - berustte op het feit dat het Hof van mening was dat uitwisselbaarheid ook met minder gelijkende koppelingsdelen kan worden bereikt) het Hof de vordering sub 2 behoren toe te wijzen. Deze subsidiaire vordering zoals toegelicht in de Memorie van Grieven onder 16 is - ook gezien in het licht van de overige gedingstukken - voldoende duidelijk en bepaald en onbegrijpelijk is waarom en respectievelijk onjuist is dat het Hof geen oordeel geeft over de vraag of door Monte met de Kwikformsteiger verwisselbare onderdelen, die voor zover technisch mogelijk qua vorm afwijken van de onderdelen van Kwikform, mogen worden verhandeld. Niet valt in te zien welke feitelijke omstandigheden voor de beoordeling van de vordering sub 2 nog van belang zouden kunnen zijn nu er rechtens vanuit behoort te worden gegaan dat het Monte vrijstond met het systeem van Kwikform uitwisselbare onderdelen op de markt te brengen indien deze onderdelen voor zover technisch mogelijk daarvan afwijken. Enz. d) Conclusie van de Advocaat-Generaal, Mr W.D.H. Asser, 6 oktober 1989. 1. Inleiding 1.1. In cassatie kan van de volgende feiten worden uitgegaan.') ') Zie o.m. het door de rechtbank in eerste aanleg gewezen vonnis, r.o.1.

250


1.1.1. Verweersters in cassatie - hierna te zamen Kwikform te noemen - vervaardigen en/of brengen door middel van verhuur en verkoop in het verkeer sinds haar oprichting in 1970, althans reeds vóór 1 januari 1975, systeemsteigers onder de naam "Kwiksteiger". 1.1.2. Kwikform geniet voor dat systeem geen bescherming op grond van het octrooirecht (behoudens tot april 19872) een hierna nog te vermelden onderdeel van ondergeschikt belang) en evenmin op grond van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen. 1.1.3. Bij dagvaarding van 21 mei 1979 heeft Kwikform eiseres tot cassatie - Monte 3) - in kort geding voor de President van de Rechtbank te Zutphen gedagvaard met onder meer4) een vordering om Monte te verbieden - kort gezegd - (bouw-)steigers in het verkeer te (doen) brengen waarvan de benodigde onderdelen in afmeting gelijk zijn aan die van Kwiksteiger en de voor het verbinden van die onderdelen gebruikte delen van de koppeling, voor wat vorm en afmetingen betreft, gelijk zijn aan of corresponderen met of passen op die koppelingsdelen en andere onderdelen van de door Kwikform in het verkeer gebrachte "Kwiksteiger".5) Zij stelde daartoe - kort en zakelijk weergegeven - dat Monte onrechtmatig handelde door harerzijds onder de naam "Montakwik" een systeemsteiger in het verkeer te brengen die qua soort en vorm van het gebruikte materiaal, qua standaardafmetingen en qua koppeling, met uitzondering van de geoctrooieerde "neusvleugel" of "lip" van de "Kwiksteiger", een natuurgetrouwe nabootsing vormde van de laatstgenoemde steiger en waarvan de onderdelen met die van de "Kwiksteiger" volledig uitwisselbaar waren. 1.1.4. De president heeft bij vonnis van 7 juni 1979 o.m. deze vordering afgewezen. Hij oordeelde daartoe - kort en zakelijk weergegeven - dat het nagebootste produkt voldoende onderscheidend vermogen miste en dat niet was komen vast te staan dat Monte zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar ontworpen steigerconstructies af te doen, evengoed tot hantering van een afwijkend koppelsysteem had kunnen besluiten. 1.1.5. Nadat Kwikform van dit vonnis bij het Hof te Arnhem in hoger beroep was gekomen heeft het hof bij arrest van 24 november 1980 het vonnis van de president vernietigd en - voor zover thans van belang - Monte verboden "(bouw-)steigers in het verkeer en/of te doen brengen waarvan de [in dat arrest, A.] sub 7 omschreven koppelingsdelen naar vorm gelijk zijn aan die van de door Kwikform B.V. onder de naam Kwiksteiger in het verkeer gebrachte (bouw-)steigers." Aan dit verbod verbond het hof een dwangsom van ƒ 10.000 per keer of dag dat Monte in strijd daarmee zou handelen. 1.1.6. Het hof overwoog daartoe kort en zakelijk samengevat het volgende:') - alle onderdelen van de steiger van Monte vormen een getrouwe copie van die van de steiger van Kwikform met uitzondering van de "lippen" waarmee het op de dwarsdelen van de Kwiksteiger gelaste verbindingsorgaan was voorzien en de lengtematen van de staanders, welke verschillen echter voor het geding niet relevant zijn (r.o.6); - de koppeling van de steiger van Kwikform - het meest essentiële en kenmerkende- onderdeel - bezit onder*) Zie de pleitnota in appel van Monte, p.12 onder 1.9. ) Aanvankelijk heette zij Mont ca. ) Er speelden in die procedure ook nog kwesties van merkinbreuk (het gebruik van het woorddeel "Kwik") en onrechtmatige, want misleidende en onjuiste, mededelingen in een folder van Monte. Deze zijn thans niet meer aan de orde. 6 ) Zie de tekst van de tot dat k.g. inleidende dagvaarding; in de dagvaarding in appel en de daarop gebaseerde weergave door het hof in zijn arrest van 1980 is een deel van de tekst - kennelijk per abuis - weggevallen. °) P.4-7 van het arrest, onder "Ad A".


scheidend vermogen en die koppeling is zo zeer dominant, kenmerkend en bepalend dat daardoor ook het gehele steigeronderdeel waaraan een koppelingselement is vastgelast geacht kan worden onderscheidend vermogen te bezitten (r.o.7); - de steigeronderdelen van Monte zijn volledig uitwisselbaar met die van Kwikform (r.o.8); - Monte heeft verwarring gesticht door het op de markt brengen van haar steiger, zij had zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar steiger afbreuk te doen even goed een andere weg kunnen inslaan en onderlinge uitwisselbaarheid dienen te voorkomen terwijl niet aannemelijk is dat de praktijk behoefte zou hebben aan standaardisatie (r.o.9). 1.2. 's Hofs verbod vormt de inzet van het onderhavige geding dat werd ingeleid door Monte met een dagvaarding waarbij zij Kwikform op verkorte termijn daagde voor de Arnhemse Rechtbank met een vordering - na wijziging bij akte - tot verklaring voor recht (kort samengevat) dat het vervaardigen en/of in het verkeer (doen) brengen van (bouw-)steigers, - (petitum sub 1) waarvan de koppelingen en/of koppelingsdelen naar vorm gelijk zijn aan die van de "Kwiksteiger", aan Monte verboden bij arrest van het Hof te Arnhem van 24 november 1980, - (petitum sub 2) en/of subsidiair welke verwisselbaar zijn met die koppelingen en/of koppelingsdelen van de "Kwiksteiger", niet onzorgvuldig/onrechtmatig is jegens Kwikform, en voorts (petitum sub 3) met een vordering om Kwikform te verbieden het genoemde arrest te executeren. 1.3. Bij vonnis van 5 september 1985 heeft de rechtbank de vorderingen afgewezen, waartoe zij, voor zover thans van belang, het volgende overwoog (kort en zakelijk samengevat): - nabootsing van eens anders produkt is in beginsel geoorloofd en, aangenomen dat geen inbreuk wordt gemaakt op octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten, slechts dan onrechtmatig, indien: a) het nagebootste zich van de andere in de handel zijnde soortgelijke produkten aanmerkelijk onderscheidt, b) men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en c) door dit na te laten verwarring sticht, waarbij het niet nodig is dat op alle punten waar dit mogelijk is verschillen worden aangebracht, doch dat het redelijkerwijs mogelijke en nodige is gedaan om verwarringsgevaar te voorkomen of te verminderen; - Kwiksteiger onderscheidt zich aanmerkelijk van de andere in Nederland verkrijgbare systemen, waarvan er geen met dat van de Kwiksteiger uitwisselbaar is (r.o.8-9); - niet is gebleken van een behoefte bij de afnemers van steigersystemen aan uitwisselbaarheid of standaardisatie, behalve dan de wens van afnemers van de Kwiksteiger om aanvullende of vervangende delen daarvan ook elders en dan tegen een lagere prijs te kunnen betrekken (r.o.11-14); - het is leveranciers van steigers als Monte zeer goed mogelijk om systemen in het verkeer te brengen die in vorm afwijken van dat van de Kwiksteiger en/of daarmee niet uitwisselbaar zijn (r.o.15); - in de periode voorafgaande aan het verbod van het hof was verwarring ontstaan omtrent de herkomst (van de verschillende steigeronderdelen) (r.o.16). Op grond van dit alles kwam zij tot de slotsom (kort samengevat) dat het in het verkeer (doen) brengen van (bouw)steigers als omschreven in 7de vorderingen onrechtmatig is jegens Kwikform (r.o.19). ) 1.4. Monte ging bij het Hof te Arnhem in hoger beroep, tevergeefs evenwel, want bij arrest van 24 7

) Het vonnis is gepubliceerd in Intellectuele eigendom en reclamerecht (IER), 1985, nr.54, p.112.



november 1987") bekrachtigde het hof het vonnis van de rechtbank. Op 's hofs redengeving kom ik hieronder bij de bespreking van het cassatiemiddel terug. 1.5. Monte is tijdig van 's hofs arrest in cassatie gekomen met een uit zes onderdelen opgebouwd middel. Kwikform heeft het middel bestreden. 2. Nabootsing van produkten, algemene opmerkingen 2.1. Omdat in deze zaak aspecten van nabootsing van produkten in het algemeen aan de orde komen die enige nadere uitleg verdienen, zal ik alvorens aan het bestreden arrest en het daartegen gerichte middel aandacht te besteden, een aantal meer algemene opmerkingen maken. 2.2. Zoals uit de weergave van de voorgeschiedenis van deze zaak hierboven duidelijk zal zijn geworden gaat het om de bescherming die Kwikform meent te mogen ontlenen aan het gemene recht, zoals neergelegd in art. 1401 B.W. en de daarop ontwikkelde rechtspraak, meer in het bijzonder met betrekking tot de ongeoorloofde mededinging en dan vooral betreffende nabootsing van produkten.') 2.3. Sinds HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (m.nt. Ph.A.N.H.) (Hyster Karry Krane I) geldt dat nabootsing van het produkt van een concurrent, dat voldoende onderscheidend vermogen heeft,10) alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. Dat wil zeggen: men hoeft niet af te wijken op alle punten, waarop dat zonder aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid afbreuk te doen mogelijk zou zijn, maar men heeft de plicht alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen, dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt.") Hieruit volgt dat het stichten van verwarring op zichzelf niet onrechtmatig is, maar slechts het nodeloos stichten van verwarring. 2.4. Een van de vragen die kunnen rijzen bij de beoordeling aan de hand van het criterium dat zonder aan de deugdelijkheid afbreuk te doen evengoed een andere weg kan worden gevolgd, is of daarbij wegen in beschouwing moeten worden genomen die via een andere technische constructie van het produkt tot hetzelfde resultaat leiden. Toegespitst op de onderhavige zaak: is de nabootsing van het systeem van Kwikform onrechtmatig omdat, zoals uit de marktsituatie voor systeemsteigers blijkt, Monte "even goed" een ander systeem had kunnen kiezen om het resultaat, een systeemsteiger, te bereiken of mocht Monte in elk geval hetzelfde systeem volgen maar had het daarbij zoveel als mogelijk was variaties moeten toepassen? 2.5. Veel produkten kennen technische varianten, waarbij door middel van andere technische toepassingen hetzelfde met het soort produkt beoogde resultaat wordt bereikt. Bij nabootsing gaat het er echter nu juist om dat de nabootser een bepaalde technische variant heeft uitverkoren, omdat die variant ten aanzien van het bereiken van dat resultaat bepaalde goede eigenschappen bezit. 2.6. Quaedvlieg") maakt in dit verband11) een onder°) Gepubliceerd in IER 1988, nr.5, p.15. ") Zie hierover in het algemeen Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth, 1984, p.68 e.v.; Oorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, Ned. Handels- en Faillissementsrecht , II Industriële eigendom en mededingingsrecht (hierna: Van Nieuwenhoven Helbach, Ind. Eigendom), 1989, nrs.1262-1266; losbl. Onrechtmatige Daad VI (Martens) - hierna aan te halen als: Martens, O.D. -, i.h.b. nr.117 e.v. over nabootsing, met verdere literatuur en rechtspraak, waarop hieronder waar nodig meer in detail zal worden teruggekomen. 10 ) Dit is bij nabootsing van het uiterlijk van een produkt vereist wil sprake kunnen zijn van onrechtmatige nabootsing. Zie hierover Martens O.D., nr.105-110 ")HR 8 januari 1960. NJ 1960.415 (m.nt.H.B.) (Scrabble); HR 15 maart 1968, NJ 1968,268 (m.nt.H.B.) fl/£1968, p.145 (nr.43) (plastic schalen). Zie Martens, O.D., nr.102 onder C 1 . ,2 ) Auteursrecht op techniek, diss. KUN, 1987, p.31 e.v.

251

scheid tussen wat hij noemt14de "apparaatgerichte leer" en de "resultaatgerichte leer", ) waarop Mr Hoyng in zijn schriftelijke toelichting nader ingaat. Volgens de eerste "leer" dient de mogelijkheid om via technische alternatieven hetzelfde resultaat te bereiken, geen rol te spelen bij de beoordeling of het nagebootste produkt bescherming verdient. Volgens de "resultaatgerichte leer" moet dat nu juist wel gebeuren. Hij noemt als voorbeeld o.m. een kurketrekker. Daarmee wordt, zoals bekend, het ontkurken van een fles bereikt, althans beoogd. Er zijn, zoals eveneens bekend, vele varianten op de markt die dat resultaat langs verschillende technische wegen eveneens beogen, bv. een kurketrekker met een schroefdraad, die zelf ook allerlei varianten kent, of de door Quaedvlieg genoemde soort - volgens hem veel door Franse obers gehanteerd - met twee dunne metalen lippen die tussen fles en kurk ingeschoven worden. Met de "apparaatgerichte" benadering is niet van belang op welke andere technische wijzen men flessen kan ontkurken als het gaat om nabootsing van een bepaald soort kurketrekker. De bescherming van het uiterlijk daarvan wordt alleen beoordeeld naar de maatstaf of de vorm van die kurketrekker wordt bepaald door de deugdelijkheid en bruikbaarheid.15) Daarentegen leidt de "resultaatgerichte" benadering er toe dat men de vraag stelt of het kurketrekken ook langs andere technische weg is te bereiken. Daarmee kan een uiterlijk dat bepaald wordt door de deugdelijkheid en bruikbaarheid toch beschermd worden. 2.7. Als Quaedvlieg tot de conclusie komt dat de genoemde rechtspraak van Uw Raad "apparaatgericht" is16) dan meen ik hem daarin in zoverre te kunnen bijvallen, dat in beginsel de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het nagebootste produkt als uitgangspunt geldt en niet de deugdelijkheid en bruikbaarheid van eventuele alternatieven met een (deels) andere techniek. Alternatieven kunnen echter wel een rol spelen voor zover uit het bestaan daarvan kan worden afgeleid dat op basis van hetzelfde technische concept - zo men wil: vinding of oplossing van het technische probleem - als dat van het nagebootste produkt "even goed" een andere weg had kunnen worden gevolgd. Een andere benadering zou er toe leiden dat in heel veel gevallen bescherming zou worden geboden aan een uiterlijk dat in overwegende mate bepaald wordt door deugdelijkheid en bruikbaarheid, omdat er van veel produkten nu eenmaal varianten bestaan die hetzelfde resultaat bereiken langs andere technische wegen. Een zo ruime bescherming wordt m.i. met genoemde rechtspraak echter niet beoogd. 2.8. Pas ik dit toe op de onderhavige zaak dan is m.i. niet relevant of Monte een ander steigersysteem had kunnen kiezen, maar slechts of Monte bij toepassing van het systeem van Kwikform, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van dat systeem afbreuk te doen, variaties had kunnen (en dus: moeten) aanbrengen teneinde verwarring omtrent de herkomst van de produkten zoveel mogelijk te voorkomen. 2.9. Bij deugdelijkheid en bruikbaarheid zal men in de eerste plaats denken aan de technische eisen die men aan ,3

)Hij behandelt in het bijzonder art.2 lid 1 BTMW, waarin is bepaald dat van de bescherming uit hoofde van die wet is uitgesloten 'datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect', maar besteedt op p.39 e.v. ook aandacht aan de rechtspraak betreffende art.1401 B.W. '*)Zie voor een korte omschrijving ook p.179 en 180 van zijn boek. ' s )Bij toepassing van art.2, lid 1 BTMW: of die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. ' s )P.39-40, waar hij het hieronder te noemen klerenhangerarrest mede als argument bezigt. Voor de toepassing van art.2 lid 1 BTMW kiest hij zelf op gronden welke overtuigingskracht niet kan worden ontzegd ook voor de 'apparaatgerichte' benadering. Voor de BTMW anders Verkade, Bescherming, p.40 e.v., die echter op p.43 wijst op het verschil met de 1401 B.W.-rechtspraak over nabootsing van produkten. Zie voor andere schrijvers Quaedvlieg, p.33-37.

252


een produkt stelt. Die zullen niet alleen betrekking (kunnen) hebben op de inwendige eigenschappen maar ook de vorm en de afmetingen van het produkt kunnen betreffen. 2.10. Is nu de vorm van het produkt bepalend voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt, anders gezegd: is sprake van een vorm met kenmerken die bepalend zijn voor het verkrijgen van een technisch effect,") dan kan men spreken van een "gebruiksmodel", een "technisch model", of - omdat het gaat om de technische, maar bv. bij gebrek aan voldoende uitvindingshoogte niet steeds octrooieerbare, kenmerken - de "kleine uitvinding".") Dit in tegenstelling tot het "siermodel" waarvan de BTMW nu juist alleen de vorm beschermt die niet bepaald wordt door het technische effect (art. 2, lid 1 BTMW).") 2.11. Voor zover de vorm van een bepaald produkt inderdaad valkaan te merken als "technisch model" in genoemde zin,20) zal in de regel van dat model geen rechtens relevante afwijking - dat is een afwijking die redelijkerwijs mogelijk en nodig is om verwarring te voorkomen - mogelijk zijn zonder af te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt, zodat bescherming 21op grond van art. 1401 B.W. dan praktisch uitgesloten is. ) 2.12. Echter, het zal vaak voorkomen dat het uiterlijk van een produkt deels bepaald wordt door zijn gebruiksdoel, het technisch effect, en deels niet, waarbij het dan van geval tot geval kan verschillen wat het meest " ) Aldus Van Nieuwenhoven Helbach, Ind.Eigendom, nr.479, naar ik aanneem in navolging van art.2 van het w.o. 19 534 (Gebruiksmodellenwet). Vgl. de andere, beperktere, omschrijving van gebruiksmodellen in de vorige druk, nr.362: "gebruiksvoorwerpen die worden gekenmerkt door een ruimtelijke vorm, die nieuw is en een technisch voordeel oplevert, zonder dat in die vormgeving een uitvinding kan worden gewaardeerd". Zie ook de MvT bij w.o. 19 534, Bijl.Hand.il, 1985-1986. nr.3, p.9 onder 2.1.3: "Technisch effect heeft dan datgene wat bepalend is voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het voorwerp"; zie over dit ontwerp verder hieronder in noot 19; vgl. art.2 lid 1 BTMW, hierboven in noot 13 geciteerd, waar het criterium (voor uitsluiting van de BTMW-bescherming) is dat de vorm noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, waardoor niet alle gebruiksmodellen de BTMW-bescherming missen. ' 9 )Het gaat, wil sprake zijn van juridische relevantie, uiteraard om nieuwe kenmerken. Voorts merk ik volledigheidshalve op dat mJj.t. gebruiksmodellen de bedoelde kenmerken ook alleen op de inwendige constructie betrekking kunnen hebben. Zie Van Nieuwenhoven Helbach, Ind. Eigendom , nr.479; idem, "Technische" modellen, in: BIE 1986, p.206. Dit in tegenstelling tot de modellen die door de BTMW worden beschermd, want daarbij gaat het alleen om het uiterlijk. ")Zie hierover met name ook van Nieuwenhoven Helbach, Ind. Eigendom, nrs.512-515; idem, "Technische" modellen, p.203 e.v.; Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, 1985, nr.1 en 24-30; Quaedvlieg t.a.p. en m.b.t. het vervaardigen van onderdelen i.h.b. Hoyng, Repareren in het octrooirecht, diss.KUB 1988, p.237-238. Zie ook het door Van Nieuwenhoven Helbach t.a.p. kritisch besproken, reeds hierboven in noot 18 genoemde ontwerp Gebruiksmodellenwet (w.o. 19 534) en in het bijzonder de MvT, p.14 onder 2.5.2 over de verhouding tussen dat ontwerp en de BTMW. De parlementaire behandeling van het ontwerp is overigens - in verband met de recente ontwikkelingen op (Europees) octrooigebied - op verzoek van de Regering opgeschort (brief Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 augustus 1988, Bijl. Hand.ll 1987-1988, nr.12), zodat aan de uiteindelijke invoering getwijfeld moet worden. Zie ook Van Nieuwenhoven Helbach, Ind. Eigendom, nr.482. Zie over dat ontwerp verder nog Kampfraath, Een oprolbare typemachine, kan die worden beschermd?, in: AA 37 (1988), p.366-371. m )lk gebruik deze term hier omdat hij telkens in deze zaak opduikt. 21 )ln deze zin Van Nieuwenhoven Helbach, Ind. Eigendom, nr.481; Quaedvlieg, diss. p.45; MvA bij het ontwerp Gebruiksmodellenwet. w.o. 19 534, Bijl. Hand.ll 1986-1987, nr.7, p.7. onder 2.3.


bepalende element is. Daarbij is geenszins ondenkbaar dat ook van een in overwegende mate door het technisch effect bepaald uiterlijk nog zoveel kan worden afgeweken dat met behoud van de deugdelijkheid en bruikbaarheid zoveel mogelijk verwarring omtrent de herkomst van het produkt kan worden voorkomen. 2.13. Of men ten aanzien van het uiterlijk van een bepaald produkt in zulke gevallen nog kan spreken van een "technisch model" is dan m.i. meer een voor het huidige 1401 B.W.-recht (als ik het zo mag noemen) niet erg belangrijke terminologische kwestie. Zo onderscheidt Mr Huydecoper in zijn dupliek in cassatie") drie vormen van "technisch model" (ik vat enigszins samen): a. het uiterlijk van een produkt dat enig technisch effect heeft maar waarbij dat technisch effect ook met meer dan ondergeschikte variaties in de vormgeving kan worden gerealiseerd; b. het uiterlijk van een produkt dat een technisch effect heeft dat aan de precieze vormgeving van het produkt (behoudend wellicht ondergeschikte verschillen) is gebonden, zodat een vergelijkbaar technisch effect wel, zij het dan alleen met toepassing van andere technische principes, bereikbaar is; c. het uiterlijk van een produkt dat als enige in aanmerking komt om een bepaald technisch effect teweeg te brengen. 2.14. Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden dat ik in elk geval niet voor het huidige Nederlandse recht zou willen aannemen dat, zoals van de kant van Monte herhaaldelijk is betoogd,23) een "technisch model" niet ingevolge art. 1401 B.W. kan worden beschermd, als daarmee wordt bedoeld dat die bescherming principieel is uitgesloten. Men maakt dan bovendien de onrechtmatigheidsvraag los van het criterium of men door een bepaalde nabootsing nodeloos verwarring sticht en afhankelijk van de inhoud van het tamelijk ruime begrip "technisch model". Dit lijkt mij niet bepaald een verbetering. 2.15. De begrippen deugdelijkheid en bruikbaarheid hebben ook nog een andere dan louter technische dimensie, te weten een economische. Deugdelijk en bruikbaar is een produkt ook omdat het voldoet aan bepaalde onder zijn afnemers levende wensen en behoeften. Die dimensie is in de rechtspraak van Uw Raad met betrekking tot de bescherming van art. 1401 B.W. tegen ongeoorloofde nabootsing erkend. 2.16. Dat is gebeurd in HR 12 juni 1970, NJ 1970,434 (m.nt.H.B.) (klerenhangers). Het ging daarin over de vraag of Hazenveld onrechtmatig handelde door klerenhangers in het verkeer te brengen die vrijwel volledig identiek waren aan die van Tornado, en slechts daarvan afweken "in enkele onbetekenende details, als de vermelding van de naam van de fabrikant".24) Daarbij was van belang dat, naar president en hof hadden aangenomen, C & A het model van Tornado had voorgeschreven aan haar confectioneurs en voorts dat confectioneurs deze hanger ook leverden aan andere afnemers, hoewel "in elk geval een minderheid" van de confectioneurs van andere modellen gebruik bleef maken.25) Uw Raad overwoog o.m.: "dat de gronden voor 's Hofs beslissing, voor zover in dit verband van belang, op het volgende neerkomen: 1. dat nabootsing van het produkt van een concurrent onrechtmatig is, indien zij gevaar voor verwarring omtrent de herkomst der rodukten doet ontstaan en dit gevaar vermeden an worden door het aanbrengen van wijzigingen die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid of "JP.2. " ) Pleitnota in appel, p.9 onder 1.8 en p.13 onder B; schriftelijke toelichting en repliek in cassatie. " ) Vaststelling van de president in zijn in die zaak gewezen vonnis, p. 1243, l.k. ")Zie de overwegingen van het hof onder 6, p.1246 r.k.



bruikbaarheid van het produkt, 2. dat 'deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt' omvat de deugdelijkheid en bruikbaarheid in ander dan technisch opzicht, daaronder begrepen de bruikbaarheid die verband houdt met de bij gebruikers van het produkt bestaande wensen inzake de standaardisatie van het uiterlijk, 3. dat echter een zodanige nabootsing wèl onrechtmatig is, indien een niet te verwaarlozen minderheid van afnemers geen behoefte heeft aan een dergelijke standaardisatie, zodat er nog een markt bestaat voor produkten die afwijken van het nagebootste model; dat de eerste twee onderdelen van het middel zich o.m. keren tegen de laatste, onder 3 genoemde, opvatting van het Hof, en zulks terecht; dat, waar de bruikbaarheid van een produkt voor een belangrijk deel bepaald wordt door de wensen en behoeften van degenen voor wie het bestemd is, nabootsing van het produkt van een ander, voor zover zij nodig is om tegemoet te komen aan bij een deel van de afnemers bestaande wensen ten aanzien van uiterlijk of eigenschappen van het produkt - daaronder begrepen de wensen die verband houden met de behoefte aan standaardisatie als in 's Hofs arrest bedoeld - op zichzelf genomen niet onrechtmatig is jegens de fabrikant van het nagebootste produkt mits de nabootsing niet in strijd komt met enig wetsvoorschrift, zulks ook al zou die nabootsing verwarring omtrent de herkomst van het produkt kunnen wekken; dat, anders dan het Hof meent, het voorgaande ook geldt, indien - zoals in dit geval door het Hof is vastgesteld - een niet te verwaarlozen groep afnemers geen behoefte heeft aan een zodanige standaardisatie; dat hierdoor immers niet wordt uitgesloten, dat Hazenveld een redelijk belang heeft bij dat deel van de markt voor klerenhangers, waar een standaardisatie overeenkomstig het Tomadomodel wèl wordt gewenst". 2.17. Het belang van dit arrest schuilt, als ik het goed zie, daarin dat uitdrukkelijk erkend wordt dat de deugdelijkheid en bruikbaarheid van een produkt voor een belangrijk deel bepaald (kunnen) worden") door bij afnemers levende wensen met betrekking tot het uiterlijk of de eigenschappen van het produkt. Het behoeft dus niet uitsluitend om "technische" eigenschappen te gaan, d.w.z. of het produkt beantwoordt aan de technische eisen die er aan kunnen worden gesteld, maar het kan ook andere eisen betreffen, bv. of het produkt qua uiterlijk voldoet aan de wensen van de afnemer.27) 2.18. Verder is het arrest van belang omdat het niet als eis stelt dat "de" markt, of "de" afnemers in het algemeen bepaalde wensen hebben. Voldoende is dat een deel daarvan die wensen heeft, waaraan de nabootser tegemoet wil komen. Als de nabootser maar een redelijk belang heeft.2') 2.19. Het klerenhanger-arrest ging voornamelijk over een geval van standaardisatie, hoewel het zich daartoe niet beperkt. Nu denkt men bij standaardisatie of norma26

)Het is niet helemaal duidelijk of de HR het woord "waar" in de hier als derde geciteerde alinea in redengevende zin heeft gebruikt dan wel in plaatsbepalende zin ("in de gevallen dat"). ")Verkade, Ongeoorloofde Mededinging (hierna: O.M.), 1986, nr.25c, p.77 e.v., is van oordeel dat sprake moet zijn van rationele wensen, b.v. met betrekking tot de prijs of (in BIE1981, p.336) de hierna te noemen wens van verwisselbaarheid. "Irrationele" wensen van het publiek, waartoe hij "mode" en "trend" rekent, zouden volgens hem geen rol mogen spelen. Zie ook Martens O.D. nr.120, 2 onder b en het daar genoemde arrest Hof Amsterdam 22 maart 1974, BIE 1975, p.121, ook te kennen uit HR 22 november 1974, NJ 1975,176 (m.nt.WLH), en Pres. 's-Hertogenbosch 6 juni 1973, fl/51975, p.126. 28 )Op dit aspect ga ik niet in, want het speelt in onze zaak niet. Zie daarover i.h.b. de in de volgende noot genoemde bijdrage van Ma ris aan de Hijmans van den Bergh-bundel, nr.5, p.194-196.

253

lisatie2*) meestal aan de wensen of behoeften op dat gebied in bepaalde branches. Maar dat hoeft niet het geval te zijn. Die wens kan ook leven bij een bepaalde afnemer, zoals de casus van het klerenhanger-arrest toont.30) 2.20. Een van de in het oog springende voordelen van standaardisatie of normalisatie is dat men dezelfde soort produkten kan betrekken van verschillende met elkaar in prijs en kwaliteit concurrerende producenten. Door de gelijkheid van een of meer door de afnemer essentieel geachte eigenschappen, vormen en maten daaronder begrepen, kan men de produkten van verschillende producenten met elkaar verwisselen. Wij raken hier het element van de verwisselbaarheid. 2.21. Het klerenhanger-arrest nu leidt er m.i. toe aan te nemen dat verwisselbaarheid van produkten op zichzelf de nabootsing niet onrechtmatig maakt indien die verwisselbaarheid de deugdelijkheid en bruikbaarheid mede bepaalt.51) Dat laatste is het geval indien (tenminste een deel van) de markt die verwisselbaarheid wenst. 2.22. Echter, verwisselbaarheid is niet altijd iets dat door de afnemers wordt gewenst, met name omdat die afnemers niet zozeer het oog hebben op een produkt met eén bepaald uiterlijk of bepaalde andere eigenschappen, maar op het produkt van een bepaalde producent.32) Is het vooral de nabootser die verwisselbaarheid beoogt teneinde binnen te kunnen dringen in het afzetgebied, het marktsegment van de producent van het nagebootste produkt, dan zou men kunnen verdedigden (ik druk mij voorzichtig uit) dat de verwisselbaarheid niet een element van deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt is - immers dat wordt bepaald door de behoeften van de afnemers -, maar juist een element dat in dit geval bijdraagt aan het scheppen van verwarring die niet gerechtvaardigd wordt door die behoefte. 2.23. In het klerenhanger-arrest ging het met name om de wens van de afnemers naar gestandaardiseerde produkten met het oog op verwisselbaarheid, waaraan bepaalde voordelen verbonden waren. Dat een andere producent dan die van het nagebootste produkt op die behoefte aan een bepaald produkt inspeelt, is volgens Uw Raad in genoemd arrest niet onrechtmatig. De verwarring wordt dan door die behoefte gerechtvaardigd. 2.24. Waar de wens van de nabootser om verwisselbare produkten af te zetten overgaat in de wens van de afnemer(s) om verwisselbare produkten af te nemen, is in het algemeen niet te zeggen, reeds omdat behoeften nog wel eens door het aanbod worden geschapen. Ik onderschrijf in elk geval wel het betoog van Verkade naar aanleiding van de onderhavige zaak, ) dat bij produkten die naar hun aard bestemd zijn om te worden gekoppeld en verwisseld, het vooral de optimale koppelingsmogelijkheden en de maximale verwisselbaarheid zijn, die de deugdelijkheid en bruikbaarheid van die produkten bepalen. Volgens hem zal het de afnemers daarvan doorgaans een zorg zijn of die produkten van de "originele" producent afkomstig zijn dan wel daaraan gelijk zijn, omdat factoren als kwaliteit, leveringssnelheid en prijs veel doorslaggevender zullen zijn. Ten slotte vindt 29

)Zie hierover naar aanleiding van dit arrest vooral Maris. Slaafse navolging en normalisatie, in: Met eerbiedigende werking (Hijmans van den Bergh-bundel), p. 187-202 en over het verschil tussen beide termen i.h.b. p.197 e.v. w ) Eigenlijk: een grote afnemer (C & A) van de afnemers (de confectioneurs) van de fabrikanten van klerenhangers. 31 ) Zie voor de vraag of de wensen van afnemers, waaronder wensen tot standaardisering en verwisselbaarheid, ook kunnen worden begrepen onder wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect in de zin van art.2 lid 1 BTMW Verkade, Bescherming, p.43-44, die aarzelt, en Van Nieuwenhoven Helbach, BIE 1986, p.205, die meent dat die wensen bij de toepassing van die bepaling buiten beschouwing moeten blijven. M ) Maris, Hijmans van den Bergh-bundel, p.189 maakt m.i. terecht dit onderscheid bij de uitleg van het klerenhanger-arrest. " ) B / £ 1 9 8 1 , p.336, l.k.

254


hij dat de verwisselbaarheidswens bij afnemers zeer voor de hand liggend, hetzij omdat zij het nagebootste produkt al hebben, hetzij omdat zij dit produkt goed vinden en het in de toekomst zowel bij de producent daarvan als bij de nabootser willen kopen. 2.25. Ik zou ook menen dat de markt er mee gediend is als voor een bepaald produkt dat uit vervangbare of verwisselbare onderdelen bestaat die onderdelen van verschillende leveranciers kunnen worden betrokken, uiteraard mits daarbij geen rechten van industriële eigendom worden geschonden. 2.26. Intussen zal de bij de afnemers levende wens naar verwisselbaarheid in een procedure tussen nabootser en nagebootste wel moeten komen vast te staan. 3. 's Hofs arrest 3.1. Keer ik nu terug naar de onderhavige zaak, dan wil ik eerst een korte analyse geven van 's hofs arrest, het doel waarop het middel zijn schoten richt. Het hof heeft het geschil in r.o.1 aldus samengevat: "dat Monte beoogt ten behoeve van de steigerbouw steigerdelen met koppelingen en/of koppelingsdelen te vervaardigen en in de handel te brengen waarvan de vorm (nagenoeg) volledig gelijk is aan die welke eerder door Kwikform op de markt zijn en ook thans nog worden gebracht, hetgeen Kwikform onrechtmatig acht jegens haar". Blijkens onderdeel 1 gaat ook het cassatiemiddel uit van deze samenvatting. 3.2. Voorts dient in cassatie, naast de hierboven onder 1.1 genoemde feiten, nog tot feitelijk uitgangspunt - dat het systeem van Kwikform onderscheidend vermogen bezit, zoals het hof, in cassatie onbestreden, heeft beslist in r.o.3-4, en - dat Monte verwarring sticht door nagenoeg hetzelfde koppelingssysteem als Kwikform te vervaardigen en te verhandelen, zoals door het hof in r.o.8 is geoordeeld en in cassatie evenmin is bestreden. 3.3. In r.o.4 preciseert het hof de vraagstelling nader, waar het overweegt: "Het geschil tussen partijen betreft echter niet de door Kwikform gekozen constructie van de koppeling. Het staat Monte vrij hetzelfde technisch model als Kwikform toe te passen. De vraag is of Monte dan genoodzaakt is exact dezelfde vormen en maten te gebruiken als reeds door Kwikform gedaan wordt". 3.4. Aldus maakt het hof een onderscheid tussen enerzijds de constructie van de koppeling, door het hof ook genoemd het technisch model, en anderzijds de "vormen en maten" waarin die constructie, dat model gestalte heeft gekregen. Naar 's hofs opvatting sluit het navolgen van een "technisch model" dus in beginsel niet uit dat afgeweken wordt ten aanzien van vormen en maten. 3.5. Het hof beantwoordt de genoemde vraag ontkennend en wel op grond van een redenering (r.o.4-7) die ik als volgt zou willen samenvatten: - Monte kan bij toepassing van dezelfde constructie als Kwikform, op eenvoudige wijze meer dan ondergeschikte verschillen in vorm en maten van de onderdelen aanbrengen zonder afbreuk te hoeven doen aan de technische constructie en het principe waarop deze berust; de stelling van Monte dat ter verwezenlijking van hetzelfde technische effect geen andere vormen beschikbaar zijn, wordt als te vaag gepasseerd en verdraagt zich bovendien niet met de aan de subsidiaire vordering ten grondslag liggende stelling van Monte, dat het haar vrij staat koppelingsdelen op de markt te brengen die niet op die van Kwikform lijken, maar wel met deze uitwisselbaar zijn; - gesteld noch aangetoond of aannemelijk gemaakt is dat voor uitwisselbaarheid met het systeem van Kwikform, waaraan volgens Monte bij de afnemers behoefte bestaat en waarvan het hof veronderstellenderwijze uitgaat, noodzakelijk is dat volledig aan elkaar gelijke koppelingsdelen'm het verkeer worden gebracht;


- met genoemde afnemers zijn alleen de afnemers van de Kwiksteiger bedoeld en de behoefte bij de afnemers aan "uitwisselbaarheid" moet worden verstaan als de voor de hand liggende wens van de afnemers van de Kwiksteiger om aanvullende of vervangende delen daarvan ook elders en dan tegen een lagere prijs te kunnen betrekken, maar niet als een behoefte bij een deel van de afnemers van steigersystemen naar een zekere uniformiteit in de markt.34) 3.6. Na in r.o.8 te hebben geconstateerd dat Monte verwarring sticht, onderschrijft het hof in r.o.9 ten slotte nog het argument van Kwikform, "dat bij gebreke van specifieke voor alle produkten geldende kwaliteitsnormen producenten van steigermateriaal er reeds in verband met mogelijke aansprakelijkheid belang bij hebben dat het risico van onbedoelde verwisseling van hun product met dat van anderen zo beperkt mogelijk wordt gehouden". 3.7. Van belang is dat het hof van oordeel was dat Monte hetzelfde steigersysteem, hetzelfde "technische model", dezelfde "constructie" als dat van Kwikform op de markt mocht brengen. Anders dan in 's hofs k.g.-arrest valt thans niet te lezen dat het hof verwisselbaarheid niet toelaatbaar acht. Dit verschil wordt niet alleen geïllustreerd door het feit dat het hof dat argument niet heeft gebruikt om de subsidiaire vordering meteen af te wijzen, maar ook door de omstandigheid dat het hof in r.6, laatste zin, niet heeft overgenomen r.o.15 van het vonnis van de rechtbank, waarin deze in dit opzicht de lijn van het k.g.-arrest is blijven volgen. Voorts blijkt 's hofs gewijzigde opvatting uit r.o.9, waar het overweegt: "Dat [t.w. de noodzaak dat de verschillende onderdelen van een steigerconstructie op elkaar zijn afgestemd, A.J behoeft - anders dan Kwikform aanvoert - op zich zelf niet uit te sluiten dat haar onderdelen met die van andere producenten van steigermateriaal uitwisselbaar worden gemaakt...". 3.8. Het hof vindt echter dat er geen rechtvaardiging bestaat (althans is aannemelijk gemaakt) voor het gebruik van - naar de verschillende omschrijvingen in het arrest exact dezelfde vormen en maten als die van Kwikform (r.o.4), van volledige gelijke koppelingsdelen (r.o.6), van niet-van-die-van-Kwikform-afwijkende koppelingsdelen (ro.8), van koppelings(elementen) die vrijwel identiek zijn aan die van (Kwikform) (r.o.8). Met andere woorden: het hof oordeelde dat Monte niet alles had gedaan wat naar 's hofs oordeel redelijkerwijs mogelijk was om met handhaving van hetzelfde technische model en zelfs met het uitgangspunt dat de steigerdelen verwisselbaar zouden zijn met die van Kwikform, verwarring te vermijden. Dit is m.i. de strekking van 's hofs arrest. 3.9. Aldus heeft het hof, naar uit wat ik hierboven in het algemeen heb opgemerkt, in elk geval geen rechtsregel geschonden, terwijl het oordeel of in casu afwijking van het "technisch model", de "constructie" van Kwikform redelijkerwijze mogelijk was zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt, in hoge mate een feitelijk karakter heeft.35) 3.10. Ik zal nu het cassatiemiddel in zijn verschillende onderdelen langslopen. 4. Bespreking van het cassatiemiddel 4.1. Onderdeel 1 bevat geen klacht maar is van inleidende aard. 4.2. Subonderdeel 2a dat zich keert tegen wat het hof overweegt in de derde zin van r.o.4, berust op de stelling dat een "technisch model" nooit voor bescherming op grond van het gemene recht in aanmerking kan komen. Aldus gaat het, zoals moge volgen uit wat ik hierboven heb betoogd, van een onjuiste rechtsopvatting uit, zodat het faalt. In casu heeft het hof bovendien geoordeeld dat de constructie, door het hof in de volgende zin ook "technisch model" genoemd, weliswaar niet beschermd ^ Z i e de door het hof overgenomen r.o.11, 13 en 14 van het vonnis van de rechtbank. 35 )Zie hierover Martens O.D.. nr.120b.



was, maar dat niet is komen vast te staan dat niet afgeweken kon worden in vorm en maten zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid, waaronder eventueel verwisselbaarheid, af te doen. Het hof heeft daarmee dus tevens impliciet verworpen de stelling van Monte dat de onderhavige constructie een "technisch model" was in de daaraan door Monte gegeven betekenis, dat daarvan niet in bovengenoemde zin in meer dan onbetekenende mate van kon worden afgeweken. Onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd is dus niet wat het hof in de aangevallen zin overweegt. De motiveringsklacht van dit subonderdeel faalt ook om die reden. 4.3. Subonderdeel 2b bevat een algemene klacht tegen wat het hof verder overweegt in de in het subonderdeel geciteerde passage uit r.o.4. Die klacht wordt in de volgende subonderdelen 2aa-bb.ccc uitgewerkt. 4.4. Subonderdeel 2aa mist feitelijke grondslag. Zoals gezegd was het hof niet van oordeel dat er eerst sprake is van een technisch model indien " 'de technische constructie en het principe waarop het berust' (het technisch effect)" bepaald wordt door exacte maten en vormen. Het hof vindt juist dat hetzelfde technisch model ook kan worden bereikt met afwijkingen in maten en vormen. Ook dit subonderdeel faalt dus. 4.5. Subonderdeel 2bb acht de geciteerde overwegingen onbegrijpelijk in het licht van het uitvoerige betoog van Monte dat toepassing van hetzelfde technische model als Kwikform een gebruik van dezelfde vorm en maatvoering, althans met niet meer dan ondergeschikte verschillen, als Kwikform noodzakelijk maakt. Deze klacht, die in feite niet meer is dan een algemene motiveringsklacht met betrekking tot de uitdrukkelijke verwerping door het hof van nu juist dat betoog, wordt in de subonderdelen aaa-ccc met nadere motiveringsklachten uitgewerkt. 4.6. Subonderdeel 2bb.aaa klaagt er over dat het hof de daar geciteerde passage uit het pleidooi van Monte uit haar verband heeft gelicht. Dat moge zo zijn, het hof mocht aan die passage betekenis hechten in de zin als het heeft gedaan, te weten dat met handhaving van hetzelfde technisch model en hetzelfde technisch effect ook een andere uitvoering mogelijk zou zijn geweest. Onbegrijpelijk is dit niet. 4.7. Subonderdeel 2bb.bbb kan reeds daarom niet slagen omdat het hof de hier bedoelde stelling van Monte "niet alleen" verwerpt op de door dit subonderdeel aangevallen grond, "doch... ook" op de grond dat die stelling niet berust op enige concrete toelichting of adstructie. Tegen deze zelfstandig dragende grond komt het middelonderdeel niet op. 4.8. Subonderdeel Ibb.ccc miskent dat het hof ook voor de beoordeling van de primaire grondslag van de vordering belang mocht hechten aan een feitelijke stelling die in het kader van de subsidiaire grondslag was geponeerd. Onbegrijpelijk is dat in elk geval niet. 4.9. Subonderdeel 2c verliest m.i. uit het oog dat het hof niet heeft geoordeeld dat er geen voor bewijs vatbare feiten waren gesteld, maar dat het vond dat wat van de kant van Monte bij pleidooi overigens nog aan feiten naar voren was gebracht, niet tot een ander oordeel dwong. Onbegrijpelijk is dat niet en het hof behoefde dat niet nader te motiveren naast hetgeen reeds in r.o.4 was overwogen in het licht van de pleitnota van Monte in appel, waarna dit subonderdeel verwijst. Daarin worden nl. onder 1.8 voornamelijk gegevens aangaande de vorm van de koppeling, zoals blijkende uit de octrooiaanvrage van Kwikform, besproken terwijl wat onder 11.10 aan feitelijkheden wordt aangevoerd, voornamelijk betrekking heeft op het verband tussen de afmetingen van de koppelingsdelen en "de dikte van de steigerbuizen, de vereiste sterkte en dergelijke". Daaruit volgde niet noodzakelijkerwijze dat Monte exact dezelfde maten en vormen als Kwikform diende te hanteren. Het hof heeft het bewijsaanbod dan ook kennelijk als niet voldoende relevant gepasseerd. 4.10. Nu het subonderdeel verder niet concreet

255

aangeeft welke (andere) voor bewijs vatbare feiten een ander oordeel zouden rechtvaardigen en waaraan het hof in zijn motivering aandacht had moeten besteden, ga ik daaraan verder voorbij. 4.11. Op grond van het voorgaande faalt onderdeel 2. 4.12. Onderdeel 3 faalt eveneens. Het hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk in de reeds genoemde, aan de subsidiaire vordering ten grondslag liggende, stelling dat het Monte vrij staat koppelingsdelen op de markt te brengen die niet op die van Kwikform lijken maar wel met deze "uitwisselbaar" zijn, gelezen dat ook volgens Monte voor verwisselbaarheid een volledige gelijkheid niet noodzakelijk was, ook al was bij pleidooi in eerste aanleg betoogd dat gelijkheid van vorm nodig was. Daarbij komt dat, zoals Mr Huydecoper in zijn schriftelijke toelichting onder 17c ook aangeeft, Monte in appel bij pleidooi (pleitnota, p.15) nu juist wel een aantal verschillen tussen de steigerelementen van Monte en die van Kwikform noemt. 4.13. Onderdeel 4, dat zich tegen een tweetal passages uit r.o.6 keert, mist feitelijke grondslag, voor zover het er van uitgaat dat het hof met Kwikform van oordeel was, dat Monte geen steigersysteem op de markt mocht brengen dat verwisselbaar is met dat van Kwikform. Hierboven heb ik dat reeds betoogd. Het hof gaat in het niet door dit onderdeel geciteerde deel van r.o.6 zelfs veronderstellenderwijze uit van de bij de afnemers van Kwiksteigers bestaande behoefte aan verwisselbaarheid, maar komt tot de slotsom dat niet is gesteld of aangetoond dat het dan noodzakelijk is volledig gelijke koppelingsdelen in het verkeer te brengen. 4.14. Verder onderschrijft het hof "overigens" het oordeel van de rechtbank dat - kort gezegd - van een behoefte aan standaardisatie, uniformiteit of verwisselbaarheid bij de afnemers niet was gebleken, op grond waarvan de rechtbank het bewijsaanbod van Monte passeerde. 4.15. Ofschoon men zich in het licht van het klerenhanger-arrest kan afvragen of wat de rechtbank overwoog wel te verenigen valt met een juiste opvatting van de begrippen deugdelijkheid en bruikbaarheid,36) keert het middelonderdeel zich daartegen niet met concrete klachten. Wel betoogt het dat het niet onrechtmatig is om een verwarringwekkende gelijke vorm te kiezen als dat voor verwisselbaarheid noodzakelijk is. Dat betoog is op zichzelf genomen weliswaar juist, maar in casu niet ter zake dienend, omdat het hof nu juist feitelijk heeft geoordeeld dat niet is gebleken dat noodzakelijk was om een, naar 's hofs feitelijk oordeel, volledig gelijk produkt op de markt te brengen teneinde verwisselbaarheid te bereiken. Daarom treft evenmin doel het betoog aan het slot van dit onderdeel. 4.16. Onderdeel 4 faalt dan ook eveneens. 4.17. Onderdeel 5 keert zich tevergeefs tegen r.o.9 waarin het hof overweegt dat en waarom Kwikform er belang bij heeft dat ook indien Monte verwisselbare onderdelen maakt, het risico van "onbedoelde verwisseling" zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Het hof zegt niet dat de mogelijkheid van "onbedoelde verwisseling" reeds voldoende is om het op de markt brengen van verwisselbare onderdelen onrechtmatig te maken, maar het brengt alleen tot uitdrukking dat Kwikform er belang bij heeft dat de producent van die verwisselbare onderdelen zoveel mogelijk verwarring voorkomt. Dat oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is overigens niet onvoldoende gemotiveerd. Daarom alleen al faalt dit onderdeel. 4.18. Onderdeel 6 deelt dat lot omdat het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk van oordeel was dat wat Monte aan haar subsidiaire vordering ten grondslag had gesteld, te weinig concreet was om toewijzing van die vordering te rechtvaardigen. Daarbij merk ik op dat het hof voor de M

)Zie de hierboven al genoemde noot van Verkade onder het k.g.-arrest in S/f 1981, p.335 e.v. en Bescherming, nr.29.

256


toekomst niet met zoveel woorden de mogelijkheid uitsluit van een verklaring voor recht als subsidiair gevorderd - met een daaraan gekoppeld verbod. Het vindt alleen dat bij gebrek aan concrete feitelijke gegevens met betrekking tot een produkt dat wel verwisselbaar zou zijn maar toch in voldoende mate afwijkend van dat van Kwikform, daarvoor thans geen grond bestaat. Dit feitelijk, aan het hof voorbehouden oordeel acht ik in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd en geeft, naar ik meen, geen blijk van enige onjuiste rechtsopvatting. 4.19. Ik ben aan het einde van dit tot mijn spijt wat lang uitgevallen betoog. Nu geen van de middelonderdelen naar mijn oordeel kan slagen, bereik ik de volgende conclusie. 5. Conclusie Deze strekt tot verwerping van het beroep. e) De Hoge Raad, enz. 3. Beoordeling van het middel 3.1 In 1979 heeft Kwikform, die reeds vóór 1 januari 1975 hier te lande steigerdelen met een bepaalde koppeling in het verkeer bracht, onder meer wegens nabootsing daarvan tegen Monte een kort geding aangespannen dat is geëindigd met een arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 24 november 1980, BIE 1981, blz. 331 (nr 75). Bij dit arrest werd, voor zover thans nog van belang, aan Monte verboden (zakelijk weergegeven) steigerdelen in het verkeer te brengen waarvan de koppelingen naar vorm gelijk zijn aan die van de door Kwikform verhandelde steigerdelen. Thans gaat het om het door Monte tegen Kwikform aangespannen geding ten gronde. Daarin vordert Monte, voor zover thans van belang, primair verklaring voor recht (zakelijk weergegeven) dat het in het verkeer brengen van steigerdelen als voormeld jegens Kwikform niet onrechtmatig is. 3.2 Het Hof heeft deze primaire vordering van Monte aldus verstaan dat Monte, die (wederom) steigerdelen in het verkeer wenst te brengen welke "uitwisselbaar" zijn met die van Kwikform en waarvan de koppelingen - naar de stellingen van Monte - daartoe niet alleen dezelfde constructie dienen te hebben, maar ook exact dezelfde vorm en maten als die van Kwikform, vastgesteld wil zien dat zij zich dusdoende jegens Kwikform niet schuldig zal maken aan ongeoorloofde mededinging. 3.3 Blijkens 's Hofs rechtsoverweging (2) heeft Monte deze vordering voornamelijk daarop gebaseerd dat aan Kwikform voor haar steigerkoppelingen "geen bescherming toekomt" omdat (a) de vorm van die koppelingen onderscheidend vermogen mist en in elk geval (b) "in belangrijke of overwegende mate wordt bepaald door de technische aspecten van het product". Het eerste van deze beide argumenten heeft het Hof in zijn rov. (3) feitelijk onjuist bevonden ("Kwikform neemt met de door haar gekozen eenvoudige doch herkenbare vorm al gedurende een reeks van jaren een eigen plaats op die markt in") en het tweede heeft het Hof in zijn rov. (4) rechtens niet ter zake geoordeeld ("Het geschil betreft echter (...) niet de door Kwikform gekozen constructie van de koppelingen"). Eerstbedoeld oordeel van het Hof heeft Monte in cassatie niet bestreden; laatstbedoeld oordeel bestrijdt zij wel, doch tevergeefs. 3.4 Zoals het Hof in overeenstemming met de ter zake in de rechtspraak van de Hoge Raad ontwikkelde regels heeft vooropgesteld, moet bij het beantwoorden van de vraag of de wijze van concurreren waarvan Monte te dezen rechtmatig verklaring vordert, inderdaad geoorloofd is, uitgangspunt zijn dat, nu het door Kwikform ontwikkelde koppelingssysteem niet (langer) wordt beschermd door enig absoluut recht van intellectuele eigendom, toepassing van dat systeem haar concurrenten in beginsel vrijstaat. Dit beginsel lijdt evenwel uitzondering indien die


toepassing bestaat in nabootsing waarvan gevaar voor verwarring bij het publiek valt te duchten, en de nabootsende concurrent te kort schiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Gegeven de wijze waarop, blijkens het onder 3.2 overwogene, Monte haar onderhavige vordering heeft opgezet, diende het Hof derhalve te onderzoeken of van de door Monte beoogde gelijkenis van de wederzijdse producten gevaar voor verwarring bij het publiek valt te duchten, en heeft het, die vraag bevestigend beantwoordend, de toewijsbaarheid van het primair gevorderde terecht enkel daarvan afhankelijk gesteld of Monte voldoende feiten en omstandigheden had aangevoerd (en, zonodig, aannemelijk had gemaakt) om de slotsom te wettigen dat haar van dat verwarringsgevaar in de omstandigheden van het gegeven geval in redelijkheid geen verwijt valt te maken. De verschillende in het middel onder 2 geformuleerde klachten van methodologische aard zijn derhalve vergeefs voorgesteld. • 3.5 De blijkens het vorenoverwogene te dezen beslissende vraag of Monte, op wier weg zulks lag - tegenover het door het Hof kennelijk (en begrijpelijkerwijs) voldoende gemotiveerd geoordeelde standpunt van Kwikform dat een andere vormgeving van de koppelingen mogelijk was zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de steigerdelen - voldoende feiten en omstandigheden had gesteld om de slotsom te wettigen dat haar van het gevaar voor verwarring in redelijkheid geen verwijt valt te maken, heeft het Hof ontkennend beantwoord. In zijn row. (4) en (7) heeft het immers geoordeeld (kort samengevat) dat Monte geen feiten en omstandigheden heeft gesteld waaruit kan volgen dat het voor de technische deugdelijkheid en bruikbaarheid van de door haar toe te passen koppelingen, dan wel voor de uitwisselbaarheid van haar steigerdelen met die van Kwikform noodzakelijk is om die koppelingen exact dezelfde vorm en maten te geven als die van Kwikform. Dit oordeel moet voor rekening blijven van het Hof. Het berust op een aan het Hof als rechter die over de feiten oordeelt, voorbehouden uitlegging van de stukken van het geding. Deze uitlegging is niet onbegrijpelijk en behoefde tegenover de stellingen van Monte geen nadere motivering dan die welke het Hof daarvoor heeft gegeven. Zij wordt derhalve in het middel onder 2 en 3 tevergeefs bestreden, ook voor zover het Hof aan zijn uitleg de gevolgtrekking heeft verbonden dat deze meebracht dat het door Monte gedaan bewijsaanbod niet ter zake dienende was en als zodanig kon worden gepasseerd. 3.6 Bij de in het middel onder 4 geformuleerde klachten heeft Monte geen belang. Deze klachten richten zich immers tegen delen van 's Hofs motivering waarin het Hof tot uitdrukking brengt dat naar zijn oordeel bij de beantwoording van de vraag of Monte voldoet aan haar vorenbedoelde verplichting om verwarringsgevaar te voorkomen voor zover dat redelijkerwijs van haar valt te vergen, rechtens geen grond bestaat ervan uit te gaan dat Monte uitwisselbaarheid met de steigerdelen van Kwikform mag nastreven. Op dat oordeel berust echter, gelijk hiervoor onder 3.5 reeds is gebleken, 's Hofs beslissing niet. 3.7 Ook de in het middel onder 5 geformuleerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zij berusten op een onjuiste lezing van de bestreden uitspraak. Anders dan het middel aanneemt, gaat het in rov. (9) van het Hof niet om een zelfstandig dragende schakel in zijn motivering, maar om een argument ten overvloede, waarmede het Hof slechts nader aangeeft waarom Kwikform zich de - naar 's Hofs oordeel, wegens nodeloos in het leven roepen van verwarringsgevaar

258


daher grundsatzlich erlaubt, soweit nicht besondere Ausschlu|3rechte verletzt werden, die Dritten für eine geistige oder technische Schöpfung zustehen. Durch den nachahmenden Wettbewerb wird eine individuelle schöpferische Leistung zum Allgemeingut und der gesellschaftliche Fortschritt ermöglicht. Wettbewerbsfremd handelt erst, wer das Ergebnis fremder Tatigkeit und fremder Aufwendungen mit verwerflichen Mitteln ausnutzt, um sich einen Vorsprung vor seinem Wettbewerbern zu verschaffen." (Rdn 406) en: "Die Übernahme eines mit Mühe und Kosten errungenen fremden Leistungsergebnisses ist frei, soweit nicht entweder Sondergesetze eingreifen oder besondere Umstande vorliegen, die die Handlungsweise als wettbewerbswidrig erscheinen lassen." (Rdn 410) 9. Verkade heeft de opvatting verdedigd dat de Hoge Raad met het gebruik van het woord 'verwarring* niet het oog had op verwarring bij het publiek over bijvoorbeeld de herkomst van de produkten, maar daarmee een technisch-juridische maatstaf wilde geven om na te gaan of er een relevante mate van gelijkenis bestaat tussen de nabootsing en het nagebootste. (Van Oven-bundel, Gratia Commercii, Zwolle 1981, p. 395 e.v.) Het stichten van verwarring zou op zichzelf niet onrechtmatig zijn. 10. Overtuigd van de juistheid van die opvatting ben ik niet. En dat niet alleen omdat wij ervan uit mogen gaan dat de Hoge Raad gewoonlijk precies zegt wat hij bedoelt en dus niet het woord "verwarring* zal hanteren als hij op een neutrale wijze de mate van gelijkenis wil aanduiden. Maar ook omdat de Hoge Raad nadien steeds over verwarring is blijven spreken in wat ik maar zal noemen de normale betekenis van het woord. Zie bijvoorbeeld het Bouwsteiger-arrest. 11. Is dit een woordenspel? Ik meen van niet. Van de opvatting die men huldigt hangt af hoe men kwesties van bewijslast en beschermingsduur benadert. Wie er van uitgaat dat modellen tegen nabootsing worden beschermd, zal licht menen dat degene die bescherming voor zijn model inroept, kan volstaan met het aannemelijk maken van de gelijkenis tussen zijn produkt en de nabootsing, terwijl de wederpartij dan zal moeten aantonen dat een rechtvaardigingsgrond aanwezig is. Wie er van uitgaat dat slechts verwarring onzorgvuldig is, zal verlangen dat degene die tegen nabootsing ageert, stelt en zonodig bewijst dat tengevolge van de nabootsing verwarring te duchten is terwijl maatregelen om de verwarring te voorkomen mogelijk waren zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen. 12. Heel duidelijk komen de consequenties van de verschillende opvattingen aan het licht op het punt van de beschermingsduur. Zoals wij al zagen ging de Benelux-wetgever er van uit dat de bescherming op grond van art. 1401 B.W. in beginsel eeuwigdurend kan zijn. Dat vormde een van de bezwaren die aan het bestaande stelsel verbonden waren. 13. Als men het leerstuk van de slaafse nabootsing beschouwt als een vorm van prestatiebescherming is dit moeilijk aanvaardbaar. De bescherming op grond van speciale wetten is op basis van een afweging van de betrokken belangen door de wetgever beperkt van duur, terwijl het gemene recht een eindeloze bescherming geeft. Zo schrijft Van Nieuwenhoven Helbach (Industriële eigendom en mededingingsrecht, 8e druk, Arnhem 1989, nr482): "Dit resultaat laat zich met de wettelijke regeling van het in tijdsduur wel beperkte en ook overigens met tal van waarborgen omklede octrooi- resp. auteursrechtmonopolie voor prestaties van hogere orde moeilijk rijmen." 14. Het ligt voor de hand dat degenen die het leerstuk der slaafse nabootsing in de sleutel van de "Leistungsschutz* zetten zoals Verkade in de genoemde bijdrage in de Van Oven-bundel gaan zoeken naar mogelijkheden om de beschermingsduur te beperken door bijvoorbeeld aansluiting te zoeken bij de beschermingsduur in de bijzondere wetten. (Zie Verkade in zijn opstel in de Van der Grinten-bundel, Goed en Trouw, Zwolle 1984, p. 567 e.v.) 15. Die gedachte vond navolging. Het Amsterdamse Hof zocht in de zaak van de naaimachinekoppen [hierna onder nr 70, blz. 262] aansluiting bij de Rijksoctrooiwet. Dat is in zoverre wat merkwaardig dat hiervan de suggestie uitgaat dat de technische kwaliteiten van het voorwerp het belangrijkst waren. Niet geoctrooieerde techniek is echter vrij; techniek heeft immers te maken met de deugdelijkheid en bruikbaarheid. Afgezien daarvan lijkt het hof de bescherming op basis van art. 1401 B.W. te zien als de bescherming op grond van een subjectief recht. Als aan het


recht een einde komt is er geen plaats meer voor een verbod, ook als het verwarringsgevaar nog bestaat. Het Haagse Hof ging in een zaak betreffende nabootsing van handendrogers op een vergelijkbare wijze te werk, zij het dat ditmaal aansluiting werd gezocht bij de beschermingsduur in de BTMW (14 september 1989, IER 1990, p. 75). Men krijgt hier het gevoel dat het hof aan de BTMW terugwerkende kracht toekent. De bescherming ex art. 1401 B.W. ziet men, denkend vanuit de BTMW, in retrospectief als modelbescherming. Iets vergelijkbaars deed zich voor bij dienstmerken van vóór 1 januari 1987. Met terugwerkende kracht werd de bescherming ex art. 1401 B.W. vertaald in dienstmerkbescherming. (Pres. Arr.Rb. Breda 31 maart 1988, BIE1988, p. 156). 16. De benaderingswijzen van beide Hoven zijn begrijpelijk en logisch als men de bescherming beschouwt als bescherming van een (technisch) model tegen nabootsing. Aan het (technisch) model wordt bescherming verleend op een manier die vergelijkbaar is met de bescherming op grond van de Rijksoctrooiwet en de BTMW. De prestatie vindt erkenning in een tijdelijk monopolie. 17. Indien men er echter van uitgaat dat op grond van art. 1401 B.W. niet het model kan worden beschermd maar het stichten van nodeloze verwarring door nabootsing bestreden kan worden, zal men er niet toe komen het verbod in tijd te beperken. Het veroorzaken van nodeloze verwarring is immers altijd onrechtmatig. Zolang die verwarring voortduurt blijft het verbod van kracht. Men kan hier denken aan de bescherming van héndelsnaam en merk. In beginsel kan die bescherming eeuwigdurend zijn, omdat het in het algemeen belang wordt geacht verwarring te voorkomen. 18. Of men nabootsing van oude modellen in de tijd wenst te beperken lijkt hiervan af te hangen of men het leerstuk van de slaafse nabootsing rangschikt onder het merken- en handelsnaamrecht waar het tegengaan van verwarring vooropstaat, of onder het auteurs-, modellen- of octrooirecht, waar de beloning van een prestatie in de vorm van een tijdelijk monopolie centraal staat. 19. Voor de opvatting dat oude modellen niet als zodanig bescherming genieten doch op grond van art. 1401 B.W. alleen de verwarring veroorzaakt door nabootsing wordt tegengegaan, is voorts steun te vinden in rechtsoverweging 3.4. van het arrest van de Hoge Raad inzake de Bouwsteigers. Eerst overweegt de Hoge Raad dat bij het beantwoorden van de vraag of de wijze van concurreren geoorloofd is, uitgangspunt moet zijn dat, nu het koppelingssysteem niet (langer) wordt beschermd door enig absoluut recht van intellectuele eigendom, toepassing van dat systeem de concurrenten in beginsel vrijstaat. De Hoge Raad vervolgt dan dat dit beginsel evenwel uitzondering leidt, indien die toepassing bestaat in nabootsing waarvan gevaar voor verwarring bij het publiek valt te duchten, en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide produkten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. De conclusie lijkt mij onontkoombaar dat de Hoge Raad het mogelijk acht dat na afloop van de beschermingsduur ingevolge de BTMW opgetreden kan worden tegen verwijtbare verwarring. Ik teken hierbij aan dat het mijns inziens na het verstrijken van de beschermingsduur van een modelrecht aan iedereen vrijstaat het model tot in details na te bootsen. Het is echter niet geoorloofd om anderszins verwarring te stichten. 20. Tot slot. Los van de bescherming van oude modellen staat de bescherming van de zogenaamde éénlijnprestaties op grond van art. 1401 B.W. (Holland Nautic/Decca-arrest: HR 27 juni 1986, NJ 1987. 191; BIE 1986. p. 280; Elvis Presley-arrest: HR 24 februari 1989. NJ 1989, 701) Daar gaat het niet om het tegengaan van verwarring, maar om de bescherming van de prestatie en het is begrijpelijk dat die bescherming aan een termijn wordt gebonden. Het Bouwsteiger-arrest past in de rechtspraak betreffende de slaafse nabootsing. Het arrest van het Amsterdamse Hof niet helemaal. Br. Naschrift Na de voltooiing van deze noot deed de Hoge Raad op 31 mei 1991 uitspraak in de zaak Borsumij Bouwspecialisten BV/Stenman Holland BV {flvdW 1991, nr 141). De Hoge Raad overwoog onder meer - onder verwijzing naar het Bouwsteigersarrest - dat in een cassatieklacht werd miskend dat het in het onderhavige geval gaat om nabootsing van een stoffelijk produkt van een concurrent en dat alsdan heeft te gelden



259

Overwegende ten aanzien van het recht: De vaststaande feiten: Als erkend, dan wel niet of onvoldoende bestreden staat het navolgende tussen partijen vast: 1. de VW [eiseres; Red.] is lid van de Algemene Nederlandse Vereniging van Verenigingen voor Vreemdelingenverkeer (ANW) gevestigd te Hilversum; de V W exploiteert in dit kader een kantoor te Egmond aan Zee. 2. de ANW is merkhouder van een beeldmerk bestaande uit een vierkant met afgeronde hoeken waarin zich het Arabische cijfer " 1 " bevindt met daarboven een in grootte aan het cijfer aangepaste cirkel zodat de indruk van de letter "i" ontstaat. Boven genoemd vierkant staat het woord "tourist", eronder het woord "information". Gelijk de meeste andere zuster-verenigingen van de V W in den lande gebruikt de VW genoemd beeldmerk met volledige instemming van de ANW. Genoemd beeldmerk, zij het in enigszins aangepaste vorm komt voor op het kantoor van de V W hierboven sub 1 bedoeld. 3. in de voor bezoekers van Egmond aan Zee meest gebruikelijke route naar het kantoor van de VW treft de Nr 69. Gerechtshof te Amsterdam, 7 juli 1988. bezoeker, alvorens het kantoor van de V W te bereiken het kantoor van de Hotelgroep. (Tourist Information Egmond) 4. sedert eind juni 1987 voert de Hotelgroep op haar voornoemde kantoor een tweetal lichtbakken met het Mrs R. Herrmann, A.M. Gerritsma en G.H.A. Schut. opschrift "Hotel-Information" en op de hoek van het kantoor een lichtbak bestaande uit een vierkant met Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. afgeronde hoeken waarin zich de hierboven sub 2 Door de aangebrachte reclameborden kan verwarring beschreven letter "i" bevindt. ontstaan in die zin dat de Hotelgroep met de plaatselijke 5. door de sub 4 genoemde aanduiding op het kantoor VW vereenzelvigd wordt, gezien de mogelijkheid van van de Hotelgroep is bij ten minste eén bezoeker associatie door het publiek van de op die borden aangeverwarring ontstaan met het kantoor van de WV. brachte tekens - te zamen gezien - met het beeldmerk van Productie 9 door de VW bij pleidooi overgelegd en de ANW, waarvan de WV een onderdeel vormt, te meer nu besproken is door de Hotelgroep niet bestreden. die borden zich slechts op circa 60 meter afstand van het De vordering van de WV: kantoor van de WV bevinden en bij het binnenrijden van de De W V vordert kort samengevat het volgende: gemeente als eerste worden waargenomen. Door op deze a. verwijdering van de sub 4 bedoelde lichtbakken; wijze naar buiten op te treden handelt de Hotelgroep b. een algemeen verbod van ieder handelen, waardoor onzorgvuldig en in strijd met hetgeen haar volgens het publiek de indruk kan worden gewekt, als zou de ongeschreven recht tegenover de VW in het maatschappelijk bij Hotelgroep de plaatselijke VW zijn of vertegenwoorverkeer betaamt. digen; alles op straffe van een dwangsom. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef j " art. 11 onder D Het verweer: Benelux Merkenwet. De Hotelgroep voert hiertegen het volgende verweer: Tegen het verweer van de Hotelgroep dat de vordering I. de ANW heeft met haar hierboven besproken van de WV in wezen gericht is op bescherming van een beeldmerk een warenmerk gedeponeerd, te weten voor beeldmerk waarvan zij niet de rechthebbende of de licentie- reclameborden op het gebied van toerisme en reisverkeer houder is, voert de WV terecht aan dat haar vordering niet en voor papier, karton en papier- en kartonwaren op dit gebaseerd is op merkinschrijving of merklicentie maar op gebied. Bij de vernieuwing van haar merk heeft de A N W onrechtmatig, verwarring wekkend en bij de bekendheid en geen gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheid, die goodwill van de VW aanhakend optreden van de Hotelart 39 BMW haar biedt. De ANW en ook de V W groep waarvan het voeren van de litigieuze, naar haar produceert echter geen waren, doch verricht alleen oordeel met het beeldmerk van de ANW (de houder van het diensten. Aan het bewuste merk mogen derhalve slechts beeldmerk) overeenstemmende tekens, een belangrijk zeer beperkte consequenties worden verbonden. Aldus onderdeel vormt. Om deze reden is het ook niet relevant dat menen Wij het niet overduidelijke betoog van de Hotelde vordering tot verwijdering van bedoelde tekens niet door groep te moeten begrijpen. de merkhouder wordt ingesteld. Dit verweer gaat voor het onder a. gevorderde niet op. Daarbij gaat het duidelijk om de verwijdering van reclaDe Vereniging de Hotel- en Appartementengroep meborden. Voor de vordering onder b. gaat dit verweer Egmond aan Zee te Egmond aan Zee, appellante, echter wel op. Nu de VW zich uitsluitend baseert op incidenteel geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr P. voormeld merk gaat het algemeen verbod als daar de Jonge, advocaat Jhr Mr A.R.Ph. Boddaert te Alkmaar, gevraagd de werkingsomvang van het bewuste merk verre tegen te buiten. de Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenHoewel echter een ieder in het algemeen zich er van verkeer en plaatselijke belangen te Egmond aan Zee, moet onthouden om zich ongevraagd voor een derde uit geïntimeerde, incidenteel appellante [in kort geding], te geven en in casu vaststaat, dat de Hotelgroep de V W procureur Mr J.H.B. Rottinghuis, advocaat Mr P.W.R. niet kan of mag vertegenwoordigen, achten Wij geen Vreeken te Hoorn. grond aanwezig op basis van het gemene recht de vordering onder b. toe te wijzen omdat er voorshands nog a) President Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, onvoldoende aanleiding is tot het geven van een zo 17 maart 1988 (Mr G.A. Jansen op de Haar). verstrekkend verbod als door de VW gevraagd. II. de letter "i" mist elk onderscheidend vermogen. Op zich is deze stelling juist. In casu echter gaat het dat nabootsing weliswaar in beginsel vrijstaat wanneer dat produkt niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, doch dat dat beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent te kort schiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide produkten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Voorts overwoog de Hoge Raad dat, gelet op het stelsel en de geschiedenis van de totstandkoming van de BTMW, de bescherming op grond van art. 1401 B.W. van een "oud" model tegen slaafse navolging niet in tijdsduur is beperkt. Een en ander is in overeenstemming met hetgeen ik in de noot heb opgemerkt. Genoemd arrest zal spoedig in het Bijblad worden gepubliceerd, te zamen met het arrest van 7 juni 1991 [RvdW 1991, nr 151) waarin - onder verwijzing naar het arrest van 31 mei 1991 - eveneens werd overwogen dat de op art. 1401 B.W. gebaseerde bescherming tegen verwarringwekkende - en onnodige - slaafse nabootsing niet in tijdsduur is beperkt.

260


om een op bijzondere wijze gestileerde letter "i" die op grond daarvan wel onderscheidend vermogen heeft. III. alleen de merkhouder kan op grond van de BMW een verbodsactie instellen. Op zich is deze stelling juist. Een verbod als bedoeld in de BMW kan alleen de ANW in casu stellen. De VW vordert echter niet een dergelijk verbod; zij vordert om bij wege van orde-maatregel de Hotelgroep op te dragen de bewuste lichtbakken van een andere tekst te voorzien. IV. de Hotelgroep voert niet het bewuste beeldmerk, doch de letter "i" op het vierkant rnet afgeronde hoeken en apart daarvan "tourist-information". Hooguit de aanduiding "i" zou enige verwarring kunnen geven. Wij verwerpen dit verweer. Uit de Ons overgelegde foto's is gebleken, dat de bewuste lichtbakken één geheel vormen en één informatie aan de lezer geven. V. het spoedeisend karakter ontbreekt. Wij verwerpen dit verweer, gezien de plaats waar de bewuste lichtbakken zich bevinden en gezien het naderend vacantie-seizoen. VI. het beeldmerk als in dit geding bedoeld is verwaterd. De ANW staat toe, dat het vierkant met de letter "i" ook door derden wordt gebruikt; zij treedt hier niet tegen op. Op zich is deze stelling van de Hotelgroep juist. Vele gemeenten gebruiken het beeldmerk om de aandacht te vragen voor plattegronden opgesteld aan de invalswegen tot stad of dorp. Veel bedrijven werkzaam op het gebied van het toerisme gebruiken het woord "touristinformation". Wat dit laatste aangaat zijn Wij voorshands van mening, dat het woord "tourist-information" of daarop gelijkende woorden als merk geen onderscheidend vermogen hebben. In combinatie met de letter "i" van het ANW en met enkel deze "i" is het echter anders, gelijk overwogen. Dat gemeenten de bewuste "i" straffeloos kunnen gebruiken leidt echter naar Ons voorlopig oordeel niet tot verwatering van het merk, omdat het daarbij altijd niet-commercieel gebruik is in het kader van de algemene doelstelling van de ANW. Zulks is in casu niet het geval bij de Hotelgroep. Conclusie: De vordering onder a. is toewijsbaar. De Hotelgroep dient als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van het geding te dragen. Rechtdoende in kort geding: Veroordelen gedaagde, de Hotelgroep om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de aanduidingen "tourist-information" en de letter "i" van het door haar geëxploiteerde kantoor te Egmond aan Zee te verwijderen en verwijderd te houden zulks op straffe van verbeurte door gedaagde aan eiseres, de VW van een dadelijk opeisbare dwangsom van f. 5.000,- voor iedere overtreding van voornoemde veroordeling en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, een gedeelte van een dag daarbij voor een gehele dag rekenende. Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Veroordelen gedaagde in de kosten van het geding aan de zijde van eiseres gevallen en tot op deze uitspraak begroot op f. 310,45 voor verschotten en op f. 1.100,- voor salaris van haar procureur. Ontzeggen het anders of meer gevorderde. Enz. b) Het Hof, enz. 2. De grieven. De grieven in het principaal appèl houden het volgende in. Grief 1 Ten onrechte heeft de president als tussen partijen vaststaand aangenomen: 1. dat de VW het beeldmerk van de ANW, bestaande uit de aanduiding "tourist - i - information" met volledige instemming van de ANW zou gebruiken;


2. dat appellante op haar kantoor twee lichtbakken met het opschrift "Hotel-Information" zou voeren; 3. dat door deze aanduiding op het kantoor van appellante verwarring zou zijn ontstaan met het kantoor van de VW. Grief 2 Ten onrechte heeft de president bij de opsomming van feiten die tussen partijen vaststaan, niet opgenomen: 1. dat geïntimeerde geen houder van het merk "tourist - i - information" is; 2. dat geïntimeerde evenmin licentiehouder is; 3. dat de VW op haar kantoor de aanduiding "i-Nederland" voert; 4. dat de gestileerde letter "i" door anderen, zoals de gemeenten, de ANWB en de Nederlandse Spoorwegen wordt gebruikt zonder dat hiertegen van de zijde van de ANW wordt opgetreden. Grief 3 Ten onrechte overwoog de president dat de door de ANW gedeponeerde, op bijzondere wijze gestileerde letter "i" onderscheidend vermogen zou hebben. Grief 4 Ten onrechte wees de president de vordering niet aanstonds af met de overweging dat de VW geen merkhouder is. ' Grief 5 Ten onrechte verwierp de president het verweer dat appellante niet het bewuste beeldmerk voert. Grief 6 Ten onrechte verwierp de president het verweer dat deze zaak niet spoedeisend is. Grief 7 Ten onrechte verwierp de president het beroep op verwatering van het beeldmerk. De grieven in het incidenteel appèl houden het volgende in. Grief I Ten onrechte heeft de president in het bestreden vonnis overwogen dat de door de ANW gedeponeerde, op bijzondere wijze gestileerde letter "i" onderscheidend vermogen zou hebben. Grief II Ten onrechte heeft de president het bij inleidende dagvaarding sub 2 gevorderde afgewezen. 3. Vaststaande feiten. Voor zover tegen de vaststelling van de feiten door de president op bladzijde 2 van het vonnis waarvan beroep geen grief is aangevoerd, gaat ook het hof van die feiten uit. 4. Bespreking van de grieven in het principaal appèl. 4.1. Kern van het geschil is of de Hotelgroep jegens de VW, lid van de Algemene Nederlandse Vereniging van Verenigingen voor Vreemdelingenverkeer (ANW), onrechtmatig handelt door de litigieuze, op haar kantoor te Egmond aan Zee aangebrachte reclameborden (lichtbakken) aldaar geplaatst te houden nu, naar de VW stelt en de Hotelgroep betwist, de tekens op die borden, in onderlinge samenhang gezien, overeenstemmen met het ingeschreven beeldmerk dat de ANW voor onder meer haar reclameborden voert, waardoor bij het publiek de indruk ontstaat of kan ontstaan dat de Hotelgroep de plaatselijke V W is. Grief 1 4.2. Ter toelichting op onderdeel 1 van deze grief stelt appellante dat blijkens een overgelegde brief van de V W van 28 november 1986 de VW te Egmond aan Zee de "i"-status heeft verloren, hetgeen zou betekenen dat de VW het "i"-bord niet met volledige instemming van de ANW gebruikt. 4.3. Niet gebleken is echter dat het verlies van de "i"-status ook inhoudt dat daarmee de toestemming van ANW aan VW om haar beeldmerk op de aangegeven wijze te gebruiken wordt ingetrokken of vervalt. In zover faalt de grief. 4.4. Onderdeel 2 richt zich tegen de vaststelling door de president dat de Hotelgroep twee lichtbakken met het opschrift "Hotelinformation" voert. Kennelijk is hier sprake van een verschrijving en moet voor "Hotelinformation" gelezen worden "Touristinformation". Deze verschrijving raakt echter niet het oordeel van de president, zodat ook dit onderdeel van de grief geen doel treft. 4.5. Onderdeel 3 bestrijdt de vaststelling door de



president dat bij ten minste één bezoeker verwarring is ontstaan. Ook dit onderdeel van de grief kan geen doel treffen nu het er niet op aan komt of daadwerkelijk al verwarring is ontstaan maar of door de gewraakte reclameborden bij het publiek verwarring kan ontstaan. Op deze vraag wordt hierna teruggekomen. Grief! 4.6. De in deze grief opgesomde, door de president in de eerste rechtsoverweging van zijn vonnis niet uitdrukkelijk vastgestelde feiten worden als zodanig niet betwist en moeten dus als tussen partijen vaststaande worden aangemerkt. Deze vaststelling zal, zoals hierna nog zal blijken, niet tot een andere beoordeling van de zaak leiden. Griefi 4.7. Deze grief, als grief I ook in het incidenteel appèl voorgedragen, richt zich tegen het oordeel van de president dat de door de A N W gedeponeerde, op bijzondere wijze gestileerde letter "i" onderscheidend vermogen heeft. Appellante stelt dat de gestileerde letter "i" te algemeen wordt gebezigd om onderscheidend vermogen te hebben, en geïntimeerde betoogt dat deze overweging van de president irrelevant is nu het gehele complex van onrechtmatig handelen van de Hotelgroep, waaronder ook de inbreuk op het beeldmerk van de A N W "Tourist - i - Information", de grondslag van haar vordering vormt. 4.8. De grief, voor zover in het principaal appèl voorgedragen en toegelicht, kan geen doel treffen omdat bedoelde vaststelling, wat er zij van de juistheid ervan, niet beslissend is voor de vraag of de Hotelgroep door de wijze waarop zij naar buiten optreedt, in het bijzonder door het gebruik van de gestileerde letter "i" in nauw verband met de aanduiding "Tourist Information" op de door haar geplaatste reclameborden, tegenover de VW onrechtmatig handelt, mede gelet op het beeldmerk "Tourist - i - Information" van de ANW. 4.9. Uit hetgeen onder 4.8. is overwogen volgt dat de grief, voor zover in het incidenteel appèl voorgedragen en toegelicht, evenmin doel kan treffen omdat geïntimeerde daarbij geen belang heeft. Grieven 4, 5 en 7 4.10. Met deze grieven wil appellante betogen dat de vordering van de VVV in wezen gericht is op bescherming van een beeldmerk waarvan zij niet de rechthebbende of de licentiehouder is, en dat ook de president daarvan is uitgegaan. 4.11. Geïntimeerde voert terecht hiertegen aan dat haar vordering niet gebaseerd is op merkinschrijving of merklicentie maar op onrechtmatig, verwarring wekkend en bij de bekendheid en goodwill van de VW aanhakend optreden van de Hotelgroep waarvan het voeren van de litigieuze, naar haar oordeel met het beeldmerk van de A N W overeenstemmende tekens, een belangrijk onderdeel vormt. 4.12. Dat door de aangebrachte reclameborden inderdaad verwarring kan ontstaan in die zin dat de Hotelgroep met de plaatselijke V W vereenzelvigd wordt, acht het hof, gezien de mogelijkheid van associatie door het publiek van de op die borden aangebrachte tekens - te zamen gezien - met het beeldmerk, van de ANW, waarvan de VW een onderdeel vormt, voorshands aannemelijk, te meer nu die borden zich slechts op circa 60 meter afstand van het kantoor van de V W bevinden en bij het binnenrijden van de gemeente als eerste worden waargenomen. 4.13. Door op deze wijze naar buiten op te treden handelt de Hotelgroep onzorgvuldig en in strijd met hetgeen haar volgens ongeschreven recht tegenover de V W in het maatschappelijk verkeer betaamt en is het gevorderde gebod tot verwijdering van bedoelde tekens door de president terecht toegewezen. 4.14. Daaraan doet niet af dat de lichtbakken, technisch gezien, niet één geheel vormen, dat de V W de aanduiding "i-Nederland" gebruikt en niet het beeldmerk

261

"tourist - i - information" voert. Daargelaten of zulks in het onderhavige geval van belang zou zijn, is niet aannemelijk geworden dat te dezen sprake is van verwatering van het beeldmerk. 4.15. Het voorgaande brengt mee dat deze grieven falen. Grief 6 4.16. Ter toelichting op deze grief voert appellante aan dat de gewraakte situatie al sedert juni 1987 bestaat en geïntimeerde pas veel later tot dagvaarding is overgegaan. 4.17. Deze grief moet worden verworpen. Gelet op haar ervaringen in het vorige en de nadering van het nieuwe toeristenseizoen was voor de VW voldoende spoedeisend belang aanwezig om in februari 1988 tot dagvaarding van de Hotelgroep over te gaan en van de president een ordemaatregel te vragen. 5. Bespreking van de grieven in het incidenteel appèl. Grief I 5.1. Deze grief werd reeds eerder besproken en is in rechtsoverweging 4.9. verworpen. Grief II 5.2. De vordering dat de Hotelgroep zal veroordeeld worden zich te onthouden van ieder handelen waardoor bij het publiek de indruk kan worden gewekt als zou zij de plaatselijke V W zijn of deze representeren, is door de president afgewezen omdat het gevraagde verbod de werkingsomvang van het beeldmerk van de ANW verre te buiten gaat. De grief is tegen deze afwijzing gericht. 5.3. Incidenteel appellante stelt voldoende aannemelijk te hebben gemaakt dat verder verwarring wekkend en/of aanhakend handelen van de Hotelgroep in de naaste toekomst dreigt. Volgens haar is dit te meer aannemelijk nu inmiddels haar ook gebleken is dat de Hotelgroep bij de PTT een aanvraag heeft ingediend tot opname in de telefoongids van de aanduiding "tourist information egmond" (vet gedrukt). Dit laatste wordt door de Hotelgroep erkend en blijkt ook uit de stukken. 5.4. De Hotelgroep stelt hiertegenover dat de aanvraag nu niet meer is terug te draaien en dat deze vermelding in de telefoongids geen merkinbreuk oplevert nu juist de 'T' in deze vermelding ontbreekt. Ook van aanhaken of anders onrechtmatig handelen zou volgens haar geen sprake zijn omdat het geven van informatie aan toeristen niet gemonopoliseerd is en de toevoeging "egmond" zich duidelijk onderscheidt van de aanduiding "VW". 5.5. Wat er ook zij van het over en weer betoogde, naar het oordeel van het hof zijn door incidenteel appellante onvoldoende concrete feiten gesteld en voorshands aannemelijk gemaakt waaruit zou volgen dat na verwijdering van de litigieuze reclameborden een algemeen verbod als hier gevorderd gerechtvaardigd zou zijn. 5.6. Derhalve faalt ook deze grief. 6. Slotsom. 6.1. Nu de in het principaal zowel als het incidenteel appèl voorgedragen grieven niet tot vernietiging van het vonnis kunnen leiden, dient het vonnis waarvan beroep te worden bekrachtigd. 6.2. De Hotelgroep zal als de in het ongelijk gestelde partij in het principaal appèl in de kosten daarvan worden verwezen. 6.3. De VW zal als de in het ongelijk gestelde partij in het incidenteel appèl in de kosten daarvan worden verwezen. 7. Beslissing. Het hof: beslissende op het principaal en het incidenteel appèl: 1. bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; en op het principaal appèl voorts: 2. verwijst de Hotelgroep in de kosten van het principaal appèl, aan de zijde van de VW tot aan de uitspraak van dit arrest begroot op ƒ 3.850,- (...) in totaal; en op het incidenteel appèl voorts:

262



houdster van de Amerikaanse houdstervennootschap Axia, Inc. diverse soorten naaimachines voor industriële toepassingen. Tot de door Fischbein vervaardigde produkten behoren de naaimachinekoppen van de "serie 10.000", bestemd voor het sluiten van zakken en andere vormen van verpakking. De serie bestaat onder meer uit het model "10.000" (het basismodel) en "10.400" (het basismodel voorzien van een bandsnijder). Deze zullen Nr 70. Gerechtshof te Amsterdam, 28 juni 1990. hierna worden aangeduid als: "de Fischbeinkoppen". b. Beide typen naaimachinekoppen worden reeds (naaimachinekoppen) gedurende een aantal jaren op de Nederlandse markt in de handel gebracht. Aanvankelijk verzorgde Fischbein de Mrs J.H.F.J. Cremers, E.J. Drion-van Rooijen en import en distributie van deze produkten in Nederland W.A.M. van Schendel. via een onafhankelijke distributeur. Sedert 25 november 1986, de datum van oprichting van Finelpac, worden de Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. De naaimachinekoppen van Fischbein hebben in verge- betreffende produkten gedistribueerd door deze vennootlijking met soortgelijke produkten onderscheidend vermogen. schap, een zustervennootschap van Fischbein. Newlong es. hadden met behoud van het "werkingsprincipe" c. Newlong Japan produceert eveneens industriële van de Fischbein naaimachinekoppen een andere naaimachines. Zij vervaardigt onder meer industriële vormgeving voor haar naaimachinekoppen kunnen kiezen naaimachinekoppen van de typen "DS-10A" en zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid daarvan "DS-10C" (hierna ook aan te duiden als "De Newlongafbreuk te doen. De omstandigheid dat de naaimachinekoppen") die eveneens bestemd zijn voor het sluiten van koppen van Fischbein en Newlong (qua uiterlijk) nagenoeg zakken en andere verpakkingsvormen. De Newlongidentiek zijn en volledig onderling uitwisselbaar wettigt op koppen zijn gebaseerd op dezelfde gedachten als die zichzelf het vermoeden dat de kans op verwarring voor de welke ten grondslag liggen aan de Fischbeinkoppen en afnemers bestaat. stemmen in technische uitvoering en industriële vormgeving op een groot aantal onderdelen met laatstgeDe door de algemene actie uit onrechtmatige daad beschermde prestatie van Fischbein - de vervaardiging van noemde koppen overeen. d. Newlong Holland is een op 3 januari 1984 naaimachinekoppen die onderscheidend vermogen hebben vertoont gelijkenis met prestaties die worden beschermd door opgerichte en aan Newlong Japan gelieerde vennootschap die zich bezighoudt met de import van en groothandel in middel van een absoluut recht, zoals die ter zake van industriële naaimachines, en in dat kader onder meer de modellen onder de BTMW en ter zake van uitvindingen onder de Rijksoctrooiwet. Gelet op de recente ontwikkelingen import en distributie van de Newlongkoppen in in literatuur en rechtspraak, acht het hof het niet onwaar- Nederland verzorgt. schijnlijk dat de bodemrechter op grond van de vergelijke. Fischbein es. hebben enige tijd geleden moeten baarheid van de prestaties in het onderhavige geval zal constateren dat Newlong es. de Newlongkoppen in beslissen dat het verbod een zekere beperkte duur heeft. De Nederland verhandelen, althans ten verkoop aanbieden. precieze duur van die beperking in de tijd van het verbod Zij hebben Newlong es. daarop gesommeerd de verhanlaat zich in dit kort geding niet met voldoende mate van deling van deze naaimachinekoppen te staken dan wel waarschijnlijkheid voorspellen. Zo is onzeker wat het gestaakt te houden. Newlong es. hebben daaraan geen antwoord dient te zijn op de vraag wanneer de duur van die gevolg gegeven. bescherming moet aanvangen, wat de invloed is van de mate 2.2. De grondslag van de vordering. Enz. van gelijkwaardigheid van de wel en niet door BTMW of 3. Beoordeling van het geschil Rijksoctrooiwet beschermde prestaties, of uitsluitend Voorvragen aansluiting gezocht dient te worden bij de BTMW en wat de 3.1. Het door Newlong es. opgeworpen spoedeisendinvloed is van de mate van verwijtbaarheid of opzet bij het heidsverweer faalt. navolgen. Niettemin is duidelijk dat, indien aansluiting zou In beginsel is de aanwezigheid van spoedeisend belang worden gezocht bij de Rijksoctrooiwet, de maximale bescher- met de instelling van een vordering als de onderhavige mingsduur twintig jaar zou bedragen. Bij deze termijn wordt gegeven. aansluiting gezocht. *) Dit is slechts anders wanneer de gedaagde naar behoren feiten en omstandigheden stelt op grond waarvan moet worden aangenomen dat degene die vordering 1. Newlong Holland B.V. te Alphen aan de Rijn en instelt nodeloos lang heeft gewacht alvorens in rechte 2. Newlong Machine Works Ltd. te Tokyo, Japan, tegen de gewraakte mededingingshandelingen op te appellanten in het principaal appèl, geïntimeerden in het komen. Newlong es. hebben in dit verband niet meer incidenteel appèl pn kort geding], procureur Mr F.J. aangevoerd dan dat zij de litigieuze naaimachinekoppen Schoute, advocaat Mr H. Struik te Utrecht, al gedurende tweeënhalf jaar in Nederland verhandelen. tegen Een en ander sluit echter bepaald niet uit dat Fischbein 1. Compagnie Fischbein S.A. te Brussel, België en es. - naar zij ook met nadruk hebben gesteld - omtrent 2. Finelpac B.V. te 's-Gravenhage, geïntimeerden in deze verhandeling eerst recentelijk zodanige aanwijzingen het principaal appèl, appellanten in het incidenteel appèl hebben gekregen dat een optreden in rechte tot de [in kort geding], procureur Mr Drs T.D. de Groot. mogelijkheden behoorde. Ook het eventueel bestaan van beletselen voor executie van een mogelijke veroordeling is a) President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, geen reden om Fischbein es. op voorhand rechtsingang te 15 december 1989 (Mr H.F. van den Haak). ontzeggen. 2. Het geschil van partijen 3.2. De stelling van Newlong es. dat het onderhavige 2.1. De vaststaande feiten geschil zich niet leent voor een behandeling in kort geding dient evenzeer te worden verworpen. De stelling Als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende miskent in haar toelichting in de eerste plaats dat de weersproken, alsmede op basis van overgelegde vraag of een kort geding zich leent voor de instelling van bescheiden, voor zover niet betwist, staat tussen partijen een onderzoek naar de stand van buitenlands recht op in dit geding het volgende vast. een bepaald punt in zijn algemeenheid niet negatief en in a. Fischbein [eiseres; Red.] vervaardigt als licentiehet concrete geval met inachtneming en waardering van de in dat geval over en weer in het geding zijnde belangen ' ) Zie de noot van Prof. Mr J. J . Brinkhof in dit nummer onder moet worden beantwoord. In de tweede plaats miskent de Hoge Raad, 1 dec. 1989, nr 68, blz. 257/9. 3. verwijst de VW in de kosten van het incidenteel appèl, aan de zijde van de Hotelgroep tot aan de uitspraak van dit arrest begroot op ƒ 1.800,- (...) in totaal. Enz.



toelichting dat het in een zaak als de onderhavige, waarin wordt opgekomen tegen mededingingshandelingen die geheel of overwegend in de Nederlandse rechtssfeer plaatsvinden, niet alleen rechtens toelaatbaar maar ook praktisch gewenst is om voor wat betreft de keuze van het toepasselijke recht aan te knopen bij het Nederlandse recht, aangezien dit de uniformiteit van de op het punt van de ongeoorloofde mededinging geldende rechtsregels bevordert. 3.3. Ten slotte faalt het verweer van Newlong es. voor zover dit betrekking heeft op de ontvankelijkheid van Finelpac in de door haar ingestelde vordering. Dit verweer miskent dat Finelpac haar vordering niet baseert op een aan anderen dan Finelpac toekomend exclusief recht van intellectuele eigendom, noch ook op een slechts tegen Fischbein geldend te maken recht op exclusieve distributie van de Fischbeinkoppen, maar op artikel 1401 B.W., en dat met deze vordering wordt beoogd Finelpac's belangen, voor zover die worden of dreigen te worden geschaad door de gestelde oneerlijke concurrentie van Newlong es., te beschermen. Het is niet aan twijfel onderhevig dat de belangen van een exclusief distributeur in dit verband belangen zijn die door artikel 1401 B.W. worden beschermd. Ten gronde 3.4. De eerste vraag die partijen ten gronde verdeeld houdt is of de vordering van Fischbein es. strandt op het bepaalde in artikel 14 lid 5 BTMW door de omstandigheid dat de Fischbeinkoppen eerst na de inwerkingtreding van de BTMW - 1 januari 1975 - op de Nederlandse markt zijn geïntroduceerd. De President beantwoordt deze vraag ontkennend. Op grond van de door Fischbein es. overgelegde vier klantenkaarten, melding makend van verkopen op 1 oktober 1970, 6 oktober 1970, 27 november 1972 en 8 juni 1973 acht de President het aannemelijk dat Fischbein es. voldoen aan de voorwaarden die in artikel 25 BTMW worden gesteld voor de mogelijkheid van beroep op bescherming krachtens het gemene recht. Daaraan doet niet af dat de produkten die op voornoemde data blijkens de klantenkaarten zijn verkocht daarop anders zijn aangeduid, nu uit de aangehechte folders afdoende blijkt dat het daar ging om produkten die feitelijk identiek zijn aan de onderhavige Fischbeinkoppen, hetgeen overigens door Newlong es. ook niet is betwist. Nabootsing 3.5. Op grond van waarneming en vergelijking van de ter terechtzitting getoonde exemplaren van de Fischbeinen Newlongkoppen is de President van oordeel dat Fischbein es. zich terecht op het standpunt stellen dat beide produkten nagenoeg identiek en volledig onderling uitwisselbaar zijn. Deze conclusie wordt versterkt door de omstandigheid dat de tot begin 1989 door Newlong gebezigde aanduidingen voor de onderdelen van de Newlongkoppen in de onderdelenlijst overeenstemden met de door Fischbein es. tot op heden gebezigde aanduidingen. Een en ander wettigt niet alleen de conclusie dat de Newlongkoppen ook op het punt van technische uitvoering in hoge mate overeenstemmen met de Fischbeinkoppen, het wekt ook de indruk dat hier van bewuste, opzettelijke nabootsing sprake is. Newlong es. hebben weliswaar gewezen op een aantal punten van verschil tussen de beide produkten (de produkten zijn uitgevoerd in een verschillende kleur en dragen - vanzelfsprekend - verschillende merken type-aanduidingen), maar deze verschillen zijn zowel op zichzelf als in relatie tot het geheel van de uiterlijke vormgeving van de beide produkten van zo ondergeschikte betekenis dat ze aan het voorgaande niet afdoen. Ongeoorloofde nabootsing - maatstaf 3.6. Van ongeoorloofde nabootsing is sprake indien: - het nagebootste produkt onderscheidend vermogen bezit; - de nabootser zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van zijn produkt afbreuk te doen op bepaalde

263

punten even goed een andere weg had kunnen inslaan; en - hij, door dit na te laten, verwarring sticht. Onderscheidend vermogen 3.7. Vastgesteld moet worden dat Newlong es. niet hebben betwist dat er op de Nederlandse markt nog vele andere, voor inbouw bestemde industriële naaimachinekoppen voor het sluiten van zakken en andere verpakkingsvormen verkrijgbaar zijn, die alle onderling en ten opzichte van de Fischbeinkoppen qua vormgeving, maatvoering, uitvoering en mechanische componenten aanzienlijke verschillen vertonen. Bovendien hebben Newlong es. niet gewezen op het bestaan van andere dan de door hen gevoerde naaimachinekoppen die op de genoemde punten substantiële gelijkenis vertonen met de Fischbeinkoppen, noch is andenzins van het bestaan van zodanige naaimachinekoppen gebleken. Derhalve kan er in dit geding van worden uitgegaan dat de Fischbeinkoppen de vereiste mate van onderscheidend vermogen bezitten. Andere weg 3.8. Zelfs indien er van moet worden uitgegaan dat de aan de Fischbein- en Newlongkoppen gemeen zijnde concentratie van de door de motor aangedreven, smering behoevende delen in de rechter helft van de naaimachinekop uit een oogpunt van deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt noodzakelijk is, is niet aannemelijk dat Newlong es. - met handhaving van dit werkingsprincipe - niet had kunnen kiezen voor een andere vormgeving van haar koppen zonder aan die deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen. Redengevend daarvoor is in de eerste plaats dat het gezien de aard van het produkt op zichzelf onwaarschijnlijk is dat de uiterlijke vorm en vormgeving ervan zozeer wordt gedicteerd door de keuze voor vorenbedoeld werkingsprincipe dat het Newlong es. op dit punt aan alternatieven ontbeerde. De President wordt in dit oordeel voorts gesterkt door de omstandigheid dat, naar uit de overgelegde folders en de ter terechtzitting getoonde videofilm blijkt, de tussen partijen besproken modellen naaimachinekoppen van Doboy en Union Special op het punt van vormgeving substantiële verschillen vertonen, hoewel ze beide gebaseerd zijn op hetzelfde (door gedaagde als "conventioneel" aangeduide) werkingsprincipe. Dit is weliswaar een ander principe dan het principe dat ten grondslag ligt aan de Newlong- en Fischbeinkoppen, maar het is niet aannemelijk dat de vormgevingsvrijheid die een fabrikant van die klasse van naaimachinekoppen heeft, zou ontbreken waar het de klasse betreft waarbinnen de Newlong- en Fischbeinkoppen kennelijk vallen. 3.9. Het door Newlong es. gedane beroep op de door markt gedicteerde noodzaak van standaardisatie doet aan het voorgaande niet af. Weliswaar hebben Newlong es. aannemelijk gemaakt dat het ten behoeve van het verzekeren van afzetmogelijkheden van belang is om er voor te zorgen dat de Newlongkoppen zodanig zijn uitgevoerd dat ze kunnen worden gemonteerd in een groot aantal verschillende, op dit punt gestandaardiseerde produktielijnen, maar aangenomen kan niet worden dat de hieruit voortvloeiende beperkingen van dien aard zijn dat ze vorenbedoelde vormgevingsvrijheid in meer dan marginale zin beïnvloeden. Verwarring 3.10. Voor wat betreft het gevaar voor verwarring staat voorop dat in r.o. 3.5. is vastgesteld dat Fischbein es. zich terecht op het standpunt stellen dat de litigieuze naaimachinekoppen nagenoeg identiek en volledig onderling uitwisselbaar zijn. Een en ander wettigt op zichzelf het vermoeden dat de kans bestaat dat afnemers van de Newlongkoppen deze koppen zullen verwarren met die van Fischbein es. Newlong es. hebben hier tegenover onvoldoende gesteld om dit vermoeden te weerleggen. De omstandigheid dat de litigieuze produkten uitsluitend worden verkocht aan "professionele ondernemingen die precies weten wat er op de naaimachinemarkt te koop is"

264


is als zodanig ontoereikend. Die omstandigheid sluit immers niet uit dat deze afnemers - terecht - menen van doen te hebben met een goedkope en daardoor aantrekkelijke kopie van de reeds langdurig op de markt aanwezige en daardoor bekende Fischbeinkoppen. Dit risico is voldoende groot om het treffen van een voorziening te rechtvaardigen. Gevolgen voor het dictum 3.11. Uit het voorgaande volgt dat de vordering van Fischbein c.s. in beginsel toewijsbaar is, zij het dat deze in verband met de over en weer in het geding zijnde belangen op een aantal punten dient te worden aangepast. 3.12. Die aanpassing geldt in de eerste plaats de termijn waarop de te geven voorziening effect zal sorteren. De President ziet in de omstandigheid dat Fischbein es. hun produkten reeds circa 19 jaren ongestoord op de Nederlandse markt hebben kunnen verhandelen zonder die marktpositie te hebben kunnen opbouwen op basis van een absoluut recht van intellectuele eigendom aanleiding om Newlong es. een termijn te gunnen teneinde Newlong in staat te stellen haar produktielijnen aan te passen. Deze termijn zal worden gesteld op zes maanden. 3.13. Voorts is er reden om de door de te geven voorziening bestreken gedragingen te beperken tot die welke een dreiging van verkoop op de Nederlandse markt impliceren. Daaronder valt niet de vervaardiging casu quo assemblage van de Newlongkoppen en hun samenstellende onderdelen, voor zover bestemd voor de Nederlandse markt. Voor zodanige beperking is te meer aanleiding aangezien een voorziening die zich mede zou uitstrekken over déze gedragingen onzekerheid zou oproepen omtrent de werking van het dictum, welke onzekerheid in verband met de toepasselijkheid van sancties zoveel mogelijk moet worden voorkomen. 3.14. Aangezien voorts de te geven voorziening ertoe dient te strekken Newlong es. op een termijn te dwingen tot staking van de concurrentie met Fischbein es. voor zover deze plaatsvindt door de verkoop van naaimachinekoppen die een slaafse nabootsing zijn van de Fischbeinkoppen dient de voorziening zich niet uit te strekken over gedragingen die in verband staan met de verkoop van onderdelen. Het valt immers niet uit te sluiten dat Newlong es. in staat zijn om met handhaving van de specificaties van (een aantal van) de onderdelen van de huidige Newlongkoppen naaimachinekoppen te produceren die qua uiterlijke vormgeving zodanig afwijken van de Fischbeinkoppen dat het middels de voorziening te keren verwarringsgevaar niet bestaat. 3.15. Gelet op de inhoud van het dictum van dit vonnis als hierna te formuleren komt het de President voor dat een bevel tot publicatie ervan in een tweetal door Fischbein es. ter terechtzitting gespecificeerde vakbladen voor Fischbein es. contra-produktief zou kunnen zijn. Echter, ook wanneer daarover anders zou moeten worden gedacht, hebben Fischbein es. onder de geschetste omstandigheden onvoldoende belang bij het treffen van die voorziening. Deze zal dan ook worden geweigerd. 3.16. Er zijn gronden om de gevorderde dwangsom aan een maximum te verbinden. Dit maximum zal worden gesteld op ƒ500.000,-. De gevorderde bepaling dat Newlong es. ter zake van de eventueel door hen te verbeuren dwangsommen hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn, is niet voor toewijzing vatbaar, aangezien deze niet op de wet berust. 3.17. Newlong es. zullen als de overwegende in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld. 4. Beslissing De President, rechtdoende in kort geding: 4.1. Beveelt Newlong es. om uiterlijk zes maanden na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het exporteren naar en importeren in Nederland, het in


Nederland (doen) assembleren, in voorraad (doen) houden, (doen) verhandelen en/of het (doen) aanprijzen van industriële naaimachinekoppen van de modellen "DS-10A" en "DS-10C", op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,- (...) voor iedere overtreding van dit bevel en voor iedere dag dat een zodanige overtreding voortduurt, tot een maximum van ƒ 500.000,- (...); 4.2. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 4.3. Wijst af het meer of anders gevorderde; 4.4. Veroordeelt Newlong es. in de kosten van dit geding, tot aan de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Fischbein c.s. gevallen en begroot op ƒ466,30 aan verschotten en ƒ 1.500,- aan salaris voor de procureur. Enz. b) Het Hof, enz. 5. Beoordeling van grief I; ontvankelijkheid Finelpac. 5.1. Grief I in het principaal appèl bestrijdt rechtsoverweging 3.3 van het vonnis met het betoog dat de vordering van Finelpac uitsluitend is gebaseerd op slaafse navolging van het product van Fischbein, zodat Finelpac niet-ontvankelijk verklaard moet worden in haar vordering, omdat deze grondslag op zichzelf aan een willekeurige derde die (toevallig) handelt in het nagebootste product geen actie geeft tot het vragen van een verbod van productie, verkoop etc. 5.2. Op de gronden die de President in rechtsoverweging 3.13 heeft aangevoerd en die het hof overneemt moet het betoog dat Finelpac (die niet een willekeurige derde is, maar de exclusieve distributeur en zustervennootschap van geïntimeerde sub 1., Fischbein) in haar vordering niet kan worden ontvangen, worden verworpen. Grief I faalt. 6. Beoordeling van grief II; artikel 14 lid 5 BTMW. 6.1. Grief II in het principaal appèl richt zich tegen de beslissing van de President in rechtsoverweging 3.4 dat Fischbein es. hebben voldaan aan de voorwaarde die in artikel 25 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) wordt gesteld voor de mogelijkheid van beroep op bescherming krachtens het gemene recht en dat de vordering van Fischbein es. niet afstuit op het bepaalde in artikel 14 lid 5 BTMW. 6.2. Fischbein es. hebben gesteld dat haar naaimachinekoppen in ieder geval vóór 1 januari 1975 in Nederland in de handel werden gebracht en voldoende feitelijke bekendheid genoten op de betrokken markt. Zij hebben zich ten bewijze daarvan beroepen op een vijftal, bij wijze van voorbeeld overgelegde, zgn. klantenkaarten, waarvan op een viertal de verkoopdatum is vermeld als in rechtsoverweging 3.4 van het vonnis weergegeven en op een vijfde kaart de datum 29 juni 1973 is vermeld. 6.3. Newlong es. hebben die stelling betwist en hebben bestreden dat uit de klantenkaarten zodanige bekendheid is af te leiden, omdat het hier zou gaan om slechts incidentele gevallen. 6.4. De in het geding gebrachte klantenkaarten maken voorshands voldoende aannemelijk dat de Fischbeinkoppen vóór 1 januari 1975 genoegzame feitelijke bekendheid hadden op de Nederlandse markt. De enkele suggestie van Newlong es. dat het hierbij zou zijn gegaan om incidentele verkopen is onvoldoende om daar aan af te doen. 6.5. De beslissing van de President is juist en grief II faalt. 7. Beoordeling van grief III; nabootsing. 7.1. Door middel van grief III in het principaal appèl komen Newlong es. op tegen de beslissing van de President in rechtsoverweging 3.5, dat de naaimachinekoppen van Fischbein en Newlong nagenoeg identiek en volledig uitwisselbaar zijn. 7.2. Die beslissing is juist. Ook het hof is op grond van waarneming ter terechtzitting in hoger beroep en vergelijking van de getoonde



exemplaren tot eenzelfde oordeel gekomen en neemt hetgeen de President in die overweging voorts heeft overwogen over. De door Newlong es. vermelde verschillen - andere merken typeaanduidingen, andere kleur, andere nummering van de onderdelen, op twee plaatsen een enigszins andere vormgeving, andere prijs zijn (voor zover zij al de uiterlijk waarneembare vorm betreffen) zowel op zichzelf beschouwd als in verhouding tot het geheel van de uiterlijke vormgeving van zeer ondergeschikte aard. 7.3. De derde grief faalt. 8. Beoordeling van grief IV; onderscheidend vermogen. 8.1. Newlong es. hebben door middel van grief IV in het principaal appèl aangevoerd, dat de President bij zijn beslissing in rechtsoverweging 3.7, dat de Fischbeinkoppen voldoende onderscheidend vermogen bezitten in vergelijking met andere in de handel zijnde producten, heeft miskend dat het in aanmerking komende publiek weinig of geen aandacht besteed aan de uiterlijke vormgeving van het product en dusdoende heeft miskend dat de mate van onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld aan de hand van de opvattingen van dat publiek. 8.2. Die opvatting is niet juist. Voor het antwoord op de hier aan de orde zijnde vraag, of de Fischbeinkoppen onderscheidend vermogen bezitten, is niet van belang of het betreffende publiek weinig of geen aandacht besteedt aan de vormgeving. Het komt er immers op aan of de koppen in vergelijking met soortgelijke producten een eigen karakter hebben, een eigen plaats op de markt innemen en van die andere, soortgelijke, producten aanmerkelijk verschillen. 8.3. Newlong es. stellen voorts dat andere bestaande naaimachinekoppen niet, als soortgelijke producten, in de vergelijking mogen worden betrokken, omdat de door Fischbein en Newlong gekozen constructie en de (mede) daardoor bepaalde vormgeving verband houden met de functie van dit product (het dichtnaaien van zakken waarbij veel stof en ander vervuild materiaal vrijkomt, voornamelijk zakken aardappels) en de andere types niet hetzelfde werk doen. 8.4. Deze stelling gaat niet op. Naar niet door Newlong es. is betwist hebben ook de andere voor inbouw bestemde, in de procedure genoemde en op videofilm getoonde, naaimachinekoppen de functie van het sluiten van zakken en kunnen deze worden gebruikt voor het sluiten van zakken aardappels. De omstandigheid dat de Fischbein- en Newlongkoppen een andere - volgens partijen betere ?• oplossing van het probleem van stof en vuil bieden brengt niet mee dat die andere koppen "niet hetzelfde werk" doen. Die andere koppen kunnen daarom als soortgelijk product in de vergelijking worden betrokken. 8.5. De President heeft terecht en op goede gronden, welke het hof overneemt, overwogen dat de Fischbeinkoppen de vereiste mate van onderscheidend vermogen bezitten. Grief IV faalt. 9. Beoordeling van de grieven Ven VI; andere weg. 9.1. De President heeft geoordeeld dat in dit kort geding voldoende aannemelijk is dat Newlong es., met behoud van wat de President "het werkingsprincipe" noemt, een andere vormgeving voor haar naaimachinekoppen hadden kunnen kiezen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid daarvan afbreuk te doen. 9.2. Die beslissing is juist en het hof neemt hetgeen de President heeft overwogen over. Dusdoende wordt, anders dan Newlong es. in de toelichting op de grieven V en VI in het principaal appèl betogen, de bewijslast niet ten onrechte op Newlong es. gelegd. 9.3. Wat er zij van het antwoord op de vraag op wie in kort geding in het algemeen de bewijslast rust ter zake van het aannemelijk maken dat even goed een andere weg had kunnen worden ingeslagen, in dit kort geding is de President er terecht van uitgegaan, dat de aard van het

265

product op zichzelf onwaarschijnlijk maakt dat de uiterlijke vorm en de vormgeving zozeer worden gedicteerd door de keuze van het werkingsprincipe dat Newlong es. alternatieven ontbeerden, mede gelet op hetgeen de President in de derde alinea van rechtsoverweging 3.8. heeft overwogen, welke overwegingen ook het hof - na kennisneming van de folders en waarneming van de videofilm - onderschrijft. In deze omstandigheden ligt het op de weg van Newlong es. om gemotiveerd te stellen waarom alternatieve vormgeving niet mogelijk is. Dat hebben zij niet gedaan. Zij hebben in het hoger beroep er mede volstaan op te merken dat de vorm een rechtstreeks en technisch noodzakelijk gevolg is van de gekozen constructie, maar nagelaten - ook desgevraagd bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep - ander dan door middel van een beroep in abstracto op beginselen van technische vormgeving te verklaren waarom de aanwezigheid van een gebogen naald en de concentratie van de door de motor aangedreven, smering behoevende, delen in de rechterhelft van de naaimachinekop het technisch noodzakelijk maken dat ook de arm waarin de naald beweegt op dezelfde wijze een gebogen vorm heeft als die van de Fischbeinkoppen. Evenmin hebben Newlong es. tegenover de voorshands aannemelijke stelling van Fischbein es. dat standaardisatie zich in het bijzonder richt op de aansluitingen op de productielijnen en niet op de uiterlijke vormgeving, duidelijk gemaakt waarom de noodzaak van standaardisatie zich ook uitstrekt tot de gehele uiterlijke vorm en vormgeving. 9.4. De grieven V en VI falen. 10. Beoordeling van grief VII; verwarringsgevaar. 10.1. Evenals de President stelt het hof voorop dat de omstandigheid dat de naaimachinekoppen van Fischbein en Newlong (qua uiterlijk) nagenoeg identiek zijn en volledig onderling uitwisselbaar op zichzelf het vermoeden wettigt dat de kans op verwarring voor de afnemers bestaat. Evenzeer is juist dat Newlong es. onvoldoende hebben gesteld om dit vermoeden te weerleggen. De omstandigheid dat het in aanmerking komende publiek weinig of geen aandacht zou besteden aan de vorm en vormgeving sluit nog niet uit dat de kans op verwarring aanwezig is en het prijsverschil vormt geen element van de uiterlijke vorm dat het verwarringsgevaar vermindert. De aantrekkelijker prijs van de Newlongkoppen brengt veeleer mee dat Newlong es. kunnen profiteren van de verwarring, dan dat zij door die prijs de verwarring opheffen. 10.2. De beslissing van de President in rechtsoverweging 3.10 is dus juist en de daartegen gerichte grief VII in het principaal appèl faalt. 11. Beoordeling van grief 1 in het incidenteel appèl; aanpassingstermijn. 11.1. Partijen zijn het er over eens dat de termijn van zes maanden, welke de President heeft geboden aan Newlong es. om haar productielijnen aan te passen ten dage van de uitspraak van het hof zal zijn verstreken. 11.2. Het vorenstaande brengt mee dat grief 1 in het incidenteel appèl, die de betreffende beslissing van de President als onjuist bestrijdt, haar belang heeft verloren. 12. Beoordeling van grief VIII; duur van het verbod. 12.1. Volgens de eigen stellingen van Fischbein es. hebben zij sinds 1972 haar naaimachinekoppen op de Nederlandse markt gebracht. Daarvan uitgaande hebben zij gedurende ruim 18 jaar ongestoord haar producten kunnen verhandelen zonder daartoe te beschikken over een absoluut recht van intellectuele eigendom. 12.2. Newlong es. hebben door middel van grief VIII in het principeel appèl betoogd, dat de onderhavige, door het opgelegde verbod aan Fischbein es. geboden bescherming in tijd onbeperkt is en derhalve veel verder gaat dan Fischbein es. ooit hadden kunnen krijgen, indien haar product als model onder de BTMW zou zijn beschermd, waar ingevolge de BTMW de maximale

266


beschermingsduur op 15 jaar is gesteld. Fischbein es. hebben daartegen ingebracht dat het hier gaat om een geval van welbewuste, slaafse, nabootsing, welke een onrechtmatige daad jegens haar oplevert, zodat er geen grond is voor een beperking van de werkingsduur van het verbod. 12.3. De hier, door de algemene actie uit onrechtmatige daad, beschermde prestatie van Fischbein es. vertoont gelijkenis met prestaties die worden beschermd met een absoluut recht, zoals die ter zake van modellen onder de BTMW en ter zake van octrooien onder de Rijksoctrooiwet. 12.4. Gelet op de recente ontwikkelingen in literatuur en rechtspraak, acht het hof het niet onwaarschijnlijk dat de bodemrechter op grond van de vergelijkbaarheid van de prestaties in het onderhavige geval zal beslissen dat het verbod een zekere beperkte duur heeft. De preciese duur van die beperking in de tijd van het verbod laat zich in dit kort geding niet met voldoende mate van waarschijnlijkheid voorspellen. Zo is onzeker wat het antwoord dient te zijn op de vraag wanneer de duur van die bescherming moet aanvangen, wat de invloed is van de mate van gelijkwaardigheid van de wel en niet door BTMW of Rijksoctrooiwet beschermde prestaties, of in het onderhavige geval uitsluitend aanknoping gezocht dient te worden bij de BTMW en wat de invloed is van de mate van verwijtbaarheid of opzet bij het navolgen. Niettemin is duidelijk dat, indien aansluiting zou worden gezocht bij de termijn van artikel 47 Rijksoctrooiwet, de maximale beschermingsduur twintig jaren zou bedragen. 12.5. Waar er, gezien de beslissing op de eerder behandelde grieven in het principaal appèl, in beginsel niets aan toewijzing van de vorderingen van Fischbein es. strekkende tot het verkrijgen van een verbod in de weg staat, doch er anderzijds, gelet op het hierboven overwogene, aanleiding is dit verbod aan een beperking in de tijd te binden, zal het hof gelet ook op de betrokken belangen van beide partijen bij wege van voorlopige voorziening het verbod doen gelden tot 1 juli 1992. Voor een verbod van langere duur dan twintig jaren na het moment waarop Fischbein es. haar naaimachinekoppen op de Nederlandse markt heeft gebracht - bij gebreke van nadere gegevens te stellen op medio 1972 - acht het hof voldoende aanknopingspunten ontbreken. 12.6. Het vorenstaande brengt mee dat grief VIII in zoverre slaagt, dat het verbod niet langer dan tot 1 juli 1992 zal gelden. 13. Beoordeling van grief 2 in het incidenteel appèl; publicatie. 13.1. De tweede grief in het incidenteel appèl klaagt er over dat de President de vordering van Fischbein es. tot - kort gezegd - publicatie van de uitspraak heeft afgewezen. 13.2. Deze grief faalt. Het hof acht onvoldoende belang bij het treffen van die voorziening aanwezig. Blijkens de toelichting op de grief beogen Fischbein es. met de gevorderde publicatie van de uitspraak de gevolgen van de slaafse nabootsing ongedaan te maken. Zij hebben echter niet duidelijk gemaakt hoe deze publicatie de in het verleden reeds veroorzaakte schade als gevolg van verwarring kan teniet doen, zodat, naast het hierboven reeds voor de toekomst gegeven verbod, voor die voorziening onvoldoende grond bestaat. 14. Slotsom. Beoordeling van de grieven IX en X. 14.1. Waar de grieven I t/m VII in het principaal appèl falen en grief VIII gedeeltelijk slaagt, moet het vonnis van de President slechts in zoverre worden vernietigd, dat het verbod geldt tot 1 juli 1992. 14.2. Newlong es. dienen, als de, zowel in eerste aanleg als in principaal hoger beroep, voor het overgrote deel in het ongelijk gestelde partij te worden aangemerkt en zullen worden belast met de proceskosten van die procedures. Derhalve faalt grief IX in het principaal appèl.


14.3. Grief X in het principaal appèl mist zelfstandige betekenis en behoeft na het vorenstaande geen behandeling meer. 14.4. De eerste grief in het incidenteel appèl kan niet tot vernietiging van het vonnis leiden en grief 2 faalt. 14.5. Fischbein c.s. dienen als de in incidenteel appèl in het ongelijk gestelde partij te worden aangemerkt en moeten de kosten van die procedure dragen. 15. Beslissing. Het hof vernietigt het vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem van 15 december 1989, waarvan beroep, doch uitsluitend voor zover in het dictum onder 4.1. aan het daar gegeven bevel geen beperking in tijd is verbonden. Het hof doet in zoverre opnieuw recht en bepaalt dat vorenbedoeld bevel geldt tot 1 juli 1992. Het hof bekrachtigt het vonnis voor het overige. Het hof veroordeelt Newlong es. in de kosten van het geding in principaal appèl, tot op heden aan de zijde van Fischbein es. begroot op ƒ 3.900,- en Fischbein es. in de kosten van het geding in incidenteel appèl, tot op heden aan de zijde van Newlong es. begroot op ƒ 600,-. Enz. Nr 71. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 17 oktober 1989. (Camping-Gaz) Mrs R.A. Vos, J.E.F.F.M. Duynstee en F.F. Langemeijer. Art. 61 Ja Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De bij een eerder vonnis opgelegde dwangsom is niet ontoereikend. Noch de gebleken overtredingen noch de moeite die appellanten moeten doen om overtredingen te constateren rechtvaardigen een verhoogde dwangsomsanctie. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Vordering tot het noemen van de naam van de toeleveranciers) toegewezen op grond van een in kort geding passende belangenafweging. Degenen die buiten appellanten om de gastanks vullen en onder het merk Camping-Gaz in het verkeer brengen, dragen niet alleen bij tot de verwatering van dit merk, maar profiteren ook van het door appellanten opgezette systeem van inruil van lege gastanks zonder bij te dragen in de daarmede gemoeide kosten. Voorts roepen zij het gevaar in het leven dat appellanten aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van anderen en dat de veiligheid van de aldus buiten appellanten om gevulde tanks minder gewaarborgd is dan bij het door appellanten gevolgde procédé. Bij uitblijven van de thans van geïntimeerde gevraagde inlichtingen bestaat het gevaar dat diens toeleveranciers zullen voortgaan met hun handelingen en dat appellanten geen vergoeding zullen verkrijgen voor de schade die zij daardoor zullen lijden. 1. Application des Gaz S.A. te Parijs, Frankrijk en 2. C.G. Sieben & Co B.V. te Amsterdam, appellanten [in kort geding], procureur Mr CM. van Leeuwen, advocaat Mr P.A.M. Hendrick te Amsterdam, tegen Cornelis de Vries te Breda, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr M.A.M. Bannenberg. a) President Arrondissementsrechtbank te Breda, 7 september 1988 (Mr J. Mendlik). 2. Het geschil: Eiseressen [Application des Gaz es.; Red.] vorderen dat de President: 1. gedaagde zal bevelen onmiddellijk de in het lichaam dezer dagvaarding bedoelde inbreuk op de sub 1 genoemde merken van eiseres ADG te staken; 2. gedaagde zal bevelen het onrechtmatig handelen



jegens eiseres sub 2, Sieben, zoals in de dagvaarding omschreven, te staken; 3. gedaagde zal verbieden enige door hemzelf dan wel een ander (niet zijnde eiseressen) gevulde tank, voorzien van het merk CAMPING GAZ en/of van een plakstrook of -zegel niet afkomstig van ADG, te verhandelen, dat wil zeggen te verkopen of om te ruilen, dan wel hierbij in welke vorm dan ook enige bemiddeling te verlenen; 4. gedaagde zal gebieden binnen twee dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan eiseressen bekend te maken de naam en het adres van de toeleveranciers) van de betrokken tanks, alsmede op te geven hoeveel tanks hij van deze toeleveranciers) heeft betrokken en wanneer; 5. Gedaagde zal veroordelen aan eiseressen ten titel van dwangsom te betalen de som van ƒ 250.000,- (...) voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de sub l tot en met 5 (lees:4) genoemde bevelen en/of verboden; Gedaagde heeft de vorderingen betwist. 3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor. Gedaagde is woonachtig in het Arrondissement Breda, zodat de President ingevolge art. 37 van de Beneluxwet op de Merken ten deze bevoegd is. Ten processe staat vast dat eiseressen bij dagvaarding in kort geding d.d. 12 september 1985 tegen gedaagde dezelfde vorderingen aanhangig hebben gemaakt als de hiervoren weergegeven vorderingen sub 1, 2 en 3. Deze vorderingen zijn bij vonnis in kort geding d.d. 27 september 1985 toegewezen in dier voege dat aan gedaagde is verboden enige door hemzelf of een ander, niet zijnde eiseressen, gevulde tank, voorzien van het merk CAMPING GAZ te verhandelen, d.w.z. te verkopen of om te ruilen, dan wel hierbij in enige vorm bemiddeling te verlenen, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000,- voor iedere overtreding tot een maximum aan te verbeuren dwangsommen van ƒ 100.000,-. Dit vonnis is bij arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch d.d. 9 juni 1987 bekrachtigd. Eiseressen stellen dat zij hebben geconstateerd dat gedaagde bij drie verschillende gelegenheden totaal zes tankjes voorzien van het merk Camping Gaz heeft verkocht die niet door Sieben, de importeur voor Nederland van Application des Gaz, waren gevuld. Drie van die tankjes hadden geen Nederlandse tekstopdruk en waren niet voorzien van het garantiezegel van Sieben. Drie tankjes hadden wel een Nederlandse opdruk, doch geen garantiezegel. Van drie tankjes (twee met Engels/ Franse en één met Nederlandse opdruk) werd geconstateerd dat de atmosferische druk veel te hoog was. Eiseressen stellen dat zij, gelet op deze overtredingen, belang hebben bij een nieuwe voorziening bij voorraad, waarbij voor iedere overtreding een hogere dwangsom wordt verbeurd. Gedaagde betwist dat hij het verbod, vervat in het kort geding vonnis d.d. 12 september 1985 heeft overtreden. Hij stelt in dit verband dat hij de door hem verkochte Camping Gaz betrekt van de hoofddepóthouder van Sieben, Snijders te Oosterhout, en dat het herhaaldelijk voorkomt dat van die door Snijders afgeleverde tankjes het garantiezegel ontbreekt of beschadigd is, terwijl ook gebleken is dat in een door Snijders afgeleverde partij zich tankjes bevonden met een te hoge atmosferische druk. Gedaagde betwist niet dat de door eiseressen bedoelde tankjes met niet Nederlandse opdruk bij hem zijn gekocht {door de echtgenote van een medewerker van Sieben en in opdracht van Sieben door een deurwaarder), doch hij stelt in dit verband dat hij ook partijen uit faillissementen koopt en incidenteel van een particulier, die een in het buitenland gekocht vol tankje heeft overgehouden, in welke gevallen een buitenlands garantiezegel gemakkelijk verloren kan zijn gegaan. Gedaagde heeft in het geding gebracht twee exploiten van bevindingen van de deurwaarder Uitdehaag d.d. respectievelijk 26 juli en 9 augustus 1988, betrekking

267

hebbende op onderzoeken van partijen Camping Gaz die naar stelling van gedaagde direct tevoren door Snijders aan hem waren geleverd. Blijkens het exploit van 26 juli 1988 hadden van de 18 onderzochte tankjes 5 tankjes geen of een beschadigd zegel. Op 8 augustus 1988 werden 31 tankjes onderzocht. Van zes van die tankjes was het zegel beschadigd en vijf tankjes hadden een atmosferische druk variërend van 6 tot 8,5 atmosfeer. Van vier van die tankjes met te hoge atmosferische druk was het garantiezegel onbeschadigd. Alle overige tankjes hadden een druk van 2 atmosfeer, iets hoger dan de door eiseressen aangegeven normale druk van 1,5 atmosfeer. Aan deze exploiten van gedaagde kan geen doorslaggevende betekenis worden toegekend, omdat daaruit niet blijkt dat de deurwaarder heeft geconstateerd dat de door hem onderzochte partijen door Snijders waren afgeleverd. Een ter terechtzitting gemaakte afspraak om buiten voorwetenschap van Snijders een door hem aan gedaagde te leveren partij tankjes direct bij de aflevering objectief te laten onderzoeken heeft als gevolg van wantrouwen over en weer geen doorgang kunnen vinden. Eiseressen hebben ter terechtzitting wel erkend, en dit kon ook aan de hand van de door eiseressen getoonde tankjes worden geconstateerd, dat het garantiezegel - een smal plastic stripje dat over het ventiel bovenop het tankje wordt geplakt - makkelijk beschadigd kan worden of kan loslaten. Het onderhavige kort geding is geen executiegeschil waarin de vraag of en zo ja in hoeveel gevallen gedaagde het bij vonnis d.d. 27 september 1985 gegeven verbod heeft overtreden, centraal staat. Op die vraag hoeft hier niet te worden ingegaan, daar ook al zou komen vast te staan dat gedaagde in de door eiseressen gestelde gevallen, of in één of enkele daarvan, het verbod van 27 september 1985 heeft overtreden, dit nog niet tot toewijzing van de vorderingen van eiseressen zou leiden. Uit de door eiseressen overgelegde aankoopbonnen blijkt dat de prijs van een gevuld tankje bij inlevering van een leeg tankje ligt tussen de ƒ7,20 en ƒ 18,50. De eerder vastgestelde dwangsom van ƒ5.000,- per overtreding is, gelet op de geringe extra winst die gedaagde bij de verkoop van een illegaal gevuld tankje kan maken, dan zeker niet laag te noemen. Het vonnis dateert van drie jaar geleden en eiseressen hebben in die periode kennelijk geen andere dan de nu aangevoerde overtredingen geconstateerd, hetgeen er op kan wijzen dat het vonnis al die tijd effectief is geweest. Anders dan eiseressen menen zal - wanneer zou komen vast te staan dat gedaagde dwangsommen heeft verbeurd, hetgeen met name voor wat betreft de tankjes met niet-Nederlandse opdruk alleszins aannemelijk is het vonnis van 1985 slechts aan afschrikwekkende kracht hebben gewonnen, daar gedaagde dan metterdaad zal hebben ondervonden dat het verhandelen van illegaal gevulde tankjes een verre van lucratieve bezigheid is. En ook al zou er vrees kunnen bestaan dat gedaagde zich nogmaals aan overtreding schuldig zal maken, dan nog moet gelden dat er een zekere evenredigheid moet bestaan tussen overtreding en sanctie, en dat de sanctie niet een wapen tot maatschappelijke vernietiging behoort te zijn, welk beginsel ook ten grondslag ligt aan het maximeren van te verbeuren dwangsommen. Dat eerder gestelde maximum is in casu in ieder geval nog niet bereikt. Ook de vordering tot bekendmaking van toeleveranciers is niet toewijsbaar. Gedaagde betwist dat hij illegaal gevulde tankjes heeft verkocht, welk standpunt impliceert dat er geen sprake is van toeleveranciers van illegaal gevulde tankjes. Echter, ook wanneer gedaagde wel illegaal gevulde tankjes heeft verhandeld, dan nog staat niet vast dat hij die tankjes van een toeleverancier heeft betrokken. Eiseressen laten immers zelf de mogelijkheid van het zelf vullen van die tankjes open. Eiseressen hebben op geen enkele wijze aangetoond of

268


aannemelijk gemaakt dat gedaagde illegaal gevulde tankjes van een derde heeft betrokken. Gedaagde kan dan niet op straffe van een dwangsom worden veroordeeld zijn toeleverancier(s) te noemen. 4. De kosten: Eiseressen dienen als in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding te worden verwezen. J. De beslissing in kort geding: De president Ontzegt aan eiseressen haar vorderingen; Verwijst eiseressen in de kosten van het geding en veroordeelt haar aan gedaagde te betalen de aan diens zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op ƒ 1.350,-. Enz. b) Het Hof, enz. 3. De gronden van het hoger beroep. De grieven beogen het geschil in volle omvang aan het Hof voor te leggen en zijn te herleiden tot de klacht dat de President ten onrechte en op onjuiste gronden de vorderingen van A.D.G. en Sieben heeft afgewezen. 4. Beoordeling. 4.1. Bij vonnis van 27 september 1985 heeft de President van de Rechtbank te Breda De Vries verboden enige door De Vries of door een ander - niet zijnde A.D.G. en Sieben - gevulde tank, voorzien van het merk CAMPING-GAZ, te verhandelen, dat wil zeggen te verkopen of om te ruilen, dan wel hierbij in enige vorm bemiddeling te verlenen, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 5.000,- voor iedere overtreding tot een maximum van ƒ 100.000,- aan te verbeuren dwangsommen. Genoemd vonnis is bij onherroepelijk arrest van dit Hof van 9 juni 1987 bekrachtigd. 4.2. De onderhavige vordering strekt in de eerste plaats ertoe dat de dwangsom per overtreding zal worden verhoogd tot ƒ250.000,- per overtreding en dat de te verbeuren dwangsommen niet aan een maximum gebonden zullen zijn. A.D.G. en Sieben hebben daartoe, kort samengevat, aangevoerd dat de bij vonnis van 27 september 1985 opgelegde dwangsom een onvoldoende prikkel tot naleving van het toen gegeven verbod blijkt te zijn: enerzijds wordt dat verbod stelselmatig door De Vries overtreden, anderzijds is het belang van A.D.G. en Sieben (namelijk het risico dat A.D.G. en Sieben aansprakelijk gesteld worden wanneer iets mis gaat met een illegaal gevulde gasfles waarop het CAMPING-GAZ merk staat) zo groot dat een dwangsom De Vries zelfs van de minste overtreding behoort af te schrikken. 4.3. Wat dit laatste betreft: uiteraard beoogt een dwangsom als middel van zijdelingse executie overtreding van een opgelegd verbod te voorkomen. Evenwel valt niet in te zien dat de bij vonnis van 27 september 1985 opgelegde dwangsom daartoe ontoereikend zou zijn: voor een eenmanszaak als die van De Vries is het maximum van ƒ 100.000,- een reële en afdoende bedreiging, terwijl ook het bedrag van ƒ 5.000,- per overtreding - zowel op zichzelf als in verhouding tot de bij het verhandelen van illegaal gevulde gastanks te behalen winstmarge, zoals door De Vries bij memorie van antwoord voorgerekend en door A.D.G. en Sieben bij pleidooi in hoger beroep onweersproken gelaten - als een afdoende prikkel tot naleving moet worden beschouwd. Noch hetgeen aan het vonnis van 27 september 1985 zou zijn voorafgegaan, noch het risico van productaansprakelijkheid nopen tot oplegging van een hogere dwangsom. In dit verband is van belang dat A.D.G. en Sieben destijds geen beroep hebben ingesteld tegen de beslissing van de President van 27 september 1985 om de dwangsom in afwijking van het toen gevorderde op dit bedrag en dit maximum vast te stellen. 4.4. Van stelselmatige overtreding van het verbod door De Vries is onvoldoende gebleken. Weliswaar hebben A.D.G. en Sieben inmiddels ƒ30.000,- aan dwang-


sommen van De Vries geïncasseerd wegens zes overtredingen, geconstateerd in juni en juli 1988, maar de daaruit door A.D.G. en Sieben gemaakte gevolgtrekking dat De Vries het verbod stelselmatig negeert voert te ver. Van overtredingen tussen 27 september 1985 en juni 1988 is niet gebleken en vooralsnog is niet uit te sluiten dat gelet op hetgeen over en weer gesteld is over de wijze waarop legaal gevulde tanks van illegaal gevulde te onderscheiden zijn - deze zes overtredingen meer toe te schrijven zijn aan een, na twee en een halfjaar slordiger geworden controle van van derden afkomstige partijen dan aan een uit beoogd gewin negeren van het verbod. In elk geval rechtvaardigen noch deze overtredingen, noch de moeite die A.D.G. en Sieben moeten doen om overtredingen te constateren, noch hetgeen verder door A.D.G. en Sieben ter toelichting is gesteld een verhoogde dwangsomsanctie. 4.5. Het petitum onder 1, 2 en 3 mist zelfstandige betekenis naast het reeds op 27 september 1985 gegeven verbod, zodat A.D.G. en Sieben bij toewijzing daarvan geen belang hebben. Tegen de afwijzing van die vorderingen is geen concrete grief gericht. 4.6. Voorts strekt de vordering ertoe dat De Vries zal worden gelast aan A.D.G. en Sieben bekend te maken van welke derde(n) hij de niet van A.D.G. en Sieben zelf afkomstige gastanks met het merk CAMPING-GAZ betrokken heeft. Voorop moet worden gesteld dat op degene die ervan kennis draagt dat een derde onrechtmatig gehandeld heeft, handelt of zal handelen geen rechtsplicht rust daarvan mededeling te doen aan de benadeelde behoudens bijzondere omstandigheden die een ander oordeel wettigen. Het antwoord op de vraag of de zorgvuldigheid, die aan degene die op eens anders merkrecht inbreuk heeft gemaakt jegens die ander in het maatschappelijk verkeer betaamt, inderdaad een plicht tot het noemen van zijn toeleveranciers meebrengt, zal in de eerste plaats afhangen van de aard van de aan de derde(n) verweten handelingen, terwijl voorts nodig is dat bij uitblijven van deze inlichtingen gevaar bestaat dat de betreffende derden zullen voortgaan met het verrichten van zulke handelingen of dat geen vergoeding zal kunnen worden verkregen voor de schade die door de in die handelingen besloten liggende desbewuste merkinbreuken aan de rechthebbende op het merk is of zal worden toegebracht. 4.7. In dit verband zijn de volgende omstandigheden van belang. Degenen die buiten A.D.G. en haar importeurs, waaronder Sieben, de gastanks vullen en onder het merk CAMPING-GAZ in het verkeer brengen dragen niet alleen bij tot, kort gezegd, de verwatering van dit merk, maar profiteren ook van het door A.D.G. en Sieben opgezette systeem van inruil van lege gastanks zonder bij te dragen in de daarmede gemoeide kosten. Voorts roepen zij het gevaar in het leven dat A.D.G. en Sieben aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen van anderen en dat de veiligheid van de aldus buiten A.D.G. en Sieben om gevulde tanks minder gewaarborgd is dan bij het door A.D.G. en Sieben gevolgde procédé, een en ander zoals nader door A.D.G. en Sieben omschreven en door De Vries niet betwist. 4.8. Voldoende aannemelijk is gemaakt dat bij uitblijven van de thans van De Vries gevraagde inlichtingen het gevaar bestaat dat de toeleveranciers van De Vries zullen voortgaan met de onder 4.7. bedoelde handelingen en dat A.D.G. en Sieben geen vergoeding zullen verkrijgen voor de schade die zij door de onder 4.7. bedoelde handelingen zullen lijden. Dat een voorziening in kort geding op straffe van een dwangsom noodzakelijk is, volgt ook hieruit dat bij de behandeling voorafgaand aan meergenoemd vonnis van 27 september 1985 een vordering tot het noemen van de toeleveranciers was gedaan, deze vordering is ingetrokken toen De Vries enkele namen noemde en de verschafte inlichtingen achteraf bij verificatie niet juist bleken. 4.9. Ten slotte weegt mede dat De Vries geen



bezwaren heeft geuit tegen het noemen van toeleveranciers als zodanig, maar slechts stelt dat hij zelf geen gastanks vult en dat A.D.G. en Sieben niet aannemelijk hebben gemaakt dat hij gastanks van derden betrekt, zodat er geen toeleverancier te noemen valt. Dit laatste is echter niet houdbaar. Reeds bij brief van 12 maart 1981 heeft De Vries aan Sieben doen weten dat hij regelmatig CAMPING-GAZ flessen inkoopt anders dan van de Nederlandse importeur Sieben, namelijk hetzij van klanten die een kampeeruitrusting te koop aanbieden, hetzij uit faillissementen en liquidatieverkopen. Blijkens het door De Vries gestelde was dat ten tijde van het onderhavige geding niet anders. Mede in het licht van het feit dat de door Sieben hervulde tanks steeds een Nederlandstalige opdruk hebben en dat diverse bij De Vries aangetroffen tanks een buitenlandstalige opdruk vertoonden, is in dit kort geding voldoende aannemelijk dat De Vries tenminste incidenteel gastanks heeft verhandeld die door een ander dan A.D.G. of Sieben in het verkeer zijn gebracht. Bij een, in kort geding passende, belangenafweging mag van De Vries worden gevergd desgevraagd de herkomst van de door hem verkochte gevulde tanks onder het merk CAMPING-GAZ aan A.D.G. en Sieben bekend te maken. 4.10. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 Benelux Merkenwet stelt het Hof zijn bevoegdheid vast op grond van de woonplaats van verweerder. 4.11. Het bestreden vonnis moet op dit punt worden vernietigd en de vordering van A.D.G. en Sieben zal in de na te melden vorm worden toegewezen. Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen. Nu elk van partijen voor een gedeelte in het ongelijk is gesteld, zal het Hof de proceskosten in beide instanties compenseren in die zin dat elke partij haar eigen kosten draagt. 5. Uitspraak Het Hof: Vernietigt het vonnis waarvan beroep; Veroordeelt De Vries om binnen acht dagen na betekening van dit arrest aan A.D.G. en Sieben bekend te maken de naam en het adres van de toeleverancier(s) van de door hem na 1 juni 1988 verkochte gevulde gastanks voorzien van het merk CAMPING-GAZ alsmede op te geven hoeveel van die tanks hij van deze toeleverancier(s) heeft betrokken en wanneer; Veroordeelt De Vries tot betaling van een dwangsom, aan A.D.G. en Sieben gezamenlijk, groot ƒ 25.000,- (...) bij niet nakoming van dit gebod; Verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;Ontzegt het meer of anders gevorderde; Compenseert de proceskosten in beide instanties in die zin dat elke partij haar eigen kosten zal dragen. Enz. Nr 72. President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 20 december 1990. (Bausch en Lomb/Allergan) Mr L. Schuman. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. De vergelijkende reclame van Allergan verwijst op herkenbare wijze naar de lensvloeistof van Bausch en Lomb door herhaald gebruik van het merk Dymed. Voorts suggereert de tekst dat bij gebruik van de vloeistof van Bausch en Lomb micro-organismen niet voldoende worden bestreden. Bausch en Lomb heeft daarentegen aannemelijk gemaakt dat de micro-organismen in Dymed wel degelijk in afdoende en wettelijk vereiste mate worden gedood. Ten slotte jaagt de tekst over allerlei bij lensdragers kennelijk voorkomende klachten angst aan bij het publiek. Aldus wordt het produkt van Bausch en Lomb zwart gemaakt. Deze vergelijkende reclame is onrechtmatig jegens Bausch en Lomb. Voor Allergan bestaat geen enkele noodzaak om in haar reclame

269

het produkt van Bausch en Lomb te betrekken door het herkenbaar te vermelden. Zulks klemt temeer, nu in het artikel van Dr. Reinhardt waarop Allergan haar reclame baseert alleen de wetenschappelijke naam wordt gebruikt, voor de stof, die Bausch en Lomb onder de naam Dymed in haar produkt op de markt brengt. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet. Uit het bovenstaande volgt tevens dat Allergan het merk Dymed zonder geldige reden en op voor Bausch en Lomb schadelijke wijze in het economisch verkeer gebruikt. Allergan handelt derhalve ook in strijd met het bepaalde in art. 13 A eerste lid BMW. Art. 1401 j° artt. 1416a-c B.W. De advertentie van Bausch en Lomb met de zin: "Door en door betrouwbaar en veilig. Ongelooflijk maar waar" maakt slechts reclame voor de vloeistof van Bausch en Lomb zelf en er wordt geen enkele vergelijking gemaakt met produkten van Allergan of een andere producent. De advertentie laat volledig open dat ook andere lensvloeistoffen betrouwbaar en veilig zijn. Daargelaten of de advertentie misleidend zou zijn te achten ten opzichte van het betrokken publiek, valt niet in te zien dat Bausch en Lomb daarmee een norm heeft geschonden welke de belangen van Allergan beoogt te beschermen}) 1. Bausch & Lomb Inc. te Rochester New York, Verenigde Staten van Amerika en 2. Bausch & Lomb B.V. te Heemstede, eiseressen [in kort geding], procureur Mr G.H. Olgers, advocaat Mr J.H. Spoor te Amsterdam, tegen Allergan B.V. te Arnhem, gedaagde [in kort geding], procureur Mr H.C.E. de Vries, advocaat Mr K. Limperg te Amsterdam. 2. Het geschil van partijen In conventie en reconventie Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of niet voldoende gemotiveerd weersproken en ten dele door de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde bescheiden gestaafd, staat in dit geding - voor zover hier van belang - het volgende vast: a. Bausch en Lomb B.V. verzorgt de distributie en verkoop in Nederland van contactlenzen en toebehoren daarvoor, waaronder begrepen contactlensvloeistoffen, die door Bausch en Lomb Inc. worden geleverd; b. Bausch en Lomb B.V. brengt in Nederland een Bewaar/Afspoelvloeistof op de markt met als conserverende stof Dymed. c. Bausch en Lomb B.V. heeft recentelijk een mailing doen uitgaan naar onder meer contactlensspecialisten, waarin met betrekking tot de door Bausch en Lomb B.V. op de markt gebrachte contactlensvloeistof "Multi Purpose" de volgende zinsnede voorkomt: "Door en door betrouwbaar en veilig. Ongelooflijk, maar waar"; d. Allergan brengt in Nederland de contactlensvloeistof Hydrocare op de markt; e. Allergan is onlangs een reclamecampagne gestart onder het motto "Lenzen vragen aandacht"; tot het door Allergan verspreide reclamemateriaal behoort een display en een afscheurblokje met op de blaadjes een tekst met een algemeen voorlichtend karakter; f. in het kader van de door haar gevoerde campagne heeft Allergan voorts opticiens en contactlensspecialisten een doos verspreid met daarop een omslag waarin wordt verwezen naar een onderzoek van dr. DJ. Reinhardt, verbonden aan Georgia State University te Atlanta (Georgia, Verenigde Staten van Amerika), welk onderzoek is genaamd: "Rapid and Simplified Comparative Evaluations of Contact Lens Disinfecting Solutions"; voorts ') Zie de noot aan het slot van dit vonnis. Red.

270


bevat de omslag aan de binnenzijde de zin: "desinfectie heeft als doel te voorkomen dat schadelijke microorganismen zich verzamelen en gaan groeien op contactlenzen wanneer zij niet worden gedragen"; g. de onder f. genoemde verwijzing naar het onderzoek van dr. Reinhardt houdt onder meer in een vergelijking van de contactlensvloeistof Hydrocare en een contactlensvloeistof die Dymed bevat voor wat betreft anti-microbiële activiteit, gerelateerd ondermeer aan de micro-organismen Candida Albicans en Aspergillus Fumigatus; ten opzichte van deze micro-organismen vermeldt de omslag bij Dymed "N.K.", hetgeen aanduidt dat niet is aangetoond dat door Dymed micro-organismen gedood zijn; h. in de doos bevindt zich een drietal verzegelde flesjes, waaronder twee troebele, respectievelijk bevattende Candida Albicans en Aspergillus Fumigatus, en één helder flesje bevattende Hydrocare; i. de oorspronkelijke wikkel om de doos is door Allergan bij haar geadresseerden, aan wie zij een vervolgbezoek heeft gebracht, inmiddels vervangen door een nieuwe wikkel, waarop slechts voorkomen de woorden: "Lenzen vragen aandacht" en "Allergan B.V."; aan de geadresseerden die nog niet zijn bezocht, is deze nieuwe wikkel in mailing toegezonden; voor het overige handhaaft Allergan haar reclamecampagne, zij het dat zij nu de volledige tekst van het onderzoek van dr. Reinhardt bij de betreffende flesjes levert; j . Bausch en Lomb is sedert 5 november 1990 rechthebbende op het merk "Dymed". 2.2. De vorderingen en de grondslagen daarvan Bausch en Lomb legt aan haar vordering ten grondslag dat de reclamecampagne van Allergan door vermelding van de resultaten van het betreffende onderzoek van dr. Reinhardt en de nadruk die op de letters "N.K." en hun betekenis "No Kill" wordt gelegd, de onjuiste, afbrekend-suggestieve en misleidende indruk wekt dat contactlensvloeistoffen die Dymed bevatten niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen, en de gebruiker het gevaar loopt dat zijn of haar lenzen in ernstige mate zullen worden verontreinigd door de getoonde microorganismen. Genoemd handelen is jegens haar - Bausch en Lomb - onrechtmatig nu daardoor haar reputatie schade dreigt te worden toegebracht. Voorts stelt Bausch en Lomb dat het gebruik van het merk Dymed door Allergan in strijd is met het bepaalde in artikel 13A, eerste lid, aanhef en sub 2 van de Benelux Merkenwet. Bausch en Lomb vordert op grond daarvan, kort gezegd, dat Allergan haar reclamecampagne staakt en de door haar in het kader van haar reclamecampagne verstrekte dozen terugneemt. Allergan legt aan haar vordering ten grondslag dat Bausch en Lomb B.V. op misleidende wijze reclame heeft bedreven doordat door het gebruik van de zinsnede "Door en door betrouwbaar en veilig" in de mailing die zij heeft doen uitgaan ten onrechte wordt gesuggereerd dat haar contactlensvloeistof "Multi-Purpose" absoluut veilig is en zo in veel te absolute zin de veiligheid van haar produkt wordt gegarandeerd. Door aldus op misleidende wijze reclame te bedrijven heeft Bausch en Lomb B. V. getracht op onrechtmatige wijze jegens Allergan een voorsprong in de concurrentiestrijd te verkrijgen. Allergan vordert op grond daarvan, kort gezegd, dat Bausch en Lomb wordt verboden in enige reclame-uiting gebruik te maken van genoemde zinsnede en Bausch en Lomb B.V. voorts wordt veroordeeld aan al diegenen die materiaal, waarin genoemde zinsnede voorkomt, heeft ontvangen een rectificatie te doen toekomen. 3. De beoordeling van het geschil van partijen In conventie 3.1. in verband met de Benelux Merkenwet wordt overwogen dat de president bevoegd is, nu Allergan in het arrondissement Utrecht is gevestigd. 3.2. Naar het oordeel van de president is de reclamecampagne van Allergan in zijn oorspronkelijke opzet

augustus/september 199!

ontoelaatbaar. De tekst op de oorspronkelijke wikkel verwijst op herkenbare wijze naar de lensvloeistof van Bausch en Lomb door herhaald gebruik van het woord Dymed. Dymed is de conserverende stof in de Bewaar/ Afspoelvloeistof van Bausch en Lomb en deze naam staat vermeld zowel op de verpakkingen van deze vloeistof als op de bijsluiters. Voorts suggereert die tekst door de woorden "No kill" in verband met het produkt van Bausch en Lomb en de zin "desinfectie heeft als doel te voorkomen dat schadelijke micro-organismen zich verzamelen en gaan groeien op contactlenzen wanneer zij niet worden gedragen", dat bij gebruik van de vloeistof van Bausch en Lomb micro-organismen niet voldoende worden bestreden. Zulks wordt nog eens versterkt door de 3 flesjes in de doos, waarvan de 2 met micro-organismen een onfrisse indruk maken. Bausch en Lomb heeft daarentegen aannemelijk gemaakt dat de microorganismen in Dymed wel degelijk in afdoende en wettelijk vereiste mate worden gedood. Ten slotte jaagt de tekst aan de binnenzijde van de doos over allerlei bij lenzendragers kennelijk voorkomende klachten angst aan bij het publiek. In combinatie met de hierboven vermelde tekst wordt aldus het produkt . van Bausch en Lomb zwart gemaakt. 3.3. De vergelijkende reclame van Allergan in vermelde vorm is onrechtmatig jegens Bausch en Lomb. Het produkt van Bausch en Lomb wordt daarbij afbrekend betrokken met de suggestie dat het onvoldoende zou desinfecteren. Voor Allergan bestaat geen enkele noodzaak om in haar reclame het produkt van Bausch en Lomb te betrekken door het herkenbaar te vermelden. Zulks klemt temeer, nu in het artikel van dr. Reinhardt waarop Allergan haar reclame baseert alleen de wetenschappelijke naam wordt gebruikt voor de stof, die Bausch en Lomb onder de naam Dymed in haar produkt op de markt brengt. 3.4. Vaststaat dat Bausch en Lomb sedert 5 november 1990 rechthebbend is op het merk Dymed. Uit het hierbovenstaande volgt tevens, dat Allergan dit merk Dymed zonder geldige reden en op voor Bausch en Lomb schadelijke wijze in het economisch verkeer gebruikt. Allergan handelt derhalve sedert 5 november 1990 ook in strijd met het bepaalde in artikel 13A, eerste lid van de Benelux Merkenwet. 3.5. Een en ander rechtvaardigt het treffen van voorzieningen. Bij de bepaling van de omvang van die voorzieningen zijn de volgende feiten en omstandigheden van belang. a. De in de dagvaarding vermelde display speelt bij de onderhavige reclame geen rol. b. Tot het door Allergan verspreide reclamemateriaal behoort een afscheurblokje met op de blaadjes een tekst met een algemeen voorlichtend karakter, welke toelaatbaar is. c. De oorspronkelijke wikkel om de doos is door Allergan bij haar geadresseerden, aan wie zij een vervolgbezoek heeft gebracht, vervangen door een nieuwe wikkel, waarop slechts voorkomen de woorden: "Lenzen vragen aandacht" en "Allergan B.V.". d. Aan de geadresseerden die nog niet zijn bezocht, is deze nieuwe wikkel via mailing toegezonden. e. Bij de klanten, welke bezocht werden, is een los vel achtergelaten met daarop dezelfde tekst als vermeld op de oorspronkelijke wikkel. f. Aan iedereen is een volledige tekst van het artikel van dr. Reinhardt overgelegd. 3.6 De doos met de nieuwe wikkel is op zichzelf niet onrechtmatig tegenover Bausch en Lomb te achten. Allergan heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er alle reden bestaat lenzendragers te wijzen op het belang om instructies voor het gebruik van lenzen en vloeistof goed op te volgen en daarbij een strenge discipline in acht te nemen en dat bij deze opvoeding van lenzendragers haar voor het publiek bestemde doos met flesjes een goed



middel kan vormen. Voorts is van belang dat de reclamecampagne van Allergan kennelijk eerst in het najaar van 1990 van start is gegaan. Aannemelijk is, dat slechts een zeer gering deel van het in aanmerking komende publiek van de campagne in zijn oorspronkelijke opzet heeft kennisgenomen. De vrees voor schadelijke nawerking van de campagne in zijn oorspronkelijke onrechtmatige vorm komt dan ook niet gegrond voor. 3.7. Wat het artikel van dr. Reinhardt betreft wordt overwogen dat het een van de zeer vele artikelen op het gebied van lenzen betreft. In dit kort geding is niet aannemelijk geworden dat het artikel aperte onjuistheden bevat. Er is onvoldoende aanleiding om aan Allergan het recht te ontzeggen op dit artikel de aandacht te vestigen, zij het dat dan wel de volledige inhoud daarbij dient te worden betrokken. 3.8. Al het vorenstaande leidt ertoe dat de gevraagde voorzieningen toewijsbaar zijn in de mate en de wijze als hierna te vermelden en voor het overige niet voor toewijzing in aanmerking komen. In reconventie 3.9. Vaststaat dat Bausch en Lomb B.V. in november 1990 is begonnen met een reclamecampagne voor haar lenzenvloeistof Multi-Purpose. In het kader van deze campagne zal een advertentie worden gebruikt, waarin de volgende zin voorkomt: "Door en door betrouwbaar en veilig. Ongelooflijk maar waar". 3.10. Allergan grondt haar vordering op de stelling, dat deze aanprijzing onjuist en derhalve misleidend is en dat Bausch en Lomb aldus op onrechtmatige wijze een voorsprong in de concurrentiestrijd ten opzichte van Allergan tracht te verkrijgen. 3.11. In de advertentie wordt echter slechts reclame gemaakt voor de vloeistof van Bausch en Lomb zelf en geen enkele vergelijking gemaakt met produkten van Allergan of een andere producent. Bausch en Lomb heeft er voorts terecht op gewezen, dat haar advertentie volledig openlaat, dat ook andere lenzenvloeistoffen betrouwbaar en veilig zijn. Daargelaten of de advertentie misleidend zou zijn te achten ten opzichte van het betrokken publiek - hetgeen Bausch en Lomb overigens uitdrukkelijk en gemotiveerd heeft betwist -, niet valt in te zien dat Bausch en Lomb daarmee een norm heeft geschonden, welke de belangen van Allergan beoogt te beschermen. In dit verband is ook opmerkelijk, dat Allergan haar vordering in reconventie slechts instelt voor het geval een of meer van de in conventie zouden worden toegewezen. 3.12. Uit het vorenstaande vloeit voort dat dé vordering moet worden afgewezen. In conventie en reconventie 3.13. Allergan dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure te worden veroordeeld. 4. De beslissing De president: In conventie 1. Beveelt Allergan iedere afbrekende mededeling met betrekking tot vloeistoffen die Dymed bevatten onmiddellijk na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden. 2. Beveelt Allergan iedere verspreiding van het artikel van dr. Reinhardt dan wel gedeelten of samenvattingen daarvan, in combinatie met een vergelijking tussen Hydrocare en de contactlensvloeistoffen van Bausch en Lomb te staken en gestaakt te houden. 3. Veroordeelt Allergan tot betaling aan Bausch en Lomb van een dwangsom van ƒ 100.000,- voor iedere overtreding van het onder 1 dan wel onder 2 gegeven bevel. 4. Beveelt Allergan om binnen 10 dagen na betekening

271

van dit vonnis aan een ieder aan wie zij de onderhavige doos met de oorspronkelijke wikkel heeft doen toekomen een briefte schrijven met de volgende tekst: "L.S. In het kader van onze reclamecampagne "Lenzen vragen aandacht" hebben wij u reclame-materiaal verschaft, waaronder een doos met 3 flesjes. Deze doos was voorzien van een omslag of wikkel met daarop teksten waarin wordt verwezen naar de resultaten van een studie van dr. Reinhardt. Ook hebt u wellicht een los vel ontvangen met daarop dezelfde tekst als vermeld op de omslag of wikkel. Bij vonnis van 20 december 1990 heeft de President van de arrondissementsrechtbank te Utrecht geoordeeld, dat deze teksten onrechtmatig zijn tegenover Bausch en Lomb Inc., gevestigd in de Verenigde Staten, en tegenover Bausch en Lomb B.V., gevestigd te Heemstede. Ingevolge dit vonnis verzoeken wij u de teksten, waarin wordt verwezen naar de resultaten van de studie van dr. Reinhardt, per omgaande aan ons te retourneren. De daarvoor te maken kosten zullen door ons desgevraagd worden vergoed. Hoogachtend, Allergan B.V."; 5. Beveelt Allergan voorts om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan Bausch en Lomb een lijst te verstrekken van al diegenen aan wie zij de onder 4. vermelde brief heeft verzonden. 6. Veroordeelt Allergan tot betaling aan Bausch en Lomb van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor iedere dag dat zij in gebreke blijft aan het onder 4. dan wel onder 5. gegeven bevel te voldoen, met dien verstande dat boven een bedrag van ƒ250.000,- geen dwangsommen meer zullen zijn verbeurd. 7. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 8. Wijst af het meer of anders gevorderde. In reconventie Wijst de vordering af. In conventie en reconventie Veroordeelt Allergan in de kosten van het geding in conventie en reconventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Bausch en Lomb begroot op ƒ 2.000,- aan salaris voor haar procureur en op ƒ327,95 aan verschotten. Enz. ') Niet vergelijkende, misleidende reclame onrechtmatig jegens concurrenten? Merkwaardig is de overweging van de president dat kan worden daargelaten of de advertentie misleidend te achten is ten opzichte van het publiek, omdat Bausch en Lomb daarmee niet een norm heeft geschonden welke de belangen van Allergan beoogt te beschermen. Uit de MvT bij de artikelen 1416a e.v. B.W. blijkt dat de artikelen mede zijn gegeven in het belang van de concurrenten van degene die misleidt. Misleiding ten aanzien van de consument levert doorgaans oneerlijke mededinging op jegens de concurrentie, die zich bij de verkoopbevordering op scrupuleuze wijze .van de reclame bedient. Het is daarom onjuist een concurrent slechts een beroep op deze artikelen toe te staan wanneer de misleidende reclame op zijn produkt of dienst betrekking heeft. Voor een overzicht van de rechtspraak op dit punt zie Drion-Martens nrs 62a en 163. Ste.

272



onderhavige aanvrage een al dan niet voor de hand liggende verbetering is van de bestaande apparatuur volgens de stand van de techniek; Ir G. Oostrom, Ir W.J. van Putte en Mr J. de Bruijn. dat aanvraagster in dit verband heeft betoogd, dat er geen twijfel is, dat in het onderhavige geval sprake is van Art. 2A, lid 1 Rijksoctrooiwet. De inrichting volgens de aanvrage biedt een verbetering een verbetering in een proces van massafabricage en dat van het reeds zeer geperfectioneerde fabricageproces van men conform vaste jurisprudentie van de Afdeling van automobielen en betreft (mede) daarom een octrooieerbare Beroep bij de beoordeling van de inventiviteit van het onderhavige voorstel rekening dient te houden met het uitvinding. feit, dat het hier een perfectie betreft van een uitgekauwd gebied van de techniek; Beschikking nr 16857/art. 24A Row. inzake octrooidat de Afdeling van Beroep vooropstelt, dat de onderaanvrage 7614025 (inmiddels openbaargemaakt onder havige aanvrage betrekking heeft op een hand-spuitinnr 187.380). richting voor het besproeien van inwendige oppervlakken van holle lichamen, zoals delen van een automobielcarDe Octrooiraad, Afdeling van Beroep; rosserie; Gehoord aanvraagster-appellante bij monde van de octrooigemachtigde IrTh.A.H.J. Smulders; dat de Afdeling van Beroep erop wijst, dat een dergeGezien de stukken: lijke hand-spuitinrichting bekend is uit het Amerikaanse octrooischrift 3.227.375, bij welke inrichting zich aan het Overwegende, dat aanvraagster tijdig door het einde van de spuitbuis een spuitkop bevindt, die het te indienen van een memorie van grieven in beroep is versproeien materiaal onder een bepaalde hoek afgeeft, gekomen van de beschikking van de Aanvraagafdeling terwijl buiten de holle ruimte op de spuitbuis een soort van 14 september 1989, waarbij tot niet-openbaarmaking vizier is aangebracht, dat een indicatie geeft van de van de aanvrage werd besloten; spuithoek en de spuitrichting;dat aanvraagster haar memorie van grieven, waarvan dat het bij deze bekende spuitinrichting voor het de inhoud als hier ingelast dient te worden beschouwd, volledig bespuiten van een holle ruimte noodzakelijk is, vergezeld heeft doen gaan van een nieuwe beschrijving; dat de spuitbuis in langsrichting wordt verschoven en enz. tevens wordt geroteerd; dat de Aanvraagafdeling in haar beschikking het dat de Afdeling van Beroep er daarbij op wijst, dat te volgende heeft overwogen: behandelen holle ruimten bij een automobielcarrosserie "dat de aanhef van de conclusie bekend is uit het zeer verschillende vormen en afmetingen hebben en dat Amerikaanse octrooischrift 3.227.375; wanneer de antiroestbehandeling plaatsvindt aan een dat uit deze publikatie tevens bekend is dat de lopende montageband, waar de cyclustijd zeer kort moet spuit voor het besproeien van het binnenoppervlak zijn, het van belang is, dat voor elke spuitbehandeling de van auto-onderdelen voorzien is van een ter beschikking staande tijd optimaal wordt benut; richtorgaan voor het richten van het sproeidat tot nu toe het grootste probleem bij het bespuiten mondstuk; van holle ruimten in automobielcarrosserieën veroorzaakt dat deze bekende inrichting naar believen in wordt, doordat de verdeling van het spuitmateriaal op de verschillende openingen gestoken, in verschillend inwendige wanden van de holle ruimten in belangrijke gewenste richtingen gericht kan worden; mate afhangt van de vaardigheid en de aandacht van de dat de conclusie zich van het bekende onderscheidt persoon, die de spuit hanteert, aangezien deze onder doordat het richtorgaan zodanig is geconstrueerd tijddruk en zonder de mogelijkheid te hebben in de holle dat het slechts op een enkele manier gericht op het ruimten te kunnen kijken, de spuitinrichting zo moet auto-onderdeel geplaatst kan worden; plaatsen en bedienen, dat het te verspuiten materiaal alle dat deze inrichting speciaal geschikt is om te vlakken en hoeken van de holle ruimten bereikt en dat worden gebruikt in de werkstraat van de autofaeen zo gelijkmatig mogelijke bekleding daarvan wordt briek; verkregen; dat het in een fabriek algemeen gebruikelijk is om dat nu door het voorstel volgens de onderhavige in massaproduktie richtgereedschap te gebruiken aanvrage een hand-spuitinrichting wordt verschaft met dat slechts op een enkele manier aan te brengen is behulp waarvan het mogelijk is het te versproeien om het boor of ander gereedschap onderdeel op de materiaal gelijkmatig op alle inwendige vlakken van holle enig juiste manier zijn werk te laten doen; ruimten op te brengen, en in hoofdzaak onafhankelijk van dat het volgen van deze trend bij een algemeen de vaardigheid en de aandacht van de persoon, die de bruikbare spuit voor auto-onderdelen een logische spuit hanteert; evolutie is bij het gebruik van deze spuit in een fabriek; dat immers bij de thans voorgestelde constructie van de hand-spuitinrichting, de spuitopening van de spuitbuis dat aan deze ontwikkeling geen inventieve waarde bij aanligging van de positioneeraanslag tegen de kan worden toegekend;" injectie-opening automatisch in een vooraf bepaalde dat aanvraagster in beroep de octrooieerbaarheid van juiste positie komt te liggen, waardoor gewaarborgd is dat de door haar voorgestelde inrichting heeft verdedigd en het gewenste oppervlak wordt bestreken en waarbij, door staande gehouden; te werken met vaste spuittijden, niet meer sproeimiddel dat aanvraagster er daarbij onder meer op heeft wordt gebruikt dan nodig is, zodat naast bedieningsgemak gewezen, dat de Aanvraagafdeling de vraag naar het al ook aan de montageband tijd wordt bespaard; dan niet voor de hand liggen van de voorgestelde dat hier weliswaar tegenover staat, dat de meeste inrichting lijkt te hebben beantwoord op grond van de holtes vanuit twee of meer injectiepunten moeten worden algemene overweging, dat het voorstel past in een behandeld, doch dat dit eventuele nadeel, naar het logische evolutie; oordeel van de Afdeling van Beroep, niet opweegt tegen dat naar de opvatting van aanvraagster deze door de de hierboven weergegeven voordelen van de hand-spuitinAanvraagafdeling gehanteerde stelling veel te algemeen is, richting volgens de onderhavige aanvrage; waarbij aanvraagster nog heeft aangetekend dat, zelfs indien men zou instemmen met de beoordeling, dat de dat de Afdeling van Beroep dan ook in de inrichting handspuitinrichting volgens de aanvrage inderdaad past volgens de aanvrage, gezien de daaraan verbonden in een logische evolutie, namelijk een aaneenschakeling voordelen, en mede in aanmerking nemende dat het hier van verbeteringen in het verregaand geautomatiseerde gaat om een verbetering van het reeds zeer geperfectiofabricageproces van automobielen, daarmede nog niet de neerde fabricageproces van automobielen, in beginsel een vraag is beantwoord of de handspuitinrichting volgens de octrooieerbare uitvinding vermag te waarderen; enz. Nr 73. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 17 januari 1991.



273

Wetgeving Richtlijn van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (91/250/EEG) De Raad van de Europese Gemeenschappen, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A, Gezien het voorstel van de Commissie'), In samenwerking met het Europese Parlement2), Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité3), Overwegende dat computerprogramma's thans niet in alle Lid-Staten door de geldende wetgeving duidelijk worden beschermd; dat waar deze bescherming wel bestaat, zij uiteenlopende kenmerken vertoont; O. dat voor de ontwikkeling van computerprogramma's belangrijk menselijk en technisch potentieel en aanzienlijke financiële middelen moeten worden ingezet, terwijl zij kunnen worden gekopieerd voor een fractie van de kosten die moeten worden besteed om deze programma's zelfstandig te ontwikkelen; O. dat computerprogramma's in een groot aantal sectoren van het bedrijfsleven een steeds belangrijkere rol spelen; dat de technologie voor computerprogramma's dan ook als van fundamenteel belang voor de industriële ontwikkeling van de Gemeenschap kan worden beschouwd; O. dat verschillen die in de door de wetgeving der Lid-Staten voor computerprogramma's geboden rechtsbescherming bestaan, een rechtstreekse en negatieve invloed hebben op de werking van de gemeenschappelijke markt voor computerprogramma's; dat het gevaar bestaat dat deze verschillen nog zullen toenemen wanneer door Lid-Staten nieuwe wettelijke bepalingen ter zake worden uitgevaardigd; O. dat verschillen die een dergelijke invloed hebben, dienen te worden weggenomen, en dat moet worden voorkomen dat zich nieuwe verschillen zullen voordoen, terwijl omgekeerd verschillen die de werking van de gemeenschappelijke markt niet noemenswaardig beïnvloeden, niet behoeven te worden weggenomen, noch behoeft te worden voorkomen dat er nieuwe ontstaan; O. dat het communautaire juridische kader op het stuk van de bescherming van computerprogramma's in eerste aanleg dan ook kan worden beperkt tot de regel dat de Lid-Staten computerprogramma's op grond van het auteursrecht als werk van letterkunde dienen te beschermen en tot voorschriften waarin wordt geregeld wie en wat moet worden beschermd, op grond van welke exclusieve rechten beschermde personen hun toestemming voor bepaalde handelingen kunnen verlenen of deze kunnen verbieden, alsmede de duur van de bescherming; O. dat met het oog op deze richtlijn de term "computerprogramma" alle programma's in gelijk welke vorm moet omvatten, met inbegrip van programma's die in de apparatuur zijn ingebouwd; dat deze term eveneens het desbetreffende voorbereidende ontwerp-materiaal moet omvatten dat tot het vervaardigen van een programma leidt, op voorwaarde dat dit voorbereidende materiaal van dien aard is dat het later tot zulk een programma kan leiden; ') PB nr. C 91 van 12.4. 1989, blz. 4. en PB nr. C 320 van 20.12.1990. blz. 22. *) PB nr. C 231 van 17.9.1990. blz. 78, en Besluit van 17 april 1991 (nog niet verschenen in het Publikatieblad). 3 ) PB nr. 329 van 30.12.1989. blz. 4.

O. dat bij de vaststelling of een computerprogramma een oorspronkelijk werk is geen criteria mogen worden toegepast met betrekking tot de kwalitatieve of esthetische waarde van het programma; O. dat de Gemeenschap zich volledig inzet voor de bevordering van internationale standaardisering; O. dat een computerprogramma de communicatie en wisselwerking met andere componenten van een computersysteem en met gebruikers ervan moet verzorgen en dat hiervoor een logische en, waar nodig, fysieke koppeling en interactie is vereist, waardoor tussen alle elementen van de programmatuur en apparatuur in alle door deze te vervullen functies enerzijds en andere programmatuur en apparatuur, alsmede de gebruikers anderzijds een passende wisselwerking mogelijk is; O. dat de onderdelen van het programma die koppeling en interactie tussen componenten van een systeem verzekeren, algemeen met de term "interfaces" worden aangeduid; O. dat die functionele koppeling en interactie algemeen met de term "compatibiliteit" wordt aangeduid; dat een dergelijke compatibiliteit kan worden omschreven als "het vermogen om informatie uit te wisselen en om deze uitgewisselde informatie onderling te gebruiken"; O. dat onzekerheid dient te worden vermeden, en dat dus duidelijk moet worden gesteld dat alleen de uitdrukkingswijze van een computerprogramma wordt beschermd, en dat ideeën en beginselen die aan enig element van een programma - inclusief de bijbehorende interfaces - ten grondslag liggen, niet overeenkomstig deze richtlijn door het auteursrecht worden beschermd; O. dat ideeën en beginselen overeenkomstig dat principe van het auteursrecht niet uit hoofde van deze richtlijn worden beschermd, in zoverre logica, algoritmen en programmeertalen uit deze ideeën en beginselen zijn opgebouwd; O. dat de uitdrukking van die ideeën en beginselen overeenkomstig de wetgeving en de rechtspraak van de Lid-Staten en de internationale auteursrechtconventies door het auteursrecht moet worden beschermd; O. dat voor de toepassing van deze richtlijn onder "verhuur" wordt verstaan het voor een beperkte tijdsduur en met winstoogmerk voor gebruik beschikbaar stellen van een computerprogramma of kopieën daarvan; dat deze term niet openbare uitlening omvat, die derhalve buiten het toepassingsgebied van de richtlijn valt; O. dat op de exclusieve rechten van de auteur om de ongeoorloofde reproduktie van zijn werk te verhinderen een beperkte uitzondering moet worden gemaakt in het geval van een computerprogramma, ten einde de reproduktie toe te laten die technisch noodzakelijk is voor het gebruik van dat programma door de rechtmatige verkrijger; dat dit betekent dat het laden of in beeld brengen, dat noodzakelijk is voor het gebruik van een rechtmatig verkregen kopie van een programma, alsmede het corrigeren van fouten, niet bij overeenkomst mag worden verboden; dat, bij gebreke van uitdrukkelijke contractuele bepalingen, ook wanneer een kopie van het programma verkocht is, elke andere handeling die nodig is voor het gebruik van de kopie van een programma, door een rechtmatig verkrijgen van die kopie kan worden verricht overeenkomstig het ermee beoogde doel; O. dat een persoon die het recht heeft een computerprogramma te gebruiken niet mag worden belet om de

274


handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om de werking van het programma waar te nemen, te bestuderen of te testen, voor zover die handelingen het auteursrecht in dat programma niet schenden; O. dat de ongeoorloofde reproduktie, vertaling, bewerking en omzetting van de codevorm waarin een kopie van een computerprogramma ter beschikking wordt gesteld, een inbreuk vormt op de exclusieve rechten van de auteur; O. dat er zich echter omstandigheden kunnen voordoen waarin een dergelijke reproduktie van de code en vertaling van de vorm van die code in de zin van artikel 4, onder a) en b), van deze richtlijn, onmisbaar is om de noodzakelijke gegevens te verkrijgen voor het tot stand brengen van de compatibiliteit van een onafhankelijk gemaakt programma met andere programma's; O. dat alleen in deze zeldzame gevallen de uitvoering van de handelingen van reproduktie en vertaling door of voor een persoon die het recht heeft een kopie van het programma te gebruiken als rechtmatig moet worden beschouwd en in overeenstemming met normale praktijken, en daarom moet worden geacht geen toestemming van de rechthebbende te vereisen; O. dat deze uitzondering onder meer ten doel heeft het mogelijk te maken alle componenten van een computersysteem, ook die van verschillende fabrikanten, aan elkaar te koppelen, zodat die systemen samen kunnen functioneren; O. dat van die uitzondering op de exclusieve rechten van de auteur geen gebruik mag worden gemaakt op een wijze die de gerechtvaardigde belangen van de rechthebbende in gevaar brengt'of die tegen een normaal gebruik van het programma indruist; O. dat, om in overeenstemming te blijven met de bepalingen van de Berner Conventie tot bescherming van literaire en artistieke werken, de bescherming zal worden verleend gedurende het leven van de auteur en voor de duur van vijftig jaren te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op diens dood, of in het geval van een anoniem werk of een werk onder pseudoniem voor de duur van vijftig jaren te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op dat waarin het werk voor het eerst is gepubliceerd; O. dat de bescherming van computerprogramma's op grond van het auteursrecht geen afbreuk mag doen aan de toepassing, waar dit geboden is, van andere vormen van bescherming; dat echter elk contractueel beding dat strijdig is met artikel 6 of met de in artikel 5, leden 2 en 3, bedoelde uitzonderingen, nietig is; O. dat de bepalingen van deze richtlijn geen afbreuk doen aan de werking van de regels met betrekking tot concurrentie krachtens de artikelen 85 en 86 van het Verdrag ingeval een dominante leverancier weigert de informatie beschikbaar te stellen welke noodzakelijk is voor de compatibiliteit, zoals gedefinieerd in deze richtlijn; O. dat de bepalingen van deze richtlijn geen afbreuk mogen doen aan reeds vastgestelde, specifieke vereisten van het Gemeenschapsrecht met betrekking tot de publikatie van interfaces in de telecommunicatiesector noch aan beschikkingen van de Raad met betrekking tot de normalisatie op het gebied van informatietechnologie en telecommunicatie; 0 . dat deze richtlijn de overeenkomstig de Berner Conventie in de nationale wetgevingen opgenomen afwijkingen onverlet laat voor wat betreft de niet door de richtlijn bestreken onderwerpen, HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: Artikel 1 Voorwerp van de bescherming 1. Overeenkomstig deze richtlijn worden computerprogramma's door de Lid-Staten auteursrechtelijk beschermd als werken van letterkunde in de zin van de Berner


Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst. De term "computerprogramma's" in de zin van deze richtlijn omvat ook het voorbereidend materiaal. 2. De bescherming overeenkomstig deze richtlijn wordt verleend aan de uitdrukkingswijze, in welke vorm dan ook, van een computerprogramma. De ideeën en beginselen die aan enig element van een computerprogramma ten grondslag liggen, met inbegrip van de ideeën en beginselen die aan de interfaces daarvan ten grondslag liggen, worden niet krachtens deze richtlijn auteursrechtelijk beschermd. 3. Een computerprogramma wordt beschermd wanneer het in die zin oorspronkelijk is, dat het een eigen schepping van de maker is. Om te bepalen of het programma voor bescherming in aanmerking komt mogen geen andere criteria worden aangelegd. Artikel 2 Auteurschap van het programma 1. De maker van een computerprogramma is de natuurlijke persoon of de groep van natuurlijke personen die het programma gemaakt heeft of, indien de wetgeving van de Lid-Staat zulks toestaat, de rechtspersoon die door de nationale wetgeving als rechthebbende wordt aangemerkt. Wanneer de wetgeving van een Lid-Staat collectieve werken erkent, wordt degene die volgens die wetgeving geacht wordt het programma gemaakt te hebben, als de maker ervan beschouwd. 2. Indien een computerprogramma door een groep van natuurlijke personen gezamenlijk gemaakt is, zijn deze personen gezamenlijk houder van de exclusieve rechten. 3. Indien een computerprogramma gemaakt is door een werknemer bij de uitoefening van zijn taken of in opdracht van zijn werkgever, is de werkgever bij uitsluiting bevoegd de economische rechten met betrekking tot het programma uit te oefenen, tenzij bij overeenkomst anders werd bepaald. Artikel 3 Beschermde personen Bescherming wordt verleend aan alle natuurlijke en rechtspersonen die uit hoofde van het nationale auteursrecht voor bescherming van werken van letterkunde in aanmerking komen. Artikel 4 Handelingen waarvoor toestemming vereist is Onverminderd de artikelen 5 en 6 omvatten de exclusieve rechten van de rechthebbende in de zin van artikel 2 het recht de volgende handelingen te verrichten of het verrichten daarvan toe te staan: a) de permanente of tijdelijke reproduktie voor een deel of het geheel van een computerprogramma, ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Voor zover voor het laden of in beeld brengen, of de uitvoering, transmissie of opslag van een computerprogramma deze reproduktie van het programma noodzakelijk is, is voor deze handelingen toestemming van de rechthebbende vereist; b) het vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins veranderen van een programma, en de reproduktie van het resultaat daarvan, onverminderd de rechten van degene die het programma verandert; c) elke vorm van distributie, met inbegrip van het verhuren, van een oorspronkelijk computerprogramma of kopieën daarvan onder het publiek. De eerste verkoop in de Gemeenschap van een kopie van een programma door de rechthebbende of met diens toestemming leidt tot verval van het recht om controle uit te oefenen op de distributie van die kopie in de Gemeenschap, met uitzondering van het recht om controle uit te oefenen op het verder verhuren van het programma of een kopie daarvan.



Artikel 5 Uitzonderingen voor handelingen waarvoor toestemming nodig is 1. Tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald is, is voor de in artikel 4, onder a) en b), genoemde handelingen geen toestemming van de rechthebbende vereist wanneer deze handelingen voor de rechtmatige verkrijger noodzakelijk zijn om het computerprogramma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel, onder meer om fouten te verbeteren. 2. Het maken van een reservekopie door een rechtmatige gebruiker van het programma kan niet bij overeenkomst worden verhinderd indien die kopie voor bovenbedoeld gebruik nodig is. 3. De rechtmatige gebruiker van een kopie van een programma is gemachtigd om zonder toestemming van de rechthebbende de werking van het programma te observeren, te bestuderen en uit te testen, ten einde vast te stellen welke ideeën en beginselen aan een element van het programma ten grondslag liggen, indien hij dit doet bij het rechtmatig laden of in beeld brengen, de uitvoering, transmissie of opslag van het programma. Artikel 6 Decompilatie 1. Er is geen toestemming van de rechthebbende vereist indien de reproduktie van de code en de vertaling van de codevorm in de zin van artikel 4, onder a) en b), onmisbaar zijn om de informatie te verkrijgen die nodig is om de compatibiliteit van een onafhankelijk gecreëerd computerprogramma met andere programma's tot stand te brengen, op voorwaarde dat: a) deze handelingen worden verricht door de licentiehouder of door een ander die het recht heeft om een kopie van het programma te gebruiken, of voor hun rekening door een daartoe gemachtigde persoon; b) de gegevens die nodig zijn om de compatibiliteit tot stand te brengen nog niet eerder snel en gemakkelijk beschikbaar zijn gesteld voor de onder a) bedoelde personen; en c) deze handelingen beperkt blijven tot die onderdelen van het oorspronkelijke programma die voor het tot stand brengen van compatibiliteit noodzakelijk zijn. 2. Het bepaalde in lid 1 biedt niet de mogelijkheid dat de op grond daarvan verkregen informatie: a) voor een ander doel dan het tot stand brengen van de compatibiliteit van het onafhankelijk gecreëerde programma wordt gebruikt; b) aan derden wordt meegedeeld, tenzij dat noodzakelijk is met het oog op de compatibiliteit van het onafhankelijk gecreëerde programma; of c) wordt gebruikt voor de ontwikkeling, produktie of het in de handel brengen van een qua uitdrukkingswijze in grote lijnen gelijk programma, of voor andere handelingen waarmee inbreuk op het auteursrecht wordt gemaakt. 3. In overeenstemming met de bepalingen van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, mag dit artikel niet zodanig uitgelegd worden dat de toepassing ervan ongerechtvaardigd nadeel voor de rechtmatige belangen van de rechthebbende oplevert of het normale gebruik van het computerprogramma belemmert. Artikel 7 Bijzondere beschermingsmaatregelen 1. Onverminderd de artikelen 4, 5 en 6, voorzien de Lid-Staten, overeenkomstig hun nationale wetgeving, in passende sancties tegen personen die de volgende, onder a), b) en c), genoemde handelingen verrichten: a) in het verkeer brengen van een kopie van een computerprogramma terwijl zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat het een onrechtmatige kopie is; b) bezit voor commerciële doeleinden van een kopie van een computerprogramma terwijl zij weten of redelij-

275

kerwijs kunnen vermoeden dat het een onrechtmatige kopie is; c) in het verkeer brengen of bezit voor commerciële doeleinden van middelen die uitsluitend bestemd zijn om de ongeoorloofde verwijdering of ontwijking van enigerlei technische voorziening te vergemakkelijken die voor de bescherming van een programma getroffen mocht zijn. 2. Een onrechtmatige kopie van een computerprogramma kan in beslag worden genomen overeenkomstig de wetgeving van de betrokken Lid-Staat. 3. De Lid-Staten kunnen bepalen dat de in lid I, onder c), bedoelde middelen in beslag worden genomen. Artikel 8 Duur van de bescherming 1. De bescherming wordt verleend zolang de maker in leven is en tot vijftig jaar na zijn overlijden of na het overlijden van de langstlevende maker; indien het computerprogramma anoniem of onder een pseudoniem openbaar gemaakt is, of indien, overeenkomstig artikel 2, lid 1, een rechtspersoon volgens de nationale wetgeving geacht wordt het programma gemaakt te hebben, duurt de bescherming vijftig jaar nadat het programma voor het eerst op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt. Deze termijn wordt geacht aan te vangen op 1 januari van het jaar dat volgt op bovengenoemde gebeurtenissen. 2. De Lid-Staten waar reeds een langere beschermingsduur van kracht is dan de in lid 1 genoemde, mogen hun huidige termijn handhaven totdat de beschermingsduur voor auteursrechtelijk beschermde werken in een meer algemene zin door het Gemeenschapsrecht is geharmoniseerd. Artikel 9 Toepassing van andere wettelijke bepalingen 1. Deze richtlijn Iaat andere wettelijke bepalingen zoals die betreffende octrooien, merken, oneerlijke mededinging, bedrijfsgeheim, het overeenkomstenrecht en de bescherming van halfgeleiderprodukten, onverlet. Elk contractueel beding dat strijdig is met artikel 6 of met de in artikel 5, leden 3 en 5, bedoelde uitzonderingen, is nietig. 2. De bepalingen van deze richtlijn gelden eveneens voor programma's die vóór 1 januari 1993 gemaakt zijn, onverminderd vóór die datum verrichte handelingen en verworven rechten. Artikel 10 Slotbepalingen 1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om vóór 1 januari 1993 aan deze richtlijn te voldoen. Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten. 2. De Lid-Staten delen de Commissie de bepalingen van nationaal recht mee die zij vaststellen op het gebied waarop deze richtlijn van toepassing is. Artikel 11 Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten. Gedaan te Brussel, 14 mei 1991. Voor de Raad De Voorzitter J.F. Poos


276


Mededelingen Seminar: "Octrooien en normen in het Europa van 1992". Het Haus der Technik E.V., vestiging Maastricht, organiseert op 3 en 4 oktober a.s. een seminar over bovenstaand thema. Tijdens het seminar wordt aangegeven hoe een industrieel bedrijf voordeel kan halen uit het Europese systeem voor bescherming van innovatie (het Europees Octrooi Verdrag van München) en hoe het zich vlot kan aanpassen aan de Europese nonnen in 1992. Het seminar staat onder leiding van Ir P. Vermeesch van het Europees Octrooi Bureau te Rijswijk en wordt gehouden op donderdag 3 oktober 1991 van 9.00 - 17.30 uur en vrijdag 4 oktober 1991 van 9.00 - 16.30 uur in het MECC (Maastrichts Expositie en Congres Centrum), Forum 100, te Maastricht. Kosten voor HdT-leden ƒ 1.020,-; voor niet-leden ƒ 1.070,- incl. syllabi en lunch. Inlichtingen: Haus der Technik E.V., vestiging Maastricht, Hoogbrugstraat 11, 6221 CN Maastricht; Postbus 3105, 6202 NC Maastricht; tel. 043-213681. PAO-cursus: "Actueel auteursrecht". In de cursus "Actueel auteursrecht" wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het auteursrecht in de periode 1987-1991, o.a. de wijzigingen in de Auteurswet 1912 en belangrijke uitspraken van het Europese Hof van Justitie, het Benelux Gerechtshof en de Hoge Raad. Cursuscoördinator. Mr G.J.H.M. Mom, universitair docent intellectuele eigendom, media- en informatierecht, UvA. Docenten: Prof. Mr H. Cohen Jehoram, hoogleraar intellectuele eigendom, media- en informatierecht, UvA; Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper, advocaat te Den Haag; Mr G.J.H.M. Mom; Mr D.M. Peeperkorn, advocaat te Amsterdam; Mr G.A.I. Schuijt, universitair hoofddocent Instituut voor Informatierecht, UvA. De cursus wordt gegeven op de donderdagen 24 en 31 oktober 1991, van 14.00 - 18.00 uur in de Brakke Grond, Amsterdam. Kosten: ƒ 525,- incl. consumptie en cursusmateriaal. Inlichtingen: Bureau Juridisch PAO, UvA, tel. 020-5253407. PAO-cursus: "Mededingingsrecht". Tijdens bijeenkomsten op 6 en 20 november 1991, van 10.00 - 17.00 uur wordt te Nijmegen de cursus Mededingingsrecht gegeven, waarin aan de orde komen: algemene informatie; octrooirecht; auteursrecht; merkenrecht; handelsnamen; modellenrecht. De leiding van de cursus is in handen van Prof. Mr

D.W.F. Verkade, hoogleraar informatierecht en recht intellectuele eigendom RUL. Docenten: Prof. Mr D.W.F. Verkade, Mr P.B. Hugenholtz, universitair docent Instituut voor Informatierecht UvA, en Prof. Mr A.A. Quaedvlieg, hoogleraar privaatrecht, i.h.b. handels- en economisch recht, industriële eigendom en auteursrecht KUN. Prijs: ƒ 545,- incl. cursusmateriaal en lunches. Inlichtingen en aanmeldingen : Mr L.J.T.M. HermansBrand, Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen; tel. 088-612256/613090; fax 080-615949. Symposium: "Het werkgeversauteursrecht. Kan de werkgever het maken?". Op donderdag 21 november 1991 organiseert de Stichting Auteursrechtmanifestaties in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63 te Amsterdam een symposium over artikel 7 Auteurswet 1912 met als titel "Het werkgeversauteursrecht. Kan de werkgever het maken?". Het uitgangspunt is dat het auteursrecht op een werk aan de maker ervan toekomt. Uitzondering hierop is artikel 7 AW, waarin de werkgever in beginsel als maker en dus auteursrechthebbende wordt aangemerkt. Deze uitzondering houdt de gemoederen bezig; wordt geprezen, gebillijkt onder matigende condities dan wel fel bekritiseerd. Internationaal gezien is artikel 7 AW een vreemde eend in de bijt. Met name gezien de harmonisatie binnen de EEG zal dit aspect ook op het symposium aan de orde komen. Na het welkomstwoord door Prof. Mr H. Cohen Jehoram en de opening door de staatssecretaris van Justitie Mr A. Kosto spreken achtereenvolgens Prof. Mr D.W.F. Verkade: "Het beste artikel 7 Auteurswet"; Mr G.A.I. Schuijt: "Het schrappen van artikel 7 Auteurswet"; Prof. W.R. Cornish: "De verhouding werkgever - werknemer in hef auteursrecht in Engeland"; Dr A. Dietz: "De verhouding werkgever - werknemer in het auteursrecht in Duitsland"; Mr W.A.Q. Wanrooij: "De verhouding werkgever - werknemer in de Wet Naburige Rechten"; Mr H.R. Furstner: "De arbeidsverhoudingen in het industriële eigendomsrecht"; Om 14.45 uur volgt een paneldiscussie telkens na een inleiding van 5 minuten door een van de tien vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers; 17.00 uur sluiting en aperitief. De kosten voor deelname bedragen inclusief uitvoerige documentatie ƒ225,- en voor studenten ƒ100,-. Belangstellenden kunnen een aanmeldingsformulier en een programma aanvragen bij: Stichting Auteursrechtmanifestaties, Postbus 2184, 1180 ED Amstelveen, tel. 020-5407405/416.

9 Auteursrecht voorbehouden

Recommend Documents