De Industriële Eigendom

277

16 oktober 1991, 59e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820,2280 HV Rgswijk Z.H. Telefoonnr (070) 398 66 55. Postgirorekeningnr 17 300.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820,2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) 398 63 73 Telefax (070) 390 01 90.

Inhoud Officiële mededelingen. Personeel. - Herbenoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. - Register van Octrooigemachtigden. Jurisprudentie. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht Nr 74. Hof 's-Gravenhage, 15 februari 1990, Flamco B.V./Spiro Research B.V. (niet te verwaarlozen kans op nietigverklaring octrooi; inbreukvordering afgewezen; nieuwe weren na de memorie van grieven) (met afb.).

Nr 77. Hof 's-Hertogenbosch, 14 juni 1988, Daimler-Benz A.G. e.a./Autobedrijf Kruitwagen en Van Uden (geldige reden voor gebruik van het woordmerk "Mercedes" op briefpapier; Rb.: geen geldige reden voor gebruik van het woordmerk Mercedes in vette letters en in een kader in advertenties, waardoor Kruitwagen de indruk wekt tot de dealerorganisatie te behoren). Nr 78. Hof 's-Hertogenbosch, 27 maart 1991, N.V. Solmar/Eindhovense Toeristenservice B.V. (geen depot te kwader trouw van het dienstmerk Solmar door geïntimeerde; geïntimeerde dient de rechten van appellante op de aanduiding Solmar, ontstaan door gebruik vóór 1987, te respecteren; verwarring is niet te duchten). 3. Modellenrecht.

Nr 75. Hof 's-Gravenhage, 22 november 1990, Spiro Research B.V./Flamco B.V. (uitleg octrooi 171.087: de inrichting van Flamco is géén toepassing van de geoctrooieerde uitvinding; de luchtafscheiders volgens octrooi 180.613 behoorden vóór de voorrangsdatum tot de stand der techniek; inbreukvordering afgewezen).

Nr 79. President Rechtbank Maastricht, 7 september 1990, Swatch S.A./Makro Zelfbedieningsgroothandel CV. e.a. (gezien de omstandigheden, dient eiseres aan te tonen dat de partij horloges niet door haar of haar toedoen in de EEG in het verkeer is gebracht).

2. Merkenrecht.

4. Handelsnaamrecht.

Nr 76. Rechtbank Dordrecht, 27 juni 1990, E. Wegner Import-Export e.a./Huisman Electronics B.V. (het woordmerk Swing is niet uitsluitend beschrijvend voor o.a. audioapparatuur; "Swing along" wekt associaties met "Swing": geen bescherming voor de niet-ingeschreven licentiehouder; onzorgvuldig handelen van gedaagde).

Nr 80. President Rechtbank Breda, 10 december 1990, Postland N.V./Magenta International B.V. e.a. (verwarring door gebruik van de handelsnaam Biotonic met het merk Biotonic voor een kruidendrank; compensatie kosten ten gevolge van rauwelijks dagvaarden).

Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.)

NrlO

59e jaargang

Blz.27,7-312

Rijswijk, 16 oktober 1991

Bijblad Industriële Eigendom, nr 10

278

16 oktober 1991

5. Onrechtmatige daad.

Wijziging Kwekersrechtbesluit 1990 (blz. 308).

Nr 81. Hoge Raad, 23 februari 1990, Hameco B.V./Smith Kline & French Laboratories Ltd (veroordeling tot verstrekken lijst van afnemers vereist niet de voorafgaande vaststelling dat niet-verstrekken onrechtmatig is, doch dient om na te gaan of aan de veroordeling tot terugname van de zaken is voldaan).

Mededelingen.

Nr 82. President Rechtbank Maastricht, 7 september 1990, Makro Zelfbedieningsgroothandel C.V./Swatch S.A. e.a. (de gewraakte advertentie is slechts dan geoorloofd indien waarschuwen van het publiek tegen verouderde modellen noodzakelijk is èn alleen eiseres zulke modellen verkoopt).

Conferentie "The Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design" (blz. 309).

6. Mededingingsrecht.

Boekbesprekingen resp. -aankondigingen.

Nr 83. Hof van Justitie E.G. Luxemburg, 13 december 1990, Pall Corp./P.J. Dahlhausen & Co. (nationaal verbod om de letter R in cirkel toe te voegen aan een merk dat niet nationaal doch wel in een andere Lid-Staat is ingeschreven, is niet toelaatbaar).

A. Ohl, Die Patentvindikation im deutschen und europaïschen Recht, Weinheim, 1987, besproken door Prof. Mr J.J. Brinkhof (blz. 310/11).

Congres "De toekomst van het Nederlands Octrooirecht" (blz. 309). PAO-cursus "Merkenrecht" (blz. 309).

Mini-Symposium "EEG-mededingingsrecht" (blz. 309). Wim Mak BMM Award 1991 uitgereikt (blz. 310).

Wetgeving.

Mr N. van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen (3e druk), Alphen a/d Rijn, 1990, aangekondigd door Prof. Mr D.W.F. Verkade (blz. 311).

Wijziging Octrooigemachtigden-reglement (blz. 305/8).

Litteratuur.

Officiële mededelingen Personeel.

Herbenoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad.

Beëindiging van het dienstverband. Aan mevrouw N.J.A. Niemer, administratief medewerkster in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op haar verzoek met ingang van 1 oktober 1991 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 5 augustus 1991, nr Personeel 91034). Aan de heer W.T. Tsiang, chef sectie Inkoop en Administratie in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek met ingang van 1 oktober 1991 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 9 september 1991, nr Personeel 91035).

De heer Prof. Dr F. Bickelhaupt is te rekenen van 1 september 1991 voor een periode van vijf jaren herbenoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 27 juli 1991, nr 91.006807). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad deelt mede dat op 21 augustus 1991 in bovengenoemd register zijn ingeschreven Drs J.L. Mestrom en Drs J. Renes.

16 oktober 1991


279

Jurisprudentie ontluchtingsafsluiters, ontluchtingsinrichtingen en verwarmingsinstallaties. (ontluchtingsafsluiter) g. Eiseres heeft aan gedaagde een zogenaamd desbewustheidsexploit doen uitbrengen, omdat zij van mening Mrs R. van der Veen, J.F. van Nieuwkuijk en is dat de afsluiters, inrichtingen en installaties van gedaagde "identiek zijn aan, althans naar het wezen der Ir A.P. Pieroen. zaak de kenmerken of althans een of meer kenmerken vertonen van de voortbrengsels zoals omschreven in de Art. 30, lid 2j° art. 51, lid 5, Rijksoctrooiwet. conclusies en beschrijving" van de octrooischriften De inhoud van een van de in appel in het geding gebrachte Gebrauchsmuster, waarvan de bekendmaking voor 156.225, 171.087 en 180.613. de prioriteitsdatum van het litigieuze octrooi ligt, is zodanig 2. Eiseres vordert - kort gezegd - gedaagde op straffe dat een niet te verwaarlozen kans aanwezig is dat het van dwangsommen te gebieden: octrooi zal worden nietig verklaard. Vonnis Pres., waarbij - de octrooiinbreuken te staken; inbreuk op het octrooi was aangenomen, vernietigd. - het nader omschreven onrechtmatig handelen te staken; - opgave te doen van de hoeveelheid vervaardigde en Art. 348 j° art. 147 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor- uitgeleverde inbreukmakende produkten, en van de dering. afnemers; De door appellante in appel aangevoerde nieuwe - kopieën te overhandigen van fakturen, orders en orderstellingen, gebaseerd op de waarschijnlijke nietigheid van bevestigingen; het octrooi op grond van twee oudere Duitse Gebrauchs- reeds uitgeleverde, inbreukmakende produkten van muster die nu eerst in het geding zijn gebracht, zijn nieuwe haar afnemers terug te nemen; weren in de zin van art. 348 Rv. welke stoelen op na de - aan haar afnemers en aan degenen aan wie zij memorie van grieven gebleken feiten. Geen rechtsregel brochures heeft gezonden, een aangetekende brief te verbiedt dat de appèlrechter met die weren rekening houdt zenden over het vonnis in deze zaak; nu zij zo tijdig voor de pleidooien ter kennis zijn gebracht alsmede gedaagde te veroordelen tot betaling van een dat geïntimeerde er zich in voldoende mate over heeft bedrag van ƒ 500.000,- ten titel van voorlopige schadeverkunnen uitlaten. goeding. 3. Aan haar vorderingen legt eiseres behalve octrooiFlamco B.V. te Gouda, appellante [in kort geding], inbreuk ten grondslag dat gedaagde wanprestatie heeft procureur Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper, advocaat Mr J.A. gepleegd en onrechtmatig handelt door: van Arkel te Rotterdam, - de aan haar door eiseres verstrekte, en geheim te houden informatie, ten eigen bate aan te wenden ter tegen vervaardiging en afzet van haar produkten; Spiro Research B.V. te Helmond, geïntimeerde [in kort - ongeautoriseerd gebruik te maken van de goodwill, geding], procureur Mr D. den Hertog, advocaat Mr verworven voor en door het Spiroventprogramma; P.A.M. Hendrick te Amsterdam. - gebruik te maken van promotioneel materiaal dat a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravengeheel en al geënt is op het materiaal van eiseres, althans hage, 9 oktober 1989 (Mr J.J. Brinkhof). "dat op dit materiaal direct aansluit, zodat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan". Overwegingen ten aanzien van het recht 4. Gedaagde verzet zich gemotiveerd tegen toewijzing 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: van het gevorderde. a. Eiseres [Spiro; Red.] is houdster van het Neder5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen: landse octrooi nr. 156.225 voor een "Afsluiter, in het 5.1. Gelet op het verweer van gedaagde behoeven de bijzonder ontluchtingsafsluiter voor een vloeistofleidingsvolgende vragen beantwoording: telsel". Ter zake van dit octrooi geldt een voorrangsdatum (i) maakt gedaagde inbreuk op octrooi 156.225? van 8 januari 1972 respectievelijk 9 december 1972. (ii) maakt gedaagde inbreuk op octrooi 171.087? b. Eiseres is voorts houdster van het Nederlandse (Ui) is de nietigverklaring van octrooi 180.613 te octrooi nr. 171.087 voor een "Ontluchtingsinrichting voor verwachten? een gesloten leidingstelsel". Ter zake van dit octrooi geldt (iv) heeft gedaagde wanprestatie gepleegd of handelt zij een voorrangsdatum van 8 januari 1972 respectievelijk 9 onrechtmatig ten opzichte van eiseres? december 1972. (v) zijn de vorderingen toewijsbaar? c. Eiseres is bovendien houdster van het Nederlandse 5.2. ad (i): inbreuk op octrooi 156.225? octrooi nr. 180.613 voor een "Verwarmingsinstallatie". Ter 5.2.1. De conclusie van dit octrooi luidt: zake van dit octrooi geldt een voorrangsdatum van 11 Afsluiter, in het bijzonder ontluchtingsafsluiter maart 1978. bestaande uit een in de opening van een wand, zoals van een ontluchtingsinrichting afgedicht in te d. Per 17 april 1986 heeft eiseres voor de duur van 3 zetten, in hoofdzaak cilindrisch huis met een axiaal jaar een exclusieve distributie-overeenkomst gesloten met doorlaatkanaal en een, de monding daarvan gedaagde. Bij deze overeenkomst heeft eiseres aan omgevende, door het platte kopvlak van een axiaal gedaagde het exclusieve recht verleend om voor de duur eindstuk met kleinere diameter van dat huis van de overeenkomst alle produkten vallende onder het gevormde, zitting, en uit een door een veer tegen de zogenaamde Spiroventprogramma te verkopen en/of te zitting aan te drukken, eveneens in hoofdzaak cilindistribueren. Tot dit programma behoren ontluchtingsafdrisch kleporgaan, waarvan de naar de zitting sluiters, ontluchtingsinrichtingen en verwarmingsinstaltoegekeerde zijde een holte heeft, waardoor een laties overeenkomstig de onder a, b en c vermelde rand wordt gevormd die naar binnen is omgezet, in octrooien. welke holte een elastisch afdichtlichaam is e. Genoemde exclusieve overeenkomst is per 17 april opgenomen, met het kenmerk, dat het kleporgaan 1989 beëindigd. (22) over althans een deel van zijn axiale lengte f. Gedaagde brengt sedertdien op de markt eigen dezelfde diameter heeft, als het aan het genoemde Nr 74. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 15 februari 1990.

280


eindstuk (21a) grenzende gedeelte (21a) van het huis (21) en in een gedeelte (22a) met kleinere diameter het afdichtlichaam (24) bevat, terwijl de veer een op de van uitwendige schroefdraad voorziene mantelvlakken van de delen met onderling gelijke diameter van het huis (21) en van het kleporgaan (22) opgeschroefde trekveer (23) is, met in het bereik tussen die delen van gelijke diameter gespannen windingen. 5.2.2. Gedaagde betoogt dat de "kenmerken" van het octrooi niet in haar afsluiter zijn terug te vinden, zodat van inbreuk geen sprake is. Die kenmerken zijn volgens gedaagde: (a) Ervoor te zorgen dat het kleporgaan enerzijds en het eindstuk van het klepafsluitstuk (in het octrooischrift ook aangeduid als huis) anderzijds - althans gedeeltelijk een gelijke diameter hebben. (b) Die delen met gelijke diameter van zowel het kleporgaan als het klepafsluitstuk te voorzien van een uitwendige schroefdraad. (c) Gebruik te maken van een trekveer. (d) De gespannen trekveer te schroeven over voormelde twee onderdelen met een gelijke diameter. Gedaagde acht deze kenmerken wezenlijk voor de geoctrooieerde inrichting. 5.2.3. Wie afgaat op de letterlijke tekst van de conclusie en vervolgens de afsluiter van gedaagde nader beschouwt, zal tot de conclusie komen dat die afsluiter totaal anders is dan die volgens het octrooi. De afsluiter van gedaagde bestaat uit meer onderdelen, de diameters van kleporgaan en klepafsluitstuk verschillen, kleporgaan en klepafsluitstuk zijn niet voorzien van een uitwendige schroefdraad, er wordt niet gebruik gemaakt van een trekveer en de veer wordt niet over de onderdelen geschroefd. 5.2.4. Een dergelijke benaderingswijze is echter niet juist. Blijkens artikel 30, lid 2 van de Rijksoctrooiwet wordt het uitsluitend recht "bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies". En uit de Memorie van Toelichting weten we dat deze bepaling beoogt zowel een redelijke bescherming aan de octrooihouder te geven als rechtszekerheid aan derden. 5.2.5. Bij de vaststelling van de "inhoud" van de conclusie wordt het volgende van belang geacht dat zich aan de beschrijving en de conclusie laat ontlenen: - Uit de beschrijving blijkt dat de uitvinding beoogt het nadeel op te heffen van de afsluiter die bekend is uit het Amerikaanse octrooi 3.586.032. Dat nadeel is dat de veer een haarspeldvormig gebogen draadstuk is en dat een feilloze afsluiting door de afsluiter slechts gewaarborgd is, wanneer de door de bevestigingsknop aan de onderzijde van het kleplichaam gaande loodrechte hartlijn de horizontale hartlijn van de legerboringen voor de veereinden nauwkeurig in het midden van het uitlaatkanaal kruist. Doel van de uitvinding is bij de afsluiter de sluitbeweging van het kleporgaan onder invloed van de veer zoveel mogelijk onafhankelijk te maken van de richting van de kracht die erop werkzaam is. - Dat doel wordt bereikt door kleporgaan en klepafsluitstuk met behulp van een schroefveer tegen elkaar aan te drukken. Er ontstaat een feilloze afsluiting, in het bijzonder ook wanneer de vanuit een door kanteling van het kleporgaan geopende stand weer zijn sluitstand door de werking van de veer herneemt. - Het gebruik van een schroefveer heeft nog meer voordelen. De veer kan dienst doen als een zeer eenvoudige universele koppeling tussen het kleporgaan en het klepafsluitstuk. Daarvoor is nodig dat deze onderdelen - althans ten dele - een gelijke diameter hebben en van uitwendige schroefdraad zijn voorzien. De veer kan verder worden gebruikt als stelorgaan voor de veerkracht, waarmee het kleporgaan in de sluitstand tegen de zitting van het klepafsluitstuk drukt.

16 oktober 1991

Op grond van dit alles wordt het meest essentieel geacht de veer waardoor kleporgaan en klepsluitstuk tegen elkaar worden gedrukt en wel zo dat de sluitbeweging onder invloed van de veer onafhankelijk wordt gemaakt van de richting van de kracht die erop werkzaam is. 5.2.6. Bij de afsluiter van gedaagde wordt, zoals gezegd, geen gebruik gemaakt van een schroefveer, maar van een drukveer, die kleporgaan en klepsluitstuk tegen elkaar drukt. Niet betwist wordt echter dat daarmee het doel van de uitvinding van eiser, zoals omschreven in 5.2.5., wordt bereikt en dat dit wezenlijk is voor het octrooi. Aannemelijk is dat de gemiddelde vakman de drukveer in deze inrichting als een ten opzichte van de trekveer constructief equivalent middel zal aanmerken. Op grond hiervan wordt voorshands geoordeeld dat de afsluiter van gedaagde onder de beschermingsomvang van eiseresses octrooi valt. Daaraan doet niet af dat er overigens verschillen zijn. Die verschillen zijn het noodzakelijk gevolg van het gebruik van een drukveer in plaats van een trekveer. Evenmin doet daaraan af dat andere voordelen van de geoctrooieerde inrichting, met name de eenvoudige en elegante verbinding tussen de onderdelen, niet worden bereikt. De bescherming waarop een octrooihouder aanspraak kan maken, zou te zeer in het gedrang komen als de inrichting van gedaagde waarin dezelfde uitvindingsgedachte op een minder elegante wijze is belichaamd, buiten de beschermingsomvang van eiseresses octrooi zou vallen. Opmerking verdient dat afsluiter van gedaagde geen voordelen lijkt te hebben ten opzichte van de inrichting volgens het octrooi. De constructie lijkt daarom uitsluitend gekozen om te trachten buiten de beschermingsomvang van het octrooi te vallen. 5.3. ad (ii): inbreuk op octrooi 171.087? 5.3.1. De conclusies van dit octrooi luiden: 1. Ontluchtingsinrichting voor een gesloten leidingstelsel waarin een vloeistof met variërende temperatuur rondpompbaar is, bestaande uit een huis, dat zich in hoofdzaak dwars op een leiding van het leidingstelsel uitstrekt, middelen voor het afvoeren van lucht uit dat huis en een rooster, dat zich vanuit het huis tot in de leiding uitstrekt, met het kenmerk, dat het rooster bestaat uit een ruimtelijk, zich in hoofdzaak cilindervormig in langsrichting van het huis uitstrekkend draadrooster, waarvan een deel met in projectie een in hoofdzaak cirkelvormige omtrek zich steeds in de leiding en in het huis bevindt. 2. Ontluchtingsinrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het rooster bestaat uit ten minste éên zich centraal in langsrichting van het huis uitstrekkende steunbuis en ten minste êên schroefvormig gewonden draad, die schroeflijnvormig rond de buis is gewikkeld, waarbij zich steeds ten minste één volle wikkel in de leiding en in het huis bevindt. 3. Ontluchtingsinrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de steunbuis in het huis eindigt ter hoogte van de vloeistofspiegel en in de leiding voorbij de laatste wikkeling en aldaar is afgeschuind, een en ander zodanig, dat de rondgepompte vloeistof tegen het vrijgegeven binnenoppervlak van de steunbuis botst. 4. Ontluchtingsinrichting volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat deze zich daar bevindt waar de vloeistoftemperatuur het hoogst is.

16 oktober 1991


5.3.2. De bij het octrooischrift behorende tekening ziet er als volgt uit:

12

10a

\/MM///M»/////////////A 5.3.3. De ontluchtingsinrichting ziet er als volgt uit:

ge*\

5.3.4. Gedaagde voert aan dat geen sprake is van inbreuk omdat de zogenaamde pall ringen in haar

281

inrichting niet vallen onder het bereik van de woorden in het octrooischrift "ruimtelijk, zich in hoofdzaak cilindervormig in langsrichting van het huis uitstrekkend draadrooster". 5.3.5. In 5.2.4. en 5.2.5. is overwogen dat voor de bepaling van de beschermingsomvang van het octrooi, de "inhoud" van de conclusies moet worden bepaald. 5.3.6. Daarvoor is het volgende van belang: - Het doel van de uitvinding is de verwijdering van zogenaamde microluchtbelletjes uit een vloeistof die in een gesloten leidingstelsel wordt rondgepompt. Bekend was een inrichting voor de verwijdering van luchtbelletjes, welke bestond uit een huis waarin zich fijnmazige zeven bevonden. Een dergelijke inrichting bleek niet goed te werken. - De uitvinding ziet op een ontluchtingsinrichting die blijkens de beschrijving (pagina 1, regels 24 e.v.) "enerzijds voldoende hindernissen omvat om de luchtbelletjes de tijd en gelegenheid te geven om op te stijgen, doch anderzijds zodanige hindernissen bezit, dat deze geen het proces storende wervelingen in het stromende water veroorzaken of de waterstroming zelf op aanmerkelijke wijze beïnvloeden, waarbij tevens het gevaar van dicht gaan zitten van het rooster tot een minimum is beperkt". - Dit wordt volgens de beschrijving (pagina 1, regels 29 e.v.) bereikt "als het rooster bestaat uit een ruimtelijk, zich in hoofdzaak cilindervormig in langsrichting van het huis uitstrekkend draadrooster, waarvan een deel met in projectie een in hoofdzaak cirkelvormige omtrek zich steeds in de leiding en in het huis bevindt. Door deze maatregelen wordt, zoals in de praktijk is gebleken, een goede werking van de ontluchtingsinrichting verkregen, hetgeen verklaarbaar lijkt, doordat de roosters gevormd zijn uit dunne draadvormige delen, die gemakkelijk met een minimum aan wervelingen door water omstroomd kunnen worden, terwijl deze roosterdelen niet, zoals bij gebruikelijke zeven, in grotere aantallen in één dwarsdoorsnedevlak van de leiding liggen maar over een in stromingsrichting relatief grote afstand zijn verdeeld en onder de doorgang naar het huis talrijke hindernissen voor de met het circulerende water meegevoerde micro-belletjes vormen. Opgemerkt wordt nog, dat het vanuit de circulatieleiding tot in het inrichtingshuis omhoog reikende, de dwarsdoorlaat althans ten dele vullende ruimtelijke draadrooster een werkzaam middel is voor het kalmeren van het water, hetgeen noodzakelijk is om de micro-belletjes tot de luchtverzamelruimte te laten opstijgen. De kalmerende werking van het ruimtelijke draadrooster kan worden gezien in de weerstand die dit vormt tegen omhoog- en omlaagbewegend water." - Hieruit - en uit de tekst van de conclusies - laat zich afleiden dat de vorm van de "hindernissen" wezenlijk is. 5.3.7. De pall ringen, die zich in grote getale in het dwarsdoorsnedevlak van de leiding bevinden, onderscheiden zich qua vorm zeer aanzienlijk van de draadroosters volgens eiseresses octrooi. Het moge zo zijn dat met behulp van de pall ringen hetzelfde doel wordt bereikt als met het draadrooster, doch dat impliceert niet dat de pall ringen door de gemiddelde deskundige als equivalente middelen zullen worden gezien. Gezien de beschrijving, waarin de nadruk valt op de "dunne draadvormige delen, die gemakkelijk met een minimum aan wervelingen door water omstroomd kunnen worden", wordt dit laatste niet aannemelijk geacht. Aan de rechtszekerheid voor derden zou teveel afbreuk worden gedaan als een verzameling pall ringen begrepen zou moeten worden onder een draadrooster. 5.3.8. De conclusie moet zijn dat gedaagde geen inbreuk maakt op octrooi 171.087.

2S2


5.4. ad (iii): nietigverklaring van octrooi 180.613? 5.4.1. Gedaagde erkent weliswaar niet dat haar installatie onder de beschermingsomvang van eiseresses octrooi valt, maar wil deze kwestie buiten beschouwing laten. Zij is namelijk van mening dat dit octrooi zal worden nietig verklaard in de nietigheidsprocedure waarvoor zij eiseres inmiddels heeft doen dagvaarden. 5.4.2. Voorshands wordt geoordeeld dat aan eiseres in kort geding geen bescherming van haar octrooi behoort toe te komen als de kans groot is dat het octrooi zal worden nietig verklaard. 5.4.3. Volgens gedaagde is die kans groot. Haars inziens was de materie beschermd door het octrooi noch nieuw noch inventief op de voorrangsdatum van het octrooi. 5.4.4. Blijkens de beschrijving van het aangevallen octrooi heeft de uitvinding betrekking op een verwarmingsinstallatie voorzien van een rondloopleiding en een vanaf de rondloopleiding omhoog gerichte, in een met atmosfeer verbonden verzamelruimte uitmondende leidingaftakking, in welke rondloopleiding en verwarmingsinrichting een pomp voor het door de rondloopleiding pompen van een vloeibare warmtedrager en een radiator of soortgelijk element zijn opgenomen. Een dergelijke installatie is volgens de beschrijving bekend uit het Zwitserse octrooischrift 120.745. Daaruit is ook bekend dat de leidingaftakking een ontluchtingsvat is. Nadelen van een dergelijke installatie zijn dat door de opstelling van de pomp direct achter (d.w.z. stroomafwaarts) het ontluchtingsvat de "ingesloten" luchtbellen niet of nauwelijks uit de vloeistof kunnen worden verwijderd en evenmin de in de vorm van microbelletjes in de vloeistof opgeloste lucht. De uitvinding beoogt deze nadelen op te heffen. In de beschrijving (p. 1, regels 18 e.v.) is te lezen op welke wijze dit geschiedt. Daar staat: Hiertoe vertoont een installatie van de in de aanhef genoemde soort het kenmerk, dat het van een gesloten rondloopleiding afgetakte deel een luchtafscheider vormt, waarvan het bodemgebied een verwijd rechtlijnig deel uitmaakt van de rondloopleiding en welke luchtafscheider, die is Voorzien van een gesloten, via een vlotter gestuurde klep, dicht achter de ketel is opgesteld. 5.4.5. Het nieuwe en inventieve zou hierin gelegen zijn dat het bodemgebied van de luchtafscheider een verwijd rechtlijnig deel uitmaakt van de rondloopleiding en dat de luchtafscheider, voorzien van een gesloten, via een vlotter gestuurde klep, dicht achter de ketel is opgesteld. 5.4.6. De stelling van gedaagde dat nieuwheid en inventiviteit ontbreken, baseert zij op de inhoud van het Amerikaanse octrooischrift 2.713.973 d.d. 26 juli 1955 en de brochure Airscoop uit 1974. Uit de beschrijving in eiseresses octrooischrift is niet op te maken of de Octrooiraad tijdens de verleningsprocedure kennis heeft genomen van genoemd Amerikaans octrooischrift en de brochure. In het verleningsdossier worden deze geschriften evenmin genoemd. 5.4.7. Het Amerikaanse octrooi beschrijft een gesloten verwarmingssysteem, waarin, zoals mede uit de figuren blijkt, gebruik is gemaakt van een rondloopleiding, ketel, radiator, pomp en luchtafscheider. De luchtafscheider is van de rondloopleiding afgetakt en strekt zich naar boven uit. Verder is de rondloopleiding ter plaatse van de bodem van de luchtafscheider rechtlijnig verwijd en bevindt de luchtafscheider zich dicht achter de ketel. In het Amerikaanse octrooi en de brochure wordt het inzicht geopenbaard dat de luchtafscheider direct achter de ketel moet worden geplaatst en dat het van belang is de rondloopleiding ter plaatse van de bodem van de luchtafscheider te verwijden. Niet wordt gezegd dat de ontluchtingsklep via een vlotter wordt gestuurd. 5.4.8. Gelet op dit Amerikaanse octrooischrift en op de brochure, en in aanmerking genomen dat het aannemelijk is dat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat de onthichtingsklep via een vlotter kan worden gestuurd,

16 oktober 1991

wordt voorshands de kans dat de nietigheidsactie van gedaagde zal slagen, zo groot geacht dat eiser intussen geen aanspraak kan maken op bescherming van haar octrooi. 5.4.9. Eiseres heeft nog wel aangevoerd dat een groot aantal verschillen bestaat tussen de geoctrooieerde installatie en de installatie volgens het Amerikaanse octrooi, en dat deze laatste installatie niet de permanente ontluchting bewerkstelligt "die nu juist behoort tot het wezen van de SP1ROVENT en de op de SPIROVENT betrekking hebbende octrooien". Hieraan moet echter worden voorbijgegaan omdat dit alles - zo wordt voorshands geoordeeld - te maken heeft met andere hoedanigheden dan het verbrede bodemgebied van de luchtafscheider welke andere hoedanigheden niet het onderwerp van het aangevallen octrooi uitmaken. 5.5. ad (iv): wanprestatie en onrechtmatige daad? 5.5.1. Eiseres heeft haar stelling dat gedaagde de aan haar voor verkoopdoeleinden verstrekte know-how is gaan benutten binnen het kader van de eigen fabricage en ten behoeve van eigen distributiedoeleinden, niet aannemelijk weten te maken. In dit verband is van belang dat gedaagde niet bij de fabricage in eiseresses onderneming was betrokken en dat eiseres heeft nagelaten om aan te geven van welke andere dan openbaar toegankelijke kennis gedaagde gebruik zou hebben gemaakt. Eiseresses woorden zijn talrijk en groot, de feiten vooralsnog mager. 5.5.2. Ook de stelling dat gedaagde haar produktie-informatie en promotioneel materiaal geheel en al geënt heeft op het materiaal van eiseres, komt voorshands onaannemelijk voor. Het materiaal dat gedaagde thans gebruikt verschilt niet wezenlijk van dat waarvan zij zich al vóór de overeenkomst met eiseres bediende. Niet te verwachten is dat bij het publiek verwarring zal ontstaan. Overigens is wel bekend welk materiaal eiseres vóór de overeenkomst met gedaagde gebruikte, maar niet wat zij thans aan haar potentiële afnemers aanbiedt. 5.5.3. Eiseres heeft verder aangevoerd dat gedaagde gebruik heeft gemaakt van haar demonstratiekoffers ten behoeve van haar, gedaagdes, produkten en dat gedaagde produkten van eiseres zou omruilen en voor dump-prijzen verkopen. Ook dit is na betwisting van de zijde van gedaagde, niet aannemelijk gemaakt. 5.5.4. Eiseres kant zich ook tegen de "kopregel" in de brochure van gedaagde. Deze regel luidt: "De nieuwe generatie luchtafscheiders". Volgens eiseres is deze regel misleidend en/of onjuist. 5.5.5. Uit de brochure blijkt dat gedaagde veel aandacht schenkt aan de pall ringen in haar luchtafscheiders. Voor zover bekend, betreft het hier inderdaad iets nieuws. De hiernaar verwijzende kopregel past in de in reclame niet ongebruikelijke grootspraak. 5.5.6. Conclusie: voorshands is onvoldoende aannemelijk geworden dat gedaagde wanprestatie heeft gepleegd of onrechtmatig handelt ten opzichte van eiseres. De karakterisering die eiseres van het handelen van gedaagde heeft gegeven, te weten: het zonder enige terughoudendheid kannibaliseren van alle ontwikkelingsinspanningen en investeringen van eiseres, lijkt voor een belangrijk deel gebaseerd op de in de dagvaarding voorkomende, maar later teruggenomen stelling dat het gedaagde is geweest die de overeenkomst tussen partijen had beëindigd. Met het vaststaande feit dat eiseres zelf de overeenkomst heeft beëindigd, is wat eiseres als "opzet" van gedaagde ziet, namelijk: "gebruik SPIRO zolang als nodig is, dat is derhalve in ieder geval een eerste periode van drie jaar ... en ontwikkel in deze periode een eigen product waarmee men dan vervolgens de door het SPIROVENT-programma verworven goodwill ten eigen nutte kan gebruiken", niet zonder meer verenigbaar. 5.6. ad (y): de vorderingen. 5.6.1. Uit al het voorgaande vloeit voort dat het gevorderde octrooiinbreukverbod, het bevel tot het doen van opgaven omtrent inbreukmakende produkten en afnemers daarvan, het bevel tot overhandiging van kopieën van

16 oktober 1991


fakturen e.d. en het terugname-bevel toewijsbaar zijn. 5.6.2. Niet toewijsbaar is het bevel tot het verzenden aan afnemers van een aangetekende brief over dit vonnis. Het is overbodig nu gedaagde bij het doen van het verzoek aan de afnemers om inbreukmakende produkten aan haar af te staan al melding moet maken van dit vonnis. 5.6.3. Evenmin is toewijsbaar het gevraagde voorschot op schadevergoeding. Deze vordering steunt met name op de stelling dat gedaagde wanprestatie heeft gepleegd en onrechtmatig handelt. Deze stelling is echter niet aannemelijk geacht. 5.6.4. Er bestaat aanleiding de aan het octrooiinbreukverbod gekoppelde dwangsom te matigen. 5.6.5. De proceskosten tot nu toe zullen als na te melden worden gecompenseerd nu partijen over en weer in het ongelijk zullen worden gesteld. 5.6.6. Voor wat betreft de behandeling van de vordering gebaseerd op merkinbreuk, zal een nadere dag worden bepaald. Beslissingen De President: 1. Gebiedt gedaagde de inbreuk op het Nederlands octrooi 156.225 van eiseres te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor elke overtreding van dit gebod. 2. Gebiedt gedaagde binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk aan de raadsman van eiseres op te geven hoeveel inbreukmakende produkten zij heeft vervaardigd en uitgeleverd, alsmede hoeveel inbreukmakende produkten zij in voorraad houdt, alsmede te verstrekken een lijst houdende namen en adressen van de afnemers van de betrokken inbreukmakende produkten, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor elke dag dat gedaagde met de naleving van dit gebod in gebreke blijft. 3. Gebiedt gedaagde binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis, aan de raadsman van eiseres te overhandigen kopieën van de fakturen en orders c.q. orderbevestigingen welke betrekking hebben op de inbreukmakende produkten, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor elke dag dat gedaagde met de naleving van dit gebod in gebreke blijft. 4. Gebiedt gedaagde binnen 20 dagen na betekening van dit vonnis bij brief onder vermelding van dit vonnis, haar afnemers om teruggave te verzoeken van de inbreukmakende produkten, zulks met het aanbod van terugbetaling van de koopprijs, onder toezending van kopieën van de ten deze te schrijven brieven aan de raadsman van eiseres, een en ander op straffe van een dwangsom van ƒ 10.000,- voor elke dag dat gedaagde met de deugdelijke naleving van dit gebod in gebreke blijft. 5. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 6. Wijst af het meer of anders gevorderde. 7. Bepaalt dat het kort geding zal worden voortgezet voor de behandeling van de vorderingen van eiseres voor zover gebaseerd op merkinbreuk, op een nader te bepalen maandag na opgave door de raadsman van eiseres van de verhinderdata van beide raadslieden. 8. Compenseert de tot nu toe gemaakte proceskosten in dier voege dat partijen de eigen kosten dragen. Enz. b) Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 3. De uiteenzettingen van Flamco in de appeldagvaarding beogen de vraag of zij met de door haar verhandelde inrichting octrooiinbreuk maakt in volle omvang voor te leggen aan het hof. Uit die uiteenzettingen blijkt zodanig duidelijk waarom volgens Flamco die vraag ontkennend moet worden beantwoord en waarom volgens haar de president die vraag ten onrechte bevestigend heeft beantwoord, dat Spiro daartegen - in haar woorden -

283

"passend stelling" kon nemen, hetgeen zij dan ook heeft gedaan. Van niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep kan geen sprake zijn. 4. Bij de acte welke Flamco ten tijde van de pleidooien heeft genomen, heeft zij twee Duitse Gebrauchsmuster in het geding gebracht zo mede copie van een dagvaarding waarbij Flamco de nietigverklaring van het octrooi vordert op grond van die Gebrauchsmuster. Bij pleidooi heeft Flamco aangevoerd dat de onderhavige vordering van Spiro ook daarom moet worden afgewezen omdat het octrooi zal worden nietig verklaard, althans omdat, in het licht van de Gebrauchsmuster, de beschermingsomvang van het octrooi dient te worden beperkt tot een welke correspondeert met de letters van de conclusie. 5. Spiro heeft bij pleidooi betoogd dat het hof met genoemde stukken en de daarop gebouwde nieuwe stellingen van Flamco geen rekening mag houden omdat niet eerst bij pleidooi nieuwe grieven mogen worden aangevoerd noch nieuwe feiten en daarop gebouwde weren. Ten aanzien van dat betoog wordt het volgende overwogen. 6. Niet gebleken is dat genoemde stukken Spiro niet zo tijdig voor de pleidooien ter kennis zijn gebracht dat zij er zich in voldoende mate over heeft kunnen uitlaten. Bij pleidooi heeft Spiro uitvoerig haar visie op de Gebrauchsmuster gegeven en de consequenties welke Flamco aan die stukken verbindt, bestreden. Evenmin is gebleken dat Flamco reeds ten tijde van de appeldagvaarding of de memorie van grieven op de hoogte had behoren te zijn van de Gebrauchsmuster. In zoverre heeft Flamco dus niet gehandeld in strijd met een goede procesorde. 7. De nieuwe stellingen van Flamco zijn niet aan te merken als grieven tegen het bestreden vonnis, dat wil zeggen niet als bezwaren daartegen omdat de eerste rechter datgene waarover hij had te oordelen, onjuist of onvolledig zou hebben beoordeeld. Het beroep van Spiro op HR 1984 nr. 298 (de daarin vervatte beslissing is herhaald in HR 1989 nr. 156) is dus niet gegrond. Die stellingen zijn nieuwe weren, in de zin van artikel 348 Rv., welke stoelen op na de memorie van grieven gebleken feiten. Geen rechtsregel verbiedt dat de appèlrechter onder de bij 6 genoemde omstandigheden met die weren rekening houdt, waarbij, voorzoveel nodig, opmerking verdient dat het hof te dezen kort geding rechter is. 8. Vaststaat dat de Gebrauchsmuster zijn bekend gemaakt op respectievelijk 30 december 1971 en 16 maart 1972 terwijl, van de prioriteitsdata van het octrooi, 9 december 1972 de relevante datum is. De inhoud van in het bijzonder het Gebrauchsmuster 7145993 is zodanig dat een niet te verwaarlozen kans aanwezig is dat het octrooi zal worden nietig verklaard. 9. Spiro heeft dit laatste bestreden door er op te wijzen dat bij de inrichting volgens het Gebrauchsmuster de vlotter 6 een zijwaartse kracht uitoefent op de Schwimmer-Achse 4 welke bewerkstelligt dat de Dichtplatte 7 zich van de klepzitting "abhebt", terwijl bij de geoctrooieerde inrichting het kleporgaan kantelt, zodanig dat geen verschuiving optreedt ten opzichte van die zitting. 10. Die bestrijding treft om meer dan een reden geen doel. Een reden is dat blijkens bladzijde 2, regels 9/10 en regel 14 van het octrooischrift het octrooi ervan uitgaat dat opening van de klep ook op andere wijze kan geschieden dan door kanteling van het kleporgaan omtrent welke kanteling dan ook in de octrooiconclusie niets is te vinden. Bij zo'n andere wijze kan bezwaarlijk aan iets anders worden gedacht dan aan een geheel loskomen, van het afdichtlichaam, van de klepzitting. Een andere reden is dat er geen grond is aan te nemen dat bij een inrichting volgens het Gebrauchsmuster het afdichtlichaam, de Dichtplatte, na te zijn geopend, niet weer, bij sluiting, op zijn oorspronkelijke plaats terugkomt. Zoals in het bijzonder volgt uit regels 43-45 van bladzijde 1 van

284


het octrooischrift, komt het aan op de sluiting van de klep, niet op de opening ervan en het terugkomen op de juiste plaats geschiedt ook bij vorengenoemde inrichting doordat onder invloed van de door de veer uitgeoefende krachten de sluitbeweging van het kleporgaan niet in relevante mate afhankelijk is van de overige krachten welke op dat orgaan worden uitgeoefend, waarbij in het midden kan blijven of die overige krachten wellicht enigszins verschillen van die bij een inrichting volgens het uitvoeringsvoorbeeld van het octrooi. 11. Het vorenstaande brengt mee dat het vonnis, voor zover daarvan is geappelleerd door Flamco, niet in stand kan blijven en dat de desbetreffende door Spiro verlangde voorlopige maatregelen niet behoren te worden genomen.

16 oktober 1991

b) Het Hof, enz.

Het geding 1. Het hoger beroep richt zich tegen een door de President van de rechtbank te 's-Gravenhage in kort geding gewezen vonnis van 9 oktober 1989. Daarbij zijn afgewezen de vorderingen van Spiro - kort weergegeven om Flamco te gebieden inbreuken te staken op de Nederlandse octrooien 171.087 en 180.613 van Spiro. 2. (...) Beoordeling van het hoger beroep betreffende octrooi 180.613 3. Bij acte d.d. 31 augustus 1990 heeft Flamco in het geding gebracht, als producties c tot en met q, een advertentie en folders waaruit blijkt dat voor de voorrangsdatum van het octrooi, 11 maart 1978, luchtafscheiders op Beslissing de Nederlandse markt zijn gebracht, bestemd voor Het Gerechtshof: verwarmingsinstallaties als omschreven in de conclusie vernietigt het bestreden vonnis voor zover het betreft van het octrooi voor de woorden "met het kenmerk", de "Beslissingen" 1,2,3,4, 5 en 8; welke luchtafscheiders waren geconstrueerd geheel - wijst af de vorderingen van Spiro gebaseerd op haar overeenkomstig de bewoording van de octrooiconclusie Nederlandse octrooi 156.225; terwijl werd aanbevolen die afscheiders op te stellen dicht - veroordeelt Spiro in de kosten van het geding in beide achter de ketel. Dit betekent dat de geoctrooieerde instanties en begroot die kosten, voor zover gevallen aan inrichting voor de genoemde datum behoorde tot de stand de zijde van Flamco, wat betreft de eerste instantie op van de techniek, gelijk Spiro bij pleidooi op 31 augustus fl. 2.000,- en wat betreft het hoger beroep, tot de 1990 dan ook heeft erkend. uitspraak van dit arrest, op fl. 6.500,-. Enz. 4. Reeds op grond van het voorgaande moeten de onderhavige vorderingen van Spiro worden afgewezen. Onbesproken kan dus blijven het door grief 2 aangevochten oordeel van de President dat een aanzienlijke Nr 75. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 22 november 1990. kans op nietigverklaring van het octrooi aanwezig is vanwege het Amerikaanse octrooi 2.713.973 en de (ontluchtingsinrichting) Airscoopbrochure uit 1974. Mrs R. van der Veen, J.F. van Nieuwkuyk en Beoordeling van het hoger beroep betreffende octrooi Ir A.P. Pieroen. 171.087 5. Voor de bepaling van de beschermingsomvang van Art. 30, lid 2, Rijksoctrooiwet. dit octrooi is van belang dat Spiro niet heeft weersproken Door deskundige derden, die de conclusies van octrooi hetgeen Flamco heeft gesteld in paragraaf 3 van haar 171.087 in het licht van de beschrijving en tekening lezen, memorie van antwoord voorzover inhoudend dat reeds kan niet anders worden geconcludeerd dan dat als middel lang voor de prioriteitsdata bekend was het verschijnsel voor de oplossing van het te overwinnen, bekende, probleem dat corrosie en andere ongewenste effecten van lucht in uitsluitend in aanmerking komen uit draad vervaardigde een leidingstelsel waarin een vloeistof met variërende roosters. De verzameling Pall-ringen in de inrichting van temperatuur rondpompbaar is, ook optraden als gevolg Flamco zijn niet uit draadvormig materiaal gemaakt. Die van zich in dat stelsel bevindende microluchtbelletjes. In inrichting belichaamt daarom geen toepassing van de paragraaf 13 van de pleitnotities is namens Spiro slechts geoctrooieerde uitvinding. ontkend dat een succesvolle voorkoming van dat verschijnsel bekend was. Het voorgaande betekent dat de probleemstelling niet mede inhield het vinden van een Art. 43 j° artt. 2 en 51 Row. oorzaak van de corrosie en andere ongewenste effecten en Hof: Uit een advertentie en folders blijkt dat voor de voorrangsdatum van het octrooi 180.613 luchtafscheiders op dat de probleemstelling was het vinden van maatregelen voor de verwijdering van, ook, die microbelletjes. Uit het de Nederlandse markt zijn gebracht welke waren geconoctrooischrift blijkt dan ook slechts van laatstgenoemde strueerd geheel overeenkomstig de bewoording van de probleemstelling. octrooiconclusie. Dit betekent dat de geoctrooieerde inrichting voor de genoemde datum behoorde tot de stand 6. Van belang is voorts dat als maatregelen voor het van de techniek. Vordering tot maatregelen wegens inbreuk verwijderen van luchtbelletjes bekend waren de plaatsing afgewezen. van een huis in hoofdzaak dwars op een leiding van het (gesloten) leidingstelsel, middelen voor het afvoeren van Pres. had in eerste aanleg reeds een grote kans van slagen van een nietigheidsactie aangenomen op grond van lucht uit dat huis en de plaatsing van een, als vlakzeef uitgevoerd, rooster dat zich zowel in het huis als in de een ouder Amerikaans octrooischrift. leiding bevond. Spiro Research B.V. te Helmond, appellante [in kort 7. Ook is van belang dat in de techniek roosters en geding], procureur Mr D. den Hertog, advocaat Mr zeven voor allerlei doeleinden en in velerlei vormen en P.A.M. Hendrick te Amsterdam, uitvoeringen bekend zijn en de vakman, ook die op het onderhavige gebied, zonder meer ter beschikking staan. tegen Flamco B.V. te Gouda, geïntimeerde [in kort geding], 8. Inrichtingen volgens het octrooi zijn geconstrueerd procureur Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper, advocaat Mr J.A. door het nemen van de bekende hierboven bij 6 van Arkel te Rotterdam. genoemde maatregelen echter met dien verstande dat een ander rooster dan het daar genoemde wordt voorgeschreven en wel een rooster dat (1) niet vlak moet zijn a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenmaar ruimtelijk zodanig dat het, gezien in de langsrichting hage, 9 oktober 1989 (Mr J.J. Brinkhof). van het huis, in hoofdzaak cylindervormig is en (2) een draadrooster is. Zie de hiervoor onder nr 74 geplaatste uitspraak. 9. Wat betreft maatregel (2) is van belang niet alleen dat in conclusie 1 als kenmerk wordt genoemd, onder meer, dat het rooster een draadrooster is en in conclusie 2

16 oktober 1991

Bijblad

dat het rooster wordt gevormd door de daar bedoelde steunbuis en tenminste één (schroeflijnvormig gewonden) draad, maar ook dat in de beschrijving wordt beklemtoond dat - afgezien van eventuele ondersteuningen e.d. draadvormig materiaal moet worden gebruikt. Zo wordt op bladzijde 1, regels 32-35, gezegd dat de roosters gevormd zijn "uit dunne draadvormige delen, die gemakkelijk met een minimum aan wervelingen door water omstroomd kunnen worden" en dat - "zoals in de praktijk is gebleken" - aldus "een goede werking van de ontluchtingsinstallatie verkregen wordt". Ook elders in de beschrijving - voorzover zij over het te gebruiken materiaal gaat - wordt uitsluitend over "draad" gesproken. (Gezien deze opzet van de beschrijving moet worden aangenomen dat ook daar waar het voor de roosters te gebruiken materiaal niet met zovele woorden wordt genoemd - op bladzijde 2, regel 38 - alleen op roosters van draadvormig materiaal is gedoeld). 10. Onder de in bovenstaande overwegingen genoemde omstandigheden kan door deskundige derden die de conclusies in het licht van de beschrijving en tekening lezen, niet anders worden geconcludeerd dan dat, van alle ter beschikking staande roosters, als middel voor de oplossing van het te overwinnen, bekende, probleem uitsluitend in aanmerking komen draadroosters, dat wil zeggen uit draad vervaardigde roosters en dat dus de geoctrooieerde uitvinding bestaat uit de toepassing van (onder meer) bepaaldelijk die maatregel. 11. De verzameling Pall-ringen in de inrichting van Flamco - indien die verzameling als rooster mag worden beschouwd - kan worden aangemerkt als een toepassing van de in overweging 8 genoemde maatregel (1). Die ringen zijn echter niet uit draadvormig materiaal vervaardigd en vertonen aanmerkelijke constructieve verschillen met draadroosters zodat maatregel (2) in de Flamco-inrichting geen toepassing vindt. Die inrichting belichaamt daarom geen toepassing van de geoctrooieerde uitvinding. Dit is niet anders omdat die inrichting een goede ontluchtingswerking heeft en indien ervan zou moeten worden uitgegaan dat geen significante verschillen bestaan tussen de fysische verschijnselen welke optreden bij inrichtingen met draadroosters en die welke optreden bij de Flamco-inrichting - de juistheid van dat uitgangspunt is niet met voldoende zekerheid aangetoond - daar ook in dat uitgangspunt de Flamcoinrichting een ander middel dan het geoctrooieerde is voor de oplossing van eenzelfde probleem.

Eigendom, nr 10

285

worden gewekt met het merk SWING. De toevoeging ALONG doet niet wezenlijk afbreuk aan het onderscheidend kenmerk SWING en het kopend publiek dat bekend is met het merk SWING zal bij de confrontatie met SWING ALONG allicht verwantschap veronderstellen. Art. 11 onder D BMW. In casu is geen sprake van een akte van licentie welke op de voorgeschreven wijze is ingeschreven in het daarvoor bestemde register. Het gevolg is dat eiseres sub 2, Swing geen bescherming toekomt op grond van de Benelux Merkenwet. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Nu het teken SWING ALONG op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam SWING en bij het kopend publiek gemakkelijk verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst der waren, handelt gedaagde, die met die handelsnaam en het gebruik daarvan door Swing op de hoogte was, onzorgvuldig ten opzichte van Swing door haar (portable) radiocassetterecorders in het verkeer te brengen onder het teken SWING ALONG. Schadevergoeding toegewezen ter hoogte van de nettowinst van gedaagde en de buitengerechtelijke kosten. 1. Eckhard Wegner Import-Export te Frankfurt, Bondsrepubliek Duitsland en 2. Swing Electroimpex GmbH te Frankfurt, Bondsrepubliek Duitsland, eiseressen, procureur Jhr Mr O.J.L. van Nispen tot Sevenaer, advocaat Mr Ch. Gielen te Amsterdam, tegen Huisman Electronics B.V. te Dordrecht, gedaagde, procureur Mr J.A.M. Verwaijen.

1. Uit de door eiseressen overgelegde kopie van het uittreksel uit het internationaal merkenregister te Genève moet worden afgeleid dat Wegner krachtens internationaal depot van 4 augustus 1979 onder meer in het Beneluxgebied rechthebbende is op het woordmerk "SWING", internationaal registratienummer 447027, voor waren in de klasse 9 (audioapparatuur). 2. Huisman heeft, zich verwerend, er op gewezen dat het beweerde merkrecht "SWING" door niet-gebruik vervallen zou zijn. Op grond van de door Wegner en Swing bij akte overgelegde produkties staat vast dat zij het woordmerk "Swing", in elk geval tot in 1986, ter onderscheiding van Beslissing hun waren hebben gebruikt. Mitsdien hebben zij het Het Gerechtshof bekrachtigt het bestreden vonnis, woordmerk minder dan vijfjaar geleden nog gebruikt. hierboven bij 1 genoemd, veroordeelt Spiro in de kosten Dit verweer gaat derhalve niet op. van het hoger beroep en begroot die kosten, voorzover 3. Huisman heeft ook een beroep gedaan op de gevallen aan de zijde van Flamco tot de uitspraak van dit nietigheid van het woordmerk "SWING" vanwege het arrest, op ƒ 9.000,-. Enz. ontbreken van voldoende onderscheidend vermogen. Dit beroep gaat evenwel niet op. Het merk "SWING" is niet "te eenvoudig" en niet uitsluitend beschrijvend. Het is immers geen aanduiding van de waar (portable) radiocasNr 76. Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, setterecorder en/of audioapparatuur. Het merk heeft, 27 juni 1990. mede gelet op de omstandigheden van dit geval en de bestemming voldoende onderscheidend vermogen. (Swing/Swing along) 4. Het teken "SWING ALONG" en het woordmerk Mrs C. Sikkel, M.W.C, de Jonge en H.A.M. Alferink. "SWING" stemmen zodanig met elkaar overeen dat bij degene die met het teken "SWING ALONG" wordt Art. 1 Benelux Merkenwet. geconfronteerd associaties worden gewekt met het merk Het woordmerk SWING is niet "te eenvoudig" en niet "SWING". De toevoeging "ALONG" doet niet wezenlijk uitsluitend beschrijvend. Het is immers geen aanduiding van afbreuk aan het onderscheidend kenmerk "SWING" en de waar (portable) radiocassetterecorder en/of audioappa- het kopend publiek dat bekend is met het merk ratuur. Het merk heeft, mede gelet op de omstandigheden "SWING" zal bij de confrontatie met "SWING ALONG" van dit geval en de bestemming, voldoende onderscheidend allicht verwantschap veronderstellen. vermogen. 5. Wegner heeft gesteld dat Swing met haar toestemming als licentiehouder gebruik mag maken van Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. het woordmerk "SWING". Er is echter niet gesteld dat in Het teken SWING ALONG en het woordmerk SWING casu sprake is van een akte van licentie, welke op de stemmen zodanig met elkaar overeen dat bij degene die met voorgeschreven wijze is ingeschreven in het daarvoor het teken SWING ALONG wordt geconfronteerd, associaties bestemde register. Het gevolg is dat Swing geen

286

Bijblad

bescherming toekomt op grond van de Benelux Merkenwet. 6. In het meergenoemde tussenvonnis is reeds overwogen dat Swing handelt onder de naam Swing en dat op haar briefpapier het merk "SWING" is afgedrukt. Gelet op de in het geding gebrachte produkties staat vast dat Huisman hiermede op de hoogte was dan wel in ieder geval op de hoogte had moeten zijn. Nu het teken "SWING ALONG" op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam "SWING" en bij het kopend publiek gemakkelijk verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst der waren, handelt Huisman, die met die handelsnaam en het gebruik daarvan door Swing, juist op grond van zijn zakelijke contacten als (potentieel) afnemer van Swing, op de hoogte was, in strijd met de zorgvuldigheid die haar in het maatschappelijk verkeer betaamt ten opzichte van Swing door haar (portable) radiocassetterecorders in het verkeer te brengen onder het teken "SWING ALONG". 7. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, gaat de rechtbank er van uit dat door Huisman jegens eiseressen onrechtmatig is gehandeld. Huisman heeft inbreuk gemaakt op het aan Wegner toekomende merkrecht "SWING" en heeft onzorgvuldig gehandeld ten opzichte van Swing. De vorderingen zijn dus in beginsel voor toewijzing vatbaar. 8. Over de omvang van de door Wegner en Swing gestelde schade overweegt de rechtbank het volgende. 8.1. Eiseressen hebben allereerst de door Huisman - met de verkoop van de onderwerpelijke radio's behaalde winst als schade opgevoerd. Door Huisman is bij conclusie van antwoord een accountantsverklaring in het geding gebracht waaruit de brutowinst van voornoemde verkoop gesteld kan worden op een bedrag van ƒ 5.660,-. Huisman heeft hieraan toegevoegd dat na aftrek van kosten de nettowinst in deze gesteld kan worden op ƒ2.100,-. Eiseressen hebben de accountantsverklaring niet bestreden en de eis op dit onderdeel verminderd tot ƒ 5.660,-. De rechtbank acht het redelijk in dit geval de schade te begroten op de nettowinst ad ƒ 2.100,-. 8.2. In de tweede plaats is door eiseressen een schade opgevoerd, bestaande uit de buitengerechtelijke kosten die niet voor vergoeding krachtens artikel 57 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in aanmerking komt. Deze post is door eiseressen gesteld op ƒ 1.041,- en is door Huisman niet bestreden, zodat deze voor toewijzing in aanmerking komt. 8.3. In de derde plaats wordt door eiseressen immateriële schade gevorderd ten belope van een bedrag van ƒ 5.000,-, bestaande uit de aantasting van de exclusiviteit van de exclusieve merkrechten en handelsnaam van eiseressen. Door Huisman is de stelling van eiseressen gemotiveerd betwist en door Wegner en Swing zijn geen nadere gegevens ter adstructie van hun stelling aangevoerd. De rechtbank acht ook anderszins geen termen aanwezig voor honorering van deze post, zodat dit deel van de vordering dient te worden afgewezen. 9. Samenvattend acht de rechtbank de door eiseressen gestelde schadevordering toewijsbaar tot een bedrag van ƒ3.141,-. 10. In dit geding is Huisman aan te merken als de in het ongelijk gestelde partij en zij dient dus te worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. Beslissing De rechtbank: Beveelt Huisman om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken "SWING ALONG", althans met het merk "SWING" overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van ƒ 10.000,- per dag, dan wel ƒ 1.000,- per exemplaar naar keuze van eiseressen, wanneer Huisman handelt in strijd met dit bevel.

Eigendom, nr 10

16 oktober 19fU

Veroordeelt Huisman tot betaling aan Wegner en Swing van ƒ 3.141,- (...). Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijst het meer of anders gevorderde af. Veroordeelt Huisman in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van eiseressen begroot op ƒ357,65 aan verschotten en ƒ2.170,- aan salaris procureur. Enz. Nr 77. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 14 juni 1988. (Mercedes-Benz/Mercedes-ster) Mrs C.W. Mouton, E.A.M. van Houten-van der Kallen en Prof. Mr E.A.A. Luijten. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet. Op briefpapier en visitekaartjes heeft Kruitwagen o.a. vermeld "speciaal Mercedes". Vaststaat dat Kruitwagen zich voornamelijk bezighoudt met het verhandelen, onderhoud en reparatie van Mercedes automobielen. In aanmerking genomen dat "speciaal" de betekenis heeft van "in het bijzonder", heeft Kruitwagen een geldige reden voor het gebruik van het woordmerk Mercedes. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 BMWj" art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Rb.: Het gebruik van het woordmerk Mercedes door Kruitwagen in advertenties vindt niet plaats voor waren waarvoor een geldige reden bestaat, nu het woordmerk in vette letters is gedrukt en in een kader geplaatst. Een zodanig gebruik in advertenties is onrechtmatig ten opzichte van de merkhouder en Mercedes-Benz Nederland, aangezien door deze advertenties bij het publiek de indruk kan worden gewekt dat Kruitwagen tot de dealerorganisatie behoort, althans daarmee nauwe betrekkingen onderhoudt. Kruitwagen profiteert aldus van de inspanningen en de kosten welke de merkhouder en Mercedes-Benz Nederland zich hebben getroost casu quo zich getroosten door de dealerorganisatie in stand te houden, waardoor zij schade lijden. 1. Daimler-Benz A.G. te Stuttgart, Bondsrepubliek Duitsland en 2. Mercedes-Benz Nederland B.V. te Utrecht, appellanten, procureur Mr C.M. van Leeuwen, advocaat Mr J.A van Arkel te Rotterdam, tegen Autobedrijf Kruitwagen en Van Uden te 's-Hertogenbosch, geïntimeerde, procureur Mr J.G.M. van Mierlo. a) Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, 5 juni 1987 (Mrs J.P.M. Hermans, J.E. Poerink en H.G. Robers). Het geschil. 1. Tussen partijen staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd bestreden de volgende feiten vast: Eiseres sub 1 [Daimler-Benz A.G.; Red.] heeft de uitsluitende merkrechten op het woordmerk MERCEDES-BENZ en op het figuurmerk dat bekend is als "de Mercedes-ster". De door eiseres vervaardigde automobielen, onderdelen daarvan en toebehoren daarvoor genieten onder die merken een goede reputatie. Eiseres sub 1 houdt in alle landen waarin zij haar producten in de handel brengt een dealerorganisatie in stand voor de afzet van haar producten, welke organisatie in Nederland onder leiding en controle van eiseres sub 2 staat. De bij de hier te lande bij de dealerorganisatie aangesloten ondernemingen ontvangen regelmatig van eiseressen de nodige voorlichting omtrent de onder

16 oktober 1991


voormelde merken in de handel gebrachte automobielen, waarbij voor instructie en bijscholing van het personeel van die ondernemingen wordt zorggedragen en waarbij de nodige technische outillage, servicedocumentatie, gereedschappen enzovoorts worden verstrekt, terwijl die ondernemingen zich hebben verplicht zich bij de serviceverlening en garantieverlening te houden aan de hoge nonnen van technische kwaliteit die eiseres sub 1 noodzakelijk acht. De dealerorganisatie is tevens belast met de uitvoering van de garantieverlening waartoe eiseres sub 1 zich terzake de onder voormelde merken in de handel gebrachte automobielen pleegt te verbinden en de hierbij aangesloten ondernemingen hebben dienaangaande bepaalde verplichtingen op zich genomen. De aangesloten ondernemingen hebben toestemming gekregen om, zolang zij deel uitmaken van de dealerorganisatie, hun aansluiting kenbaar te maken door middel van van voormelde merken voorziene uithangborden, lichtreclames en dergelijke en ook door deze merken op te nemen in advertenties en ander reclamemateriaal. Eiseressen hebben er belang bij dat de aangesloten dealers de onderhavige merken als blikvanger gebruiken. Gedaagde is niet bij de onderhavige dealerorganisatie aangesloten. Gedaagde heeft echter in het verleden a) daarop in grote witte letters "MERCEDES-BENZ" met daaronder in kleinere letters "verkoop en service" gehad en b) op de muur bij de ingang van haar bedrijfspand een blauw bord met daarop in witte letters "MERCEDES-BENZ VERKOOP INGANG", c) een visitekaartje gebruikt voorzien van de "Mercedes-ster" en de tekst "Verkoop Mercedes-Benz Automobielen Gespecialiseerd onderhoud Leasing", d) voor haar bedrijfspand twee blauwe vlaggen voorzien van het woord MERCEDES gehad. Na bezwaar zijdens eiseressen daartegen heeft gedaagde het gebruik van de merken van eiseres, zoals onder a) tot en met d) omschreven, gestaakt. Thans bedient gedaagde zich nog e) van een visitekaartje, zonder ster doch met de tekst: Verkoop Mercedes Automobielen Onderhoud Speciaal Mercedes Leasing (productie 1 conclusie van antwoord). Voorts bezigt gedaagde f) op haar briefpapier (en haar facturen) diezelfde tekst (productie 4 akte zijdens eiseressen), terwijl zij verder g) in haar advertenties gebruik maakt van de, in een kader geplaatste in vette letters uitgevoerde, woorden "Mercedes-Benz personenauto's" (productie 5 akte bij pleidooi). 2. De vorderingen en de grondslagen daarvan. 2.2. Eiseressen vorderen dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: a. zal verklaren voor recht dat voormelde omschreven handelingen van gedaagde inbreukmakend en anderszins onrechtmatig zijn; b. gedaagde zal verbieden inbreuk te maken op voormelde merken van eiseres sub 1; c. gedaagde zal verbieden op enige wijze voor of in verband met haar onderneming en/of het daarin uitgeoefende bedrijf gebruik te maken van de onderhavige merken van eiseres sub 1 of een daarmede overeenstemmend teken of van enig ander teken, dat bij het in aanmerking komende publiek de onjuiste indruk kan wekken als zou gedaagde deel uitmaken van of anderszins speciale betrekkingen onderhouden met een van beide eiseressen of met de door eiseressen opgezette en in stand gehouden dealerorganisatie voor onder de onderhavige merken door eiseres sub 1 hier te lande in het verkeer gebrachte automobielen; d. gedaagde zal veroordelen om aan eiseres sub 1 en/of eiseres sub 2 ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van ƒ 25.000,- voor elke dag of elke keer, waarop zij ten opzichte van eiseres sub 1 en/of eiseres sub 2 in

287

strijd met het sub b of sub c gevorderde verbod of enig gedeelte daarvan mocht handelen; alles kosten rechtens. 2.3. Eiseressen leggen aan haar vorderingen voormelde vaststaande feiten ten grondslag. Het briefpapier en de advertentie van gedaagde zijn bij gelegenheid van het pleidooi voor het eerst ter sprake gekomen. Eiseressen hebben aldus de grondslagen van haar vorderingen vermeerderd, tegen welke vermeerdering van eis gedaagde zich niet heeft verzet. Naast de vaststaande feiten doen eiseressen haar vorderingen steunen op de navolgende stellingen: Door te handelen als voormeld maakt gedaagde inbreuk op de merkrechten van eiseres sub 1 in de zin van artikel 13 A aanhef en sub 2 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (hierna: BMW), immers gedaagde maakt zonder geldige reden en op zodanige wijze in het economisch verkeer gebruik van de merken van eiseres sub 1 dat eiseressen schade kan worden toegebracht, onder meer hierin bestaande dat die merken aan waarde inboeten, omdat het gebruik niet onder controle van eiseressen plaatsvindt en niet is omkleed met de waarborgen die eiseres sub 1 ten aanzien van bedoelde merken nodig acht teneinde die merken de betekenis die zij in de ogen van het publiek als dragers van reputatie en goodwill hebben te doen behouden, terwijl gedaagde jegens beide eiseressen anderszins onrechtmatig handelt, omdat zij handelend als voormeld bij het publiek de onware indruk wekt als zou zij deel uitmaken van voormelde door eiseres sub 1 opgezette en door eiseres sub 2 geleide en gecontroleerde dealerorganisatie. Door aldus te handelen profiteert gedaagde van de gunstige associaties die door de Mercedes merken worden gewekt, zonder gehouden te zijn aan de door eiseressen voor de garantie- en serviceverlening gestelde normen en zonder de van eiseressen afkomstige know-how, outillage en begeleiding, als gevolg waarvan gedaagde op onrechtmatige wijze gebruik maakt van de inspanning en de kosten die eiseressen zich voor het in stand houden en van de dealerorganisatie getroost en tevens het gevaar in het leven roept dat het publiek in zijn verwachtingen ten aanzien van de te ontvangen service en garantie zal worden teleurgesteld, waardoor aan de reputatie en goodwill van eiseressen en de door hen in stand gehouden dealerorganisatie schade zal worden berokkend. 3. Het verweer van gedaagde. Gedaagde heeft er in de eerste plaats op gewezen dat zij, na daartoe door de raadsman van eiseressen te zijn aangeschreven, een aantal maatregelen heeft genomen en toezeggingen heeft gedaan. Meer bepaald heeft zij het hiervoor onder 1 a) bedoelde bord reeds medio 1986 verwijderd en het onder 1 b) bedoelde bord in september 1986, de onder 1 c) bedoelde visitekaartjes sedert medio 1986 niet meer gebruikt en de raadsman van eiseressen de drukproeven toegezonden van twee versies nieuwe kaartjes en tenslotte heeft zij omstreeks oktober 1986 de vlaggen verwijderd. Dit alles is aan de raadsman van eiseressen medegedeeld, laatstelijk nog bij schrijven d.d. 22 oktober 1986. Gedaagde stelt dat het enige punt waarover nog verschil van mening zou kunnen bestaan de thans gebruikte visitekaartjes zijn. Zij meent dat zij door deze kaartjes te gebruiken geen inbreuk maakt op de merkrechten van eiseres sub 1 en evenmin anderszins onrechtmatig handelt jegens eiseressen. Door middel van de visitekaartjes doet gedaagde immers niet anders dan erop te wijzen dat zij zich speciaal bezighoudt met de verkoop van Mercedes auto's, alsmede met onderhoud, speciaal aan zodanige auto's. Gedaagde houdt zich namelijk nagenoeg uitsluitend bezig met de verkoop van nieuw en gebruikte Mercedes automobielen en met onderhoud en reparatie daarvan. Gedaagde heeft ten pleidooie betwist dat de advertentie zoals in het geding gebracht inbreuk maakt op het

288


woordmerk MERCEDES, aangezien zij daarmede slechts de waren aanduidt welke zij verhandelt. 4. Eiseressen hebben naar aanleiding van het verweer van gedaagde haar stellingen gehandhaafd. Zij hebben verder met name nog eens gewezen op het gevaar van verwatering het merk Mercedes door het inbreukmakend gebruik van gedaagde en voorts aangevoerd dat, nu het visitekaartje en het briefpapier van gedaagde twee maal het woord Mercedes vermelden, gedaagde daarmee suggereert dat er een speciale band is met de dealerorganisatie van Mercedes, hetgeen misleidend voor het publiek is. Dit zelfde geldt, aldus eiseressen, voor de advertentie. In de visie van eiseressen is er slechts een geldige reden in de zin van artikel 13 A onder 2 indien voor het gebruik van het merk een onontkoombare noodzaak bestaat. 5. Beoordeling van het geschil. 5.1. Nu de vorderingen van eiseressen deels op de BMW zijn gestoeld stelt de rechtbank overeenkomstig artikel 37 sub B van die wet vast dat zij bevoegd is om van deze vorderingen kennis te nemen, aangezien gedaagde in dit arrondissement gevestigd is. 5.2. Nu gedaagde het gebruik, hierboven onder 1 sub a) tot en met d) omschreven, ruim voor het uitgaan van de inleidende dagvaarding heeft gestaakt, zijn die feiten achterhaald. Deze achterhaalde feiten kunnen geen basis vormen om de vorderingen toe te wijzen. 5.3. Slechts resteert te beoordelen of het gebruik van de visitekaartjes en het briefpapier (de facturen), en/of het gebruik van de woorden "Mercedes-Benz" in de in opdracht van gedaagde geplaatste advertenties - een en ander zoals hierboven onder 1 e), 0 e n g) aangegeven inbreuk maakt/maken op het merkrecht van eiseres sub 1 danwei anderszins onrechtmatig is jegens eiseressen. 5.4. Met betrekking tot het gebruik van de onderhavige visitekaartjes en het briefpapier (facturen) is de rechtbank van oordeel dat dit gebruik geen inbreuk maakt op de rechten van eiseres sub 1 op het woordmerk Mercedes (het beeldmerk is niet aan de orde omdat dit niet voorkomt op bedoelde drukwerken). De rechtbank onderschrijft de stelling van gedaagde dat zij daarmee niet anders doet dan aangeven dat zij zich in het bijzonder bezighoudt met de verkoop en het onderhoud van Mercedes automobielen, hetgeen een geldige reden in de zin van artikel 13 A aanhef en sub 2 van de BMW is, nu er nauwelijks een andere wijze te bedenken is om aan te geven dat gedaagde zich voornamelijk bezighoudt met de verkoop en het onderhoud van Mercedes auto's. Overigens verwerpt de rechtbank de stelling van eiseressen dat het gebruik van het merk een onontkoombare noodzaak zou moeten zijn. De eis is te streng. Dat gedaagde zich in het bijzonder bezighoudt met voormelde activiteiten is weliswaar betwist door eiseressen, doch naar het oordeel van de rechtbank dient die betwisting als onvoldoende gemotiveerd te worden verworpen, nu eiseressen slechts hebben aangevoerd, dat gedaagde ook automobielen van andere merken verkoopt en onderhoudt, hetgeen niet uitsluit dat gedaagde zich nagenoeg uitsluitend met de verkoop en het onderhoud van Mercedes automobielen bezighoudt, zoals door haar gesteld. Verder hebben eiseressen naar aanleiding van dit punt ontkend dat gedaagde over speciale vaardigheden beschikt die haar meer geschikt zou maken voor het onderhoud van Mercedes automobielen in vergelijking met automobielen van andere merken. Deze betwisting is echter niet relevant, omdat dat niet gesteld is door gedaagde. De tekst welke voorkomt op de visitekaartjes en het briefpapier is naar het oordeel van de rechtbank evenmin anderszins onrechtmatig jegens eiseressen. De rechtbank acht deze tekst met name niet misleidend ten opzichte van het publiek zoals door eiseressen gesteld. 5.5. Met betrekking tot de advertentie. Partijen hebben hieraan in de pleitnotities weinig aandacht besteed. De rechtbank leidt echter uit hetgeen

16 oktober 1991

de procureur van gedaagde ter zitting heeft verklaard af, dat het plaatsen van advertenties als het overgelegde exemplaar geen achterhaald feit is, nu onder meer is verklaard dat gedaagde die advertentie niet inbreukmakend acht en niet is gesteld dat advertenties als de onderhavige niet langer geplaatst worden. De rechtbank is van oordeel dat gedaagde door op de hierboven onder 1 g) omschreven wijze in haar advertenties het woordmerk Mercedes-Benz te gebruiken inbreuk maakt op het betreffende merkrecht van eiseres sub 1. Dit gebruik geschiedt naar de mening van de rechtbank zonder geldige reden als bedoeld in artikel 13 A aanhef en onder 2 van de BMW, aangezien dit in vette letters gedrukte in een kader geplaatste woordmerk niet in zodanig verband met de in die advertentie aangeboden waar wordt gebezigd dat van gebruik voor die waren kan worden gesproken, in welk geval het gebruik geoorloofd zou zijn op grond van artikel 13 A aanhef en sub 2 in fine. Dit laatste is overigens wel het geval waar elders in de gewraakte advertentie steeds het woord Mercedes wordt gebruikt bij de nadere omschrijving van de aangeboden automobielen. De rechtbank is tevens van oordeel dat door het onderhavige gebruik van het merk Mercedes schade kan ontstaan voor eiseres sub 1, zoals door eiseressen gesteld en door gedaagde niet is bestreden. Voorts acht de rechtbank het onderhavige gebruik van het woordmerk Mercedes onrechtmatig jegens beide eiseressen, nu zij met eiseressen van oordeel is dat door deze advertentie bij het publiek de indruk kan worden gewekt dat gedaagde behoort tot de dealerorganisatie van eiseressen, althans dat zij nauwe betrekkingen onderhoudt met eiseressen of een hunner. Op deze wijze profiteert gedaagde van de inspanning en de kosten welke eiseressen zich hebben getroost casu quo zich getroosten door de dealerorganisatie in stand te houden, waardoor eiseressen schade lijden. 5.6. Eiseressen hebben er belang bij hun rechten in deze te kunnen handhaven, zodat de vorderingen behoren te worden toegewezen als na te melden. Aangezien gedaagde het gebruik van de merken van eiseres sub 1 als bovenomschreven onder 1 sub a) tot en met d) reeds geruime tijd heeft gestaakt en ook heeft toegezegd de rechten van eiseressen dienaangaande te zullen respecteren, zal de rechtbank de gevorderde verklaring voor recht en de gevorderde verboden beperken tot het inbreukmakend en onrechtmatig handelen als hiervoor onder 5.5. bedoeld. Gezien de omstandigheden acht de rechtbank redenen aanwezig om de onder d) gevorderde dwangsom te matigen tot ƒ 1.000,- per overtreding. 5.7. Nu partijen over en weer in het ongelijk worden gesteld zal de rechtbank de proceskosten tussen partijen compenseren als in het dictum te vermelden. Beslissing. De rechtbank: a. verklaart voor recht dat het plaatsen van advertenties als ten processe bedoeld door gedaagde inbreukmakend is jegens eiseres sub 1 en onrechtmatig jegens beide eiseressen; b. verbiedt gedaagde om inbreuk te maken op het woordmerk MERCEDES-BENZ van eiseres sub 1 door advertenties te plaatsen als ten processe bedoeld; c. verbiedt gedaagde om in van haar uitgaande advertenties voor of in verband met haar onderneming en/of het daarin uitgeoefende bedrijf gebruik te maken van het woordmerk MERCEDES-BENZ, waardoor bij het in aanmerking komende publiek de onjuiste indruk gewekt kan worden als zou gedaagde deel uitmaken van of anderszins speciale betrekkingen onderhouden met een van beide eiseressen of met de door eiseressen opgezette en in stand gehouden dealerorganisatie voor onder de voormelde merken door eiseres sub 1 hier te lande in het verkeer gebrachte automobielen;

16 oktober 1991


d. veroordeelt gedaagde om aan eiseres sub 1 en/of eiseres sub 2 ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van ƒ 1.000,- (...) voor elke keer dat zij zich ten opzichte van eiseres sub 1 en/of eiseres sub 2 in strijd met de sub b. en c. gegeven verboden mocht handelen; - verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, zulks met uitzondering van de sub a. gegeven verklaring voor recht; - ontzegt aan eiseressen het meer of anders gevorderde; - compenseert de proceskosten tussen partijen in dier voege dat ieder der partijen voor de eigen kosten opkome; Enz. b) Het Hof, enz. 4. Beoordeling. 4.1. (...) 4.4. Als gesteld en niet behoorlijk weersproken staat vast dat geïntimeerde zich voornamelijk bezighoudt met het verhandelen, onderhoud en reparatie van Mercedes automobielen. 4.5. Zowel op het briefpapier als op de visitekaartjes van geïntimeerde ontbreken de bij de bedrijven, die tot het dealemet van appellanten behoren gebruikelijke aanduidingen van het volledige woordmerk Mercedes-Benz, de zogenaamde Mercedes-ster en de expliciete vermelding dat het om een (officiële) dealer gaat. 4.6. Het woord "speciaal" op de bescheiden van geïntimeerde heeft slechts de betekenis van: in het bijzonder. Als zodanig geeft het in samenhang met het enkele woord "Mercedes" een juiste omschrijving van de bedrijfsactiviteiten van geïntimeerde zonder dat zij zich daardoor als Mercedes-Benz specialist of dealer van appellanten afficheert. 4.7. Appellanten hebben wel betoogd dat er voor geïntimeerde geen noodzaak is om het woord Mercedes op haar briefpapier en visitekaartjes te gebruiken teneinde reclame voor haar garagebedrijf te maken, maar zij hebben nagelaten om aan te geven op welke andere wijze geïntimeerde op die bescheiden tot uitdrukking zou kunnen brengen dat zij vooral Mercedessen verhandelt, onderhoudt en repareert. 4.8. Aan appellanten wordt toegegeven dat de in het verleden door geïntimeerde gepleegde merkinbreuken een zekere doorwerking hebben. Tegen die achtergrond zou er onder omstandigheden aanleiding kunnen zijn om eerder tot een verbod te komen dan zonder dergelijke feiten het geval zou zijn. 4.9. Het vorenstaande tegen elkaar afwegende leidt echter tot de slotsom dat geïntimeerde voor het onder 4.2. en 4.3. bedoeld gebruik van het woord Mercedes een geldige reden heeft in de zin van voormeld artikel 13 A lid 2 en dat zij door het aldaar bedoeld gebruik evenmin anderszins onrechtmatig handelt. 4.10. De grieven treffen dus geen doel. Voorzover het beroepen vonnis aan het oordeel van het Hof is onderworpen wordt dit bekrachtigd. Appellanten zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van deze instantie worden verwezen. 5. Uitspraak. Het Hof: Bekrachtigt het vonnis, waarvan beroep, voorzover dit aan het oordeel van het Hof is onderworpen. Verwijst appellanten in de kosten van deze procedure in hoger beroep, tot deze uitspraak aan de zijde van geïntimeerde begroot op ƒ3.900,- aan verschotten en salaris voor haar procureur. Enz.

289

Nr 78. Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 27 maart 1991. (Solmar) Mrs S.J.F.M. Jurgens, F.F. Langemeijer en S. Overwater. Art. 40 onder AenB Benelux Merkenwet. Appellante die stelt de aanduiding Solmar reeds vanaf 1971 voor diensten op het gebied van recreatie en toerisme te hebben gebruikt en die deze aanduiding op 16 september 1987 als dienstmerk heeft gedeponeerd, voert ten onrechte aan dat geïntimeerde haar op 17 november 1987 verrichte depot van de aanduiding Solmar als dienstmerk voor soortgelijke diensten te kwader trouw heeft verricht, nu is gebleken dat ook geïntimeerde de aanduiding Solmar reeds vóór 1 januari 1987 als dienstmerk heeft gebruikt en mitsdien het merkrecht van geïntimeerde van gelijke rangorde is als dat van appellante. Aldus vormt het gebruik van het merk van geïntimeerde, voorzover het overeenstemt met dat van appellante, geen inbreuk op appellante's merkrecht. Het geldig depot van haar dienstmerk geeft geïntimeerde het recht haar merk te gebruiken in de landen van de Benelux, met dien verstande dat zij ingevolge art. 40B BMW de rechten, welke voor appellante krachtens nationale regelingen zijn ontstaan uit haar gebruik van de aanduiding Solmar vóór 1987, dient te respecteren. Dat geïntimeerde dat niet doet, is uit het over en weer gestelde niet op te maken. Aangenomen al dat appellante haar handelsmerk al langer gebruikt dan geïntimeerde, komt niettemin een inbreuk door geïntimeerde op appellante's rechten daaruit onaannemelijk voor, omdat vanwege de onderlinge afstand van de respectievelijke plaatsen van vestiging, de onderscheidende regio's waarbinnen partijen opereren en ook voorheen opereerden en de uiteenlopende diensten welke zij aanbieden, verwarring bij het publiek niet te duchten lijkt. N.V. Solmar te Maasmechelen, België, appellante [in kort geding], procureur Mr W.M.C. van der Eerden, tegen Eindhovense Toeristenservice B.V., tevens h.o.d.n. Solmar Tours te Eindhoven, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr L.E.M. van Boxsel. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, 21 maart 1990 (Mr A.H. van Delden). Het geschil. 3.1. Eiseres [N.V. Solmar; Red] stelt dat zij houdster is van het dienstmerk Solmar, welk dienstmerk zij op 16 september 1987 heeft gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage voor diverse diensten op het gebied van recreatie en tourisme. Eiseres stelt voorts dat zij het merk Solmar reeds vanaf 1971 gebruikt. Zij verwijt gedaagde, die evenals eiseres activiteiten ontplooit op het gebied van recreatie en tourisme, dat zij inbreuk maakt op haar, eiseresses, merkrechten c.q. onrechtmatig jegens haar, eiseres, handelt nu zij zich eveneens van de naam Solmar bedient. Door gedaagdes onrechtmatige gebruik van de naam Solmar ontstaat naar het oordeel van eiseres verwarring bij het publiek, tengevolge waarvan zij schade lijdt. Eiseres merkt in dit kader op dat zij niet uitsluitend actief is op de Belgische markt, doch dat zij tevens in Nederland adverteert en werft. Eiseres meent een spoedeisend belang te hebben bij de door haar in casu gevorderde voorzieningen nu gedaagde ondanks herhaalde sommaties om het gebruik van de naam Solmar te staken nog steeds advertenties plaatst en brochures uitgeeft onder de naam Solmar Tours Vakantiereizen. Zij stelt dat zij niet eerder gedaagde ter zake van merkinbreuk in rechte heeft betrokken omdat zij gedaagde in de gelegenheid wilde stellen om een eerdere toezegging omhaar handelsnaam te wijzigen gestand te doen. Eiseres betwist dat gedaagde de naam Solmar voor 1987 als dienstmerk heeft gebruikt; zij is dan ook van oordeel dat

290


gedaagde de naam Solmar op 17 november 1987 te kwader trouw als dienstmerk heeft gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau en dat zij zich mitsdien niet kan beroepen op bedoeld depot. 3.2. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat eiseres niet met succes kan stellen dat zij een spoedeisend belang heeft bij de door haar in casu gevorderde voorzieningen nu zij, hoewel zij reeds vanaf 1987 op de hoogte is van het feit dat zij, gedaagde, gebruik maakt van de naam Solmar, zich tegen voormeld gebruik niet eerder heeft verzet. 3.3. Gedaagde voert als verweer aan dat ook zij het dienstmerk Solmar, welk merk door haar reeds voor 1 januari 1987 als dienstmerk werd gebruikt, te goeder trouw heeft gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau en wel op 17 november 1987, mitsdien twee maanden na eiseres. Gedaagde betwist dat eiseres zich in casu met succes kan beroepen op het feit dat zij het dienstmerk Solmar eerder heeft gedeponeerd. Zij merkt in dit kader op dat eerst bij protocol van 10 november 1983, in werking getreden op 1 januari 1987, een hoofdstuk aan de Benelux Merkenwet werd toegevoegd teneinde ook de bescherming van een dienstmerk op grond van voormelde wet mogelijk te maken. Zij beroept zich op de overgangsbepaling zoals neergelegd in artikel 40 onder A van de Benelux Merkenwet waarin is bepaald dat zij die op het tijdstip van inwerkingtreding van voormeld protocol in het Beneluxgebied gebruik hebben gemaakt van een dienstmerk en binnen een jaar na 1 januari 1987 een Benelux depot voor dit merk hebben verricht, voor de beoordeling van de rangorde daarvan worden geacht dat depot te hebben verricht op de datum van inwerkingtreding van het protocol. Gedaagde concludeert dat zowel het depot van eiseres als haar depot terugwerken tot 1 januari 1987 en dat eiseres zich mitsdien niet kan beroepen op een uitsluitend recht op het dienstmerk Solmar. 3.4. Gedaagde is voorts van oordeel dat, nu eiseres zich niet met succes kan beroepen op een uitsluitend recht in de zin van de Eenvormige Benelux Merkenwet, het onderhavige geschil dient te worden beslecht aan de hand van de rechtsregels die op de datum van inwerkingtreding van voormeld protocol van 10 november 1983 de bestaande verhouding tussen partijen hebben bepaald. Zij merkt op dat de rechten op de naam Solmar voor 1 januari 1987 nationaal waren gesplitst en wel zodanig dat partijen elkaar over en weer uitbreiding van de activiteiten onder de eigen naam naar het buitenland kon ontzeggen. Gedaagde is van mening dat in voormelde verhouding evenwel geen enkele wijziging is opgetreden; zij stelt dat zij zich nimmer op de Belgische markt heeft begeven en betwist dat eiseres activiteiten ontplooit of heeft ontplooid op de Nederlandse markt. Gedaagde is van mening dat van ongeoorloofde mededinging c.q. van onrechtmatig handelen jegens eiseres geen sprake is. De beoordeling van het geschil. 4.1. Ter voldoening aan artikel 37 B van de Eenvormige Benelux Merkenwet (BMW) overweegt de president dat bij bevoegd is om van de onderhavige vorderingen kennis te nemen nu gedaagde is gevestigd te Eindhoven. 4.2. Nu de onderhavige vorderingen mede zijn gebaseerd op artikel 13 A van de Eenvormige Benelux Merkenwet kan gedaagde zich met betrekking tot het door eiseres gestelde spoedeisend belang niet met succes beroepen op het feit dat eiseres haar eerst thans bij dagvaarding in kort geding in rechte heeft betrokken. 4.3. Met gedaagde is de president evenwel van oordeel dat aan eiseres geen beroep toekomt op artikel 13 A van de Eenvormige Benelux Merkenwet nu haar geen uitsluitend recht op het dienstmerk Solmar toekomt; als enerzijds gesteld en anderzijds niet weersproken staat immers vast dat ook gedaagde de naam Solmar in het jaar 1987 als dienstmerk heeft gedeponeerd voor diensten op het gebied van recreatie en tourisme, zodat overeen-

16 oktober 1991

komstig het bepaalde in artikel 40 A BMW, niettegenstaande het feit dat eiseres haar dienstmerk twee maanden eerder in dat jaar heeft gedeponeerd, de onderlinge verhouding tussen de beide depots niet op basis van rangorde kan worden bepaald, doch afhangt van de verhouding van de bescherming die voor de door partijen gedeponeerde tekens kan worden ontleend aan het daarvan ten tijde van de inwerkingtreding van het Protocol van 10 november 1983 op 1 januari 1987 reeds gemaakte gebruik. Eiseres is er niet in geslaagd haar stelling dat gedaagde voor 1987 de naam Solmar niet als dienstmerk heeft gebezigd en dat mitsdien het depot van de naam Solmar als dienstmerk door gedaagde als een depot te kwader trouw geldt door middel van concreet bewijs of anderszins aannemelijk te maken. 4.4. Ook indien eiseres zich ter zake zou kunnen beroepen op een spoedeisend belang hoewel aannemelijk is dat zij reeds geruime tijd op de hoogte is van het feit dat gedaagde zich bedient van de naam Solmar, zijn eiseresses vorderingen voorzover deze zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen door gedaagde evenmin voor toewijzing vatbaar. Of in casu sprake is van onrechtmatig handelen door gedaagde dient immers te worden bezien in het licht van de voor 1 januari 1987 tussen partijen geldende rechtsverhoudingen. Niet gesteld of gebleken is echter dat gedaagde na voormelde datum klanten is gaan werven of is gaan adverteren op de Belgische markt, terwijl door eiseres ook overigens geen feiten of omstandigheden zijn aangevoerd op grond waarvan aan gedaagde de voortzetting van het rechtmatig gebruik dat zij voor 1 januari 1987 van de naam Solmar op de Nederlandse markt maakte thans als onrechtmatig jegens eiseres kan worden ontzegd. Niet relevant is het feit dat eiseres thans enige activiteiten op de Nederlandse markt ontplooit nu, nog afgezien van het feit dat niet is gebleken dat die activiteiten van een zodanige omvang zijn dat eiseresses belangen wezenlijk worden geschaad als gevolg van het feit dat ook gedaagde onder de naam Solmar op de Nederlandse markt actief is, niet is gebleken dat ook eiseres reeds voor 1 januari 1987 op de Nederlandse markt actief was en/of dat zij alstoen betere rechten op het gebruik van de naam Solmar in Nederland kon doen gelden. 4.5. De vorderingen zullen worden afgewezen. Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De beslissing. De president: Wijst de vorderingen af; Veroordeelt eiseres in de kosten van deze procedure, aan de zijde van gedaagde tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 1.500,-; Enz. b) Het Hof, enz. 4. De beoordeling. 4.1. Ter voldoening aan artikel 37 BMW stelt het Hof zijn bevoegdheid vast op grond van de vestigingsplaats van verweerder. 4.2. De grieven I en II zijn beide gebaseerd op de stelling, dat geïntimeerde niet vóór 1 januari 1987 de naam Solmar in deze of in een licht afwijkende schrijfwijze en al dan niet in combinatie met Tours als dienstmerk en handelsnaam zou hebben gebruikt. Het tegendeel is echter gebleken. Het Hof verwijst naar de bij antwoord in prima en de bij antwoord in hoger beroep in het geding gebrachte producties. De naam en de rechten daarop gingen met de eenmanszaak welke de naam vóór 1985 voerde op geïntimeerde over toen die eenmanszaak daarin werd ingebracht, zoals geïntimeerde aannemelijk heeft gemaakt en niet deugdelijk is bestreden. Het is niet in te zien dat geïntimeerde het depot van haar dienstmerk te kwader trouw zou hebben gedaan. Haar merkrecht is van gelijke rangorde als dat van appellante. Het gebruik


16 oktober 1991

van haar merk vormt, voorzover het overeenstemt met dat van appellante, geen inbreuk op appellantes merkrecht. Geïntimeerde heeft immers een eigen recht van gelijke rangorde. Dat het gebruik door geïntimeerde van haar merk/handelsnaam anderszins jegens appellante onrechtmatig zou zijn, is evenmin gebleken. Het geldig depot van haar dienstmerk geeft geïntimeerde het recht het merk te gebruiken in de landen van de Benelux, met dien verstande dat zij ingevolge artikel 40 B van de wet de rechten welke voor appellante krachtens nationale regelingen zijn ontstaan uit haar gebruik van haar naam vóór 1987 dient te respecteren. Dat geïntimeerde dat niet doet is uit het over en weer ten processe gestelde niet op te maken. Aangenomen al dat appellante haar handelsnaam al langer gebruikt dan geïntimeerde c.q. geïntimeerdes rechtsvoorganger, dan komt niettemin een inbreuk door geïntimeerde op appellantes rechten daaruit onaannemelijk voor, omdat - zoals als niet of onvoldoende betwist vaststaat - vanwege de onderlinge afstand van de respectieve plaatsen van vestiging, de onderscheiden regio's waarbinnen partijen opereren en ook voorheen opereerden en de uiteenlopende diensten welke zij aanbieden verwarring bij het publiek niet te duchten lijkt. Voor verdergaand onderzoek daarnaar is in het kader van dit kort geding geen plaats. De besproken grieven zijn dan ook ongegrond. Grief III mist zelfstandige betekenis. 4.3. Nu de grieven falen dient het vonnis waarvan beroep te worden bekrachtigd met veroordeling van appellante als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep. 5. De beslissing. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt appellante in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van geïntimeerde begroot op ƒ 3.900,-. Enz.

Nr 79. President Arrondissementsrechtbank te Maastricht, 7 september 1990. (Swatch/Makro) Mr A.M. Adelmeijer. Art. 14, lid 3 Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Tussen partijen is niet in geschil dat, indien vast komt te staan dat de litigieuze partij horloges niet door eiseres dan wel door haar toedoen in de EEG in het verkeer is gebracht, eiseres zich met een beroep op haar exclusieve modelrechten zal kunnen verzetten tegen verkoop door gedaagde. Gelet op de omstandigheden dient eiseres te bewijzen dat, nu de horloges in de EEG in het verkeer zijn gebracht, zulks niet is geschied door haarzelf of met haar toedoen. Deze omstandigheden zijn: gedaagde verkoopt de horloges al een aantal jaren en eiseres, die reeds eerder te kennen had gegeven het daarmee niet eens te zijn, heeft daartegen niet eerder rechtsmaatregelen getroffen; het gaat voorts om een zeer vérstrekkende vordering in kort geding, waarbij de eisende partij voor haar belangrijkste stelling - dat de horloges buiten de EEG in het verkeer zijn gebracht - onvoldoende bijbrengt. Swatch S.A. te Biel, Zwitserland, eiseres [in kort geding], procureur Mr P.E.C.M. Dahmen, advocaat Mr Ch. Gielen te Amsterdam, tegen 1. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV. te Amsterdam en 2. Deelnemingmaatschappij Nedema B.V. te Amsterdam, gedaagden [in kort geding], advocaat Mr S. de Wit te 's-Gravenhage.

291

2. De vaststaande feiten. Swatch brengt onder haar naam dames- en herenhorloges op de internationale markt. Zij is houdster van de navolgende internationale modeldepots met betrekking tot deze horloges, welke mede gelding hebben voor de Benelux: DM/005 553 dd. 12 juni 1985, DM/006 257 dd. 12 december 1985, DM/006 611 dd. 6 maart 1986, DM/006 689 dd. 25 maart 1986, DM/007 404 dd. 26 augustus 1986, DM/008 417 dd. 30 maart 1987, DM/009 257 dd. 7 september 1987, DM/009 511 dd. 19 oktober 1987, DM/010 320 dd. 22 februari 1988, DM/010 624 dd. 21 maart 1988, DM/011 569 dd. 19 augustus 1988, DM/011 570 dd. 19 augustus 1988, DM/013 834 dd. 16 juni 1989 en DM/015 203 dd. 30 november 1989. Makro verkoopt sedert 3,5 jaar Swatch-horloges met het uiterlijk van de modellen die door voornoemde modeldepots worden beschermd, zulks onder meer in haar vestiging te Nuth. 3. De vordering. Swatch vordert thans, kort gezegd, dat A. Makro zal worden verboden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis inbreuk te maken door zonder toestemming van Swatch in de Benelux horloges onder het merk Swatch te verkopen met het uiterlijk van de modellen die worden beschermd door de internationale modeldepots van Swatch die mede gelding hebben voor de Benelux, alsmede dat Makro zal worden verboden op enige andere wijze in de Benelux inbreuk te maken op bedoelde merkdepots; B. Makro zal worden bevolen binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Swatch mede te delen naam, adres en dergelijke gegevens van de leverancier van de horloges, alsmede over te leggen een door een registeraccountant gewaarmerkte opgave van het aantal aan Makro geleverde horloges; C. Makro zal worden bevolen binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Swatch een door een registeraccountant gewaarmerkte opgave te doen van de bij haar nog aanwezige voorraad inbreukmakende horloges en Makro te gelasten binnen dezelfde termijn deze gehele voorraad aan de advocaat van Swatch af te staan; een en ander, telkens, op straffe van verbeurte van een dwangsom. 4. De standpunten van partijen. 4.1. Swatch legt aan haar vordering ten grondslag dat Makro inbreuk maakt op haar, hiervoor onder 2 nader aangeduide, exclusieve modelrechten. Zij baseert zulks bij dagvaarding op haar stelling dat Makro de Swatchhorloges verkoopt zonder haar toestemming. Zij heeft ter terechtzitting haar stellingen als volgt gewijzigd: De bij Makro aangetroffen Swatch-horloges betreffen een door Swatch aan een Panamese afnemer verkochte partij, waarbij het gaat om verouderde modellen welke niet meer via de normale dealers worden verkocht en waarbij zij met die Panamese afnemer is overeen gekomen dat die horloges enkel in een aantal in die overeenkomst genoemde-niet-Europese-landen op de markt zouden worden gebracht. Het kan, aldus Swatch, dus niet anders zijn dan dat de betrokken horloges door een onderneming in de EEG in het verkeer zijn gebracht zonder haar toedoen en zonder haar toestemming of [die van; Red.] met haar verbonden ondernemingen. Volgens Swatch gaat op die grond, gelet op de inhoud van die bepaling en gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie, een eventueel beroep op de in art. 14 lid 3 BTMW neergelegde uitputtingsregel niet op en zal zij zich kunnen verzetten tegen verkoop door Makro. Zij heeft tenslotte betoogd dat, nu zij als modelhouder heeft aangetoond dat het om modellen gaat die door haar buiten de EEG in het verkeer zijn gebracht onder voorwaarden die export naar de EEG verhinderen, het, gelet op de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof, aan Makro is te bewijzen dat de betreffende modellen door Swatch of door haar toedoen

292


in de EEG in het verkeer zijn gebracht. 4.2. Het verweer van Makro kan, voorzover thans terzake dienend, als volgt worden samengevat: Zij betwist dat Swatch een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening en wijst er in dat verband opdat zij al een aantal jaren Swatch-horloges verkoopt, dat het gaat om originele Swatch-horloges, zodat Swatch geen schade lijdt en dat Swatch wèl toestaat dat andere zaken deze horloges verkopen zonder dat er zelfs maar gewaarschuwd wordt. Zij betwist voorts dat de betrokken partij horloges buiten de E.E.G. op de markt zou zijn gebracht en stelt zich op het standpunt dat het aan Swatch is om te bewijzen dat de horloges niet door haar of door haar toedoen in de EEG, later in Nederland -alwaar zij, Makro, de horloges van een Nederlandse tussenhandelaar heeft gekocht- in het verkeer zijn gebracht. Hetgeen Swatch daarvoor in dit geding heeft bijgebracht is daarvoor evenwel onvoldoende, aldus Makro. 5. De beoordeling van het geschil De door Swatch gevraagde voorziening is, wat er ook zij van het door Makro betwiste spoedeisend belang, hoe dan ook niet toewijsbaar en de fungerend president overweegt daartoe als volgt. Tussen partijen is, blijkens het over en weer gestelde, niet in geschil dat, indien vast komt te staan dat de litigieuze partij niet door Swatch danwei door haar toedoen in de EEG in het verkeer is gebracht, Swatch zich met een beroep op haar exclusieve modelrechten zal kunnen verzetten tegen verkoop door Makro. Tussen partijen is wèl in geschil aan wie, nu de horloges in de EEG in het verkeer zijn gebracht, bewijs dient te worden opgedragen dat zulks al dan niet door Swatch danwei door haar toedoen is geschied. Naar het voorlopig oordeel van de fungerend president dient, gelet op de omstandigheden van het geval, in casu aan Swatch bewijs te worden opgedragen van haar stelling. Deze omstandigheden zijn de navolgende. Makro verkoopt al een aantal jaren Swatch-horloges. Swatch heeft Makro reeds eerder te kennen gegeven het met verkoop van haar horloges door Makro niet eens te zijn zonder evenwel eerder rechtsmaatregelen te treffen. Het gaat voorts om een zeer vérstrekkende vordering in kort geding, waarbij de eisende partij voor haar belangrijkste stelling -te weten dat de modellen buiten de EEG in het verkeer zijn gebracht- onvoldoende bijbrengt teneinde zulks, tegenover de uitdrukkelijke betwisting daarvan door de gedaagde partij, aannemelijk te achten. De door Swatch te dien einde overgelegde brief aan haar Panamese afnemer, waarin is opgenomen de door Swatch met deze afnemer gesloten overeenkomst, is daartoe onvoldoende en duidt eerder op het tegenovergestelde. Blijkens de adressering van die brief is deze afnemer immers kennelijk gevestigd te Evilard, een plaats in Zwitserland. Het behoeft op grond van het hiervoor overwogene, nu een kort geding zich niet leent voor een dergelijke bewijsopdracht, weinig betoog dat de gevraagde voorziening niet toewijsbaar kan worden geacht 6. De beslissing. De fungerend president van de arrondissementsrechtbank te Maastricht, Rechtdoende ia kort geding: Weigert de gevraagde voorziening. Veroordeelt Swatch in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Makro begroot op ƒ 1350,-. Enz.

16 oktober 1991

Nr 80. President Arrondissementsrechtbank te Breda, 10 december 1990. (Biotonic) Mr J. Mendlik. Art. 5a Handelsnaamwet. De kruidendrank van eiseres (rechthebbende op het merk "BIOTONIC") is te rekenen tot dezelfde soort waren die gedaagden met gebruikmaking van de handelsnaam Biotonic of Biotonic Laboratoria in Nederland in het verkeer brengen. Hierdoor kan bij het publiek verwarring ontstaan zodat het gebruik van het woord Biotonic als handelsnaam of deel van een handelsnaam niet geoorloofd is. Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In aanmerking genomen dat gedaagden rauwelijks zijn gedagvaard, zal hun een periode worden gegund om hun bedrijfsvoering aan het te geven gebod aan te passen. Art. 56 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Compensatie van kosten nu gedaagden rauwelijks zijn gedagvaard en eiseres hun de verklaring van een derde zo laat heeft toegezonden dat zij onvoldoende gelegenheid hadden om hierover de nodige informatie in te winnen ter bepaling van hun processuele standpunt. Postland N.V. te Wommelgem, België, eiseres [in kort geding], procureur Mr Drs E.C.M. Wagemakers, advocaat Mr Ch. Gielen te Amsterdam, tegen 1. Magenta International B.V. te Oosterhout, 2. Vital Comfort B.V., mede handelend onder de handelsnamen Abdomenizer, Regiform, Biotonic en Didi Seven te Oosterhout, 3. Im-Bud-Ex B.V., tevens handelend onder de handelsnamen Magenta Diffusion, Abdomenizer, Regiform en Biotonic te Oosterhout, 4. Christiaan Derk Budding, directeur van de gedaagden sub 1., 2. en 3., te Oosterhout en 5. Teuntje Geurts, directeur van gedaagde sub 1., te Oosterhout, gedaagden [in kort geding], procureur Mr C.J.E.A. van Gorp. 2. Het geschil: Eiseres vordert dat de President a. gedaagden zal gelasten in de Benelux elk gebruik van naam en merk BIOTONIC voor of in verband met waren soortgelijk of soortgelijk aan die waarvoor eiseres merkrechten heeft te staken en gestaakt te houden; b. gedaagden zal gelasten binnen 5 dagen na betekening van het vonnis aan de raadsman van eiseres op te geven naam en adres van de leverancier van produkten gemerkt BIOTONIC zulks aan de hand van een document zoals faktuur, waaruit omtrent deze naam en dat adres blijkt. Gedaagden nebben de vorderingen betwist. 3. De voorlopige beoordeling en ae gronden daarvoor: Als enerzijds gesteld en anderzijds niet, althans niet gemotiveerd weersproken, staat ten processe vast dat eiseres sedert 1974 in de Benelux het merk "Biotonic" gebruikt voor een kruidendrank, dat zij dit merk op 21 december 1989 bij het Benelux Merkenbureau heeft gedeponeerd en dat zij door overschrijving rechthebbende is geworden op een op 16 november 1989 door een zekere Freddy Henrard gedeponeerde internationale inschrijving van het merk Biotonic. Het verweer van gedaagden dat alleen Vital Comfort B.V. produkten onder het merk Biotonic in het verkeer heeft gebracht, wordt gepasseerd. Uit de door eiseres in het geding gebrachte uittreksels uit het Handelsregister blijkt dat Budding en/of zijn echtgenote T. Geurts bestuurders zijn van de gedaagde vennootschappen en dat Vital en Impudex handelen

16 oktober 1991


onder de naam Biotonic. Ten processe staat vast dat er brochures zijn verspreid, waarin een groot aantal produkten, meer bepaald vermageringsmiddelen en dergelijke, worden aangeboden onder het merk Biotonic, die afkomstig zijn uit de "Biotonic Laboratoria". Wie daarachter schuil gaat wordt niet vermeld. Eiseres heeft in het geding gebracht copieën van een actieformulier met antwoord enveloppe, slechts vermeldend "Biotonic", Postbus 440, 4900 AK Oosterhout. In een advertentie wordt een Regioform-Kuur aangeboden, waarvoor de bestelbon moet worden verzonden naar Biotonic Laboratoria, Postbus 3456 te Oosterhout, volgens uittreksel uit het Handelsregister de Postbus van Im-Bud-Ex B.V., of naar Mechelaarstraat 20 te Oosterhout, waar zowel Vital B.V. als Magenta B.V. gevestigd is. Eiseres stelt zich terecht op het standpunt dat zij, gezien de onderlinge betrokkenheid van de gedaagden en hun onduidelijk optreden met betrekking tot Biotonic produkten er belang bij heeft om alle gedaagden in rechte te betrekken. Gelet op het vorenstaande zal er daarom van worden uitgegaan dat alle gedaagden direct of indirect betrokken kunnen zijn geweest bij het in het verkeer brengen van Biotonic produkten. Gedaagden hebben gesteld dat zij van haar Belgische leverancier Invest Co SPRL te Brussel een catalogus - de vorenbedoelde brochure - betrekken, met behulp waarvan de Biotonic produkten van Invest Co in Nederland worden aangeboden. Gedaagden pretenderen daarom geen eigen recht op het merk Biotonic, doch zij verkopen produkten, door Invest Co onder het merk Biotonic in het verkeer gebracht. Gedaagden stellen - op gezag van Invest Co - dat Invest Co een beter recht heeft op het merk Biotonic dan eiseres, omdat Invest Co met ingang van 1 juni 1990 een gebruikslicentie heeft verkregen van UCB S.A. te Brussel, die het merk op 27 september 1971 als Benelux-merk heeft gedeponeerd, waarvoor op 7 mei 1990 verlenging is aangevraagd. De licentieverlening is op 15 juni 1990 gepubliceerd. Eiseres heeft hiertegenover gesteld dat Invest Co geen rechtsgeldige licentie kan hebben verkregen, omdat het merk van UCB door non-usus gedurende meer dan vijf jaar reeds voordat UCB de licentie aan Invest Co verleende, vervallen was. Eiseres heeft ter adstructie van deze stelling in het geding gebracht een verklaring van UCB, inhoudend dat UCB in elk geval sedert 19S3 in de Benelux geen enkel gebruik van het merk Biotonic heeft gemaakt. Op grond van deze verklaring moet het ervoor gehouden worden dat UCB haar rechten op het merk in de loop van het jaar 1988 heeft verloren, zodat zij op 1 juli 1990 geen gebruikslicentie meer aan Invest Co kon verlenen. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat de akte tot licentieverlening inhoudt: "Cette licence est accordèe sans garantie en aux seuls risques du licenciè" hetgeen er op kan wijzen dat UCB zelf niet zeker was van haar rechten op het merk. Het verweer van gedaagden, gebaseerd op merkrechten van Invest Co, moet dus worden verworpen. Gedaagden hebben niet gesteld en noch minder aangetoond of aannemelijk gemaakt dat zij vóórdat eiseres op 21 december 1989 het merk Biotonic bij het Benelux Merkenbureau deponeerde de handelsnaam "Biotonic" feitelijk hebben afgevoerd. Voor zover ten processe gebleken zijn gedaagden hun activiteiten met betrekking tot hun Biotonic produkten aangevangen in het voorjaar van 1990. Ingevolge artikel 5a van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn waren recht heeft, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. De kruidendrank van eiseres is te rekenen tot dezelfde

293

soort waren die gedaagden met gebruikmaking van de handelsnaam Biotonic of Biotonic Laboratoria in Nederland in het verkeer brengen. Hierdoor kan bij het publiek verwarring ontstaan zodat het gebruik van het woord Biotonic als handelsnaam of deel van een handelsnaam niet geoorloofd is. De vordering sub 1. is derhalve in voege als na te melden toewijsbaar, met matiging en maximering van de dwangsommen als in het dictum vermeld. In aanmerking genomen dat gedaagden rauwelijks zijn gedagvaard, zoals hierna nader wordt besproken, zal gedaagden een periode worden gegund om haar bedrijfsvoering aan het te geven gebod aan te passen. Ten processe is afdoende vast komen te staan dat gedaagden de Biotonic produkten betrekken van Invest Co, zodat er voor toewijzing van het sub 2. gevorderde geen plaats meer is. 4. De kosten: Gedaagden hebben gesteld dat zij in ieder geval niet in de kosten dienen te worden verwezen, omdat zij rauwelijks zijn gedagvaard. Eiseres heeft niet weersproken dat zij voor het uitbrengen van de dagvaarding gedaagden niet heeft gesommeerd het gebruik van het merk en de handelsnaam te staken. De raadsman van gedaagden heeft na het uitbrengen van de dagvaarding bij brief d.d. 16 november 1990 de raadsman van eiseres medegedeeld dat, als eiseres door toezending van de merkendepots haar exclusieve rechten zou aantonen, gedaagden het gebruik van het merk zouden staken en dat zij haar toeleverancier zouden vragen zich over het merkenrecht van eiseres uit te laten. Eiseres heeft niet weersproken dat de door gedaagden verspreide brochure betreffende de Biotonic produkten afkomstig is van Invest Co en zij heeft zich er ook op beroepen dat er zekere relaties bestaan tussen gedaagden en Invest Co. Eiseres moet daarom geweten hebben dat Invest Co de toeleverancier van gedaagden was. Eiseres was in België reeds lang met Invest Co in procedures verwikkeld over de rechten op het merk Biotonic. Zij wist dat Invest Co van UCB een licentie had verkregen en zij kon dus weten dat Invest Co gedaagden zou meedelen dat zij zich op het oudere van UCB verkregen recht konden beroepen. Eiseres was toen reeds in het bezit van een verklaring van UCB over het niet-gebruik van het merk. Gesteld noch gebleken is dat Invest Co daarmee bekend was, laat staan dat gedaagden zulks wisten. Desondanks zond eisers gedaagden op hun verzoek slechts de merkendepots toe, zonder gedaagden mede te delen dat zij de licentie zou aanvechten. Gedaagden hebben onweersproken gesteld dat zij pas daags voor de zitting een copie van de verklaring van UCB ontvingen. Het ligt in de rede dat gedaagden toen onvoldoende gelegenheid hadden om hierover de nodige informatie in te winnen ter bepaling van hun processuele standpunt. Gelet op dit alles zullen de kosten worden gecompenseerd in dier voege dat ieder van partijen de eigen kosten zal dragen. 5. De beslissing in kort geding: De President Gelast gedaagden om - ingaande 1 januari 1991 - elk gebruik van naam en merk Biotonic voor of in verband met waren gelijk of gelijksoortig aan de waren waarvoor eiseres merkrechten heeft, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom aan eiseres van ƒ 1.000,- voor iedere keer of dag dat in strijd met dit gebod wordt gehandeld, met bepaling dat ingevolge dit vonnis maximaal ƒ250.000,- aan dwangsommen kan worden verbeurd; Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Compenseert de kosten van het geding in dier voege dat ieder van partijen de eigen kosten draagt. Enz.

294


Nr 81. Hoge Raad der Nederlanden, 23 februari 1990 (W1990, 664, DWFV). (cimetidine) Mrs H.E. Ras, C.Th. Hermans, A.R. Bloembergen, S. Boekman en W.J.M. Davids. Art. 1401 Burgerlijk Wetboek. Voor een veroordeling tot het verstrekken van een lijst met namen en adressen van afnemers van inbreukmakende produkten is niet vereist dat de rechter eerst vaststelt dat het niet doen toekomen van deze lijst onrechtmatig is ten opzichte van SKF. Een dergelijke veroordeling vormt een deugdelijk middel om na te gaan ofHameco aan de veroor' deling de zaken terug te nemen voldoet en daarmee een aanvaardbaar zijdelings middel om nakoming van deze veroordeling te verzekeren. De rechter zal bij zijn beslissing omtrent zulk een vordering moeten letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerciële gegevens niet aan de concurrenten ter beschikking te stellen. Hameco B.V. te Alblasserdam, eiseres tot cassatie, advocaat Mr J.L. de Wijkerslooth, tegen Smith Kline & French Laboratories Ltd te Welwyn Garden City, Groot-Brittannië, verweerster in cassatie, advocaat Mr C.J.J.C. van Nispen. a) President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 12 januari 1987 (Mr F.J.M. Nivard). ten aanzien van de feiten: Vaststaat: - SKF [eiseres; Red.] is houdster van het Nederlands octrooi 162.073, haar onder dagtekening van 18 maart 1980 verleend voor een werkwijze voor het bereiden van geneesmiddelen met histamine-receptor blokkerende activiteit, de aldus verkregen gevormde geneesmiddelen en de bereiding van daarvoor geschikte actieve verbindingen; - tot de in dit octrooi onder bescherming gestelde geneeskrachtige verbindingen behoort mede de stof, bekend onder de naam cimetidine welke, naar SKF heeft gevonden, bijzonder geschikt is als geneesmiddel tegen maagzweren; - SKF is hier te lande met uitsluiting van anderen krachtens haar voormeld octrooi gerechtigd cimetidine bevattende geneesmiddelen te bereiden, in het verkeer te brengen, verder te verkopen, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden of in voorraad te hebben; - Pharmon es. heeft op 2 mei 1986 200 flacons cimetidine, 200 mg tabletten en I7S flacons cimetidine 400 mg tabletten, al welke tabletten door haar vervaardigd waren verkocht aan Hameco es., die inmiddels circa 2/3e van deze flacons heeft doorverkocht aan apotheken en apotheekhoudende huisartsen in Nederland; - SKF heeft noch aan Pharmon es. noch aan Hameco es. toestemming tot het vervaardigen dan wel verhandelen van cimetidine-tabletten gegeven, zodat Pharmon es. en Hameco es. zich hebben schuldig gemaakt aan inbreuk op de uitsluitende octrooirechten van SKF; - Van der Eist en Van den Ende zijn enig bestuurder van Pharmon respectievelijk van Hameco; - SKF heeft een spoedeisend belang bij het voorkomen van inbreuk op haar octrooirechten in verband met de daaruit voortvloeiende schade. Naast voormelde feiten nog stellende dat Van der Eist en Van den Ende als enig bestuurders in hun vennootschappen bepalen welke preparaten zij al dan niet zullen verhandelen, zodat zij ook zelf onrechtmatig hebben gehandeld, vordert SKF bij vonnis uitvoerbaar bij

16 oktober 1991

voorraad: 1. aan ieder der gedaagden elke directe en indirecte inbreuk op het Nederlands octrooi no. 162.073 en meer in het bijzonder de vervaardiging, verhandeling en het in voorraad hebben van cimetidine bevattende geneesmiddelen te verbieden, zulks op straffe van verbeurte van een aan eiseres te betalen dwangsom van ƒ500,- per gram cimetidine, ten aanzien waarvan de betrokken gedaagde dit verbod mocht overtreden; 2. gedaagden sub 1 en 3 te veroordelen om binnen één week na de betekening van het in deze te wijzen vonnis aan eiseresses advocaat een volledige lijst te doen toekomen van de namen en adressen van al diegenen aan wie zij cimetidine-tabletten hebben afgeleverd, zulks met vermelding van data en hoeveelheden; 3. gedaagde sub 1 en 3 te bevelen binnen twee weken na de betekening van het in deze te wijzen vonnis de door hen afgeleverde cimetidine-tabletten voor zover redelijkerwijs nog mogelijk van de onder 2 bedoelde afnemers terug te nemen en aan het verkeer te onttrekken en binnen drie dagen na afloop van de betrokken termijn aan eiseresses advocaat bewijs te leveren dat aan dit bevel is voldaan; 4. gedaagden sub 1 en 3 te veroordelen tot betaling aan eiseres van een dwangsom groot ƒ 1.000,- voor elke dag dat de betrokken gedaagde in gebreke zou blijven een of beide van de haar overeenkomstig het sub 2 en 3 gevorderde op te leggen bevelen volledig na te komen; Op de gevoerde verweren zal bij de behandeling van de verschillende onderdelen van de vorderingen worden ingegaan. ad 1.: De gepleegde octrooiinbreuk staat vast en rechtvaardigt op zich zelf genomen reeds toewijzing van het sub 1 gevraagde verbod. Het verweer dat te dezen slechts sprake is van een éénmalige inbreuk terwijl bovendien is toegezegd dat verdere inbreuken voorkomen zullen worden kan daaraan niet afdoen. Die toezegging, die voor zover is gebleken, slechts is gedaan namens Pharmon wekt geen overmatig vertrouwen nu Pharmon es. nadat SKF haar bij brief van 14 mei 1986 had doen weten dat zij octrooihoudster was met betrekking tot cimetidine-tabletten en zelfs na de betekening van een desbewustheidsexploit op 30 mei 1986 niets heeft ondernomen om de nadelige gevolgen van haar octrooiinbreukmakende transactie van 2 mei 1986 te beperken noch ook om te vermijden dat Hameco de aan haar geleverde tabletten verder zou verhandelen. Elk controlemiddel op de naleving van een gedane toezegging ontbreekt, terwijl bovendien moet worden vastgesteld, dat het uitermate moeilijk is octrooiinbreukmakende handelingen te ontdekken. Vervolgens is aangevoerd, dat Centrafarm naar te verwachten valt op korte termijn over een licentie zal beschikken voor de vervaardiging van cimetidine-tabletten volgens een door haar geoctrooieerde werkwijze. Het thans gevraagde algemene verbod zal dan - aldus gedaagden - beletten dat Pharmon es. dan wel Hameco es. voor Centrafarm cimetidine-tabletten volgens haar werkwijze vervaardigt c.q. dergelijke tabletten verhandelt. Dit betoog faalt. Daargelaten dat er vooralsnog geen aanwijzing is dat cimetidine-tabletten volgens Centrafarmmethode vervaardigd zullen worden, is er uiteraard geen inbreuk op het octrooi van SKF, indien voor of door Centrafarm op legale wijze vervaardigde cimetidine-tabletten verhandeld worden. Van der Eist en Van den Ende menen ten slotte dat zij niet in persoon veroordeeld kunnen worden nu zij niet privé gehandeld hebben. Ook dit verweer moet verworpen worden. Onbetwist is dat Pharmon en Hameco notoire eenmans -B.V.'s zijn, waarin alle beslissingen door Van der Eist respectievelijk Van den Ende worden genomen, die trouwens telkens alleen bevoegd directeur van hun

16 oktober 1991


b.v. zijn. Het is derhalve duidelijk dat zij hoogst persoonlijk bij de gepleegde octrooiinbreuk betrokken zijn geweest. Doen en laten van de b.v.'s moeten vereenzelvigd worden met doen en laten van de betrokken directeuren. Van der Eist heeft ook toen het desbewustheidsexploit - en nog wel aan zijn woonhuis - betekend was niets gedaan om verdere octrooiinbreuk door Hameco te voorkomen, hoewel het toen -r nog geen maand na de levering aan Hameco - volkomen duidelijk was dat de grote hoeveelheid tabletten, die hij geleverd had, onmogelijk reeds volledig kon zijn doorverkocht. Volgens Hameco is zelfs thans nog circa 30% van de door haar gekochte partij nog niet doorverkocht! Van den Ende heeft de nog in zijn bezit zijnde tabletten nog steeds niet terug willen geven. Het is voorshands genoegzaam aannemelijk dat Van der Eist en Van den Ende al het mogelijke doen om de niet geringe winsten, die verbonden zijn aan de handel in octrooiinbreukmakende cimetidine-tabletten zolang mogelijk te blijven incasseren. Het is reeds daarom dat SKF alle belang heeft bij een ook Van der Eist en Van den Ende persoonlijk treffend verbod. Het is kennelijk het enige middel om hen er toe te bewegen geen onrechtmatige handel in octrooiinbreukmakende cimetidine-tabletten te drijven. ad 2, 3 en 4.: Ondanks een eventuele toezegging van of namens Pharmon om geen cimetidine-tabletten meer te vervaardigen dienen deze vorderingen te worden toegewezen, al was het alleen al omdat Pharmon sedert 30 mei 1986 niets heeft gedaan om de tabletten, die zij in strijd met het octrooi van SKF had vervaardigd en verhandeld uit de circulatie te (doen) nemen. Pharmon laat het kennelijk liever op een veroordeling aankomen. Hameco heeft in wezen slechts èèn verweer te weten dat zij in verhouding tot de wereldomzet van SKF slechts een kleine hoeveelheid tabletten heeft verhandeld, terwijl zij zich niet bewust was van octrooiinbreuk. Het laatste klinkt weinig geloofwaardig. Hameco drijft een groothandel in pharmaceutische artikelen en dat al jarenlang. Kende men dan bij Hameco de Tagamettabletten niet? Waren de door Hameco verhandelde cimetidine-tabletten niet juist bedoeld als een concurrerend alternatief voor de vrij kostbare Tagamet-tabletten? Het antwoord op deze vragen is duidelijk. Minst genomen wist Hameco es. zeer goed welke risico's zij liep met de handel in de van Pharmon betrokken cimetidine-tabletten. Tagamet is een zo bekend geneesmiddel, dat een al jaren bestaande pharmaceutische groothandel het moet kennen en dus ook bekend moet zijn met de zogenaamde bijsluiter, waaruit men kan lezen dat het een cimetidineprodukt van SKF is. Dat Hameco zich thans tot haar afnemers moet wenden om duidelijk te maken, dat zij deze tabletten niet had mogen verkopen heeft zij aan zich zelf te wijten. Indien zulks een nadelige invloed heeft op haar zakelijke banden met die afnemers komt zulks geheel voor haar eigen risico. De omstandigheid dat de omzet van cimetidine-tabletten bij Hameco (nog) zo gering is in verhouding tot de wereldomzet van SKF speelt geen rol. Rechtdoende in kort geding: Verbiedt ieder der gedaagden elke directe en indirecte inbreuk op het Nederlands octrooi no. 162.073 en meer in het bijzonder de vervaardiging, verhandeling en het in voorraad hebben van cimetidine bevattende geneesmiddelen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 500,- (...) per gram cimetidine ten aanzien waarvan de betrokken gedaagde dit verbod overtreedt, te betalen door die gedaagde aan eiseres. Veroordeelt gedaagde sub 1 en sub 3 om uiterlijk tien dagen na de betekening van dit vonnis aan de advocaat van eiseres een volledige lijst te doen toekomen met de namen en adressen van al diegenen aan wie zij

295

cimetidine-tabletten hebben afgeleverd zulks met vermelding van data en hoeveelheden. Beveelt gedaagden sub 1 en sub 3 uiterlijk veertien dagen na de betekening van dit vonnis de door hen afgeleverd cimetidine-tabletten voor zover redelijkerwijs mogelijk van hun afnemers terug te nemen en aan het verkeer te onttrekken en voorts om binnen zeven dagen na afloop van de voormelde termijn van veertien dagen aan de advocaat van eiseres bewijs te leveren dat aan dit bevel is voldaan. Veroordeelt elk der gedaagden sub 1 en sub 3 om ten titel van dwangsom aan eiseres te betalen een bedrag groot ƒ1.000,- (...) voor elke dag dat de betrokken gedaagde in gebreke blijft aan de voormelde veroordeling te voldoen dan wel een der voormelde bevelen na te komen. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Ontzegt het meer of anders gevorderde. Veroordeelt gedaagde sub 1 en sub 2 des dat de een betalend de ander is bevrijd in de kosten van dit kort geding voor zover tegen hen gevoerd en tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op ƒ 298,60 aan verschotten en ƒ 1.250,- aan salaris voor de procureur. Veroordeelt gedaagde sub 3 en sub 4 des dat de een betalend de ander is bevrijd in de kosten van dit kort geding voor zover tegen hen gevoerd en aan de zijde van eiseres begroot op ƒ 220,65 aan verschotten en ƒ 1.250,aan salaris voor de procureur. Enz. b) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 28 april 1988 (Mrs R. van der Veen, P. Neleman en J.A.M. van Angeren). Beoordeling van het hoger beroep 3. In hun grieven 1 - 4 bestrijden appellanten [Hameco B.V. en Hans van den Ende; Red] de overwegingen die de president ten grondslag heeft gelegd aan het aan Van den Ende opgelegde verbod tot, kort gezegd, inbreuk op het octrooi van SKF. Bij de beoordeling van deze grieven stelt het hof voorop dat niet bestreden is dat Van den Ende enig directeur en ook de enige werknemer van Hameco was en is en dat hij de feitelijke handelingen heeft verricht die de niet weersproken octrooiinbreuk door Hameco opleverden. In zoverre dient hij met Hameco te worden vereenzelvigd en moet zijn handelen als onrechtmatig jegens SKF worden aangemerkt. Nu Van den Ende volgens zijn eigen stellingen (toelichting op grief 1) "in zijn activiteiten als ondernemer met meerdere vennootschappen bedrijfsactiviteiten verricht", is het op grond van het voorgaande en mede in aanmerking nemende de grote winstmarge bij de verkoop van cimetidinetabletten, voldoende aannemelijk dat er een dreiging bestaat dat Van den Ende in de toekomst in of met andere B.V.'s op eenzelfde wijze zal handelen. Een dergelijke dreiging van toekomstig onrechtmatig handelen is voldoende voor een verbod als de president heeft opgelegd. De grieven stuiten hierop af. Opmerking verdient hierbij nog dat de toezegging van Van den Ende dat hij zich - ook persoonlijk - van octrooiinbreuk zal onthouden, niet meebrengt dat SKF geen belang meer heeft bij het verbod. Dit belang is immers reeds gelegen in de mogelijkheid Van den Ende te dwingen zich van octrooiinbreuk te onthouden. 4. De grieven 5 - 7 hebben betrekking op de onder (2) en (3) bedoelde beslissingen. Te dien aanzien verschillen partijen van mening of de daar gegeven bevelen strekken tot voorkoming of vermindering van de door de octrooihoudster geleden schade dan wel moeten worden gezien als bevelen tot nakoming van de verplichting van Hameco een einde te maken aan een door haar in het leven geroepen onrechtmatige situatie, en, in verband daarmee, of al dan niet voldaan moet zijn aan het vereiste van desbewustheid zoals bedoeld in artikel 43, tweede lid, Rijksoctrooiwet. Het antwoord op deze vragen kan in het midden blijven, nu naar het oordeel van het hof moet worden aangenomen dat Hameco bij het verrichten van

296


de gewraakte handelingen in feite desbewust was. Vooropstellend dat, zoals blijkt uit de tweede zin van artikel 43, tweede lid, Rijksoctrooiwet, aan het vereiste van desbewustheid niet alleen is voldaan na het uitbrengen van het in die bepaling bedoelde exploit, grondt het hof voormeld oordeel op de volgende feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien. Niet bestreden is dat Van den Ende - en dus Hameco - wist dat SKF cimetidinetabletten (onder het merk Tagamet) in de handel brengt en dat cimetidinetabletten niet door anderen in de handel werden gebracht. Dit is wèl in een enkel geval gedaan door Mondofarma B.V., hetgeen geleid heeft tot een door de president van de rechtbank te Rotterdam op grond van het octrooi van SKF uitgesproken verbod. De desbetreffende geneesmiddelenregistraties voor cimetidinetabletten zijn daarna overgegaan op Pharmon B.V., van wie Hameco de cimetidinetabletten waarover het thans gaat, heeft betrokken. In aanmerking nemende dat Mondofarma en Pharmon zustervennootschappen van Hameco zijn, acht het hof het volstrekt onaannemelijk dat een en ander geheel aan Van den Ende is voorbijgegaan. Mede nog gelet op de omstandigheid dat Van den Ende reeds lange tijd in de farmaceutische wereld werkzaam is en daar goed bekend is, is het hof met de rechtbank van oordeel dat het verweer dat Hameco niet desbewust inbreuk heeft gemaakt als ongeloofwaardig van de hand moet worden gewezen. 5. In grief 7 heeft Hameco nog subsidiair betoogd dat, zo zij al veroordeeld zou kunnen worden de geleverde cimetidinetabletten van haar afnemers terug te halen, van haar niet kan worden gevergd lijsten van haar afnemers aan SKF over te leggen. Daartoe heeft zij aangevoerd dat haar belang haar commerciële gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen zwaarder behoort te wegen dan het belang van SKF, omdat, zo bij enige gelegenheid zou blijken dat zij niet heeft voldaan aan haar verplichting de geleverde tabletten van haar afnemers terug te vragen, haar reeds de daarop gestelde sanctie zou treffen. Dit betoog kan niet worden aanvaard. Het overleggen van een lijst van afnemers levert voor SKF een deugdelijk middel op om na te gaan of Hameco aan haar verplichtingen voldoet, en SKF heeft er belang bij dat zij er niet afhankelijk van behoeft te zijn of dit bij enige gelegenheid blijkt. Voornoemd belang van Hameco is van minder gewicht nu zij, gelijk boven overwogen, de tabletten heeft geleverd wetend dat zij daardoor inbreuk maakte op het octrooi van SKF. Dat het aantal door Hameco afgeleverde tabletten gering is in verhouding tot de omzet van SKF doet aan een en ander niet af. 6. Het voorgaande brengt mee dat alle grieven falen, zodat het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd. Voor het door appellanten aangeboden bewijs is in dit geding geen plaats. Beslissing in hoger beroep in kort geding Het gerechtshof: Bekrachtigt het vonnis van de president van de rechtbank te Rotterdam van 12 januari 1987; Veroordeelt appellanten in de kosten van het hoger beroep die, voor zover aan de zijde van geïntimeerde tot op de uitspraak van dit arrest gevallen, worden begroot op ƒ 3.850,-. Enz. c) Conclusie van de Advocaat-Generaal, Mr W.D.H. Asser, 5 januari 1990. 1. Inleiding 1.1. De President van de Rotterdamse Rechtbank heeft bij zijn in dit kort geding gewezen vonnis feiten vastgesteld, die ook in cassatie tot uitgangspunt kunnen dienen en die ik als volgt samenvat. 1.1.1. Verweerster in cassatie - SKF - is houdster van het Nederlands octrooi 162.073 voor een werkwijze voor het bereiden van geneesmiddelen met histamine-receptor blokkerende activiteit, de aldus verkregen geneesmiddelen

16 oktober 1991

en de bereiding van daarvoor geschikte actieve verbindingen. 1.1.2. Tot de onder de bescherming van dit octrooi vallende verbindingen behoort mede de stof "cimetidine". 1.1.3. SKF is hier te lande bij uitsluiting krachtens dit octrooi gerechtigd cimetidine bevattende geneesmiddelen onder meer te bereiden, in het verkeer te brengen en te verhandelen. 1.1.4. Hameco heeft in strijd gehandeld met dit uitsluitende recht van SKF door zonder toestemming van laatstgenoemde flacons met cimetidinetabletten, welke haar evenmin met toestemming van SKF in 1986 waren verkocht door Pharmon BV, door te verkopen aan apotheken en apotheekhoudende artsen in Nederland. 1.2. In kort geding door SKF voor eerdergenoemde president gedaagd, is Hameco bij vonnis van de president van 12 januari 1987 te zamen met haar medegedaagden Pharmon, dier bestuurder J.F. van der Eist, en haar eigen bestuurder, H. van den Ende, (kort samengevat) verboden inbreuk te maken op het octrooi van SKF, i.h.b. de vervaardiging, verhandeling en het in voorraad hebben van cimetidine bevattende geneesmiddelen, en is zij te zamen met Pharmon veroordeeld om uiterlijk tien dagen na de betekening van het vonnis aan de advocaat van SKF een volledige lijst te doen toekomen met de namen en adressen van al diegenen aan wie zij cimetidinetabletten hebben afgeleverd zulks met vermelding van data en hoeveelheden. Verder is Hameco en Pharmon bevolen om de door hen afgeleverde cimetidinetabletten van hun afnemers terug te nemen, aan het verkeer te onttrekken en aan de advocaat van SKF bewijs te leveren dat aan dit bevel is voldaan. Aan een en ander verbond de president ten slotte een dwangsom. 1.3. Van dit vonnis zijn Hameco en haar bestuurder Van den Ende in appel gekomen bij het Haagse Hof. Tevergeefs echter, want bij arrest van 28 april 1988 heeft het hof het vonnis bekrachtigd. 1.4. Alleen Hameco heeft zich tijdig') tegen dit arrest voorzien in cassatie met een uit vier onderdelen opgebouwd middel. SKF heeft het middel bestreden. 2. Bespreking van het cassatiemiddel 2.1. Het middel keert zich uitsluitend tegen de beslissing van het hof op het subsidiair door Hameco gevoerde betoog met betrekking tot de bijkomende veroordeling tot het overleggen van een volledige lijst met de namen en adressen van al diegenen aan wie zij cimetidinetabletten heeft afgeleverd zulks met vermelding van data en hoeveelheden. Die beslissing is te vinden in r.o. 5 die dan ook het doelwit vormt van de door het middel afgeschoten pijlen. 2.2. Het hof overweegt daar, na een weergave van het desbetreffende betoog, dat het overleggen van een lijst van afnemers voor SKF een deugdelijk middel oplevert om na te gaan of Hameco aan haar verplichtingen voldoet en dat SKF er belang bij heeft dat zij er niet afhankelijk van behoeft te zijn of dit bij enige gelegenheid blijkt. Het belang van Hameco om haar "commerciële gegevens" niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen, acht het hof van minder gewicht omdat naar zijn oordeel Hameco wist dat zij door aflevering van de tabletten inbreuk maakte op het octrooi van SKF. 2.3. Tot laatstbedoeld oordeel, dat Hameco "desbewust" - art. 43 Rijksoctrooiwet - inbreuk had gemaakt, kwam het hof in r.o. 4 naar aanleiding van de appelgrieven 5 - 7 van Hameco2). Met name in de toelichting op de zesde grief was met een beroep op art. 43 Row. betoogd dat het bevel een lijst van afnemers over te leggen, betreft een bevel dat strekt "ter voorkoming of vermindering van schade" en dat dit eerst van toepassing kan raken nadat de inbreukmaker "desbewust is ') Binnen zes weken, art. 295 Rv. ) De grieven 1-4 waren door Van den Ende voorgesteld en spelen in cassatie geen rol. x

16 oktober 1991


gemaakt". In de toelichting op de zevende grief1) - die subsidiair, nl. voor het geval dat het hof zou aannemen dat Hameco ook als zij niet desbewust had gehandeld, verplicht kon worden haar afnemers te bewegen de geleverde produkten te retourneren, was voorgedragen werd er op gewezen (ik vat samen) dat dan een belangenafweging diende plaats te vinden en dat daarbij met betrekking tot de vraag of Hameco verplicht kon worden een lijst met haar afnemers aan SKF over te leggen, de doorslag diende te geven het belang van Hameco "om commercieel waardevolle gegevens, die gemoeid zijn met de lijst van afnemers, niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen". 2.4. De eerste vraag die gelet op het subsidiaire karakter van de zevende appelgrief opkomt is, of Hameco, nu zij in cassatie niet bestrijdt 's hofs oordeel dat zij "desbewust" in strijd met het octrooi van SKF had gehandeld in de zin van art. 43 lid 2 Row., wel belang heeft bij klachten over 's hofs beslissing naar aanleiding van die subsidiaire grief, omdat deze slechts was opgeworpen voor het nu juist niet door het hof aangenomen geval van Hameco, ook indien zij niet "desbewust" had gehandeld, verplicht zou zijn haar afnemers er toe te bewegen de tabletten te retourneren. Strikt genomen zou wat het hof dienaangaande overweegt daarmee ten overvloede zijn overwogen. 2.5. Ik houd er echter, vooral gelet op de bewoordingen van r.o. 5, rekening mee dat 's hofs arrest zo niet moet worden gelezen, maar aldus, dat het de zevende appelgrief in die zin subsidiair heeft opgevat dat het daarin gevoerde betoog ook bedoeld zou zijn voor het geval dat Hameco "desbewust" zou hebben gehandeld en op grond daarvan verplicht zou zijn haar afnemers er toe te bewegen de tabletten in kwestie te retourneren. Daarom ga ik thans op het middel in. 2.6. Het komt mij voor dat uitgangspunt in dit geding kan zijn dat de bestreden veroordeling tot het overleggen van een lijst van afnemers rechtstreeks verband houdt met het bevel aan Hameco om de geleverde tabletten terug te nemen van haar afnemers. Het hof heeft die veroordeling klaarblijkelijk beschouwd als een waarborg voor SKF dat Hameco laatstbedoeld bevel zal nakomen. Het gaat dus niet om een los daarvan bestaande rechtsplicht jegens SKF van Hameco om lijsten van haar afnemers over te leggen. 2.7. De vraag die partijen in de feitelijke instanties hebben besproken en die ook thans weer aan de orde wordt gesteld is waarop een dergelijke veroordeling berust. Dat zij veelvuldig in rechterlijke uitspraken voorkomt behoeft in het licht van het door de advocaat van SKF - ik neem de vrijheid waar ik hem hierna als auteur vermeld zijn naam te bezigen - elders*) geëxposeerde materiaal niet veel betoog. Maar daarmee is de rechtsgrond nog niet verklaard. 2.8. Een eenduidig antwoord op genoemde vraag naar de rechtsgrond is in literatuur en rechtspraak niet te vinden. 2.9. Van Nispen9) zoekt de grondslag in de naar ongeschreven recht bestaande bevoegdheid van de rechter om voorzieningen te treffen om te voorkomen dat na zijn uitspraak nieuwe geschillen ontstaan over de vraag of zijn vonnis is nageleefd. 2.10 Overigens maakt hij*) nu juist bezwaar tegen de verplichting van gedaagde om aan eiser mee te delen aan wie inbreukmakende produkten zijn geleverd, omdat naleving van deze verplichting de concurrentiepositie van gedaagde ernstig kan verzwakken. Hij bepleit, teneinde dit bezwaar op te heffen, het inschakelen van een onpar3

) Zie de memorie van grieven p. 8 en de pleitnotities in appel van mr Den Hertog, p. 9. *) Zie losbl. Onrechtmatige Daad U-B, nrs 225.3 en 228a. G ) Dissertatie, nr 202; 8/C1988, p. 74. •) Diss., nr 201 en nr 202 op p. 354.

297

tijdige derde (bv. een accountant).') Blaauw') is het met het bezwaar van Van Nispen eens. 2.11. Verkade*) schrijft over onder meer het verschaffen van een lijst van afnemers aan wie inbreukmakende voorwerpen zijn verstrekt: "De rechtsgrond voor dergelijke veroordelingen wordt gevonden in hetzij schadevergoeding anders dan in geld, hetzij in maatregelen ter beperking van (verdere) schade c.q. voorkoming van verder onrecht'TElders") kiest hij, meen ik, duidelijker: de rechter zal moeten beoordelen of de zorgvuldigheid die de gedaagde in kwestie in het maatschappelijke verkeer jegens de eiser in kwestie past, zo ver gaat dat de door de verschillende bevelspetita, waaronder "tertiaire" als de onderhavige (een controle-bevel), veronderstelde rechtsplichten aanwezig zijn. "Het aan de toepassing van zorgvuldigheidsnormen eigen ius in causa positum strekke zich bij uitstek uit tot de diverse door de eventuele rechterlijke bevelen veronderstelde rechtsplichten" aldus Verkade,12) die daarmee een grondslag kiest welke blijkt overeen te komen met de grondslag die Uw Raad in de hieronder nog nader te noemen Chloè-zaak (NJ 1988, 722) [B.I.E. 1988, nr25, blz. 88; Red.] hanteerde voor de rechtvaardiging van een bevel als waarover het in die zaak ging. 2.12. De Ranitz") noemt een aantal mogelijke gronden voor een bevel om de naam van de voorman te noemen, van welke gronden ik aanneem dat ze zijns inziens ook zouden kunnen gelden voor een bevel om de namen van afnemers te noemen, zoals: - de mogelijkheid die de rechthebbende, die tot schadebeperkende maatregelen is gehouden, moet hebben om zijn schade zo goed mogelijk te kunnen vaststellen, - de rechthebbende behoort de door de inbreukmaker verschafte gegevens met betrekking tot de inbreuk te kunnen controleren, - verzekering van de nakoming van het verbod tot inbreuk als de dwangsom niet de garantie geeft dat het verbod daadwerkelijk wordt opgevolgd, - onder bijzondere omstandigheden kan het bevel als een alternatieve vorm van (een voorschot op) schadevergoeding worden beschouwd. 2.13. In de feitelijke rechtspraak vindt men verschillende grondslagen gehanteerd, zoals vergoeding van schade of het beëindigen van een onrechtmatige toestand en de controle op de nakoming van het terugnemingsbevel zonder dat voor dat recht op controle een bijzondere grond wordt aangegeven. Het beeld is allerminst duidelijk.14) De rechters (veelal in kort geding) bekommeren zich meestal niet om de rechtsgrond.'^ 2.14. De onderhavige zaak ligt anders dan het geval berecht in het arrest betreffende "Chloé c.s./Peeters'\") 7 ) Dat dit laatste in deze zaak ook zou zijn gebeurd, is gesteld door mr Den Hertog bil pleidooi in appel - zie zijn pleitnota p. 9 onderaan. Vgl. de daarmee overeenstemmende opmerking van mr Van Nispen in zijn schriftelijke toelichting onder 8, die. anders dan mr De Wijkerslooth bij dupliek onder 1 opmerkt, dus in zoverre wel grondslag in de gedingstukken vindt. *) Executiemiddelen, praeadvles Ned. ver. voor rechtsvergelijking, 1980, p. 9 onder 2.2.S bij noot 45. ") Ongeoorloofde mededinging, p. 223. '°)Hij verwijst hier naar Van Nispen diss., nr46, waar deze zich bezighoudt met de afbakening van schadevergoeding in andere vorm dan geld van het rechterlijk bevel. ") Aangepaste veroordelingen, in: Goed en Trouw (Van der Grinten-bundel), 1984, p. 574 e.v. n ) Aangepaste veroordelingen, p. 575. 1 )Het noemen van de voorman, in IER 1986, p. 62 e.v. u )Zie losbl. Onrechtmatige Daad (Van Nispen) H-B, nr225 onder 2 a en 228a. 1s )Van Nispen, losbl. Onrechtm. Daad, p. 11-167 bovenaan. ")HR 27 november 1987, NJ 1988, 722 (m.nt. LWH); S/C 1988, 25.


298

Daarin was gevorderd een bevel tot het overleggen van een lijst van toeleveranciers, welk bevel er toe strekte om de rechthebbende (Chloé) "in staat te stellen jegens een derde of derden te ageren ter zake van of ter voorkoming van een door die derde(n) jegens Chloé onrechtmatig handelen".") Het ging daar dus om eventuele maatregelen gericht op bestrijding of voorkoming van onrechtmatig handelen van de derden (populair gezegd: het gaat daar om het kunnen oprollen van een organisatie die handelt in inbreukmakende produkten), maar niet om de controle op de naleving van een bevel dat is gegeven aan de inbreukmaker zelf. Op dat onderscheid, nodig voor een goed begrip van de uitspraak van Uw Raad in die zaak, heb ik gewezen in de conclusie die ik voor dat arrest heb mogen nemen.") 2.15. Ik meen dus dat het zoeven genoemde arrest niet zonder meer beslissend is voor de onderhavige zaak. Het geeft echter m.i. zeker mede de richting aan waarin thans moet worden gegaan. 2.16. Zoals ik in eerdergenoemde conclusie al voorzichtig heb aangegeven met betrekking tot de vordering tot openbaring van de identiteit van de "voorman", met als motief de controle op de nakoming van een verbod aan de inbreukmaker, zou men de veroordeling - met een daaraan verbonden dwangsom - tot het verstrekken van gegevens van afnemers teneinde de rechthebbende in staat te stellen te controleren of het bevel tot terugneming van de inbreukmakende zaken (in het op dit terrein geldende bargoens: het "recallbevel") is nagekomen, kunnen zien als middel in de sfeer van de tenuitvoerlegging van dat bevel tot terugneming. De rechter geeft de rechthebbende een middel dat hem in staat moet stellen zich ervan te overtuigen dat de inbreukmaker overeenkomstig een aan hem gegeven bevel een einde heeft gemaakt aan de onrechtmatige toestand. 2.17. Nu onder omstandigheden voor de inbreukmaker ernstige bezwaren kunnen kleven aan het ter inzage verschaffen van het afnemersbestand, zoals door o.m. Van Nispen genoemd"), meen ik dat een veroordeling daartoe alleen dan op zijn plaats is als de omstandigheden van het geval meebrengen, dat de inbreukmaker een op wat in het maatschappelijk verkeer betaamt berustende rechtsplicht jegens de rechthebbende heeft om dergelijke informatie te verschaffen ter controle op de naleving van een bevel aan de inbreukmaker tot terugneming van door hem onder zijn afnemers verspreide inbreukmakende produkten. Zo'n omstandigheid kan m.i. zijn dat de inbreukmaker, zoals in het onderhavige geval, bewust inbreuk heeft gepleegd, waardoor, zou ik zeggen, in het algemeen al snel de vrees gewettigd is dat de inbreukmaker zich niet aan die veroordeling zal houden. 2.18. Ik zou dus niet willen aannemen dat de rechter ook niet de kort-geding-rechter20) - onder alle omstandigheden de vrijheid bezit een maatregel als de onderhavige te treffen teneinde executiegeschillen te voorkomen, zoals Van Nispen bepleit. Het enkele voorkómen van executiegeschillen lijkt me in het algemeen onvoldoende basis voor het aannemen van een verplichting voor de inbreukmaker tot het overhandigen van een afnemerslijst aan de rechthebbende. 2.19. Bij dit alles geldt overigens dat de kort-gedingrechter bij de beoordeling van een en ander wel een vrij grote marge heeft en een beperkte motiveringsplicht, ")Zie r.o. 3.2 van het arrest. I8

,9

)Zie onder 2.15-16.

)Zie hierboven onder 2.10.

20 )Zie over toewijzing van voorzieningen door de kort-gedingrechter op grond van enkel een belangenafweging Korthals Altes, Belangenafweging en doelmatigheidsoverwegingen in kort geding, in: Kort geding en toetsing [1985], p. 1-17, die zich een tegenstander daarvan toont. Zie verder Van Nispen, diss. nr209 e.v., i.h.b. nr 217-219, in dezelfde zin; idem, Mon.NBW A-11, p. 35 onderaan; idem in losbl. Onrechtmatige Daad, H-B, nr261, nr2 met verdere literatuur en rechtspraak.

16 oktober 1991

zodat cassatie-controle van zijn uitspraken slechts beperkt zal kunnen zijn. 2.20. Na het voorgaande, dat tot een kort overzicht beperkt moest blijven, keer ik terug naar 's hofs arrest. Het hof heeft, zoals ik reeds hierboven heb opgemerkt, in r.o. 4 aangenomen dat Hameco "desbewust" inbreuk heeft gemaakt op de octrooirechten van SKF. Het heeft daarom in het midden gelaten of de daar besproken beslissingen van de President strekten ter voorkoming of vermindering van de door SKF geleden schade dan wel tot nakoming van de verplichting van Hameco een einde te maken aan een door haar in het leven geroepen onrechtmatige situatie. Het hof heeft, als ik het goed zie, dus in elk geval aangenomen dat op Hameco hetzij op de ene, hetzij op de andere grond een rechtsplicht rustte om de afnemerslijst over te leggen, hetgeen impliceert dat Hameco onrechtmatig zou handelen jegens SKF indien zij die lijst niet zou overleggen. 2.21. Wat het hof in r.o. 5 overweegt gaat m.i. dan ook van die rechtsplicht van Hameco uit en betreft naar mijn mening slechts de in dit kort geding nog te beantwoorden vraag of een belangenafweging aan de toewijsbaarheid van de gevorderde veroordeling tot het overleggen van een afnemerslijst in de weg staat. Het hof heeft dus niet enkel op grond van een belangenafweging de onderhavige beslissing bekrachtigd. 2.22. Ik meen dan ook dat middelonderdeel 2 feitelijke grondslag mist. 2.23. Middelonderdeel 3 faalt naar mijn mening omdat wat het hof overweegt niet onbegrijpelijk is, terwijl 's hofs oordeel, gelet op wat ik hierboven heb uiteengezet, naar mijn mening geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, verder als nauw verweven met waarderingen van feitelijke aard in cassatie niet op zijn juistheid kan worden getoetst. 2.24. Middelonderdeel 4 faalt om dezelfde redenen. Het stond het hof als kort-geding-rechter vrij om zonder meer voorbij te gaan aan een min of meer terloopse opmerking van de kant van Hameco bij pleidooi in hoger beroep, dat het ter beschikking stellen van de lijst van afnemers overbodig is omdat het controleren ook via een neutrale instelling, bv. een accountant, kan gebeuren. 2.25. Nu het middel naar mijn mening niet kan slagen, bereik ik de volgende conclusie. 3. Conclusie Deze strekt tot verwerping van het beroep. d) De Hoge Raad, enz. 3. Beoordeling van het middel Bij zijn door het Hof bekrachtigde vonnis heeft de President - kort samengevat - Hameco verboden inbreuk te maken op een octrooi van SKF, Hameco bevolen afgeleverde cimetidinetabletten van haar afnemers terug te nemen en aan het verkeer te onttrekken en Hameco veroordeeld aan de advocaat van SKF een volledige lijst te doen toekomen met de namen en adressen van al degenen aan wie zij die tabletten heeft afgeleverd. Onderdeel 1 bevat slechts een inleiding. Onderdeel 2 komt klaarblijkelijk niet op tegen het bevel de tabletten terug te nemen en aan het verkeer te onttrekken, maar betoogt dat de veroordeling om de lijst met namen en adressen te vertrekken "rechtens onjuist dan wel onvoldoende gemotiveerd is", nu het Hof niet heeft vastgesteld dat Hameco onrechtmatig jegens SKF zou handelen door deze lijst niet aan SKF of haar advocaat te doen toekomen. Het onderdeel faalt, omdat voor zulk een veroordeling zulk een onrechtmatig handelen jegens SKF niet vereist was. De rechter kan op vordering van degene jegens wie een onrechtmatige daad is gepleegd, naast een veroordeling om zaken door middel waarvan de onrechtmatige daad is gepleegd van afnemers terug te nemen, de aansprakelijke persoon veroordelen op een door de


16 oktober 1991

rechter te bepalen wijze een lijst van afnemers van die zaken te verstrekken. Zulks vormt, zoals het Hof het uitdrukt, een deugdelijk middel om na te gaan of gedaagde aan de veroordeling de zaken terug te nemen voldoet en daarmede een aanvaardbaar zijdelings middel om nakoming van deze veroordeling te verzekeren. De rechter zal bij zijn beslissing omtrent zulk een vordering moeten letten op de wederzijdse belangen en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van de onrechtmatige daad en het belang van de aansprakelijke persoon zijn commerciële gegevens niet aan de concurrentie ter beschikking te stellen. Blijkens zijn rechtsoverweging 5 heeft het Hof dit gedaan, 's Hofs oordeel geeft dan ook niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Verder kan het wegens zijn verwevenheid met waarderingen van feitelijke aard in cassatie niet op zijn juistheid worden getoetst. Het is ook niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. Met name was het Hof niet gehouden uitdrukkelijk in te gaan op de bij pleidooi in appel gedane suggestie de namen en adressen te verstrekken aan een neutrale instelling, bv. een accountant. De onderdelen 3 en 4 stuiten hierop af. 4. Beslissing De Hoge Baad: verwerpt het beroep; veroordeelt Hameco in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van SKF begroot op ƒ456,30 aan verschotten en ƒ2.500,- voor salaris. Enz.

Nr 82. President Arrondissementsrechtbank te Maastricht, 7 september 1990. (Makro/Swatch) Mr A.M. Adelmeijer. Artt. 1401 en 1416a Burgerlijk Wetboek (afbrekende reclame). De gewraakte waarschuwing zou jegens eiseres slechts dan geoorloofd zijn indien het redelijkerwijs noodzakelijk is het publiek te waarschuwen tegen verouderde modellen èn er redelijkerwijs vanuit gegaan kon worden dat alleen eiseres dergelijke modellen verkoopt. Gedaagde heeft een en ander niet aannemelijk kunnen maken. Door die waarschuwing krijgt de in de advertentie tevens gedane mededeling omtrent service en garantie, waarvan op zich genomen niet gezegd kan worden dat deze onzorgvuldig is, een geheel andere lading en wordt ten onrechte bij het publiek de indruk gewekt dat de service en de garantie die men bij eiseres verkrijgt van minder goede kwaliteit zou zijn. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV. te Amsterdam, eiseres [in kort geding], procureur Mr Ch.M.E.M. Paulussen, advocaat Mr S. de Wit te 's-Gravenhage, tegen 1. Swatch S.A. te Biel-Bienne, Zwitserland, 2. Etablissements Fabriques d'Ebauches S.A. te Grenchen, Zwitserland, 3. Ed Maassen CV. te Maastricht, 4. Ed Maassen Holding B.V. te Maastricht en 5. Ed Maassen Trading B.V. te Maastricht, gedaagden [in kort geding], advocaat Mr H.W. Wefers Bettink te Amsterdam. 2. De vaststaande feiten. Makro heeft groothandelszaken in diverse plaatsen. In deze zaken worden ook de door Swatch onder haar eigen naam op de markt gebrachte dames- en herenhorloges verkocht. Swatch heeft in Nederland ais importeur de firma Ed. Maassen, die voormelde horloges aan om en nabij 350 wederverkopers levert. Op 21 juli 1990

299

verscheen in de dagbladen De Telegraaf, De Volkskrant en Het Algemeen Dagblad de navolgende advertentie: [niet overgenomen. Red] 3. De vordering. Makro vordert thans, kort gezegd, dat Swatch zal worden bevolen om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis op kosten van Swatch de navolgende tekst aan te bieden ter publicatie in de eerstvolgende zaterdageditie van De Telegraaf, De Volkskrant en Het Algemeen Dagblad en/of andere (vak-)bladen waarin de gewraakte advertentie is gepubliceerd, zulks in een voor de betreffende krant gebruikelijk lettertype en over een breedte van een halve pagina, een en ander zonder dat op dezelfde pagina door of namens Swatch enig commentaar op deze rectificatie wordt gegeven en op straffe van verbeurte van een dwangsom: "RECTIFICATIE Bij vonnis van de Edelachtbare Heer President van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht van zijn wij veroordeeld tot plaatsing van de navolgende rectificatie: Onlangs hebben wij in dit dagblad onder de kop LAAT JE NIETS WIJSMAKEN! een advertentie opgenomen over SWATCH-horloges. Daarin hebben wij gesuggereerd dat de service en garantie die men bij MAKRO, als niet "officiële" dealer verkrijgt van mindere kwaliteit zou zijn dan bij onze eigen dealers. Dit is onjuist. Bij de MAKRO krijgt U bij aankoop van een SWATCH-horloge even goede service en een gelijke garantie als wanneer U SWATCH bij één van onze officiële dealers koopt. Voorts is ten onrechte de indruk gevestigd dat de door de MAKRO verkochte SWATCH-horloges voorzien zijn van verouderde batterijen waarop geen garantie zou bestaan. w.g. SWATCH, Ed Maassen, Maastricht." 4. De standpunten van partijen. 4.1. Makro legt aan haar vordering ten grondslag dat Swatch door voormelde advertentie te laten verschijnen onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. Zij baseert zulks op haar stelling dat de in die advertentie gedane mededelingen in strijd zijn met de jegens haar in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid, alsmede op haar stelling dat die mededelingen in de in art. 1416 [lees: 1416a; Red] onder a, g, h en i BW genoemde opzichten misleidend zijn. Zij voert in verband daarmee aan dat de mededelingen onjuist, misleidend en onnodig afbrekend zijn en geeft in een uitvoerig betoog aan welke mededelingen onjuist, danwei misleidend zijn en op welke gronden zulks het geval is. Zij wijst er tenslotte op dat het plaatsen door Swatch van de gewraakte advertentie bezien moet worden tegen de achtergrond van de concurrentiestrijd tussen partijen en dat het daarbij gaat om aantasting van haar bedrijfsdebiet. Het spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening acht Makro hierin gelegen dat Swatch niet bereid is gebleken de gevolgen van haar onrechtmatig handelen jegens haar te redresseren en daardoor haar schade te beperken. 4.2. Hetgeen Swatch ten verwere heeft aangevoerd, kan, voorzover thans terzake dienend, als volgt worden samengevat: De in de advertentie gedane mededelingen zijn noch onjuist, noch misleidend, al dan niet in een of meer in de in art. 1416 BW genoemde opzichten. Er is voorts geen sprake van onnodig afbrekende uitlatingen. Swatch stelt bovendien dat haar advertentie een reactie was op een advertentie van Makro van 14 juli 1990, waarin Makro, die geen officiële dealer is, oude modellen aanbiedt, zonder iets mede te delen over service en dat deze reactie tot doel had om de officiële Swatch-dealers te ondersteunen, alsmede om teleurstelling bij kopers - en daarmee schade aan haar reputatie - zoveel mogelijk te voorkomen.

300


5. De beoordeling van het geschil. Het staat Swatch uiteraard vrij om ter ondersteuning van haar eigen dealers en ter bescherming van haar reputatie te adverteren. Zij dient daarbij echter wel jegens haar vermeende concurrenten de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid in acht te nemen. Zulks is, naar het voorlopige oordeel van de fungerend president, in het voorliggend geval niet geschied. De in de gewraakte advertentie gedane mededelingen moeten immers, in onderling verband en samenhang beschouwd, als onnodig afbrekend ten opzichte van Makro worden beschouwd. Zulks wordt met name veroorzaakt door de navolgende mededeling en de wijze waarop deze is geplaatst: WAARSCHUWING Om zeker te zijn van de strenge SWATCH kwaliteitskontrole moet je niet naar zaken gaan waar alleen verouderde SWATCH modellen (1988 en ouder)* te koop zijn. Deze zijn meestal ook voorzien van verouderde batterijen (geen garantie). DUS: WIL JE SWATCH-ZEKERHEID, KOOP JE BIJ DE OFFICIËLE SWATCH-DEALERS! *SWATCH heeft vernomen dat de MAKRO deze verouderde modellen verkoopt Een dergelijke waarschuwing, op deze manier geplaatst, zal, zeker nu ze komt van Swatch zelf, op een niet gering deel van het publiek zijn uitwerking niet missen en jegens Makro slechts dan geoorloofd zijn indien het redelijkerwijs noodzakelijk is het publiek te waarschuwen en indien er redelijkerwijs van uit gegaan kon worden dat alléén Makro dergelijke modellen verkoopt. Teneinde aannemelijk te achten dat de waarschuwing redelijkerwijs noodzakelijk was, dient Swatch om te beginnen de juistheid van de door haar gedane mededeling aannemelijk te maken. Daarvoor heeft ze evenwel, tegenover de gemotiveerde betwisting op dit punt door Makro, onvoldoende bijgebracht. Voorts heeft Makro onbetwist, althans onvoldoende gemotiveerd betwist, gesteld dat de verouderde modellen ook door de officiële Swatch-dealers worden verkocht en kan niet worden aangenomen dat Swatch daar redelijkerwijs geen weet van kon hebben. Door voormelde mededeling krijgt de in de advertentie daarboven geplaatste mededeling omtrent service en garantie, waarvan op zich genomen niet gezegd kan worden dat een dergelijke mededeling onzorgvuldig is, een geheel andere lading en wordt, mede in aanmerking genomen dat Swatch ter staving van het in die mededeling gestelde onvoldoende heeft bijgebracht, ten onrechte bij het publiek de indruk gewekt dat de service en de garantie die men bij Makro verkrijgt van minder goede kwaliteit zou zijn. De slotsom is dat de gevraagde voorziening, waarbij Makro naar genoegzaam is komen vast te staan een spoedeisend belang heeft, toewijsbaar is als hierna in het dictum te vermelden. 6. De beslissing. De president van de arrondissementsrechtbank te Maastricht, Rechtdoende in kort geding: Beveelt gedaagden binnen twee werkdagen nadat dit vonnis aan hen zal zijn betekend elk afzonderlijk, danwei gezamenlijk op kosten van gedaagden, de navolgende tekst aan te bieden ter publicatie in de eerstvolgende zaterdageditie van De Telegraaf, De Volkskrant en Het Algemeen Dagblad en/of andere (vak-)bladen waarin de hiervoor onder 2 nader aangeduide advertentie is gepubliceerd, zulks in een voor de betreffende krant gebruikelijk lettertype en over een breedte van een achtste pagina, een en ander zonder dat op dezelfde pagina door of namens gedaagde(n) enig commentaar op deze rectificatie wordt gegeven:

16 oktober 1991

'RECTIFICATIE Bij vonnis van de fungerend president van de arrondissementsrechtbank te Maastricht van 7 september 1990 zijn wij veroordeeld tot plaatsing van de navolgende rectificatie: Onlangs hebben wij in dit dagblad onder de kop LAAT JE NIETS WIJSMAKEN! een advertentie opgenomen over SWATCH-horloges. Daarin hebben wij ten onrechte gesuggereerd dat de service en garantie die men bij Makro, als niet 'officiële' dealer verkrijgt van mindere kwaliteit zou zijn dan bij onze eigen dealers. Voorts is ten onrechte de indruk gevestigd dat de door de MAKRO verkochte SWATCH-horloges voorzien zijn van verouderde batterijen waarop geen garantie zou bestaan, w.g. SWATCH, Ed Maassen, Maastricht.' Veroordeelt gedaagden ieder tesamen en elk afzonderlijk tot betaling van een dwangsom van ƒ 100.000,- per keer en/of dag dat zij respectievelijk één van hen in gebreke blijven/blijft met het hiervoor gegeven bevel. Verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. Veroordeelt gedaagden in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Makro begroot op ƒ 1704,35, waarvan te voldoen wegens vast recht ƒ 250,-, wegens salaris procureur ƒ 1100,- en wegens kosten aan het uitbrengen van het exploit verbonden ƒ 354,35. Enz.

Nr 83. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 13 december 1990.

President: G.F. Mancini; Kamerpresidenten: T.F. O'Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodriguez Iglesias en M. Diez de Velasco; Rechters: Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg en P.J.G. Kapteyn. Artt. 30 en 36 EEG-Verdrag. Art. 30 EEG-Verdrag verzet zich tegen de toepassing van een nationaal voorschrift betreffende de oneerlijke mededinging, dat het een deelnemer aan het economisch verkeer mogelijk maakt een verbod te bewerkstelligen om in het gebied van een Lid-Staat een waar in het verkeer te brengen, die naast het daarop aangebrachte merk de letter (R) in cirkel vertoont, indien dat merk niet in die Lid-Staat, maar wel in een andere Lid-Staat is ingeschreven. Pall Corp. te New York, Verenigde Staten van Amerika, advocaat Pagenberg te München, tegen P.J. Dahlhausen & Co., Bondsrepubliek Duitsland, advocaat Donle te München. a) Conclusie Advocaat-Generaal, G. Tesauro, 9 oktober 1990. 1. Die Fragen des nationalen Gerichts betreffen die Verwendung des wohlbekannten Zeichens eines R in einem kleinen Kreis (im folgenden: (R)), mit dem ein ordnungsgemaB eingetragenes Warenzeichen versehen ist, im innergemeinschaftlichen Handel. Dieses Symbol ist kein Unterscheidungsmerkmal, sondern gibt nur an, daB das daneben stenende Warenzeichen eingetragen worden ist. Es stellt jedoch eine Information oder besser einen an Dritte, insbesondere an die Konkurrenten des Unternehmens, das es verwendet, gerichteten Hinweis darauf dar, daB dieses Warenzeichen rechtlich geschützt ist.

16 oktober 1991


Die Verwendung des (R) hat ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten, wo sie gesetzlich speziell geregelt worden ist (U.S. Trademark Law, Section 29). Die Rechtsordnungen der Gemeinschaftslander und die erste EWG-Richtlinie über Marken') sehen dagegen hierüber keine besonderen Vorschriften vor. Trotzdem ist in der Handelspraxis fast aller Staaten der Gemeinschaft die Verwendung dieses Zeichens (oder anderer Symbole oder Aufschriften) ziemlich verbreitet, urn dadurch Dritte über die erfolgte Eintragung eines Warenzeichens zu unterrichten. Es ist nicht ausgeschlossen, daB trotz des Fehlens ausdrücklicher Vorschriften in einigen Gemeinschaftslandern die Verwendung des (R) Rechtswirkungen erzeugen kann und daher eine gewisse 2Bedeutung für die Geltung des Warenzeichenschutzes hat. ) Aber abgesehen von einer möglichen Bedeutung im besonderen Rahmen des Warenzeichenrechts steht jedenfalls fest, daB die Verwendung des (R) ebenso wie jedes andere im Zusammenhang mit dem öffentlichen Anbieten eines Erzeugnisses verwendete Merkmal allgemein den Vorschiften zum Schutz des Vertrauens Dritter und der Lauterkeit des Wettbewerbs unterliegt. 2. Genau in diesen Rahmen gehören die Fragen des nationalen Gerichts. Der Rechtsstreit betrifft namlich ein italienisches Erzeugnis, dessen Warenzeichen in Italien ordnungsgemaB eingetragen und das mit dem Zeichen (R) in den Verkehr gebracht wurde. Dieses Erzeugnis wurde dann in die Bundesrepublik ausgeführt. Die Verpackung tragt auBer dem Warenzeichen und dem (R) - beides ist auch auf dem Erzeugnis selbst angebracht - eine Reihe anderer Angaben über den Hersteller, den Importeur, die Verwendungsmodaltitaten, die GröBen und die Herstellungs- und Verfallsdaten. Im vorliegenden Fall wird aber die RechtmaBigkeit des Gebrauchs des das fragliche Erzeugnis individualisierenden Warenzeichens in der Bundesrepublik überhaupt nicht bestritten. Weder wird von der Klagerin nach den deutschen Rechtsvorschriften ein Anspruch auf das Warenzeichen selbst geitend gemacht, noch wird behauptet, es komme zu Verwechslungen mit ahnlichen Zeichen. Die Klagerin beanstandet die Verwendung des (R) beim Inverkehrbnngen des Erzeugnisses in der Bundesrepublik nur deshalb, weil dies ihrer Meinung nach bei Dritten zu einem Irrtum über den Staat, in dem das Warenzeichen eingetragen ist, führen kann. Dieses Vorbringen stützt sich auf § 3 UWG; danach kann, wer zu Zwecken des Wettbewerbs beim Anbieten seiner Erzeugnisse irreführende Angaben macht, auf Unterlassung der Angaben in Anspruch genommen werden. Die Klagerin und das vorlegende Gericht sind namlich der Auffassung, daB die Verwendung des (R) den Eindruck erwecke, daB das betreffende Warenzeichen in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sei und folglich in diesem Land Rechtsschutz genieBe. Mit anderen Worten verbanden Dritte mit dem (R) einen genauen territorialen Bedeutungsgehalt: Dieses Zeichen werde nicht als Hinweis auf irgendeine Eintragung, sondern auf die Eintragung in der Bundesrepublik verstanden. Die Dritten erhielten jedoch immer dann eine irreführende Information, wenn das Warenzeichen gefolgt von dem (R) nicht in der Bundesrepublik, sondern in einem anderen Land eingetragen sei. In diesen Fallen würden sie namlich veranlaBt zu glauben, daB diese Marke rechtlich geschützt sei, obwohl dies nicht zutreffe. Folglich müsse gemaB § 3 UWG das Inverkehrbnngen ') Erste Richtlinie des Rates vom 2 1 . Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABL L 4 0 vom 1 1 . Februar 1989, S. 1. z ) Wie sich aus einer von den Dienststetlen des Qerichtshofes erstellten Untersuchung ergibt, körmte zumindest in den Benelux-Staaten und in der Bundesrepublik Deutschland der Gebrauch des (R) dazu dienen, Erscheinungen einer "Vulgarisierung" der Marke zu verhindern.

301

eines aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführten Erzeugnisses, dessen Warenzeichen mit einem (R) versehen sei, als verboten angesehen werden, falls dieses Warenzeichen in der Bundesrepublik nicht, wohl aber im Ausfuhrland ordnungsgemaB registriert worden ist. Auf die Vereinbarkeit eines solchen Verbots mit den Artikeln 30 und 36 EWG-Vertrag beziehen sich die Fragen des vorlegenden Gerichts an den Gerichtshof. 3. Hierzu sei sogleich gesagt, daB die Berufung auf Artikel 36 im vorliegenden Fall fehlgeht. Wie bereits erwahnt, handelt es sich in diesem Rechtsstreit nicht darum, ein Warenzeichenrecht zu schützen, sondern ausschlieBlich darum, zu gewahrleisten, daB das Vertrauen Dritter und die Lauterkeit des Wettbewerbs durch eine für die öffentlichkeit irreführende Warenaufmachung nicht beeintrachtigt wird. Daher ist die Vereinbarkeit des streitigen Verbots mit dem Gemeinschaftsrecht im Lichte des Artikels 30 und insbesondere der im Urteil "Cassis de Dijon" anerkannten "zwingenden Erfordernisse" zu beurteilen. Insoweit hat die Kommission vorab einen Einwand erhoben. Das Organ macht geitend, daB das vom Gericht angeführte Verbot keinesfalls aufgrund möglicher "zwingender Erfordernisse" gerechtfertigt werden könne, weil es nur für eingeführte Erzeugnisse gelte und daher eine Diskriminierung darstelle.3) Das vorlegende Gericht wolle namlich bei der Anwendung des § 3 UWG danach unterscheiden, ob das Warenzeichen des streitigen Erzeugnisses aufgrund des deutschen Rechts geschützt sei oder nur aufgrund des Rechts eines anderen Mitgliedstaats. Die Kommission beruft sich für diese Auffassung auf das Urteil vom 6. November 1984 in der Rechtssache 177/83 (Kohl, Slg. 1984, 3651). Angesichts der soeben dargelegten Gesichtspunkte halte ich es jedoch für schwierig, das streitige Verbot nicht als eine "unterschiedslos geltende" MaBnahme anzusehen. Das deutsche Gericht meint namlich, daB die Verwendung des (R) nach deutschem Recht gegen den unlauteren Wettbewerb nur zulafiig sei, wenn das dazugehörige Warenzeichen in der Bundesrepublik eingetragen worden sei. Dieses Erforderais gilt jedoch unabhangig von der Herkunft des Erzeugnisses: Die Verwendung des (R) ist also grundsatzlich sowohl für einheimische als auch für aus anderen Mitgliedstaaten eingeführte Erzeugnisse zulaBig. Umgekehrt könnten sowohl einheimische als auch importierte Erzeugnisse in der Bundesrepublik mit dem Zeichen (R) nicht in den Verkehr gebracht werden, wenn ihr Warenzeichen nur in einem anderen Mitgliedstaat eingetragen worden ist. Angesichts dessen meine ich, daB ein hinreichend deutlicher Unterschied zwischen dem vorliegenden Sachverhalt und dem Fall besteht, den der Gerichtshof im genannten Urteil Kohl geprüft hat. In jenem Fall ging es darum, die Benutzung eines Firmensignets nur mit der Begründung zu untersagen, daB die Öffentlichkeit "in bezug auf die in- oder auslandische Herkunft der Waren getauscht werden könnte" (Hervorhebung durch den Verfasser). Dagegen soll das Verbot im vorliegenden Fall die Gefahr eines Irrtums über den Ort abwenden, an dem das Warenzeichen des Erzeugnisses eingetragen und geschützt ist, ohne daB jedoch für die Geltung dieses Verbots die in- oder auslandische Herkunft des Erzeugnisses von Bedeutung ware. Es ist klar, daB in der Praxis die einschrankenden Auswirkungen dieses Verbots vorwiegend die eingeführten Erzeugnisse treffen würden. Meines Erachtens ist die Rechtsprechung des Gerichtshofes zu diesem Punkt jedoch eindeutig. DaB eine nationale MaBnahme die Einfuhren beeintrachtigt, indem sie "Schutzwirkungen" 3

) Bekanntlich schlieRt der diskriminierende Charakter einer Vorschrift die Anwendung der Rechtfertigungskriterien aus dem Urteil "Cassis de Dijon" aus (siehe z.B. das Urteil vom 20. April 1983 in der Rechtssache 59/82, Schutzverband gegen Unwesen in derWirtschaft, Slg. 1983.1217.

302


zugunsten des Binnenmarktes entfaltet, schlieBt nicht aus, daB die MaBnahme selbst "unterschiedslos gilt" (siehe Urteil vom 13. MSrz 1984 in der Rechtssache 16/83, Prantl, Slg. 1984, 1299, Randnr. 21). Die Auswirkungen auf die Einfuhren sind, wenn überhaupt, nur für die Frage von Belang, ob die Regelung den Handel behindert und daher in den Anwendungsbereich des Artikels 30 fallt. Letzten Endes meine ich, daB der vorliegende Sachverhalt den Fall einer "unterschiedslos geitenden" MaBnahme betrifft, denn es geht in einem Sektor, in dem es keine gemeinsamen Vorschriften gibt, um das Verbot der Verwendung eines bestimmten Zeichens, das in denselben Grenzen sowohl für einheimische als auch für eingeführte Waren gilt. 4. Eine MaBnahme dieser Art ist nicht an sich mit dem gemeinsamen Markt unvereinbar. Nach dem Urteil vom 22. Januar 1981 in der Rechtssache 58/80 (Dansk Supermarked / Imerco, Slg. 1981, 181 [B.I.E. 1981, nr66, blz. 302; Red.]} "((verhindert)) das Gemeinschaftsrecht grundsatzlich nicht ..., daB in einem Mitgliedstaat die in diesem Staat geitenden Vermarktungsvorschriften auf die aus anderen Mitgliedstaaten eingeführten Waren angewandt werden", so daB "der Vertrieb eingeführter Waren untersagt werden kann, wenn die Umstande, unter denen die Waren abgesetzt werden, einen VerstoB gegen das darstellen, was im Einfuhrstaat als guter und redlicher Handelsbrauch betrachtet wird". Es ist jedoch ebenso allgemein anerkannt, daB die Ausübung der insoweit bestenenden Zustandigkeit durch die Mitgliedstaaten in den Verpflichtungen, die ihnen das Gemeinschaftsrecht und insbesondere der Grundsatz des freien Warenverkehrs auferlegt, eine materielle Grenze findet. Die Beachtung dieses Grundsatzes führt dazu, daB nationale MaBnahmen, die den Handel beschranken, der Einfuhr von Waren, die im Herkunftsland rechtmaBig erzeugt und in den Verkehr gebracht worden sind, nur dann entgegengesetzt werden können, wenn sie zur Sicherstellung von Zielen wie dem Verbraucherschutz oder der Lauterkeit des Handelsverkehrs tatsaxhlich "notwendig" sind. Dies gilt insbesondere für diejenigen nationalen Vorschriften über die Aufmachung und das Inverkehrbringen von Waren (zu denen meines Erachtens die Regelung der Verwendung einer bestimmten Bezeichnung gehort), die, wenn sie sich auch auf eingeführte Erzeugnisse erstrecken, den Absatz zumindest schwieriger oder kostspieliger machen können, indem sie dazu zwingen, die Aufmachung der Waren zu andern, um sie den abweichenden, im4 Bestimmungsland geitenden Erfordernissen anzupassen. ) Diese in einer umfangreichen Rechtsprechung verankerten GrundsStze sind vom Gerichtshof dahingehend weiter ausgeführt worden, daB "im System eines gemeinsamen Marktes der Verbraucherschutz und die Lauterkeit des Handelsverkehrs ... unter allseitiger Achtung Lauterer Praktiken und herkömmlicher Übungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten gewShrleistet werden mussen" (siehe das Urteil vom 4. Dezember 1986 in der Rechts*) In diesem Sinne ist Artikel 3 0 z.B. als anwendbar auf unterschiedslos geltende nationale MaBnahmen angesehen worden, die für eingeführte Erzeugnisse praktisch vorschreiben, die Etikettierung zu andern, um eine bestimmte Bezeichnung aufzunehmen (Urteil vom 16. Dezember 1980 in der Rechtssache 27/80, Fietjie, Slg. 1980, 3839), durch Prêgung bestimmte Stempel anzubringen (Urteil vom 22. Juni 1982 in der Rechtssache 220/81, Robertson, Slg. 1982, 2349), die Verpackung zu andern, um sie der vorgeschriebenen besonderen Verpackungsform anzupassen (Urteil vom 10. November 1982 in der Rechtssache 261/81, Rau, Slg. 1982, 3961), oder den Flaschentyp, in dem ein Wein im Herkunftsland traditionsgemaB in den Verkehr gebracht wurde, gemaS den innerstaatlichen Vorschriften des Einfuhrlandes zu andern, das diesen Flaschentyp (Bocksbeutel) nur Weinen vorbehielt, die in einem bestimmten Gebiet erzeugt werden (Urteil vom 13. MSrz 1984 in der Rechtssache 16/83, Prantl, Slg. 1984,1299).

16 oktober 1991

sache 179/85, Kommission / Bundesrepublik Deutschland, Slg. 1986,3879, und das Urteil Prantl, a.a.O.). 5. Was den vorliegenden Fall angeht, so werden im Vorabentscheidungsersuchen die sich aus der Anwendung des streitigen Verbots für den Handel ergebenden Einschrankungen klar genannt. Dadurch, dafi das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, deren Warenzeichen in der Bundesrepublik nicht eingetragen ist, mit dem Zeichen (R) als irreführend verboten ist, werden Wirtschaftsteilnehmer, die Inhaber eines Rechts an einem in einem anderen Mitgliedstaat ordnungsgemaB eingetragenen Warenzeichen sind, gezwungen, zum Zwecke der Ausfuhr in die Bundesrepublik entweder das (R) ganz wegzulassen oder das Warenzeichen auch in der Bundesrepublik einzutragen oder zumindest Angaben hinzuzufügen, aus denen sich unmiBverstandlich ergibt, in welchem Land der Gemeinschaft die Eintragung erfolgt ist, z.B. eine Aufschrift wie "(R) in Italy" oder ahnliches. In allen drei Fallen kann das Erzeugnis nicht in der Aufmachung eingeführt werden, die es im Herkunftsland rechtgemaB erhalten hat. Die Hindernisse, die hieraus für den freien Warenverkehr entstehen, sind besonders erheblich, wenn man folgende Umstande berücksichtigt: - Das fragliche Verbot betrifft nicht eine bestimmte Kategorie von Erzeugnissen, sondera die verschiedensten Warenkategorien; aufierdem ist es in Anbetracht des weitverbreiteten Gebrauchs des (R) auf internationaler Ebene offensichtlich, daB das streitige Verbot Handelsströme unterschiedlichster Herkunft betreffen kann. - Um den deutschen Vorschriften gerecht zu werden, müBten die Wirtschaftsteilnehmer zusatzliche Belastungen (durch die Eintragung in der Bundesrepublik oder durch die Anderong der Aufmachung der Ware) auf sich nehmen, die das eingeführte Erzeugnis benachteiligen. - Die Anderung der Aufmachung der Ware ist besonders schwierig, wenn nicht unmöglich, wenn das (R) nicht nur auf der Verpackung steht, sondern auf das Erzeugnis selbst aufgedruckt ist (wie im vorliegenden Fall). - HSufïg erfolgt die Ausfuhr nicht durch den Erzeuger, sondern durch unabhangige ZwischenhSndler, die üblicherweise nicht berechtigt sind, einseitig die notwendigen MaBnahmen zu treffen, um den deutschen Vorschriften nachzukommen. Es ist noch zu erganzen, daB eventuelle ahnliche Verbote in anderen Mitgliedstaaten zu einer ernsthaften Behinderung des innergemeinschaftlichen Verkehrs mit Erzeugnissen führen würden, die in den Ursprungslandern rechtmaBig und traditionell mit dem fraglichen Zeichen in den Handel gebracht werden. Falls z.B. ein italienisches Gericht der Ansicht ware, es müBte die nationalen Vorschriften über den Schutz gegen unlauteren Wettbewerb so anwenden, wie es das deutsche Gericht im vorliegenden Fall tun will, so könnten in der Bundesrepublik mit dem Zeichen (R) rechtmaBig in den Verkehr gebrachte Waren nicht nach Italien eingeführt werden. Mit anderen Worten brlchte eine Verallgemeinerung des fraglichen Verbots die ernsthafte Gefahr einer Abschottung der nationalen Markte mit sich. 6. Weiter bin ich der Meinung, daB das streitige Verbot für die Gewahrleistung der im Gemeinschaftsrecht anerkannten zwingenden Erfordernisse nicht als "notwendig" angesehen werden kann. Da sich dieses Verbot aus der Anwendung von § 3 UWG ergibt, kann als sein Zweck abstrakt zwar sowohl der Verbraucherschutz (sei es auch im weiten Sinne und zwar als Schutz des Vertrauens Dritter im allgemeinen vor irreführenden Angaben oder Aufmachungen) als auch der Schutz der Lauterkeit des Handelsverkehrs (insofern, ais die irreführende Aufmachung eines Èrzeugnisses einen Konkurrenten zum Schaden eines anderen unrechtmaBig begunstigen kann) angesehen werden. Bei genauerer Prüfung ist jedoch nicht erkennbar, daB der freie Verkehr mit Erzeugnissen wie dem streitigen wirklich Dritte tauschen und somit den Wettbewerb verzerren könnte.

16 oktober 1991


ZunSchst sei gesagt, daB das (R) auf dem fraglichen Erzeugnis unstreitig entsprechend einer internationalen Handelspraxis angebracht worden ist, die, obgleich sehr weit verbreitet, niemals zu Schwierigkeiten geführt hat. lm Bereich des internationalen Handels wird das (R) namlich üblicherweise verwendet, urn - ohne Bedeutungsgehalt territorialer Art - auf die Eintragung des damit verbundenen Warenzeichens im allgemeinen hinzuweisen. Dies stimmt im übrigen damit überein, daB das fragliche Zeichen abweichend von anderen, in einer bestimmten Sprache ausgedrückten Aufschriften gerade dadurch gekennzeichnet ist, daB es ein auf intemationaler Ebene verwendetes Symbol ist und daher üblicherweise auf Erzeugnissen angebracht ist, deren Warenzeichen in den verschiedensten Landern eingetragen sind. Dies vorausgeschickt bin ich erstens der Ansicht, daB im vorliegenden Fall für die Verbraucher im engen Sinne, d.h. die Erwerber von Erzeugnissen, die das Zeichen (R) tragen, keine Gefahr der Irreführung besteht. Wie die Kommission namlich dargelegt hat, stellt das (R) aufgrund dieser Funktion eine Mitteilung dar, die nicht an die Verbraucher gerichtet ist, sondern im wesentlichen an die anderen Wirtschaftsteilnehmer und insbesondere an die Konkurrenten des Unternehmens, das es verwendet. Diese Auffassung wird durch die Erfahrung bestatigt, daB das (R) oder andere ahnliche Angaben nicht selten bei der Aufmachung eines Erzeugnisses insofern eine ziemlich untergeordnete Stellung einnehmen, als sie aus der Sicht des Kauferpublikums alles andere als herausgehoben erscheinen. Meines Erachtens ist es in Wirklichkeit für den Verbraucher nicht sehr wichtig zu wissen, daB ein bestimmtes Warenzeichen eingetragen worden ist; was ihn allenfalls interessiert, ist die GewiBheit, daB ein Warenzeichen (mit oder ohne Eintragunszeichen) nicht gefalscht ist oder keinen AnlaB zur Verwechslung mit ahnlichen Warenzeichen gibt. AuBerdem ware dem Verbraucher auch dann, wenn er dem Umstand überhaupt Bedeutung beimessen würde, daB das Warenzeichen eingetragen ist, jedenfalls gleichgültig, an welchem Ort die Eintragung erfolgt ist. Die Eintragung wird zwar nicht überall nach denselben Modalitaten vorgenommen (für die noch die verschiedenen nationalen, auf Gemeinschaftsebene noch nicht harmonisierten Vorschriften gelten); doch diese Unterschiede liegen im Verfahren und haben jedenfalls, wie sich in der mündlichen Verhandlung gezeigt hat, keine - auch nur mittelbare - Auswirkung auf die Qualitatsgarantie des angebotenen Erzeugnisses. Auch für den - meines Erachtens jedoch rein theoretischen - Fall, daB der Verbraucher der Eintragung eines Warenzeichens in einem bestimmten Land eine gewisse Bedeutung beimessen würde, hinderte die Erzeuger nichts daran, zur Erfüllung einer solchen Erwartung dem Verbraucher von sich aus eine solche Auskunft zu erteilen. Eindeutig ist aber auch im Hinblick auf einen solchen theoretischen Fall ein Verbot wie das streitige offensichtlich unverhaltnismSBig. Zweitens besteht eine tatsachliche Gefahr der Irreführung auch nicht für jene, an die sich der Hinweis auf die Eintragung des Warenzeichens üblicherweise richtet, namlich die Wirtschaftsteilnehmer. Hierzu ist das vorlegende Gericht der Auffassung, daB eine Verwendung des (R), die sich vom herkömmlichen nationalen Gebrauch entfernen würde, das Vertrauen dieser Personen verletzte. Diese würden namlich stets veranlaBt zu glauben, daB das Warenzeichen mit dem (R) in der Bundesrepublik eingetragen worden sei und folglich eine bestimmte Rechtstellung genieBe. Wenn sich daher Erzeugnisse mit dem (R) im Verkehr befanden, deren Warenzeichen in der Bundesrepublik nicht eingetragen sei, würden Dritte irregeführt, weil sie veranlaBt würden, diesem Warenzeichen einen rechtlichen Schutz zuzuschreiben, der in Wirklichkeit nicht bestehe. Die allgemeine Erfahrung zeigt jedoch, daB ein vorsichtiger und mit der üblichen Sorgfalt handelnder

303

Untemehmer dann, wenn er ein Erzeugnis in den Verkehr bringen will und deshalb wissen möchte, ob ein bestimmtes Warenzeichen eingetragen ist und damit den entsprechenden rechtlichen Schutz genieBt, zu allererst jedenfalls in den dafür bestehenden öffentlichen Registera die genaue Rechtslage hinsichtlich des betreffenden Warenzeichens überprüft, und zwar unabhangig davon, ob ein solches Erzeugnis ein (R) trSgt oder nicht. Der Rechtsschutz dieser mit der üblichen Sorgfalt handelnden Wirtschaftsteilnehmer hangt also in Wirklichkeit nicht davon ab - und wird erst recht nicht dadurch beeintrachtigt -, daB Erzeugnisse mit dem (R) in einem Land im freien Verkehr sind, in dem ihr Warenzeichen nicht eingetragen ist. Auch wenn namlich das streitige Verbot nicht bestehen würde, liefen diese Wirtschaftsteilnehmer nicht Gefahr, über das Bestehen eines rechtlichen Schutzes für ein bestimmtes Warenzeichen und damit über den Umfang ihrer eigenen kommerziellen Eigentumsrechte getauscht zu werden. Aus denselben Gründen bin ich der Ansicht, daB ohne das streitige Verbot hier keine Gefahr der Verzerrungen des Wettbewerbs besteht. Aber auch wenn man davon ausgeht, daB in einem Mitgliedstaat Dritte meinen, das (R) könne auf nichts anderes als eine in diesem Land vorgenommene Eintragung hinweisen, und sie daraus automatisch Folgen für den Umfang ihrer kommerziellen Eigentumsrechte ableiten (was von der Bundesregierung bezweifelt worden ist), könnte diese Sichtweise jedenfalls nicht absolut, namlich so weitgehend geschützt werden, daB die Freiheit des Warenverkehrs in so erheblichem MaBe aufs Spiel gesetzt wird. In einem gemeinsamen Markt, der mit der weitestgehenden Liberalisierung des innergemeinschaftlichen Handels einhergeht, kann man namlich den Schutz Dritter nicht aufgrund rein nationaler Erwagungen gestalten. Es ist vielmehr normal, daB sich die Meinungen und Vorstellungen Dritter - und deren Schutz - aufgrund der wachsenden Integration der Markte selbst schrittweise andern werden. Diese Ansicht kann sich im übrigen auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes stützen, der entschieden hat, daB "sich die Vorstellungen der Verbraucher, die von einem Mitgliedstaat zum anderen unterschiedlich sein können, auch innerhalb ein und desselben Mitgliedstaats im Laufe der Zeit fortentwickeln (können)". Weiter heiBt es dort: "Die Einführung des Gemeinsamen Marktes ist dabei einer der wesentlichen Faktoren, die zu einer solchen Entwicklung beitragen können."5) Diese Grundsatze können meiner Ansicht nach auch im vorliegenden Fall voll und ganz angewendet werden. 7. Ich schlage dem Gerichtshof daher vor, auf die Fragen des vorlegenden Gerichts wie folgt zu antworten: Es lauft Artikel 30 EWG-Vertrag zuwider, wenn nach einer nationalen Vorschrift gegen den unlauteren Wettbewerb, wie § 3 UWG, in einem Mitgliedstaat das Inverkehrbringen eines mit dem Zeichen (R) versehenen Erzeugnisses für den Fall verboten ist, daB das Warenzeichen dieses Erzeugnisses nicht in diesem Mitgliedstaat eingetragen worden ist. b) Het Hof, enz. Urteil 1. Das Landgericht München I hat mit BeschluB vom 29. Juni 1989, beim Gerichtshof eingegangen am 31. Juli 1989, gemaB Artikel 177 EWG-Vertrag zwei Fragen nach der Auslegung der Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag zur 6 ) Urteil vom 12. MSrz 1987 in der Rechtssache 178/84, Kommission / Bundesrepublik Deutschland, Slg. 1987, 1227, Randnr. 32.

304


Vorabentscheidung vorgelegt. 2. Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit der Firma Pall Corp. (nachstehend: Firma Pall), Kiagerin des Ausgangsverfahrens, gegen die Firma P.J. Dahlhausen & Co. (nachstehend: Firma Dahlhausen). Letztere vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland Blutfilter, die sie aus Italien einführt. Der italienische Hersteller bringt auf den Filtern selbst und auf deren Verpackungen die Bezeichnung "Miropore" zusammen mit dem Buchstaben (R) im Kreis an. 3. Die Firma Pall nimmt die Firma Dahlhausen unter anderem auf Unterlassung der Verwendung des Buchstabens (R) hinter der Bezeichnung "Miropore" in der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch, daB für diese Bezeichnung in Deutschland kein Warenzeichenschutz bestehe. Unter diesen Umstanden sei die Verwendung des Buchstabens (R) als irreführende Werbung nach § 3 des deutschen Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verboten. Diese Vorschrift verbietet "irreführende Angaben" über "den Ursprung ... oder die Bezugsquelle von Waren". 4. Das Landgericht München I, bei dem der Rechtsstreit anhSngig ist, ist der Ansicht, daB das von der Firma Pall begehrte Verbot des Inverkehrbringens nach deutschem Recht zu erlassen sei, doch sei fraglich, ob ein derartiges Verbot einer mengenmaCigen BeschrSnkung im Sinne von Artikel 30 EWG-Vertrag gleichkame. 5. Das vorlegende Gericht hat daher das Verfahren ausgesetzt, bis der Gerichtshof im Wege der Vorabentscheidung über folgende Fragen entschieden hat: 1. Kommt das von der Rechtsprechung der Gerichte der Bundesrepublik Deutschland mit § 3 UWG begründete Verbot, Waren in der Bundesrepublik Deutschland mit einem der Bezeichnung der Ware hinzugefügten (R) in Verkehr zu bringen, wenn in der Bundesrepublik Deutschland kein zeichenrechtlicher Schutz besteht, in seiner Wirkung einer nach Artikel 30 EWG-Vertrag unzulSssigen mengenm&Bigen Einfuhrbeschrankung gleich, wenn es auch auf Falie angewendet wird, in denen ein zeichenrechtlicher Schutz in einem anderen EG-Land besteht? 2. Ist § 3 UWG unter den besonderen Voraussetzungen des vorliegenden Falies zum Schutz der in Artikel 36 EWG-Vertrag genannten Rechtsgüter anwendbar? 6. Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts des Ausgangsverfahrens, des Verfahrensablaufs sowie der beim Gerichtshof eingereichten schriftlichen Erklërungen wird auf den Sitzungsbericht verwiesen. Der Akteninhalt ist im folgenden nur insoweit wiedergegeben, als die Begrflndung des Urteils dies erfordert. 7. Vorab ist darauf hinzuweisen, daB der Gerichtshof zwar im Verfahren nach Artikel 177 EWG-Vertrag nicht über die Vereinbarkeit einer nationalen Rechtsvorschrift mit dem Vertrag befinden kann, daB er jedoch befugt ist, dem vorlegenden Gericht alle Kriterien für die Auslegung des Gemeinschaftsrechts an die Hand [zu; Red.] geben, die dieses in die Lage versetzen, die Frage der Vereinbarkeit für die Entscheidung des bei ihm anhangigen Rechtsstreits zu beurteilen. 8. Deshalb sind die Vorabentscheidungsfragen so zu verstehen, daB mit ihnen Auskunft darüber begehrt wird, ob die Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag dahin auszulegen sind, daB sie der Anwendung einer nationalen Vorschrift über den unlauteren Wettbewerb entgegenstehen, die es einem Wirtschaftsteilnehmer erlaubt, das Verbot des Inverkehrbringens einer Ware im Gebiet eines Mitgliedstaats zu erwirken, die neben dem Warenzeichen den Buchstaben (R) im Kreis tr>, wenn dieses Warenzeichen nicht in diesem Staat, wohl aber in einem anderen Mitgliedstaat eingetragen ist. 9. Die Verwendung des Symbols (R) - vom englischen Begriff "registered" abgeleitet - neben dem Warenzeichen zum Zweck der Angabe, daB es sich um ein eingetragenes

16 oktober 1991

und infolgedessen rechtlich geschütztes Warenzeichen handelt, stellt eine Praktik dar, die aus den Vereinigten Staaten stammt, wo sie gesetzlich geregelt ist. Diese Praktik ist in mehreren Mitgliedstaaten der Gemeinschaft weit verbreitet. 10. Wie sich aus den Akten ergibt, enth< das deutsche Warenzeichenrecht keine Vorschriften über die Verwendung des Symbols (R). Unter diesen Umstanden ist das aufgeworfene Problem, das die Vereinbarkeit einer nationalen Vorschrift über den unlauteren Wettbewerb mit den Gemeinschaftsvorschriften über den freien Warenverkehr betrifft, ausschlielich nach Artikel 30 zu beurteilen. 11. Nach stëndiger Rechtsprechung, die auf dem Urteil des Gerichtshofes vom 11. Juli 1974 in der Rechtssache 8/74 (Dassonville, Slg. 1974, 837, Randnr. 5) beruht, gilt das Verbot mengenmSiger Beschrënkungen nach Artikel 30 EWG-Vertrag für jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsachlich oder potentiell zu behindern. 12. Ebenfalls nach stSndiger Rechtsprechung mussen Hemmnisse für den Binnenhandel der Gemeinschaft, die sich aus den Unterschieden der nationalen Rechtsvorschriften ergeben, hingenommen werden, soweit solche unterschiedslos für inlandische wie für eingeführte Waren geitenden - Bestimmungen notwendig sind, um zwingenden Erfordernissen, unter anderem solchen des Verbraucherschutzes und der Lauterkeit des Handelsverkehrs, gerecht zu werden. Derartige Bestimmungen sind jedoch nur zulassig, wenn sie in einem angemessenen Verhaltnis zum verfolgten Zweck stehen und wenn dieser Zweck nich durch MaBnahmen erreicht werden kann, die den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr weniger beschrënken (siehe insbesondere das Urteil vom 20. Februar 1979 in der Rechtssache 120/78, Rewe, Slg. 1979, 649). 13. Zun&chst ist festzustellen, daB ein Verbot der in der vorliegenden Rechtssache in Rede stehenden Art den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr behindern kann, denn es kann den Inhaber eines nur in einem Mitgliedstaat eingetragenen Warenzeichens dazu zwingen, die Aufmachung seiner Erzeugnisse je nach dem Ort des Inverkehrbringens unterschiedlich zu gestalten und gesonderte Vertriebswege einzurichten, um sicherzustellen, daB die Waren, die das Symbol (R) tragen, nicht im Gebiet der Staaten in den Verkehr gebracht werden, die das fragliche Verbot erlassen haben. 14. Ein derartiges Verbot gilt auch unterschiedslos für iniandische und eingeführte Waren. Es soll nSmlich die Gefahr von Irrtümern darüber verhindern, wo das Warenzeichen des Erzeugnisses eingetragen und geschützt ist, ohne daB es in diesem Zusammenhang darauf ankommt, ob die Ware inlSndischer oder auslSndischer Herkunft ist. 15. Deshalb ist zu prüfen, ob ein solches Verbot durch die genannten zwingenden Erforderaisse gerechtfertigt sein kann. 16. Hierzu ist vorgetragen worden, daB dieses Verbot gerechtfertigt sei, weil die Verwendung des Symbols (R), das die Eintragung eines Warenzeichens anzeigt, die Verbraucher irreführe, wenn das Warenzeichen nicht in dem Land eingetragen sei, in dem die Waren in den Verkehr gebracht werden. 17. Diesem Vorbringen kann nicht gefolgt werden. 18. Zum einen ist namlich nicht erwiesen, daB das Symbol (R) in der Praxis allgemein in dem Sinne verwendet und verstanden wird, daB es angibt, daB das Warenzeichen in dem Land eingetragen ist, in dem das Erzeugnis in den Verkehr gebracht wird. 19.. Zum anderen könnte, selbst wenn man unterstellt, daB die Verbraucher oder ein Teil von ihnen in bezug auf diesen Umstand irregeführt werden könnten, diese Gefahr ein so erhebliches Hindernis für den freien Warenverkehr nicht rechtfertigen, daB die Verbraucher sich mehr für die


16 oktober 1991

Eigenschaften einer Ware als dafür interessieren, wo das Warenzeichen eingetragen ist. 20. Weiter ist vorgetragen worden, daB die Verwendung des Symbols (R) in einem Staat, in dem das Warenzeichen nicht eingetragen worden ist, als unlauteres Wettbewerbsverhalten gegenüber den Mitgewerbern anzusehen sei und daB sich die Hersteller, falls die Eintragung eines Warenzeichens in einem beliebigen Mitgliedstaat der Gemeinschaft genüge, urn die Verwendung dieses Symbols zu rechtfertigen; für die Eintragung ihres Warenzeichens in den Mitgliedstaaten entscheiden könnten, die die geringsten Anforderungen stellten. 21. Dieses Vorbringen ist zurttckzuweisen. Zum einen können umsichtige Wirtschaftsteilnehmer, die wissen mochten, ob ein Warenzeichen eingetragen ist, im öffentlichen Register die Rechtslage in bezug auf das fragliche Warenzeichen prüfen. Zum anderen strebt, wer in einem bestimmten Mitgliedstaat ein Warenzeichen eintragen laBt, in erster Linie an, das Zeichen in diesem Staat rechtlich schützen zu lassen. Das Symbol (R) hat wie die anderen Zeichen, die angeben, daB ein Warenzeichen eingetragen ist, im Verhaltnis zu diesem rechtlichen Schutz, der Gegenstand der Eintragung ist, akzessorischen oder ergfinzenden Charakter. 22. SchlieBlich findet das fragliche Verbot auch in der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende Werbung (ABL. L 250, S. 17), auf die sich die Bundesregierung in ihren Ausführungen gestützt hat, keine Grondlage, daB festgestellt worden ist, daB es nicht durch zwingende Erfordernisse des Verbraucherschutzes oder der Lauterkeit des Handelsverkehrs gerechtfertigt ist. Diese Richtlinie beschrankt sich auf eine Teilharmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften über irreführende Werbung durch die Festsetzung von objektiven Mindestkriterien, anhand deren sich feststellen laBt, ob eine Werbung irreführend ist, und von Mindestanforderungen

305

in bezug auf die Einzelheiten des Schutzes gegen eine solche Werbung. 23. Deshalb ist auf die Vorabentscheidungsfragen zu antworten, daB Artikel 30 EWG-Vertrag dahin auszulegen ist, daB er der Anwendung einer nationalen Vorschrift über den unlauteren Wettbewerb entgegensteht, die es einem Wirtschaftsteilnehmer erlaubt, das Verbot des Inverkehrbringens einer Ware im Gebiet eines Mitgliedstaats zu erwirken, die neben dem Warenzeichen den Buchstaben (R) im Kreis tragt, wenn dieses Warenzeichen nicht in diesem Staat, wohl aber in einem anderen Mitgliedstaat eingetragen ist. Kosten 24. Die Auslagen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, der Regierung der Italienischen Republik und des Vereinigten Königreichs GroBbritannien und Nordirland sowie der Kommission der Europaischen Gemeinschaften, die vor dem Gerichtshof Erklarungen abgegeben haben, sind nicht erstattungsfahig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhangigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Aus diesen Gründen hat Der Gerichtshof auf die ihm vom Landgericht München I mit BeschluB vom 29. Juni 1989 vorgelegten Fragen für Recht erkannt: Artikel 30 EWG-Vertrag ist dahin auszulegen, daB er der Anwendung einer nationalen Vorschrift über den unlauteren Wettbewerb entgegensteht, die es einem Wirtschaftsteilnehmer erlaubt, das Verbot des Inverkehrbringens einer Ware im Gebiet eines Mitgliedstaats zu erwirken, die neben dem Warenzeichen den Buchstaben (R) im Kreis tragt, wenn dieses Warenzeichen nicht in diesem Staat, wohl aber in einem anderen Mitgliedstaat eingetragen ist.

Wetgeving Besluit van 8 juli 1991totwijziging van het Octrooigemachtigden-reglement (Stb. 1968,595). Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 oktober 1990, nr. 90095976 WJA/W; Overwegende dat het ter uitvoering van richtlijn (EEG) nr. 89/48 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten (PbEG L 19) wenselijk is het Octrooigemachtigden-reglement (Stb. 1968, 595) te wijzigen; Gelet op artikel 18A van de Rijksoctrooiwet {Stb. 1979, 61); De Raad van State gehoord (advies van 20 februari 1991, nr. W10.90.0507); Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatssecretaris van 2 juli 1991, nr. 91056832 WJA/W; Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I Het Octrooigemachtigden-reglement (Stb. 1968, 595)') wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 2 wordt vervangen door: Artikel 2 In dit besluit wordt verstaan onder: a. octrooigemachtigde: een ieder, die is ingeschreven in het in artikel 3 bedoelde register; b.richtlijn:richtlijn(EEG) nr. 89/48 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten (PbEG L 19). B. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt: 1. Het vierde lid wordt vervangen door: 4. Bij het verzoek om inschrijving dient de verzoeker over te leggen: a. het bewijs dat hij met goed gevolg het in artikel 4 bedoelde examen heeft afgelegd en een bewijs dat hij gedurende ten minste drie jaren in Nederland octrooiaan') Gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 november 1979, Stb. 646.

306


vragen heeft behandeld ten kantore van een octrooigemachtigde, die niet was geschorst in de uitoefening van het recht om als gemachtigde voor de Octrooiraad op te treden, of b. het bewijs dat hij met goed gevolg de in artikel 4a, eerste lid, bedoelde proeve van bekwaamheid heeft afgelegd. 2. In het vijfde lid, eerste volzin, wordt «vierde lid, onder b» vervangen door: vierde lid, onder a. C. Na artikel 4 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4a 1. Op tijdstippen, door de Minister van Economische Zaken te bepalen, wordt door de in artikel 4, eerste lid, bedoelde commissie een proeve van bekwaamheid afgenomen. 2. Om aan deze proeve van bekwaamheid te kunnen deelnemen moet de kandidaat een diploma als bedoeld in artikel 1, onder a, van de richtlijn, dat door een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen dan Nederland is voorgeschreven om op zijn grondgebied als gemachtigde in octrooizaken op te treden en dat in een Lid-Staat is behaald, dan wel een bewijs dat hij het optreden als gemachtigde in octrooizaken gedurende twee jaar tijdens de voorafgaande tien jaren voltijds als beroep heeft uitgeoefend in een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen dan Nederland en in het bezit is van een of meer opleidingstitels als bedoeld in artikel 3, onder b, van de richtlijn, aan de commissie overleggen. 3. Als bewijs dat door de betrokken kandidaat aan het bepaalde in het tweede lid wordt voldaan, aanvaardt de commissie de attesten en documenten die met het oog daarop door de bevoegde autoriteit van de in dat lid bedoelde andere Lid-Staat worden verstrekt. 4. Om de proeve van bekwaamheid met goed gevolg af te leggen, moet hij, die zich daaraan onderwerpt,

16 oktober 1991

daarbij doen blijken, dat hij de nodige kennis bezit van de Nederlandse wetgeving en de voornaamste internationale regelingen betreffende de industriële eigendom, de voorschriften van die wetgeving en die regelingen praktisch weet toe te passen en bekend is met de beginselen van het Nederlands burgerlijk en handelsrecht, voor zover deze kennis nodig is voor een goed begrip van de Nederlandse wetgeving betreffende de industriële eigendom, met dien verstande dat geen kennis wordt getoetst waarover de betrokkene blijkens de door hem overgelegde diploma's, bewijsstukken of opleidingstitels als bedoeld in het tweede lid reeds beschikt. 5. Artikel 4, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. ARTIKEL II Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst. Lasten en bevelen dat dit besluit en de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State. 's-Gravenhage, 8 juli 1991 Beatrix De Staatssecretaris van Economische Zaken, Y.C.M.T. van Rooy Uitgegeven de vijftiende augustus 1991 De Minister van Justitie, E.M.H. HirschBallin

NOTA VAN TOELICHTING 1. Inleiding Het onderhavige besluit strekt ertoe wat betreft het beroep van octrooigemachtigde uitvoering te geven aan richtlijn (EEG) nr. 89/48 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdipïoma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten (PbEG L 19) (in het vervolg aangeduid als de richtlijn). Deze richtlijn beoogt de toelating tot een in een Lid-Staat gereglementeerd beroep te vergemakkelijken voor degenen die in een andere Lid-Staat een beroepsopleiding op hoger-onderwijsniveau van ten minste drie jaar hebben afgerond die in het betrokken land recht geeft op toelating tot het desbetreffende beroep. Het Octrooigemachtigden-reglement kent thans geen regeling voor toelating van degenen die in een andere Lid-Staat van de EEG reeds een afgeronde beroepsopleiding voor het beroep van octrooigemachtigde hebben gevolgd. Het onderhavige besluit voorziet hierin. Er is overigens een algemene wet ter uitvoering van de richtlijn in voorbereiding voor gevallen waarin niet, zoals in dit besluit, specifieke regelgeving wordt aangepast. 2. Bestaande toelatingsregeling Voorwaarde voor inschrijving als octrooigemachtigde in het register van octrooigemachtigden is onder meer dat een examen als bedoeld in artikel 4 van het Octrooigemachtigden-reglement met goed gevolg is afgelegd. Dit examen is gericht op kennis van de nationale en internationale regelgeving met betrekking tot industriële eigendom en de daarvoor van belang zijnde onderdelen van het Nederlandse burgerlijk recht en handelsrecht. Deelname aan dit examen staat open voor degenen die in het bezit zijn van een van de in artikel 4, derde lid, genoemde opleidingstitels of andere kwalificaties. Daarmee wordt beoogd zeker te stellen dat octrooige-

machtigden beschikken over hoogwaardige natuurwetenschappelijke of technische kennis. Daarnaast is in beginsel voor toelating vereist dat de betrokkene gedurende drie jaar bij een erkend octrooigemachtigde beroepservaring heeft opgedaan. 3. Aanpassing aan de richtlijn Uit hoofde van artikel 3, onder a, van de richtlijn moeten tot het beroep van octrooigemachtigde worden toegelaten degenen die in een andere Lid-Staat een diploma hebben behaald dat in dat land recht geeft op toelating tot het beroep van octrooigemachtigde. Op grond van onderdeel b van dat artikel moeten tevens worden toegelaten degenen, die in een Lid-Staat van de EEG waar het beroep van octrooigemachtigde niet is gereglementeerd, gedurende twee van de laatste tien jaren het beroep van octrooigemachtigde hebben uitgeoefend en die voldoen aan de in dat onderdeel omschreven opleidingsvereisten. Artikel 4, eerste lid, onder b, van de richtlijn biedt de Lid-Staten in een beperkt aantal gevallen de mogelijkheid om voor toelating een aanpassingsstage van ten hoogste drie jaar of een proeve van bekwaamheid, ter keuze van de verzoeker, te eisen. Dit vereiste mag onder meer gesteld worden indien de opleiding van de betrokkene betrekking heeft op wezenlijk andere vakgebieden dan die welke in de ontvangende Lid-Staat worden voorgeschreven. Voor beroepen waarvoor een precieze kennis van het nationale recht vereist is en waarvan het verstrekken van adviezen en/of het verlenen van bijstand op het gebied van het nationale recht een vast en wezenlijk bestanddeel is, kan de betrokken Lid-Staat het afleggen van een proeve van bekwaamheid dan wel het volgen van een aanpassingsstage dwingend voorschrijven. Om een goede uitoefening van het beroep van octrooigemachtigde zeker te stellen zal een proeve van

16 oktober 1991


bekwaamheid worden verlangd, omdat voor de uitoefening van dit beroep kennis van het Nederlandse recht betreffende de industriële eigendom en van de voor Nederland belangrijke internationale regelingen op dit terrein alsmede van relevante onderdelen van het Nederlandse burgerlijk recht en handelsrecht onontbeerlijk is. Deze kennis zal niet of niet voldoende blijken uit een buitenlands diploma. Voor de regeling van de proeve is nauw aangesloten bij die van het examen voor octrooigemachtigden. Zo zal de commissie die het examen afneemt ook de proeve van bekwaamheid afnemen en is wat de organisatorische en financiële aspecten betreft de regeling voor het examen van overeenkomstige toepassing op de proeve. De inhoud van de proeve van bekwaamheid is afgeleid van het genoemde examen, dat de kern van de beroepskennis omvat. Betrokkene zal moeten aantonen dat hij voldoende kennis heeft van het Nederlandse recht betreffende de industriële eigendom en dat hij dit recht in de praktijk kan toepassen alsmede dat hij de beginselen van het Nederlandse burgerlijk recht en handelsrecht, voor zover van belang voor het terrein van de industriële eigendom, beheerst. Daarnaast zal kennis van internationale regelgeving op dit terrein worden getoetst. Deze toetsing moet ingevolge artikel 1, onder g, tweede en derde alinea, van derichtlijngeschieden aan de hand van een, op basis van een vergelijking van de Nederlandse opleiding voor octrooigemachtigden met de door de aanvrager ontvangen opleiding, opgestelde lijst van vakgebieden die niet worden bestreken door het diploma of de opleidingstitels die de aanvrager overlegt. Een dergelijke vergelijking behoort voor de Nederlandse situatie echter niet tot de mogelijkheden, omdat van een bij of krachtens wet geregelde opleiding voor het beroep van octrooigemachtigde geen sprake is. In het nieuwe artikel 4a, derde lid, is daarom bepaald dat, indien uit het diploma van de betrokkene reeds voldoende kennis van èên of meer van de onderdelen van de proeve van bekwaamheid blijkt, die onderdelen bij de proeve buiten beschouwing blijven. De examencommissie zal dan ook, aan de hand van de door de aanvrager overgelegde documenten, steeds moeten bezien of deze reeds ten aanzien van een of meer van de bedoelde onderwerpen over voldoende kennis beschikt. Wat de procedure van inschrijving betreft sluit de onderhavige regeling aan bij de constructie die reeds in het besluit was neergelegd. Dat wil zeggen dat om in het register te kunnen worden ingeschreven de verzoeker eerst het bewijs dat hij met goed gevolg de proeve van bekwaamheid heeft afgelegd over dient te leggen. Aan die proeve kan hij echter alleen deelnemen nadat hij heeft aangetoond te voldoen aan het, in overeenstemming met artikel 3 van de richtlijn, in het nieuwe artikel 4a, tweede lid, van het octrooigemachtigden-reglement neergelegde diplomavereiste of beroepservarings- en opleidingsvereiste. De aanvrager voldoet daaraan, indien hij in het bezit is van een diploma als bedoeld in artikel 1, onder a, van de richtlijn, dat door een andere Lid-Staat is voorgeschreven om op zijn grondgebied als gemachtigde in octrooizaken op te treden en dat in een Lid-Staat is behaald, dan wel indien hij beschikt over een of meer opleidingstitels als bedoeld in artikel 3, onder b, van de richtlijn, en hij het optreden als gemachtigde in octrooizaken gedurende twee jaar tijdens de voorafgaande tien jaren voltijds als beroep heeft uitgeoefend in een andere Lid-Staat. Het bedoelde diploma wordt in artikel I, onder a, van de richtlijn gedefinieerd als: alle diploma's, certificaten en andere titels dan wel elk geheel van dergelijke diploma's, certificaten en andere titels: - afgegeven door een bevoegde autoriteit in een Lid-Staat die is aangewezen overeenkomstig zijn wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, - waaruit blijkt dat de houder met succes een

307

post-secundaire studiecyclus van ten minste drie jaar of een gelijkwaardige deeltijdstudie heeft gevolgd aan een universiteit of een instelling voor hoger onderwijs of een andere instelling van hetzelfde opleidingsniveau en, in voorkomend geval, dat hij met succes de beroepsopleiding heeft gevolgd die in aanvulling op de post-secundaire studiecyclus wordt vereist, en - waaruit blijkt dat de houder de vereiste beroepskwalificaties bezit om tot een gereglementeerd beroep in die Lid-Staat te worden toegelaten of om dat uit te oefenen, wanneer de met het diploma, het certificaat of de andere titel afgesloten opleiding overwegend in de Gemeenschap is genoten of wanneer de houder ervan een driejarige beroepservaring heeft opgedaan, gewaarmerkt door de Lid-Staat die een diploma, een certificaat of een andere titel van een derde land heeft erkend. Alle diploma's, certificaten en andere titels, dan wel elk geheel van dergelijke diploma's, certificaten en andere titels die door een bevoegde autoriteit in een Lid-Staat zijn afgegeven, worden gelijkgesteld met een diploma in de zin van de vorige alinea, indien daarmee een in de Gemeenschap gevolgde opleiding wordt afgesloten welke door een bevoegde autoriteit in die Lid-Staat als gelijkwaardig wordt erkend, en daaraan dezelfde rechten inzake toegang tot of uitoefening van een gereglementeerd beroep zijn verbonden. Onder opleidingstitels in de zin van artikel 3, onder b, van de richtlijn worden verstaan opleidingstitels: - die zijn afgegeven door een bevoegde autoriteit in een Lid-Staat die is aangewezen overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van die Staat; - waaruit blijkt dat de houder met succes een post-secundaire studiecyclus van ten minste drie jaar of een gelijkwaardige deeltijdstudie heeft gevolgd aan een universiteit of een instelling voor hoger onderwijs of een andere instelling van hetzelfde opleidingsniveau en, in voorkomend geval, dat hij met succes de beroepsopleiding heeft gevolgd die in aanvulling op de post-secundaire studiecyclus wordt vereist, - en die hem op de uitoefening van dit beroep hebben voorbereid. Alle titels, dan wel elk geheel van dergelijke titels die door een bevoegde autoriteit in een Lid-Staat zijn afgegeven, worden met de in de vorige alinea bedoelde opleidingstitels gelijkgesteld, indien daarmee een in de Gemeenschap gevolgde opleiding wordt afgesloten welke door de Lid-Staat als gelijkwaardig is erkend, mits de andere Lid-Staten en de Commissie van deze erkenning in kennis zijn gesteld. Artikel 1, onder g, vierde alinea, van de richtlijn bepaalt dat de status van de aanvrager die zich op de proeve van bekwaamheid in de ontvangende Lid-Staat wenst voor te bereiden door de bevoegde autoriteiten van die Lid-Staat wordt vastgesteld. Het Octrooigemachtigden-reglement bevat echter geen bepalingen omtrent de voorbereiding op de proeve van bekwaamheid. Reeds uit dien hoofde is het onderhavige besluit net de aangewezen plaats om de status van degene die zich op de proeve van bekwaamheid wenst voor te bereiden, te regelen. De vraag of de in de richtlijn vervatte opdracht noopt tot aanpassing van regelgeving, zal moeten worden bezien aan de hand van de rechtsregels die betrekking hebben op de positie van buitenlandse staatsburgers die in Nederland verblijven. Ter uitvoering van artikel 8 van de richtlijn is in het nieuwe artikel 4a, derde lid, van het Octrooigemachtigden-reglement voorgeschreven dat de examencommissie als bewijs dat een buitenlandse aanvrager aan de hiervoor genoemde diploma- en opleidingsvereisten voldoet, de attesten en documenten die met het oog daarop door de bevoegde autoriteit van de in het tweede lid van dat artikel bedoelde andere Lid-Staat worden afgegeven, dient te aanvaarden. 4. Deregulering Het onderhavige besluit legt geen nieuwe lasten op de

308


burgers of het bedrijfsleven. Nieuwe organen worden door dit besluit niet in het leven geroepen. Wel wordt de taak van de commissie die het toelatingsexamen afneemt

16 oktober 1991

enigszins verzwaard. Voor het overige leidt het besluit niet tot nieuwe taken voor de overheid. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Y.C.M.T. van Rooy

Besluit van 26 juli 1991, houdende wijziging van het Kwekersrechtbesluit 1990. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 mei 1991, nr. J. 916184, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken; Gelet op artikel SI van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Stb. 1966, 455); Gehoord het Landbouwschap, het Produktschap voor Landbouwzaaizaden, het Produktschap voor Groenten en Fruit, het Produktschap voor Siergewassen, het Produktschap voor Aardappelen, de Nederlandse Vereniging van kwekers van en handelaren in Zaaizaad en Plantgoed, de Nederlandse Vereniging voor het tuinzaadbedrijfsleven en de Vereniging CIOPORA Nederland; De Raad van State gehoord (advies van 18 juni 1991, nr.W 11.91.0269); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 juli 1991, nr. J. 919523, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken; Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 3 De duur van het kwekersrecht bedraagt: - 30 jaar voor rassen van aardappel, acacia, appel, es, iep, kers, peer, populier, pruim en wilg; - 25 jaar voor rassen van de overige gewassen. ARTIKEL II Dit besluit treedt in werking met ingang van de twintigste dag na die der dagtekening van het Staatsblad waarin het is geplaatst. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State. Tavarnelle, 26 juli 1991 Beatrix De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, P. Bukman Uitgegeven de negenentwintigste augustus 1991

ARTIKEL I In het Kwekersrechtbesluit 1990 (Stb. 262) wordt artikel 3 vervangen door:

De Minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING Met het onderhavige besluit wordt de duur van het kwekersrecht voor alle gewassen verlengd met een termijn van vijfjaar ten opzichte van de huidige regelgeving. Het besluit strekt ter uitvoering van de wijziging van de Zaaizaad- en Plantgoedwet van 18 april 1991 (Stb. 223). Na in werking treden van deze wijziging is de maximumduur van het kwekersrecht vervangen door een minimumduur van twintig jaar. Ter verduidelijking van de redenen om te komen tot een verlenging van de duur van het kwekersrecht zij allereerst gewezen op de internationale ontwikkelingen met betrekking tot het kwekersrecht. In het verband van de Unie tot bescherming van kweekprodukten (UPOV) is op 19 maart 1991 een nieuw verdrag tot stand gekomen, waarin het thans bestaande kwekersrecht aanmerkelijk wordt versterkt. De verlening van de duur van het kwekersrecht loopt vooruit op de implementatie van dit verdrag in de Nederlandse wetgeving. Daarnaast heeft het Nederlandse kwekersbedrijfsleven een gerechtvaardigd verzoek gedaan voor een verlenging van het recht. Hierbij speelt een rol dat als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe technologieën de investeringsinspanningen, die door de betrokken bedrijven dienen te worden gepleegd, aanmerkelijk zijn toegenomen. Om deze inspanningen renderend te doen blijven is een verlenging van de duur van het kwekersrecht - en uiteraard meer ten algemene een versterking van de reikwijdte van dit recht wenselijk. Tot slot dient genoemd te worden dat met een

verlenging van het kwekersrecht wordt aangesloten op de ontwikkelingen dienaangaande in andere landen. Zo heeft Duitsland onlangs de duur van het kwekersrecht verlengd. Gekozen is voor een verlenging met vijfjaar. Aan deze periode ligt een afweging ten grondslag tussen de belangen van de kwekers en van de gebruikers van rassen. Opgemerkt zij in dit verband dat de verlenging van de duur van het kwekersrecht ook betrekking heeft op reeds verleende kwekersrechten. Ditzelfde geldt voor verleende licenties, tenzij partijen anders zijn overeengekomen of alsnog anders overeen zullen komen. Krachtens artikel 46, tweede lid, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet gelden licenties immers, bij gebreke aan andere bepalingen, voor de gehele duur van het kwekersrecht. Ter zake dit ontwerp-besluit is van een aantal belanghebbende organisaties advies ontvangen. Deze organisaties kunnen met het ontwerp instemmen. Dit besluit is getoetst aan de Aanwijzingen inzake de terughoudendheid met regelgeving. Uit oogpunt van deregulering is niet van bezwaren gebleken. Hierbij is gelet op het feit dat de wijziging een anticipatie vormt met een beperkte omvang op komende regelgeving. Het besluit brengt geen wezenlijke verandering in de verdeling van de lasten tussen burgers. De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, P. Bukman

16 oktober 1991


309

Mededelingen Congres "De toekomst van het Nederlands Octrooirecht". In tegenstelling tot hetgeen eerder werd meegedeeld in Bijblad I.E. 1991, blz. 198, wordt het congres met bovenstaande titel door het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) georganiseerd op 24 februari 1992. De drie themata die aan bod zullen komen zijn de volgende: - Vooronderzoeksysteem versus registratiesysteem. - Kan nu worden volstaan met louter Europese octrooien? - Gebruiksmodellenwet als tussenoplossing? Elk thema zal door twee sprekers van verschillende kanten worden belicht. Sprekers zullen o.a. zijn (o.v.): Prof. Mr J.J. Brinkhof, Mr M.A.J. Engels, Ir Th.A.H.J. Smulders, Mr J.B. van Benthem, Prof. Mr W.A. Hoyng en Prof. Mr D.W.F. Verkade. Plaats: Utrecht, Academiegebouw, Domplein. Kosten:-S 100,-, incl. materiaal, koffie, lunch, thee en borrel (studenten ƒ 40,-). Aanmelding: via de te verschijnen inschrijfkaarten in diverse tijdschriften. Nadere informatie is te verkrijgen bij Mevr. Mr M.D.B. Schutjens, CIER, teLnr 030 - 392694 of 030 - 393153. PAO-cursus "Merkenrecht". In samenwerking tussen het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) te Utrecht en de Erasmus Universiteit wordt op 22 november 1991 het seminar Merkenrecht gehouden onder leiding van Prof. Mr J.J. Brinkhof. Programma en docenten: 9.15 - 10.15:1. Rechtseconomie en merkenrecht - Mr R.W. Holzhauer (LL.M.), universitair docent aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 10.15-11.15: 2. Merkenrecht en (vergelijkende) reclame - Mr PJ. Kaufmann, universitair hoofddocent aan de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 11.15-11.30: Koffie. 11.30 - 12.30: 3. Collectieve merken - Mr Ch.E.F.M. Gielen, advocaat te Amsterdam. 12.30- 13.00: Discussie. 13.00 - 14.00: Lunch. 14.00 - 15.00: 4. Depot te kwader trouw - Mr J.L.R.A. Huydecoper, advocaat te 's-Gravenhage. 15.00 -15.15: Theepauze. 15.15 - 16.15: 5. Merkenrecht in de rechtszaal - lid van de rechterlijke macht, wordt nader bekend gemaakt. 16.15 -17.00: Discussie. 17.00-17.30: Aperitief. Plaats: Vergadercentrum "La Vie", Lange Viestraat 351 te Utrecht. Prijs: ƒ710,00, inclusief cursusmateriaal, lunch, consumpties en aperitief. Inlichtingen/aanmeldingen: Faculteit der Rechtsgeleerdheid RUU, Bureau Juridisch PAO, Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht, telefoon 030 - 393021/393022, telefax 030-367210.

Conferentie "The Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design". Aan de K.U. te Brussel wordt op 22 november 1991 een conferentie gehouden onder bovenstaande titel. De werktalen zijn Engels en Frans. Het programma luidt als volgt: Ochtendvoorzitter Prof. F. Gotzen. 9.15 - 10.00: Ontvangst en introductie. 10.00 - 10.30: Purpose and Scope of the Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design, Mr. B. Posner, Europese Commissie. 10.30 - 11.00: The Max Planck Draft for a European Protection of Designs, Dr. A. Kur, Max-PlanckInstitut. 11.00 -11.15: Koffiepauze. 11.15 - 11.45: Design Protection seen from Industry, Mr S.J. Petersen, Legal Department Lego-group. 11.45-12.15: discussie. Lunch. Middagvoorzitter Prof. W. Geysen. 14.30 - 15.00: Le droit des modèles vu par les créateurs, D. van der Brempt, IDEA Enthoven. 15.00 - 15.30: Aspects pratiques de la protection de 1'artisan d'art et du designer, W. Duchemin, Parijs. 15.30 -15.45: Koffiepauze. 15.45 - 16.15: Conclusions: European and Benelux aspects, Prof. Mr H. Cohen Jehoram, Amsterdam. 16.15 -16.45: Discussie. 16.45 -17.00: Afronding. Plaats: K.U. Brussel, Vrijheidslaan 17, B-1080 Brussel. Kosten: 6800 Bfrs., incl. koffie, lunch en documentatie. Inlichtingen: Prof. F. Gotzen, K.U. Leuven, Tiensestraat 41,3000 Leuven, tel. 016/285194, fax 016/285275 of K.U. Brussel, Vrijheidslaan 17, 1080 Brussel, tel. 02/4124211, fax 02/4124200. Mini-Symposium "EEG-mededingingsrecht". De Sectie Chemie en Recht van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) organiseert op donderdag 21 november 1991 's avonds, in het Beatrixgebouw van het Jaarbeurscomplex te Utrecht, een mini-symposium over EEG-mededingingsrecht. Aanvang 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur. Sprekers: Mr Drs Ph.J.L.H. Baken, octrooigemachtigde te Brussel, auteur van de Europese Monografie 31: "Intellectuele eigendomsrechten en vrije verkeer van goederen in de EEG" (Kluwer Deventer 1987) en Mr A.J.H. Pegt, bedrijfsjurist te Oss. Mr Drs Baken zal in het bijzonder ingaan op de jurisprudentie die het Europese Hof van Justitie heeft ontwikkeld met betrekking tot industriële eigendomsrechten (art. 36 EEG-verdrag), terwijl Mr Pe§t de toepassing van de artt. 85 en 86 EEG-verdrag in de dagelijkse praktijk van een onderneming zal behandelen (parallelimport, contracten, o.a. researchcontracten met universiteiten, instituten en andere ondernemingen). Belangstellenden zijn van harte welkom. Inlichtingen: Drs H. van 't Holt, Churchilllaan 30,5224 BV 's-Hertogenbosch, tel. 073 - 214732.


310

Wim Mak BMM Award 1991 uitgereikt. De Wim Mak BMM Award 1991 is op 20 september 1991 tijdens de najaarsconferentie van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht BMM uitgereikt aan Mr R.E. Ebbink, advokaat te Amsterdam Hij ontving de prijs, een sculptuur, voor een artikel over "Ander gebruik van andermans merk in de Benelux", gepubliceerd in BMM Bulletin no. 1 van maart 1990. De jury heeft unaniem besloten de hoge kwaliteit van het artikel te bekronen door het toekennen van de Wim Mak BMM Award aan de schrijver Mr Ebbink. Volgens het juryrapport beantwoordt dit artikel in alle opzichten aan de strenge vereisten, zoals die zijn neergelegd in het Reglement van de Wim Mak BMM Award.

16 oktober 1991

De Wim Mak BMM Award is dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. De prijs is ingesteld door het Bestuur van de Beneluxvereniging van Merken- en Modellenrecht BMM ter nagedachtenis aan Dr Wim Mak (1925-1985). Dr Mak gold, als hoofd van de merkenafdeling van N.V. Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, Nederland, en door zijn vele werkzaamheden daarnaast in nationale en internationale commissies als autoriteit op het gebied van merken- en modellenrecht en heeft een onuitwisbaar stempel gedrukt op het niveau van de BMM. Door jaarlijks de Wim Mak BMM Award toe te kennen aan iemand die een opmerkelijke bijdrage aan de BMM heeft geleverd wil de vereniging de gedachtenis aan Dr Wim Mak levendig houden. 20 september 1991.

Boekbesprekingen A. Ohl, Die Patentvindikation im deutschen und europaïschen Recht. (GRUR Abhandlungen). Weinheim, VCH Verlagsgesellschaft, 1987, 106 blz. Prijs DM 72,-. 1. Het recht op een Europees octrooi komt toe aan de uitvinder of diens rechtverkrijgende. Aldus is bepaald in art. 60, lid 1 van het Europees Octrooiverdrag (EOV). Door de uitvinding verkrijgt men echter geen octrooi. Men zal een octrooi moeten aanvragen. Als de uitvinding aan de eisen voldoet, wordt het octrooi aan de aanvrager verleend door het Europees Octrooibureau (EOB). Hebben verscheidene personen de uitvinding onafhankelijk van elkaar gedaan, dan heeft degene wiens octrooiaanvrage de oudste datum van indiening heeft, recht op het octrooi: art. 60, lid 2 EOV. 2. Het moge duidelijk zijn dat de aanvrager niet dezelfde hoeft te zijn als de uitvinder of diens rechtverkrijgende. Indien de aanvrager en de uitvinder niet op de een of andere wijze legaal met elkaar verbonden zijn, geeft dit aanleiding tot verschillende vragen. 3. De eerste vraag die rijst is of het EOB moet onderzoeken of de aanvrager de uitvinder of diens rechtverkrijgende is. Het EOV geeft op deze vraag een duidelijk antwoord. Volgens art. 60, lid 3 wordt de aanvrager geacht de uitvinder te zijn. Het EOB hoeft dus geen ambtshalve onderzoek in te stellen naar de vraag wie de gerechtigde is. Maar moet het EOB dit dan misschien gaan onderzoeken als een ander dan de aanvrager aan het EOB laat weten recht op de uitvinding te hebben? Nee. Dit is af te leiden uit art. 61, lid 1. Wie aanspraak maakt op de verlening van het Europees octrooi dat door een ander is aangevraagd, zal, tijdens de Europese octrooiverleningsprocedure, in een procedure ten overstaan van een nationale rechter die aanspraak erkend moeten krijgen. Van het supranationale niveau waarop de verlening plaatsvindt, daalt men dus tijdelijk af naar het nationale. Het Uitvoeringsreglement bevat hieromtrent enige regels (13 e.v.). Is de aanspraak op het nationale niveau toegewezen dan moet men weer verder op het supranationale niveau. Dit gaat niet vanzelf. De afstand tussen het nationale en supranationale niveau moet op enigerlei wijze worden overbrugd; de nationale beslissing moet als het ware geïnternationaliseerd worden. Daarin is voorzien door het Protocol inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi. Dit Protocol vormt ingevolge art. 164, lid 1 EOV een wezenlijk bestanddeel van het Verdrag. In art. 9, lid 1 van het Protocol is bepaald dat de nationale beslissing in de overige Verdrag-

sluitende Staten erkend wordt zonder vorm van proces en in lid 2 dat de bevoegdheid van de rechterlijke instantie die de beslissing gaf, moet worden erkend en dat de rechtsgeldigheid van de beslissing niet mag worden aangevochten. (Over dit Protocol: EuropSisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, 6. Lieferung, Dieter Stander) 4. Wat Nederland betreft is over de opeising van Europese octrooiaanvragen iets te vinden op een plaats waar men dit misschien niet direct zou verwachten, namelijk in de Memorie van Toelichting van de Wijzigingswet 1987 bij art. 54. (Zie 3e aanvulling bij de Rijksoctrooiwet, Schuurman & Jordens, deel 73-1, p. 494 e.v.). 5. De tweede vraag is hoe na de verlening van het Europese octrooi te werk gegaan moet worden. Op grond van art. 2, lid 2 EOV heeft een Europees octrooi dezelfde rechtsgevolgen en is onderworpen aan dezelfde bepalingen als een nationaal octrooi. Dit betekent dat de uitvinder aangewezen is op het nationale recht, zij het dat als men tijdens een oppositieprocedure of tijdens de oppositietermijn bewijst dat men tegen de houder van het Europees octrooi een procedure aanhangig heeft gemaakt om te doen vaststellen dat men aanspraak heeft op verlening van het Europees octrooi, het EOB de oppositieprocedure schorst. (Uitvoeringsreglement regel 13, lid 4) 6. De Rijksoctrooiwet (Row.) geeft de rechthebbende op het octrooi twee mogelijkheden. In de eerste plaats kan hij de nietigverklaring vorderen: art. 51, lid 1 aanhef en onder e juncto lid 3 Row. In de tweede plaats kan hij het octrooi "opeisen": art. 53, lid 1 Row. 7. De derde vraag is hoe de positie van de uitvinder is die, bijvoorbeeld vanwege de kosten, ervan heeft afgezien de Europese octrooiaanvrage op te eisen, het verleende octrooi op te eisen of een nietigheidsactie in te stellen, en vervolgens terzake van octrooiinbreuk wordt aangesproken. Los van mogelijk voorgebruik lijkt er geen bezwaar tegen dat het verweer dat de "inbreukmaker" de uitvinder is en de octrooihouder geen recht op het octrooi heeft, tot afwijzing van de inbreukvordering kan leiden, ook niet na afloop van de in art. 53, lid 7 Row. genoemde termijn. 8. Over de opeisingsvordering die in het Duitse recht naar de Romeinsrechtelijke eigendomsactie (rei vindicatio) Vindikationsklage wordt genoemd, gaat de studie van Ohl. Op een systematische wijze worden daarin alle problemen in kaart gebracht, geanalyseerd en besproken. Het heeft weinig zin om die kaart in een boekbespreking verkleind weer te geven. Ik volsta met een opmerking. Verhelderend vind ik het onderscheid dat Ohl maakt


6 oktober 1991

ussen het privaatrechtelijke recht op het octrooi dat aan Ie uitvinder toekomt (Erfinderrecht) en de publiekrechteijke aanspraak op octrooiverlening die aan de aanvrager oekomt (Anspruch auf Patenterteilung).

311

Het boek is goed geschreven. Het is zonder meer een standaardwerk over dit onderwerp. Br.

Boekaankondigingen Mr N. van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen. 3e druk. Alphen a.d. Rijn, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1990, 228 blz. Prijs ƒ 55,-. Na de besprekingen van de Ie druk van dit boek door S.B. in BIE1975, p. 253 en van de 2e druk door ondergetekende in BIE 1984, p. 306, kan thans volstaan worden met een aankondiging van de derde druk. Aanleiding tot zodanige beperking is er te meer, nu de nieuwe druk van dit handzame werk enerzijds blijk geeft van de van de auteur bekende nauwkeurige up-dating (tot ca. juli 1990)'), doch anderzijds niet of nauwelijks inhoudelijke controversen oproept, die niet eerder zijn gesignaleerd.2) Spoor gaf in zijn bespreking van de 2e druk in RMTh 1987, p. 103 een fraaie kwalificatie van Van Lingen's werk: "een zorgvuldigheid die bewondering afdwingt (...) waarbij zo te zien elk woord gewogen is". Een zodanige kwalificatie staat ook in deze aankondiging van de 3e druk voorop.3) ') Toch nog enkele gemiste updates: Anders dan op p. 37, is in par. 16 sub 9 niet meer verwerkt het belangrijke arrest van HR 1 juni 1990, RvdW 20 juni 1990, 115 (Kluwer/Lamoth), een arrest dat aanleiding geeft tot een herhaald vraagteken bij Van Lingen t.a.p. Op pag. 43, nt. 43, is niet verwezen naar het geheel afwijkend geluid van F.J. Resius in AMI april 1990, p. 67. z ) Daarmee is geen volledige instemming betuigd met alle (oude en) niéuwe passages. Voorbeeld van het tegendeel: de stellige regels 3-4 op p. 35 en de tweede volzin van noot 16 aldaar i.v.m. de positie van uitvoerende kunstenaars. Wat (deels!) 'achterhaald' moge zijn t.a.v. rï/macteurs, is allerminst achterhaald t.a.v. andere uitvoerende kunstenaars. Evenzo blijft kritiek mogelijk ad p. 41 bovenaan en p. 4 2 voorlaatste alinea. 3 ) Met uitzonderingen. Naast een door Spoor t.a.p. genoemde, signaleer ik bijv. noot 25 op p. 115.

Wat door verschillende recensenten eerder gesignaleerde punten van (detail-)kritiek betreft, blijkt bij vergelijking met de vorige druk dat Van Lingen doorgaans persisteert: bijv. - helaas - bij de behandeling van het 'openbaar maken' en 'verveelvoudigen', niettegenstaande de kritiek van Spoor t.a.p. Op een enkel punt komt Van Lingen zijn critici enigermate tegemoet (bijv. in par. 7 in fine; in par. 14 over rechterlijke waarde-oordelen; in par. 36 in fine; in par. 50 over de 'algehele overdracht'). Niet alleen door de behoefte aan een derde druk, maar ook door de compacte doch consciëntieuze verwerking van het nieuws uit de periode 1984-1990 bewijst het boek zijn blijvende waarde voor de doelen of doelgroepen waarvoor het is bestemd. In de bijlagen is een geheel bijgewerkte wettekst opgenomen incl. de wijzigingen per 1-1-1992 i.v.m. de invoering van boeken 3, 5 en 6 BW, en incl. (als bijlage II) de in januari j.1. ingevoerde artt. 16c-16g, 35c en 36c met betrekking tot de audio-/videothuiskopie (de bespreking van die nieuwe regels blijft overigens heel summier). Het boek is en blijft een sterk positiefrechtelijk opgezet 'Auteursrecht in hoofdlijnen'. In die opzet verdient lof dat ondanks de nauwgezette actualiseringen de omvang van de 3e druk slechts weinig toenam ten opzichte van de vorige (en dat de prijsstijging eveneens beperkt bleef). Zie voor een eerdere bespreking van deze 3e druk Gerbrandy in Informatierecht/AMI 1991, p. 53. Wat betreft de geschiktheid voor het onderwijs ben ik het eerder eens met de schrijver (een 'inleiding voor het juridisch onderwijs') dan met Gerbrandy ('voor studenten die het vak Auteursrecht kiezen (...) het werk bij uitstek'). D.W.F. V.

Litteratuur

Boeken NEDERLAND Bienfait, Ir H.P., RolM en betekenis van het begrip "verwarring(sgevaar) in het merkenrecht in Nederland, Duitsland en in het (toekomstig) merkenrecht in de Europese Gemeenschap. Doctoraalscriptie, RU Leiden, 1987 [opgenomen in Bibliotheek Octrooiraad). Enzing, Chr., en S. Otto, Octrooiering van genetisch gemodificeerde dieren: feiten en meningen. Zeist, Kerkebosch B.V., 1991, 78 blz. [Bibliotheek Octrooiraad]. Hensing, M., Dr H. Verhoog en Drs M. Zinskens, Octrooiering van dieren in Europa en Amerika. Leiden, Instituut voor Theoretische Biologie, 1990, 62 blz. [opgenomen in Bibliotheek Octrooiraad].

Hugenholtz, Mr P.B., Auteursrecht op informatie. Auteursrechtelijke bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland. Een rechtsvergelijkend onderzoek. Deventer, Kluwer, 1989 [besproken door Prof. Mr J.M. de Meij in "Auteursrecht en informatievrijheid", NJB 1991, blz. 45-51]. Kabel, Mr J.J.C. (red.), e.a., Privacybescherming in de particuliere sector [waarin: "Bescherming van persoonsgegevens door middel van intellectuele eigendomsrechten"]. Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, IX en 87 blz. Prijs ƒ38,50. Lingen, Mr N. van, Auteursrecht in hoofdlijnen, 3e druk. Alphen a/d Rijn, Samson, 1990 [besproken door Mr R.D. Vriesendorp in IER (7) april 1991 (2) blz. 28/9; zie tevens de aankondiging in Bijblad IE 1991, blz.


312

311, door Prof. Mr D.W.F. Verkade]. Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek, Levende uitvindingen. Octrooiverlening voor dieren en dierlijk materiaal. 's-Gravenhage, NOTA, 1991, 59 blz. Schreurs, W., Collectieve reclame in Nederland. Leiden, Stenfert Kroese, 1991, 154 blz. Prijs ƒ39,50. ISBN 90 207 20708 [besproken door Heen Montijn in NRC Handelsblad (21) 20 april 1991 (170) blz. 18]. Verkade, Prof. Mr D.W.F., Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid. Deventer, Kluwer, 1990, 48 blz. Prijs ƒ 17,50 [besproken door Mr S. Gerbrandy in Computerrecht 1991 (2) blz. 102/4]. BUITENLAND Burrill, G.S., en K.B. Lee Jr, Biotech 91: A Changing Environment. Fith annual survey of business and financial issues in America's most promising industry. San Francisco, Ernst Young, 1990, 189 blz. [Bibliotheek Octrooiraad]. Tijdschriftartikelen. NATIONAAL Berendsen, Mr C.G.M., Hangrecht. Informatierecht AMI (15) maart 1991 (3) blz. 43/7. Bruijn, Ir L.C. de, De uitvinder en zijn concurrent in het octrooisysteem. IER (7) aug. 1991 (4) blz. 76/8. Cath, Mr I.F.G., HvJ EG 13 dec. 1990, zaak C-238/89, Pall/Dahlhausen. IER (7) aug. 1991 (4) blz. 79-80. Cohen Jehoram, Prof. Mr H., Het auteursrecht in de Europese pressurecooker. Informatierecht AMI (15) mei 1991 (5) blz. 83/7. Donkers, H., De horigen van de biotechnologie (Over kwekersrecht en octrooirecht). NRC Handelsblad (21) 11 april 1991 (162) Wetenschap & Onderwijs, blz. 5. Esch, Mr R. van, Zekerheidsrechten op auteursrecht op software in ontwikkeling. Informatierecht AMI (15) april 1991 (4) blz. 63/9. Grosheide, Prof. Mr F.W., Objectbepaling en intellectuele eigendom. Het probleem van de intellectuele eigendom opnieuw bezien; in Qui bene distinguit bene docet, Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, onder redactie van Mr G.J. Bijleveld. Arnhem, Gouda Quint, 1991,222 blz. Prijs ƒ 55,-. -, Opmerkingen over de fenomenologie van know how en uniformering van recht in het bijzonder binnen de E.E.G.; in Eenvormig en vergelijkend privaatrecht 1990 (eindred. Prof. Dr D. Kokkini-Iatridon en Prof. Mr F.W. Grosheide). Lelystad, Kon. Vermande, 1990, XXIV en 528 blz. Prijs ƒ 75,- [Bibliotheek Octrooiraad]. -, Van de brug af gezien (II). Kroniek van wetgeving, literatuur en rechtspraak 1989/1990. IER (7) april 1991 (2) blz. 25/7. Hooiveld, Drs A.J.W., Biotechnologie (2). (Reactie op artikel van H. Donkers). NRC Handelsblad(2\) 2 mei 1991 (180), Wetenschap & Onderwijs, blz. 2.

16 oktober 1991

Huydecoper, Jhr Mr J.L.R.A., "Reverse engineering" en computerprogramma's. Computerrecht 1991 (2) blz. 58-60. Jonker, Mr J.H., Met het kenmerk dat ; in Qui bene distinguit bene docet, Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, onder redactie van Mr G.J. Bijleveld. Arnhem, Gouda Quint, 1991,222 blz. Prijs ƒ 55,-. Kaufmann, Dr P.J., Verwarringsgevaar of verwateringsgevaar in het Europese merkenrecht anno 1991: artikel 13A.1 Benelux Merkenwet mag niet blijven!; in Qui bene distinguit bene docet. Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, onder redactie van Mr G.J. Bijleveld. Arnhem, Gouda Quint, 1991,222 blz. Prijs ƒ 55,-. Lingen, Mr N. van, Morele rechten van fictieve makers; in Qui bene distinguit bene docet. Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, onder redactie van Mr G.J. Bijleveld. Arnhem, Gouda Quint, 1991,222 blz. Prijs ƒ 55,-. Peeperkorn, Mr D., Naburige rechten. Informatierecht AMIi\5) mei 1991 (5) blz. 91/4. Schutjens, Mevr. Mr M.D.B., De commerciële beschermingsomvang: Experimenteel onderzoek en registratiehandelingen met geoctrooieerde geneesmiddelen. Europese octrooiverdragen, het Nederlandse en het Duitse recht; in Eenvormig en vergelijkend privaatrecht 1990 (eindred. Prof. Dr D. Kokkini-Iatridon en Prof. Mr F.W. Grosheide). Lelystad, Kon. Vermande, 1990, XXIV en 528 blz. Prijs ƒ 75,- [Bibliotheek Octrooiraad]. Smit, Dr Ir E.H.D., Biotechnologie (1). (Reactie op artikel van H. Donkers). NRC Handelsblad (2\) 2 mei 1991 (180), Wetenschap & Onderwijs, blz. 2. Spoor, Prof. Mr J.H., Beschrijvende merken beschreven; in Qui bene distinguit bene docet, Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, onder redactie van Mr G.J. Bijleveld. Arnhem, Gouda Quint, 1991, 222 blz. Prijs ƒ 55,-. Verkade, Prof. Mr D.W.F., Voorlopig getuigenverhoor in nabootsingszaken; in Met hoofd en hart, opstellen aangeboden aan Prof. Mr J.C.M. Leyten. Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1991. Versteegh, Mevr. Mr C.R.M, Welkom Adriana? Octrooi en ethiek in verband met biotechnologische uitvindingen. NJB (66) 25 april 1991 (17) blz. 695-703. INTERNATIONAAL Anson, W., Pan-European Licensing Strategy. Trademark World juni 1991 (38) blz. 31/3. Antons, Chr., The development of Intellectual Property Law in Indonesia: from colonial to national law. J/C(22) juni 1991 (3) blz. 359-376. -, Intellectual Property Law in Asean countries: a Survey. European Intellectual Property Review (13) maart 1991 (3) blz. 78-84. Armitage, E., Updating the European Patent Convention. //C(22) febr. 1991 (1) blz. 1-10. Atkinsön, N., en B. Stierman, Intellectual Property and Evironmental Protection. European Intellectual Property Review (13) mei 1991 (5) blz. 165-170.

De Industriële Eigendom

Recommend Documents