opMerkelijk NIEUWS VOOR MERKHOUDERS | MAART 2014 | NR. 92
Inhoud
Jurisprudentie Special
Pinterest verliest recht op naam in Europa 2 | Editorial 3 | Geen inbreuk op Kroegentocht.nl en Netmerk 4 O’Neill wint zaak over namaakjassen 6 | GeenStijl onrechtmatig in zaak Playboyfoto’s Britt Dekker 7 Welverdiend pensioen voor Theo Visser 8 | opMerkelijk Merk 8 | De oorsprong van een merk 8
Bron: Twin Design / Shutterstock.com
Interessante kwesties Een Jurisprudentie Special. Dat klinkt
misschien niet direct heel spannend, maar
MERKENRECHT – UITSPRAAK OVER BELANG MERKREGISTRATIE
Pinterest verliest recht op naam in Europa
uit de zaken die wij in deze opMerkelijk aan de orde stellen blijkt juist eens te meer dat elke ondernemer, klein of groot, met een
juridische procedure geconfronteerd kan worden. En dat de uitkomst van die
procedure heel anders kan zijn dan in eerste
In november 2013 heeft de Europese merkeninstantie OHIM een vonnis gewezen in de zaak tussen Pinterest Inc en Premium Interest Ltd., waarin bepaald is dat de social media website Pinterest haar merknaam niet meer in Europa kan gebruiken. Premium Interest heeft hiervoor namelijk de exclusieve merkrechten.
instantie werd verwacht.
Daarom hebben we ervoor gekozen enkele
interessante rechterlijke uitspraken op het
gebied van Intellectueel Eigendom nader toe te lichten. Zo is dé social media sensatie van afgelopen jaar, Pinterest, nogal slordig geweest met het registreren van haar
Achtergrond Pinterest
Wat speelde er in deze zaak?
Pinterest is een soort van digitaal prikbord en dé social media sensatie van het afgelopen jaar. Gebruikers kunnen plaatjes (pins genaamd) op prikborden (pinboards) plakken. Zo kun je prikborden maken over elk favoriet onderwerp. Deze plaatjes kun je weer delen met je vrienden. Zij kunnen jouw pins leuk vinden (like) en op hun eigen boards pinnen (repin).
Hoewel de site dus al in 2010 is opgericht, besloot het bedrijf pas in mei 2011 een (aanvraag tot) merkregistratie in de Verenigde Staten te doen. Na deze aanvraag liet Pinterest Inc het echter na om op tijd te reageren op enkele verzoeken van het Amerikaanse merkenbureau (USPTO). Dit resulteerde erin dat Pinterest bijna haar merkregistratie verloor en deze al met al pas in mei 2012 officieel werd.
De website is in 2010 begonnen in Amerika en heeft vooral de laatste 18 maanden een explosieve groei naar de rest van de wereld doorgemaakt. Deze groei ging echter zo snel dat Pinterest Inc een aantal essentiële zaken over het hoofd heeft gezien…
In januari 2012 had de Engelse start-up Premium Interest intussen in de Europese Unie het merk Pinterest aangevraagd. Premium Interest wil het merk gaan gebruiken voor een online dienst waarbij de lezersvoorkeur bepalend is voor de
merknaam. Met de nodige gevolgen.
weergave van nieuwsberichten. Tot op heden heeft het bedrijf nog geen gebruik gemaakt van het merk, maar op basis van het Europese merkenrecht heeft een merkhouder vijf jaar de tijd om een merk te gaan gebruiken voordat het voor verval in aanmerking komt.
Bezwaar tegen merkregistratie Toen Pinterest Inc de merkregistratie van Premium Interest onder ogen kreeg, heeft het Amerikaanse bedrijf hiertegen bij het OHIM bezwaar aangetekend. Daarbij beriep Pinterest Inc zich in de procedure, kort gezegd, op het feit dat het merk Pinterest ten tijde van de registratie door Premium Interest (in januari 2012) reeds uitgebreid door Pinterest Inc in een groot deel van
onder meer Engeland werd gebruikt. Om dit standpunt te onderbouwen heeft het Amerikaanse bedrijf allerlei internetpublicaties overlegd. Het OHIM was echter niet overtuigd dat deze publicaties bewezen dat het merk ten tijde van de registratie door Premium Interest uitgebreid gebruikt werd in Engeland. In de uitspraak wordt overigens ook duidelijk dat Pinterest Inc duidelijk niet van haar eerdere fouten heeft geleerd, en ook in deze procedure de (door het OHIM opgelegde) deadlines heeft laten verlopen. Ruim na het verstrijken van de termijn om met aanvullend bewijs te komen heeft het
bedrijf alsnog enkele stukken ingediend. Deze zijn echter door het OHIM niet in haar overwegingen meegenomen.
Wat kunt u hiervan leren? De les die hieruit getrokken kan worden, is dat het ongelofelijk belangrijk is dat u zich ervan verzekert dat u uw merk daadwerkelijk kunt gebruiken in een nieuw gebied vóórdat u uw bedrijfsactiviteiten naar dit gebied gaat uitbreiden. De specialisten van Novagraaf kunnen u hierbij uiteraard van dienst zijn.
Sportmerk O’Neill maakte de gang naar de rechter toen een concurrerende partij met
een vrijwel identieke winterjas op de markt kwam. Een kwestie die het belang van modelrecht benadrukt.
En tot slot een zaak die al sinds 2011 speelt: website GeenStijl versus Playboy en Britt
Dekker. Hoewel de rechter hierin onlangs
oordeelde dat GeenStijl onrechtmatig heeft gehandeld, waren ze bij de website toch
tevreden over de uitspraak. Lees op pagina 7 hoe dat precies zit!
Pauline Verheijen Veel leesplezier,
Redactie opMerkelijk
2
3
HANDELSNAAMRECHT – FEITELIJK GEBRUIK NOODZAKELIJK VOOR BESCHERMING
Geen inbreuk op Kroegentocht.nl en Netmerk
Onlangs speelden er voor de rechter twee interessante kwesties over het gebruik van handelsnamen. Uit deze geschillen blijkt dat het voor ondernemers belangrijk is om te beseffen dat er tussen het handelsnaamrecht en merkenrecht cruciale verschillen voorkomen. En juist die verschillen bepalen of de rechten die je denkt te hebben, ook daadwerkelijk bestaan. We lichten een en ander graag nader toe.
Achtergrond handelsnaamrecht Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en die fungeert als identificatie van de onderneming. Het recht op een handelsnaam ontstaat door gebruik van de handelsnaam (bijvoorbeeld door het gebruik van de naam op briefpapier, in advertenties en dergelijke). Het enkel inschrijven van een handelsnaam in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel wordt niet beschouwd als gebruik en geeft dus geen recht op bescherming op grond van de Handelsnaamwet.
Kroegentocht.nl
Handelsnaamwet
In oktober 2013 deed de rechter uitspraak in een kwestie tussen twee partijen die gezamenlijk de handelsnaam kroegentocht.nl wilden gebruiken. Na het stuklopen van de samenwerking ging één van de partijen verder met de handelsnaam kroegentochtnederland.nl. De voormalig zakenpartner eiste een verbod op het voeren van die naam omdat hij stelde rechthebbende te zijn op de handelsnaam kroegentocht.nl en kroegentochtnederland.nl een naam is die slechts in geringe mate afwijkt van kroegentocht.nl. Volgens hem zou er verwarring bij het publiek kunnen ontstaan omdat de namen te veel op elkaar lijken.
Artikel 5 van de Handelsnaamwet bepaalt dat ‘het verboden is een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is’.
Volgens de rechter verschaft de enkele inschrijving van de handelsnaam kroegentocht.nl in het Handelsregister echter geen alleenrecht op die handelsnaam, zolang de handelsnaam niet is gebruikt in het economisch verkeer. Op grond van de Handelsnaamwet bestonden er dus geen oudere rechten op de handelsnaam kroegentocht.nl, waardoor er met het in gebruik nemen van de naam kroegentochtnederland.nl (überhaupt) geen inbreuk kon worden gemaakt.
De Handelsnaamwet biedt ondernemers absoluut een zekere mate van bescherming. Om de bescherming te optimaliseren, is echter het raadzaam om de handelsnaam als merk te registreren. Uiteraard zijn er wel eisen verbonden aan het verkrijgen van een merkregistratie. De (handels)naam moet bijvoorbeeld over voldoende onderscheidend vermogen beschikken. Maar heeft u uw merk eenmaal geregistreerd, dan heeft u sterke wapens om op te treden tegen inbreukmakers. Zelfs als u uw merk vijf jaar lang niet gebruikt, kunt u met een merkrecht toch optreden tegen derden die inbreuk maken op uw merkrechten. Na die vijf jaar van niet-gebruik vervalt dit (specifieke) recht echter.
Samenloop met merkenrecht
Netmerk(.nl) Een andere kwestie die recent speelde ging over het gebruik van de aanduiding netmerk(.nl). De Amsterdamse onderneming Netmerk BV houdt zich bezig met online marketingactiviteiten en de exploitatie van een marketingbureau. Het bedrijf stapte naar de rechter toen zij erachter kwamen dat de domeinnaam netmerk.nl was vastgelegd door een derde. Die stelde de domeinnaam te willen gaan gebruiken voor een onafhankelijke index waaruit zou kunnen worden afgeleid hoe (in)correct bepaalde merken zijn. Netmerk BV vreesde verwarring en eiste overdracht van de domeinnaam, en vorderde bovendien staking van het gebruik van de handelsnaam Netmerk.
Het rechtsgebied dat onder een merkregistratie valt, is bovendien aanzienlijk groter dan de mogelijkheden die de Handelsnaamwet biedt. De Handelsnaamwet bepaalt namelijk dat optreden alleen mogelijk is binnen het (veelal beperkte) gebied waar de handelsnaam bekend is. De uitspraken van de rechter laten in elk geval zien dat het belangrijk is om goed na te denken over de juiste beschermingsmaatregelen. U kunt altijd contact met ons opnemen zodat wij samen kunnen kijken welke maatregelen het beste bij u passen.
De rechter oordeelde in deze zaak dat er op netmerk.nl feitelijk (nog) geen commerciële activiteit wordt verricht en er dus geen sprake kan zijn van inbreuk op de (oudere) handelsnaamrechten van Netwerk BV. Oftewel: het gaat hier in feite om een dreigende inbreuk, maar zolang de inbreuk er niet is, kan Netmerk BV geen verbod krijgen.
4
Hein-Piet van Boxel
5
MODELLENRECHT – HOE WERKT MODELBESCHERMING?
O’Neill wint zaak over namaakjassen Sportmerk O’Neill stapte vorig jaar naar de rechter toen bleek dat het Finse sportkledingconcern L-Fashion Group een jas op de markt had gebracht die wel heel veel leek op een jas die zij een paar jaar eerder hadden ontworpen. O’Neill beriep zich in deze zaak op het zogeheten ‘ongeregistreerde modelrecht’ en werd door de rechter in het gelijk gesteld: L-Fashion maakt inbreuk met haar namaakjas.
In 2011 bracht O’Neill de door haar ontworpen winterjas ‘Coral Jacket’ op de markt, een jas met daarop golven en een kenmerkende kleurstelling. In 2013 kwam de L-Fashion Group met een vrijwel identieke winterjas in haar Icepeak-collectie genaamd ‘Jenny Jacket’. Reden voor O’Neill om de gang naar de rechter te maken.
'Jenny Ja cket' L-Fashio n Gro up
Ongeregistreerd modelrecht O’Neill beriep zich op haar ongeregistreerde modelrecht. Waar het niet mogelijk is een geldig merkrecht te verkrijgen zonder registratie, is het wel mogelijk een geldig modelrecht te verkrijgen zonder het doen van een modeldepot. De rechter overwoog dan ook dat er inderdaad sprake was een ongeregistreerd modelrecht voor O’Neill op de ‘Coral Jacket’, omdat de jas nieuw was (er is niet eerder een identiek model aan het publiek beschikbaar gesteld) en een eigen karakter bezat ( de jas wekt een andere indruk dan al bekende modellen).
Registreren voor meer zekerheid Een ongeregistreerd modelrecht biedt maar gedurende drie jaar bescherming tegen namaak. Wat dat betreft heeft O’Neill geluk gehad; was de L-Fashion Group een jaar later op de markt gekomen met haar ‘Jenny Jacket’, dan had het zo kunnen zijn dat de drie jaar net waren verstreken en er geen modelrecht meer bestond. Vanuit die optiek is het dan ook aan te raden over te gaan tot het doen van een modeldepot. Niet alleen geldt de bescherming dan langer (te weten vijf jaar te verlengen tot maximaal 25 jaar), de beschermings omvang is ook groter omdat inbreuk op uw modelrecht niet alleen wordt aangenomen bij namaak, maar ook bij gelijkende modellen.
De L-Fashion Group betoogde nog tevergeefs dat er geen sprake kon zijn van een modelrecht voor O’Neill, omdat de L-Fashion Group in 2005 al een winterjas op de markt bracht met daarop dezelfde kleurstelling als op de ‘Coral Jacket’. Volgens de rechter ging het hierbij echter niet om een exacte kopie en wordt er voldoende afstand genomen.
Lenneke van Gaal
6
GeenStijl onrechtmatig in zaak Playboyfoto’s Britt Dekker Eind 2013 deed het gerechtshof in Amsterdam uitspraak in de zaak tussen enerzijds Playboy en Britt Dekker en anderzijds GeenStijl. Website GeenStijl had namelijk in 2011 een hyperlink geplaatst naar de foto’s van Dekker die nog in de Playboy moesten verschijnen. De uitspraak luidde dat het plaatsen van hyperlinks naar – auteursrechtelijk beschermd – materiaal van derden niet altijd onrechtmatig is, maar alleen in speciale gevallen. In dit geval mocht het niet. Hoe dat precies zit, leggen wij u graag uit!
l ' O'Neil Jacket l a r o 'C
De kwestie
AUTEURSRECHT – WANNEER MAG JE HYPERLINKS PLAATSEN?
Achtergrond In oktober 2011 heeft Playboy een fotoreportage laten maken van Britt Dekker. Voordat deze foto’s in Playboy verschenen, heeft GeenStijl op haar website een hyperlink naar een illegaal bestand met de foto’s geplaatst waardoor het (geenstijl) publiek hiervan kennis kon nemen.
Onrechtmatig handelen Het gerechtshof is tot de conclusie gekomen dat dit niet mocht. Het hof is van oordeel dat GeenStijl onrechtmatig tegenover Playboy en Britt Dekker heeft gehandeld door het voor het publiek heel gemakkelijk te maken de foto’s te bekijken. Volgens het hof wist GeenStijl dat de foto’s illegaal op internet waren geplaatst.
GeenStijl heeft haar publiek bovendien gefaciliteerd en enthousiast gemaakt om die illegaal geplaatste foto’s te bekijken. GeenStijl is dan ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Playboy en Dekker voor het onrechtmatig doorlinken naar een website waarop de op illegale wijze uitgelekte Playboyfoto’s waren geplaatst.
GeenStijl toch tevreden Toch was GeenStijl tevreden over de uitspraak. Het hof bepaalde namelijk ook dat GeenStijl het publiek geen nieuw toegangskanaal heeft verschaft, omdat het materiaal al door een derde op het web was gezet. Oftewel: het doorlinken naar auteursrechtelijk werk van een ander, zelfs wanneer dit eventueel onrechtmatig door een 7
ander is geopenbaard, is in principe toegestaan. Het exclusief faciliteren van toegang tot, of het publiek in hoge mate enthousiasmeren voor illegaal geplaatst materiaal, mag echter niet. De volgende keer dat GeenStijl uitgelekte foto’s van Playboy beschikbaar wil stellen zal zij dus a) moeten controleren of de hyperlinks niet de eerste of enige zijn die het onrechtmatige materiaal toegankelijk maken en b) niet al teveel promotie maken om het onrechtmatige materiaal te gaan bekijken. Denk hier nog eens aan als u ergens naar doorlinkt! Bart Schweitzer
opMerkelijk Merk NurseStation is hét online platform voor en door verpleegkundigen, een plek voor inspiratie en ontspanning. Met blogs, cartoons en korte berichtjes met de focus op het werken als verpleegkundige. Het platform is ontwikkeld in co-creatie met 200 verpleegkundigen. In het Benelux Merkenregister worden dagelijks zeer diverse merken vastgelegd. Er zijn verrassende vondsten en alledaagse oplossingen bij. In deze rubriek willen wij u attenderen op een merknaam die ons is opgevallen.
de oorsprong van een merk
Welverdiend pensioen voor Theo Visser Theo Visser heeft met ingang van 2014, na een dienstverband van maar liefst 38 jaar, afscheid genomen van Novagraaf. Al die jaren zijn merken een onmiskenbaar onderdeel geweest van zijn dagelijks leven. Theo zette zijn uitgebreide kennis op het gebied van Intellectueel Eigendom niet alleen in voor zijn klanten, maar publiceerde ook over merken en marketing via diverse kanalen. Een van die kanalen is de opMerkelijk. Het initiatief hiervoor kwam in 1984 van Theo en in al die jaren erna (bijna 30!) is hij betrokken geweest als redacteur. We willen hem dan ook graag – juist op deze plek – plek van harte bedanken voor al zijn inbreng!
In 1920 ontstonden de LIGA-fabrieken uit een samenwerkingsverband van enkele lokale industriële bakkerijen in Bergen op Zoom. De naam LIGA stamt van het onderlinge verbond – de liga – van de bakkerijen. Er werd een groot assortiment koekjes geproduceerd, die zich echter onvoldoende onderscheidden van de concurrentie. Daarom werd besloten tot specialisatie, wat uitmondde in de LIGA-Kinderbiscuits.De eerste voorverpakte biscuits van Nederland kwamen in mei 1923 op de markt in kartonnen doosjes in een opvallend rode kleur. Later kwam LIGA ook met de eerste cracker van Nederland en het ‘verantwoorde tussendoortje’ Evergreen. Het bedrijf maakt ruim een eeuw later nog steeds voedzame koeken en gaat nu als LiGA door het leven.
Volg ons via Twitter: twitter.com/Novagraaf Een tip of vraag voor de redactie? Bel ons op telefoonnummer (020) 564 14 11
Bezoek ook www.novagraaf.nl voor onder meer
Deze brochure is gedrukt op FSC mixed credit
of mail naar
[email protected].
het laatste IE-nieuws en het Merk van de Dag.
papier met biologisch afbreekbare inkt.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Novagraaf Nederland BV: Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Postbus 22722, 1100 DE Amsterdam | Tel (020) 564 14 11 | Fax (020) 696 23 03 |
[email protected] 8 | www.novagraaf.nl
