opMerkelijk NIEUWS VOOR MERKHOUDERS | DECEMBER 2014 | NR. 95
Inhoud
Kleuren en Vormen
Is een kleur als merk te beschermen? 2 | Editorial 3 | Het bestaansrecht van vormmerken 4 Beschermingsmogelijkheden voor verpakkingen 6 | Doe mee met onze jaarlijkse kerstpuzzel! 7 Hulpmiddel in strijd tegen namaakproducten 8 | De oorsprong van een merk 8 | opMerkelijk Merk 8
ZWITSAL-GEEL EN BP-GROEN
Is een kleur als merk te beschermen? Ondernemingen gebruiken vaak een of meerdere vaste kleuren in hun logo, huisstijl, reclame-uitingen en producten. De kleuren dragen hiermee bij aan de herkenbaarheid van de onderneming, denk bijvoorbeeld aan het geel van Zwitsal. Maar is een kleur ook te beschermen op grond van het merkenrecht? We zetten de (on)mogelijkheden graag voor je op een rij.
Vereisten voor kleurmerken Theoretisch gezien is een merk ‘ieder teken, symbool of uiterlijke verschijning waardoor een product of dienst zich onderscheidt van concurrerende producten of diensten’. Het merendeel van de merken dat in het merkenregister wordt ingeschreven bestaat uit woorden, maar ook beelden (logo’s), vormen en kleuren kunnen voor merkbescherming in aanmerking komen. Hoewel kleuren in het algemeen als puur decoratief gezien worden, kunnen deze ook een (eigen) identificatiefunctie hebben en als merk
vastgelegd worden. Hieraan zijn wel strengere eisen verbonden dan aan een woord- of beeldmerk. Met een geregistreerd merk heb je immers een monopoliepositie voor dat merk oftewel onderscheidingsteken. Als kleuren te gemakkelijk merkenrechtelijk worden gemonopoliseerd, zou het economisch verkeer te zeer kunnen worden gehinderd. 1) Teken dat voor grafische voorstelling vatbaar is In wetgeving en rechtspraak is bepaald dat een kleur als ‘teken’ kan worden beschouwd en daarom in beginsel als merk kan worden beschermd. Voorwaarde is wel dat de kleur
2
grafisch moet kunnen worden weergegeven. Het is, na diverse uitspraken, algemeen gebruik geworden om bij het aanvragen van het kleurmerk aan te geven wat de internationaal erkende kleurcode is (bijvoorbeeld via Pantone of PMS-kleuren). Hiermee wordt voor derden duidelijk welke tint(en) nu exact merkenrechtelijk beschermd is/zijn. 2) Onderscheidend vermogen en inburgering Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat een kleur in beginsel géén onderscheidend vermogen heeft. Door langdurig en/of intensief gebruik kan een kleur wél onderscheidend vermogen verwerven. Dit wordt ook wel
volgens de merkeninstantie hiermee niet afdoende bewijzen dat de kleur groen in het geval van BP onderscheidend vermogen heeft.
Het groen van BP In Australië is onlangs een uitspraak gedaan over kleurmerken. Oliegigant BP voerde daar een jarenlange strijd om een bepaalde kleur groen als merk te registreren. Woolworths, een supermarktketen, maakte bezwaar tegen de merkaanvraag van BP. De desbetreffende kleur groen – die later werd gespecificeerd als internationaal erkende kleurcode Pantone 348C – zou namelijk te veel overeenstemmen met de kleur groen die is verwerkt in het logo van Woolworths. In juli 2014 oordeelde de Australische merkeninstantie dat BP onvoldoende kon bewijzen dat de Australische consument de desbetreffende kleur groen herkent als merk van BP. Uit de uitspraak volgt dat de kleur als merk zou zijn aanvaard als BP dit wel had kunnen aantonen. BP had weliswaar verschillende onderzoeksrapporten overgelegd, maar kon
Met Sinterklaas, de kerstdagen en oud
& nieuw in een en dezelfde maand, mag
Libertel oranje
‘inburgering’ genoemd. Bij een beroep op inburgering dient er aangetoond te worden dat de kleur door de consument als merk/ onderscheidingsteken wordt opgevat. Daarnaast moet de consument een verband kunnen leggen tussen de kleur en de producten van de onderneming (zoals de gele flesjes van Zwitsal).
December feestmaand
december met recht een feestmaand
Ook in de Benelux gelden strenge eisen voor het vastleggen van kleurmerken. Dat ondervond telefoonprovider Libertel (tegenwoordig bekend als Vodafone), die de kleur oranje merkenrechtelijk wilde beschermen. Na diverse rechterlijke uitspraken, oordeelde het Europese Hof van Justitie dat één kleur (Libertels oranje) als zodanig een geldig merk kan zijn, mits voldaan wordt aan de eis van inburgering. Aangezien oranje door heel veel bedrijven gebruikt werd (en wordt), en bovendien ook nog eens de nationale kleur van Nederland is, strandde de poging van Libertel.
genoemd worden. De korte, donkere dagen aan het eind van het jaar worden extra gezellig gemaakt met veel lichtjes en
versieringen. Dat bracht ons op het idee om in deze opMerkelijk aandacht te besteden aan kleur- en vormmerken.
Hoewel het grootste deel van de merken die worden vastgelegd bestaan uit
woordmerken en beeldmerken, is het
theoretisch gezien ook mogelijk om kleur-
en vormmerken te registreren. Aan de hand van recente rechtspraak lichten we de
Conclusie
huidige stand van zaken hierover nader toe.
Kleuren kunnen dus als merk worden vastgelegd, maar moeten wel voldoen aan aanvullende eisen om te voorkomen dat kleuren te makkelijk gemonopoliseerd worden. De rechtszaken over de kleur groen van BP en Libertels oranje zijn hier een goed voorbeeld van. Meer weten over het registreren van kleurmerken? Wij geven graag een nadere toelichting! Frouke Hekker en Michaël Sumer
Ook belichten we in deze opMerkelijk de beschermingsmogelijkheden voor
verpakkingen. Een speciale, bijvoorbeeld
feestelijke verpakking van je product trekt
de aandacht, maar soms ook op een manier die je niet wilt: als een ander vervolgens met een soortgelijke verpakking komt.
En uiteraard hebben we weer een leuke
kerstpuzzel samengesteld, bestaande uit 25
logo’s waar een gedeelte van is weggelaten.
Ga ermee aan de slag en vul de antwoorden in via kerstpuzzel.novagraaf.com! Veel leesplezier,
Redactie opMerkelijk
3
COCA-COLAFLESJE WEL, TRIPP TRAPPSTOEL NIET
Het bestaansrecht van vormmerken Merkbescherming is niet alleen mogelijk voor woorden en beeldmerken (logo’s), maar ook voor bijvoorbeeld kleuren (zie pagina 2/3) of vormen (driedimensionale merken). In de praktijk blijkt het echter lastig om de vorm van producten merkenrechtelijk te beschermen. Hebben vormmerken eigenlijk nog wel bestaansrecht?
Vereisten voor vormmerken Naast de gebruikelijke vereisten voor merken, zijn er een drietal speciale beperkingen ten aanzien van merkbescherming voor vormgeving. Zo kunnen vormen niet als merk vastgelegd worden als deze vorm door de aard van de waar wordt bepaald, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
de functie van het product te kunnen vervullen. Je kunt hierbij denken aan ‘natuurlijke’ producten (verpakkingen voor eieren), of gereguleerde producten (producten die een door regels vastgestelde vorm moeten krijgen), maar ook andere ‘nuttige vormen’ kunnen onder deze uitsluitingsgrond vallen. Het blijft vooralsnog, ook na de Tripp Trappuitspraak, wel de vraag waar ‘nuttige vormgeving’ ophoudt en ‘niet-functionele’ vormgeving begint.
De ratio die in zijn algemeenheid achter de beperkingen van vormmerk bescherming ligt, is dat de registratie van een merk er niet voor mag zorgen dat andere ontwerpers en producenten een bepaald product niet zouden kunnen maken doordat nuttige, technische of wezenlijke productkenmerken via het merkenrecht worden gemonopoliseerd.
2) Technische uitkomst Ook vormen die noodzakelijk zijn om een bepaald technisch effect te krijgen, zijn uitgesloten van merkbescherming. Op basis van deze regel konden het wereldberoemde LEGO-blokje en het driekopsscheerapparaat van Philips niet als vormmerk worden vastgelegd en zodoende worden beschermd. De vorm van deze producten wordt namelijk gezien als ‘noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen’ en kan dus niet worden gemonopoliseerd.
Het Europese Hof van Justitie heeft de afgelopen jaren naar aanleiding van diverse bekende en minder bekende producten/merken gepoogd te verduidelijken wanneer vormen onder de genoemde beperkingen vallen. De meest recente uitspraak hierover was naar aanleiding van de Tripp Trappstoel van Stokke. Voordat we daarop ingaan, volgt hieronder eerst een nadere uitleg over de drie uitsluitingsgronden:
3) Wezenlijke waarde Tenslotte kunnen ook vormen ‘die een wezenlijke waarde aan de waar geven’ niet als merk beschermd worden. Zo kan een vorm geen merkbescherming krijgen als het enkel een esthetische functie heeft. Dit geldt logischerwijs voor de vorm van bijvoorbeeld beeldhouwwerken. Inmiddels lijkt deze weigeringsgrond steeds breder geïnterpreteerd te worden.
1) De aard van de waar Geen merkbescherming krijg je voor vormen die door ‘de aard van de waar’ worden bepaald, ofwel nuttige of functionele vormen, die noodzakelijk zijn om
4
Uitspraak over Tripp Trappstoel In het geval van de Tripp Trappstoel werd door Stokke gewezen op het feit dat naast de esthetische waarde van het ontwerp, ook belangrijke kenmerken als veiligheid, comfort en deugdelijkheid in de vormgeving zijn meegenomen. Het Europese Hof heeft nu geconcludeerd dat ook indien verschillende waardebepalende aspecten (dus niet alleen esthetiek, maar ook veiligheid, deugdelijkheid, comfort) door verschillende vormgevingselementen worden gedekt, het geheel hiervan toch onder deze uitsluitingsgrond kan vallen.
Bestaansrecht? In het licht van alle voornoemde beperkingen is duidelijk dat het verkrijgen van een vormmerk op zijn zachtst gezegd niet gemakkelijk is en soms rijst zelfs de vraag of vormmerken nog wel bestaansrecht hebben. Wij denken dat dit zeker het geval is, maar er gelden dus zeer nauw bepaalde voorwaarden.
Coca Cola en Yakult Welke vormmerken vallen dan niet onder de genoemde uitsluitingsgronden? Een van de bekendste voorbeelden is waarschijnlijk het Coca-Colaflesje. Daarnaast zijn er veel bekende parfumflesjes als vormmerk geregistreerd en is inmiddels ook het flesje van Yakult voldoende onderscheidend geacht om als vormmerk te worden vastgelegd. In tegenstelling tot vormmerkbescherming voor producten, lijkt het erop dat de verpakkingen van consumptiegoederen (zoals bovengenoemde flesjes) zich sowieso beter lenen voor registratie als vormmerk. De vorm van een verpakking is namelijk wat vrijer te bepalen dan de vorm van gebruiks voorwerpen, waardoor verpakkingsvormen minder snel (hoeven te) stuiten op een van de drie uitsluitingsgronden. Heb je, na het lezen van het voorgaande, het idee dat jouw product of de verpakking van je product een unieke en duidelijk onderscheidende vorm heeft? Wij geven graag een persoonlijk advies over de mogelijkheden van vormmerkbescherming. Jeroen Audier
5
Beschermingsmogelijkheden voor verpakkingen Veel producten worden aangeboden in aantrekkelijke verpakkingen, zodat ze opvallen in de schappen. Aan de ontwikkeling van dergelijke verpakkingen wordt veel tijd en geld besteed. Uiteraard wil je dan niet dat een ander van jouw inspanningen profiteert en een gelijkende verpakking op de markt brengt. Welke intellectuele eigendomsrechten kunnen je hierbij helpen?
Auteursrecht Op het ontwerp van een nieuwe verpakking rust bijna altijd auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker het exclusieve recht om het ‘werk’ openbaar te maken en te verveelvoudigen. Anders gezegd geeft het auteursrecht de mogelijkheid om anderen de productie en of commercialisering van een identieke of vergelijkbare verpakking te verbieden. Auteursrecht ontstaat vanzelf op het moment dat het ontwerp voldoende concreet is, dus eigenlijk al tijdens het ontwerpproces, en komt toe aan de maker van het werk. Anders dan het merkenrecht en het octrooirecht is registratie geen voorwaarde voor het ontstaan van auteursrecht. De datum waarop een werk is vervaardigd, is relevant voor het leveren van bewijs over het moment van het ontstaan van het auteursrecht. Het zogeheten iDepot is hiervoor bij uitstek geschikt.
Merkenrecht Volgens de definitie van het merkenrecht is een merk een teken dat geschikt is om producten of diensten van een onderneming te onderscheiden.
Degene die het merk heeft vastgelegd, de merkhouder, heeft het recht anderen het gebruik van een identiek of vergelijkbaar teken te verbieden. Er moet dan wel voldaan zijn aan een aantal specifieke voorwaarden. De vorm van een verpakking of het design kan in beginsel als merk worden geregistreerd. Het design moet dan over voldoende onderscheidend vermogen beschikken (zie ook het artikel op pagina 4/5). Indien het gaat om een serie nieuwe verpakkingen, dan zouden hier meerdere merkaanvragen voor moeten worden verricht, wat een serieuze bijkomstige investering betekent. Merkregistraties zijn tien jaar geldig en kunnen daarna worden verlengd. Aangezien het design van verpakkingen vaak sneller wijzigt, moeten er dan weer nieuwe registraties worden verricht.
Naast tekeningen en grafische symbolen, kunnen ook verpakkingen als model worden beschermd. Voorwaarde voor bescherming is dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Een verpakking is nieuw en kan als model worden beschermd wanneer er geen vergelijkbare verpakkingen eerder op de markt zijn gebracht en het model niet langer dan een jaar geleden voor het eerst is openbaar gemaakt. Het modellenrecht geeft de houder hiervan het recht het gebruik van een identiek model (of een model dat geen andere algemene indruk wekt) te verbieden. Aangezien meervoudige modeldepots mogelijk zijn, kunnen meerdere verpakkingen in een enkele modelaanvraag worden gecombineerd. Hierdoor kan relatief voordelig bescherming worden verkregen voor een serie nieuwe verpakkingen. Een modelrecht is vijf jaar geldig en kan desgewenst worden verlengd. Indien je meer informatie wilt over het iDepot of het vastleggen van een verpakking als merk of model, kun je uiteraard contact met ons opnemen. Claudia Festen
Modellenrecht Voor een serie verpakkingen biedt het modellenrecht meer aanknopingspunten. Het modellenrecht biedt bescherming aan ‘het uiterlijk van een voortbrengsel’.
6
Doe mee met onze jaarlijkse kerstpuzzel! Nog een paar weken en het is weer kerst. Veel mensen hebben in deze periode extra dagen vrij en genieten van een heerlijke vakantie. Novagraaf heeft weer een leuke kerstpuzzel samengesteld om de hersenen toch nog een beetje aan het werk te zetten. De puzzel bestaat deze keer uit 25 logo’s waar een gedeelte van is weggelaten. Denk je dat je weet welke merken er bij de (deel)logo’s horen? Vul dan de antwoorden in via kerstpuzzel.novagraaf.com en maak daarbij kans op een handige e-reader! 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
7
de oorsprong van een merk
In 1870 opent Simon Philip Goudsmit een kleine fourniturenwinkel aan de Amsterdamse Nieuwendijk die hij ‘Magazijn de Bijenkorf’ noemt. De opvolger van Goudsmit, zijn neef Arthur Isaac, verplaatst de winkel in 1912 naar de Dam. Vervolgens wordt in 1926 uitgebreid naar Den Haag en in 1930 naar Rotterdam. Vanaf de jaren ’70 volgen filialen buiten de randstad. Alle vestigingen kenmerken zich door de bijzondere architectuur. In 1984 start de Bijenkorf met de Dolle Dwaze dagen, een zeer succesvolle actie die ook nu nog jaarlijks terugkeert. Ook staat het warenhuis bekend om haar speciale etalages die de klanten verrassen, inspireren en tot de verbeelding spreken. Het feestseizoen wordt door de Bijenkorf ingeluid met het spektakel Turn on the Lights, dat dit jaar voor het eerst in vijf steden en daarnaast online te zien was. De Bijenkorf draagt op deze manier flink bij aan de kenmerkende decembersfeer.
opMerkelijk Merk Smaakpupillen is een tv-programma van 24Kitchen waarin kinderen leren zelf te koken onder begeleiding van presentator/kookfanaat Hugo Kennis.
In het Benelux Merkenregister worden dagelijks zeer diverse merken vastgelegd. Er zijn verrassende vondsten en alledaagse oplossingen bij. In deze rubriek willen wij u attenderen op een merknaam die ons is opgevallen.
www.twitter.com/novagraaf http://nl.linkedin.com/company/novagraaf
Hulpmiddel in strijd tegen namaakproducten De Internationale Kamer van Koophandel (ICC) verwacht dat de waarde van namaakproducten in 2015 wereldwijd meer dan 3 1,25 biljoen (!) bedraagt. De roep vanuit merkhouders om de verkoop van namaakproducten tegen te gaan wordt dan ook steeds luider. Ook parallelimport (import zonder toestemming van de rechthebbende) is in toenemende mate een doorn in het oog van merkhouders. De opsporing van namaakproducten en het in kaart brengen van distributielijnen is echter doorgaans een kostbare en tijdrovende bezigheid. Voor Novagraaf een reden om een overeenkomst te sluiten met Authenticateit, een Australisch bedrijf dat een revolutionair systeem heeft ontwikkeld waarmee merkhouders met hun consumenten samenwerken om verkoop van namaakproducten te stoppen. Tevens kan heel simpel onderzocht worden of distributeurs buiten hun kanalen opereren. De oplossing is gemakkelijk en goedkoop: een trackand-trace-systeem in combinatie met een app voor smartphones. Consumenten kunnen via deze app de herkomst van een product en de echtheid achterhalen door simpelweg de streepjescode te scannen. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over dit systeem en de werking in de praktijk!
Een tip of vraag voor de redactie? Bel ons op telefoonnummer (020) 564 14 11
Bezoek ook www.novagraaf.nl voor onder meer
Deze brochure is gedrukt op FSC mixed credit
of mail naar
[email protected].
het laatste IE-nieuws en het Merk van de Dag.
papier met biologisch afbreekbare inkt.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Novagraaf Nederland BV: Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Postbus 22722, 1100 DE Amsterdam | Tel (020) 564 14 11 | Fax (020) 696 23 03 |
[email protected] 8 | www.novagraaf.nl
