opMerkelijk nieuws voor merkhouders | december 2011 | nr. 83
Inhoud
Geur en Klank
Het registeren van geur en klank 2 | Column 3 | Hoe bekender uw merk… 4 Licentieovereenkomsten: waar moet u op letten? 6 | Optreden tegen online marktplaatsen 7 Een nieuw gezicht voor Novagraaf 8 | De oorsprong van een merk 8 | opMerkelijk Merk 8
ruik ik hier een merk?
Het registreren van geur en klank Als u de Albert Heijn, Deka Markt of Dirk van den Broek binnenloopt, komt de geur van versgebakken brood u al tegemoet. Het doel van dit aangename aroma is het benadrukken van het ambachtelijke gehalte van de producten op de broodafdeling. Bovendien heeft die geur een aankoopbevorderende functie. Maar kan zo’n luchtje ook worden vastgelegd als merk? En hoe zit het met klanken, zoals bijvoorbeeld het deuntje van Super de Boer?
Geuren als onderscheidingsteken De geur van versgebakken brood in de supermarkt wordt niet als merk ingezet, maar het is niet ondenkbaar dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren. Geuren kunnen immers heel goed dienen als teken ter onderscheiding van producten en diensten. Denk maar eens aan de specifieke geuren van verschillende was- en schoonmaakmiddelen, zoals Robijn geurbuiltjes of Glorix Hygiënische Doekjes, of van verzorgingsproducten van Zwitsal en Nivea. Bij het ruiken van de geur van deze producten denkt u niet aan wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten in het algemeen, maar aan deze specifieke merkproducten.
Inlegzooltjes met een lekker luchtje Hetzelfde kan ook gelden voor geheel andere producten. Producten die gewoonlijk niet voor hun geur worden gekocht; bijvoorbeeld de
2
kinderschoenen van het merk FitzKitz. De inlegzooltjes van deze schoenen hebben een kenmerkende geur. Bij intensief gebruik van deze geur zal de consument op den duur bij het ruiken van de geur steevast denken aan de schoenen van dit merk. Feitelijk vervult deze geur dan één van de hoofdfuncties van een merk: het stelt de consument in staat te herkennen waar het product vandaan komt.
Vervatten in een grafische voorstelling Ondanks dat bovenstaande geuren dus als merk kunnen functioneren, zal het niet lukken om ook daadwerkelijk merkbescherming voor deze geuren te verkrijgen. In de jurisprudentie over merkbescherming is namelijk vastgesteld dat geuren en andere tekens vervat moeten kunnen worden in een grafische voorstelling. Als deze tekens in het merkenregister willen worden opgenomen, dan moeten zij namelijk op een
Het nieuwe goud Het jaar 2011 met alle economische zorgen
en financiële schulden was een jaar om niet snel te vergeten. Of eigenlijk misschien ook
weer wel. Laten we in 2012 een nieuwe start maken en al het negativisme achter ons
laten. Wij kijken uit naar nieuwe perspectieven.
Want juist in tijden van recessie is het belangrijk om te blijven innoveren.
Veel bedrijven trappen in tijden als deze op de rem. Maar moet je juist nu eigenlijk het gaspedaal niet wat dieper indrukken?
Gas geven doet een beroep op de moed van
zodanige manier kunnen worden weergegeven dat later voor derden ook duidelijk is waarvoor merkbescherming is verleend en wat, in ieder geval initieel, de beschermingsomvang is van het geregistreerde merk. Dit alles in het kader van de rechtszekerheid.
Geuren niet vast te leggen Met betrekking tot geuren is geoordeeld dat een scheikundige formule van de geur, een geurmonster en een omschrijving van een geur dan wel een combinatie hiervan, niet voldoen aan de gestelde eis van grafische voorstelling. De scheikundige formule zal namelijk niet voor iedereen begrijpelijk zijn, het geurmonster vervliegt en een omschrijving van een geur is slechts een individuele en subjectieve weergave van een geur.
Merkaanvraag dankzij notenbalk
kunnen vervullen, is eerder geoordeeld dat een merkaanvraag in de vorm van een notenbalk wèl voldoet aan de eis van grafische voorstelling. Voor klanken die kunnen worden vastgelegd in de vorm van een notenbalk, kan dus merkbescherming worden verkregen. Dat is prettig voor bedrijven als Intel en Vodafone, want de merkregistratie stelt hen in staat hun klankmerk te beschermen tegen gebruik ervan door derden. Daarmee is de exclusiviteit en herkenbaarheid gewaarborgd.
Tijd voor verandering Geuren, ook al vervullen ze mogelijk een merkfunctie, kunnen op dit moment dus niet als merk worden beschermd. Dat wil zeggen totdat de merkenregisters over een methode beschikken die het mogelijk maakt om geuren grafisch voor te stellen. Hoogste tijd dat zo’n methode wordt ontwikkeld.
organisaties. Die moed is nodig, want alleen door vernieuwing en verbetering kunnen
we met succes nieuwe tijdperken betreden. Door innovatieve slagkracht kun je als land,
maar ook als bedrijf, succesvol zijn en blijven. Ook op het gebied van Intellectueel
Eigendom (IE) is er het afgelopen jaar veel gebeurd. De ‘patent war’ tussen Apple en
Samsung zal niemand zijn ontgaan. Deze
technologische reuzen zetten IE wereldwijd op de kaart en zien dit – of het nu gaat om
merken of octrooien – als het nieuwe goud. En als hét instrument om bedrijfsgroei te realiseren. In deze opMerkelijk laten wij
zien dat IE heel veelzijdig is en we belichten interessante zaken die u concreet verder
kunnen helpen in een succesvol nieuw jaar. Veel leesplezier.
Redactie opMerkelijk
Voor klanken, die net als geuren een merkfunctie
3
Hoe bekender uw merk, hoe beter de bescherming Reclame en regelmatige communicatie brengen uw merk onder de aandacht van consumenten. Zo kunt u bouwen aan de reputatie van het merk en de positie op de markt verstevigen. Als merkhouder geniet u bovendien van een ruimere juridische bescherming naar mate uw merk bekender is. Maar er is ook een keerzijde: het risico op meelifters of afbreuk wordt ook groter. Verwarrend? In dit verhaal zetten we enkele ‘need-to-know’ feiten over meelifters, afbreukrisico en beschermingsomvang kort voor u op een rij.
4
‘Uw succes blijft niet onopgemerkt’
Beschermingsomvang neemt toe
Juridische definitie van bekendheid
Een merk met een aantoonbaar opgebouwde reputatie (ook wel ‘bekend merk’ genoemd), heeft in Europa een grotere juridische beschermingsomvang dan een ‘gewoon’ merk. Zo is de houder van zo’n bekend merk beter beschermd tegen gebruik door verwarringwekkende, overeenstemmende merken. Bovendien kan de merkhouder ook optreden tegen partijen die ‘meeliften op’ of ‘afbreuk doen aan’ de zorgvuldig opgebouwde goodwill van het merk.
Wanneer kunt u nu optreden tegen meeliften of afbreuk? Wanneer is uw merk in juridische zin nu eigenlijk bekend genoeg? De praktijk laat zien dat een merk in juridische zin bekend is, als een aanzienlijk deel van de doelgroep in een aanmerkelijk deel van de relevante markt bekend is of bekend wordt geacht te zijn met dit merk. Is dit het geval, dan kunt u als merkhouder dus makkelijker genieten van de ruimere beschermingsomvang, kunt u optreden tegen ‘meeliften’ en ‘afbreuk’ tegengaan.
Ongerechtvaardigd meeliften Aanhaken bij de reputatie van bekende merken is een veelvoorkomend én toenemend fenomeen. In supermarkten zijn bijvoorbeeld diverse huismerkproducten te vinden die qua verpakking precies dezelfde ‘look and feel’ hebben als de gevestigde A-merken. Zo wordt aan goedkopere producten een uitstraling gegeven van kwaliteit en degelijkheid. Meeliften op de investeringen en goodwill van bekende merken, kan dan ook onrechtmatig zijn. Dit geldt tevens voor internet. Hier zien we dat bekende merken via Google Adwords* worden gebruikt om meer bezoekers te genereren, ongeacht of het gebruikte merk überhaupt iets met de adverteerder of diens producten van doen heeft.
Bewijslast bij merkhouder
Afbreukrisico
Jurisprudentie
Misbruik van een bekend merk kan ook leiden tot afbreuk. Afbreuk treedt op als het merk wordt gebruikt in relatie tot inferieure producten of producten waarmee de merkhouder niet wil worden geassocieerd. Bijvoorbeeld het gebruik van het merk Opel voor speelgoedautootjes van slechte kwaliteit of het gebruik van XS4U (inderdaad, niet XS4ALL) voor een ‘adult entertainment website’. Ook wanneer een merk onnodig wordt geridiculiseerd (weet u nog: Youp van ‘t Hek over Buckler?) of onderhevig raakt aan misleidende of onterecht kritische aantijgingen – zoals nog al eens op social media websites gebeurt – kan er sprake zijn van onrechtmatige aantasting van de goodwill.
Het aantonen van bekendheid is geen titanengevecht. Uit Europese jurisprudentie blijkt dat de bekendheid van een bepaald merk vruchtensap (PAGO) in Oostenrijk alleen al voldoende is om aan te nemen dat het merk PAGO in de EU een bekend merk is. De drempel voor verkrijging van het predicaat bekendheid hoeft dus niet zo hoog te zijn. In de praktijk geldt in ieder geval: hoe bekender uw merk, hoe beter de mogelijkheden voor bescherming. Een actief merkenbeleid is hierbij van groot belang. U doet er dus goed aan te bouwen aan uw eigen reputatie, om zowel marketingtechnische als juridische redenen.
Om een beroep te doen op inbreuk, zult u de bekendheid van uw merk in een procedure wel zelf moeten kunnen bewijzen. Daarom is het belangrijk om het gebruik van uw merk goed en consequent te documenteren. Het gaat dan om informatie over de omzet, het marktaandeel, de intensiteit en duur van gebruik van het merk. Maar ook gegevens over investeringen in reclame en communicatie kunnen dienen als bewijs. Bovendien kunnen ter aanvulling professioneel uitgevoerde marktonderzoeken de bekendheid van uw merk aantonen.
* Meer informatie over Google Adwords vindt u op onze website onder ‘Nieuws’.
5
Licentieovereenkomsten: waar moet u op letten? Licenties komen in de wereld van het Intellectueel Eigendom veel voor. Niet alleen grote multinationals doen hun financieel voordeel met licentieovereenkomsten, ook kleinere ondernemers kunnen profiteren door hun Intellectueel Eigendomsrecht (IE-recht) door anderen te laten gebruiken. Uitvinder Theo Tempels verleende bijvoorbeeld aan Bolletje een licentie voor de door hem geoctrooieerde inkeping in beschuit. Wat komt er allemaal kijken bij een licentieovereenkomst?
De overeenkomst zelf Het is belangrijk om te beseffen dat een licentienemer op basis van de licentieovereenkomst het IE-recht ‘slechts’ mag gebruiken en niet zelf eigenaar van het IE-recht wordt. Het is verder van belang om in de overeenkomst goed vast te leggen welke handelingen de licentienemer zelf mag verrichten en welke er alleen aan de licentiegever zijn voorbehouden. Een aantal punten waar u op moet letten: Het voorwerp Voordat u een licentieovereenkomst aangaat, moet u allereerst het exacte voorwerp van de overeenkomst bepalen. Hierbij is een goede omschrijving van het IE-recht van belang; om welk merk of merken gaat het bijvoorbeeld, wat is het octrooi of waarop rust het auteursrecht?
De omvang Vervolgens is het van belang om de omvang van de licentie te bepalen. Gaat u voor een exclusieve of niet-exclusieve licentie? In het geval van een exclusieve licentieovereenkomst is de licentienemer de enige gebruiker van het IE-recht, terwijl bij een niet-exclusieve licentie ook anderen hiervan gebruik mogen maken. Voor welke activiteiten wilt u verder een licentienemer toestemming geven, ten aanzien van welke hoeveelheid, voor welk gebied en gedurende welke looptijd? De vergoeding Uiteraard wilt u als licentiegever voor het gebruik van uw IE-recht een vergoeding krijgen, dus ook de tegenprestatie van een licentienemer moet in de overeenkomst worden opgenomen. Deze vergoeding vindt veelal plaats in de vorm van een
6
bepaald percentage aan royalties. Bijvoorbeeld voor elk verkocht product. Er kan ook gekozen worden voor een betaling ineens, ook wel ‘lump sum’ genoemd, of een combinatie van beide mogelijkheden. Verder is het voor een licentiegever belangrijk om een controlemogelijkheid in de overeenkomst op te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan het verkrijgen van inzicht in de boekhouding.
Meer weten? Novagraaf helpt u graag verder Het mag duidelijk zijn dat er bij het opstellen van licentieovereenkomsten veel komt kijken. Novagraaf kan u hier uiteraard bij helpen, zodat u optimaal kunt profiteren van de door u gesloten overeenkomst.
Optreden tegen online marktplaatsen Maatregelen om nieuwe inbreuk te voorkomen
Steeds meer mensen maken gebruik van elektronische marktplaatsen, zoals Marktplaats en eBay. Wat nu als u als merkhouder tegen een adverteerder aanloopt die op bijvoorbeeld eBay producten aanbiedt die inbreuk maken op uw merkrecht? Kunt u dan naast de adverteerder ook de elektronische marktplaats zelf aanpakken? Zo ja, op welke grond en welke maatregelen zijn er mogelijk?
Interessant is verder dat het Europese Hof geoordeeld heeft dat de nationale rechter de beheerder van elektronische marktplaatsen opdracht kan geven om maatregelen te treffen die niet alleen het staken van inbreuk bewerkstelligen, maar ook nieuwe inbreuken kunnen voorkomen. Het Hof noemt hierbij als voorbeeld dat een elektronische marktplaats door middel van een gerechtelijk bevel verplicht kan worden om een inbreukmaker te schorsen om zo nieuwe inbreuken van dezelfde inbreukmaker te voorkomen. Ook zijn er andere maatregelen mogelijk, zolang deze maar doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en geen belemmering voor het legitieme handelsverkeer vormen.
Zaak L’Oreal versus eBay L’Oreal signaleerde op de Engelse site van eBay inbreukmakende producten. Het bedrijf besloot daarop zowel de adverteerders als eBay voor de (Engelse) rechter te slepen om – onder meer – op bovenstaande vragen antwoord te krijgen. De zaak is uiteindelijk voor het Europese Hof terechtgekomen.
Nationale jurisprudentie noodzakelijk Is deze uitspraak goed nieuws voor merkhouders die willen optreden tegen online marktplaatsen? Ja en nee. Hoewel er goede aanknopingspunten voor de merkhouder lijken te zijn, is het helaas nog wachten op nationale jurisprudentie om te kijken hoe het echt gaat uitpakken.
Richtlijn inzake elektronische handel Het Hof heeft het volgende gezegd: een elektronische marktplaats kan niet worden aangesproken op grond van de merkenwetgeving, omdat de marktplaats zelf geen gebruik maakt van het merk. Daarmee is de zaak voor de merkhouder nog niet afgedaan. Een elektronische markplaats kan namelijk onder omstandigheden wel aansprakelijk worden gesteld op grond van de zogeheten ‘richtlijn inzake elektronische handel’. Dit is het geval als de elektronische marktplaats een actieve rol heeft gespeeld. Een actieve rol houdt in dat de beheerder kennis heeft van de opgeslagen gegevens, of controle hierover heeft. Maar zelfs wanneer de elektronische marktplaats alleen maar een neutrale rol heeft gehad, kan zo’n marktplaats aansprakelijk zijn. Dit is het geval wanneer de beheerder weet heeft van mogelijk inbreukmakende handelingen en wanneer hij vervolgens de inbreukmakende content niet heeft verwijderd.
7
de oorsprong van een merk
Roompot Vakanties is in 1965 opgericht en sindsdien uitgegroeid van een eenvoudige camping tot een internationale keten van vakantieparken. Inmiddels heeft Roompot
vakantieparken in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Denemarken. Het hoofdkantoor bevindt zich in het Zeeuwse Kamperland. Het bedrijf dankt zijn naam aan de Roompot vaargeul in de Oosterschelde aan de noordzijde van Noord-Beveland. De herkomst hiervan kan teruggebracht worden tot ‘Romanorum Portus’, een haven uit de Romeinse tijd waar zeevaarders vertrokken voor overtochten naar Brittannia en voor kustvaarten richting het Zuiden. Op deze plek werd destijds het eerste vakantiepark van Roompot Vakanties gevestigd.
opMerkelijk Merk SUIKERZOENTJE Suikerzoentje is een webwinkel met allerlei leuke geschenken rond de thema’s geboorte, communie, huwelijk en feestjes. In het Benelux Merkenregister worden dagelijks zeer diverse merken vastgelegd. Er zijn verrassende vondsten bij en alledaagse oplossingen. In deze rubriek willen wij u attenderen op een merknaam die ons is opgevallen.
Volg ons via Twitter: twitter.com/Novagraaf
Een nieuw gezicht voor Novagraaf We leven in een tijd van technologische vernieuwing. Intellectueel Eigendom (IE) komt in al haar facetten steeds vaker in de media voor. Denk aan de strijd op het gebied van octrooien en design (Apple en Samsung). Maar ook aan de vloedgolf van namaakproducten die onze markten overspoelen. IE is in deze tijd overal in het dagelijks leven terug te vinden. Er bestaat een duidelijke behoefte aan meer diepgang en informatie rondom IE. Juist daarom hebben wij in november onze nieuwe website gelanceerd. De website sluit nu nog beter aan bij wie wij willen zijn; fris, innovatief en modern. Op de website wordt aandacht besteed aan alle actuele vraagstukken op het gebied van IE. Maar er zijn meer redenen voor deze aanpassing. We zien ook steeds vaker dat vraagstukken zich verplaatsen naar een complex, internationaal speelveld. Met de nieuwe website wordt de dienstverlening van de hele Novagraaf Groep, met dertien kantoren in vijf landen, volledig belicht. Hierdoor wordt duidelijk dat wij optimaal in staat zijn om de juiste lokale oplossing voor uw internationale vraagstuk te vinden. Nieuwsgierig geworden? Neem zelf een kijkje op www.novagraaf.nl
Een tip of vraag voor de redactie? Bel ons op telefoonnummer (020) 564 14 11
Bezoek ook www.novagraaf.nl voor onder meer
Deze brochure is gedrukt op FSC mixed credit
of mail naar
[email protected].
het laatste nieuws en het Merk van de dag.
papier met biologisch afbreekbare inkt.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Novagraaf Nederland BV: Hogehilweg 3, 1101 CA Amsterdam Postbus 22722, 1100 DE Amsterdam | Tel (020) 564 14 11 | Fax (020) 696 23 03 |
[email protected] 8 | www.novagraaf.nl
