opMerkelijk nieuws voor merkhouders | september 2012 | nr. 86
Inhoud
Brands in the Picture
De zes meest gestelde vragen over merkregistraties 2 | Column 3 | Daar in dat kleine café… 4 Is uw merkregistratie nog up to date? 5 | Brands in the Picture 2012 groot succes 7 Update gTLDs 8 | De oorsprong van een merk 8 | opMerkelijk Merk 8
De zes meest gestelde vragen over merkregistraties U heeft een of meerdere merken geregistreerd of overweegt om dit te doen. Een goede eerste stap. Maar wat kan er als (potentiële) merkhouder verder op uw pad komen? Wij zetten de zes meest gestelde vragen over merkregistraties voor u op een rij.
Wat kan allemaal als merk geregistreerd worden? Theoretisch gezien is een merk ‘ieder teken, symbool of uiterlijke verschijning waardoor een product of dienst zich onderscheidt van concurrerende producten of diensten’. In de dagelijkse praktijk worden er verschillende typen merken geregistreerd, zoals woordmerken (bijvoorbeeld IKEA of Mercedes), beeldmerken (de appel van Apple) en vormmerken (de fles van Coca Cola). Beoordeel periodiek welke onderscheidingstekens voor u van belang zijn en bekijk of deze als merk zijn geregistreerd. Zo niet, zorg dan voor registratie op uw naam. Ik kom mijn nieuwe merk nergens op internet tegen. Dan kan ik dit merk toch registreren? Het feit dat uw nieuwe merk niet op internet voorkomt, wil nog niet zeggen dat er geen merk is
geregistreerd dat visueel, auditief of begripsmatig met uw merk overeenstemt en om die reden een mogelijk bezwaar vormt. Als uitgangspunt in het merkenrecht geldt namelijk dat de houder van een merkregistratie bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke producten en/of diensten, indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Maak daarom gebruik van speciale diensten op het gebied van beschikbaarheidsonderzoek, zodat u dit soort risico’s kunt uitsluiten.
Anderen mogen mijn geregistreerde merk toch niet gebruiken? Door de registratie van een merk krijgt u het exclusieve recht om het merk te gebruiken. Het merkenrecht is wel territoriaal begrensd, wat betekent dat u uw merk dient te registreren in alle landen waar u belangen heeft. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat iemand anders
2
het merk registreert en dit dus niet meer beschikbaar is. Let er ook op dat uw merk staat ingeschreven voor de juiste producten en diensten. U kunt hier meer over lezen in het artikel ‘Is uw merkregistratie nog up to date?’ op pagina 6.
lopt het dat mijn geregistreerde K merk tien jaar geldig is? In de meeste landen is een merkregistratie tien jaar geldig, met dien verstande dat het merk wel gebruikt moet worden. Als een geregistreerd merk gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar of langer niet gebruikt wordt (op een wijze die als normaal gebruik in het economisch verkeer kan worden beoordeeld), dan kunnen derden de doorhaling van uw merkregistratie vorderen. Zorg er altijd voor dat u bewijzen van het gebruik van uw merk bewaart.
Brands in the Picture Onze fotowedstrijd Brands in the Picture inspireerde ons bij het maken van deze
editie van opMerkelijk. Merken en logo’s
zijn overal zichtbaar en een onlosmakelijk
onderdeel van het dagelijks leven. Om mensen hier meer stil bij te laten staan, hebben we een oproep gedaan om foto’s te maken
van de merken die ons omringen. Met ruim 900 inzendingen is daaraan ruimschoots gehoor gegeven; allerlei merken zijn op bijzondere wijze in de spotlights gezet. Rens Weststrate
De uitvoeringswijze van mijn merk is gemoderniseerd. Kan het beeldmerk worden vervangen in de registratie? Het is niet mogelijk om de uitvoeringswijze van een beeldmerk in een bestaande registratie te vervangen. Indien de nieuwe versie van uw beeldmerk op meer dan ondergeschikte punten afwijkt van de versie zoals geregistreerd, dan dient u een nieuwe merkregistratie te verrichten. Let er bij de wijziging van een beeldmerk ook op dat u als opdrachtgever de auteursrechten op het beeldmerk van de ontwerper verkrijgt.
Waarom moet ik voorkomen dat mijn merk als werkwoord gebruikt wordt? Op het moment dat een merk gebruikt gaat worden als werkwoord, zoals bijvoorbeeld GOOGELEN als aanduiding om iets op te zoeken op internet of WEBEREN voor barbecueën, dan bestaat de kans dat u als merkhouder uw rechten verliest. Gebruik uw eigen merk daarom nooit in beschrijvende zin en treedt consequent op tegen het gebruik van uw merk als soortaanduiding.
Hierbij aansluitend leek het ons een
geschikt moment om de meest gestelde vragen over merken(registratie) op een
rij te zetten. De recente uitspraak in de IP
Translator zaak past ook in dit kader, want
het roept de vraag op of uw merkregistratie nog wel up to date is.
Een andere actuele kwestie betreft de gTLDs, de nieuwe generieke domein-
naamextensies. Deze zijn bedoeld om
organisaties de kans te geven om merken op innovatieve wijze onder de aandacht
Mocht u een nadere toelichting willen of andere vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd (vrijblijvend) contact met ons opnemen.
te brengen, maar ze zijn niet zonder gevaar voor andere, bestaande merken.
Kortom, een boordevolle nieuwe uitgave
Hein-Piet van Boxel
met de mooiste foto’s van onze foto-
wedstrijd op de cover en als illustratie bij de artikelen!
Veel leesplezier,
Redactie opMerkelijk 3
Daar in dat kleine café… Veel café- en restauranteigenaren zijn begrijpelijkerwijs ‘not amused’ als elders in het land eenzelfde gelegenheid met een overeenstemmende naam wordt geopend. Verwarring en afname van de exclusiviteit van de zorgvuldig opgebouwde goede naam liggen dan op de loer. Helemaal nu ook horecabedrijven zich op grote schaal via internet en social media, zoals Facebook en Twitter, aan een landelijk publiek presenteren. Maar wat kun je eraan doen?
4
Patrick Bleekemolen
Bescherming van de naam van een café is niet zo makkelijk Handelsnaamconflicten in de horeca makkelijker om op te treden tegen oneerlijk gebruik van de bedrijfsnaam, bijvoorbeeld in domeinnamen of Google AdWords. Daarnaast kan een merkhouder, die aantoont dat zijn merk bekend is, naast ‘verwarringsgevaar’ ook een beroep doen op ‘afbreuk van het merk’ of ‘ongerechtvaardigd meeliften op het succes van het merk’.
Succes in handelsnaamconflicten hangt af van een aantal factoren: de bekendheid van de oudere onderneming, de aard van beide gelegenheden en de plaats van vestiging. Handelsnaambescherming voor horecaondernemers blijkt in de praktijk meestal niet al te ver te reiken. Een restaurant of kroeg bedient naar haar aard immers een ‘lokaal verzorgingsgebied’, waardoor bij voldoende (kilometer)afstand tussen twee uitbaters verwarring niet snel wordt aangenomen.
Verder biedt een geregistreerd merk defensieve bescherming in de hele Benelux (in tegenstelling tot de zeer ‘lokale’ bescherming van een handelsnaam), wat handig is als men bijvoorbeeld wil gaan franchisen. Ook bescherming voor de merchandising (bijvoorbeeld shirtjes en petjes met de kroegnaam) kan met een merkregistratie direct worden ondervangen. Het is daarom sterk aan te raden om uw bedrijfsnaam tevens als merk vast te leggen.
Zo werd in de rechtspraak al bepaald dat een café met de naam ‘Einstein’ zowel in Delft als in Leiden mag bestaan. En café Bolle Jan uit Amsterdam – wel bekend in de hoofdstad, maar niet zozeer landelijk – moet nog talloze andere ‘Bolle Jans’ gedogen. Zoals après-skihut Bolle Jan uit Eersel in Brabant.
Landelijke bekendheid door social media…
Het (bij de redactie) bekende café Ome Ko in Muiden – en dus niet die in Groningen – heeft met het recentelijk aanvragen van het woordmerk OME KO in ieder geval alvast maatregelen genomen!
Een betoog dat door veelvuldig facebooken, twitteren en ander internetgebruik landelijke bekendheid van de kroegnaam is ontstaan, met een dienovereenkomstige landelijke dekking, gaat niet op. Een rechter stelde het onlangs als volgt: ‘De relevante dienstverlening van een café, waar mensen elkaar ontmoeten en – alcoholische – drankjes bestellen en betalen, is bij uitstek plaatsgebonden en niet virtueel. Uit een beeldscherm komt geen bier.’
Bart Schweitzer
Deze foto is niet afkomstig van de fotowedstrijd Brands in the Picture.
… en andere onjuiste argumentatie Bescherming van de naam van een horecabedrijf is dus niet gemakkelijk en zeker niet wanneer de concurrent wat kilometers afstand houdt. Een horecaondernemer kan zijn positie wel sterk verbeteren door een merkregistratie aan te vragen. Maar velen zien dit niet als prioriteit. ‘Ik heb toch al een inschrijving in de Kamer van Koophandel’ of ‘Ik heb mijn domeinnaam al vastgelegd’ zijn veel gehoorde betogen in dit kader.
Beter: leg uw naam vast als merk! Er zijn specifieke voordelen aan een merkregistratie verbonden, juist met betrekking tot de bescherming van de bedrijfsnaam. De strekking van de bescherming is veel groter dan ‘gewone’ handelsnaambescherming. Zo is het
5
Is uw merkregistratie nog up to date? De wijze van registratie bepaalt de beschermingsomvang van uw merk. Naast de beslissing in welke landen u een merkregistratie wilt, dient u zich ook goed te bedenken voor welke producten of diensten u uw merk wilt vastleggen. Onlangs heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan in de ‘IP Translator case’, waaruit blijkt dat het belangrijk is om de classificatie van uw huidige merkregistratie(s) nog eens onder de loep te nemen.
Herman van Daal
Nice Classificatie Wanneer u een merk aanvraagt, dient u aan te geven voor welke waren (producten) of diensten u het merk wilt registreren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogeheten Nice Classificatie, waarvan sinds 1 januari 2012 de 10e editie in werking is getreden. De waren en diensten zijn in het classificatiesysteem ingedeeld in 45 klassen, 34 voor waren en 11 voor diensten. Elke klasse kent een standaardomschrijving, de zogenaamde ‘class heading’ (klassetitel), waar een alfabetische lijst onder valt van de producten en diensten die tot die klasse behoren.
Bepaalde class headings zullen wel aan dit vereiste voldoen, terwijl andere te algemeen van aard zijn. De (nationale) autoriteiten dienen hier verder over te oordelen. De aanvrager van een merk die gebruikmaakt van de class headings, moet verklaren of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in deze klasse opgenomen producten of diensten. Anders mag worden aangenomen
Bara Lockefeer
Uitspraak Europees Hof van Justitie Bij de IP Translator zaak draaide het om de volgende vraag: Als bij de aanvraag van een merk de klassetitel gebruikt wordt, omvat dit dan alle producten en/of diensten in die klasse of dient de aanvrager exact weer te geven voor welke producten en/of diensten hij het merk wil vastleggen? De uitspraak van het Europese Hof luidde in het kort als volgt: je kunt de class heading gebruiken, zolang deze maar voldoende duidelijk en nauwkeurig is.
dat het merk slechts betrekking heeft op de in de class heading genoemde producten of diensten.
Gevolgen voor bestaande registraties De uitspraak van het Hof is een belangrijke aanleiding om uw huidige merkregistratie(s) goed onder de loep te nemen. Bovendien zijn er door de invoering van de 10e editie van de Nice Classificatie een aantal veranderingen in de klassen doorgevoerd, wat ook gevolgen kan hebben voor uw registratie(s). Dekt uw merkregistratie nog wel daadwerkelijk die producten of diensten waarvoor u uw merk nu gebruikt of binnenkort wilt gaan gebruiken? Als dat niet zo is, dan kan het zijn dat u geen adequate bescherming heeft en zult u wellicht een nieuw merkregistratie moeten indienen. Mochten deze ontwikkelingen vragen oproepen over uw merkregistratie(s), neem dan gerust contact op met (uw consultant bij) Novagraaf voor advies op maat. Henrike Bongers
6
Brands in the Picture 2012 groot succes Novagraaf organiseerde dit jaar voor de tweede keer Brands in the Picture, een fotowedstrijd waarin merken en logo’s centraal staan. In totaal ontvingen we maar liefst 936 prachtige foto’s, met als winnaar een foto van de Coffee Company gemaakt door Gerda Hanemaaijer. De vakjury riep haar foto uit tot dé merkenfoto van 2012.
Merken zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons dagelijks leven. Je ziet merken overal om je heen, of het nu reclame in een blad is of op een bus, op de gevel van een pand, op kleding of misschien wel als graffiti op de muur. We staan er alleen niet altijd bij stil hoe mooi merken en logo’s eigenlijk kunnen zijn. Daarom heeft Novagraaf in 2011 voor het eerst Brands in the Picture georganiseerd, een unieke fotowedstrijd waarin merken en logo’s centraal staan.
Winnende foto van Gerda Hanemaaijer (vakjury)
Winnaar publieksprijs Naast de keuze van de vakjury, heeft ook het publiek een stem gekregen. De winnaar van de publieksprijs is Michel de Pourcq, die een sfeervolle foto maakte van een glas De Koninckbier tijdens een verjaardagsfeest in café ’t Brugs Beertje in Brugge.
De vakjury over de winnende foto Professioneel fotograaf en juryvoorzitter Nikki Nooteboom motiveerde de keuze voor de foto van Gerda Hanemaaijer als volgt: ‘De winnaar van deze editie van Brands in the Picture heeft een hele bijzondere foto ingestuurd die voldoet aan alle criteria die de jury vooraf heeft opgesteld. Zo is de kleurstelling goed en komt het logo helemaal tot zijn recht.
heerlijk bakje koffie. Tegelijk roept de foto ook een zekere nieuwsgierigheid op. Waar kijken zij naar en waarom kijkt de vrouw binnen ook die kant op? Een boeiende foto die perfect uitstraalt dat merken en logo’s overal zichtbaar zijn en onderdeel uitmaken van ons dagelijkse leven.’
Winnende foto van Michel de Pourcq (publieksprijs)
Alle inzendingen van Brands in the Picture 2012 zijn te bekijken op www.brandsinthepicture.nl. Uiteraard organiseren wij volgend jaar een nieuwe editie van Brands in the Picture, die op maandag 1 april 2013 van start zal gaan. U kunt nu dus alvast beginnen met het maken van dé merkenfoto van 2013!
Precies onder het logo genieten twee mannen in elkaars gezelschap (‘company’) buiten van een
7
de oorsprong van een merk
Update gTLDs We hebben het niet over de nieuwe, snellere versie van een Volkswagen Golf, maar over nieuwe generieke Top Level Domeinnamen. Binnenkort is het namelijk mogelijk dat u domeinnamen tegenkomt die eindigen op .amsterdam, .hotels of .politie. Wat betekent dit voor u als merkhouder?
BOL is een afkorting van Bertelsmann On-Line, wat weer te herleiden is naar Carl Bertelsmann. Hij startte in 1835 in Gütersloh in Duitsland een uitgeverij, Bertelsmann AG. Internetbedrijf BOL.com is opgericht in 1999 en werd een groot
succes. In het logo zie je in de blauwe stip de letters b, o en l, die samen een gezichtje vormen. BOL.com is tegenwoordig in handen van Ahold. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht, het distributiecentrum bevindt zich in Waalwijk.
opMerkelijk Merk The Kotfather Dit is de naam van een Belgisch bedrijf dat praktische problemen oplost bij studentenhuizen (oftewel kotten) in Leuven. In het Benelux Merkenregister worden dagelijks zeer diverse merken vastgelegd. Er zijn verrassende vondsten bij en alledaagse oplossingen. In deze rubriek willen wij u attenderen op een merknaam die ons is opgevallen.
Volg ons via Twitter: twitter.com/Novagraaf
Het ICANN (kort voor the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) heeft het aan het begin van dit jaar voor organisaties mogelijk gemaakt om nieuwe generieke top level domeinnamen aan te vragen. Dit omdat de beschikbaarheid van bestaande generieke extensies als .com en .org steeds meer uitgeput raakt. De nieuwe gTLDs moeten organisaties de kans geven om hun merken, producten en diensten op ongekende, innovatieve manieren aan de man te brengen. Op 13 juni werd de volledige lijst met aangevraagde gTLDs openbaar. Vanaf deze datum geldt ook een zeven maanden durende bezwaarperiode tegen daadwerkelijke toekenning van de nieuwe domeinextensies. Het is namelijk goed mogelijk dat de nieuwe extensies conflicteren met bestaande merkrechten, ook die van u. Wilt u meer over dit onderwerp weten? Neem dan contact op met de afdeling Domeinnamen van Novagraaf.
Een tip of vraag voor de redactie? Bel ons op telefoonnummer (020) 564 14 11
Bezoek ook www.novagraaf.nl voor onder meer
Deze brochure is gedrukt op FSC mixed credit
of mail naar
[email protected].
het laatste IE-nieuws en het Merk van de Dag.
papier met biologisch afbreekbare inkt.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Novagraaf Nederland BV: Hogehilweg 3, 1101 CA Amsterdam Postbus 22722, 1100 DE Amsterdam | Tel (020) 564 14 11 | Fax (020) 696 23 03 |
[email protected] 8 | www.novagraaf.nl
