Jurisprudentie. 3 Modelrecht. Rechterlijke uitspraken

7 9

NUMMER 3 c maart 2009 c JAARGANG 77

I

N

H

O

U

D

Jurisprudentie

3 Modelrecht

Rechterlijke uitspraken

Nr. 24 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 12 juni 2008, MMExclusief/Sikombi (de scooter van Sikombi en de Honda Shadow maken dezelfde totaalindruk; laatstgenoemde is al voor 2000 op de markt, terwijl de Gemeenschapsmodellen nadien, i.e. in 2006 zijn ingeschreven; in dat licht bezien is er een redelijke mate van waarschijnlijkheid dat de bevoegde instantie zal besluiten dat de Gemeenschapsmodellen nietig zijn) (blz. 103).

1 Octrooirecht Nr. 21 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 30 januari 2008, Les Laboratoires Servier/Katwijk Farma (Servier heeft niet kunnen volstaan met de enkele stelling dat het Nederlandse generieke product hetzelfde is als het geteste Engelse en dat daaruit in combinatie met de overweging van de Engelse rechter dat bij gebreke van nietigheid sprake zou zijn geweest van inbreuk, ook thans inbreuk door Katwijk Farma vaststaat; onder cross-examination erkend dat de uitgevoerde koelregimes uit de Experimenten in de Engelse procedure allemaal voor de hand lagen op de prioriteitsdatum) (blz. 81). Nr. 22 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 12 maart 2008, De Europese Centrale Bank/Document Security Systems (anders dan de Engelse en Franse rechter is deze rechtbank van oordeel dat de gemiddelde vakman deelkenmerken zonder meer zou begrijpen uit in de oorspronkelijke aanvrage beschreven gevonden printmethode en de verdere kopieën gemaakt met een kopieerinrichting van het aftasttype in verbinding met conclusie 13; het beroep dat de uitvinding openbaar is gemaakt in het Zwitserse en Britse bankbiljet wordt verworpen; de werkwijze valt immers niet te herleiden uit de bankbiljetten als zodanig) (blz. 87). 2 Merkenrecht Nr. 23 Rechtbank te Almelo, 31 oktober 2007, Groeneveld/ Ten Cate (voor een beroep op bescherming ten titel van algemeen bekend merk moet het gaan om merken die bij de overgrote meerderheid van het publiek bekend zijn; de relevante bekendheid moet bestaan op het moment van het depot waartegen met een beroep op een algemeen bekend merk wordt geageerd; derden die een merk dat wegens nonusus is vervallen willen gaan gebruiken kunnen vervallenverklaring vorderen; daaruit volgt dat deze handelwijze niet onrechtmatig is en niet meebrengt dat een depot als depot te kwader trouw moet worden aangemerkt) (blz. 97).

Nr. 25 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 oktober 2007, Velopa/Van Lin h.o.d.n. GTV Tools (van modelinbreuk is alleen al geen sprake, omdat vormgeving bij de geïnformeerde gebruiker een andere totaalindruk wekt; het pannadoel type 3 van GTV moet worden aangemerkt als een ongeoorloofde verveelvoudiging van het ontwerp voor de definitieve Panna Goal van Velopa; totaalindruk wijkt onvoldoende af; Van Lin heeft bij lange na niet aannemelijk gemaakt dat het ontwerp voor type 3 van hemzelf afkomstig is en niet (onbewust) is ontleend aan de pannagoal van de marktleider; gevorderde proceskosten zijn aan de forse kant, een correctie wordt passend geacht) (blz. 105). 4 Kwekersrecht Nr. 26 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 11 juni 2008, Plant Research International/Europe Fruit Trade (gedaagde heeft kwekersrechtelijke voorbehouden handelingen met betrekking tot het ras waarop eiseres kwekersrechten bezit, gepleegd; het is niet aannemelijk dat er een ’uitputting’ van het kwekersrecht van de eiseres sprake is; voorzover de geleverde planten al van licentiehouders afkomstig zijn, zijn die in strijd met de geldende licentievoorwaarden; winstafdracht in plaats van schadevergoeding is in de gegeven omstandigheden toewijsbaar) (blz. 111).

Octrooicentrum Nederland is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.

8 0

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Bee¨indiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 64 28, faxnummer (070) 390 01 90, e-mail: fi[email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 65 02, faxnummer (070) 398 65 30, e-mail: [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag ©

Auteursrecht voorbehouden

Nr. 27 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 juni 2008, Vletter & Den Haan Beheer e.a./Koninklijke van Zanten e.a. (opzegging van licentieovereenkomst gerechtvaardigd; sedertdien kunnen gedaagden geen aanspraak maken op een licentie; dat rechtvaardigt een verbod van inbreuk op het kwekersrecht, ook voor Nieuw Zeeland; gezien het feit dat Nieuw Zeeland partij is bij het UPOV-verdrag, is aannemelijk dat het Nieuw Zeelandse recht een verbod van voortbrenging voor handelsdoeleinden, te koop aanbieden en verhandeling toestaat) (blz. 116).

Berichten PAO-cursus ’Intellectuele Eigendom en faillissement’ (blz. 118). PAO-cursus (blz. 118).

’Handhaving

Intellectuele

Eigendom’

PAO-cursus ’Filmrechten in de praktijk’ (blz. 118). PAO-cursus ’Octrooieren in de life sciences sector, recente ontwikkelingen in de octrooirechtspraktijk’ (blz. 119).

M A A R T

J

U

2 0 0 9

R

I

B I J B L A D

S

P R

U D

I N D U S T R I E } L E

E N T I

(perindopril erbuminezout) Mr. G.R.B. van Peursem Art. 53, lid 2 Row 1995 Servier heeft, gelet op het gevoerde verweer van Katwijk Farma dat langs velerlei weg de a-polymorf van kristallijn perindopril erbuminezout kan worden verkregen, niet kunnen volstaan in de onderhavige procedure met de enkele stelling dat het Nederlandse generieke product hetzelfde is als het geteste Engelse en dat daaruit in combinatie met de overweging van de Engelse rechter dat bij gebreke van nietigheid sprake zou zijn geweest van inbreuk, ook thans inbreuk door Katwijk Farma vaststaat. Servier heeft onvoldoende aangetoond dat de specifiek geclaimde XRPD-pieken uit conclusie 1 van het octrooi ook voorkomen in het product van Katwijk Farma. Dat geldt te meer nu de tabel van conclusie 1 25 meetwaarden bevat met een ongebruikelijke nauwkeurigheid van 3 decimalen achter de komma. De deskundigen in de Engelse procedure concludeerden dat 6 pieken van Experiment 3 niet overeenkomen met conclusie 1. Art. 73, lid 1 a Row 1995 In het voorbeeld van EP 0308341 wordt zonder nadere specificatie aangegeven dat na herkristallisatie van het zout in ethylacetaat moet worden gekoeld, gefilterd en gedroogd. Voorshands is voldoende aannemelijk gemaakt door Katwijk Farma dat variatie van koelregimes met toepassing van algemene vakkennis en trial and error bij nawerking van het voorbeeld uit EP 0308341 de a-polymorf kan (en doorgaans zal) opleveren, de thermodynamisch meest stabiele vorm. Ook de partijdeskundige van Servier in de Engelse procedure, prof. Motherwell, heeft onder cross-examination erkend dat de uitgevoerde koelregimes uit de Experimenten in de Engelse procedure allemaal voor de hand lagen op de prioriteitsdatum. Het zijn met andere woorden niet-inventieve varianten op de stand van de techniek. Ook alle in de tabel op p. 14 van prod. 12 van Servier genoemde koelregimes leveren deze polymorf op, zo erkent ook Servier zelf. Het behelst zo bezien niet meer dan een eenvoudige optimalisering van het al bekende herkristallisatieproces. Dat is niet inventief in octrooirechterlijke zin in dit geval. Les Laboratoires Servier SA te Courbevoie Cedex, Frankrijk, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam, tegen Katwijk Farma BV te Leiden, gedaagde, procureur mr. W. Heemskerk, advocaten mrs. P.J.M. Steinhauser en A.E. Heezius te Amsterdam. 2 Uitgangspunten 2.1 In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. 2.2 Servier is houdster van Europees octrooi EP 1 296 947 (hierna: EP 947 of het (α-polymorfe) octrooi), haar op 4 februari 2004 verleend op een aanvrage van 6 juli 2001 onder inroeping van prioriteit sinds 6 juli 2000 voor: Forme cristalline alpha du sel de tertbutylamine du perindopril, in de niet be-

streden Nederlandse vertaling luidend: ’Alfakristallijne vorm van het tert-butylaminezout van perindopril’. Een dergelijke stof is een voorbeeld van een polymorf. Met polymorfie wordt geduid op het verschijnsel dat van een vaste stof verscheidene kristalvormen kunnen voorkomen door een andere rangschikking van de moleculen in het rooster. Dat kan resulteren in heel verschillende fysische eigenschappen (zoals in het geval van grafiet en diamant), waaruit duidelijk wordt dat dit verschijnsel belangrijk is bij de bereiding van farmaceutica. De vrije base perindopril en haar toepassingen waren al eerder bekend, bijvoorbeeld uit het basisoctrooi EP 0 049 658 (hierna EP 658) van 13 juni 1984 (het ABC voor Nederland is verlopen op 21 juni 2003). Ook is uit het anterieure EP 0 308 341 (hierna: EP 341) een industriële methode bekend voor de vervaardiging van het tertbutylamine zout van perindopril (ook wel genoemd: erbuminezout). De vrije base perindopril wordt volgens EP 341 omgezet door in ethylacetaat op te lossen, vervolgens tertbutylamine toe te voegen en te herkristalliseren1. In de niet bestreden Nederlandse vertaling luiden deze conclusies aldus: 1. α-kristallijne vorm van de verbinding met de formule (I):

gekarakteriseerd door het volgende röntgendiffractiepatroon van het poeder gemeten met een diffractormeter (koperen anti-kathode) en uitgedrukt in termen van de interroosterafstanden d, de 2 theta Bragg-hoek, intensiteit en relatieve intensiteit (uitgedrukt als percentage ten opzichte van de meest intense straal): Hoek 2 theta, %

Interrooster afstand d (A)

Intensiteit

Relatieve Intensiteit (%)

7,680 8,144 9,037 10,947 13,150 13,687 14,827 15,412 16,573 17,357 18,109

11,50 10,85 9,78 8,08 6,73 6,48 6,05 5,74 5,34 5,10 4,89

390 230 4410 182 82 83 582 770 1115 340 193

8,8 5,2 100 4,1 1,9 1,9 13,2 17,5 25,3 7,7 4,4

1

Beroep ingesteld. Red.

8 1

E

Nr. 21 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 30 januari 2008*

*

E I G E N D O M

Voor een analyse van het voor de onderhavige procedure relevante deel van het voorbeeld uit EP 341 zie hierna in 2.10.

8 2

Hoek 2 theta, %

19,922 20,609 21,412 21,832 22,158 22,588 23,323 24,200 24,727 25,957 28,932 27,836 28,988 29,213

B I J B L A D

Interrooster afstand d (A)

4,45 4,31 4,15 4.07 4,01 3,93 3,81 3,67 3,60 3,43 3,31 3,20 3,08 3,05

Intensiteit

308 375 226 217 483 386 107 448 137 125 75 197 129 117

I N D U S T R I E } L E

Relatieve Intensiteit (%)

6,9 8,5 5,1 4,9 11 8,8 2,4 10.2 3,1 2,8 1,7 4,5 2,9 2,7

2. Werkwijze voor de bereiding van de α-kristallijne vorm van de verbinding met de formule (I) volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men een oplossing van het tertbutylaminezout van perindopril in ethylacetaat onder terugvloeiing verwarmt, en deze vervolgens geleidelijk afkoelt tot volledige kristallisatie. 3. Werkwijze volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat men de verbinding met de formule (I) gebruikt verkregen met behulp van de bereidingswijze beschreven in het octrooischrift EP 0 308 341. 4. Werkwijze volgens één van de conclusies 2 of 3, met het kenmerk, dat de concentratie van de verbinding met de formule (I) in ethylacetaat is gelegen tussen 70 en 90 g/l. 5. Werkwijze volgens één van de conclusies 2 tot 4, met het kenmerk, dat de oplossing van de verbinding met de formule (I) in ethylacetaat onder terugvloeiing eerst wordt afgekoeld tot een temperatuur gelegen (tussen, Vzr.) 55 en 65 ˚C met een snelheid gelegen tussen 5 en 10 ˚C/u, en vervolgens tot omgevingstemperatuur. 6. Werkwijze volgens één der conclusies 2 tot 4, met het kenmerk, dat de oplossing van de verbinding met de formule (I) in ethylacetaat gedurende de afkoelstap tot een temperatuur gelegen tussen 76 en 65 ˚C wordt beënt (bedoeld zal zijn: bereikt, Vzr.) 7. Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de oplossing van de verbinding met de formule (I) in ethylacetaat onder terugvloeiing eerst wordt afgekoeld tot een temperatuur gelegen tussen 55 en 65 °C met een snelheid gelegen tussen 6 en 8 °C/u, en vervolgens tot omgevingstemperatuur. 8. Werkwijze volgens één van de conclusies 2 tot 7, met het kenmerk, dat het tert-butylaminezout van perindopril dat aldus wordt verkregen de vorm heeft van afzonderlijke gemakkelijk te filtreren staafjes. 9. Farmaceutisch preparaat dat als actief bestanddeel de verbinding volgens conclusie 1 bevat, in combinatie met één of meer inerte, niettoxische en farmaceutisch aanvaardbare dragers. 10. Farmaceutisch preparaat volgens conclusie 9 bruikbaar voor de bereiding van geneesmiddelen bruikbaar als remmers van het enzym voor de omzetting van angiotensine I. 11. Farmaceutisch preparaat volgens conclusie 10 bruikbaar voor de bereiding voor de bereiding (dubbel zal moeten worden geschrapt, Vzr.) van geneesmiddelen bruikbaar voor de behandeling van cardiovasculaire ziekten. 12. Farmaceutisch preparaat volgens één van de conclusies 9 tot 11,

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

met het kenmerk, dat het eveneens een diureticum bevat. 13. Farmaceutisch preparaat volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat het diureticum indapamide is. 2.4 Tegen het octrooi is oppositie ingesteld door tien generieke marktpartijen. De Oppositie Afdeling heeft het octrooi op 21 september 2006 met inachtneming van wijziging in de vorm van samenvoeging van de oorspronkelijk verleende conclusies 2 en 5 in stand gelaten. De oppositie speelt thans in hoger beroep voor de Technische Kamer van Beroep. Het octrooi heeft onder meer gelding voor Nederland. In de versie zoals door de Oppositie Afdeling in stand gelaten luidt conclusie 2 thans als volgt: Werkwijze voor de bereiding van de α-kristallijne vorm van de verbinding met de formule (I) volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men een oplossing van het tertbutylaminezout van peridopril in ethylacetaat onder terugvloeiing verwarmt, en deze vervolgens afkoelt tot een temperatuur gelegen tussen de 55 en 65 ˚C met een snelheid gelegen tussen 5 en 10 ˚C/u en vervolgens tot omgevingstemperatuur (tot volledige kristallisatie, toevoeging Vzr). Oorspronkelijke conclusie 5 is geschrapt en oorspronkelijke conclusies 6 t/m 13 zijn vernummerd in 5 t/m 12. 2.5 Al vanaf eind jaren tachtig brengt Servier in Nederland en elders het geneesmiddel Coversyl op de markt, een zogenoemde ACE-remmer. ACE is een enzym dat een rol speelt bij de groei van het hartventrikel en gladde spiercellen en werkt bloedvatverwijdend. Coversyl bevat als werkzame stof perindopril tert-butylamine, onder meer geïndiceerd voor de behandeling van hypertensie (hoge bloeddruk), symptomatisch hartfalen en stabiele aandoening van de kransslagaders. 2.6 Katwijk Farma behoort tot de Apotex groep en is onder meer houdster van registraties in Nederland voor generieke geneesmiddelen met als werkzame stof perindopril tertbutylamine. Zij brengt sinds 12 december 2007 haar generieke perindopril ACE-remmende geneesmiddelen op de Nederlandse markt. 2.7 In zowel de oppositieprocedure in München als in de procedure voor de High Court in Engeland zijn experimenten gedaan door onder meer partijen (althans Apotex) ter onderbouwing van hun stellingen. In de Engelse procedure zijn 4 categorieën experimenten opgevoerd door Apotex: Experiment 1 is een nawerking van Stage 3 van het (enige) voorbeeld uit EP 341 (waarover nader hierna in 2.10) op laboratoriumschaal (in de bijbehorende grafiek aangeduid met A, herhaald in het bijzijn van Servier met als resultaat A(2)), Experiment 2 is een geschaalde industriële nawerking van dit voorbeeld (pilot plant scale reproduction, in de bijbehorende grafiek aangeduid met B, herhaald in het bijzijn van Servier met als resultaat B(2)), Experiment 3 betreft een XRPD-analyse van het werkzame bestanddeel uit Apotex’ generieke product (C in de grafiek) en Experiment 4 betreft een nawerking van het voorbeeld uit EP 947 (D in de grafiek, D(2) volgens de nawerking bijgewoond door Servier). Dit levert het volgende grafische XRPD patroon op (naast röntgendiffractie analyse is tevens infraroodspectrometrie toegepast in de experimenten):

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

8 3

2.9 Servier is tevens houdster van Europese octrooien voor twee andere, thermodynamisch minder stabiele, polymorfen, de β- en de γ-polymorf, respectievelijk EP 1 294 689 en EP 1 296 948, waarin beroep wordt gedaan op dezelfde prioriteitsdatum als in het α-polymorfe octrooi. 2.10 In het in 2.2 genoemde EP 341 wordt één voorbeeld gegeven van een herkristallisatie op industriële schaal in 3 hoofdstappen. Met name relevant is stap 3D van het voorbeeld, de omzetting in het erbuminezout, hetgeen in EP 341 als volgt is omschreven: STADE 3D: Sel de tert.butylamine de l’acide {[(éthoxycarbonyl)-1 butylamino è (S)]-2 propionyl (S)}-1 octahydroindole carboxylique-2 (2S, 3aS, 7aS) Dans un réacteur placer 140 litres environ d’acétate d’ éthyle et 10 kg d’acide {[(éthoxycarbonyl)-1 butylamino-(S)]-2 propionyl (S)-1 de l’acide octahydroindole carboxylique-2 (2S, 3aS, 7aS) obtenu précédemment. Additionner progressivement 2,20 kg environ de tert.butylamine, perter à reflux jusqu’à dissolution totale; filtrer. Refroidir, filtrer en sécher. Rendement: 95% In de beschrijving staat daar het volgende over op p. 6, rgls 56-57: (...) le sel ainsi obtenu étant cristallisé par chauffage du milieu réactionnel, filtration à chaud refroidissement et essorage final. 2.11 Katwijk Farma heeft een versnelde bodemzaak tegen Servier aanhangig gemaakt met als inzet vernietiging van EP 947 voor Nederland. De mondelinge behandeling voor die zaak is bepaald op 27 juni 2008. 3 Het geschil 3.1 Stellende dat Katwijk Farma met haar generieke perindopril geneesmiddelen bedoeld in 2.6 inbreuk maakt op EP 947, vordert Servier – samengevat – een octrooiinbreukverbod met diverse nevenvorderingen, te weten een accountantsgecertificeerde opgave van afnemers, aantallen inbreukmakende producten, winstopgave, alles met onderbouwing, alsook een recall, alles op straffe van dwangsommen en kosten rechtens (hetgeen blijkens de kostenverantwoording en het verhandelde ter zitting moet worden begrepen als: een kostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv). 3.2 Katwijk Farma voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

2.8 EP 947 is voor Engeland nietig verklaard door Pumfrey J in diens vonnis van 6 juli 2007 (volgens prod. 11 Servier en prod. 10 van Katwijk Farma op 6 juli 2007 gedateerd, maar op de BAILLI-website staat het vonnis vermeld als van 11 juli 2007, vgl. http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/ Patents/2007/1538.html) wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. De experimenten gedaan in het kader van de Engelse procedure dateren van na de in het kader van oppositieprocedure uitgevoerde experimenten. Ook in de Engelse procedure is geappelleerd. De zitting voor de Court of Appeal is voorzien voor eind april van dit jaar. Een verzoek van Servier tot handhaving van een voorlopig inbreukverbod hangende de appelinstantie is afgewezen door de Engelse appelrechter.

4 De beoordeling 4.1 De gevorderde voorzieningen zullen worden geweigerd op grond van het navolgende. Inbreuk? 4.2 In de eerste plaats is naar voorlopig oordeel inbreuk door Katwijk Farma op conclusie 1 (de enige uitgewerkte inbreukvordering van Servier) thans lastig vast te stellen. 4.3 In feite het enige dat Servier daarvoor in de onderhavige procedure aanvoert, is dat het generieke product van Katwijk Farma hetzelfde is als dat van Apotex in Engeland en dat dat laatste is onderzocht in het kader van de Engelse procedure, onderworpen is aan Experiment 3 (vgl. hiervoor in 2.7), waaruit volgens de Engelse rechter beide op dit punt relevante partijdeskundigen aan weerszijden in de Engelse procedure (respectievelijk Dr. Tarling voor Servier en prof. Cima

8 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

voor Apotex) de conclusie hebben getrokken dat sprake is van toepassing door Apotex van de α-polymorf2. 4.4 Dat betekent volgens Katwijk Farma evenwel nog niet dat daarmee vaststaat dat voldaan is aan de technische kenmerken van conclusie 1 en met name de daar geclaimde pieken uit het röntgendiffractogram weergegeven in de tabel – ook niet nu zij desgevraagd in de onderhavige procedure erkent dat het Nederlandse generieke product hetzelfde is als het in voornoemd Experiment 3 onderzochte product. In het röntgendiffractogram uit Experiment 3 duiken immers onverklaarde pieken op volgens Katwijk Farma, er zijn volgens Katwijk Farma allerlei manieren om het voorbeeld uit EP 341, behorend tot de stand van de techniek, na te werken en daar komt allemaal de α-polymorf uit tevoorschijn volgens haar, maar met het aantonen dat deze polymorf in het generieke product zit, wil nog helemaal niet gezegd zijn dat dat de polymorf is die voldoet aan de specifieke pieken genoemd in de tabel van conclusie 1. Daar wreekt zich volgens Katwijk Farma dat geen volledig XRPD diagram wordt verschaft in conclusie 1, maar slechts een onvolledige piekentabel. 4.5 Servier brengt daar onder meer tegen in dat Pumfrey J in zijn vonnis expliciet overweegt dat zonder de in die procedure door hem geconstateerde nietigheid, sprake zou zijn geweest van inbreuk3. Katwijk Farma geeft daaromtrent evenwel te kennen dat dat oordeel van de Engelse rechter is gebaseerd op een onderzoek dat deels met gesloten deuren heeft plaatsgevonden en dat de relevante elementen die tot het inbreukoordeel hebben geleid verder niet in de onderhavige procedure uit de doeken zijn gedaan. Evenmin valt uit het vonnis van Pumfrey J af te leiden waarom en op grond waarvan hij tot zijn obiter hypothetische inbreukoordeel is gekomen, aldus Katwijk Farma. 4.6 Ook wijst Servier op prod. 28 van Katwijk Farma, een patroon van infrarood spectogrammen na analyse door Servier van een monster uit het generieke Engelse Apotex perindoprilproduct en een referentiemonster van beweerdelijk de α-polymorf van Coversyl bereid volgens het octrooi (welk laatste verondersteld gegeven overigens door Katwijk Farma wordt betwist). Deze IR spectra ’matchen’ in hoge mate. Daarvan zegt Katwijk Farma evenwel dat dit geen inbreukbewijs kan leveren, omdat uit de IR-spectra niet de specifieke in conclusie 1 van het octrooi geclaimde XRPDpieken volgen. 4.7 De voorzieningenrechter constateert dat Servier zelf erkent dat de tabel op p. 14 van haar prod. 12 – een overzicht van door de verscheidene opposanten toegepaste (verschil2 Vgl. ro. 22 van het Engelse vonnis onder het kopje Infringement: 22 The Apotex material was described in a Process and Product Description. Three powder X-ray diffraction analyses of three separate batches of product were performed and are shown in the product description. To a degree, this is overtaken by the results of experiment 3 of Apotex’s experiments, in which a PXRD analysis (together with an infrared spectrum) was performed. This experiment was not repeated, and Dr Tarling and Professor Cima both say that there is no difference, as a matter of substance, between the results of experiment 3 and the claimed pattern. It follows that the claim is infringed. Notwithstanding this agreement, it is important that there are differences between the various spectra of the allegedly infringing material and that called for by the claim. Dr Cima, supported by Dr Spargo, says that all the spectra, both those relating to infringement and those relating to validity, would be recognised by the skilled man as the same. Dr Tarling draws a distinction between the differences in the infringement spectra and some of those relied on for invalidity. It is on this topic that the difficulty in the case turns. (Eigen onderstreping, Vzr.). 3 Vgl. R.o. 42: (...) The application to amend fails and the patent must be revoked. The claim for infringement would otherwise have succeeded.

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

lende) koelingsregimes – allemaal methoden betreft van de generieke marktpartijen om (beweerdelijk) EP 341 na te werken, maar dat – wat daar verder van zij – hoe dan ook juist is dat al deze methoden de α-polymorf opleveren. 4.8 Aldus heeft Servier, voorshands oordelend en gelet op het gevoerde hiervoor uiteengezette verweer van Katwijk Farma dat langs velerlei weg de α-polymorf van kristallijn perindopril erbuminezout kan worden verkregen, niet kunnen volstaan in de onderhavige procedure met de enkele stelling dat het Nederlandse generieke product hetzelfde is als het geteste Engelse en dat daaruit in combinatie met de overweging van de Engelse rechter dat bij gebreke van nietigheid sprake zou zijn geweest van inbreuk, ook thans inbreuk door Katwijk Farma vaststaat. Daartoe is, voorshands oordelend, door Servier onvoldoende aangevoerd, omdat daarmee niet wordt aangetoond dat de specifiek geclaimde XRPD-pieken uit conclusie 1 van het octrooi ook voorkomen in het product van Katwijk Farma. Dat geldt te meer nu de tabel van conclusie 1 25 meetwaarden bevat met een ongebruikelijke nauwkeurigheid van 3 decimalen achter de komma (de 2 theta Bragg hoeken). Ook voert Katwijk Farma in dat verband terecht aan dat de deskundigen in de Engelse procedure concludeerden dat de pieken van Experiment 3 (C in de spectogrammen hiervoor weergegeven in 2.7) niet overeenkomen met conclusie 1 (vgl. prod. 30 Katwijk Farma, de eerste verklaring van Serviers Engelse deskundige Tarling, par. 50: Six peaks in the patent are not matched with the Apotex API data set). Dit betreft derhalve zes Bragg hoeken 2 theta. 4.9 Naar voorlopig oordeel is derhalve thans alleen al om de hiervoor aangegeven redenen niet voldoende waarschijnlijk dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Katwijk Farma inbreuk maakt op conclusie 1. Dat is in kort geding al een zelfstandig dragende grond voor afwijzing van de vorderingen. Geldigheid? 4.10 Maar zelfs als dat anders moet worden gezien en/of in de bodemprocedure wel aangetoond wordt dat het hypothetische obiter inbreukoordeel van de Engelse rechter juist zou zijn, dan is naar voorlopig oordeel sprake van een serieuze, niet te verwaarlozen (oftewel gerede) kans dat in de bodemzaak zal worden geoordeeld dat het octrooi nietig is, zoals Katwijk Farma terecht betoogt. Dat dit inbreukoordeel anders moet worden gezien en/of in de bodemprocedure anders blijkt te liggen is niet op voorhand als geheel onwaarschijnlijk te taxeren, gegeven meerbedoeld inbreukoordeel van de Engelse rechter, waaruit mogelijk is af te leiden dat de Engelse rechter heeft geoordeeld dat Apotex inbreuk in de Engelse procedure heeft erkend, gecombineerd met het feit dat het Engelse en Nederlandse generieke product hetzelfde is. Omtrent de geldigheid wordt als volgt overwogen. Nieuwheid 4.11 Katwijk Farma voert onder meer aan dat EP 947 niet nieuw is, omdat bij nawerking van het voorbeeld uit EP 341 de geclaimde α-polymorf wordt verkregen. Zij beroept zich daarbij op na oppositie uitgevoerde experimenten in het kader van de Engelse procedure en de in die procedure bijgebrachte partij-deskundigenverklaringen en cross-examination van de partijdeskundigen.

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

4.12 Mogelijk wordt de in Nederland in het voetspoor van de TBA-rechtspraak toegepaste strikte nieuwheidstest, dat bij nawerking van de stand van de techniek het inevitable result moet worden verkregen van hetgeen in het aangevallen octrooi wordt geclaimd, nog wel gehaald in het licht van de aangevoerde argumentatie. Nawerking van het voorbeeld uit EP 341 met mogelijk acceptabele, want tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman te rekenen koelregimes, kan wellicht ook tot niet- α-polymorfen leiden, zoals Servier heeft getracht aan te tonen (met essai 1, overigens een in het kader van de oppositieprocedure aangevoerd experiment, dat derhalve dateert van vóór de Experimenten uit de Engelse procedure, en Lupin, productie 12, bijlage 13 van Servier), maar Katwijk Farma bestrijdt. Dat kan thans vanwege het hierna volgende voorlopig oordeel omtrent de inventiviteit en nawerkbaarheid in het midden blijven. 4.13 Alvorens daar aan toe te komen past evenwel in het kader van de voorlopige beoordeling van de nieuwheid van de hoofdconclusie nog een overweging ten overvloede. 4.14 Servier heeft geen zinnige verklaring kunnen verschaffen – hoewel daartoe ter zitting uitgenodigd door de voorzieningenrechter, is de beloofde reactie van haar gemachtigde daarop vervolgens uitgebleven – voor haar stellingname dat alleen de pre-productie Coversyl de α-polymorf zou hebben bevat (geproduceerd voorafgaand aan de prioriteitsdatum), maar dat in de productiefase vervolgens een ander koelingsregime is toegepast, waarmee niet de α-polymorf zou zijn verkregen in het uiteindelijke commerciële Coversyl (tot aan productie volgens EP 947 wel te verstaan; het huidige Coversyl bevat de α-polymorf). Dit heeft in de Engelse procedure geleid tot intrekking van Serviers aanvankelijke erkenning dat het op de Engelse markt verkrijgbare Coversyl van meet af aan de α-polymorf zou hebben bevat. Servier heeft niet voldoende steekhoudend bestreden dat de α-polymorf thermodynamisch de meest stabiele vorm betreft. In het licht van de universal seeding hypothese en de theorie van de verdwijnende polymorf (is eenmaal de meest stabiele polymorf gesynthetiseerd, dan kan het verschijnsel optreden dat het zelfs niet eens meer mogelijk is om de thermodynamisch minder stabiele polymorfen te synthetiseren) is voorshands onwaarschijnlijk te achten dat niet alle perindopril erbuminezoutkristallen deze stabielste polymorf zijn geweest. Inventiviteit 4.15 Naar voorlopig oordeel wordt om de navolgende redenen gerede kans aanwezig geacht dat tenminste de hier ingeroepen conclusie van het octrooi niet inventief wordt bevonden door de bodemrechter, zoals Katwijk Farma eveneens aanvoert. 4.16 De meest nabije stand van de techniek wordt gevormd door EP 341, omdat dit het most promising springboard vormt om tot de specifieke polymorf van het perindopril erbuminezout te komen. De vakman wil de daar (wellicht en zo men wil: rudimentair) verschafte methode verbeteren om beter hanteerbare kristallen te krijgen. De droogtijd was immers te lang en te onvoorspelbaar en de kristallen verstopten de filters te snel. Het is hem bekend dat om grotere kristallen te krijgen, er langzamer moet worden gekoeld (Handboek Roberts (1985), p. 70, prod. 20 Katwijk Farma, Handboek Vilarrassa (1975), pp. 63-64, prod. 32 Katwijk

E I G E N D O M

8 5

Farma). Dat de vakman toen nog niet bekend was met polymorfie van perindopril erbuminezoutkristallen, zoals Servier aanvoert, is daarbij niet concludent. Katwijk Farma heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat bij de bereiding van farmaceutica door de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum minstgenomen oog zal bestaan voor de mogelijkheid dat dit verschijnsel optreedt, alleen al omdat de Amerikaanse FDA daar standaardonderzoek naar verlangt. 4.17 In het voorbeeld van EP 341 wordt zonder nadere specificatie aangegeven dat na herkristallisatie van het zout in ethylacetaat moet worden gekoeld, gefilterd en gedroogd. Voorshands is voldoende aannemelijk gemaakt door Katwijk Farma dat variatie van koelregimes met toepassing van algemene vakkennis en trial and error bij nawerking van het voorbeeld uit EP 341 de α-polymorf kan (en doorgaans zal) opleveren, de thermodynamisch meest stabiele vorm. Ook de partijdeskundige van Servier in de Engelse procedure, prof. Motherwell, heeft onder cross-examination erkend dat de uitgevoerde koelregimes uit de Experimenten in de Engelse procedure allemaal voor de hand lagen op de prioriteitsdatum. Het zijn met andere woorden nietinventieve varianten op de stand van de techniek. Ook alle in de tabel op p. 14 van prod. 12 van Servier genoemde koelregimes leveren deze polymorf op, zo erkent ook Servier zelf. Het behelst zo bezien niet meer dan een eenvoudige optimalisering van het al bekende herkristallisatieproces. Dat is niet inventief in octrooirechtelijke zin in dit geval. 4.18 Prof. Motherwell heeft onder cross-examination (prod. 24 Katwijk Farma, Transcripts Day 2, p. 210) ook nog eens toegegeven dat er geen reden is om aan te nemen dat de gevonden ’fines’ of kleine naaldvormige kristallen uit de stand van de techniek niet ook gewoon de α-polymorf zouden betreffen. Een andere aanwijzing daarvoor bevat bijlage 14 bij productie 12 van Servier, zoals Katwijk Farma onweersproken aangeeft: deze ’fines’ werden verkregen met een koelsnelheid van 7.8 – 8.1 ˚C/u, hetgeen midden in de geclaimde koelrange zit van conclusie 2 nieuw uit EP 947. 4.19 Waarom de α-polymorf volgens conclusie 1, met dat specifieke piekenpatroon, juist de in het octrooi geclaimde voordelen zou hebben, leert het octrooi verder niet; dezelfde voordelen worden nota bene ook geclaimd in de octrooien voor de thermodynamisch minder stabiele β- en γ-polymorf in de betreffende daarop ziende octrooien van Servier. 4.20 De voorzieningenrechter acht voorshands aannemelijk hetgeen Apotex’ deskundige Spargo in de Engelse procedure naar voren heeft gebracht (Spargo I, prod. 14 Katwijk Farma, par. 32 en Spargo III, prod. 16 Katwijk Farma, par. 4): alles wat geleidelijk koelt vanaf reflux tot 55/65 ˚C levert de α-polymorf op. 4.21 Dat geldt ook voor Experiment 2 volgens de pilot plant opzet uitgevoerd in het kader van de Engelse procedure, waarin de koelsnelheid 19 ˚C per uur was. De tegenwerping van Serviers deskundige Tarling dat Experiment 2 op drie punten geen match met de piekentabel uit conclusie 1 van het octrooi zou geven, is naar voorlopig oordeel onvoldoende steekhoudend weersproken weerlegd middels fundamentele kritiek op Tarlings methode van de kant van de partijdeskundigen van Apotex in die procedure (en die deskundigen heeft Servier vervolgens niet in cross-examination willen horen).

8 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

4.22 De hierbesproken koelregimes worden voorshands gebruikelijker geacht dan de weliswaar niet als crash cooling te kwalificeren (wat een factor 10 sneller is en waarbij men andere polymorfen verkrijgt), maar toch fors hogere koelsnelheid van 85 ˚C/u uit de door Servier in het kader van de oppositie-experimenten uitgevoerde proef (essai 1), die geen α-polymorf zou hebben opgeleverd en volgens Servier goed zou passen in het rijtje koelregimes uit meergenoemde tabel op p. 14 van prod. 12 van Servier. Dit is opmerkelijk in het licht van de door de deskundigen van Servier in de Engelse procedure als correct aanvaarde onderzoeksopzet en doorvoering van Experiment 1, de nawerking van het voorbeeld uit EP 341 op laboratoriumschaal. Opvalt dat in essai 1 wordt doorgekoeld tot – 10 ˚C, waar Katwijk Farma ook de vinger op legt, maar waar door Servier verder niet op is gereageerd. Daarbij is ook onweersproken gebleven dat in de verschafte gegevens over essai 1 voor een goede beoordeling essentiële data ontbreken en onbekend is hoe de monsterbereiding is verlopen, wat ’ruis’ kan opleveren en het in het licht van het overige aangedragen bewijs ’verdacht’ maakt dat volgens essai 1 opeens geen α-polymorf zou worden verkregen. Nawerkbaarheid 4.23 Voorshands wordt tevens een niet-nawerkbaarheidsprobleem gezien. Nergens in het bijgebrachte materiaal lijkt het piekenpatroon van conclusie 1 van EP 947 te worden verkregen. Katwijk Farma heeft onweersproken gesteld dat bij correcte nawerking van EP 947 piekwaarden 14.4 en 15.2 2 theta worden gemeten, die niet in conclusie 1 voorkomen, terwijl de piek bij 8.144 bij 2 theta wordt gemist bij nawerking. Slotsom geldigheid 4.24 Het argument van Servier dat de Engelse rechter ten onrechte is uitgegaan van het bestaan van slechts 3 polymorfen (α, β en γ) en op deze hypothese bij wijze van deductie heeft geoordeeld dat nu niet was aangetoond dat nawerkingen β of γ opleverden, het wel de α-polymorf moest betreffen (zij het in ’distorted form’), terwijl er veel meer polymorfen bekend zouden zijn, maakt het vorenoverwogene naar voorlopig oordeel niet anders. Onvoldoende steekhoudend bestreden heeft Katwijk Farma aangegeven dat polymorfen wetenschappelijk aangetoond moeten worden met behulp van minstens twee verschillende technieken (bijvoorbeeld röntgendiffractiepatronen en infraroodspectrometrie; vgl. Byrn (1995), prod. 18 Katwijk Farma). Of de door Servier geproduceerde lijst met beweerdelijke polymorfen (prod. 12 bijlage 10) aan deze criteria voldoet, is op één uitzondering na onvoldoende aannemelijk geworden. Voor zover dit overzicht solvaten betreft, kunnen deze meteen al niet voor polymorfen doorgaan en geen van de documenten betreffende de niet-solvaten uit de lijst zijn in de procedure overgelegd, met uitzondering van Lupin (prod. 12, bijlage 13 Servier), een PCT-aanvrage gepubliceerd op 28 april 2005. Juist is dat uit deze publicatie volgt dat de daar voorgestelde herkristallisatie van het perindopril erbuminezout volgens p. 19 van de beschrijving geen polymorf α, β, of γ opleverde, maar iets anders. Ook kan Servier voorshands worden gevolgd – bij gebreke van steekhoudende betwisting zijdens Katwijk Farma – dat uit fig. 1/7 van Lupin lijkt te volgen dat dit geen amorf product

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

is en derhalve een andere polymorf moet betreffen. Nu Servier heeft volstaan met het enkele diskwalificeren van de Engelse deductie en niet aannemelijk heeft gemaakt dat bijvoorbeeld (voor zover thans relevant geoordeeld) de beweerdelijke polymorf volgens Lupin werd verkregen bij (volgens Servier: beweerdelijke) nawerking van het voorbeeld uit EP 341, wordt dit in dit kort geding niet voldoende geacht voor een oordeel in andere richting. 4.25 Ook de uit het vorenoverwogene volgende gerede kans dat de bodemrechter conclusie 1 voor Nederland zal vernietigen, maakt dat de vorderingen niet kunnen worden toegewezen. Kosten 4.26 Als in het ongelijk gestelde partij zal Servier worden veroordeeld in de werkelijke proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, qua hoogte zoals partijen die voor deze procedure zijn overeengekomen over en weer op te voeren. Aangezien Katwijk Farma noch bij de mondelinge behandeling, noch anderszins im- of expliciet aanspraak heeft gemaakt op uitvoerbaarverklaring bij voorraad van een eventuele proceskostenveroordeling te haren voordele, kan deze kostenveroordeling niet ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard (vgl. HR 14 mei 2004, NJ 2005/247). 5 De beslissing De voorzieningenrechter: 5.1 Wijst de gevorderde voorzieningen af; 5.2 Veroordeelt Servier in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Katwijk Farma, tot aan deze uitspraak begroot op € 251,– aan verschotten en € 80.000,– aan salaris procureur. Enz.

Nr. 22 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 12 maart 2008* (bankbiljetten) Mrs. Chr. A.J.F.M. Hensen, E.F. Brinkman en J.Th. van Walderveen. Art. 56 EOV j˚ art. 6 Row 1995 De rechtbank gaat in navolging van partijen uit van de volgende kwaliteiten van de betrokken vakman op de prioriteitsdatum. De gemiddelde vakman is deskundig op het gebied van beveiligingsdruktechnieken en heeft mogelijk een achtergrond in fysica, materiaalkunde, optiek of is afkomstig uit de industrie. Hij is bekend met bestaande beveiligingsmaatregelen en zal betrokken zijn bij het testen en drukken van beveiligde documenten. Hij is verder bekend met alle bestaande reproductietechnieken, waaronder analoge en digitale beeldbewerking en zal voorts algemene kennis hebben van aanstaande reproductietechnieken. De gemiddelde vakman zal daarnaast kennis hebben van het toepassen van bestaande beveiligingskenmerken in het ontwerp. Artt. 123, lid 2 EOV j˚ art. 75, 1c Row 1995 De gemiddelde vakman met de hiervoor genoemde kwalificaties zal het octrooi als volgt begrijpen:

*

Beroep ingesteld. Red.

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

De werkwijze volgens conclusie 1 heeft betrekking op het vervaardigen van een document via een print proces, conform de deelkenmerken F, G en H. Het kopiëren van een op een dergelijke wijze geprint document met een kopieerinrichting van het aftasttype (scanning type), zal zichtbare gebreken vertonen. Tussen partijen is niet in geschil dat de deelkenmerken A-E en H van de werkwijze volgens conclusie 1 in de oorspronkelijke aanvrage zijn geopenbaard. Wat hen verdeeld houdt is de vraag of dat ook het geval is voor deelkenmerken F en G. De werkwijze van het leggen van een rasterpatroon over een oorspronkelijke afbeelding voor het vervaardigen van een document volgens deelkenmerk F is neergelegd in conclusie 13 van de oorspronkelijke aanvrage. Deze conclusie ziet op het vervaardigen van een niet betrouwbaar te kopiëren document door een kopieerproces. Een gemiddelde vakman zal het opzettelijk vervaardigen van lijnstructuren in het replicaat van de oorspronkelijke afbeelding via het kopieer proces begrijpen als het over het originele beeld leggen van een lijnpatroon. De duidelijke en ondubbelzinnige openbaring van deelkenmerk F voor de geclaimde printwerkwijze volgens conclusie 1 van het octrooi zoals verleend volgt voor de gemiddelde vakman, met gebruikmaking van zijn toenmalige vakkennis, voorts uit de oorspronkelijke beschrijving. Deelkenmerk G wordt geopenbaard op pagina 7 en ook op pagina 8. De weergegeven passages in de beschrijving komen overeen met de inhoud van de in conclusie 13 geclaimde materie. De deelkenmerken F en G waarbij het rasterpatroon over het originele beeld wordt gelegd voor het op het document voortbrengen van een gedrukte afbeelding omvattende de oorspronkelijke afbeelding met een daarboven geplaatst overgebracht of ondoorgankelijk gemaakt drukpatroon in overeenstemming met het rasterpatroon en waarin het drukpatroon normaal niet met het blote oog te onderscheiden is, zodanig dat het originele beeld en het gedrukte beeld voor het blote oog algemeen hetzelfde lijken, zijn daarmee directly and unambiguously geopenbaard. Het op dit punt afwijkende oordeel van de Engelse rechter – en in diens voetspoor ook de Franse rechter – maakt de beslissing van de rechtbank niet anders. Dat de term ’overlay’ in de oorspronkelijke aanvrage niet onmiddellijk is terug te vinden, betekent gelet op de te hanteren maatstaf nog niet dat deelkenmerk F niet in de oorspronkelijke aanvrage zou zijn geopenbaard. Anders dan de Engelse en Franse rechter is deze rechtbank van oordeel dat de gemiddelde vakman, behept met de kwalificaties als weergegeven en indachtig het probleem dat het octrooi probeert op te lossen, de deelkenmerken F en G zonder meer zou begrijpen uit de op pagina’s 7-9 van de oorspronkelijke aanvrage beschreven gevonden printmethode voor het vervaardigen van een oorspronkelijk beveiligd document (replicant document) en de verdere kopieën gemaakt met een kopieerinrichting van het aftasttype in verbinding met conclusie 13. Art. 75, lid 1a Row 1995 j˚ artt. 52, 54 en 56 EOV Het beroep dat de uitvinding openbaar is gemaakt in het Zwitserse en Britse bankbiljet wordt verworpen. In feite heeft ECB dit beroep slechts onderbouwd door te stellen dat achteraf kan worden geconstateerd dat een kleurenkopie gemaakt met een laser kleurkopieermachine duidelijke wijzigingen in het originele beeld laat zien die zichtbaar zijn met het blote oog. Hierdoor kan het volgens ECB niet anders zijn dan dat in het beelddeel een niet zichtbaar rasterpatroon is opgenomen dat moiré teweeg brengt. Die stelling leidt evenwel geenszins tot de conclusie dat de in EP 0455750 geclaimde werkwijze door middel van de bankbiljetten is openbaar gemaakt: de werkwijze valt immers niet te herleiden uit de bankbiljetten als zodanig. GB 1138011 openbaart niet de deelkenmerken C, D,

E I G E N D O M

8 7

F en G. Ook doet de combinatie van de door ECB aangevoerde documenten geen afbreuk aan de uitvindingshoogte van EP 0455750. De Europese Centrale Bank te Frankfurt am Main, Duitsland, eiseres, procureur mr. A. Killan, advocaten mrs. A. Killan en M. Rieger-Jansen te ’s-Gravenhage, tegen Document Security Systems Inc te Rochester, New York, Verenigde Staten van Amerika, gedaagde, procureur mr. W. Heemskerk, advocaten mrs. J.J. Allen en A.M.E. Verschuur te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 DSS is houdster van het Europees octrooi met nummer 0 455 750 B1 (hierna: het octrooi of EP 750), dat betrekking heeft op een ’Method of making a nonreplicable document’ (in – niet geheel correcte, Rb. – vertaling: ’Niet kopieerbaar document en werkwijze voor het maken daarvan’). De publicatie van de verlening van het octrooi heeft plaatsgevonden op 24 november 1999 naar aanleiding van een (PCT-) aanvrage daartoe van 16 januari 1990, onder inroeping van prioriteit van 18 januari 1989 op basis van US 298020. Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland. 2.2 De in de oorspronkelijke (PCT-)aanvrage opgenomen conclusies luiden als volgt: 1. A method for making a nonreplicable image comprising placing on a suitable medium visible and distinct lineations formed into various patterns of lines, dots and swirls to create said image, said lineations having a predetermined lineation pitch which varies from a conventional copy machine scanning pitch by as little as the thickness of a scanning line of said machine and as much as 50% of the spacing between said machine’s scanning lines, whereby when said image is copied by said machine, a moire-skewed copy of the image results thus frustrating the photocopy replication of said nonreplicable image. 2. A method for making an image that appears on a document or a printing plate and is not replicable accurately by photographic or photocopier techniques, said method comprising: – selecting a suitable substrate medium; and – placing on said suitable substrate medium; by conventional methods, visible and distinct lineations comprising various patterns of lines, dots and swirls in a predetermined lineation pitch which is calculably out of registry with the scan pitch of conventional electrooptical scanning devices, said lineations further interlineated by more than five times the thickness of said lineations with lighter, brighter hues, whereby when said image is copied by a scanning machine, a miore [bedoeld zal zijn: moire, Rb] -skewed copy of the image results because of the misregistration of said machine’s scanning pitch and the lineation pitch of said image and noticable omissions occur, when photographed as well, thus frustrating photographic reconstruction of said image and the photography thereof. 3. The method of Claim 1 wherein said placing step is accomplished by depositing said lineations on an environmentally mutable matte and further, said matte is dimensionally altered by subjecting it to variations in heat and moisture. 4. A method for detecting a copy machine counterfeit of an authentic species of noncopyprotected, commonly available, face-valued documents such as currency notes, banknotes, licenses and the like that have images formed thereon of myriad lineations, said method comprising: – first viewing and recording the suspected counterfeit by means of a scanning and imaging device such as a copy machine, a television opticon and the like; and

8 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

– comparing an authentic species of said documents with the record of said suspected counterfeit made in the first step of viewing and recording so as to determine if said record reveals moire distortions and omissions relative to said authentic species and, if so, thereby confirming said suspect as counterfeit. 5. A method for making a nonreplicable image in a face-value document comprising the following steps: – determining an image lineation pitch d that is dissonant from conventional copy machine scan line pitches by first determining a copy machine scanning pitch, that is not used in any conventional copy machine, by taking the scanning pitch p of any said copy machine and adding or subtracting therefrom an amount ranging from about one-half a scan line thickness to about one-half the spacing between said machine scan lines; and – placing lineations, the pitch of which was determined in the step of determining onto a suitable medium while further shaping said lineations into various desired patterns. 6. The invention of Claim 5 wherein said placing of said image is printing onto said suitable medium. 7. The invention of Claim 5 wherein said image placing includes the creating of inclusions within the desired image medium and wherein said medium is a substrate comprising a paper-type matte. 8. A document image deposited on a suitable medium, said image comprising lineations of varying pitch and which are directionally dissonant from a scanning pitch of any conventional and known electro-optical scanning device that is used by video opticons and photocopy machines. 9. A method for making an image that will upon replication thereof by electro-optical and photographic copy means reveal numerous omissions and distortions so that a photo-replica produced therefrom is visibly distinguishable from said image, said method comprising the steps of: – selecting a suitable medium for the positioning thereon of said image; and – depositing said image onto said medium in the form of lineations, said lineations varying in azimuth and having therebetween a pitch distance d ranging from about p, which is the distance between any conventional electro-optical device’s scan lines, plus or minus onehalf the thickness of such a scan line to plus or minus one-half the spacing between said scan lines. 10. The method of making an original certificate that is capable only of electro-optically inaccurate replication, said method comprising the step of placing on a substrate a lineate pattern of visible imagedefining lines, said lineate pattern being of predetermined omissioncreating, moire-producing, mismatched pitch relative to the scanning pitch and pitch azimuth of an electro-optic copy device. 11. The method of Claim 10 including first determining the pitch of an electro-optical copying device scanner, said device being of the machine to be frustrated by the method of Claim 10, so that it will produce said inaccurate replication of said original certificate. 12. An electro-optically nonreplicable document comprising an image defined by a plurality of lineations which comprise lines, dots and swirls, said lineations of predetermined omission-creating, moireproducing pitch which is lineatly mismatched in pitch and pitch azimuth relative to a scanner line pitch of a conventional electro-optic copy device, said moire-producing pitch d, in said document, further defined by the spacing between said lineations and which differs from the spacing between the scan lines of said scanner, said moireproducing pitch d differing from and therefore calculably in misregistration with p, the pitch of said scanner, by a difference which ranges from about one-half the thickness of one said scan line to about 50% of the spacing between said scan lines.

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

13. A method for making a replicant document that will only be subsequently replicated inaccurately and obviously bogus by photocopier or other electro-optical scanning devices relative to the image content, color and tone of said replicant document, said method comprising: – obtaining a true and original face-value document that is not protected by the invention of Claim 9; and – copying said true and original face-value document on a photocopying machine, whereby said copying produces a resultant replicant document which will be made of image lineations that are dissonant relative to the image lineation pitch of said true document and said replicant becomes, in effect, like unto a true document but of nonreplicable form, whereby further attempts to subsequently copy said replicant document by photocopying machine or other electro-optical scanning devices will produce a copy that is visibly untrue having therein omissions, distortions and moire skewing of the images that appear in said replicant document. 2.3 Op 18 juli 1995 heeft de Examining Division van het Europees octrooibureau (hierna: EOB) de aanvrage geweigerd wegens gebrek aan inventiviteit. 2.4 Tegen de beslissing van de Examining Division is hoger beroep ingesteld. Tijdens de mondelinge behandeling heeft DSS haar conclusies geamendeerd. Op 5 februari 1999 heeft de Technical Board of Appeal van het EOB beslist dat de nieuwe conclusies voldeden aan alle vereisten voor de verlening van een octrooi en de zaak terugverwezen naar de eerste instantie met het verzoek het octrooi te verlenen op basis van de nieuwe – tijdens de mondelinge behandeling voorgestelde – set conclusies (T 0933/95). 2.5 De conclusies van het octrooi zoals verleend luiden in de oorspronkelijk Engelse tekst als volgt: 1. A method of making a document that is not faithfully replicable by scanning-type copying devices, the document using a visible original image (10, 40) comprising art, pictures and/or image forms made of curvilinear lines, dots and/or swirls, the method comprising the steps of – determining the scanning pitch distance (p) and width of the scanning lines (36) of the copying devices; – producing a grid pattern of parallel lines (32) having a pitch distance (d) minutely more or less than the scanning pitch distance (p), the difference between the pitch distance (d) of the parallel lines and the scanning pitch distance (p) being within a range from about onehalf the width of the scanning lines to about one-half the scanning pitch distance (p); and – overlaying the grid pattern on the original image to produce on the document a printed image which comprises the original image having a superimposed transmitted or obstructed print pattern conforming to the grid pattern and in which the print pattern normally is not discernible by the naked eye, such that the original image and the printed image appear to the naked eye to be generally the same, the print pattern causing visibly discernable interference (e.g., moire) patterns and/or false tones, colors or omissions to be produced in the printed image in copies of the document made by the copying devices. 2. A method in accordance with claim 1 characterized by the parallel lines being uniformly spaced. 3. A method in accordance with claim 1 characterized by the pitch of the parallel lines being at an azimuth angle different from the main axis of the document. 4. A method in accordance with claim 1 characterized by the print pattern having parallel lines in more than one azimuth angle. (...)

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

2.6 Conclusie 1 zoals verleend van EP 750 bestaat uit de volgende deelkenmerken: A. Werkwijze voor het vervaardigen van een document, dat niet betrouwbaar te kopiëren is door kopieerinrichtingen van het aftasttype B. waarbij het document gebruik maakt van een zichtbaar origineel beeld (10, 40) voorzien van kunst, afbeeldingen en/of beeldvormen vervaardigd uit kromlijnige lijnen, stippen en/of wervels C. waarbij de werkwijze de stappen omvat van bepalen van de aftaststeekafstand (p) en wijdte van de aftastlijnen (36) van de kopieerinrichtingen; D. voortbrengen van een rasterpatroon van evenwijdige lijnen (32) met een steekafstand (d) minitieus meer of minder dan de aftaststeekafstand (p) E. waarbij het verschil tussen de steekafstand (d) van de evenwijdige lijnen en de aftaststeekafstand (p) binnen een gebied van ongeveer de helft van de breedte van de aftastlijnen tot ongeveer de helft van de aftaststeekafstand (p) is; en F. het rasterpatroon over het originele beeld leggen voor het op het document voortbrengen van een gedrukte afbeelding welke de oorspronkelijke afbeelding omvat met een daarboven geplaatst overgebracht of ondoorgankelijk gemaakt drukpatroon in overeenstemming met het rasterpatroon G. en waarin het drukpatroon normaal niet door het blote oog te onderscheiden is, zodanig, dat het originele beeld en het gedrukte beeld voor het blote oog algemeen hetzelfde lijken H. en het gedrukte beeld zichtbare te onderscheiden interferentie (bijvoorbeeld moire) patronen en/of valse tinten, kleuren of weglating veroorzaakt die worden geproduceerd in het gedrukte beeld in kopieën van het door de kopieerinrichtingen gemaakte document. Tussen partijen is niet in geschil dat de deelkenmerken F en G zijn toegevoegd aan de hoofdconclusie middels wijzigingsvoorstellen tijdens de mondelinge behandeling voor de Technical Board of Appeal van het EOB (zie r.o. 2.4). 2.7 Bij het octrooi behoren de volgende figuren:

E I G E N D O M

8 9

2.8 Tegen de verlening van EP 750 is geen oppositie ingesteld. 2.9 DSS maakt haar bedrijf van het ontwerpen van innovatieve beveiligingstechnologieën voor documenten die bescherming bieden tegen piraterij, ongeoorloofd en illegaal kopiëren, scannen en ’imaging’ van met name waardepapieren, zoals bankbiljetten, traveller cheques, etc. 2.10 ECB heeft op grond van artikel 106 lid 1 EG-Verdrag het alleenrecht machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten binnen de Europese Gemeenschap. 2.11 DSS heeft ECB op 1 augustus 2005 gedagvaard voor het Gerecht van Eerste Aanleg daartoe aanvoerend dat ECB met de productie van Euro bankbiljetten inbreuk maakt op EP 750. Op 5 september 2007 heeft het Gerecht van Eerste Aanleg DSS in haar vorderingen ter zake van octrooiinbreuk niet-ontvankelijk verklaard en de vorderingen voor het overige afgewezen. Kort gezegd overwoog het Gerecht van Eerste Aanleg dat slechts de nationale rechter bevoegd is van de octrooiinbreukvorderingen kennis te nemen. 2.12 ECB heeft in een negental landen nietigheidsprocedures tegen EP 750 geïnitieerd, te weten Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje, België, Luxemburg en Nederland. EP 750 is voor Engeland nietig verklaard door Kitchin J in diens vonnis van 26 maart 2007, daartoe oordelend dat er sprake is van toegevoegde materie (de niet-nieuwheids- en niet-inventiviteitsargumenten werden verworpen). Eén dag later, op 27 maart 2007, heeft het Bundespatentgericht het Duitse deel van het octrooi in stand gehouden. Volgens het Bundespatentgericht is er geen sprake van toegevoegde materie en is de uitvinding voor het overige nieuw en inventief. Ambtshalve is het de rechtbank bekend dat Le Tribunal de grande instance de Paris (troisième chambre) EP 750 voor Frankrijk heeft vernietigd bij vonnis van 9 januari 2008 (zijnde een datum gelegen na het pleidooi in deze zaak) vanwege toegevoegde materie. 3 Het geschil 3.1 ECB vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, vernietiging van het octrooi voor Nederland, met veroordeling van DSS in de kosten van de procedure, daaronder begrepen de kosten van vertalingen. 3.2 Aan haar vordering legt ECB ten grondslag dat het octrooi nietig is omdat het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage, de uitvinding niet nieuw is en bovendien uitvindingshoogte mist. 3.3 DSS voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling Inleiding in de techniek 4.1 De rechtbank zal een korte inleiding geven op de hier aan de orde zijnde techniek, welke is ontleend aan een toelichting door partijen (en aan de door Kitchin J gegeven instructieve samenvatting in voormeld vonnis). 4.2 De uitvinding als neergelegd in het octrooi heeft – kort gezegd – betrekking op een druktechniek voor het vervaardigen van een document waardoor het niet betrouwbaar kan worden nagemaakt met een kopieerinrichting van het aftasttype (scanning type – hierna ook: scanning type co-

9 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

pier). De geclaimde werkwijze omvat stappen die dienen om kopieën van het oorspronkelijke document gemaakt met een scanning type copier onmiddellijk te herkennen als een vervalsing. De werkwijze stappen maken gebruik van natuurkundige effecten, in het bijzonder die bekend op het gebied van de optica, met name het zogenaamde moiré effect dat hierna zal worden toegelicht. 4.3 Al vanaf het ontstaan van waardepapieren (zoals bankbiljetten, rijbewijzen, paspoorten etc.) wordt gepoogd deze te beschermen tegen namaak en vervalsing. 4.4 Op de prioriteitsdatum van het octrooi (i.e. 18 januari 1989) was een aantal technieken op het gebied van optische document beveiliging algemeen bekend. DSS heeft ter zake gesteld dat deze technieken onder meer omvatten: – het gebruik van gespecialiseerde substraatmaterialen zoals papier van hoge kwaliteit, het gebruik van watermerken en het inbrengen van gekleurde beveiligingsvezels; – het gebruik van gespecialiseerde inktsoorten, zoals magnetische en fluorescerende inkten, die zeer kostbaar of moeilijk te verkrijgen zijn; – het gebruik van verfijnde en kostbare (plaat)druktechnieken zoals intaglio druk; met die technieken kon in zeer fijn detail worden gedrukt; – het gebruik van iriserende en dunne laagstructuren, zoals bijvoorbeeld hologrammen, welke een kleur of beeldverandering laten zien wanneer zij worden bekeken vanuit verschillende hoeken; – het gebruik van portretten en serienummers; – het gebruik van zogenaamde ’screen traps’ die in papiergeld en andere beveiligde documenten werden aangebracht om deze te beschermen tegen reproductie door middel van raster offset druktechnieken (’halftone screening’). Druktechnieken 4.5 Boekdruk/hoogdruk. Deze druktechniek wordt gebruikt sinds de dertiende eeuw. De letters of cijfers die gedrukt moeten worden, liggen enigszins verheven ten opzichte van het oppervlak van de drukplaat (er is bij deze druktechniek dus geen sprake van een insnijding/gravering in de drukplaat). De plaat wordt dan beïnkt en op een substraat geperst om de afbeelding te verkrijgen. Deze techniek wordt nog steeds gebruikt om serienummers op bankbiljetten aan te brengen. 4.6 Intaglio. Intaglio is een druktechniek waarbij de te bedrukken afbeelding in het oppervlak van een metalen (doorgaans gemaakt van koper of zink) plaat wordt ingesneden. De insnijdingen kunnen handmatig of met behulp van een laser worden ingebracht, óf worden geëtst door de plaat te laten reageren met een zuur. Om een intaglio plaat te drukken wordt het oppervlak ondergedompeld in inkt, waardoor de insnijdingen vollopen en waarna de overtollige inkt op het oppervlak van de plaat wordt weggehaald. Vervolgens wordt de plaat in contact gebracht met het substraat door middel van een drukpers onder zeer hoge druk. Intaglio druk wordt veel gebruikt bij het vervaardigen van bankbiljetten, vaak in combinatie met andere druktechnieken. Het creëert een unieke structuur op het substraat dat moeilijk is na te maken. 4.7 Offset lithografie. Lithografie is gebaseerd op het principe dat olie en water elkaar afstoten. Het gedeelte op de drukplaat waar een afbeelding dient te komen wordt op een zodanige wijze behandeld dat het inkt vasthoudt, terwijl de

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

niet-afbeeldings-gebieden chemisch worden behandeld om water te accepteren en inkt af te stoten. In offset lithography wordt de beïnkte afbeelding overgebracht (’offset’) van de drukplaat op een rubberen rol en dan op het te bedrukken substraat. Een aantal aparte platen met verschillende kleuren kunnen over elkaar heen gelegd worden om zo de uiteindelijke afbeelding te creëren. 4.8 Bij het drukken van bankbiljetten wordt een droge variant van de offset lithografie toegepast. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een rubberen laag gebruikt om de afbeelding van de printplaat via die laag op het substraat over te brengen. De afbeeldingsgebieden op de drukplaat steken hier boven het oppervlak van de plaat uit (ongeveer zoals bij de hoogdruktechniek). De inkt wordt op de verheven gedeelten op de plaat aangebracht door een aantal inktrollers. De plaat brengt de afbeelding over op de rubberen laag, die de afbeelding vervolgens afdrukt op het substraat. In de bankbiljetten technologie, wordt de offset druk gebruikt om beveiligingsinkten te kunnen toepassen die niet snel emulgeren, zoals ultraviolet fluorescerende inkten. 4.9 Inkjet printen. Bij deze techniek worden kleine druppeltjes inkt onder hoge druk op het substraat gesproeid. Het probleem bij deze techniek is dat de inkt niet goed hecht aan het substraat. De meeste inktsoorten zijn waterig en vlekken daarom snel. 4.10 Laser printen. Laserprinten is een digitaal proces dat gebruik maakt van een chip in de printer die data ontvangt en omzet in stipjes (’dots’). Dit wordt ook wel een raster afbeelding genoemd. In de laserprinter bevindt zich naast de laser unit zelf, een draaiende elektrostatische drum waarvan de buitenzijde een positieve of negatieve elektrische lading kan dragen. Zodra de chip de ontvangen data heeft omgezet in een raster afbeelding, wordt de laser door de chip aangestuurd om de afbeelding te ’tekenen’ op de geladen drum als een aantal lijnen of stippen, op dezelfde wijze als halftone screening welk proces hierna uiteengezet zal worden. Op die plaatsen welke de laserstraal aanstraalt, wordt het oppervlak van de drum ontladen. De toner welke in poedervorm op de drum wordt gebracht, zal alleen hechten aan de delen die niet ontladen zijn. De tonerdeeltjes worden op het substraat overgebracht door de drum daaroverheen te rollen. De overgebrachte toner wordt door twee hete rollers aan het substraat gehecht. Halftone printen 4.11 Het gewoon drukken van bijvoorbeeld een foto op papier, levert problemen op omdat de printer niet in staat is de honderden grijstinten (bij zwart/wit-foto’s) of de miljoenen verschillende kleurschakeringen (bij kleurenfoto’s) weer te geven. Halftone printen lost dit probleem op. Bij deze reproductiemethode wordt een afbeelding (zoals een foto) omgezet in een zeer fijn patroon van punten of lijnen (’dots’). Door variatie in de grootte van de dots ontstaat een vrijwel oneindige variatie in kleurschakering in een bepaalde kleur. In geval van de kleur zwart kan door variatie in de grootte van de dots optisch een veelheid aan grijstinten worden verkregen. Deze techniek wordt hieronder geïllustreerd. 4.12 Het grote voordeel van halftone printen is de eigenschap die toelaat een oneindig aantal kleurschakeringen weer te geven uit een betrekkelijk gering aantal inkt kleuren.

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

4.13 Halftone screening. Dit is het proces waarbij een afbeelding wordt omgezet in reeksen dots. Oorspronkelijk werd

dit bereikt door gebruik te maken van een contact screen (rasterscherm) bestaande uit maasmateriaal dat over de fotografische film werd gelegd, vandaar de benaming photographic halftoning. Bij deze techniek wordt de oorspronkelijke afbeelding via het rasterscherm op de film geprojecteerd, waardoor het beeld uiteenvalt in reeksen dots, i.e. een halftone afbeelding. De hoeveelheid licht die al dan niet via het rasterscherm op de film terechtkomt, komt overeen met de grootte van de dots op de film. Delen van de afbeelding raken bij deze methode verloren, maar als rasterschermen worden gebruikt die fijn genoeg zijn, is dit niet waarneembaar voor het menselijk oog. De kwaliteit van de uiteindelijke in dots geconverteerde afbeelding is dan ook afhankelijk van de keuze van het rasterscherm. 4.14 De screen frequentie wordt uitgedrukt in lines per inch (’lpi’). Hoe fijner het raster (i.e. hoe hoger de lpi) des te preciezer kan de afbeelding worden weergegeven. In 1989 was de gebruikelijke frequentie 100 lpi. Een frequentie van 65 lpi werd daarbij als inferieur beschouwd en 150 lpi als voortreffelijk. 4.15 Oorspronkelijk vond de conversie van brondocumenten naar dot patronen plaats door middel van fotografische technieken. De laatste decennia is dit proces gedigitaliseerd en worden in de reprografische industrie hoge kwaliteits ’dot generating’ kleuren scanners gebruikt die het proces van scheiden van kleuren bij de conversie volledig automatiseren. Zij scannen met een hoge resolutie. Deze scanners, welke aan het begin van de zeventiger jaren voor het eerst op de markt kwamen, waren en zijn bijzonder kostbare en gecompliceerde apparaten die slechts kunnen worden bediend door speciaal daarvoor opgeleid personeel. Hoewel deze apparatuur de eerste stappen in het reproductieproces digitaliseerden, is de hiervoor beschreven methode voor de productie van drukplaten grotendeels hetzelfde gebleven. Of men de drukplaten nu op de traditionele wijze of met behulp van een hogekwaliteits dot generating kleuren scanner maakt, er wordt altijd een fysiek (of later: een door een laser gegenereerd) rasterscherm toegepast om het beeld op te splitsen in reeksen dots. Moiré effect 4.16 Moiré is een optisch interferentie effect dat ontstaat als meerdere gelijksoortige patronen over elkaar worden heen gelegd worden onder een iets verschillende hoek, of als zij een iets verschillende lijnafstand hebben. Doordat de lijnen of punten van de twee rasters op sommige plaatsen naast elkaar staan, op andere plaatsen over elkaar heen vallen,

E I G E N D O M

9 1

ontstaat een patroon van lichte en donkere banden, die bovenop de onderliggende lijnen geprojecteerd lijken. Complexere moiré-patronen ontstaan als de lijnen gebogen zijn, of niet volledig parallel lopen. De hieronder afgebeelde figuur geeft een moiré patroon weer van twee sets parallelle lijnen, waarbij een set onder een hoek van 5 graden ten opzichte van de andere set is gelegd.

4.17 Een eigenschap van moiré is dat een relatief kleine (hoek)verandering in de overgelegde structuur, een relatief grote beeldverandering te zien geeft. Anders gezegd, moiré vergroot een oorspronkelijke tamelijk minuscule verandering en maakt deze met het blote oog waarneembaar. 4.18 In 1989 was bekend dat zichtbare moiré effecten konden optreden als het patroon van de oorspronkelijke afbeelding een lijnafstand had die vrijwel gelijk was aan de lijnafstand van het halftone raster. Ontwerpers van bankbiljetten en andere beveiligde documenten maakten hun voordeel van dit fenomeen. Zij gebruikten in de ontwerpen van bankbiljetten opzettelijk fijne lijnpatronen, zogenaamde screen traps, die bedoeld waren om zichtbare moiré interferentie te veroorzaken als het beveiligde document door middel van halftone screening werd gereproduceerd. 4.19 Een bekend nadeel bij het gebruik van screen traps was het feit dat in de screen trap gebruikte lijnafstand nabij de lijnafstand van het gebruikte raster moest liggen om een moiré effect te veroorzaken, maar dat het tevoren niet bekend was welk halftoonraster een namaker zou toepassen. Een professionele namaker zou meerdere rasterschermen met verschillende soorten rasters tot zijn beschikking hebben. Op meer moderne machines kan het raster worden ingesteld door de gebruiker. Om deze reden was het nut van een screen trap beperkt als deze slechts één bepaalde lijnafstand gebruikte en de lijnen slechts in één bepaalde oriëntatie op bijvoorbeeld een bankbiljet waren aanbracht. Een namaker zou dan in staat zijn het moiré effect te voorkomen door een bepaalde rasterinstelling of een andere oriëntatie van het raster te kiezen. Om deze mogelijkheid tegen te gaan moest het beveiligde document dan ook meerdere screen traps met verschillende lijnen, lijnafstanden en oriëntaties bevatten. Een namaker werd aldus belast met het vinden van rasters met lijnafstanden die geen of niet goed waarneembare moiré effecten zouden veroorzaken, terwijl aan de andere kant de ontwerpers van bankbiljetten dat zo moeilijk mogelijk probeerden te maken door screen traps te introduceren met steeds andere (en bovendien variabele) lijnafstanden en oriëntaties. Deze gevarieerde aanpak wordt ook wel ’hagelschot-benadering’ genoemd omdat in de ver-

9 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

schillende screen traps zo veel mogelijk instellingen en oriëntaties van de rasters, in het raster offset proces ’geraakt’ moeten worden. 4.20 Screen traps kennen nog meer nadelen. Zo is het noodzakelijk dat de screen traps een significant deel van het document in beslag nemen om het optredende moiré effect duidelijk zichtbaar voor het blote oog te maken. Daarnaast moeten de screen traps ook voldoende lijncontrast en lijndikte hebben om een significant (waarneembaar) moiré effect te kunnen bewerkstelligen. Tegelijkertijd is de ruimte op een document voor een screen trap, die idealiter ligt op gebieden waar minder dichte bedrukking voorkomt, veelal beperkt. Het gebruik van dergelijke screen traps beperkte de ontwerper in zijn vrijheid om het voor de screen traps gebruikte oppervlak van het biljet nog voor iets anders te gebruiken. Patronen met wisselende lijnafstanden en wisselende oriëntaties zullen alleen moiré veroorzaken bij een raster met de juiste lijnafstand en oriëntatie en dan nog alleen in het kleine deel van het document waar die specifieke screen trap ’geactiveerd’ zal worden en het is dan ook belangrijk dat de hele screen trap in een ’rustig’ deel van het document wordt geplaatst, waar ook een kleine moiré verstoring zichtbaar zal zijn. Zulke patronen zijn niet altijd goed te verenigen met de verlangde esthetische kwaliteiten van een bankbiljet, zeker niet als de screen traps ook nog eens voldoende lijncontrast en lijndikte nodig hebben om de gewenste moiré effecten te kunnen opwekken. Scanning type copiers (CCD) 4.21 In de zeventiger en vroege tachtiger jaren kwamen de eerste generatie kleurenkopieerapparaten van Xerox en Canon op de markt. Deze apparaten waren analoog en projecteerden via lenzen en spiegels een beeld van het belichtte origineel op een elektrostatisch geladen drukrol. 4.22 Vanaf 1987 kwamen er digitale scanning type copiers van het ’aftasttype’ op de markt. Bij gebruik van de digitale scanning type copiers wordt het oorspronkelijke beeld afgetast door een ’CCD’ (Charge Coupled Device) sensor die bestaat uit een rij van duizenden lichtgevoelige diodes. Met behulp van het licht dat op de fotodiodes van de CCD valt, wordt een origineel document lijn voor lijn afgetast en de daardoor gegenereerde informatie naar een processor gestuurd. De processor bewerkt de gegevens voor verder gebruik in het afdrukproces met een laser- of inktjetprinter. In de CLC series scanning type copiers werd bijvoorbeeld een laserprinter gebruikt. 4.23 Rond 1988 werd algemeen erkend dat digitale scanning type copiers een niet te onderschatten bedreiging zouden gaan vormen voor de documentbeveiligingsindustrie. Hoewel deze apparaten toen nog te duur waren voor een gewone gebruiker (tenzij deze een professionele namaker was) en de kopieën die met dergelijke apparaten werden gemaakt nog niet van voldoende hoge kwaliteit waren om nauwkeurige inspectie te kunnen doorstaan, was het wel duidelijk dat naarmate de kwaliteit van de scanning type copiers zou verbeteren en de prijs zou dalen, deze apparaten snel een reële bedreiging zouden vormen. ’Amateurs’ met toegang tot een scanning type copier zouden in staat zijn om gefotokopieerde biljetten als echte bankbiljetten te gebruiken. Er werd dan ook naarstig gezocht naar nieuwe manieren om deze specifieke bedreiging tegen te gaan.

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

De gemiddelde vakman 4.24 Beide partijen hebben in de processtukken uitgebreid aandacht besteed aan de kwaliteiten van de betrokken vakman op de prioriteitsdatum. Hun standpunten ten aanzien van die kwaliteiten komen in grote lijnen overeen. 4.25 De rechtbank zal in navolging van partijen uitgaan van de volgende kwaliteiten. De gemiddelde vakman is deskundig op het gebied van beveiligingsdruktechnieken. Deze persoon heeft mogelijk een achtergrond in fysica, materiaalkunde, optiek of is afkomstig uit de industrie. Hij is bekend met bestaande beveiligingsmaatregelen en zal betrokken zijn bij het testen en drukken van beveiligde documenten. Hij is verder bekend met alle bestaande reproductietechnieken, waaronder analoge en digitale beeldbewerking en zal voorts algemene kennis hebben van aanstaande reproductietechnieken. De gemiddelde vakman zal daarnaast kennis hebben van het toepassen van bestaande beveiligingskenmerken in het ontwerp. 4.26 Partijen verschillen echter wezenlijk van mening waar het de kennis van de gemiddelde vakman ten aanzien van scanning type copiers betreft. Dat de vakman op de prioriteitsdatum diepgaande kennis zou bezitten ten aanzien van de werking van scanning type copiers, zoals ECB stelt en DSS betwist, is niet komen vast te staan. Het had op de weg van ECB gelegen om haar andersluidende stelling gelet op de gemotiveerde betwisting door DSS nader te onderbouwen, bijvoorbeeld door het overleggen van relevante vakliteratuur waaruit de juistheid van haar stelling zou kunnen blijken. Nu ECB zulks heeft nagelaten, houdt de rechtbank het er dan ook voor dat de gemiddelde vakman ten tijde van de prioriteitsdatum, nu deze tweede generatie scanning type copiers immers toen net op de markt kwam, slechts basale kennis van de scanning type copiers bezat, zoals bijvoorbeeld de resolutie van het apparaat. Nietigheidsgronden a. toegevoegde materie – 123 lid 2 EOV j˚ artikel 75 lid 1 onder c Rijksoctrooiwet 1995 4.27 Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat een octrooiaanvrage op grond van artikel 123 lid 2 Europees Octrooiverdrag (EOV) niet zodanig gewijzigd mag worden dat het onderwerp niet meer gedekt wordt door de inhoud van de aanvrage zoals ingediend. Hierbij dient naar vaste jurisprudentie te worden onderzocht (vgl. ook Guidelines for Examination in the European Patent Office – December 2007, Part C, Chapter VI, no. 5.3.1.) of de inhoud van de aanvrage door een toevoeging, verandering of weglating in haar geheel zodanig verandert dat de vakman informatie krijgt die hij niet direct en ondubbelzinnig kan afleiden uit hetgeen in de aanvrage expliciet en impliciet is geopenbaard. De ratio van artikel 123 lid 2 EOV bestaat hierin dat het een aanvrager niet is toegestaan zijn positie te verbeteren door materie toe te voegen die niet is geopenbaard in de oorspronkelijke aanvrage omdat hem dat een ongerechtvaardigd voordeel zou geven en schadelijk kan zijn voor de rechtszekerheid van derden die vertrouwen op de inhoud van de oorspronkelijke aanvrage (zie G1/93, OJ 8/1994, 541). De rechtbank zal dit criterium tot uitgangspunt nemen. 4.28 De gemiddelde vakman, met de kwalificaties als hiervoor in r.o. 4.24-4.26 beschreven, zal het octrooi als volgt begrijpen:

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

De werkwijze volgens conclusie 1 heeft betrekking op het vervaardigen van een document via een print proces, conform de deelkenmerken F, G en H. Het kopiëren van een op een dergelijke wijze geprint document met een kopieerinrichting van het aftasttype (scanning type), zal zichtbare gebreken vertonen. 4.29 Voor het kunnen uitvoeren van de geclaimde werkwijze is volgens deelkenmerk B een zichtbaar origineel beeld vereist bestaande uit kromlijnige lijnen, stippen en/of wervels. Eenvoudiger gezegd maakt de werkwijze gebruik van een reeds bestaand beeld. Anders dan in de stand van de techniek worden de moiré veroorzakende lijnpatronen niet in de afbeelding zelf verwerkt door toevoeging van screen traps (vgl. r.o. 4.18), maar – en daarin schuilt het voordeel dat de uitvinding beoogt te bieden – kan een bestaande afbeelding worden gebruikt. 4.30 Deelkenmerk C beschrijft het vaststellen van de aftaststeekafstand (p) en de wijdte van de aftastlijnen van potentiële kopieerinrichtingen van het aftasttype. Deze parameters bepalen in aanzienlijke mate de resolutie van de kopieerinrichting. 4.31 Volgens deelkenmerk D wordt een rasterpatroon van evenwijdige lijnen gecreëerd met een steekafstand die minutieus meer of minder is dan de aftaststeekafstand van de kopieerinrichting, welk rasterpatroon volgens kenmerk F over het originele beeld wordt gelegd voor het maken van een print van het document. De afbeelding in dat geprinte document omvat de oorspronkelijke (reeds bestaande) afbeelding volgens deelkenmerk B (i.e. bestaande uit kromlijnige lijnen, stippen en/of wervels) alsmede een daaroverheen gelegd print patroon volgens het rasterpatroon van evenwijdige lijnen, vervaardigd op de wijze van deelkenmerken D en F met inachtneming van de bepalingen van de deelkenmerken C en E. 4.32 De kromlijnige lijnen, stippen en/of wervelingen volgens deelkenmerk B zien op een onafhankelijk bestanddeel van de oorspronkelijke afbeelding. Zij zijn geheel onafhankelijk van het rasterpatroon vervaardigd volgens de werkwijze van deelkenmerk D welke over de oorspronkelijke afbeelding is gelegd volgens deelkenmerk F. 4.33 Het eerste gedeelte van deelkenmerk G claimt dat het op het document overgebrachte patroon, niet met het blote oog zichtbaar is. Het tweede gedeelte van deelkenmerk G claimt dat de oorspronkelijke afbeelding en de geprinte afbeelding (die met het daarop overgebrachte rasterpatroon) niet onderscheidbaar is, zodat met het blote oog geen afwijkingen tussen de gedrukte en de oorspronkelijke afbeelding kunnen worden waargenomen. 4.34 Deelkenmerk H claimt ten slotte dat bij reproductie van de (eerste generatie) kopie (i.e. het over de oorspronkelijke afbeelding gelegde rasterpatroon) zichtbare gebreken zullen ontstaan. 4.35 Voor het bepalen van de inhoud van de oorspronkelijke openbaring, dient de oorspronkelijke aanvrage, i.e. WO 90/08046 in zijn geheel te worden beschouwd. Bronnen van openbaring zijn de daarin opgenomen conclusies, de beschrijving (zowel het algemene deel als de bijzondere delen die in verband staan tot de beschreven uitvoeringsvormen) en/of de tekeningen. 4.36 Tussen partijen is niet in geschil dat de deelkenmerken A-E en H van de werkwijze volgens conclusie 1 in de oorspronkelijke aanvrage zijn geopenbaard. Wat hen verdeeld

E I G E N D O M

9 3

houdt is de vraag of dat ook het geval is voor deelkenmerken F en G, te weten een ’overlay of a grid pattern over an original image for creating a printed image on the document whereby the printed image contains the original image having a superimposed transmitted or obstructed print pattern conforming to the grid pattern and in which the print pattern normally is not discernible by the naked eye’. Ten aanzien daarvan wordt als volgt overwogen. Deelkenmerk F 4.37 In de oorspronkelijke aanvrage wordt een aantal werkwijzen geopenbaard voor het vervaardigen een document dat niet kan worden vervalst. Al deze werkwijzen hebben het doel dat de vervaardigde documenten vervolgens duidelijke afwijkingen bevatten van het origineel als die zijn gekopieerd met een kopieerinrichting van het aftasttype. 4.38. In de werkwijzen als geclaimd in de conclusies 1-12 bestaan de afbeeldingen van het oorspronkelijke document (dus in de ontwerpfase) uit lijn structuren (lineations, zie conclusies 1-5, 8-10 en 12) met een specifieke regelmatige afstand. De afbeeldingen zijn hier als rasterstructuur of rasterpatroon getekend. Het maakt gebruik van het gegeven dat in de kopieën van deze documenten gemaakt door een kopieerinrichting van het aftasttype, moiré patronen zullen verschijnen als de lijn structuren (in bepaalde gebieden) een bepaalde regelmatige afstand hebben. 4.39 De werkwijze van het leggen van een rasterpatroon over een oorspronkelijke afbeelding voor het vervaardigen van een document volgens deelkenmerk F is neergelegd in conclusie 13 van de oorspronkelijke aanvrage. Deze conclusie ziet op het vervaardigen van een niet betrouwbaar te kopiëren document door een kopieer proces. Het kopiëren van een oorspronkelijke document – dat niet wordt beschermd door de inhoud van conclusie 9, i.e. geen ’depositing said image in the form of lineations’, onderstreping toegevoegd, Rb) – met een kopieerinrichting resulteert in een kopie van het oorspronkelijke document (replicaat) met een raster patroon in de afbeelding (image lineations). Verdere kopieën van deze eerste generatie kopie blijken niet nauwkeurige vervalsingen aangezien in de afbeeldingsgebieden zichtbare gebreken, vervormingen en moiré effecten voorkomen. Een gemiddelde vakman zal het opzettelijk vervaardigen van lijnstructuren in het replicaat van de oorspronkelijke afbeelding via het kopieer proces begrijpen als het over het originele beeld leggen (vgl. deelkenmerk F, in de Engelse tekst luidend: the original image having a superimposed transmitted or obstructed print pattern conforming to the grid pattern) van een lijnpatroon. 4.40 De duidelijke en ondubbelzinnige openbaring van deelkenmerk F voor de geclaimde print werkwijze volgens conclusie 1 van het octrooi zoals verleend volgt voor de gemiddelde vakman, met gebruikmaking van zijn toenmalige vakkennis, voorts uit de oorspronkelijke beschrijving. Op pagina’s 7 (regels 22-27) en 8 (regels 1-3) van PCT 90/08046 is beschreven hoe de uitvinder het basis fenomeen dat achter de uitvinding ligt heeft gevonden (en in conclusie 13 heeft neergelegd). Daar wordt immers beschreven dat: ’The instant inventor in the course of searching for a solution to this problem accidentally discovered that a color copier replication of an original travelers cheque cannot itself be used to produce a closely matching copy. Actually, it was found, surprisingly, that no matter how the color copier was adjusted to eliminate blemished or defects

9 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

apparent to the casual observer, the copies made from the first copy always had such prominent tell-tales, in one form or another.’ 4.41 De uitvinder besefte dat hij met deze ontdekking de sleutel tot het oplossen van het tegengaan van vervalsingen in handen had. In de woorden van de beschrijving (pagina 8, regels 7-15): ’Thus, he conceived the idea of using the bane of the printer to the advantage of the counterfeit preventor. He would use the moire effect to reveal the bogus color copy of a genuine banknote, for example, by producing the note image lineations in mismatch to the scanner of a color copier. The mismatch would be slight and not noticeable to the naked eye and thereby both basic requirements, which no one else was ever able to meet, could be totally satisfied.’ 4.42 Op pagina 8 wordt in de regels 21-24 bovendien nog benadrukt dat de vervaardiging van het originele document in het algemeen, maar niet altijd, zal plaatsvinden bij wijze van een druk proces (’generally, but not always printed’). 4.43 Een laatste aanwijzing vindt de gemiddelde vakman ten slotte op pagina 9 van de beschrijving (regels 3-19): ’The basic method of counterfeit protection teaches the inclusion of lines, dots and/or swirls embodied and integrally formed into art, pictures and other forms of images. The grid lines are made so as to differentiate minutely in vertical and/or horizontal pitch from the linear grids employed by the scanning mechanisms of the machines used to replicate these black – white or coloured documents. (...) After creation of the authentic document, that is, one including the grid lines of predetermined pitch, the primary method of counterfeit protection, as well as the product thereof, have been realised.’ 4.44 Ook uit deze passage zal de gemiddelde vakman begrijpen dat het authentieke document dient te worden voorzien van een grid met een predetermined pitch, namelijk een pitch die minutely different is van de pitchafstand van de scanning type copier, die het document weer iets anders zou inlezen. Deelkenmerk G 4.45 De stelling van ECB dat deelkenmerk G evenmin zou zijn geopenbaard, vermag de rechtbank niet in te zien. Zo wordt op pagina 7 beschreven dat: ’In particular, no one heretofore has found a way to provide an original banknote or important document which embodies the two oftensought features of a copy-proof instrument; for example, one which to the unaided eye is both indistinguishable from a prior (genuine) item and which is capable only of obviously bogus copier replication (onderstreping toegevoegd, Rb).’ en ’Consequently, it is now possible, for the first time, to produce legal tender paper currency, genuine travelers cheques, original post stamps, government issued food stamps, important documents or certificates and the like, which to the naked eye are identical to prior items of the same kind but, in fact, have characteristics which reveal copier (especially color) replications to be obvious counterfeits (onderstreping toegevoegd, Rb.)’ 4.46 Ook op pagina 8 wordt deelkenmerk G geopenbaard, namelijk in de regels 12-15: ’The mismatch would be slight and not noticeable to the naked eye and thereby both basic requirements, which no one was ever able to meet, could be totally satisfied. (onderstreping toegevoegd, Rb.)’ Slotsom toegevoegde materie 4.47 De hiervoor weergegeven passages in de beschrijving komen overeen met de inhoud van de in conclusie 13 ge-

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

claimde materie. De deelkenmerken F en G waarbij het rasterpatroon over het originele beeld wordt gelegd voor het op het document voortbrengen van een gedrukte afbeelding omvattende de oorspronkelijke afbeelding met een daarboven geplaatst overgebracht of ondoorgankelijk gemaakt drukpatroon in overeenstemming met het rasterpatroon en waarin het drukpatroon normaal niet met het blote oog te onderscheiden is, zodanig dat het originele beeld en het gedrukte beeld voor het blote oog algemeen hetzelfde lijken, zijn daarmee directly and unambiguously geopenbaard. 4.48 De rechtbank is bekend met het op dit punt afwijkende oordeel van de Engelse rechter – en in diens voetspoor ook de Franse rechter. Dat oordeel maakt de beslissing van deze rechtbank evenwel niet anders. Toegegeven kan worden dat de term ’overlay’, zoals ook het Bundespatentgericht heeft vastgesteld, als zodanig niet in de oorspronkelijke conclusies is terug te vinden. Anders dan het Bundespatentgericht is deze rechtbank overigens van oordeel dat dat niet geldt voor de term ’grid’, welke zich laat vertalen als ’tralie’, dus een lijnpatroon. Conclusie 13 van de oorspronkelijke aanvrage spreekt van een replica ’which will be made of image lineations’, dus een lijnpatroon. De term ’grid’ is derhalve ook als zodanig in de oorspronkelijke aanvrage geopenbaard. Dat de term ’overlay’ daarin niet onmiddellijk is terug te vinden, betekent gelet op de te hanteren maatstaf (vgl. r.o. 4.27) evenwel nog niet dat deelkenmerk F niet in de oorspronkelijke aanvrage zou zijn geopenbaard. Anders dan de Engelse en Franse rechter is deze rechtbank van oordeel dat de gemiddelde vakman, behept met de kwalificaties als weergegeven in r.o. 4.24-4.26 en indachtig het probleem dat het octrooi probeert op te lossen, de deelkenmerken F en G zonder meer zou begrijpen uit de op pagina’s 7-9 van de oorspronkelijke aanvrage beschreven gevonden print methode voor het vervaardigen van een oorspronkelijk beveiligd document (replicant document) en de verdere kopieën gemaakt met een kopieerinrichting van het aftasttype in verbinding met conclusie 13. Uit de beslissing van de Engelse rechter, met name paragraaf 119, wordt niet inzichtelijk waarom hij deze combinatie kennelijk niet beschouwd als de openbaarmaking van het maken van een beveiligd document door het over een oorspronkelijk document leggen van een lijnpatroon als bedoeld in conclusie 1 van het octrooi als verleend. 4.49 De stelling van ECB dat het teruggrijpen op bepaalde passages uit de beschrijving in combinatie met conclusie 13 een niet toegestane mozaïek-methode zou zijn om alsnog dekking voor de gewijzigde conclusie te vinden, wordt verworpen. De ruimer geformuleerde oorspronkelijke conclusies die zien op het op verschillende manieren vervaardigen van een niet betrouwbaar te reproduceren document, weerhouden de aanvrager er niet van tijdens de verleningsprocedure te verwijzen naar die delen van de beschrijving waarin kenmerken worden beschreven die de aanvrager naar de claim wenst over te brengen. Dat zou anders zijn indien de door het EOB hiervoor gegeven kaders (zie r.o. 4.27) te buiten zouden worden gegaan namelijk indien de positie van de octrooihouder op ongerechtvaardigde wijze wordt verbeterd of indien de rechtszekerheid van derden in het gedrang komt, maar daarvan is het onderhavige geval geen sprake. De voorkeur van de aanvrager voor een werkwijze met kenmerken F en G valt voldoende duidelijk en ondubbelzinnig uit de oorspronkelijke aanvrage af te lei-

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

den, gelet op de neerlegging daarvan in een volgconclusie en de bewoordingen van de hierboven aangehaalde passages. Van een niet geopenbaarde en aldus ongeoorloofde selectie van kenmerken uit de aanvrage is dan ook geen sprake. 4.50 Het beroep op de nietigheid van conclusie 1 wegens toegevoegde materie wordt derhalve verworpen. b. gebrek aan nieuwheid (artikel 75 lid 1 onder a ROW 1995 j˚ artikelen 52 en 54 EOV) 4.51 Ter onderbouwing van de nietigheid van EP 750 heeft ECB bij dagvaarding gesteld dat de uitvinding niet nieuw is omdat alle kenmerken al zijn geopenbaard in een Zwitsers 20 Franken bankbiljet series 1976. Bij conclusie van repliek heeft ECB zich daarnaast beroepen op GB 1,138,011 (hierna: GB 011). Eerst bij pleidooi heeft zij zich bovendien beroepen op openbaarmaking van de uitvinding door middel van een Brits 10 pond biljet. De rechtbank overweegt als volgt. Zwitserse en Britse bankbiljetten 4.52 Het beroep dat de uitvinding openbaar is gemaakt in het Zwitserse en Britse bankbiljet wordt verworpen. In feite heeft ECB dit beroep slechts onderbouwd door te stellen dat achteraf kan worden geconstateerd dat een kleurenkopie gemaakt met een laser kleurkopieermachine van het type Canon 700L (300 dpi) duidelijke wijzigingen in het originele beeld laat zien die zichtbaar zijn met het blote oog. Hierdoor kan het volgens ECB niet anders zijn dan dat in het beelddeel een niet zichtbaar rasterpatroon is opgenomen dat moiré teweeg brengt. Die stelling leidt evenwel geenszins tot de conclusie dat de in EP 750 geclaimde werkwijze door middel van de bankbiljetten is openbaar gemaakt: de werkwijze valt immers niet te herleiden uit de bankbiljetten als zodanig. Met juistheid heeft DSS voorts in dit verband aangevoerd dat het feit dat moiré effecten optreden, niet betekent dat de betreffende bankbiljetten zijn geproduceerd met gebruikmaking van de uitvinding als beschreven in het octrooi. De bankbiljetten zouden de gemiddelde vakman niets openbaren wat hij op dat moment niet al wist. Hij zou het lijnenpatroon in het gebied van het portret van het gezicht van de koningin herkennen als een screen trap en hij zou zich realiseren dat die was ontworpen om te interfereren met halftone screens gebruikt in conventionele reproductieprocessen. De gemiddelde vakman zou evenwel geen reden hebben te veronderstellen dat een bepaling had plaatsgevonden van de steekafstand en wijdte van de aftastlijnen van een scanning type copier, noch zou hij veronderstellen dat een rasterpatroon van evenwijdige lijnen is vervaardigd met een steekafstand minutieus meer of minder dan de aftaststeekafstand van de scanning type copier en dat een dergelijke grid over de oorspronkelijke afbeelding is gelegd. Kort en goed leren de bankbiljetten, nu de uitvinding van EP 750 daarin eenvoudigweg niet clearly and unambiguously wordt geopenbaard, de vakman niets over het probleem waarvoor hij wordt gesteld door de nieuwe generatie scanning type copiers. Nu ECB ter zake van haar stelling dat de Zwitserse en Britse bankbiljetten met gebruikmaking van de geclaimde werkwijze zijn vervaardigd geen specifiek bewijs heeft aangeboden, wordt die stelling als zijnde gemotiveerd betwist verworpen. ECB heeft overigens ook niet gesteld dat de uitvinding op andere wijze openbaar toegankelijk is geweest, zodat daar niet op in behoeft te worden gegaan.

E I G E N D O M

9 5

GB 011 4.53 Ter zake van het beroep op anticipatie door GB 011 wordt het volgende overwogen. GB 011 leert – kort gezegd – het gebruik van het in een afbeelding aanbrengen van een reeks patronen met verschillende hoeken en lijnafstanden (hagelschot benadering) om vervalsingen door middel van halftone screening reproductie tegen te gaan. Afhankelijk van de rasterafstand van het te gebruiken raster, zouden een of meer patronen bij reproductie moiré veroorzaken. Het betreft hier derhalve het gebruik van traditonele screen traps. 4.54 Het in het oog springende verschil met EP 750 is dat GB 011 geen betrekking heeft op het vervaardigen van een beveiligd document dat in relatie staat tot het scanning mechanisme van een scanning type copier om op die manier te voorkomen dat het document betrouwbaar wordt gereproduceerd op dat apparaat. ECB heeft in dit verband erkend dat op de prioriteitsdatum van GB 011, te weten 6 juli 1965, geen scanning type copiers beschikbaar waren, zodat daarin ook geen relatie wordt gelegd met dit type copiers, laat staan de scanning pitch afstand daarvan. Alleen om die reden worden de deelkenmerken C en D in GB 011 bij gebreke van enige relatie met de scanning pitch afstand en het daarop gebaseerde rasterpatroon van een scanning type copier niet geopenbaard. Evenmin openbaart GB 011 de stap van het aanbrengen van een superimposed grid (deelkenmerk F). Indien de leer van GB 011 wordt toegepast om screen traps te gebruiken, zou dat bij reproductie leiden tot zichtbaar moiré, zodat ten slotte ook deelkenmerk G (’not discernible by the naked eye’) in GB 011 niet wordt geopenbaard. Het document is dan ook niet nieuwheidsschadelijk voor EP 750. c. gebrek aan inventiviteit (artikel 75 lid 1 onder a ROW 1995 j˚ artikel 56 EOV) GB 011 4.55 Zoals hiervoor reeds uiteengezet bestaat er een essentieel verschil tussen de uitvinding volgens het octrooi en de leer zoals deze naar voren komt in GB 011. GB 011 gaat reproductie tegen met behulp van halftone screening waarbij van tevoren niet duidelijk is welke rasterafstand de namaker zal gebruiken, zodat het gebruik van verschillende screen traps met verschillende hoeken en lijnafstanden in de ontwerpfase ertoe moet lijden dat ten minste een deel van de gebruikte hoeken en lijnafstanden zal overeenkomen met het gekozen raster en aldus moiré teweeg zal brengen (hagelschot-benadering). De uitvinding volgens het octrooi daarentegen beoogt het scannen met de nieuwe generatie scan type copiers zoveel mogelijk te bemoeilijken. Bij deze nieuwe reproductiemethode is geen sprake van onzekerheid over het te gebruiken rasterscherm omdat het scanraster van de scanning type copier voor het octrooi een vast gegeven is. Dat geeft ook het voordeel van vrijheid voor de ontwerper omdat in EP 750 gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande afbeeldingen waarover heen een superimposed grid wordt aangebracht dat minutely different is van dat van het scanning mechanisme in de scanning type copier ter vervaardiging van een eerste generatie kopie waarin moiré juist niet zichtbaar is. Eerst bij verdere reproductie van de eerste generatie kopie zal dan moiré ontstaan. Deze afzonderlijke stap wordt in GB 011 niet geopenbaard. Hierbij komt ook nog het kenmerk volgens het octrooi dat die bestaande afbeelding in de werkwijze niet zichtbaar veranderd wordt met alle voordelen van dien. GB 011 bevat dan

9 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

ook geen technical pointer die de gemiddelde vakman rechtstreeks naar de uitvinding zou leiden. 4.56 ECB heeft in dit verband nog betoogd dat de vakman, met zijn vakkennis op de prioriteitsdatum van de in scanning type copiers gebruikte techniek, in GB 011 de term screening eenvoudigweg zou lezen als scannen, doch die benadering kan niet worden gevolgd. In de eerste plaats had de gemiddelde vakman, het zij herhaald, op de prioriteitsdatum geen diepgaande kennis van de werking van scanning type copiers. Verwezen wordt naar hetgeen daarover in r.o. 4.24-4.26 is overwogen. In de tweede plaats is onjuist dat scanning volgens dezelfde principes als screening zou werken. Zoals hiervoor aangegeven is bij halftone screening bijvoorbeeld niet bekend welke rasterafstand en oriëntatie door de namaker gebruikt zal worden, iets dat zich bij het scanproces nu juist niet voordoet. Het gaat hier om een geheel andere benadering. Het idee dat moiré ook zou kunnen ontstaan door het gebruik van scanning type copiers en het bepalen van de aftaststeekafstand en de wijdte van de aftastlijnen daarvan en het over het oorspronkelijke document leggen van een superimposed grid om op die manier een beveiligde eerste generatie kopie te creëren, vloeit niet op voor de hand liggende wijze voort uit GB 011 in combinatie met de common general knowledge van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum. Kurowski (DE 3602563 C1) 4.57 Kurowski betreft in feite een verbetering van de leer zoals deze in GB 011 al wordt beschreven. De verschillen tussen dit document en de uitvinding volgens het octrooi zijn dezelfde als die tussen GB 011 en het octrooi. Ook Kurowski bevat geen aanwijzing voor de vakman om te komen tot de uitvinding volgens het octrooi. Stupp 4.58 Het artikel van Stupp beschrijft het ontstaan van moiré in de reproductietechniek en reikt oplossingen aan om dit te voorkomen. Dit document bevat dan ook geen aanwijzing voor de vakman om te komen tot de uitvinding volgens het octrooi, integendeel het leidt de vakman daarvan weg. US 4,582,346 4.59 Het Amerikaanse octrooi beschrijft een nieuwe techniek (copier directional slur) voor het beveiligen van documenten. Het heeft in ieder geval geen betrekking op het ontstaan van moiré en is aldus niet schadelijk voor de inventiviteit van de uitvinding. Steinbach en Wong 4.60 In het artikel van Steinbach en Wong wordt een analyse van moiré besproken zoals dat wordt waargenomen in gescande halftone afbeeldingen en spitst zich toe op het voorkomen daarvan. Het bevat geen aanwijzing voor de gemiddelde vakman om te komen tot de uitvinding als neergelegd in EP 750. Combinaties 4.61 Ook de combinatie van een of meer van de bovenstaande documenten doet aan de uitvindingshoogte van EP 750 geen afbreuk.

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

Volgconclusies 4.62 ECB heeft ten slotte nog gesteld dat conclusie 2 nietig is wegens gebrek aan inventiviteit en de conclusies 3 en 4 nietig zijn wegens niet-nawerkbaarheid althans – zo heeft ECB eerst ten pleidooie gesteld – toegevoegde materie. Die stellingen worden gepasseerd. Ten aanzien van conclusie 2 geldt dat deze afhankelijk is van de inventieve conclusie, zodat de inventiviteit gegeven is. Wat betreft de bezwaren ten aanzien van de conclusies 3 en 4 geldt dat de daarvoor ontwikkelde argumentatie in het licht van het verweer van DSS onvoldoende is onderbouwd, zodat die bezwaren worden verworpen. Slotsom 4.63 De slotsom luidt dat EP 750 geldig is zodat de door ECB gevorderde vernietiging daarvan moet worden afgewezen. Proceskosten 4.64 ECB zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Nu de vorderingen aanhangig zijn gemaakt voor de implementatiedatum van de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG) zullen de proceskosten conform het liquidatietarief worden vastgesteld. De kosten aan de zijde van DSS worden begroot op: vast recht € 248,– salaris procureur € 1.808,– (4,0 punt x tarief € 452,–) Totaal € 2.056,– 4.65 Nu DSS noch ten pleidooie, noch anderszins im- of expliciet aanspraak heeft gemaakt op uitvoerbaarverklaring bij voorraad van een eventuele proceskostenveroordeling te haren voordele, kan deze kostenveroordeling niet ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. 5 De beslissing De rechtbank 5.1 wijst de vorderingen af, 5.2 veroordeelt ECB in de proceskosten, aan de zijde van DSS tot op heden begroot op € 2.056,–. Enz.

Nr. 23 Rechtbank te Almelo, 31 oktober 2007 (Jansen en Tilanus) Mrs. A.A.J. Lemain, H.J. Inden en M.M. Lorist Art. 6bis Verdrag van Parijs Voor een beroep op bescherming ten titel van algemeen bekend merk in de zin van dit verdragsartikel, moet het gaan om merken die bij de overgrote meerderheid van het publiek, zowel consumenten als niet-consumenten, bekend zijn. Bekendheid op het niveau van de relevante branche of van geïnteresseerde kringen is onvoldoende. De relevante bekendheid moet bestaan op het moment van het depot waartegen met een beroep op een algemeen bekend merk wordt geageerd. Art. 2.4 f, art. 2.26, lid 2 a; art. 2.27, lid 1 BVIE Derden die een merk dat wegens non-usus is vervallen willen gaan gebruiken kunnen op de voet van art. 2.27 BVIE vervallen-

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

verklaring vorderen. De bedoeling van art. 2.26 lid 2 sub a BVIE is dat voor derden het gebruik van een bepaald merk niet wordt geblokkeerd, terwijl de oorspronkelijke merkgerechtigde het merk al gedurende langere tijd niet meer gebruikt. De mogelijkheid die deze bepalingen bieden impliceert dat de desbetreffende derden profiteren van eventuele goodwill of bekendheid van het merk. Daaruit volgt dat deze handelwijze niet onrechtmatig is en niet meebrengt dat een depot als depot te kwader trouw moet worden aangemerkt. Art. 2.27 BVIE Wie het merk waarvan vervallenverklaring wordt gevorderd zelf wil gaan gebruiken, moet in ieder geval als belanghebbende worden aangemerkt. Artt. 2.4 f, art. 2.26, lid 2 a; art. 2.27, lid 1 BVIE j° artt. 1 en 13 Aw Auteursrecht en merkenrecht zien op verschillende belangen: beschermen van een creatieve prestatie enerzijds, en waarborgen van de oorsprong van een product en vermijden van verwarring anderzijds. De wetgever heeft voor het geval van botsing geen keuze gemaakt voor wat betreft de vraag welke rechten voorgaan. In dit geval heeft de maker zijn inspanningen erop gericht, een merkteken te maken en niet zozeer een creatief werk te scheppen. Ten Cate heeft niet aangevoerd dat zij een specifiek auteursrechtelijk belang beoogt te beschermen. Dan kan het auteursrecht niet de rechten doorkruisen die derden aan het merkenrechtelijke systeem ontlenen. Omdat auteursrechtelijke bescherming tot 70 jaar ’post mortem’ duurt, zou de regeling van de art. 2.26, lid 2 a en 2.27, lid 1 BVIE anders voor gevallen waarin auteursrecht kan worden ingeroepen een dode letter worden. Het beroep op auteursrecht kan dan ook niet opleveren dat het merkdepot in de gegeven omstandigheden als depot te kwader trouw moet worden beoordeeld. Art. 5.2 BVIE De onder de BMW bestaande rechten zijn onder vigeur van het BVIE gehandhaafd. Robert Groeneveld te Amersfoort, eiser in conventie, verweerder in reconventie, procureur mr. E.M.M. van de Loo, advocaat mr. R.M. van Rompaey te Breda, tegen L. Ten Cate BV te Geesteren, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. T.J. van Drooge, advocaat mr. P.E. Mazel te Groningen. a Tussenvonnis Rechtbank te Almelo, 31 mei 2006 (mr. A.A.J. Lemain) In conventie: De feiten 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd betwist, alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde producties voor zover niet bestreden, staat tussen partijen het volgende vast. a) Ten behoeve van Groeneveld is op 10 oktober 2005 onder nummer 0775094 het beeldmerk JANSEN & TILANUS, zoals dat beeldmerk is afgebeeld in productie 1 bij dagvaarding, bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven. Het merk is ingeschreven voor de warenklassen 18, 24 en 25. b) Ten behoeve van Groeneveld is op 25 januari 2006 onder nummer 1101638 het woordmerk JANSEN & TILANUS, gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau.

E I G E N D O M

9 7

c) Ten behoeve van Koala Body-Fashion B.V. is op 1 april 1974 onder nummer 0088964 de inschrijving van het woordmerk JANSEN & TILANUS bij het Benelux- Merkenbureau gepubliceerd. Het merk is ingeschreven voor de warenklassen 24 en 25. d) Ten behoeve van Koala Body-Fashion B.V. is op 1 oktober 1979 onder nummer 0357098 de inschrijving van het beeldmerk JANSEN & TILANUS, zoals dat beeldmerk is afgebeeld in productie 3 bij dagvaarding, bij het BeneluxMerkenbureau gepubliceerd. Het merk is ingeschreven voor de warenklassen 24 en 25. e) Ten behoeve van L. ten Cate Enterprises B.V. is op 3 april 2006 onder nummer 0796933 het woordmerk JANSEN & TILANUS bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven. Het merk is ingeschreven voor de warenklasse 25. Standpunten van partijen 2 Groeneveld heeft, zakelijk weergegeven, het volgende gesteld. Groeneveld is gerechtigd tot het beeldmerk JANSEN & TILANUS, ingeschreven in het Benelux-Merkenregister onder nummer 0775094 voor de warenklassen 18, 24 en 25 en het woordmerk JANSEN & TILANUS, aanvraagnummer 1101638. Koala Body-Fashion B.V. heeft de volgende merken (verder: de merken) ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau: – het woordmerk JANSEN & TILANUS onder nummer 0088964 voor de warenklassen 24 en 25; – het beeldmerk JANSEN & TILANUS onder nummer 0357098 voor de warenklassen 24 en 25. Per 1 maart 2001 is Koala Body-Fashion B.V. ten gevolge van een juridische fusie met Ten Cate opgeheven en zijn alle rechten en verplichtingen van Koala Body-Fashion B.V. overgegaan op Ten Cate. Ten Cate heeft verzuimd die wijziging in het Beneluxregister aan te doen tekenen, zodat zij geen beroep kan doen op de merken. Koala Body-Fashion B.V. en Ten Cate hebben voor een ononderbroken periode van (meer dan) vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik gemaakt van de merken binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Het recht van Ten Cate en Koala Body-Fashion B.V. op de merken is daarmee door non-usus komen te vervallen. In verband met het vorenstaande vordert Groeneveld, zakelijk weergegeven dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: I voor recht verklaart dat Benelux-inschrijvingsnummer 0088964, woordmerk JANSEN & TILANUS, almede Benelux-inschrijvingsnummer 0357098, beeldmerk JANSEN & TILANUS vervallen zijn op grond van non-usus; II Ten Cate gebiedt de voornoemde merkinschrijvingen in het Beneluxmerkenregister voor rekening van Ten Cate te doen doorhalen, binnen veertien dagen na het in deze zaak te wijzen eindvonnis, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,– voor iedere dag dat Ten Cate daarmee in gebreke blijft; III Ten Cate veroordeelt in de kosten van deze procedure. 3 Ten Cate heeft zich tegen de vorderingen van Groeneveld verweerd. Zij heeft daartoe, zakelijk weergegeven, het volgende aangevoerd.

9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

a) Ten Cate is rechtsopvolgster onder algemene titel van Koala Body-Fashion B.V. en zij heeft op die wijze de rechten van die vennootschap op de merken verworven. Ten Cate kan zich derhalve op de aan de inschrijving van de merken verbonden rechten beroepen. b) Groeneveld heeft zijn verzoek tot inschrijving van de het woordmerk JANSEN & TILANUS (bekend onder nummer 1101638) niet doorgezet, zodat Groeneveld geen belanghebbende is in de zin van artikel 14 onder C Eenvormige Beneluxwet op de Merken (verder: BMW) en vervallenverklaring van het woordmerk JANSEN & TILANUS in dit geding niet meer aan de orde is. c) Groeneveld kan het woordmerk JANSEN & TILANUS niet gebruiken vanwege de recente inschrijving van dat merk door Ten Cate. d) Het auteursrecht op het beeldmerk JANSEN & TILANUS, dat door Groeneveld één op één is overgenomen, berust bij Ten Cate. In verband daarmee is Groeneveld geen belanghebbende in de zin van artikel 14 C BMW. e) Het overnemen door Groeneveld van het auteursrechtelijk beschermde logo JANSEN & TILANUS is jegens Ten Cate onbehoorlijk, zodat Groeneveld het verval van het merkrecht van Ten Cate wegens non-usus niet kan inroepen. f) Groeneveld heeft het beeldmerk te kwader trouw gedeponeerd (artikel 4 lid 6 BMW). g) Groeneveld is geen belanghebbende, omdat hij, vanwege het auteursrecht van Ten Cate, het beeldmerk nimmer rechtmatig kan gebruiken. Groeneveld dient in verband daarmee in zijn vordering niet ontvankelijk te worden verklaard. h) JANSEN & TILANUS was een algemeen bekend merk. Een bekend merk kan niet door non-usus komen te vervallen. i) Groeneveld heeft het merk JANSEN & TILANUS gedeponeerd met het oogmerk om zich de daaraan verbonden goodwill toe te eigenen. Het depot is in verband daarmee als zodanig jegens Ten Cate toerekenbaar onrechtmatig.

althans nietigverklaring van de door Groeneveld onder nummer 775094 per 13 mei 2005 gedane inschrijving van het beeldmerk JANSEN & TILANUS en doorhaling van dat merk. subsidiair: dat Groeneveld wordt verboden om inbreuk te maken op het aan Ten Cate toekomende auteursrecht als vervat in de door Groeneveld onder nummer 775094 per 13 mei 2005 gedane inschrijving van het beeldmerk JANSEN & TILANUS, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,– per dag dan wel € 25.000,– per overtreding, zulks ter keuze van Ten Cate, voor het geval Groeneveld zich na betekening van het in deze zaak te wijzen eindvonnis niet aan dit verbod zou houden. 5 De rechtbank zal Groeneveld in de gelegenheid stellen te concluderen voor antwoord in reconventie. Enz.

In reconventie: 4 Ten Cate heeft, zakelijk weergegeven, onder verwijzing naar hetgeen zij in conventie heeft aangevoerd, het volgende gesteld. Aangezien Groeneveld het beeldmerk te kwader trouw heeft gedeponeerd, heeft Ten Cate recht en belang om overeenkomstig de artikelen 4 lid 6 juncto 14 B sub 2 BMW de nietigheid van het door Groeneveld gedeponeerde beeldmerk vastgesteld te zien. Er is een reëel gevaar dat Groeneveld jegens Ten Cate toekenbaar onrechtmatig zal handelen door het beeldmerk te (doen) gebruiken. In verband met het vorenstaande vordert Ten Cate, zakelijk weergegeven: primair: dat Groeneveld wordt bevolen om binnen 72 uur na dagtekening van het in deze zaak te wijzen eindvonnis aan Ten Cate over te dragen de door Groeneveld onder nummer 775094 per 13 mei 2005 gedane inschrijving van het beeldmerk JANSEN & TILANUS, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,– per dag door iedere dag of gedeelte daarvan dat Groeneveld nalaat aan dat gebod te voldoen,

3 BVIE In het tussenvonnis van 30 mei 20071 heeft de rechtbank overwogen dat door de inwerkingtreding van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (verder: BVIE) het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken (verder: BMW) met ingang van 1 september 2006 is beëindigd. In verband daarmee heeft de rechtbank partijen opgedragen zich bij akte uit te laten over de vraag welke gevolgen het feit dat het BMW is komen te vervallen voor hun standpunten en vorderingen heeft. Beide partijen hebben in hun akten van 27 juni 2007 aangegeven van mening te zijn dat de inwerkingtreding van het BVIE geen materiële gevolgen heeft voor de onderhavige procedure. 4 Gelet op het bepaalde in artikel 5.2 van het BVIE, is de rechtbank van oordeel dat het onderhavige geschil, voorzover het betrekking heeft op het merkenrecht, beoordeeld dient te worden aan de hand van de bepalingen van het BVIE. Uit het bepaalde in artikel 5.3 van het BVIE volgt dat de rechten die onder de BMW bestonden, worden gehandhaafd.

b Eindvonnis de Rechtbank, enz. 2 Feiten Naast de feiten die worden genoemd in rechtsoverweging 1 van het tussenvonnis d.d. 31 mei 2006, staan tussen partijen, als enerzijds erkend en anderzijds niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist, alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde producties, voor zover niet bestreden, de volgende feiten vast. a) Per 1 maart 2001 heeft een juridische fusie plaatsgevonden tussen Koala Body-Fashion B.V. en Ten Cate B.V., waarbij Koala Body-Fashion B.V. de verdwijnende rechtspersoon was en Ten Cate B.V. de verkrijgende rechtspersoon. b) Ten Cate B.V. en haar rechtsvoorgangster Koala BodyFashion B.V. hebben gedurende een ononderbroken periode van meer dan vijf jaar zonder geldige reden binnen het gebied van de Benelux geen normaal gebruik gemaakt van het beeld- en woordmerk JANSEN & TILANUS, zoals die merken in het Benelux-merkenregister zijn ingeschreven onder de nummers 0088964 en 0357098.

1

Niet in deze publicatie ’meegenomen’. Red.

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Juridische fusie 5 Tussen partijen staat vast dat op 1 maart 2001 een juridische fusie heeft plaatsgevonden tussen Koala Body-Fashion B.V. en Ten Cate B.V. Gelet op het bepaalde in artikel 3:80 lid 2 juncto artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek brengt dit met zich mee dat Ten Cate B.V. de goederen van Koala Body-Fashion B.V. onder algemene titel heeft verkregen. Koala Body-Fashion B.V. was op grond van de door haar bij het BeneluxMerkenbureau gedane inschrijvingen houdster van het beeldmerk en het woordmerk JANSEN & TILANUS. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit het vorenstaande dat de juridische fusie tussen Koala Body-Fashion B.V. en Ten Cate B.V. tot gevolg heeft dat de rechten die Koala Body-Fashion B.V. aan de inschrijvingen van het merk JANSEN & TILANUS kon ontlenen met ingang van 1 maart 2001 op Ten Cate B.V. zijn overgegaan, zodat Ten Cate B.V. de rechten van Koala Body-Fashion B.V. als houdster van de merken kan uitoefenen. In conventie en in reconventie: 6 Unieverdrag van Parijs Ten Cate B.V. heeft aangevoerd dat haar rechten uit de inschrijving van het woord- en beeldmerk JANSEN & TILANUS niet door non-usus verloren zijn gegaan, omdat dat merk moet worden aangemerkt als een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883 (verder: UvP) en dat verdrag bescherming biedt aan algemeen bekende merken, ook als zij gedurende een bepaalde periode niet zijn gebruikt. Groeneveld heeft voldoende gemotiveerd betwist dat JANSEN & TILANUS een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6 UvP. 7 Artikel 6 bis UvP ziet op de bescherming van algemeen bekende merken. Het gaat daarbij om merken die bekend zijn bij de overgrote meerderheid van het publiek, zowel consumenten als niet consumenten. Bekendheid op het niveau van de relevante branche of geïnteresseerde kringen is onvoldoende. De bekendheid moet bestaan op het moment waarop het merkdepot waartegen geageerd wordt, werd verricht. 8 In de verhouding tussen partijen is het Ten Cate B.V. die ageert tegen de merkdepots die door Groeneveld zijn gedaan op 13 mei 2005 en 25 januari 2006. Gelet op het vorenoverwogene zal de rechtbank derhalve moeten onderzoeken of de beeld- en woordmerken JANSEN & TILANUS in Nederland in de periode tussen mei 2005 en februari 2006, aangemerkt konden worden als algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis UvP. 9 Ter staving van haar stelling dat het merk JANSEN & TILANUS een algemeen bekend merk zou zijn, heeft Ten Cate B.V. verwezen naar: a) een artikel over dat merk op de website Wikipedia; b) het lied ’De voetbalmatch’ van Louis Davids; c) een column van Youp van ’t Hek van 11 november 2006. 10 Het feit dat er op Wikipedia een artikel over het merk JANSEN & TILANUS is te vinden en het feit dat een Nederlandse artiest in 2006 in een column naar dat merk heeft verwezen, is naar het oordeel van de rechtbank niet vol-

E I G E N D O M

9 9

doende om aan te nemen dat dat merk een merk is dat bij de overgrote meerderheid van het publiek bekend is. Voorts is het een feit van algemene bekendheid dat Louis Davids (Simon David) een artiest was van vóór de Tweede Wereldoorlog, zodat niet valt in te zien dat het feit dat hij in één van zijn liedjes heeft verwezen naar het merk JANSEN & TILANUS kan dienen als onderbouwing voor het feit dat dat merk in 2005 een merk van algemene bekendheid was. 11 Ten Cate B.V. heeft aangeboden de bekendheid van het merk JANSEN & TILANUS te bewijzen. Met betrekking tot dat bewijsaanbod overweegt de rechtbank het volgende. In haar conclusie van antwoord heeft Ten Cate B.V. reeds gesteld dat JANSEN & TILANUS een algemeen bekend merk was in de zin van artikel 6 bis UvP. Zij heeft in die conclusie niet vermeld over welke bewijsmiddelen zij beschikt om dit verweer te staven. Eerst in de conclusie van dupliek heeft Ten Cate B.V. aangeboden de bekendheid van het merk te bewijzen, maar ook daarbij heeft zij niet aangegeven met welke bewijsmiddelen zij dat zou willen doen. Ten Cate B.V. heeft afgezien van de in rechtsoverweging 9 aangevoerde feiten geen argumenten naar voren gebracht ter onderbouwing van haar stelling dat JANSEN & TILANUS in 2005 een algemeen bekend merk was in de zin van het UvP. Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat het bewijsaanbod onvoldoende is gespecificeerd en onderbouwd, zodat de rechtbank dat aanbod zal passeren. Woordmerk 12 Groeneveld heeft, zakelijk weergegeven, onder meer, gevorderd een verklaring voor recht dat het Beneluxinschrijfnummer 0088964 ten behoeve van Koala BodyFashion B.V. met betrekking tot het woordmerk JANSEN & TILANUS, is vervallen. 13 Ten Cate B.V. heeft zich tegen die vordering verweerd met de stelling dat is gebleken dat Groeneveld zijn eigen verzoek tot inschrijving van het woordmerk JANSEN & TILANUS niet heeft doorgezet, zodat Groeneveld ten aanzien van dat merk geen belanghebbende is in de zin van artikel van artikel 2.27 BVIE (voorheen artikel 14C lid 1 BMW) en hij derhalve niet de vervallenverklaring van het merkenrecht van Ten Cate B.V. kan vorderen. Ten Cate B.V. heeft ter staving van haar stelling een brief van het BeneluxMerkenbureau d.d. 20 april 2006 in het geding gebracht. 14 Met betrekking tot deze stelling van Ten Cate B.V. overweegt de rechtbank het volgende. Groeneveld heeft niet betwist dat hij de inschrijving van het beeldmerk JANSEN & TILANUS niet heeft doorgezet, zodat de rechtbank daar vanuit zal gaan. Groeneveld heeft gesteld dat hij het door Ten Cate B.V. niet meer gebruikte woordmerk JANSEN & TILANUS zelf wil gaan gebruiken, hetgeen door Ten Cate B.V. niet, althans onvoldoende gemotiveerd, is betwist. De rechtbank zal er derhalve vanuit gaan dat tussen partijen vaststaat dat Groeneveld het merk zelf wil gaan gebruiken. Als belanghebbende in de zin van dat artikel 2.27 BVIE dient, in beginsel, in ieder geval te worden aangemerkt degene die het niet-gebruikte merk zelf wil gaan gebruiken. Niet vereist is dat degene die de vervallenverklaring van een niet-gebruikt merk inroept zelf over een geldige gelijkluidende merkinschrijving beschikt.

1 0 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

De stelling van Ten Cate B.V. dat Groeneveld op grond van het feit dat hij de inschrijving van het woordmerk JANSEN & TILANUS niet heeft doorgezet geen belanghebbende is in de zin van artikel 2.27 BVIE, dient gelet op het vorenoverwogene, te worden verworpen. 15 Voorts heeft Ten Cate B.V. gesteld dat Groeneveld niet als belanghebbende in de zin van artikel 14C lid 1 BWM kan worden aangemerkt, omdat dat woordmerk inmiddels door haar is ingeschreven. Ter staving van haar stelling heeft Ten Cate B.V. verwezen naar de inschrijving bij het Benelux-Merkenbureau van 31 maart 2006, die door haar als productie 5 bij conclusie van antwoord in het geding is gebracht. 16 Groeneveld heeft aangevoerd dat de inschrijving waarnaar Ten Cate B.V. verwijst niet als houder van het woordmerk Ten Cate B.V. vermeldt, maar L. ten Cate Enterprises B.V., zodat Ten Cate B.V. geen aanspraak op dat merk kan maken. Voorts heeft Groeneveld aangevoerd dat hij tegen het depot door L. ten Cate Enterprises B.V. oppositie heeft ingesteld. 17 Met betrekking tot de stellingen van Ten Cate B.V. overweegt de rechtbank het volgende. Uit de tekst van de inschrijving bij het BeneluxMerkenbureau van 31 maart 2006, die door Ten Cate B.V. als productie 5 bij conclusie van antwoord in het geding is gebracht, blijkt dat als houder van het beeldmerk JANSEN & TILANUS is ingeschreven L. ten Cate Enterprises B.V. en niet Ten Cate B.V., zodat Ten Cate B.V. aan die inschrijving geen rechten kan ontlenen. De stelling van Groeneveld dat hij tegen de inschrijving van het woordmerk door L. ten Cate Enterprises B.V. oppositie heeft ingesteld is door Ten Cate B.V. niet weersproken, zodat niet vaststaat dat die inschrijving gehandhaafd zal blijven. Uit het vorenstaande volgt dat de stelling van Ten Cate B.V. dat Groeneveld niet als belanghebbende in de zin van artikel 14C lid 1 BWM kan worden aangemerkt, op grond van het feit dat het woordmerk JANSEN & TILANUS inmiddels door haar is ingeschreven, dient te worden verworpen. Onrechtmatige daad 18 Ten Cate B.V. heeft aangevoerd dat Groeneveld het merk JANSEN & TILANUS heeft gedeponeerd met het oogmerk zich de daaraan verbonden goodwill toe te eigenen. Naar de mening van Ten Cate B.V. leverde dit feit op zichzelf genomen reeds een onrechtmatige daad jegens Ten Cate B.V. op, zodat het depot van Groeneveld als een depot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 sub f BVIE (voorheen artikel 4 lid 6 BMW) moet worden aangemerkt. 19 Met betrekking tot deze stelling van Ten Cate B.V. overweegt de rechtbank het volgende. Artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE (voorheen artikel 5 lid 2 sub a BMW) bepaalt dat het recht op een merk vervallen kan worden verklaard indien na de datum van de inschrijving van dat merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Tussen partijen staat vast dat Ten Cate B.V., dan wel haar rechtsvoorgangster, gedurende een periode van meer dan vijf aaneengesloten jaren geen normaal gebruik van het merk JANSEN & TILANUS hebben gemaakt. Van de zijde

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

van Ten Cate B.V. is geen geldige reden aangevoerd voor het feit dat zij noch haar rechtsvoorgangster geen gebruik van het merk hebben gemaakt. Uit het bepaalde in artikel 2.27 BVIE (voorheen artikel 14C lid 1 BMW) vloeit voort dat in een dergelijk geval iedere belanghebbende het verval van het merkenrecht van Ten Cate B.V. kan inroepen. Zoals de rechtbank hiervoor in rechtsoverweging 14 reeds heeft overwogen, dient in ieder geval degene die het niet-gebruikte merk zelf wil gaan gebruiken als belanghebbende te worden aangemerkt. Tussen partijen staat vast dat Groeneveld het merk JANSEN & TILANUS zelf wil gaan gebruiken. Met de vordering tot vervallenverklaring van het merkenrecht van Ten Cate B.V. oefent Groeneveld derhalve een bevoegdheid uit die hem rechtstreeks op grond van de verdragsbepalingen worden toegekend. De bedoeling van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE (voorheen artikel 5 lid 2 sub a BMW) is onder meer om te vermijden dat derden in het gebruik van een bepaald merk zouden worden geblokkeerd, terwijl de oorspronkelijke merkgerechtigde dat merk zelf al gedurende langere tijd niet meer gebruikt. Als derden gebruik maken van de mogelijkheid die hen in de artikelen 2.27 lid 1 en 26 lid 2 sub a BVIE wordt geboden en een merk vervolgens zelf gaan gebruiken, dan impliceert dat altijd dat die derden profiteren van de eventuele goodwill of merkbekendheid van dat merk. Dit gevolg vloeit derhalve rechtstreeks voort uit de vorengenoemde verdragsbepalingen. Dat moeten de opstellers van die bepalingen zich hebben gerealiseerd en dat is kennelijk geen reden geweest om het BVIE op dit punt anders te redigeren. Voorts heeft Ten Cate B.V. het aan haarzelf te wijten dat de door haar gestelde aan het merk JANSEN & TILANUS gekoppelde goodwill voor haar verloren is gegaan. Zij heeft immers, zonder geldige reden, het merk gedurende lange tijd niet gebruikt. Uit het vorenstaande volgt naar het oordeel van de rechtbank dat het enkele feit dat Groeneveld met de uitoefening van de rechten die hem door het BVIE geboden worden wellicht de goodwill of merkbekendheid van het merk JANSEN & TILANUS zou verkrijgen, niet met zich meebrengt dat hij daardoor ten opzichte van Ten Cate B.V. onrechtmatig handelt of het depot als een depot te kwader trouw zou moeten worden aangemerkt. Auteursrecht 20 Ten Cate B.V. heeft gesteld dat het auteursrecht op het hieronder afgebeelde beeldmerk (logo) JANSEN & TILANUS bij Ten Cate B.V. berust.

Voorts heeft zij aangevoerd dat Groeneveld niet als belanghebbende in de zin van artikel 14 C BMW kan worden aangemerkt, omdat Groeneveld jegens haar onbehoorlijk heeft

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

gehandeld door zich het auteursrechtelijk beschermd logo toe te eigenen en door inbreuk te maken op het auteursrecht van Ten Cate B.V. door dat logo als merk te deponeren. Ter staving van haar stelling heeft Ten Cate B.V. verwezen naar een arrest van het Benelux-Gerechtshof van 18 november 1988. Voorts heeft Ten Cate B.V. gesteld dat het laten inschrijven van het auteursrechtelijk beschermde logo van Ten Cate B.V. door Groeneveld met zich meebrengt dat het depot door Groeneveld te kwader trouw is geschied. Tenslotte heeft Ten Cate B.V. aangevoerd dat Groeneveld bij zijn vorderingen geen belang heeft, omdat hij het merk JANSEN & TILANUS nooit rechtmatig zal kunnen gebruiken. Gebruik van dat merk door Groeneveld in het handelsverkeer impliceert volgens haar immers een inbreuk op het auteursrecht van Ten Cate B.V. 21 Groeneveld heeft zich tegen deze stellingen van Ten Cate B.V. verweerd. Hij heeft daartoe onder meer, zakelijk weergegeven, aangevoerd: a) op het merkteken JANSEN & TILANUS zoals dat in rechtsoverweging 20 is afgebeeld rust geen auteursrecht, omdat het merkteken geen oorspronkelijk karakter bezit en het merkteken iedere vorm van originaliteit ontbeert; b) indien aangenomen zou moeten worden dat het merkteken toch voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zou komen, dan is dat auteursrecht inmiddels door verjaring komen te vervallen; c) Ten Cate B.V. is niet de eigenaresse van het auteursrecht op het merkteken (logo) van JANSEN & TILANUS; d) het merkteken JANSEN & TILANUS kan niet worden aangemerkt als een werk in auteursrechtelijke zin, omdat het uitsluitend is gemaakt met het oogmerk om een herkenningsteken te creëren. 22 De stellingen van Ten Cate B.V. hebben allen gemeen dat zij zijn gebaseerd op de gedachte dat het merkteken JANSEN & TILANUS (logo) een werk is dat auteursrechtelijke bescherming geniet, dat Ten Cate B.V. het auteursrecht van dat merkteken bezit en dat de bescherming die Ten Cate B.V. aan dat auteursrecht kan ontlenen gaat boven de rechten die Groeneveld aan het BVIE (voorheen de BMW) kan ontlenen. 23 Naar het oordeel van de rechtbank treffen de stellingen van Ten Cate B.V. zoals weergegeven in rechtsoverweging 20, zelfs als aangenomen zou moeten worden dat het merkteken van JANSEN & TILANUS een werk is dat auteursrechtelijke bescherming geniet, Ten Cate B.V. het auteursrecht van dat merkteken bezit en dat auteursrecht niet door verjaring is vervallen, geen doel. De rechtbank overweegt daartoe het volgende. 24 Het auteursrecht en het merkenrecht beschermen verschillende belangen. De functie van het auteursrecht is het beschermen van een creatieve prestatie. Het merkenrecht heeft tot doel om de koper van een product een waarborg te verschaffen met betrekking tot de identiteit en de oorsprong van dat product, zodat de koper in staat wordt gesteld een bepaald product zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van producten van een andere herkomst. De wetgever heeft geen keuze gemaakt met betrekking tot de vraag welke rechten voorgaan ingeval van botsing tussen rechten die voortvloeien uit het auteursrecht en de rechten die voortvloeien uit het merkenrecht.

E I G E N D O M

1 0 1

25 In dit geval bestaat het merkteken uit een creatieve toepassing van de letters J en T met daaronder de woorden JANSEN & TILANUS. Aannemelijk is dat de maker van dat merkteken niet zozeer de bedoeling heeft gehad een creatief werk te scheppen, maar dat zijn inspanningen erop gericht zijn geweest om een merkteken te maken. Voorts heeft Ten Cate B.V. geen feiten en omstandigheden aangevoerd, waaruit blijkt dat zij met haar beroep op het bezit van het auteursrecht op het merkteken JANSEN & TILANUS een specifiek auteursrechtelijke belang beoogt te beschermen. Ten Cate B.V. heeft immers gesteld dat haar belang bij deze procedure gelegen is in het feit dat zij, in samenwerking met derden, het merk JANSEN & TILANUS zelf wil gaan gebruiken. Het gaat Ten Cate B.V. derhalve om het behoud van het woord- en beeldmerk JANSEN & TILANUS. Dat is echter geen belang dat het auteursrecht beoogt te beschermen. Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat Ten Cate B.V. niet met een beroep op het auteursrecht de rechten die Groeneveld aan het merkenrecht kan ontlenen kan doorkruisen. Een ander oordeel zou er overigens in de praktijk, in strijd met de bedoeling van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE (voorheen artikel 5 lid 2 sub a BMW), veelal toe leiden dat een belanghebbende eerst na een periode van 70 jaar na het overlijden van de maker van het merkteken, dan wel 70 jaar na de eerste openbaarmaking van het merkteken, het verval van het merkenrecht op grond van het bepaalde in de artikelen 2.27 lid 1 BVIE juncto artikel 2.26 lid sub a BVIE (voorheen de artikelen artikel 14C lid 1 juncto 5 lid 2 BMW) zou kunnen inroepen. Uit de jurisprudentie blijkt immers, zoals door Ten Cate B.V. terecht is aangevoerd, dat de lat voor het vestigen van auteursrecht op een werk laag ligt, zodat van een woordmerk, en in nog sterkere mate van een beeldmerk, al snel moet worden aangenomen dat het een werk is dat auteursrechtelijke bescherming geniet. Aldus zouden de artikelen 2.26 lid 2 sub a en 2.27 lid 1 BVIE een dode letter worden. 26 Uit hetgeen in rechtsoverweging 25 is overwogen vloeit voort dat, anders dan door Ten Cate B.V. is aangevoerd, niet kan worden aangenomen dat het enkele feit dat iemand die een merk deponeert waarvan een derde het auteursrecht bezit, daardoor jegens die derde onbehoorlijk handelt, waardoor die derde niet als belanghebbende in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE (voorheen artikel 14C lid 1 BMW) zou kunnen worden aangemerkt en hij derhalve niet gerechtigd zou zijn om vervallenverklaring van het merk te vorderen. Voorts brengt hetgeen in rechtsoverweging 25 is overwogen met zich mee dat niet kan worden aangenomen dat het feit dat iemand een merk deponeert waarop een derde het auteursrecht bezit steeds met zich meebrengt dat dat depot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 sub f BVIE (voorheen artikel 4 lid 6 BMW) is verricht, en dat ten gevolge daarvan door dat depot geen recht op dat merk zou worden verkregen. Tenslotte is de rechtbank van oordeel dat, gelet op hetgeen hierboven is overwogen, aangenomen moet worden dat de vervallenverklaring van het recht op een merk op grond van het bepaalde in artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE (voorheen artikel 5 lid 2 sub a BMW) met zich meebrengt dat een derde, die bezitter is van het auteursrecht van het woord- of beeld-

1 0 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

merk van dat merk, zich niet tegen een nieuwe houder van dat merk op zijn auteursrecht op dat woord- of beeldmerk kan beroepen. Voor dit oordeel vindt de rechtbank steun in de uitspraak van de Hoge Raad van 20 maart 1992; BIE 1993, 39 (Laservloerplan). In die uitspraak is aangenomen dat de verkoop van een woord- en beeldmerk door de ontwerper van dat merk aan de opdrachtgever, met zich meebracht dat de ontwerper daarmee tevens zijn uit het auteursrecht voortvloeiende rechten op dat merk niet meer kon uitoefenen. Naar het oordeel van de rechtbank kan deze uitspraak analoog worden toegepast op de situatie waarin het recht op een merk door non usus is komen te vervallen.

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

II Gebiedt Ten Cate B.V. de onder I genoemde merkinschrijvingen in het Benelux-merkenregister voor rekening van Ten Cate B.V., binnen een termijn van veertien dagen na de betekening van dit vonnis te doen doorhalen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,– (duizend euro) per dag, zulks tot een maximum van € 500.000,– (vijfhonderdduizend euro). III Veroordeelt Ten Cate B.V. in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Groeneveld begroot op € 319,32 (driehonderd negentien euro en tweeëndertig eurocent) aan verschotten, en € 2.260,– (tweeduizend tweehonderd zestig euro) wegens het salaris van zijn procureur. in reconventie:

Conclusie 27 Nu vaststaat dat het in rechtsoverweging 20. weergegeven woord- en beeldmerk door Koala Body-Fashion B.V. dan wel Ten Cate B.V. gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar zonder geldige reden niet is gebruikt en de verweren van Ten Cate B.V. zijn verworpen, zal de rechtbank de vorderingen van Groeneveld toewijzen. De rechtbank zal daarbij het bedrag aan te verbeuren dwangsommen maximeren op € 500.000,–. 28 Aangezien de stellingen van Ten Cate B.V. zijn verworpen, zal de rechtbank de reconventionele vorderingen van Ten Cate B.V. afwijzen. Kostenveroordeling 29 Ten Cate B.V. dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure in conventie en in reconventie te worden veroordeeld. In zijn conclusie van repliek in conventie heeft Groeneveld aanspraak gemaakt op vergoeding van de werkelijk door hem gemaakte kosten. Groeneveld heeft echter geen inzicht in die kosten gegeven. De rechtbank zal de proceskosten derhalve overeenkomstig het liquidatietarief begroten. De procedures in conventie en in reconventie zijn naar het oordeel van de rechtbank zodanig met elkaar verweven dat de proceskosten in reconventie op nihil gesteld dienen te worden. Die proceskosten van de procedure in conventie worden door de rechtbank als volgt begroot: vast recht € 248,– betekening van de dagvaarding € 71,32 dagvaarding € 452,– conclusie van repliek in conventie € 452,– comparitie na antwoord € 452,– pleidooi € 904,– (2 x € 452,–) Totaal € 2.579,32 Rechtdoende: in conventie: De rechtbank: I Verklaart voor recht dat het Benelux-inschrijvingsnummer 0088964, woordmerk JANSEN & TILANUS, en het Beneluxinschrijvingsnummer 0357098, beeldmerk JANSEN & TILANUS, op grond van non usus zijn vervallen.

IV Wijst de vorderingen van Ten Cate B.V. af. V Veroordeelt Ten Cate B.V. in de kosten van de procedure in reconventie, tot op heden aan de zijde van Groeneveld begroot op nihil. Enz.

Nr. 24 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 12 juni 2008 (scooters ) Mr. J.Th. van Walderveen. Art. 5 j° art. 85 GModVo Alle scooters, dat wil zeggen die volgens de Gemeenschapsmodellen, de scooter van Sikombi en de Honda Shadow maken een zelfde totaalindruk. Onbestreden is dat laatstgenoemde scooter al voor 2000 op de markt was, terwijl de Gemeenschapsmodellen nadien, i.e. in 2006, zijn ingeschreven. In dat licht bezien is er een redelijke mate van waarschijnlijkheid dat de bevoegde instantie, indien deze daartoe zou worden aangezocht – Sikombi heeft ter zitting aangekondigd zulks te doen – zal besluiten dat de Gemeenschapsmodellen nietig zijn. Onder die omstandigheden is er in dit kort geding geen aanleiding toepassing te geven aan het in artikel 85 GModVo neergelegde vermoeden van geldigheid. MM-Exclusief BV te Sittard, eiseres, advocaat mw. mr. M.B. Keus te Maastricht, tegen Sikombi te Almere, gedaagde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. C.J.M.A. Govers te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 MM-Exclusief maakt haar bedrijf van de im- en export van scooters, auto’s, motors en squads. 2.2 MM-Exclusief brengt een viertal scooters op de markt onder de naam ’Bella 50’. MM-Exclusief heeft deze scooters op 19 oktober 2006 als Gemeenschapsmodel geregistreerd. De publicatie van de registratie heeft op 21 november 2006 plaatsgevonden. De genoemde scooters zijn geregistreerd onder de nummers 000607155-0001, 000607155-0002, 000607155-0003 en 000607155-0004. De bij deze registraties behorende afbeeldingen zien er als volgt uit:

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

Nummer 000607155-0001

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 0 3

2.3 Sikombi houdt zich eveneens bezig met de verhandeling van scooters. Sikombi brengt een scooter op de markt onder de naam ’Eagle Wing’, waarvan hieronder een afbeelding is opgenomen:

Nummer 000607155-0002 2.4 In de Verenigde Staten van Amerika en Europa (tot medio 2000) is een scooter van het type Honda Shadow verhandeld. Afbeeldingen van deze scooter zijn hieronder opgenomen:

Nummer 000607155-0003

Nummer 000607155-0004

2.5 Namens MM-Exclusief heeft mw. mr. Van Tol Sikombi bij brief van 22 maart 2007 gesommeerd – kort gezegd – de inbreuk op de Gemeenschapsmodelrechten van MMExclusief te staken en gestaakt te houden. In reactie hierop heeft Sikombi genoemde advocaat bij brief van 26 maart 2007 laten weten – kort gezegd – aan de sommatie niet te zullen voldoen. Sikombi heeft daarbij verwezen naar onder meer de hiervoor in r.o. 2.4 opgenomen afbeeldingen van de Honda Shadow scooter. 2.6 Bij brief van 27 april 2007 heeft genoemde advocaat Sikombi voor zover relevant als volgt bericht:

1 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Uw opmerking dat de betreffende modellen kopieën zijn van een model van Honda doet verder niet ter zake. Immers Honda heeft de bewuste modellen gemaakt voor de Amerikaanse markt en heeft de modellen twee jaar binnen de Europese markt te koop aangeboden. In het jaar 2000 is het model van de markt gehaald en de registratie van cliënt dateert van oktober 2006. 3 Het geschil (...) 3.2 Sikombi voert verweer. Zij betoogt dat de hiervoor in r.o. 2.4 afgebeelde scooter tot medio 2000 in Europa op de markt is verhandeld, hetgeen volgens haar, onder verwijzing naar de reactie van mw. mr. Van Tol (zie r.o. 2.6) door MMExclusief wordt erkend, zodat, aldus Sikombi, de Gemeenschapsmodellen nietig zijn wegens gebrek aan nieuwheid althans wegens gebrek aan een eigen karakter. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 De uitsluitende bevoegdheid van de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage om kennis te nemen van vorderingen in kort geding op basis van het Gemeenschapsmodel berust op artikel 81 Gemeenschapsmodelverordening (hierna: GMoVo) juncto artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet. 4.2 De vorderingen zullen worden afgewezen. Daartoe is het volgende redengevend. Na verwijzing van de zaak door de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad naar de voorzieningenrechter van deze rechtbank, heeft MM-Exclusief geen procureur in dit arrondissement gesteld, terwijl zij de voorzieningenrechter bovendien expliciet heeft bericht niet op de mondelinge behandeling te zullen verschijnen. Nu op grond van de omstandigheid dat vóór de verwijzing verrichtte proceshandelingen na verwijzing geldig blijven, geldt dat een eenmaal verschenen partij ook na de verwijzing moet worden aangemerkt als in het geding verschenen, zal de zaak, ook zonder dat MM-Exclusief verder in de procedure wordt vertegenwoordigd, als een zaak op tegenspraak hebben te gelden. Daarbij kan in het midden blijven of, zoals namens MM-Exclusief in de brief van 4 juni 2008 (zie r.o. 1.1) is gesteld, zij geen opdracht aan mw. mr. Van Tol voornoemd heeft gegeven tot het voeren van een kort geding tegen Sikombi, nu het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de onder oud recht bestaande figuur van de désaveu, waar MM-Exclusief kennelijk op doelt waar zij zich beroept op onbevoegde procesvertegenwoordiging, niet meer kent, zodat dat beroep geen gevolg heeft voor deze lopende zaak. Blijkens de parlementaire geschiedenis (MvT bij wetsvoorstel 26 855, nr. 3, pp. 126 en 127) zullen gevallen van volmachtoverschrijding zich onder het nieuwe recht moeten oplossen met een actie tot schadevergoeding wegens volmachtoverschrijding. 4.3 MM-Exclusief heeft het verweer van Sikombi niet bestreden, zodat dat verweer slaagt. Alle scooters, dat wil zeggen die volgens de Gemeenschapsmodellen, de scooter van Sikombi en de Honda Shadow maken een zelfde totaalindruk. Onbestreden is dat laatstgenoemde scooter al voor 2000 op de markt was, terwijl de Gemeenschapsmodellen nadien, i.e. in 2006, zijn ingeschreven. In dat licht bezien is er een redelijke mate van waarschijnlijkheid dat de bevoegde instantie, indien deze daartoe zou worden aange-

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

zocht – Sikombi heeft ter zitting aangekondigd zulks te doen, zal besluiten dat de Gemeenschapsmodellen nietig zijn. Onder die omstandigheden is er in dit kort geding geen aanleiding toepassing te geven aan het in artikel 85 GMoVo neergelegde vermoeden van geldigheid. 4.4 MM-Exclusief zal als de in het ongelijk gestelde partij in de redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h Rv worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Sikombi worden, nu deze niet zijn betwist, begroot op het blijkens de specificatie gevorderde bedrag van € 20.504,30. 4.5 Aan de door Sikombi verzochte toepassing van artikel 245 Rv, in die zin dat de proceskosten ten laste van mw. mr. Van Tol en/of de heer A.L. van Oosten, die destijds op de mondelinge behandeling zou hebben verklaard dat hij door MM-Exclusief was gevolmachtigd, zouden worden gebracht, wordt voorbij gegaan nu de juistheid van de stelling dat MM-Exclusief onbevoegd vertegenwoordigd is geweest, niet is komen vast te staan en een onderzoek daartoe, bijvoorbeeld door betrokkenen in de gelegenheid te stellen hun standpunt naar voren te brengen en toe te lichten, het bestek van het kort geding te buiten gaat. 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1 wijst de vorderingen af; 5.2 veroordeelt MM-Exclusief in de proceskosten, aan de zijde van Sikombi tot op heden begroot op € 20.504,30; 5.3 verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 25 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 oktober 2007 (Pannafield) Mr. G.R.B. van Peursem Art. 10 GModVo Van modelinbreuk is alleen al geen sprake, omdat de vormgeving van de gewraakte pannagoal van GTV bij de geïnformeerde gebruiker een andere totaalindruk wekt dan die welke volgt uit het gedeponeerde gemeenschapsmodel. Met name de uitvoering van de in vierkante in plaats van ronde buizen afgebeelde palen-latgrondbuisframe-constructie van het model ontbreekt in doeltype 3 van GTV, dat geheel in ronde buizen is uitgevoerd, hetgeen doorslaggevend wordt geoordeeld voor de verschillende totaalindruk. Art. 13 Aw Niet bestreden is dat het ontwerp voor de definitieve Panna Goal van Velopa – dat anders dan het goaltje volgens het gemeenschapsmodel niet voorzien is van vierkante buizen voor de palen-latgrondbuisframe-constructie, maar, afwijkend van dit model, (geheel) van ronde buizen is vervaardigd – van haar afkomstig is en gedateerd kan worden op 30 maart 2004. Evenmin is bestreden dat dit ontwerp een eigen, oorspronkelijk karakter heeft, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt en zodoende een werk is in de zin van de Auteurswet en dat het vormgevingserfgoed wordt gevormd door hetgeen daaromtrent door Velopa is aangedragen.

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Art. 1019h Rv Gevorderde proceskosten zijn aan de forse kant; een correctie wordt passend geacht. Dat gedaagde vanuit kostenoverwegingen er voor gekozen heeft zich niet van rechtsbijstand te voorzien komt voor zijn ondernemersrisico. Bij die stand van zaken moet het ontwerp voor het pannadoel type 3 van GTV, dat is ontworpen in februari 2006, worden aangemerkt als een ongeoorloofde verveelvoudiging van het ontwerp voor de definitieve Panna Goal van Velopa. De totaalindruk wijkt onvoldoende af. Voorshands wordt geoordeeld dat het enige voor die indruk in aanmerking komende verschil tussen de ontwerpen de afgeronde in plaats van rechte paal-lat verbinding betreft in de bovenhoeken van het GTV-doeltje. Gedaagde heeft aangevoerd dat naast de verschillende palen-lat-verbindingen, tevens sprake is van schuinere buisconstructies, andere maten en totaal ander materiaal van uitvoering. De verschillen zijn bepaald ondergeschikt voor de totaalindruk. Zo dit al auteursrechtelijk relevant zou zijn, legt ook de uitvoering in (doorgaans) verzinkt staal (Velopa) tegenover roestvrijstaal van GTV bepaald onvoldoende gewicht in de schaal voor een zodanig afwijkende totaalindruk, dat sprake zou zijn van een ontwerp dat als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt. Van Lin heeft bij lange na niet aannemelijk gemaakt dat het ontwerp voor type 3 van hemzelf afkomstig is en niet (onbewust) is ontleend aan de pannagoal van de marktleider. Velopa BV te Leiderdorp, eiseres, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. T.H. Bosboom te Arnhem, tegen Gerardus Jacobus Franciscus van Lin h.o.d.n. GTV Tools te Venlo, gedaagde, verschenen in persoon. 2 De feiten 2.1 Velopa ontwikkelt en levert producten en materialen voor de inrichting van openbare buitenruimtes, zoals straatmeubilair, fietsparkeersystemen en sport- en spelelementen. Zij is binnen de Benelux marktleider in dit segment. Zij beschikt over een eigen ontwerpafdeling. Bij Velopa zijn 65 mensen werkzaam. 2.2 Eén van de door Velopa (in samenspraak met Nike) ontwikkelde producten is een zogenoemd ’pannafield’; een klein, geheel met een hekwerk omheind, voetbalveld voor het relatief nieuwe straatvoetbalspel ’panna’. Dat is een straatvoetbalvorm op een klein veld, waarbij 1 tegen 1 tot 3 tegen 3 spelers door middel van behendige voetbaltrucs proberen de tegenstander af te troeven. Anders dan bij gewoon voetbal, kan de bal niet uit gaan of achter raken en wordt er veel via de boarding gespeeld. Er zijn geen strakke spelregels of voorschriften voor de velden. Een ’panna’ is de beweging, waarbij de bal tussen de benen van de tegenstander heen wordt gespeeld en daarna balbezit wordt gehouden. Aan weerszijden van een dergelijk voetbalveldje is een kleine goal (doorgaans ongeveer 1,50 m breed en zo’n 40 cm hoog) geplaatst, waarin net als bij gewoon voetbal gescoord kan worden (naast voornoemde ’panna’s,’ die ook punten opleveren). Een pannaspel duurt kort. Pannadoeltjes kunnen en worden, mede vanwege de afwezigheid van strakke regulering, in verscheidene vormen gemaakt. Deze doeltjes – door Velopa aangeduid als ’Panna Goal’ – worden door Velopa zowel als onderdeel van een pannafield, als, in mindere mate, eveneens afzonderlijk geleverd. Het pannafield van Velopa met de daaraan verbonden doeltjes ziet er als volgt uit:

E I G E N D O M

1 0 5

Doorgaans wordt verzinkt staal toegepast, maar de uitvoeringsvorm is in principe aan de klant, gepoedercoate fields worden eveneens geleverd. 2.3 Velopa heeft het doeltje in het najaar van 2003 in samenspraak met Nike zelf ontwikkeld. De ontwerptekening voor het concept dateert van 19 november 2003, de definitieve ontwerptekening van 30 maart 2004. Deze tekeningen worden hier verkleind weergegeven:

1 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Een prototype doeltje volgens de tekening van het concept is deze (palen-lat-grondframe-constructie van vierkante buizen, verder ronde buizen):

Prototypes van het thans gevoerde pannadoeltje met en zonder Velopa-logo midden bovenin zien er zo uit (alles uitgevoerd in ronde buizen):

2.4 Op 15 januari 2004 heeft Velopa een Gemeenschapsmodel gedeponeerd met als omschrijving ’doelen voor groepssporten’ met de volgende afbeeldingen:

2.5 Vanaf september 2004 is het pannafield met het thans door Velopa gevoerde doeltje (geheel uitgevoerd in ronde buizen) op de markt verkrijgbaar. 2.6 GTV is een eenmanszaak. Van Lin is metaalbewerker en GTV is gestart in 2004. E. Noordhuis verricht de sales en is bij GTV betrokken geraakt vanuit zijn positie bij de gemeente Venlo destijds. Hij heeft Van Lin vanuit die positie bij de gemeente gevraagd iets te ontwikkelen voor straatvoetbal. Van Lin heeft vijf typen pannagoals ontwikkeld,

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

volgens hem conform de navolgende (verkleind weergegeven) ontwerptekeningen van hemzelf, respectievelijk gedateerd 12 december 2005, 15 januari 2006, 19 februari 2006 en twee keer 16 januari 2007:

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Het zijn allemaal ronde buizen en met name zijn ook de paal-lat-verbindingen in de bovenhoeken van de goals afgerond en niet rechthoekig. Naar zeggen van Van Lin wordt thans alleen nog type 5 geproduceerd. De uitvoering is in roestvrij staal. Type 1 is volgens Van Lin via typen 2, 3 en 4 tot 5 geëvolueerd vanwege technische/functionele problemen met de vormgeving van de eerdere types. 2.7 Op de door GTV gedreven website www.sportkooi.nl waren tot op de ochtend van de mondelinge behandeling op 18 september 2007 (thans is de website ’tijdelijk niet beschikbaar’) onder meer de volgende afbeeldingen van door haar gevoerde pannaveldjes te zien:

2.8 GTV is in juni 2006 voor het eerst zijdens Velopa gesommeerd ter zake van haar pannadoeltype 3 (auteursrechtinbreuk, slaafse nabootsing en ’internationale modelbescherming’). Naar aanleiding daarvan is mondeling contact geweest tussen partijen. 2.9 Op de beurs Recreatech in Ahoy Rotterdam stond in februari 2007 de volgende beursstand van www.sportskooi. nl.:

E I G E N D O M

1 0 7

2.10 In mei 2007 is Velopa zijdens de raadsman van Velopa gesommeerd, waarbij tevens aanspraak is gemaakt op het tekenen van een boeteversterkte onthoudingsverklaring met accountantsgecertificeerde opgaveverplichting, alsmede een bijdrage in de kosten van gemaakte rechtsbijstand van € 3.500,–. In reactie daarop heeft Van Lin bij brief van 29 mei 2007 onder meer als volgt bericht: (...) Wij zijn een onderneming die zich o.a. bezig houd met het produceren en leveren van sportkooien. Al onze producten zijn door ons zelf en andere firma’s ontworpen. Uit de brief die u aan ons hebt gestuurd, blijkt dat wij wellicht een bepaald doeltje zouden hebben nagebootst. Gaarne zouden wij van u een tekening of voorbeeld ontvangen, van het bepaalde doeltje waar het zich hier om handelt. Ook zouden wij graag kopie van het auteursrecht en modelrecht van dit doeltje ontvangen. 2.11 Na reactie zijdens de raadsman van Velopa bij brief van 4 juni 2007, met toezending van kopie van het Gemeenschapsmodel en kopie van de website van GTV met afbeelding van het gewraakte doeltje, alsmede uitleg, dat voor auteursrecht geen inschrijvingsvereisten gelden en waar door Van Lin niet schriftelijk op is gereageerd, heeft Van Lin na dagvaarding bij brief van 22 augustus 2007 als volgt gereageerd: (...) Na een telefonisch onderhoud op 4 juli 2007 met mvr M. Kamp van Vereenigde modelburo van Velopa BV. Hebben wij aangegeven dit soortgelijke doeltje al geruime tijd niet meer te leveren. Aan dit soortgelijke doeltje zaten voor ons te veel nadelen. Vanaf medio zomer 2007 leveren wij het sportkooi doeltje TYPE 5. Het soort gelijke doeltje van Velopa BV is TYPE 3. Wij hebben u tekeningen bijgevoegd van al onze 5 TYPES doeltjes (pag 3 t/m 9). Wij hebben onze bedenken of het hier wel om een exacte kopie handelt ,daar wij dit doeltje zelf hebben ontworpen. Verder vinden wij het ook vreemd onder punt 22 in de dagvaarding dat Velopa BV schade heeft opgelopen. GTV Tools levert een totaal ander pannafield als Velopa BV. GTV Tools heeft de naam WWW.SPORTKOOI.NL geregistreerd. Verder vinden wij het vreemd dat Velopa BV vanaf 2007 op de Nederlandse zoekmachine’s de naam SPORTKOOI heeft toegevoegd , terwijl hun pannafields verkopen ?? Wij hopen u met dit schrijven voldoende informatie te hebben gegeven. Verder zullen wij de uitspraak van de rechter op 18 september afwachten. 2.12 Andere op de Nederlandse markt verkrijgbare pannafields, niet afkomstig van partijen, zien er zo uit:

1 0 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

3 Het geschil 3.1 Velopa vordert – samengevat – een Gemeenschapsmodelinbreukverbod, een auteursrechtinbreukverbod, alsmede een verbod tot slaafse nabootsing en diverse nevenvorderingen, te weten een registeraccoutantsgecertificeerd opgavebevel van totaal aantal geproduceerde, ingekochte, verkochte, geleverde, voorradige of bestelde inbreukmakende pannadoeltjes, van professionele afnemers daarvan, alsmede van de daarmee behaalde bruto- en nettowinst, alles op straffe van dwangsommen, waarbij aanspraak wordt gemaakt op een proceskostenveroordeling volgens art. 1019h Rv. 3.2 GTV voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling Inbreuk 4.1 Voorshands oordelend is sprake van auteursrechtinbreuk door GTV, die een inbreukverbod in kort geding rechtvaardigt. Daartoe is het volgende redengevend. 4.2 Van modelinbreuk is naar voorlopig oordeel alleen al geen sprake, omdat de vormgeving van de gewraakte pannagoal van GTV bij de geïnformeerde gebruiker een andere totaalindruk wekt dan die volgt uit het gedeponeerde Gemeenschapsmodel. Met name de uitvoering van de in vierkante in plaats van ronde buizen afgebeelde palen-latgrondbuis-frame-constructie van het model ontbreekt in doeltype 3 van GTV, dat geheel in ronde buizen is uitgevoerd, hetgeen doorslaggevend wordt geoordeeld voor de verschillende totaalindruk. 4.3 Niet bestreden is dat het ontwerp voor de definitieve Panna Goal van Velopa – dat, anders dan het goaltje volgens het Gemeenschapsmodel niet voorzien is van vierkante buizen voor de palen-lat-grondbuisframe-constructie, maar, afwijkend van dit model, (geheel) van ronde buizen is vervaardigd – van haar afkomstig is en gedateerd kan worden op 30 maart 2004. Evenmin is bestreden dat dit ontwerp een eigen, oorspronkelijk karakter heeft, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt en zodoende een werk1 is in de zin van de Auteurswet en dat het vormgevingserfgoed 1 Voor zover in het – summiere – betoog van Van Lin ter zitting een beroep moet worden gezien op het (geheel) technisch bepaald zijn van het ontwerp voor de Panna Goal van Velopa, wordt dit verworpen. Er zijn, mede gelet op het te dezen in aanmerking te nemen vormgevingserfgoed en de verschillende ontwerpen van GTV zelf, meer dan voldoende elementen in de vormgeving van het pannadoeltje die niet door technische eisen worden gedicteerd en juist die elementen zijn bepalend voor de totaalindruk. Bovendien heeft Van Lin niet weersproken dat de vormgeving van het ontwerp van Velopa technisch gezien niet de meest voor de hand liggende is en evenmin de goedkoopste manier is om een pannagoal vorm te geven (pleitnota mr. Bosboom onder 12).

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

wordt gevormd door hetgeen daaromtrent door Velopa als productie 5 is aangedragen (hiervoor weergegeven in 2.12). 4.4 Bij die stand van zaken moet het ontwerp voor het pannadoel type 3 van GTV, dat naar eigen zeggen van Van Lin is ontworpen in februari 2006, worden aangemerkt als een ongeoorloofde verveelvoudiging van het ontwerp voor de definitieve Panna Goal van Velopa. De totaalindruk wijkt daarvoor onvoldoende af. Voorshands wordt geoordeeld dat het enige voor die indruk in aanmerking komende verschil tussen de ontwerpen de afgeronde in plaats van rechte paallat verbinding betreft in de bovenhoeken van het GTV doeltje. Dat wordt evenwel onvoldoende geacht voor een in reële zin afwijkende totaalindruk. Het levert geen nieuw, oorspronkelijk ontwerp op. Daarvoor is dat verschil op zichzelf al te ondergeschikt. Dat is te meer zo, nu GTV desgevraagd heeft bevestigd dat haar doeltje altijd aan de bovenzijde wordt bevestigd op de wijze als getoond op de laatste pagina van prod. 14 (dat hier weliswaar een nietinbreukmakend doeltje betreft, maar de bevestiging van doeltype 3 geschied(t)(de) net zo):

Evenwijdig aan de bovenzijde wordt een (de totaalindruk invullende) horizontale rechte balk ter breedte van het doeltje geplaatst, waar het doeltje aan wordt bevestigd, teneinde in het pannafield te worden opgenomen. Dat geeft eenzelfde totaalindruk van het goaltje in gebruik als de rechthoekige palen-lat-verbinding van de Velopadoeltjes bevestigd in het veld. 4.5 Van Lin heeft aangevoerd dat naast de verschillende palen-lat-verbindingen, tevens sprake is van schuinere buisconstructies, andere maten en totaal ander materiaal van uitvoering, zodat geen sprake zou zijn van inbreuk. Dat wordt verworpen. Bedoelde hoekverschillen van de tussenbuisconstructie is blijkens de overgelegde tekeningen 40° in het ontwerp van Velopa en 55° in dat van GTV. De afmetingen verschillen respectievelijk 1.55 m (Velopa) tegenover 1.50 m (GTV) in breedte en 45 cm (Velopa) tegenover 40 cm (GTV). Dat alles is naar voorlopig oordeel bepaald ondergeschikt voor de totaalindruk. Zo dit al auteursrechtelijk relevant zou zijn, legt ook de uitvoering in (doorgaans) verzinkt staal (Velopa) tegenover roestvrijstaal van GTV bepaald onvoldoende gewicht in de schaal voor een zodanig afwijkende totaalindruk, dat sprake zou zijn van een ontwerp dat als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt. 4.6 Ook het onvoldoende inzichtelijk onderbouwde verweer van Van Lin dat geen sprake is van ontlening (en evenmin van onbewuste ontlening), maar van een zelfstandige schepping door hemzelf, wordt gepasseerd. Van Lin heeft niet bestreden dat Velopa marktleider is in de Benelux en evenmin dat zij haar Panna Goal al sinds september 2004 op de markt brengt. Volgens vaste rechtspraak is in gevallen als

E I G E N D O M

1 0 9

deze voor een dergelijk verweer vereist dat dit behoorlijk gemotiveerd moet zijn en rust de bewijslast ter zake daarvan op degene die van inbreuk wordt beticht. Naar voorlopig oordeel heeft Van Lin bij lange na niet aannemelijk gemaakt dat het ontwerp voor type 3 van hemzelf afkomstig is en niet (onbewust) is ontleend aan de pannagoal van de marktleider. Het enige dat daarvoor wordt aangevoerd, is een ontwerptekening die evenwel dateert van jaren later, 19 februari 2006. Dat is bepaald onvoldoende. 4.7 Ten slotte is het verweer dat type 3 niet langer wordt gevoerd door GTV om te beginnen voorshands andermaal onvoldoende inzichtelijk onderbouwd te achten. Geweigerd is een onthoudingsverklaring te tekenen en tot op de dag van de mondelinge behandeling is het inbreukmakende goaltje op de site van GTV aangeboden, terwijl erkend is dat althans in het verleden het betreffende goaltje op de markt is gebracht door GTV. Overigens zijn de laatste twee elementen alleen al voldoende te achten voor een op te leggen inbreukverbod in kort geding, versterkt met dwangsom, een en ander als nader geformuleerd in het dictum, waarin niet is toegewezen hetgeen te onbepaald en overbodig wordt geacht gelet op het karakter van een verbodsmaatregel in kort geding. De in het geheel niet onderbouwde grensoverschrijdende inbreukvordering wordt eveneens afgewezen. De op te leggen dwangsommen zijn voor matiging door de rechter vatbaar, een en ander als in het dictum verwoord. 4.8 Bij die stand van zaken kan in kort geding tevens in het midden blijven of daarnaast sprake is van slaafse nabootsing. Bij een afzonderlijk verbod tot onrechtmatig handelen naast een auteursrechtinbreukverbod bestaat geen inzichtelijk onderbouwd spoedeisend belang. 4.9 De termijn bedoeld in art. 1019i Rv wordt bepaald op 6 maanden. Nevenvorderingen 4.10 De nevenvorderingen zullen worden afgewezen, nu deze de perken van een kort geding als de onderhavig te buiten gaan en/of onvoldoende inzichtelijk is onderbouwd welk spoedeisend belang daarmee zou zijn gediend. Proceskosten 4.11 Velopa maakt aanspraak op een proceskostenveroordeling begroot aan de hand van art. 1019h Rv. en heeft ter zake een urenverantwoording in het geding gebracht. 4.12 Op zichzelf is daar door Van Lin geen aanstonds als zodanig kenbaar specifiek verweer tegen gevoerd. Wel heeft hij ter zitting te kennen gegeven dat de reden voor het niet tekenen van een onthoudingsverklaring, terwijl anderzijds zijn stelling was dat hij goaltje type 3 niet langer zou voeren, was dat in die door Velopa van hem verlangde verklaring bedragen stonden vermeld die hij met een startend bedrijf van de omvang als het zijne ’helemaal niet kon ophoesten’. Dit moet zien op meergenoemde bijdrage in de buitengerechtelijke kosten van Velopa groot € 3.500,–. Ook door Noordhuis is ter zitting aangegeven dat ’de gevorderde bedragen vele malen de omzet van GTV overschrijden’. Dat een en ander combinerend, vat de voorzieningenrechter op als een beroep op matiging van de gevorderde proceskostenveroordeling. Daaromtrent wordt als volgt overwogen. 4.13 Voorop staat dat de verantwoorde kosten van Velopa’s advocaat en modellengemachtigde, tezamen € 19.702,76,–

1 1 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

exclusief BTW, in dit niet of nauwelijks van een doorsnee vormgevingsinbreukzaak afwijkende geschil aan de forse kant voorkomt. Zo zijn er – ook als het relatieve gewicht van de uurtarieven in ogenschouw wordt genomen – te veel uren besteed aan het opstellen van de in deze zaak uitgebrachte dagvaarding, die het karakter van een standaard inbreukdagvaarding niet of nauwelijks overschrijdt. Daarmee wordt de opgevoerde kostenverantwoording niet evenredig geoordeeld, zodat daar een eerste correctie past. Inzicht in de aan de declaraties van de modellengemachtigde (totaal € 4.202,75 exclusief BTW) ten grondslag liggende uren is in het geheel niet verschaft. Dat is niet acceptabel. Daar past een tweede correctie. 4.14 Aannemelijk wordt voorts geacht dat het niet aanzoeken van rechtsbijstand door GTV in ieder geval mede is ingegeven uit kostenoverwegingen, nu is aangegeven dat de middelen voor een buitenprocessuele afdoening als verlangd door Velopa al zouden ontbreken. Evenwel is door Van Lin niet onderbouwd dat zijn financiële positie als startende ondernemer precair is, bijvoorbeeld door middel van overlegging van financiële gegevens, hetgeen in beginsel wel mag worden verlangd bij een dergelijk matigingsberoep. Hier wreekt zich direct dat Van Lin ervoor gekozen heeft zich niet van rechtsbijstand te voorzien. Dat komt voor zijn ondernemersrisico. GTV heeft ter zitting een aantal inhoudelijke – voorshands weliswaar in kort geding gewogen en te licht bevonden – verweren gevoerd tegen de betichting van inbreuk en aangegeven dat zij meende dat het litigieuze doeltje al enige tijd niet meer werd aangeboden of gevoerd, hetgeen evenmin kan worden gevolgd. Met een (niet onderbouwd) beroep op financieel onvermogen heeft zij naar haar zeggen geen onthoudingsverklaring buiten rechte willen tekenen. Klaarblijkelijk heeft GTV gemeend – dit alles zonder enige andere onderbouwing dan de al in het voortraject verschafte vijf ontwerptekeningen, alle daterend van na het op de markt komen van de Panna Goal van Velopa – met dit een en ander in rechte voldoende verweer te kunnen voeren. Ter zitting is GTV reeds te verstaan gegeven dat van een deelnemer aan het economisch verkeer verwacht mag worden dat deze zich ter zake informeert en zich bij geschillen als de onderhavige van de benodigde rechtsbijstand voorziet. Door haar opstelling is het mede aan haarzelf te wijten dat de juridische kosten van Velopa zijn opgelopen. Voor matiging op billijkheidsgronden – in meerdering op de in 4.13 aangegeven correcties – van de proceskostenveroordeling in het voordeel van GTV wordt bij die stand van zaken geen ruimte gezien. 4.15 De voorzieningenrechter acht, dit alles afwegende, een proceskostenveroordeling aan het adres van GTV ter grootte van € 12.500,– aan salaris aangewezen. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: 5.1 verbiedt GTV met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op het ten processe bedoelde auteursrecht van Velopa op haar ontwerp voor de Panna Goal, door het exploiteren van de inbreukmakende pannadoeltjes type 3 dan wel door andere ongeoorloofde verveelvoudigingen van de pannadoeltjes van Velopa, al dan niet als onderdeel van een volledig pannafield, op straffe van een dwangsom van € 2.500,– voor elke keer of, ter keuze van

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

Velopa, voor elke dag, een gedeelte van een dag als een hele dag begrepen, dat GTV niet aan dit verbod voldoet; 5.2 veroordeelt GTV in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Velopa begroot op € 321,85 aan verschotten en op € 12.500,– aan salaris procureur; 5.3 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.4 bepaalt dat de sub 5.1 opgelegde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; 5.5 bepaalt de termijn bedoeld in art. 1019i Rv. op zes maanden na heden; 5.6 wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 26 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 11 juni 2008 (ras ’Elsanta’) Mr. G.R.B. van Peursem Art. 57 ZPW 2005 De vastgestelde feiten leveren op dat de gedaagde zelf (en niet in hoedanigheid van tussenpersoon of dergelijke) kwekersrechtelijk voorbehouden handelingen met betrekking tot het ras waarop eiseres kwekersrechten bezit, heeft gepleegd. Het is aannemelijk dat de eiseres een ’gesloten’ licentiesysteem onderhoudt waarin verkoop alleen aan andere licentiehouders of aan telers mag plaatsvinden. Nu de gedaagde een loutere handelaar is moet zij óf zelf planten hebben vermeerderd of die hebben verkregen van licentienemers die hun contractuele verplichtingen schonden, of via onofficiële handelskanalen. Art. 60 ZPW 2005 Het is niet aannemelijk dat er van ’uitputting’ van het kwekersrecht van de eiseres sprake is. Voorzover de geleverde planten al van licentiehouders afkomstig zijn, zijn die geleverd in strijd met de geldende licentievoorwaarden. Dan is er geen sprake van toestemming van(wege) de houder van het kwekersrecht. Art. 70 lid 4 ZPW 2005 Gelet op de Handhavingsrichtlijn moet het vereiste van desbewustheid (als de in art. 70, lid 4 omschreven voorwaarde voor de vordering tot schadevergoeding) zo worden uitgelegd, dat de gedaagde wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat van onrechtmatigheid sprake was. In dit geval is hiervan sprake vanaf de dag ná de eerste sommatie. Art. 70, lid 6 ZPW 2005 Winstafdracht in plaats van schadevergoeding is in de gegeven omstandigheden toewijsbaar. Het is immers aannemelijk geworden dat de houder van het kwekersrecht schade heeft geleden. Plant Research International BV te Wageningen, eiseres, procureur mr. P.S. Jonker, tegen Europe Fruit Trade te Donkerbroek, gedaagde, procureur mr. E. Grabandt, advocaat (thans) mr. P.J.M. Bomaars te Breda.

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

2 De feiten 2.1 PRI is (thans) houdster van een Nederlands kwekersrecht voor het aardbeienras ELSANTA, aanvraagdatum 12 augustus 1980, inschrijving in het Nederlandse kwekersrechtregister op 25 januari 1983 met nummer 6035. Voorheen was de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (hierna: DLO) houdster van dit kwekersrecht. PRI houdt eveneens kwekersrechten voor dit ras in Duitsland, Engeland, Italië en Zwitserland. 2.2 Het (Nederlandse) kwekersrecht bedoeld in 2.1 is onder meer geëxploiteerd door middel van licentieverlening. Een van de licentieneemsters onder dit kwekersrecht is Vollegrondsplantenkwekerij Van Gennip te Helmond. In de betreffende niet-exclusieve licentieovereenkomst met DLO van augustus/september 1999 is onder meer het navolgende bepaald: (art. 1(3)): Licentiehouder is slechts gerechtigd planten van de CPRO aardbeirassen (waaronder ELSANTA, Rb) te vermeerderen op percelen die behoren bij zijn eigen bedrijf in Nederland. Het vermeerderen of doen vermeerderen anders dan op eigen bedrijf en/of contractteelt door derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DLO. (art. 4): a. Licentiehouder is slechts gerechtigd planten van de CPRO aardbeirassen met de certificeringsklasse SEE en SE te verkopen, te koop aan te bieden of op een andere wijze in de handel te brengen aan andere licentiehouders die niet uitsluitend planten ten behoeve van de eigen aardbeiteelt vermeerderen. b. Licentiehouder is slechts gerechtigd planten van de CPRO aardbeirassen met de certificeringsklasse EE te verkopen, te koop aan te bieden of op een andere wijze in de handel te brengen aan andere licentiehouders en aan aardbeitelers die gevestigd zijn in landen waar een wettelijk farmers’ privilege bestaat. c. Licentiehouder is slechts gerechtigd planten van de CPRO aardbeirassen met de certificeringsklasse E en/of CAC-materiaal te koop aan te bieden, te verkopen of op een andere wijze in de handel te brengen aan andere licentiehouders en aan aardbeitelers die deze planten gebruiken voor uitsluitend hun aardbeiteelt. (...) (art. 5): Licentiehouder mag aardbeiplanten van de CPRO aardbeirassen slechts vermeerderen, in het verkeer brengen en verhandelen op zijn eigen naam en voor zijn eigen rekening. 2.3 EFT drijft geen (aardbeien)teeltbedrijf en is geen licentieneemster onder bedoelde kwekersrechten. Zij drijft een agrarische handelsonderneming. 2.4 In een brief van 9 oktober 2004, afgedrukt op briefpapier van EFT en ondertekend door statutair directeur Van Kampen van EFT, gericht aan Hargreaves Plants Ltd te Lincolnshire, Engeland (hierna: Hargreaves) staat onder meer het volgende vermeld: Herby I want to inform you what we decided today and give you our offer for 2005. In the first place we want to tell you that this offer is only valued if all the payments for 2004 and earlier years are done. (...) We are able and willing to sell you the same amounts as we do in 2004. This means 1.200.000 strawberryplants (waarmee bedoeld wordt: van het ras ELSANTA, Rb) 18/22, 800.000 plants heavy, 300.000 plants trayplants (...; gedetailleerde prijsopgave en betalingsvoorwaarden, Rb)

E I G E N D O M

1 1 1

I hope that this offer is 100% clear, if you have question please let us know and we will reply. I send you this offer double. If you agree I ask you to sign every page and send it back to our postaddress as is written on the top of this letter. (...handtekening Van Kampen, Rb) Th.W. van Kampen Hereby Hargreaves Plants Ltd declairs that she agrees with the offer and the conditions. Undersigned by: 2.5 Bij brief van 12 november 2004 heeft Berryplants Ltd te Newchurch, Engeland (hierna: Berryplants) aan PRI bevestigd dat zij van EFT heeft gekocht ’during this last trading year’ 1.987.000 en 201.000 ELSANTA planten. 2.6 Bij brief van 28 februari 2005 heeft EFT aan Hargreaves ’regarding our business relationship’ onder meer als volgt bericht (kennelijk in verband met gerezen problemen met de Nederlandse fiscus): Your business partner is EFT B.V., a Dutch trading company. EFT buys her products from several parties. The party about which the Dutch autorities are asking questions about is the Polish firm: Safir Sp. Z.o.o. (...) Safir buys crop, which is still on the field. Dutch farmers sell their crop during the growing period to Safir for a fixed price. After the sale Safir sends her own employees to the field with the bought crop. The farmer is not involved anymore in the process nor does he have any economic interest in the business anymore. After the harvest, Safir sells the products to EFT B.V., who sells the goods to her clients. 2.7 Bij factuur gedateerd 6 juni 2005 van EFT aan De Kemp B.V. wordt voor in totaal 229.750 ELSANTA planten gefactureerd voor leveringen op 28 april 2005 en 11, 19 en 24 mei 2005. 2.8 Bij brief van 13 oktober 2005 heeft Berryplants aan PRI bevestigd dat zij van EFT heeft gekocht 2.807.000 ELSANTA planten ’during this last trading year’. 2.9 PRI heeft terzake van de exploitatie van onder meer haar kwekersrechten met betrekking tot het ras ELSANTA een exclusieve ’exploitatie- annex licentieovereenkomst aardbei’ gesloten met de bevoegdheid tot het verlenen van sublicenties met Fresh Forward B.V. (hierna: Fresh Forward). Deze overeenkomst is ingegaan op 2 december 2005 en loopt door tot 1 januari 2009 (waarbij verlengingsmodaliteiten zijn overeengekomen). 2.10 In een aantal brieven van 1 maart 2006 heeft EFT aan diverse partijen, Konings van Kalmthout Beheer B.V., A.A.M. van Dijk en Goosens Flevoplant B.V. onder meer als volgt bericht: Betreft: Aardbeiplanten Elsanta (...) Wegens onze extreem goede plantenoogst en het feit dat enkele afnemers hun activiteiten hebben beëindigd, hebben wij thans de eenmalige mogelijkheid om tegen zeer interessante condities eerste klas Elsanta aardbeiplanten aan te bieden. Het gaat daarbij om de volgende soorten: (...) Indien u geïnteresseerd bent, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk te reageren (...) Verkopen geschieden à contant voor verladen, op volgorde van binnenkomst van de orders en zijn af tuin. Alle planten zijn NAK gekeurd. Hoogachtend, EFT B.V. 2.11 Bij sommatiebrief van 9 maart 2006 heeft Fresh Forward EFT gesommeerd terzake van kwekersrechtinbreuk.

1 1 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Na enige vruchteloze verdere correspondentie en nadat op 3 mei 2006 de raadsman van PRI en Fresh Forward EFT eveneens terzake had gesommeerd is nog enige correspondentie tussen partijen gevolgd, hetgeen niet tot een inhoudelijk gemotiveerde reactie heeft geleid van de kant van EFT. 2.12 Bij brief van 5 oktober 2006 heeft Hargreaves aan Fresh Forward kopieën van 10 facturen aan haar van EFT toegezonden die zien op ELSANTA plantleveringen in 2004. 2.13 Bij kort geding vonnis van 26 oktober 2006 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank is EFT op vordering van PRI veroordeeld tot een – kort gezegd – kwekersrechtinbreukverbod met betrekking tot het aardbeiras ELSANTA. De nevenvorderingen zijn afgewezen. Van dit vonnis is EFT niet in hoger beroep gekomen. In dit vonnis heeft de voorzieningenrechter daartoe onder meer het volgende overwogen: 4.3. EFT heeft ten eerste opgeworpen dat zij geen voorbehouden handeling zou verrichten, omdat zij niet namens haarzelf maar namens verschillende, door EFT aangeduid met ’Van Gennipondernemingen’ zou handelen (als gevolmachtigde dan wel tussenpersoon). Dit verweer wordt voorshands verworpen. Voorop staat dat indien een bedrijf feitelijk handelt als tussenpersoon of als gemachtigde, verwacht mag worden – zeker in de context van de verhandeling van teeltproducten die onder bescherming van een kwekersrecht vallen – dat zulks aan de handelspartners op duidelijke wijze wordt gecommuniceerd. Nu verder niet is betwist dat inderdaad in 2004 en 2005 plantmateriaal van het aardbeienras ELSANTA is geleverd aan Hargreaves, Berryplants en aan de Kemp, vormde die uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk en die verhandeling in Nederland in beginsel een voorbehouden handeling als bedoeld in artikel 40 ZPW (oud)/ 57 ZPW 2005. Gelet op de inhoud van de brief van 9 oktober 2004 aan Hargreaves (2.2) en de factuur op 6 juni 2005 verstuurd aan De Kemp (2.5), waarin EFT op geen enkele wijze heeft vermeld dat zij niet voor zichzelf maar voor een ’Van Gennip-onderneming’, laat staan welke (er zijn er kennelijk in ieder geval drie), handelde, noch dat de verkoop en levering door die onderneming is geschied of zou geschieden, moet aangenomen worden dat sprake is van uitvoer, in het verkeer brengen en verdere verhandeling door EFT zelf dan wel van een ’doen verrichten’ van die handelingen door haar in de zin van voormelde artikelen. De brieven van 1 maart 2006 (2.7), waarin evenmin op enige wijze een vermelding van een ’Van Genniponderneming’ is opgenomen, ondersteunen dit oordeel. 4.4. Daaraan doet voorshands onvoldoende af dat afnemers mogelijk anderszins op de hoogte waren dat levering uiteindelijk door een ’Van Gennip-onderneming’ zou geschieden. In de eerste plaats is in dit kort geding onvoldoende aannemelijk geworden dat alle ontvangers van de geleverde planten en van die brieven hiervan volledig op de hoogte waren. Van De Kemp is geen verklaring overgelegd. Voorts is de als productie 6 door EFT overgelegde brief van Hargreaves, waarin wordt aangegeven dat ’I can confirm we have no contract of purchase nor sale between Europe Fruit Trade B.V.’, kennelijk verstuurd in een duidelijk ander kader, namelijk naar aanleiding van een vraag bij hun administratie aangaande de heffing van BTW, en zegt deze brief bovendien niets over welke rol EFT dan wel zou hebben gehad bij de levering van de planten. Enkel in de door EFT overgelegde verklaring van Berryplants van 9 oktober 2006 wordt duidelijk gesteld dat zij wist dat ’Mr Van Gennip’ de contractspartij was en EFT slechts de ’facturation, collection and administration’ verzorgt. Deze verklaring staat evenwel op gespannen voet met de eerdere brieven zoals weergegeven in 2.3 en 2.5, waarin juist EFT als verkoper wordt aangeduid. Hierbij dient tevens bedacht te worden dat ook een doen uitvoeren of doen verhandelen tot een voorbehouden handeling behoort.

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

De brief van 9 oktober 2004 van EFT (r.o. 2.2) gaf zelfs aan dat de offerte door Hargreaves kon worden ondertekend, waardoor direct een overeenkomst tot stand zou zijn gekomen (logischerwijs met EFT nu niet anders is vermeld). 4.5. Daarbij komt dat EFT, op wie in de gegeven omstandigheden de stelplicht en bewijslast ter zake rust, onvoldoende (schriftelijk) bewijs heeft bijgebracht dat alle koopovereenkomsten ten grondslag liggend aan de leveringen van kennelijk zeer aanzienlijke hoeveelheden planten van het aardbeienras ELSANTA in het verleden telkens inderdaad niet op eigen naam maar op naam van een ’Van Genniponderneming’, en zo ja welke, zijn gesloten. Voor nadere bewijslevering is in het kader van dit kort geding geen plaats. Tot slot is van belang dat ook namens de beweerdelijke volmachtgevers door T. van Gennip, P. van Gennip en M.T.S. van Gennip niet voldoende duidelijk is verklaard dat zij EFT daadwerkelijk gevolmachtigd hadden. Over de rol van EFT melden zij (in overigens gelijkluidende verklaringen) slechts: ’EFT verricht aldus geen zelfstandige verkopen, maar is een hulpmiddel van mijn bedrijf ’. (...) 4.7. Voorts heeft EFT aangevoerd dat de ’Van Gennipondernemingen’ licentiehouder zijn en zodoende gerechtigd waren aan fruittelers en andere licentiehouders te leveren. Zoals hiervoor echter reeds is overwogen, betekent dit feit op zichzelf niet dat ook EFT mocht (doen) handelen in plantmateriaal van het aardbeienras ELSANTA of dit mocht (doen) uitvoeren. Voor zover EFT zelf handelde of uitvoerde is van belang dat de door PRI verleende toestemming beperkt was tot verkoop aan fruittelers of aan andere licentiehouders, waartoe EFT niet behoort. Voor zover zij de ’Van Gennipondernemingen’ handelingen deed verrichten, is van belang dat PRI onweersproken heeft gesteld, ondersteund met schriftelijk bewijs, dat in de licentieovereenkomsten met de ’Van Gennip-ondernemingen’ is bepaald dat zij de rassen slechts op hun eigen naam mogen vermeerderen, in het verkeer brengen en verhandelen. Zodoende kan er naar voorlopig oordeel geen sprake zijn van een uitputting van het kwekersrecht. Daaraan doet niet af dat de ’Van Gennip-ondernemingen’ (mogelijk, PRI heeft dit betwist) ter zake de verkoop en vermeerdering van de betreffende planten licentievergoedingen zouden hebben afgedragen. 2.14 Bij brief van 27 september 2007 van Darby Plants Ltd te Thetford, Engeland (hierna: Darby) aan Fresh Forward is aan laatstgenoemde meegedeeld dat Darby 85.000 ELSANTA planten heeft gekocht van EFT op 2 januari 2007 onder verwijzing naar de factuur terzake. 3 Het geschil 3.1 PRI vordert na wijziging van eis, tegen welke eiswijziging PRI zich niet heeft verzet – samengevat – veroordeling van EFT tot een aantal nevenvorderingen (die in kort geding zijn afgewezen), te weten een registeraccountantsgecertificeerde opgave van (I a) bedrijfsmatig over de afgelopen 5 jaar door of in opdracht van EFT ’of anderszins door derden’ voortgebrachte, verder vermeerderde, ten behoeve van de vermeerdering behandelde, in het verkeer gebrachte, verder verhandelde, uit- of ingevoerde, voor een van deze handeldoeleinden in voorraad zijnde danwel geweest zijnde planten, plantdelen alsmede geoogst materiaal van het ras ELSANTA, van (I b) alle orderbevestigingen, vervoersdocumenten, afleverbewijzen en facturen van de door EFT ingekochte, verkochte en/of afgeleverde planten van dit ras over de afgelopen 5 jaar, zulks onder opgave van de verkoopprijs en de namen van personen of bedrijven van wie EFT dit materiaal heeft gekocht en aan wie EFT dit materi-

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

aal heeft verkocht, een bevel (II) tot vernietiging van plantmateriaal van het ras ELSANTA in het bijzijn van een vertegenwoordiger van PRI, (III) dit alles op verbeurte van dwangsommen, alsmede (IV) primair veroordeling tot betaling door EFT van schadevergoeding wegens door kwekersrechtinbreuk van EFT door PRI geleden schade in de vorm van afdracht van door EFT genoten winst, subsidiair veroordeling tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, een en ander mede aan de hand van de informatie zoals gevorderd sub I a en I b, voorts (V) betaling van een voorschot aan schadevergoeding ten bedrage van € 25.000,– en (VI) een Handhavingsrichtlijnconform geïnterpreteerde proceskostenveroordeling. 3.2 Zij stelt daartoe dat EFT inbreuk heeft gepleegd op haar kwekersrechten met betrekking tot het ras ELSANTA, welke inbreuk naar haar stelling ondanks het verbod daartoe in kort geding door lijkt te zijn gegaan, daarbij het gevoerde verweer van EFT gemotiveerd bestrijdend. PRI stelt dat zij belang heeft bij haar nevenvorderingen en die tot schadevergoeding geleden door de grootschalige inbreuk door EFT van, voor zover zij heeft weten te achterhalen, minimaal 30 miljoen planten, welke inbreuk bovendien haar licentiestelsel dat transparantie en traceerbaarheid van de planten beoogt, frustreert. 3.3 EFT voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 De onderwerpelijke nevenvorderingen veronderstellen dat sprake is van kwekersrechtinbreuk door EFT, hetgeen EFT in deze bodemprocedure andermaal bestrijdt. Dat verweer wordt verworpen op grond van het navolgende. 4.2 Blijkens hetgeen is aangegeven in 2.4 (EFT heeft het daar over ’our offer for 2005’, ’we are able and willing to sell you the same amounts as we do in 2004’), 2.5 en 2.8 (waarin Berryplants bevestigt van EFT ELSANTA planten te hebben gekocht in de betreffende handelsjaren), 2.6 (waarin EFT zelf uiteenzet aan Hargreaves ’our business relationship’, inhoudende dat zij, EFT, planten koopt van een Poolse entiteit Safir, die die planten vervolgens doorverkoopt aan EFT ’who sells the goods to her clients’), 2.10 (waarin EFT het heeft over ’onze extreem goede plantenoogst’ en het afhaken van afnemers, waardoor een eenmalig aanbod – zodoende van EFT’s ELSANTA planten – wordt gedaan), en 2.14 (koop op 2 januari 2007 door Darby van EFT van 85.000 ELSANTA planten), is naar het oordeel van de rechtbank sprake (geweest) van aanbieden of verhandelen (verkopen en leveren) door EFT zelf van aardbeiplanten van het ras ELSANTA. Dat zijn kwekersrechtelijk voorbehouden handelingen in de zin van artt. 57(1) en (2) jo. 1(g) Zaaizaaden plantgoedwet 2005 (hierna: ZPW 2005). 4.3 PRI heeft onweersproken en onderbouwd gesteld dat zij een gesloten licentiestelsel hanteert. Het is licentienemers alleen toegestaan om planten (en plantmateriaal) van het ras ELSANTA te verkopen en te leveren aan derden die eveneens licentienemer zijn of die het materiaal gebruiken voor (alleen) de productie van fruit (aan telers derhalve), waarbij geldt dat zij dit bovendien slechts op eigen naam mogen verhandelen. De door de rechtsvoorgangster van PRI met Van Gennip gesloten licentieovereenkomst (vgl. onder 2.2) wijst hier ook op. EFT is geen licentieneemster en evenmin fruitteler. Zij kan derhalve slechts over ELSANTA planten

E I G E N D O M

1 1 3

beschikken en die verkopen/leveren en voor dat doel aanbieden, zoals zij gedaan heeft en mogelijk nog steeds doet, indien zij deze zelf heeft vermeerderd (een kwekersrechtelijk voorbehouden handeling op grond van art. 57(1) ZPW 2005), deze heeft verkregen van licentienemers die vanwege voornoemd gesloten stelsel hun contractuele verplichting jegens PRI hebben geschonden, of door inkoop via onofficiële handelskanalen. 4.4 Het verweer van EFT is dat niet zijzelf de planten heeft verhandeld/aangeboden, maar dat officiële licentieneemsters zoals Van Gennip dit zouden hebben gedaan, waarbij EFT ’na het sluiten en uitvoeren van de koopovereenkomst’ zou zijn ’ingeschakeld voor het verdere afwikkelen van de reeds gesloten koopovereenkomst. In dat kader verzorgt EFT, namens de verkopers, de facturatie en incasso van de door de afnemers te betalen koopprijs’, aldus haar stellingen bij antwoord onder 3. Dit verweer wordt verworpen. De bewoordingen van de onderschepte aanbiedingsbrieven en de bevestigingen van verscheidene afnemers van leveringen door EFT en haar facturen wijzen allereerst al in het geheel niet op deze constructie. EFT heeft ook zelf uiteengezet in haar in 2.6 bedoelde brief aan Hargreaves dat zij zelf verkoopt aan haar klanten (en daarbij een door haar als ’Polenconstructie’ aangeduide methode hanteert, die door PRI zou worden gedoogd). Dat Van Gennip en Engelse afnemers in een enkele schriftelijke verklaring de lezing van EFT ondersteunen overtuigt in het geheel niet (en is wat Berryplants betreft in tegenspraak met haar eerdere eigen opgaven (tot twee keer toe) aan PRI dat zij ELSANTA plantmateriaal zou hebben verkregen van EFT (en niet van licentienemers)). Aan de gelijkluidende schriftelijke verklaringen van drie heren Van Gennip terzake komt in het licht van het overstelpende materiaal dat op het tegendeel wijst, geen voldoende gewicht toe naar het oordeel van de rechtbank. Het is bovendien in strijd met de aan licentienemers opgelegde verplichting dat zij alleen op eigen naam mogen handelen. De redenen daarvoor zijn dezelfde als die in kort geding daarvoor naar voorlopig oordeel zijn aangegeven, vgl. hetgeen in kort geding in 4.3 t/m 4.5 is overwogen (hiervoor opgenomen in 2.13). Daarbij moet bedacht worden dat ook in de bodemzaak een onvoldoende geconcretiseerd (getuigen)bewijsaanbod is gedaan zijdens EFT en evenmin ander schriftelijk bewijs is aangebracht dan hetgeen al voorhanden was in de kort geding procedure. Zodoende neemt de rechtbank bedoelde overwegingen uit het kort geding vonnis hier over en maakt zij deze mutatis mutandis tot de hare in de bodemzaak. 4.5 Evenmin is naar het oordeel van de rechtbank sprake van uitputting – opnieuw om dezelfde redenen als door de voorzieningenrechter in diens vonnis in 4.7 is overwogen (vgl. andermaal hiervoor in 2.13), welke overweging de rechtbank in deze bodemzaak eveneens (mutatis mutandis) tot de hare maakt. 4.6 Ter comparitie heeft EFT nog een betoog opgehangen aan de hand van naar haar zeggen vertrouwelijke stukken uit een fiscaal boekenonderzoek bij derden-tuinders, die verder niet konden worden genoemd en welke stukken niet konden worden overgelegd. Alleen al daarom dient daar in beginsel aan voorbij te worden gegaan. Maar ook los daarvan: Zoals PRI terecht heeft aangevoerd, wijst hetgeen EFT hiermee wil betogen, te weten dat al vanaf 1995 (volgens PRI is dat overigens pas vanaf 2000 aan haar bekend ge-

1 1 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

maakt) sprake zou zijn van een zogenoemde oogst-op-stamconstructie (vgl. hetgeen EFT bij brief van 28 februari 2005 aan Hargreaves hieromtrent uiteenzet, hiervoor opgenomen in 2.6), waarbij wordt verkocht aan een buitenlandse vennootschap en de tuinders-licentienemers via EFT leverden aan buitenlandse afnemers (en juist dit element wordt door PRI (blijkens het hiervoor overwogene: terecht) bestreden) en daarbij royalties afdroegen aan PRI, hetgeen PRI zou hebben gefiatteerd, hooguit op een op zichzelf wel gedogen van een dergelijke ’Polen-constructie’ door PRI, maar laat zulks onverlet dat het een niet-licentienemer als EFT ook bij een ’Polen-constructie’ niet is toegestaan zelf kwekersrechtelijk voorbehouden handelingen te verrichten. Anders gezegd: Het mogelijk gedogen van verkoop-opstam behelst geen toestemming tot betrokkenheid van EFT als niet licentieneemster. Ook dit verweer slaagt derhalve niet. Het is niet voldoende gemotiveerd. Zo dat al anders zou moeten worden gezien, dan passeert de rechtbank als tardief en onvoldoende geconcretiseerd het ter comparitie gedane bewijsaanbod dat PRI deze gang van zaken met tussenkomst van EFT zou hebben gedoogd (een specifiek getuigenbewijsaanbod is ter zitting ook niet gedaan). 4.7 Zodoende komen de gevorderde nevenvorderingen in beginsel als op de wet of vaste rechtspraak gestoeld voor toewijzing in aanmerking, gegeven de omstandigheid dat EFT op grote schaal inbreuk heeft gemaakt op het kwekersrecht van PRI, evenwel zoals in het dictum verwoord. Tevens overweegt de rechtbank in dit verband het volgende. 4.8 De gevorderde accountantsgecertificeerde opgaven zijn met name ingegeven teneinde PRI in staat te stellen haar schadevordering jegens EFT te kunnen concretiseren (een verband dat zij zelf blijkens haar formulering van de schadevordering bij staat ook legt: ’een en ander mede te bepalen aan de hand van de informatie zoals gevorderd onder sub I a en b’). Vanwege het bepaalde in art. 70(4) ZPW 2005, te weten dat alleen schadevergoeding kan worden gevorderd van degene die bewust inbreukhandelingen verricht, aan welke bepaling PRI aanvankelijk geen aandacht heeft besteed, terwijl EFT bij antwoord onder 10 heeft aangevoerd dat zij de gewraakte handelingen niet bewust van onrechtmatigheid heeft verricht, moet in dit geval worden aangenomen dat van deze bewustheid in de zin van wetenschap of redelijkerwijs behoren te weten1 eerst sprake is vanaf één dag na de datum van eerste sommatie (dat was 9 maart 2006, zo stelt PRI), derhalve vanaf 10 maart 2006. Deze kwestie is ter comparitie aan de orde gesteld en PRI heeft toen aangegeven dat in haar visie vanaf deze eerste sommatie uit maart 2006 sprake was van bewustheid zijdens EFT van deze inbreuk. De opgaveverplichting dient dan ook te worden beperkt tot de periode vanaf 10 maart 2006 tot de dag voorafgaand aan het moment van opgave. 4.9 De niet nader geconcretiseerde uitnodiging bij antwoord onder 9 aan PRI om de boeken van EFT te komen 1

Hoewel het TRIPs Verdrag geen betrekking heeft op kwkeresrechtelijke geschillen – art. 1(2.) TRIPs verwijst naar de categorieën genoemd in Deel II, Titels 1 t/m 7 waarin het kwekersrecht niet voorkomt – zodat aan het volgens de rechtspraak liberalere vereiste van art. 45(1) TRIPs hier geen betekenis toekomt, zal art. 70(4) ZPW 2005 wel Handhavingsrichtlijnenconform moeten worden uitgelegd. En art. 13(1) van Ri 2004/48 EG, dat ook betrekking heeft op kwekersrechtelijke geschillen, ziet eveneens op schadevergoeding in geval van een inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

inzien, maakt niet dat thans geen belang zou zijn bij toewijzing van de gevorderde nevenvorderingen. EFT heeft sommaties terzake in de wind geslagen en op geen enkele serieus te nemen wijze gereageerd op de gedocumenteerde aantijgingen van ernstige kwekersrechtinbreuk. Dan volstaat niet om eerst bij antwoord met een dergelijke enkele ’uitnodiging’ te komen (waar ter comparitie ook niet door EFT op is teruggekomen) – die in deze constellatie geen serieus te nemen verweer vormt – en kan PRI aanspraak maken op de gevorderde accountantsgecertificeerde opgaven. 4.10 De gevorderde vernietiging van inbreukmakend materiaal in het bijzijn van een vertegenwoordiger van PRI heeft EFT bestreden met de stelling bij antwoord onder 19 dat EFT geen planten bezit en ook nooit heeft bezeten. Daar is PRI ter comparitie in die zin op teruggekomen, dat zij heeft aangegeven dat en waarom er in haar visie geen andere conclusie kan worden getrokken, dan dat EFT zelf heeft vermeerderd en/of heeft doen vermeerderen. Daartegen is zijdens EFT niet nader specifiek stelling genomen. Nu blijkens de brief van Darby (vgl. hiervoor in 2.14) nog op 2 januari 2007 door EFT ELSANTA planten zouden zijn geleverd en hiervoor is aangegeven dat en waarom sprake is van kwekersrechtinbreuk, bestaat naar het oordeel van de rechtbank voldoende belang bij PRI voor toewijzing van ook deze vordering. Dat het hier geen levering op 2 januari 2007, maar uit juni 2006 zou betreffen, zoals EFT ter comparitie in weerwil van de tekst van de betreffende brief heeft aangegeven, wordt gepasseerd, alleen al omdat EFT ter zitting heeft aangegeven zulks ook niet te kunnen bewijzen. 4.11 De gevorderde dwangsom wordt eveneens opgelegd, zij het onder de modaliteiten als geformuleerd in het dictum. 4.12 De rechtbank zal de primaire vordering onder IV (schadevergoeding in de vorm van winstafdracht op te maken bij staat) opvatten als een vordering tot winstafdracht in plaats van schadevergoeding bedoeld in art. 70(6) ZPW 2005. Deze vordering is toewijsbaar, nu gegeven de vastgestelde grootschalige kwekersrechtinbreuk aannemelijk is geworden dat de mogelijkheid bestaat dat PRI daardoor schade heeft geleden. 4.13 Nu het merendeel van de door PRI achterhaalde kwekersrechtinbreuk heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de in 4.8 bedoelde bewustheidsdatum van 10 maart 2006, is onvoldoende komen vast te staan dat PRI ten minste aanspraak zal kunnen maken op een schadebedrag ter hoogte van de gevorderde € 25.000,–, zodat dit voorschot, dat ter comparitie slechts summierlijk is toegelicht, alleen al daarom dient te worden afgewezen. 4.14 EFT zal als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Nu de dagvaarding in deze zaak is uitgebracht nadat de implementatietermijn van de Handhavingsrichtlijn was verstreken, kan PRI aanspraak maken op een Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling zoals zij heeft gevorderd en gespecificeerd, zij het dat dit bedrag dient te worden toegewezen exclusief BTW, waar PRI dit inclusief BTW heeft verantwoord. Nu daartegen geen specifiek verweer is gevoerd door EFT, is deze eveneens toewijsbaar als in het dictum verwoord.

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 1 5

5 De beslissing

Nr. 27 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 juni 2008

De rechtbank 5.1 beveelt EFT om binnen 28 dagen na betekening van dit vonnis aan PRI te verstrekken een door een onafhankelijke Nederlandse registeraccountant (dat wil zeggen een accountant die niet normaliter de boeken controleert van EFT of met EFT gelieerde vennootschappen) voor rekening van EFT op te stellen en van een goedkeurende verklaring voorziene opgave van: a alle bedrijfsmatig over de periode vanaf 10 maart 2006 tot aan de dag voorafgaand aan het opstellen van de opgave door EFT of in haar opdracht in Nederland voortgebrachte, verder vermeerderde, ten behoeve van de vermeerdering behandelde, in het verkeer gebrachte, verder verhandelde, uit- of ingevoerde, voor een van deze handelsdoeleinden in voorraad (geweest) zijnde al dan niet geoogst(e) planten of plantmateriaal van het (Nederlands) kwekersrechtelijk beschermde ras ELSANTA (inschrijvingsnummer 6035); b alle (kopieën van) orderbevestigingen, vervoersdocumenten, afleverbewijzen en facturen van door EFT ingekochte, verkochte en/of afgeleverde planten van het hiervoor onder a) bedoelde ras over de hiervoor onder a) bedoelde periode en zulks onder opgave van de verkoopprijs en de namen van personen of bedrijven: – van wie EFT dit materiaal van bedoeld ras heeft gekocht – aan wie EFT dit materiaal van bedoeld ras heeft verkocht; 5.2 beveelt EFT om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis om al het door EFT en/of in haar opdracht door derden in Nederland geproduceerde en nog niet verkochte danwel anderszins niet verhandelde en/of niet afgeleverde materiaal van het in 5.1 sub a) bedoelde ras te (doen) vernietigen, volledige planten, plantdelen alsmede geoogst materiaal daaronder begrepen, zulks in het bijzijn van een door PRI aan te wijzen onafhankelijke vertegenwoordiger van PRI; 5.3 veroordeelt EFT tot betaling van een dwangsom van € 5.000,– voor iedere dag dat EFT in gebreke mocht blijven met nakoming van de onder 5.1 en 5.2 bedoelde bevelen; 5.4 veroordeelt EFT tot betaling aan PRI van afdracht vanaf 10 maart 2006 van de met de ten processe bedoelde inbreuk op het ten processe bedoelde Nederlandse kwekersrecht van PRI genoten netto winst, waarvan door EFT rekening en verantwoording dient te worden afgelegd, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 5.5 veroordeelt EFT in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van PRI begroot op € 10.236,85; 5.6 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.7 bepaalt dat de sub 5.3 opgelegde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; 5.8 wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

(ras ’Sorbonne’) Mr. P.G.J. de Heij Art. 5 UPOV-verdrag De teelt (in Nieuw Zeeland) door een kennelijk aan de gedaagden gelieerde vennootschap, mag aan de gedaagden als licentiehouder en als ’aangewezen uitvoerder’ van de licentie worden toegerekend. Aannemelijk is dat herhaalde overschrijdingen van het overeengekomen teeltareaal hebben plaatsgevonden. Dat rechtvaardigt opzegging van de licentieovereenkomst. Sedertdien kunnen gedaagden geen aanspraak maken op een licentie. Dat rechtvaardigt een verbod van inbreuk op het kwekersrecht van eiseressen, ook voor Nieuw Zeeland. Gezien het feit dat Nieuw Zeeland partij is bij het UPOV-verdrag, is aannemelijk dat het Nieuw Zeelandse recht een verbod van voortbrenging voor handelsdoeleinden, te koop aanbieden en verhandeling toestaat. 1 Vletter & Den Haan Beheer BV te Rijnsburg, 2 Gebr. Vletter & Den Haan te Rijnsburg, eiseressen, procureur mr. P.S. Jonker, tegen 1 Koninklijke van Zanten BV te Hillegom, 2 Van Zanten Flowerbulbs BV te Hillegom, gedaagden, procureur mr. L.PH.J. baron van Utenhove, advocaat mr. P.E. Mazel te Groningen. 2 De feiten 2.1 Aan eiseres sub 2 is op 14 december 1993 onder nummer 13638 (Nederlands) kwekersrecht verleend voor het lelieras ’Sorbonne’. Ook in Nieuw Zeeland is haar voor dit ras een nationaal kwekersrecht verleend. Zij heeft deze kwekersrechten en alle daarbij behorende rechten en verplichtingen overgedragen aan eiseres sub 1. 2.2 In mei 1996 heeft Vletter & den Haan aan Trior Lelie B.V. een licentie verstrekt voor vermeerdering en teelt van plantgoed en leverbare bollen van het ras Sorbonne. In de licentieovereenkomst is aanvankelijk het jaarlijks maximaal te beplanten areaal vastgesteld op 700 Rijnlandse Roe (verder: RR2, circa 1 hectare) leverbare bollen en 200 RR2 éénjarig schub. De overeenkomst bevat voorts de volgende bepalingen: (...) 11. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd; Zij eindigt onmiddellijk en van rechtswege: (...) f ) door het feit, dat licentienemer enig voor hem uit deze overeenkomst voorspruitende verplichting niet stipt nakomt, gevolgd door een aangetekend schrijven van kweker, waarin deze niet-nakoming van de kontraktuele verplichting(en) wordt gekonstateerd, en deswege wordt verklaard, dat deze overeenkomst is beëindigd; (...) 13. Bij beëindiging van deze overeenkomst, behoudens in geval het op het ras verkregen kwekersrecht komt te vervallen, vervallen alle bij of krachtens deze overeenkomst aan licentienemer toegekende of voortspruitende rechten en bevoegdheden, en blijft licentienemer tegenover kweker ten aanzien van het ras verplicht om: het op zijn bedrijf bevindende plant-/teeltmateriaal van het ras te vernietigen;

1 1 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

geen plant-/teeltmateriaal van het ras van een ander te betrekken, dan wel te vermeerderen, en geen plant-/teeltmateriaal in het verkeer te brengen, (verder) te verhandelen of anderszins ter beschikking aan te bieden dan wel te stellen aan derden, en/of deze handelingen te doen verrichten; over geen plant- en/of teeltmateriaal van het ras al dan niet op eigen bedrijf de beschikking te hebben; de naam van het ras op generlei wijze te gebruiken; 2.3 In februari 2000 zijn alle rechten en verplichtingen uit de licentieovereenkomst overgegaan op gedaagde sub 1. Gedaagde sub 1 heeft gedaagde sub 2 aangewezen als de partij die de licentieovereenkomst zou uitvoeren. Nadien heeft Vletter & den Haan toegestaan dat de teelt van het ras in Nieuw Zeeland zou plaatsvinden en is het maximum te beplanten areaal bepaald op 1000 RR2 leverbare bollen en 300 RR2 éénjarig schub. 2.4 In 2000, 2001 en 2006 heeft Vletter & den Haan Van Zanten aangesproken op overschrijding van het maximaal toegestane areaal. Van Zanten heeft Vletter & den Haan compensatie betaald voor het teveel geteelde materiaal. Vletter & den Haan heeft Van Zanten in 2006 gewaarschuwd dat bij volgende overtreding van de licentieovereenkomst de licentie zou worden ingetrokken. 2.5 Bij brief van 8 april 2008 heeft Vletter & den Haan wegens hernieuwde overschrijding van het maximaal toegestane areaal de licentieovereenkomst ’ontbonden’ (opgezegd) met verwijzing naar artikel 11 sub f van de licentieovereenkomst. 3 Het geschil 3.1 Vletter & den Haan leidt de hernieuwde overschrijding van de toegestane maxima af uit de verplichte opgave die Van Zanten in Nieuw Zeeland heeft gedaan aan het Ministry of Agriculture and Forestry (MAF). Deze opgave dient te worden gedaan in verband met eisen die aan de bollen worden gesteld voor export naar Japan. Vletter & den Haan heeft een overzicht van het MAF overgelegd waaruit voor het seizoen 2007/2008 ruim 9 hectare aanplant van het ras Sorbonne volgt. Vletter & den Haan stelt dat zij de licentieovereenkomst terecht ontbonden heeft en dat Van Zanten daarom, nu zij niet meer beschikt over een licentie, inbreuk maakt op haar kwekersrechten in Nieuw Zeeland en Nederland door de aan de gerechtigde op het kwekersrecht voorbehouden handelingen te verrichten of te laten verrichten. 3.2 Vletter & den Haan heeft bij dagvaarding gevorderd, kort samengevat en zakelijk weergegeven, een verbod op inbreukmakende handelingen en vernietiging van inbreukmakend plantenmateriaal van het ras Sorbonne, telkens na verloop van vijf dagen na betekening van het vonnis, met bepaling van een dwangsom van € 15.000 per dag en hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de volgens 1019h Rv. te bepalen proceskosten. Bij pleidooi heeft zij haar eis vermeerderd met de vordering tot, kort gezegd, opgave van onderbouwde informatie met betrekking tot de verhandeling van het ras Sorbonne en een aantal andere door Vletter & den Haan aan Van Zanten gelicentieerde rassen. 3.3 Van Zanten heeft zich tegen de eisvermeerdering verzet. Zij voert voorts verweer dat kan worden samengevat als volgt. 3.3.1 In Nederland vindt geen vermeerdering van plantmateriaal plaats. De vermeerdering in Nieuw Zeeland wordt

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

uitgevoerd door Van Zanten Flowerbulbs Ltd. Deze vennootschap heeft rechtstreeks toestemming van Vletter & den Haan verkregen het ras te telen en te verhandelen. Van Zanten maakt dus geen inbreuk op het kwekersrecht van Vletter & den Haan en heeft het niet in haar macht de gestelde inbreuk in Nieuw Zeeland te doen eindigen. Gedaagde sub 1 is in ieder geval ten onrechte gedagvaard omdat bij overname van de licentieovereenkomst door gedaagde sub 1 gedaagde sub 2 is aangewezen als de partij die de activiteiten uitvoert. 3.3.2 Er is geen geldige reden voor opzegging van de overeenkomst. Het maximaal toegestane areaal is niet overschreden. Aan het MAF is bewust een onjuiste opgave gedaan. Op die manier wordt bereikt dat, indien het MAF het plantmateriaal van een bepaald perceel afkeurt, dat materiaal (althans het gezonde materiaal op dat perceel) toch kan worden geëxporteerd. Van Zanten verwijst in dit verband naar een overgelegde verklaring van een werknemer van gedaagde sub 2. 3.3.3 De opzegging van de licentieovereenkomst is bovendien zinloos omdat de door Vletter & den Haan uitgegeven licenties vrij verhandelbaar zijn en Van Zanten daarom in staat is de aan een derde uitgegeven licentie te kopen. 3.3.4 In verhouding tot het belang van Van Zanten is het belang van Vletter & den Haan gering. Het bedrag aan gemiste royalty’s is namelijk bescheiden. 3.3.5 Voor zover thans van belang maakt Van Zanten nog bezwaar tegen de korte termijn om aan een veroordeling te voldoen en de hoogte van de gevorderde dwangsom. Zij meent dat er reden is de dwangsom te maximeren. Voor hoofdelijke veroordeling in de proceskosten ziet Van Zanten geen grond. 3.4 Van Zanten heeft verzocht de vorderingen af te wijzen met veroordeling van Vletter & den Haan in de volgens 1019h Rv. begrote proceskosten. 4 De beoordeling 4.1 Voor zover het in Nederland verleende kwekersrecht aan de vorderingen ten grondslag is gelegd, is de rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 78 Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005. Gedaagden zijn in dit arrondissement gevestigd, zodat de rechtbank ook overigens bevoegd is. 4.2 Van Zanten heeft zich tegen de eisvermeerdering verzet. Deze ligt echter zozeer in het verlengde van hetgeen door Vletter & den Haan is aangevoerd en al was gevorderd, dat Van Zanten in staat moet worden geacht zich daartegen adequaat te verweren. De eiswijziging is ook overigens niet in strijd met de goede procesorde en wordt daarom toegestaan. 4.3 Het voor een voorziening in kort geding vereiste spoedeisend belang van Vletter & den Haan bij het gevorderde vloeit voort uit de gestelde voortdurende inbreuk op haar rechten. 4.4 Tussen partijen staat vast dat vermeerdering van het ras (en andere voorbehouden handelingen; hierna wordt kortheidshalve alleen gesproken over vermeerdering) plaatsvindt in Nieuw Zeeland. Vletter & den Haan heeft gesteld niet te kunnen uitsluiten dat ook in Nederland wordt vermeerderd, maar daarvan blijkt vooralsnog niets. Vletter & den Haan heeft verder niet weersproken dat de vermeerdering in Nieuw Zeeland feitelijk wordt uitgevoerd door Van Zanten Flowerbulbs Ltd.

M A A R T

2 0 0 9

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

4.5 Uit de door Vletter & den Haan overgelegde producties blijkt echter voorshands voldoende dat de vermeerdering in Nieuw Zeeland plaatsvindt in opdracht en voor rekening van gedaagde sub 2. Vletter & den Haan heeft in dit verband terecht gewezen op de opgaven van het areaal in Nieuw Zeeland die ieder jaar door gedaagde 2 zijn verstrekt, de correspondentie over eerdere overschrijdingen die is gevoerd steeds met gedaagde sub 2 en de aan gedaagde sub 2 gezonden en betaalde facturen voor de licentievergoeding. Illustratief is bijvoorbeeld de opgave van gedaagde sub 2 van 28 december 2007 waarin gedaagde sub 2 vermeldt: ’In antwoord op je schrijven van 4 december jl. geef ik hierbij onze arealen Nieuw Zeeland 2007/2008’. Voor die vermeerdering is gedaagde sub 1 als partij bij de licentieovereenkomst verantwoordelijk omdat zij gedaagde sub 2 heeft aangewezen als de partij die de licentie zou uitvoeren. De stelling van gedaagden dat zij het niet in hun macht hebben de vermeerdering in Nieuw Zeeland te beëindigen is niet geloofwaardig in aanmerking genomen dat Van Zanten Flowerbulbs Ltd. kennelijk een aan gedaagden gelieerde vennootschap is en dat deze vennootschap het ras in opdracht van gedaagde sub 2 vermeerdert. Dat van Zanten Flowerbulbs Ltd. zelf over een licentie beschikt, is op geen enkele manier aannemelijk gemaakt. 4.6 Gelet op de overtredingen van het maximale areaal in vorige jaren en de opgave aan het MAF is voorshands voldoende aannemelijk dat in seizoen 2007/2008 de maxima wederom zijn overschreden. De verklaring van Van Zanten over de opgave aan het MAF komt ongeloofwaardig voor. Wel blijkt uit deze verklaring dat Van Zanten het hoe dan ook met de waarheid niet zo nauw neemt, hetgeen te meer reden is te twijfelen aan de juistheid van haar opgave van het areaal aan Vletter & den Haan. Vletter & den Haan heeft naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dan ook terecht de licentieovereenkomst wegens herhaalde overschrijding van de maxima kunnen opzeggen. 4.7 Door de beëindiging van de licentieovereenkomst is het Van Zanten niet langer toegestaan het ras te vermeerderen. Voor wat gedaagde sub 1 betreft, volgt de verplichting zich van die handelingen te onthouden al uit artikel 13 van de licentieovereenkomst. Voor gedaagde sub 2 ligt dit anders omdat zij geen partij bij de licentieovereenkomst is. De vermeerdering is ook niet in strijd met het in Nederland verleende kwekersrecht omdat de vermeerdering in Nieuw Zeeland plaatsvindt. Nieuw Zeeland is partij bij het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten van 2 december 1961, herzien te Genève op 10 november 1972 en 23 oktober 1978 (Trb. 1984, 97). Op die grond kan worden aangenomen dat het in Nieuw Zeeland aan Vletter & den Haan verleende kwekersrecht Vletter & den Haan tenminste het recht geeft gedaagde sub 2 te verbieden teeltmateriaal van het ras voor handelsdoeleinden voort te brengen, te koop aan te bieden en te verhandelen (vergelijk artikel 5 lid 1 van dit verdrag). 4.8 Aan dit alles doet niet af dat Van Zanten naar zij stelt een aan een derde verstrekte licentie zou kunnen kopen. In ieder geval beschikt zij thans niet over een licentie. Evenmin is van belang dat de opbrengst aan royalty’s slechts gering zou zijn. Het belang van Vletter & den Haan bij handhaving van haar kwekersrecht is voldoende voor toewijzing van het gevorderde.

E I G E N D O M

1 1 7

4.9 Gezien het voorgaande dient het gevorderde verbod te worden toegewezen als hierna vermeld. Van Zanten heeft niet bestreden dat ook eiseres sub 2 naast eiseres sub 1 gerechtigd is dit verbod te vorderen. De overige vorderingen van Vletter & den Haan, in het bijzonder de vernietiging van al het materiaal van het ras en de gevorderde opgaven, gaan verder dan noodzakelijk is om aan het spoedeisende belang van Vletter & den Haan tegemoet te komen en worden daarom afgewezen. Dat betekent dat het gedaagden zal worden verboden de aan Vletter & den Haan voorbehouden handelingen te verrichten maar dat het verbod niet omvat de verplichting van gedaagden het gewas dat thans op het land staat te vernietigen. De gevorderde dwangsom wordt gematigd en de gevorderde termijn van nakoming ruimer gesteld. 4.10 Gedaagden worden als voornamelijk in het ongelijk gestelde partijen veroordeeld in de proceskosten, volgens de onweersproken opgave van Vletter & den Haan te begroten op € 14.549,94 aan advocaatkosten, te vermeerderen met € 254 aan griffierecht en € 71,80 aan explootkosten, in totaal € 14.875,74. De gevorderde hoofdelijke veroordeling is niet gemotiveerd en wordt afgewezen. 4.11 De voorzieningenrechter ziet aanleiding een termijn te stellen als bedoeld in artikel 1019i Rv. als hierna bepaald. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: veroordeelt gedaagde sub 1 om binnen één maand na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het bedrijfsmatig en voor handelsdoeleinden voortbrengen, verder vermeerderen, ten behoeve van de vermeerdering behandelen, te koop aanbieden, in het verkeer brengen, verder verhandelen, uit- of invoeren, en voor een van deze handelsdoeleinden in voorraad hebben van materiaal van het ras Sorbonne, volledige planten, plantedelen alsmede geoogst materiaal daaronder begrepen, dan wel die handelingen door derden te doen verrichten; veroordeelt gedaagde sub 2 om binnen één maand na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het in Nieuw Zeeland voor handelsdoeleinden voortbrengen, te koop aanbieden en verhandelen van teeltmateriaal van het ras Sorbonne, dan wel die handelingen door derden te doen verrichten; veroordeelt gedaagden tot betaling van een dwangsom van € 5.000 voor iedere dag dat gedaagden deze veroordeling niet nakomen; bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; veroordeelt gedaagden in de proceskosten, tot aan dit vonnis begroot op € 14.875,74; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. op zes maanden; wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

1 1 8

B

B I J B L A D

E

R

I

C

H

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

M A A R T

2 0 0 9

T E N

PAO-cursus ’Intellectuele Eigendom en faillissement’

PAO-cursus ’Filmrechten in de praktijk’

Datum: donderdag 14 mei 2009; Tijd: 12.30 – 17.00 uur; Locatie: Utrecht; Docenten: prof.mr. Th.C.J.A. van Engelen, mr. E. Loesberg; Inhoud: tijdens deze voor de praktijk bestemde cursus krijgt u een doelgericht inzicht in hoe u, als curator of als advocaat van een van de partijen, om kunt gaan met Intellectuele Eigendomsrechten (’IE’) en licenties in een boedel tijdens een faillissement; KNB/NovA PO: 4; Prijs: € 525,– (inclusief cursusmateriaal, lunch en consumpties); Inlichtingen: www.jpao.nl of (030) 253 7022.

Datum: donderdag 24 september 2009; Tijd: 12.30 – 17.15 uur (juridische gedeelte); 17.15 – 00.00 uur (niet-juridische gedeelte); Locatie: Utrecht; Docenten: prof.mr. F.W. Grosheide, mw.prof.mr.drs. M. de Cock Buning, mr. J.M.B. Seignette, mr. R.J.F. Wigman; Inhoud: tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht krijgt u de gelegenheid tot het volgen van deze unieke PAOcursus. Op één van de festivallocaties in het hart van het filmfestival verkrijgt u inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van filmrechten in de praktijk; NovA PO: 4; Prijs: € 625,– (inclusief cursusmateriaal, borrel, diner, filmpremière en premièrefeest); € 95,– (niet-juridische gedeelte voor introducé: diner, filmpremière, premièrefeest); Inlichtingen: www.jpao.nl of (030) 253 7022.

PAO-cursus ’Handhaving Intellectuele Eigendom’ Datum: woensdag 10 juni 2009; Tijd: 9.30 – 17.00 uur; Locatie: Utrecht; Docenten: prof.mr. F.W. Grosheide, prof.mr. J.J. Brinkhof, prof.mr. Th.C.J.A. van Engelen, mr. F.W.E. Eijsvogels, mr. G. Kuipers, mr. J.C.S. Pinckaers, mr. R.W. de Vrey; Inhoud: tijdens deze cursus krijgt u een volledig en actueel overzicht met betrekking tot de stand van zaken op het gebied van de handhaving van het intellectuele eigendomsrecht in het licht van de nieuwe Europese regelgeving op dit gebied; NovA PO: 6; Prijs: € 645,– (inclusief cursusmateriaal, lunch en consumpties); Inlichtingen: www.jpao.nl of (030) 253 7022.

PAO-cursus ’Octrooieren in de life sciences sector, recente ontwikkelingen in de octrooirechtspraktijk’ Datum: donderdag 11 juni 2009; Tijd: 12.30 – 17.30 uur; Locatie: Doelenzaal, Amsterdam; Docenten: mr. dr. S.J.R. Bostyn, mr. Peter Burgers, mr. Simon Dack, mr. Douwe Groenevelt, prof. dr. W.A. Hoyng; Inhoud: deze cursus biedt een actueel overzicht van recente ontwikkelingen binnen het octrooirecht in het algemeen en het octrooieren in de life sciences sector in het bijzonder; aan de orde komen onderwerpen als de recente verwijzingen naar de GKB inzake dosage regime octrooien en biotechnologische uitvindingen etc.; NovA PO: 4; Prijs: € 425,–; Inlichtingen: www.jur.uva.nl/eggens.