3 Modelrecht. 4 Auteursrecht. (vervolg inhoud op pag. 222)

2 2 1

NUMMER 6 c 16 JUNI 2005 c JAARGANG 73

I

N

H

O

U

D

Jurisprudentie a Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 59 Rechtbank ’s-Gravenhage, 31 maart 2004, Medinol/ Cordis Europa e.a. (spin in het web; eisvermeerdering; meervoudige octrooiering voor dezelfde uitvinding strijdig met fundamenteel beginsel octrooirecht; divisionals blijven (voorhands) in stand; te ver gaat de gecombineerde inzet van betreffende octrooien tegen dezelfde inbreuk en Medinols ageren o.b.v. haar thans ingeroepen divisionals te kwalificeren als tot schadevergoeding verplichtend onrechtmatig handelen). Nr. 60 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 aug. 2004, Medinol/ Cordis Europa e.a. (geen wetsbepaling staat in de weg aan een verbod tot het aanhangig maken van een procedure, indien overigens is voldaan aan de eisen gesteld aan het constateren van een (dreigende) onrechtmatige daad; aanspannen van nieuwe inbreuk-korte gedingen door Medinol o.b.v. de divisionals heeft te gelden als misbruik van (proces)recht en daarmee als onrechtmatig handelen). 2 Merkenrecht Nr. 61 Hof ’s-Gravenhage, 17 april 2003, Het Hashemitisch Koninkrijk Jordanië e.a./Phoenix Dairy Caribe e.a. (voor de vraag of gebruik normaal is, is niet beslissend of het incidenteel, sporadisch is, maar of het merk in de relevante periode niet slechts symbolisch in de Benelux gebruikt is; zodanige verwevenheid tussen toenmalige fabrikant van melkpoeder en de deposant, dat eiseressen de vereiste wetenschap van het voorgebruik voldoende aannemelijk hebben gemaakt). Nr. 62 Hof Leeuwarden, 27 okt. 2004, OP/Wavin Lash e.a. (geen in het verkeer brengen van de kratten door OP BV; niet uitgesloten is dat het gebruik van het merk de belangen van de merkhouder aantast; geen schadevergoeding aangezien de inbreukmakende handelingen dateren van vóór het depot en inschrijving van het merk) (met noot Ste).

Nr. 63 Rechtbank Amsterdam, 29 dec. 2004, Diesel/Makro Zelfbedieningsgroothandel e.a. (rechtbank niet bevoegd v.w.b. vordering inzake Gemeenschapsmerk; als expliciete toestemming voor op de markt brengen van merk ontbreekt, kan slechts impliciete toestemming worden afgeleid, indien met zekerheid blijkt dat de merkhouder van zijn recht afstand heeft willen doen; bij vraag of het werk met toestemming van auteursrechthebbende in een lidstaat in het verkeer is gebracht zal dezelfde maatstaf moeten worden gehanteerd als bij beoordeling in het kader van merkenrecht) (met noot J.H.S.). Nr. 64 Vzr. Rechtbank Arnhem, 28 april 2005, Unilever e.a./ Albert Heijn (geen systematisch nabootsen van een productlijn van één merk; op voorhand geen onnodige verwarring ten aanzien van alle verpakkingen; merkinbreuk is voorshands aangetoond t.a.v. twee verpakkingen; Albert Heijn heeft ook met de overige verpakkingen de grenzen van het toelaatbare opgezocht; punten van overeenstemming bij de andere verpakkingen wegen minder zwaar). 3 Modelrecht Nr. 65 Hof Arnhem, 17 aug. 2004, G.M. Haasewinkel e.a./ Berdal Rubber en Plastics e.a. (vormgeving van de rechthoekige container is geheel en al bepaald door het beoogde technisch-functionele effect; het gaat enkel om een eenvoudig rechthoekig model waaraan enig element van vrije vormgeving ontbreekt). 4 Auteursrecht Nr. 66 Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 dec. 2004, Milenco/ Recreatiegroothandel Haba e.a. (de Milenco Double Step onderscheidt zich duidelijk van andere (dubbele) caravanopstapjes en heeft een eigen oorspronkelijk karakter; wezenlijke elementen zijn niet allemaal uitsluitend technisch bepaald; de Barcelona I is ongeoorloofde verveelvoudiging; de Barcelona II valt niet binnen de beschermingsomvang van de Milenco Double Step).

(vervolg inhoud op pag. 222)

Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

2 2 2

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Bee¨indiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 65 02 Telefax (070) 398 65 30

Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag ©

Auteursrecht voorbehouden

Nr. 67 Rechtbank Amsterdam, 15 dec. 2004, G.M.G. Liekens/BNN e.a. (prestatie komt niet op grond van zijn eigen en oorspronkelijke karakter voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking; gestelde omstandigheden zijn niet van dien aard dat het profiteren door gedaagden van de prestaties van de eisers onrechtmatig is geweest).

waarde dat deze afgeleide het voorwerp van bescherming is van een specifiek op deze afgeleide betrekking hebbend basisoctrooi). Officiële mededelingen Orde van Octrooigemachtigden.

b Bureau voor de Industriële Eigendom/Octrooicentrum Nederland Nr. 68 Bureau I.E., 30 juni 2004 (definitie van ’afgeleide’ van een actieve substantie; Verordening stelt slechts de voor-

1 6

J

J U N I

U

R

2 0 0 5

I

S

B I J B L A D

P R

U D

I N D U S T R I E } L E

E N T I

(dubbele octrooiering) Mrs. D.H. von Maltzahn, G.R.B. van Peursem en D. van Oostveen Art. 6, lid 1 EEX-Vo en art. 6, lid 1 EVEX-Verdrag De als Europese ’spin in het web’ aan te merken rechtspersoon is in België gevestigd. Uitgangspunt bij de beoordeling van deze bevoegdheid is niet alleen hetgeen bij inleidende dagvaarding daaromtrent wordt gesteld nu tevens moet worden gelet op al hetgeen partijen omtrent deze bevoegdheid hebben aangevoerd; Rechtbank verwijst naar Hof ’s-Gravenhage 3 juli 2003, BIE 2003, nr. 88. Niet beslissend is welke indruk omtrent Europese centrale leiding aan derden wordt gegeven, maar het gaat erom waar de Europese spin zich daadwerkelijk bevindt. Art. 130 Rv Het verzet tegen de (voorwaardelijke) eisvermeerdering van Cordis op grond van de goede procesorde wordt gehonoreerd voor zover daarmee het debat zou worden uitgebreid tot andere stents dan de BX Velocity en de Cypher. Daarbij is mede van belang dat één van de andere stents nog niet op de markt is en de andere al vanaf november 2003. Een (enigszins) andere interpretatie van een aanvallend octrooi dan in een eerdere fase van de procedure behelst hier geen wijziging van de grondslag van de eis en/of is niet in strijd met de goede procesorde. Art. 3:13 BW (misbruik van octrooirecht; misbruik van procesrecht). In de thans ingeroepen divisionals is sprake van het in andere bewoordingen claimen van één en dezelfde uitvinding. Er is sprake van meervoudige octrooiering voor hetzelfde voortbrengsel. Het fenomeen voor dezelfde uitvinding ware als strijdig met een fundamenteel beginsel van octrooirecht te vermijden. Daarbij wordt mede gelet op de rechtszekerheid voor derden die door een dergelijke meervoudige octrooihouder naar believen en/of successievelijk voor telkens diezelfde uitvinding met verscheidene octrooien kunnen worden geconfronteerd. In ieder geval dienden de gevolgen van desondanks verwezenlijkte meervoudige octrooiering zoveel mogelijk te worden beperkt. De op uitleg van verdragen in het algemeen ziende artt. 31 en 32 Weense Verdragenverdrag laten een uitleg van het EOV toe die neerkomt op analoge toepassing van art. 77 ROW 1995. Dit laat onverlet dat Medinol in voorkomend geval (zolang en voor zover de divisionals niet nietig zijn geoordeeld) bijvoorbeeld jegens andere partijen dan Cordis kan ageren uit hoofde van één van de divisionals, dan wel, alternatief, uit hoofde van het moederoctrooi. Tevens is bijvoorbeeld denkbaar dat één van de divisionals wel oppositie overleeft, maar het moederoctrooi niet, hetgeen dan ruimte zou scheppen de betreffende divisional in stelling te brengen, ook tegen Cordis. In zoverre is dan ook geen sprake van het met een de facto verbod op double patenting inbreken op het gesloten stelsel van nietigheidsgronden uit het EOV, omdat de divisionals (voorshands) in stand blijven. Wat de rechtbank te ver gaat, is de gecombineerde inzet van de betreffende octrooien tegen dezelfde (beweerdelijke) inbreuk, hetzij in dezelfde procedure, hetzij in opvolgende procedures.

Beroep ingesteld. Red.

2 2 3

E

Nr. 59 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 31 maart 2004*

*

E I G E N D O M

Art. 6:162 BW Mede gegeven de afwezigheid van een expliciet verbod op meervoudige octrooiering voor dezelfde uitvinding in het EOV gaat het te ver om Medinols ageren op basis van haar thans ingeroepen divisionals te kwalificeren als tot schadevergoeding verplichtend onrechtmatig handelen, door Cordis geplaatst in de sleutel van misbruik van (proces)recht, waaraan blijkens de stand van de rechtspraak hoge eisen moeten worden gesteld. Medinol Ltd te Tel Aviv, Israël, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam, tegen 1 Cordis Europa NV te Roden, 2 Cordis BV te Roden, 3 Johnson & Johnson te New Brunswick, Verenigde Staten van Amerika, 4 Cordis Corporation te Miami, Verenigde Staten van Amerika, 5 Johnson & Johnson GmbH te Hallein, Oostenrijk, 6 Johnson & Johnson Medical NV/SA te Dilbeek, België, 7 Johnson & Johnson AG te Spreitenbach, Zwitserland, 8 Johnson & Johnson AB te Sollentuna, Zweden, 9 Johnson & Johnson SA te Madrid, Spanje, 10 Cordis SA te Viry Chatillon, Frankrijk, 11 Johnson & Johnson (Ireland) Ltd te Dublin, Ierland, 12 Cordis Italia Spa te Milaan, Italië, 13 Janssen-Cilag Spa te Borgo San Michele, Italië, 14 Johnson & Johnson Lda te Barcarena, Portugal, 15 Johnson & Johnson Hellas SA te Athene, Griekenland, 16 Janssen Pharmaceutica NV te Beerse, België, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaten mrs. C.J.J.C. van Nispen en S.C. Dack, barrister, beiden te ’s-Gravenhage. 1 Feiten 1.1 Medinol is houdster van een aantal Europese octrooien die zien op een bepaald type flexibele expandeerbare stents. Stents worden toegepast voor het openen en open houden van bloedvatvernauwingen. In deze zaak staan centraal EP 0 846 450 B1 (hierna: EP ’450), verleend op 12 december 2001 en EP 0 846 452 B1 (hierna: EP ’452), verleend op 16 januari 2002. Deze octrooien zijn verkregen op van de oorspronkelijke aanvrage (vrijwillig door Medinol) afgesplitste aanvragen en worden door partijen in navolging van het EOBtaalgebruik wel aangeduid als (voluntary) divisionals, bij welke terminologie de rechtbank zich zal aansluiten. Medinol beschikt naast EP ’450 en EP ’452 over nog andere vrijwillig van de oorspronkelijke aanvrage afgesplitste octrooi(aanvrag)en die in de onderhavige zaak niet worden ingeroepen, te weten EP 1 181 901 A1, EP 1 181 902 A2, EP 0 846 448 A2, EP 0 846 449 B1 en EP 0 846 451 A2. Op de oorspronkelijke aanvrage is het moederoctrooi EP 0 762 856 B1 (hierna: EP ’856) verleend op 9 september 1998. De genoemde octrooien zijn gebaseerd op een PCT-aanvrage van 26 juli 1995 en claimen dezelfde prioriteit, gebaseerd op een tweetal Amerikaanse aanvragen, van 28 juli 1994 en 31 mei 1995. De tekeningen bij EP ’856, EP ’450 en EP ’452 zijn dezelfde en hieronder in verkleinde vorm weergegeven:

2 2 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

EP ’450 (verleend voor dezelfde landen als waarvoor EP ’856 is verleend, alsmede het Verenigd Koninkrijk): 1 A stent, comprising: a) at least odd and even alternating serpentine sections (11o, 11e), each having first areas of inflection, wherein said odd serpentine section (11o) is out of phase from said even serpentine section (11e) such that the first areas of inflection on said odd serpentine section (11o) are adjacent the first areas of inflection on said even serpentine section (11e); and b) at least one flexible connector, comprising a plurality of flexible links connecting adjacent first areas of inflection of each adjacent even and odd serpentine section (11o, 11e), wherein each flexible link has at least two portions connected by at least one second area of inflection, and wherein the first and second areas of inflection define first an second angles whose bisecting lines are at angles one to another.

1.2 De hoofdconclusies 1 van respectievelijk EP ’856, EP ’450 en EP ’452 luiden als volgt: EP ’856 (verleend voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Portugal en Zweden) 1 A stent formed of a tube having a patterned shape, comprising: a) even first meander patterns (11e), having axes (9) extending in a first direction; b) odd first meander patterns (11o), also having axes (9) extending in said first direction, wherein said odd first meander patterns (11o) are 180˚ out of phase with said even first meander patterns (11e) and occur between every two even first meander patterns (11e); c) second meander patterns (12) having axes (13) extending in a second direction different from said first direction, wherein said second meander patterns (12) are intertwined with said even and odd first meander patterns (11e, 11o) to form a generally uniform distributed structure; d) wherein said first and said second meander patterns (11, 12) comprise loops (14, 16; 18, 20); e) wherein said even and odd first meander patterns (11e, 11o), are connected to said second meander patterns (12) so as to leave a loop (18, 20) of said second meander patterns (12) between each odd and even first meander patterns (11o, 11e); and f ) wherein said second meander patterns (12) are connected to said even and odd first meander patterns (11e, 11o) so as to leave loops of said first meander patterns (11) between each pair of second meander patterns (12).

EP ’452 (verleend voor dezelfde landen als waarvoor EP ’450 is verleend): 1 A stent formed of a flat metal tube (30) having in a non-expanded and in an expanded form a patterned shape, the patterned shape comprising first meander patterns (11) having axes extending in a first direction and second meander patterns (12) having axes extending in a second direction, different from the first direction, wherein the second meander patterns (12) are intertwined with the first meander patterns (11), excluding a patterned shape comprising in the nonexpanded form closed slots with a substantially rectangular configuration, the slots assuming in the expanded form a substantially hexagonal or diamond configuration depending on the width of the slots, and excluding a patterned shape comprising in the expanded form circular rings. 1.3 Cordis brengt onder meer onder de aanduidingen BXVelocity, Cypher, BX Sonic en Cypher Select stents op de in deze zaak relevante markt(en). 1.4 Medinol brengt zelf geen stents (meer) op de (Nederlandse) markt waarin de uitvinding(en) geclaimd in EP ’856 of de divisionals voorkomen. Zij heeft bij arrest van Hof ’sGravenhage 3 juli 2003, BIE 2004/88 (BSC en Medinol/ Cordis) bij wege van provisionele voorziening een inbreukverbod verkregen met betrekking tot de door Cordis op de markt gebrachte BX Velocity stents. De Voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft bij vonnis van 26 augustus 2003 (rolnr. KG 03-835) in een executiegeschil als voorlopig oordeel gegeven dat ook de Cypherstents van Cordis onder het bereik van het door het Hof bij wege van provisionele voorziening gegeven inbreukverbod op EP ’856 vallen. De bodemzaak betreffende het moederoctrooi EP ’856 loopt nog en Cordis is van genoemd arrest in de provisionele zaak in cassatie gekomen. Bij vonnis van deze rechtbank van 17 december 2003 (Medinol/BSC, BIE 2004/16) is in het hoofdgeding op basis van EP ’856 een geclausuleerd inbreukverbod jegens door BSC op de markt gebrachte stents (verschillend van de door Cordis op de markt gebrachte stents) verkregen door Medinol, tegen welke uitspraak thans hoger beroep aanhangig is. 1.5 Tegen alledrie in 1.1 genoemde octrooien EP ’856, EP ’450 en EP ’452 is oppositie ingesteld, inzake EP ’856 loopt die oppositie thans in appèl. 1.6 Bij vonnis van de President van de Brusselse rechtbank van 10 november 2003 is met betrekking tot de BX Velocity en Cypherstents van Cordis geen inbreuk aangenomen op EP ’856.

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

2 Het geschil 2.1 Stellende dat Cordis in de verschillende gedesigneerde landen inbreuk maakt op EP ’450 en EP ’452, vordert Medinol in conventie, zowel in het provisionele geding, als in de hoofdzaak, een inbreukverbod voor alle gedesigneerde landen met uitzondering van Duitsland, versterkt met dwangsom en in de hoofdzaak tevens met verschillende nevenvorderingen, alles kosten rechtens. 2.2 In reconventie vordert Cordis de in 2.1 bedoelde octrooien te vernietigen (naar de rechtbank begrijpt: voor zover deze gelding hebben in Nederland), alsmede schadevergoeding op te maken bij staat wegens het onrechtmatig initiëren van de onderhavige procedure, waarmee Medinol naar de stelling van Cordis misbruik maakt van procesrecht door op grond van door misbruik van octrooirecht verkregen divisionals thans een inbreukverbod te vorderen, alles kosten rechtens. 2.3 In conventie en in reconventie is over en weer verweer gevoerd dat voor zover nodig hierna bij de beoordeling nader aan de orde zal komen. 3 Beoordeling van het geschil Bevoegdheid 3.1 In conventie is deze rechtbank, in het hoofdgeding en provisioneel, bevoegd jegens de in Nederland gevestigde gedaagden Cordis Europa en Cordis BV, op grond van de leer uit het arrest Lincoln/Interlas in beginsel in de hoofdzaak ook grensoverschrijdend (vgl. artt. 2 lid 1 en 31 Vo. 44/2001/ EG). In conventie ontbreekt zowel in de hoofdzaak als in het provisionele geding bevoegdheid jegens Johnson & Johnson VS en Cordis Corp, omdat Medinol op het punt van de bevoegdheidsvraag niet aan haar stelplicht heeft voldaan met betrekking tot deze gedaagden. Daarbij is mede gelet op de stellingen van Cordis dat deze in de Verenigde Staten gevestigde rechtspersonen geen deel hebben aan de invoer van de litigieuze stents in Europa, of de verkoop en levering daarvan in Europa. Daartegenover heeft Medinol onvoldoende (zo überhaupt al) feitelijk stelling genomen op grond waarvan de Nederlandse rechter rechtsmacht toe zou komen ex art. 6 sub d of bijvoorbeeld art. 7 Rv. Evenmin is de rechtbank in conventie in de hoofdzaak en in het provisionele geding bevoegd jegens gedaagden sub 5 tot en met 16. De voor toepassing van art. 6 lid 1 Vo. 44/2001/EG (en waar het Johnson & Johnson AG betreft: de toepassing van art. 6 lid 1 EVEX; het EVEX-verdrag is door Zwitserland niet opgezegd) als Europese ’spin in het web’ aan te merken rechtspersoon is naar het oordeel van de rechtbank namelijk niet in Nederland, maar (inmiddels) in België gevestigd. Als zodanig valt aan te merken Johnson & Johnson Medical, statutair gevestigd te Dilbeek, België, feitelijk kantoorhoudend te Waterloo, België. Bij de in Nederland gevestigde gedaagden Cordis Europa en Cordis BV berust geen zeggenschap op enig ander niveau dan dat van de dagelijkse gang van zaken bij productie, logistiek en administratie van door Cordis geproduceerde stents. Deze Cordis vennootschappen zijn hiërarchisch ondergeschikt aan Johnson & Johnson Medical, aan welke laatste rechtspersoon alle directies van Europese groepsmaatschappijen rapporteren. Johnson & Johnson Medical is eindverantwoordelijk voor de Johnson & Johnson groep in Europa. Uitgangspunt bij de beoordeling van deze bevoegdheid is niet alleen hetgeen bij inleidende dagvaarding daaromtrent door Medinol wordt ge-

E I G E N D O M

2 2 5

steld, nu volgens Hof ’s-Gravenhage BIE 2003/88 r.o. 2.3 (ook) in een geval als het onderhavige tevens moet worden gelet op al hetgeen partijen omtrent deze bevoegdheid hebben aangevoerd. De rechtbank zal deze lijn, zolang terzake door het Hof, danwel de Hoge Raad niet anders wordt beslist, eveneens volgen. Dat uitgangspunt is door Medinol tot op pleidooi miskend en alleen al om die reden zijn haar argumenten met betrekking tot de beweerdelijk feitelijke situatie ten tijde van de inleidende dagvaarding niet concludent. Dat omtrent de ’spin-in-web’-leer van het Haagse Hof inmiddels prejudiciële vragen zijn gesteld door de Hoge Raad (vgl. HR 19 december 2003, RvdW 2004/10 (Hoffmann la Roche)) brengt, anders dan door Cordis in de onderhavige zaak bepleit (vgl. akte inzake onbevoegdheid sub 5), niet mee dat de rechtbank hangende deze prejudiciële vragen bedoelde ’spin-in-web’-doctrine, althans grensoverschrijdende verboden in octrooizaken, maar helemaal niet zou moeten toepassen. 3.2 Tevergeefs brengt Medinol tegen de stelling dat thans sprake is van een in België gevestigde ’spin’ (overigens ook al aangenomen in Hof ’s-Gravenhage, BIE 2003/88 blijkens r.o. 2.5) een aantal weren in. In de eerste plaats miskent Medinol daarbij, zoals in 3.1 is overwogen, dat niet alleen de situatie ten tijde van de inleidende dagvaarding beslissend is. Voorts heeft Cordis terecht aangegeven dat niet beslissend is welke indruk omtrent Europese centrale leiding aan derden wordt gegeven, maar dat het erom gaat waar de Europese ’spin’ zich daadwerkelijk bevindt, hetgeen onder meer volgt uit het gegrond bevinden van incidentele grief 7 in meerbedoeld arrest gepubliceerd in BIE 2003/88, nu Medinol een stellingname van Cordis in die zin onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken. De stellingen van Medinol (vgl. bijvoorbeeld bij antwoord in het ’bevoegdheidsincident’ onder 2.21-2.23) die van het tegenovergestelde uitgaan, kunnen haar dan ook niet baten. Voor het overige blijkt ook uit andere door Cordis (gesubstantieerde) feiten dat de Europese ’spin’ (thans) Johnson & Johnson Medical is, met als (ook) de rechtbank met name overtuigende elementen de op de verpakkingen en gebruiksaanwijzingen van de door Cordis op de Europese markt gebrachte BX Velocitystents voorkomende aanduiding dat de European HQ Johnson & Johnson Medical betreft. Dat laatstbedoelde vennootschap feitelijk kantoor houdt te Waterloo, kan Medinol evenmin baten, nu het – daargelaten de relevantie van Medinols stellingen op dit punt – naar Nederlands internationaal privaatrecht gaat om de plaats van statutaire vestiging, waarvan niet voldoende gemotiveerd is betwist dat dit Dilbeek is. Ook uit patiëntgidsen, brochures voor Europese cardiologen, folders en andere overgelegde documentatie blijkt deze Belgische centrale rol (vgl. bijlagen 3 tot en met 18 bij de verklaring van Lemercier, prod. 56 zijdens Cordis). De enkele omstandigheid dat de CE-registratie wel tenaam staat van Cordis Europa, maakt niet dat deze vennootschap als ’Europese spin’ moet worden gezien, in weerwil van alle niet voldoende gemotiveerd weersproken aanwijzingen dat Johnson & Johnson Medical dat is. Zeker niet, nu Cordis aangeeft dat de laatste productiestap en distributie destijds, volgens Cordis: voorafgaand aan de executie van meerbedoeld arrest van 3 juli 2003, in en vanuit Cordis Europa geschiedde, hetgeen mee kan brengen dat de CE-registratie aldaar moest worden gesitueerd. Ook de door Medinol als prods. 13 en 23 bij antwoord in het ’bevoegdheidsincident’

2 2 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

naar voren gebrachte stukken zijn gemotiveerd weersproken door Cordis, waartegenover door Medinol vervolgens onvoldoende is gesteld, zodat een en ander niet tot een ander oordeel kan leiden. Dat, tenslotte, uit de enkele statutaire naam van Cordis Europa zelf of de omschrijving van haar activiteiten in het handelsregister zou volgen dat dit de ’Europese spin’ zou zijn, moet bij gebreke van nadere relevante onderbouwing door Medinol eveneens worden verworpen. Bij deze stand van zaken kan overigens in het midden blijven of Medinol zou hebben erkend dat de ’Europese spin’ zich in België bevindt, hetgeen Cordis stelt, maar Medinol betwist. 3.3 In reconventie (nietigverklaring EP ’450 en EP ’452) is deze rechtbank bevoegd ex artt. 22 lid 4 Vo. 44/2001/EG j˚ artt. 80 lid 1 sub a j˚ 75 lid 1 sub a ROW 1995. Met betrekking tot de reconventionele schadevordering is de rechtbank bevoegd op grond van het in art. 5 lid 3 Vo. 44/2001/ EG (met betrekking tot Cordis Europa en Cordis BV en eiseressen in conventie sub 5, 6 en 8 tot en met 16), danwel 5 lid 3 EVEX (ten aanzien van Johnson & Johnson AG) en op grond van art. 6 sub d Rv (met betrekking tot Johnson & Johnson VS en Cordis Corp) bepaalde, welke bevoegdheid overigens niet is betwist door Medinol. Eisvermeerdering in conventie 3.4 Nadat bij dagvaarding de beweerdelijke inbreuk door Medinol was geadstrueerd aan de hand van de BX Velocity stents van Cordis, heeft zij op 19 januari 2004 een eisvermeerdering op de voor pleidooi bepaalde datum van 6 februari 2004 aangekondigd. Daarbij heeft Medinol enerzijds aangegeven dat haars inziens strikt genomen geen eisvermeerdering nodig is, gegeven de door haar provisioneel en in hoofdzaak gevorderde algemene inbreukverboden. Daaronder zouden in haar optiek tevens vallen de Cypher, de BX Sonic, de Cypher Select en de Steeple Chaser stents. Anderzijds heeft Medinol onder verwijzing naar het in 1.4 bedoelde kort geding ter vermijding van onnodige discussies en/of executiegeschillen haar eis vermeerderd in die zin dat zij thans mede aan haar stellingen ten grondslag legt dat naast de BX Velocity (al dan niet met drug coating) ook de Cypher, de BX Sonic, de Cypher Select en de Steeple Chaser en overigens alle andere stents van Cordis met een structuur die identiek of nagenoeg identiek is aan die stents, inbreuk maken (letterlijk dan wel via equivalentie) op EP ’450 en EP ’452. Onder meer door betwisting dat de bij wege van ’eisvermeerdering’ zo laattijdig in het geschil betrokken Cypher Select en Steeple Chaser tot eenzelfde of vergelijkbare groep als de BX Velocity en de Cypher stent zouden behoren, heeft Cordis zich tegen deze uitbreiding van het processuele debat verzet met de stelling dat zij daardoor onredelijk in haar verdediging wordt geschaad. 3.5 Wat er verder zij van de kwalificatie – (voorwaardelijke) eisvermeerdering of niet – het verzet van Cordis op grond van de goede procesorde wordt door de rechtbank gehonoreerd voor zover daarmee het debat zou worden uitgebreid tot andere stents dan de BX Velocity en de Cypher. Daarbij is mede van belang dat onvoldoende weersproken is gebleven dat de Steeple Chaser helemaal niet op de markt is en de definitieve configuratie daarvan nog niet vast staat en Medinol al vanaf november 2003 wist dat Cordis met de Cypher Select op de markt was. 3.6 Voor zover Cordis op grond van het nadere standpunt van Medinol over het begrip flexible connector uit EP ’450

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

heeft aangevoerd dat zulks een wijziging van de grondslag van Medinols eis zou inhouden, waartegen Cordis zich verzet, wordt dat verzet echter verworpen. Een (enigszins) andere interpretatie van een aanvallend octrooi dan in een eerdere fase van de procedure, behelst in het onderhavige geval geen wijziging van de grondslag van de eis en/of is niet in strijd met de goede procesorde. Meervoudige octrooiering 3.7 Als verweer met de verste strekking in conventie, tevens basis van haar vordering tot schadevergoeding in reconventie, voert Cordis aan dat sprake is van meervoudige octrooiering doordat (voor zover thans aan de orde) zowel het moederoctrooi EP ’856 als de nu ingeroepen divisionals EP ’450 en EP ’452 zien op één en dezelfde uitvinding voor een bepaald type flexibele stent waarvoor maar één keer octrooi zou mogen worden verleend. Volgens Cordis maakt Medinol hierdoor misbruik van Europees octrooirecht, alsmede misbruik van Nederlands procesrecht, door thans twee divisionals uit te oefenen, terwijl de bodemprocedure op basis van het moederoctrooi nog loopt. Cordis bepleit dat EP ’450 en EP ’452 aldus in het licht van EP ’856 – als octrooien op één en dezelfde uitvinding – als schijnrechten rechtsgevolgen (moeten) ontberen. Cordis bepleit analogie met, of reflexwerking van de regeling onder art. 77 ROW 1995 voor Europese en Nederlandse octrooien op één en dezelfde uitvinding. Daarbij is overigens evenmin sprake van nietigheid van de betreffende Nederlandse octrooien, maar van een situatie dat aan dergelijke Nederlandse octrooien niet langer rechtsgevolgen kunnen worden verbonden, als er eenmaal een (geldig) Europees octrooi bestaat voor dezelfde uitvinding. Door in de onderhavige procedure naast het moederoctrooi rechtsgevolgen te (willen) verbinden aan de ingeroepen divisionals EP ’450 en EP ’452, maakt Medinol volgens Cordis misbruik van procesrecht. Dat is onrechtmatig jegens Cordis, wat moet leiden tot niet-ontvankelijkheid van Medinol, aldus nog steeds Cordis. Dat verweer slaagt (materieel), waartoe de rechtbank als volgt overweegt. 3.8 Cordis heeft uitvoerig gedocumenteerd aangegeven (vgl. onder meer prods. 60A en 60B, alsmede 61A en 61B zijdens Cordis, het bij antwoord in conventie en het bij pleidooi gestelde) dat, hoe en waarom de tekeningen van de drie octrooien geheel identiek zijn, de beschrijvingen vrijwel (en voor zover voor de bepaling van de beschermingsomvang relevant zelfs:) geheel (feitelijk) identiek en voorts dat, hoe en waarom elk bestanddeel uit de conclusies van EP ’856 is terug te vinden in de respectievelijke conclusies van EP ’450 en EP ’452. Uit de vergelijking van de beschrijvingen volgt dat ten opzichte van EP ’856 in EP ’450 (kol. 1, rgls. 47-53) en EP ’452 (kol. 1 rgl. 47-kol. 2, rgl. 5) als enige verschil een enkele verwijzing naar documenten uit de stand van de techniek valt te ontwaren. Bovendien bevat EP ’452 nog één (voor de thans aan de orde zijnde kwesties niet relevant) additioneel verschil ten opzichte van EP ’856 (de passage: Alternatively, the pattern of Fig. 2 can be manufactured from welded or twisted wire en and/or wire uit EP ’856 (kol. 4, resp. rgls. 36-37 en 39) ontbreekt in de beschrijving van EP ’452). De conclusies zijn weliswaar in de drie octrooien telkens anders verwoord, maar Cordis kan worden gevolgd in haar stelling dat deze telkens inhoudelijk feitelijk identiek zijn. Zij heeft dat

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

– ook ten pleidooie nog eens door integrale opname in de pleitnota – gesubstantieerd met de volgende vergelijkingen (prods. 60B en 61B): EP ’450 en EP ’856

(productie 60 B)

E I G E N D O M

2 2 7

2 2 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

(productie 60 B) EP ’452 en EP ’856

(productie 61 B)

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

(productie 61 B)

E I G E N D O M

2 2 9

2 3 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

3.9 Eén en ander is door Medinol alleen in algemene zin weersproken met de stelling dat er wel degelijk elementen zouden zijn die niet zouden overlappen. Voorts heeft Medinol ter zitting aangevoerd dat in de drie octrooien EP ’856, EP ’450 en EP ’452 telkens sprake is van verschillende embodiments van dezelfde uitvinding, hetgeen het verkrijgen van deze drie octrooien zou rechtvaardigen. Haar octrooigemachtigde heeft daar ter zitting nog aan toegevoegd dat bijvoorbeeld de beschermingsomvang van EP ’450 ruimer is dan die van EP ’856. Deze stellingen zijn door Medinol ter zitting slechts gesubstantieerd met betrekking tot de elementen adjacency uit EP ’450 dat ontbreekt in EP ’856 en a loop/one (two) loops uit EP ’856 tegenover connector in EP ’450, alsmede voor wat betreft de ruimere beschermingsomvang met de stelling dat het begrip flexible link uit EP ’450 ruimer zou zijn dan het overeenkomstige begrip loop(s) uit EP ’856. 3.10 Deze argumenten – zo daarvan al gezegd kan worden dat deze een voldoende gemotiveerde betwisting inhouden van de uitvoerige en onderbouwde uiteenzettingen van Cordis dat, hoe en waarom sprake is van meervoudige octrooiering – overtuigen niet. 3.11 In de eerste plaats niet, omdat door Medinol zelf, zowel in de verleningsfase van de voluntary divisionals, alsook ten pleidooie is aangegeven dat het voorwerp van de verschillende octrooien één en dezelfde uitvinding betreft (zij het, aldus Medinol genuanceerder bij pleidooi, verschillende embodiments van deze zelfde uitvinding). Voorts heeft Medinol bij de bedenkingen van de Examiner in geval van beide divisionals aangegeven dat, zo al sprake zou zijn van meervoudige octrooiering, geen expliciete verdragsbepaling uit het EOV zich daartegen verzet. 3.12 Uit de beschrijving van zowel EP ’856 (kol. 1, rgl. 48kol. 2, rgl. 24), als EP ’450 (kol. 1, rgl. 55-kol. 2, rgl. 29), als EP ’452 (kol. 2, rgls. 7-39) haalt de rechtbank, met Cordis, dat uit de tekeningen van alle drie octrooien drie voorkeursuitvoeringen (preferred embodiments) zijn te halen. Fig. 1 ziet op de eerste voorkeursuitvoering, fig. 6 op de tweede en fig. 7 op de derde. In alle octrooien komen al die tekeningen voor. Het is bijvoorbeeld niet zo dat EP ’856 verwijst naar de eerste preferred embodiment, EP ’450 naar de tweede en EP ’452 naar de derde. Dit vormt een aanwijzing dat in alle octrooien naar identieke stents wordt verwezen. 3.13 Ook de eigen analyse van de rechtbank leidt tot geen andere uitkomst, dan dat in de thans ingeroepen divisionals sprake is van het in andere bewoordingen claimen van één en dezelfde uitvinding. 3.14 In die analyse wordt voorop gesteld dat de beschrijvingen en tekeningen van het moederoctrooi en de divisionals (materieel, althans met betrekking tot het bepalen van de beschermingsomvang) identiek aan elkaar zijn. In het oog springt vervolgens dat de bewoordingen van de conclusies van EP ’856 wel een rechtstreekse basis vinden in bedoelde beschrijving, terwijl dat bij de divisionals bij eerste beschouwing maar (zeer) ten dele het geval is. De conclusies uit de divisionals zijn pas te begrijpen door koppeling van de in deze conclusies gehanteerde terminologie – die niet (zonder meer of (vgl. EP ’450) zelfs in het geheel niet) volgt uit de betreffende beschrijvingen van EP ’450 en EP ’452 – aan de begrippen uit de conclusies van EP ’856 (en de als gezegd identieke beschrijving van de octrooien). De disclaimers uit EP ’452 zijn zelfs uitsluitend te begrijpen door naar de tekeningen te kijken. Daarbij valt op dat blijkens het verlenings-

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

dossier van EP ’450 ook Medinol zelf desgevraagd haar toevlucht tot een dergelijke exercitie moet nemen ten overstaan van de Examiner met betrekking tot de in de beschrijving niet voorkomende begrippen uit de conclusies van EP ’450. 3.15 Bezien tegen de te dezen relevante stand van de techniek, met name EP 0 335 341 (hierna: Palmaz-Schatz), waartegen alledrie octrooien afbakenen en indachtig art. 69 EOV en het daarbij behorende uitlegprotocol brengen de drie octrooien met name de volgende verschillen in stentstructuur: – verbinding van naburige even en oneven (uit fase verlopende) meanderpatronen (in de vorm van enkele zigzagringen) in de terminologie van EP ’856 en EP ’452, of serpentinesecties in de bewoordingen van EP ’450, door flexibele en vervormbare verbindingselementen met een lus (18, 20) in plaats van verbinding door flexibele en vervormbare spiraalvormige verbindingselementen (100 uit Palmaz-Schatz); – anders dan bij Palmaz-Schatz worden ook de even en oneven (eerste) meanderpatronen of serpentinesecties met elkaar verbonden door evenbedoelde flexibele en vervormbare verbindingselementen met lus (18, 20), welke verbinding bij Palmaz-Schatz juist gebeurt door de starre, niet flexibele verbindingselementen (77). Laatst bedoelde verbindingselementen kunnen niet vervormen in axiale of longitudinale richting; het betreft vaste scharnierpunten voor de met 77 verbonden delen 75 van de even en oneven zigzagringen. Door deze configuratie wordt in alledrie octrooien bereikt een voldoende flexibele stent in ongeëxpandeerde vorm die in geëxpandeerde vorm afdoende stevig is èn bij expansie in radiale richting een krimpcompensatie in longitudinale richting verschaft. 3.16 Vergelijking van de inhoud van de hoofdconclusies uit EP ’856 met die van de divisionals leert dat deze naar de in 3.15 verwoorde essentie bezien overeenkomen. Anders gezegd: De divisionals voegen aan de inhoud van de hoofdconclusie van het moederoctrooi niets toe. Conclusie 1 van EP ’450 claimt in feite in andere bewoordingen flexibele lusverbindingen 14, 16 uit conclusie 1 van EP ’856 gelaten in de daar bedoelde even en oneven eerste meanderpatronen, die in EP ’450 alternerende uit fase verlopende serpentinesecties worden genoemd. Daarbij worden de lusverbindingen of loops 14, 16 uit EP ’856 in EP ’450 geduid als first areas of inflection of eerste (in)buiggebieden. In de tekeningen moeten aldus de toppen en de dalen van de lussen 14, 16 in EP ’450 als eerste (in)buiggebieden worden begrepen. De flexible connector comprising a plurality of flexible links uit EP ’450 valt, gelet op de beschrijving en de tekeningen, niet anders te verstaan dan als een veelvoud van lussen of loops 18, 20 gelaten in het tweede meanderpatroon (of serpentinesectie), die gezamenlijk een flexibele verbinding vormen die aangrenzende meanderpatronen 11o en 11e verbinden. Daarbij schrijft EP ’450 dan nog voor dat elke van die veelvoud aan flexibele verbindingen tenminste twee gedeelten bezit die door tenminste één tweede area of inflection zijn verbonden. Mede gelet op de tekeningen en de inkleuringen van Medinol zelf in haar producties 9 en 33 betekent dit dat de ’uiteinden’ van de lussen 18, 20 telkens de twee gedeeltes van elke hierbedoelde flexibele verbinding betreffen, waarbij de ’boog’ (in de zin van: top of dal) van deze lussen de tweede (in)buiggebieden vormen. Aldus begrepen, vormen in EP ’450 de eerste (in)buiggebieden, gesitueerd in

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

de tekeningen op plaatsen 14, 16 en tweede (in)buiggebieden (te vinden op plaatsen 18, 20) inderdaad, zoals de hoofdconclusie uit EP ’450 voorschrijft: hoeken, waarvan de bissectrices onder een hoek staan ten opzichte van elkaar. Dat volgt immers rechtstreeks uit de beschrijving geïllustreerd aan de hand van de tekeningen, maar ook dat voegt aan de inhoud van de hoofdconclusie uit EP ’856, gelet op de in 3.15 verwoorde essentie van de aan de orde zijnde stentvoortbrengsels, niets toe. In EP ’452 wordt een meer generale aanduiding gekozen voor het stentontwerp bestaande uit alternerende en in elkaar vervlochten lussen, waarbij enerzijds – opnieuw tegen de achtergrond van de in 3.15 verwoorde essentie beschouwd – hoofdzakelijk de terminologie uit de hoofdconclusie van EP ’856 wordt gevolgd, maar tevens wordt aangegeven dat dit ontwerp uit een flat metal tube bestaat, een samentrekking van elementen uit conclusies 1 en 7 van EP ’856, en zowel in geëxpandeerde, als in ongeëxpandeerde vorm een patterned shape heeft, hetgeen gelet op de tekeningen evenmin iets toevoegt, of, zo men wil, vanzelfsprekend is voor de gemiddelde vakman. Tevens zijn in EP ’452 twee disclaimers opgenomen om tegen (naderhand in volle omvang gebleken) stand van de techniek af te bakenen. In de beschrijving vindt men voor deze laatste elementen geen reële aanwijzingen, slechts door de tekeningen te bezien vallen deze disclaimers te onderkennen. Ook dat brengt echter, gelet op het in 3.15 overwogene, inhoudelijk niets anders, dan al in EP ’856 (en EP ’450) is verwoord. Aldus is in bedoelde octrooien sprake van dezelfde, in 3.15 naar essentie geduide, uitvinding en dat bepaalde elementen uit de verschillende conclusies van EP ’856, EP ’450 en EP ’452 wellicht (kleine) verschillen vertonen, kan daar niet aan afdoen, omdat daarmee de inhoud van de betreffende conclusies niet wijzigt. In alledrie octrooien wordt dezelfde, in 3.15 in essentie geduide, uitvindingsgedachte verwoord. 3.17 Aldus staat in deze procedure vast dat sprake is van meervoudige octrooiering voor hetzelfde voortbrengsel. 3.18 Cordis heeft daaromtrent aangevoerd dat dit, hoewel geen grond voor herroeping of nietigverklaring van (de Nederlandse delen van) de octrooien, strijdig is met een fundamenteel beginsel van octrooirecht dat erop ziet dat meervoudige octrooiering zoveel mogelijk als onwenselijk fenomeen dient te worden voorkomen, ook in EOB context. Een octrooisysteem beoogt immers technisch onderzoek en ontwikkeling van de techniek te bevorderen door uitvinders met een tijdelijk monopolie in de vorm van een exclusief recht te belonen in ruil voor openbaarmaking van die uitvinding. Die beloning behoort maar één keer per uitvinding te worden verleend, anders is de ratio van het stelsel zoek, aldus Cordis. Heroctrooiering van wat al geoctrooieerd is bevordert de ontwikkeling van de techniek niet, zij vormt daarvoor juist een belemmering. Cordis wijst daarbij onder meer op Guidelines C-VI, 9.1.6 (nieuw, vgl. C-VI, 9.6 oud): The parent and divisional applications may not claim the same subject-matter (see IV, 6.4). This means not only that they must not contain claims of substantially identical score, but also that one application must not claim the subject-matter claimed in the other, even in different words. The difference between the claimed subject-matter of two applications must be clearly distinguishable. As a general rule, however, one application may claim its own subject-matter in combination with that of the other application. In other words, if the parent and divisional applications claim separate and distinct elements

E I G E N D O M

2 3 1

A and B respectively which function in combination, one of the two applications may also include a claim for A plus B. Guideline C-VI, 6.4, waarnaar wordt verwezen in even geciteerde Guideline, ziet volgens de heading op double patenting: The EPC does not deal explicitly with the case of co-pending European applications of the same effective date. However, it is an accepted principle in most patent systems that two patents cannot be granted to the same applicant for the same invention. It is permissible to allow an applicant to proceed with two applications having the same description where the claims are quite distinct in scope and directed to different inventions. However, in the rare case in which there are two or more European applications from the same applicant definitively designating the same State or States (by confirming the designation through payment of the relevant designation fees), and the claims of those applications have the same priority date and relate to the same invention (the claims conflicting in a manner explained in VI, 9.1.6), the applicant should be told that he must either amend one or more of the applications in such a way that they no longer claim the same invention, or choose which one of those applications he whishes to proceed to grant. Should two applications of the same effective date be received from two different applicants each must be allowed to proceed as though the other did not exist. 3.19 Medinol brengt hier in de eerste plaats tegen in dat meervoudige octrooiering door het EOV zou zijn toegestaan, onder verwijzing naar rechtspraak van de Kamers van Beroep. Die rechtspraak ziet echter op de in vorenbedoelde Guidelines geschetste uitzondering voor A plus B gevallen, hetgeen zich hier naar het oordeel van de rechtbank niet voordoet. In T 587/98, waar Medinol zich op beroept, ging het, in tegenstelling tot de onderhavige zaak, om een moederoctrooi van een combinatie A+B en een divisional die alleen A claimde, hetgeen volgens T 587/98 – gezien Guideline C-VI, 9. (1.) 6. – kan. Evenmin kan Medinols beroep op T 118/91 haar naar het oordeel van de rechtbank baten. Daar was, in tegenstelling tot de onderhavige zaak, een geval aan de orde van een moederoctrooi dat A claimt en een divisional ziend op A+B, hetgeen volgens deze uitspraak – eveneens in het licht van meerbedoelde Guideline – mogelijk werd geacht. 3.20 Medinol brengt voorts tegen het betoog van Cordis in dat aldus materieel zou worden bereikt wat formeel op grond van het Europees Octrooiverdrag is verboden. Volgens Medinol zou aldus immers materieel een nietigheidsgrond (meervoudige octrooiering) worden gehonoreerd die op grond van het gesloten stelsel krachtens artt. 138 lid 1 jo. 2 lid 2 EOV niet is toegestaan. Ook stelt Medinol dat double patenting argumenten bij de divisionals uitdrukkelijk door de Examiner onder ogen zijn gezien, maar zijn verworpen. 3.21 Cordis heeft benadrukt dat zij geen nietigheidsgrond buiten het EOV om bepleit, maar analoge toepassing of reflexwerking van art. 77 ROW 1995, waarin wordt geregeld dat in geval van concorderende nationale en Europese octrooien aan het nationale octrooi geen rechtskracht meer toekomt. Een dergelijk nationaal octrooi is dan niet nietig, maar kan evenmin worden ingeroepen. Cordis ziet ruimte voor deze analoge toepassing, omdat het stelsel van het EOV volgens Cordis niet zo gesloten is als Medinol aangeeft. Immers, aldus Cordis, art. 138 EOV laat uitdrukkelijk onverlet hetgeen in art. 139 EOV is geregeld. Nu in art. 139 lid 3 EOV, in het verdrag zelf, derhalve, ruimte wordt gelaten aan de nationale wetgever voor een collisieregel bij concorderende

2 3 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

nationale en Europese octrooien, van welke mogelijkheid de Nederlandse wetgever blijkens art. 77 ROW 1995 gebruik heeft gemaakt, is te meer ruimte voor analoge toepassing van een dergelijke, in het EOV al voorziene regeling, in gevallen die zich blijkens de Guidelines helemaal niet voor zouden mogen doen, te weten concorderende Europese octrooien die er in de verleningsfase toch, contrair de uit deze Guidelines blijkende bedoeling van het stelsel, als het ware zijn ’doorgeslipt’. 3.22 Overigens heeft Cordis ten pleidooie desgevraagd aangegeven dat de kwestie die zich thans voordoet, bij haar weten, wereldwijd geen precedent kent (hetgeen door Medinol niet is weersproken). 3.23 Hoewel ook dat laatste gegeven noopt tot terughoudendheid bij het door Cordis gevraagde oordeel, ziet de rechtbank niettemin termen (de strekking van) het verweer van Cordis te honoreren. Met Cordis kan de rechtbank meegaan in de opvatting dat het fenomeen meervoudige octrooiering voor dezelfde uitvinding als strijdig met een fundamenteel beginsel van octrooirecht ware te vermijden. Daarbij wordt mede gelet op de rechtszekerheid voor derden die door een dergelijke meervoudige octrooihouder naar believen en/of successievelijk voor telkens dezelfde uitvinding met verscheidene octrooien kunnen worden geconfronteerd. In ieder geval dienen de gevolgen van desondanks verwezenlijkte meervoudige octrooiering zo veel mogelijk te worden beperkt. Aan Medinol moet weliswaar worden toegegeven dat geen expliciete verdragsbepaling meervoudige octrooiering binnen het EOB systeem verbiedt, daar staat tegenover dat uit met name de Guidelines ondubbelzinnig blijkt dat zulks bepaald niet de bedoeling van het systeem is. Sterker nog: Examiners wordt in niet mis te verstane termen voorgehouden dat er bij divisionals op gelet moet worden dat voor dezelfde uitvinding niet meer octrooien worden verleend. Bovendien voorziet het EOV wel in een expliciete regeling voor concorderende Europese en nationale octrooien, met betrekking tot welk laatste feit het buiten de directe invloedssfeer van de Europese verleningsinstantie ligt, om een dergelijke samenloop op voorhand te voorkomen. Aldus wordt naar het oordeel van de rechtbank afwezigheid van (de mogelijkheid van) meervoudige octrooiering als het ware (als vanzelfsprekendheid) verondersteld. De op uitleg van verdragen in het algemeen ziende artt. 31 en 32 van het Weens Verdragenverdrag (WVV) laten naar het oordeel van de rechtbank een uitleg van het EOV toe die neerkomt op analoge toepassing van art. 77 ROW 1995. Volgens de hoofdregel van art. 31 lid 1 WVV moet een verdrag in good faith worden uitgelegd in the light of its object and purpose. Daar speelt bedoeld fundamenteel beginsel van octrooirecht noodzakelijk meteen al een hoofdrol. De enkele tegenwerping dat geen expliciete bepaling uit het EOV voorziet in een verbod op meervoudige octrooiering is in dat licht naar het (primaire) oordeel van de rechtbank als onvoldoende aan te merken. Maar zelfs als dat anders zou moeten worden gezien, dan bepaalt art. 32 sub b WVV het volgende. In geval een uitleg conform art. 31 WVV (hier dan te verstaan als (de hiervoor primair verworpen lezing): Er staat geen expliciet verbod op meervoudige octrooiering in het EOV, dus is meervoudige octrooiering toegestaan) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable, dan is supplementary means of interpretation toegestaan om de betekenis van een verdrags-

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

bepaling te achterhalen. Een dergelijke aanvullende interpretatie is naar het (subsidiaire) oordeel van de rechtbank dan inderdaad aangewezen. Die kan worden gevonden in meerbedoeld fundamenteel beginsel van octrooirecht, dat (mede blijkens de bewoordingen) ook weer de inhoud van de geciteerde Guidelines heeft bepaald. 3.24 Het in 3.23 overwogene laat onverlet dat Medinol in voorkomend geval (zolang en voor zover de divisionals niet nietig zijn geoordeeld) bijvoorbeeld jegens andere partijen dan Cordis kan ageren uit hoofde van één van de divisionals, danwel, alternatief, uit hoofde van het moederoctrooi. Tevens is bijvoorbeeld denkbaar dat één van de divisionals wel oppositie overleeft, maar het moederoctrooi niet, hetgeen dan ruimte zou scheppen de betreffende divisional in stelling te brengen, ook tegen Cordis. In zoverre is dan ook, in weerwil van de andersluidende stellingen van Medinol, die onjuist zijn, geen sprake van het met een de facto verbod op double patenting inbreken op het gesloten stelsel van nietigheidsgronden uit het EOV (ook niet langs een omweg of materieel), omdat de divisionals (voorshands, mede gelet op de te nemen beslissingen in reconventie) in stand blijven. Wat de rechtbank te ver gaat, is de gecombineerde inzet van de betreffende octrooien tegen dezelfde (beweerdelijke) inbreuk, hetzij in dezelfde procedure, hetzij in opvolgende procedures. 3.25 Bij dit alles is mede een gezichtspunt dat de divisionals EP ’450 en EP ’452 niet op instigatie van de Examiner in het leven zijn geroepen. Dat is de normale gang van zaken bij afsplitsing, indien in een aanvrage verscheidene uitvindingen zijn te ontwaren (vgl. art. 82 EOV). Medinol heeft immers gebruikt gemaakt van de mogelijkheid vrijwillig af te splitsen (vgl. Rule 25 (1) UR EOV: The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application). In plaats van te kiezen voor het opnemen van volgconclusies, hetgeen bij één en dezelfde uitvinding veel meer voor de hand zou hebben gelegen, is door Medinol gekozen voor afsplitsing. Een steekhoudende reden voor deze vrijwillige afsplitsing heeft Medinol niet verschaft. 3.26 Daarbij moet nog wel de stelling van Medinol worden betrokken dat de Examiner zich zowel bij EP ’450 als bij EP ’452 heeft gebogen over de opgekomen tegenwerping dat in de voluntary divisionals sprake is van het claimen van octrooi voor dezelfde uitvinding als in de moederaanvrage, maar dat heeft verworpen. Op zichzelf is dat juist, maar de door de Examiner blijkbaar geaccepteerde argumentatie van Medinol moet in de ogen van de rechtbank worden verworpen. Dat in het geval van EP ’452 sprake zou zijn van een volgens T 587/98 in het licht van Guideline C-VI, 9. (1.) 6 toegestane variant van meervoudige octrooiering valt niet in te zien, zoals hiervoor in 3.19 is overwogen; dat de bewoordingen van EP ’452 ruimer zouden zijn dan die van EP ’856 brengt dat, in weerwil van de stelling van Medinol, niet met zich. Ook het oordeel dat vanwege het verschil tussen 180˚ uit fase uit conclusie 1 van EP ’856 en uit fase zonder meer uit conclusie 1 van EP ’450 geen sprake zou zijn van meervoudige octrooiering acht de rechtbank, met Cordis, onbegrijpelijk; een steekhoudende reden voor dit oordeel valt uit het verleningsdossier ook niet te halen. De tekeningen wijzen allemaal op 180˚ uit fase en in ieder geval dient de uit fase gradatie zeer aanzienlijk te zijn, wil het geclaimde technische effect van het zoveel mogelijk voorkomen van longitudinale krimp bij expansie in radiale richting, het

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

2 3 3

ook al heeft overwogen, wordt in deze divisional gebruik gemaakt van disclaimers die oorspronkelijk niet in de aanvrage als ingediend waren opgenomen. Bij de Grote Kamer van Beroep zijn nog steeds vragen (uit een andere zaak) aanhangig of en zo ja onder welke modaliteiten dergelijke disclaimers zijn toegestaan en daarop wenst de rechtbank niet vooruit te lopen. In reconventie wordt de onderhavige zaak dan ook, evenals evenbedoelde op 17 december 2003 besliste zaak, voor wat betreft de nietigheidsvordering van EP ’452 ex art. 83 lid 3 ROW 1995 aangehouden, totdat door de Grote Kamer omtrent voornoemde vraag is beslist. Eveneens conform haar beslissing in de zaak uit december 2003 maakt de rechtbank bij die stand van zaken op praktische gronden tevens gebruik van haar schorsingsbevoegdheid ex art. 83 lid 4 ROW 1995, totdat in oppositie (in voorkomend geval: tevens in appèl) is beslist omtrent de geldigheid van EP ’452. 3.31 Met betrekking tot EP ’450 zal eveneens op grond van art. 83 lid 4 ROW 1995 de oppositie (in voorkomend geval: tevens in appèl) worden afgewacht, met name vanuit de opvatting dat – indien mogelijk (zonder duidelijk kenbaar bezwaar, waarbij mede acht wordt geslagen op de uitkomst van het geding in conventie) – de nationale rechter de oppositieprocedure(s) dient af te wachten met het oog op het vermijden van mogelijk tegenstrijdige beslissingen.

compensatie-effect door het lussenpatroon, kunnen optreden. Van de desbetreffende beslissingen van de Examiner gaat naar het oordeel van de rechtbank in de thans ter beoordeling voorgelegde sleutel van meervoudige octrooiering niet een soort formele rechtskracht uit, net zo goed als de rechtbank naast de Europese opposition divisions zelfstandig de nietigheidsargumenten kan wegen, ook nadat in oppositie is geoordeeld in München. 3.27 Naar het oordeel van de rechtbank gaat het – mede gegeven de afwezigheid van een expliciet verbod op meervoudige octrooiering voor dezelfde uitvinding in het EOV – echter te ver om Medinols ageren op basis van haar thans ingeroepen divisionals te kwalificeren als tot schadevergoeding verplichtend onrechtmatig handelen, door Cordis geplaatst in de sleutel van misbruik van (proces)recht, waaraan blijkens de stand van de rechtspraak hoge eisen moeten worden gesteld. De daarop toegespitste reconventionele schadevordering zal dan ook (om proceseconomische redenen: eerst bij eindvonnis in reconventie) worden afgewezen, mede vanwege de omstandigheid dat door Cordis onvoldoende (feitelijk) is gesubstantieerd dat en waarom door Medinol is voldaan aan alle vereisten die gelden voor het aan kunnen nemen van een onrechtmatige daad. Wel mist Medinol bij de aangegeven stand van zaken naar het oordeel van de rechtbank voldoende belang bij haar vorderingen op basis van de divisionals in de zin van art. 3:303 BW, zodat zij in conventie niet ontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen in de hoofdzaak. Zij heeft immers het moederoctrooi al in stelling gebracht tegen (voor zover thans in geschil toegelaten: dezelfde stents van) Cordis. De bodemzaak daarvan loopt nog en in het provisionele geschil op grond van EP ’856 heeft Medinol een uitvoerbaar bij voorraad verklaard inbreukverbod krachtens meerbedoeld Hofarrest van 3 juli 2003 verkregen, waarvan thans cassatie loopt. Terecht heeft Cordis aangegeven dat naast de thans ingeroepen divisionals nog vijf andere divisionals te eniger tijd door Medinol in stelling zouden kunnen worden gebracht, allemaal tegen dezelfde beweerdelijke inbreuk. Voor zover ook omtrent die divisionals zou moeten worden geoordeeld dat deze op dezelfde uitvinding zien, zoals Cordis stelt, maar Medinol betwist, zou Medinol acht octrooien die materieel op dezelfde uitvinding zien in stelling kunnen brengen tegen dezelfde beweerdelijke inbreuk. Dat gaat te ver. In het kader van art. 3:303 BW dient niet alleen een afweging van de (materiële) belangen van partijen te worden betrokken, maar zijn tevens de eisen van behoorlijke procesvoering en het belang van de rechtspleging aan de orde. Met Cordis is de rechtbank van oordeel dat deze eisen door Medinols wijze van procederen worden geschonden. 3.28 De rechtbank overweegt tenslotte, volledigheidshalve, dat in de zaak die voorwerp was van het vonnis van 17 december 2003 (BIE 2004/16) voor deze rechtbank geen beroep is gedaan op (aan) double patenting (ontleende argumenten).

De rechtbank: in de hoofdzaak: in conventie: – verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen jegens gedaagden sub 3 tot en met 16; – verklaart eiseres niet ontvankelijk in haar vorderingen jegens gedaagden sub 1 en 2; – veroordeelt eiseres in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden begroot op € 205,– aan verschotten en € 1.365,– aan procureurssalaris; – verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad; – wijst af het meer of anders gevorderde;

Nietigheid 3.29 Voor wat de betreft de in reconventie gevorderde nietigheid ziet de rechtbank – mede gegeven de uitkomst van het geschil in conventie – termen gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid om te schorsen ex artt. 83 leden 3 en 4 ROW 1995. 3.30 Zoals de rechtbank in r.o. 3.33 van haar vonnis van 17 december 2003 (BIE 2004/16) met betrekking tot EP ’452

in reconventie: – schorst de zaak met betrekking tot de Nederlandse delen van EP 0 846 450 en EP 0 846 452 op de voet van art. 83 lid 4 ROW 1995 totdat omtrent de geldigheid van die octrooien in oppositie, in voorkomend geval tevens in appèl, is beslist, de zaak met betrekking tot EP 0 846 452 tevens op de voet van art. 83 lid 3 ROW 1995, totdat de Grote Kamer van Beroep uitspraak heeft gedaan als bedoeld in 3.30;

Slot 3.32 Op grond van het vorenoverwogene is de rechtbank in conventie onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen jegens gedaagden 3 tot en met 16 en is Medinol in conventie in de hoofdzaak en in haar provisionele vordering niet ontvankelijk en zal zij worden veroordeeld in de proceskosten van Cordis. De reconventionele schadevordering wordt om proceseconomische redenen thans nog niet in een uitdrukkelijk dictum afgewezen, maar evenals de nietigheidsvorderingen in reconventie aangehouden. Beslissingen:

2 3 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

– houdt iedere verdere beslissing aan; – verwijst de zaak naar de parkeerrol; in het provisionele geding: – verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen jegens provisionele verweersters sub 3 tot en met 16; – verklaart eiseres niet ontvankelijk jegens provisioneel verweersters sub 1 en 2; – veroordeelt eiseres in de kosten van het provisioneel geding, aan de zijde van gedaagden tot op deze uitspraak begroot op nihil. Enz.

Nr. 60 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 5 augustus 2004* (Medinol/Cordis) Mr. J.W du Pon Art. 6:162 j˚ art. 3:13 BW (misbruik van bevoegdheid) Cordis vordert dat het Medinol zal worden verboden wederom in kort geding vorderingen tegen haar in te stellen op basis van beweerde inbreuk op de divisionals, totdat omtrent de geldigheid daarvan in oppositie is beslist. De stelling van Medinol dat die vordering, welke zij aanmerkt als een ’anti-suit-injunction’ (wat er van die kwalificatie ook zij), naar Nederlands recht onder geen enkele omstandigheid toewijsbaar zou zijn is onjuist. Het moge zo zijn dat er in de Nederlandse rechtspraak op het eerste gezicht geen gevallen zijn aan te wijzen waarin een dergelijke vordering, zo al ooit ingesteld, is gehonoreerd, maar dat neemt niet weg dat er geen wetsbepaling valt aan te wijzen die er aan in de weg staat dat een verbod kan worden uitgesproken tot het aanhangig maken van een procedure, indien overigens is voldaan aan de eisen welke worden gesteld aan het constateren van een (dreigende) onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 juncto artikel 3:13 BW. Dat – inderdaad uitzonderlijke – geval doet zich hier voor. Inbreukacties in kort geding op basis van de divisionals moeten bij de huidige stand van zaken (dat wil zeggen: zolang in de oppositie nog geen eindbeslissing is genomen) als op voorhand volstrekt kansloos worden aangemerkt. Het aanspannen van nieuwe inbreuk-korte gedingen door Medinol op basis van die divisionals heeft dan ook te gelden als misbruik van (proces)recht en daarmee als jegens de aangesproken wederpartij onrechtmatig handelen. Dat er sprake is van een reële dreiging van dergelijk onrechtmatig handelen is aannemelijk, niet alleen op grond van de proceshouding van Medinol tot nu toe, maar ook gelet op haar mededeling in de dagvaarding die dit kort geding heeft ingeleid dat zij zich alle rechten voorbehoudt met betrekking tot een andere divisonal. Bepaald zal worden dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan het ter zitting geuite bezwaar van Medinol, dat haar niet kan worden verhinderd op basis van nieuwe feiten een procedure in kort geding aan te spannen. Nu ten processe niets is gebleken waaruit zelfs maar een verwachting kan worden afgeleid dat dergelijke nieuwe feiten zich zullen voordoen, wordt het verantwoord geacht als uitgangspunt vast te leggen dat Medinol dwangsommen verbeurt bij het aanspannen van nieuwe korte gedingen, waarna het op haar weg ligt aannemelijk te maken dat er gronden van billijkheid zijn om die dwangsommen te matigen. *

Beroep ingesteld. Red.

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

Medinol Ltd te Tel Aviv, Israël, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam, tegen 1 Cordis Europa NV te Roden, 2 Cordis BV te Roden, 3 Johnson & Johnson Medical BV te Amersfoort, 4 Johnson & Johnson te New Brunswick, Verenigde Staten van Amerika, 5 Cordis Corporation te Miami, Verenigde Staten van Amerika, 6 Johnson & Johnson Medical Products GmbH te Wenen, Oostenrijk, 7 Johnson & Johnson Medical NV/SA te Dilbeek, België, 8 Johnson & Johnson AG te Spreitenbach, Zwitserland, 9 Johnson & Johnson AB te Sollentuna, Zweden, 10 Johnson & Johnson SA te Madrid, Spanje, 11 Cordis SA te Viry Chatillon, Frankrijk, 12 Johnson & Johnson (Ireland) Ltd te Dublin, Ierland, 13 Cordis Italia SpA te Milaan, Italië, 14 Janssen-Cilag SpA te Borgo San Michele, Italië, 15 Johnson & Johnson LDA te Barcarena, Portugal, 16 Johnson & Johnson Hellas SA te Athene, Griekenland, 17 Janssen Pharmaceutica NV te Beerse, België, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaten mrs. C.J.J.C. van Nispen en S.C. Dack, barrister, beiden te ’s-Gravenhage. De feiten 1In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Medinol is houdster van vier Europese octrooien die zien op een bepaald type flexibele expandeerbare stents. Stents worden toegepast voor het openen en open houden van bloedvatvernauwingen. Het betreft EP 0 762 856 B1 (hierna: EP ’856) verleend op 9 september 1998, EP 0 846 452 B1 (hierna: EP ’452) verleend op 16 januari 2002, EP 0 846 450 B1 (hierna: EP ’450) verleend op 12 december 2001 en EP 0 846 449 B1 (hierna: EP ’449) verleend op 23 januari 2002. EP ’452, EP ’450 en EP ’449 zijn verkregen op van de oorspronkelijke aanvrage voor EP ’856 afgesplitste aanvragen. Alle vier octrooien zijn gebaseerd op een PCT-aanvrage van 26 juli 1995 en claimen dezelfde prioriteit, gebaseerd op een tweetal Amerikaanse octrooiaanvragen, van 28 juli 1994 en 31 mei 1995. De tekeningen bij de vier octrooien zijn dezelfde. EP ’856 zal hierna ook wel worden aangeduid als ’het moederoctrooi’ en de overige octrooien als ’de divisionals’. b Medinol heeft op 24 maart 2000 een bodemprocedure op basis van het moederoctrooi gestart tegen Cordis wegens beweerde inbreuk door het op de markt brengen van een stent, genaamd de BX Velocity stent. Bij vonnis van 14 maart 2001 heeft de rechtbank het in die zaak gevorderde provisioneel inbreukverbod afgewezen. Het gerechtshof alhier heeft bij arrest van 3 juli 2003 dat vonnis vernietigd en aan Cordis een inbreukverbod voor Nederland opgelegd voor zover het betreft BX Velocity stents met een diameter van maximaal 4 mm, totdat een einduitspraak zou zijn gedaan in de hoofdzaak dan wel door de Technische Kamer van beroep van het Europees Octrooi Bureau (EOB) omtrent de geldigheid van het moederoctrooi. Medinol heeft vervolgens in een kort geding gevorderd dat aan het verbod van het gerechtshof als-

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

nog grensoverschrijdende werking zou worden toegekend. De voorzieningenrechter in deze rechtbank heeft die vordering bij vonnis in kort geding van 28 oktober 2003 afgewezen. c Bij dagvaarding van 1 mei 2003 heeft Medinol tegen Cordis een bodemprocedure aanhangig gemaakt op basis van twee divisionals, te weten EP ’450 en EP ’452. Ook daarin werd een inbreukverbod gevraagd ten aanzien van de BX Velocity stent en de gecoate versie daarvan, genaamd Cypher stent. In reconventie vordert Cordis in die procedure vernietiging van het Nederlands deel van die divisionals. d Bij vonnis van 31 maart 2004 heeft de rechtbank in conventie Medinol niet ontvankelijk verklaard in haar inbreukvorderingen, gegrond op de divisionals EP ’450 en EP ’452. Die beslissing was gegrond op de vaststelling van de rechtbank – waarbij zij een desbetreffend verweer van Cordis honoreerde – dat in casu sprake is van double patenting oftewel meervoudige octrooiering. e In het vonnis van de rechtbank komen, ter motivering van die beslissing, onder meer de volgende overwegingen voor: (...) f Bij hetzelfde vonnis heeft de rechtbank in reconventie de zaak met betrekking tot de Nederlandse delen van EP 0 846 450 en EP 0 846 452 op de voet van art. 83 lid 4 ROW 1995 geschorst totdat omtrent de geldigheid van die octrooien in oppositie, in voorkomend geval tevens in appèl, is beslist. g Bij beslissing van 31 maart 2004 heeft de Technische Kamer van beroep van het EOB het moederoctrooi EP ’856 herroepen wegens ’lack of clarity’ (artikel 84 EOV). h Met betrekking tot de divisionals lopen nog oppositieprocedures. i Bij dagvaarding van 24 mei 2004 heeft Medinol (andermaal) op basis van EP ’450 een bodemprocedure op basis van het verkorte regime in octrooizaken tegen Cordis aangevangen. In die procedure zal het pleidooi plaatsvinden op 28 januari 2005. De vordering in conventie, de grondslag daarvoor en het verweer 2 Medinol vordert (samengevat) dat Cordis zal worden bevolen hangende een eindoordeel in hoger beroep in de terzake aanhangige bodemprocedure direct of indirect betrokken te zijn bij directe of indirecte inbreuk zelf of door middel van een (direct of indirect verbonden) (rechts) persoon op Europees octrooi 0 846 450, niet alleen voor Nederland, maar voor alle landen waar dit octrooi geldig is, met uitzondering van Duitsland. 3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Medinol aan die vordering (samengevat) de stelling ten grondslag dat zij in afwachting van de beslissing in de (nieuwe) bodemprocedure een spoedeisend belang heeft bij een inbreukverbod, tegen het uitspreken waarvan geen beletsel meer bestaat omdat na het herroepen van het moederoctrooi geen sprake meer kan zijn van ’double patenting’ als aangenomen in het vonnis van de rechtbank van 31 maart 2004, zodat zij thans (weer) op basis van een divisional kan ageren. 4 Cordis heeft tegen de vordering van Medinol gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan.

E I G E N D O M

2 3 5

De vordering in reconventie, de grondslag daarvoor en het verweer 5 Cordis vordert dat Medinol zal worden verboden wederom in kort geding vorderingen tegen Cordis in te stellen op basis van beweerde inbreuk op de divisionals, te weten EP 0 846 449 en/of 0 846 450 en/of 0 846 452, totdat omtrent de geldigheid van die octrooien in oppositie, in voorkomend geval tevens in appèl, is beslist, op straffe van een dwangsom van € 10.000.000,– per overtreding van het uit te spreken verbod. 6 Cordis stelt daartoe dat geconstateerd moet worden dat Medinol in deze zaak ongeremd bodemprocedures en korte gedingen aanspant. Te vrezen valt, aldus Cordis, dat Medinol, indien zij in het onderhavige kort geding niet zal slagen, wederom met beroep op een spoedeisend belang een kort geding zal aanvragen op de grondslag van één of meer van de divisionals die haar resteren. Een dergelijk handelen, althans de dreiging daarvan moet, aldus Cordis, als misbruik van procesrecht en jegens haar onrechtmatig gedrag worden aangemerkt. Er is immers, gelet op de herroeping van het moederoctrooi, een zodanig grote kans dat ook de divisionals de oppositie niet zullen overleven, dat van Cordis niet mag worden gevergd telkens veel werk en kosten te besteden aan het voeren van verweer in op voorhand kansloze korte gedingen. 7 Medinol voert tegen toewijzing van deze vordering het verweer (i) dat het hier gaat om een ’anti-suit-injunction’ die naar Nederlands recht niet mogelijk is en (ii) dat aan haar niet de mogelijkheid mag worden ontnomen om, al dan niet op basis van nieuwe feiten of omstandigheden, in kort geding handhaving van haar octrooien jegens Cordis af te dwingen. Beoordeling van het geschil In conventie 8 De stelling van Medinol dat, na het herroepen van het moederoctrooi geen sprake meer kan zijn van double patenting is juist, in elk geval voor wat betreft de verhouding tussen het moederoctrooi en iedere afzonderlijke divisional. 9 Dat betekent evenwel niet dat ook de reden waarom de rechtbank in haar vonnis van 31 maart 2004 tot de slotsom is gekomen dat er sprake is van double patenting, niet meer bestaat. En die reden is, dat er naar het oordeel van de rechtbank in de divisionals sprake is van het claimen van dezelfde uitvinding als die welke in het moederoctrooi is neergelegd. 10 Uitgaande van die opvatting – welke door de voorzieningenrechter wordt overgenomen – moet er in het kader van dit kort geding van worden uitgegaan dat de divisionals in de oppositieprocedure het lot van het moederoctrooi zullen delen. In elk geval is niet aannemelijk geworden dat de divisionals, gegeven de door het EOB vastgestelde onduidelijkheid van het moederoctrooi, door datzelfde EOB wèl voldoende duidelijk zullen worden geacht. 11 Reeds op die grond is er geen aanleiding op één van de divisonals, dus ook niet op het thans ingeroepen octrooi, een inbreukverbod te gronden zolang niet een onherroepelijke beslissing omtrent de geldigheid van die divisionals in de oppositieprocedures is gegeven, dan wel die procedures om andere redenen zijn geëindigd. De vordering van Medinol zal dan ook worden afgewezen, met haar veroordeling in de kosten van de procedure als de in het ongelijk gesteld partij.

2 3 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

In reconventie 12 De stelling van Medinol dat een vordering als de onderhavige, welke zij aanmerkt als een ’anti-suit-injunction’ (wat er van die kwalificatie ook zij), naar Nederlands recht onder geen enkele omstandigheid toewijsbaar zou zijn – welke stelling zij verder niet heeft onderbouwd – is onjuist. Het moge zo zijn dat er in de Nederlandse rechtspraak op het eerste gezicht geen gevallen zijn aan te wijzen waarin een dergelijke vordering, zo al ooit ingesteld, is gehonoreerd, maar dat neemt niet weg dat er geen wetsbepaling valt aan te wijzen die er aan in de weg staat dat een verbod kan worden uitgesproken tot het aanhangig maken van een procedure, indien overigens is voldaan aan de eisen welke worden gesteld aan het constateren van een (dreigende) onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 juncto artikel 3:13 B.W. 13 Dat – inderdaad uitzonderlijke – geval doet zich hier voor. Onder verwijzing naar hetgeen in conventie is overwogen moeten inbreukacties in kort geding op basis van de divisionals bij de huidige stand van zaken (dat wil zeggen: zolang in de oppositie nog geen eindbeslissing is genomen) als op voorhand volstrekt kansloos worden aangemerkt. Het aanspannen van nieuwe inbreuk-korte gedingen door Medinol op basis van die divisionals heeft dan ook te gelden als misbruik van (proces)recht en daarmee als jegens de aangesproken wederpartij onrechtmatig handelen. 14 Dat er sprake is van een reële dreiging van dergelijk onrechtmatig handelen is aannemelijk, niet alleen op grond van de proceshouding van Medinol tot nu toe, maar ook gelet op haar mededeling in de dagvaarding die dit kort geding heeft ingeleid dat zij zich alle rechten voorbehoudt met betrekking tot een andere divisonal. 15 De vordering van Cordis is derhalve toewijsbaar. De dwangsom zal worden gematigd. Bovendien is er aanleiding te bepalen dat die dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan het ter zitting geuite bezwaar van Medinol, dat haar niet kan worden verhinderd op basis van nieuwe feiten een procedure in kort geding aan te spannen. Nu ten processe niets is gebleken waaruit zelfs maar een verwachting kan worden afgeleid dat dergelijke nieuwe feiten zich zullen voordoen, wordt het verantwoord geacht als uitgangspunt vast te leggen dat Medinol dwangsommen verbeurt bij het aanspannen van nieuwe korte gedingen, waarna het op haar weg ligt aannemelijk te maken dat er gronden van billijkheid zijn om die dwangsommen te matigen. 16 Medinol zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de op deze procedure vallende kosten. Beslissing: De voorzieningenrechter: In conventie Wijst de vordering af; In reconventie Verbiedt Medinol om wederom in kort geding vorderingen tegen Cordis in te stellen op basis van beweerde inbreuk op de octrooien EP 0 846 449 en/of 0 846 450 en/of 0 846 452,

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

totdat omtrent de geldigheid van die octrooien in oppositie, in voorkomend geval tevens in appèl, is beslist, dan wel de desbetreffende oppositieprocedure om andere redenen is geëindigd; Bepaalt dat Medinol voor iedere overtreding van voormeld verbod ten gunste van Cordis een dwangsom zal verbeuren van € 5.000.000,–; Bepaalt dat die dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn; Wijst af het meer of anders gevorderde; In conventie en reconventie Veroordeelt Medinol in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Cordis begroot op € 241,– aan verschotten en € 1.000,– aan procureurssalaris; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 61 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 17 april 2003 (Halibna) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, E.J. van Sandick en M.V. Wellink-Volmer Art. 4,6 en art. 5, lid 2a BMW Nu er geen aanwijzingen zijn voor het tegendeel, en gezien de rechtszekerheid, moet aangenomen worden dat met normaal gebruik in de BMW op beide plaatsen hetzelfde bedoeld is. Ook normaal gebruik in art. 4 onder 6 BMW zal conform de betekenis van normaal gebruik in de richtlijnbepalingen kunnen en daarom moeten worden uitgelegd; derhalve overeenkomstig de uitleg van het HvJEG in het arrest Ansul/Ajax. Niet kan worden gezegd dat het in opdracht (en dus met toestemming) van het Jordaanse ministerie door de leverancier in de Benelux aanbrengen van het merk HALIBNA op de verpakking van de voor export naar Jordanië bestemde melkpoeder, alsook het gebruik van dit merk door tussenpersonen namens dit ministerie in de schriftelijke tenderuitnodigingen aan of contracten met ondernemingen in de Benelux, geen normaal gebruik van het merk kunnen opleveren, omdat de melkpoeder niet in de Benelux (maar in Jordanië) op de markt wordt gebracht of omdat (het gebruik van) het merk niet in de Benelux in de openbaarheid treedt. Gebruik door anderen in opdracht en met toestemming van het ministerie moet aan het ministerie worden toegerekend, te meer omdat het aanbrengen van het merk in de Benelux door de leveranciers er niet op gericht was voor henzelf onder het merk afzet te vinden of te behouden, maar geschiedde voor hun opdrachtgever, het ministerie. Voor de vraag of gebruik normaal is, is niet beslissend of het incidenteel, sporadisch is, maar of het merk in de relevante periode niet slechts symbolisch in de Benelux gebruikt is. Daarvan is in casu geen sprake (zie de overwegingen 11, 12 en 13). Er is sprake van een zodanige verwevenheid tussen de toenmalige fabrikant van melkpoeder onder het merk HALIBNA Imeko voor het ministerie en de deposant Phoenix, dat eiseressen de vereiste wetenschap van het voorgebruik van Phoenix voldoende aannemelijk hebben gemaakt; Phoenix zal het tegendeel moeten bewijzen. 1 Het Hashemitisch Koninkrijk Jordanië, Ministerie van Industrie en Handel, rechtsopvolger onder algemene titel van het Ministerie van Bevoorrading te Amman, Jordanië,

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

2 Fareed Khalaf Sons Company h.o.d.n. Khalaf Stores te Amman, Jordanië, appellanten, procureur mr. K. Limperg, advocaten mrs. K. Limperg te ’s-Gravenhage en G. Kuipers te Amsterdam, tegen 1 Phoenix Dairy Caribe NV te Willemstad, Curaçao, Nederlandse Antillen, 2 Imeko Dairy Products BV te Amersfoort, 3 Imeko Holding NV voorheen Imeko Holding BV te Amersfoort, geïntimeerden, procureur mr. R.E.P. de Ranitz. a Rechtbank te ’s-Gravenhage, 2 augustus 2000 (mr. J.W. du Pon) 6 Imeko Holding en Imeko Dairy hebben betoogd dat zij ten onrechte in deze procedure zijn betrokken. Voorzover dat verweer ziet op het gestelde depot te kwader trouw, is het gegrond, nu omtrent de betrokkenheid bij dat depot van Imeko Holding en Imeko Dairy door eiseressen onvoldoende is gesteld. Eiseressen duiden de drie gedaagden weliswaar consequent aan als behorende tot ’de Imeko-groep’ doch de daarmee kennelijk bedoelde implicatie dat gedragingen van de ene tot die groep behorende vennootschap zonder meer aan één of meer andere vennootschappen kunnen worden toegerekend vergt nadere onderbouwing, welke door eiseressen niet is verschaft. De enkele omstandigheid dat Imeko Holding 100% van de aandelen houdt in Phoenix betekent immers geenszins dat zij daarmee aansprakelijk is voor eventuele onrechtmatige gedragingen van Phoenix. Wat betreft de relatie russen Phoenix en Imeko Dairy geldt dat niet meer en anders is gesteld of gebleken dan dat Imeko Dairy licensieneemster is van Phoenix. Ook dat is onvoldoende om Imeko Dairy aansprakelijk te houden voor de gevolgen van een eventueel te kwader trouw door Phoenix verricht depot. 7 De vorderingen van eiseressen jegens Imeko Holding en Imeko Dairy voor zover deze betrekking hebben op het beweerdelijk te kwader trouw gedane depot zijn dan ook niet toewijsbaar. 8 De rechtbank zal thans overgaan tot bespreking van de – resterende – vorderingen op grond van het gestelde depot te kwader trouw, te weten die welke betrekking hebben op de deposant, zijnde Phoenix. 9 Naar de rechtbank begrijpt gronden eiseressen die vorderingen op de stelling dat zich één van de in lid 6 van artikel 4 BMW genoemde gevallen voordoet. In dat artikel worden als geval van een depot te kwader trouw genoemd: a het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend; b het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied. 10 Nu gesteld noch gebleken is dat Phoenix in de drie jaren voorafgaande aan het depot enige rechtstreekse betrekking

E I G E N D O M

2 3 7

met eiseressen heeft onderhouden, kan het hiervoor onder b genoemde geval zich niet voordoen zodat dit verder onbesproken zal worden gelaten. 11 Aldus resteert het onder a genoemde geval. Wil dat zich voordoen, dan moet komen vast te staan eiseressen dan wel één van hen in de drie jaren voorafgaand aan het litigieuze depot het merk HALIBNA in het Beneluxgebied te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, terwijl Phoenix zulks ten tijde van het depot wist of behoorde te weten. 12 Phoenix heeft gemotiveerd betwist i dat één van eiseressen het merk HALIBNA in de betreffende periode in de Benelux heeft gebruikt ii dat, indien dat anders zou zijn, dat gebruik valt aan te merken als normaal gebruik en iii dat Phoenix ten tijde van het depot enige wetenschap omtrent een dergelijk gebruik had dan wel behoorde te hebben. Hieromtrent wordt het volgende overwogen. 13 Eiseressen hebben tot nog toe in deze procedure geen enkel bewijsstuk overgelegd waaruit kan volgen dat zij dan wel één van hen het merk HALIBNA in de drie jaren voorafgaande aan het depot in de Benelux hebben gebruikt. De bewijslast van de stelling dat dat gebruik wel degelijk heeft plaatsgevonden, en bovendien op normale wijze (dat wil zeggen: niet incidenteel) rust op eiseressen. Zij hebben ook aangeboden die stelling door middel van stukken te leveren. Zij zouden dan ook in beginsel tot dat bewijs moeten worden toegelaten, doch daarvoor is in dit geval geen aanleiding in verband met het volgende. 14 Zelfs als het door eiseressen gestelde normale gebruik van het merk HALIBNA in de Benelux zou komen vast te staan, rust op eiseressen vervolgens de bewijslast van wetenschap van dat gebruik aan de zijde van Phoenix. Tegenover de betwisting van die wetenschap door Phoenix hebben eiseressen onvoldoende feiten gesteld die, indien bewezen, tot de conclusie moeten voeren dat die wetenschap bestond dan wel had moeten bestaan. Eiseressen zijn in dat verband niet verder gegaan dan te verwijzen naar wetenschap van ’de Imeko-groep’. Specifieke wetenschap aan de zijde van Phoenix hebben zij niet gesteld laat staan te bewijzen aangeboden. Zij hebben gewezen op de in 1989 met Imeko Holland B.V. gesloten overeenkomst tot levering van melkpoeder, doch niet valt in te zien hoe de wetenschap die op grond daarvan bestond bij de betreffende – thans niet meer bestaande – vennootschap kan bijdragen aan wetenschap bij de – later opgerichte – Phoenix, laat staan wetenschap omtrent gebruik in de drie jaren voorafgaande aan het depot op 3 december 1997. Hetzelfde geldt voor de contacten die in 1997 hebben plaatsgevonden tussen Imeko Dairy en Khalaf omtrent mogelijke aankoop van het in Jordanië geregistreerde merk HALIBNA. Nog afgezien van de omstandigheid dat een dergelijke wetenschap nog geen wetenschap omtrent merkgebruik in de Benelux in die of een andere periode impliceert, kan een dergelijke wetenschap niet – zoals eiseressen kennelijk voorstaan – aan Phoenix worden toegerekend op de enkele grond dat Imeko Holding 25% van de aandelen in Imeko Dairy en 100% van de aandelen in Phoenix in bezit heeft. 15 Een en ander voert tot de slotsom dat, nu het element van wetenschap omtrent (mogelijk) voorgebruik van het merk HALIBNA in de Benelux door eiseressen in elk geval niet is komen vast te staan, van een depot te kwader trouw als door eiseressen gesteld geen sprake kan zijn. Derhalve zijn de

2 3 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

vorderingen van eiseressen die op dat depot te kwader trouw zijn gegrond ook voor wat Phoenix betreft niet toewijsbaar. 16 Het vorenoverwogene brengt met zich dat ook de vordering tot het staken van merkinbreuk zal worden afgewezen, nu die – verder niet toegelichte – vordering voortbouwt op de ongenoegzaam bevonden stellingen omtrent het depot te kwader trouw. 17 Alle vorderingen van eiseressen zullen worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zullen zij worden veroordeeld in de op deze procedure vallende kosten. Beslissing: De rechtbank: Wijst de vorderingen af; enz. b Tussenarrest, het Hof, enz. 1 Het hof gaat uit van de navolgende in het vonnis sub 1 vastgestelde feiten, voor zover deze niet zijn bestreden: a Het Ministerie houdt zich reeds vele jaren bezig met het invoeren in Jordanië van verpakte melkpoeder, die wordt betrokken van leveranciers over de gehele wereld. b Op 27 januari 1980 heeft het Ministerie het teken HALIBNA ingeschreven in het merkenregister van Jordanië. c De opdrachten voor levering van melkpoeder werden door het Ministerie gegund door middel van een ’tender’procedure, hetgeen neerkomt op een vorm van aanbesteding. In het kader van die aanbesteding stelde het Ministerie o.a. de eis dat de melkpoeder diende te zijn verpakt in zakken die voorzien waren van het merk HALIBNA. d Zowel in de door het Ministerie uitgeschreven aanbesteding als in de uiteindelijk met haar leveranciers gesloten contracten werd bepaald, dat de leverancier het merk HALIBNA niet zou registreren in het land van uitvoer en elk gebruik van dat merk na de levering aan het Ministerie zou staken. e In 1989 heeft het Ministerie met Imeko Holland B.V. een overeenkomst gesloten tot levering van een partij verpakte melkpoeder voorzien van het merk HALIBNA, waarin voormelde clausule omtrent het niet registreren van het merk HALIBNA was opgenomen. Imeko Holland B.V. heeft haar bedrijfsactiviteiten in 1991 gestaakt en is later failliet verklaard. f Het Ministerie heeft eind 1997 bekend gemaakt, dat het zijn rechten met betrekking tot het merk HALIBNA bij opbod wenste te verkopen. Uiteindelijk zijn die rechten verkocht aan Khalaf, aan wie – naar het hof uit producties 5 en 6 van thans appellanten begrijpt – de rechten op het in Jordanië ingeschreven merk op 18 januari 1998 zijn overgedragen en op wiens naam de inschrijving is gesteld. g Phoenix heeft op 3 december 1997 onder nr. 905900 bij het Benelux-Merkenbureau het teken HALIBNA gedeponeerd voor o.a. melk, melkproducten en melkpoeder. Het depot is onder nr. 619451 ingeschreven. h Imeko Holding is 100% aandeelhouder van Phoenix en – daar zijn partijen het over eens – van 19 juli 1993 tot 29 december 2000 25% aandeelhouder van Imeko DP. i Imeko DP heeft in elk geval in december 1997 met Khalaf, met wie Imeko DP reeds jarenlang een zakelijke relatie onderhield, contact gehad teneinde gezamenlijk van het Ministerie het merk HALIBNA te kopen.

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

j De Belgische vennootschap Belgomilk heeft op 27 november 1998 bij het Benelux-Merkenbureau het teken HALIBNA gedeponeerd voor o.a. melkpoeder, welk depot is ingeschreven. Op 7 september 1999 is – naar het hof begrijpt – na overdracht van het merkrecht de inschrijving op naam van Khalaf gesteld. k Phoenix heeft bij brief van haar gemachtigde van 4 februari 1999 het bedrijf Domo Beilen te Beilen, een relatie van Khalaf, gesommeerd het gebruik van het merk HALIBNA te staken. Deze sommatie hield verband met een leverantie door Domo aan Khalaf van melkpoeder bestemd voor de Jordaanse markt met daarop vermeld het merk HALIBNA. Op grond van het door appellanten als productie 32 overgelegde, inhoudelijk niet bestreden, afschrift uit het register van het Benelux-Merkenbureau neemt het hof voorts als vaststaand aan: 1 Op 1 april 1999 heeft Khalaf een beeldmerk HALIBNA, onder vermelding van de kleuren geel, zwart, rood en wit, in de Benelux gedeponeerd, welk depot voor melk, melkproducten en melkpoeder is ingeschreven. 2 De grieven strekken ertoe het geschil in volle omvang aan het oordeel van het hof te onderwerpen. Appellanten vorderen naast de vernietiging van voornoemd vonnis en na eisvermeerdering: toewijzing van hun vordering tot nietigverklaring van het op naam van Phoenix staande depot van het merk HALIBNA wegens het te kwader trouw verricht zijn, een bevel tot doorhaling, een verbod direct of indirect inbreuk te plegen op de sub 1 genoemde merkrechten van Khalaf en op diens auteursrechten op het ontwerp van de als productie 15 overgelegde verpakking van Halibna melkpoeder, schadevergoeding, nader op te maken bij staat, – ook wegens anderszins onrechtmatig handelen – en/of winstafdracht, één en ander met nevenvorderingen. 3 Partijen verschillen van mening over de vraag of het op 3 december 1997 door Phoenix gedeponeerde woordmerk HALIBNA te kwader trouw is verricht in de zin van art. 4 onder 6 Benelux-Merkenwet (BMW). Dit geschil betreft zowel de vraag of zich één van de onder a of b in die bepaling uitdrukkelijk genoemde gevallen voordoet, als, of er sprake is van anderszins te kwader trouw verricht zijn van het depot van Phoenix. Het hof kan over dit geschil oordelen, nu de in voornoemde bepaling genoemde derde (de voorgebruiker) overeenkomstig art. 14 sub B aanhef BMW deelneemt aan het geding waarin de nietigheid van het depot van Phoenix is ingeroepen, en wel als één van de appellanten. Dat het Ministerie – indien al juist – nooit geageerd heeft tegen andere depots van HALIBNA – naar het hof begrijpt – verricht door anderen dan één van de geïntimeerden in andere landen dan de Benelux, betekent niet dat het Ministerie reeds daardoor zijn recht om de nietigverklaring te vorderen van het in de Benelux verrichte depot van Phoenix (noch om hiermee verband houdende vorderingen in te stellen) heeft prijsgegeven. 4 Allereerst zal onderzocht worden of het in art. 4 onder 6 sub a BMW genoemde geval zich voordoet, zijnde: ’het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren voorafgaande aan het depot in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soort-

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

gelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.’ In dit verband verschillen partijen niet alleen van mening over de vraag of de vereiste wetenschap bij Phoenix aanwezig was, maar ook of het Ministerie het in de periode van 3 december 1994 tot 3 december 1997 in de Benelux voor (soort)gelijke waren (melkpoeder) gebruikte identieke woordmerk HALIBNA normaal gebruikt heeft. 5 Over de vraag of voornoemd gebruik van het Ministerie normaal is in de zin van art. 4 onder 6 sub a BMW oordeelt het hof als volgt. Overeenkomstig de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof (BenGH) van 2 oktober 2000 (NJ 2001, 246, Brouwerij Haacht versus Grandes Sources Belges) moet op feiten (c.q. gebruikshandelingen) van vóór 1 januari 1996 die zich hebben voorgedaan na het op 31 december 1992 verstrijken van de omzettingstermijn van de eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, 89/104/EEG, PbEG L40, de dan geldende nationale wetgeving zoveel mogelijk conform de Richtlijn (hierna: Rl) worden uitgelegd, ook al was de omzetting toen nog niet geëffectueerd. Art. 3 lid 2 aanhef en onder d Rl biedt geen uitkomst bij de uitleg van normaal gebruik, nu in deze bepaling, die het te kwader trouw verrichte depot slechts als een optionele weigerings- of nietigheidsgrond geeft, dit begrip niet voorkomt en ook anderszins hierin niet wordt aangegeven, onder welke voorwaarden een depot als te kwader trouw verricht kan worden beschouwd. Ook art. 4 lid 4 aanhef en sub b en g Rl, dat eveneens slechts optionele weigerings- of nietigheidsgronden bevat, biedt geen uitkomst, omdat deze bepalingen, ook al betreffen zij het voorgebruik van een merk, aan dit gebruik niet de eis stellen, dat het normaal moet zijn. Al deze niet verplichtende richtlijnbepalingen hebben niet geleid tot wijziging van het sinds 1 januari 1971 geldende art. 4 aanhef en sub 6 BMW. 6 In de BMW komt de eis van normaal gebruik van een merk in de Benelux binnen een bepaalde periode ook reeds voor in het vanaf 1971 tot 1 januari 1996 geldende – het verval wegens non-usus betreffende – artikel 5 aanhef en onder 3 oud en nog steeds in het daarna geldende, aan art. 10 juncto 12 Rl aangepaste, art. 5 lid 2 aanhef en onder a juncto lid 3 BMW. In laatstgenoemde bepaling wordt uitdrukkelijk aangegeven, zoals onder de oude bepaling reeds door het BenGH (27 januari, 1981 NJ 1981, 333, Winston) was beslist, dat het vereiste gebruik van een warenmerk bepaalde waar moet betreffen. Ter voorkoming van verval wegens non-usus moet het uiteraard gaan om gebruik voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven en bij het te kwader trouw verrichte depot van een merk om gebruik voor waren die soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven. Nu er geen aanwijzing is voor het tegendeel, en gezien de rechtszekerheid, moet uit het feit dat in één en dezelfde wet (de BMW) op verschillende plaatsen dezelfde eis van ’normaal’ gebruik al vanaf de inwerkingtreding in 1971 is opgenomen en bij aanpassing aan de Richtlijn gehandhaafd is, aangenomen worden dat daarmee op beide plaatsen hetzelfde bedoeld is. Omdat aanpassing van art. 5 oud BMW aan art. 10 juncto 12 Rl verplicht was en in deze richtlijnbepalingen de eis van normaal gebruik ook gesteld wordt, zal niet alleen normaal gebruik in art. 5 BMW, maar – ge-

E I G E N D O M

2 3 9

zien het vorenoverwogene sub 5 en 6 – ook normaal gebruik in art. 4 aanhef en onder 6 BMW conform de betekenis van normaal gebruik in deze richtlijnbepalingen kunnen en daarom moeten worden uitgelegd. Derhalve overeenkomstig de uitleg die het Hof van Justitie EG (HvJ EG) onlangs aan normaal gebruik in art. 12 lid 1 Rl heeft gegeven. 7 Art. 12 lid 1, eerste zin Rl luidt: ’Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken Lid- Staat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor ingeschreven is en er geen geldige reden is voor niet gebruiken’. Volgens het arrest van het HvJEG van 11 maart 2003, C-40/41, inzake Ansul/Ajax wordt van een merk normaal gebruik gemaakt in de zin van deze bepaling, ’wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt ten einde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is (...).’ 8 Dat voornoemde afzet waarop volgens het HvJ EG het gebruik van het merk in de betrokken lidstaat gericht moet zijn, beperkt is tot de afzet in die lidstaat (in casu de Benelux) wordt door het HvJ EG niet geëist, noch, dat het (gebruik van het) merk in de betrokken lidstaat (c.q. de Benelux) in de openbaarheid treedt en dus aldaar reeds waarneembaar is. Deze eisen zijn evenmin af te leiden uit voornoemde voor normaal gebruik relevante bepalingen in de Richtlijn en in de (oude en nieuwe) BMW, noch uit het Winston arrest. Dat het te beoordelen gebruik in de Benelux buiten de onderneming van de gebruiker moet plaatsvinden, is volgens het Winston arrest niet altijd vereist gezien de woorden ’in de regel’. Dat voornoemde beperkingen geen conditio sine qua non zijn om gebruik van een merk als normaal te kunnen beschouwen, wordt bevestigd door art. 10 lid 2 aanhef en onder b Rl (dat is geïmplementeerd in het op 1 januari 1996 in werking getreden art. 5 lid 3 BMW en) dat luidt: ’Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd: (...) b het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan in de Lid-Staat, uitsluitend met het oog op uitvoer’. (...)’ Art. 10 lid 1 stelt de sancties van de Richtlijn (derhalve die van art. 12 Rl) in het vooruitzicht, als van het merk (in een bepaalde periode) geen normaal gebruik is gemaakt (in de betrokken Lid-Staat voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven). 9 Uit het vorenoverwogene vloeit voort dat, anders dan geïntimeerden menen, niet kan worden gezegd dat het in opdracht (en dus met toestemming) van het Ministerie in de Benelux door de leverancier aldaar aanbrengen van het merk HALIBNA op de verpakking van de door het Ministerie voor export naar Jordanië bestemde melkpoeder, alsook het gebruik door tussenpersonen namens het Ministerie van dat merk in de schriftelijke tenderuitnodigingen aan of contracten met ondernemingen in de Benelux, geen normaal gebruik van het merk kunnen opleveren, omdat de melkpoeder niet in de Benelux (maar in Jordanië) op de markt wordt

2 4 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

gebracht of omdat (het gebruik van) het merk in de Benelux niet in de openbaarheid treedt. Ook het feit, dat het Ministerie het merk HALIBNA niet zelf op de verpakking heeft aangebracht, maar dit heeft laten doen door anderen die hiertoe opdracht en daarmee toestemming van het Ministerie hadden gekregen, doet aan het normale (voor)gebruik van het Ministerie in de relevante periode niet af, nu dit gebruik (het aanbrengen), dat gezien productie 16.40 (waarvan de inhoud op dit punt niet is betwist) ná 1 januari 1996 plaats vond in de Benelux, aan het Ministerie moet worden toegerekend. Ook bij normaal gebruik in art. 12 lid 1 juncto 10 Rl kan het zowel gaan om het gebruik door (en dus ook namens) de merkhouder, als om het in art. 10 lid 3 Rl genoemde ’gebruik van het merk met toestemming van de houder’. Lid 3 is geïncorporeerd in art. 5 lid 3 aanhef en onder c BMW. Die toerekening aan het Ministerie klemt te meer, nu (niet betwist is dat) het aanbrengen in de Benelux van HALIBNA door de leveranciers er niet op gericht was voor henzelf onder het merk HALIBNA voor de melkpoeder afzet te vinden of te behouden, maar geschiedde voor hun opdrachtgever, het Ministerie, dat (gezien het hierboven onder 1a tot en met d vermelde juncto prod. 16.40) de melkpoeder gekocht had voor export naar en verkoop onder dat merk in Jordanië. Het sub 1 onder d vermelde voor de leverancier geldende contractuele registratie- en gebruiksverbod van het merk HALIBNA ondersteunt deze visie. 10 Dat de onder 9 genoemde in de Benelux verrichte gebruikshandelingen in de periode van 3 december 1994 tot 3 december 1997 geen normaal gebruik kunnen opleveren, omdat dit gebruik – zoals geïntimeerden stellen – incidenteel, sporadisch zou zijn, vermag het hof in casu niet in te zien. Noch een bepaalde frequentie, noch een bepaalde omvang zijn door de BMW of Richtlijn minimaal vereist om gebruik als normaal te kunnen kwalificeren. Beslissend is of het merk HALIBNA, waarvan vaststaat, dat het in de relevante driejaarsperiode door, namens of met toestemming van het Ministerie is gebruikt teneinde de door het Ministerie aldaar (eventueel) te kopen of gekochte melkpoeder na uitvoer onder het merk HALIBNA in Jordanië te verkopen, desondanks niet slechts symbolisch in de Benelux gebruikt is louter om de aan (het voorgebruik van) het merk HALIBNA verbonden rechten in de Benelux te verkrijgen of te behouden. Het hof is van oordeel dat het gebruik in de Benelux niet slechts symbolisch in voornoemde zin is geweest, maar normaal, gezien de navolgende omstandigheden. 11 De omvang en de frequentie van het gebruik voorzover dit bestaat uit het in opdracht van het Ministerie aanbrengen in de Benelux van het merk HALIBNA in de relevante driejaarsperiode op de verpakking van de door dat Ministerie gekochte melkpoeder blijkt uit prod. 16.40, vooral uit het voorblad van het schriftelijk vastgelegde koopcontract tussen het Ministerie en Hoogwegt (International BV) gevestigd te Arnhem, via de tussenpersoon Kalaaji Brothers, derhalve een andere tussenpersoon dan Khalaf, alsook uit de onder die productie overgelegde, deze aankoop betreffende, factuur van Hoogwegt aan het Ministerie. Bovendien wordt op dit voorblad door het Ministerie het merk HALIBNA uitdrukkelijk als merk voor ’instant milk powder’ gepresenteerd en dus gebruikt tegenover Hoogwegt. Gezien het sub 1 onder a, c en d geschetste systeem

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

van het tot aankoop geraken van HALIBNA melkpoeder door het Ministerie, zijn hieraan ’tender invitations’, ook aan anderen dan Hoogwegt, voorafgegaan, waarin HALIBNA eveneens namens het Ministerie is gebruikt als merk voor de door het Ministerie te kopen en verder (in Jordanië) te verhandelen melkpoeder. 12 Met productie 16.40 tonen appellanten aan, dat het Ministerie in juli 1996 600.000 zakken HALIBNA melkpoeder van elk 1 kilo, derhalve 600.000 kilo, ter waarde van 1.525.000,00 Amerkaanse (US) dollar van de in Nederland gevestigde onderneming Hoogwegt heeft gekocht. Voorts blijkt hieruit, dat Hoogtwegt bestelde bij Belgomilk CV in België en de verscheping naar Jordanië op 19 september 1996 plaats vond vanuit Antwerpen. Dit betekent dat het – sub 1c vermelde – contractueel verplichte aanbrengen van het merk HALIBNA op elk van de 600.000 zakken in ieder geval in de Benelux en in 1996 moet hebben plaatsgevonden. Dat die verplichting daadwerkelijk werd nagekomen, is door geïntimeerden erkend (zie pleitnota hoger beroep van mr. De Ranitz, p. 25, sub 13.4). Voornoemd gebruik van het merk HALIBNA is zo omvangrijk en zo duidelijk gericht op verhandeling onder dat merk in Jordanië van de melkpoeder (op de verpakking waarvan dat merk is aangebracht), dat ook al is dit gebruik slechts op één, kortlopend, contract gebaseerd, het gebruik niet kan worden beschouwd als voornoemd symbolisch merkgebruik, maar als normaal moet worden gezien. Zulks mede gezien de aard van de waar en gezien voornoemd systeem van aankoop van voor de Jordaanse markt bestemde melkpoeder door het Ministerie via tenderuitnodigingen aan ondernemingen verspreid over de hele wereld. Nu de HALIBNA melkpoeder in de Benelux slechts een exportproduct is en dus niet bestemd is voor verhandeling op de markt in de Benelux, maar slechts voor de export naar en verhandeling in Jordanië, is het om die bestemming na te streven niet nodig, dat (het gebruik van) het merk HALIBNA in de Benelux reeds in de openbaarheid treedt. Inherent aan voornoemd systeem van aankoop is, dat het gebruik (in de vorm van aanbrengen) in één bepaald land van de vele landen waarvan leveranciers meedingen, soms langdurig onderbroken kan zijn, ook al is dat gebruik van het merk HALIBNA gericht op export naar en verkoop van de melkpoeder onder het merk in Jordanië. Dit, omdat – zoals blijkt uit prod. 16.34 tot en met 16.39 en 16.41 tot en met 16.51 – tijdens die onderbreking en ook vóór de aankoop de melkpoeder in andere landen is aangekocht en/of het merk in andere landen op de verpakking is aangebracht. 13 Zelfs tijdens zo’n onderbreking en vóór de aankoop bij Hoogwegt is het merk toch ook in de Benelux als merk gebruikt, met name voor de eventueel aan te kopen – in Jordanië onder het merk HALIBNA te verhandelen – melkpoeder en wel in de schriftelijke tenderuitnodigingen. Ook dit gebruik in zakelijke stukken kan niet als louter symbolisch in voornoemde zin worden beschouwd, maar als normaal, mede gezien voornoemde omstandigheden en het overige gebruik van dit merk. Dat in de relevante driejaarsperiode nog andere groothandelaren en/of producenten van melkpoeder, en bovendien veelvuldig, in de Benelux zijn benaderd door de tussenpersoon Khalaf namens het Ministerie met schriftelijke uitnodigingen waarin uitdrukkelijk het merk HALIBNA op voornoemde wijze is gebruikt, is door appellanten aangetoond

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

met de vele onder prod. 17 en 20 overgelegde faxberichten aan (Friesland Frico) Domo (Dairy Food) en, inclusief enkele e-mails, ook aan geïntimeerde Imeko DP. De inhoud van deze producties is niet bestreden. Evenmin is bestreden, dat naast Khalaf ook andere tussenpersonen aldus actief waren in de Benelux. Zo blijkt uit prod. 16.44 en 16.45, gezien het systeem van aankoop van melkpoeder, dat ook Aabel (Dairy Products BV) te Maastricht in de relevante periode, en door weer andere tussenpersonen, benaderd moet zijn met ’tender invitations’ met voornoemd reëel gebruik van het merk HALIBNA in de relevante periode. Ook blijkt van dit soort gebruik op het onder die producties overgelegde voorblad van twee schriftelijk vastgelegde contracten tussen het Ministerie en Aabel van 12 november 1996 en 6 februari 1997 betreffende de aankoop van (per keer) 2.400.000 zakken HALIBNA melkpoeder van elk 1 kilo. 14 Uit al het vorenoverwogene vloeit voort, dat het Ministerie in de periode van 3 december 1994 tot 3 december 1997 in de Benelux het merk HALIBNA voor melkpoeder op normale wijze in de zin van art. 4 onder 6 sub a BMW heeft gebruikt. 15 In verband met het in voornoemde bepaling (onder a) genoemde geval van te kwader trouw verricht depot verschillen partijen ook van mening over de vraag of voldaan is aan de eis, dat de deposant van het sub 1 onder g genoemde merk HALIBNA ten tijde van het depot op 3 december 1997 wist of behoorde te weten van het sub 14 genoemde gebruik van het Ministerie van het merk HALIBNA in de Benelux. 16 Ter adstructie van de aanwezigheid van deze wetenschap (inclusief het behoren te weten) bij de feitelijke deposant Phoenix hebben appellanten allerlei producties overgelegd, waarvan de inhoud, voor zover van belang, niet is bestreden. Onder deze producties zijn uiteraard de reeds genoemde 16.40, 16.44, 16.45, 17 en 20, waaruit het normale gebruik van het merk HALIBNA in de Benelux in de relevante driejaarsperiode is gebleken. Daar komt bij, dat onder prod. 17 en 20 ook de vele schriftelijke reacties (merendeels per fax) zijn overgelegd van de Nederlandse ondernemingen Domo en geïntimeerde Imeko DP op de tenderuitnodigingen om een prijsopgave voor HALIBNA melkpoeder. Voorts zijn hiertoe onder prod. 18 schriftelijke verklaringen overgelegd van groothandelaren en/of producenten van melkpoeder over de bekendheid met het onderhavige gebruik van het merk HALIBNA voor melkpoeder, waaronder die in de Benelux van Belgomilk en Friesland Coberco Dairy Foods. Ook zijn producties overgelegd waaruit de onderlinge verwevenheid van geïntimeerden blijkt, inclusief de rol van Phoenix als vehikel bij depots in de Benelux van merken, zoals HALIBNA, die als merk (of handelsnaam) worden gebruikt door andere vennootschappen dan Phoenix en waarin Imeko Holding ook een deelneming heeft, zoals vooral Imeko DP. 17 De onderlinge verwevenheid van Imeko Holding en Phoenix blijkt reeds uit het feit, dat Imeko Holding 100% aandeelhouder van Phoenix is. Dit betekent, dat volgens art. 111 juncto 109 Wetboek van Koophandel van de Nederlandse Antillen (vgl. art. 2:134 BW juncto 132 BW) de holding te allen tijde de enig bestuurder van Phoenix kan schorsen, ontslaan en een nieuwe benoemen. Uit prod. 3 (concl. van eis, 1e instantie) blijkt, dat Phoenix als enig bestuurder een op Curaçao gevestigde trustmaat-

E I G E N D O M

2 4 1

schappij heeft en geen gestort kapitaal. Uit deze productie juncto prod. 25 bij memorie van grieven blijkt ook, dat van Imeko Holding enig bestuurder is B20 (Bureau voor Bedrijfsontwikkeling), waarvan Swarte enig bestuurder is. Uit prod. 3 blijkt niet alleen, dat Swarte in de relevante driejaarsperiode via B20 enig bestuurder van Imeko Holding is, maar ook tot 1 januari 1996 enig bestuurder van Imeko DP en aansluitend – toen Loek de Koff enig bestuurder werd – commissaris van Imeko DP. Derhalve in de tijd dat Khalaf als tussenpersoon aan Imeko DP de vele schriftelijke berichten stuurde met tenderuitnodigingen, waarin HALIBNA in de Benelux uitdrukkelijk als merk van het Ministerie voor melkpoeder werd gebruikt. 18 Niet alleen via de dubbelrol van Swarte, maar Imeko Holding en Imeko DP waren toen ook met elkaar verweven door het bezit van de holding van 25% van de aandelen van Imeko DP: Volgens art. 2:24c lid 1, tweede zin, BW betekent het verschaffen van een vijfde of meer van het geplaatste kapitaal, dat het bestaan van een deelneming wordt vermoed. Het hebben van een deelneming betekent volgens de eerste zin, dat de kapitaalverschaffing geschiedde ten einde met de rechtspersoon verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid. Uit p. 19 van de ook onder prod. 3 overgelegde pagina’s van het jaarverslag, inclusief de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, over 1997 van Imeko Holding blijkt, dat de deelnemingen in (o.a.) Imeko DP en Phoenix uitdrukkelijk zijn opgenomen onder het hoofd ’Deelnemingen in groepsmaatschappijen’. Pagina 6 van voornoemd jaarverslag wijst op een actieve bemoeienis van de holding met het beleid van deze twee groepsmaatschappijen. 19 Uit p. 6 en p. 29 van genoemd jaarverslag blijkt de verwevenheid in de relevante driejaarsperiode tussen Phoenix en Imeko DP. Op p. 29 is de contractuele relatie omschreven: Contractueel is overeengekomen dat met ingang van 1 mei 1993 Imeko Dairy Products BV de merkrechten van Phoenix Dairy Caribe NV mag hanteren in bepaalde delen van de wereld. Eveneens is overeengekomen dat Imeko Dairy Products BV de overdracht van de licentierechten van Phoenix Dairy Caribe NV kan verlangen. Ook staat daar, dat het tijdstip van overdracht niet later dan 1 mei 2003 is. Hoewel het depot van het merk HALIBNA door Phoenix nog in 1997 is verricht, is bij voornoemde weergave in het jaarverslag van het contract tussen Imeko DP en Phoenix geen uitzondering voor het merk HALIBNA gemaakt. Dat dit merk na het depot door Imeko DP is gebruikt (als exportmerk), blijkt uit de producties 11, 31 en 36 van appellanten. Dit gebruik alsook het contract zelf, ondersteunen voornoemde vehikeltheorie van appellanten. Dit geldt ook voor de onder prod. 28 overgelegde afschriften van op naam van Phoenix staande merkinschrijvingen in de Benelux. Dat de betreffende door Phoenix gedeponeerde merken worden gebruikt door andere ondernemingen waarin Imeko Holding een deelneming heeft, blijkt het duidelijkst uit de inschrijving van de merken KANNY, MORNY en ANNIE (juncto prod. 21 en 29), van de diverse beeldmerken Imeko van het woordbeeldmerk Imeko daily products b.v. en van het merk PRO DAIRY INTERNATIONAL dat met de toevoeging BV volgens p. 19 van het jaarverslag van 1997 ook één van de vennootschappen is waarin Imeko Holding een deelneming heeft. Dat Phoenix ooit merken heeft gedepo-

2 4 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

neerd ten behoeve van eigen gebruik of gebruik door vennootschappen waarin moeder Imeko Holding geen belang had, is gesteld noch gebleken. 20 Ter verdere adstructie van het laten fungeren van Phoenix als vehikel bij depots (van merken die gebruikt worden door vennootschappen waarin Imeko Holding een deelneming heeft) en in het bijzonder van de bemoeienis van Imeko Holding en Imeko DP met het litigieuze depot van Phoenix op 3 december 1997, hebben appellanten (onder prod. 23 en 24 bij memorie van grieven) twee e-mailberichten aan Khalaf van 3 en 13 februari 1998 van Imeko DP (bij monde van De Koff) overgelegd. Zij zijn een reactie op eerdere berichten van Khalaf aan (enig bestuurder De Koff van) Imeko DP over de rechten op het merk HALIBNA. In het bericht van 3 februari staat hierover o.a.: ’Imeko has already taken initiatives early December to have it registered.’ Dit kan slechts het depot van Phoenix op 3 december 1997 zijn, nu gesteld noch gebleken is, dat HALIBNA in die tijd ook op naam van één van de Imeko vennootschappen is gedeponeerd. In het bericht van 13 februari staat in de vijfde alinea: ’A list of countries is attached to the fax as well. The first block consists of countries where Imeko Holding has initiated the application to register Halibna brand.’ Uit de onder prod. 24 overgelegde lijst blijkt dat de Benelux daar ook op staat. Aangezien vaststaat, dat Imeko Holding niet zelf gedeponeerd heeft, vormen deze e-mailberichten een aanwijzing, dat dochter Phoenix op verzoek van moeder Imeko Holding het depot van HALIBNA heeft verricht. 21 Gezien het vorenoverwogene is het hof van oordeel, dat appellanten de aanwezigheid bij Phoenix van de door art. 4 onder 6 sub a BMW vereiste wetenschap aan de hand van de hiertoe overgelegde producties voorshands voldoende aannemelijk hebben gemaakt. Alvorens verder op de zaak in te gaan, zal het hof een comparitie van partijen gelasten om de mogelijkheid van het leveren van tegenbewijs door geïntimeerden te bespreken, alsook om nadere inlichtingen te verkrijgen. Het hof heeft met name behoefte aan antwoord op de vraag wat Imeko Holding in de relevante driejaarsperiode aan Phoenix heeft medegedeeld over eerder gebruik van het merk HALIBNA en indien Imeko Holding, ondanks een verzoek aan dochter Phoenix om tot depot over te gaan, destijds geen mededelingen over voorgebruik van het merk HALIBNA heeft gedaan, waarom zij dit niet gedaan heeft. De comparitie zal tevens benut worden om te bezien of het gehele geschil door middel van een schikking kan worden beëindigd. Beslissing Het hof (...)

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

Nr. 62 Gerechtshof te Leeuwarden, 27 oktober 2004 (OP) Mrs. G.J. Knijp, J.R. Meijeringh en R.H. de Bock Art. 13 A, lid 9 BMW De kratten met daarop het merk OP zijn door Wavin geproduceerd en zijn bij haar op voorraad met het doel deze – bij uitsluiting – aan OP BV ter distributie te leveren, een en ander in overeenstemming met de overeenkomst tussen partijen. Daarmee is echter nog geen sprake van het in het verkeer brengen van de kratten door OP BV, althans met haar toestemming. Geenszins is immers gebleken van het door of met toestemming van OP BV als merkhouder ter beschikking stellen van de kratten aan een afnemer met de bedoeling deze afnemer daardoor de gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen. Art. 3:13 BW Er is geen sprake van misbruik van merkrecht omdat de handelingen van Wavin de herkomstfunctie van het merk niet zouden aantasten. Het gebruik van het merk OP door Wavin doet immers de onjuiste indruk ontstaan dat er in het economisch verkeer een verband bestaat tussen de kratten en OP BV. Zo kan OP BV door derden worden aangesproken op gebreken in de kratten. Hier doet zich dus niet de situatie voor dat het uitgesloten is dat het gebruik van het merk de belangen van de merkhouder aantast. Art. 12A, lid 4 BMW en art. 254 e.v. Rv De inbreukmakende handelingen dateren van vóór het depot en de inschrijving van het merk. Voor die situatie volgt uit art. 12A lid 4 BMW dat geen schadevergoeding kan worden toegekend. In dat licht bezien heeft OP BV onvoldoende belang bij haar vorderingen tot opgave, teruggave en het zenden van een rectificatie, behoudens voor zover een en ander betrekking heeft op kratten die zich nog bij Wavin in voorraad bevinden, dan wel binnen haar bereik zijn.* OP BV te Mierlo, appellante, in eerste aanleg eiseres in conventie en verweerster in reconventie, procureur mr. J.V. van Ophem, advocaat mr. J.V. Willems te Amsterdam, tegen 1 Wavin Lash Vof te Sneek, 2 Schoeller Wavin Systems Pallets BV te Hardenberg, 3 Lankhorst Recinvest BV te Sneek, 4 Schoeller Wavin Systems BV te Hardenberg, geïntimeerden, in eerste aanleg gedaagden in conventie en eisers in reconventie, procureur mr. V.M.J. Both. a Vzr. Rechtbank te Leeuwarden, 11 juni 2003 (mr. U. van Houten) Vaststaande feiten In dit kort geding gelden onder meer de navolgende feiten als vaststaand. 1.1 OP drijft een onderneming, die onder meer plastic kratten en pallets, bestemd voor opslag en vervoer van plastic waterflessen voor drinkwaterkoelers met een inhoud van 19 liter, aan de drinkwaterkoeler branche levert. 1.2 De door OP verhandelde kratten zijn gezamenlijk door Semopac S.A., Dolphin Holding B.V. en Wavin Trepak B.V. *

Zie de noot op blz. 246/7. Red.

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

(thans genaamd Schoeller Wavin Systems en verder als zodanig hierna te noemen) ontwikkeld. 1.3 Op 1 januari 1998 zijn Schoeller Wavin Systems en Dolphin Holding B.V. en Semopac S.A. overeengekomen dat Schoeller Wavin Systems de kratten en pallets produceert. Voorts zijn zij overeengekomen dat Dolphin Holding B.V. en Semopac S.A. de door Schoeller Wavin Systems geproduceerde kratten en pallets zal distribueren. 1.4 Gelijktijdig met voormelde distributieovereenkomsten zijn Schoeller Wavin Systems, Semopac S.A. en Dolphin Holding B.V. een zogenaamde mould agreement (matrijsovereenkomst) overeengekomen, inhoudende dat zij de kosten van een matrijs en een eventueel nieuw aan te schaffen matrijs voor het produceren van kratten gezamenlijk delen. Zij hebben met het oog hierop een fonds opgericht, waarin iedere partij een bepaald bedrag heeft gestort. 1.5 Op 1 april 1999 heeft Schoeller Wavin Sytems met OP een distributieovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, te weten tot 1 januari 2003. Deze overeenkomst is in de plaats getreden van de tussen Schoeller Wavin Systems en Dolphin Holding B.V. en Semopac S.A. tot stand gekomen distributieovereenkomsten. Op grond van deze overeenkomst heeft Schoeller Wavin Systems aan OP het recht overgedragen om tot 1 januari 2003 de door haar geproduceerde kratten te distribueren. Bovendien heeft Schoeller Wavin Systems zich op grond van artikel 11 (artikel 10 van het exemplaar van Schoeller Wavin Systems) jegens OP verplicht om de orders die OP bij haar heeft geplaatst voordat de distributieovereenkomst op 1 januari 2003 van rechtswege is geëindigd, uit te voeren. 1.6 De overname door OP van het distributierecht van de door Schoeller Wavin Systems geproduceerde kratten is vervolgens op 7 mei 2001 middels een ’deed of contract takeover’ bevestigd. 1.7 Daarnaast zijn Schoeller Wavin Systems en OP in voormelde ’deed of contract takeover’ overeengekomen dat OP in de plaats treedt van Semopac S.A. en Dolphin Holding B.V. terzake de mould agreement. Op grond van de mould agreement is OP voor twee derde deel eigenaar van de matrijs en is Schoeller Wavin Systems voor het overige een derde deel eigenaar. Uit hoofde van de mould agreement heeft OP onder andere € 1,00 extra betaald op de geproduceerde kratten. Dit bedrag is vervolgens in het daartoe bestemde fonds gestort. 1.8 Schoeller Wavin System heeft Wavin Lash feitelijk de door OP verhandelde kratten en pallets laten produceren. 1.9 Schoeller Wavin Systems Pallets en Lankhorst Recinvest zijn vennoten van Wavin Lash. 1.10 In de kratten en pallets voor OP wordt het logo en het websiteadres van OP geperst. 1.11 Tijdens de onderhandelingen over voortzetting van de distributieovereenkomst heeft OP op 7 november 2002 aan Wavin Lash een productievoorstel voor het jaar 2003 gestuurd. Zij heeft daarin de productie gesteld op onder meer 90.000 kratten. 1.12 Bij brief van 10 december 2002 heeft Schoeller Wavin Systems aan OP bevestigd dat de distributieovereenkomst en de mould agreement met ingang van 1 januari 2003 zullen zijn beëindigd. In die brief heeft Schoeller Wavin Systems eveneens aangegeven dat zij OP voor 1 juli 2003 zal

E I G E N D O M

2 4 3

laten weten of zij de matrijs zal kopen, dan wel dat de matrijs gemeenschappelijk eigendom blijft van de drie partijen. 1.13 Op 23 december 2003 heeft OP aan Wavin Lash een brief gestuurd en daarin onder andere gesteld dat Wavin Lash nog niet op de brief van 7 november 2002 heeft gereageerd. OP heeft in die brief bovendien aangegeven dat de productiebehoefte is vermeerderd in vergelijking met de brief van 7 november 2002. Bovendien heeft OP om een bevestiging van de gewijzigde productiebehoefte gevraagd. 1.14 Het bedrijf Aqua Pyrenees heeft op 26 december 2002 90.000 kratten bij OP besteld. 1.15 In haar brief van 27 december 2002 aan Wavin Lash heeft OP gesteld dat zij, nu Wavin Lash niet heeft gereageerd op de (gewijzigde) behoefte aan productiecapaciteit, Wavin Lash bedankt voor het accepteren van de behoefte aan productie als een definitieve order. 1.16 Op 2 januari 2003 heeft Wavin Lash schriftelijk gereageerd op voormelde brieven van OP. Zij heeft daarin gesteld dat zij in verband met de kerstvakantie niet heeft kunnen reageren. Bovendien heeft zij aangegeven dat de situatie is veranderd als gevolg van het beëindigen van de distributieovereenkomst, maar dat zij de overeenkomsten zal respecteren. Tevens heeft zij OP verzocht haar opgave te doen van de verplichtingen die OP is aangegaan, teneinde de planning van levering te kunnen afstemmen, zulks afhankelijk van de beschikbaarheid van producten. 1.17 Op 8 januari 2003 heeft het Benelux-Merkenbureau de ontvangst van het depot van het woordmerk ’OP’ door OP bij het Benelux-Merkenbureau aan OP bevestigd en geregistreerd onder nummer 724014. 1.18 Na 1 januari 2003 heeft Wavin Lash aan Sun Spring B.V. en Culligan N.V. kratten met daarop het logo van OP geleverd. 1.19 OP heeft uit krachte van daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter op 9 april 2003 derdenbeslag tot afgifte van de kratten en een merkenrechtelijk beslag doen leggen, zulks ter verzekering van het door haar gestelde eigendomsrecht en op grond van een door haar gestelde merkenrechtelijke inbreuk. 1.20 Bij brief van 7 april 2003 heeft Wavin Lash OP verzocht aan haar opgave te doen van de door haar gedane bestellingen. 1.21 Bij brief van 19 mei 2003 heeft Wavin Lash de bespreking die op 15 mei 2003 tussen partijen heeft plaatsgevonden, bevestigd. Uit deze bevestiging valt af te leiden dat Wavin Lash de bestelling van OP ten aanzien van 88.000 kratten heeft erkend. (...) 8 Verder vordert OP (kort gezegd) een verbod zodat Wavin Lash geen kratten verkoopt met daarop vermeldt de tekens ’OP’. Dit is volgens OP in strijd met haar merkrecht op haar woordmerk ’OP’. Wavin Lash stelt dat OP geen merkrecht heeft aangezien het merkrecht volgens artikel 3 BeneluxMerkenwet (BMW) weliswaar bepaalt dat het merkrecht wordt verkregen door depot, maar artikel 5 van de Merkenrichtlijn bepaalt dat het moment van inschijving beslissend is. Volgens Wavin Lash is via de richtlijnconforme interpretatie het moment van inschrijving derhalve beslissend voor verkrijging van een merkrecht. Daarnaast stelt Wavin Lash

2 4 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

dat het merk OP een soortnaam is en in een bodemprocedure zal worden vernietigd. Verder is het merkrecht van OP volgens Wavin Lash uitgeput. 9 Partijen twisten over het antwoord op de vraag of het merkrecht ontstaat op het moment van depot of op het moment van inschrijving. Tussen partijen staat vast dat OP haar merk heeft gedeponeerd, maar dat dit nog niet is ingeschreven. Artikel 3 BMW bepaalt dat het uitsluitende recht op een merk verkregen wordt door het eerste depot. Artikel 5 van de EG richtlijn 89/104 bepaalt echter dat het ingeschreven recht de houder een uitsluitend recht geeft. In de literatuur en jurisprudentie wordt verschillend gedacht over welke van de twee opvattingen gangbaar is. Het hof Amsterdam heeft op 25 februari 1999 beslist dat nu de BMW ter uitvoering de richtlijn is aangepast en gewijzigd, er vanuit moet worden gegaan dat het uitsluitende recht door depot wordt verkregen (gepubliceerd in IER, 1999, nummer 36). De president van de rechtbank Amsterdam heeft op 8 april 1999 beslist dat een merkrecht wordt verkregen door het eerste depot en niet door inschrijving (gepubliceerd in BIE 2000, nummer 17). De president van de rechtbank van koophandel Antwerpen heeft op 23 april 1999 beslist dat onder inschrijving in de Merkenrichtlijn kennelijk verstaan wordt de daad waarmee krachtens de nationale merkenwet van een lidstaat het uitsluitende recht op een merk wordt verkregen. Onder het stelsel van de BMW is dit het depot en niet de inschrijving (gepubliceerd in IER 2000, nummer 17). De president van de rechtbank Arnhem heeft op 12 december 2000 beslist dat nu artikel 5 van de Harmonisatierichtlijn als uitgangspunt neemt dat een merk moet zijn ingeschreven tot gevolg heeft dat een merkhouder zijn merkrecht eerst na inschrijving kan inroepen (gepubliceerd in IER 2001, nummer 15). Ook de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam gaat in zijn vonnis van 20 juni 2002 uit van deze richtlijnconforme interpretatie (gepubliceerd in IER 2002, nummer 41). De voorzieningenrechter van de rechtbank ’sGravenhage heeft op 11 oktober 2002 beslist in de zaak Konings-Zuivel dat richtlijnconforme interpretatie niet mogelijk is, omdat artikel 3 BMW ondubbelzinnig is (gepubliceerd in BIE 2000, nummer 4). 10 Uit recente jurisprudentie valt af te leiden dat, ook al is niet (volledig) voldaan aan het voorschrift om de nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de richtlijn, de nationale wetgeving zoveel mogelijk conform de richtlijn moet worden uitgelegd. Artikel 5 van de richtlijn spreekt over inschrijving, terwijl artikel 3 BMW over depot spreekt, zodat het er alle schijn van heeft dat inschrijving is bedoeld met als gevolg dat de BMW niet in overeenstemming met de richtlijn. Gelet op deze onduidelijkheid in de jurisprudentie en in de literatuur had het op de weg van OP gelegen deze onduidelijkheid te voorkomen door te bewerkstelligen dat haar merkrecht sneller zou worden ingeschreven. Zij heeft haar merk pas in januari 2003 ter depot aangeboden, zodat naar het oordeel van de rechter er gegronde reden zijn te twijfelen of het merk van OP aan alle vereisten voldoet. Voorts heeft Wavin Lash onweersproken gesteld dat zij weliswaar kratten met de tekens ’OP’ heeft verkocht, maar dit thans niet meer doet, zodat de inbreukmakende gedraging is beëindigd. OP heeft derhalve geen direct belang meer bij haar vordering. Het hiervoor overwogene brengt met zich mee dat nu niet op eenvoudige wijze is vast te stellen of OP een merkrecht heeft, terwijl zij geen groot

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

belang heeft bij haar vordering. De rechter in kort geding zal dit gedeelte van de vordering van OP daarom afwijzen. 11 In reconventie heeft Wavin Lash gevorderd dat OP geen kratten van Wavin Lash mag verkopen, anders dan die door haar ter beschikking zijn gesteld. Hiertegen heeft OP geen afzonderlijk verweer gevoerd, zodat de rechter dit zal toewijzen. 12 Zowel aan de veroordeling van Wavin Lash tot levering, als aan de in reconventie uit te spreken veroordelingen zal de rechter een dwangsom verbinden van € 25.000,–. De rechter ziet geen aanleiding om daarnaast nog een dwangsom per overtreding uit te spreken en deze ter keuze van partijen te stellen. Naar het oordeel van de rechter is de hiervoor genoemde dwangsom voldoende om nakoming te kunnen bewerkstelligen, terwijl daarnaast de mogelijkheid van een dwangsom per dag niet meer in verhouding staat tot het beoogde doel van de dwangsomoplegging. Het bedrag van de dwangsom staat in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Dit laat onverlet, dat bij voortdurende overtreding van dit kort geding vonnis oplegging van een hogere dwangsom kan worden gevorderd, dan wel hernieuwde oplegging van dezelfde dwangsommen. 13 Nu partijen over en weer gedeeltelijk in het gelijk zullen worden gesteld, ziet de rechter aanleiding de proceskosten – zowel in conventie als in reconventie – te compenseren, in dier voege dat iedere partij de eigen kosten draagt. Enz. b Het Hof, enz. 2 In hoger beroep is nog uitsluitend aan de orde de door Op BV gestelde merkinbreuk en haar daarop gebaseerde vorderingen, welke door de voorzieningenrechter zijn afgewezen. 3 Bij grief I betwist Op BV de juistheid van de overweging van de voorzieningenrechter dat tussen partijen vaststaat dat Op BV haar merk OP heeft gedeponeerd, maar dat dit nog niet is ingeschreven (r.o. 9). 4 Het hof overweegt het volgende. Uit de door Op BV in het geding gebrachte stukken blijkt dat zij haar merk OP op 8 januari 2003 heeft gedeponeerd bij het BeneluxMerkenbureau. Voorts is in het geding gebracht een gewaarmerkt afschrift uit het Benelux-register, waarop als registratiedatum 29 april 2004 is vermeld. Op BV heeft echter aangevoerd dat dit een schrijffout is en dat het depot is ingeschreven op 29 april 2003. Die stelling is niet betwist door Wavin Lash, terwijl deze het hof ook aannemelijk voorkomt nu als publicatiedatum van de inschrijving is vermeld ’06/2003’. Ook de aanbiedingsbrief van het BeneluxMerkenbureau, waarin wordt verwezen naar het betreffende afschrift, is gedateerd 29 april 2003. Het hof gaat er dan ook vanuit in dit kort geding dat inschrijving van het merk op 29 april 2003 heeft plaatsgevonden. Derhalve dient er vanuit te worden gegaan dat het merk OP reeds was ingeschreven ten tijde van het instellen van de vorderingen van OP BV. De grief is derhalve terecht voorgesteld. 5 Hiermee ontvalt de relevantie aan de overwegingen van de voorzieningenrechter omtrent de vraag of Op BV zich reeds op haar merkrecht kon beroepen, terwijl dit nog niet was geregistreerd.

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

6 Met het bovenstaande is gegeven dat Op BV merkhouder van het merk OP is, zodat zij zich in beginsel kan verzetten tegen het gebruik van dit merk door anderen. 7 Na het slagen van grief I, komt het hof toe aan de andere argumenten die Wavin Lash – reeds in eerste aanleg – heeft aangevoerd ten betoge dat Op BV zich niet op haar merkrecht kan beroepen. Het hof neemt hierbij voorshands als vaststaand aan dat Wavin Lash in ieder geval twee maal kratten met het merk OP heeft verkocht aan derden, nu Op BV die stelling met stukken heeft onderbouwd (prod. 5 bij dagvaarding), en Wavin Lash zulks onvoldoende weersproken heeft. 8 In de eerste plaats heeft Wavin Lash gesteld dat het merk OP zou zijn verworden tot soortnaam. De onderbouwing die Wavin Lash hieraan geeft, dat Op BV zelf stelt dat de kratten als OP-crates bekend staan, acht het hof ten ene male onvoldoende. Bij gebreke aan enige andere onderbouwing, zal het hof aan dit verweer voorbijgaan. 9 In de tweede plaats heeft Wavin Lash zich op het standpunt gesteld dat het merkrecht van Op BV is uitgeput, aangezien de kratten door OP BV, althans met haar toestemming, reeds in het verkeer zijn gebracht. Het hof kan Wavin Lash hierin niet volgen. De kratten (met daarop vermeld het merk OP) zijn door Wavin Lash geproduceerd en zijn, althans waren, bij haar op voorraad met het doel deze – bij uitsluiting – aan Op BV ter distributie te leveren, een en ander in overeenstemming met de overeenkomst tussen partijen. Daarmee is echter nog geen sprake van het in het verkeer brengen van de kratten door OP BV, althans met haar toestemming, in de zin van art. 13 onderdeel A lid 8 BMW. Geenszins is immers gebleken van het door of met toestemming van Op BV als merkhouder ter beschikking stellen van de kratten aan een afnemer met de bedoeling deze afnemer daardoor gelegenheid te geven deze waren (binnen de Gemeenschap) verder te verhandelen (BenGH 6 december 1999, NJ 2000, 182). 10 In de derde plaats voert Wavin Lash aan dat Op BV misbruik maakt van haar merkrecht. Volgens Wavin Lash tast zij namelijk niet de herkomstfunctie van het merk aan, nu de kratten ’immers conform de reeds bekende specificaties [zijn] en derhalve van OP afkomstig’. Naar het voorlopig oordeel van het hof gaat deze stelling niet op. Het gebruik van het merk OP doet immers de onjuiste indruk ontstaan dat er in het economisch verkeer een verband bestaat tussen de kratten en Op BV. Zo kan Op BV, zoals zij heeft aangevoerd, door derden worden aangesproken op gebreken in de kratten. Hier doet zich dus niet de situatie voor dat het uitgesloten is dat het gebruik van het merk de belangen van de merkhouder aantast. Van misbruik van recht is dan ook geen sprake. Het hof passeert ook de stelling van Wavin Lash, dat Op BV de kratten met daarop het merk OP slechts mondjesmaat van haar wilde afnemen. De vorderingen van Op BV in eerste aanleg waren immers juist primair gericht op nakoming door Wavin Lash van haar leveringsverplichting jegens Op BV, zodat voorshands moet worden aangenomen dat Op BV de kratten wel degelijk wilde afnemen. Ook overigens is niet in te zien waarom Op BV misbruik van recht zou maken door zich te beroepen op haar merkrecht. Ook heeft Wavin Lash onvoldoende feitelijk onderbouwd

E I G E N D O M

2 4 5

waarom de eisen van redelijkheid en billijkheid in de weg zouden staan aan het beroep door Op BV op haar merkenrecht. 11 Grief II richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de vorderingen van Op BV moeten worden afgewezen, nu niet op eenvoudige wijze is vast te stellen of zij een merkrecht heeft, terwijl zij geen groot belang meer heeft bij haar vordering, waarbij de voorzieningenrechter kennelijk het oog heeft op de omstandigheid dat Wavin Lash thans geen kratten met daarop het merk OP verkoopt. 12 Het hof overweegt het volgende. Zoals hiervoor reeds in r.o. 7 is overwogen, gaat het hof er voorshands vanuit dat Wavin Lash in ieder geval twee maal inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Op BV, door kratten met daarop het merk OP en het internetadres Op BV aan derden te verkopen. Het hof overweegt verder dat Wavin Lash weliswaar stelt dat zij het merkrecht van Op BV erkent, doch dat zij niet uitdrukkelijk afstand heeft genomen van haar stelling dat zij zonodig de nietigheid van het depot van het merk OP zal vorderen (pleitnota eerste aanleg, punt 18). In dit licht bezien is het hof voorshands van oordeel dat Op BV voldoende belang heeft bij een rechterlijk bevel aan Wavin Lash om elke inbreuk op het merkrecht van Wavin Lash te staken en gestaakt te houden. Aldus is het hof voorshands van oordeel dat, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijkheid en billijkheid zich niet verzetten tegen toewijzing van het gevorderde verbod, terwijl het belang daarbij ook voldoende spoedeisend is. Het gevorderde sub (i) ligt daarmee voor toewijzing gereed. 13 Met betrekking tot de vorderingen sub (ii), (iii), (iv) en (v) ligt dit anders. Uit de door Op BV in het geding gebrachte producties (prod. 5 eerste aanleg) blijkt dat de inbreukmakende handelingen dateren van vóór het depot c.q. de inschrijving van het merk. Voor die situatie volgt uit art. 12A, lid 4, BMW dat geen schadevergoeding kan worden toegekend. In dat licht bezien is het hof voorshands van oordeel dat Op BV onvoldoende belang heeft bij haar vorderingen tot opgave (sub iii, a, c, d), teruggave (sub iv) en het zenden van een rectificatie (sub v). 14 Voor zover de vordering sub (ii) mede strekt tot het verkrijgen door Op BV van inbreukmakende kratten die zich nog bevinden bij Wavin Lash danwel binnen haar bereik zijn, acht het hof de vordering wel toewijsbaar, evenals de vordering sub (iii), onder b. Ten slotte acht het hof toewijsbaar de vordering sub (vi), daarin begrepen de dwangsommen van € 25.000,–, in geval van niet nakoming van één van de op te leggen bevelen, respectievelijk € 2.500,– per dag nu Wavin Lash daartegen geen bezwaar heeft gemaakt. Grief II slaagt hiermee gedeeltelijk. Slotsom 15 De grieven slagen grotendeels, zodat het vonnis van de voorzieningenrechter zal worden vernietigd, voor zover in hoger beroep bestreden. Een deel van de vorderingen van Op BV zal worden toegewezen, als nader in het dictum te bepalen. Nu Op BV (ook) in hoger beroep heeft volhard bij haar vordering, gebaseerd op art. 260 Rv, en Wavin Lash daartegen geen gemotiveerd verweer heeft gevoerd, zal het hof dit onderdeel van de vordering toewijzen zoals OP BV dat heeft gevorderd.

2 4 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij zal Wavin Lash worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Ook de kostencompensatie in eerste aanleg kan naar het oordeel van het hof niet in stand blijven; deze kosten (althans die in conventie) dienen voor rekening van Wavin Lash te komen. De beslissing Het gerechtshof: vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden van 11 juni 2003, voor zover in hoger beroep aangevallen; en in zoverre opnieuw rechtdoende: 1 gebiedt Wavin Lash vof, Schoeller Wavin Systems Pallets BV, Lankhorst Recinvest BV en Schoeller Wavin Systems BV om met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest iedere inbreuk op het merkrecht van Op BV te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door in of vanuit de Benelux het vervaardigen, in voorraad houden, aanbieden, verhandelen en/of distribueren van kratten die inbreuken maken op het woordmerk OP (registratienummer 724014) te staken en gestaakt te houden; 2 beveelt Wavin Lash vof, Schoeller Wavin Systems Pallets BV, Lankhorst Recinvest BV en Schoeller Wavin Systems BV om binnen 10 dagen na betekening van dit arrest zowel de bij haar aanwezige als zich binnen haar bereik bevindende inbreukmakende kratten aan Op BV af te geven, op een door Op BV nader te bepalen adres in Nederland; 3 gebiedt Wavin Lash vof, Schoeller Wavin Systems Pallets BV, Lankhorst Recinvest BV en Schoeller Wavin Systems BV binnen 7 dagen na betekening van dit arrest aan de raadsman van Op BV, mr J.V. Willems te Amsterdam, een door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde schriftelijke opgave te doen van de bij hen op de dag van betekening van dit arrest nog aanwezige voorraad exemplaren van de inbreukmakende kratten, alsmede de aantallen en productienummers van die kratten; 4 veroordeelt Wavin Lash vof, Schoeller Wavin Systems Pallets BV, Lankhorst Recinvest BV en Schoeller Wavin Systems BV hoofdelijk om aan Op BV ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van € 25.000,– in geval van niet nakoming van één van de hiervoor onder 1, 2 of 3 genoemde bevelen, dan wel, naar keuze van Op BV, een bedrag van € 2.500,– voor iedere dag – een gedeelte van een dag daaronder begrepen – in geval van niet-nakoming door genoemde partijen van één van de onder 1, 2 of 3 genoemde bevelen; bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, zoals bedoeld in art. 260 Rv, op zes maanden na betekening van dit arrest aan Wavin Lash vof, Schoeller Wavin Systems Pallets BV, Lankhorst Recinvest BV en Schoeller Wavin Systems BV; veroordeelt Wavin Lash vof, Schoeller Wavin Systems Pallets BV, Lankhorst Recinvest BV en Schoeller Wavin Systems BV in de kosten van de procedure in eerste aanleg, voor zover in conventie gewezen, alsmede in hoger beroep en begroot die tot aan deze uitspraak aan de zijde van Op BV op: in eerste aanleg in conventie: € 273,20 aan verschotten en € 390, –- voor salaris van de procureur; in hoger beroep: € 313,20 aan verschotten en € 771,– voor salaris van de procureur; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

bekrachtigt het vonnis van 11 juni 2003 voor het overige; wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. Noot Is het merkrecht uitgeput t.a.v. handelingen verricht vóór de inschrijving van het merk? Sedert de jongste wijziging van de BMW wordt het merkrecht pas verkregen door de inschrijving. Op een recht dat nog niet bestaat kun je geen inbreuk maken. De enige uitzondering daarop vormt de bescherming van het algemeen bekende merk. Nu het inschrijven wel eens lang kan duren vanwege het opheffen van bezwaren tegen de inschrijving van het bureau of van derden, kan dit tot gevolg hebben dat de merkhouder ondertussen schade lijdt. De wetgever is daar aan tegemoet gekomen door het mogelijk maken van een spoedinschrijving en door de merkhouder aanspraak te geven op een redelijke vergoeding voor handelingen, als bedoeld in art. 13A, voorafgaand aan de inschrijving als het merk eenmaal is ingeschreven. Voorwaarde is dat die handelingen zijn verricht na de publicatie van het depot. Dit houdt verband met het schuldvereiste. Betekent dit dat goederen, die vóór de inschrijving door een derde in het verkeer zijn gebracht onder het na inschrijving inbreukmakende merk rechtmatig in het verkeer zijn gebracht en dat de merkhouder na de inschrijving zijn recht niet meer jegens die goederen kan uitoefenen? In deze zaak stelde eiseres de nevenvorderingen in van recall, afgifte, het doen van opgave en het verzenden van een brief aan afnemers, die betrekking hadden op goederen die vóór de inschrijving waren afgeleverd. Het hof stelt vast dat de handelingen vóór de datum van (publicatie van) het depot hadden plaatsvonden. Dat betekent dat eiseres geen aanspraak heeft op een redelijke vergoeding. Het hof overweegt dat nu eiseres geen recht heeft op schadevergoeding, zij geen belang heeft bij de nevenvorderingen tot opgave, teruggave en het zenden van een rectificatie. Die redenering lijkt mij niet correct. De merkhouder heeft nog wel degelijk belang bij die nevenvorderingen wanneer er een dreiging bestaat dat het merk na de inschrijving wordt gebruikt voor die goederen. Die nevenvorderingen zijn geen vorm van schadevergoeding, maar een ordemaatregel om te voorkomen dat de merkhouder (na de inschrijving) schade lijdt. Het is een zelfstandige bevoegdheid van de merkhouder, die voor enkele specifieke nevenvorderingen in artikel 13bis BMW expliciet wordt geregeld (met voorwaarde van kwade trouw). Het gaat er veeleer om of het merkrecht is uitgeput ten aanzien van de producten, die in de betreffende periode voorafgaand aan de inschrijving in het verkeer werden gebracht. Hier dringt zich de vergelijking op met het octrooirecht. Volgens artikel 71 ROW kan de octrooihouder een redelijke vergoeding vorderen voor de in artikel 53 lid 1 ROW bedoelde handelingen, die zijn verricht tussen de inschrijving van de aanvrage en de verlening van het octrooi. Artikel 53 lid 4 ROW bepaalt dat vóór de verlening vervaardigde producten rechtmatig zijn vervaardigd en in of voor het bedrijf gebruikt mogen worden ook na verlening; zijn die producten in het verkeer gebracht, dan blijven ze rechtmatig in het verkeer gebracht als het octrooi eenmaal verleend is (Zie Huydecoper, Van Nispen, III.5.5.22 e.v.). Deze oplossing is niet gekozen voor het merkenrecht. De BMW regelt de uitputting in artikel 13 lid 9 en zwijgt over

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

2 4 7

het rechtmatig in het verkeer brengen anders dan door de merkhouder zelf of met diens toestemming. Indien in kort geding actie wordt genomen op grond van het inmiddels ingeschreven merkrecht, is een verbod tot verder gebruik van het merk toewijsbaar. En dat is ook toewijsbaar jegens afnemers van de inbreukmaker, die de van het merk voorziene producten verder verhandelen. Die verhandeling is een gebruik van het merk dat plaatsvindt na de inschrijving en het merkrecht is niet uitgeput. Dit verschil in uitkomst in vergelijking tot het octrooirecht vloeit voort uit het verschil tussen beide rechten. Het octrooirecht is bedoeld om de octrooihouder voor het openbaren van zijn vinding te belonen en die beloning krijgt hij ook voor handelingen tussen publicatie van de aanvrage en de verlening. Het merk is een onderscheidingsteken dat mede ten doel heeft het publiek te informeren over de herkomst van product of dienst. Dat belang komt in het gedrang indien producten, die voorafgaand aan de inschrijving voorzien zijn van een overeenstemmend teken na de inschrijving (verder) verhandeld zouden kunnen worden. Wie die producten vóór de inschrijving heeft verkregen om ze verder te verhandelen, pleegt na de inschrijving merkinbreuk en het is efficiënt de inbreukmaker te veroordelen die inbreukmakende producten terug te halen ook al vond de levering plaats in een periode dat de merkhouder zijn merkrecht nog niet kon uitoefenen. Natuurlijk is de inbreukmaker gehouden zijn afnemers schadeloos te stellen. De periode tussen publicatie van het depot en de inschrijving is dus alleen van belang voor het toekennen van de redelijke vergoeding.

Art. 13A, lid 9 BMW Het gaat er om of het samenstel van overeenkomsten tussen Difsa, Flexi Casual en Cosmos er toe kan leiden dat de door Cosmos gefabriceerde en in Spanje op de markt gebrachte schoenen met de Diesel-merken moeten worden aangemerkt als met toestemming van Diesel in Spanje in het verkeer gebracht. Het gaat in deze zaak niet om buiten de EER in de handel gebrachte waren, zodat de elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen geen rol spelen. Dat neemt niet weg dat in het licht van de Davidoff-jurisprudentie, in geval expliciete toestemming ontbreekt, uit de omstandigheden van het geval slechts dan kan worden afgeleid dat impliciet toestemming is verleend, indien met zekerheid blijkt dat de merkhouder van zijn recht afstand heeft willen doen. De bepaling in artikel 1.4 van de overeenkomst kan bezwaarlijk anders worden uitgelegd dan dat aan Flexi Casual toestemming wordt verleend marktonderzoek te doen met betrekking tot door haar ontworpen schoenen teneinde deze na dat onderzoek en na verkregen toestemming van Diesel onder de Diesel-merken op de markt te brengen. In het kader van dat marktonderzoek staat het Flexi Casual vrij monsters van de betreffende schoenen aan haar afnemers te verkopen, om de markt af te tasten. Onbestreden is dat door Cosmos op aanzienlijke schaal schoenen met de Diesel-merken op de markt zijn gebracht, zonder dat door Cosmos met betrekking tot die schoenen enig marktonderzoek is gedaan, en/ of de resultaten daarvan aan Diesel of Difsa zijn gepresenteerd. De door Cosmos in Spanje in het verkeer gebrachte schoenen zijn derhalve niet te begrijpen onder de steekproeven die in artikel 1.4 van de overeenkomst zijn voorzien. Onder die omstandigheden kan niet worden gezegd dat blijkt dat met betrekking tot die schoenen Diesel afstand heeft willen doen van haar merkrechten.

Ste.

Art. 10 j˚ art. 13 Aw Vaststaat dat het D-merk een werk is in de zin van de Aw en dat Diesel auteursrechthebbende is op dat werk. Onbestreden is tevens dat het D-merk zoals afgebeeld op de door Makro in de handel gebrachte schoenen ontleend is aan het werk van Diesel. Bij de beoordeling van de vraag of de exemplaren van het werk met toestemming van de auteursrechthebbende in een lidstaat in het verkeer zijn gebracht zal dezelfde maatstaf moeten worden gehanteerd als bij de beoordeling in het kader van het merkenrecht. De overeenkomst bevat een omschrijving van de merken waarop zij betrekking heeft. Het D-merk wordt in de overeenkomst niet vermeld, zodat reeds daarom niet kan worden aangenomen dat op grond van die overeenkomst door Diesel toestemming voor het gebruik van dat merk en dus evenmin voor het daarin vervatte werk, is verleend aan Flexi Casual.

Nr. 63 Rechtbank te Amsterdam, 29 december 2004* (Diesel) Mr. G.H. Marcus, J.F. Haeck en J.P.C. van Dam Artt. 92 en 93 GMV j˚ art. 3 Uitvoeringswet GMV Uit de tekst van de GMV volgt dat rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk uitsluitende bevoegdheid hebben inzake alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en dreigende inbreuk op Gemeenschapsmerken. Weliswaar kunnen partijen op grond van het bepaalde in artikel 17 EEX-verdrag een andere rechtbank kiezen, maar blijkens het bepaalde in artikel 93, lid 4 sub a GMV alleen indien die gekozen rechtbank ook een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is. Evenzo geldt dat indien voor een andere rechtbank is gedaagd, op grond van artikel 18 EEX-verdrag die rechtbank bevoegd is, maar ook daar bepaalt de GMV, blijkens artikel 93, lid 4 sub b, dat die regel slechts geldt voor zover de betreffende rechtbank eveneens een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is. Uit die combinatie van bepalingen, mede gezien in het licht van de verplichting van de nationale rechters om de bepalingen inzake de exclusieve bevoegdheden ambtshalve toe te passen, komt de rechtbank tot het oordeel dat zij ambtshalve gehouden is haar bevoegdheid te onderzoeken. Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank voor wat betreft de vordering inzake het Gemeenschapsmerk niet bevoegd is.

Diesel Spa te Molvena, Italië, eiseres, procureur mr. S.A. Klos, thans mr. W.H. van Baren, tegen 1 Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, 2 Deelneming Maatschappij Nedema BV te Diemen, gedaagden, procureur mr. S.M. Kaak.

*

1

Beroep ingesteld. Red.

Art. 28 Aw j˚ art. 13bis BMW De Aw bevat, anders dan de BMW, geen beperking dat de vordering tot afgifte niet kan worden toegewezen indien de inbreuk niet te kwader trouw was. Makro cs hebben er daarom geen belang bij dat de rechtbank vaststelt of met betrekking tot de inbreuk op het merkenrecht al dan niet sprake was van kwade trouw.1

Zie de noot op blz. 252. Red.

2 4 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Gronden van de beslissing 1 Vaststaande feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat het volgende vast. a Diesel is door internationaal depot onder nummer 608499 met gelding voor de Benelux rechthebbende op het woordmerk DIESEL in de Benelux voor onder meer de waren: Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25. (Verder aan te duiden als het DIESEL-woordmerk). Voorts is ten name van Diesel onder nummer 000583708 bij het Bureau voor de Harmonisatie binnen de Interne Markt op 19 februari 1999 een Gemeenschapsmerk ingeschreven dat het navolgende beeldmerk bevat:

(Verder aan te duiden als het D-merk), eveneens voor onder meer de waren: Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25. De betreffende tekens worden verder gezamenlijk aangeduid als de DIESEL-merken. b Het ontwerp van het D-merk is een werk in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw) waarvan Diesel de auteursrechthebbende is. c Makro exploiteert een keten van zelfbedieningsgroothandels. Nedema is de beherend vennoot van Makro. Onder meer in haar folder van 6-19 juli 1999 heeft Makro schoenen te koop aangeboden die waren voorzien van de DIESEL-merken. d Op 14 en 16 september 1999 heeft Diesel beslagen laten leggen op schoenen die waren voorzien van de DIESELmerken, in de filialen van Makro te Best, Breda, Delft, Duiven, Duivendrecht, Eindhoven, Hengelo en Nuth. e De door Makro aangeboden partij schoenen heeft zij, via haar dochteronderneming Remo-Zaandam c.v., afgenomen van een tweetal Spaanse ondernemingen, Air Koling S.L. en Peter S.L. Deze hebben de schoenen op hun beurt afgenomen van de Spaanse vennootschap Cosmos World S.L. (verder ook: COSMOS) f Voor Diesel-producten was in Spanje, Portugal en Andorra de Spaanse vennootschap Distributions Italian Fasion Sociedad Anonima (verder: DIFSA) de distributeur. Op 29 september 1994 heeft DIFSA een overeenkomst gesloten met de Spaanse vennootschap Flexi Casual Sociedad Limitada (verder: FLEXI CASUAL). Die overeenkomst bevat – in de Nederlandse vertaling – onder meer en voor zover van belang het navolgende: ZIJ VERKLAREN: I Dat DIFSA de exclusieve distributie bezit voor het gebied van Spanje, Portugal en Andorra van alle textielproducten en schoeisel, alsmede van toebehoren en accessoires, van het internationale handelsmerk ’DIESEL’ en van het beeldmerk bestaande in een afbeelding van een indiaan in een cirkel met het opschrift ’ONLY THE BRAVE’, onder andere beschermd door het Spaanse merk 1.509.439 en de internatio-

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

nale merken 608.499 en 608.500 en vervaardigd door de Italiaanse onderneming ’DIESEL S.P.A.’, welke onderneming in het vervolg van deze overeenkomst zal worden aangeduid als DIESEL. [..] 1.1 DIFSA verleent aan FLEXI CASUAL, die hem aanvaardt, de alleenverkoop van de merken die onder het kopje ’zij verklaren’ zijn beschreven, welke in het vervolg zullen worden aangeduid met HET MERK, van schoeisel, tassen en riemen/ceintuurs voor de verhandeling ervan in schoenwinkels, cadeauwinkels en lederwarenwinkels, waaronder begrepen de schoenen- cadeau- en lederwarenafdelingen van warenhuizen van het type ’EL CORTE INGLES’, hetgeen in het vervolg van deze overeenkomst zal worden aangeduid met DE PRODUCTEN. [..] 1.4 Het is FLEXI CASUAL toegestaan, opdat dit door DIFSA aan DIESEL kan worden voorgesteld met betrekking tot de productie en verkoop, indien van toepassing in de toekomst, om met schoeisel van HET MERK en dat van eigen ontwerp steekproeven uit te voeren die zij in het GEBIED passend mocht achten, door middel van aanbieding en verkoop aan haar klanten, teneinde op betrouwbare wijze de marktbehoeften vast te stellen. [..] 2.1 De alleenverkoop die DIFSA uit hoofde van deze overeenkomst verleent aan FLEXI CASUAL bestrijkt het geografische gebied van PORTUGAL, ANDORRA en SPANJE, welke landen zullen worden aangeduid als het GEBIED. [..]. 15.8 Het is FLEXI CASUAL niet toegestaan deze overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIFSA, behalve wanneer overdracht plaatsvindt aan een handelsvennootschap waarvan enkele van de huidige vennoten van FLEXI CASUAL vennoot zijn en het merendeel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, met het oog waarop hier wordt vastgesteld dat de huidige vennoten van FLEXI CASUAL zijn: 1. de heer MANUEL GINER RODRIGUEZ 2. de heer ANGEL GINER RODRIGUEZ 3. de heer JOSE-GASPAR GINER RODRIGUEZ 4. DE HEER ANTONIO POMARES BOIX. g Op 21 oktober 1997 heeft de heer Manuel Giner, een bestuurder van FLEXI CASUAL, aan COSMOS een machtiging verleend welke, – in de Nederlandse vertaling – voor zover van belang, inhoudt: MIDDELS DEZE SCHRIFTUUR MACHTIGEN WIJ DE FIRMA COSMOS WORLD S.L., [..] TOT DE VERVAARDIGING EN VERKOOP VAN SCHOENEN TASSEN EN RIEMEN VAN HET MERK ’DIESEL’. DIT GESCHIEDT OP BASIS VAN DE OVEREENKOMST DIE WIJ HEBBEN AFGESLOTEN MET DE FIRMA DISTRIBUTIONS ITALIAN FASHION S.A. [..] h COSMOS heeft schoenen geproduceerd en in het verkeer gebracht, voorzien van de DIESEL-merken. De door COSMOS geproduceerde schoenen zijn nimmer ter fiattering aan DIFSA en/of Diesel voorgelegd. i Bij vonnis van de rechter in eerste instantie te Valencia in een procedure tussen Diesel als eiseres en FLEXI CASUAL, COSMOS en anderen als gedaagden is onder meer aan FLEXI CASUAL en COSMOS bevolen inbreuk op de merkrechten van Diesel te staken. Het vonnis van de rechter in eerste instantie is door het Hof van Appèl in Valencia vernietigd en de vorderingen van Diesel zijn alsnog afgewezen.

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

2 De vordering (...) 4 Beoordeling 4.1 De bevoegdheid 4.1.1 Voor zover de vordering is gegrond op de BMW dient de rechtbank haar bevoegdheid uitdrukkelijk vast te stellen. Nu Makro en Nedema beide gevestigd zijn binnen het arrondissement van deze rechtbank is de rechtbank bevoegd van de vordering kennis te nemen gezien het bepaalde in artikel 37 A BMW. 4.1.2 Voor zover de vordering is gegrond op de Aw dient de rechtbank haar bevoegdheid te beoordelen aan de hand van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-verdrag) nu de Verordening (EG) nr. 44/ 2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEXVo) bij de aanvang van de procedure nog niet in werking was getreden. Op grond van artikel 2 EEX-verdrag is de rechtbank te Amsterdam bevoegd nu Makro en Nedema in dat arrondissement zijn gevestigd en zich niet een geval voordoet als bedoelt in artikel 16 EEX-Verdrag. 4.1.3 Voor zover de vordering is gegrond op inbreuk op het Gemeenschapsmerk dient de rechtbank haar bevoegdheid te beoordelen met in achtneming van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) en de Uitvoeringswet E.G.verordening inzake het Gemeenschapsmerk (Uw GMVo). Artikel 90 lid 1 GMVo bepaalt dat behoudens uitzonderingen op procedures betreffende Gemeenschapsmerken het EEX-verdrag van toepassing is. Lid 2 van dat artikel bepaalt dat met betrekking tot procedures die het gevolg zijn van de in artikel 92 GMVo bedoelde rechtsvorderingen artikel 2, artikel 4, artikel 5 leden 1, 3, 4, en 5 en artikel 24 EEXverdrag niet van toepassing zijn en dat de artikelen 17 en 18 EEX-verdrag van toepassing zijn binnen de grenzen van artikel 93 lid 4 GMVo. Artikel 92 GMVo bepaalt dat met betrekking tot alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en – indien naar nationaal recht toegestaan – dreigende inbreuk op Gemeenschapsmerken de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk uitsluitende bevoegdheid hebben. Artikel 3 Uw GMVo bepaalt dat voor alle vorderingen als bedoeld in artikel 92 GMVo in eerste aanleg uitsluitend bevoegd is de rechtbank te ’s-Gravenhage. Diesel heeft bij pleidooi aangevoerd dat de rechtbank bevoegd is, ook inzake de vordering met betrekking tot het Gemeenschapsmerk, omdat ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding de Uw GMVo nog niet in werking was getreden. Kennelijk doelt Diesel daarbij op het bepaalde in artikel 91 lid 5 GMVo, dat bepaalt dat zolang een Lid-Staat de mededeling aan de Commissie van een lijst met rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk nog niet heeft gedaan, de rechterlijke instanties bevoegd zijn die bevoegd zouden zijn indien het een procedure inzake een in de Lid-Staat ingeschreven nationaal merk zou betreffen. De Uw GMVo is inwerking getreden op 1 juni 1998, en op 3 juni 1998 is aan de Commissie daarvan melding gedaan, zodat deze – nu de beslagen op 14 en 16 september 1999

E I G E N D O M

2 4 9

zijn gelegd en de dagvaarding op 26 oktober 1999 is uitgebracht – ten tijde van het aanleggen van de onderhavige procedure al van kracht was. Vervolgens heeft Diesel nog aangevoerd dat de rechtbank, nu Makro cs zich niet op de onbevoegdheid heeft beroepen, haar bevoegdheid niet hoeft te onderzoeken. Uit de tekst van de GMVo volgt dat rechtbanken voor het Gemeenschapsrecht uitsluitende bevoegdheid hebben ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en dreigende inbreuk op Gemeenschapsmerken. Weliswaar kunnen partijen op grond van het bepaalde in artikel 17 EEX-verdrag een andere rechtbank kiezen, maar blijkens het bepaalde in artikel 93 lid 4 sub a GMVo alleen indien die gekozen rechtbank ook een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is. Evenzo geldt dat indien voor een andere rechtbank is gedaagd, op grond van artikel 18 EEXverdrag die rechtbank bevoegd is, bij verschijning van gedaagde anders dan om alleen de bevoegdheid te bestrijden, maar ook daar bepaalt de GMVo, blijkens artikel 93 lid 4 sub b, dat die regel slechts geldt voor zover de betreffende rechtbank eveneens een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is. Uit die combinatie van bepalingen, mede gezien in het licht van de verplichting van de nationale rechters om de bepalingen inzake de exclusieve bevoegdheden ambtshalve toe te passen zoals daarvan blijkt uit de jurisprudentie (HvJ EG 15 november 1983, NJ 1984, 695), komt de rechtbank tot het oordeel dat zij ambtshalve gehouden is haar bevoegdheid te onderzoeken. Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank voor wat betreft de vordering inzake het Gemeenschapsmerk niet bevoegd is. Zij zal zich daarom op dat punt niet bevoegd verklaren en de zaak in zoverre verwijzen naar de rechtbank te ’sGravenhage als de bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk. 4.2 Het Benelux merkenrecht 4.2.1 Onbestreden is dat Diesel rechthebbende is op het DIESEL-woordmerk voor de waar schoenen en dat de door Makro op de markt gebrachte schoenen, voorzien zijn van een teken DIESEL dat identiek is aan het DIESELwoordmerk en dat het gaat om dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven. Op grond van artikel 13 A lid 1 aanhef en onder a van de BMW (oud), zoals dat van 1 januari 1996 tot en met 31 december 2003 luidde, was Diesel bevoegd zich te verzetten tegen elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Thans bepaalt artikel 13 A lid 1 aanhef en onder a BMW dat de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven. Voor de onderhavige zaak betekent de wijziging van de tekst van de BMW niet dat een andere maatstaf dient te worden aangelegd, zodat in het midden kan blijven of de oude dan wel de nieuwe tekst moet worden toegepast. Makro cs betwist niet dat Diesel krachtens de BMW een uitsluitend recht heeft, maar beroept zich op de uitzondering die is gemaakt in artikel 13 A lid 8 BMW(oud), huidig artikel 13 A lid 9 BMW, waarin is bepaalt dat het uitsluitend

2 5 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

recht niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Dat er voor Diesel gegronde redenen zijn zich tegen de verdere verhandeling van de waren te verzetten is door Diesel niet gesteld, zodat slechts onderzocht moet worden of de waren door of met toestemming van Diesel in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. 4.2.2 Makro cs heeft aangevoerd dat zij schoenen heeft gekocht die in Spanje en mitsdien in de Gemeenschap met toestemming van Diesel in het verkeer zijn gebracht, zodat Diesel op grond van artikel 13 A lid 8 BMW zich niet kan verzetten tegen het gebruik van de DIESEL-merken voor die waren. 4.2.3 Het gaat er dus om of het samenstel van overeenkomsten tussen DIFSA, FLEXI CASUAL en COSMOS er toe kan leiden dat de door COSMOS gefabriceerde en in Spanje op de markt gebrachte schoenen met de DIESEL-merken moeten worden aangemerkt als met toestemming van Diesel in Spanje in het verkeer gebracht. Door Diesel is niet bestreden dat DIFSA bevoegd was de overeenkomst genoemd onder de vaststaande feiten sub f, met FLEXI CASUAL te sluiten. Aan de orde is dus de vraag of COSMOS aan die overeenkomst, in het bijzonder aan het bepaalde in artikel 1.4 daarvan, de bevoegdheid kon ontlenen schoenen met de DIESEL-merken in het verkeer te brengen en of de aldus in het verkeer gebrachte schoenen moeten worden aangemerkt als met toestemming van Diesel in het verkeer gebracht. De betreffende bepaling geeft aan FLEXI CASUAL, en – indien zij de rechten uit de overeenkomst rechtsgeldig heeft overgedragen aan COSMOS – aan COSMOS toestemming ’met schoeisel van HET MERK, en van eigen ontwerp steekproeven uit te voeren, door middel van aanbieding en verkoop aan haar klanten, ten einde op betrouwbare wijze de marktbehoefte vast te stellen’. Makro cs heeft aangevoerd dat de uitleg van de betreffende bepaling in de overeenkomst, waarop Spaans recht van toepassing is, dient te geschieden overeenkomstig de uitleg die daaraan door de meest aangewezen rechter, die in Spanje, wordt gegeven. Uit de uitspraak van het Hof van Appèl te Valencia volgt volgens Makro cs dat COSMOS op grond van de overeenkomst bevoegd was in Spanje schoenen met de DIESEL-merken in het verkeer te brengen. Het Hof van Appèl heeft immers het door de eerste rechter uitgesproken vonnis, waarbij aan COSMOS een verbod was opgelegd om dat te doen, vernietigd en de vordering van Diesel ter zake afgewezen. 4.2.4 De bepaling van artikel 13 A lid 8 BMW(oud) is ingevoerd ter uitvoering van het bepaalde in artikel 7 van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der LidStaten (de Richtlijn). De vraag of de door Makro op de markt gebrachte schoenen met toestemming van Diesel in Spanje in het verkeer zijn gebracht in de zin van artikel 13 A lid 8 BMW(oud) dient daarom te worden beantwoord conform de betekenis die aan die woorden in de Richtlijn moet wor-

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

den toegekend. Het begrip toestemming in de Richtlijn moet, blijkens het zogenoemde Davidoff arrest (HvJ EG, 20 november 2001, NJ 2002, 183), voor de gehele Gemeenschap eenvormig worden uitgelegd, opdat de bescherming die de Richtlijn aan de merkhouders beoogt te geven, niet per lidstaat verschilt. Uit de uitspraak van het Hof van Appèl te Valencia blijkt niet dat dit Hof voor de uitleg van de overeenkomst eenvormig Europees recht heeft toegepast. In die procedure was ook niet aan de orde of COSMOS de schoenen met de DIESEL-merken met toestemming van Diesel in de zin van de Richtlijn, in het verkeer bracht, maar slechts de uitleg van de overeenkomst tussen FLEXI CASUAL en COSMOS in het kader van het interne Spaanse recht. De rechtbank zal dus zelfstandig hebben te onderzoeken of sprake was van toestemming in de zin van de Richtlijn. In het hiervoor genoemde Davidoff-arrest heeft het HvJ EG uitgesproken dat de toestemming, gezien het belangrijke gevolg dat zij meebrengt, namelijk de uitdoving van het uitsluitende recht van de houder van het merk dat in de hoofdgedingen aan de orde is, welk recht hem toestaat het eerste in de handel brengen in de EER te controleren, moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht. Een dergelijke wil blijkt aldus het arrest normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming. Het valt echter niet uit te sluiten dat die wil in bepaalde gevallen op impliciete wijze kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter ook met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht. 4.2.5 Het gaat in deze zaak niet om buiten de EER in de handel gebrachte waren, zodat de elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen geen rol spelen. Dat neemt niet weg dat in het licht van de Davidoff-jurisprudentie in geval expliciete toestemming ontbreekt, uit de omstandigheden van het geval slechts dan kan worden afgeleid dat impliciet toestemming is verleend, indien met zekerheid blijkt dat de merkhouder van zijn recht afstand heeft willen doen. Naar het oordeel van de rechtbank kan de bepaling in artikel 1.4 van de overeenkomst bezwaarlijk anders worden uitgelegd dan dat aan FLEXI CASUAL toestemming wordt verleend marktonderzoek te doen met betrekking tot door haar ontworpen schoenen teneinde deze na dat onderzoek en na verkregen toestemming van Diesel onder de DIESELmerken op de markt te brengen. In het kader van dat marktonderzoek, zo moet die bepaling naar het oordeel van de rechtbank worden uitgelegd, staat het FLEXI CASUAL vrij monsters van de betreffende schoenen aan haar afnemers te verkopen, om de markt af te tasten. Onbestreden is dat door COSMOS op aanzienlijke schaal, schoenen met de DIESEL-merken, op de markt zijn gebracht, terwijl gesteld noch gebleken is dat door COSMOS met betrekking tot die schoenen enig marktonderzoek is gedaan, en/of de resultaten daarvan aan DIESEL of DIFSA zijn gepresenteerd. Daaruit moet worden afgeleid dat de door COSMOS in Spanje in het verkeer gebrachte schoenen niet zijn te begrijpen onder de steekproeven die in artikel 1.4 van de overeenkomst zijn voorzien.

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Onder die omstandigheden kan niet worden gezegd dat blijkt dat met betrekking tot die schoenen Diesel afstand heeft willen doen van haar merkrechten. De uitzondering van artikel 13 A lid 8 BMW(oud) doet zich dus niet voor, zodat Makro in strijd met merkrecht van Diesel handelt, door schoenen met het DIESEL-woordmerk in Nederland te verkopen en ter verkoop aan te bieden. 4.2.6 Aan een beroep op haar intellectuele eigendomsrechten door Diesel staat niet in de weg de stelling van Makro cs dat Diesel alleen haar in rechte heeft aangesproken. Ter gelegenheid van het pleidooi is namens Makro cs niet betwist dat Diesel ook andere handelaren in Nederland ter zake de inbreuken met de van COSMOS afkomstige schoenen heeft aangeschreven en dat met die andere handelaren minnelijke regelingen zijn getroffen die verdere verspreiding van de betreffende schoenen door die handelaren hebben doen stoppen. Het is bovendien in beginsel aan de houder van een intellectueel eigendomsrecht om te bepalen welke middelen hij ter bescherming van zijn rechten aanwendt. Het staat hem daarbij vrij om tegen de ene inbreukmaker met andere middelen op te treden dan tegen een andere inbreukmaker. 4.3 Het auteursrecht 4.3.1 Vaststaat dat het D-merk een werk is in de zin van de Aw en dat Diesel auteursrechthebbende is op dat werk. Onbestreden is tevens dat het D-merk zoals afgebeeld op de door Makro in de handel gebrachte schoenen ontleend is aan het werk van Diesel en dat Makro door die schoenen met dat D-merk in de handel te brengen het werk openbaar maakt. 4.3.2 Hoewel in de Aw een met artikel 13 A lid 8 BMW(oud) overeenstemmende bepaling ontbreekt, en het nationale auteursrecht in tegenstelling tot het merkenrecht geen extra-territoriale uitputting kent, volgt uit de vaste jurisprudentie van het HvJ EG dat ook voor het auteursrecht geldt dat indien exemplaren van een werk door of met toestemming van de auteursrechthebbende in enige lidstaat van de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, het Gemeenschapsrecht zich er tegen verzet dat de auteursrechthebbende zich in een andere lidstaat met betrekking tot die exemplaren tegen de verdere verspreiding daarvan verzet. 4.3.3 Naar het oordeel van de rechtbank zal bij de beoordeling van de vraag of de exemplaren van het werk met toestemming van de auteursrechthebbende in een lidstaat in het verkeer zijn gebracht dezelfde maatstaf moeten worden gehanteerd als bij de beoordeling in het kader van het merkenrecht. De overeenkomst tussen DIFSA en FLEXI CASUAL bevat geen uitdrukkelijke bepalingen inzake het auteursrecht. Redelijke uitleg brengt echter met zich mee dat, indien een merk tevens een werk in de zin van de Aw is of bevat, en de merkgerechtigde ook de rechthebbende op het auteursrecht is, toestemming om het merk te gebruiken tevens toestemming omvat voor het gebruik van het daarin vervatte werk. De overeenkomst bevat een omschrijving van de merken waarop zij betrekking heeft. Naast het DIESEL-woordmerk, betreft dat een beeldmerk, bestaande uit een afbeelding van een indiaan in een cirkel met het opschrift ’ONLY THE BRAVE’. Het D-merk wordt in de overeenkomst niet vermeld, zodat reeds daarom niet kan worden aangenomen dat

E I G E N D O M

2 5 1

op grond van die overeenkomst door Diesel toestemming voor het gebruik van dat merk en dus evenmin voor het daarin vervatte werk, is verleend aan FLEXI CASUAL. 4.3.4 Uit het voorgaande volgt dat Makro in strijd met het auteursrecht van Diesel handelt, door schoenen met het D-merk in Nederland te verkopen en ter verkoop aan te bieden. 4.3.5 Hetgeen hiervoor in het kader van het merkenrecht is overwogen in r.o. 4.2.6 geldt evenzeer voor het auteursrecht. 4.4 De afgifte Makro cs heeft zich verzet tegen de vordering tot afgifte van de inbreukmakende schoenen, stellende dat zij niet te kwader trouw is en dat in die omstandigheden artikel 13bis lid 1 laatste volzin BMW, zich tegen toewijzing van die vordering verzet. Diesel heeft haar vordering zowel op artikel 13bis BMW als op artikel 28 Aw doen steunen. Alle door de rechtbank bij pleidooi bekeken schoenen waren zowel van het Dieselwoordmerk als van het D-merk voorzien, zodat zij zowel inbreuk maken op het Benelux-merkrecht als op het auteursrecht van Diesel. Gesteld noch gebleken is dat schoenen in beslag zijn genomen die niet zijn voorzien van het D-merk, zodat moet worden aangenomen dat alle inbeslaggenomen schoenen zowel op het auteursrecht als op het merkenrecht van Diesel inbreuk maken. Op grond van de Aw zal de vordering tot afgifte in ieder geval reeds kunnen worden toegewezen, omdat de Aw, anders dan de BMW geen beperking bevat dat de vordering niet kan worden toegewezen indien de inbreuk niet te kwader trouw was. Makro cs hebben er daarom geen belang bij dat de rechtbank vaststelt of met betrekking tot de inbreuk op het merkenrecht al dan niet sprake was van kwade trouw. 4.5 Slotsom 4.5.1 De rechtbank zal de vorderingen van Diesel toewijzen met dien verstande dat zij de gevorderde dwangsommen zal maximeren. De termijn in het sub 2 gevorderde zal de rechtbank verlengen tot dertig dagen. Hetgeen gevorderd is sub 2 onder de letters d en e zal de rechtbank afwijzen omdat de rechtbank niet inziet dat die gegevens, naast de onder a, b en c gevorderde gegevens nog iets toevoegen. Het onder f gevorderde zal worden afgewezen nu de betreffende gegevens reeds in bezit zijn van Diesel. Het onder 5 gevorderde voorschot zal door de rechtbank worden afgewezen, omdat door Diesel niets is gesteld waaruit de omvang van de schade kan worden afgeleid, zodat de rechtbank niet kan beoordelen of een voorschot, en zo ja van welke omvang, passend is. 4.5.2 Alle veroordelingen zullen, waar gevorderd, hoofdelijk worden uitgesproken, nu Nedema als beherend vennoot naast Makro hoofdelijk voor alle verplichtingen van Makro aansprakelijk is. 4.5.3 Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Makro cs worden veroordeeld in de kosten van het geding, de kosten van de beslagen daaronder begrepen. Beslissing De rechtbank: verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vordering

2 5 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

van Diesel, voor zover deze is gegrond op inbreuk op een Gemeenschapsmerk en verwijst de zaak voor dat deel naar de rechtbank te ’s-Gravenhage, als de bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk; beveelt Macro cs met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de auteurs- en Beneluxmerkrechten van Diesel, meer in het bijzonder met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden de verhandeling van schoenen voorzien van het DIESELwoordmerk en/of het werk bestaande uit het D-merk en/of daarmee overeenstemmende tekens, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,– per overtreding alsmede per dag waarop een overtreding voortduurt of – naar keuze van Diesel – per product waarmee een overtreding wordt begaan, met een maximum van € 200.000,–; beveelt Makro cs binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Diesel te doen toekomen een door een registeraccountant gecertificeerde verklaring betreffende: a de totale hoeveelheid door hen, althans Makro geproduceerde en/of ingekochte en verkochte inbreukmakende schoenen; b de door Makro cs, althans door Makro betaalde inkoopprijs en gerealiseerde verkoopprijs voor de inbreukmakende schoenen, gespecificeerd naar type; c het totale aantal door Makro cs, althans door Makro ingekochte en/of geproduceerde inbreukmakende schoenen, gespecificeerd naar type; een en ander op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom ad € 4.500,– per dag waarop Makro cs in gebreke blijven aan enig onderdeel van dit bevel volledig te voldoen, met een maximum van € 90.000,–; beveelt Makro cs binnen tien dagen na betekening van dit vonnis, aan Diesel af te geven op een nader door Diesel aan te wijzen adres, de totale hoeveelheid nog bij hen, althans Makro, in voorraad zijnde inbreukmakende schoenen, de thans onder beslag rustende voorraad inbreukmakende schoenen daaronder begrepen, zulks op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom ad € 4.500,– per dag waarop Makro cs in gebreke blijven aan enig onderdeel van dit bevel volledig te voldoen, met een maximum van € 90.000,–; veroordeelt Makro cs tot vergoeding van de door Diesel ten gevolge van de verhandeling door Makro cs, althans Makro, van de inbreukmakende schoenen geleden schade op te maken bij staat; veroordeelt Macro cs hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Diesel begroot op € 2.423,92 aan verschotten en € 2.260,– aan salaris procureur; verklaart dit vonnis, met uitzondering van de onbevoegdverklaring en verwijzing naar de rechtbank te ’sGravenhage, tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Enz. Noot Auteursrechtelijke U-bochtconstructie Dit is bij uitstek een merkenzaak. De rechtbank ziet in de gestileerde D van Diesel echter ook een creatieve uiting met auteursrechtelijke allure, iets waarvoor – toegegeven – van-

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

daag de dag als regel ook niet veel meer nodig is. Daarmee heeft derhalve het éénletterwerk zijn intrede in het auteursrecht gedaan. Afgezien van de niet aflatende uitholling van de ooit zo indrukwekkend aandoende maatstaf ’eigen, oorspronkelijk karakter & persoonlijk stempel’ waarvan het oordeel getuigt, zou men dit kunnen beschouwen als een onschuldig extraatje. Aan het eind van het vonnis komt echter de aap uit de mouw, als de rechtbank vervolgens de grenzen die art. 13bis BMW stelt aan de vordering tot afgifte van tafel veegt met het argument dat die in de corresponderende auteursrechtelijke bepaling niet voorkomen, en dat gedaagden dus geen belang hebben bij de toetsing aan art. 13bis. Minstens zo gerechtvaardigd lijkt echter de vraag of de eisers eigenlijk wel een (rechtens te respecteren) belang hadden bij hun beroep op auteursrecht. In BMW/Blok (cass. verworpen door HR 6 februari 1998, NJ 1998, 569 m.nt. DWFV, BIE 1998, p. 279 m.nt. Ste, IER 1998, p. 104 m.nt. FWG) oordeelde het hof dat BMW bij haar auteursrechtelijke vorderingen kennelijk geen ander belang had dan ’het handhaven – via het auteursrecht – van haar merkrecht’, en dat BMW derhalve onvoldoende belang had bij haar op auteursrecht gebaseerde vorderingen. Datzelfde zal a fortiori moeten gelden in een geval als het onderhavige, waarin de enige ’meerwaarde’ van de auteursrechtelijke vordering zo te zien bestaat in het omzeilen van een door de Benelux-wetgever bewust in de BMW opgenomen restrictie. J.H. S.

Nr. 64 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 28 april 2005*6 (huismerken Albert Heijn) Mr. H.Æ. Uniken Venema Art. 6:2 BW Uit het enkele feit dat er sprake is van een langdurige handelsrelatie volgt niet dat Albert Heijn geen artikelen onder haar huismerkopdemarktmagbrengen,diesoortgelijkzijnaanUnilevermerkartikelen. Evenmin volgt daaruit dat Albert Heijn bij de verpakkingen van die huismerkartikelen geen aansluiting mag zoeken bij de verpakkingen van de merkartikelen van Unilever. Daarom gaat het beroep van Unilever op een toerekenbare tekortkoming niet op. Art. 6:162 BW Het is niet zonder meer onrechtmatig om producten van een ander, noch de verpakkingen van die producten, na te bootsen. De wijze waarop en de omstandigheden waaronder het profiteren of nabootsen geschiedt kunnen de concurrentie echter wel onrechtmatig maken. Die bijkomende omstandigheden zijn volgens Unilever – onder meer – het veroorzaken van onnodige verwarring bij het relevante publiek en de omstandigheid dat Albert Heijn diverse van haar ’product-ranges’ stelselmatig heeft gekopieerd en daarmee onevenredig profiteert van haar (ontwikkelings- en marketing)investeringen. Dat Albert Heijn door het introduceren van de nieuwe verpakkingen van haar huismerkartikelen als zodanig onnodig gevaar voor verwarring met de verpakkingen van de Unilever merkartikelen heeft *

Beroep ingesteld. Red.

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

veroorzaakt is in elk geval onvoldoende gebleken. Daarbij is van belang dat Albert Heijn door de consequente doorvoering van de verpakkingsarchitectuur van haar nieuwe huisstijl die nieuwe huisstijl een eigen gezicht heeft gegeven. Ook van het gestelde stelselmatige karakter van het nabootsen van ’product-ranges’ en verpakkingen van Unilever door Albert Heijn is onvoldoende gebleken. Allereerst zijn in dit geding ’slechts’ vier ’product-ranges’ aan de orde (in totaal dertien producten). Dit is onvoldoende om in het algemeen te kunnen concluderen dat Albert Heijn, die circa 4500 huismerkartikelen verkoopt, waarvan inmiddels 2500 in nieuwe huisstijl, Unilever, die veel meer merkartikelen aan Albert Heijn levert dan de dertien die in dit geding aan de orde zijn, stelselmatig nabootst. Bovendien presenteert Unilever haar merken als afzonderlijke merken en bestaan twee van haar ’product-ranges’ bovendien uit producten van verschillende merken. Daardoor kan in elk geval niet gesproken worden van het systematisch nabootsen van een productlijn van één merk. Ten slotte kan niet op voorhand worden gezegd dat ten aanzien van alle verpakkingen onnodige verwarring in het leven wordt geroepen. Art. 13A, lid 1b en c BMW Uit vaste jurisprudentie blijkt dat enkel het bezit van een inschrijving van een kleurmerk veelal onvoldoende is om tegen gebruikers van aanverwante kleuren op te treden. Voor zover Unilever zich beroept op haar kleurmerkregistraties van de kleuren geel en blauw heeft zij in geen enkel opzicht aannemelijk gemaakt dat deze kleuren voor de betreffende producten een sterk onderscheidend vermogen hebben verkregen door inburgering, dat die inschrijvingen een eventuele nietigheidsprocedure zouden kunnen doorstaan en dat Albert Heijn die kleuren op inbreukmakende wijze gebruikt. Voor zover Unilever een beroep doet op de door haar gebruikte kleuren als onderdeel van haar beeldmerkregistraties, dient het onderscheidend vermogen van die kleuren te worden meegewogen bij de beschouwing van totaalindrukken van de in het geding zijnde verpakkingen. Er bestaan vele waren en diensten waarvoor bepaalde kleuren of een deel van het kleurenspectrum niet als merkteken gepercipieerd zullen worden, omdat die waren doorgaans in die kleuren op de markt worden gebracht. Albert Heijn spreekt in dit verband over gangbare ’kleurcodes’. Merkinbreuk is voorshands aangetoond ten aanzien van twee verpakkingen: de pot AH-huismerk pindakaas met blauwe dop en het kuipje AH-huismerk margarine ’Voor op brood’. Bij beschouwing van het totale beeld van de pot pindakaas met de blauwe dop, worden de aanwezige overeenstemmingen méér bepalend geacht dan de aanwezige verschillen. Bij die afweging speelt een doorslaggevende rol dat de blauwe dop een zeer karakteristiek onderdeel uitmaakt van het betreffende merk. Deze blauwe dop is onverwacht en opvallend voor een pot pindakaas en heeft een sterk onderscheidend vermogen, nu niet is gebleken dat deze kleur voor pindakaasdoppen door enige derde wordt gebruikt. Met name door het gebruik door Albert Heijn van een sterk overeenstemmende blauwe dop en het laten terugkomen van die blauwe kleur op het etiket is de totaalindruk van de Albert Heijn pot met blauwe dop zodanig overeenstemmend met die van het merk Calvé van Unilever dat bij het koperspubliek direct of indirect verwarring mogelijk moet worden geacht, ofwel afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het totale merk van Unilever. Niet is aangetoond dat de kleur lichtblauw op dit moment een algemeen aanvaarde kleurcode voor ’light’ producten is. Bij vergelijking van het totale beeld van het geregistreerde uiterlijk van het Blue Band kuipje en het gewone margarine kuipje van het

E I G E N D O M

2 5 3

AH-huismerk, brengt de combinatie van de sterk overeenstemmende kleurstelling van het kuipje, het gebruik van donkerblauwe letters, de identieke donkerblauwe dekselrand én de letterlijk overgenomen teksten ’Voor op brood’ en ’Licht en smaakvol’ met zich mee dat er een visueel en begripsmatig overeenstemmende totaalindruk aanwezig is. Van een gangbare kleurcode is bij de blauwe dekselrand geen sprake. De aanduiding ’Voor op brood’ wordt niet als voor de hand liggende, en noodzakelijke bestemmingsaanduiding beschouwd voor margarine. Ook de woordcombinatie ’Licht en smaakvol’ ligt niet voor de hand. Strikt genomen betekent ’smaakvol’, niet ’smakelijk’ maar ’getuigend van een gevoel voor schoonheid’. Een individuele vergelijking tussen de overige merken van Unilever en de beweerdelijk daarop inbreuk makende verpakking van Albert Heijn wijst uit dat ook ten aanzien van de overige verpakkingen zowel overeenkomsten als verschillen bestaan, maar ook dat de punten van overeenstemming bij de andere verpakkingen minder zwaar wegen dan bij de hierboven besproken verpakkingen. Aannemelijk is dat Albert Heijn ook met de overige verpakkingen de grenzen van het toelaatbare heeft opgezocht. Maar dat die grenzen ook met de overige verpakkingen van huismerkartikelen worden overschreden, is in dit kort geding onvoldoende aannemelijk gemaakt. 1 Unilever NV te Rotterdam, 2 Unilever Bestfoods Nederland BV te Rotterdam, eiseressen, procureur mr. J.C.N.B. Kaal, advocaten mr. J.C.H. van Manen en mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam, tegen Albert Heijn BV te Zaandam, gedaagde, advocaten mr. J. Brinkhof en mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam. De vaststaande feiten 1 Unilever is vanaf 1870 producent en leverancier van (onder meer) A-merk levensmiddelen. De verkoop van haar producten verloopt voornamelijk via supermarkten, waaronder Albert Heijn. Unilever en Albert Heijn hebben sinds circa 80 jaar een handelsrelatie en zijn elkaars grootste leverancier respectievelijk op één na grootste afnemer. 2 Albert Heijn exploiteert sinds 1887 een grote hoeveelheid supermarkten in (hoofdzakelijk) Nederland. Zij verkoopt, naast A-merk artikelen van onder andere Unilever, al 115 jaar lang artikelen van haar eigen merk, het AH-huismerk. 3 Unilever heeft enkele jaren geleden haar merkenportefeuille wereldwijd teruggebracht van 1600 naar circa 400 merken. Tot de huidige merken behoren onder meer Calvé voor pindakaas, Becel voor dieetmargarine, Blue Band voor normale margarine, Lipton Ice Tea voor ijsthee en Becel, Blue Band, Culinesse, Croma en Bertolli voor vloeibare bak- en braadproducten. 4 Unilever heeft – onder meer – het uiterlijk van de verpakkingen van deze producten als merk geregistreerd bij het Benelux-Merkenbureau voor de desbetreffende waren in de warenklassen, zoals hieronder weergegeven met bijbehorende registratienummers en registratiedata. Ook heeft zij (bestanddelen van) het etiket van de Lipton Ice Tea als woord-/beeldmerk geregistreerd, als Benelux- en Gemeenschapsmerk. Daarnaast heeft zij ter zitting registraties overgelegd van een kleur geel voor thee en theeproducten, een andere kleur geel voor eetbare oliën en vetten en een kleur blauw voor margarine en een grote hoeveelheid andere waren en diensten in de klassen 5, 8, 14, 16, 21, 28, 29, 30, 41 en 42 9 (alle bij het Benelux-Merkenbureau). Tevens heeft zij een registratie overgelegd van 1 oktober 1999 van het

2 5 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

woordmerk CULINESSE, geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 29 en 30. Deze merkregistraties/ – depots zijn hierna onder de vorderingen weergegeven. 5 Albert Heijn heeft in 2003 een nieuwe uniforme huisstijl ontwikkeld voor de verpakking van haar huismerkartikelen en is begin 2004 gestart met het invoeren van deze nieuwe huisstijl. Het verpakkingsontwerp heeft in de nieuwe AH huisstijl altijd dezelfde architectuur, bestaande uit een aantal vaste onderdelen, zoals met name: – het logo – bestaande uit een scheef blauw ’huisje’ met een wit AH vignet erin – met daarnaast het woordmerk Albert Heijn, die altijd linksboven in de ’facing’ van de verpakking worden gepositioneerd, in combinatie met de witte top of bovenband; – de benoeming van het product, of een eigenschap daarvan, midden op het etiket; – een semi-transparante band aan de onderzijde met maximaal 3 claims over het product en eventuele pictogrammen; – de typografie van de productnaam, die vrij is maar altijd schreefloos (dat wil zeggen: letters zonder zogenaamde ’voetjes’); – de gebruikte ’visuals’, bijvoorbeeld het letterlijke product, het letterlijke resultaat of het resultaat, maar dan symbolisch. 6 In augustus 2004 heeft Albert Heijn haar huismerk potten pindakaas volgens de nieuwe huisstijl in de schappen gezet. Het betreft 3 varianten in een 350-grams pot, te weten de ’gewone’ pindakaas met een bruine dop, de ’pindakaas met stukjes noot’ met een gele dop en een ’pindakaas met 25 % minder vet’ met een blauwe dop. Van de gewone variant en die met stukjes noot heeft zij ook een langwerpige 600-grams pot geïntroduceerd. Sinds september/ oktober 2004 staat haar eigen merk ijsthee in de schappen (daarvoor verkocht Albert Heijn geen ijsthee onder haar huismerk). Het betreft vier varianten ijsthee, te weten een gewone variant (met koolzuur) in een langwerpige fles met blauwe dop, een light variant (met koolzuur) in een langwerpige fles met een witte dop, en twee varianten zonder koolzuur in dezelfde fles, met perzik smaak (oranje dop) en met citroensmaak (gele dop). In maart 2005 heeft zij haar ’nieuwe huisstijl’ tafelmargarines en vloeibare bak- en braadproducten in haar winkels geïntroduceerd. Het betreft drie soorten margarines, namelijk een ’gewone’ margarine in een wit met lichtblauw kuipje met een donkerblauwe rand op de deksel, een dieetmargarine in een wit met geel kuipje en een dieet light margarine in een wit met lichtblauw kuipje. De nieuwe huismerk productlijn vloeibare bak- en braadproducten bestaat uit vier lichtgele plastic flessen, waarvan twee kleinere bredere flessen voor bakken en braden voor vlees, één met rode dop en één met groene dop (dieetvariant) en twee grotere slankere flessen, voor koken, bakken, roerbakken en braden, één met blauwe dop en één met groene dop (met olijfolie). 7 Enkele dagen na de introductie door Albert Heijn van de margarines nieuwe huisstijl, heeft de advocaat van Unilever Albert Heijn bij brief van 18 maart 2005 gesommeerd de door haar gewraakte Albert Heijn huismerkproducten, namelijk de pindakaas, de margarines, de vloeibare bak- en braadproducten en de ijsthee uiterlijk op 23 maart 2005 uit de schappen van alle Albert Heijn supermarkten te halen. Partijen hebben hierna nog met elkaar onderhandeld, maar zijn er niet uitgekomen.

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

Het geschil (...) 2 Unilever baseert de vorderingen op de volgende redenering. Albert Heijn volgt de uiterlijke kenmerken van de zeer bekende verpakkingen van Unilever op onrechtmatige wijze systematisch na en profiteert op onrechtmatige wijze van de in meer dan 70 jaar opgebouwde bekendheid, goodwill, reputatie en goede naam van de merken en producten van Unilever. Bovendien zou Albert Heijn door het systematisch navolgen van de verpakkingen van Unilever het publiek misleiden. Ook is dit handelen van Albert Heijn vanwege de langdurige contractuele relatie in strijd met de redelijkheid en de billijkheid en schiet Albert Heijn toerekenbaar tekort in haar verplichtingen ten opzichte van Unilever. Unilever baseert haar vorderingen verder op haar, hieronder afgebeelde, merkrechten, (met de volgende registratienummers en -data:)

(pindakaas bruine dop, links AH, rechts Unilever)

(pindakaas gele dop, AH)

(pindakaas gele dop, Unilever)

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

(pindakaas blauwe dop, links AH, rechts Unilever)

E I G E N D O M

(ijsthee witte dop, links Unilever, rechts AH)

(ijsthee oranje dop, links Unilever, rechts AH)

(ijsthee gele dop, links Unilever, rechts AH) (ijsthee blauwe dop, Unilever)

(ijsthee blauwe dop, AH)

2 5 5

2 5 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

(gewone margarine, links Unilever, rechts AH)

(Vloeibare margarine rode dop, AH)

(Vloeibare Margarine rode dop, Unilever)

(dieet margarine, links Unilever, rechts AH)

(vloeibare margarine groene dop, links AH, rechts Unilever)

(dieet lightmargarine, links Unilever, rechts AH)

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

(vloeibare margarine blauwe dop, links AH, rechts Unilever)

(vloeibare margarine groene dop, links Unilever, rechts AH) 3 Unilever betoogt dat de totaalindruk van de Unilever en AH-huismerk verpakkingen, onder meer door de vergelijkbare vormen van de verpakkingen, de opmaak van de etiketten/verpakkingen, de kleurencombinaties, de identieke waren en het in belangrijke mate vergelijkbare assortiment, zo overeenstemmend is, dat er gevaar voor indirecte of directe verwarring aanwezig is bij de Albert Heijn klanten, die hun aankoopbeslissing doorgaans in enkele seconden maken. Het feit dat Albert Heijn haar eigen logo en merknaam gebruikt, staat daaraan niet in de weg, aldus Unilever. Het verwarringsgevaar blijkt volgens haar uit de overgelegde marktonderzoeken. Daarnaast trekt Albert Heijn volgens Unilever ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van haar merken en doet zij afbreuk aan het onderscheidend vermogen daarvan. 4 Albert Heijn voert uitvoerig gemotiveerd verweer op alle genoemde punten. Dit verweer komt bij de beoordeling van het geschil nader aan de orde. De beoordeling van het geschil Algemeen 1 De relatieve bevoegdheid van de voorzieningenrechter te Arnhem is niet betwist. Voor zover de vordering is gegrond op het merkenrecht stelt de voorzieningenrechter, gelet op het bepaalde in artikel 37 van de Benelux-Merkenwet (hierna: BMW), vast dat hij bevoegd is van de vorderingen

E I G E N D O M

2 5 7

kennis te nemen, nu de in dit geschil betrokken Albert Heijn huismerkproducten ook in het arrondissement Arnhem zijn aangetroffen en de gevorderde voorzieningen mede in dit arrondissement ten uitvoer gelegd moeten worden. 2 In dit kort geding stelt Unilever de vraag aan de orde of het Albert Heijn is toegestaan dertien nieuwe verpakkingen van huismerkartikelen te gebruiken. Het gaat om onderling geheel verschillende artikelen: pindakaas, tafelmargarines, vloeibare bak- en braadproducten en ijsthee. Unilever beroept zich onder andere op haar merkrechten. Die merkrechten zijn eveneens onderling geheel verschillend. Ze kunnen niet als ’serie’ worden opgevat en worden in de markt ook niet als zodanig door Unilever gepresenteerd, maar als afzonderlijke merken: Calvé, Becel, Blue Band, Bertolli, Croma en Lipton Ice Tea. 3 Het plan van behandeling van deze zaak is als volgt. Unilever heeft op twee grondslagen aangevoerd dat de vordering ten aanzien van alle dertien nieuwe verpakkingen moet worden toegewezen, los van een individuele beoordeling van elk Unilever-merk tegenover het desbetreffende Albert Heijn huismerkartikel. Die grondslagen zijn wanprestatie en onrechtmatige daad (ongeoorloofde mededinging). De voorzieningenrechter zal eerst deze beide ’algemene’ grondslagen beoordelen. Vervolgens zal, voor zover nodig, elk ingeroepen merkrecht afzonderlijk worden beoordeeld. Wanprestatie 4 Het betoog van Unilever is dat partijen ten gevolge van de langdurige handelsrelatie in een rechtsverhouding staan die door de eisen van redelijkheid en billijkheid wordt bepaald en die meebrengt dat Albert Heijn rekening behoort te houden met de gerechtvaardigde belangen van Unilever. Dat heeft Albert Heijn volgens Unilever niet gedaan door de nieuwe verpakkingen van de huismerkartikelen op de markt te brengen. Dit betoog is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende onderbouwd. Contracten heeft Unilever niet overgelegd en evenmin heeft Unilever iets over de inhoud van die contracten aangevoerd. Uit het enkele feit dat er sprake is van een langdurige handelsrelatie volgt niet dat Albert Heijn geen artikelen onder haar huismerk op de markt mag brengen, die soortgelijk zijn aan Unilever merkartikelen. Evenmin volgt daaruit dat Albert Heijn bij de verpakkingen van die huismerkartikelen geen aansluiting mag zoeken bij de verpakkingen van de merkartikelen van Unilever. Daarom gaat het beroep van Unilever op een toerekenbare tekortkoming niet op. De vorderingen zijn dus op deze grondslag niet toewijsbaar. Onrechtmatige daad (ongeoorloofde mededinging) 5 Het betoog van Unilever komt erop neer dat in dit geval, ongeacht de beoordeling van de vraag of ten aanzien van ieder merk, op zichzelf beschouwd, sprake is van inbreuk door Albert Heijn op de merkrechten van Unilever, sprake is van ongeoorloofde mededinging omdat Albert Heijn op onrechtmatige wijze aanhaakt bij de bekendheid en de goede reputatie van de merken en de producten van Unilever en zich daarnaast schuldig maakt aan het systematisch nabootsen van de verpakkingen en product ’ranges’ van de diverse producten van Unilever. Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van ongeoorloofde mededinging, geldt als uitgangspunt dat het begin-

2 5 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

sel van vrijheid van handel en bedrijf meebrengt dat concurreren nooit als zodanig onbehoorlijk is, ook al wordt daarbij eigen voordeel verworven met behulp van prestaties van anderen. Het is niet zonder meer onrechtmatig om producten van een ander, noch de verpakkingen van die producten, na te bootsen. De wijze waarop en de omstandigheden waaronder het profiteren of nabootsen geschiedt kunnen de concurrentie echter wel onrechtmatig maken. Die bijkomende omstandigheden zijn volgens Unilever – onder meer – het veroorzaken van onnodige verwarring bij het relevante publiek en de omstandigheid dat Albert Heijn diverse van haar ’product-ranges’ stelselmatig heeft gekopieerd en daarmee onevenredig profiteert van haar (ontwikkelings- en marketing)investeringen. Bij de beoordeling of er sprake is van het veroorzaken van onnodig verwarringsgevaar speelt een rol in hoeverre de nagebootste producten een onderscheidend vermogen bezitten. Dit kan niet voor alle ’gewraakte’ producten in het algemeen beoordeeld worden, maar zal per product moeten worden bezien. Dat Albert Heijn door het introduceren van de nieuwe verpakkingen van haar huismerkartikelen als zodanig onnodig gevaar voor verwarring met de verpakkingen van de Unilever merkartikelen heeft veroorzaakt is in elk geval onvoldoende gebleken. Daarbij is van belang dat Albert Heijn door de consequente doorvoering van de verpakkingsarchitectuur van haar nieuwe huisstijl (zie hierboven ten aanzien van de feiten, onder 5), die nieuwe huisstijl een eigen gezicht heeft gegeven. Met betrekking tot het door Unilever gestelde stelselmatige karakter van het nabootsen van ’product-ranges’ en verpakkingen van Unilever door Albert Heijn oordeelt de voorzieningenrechter dat hiervan in dit kort geding onvoldoende is gebleken. Allereerst zijn in dit geding ’slechts’ vier ’product-ranges’ aan de orde (in totaal dertien producten). Dit is onvoldoende om in het algemeen te kunnen concluderen dat Albert Heijn, die circa 4500 huismerkartikelen verkoopt, waarvan inmiddels 2500 in nieuwe huisstijl, Unilever, die veel meer merkartikelen aan Albert Heijn levert dan de dertien die in dit geding aan de orde zijn, stelselmatig nabootst. Bovendien presenteert Unilever haar merken als afzonderlijke merken (Calvé, Becel, Blue Band, Croma en Lipton Ice Tea) en bestaan twee van de ’product-ranges’ van Unilever, te weten: de margarines en de vloeibare baken braadproducten, bovendien uit producten van verschillende merken (Blue Band en Becel voor margarines en Blue Band, Croma, Bertolli en Becel voor vloeibare (roer)bak- en braadproducten). Daardoor kan in elk geval niet gesproken worden van het systematisch nabootsen van een productlijn van één merk. Ten slotte kan niet op voorhand worden gezegd dat ten aanzien van alle verpakkingen onnodige verwarring in het leven wordt geroepen. Op grond van het bovenstaande kunnen de vorderingen ook op de grondslag onrechtmatige daad niet integraal worden toegewezen. 6 Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat in deze zaak ten aanzien van de verschillende dertien merkartikelen afzonderlijk moet worden beoordeeld of Albert Heijn inbreuk maakt op de rechten van Unilever. In wezen omvat dit kort geding daarmee meerdere merkzaken.

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

Uitgangspunten voor de merkenrechtelijke beoordeling 7 Merkenrechtelijk staat in dit kort geding ter beoordeling of Albert Heijn door de recente introductie in haar winkels van de nieuwe verpakkingen (volgens de nieuwe AHhuisstijl) en gedeeltelijk nieuwe productlijn van haar huismerk pindakaas, margarines, vloeibare bak- en braadproducten en ijsthee inbreuk maakt op de merkrechten die Unilever stelt te hebben op de kleuren en verpakkingen van haar producten in de betreffende productcategorieën. Daarbij geldt een aantal uitgangspunten: – tussen partijen is niet in geschil dat Albert Heijn haar nieuwe verpakkingen gebruikt voor soortgelijke waren als waarvoor de merken van Unilever zijn gedeponeerd dan wel ingeschreven; – tussen partijen is niet in geschil de geldigheid van de in het geding zijnde merken van Unilever, met uitzondering van de door Unilever geregistreerde kleurmerken; – tussen partijen is niet in geschil dat de in het geding zijnde merken van Unilever, te weten, Calvé, Lipton Ice Tea, Becel, Blue Band, Bertolli en Croma bekende merken zijn; – ten slotte zijn partijen het erover eens dat het bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking te nemen publiek is: de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende ’gewone’ Albert Heijn klanten. Het bij de beoordeling te hanteren toetsingskader 8 Unilever beroept zich op artikel 13 A lid 1 sub b en c BMW. Op grond van artikel 13 A lid 1 onder b BMW kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik zonder toestemming door een derde van een teken, wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Op grond van artikel 13 A lid 1 sub c BMW kan de merkhouder zich ook verzetten tegen het gebruik zonder toestemming door een derde van een teken, wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. De te hanteren maatstaf bij de vraag of er sprake is van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 13 A lid 1 sub b én c BMW, is in dit geval of de in het geding zijnde als merk ingeschreven verpakkingen van Unilever en de in het geding zijnde verpakkingen van Albert Heijn, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die deze verpakkingen maken, visueel, auditief en/of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij Albert Heijn klanten verwarring wordt gewekt tussen de verpakkingen van Unilever en die van Albert Heijn (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt er enig verband bestaat tussen de betreffende producten van Unilever en die van Albert Heijn (indirecte verwarring), of dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Unilever. Bij de beoordeling van de overeenstemming dient de totaalindruk van elk van de dertien in het geding zijnde verpak-

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

kingen van Unilever afzonderlijk met de totaalindruk van de daarmee beweerdelijk overeenstemmende verpakking van Albert Heijn vergeleken te worden. Die totaalindruk wordt mede bepaald door de bestanddelen die gebruikelijk of beschrijvend zijn, hetgeen echter niet wegneemt dat in een merk de originele, opvallende bestanddelen meer indruk maken en daardoor vaster in het geheugen blijven hangen dan een banaal onderdeel. Alle relevante omstandigheden moeten bij de beoordeling in aanmerking worden genomen, waaronder ook het uiterlijk van de overige op de markt verkrijgbare soortgelijke of identieke waren. 9 In de discussie tussen partijen met betrekking tot elk van de dertien in het geding zijnde producten is onder meer waar te nemen dat Unilever bezwaar heeft tegen het gebruik door Albert Heijn van overeenstemmende kleuren voor de in het geding zijnde dertien verpakkingen. Voor zover Unilever haar merkrechten inroept voor de bescherming van het kleurgebruik op haar verpakkingen, wordt in dit geding uitgegaan van het navolgende. Uit vaste jurisprudentie blijkt dat enkel het bezit van een inschrijving van een kleurmerk veelal onvoldoende is om tegen gebruikers van aanverwante kleuren op te treden. Voor bescherming is vereist dat de kleur voor de betreffende waren onderscheidend vermogen door inburgering heeft verkregen. Geen enkele houder van een kleurmerk zal zijn concurrenten kunnen verbieden om die kleur in het algemeen te gebruiken, de merkbescherming strekt zich slechts uit tot een gebruik van een met een sterk onderscheidend kleurmerk overeenstemmend teken voor identieke/ soortgelijke waren. Verder wordt in de rechtspraak aangenomen dat het in te roepen kleurmerk duidelijk afgebakend dient te zijn, in die zin dat het grafisch moet zijn weergegeven, bijvoorbeeld door het weergeven van de internationale kleurcode. Voor zover Unilever zich in dit kort geding beroept op haar kleurmerkregistraties van de kleuren geel en blauw (registratienummers 539684, 697416 en 676560), zoals hierboven weergegeven, wordt overwogen dat Unilever in dit kort geding in geen enkel opzicht aannemelijk heeft gemaakt dat deze kleuren voor de betreffende producten een sterk onderscheidend vermogen hebben verkregen door inburgering, dat die inschrijvingen een eventuele nietigheidsprocedure zouden kunnen doorstaan en dat Albert Heijn die kleuren op inbreukmakende wijze gebruikt. In het kader van dit kort geding zullen deze kleurmerkregistraties daarom verder niet bij de beoordeling worden betrokken. Voor zover Unilever een beroep doet op de door haar gebruikte kleuren als onderdeel van haar beeldmerkregistraties, dient het onderscheidend vermogen van die kleuren te worden meegewogen bij de beschouwing van totaalindrukken van de in het geding zijnde verpakkingen. Er bestaan vele waren en diensten waarvoor geldt dat in ieder geval bepaalde kleuren of een deel van het kleurenspectrum niet als merkteken gepercipieerd zullen worden, omdat die waren doorgaans in die kleuren op de markt worden gebracht (bijvoorbeeld wit voor wasmachines). De voorzieningenrechter begrijpt dat Albert Heijn zich in haar verweer onder meer op deze situatie beroept wanneer zij spreekt over gangbare ’kleurcodes’. 10 Voor de verdere beoordeling wordt bovendien vooropgesteld dat de aard van het kort geding met zich meebrengt dat de voorzieningenrechter de vrijheid heeft om in spoed-

E I G E N D O M

2 5 9

eisende gevallen, gelet op de belangen van partijen, een voorlopige maatregel te treffen. Daarbij wordt doorgaans vooruitgelopen op een eventuele uitspraak van de bodemrechter. Het toetsingskader van het kort geding kent evenwel beperkingen. Met name is er geen ruimte voor een uitvoerig onderzoek naar de feiten. Merkinbreuk voorshands aangetoond ten aanzien van twee verpakkingen 11 Met betrekking tot twee van de dertien in het geding zijnde producten is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat er, bij toepassing van het hierboven genoemde toetsingskader, sprake is van merkinbreuk door Albert Heijn. Het betreft de pot AH-huismerk pindakaas met blauwe dop en het kuipje AH-huismerk margarine ’Voor op brood’. Pindakaas met blauwe dop 12 Vergelijking van het door Unilever geregistreerde beeldmerk van de Calvé pot pindakaas met 25% minder vet en de Albert Heijn pot pindakaas met 25% minder vet laat de volgende punten van overeenstemming zien: – beide merken gebruiken een in één kleur uitgevoerde grote dop in een opvallende kleur blauw; – beide producenten gebruiken dezelfde opvallende blauwe aanduiding ’25% minder vet’; – op beide etiketten worden – onder meer – de tinten beige en wit gebruikt en het woord pindakaas is geschreven in een vergelijkbaar lettertype; – beide producenten gebruiken een transparante pot in dezelfde vorm en hetzelfde formaat; Daarnaast zijn er ook punten van verschil: – beide producenten gebruiken op hun etiket hun eigen woordmerk en logo: Albert Heijn haar AH-logo nieuwe stijl, met daarnaast het woordmerk Albert Heijn en Unilever het merk Calvé prominent in rode letters in een witte ovaal; – de afbeeldingen op de etiketten zijn verschillend, namelijk boterhammen bij Albert Heijn huismerk en pindanootjes bij Calvé; – de kleurstelling van de letters van het woord pindakaas; – de brede witte randen op AH-potten; Totaalindruk pot met blauwe dop 13 Bij beschouwing van het totale beeld van de pot pindakaas met de blauwe dop, worden de aanwezige overeenstemmingen méér bepalend geacht dan de aanwezige verschillen. Bij die afweging speelt een doorslaggevende rol dat de blauwe dop een zeer karakteristiek onderdeel uitmaakt van het betreffende merk. Deze blauwe dop is onverwacht en opvallend voor een pot pindakaas en heeft, voorlopig geoordeeld, een sterk onderscheidend vermogen, gezien het feit dat ter zitting niet is gebleken dat deze kleur voor pindakaasdoppen door enige derde wordt gebruikt. Met name door het gebruik door Albert Heijn van een sterk overeenstemmende blauwe dop en het laten terugkomen van die blauwe kleur op het etiket is de voorzieningenrechter van oordeel dat in dit geval, ondanks de ook aanwezige verschillen in de etiketten van beide potten, de totaalindruk van de Albert Heijn pot met blauwe dop zodanig overeenstemmend is met die van het merk Calvé van Unilever dat de mogelijkheid aanwezig moet worden geacht dat bij het koperspubliek direct of indirect verwarring kan ontstaan,

2 6 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

ofwel afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het totale merk van Unilever. Albert Heijn heeft in dit verband aangevoerd, met behulp van door/namens haar verrichte en voor dit geding overgelegde marktonderzoeken, dat de kleur lichtblauw tot kleurcode is verworden voor ’light’-producten in het algemeen, zodat het haar niet verboden kan worden om voor haar minder vette variant net als Unilever een lichtblauwe dop te gebruiken. Dit werkt juist ter vergroting van de herkenbaarheid voor de consument, aldus Albert Heijn. Na bestudering van de betreffende marktonderzoeken, en het ter zitting getoonde scala aan ’light’ producten met lichtblauwe kleurelementen, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat daarmee niet is aangetoond dat deze kleur op dit moment een algemeen aanvaarde kleurcode voor ’light’ producten is en heeft Albert Heijn daarmee onvoldoende aannemelijk gemaakt dat een lichtblauwe dop noodzakelijk is voor de herkenning van een pot pindakaas met 25% minder vet. Uit het door Albert Heijn verrichte marktonderzoek blijkt immers dat slechts 10,8% van de ondervraagde klanten de producteigenschap ’light’ vindt passen bij een lichtblauwe verpakking. Op de vraag ’welke producteigenschappen passen voor u bij een lichtblauwe verpakking?’ in het NIPO-onderzoek wordt zeer divers geantwoord. Al met al zijn de resultaten van deze onderzoeken onvoldoende om aan te tonen dat de lichtblauwe dop voor pindakaas geen onderscheidend vermogen heeft. Door Unilever is verder ter zitting een groot aantal ’light’ producten getoond waarbij gebruik wordt gemaakt van andere kleuren dan lichtblauw, hetgeen de voorgaande conclusie versterkt. Blue Band tafelmargarine en AH tafelmargarine ’Voor op brood’ 14 Om de mate van overeenstemming van de totaalindruk van het geregistreerde uiterlijk van het Blue Band kuipje en het gewone margarine kuipje van het AH-huismerk te kunnen beoordelen, zullen wederom de punten van overeenstemming en de punten van verschil worden opgesomd. Overeenstemmend: – de vorm van het kuipje; – de donkerblauwe rand van de deksel; – de identieke kleurstelling van wit, lichtblauw en ’boter’geel en de donkerblauwe letters; – de verdeling van de kleur geel over het vlak, namelijk aan de rechterzijde; – de tekst: ’Voor op brood’; – de tekst: ’Licht en smaakvol’; Verschillend: – de merknaam Blue Band en de merknaam en het logo van Albert Heijn; – de donkerblauwe ovaal met daarin het donkerblauwe strikje van Blue Band; – de wijze waarop (kleur, plaats en lettertype) de teksten ’Voor op brood’ en ’Licht en smaakvol’ worden weergegeven; – de verdeling van de kleur lichtblauw over het vlak; – de afbeelding van een boterbloem bij Becel en een boterkrul bij Albert Heijn; Totaalindruk 15 Volgens Albert Heijn is er geen sprake van een overeenstemmende totaalindruk omdat op haar kuipje huismerk

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

margarine de meest onderscheidende elementen van Blue Band, zoals de donkerblauwe ovaal, de donkerblauwe strik en de merknaam Blue Band, niet zijn overgenomen, terwijl de bestemmingsaanduiding ’Voor op brood’ en de beschrijving ’Licht en smaakvol’ niet als merk te beschermen zijn en daarom niet door Unilever te beletten zijn. Voorts zou het onderscheidend vermogen van de blauwe dekselrand zijn verwaterd omdat, zoals er zitting getoond, ook andere margarineproducenten hiervan gebruik maken. De voorzieningenrechter is echter voorshands van oordeel dat, bij vergelijking van het totale beeld, de combinatie van de sterk overeenstemmende kleurstelling van het kuipje, het gebruik van donkerblauwe letters, de identieke donkerblauwe dekselrand én de letterlijk overgenomen teksten ’Voor op brood’ en ’Licht en smaakvol’ met zich meebrengt dat er een visueel en begripsmatig overeenstemmende totaalindruk aanwezig is. Van een gangbare kleurcode is bij de blauwe dekselrand voorshands geoordeeld geen sprake, omdat ter zitting voldoende soortgelijke producten zijn getoond met heel andere dekselranden, zoals een witte of groene. De aanduiding ’Voor op brood’ wordt niet als voor de hand liggende, en noodzakelijke bestemmingsaanduiding beschouwd voor margarine, immers niet alleen gewone margarine maar ook jam, pindakaas en de dieet-/ lightmargarines zijn bestemd ’voor op brood’, terwijl er ook alternatieven denkbaar zijn zoals ’voor elk brood’ of ’lekker op de boterham’. Het voorgaande geldt ook voor ’Licht en smaakvol’: deze woordcombinatie ligt niet voor de hand. Taalkundig gezien had ’smakelijk’, ’vol smaak’ of ’met een volle smaak’ zelfs meer voor de hand gelegen dan ’smaakvol’, dat strikt genomen niet ’smakelijk’ maar ’getuigend van een gevoel voor schoonheid’ betekent. Door toch voor identieke woorden te kiezen en daarbij ’Voor op brood’ zelfs een prominente rol te geven slaat, bij de beoordeling van de totaalindruk, de weegschaal door naar overeenstemming met het door Unilever inclusief de voornoemde teksten als beeldmerk geregistreerde Blue Band margarinekuipje, die naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan leiden tot directe of indirecte verwarring bij het margarine kopende Albert Heijn publiek en bovendien afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het in het geding zijnde gecombineerde woord-/beeldmerk van Unilever. 16 De conclusie van het bovenstaande is dat Albert Heijn zal worden bevolen om het gebruik van de pot AH-huismerk pindakaas met blauwe dop en het kuipje AH-huismerk margarine ’Voor op brood’ te staken. Weigering van de vorderingen met betrekking tot de overige verpakkingen 17 De gevorderde voorzieningen met betrekking tot de overige huismerkartikelen zullen evenwel worden geweigerd op grond van het navolgende. Een individuele vergelijking tussen de overige merken van Unilever en de beweerdelijk daarop inbreuk makende verpakking van Albert Heijn wijst uit dat ook ten aanzien van de overige verpakkingen zowel overeenkomsten als verschillen bestaan, maar ook dat de punten van overeenstemming bij de andere verpakkingen, voorshands geoordeeld, minder zwaar wegen dan bij de hierboven besproken verpakkingen. In het navolgende zal uitvoerig worden ingegaan op de punten van overeenstemming en de punten van verschil. Aannemelijk is dat Albert

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Heijn ook met de overige verpakkingen de grenzen van het toelaatbare heeft opgezocht. Maar dat die grenzen ook met de overige verpakkingen van huismerkartikelen worden overschreden, is in dit kort geding onvoldoende aannemelijk gemaakt. 18 In dit verband is hierbij allereerst van belang dat ten aanzien van de overige verpakkingen is gebleken dat ook door derden verpakkingen voor de desbetreffende producten op de markt worden gebracht met kenmerken (kleurstellingen, vormen, afbeeldingen) die gelijk zijn aan of sterk lijken op de kenmerken van de huismerkartikelen van Albert Heijn waartegen Unilever in dit geding bezwaar maakt. Het betreft bijvoorbeeld dezelfde kleurstelling als bij de ’Bewust’ margarines, dezelfde kleuren doppen voor de vloeibare (roer)bak- en braadproducten en de ijsthee en dezelfde vormen van de diverse verpakkingen. Dit geeft aanleiding tot vragen, waarop in dit kort geding onvoldoende antwoord is gegeven. Het betreft bijvoorbeeld de vraag of Unilever ook tegen deze derden is opgetreden, of nog zal optreden, en wat de invloed van het op de markt zijn van deze producten van derden is op het door Unilever gestelde verwarringsgevaar tussen haar merken en de verpakkingen van de Albert Heijn huismerkartikelen, en of, zoals Albert Heijn stelt, in een aantal gevallen sprake is van een kleurcode. 19 Ook zijn vragen gerezen over de betekenis van de door Unilever overgelegde rapporten. Unilever heeft zich weliswaar beroepen op deskundigenverklaringen en marktonderzoeken om het door haar gestelde verwarringsgevaar aannemelijk te maken, maar al die rapporten zijn door Albert Heijn gemotiveerd betwist, zodat van de juistheid niet kan worden uitgegaan. Bovendien zijn die verklaringen en rapporten door Unilever zo kort voor de zitting aan Albert Heijn toegezonden, dat aannemelijk is dat Albert Heijn, zoals zij stelt, niet voldoende tijd heeft gehad om tegenonderzoeken te laten verrichten, mede gelet op het feit dat het om een groot aantal merken gaat, geheel verschillende producten, terwijl Unilever bovendien tot vlak voor het kort geding nog onzekerheid heeft laten bestaan om welke merken het in dit kort geding precies zou gaan. 20 Op bovenstaande punten is nader feitenonderzoek nodig om tot een verantwoord oordeel over de door Unilever gestelde inbreuk op haar rechten met betrekking tot de overige verpakkingen te komen. Het kort geding is voor dit verdere feitenonderzoek niet geschikt. Daarvoor dient de bodemprocedure. Dit betekent dat de vorderingen in dit kort geding met betrekking tot de overige producten zullen worden geweigerd. 21 Met het oog op de mogelijke bodemzaak zal de voorzieningenrechter in het navolgende, ten overvloede, inzicht geven in wat hem is opgevallen bij de vergelijking van de overige verpakkingen. Pindakaas met gele dop 22 Voor een opsomming van de overeenstemmende en verschillende bestanddelen wordt verwezen naar die bij de pindakaas met de blauwe dop, met dien verstande dat er hier sprake is van een overeenstemmende gele dop en dat die kleur geel (van de dop) bij beide producenten niet in de tekst op het etiket terugkomt. Bij beschouwing van het totale beeld van de potten pindakaas met gele dop wordt, voorshands geoordeeld, veel minder onderscheidende kracht toe-

E I G E N D O M

2 6 1

gekend aan de gele dop. De vraag die zich hier voordoet is of de kleur geel van de dop van de pindakaas met stukjes noot verwijst naar de inhoud van de waar (de gelige kleur van de nootjes), nu ter zitting is gebleken dat deze gele dop door veel meer pindakaas producenten wordt gebruikt voor de variant met stukjes noot. Verder onderzoek hiernaar is nodig, zoals in het bovenstaande is uiteengezet. IJsthee 23 Vergelijking van de door Unilever geregistreerde beeldmerken van Lipton Ice Tea en de Albert Heijn flessen ijsthee laat de volgende punten van overeenstemming zien: – de langwerpige vorm van de fles; – de voornamelijk geel gekleurde achtergrond op de etiketten van de varianten zonder koolzuur: perzik en citroen; – de voornamelijk bruin-geel gekleurde achtergrond van de etiketten voor de koolzuurhoudende varianten normaal en light; – de witte letters van het woord ’Ice Tea’ respectievelijk ’ijsthee’ met daaromheen een donker- en lichtblauw lijntje; – de kleur van de doppen: blauw voor de gewone variant met prik, wit voor de light variant, oranje en geel voor de koolzuurvrije varianten met perzik- respectievelijk citroensmaak; – de afmeting en positionering van de etiketten De punten van verschil zitten alleen in het etiket: – het taalgebruik ’Ice Tea’ versus ’ijsthee’; – het opvallend lettertype en de schuine positionering van het woord ’Ice Tea’ tegenover het gewonere lettertype en de rechte positionering van het woord ’ijsthee’; – het opvallend rode Lipton logo van Unilever tegenover het blauw met witte Albert Heijn logo; – de bovenranden van de etiketten zijn bij Albert Heijn wit en bij Lipton Ice Tea rood, donkerblauw of lichtblauw; – de claim ’sprankelend fris’ bij het Albert Heijn-merk voor de koolzuurhoudende varianten; – de aanduidingen perzik en citroen bij het Albert Heijn merk, met witte letters in een oranje respectievelijk geel kader; – de semi-transparante band aan de onderzijde van het etiket van de AH-huismerk flessen; – het afbeeldingen van een citroenpartje respectievelijk de halve perzik rechtsonder de tekst ’Ice Tea’. – het tweede, kleinere etiket op de flessenhals bij de Lipton Ice Tea; 24 Bij beschouwing van het totale beeld van de flessen, die zich lenen voor gezamenlijke behandeling, wordt allereerst overwogen dat de vorm van de fles op zichzelf, hoewel deze misschien wel door Unilever voor het eerst is gebruikt voor ijsthee zonder prik, niet uniek is maar dat die vorm, zoals door Albert Heijn terecht aangevoerd, voor veel frisdranken gebruikelijk is omdat het een door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) gestandaardiseerde kunststof fles betreft die in 1.0 en 1,5 liter wordt gebruikt voor vele (huis)merken. Ook de positionering van de etiketten op de flessen ijsthee van beide merken is, voorshands geoordeeld, een gebruikelijke vorm van positioneren voor etiketten op flessen frisdrank. De etiketten vertonen qua achtergrondkleur wel overeenstemming, waarbij de vraag rijst in hoeverre dit niet enigszins verwijst naar de inhoud van de fles. Voor het overige vertonen de etiketten, op de witte letters met de blauwe randjes na, aanzienlijke verschillen. Resteert

2 6 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

de identieke kleur van de vier doppen, die bij de beoordeling van de totaalindruk een belangrijke rol kan spelen omdat die doppen opvallend zijn in het totaalbeeld. Het belang van de kleur van die doppen wordt echter mede bepaald door het onderscheidend vermogen van die gekleurde doppen voor de betreffende varianten ijsthee. Hieromtrent voert Albert Heijn aan dat die kleuren op een logische manier verwijzen naar de soort ijsthee die in de fles zit en dat het hier om kleurcodes gaat, namelijk geel voor citroen, oranje voor perzik, donkerblauw voor de gewone ijsthee en wit voor de light variant. Die kleuren worden ook door andere producenten van ijsthee voor dezelfde varianten gebruikt, bijvoorbeeld door Edah, waarvan zij de flessen ter zitting heeft getoond. Unilever stelt daartegenover dat zij uniek is in dit kleurgebruik voor doppen voor flessen ijsthee en dat zij dit ook graag zo wil houden en wil voorkomen dat dit verwordt tot een gangbare kleurcode. Ook hier is verder feitenonderzoek nodig. Dieet- en lightmargarines 25 Ook met betrekking tot het uiterlijk van de kuipjes dieeten lightmargarine van Becel enerzijds en Albert Heijn anderzijds volgt allereerst de navolgende opsomming: Overeenstemmende punten: – overeenstemmende kleurstellingen van de verpakking, namelijk geel (geleidelijk van licht naar iets donker overlopend) met wit voor de dieetvariant en lichtblauw (geleidelijk van licht naar iets donker overlopend) met wit voor de light-variant; – een witte ovaal met daarin een tekst in grote donkerblauwe letters; – bij de lightvariant: de tekst LIGHT in een identiek lettertype; Verschilpunten: – logo en merknaam Becel tegenover het AH-huismerk en de naam Bewust; – bij Becel: de ’tweede’, gedeeltelijk lichtblauwe (bij LIGHT) of lichtgele (bij DIEET) ovaal die samen met de witte ovaal de associatie met een hart geeft; – bij Becel: het witte tekstballonnetje met daarin de claim: ’verrijkt met linol- en linoleenzuur’; – bij Albert Heijn: de sneetjes brood op de linkerhelft van het kuipje, die een lichtbruin kleurelement toevoegen; – bij Albert Heijn: het gebruik van de kleur lichtblauw (voor de ’light’ variant) en lichtgeel (voor de dieetvariant) is op de zijkanten beduidend minder, waardoor het kuipje een wittere indruk maakt; 26 Bij vergelijking van de totaalindruk speelt ook hier weer het overeenstemmende kleurgebruik een rol. Naar de mening van Albert Heijn is ook hier de lichtblauwe kleur een gebruikelijke kleurcode voor de light variant, terwijl geel door veel margarineproducenten wordt gebruikt voor de dieetvariant. Ter zitting is gebleken dat weliswaar een aantal andere producenten deze kleuren voor soortgelijke margarines gebruikte, ook is daarentegen door Unilever voldoende aangetoond dat ook andere kleuren waaronder bijvoorbeeld groen, voor deze varianten worden gebruikt. Ook op dit punt blijven er echter nog vragen open, zoals hierboven onder punt 20 is overwogen. 27 Het gebruik door Albert Heijn van het woord ’Bewust’ is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorlopig geoordeeld niet onrechtmatig, reeds omdat in dit kort ge-

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

ding onvoldoende aannemelijk is geworden dat Becel in reclamecampagnes anno 2005 nog steeds consequent aan Bewust gekoppeld wordt. Met betrekking tot kwaliteitsclaims is ter zitting onvoldoende gebleken dat de inhoud van de Albert Heijn margarines niet aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet of dat Albert Heijn het publiek misleidt door eigenschappen te claimen die haar product niet heeft. Vloeibare bak- en braadproducten 28 Met betrekking tot alle in het geding betrokken flessen vloeibaar vet wordt allereerst gesignaleerd dat het onderscheidend vermogen van de lichtgele kleur daarvan gering tot niets lijkt te zijn, omdat die kleur zoveel wordt gebruikt voor dergelijke flessen dat deze misschien wel als een soortaanduiding, een ’kleurcode’ kan worden beschouwd. Bakken en braden voor vlees 29 Bij vergelijking van de fles van het merk CROMA van Unilever en de fles ’Bakken & Braden’ van Albert Heijn worden de volgende punten van overeenstemming gesignaleerd: – lichtgele kleur fles – rode dop – afbeeldingen van plakjes vlees Als verschilpunten worden gesignaleerd: – de vorm van de fles – de vorm van de dop – alle overige elementen van de etiketten 30 Vergelijking van de fles Becel van Unilever en Bewust Bakken & Braden van Albert Heijn vertoont de volgende overeenstemmingen: – lichtgele kleur fles, – groene dop, – afbeelding van plakjes vlees en groenten; en verschillen: – vorm fles; – vorm dop; – overige bestanddelen van het etiket. Koken, (roer)bakken en braden voor groenten en vlees 31 De fles van het merk Bertolli van Unilever en de fles AH Culinair met olijfolie vertonen de volgende punten van overeenstemming: – de kleur en vorm van de fles; – de groene dop; en de volgende punten van verschil: – de logo’s en merknamen op de etiketten – alle andere bestanddelen van de etiketten 32 Met betrekking tot het merk van de fles Blue Band Culinesse met de fles AH Culinair vormt een bijkomend element van overeenstemming de woorden CULINESSE en CULINAIR. Daarbij speelt echter een rol dat ter zitting is getoond dat derden ook CULINAIR gebruiken voor vergelijkbare producten. 33 Ten aanzien van alle vloeibare bak- en braadproducten geldt dat, zoals gemotiveerd is in punt 20, nader feitenonderzoek nodig is. De slotsom 34 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de voorzieningen ten aanzien van de AH-huismerk pot pindakaas met blauwe dop en tafelmargarine ’Voor op brood’ zullen wor-

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

den toegewezen. De voorzieningenrechter zal Albert Heijn gelasten het gebruik van deze verpakkingen te staken en gestaakt te houden. Op grond van het verweer van Albert Heijn is voldoende aannemelijk dat de gevorderde termijn van 14 dagen tekort is om de producten uit alle winkels te verwijderen. De termijn zal daarom worden gesteld op 4 weken na betekening van dit vonnis. De door Unilever gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en aan een maximum verbonden van € 2.000.000,- (...). De vorderingen met betrekking tot de overige elf producten zullen worden geweigerd. Het onder b gevorderde bevel zal als te vaag worden afgewezen. Toewijzing van deze vordering lijkt bovendien in dit geding, gelet op de partijen en het feit dat zij in een voortdurende handelsrelatie tot elkaar staan, ook niet nodig. 35 Aangezien partijen over en weer op enige punten in het ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten van dit kort geding tussen hen worden gecompenseerd. De beslissing De voorzieningenrechter: 1 beveelt Albert Heijn om, binnen vier weken na betekening van dit vonnis, ieder gebruik van de nieuwe verpakkingen van de AH-huismerkartikelen pindakaas met de blauwe dop en de tafelmargarine ’Voor op brood’ te staken en gestaakt te houden; 2 veroordeelt Albert Heijn tot betaling aan Unilever van een dwangsom van € 100.000,– (...) voor elke dag of elke keer dat Albert Heijn in strijd mocht handelen met het haar onder 1 opgelegde bevel of een gedeelte daarvan, dan wel – en zulks ter uitsluitende keuze van Unilever – een bedrag van € 500,– (...) voor ieder individueel product en/of publicatie waarmee Albert Heijn in strijd mocht handelen met het haar onder 1 opgelegde bevel of een gedeelte daarvan, een en ander echter tot een maximum van totaal € 2.000.000,– (...); 3 bepaalt de termijn in de zin van artikel 260 Rv. op zes maanden na datum van dit vonnis; 4 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5 compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt; 6 weigert het anders of meer gevorderde. Enz.

E I G E N D O M

2 6 3

Nr. 65 Gerechtshof te Arnhem, 17 augustus 2004 (voedercontainer) Mrs. A.P.M. Houtman, W.F. Korthals Altes en C.P. Aubel Art. 2, lid 1a BTMW De vormgeving van de rechthoekige container is geheel en al bepaald door het beoogde technisch-functionele effect. Ook de vormgeving van onderdelen van de rechthoekige container (de deksel, de handvatten, de openingshoek op één hoek van de container, de uitstulpingen op de bovenzijde van de deksel) wordt uitsluitend door hun gebruiksfunctie bepaald. Hieraan doet niet af dat de vorm van de handvatten, hengsels, hoek of uitstulpingen zou kunnen variëren. Al met al gaat het enkel om een eenvoudig rechthoekig model waaraan enig element van vrije vormgeving ontbreekt. 1 G.M. Haasewinkel te Oldenzaal, 2 HK Plastics BV te Oldenzaal, appellanten in het principaal appèl, geïntimeerden in het incidenteel appèl, procureur mr. J.C.N.B. Kaal, advocaat mr. D. den Hertog te ’sGravenhage, tegen 1 Berdal Rubber en Plastics BV te Wierden, 2 T.R. Plastics BV te Wierden, geïntimeerden in het principaal appèl, appellanten in het incidenteel appèl, procureur mr. F.J. Boom, advocaat mr. N. Ruyters te Breda. a Vzr. Rechtbank Almelo, 25 maart 2004 (mr. A.R. van der Winkel) 1 In deze zaak staat het navolgende vast. Haasewinkel, directeur van HK Plastics, is houder van de internationale modelinschrijving DM/028 678 d.d. 11 februari 1994 voor de kunststof container ’Eurocontainer Modulair’. Haasewinkel heeft het modelrecht tijdig verlengd. Voorts is hij voor ditzelfde model houder van de Britse modelinschrijving nr. 2037137 d.d. 15 februari 1994. Bij verzoekschrift van 1 maart 2004 heeft Haasewinkel verlof verzocht tot het leggen van conservatoir beslag op kunststof containers en mallen van Berdal c.s. Hij heeft ook de bewaring van deze zaken gevorderd. Het verzochte verlof is aan Haasewinkel verleend, waarna vervolgens op 2 maart 2004 beslag is gelegd op de kunststof containers. Tevens zijn de kunststof containers in gerechtelijke bewaring genomen. De mallen zijn niet in beslag genomen, omdat zij op 27 februari 2004 naar Polen zijn getransporteerd. (...) 9 Conform het bepaalde in artikel 705 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kan de voorzieningenrechter het beslag onder meer opheffen indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht. 10 Allereerst dient daartoe te worden beoordeeld of de container van Haasewinkel modelrechtelijke bescherming geniet in de zin van de BTMW. Een kunststof container is een voorwerp dat als zodanig onder de door de BTMW beschermde voortbrengselen kan worden gerangschikt. Volgens de BTMW wordt een model beschermd voor zover het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Een model

2 6 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

wordt als nieuw beschouwd indien er geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van het depot. Het uitsluitend recht op een model kan slechts worden verkregen door een eerste depot daarvan. De akte van depot wordt door het Benelux-Bureau onverwijld ingeschreven. Door de lijdelijke rol van het Benelux-Bureau kunnen zich in het modellenregister echter inschrijvingen bevinden van modeldepots die niet aan alle (materiële) voorwaarden voldoen. In de volgende situaties wordt onder meer geen uitsluitend recht verkregen door het depot van een model: nietnieuwheid van het model is uitsluitend technisch bepaald, strijd met goede zeden of openbare orde, de kenmerkende eigenschappen van het model blijken onvoldoende uit het depot. Ten aanzien van de nieuwheid van het model overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Uit de overgelegde stukken leidt de voorzieningenrechter af dat HK Plastics ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan in 1993 een folder heeft laten drukken, waarin wordt aangekondigd dat de introductie van de Eurocontainer Modulair is gepland begin mei 1993. Berdal c.s. stellen dat de containers reeds vóór het depot van Haasewinkel op de markt zijn gebracht, zodat er geen sprake is van nieuwheid. Haasewinkel c.s. hebben deze stelling gemotiveerd betwist en gesteld dat de folder in beperkte hoeveelheid is gedrukt en uitsluitend was bedoeld voor een select gezelschap. Overigens is de container niet in mei 1993 op de markt gebracht, omdat er toen nog geen modelregistratie was. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan op grond van hetgeen in dit kort geding naar voren is gebracht noch op grond van de door partijen overgelegde producties worden gezegd of het standpunt van Berdal c.s. of dat Haasewinkel c.s. het meest aannemelijk is. In dit kort geding kan daarop ook niet nader worden ingegaan. Partijen dienen hun standpunt in de bodemprocedure gelden te maken. Wel is voldoende komen vast te staan dat HK Plastics in 1990 rechthoekige containers, te weten het model Eurocontainer, op de markt heeft gebracht. Het model Eurocontainer Modulair is vrijwel identiek aan het model Eurocontainer. Immers de kenmerken ervan verschillen slechts in onbelangrijke mate. Aangezien een identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van het depot, kan het model Eurocontainer Modulair niet als nieuw worden beschouwd. Omdat niet is voldaan aan het vereiste van nieuwheid van het model, is geen uitsluitend recht verkregen door het depot van het model door Haasewinkel in 1994. Overigens is het nog maar de vraag of de rechthoekige containers als innovatief en beschermingswaardig kunnen worden aangemerkt, aangezien zij door algemeen geaccepteerde technieken zijn geproduceerd. 11 Vervolgens dient te worden beoordeeld of sprake is van een inbreuk op het auteursrecht van Haasewinkel. Wil een werk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, dan dient dit werk een eigen, oorspronkelijk karakter te hebben en het persoonlijk stempel van de maker te dragen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het model van de container van Haasewinkel – mede gelet op andere kunststof containers die in de handel zijn – onvoldoende oorspronkelijk en persoonlijk karakter draagt om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

12 Tenslotte is aan de orde de vraag of de door Berdal c.s. op de markt gebrachte containers slaafse nabootsingen zijn van die van Haasewinkel c.s. In beginsel staat nabootsing van een product vrij, wanneer dat product niet wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendon. Dit beginsel lijdt echter uitzondering, indien door die nabootsing verwarring bij het relevante publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent te kort schiet in zijn verplichting alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. De voorzieningenrechter overweegt dat de containers door de aard van hun technische functie op elkaar zullen lijken. Beide partijen gebruiken de rechthoekige container voor diervoeders. Volgens Haasewinkel c.s. is juist een rechthoekige container hiervoor geschikt, omdat het vee het voedsel direct uit de container kan eten, het voer niet hoeft te worden overgeschept in een voederbak en het vee het voer op de bodem makkelijk kan bereiken zonder dat het met de neus of snuit zal komen vast te zitten. Voorts hebben Haasewinkel c.s. voorshands niet aannemelijk gemaakt dat bij de verkoop van de containers bij het relevante publiek verwarring zal ontstaan over de herkomst van de producten. Bovendien hebben Berdal c.s. zich voldoende inspanningen getroost om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Zo zijn de emmers van Berdal c.s. voorzien van een brede openingshoek (geschikt voor drie vingers), een antisliprand op de deksel en op de onderzijde, een brede stootrand aan de bovenzijde, en een rechte hoek die IML mogelijk maakt. De voorzieningenrechter is gelet op het bovenstaande voorlopig van oordeel dat de overeenstemming tussen de beide containers onvoldoende is om een actie uit onrechtmatige daad te kunnen toewijzen. Gelet op het vorenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat in dit kort geding summierlijk is gebleken van de ondeugdelijkheid van het door Haasewinkel ingeroepen recht, zodat het beslag zal worden opgeheven. (...) b Het Hof, enz. 3 De vaststaande feiten Tegen de overwegingen van de voorzieningenrechter in het vonnis van 25 maart 2004 onder 1 inzake de vaststaande feiten zijn geen grieven gericht, zodat die feiten ook in hoger beroep vaststaan. 4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep in het principaal appèl 4.1 De grieven leggen het geschil in volle omvang aan het hof voor. 4.2 Allereerst is de vraag aan de orde of Haasewinkel aan het door hem gedeponeerde model van de onderhavige kunststof container uitsluitende rechten kan ontlenen.

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

4.3 Het hof beantwoordt die vraag, voorshands oordelend, ontkennend. Daarbij verwijst het hof naar artikel 2 lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen waarin is bepaald: Van de bescherming uit hoofde van deze wet zijn uitgesloten: a de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald; (...). Naar het voorlopig oordeel van het hof wordt de vormgeving van de onderhavige rechthoekige kunststof container van Haasewinkel uitsluitend bepaald door de technische functie. Immers, namens Haasewinkel c.s. stelt mr. M. Rorai in zijn pleitnota in eerste aanleg onder 17 ten aanzien van de (set van) rechthoekige container(s) dat: – de containers in hun verschillende maatvoeringen eindeloos kunnen worden gecombineerd in de wijze van plaatsing op, in of naast elkaar; – de containers met name zijn bedoeld voor diervoeder en het vee het voedsel direct uit de container kan eten, zonder dat dit voedsel eerst behoeft te worden overgeschept in een voederbak, dit in tegenstelling tot ronde of vierkante diervoedercontainers, waar het dier het voer minder makkelijk, ook op de bodem, kan bereiken, zonder met zijn neus of snuit vast te komen zitten. Hieruit blijkt dat de nieuwe rechthoekige vorm van de container is gekozen vanwege het beoogde technischfunctionele effect. De vormgeving van de rechthoekige container is daardoor geheel en al bepaald. Ook de vormgeving van de hierna genoemde onderdelen van de rechthoekige container wordt uitsluitend door hun gebruiksfunctie bepaald: – de deksel van de container dient om de inhoud binnen de container te houden en om opstapelen van diverse containers mogelijk te maken; – de handvatten aan de korte zijkant van de rechthoekige container en de hengsels aan de lange zijde dienen voor het optillen van de container; – de openingshoek op één hoek van de container dient om de deksel op eenvoudige wijze te verwijderen; – de uitstulpingen op de bovenzijde van de deksel dienen als anti-sliprand. Aan het voorgaande doet niet af dat de vorm van de handvatten, hengsels, hoek of uitstulpingen zou kunnen variëren. Immers, deze uiterlijke kenmerken blijven uitsluitend door een technische functie bepaald. Al met al gaat het bij de container van Haasewinkel enkel om een eenvoudig rechthoekig model waaraan enig element van vrije vormgeving ontbreekt. 4.4 In verband met dit laatste ontbeert de rechthoekige container van Haasewinkel ook een eigen oorspronkelijk karakter en een persoonlijk stempel van de maker. Dit betekent dat Haasewinkel c.s. zich ook niet kunnen beroepen op auteursrechtelijke bescherming. 4.5 Het voorlopig oordeel dat het gaat om een eenvoudig rechthoekig model van de container waaraan enig element van vrije vormgeving ontbreekt, leidt er verder toe dat de rechthoekige container van Haasewinkel geen onderscheidend vermogen heeft, zodat aan Haasewinkel c.s. ook geen actie uit hoofde van slaafse nabootsing toekomt. 4.6 Het voorgaande leidt reeds tot de conclusie dat geen sprake is van modelrechtinbreuk en auteursrechtinbreuk en evenmin van slaafse nabootsing door Berdal c.s., zodat het

E I G E N D O M

2 6 5

hof niet meer hoeft in te gaan op de bezwaren van Haasewinkel c.s. tegen de bestreden vonnissen, nu die aan voormelde conclusie niet kunnen afdoen. De op voornoemde inbreuken en onrechtmatige daad van Berdal c.s. gebaseerde reconventionele vorderingen van Haasewinkel c.s. zijn niet toewijsbaar. Daarom is evenmin summierlijk gebleken van de deugdelijkheid van het door Haasewinkel ingeroepen recht, zodat het beslag ten onrechte is gelegd. (...)

Nr. 66 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 22 december 2004* (Milenco Double Step II) Mrs. G.R.B. van Peursem, R. Kalden en J.A. van Dorp Art. 10, lid 1,11 Aw Uit de diverse ten tijde van de totstandkoming van de Milenco Double Step op de markt verkrijgbare (dubbele) caravanopstapjes blijkt genoegzaam dat de Milenco Double Step zich wat uiterlijke vormgeving betreft duidelijk onderscheidt van, en een geheel andere totaalindruk geeft dan die andere caravanopstapjes. Door de constructie van de Milenco Double Step ontstaat een ruimtelijke indruk, waarbij de suggestie wordt gewekt dat de treden als het ware boven de grond zweven, terwijl het opstapje tegelijkertijd stevig en stabiel oogt. Alle vormgevingsaspecten in aanmerking genomen, heeft het caravanopstapje een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. De wezenlijke elementen zijn niet allemaal uitsluitend technisch bepaald. Voor een ontwerper van een caravanopstapje met twee treden bestond voldoende ruimte om diezelfde technische doelstellingen te bereiken door middel van een verder van de Milenco Double Step verwijderde vormgeving. De voor de ontstaansdatum van dit opstapje bestaande opstapjes kunnen daarbij behulpzaam zijn. Het Barcelona I opstapje moet worden aangemerkt als een ongeoorloofde verveelvoudiging van de Milenco Double Step. Het is een exacte kopie op twee weinig in het oog springende afwijkingen na. Die afwijkingen maken het totaalbeeld van het opstapje niet anders. Gelet op de hoge mate van gelijkenis moet de Barcelona I geacht worden aan de Milenco Double Step te zijn ontleend. Het Barcelona II opstapje daarentegen valt niet binnen de beschermingsomvang van de Milenco Double Step. Het beroep op de leer van de slaafse nabootsing baat eiseres evenmin. Milenco Ltd te Milton Keynes, Verenigd Koninkrijk, eiseres, procureur mr. L.M. Bruins, advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam, tegen 1 Recreatiegroothandel Haba BV, 2 Etradis Recreatie BV beide te Maasland, gedaagden, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam. 1 Feiten 1.1 Nigel Milbank (hierna: ’Milbank’) is een ontwerper van onder meer kampeerartikelen, waaronder de Milenco Double Step, een caravanopstapje met twee treden dat er als volgt uitziet:

*

Zie ook BIE 2004, nr. 72, blz. 473. Red.

2 6 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

1.2 Het ontwerp voor de Milenco Double Step is in april 1996 tot stand gekomen. In elk geval sedert 1997 is het product op de markt verkrijgbaar. 1.3 In de ’Product Test’, gepubliceerd in de ’Practical Caravan’ van oktober 1997 (hierna ook aan te duiden als ’de producttest’) zijn twaalf caravanopstapjes getest. De Milenco Double Step heeft daarbij de kwalificatie ’Best Buy’ gekregen. De beoordeling luidde als volgt: For: Excellent design; lightweight but strong; wide, non-slip treads; virtually impossible to tip over Against: Nothing Verdict: Probably the only step you’ll ever need Rating: ***** 1.4 De afbeelding en beoordeling van een aantal andere geteste opstapjes is hieronder weergegeven:

1.5 Milbank heeft een licentie verstrekt aan Milenco, op grond waarvan Milenco wereldwijd het exclusieve recht heeft verkregen om de ontwerpen van Milbank te fabriceren en te (doen) verkopen. Op 27 januari 2003 heeft Milbank voorts aan Milenco een volmacht verleend om in eigen naam in rechte tegen inbreukmakende caravanopstapjes op te treden en mede namens Milbank schadevergoeding te vorderen. 1.6 Haba is een groothandel in caravans, camping- en caravantoebehoren in de ruimste zin. Haba verkoopt haar producten via een dealernetwerk. Een van de door Haba aangeboden producten was de ’Opstap Aluminium Dubbel’, die er als volgt uitziet:

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

1.7 Etradis is een recreatiegroothandel. Zij biedt de Opstap Aluminium Dubbel ook aan. 1.8 De raadsman van Milenco heeft bij brieven van 17 december 2002 Haba en Etradis ieder gesommeerd de verkoop van de Opstap Aluminium Dubbel te staken en gegevens te verstrekken omtrent onder meer verkochte aantallen, toeleverancier(s), afnemers en genoten winst. 1.9 Haba c.s. hebben aan de sommatie van Milenco geen gehoor gegeven. Milenco heeft bij dagvaarding d.d. 7 februari 2003 Haba c.s. in kort geding betrokken. In zijn vonnis van 19 maart 2003 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank Haba c.s. (kort gezegd) bevolen inbreuk op de auteursrechten van Milbank te staken. 1.10 Na het vonnis van de voorzieningenrechter hebben Haba c.s. een ander opstapje aangeboden dat er als volgt uitziet:

1.11 Haba c.s. duiden de Opstap Aluminium Dubbel ook aan met de naam ’Barcelona’. De rechtbank zal hierna eveneens die aanduiding gebruiken met de toevoeging ’I’ voor het tot 19 maart 2003 verhandelde exemplaar (afgebeeld in r.o. 1.6) en met de toevoeging ’II’ voor het nadien verhandelde opstapje (afgebeeld in r.o. 1.10). 1.12 Andere caravanopstapjes, waarvan onduidelijk is gebleven wanneer deze op de markt zijn gekomen, zien er als volgt uit:

E I G E N D O M

2 6 7

2 6 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

2 Vordering, grondslag en verweer 2.1 Milenco vordert (kort gezegd) dat Haba c.s. bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, worden veroordeeld om iedere inbreuk op de auteursrechten van Milbank te staken, in het bijzonder door het aanbieden van de Barcelona opstapjes in de varianten I en II, alsmede diverse nevenvorderingen waaronder opgave van de door Haba c.s. verhandelde aantallen, gemaakte winst, gegevens van toeleveranciers en afnemers, recall en afgifte van voorraad ter vernietiging, alles op straffe van een dwangsom. Daarnaast vordert Milenco materiële en immateriële schadevergoeding, vergoeding van buitengerechtelijke- en proceskosten, alsmede afdracht van winst voor zover dat het bedrag van de schadevergoeding te boven gaat. 2.2 Milenco legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de Milenco Double Step in aanmerking komt voor bescherming op grond van de Auteurswet 1912 en dat de Barcelona I en II van Haba c.s. daarvan ongeoorloofde verveelvoudigingen zijn. Daarnaast stelt Milenco dat Haba c.s. onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld door op ontoelaatbare wijze aan te haken bij het succes van de Milenco Double Step door een nodeloos gelijkend opstapje van inferieure kwaliteit tegen een lagere prijs op de markt te zetten. Daarmee zouden Haba c.s. parasiteren op de investeringen en inspanningen van Milbank en Milenco. Milenco stelt schade te hebben geleden in de vorm van gederfde winst en royalties, buitengerechtelijke- en proceskosten, alsmede waardevermindering van het auteursrecht en afbreuk aan exclusiviteit van het ontwerp van de Milenco Double Step. 2.3 Haba c.s. hebben tegen de vorderingen van Milenco gemotiveerd verweer gevoerd dat, voor zover nodig, hierna bij de beoordeling aan de orde zal komen. 3 Beoordeling Auteursrechtelijke bescherming 3.1 Haba c.s. hebben primair betwist dat de Milenco Double Step kan worden aangemerkt als een werk in de zin van artikel 10 lid 1 Auteurswet 1912, omdat de vorm ervan te zeer het resultaat zou zijn van een door bepaalde technische uitgangspunten beperkte keuze. Volgens Haba c.s. is de vorm van de Milenco Double Step uitsluitend ingegeven door objectieve technische keuzes en is het niet mogelijk een caravanopstapje met twee treden te ontwerpen met een ander uiterlijk dan de Milenco Double Step, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid daarvan afbreuk te doen. De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt. 3.2 Uit de diverse, ten tijde van de totstandkoming van de Milenco Double Step op de markt verkrijgbare, (dubbele) caravanopstapjes (zie r.o. 1.4), blijkt genoegzaam dat de Milenco Double Step zich wat uiterlijke vormgeving betreft duidelijk onderscheidt van, en een geheel andere totaalindruk geeft dan, die andere caravanopstapjes. Datzelfde geldt indien de Milenco Double Step wordt vergeleken met de in r.o. 1.12 afgebeelde opstapjes. 3.3 De constructie van de Milenco Double Step kenmerkt zich door een ronde en ruimtelijke vormgeving. De constructie bestaat – met uitzondering van de verbinding van de twee in u-vorm gebogen ronde aluminium buizen in een hoek van 90 graden – uitsluitend uit ronde buizen met ronde hoeken. De verschillende buizen zijn door middel van zogenaamde ’tubeconnectors’ – die rond zijn en om de buis heen grijpen – met elkaar verbonden. De ronde buizen vor-

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

men aan de zijkanten van het opstapje een gesloten geheel. Die zijkanten zijn uitsluitend met elkaar verbonden door de beide treden en de onderste ligger van de liggende u-vormige buis. Door die constructie ontstaat een ruimtelijke indruk, waarbij de suggestie wordt gewekt dat de treden als het ware boven de grond zweven. Tussen de poten van de liggende u-vormige buis en de laagste trede is een – ten opzichte van de omvang van de andere buizen – dun uitgevoerde ondersteuningspen aangebracht, waardoor de open en ruimtelijke uitstraling van het geheel behouden blijft. 3.4 De totaalindruk van de Milenco Double Step wordt mede bepaald door het gebruik van uitsluitend blank (dat wil zeggen niet geverfd) aluminium, waarbij de treden zijn vervaardigd uit traanplaat. De treden rusten aan de zijkanten op het zigzag-vormige frame en zijn in de hoeken schuin afgesneden. Aan de voor- en achterzijde van de treden zijn deze naar onderen toe omgebogen, waarbij de ronding een vergelijkbare bolling heeft gekregen als de omtrek van de gebruikte aluminium buizen. Daardoor vormen de treden één geheel met het gebogen buizen frame en dragen zij daarmee bij aan de totaalindruk van de Milenco Double Step. 3.5 De Milenco Double Step kenmerkt zich aldus door een ronde en ruimtelijke uitstraling, terwijl het opstapje tegelijkertijd stevig en stabiel oogt. In aanmerking genomen hetgeen hiervoor in r.o. 3.2-3.4 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat het caravanopstapje een eigen oorspronkelijk karakter heeft dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. 3.6 De rechtbank verwerpt de stelling van Haba c.s. dat de wezenlijke elementen van de Milenco Double Step allemaal uitsluitend technisch bepaald zijn. Blijkens de producttest (r.o. 1.3 en 1.4), waarnaar Haba c.s. ter onderbouwing van hun stelling verwijzen, voldoet de Milenco Double Step ontegenzeggelijk aan de diverse aan een caravanopstapje in het algemeen te stellen eisen. Dat houdt volgens Haba c.s. in dat het opstapje stevig, licht, stabiel, niet glad en bovendien eenvoudig, snel en goedkoop te produceren moet zijn en niet mag wegzakken in het gras. De rechtbank is van oordeel dat de vormgeving van de Milenco Double Step niet zozeer het resultaat is van die technische uitgangspunten, dat bescherming op grond van de Auteurswet 1912 zou moeten worden onthouden. Naar het oordeel van de rechtbank bestond er voor een ontwerper van een caravanopstapje met twee treden voldoende ruimte om diezelfde technische doelstellingen te bereiken door middel van een verder van de Milenco Double Step verwijderde vormgeving. Dat was naar haar oordeel zelfs mogelijk met gebruikmaking van (volgens Haba c.s. technisch bepaalde) elementen als aluminium buizen (hetgeen licht en toch stevig is en in het gras wegzakken voorkomt), anti-slip treden, het gebruik van gebogen buizen (hetgeen stevig is en eenvoudig, snel en goedkoop te vervaardigen) en een frame dat breder is dan de treden (waarmee wordt voorkomen dat het opstapje naar opzij kan omkiepen). 3.7 Uitgaande van de diverse bestaande caravanopstapjes had zo’n ontwerper bijvoorbeeld evengoed kunnen uitgaan van het Milenco Single Step opstapje (zie r.o. 1.4), een gangbaar model dat ruim voor 1996 op de markt verkrijgbaar was. De ontwerper had de ’liggende voorpoot’ aan weerszijden naar boven en achteren toe kunnen verlengen met een zigzag-deel waarop of waartussen de treden hadden kun-

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

nen worden aangebracht. Aan de achterzijde had dan een achterpoot in dezelfde vormgeving (maar verlengd) als de voorpoot kunnen worden aangebracht en bevestigd aan de uiteinden van de zigzagbuis. De u-vormige liggende vooren achterpoot zouden dan voorkomen dat het opstapje zou kunnen wegzakken in het gras. Net zoals bij de Milenco Double Step zou bij zodanig ontwerp voor de ’poten’ en het zigzag-deel gebruik kunnen worden gemaakt van dezelfde buis (hetgeen een efficiënte productie ten goede komt), terwijl voorts zeer weinig bevestigingspunten nodig zouden zijn (zelfs minder dan bij de Milenco Double Step). Voor de stabiliteit zou aan weerszijden een ondersteuningsstang tussen de voorpoot en de achterpoot kunnen worden aangebracht. 3.8 In vergelijkbare zin had een ontwerper wat vormgeving betreft kunnen uitgaan van de Pyramid Superstep (zie r.o. 1.4), zodat niet van een liggende voorpoot en achterpoot sprake zou zijn geweest, maar van enigszins naar buiten uitstaande liggende zijpoten. Daarmee zou de vormgeving van de Pyramid Double Step (zie eveneens r.o. 1.4) zijn benaderd. De in de producttest genoemde bezwaren tegen dat opstapje (gladde treden en enigszins zwaar door het stalen frame) en het bezwaar van Haba c.s. daartegen (mogelijkheid van naar de zijkant omkiepen) zouden dan zijn weggenomen door de naar buiten uitstaande poten van gebogen aluminium buizen en de traanplaat treden. 3.9 Ook valt te wijzen op het Alloy opstapje (zie r.o. 1.12) waarbij op weer geheel andere wijze een oplossing is gevonden voor de aan een caravanopstapje te stellen technische eisen. 3.10 Voor de treden had bovendien kunnen worden gekozen voor aluminium met ribbels (zoals bijvoorbeeld wordt toegepast bij huishoudtrappen), voor een aluminium roosterplaat (met als bijkomend voordeel dat het vuil van de schoenen erdoorheen valt) of een ander materiaal, bijvoorbeeld rubber met ribbels, hetgeen net als traanplaat een anti-slipfunctie heeft en de mogelijkheid geeft de schoenen te vegen. Daarbij merkt de rechtbank op dat het enkele feit dat blijkens de producttest bij een enkel product de bevestiging van het rubber te wensen overliet, dat materiaal nog niet algemeen ongeschikt (of zelfs minder geschikt) maakt, zoals Haba c.s. betogen. Dat geldt temeer nu uit de producttest juist blijkt dat rubber treden (bijvoorbeeld bij de ETR Aluminium Steps) wel degelijk een goede anti-slipfunctie kunnen vervullen. 3.11 De stelling van Haba c.s. dat een ontwerper die zich ten doel stelt een in technisch opzicht zo perfect mogelijk caravanopstapje te ontwerpen als vanzelf komt tot de constructie en vormgeving van de Milenco Double Step, wordt dan ook verworpen. Voor het gebruik van de twee aan hun uiteinden loodrecht met elkaar verbonden u-vormige buizen bestond bijvoorbeeld geen enkele noodzaak, terwijl geen van de ten tijde van het ontwerp van de Milenco Double Step bestaande opstapjes qua vormgeving in die richting wijst. Een ontwerper die slechts oog had voor de aan een caravanopstapje te stellen technische eisen, zou eerder tot een bewerking van de Milbank Single Step of van de Pyramid Double Step zijn gekomen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Milbank bij de vormgeving van de Milenco Double Step derhalve wel degelijk, voor het bereiken van het beoogde technische resultaat niet noodzakelijke, subjectieve (uitsluitend op esthetische overwegingen geba-

E I G E N D O M

2 6 9

seerde) keuzes gemaakt, die juist de totaalindruk van de Milenco Double Step bepalen en die hebben geresulteerd in een oorspronkelijk ontwerp met eigen karakter dat het persoonlijke stempel van Milbank als maker draagt. Auteursrechtinbreuk 3.12 Het Barcelona I opstapje moet worden aangemerkt als een ongeoorloofde verveelvoudiging van de Milenco Double Step. De Barcelona I is een exacte kopie van de Milenco Double Step op twee – weinig in het oog springende – afwijkingen na. De poten van de liggende u-vormige buis steken bij de Barcelona I verder naar achteren (voorbij de hoogste trede) uit. Verder is het patroon van de traanplaat bij de Barcelona iets grover. Die – wat vormgeving betreft ondergeschikte – afwijkingen maken het totaalbeeld van het opstapje niet anders. Gelet op de hoge mate van gelijkenis met de Milenco Double Step moet de Barcelona I geacht worden daaraan te zijn ontleend. Haba c.s. hebben dat overigens ook niet bestreden. 3.13 Het Barcelona II opstapje daarentegen valt niet binnen de beschermingsomvang van de Milenco Double Step. Met uitzondering van het gekozen materiaal en de (overigens beperkte en anders uitgevoerde) zigzag-vorm waarop de treden zijn bevestigd – hetgeen blijkens r.o. 1.4 en r.o. 1.12 op zichzelf geen originele elementen zijn voor een caravanopstapje – herinnert dit opstapje in niets aan de Milenco Double Step. Bij het Barcelona II opstapje loopt de zigzagvorm niet vanaf de grond, maar vanaf de laagste trede. Verder ontbreekt de liggende u-vormige buis. In plaats daarvan zijn onder de u-vormige voor- en achterpoten (waarbij de poten van de u-vorm naar beneden zijn gericht) in de lengterichting twee rechte buizen geplaatst. Daartussen zijn twee rechte dwarsverbindingen aangebracht. Tussen die dwarsverbindingen en de daarboven gelegen treden zijn voorts ondersteuningsstangen aangebracht, onder de laagste trede met dunne stangen en onder de hoogste trede met dezelfde brede buis als gebruikt is voor het frame. Al deze elementen tezamen maken dat de totaalindruk van de Barcelona II een andere is dan die van de Milenco Double Step. Makerschap; procesvolmacht 3.14 Haba c.s. hebben verder aangevoerd dat het onduidelijk zou zijn wie de maker van de Milenco Double Step is en betwist dat Milenco gerechtigd is in rechte op te treden terzake van de Milenco Double Step. Dat verweer wordt verworpen. Naar het oordeel van de rechtbank staat met de verklaring van Milbank, waarvan de juistheid door Haba c.s. niet gemotiveerd is betwist, voldoende vast dat Milbank de Milenco Double Step in 1996 heeft ontworpen. Uit de overgelegde ’power of attorney’ (r.o. 1.5) blijkt voorts genoegzaam dat Milenco gerechtigd is zelfstandig en mede namens Milbank in rechte op te treden tegen inbreuken op Milbank’s auteursrechten en terzake schadevergoeding te vorderen. Slaafse nabootsing 3.15 Milenco heeft als alternatieve grondslag voor haar vorderingen een beroep gedaan op onrechtmatige daadsbescherming volgens het leerstuk van de slaafse nabootsing. Aangezien de vorderingen van Milenco voor zover betrekking hebbend op het Barcelona I opstapje reeds toewijsbaar zijn op grond van de Auteurswet 1912, heeft zij geen belang

2 7 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

bij afzonderlijke beoordeling van haar eveneens aangevoerde onrechtmatige daadgrondslag. Voor zover de vorderingen van Milenco betrekking hebben op het Barcelona II opstapje, overweegt de rechtbank dat een beroep op de leer van de slaafse nabootsing, indien dat haar al zou toekomen (hetgeen door Haba c.s. gemotiveerd is betwist), Milenco niet zou kunnen baten. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor in r.o. 3.13 reeds is overwogen, kan de Barcelona II niet worden aangemerkt als nabootsing van de Milenco Double Step en kan verwarring met de Milenco Double Step niet worden aangenomen. Vorderingen 3.16 Al het voorgaande leidt de rechtbank tot de slotsom dat het gevorderde verbod voor zover gebaseerd op auteursrechtinbreuk, zoals hierna in het dictum geformuleerd, voor toewijzing in aanmerking komt. Het feit dat het Barcelona I opstapje thans niet meer op de markt verkrijgbaar is, staat er niet aan in de weg dat de in het verleden geconstateerde auteursrechtinbreuk een verbod voor de toekomst rechtvaardigt. 3.17 Milenco vordert een bedrag aan (materiële) schadevergoeding ter hoogte van de gemiddelde winst van Milenco op de Milenco Double Step vermenigvuldigd met het aantal door Haba c.s. geproduceerde dan wel ingekochte exemplaren van het Barcelona I opstapje. Daargelaten de juistheid van het door Milenco gehanteerde uitgangspunt (dat Milenco één exemplaar minder heeft verkocht per inbreukmakend exemplaar dat door Haba c.s. is geproduceerd dan wel ingekocht), dat door Haba c.s. gemotiveerd is betwist, zal voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding in elk geval noodzakelijk zijn dat Haba c.s. eerst opgave doen van de door hen ingekochte of geproduceerde en verkochte aantallen, terwijl voorts deugdelijke informatie omtrent de (gemiddelde) winst van Milenco op de verkoop van de Milenco Double Step en de verschuldigde royalties voorhanden dient te zijn. Ook de alternatief gevorderde, door de rechtbank ex aequo et bono te bepalen schadevergoeding ’per geproduceerd dan wel ingekocht exemplaar’, acht de rechtbank niet toewijsbaar. Er is onvoldoende informatie aangedragen om de rechtbank in staat te stellen de schade in redelijkheid te kunnen vaststellen. Ook de gevorderde afdracht van de door Haba c.s. onrechtmatig genoten netto winst strandt op het gebrek aan afdoende informatie, nu dit slechts is gevorderd voor zover het de materiële en immateriële schadevergoeding en de buitengerechtelijke kosten overstijgt. Zoals hiervoor reeds overwogen ontbreekt de voor het bepalen van de hoogte van die schadevergoeding benodigde informatie. Aldus kan ook niet worden vastgesteld of en zo ja voor welk bedrag de genoten netto winst de schadevergoeding overstijgt. 3.18 Enige indicatie van het aantal door Haba c.s. verhandelde exemplaren van het Barcelona I opstapje ontbreekt. Voorts is ter zitting gebleken dat de door Milenco overgelegde verklaring van een accountant omtrent haar gederfde omzet en winst niet alleen betrekking heeft op Nederland, maar ook op (de thuismarkt) Engeland. Aldus is de rechtbank ook niet in staat de schade te begroten. 3.19 Teneinde de – door Haba c.s. gemotiveerd betwiste – vordering tot vergoeding van immateriële schade te kunnen beoordelen is nadere informatie omtrent de omzet en winstmarges van partijen, alsmede de markt voor caravan-

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

opstapjes in zijn algemeen noodzakelijk. Nu deze informatie ontbreekt is de rechtbank evenmin in staat deze schadepost te begroten. 3.20 De rechtbank acht, gelet op hetgeen door Milenco is aangevoerd, wel aannemelijk dat in elk geval enige schade is geleden ten gevolge van de auteursrechtinbreuk door Haba c.s. Derhalve zal de rechtbank partijen voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding, alsmede de hoogte van de af te dragen winst indien deze het bedrag van de schadevergoeding zou overstijgen, verwijzen naar de schadestaatprocedure. 3.21 Milenco vordert een bedrag van € 1.305,82 terzake van buitengerechtelijke incassokosten. Aan de in het rapport Voor-Werk II en de jurisprudentie gestelde eisen ten aanzien van specificatie van die kosten is niet voldaan, zodat de rechtbank die – door Haba c.s. gemotiveerd betwiste – vordering zal afwijzen. 3.22 De overige vorderingen zijn – met uitzondering van de te stellen termijnen en de hoogte van de dwangsommen – niet bestreden en komen niet ongegrond voor, zodat deze voor toewijzing in aanmerking komen. Wel zal de rechtbank ruimere termijnen stellen en de hoogte van de dwangsommen lager stellen, als hierna in het dictum te melden. Voorts ziet de rechtbank aanleiding, ter voorkoming van executiegeschillen, de gevorderde overlegging van niet gespecificeerde ’andere relevante documenten’ bij de gecontroleerde opgave, af te wijzen. Voor een maximering van de dwangsommen ziet de rechtbank geen aanleiding. 3.23 Haba c.s. zullen als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de proceskosten van Milenco. Beslissing De rechtbank: Verbiedt Haba en Etradis ieder met onmiddellijke ingang om in en vanuit Nederland de ten processe bedoelde Opstap Aluminium Dubbel, danwel caravanopstapjes identiek aan of in overwegende mate gelijkend op de caravanopstap ’Milenco Double Step’ in Nederland openbaar te maken en/of te verveelvoudigen; Gebiedt Haba en Etradis ieder om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan mr. M.W. Rijsdijk, Herengracht 582-584, 1017 CJ Amsterdam, van Van der Steenhoven Advocaten, onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften, een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van: a het aantal gefabriceerde en/of ingekochte en/of verkochte en/of in voorraad zijnde en/of op andere commerciële wijze in het verkeer gebrachte inbreukmakende caravanopstapjes; b de kostprijs, de inkoopprijs en de verkoopprijs van inbreukmakende caravanopstapjes, alsmede de door haar met de verkoop en/of commerciële exploitatie van de inbreukmakende caravanopstapjes gemaakte bruto en netto winst; c de bij Haba respectievelijk Etradis bekende namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de afnemers van de inbreukmakende caravanopstapjes, niet zijnde particulieren;

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

d de bij Haba respectievelijk Etradis bekende namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en e-mailadressen van de fabrikant(en), (mede)importeurs, tussenperso(o)n(en) en leverancier(s) en (mede)aanbieder(s) van de inbreukmakende caravanopstapjes; e haar bestaande voorraad inbreukmakende caravanopstapjes en voor zover bij Haba respectievelijk Etradis bekend bij haar afnemers c.q. derden (niet zijnde particulieren) op het moment van de dagvaarding en de betekening van dit vonnis; f haar voorraad brochures en/of ander promotiemateriaal waarmee de inbreukmakende caravanopstapjes aangeboden worden; Gebiedt Haba en Etradis ieder om binnen vier weken na betekening van dit vonnis haar volledige voorraad van de inbreukmakende caravanopstapjes, brochures en overig promotiemateriaal af te geven aan Milenco, ter vernietiging op kosten van Haba respectievelijk Etradis; Bepaalt dat bij elke overtreding van enig in dit vonnis uitgesproken verbod of gebod en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt de overtredende partij een dwangsom verbeurt van € 1.000,–; Veroordeelt Haba en Etradis tot vergoeding aan Milenco van de door haar ten gevolge van hun inbreukmakende handelingen geleden schade alsmede afdracht van de dientengevolge door Haba respectievelijk Etradis genoten winst voor zover deze de hoogte van de schadevergoeding overstijgt, zulks ter keuze van Milenco, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; Veroordeelt Haba en Etradis in de kosten van het geding aan de zijde van Milenco, tot op deze uitspraak begroot op € 273,20 aan verschotten en € 1.560,– aan salaris; Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 67 Rechtbank te Amsterdam, 15 december 2004* (Op zoek naar Aids) Mr. G.H. Marcus Art. 6:162 BW Eisers doen geen beroep op enig auteursrecht dat hen met betrekking tot de programma-formule zou toekomen, zodat aangenomen moet worden dat de door eisers bedoelde creatieve c.q. originele keuzes niet er toe leiden dat sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin. Er is dan sprake van een prestatie die niet op grond van zijn eigen en oorspronkelijk karakter voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Een dergelijke prestatie komt ook niet voor bescherming als zogenaamde éénlijnsprestatie in aanmerking uitsluitend omdat degene die de prestatie heeft geleverd daarin geld, tijd en energie heeft geïnvesteerd. Hoewel er verschillen zijn tussen het VTM-programma en het programmavoorstel enerzijds en het BNN-programma anderzijds en de overeenkomsten deels zijn te verklaren uit de omstandigheid dat bij dergelijke programma’s bepaalde elementen voor de handliggend zijn, is het BNN programma in niet onaanzienlijke mate ontleend aan de programmaformule van eisers. In die zin moet worden vastgesteld dat gedaagden hebben geprofiteerd van de inspanningen van eisers. Vooropgesteld moet echter worden dat het profiteren van een

E I G E N D O M

2 7 1

anders prestatie, ook indien die ander daardoor schade lijdt, in beginsel niet onrechtmatig is. Ook in onderling verband zijn de gestelde omstandigheden niet van dien aard dat het profiteren door gedaagden van de prestaties van eisers onrechtmatig is geweest. 1 Goedele Maria Gertude Liekens te Dilbeek, België, 2 Jok Foe NV te Strombeek, België, eisers, procureur mr. Ch.E. Koster, tegen 1 BNN te Hilversum, 2 Stichting Stop Aids Now! te Amsterdam, gedaagden, procureur mr. M.C.S. de Boer. Vonnis is te raadplegen in AMI 2005, nr. 4, blz. 64, m.nt DJGV.

Nr. 68 Bureau voor de Industriële Eigendom, 30 juni 2004 (ABC voor afgeleide) Mr. ir. R.A. Grootoonk, ir. F.D.V.M. van Boxel en mr. C. Eskes Ov. 14 EG-Verordening 1610/96 j˚ art. 3 EG-Verordening 1768/92 (ABC voor geneesmiddelen) Onder ’afgeleide’ van een actieve substantie wordt verstaan ’zouten en esters, alsmede solvaten, zoals hydraten’. Nu de onderhavige afgeleide het voorwerp is van een octrooi dat specifiek op deze afgeleide betrekking heeft, wordt vastgesteld dat tevens is voldaan aan de voorwaarden van art. 3 van Verordening 1768/92. Voor afgifte van een certificaat is niet vereist dat de ’afgeleide’ een geheel ander of beter activiteitsprofiel heeft dan de werkzame stof zelf; in overweging 14 wordt slechts de voorwaarde gesteld dat, wil de afgeleide een nieuw product zijn, deze afgeleide het voorwerp van bescherming is van een specifiek op deze afgeleide betrekking hebbend basisoctrooi, waarbij het geoctrooieerd zijn van de afgeleide in het geheel niet meer wordt verbonden met de aanwezigheid van een duidelijk ander activiteitsprofiel (therapeutische werking). Het ingeroepen basisoctrooi kan dienen als informatiebron voor het eventueel optreden van een technisch effect, bijv. een therapeutische werking, i.h.b. wanneer in het basisoctrooi de ’afgeleide’ wordt gepresenteerd als een ’nieuwe keuze’ uit de stand van de techniek, waarvan de inventiviteit in het algemeen wordt bepaald door een verrassend technisch effect, zoals een verrassende therapeutische werking. Beschikking op bezwaarschrift artikel 6:4 Algemene Wet Bestuursrecht (aanvraag 980012 aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen) 2 Behandeling van het verzoek in eerste instantie De afwijzende beslissing d.d. 23 maart 2001 is gegeven op – kort weergegeven – de volgende gronden. Aanvraagster heeft een certificaat gevraagd voor het product Mometasonfuroaat-monohydraat, met een beroep op de in Nederland voor het geneesmiddel Nasonex afgegeven vergunning RVG 21613, welke is ingeschreven op 9 december 1997. Het bij deze vergunning behorende registerblad duidt als werkzaam middel aan: Mometasoni Furoas Monohydratum, overeenkomend met Mometasoni Furoas 0,5 mg/g.

2 7 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Blijkens art. 8, lid 1 onder b van de Verordening (EEGVerordening nr. 1768/92 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, nader te noemen de Verordening) geeft de vergunning een identificatie van het product waarop de aanvraag betrekking heeft. Naar de mening van de behandelend ambtenaar in eerste instantie mag hierbij het begrip product ruim worden uitgelegd en is dit niet beperkt tot de bepaalde vorm van de werkzame stof welke als het werkzaam bestanddeel is opgenomen in het geneesmiddel. In het onderhavige geval komt dit er naar zijn oordeel op neer dat het door de vergunning RVG 21613 geïdentificeerde product de werkzame stof MF (Mometasonfuroaat) is, desgewenst in de vorm van een solvaat. De behandelend ambtenaar heeft er vervolgens op gewezen dat reeds een eerder certificaat 930095 is verleend voor het product MF, met als basisoctrooi het EU/NL octrooi 0 057 401. Omdat de in verband met dit certificaat ingeroepen Nederlandse vergunningen RVG 14173, RVG 14174 en RVG 14332 (allen ingeschreven op 3 januari 1992) geneesmiddelen betroffen welke als enig werkzaam bestanddeel MF bevatten, heeft de behandelend ambtenaar de onderhavige certificaat-aanvraag afgewezen wegens strijd met art. 3, lid 1, onder d van de Verordening. 3 Het bezwaarschrift van aanvraagster Aanvraagster heeft zich tegen het standpunt van de behandelend ambtenaar verzet en daarbij benadrukt dat het in het onderhavige geval gaat om een situatie waarbij voor een afgeleide van de oorspronkelijk actieve ingrediënt, mometason furoaat, een apart octrooi verleend is, specifiek gericht op de afgeleide waarvoor nu een certificaat gevraagd wordt. Op grond van de bewoordingen van overweging 14 van de Verordening (EG) nr. 1610/96 (betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen) zou dit, aldus aanvraagster, op zichzelf voldoende moeten zijn voor het afgeven van een certificaat. Daarbij komt dat de vergunning RVG 21613 pas is afgegeven na langdurige preklinische en klinische proeven, en dit volgens aanvraagster ook een aanwijzing is dat het hier niet zomaar gaat om een eenvoudige modificatie van het bekende product, maar dat hier sprake is van een nieuw, in feite ander ingrediënt. 4 Beoordeling van het bezwaar 4.1 De afwijzende beslissing van 23 maart 2001 is gegeven op basis van artikel 3, onder d) van de Verordening. In deze zaak is in wezen aan de orde de uitleg van het begrip ’product’ volgens artikel 1 onder b) van de Verordening wanneer dit staat voor ’werkzame stof van een geneesmiddel’. Aanvraagster heeft in verband met artikel 3 onder b) van de Verordening een beroep gedaan op de Nederlandse marktvergunning met registratienummer RVG 21613 van 9 december 1997 voor het geneesmiddel Nasonex, neusspray. Het bij de vergunning behorende registerblad duidt onder het kopje ’hoeveelheid werkzaam bestanddeel per doseringseenheid of de concentratie’ aan: MOMETASONI FUROAS MONOHYDRATUM, overeenkomend met MOMETASONI FUROAS 0,5 mg/g. Als basisoctrooi is ingeroepen het, voor Nederland van kracht zijnde Europese octrooi EP 0 548 114 B1 met als korte aanduiding Mometasone furoate monohydrate, process for making same and pharmaceutical compositions.

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

Conclusie 1 van dit octrooi luidt: 1 9α,21-dichloro-16α-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α-diol-3,20dione-17-(2-furoate) monohydrate. Het basisoctrooi – een zogenaamd ’stofoctrooi’ – heeft specifiek betrekking op Mometasonfuroaat-monohydraat (MFmonohydraat). Aan het Bureau I.E. zijn reeds eerder op de markt toegelaten geneesmiddelen bekend die blijkens de vergunningen elk als werkzame stof Mometasonfuroaat (MF) bevatten. Zo heeft de behandelend ambtenaar in eerste instantie gewezen op de eerdere vergunningen (alle met registratiedatum 3 januari 1992): – RVG 14173 voor het geneesmiddel Elocon vet, wateremulgerende zalf 0,1%; – RVG 14174 voor het geneesmiddel Elocon, wateremulgerende zalf 0,1%; en – RVG 14332 voor het geneesmiddel Elocon, lotion 0,1%. Met inroepen van deze vergunningen is blijkens De Industriële Eigendom nr. 23 van 1 december 1994, blz. 4290, aan Schering Corporation te Kenilworth, New Yersey, Verenigde Staten van Amerika, het Nederlandse certificaat nr. 930095 voor het product ’Mometasoni furoas’ (MF) verleend. Bij dit certificaat nr. 930095 is als basisoctrooi ingeroepen het voor Nederland van kracht zijnde Europese octrooi 0 057 401 B1, waarvan de korte aanduiding luidt Aromatic heterocyclic esters of steroids, their preparation and pharmaceutical compositions containing them. Conclusie 1 van dit stofoctrooi is gericht op een (grote) groep van 3,20-dioxo-1,4-pregnadiene-17α-ol 17-aromatische heterocyclische carboxylaten. Het inventieve karakter van deze geclaimde groep van chemische verbindingen is gelegen in de, ten opzichte van de stand der techniek (onverwacht) verbeterde antiinflammatoire eigenschappen. Onder conclusie 1 van dit octrooi valt het, met name in de beschrijving genoemde MF. Ook het niet letterlijk in dit octrooi vermelde MFmonohydraat wordt door conclusie 1 gedekt, omdat aannemelijk is dat deze afgeleide van MF de beoogde antiinflammatoire eigenschappen heeft. Hierbij worden onder het begrip ’afgeleide’ verstaan zouten en esters (vgl. overweging 13 van de Verordening (EG) nr. 1610/96 en HvJEG, 16 september 1999, C-392/97, ’Farmitalia Carlo Erba S.r.l.’, BIE 1999, p. 391) alsmede solvaten, zoals hydraten (vgl. AvB, 12 juli 1995, BIE 1995, p. 280 en AvB, 12 oktober 1995, BIE 1996, p. 109). In het thans als basisoctrooi ingeroepen Europese octrooi EP 0 558 114 B1 is uitgegaan van het Amerikaanse octrooischrift US-A- 4,472,393, dat overeenkomt met voornoemd EP 0 057 401 B1. Uit het basisoctrooi is duidelijk dat het Europees Octrooibureau (EOB) van oordeel is dat de stof MF-monohydraat volgens dit octrooi ’nieuw’ is ten opzichte van de groep bekende stoffen, waaronder MF, volgens EP 0 057 401 B1. Ook heeft het EOB in de keuze van MFmonohydraat binnen die groep een uitvinding kunnen waarderen omdat MF-monohydraat een kristallijn materiaal is dat in waterige suspensies (verrassend) stabieler is dan MF-kristallen (zie EP 0 558 114 B1, pag. 2, regels 9-31). Aanvraagster heeft, gezien deze feiten, naar voren gebracht (zie het bezwaarschrift, pag. 2): ’Zoals in de schriftelijke procedure en ter zitting sterk benadrukt is, gaat het in het onderhavige geval om een situatie waarbij voor een afgeleide van de oorspronkelijke actieve ingrediënt, mometason furoaat, een apart octrooi verleend is, specifiek gericht op de afgeleide

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

waar nu een Certificaat voor gevraagd wordt. Indien gekeken wordt naar de bewoordingen van overweging 14 van genoemde Verordening zou dit op zich reeds voldoende moeten zijn om over te gaan tot afgifte van een certificaat.’ De door aanvraagster aangehaalde overweging 14 van de Verordening (EG) Nr. 1610/96, welke overweging ook van toepassing is voor de uitleg van de onderhavige Verordening (EG) 1768/92, luidt als volgt: ’14) O. dat de afgifte van een certificaat voor een product dat bestaat uit een actieve substantie, niet vooruitloopt op de afgifte van andere certificaten voor de afgeleiden van deze substantie (zouten of esters) op voorwaarde dat deze afgeleiden het voorwerp zijn van octrooien welke specifiek op deze afgeleiden betrekking hebben.’ Het Bureau begrijpt hieruit dat aanvraagster van mening is dat met het voldaan zijn aan overweging 14, in het onderhavige geval tevens is voldaan aan alle in artikel 3 van de Verordening gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat. 4.2 Het Bureau is van oordeel dat deze opvatting van aanvraagster juist is, op de volgende gronden. Artikel 3 van de Verordening luidt: Voorwaarden voor de verkrijging van het certificaat Het certificaat wordt afgegeven indien in de Lid-Staat waar de in artikel 7 ingediende aanvraag wordt ingediend en op de datum van de aanvraag a) het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi; b) voor het product als geneesmiddel een van kracht zijnde vergunning voor het in de handel brengen is verkregen (...); c) voor het product niet eerder een certificaat is verkregen; d) de onder b) genoemde vergunning de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het product als geneesmiddel. Ad a) Zoals hierboven reeds is aangegeven is conclusie 1 van het ingeroepen basisoctrooi EP 0 548 114 B1 (specifiek) gericht op de werkzame stof MF-monohydraat. Daarmee is voldaan aan artikel 3 onder a) van de Verordening. Ad b) MF-monohydraat is blijkens de van kracht zijnde vergunning RVG 21613 toegelaten als geneesmiddel, namelijk voor de behandeling van de symptomen van seizoengebonden rhinitis (hooikoorts) of niet seizoengebonden rhinitis. Opmerking verdient hierbij dat het volgens het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) in de vergunning gaat om het werkzaam bestanddeel dat in het, aan de patiënt toe te dienen geneesmiddel is opgenomen: zo is in de hiervoor genoemde vergunningen RVG 14173, 14174 en 14332 als werkzaam bestanddeel, dat in de eerder toegelaten geneesmiddelen is opgenomen, MF geïdentificeerd (artikel 8, eerste lid, onder b) van de Verordening) en is voorts in de vergunning RVG 21613 als werkzaam bestanddeel dat in het onderhavige geneesmiddel Nasonex is opgenomen het MF-monohydraat geïdentificeerd. Aan deze, door het CBG gegeven identificatie van MF-monohydraat als werkzaam bestanddeel in het geneesmiddel Nasonex doet niet af dat aan die identificatie de (de hoeveelheid bepalende) zinsnede ’overeenkomend met MF 0,5 mg/g’ is toegevoegd en dat in de, eveneens in artikel 8, eerste lid, onder b) van de Verordening genoemde samenvatting van kenmerken van Nasonex aanwijzingen zijn te vinden (vgl. de beslissing in eerste instantie, pag. 3, regels 1-15) waaruit afgeleid zou kunnen worden dat het CBG de werkzaamheid van het geneesmiddel toeschrijft aan MF en dat MF de werkzame stof in vivo is.

E I G E N D O M

2 7 3

Dit sluit geheel aan bij de opvatting dat in het kader van de Verordening de werkzame stof of het ’product’ dient te worden opgevat in de betekenis zoals in het octrooirecht wordt gebruikt ter zake van de chemische en farmaceutische sector (zie bijvoorbeeld overweging 44 in de conclusie van advocaat-generaal F.G. Jacobs van 30 november 2000 in HvJEG, Zaak C-258/99): ook in het octrooirecht wordt, bij de beoordeling van nieuwheid (en inventiviteit) van de werkzame stof als zodanig, de werkzame stof beschouwd zoals die is opgenomen in het geneesmiddel en niet een metaboliet (de in vivo werkzame verbinding) van die werkzame stof. Voorts verdient opmerking dat in het ingeroepen basisoctrooi EP 0 548 114 B1 geen enkele aanwijzing is te vinden dat (de basisverbinding) MF dezelfde stabiliteit heeft als (de afgeleide) MF-monohydraat, zodat MF niet tot de materie van dit octrooi behoort. Overigens, zulke aanwijzingen zijn ook niet te vinden voor andere afgeleiden van MF, zoals zouten, esters, of solvaten (andere hydraten dan monohydraat); deze afgeleiden worden evenmin door dit octrooi gedekt. Dit houdt in dat volgens vaste jurisprudentie (zie hierboven) een eventueel te verlenen certificaat uitsluitend betrekking kan hebben op MF-monohydraat. Bij zulk een (beperkt) certificaat kan, zo volgt uit het systeem van artikel 3 van de Verordening, ook uitsluitend een op MF-monohydraat betrekking hebbende toelating, i.c. RVG 21613 ingeroepen worden. Daarmee is voldaan aan artikel 3, onder b) van de Verordening. Ad c) Niet is gebleken van een (specifiek) voor MF-monohydraat eerder verkregen certificaat. Daarmee is voldaan aan artikel 3, onder c) van de Verordening. Ad d) Nu tenslotte van het bestaan van een eerdere, op MFmonohydraat gerichte vergunning niet is gebleken, is tevens voldaan aan artikel 3 onder d) van de Verordening. 4.3 Aanvraagster heeft nog bezwaar gemaakt tegen de in de bestreden beslissing neergelegde overweging dat ’het enkele feit dat men octrooi verkrijgt voor een nieuwe en inventieve vorm van een al bekende stof, niet zonder meer betekent dat sprake is van een andere werkzame stof.’ Hierna is in eerste instantie geconcludeerd, op grond van de bij de vergunning RVG 21613 behorende stukken en de inhoud van het basisoctrooi EP 0 548 114 B1, dat de antiinflammatoire werking van MF-monohydraat dezelfde is als die van MF en dat derhalve MF-monohydraat en MF hetzelfde ’product’ zijn in de zin van de Verordening. Naar de mening van aanvraagster is bij dit oordeel ten onrechte buiten beschouwing gebleven dat blijkens het basisoctrooi MF-monohydraat (verrassend) stabieler is dan MF en dus beter geschikt is voor de inzake MF reeds aangegeven anti-inflammatoire toepassing. Aanvraagster heeft in dit verband nog gewezen op een, bij brief van 26 februari 2001 overgelegde brief van de Zwitserse gemachtigde van 22 maart 2000, waarin is uiteengezet: ’Das Mometasonfuoraat-Monohydrat, für welches mit dem vorliegenden Gesuch Zertifikatsschutz beansprucht wird, ist Gegenstand eines selbstständigen Stoffpatents. Es ist dies das Patent Nr. 548114, das als Grundpatent dem vorliegenden Gesuch zugrunde liegt. Das Patent geht aus von der Bekanntheit von Mometasonfuorat und schützt das Mometasonfuorat-Monohydrat gemäss seinem

2 7 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Anspruch 1 dennoch als solches. Das Patent wurde durch das Europaïische Patentamt nach Prüfung der Patentfähigkeit seines Gegenstandes erteilt. Gemäss dem Entscheid des Bundesgerichts ’Arzneimittel’ van 17.11.98 (sic! 1999,154,E.3) ist in einem solchen Fall bereits zwingend davon auszugehen, dass ein neues Erzeugnis im Sinne art. 140a Abs. 2 Patg vorliegt.’ Het Bureau merkt hierover het volgende op. Vanaf het in werking treden van de Verordening (EEG) Nr. 1768/92 hebben de bevoegde diensten voor de industriële eigendom van de Lid-staten geworsteld met o.m. de beantwoording van de vraag naar welke criteria beoordeeld moet worden of in de zin van de Verordening de afgeleide van een werkzame stof waarvoor een certificaataanvraag is ingediend een ’nieuw’ of ’ander’ ’product’ in de zin van de Verordening is dan de reeds eerder toegelaten werkzame stof. Vanwege die bij de toepassing van de Verordening gerezen vragen is op 3 februari 1995 te Brussel een bijeenkomst gehouden van de Commissie en de lidstaten. Het tijdens deze bijeenkomst besprokene is neergelegd in ’Verslag Brussel’ (’Record of the meeting of national experts held on 3 February 1995’, zoals dat is verstrekt door het DirectoraatGeneraal XV van de Commisie van de Europese Gemeenschappen per brief van 24 februari 1995 met ref. PL/pl XV/ E-3). Daarin zijn onder punt 3 o.m. de antwoorden te lezen die de afgevaardigde van de Europese commissie op de gerezen vragen heeft gegeven: 3 Questions concerning the meaning of the term ’product’. ’(...) In general, it was necessary to bear in mind that no product should give rise to more than one certificate (Article 3(c)). Therefore, if a certificate had been granted for a given active substance, another certificate should not normally be available for a similar product formed by the same active substance slightly modified, e.g. by converting it into a salt or ester; since, in the patent for the product, the claims related to a given compound and its pharmaceutically acceptable salts and esters, the certificate itself also covered all of these circumstances. In such a situation, the general rule was that not more than one certificate should be granted. It was only rarely that minor chemical modifications of the active substance had important implications for its therapeutic effect. For instance, a derived product in the form of a salt or ester, by producing an activity profile quite distinct from that of the original substance, could be considered a new product; in addition to a certificate for the original active substance, a certificate for the derived form would then be granted. The following four remarks were called for: - the derived form developed into a medicinal product had to be covered by the basic patent or by a specific patent (second application patent); - the patent office was responsible for carrying out a specific appraisal of each individual case in order to decide whether such a product could be considered a new active substance; - the factor which would lead the patent office to make this appraisal was the lodging of an application for a certificate in respect of a product virtually identical to a product for which a certificate had already been granted; and for which the granting of a certificate would not normally be justified under Article 3(c); - for the purposes of its appraisal, the patent office could ask the applicant to provide additional information, e.g. for identification of the product or documents transmitted to the health ministry (documents concerning the therapeutic effects of the new product).

E I G E N D O M

1 6

J U N I

2 0 0 5

This interpretation was in accordance with statement 1 in the Council minutes, which indicated that a certificate might be obtained for a salt or an ester if it were regarded as a new active ingredient (...)’. Blijkens de hierboven vermelde passage in het verslag Brussel, ’It was only rarely that minor chemical modifications of the active substance had important implications for its therapeutic effect. For instance, a derived product in the form of a salt or ester by producing an activity profile quite distinct from that of the original active substance, could be considered a new product’, komt voor het bepalen van het onderscheid tussen de werkzame stof en de afgeleide daarvan een belangrijke betekenis toe aan de therapeutische werking (activiteitsprofiel) van de afgeleide: indien deze duidelijk afwijkt van die van de werkzame stof zelf, dan kan de afgeleide als een nieuw ’product’ in de zin van de Verordening worden beschouwd. Het Bureau merkt hierbij op dat het verslag Brussel niet eist dat uitsluitend in die gevallen waarin de afgeleide een geheel ander (of beter) activiteitsprofiel dan de werkzame stof zelf heeft een certificaat kan worden afgegeven. Uit de eerste van de, in het verslag Brussel gemaakte vier opmerkingen, waarin is vermeld dat de tot een geneesmiddel ontwikkelde afgeleide hetzij door hetzelfde octrooi dat de oorspronkelijke werkzame stof beschermt hetzij door een specifiek octrooi gedekt dient te zijn, is af te leiden dat het ingeroepen basisoctrooi als belangrijke informatiebron voor het eventueel optreden van een technisch effect, bijvoorbeeld een therapeutische werking, kan dienen. Dit is ook begrijpelijk omdat het begrip ’product’ (werkzame stof) in strikt octrooirechtelijke zin moet worden opgevat (zie paragraaf 28 van de Memorie van Toelichting van de Europese Commissie bij de Verordening, document COM(90) 101 def.- SYN 255 (Brussel, 11 april 1990)): ’Daarom past de term ’product’ niet bij de betekenis van farmaceutische specialiteit of geneesmiddel in ruime zin, maar slechts bij de enge betekenis van product van het octrooirecht dat, op chemisch en farmaceutisch gebied toegepast, overeenkomt met het werkzaam beginsel.’ Dit geldt te meer in het geval, zoals hier, dat het basisoctrooi een specifiek op de afgeleide gericht octrooi is. In zulk een specifiek op de afgeleide gericht basisoctrooi namelijk, wordt vaak de afgeleide als een nieuwe keuze uit de stand der techniek gepresenteerd waarvan de inventiviteit in het algemeen wordt bepaald door een verrassend technisch effect, bijvoorbeeld een verrassende (betere of andere) therapeutische werking. In dit verband zal het de vertegenwoordiger van de Commissie en de aanwezige deskundigen ongetwijfeld bekend zijn geweest dat het aanwezig zijn van een ander (verrassend) technisch effect dan een therapeutische werking van de afgeleide, zoals in het onderhavige geval de onverwachte stabiliteit van het kristallijne MF-monohydraat, eveneens de verlening mogelijk maakt van een specifiek op die afgeleide gericht octrooi. Het verslag Brussel sluit zoals gezegd de verlening van een certificaat bij zulk een basisoctrooi niet uit. Wordt in het verslag Brussel nog sterk de nadruk gelegd op het activiteitsprofiel van de werkzame stof als criterium voor het onderscheid tussen eenzelfde of een nieuw product – overigens wel met de eis dat de afgeleide in het oorspronkelijke octrooi of een specifiek octrooi is beschermd – in de hierboven weergegeven overweging 14 wordt slechts de

1 6

J U N I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

voorwaarde gesteld dat, wil de afgeleide een nieuw product zijn, deze afgeleide het voorwerp van bescherming is van een specifiek op deze afgeleide betrekking hebbend basisoctrooi, waarbij het geoctrooieerd zijn van de afgeleide in het geheel niet meer wordt verbonden met de aanwezigheid van een duidelijk ander activiteitsprofiel (therapeutische werking). Kennelijk heeft de Europese wetgever er rekening mee gehouden dat keuze-uitvindingen, zoals hier, die zijn vastgelegd in specifiek op afgeleiden gerichte stofoctrooien niet alleen kunnen worden verleend indien het inventieve is gelegen in een onverwacht betere of andere geneeskrachtige werking, maar ook in gevallen waarin sprake is van een ander verrassend technisch effect, bijvoorbeeld, zoals hier, een betere stabiliteit van de kristallijne stof in een waterige suspensie. Het bovenstaande houdt in dat naar het oordeel van het Bureau in het onderhavige geval, waarin een specifiek op het MF-monohydraat gericht stofoctrooi is verkregen, een nader onderzoek naar een betere of andere therapeutische werking van MF-monohydraat dan die van MF achterwege kan blijven; in zulk een geval dient ervan te worden uitgegaan dat sprake is van een andere werkzame stof in de zin van de Verordening. 4.4 Ten overvloede wordt op het volgende gewezen: Aanvraagster heeft nog onder de aandacht gebracht dat de vergunning RVG 21613 een andere indicatie betreft dan de eerdere vergunningen RVG 14173, 14174 en 14332 en daarbij een brief van de Belgische gemachtigde aangehaald: ’Ainsi que le précise le brevet EP 0 548 114, le furoate de mométasone à l’ état de monohydrate forme une matière cristalline qui est différente du cristal de furoate de mométasone anhydride et qui, à la différence de la forme anhydride, permet de préparer des formulations aqueuses stables. Quand le furoate de mométasone anhydride est mis en solution, on obtient une suspension aqueuse dans laquelle une croissance de cristaux se développe en l’espace de quelques semaines, ce qui est inacceptable si on souhaite administrer la formulation sous forme de spray. L’uniformité de la dose administrée au patient n’est en effet pas garantie et les cristaux risquent de boucher le distributeur. En revanche la forme monohydrate du furoate de mométasone donne lieu a une suspension aqueuse stable administrable par pulvérisation et a dose uniforme. L’indication thérapeutique et la forme pharmaceutique du monohydrate sont donc différentes de la forme anhydride protégée antérieurement puisqu’il s’agit cette fois-ci d’un spray nasal convenant pour la traitement des symptomes de la rhinite allergique saisonniere ou de la rhinite apéeriodique. Par contre, les formes autorisées antérieurement et couvertes par les CCP 94002, 94C003 et 94C004 sont indiquées pour le traitement des dermatoses (p.ex. PSORIASIS) sensibles aux stéroïdes. La demanderesse estime que ces différences dans la forme cristalline, le mode d’administration et l’indication thérapeutique justifient l’octroi d’un nouveau CCP.’ In samenhang hiermee wordt opgemerkt dat in het boven genoemde octrooi EP 0 057 401 B1 (kol. 29, regels 22-28) een algemene opsomming wordt gegeven van mogelijke toepassingen van de aldaar geclaimde verbindingen, waaronder MF: ’For topical or local administration the compounds of the Formula I may be in the form of creams, aerosols, ointments or

E I G E N D O M

2 7 5

powders in the treatment of all corticosteroid responsive dermatoses such as contact and allergic dermatitis, eczemas and psoriasis or may be in the form of ophthalmic suspensions or nasal sprays.’ De op geneesmiddelsamenstellingen gerichte uitvoeringsvoorbeelden van dit octrooi waarin de toepassingen nader worden toegelicht, betreffen zalf, lotion en crème met een hoeveelheid van 0,1-5 mg/g werkzame stof en (topicale) aerosol met een hoeveelheid van 0,07 mg/g werkzame stof. Uitvoeringsvoorbeelden met samenstellingen voor nasale sprays worden niet gegeven. Bovendien wordt in dit octrooi rhinitis als therapeutische indicatie nergens vermeld. Het octrooi EP 0 548 114 B1 heeft in het bijzonder betrekking op waterige suspensies voor nasale toediening, zoals blijkt uit alle toelichtende voorbeelden waarin samenstellingen van dergelijke stabiele suspensies met een gehalte aan MF-monohydraat van 0,5 mg/g worden beschreven. Een dergelijke specifieke stabiele suspensie voor nasale toepassing kan als een keuze worden beschouwd binnen het ruime toepassingsgebied van het oudere octrooi, met welke keuze een zeer specifieke toepassing, het behandelen van rhinitis, binnen bereik is gekomen welke in het oudere octrooi nog niet is onderkend. Met andere woorden, er is in het onderhavige geval blijkens de Europese octrooien 0 057 401 en 0 548 114 een indirect, doch nauw verband tussen de stabiliteit van het kristallijne MF-monohydraat en de specifieke toepassing of therapeutische werking. Dit is geheel in overeenstemming met hetgeen in de vergunningen is te lezen. Kortom, zou men van mening zijn dat het verslag Brussel zo dient te worden opgevat dat een andere therapeutische werking een noodzakelijke voorwaarde is voor het oordeel dat MF-monohydraat een andere werkzame stof is dan MF, dan is in dit geval ook aan die voorwaarde voldaan. Nu is het denkbaar dat er gevallen zijn waarin het verrassende technische effect, zoals de stabiliteit, van de afgeleide op basis waarvan een specifiek basisoctrooi is verleend weinig of geen invloed heeft op de therapeutische werking van die afgeleide. Omdat het in die gevallen praktisch onmogelijk zal zijn een criterium te vinden om vast te stellen of nog sprake is van een andere therapeutische werking of niet, dient ervan te worden uitgegaan dat het hebben van een specifiek basisoctrooi voldoende is om te spreken van een andere werkzame stof, nu overweging 14 geen eisen stelt aan die stof wat betreft het activiteitsprofiel. Dit oordeel is ook in overeenstemming met de bedoeling van de Verordening zoals blijkt uit de Memorie van Toelichting (COM(90) 101 def.- SYN, par. 16) die zegt: ’The proposal for a Regulation provides for a simple, transparant system which can easily be applied by the parties concerned.’ Beschikkende: Verklaart het bezwaar gegrond. Vernietigt de eerdere beschikking van het Bureau I.E. van 23 maart 2001. Besluit tot verlening van een aanvullend beschermingscertificaat, gericht op ’MOMETASONI FUROAS MONOHYDRATUM’, met vermelding van 9 december 1997 als afgiftedatum van de eerste vergunning in Nederland. Enz.

2 7 6

O

B I J B L A D

F

F

I

C

I

Ë L

E

M

E

I N D U S T R I E } L E

D

E

Orde van Octrooigemachtigden Tijdens de jaarvergadering van 22 april jl. zijn ir. J.J. Bottema en mr. dr. J.H. Kan uit het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden getreden. De samenstelling van het nieuwe bestuur is als volgt:

D E

L

E I G E N D O M

I

N

G

E

1 6

N

Voorzitter: dr. P.M. Breepoel Secretaris: ir. H.A. Witmans Penningmeester: ir. M. Schoenmaker Leden: ir. A. Blokland ir. J.A.M. Grootscholten mw. dr. M. Hogenbirk mw. drs. H.L.P. Joppe

J U N I

2 0 0 5