Vervolg inhoud op pagina 2

•

@com163b/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2009opmaak01 January 15, 2009 tijd: 8.21 uur

•

Operator: XYvision

1

NUMMER 1 c Januari 2009 c JAARGANG 77

I

N

H

O U

D

Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken

tekst en vormgeving te hanteren ten einde te voorkomen dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de verpakking afbreuk gedaan zou worden)(blz. 15).

1 Octrooirecht

3 Handelsnaamrecht

Nr. 1 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 7 november 2007, Kwik Lok Corporation/Schutte Bagclosures BV (octrooi biedt geen aanknopingspunten voor (de juistheid van) de conclusie dat beoogde werking van octrooi optreedt zolang de trekkracht groter is dan de afschuifkracht (dus tot 45˚); steun voor tegendeel te vinden in TNO rapport; rechtbank van oordeel dat het gemeenschapsvormmerk nietig dient te worden verklaard; teken Schutlok stemt niet overeen met merk KWIK LOK)(blz. 3).

Nr. 5 Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, 7 februari 2007, Blok & Boeije Autoschade vof h.o.d.n. Blok&Boeije Autoschade/Autobedrijf Bloks BV h.o.d.n. Bloks Auto en Autoschade (de namen ’Blok&Boeije’ en ’Bloks’ vertonen een zodanige gelijkenis dat verwarring te duchten is; ook branche waarin de onderneming participeert is (vrijwel) gelijkluidend; deze gelijkluidendheid in samenhang met eerste vier letters (Blok) kan de gedachte oproepen of versterken, dat ook overigens sprake is van een gelijke naam; feit dat de vennoten hun geslachtsnaam in hun in Hurwenen te gebruiken handelsnaam voeren rechtvaardigt nog niet het gebruik van die naam in Oss)(blz. 18).

Nr. 2 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 16 januari 2008, Aloys Wobben/Vestas Wind Systems AS e.a. (maatregelen van aantal conclusies zijn bekend uit een presentatie en artikel in 1996; octrooi voldoet in zoverre niet aan het nieuwheidsvereiste; aantal conclusies (en daarvan gedeeltelijk afhankelijke conclusies) worden niet gedekt door de oorspronkelijke aanvragen)(blz. 9). 2 Merkenrecht Nr. 3 Gerechtshof te Amsterdam, 19 juli 2007, Gilmar Spa/ Inge Haaijer (merkhoudster bezit serie merken met één telkens terugkerend dominerend element; element wordt ook door de aangesproken partij(en) gebruikt; gevaar bestaat voor verwarring bij de gemiddelde consument)(blz. 12). Nr. 4 Vzr. Rechtbank te Alkmaar, 18 oktober 2007, Eiercentrale West-Nederland BV/E.V.H. Eierhandel Visser Hoorn e.a. (de afzonderlijke bestanddelen van het merk hebben een zwak onderscheidend vermogen; dit betekent niet zonder meer dat ook de combinatie van die bestanddelen een zwak onderscheidend vermogen heeft; aannemelijk is dat de auteursrechten bij Huhtamaki rusten en niet bij EWN; aannemelijk is dat EVH het gebruik van de verpakking door EWN heeft nagebootst; niet gesteld of gebleken dat EVH genoodzaakt was om bij haar verpakking dezelfde kleurstelling,

Nr. 6 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 14 februari 2008, G & G Component BV/Rens Tunderman h.o.d.n. PCB Elect Export (G&G voert ggcomponent.nl als domein- en handelsnaam voor haar onderneming; nadien ook de naam ggcomponent met andere extensies als domein- en handelsnaam gaan voeren; handelsnamen verschillen alleen in extensie; verschil zo gering dat gevaar voor verwarring te duchten is) (blz. 22). Nr. 7 Gerechtshof te Amsterdam, 19 april 2007, International Business Seminars BV/Universiteit van Amsterdam (IBS in gebreke gebleven aannemelijk te maken dat zij de naam Amsterdam Business School als handelsnaam in het economisch verkeer daadwerkelijk voor derden kenbaar heeft gebruikt; registratie en vermelding in telefoongids onvoldoende, visitekaartje en briefpapier slechts aanwijzing; bespreking van eerste grief van IBS en overige verweren van UvA niet meer nodig, daar geen sprake van handelsnaam;. IBS ten onrechte veroordeeld in slechts een deel van de kosten die UvA heeft gemaakt)(blz. 23)

Vervolg inhoud op pagina 2

Octrooicentrum Nederland is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.

•


2

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 0 0 9

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beeïndiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 64 28, faxnummer (070) 390 01 90, e-mail: fi[email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected] Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 65 02 Telefaxnr. (070) 398 65 30

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

4 Auteursrecht Nr. 8 Rechtbank te Arnhem, 8 augustus 2007, Rijnconsult BV/B.F. Schöne (dat gedaagde, blijkens een door hem behaald certificaat, over capaciteiten beschikt om het HBDI te gebruiken betekent niet dat hij ook gerechtigd is het daadwerkelijk commercieel te gebruiken en te exploiteren; het verweer dat eiseressen slechts licentiehouders zijn gaat niet op)(blz. 26).

Wendy Delyda Bakker-Buiter/Gertrudis Maria Elisabeth Meij-Schmitz h.o.d.n. Meij Typeservice (domeinnaam kan worden aangemerkt als vermogensrecht; beroep van aanlegger op merken- en handelsnaamrechtelijke bescherming van zijn handelsnaam en domeinnaam niet verenigbaar met openbare verkoop en overdracht aan derde van daarmee verwarringwekkend overeenstemmende namen; beslag tot afgifte (’leveringsbeslag’) kan wel worden toegestaan) (blz. 32).

Nr 9. Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 27 december 2007, Maria Johanna Francisca Linderdina van Daelen-Bazelmans h.o.d.n. IDMC/Bureau voor Free Publicity e.a. (titellijst bezit niet een eigen, oorspronkelijk karakter en draagt niet het persoonlijk stempel van de maker; niet aannemelijk geworden dat gedaagden ’hun’ lijst louter van eiseres hebben overgenomen; onrechtmatig om te lichtvaardig aan relaties te laten weten dat concurrenten op rechten (van intellectuele eigendom) inbreuk maken)(blz. 29).

Nr. 11 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 19 september 2007, ASV Stübbe GmbH & Co KG/ASV Stübbe Benelux BV e.a. (gedaagden zijn toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van vaststellingsovereenkomst, gesloten bij beëindiging distributieovereenkomst; zaak handelt in de kern over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten; de door eiseres gevorderde vergoeding kan niet als onevenredig of onredelijk worden aangemerkt)(b lz. 33).

5 Diversen

Officiële mededelingen

Nr. 10 Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, 17 januari 2007,

Register van Octrooigemachtigden (blz. 34).

•


J A N U A R I

J

U R

2 0 0 9

I

S

B I J B L A D

P

R U

D

E

N

T


I

(Kwik Lok) Mrs. P.G.J. de Heij, P.W. van Straalen en R. Kalden Art. 53, lid 2 Row 1995 Uit de beschrijving bij EP 0 382 169 blijkt (kolom 3, regel 17 e.v.) dat ’the connecting material 20 is along a line 60 generally parallel to the longitudinal axis of the strip. A slight deviation from actual parallelism of about 15 degrees (...) has been found to be preferred, although lesser degrees are also satisfactory.’ Dit is voor de gemiddelde vakman een aanwijzing dat de afwijking van de lijn evenwijdig aan de langshartlijn niet substantieel meer dan 15° (en dus zeker geen 45°) mag zijn. Dat trekkracht van belang is, maakt ook niet dat voor de gemiddelde vakman inzichtelijk zal zijn dat – zo al juist – de beoogde werking van het octrooi optreedt zolang de trekkracht groter is dan de afschuifkracht (dus tot 45°). Het octrooi biedt geen aanknopingspunten voor (de juistheid van) die conclusie. Steun voor het tegendeel is te vinden in het overgelegde rapport van TNO van 27 oktober 2006. Daaruit blijkt dat de door TNO onderzochte sluitingen van het type G59 waarbij de hoek van de breuklijn varieert tussen de 27° en 38°, indien geen inkeping wordt aangebracht, een grilliger breukpatroon tonen, waarbij vaak twee niet rechte breuklijnen ontstaan en stukjes materiaal afbreken. Derhalve wordt de oplossing die het octrooi – toepassing van trekkracht – beoogt te bieden, niet bereikt bij een hoek tussen de 27° en 38°. Art 7, lid 1 GMV De rechtbank is van oordeel dat het gemeenschapsvormmerk nietig dient te worden verklaard. Het bestaat uitsluitend uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en had daarom moeten geweigerd op grond van artikel 7 lid 1 aanhef en onder e sub ii GMV. Beide bestanddelen van het teken KWIK LOK zijn beschrijvend te achten voor ’bag closures’. Een teken dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van (de kenmerken van) de waren of diensten waarvoor de inschrijving heeft plaatsgevonden, vormt zelf ook een beschrijving van (de kenmerken van) die waren of diensten in de zin van artikel 7 lid 1 aanhef en onder c GMV, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen de samenstelling en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat. Art 9, lid 1b GMV Het teken Schutlok stemt niet overeen met het merk KWIK LOK. Kwik Lok Corporation, Yakima, Washington, Verenigde Staten van Amerika, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. G.L. Kooy, tegen Schutte Bagclosures BV te Uden, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. B.T. Beuving. 2 De feiten 2.1 Kwik Lok produceert sinds ongeveer 1950 zaksluitingen, gevormd uit plat stug kunststof materiaal. Schutte produceert dergelijke sluitingen sinds omstreeks 1982. Beroep ingesteld. Red.

E I G E N D O M

3

E

Nr. 1 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 7 november 2007*

*

•

Operator: XYvision

2.2 Kwik Lok is houdster van het Europees Octrooi 0 382 169 (hierna: EP 169) voor een ’strip of closures’. De verlening van dit octrooi is gepubliceerd op 15 december 1993 op aanvraag van 6 februari 1990 met inroeping van de prioriteit van 10 februari 1989. Het octrooi is onder andere voor Nederland verleend. De uitvinding heeft betrekking op sluitingen gevormd uit halfstijf, vlak kunststof materiaal voor het gesloten houden van nekken van flexibele zakken en op stroken van dergelijke sluitingen, die kunnen worden gescheiden door het onder spanning breken van de verbindingen tussen aangrenzende sluitingen in de strook. Bij het octrooi behoren drie conclusies en drie figuren. De conclusies luiden als volgt. 1. A multi-closure, end-to-end strip of semirigid, plastic closures (10, 11, 12) wherein the closures (10, 11, 12) each have a side-edge, bagneck access opening (19) joining a bagneck receiving opening (16), said closures (10, 11, 12) being joined together in a strip by connecting material (20) between the ends of adjacent closures (10, 11, 12), the ends of each closure (10, 11, 12) having protrusions (22, 24, 26, 28) extending parallel to the longitudinal axis of the strip, the connecting material (20) having two portions separated transversely by a gap (33) between the ends of adjacent closures (10, 11, 12), each portion being defined by the protrusions (22, 24, 26, 28) of the ends of the closures (10, 11, 12), the protrusions (22, 24) of the end of one closure (12), being transversely offset from and longitudinally overlapping the protrusion (26, 28) of the next adjacent closure (11), with the connecting material (20) being along a line (60) parallel or at a small angle to the longitudinal axis of the strip and within the overlap of the protrusions (22, 24, 26, 28) of adjacent closures (10, 11, 12), whereby lateral movement of the endmost closure relative to the next adjacent closure will fracture the connecting material (20) between the overlapping protrusions (22, 24, 26, 28) in tension, leaving the protrusions (22, 24, 26, 28) unconnected. 2. The strip of claim 1, said line of connecting material (20) being along a line (60) about 15 degrees from the longitudinal axis of the strip. 3. The strip of claim 1 or 2, said protrusions (22, 24, 26, 28) each being smoothly curved and having a base (32) and an apex (30), said connecting material (20) lying approximately midway between the apex (30) and the base (32). 2.3 De bij EP 169 behorende figuren zien er als volgt uit.

•


4

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 0 0 9

lappende uitsteeksels (22, 24, 26, 28) in spanning zal breken, onder het niet verbonden achterlaten van de uitsteeksels (22, 24, 26, 28). 2. Strook volgens conclusie 1, waarbij de lijn van verbindingsmateriaal (20) zich langs een lijn (60) bevindt van ongeveer 15 graden ten opzichte van de langshartlijn van de strook. 3. Strook volgens conclusie 1 of 2, waarbij de uitsteeksels (22, 24, 26, 28) ieder gelijkmatig gebogen zijn en een basis (32) en een top (30) bezitten, waarbij het verbindingsmateriaal (20) nagenoeg midden tussen de top (30) en de basis (32) ligt. 2.5 Kwik Lok is tevens houdster van het driedimensionale gemeenschapsvormmerk, nummer 558429. Dit merk is op 17 juni 1997 gedeponeerd en op 17 september 2003 geregistreerd voor ’bag closures and plastic fasteners for applying information tags to articles’ in klasse 20. Dit beeldmerk ziet er als volgt uit.

2.4 De niet betwiste Nederlandse vertaling van de conclusies van EP 169 luidt als volgt. 1. Meerdere eind-op-eind sluitingen omvattende strook van halfstijve sluitingen (10, 11, 12) uit kunststof, waarin de sluitingen (10, 11, 12) elk zijn voorzien van een zijrand met een toegangsopening (19) voor een zaknek, die aansluit op een een zaknek opnemende opening (16), waarbij de sluitingen (10, 11, 12) met elkaar in een strook zijn verbonden door verbindingsmateriaal (20) tussen de einden van aangrenzende sluitingen (10, 11, 12) waarbij de einden van elke sluiting (10, 11, 12) uitsteeksels (22, 24, 26, 28) bezitten, die zich evenwijdig aan de langshartlijn van de strook uitstrekken, het verbindingsmateriaal (20) twee, in dwarsrichting door een spleet (33) tussen de einden van aangrenzende sluitingen (10, 11, 12) gescheiden gedeelten bezit, waarbij elk gedeelte wordt bepaald door de uitsteeksels (22, 24, 26, 28) van de einden van de sluitingen (10, 11, 12), waarbij de uitsteeksels (22, 24) van het einde van een sluiting (12) in dwarsrichting versprongen zijn van de uitsteeksels (26, 28) van de volgende aangrenzende sluiting en deze in langsrichting overlappend, waarbij het verbindingsmateriaal (20) zich bevindt langs een lijn (60) parallel of onder een kleine hoek tot de langshartlijn van de strook en binnen de overlap van de uitsteeksels (22, 24, 26, 28) van aangrenzende sluitingen (10, 11, 12), waarbij door zijdelingse beweging van de sluiting aan het uiteinde ten opzichte van de volgende, aangrenzende sluiting het verbindingsmateriaal (20) tussen de over-

2.6 Kwik Lok is voorts houdster van het gemeenschapswoordmerk KWIK LOK, met het nummer 153544. Dit merk is op 1 april 1996 gedeponeerd en op 20 november 2000 geregistreerd voor goederen en diensten in de klassen: – 6: Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores; – 7: Machines for applying bag closures and labelling devices and machines for making bag closures and labelling devices; – 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery, adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printers’ type; printing blocks; paper ties all for use as bag closures; – 20: Plastic bag closures and plastic labelling devices. 2.7 Kwik Lok is tot slot houdster van het Beneluxwoordmerk KWIK LOK, met het nummer 81686. Dit merk is op 31 december 1971 gedeponeerd en op 1 januari 1974 geregistreerd voor waren in de klassen: – 16: Zaksluitingen voor verpakkingen van papier of plastic; – 18: Sluitingen (onderdelen) voor tassen, koffers, voor zover begrepen in deze klasse; – 20: Sluitingen voor houders, niet van metaal.

•


J A N U A R I

2 0 0 9

B I J B L A D


2.8 Schutte produceert sinds 2000 zaksluitingen van het type G. Dit is een zogeheten non-residue producing closure. Deze sluitingen zijn voorzien van een inkeping op de verbindingen tussen twee sluitingen. De sluitingen zien er als volgt uit.

2.9 TNO heeft onderzoek gedaan naar het breukgedrag van de sluiting van dit type. TNO heeft in het kader van het onderzoek ook – speciaal voor dat onderzoek gefabriceerde – sluitingen van het type G zonder inkeping onderzocht. De conclusie van het onderzoek luidt als volgt: ’De zaksluitingen met inkeping breken bij machinale verwerking op de plaats waar de inkeping is aangebracht. De hoek van de breuklijn varieert van 27 tot 38˚ met een gemiddelde van 32˚. Het afbreken gebeurt zonder dat er stukjes materiaal afbreken. (...) Indien geen inkeping wordt aangebracht is het breukpatroon bij machinale verwerking grilliger. Er ontstaan vaak twee, niet rechte, breuklijnen, waarbij stukjes materiaal afbreken. Dit is een zogenaamde vervuilende breuk. De inkeping heeft dus een functie in het op een bepaalde plaats afbreken van de zaksluiting en het voorkomen dat stukjes materiaal afbreken.’ 2.10 Schutte gebruikt het teken ’Schutlok’ voor door haar op de markt gebrachte zaksluitingen.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5

Octrooi nietig? 4.3 Schutte heeft bij pleidooi erkend dat de materie van EP 169 nieuw is. Schutte stelt echter dat EP 169 niet inventief is. Zij beroept zich daarbij op US 4,361,935 van 7 december 1982 voor een ’bag closure’ (hierna: US 935) in combinatie met algemene vakkennis. 4.4 Het probleem met de in de stand van de techniek bekende stroken zaksluitingen is blijkens de beschrijving van EP169 dat de machine voor het automatisch aanbrengen en scheiden van de sluitingen het rechte verbindingsmateriaal tussen de sluitingen nu en dan niet netjes afbreekt, onder het achterlaten van een ongewenste puntige lip, die uitsteekt van de rand van de sluiting. Dit kan leiden tot het scheuren van de plastic zakken die moeten worden afgesloten. Een ander probleem dat zich voordoet, is dat het verbindingsmateriaal wel netjes afbreekt, maar onder het achterlaten van restmateriaal dat in de zak terecht kan komen. De beschrijving verwijst in dit verband onder meer naar het Amerikaanse octrooi 3,164,250 (hierna: US 250) waarbij onderstaande afbeelding 4 behoort. Ter toelichting op het door EP 169 beschreven probleem wordt die afbeelding hieronder weergegeven.

4 De beoordeling In conventie en reconventie Bevoegdheid 4.1 Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op EP 169 is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 80 van de Rijksoctrooiwet 1995. Deze bevoegdheid strekt zich enkel uit tot Nederland. Gelet op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 13 juli 2006, C-4/03, inzake GAT/LuK, is de rechtbank niet bevoegd van de vorderingen kennis te nemen voor zover deze grensoverschrijdend zijn, omdat Schutte de geldigheid van EP 169 heeft bestreden. 4.2 Voor zover de vorderingen in conventie zijn gegrond op de gemeenschapsmerken van Kwik Lok, berust de bevoegdheid van de rechtbank op de artikelen 92 en 93 lid 1 van de Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMV) juncto artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Deze rechtbank is eveneens bevoegd kennis te nemen van de reconventionele vorderingen van Schutte tot nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 169 en van de Gemeenschapsmerken. De reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk is verknocht aan die tot nietigverklaring van het Gemeenschapswoordmerk, zodat de rechtbank uit dien hoofde bevoegd is.

Daar komt bij dat het verbindingsmateriaal in de stroken sluitingen voldoende sterk moet zijn zodat de sluitingen op de strook niet voortijdig zullen afbreken gedurende het hanteren, in het bijzonder indien de sluitingen in de strook worden onderworpen aan krachten loodrecht op het vlak van de sluiting. 4.5 EP 169 beoogt voor deze problemen een oplossing te bieden. Pagina 2, regel 20-35 van de niet betwiste Nederlandse vertaling van het octrooi beschrijft dit aldus: ’Het is een oogmerk van deze uitvinding een verbeterde strook met meerdere sluitingen te verschaffen, waarin sluitingen, wanneer aangebracht door een machine, van de strook worden afgebroken, onder het niet achterlaten van resten. Door vele proeven is aangetoond dat de meest effectieve wijze om de verbonden sluitingen te scheiden is door gebruikmaken van trekkracht. Het is een ander oogmerk van deze uitvinding een meervoudige sluitingstrook van vlakke, stijve sluitingen uit kunststof te verschaffen, die kan worden gebogen in een richting loodrecht op het vlak van de strook of op andere wijze kan worden gehanteerd, zonder dat de sluitingen van de strook voortijdig scheiden, maar, bij scheiding, netjes zullen breken.’ 4.6 De beoogde oplossingen worden op de volgende wijze bereikt (pagina 3, regel 1-21):

•


6

B I J B L A D


’In principe worden deze oogmerken gerealiseerd door de sluitingen in een eind-op-eind verbonden opstelling te verschaffen, met uitsteeksels, die zich vanaf de einden van de aangrenzende sluitingen uitstrekken. Twee stellen uitsteeksels strekken zich vanaf elk einde van een sluiting uit, waarbij de uitsteeksels van ieder stel in dwarsrichting op afstand van elkaar zijn gelegen. De tegenover elkaar gelegen uitsteeksels van aangrenzende sluitingen zijn met elkaar verbonden met gemeenschappelijk verbindingsmateriaal. De scheidingsplaats van het verbindingsmateriaal tussen de uitsteeksels is langs een lijn, algemeen evenwijdig aan of onder een kleine hoek ten opzichte van de langshartlijn van de strook sluitingen. Een minimale centrale spleet is voorzien tussen de in dwarsrichting op afstand van elkaar gelegen uitsteeksels in ieder stel, zodat door het opleggen van een kracht dwars op de langshartlijn van de strook sluitingen en in het vlak (van) het platte vlak van de strook het verbindingsmateriaal wordt gescheiden door trekspanning wanneer een sluiting zijdelings beweegt ten opzichte van de andere.’ 4.7 De uitvindingsgedachte van het octrooi houdt derhalve een combinatie in van twee stappen. De eerste stap is de gedachte dat de meest effectieve manier om de aan elkaar verbonden sluitingen te scheiden het gebruik van trekkracht is, in tegenstelling tot de afschuifkracht die wordt uitgeoefend op sluitingen als beschreven door US 935 of US 250. De tweede stap houdt in dat – gelet op de wijze waarop de sluitingen machinaal plegen te worden aangebracht – daarbij het verbindingsmateriaal tussen de uitsteeksels dient te scheiden langs een lijn evenwijdig aan of onder een kleine hoek ten opzichte van de langshartlijn van de strook sluitingen en dat dit kan worden bereikt door de uitsteeksels in vergelijking met de wijze waarop deze in US 935 zijn uitgevoerd te laten verspringen. 4.8 US 935, dat als de meest nabije stand der techniek moet worden beschouwd, komt aan de onder 4.4 genoemde problemen deels tegemoet door de verbinding tussen de sluitingen uit te voeren als afgebeeld in de bij dit octrooi behorende figuur 4:

De beschrijving vermeldt over deze verbinding (kolom 5, regel 2 e.v.): ’FIG. 4 best illustrates the most advantageous embodiment of this invention and includes a set of transversely spaced webs 30 en 32 on one side edge of the closure and a second set of webs 34 and 36 transversely spaced relative to the strip on the opposite edge of the closure. These webs are joined at very narrow points of fracture 37 and 38. (...) The webs have enlarged bases surrounding the points of attachment 37 en 38 so that when separated from the strip...the base provides a generally rounded, shielding surface to the points of fracture.’ 4.9 US 935 biedt geen, althans onvoldoende, aanknopingspunten voor de vakman om tot de aan EP 169 ten grondslag liggende uitvindingsgedachte te komen. De oplossing die US 935 biedt voor het probleem van het niet netjes afbreken

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 0 0 9

van de sluitingen bestaat uit het afschermen van de afgebroken verbindingsuiteinden (zie hiervoor en ook kolom 2, regel 55-60 en kolom 3, regel 4-9 van US 935): ’It is an object of this invention, therefore, to provide attachments between closures in a multi-closure strip which are shielded when the fracture points are broken during the removal of a strip so that the fracture points do not portrude from the edge of the separated closure as thin jagged tabs. (...) The webs are provided with enlarged bases which terminate at the point of fracture so that upon removal of a closure from the strip, the enlarged base shields the point of fracture, reducing the chance of snagging on bag material or leaving a jagged feel to the edge of the closure.’ 4.10. De gedachte dat trekkracht de meest effectieve manier is om de aan elkaar verbonden sluitingen netjes te scheiden is in US 935 niet terug te vinden en niet valt in te zien dat voor de gemiddelde vakman voor de hand ligt de oplossing daarin te zoeken, zoals door Schutte is aangevoerd. Schutte stelt weliswaar dat bij de uitvoeringsvorm volgens figuur 1A van US 935 een sluiting door middel van trekken in een richting evenwijdig aan de langshartlijn van de sluitingen wordt afgebroken, maar niets in EP 935 duidt daarop. Het octrooischrift biedt geen aanknopingspunten voor de wijze waarop de zaksluitingen van elkaar worden gescheiden. Het octrooischrift spreekt enkel van ’points of fracture’, ’removal of a closure’ en van ’seperated’. Er is derhalve geen aanleiding te veronderstellen dat de gemiddelde vakman uit US 935 iets anders zal begrijpen dan dat het scheiden van de sluitingen in US 935 plaatsvindt op de volgens de stand der techniek gangbare wijze, namelijk door het uitoefenen van afschuifkrachten en dus niet door trekkracht. 4.11 De maatregel met betrekking tot de hoek van de scheidingslijn en het verspringen van de uitsteeksels is reeds niet als voor de gemiddelde vakman voor de hand liggend aan te merken, omdat de vakman geen reden had zich af te vragen hoe bereikt zou kunnen worden dat de scheidingslijn evenwijdig aan of onder een kleine hoek ten opzichte van de langshartlijn van de strook sluitingen zou liggen. 4.12 De conclusie van het voorgaande is dat EP 169 inventief is te achten. De reconventionele vordering tot nietigverklaring dient om die reden te worden afgewezen. Inbreuk op EP 169? 4.13 Ter zitting is vastgesteld dat Kwik Lok Schutte enkel verwijt inbreuk te maken op EP 169 met haar type G-sluiting. Partijen zijn het er ten aanzien van bijna alle kenmerken van conclusie 1 van EP 169 over eens dat het type G-sluiting van Schutte daaraan voldoet. Dit is alleen niet het geval met betrekking tot het kenmerk dat het verbindingsmateriaal zich bevindt langs een lijn parallel aan of onder een kleine hoek tot de langshartlijn van de strook. Voor een antwoord op de vraag of de G-sluiting van Schutte aan dit kenmerk voldoet, is van belang hoe het octrooi moet worden gelezen. Op basis van de conclusies is immers niet duidelijk wat onder een kleine hoek moet worden verstaan. 4.14 Door Kwik Lok is ter zitting betoogd dat bij een hoek tot 45˚ de trekkracht groter is dan de afschuifkracht. Na lezing dat de trekkracht van belang is, zal de deskundige volgens Kwik Lok daaraan de conclusie verbinden dat de scheidingslijn het gewenste effect heeft tot een hoek van 45˚. De

•


J A N U A R I

2 0 0 9

B I J B L A D


rechtbank kan Kwik Lok daarin niet volgen. Uit de beschrijving bij EP 169 blijkt (kolom 3, regel 17 e.v.) dat ’the connecting material 20 is along a line 60 generally parallel to the longitudinal axis of the strip. A slight deviation from actual parallelism of about 15 degrees (...) has been found to be preferred, although lesser degrees are also satisfactory.’ Dit is voor de gemiddelde vakman een aanwijzing dat de afwijking van de lijn evenwijdig aan de langshartlijn niet substantieel meer dan 15˚ (en dus zeker geen 45˚) mag zijn. Dat trekkracht van belang is, maakt ook niet dat voor de gemiddelde vakman inzichtelijk zal zijn dat -zo al juist- de beoogde werking van het octrooi optreedt zolang de trekkracht groter is dan de afschuifkracht (dus tot 45˚). Het octrooi biedt geen aanknopingspunten voor (de juistheid van) die conclusie. Steun voor het tegendeel is te vinden in het overgelegde rapport van TNO van 27 oktober 2006. Daaruit blijkt dat de door TNO onderzochte sluitingen van het type G59 waarbij de hoek van de breuklijn varieert tussen de 27˚ en 38˚, indien geen inkeping wordt aangebracht, een grilliger breukpatroon tonen, waarbij vaak twee niet rechte breuklijnen ontstaan en stukjes materiaal afbreken. Derhalve wordt de oplossing die het octrooi – toepassing van trekkracht – beoogt te bieden, niet bereikt bij een hoek tussen de 27˚ en 38˚. 4.15 De sluitingen van het type G van Schutte hebben een hoek tot de langshartlijn van de strook die niet valt onder het begrip kleine hoek van conclusie 1 (en evenmin onder het bereik van de voorkeursvariant van ’ongeveer 15˚’ van conclusie 2). De sluitingen van dat type hebben blijkens het TNO-rapport immers een hoek tussen de 27˚ en 38˚. Kwik Lok stelt weliswaar dat zij zo nu en dan ook een enkele hoek meet van 20˚, maar de rechtbank gaat daaraan voorbij. Deze door Kwik Lok zelf verrichte meting is onnauwkeurig en kan, ook indien juist, niet leiden tot het oordeel dat Schutte de maatregelen van het octrooi toepast, omdat conclusie 1 inhoudt dat alle (vier de) uitsteeksels onder de aangegeven hoek met elkaar verbonden zijn. 4.16 Uit het TNO-rapport kan worden afgeleid dat, anders dan Kwik Lok stelt, het toevoegen van de inkeping in de G-sluiting wel degelijk nodig is, nu zonder de inkeping geen schone breuken zonder restmateriaal optreden. De stelling dat dit volgens Kwik Lok gelegen kan zijn in het feit dat het plastic van een slechtere kwaliteit is, passeert de rechtbank, nu deze theoretische stelling in het geheel niet is onderbouwd. Voor zover Kwik Lok stelt dat er ondanks de inkeping nog altijd sprake is van verbindingsmateriaal en om die reden sprake is van inbreuk, gaat zij eraan voorbij dat de breuklijn bij het product van Schutte niet is gelegen in een lijn evenwijdig aan de langshartlijn, of onder een kleine hoek tot de langshartlijn. De hoek tot de langshartlijn, die bij het type G-sluiting van Schutte groter is dan 27˚, maakt in combinatie met de inkeping tevens dat van equivalentie geen sprake is. Het door het octrooi beoogde resultaat wordt immers op een andere wijze bereikt, namelijk door een hoek die groter is dan het octrooi voorschrijft in combinatie met een inkeping. 4.17 De conclusie van het voorgaande is dat Schutte met de zaksluiting van het type G geen inbreuk maakt op EP 169. De conventionele vorderingen van Kwik Lok dienen daarom in zoverre te worden afgewezen.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

7

Gemeenschapsvormmerk nietig? 4.18 De rechtbank is van oordeel dat het gemeenschapsvormmerk nietig dient te worden verklaard. Het bestaat uitsluitend uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en had daarom moeten worden geweigerd op grond van artikel 7 lid 1 aanhef en onder e sub ii GMV. De rechtbank overweegt daartoe als volgt. 4.19 Niet betwist is dat voor de door Kwik Lok gedeponeerde basisvorm van een zaksluiting diverse Amerikaanse octrooien zijn verleend en dat de lengte, breedte, omtrek en dikte van de sluitingen hoofdzakelijk worden bepaald door de machine waar de sluitingen in worden geplaatst en door de noodzaak om de opening van een zak te omvatten. Ook de V-vorm van de toegangsopening en de afgeschuinde hoeken zijn technisch bepaald. De V-vorm van de opening is noodzakelijk om de verpakking op effectieve wijze te geleiden in de centrale opening. De afgeschuinde hoeken zijn noodzakelijk, omdat scherpe hoeken de kans vergroten dat de sluitingen de zakken beschadigen. Het gat wordt door Kwik Lok niet als te beschermen element geclaimd, terwijl ook daarvoor heeft te gelden dat dit technisch is bepaald, nu het gat de plastic zak moet kunnen vasthouden. In de basisvorm kan bij de handmatige zaksluitingen enige, maar gelet op het gebruik, slechts beperkte variatie worden aangebracht. De vierkante vorm wijkt voorts niet af van wat gangbaar is voor zaksluitingen. De conclusie is dan ook dat het merk enkel bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. 4.20 Voor zover Kwik Lok heeft bedoeld te betogen dat het gemeenschapsvormmerk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Gelet op de technische bepaaldheid ervan kan het teken blijkens artikel 7 lid 3 GMV niet door gebruik alsnog onderscheidend vermogen verkrijgen. De reconventionele vordering tot nietigverklaring zal daarom worden toegewezen. Gemeenschapswoordmerk nietig? 4.21 Schutte stelt dat het gemeenschapswoordmerk KWIK LOK beschrijvend is. De rechtbank overweegt in dit verband als volgt. 4.22 Het beschrijvende karakter van een teken dient te worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden en uitgaande van de wijze waarop het teken door het in aanmerking komende publiek wordt opgevat. In de onderhavige zaak is KWIK LOK ingeschreven voor de onder 2.6 genoemde waren. Het teken bestaat uit de twee bestanddelen ’KWIK’ en ’LOK’. Deze beide bestanddelen zijn een fonetische schrijfwijze voor de Engelstalige woorden ’quick’ en ’lock’. Het relevante publiek zal de beide bestanddelen ook als zodanig opvatten. De betekenis van quick is snel en die van (het werkwoord) lock is sluiten of sluiting. 4.23 Vervolgens moet worden onderzocht of er voor het relevante publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het teken en de categorieën waren of diensten waarvoor de inschrijving heeft plaatsgevonden. Het bestanddeel LOK (lock) verwijst rechtstreeks naar de soort van waren waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, namelijk ’bag closures’. Het bestanddeel LOK is daarom beschrijvend te achten voor die waren uit klasse 20. Dit is

•


8

B I J B L A D


niet het geval voor de overige waren (zowel in klasse 20 als in de klassen 6, 7 en 16) waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden. 4.24 Het bestanddeel KWIK (quick) is het bijvoeglijk naamwoord ’snel’ en zal door het relevante publiek worden opgevat als een aanduiding van de wijze waarop de sluiting functioneert, te weten snel. Het bestanddeel KWIK is daarom in die zin beschrijvend te achten, dat het relevante publiek het zal opvatten als een aanduiding, welke een kenmerk beschrijft van de waren waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden. Ook dit bestanddeel is derhalve beschrijvend te achten voor ’bag closures’. 4.25 Gelet op het voorgaande, zijn de beide bestanddelen van het teken KWIK LOK beschrijvend te achten voor ’bag closures’. Een teken dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van (de kenmerken van) de waren of diensten waarvoor de inschrijving heeft plaatsgevonden, vormt zelf ook een beschrijving van (de kenmerken van) die waren of diensten in de zin van artikel 7 lid 1 aanhef en onder c GMV, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen de samenstelling en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat. Dit zou het geval zijn indien het teken, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen (zie onder meer HvJEG 12 februari 2004, C-265/00, Biomild). 4.26 Het bestanddeel KWIK (quick) is voor het bestanddeel LOK (lock) geplaatst. Van een ongebruikelijke wijziging, met name van syntactische of semantische aard, van het (hoofd)bestanddeel LOK is daarmee geen sprake. Zoals gezegd beschrijft het bestanddeel KWIK immers een kenmerk van LOK. Bovendien zal een woordmerk dat zowel bedoeld is om te worden gehoord als te worden gelezen, zowel voor de auditieve als voor de visuele indruk die het merk wekt, aan de voorwaarde moeten voldoen dat de indruk die het merk wekt voldoende afwijkt van de loutere samenvoeging der delen. Dat is niet het geval. Ook het teken KWIK LOK is derhalve beschrijvend te achten. 4.27 Voor zover Kwik Lok stelt dat het merk is ingeburgerd, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Zij heeft dit in het geheel niet nader onderbouwd. 4.28 De rechtbank zal het merk KWIK LOK gelet op het voorgaande vernietigen voor zover dat is ingeschreven voor ’plastic bag closures’ in de klasse 20. Het merk is wel geldig te achten voor zover dat is ingeschreven voor de (overige) waren in de klassen 6, 7, 16 en 20. Voor die waren is het merk niet als beschrijvend aan te merken, althans heeft Schutte zulks onvoldoende gemotiveerd. De reconventionele vordering tot nietigverklaring zal in zoverre worden afgewezen. Dit betekent dat de rechtbank thans toekomt aan de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op het gemeenschapswoordmerk KWIK LOK, voor zover dat in stand wordt gelaten. Inbreuk op het gemeenschapswoordmerk KWIK LOK? 4.29 Naar het oordeel van de rechtbank maakt Schutte met het woord Schutlok voor haar zaksluitingen geen inbreuk op het gemeenschapswoordmerk KWIK LOK, zoals dat door

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 0 0 9

de rechtbank in stand wordt gelaten, nu geen sprake is van voldoende overeenstemming tussen merk en teken. Zij overweegt daartoe als volgt. 4.30 Beoordeeld dient te worden of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende afnemer van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk. Daarbij kan uit een oogpunt van verwarringsgevaar een grote mate van soortgelijkheid een geringe mate van overeenstemming compenseren en omgekeerd. 4.31 Bij vergelijking van merk en teken valt op dat het merk KWIK LOK uit twee bestanddelen bestaat en het teken Schutlok slechts uit één. Auditief en visueel hebben merk en teken ’lok’ gemeen. In het merk KWIK LOK wordt dit voorafgegaan door het woord KWIK, dat niet alleen anders klinkt, maar ook begripsmatig betekenis heeft, terwijl dat voor het bestanddeel ’schut’ niet het geval is. KWIK duidt immers op snel, waar schut een verwijzing is naar het bedrijf van Schutte. Gelet daarop, alsmede gelet op het feit dat van soortgelijkheid van waren geen sprake (meer) is, is naar het oordeel van de rechtbank van overeenstemmende tekens (als bedoeld in artikel 9, lid 1, aanhef en sub c, GMV) geen sprake. De conventionele vorderingen van Kwik Lok zullen gelet op het voorgaande worden afgewezen voor zover deze gebaseerd zijn op het gemeenschapswoordmerk KWIK LOK. Beneluxwoordmerk KWIK LOK nietig? 4.32 Onder verwijzing naar hetgeen de rechtbank onder 4.21-4.26 heeft overwogen en met inachtneming van het feit dat het Beneluxmerk enkel is geregistreerd voor (zak)sluitingen zal de rechtbank de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Beneluxwoordmerk KWIK LOK toewijzen, nu dit merk beschrijvend is voor alle waren in de klassen 16, 18 en 20 waarvoor het is ingeschreven. Het gaat hier in alle klassen immers om sluitingen. In navolging van hetgeen de rechtbank ten aanzien van het gemeenschapsmerk KWIK LOK heeft overwogen, zowel in verband met het beschrijvend karakter van de bestanddelen KWIK en LOK als in verband met het beschrijvend karakter van gehele teken KWIK LOK, heeft te gelden dat het teken KWIK LOK kan dienen als beschrijving van (een kenmerk van) de hier bedoelde waren. Kosten in conventie 4.33 Als de in het ongelijk gestelde partij, zal Kwik Lok in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Schutte heeft een redelijke en evenredige proceskostenveroordeling gevorderd. De dagvaarding is uitgebracht vóór 1 mei 2007, zodat het bepaalde in artikel 1019h Rv niet van toepassing is. Nu de dagvaarding echter is uitgebracht na 29 april 2006, de uiterste implementatiedatum van Richtlijn 2004/48/EG,

•


J A N U A R I

2 0 0 9

B I J B L A D


zullen de kosten langs de weg van richtlijnconforme interpretatie worden toegewezen. Aan de zijde van Schutte worden deze kosten tot op heden begroot op € 18.865,22 (€ 1.100,00 aan griffierecht en € 17.765,22 aan kosten procureur). De rechtbank houdt er daarbij rekening mee dat Schutte, naar zij onweersproken heeft gesteld, tot op heden € 35.530,43 aan procureurskosten heeft gemaakt. Omdat deze ook betrekking hebben op de procedure in reconventie en gelet op de in conventie en reconventie aan de orde zijnde vorderingen, begroot de rechtbank de kosten in conventie op € 17.765,22. Kosten in reconventie 4.34 Omdat beide partijen deels in het gelijk en deels in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de kosten compenseren in die zin dat ieder de eigen kosten draagt. 5 De beslissing De rechtbank in conventie – verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de op EP 169 gebaseerde grensoverschrijdende vorderingen; – wijst alle vorderingen voor het overige af; – veroordeelt Kwik Lok in de kosten van de procedure, aan de zijde van Schutte tot op heden begroot op € 18.865,22; in reconventie – verklaart het onder 2.5 bedoelde gemeenschapsvormmerk van Kwik Lok met het nummer 558429 nietig; – verklaart het onder 2.6 bedoelde gemeenschapswoordmerk KWIK LOK met het nummer 153544 nietig voor zover dit is ingeschreven voor plastic bag closures in klasse 20; – verklaart het Beneluxwoordmerk KWIK LOK met het nummer 81686 nietig; – wijst af het meer of anders gevorderde; – bepaalt dat beide partijen de eigen kosten dragen. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

9

Nr. 2 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 16 januari 2008 (windenergie) Mrs. Chr.A.J.F.M. Hensen, P.H. Blok en mr. ir. J.H.F. de Vries Art. 5, lid 3 EEX j° art. 14 Rv De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht ten aanzien van de vorderingen aangezien de gestelde inbreuk zich in Nederland, waaronder mede begrepen het Nederlandse gedeelte van het continentale plat, heeft voorgedaan. Artt. 52 en 54 EOV en art. 75, lid 1a Row 1995 Alle maatregelen van de conclusies 1 en 8 van EP 1164691 en de conclusies 3, 4, 5 en 9, voor zover van 1 en 8 afhankelijk, zijn bekend uit een presentatie op een DEWEK conferentie in 1996 en uit een artikel in een uitgave van Wind-Kraft Journal van maart/april 1996. EP 1164691 voldoet in zoverre niet aan het nieuwheidsvereiste. Art. 123, lid 2 EOV en art. 75, lid 1c en lid 1b Row 1995 De maatregel dat – samengevat – het door de windturbine aan het net afgegeven vermogen wordt gereduceerd na het onderschrijden van een specifieke waarde van de netspanning, die voorkomt in conclusies 2 en 8 van EP 1164691, komt niet voor in de conclusies van de oorspronkelijke aanvrage en wordt overigens ook niet beschreven in de tekst van die aanvrage. Integendeel, de tekst van de oorspronkelijke aanvrage leert de vakman bij een verlaging van de netspanning het tegenovergestelde te doen. Conclusies 2 en 8 (en de daarvan gedeeltelijk afhankelijke conclusies) worden niet gedekt door de oorspronkelijke aanvrage. Dezelfde conclusie moet worden getrokken ten aanzien van de maatregel, die voorkomt in de conclusies 1 en 3 van EP1040564 en in conclusie 6 van EP 1164691 dat de windenergie-inrichting zonder vermogensafgifte aan het net blijft gekoppeld wanneer de netspanning kleiner is dan een vooraf bepaalde netspanningswaarde. In dit verband is van belang dat de beschrijving volstaat met de melding dat de inrichting aan het net moet blijven en niet wordt toegelicht hoe dat geïmplementeerd moet worden. Voor zover het ontbreken van een concrete uitwerking op zich niet reeds meebrengt dat de oorspronkelijke aanvrage onvoldoende basis biedt vanwege het gebrek aan nawerkbare beschrijving, onderstreept het ontbreken van die uitwerking in dit geval het belang van een basis die duidelijk en ondubbelzinnig is. Daarvan is geen sprake. Aloys Wobben te Aurich, Duitsland, eiser in conventie, verweerder in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. R.E. Ebbink en M.G.R. van Gardingen te Amsterdam, tegen 1 Vestas Wind Systems AS te Randers, Denemarken, 2 Vestas Benelux BV, 3 Vestas Offshore Applications BV beide te Rheden, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaten mrs. G. Kuijpers en O.L. van Daalen te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 Vestas is actief in de windenergiesector. Gedaagden sub 1, 2 en 3 houden zich bezig met respectievelijk de ontwikkeling van windenergie-inrichtingen, de verkoop, de instal-

•


1 0

B I J B L A D


latie en het onderhoud van windenergie-inrichtingen in Nederland en de realisatie van een windenergieproject voor de kust bij Egmond aan Zee. 2.2 Wobben is oprichter van het bedrijf Enercon GmbH dat, net als Vestas, actief is in de windenergiesector. 2.3 Wobben is houder van Europees octrooi 1 040 564 (hierna: EP 564), dat betrekking heeft op een ’Verfahren zum betreiben einer Windenergieanlage sowie Windenergieanlage’ (werkwijze voor het bedienen van een windenergieinrichting en een windenergie-inrichting). Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland op basis van een octrooiaanvrage die op 18 december 1998 is ingediend, met een beroep op voorrang vanaf 19 december 1997. De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 9 juli 2003. De conclusies van het octrooi zoals verleend luiden als volgt: 1. Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage mit einem von einem Rotor antreibbaren elektrischen Generator zum Abgeben elektrischer Leistung an ein elektrisches Netz (6), insbesondere an dessen angeschlossene Verbraucher, dadurch gekennzeichnet, daß die Windenergieanlage ohne Leistungsabgabe an das elektrische Netz betrieben wird, wenn die Netzspannung größer oder kleiner ist als ein vorbestimmter Netzspannungswert (Umin, Umax), wobei die vorbestimmten Netzspannungswerte größer oder kleiner sind als der Netzspannungssollwert (s. Figur 3). (...) 2.5 Wobben is tevens houder van Europees octrooi 1 164 691 (hierna: EP 691), dat evenals EP 564 betrekking heeft op een ’Verfahren zum betreiben einer Windenergieanlage sowie Windenergieanlage’ (werkwijze voor het bedienen van een windenergie-inrichting en een windenergie-inrichting). EP 691 is een afsplitsing van EP 564 en claimt dezelfde prioriteit. De verlening van EP 691 voor onder meer Nederland is gepubliceerd op 15 september 2004. De conclusies van het octrooi zoals verleend luiden als volgt: 1. Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage mit einem von einem Rotor antreibbaren elektrischen Generator zum Abgeben elektrischer Leistung an ein elektrisches Netz (6), insbesondere an dessen angeschlossene Verbraucher (8), dadurch gekennzeichnet, dass die von dem Generator an das Netz (6) abgegebene Leistung in Abhängigkeit von einer dem Netz (6) anliegenden elektrischen Spannung geregelt wird, und wobei zum Netz-Überspannungsschutz eine Leistungsabgabe erfolgt, die geringer ist als die verfügbare Generatorleistung der Windenergieanlage, unddass die reduzierte Leistungsabgabe bereits vor Erreichen eines definierten maximalen Netzspannungswertes (Umax) nach Überschreiten eines bestimmten Netzspannungswertes (P1) erfolgt. (...) 4 De beoordeling rechtsmacht en bevoegdheid in het incident, alsmede in de hoofdzaak in conventie en reconventie 4.1 De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht ten aanzien van de incidentele en conventionele vorderingen aangezien de gestelde inbreuk zich in Nederland, waaronder mede begrepen het Nederlandse gedeelte van het continentale plat, heeft voorgedaan (artikelen 5 lid 3 EEX-Verordening j˚ artikel 14 Rv). De exclusieve bevoegdheid van deze rechtbank vloeit voort uit artikel 80 lid 2 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW). 4.2 Ten aanzien van de in reconventie gevorderde vernietiging van de Nederlandse delen van EP 564 en EP 691 heeft de Nederlandse rechter exclusieve rechtsmacht (artikel 16

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 0 0 9

EEX-Verordening). De exclusieve bevoegdheid van deze rechtbank vloeit voort uit artikel 80 lid 1 ROW. in het incident 4.3 Aangezien er geen sprake is van vertraging in de hoofdzaak, begrijpt de rechtbank dat zij niet hoeft te beslissen op de provisionele vorderingen van Wobben. in conventie in de hoofdzaak 4.4 Op grond van hetgeen hierna in reconventie zal worden overwogen, zal de rechtbank de octrooien die Wobben in conventie ten grondslag legt aan zijn vorderingen, vernietigen. Dat brengt mee dat die vorderingen moeten worden afgewezen. in reconventie in de hoofdzaak nieuwheid 4.5 Als niet, althans onvoldoende weersproken staat vast dat alle maatregelen uit de conclusies 1 en 8 van EP 691, en de conclusies 3, 4, 5 en 9 voor zover die afhankelijk zijn van conclusies 1 en 8, bekend zijn uit een presentatie van Wobben op een DEWEK conferentie in 1996 (productie 13 van de zijde van Vestas) en uit een artikel van M. Daubner in een uitgave van Wind-Kraft Journal van maart/april 1996 (productie 14 van de zijde van Vestas). Dat brengt mee dat EP 691 in zoverre niet voldoet aan het nieuwheidsheidvereiste in de zin van artikel 52 en 54 van het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV) en derhalve op grond van artikel 75 lid 1 sub a ROW in aanmerking komt voor vernietiging. toegevoegde materie 4.6 Vestas heeft terecht aangevoerd dat de vakman de maatregel dat – samengevat – het door de windturbine aan het net afgegeven vermogen wordt gereduceerd na het onderschrijden van een specifieke waarde van de netspanning, die voorkomt in conclusies 2 en 8 van EP 691, niet rechtstreeks en ondubbelzinnig kan afleiden uit de aanvrage zoals die oorspronkelijk is ingediend, en dat dit aspect van het onderwerp van het octrooi derhalve in strijd met 123 lid 2 EOV en artikel 75 lid 1 sub c ROW niet wordt gedekt door de inhoud van die aanvrage. 4.7 De maatregel komt niet voor in de conclusies van de oorspronkelijke aanvrage en wordt ook overigens niet beschreven in de tekst van die aanvrage. Integendeel, de tekst van de oorspronkelijke aanvrage leert de vakman bij een verlaging van de netspanning het tegenovergestelde te doen van de door de maatregel voorgeschreven reductie van de vermogensafgifte. In de beschrijving staat namelijk dat, met het oog op de compensatie van spanningsschommelingen, bij een verlaging van de netspanning juist extra vermogen aan het net dient te worden toegevoerd: ’Mit Hilfe der Erfindung können ferner auch bei konstanter Windleistung Netzspannungsschwankungen kompensiert werden, wie regelmäßig in elektrischen Netzwerken zur Elektrizitätsversorgung auftreten, da einige mit dem Netz verbundene Verbraucher zeitweilig große Leistungen aus dem Netz aufnehmen, woraus eine Spannungsreduzierung resultieren kann. Im Falle einer solchen Spannungsreduzierung kann die erfindungsgemäße Windenergieanlage eine erhöhte elektrische Leistung in das Netz einspeisen und auf diese Weise Spannungsschwankungen kompensieren. Hierzu wird beispielsweise auf der Grundlage des erfindungsgemäß aufgenommenen

•


J A N U A R I

2 0 0 9

B I J B L A D


Netzspannungswertes die Einspeisespannung an der Schnittstelle zwischen Windenergieanlage und Netz angehoben.’ (oorspronkelijke aanvrage, p. 3-4) Het betoog van Wobben dat deze passage geen betrekking heeft op de situatie dat de netspanning lager is dan de vooraf bepaalde waarde (P3) vindt geen steun in de oorspronkelijke aanvrage. Uit niets blijkt dat de passage die beperkte strekking heeft. 4.8 Mede gelet op het voorgaande moet, anders dan Wobben betoogd, worden aangenomen dat van de van de oorspronkelijke aanvrage deel uit makende figuur 3 en het deel van de beschrijving dat daarop betrekking heeft, onvoldoende basis bieden voor de maatregel. Die figuur 3 ziet er als volgt uit:

Op zich heeft Wobben terecht aangevoerd dat de vakman uit deze grafiek kan afleiden dat indien de netspanning lager is dan een bepaalde waarde, de vermogensafgifte moet worden gereduceerd. Deze leer is echter strijdig met de hiervoor genoemde passage uit de beschrijving die het tegendeel voorschrijft, namelijk het opvoeren van het vermogen bij een spanningsdaling. Derhalve moet worden geconcludeerd dat de vakman uit de oorspronkelijk aanvrage als geheel in ieder geval niet rechtstreeks en ondubbelzinnig kan afleiden dat het aan het net afgegeven vermogen moet worden gereduceerd bij het onderschrijden van een vooraf bepaalde netspanningswaarde. 4.9 Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de in de conclusie 2 en 8 van EP 691 genoemde maatregel niet worden gedekt door de oorspronkelijke aanvrage. Aangezien de conclusies 3, 4, 5 en 9 daarvan (gedeeltelijk) afhankelijk zijn, geldt hetzelfde voor het onderwerp van die conclusies. 4.10 Dezelfde conclusie moet worden getrokken ten aanzien van de maatregel dat – samengevat – de windenergieinrichting zonder vermogensafgifte aan het net blijft gekoppeld wanneer de netspanning kleiner is dan een vooraf bepaalde netspanningswaarde (Umin), die voorkomt in conclusie 1 en 3 van EP 564 en conclusie 6 van EP 691. Ook die maatregel wordt niet genoemd in de tekst van de conclusies en de beschrijving van de oorspronkelijke aanvrage en staat op gespannen voet met de wel daarin opgenomen leer om de vermogensafgifte op te voeren bij een dalende spanning. 4.11 Daar komt, wat betreft deze maatregel, bij dat de figuur 3, waarin Wobben een basis voor de maatregel ziet, als zodanig niet leert dat bij een netspanning lager dan Umin de inrichting aan het net moet blijven (dat wil zeggen: niet moet worden afgekoppeld). Dit element van de maatregel kan ook niet, althans niet rechtstreeks worden afgeleid uit de beschrijving van figuur 3: ’Das in Fig. 3 dargestellte Diagramm veranschaulicht den Zusammenhang zwischen der auf der Ordinate aufgetragenen von der Win-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 1

denergieanlage abgegebenen Leistung und der auf der Abszisse aufgetragenen Netzspannung. Weicht die Netzspannung nur wenig von ihrem Sollwert ab, der zwischen den Spannungswerten Umin und Umax liegt, so wird entsprechend dem geraden oberen Abschnitt der Kurve (gerade Linie parallel zur Abszisse) eine gleichbleibende Leistung von dem Generator an das Netz abgegeben. Steigt die Netzspannung weiter an und übersteigt einen Wert, der durch den Punkt P1 definiert ist, so wird die eingespeiste Leistung reduziert. Ist der Wert Umax erreicht, so ist die eingespeiste Leistung gleich Null (Punkt P2). Selbst in dem Fall, daß eine hohe Windleistung vorhanden ist, wird in Punkt P2 keine Leistung in das Netz eingespeist. Sinkt die Windleistung stark ab, so kann nur noch eine reduzierte Leistung in das Netz eingespeist werden. Selbst wenn keine Leistung seitens des Windenergiekonverters mehr abgegeben wird, wird dieserallerdings ohne Leistungsabgabe-weiterbetrieben, so daß stets eine Leistungsabgabe erfolgen kann, sobald die Netzspannung wieder einen Wert zwischen Umin und Umax angenommen hat.’ (oorspronkelijke aanvrage, p. 5-6) De laatste zin van deze passage vermeldt weliswaar dat de inrichting aan het net blijft indien er geen vermogen wordt afgegeven, maar die zin volgt op de beschrijving van een situatie waarin het beschikbare windvermogen vermindert of de netspanning stijgt. Op de situatie dat de netspanning lager is dan Umin, wordt niet ingegaan. Dat de inrichting ook in dat geval aan het net moet blijven is dus niet rechtstreeks in de oorspronkelijke aanvrage geopenbaard. 4.12 Ten slotte is in dit verband van belang dat de beschrijving volstaat met de melding dát de inrichting aan het net moet blijven. Niet wordt toegelicht hóe dat geïmplementeerd moet worden. Zo wordt niet beschreven hoe ervoor kan worden gezorgd dat er geen vermogensafgifte plaatsvindt, en hoe in dat geval het door de windturbine opgewekte vermogen verdwijnt. Partijen verschillen – in het kader van de discussie over de nawerkbaarheid van de op dit punt gelijkluidende beschrijving van het octrooi zoals verleend – van mening over het antwoord op de vraag of de vakman op basis van zijn algemene vakkennis een oplossing voor deze problemen zou kunnen verzinnen, maar feit is dat die oplossingen niet in de vorm van een concrete uitvoering zijn beschreven in de oorspronkelijke aanvrage terwijl Wobben bij pleidooi heeft erkend dat eventueel denkbare oplossingen voor de verwerking van het opgewekte vermogen kostbaar en enigszins onpraktisch zijn. Voor zover het ontbreken van een concrete uitwerking op zich niet reeds meebrengt dat de oorspronkelijke aanvrage onvoldoende basis biedt vanwege het gebrek aan een nawerkbaar beschrijving, onderstreept het ontbreken van die uitwerking in dit geval het belang van een basis die duidelijk, direct en ondubbelzinnig is. Daarvan is, gelet op het voorgaande, geen sprake. 4.13 Ook de deze in conclusies 1 en 3 van EP 564 en conclusie 6 van EP 691 geclaimde maatregel wordt dus niet gedekt door de oorspronkelijke aanvrage. Hetzelfde geldt voor het onderwerp van conclusie 2 van EP 564 en conclusie 3, 4, 5 en 7 van EP 691, die (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van conclusie 1 en 3 van EP 564, respectievelijk conclusie 6 van EP 691. vernietiging 4.14 Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat alle conclusies van EP 564 en EP 691 tenminste gedeeltelijk niet nieuw zijn of niet worden gedekt door de oorspronkelijke aanvrage en in zoverre vernietigbaar zijn.

•


1 2

B I J B L A D


Wobben heeft niet gesteld dat de octrooien in gewijzigde vorm in stand gelaten kunnen worden bij vernietiging op deze gronden. Voor zover hij dat wel heeft bedoeld te stellen, had het op zijn weg gelegen een voorstel voor gewijzigde conclusies te formuleren. Dat heeft Wobben echter nagelaten, ook nadat Vestas hem daar onder meer bij pleidooi uitdrukkelijk op had gewezen. Wobben heeft zelfs in het geheel niet gereageerd op het expliciete verzoek van Vestas aan de rechtbank om, in verband met de afwezigheid van voorstellen voor alternatieve conclusies, de octrooien volledig te vernietigen. Gelet hierop zal de rechtbank, overeenkomstig dat verzoek handelen en de octrooien volledig vernietigen. proceskosten van het incident, alsmede van de hoofdzaak in conventie en reconventie 4.15 Partijen hebben over en weer een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gevorderd. Zij zijn onderling overeengekomen dat deze kosten op het bedrag van € 175.000,00 zullen worden bepaald. Wobben zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld tot betaling van dat bedrag aan Vestas. 5 De beslissing De rechtbank in het incident 5.1 stelt vast dat geen beslissing op de vorderingen hoeft te worden genomen, in conventie in hoofdzaak 5.2 wijst de vorderingen af, in reconventie in de hoofdzaak 5.3 vernietigt het Nederlandse deel van EP 564, 5.4 vernietigt het Nederlandse deel van EP 691, in het incident, alsmede in conventie en reconventie in de hoofdzaak 5.5 veroordeelt Wobben in de proceskosten, aan de zijde van Vestas begroot op € 175.000,00, 5.6 verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 0 0 9

Nr. 3 Gerechtshof te Amsterdam, 19 juli 2007 (Iceberg) Mrs. M. Coeterier, N. van Lingen en A. Rutten-Roos Art. 2.20, lid 1b BVIE Gezien het feit dat de merkhoudster een serie merken met één telkens terugkerend dominerend element bezit (terwijl dat element ook door de aangesproken partij(en) wordt gebruikt), bestaat er gevaar voor verwarring bij de gemiddelde consument. Gilmar Spa te San Giovanni in Marignano, Italië, appellante, procureur mr. P.J.M. Steinhauser, tegen Inge Haaijer te Amsterdam, geïntimeerde, niet verschenen. 3 Feiten De rechtbank heeft in het tussenvonnis onder 2, a tot en met f, een aantal feiten als in deze zaak vaststaand aangemerkt. Daartegen zijn geen grieven gericht zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. 4 Beoordeling 4.1 Gilmar is rechthebbende met betrekking tot diverse internationale merkregistraties met gelding in de Benelux voor onder meer klasse 25 (kleding, schoenen), waaronder de woordmerken ICEBERG (depot 498204 van 11 augustus 1985) en ICE (depot 513595 van 31 juli 1987) en het beeldmerk ICEBERG (depot 466806 van 15 februari 2002). Zij promoot haar producten wereldwijd onder meer op de website www.iceberg.com. Voorts is Gilmar op grond van latere registraties in diverse klassen nog rechthebbende op onder andere de woordmerken ICEBAG, ICEWATCHES, ICESOCKS, ICELEATHER, ICESHOES, ICEDESIGN, ICEGLASSES, ICETIES, ICEPELLE EN ICE ICE ICEBERG, alsmede de beeldmerken ICE, ICEBERG SPORT-ICE, ICEBERG JEANS, IJ ICEBERG JEANS, ICEBERG ICEBERG, TWICE ICEBERG, HISTORY ICEBERG en SPORT ICE. 4.2 Haaijer heeft op 27 maart 1996 een Beneluxdepot (593627) en op 20 maart 1998 een internationaal depot (691330) verricht van het in het tussenvonnis onder 2.b weergegeven beeldmerk (dat onder andere de woorden HIGHTECH I.C.E. CLOTHES bevat en MADE I.C.E. MEASURE dan wel – volgens de afbeeldingen in de conclusie van antwoord sub 15 en in productie 5 van Gilmar – MADE TO I.C.E. MEASURE) voor klasse 25. Op 22 maart 1999 heeft Haaijer het woordmerk INGE’S CREATIONS ENTERPRISE (I.C.E.) in de Benelux gedeponeerd (656060), eveneens voor klasse 25. 4.3 Haaijer brengt in de Benelux kleding op de markt voorzien van de tekens I.C.E. CLOTHING, ICE CLOTHING, ICE en I.C.E., al dan niet in combinatie met andere woorden. In een uittreksel uit het Handelsregister van 20 maart 2003 (onder dossiernummer 33276573) wordt zij vermeld als beherend vennoot van de op 12 februari 2000 opgerichte commanditaire vennootschap Catwalk, die onder meer handelt in kleding en schoenen. Als handelsnamen zijn daarbij onder meer vermeld: Inge’s Creations Enterprise, Y’S, I’S, Ice Bitch en I.C.E.. Catwalk C.V. was in het geding in eerste aanleg oorspronkelijk medegedaagde en vervolgens medeopposante. Onder voormeld dossiernummer is thans in het

•


J A N U A R I

2 0 0 9

B I J B L A D


Handelsregister opgenomen dat de onderneming in 2003 is voortgezet als eenmanszaak van Haaijer en in 2005 is opgeheven. Op het voormalige adres van de onderneming is thans een eenmanszaak gevestigd van Bojan Stojanovic met onder meer de handelsnaam Catwalk ICE Company. Op de website met de domeinnaam www.iceclothing.com, die aanvankelijk geregistreerd stond op naam van I.C.E. CLOTHING en thans op naam van Boyan Stone Stoyanovic, maakt althans maakte Haaijer tevens gebruik van de handelsnamen ICE CLOTHING en I.C.E. CLOTHING. 4.3 In het bestreden tussenvonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat de door Haaijer gebruikte tekens, merken, domeinnaam en handelsnamen niet (voldoende) overeenstemmen met het merk ICEBERG van Gilmar, maar wel met haar merk ICE. Gilmar werd toegelaten tot bewijs van normaal gebruik van laatstgenoemd merk in de vijf jaren voorafgaande aan de merkdepots van Haaijer in maart 1996 en maart 1999. In het bestreden eindvonnis heeft de rechtbank Gilmar in dat bewijs geslaagd geacht en heeft zij, kort samengevat, Haaijer op straffe van verbeurte van een dwangsom geboden elk inbreukmakend gebruik van het merk ICE van Gilmar of van daarmee overeenstemmende aanduidingen (waaronder de tekens ICE, I.C.E., ICECLOTHING en I.C.E. CLOTHING), alsmede van de handelsnamen I.C.E., ICECLOTHING en I.C.E. CLOTHING en van de domeinnaam ICECLOTHING.COM te (doen) staken en gestaakt te houden. Het door Gilmar meer of anders gevorderde werd afgewezen en de proceskosten werden tussen partijen gecompenseerd. De in eerste aanleg gevoegde zaak van Gilmar tegen Stojanovic werd naar de rol verwezen voor verdere uitlating zijdens laatstgenoemde. 4.4 De grieven van Gilmar zijn, kort gezegd, gericht tegen de afwijzing van hieronder nader te noemen onderdelen van haar vordering. Het hof zal Gilmar volgen in haar niet bestreden stelling dat zij, ondanks het feit dat Haaijer haar onderneming (tijdelijk?) heeft gestaakt, belang heeft behouden bij een uitspraak in hoger beroep, waartoe Gilmar heeft aangevoerd dat ’Haaijer en Stojanovic steeds trachten aan de greep van Gilmar te ontsnappen door de bal aan de ander over te geven, zich achter elkaar te verschuilen, verstek te laten gaan en weer op te duiken’. 4.5 Met grief 1 bestrijdt Gilmar het oordeel van de rechtbank dat de door Haaijer gebruikte tekens niet, althans onvoldoende overeenstemmen met het merk ICEBERG van Gilmar. Deze grief slaagt. Vast staat dat Gilmar gebruik maakt van een reeks (hierboven onder 4.1 opgesomde) merken waarin het Engelse woord ICE het – voor kleding en aanverwante artikelen niet beschrijvende – sterk onderscheidende en telkens terugkerende en dominerende element is. Niet weersproken is dat ICEBERG het oudste en bekendste merk is van Gilmar en dat Iceberg ook de naam is van de website waarop zij haar producten wereldwijd promoot. Hetgeen de rechtbank in het tussenvonnis onder 5.4 tot en met 5.7 heeft overwogen aangaande overeenstemming met het merk ICE gaat naar het oordeel van het hof om de navolgende redenen evenzeer op voor het merk ICEBERG. Vergelijking van dit laatste merk, waarin het bestanddeel ICE het dominerende element is, met de door Haaijer voor kleding gebruikte tekens, merken en (handels-) namen, die alle als meest onderscheidend bestanddeel het (naar kan worden aangenomen: in het Engels uitgesproken) woord ICE of I.C.E. bevatten en die op de kledinglabels van

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 3

Haaijer veelvuldig tot dit woord worden afgekort, levert een visueel en auditief zodanig gelijkende totaalindruk op dat van overeenstemming in de zin van de BMW (thans BVIE) moet worden gesproken. Juist omdat Gilmar houdster is van een hele serie merken met het telkens terugkerende dominerende element ICE erin, is het aannemelijk dat hierdoor bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan, in die zin dat ten onrechte een verband zal worden gelegd met de door Gilmar onder het merk ICEBERG in het verkeer gebrachte waren waarvoor het merk is ingeschreven. 4.6 Nu derhalve op grond van art. 13A lid 1 sub b BMW (thans art. 2.20 lid 1 sub b BVIE) het door Gilmar onder (a) gevorderde verbod in beginsel ook toewijsbaar is voor zover dit mede is gebaseerd op haar rechten op het merk ICEBERG, dient thans alsnog beoordeeld te worden of het bepaalde in het door Haaijer ingeroepen art. 14C lid 2 BMW (thans art. 2.27 lid 3 BVIE) hieraan niet in de weg staat, dat wil zeggen of Gilmar het merk ICEBERG in de relevante periode binnen de Benelux normaal heeft gebruikt als bedoeld in art. 5 lid 2 sub a BMW (thans art. 2.26 lid 2 sub a BVIE). Dit verweer van Haaijer wordt verworpen. Op grond van de in eerste aanleg afgelegde getuigenverklaringen alsmede de door Gilmar overgelegde bewijsstukken, in onderling verband en samenhang beschouwd, is het hof van oordeel dat Gilmar het bewijs heeft geleverd dat zij (niet alleen het merk ICE, maar ook) het merk ICEBERG op normale wijze voor de ingeschreven waren in de Benelux heeft gebruikt in de vijf jaren voorafgaande aan de merkdepots van Haaijer in maart 1996 en maart 1999. De door Gilmar opgegeven omzetcijfers van haar collectie in de Benelux zijn onderbouwd met een groot aantal facturen die in overwegende mate betrekking hebben op (linea) ICEBERG producten. Dienaangaande heeft de getuige Augusto Belluci verklaard dat ICEBERG de eerste lijn is van Gilmar en dat van dat merk in de Benelux naar tevredenheid is verkocht, meer dan van het merk SPORT ICE, alsook dat de op de facturen als SPORT ICE vermelde artikelen van het merk ICEBERG zijn. In tegenverhoor heeft Haaijer als getuige op een vraag van de rechter verklaard dat het door de getuige Albertino Chiarabini opgegeven aantal van ruim 100 afnemers in de Benelux betrekking zal hebben op het merk ICEBERG. Concluderend acht het hof, mede gelet op de door Gilmar overgelegde kopieën van door haar geplaatste advertenties, toereikend bewijs aanwezig dat dit merk door Gilmar in de bedoelde periode in de Benelux normaal is gebruikt teneinde voor haar kledingproducten onder dat merk een afzet te vinden of te behouden. 4.7 De rechtbank heeft in het tussenvonnis onder 5.8 overwogen dat Haaijer onvoldoende betwist heeft aangevoerd dat zij de handelsnamen Y’S, I’S en Ice Bitch feitelijk niet gebruikt, zodat met betrekking tot deze handelsnamen geen inbreuk op de aan Gilmar toebehorende merken kan worden aangenomen. Deze tekens zijn daarom niet genoemd in het in het eindvonnis onder 7.2 aan Haaijer opgelegde verbod tot staking van elk inbreukmakend gebruik. In de toelichting op de hiertegen gerichte grief 2 voert Gilmar slechts aan dat de vermelding in het handelsregister een serieuze aanwijzing vormt van op zijn minst de bedoeling van Haaijer om voormelde handelsnamen te gebruiken. Daadwerkelijk gebruik is echter ook in hoger beroep gesteld

•


1 4

B I J B L A D


noch gebleken. Hetzelfde geldt voor de naam ICE JEANS. Het hof sluit zich aan bij en neemt over hetgeen de rechtbank in dit verband heeft overwogen en verwerpt de grief. 4.8 Met grief 3 voert Gilmar aan dat de rechtbank haar ten onrechte heeft belast met het leveren van (nader) bewijs van het normale gebruik van haar merk(en) in de Benelux. Deze grief faalt bij gebrek aan belang. Het hof heeft immers hierboven reeds geoordeeld dat Gilmar dit bewijs heeft geleverd, niet alleen met betrekking tot haar merk ICE maar ook met betrekking tot haar merk ICEBERG. 4.9 Met grief 4 bestrijdt Gilmar de afwijzing door de rechtbank van haar vordering tot nietigverklaring van de beide door Haaijer verrichte, hierboven onder 4.2 vermelde Benelux-merkdepots. Deze grief slaagt. In het op 27 maart 1996 onder nummer 593627 gedeponeerde beeldmerk staat de aanduiding I.C.E. centraal. Mede blijkens het hierachter geplaatste symbool  is dit kennelijk het teken dat de merkfunctie moet vervullen. Het ligt voor de hand dat het publiek de centrale aanduiding ’hightech I.C.E. clothes’ zal verstaan als ’hightech kleding van het merk I.C.E.’. Hetzelfde geldt voor de in dit merk opgenomen aanduiding ’made to I.C.E. measure’. De overige aanduidingen in het merk, naast I.C.E., zijn louter beschrijvend voor kleding en verwante waren. Ook in het op 22 maart 1999 door Haaijer onder nummer 656060 gedeponeerde woordmerk ligt de nadruk op het onderscheidende bestanddeel I.C.E. Het is aannemelijk dat dit bestanddeel door het in aanmerking komende gemiddelde publiek, bekend met de ICE-merken van Gilmar, veeleer zal worden opgevat als merkaanduiding dan als afkorting van de ervoor geplaatste woorden ’Inge’s Creations Enterprise’. Onder deze omstandigheden en in aanmerking nemende hetgeen hierboven onder 4.5 reeds in dit verband werd overwogen is het hof van oordeel dat de beide door Haaijer gedeponeerde merken zodanig overeenstemmen met de in rangorde oudere merken ICE en ICEBERG van Gilmar dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Beide depots zijn dan ook vatbaar voor nietigverklaring zoals door Gilmar is gevorderd. Het hof zal daarbij op de voet van art. 14D BMW (thans art. 4.5 BVIE) de doorhaling bevelen van de inschrijving van deze merken in het Benelux Merkenregister. 4.10 Grief 5 bestrijdt hetgeen de rechtbank in het eindvonnis onder 2.22 heeft overwogen aangaande de vordering tot vervallenverklaring van meergenoemde merken van Haaijer. Wat hier verder ook van zij, behandeling van deze grief kan achterwege blijven nu Gilmar daarbij geen belang meer heeft. Zij heeft immers gevorderd deze merken nietig dan wel vervallen te verklaren (in eerste aanleg door haar geformuleerd als: vervallen verklaren voor zover niet reeds nietigverklaard) en blijkens het vooroverwogene is de vordering tot nietigverklaring toewijsbaar. 4.11 De omstandigheden van het geval, zoals die in het voorgaande zijn weergegeven, wettigen de conclusie dat Haaijer bij het gebruik van de inbreukmakende tekens, merken en (handels)namen willens en wetens de associatie met de ICEmerken van Gilmar heeft opgezocht om aldus ten eigen voordele te profiteren van de aantrekkelijkheid en reputatie daarvan. Dit brengt mee dat zij aansprakelijk is voor de hierdoor aan Gilmar toegebrachte schade. Gilmar is daarom gerechtigd tot het verkrijgen van een door haar gevorderde schadevergoeding, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Grief 6 slaagt derhalve.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 0 0 9

5 Slotsom De grieven 1, 4 en 6 slagen, grief 2 faalt en de overige grieven behoeven geen behandeling. De vonnissen waarvan beroep dienen te worden vernietigd voor zover deze in hoger beroep zijn bestreden en voor het overige te worden bekrachtigd. Het hof zal in zoverre opnieuw recht doen als na te melden. Haaijer wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties. 6 Beslissing Het hof: vernietigt de vonnissen waarvan beroep, voor zover in hoger beroep bestreden en in zoverre opnieuw rechtdoende: a verbiedt Haaijer met onmiddellijke ingang elk gebruik, hetzij als merk, handelsnaam, domeinnaam of anderszins, van een teken waarvan het merk ICE of ICEBERG van Gilmar deel uitmaakt, dan wel dat overeenstemt met een van die twee merken, meer in het bijzonder de tekens I.C.E., ICE CLOTHING, I.C.E. Clothing en MADE TO I.C.E. MEASURE; b verklaart nietig de depots van: – het beeldmerk van 27 maart 1996, bevattende het teken I.C.E., ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 593627; – het woordmerk INGE’S CREATIONS ENTERPISE (I.C.E.) van 22 maart 1999, ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 656060, en beveelt de doorhaling van de inschrijving van deze merken in het Benelux Merkenregister; c bepaalt dat Haaijer aan Gilmar een dwangsom verbeurt van € 10.000,– voor iedere overtreding van het onder (a) opgelegde verbod, tot een maximum van € 500.000,–; d veroordeelt Haaijer aan Gilmar de door deze ten gevolge van de inbreuk op haar merken ICE en ICEBERG geleden schade te vergoeden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 maart 2003; e verwijst Haaijer in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Gilmar in eerste aanleg begroot op € 2.341,50 voor salaris procureur en op € 419,97 aan verschotten en in hoger beroep tot op heden begroot op € 894,– voor salaris procureur en op € 451,01 aan verschotten; bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep voor het overige; wijst af het meer of anders door Gilmar gevorderde; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

•


J A N U A R I

2 0 0 9

B I J B L A D


Nr. 4 Vzr. Rechtbank te Alkmaar, 18 oktober 2007 (Mega Active)

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 5

Art. 1019h Rv Nu de vorderingen van EWN die gebaseerd zijn op bescherming van intellectuele eigendomsrechten zijn afgewezen is het bepaalde in de artt. 1019 e.v. Rv niet van toepassing.

Mr. H. Warnink Art. 2.20, lid 1b BVIE Het woord ’Mega’ is een algemene, beschrijvende aanduiding. Dit geldt ook voor het woord ’Active’. De afzonderlijke bestanddelen van het merk hebben daarom een zwak onderscheidend vermogen, maar dit betekent niet zonder meer dat ook de combinatie van die bestanddelen een zwak onderscheidend vermogen heeft. Het standpunt dat het onderscheidend vermogen van het merk gering is, lijkt evenwel te worden ondersteund door de lijst van inschrijvingen die ook de term ’Mega’ bevatten en die ook betrekking hebben op klasse 29. Een oordeel hierover kan vooralsnog met een onvoldoende mate van zekerheid gegeven worden, maar dit is in dit kort geding ook minder relevant, omdat de vordering die is gebaseerd op onrechtmatig handelen, slaagt. Art. 1 Aw Onvoldoende aannemelijk is geworden dat het auteursrecht daadwerkelijk bij EWN rust. Vast staat dat EWN aan Huhtamaki opdracht heeft gegeven een tekening en beeld te maken voor de grote plaksticker. Dit brengt mee dat Huhtamaki als maker moet worden aangemerkt. Bovendien is niet in geschil dat Huhtamaki gebruik maakt van algemene voorwaarden waarin zij zich het auteursrecht op haar ontwerpen voorbehoudt, zodat aannemelijk is dat de auteursrechten bij Huhtamaki rusten en niet bij EWN. Dat EWN tot medio juli 2007 de verpakkingen van Huhtamaki heeft afgenomen, wijst er op dat zij inderdaad tot die tijd een gebruiksrecht op de verpakking had. EWN heeft echter geen concreet bewijs overgelegd van het bestaan van de licentie na deze periode. Daar komt bij dat vast staat dat EVH in plaats van EWN sinds juli 2007 eieren aan Lidl levert in de thans ter discussie staande verpakking. Hieruit kan worden afgeleid dat, indien en voor zover EWN al het exclusieve gebruiksrecht had, dit exclusieve recht per 1 juli 2007 is komen te vervallen. Art. 6:162 BW De verpakkingen vertonen op belangrijke, in het oog springende, punten een grote mate van gelijkenis. Zij hebben dezelfde kleur en de sticker op de bovenzijde van de verpakking heeft dezelfde vorm. Bovendien zijn de op de sticker gebruikte kleuren nagenoeg hetzelfde en komen ook de afbeeldingen op de stickers in belangrijke mate overeen. De verschillen op tekstueel gebied zijn gering. Aannemelijk is dat EVH het gebruik van de verpakking door EWN heeft nagebootst. Wellicht is dit mede te verklaren door het feit dat beide verpakkingen afkomstig zijn van Huhtamaki, maar niet gesteld of gebleken is dat EVH genoodzaakt was om bij haar verpakking dezelfde kleurstelling, tekst en vormgeving te hanteren ten einde te voorkomen dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de verpakking afbreuk gedaan zou worden. Het feit dat EWN minder omzet genereert met de verkoop van grote scharreleieren onder de naam ’Mega Active’ houdt zeer waarschijnlijk direct verband met het verlies van Lidl als klant. Op grond hiervan is het oorzakelijk verband tussen het gebruik van de onderhavige verpakking en de door EWN vermeende geleden schade onvoldoende aannemelijk geworden.

Eiercentrale West-Nederland BV te Barneveld, eiseres, procureur mr. A.J. van der Veen, advocaat mr. P.P.C. den Bleker te Amsterdam, tegen 1 E.V.H. Eierhandel Visser Hoorn en haar vennoten, 2 Gedaagde sub 2, 3 Gedaagde sub 3 allen te Hoorn, gedaagden, procureur mr. L. Bijl. 2 De Uitgangspunten 2.1 EWN exploiteert een groothandel in eieren. EWN verkoopt en levert aan derden onder meer scharreleieren onder de productnaam ’Mega Active Scharreleieren’. 2.2 Op 6 juni 2005 heeft EWN bij het Benelux Merkenbureau de woorden ’Mega Active’ als woordmerk laten inschrijven. De inschrijving is op 10 november 2005 geregistreerd onder nummer [nummer] voor de klasse KI 29 eieren en eiproducten. 2.3 De verpakkingsfirma Huhtamaki Nederland B.V. te Franeker (hierna: Huhtamaki) heeft op verzoek van EWN een tekening en beeld gemaakt voor de zogenaamde grote plaksticker op de eierdozen van het merk Mega Active. Dit heeft geleid tot een verpakking voor zes eieren. Als bijlage A zijn aan dit vonnis afbeeldingen van de buitenkant van die verpakking gehecht. Op de bovenzijde van de verpakking aan de rechterzijde staat de volgende tekst: ’Gewichtsklasse XL/L eieren van verschillend formaat min. netto gewicht 420 gr.’ Eveneens aan de rechterkant van de bovenzijde, maar dan iets onder het midden, staat de volgende tekst ’Eieren zijn rijk aan ijzer en bevatten een breed scala verschillende vitaminen en mineralen, waaronder veel vitamine A en D’. Aan de binnenzijde van de verpakking staat de volgende tekst: ’Mega Active scharrel eieren zijn eieren die gelegd zijn door nederlandse kippen, die vrij rond kunnen scharrelen. De kippen worden gevoerd met een uitgebalanceerde mix van granen, vitaminen en mineralen waardoor het ei bijzonder lekker smaakt.’ 2.4 Artikel 13 van de algemene voorwaarden van Huhtamaki luidt als volgt: ’De auteursrechten met betrekking tot Huhtamaki Nederland gemaakte ontwerpen, tekeningen, clichés, enz. berusten bij Huhtamaki Nederland, ongeacht of voor het maken hiervan door koper aan Huthamaki Nederland is betaald.’ 2.5 EWN is de hiervoor omschreven verpakkingen daadwerkelijk gaan gebruiken. In de periode van medio 2006 tot medio 2007 heeft EWN grote scharreleieren onder de naam Mega Active scharreleieren, verpakt in de hiervoor omschreven verpakking, verkocht en geleverd aan het retailbedrijf Lidl. 2.6 EVH exploiteert, zoals blijkt uit het handelsregister, eveneens een groothandel in eieren. EVH verkoopt en levert onder meer scharreleieren. Afbeeldingen van de eierdozen waarin EVH de eieren levert, zijn als bijlage B aan dit vonnis gehecht. Op de bovenzijde van de door EVH gebruikte verpakking aan de rechterzijde staat de volgende tekst: ’Gewichtsklasse XL/L eieren van verschillend formaat min. netto gewicht 420 gr.’ Eveneens aan de rechterkant van de bovenzijde, maar dan iets onder het midden, staat de volgende tekst ’Eieren zijn gezond en bevatten een breed scala aan verschillende vitaminen en mineralen, waaronder vitamine A en D’. Aan de binnen-

•


1 6

B I J B L A D


zijde van de verpakking staat de volgende tekst: ’Mega Scharreleieren zijn eieren die gelegd zijn door nederlandse kippen, die vrij rond kunnen scharrelen. De kippen worden gevoerd met een uitgebalanceerde mix van granen, vitaminen en mineralen waardoor het ei bijzonder lekker smaakt.’ 2.7 EVH verkoopt en levert eieren, verpakt in voormelde verpakking, sinds 1 juli 2007 aan Lidl. In dit kader heeft EVH op 12 februari 2007 aan Lidl een offerte uitgebracht. In die offerte is onder meer een bedrag opgenomen voor ’Mega active scharreleieren klasse L/M.’ 2.8 Omstreeks 18 juli 2007 heeft EWN geconstateerd dat EVH de hiervoor onder 2.6 omschreven verpakking gebruikt en op de markt zet. Bij brief van 18 juli 2007 heeft EWN via het Nederlandsch Octrooibureau aan EVH bericht dat zij van mening is dat EVH met haar verpakking inbreuk maakt op de exclusieve merken auteursrechten van EWN. In die brief sommeert EWN EVH onder meer om met onmiddellijke ingang het gebruik van het teken ’Mega’ met betrekking tot het product eieren alsmede het gebruik van de verpakking te staken. EVH heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven. (...) 4 De gronden van de beslissingen 4.1 EVH heeft als formeel verweer naar voren gebracht dat zij zich niet adequaat heeft kunnen voorbereiden op dit kort geding, omdat EWN gehandeld heeft in strijd met de beginselen van een goede procesorde. EWN heeft immers, aldus EVH, de dagvaarding niet binnen de normale dagvaardingstermijn van één week uitgebracht maar slechts 5 dagen vóór de datum van de terechtzitting. Dit verweer van EVH kan haar niet baten. Vooropgesteld wordt dat de door EVH bedoelde termijn van dagvaarden niet dwingend geldt voor procedures als de onderhavige, omdat dit onverenigbaar is met de aard van het kort geding. Daar komt bij dat EVH tijdig 12 producties in het geding heeft gebracht en dat haar advocaat zich ter zitting heeft bediend van een pleitnotitie van 14 pagina’s. Gelet op het voorgaande is onaannemelijk dat EVH zich niet adequaat zou hebben kunnen voorbereiden op dit geding. ten aanzien van het woordmerk 4.2 Partijen verschillen van mening over de vraag of het woordmerk ’Mega Active’ voldoende onderscheidend vermogen heeft. In dit kader wordt vooropgesteld dat het woordmerk uit twee bestanddelen bestaat, te weten ’Mega’ en ’Active’. Zoals EWN zelf al stelt, is het woord ’Mega’ een algemene, beschrijvende aanduiding. Dit geldt ook voor het woord ’Active’. De afzonderlijke bestanddelen hebben daarom een zwak onderscheidend vermogen, maar dit betekent niet zonder meer dat ook de combinatie van die bestanddelen een zwak onderscheidend vermogen heeft. In dit verband is de vraag aan de orde of het woordmerk zich er voor leent om de (verpakking van de) eieren als afkomstig van EWN te identificeren. Het standpunt van EVH , inhoudende dat het onderscheidend vermogen van het merk gering is, lijkt te worden ondersteund door de inschrijving van het merk die door EWN als productie 1 in het geding is gebracht. Aan die inschrijving is een lijst toegevoegd van inschrijvingen die ook de term ’Mega’ bevatten en die ook betrekking hebben op klasse KI 29. EWN heeft daarentegen gesteld dat het merk wel degelijk voldoende onderschei-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 0 0 9

dend vermogen heeft, maar heeft haar standpunt niet nader onderbouwd. Gelet hierop kan vooralsnog met een onvoldoende mate van zekerheid een oordeel over het onderscheidend vermogen van het merk gegeven worden. De beantwoording van deze vraag is in dit kort geding overigens ook minder relevant, omdat – zoals hierna nog zal blijken – de vordering van EWN die is gebaseerd op onrechtmatig handelen door EVH slaagt. ten aanzien van het auteursrecht 4.3 Ten aanzien van de verpakking ligt allereerst de vraag ter beantwoording voor wie als auteursrechthebbende moet worden aangemerkt. EWN stelt zich op het standpunt dat het auteursrecht aan haar toekomt, maar dit wordt door EVH gemotiveerd weersproken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in het kader van de onderhavige procedure onvoldoende aannemelijk geworden dat het auteursrecht daadwerkelijk bij EWN rust. Hiertoe wordt het volgende overwogen. Vast staat dat, zoals EWN in haar dagvaarding aangeeft, EWN aan Huhtamaki opdracht heeft gegeven een tekening en beeld te maken voor de grote plaksticker. Dit brengt mee dat Huhtamaki als maker in de zin van Aw:1 moet worden aangemerkt. Dat EWN voor de tekening aan Huhtamaki een bedrag heeft betaald, maakt het voorgaande niet anders. Bovendien is niet in geschil dat Huhtamaki gebruik maakt van algemene voorwaarden en dat in die algemene voorwaarden de hiervoor onder 2.4 [lees: vermelde, Red.] bepaling is opgenomen. Op grond van de inhoud van die bepaling is aannemelijk dat de auteursrechten bij Huhtamaki rusten en niet bij EWN, te meer nu niet is gebleken dat Huhtamaki de auteursrechten aan EWN heeft overgedragen. Dat EWN over die auteursrechten in gesprek zou zijn met Huhtamaki doet hieraan niet af. Daarbij komt nog dat uit de dagvaarding blijkt dat EWN zich bewust is van het feit dat Huhtamaki meent dat zij als auteursrechthebbende moet worden aangemerkt. 4.4 Subsidiair heeft EWN naar voren gebracht dat zij de exclusieve gebruiksrechten heeft ten aanzien van de verpakking. Vooropgesteld wordt dat Aw:2 bepaalt dat voor de overdracht van auteursrechten een akte vereist is maar dat de Auteurswet geen specifieke vereisen stelt voor het verstrekken van een licentie. Het verlenen van een licentie wordt derhalve, op basis van de gewone regels van het verbintenissenrecht, geacht vormvrij te zijn. Dat EWN tot medio juli 2007 de desbetreffende verpakkingen van Huhtamaki heeft afgenomen, wijst er op dat zij inderdaad tot die tijd een gebruiksrecht op de verpakking had. EWN heeft echter geen concreet bewijs overgelegd van het bestaan van de licentie na deze periode. Daar komt bij dat vast staat dat EVH in plaats van EWN sinds juli 2007 eieren aan Lidl levert in de thans ter discussie staande verpakking. Hieruit kan worden afgeleid dat, indien en voor zover EWN al het exclusieve gebruiksrecht had, dit exclusieve recht per 1 juli 2007 is komen te vervallen. Daarom slaagt het beroep van EWN op een vermeend exclusief gebruikrecht na 1 juli 2007 niet. Omdat EWN niet aannemelijk heeft gemaakt dat EVH ook vóór die datum de desbetreffende verpakking gebruikte, is de vordering van EWN op grond van het auteursrecht vooralsnog ongegrond.

•


J A N U A R I

2 0 0 9

B I J B L A D


ten aanzien van de onrechtmatigheid 4.5 Naast een beroep op het merken- en auteursrecht, legt EWN aan haar vordering ten grondslag dat EVH onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. In dit kader wordt vooropgesteld dat de verpakkingen op belangrijke, in het oog springende, punten een grote mate van gelijkenis vertonen. De verpakkingen hebben dezelfde kleur en de sticker die op de bovenzijde van de verpakking is geplakt, heeft dezelfde vorm. Bovendien zijn de op de sticker gebruikte kleuren nagenoeg hetzelfde en komen ook de afbeeldingen op de stickers in belangrijke mate overeen. De verpakkingen van EWN en EVH verschillen wel op tekstueel gebied, maar die verschillen zijn gering. Zo is de tekst op de sticker die aan de rechterzijde boven het midden is afgebeeld, identiek. In de tekst die iets onder het midden is afgebeeld, zijn de woorden ’rijk aan ijzer’ die op de verpakking van EWH staan, op de verpakking van EVH vervangen door het woord ’gezond’. Verder is de tekst ’scharreleieren’op de sticker die aan de rechterzijde in het midden van de verpakking van EWN is afgebeeld bij de verpakking van EVH vervangen door de tekst ’Direct van de boerderij’. De tekstuele verschillen ten aanzien van de tekst aan de binnenkant van de verpakking zijn nog geringer; in de tekst van EVH is het woord ’Active’ weggelaten maar voor het overige komen de teksten woordelijk overeen. Gelet op voormelde in het oog springende overeenkomsten en in verband met de hiervoor omschreven zeer geringe tekstuele verschillen, is voldoende aannemelijk geworden dat EVH het gebruik van de verpakking door EWN heeft nagebootst. Wellicht is dit mede te verklaren door het feit dat beide verpakkingen afkomstig zijn van Huhtamaki, maar in dit verband is van belang dat niet gesteld of gebleken is dat EVH genoodzaakt was om bij haar verpakking dezelfde kleurstelling, tekst en vormgeving te hanteren ten einde te voorkomen dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de verpakking afbreuk gedaan zou worden. Gelet hierop is onbegrijpelijk dat EVH niet voor bijvoorbeeld een andere kleurstelling, andere tekst en andere afbeelding had kunnen kiezen. Dat EVH heeft aangehaakt bij het gebruik van de verpakking van EWN blijkt bovendien uit de offerte die EVH aan Lidl heeft uitgebracht. Daarin wordt immers een offerte uitgebracht waarin expliciet de woorden Mega Active Scharreieren zijn gebruikt. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat EVH door gebruik te maken van de onderhavige verpakkingen vanaf 1 juli 2007 en dus direct aansluitend op hetzelfde en eerdere gebruik van de verpakking door EWN, onrechtmatig handelt jegens EWN. Dit leidt tot toewijzing van het onder 1 gevorderde op na te melden wijze. Aan EVH zal verder een termijn van 3 weken worden gegund om het gebruik van de desbetreffende verpakking te staken, omdat zij ter zitting onweersproken heeft betoogd dat het niet haalbaar is om zulks in een kortere termijn te realiseren. De gevorderde dwangsom wordt gematigd en aan het totaal wordt een maximum gesteld. 4.6 De gevorderde opgave van de informatie over de afnemers van de verpakkingen van EVH wordt afgewezen. Tussen partijen staat vast dat EVH de bewuste verpakkingen verkoopt en levert aan Lidl. EWN heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat EVH de verpakking ook levert aan derden. Bovendien heeft EVH onweersproken gesteld dat partijen werkzaam zijn in een transparante markt en heeft zij de werkwijze van de Lidl uiteengezet. Gelet hierop wordt EWN geacht reeds bekend te zijn met de door haar gevor-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 7

derde informatie over de afnemer van de verpakking van EVH en heeft zij bij toewijzing van deze vordering onvoldoende belang. 4.7 Ten aanzien van de gevorderde schadevergoeding wordt het volgende overwogen. EVH betoogt dat de schade van EWN waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de omstandigheid dat EWN voor de periode juli 2007- juli 2008 geen overeenkomst met Lidl heeft weten te sluiten en daardoor een grote klant heeft verloren. Dit is door EWN niet weersproken. Dit brengt mee dat het feit dat EWN minder omzet genereert met de verkoop van grote scharreleieren onder de naam ’Mega Active’ zeer waarschijnlijk direct verband houdt met het verlies van Lidl als klant voor voormelde periode. Op grond hiervan is het oorzakelijk verband tussen het gebruik van de onderhavige verpakking en de door EWN vermeende geleden schade onvoldoende aannemelijk geworden, hetgeen leidt tot afwijzing van deze vordering. Het laatste leidt daarnaast ook tot afwijzing van de gevorderde opgaven van het aantal verpakkingen dat EVH heeft verkocht, omdat EWN daarbij onvoldoende belang heeft. de proceskosten 4.8 Voor volledige vergoeding van de kosten van juridische bijstand van EWN door EVH is geen aanleiding. EWN beroept zich in dit kader weliswaar op het bepaalde in Rv: 1019 e.v. maar deze titel is niet van toepassing. De vorderingen van EWN die gebaseerd zijn op bescherming van intellectuele eigendomsrechten zijn immers afgewezen; de vordering tot het staken van het gebruik van de verpakking door EWH is toegewezen op basis van een onrechtmatige daad. De regeling waar EWN naar verwijst, is niet bedoeld voor vorderingen uit hoofde van onrechtmatige daad, maar voor procedures waarin het gaat om inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Het voorgaande brengt tevens mee dat er geen termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak behoeft te worden bepaald. Ook de gevorderde veroordeling in de nakosten komt niet voor toewijzing in aanmerking, omdat daarvoor is een afzonderlijke procedure voorgeschreven. Wel zal EVH worden veroordeeld in de gebruikelijke proceskosten, omdat zij wat de rechtmatigheid van de verpakking betreft, in het ongelijk is gesteld en daarmee als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: – verbiedt EVH om binnen 3 weken na betekening van dit vonnis de in het lichaam van de dagvaarding omschreven en als bijlage B bij dit vonnis afgebeelde eierdozen die identiek zijn aan of in overwegende mate lijken op die van EWN aan te bieden en te verkopen op de markt van de Benelux, in voorraad te hebben en/of te (laten) leveren, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,– per gehele of gedeeltelijke overtreding van dit verbod, met een maximum van € 50.000,–; – veroordeelt EVH in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van EWN begroot op € 1.170,85 aan verschotten en op € 816,– aan salaris procureur; – verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; – weigert de meer of anders gevorderde voorziening. Enz.

•


1 8

B I J B L A D


Nr. 5 Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, 7 februari 2007 (Bloks/Blok&Boeije) Mrs. W.H.B. den Hartog Jager, E.L. Schaafsma-Beversluis en J.H.H. Theuws Art. 5 Hnw De namen ’Blok&Boeije’ en ’Bloks’ vertonen een zodanige gelijkenis dat verwarring te duchten is. Beide namen beginnen met dezelfde vier beginletters, met vrijwel dezelfde naam en zeker de slordige lezer neemt daarmee genoegen voor de herkenning. Ook zal iemand uit het publiek, die bekend is met de ene naam en de andere onder ogen krijgt, gemakkelijk kunnen veronderstellen dat hij de eerder gelezen naam niet goed heeft gelezen of gehoord en dat hij zich kennelijk vergist. Ook de tweede component, namelijk die van de branche waarin de onderneming participeert – Autoschade – is (vrijwel) gelijkluidend. Deze gelijkluidendheid in samenhang met de eerste vier letters (Blok) kan de gedachte oproepen of versterken, dat ook overigens sprake is van een gelijke naam. Denkbaar is dat de onderneming van de verweerder zich in zodanige mate op één of meer vaste klanten richt en haar werkzaamheden zich in zodanige beslotenheid afspelen dat geen sprake is van een zich presenteren aan het publiek, maar die situatie doet zich niet voor. Blok&Boeije voeren een onderneming in Hurwenen waarbij zij zich aan het publiek presenteren en waarbij haar activiteiten afhankelijk zijn van het publiek. De vestiging in Oss strekt tot dezelfde ondernemingsactiviteiten. Dat zij in die nevenvestiging (thans nog) een paar vaste klanten bedienen, neemt niet weg dat zij zich aan het publiek presenteren en dit desgewenst bedienen. Ter zitting hebben Blok&Boeije bevestigd dat zij een aanlopende klant hebben bediend en dat de onderneming in Oss zich door middel van naambord aan het publiek presenteert. Het feit dat de vennoten hun geslachtsnaam in hun in Hurwenen te gebruiken handelsnaam voeren rechtvaardigt nog niet het gebruik van die naam in Oss, althans buiten Hurwenen. Blok & Boeije Autoschade vof h.o.d.n. Blok&Boeije Autoschade te Hurwenen, appellante, advocaat en procureur mr. D.A. Molier te ’s-Hertogenbosch, tegen Autobedrijf Bloks BV h.o.d.n. Bloks Auto en Autoschade te Oss, verweerster, advocaat en procureur mr. J.J. Lauwen te Oss. a Rechtbank ’s Hertogenbosch, sector Kanton, 9 november 2006 (mr. J.H. Wiggers) 2 Inleiding 2.1 Verzoekster drijft sinds 1 september 1979 een onderneming te Oss, die rechtmatig onder de handelsnaam Bloks Auto en Autoschade wordt gevoerd. De bedrijfsomschrijving van verzoekster zoals vastgelegd bij de Kamer van Koophandel is: De handel en verhuur van automobielen alsmede de uitoefening van het reparatie- en schadeherstellingsbedrijf voor automobielen. Autoruitreparatie en autoruitvervanging. Verweerster drijft sinds 1 oktober 1995 een onderneming te Hurwenen, gemeente Maasdriel, onder de handelsnaam Blok & Boeije Autoschade. Sinds 1 februari 2006 drijft verweerster een nevenvestiging in Oss. De bedrijfs-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 0 0 9

omschrijving van verweerster zoals vastgelegd bij de Kamer van Koophandel is: Het totaalherstel van schade aan auto’s in de breedste zin van het woord. 2.2 Verzoekster heeft verzocht: 1. verweerster te veroordelen haar handelsnaam zodanig te wijzigen dat daarin in elk geval niet voorkomen de woorden ’Blok’ en ’Bloks’, noch woorden/letterverbindingen die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen, zodat de onrechtmatigheid wordt opgeheven; (...) 3 De beoordeling 3.1 Vaststaat hetgeen hiervoor onder 2.1 is vermeld. 3.2 Verzoekster heeft ter zitting verklaard dat vrijwel al haar activiteiten autoschadeherstel betreffen, daar zij nauwelijks iets onderneemt op het terrein van handel en verhuur van auto’s. Verweerster heeft dat betwist. Hoe dat ook zij, in voldoende mate staat vast dat een groot deel van de door partijen verrichte ondernemingsactiviteiten, namelijk waar het autoschadeherstel betreft, overeenstemt. Voldoende onderbouwd is aldus dat de aard van de ondernemingen van partijen in grote mate dezelfde is, namelijk autoschadeherstel. Dat staat daarom vast. 3.3 Verworpen wordt het verweer van verweerster dat partijen in Oss ’in verschillende vijvers vissen’. De activiteiten van beide partijen betreffen het terrein van autoschadeherstel. Relevant is of verwarring bij het publiek te duchten is. Het begrip ’publiek’ moet ruim worden opgevat. Het betreft, naast de (vaste) klanten, ook potentiële nieuwe klanten, leveranciers, werkzoekenden etc. Daar beide partijen actief zijn op het terrein van autoschadeherstel te Oss (en omstreken) moet worden geconcludeerd dat zij zich (in belangrijke mate) op hetzelfde publiek richten. 3.4 Bij de beoordeling van mogelijk verwarrende handelsnamen moeten deze in hun geheel worden vergeleken, waarbij wordt vastgesteld welke delen als het meest kenmerkend kunnen worden aangemerkt. Als meest kenmerkende onderdelen van de handelsnamen van partijen moeten worden aangemerkt de woorden ’Bloks’ respectievelijk ’Blok & Boeije’. Deze woorden hebben een sterk onderscheidend vermogen. De woorden ’autoschade’, welk woord in beide handelsnamen voorkomt, en ’auto’, welk woord alleen in de naam van verzoekster voorkomt, hebben slechts een zwak onderscheidend vermogen, aangezien deze woorden slechts beschrijvend zijn voor de branche waarin beide ondernemingen actief zijn, namelijk de autoschadeherstelbranche. Daar het woord ’autoschade’ in de handelsnamen van beide partijen voorkomt is dat in hun geval in het geheel niet onderscheidend. Het woord ’auto’ in de naam van verzoekster heeft nauwelijks of geen onderscheidend vermogen. 3.5 Van de hiervoor vermelde woorden in de handelsnamen van partijen die een sterk onderscheidend vermogen hebben is het bestanddeel ’Blok’ identiek. De woorden ’Blok’ en ’Bloks’ komen bijna overeen. De verschilletter ’s’ voegt nauwelijks onderscheidend vermogen toe. Aannemelijk is dat het publiek de woorden ’Blok’ en ’Bloks’ vaak niet zal onderscheiden. Gelijk verzoekster aanvoert neemt het woord ’Blok’, daar dat in beide namen het eerste woord is, daarin zowel auditief als visueel een prominente plaats in. Aangezien voorts in beide namen het woord ’autoschade’ voorkomt en het woord ’auto’ in de naam van verzoekster nauwelijks of geen

•


J A N U A R I

2 0 0 9

B I J B L A D


onderscheidend vermogen heeft, moet worden geconcludeerd dat de namen van partijen grote gelijkenis vertonen. Het enige waarin deze namen met enig onderscheidend vermogen van elkaar verschillen is het woord ’Boeije’ in de naam van verweerster. 3.6 Het woord ’Boeije’ in de naam van verweerster vormt een kenmerkend bestanddeel dat niet in de naam van verzoekster voorkomt. Het heeft daarin een sterk onderscheidend vermogen. In beginsel kan verwarringsgevaar, ontstaan door een grote gelijkenis in namen, worden weggenomen doordat het kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam dat ook of in een zeer gelijkende variant voorkomt in de andere handelsnaam, gekoppeld is aan een ander kenmerkend bestanddeel dat niet in de andere naam terugkomt. Daarvoor is dan vereist dat die toevoeging zeer onderscheidend is, zodat dat in feite het bestanddeel van de naam is dat bij het publiek beklijft en waaraan het publiek de onderneming herkent. De vraag is of het woord ’Boeije’ in de handelsnaam van verweerster een zodanig onderscheidend vermogen heeft dat, ondanks de hiervoor vermelde gelijkenis in de namen van partijen, gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen niet te duchten is. Ik ben van oordeel dat dat thans niet het geval is. Het bestanddeel van de naam waaraan het publiek de onderneming van verweerster thans in het bijzonder zal herkennen doordat dat bestanddeel bij het publiek in het bijzonder beklijft, is naar mijn oordeel ’Blok’, aangezien dat bestanddeel als eerste is vermeld. De toevoeging ’& Boeije’ na ’Blok’ is naar mijn oordeel te weinig onderscheidend om aan te nemen dat bij het publiek de naam ’Blok & Boeije’ beklijft en dat het publiek de onderneming van verweerster aan die naam herkent als onderscheiden van de onderneming van verzoekster. 3.7 Ik ben derhalve van oordeel dat de handelsnaam van verweerster thans in zodanig geringe mate afwijkt van de handelsnaam van verzoekster dat, in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn sinds verweerster een nevenvestigingsplaats heeft te Oss, bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. Verweerster voert derhalve, aangezien verzoekster haar naam sedert een eerdere datum voert, een op de voet van artikel 5 Handelsnaamwet verboden handelsnaam. Verweerster zal daarom haar naam dienen te wijzigen. 3.8 lk ben echter eveneens van oordeel dat het woord ’Boeije’ in de naam van verweerster wel een voldoende onderscheidend vermogen zou opleveren, indien dat woord als eerste in de naam wordt vermeld. In dat geval neemt het woord ’Boeije’ in de handelsnaam van verweerster de (auditief en visueel) prominente plaats in welke thans wordt ingenomen door het woord ’Blok’. Aannemelijk is dat het woord ’Boeije’ in de naam van verweerster dan zodanig onderscheidend zou zijn, dat dat in feite het bestanddeel van de naam is dat bij het publiek beklijft en waaraan het publiek de onderneming van verweerster herkent. Dan zou naar mijn oordeel geen verwarring als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet te duchten zijn. 3.9 Het verzoek onder 1. is daarom slechts voor inwilliging vatbaar, waar het de veroordeling tot wijziging van de handelsnaam van verweerster betreft. De vordering tot zodanige wijziging dat daarin niet voorkomen de woorden ’Blok’ of ’Bloks’ noch woorden/letterverbindingen die daarmee in

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 9

hoofdzaak overeenstemmen, zal niet in deze vorm worden toegewezen. Verweerster zal worden veroordeeld haar handelsnaam te wijzigen conform het hiervoor overwogene. De termijn waarop verweerster haar handelsnaam gewijzigd zal moeten hebben zal op twee maanden worden gesteld. De dwangsom zal worden bepaald op na te noemen bedrag met na te noemen maximum. 3.10 Verweerster heeft ter zitting verzocht, in geval van inwilliging van het verzoek, de beslissing niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, aangezien zij in dat geval hoger beroep wenst in te stellen. Dat verzoek wordt ingewilligd. 3.11. Er zijn termen om de kosten van de procedure te compenseren in die zin dat beide partijen de eigen kosten dragen. 4 De beslissing De kantonrechter: veroordeelt verweerster tot wijziging van haar handelsnaam in die zin dat — naar keuze van verweerster – daarin ofwel in het geheel niet voorkomen de woorden ’Blok’ en ’Bloks’, noch woorden/letterverbindingen die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen ofwel, indien zij het woord ’Blok’ in haar handelsnaam wenst te handhaven, daarin het woord ’Boeije’ als eerste woord wordt geplaatst; bepaalt dat verweerster deze wijziging dient door te voeren binnen twee maanden nadat de griffier haar een afschrift van deze beschikking heeft gezonden; veroordeelt verweerster tot betaling van een dwangsom van € 250,– voor elke dag of deel daarvan dat verweerster niet binnen voormelde termijn haar handelsnaam heeft gewijzigd overeenkomstig deze beschikking; bepaalt dat ten titel van deze dwangsom geen hoger bedrag verbeurd zal kunnen worden dan de somma van € 50.000,–, en dat de dwangsom vatbaar is voor matiging voor zover handhaving ervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan deze beschikking is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; wijst het meer of anders verzochte af; compenseert de kosten van de procedure, in die zin dat beide partijen de eigen kosten dragen. b het Hof, enz. 3 De beoordeling 3.1 Het gaat in dit hoger beroep om het volgende. 3.1.1 Het inleidend verzoek is gegrond op artikel 6 Handelsnaamwet (Hnw) en de verbodsbepaling van artikel 5 Hnw, welke laatste bepaling luidt: Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. 3.1.2 Bloks heeft onder meer verzocht Blok&Boeije te veroordelen haar handelsnaam zodanig te wijzen dat daarin in elk geval niet voorkomen de woorden ’Blok’ en ’Bloks’, noch woorden/letterverbindingen die daarmee in hoofdzaak overstemmen (...).

•


2 0

B I J B L A D


3.1.3 In de bestreden beschikking heeft de kantonrechter feitelijk en onweersproken vastgesteld dat Bloks haar onderneming sinds 1 september 1979 te Oss voert en dat Blok&Boeije sinds 1 oktober 1995 haar onderneming te Hurwenen, gemeente Maasdriel voert alsmede dat zij sinds 1 februari 2006 een nevenvestiging in Oss is gaan voeren. 3.1.4 De kantonrechter heeft Blok&Boeije veroordeeld: tot wijziging van haar handelsnaam in die zin dat – naar de keuze van verweerster (hof: Blok&Boeije) – daarin ofwel in het geheel niet voorkomen de woorden ’Blok’ en ’Bloks’, noch woorden/letterverbindingen die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen ofwel, indien zij het woord ’Blok’ in haar handelsnaam wenst te handhaven, daarin het woord ’Boeije’ als eerste woord wordt geplaatst. Tegen deze beslissing keren zich de grieven. Het hof overweegt dienaangaande als volgt. 3.2 Grief 1 luidt: Ten onrechte heeft de Kantonrechter in eerste aanleg beslist dat er verwarringsgevaar is te duchten. In het bijzonder dient hierbij in aanmerking te worden genomen dat de Kantonrechter ten onrechte van oordeel is dat het woord ’Boeije’ in de naam ’Blok&Boeije’ niet een zodanig onderscheiding vermogen heeft dat gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is en tevens dat de Kantonrechter miskent dat de handelsnaam van appellante en geïntimeerde zowel visueel als auditief verschillen. 3.2.1 Het hof is met de kantonrechter van oordeel dat ten aanzien van de handelsnamen – zowel de vennootschappelijke handelsnamen (zoals ingeschreven in de kamer van koophandel) als die waaronder partijen feitelijk handelen – bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. Het ’&’-teken en de naam ’Boeije’ zijn onvoldoende om het verwarringsgevaar weg te nemen of zodanig te minimaliseren dat beide namen als handelsnamen in dezelfde regio kunnen bestaan. De toevoeging ’&Boeije’ is ontoereikend om te oordelen dat beide namen slechts in geringe mate van elkaar afwijken. 3.2.2 Het publiek maakt bij het lezen en bij het horen onderscheid in een component naam en een component ondernemingsactiviteiten. Op de wijze waarop aan het rechtsverkeer wordt deelgenomen (v.o.f. of b.v.) wordt in de regel geen acht geslagen. De namen ’Blok&Boeije’ en ’Bloks’ vertonen een zodanige gelijkenis dat verwarring te duchten is. Beide namen beginnen met dezelfde vier beginletters, met vrijwel dezelfde naam en – zeker de slordige lezer – neemt daarmee genoegen voor de herkenning. 3.2.3 In hun betoog stellen Blok&Boeije beide namen naast elkaar. Deze situatie doet zich meestal niet voor. Ook dient gelet te worden op de situatie waarbij iemand uit het publiek, bekend met de ene naam, de ander onder ogen krijgt. Degene die die andere naam leest zal gemakkelijk kunnen veronderstellen dat hij de eerder gelezen naam niet goed heeft gelezen of gehoord en dat hij zich kennelijk vergist. 3.2.4 Ook de tweede component, namelijk die van de branche waarin de onderneming participeert – Autoschade – is (vrijwel) gelijkluidend. Deze gelijkluidendheid in samenhang met de eerste vier letters (Blok) kan de gedachte oproepen of versterken, dat ook overigens sprake is van een gelijke naam. 3.2.5 Daarbij komt dat iemand van het publiek, zo hij zich al realiseert dat sprake is van verschillende namen, daaraan niet aanstonds het gevolg zal verbinden dat sprake is van

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 0 0 9

twee afzonderlijke ondernemingen. Hij kan licht in de veronderstelling komen te verkeren dat sprake is van één onderneming die onder twee vrijwel gelijkluidende namen (eventueel met iets verschillende ondernemingsactiviteiten) aan het handelsverkeer deelneemt. 3.2.6 Grief 1 faalt mitsdien. 3.3 Grief 2 luidt: Ten onrechte overweegt de kantonrechter dat een groot deel van de door partijen verrichte ondernemingsactiviteiten overeenstemmen. Waarbij in ogenschouw dient te worden genomen de overweging van de Kantonrechter: ’verzoekster (hof: Bloks) heeft ter zitting verklaard dat vrijwel al haar activiteiten autoschadeherstel betreffen, daar zij nauwelijks iets onderneemt op het terrein van handel en verhuur van auto’s.’ De Kantonrechter stelt op basis van deze eenvoudige, en bovendien betwiste en niet nader onderbouwde blote mededeling ten onrechte vast dat voldoende onderbouwd is dat de aard van de ondernemingen in grote mate hetzelfde is. 3.3.1 Blok&Boeije erkennen dat gedeeltelijk sprake is werkzaamheden in dezelfde branche. Vast staat – ten aanzien van de onderneming van Blok&Boeije wordt dit niet ontkend; voor Bloks volgt dit uit de accountantsverklaring overgelegd als productie 5 van het verweerschrift in hoger beroep – dat in ieder geval een belangrijk deel van de ondernemingsactiviteiten van elk van partijen bestaat uit reparatie van autoschades en niet betwist wordt dat de namen van de ondernemingen in overeenstemming zijn met de in de naam tot uitdrukking gebrachte activiteiten. Zulks volstaat reeds voor de toepasselijkheid van artikel 5 Hnw, dit temeer in het licht van de wijze waarop partijen zich aan het publiek presenteren in hun handelsnaam, namelijk als autoschadebedrijf. De stellingen van Blok&Boeije ten aanzien van de omvang van de handel en verhuur van automobielen door Bloks en ten aanzien van werkzaamheden voor vaste cliëntèle zijn niet relevant en daaraan kan – zoal juist – geen betekenis worden toegekend ten deze. 3.3.2 Grief 2 faalt mitsdien. 3.4 Grief 3 luidt: Naar het ten onterechte oordeel van de kantonrechter richten beide ondernemingen zich (in belangrijke mate) op hetzelfde publiek waardoor dienaangaande partijen in dezelfde vijver aan het vissen zijn. 3.4.1 Blijkens de toelichting op de grief wil Blok&Boeije door middel van haar administratie aantonen dat zij zich richt op een andere branche dan Blok. Zij voegt daaraan toe dat, in tegenstelling tot de kring van cliëntèle van Blok haar cliëntèle bestaat uit een vaste kring van opdrachtgevers in de omgeving van Oss in de verzekeringsbranche en dealers. 3.4.2 Naar het oordeel van het hof verliest Blok&Boeije met deze stellingen de te hanteren maatstaf van artikel 5 Hnw uit het oog. Voor de beantwoording van de vraag of deze bepaling wordt geschonden is niet bepalend de aard, omvang en inhoud van het klantenbestand van de partij die zich verweert, maar bepalend is of bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. 3.4.3 Weliswaar kan uit het feit dat de ondernemingen in verschillende branches (welk begrip branche niet te eng mag worden uitgelegd, bepalend is ook hier wat het publiek waarneemt) opereren worden afgeleid dat dit gevaar niet valt te duchten, maar zoals hiervoor reeds is overwogen be-

•


J A N U A R I

2 0 0 9

B I J B L A D


wegen beide ondernemingen zich in (vrijwel) dezelfde branche, namelijk de autoschadeherstelbranche. 3.4.4 Ook is denkbaar dat de onderneming van de verweerder zich in zodanige mate op één of meer vaste klanten richt en haar werkzaamheden zich in zodanige beslotenheid afspeelt dat geen sprake is van een zich presenteren aan het publiek, maar ook die situatie doet zich niet voor. Blok&Boeije voeren een onderneming in Hurwenen waarbij zij zich aan het publiek presenteren en waarbij haar activiteiten afhankelijk zijn van het publiek. De vestiging in Oss strekt tot dezelfde ondernemingsactiviteiten. Het feit dat Blok&Boeije in die nevenvestiging (thans nog) een paar vaste klanten bedient, neemt niet weg dat zij zich aan het publiek presenteren en deze [lees: dit, Red.] desgewenst bedienen. Ter zitting heeft Blok&Boeije bevestigd dat zij een aanlopende klant hebben bediend en dat de onderneming in Oss zich door middel van naambord aan het publiek presenteert. 3.4.5 De conclusie is dan dat de grief faalt. 3.5 Grief 4 luidt: Ten onrechte heeft de kantonrechter in eerste aanleg niet in zijn beslissing meegewogen dat indien al sprake mocht zijn van een situatie, waarbij enig gevaar voor directe verwarring aanwezig zou zijn – quod non – dit in casu zou hebben dienen te gelden als een aanvaardbaar maatschappelijk risico dat ontstaat door het gebruik van een geslachtsnaam als handelsnaam. 3.5.1 Blijkens de toelichting op de grief wordt aansluiting gezocht bij de beslissing van het hof Amsterdam van 11 oktober 2001, IER 2002/1. In die zaak werd geen verwarring aangenomen tussen de namen ’Bartels Advocaten’ te Utrecht, in Amsterdam handelende onder de naam ’Bartels Drenthe De Waart’ enerzijds en ’Bartels en Boomstra’, advocaten te Amsterdam. 3.5.2 Naar het oordeel van het hof zijn de situaties niet in toereikende mate vergelijkbaar of toepasbaar in deze zaak. Onder omstandigheden hoeft het gebruik van geslachtsnaam in de handelsnaam niet aanstonds tot verwarring aanleiding te geven. Hier is van belang dat advocatenkantoren een afzonderlijke branche vormen met hun eigen gebruiken. Daar wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de geslachtsnaam van de advocaat in de handelsnaam waarbij de persoonlijke en de vertrouwensband tussen de advocaat en zijn cliënt een belangrijke rol speelt. Voor autoschadebedrijven geldt een zodanig band slechts in beperkte mate. 3.5.3 Naar het oordeel van het hof rechtvaardigt het feit dat de vennoten hun geslachtsnaam in hun in Hurwenen te gebruiken handelsnaam voeren nog niet het gebruik van die naam in Oss, althans buiten Hurwenen. Voor het publiek in Oss valt een zodanige mate van verwarring te duchten dat het verbod, zoals door de kantonrechter opgelegd, geboden is. Naar het oordeel van het hof gaat dit verbod overigens niet ver genoeg voor zover de kantonrechter toelaatbaar heeft geacht dat Blok&Boeije zich in die stad van de handelsnaam Boeije&Blok zou mogen bedienen. Ook bij die naam valt al verwarring te duchten al was het reeds omdat belangrijke en omvangrijke delen van die handelsnaam overeenstemmen, te weten Blok en Autoschade. 3.5.4 Onder punt 28 van het appelschrift stelt Blok&Boeije nog dat er geen aantoonbare schade wordt geleden. Anders

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 1

dan zij kennelijk meent wordt in artikel 5 Hnw schade, of de mogelijkheid van schade niet vereist. Voldoende is dat verwarring valt te duchten. 3.5.5 Tenslotte stellen Blok&Boeije dat zij zich veel moeite en kosten moet getroosten teneinde een eventuele naamswijziging door te voeren. Zij ziet er daarbij evenwel aan voorbij dat deze kosten een direct gevolg zijn van het openen van de nevenvestiging in Oss. Dit is een omstandigheid die in de risicosfeer van Blok&Boeije valt en die zij derhalve niet aan Bloks kan tegengeworpen. 3.5.6 Grief 4 faalt mitsdien. 3.6 Grief 5 luidt Ten onrechte heeft de kantonrechter in zijn beslissing in eerste aanleg niet expliciet bepaald dat de bedoelde naamswijziging slechts zou hebben dienen te gelden voor de vestiging van appellante te Oss. 3.6.1 De grief is in zoverre gegrond dat juist is dat Bloks geen bezwaar heeft tegen het gebruik van de handelsnaam Blok&Boeije in Hurwenen, maar alleen tegen het gebruik daarvan in Oss, althans de regio waarbinnen zij haar ondernemingsactiviteiten ontplooit. 3.6.2 Het hof merkt dienaangaande wel op dat het gebruik van een andere handelsnaam voor een nevenvestiging dan voor de hoofdvestiging niet erg gebruikelijk is en licht tot misverstanden aanleiding kan geven en eventueel tot executiegeschillen met betrekking tot al dan niet verbeurd zijn van dwangsommen. Al was het alleen al omdat in de nevenvestiging geen gebruik mag worden gemaakt van de naam van de hoofdvestiging, terwijl nauwelijks valt uit te sluiten dat dit wel gebeuren zal. 3.6.3 Het kan echter gewenst zijn dat Blok&Boeije aan een nieuw gekozen handelsnaam in hun vestiging te Hurwenen toe willen voegen de woorden ’voorheen Blok&Boeije autoschade’. Ten einde tot uitdrukking te laten komen dat deze handelwijze toelaatbaar is, zal aan het geciteerde gedeelte van het dictum worden toegevoegd in de eerste regel achter het woordje ’handelsnaam’: voor de vestiging in Oss. 3.7 Uitvoerbaar verklaring bij voorraad 3.7.1 Ondanks een daartoe strekkend verzoek van Bloks heeft de kantonrechter expliciet zijn beslissing niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Bloks heeft daartegen in haar verweerschrift in appel bezwaar gemaakt. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling is besproken of in zoverre sprake is van een incidenteel appel. Nu in rekestzaken de uitvoerbaar verklaring bij voorraad ook ambtshalve kan worden bepaald, behoeft deze vraag geen beantwoording. 3.7.2 Het hof is van oordeel dat de beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaard moet worden. Het belang van Bloks om geen inbreuk op haar handelsnaam te dulden weegt zwaarder dan het belang van Blok&Boeije bij het wachten op een beslissing in cassatie. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat een cassatieprocedure wel twee jaar kan duren (ter vergelijking: het inleidend verzoekschrift dateert van 7 september 2006, zodat beide instanties in totaal 5 maanden in beslag hebben genomen). Voor het weigeren van de uitvoerbaar verklaring bij voorraad zou plaats kunnen zijn als rechtsvragen met een principieel karakter aan de orde zouden zijn die in de literatuur en jurisprudentie aanleiding hebben gegeven tot verschillende opvattingen. Zodanige vragen zijn niet aan de orde. Het onderhavige geschil

•


2 2

B I J B L A D


wordt in hoge mate gekenmerkt door waarderingen van feitelijke aard die in cassatie slechts in beperkte mate toetsbaar zijn. 3.8 De proceskosten 3.8 Het hof ziet aanleiding om de proceskosten te compenseren. 4 De beslissing Het hof: bekrachtigt de beschikking waarvan beroep met dien verstande dat in de eerste alinea van het dictum in de eerste regel achter het woordje handelsnaam dient te worden gelezen: voor haar vestiging te Oss, en verklaart de aldus gewijzigde beschikking uitvoerbaar bij voorraad; compenseert de proceskosten aldus dat elk der partijen haar eigen kosten in hoger beroep draagt. Enz.

Nr. 6 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 14 februari 2008

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 0 0 9

Koophandel. Sinds 3 oktober 2000 heeft G&G de domeinnaam ggcomponent.nl in gebruik. Deze domeinnaam voert tot de website van haar onderneming. G&G heeft vervolgens ook de extensies .de; .net; .biz; .org en .info in gebruik genomen. De extensies zijn steeds gekoppeld aan ggcomponent en de domeinnamen voeren alle naar de website van de onderneming van G&G. Deze website is te raadplegen in het Nederlands, Duits en Engels. 2.2 G&G exploiteert een verkoop- en adviesorganisatie voor printed circuit boards (pcb’s), en de assemblage daarvan. G&G levert pcb’s aan industriële bedrijven op het gebied van telecommunicatie, apparatenbouw, defensie, ruimtevaart en medische sector in ondermeer België, Duitsland, Engeland, Italië en Spanje. 2.3 Tunderman exploiteert onder de handelsnaam PCB Elect Export een onderneming die soortgelijk is aan de door G&G gevoerde onderneming. Tunderman exploiteert ook een website voor zijn onderneming met de domeinnaam pcbelectexport.com. 2.4 Tunderman heeft sinds 27 februari 2007 de domeinnamen ggcomponent.com en ggcomponent.eu in gebruik. Bezoekers van deze website worden gererouted naar voornoemde website van PCB Elect Export.

(ggcomponent) Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen Art. 1 Hnw G&G is na de inschrijving van haar domeinnaam ggcomponent.nl op 3 oktober 2000 die domeinnaam ook als handelsnaam gaan voeren voor haar onderneming. Nadien is zij ook de naam ggcomponent met de extensies .de; .net; .biz; .org en .info als domeinnaam/handelsnaam gaan voeren. Al die benamingen met het kenmerkende deel ggcomponent verwijzen immers naar de website van de door haar gevoerde onderneming. De domeinnamen ggcomponent.com en ggcomponent.eu re-routen rechtstreeks naar de website van PCB Elect Export met de domeinnaam pcbelectexport.com. Dit valt aan te merken als het gebruik door Tunderman van de handelsnaam met het kenmerkende deel ggcomponent voor zijn eigen onderneming. Art. 5 Hnw G&G en Tunderman verhandelen beiden ’printed circuit boards’ vanuit Nederland en zetten deze af in Nederland en een groot aantal landen daarbuiten, onder een handelsnaam met het kenmerkende deel ggcomponent. De handelsnamen verschillen alleen in de extensie. Het verschil is zo gering dat gevaar voor verwarring te duchten is. Het publiek zal immers niet verwachten dat ggcomponent.com of ggcomponent.eu naar een andere onderneming verwijst dan de naam ggcomponent met de extensies .de; .net; .biz; .org en .info. G & G Component BV te Eindhoven, eiseres, procureur mr. P.A.M. Perquin, advocaat mr. L.F. Jansen te Hoofddorp, tegen Rens Tunderman h.o.d.n. PCB Elect Export te Nieuwerkerk a/d IJssel, gedaagde, advocaat en procureur mr. N.P.O. Ruysch te Delft. 2 De feiten 2.1 G&G is op 15 november 1994 als vennootschap onder firma opgericht en is met de handelsnaam G + G Component Complementaries ingeschreven bij de Kamer van

3 Het geschil (...) 4 De beoordeling (...) 4.2 Naar voorlopig oordeel is G&G na de inschrijving van haar domeinnaam ggcomponent.nl op 3 oktober 2000 die domeinnaam ook als handelsnaam gaan voeren voor haar onderneming. Nadien is zij ook de naam ggcomponent met de extensies .de; .net; .biz; .org en .info als domeinnaam/ handelsnaam gaan voeren. Al die benamingen met het kenmerkende deel ggcomponent, verwijzen immers naar de website van de door haar gevoerde onderneming. 4.3 Tunderman heeft op 27 februari 2007 de domeinnamen ggcomponent.com en ggcomponent.eu ingeschreven. Deze twee domeinnamen rerouten rechtstreeks naar de website van PCB Elect Export met de domeinnaam pcbelectexport.com. Voorshands merkt de voorzieningenrechter dit handelen aan als het gebruik door Tunderman van de handelsnaam met het kenmerkende deel ggcomponent voor zijn eigen onderneming. 4.4 Deze gang van zaken heeft ertoe geleid dat G&G en Tunderman beide pcb’s verhandelen vanuit Nederland en deze afzetten in Nederland en een groot aantal landen daarbuiten, onder een handelsnaam met het kenmerkende deel ggcomponent. De handelsnamen verschillen alleen in de extensie. Het verschil is zo gering dat gevaar voor verwarring te duchten is. Het publiek zal immers niet verwachten dat ggcomponent.com of ggcomponent.eu naar een andere onderneming verwijst dan de naam ggcomponent met de extensies .de; .net; .biz; .org en .info. Nu het gebruik als handelsnaam door G&G van haar domeinnamen/ handelsnamen van eerdere datum is dan het gebruik van door Tunderman, maakt Tunderman inbreuk op het handelsnaamrecht van G&G. 4.5 Het onder I gevorderde verbod zal worden toegewezen. 4.6 Hoewel aannemelijk is dat de inbreuk op het handelsnaamrecht heeft geleid tot enige schade voor G&G,

•


J A N U A R I

2 0 0 9

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 3

gaat in het algemeen de veroordeling tot betaling van schadevergoeding het bestek van een kort geding te buiten. G&G heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt hoe zij haar schade heeft begroot en nog minder heeft zij haar spoedeisend belang bij het ontvangen van enig bedrag onderbouwd. Het onder II gevorderde zal daarom worden afgewezen. 4.7 Ter zitting heeft G&G desgevraagd bevestigd dat de vordering onder III met name doelt op de kosteloze overdracht aan haar van de domeinnamen. Omdat Tunderman beide namen kort voor de zitting op ’zwart heeft gezet’, is het belang van G&G bij het eerste deel van deze vordering voldoende gewaarborgd. De onder III gevorderde overdracht zal worden toegewezen, waartoe de voorzieningenrechter een ruimere termijn dan gevorderd zal bepalen. 4.8 De vordering onder IV heeft de strekking dat de onderneming van Tunderman op de website van G&G voor onbepaalde tijd te schande wordt gezet. G&G heeft niet inzichtelijk gemaakt welk belang zij daarbij heeft. Met name heeft zij niet toegelicht hoe zij langs deze weg de schade door de inbreuk op haar handelsnaam kan beperken, compenseren of voorkomen. Het gevorderde zal worden afgewezen. 4.9 Met betrekking tot het verbod en de overdracht zal een dwangsom en een termijn ex artikel 1019 i Rv. worden bepaald op de wijze zoals hierna verwoord. 4.10 Tunderman zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. G&G heeft de volledige proceskosten ex artikel 1019 h Rv. gevorderd en heeft deswege kosten opgegeven en gespecificeerd van in totaal, tot en met de behandeling ter zitting, het bedrag van € 7.598,85 exclusief BTW. Tunderman betwist deze opgave in die zin dat genoemd bedrag ook ziet op de kosten die zijdens G&G zijn gemaakt in verband met de af te wijzen delen van de vordering, met name de schadevergoeding. Tunderman stelt ook dat hij zijn verweer op deze posten heeft toegespitst – zonder schadevordering zou volgens Tunderman de zaak onderling zijn geregeld – en dat de kosten zijnerzijds vooral zijn bepaald door het verweer op de onderdelen waarop hij in het gelijk is gesteld. 4.11 De voorzieningenrechter zal rekening houden met het gegeven dat het onder II gevorderde wordt afgewezen. Tot de redelijke en evenredige kosten van de procedure zijn niet te rekenen de kosten die G&G daartoe heeft gemaakt. Rekening is voorts te houden met de redelijke en evenredige kosten die Tunderman heeft gemaakt voor het op dit onderdeel gevoerde verweer. Bij gebreke van een specificatie die hierbij behulpzaam kan zijn, zal het aan G&G te betalen bedrag voor proceskosten worden geschat op € 2.000, en zal Tunderman tot betaling van dat bedrag worden veroordeeld.

bestemde formulieren en voorts volledige medewerking te verlenen aan het vervullen van de overige formaliteiten; 5.3 bepaalt dat Tunderman voor iedere dag dat hij in strijd handelt met het onder 5.1 of 5.2 bepaalde, aan G&G een dwangsom verbeurt van € 5.000; 5.4 bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; 5.5 veroordeelt Tunderman in de kosten van het geding, tot heden begroot op € 2.000; 5.6 verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; 5.7 wijst af wat meer of anders gevorderd is; 5.8 bepaalt de termijn ex artikel 1019 i Rv op zes maanden. Enz.

5 De beslissing

Art. 1019h Rv j° art. 14 Handhavingsrl. Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn maakt geen onderscheid tussen een verliezende of een winnende eiser, en evenmin tussen een dagvaardings- of een verzoekschriftprocedure. De kantonrechter heeft IBS ten onrechte veroordeeld in slechts een deel van de kosten die UvA heeft gemaakt. IBS heeft pas op de dag voor de mondelinge behandeling voldaan aan de eisen die UvA had gesteld en die kortweg zagen op het doen verwijderen van registraties met daarin de woorden ’Universiteit van Amsterdam’ of ’UvA’ uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waartoe IBS al eerder was gesommeerd. De kosten zijn dan ook door UvA niet nodeloos gemaakt en komen voor vergoeding in aanmerking. Het hof ziet geen aanleiding een beroep van IBS op de billijkheid te honoreren.

De voorzieningenrechter: 5.1 gebiedt Tunderman onmiddellijk na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnamen ggcomponent.com en ggcomponent.eu te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door deze te rerouten naar de website van zijn onderneming; 5.2 gebiedt Tunderman de domeinnamen ggcomponent.com en ggcomponent.eu binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis kosteloos aan G&G over te dragen, door middel van het invullen en ondertekenen van de daartoe

Nr. 7 Gerechtshof te Amsterdam, 19 april 2007 (Amsterdam Business School) Mrs. G.J. Visser, A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar en G.M.A. van Zaltbommel Art. 1 Hnw Ktr.: De conclusie van het gebruiksonderzoek door Thomson Compu-Mark houdt in dat IBS Amsterdam Business School niet gebruikt noch gebruikt heeft voor welke activiteit dan ook. IBS is in gebreke gebleven aannemelijk te maken dat zij de naam Amsterdam Business School als handelsnaam in het economisch verkeer daadwerkelijk voor derden kenbaar heeft gebruikt. De registratie en de vermelding in de telefoongids is daartoe immers onvoldoende, terwijl ook het overgelegde visitekaartje en het briefpapier slechts als aanwijzing kunnen dienen, maar voor het daadwerkelijk gebruik onvoldoende zijn. Art. 5 Hnw Hof: Uit de overgelegde stukken blijkt dat Amsterdam Business School als dienst wordt aangeboden door de Universiteit van Amsterdam. Nu IBS een verzoek instelt tot wijziging van een handelsnaam en er van de zijde van UvA geen sprake is van een handelsnaam, is het verzoek gedoemd te stranden. Weliswaar is het verweer van UvA als meest subsidiair verweer naar voren gebracht, maar nu dit verweer een zelfstandige en terecht voorgestelde afwijzingsgrond bevat, is een bespreking van de eerste grief van IBS en van de overige verweren van UvA niet meer nodig.

•


2 4

B I J B L A D


International Business Seminars BV te Zeist, appellante, procureur mr. A.D. Sunter, tegen Universiteit van Amsterdam te Amsterdam, geïntimeerde, procureur mr. J.P. van den Brink. a Rechtbank te Amsterdam, Sector Kanton, 30 november 2006 (mr. E. Pennink) Beoordeling van het verzoek 1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet weersproken inhoud van de overgelegde bewijsstukken, staat het volgende vast: 1.1 IBS houdt zich blijkens haar inschrijving in het Handelsregister bezig met het produceren, uitgeven en verhandelen van studiemateriaal en wetenschappelijke publicaties op het terrein van marketing, management en reclame. Het organiseren en verzorgen van seminars, opleidingen en cursussen en het geven van onderwijs op het gebied van marketing, management en reclame en tevens het doceren in de engelse taal van de leren door het doen-methode. 1.2 Op een op 22 juni 1989 gedateerd uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam staat vermeld dat IBS sedert 22 juni 1989 meerdere handelsnamen heeft, waaronder Amsterdam Business School IBS. 1.3 IBS heeft blijkens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam van 15 maart 2003 een groot aantal handelsnamen ingeschreven, waaronder Amsterdam Business School, Amsterdam Business School IBS en Amsterdam Business School Publications. 1.4 Vanaf september 2001 heeft de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA onder de aanduiding Universiteit van Amsterdam graduate Business School opleidingen aangeboden. 1.5 Begin 2005 is graduate uit de aanduiding verwijderd. 1.6 De UvA biedt opleidingen onder de naam Amsterdam Business School aan op het gebied van bedrijfskunde en management, waaronder MBA opleidingen. 1.7 Het woordmerk ABS (Amsterdam Business School) staat sedert 1 november 2001 ingeschreven in het Merkenregister van het Benelux Merkenbureau. Als houder staat Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam geregistreerd. (...) De beoordeling 5 Het meest verstrekkende verweer van UvA dat IBS geen onderneming onder de naam Amsterdam Business School drijft, treft doel. Van de zijde van UvA is een rapport overgelegd van Thomson Com pu-mark, waarin verslag is gedaan van een gebruiksonderzoek voor Nederland van de handelsnaam Amsterdam Business School. Dit onderzoek heeft slechts opgeleverd dat sprake is van vermelding van de naam in de registratie bij de Kamer van Koophandel en de vermelding van Amsterdam Business School (IBS) in de telefoongidsen van 1997 tot en met 2000 en Amsterdam Business School (UK) ltd in 2006. De conclusie van dit onderzoek houdt verder in dat IBS Amsterdam Business School niet gebruikt noch heeft gebruikt voor welke activiteit dan ook.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 0 0 9

Tegenover dit gemotiveerde verweer is IBS in gebreke feiten en omstandigheden naar voren te brengen die aannemelijk maken dat zij de naam Amsterdam Business School als handelsnaam in het economisch verkeer daadwerkelijk voor derden kenbaar heeft gebruikt. De registratie en de vermelding in de telefoongids zoals hiervoor weergegeven is daartoe immers onvoldoende, terwijl ook het overgelegde visitekaartje en het briefpapier slechts als aanwijzing kunnen dienen, maar voor het daadwerkelijk gebruik onvoldoende zijn. Daaruit kan immers niet worden afgeleid dat IBS met deze handelsnaam in voldoende mate tot het publiek doordringt. Voor zover namens IBS nog is aangevoerd dat genoemd onderzoek niet juist en volledig is geweest, gaat dit betoog eraan voorbij dat het op de weg van IBS ligt om het gebruik van de Handelsnaam aannemelijk te maken en UvA slechts gemotiveerd heeft bestreden dat zij dit doet. IBS kan dan niet volstaan met betwisting van deze onderzoeksgegevens, nog daargelaten dat het onderzoek en de daarin verrichte inspanning als afdoende zijn aan te merken. 6 Dit betekent dat het verzoek van IBS wordt afgewezen en de overige stellingen van partijen geen bespreking meer behoeven. UvA heeft haar bij verweerschrift opgenomen verzoeken ingetrokken, met uitzondering van de verzochte volledige kostenvergoeding, zodat deze verzoeken niet meer aan de orde zijn. 7 IBS wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure veroordeeld. Door UvA is met een terecht beroep op de Richtlijn 2000/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten aanspraak gemaakt op een vergoeding van de redelijke kosten die zij heeft gemaakt, waaronder de vergoeding van de volledige advocaatkosten. Daar staat echter tegenover dat in de overgelegde kostenbegroting van de raadsman van UvA geen onderscheid is gemaakt tussen enerzijds de kosten die verband houden met het verweer en anderzijds de kosten die verband houden met het verzoeken van UvA, zoals zij deze in deze procedure in eerste instantie heeft ingediend en bij de laatste behandeling heeft ingetrokken. Daarmee staat niet vast dat de gevorderde kosten volledig zien op het verweer, zodat er geen plaats is voor volledige toewijzing van het gevorderde. Er is aanleiding de kosten die verband houden met het verweer in redelijkheid te begroten op € 6.000,–. 8 Hetgeen hiervoor is overwogen, leidt tot de volgende beslissing. Beslissing De kantonrechter: wijst het verzoek af; Enz. b Het Hof, enz. 2 De feiten De kantonrechter heeft in de bestreden beschikking onder 1.1 tot en met 1.7 een aantal feiten als in deze zaak vaststaand aangemerkt. Daaromtrent bestaat geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. 3 De beoordeling 3.1 Het gaat in deze zaak om het volgende. 3.1.1 IBS houdt zich blijkens haar inschrijving in het handelsregister bezig met het produceren, uitgeven en verhan-

•


J A N U A R I

2 0 0 9

B I J B L A D


delen van studiemateriaal en wetenschappelijke publicaties op het terrein van marketing, management en reclame. Voorts organiseert en verzorgt zij seminars, opleidingen en cursussen en geeft zij onderwijs, dit alles eveneens op bovengenoemd terrein. Tot slot houdt zij zich bezig met het doceren in de Engelse taal van de ’leren door het doen’methode. Op een uittreksel van de Kamer van Koophandel van 22 juni 1989 staat vermeld dat IBS sedert 22 juni 1989 meerdere handelsnamen heeft, waaronder Amsterdam Business School IBS. Blijkens een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van 15 maart 2003, heeft IBS een aantal handelsnamen in dat register ingeschreven, waaronder Amsterdam Business School, Amsterdam Business School IBS en Amsterdam Business School Publications. 3.1.2 Vanaf september 2001 biedt de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA onder de aanduiding Amsterdam Graduate Business School, opleidingen aan. Het woordmerk Amsterdam Business School (ABS) staat sedert 1 november 2001 ingeschreven in het Merkenregister van het Benelux Merkenbureau. Als houder staat geregistreerd de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. 3.2 Artikel 5 van de Handelsnaamwet, waarover deze procedure gaat, bepaalt dat het verboden is een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten. De kantonrechter heeft in de bestreden beschikking overwogen dat het verweer van UvA, dat IBS geen onderneming onder de naam Amsterdam Business School drijft, doel treft. IBS heeft volgens de kantonrechter onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht die aannemelijk maken dat zij de naam Amsterdam Business School als handelsnaam in het economisch verkeer daadwerkelijk voor derden kenbaar heeft gemaakt. De kantonrechter heeft op grond van deze overweging de verzoeken van IBS afgewezen. 3.3 De eerste grief van IBS richt zich tegen bovenstaand oordeel. UvA heeft de door haar gevoerde verweren in eerste aanleg, in hoger beroep gehandhaafd. Haar meest subsidiaire verweer luidt, samengevat, dat de rechtspersoon UvA de woorden ’Amsterdam Business School’ niet gebruikt als handelsnaam ter onderscheiding van een onderneming, maar de merknaam ’Amsterdam Business School’ gebruikt ter onderscheiding van bepaalde onderwijsdiensten die zij aanbiedt. Er kan derhalve volgens UvA geen sprake zijn van een handelsnaaminbreuk in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet. 3.4 IBS heeft geen, dan wel onvoldoende argumenten aangevoerd tegen bovenstaand standpunt van UvA, ook niet na daartoe uitdrukkelijk te zijn uitgenodigd ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep. Het verweer wordt naar het oordeel van het hof terecht gevoerd. Uit de overgelegde stukken, waaronder de stukken die zich als productie 7 bij het verweerschrift bevinden, blijkt immers dat Amsterdam Business School als dienst wordt aangeboden door de Universiteit van Amsterdam. Nu IBS een ver-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 5

zoek instelt tot wijziging van een handelsnaam en er van de zijde van UvA geen sprake is van een handelsnaam, is het verzoek gedoemd te stranden. Weliswaar is het verweer van UvA als meest subsidiair verweer naar voren gebracht, maar nu dit verweer een zelfstandige en terecht voorgestelde afwijzingsgrond bevat, is een bespreking van de eerste grief van IBS en van de overige verweren van UvA niet meer nodig. De verzoeken in hoger beroep van IBS, voor zover die zien op een veroordeling van UvA om de handelsnaam te wijzigen, zullen worden afgewezen. Het bewijsaanbod van IBS wordt door het hof gepasseerd als zijnde niet ter zake doende. 3.5 De tweede grief in principaal appel en de grief in incidenteel appel zijn gericht tegen de door de kantonrechter uitgesproken kostenveroordeling. IBS is met toepassing van artikel 14 van de Richtlijn 2000/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: de Handhavingsrichtlijn) veroordeeld in de proceskosten van UvA voor een bedrag van € 6000,–. Volgens IBS kan op dit artikel geen beroep worden gedaan nu de Handhavingsrichtlijn nog niet is geïmplementeerd, terwijl overigens de kostenveroordeling buitenproportioneel is. Volgens UvA heeft de kantonrechter terecht de richtlijn toegepast maar ten onrechte niet de volledige proceskosten toegewezen, die UvA in eerste aanleg heeft gevorderd ten bedrage van € 11.639,81. In hoger beroep vordert zij een bedrag van € 11.057,71-. 3.6 Het hof overweegt als volgt. Aangezien op 29 april 2006 de Handhavingsrichtlijn geïmplementeerd had moeten zijn, is het hof, gelet op de datum van het inleidend verzoek, te weten 26 juli 2006, verplicht tot een richtlijnconforme interpretatie van de wettelijke regels met betrekking tot proceskostenveroordeling. Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn bepaalt dat de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd wordt veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Dit artikel is onder andere van toepassing op procedures krachtens artikel 5 van de Handelsnaamwet. Onder de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen, vallen onder andere griffierechten, de volledige honoraria van de advocaat en onderzoekskosten. Het hof is van oordeel dat een richtlijnconforme interpretatie meebrengt dat in de onderhavige zaak IBS in beginsel in de volledige proceskosten van UvA dient te worden veroordeeld. Een dergelijke interpretatie is niet contra legem. In dit verband wijst het hof op de parlementaire stukken bij het wetsvoorstel waarin de Handhavingsrichtlijn wordt geïmplementeerd (Kamerstukken II, 2005-2006, 30392, nrs. 1-7; Kamerstukken I, 2006-2007, 30392 A-C) en waarin onder andere is opgenomen artikel 1019h Rv., dat een letterlijke vertaling is van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn. Anders dan IBS betoogt maakt artikel 14 geen onderscheid tussen een verliezende of een winnende eiser, en evenmin tussen een dagvaardings- of een verzoekschriftprocedure. 3.7 In eerste aanleg heeft de kantonrechter IBS naar het oordeel van het hof ten onrechte veroordeeld in slechts een deel van de kosten die UvA heeft gemaakt. Bij het intrekken van haar zelfstandig verzoek heeft UvA uitdrukkelijk haar verzoek tot vergoeding van de met haar zelfstandig verzoek gemoeide proceskosten gehandhaafd, aangezien IBS pas op de dag voor de mondelinge behandeling heeft voldaan aan

•


2 6

B I J B L A D


de eisen die UvA had gesteld en die kortweg zagen op het doen verwijderen van registraties met daarin de woorden ’Universiteit van Amsterdam’ of ’UvA’ uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waartoe IBS al eerder was gesommeerd. De kosten zijn dan ook door UvA niet nodeloos gemaakt en komen voor vergoeding in aanmerking. 3.8 Het door UvA ingediende kostenoverzicht van de procedure in beide instanties, dat een sluitstuk vormt van reeds eerder overgelegde overzichten, is door IBS niet voldoende beargumenteerd betwist zodat het hof – ook na zich daarover een eigen oordeel te hebben gevormd – uitgaat van de redelijkheid en evenredigheid van de door UvA gemaakte kosten. Het hof ziet geen aanleiding een beroep van IBS op de billijkheid te honoreren. IBS heeft geen argumenten naar voren gebracht die hiertoe nopen. Evenmin geeft haar houding jegens UvA, zoals die onder andere blijkt uit de aard en de inhoud van de in hoger beroep door UvA overgelegde brieven van de hand van de directeur van IBS, R.H. Buurman, daartoe enige grond. Dit alles betekent dat de tweede grief, door IBS voorgesteld, faalt en dat de grief in incidenteel appel van UvA slaagt. 4 Slotsom De bestreden beschikking zal met betrekking tot de proceskostenveroordeling ten dele worden vernietigd. Het hof zal IBS veroordelen tot betaling van de resterende proceskosten in eerste aanleg. De bestreden beschikking zal overigens, zij het op andere grond, worden bekrachtigd. IBS zal worden veroordeeld in de proceskosten in hoger beroep. 5 Beslissing in principaal en in incidenteel appel Het hof: – bekrachtigt de beschikking die de kantonrechter te Amsterdam onder kenmerk EA 06-3799 op 30 november 2006 heeft gegeven, met uitzondering van de daarin opgenomen gedeeltelijke afwijzing van een bedrag van € 5.639,81 ter zake van proceskosten, welke gedeeltelijke afwijzing wordt vernietigd, en, opnieuw rechtdoende – veroordeelt IBS in de resterende kosten van de procedure in eerste aanleg, zijnde een bedrag van € 5.639,81, – veroordeelt IBS in de kosten van de procedure in hoger beroep, zijnde een bedrag van € 11.057,71, – bekrachtigt de beschikking voor het overige; Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 0 0 9

Nr. 8 Rechtbank te Arnhem, 8 augustus 2007* (Herrmann Brain Dominance Instrument) Mr. F.J. de Vries Art. 2 Aw Dat de gedaagde, blijkens een door hem behaald certificaat, over de capaciteiten beschikt om het HBDI te gebruiken betekent niet dat hij ook gerechtigd is het daadwerkelijk commercieel te gebruiken en te exploiteren. Dat een licentie zou zijn verleend, blijkt niet. In de gegeven omstandigheden mocht de gedaagde er ook niet op vertrouwen dat er een licentie tot stand zou komen. Er is tussen Schöne en Ned Herrmann dus niet met zoveel woorden gesproken over een licentieovereenkomst en Schöne heeft ook nooit enige vergoeding aan Ned Herrmann of een van diens ondernemingen betaald terwijl dat kennelijk, zo volgt uit het voorgaande, wel de bedoeling van Ned Herrmann was. Onder die omstandigheden mocht Schöne er ook niet op vertrouwen dat een dergelijke overeenkomst wel tot stand was gekomen. Art. 27a, lid 2 Aw; art 28, lid 7 Aw Uit de geproduceerde stukken blijkt dat de eiseressen met instemming van, c.q. op expliciet verzoek van, de (verdere) rechthebbenden de auteursrechten geldend maken tegenover gedaagde. Het verweer dat eiseressen slechts licentiehouders zijn gaat daarom niet op. zaak met rolnr. 03-1999 Rijnconsult BV te Utrecht, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. H. van Ravenhorst, advocaat mr. L.J.P.E. Donckers-Corten te Breda, tegen B.F. Schöne te Rijswijk, gedaagde in conventie, eiser in reconventie, procureur mr. J.M. Bosnak, advocaat mr. F.P. Lomans te Arnhem. zaak met rolnr. 04-820 Institut Herrmann France Europe SA te Rueil Malmaison, Frankrijk, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. H. van Ravenhorst, advocaat mr. L.J.P.E. Donckers-Corten te Breda, tegen B.F. Schöne te Rijswijk, gedaagde in conventie, eiser in reconventie, procureur mr. J.M. Bosnak, advocaat mr. F.P. Lomans te Arnhem. De vaststaande feiten 1.1 Ned Herrmann heeft een denkmethode ontwikkeld onder de naam Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI). Met behulp van deze methode kunnen perceptievoorkeuren en denkstijlen van mensen in kaart worden gebracht. Het logo en de voor HBDI gebruikte diagrammen zijn als beeldmerk ingeschreven bij het WIPO te Genève, onder meer voor de Benelux. Ned Herrmann is in 1999 overleden.

*

Beroep ingesteld. Red.

•


J A N U A R I

2 0 0 9

B I J B L A D


1.2 Rijnconsult exploiteert een managementadviesbureau. Herrmann France heeft aan Rijnconsult een (al dan niet exclusieve) licentie voor de Nederlandse markt verstrekt wat betreft de merkenrechten. 1.3 Schöne is bedrijfsadviseur. Uit een op naam van Schöne gesteld certificaat, gedateerd 21 maart 1990, blijkt dat hij ’is certified in the Herrmann Brain Dominance Instrument and has demonstrated the required knowledge and skills to score, interpret and apply the instrument’. 1.4 In de periode van 21 november 1994 t/m 18 april 2003 hebben (onder andere) Herrmann France en Rijnconsult Scho¨ ne erop gewezen dat hij niet bevoegd is HBDI te gebruiken en Schöne gesommeerd zijn inbreukmakend handelen te staken. (...) De beoordeling van het geschil (...) 15 Schöne heeft allereerst opgeworpen dat Rijnconsult en Herrmann France niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen. Rijnconsult omdat zij slechts licentiehouder is en zij niet de bevoegdheid heeft zelfstandig in rechte op te treden tegen een inbreuk op merkenrecht en/of auteursrecht. Herrmann France omdat niet is gebleken dat zij rechthebbende is. 16 Het verweer gaat niet op. Hoe het precies zit met het auteursrecht op de vragenlijst, de diagrammen en het handboek wordt na de uitleg door Rijnconsult en Herrmann France niet helemaal duidelijk. Het auteursrecht zal worden beheerst door het recht van North Carolina of de Verenigde Staten. Of het naar dat recht mogelijk is een auteursrecht te splitsen in een recht voor de Verenigde Staten en een recht voor Europa is de rechtbank niet bekend. Mogelijk is het auteursrecht aldus overgedragen dat Herrmann France tezamen met Herrmann International/Ned Herrmann Group auteursrechthebbende op de bedoelde vragenlijst, diagrammen en het handboek zijn. Een en ander wordt vermoedelijk door of het recht van North Carolina of de Verenigde Staten beheerst. Mogelijk heeft Herrmann International/Ned Herrmann Group een licentie aan Herrmann France verstrekt, die op haar beurt weer een sublicentie aan Rijnconsult heeft verstrekt. Hoe het precies zit, kan in het midden blijven, omdat uit de overgelegde producties, vooral de brief van Herrmann International van 15 december 2000 onmiskenbaar blijkt dat Rijnconsult en Herrmann France met instemming van Herrmann International/Ned Herrmann Group de auteursrechten geldend maken tegenover Schöne. Herrmann France kan als merkrechthebbende optreden tegen inbreuken op de onder 1.1 bedoelde merkrechten. 17 Ten aanzien van Rijnconsult geldt verder dat Herrmann France expliciet aan Rijnconsult heeft verzocht namens haar in rechte op te treden jegens Schöne. Dat blijkt uit de onweersproken brieven van Herrmann France aan Rijnconsult van 17 februari 2003 en 3 september 2003. In de laatste brief heeft Herrmann France geschreven: ’Consequently I kindly request to you to initiate a procedure against Mr. B Schöne in order to stop as soon as possible his activity’. Daaruit volgt genoegzaam dat Herrmann France aan RijnconsuIt toestemming heeft verleend op eigen kosten in rechte tegen derden, Schöne, op te treden ter handhaving

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 7

van het merkenrecht en auteursrecht van Herrmann France, kennelijk voor zover het betreft de handhaving van die rechten in Nederland. Herrmann France en Rijnconsult kunnen dus in hun vorderingen worden ontvangen. 18 Schöne heeft de door Rijnconsuit en Herrmann France aan hem verweten gedragingen op zichzelf niet betwist, maar hij heeft opgeworpen dat hij over een rechtsgeldige licentie beschikt en dus gerechtigd is HBDI – al dan niet in combinatie met het door hem zelf ontwikkelde ’Mental Preference System’- te openbaren en te verveelvoudigen in de zin van de Auteurswet en te gebruiken en daarmee ook toestemming heeft de merken te gebruiken. Van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Herrmann France kan volgens Schöne dan ook geen sprake zijn. 19 Dat Schöne sedert maart 1990 beschikt over een certificaat met betrekking tot HBDI staat wel vast. Aangenomen kan dus worden, zo blijkt ook uit de tekst op het certificaat, dat hij beschikt over de capaciteiten om HBDI te gebruiken. Dat betekent echter, anders dan Schöne meent, niet dat Schöne ook gerechtigd is HBDI daadwerkelijk commercieel te gebruiken en te exploiteren, ook niet als hij nog een zogenoemde Masterclass heeft gevolgd. Daarvoor is een licentieovereenkomst met Herrmann France (voor de Europese markt) of met de Ned Herrmann Group (voor de Amerikaanse markt) vereist. Dat met Schöne een dergelijke overeenkomst tot stand is gekomen kan niet worden aangenomen. Een schriftelijke overeenkomst heeft Schöne niet overgelegd. Dat hij door Ned Herrmann persoonlijk is gelicentieerd is niet aannemelijk. Schöne heeft daarover zelf tijdens de comparitie van 12 januari 2005 verklaard: ’U vraagt mij of Herrmann mij ook heeft gezegd dat ik vertegenwoordiger van hem in Nederland was. Ik antwoord dat hij dat niet zo expliciet heeft gezegd’ en ’Herrmann heeft inderdaad met mij onderhandeld over afdracht van een vergoeding. Ik heb hem de wedervraag gesteld, waarom ik daarmee akkoord zou moeten gaan als ik toch al alle bevoegdheden bezat; wat kreeg ik ervoor terug? Daarop kreeg ik geen bevredigend antwoord. We hebben daarom geen uitgebreide nadere schriftelijke overeenkomst gesloten en daarna zijn de contacten bekoeld’. Er is tussen Schöne en Ned Herrmann dus niet met zoveel woorden gesproken over een licentieovereenkomst en Schöne heeft ook nooit enige vergoeding aan Ned Herrmann of een van diens ondernemingen betaald terwijl dat kennelijk, zo volgt uit het voorgaande, wel de bedoeling van Ned Herrmann was. Onder die omstandigheden mocht Schöne er ook niet op vertrouwen dat een dergelijke overeenkomst wel tot stand was gekomen. Schöne heeft nog wel gewezen op een door hem overgelegde brief van 22 mei 1990, maar daaruit kan het bestaan van een licentieovereenkomst niet worden afgeleid. Daarin is slechts neergelegd dat Schöne ’fully certified’ is HBDI te gebruiken en dat is, zoals hiervoor al is overwogen, iets anders dan dat hij gelicentieerd is. Bovendien lijkt uit het slot van die brief op bladzijde twee eerder te volgen dat er nog een (licentie)overeenkomst met Schöne moest worden gesloten. Schöne heeft er ook nog op gewezen dat hij door Ned Herrmann International wel als licentiehouder wordt beschouwd, omdat hij, nadat de onderhavige procedure was gestart, nog een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan een vervolgopleiding voor licentienemers. In die

•


2 8

B I J B L A D


uitnodiging valt evenwel niet te lezen dat het hier gaat om een opleiding (de uitnodiging spreekt over conferentie) voor uitsluitend licentienemers. Veeleer lijkt de uitnodiging gericht aan allen die HBDI-gecertificeerd zijn. Aangenomen kan wel worden dat Schöne gedurende een zekere periode (globaal eind jaren tachtig, begin jaren negentig) bepaalde werkzaamheden voor Ned Herrmann heeft verricht, waaronder mogelijk het bewerken van de Nederlandse markt, het maken van vertalingen en dergelijke, maar dat is op zichzelf onvoldoende om het bestaan van een licentie-overeenkomst aan te nemen. Schöne heeft ook nog aangevoerd dat in die beginjaren geen onderscheid werd gemaakt tussen certificaathouders en licentiehouders en dat hij, als certificaathouder tevens, kennelijk automatisch, licentiehouder was. Dat kan niet worden aangenomen, reeds omdat uit een brief van Ned Herrmann aan Schöne van 23 januari 1991, dus nadat Schöne zijn certificaat had ontvangen, is vermeld (zakelijk weergegeven) dat er nog een overeenkomst dient te worden gesloten, waarmee niet anders kan zijn bedoeld dan dat er een licentieovereenkomst moest worden gesloten. Zover is het uiteindelijk, zoals overwogen, niet gekomen. Voor het overige heeft Schöne geen feiten of omstandigheden gesteld die, indien bewezen, tot een ander oordeel zouden kunnen leiden. Voor een bewijsopdracht is daarom geen plaats. Aangenomen moet dus worden dat Schöne niet over de vereiste licentie beschikt. 20 De conclusie is dat Schöne, door voor commerciële doeleinden HBDI te gebruiken met de daarbij behorende naam, het logo, de diagrammen en de ondersteunende teksten, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Herrmann France. Dat betekent dat de vorderingen van Herrmann France en Rijnconsult zoals die zijn neergelegd in het vonnis van 28 juli 2004 onder 2.2.1 en 2.2.2 en hiervoor onder 2.a en b, en de daarmee samenhangende nevenvorderingen onder 2.2.3 en 2.c kunnen worden toegewezen. Er is aanleiding de gevorderde dwangsommen te matigen. Aangezien voldoende aannemelijk is dat Herrmann France en Rijnconsult als gevolg van het inbreukmakend handelen van Schöne schade hebben geleden, zijn ook de vordering sub 2.2.5 en 2.e toewijsbaar. Aangezien de toe te wijzen vorderingen van Rijnconsult en Herrmann France identiek zijn, zullen deze in één dictum worden neergelegd. 21 Hetgeen hiervoor is overwogen leidt ertoe dat de vorderingenvanSchöneinreconventiejegensRijnconsultenHerrmann France moeten worden afgewezen. Dat geldt ook voor de vorderingen die betrekking hebben op het door Schöne gepretendeerde auteursrecht op de door hem gemaakte vertalingen van de vragenlijsten. Als al zou worden aangenomen dat Schöne daarop het auteursrecht heeft, dan moet het gevorderde worden afgewezen omdat als onweersproken moet worden aangenomen dat Herrmann France en Rijnconsult slechts gebruik maken van de eigen ’originele Nederlandstalige vragenlijsten van Herrmann International’ en niet van de door Scho¨ ne gemaakte vertalingen. 22 Als de in het ongelijk gestelde partij zal Schöne de kosten van de procedures moeten dragen, zowel wat betreft de conventie als de reconventie. Uit hetgeen hiervoor is overwogen vloeit evenwel voort dat er geen rationeel argument voor Rijnconsult/Herrmann France was twee afzonderlijke procedures tegen Schöne te beginnen. Het door de beide partijen gevorderde en hetgeen daaraan ten grondslag is gelegd is immers identiek. Herrmann France heeft nog

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 0 0 9

aangevoerd dat haar na het aanhangig maken van de procedure door Rijnconsult is gebleken dat Schöne zijn activiteiten ook buiten Nederland verricht en dat zij daarom nadien zelf een procedure aanhangig heeft moeten maken. Nog afgezien van het feit dat daarvan in de procedure niet is gebleken, staat dat er niet aan in de weg dat had kunnen worden volstaan met één procedure waarin zowel Rijnconsult als Herrmann France hun vorderingen jegens Schöne geldend hadden kunnen maken. Dat geeft aanleiding de kosten waarin Schöne zal worden veroordeeld zowel in de conventie als in de reconventie te beperken als na te melden, waarbij de verschotten zullen worden begroot op € 83,78 wegens explootkosten en op € 241,–wegens vast recht. De beslissing De rechtbank In de beide zaken in conventie a gebiedt Schöne de door hem gepleegde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Herrmann France per direct te staken en gestaakt te houden, b verbiedt Schöne de materialen (vragenlijsten, handboek, ondersteunende teksten), de naam, het logo en de diagrammen van Herrmann international c.q. Herrmann France te gebruiken en te verveelvoudigen, c veroordeelt Schöne binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis onder overlegging van een accountantsverklaring en onderliggende facturen en overige bescheiden aan Rijnconsult/de advocaat van Herrmann France opgave te doen van: – het aantal, de namen en de adressen van de personen die hij in HBDI heeft ’geaccrediteerd’ en/of tot certified practioner’ heeft benoemd, – het aantal, de namen en de adressen van de personen op wie hij HBDI heeft toegepast, – de omzet en winst die Scho¨ ne met het gebruik van HBDI heeft behaald, d veroordeelt Schöne om ingeval hij (na betekening van dit vonnis) in gebreke mocht blijven aan bovenstaande veroordeling te voldoen en/of bovenstaand gebod en/of verbod overtreedt aan Rijnconsult/Herrmann France een dwangsom te betalen van € 1.000,– per dag, echter tot een maximum van in totaal € 100.000,—, e verklaart voor recht dat Schöne aansprakelijk is voor alle schade welke is veroorzaakt door zijn inbreukmakend handelen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet f veroordeelt Schöne in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Rijnconsult en Herrmann France bepaald op € 524,78 wegens verschotten en op € 1.808,– voor salaris van de procureur, g verklaart dit vonnis wat betreft bet onder a t/m d en f vermelde uitvoerbaar bij voorraad, h wijst af het meer of anders gevorderde in reconventie i wijst de vorderingen van Schöne af, j veroordeelt Schöne in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Rijnconsult en Herrmann France bepaald op € 904,– voor salaris van de procureur, Enz.

•


J A N U A R I

2 0 0 9

B I J B L A D


Nr. 9 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 27 december 2007*

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 9

zelfde verzameling van titels in hun onderlinge samenhang toepassen teneinde met hetzelfde doel een 100% landelijke dekkend bereik te garanderen.’

(lijst titels huis-aan-huisbladen) Mr. P.G.J. de Heij Art. 1 Aw Een lijst van titels van huis-aan-huisbladen die erop gericht is landelijke dekking van de in die bladen gepubliceerde berichten te verwezenlijken, bezit niet een eigen, oorspronkelijk karakter en draagt niet het persoonlijk stempel van de maker. Art. 10, lid 1 onder 1° Aw; art. 12 en art. 13 Aw Gebruiken van een lijst van titels van huis-aan-huisbladen om publicaties aan dezelfde bladen aan te bieden is niet een auteursrechtelijk relevante openbaarmaking of verveelvoudiging van die lijst. Bovendien is niet aannemelijk geworden dat gedaagden ’hun’ lijst louter van eiseres hebben overgenomen. Om beide redenen geen inbreuk op de auteursrechtelijke ’geschriftenbescherming’. Art. 6:162 BW Het is onrechtmatig om te lichtvaardig aan relaties te laten weten dat concurrenten op rechten (van intellectuele eigendom) inbreuk maken. Dat geval doet zich hier voor. Maria Johanna Francisca Linderdina van Daelen-Bazelmans h.o.d.n. IDMC te Eindhoven, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. M.L. Kleyn, advocaat mr. H.A.H.M. Albrecht te Eindhoven, tegen 1 Bureau voor Free Publicity, 2 Mathilde Marian Poels beiden te ’s-Gravenhage, 3 Flora Kleijnjan te Amsterdam, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. L.Ph.J. baron van Utenhoven, advocaat mr. C.G.M. Berendsen te Amsterdam. 2 De feiten In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende feiten. 2.1 IDMC en Free Publicity maken hun bedrijf van het verzorgen van publicaties (zogenaamde ’stoppers’) in huis aan huis verspreide bladen. 2.2 IDMC heeft een werkwijze ontwikkeld waarmee bereikt wordt dat de publicatie alle Nederlandse huishoudens bereikt. Deze landelijke dekking is van belang voor in het bijzonder publicaties van de overheid. Deel van de werkwijze is een lijst van huis-aan-huisbladen (de titellijst). 2.3 Aan IDMC is voor haar werkwijze op 20 juli 2005 onder nummer 1028098 een kortlopend Nederlands octrooi verleend. 2.4 IDMC heeft in het verleden meerdere opdrachten uitgevoerd voor overheidsinstanties. Sinds enige tijd ondervindt zij ernstige concurrentie van Free Publicity omdat Free Publicity haar diensten tegen lagere tarieven aanbiedt. 2.5 IDMC vermeldt in een voetnoot in de door haar verspreide brochure ’Strategisch Communiceren’: ’rIDMC oefent een exclusief auteursrecht uit op de lijst van titels zoals vermeld in dit vouwblad. Niemand anders mag derhalve de*

Beroep ingesteld. Red.

3 Het geschil 3.1 IDMC vorderde aanvankelijk zakelijk weergegeven: 3.1.1 een verbod op het aanbieden, verkopen en toepassen van de werkwijze van IDMC met nevenvorderingen (rekening en verantwoording met betrekking tot opdrachten die door het gestelde inbreukmakende handelen zijn verkregen en afgifte van zaken waarmee inbreuk op de rechten van IDMC is (sic…) gemaakt), op straffe van een dwangsom; 3.1.2 veroordeling van Free Publicity tot betaling van een voorschot van € 50.000,– op verschuldigde schadevergoeding; 3.1.3 veroordeling van Free Publicity in de proceskosten volgens de maatstaf van 1019h Rv. 3.2 IDMC baseerde deze vorderingen op de navolgende stellingen. De werkwijze van IDMC is auteursrechtelijk beschermd. Hetzelfde geldt voor de brochures van IDMC, de titellijst en ook het octrooischrift. Door het ontlenen van gegevens aan de werken van IDMC, in het bijzonder door het hanteren van een identieke titellijst, maakt Free Publicity inbreuk op de auteursrechten van IDMC. Dit handelen is tevens aan te merken als oneerlijke concurrentie en slaafse nabootsing. 3.3 Ter zitting heeft IDMC verklaard het aan haar verleende octrooirecht niet aan haar vorderingen ten grondslag te leggen. Zij heeft de stelling dat Free Publicity inbreuk zou maken op het gestelde auteursrecht op de werkwijze, brochures en het octrooischrift laten vallen en haar vordering gewijzigd aldus, dat het gevorderde verbod nog uitsluitend ziet op het gebruik van haar titellijst. 3.4 Free Publicity heeft zich tegen de eiswijziging verzet en ook overigens verweer gevoerd. Zij vordert in reconventie, zakelijk weergegeven: 3.4.1 een verbod aan IDMC om te ’wapperen’ met het verleende octrooi, althans naar buiten toe de suggestie te wekken dat Free Publicity zich schuldig maakt aan inbreuk op aan IDMC toekomende octrooien auteursrechten en/of oneerlijke concurrentie; 3.4.2 een gebod tot opgave van de namen van handelsrelaties tegenover welke IDMC over Free Publicity negatieve uitlatingen heeft gedaan; 3.4.3 een gebod tot verzending van een rectificatie aan die handelsrelaties; 3.4.4 aanpassing van brochures en andere uitingen aldus, dat de indruk wordt weggenomen dat derden toestemming van IDMC zouden behoeven om de titellijst te gebruiken; 3.4.5 het voorgaande op straffe van een dwangsom; 3.4.6 betaling van een voorschot op verschuldigde schadevergoeding van € 50.000,–; 3.4.7 veroordeling van IDMC in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten. 3.5 Aan de vorderingen legt Free Publicity ten grondslag dat IDMC onrechtmatig handelt dan wel misbruik maakt van haar bevoegdheid door Free Publicity voortdurend te dreigen met civiel- en strafrechtelijke sancties die zij niet hard kan maken. Free Publicity wijst er op dat het Octrooicentrum Nederland in een rapport van het onderzoek naar de stand van de techniek van 21 september 2007 heeft geconcludeerd dat de geclaimde materie geen technische

•


3 0

B I J B L A D


maatregel betreft en dat daarom de beschreven werkwijze niet als een octrooieerbare uitvinding kan worden aangemerkt. Free Publicity heeft in dit verband voorts gewezen op de hiervoor weergegeven passage uit de brochure ’Strategisch Communiceren’ en op IDMCs aan betrokken uitgevers kenbaar gemaakte opvatting dat uitgevers, die orders van andere bureaus accepteren, mogelijk strafbaar zijn. Free Publicity stelt dat een groot risico bestaat dat de door IDMC verschuldigde schadevergoeding niet betaald zal worden indien een bodemprocedure moet worden afgewacht. 3.6 Partijen hebben de vorderingen over en weer bestreden. 4 De beoordeling 4.1 Uit de stellingen van partijen volgt een voldoende spoedeisend belang bij toewijzing van de gevorderde voorzieningen. 4.2 IDMC heeft bezwaar gemaakt tegen de door Free Publicity bij fax van 10 december 2007 toegezonden producties 42 en 43 omdat zij onvoldoende gelegenheid zou hebben gehad zich daarover te beraden. Productie 42 betreft een opgave van de in de laatste dagen voor de zitting gemaakte kosten van de advocaat. Deze opgave kan naar zijn aard pas vrij kort voor de zitting worden gegeven. De opgave is bovendien niet zodanig gecompliceerd dat van IDMC niet kan worden gevraagd op de productie te reageren, zo nodig nadat de zitting korte tijd is geschorst voor beraad. Deze productie wordt in aanmerking genomen. Productie 43 betreft de folder ’Strategisch Communiceren’. Een steekhoudende reden waarom deze productie slechts één dag voor de zitting aan de wederpartij en de voorzieningenrechter wordt toegezonden ontbreekt, zodat deze productie niet kan worden geaccepteerd. Van veel belang is dit niet omdat tussen partijen vast staat dat daarin de onder 2.5 weergegeven voetnoot is opgenomen. beoordeling van de vorderingen in conventie 4.3 Free Publicity heeft niet gemotiveerd waarom de eiswijziging in conventie in strijd zou komen met de eisen van een goede procesorde. Zij heeft zich daartegen, zoals uit het navolgende blijkt, afdoende kunnen verweren. De eiswijziging dient daarom te worden toegestaan. 4.4 IDMC heeft haar stelling dat Free Publicity de door haar opgestelde titellijst gebruikt als volgt uitgewerkt. De titellijst is opgenomen in een brochure van IDMC van augustus 2006. De inhoud van de brochure heeft zij op haar website gezet. Free Publicity heeft deze titellijst geheel van haar overgenomen. IDMC kan dit vaststellen omdat Free Publicity gebruik maakt van dezelfde afwijkende – dat wil zeggen niet door de uitgever samengestelde – combinaties van huis-aan-huisbladen. Als voorbeeld noemt IDMC de combinatie met aanduiding AABW van uitgeverij Wegener, bestaande uit de titels ’Aalten Vooruit’, ’Winterswijkse Weekkrant’, ’Berkelbode’, ’Berkelland Nieuws’ en ’Weekkrant voor Oost-Gelre’. IDMC heeft deze combinatie aangevuld met ’Weekblad voor Salland’ en ’Weekendkrant Twente’ (IDMC noemt dit sluikadressen), titels die ook Free Publicity blijkt te gebruiken. Zij wijst erop dat blijkens een van deze overgelegde verklaring een en ander ook is geconstateerd door H. Muurmans, accountmanager bij Wegener. 4.5 Bij beoordeling van de vorderingen is, anders dan IDMC lijkt te menen, uitgangspunt dat, voor zover geen rechten van intellectuele eigendom aan de orde zijn, het derden in

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 0 0 9

beginsel vrij staat gebruik te maken van de door IDMC zelf op internet beschikbaar gestelde gegevens. IDMC kan geen rechten doen gelden op de in haar lijst opgenomen titels als zodanig slechts omdat het haar inspanning heeft gekost de titellijst samen te stellen. 4.6 IDMC kan haar vorderingen niet baseren op de door haar ingeroepen auteursrechtelijke bescherming van de titellijst. 4.7 Voorshands is de voorzieningenrechter met Free Publicity van oordeel dat de titellijst niet een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt (vergelijk voor deze eis H.R. 4 januari 1991, LJN ZC0104). Dat volgt al daaruit dat de inhoud van de lijst voor het overgrote deel wordt gedicteerd door de eis dat met de lijst landelijke dekking van de publicatie wordt bereikt. Voor zover bij samenstelling van de lijst al alternatieven denkbaar zijn, blijkt niet van daarin gemaakte keuzen die aan de lijst het vereiste karakter zouden kunnen geven. 4.8 Daarnaast is voorshands niet in te zien aan welke aan de auteursrechthebbende voorbehouden handeling Free Publicity zich schuldig zou maken. IDMC heeft hierover ter zitting desgevraagd verklaard dat Free Publicity haar titellijst gebruikt door ’met één druk op de knop’ de publicaties aan dezelfde huis-aan-huisbladen aan te bieden. Dit is echter niet als openbaarmaking of verveelvoudiging van de titellijst aan te merken. Het gebruik dat IDMC wil beletten van de in de lijst opgenomen (afzonderlijke) gegevens kan niet op grond van het auteursrecht worden verboden terwijl IDMC niet stelt, en Free Publicity gemotiveerd heeft bestreden, dat de titellijst kan worden aangemerkt als een databank in de zin van de Databankenwet. 4.9 Afgezien van het voorgaande is vooralsnog niet voldoende aannemelijk geworden dat Free Publicity de titellijst geheel heeft overgenomen. Volgens Free Publicity heeft zij al vanaf 1993 zelf gegevens verzameld. Zij heeft onweersproken gesteld al in 2005, dus vóór publicatie van de brochure van IDMC in augustus 2006, landelijke publicaties te hebben verzorgd. Naar zij stelt krijgt zij de te gebruiken titels door de uitgevers aangereikt. Zij heeft gewezen op haar productie 20, een door Wegener opgestelde en aan Free Publicity toegezonden titellijst, waarin alle hiervoor onder 4.4 vermelde titels onder elkaar worden genoemd. IDMC heeft niet bestreden dat deze lijst door Wegener is opgesteld. Het ’Weekblad voor Salland’ en de ’Weekendkrant Twente’ zijn daarbij niet vermeld als deel van de combinatie met code AABW, maar dat doet er niet af aan dat deze titels in de lijst aan Free Publicity worden aangeboden. Daarmee bestaat teveel twijfel of IDMCs aanname over het kopieergedrag van Free Publicity juist is. Dit wordt niet anders wanneer de andere door IDMC genoemde titels (onder andere ’De Moerdijkse Bode’,’De Zundertse Bode’ en ’De Weekendkrant West Twente’) in aanmerking worden genomen omdat daarvoor, zoals Free Publicity kennelijk aanvoert, een gelijke verklaring zou kunnen gelden en daarnaast geen inschatting gemaakt kan worden van de (on-)waarschijnlijkheid dat Free Publicity onafhankelijk van IDMC in deze regio’s dezelfde titels zou kiezen. 4.10 De onder 4.8 en 4.9 vermelde omstandigheden brengen met zich mee dat de vorderingen niet gebaseerd kunnen worden op eveneens door IDMC ingeroepen geschriftenbescherming. De grondslag onrechtmatige daad (slaafse nabootsing, oneerlijke concurrentie) biedt naast de

•


J A N U A R I

2 0 0 9

B I J B L A D


auteursrechtelijke grondslag evenmin uitkomst. Voorshands is niet in te zien dat Free Publicity onrechtmatig handelt. 4.11 Het voorgaande voert tot de conclusie dat de vorderingen in conventie dienen te worden afgewezen met veroordeling van IDMC in de proceskosten. De door Free Publicity gevorderde proceskosten voor zowel de conventie als de reconventie bedragen in totaal € 20.864,80 (€ 18.874,80 aan overgelegde declaraties van kosten van juridische bijstand te vermeerderen met de volgens Free Publicity aan haar in rekening te brengen kosten van de behandeling ter zitting ad € 1.990,–). Deze zijn niet weersproken zodat daarvan moet worden uitgegaan. Nu niet is gesteld dat een andere verdeling zou moeten worden toegepast is de helft van dit bedrag (€ 10.432,40) toe te rekenen aan het geschil in conventie. beoordeling van de vorderingen in reconventie 4.12 De vorderingen in reconventie berusten alle op het door IDMC niet weersproken uitgangspunt dat IDMC zich ten opzichte van Free Publicity onrechtmatig gedraagt indien zij te lichtvaardig aan handelsrelaties laat weten dat haar concurrenten, zoals Free Publicity, inbreuk maken op haar rechten met het voorzienbare gevolg dat relaties afhaken of verdere contacten met Free Publicity zullen bevriezen. 4.13 IDMC meent echter dat zij met haar octrooirechten kan ’wapperen’ zolang het octrooi niet vernietigd is, maar dit gaat eraan voorbij dat IDMC kennelijk ook zelf niet aanneemt dat Free Publicity op het octrooi inbreuk maakt. Dat volgt uit haar uitdrukkelijke standpunt dat zij haar octrooirechten niet in stelling wil brengen. Free Publicity heeft, onder meer met de als productie 22 overgelegde brief van de Rijksvoorlichtingsdienst van 5 oktober 2007, voldoende aannemelijk gemaakt dat IDMC niettemin in de markt uitdraagt dat geen opdrachten aan concurrenten zoals Free Publicity verstrekt zouden mogen worden omdat deze alleen door inbreuk op het octrooi de opdracht kunnen uitvoeren. 4.14 Het voorgaande geldt evenzeer voor het door IDMC gepretendeerde auteursrecht. Zoals hiervoor is overwogen vormt gebruik van de gegevens uit de door IDMC opgestelde titellijst op zichzelf geen inbreuk op enig auteursrecht. Het in de voetnoot in de brochure van IDMC gestelde gaat dan ook te ver. Het in reconventie onder 3.4.1 en 3.4.4 gevorderde kan worden toegewezen, met dien verstande dat het door IDMC gevorderde deels te algemeen is zodat slechts wordt toegewezen als hierna vermeld. De gevorderde dwangsom van € 15.000,– wordt gematigd. 4.15 Hetgeen in reconventie onder 3.4.2 en 3.4.3 wordt gevorderd is niet toewijsbaar. IDMC voert terecht aan dat niet voldoende concreet gesteld of gebleken is dat zij zich tegenover handelsrelaties negatief over Free Publicity heeft uitgelaten. 4.16 Het onder 3.4.6 gevorderde is niet toewijsbaar omdat op geen enkele wijze aannemelijk is gemaakt dat Free Publicity door het handelen van IDMC daadwerkelijk schade heeft geleden. De vordering voldoet reeds om die reden niet aan de eisen die gesteld moeten worden aan een vordering tot toewijzing van een geldbedrag in kort geding. 4.17 Partijen worden in reconventie beide op punten in het ongelijk gesteld. De proceskosten zullen daarom worden gecompenseerd.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 1

5 De beslissing De voorzieningenrechter: in conventie: wijst de vorderingen af; veroordeelt IDMC in de proceskosten, tot heden aan de zijde van Free Publicity begroot op € 10.432,40 aan salaris van de procureur en € 251,– aan verschotten; in reconventie: verbiedt IDMC om tegenover handelsrelaties van Free Publicity de suggestie te wekken dat Free Publicity zich schuldig maakt aan inbreuk op het octrooi van IDMC en/of aan inbreuk op het auteursrecht op de werkwijze als deel uitmakend van dat octrooi of op titellijsten van huis-aanhuisbladen als eveneens deel uitmakend van dat octrooi en/ of zich schuldig maakt aan onrechtmatig handelen door oneerlijke concurrentie; beveelt IDMC om binnen één maand na betekening van dit vonnis de onder 2.5 weergegeven passage in haar brochure ’Strategisch Communiceren’ betreffende het auteursrecht op de titellijsten aan te passen aldus, dat de indruk wordt weggenomen dat derden toestemming van IDMC zouden behoeven om die titels te gebruiken; veroordeelt IDMC om aan Free Publicity een direct opeisbare dwangsom te voldoen van € 10.000 voor iedere overtreding van het verbod en van € 1.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat IDMC in gebreke blijft te voldoen aan het bevel; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; bepaalt dat deze voorziening zonder rechterlijke tussenkomst haar kracht verliest, indien Free Publicity niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts IDMC een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend; wijst het meer of anders gevorderde af; bepaalt dat partijen elk de eigen proceskosten dragen. Enz.

•


3 2

B I J B L A D


Nr. 10 Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, 17 januari 2007 (beslag domeinnaam) Mrs. A.A. den Hartog Jager, E.L. Schaafsma-Beversluis en F.J.M. Walstock Art. 3:6 BW Een domeinnaam kan worden aangemerkt als een vermogensrecht in de zin van dit artikel. Het feit dat de wederpartij er klaarblijkelijk voordeel in ziet een sterk gelijkende naam te deponeren en als handelsnaam te gebruiken, onderstreept dat. Art. 711 e.v. Rv; art. 730 e.v. Rv (Conservatoir) verhaalsbeslag op een domeinnaamregistratie is in het onderhavige geval niet mogelijk. Een verhaalsbeslag strekt ertoe dat het beslagen goed openbaar zal worden verkocht. Het beroep van de aanlegger op merken- en handelsnaamrechtelijke bescherming van zijn handelsnaam en domeinnaam is niet verenigbaar met openbare verkoop en overdracht aan een derde van daarmee verwarringwekkend overeenstemmende namen. Beslag tot afgifte (’leveringsbeslag’) kan wel worden toegestaan. Het is niet onaannemelijk dat de verweerder zal worden veroordeeld tot beëindiging van het gebruik van de domeinnaam en tot medewerking aan registratie daarvan ten name van de aanlegger. Wendy Delyda Bakker-Buiter te Heeten, appellante, procureur mr. J.E. Lenglet, advocaat mr. C.J. van Dijk te Ede, tegen Gertrudis Maria Elisabeth Meij-Schmitz h.o.d.n. Meij Typeservice te Rosmalen, geïntimeerde, in eerste aanleg en in hoger beroep niet opgeroepen, noch verschenen. 3 De beoordeling 3.1 Vermogensrecht 3.1.1 Anders dan de voorzieningenrechter is het hof van oordeel dat een domeinnaamregistratie in het onderhavige geval weldegelijk als vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW kan worden aangemerkt. De registratie van een domeinnaam en het daarop volgend gebruik van die naam kunnen ertoe strekken, en dat zal zeker hier het geval zijn waar de domeinnaam wordt gebruikt in het kader van ondernemingsactiviteiten van Meij-Schmitz, haar stoffelijk voordeel te verschaffen. Daarbij komt dat de bedoelde domeinnaam kennelijk ook voor Bakker-Buiten een vermogensrecht vertegenwoordigt, nu zij de daarop sterk gelijkende naam heeft gedeponeerd en als handelsnaam gebruikt en inbreuk op de daaraan te ontlenen rechten als schadeveroorzakend aanmerkt. 3.1.2 De door Meij-Schmitz gebruikte domeinnaam zal bovendien overdraagbaar zijn omdat de SIDN in de praktijk aan overdracht haar medewerking verleent. 3.2 Verhaalsbeslag 3.2.1 Het verzoek om verlof te verlenen tot het leggen van verhaalsbeslag is evenwel in het onderhavige geval niet toewijsbaar. Zodanig beslag moet ertoe leiden dat de domeinnaam in beginsel in het openbaar verkocht zal gaan worden zodat Bakker-Buiter zich uit de opbrengst kan voldoen. Het beroep van Bakker-Buiter op de jegens een ieder te handhaven merken- en handelsnaamrechtelijke bescherming van haar handels- en domeinnaam is niet verenigbaar

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

J A N U A R I

2 0 0 9

met openbare verkoop en overdracht aan een derde van daarmee strijdige of verwarringscheppende namen. 3.2.2 Tevens is het hof van oordeel dat er onvoldoende vrees voor verduistering van de domeinnaam bestaat. Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat de onderneming haar handelsnaam zal verduisteren, reeds omdat zulks zou meebrengen dat de onderneming in dat geval geen gebruik meer zou kunnen maken van die naam (in welk geval Bakker-Buiten in zoverre een deel van haar doel ook heeft bereikt). De stelling van de advocaat van Bakker-Buiten dat overdracht aan een derde kan plaatsvinden teneinde de rechten van zijn clie¨ nte te frustreren of zich in de onmogelijkheid te plaatsen om aan een met een dwangsom versterkte veroordeling tot overdracht van de domeinnaam te voldoen, zal (theoretisch) kunnen opgaan, maar er bestaan gaan aanwijzingen dat deze situatie zich hier zal gaan voordoen. 3.3 Leveringsbeslag 3.3.1 In het petitum van het inleidend verzoekschrift en dat van het appelschrift wordt niet gerept over het leveringsbeslag. Onder punt 1 van appelschrift wordt vermeld dat het appel zich richt tegen zowel de afwijzing van het verlof tot het leggen van verhaalsbeslag als de afwijzing van het verlof tot het leggen van beslag tot afgifte. Ter zitting heeft de advocaat van Bakker-Buiten aangegeven dat met de formulering van het petitum niet is beoogd het verzoek te beperken tot verhaalsbeslag. Het hof kan de advocaat in deze uitleg volgen en het petitum aldus uitleggen (zoals de voorzieningenrechter ook al deed) dat tevens verlof verzocht wordt tot het leggen van leveringsbeslag. 3.3.2 Voor leveringsbeslag is het stellen en aannemelijk maken van enige vrees voor verduistering niet vereist, artikel 734 lid 4 Rv. Openbare verkoop en overdracht aan een derde zijn niet aan de orde. Naar het oordeel van het hof is summierlijk komen vast te staan dat Bakker-Buiten recht en voldoende belang heeft bij het leggen van het beslag. Daartoe neemt het hof in overweging dat voorshands niet onaannemelijk is dat Meij-Schmitz in een procedure zal worden veroordeeld tot beëindiging van het gebruik van haar domeinnaam en tot het verlenen van medewerking aan de registratie van deze domeinnaam ten name van BakkerBuiten. Zij zal zich langs de weg van dit beslag de door haar verlangde zekerheid kunnen verschaffen (dat haar aanspraak niet zal kunnen worden gefrustreerd) terwijl het beslag voor Meij-Schmitz niet belastend is, in het bijzonder haar tijdens het geding niet zal belemmeren in de bedrijfsuitvoering. 3.4 Verdere beslissingen 3.4.1 Het verzoek tot uitvoerbaar verklaring van de beschikking op de minuut wordt afgewezen omdat BakkerBuiten daarbij geen belang heeft omdat haar een voor executie vatbare grosse wordt afgegeven. Het verzoek tot uitvoerbaar verklaring op alle dagen en uren wordt afgewezen omdat gesteld noch gebleken is dat het leggen van het beslag zo spoedeisend zou zijn dat beslaglegging op de toegestane dagen en uren niet mogelijk zou zijn of afgewacht zou kunnen worden. 3.4.2 Het hof zal bepalen dat de eis in hoofdzaak moet worden ingesteld binnen 4 weken na het leggen van het beslag, waarbij onder de hoofdzaak mede een kort geding verstaan kan worden.

•


J A N U A R I

2 0 0 9

B I J B L A D


4 De uitspraak Het hof: vernietigt de beschikking waarvan beroep; en opnieuw recht doende: verleent Bakker-Buiten verlof tot het leggen van leveringsbeslag op de domeinnaam ’beautypartners.nl’ geregistreerd door en in gebruik bij Meij-Schmitz; wijst af hetgeen meer of anders is verzocht; bepaalt dat de eis in de hoofdzaak moet worden ingesteld binnen 4 weken na het leggen van het beslag. Enz.

Nr. 11 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 19 september 2007 (ASV Stübbe) Mr. F.J. de Vries Art. 1019h Rv Gedaagden zijn toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van een vaststellingsovereenkomst, gesloten bij beëindiging distributieovereenkomst. Eiseres vordert op grond van art. 1019h een volledige proceskostenveroordeling. In deze zaak – die in de kern handelt over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten – kan de door eiseres gevorderde vergoeding niet als onevenredig of onredelijk worden aangemerkt. ASV Stübbe GmbH & Co KG te Vlotho, Duitsland, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. L. Paulus, advocaat mr. C. Beijer te Utrecht, tegen 1 ASV Stübbe Benelux BV te Arnhem, 2 AALP Benelux BV te Doetinchem, 3 Subdrie Holding BV te Didam, 4 X te Y, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur mr. J.M. Bosnak, advocaat mr. T.L.G.M. Heebing te Arnhem. 4.3 De vraag die derhalve dient te worden beantwoord is, of ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en X inderdaad toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen voortvloeiend uit de op 16 november 2006 gesloten vaststellingsovereenkomst. 4.4 Vaststaat dat ASV Stübbe Benelux tot op heden het gebruik van de merkrechten ’ASV’ en ’Stübbe’ van ASV Stübbe niet heeft gestaakt en de domeinnamen ’asv-stuebbe.nl’ en ’asv-stubbe.nl’ niet heeft overdragen aan ASV Stübbe Nederland BV. X voert als reden hiervoor aan dat hij de vaststellingsovereenkomst zo heeft begrepen, en ook mocht begrijpen, dat de punten 1 tot en met 3 successievelijk zouden worden afgewerkt. Nadat door hem € 50.000,00 is betaald (punt 1), heeft ASV Stübbe evenwel geweigerd mee te werken aan de aandelenoverdracht (punt 2), waarna X zijn medewerking aan de overdracht van de domeinnamen (punt 3) heeft opgeschort. 4.5 Voorshands geoordeeld is op geen enkele wijze aannemelijk geworden dat de punten 1 tot en met 3 van de vaststellingsovereenkomst successievelijk moeten worden

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 3

afgewerkt. Het ligt alleszins in de rede dat partijen dit met zoveel woorden waren overeengekomen indien zij op deze wijze uitvoering hadden willen geven aan de vaststellingsovereenkomst. In tegenstelling tot punt 2 is onder punt 3 van de vaststellingsovereenkomst immers wel een datum genoemd waarbinnen de domeinnaam ’asv-stuebbe.nl’ moet zijn overgedragen. Bovendien hebben partijen zich ook in die periode laten bijstaan door een advocaat. Verder is onder punt 1 en punt 3 van de vaststellingsovereenkomst dezelfde datum opgenomen waarbinnen de bewuste prestatie moet zijn verricht. Ook in dat opzicht ligt het niet voor de hand dat de vaststellingsovereenkomst chronologisch moet worden afgewerkt. Daarbij komt nog dat ASV Stübbe Benelux eerst op 9 januari 2007 – en dus naar de letter van de vaststellingsovereenkomst te laat – het bedrag van € 50.000,00 aan ASV Stübbe heeft voldaan. Ten slotte is van belang dat ASV Stübbe ter uitvoering van punt 6 van de vaststellingsovereenkomst zeer snel de prijslijst aan AALP Benelux ter beschikking heeft gesteld en dat X namens AALP Benelux vervolgens ook zeer snel verschillende bestellingen bij ASV Stübbe heeft gedaan. 4.6 Het onder 4.4. en 4.5. overwogene leidt tot de conclusie dat ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en X toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen voortvloeiend uit de op 16 november 2006 gesloten vaststellingsovereenkomst. Het gevorderde onder 3.1. sub 1, 2 en 3 ligt daarmee voor toewijzing gereed. Ter zitting heeft de heer R.E. Soerjo, commercieel directeur van ASV Stübbe Nederland BV, verklaard dat in het kader van de uitvoering van punt 2 van de vaststellingsovereenkomst alles in gereedheid is gebracht om de aandelenoverdracht van ASV Stübbe aan Subdrie Holding zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. De voorzieningenrechter gaat er dan ook vanuit dat dit zo spoedig mogelijk zal geschieden. 4.7 Er bestaat aanleiding om de ten behoeve van de vorderingen gevorderde dwangsommen te matigen in voege zoals hierna aan te geven. 4.8 In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op drie maanden na het wijzen van dit vonnis, zoals is gevorderd door ASV Stübbe en waartegen geen bezwaar is gemaakt door ASV Stübbe Benelux, AALP Benelux, Subdrie Holding en X. 4.9 ASV Stübbe vordert op grond van artikel 1019h Rv een volledige proceskostenveroordeling. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan de in deze zaak – die in de kern handelt over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten – door ASV Stübbe gevorderde vergoeding voor juridische bijstand ten bedrage van € 7.800,00, niet als onevenredig of onredelijk worden aangemerkt. De gevorderde vergoeding zal worden toegewezen, nu evenmin is gebleken van feiten of omstandigheden op grond waarvan geoordeeld moet worden dat de billijkheid zich tegen toewijzing verzet. De kosten aan de zijde van ASV Stübbe worden begroot op: kosten dagvaarding € 155,16 (2x dagvaarding van € 84,31 en € 70,85), vast recht € 300,00 en salaris procureur € 7.800,00. Totaal € 8.255,16. Enz.

•


3 4

O F

B I J B L A D

F

I

C I

E } L

E

M E


D E

D E

Register van octrooigemachtigden De directeur van Octrooicentrum Nederland maakt bekend dat de inschrijvingen van de heer ir S.A. Stolk op 1 decem-

L

E I G E N D O M

I

•

Operator: XYvision

N

G

E

J A N U A R I

2 0 0 9

N

ber 2008, van de heer drs. Th.A.H.C.J. Uiterwaal op 31 december 2008 en van de heer ir. W. Hoijtink op 1 januari 2009 op hun verzoek zijn doorgehaald in het register van octrooigemachtigden.

Vervolg inhoud op pagina 2

Recommend Documents