(vervolg inhoud op blz. 406)

•

@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak11 December 16, 2008 tijd: 12.43 uur

•

Operator: XYvision

4 0 5

NUMMER 11 c november 2008 c JAARGANG 76

I

N

H

O U

D

Actualiteiten De Spiro/Flamco leer is niet langer van toepassing op Europese octrooien (blz. 408). Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 50 Raad van Toezicht voor de octrooigemachtigden, 19 juli 2007 (octrooigemachtigde had op grond van de Gedragsregels klager moeten meedelen, dat hij wegens een belangenconflict zijn werkzaamheden voor klager moest beëindigen; bij het bepalen van de op te leggen maatregel weegt mee dat het ontstaan van de situatie mede aan nalatigheid van klager te wijten is) (blz. 409). Nr. 51 Raad van State, 18 juni 2008, Fornix Medical Systems Holding BV/Bureau voor de Industriële Eigendom, tevens h.o.d.n. Octrooicentrum Nederland (niet in geschil is dat Octrooicentrum Nederland reeds een nieuwheidsonderzoek van het internationale type heeft uitgevoerd; octrooi is conform de aanvrage verleend; de schriftelijke weigering van Octrooicentrum Nederland om een tweede nieuwheidsonderzoek uit te voeren ten aanzien van dezelfde octrooiaanvraag kan niet worden geacht te zijn gericht op enig rechtsgevolg) (blz. 412)

heeft niet tot gevolg dat een dergelijke aanduiding in alle gevallen ieder onderscheidend vermogen mist en daardoor ondeugdelijk zou zijn om als (onderdeel van een) merk te dienen; geen sprake van subjectieve bekendheid van deposant met het voorgebruik; door Euro-Tyre BV is voldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten tijde van de merkinschrijving door Eurotyre SA haar handelsnaam niet alleen in de regio Venlo gebruikte; verbod geldt derhalve niet voor het gebruik van de handelsnaam Euro-Tyre voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland) (blz. 417) Nr. 54 Rechtbank Groningen, 23 mei 2007, Versteeg Wigman Sprey/Martix BV (gegeven dat lettercombinatie ook door anderen wordt gebruikt, heeft nog niet tot gevolg dat het merk ’VWS’ onderscheidend vermogen mist; geen sprake van gebruik van het merk voor soortgelijke waren of diensten; afbreuk aan de reputatie en aan onderscheidend vermogen van het merk niet aangetoond; registratie van domeinnaam die overeenkomt met merk van de maatschap levert op zich geen onrechtmatige daad op) (blz. 424) Nr. 55 Vzr. Rechtbank Haarlem, 7 sept. 2007, Pernod Ricard Italia Spa e.a./Peter Herres Wein- und Sektkellerei e.a.(Via Aldi wordt met medeweten van Herres product op de Nederlandse markt gebracht; moet als onrechtmatig handelen van Herres worden beschouwd indien het product van Herres inbreuk zou maken op merkrechten van Pernod; Herres maakt met naam, etiket en vorm van de fles van de Galilei wijn geen inbreuk; onvoldoende aannemelijk geworden dat sprake is van nabootsing) (blz. 427)

2 Merkenrecht Nr. 52 Hoge Raad, 11 juli 2008, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV e.a./Diesel Spa (de vraag naar de omvang van het gezag van gewijsde dat aan de beslissing van de Spaanse rechter toekomt en het rechtsgevolg daarvan, wordt bepaald door het recht van Spanje als het land waarin de beslissing is gegeven; De HR stelt vragen aan het HvJEG over uitleg van het gemeenschapsrecht) (blz. 412) Nr. 53 Hof ’s-Hertogenbosch, 7 aug. 2007, Euro-Tyre BV/ Eurotyre SA voorheen genaamd Arc en Ciel SA e.a. (een letterlijke vertaling van bepaalde waren in het Engels zal voor de Benelux weliswaar geen sterk merk opleveren, maar

Nr. 56 Hof Amsterdam, 1 febr. 2007, GTI German Travel International GmbH e.a./Lastminuteturkije.nl BV (Lastminuteturkije gebruikt domeinnaam voor dezelfde diensten als waarvoor merk van DTI is ingeschreven; DTI is dan ook gerechtigd om Lastminuteturkije het gebruik ervan te verbieden; dit geldt ook voor het gebruik van de domeinnaam als handelsnaam; het verwarringsgevaar als bedoeld in art 2.20, lid 1 sub b BVIE met het merk ’german sky airlines’, moet te gering worden geacht om een daarop gebaseerd verbod te kunnen rechtvaardigen) (blz. 430) (vervolg inhoud op blz. 406)

Octrooicentrum Nederland is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.

•


4 0 6

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beeïndiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 64 28, faxnummer (070) 390 01 90, e-mail: fi[email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected] Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 65 02 Telefaxnr. (070) 398 65 30

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

3 Modelrecht Nr. 57 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 7 mei 2007 Paletti Collections BV/Shoeby-Shop BV e.a. (bij alle drie ingeroepen BENGH ontwerpen van Paletti is sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk en van een nietingeschreven Gemeenschapsmodel; voor alle ontwerpen geldt dat de totaalindruk niet voldoende afwijkend is; dat er ook verschillen zijn aan te wijzen doet aan de auteursrechtelijke en Gemeenschapsmodelrechtelijke overeenstemmende totaalindruk onvoldoende af) (blz. 433) Nr. 58 Rechtbank Amsterdam, 30 mei 2007, NV Agerti SA/ Itcon BV e.a. (onvoldoende toegelicht waaruit de feitelijke bekendheid met het uit 1969 en 1976 stammende Spaanse gebruiksmodel in de Benelux volgt; het uiterlijk van tal van factoren wordt louter gedicteerd door de functionaliteit van het model en is noodzakelijk en onmisbaar voor de verkrijging van het technisch effect) (blz. 438) 4 Handelsnaamrecht Nr. 59 Kantonrechter Haarlem, 4 juli 2007, Kees en Kim Horeca Exploitatie BV h.o.d.n. Bistro Tante Pietje/ Vof Tante Pietje e.a. (de handelsnaam van verweerders wijkt slechts in geringe mate af van die van de verzoekster; bij publiek is verwarring tussen de – naar landelijke bekendheid strevende – horecaondernemingen te duchten, ook al zijn de

ondernemingen op een afstand van 110 km van elkaar gevestigd; het feit dat verweerders door de Kamer van Koophandel waren gewaarschuwd voor de naam, is op zichzelf al een aanduiding dat verwarring te duchten is) (blz. 441) Nr. 60 Rechtbank Utrecht, 21 febr. 2007, Jan Zandbergen BV/Ferdinand Zandbergen BV (onvoldoende gesteld of gebleken dat binnen de laatste 3 jaar voorafgaand het depot van het merk ’Zandbergen’ van een gebruik als merk door Jan Zandbergen B.V. sprake is geweest; de enkele aanduiding met de naam ’Zandbergen’ voor dezelfde producten die partijen op dezelfde markt afzetten, verschaft onvoldoende duidelijkheid omtrent de herkomst; Ferdinand Zandbergen B.V. wist dat Jan Zandbergen B.V. de handelsnaam ’Jan Zandbergen’ ten tijde van de inschrijving van het merk ’Zandbergen’ binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied voor dezelfde waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt; in de gegeven omstandigheden is het doen inschrijven en deponeren van de enkele naam ’Zandbergen’ door Ferdinand Zandbergen B.V. te kwader trouw geschied) (blz. 442) 5 Kwekersrecht Nr. 61 Rechtbank ’s-Gravenhage, 27 febr. 2008, Petrus Mattheus Maria Hoff/Gerardus Hendricus Rudolfes Rooijakkers e.a. (schadevergoeding toewijsbaar nu aannemelijk is dat de eiser door omzetverlies en druk op de prijzen

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


schade heeft geleden; voor het vorderen van een redelijke vergoeding uit hoofde van art. 95 GKwVo is kwade trouw bij de verweerder, of verwijtbaarheid dan wel toerekenbaarheid anderszins, niet vereist) (blz. 445) 6 Auteursrecht Nr. 62 Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 febr. 2007, Stokke AS e.a./Fikszo BV e.a. (geen beletsel voor toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan de TRIPP TRAPP; beschermingsomvang houdt partijen verdeeld; de auteursrechtelijke bescherming betreft in het bijzonder de L-vorm; de A-vorm van de Bambino wijkt wezenlijk af van de L-vorm van de TRIPP TRAPP; reeds hierom is de Bambino niet inbreukmakend op de TRIPP TRAPP) (blz. 449) Nr. 63 Hof Arnhem, 19 sept. 2006, Bender Delft BV/ Palma Products vof e.a. (de kenmerken die specifiek zouden zijn voor de Bonny-serie betreffen steeds keuzes die berusten op objectieve vereisten van technische of praktische aard, of zijn te algemeen om er een eigen, oorspronkelijk karakter aan toe te schrijven; daar waar zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen onderlinge afwijkingen kunnen worden aangebracht, zijn in meerdere opzichten verschillen aan te wijzen. Geen slaafse nabootsing, geen schending van artikel 6:162 BW) (blz. 454) Nr. 64 Vzr. Rechtbank Arnhem, 12 maart 2007, Metaforum BV e.a./Buro Beeld BV e.a. (niet met voldoende zekerheid vast te stellen dat aan GRAS nieuwe elementen zijn toegevoegd op zodanige wijze dat GRAS moet worden gezien als een nieuw, oorspronkelijk werk; onvoldoende duidelijk geworden of de auteursrechten toekomen aan Metafoor als werkgever; voor het risico op verwarring zijn de verschillen tussen het woordmerk GRAS en het teken FRIS te groot; onvoldoende onderbouwd dat Buro Beeld c.s. evengoed een andere weg hadden kunnen inslaan zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het rekensysteem) (blz. 456)

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 0 7

Nr. 66 Vzr. Rechtbank Amsterdam, 14 juni 2007, Bureau voor Verkiezingsuitslagen BV/Stichting ’Wij vertrouwen stemcomputers niet’ e.a. (een computerprogramma voor het tellen van stemmen, het verwerken van verkiezingsuitslagen e.d. is een vorm van ondersteunend materiaal, dat niet gelijk gesteld kan worden met ’wetten, besluiten en verordeningen door de openbare macht uitgevaardigd’, noch met rechterlijke uitspraken waarop art 11 Aw ziet; door stemcomputers aan het publiek ter beschikking te stellen om zijn stem te kunnen uitbrengen, maken de gemeenten de software niet openbaar; integrale openbaarmaking van de volledige ISS-programmatuur, met de mogelijkheid van downloaden, kan, mede gelet op de belangen van eiseres, niet worden beschouwd als een proportioneel middel voor het verwezenlijken van de gewenste transparantie) (blz. 464) Nr. 67 Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 dec. 2006, Videojet Technologies BV/Clever-CPL BV e.a. (om vast te stellen of sprake is van verveelvoudiging moet worden beoordeeld of de totaalindruk van het beweerdelijk inbreukmakende werk overeenkomt met die van het eerdere werk; de totaalindruk is, globaal beoordeeld, een andere; niet nodig dat product verschilt op alle punten waarop dat, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen, mogelijk zou zijn; niet gesteld of gebleken dat Videojet zich op een gedeponeerd merk kan beroepen) (blz. 467) 7 Diversen Nr. 68 Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 juli 2008 (Leo Schalkoort Beheer BV e.a/Container Centralen AmbA e.a. (verzoek afgewezen, omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop) (blz. 469) Berichten

Nr. 65 Rechtbank Leeuwarden, 27 juni 2007, Lucy Locket Ltd/Van der Meulen Sneek BV (auteursrecht mede bedoeld om het uiterlijk van producten met een gebruiksfunctie te beschermen; stelling dat de vormgevingselementen van de Dragonfly door veelvuldig gebruik en grootse navolging tot een onbeschermde stijl zijn geworden niet bevredigend onderbouwd; de Who’s that girl? jurk vertoont ten aanzien van bijna alle specifieke kenmerken zo’n grote gelijkenis met de Dragonfly dat inbreuk op het aan Lucy Locket toekomende auteursrecht moet worden aangenomen; verzoek conservatoir beslag komen te vervallen) (blz. 460)

TILEC Workshop ’IIPC - Innovation, Intellectual Property and Competition policy’ (blz. 476) Officiële mededelingen Mededeling van de Examencommissie voor de Octrooigemachtigde (blz. 476). Register van octrooigemachtigden (blz. 476). Sluiting Octrooicentrum (blz. 476).

•


4 0 8

A

B I J B L A D

C

T U

A

L

I

T

E

I

T

E


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

N

De Spiro/Flamco leer is niet langer van toepassing op Europese octrooien In haar vonnis van 8 oktober 2008 in de zaak Boston Scientific/Expandable Grafts heeft de Haagse rechtbank geoordeeld dat de leer uit het Spiro/Flamco arrest van de Hoge Raad (9 januari 1996, BIE 1996, nr. 94) sinds de inwerkingtreding van het Europees Octrooiverdrag 2000 (EOV 2000) per 13 december 2007 ’niet langer’ van toepassing is op Europese octrooien. Velen zullen opgelucht adem halen. Spiro/Flamco is altijd omstreden geweest. Met een beroep op Spiro/Flamco hebben rechtbank en hof beperkingen van de claims van Europese octrooien niet toegelaten in gevallen waarin partiële vernietiging, dat wil zeggen: instandhouding van een beperkt octrooi, op haar plaats was geweest. Dit resulteerde dan in de volledige vernietiging van octrooien. En dat stond op gespannen voet met lid 2 van artikel 138 EOV 1973 luidende: If the grounds for revocation only affect the European patent in part, revocation shall be pronounced in the form of a corresponding limitation of the said patent. Hieruit blijkt immers dat een octrooihouder recht had op instandhouding van een beperkt octrooi indien de in het eerste lid van artikel 138 limitatief genoemde nietigheidsgronden slechts ten dele doel troffen. Ik verwijs hier naar mijn kanttekeningen bij dit arrest in het Liber Amicorum voor Feer Verkade, BIE 2008, p. 118-121. Zie voorts J. den Hartog, Partiële nietigheid van een octrooi: kanttekeningen bij Spiro Research/Flamco, BIE 1997, p. 27-28; F.N. Ferro, Spiro-Flamco strijdig met EOV?, BIE 2004, p. 51-54 en E.H. Visscher, Wijziging en gedeeltelijke nietigheid van octrooien: van Spiro/Flamco naar de ontwikkeling van Europese maatstaven, BIE 2008, p. 4-16 (voorafgaande aan de erratummelding: p. 746-758). In EOV 2000 is aan artikel 138 een nieuw lid 3 toegevoegd. Dit luidt: In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings. De formulering van dit nieuwe derde lid is ondubbelzinnig. In een nationale procedure waarin de geldigheid van het octrooi aan de orde is, heeft de octrooihouder het recht het

octrooi te beperken door wijziging van de claims. Voor deze wijziging gelden uitsluitend de voorwaarden genoemd in artikel 123 EOV. Sinds de inwerkingtreding van EOV 2000 heeft de octrooihouder nu twee mogelijkheden tot beperking van het octrooi. De octrooihouder kan opteren voor een centrale beperking van het Europese octrooi op grond van de nieuwe artikelen 105a-c EOV 2000 voor alle verdragsstaten waar het octrooi gelding heeft of – op grond van artikel 138 lid 3 EOV – voor een beperking in de verdragsstaat waar nietigheid aan de orde is. Het verzoek voor een centrale beperking wordt ingediend bij en beoordeeld door het Europees Octrooibureau. Het verzoek voor een beperking in een verdragsstaat wordt gedaan bij de rechter waar de nietigheid aan de orde is. De juistheid van het oordeel van de rechtbank dat Spiro/ Flamco niet verenigbaar is met EOV 2000, lijkt me onbetwistbaar: op grond van de overgangsbepalingen heeft de nieuwe verdragstekst onmiddellijke werking, terwijl het herziene artikel 138 EOV 2000 op grond van artikel 2 lid 2 EOV 2000 voorrang heeft op nationaal recht. Het nieuwe lid 3 van artikel 138 EOV 2000 laat geen ruimte voor nationale beperkingen als die welke uit Spiro/Flamco voortvloeien. De travaux préparatoires bevestigen dit. Zonder dat de Hoge Raad hoeft ’om te gaan’ kan Spiro/ Flamco voor Europese octrooien nu worden begraven. Voor bedroefdheid is geen reden. Wel zal het de slachtoffers van Spiro/Flamco pijn doen dat niet al veel eerder is ingezien dat Spiro/Flamco niet verenigbaar was met EOV 1973. Het is te hopen dat in Nederland ook ten aanzien van andere onderwerpen het grote belang wordt onderkend van de laatste vijf woorden van lid 2 van artikel 2 EOV 2000: ’unless this Convention provides otherwise’. Als het EOV afwijkt van het nationale recht, heeft het EOV voorrang op het nationale recht. Het Verdrag bevat nog andere onderwerpen van eenvormig Europees octrooirecht die in Nederland rechtstreekse werking hebben, zoals de beschermingsomvang. Ook ten aanzien van die onderwerpen is geen ruimte voor Nederlandse eigenaardigheden die schade toebrengen aan het functioneren van het Europese octrooisysteem. Br.

•


N O V E M B E R

J

U R

I

2 0 0 8

S

P

B I J B L A D

R U

D

E

N

T


I

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 0 9

E

Nr. 50 Raad van Toezicht voor de octrooigemachtigden, 19 juli 2007

gen incidenteel ook werkzaamheden voor derden zullen worden verricht.

(knecht van twee meesters)

Artt. 23n, lid 1en 23u, lid 1 Row 1995 Het ontstaan van de huidige situatie is mede aan nalatigheid van klager te wijten. Hoewel dit niet de verantwoordelijkheid van gemachtigde voor zijn uit de wet voortvloeiende beroepsplicht tot naleving van de Gedragsregels wegneemt, weegt het wel mee bij het bepalen van de op te leggen maatregel.

Mr. ir. J.H.F. de Vries, dr. P.H. van Deursen, mr. dr. E.E.J. Dekker en mr. drs. A.J.W. Hooiveld Art. 23n, lid 1 Row 1995 j° Regels 1, c, d en e Gedragsregels octrooigemachtigden Octrooigemachtigde had zich moeten realiseren, dat het op zijn minst ongebruikelijk is dat een octrooigemachtigde een samenwerking aangaat met een technisch medewerker van een van zijn cliënten (klager). Dit geldt te meer nu de technisch medewerker als uitvinder wordt genoemd in verschillende octrooiaanvragen van klager. Gemachtigde had op grond van de algemene eisen die volgens artikel 23n, lid 1 Row 1995 aan een octrooigemachtigde worden gesteld, en die nader zijn omschreven in, in het bijzonder, Gedragsregels 1c, d en e, bij de aanvang van zijn samenwerking met de technisch medewerker in onderneming Z en zijn activiteiten in die onderneming, ten minste met klager in overleg moeten treden om concrete afspraken te maken over de (mogelijke) voortzetting van zijn werkzaamheden voor klager. Gemachtigde had zich moeten realiseren, dat een cliënt niet mag worden verrast door een dergelijke samenwerking, aangezien daardoor zijn betrouwbaarheid in het geding kan komen en in ernstige mate afbreuk aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde kan worden gedaan. Het standpunt van gemachtigde, dat de gedragsregels hem niet verplichten zijn opdrachtgever formeel te informeren over zijn activiteiten, omdat de activiteiten van onderneming Z op een geheel ander gebied van de techniek zouden liggen, is, gegeven de omstandigheden van het geval, niet juist. Regels 4f en g Gedragsregels octrooigemachtigden Op het moment dat binnen onderneming Z de gedachte opkwam dat de technisch medewerker en gemachtigde een uitvinding hadden gedaan, waarvoor de onderneming een octrooiaanvrage wenste in te dienen, waarin de technisch medewerker als mede-uitvinder wordt genoemd, had gemachtigde deze aanvrage niet mogen indienen zonder in overleg te treden met klager, nu hij de uit de arbeidsovereenkomst met klager voortvloeiende verplichtingen van de technisch medewerker kende. Op het moment dat het gemachtigde duidelijk moest zijn dat klager belangstelling had voor het technisch gebied waarop de onderneming Z actief was, had hij zijn werkzaamheden voor klager moeten beëindigen. Het verweer dat klager op dat moment al op de hoogte was van de activiteiten van gemachtigde in de onderneming en dat hij dus geen actie hoefde te nemen, pleit gemachtigde niet vrij. Gemachtigde had op grond van de Gedragsregels klager moeten meedelen, dat hij wegens een belangenconflict zijn werkzaamheden voor klager moest beëindigen. Regels 1c en 4a Gedragsregels octrooigemachtigden Door in de tijd dat hij ten kantore van klager werkzaam was voor klager, ook (incidentele) werkzaamheden voor derden te verrichten, heeft gemachtigde de Gedragsregels niet overtreden. Een cliënt die een octrooigemachtigde verzoekt gedurende een of meer dagen per week te zijnen kantore werkzaamheden voor hem te verrichten, dient er rekening mee te houden, dat door de gemachtigde op die dag of da-

[X] te [woonplaats], klager, advocaat mr. J.P. Hustinx te Amsterdam, tegen [Y] te [woonplaats], octrooigemachtigde, advocaat mr. M.H.L. Hemmer te Breda. 2 De feiten 2.1 Y is van ...... tot en met ...... als octrooigemachtigde in dienst geweest bij X. Na beëindiging van het dienstverband heeft Y als in het vrije beroep werkzame octrooigemachtigde octrooiwerkzaamheden verricht voor X, welke werkzaamheden vanaf ...... op basis van contractuele afspraken ten kantore van X werden verricht. 2.2 Vanaf in elk geval omstreeks januari 2001 werkt Y samen met de heer A, een technisch medewerker van X, in een onderneming Z, welke later is voortgezet door de besloten vennootschap Z B.V. (hierna te noemen Z). Z houdt zich bezig met het onderzoeken, ontwikkelen en commercialiseren van techniek N. 2.3 Op ...... heeft Z een Europese octrooiaanvrage ingediend met als titel ...... . Als uitvinders worden vermeld A en Y. Op basis van deze Europese octrooiaanvrage is de internationale octrooiaanvrage ...... ingediend. Deze internationale octrooiaanvrage werd op ...... gepubliceerd onder nummer ...... (hierna ’de octrooiaanvrage’). 2.4 In de zomer van 2006 heeft de heer B, directeur ontwikkeling van X, een bezoek gebracht aan Z, hetgeen heeft geleid tot een overnamevoorstel van 28 september 2006 van Z aan X. 3 Het geschil 3.1 X heeft in de brief van 28 november 2006 gesteld dat Y de gedragsregels 1c en 4f heeft overtreden door vanaf medio 1999, volgens een brief van Y (productie 26 van X) het moment waarop zijn activiteiten in Z zijn begonnen, zowel voor Z als voor X actief te zijn. 3.2 Voorts heeft Y volgens X gedragsregel 4g overtreden door een belang te hebben in Z dat tevens aanvrager is van de octrooiaanvrage. 3.3 Volgens X heeft Y bovendien gedragsregel 4a overtreden doordat de publicatie van de octrooiaanvrage tot publicatie van knowhow van X heeft geleid. 3.4 X stelt voorts dat Y in de tijd dat hij ten kantore van X voor haar werkzaam zou moeten zijn, werkzaamheden voor derden heeft verricht. Bovendien heeft Y naar de mening van X tal van vertrouwelijke stukken van X naar e-mailadressen buiten X verstuurd. Daarmee zou Y gedragsregels lc en 4a hebben geschonden.

•


4 1 0

B I J B L A D


3.5 Y had naar de mening van X de heer A moeten adviseren dat het indienen van de genoemde octrooiaanvrage niet toelaatbaar was. Door dit niet te doen heeft Y volgens X gedragsregel 1c, d en e overtreden. 3.6 Voorzover het voorgaande niet een overtreding van de genoemde specifieke gedragsregels oplevert is naar de mening van X in elk geval gedragsregel 1e door Y geschonden. 3.7 Y stelt in zijn verweer van 12 februari 2007 dat van enige overtreding van gedragsregels geen sprake is. Hij is van mening dat zijn activiteiten in Z op een gebied van techniek N liggen, dat zozeer afwijkt van het gebied van techniek N waarop X actief is, dat van enig belangenconflict geen sprake kon zijn, zodat hij zonder enig bezwaar zowel in het kader van Z als voor X werkzaam kon blijven. 3.8 Volgens Y had de heer A toestemming van X gevraagd en gekregen voor zijn activiteiten buiten X op het gebied van onderdeel D voor techniek N. Naar de mening van Y was X op de hoogte van zowel zijn activiteiten als die van A binnen Z en hebben zij nooit een geheim van die activiteiten gemaakt. Y meent, dat de gedragsregels 1c en 4f hem niet verplichtten X formeel van zijn activiteiten op de hoogte te stellen. 3.9 Naar Y stelt is van overtreding van gedragsregel 4g geen sprake, omdat zich nimmer een conflict tussen zijn financieel belang bij de octrooiaanvrage en zijn beroepsplicht in het kader van zijn werkzaamheden voor X heeft voorgedaan. De octrooiaanvrage heeft immers geen enkele relatie met knowhow van X en heeft niets uit te staan met onderzoek dat in die tijd binnen X werd verricht. 3.10 Y betwist dat Z op enigerlei wijze gebruik heeft gemaakt van vertrouwelijke informatie van X. De octrooiaanvrage heeft niets uit te staan met knowhow van X. 3.11 Y betwist dat hij ooit vertrouwelijke informatie van X aan derden heeft verstrekt. Voorts is het naar de mening van Y onvermijdelijk dat een externe octrooigemachtigde die werkzaamheden ten kantore van een cliënt verricht onder omstandigheden in die tijd ook werkzaamheden voor andere cliënten zal moeten verrichten. 3.12 Ten aanzien van het indienen van de octrooiaanvrage is Y van mening dat dit volstrekt toelaatbaar was, omdat X zich verre hield van het terrein waarop de octrooiaanvrage ligt. 4 De beoordeling 4.1 Uit de stukken en stellingen van Y is niet duidelijk op welk tijdstip zijn samenwerking met de heer A en zijn activiteiten in Z precies zijn begonnen. In productie 25 van X wordt in het overnamevoorstel, dat door Z zelf is opgesteld vermeld, dat Z op 1 januari 2000 is opgericht, terwijl in productie 26 van X door Y zelf wordt geschreven dat Z sinds 1999 actief zou zijn. In de brief van 12 februari 2007 wordt door Y als oprichtingsdatum van Z 1 januari 2001 genoemd. Voor het beoordelen van de klacht zal de Raad uitgaan van de datum 1 januari 2001, aangezien het tijdstip waarop de activiteiten van Y in Z precies zijn begonnen geen invloed heeft op de beoordelingen van de klacht van X. 4.2 Uit de stukken volgt naar het oordeel van de Raad, dat X niet formeel vanaf de aanvang op de hoogte was van de activiteiten van Y in Z. De stelling van Y dat hij altijd open is geweest over zijn activiteiten in Z, brengt nog niet met zich mee dat X daarmee formeel van die activiteiten op de hoogte was. Y kan zich hiertoe ook niet beroepen op het feit dat de heer A toestemming had gekregen van de heer E van X om

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

in zijn eigen tijd aan de ontwikkeling van de onderdelen te werken en dat de heer E van deze activiteiten van de heer A op de hoogte was. Y had zich moeten realiseren dat het op zijn minst ongebruikelijk is dat een octrooigemachtigde een samenwerking aangaat met een technisch medewerker van één van zijn cliënten. Dit geldt temeer in het onderhavige geval waarin de technisch medewerker als uitvinder wordt genoemd in verschillende octrooiaanvragen van X. Naar het oordeel van de Raad had Y op grond van de algemene eisen die volgens artikel 23n, lid 1 ROW 1995, aan een octrooigemachtigde worden gesteld, en die nader zijn omschreven in de gedragsregels, in het bijzonder de gedragsregels 1c, d en e, bij de aanvang van zijn samenwerking met de heer A en zijn activiteiten in het kader van Z, ten minste met X in overleg moeten treden om concrete afspraken te maken over de (mogelijke) voortzetting van zijn werkzaamheden voor X. Hij had zich als octrooigemachtigde moeten realiseren dat een cliënt niet mag worden verrast door een dergelijke samenwerking, aangezien daardoor zijn betrouwbaarheid in het geding kan komen en in ernstige mate afbreuk aan het vertrouwen in het beroep van octrooigemachtigde kan worden gedaan. 4.3 Het standpunt van Y dat van dit alles geen sprake kan zijn nu de activiteiten van Z op een geheel ander gebied van de techniek N liggen dan die van X, is naar de mening van de Raad onjuist. Hoewel wellicht bij de aanvang van zijn activiteiten in Z het gebied van betreffende onderdelen niet tot het actuele aandachtsgebied van X behoorde, betekent dit nog niet dat elke ontwikkeling op dit gebied voor X op het moment van die ontwikkeling of in de meer of minder nabije toekomst niet van belang zou kunnen zijn. In de door Y zelf tijdens zijn dienstverband bij X opgestelde richtlijnen voor het octrooibeleid van X wordt bijvoorbeeld gesproken over het beschermen van spin-off technology. Uit interne stukken van X (bijvoorbeeld producties 8 en 9) blijkt dat de onderdelen binnen X onderwerp van bespreking zijn geweest. Y had in de voorliggende situatie zijn cliënt X moeten betrekken bij de afweging of hij niettegenstaande zijn activiteiten en samenwerking met de heer A zijn werkzaamheden voor X zou kunnen voortzetten. Het standpunt van Y dat de gedragsregels hem niet verplichten zijn opdrachtgever formeel te informeren over zijn activiteiten is, gegeven de omstandigheden, van het geval naar de mening van de Raad niet juist. 4.4 Op grond van het voorgaande komt de Raad tot het oordeel, dat Y de gedragsregels 1c, d en e heeft overtreden door bij de aanvang van zijn samenwerking met de heer A en van zijn activiteiten binnen Z niet in overleg te treden met X over de vraag of hij in deze situatie al dan niet zijn werkzaamheden als octrooigemachtigde voor X zou kunnen voortzetten. 4.5 De Raad meent, dat bij de aanvang van zijn activiteiten in Z Y nog wel kon oordelen dat van conflicterende belangen in zoverre geen sprake was dat hij door zijn activiteiten zonder daarover afspraken met X te hebben gemaakt, niet in strijd handelde met gedragsregel 4f. 4.6 Op ...... heeft Z een octrooiaanvrage ingediend voor het onderdeel waarin de heer A als mede-uitvinder wordt genoemd. Uit de overgelegde stukken lijkt te volgen, dat de heer A als medewerker van X op grond van het Ondernemingsreglement X onverwijld over de uitvinding had moeten informeren. Vervolgens had X de heer A kun-

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


nen verzoeken de rechten aan haar over te dragen. De Raad zal in het kader van deze tuchtrechtprocedure geen oordeel geven over de vraag of het recht op de uitvinding van de heer A op grond van zijn arbeidsovereenkomst toekomt aan X. Los van het antwoord op deze vraag had Y naar het oordeel van de Raad op het moment dat binnen Z de gedachte opkwam dat de heer A en Y een uitvinding hadden gedaan, waarvoor Z een octrooiaanvrage wenste in te dienen, deze octrooiaanvrage niet mogen indienen zonder in overleg te treden met X. Y kende immers de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van de heer A. Nu hij zonder overleg met X heeft besloten dat Z de octrooiaanvrage kon indienen en hij bovendien zijn werkzaamheden als octrooigemachtigde voor X heeft voortgezet, heeft hij vanaf het moment van indienen van die octrooiaanvrage de gedragsregels 4f en 4g overtreden. 4.7 Door het bezoek van de heer B van X aan Z in de zomer van 2006 moet Y duidelijk zijn geworden dat X inmiddels belangstelling had voor het gebied van de techniek N waarop Z actief was. Op dat moment had Y naar het oordeel van de Raad onmiddellijk zijn werkzaamheden als octrooigemachtigde voor X moeten beëindigen, een en ander op een zodanige wijze, dat nadeel voor X zou worden vermeden. Van een noodzaak zijn werkzaamheden voort te zetten om schade voor X door het weigeren van verdere opdrachten te voorkomen, zoals gedragsregel 4f ook vereist, is de Raad niet gebleken. De Raad meent, dat het verweer van Y, dat X op dat moment al op de hoogte was van zijn activiteiten in Z en hij dus geen actie hoefde te nemen, hem niet vrij pleit. Y had op grond van de gedragsregels X moeten meedelen dat hij wegens een belangenconflict zijn werkzaamheden voor X moest beëindigen. 4.8 De stelling van X, dat het onderwerp van de octrooiaanvrage is ontleend aan knowhow van X, deelt de Raad niet. Weliswaar is binnen X ook over de onderdelen gesproken, maar op grond van de overgelegde stukken kan de Raad niet tot de conclusie komen dat het onderwerp van de octrooiaanvrage op concrete knowhow van X is gebaseerd of dat bij de ontwikkeling van het in de octrooiaanvrage beschreven onderdeel gebruik is gemaakt van knowhow of geheime informatie van X. Y heeft naar het oordeel van de Raad gedragsregel 4a niet overtreden. 4.9 De Raad is voorts van oordeel, dat Y niet de gedragsregels heeft overtreden door in de tijd dat hij ten kantore van X werkzaam was voor X ook (incidentele) werkzaamheden voor derden te verrichten. De Raad is met Y van mening dat een cliënt die een octrooigemachtigde verzoekt gedurende een of meer dagen per week werkzaamheden voor hem te verrichten te zijnen kantore, er rekening mee dient te houden dat op die dag of dagen incidenteel ook werkzaamheden voor derden zullen worden verricht. Dit geldt ook in het geval dat de declaratie van de octrooigemachtigde wordt bepaald door de uren dat hij bij die cliënt aanwezig is. Y heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het inderdaad om incidentele werkzaamheden ging en dat X is gecompenseerd voor de gemiste arbeidstijd doordat Y op andere momenten voor X heeft gewerkt zonder daarvoor een declaratie te sturen. 4.10 X stelt voorts, dat Y een groot aantal e-mails met vertrouwelijke stukken naar adressen buiten X heeft gestuurd. X heeft daarvan als voorbeeld productie 29 overgelegd. Y heeft naar het oordeel van de Raad voldoende aannemelijk

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 1 1

gemaakt, dat hij dit document buiten het kantoor van X heeft gebruikt ten behoeve van het opstellen van een octrooiaanvrage voor X. Het aantal e-mails dat Y in de 115 dagen dat hij bij X werkzaam was, heeft verstuurd, is naar de mening van de Raad bepaald niet excessief. Uit de door X overgelegde stukken blijkt niet, dat Y enige vertrouwelijke informatie aan derden (waaronder Z) ter beschikking heeft gesteld of ten behoeve van derden of Z heeft gebruikt. Een aantal van de verzonden bijlagen betreft bovendien openbare informatie. De Raad tekent hierbij aan dat het tussen collega-octrooigemachtigden niet ongebruikelijk is om dergelijke informatie, zoals conceptovereenkomsten, rapportages en dergelijke, uit te wisselen. 4.11 Zoals in de voorgaande overwegingen is uiteengezet, had Y in de loop van zijn samenwerking met de heer A en van zijn activiteiten in Z zich op verschillende momenten moeten realiseren dat hij deze activiteiten niet kon combineren met zijn werkzaamheden als octrooigemachtigde voor X zonder X te betrekken bij de afweging of al dan niet van een belangenconflict sprake zou kunnen zijn. Niettemin is de Raad van oordeel, dat het ontstaan van de huidige situatie mede aan X is te wijten. De heer E, directeur van X, was op de hoogte van de plannen van de heer A. Zijn afweging dat die plannen ’in een dermate rudimentaire fase’ verkeerden, dat hij hier niet meer aandacht aan hoefde te besteden dan hij heeft gedaan, acht de Raad nogal kortzichtig. Voorts is uit de stukken duidelijk gebleken dat Y en A op geen enkele manier hun activiteiten (voor X) geheim hebben willen houden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de medewerking van Y aan een televisieprogramma en het artikel in Technisch Weekblad (productie 5 van Y). De Raad acht het dan ook zeer onwaarschijnlijk, dat de activiteiten van Y (en A) binnen X niet bekend waren. Die activiteiten waren in elk geval bekend door het signaleren van de publicatie van de octrooiaanvrage. Het feit, dat met al die signalen niets is gedaan, is onbegrijpelijk. X heeft derhalve ook alle gelegenheid gehad om met Y in overleg te treden over het al dan niet voortzetten van zijn dienstverlening aan X. 4.12 De nalatigheid van X neemt echter de verantwoordelijkheid van Y voor zijn uit de wet voortvloeiende beroepsplicht tot naleving van de gedragsregels niet weg. De Raad laat deze echter wel meewegen bij het bepalen van de op te leggen maatregel. 5 Beslissing De Raad van toezicht acht de klacht voor zover gebaseerd op overtreding van de gedragsregels 1c, 1d, 1e, 4f en 4g gegrond en wijst deze af voor zover gebaseerd op overtreding van gedragsregel 4a. De Raad legt Y een schorsing van één maand op. De ingangsdatum van deze schorsing zal Y bij aangetekende brief worden meegedeeld, nadat de beslissing onherroepelijk is geworden. De opgelegde maatregel zal dan ook op grond van artikel 23v lid 3 ROW 1995 in het Bijblad bij de Industriële Eigendom worden gepubliceerd.

•


4 1 2

B I J B L A D


Nr. 51 Raad van State, 18 juni 2008* (weigering 2e nieuwheidsonderzoek) Mrs. C.M. Ligtelijn- van Bilderbeek, B. van Wagtendonk en W.D.M. van Diepenbeek Art. 1:3 art. 6:2 Awb en art. 32 j° art. 34, lid 2 Row 1995 Niet in geschil is dat Octrooicentrum Nederland voor de octrooiaanvraag reeds een nieuwheidsonderzoek van het internationale type heeft uitgevoerd, dat hierna aan de aanvrager octrooi is verleend voor alle in de aanvrage genoemde conclusies en dat het octrooi daarmee conform de aanvrage is verleend. Reeds hierom kan de schriftelijke weigering van Octrooicentrum Nederland om een tweede nieuwheidsonderzoek uit te voeren ten aanzien van dezelfde octrooiaanvraag niet worden geacht te zijn gericht op enig rechtsgevolg. Dat uit de Row 1995 niet volgt dat maar één nieuwheidsonderzoek per aanvraag kan worden verzocht, maakt dit niet anders, evenmin als de stelling dat het verrichten van een nieuwheidsonderzoek een bij wet aan Octrooicentrum Nederland opgedragen publiekrechtelijke taak is. Het betoog dat de weigering een eerste nieuwheidsonderzoek te verrichten wél op rechtsgevolg gericht is, behoeft geen bespreking, aangezien in deze zaak alleen de weigering een tweede nieuwheidsonderzoek te verrichten aan de orde is. Fornix Medical Systems Holding BV te Beuningen, eiseres, vertegenwoordigd door ir. L.J.J. Jessen en advocaat mr. A.H. de Bosch Kemper-de Hilster te ’s-Gravenhage, tegen het Bureau voor de Industriële Eigendom, tevens h.o.d.n. Octrooicentrum Nederland, verweerder, vertegenwoordigd door mr. C. Witteman. (...) 2.2 Bij brief van 5 januari 2006 heeft het OCN aan Fornix medegedeeld dat haar verzoek om het verrichten van een nieuwheidsonderzoek van het nationale type wordt afgewezen, omdat voor de betreffende aanvraag al een onderzoek van het internationale type is uitgevoerd. 2.3 Fornix betwist het oordeel van de rechtbank dat het OCN bij besluit van 9 mei 2006 het bezwaar gericht tegen bovengenoemde brief terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat met deze brief geen rechtsgevolg is beoogd en de brief derhalve niet als besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb kan worden aangemerkt. 2.4 Niet in geschil is dat het OCN ten behoeve van Fornix voor de betreffende octrooiaanvraag reeds een nieuwheidsonderzoek heeft uitgevoerd van het internationale type. Evenmin is in geschil dat hierna aan Fornix octrooi is verleend voor alle in de octrooiaanvraag genoemde conclusies en dat het octrooi daarmee conform de aanvraag is verleend. Reeds hierom kan de schriftelijke weigering van het OCN om een tweede nieuwheidsonderzoek uit te voeren ten aanzien van diezelfde octrooiaanvraag niet worden geacht te zijn gericht op rechtsgevolg. Dat, zoals Fornix stelt, uit de Row 1995 niet volgt dat maar één nieuwheidsonderzoek per aanvraag kan worden verzocht, maakt dit niet anders, evenmin als de stelling van Fornix dat het verrichten van een nieuwheidsonderzoek een bij wet aan het OCN opgedragen *

Vervolg op Rechtbank ’s-Gravenhage, 26 juli 2007, BIE 2007, nr. 120. Red.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

publiekrechtelijke taak is, nu enkel als gevolg hiervan geen rechtsgevolg ontstaat. Voor zover Fornix betoogt dat de weigering een eerste nieuwheidsonderzoek te verrichten gericht zou zijn op rechtsgevolg, behoeft dit betoog geen bespreking, aangezien in deze zaak uitsluitend de weigering een tweede nieuwheidsonderzoek te verrichten aan de orde is. De Afdeling is met de rechtbank van oordeel dat de brief van het OCN van 5 januari 2006 niet kan worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. 2.5 Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd. Enz.

Nr. 52 Hoge Raad der Nederlanden, 11 juli 2008*,**,*** (Diesel) Mrs. O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, F.B. Bakels, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser Art. 33 j˚ art. 36 EEX-Vo De vraag in hoeverre het gezag van gewijsde (bindende kracht) dat wordt toegekend aan de uitspraak van de Spaanse rechter, met vrucht kan worden ingeroepen in de onderhavige procedure, moet in de eerste plaats worden beantwoord aan de hand van artt. 33 en 36 EEX-Verordening. Deze artikelen beogen niet elders méér werking aan rechterlijke beslissingen te geven dan deze hebben in de lidstaat van herkomst. Niet voor redelijke twijfel vatbaar is dat de vraag naar de omvang van het gezag van gewijsde dat aan de beslissing van de Spaanse rechter toekomt en het rechtsgevolg daarvan, wordt bepaald door het recht van Spanje als het land waarin de beslissing is gegeven. De bindende kracht die de Spaanse uitspraak in Nederland heeft, wordt dus in de eerste plaats door het Spaanse recht bepaald. Uit het bestreden arrest blijkt dat het Hof een oordeel heeft gegeven over de omvang van het gezag van gewijsde van het arrest van het Hof te Valencia en tot uitdrukking heeft gebracht dat dit gezag van gewijsde niet kan worden ingeroepen in een procedure waarin (deels) andere partijen procederen dan die welke partij zijn bij de uitspraak van de Spaanse rechter. Klaarblijkelijk berust dit oordeel op de uitleg die het Hof geeft aan het Spaanse recht. Die uitleg kan in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Art. 13A, lid 9 BMW j° art. 7, lid 1 Mrl Het Hof heeft overwogen dat de vraag of Diesel toestemming heeft verleend voor het in het verkeer brengen van de door Cosmos geproduceerde schoenen in de EER, dient te worden beantwoord aan de hand van art. 13, onder A, lid 9 BMW, en dat de uitleg van deze bepaling wordt bepaald door de ’Davidoff-rechtspraak’ van het HvJEG. De maatstaven in deze rechtspraak zijn gegeven enkel voor het geval dat de goederen eerder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, wat wordt bevestigd door hetgeen het Hof van Justitie nadien met betrekking tot het bewijs van de toestemming heeft overwogen in zijn arrest inzake Van Doren/Lifestyle. De vrijheid van de merkhouder om zijn waren buiten de EER in het verkeer te brengen zonder dat daarmee de uitoefening binnen de EER van zijn uit het merkenrecht voortvloeiende rechten wordt aangetast, verklaart het nogal strikte karak*

Voor de conclusie van A.-G. mr. D.W.F. Verkade, 11 april 2008, wordt verwezen naar NJ 2008, 417. Red. ** Zie ook Rb. Amsterdam, 29 dec. 2004, BIE 2005, nr. 63. Red. *** Vervolg op Hof Amsterdam, 17 aug. 2006, BIE 2007, nr. 63. Red.

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


ter van die maatstaven. Reeds daarmee rijst gerede twijfel of de maatstaven uit de Davidoff-rechtspraak vatbaar zijn voor toepassing in het onderhavige geval dat de goederen (voor het eerst) binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Die twijfel wordt gevoed doordat op grond van het ten tijde van de totstandkoming van de Merkenrichtlijn gevormde communautair acquis, dat bij de invoering van art. 7 Mrl zijn gelding heeft behouden, lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat voor het aannemen van uitputting ten aanzien van goederen die eerder binnen de EER in het verkeer zijn gebracht een, op de verwezenlijking van de functie van het merk als herkomst- en kwaliteitswaarborg georiënteerde, maatstaf bestaat, die ongetwijfeld ruimer is dan de, op controle door de merkhouder op de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER georiënteerde, maatstaven van de Davidoffrechtspraak ten aanzien van goederen die eerder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht en vervolgens in de EER worden geïmporteerd. Aldus stellen de onderdelen vragen van uitleg van het gemeenschapsrecht aan de orde. De HR verzoekt het HvJEG uitspraak te doen met betrekking tot de volgende vragen: 1. Moeten, in het geval dat waren onder het merk van de merkhouder, maar niet door hem en evenmin met zijn uitdrukkelijke toestemming, eerder binnen de EER in de handel zijn gebracht, voor de beoordeling of dit is gebeurd met (impliciete) toestemming van de merkhouder als bedoeld in art. 7 lid 1 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), dezelfde maatstaven worden aangelegd als in het geval dat zodanige waren eerder door de merkhouder of met diens toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht? 2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt: welke – al dan niet (mede) aan de hiervoor in 3.6.4.2 genoemde rechtspraak van het Hof van Justitie in zijn arrest van 22 juni 1994 C-9/93, Jur. 1994, p. I-2757, NJ 1995, 480, inzake IHT Danzinger/Ideal Standard, ontleende – maatstaven moeten dan in het in die vraag als eerste genoemde geval worden aangelegd voor de beoordeling of sprake is van (impliciete) toestemming van de merkhouder in de zin van de genoemde richtlijn? 1 Makro Zelfbedieningsgroothandel CV te Diemen, 2 Metro Cash & Carry BV te Amsterdam, 3 Remo Zaandam BV te Zaandam, eiseressen tot cassatie, advocaat mr. H.J.W. Alt, tegen Diesel Spa te Molvena (Vicenza), Italië, verweerster in cassatie, advocaat mr. K. Aantjes. 3 Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Diesel is door depot met gelding voor de Benelux rechthebbende op het woordmerk DIESEL en voorts rechthebbende op het als Gemeenschapsmerk ingeschreven beeldmerk bestaande in een gestileerde letter D. (ii) Het ontwerp van het DIESEL-beeldmerk is een werk in de zin van de Auteurswet en Diesel is te beschouwen als auteursrechthebbende hiervan. (iii) Distributions Italian Fashion Sociedad Anonima (hierna: Difsa) was in Spanje, Portugal en Andorra de distributeur voor Diesel-producten. Difsa heeft op 29 september 1994 een exclusieve distributieovereenkomst gesloten met de Spaanse vennootschap Flexi Casual Sociedad Limitada (hierna: Flexi Casual). In die overeenkomst heeft Difsa aan Flexi Casual het recht verleend op alleenverkoop in Portugal, Andorra en Spanje van een aantal producten (waaron-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 1 3

der schoenen) met onder meer het woordmerk DIESEL. Art. 1.4 van die overeenkomst bepaalt (in vertaling): ’1.4 Het is Flexi Casual toegestaan, opdat dit door Difsa aan Diesel kan worden voorgesteld met betrekking tot de productie en verkoop, indien van toepassing in de toekomst, om met schoeisel van HET MERK [=Diesel] en dat van eigen ontwerp steekproeven uit te voeren die zij in het GEBIED [=Portugal, Andorra en Spanje] passend mocht achten, door middel van aanbieding en verkoop aan haar klanten, teneinde op betrouwbare wijze de marktbehoeften vast te stellen.’ (iv) Op 11 november 1994 heeft Difsa aan Flexi Casual een machtiging verleend, waarin is bepaald dat Flexi Casual bij wijze van monsterproefneming en marktverkenning schoenen van eigen ontwerp mag vervaardigen en distribueren opdat deze aangeboden kunnen worden voor distributie of voor ’cessie van de licentie tot vervaardiging’ aan Diesel. (v) Op 21 oktober 1997 heeft [betrokkene 1], een bestuurder van Flexi Casual, aan Cosmos World S.L. (hierna: Cosmos) schriftelijk een machtiging verleend tot het vervaardigen en de verkoop van schoenen, tassen en riemen van het merk DIESEL. In dit geschrift is tevens bepaald dat de machtiging geschiedt op basis van de overeenkomst die Flexi Casual met Difsa heeft gesloten. (vi) Cosmos heeft schoenen geproduceerd en in het verkeer gebracht, voorzien van de DIESEL-merken. De door Cosmos geproduceerde schoenen zijn nimmer ter fiattering aan Difsa en/of Diesel voorgelegd. (vii) In de zomer van 1999 heeft Makro schoenen te koop aangeboden die waren voorzien van het woordmerk DIESEL en het DIESEL-beeldmerk. Makro heeft deze schoenen via een dochteronderneming afgenomen van een tweetal Spaanse ondernemingen. Deze hebben de schoenen op hun beurt afgenomen van Cosmos. (viii) Bij vonnis van de rechter in eerste instantie te Valencia (Spanje) in een procedure tussen Diesel als eiseres en Flexi Casual, Cosmos en anderen als gedaagden is onder meer aan Flexi Casual en Cosmos bevolen inbreuk op de merkrechten van Diesel te staken. Het Hof van Appe` l te Valencia heeft bij arrest van 18 december 2002 dit vonnis vernietigd en de vorderingen van Diesel alsnog afgewezen. Diesel heeft tegen dit arrest beroep in cassatie ingesteld. 3.2 Diesel heeft in eerste aanleg, kort gezegd, gevorderd dat Makro c.s. wordt verboden inbreuk te maken op Diesels auteurs- en merkrechten, met veroordeling van Makro c.s. tot schadevergoeding. De rechtbank heeft deze vordering grotendeels toegewezen. Ten aanzien van de vorderingen die waren gegrond op een Gemeenschapsmerk verklaarde zij zich onbevoegd en heeft zij de zaak naar de rechtbank ’s-Gravenhage verwezen. Het Hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. 3.3.1 De centrale, door Makro c.s. bevestigend en door Diesel ontkennend beantwoorde vraag in dit geding is, of de Beneluxmerkrechten waarop de vorderingen van Diesel berusten met betrekking tot de hiervoor in 3.1 (vii) bedoelde schoenen zijn uitgeput doordat Cosmos die schoenen met toestemming van Diesel in het verkeer heeft gebracht in de zin van art. 13, onder A, lid 9 Benelux Merkenwet (BMW) (thans art. 2.23 lid 3 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom) en het aan die bepaling ten grondslag liggende art. 7 lid 1 van de Eerste Richtlijn van de Raad van

•


4 1 4

B I J B L A D


21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), Pb. nr. L 40 van 11 februari 1989, p. 1, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992 (Pb. L 1 van 03.01.1994, p. 3), hierna: de Merkenrichtlijn. 3.3.2 Het Hof heeft deze vraag in het bestreden arrest ontkennend beantwoord op gronden die, voor zover nodig, hierna aan de orde zullen komen. Het Hof heeft voorts geoordeeld dat Makro ook op het auteursrecht van Diesel inbreuk heeft gemaakt. Het cassatiemiddel, waarvan de onderdelen 1 en 2.4 geen zelfstandige betekenis hebben, stelt bij de bestrijding van deze oordelen drie kwesties aan de orde, te weten: (a) de al of niet bindende kracht (het gezag van gewijsde) van de uitspraak van het Hof van Appe` l te Valencia (hierna in 3.4); (b) de eventuele schending van het auteursrecht van Diesel op het beeldmerk (hierna in 3.5); (c) de maatstaven die het Hof met betrekking tot de toestemming van Diesel heeft aangelegd (hierna in 3.6). 3.4 (a) De al of niet bindende kracht (het gezag van gewijsde) van de uitspraak van het Hof van Appe` l te Valencia 3.4.1 Het meest verstrekkende verweer van Makro c.s. tegen de vorderingen van Diesel houdt in dat uit het hiervoor in 3.1 (viii) vermelde arrest van het Hof van Appe` l te Valencia waarbij de vorderingen van Diesel in die procedure zijn afgewezen, volgt dat Diesel afstand heeft gedaan van haar recht zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen van de door Cosmos geproduceerde schoenen en dat deze schoenen dus met toestemming van Diesel in het verkeer zijn gebracht. Het Hof dient dan ook ieder verder onderzoek achterwege te laten. 3.4.2 Het Hof heeft dienaangaande, voor zover thans van belang, overwogen dat, anders dan Makro c.s. hebben aangevoerd, uit het arrest van het Hof te Valencia niet volgt dat door het Spaanse Hof het hier toepasselijke, in de rechtspraak van het Hof van Justitie EG ontwikkelde criterium is aangelegd. Uit het arrest van het Spaanse Hof (met name uit p. 10, tweede alinea) volgt veeleer dat dit de aan hem voorgelegde zaak aan de hand van het Spaanse recht heeft beoordeeld (rov. 4.9). Daarop laat het Hof volgen: ’4.10 Er bestaat geen aanleiding om aan te nemen dat dat arrest – dat is gewezen tussen enerzijds Cosmos, Flexi Casual en (een aantal van) haar bestuurders en anderzijds Diesel – de rechtsverhouding tussen Diesel en Makro c.s. bindend vaststelt. Makro c.s. hebben zich in dit verband weliswaar beroepen op artikel 33 van de EEX-Verordening en op het – volgens hen – uit die verordening voortvloeiende beginsel dat moet worden voorkomen dat er tegengestelde beslissingen in met elkaar samenhangende uitspraken worden gedaan (artikel 6 lid 1 j˚ artikel 28 lid 3 EEXVerordening), maar uit het een en ander vloeit niet voort dat het Hof zich in het onderhavige geval zou moeten onthouden van een materiële beoordeling van het onderhavige geschil.’ 3.4.3 Hiertegen keert zich onderdeel 2.2 van het middel met een aantal, in de onderdelen 2.2.1-2.2.9 uitgewerkte klachten. Zij komen op het volgende neer. Nu de Spaanse rechter heeft geoordeeld dat de schoenen met toestemming van Diesel in het verkeer zijn gebracht, zijn daardoor die schoenen rechtmatig binnen de EER in het ver-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

keer gebracht hetgeen ook heeft te gelden voor de opvolgende eigenaars van die schoenen zoals Makro. Het merkrecht van Diesel is dan ook uitgeput. Het zou in strijd zijn met het effectieve vrij verkeer van goederen binnen de EER indien ten aanzien van in de ene lidstaat (Spanje) rechtmatig in het verkeer gebrachte goederen de merkhouder zich tegen verhandeling daarvan in een andere lidstaat (Nederland) met succes zou kunnen verzetten. Het oordeel van het Hof komt neer op een door art. 28 EG verboden kwantitatieve invoerbeperking dan wel maatregel van gelijke werking, welke niet gerechtvaardigd is uit hoofde van bescherming van industriële eigendom, zoals bedoeld in art. 30 EG. In elk geval was voor een herbeoordeling van dat oordeel door het Hof in dit geding tussen de merkhouder Diesel en Makro c.s. als afnemers van de door Cosmos in het verkeer gebrachte schoenen geen plaats, aangezien het Hof was gebonden aan het oordeel van de Spaanse rechter. Tegenstrijdige uitspraken dienen immers zoveel mogelijk te worden tegengegaan. Uit art. 33 en 36 EEX-Verordening volgt daarom dat de Nederlandse rechter is gebonden aan het oordeel van de Spaanse rechter dat de schoenen met toestemming van Diesel in Spanje in het verkeer zijn gebracht, zodat het Hof niet vrij was die kwestie opnieuw inhoudelijk te beoordelen. 3.4.4 Bij de beoordeling van deze klachten moet worden vooropgesteld dat de vraag in hoeverre het gezag van gewijsde (bindende kracht) dat wordt toegekend aan de uitspraak van de Spaanse rechter, met vrucht kan worden ingeroepen in de onderhavige procedure, in de eerste plaats moet worden beantwoord aan de hand van art. 33 en 36 EEX-Verordening. Deze artikelen bepalen weliswaar dat in een lidstaat gegeven beslissingen in de overige lidstaten zonder vorm van proces worden erkend en dat in geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van de juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing. Zij beogen echter niet elders méér werking aan rechterlijke beslissingen te geven dan deze hebben in de lidstaat van herkomst. Niet voor redelijke twijfel vatbaar is dat de vraag naar de omvang van het gezag van gewijsde dat aan de beslissing van de Spaanse rechter toekomt en het rechtsgevolg daarvan, wordt bepaald door het recht van Spanje als het land waarin de beslissing is gegeven (vgl. HvJEG 4 februari 1988, 145/86, Jur. 1988, blz. 645, NJ 1990, 209 en HR 12 maart 2004, nr. C02/275, NJ 2004, 284). De bindende kracht die de Spaanse uitspraak in Nederland heeft, wordt dus in de eerste plaats door het Spaanse recht bepaald. Uit de aangevallen rov. 4.10 van het bestreden arrest blijkt dat het Hof een oordeel heeft gegeven over de omvang van het gezag van gewijsde van het arrest van het Hof te Valencia en tot uitdrukking heeft gebracht dat dit gezag van gewijsde niet kan worden ingeroepen in een procedure waarin (deels) andere partijen procederen dan die welke partij zijn bij de uitspraak van de Spaanse rechter. Klaarblijkelijk berust dit oordeel op de uitleg die het Hof geeft aan het Spaanse recht. Die uitleg kan ingevolge art. 79 lid 1, aanhef en onder b, RO in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Het middel bevat geen motiveringsklachten over dit oordeel. Het is niet aan redelijke twijfel onderhevig dat de hiervoor bedoelde regel van Spaans procesrecht geen onderscheid maakt naar de herkomst van de ingevoerde goederen, niet tot doel heeft het handelsverkeer met de andere lid-staten te

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


regelen, en dat de beperkingen die hij voor het vrije verkeer van goederen zou kunnen teweeg brengen, zo onzeker en indirect zijn, dat men van de op grond van die regel geldende beperking van de bindende kracht van een rechterlijk vonnis, als hier aan de orde is, niet kan zeggen dat zij de handel tussen de lid-staten belemmert (vgl. onder meer HvJEG 14 juli 1994, C-379/92, Jur. 1994, p.I-03453). Op grond van een en ander falen alle klachten van de onderdelen 2.2 – 2.2.9. Hetzelfde geldt voor de klachten van het hierna in 3.6.1 e.v. te behandelen onderdeel 2.1 die betogen dat het Hof gebonden was aan het oordeel van de rechter te Valencia. 3.5 (b) De eventuele schending van het auteursrecht van Diesel op het beeldmerk Hetgeen hiervoor in 3.4.4 is overwogen brengt mee dat ook onderdeel 2.3, dat zich keert tegen het oordeel van het Hof in rov. 4.17-4.18 dat – kort gezegd – het verhandelen van de door Cosmos in het verkeer gebrachte schoenen een inbreuk meebrengt op het auteursrecht dat Diesel op haar beeldmerk heeft, faalt. De klachten van het onderdeel berusten namelijk op het, hiervoor verworpen, uitgangspunt dat het Hof was gebonden aan de uitspraak van het Hof te Valencia. 3.6 (c) De maatstaven die het Hof met betrekking tot de toestemming van Diesel heeft aangelegd 3.6.1 Het Hof heeft ten aanzien van de aan te leggen maatstaven het volgende, hier en daar samengevat, overwogen. De vraag of Diesel toestemming heeft verleend voor het in het verkeer brengen van de door Cosmos geproduceerde schoenen in de EER, dient te worden beantwoord aan de hand van art. 13, onder A, lid 9 BMW, welke bepaling de uitvoering van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn vormt. De uitleg van deze bepaling wordt volgens het Hof bepaald door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, waaronder het arrest HvJEG 20 november 2001, C-414/99 tot en met C 416/99, Jur. 2001, p.I-8691, NJ 2002, 183, door het Hof, en hierna, aangeduid als de ’Davidoff-rechtspraak’ (rov. 4.5). Makro c.s. hebben in hoger beroep aangevoerd dat deze rechtspraak op het onderhavige geval niet van toepassing is. Hun betoog komt erop neer dat onderscheid dient te worden gemaakt tussen de situatie dat de inbreukmakende goederen aanvankelijk buiten de EER op de markt zijn gebracht en vervolgens in een van de lidstaten van de EER zijn geïmporteerd, en de situatie dat de goederen direct binnen de EER op de markt zijn gebracht. De Davidoff-rechtspraak geldt, aldus Makro c.s., uitsluitend in de eerstgenoemde situatie. In het onderhavige geval zijn de schoenen oorspronkelijk in Spanje, dus binnen de EER op de markt gebracht. In die situatie moet volgens Makro c.s. de vraag of de merkhouder toestemming heeft verleend worden beoordeeld aan de hand van het recht van het land dat op die toestemming van toepassing is, in dit geval Spaans recht (rov. 4.6). Het Hof heeft dit betoog verworpen en daartoe overwogen dat noch uit de tekst van de Merkenrichtlijn, noch uit de rechtspraak van het Hof van Justitie kan worden opgemaakt dat het door Makro c.s. bedoelde onderscheid moet worden gemaakt. De enkele omstandigheid dat aan de rechtspraak van het Hof van Justitie steeds gevallen ten grondslag lagen waarin de goederen oorspronkelijk buiten de Europese Unie in het verkeer waren gebracht, is volgens het Hof niet vol-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 1 5

doende om anders te oordelen. Het Hof achtte het veeleer voor de hand liggend dat in de twee door Makro c.s. onderscheiden gevallen hetzelfde criterium moet worden gebruikt, aangezien art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn en het daarop gebaseerde art. 13A lid 9 BMW het bedoelde onderscheid juist niet maken (rov. 4.7). Het Hof dient derhalve aan de hand van de Davidoffrechtspraak te beoordelen of Diesel de bedoelde toestemming heeft verleend. Deze rechtspraak houdt, kort gezegd en voorzover hier relevant, in dat de toestemming van de merkhouder tot het in de EER verhandelen van van dat merk voorziene producten zowel expliciet als impliciet kan geschieden, en dat het erom gaat dat de nationale rechter met zekerheid kan vaststellen dat de merkhouder afstand heeft gedaan van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen (rov. 4.8). 3.6.2 Dit oordeel wordt bestreden in onderdeel 2.1, uitgewerkt in de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.1.11. Makro c.s. betogen daarin opnieuw dat de Davidoff-rechtspraak niet van toepassing is en dat het Hof de vraag of Diesel toestemming had gegeven, had dienen te beantwoorden naar het door de Merkenrichtlijn beheerste Spaanse merkenrecht aan de hand van het Spaanse contractenrecht dat van toepassing is op de contractuele relatie tussen Diesel en Cosmos. 3.6.3 Aldus stellen de onderdelen vragen van uitleg van het gemeenschapsrecht aan de orde die zich ertoe lenen op de voet van art. 234 EG aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te worden voorgelegd. 3.6.4.1 Ter toelichting op de vragen dient het volgende. De maatstaven die zijn gegeven in de Davidoff-rechtspraak zijn de volgende: 1 De toestemming van de merkhouder tot het in de EER verhandelen van van zijn merk voorziene producten die eerder door die merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, kan (behalve expliciet) impliciet zijn wanneer uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen. 2 Een impliciete toestemming kan niet voortvloeien: – uit het feit dat de merkhouder niet aan alle achtereenvolgende kopers van de buiten de EER in de handel gebrachte waren heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de EER verzet; – uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen; – uit de omstandigheid dat de merkhouder de eigendom van de van het merk voorziene waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, en dat volgens de op de overeenkomst toepasselijke wet het overgedragen eigendomsrecht zonder dergelijke beperkingen een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of op zijn minst het recht om de waren later in de EER te verhandelen. 3 Voor de uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder is niet relevant: – dat de handelaar die de van het merk voorziene waren invoert, niet weet dat de merkhouder zich ertegen verzet dat deze waren in de EER in de handel worden gebracht of op die markt worden verhandeld door andere dan erkende wederverkopers, of

•


4 1 6

B I J B L A D


– dat de erkende wederverkopers en groothandelaars aan hun eigen kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd waarin dat verzet tot uiting komt, ofschoon de merkhouder hen daarvan op de hoogte had gebracht. Dat, zoals hier naar voren komt, deze maatstaven zijn gegeven enkel voor het geval dat de goederen eerder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, wordt bevestigd door hetgeen het Hof van Justitie nadien met betrekking tot het bewijs van de toestemming heeft overwogen in par. 29 van zijn arrest HvJ EG 8 april 2003, C-244/00, Jur. 2003, p.I-2051, inzake Van Doren/Lifestyle: ’In die zaken, die het Hof ertoe hebben gebracht de kwestie van de wijze van uitdrukking en het bewijs van de toestemming van de merkhouder tot het binnen de EER in de handel brengen te onderzoeken, stond vast dat de litigieuze waren door de merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel waren gebracht en vervolgens door derden in de EER waren ingevoerd en in de handel gebracht. In de punten 46, 54 en 58 van het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss heeft het Hof geoordeeld dat in dergelijke omstandigheden de toestemming van de merkhouder tot het in de EER in de handel brengen, niet kan worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn en dat de marktdeelnemer die zich erop beroept, het bestaan ervan dient aan te tonen.’ Een en ander moet ongetwijfeld worden begrepen in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie (zoals samengevat in het genoemde Davidoff-arrest, onder 33) dat de Merkenrichtlijn de uitputting van het aan de merkhouder verleende recht beperkt tot de gevallen waarin de waren in de EER in de handel worden gebracht, en de merkhouder toestaat zijn waren buiten die zone in de handel te brengen zonder dat dit de uitputting van zijn rechten binnen de EER meebrengt, en dat door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te verzetten, de gemeenschapswetgever de merkhouder dus heeft toegestaan, de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren. De hier tot uitgangspunt genomen vrijheid van de merkhouder om zijn waren buiten de EER in het verkeer te brengen zonder dat daarmee de uitoefening binnen de EER van zijn uit het merkenrecht voortvloeiende rechten wordt aangetast, verklaart immers het nogal strikte karakter van de maatstaven die in de Davidoff-rechtspraak zijn gegeven om te kunnen vaststellen of de omstandigheid dat de merkhouder heeft toegestaan de van zijn merk voorziene waren buiten de EER in het verkeer te brengen, impliceert dat hij tevens toestemming heeft gegeven tot het in de EER in het verkeer brengen van diezelfde waren in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn. Reeds daarmee rijst gerede twijfel of de maatstaven uit de Davidoff-rechtspraak vatbaar zijn voor toepassing in het onderhavige geval dat de goederen (voor het eerst) binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. 3.6.4.2 Die twijfel wordt gevoed door het volgende. Art. 7 van de Merkenrichtlijn moet naar de rechtspraak van het Hof van Justitie worden uitgelegd in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen en in het bijzonder met inachtneming van art. 36 (thans art. 30) EG. De beide bepalingen moeten, waar zij op hetzelfde resultaat gericht zijn, op identieke wijze worden uitgelegd. Voor de uitleg en toepassing van art. 7 moet worden aange-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

knoopt bij de rechtspraak die het Hof bij de uitleg van art. 30 en 36 (oud, thans art. 28 en 30) EG heeft gevormd ten aanzien van het communautairrechtelijke beginsel van uitputting van het merkrecht (zie het ’ompakkingsarrest’ HvJEG 11 juli 1996, in de gevoegde zaken C-427/93, C-429/93, C-436/93, Jur. 1996, p. I-3457, NJ 1997, 129, inzake BristolMyers Squibb e.a./Paranova, onder respectievelijk 27-28, 31 en 40). Op grond van die op art. 30 en 36 (oud) EG gevormde rechtspraak sorteert dit uitputtingsbeginsel effect wanneer de merkgerechtigde in de staat van invoer en de merkgerechtigde in de staat van uitvoer dezelfde persoon zijn, of wanneer zij verschillende personen zijn doch economisch met elkaar verbonden zijn. Daarbij acht het Hof verscheidene situaties denkbaar: de producten worden in het verkeer gebracht door dezelfde onderneming, door een licentiehouder, door een moedermaatschappij, door een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij of door een alleenvertegenwoordiger. In die situaties brengt de vrijheid van invoer de functie van het merk in geen enkel opzicht in het gedrang. Het merk dient immers, aldus het Hof van Justitie, om zijn rol te kunnen vervullen, de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene producten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan (HvJEG 17 oktober 1990, C-10/89, Jur. 1990, p. I-3711, NJ 1992, 743). In alle zojuist genoemde gevallen is er volgens het Hof van Justitie sprake van controle door een en dezelfde eenheid. In het geval van een licentie kan de licentiegever de kwaliteit van de producten van de licentiehouder controleren door in de overeenkomst clausules op te nemen die de licentiehouder verplichten, zich aan zijn instructies te houden, en hemzelf de mogelijkheid bieden, de naleving van die instructies te verzekeren. Beslissend is uiteindelijk de mogelijkheid van controle op de kwaliteit van de producten en niet de daadwerkelijke uitoefening daarvan. Art. 30 en 36 (oud, thans art. 28 en 30) EG staan volgens het Hof van Justitie daarom in de weg aan de toepassing van nationale wettelijke regelingen op grond waarvan het merkenrecht kan worden ingeroepen ter belemmering van het vrije verkeer van een product dat is voorzien van een merk waarvan het gebruik door een en dezelfde eenheid wordt gecontroleerd (zie voor een en ander HvJEG 22 juni 1994, C-9/93, Jur. 1994, p. I-2757, NJ 1995, 480 inzake IHT Danzinger/Ideal Standard, onder 34, 37, 38 en 39). 3.6.4.3 Aldus lijkt op grond van het ten tijde van de totstandkoming van de Merkenrichtlijn gevormde communautair acquis, dat bij de invoering van art. 7 zijn gelding heeft behouden, te kunnen worden geconcludeerd dat voor het aannemen van uitputting ten aanzien van goederen die eerder binnen de EER in het verkeer zijn gebracht een, op de verwezenlijking van de functie van het merk als herkomst- en kwaliteitswaarborg georiënteerde, maatstaf bestaat, die ongetwijfeld ruimer is dan de, op controle door de merkhouder op de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER georiënteerde, maatstaven van de Davidoff-rechtspraak ten aanzien van goederen die eerder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht en vervolgens in de EER worden geïmporteerd.

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


4 Omschrijving van de feiten waarop de door het Hof van Justitie te geven uitleg moet worden toegepast De Hoge Raad verwijst in de eerste plaats naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan. Hiernaast dienen, op grond van de in zoverre niet of tevergeefs in cassatie bestreden oordelen van het Hof (rov. 4.1314), als feiten waarop de door het Hof van Justitie te geven uitleg moet worden toegepast, te worden beschouwd dat, – Diesel of Difsa met het hiervoor in 3.1 (iii) geciteerde art. 1.4 van de overeenkomst van 29 september 1994 tussen Difsa en Flexi Casual, niet de bedoeling had aan Flexi Casual respectievelijk Cosmos een algemeen recht te geven tot het (op grote schaal) op de markt brengen van schoenen met het merk Diesel; – Makro c.s. niet hebben mogen begrijpen dat Flexi Casual respectievelijk Cosmos dit recht wel aan die overeenkomst kon ontlenen; – voorzover Flexi Casual aan de hiervoor in 3.1 (iv) vermelde machtiging meer rechten kan ontlenen dan aan de overeenkomst van 29 september 1994, daaruit niet voortvloeit dat zij of Cosmos een algemeen recht tot het produceren van schoenen met het DIESEL-woordmerk hadden. Deze oordelen die berusten op een aan het Hof voorbehouden uitleg van de desbetreffende (rechts)handelingen en documenten, zijn niet afhankelijk van de maatstaven die moeten worden aangelegd bij de beantwoording van de vraag of sprake was van toestemming van Diesel in de zin van art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn. Het onderhavige geval wordt dus feitelijk hierdoor gekenmerkt dat de schoenen in kwestie niet door Diesel en evenmin met haar uitdrukkelijke toestemming in de EER (Spanje) in het verkeer zijn gebracht. 5 Vragen van uitleg 1 Moeten, in het geval dat waren onder het merk van de merkhouder, maar niet door hem en evenmin met zijn uitdrukkelijke toestemming, eerder binnen de EER in de handel zijn gebracht, voor de beoordeling of dit is gebeurd met (impliciete) toestemming van de merkhouder als bedoeld in art. 7 lid 1 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), dezelfde maatstaven worden aangelegd als in het geval dat zodanige waren eerder door de merkhouder of met diens toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht? 2 Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt: welke – al dan niet (mede) aan de hiervoor in 3.6.4.2 genoemde rechtspraak van het Hof van Justitie in zijn arrest van 22 juni 1994 C-9/93, Jur. 1994, p. I-2757, NJ 1995, 480, inzake IHT Danzinger/Ideal Standard, ontleende – maatstaven moeten dan in het in die vraag als eerste genoemde geval worden aangelegd voor de beoordeling of sprake is van (impliciete) toestemming van de merkhouder in de zin van de genoemde richtlijn? 6 Beslissing De Hoge Raad: verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 1 7

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Enz.

Nr. 53 Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, 7 augustus 2007* (Eurotyre) Mrs. J.M. Brandenburg, B.A. Meulenbroek en J.H.M. van Erp Art. 2.1 BVIE Over het algemeen zal een letterlijke vertaling van bepaalde waren in het Engels voor de Benelux geen bijzonder sterk merk opleveren. Dat wil evenwel nog niet zeggen dat een dergelijke aanduiding in alle gevallen ieder onderscheidend vermogen mist. Daarbij speelt een rol of een bepaald product in de Benelux veelal in het Engels wordt aangeduid, of in de desbetreffende branche Engelse termen gebruikelijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij computers het geval is, en of het Engels in die branche als voertaal wordt gebruikt. Met betrekking tot de waren waar het hier om gaat, banden, is iets dergelijks gesteld noch gebleken. Mogelijk zal door een deel van de bevolking de term ’tyres’ worden herkend als Engels voor ’banden’, maar daarmee is nog niet gezegd dat deze term in de Benelux ondeugdelijk is om als (onderdeel van een) merk te dienen. Art. 2.4, onder f BVIE Rechtbank: Voor kwade trouw zoals bedoeld in aangehaalde bepaling is subjectieve bekendheid van de deposant met het voorgebruik vereist. Weliswaar spreekt de bepaling over ’weet of behoort te weten’, maar de laatste toevoeging ziet slechts op gevallen waarin onaannemelijk moet worden geacht dat de deposant het voorgebruik niet heeft gekend. Hiervan is sprake als de voorgebruikte handelsnaam in belanghebbende kringen zo algemeen bekend is, dat dit redelijkerwijs voor de deposant niet verborgen kan zijn gebleven. Eurotyre Venlo heeft niet aangetoond dat haar handelsnaam in belanghebbende kringen zo algemeen bekend was dat dit voor Eurotyre Frankrijk niet verborgen kan zijn gebleven. Ook haar beroep op de subjectieve wetenschap van Eurotyre Frankrijk gaat niet op. De rechtbank kan Eurotyre Venlo niet volgen in haar stelling dat uit een uitspraak van de Benelux-directeur van Eurotyre Frankrijk in een internetmagazine-artikel dat dateert uit 2002 blijkt dat Eurotyre Frankrijk ook al in 1997 wist van de handelsnaam van Eurotyre Venlo. De – nauwelijks onderbouwde en door Eurotyre Frankrijk gemotiveerd betwiste – stelling van Eurotyre Venlo dat tussen haar en gedaagde sub 3 begin 1997 overleg zou zijn geweest over een mogelijke commerciële samenwerking zal als ongemotiveerd door de rechtbank worden gepasseerd. Van subjectieve wetenschap bij Eurotyre Frankrijk is derhalve niet gebleken. Hof (tussenarrest): Bij de vraag of Eurotyre SA behoorde te weten van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV gaat het, anders dan Eurotyre SA betoogt, niet alleen om het gebruik van het teken als merk. Een dergelijk vereiste vloeit niet uit de wet voort. Euro-Tyre BV wordt overeenkomstig haar bewijsaanbod toegelaten tot het bewijs van haar stellingen. Eindarrest: De getuige heeft weliswaar verklaard dat volgens hem destijds Euro-Tyre BV in de branche algemeen bekend was, maar deze verklaring is te globaal om op zichzelf en zonder ondersteunend be*

Cassatie ingesteld. Red.

•


4 1 8

B I J B L A D


wijs, dat geheel ontbreekt, toereikend bewijs op te leveren van de stelling die hier aan de orde is. Uit hetgeen deze getuige heeft verklaard is niet af te leiden dat in de drie jaar voorafgaande aan de merkinschrijving, derhalve in de periode 1994-1997, sprake was van een zodanige bekendheid van Euro-Tyre BV dat Eurotyre SA van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV behoorde te weten. Dit behoren veronderstelt een ruime mate van bekendheid die ook feitelijk aantoonbaar is. Daarvan nu ontbreekt voldoende bewijs, ook wanneer de afgelegde verklaring wordt bezien in samenhang met hetgeen Euro-Tyre BV in deze procedure naar voren heeft gebracht en aan producties in het geding heeft gebracht. Art. 2.23, lid 2 BVIE Hof: In het gevorderde verbod is, terecht, rekening gehouden met het oudere handelsnaamgebruik van Euro-Tyre BV voor haar vestiging in Venlo, maar de beperking tot de regio Venlo gaat te ver. Door Euro-Tyre BV is voldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten tijde van de merkinschrijving door Eurotyre SA haar handelsnaam niet alleen in de regio Venlo gebruikte maar in heel Nederland, vanuit de vestiging te Venlo. Het verbod geldt derhalve niet het gebruik van de handelsnaam Euro-Tyre voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland. Euro-Tyre BV te Venlo, appellante in principaal appèl, geïntimeerde in het incidenteel appèl, procureur mr. J.E. Lenglet, advocaat mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam, tegen 1 Eurotyre SA voorheen genaamd Arc en Ciel SA te Montargis, Frankrijk, 2 Eurotyre G.I.E. voorheen genaamd Arc en Ciel Pneus te Nevoy, Frankrijk, 3 Eurotyre Benelux NV voorheen genaamd Arc en Ciel Pneus Benelux NV te Kontich, België, geïntimeerden in principaal appèl, appellanten in incidenteel appèl, procureur mr. J.E. Benner, advocaat mr. M.J. Odink te Amsterdam. a Rechtbank te Roermond, 12 mei 2004 (mr. H.A.M.J. Paulussen, H.H. Dethmers en I.R.A. Timmermans-Vermeer) 2 Vaststaande feiten in conventie en in reconventie De rechtbank gaat uit van de volgende tussen partijen vaststaande feiten. 1 Eurotyre Venlo is sinds 28 januari 2000 rechthebbende op de Benelux-merkinschrijving nr. 677265 bestaande uit het beeld/woordmerk ’eurotyre’. Het merk is ingeschreven voor de klasse 12 (autobanden). 2 Eurotyre Venlo is sinds 19 februari 2002 rechthebbende op de Benelux-merkinschrijving nr. 1005653, bestaande uit het woordmerk ’EURO-TYRE’. Het merk is ingeschreven voor de klassen 12 (autobanden), 35 (detailhandelsdiensten, met name op het gebied van banden) en 37 (montage en reparatie van velgen en banden). 3 Eurotyre Venlo heeft op 6 maart 2002 onder nr. 2604544 een aanvraag gedeponeerd voor een Gemeenschapsmerk, bestaande uit het woordmerk EURO-TYRE. 4 Eurotyre Frankrijk is sinds 4 augustus 1997 rechthebbende op de internationale merkinschrijving nr. 678290 bestaande uit het woordmerk ’EUROTYRES’. Het merk is ingeschreven voor klasse 12 (banden).

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

5 De merken van partijen zijn gelijk dan wel overeenstemmend en worden gebruikt voor dezelfde dan wel soortgelijke waren. 6 Eurotyre Venlo voert haar handelsnaam ’Euro-Tyre’ sinds 1984. (...) 7 Beoordeling van het geschil in conventie en in reconventie 7.1 Tussen partijen staat vast dat Eurotyre Venlo een Benelux merkrecht heeft verworven op het teken ’eurotyre’ alsmede ’EURO-TYRE’ , en dat Eurotyre Frankrijk een internationaal merkrecht bezit op het teken ’EUROTYRES’. Voorts staat tussen partijen vast dat deze tekens gelijk dan wel overeenstemmend zijn, en dat zij gebruikt worden voor dezelfde dan wel soortgelijke waren. Uit het stelsel van merkrecht vloeit voort dat een eerder gedeponeerd merk voorgaat boven een later gedeponeerd merk, tenzij de oudere deposant met betrekking tot het bestaan van een ander, al in gebruik zijnd maar nog niet gedeponeerd merk, te kwader trouw is. In casu is het merk van Eurotyre Frankrijk eerder gedeponeerd dan dat van Eurotyre Venlo en is de vraag of Eurotyre Frankrijk ten tijde van haar depot te kwader trouw was. De rechtbank zal in het vervolg ’Eurotyre’ gebruiken voor alle aanduidingen. Hiervoor kan en dient dus ook ’eurotyre’, EURO-TYRE en EUROTYRES gelezen te worden. Depot te kwader trouw 7.2 De tekst van artikel 4 aanhef lid 6 sub a BMW – voor zover relevant – luidt: Geen recht op een merk wordt verkregen door het te kwader trouw verrichte depot, onder andere: a. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend. 7.3 De rechtbank stelt voorop dat niet is gebleken dat Eurotyre Venlo het teken Eurotyre als merk heeft gebruikt. De door Eurotyre Venlo ingebrachte stukken en ingenomen (onbetwiste) stellingen geven alleen blijk van gebruik sinds 1984 van het teken als handelsnaam. 7.4 Partijen twisten allereerst over de vraag of onder ’gebruikt als merk’ in de zin van bovenaangehaalde bepaling ook het gebruik als handelsnaam valt. Op grond van vaste jurisprudentie is de rechtbank met Eurotyre Venlo van oordeel dat ook het voorgebruik van een overeenstemmende handelsnaam door een derde een merkdepot te kwader trouw in de zin van artikel 4 lid 6 sub a BMW kan doen zijn. 7.5 Voor kwade trouw zoals bedoeld in aangehaalde bepaling is subjectieve bekendheid van de deposant met het voorgebruik vereist. Weliswaar spreekt de bepaling over ’weet of behoort te weten’, maar de laatste toevoeging ziet slechts op gevallen waarin onaannemelijk moet worden geacht dat de deposant het voorgebruik niet heeft gekend. Hiervan is sprake als de voorgebruikte handelsnaam in belanghebbende kringen zo algemeen bekend is, dat dit redelijkerwijs voor de deposant niet verborgen kan zijn gebleven. Eurotyre Venlo heeft in dit verband gesteld dat door dertien jaar intensief gebruik, grote reclame-inspanningen en verkoop op ruime schaal – onder meer in Nederland, delen van de Europese Unie, de Verenigde Staten van Ame-

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


rika, Dubai en Japan – haar handelsnaam binnen en buiten de Benelux in ieder geval binnen de autobandenbranche op ruime schaal bekend is, en dat, gelet op de beschrijving die Eurotyre Frankrijk van zichzelf geeft, zij daarvan kennis moet hebben gehad op het moment van depot d.d. 4 augustus 1997. De rechtbank is van oordeel dat van de door Eurotyre Venlo gestelde grote reclame-inspanningen niet is gebleken. Eurotyre heeft immers ter onderbouwing slechts afschriften van een aantal, identieke, advertenties in een aantal afleveringen van een Duits tijdschrift in 1986 overgelegd. Deze advertenties zijn ook nog eens niet in de op grond van artikel 4 lid 6 sub a BMW van belang zijnde periode, te weten drie jaar voorafgaand aan het depot door Eurotyre Frankrijk, geplaatst. Daarnaast heeft Eurotyre een drietal verklaringen van Nederlandse handelsrelaties en één verklaring van een Duitse handelsrelatie ingebracht, alsmede (bij pleidooi) omzetcijfers over de jaren 1990 tot en met 2002 (productie 11). De rechtbank is van oordeel dat hieruit niet de door Eurotyre Venlo gestelde verkoop op ruime schaal blijkt. Uit productie 11 blijkt immers niet door wie die omzet is behaald en waarmee, nu het lijsten betreft waarop slechts namen en bedragen staan vermeld. Ook is niet duidelijk door wie de overzichten zijn opgesteld. In ieder geval is geen sprake van een officiële althans door accountants goedgekeurde dan wel opgestelde publicatie, zoals een omzetrekening of winst- en verliesrekening. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Eurotyre Venlo niet heeft aangetoond dat haar handelsnaam in belanghebbende kringen zo algemeen bekend was dat dit voor Eurotyre Frankrijk niet verborgen kan zijn gebleven. 7.6 Ook het beroep van Eurotyre Venlo op de subjectieve wetenschap van Eurotyre Frankrijk gaat niet op. Eurotyre Venlo verwijst ter onderbouwing naar een uitspraak van de Benelux-directeur van Eurotyre Frankrijk in een internetmagazine-artikel dat dateert uit 2002, terwijl – zoals reeds aangehaald – de periode die hier van belang is, loopt van 4 augustus 1993 tot 4 augustus 1997. De rechtbank kan Eurotyre Venlo niet volgen in haar stelling dat hieruit blijkt dat Eurotyre Frankrijk ook al in 1997 wist van de handelsnaam van Eurotyre Venlo. Voor zover Eurotyre Venlo hiermee heeft bedoeld te verwijzen naar haar stelling dat tussen haar en gedaagde sub 3 begin 1997 overleg zou zijn geweest over een mogelijke commerciële samenwerking, overweegt de rechtbank dat deze stelling uit niet meer bestaat dan dat in 1997 contact zou zijn geweest tussen partijen, welke stelling pas bij pleidooi nader is onderbouwd door te stellen dat dit zou zijn gebeurd op een beurs in Barcelona, terwijl deze stelling door Eurotyre Frankrijk – voor zover mogelijk – altijd gemotiveerd betwist is. Deze stelling van Eurotyre Venlo zal derhalve als ongemotiveerd door de rechtbank worden gepasseerd. Van subjectieve wetenschap bij Eurotyre Frankrijk is derhalve niet gebleken. 7.7 Voor zover Eurotyre Venlo haar vordering sub a heeft gebaseerd op artikel 4 lid 6 sub b overweegt de rechtbank dat niet is gebleken van de daarvoor vereiste rechtstreekse betrekking tussen partijen. Eurotyre Venlo heeft immers als die rechtstreekse betrekking aangevoerd het door haar gestelde contact tussen haar en gedaagde sub 3 begin 1997. Zoals bovenoverwogen, is de rechtbank van oordeel dat van een dergelijk contact niet is gebleken. 7.8 Nu Eurotyre Venlo geen andere feiten en omstandigheden heeft gesteld waaruit de kwade trouw van Eurotyre

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 1 9

Frankrijk zou moeten blijken, is er geen sprake van een depot te kwader trouw door haar. Dientengevolge heeft Eurotyre Frankrijk een merkrecht verkregen door haar internationale depot d.d. 4 augustus 1997. De vordering in conventie sub a zal dan ook worden afgewezen. 7.9 Eurotyre Frankrijk heeft in reconventie nietigverklaring en doorhaling van de beide Beneluxmerkrechten alsmede (de aanvraag voor) het Gemeenschapsmerk van Eurotyre Venlo gevorderd. Met betrekking tot de beide Beneluxmerken geldt dat, nu gebleken is dat Eurotyre Venlo twee in rangorde lagere merkrechten heeft gedeponeerd, tussen partijen vast staat dat deze merken gelijk dan wel overeenstemmend zijn en dat zij gebruikt worden voor dezelfde dan wel soortgelijke waren, alsmede uit de vorderingen over en weer voortvloeit dat partijen beide van mening zijn dat ten aanzien van hun merken verwarringsgevaar bestaat, naar het oordeel van de rechtbank voldaan is aan artikel 14B lid 1 jo. artikel 3 lid 2 sub b BMW. De vordering sub 2 in reconventie zal derhalve op dit punt worden toegewezen. Met betrekking tot de gevorderde nietigverklaring en doorhaling van (de aanvraag voor) het Gemeenschapsmerk geldt dat een Gemeenschapsmerk op grond van artikel 6 van de Verordening (EG) 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk eerst wordt verkregen door inschrijving. Nu tijdens het pleidooi Eurotyre Venlo onbetwist heeft gesteld dat de aanvraag nog steeds in behandeling is en geen inschrijving heeft plaatsgevonden, staat vast dat zij geen Gemeenschapsmerk heeft verkregen, zodat daarvan ook niet de nietigverklaring kan worden uitgesproken en doorhaling worden bevolen. De vordering sub 2 in reconventie zal derhalve op dit punt worden afgewezen. Inbreuk merkrecht 7.10 Uit r.o. 7.8 en 7.9 vloeit voort dat het merkrecht van Eurotyre Frankrijk eerder is gedeponeerd dan dat van Eurotyre Venlo en dat het merkrecht van Eurotyre Frankrijk voorgaat. Derhalve kan er geen sprake zijn van merkinbreuk door Eurotyre Frankrijk op het merkrecht van Eurotyre Venlo. De vordering in conventie sub b zal derhalve worden afgewezen. 7.11 Eurotyre Frankrijk heeft in reconventie sub 1 een vordering ingesteld die, gelet op het door haar in dat verband aangehaalde artikel alsmede de gegeven onderbouwing onder nummer 43 van de conclusie van eis in reconventie, mede is gebaseerd op inbreuk door Eurotyre Venlo op haar merkrecht. Het door Eurotyre Frankrijk aangehaalde artikel 13A lid 1 sub b BMW ziet op gebruik van een overeenstemmend teken voor waren en diensten, derhalve gebruik als merk. Deze vordering verhoudt zich niet met de stelling van Eurotyre Frankrijk in conventie dat niet is gebleken dat Eurotyre Venlo het teken ’Eurotyre’ als merk (heeft) gebruikt. Bij gelegenheid van pleidooi heeft de raadsman van Eurotyre Frankrijk desgevraagd verklaard dat deze vordering ziet op toekomstige diensten door Eurotyre Venlo onder het merk, gelet op de klassen waarvoor zij haar merk gedeponeerd heeft, en dat de stelling van Eurotyre Frankrijk nog steeds is dat Eurotyre Venlo het teken niet als merk heeft gebruikt, althans dat daarvan geen bewijs is. Nu de vordering van Eurotyre Frankrijk klaarblijkelijk ziet op toekomstig gebruik door Eurotyre Venlo, dat derhalve nog in het geheel niet vaststaat, is van merkinbreuk geen

•


4 2 0

B I J B L A D


sprake en zal de vordering in reconventie sub 1 ten aanzien van dit punt als ongegrond worden afgewezen. Inbreuk handelsnaamrecht 7.12 Tussen partijen staat vast dat Eurotyre Venlo een ouder recht heeft op het voeren van de handelsnaam Eurotyre. Eurotyre Venlo heeft haar vordering sub c gebaseerd op artikel 5 jo 5a Handelsnaamwet. Zij heeft daarbij onbetwist gesteld dat Eurotyre Frankrijk het teken Eurotyre als handelsnaam gebruikt. De vordering van Eurotyre Venlo moet derhalve zo worden verstaan dat Eurotyre Frankrijk door het gebruik van het teken Eurotyre als merk en handelsnaam inbreuk maakt op het merkrecht en het oudere handelsnaamrecht van Eurotyre Venlo. Eurotyre Frankrijk heeft de vordering van Eurotyre Venlo gemotiveerd betwist en aangegeven dat zij op grond van haar (ouder) merkrecht zich weliswaar niet kan verzetten tegen het gebruik door Eurotyre Venlo van haar handelsnaam zoals die bestond op 4 augustus 1997, maar dat voor een verbod zoals Eurotyre dat wenst, geen rechtvaardiging bestaat nu partijen een onderneming van verschillende aard drijven. De rechtbank is van oordeel dat voor zover de vordering van Eurotyre Venlo is gebaseerd op haar vermeende merkrecht, deze moet worden afgewezen, nu niet is gebleken van een dergelijk recht. Met betrekking tot het gestelde inzake de handelsnamen zoals die worden gevoerd door partijen en de daarbij behorende rechten, is de rechtbank van oordeel dat Eurotyre Venlo de stellingen van Eurotyre Frankrijk onvoldoende gemotiveerd heeft bestreden. Eurotyre Venlo heeft zich namelijk steeds op het standpunt gesteld dat zij een ouder merkrecht heeft en derhalve artikel 13A lid 8 BMW in het geheel niet van toepassing is. Eurotyre Venlo heeft geen enkele maal, zelfs niet in reconventie, gereageerd op de door Eurotyre Frankrijk gestelde situatie dat de laatste een beter merkrecht zou hebben. Derhalve zal de rechtbank de stellingen van Eurotyre Venlo als ongemotiveerd gehandhaafd, passeren. De vordering zal dan ook in zijn geheel worden afgewezen. 7.13 Ten aanzien van de vordering in reconventie sub 1 van Eurotyre Frankrijk op dit punt, is de rechtbank van oordeel dat het gevorderde gebod zoals geformuleerd bij eis in reconventie, in te vage bewoordingen is gesteld om te kunnen worden toegewezen. Niet duidelijk omschreven is, en ook uit de stukken komt niet duidelijk naar voren, wat precies verstaan moet worden onder de zinsnede ’met uitzondering van het gebruik in Venlo van de handelsnaam’ terwijl in het lichaam wordt gesproken over Venlo en omgeving, Venlo en gedeelten van Duitsland etc. Ook bij pleidooi heeft de raadsman de rechtbank desgevraagd geen duidelijkheid kunnen verschaffen over het gevorderde. De vordering in reconventie sub 1 zal dan ook op dit punt worden afgewezen. Onrechtmatige daad 7.14 Eurotyre Venlo heeft aan haar vorderingen tevens ten grondslag gelegd dat de handelingen van Eurotyre Frankrijk een aan haar toerekenbare onrechtmatige daad vormen. Eurotyre Venlo heeft daarmee niet voldaan aan haar stelplicht. Zo heeft zij niet aangegeven waar de gestelde onrechtmatige daad precies uit bestaat en op grond waarvan deze toerekenbaar zou zijn aan Eurotyre Frankrijk. Ook heeft Eurotyre niet gemotiveerd gesteld welke schade zij door de vermeende onrechtmatige daad van Eurotyre

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

Frankrijk heeft geleden. Derhalve dienen de vorderingen van Eurotyre Venlo ook op deze grondslag te worden afgewezen. Overig 7.15 Gelet op het voorgaande kunnen de overige stellingen van Eurotyre Venlo onbesproken blijven. Haar vorderingen sub d en e zullen worden afgewezen. Proceskosten 7.16 Nu beide partijen grotendeels in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de kosten compenseren, in dier voege dat iedere partij haar eigen kosten draagt. Beslissing De rechtbank: In conventie wijst het gevorderde af; In reconventie verklaart nietig het Benelux woord/beeldmerk eurotyre met registratienummer 677265 en het Benelux woordmerk EURO-TYRE met registratienummer 1005653 en beveelt ambtshalve de doorhaling van de inschrijvingen van voornoemde merken; wijst af het meer of anders gevorderde; In conventie en in reconventie bepaalt dat iedere partij haar eigen proceskosten draagt; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. b Tussenarrest Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, 21 maart 2006 (mrs. J.M. Brandenburg, B.A. Meulenbroek en J.H.M. van Erp) (...) 4 De beoordeling In het principaal appel en in het incidenteel appel 4.1 De vaststelling van de feiten in het vonnis waarvan beroep onder 2 is niet bestreden zodat het hof ook in hoger beroep van deze feiten uitgaat. 4.2 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende. a Eurotyre SA houdt een samenwerkingsverband in stand van bedrijven die zich toeleggen op de verkoop van (auto-) banden en daarbij behorende service aan consumenten. Hierbij zijn in verschillende Europese landen ruim 800 bedrijven aangesloten, waarvan ruim 100 in de Benelux. In bijna alle Nederlandse provincies zijn één of meer aangesloten bedrijven te vinden. Euro-tyre SA hanteert hierbij onder meer de handelsnamen ’Eurotyre’ en ’Eurotyre Group’ . b Arc en Ciel S.A. (thans Euro-Tyre S.A.) is houdster van de Internationale registratie nr. 678290 d.d. 4 augustus 1997 voor onder meer de Benelux voor het woordmerk ’EUROTYRES’ voor banden (klasse l2), met een beroep op voorrang op grond van haar merkinschrijving in Frankrijk d.d. 5 februari 1997. c Euro-Tyre BV drijft sinds 1984 in Venlo een handelsonderneming in (met name) autobanden en hanteert daarbij de handelsnaam ’Euro-Tyre’ en de domeinnamen www.eurotyre.com en www.euro-tyre.nl.

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


d Euro-Tyre BV is houdster van merkinschrijving nr. 677265 d.d. 28 januari 2000 bij het Benelux-Merkenbureau voor het beeldmerk ’eurotyre’ voor autobanden (klasse 12). Zij is tevens houdster van merkinschrijving nr. 1005653 d.d. 19 februari 2002 bij het Benelux-Merkenbureau voor het woordmerk ’EUROTYRE’ voor autobanden (klasse 12) en diensten op het gebied van autobanden (klassen 35 en 37) . e Tussen partijen is niet in geschil dat de hiervoor genoemde merken/namen (vrijwel) identiek zijn en voor (vrijwel) dezelfde waren worden gebruikt. f Bij brief van 6 maart 2002 aan Arc en Ciel Benelux heeft Euro-Tyre BV bezwaar doen maken tegen het gebruik van merk en handelsnaam ’EUROTYRE’. 4.3 In eerste aanleg heeft Euro-Tyre BV in conventie gevorderd, kort gezegd, nietigverklaring en doorhaling van de Internationale registratie nr. 678290 voor de Benelux van het merk ’EUROTYRES’ en een verbod op het gebruik van dat merk en van met ’EURO-TYRE’ overeenstemmende tekens en van dergelijke aanduidingen als handelsnaam, een en ander op verbeurte van een dwangsom en met hoofdelijke veroordeling van de wederpartijen tot betaling van schadevergoeding, op te maken bij staat. Eurotyre SA vorderde in reconventie, kort gezegd, een verbod op het gebruik van ’EUROTYRE’, met uitzondering van het gebruik van de handelsnaam ’Euro-Tyre’ in Venlo, op verbeurte van een dwangsom en nietigverklaring en doorhaling van de merkinschrijvingen nrs. 677265 en 1005653 en van een aanvraag van Euro-Tyre BV voor een Gemeenschapsmerk. Bij het vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank alle vorderingen afgewezen met uitzondering van de reconventionele vordering tot nietigverklaring en doorhaling van de merkinschrijvingen nrs. 677265 (beeldmerk ’eurotyre’) en 1005653 (woordmerk ’EURO-TYRE’). Na dit vonnis, op 13 oktober 2004, heeft Euro-Tyre BV het woordmerk ’EURO-TYRE’ bij het Benelux-Merkenbureau doen inschrijven voor zakelijke bemiddeling bij de groothandel in banden (klasse 35). (...) Handelsnaam en merken 4.7 De vorderingen die partijen over en weer hebben ingesteld en het verweer dat zij daartegen hebben gevoerd zijn gebaseerd op de door hen gestelde handelsnaamrechten en merkrechten. Het gaat hierbij, samengevat, om het volgende. 4.8 Euro-Tyre BV stelt dat Eurotyre SA door het gebruik van de aanduidingen ’Eurotyre’, ’Eurotyres’ en ’Eurotyre Group’ handelt in strijd met het oudere gebruik van de handelsnaam ’Euro-Tyre’ door Euro-Tyre BV. Toen Eurotyre SA in 2002 met het gebruik van haar nieuwe handelsnaam in de plaats van ’Arc en Ciel/Rainbow’ begon, werd de handelsnaam ’Euro-Tyre’ al geruime tijd en op ruime schaal zowel binnen als buiten Nederland door Euro-Tyre BV gevoerd. Ook toen Eurotyre SA in 1998 de aanduiding ’Eurotyre’ als huismerk voor banden ging gebruiken, was volgens Euro-Tyre BV haar handelsnaam ’Euro-Tyre’ al lang in gebruik. 4.9 Eurotyre SA voert hiertegen aan dat zij de aanduiding ’Eurotyre’ alleen als merk en niet (tevens) als handelsnaam gebruikt. De omvang van het handelsnaamrecht van EuroTyre BV is volgens haar overigens zeer beperkt, terwijl er geen sprake is van gevaar voor verwarring tussen beide on-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 2 1

dernemingen vanwege de verschillen in de aard ervan en in hun vestigingsplaatsen. Voorts beroept Eurotyre SA zich op haar merkinschrijving van 4 augustus 1997 waardoor zij zich tegen het gebruik van de handelsnaam ’Euro-Tyre’ door Euro-Tyre BV kan verzetten, met uitzondering van het gebruik zoals dit voorafgaande aan deze merkinschrijving plaatsvond. 4.10 Volgens Euro-Tyre BV kan Eurotyre SA zich in dit verband niet op haar merkinschrijving van 4 augustus 1997 beroepen omdat deze nietig is. Niet alleen mist de aanduiding ’Eurotyre’ ieder onderscheidend vermogen, maar ook is het depot te kwader trouw geschied. 4.11 De consequentie van de nietigheid van deze merkinschrijving is ook, aldus Euro-Tyre BV, dat Eurotyre SA deze niet kan tegenwerpen tegen het beroep dat Euro-Tyre BV doet op de geldigheid van haar eigen merkinschrijvingen. Eurotyre SA beschikt ten aanzien van deze merkinschrijvingen immers niet over oudere rechten. Voor deze eigen merkinschrijvingen geldt volgens Euro-Tyre BV dat deze door inburgering voldoende onderscheidend vermogen hebben verworven. Voor de merkinschrijving van Eurotyre SA geldt dat niet, aldus Euro-Tyre BV. 4.12 Het hof overweegt hierover het volgende. Van essentiële betekenis voor de beoordeling van de stellingen van partijen en voor het verweer daartegen is het antwoord op de vraag of Eurotyre SA zich al dan niet met vrucht op haar merkinschrijving van 4 augustus 1997 kan beroepen. 4.13 Hierbij gaat het allereerst om de vraag of deze inschrijving nietig is omdat het merk ’Eurotyres’ onderscheidend vermogen mist. Naar het oordeel van het hof is dat niet het geval. Het merk is samengesteld uit de onderdelen ’Euro’ en ’Tyres’. Aan Euro-Tyre BV kan worden toegegeven dat het onderdeel ’Euro’ een gangbare afkorting van Europees of Europa is en als prefix in de Benelux zozeer tot het algemeen gangbare taalgebruik behoort dat het op zichzelf genomen weinig onderscheidend vermogen heeft. Het onderdeel ’Tyres’ behelst de Engelse vertaling van de waren waarvoor het merk is gedeponeerd: pneus/banden. Over het algemeen zal een letterlijke vertaling van bepaalde waren in het Engels voor de Benelux geen bijzonder sterk merk opleveren. Dat wil evenwel nog niet zeggen dat een dergelijke aanduiding in alle gevallen ieder onderscheidend vermogen mist. Daarbij speelt een rol of een bepaald product in de Benelux veelal in het Engels wordt aangeduid, of in de desbetreffende branche Engelse termen gebruikelijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij computers het geval is, en of het Engels in die branche als voertaal wordt gebruikt. Met betrekking tot de waren waar het hier om gaat, banden, is iets dergelijks gesteld noch gebleken. Mogelijk zal door een deel van de bevolking de term ’tyres’ worden herkend als Engels voor ’banden’, maar daarmee is nog niet gezegd dat deze term in de Benelux ondeugdelijk is om als (onderdeel van een) merk te dienen. Wanneer vervolgens het merk in zijn geheel wordt bezien, hetgeen vereist is voor een beoordeling van de deugdelijkheid ervan, luidt de conclusie dat ’Eurotyres’ in de Benelux weliswaar geen sterk merk oplevert, maar dat het onderscheidend vermogen ervan ook weer niet zo gering is dat gezegd moet worden dat het geheel ontbreekt. De combinatie van de twee op zich zwakke onderdelen levert een voldoende deugdelijk merk op. De consequentie hiervan is dat de merkinschrijving niet op deze grond nietig

•


4 2 2

B I J B L A D


verklaard dient te worden en dat de discussie die tussen partijen is gevoerd over inburgering van het merk geen behandeling behoeft. 4.14 Vervolgens dient aan de orde te komen de vraag of er sprake is van een depot te kwader trouw. Wanneer dat het geval is, dient het merk van Eurotyre SA nietig verklaard te worden. Wanneer dat niet het geval is, kan Eurotyre SA zich op haar merkinschrijving van 4 augustus 1997 beroepen, zowel ter onderbouwing van haar reconventionele vorderingen als ter afwering van de vorderingen in conventie van Euro-Tyre BV. 4.15 Door Euro-Tyre BV zijn in dit verband twee omstandigheden genoemd, namelijk (I) een bespreking begin 1997 tussen haar en geïntimeerde sub 3, waardoor Eurotyre SA vóór de inschrijving wist van het gebruik door Euro-Tyre BV, en (II) de bekendheid van Euro-Tyre BV binnen de branche in de periode van drie jaar voorafgaande aan de merkinschrijving (artikel 14,B BMW), waardoor Eurotyre SA behoorde te weten van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV. Bij dit laatste gaat het, anders dan Eurotyre SA betoogt, niet alleen om het gebruik van het teken als merk. Een dergelijk vereiste vloeit niet uit de wet voort. Door Eurotyre SA is gemotiveerd betwist dat deze omstandigheden zich hebben voorgedaan. Op Euro-Tyre BV die zich beroept op de nietigheid van het depot op deze grond rust de bewijslast terzake. Door hetgeen Euro-Tyre BV naar voren heeft gebracht en aan producties in het geding heeft gebracht acht het hof dit bewijs vooralsnog niet geleverd. Dat betekent dat Euro-Tyre BV overeenkomstig haar bewijsaanbod zal worden toegelaten tot het bewijs van haar stellingen. 4.16 Na de bewijslevering zal op nader op deze onderwerpen worden ingegaan. Onrechtmatige daad en schade 4.17 Volgens Euro-Tyre BV heeft Eurotyre SA door de inbreuk op het handelsnaamrecht en het merkrecht van EuroTyre BV jegens haar onrechtmatig gehandeld en heeft zij daardoor schade geleden. Eurotyre SA betwist een en ander. Op deze onderwerpen komt het hof in een later stadium terug. 4.18 iedere verdere beslissing wordt aangehouden. 5 De beslissing In het principaal appel en in het incidenteel appel Het hof: laat Euro-Tyre BV toe te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat zich heeft voorgedaan hetgeen hiervoor in 4.15 met (I) is aangeduid dan wel hetgeen daarin met (II) is aangeduid; Enz. c Eindarrest het Hof, enz. (...) 7 De verdere beoordeling In het principaal appel en in het incidenteel appel 7.1 Bij de bewijsopdracht aan Euro-Tyre BV gaat het om de volgende stellingen, vermeld in het tussenarrest in 4.15: I een bespreking begin 1997 tussen Euro-Tyre BV en geïntimeerde sub 3, waardoor Eurotyre SA vóór de inschrijving wist van het gebruik door Euro-Tyre BV, en

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

II de bekendheid van Euro-Tyre BV binnen de branche in de periode van drie jaar voorafgaande aan de merkinschrijving, waardoor Eurotyre SA behoorde te weten van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV. 7.2 Euro-Tyre heeft als getuige doen horen J.G.J. Dekkers, die sinds 1991 een zelfstandig bandenbedrijf heeft en van 1994 tot 2005 betrokken is geweest bij de inkooporganisatie van Eurotyre SA (aanvankelijk Rainbow). Over onderdeel I van de bewijsopdracht kan hij niets verklaren. Over onderdeel II verklaart Dekkers dat hij vanaf 1991 op de hoogte was van het bestaan van Euro-Tyre BV in Venlo en dat EuroTyre BV destijds in de branche algemeen bekend was. Volgens hem wist iedereen bij de Rainbow organisatie van het bestaan van Euro-Tyre BV af. Verder verklaart Dekkers dat hij toen Rainbow Eurotyre ging heten de organisatie erop heeft gewezen dat er in Venlo een bedrijf was met die naam, maar dat het bestuur dat toen niet belangrijk genoeg vond. Hij heeft tijdens het getuigenverhoor een fax overhandigd die volgens hem op 23 juni 1997 door Rekers, die veldwerk deed voor de organisatie, is gezonden aan Vermeulen, in Nederland verantwoordelijk voor de organisatie, dan wel aan het hoofdkantoor. In deze fax wordt melding gemaakt van het gebruik van de naam Euro Tyre, sinds 10 tot 15 jaar, door een bandenfirma in Venlo. 7.3 Met betrekking tot onderdeel I heeft Euro-Tyre BV geen bewijs bijgebracht. Bij het laatstgehouden pleidooi heeft Euro-Tyre BV laten weten haar stelling op dit punt te laten varen, zodat deze geen verdere bespreking behoeft. 7.4 Met betrekking tot onderdeel II heeft Dekkers weliswaar verklaard dat volgens hem destijds Euro-Tyre BV in de branche algemeen bekend was, maar deze verklaring is te globaal om op zichzelf en zonder ondersteunend bewijs, dat geheel ontbreekt, toereikend bewijs op te leveren van de stelling die hier aan de orde is. Uit hetgeen deze getuige heeft verklaard is niet af te leiden dat in de drie jaar voorafgaande aan de merkinschrijving, derhalve in de periode 1994-1997, sprake was van een zodanige bekendheid van Euro-Tyre BV dat Eurotyre SA van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV behoorde te weten. Dit behoren veronderstelt een ruime mate van bekendheid die ook feitelijk aantoonbaar is. Daarvan nu ontbreekt voldoende bewijs, ook wanneer de afgelegde verklaring wordt bezien in samenhang met hetgeen Euro-Tyre BV in deze procedure naar voren heeft gebracht en aan producties in het geding heeft gebracht. Ook op dit onderdeel is Euro-Tyre BV er niet in geslaagd het gevraagde bewijs te leveren. 7.5 Euro-Tyre BV heeft aangeboden nader bewijs te leveren. Daarvoor ziet het hof geen enkele aanleiding. Euro-Tyre BV is in de gelegenheid gesteld haar stellingen te bewijzen en heeft van die gelegenheid ook gebruik gemaakt. Hetgeen zij in de loop van de procedure verder naar voren heeft gebracht, rechtvaardigt niet een heropening van het getuigenverhoor of een nadere bewijsopdracht met betrekking tot de gestelde kwade trouw aan de zijde van Eurotyre SA. 7.6 Euro-Tyre BV stelt zich op het standpunt dat uit de verklaring van de Dekkers en de door hem overgelegde fax van 23 juni 1997 blijkt dat Eurotyre ten tijde van de merkinschrijving in 1997 wist van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV. Euro-Tyre SA maakt bezwaar tegen het toestaan van het alsnog inbrengen van een dergelijke nieuwe stelling. Voorts betwist Eurotyre SA de verzending, strekking, inhoud en status van de fax.

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


7.7 Deze laatste betwisting door Eurotyre SA treft doel. Het gaat hier om een tekst waarvan op basis van de thans voorhanden gegevens niet vast staat wanneer deze is opgesteld, dát deze op enig moment is verzonden, hoe en aan wie deze is verzonden, of en zo ja, wanneer deze is ontvangen. Volgens Dekkers heeft hij deze tekst ontvangen van een zekere Vermeulen, maar enige bevestiging van deze persoon of enige toelichting op de aard en betekenis ervan ontbreekt geheel. Ook met de producties die Euro-Tyre BV nog bij het laatstgehouden pleidooi heeft overgelegd wordt dit gebrek niet goedgemaakt. 7.8 Alles bij elkaar leidt dit ertoe dat aan dit stuk geen betekenis kan worden toegekend. Dat betekent dat het hof eraan voorbijgaat en dat Eurotyre SA verder geen belang heeft bij haar bezwaren tegen het inbrengen van het stuk en tegen het aanvoeren van de daarop gebaseerde stellingen door Euro-Tyre BV. 7.9 De consequentie hiervan is dat de vraag, of met betrekking tot de merkinschrijving van 4 augustus 1997 door Arc en Ciel S.A. (thans Eurotyre S.A.) sprake is van een depot te kwader trouw, ontkennend beantwoord wordt. Aansluitend bij hetgeen hierover in het tussenarrest onder 4.14 is overwogen, brengt dit mee dat Eurotyre SA zich zowel in conventie als in reconventie op deze merkinschrijving kan beroepen. Tegen deze achtergrond zullen thans de verschillende vorderingen worden bezien. 7.10 De vorderingen van Euro-Tyre BV zijn in het tussenarrest onder 4.4 weergegeven. De onderdelen a. b. en h. zijn gebaseerd op de stelling dat aan Euro-Tyre BV een ouder merkrecht toekomt. Die stelling heeft geen stand gehouden, zodat deze onderdelen om die reden worden afgewezen. Onderdeel c. betreft het gebruik van de handelsnamen ’Eurotyre’ en ’Eurotyre Group’ door Eurotyre SA. Door Eurotyre SA is het verweer gevoerd dat zij in Nederland deze handelsnamen niet voert. Daartegenover zijn door Euro-Tyre BV onvoldoende concrete feiten en omstandigheden naar voren gebracht om haar stelling op dit punt te onderbouwen, in die zin dat naast merkgebruik door Eurotyre SA tevens sprake is van gebruik als handelsnaam. Dat betekent dat onderdeel c. als onvoldoende gemotiveerd wordt afgewezen. Daarmee is ook voor het overige de grondslag aan de vorderingen van Euro-Tyre BV komen te ontvallen, zodat ook de onderdelen d, e en f worden afgewezen. De resterende onderdelen betreffen de afwijzing van de reconventionele vorderingen van Eurotyre SA (g) en de proceskosten (i); deze worden afgewezen omdat de reconventionele vorderingen grotendeels worden toegewezen en Euro-Tyre BV als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten zal worden veroordeeld. 7.11 De vorderingen van Eurotyre SA zijn in het tussenarrest onder 4.5 weergegeven. Onderdeel 1 betreft een uitgewerkt verbod op merkinbreuk en is gelet op het thans vaststaande oudere merkrecht van Eurotyre SA toewijsbaar, met uitzondering van de beperking van de uitzondering voor het handelsnaamgebruik tot de regio Venlo, de hoogte van de dwangsom en de ingangsdatum van het verbod. 7.12 In het gevorderde verbod is, terecht, rekening gehouden met het oudere handelsnaamgebruik van Euro-Tyre BV voor haar vestiging in Venlo, maar de beperking tot de regio Venlo gaat te ver. Door Euro-Tyre BV is bij het eerste pleidooi in hoger beroep voldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten tijde van de merkinschrijving door Eurotyre SA haar

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 2 3

handelsnaam niet alleen in de regio Venlo gebruikte maar in heel Nederland, vanuit de vestiging te Venlo. De gegevens die in dit verband door Euro-Tyre BV bij haar memorie van grieven en bij gelegenheid van dit pleidooi zijn verstrekt, zijn hiervoor toereikend. De betwisting van Eurotyre SA daarvan acht het hof onvoldoende. Het verbod geldt derhalve niet het gebruik van de handelsnaam Euro-Tyre voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland. 7.13 De op te leggen dwangsom zal worden beperkt tot een bedrag van € 10.000 per dag en met een maximum van € 1.000.00. Het verbod (en daarmee ook de dwangsombepaling) gaat in drie maanden na betekening van dit arrest. Een hogere dwangsom en een eerdere ingangsdatum van het verbod acht het hof onder de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd. 7.14 Onderdeel 2 betreft de nietigverklaring en doorhaling van de nieuwe merkinschrijving van Euro-Tyre BV met registratienummer 1063928. Dit onderdeel is toewijsbaar op grond van het oudere merkrecht van Eurotyre SA. De nietigverklaring en doorhaling van de twee eerdere merkinschrijvingen, toegewezen in het vonnis waarvan beroep, blijven om dezelfde reden in stand. 7.15 Onderdeel 3 is voorwaardelijk ingesteld en behoeft geen bespreking nu de voorwaarde niet is vervuld. De proceskosten, ten slotte, komen voor rekening van Euro-Tyre BV. 7.16 In eerste aanleg heeft Euro-Tyre BV zowel in conventie als in reconventie te gelden als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, zodat zij in de kosten daarvan wordt veroordeeld. In het hoger beroep is Euro-Tyre BV zowel in het principaal appel als in het incidenteel appel grotendeels in het ongelijk gesteld, zodat zij ook daarvan de kosten dient te dragen. 8 De beslissing Het hof: In het principaal appel en in het incidenteel appel – bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover daarbij in conventie de vorderingen van Euro-Tyre BV zijn afgewezen en in reconventie de vordering van Eurotyre SA tot nietigverklaring en doorhaling is toegewezen; – wijst af hetgeen in hoger beroep door Euro-Tyre in conventie meer of anders is gevorderd; – vernietigt het vonnis voor zover daarbij de vorderingen van Eurotyre SA in reconventie voor het overige zijn afgewezen en in zoverre opnieuw rechtdoende: – gebiedt Euro-Tyre BV om uiterlijk drie maanden na betekening van dit arrest iedere inbreuk op de merkrechten van Eurotyre SA te staken en gestaakt te houden in het bijzonder het gebruik van de namen ’Euro-tyre’ en ’Eurotyre’ als handelsnaam en domeinnaam, met uitzondering van het gebruik van de handelsnaam ’Euro-tyre’ voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland, alsmede te staken en gestaakt te houden het gebruik van de domeinnamen www.euro-tyre.com en www.euro-tyre.nl inclusief het gebruik van iedere andere (domein)naam met daarin de naam ’Euro-tyre’ of ’Eurotyre’ direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan haar verbonden (rechts)persoon, op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000 per dag waarmee Euro-Tyre BV geheel of ge-

•


4 2 4

B I J B L A D


deeltelijk in strijd handelt met dit gebod, deze dwangsom met een maximum van € 1.000.000; – verklaart nietig de inschrijving van het Benelux-merk van Euro-Tyre BV met registratienummer 1063928 en gelast de doorhaling daarvan; – veroordeelt Euro-Tyre BV in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Eurotyre SA in eerste aanleg begroot op € 192,– aan verschotten en op € 1.755,– aan salaris procureur in conventie en op € 877,50 aan salaris procureur in reconventie, en in hoger beroep begroot op € 280,– aan verschotten en op € 2.682,– aan salaris procureur in het principaal appel en op € 1.341,– aan salaris procureur in het incidenteel appel; – verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad; – wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 54 Rechtbank te Groningen, 23 mei 2007 (VWS) Mrs. J.H. Praktiek, P.J.W.M. Vermeulen en P.G.F.A. Geerts Art. 2.1 BVIE VWS is niet een soortnaam ter onderscheiding van zakelijke, administratieve en juridische diensten. Het enkele gegeven dat de lettercombinatie ook door anderen wordt gebruikt, heeft nog niet tot gevolg dat het merk ’VWS’ onderscheidend vermogen mist. Art. 2.4f, 1° BVIE Er is geen sprake van gebruik van het merk voor soortgelijke waren of diensten (zakelijke, administratieve en juridische diensten enerzijds en het plaatsen van aanbiedingen op de elektronische snelweg anderzijds). Art. 2.20, lid 1d BVIE Niet (voldoende onderbouwd) is gesteld op welke wijze het gebruik van de domeinnaam www.vws.nl door Martix negatief appelleert aan het merk ’VWS’; afbreuk aan de reputatie van het merk derhalve niet aangetoond. Evenmin afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk: het feit dat iemand nadeel lijdt omdat hij iets niet kan krijgen (in casu de beschikking over de domeinnaam www.vws. nl) heeft niets te maken met het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, noch met enig voordeel trekken daaruit of afbreuk doen daaraan. Art. 6:162 BW Het gegeven dat Martix een domeinnaam heeft geregistreerd welke overeenkomt met het merk van de maatschap, levert op zichzelf nog geen onrechtmatige daad op. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist, zoals grootschalige domeinnaamkaping of het optreden van verwarringsgevaar. Versteeg Wigman Sprey te Amsterdam, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. J.J. van der Molen, advocaat mr. W.E. Veenhoven te Amsterdam, tegen Martix BV te Groningen kantoorhoudende te Antrejol, Bonaire, Nederlandse Antillen, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. P.E. Mazel, advocaat mr. J.H.M. den Otter te Goirle.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

2 De feiten 2.1 De maatschap is een advocatenkantoor. Zij heeft het woordmerk ’VWS’ op 31 maart 2003 gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau voor diensten in de klasse 35 (het verlenen van zakelijke en administratieve diensten) en in de klasse 42 (advocatuur en verlenen van juridische diensten in de meest ruime zin). De maatschap voert een website onder de domeinnaam www.vwsadvocaten.nl 2.2 De domeinnaam www.vws.nl is op 7 april 1997 geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) door de vennootschap onder firma Reklame Adviesburo Aanbieding. Eén van de handelsnamen van Reklame Adviesburo Aanbieding was V.W.S. Virtual Web Services. Sinds 19 december 2000 staat de domeinnaam www.vws.nl geregistreerd op naam van Martix. Martix houdt zich bezig met het plaatsen van aanbiedingen op de elektronische snelweg. 2.3 Omstreeks juni 2005 is de domeinnaam www.vws.nl opgeheven. Vervolgens heeft SIDN de domeinnaam uitgegeven aan een derde. Martix heeft daarop de domeinnaam teruggekocht voor een bedrag van € 1.250,–. Sinds 19 oktober 2005 staat de domeinnaam wederom geregistreerd op naam van Martix. 2.4 Bezoekers van de website www.vws.nl worden direct doorgeleid naar de website www.bitsbonaire.com. 2.5 De maatschap heeft conservatoir beslag gelegd onder Martix op de domeinnaam www.vws.nl. 3 De vorderingen in conventie 3.1 De maatschap vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, A Martix te bevelen onmiddellijk na betekening van het vonnis iedere inbreuk op het merk ’VWS’ onmiddellijk te doen staken, dientengevolge ieder gebruik van het merk ’VWS’, waaronder het gebruik van dit merk in de domeinnaam www.vws.nl, onmiddellijk te staken, B Martix te bevelen onmiddellijk na betekening van het vonnis de rechten op de domeinnaam www.vws.nl aan de maatschap over te dragen, C Martix te bevelen binnen 48 uur na het wijzen van het vonnis al datgene te doen dat noodzakelijk is om de overdracht als bedoeld onder B te bewerkstelligen, waaronder, maar niet beperkt tot, het betalen van daarvoor noodzakelijke kosten en het invullen van alle daartoe noodzakelijke formulieren bij de bevoegde domeinregistratieinstelling, D aan de maatschap steeds een kopie te zenden van alle correspondentie als bedoeld onder C en steeds onverwijld binnen de gestelde termijnen dan wel op eerste verzoek bewijs te verschaffen van de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van het vonnis, E Martix te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,– per keer dat Martix in strijd handelt met de bepalingen onder A, B, C en D en € 1.000,– per dag dat de overtreding of niet-nakoming voortduurt, F Martix te veroordelen in de kosten van de procedure, de beslagkosten daaronder begrepen. 3.2 Martix voert verweer en concludeert tot nietontvankelijk verklaring van de maatschap in haar vorderingen, danwel tot ontzegging met veroordeling van de maatschap in de (werkelijk door Martix gemaakte) kosten van het geding.

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


in reconventie 3.3 Martix vordert, bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 1 het depot van het woordmerk ’VWS’ bij het BeneluxMerkenbureau onder depotnummer 1030184 nietig te verklaren en de doorhaling van de inschrijving van voormeld nietig woordmerk te bevelen, 2 het door de maatschap op de domeinnaam www.vws.nl gelegde beslag onrechtmatig te verklaren en de onmiddellijke opheffing daarvan te gelasten, 3 voorwaardelijk, indien en voorzover het gevorderde bevel tot overdracht van de domeinnaam www.vws.nl aan de maatschap wordt toegewezen te bepalen dat de maatschap voor die overdracht ingevolge de eisen van de rechtbank aan Martix een nader bij staat op te maken vergoeding verschuldigd is ter derving van de door Martix met betrekking tot de (her)verwerving van de domeinnaam www.vws.nl gemaakte kosten, waaronder de werkelijk gemaakte juridische kosten en de aan ISE betaalde prijs, alsmede de ten gevolge van die overdracht door Martix te derven winst dan wel ter zake enige andere beslissing te nemen die de rechtbank in goede justitie moge vermenen te behoren, met veroordeling van de maatschap in de (werkelijk door Martix gemaakte) kosten van het geding. 3.4 De maatschap voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering van Martix, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, met veroordeling van Martix in de kosten van de procedure. 4 De beoordeling in conventie en in reconventie 4.1 Aangezien de vorderingen in conventie en reconventie betrekking hebben op hetzelfde feitencomplex en de vorderingen in conventie en in reconventie met elkaar samenhangen, zal de rechtbank beide vorderingen gezamenlijk behandelen. Het toepasselijke recht 4.2 De maatschap heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub d Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna BMW). Martix heeft in dat kader haar verweer en haar reconventionele vordering mede gebaseerd op het bepaalde in artikel 14A lid 1 juncto artikel 4 lid 6 BMW, en artikel 13A lid 7 sub a. 4.3 De rechtbank overweegt dat op 1 september 2006 het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna BVIE, in werking is getreden en dat per genoemde datum de BMW is vervallen. Het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub d BMW is thans neergelegd in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, het bepaalde in 14A lid 1 juncto artikel 4 lid 6 BMW in artikel 2.28 lid 1 juncto artikel 2.4 sub f BVIE, het bepaalde in artikel 13A lid 7 BMW in artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE. In artikel 5.3 BVIE is bepaald dat de rechten die onder meer onder de BMW bestonden worden gehandhaafd. Het BVIE is op deze rechten van toepassing zodat de rechtbank bij haar beoordeling terzake de merkenrechtelijke aspecten in deze procedure zal uitgaan van het bepaalde in het BVIE.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 2 5

Bevoegdheid 4.4 De rechtbank stelt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4.6 BVIE vast dat zij bevoegd is kennis te nemen van de onderhavige vorderingen omdat Martix statutair gevestigd is in het arrondissement Groningen. 4.5 De kernvraag in dit geschil is of Martix inbreuk maakt op het merkrecht van de maatschap doordat Martix de domeinnaam www.vws.nl heeft geregistreerd en in stand houdt. Alvorens de rechtbank deze vraag zal beantwoorden, zal de vordering van Martix tot nietigverklaring van het merk worden behandeld. Immers, indien het depot nietig is, behoeft de stelling van de maatschap dat sprake is van inbreuk op het merkrecht geen verdere bespreking. Nietigheid merkdepot 4.6 Ingevolge artikel 2.28 juncto artikel 2.4 BVIE kan de inschrijving van een merk nietig worden verklaard. 4.7 Volgens Martix is het merk ’VWS’ nietig wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, althans een van de andere gronden als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 BVIE. Zij voert daartoe aan dat ’VWS’ een veel voorkomende lettercombinatie/ afkorting is die in het spraakgebruik en handelsverkeer gebruikelijk is geworden en veelvuldig voorkomt. Volgens Martix heeft de lettercombinatie voor de diensten van de maatschap geen onderscheidend vermogen verkregen door inburgering omdat de maatschap de lettercombinatie nimmer op haar briefpapier, website, in interviews of in andere publieke uitingen als merk heeft gevoerd. Voorts stelt Martix dat de maatschap geen recht op een merk heeft verkregen, waartoe zij aanvoert dat de maatschap te kwader trouw tot het deponeren van het merk ’VWS’ is overgegaan, namelijk alleen om daarna op basis van dit merkrecht de overdracht van de domeinnaam te kunnen vorderen. 4.8 De maatschap stelt daar tegenover dat het merk ’VWS’ wel degelijk onderscheidend vermogen heeft en dat geen van de nietigheidsgronden zich voordoet. 4.9 De rechtbank overweegt als volgt. Merken kunnen nietig worden verklaard wanneer zij: 1 geen enkel onderscheidend vermogen hebben (artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE) 2 uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichten van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE) 3 uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden (artikel 2.28 lid 1 sub d BVIE). De rechtbank is, gelijk de maatschap heeft betoogd, van oordeel dat ’VWS’ niet een soortnaam is voor de diensten ter onderscheiding waarvan zij door de maatschap is ingeschreven en wordt gebruikt (zakelijke, administratieve en juridische diensten). Evenmin kan gezegd worden dat het merk ieder onderscheidend vermogen mist. Het enkele gegeven dat de lettercombinatie vws ook door anderen dan de maatschap wordt gebruikt (denk aan het ministerie van VWS) heeft nog niet tot gevolg dat het merk ’VWS’ onderscheidend vermogen mist. Het is voorts niet een teken of benaming die in het normale taalgebruik of het handelsverkeer gebruikelijk is geworden. Martix heeft verder nog een be-

•


4 2 6

B I J B L A D


roep gedaan op de overige nietigheidsgronden van artikel 2.28 lid 1 BVIE doch heeft niet onderbouwd waarom daarvan sprake is. De rechtbank zal dit verweer dan ook passeren. Opgemerkt zij nog dat hetgeen Martix heeft aangevoerd ten aanzien van (niet)inburgering van de lettercombinatie VWS geen bespreking behoeft, nu het merk ’van huis uit’ reeds onderscheidend vermogen heeft. Met betrekking tot de door Martix opgeworpen stelling dat het merk nietig is omdat het depot te kwader trouw zou zijn verricht overweegt de rechtbank als volgt. Ingevolge artikel 2.4 sub f, onder 1 BVIE wordt geen recht op een merk verkregen indien het depot te kwader trouw is verricht. Dit is met name het geval indien (kort gezegd) de deposant weet of behoort te weten dat een derde een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten gebruikt. De maatschap heeft het merk geregistreerd voor de waren- en dienstenklassen 35 (commercieel beheer van zaken en administratieve diensten) en 42 (juridische diensten, waaronder diensten van advocaten). Martix houdt zich bezig met het plaatsen van aanbiedingen op de elektronische snelweg. Gelijk partijen hebben betoogd, is er naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen sprake van gebruik van het merk voor soortgelijke waren of diensten. Bovendien heeft Martix feiten noch omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat de maatschap bekend was met het ’voorgebruik’ van het merk door Martix, hetgeen wel op haar weg had gelegen. Het depot wordt dan ook geacht niet te kwader trouw te zijn verricht. De rechtbank komt al met al tot de conclusie dat zij geen grond aanwezig acht om het merk nietig te verklaren. Merkinbreuk 4.10 Thans komt de rechtbank toe aan de vraag of Martix door registratie en instandhouding van de domeinnaam www.vws.nl inbreuk maakt op het merkrecht van de maatschap. 4.11 Met een beroep op thans artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE legt de maatschap aan haar vorderingen primair ten grondslag dat Martix inbreuk maakt op het merkrecht van de maatschap, doordat zij de domeinnaam www.vws.nl heeft geregistreerd en in stand houdt. Volgens de maatschap maakt Martix anders dan ter onderscheiding van waren gebruik van het merk ’VWS’, namelijk als domeinnaam waaronder geen actieve website wordt gevoerd. Martix heeft voor het gebruik van het merk in de domeinnaam geen toestemming van de maatschap en evenmin heeft zij een geldige reden voor het gebruik; de website wordt niet actief gevoerd. Het gebruik van het merk door Martix doet afbreuk aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk, zo stelt de maatschap. Zij voert daartoe aan dat een domeinnaam een commerciële functie heeft ter herkenning en onderscheiding van de naam van de onderneming en dat het onderscheidend vermogen van het merk, mede gezien de reclamefunctie van de domeinnaam, wordt ondermijnd doordat de maatschap zich niet door middel van een website kan profileren als ’VWS’ en zij noodgedwongen haar toevlucht moet zoeken in de toevoeging van het element ’-advocaten’. Bovendien bestaat volgens de maatschap de dreiging dat Martix als houder van de domeinnaam www.vws.nl een actieve site gaat voeren. De maatschap lijdt schade door de

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

merkinbreuk. De maatschap wil haar merk gebruiken en daar uit marketingoogpunt de domeinnaam en e-mailadressen aan koppelen. 4.12 Martix stelt een geldige reden te hebben voor het gebruik van het merk ’VWS’; zij handelt onder de naam VWS Virtual Web Services voor het plaatsen van aanbiedingen op de elektronische snelweg en heeft aldus belang bij de domeinnaam. Het merk van de maatschap noch de maatschap bestond ten tijde van registratie van de domeinnaam in 1997, zodat Martix en haar rechtsvoorgangers daarmee geen rekening konden houden. Voorts betwist Martix dat zij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het merk en dat het gebruik van de domeinnaam afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 4.13 De rechtbank overweegt het volgende. 4.13.1 Vaststaat dat Martix het teken ’VWS’ gebruikt als domeinnaam. Ter discussie staat of Martix het teken tevens gebruikt als handelsnaam. Daargelaten of dit laatste het geval is, is niet in geschil dat het gebruik van het teken als domeinnaam moet worden beschouwd als ’gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’ als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Dit artikel biedt de merkhouder het recht derden die niet zijn toestemming hebben verkregen het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten en de merkhouder aantoont dat door het gebruik van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, tenzij de beweerdelijke inbreukmaker zijn handelen kan rechtvaardigen door het inroepen van een geldige reden voor het gebruik van het teken. 4.13.2 Nu de maatschap zich uitdrukkelijk niet op het standpunt stelt (punt 37 conclusie van repliek in conventie) dat Martix ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik van het teken, behoeft de rechtbank enkel te beoordelen of door het gebruik van het teken als domeinnaam afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Voor afbreuk aan de reputatie van het merk zal in ieder geval gesteld en, bij gemotiveerde betwisting, bewezen moeten worden dat het overeenstemmende teken op enigerlei wijze een negatieve invloed heeft op het merk. De maatschap heeft echter niet, althans onvoldoende onderbouwd, gesteld op welke wijze het gebruik van de domeinnaam www.vws.nl door Martix, negatief appelleert aan het merk ’VWS’. Dat sprake is van afbreuk aan de reputatie van het merk is derhalve niet aangetoond. Evenmin valt in te zien dat het gebruik van het teken door Martix afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk. Weliswaar kan aan de maatschap worden toegegeven dat een domeinnaam een reclamefunctie kan vervullen en dat haar thans de mogelijkheid wordt onthouden om zich op het web te profileren als ’VWS’, doch dit betekent nog niet dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. Anders dan het gerechtshof Amsterdam in Passies/Gaos heeft overwogen (Hof Amsterdam 7 december 2000, Mediaforum 2001, 2 met noot D. Visser) is de rechtbank -met genoemde annotator- van oordeel dat het feit dat iemand (in casu de maatschap) nadeel lijdt omdat hij iets niet kan krijgen (in casu de beschikking over de domeinnaam www.vws.nl) niets te maken heeft met het onderschei-

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


dend vermogen of de reputatie van het merk, noch met enig voordeel trekken daaruit of afbreuk doen daaraan. 4.13.3 Hetgeen partijen hebben aangevoerd met betrekking tot het al dan niet hebben van een geldige reden voor het gebruik van het teken, behoeft geen bespreking meer gelet op het oordeel dat van inbreuk geen sprake is. Onrechtmatige daad 4.14 Subsidiair stelt de maatschap dat Martix onrechtmatig jegens haar handelt door zonder reden de domeinnaam www.vws.nl af te schermen en daarmee de maatschap de mogelijkheid te ontnemen om een website te voeren onder die domeinnaam. 4.15 Martix verweert zich door te stellen dat het enkele feit dat gebruik van de domeinnaam voor een ander onmogelijk wordt, de registratie nog niet onrechtmatig maakt. 4.16 De rechtbank overweegt als volgt. 4.16.1 Iedere domeinnaam is uniek en kan maar één keer worden geregistreerd. Het gegeven dat Martix een domeinnaam heeft geregistreerd welke overeenkomt met het merk van de maatschap, hetgeen tot gevolg heeft dat de maatschap geen website kan voeren onder diezelfde domeinnaam, levert echter op zichzelf beschouwd nog geen onrechtmatige daad op. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan grootschalige domeinkaping, waarbij de registrant met de registratie van de domeinnaam enkel de bedoeling heeft om specifiek aan een ander de mogelijkheid te ontnemen om de domeinnaam te doen registreren en de registrant zelf geen gebruik maakt van de domeinnaam noch voornemens is dat te gaan doen. Gesteld noch gebleken is dat daarvan in het onderhavige geval sprake is. Martix staat immers reeds sinds 2000 -met een korte tussenpauze in 2005- als houder van de domeinnaam geregistreerd terwijl vaststaat dat de maatschap het merk ’VWS’ eerst heeft ingeschreven in 2003 en niet is aangevoerd dat zij zich voordien reeds profileerde als ’VWS’. Bovendien kan niet gezegd worden dat Martix de domeinnaam ongebruikt laat nu de website www.vws.nl is doorgelinkt naar www.bitsbonaire.com, waarop ITdiensten worden aangeboden. Een bijkomende omstandigheid kan tevens gelegen zijn in het optreden van verwarringsgevaar. Dienaangaande is echter niets gesteld en daarvan is de rechtbank ook niet gebleken. Overige bijzondere omstandigheden die maken dat sprake is van onrechtmatig handelen zijn niet naar voren gebracht. De vorderingen van de maatschap zullen gelet op het voorgaande worden afgewezen. Overigens, het feit dat de maatschap haar merk niet als domeinnaam kan gebruiken betekent niet dat zij belemmerd wordt om zich via het internet te profileren. Zij beschikt immers over de domeinnaam www.vwsadvocaten.nl waaronder zij een website voert. 4.16.2 Uit het al hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat ook het in reconventie sub 1 gevorderde zal worden afgewezen. Gelet op het feit dat de vorderingen in conventie zullen worden afgewezen, moet het door de maatschap onder Martix gelegde conservatoir beslag als onrechtmatig worden beschouwd. De vordering van Martix tot opheffing van het beslag zal dan ook worden toegewezen. Aan het sub 3 in reconventie gevorderde komt de rechtbank niet toe nu dit een voorwaardelijke vordering betreft en de voorwaarde waaronder deze is ingesteld niet is vervuld.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 2 7

(...) 5 De beslissing De rechtbank in conventie 5.1 wijst de vorderingen af, 5.2 veroordeelt de maatschap in de proceskosten, aan de zijde van Martix tot op heden begroot op € 2.036,–, 5.3 verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad, in reconventie 5.4 verklaart het door de maatschap gelegde beslag op de domeinnaam www.vws.nl onrechtmatig en heft het beslag op, 5.5 veroordeelt de maatschap in de proceskosten, aan de zijde van Martix tot op heden begroot op € 447,–, 5.6 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.7 wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 55 Vzr. Rechtbank te Haarlem, 7 september 2007 (Canei/Galilei) Mr. A.J. van der Meer Art. 2.20, lid 1 BVIE j° art. 6:162 BW Herres heeft erkend te weten dat Aldi de waar in Nederland op de markt brengt. De waar is door Herres ook voorzien van een Nederlandstalig etiket. Ook als juist is dat Herres de merken uitsluitend in Duitsland gebruikt, alwaar zij de wijn doorverkoopt aan Aldi, die de flessen in Nederland op de markt brengt, zou – als het product van Herres inbreuk zou maken op de merkrechten van Pernod – het op deze wijze inbreuk maken op de merkrechten van Pernod als onrechtmatig handelen van Herres moeten worden beschouwd, hetgeen ook tot toewijzing van één of meer van de vorderingen van Pernod zou kunnen leiden. Art. 2.20, lid 1b BVIE Tussen het woordmerk Canei en het teken Galilei bestaat geen auditieve, visuele of begripsmatige overeenstemming. Wat betreft het beeldmerk van het etiket zijn tussen de beide etiketten diverse verschillen aan te wijzen, die de conclusie rechtvaardigen dat Herres met het etiket van de Galilei wijn geen inbreuk maakt op het beeldmerk van het Canei etiket. Ook de verschillen tussen de wederzijdse flessen zijn zo wezenlijk van aard dat van een overeenstemmend teken geen sprake is, mede gezien het feit dat flessen als de onderhavige van helder glas, vanaf ongeveer een derde taps toelopend in een lange nek, veelvuldig worden gebruikt voor mousserende zoete wijnen. De Galilei fles is voorts exact gelijk aan de fles waarin Herres al sinds 1954 haar mousserende zoete wijn onder de naam KellerGeister op de markt brengt. Art. 2.20, lid 1c BVIE Ook voor een beroep op deze bepaling is vereist dat merk en teken gelijk zijn of overeenstemmen. Zoals overwogen is daarvan geen sprake voor wat betreft de naam, het etiket en de vorm. Naast de hiervoor al besproken verschillen, wijkt ook het totaalbeeld van de Galilei fles op wezenlijke onderdelen af van dat van de Canei fles. Daar komt bij dat Pernod onvoldoende feiten of omstandigheden heeft ge-

•


4 2 8

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

steld om te onderbouwen dat het door haar bedoelde voordeel en de gestelde afbreuk zich daadwerkelijk voordoen.

3 Het geschil (...)

Art. 6:162 BW Pernod heeft onvoldoende bijkomende omstandigheden aangevoerd die tot de conclusie nopen dat Herres met het op de markt brengen van de Galilei wijn onrechtmatig jegens Pernod heeft gehandeld. Met name is onvoldoende aannemelijk geworden dat Galilei is te beschouwen als nabootsing van Canei, nu het woordmerk Galilei al in 1994 is gedeponeerd en Galilei wordt verkocht in exact dezelfde fles waarin Herres sinds 1954 KellerGeister op de markt brengt.

4 De beoordeling 4.1 Nu Pernod haar vordering mede baseert op het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE), stelt de voorzieningenrechter allereerst ter voldoening aan zijn verplichting ingevolge artikel 4.6 van dat verdrag zijn bevoegdheid vast over dit geschil te oordelen op grond van het feit dat de Galilei wijn onder meer in het arrondissement Haarlem verhandeld wordt. 4.2 Pernod legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Herres, door de Galilei wijn op de markt te brengen, inbreuk maakt op haar merkrechten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c BVIE. 4.3 Herres heeft als eerste en meest verstrekkende verweer aangevoerd dat zij geen gebruik maakt van het teken (de Galilei wijn) in de Benelux. Gedaagde sub 1. produceert en bottelt de wijn in Duitsland en voorziet de flessen van een Nederlandstalig etiket. Zij verkoopt de Galilei wijn in Duitsland aan gedaagde sub 2. Deze verkoopt de wijn vervolgens door aan Aldi, die de flessen in Nederland op de markt brengt. In merkenrechtelijke zin worden dus door Herres in de Benelux geen gebruikshandelingen verricht. 4.4 De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Herres heeft erkend te weten dat Aldi de waar in Nederland op de markt brengt. De waar is door Herres ook voorzien van een Nederlandstalig etiket. Ook als de hiervoor beschreven gang van zaken juist is en geen gebruik van Herres van de waar [lees: van de merken. Red.] in Nederland zou opleveren, kan dat niet zonder meer tot afwijzing van de vorderingen van Pernod leiden. Als het product van Herres inbreuk zou maken op de merkrechten van Pernod, maar er ten gevolge van de wijze waarop het op de markt wordt gebracht geen sprake zou zijn van gebruik door Herres in Nederland, dan zou het op deze wijze inbreuk maken op de merkrechten van Pernod als onrechtmatig handelen van Herres moeten worden beschouwd, hetgeen ook tot toewijzing van één of meer van de vorderingen van Pernod zou kunnen leiden. Daarom zullen in het navolgende de onderscheiden grondslagen van de vorderingen van Pernod worden besproken. 4.5 Daarbij stelt de voorzieningenrechter voorop dat Pernod zich niet met vrucht op bescherming van het beeldmerk Canei Bosca (bijlage 2) en van het drie dimensionale merk (vormmerk) van de fles met het etiket Canei Rosé Bosca (bijlage 4) kan beroepen, nu naar Herres onweersproken heeft aangevoerd, Pernod die beide merken gedurende de afgelopen vijf jaren niet heeft gebruikt in de Benelux, waardoor het verval van die merken kan worden ingeroepen. 4.6 Pernod beroept zich in de eerste plaats op artikel 2: 20 lid 1 sub b BVIE voor het woordmerk Canei. Zij stelt dat sprake is van ongeoorloofde overeenstemming tussen het woordmerk Canei en het teken Galilei. Volgens Pernod heeft het fantasiewoord Canei, dat geen specifieke betekenis heeft en niet verwijzend is, een sterk onderscheidend vermogen en daardoor een ruime beschermingsomvang, waarbij van derden mag worden gevergd dat zij een ruimere afstand in acht nemen dan bij een zwak merk. Het teken Galilei vertoont echter, auditief, visueel en begripsmatig, overeenstemming met het woordmerk Canei, aldus nog steeds Pernod.

1 Pernod Ricard Italia Spa te Milaan, Italië, 2 Pernod Ricard Nederland BV te Tilburg, eiseressen, procureur mr. M. Middelkoop, advocaten mrs. S.P.J.F. Zwanen en L. Kelkensberg te Rotterdam, tegen 1 Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH, 2 Sankt Richard GmbH beiden te Trier, Duitsland, gedaagden, procureur mr. P. Ingwersen, advocaten mrs. A.P. Groen en M. Siegenthaler te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 Pernod brengt sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw een zoete, licht mousserende wijn met een laag alcoholpercentage op de Nederlandse markt onder de naam Canei. Canei behoort tot het laagste prijssegment en wordt voornamelijk verkocht in supermarkten. 2.2 Pernod is houdster van de volgende internatonale en Benelux merkregistraties: – het internationale woordmerk ’Canei’, geregistreerd voor onder andere wijnen onder registratienummer 441700 (bijlage 1), – het internationale beeldmerk van het etiket van ’Canei Bosca’, geregistreerd voor wijnen onder nummer 480409 (bijlage 2), – het Benelux beeldmerk van het etiket van ’Canei’, geregistreerd voor mousserende wijnen onder nummer 0821547 (bijlage 3), – het internationale driedimensionale merk van de fles met het etiket ’Canei Rosé Bosca’, geregistreerd voor onder andere wijnen onder nummer 464285 (bijlage 4), – het internationale driedimensionale merk van de Caneifles, geregistreerd voor onder andere wijnen onder nummer 473720 (bijlage 5). 2.3 Herres heeft op 2 mei 1994 in het Duitse merkenregister het woordmerk ’Galilei’ gedeponeerd voor onder andere mousserende wijn. Herres produceert onder die naam eveneens een licht mousserende zoete wijn met een laag alcoholpercentage die tot het laagste prijssegment behoort. Deze wijn wordt sinds 1998 verkocht in Duitsland. Begin december 2006 is de Galilei wijn in Nederland op de markt gebracht. Een afbeelding van de fles waarin de Galilei wijn wordt verkocht is als bijlage 6 bij dit vonnis gevoegd. 2.4 De Galilei wijn wordt uitsluitend verkocht in de Aldisupermarkten, waar Canei niet verkrijgbaar is. 2.5 Bij brieven van 7 februari, 3 april en 4 juni 2007 heeft Pernod Herres gesommeerd, kort gezegd, de verkoop van de Galilei wijn in Nederland te staken. Herres heeft daaraan geen gehoor gegeven.

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


4.7 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is er echter geen sprake van auditieve overeenstemming tussen het woordmerk Canei en het teken Galilei. In de eerste plaats wijkt de klank van de eerste lettergreep van Canei met een harde ’k’, duidelijk af van de zachtere ’g’- klank van Galilei. Daar komt bij dat de ’ei’ aan het einde van Canei anders klinkt dan de ’ei’ van Galilei. Als Galilei juist wordt uitgesproken, hetgeen van de gemiddelde, geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken soort producten, gezien de bekendheid van de naam Galilei, mag worden verwacht, wordt de ’ei’ van Galilei uitgesproken als ’e-ï’. Tenslotte telt Canei twee lettergrepen en Galilei vier. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat er tussen merk en teken geen auditieve overeenstemming bestaat. 4.8 Ook in visueel opzicht bestaat er tussen het woordmerk Canei en Galilei onvoldoende overeenstemming. Canei bestaat uit vijf letters, terwijl Galilei zeven letters telt. De gebruikte lettertypes zijn niet precies gelijk. Onweersproken is voorts dat de door Herres gebruikte krulletter een zeer algemeen gebruikte italic-letter is die in het gehele productassortiment van Herres voorkomt en ook door vele andere wijnproducenten wordt gebruikt. 4.9 Tenslotte is er ook geen begripsmatige overeenstemming tussen Canei en Galilei. Immers, Canei is een fantasiewoord zonder specifieke betekenis. Galilei daarentegen verwijst naar de natuurkundige Galileo Galilei, hetgeen wordt versterkt door de wereldkaart en zijn portret op het etiket. 4.10 Het voorgaande voert tot de conclusie dat er ten aanzien van het woordmerk Canei en het teken Galilei geen gevaar is voor verwarring in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Dat bij de consument verwarring is ontstaan is ook op geen enkele wijze aangetoond. 4.11 Voorts stelt Pernod dat sprake is van merkinbreuk doordat het uiterlijk van de Galilei fles een zodanig sterke visuele overeenstemming vertoont met dat van de Canei fles, dat gevaar voor verwarring te duchten is. Pernod stelt ter toelichting dat de kleur en de vorm van de flessen gelijk zijn en dat het lettertype, de kleuren en de opmaak van de etiketten overeenstemmen. 4.12 Ten aanzien van het beroep van Pernod op artikel 2.20 lid 1. sub b. BVIE voor het beeldmerk van het etiket stelt de voorzieningenrechter voorop dat bij de beoordeling van de vraag of van overeenstemming sprake is het etiket van de Canei fles zoals dat is gedeponeerd, moet worden vergeleken met het etiket van de Galilei wijn zoals dat door Herres wordt gebruikt. Nu Pernod haar etiket niet in kleur heeft gedeponeerd moet uitgegaan worden van een zwart/wit etiket. Voorts moet het onderste gedeelte van het etiket van de ter zitting getoonde Canei fles met de aanduidingen ’Vino Frizzante’ en ’Mellow White Wine’ buiten beschouwing blijven, nu dat geen deel uitmaakt van het gedeponeerde etiket. 4.13 Hiervan uitgaande zijn tussen de beide etiketten diverse verschillen aan te wijzen. De vormen van de etiketten verschillen aanzienlijk. Het etiket van de Galilei wijn is rechthoekig, dat van Canei heeft aan de bovenkant in het midden een koepelvorm, die terugkomt in de binnenomkadering. Voorts is het etiket van de Canei fles, zoals gedeponeerd, effen zwart met witte letters, terwijl het etiket van de Galilei fles crèmekleurig is met een wereldkaart op de achtergrond en beschreven met zwarte letters. Het woord Canei

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 2 9

is met een krullende lijn onderstreept. Bij het woord Galilei ontbreekt een dergelijke versiering. Aan de bovenzijde van het etiket van de Galilei fles is in een cirkel een portret van Galileo Galilei geplaatst, daar waar het etiket van de Canei fles een wapenschild bevat. De hiervoor opgesomde verschillen rechtvaardigen de conclusie dat Herres met het etiket van de Galilei wijn geen inbreuk maakt op het beeldmerk van het Canei etiket. 4.14 Pernod stelt voorts dat de Galilei fles merkinbreuk oplevert, omdat deze qua vorm gelijk is aan de Canei fles in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Pernod stelt dat volgens het Hof van Justitie de waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk niet berust op een rechtstreekse vergelijking van alle kenmerken van de vergeleken bestanddelen, waardoor onbeduidende verschillen tussen een teken en een merk aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Volgens Pernod vertonen de beide flessen slechts onopvallende verschillen. In dit verband wijst Pernod er nog op dat consumenten de beide flessen niet één op één kunnen vergelijken, omdat ze niet in dezelfde winkels verkocht worden. 4.15 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is bij de onderhavige flessen echter geen sprake van gelijkheid. Immers, volgens vaste rechtspraak is een teken gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van dat merk bevat en die situatie doet zich hier niet voor. De Canei fles is langer en heeft een bredere hals dan die van Galilei. De Canei fles heeft voorts een grotere dop dan de Galilei fles. Het etiket van Galilei ligt in de fles verzonken, wat bij Canei niet het geval is. 4.16 Subsidiair stelt Pernod dat de flessen overeenstemmen als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. De hiervoor geconstateerde verschillen zijn echter zo wezenlijk van aard dat ook van een overeenstemmend teken geen sprake is. Voor dit oordeel is mede redengevend het feit dat flessen als de onderhavige van helder glas, vanaf ongeveer een derde taps toelopend in een lange nek, veelvuldig worden gebruikt voor mousserende zoete wijnen. De Galilei fles is voorts, naar Herres onweersproken ter zitting heeft aangevoerd, exact gelijk aan de fles waarin Herres al sinds 1954 haar mousserende zoete wijn onder de naam KellerGeister op de markt brengt. 4.17 Pernod beroept zich voorts op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Zij stelt zich op het standpunt dat Herres Galilei zonder geldige reden in Nederland heeft geïntroduceerd als ’look-alike’ van Canei en thans profiteert van de bekendheid en de goede naam van Canei en aldus afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van de Canei merken. 4.18 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan Pernod zich echter niet met vrucht op artikel 2.20 lid 1. sub c. BVIE beroepen. Daarvoor is vereist dat merk en teken gelijk zijn of overeenstemmen. Zoals in het voorgaande werd overwogen is daarvan geen sprake voor wat betreft de naam, het etiket en de vorm. Naast de hiervoor al besproken verschillen, wijkt ook het totaalbeeld van de Galilei fles op wezenlijke onderdelen af van dat van de Canei fles. De Galilei fles heeft op de hals een tweede etiket in de vorm van een medaillon met de naam Galilei. De Canei fles heeft zoiets niet. De dop van de Canei fles is goudkleurig. De folie daaronder is zwart, met een wit/gouden ronde onderrand. Op de folie is in witte letters Canei te lezen. Daaronder is in zwart/goud eenzelfde wapen afgebeeld als op het etiket. De dop van de

•


4 3 0

B I J B L A D


Galilei fles is zwart, evenals de folie. De onderzijde van de folie is recht en heeft een dun gouden randje. Daar komt bij dat Pernod onvoldoende feiten of omstandigheden heeft gesteld om te onderbouwen dat het door haar bedoelde voordeel en de gestelde afbreuk zich daadwerkelijk voordoen. 4.19 Tenslotte stelt Pernod dat Herres zich schuldig maakt aan oneerlijke mededinging, doordat zij ten onrechte gebruik maakt van en aanhaakt bij de bekendheid van Canei en het vertrouwen van de consument in dat merk. Op deze grondslag zijn de vorderingen evenmin toewijsbaar. Pernod heeft, naast de hiervoor ontoereikend bevonden merkenrechtelijke argumenten, onvoldoende bijkomende omstandigheden aangevoerd die tot de conclusie nopen dat Herres met het op de markt brengen van de Galilei wijn onrechtmatig jegens Pernod heeft gehandeld. Met name is onvoldoende aannemelijk geworden dat Galilei is te beschouwen als nabootsing van Canei, nu, naar Herres onweersproken heeft aangevoerd, het woordmerk Galilei al in 1994 is gedeponeerd en Galilei wordt verkocht in exact dezelfde fles waarin Herres sinds 1954 KellerGeister op de markt brengt. 4.20 Al het voorgaande voert ertoe dat de gevraagde voorzieningen moeten worden geweigerd. Pernod zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Ter terechtzitting zijn partijen overeengekomen dat de procureurskosten in de onderhavige zaak voor beide partijen kunnen worden begroot op € 20.000,–. De voorzieningenrechter zal een dienovereenkomstig procureurssalaris toekennen. 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1 weigert de gevraagde voorzieningen, enz.

Nr. 56 Gerechtshof te Amsterdam, 1 februari 2007 (Sky Airlines) Mrs. M. Coeterier, N. van Lingen en J.H. Huijzer Art. 2.20, lid 1a BVIE Lastminuteturkije gebruikt als reisorganisatie de domeinnaam www.skyairlines.nl in het economisch verkeer voor dezelfde diensten als waarvoor het merk van DTI is ingeschreven, meer in het bijzonder voor de verkoop van vliegtickets naar Turkije. Deze domeinnaam bestaat uit een teken dat gelijk is aan dat merk en DTI is dan ook op grond van art. 2.20, lid 1a, BVIE gerechtigd om Lastminuteturkije het gebruik ervan te verbieden. Dit geldt eveneens ten aanzien van het gebruik door Lastminuteturkije van deze domeinnaam als handelsnaam. Art. 2.20, lid 1b BVIE Aan de woorden ’sky airlines’ komt wel enig, zij het gering, onderscheidend vermogen toe. Met deze bestanddelen van het internationale merk ’german sky airlines’ stemt het door Lastminuteturkije gebruikte teken overeen. Het bestanddeel ’german’ speelt echter, gelet op het geringe onderscheidende vermogen van de overige bestanddelen, in dit merk bepaald geen ondergeschikte rol, zodat het

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

verwarringsgevaar als bedoeld in art. 2.20, lid 1b, BVIE te gering moet worden geacht om een daarop gebaseerd verbod te kunnen rechtvaardigen. 1 GTI German Travel International GmbH te Düsseldorf, Duitsland, 2 DTI Dutch Travel International BV te Amsterdam, appellanten, procureur mr. A.S. Dogan, tegen Lastminuteturkije.nl BV te Amsterdam, geïntimeerde, procureur mr. J.J. Zijlstra. a Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 22 december 2005 (mr. M.Y.C. Poelmann) Gronden van de beslissing 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. a GTI en DTI zijn reisorganisaties die gespecialiseerd zijn in reizen naar Turkije. GTI bedient sinds 1994 de Europese markt. DTI is een zustermaatschappij van GTI en bedient sinds 2003 de Nederlandse markt. De vluchten van GTI en DTI worden verzorgd door de luchtvaartmaatschappij SKY Airlines. Deze firma is een zustermaatschappij van GTI en DTI. b GTI is sinds 10 februari 2005 houder van het internationale woorden beeldmerk ’german sky airlines’ voor de gebieden Benelux en Polen. c Op 18 oktober 2005 heeft GTI het woordmerk ’SKY airlines’ bij het Benelux merkenbureau gedeponeerd. Het merk is nog niet ingeschreven. d GTI maakt gebruik van de domeinnamen www.skyairlines.net, www.skyairlines.de en www.skyairlines.pl. De laatste twee domeinnamen worden als zogenoemde ’rerouters’ gebruikt naar de eerste domeinnaam. Wanneer de domeinnaam www.skyairlines.de of www.skyairlines.pl wordt ingetoetst wordt men automatisch doorgeleid naar de internationale website van GTI www.skyairlines.net e Lastminuteturkije.nl is een onderneming die vliegtickets naar Turkije verkoopt. Zij is op 25 september 2003 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Haar hoofdwebsite is www.ticketpot.com. Zij heeft tevens de domeinnamen www.hotticket.nl, www.bilet.nl, www.hotticket.be, www.bilet.be en www.ticketpot.nl. f Op 31 juli 2003 is de domeinnaam www.skyairlines.nl geregistreerd. In het desbetreffende registratieformulier staat als Registrant vermeld: ’Lastminuteturkije.nl’ en als Registrar staat vermeld ’Nxs Internet BV te Amsterdam’. Verder staat daarin dat de laatste wijziging op 12 augustus 2004 heeft plaatsgevonden. Lastminuteturkije.nl gebruikt deze domeinnaam als ’rerouter’ naar haar hoofdwebsite www.ticketpot.com. g GTI en DTI hebben Lastminuteturkije.nl gesommeerd het gebruik van het merk Skyairlines te staken en gestaakt te houden en de domeinnaam registratie www.skyairlines.nl door te halen of aan hen over te dragen. Aan deze sommatie heeft Lastminuteturkije.nl geen gevolg gegeven. 2 GTI en DTI vorderen, kort gezegd, Lastminuteturkije.nl te bevelen het gebruik van de domeinnaam www.skyairlines.nl alsmede elk gebruik van het merk ’german sky airlines’ en voorts elk gebruik van de handelsnaam SKY airlines te staken en gestaakt te houden. Tevens vorderen zij lastminuteturkije.nl te bevelen de domeinnaam registratie

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


www.skyairlines.nl door te halen en op naam te zetten van DTI en daartoe alle door SIDN verlangde informatie te verschaffen, en om haar te bevelen onmiddellijk de inbreukmakende domeinnaam te ’rerouten’ naar het internetadres van GTI en DTI, zulks alles op straffe van een dwangsom en – wat de laatste twee bevelen betreft – onder overlegging van de gevoerde correspondentie aan de raadsvrouwe van GTI en DTI. Verder vorderen zij te bepalen dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte tot overdracht van de domeinnaam www.skyairlines.nl door Lastminuteturkije.nl aan GTI en DTI, Lastminuteturkije.nl te veroordelen aan hen een voorschot op de te vorderen schadevergoeding te voldoen van € 7.500,– alsmede de termijn als bedoeld in artikel 50, lid 6 van het TRIPs-verdrag te stellen op zes maanden. (...) Beoordeling van het het geschil 5 GTI en DTI hebben zich primair erop beroepen dat Lastminuteturkije.nl inbreuk maakt op hun merkrechten. 6 Voor zover GTI en DTI hebben betoogd dat met het gebruik van de domeinnaam www.skyairlines.nl door Lastminuteturkije.nl inbreuk wordt gemaakt op hun rechten op het merk ’SKY airlines’, wordt dit betoog verworpen, ’SKY airlines’ is immers nog niet ingeschreven als merk. Zolang inschrijving niet heeft plaatsgevonden kunnen GTI en DTI aan het enkele recent op 18 oktober 2005 gedane merkdepot bij het Benelux Merkenbureau, geen rechten ontlenen. 7 GTI en DTI hebben verder gesteld dat Lastminuteturkije.nl met het gebruik van de domeinnaam www.skyairlines.nl inbreuk maakt op hun merkrechten op het merk ’german sky airlines’. Voorzover zij in dit verband een beroep heeft gedaan op artikel 13A lid 1 sub b BMW, wordt dit beroep verworpen omdate hier sprake is van gebruik van een teken door Lastminuteturkije.nl dat identiek is aan het merk. Ingevolge dit artikel kan een merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen het teken en het merk. (...) 9 Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen www. skyairlines.nl en german sky airlines staat voorop dat de overeenstemmende bestanddelen de bestanddelen ’sky airlines’ zijn en het afwijkende bestanddeel het bestanddeel ’german’ is. Uit de door Lastminuteturkije.nl overgelegde documentatie blijkt dat er veel ondernemingen bestaan die zich bezighouden met dienstverlening in de luchtvaartbranche die de woorden Sky en Airlines in combinatie met elkaar voeren. Hieruit kan worden afgeleid dat deze woorden binnen de desbetreffende branche een veel gebruikte aanduiding is voor de aard van de verleende diensten. Derhalve wordt geoordeeld dat het verwarringsgevaar gering moet worden geacht vanwege het bestanddeel ’german’, dat in het merk bepaalde geen onderschikte rol speelt. Het beroep op artikel 13A lid 1 sub b BMW wordt dan ook verworpen.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 3 1

10 GTI en DTI hebben zich ook beroepen op de bescherming van artikel 13A lid 1 sub d BMW. Zij hebben gesteld, kort gezegd, dat Lastminuteturkije.nl door het gebruik van een met het merk ’german sky airlines’ overeenstemmend teken anders dan ter onderscheiding van waren, namelijk ter onderscheiding van haar onderneming, ongerechtvaardigd voordeel trekt of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Deze stelling hebben zij echter tegenover de betwisting van Lastminuteturkije.nl en gelet op het veelvuldig gebruik van de woorden sky en airlines in de luchtvaartbranche niet aannemelijk gemaakt. 11 GTI en DTI hebben verder gesteld dat inbreuk wordt gemaakt op hun handelsnaamrechten en in dat verband een beroep gedaan op artikel 5 van de Handelsnaamwet. Voorop staat dat de onderneming SKY Airlines zelf in dit geding niet optreedt, en het hier dus niet gaat om het gebruik van de handelsnaam door deze onderneming. GTI en DTI hebben gesteld dat zij ’Sky Airlines’ tevens als handelsnaam voeren en wel sedert respectievelijk 2001 en 2003. Lastminuteturkije.nl heeft echter betwist dat GTI en DTI oudere rechten op de handelsnaam ’Sky airlines’ zouden hebben. Zij heeft in dat verband aangevoerd dat Lastminuteturkije.nl op 31 juli 2003 reeds de domeinnaam www.skyairlines.nl heeft laten registreren. Die registratie heeft plaatsgevonden door de vennootschap onder firma Alka International vof, die handelde onder de naam Lastminuteturkuije.nl. Op 25 september 2003 is deze vof overgegaan in de BV Lastminuteturkije.nl maar feitelijk werd de domeinnaam www.skyairlines.nl dus al sedert de registratie door Lastminuteturkije.nl gebruikt. Volgens Lastminuteturkije.nl was er ten tijde van de registratie geen sprake van enige activiteit van een Turkse chartermaatschappij met de naam Sky Airlines. Lastminuteturkije.nl heeft er op gewezen dat DTI de handelsnaam ’sky airlines’ pas sinds 13 augustus 2003 gebruikt, aangezien zij sedert die datum in het handelsregister staat ingeschreven. Ten aanzien van GTI heeft Lastminuteturkije.nl voorts betwist dat GTI de handelsnaam al sinds 2001 zou voeren en gesteld dat zij in Nederland niet staan ingeschreven in het handelsregister. Gelet op dit verweer, valt zeker niet uit te sluiten dat GTI en DTI niet de oudere rechten op de handelsnaam hebben. De beantwoording van de vraag of zij daadwerkelijk de oudere rechten hebben vergt een nader onderzoek naar de feiten waartoe dit kort geding zich niet leent. Voorshands kan dan ook niet van de juistheid van de stellingen van GTI en DTI op dit punt worden uitgegaan. Het beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet faalt derhalve. Het meer subsidiaire beroep van GTI en DTI stuit hier eveneens op af. Nu niet kan worden vastgesteld of DTI en GTI de oudere rechten op de handelsnaam ’skyairlines’ hebben, kan niet worden gezegd dat Lastminuteturkije.nl met het gebruik van de domeinnaam www.skyairlines.nl onrechtmatig handelen jegens GTI en of DTI. 12 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de gevraagde voorzieningen zullen worden geweigerd, met veroordeling van GTI en DTI in de kosten van deze procedure. Beslissing in kort geding De voorzieningsrechter. 1 weigert de gevraagde voorziening. Enz.

•


4 3 2

B I J B L A D


b Het Hof, enz. 3 Feiten De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 1, a tot en met g, een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Daaromtrent bestaat tussen partijen geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan. 4 Beoordeling 4.1 De zustermaatschappijen GTI c.s. zijn reisorganisaties, gespecialiseerd in reizen naar Tukije. GTI bedient sinds 1994 de Europese markt en DTI sinds 2003 de Nederlandse markt. De vluchten worden verzorgd door de luchtvaartmaatschappij SKY Airlines, evenals GTI c.s. deel uitmakend van de in Turkije gevestigde Kayi Group. GTI is sinds 10 februari 2005 houdster van het internationale woorden beeldmerk ’german sky airlines’, geregistreerd voor de klassen 35, 39 en 43 voor de gebieden Benelux en Polen. DTI is houdster van het op 18 oktober 2005 voor dezelfde klassen gedeponeerde Benelux woordmerk ’SKY Airlines’ dat op 6 april 2006 is ingeschreven. GTI maakt gebruik van de domeinnamen www.skyairlines.net en, als ’rerouters’ met automatische doorgeleiding naar die website, www.skyairlines.de en www.skyairlines.pl. 4.2 Lastminuteturkije is eveneens een reisorganisatie die vliegtickets naar Turkije verkoopt. Zij is blijkens een uittreksel uit het handelsregister opgericht op 25 september 2003. Haar hoofdwebsite is www.ticketpot.com. Zij heeft tevens de domeinnamen www.hotticket.nl, www.bilet.nl. www.hotticket.be, www.bilet.be en www.ticketpot.nl. Op 31 juli 2003 is de domeinnaam www.skyairlines.nl geregistreerd op naam van ’Lastminuteturkije.nl’ als registrant. Lastminuteturkije gebruikt deze domeinnaam als ’rerouter’ naar haar bovengenoemde hoofdwebsite. (...) 4.4 De voorzieningenrechter heeft overwogen dat aan het op 18 oktober 2005 verrichte depot van het Benelux woordmerk ’SKY Airlines’ geen rechten konden worden ontleend omdat inschrijving nog niet had plaatsgevonden. Dat oordeel is thans achterhaald door de inschrijving van het gedeponeerde merk door het Benelux-Merkenbureau op 6 april 2006. Zolang de nietigheid van die inschrijving niet is ingeroepen moet, anders dan Lastminuteturkije betoogt, er voorshands van worden uitgegaan dat aan dit merk onderscheidend vermogen toekomt. 4.5 Lastminuteturkije gebruikt als reisorganisatie de domeinnaam www.skyairlines.nl in het economisch verkeer voor dezelfde diensten als waarvoor het merk van DTI is ingeschreven, meer in het bijzonder voor de verkoop van vliegtickets naar Turkije. Deze domeinnaam bestaat uit een teken dat gelijk is aan dat merk en DTI is dan ook op grond van art. 2.20, lid 1 sub a, BVIE gerechtigd om Lastminuteturkije het gebruik ervan te verbieden. Dit geldt eveneens ten aanzien van het gebruik door Lastminuteturkije van deze domeinnaam als handelsnaam. Het is aannemelijk dat DTI door dit gebruik van haar merknaam potentie¨ le klanten kan verliezen, waarmee het spoedeisend belang bij de ingestelde verbodsvordering is gegeven. Voor zover in de stellingen van Lastminuteturkije ligt besloten dat zij zich beroept op oudere gebruiksrechten op die naam wordt dit verweer verworpen. GTI c.s. hebben voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat zij, eerst GTI

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

voor de Europese markt en vanaf 2003 DTI meer specifiek voor de Nederlandse, de naam Sky Airlines reeds in Nederland voerden voordat Lastminuteturkije werd opgericht. Van eerder gebruik door Lastminuteturkije is voorshands onvoldoende gebleken. Het hof gaat voorbij aan de niet met bewijsstukken onderbouwde stelling van Lastminuteturkije dat haar onderneming voor haar oprichting als besloten vennootschap werd gevoerd door de vennootschap onder firma op wiens naam de domeinnaamregistratie werd verricht. 4.6 Het sub 1 gevorderde verbod van inbreuk op het merk ’Sky Airlines’ zal derhalve worden toegewezen als hierna te melden. Dat geldt niet voor het internationale merk ’german sky airlines’ van GTI. Het hof sluit zich aan bij hetgeen dienaangaande in het bestreden vonnis in rov. 9 is overwogen en neemt dat over, met dien verstande dat naar het oordeel van het hof aan de woorden ’sky airlines’ wel enig, zij het gering, onderscheidend vermogen toekomt. Met deze bestanddelen van het internationale merk stemt het door Lastminuteturkije gebruikte teken overeen. Het bestanddeel ’german’ speelt echter, gelet op het geringe onderscheidende vermogen van de overige bestanddelen, in dit merk bepaald geen ondergeschikte rol, zodat verwarringsgevaar als bedoeld in art. 2.20, lid 1 sub b, BVIE te gering moet worden geacht om een daarop gebaseerd verbod te kunnen rechtvaardigen. 4.7 De vorderingen sub 2 t/m 7 betreffen de registratie van de domeinnaam www.skyairlines.nl. GTI c.s. hebben er zelf op gewezen dat door Lastminuteturkije geen bewijzen zijn overgelegd van haar stelling dat de v.o.f. Lastminuteturkije.nl, op wiens naam de domeinnaam werd geregistreerd, is overgaan in de nadien opgerichte besloten vennootschap. Uit het door Lastminuteturkije in hoger beroep als productie 7c overgelegde uittreksel uit het handelsreigster valt die gestelde overgang geenszins af te leiden. Voorshands kan derhalve niet met voldoende zekerheid worden aangenomen dat de rechten op de domeinnaam aan de besloten vennootschap Lastminuteturkije toekomen zodat de terzake van de registratie van die domeinnaam tegen Lastminuteturkije gevorderde bevelen niet toewijsbaar zijn. 4.8 GTI c.s. hebben niet gesteld spoedeisend belang te hebben bij het door hen gevorderde voorschot op schadevergoeding, noch is daarvan overigens gebleken. Reeds hierom is dit onderdeel van de vordering niet toewijsbaar. 4.9 Uit het vooroverwogene vloeit voort dat de grieven, die geen afzonderlijke behandeling behoeven, deels gegrond zijn en voor het overige worden verworpen. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd en het hof zal, opnieuw rechtdoende, het door GTI c.s. gevorderde deels toewijzen als na te melden. Het hof vindt daarbij aanleiding de gevorderde dwangsom te bepalen op € 1.000,– per dag tot een maximum van € 50.000,– aan te verbeuren dwangsommen. Nu partijen over en weer deels in het ongelijk worden gesteld bestaat er aanleiding de proceskosten in beide instanties te compenseren als hierna te vermelden. 5 Beslissing Het hof: vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht; – beveelt lastminuteturkije elk gebruik van de domeinnaam www.skyairlines.nl alsmede elk gebruik van het merk ’Sky

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Airlines’, waaronder het gebruik in domeinnamen, aanduidingen en tekens en waaronder het gebruik als handelsnaam, te staken en gestaakt te houden binnen zeven dagen na betekening van dit arrest, op straffe van een dwangsom van € 1.000,– voor iedere dag dat een overtreding van dit bevel voortduurt tot een maximum van € 50.000,– aan te verbeuren dwangsommen; – verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; – bepaalt de termijn als bedoeld in art. 260 Rv. op zes maanden; – compenseert de proceskosten in beide instanties aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt; – wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 57 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 7 mei 2007 (kinderkleding) Mr. G.R.B. van Peursem Art. 5 j° 6 GModVo; art. 10 Aw In dit kort geding moet ervan worden uitgegaan dat bij alle drie ingeroepen BENGH ontwerpen van Paletti sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk en van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Voorop wordt gesteld dat Shoeby Shop c.s. geen relevant overzicht hebben verschaft van het vormgevingserfgoed van dit soort kinderkleding. Hetgeen zij in dit verband naar voren hebben gebracht, bevat, voor zover al onderbouwd, uitsluitend materiaal dat stamt van na het uitbrengen van de dagvaarding. Bij het aan het modebeeld van deze zomer ontleende verweer verliezen Shoeby Shop c.s. de datering van de Paletti-ontwerpen uit het oog, die voorshands auteursrechtelijk moet worden bepaald in het voorjaar van 2005 en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechtelijk in de zomer van 2005, althans in januari 2006. Geen van de door Shoeby Shop overgelegde (maar te laat ingediende) afbeeldingen komt in de buurt van de ontwerpen van Paletti. Zodoende dient ervan te worden uitgegaan dat de ontwerpen van Paletti origineel zijn. Bij alle drie ontwerpen is auteursrechtelijk sprake van een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Ook moet worden aangenomen dat de Palettiontwerpen modelrechtelijk nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Art 10 GModVo; art. 13 Aw Voor alle ontwerpen geldt dat de totaalindruk niet voldoende afwijkend is. Dat er ook verschillen zijn aan te wijzen doet aan de auteursrechtelijke en Gemeenschapsmodelrechtelijke overeenstemmende totaalindruk onvoldoende af. Paletti Collections BV te Lisse, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. Th.C.J.A. van Engelen te Utrecht, tegen 1 Shoeby-Shop BV tevens h.o.d.n. Shoeby Fashion te Rosmalen, 2 Shoeby Franchise BV te Rosmalen, gedaagden, advocaat mr. J.A.A. van de Westelaken te Vught. 2 De feiten 2.1 Paletti is licentieneemster van het Benelux woordmerk BENGH, registratienummer 0657632, gedeponeerd op

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 3 3

25 oktober 1999 voor onder meer kleding en van het Benelux woordmerk BENGH PER PRINCESSE, registratienummer 0661666, gedeponeerd op 7 januari 2000, eveneens voor onder meer kleding. Merkhoudster van beide merken is mevrouw H.L. Kuijl-van Driest. Krachtens deze licentieverhouding exploiteert Paletti sinds de winter van 2000 door haar, Paletti, ontworpen kledingcollecties voor kinderen in het duurdere segment van de markt voor kinderkleding en brengt deze collecties in onder meer Nederland op de markt. Daarnaast is deze kleding op de markt van België, Engeland, Duitsland, Scandinavië en de Verenigde Staten. 2.2 De drie in dit kort geding centraal staande Paletti ontwerpen zijn meisjeskleding uit de zomercollectie 2006 van Paletti die in het voorjaar van 2005 zijn ontworpen door Paletti en vanaf voorjaar/zomer 2005 zijn aangeboden aan de detailhandel, zoals op de Pitti Bimbobeurs van Florence. De zomercollectie 2006 van Paletti lag vervolgens vanaf januari 2006 in de winkel voor de consument. Het betreft de volgende kledingstukken: a BENGH PER PRINCESSE artikelnummer 12172, omschreven als ’striped wrap short sleeves’ (hierna: ’overslagvest’, 1e afbeelding is de ontwerptekening):

•


4 3 4

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

b BENGH PER PRINCESSE artikelnummer 1255, omschreven als ’tricot multi top’ (hierna: ’multitop’; 1e afbeelding is opnieuw de ontwerptekening):

2.3 Tot de zomercollectie 2007 van Shoeby Shop cs behoren onder meer de volgende 3 meisjeskledingstukken uit de Jilly & Mitch lijn. Deze zijn op zijn vroegst in januari 2006 door Shoeby Shop ontworpen: a Jilly & Mitch artikelnummer 6200-90-3 ’stripy cardigan kids’ (hierna: stripy cardigan):

c BENGH PER PRINCESSE artikelnummer 1239, omschreven als ’cotton Lycra top with dots’ (hierna: ’top’; in bovenste afbeelding de ontwerptekeningen)

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


b Jilly & Mitch artikelnummer 6120-70-4 ’Mieke singlet’:

c Jilly & Mitch artikelnummer 6120-37-9 ’Marleen singlet’:

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 3 5

2.4 Paletti heeft Shoeby Shop cs bij brief van 19 februari 2007 terzake van auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing gesommeerd, maar daar is door Shoeby Shop cs geen gehoor aan gegeven. (...) 4 De beoordeling Werk/niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel? 4.1 In dit kort geding moet ervan worden uitgegaan dat bij alle drie ingeroepen BENGH ontwerpen van Paletti sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk en van een nietingeschreven Gemeenschapsmodel. Daartoe is het navolgende redengevend. 4.2 De drie Paletti ontwerpen hebben met name de volgende te dezen relevante combinaties van kenmerkende vormgevingselementen die bepalend zijn voor de totaalindruk. 4.3 Het ontwerp voor het overslagvest van Paletti: a vijf verschillende en contrasterende streepmotieven (twee op de voorzijde, één per mouw en één op de achterzijde); b een overslag-ontwerp voor de voorzijde; c een half-top model; d een gestileerde bloem linksboven op de voorzijde; e korte mouwen, die zijn afgezet aan de uiteinden met een rand van satijn en daarop aansluitend een rand van kant; f uitgevoerd in gebreide katoen. 4.4 Het multitop ontwerp van Paletti heeft de volgende in het oog springende combinatie van vormgevingselementen: a drie verschillende motieven – streep-, stippen- en bloem– uitgevoerd in contrasterende kleuren; b een overslagontwerp voor de bovenkant van de voorzijde met enerzijds een streepmotief en anderzijds een stipmotief; c een kantenrand die de overgang markeert tussen het overslagdeel met strepen en stippen enerzijds en het bloemmotief voor het lijfje anderzijds; d een in vier verschillende contrasterende kleuren uitgevoerd schouderbandjes- en biezenpatroon. 4.5 Voor het ontwerp van de Paletti top tenslotte zijn de volgende vormgevingselementen met name van belang: a een stippenmotief in één kleur, met relatief grote stippen in lichtere kleurvorm van die van het verder effen topje zelf; b met een in het oog springend aan de voorzijde van het lijfje van de top geplaatste gestileerde roze bloem met onderliggende groene bladeren in afwijkend (kunststof) materiaal bevestigd met een metalen ringverbinding in de bloemknop. 4.6 Voorop wordt gesteld dat Shoeby Shop cs geen relevant overzicht hebben verschaft van het vormgevingserfgoed van dit soort kinderkleding. Hetgeen zij in dit verband naar voren hebben gebracht, bevat, voor zover al onderbouwd, naar eigen zeggen uitsluitend materiaal dat stamt van na het uitbrengen van de dagvaarding, te weten overzichten van diverse thans gevoerde (kinder)kledingcollecties die in brochures en op internet zijn te vinden in maart 2007. Ten pleidooie is door Shoeby Shop cs aangegeven dat de kinderkledingmode deze zomer bestaat uit stoffen met stippen, strepen of een druk patroon, bij voorkeur nog voorzien van een extra accent in de vorm van een strik of bloem en dat daarom geen sprake is van een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker bij de Paletti ontwerpen

•


4 3 6

B I J B L A D


(vgl. pleitnota mr. Van de Westelaken, p. 2). Shoeby Shop cs verliezen daarmee evenwel de datering van de Paletti ontwerpen uit het oog, die voorshands auteursrechtelijk moet worden bepaald in het voorjaar van 2005 en nietingeschreven Gemeenschapsmodelrechtelijk in de zomer van 2005, althans in januari 2006. Dit is door Paletti onderbouwd en (ook desgevraagd ten pleidooie uitdrukkelijk) niet betwist door Shoeby Shop cs, waarmee die datering voldoende aannemelijk is geworden. Deze ontwerpen vormden bovendien onderdeel van de vorige zomercollectie, van 2006 en niet van 2007. Deze 2006 collectie lag, zoals evenmin is betwist, vanaf januari 2006 in de winkels. Daarmee is gegeven dat dit verweer van Shoeby Shop cs niet steekhoudend moet worden geoordeeld. 4.7 Het verweer van Shoeby Shop cs dat geen sprake is van werken of modellen van Paletti, omdat beweerdelijk alle toegepaste kenmerkende vormgevingselementen zouden worden bepaald door de huidige mode, trend of stijl of door eisen van functionaliteit (pleitnota mr. Van de Westelaken p. 2), kan evenmin doel treffen. Zo Shoeby Shop cs daarmee beogen te stellen dat deze in de ontwerpen van Paletti toegepaste vormgevingselementen al bekend zouden zijn ten tijde van het ontwerp van de Palettikleding in 2005/2006, moet dit bij gebreke van enige steekhoudende onderbouwing worden gepasseerd. 4.8 Overigens komt geen van de door Shoeby Shop cs overgelegde (maar ontijdige) afbeeldingen van ontwerpen naar voorlopig oordeel ook maar in de buurt van de ontwerpen van Paletti. Dit vormt te meer een aanwijzing dat sprake is van geldige werken en modellen van Paletti. Zodoende dient er in dit kort geding van te worden uitgegaan dat de ontwerpen van Paletti origineel zijn. In die optiek is bovendien bij alle drie ontwerpen auteursrechtelijk sprake van een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Ook moet zodoende worden aangenomen dat de Paletti ontwerpen modelrechtelijk nieuw zijn, dus dat er geen identieke modellen (waarmee is bedoeld: ontwerpen waarvan de kenmerken slechts in onbelangrijke details van die van de Paletti ontwerpen verschillen) voor het publiek ter beschikking waren voor de zomer 2005, althans januari 2006. En tenslotte moet zodoende worden aangenomen dat deze ontwerpen Gemeenschapsmodelrechtelijk een eigen karakter hebben, dus bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekken, dan die van modellen voorafgaand aan de zomer van 2005, althans januari 2006. 4.9 Gelet op het in 4.2 – 4.8 overwogene is voldaan aan de vereisten voor auteursrechtelijke en Gemeenschapsmodelrechtelijke bescherming van de ontwerpen van Paletti. Inbreuk? 4.10 Vergelijking van het BENGH overslagvest (rechts) met de Jilly & Mitch stripy cardigan (links) levert dit beeld op:

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

De totaalindruk van het ontwerp van Paletti wordt voorshands niet voldoende afwijkend geoordeeld van die van de stripy cardigan van Shoeby Shop cs. Alle in 4.3 aangegeven vormgevingselementen van het overslagvest van Paletti zijn ook in de stripy cardigan van Shoeby Shop cs terug te vinden, zij het in enigszins aangepaste vorm; zo is in de mouwtjes van de stripy cardigan geen rand van satijn, maar een rand van fluweel gebruikt, hetgeen voor de totaalindruk voorshands irrelevant wordt geacht. Dat er ook (licht geoordeelde) verschillen zijn aan te wijzen, zoals Shoeby Shop cs betogen, doet aan de auteursrechtelijke en Gemeenschapsmodelrechtelijke overeenstemmende totaalindruk onvoldoende af. Om te komen tot een werkelijk te onderscheiden totaalindruk is naar voorlopig oordeel derhalve onvoldoende beslissend de verschillende bloemmaterialen uit de twee ontwerpen, de overslag in doorlopende stof (Paletti) of middels een soort van lint (Shoeby Shop cs), de iets kortere mouwtjes van de stripy cardigan en de beweerdelijk nauwere hals, hetgeen ook geldt voor de fletsere (pastel)kleuren van de stripy cardigan geplaatst tegenover de fellere of drukkere (primaire) kleuren van het overslagvest van Paletti. Voorshands wordt dan ook geoordeeld dat Shoeby Shop cs met de stripy cardigan inbreuk maken op het ontwerp voor het overslagvest van Paletti. 4.11 Beschouwing van twee varianten BENGH Multitops (aan de buitenzijden) naast de Jilly & Mitch Mieke singlet (in het midden) ziet er zo uit:

Hiervoor geldt voorshands hetzelfde als met betrekking tot het BENGH overslagvest. Alle in 4.4 genoemde kenmerkende vormgevingselementen die naar voorlopig oordeel de totaalindruk van de BENGH Multitop bepalen, zijn overgenomen (zij het dat het streep- en stipmotief verwisseld zijn, maar dat is voor de totaalindruk niet van voldoende belang). Ook hier kan aan Shoeby Shop cs worden toegegeven dat er verschillen kunnen worden ontwaard (kleurintensiteit, strikjes op de bandjes, plaats waar het lijfje met bloemmotief begint en afwijkend type bloemmotief), maar die worden naar voorlopig oordeel voor de totaalindruk van onvoldoende gewicht geacht. Zoals gebleken is bij de getoonde exemplaren in dezelfde maat, is geen sprake van verschil in lengte, zoals uit bovenweergegeven afbeelding lijkt te volgen en door Shoeby Shop cs ten onrechte is aangevoerd. Ook met de Mieke singlet maken Shoeby Shop cs derhalve inbreuk op de auteurs- en modelrechten van Paletti. 4.12 De BENGH top (rechts) naast de Jilly & Mitch Marleen singlet (links); overigens in verschillende maten, kan zo worden aanschouwd:

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Partijen twisten over de vraag of de Marleen singlet van Shoeby Shop cs wel met bewerkte bandjes wordt uitgevoerd: Volgens Paletti is dat zo, hetgeen zij met een nog van winkellabels voorzien exemplaar van een Marleen singlet heeft aangetoond, maar Shoeby Shop heeft ter zitting een (niet van winkellabels voorzien en niet schoon) Marleen singlet getoond zonder bewerkte bandjes. Overigens is ook de hier weergegeven BENGH top, die is gescand uit de dagvaarding, niet voorzien van bewerkte bandjes, maar volgens Paletti is uitsluitend een topje met bewerkte bandjes op de markt gebracht, hetgeen niet is weersproken, zodat daarvan is uit te gaan. Zelfs als de Marleen singlet met onbewerkte bandjes zou worden gevoerd door Shoeby Shop cs (waar de overgelegde ontwerptekeningen overigens niet op wijzen), is naar voorlopig oordeel niettemin sprake van inbreuk. Immers ook in dit geval zijn de in 4.5 genoemde voor de totaalindruk beslissende vormgevingselementen overgenomen. De aanwezige verschillen (de dikte van de stip, alsmede de plaats waar de bloem is aangebracht) – zelfs als geen sprake zou zijn van bewerkte bandjes bij de Marleen singlet – wegen daar qua totaalindruk onvoldoende tegenop. Ook hier wordt het op de hierboven weergegeven afbeelding gesuggereerde lengteverschil in werkelijkheid veroorzaakt door verschil in maat. Bij de ter zitting getoonde gelijke maten is geen sprake van lengteverschil, zodat ook hier in weerwil van de stellingen van Shoeby Shop cs geen sprake is van enig voor de totaalindruk relevant verschil. Slotsom 4.13 Dat Shoeby Shop cs zelfstandig in alle drie gevallen onafhankelijk van de Paletti ontwerpen en zonder daaraan te ontlenen tot hun ontwerpen zouden zijn gekomen, zoals zij stellen, maar geenszins onderbouwen, is voorshands bij deze stand van zaken, alleen al gelet op het verschil in ontstaan in de tijd van de ontwerpen van Paletti en Shoeby Shop cs en de niet betwiste positie van BENGH kleding op de markt, onaannemelijk en moet worden verworpen. 4.14 Op grond van het vorenoverwogene is het auteursrechtinbreukverbod en het verbod tot het maken van inbreuk op de niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen van Paletti, versterkt met dwangsom, toewijsbaar als in het dictum verwoord. 4.15 Ook het bevel tot staking van verveelvoudiging of openbaarmaking van folders waarin bedoelde inbreukmakende Jilly & Mitch producten staan afgebeeld is, eveneens

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 3 7

versterkt met dwangsom, op grond van het door Paletti ingeroepen auteursrecht toewijsbaar als in het dictum verwoord. 4.16 Bij een afzonderlijk oordeel omtrent de gevorderde onrechtmatige daadsgrondslag van de vorderingen bestaat bij die stand van zaken geen voldoende toegelicht spoedeisend belang, zodat zulks wordt afgewezen. 4.17 De nevenvorderingen gaan het bestek van een kort geding als het onderhavige te buiten, danwel zijn deze onvoldoende bepaalbaar, althans is niet voldoende steekhoudend toegelicht wat het spoedeisend belang daarbij is, hetgeen bij gebreke van deze toelichting evenmin anderszins is gebleken of valt in te zien, zodat deze zullen worden afgewezen. 4.18 Nu de implementatiewet van de Handhavingsrichtlijn inmiddels per 1 mei 2007 in werking is getreden, zal de gevorderde Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling worden opgevat als een vordering ex art. 1019h Rv. Deze is toewijsbaar, nu deze op de wet is geënt, afdoende is onderbouwd en niet voldoende steekhoudend inhoudelijk is weersproken door Shoeby Shop cs. Als in het ongelijk gestelde zijde zullen laatstgenoemden in deze kosten worden veroordeeld. 4.19 Art. 260 Rv is per 1 mei 2007 vervallen. De gevorderde bepaling van een termijn ex art. 260 Rv zal worden opgevat als een vordering tot bepaling van een termijn ex art. 1019i lid 1 Rv en wordt bepaald als in het dictum verwoord. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: – beveelt Shoeby Shop cs om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op Paletti’s auteursrechten en/ of Gemeenschapsmodelrechten te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door de verkoop, levering, distributie of het anderszins verhandelen van de ten processe bedoelde inbreukmakende producten te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,– voor iedere dag (een gedeelte van een dag als dag begrepen) dat dit bevel wordt overtreden, danwel, naar keuze van Paletti, van € 150,– per inbreukmakend product, één en/of ander met een maximum van € 250.000,–; – beveelt Shoeby Shop cs om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het verveelvoudigen of openbaar maken van folders waarin één of meer van de ten processe bedoelde Jilly & Mitch producten (de stripy cardigan, de Mieke singlet en de Marleen singlet) staan afgebeeld te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,– voor iedere dag (een gedeelte van een dag als dag begrepen) dat dit bevel wordt overtreden, danwel, naar keuze van Paletti, van € 50,– per inbreukmakende folder, één en/of ander met een maximum van € 50.000,–; – bepaalt dat voornoemde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; – veroordeelt Shoeby Shop cs in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Paletti, tot aan de dag van dit vonnis begroot op € 321,85 aan verschotten en € 10.365,– aan salaris procureur;

•


4 3 8

B I J B L A D


– bepaalt de termijn bedoeld in art. 1019i lid 1 Rv op 6 maanden na de datum van dit vonnis; – verklaart dit vonnis tot zover voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad; – wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 58 Rechtbank te Amsterdam, 30 mei 2007 (boxershort) Mr. J. Thomas Art. 4, lid 1 BTMW (oud) Agerti heeft in het licht van het door Itcon c.s. gevoerde verweer onvoldoende toegelicht waaruit de feitelijke bekendheid met het uit 1969 en 1976 stammende Spaanse gebruiksmodel in de Benelux volgt, dit nog afgezien van de vraag of het daarbij overeenstemmende modellen betreft. De enkele verwijzing naar de omstandigheid dat de Spaanse modellen werden getoond op internationale kledingbeurzen die volgens Agerti werden bezocht door inkopers uit de Benelux, is hiertoe onvoldoende. Art. 2, lid 1 BTMW (oud) Aangezien het op 20 juni 2002 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de BTMW bepaalt dat de artt. 4 en 15 (oud) BTMW voor oude modellen van toepassing blijven, heeft dit in beginsel ook (via art. 15) te gelden voor de eis van technische bepaalbaarheid. De vorm van de boven- en zijkant van het stuk stof dat op de voorkant van de short is aangebracht, de positie waarop het is aangebracht, alsmede dat dit stuk stof is voorzien een rechthoekvormige snit op het niveau van de gulpsluiting van de broek zijn technisch bepaald. Het uiterlijk van deze factoren wordt louter gedicteerd door de functionaliteit van het model en is noodzakelijk en onmisbaar voor de verkrijging van het technische effect. Dit heeft hooguit niet te gelden voor de vorm van de onderkant van het verstevigingsstuk, en daarmee de vorm van het driehoekige stukje stof in zijn geheel. Dit betreft echter zulke ondergeschikte afwijkingen, dat deze verwaarloosbaar worden geacht. NV Agerti SA te Laarne, België, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. Steinhauser, tegen 1 Itcon BV te Amsterdam, 2 Odda Finance Internationale SA te Luxemburg, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. F.B. Falkena. 2 De feiten 2.1 Odda heeft op 30 maart 1993 bij het OMPI geregistreerd onder registratienummer DM 025667 het volgende internationale modeldepot, met gelding in onder meer de Benelux, waarbij de voorrang van de Franse inschrijving van het model onder nummer 92849 d.d. 5 november 1992 werd ingeroepen: Het modeldepot (hierna: het model) heeft betrekking op het door de heer Vladimir Vitches ontworpen uiterlijk van een boxershort, ook wel ’comfort support boxershort’ genoemd. 2.2 Op 4 december 2000 heeft Agerti met Itcon een niet exclusieve licentieovereenkomst (hierna: de overeenkomst)

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

gesloten met betrekking tot de exploitatie (marketing en sale) van het model in de gehele Europese Unie met een looptijd tot en met 31 december 2003. Voorafgaand aan deze licentieovereenkomst produceerde Agerti al boxershorts onder een licentiecontract met Itcon dat liep van 1 januari 1998 tot 31 december 2000. 2.3 Bij uitspraak van 22 oktober 2001 heeft de rechtbank van Koophandel van Parijs de nietigheid uitgesproken van het Franse model 92849, dat identiek is aan, en de basis vormde van het internationale modeldepot zoals genoemd onder 2.1. Bij arrest van 8 oktober 2003 heeft de vierde kamer van het Hof van Beroep te Parijs de nietigverklaring bekrachtigd. (...) 4 De beoordeling In conventie en in reconventie Inwerkingtreding Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom 4.1 Per 1 september 2006 is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) in werking getreden en is het BeneluxVerdrag inzake Tekeningen of Modellen van 25 oktober 1966 beëindigd. Op grond van artikel 5.3 BVIE laat dit de rechten die onder de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (hierna: BTMW) bestonden onverlet. Nu partijen hun stellingen over en weer op de BTMW hebben gebaseerd, zal de rechtbank de artikelen uit de BTMW aanhouden. Ambtshalve vaststelling bevoegdheid rechtbank en toepasselijk recht 4.2 De rechtbank is op grond van het bepaalde van artikel 29 BTMW bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen, nu de vorderingen van Agerti zijn gebaseerd op een internationaal modeldepot met gelding in onder meer de Benelux alsmede nu Itcon in het arrondissement Amsterdam is gevestigd. 4.3 Op de onderhavige vorderingen is Nederlands recht van toepassing aangezien beide partijen hun vorderingen en verweer op het Burgerlijk Wetboek (BW) alsmede de BTMW hebben gebaseerd en de rechtbank geen aanleiding ziet hiervan af te wijken. Het geschil 4.4 Gelet op de nauwe verwevenheid van de vorderingen in conventie en in reconventie, zullen deze hierna gezamenlijk worden behandeld. De vordering tot nietigverklaring 4.5 Agerti stelt dat, evenals het Franse model, ook het internationale modeldepot (zie hiervoor onder 2.1) vatbaar is voor nietigverklaring in de Benelux. Itcon c.s. betwisten dit. De rechtbank stelt voorop dat de enkele omstandigheid dat het Franse model in Frankrijk door twee rechterlijke instanties is nietig verklaard, niet automatisch betekent dat ook het aan het Franse model identieke internationale modeldepot wat betreft het Benelux deel nietig verklaard dient te worden. De geldigheid van het Benelux gedeelte van het internationale depot DM 025667 dient zelfstandig getoetst te worden.

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Het nieuwheidsvereiste 4.6 Partijen zijn het erover eens dat een model als het onderhavige, waarvoor in 1993 een registratie is verkregen, wat betreft het nieuwheidsvereiste dient te voldoen aan artikel 4 BTMW (oud), zoals dat gold in 1993. Volgens Agerti, die verwijst naar een volgens haar bekend ouder Spaans gebruiksmodel van een boxershort, voldoet het model niet aan de in dit artikel neergelegde nieuwheidseis, terwijl Itcon c.s. menen dat dit wel het geval is. Artikel 4 lid 1 sub a BTMW (oud) luidt: ’Door het depot van een tekening of model wordt geen uitsluitend recht verkregen indien: 1) de tekening of het model niet nieuw is, dat wil zeggen wanneer: a) op enig tijdstip van de periode van vijftig jaren, voorafgaande aan de datum van het depot of aan de datum van voorrang, welke voortvloeit uit het Verdrag van Parijs, een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied feitelijk bekendheid heeft genoten;’ Ter beoordeling staat derhalve de vraag of sprake was van feitelijke bekendheid van het oudere Spaanse gebruiksmodel bij de belanghebbende kring van nijverheid af handel van het Benelux gebied op enig tijdstip van de periode van vijftig jaren voorafgaand aan in casu de datum van voorrang op 5 november 1992. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Agerti in het licht van het op dit punt door Itcon c.s. gevoerde verweer onvoldoende toegelicht waaruit de feitelijke bekendheid met het uit 1969 en 1976 stammende Spaanse gebruiksmodel in de Benelux volgt, dit nog afgezien van de vraag of het daarbij overeenstemmende modellen betreft. De enkele verwijzing naar de omstandigheid dat de Spaanse modellen werden getoond op internationale kledingbeurzen die volgens Agerti werden bezocht door inkopers uit de Benelux is, zonder nader aan te geven wanneer en op welke specifieke beurzen en op welke wijze en op welke schaal de modellen werden getoond, hiertoe onvoldoende. Voorts is onvoldoende door Agerti toegelicht op welke schaal, in welke periode en in welke winkels de Spaanse boxershorts werden verkocht. Het wordt dan ook ervoor gehouden dat het model wel voldeed aan het in artikel 4 lid 1 sub a BTMW (oud) neergelegde nieuwheidsvereiste. Lack of clarity 4.7 Volgens Agerti ontbeert het model daarnaast geldigheid op grond van artikel 4 lid 3 (oud) BTMW. Dit artikel luidt: ’Door het depot van een tekening of model wordt geen uitsluitend recht verkregen indien: 3) de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model onvoldoende uit het depot blijken. ’ Allereerst merkt de rechtbank op dat deze voor het eerst bij conclusie van dupliek in reconventie aangevoerde nieuwe grondslag niet als tardief en in strijd met de goede procesorde behoort te worden aangemerkt, nu Itcon c.s. bij pleidooi voldoende gelegenheid hebben gehad op deze nieuwe rechtsgrond te reageren en zij niet kunnen worden geacht in hun verdediging te zijn geschaad. Wel is de rechtbank met Itcon c.s. van oordeel dat deze nieuwe grondslag tevergeefs is voorgesteld en dat de kenmerkende eigenschappen van het model wel voldoende blijken uit het depot. Bij het depot is met behulp van arcerin-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 3 9

gen op genoegzame wijze aangegeven welke vorm het stuk stof heeft dat aan de binnenzijde van het voorpand van het short is aangebracht, op welke positie het is aangebracht alsmede dat dit stak stof is voorzien van een rechthoekvormige snit op het niveau van de gulpsluiting van de broek. De technische bepaalbaarheid 4.8 Daarmee komt de rechtbank toe aan de beoordeling van de vraag of het model technisch bepaald is, zoals Agerti stelt maar Itcon c.s. betwisten. Daarbij dient eerst te worden vastgesteld of krachtens de overgangsbepalingen al dan niet uitgegaan moet worden van de ten tijde van het modeldepot geldende wetsbepalingen, alsmede de vraag of de toepasselijke bepalingen vervolgens richtlijnconform dienen te worden geïnterpreteerd. Aangezien volgens artikel II van het op 20 juni 2002 te Brussel tot stand gekomen Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (hierna: het protocol) voor ’oude’ modellen niet is gekozen voor het regime van de richtlijn, het protocol bepaalt immers dat de artikelen 4 en 15 oud BMTW voor oude modellen van toepassing blijven, heeft dit in beginsel ook (via artikel 15) te gelden voor de eis van de technische bepaalbaarheid. Dit volgt ook uit de strekking van voornoemd protocol en het daarin gekozen uitgangspunt om niet in strijd met de rechtszekerheid en de rechtvaardigheid bestaande rechten te ontnemen. Uit het voorgaande volgt dat de geldigheid van het model ook wat betreft het criterium van de technische bepaalbaarheid dient te worden getoetst aan artikel 15 juncto artikel 2 BTMW (oud). Dit artikel dient voorts niet richtlijnconform te worden geïnterpreteerd, aangezien het modeldepot niet alleen dateert van vo´ o´ r het verstrijken van de implementatieperiode, maar tevens van vóor de inwerkingtreding van de Modellenrichtlijn. Artikel 2 lid 1 BTMW (oud) luidt als volgt: ’1. Van de bescherming uit hoofde van deze wet is uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.’ Uitgangspunt is voorts dat factoren die het uiterlijk van een voortbrengsel mede bepalen, niet krachtens de BTMW zijn te beschermen wanneer zij onmisbaar zijn voor het verkrijgen van een technisch effect. 4.9 Naar het oordeel van de rechtbank zijn de volgende kenmerken van het model, te weten de vorm van de boven- en zijkant van het stuk stof dat op de voorkant van de short is aangebracht, de positie waarop het is aangebracht alsmede dat dit stuk stof is voorzien van een rechthoekvormige snit op het niveau van de gulpsluiting van de broek, technisch bepaald, zodat deze factoren in beginsel niet krachtens artikel 2 BMTW (oud) voor bescherming in aanmerking komen. Het uiterlijk van deze factoren wordt louter gedicteerd door de functionaliteit van het model en is noodzakelijk en onmisbaar voor de verkrijging van het technische effect, te weten de ondersteuning van het mannelijk geslachtsorgaan en het op die wijze vergroten van het draagcomfort. Het vorenstaande heeft hooguit niet te gelden voor de vorm van de onderkant van het verstevigingstuk, en daarmee de vorm van het min of meer driehoekige stukje stof in zijn geheel. Blijkens de gedeponeerde boxershort voorzien van het teken ’ARTHUR CLUB’ is een kleine afwijking van deze driehoekige vorm mogelijk. Dit betreft echter zulke ondergeschikte, niet zo zeer voor het uiterlijk kenmerkende af-

•


4 4 0

B I J B L A D


wijkingen, waarbij de mogelijkheden om af te wijken slechts beperkt zijn zonder afbreuk te doen aan het beoogde draagcomfort, dat deze verwaarloosbaar worden geacht. De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat (nagenoeg) alle voor het uiterlijk kenmerkende elementen van het model als technisch bepaald moeten worden aangemerkt en dat voor de voor de vormgeving van de door Itcon c.s. gekozen oplossingen geen reële alternatieven mogelijk zijn. Met betrekking tot het Spaanse model geldt het volgende. Zoals uit de tijdens het pleidooi overgelegde tekening van het Spaanse model blijkt, gaat het bij het Spaanse model om een gehele binnenbroek en niet om een enkel aan de voorzijde bevestigd verstevigend stuk stof en is het uiterlijk van dit Spaans model te verschillend van het model om te kunnen spreken van ’hetzelfde uiterlijk’. Van slechts ondergeschikte verschillen is geen sprake. Het Spaans model kan daarmee niet als reëel ander vormgegeven mogelijkheid voor het model in kwestie worden aangemerkt. Voor de goede orde merkt de rechtbank nog op dat zij, bij de beoordeling van de vraag of het model technisch bepaald is, geen acht heeft geslagen op de door Agerti bij pleidooi overgelegde uitdraai van de website van lecastor.com die volgens Itcon c.s. te laat is overgelegd en niet meer in de procedure mag worden toegelaten. 4.10 Gelet op het hiervoor overwogene ligt de onder 3.1 sub I genoemde vordering tot nietigverklaring en doorhaling van het modeldepot als genoemd onder 2.1 voor toewijzing gereed. In het bepaalde van artikel 1.14 aanhef en onder b BVIE ziet de rechtbank voorts aanleiding de nietigverklaring en doorhaling van het model niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. De licentieovereenkomst 4.11 Kern van het geschil dat partijen ten aanzien van de gesloten licentieovereenkomst verdeeld houdt, is de vraag of Agerti met succes terugbetaling van reeds door haar betaalde royaltybedragen kan vorderen, omdat de vernietiging van het Franse model en het Benelux deel van de internationale inschrijving, alsmede de eventuele nietigheid van de modelrechten in andere landen, (achteraf) de noodzaak wegneemt tot het sluiten van een licentieovereenkomst. (...) Het beroep op onvoorziene omstandigheden 4.18 Het beroep op onvoorziene omstandigheden slaagt echter wel (deels). Met Agerti is de rechtbank van oordeel dat de nietigverklaring van het Franse model een voor partijen onvoorziene omstandigheid oplevert. Niet is gebleken dat partijen (stilzwijgend) de mogelijkheid van nietigverklaring van het model in de overeenkomst hebben verdisconteerd. Dat partijen in artikel 1.4 van de licentieovereenkomst wel de mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst door Itcon hebben geregeld in het geval dat een derde met succes opkomt tegen het model, kennelijk in verband met een inbreuk van het model op rechten van derden, brengt nog niet mee dat partijen ook deze situatie van nietigheid van het model en een mogelijkheid van beeïndiging van de overeenkomst door Agerti voor ogen hebben gehad of dat zij deze situatie bewust niet hebben willen regelen. Met de nietigverklaring van het Franse model op 22 oktober 2001, is de noodzaak om een licentieovereenkomst voor

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

Frankrijk te sluiten voor Agerti komen te vervallen, welke omstandigheid van dien aard wordt geacht dat Itcon c.s. naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst per die datum niet mocht verwachten. De rechtbank ziet hierin aanleiding de overeenkomst als hierna te melden te wijzigen, doch uitsluitend ten aanzien van het Franse deel van de overeenkomst. De rechtbank ziet echter onvoldoende reden terugwerkende kracht aan deze wijziging te verlenen voor de periode voorafgaand aan 22 oktober 2001. Voorop wordt gesteld dat de rechter terughoudend dient te zijn bij de toepassing van artikel 6:258 BW, hetgeen temeer geldt voor het verlenen van terugwerkende kracht aan de ontbinding of wijziging van de overeenkomst. Zeker in het geval als het onderhavige, waarin een groot deel van de overeenkomst reeds tussen partijen is uitgevoerd ten tijde van de nietigverklaring van het Franse model, alsmede de omstandigheid dat de nietigverklaring van het Franse model slechts invloed heeft op een deel van de overeenkomst die immers betrekking heeft op de hele Europese Unie, acht de rechtbank onvoldoende door Agerti toegelicht op grond waarvan de ontbinding dan wel wijziging van de overeenkomst met terugwerkende kracht voor de gehele overeenkomst redelijk zou zijn. De omstandigheid dat het model ook hier voor de Benelux en voorts in andere landen mogelijk in de toekomst nietig zal worden verklaard, is voorts onvoldoende om de inmiddels reeds geëindigde overeenkomst (met terugwerkende kracht) op grond van onvoorziene omstandigheden te ontbinden of de gevolgen ervan te wijzigen. Deze (dreigende) nietigverklaringen kunnen zich niet meer voordoen tijdens de looptijd van de inmiddels geëindigde overeenkomst waarvan Agerti bovendien tijdens de looptijd van de overeenkomst de tegenprestatie reeds volledig en ongestoord heeft ontvangen. Niet kan worden gezegd dat onder deze omstandigheden ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag warden verwacht van Itcon c.s. (...) 5 De beslissing De rechtbank In conventie 5.1 verklaart nietig wat betreft het territoir Benelux de internationale modelregistratie met nummer DM 025667 d.d. 30 maart 1993 en beveelt de doorhaling ervan in het Benelux Register voor Tekeningen of Modellen; 5.2 wijzigt de overeenkomst als genoemd onder 2.2 aldus dat Agerti met ingang van 1 januari 2002 slechts gehouden is een royaltyvergoeding van 80% van de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding te voldoen; 5.3 veroordeelt Itcon tot terugbetaling aan Agerti van € 8.003,58 (zegge: achtduizend drie euro en achtenvijftig cent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 29 juni 2005 tot aan de dag der voldoening; 5.4 veroordeelt Itcon c.s. in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Agerti begroot op € 4.920,25; 5.5 verklaart het vonnis wat betreft de punten 5.2, 5.3 en 5.4 uitvoerbaar bij voorraad; 5.6 wijst af het meer of anders gevorderde; Enz.

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Nr. 59 Kantonrechter te Haarlem, 4 juli 2007 (Tante Pietje) Mr. F.J.P. Veenhof Art. 5 Hnw De handelsnaam van verweerders wijkt slechts in geringe mate af van die van verzoekster. Het relevante publiek zal in beide gevallen spreken van ’Tante Pietje’ zonder daarbij de toevoegingen ’Bistro’ resp. ’V.O.F.’ te melden. Het feit dat de beide ondernemingen op een afstand van ongeveer 110 km van elkaar gevestigd zijn, brengt niet met zich dat er dus geen sprake kan zijn van verwarring. Gelet op de huidige middelen van vervoer is die afstand niet dermate groot dat geen verwarring zou kunnen ontstaan. Dit blijkt ook uit het feit dat verzoekster reeds is geconfronteerd met klanten die zeiden bij haar te hebben gereserveerd, terwijl dat in werkelijkheid bij verweerders was gebeurd. Beide partijen treden naar buiten in de landelijke media en streven derhalve naar landelijke bekendheid. Mede gezien de door verzoekster overgelegde producties met betrekking tot de bekendheid van haar handelsnaam is de kantonrechter van oordeel dat bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Dit geldt temeer, nu ook vast staat dat verweerders voor de start van haar onderneming bekend waren met de naam en onderneming van verzoekster in ’s-Hertogenbosch en gewaarschuwd waren door de medewerker van de Kamer van Koophandel. Op zichzelf is dat ook al een aanduiding dat verwarring te duchten is. Verweerders konden ter zitting desgevraagd bovendien geen aannemelijke verklaring geven voor het feit waarom zij nu juist voor de naam ’Tante Pietje’ hebben gekozen. Het lijkt het erop alsof zij (bewust) hebben willen aanknopen bij de naam van verzoekster. Kees en Kim Horeca Exploitatie BV h.o.d.n. Bistro Tante Pietje te ’s-Hertogenbosch, verzoekster, gemachtigde mr. E.P.M. Smit, tegen 1 Vof Tante Pietje, 2 Vennoot 1, 3 Vennoot 2 allen te Beverwijk, verweerders, gemachtigde mr. D.J. Posthuma. De feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende betwist en/of op grond van de onweersproken inhoud van de overgelegde producties, staat tussen partijen het volgende vast: a Sedert 10 december 2002 staat in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken ingeschreven de handelsnaam ’Kees en Kim Horeca Exploitatie B.V. Bistro Tante Pietje’. b De bedrijfsomschrijving van verzoekster luidt: ’De exploitatie van horecagelegenheden alsmede alle overige denkbare activiteiten op het gebied van de horeca’. c In het landelijk verspreide blad ’Horeca’ is in een artikel aandacht geschonken aan Bistro Tante Pietje van verzoekster. d In het landelijk uitgegeven tijdschrift ’Lady Talk’ is in een column Bistro Tante Pietje van verzoekster besproken. e Voorts worden aan ’Bistro Tante Pietje’ artikelen gewijd in de tijdschriften ’Wings’ (het reizigersmagazine dat door de

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 4 1

luchtvaartmaatschappij Transavia onder haar passagiers wordt verspreid), ’Culinair’ en het sporttijdschrift ’Elf ’. f In het Handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken staat geregistreerd dat sedert 15 augustus 2006 de onderneming van verweerders is gevestigd onder de handelsnaam ’V.O.F. Tante Pietje’. g De bedrijfsomschrijving van de onderneming van verweerders luidt: ’Horecagelegenheid voor eten en drinken’. h Op de website van verweerders is een aankondiging van de opening op 2 november 2006 geplaatst, waarop de woorden ’Tante Pietje’ zijn weergegeven in een lettertype dat zeer nauw overeenkomt met het door verzoekster gebruikte lettertype voor die woorden uit haar handelsnaam. i Voordat verweerders haar onderneming startten was zij bekend met de handelsnaam en de aard van de onderneming van verzoekster in ’s-Hertogenbosch. j Bij de inschrijving in het Handelsregister zijn verweerders door de betrokken medewerker van de Kamer van Koophandel en Fabrieken op de hoogte gebracht van het feit dat de handelsnaam van verweerders als handelsnaam al in gebruik was en is haar medegedeeld wat de risico’s zouden zijn indien verzoekster daartegen bezwaar zou maken. k Beide partijen maken gebruik van het Internet om hun ondernemingen bekendheid te geven. (...) De beoordeling van het geschil Verzoekster heeft zich uitdrukkelijk alleen beroepen op artikel 5 Handelsnaamwet als grondslag voor haar verzoek. Om die reden gaat de kantonrechter niet in op wat uit de stukken ook is gebleken van het woordmerk en beeldmerk van verzoekster. Tussen partijen staat vast dat de onderneming van verzoekster reeds werd gedreven op het moment dat verweerders haar onderneming startten en dat verzoekster haar handelsnaam eerder rechtmatig voerde dan verweerders de hare. Ook staat tussen partijen vast dat hun beider ondernemingen, zoals blijkt uit de inschrijvingen in het Handelsregister, naar hun aard aan elkaar gelijk zijn. Beoordeeld moet daarom worden of de handelsnaam van verweerders slechts in geringe mate afwijkt van die van verzoekster, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. De kantonrechter is van oordeel dat de handelsnaam van verweerders slechts in geringe mate afwijkt van die van verzoekster. Het gaat hierbij uiteraard om de woorden ’Tante Pietje’ in de handelsnamen. Dat daaraan het woord ’Bistro’ voor verzoekster is toegevoegd en de aanduiding ’V.O.F.’ voor verweerders, doet daar niet aan af. Het relevante publiek zal in beide gevallen spreken van ’Tante Pietje’ zonder daarbij de toevoegingen te melden. Het feit dat de beide ondernemingen op een afstand van ongeveer 110 km van elkaar gevestigd zijn, brengt niet met zich dat er dus geen sprake kan zijn van verwarring. Gelet op de huidige middelen van vervoer is die afstand niet dermate groot dat geen verwarring zou kunnen ontstaan. Dit blijkt ook uit het feit dat verzoekster reeds is geconfronteerd met klanten die zeiden bij haar te hebben gereserveerd, terwijl dat in werkelijkheid bij verweerders was gebeurd.

•


4 4 2

B I J B L A D


Beide partijen treden naar buiten in de landelijke media en streven derhalve naar landelijke bekendheid. Dat sprake zou zijn van monopolisering, zoals door verweerders wordt aangevoerd, is niet aan de orde. Het gebruik van de handelsnaam ’Tante Pietje’ is immers beperkt tot restaurants. In dat verband heeft verzoekster namelijk onweersproken gesteld dat zij geen bezwaar heeft tegen het gebruik van de aanduiding ’Tante Pietje’ door een cafébedrijf. Op grond van het vorenstaande en de door verzoekster overgelegde producties met betrekking tot de bekendheid van haar handelsnaam is de kantonrechter van oordeel dat de handelsnaam van verweerders slechts in geringe mate afwijkt van die van verzoekster, en dat dientengevolge in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Dit geldt temeer, nu ook vast staat dat verweerders voor de start van haar onderneming bekend waren met de naam en onderneming van verzoekster in ’s-Hertogenbosch en gewaarschuwd waren door de medewerker van de Kamer van Koophandel. Op zichzelf is dat ook al een aanduiding dat verwarring te duchten is. Verweerders konden ter zitting desgevraagd bovendien geen aannemelijke verklaring geven voor het feit waarom zij nu juist voor de naam ’Tante Pietje’ hebben gekozen. Het lijkt het erop alsof zij (bewust) hebben willen aanknopen bij de naam van verzoekster. Op grond van het vorenstaande zal het verzoek worden toegewezen. Voor verruiming van de door verweerders verzochte termijn bestaat geen aanleiding, omdat verweerders, zoals uit het vorenstaande volgt, rekening hadden moeten houden met de mogelijke verwarring. Zij moeten daar thans de gevolgen van onder ogen zien. De kantonrechter zal wel aan de verzochte dwangsom een maximum stellen. Beslissing De kantonrechter: – Veroordeelt verweerders de naam ’V.O.F. Tante Pietje’ zodanig te wijzigen dat daarin in elk geval niet voorkomen de woorden ’Tante’ en/of ’Pietje’, noch woorden/letterverbindingen die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen, zodat de onrechtmatigheid wordt opgeheven. – Bepaalt dat verweerders deze wijziging dienen door te voeren binnen één maand nadat de griffier hen een afschrift van deze beschikking heeft gezonden. – Veroordeelt verweerders tot betaling van een dwangsom van € 500,00 voor elke dag of deel daarvan dat verweerders niet voldoen aan het hierboven gegeven bevel, met bepaling van het bedrag waarboven geen dwangsom meer verbeurd zal zijn op € 50.000,00. – Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad. – Veroordeelt verweerders in de proceskosten van deze procedure, aan de zijde van verzoekster tot op heden begroot op € 285,00 aan verschotten en op € 800,00 aan salaris voor de gemachtigde. – Wijst af het meer of anders verzochte. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

Nr. 60 Rechtbank te Utrecht, 21 februari 2007* (Zandbergen) Mr. J.P.H. van Driel van Wageningen Art. 2.4f 2° BVIE Onvoldoende gesteld of gebleken is dat binnen de laatste drie jaar voorafgaand het depot van het merk ’Zandbergen’ van een gebruik als merk door Jan Zandbergen B.V. sprake is geweest. Zij heeft – eerst ter comparitie – slechts gesteld, dat door het feitelijk gebruik van de naam ’Jan Zandbergen’ dit een merk is geworden en dat de naam gebruikt wordt op de verpakkingen en de pallets. Zij heeft die stelling echter niet nader geconcretiseerd en ook niet nader geadstrueerd met stukken waaruit dit door haar gestelde gebruik op enigerlei wijze zou kunnen blijken. Art. 2.4f BVIE Uit de inhoud van het addendum blijkt ondubbelzinnig dat beide partijen het (blijvend) gebruik hebben verkregen van de naam ’Zandbergen’. Dit blijvend gebruik door Ferdinand Zandbergen B.V. is echter gelimiteerd in die zin dat de handelsnaam van deze onderneming overigens onderscheidend dient te zijn van de door Jan Zandbergen B.V. gebruikte handelsnamen waarin de naam Zandbergen voorkomt. Partijen zijn derhalve uitdrukkelijk overeengekomen dat aan Jan Zandbergen B.V. de oude handelsnaam ’Jan Zandbergen’ toekomt. Tevens blijkt dat Jan Zandbergen B.V. daadwerkelijk die handelsnaam gebruikt voor de aanduiding van zijn onderneming, en dat zij die naam reeds sedert 1981 als handelsnaam gebruikt. Alhoewel partijen omtrent het inschrijven van de geslachtsnaam ’Zandbergen’ als merk niets zijn overeengekomen, moet bezien in het licht van de wel tussen partijen gemaakte afspraken worden geoordeeld, dat het door Ferdinand Zandbergen B.V. doen inschrijven van de geslachtsnaam ’Zandbergen’ als merk in de gegeven omstandigheden zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, de door partijen beoogde afspraken in verband met de ontvlechting van de Zandbergengroep (in)direct volledig frustreert. Immers, de enkele aanduiding met de naam ’Zandbergen’ voor dezelfde producten die partijen op dezelfde markt afzetten, verschaft in die markt onvoldoende duidelijkheid omtrent de herkomst van die producten. Ook wist Ferdinand Zandbergen B.V. dat Jan Zandbergen B.V. de handelsnaam ’Jan Zandbergen’ ten tijde van de inschrijving van het merk ’Zandbergen’ binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied voor dezelfde waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. In de gegeven omstandigheden is het doen inschrijven en deponeren van de enkele naam ’Zandbergen’ door Ferdinand Zandbergen B.V. te kwader trouw geschied. Jan Zandbergen BV te Veenendaal, eiseres, procureur mr. A.A. Bart, tegen Ferdinand Zandbergen BV te Veenendaal, gedaagde, procureur mr. J.W.A. van Dommelen. 2 De feiten 2.1 Jan Zandbergen B.V., van welke vennootschap P.P.R. Zandbergen statutair directeur is, houdt zich, blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken, bezig met: ’Import van- en groothandel in vlees- en vleesproducten in *

Beroep ingesteld. Red.

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


de ruimste zin des woords, alsmede deelnemen in- en samenwerken met soortgelijke ondernemingen’. Zij voert, blijkens voormeld uittreksel, als handelsnaam voor haar onderneming de naam ’Jan Zandbergen International Meat’. Beheersmaatschappij Bete Veenendaal B.V. is enig bestuurder van Jan Zandbergen B.V. 2.2 Ferdinand Zandbergen B.V., van welke vennootschap F.E.T. Zandbergen statutair directeur is, is een onderneming die zich, blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken, bezighoudt met: ’Het verrichten van import-, export-, handel en distributieactiviteiten verband houdende met de vleeshandel; vleesbewerking en vleesverwerking alsmede alle aanverwante activiteiten’. Zij voert, blijkens voormeld uittreksel, als handelsnaam voor haar onderneming de naam ’Ferdinand Zandbergen B.V’. Zandbergen Services B.V. is enig bestuurder van Ferdinand Zandbergen B.V. 2.3 Zowel Jan Zandbergen B.V. als Ferdinand Zandbergen B.V. komen – zulks naast andere besloten vennootschappen – voort uit de (door de vader van de statutair directeuren van partijen opgerichte) zogenaamde Zandbergengroep. Op 11 oktober 2005 is tussen de betrokken partijen overeenstemming bereikt over de beëindiging van de samenwerking tussen de Bete Veenendaal Groep en de Zandbergen Service Groep en de ontvlechting daarvan. 2.4 In aanvulling op de door de bij de Zandbergengroep betrokken partijen gesloten overeenkomst van 11 oktober 2005 tot ruil van aandelen, is op 13 oktober 2005 door die partijen een addendum (hierna te noemen het addendum) opgesteld. Jan Zandbergen B.V. en Ferdinand Zandbergen B.V. hebben op 13 oktober 2005 dit addendum ook ondertekend. 2.5 Het addendum behelst – voor zover hier van belang –: (...) VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: Artikel 1- Handelsnamen, merken etc. 1. De handelsnaam Jan Zandbergen behoort toe aan Bete Veenendaal Groep. 2. Het (geregistreerde) merk Arena Montana behoort toe aan Bete Veenendaal Groep. 3. Onverminderd hetgeen uit de wet voortvloeit, zijn zowel Bete Veenendaal Groep als Zandbergen Service Groep jegens elkaar gerechtigd gebruik te maken: – van het logo van Jan Zandbergen, te weten: liggende, rode ovaal met als witte uitsparing de hoofdletter Z; – van de toevoeging: ’International Meat’. 4. Onverminderd hetgeen uit de wet voortvloeit, is Zandbergen Service Groep jegens Bete Veenendaal Groep gerechtigd in haar handelsnaam de naam Zandbergen te (blijven) gebruiken, met dien verstande dat de handelsnamen overigens onderscheidend dienen te zijn van de door Bete Veenendaal Groep gebruikte handelsnamen waarin de naam Zandbergen voorkomt. (...) 2.6 Op 28 november 2005 heeft Ferdinand Zandbergen B.V. het woordmerk ’ZANDBERGEN’ gedeponeerd en in het Merkenregister van het Benelux-Merkenbureau doen inschrijven (inschrijvingsnummer 0780377, met als datum inschrijving 30 november 2005, depotnummer 1092790), zulks voor de waren en diensten in klasse 29, 35 en 40.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 4 3

2.7 Jan Zandbergen B.V. heeft op 21 februari 2006 Ferdinand Zandbergen B.V. gesommeerd het door haar gedeponeerde merk door te halen. Ferdinand Zandbergen B.V. heeft aan die sommatie geen gevolg gegeven. 3 Het geschil 3.1 Jan Zandbergen B.V. vordert – samengevat – dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: I zal vernietigen, althans de nietigverklaring zal uitspreken, van het door Ferdinand Zandbergen B.V. gedane depot op 28 november 2005 onder depotnummer 1092790 van het woordmerk ’Zandbergen’ in de categorieën kl29, kl35 en kl40; II de doorhaling zal bevelen van de inschrijving van dit merk in het register van het Benelux-Merkenbureau binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,– per dag, met een maximum van € 500.000,–; III Ferdinand Zandbergen B.V. zal veroordelen in de kosten van het geding. 3.2 Ferdinand Zandbergen B.V. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De bevoegdheid 4.1 De rechtbank is op grond van het bepaalde in artikel 37A van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna te noemen BMW) en op grond van het thans geldende (op 1 september 2006 inwerking getreden) Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna te noemen BVIE) in artikel 4.6 van dat verdrag bepaalde, bevoegd van de vorderingen kennis te nemen, nu Ferdinand Zandbergen B.V. haar woonplaats heeft in dit arrondissement. 5 De beoordeling ouder merk versus later gedeponeerd merk? 5.1 Jan Zandbergen B.V. legt aan haar vorderingen ten grondslag, dat het door Ferdinand Zandbergen B.V. gedeponeerde woordmerk ’ZANDBERGEN’ te kwader trouw is verricht en derhalve op grond van het bepaalde van artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4 onder f BVIE) nietig is. 5.2 Jan Zandbergen B.V. heeft daartoe gesteld, dat Ferdinand Zandbergen B.V. wist dat Jan Zandbergen B.V. in de laatste drie jaar binnen de Benelux de naam (Jan) Zandbergen te goeder trouw en op normale wijze voor soortgelijke waren gebruikte. 5.3 Gelet op de stellingen van Jan Zandbergen B.V. baseert zij haar vorderingen kennelijk primair op het bepaalde in artikel 4 lid 6 aanhef en onder a BMW (thans artikel 2.4 aanhef en onder f sub 2 BVIE). Op grond van het bepaalde in artikel 4 lid 6 aanhef en onder a BMW (thans artikel 2.4 aanhef en onder f sub 2 BVIE) wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. 5.4 Voor een geslaagd beroep op voorgebruik en depot te kwader trouw in de zin van artikel 4 lid 6 aanhef en onder a BMW (thans artikel 2.4 aanhef en onder f sub 2 [lees: 1, Red.]

•


4 4 4

B I J B L A D


BVIE) dient – voor zover hier thans van belang – Jan Zandbergen B.V. zijn (overeenstemmend) merk niet te hebben ingeschreven maar wel binnen de laatste drie jaar voorafgaand aan het depot van het merk ’ZANDBERGEN’ te hebben gebruikt. 5.5 Naar het oordeel van de rechtbank heeft Jan Zandbergen B.V. onvoldoende concrete feiten en/of omstandigheden gesteld op grond waarvan moet worden aangenomen dat hij de (handels)naam ’Jan Zandbergen International Meats’ dan wel de (handels)naam ’Jan Zandbergen’ en/of de (handels)naam ’Zandbergen’ binnen de laatste drie jaar voorafgaand aan het depot van het merk ’ZANDBERGEN’ op normale wijze als merk heeft gebruikt. Immers, Jan Zandbergen B.V. heeft – eerst ter comparitie – slechts gesteld, dat door het feitelijk gebruik van de naam ’Jan Zandbergen’ dit een merk is geworden en dat de naam gebruikt wordt op de verpakkingen en de pallets. Jan Zandbergen B.V. heeft die stelling echter niet nader geconcretiseerd en ook niet nader geadstrueerd met stukken waaruit dit door haar gestelde gebruik op enigerlei wijze zou kunnen blijken. 5.6 Nu onvoldoende gesteld of gebleken is dat van een gebruik als merk in de hiervoor bedoelde zin door Jan Zandbergen B.V. sprake is (geweest), zodat op grond daarvan het door Jan Zandbergen B.V. gedane beroep op het bepaalde in artikel 4 lid 6 aanhef en onder a BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. sub 2 [lees: 1, Red.] BVIE) niet kan slagen. oudere handelsnaam versus later gedeponeerd merk? 5.7 Jan Zandbergen B.V. heeft, onder verwijzing naar toepasselijke jurisprudentie, ter comparitie subsidiair gesteld, dat het voorgebruik van haar handelsnaam tot een depot ter kwader trouw door Ferdinand Zandbergen B.V. leidt. De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt. 5.8 Het bepaalde in artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE) behelst geen limitatieve opsomming, zodat ook op grond van andere dan de daar benoemde situaties van kwade trouw als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE) sprake kan zijn. Daarbij dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen, waarvan de rechtbank de navolgende van belang acht. 5.9 Uit de inhoud van het addendum blijkt ondubbelzinnig dat beide partijen het (blijvend) gebruik hebben verkregen van de naam ’Zandbergen’. Dit blijvend gebruik door Zandbergen Service Groep (oftewel Ferdinand Zandbergen B.V.) is echter blijkens het addendum gelimiteerd in die zin dat de handelsnaam van deze onderneming overigens onderscheidend dient te zijn van de door Bete Veenendaal Groep, oftewel Jan Zandbergen B.V., gebruikte handelsnamen waarin de naam Zandbergen voorkomt. Dit kennelijk om na de ontvlechting van de Zandbergengroep verwarring van de beide afzonderlijke verdergaande handelsondernemingen te voorkomen bij het gebruik van de respectieve handelsnamen. 5.10 Uit de inhoud van het addendum blijkt bovendien expliciet dat de handelsnaam ’Jan Zandbergen’ toebehoort aan Bete Veenendaal Groep oftewel Jan Zandbergen B.V. Op grond van de inhoud van dit addendum, dat namens Ferdinand Zandbergen B.V. is ondertekend en waarmee zij derhalve heeft ingestemd, moet dan ook worden geoordeeld

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

dat partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat aan Jan Zandbergen B.V. de oude handelsnaam ’Jan Zandbergen’ toekomt. Uit de door Jan Zandbergen B.V. overgelegde producties blijkt tevens dat Jan Zandbergen B.V. daadwerkelijk de handelsnaam ’Jan Zandbergen’ gebruikt voor de aanduiding van zijn onderneming, waartoe hij op grond van het tussen partijen overeengekomene ook gerechtigd is. Ferdinand Zandbergen B.V. heeft dit ook niet weersproken. Zij heeft evenmin weersproken dat die naam door Jan Zandbergen B.V. reeds sedert 1981 als handelsnaam wordt gebruikt. 5.11 Nu Jan Zandbergen B.V. op grond van het tussen partijen overeengekomene reeds gerechtigd was tot het exclusieve gebruik van de handelsnaam ’Jan Zandbergen’, diende Ferdinand Zandbergen B.V. derhalve ter onderscheiding van de handelsnaam van haar onderneming iets toe te voegen aan de naam ’Zandbergen’. Daartoe is zij blijkens het uittreksel uit de Kamer van Koophandel ook daadwerkelijk overgegaan. Ferdinand Zandbergen B.V. heeft immers aan de naam ’Zandbergen’ de naam ’Ferdinand’ toegevoegd ter onderscheiding van haar handelsnaam ten opzichte van die van Jan Zandbergen B.V. 5.12 Gelet op het hiervoor vermelde, en zoals dit ook blijkt uit het van de zijde van Ferdinand Zandbergen B.V. als productie overgelegde arrest van het Gerechtshof te Amsterdam d.d. 8 juni 2006 in hoger beroep neergelegde voorlopig oordeel, moet dan ook worden geoordeeld dat partijen bij de beëindiging van de samenwerking en de ontvlechting van de Zandbergengroep uitdrukkelijk hebben beoogd dat zij na de ontvlechting van de Zandbergengroep als van elkaar te onderscheiden zelfstandige ondernemingen door middel van te onderscheiden handelsnamen hun werkzaamheden (op dezelfde markt) voort zouden zetten, waaraan zij ook daadwerkelijk uitvoering hebben gegeven. 5.13 Alhoewel partijen, zoals door Ferdinand Zandbergen B.V. is gesteld, omtrent het inschrijven van de geslachtsnaam ’Zandbergen’ als merk niets zijn overeengekomen, moet bezien in het licht van de wel tussen partijen gemaakte afspraken worden geoordeeld, dat het door Ferdinand Zandbergen B.V. doen inschrijven van de geslachtsnaam ’ZANDBERGEN’ als merk, dat op zich zelf op grond van het bepaalde in artikel 2 BMW (thans artikel 2.1 lid 3 BVIE) tot de mogelijkheden behoort, in de gegeven omstandigheden zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, de door partijen beoogde afspraken in verband met de ontvlechting van de Zandbergengroep (in)direct volledig frustreert. Immers, de enkele aanduiding met de naam ’Zandbergen’ voor dezelfde producten die partijen op dezelfde markt afzetten, verschaft in die markt onvoldoende duidelijkheid omtrent de herkomst van die producten. Ook is het zo dat Ferdinand Zandbergen B.V. wist dat Jan Zandbergen B.V. de handelsnaam ’Jan Zandbergen’ ten tijde van de inschrijving van het merk ’ZANDBERGEN’ binnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied voor dezelfde waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Dit terwijl het merk ’ZANDBERGEN’ zonder enige onderscheidende toevoeging naar het oordeel van de rechtbank te veel lijkt (en dus te veel overeenstemmend is) met de handelsnaam ’Jan Zandbergen’. 5.14 Geoordeeld moet dan ook worden dat in de gegeven omstandigheden het doen inschrijven en deponeren van de

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


enkele naam ’ZANDBERGEN’ door Ferdinand Zandbergen B.V. te kwader trouw is geschied als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 onder aanhef BMW (thans artikel 2.4 aanhef BVIE) is derhalve door Ferdinand Zandbergen B.V. geen geldig recht op het merk ’ZANDBERGEN’ verkregen. 5.15 De door Jan Zandbergen B.V. gevorderde nietigverklaring is dan ook op grond van het bepaalde in artikel 14B lid 2 BMW (thans artikel 2.28 lid 1 juncto artikel 2.28 lid 3 onder b BVIE) voor toewijzing vatbaar. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14D BMW (thans artikel 4.5 lid 3 BVIE) zal de inschrijving ambtshalve worden doorgehaald. Dit brengt voorts mee dat voor de aan de vordering van Jan Zandbergen B.V. verbonden dwangsom geen plaats is. Op grond van het bepaalde in artikel 9 van het Beneluxverdrag inzake de warenmerken (thans artikel 1.14 BVIE) kan die doorhaling eerst door de meest gerede partij worden gerealiseerd op het moment dat de onderhavige beslissing niet meer vatbaar is voor hoger beroep of voor voorziening in cassatie. (...) 6 De beslissing De rechtbank 6.1 verklaart de door Ferdinand Zandbergen B.V. gedane inschrijving (inschrijvingsnummer 0780377, met als datum inschrijving 30 november 2005, en depotnummer 1092790, met als datum depot 28 november 2005) van het woordmerk ’ZANDBERGEN’ in de categorieën kl29, kl35 en kl40, nietig, 6.2 haalt de inschrijving van dit merk in het register van het Benelux-Merkenbureau door, 6.3 veroordeelt Ferdinand Zandbergen B.V. in de proceskosten, aan de zijde van Jan Zandbergen B.V. tot op heden begroot op € 1.236,87, 6.4 verklaart de proceskostenveroordeling in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, 6.5 wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 61 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 27 februari 2008 (ras ’Miss Lucy’) Mr. P.W. van Straalen Art. 94, lid 2 GKwVo Schadevergoeding toewijsbaar nu aannemelijk is dat de eiser door omzetverlies en druk op de prijzen schade heeft geleden. Of er sprake was van opzet of (lichte) onachtzaamheid kan in de schadestaatprocedure nader worden onderzocht. Maar voorshands kan onachtzaamheid als bedoeld in art. 94 lid 2 GKwVo al worden vastgesteld. Art. 95 GKwVo Voor het vorderen van een redelijke vergoeding uit hoofde van deze bepaling is kwade trouw bij de verweerder, of verwijtbaarheid dan wel toerekenbaarheid anderszins, niet vereist.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 4 5

Petrus Mattheus Maria Hoff te Roosendaal, eiser, procureur mr. P.S. Jonker, tegen Gerardus Hendricus Rudolfes Rooijakkers en 21 anderen, gedaagden, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. F.H.P. Venbroek te Haarlem. 2 De feiten 2.1 J.W. en V.M. Blay (hierna: Blay) hebben op 16 november 1999 een aanvraag (aanvraagnummer 1999/1757) voor een communautair kwekersrecht voor Miss Lucy ingediend. Dit is een dubbelbloemige Orie¨ ntallelie met 24 (in plaats van 6) bloembladen. Miss Lucy is een mutant van het lelieras Marco Polo. De aanvraag is gepubliceerd op 14 april 2000. In verband met deze aanvraag heeft Blay in januari 2001 Miss Lucy bollen naar de Community Plant Variety Office (CPVO) gezonden. 2.2 Hoff heeft op enig moment van de vertegenwoordiger van Blay (H. & B.R. van den Bosch BV) toestemming gekregen Miss Lucy te introduceren en het ras voor Blay te vermeerderen. Vervolgens heeft Hoff Miss Lucy op 17 april 2001 tijdens de keuring van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) getoond. 2.3 G.H.R. Rooijakkers heeft op 19 april 2001 contact opgenomen met Hoff en hem medegedeeld dat Rooijakkers Breezand BV een lelie heeft die veel op Miss Lucy lijkt en die wordt aangeduid als Double Price. 2.4 H.R. Rooijakkers heeft (namens Rooijakkers Breezand BV) op 15 augustus 2002 bezwaar gemaakt bij het CPVO tegen de verlening van een communautair kwekersrecht op Miss Lucy, omdat Miss Lucy mogelijk identiek zou zijn aan, dan wel onvoldoende onderscheidbaar zou zijn van Double Price. Double Price zou er bovendien eerder zijn dan Miss Lucy en reeds in het handelsverkeer zijn gebracht. 2.5 Op 24 februari 2003 heeft het CPVO een rapport uitgebracht waarin wordt geconcludeerd dat Miss Lucy onderscheidbaar is van elk ander ras waarvan het bestaan bekend is en dat het ras voldoende homogeen en bestendig is. Vervolgens is op 14 april 2003 ten aanzien van Miss Lucy kwekersrecht voor de Europese Unie verleend aan Blay. 2.6 Hoff heeft G.H.R. Rooijakkers op 23 april 2003 een e-mail gezonden waarin hij onder andere meldt dat communautair kwekersrecht voor Miss Lucy is verkregen. Op 24 april 2003 heeft Hoff een persbericht naar diverse vakbladen gestuurd om bekend te maken dat voor Miss Lucy kwekersrecht is verleend. Hij heeft vervolgens op 16 juli 2003 (onder andere) het communautair kwekersrecht ter zake Miss Lucy van Blay gekocht. Hoff is Miss Lucy vanaf dat moment gaan exploiteren. 2.7 Rooijakkers heeft in juli 2004 getracht Double Price te registreren bij de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB). De KAVB heeft de registratie geweigerd omdat Double Price volgens haar niet onderscheidbaar is van Miss Lucy. 2.8 Onder de naam Double Pleasure is bij de Vaste Keurings Commissie (de VKC) een dubbelbloemige Orie¨ ntallelie ingeschreven. Zijdens de KAVB is Hoff medegedeeld dat de naam Double Pleasure is gereserveerd voor Bischoff Tulleken. Rooijakkers c.s heeft op een openbare veiling een partij van 200 kg Double Pleasure gekocht (maten 0/6, 6/8, 8/10, 10/+ en 11/12). Deze partij (afkomstig van P.A. Koper) is op 21 februari 2005 aan Rooijakkers c.s. geleverd. Op 23 fe-

•


4 4 6

B I J B L A D


bruari 2005 heeft Rooijakkers Breezand BV een partij Double Pleasure (maat 18/20) verkocht. 2.9 Hoff heeft op 21 juni 2005 door Holland Brokers BV een kist Double Price bij Rooijakkers Breezand BV laten kopen. Deze bollen zijn door de KAVB tezamen met een kist Miss Lucy van Hoff opgeplant. Onder toezicht van een deurwaarder zijn op 4 augustus 2005 door de correspondent van het Scheidsgerecht van de KAVB, de heer Born, monsters van Miss Lucy en Double Price getrokken. Voor een tweede controle is door de deurwaarder op 19 oktober 2005 van Miss Lucy, Double Price en Lombardia (controlemonster) een monster genomen. De takken zijn in een willekeurige volgorde genummerd en naar Naktuinbouw gestuurd voor een morfologisch onderzoek. Hoff heeft daarnaast, wederom met tussenkomst van de deurwaarder, een (derde) onderzoek laten uitvoeren door het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Belgie¨ (CLO). 2.10 De KAVB heeft Hoff op 26 oktober 2005 de voorlopige uitslag gestuurd. Daarin staat dat Double Price vooralsnog wordt herkend als Miss Lucy. De KAVB heeft op 2 november 2005 de definitieve uitslag toegezonden. Beide monsters worden door de commissie herkend als Miss Lucy. Naktuinbouw heeft op 1 november 2005 haar definitieve uitslag toegezonden. Zij concludeert dat de bloeiende takken in twee groepen zijn te verdelen en dat het onderscheid zeer gering is en niet eenduidig aan een rasverschil is toe te schrijven. Ook verschil in groeiomstandigheden zou het gevonden onderscheid volgens Naktuinbouw goed kunnen verklaren. Tot slot heeft op 24 november 2005 ook het CLO zijn definitieve uitslag toegezonden. Door het CLO kunnen geen verschillen in de aan- of afwezigheid van de geamplificeerde AFLP merkers tussen de 8 geanalyseerde stelen worden vastgesteld. 2.11 G.H.R. Rooijakkers heeft Hoff vervolgens op 29 november 2005 een brief geschreven, inhoudende dat geen Double Price meer zal worden uitgeleverd aan klanten. Hij wijst er daarbij tevens op dat ook andere bedrijven bezig zijn geweest met een dubbele Orie¨ ntal. G.H.R. Rooijakkers heeft Hoff tevens kopieën van brieven gezonden (gedateerd 2 december 2005) waarin het niet uitleveren naar de klanten wordt gecommuniceerd. Bij schrijven van 19 december 2005 is Hoff uitgenodigd door G.H.R. Rooijakkers om de vernietiging van de inmiddels gerooide percelen Double Price en Double Pleasure bij te wonen. Op 22 december 2005 is een hoeveelheid Double Price en Double Pleasure van Rooijakkers c.s. vernietigd. 2.12 Op 28 juni 2006 heeft de heer Van Oers van de KAVB monsters getrokken uit de volgende vijf gewassen: 24245 (Double Price), 24139 (Double Price), 24210 (Miss Lucy), 24138 (Double Pleasure) en 24131 (Marco Polo). De monsters zijn voor verder onderzoek naar het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO), voorheen het CLO, verstuurd. Op 25 september 2006 is het resultaat van dit onderzoek door de KAVB bekend gemaakt. Geconcludeerd wordt dat Double Price en Double Lucy worden herkend als Miss Lucy. De analyse van het IVLO is gecorrespondeerd in een brief van 6 september 2006 en luidt dat er geen verschillen in de aan- of afwezigheid van de geamplificeerde merkers tussen de 5 geanalyseerde stalen konden worden vastgesteld. 2.13 Hoff heeft hierop G.H.R Rooijakkers, Rooijakkers Breezand BV, Rooijakkers Holland BV en Rooijakkers Lelie

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

BV gedagvaard in kort geding. Op 6 februari 2006 heeft te Alkmaar een zitting plaatsgevonden. Partijen hebben ter zitting afspraken gemaakt, welke zijn vastgelegd in een proces-verbaal van 6 februari 2006. Dit proces-verbaal luidt – voor zover hier van belang – als volgt: Rooijakkers zal mee werken aan een onderzoek door een registeraccountant, waarbij Rooijakkers die accountant inzage zal verstrekken in de boekhouding van alle ondernemingen behorende tot de ’Rooijakkers Groep’ die betrokken zijn geweest bij de verhandeling c.q. vermeerdering van het lelieras Double Price. De accountant wordt door Hoff benoemd. Het eventueel door de accountant gevraagde voorschot wordt door Hoff voldaan. De uiteindelijke kosten van de accountant zullen tussen partijen verdeeld worden op basis van het ongelijk. De accountant bepaalt daarbij welke partij het ongelijk aan zijn zijde heeft. Rooijakkers zal zijn medewerking verlenen aan het plaatsen van een advertentie door Hoff, waarin – kort gezegd – wordt opgenomen dat Rooijakkers gestopt is met de verhandeling dan wel vermeerdering van het lelieras Double Price. De precieze tekst van de advertentie zullen partijen in onderling overleg bepalen. De advertentie zal 1/2 A4’tje beslaan en zal worden gepubliceerd in een viertal tijdschriften, verdeeld over vier landen. Rooijakkers zal aan Hoff in verband met voormelde advertentie een bedrag van € 4.000,– betalen. 2.14 Blijkens een verslag van 5 september 2006 heeft Deloitt MKB Accountancy & Advies BV (hierna: Deloitte) onderzoek gedaan bij Rooijakkers Lelie BV naar Double Price. Blijkens een brief van Deloitte van 31 januari 2007 is hiervan door Deloitte (op dat moment) geen eindverslag gemaakt omdat daarvoor volledige inzage in de administraties van alle ondernemingen behorende tot de ’Rooijakkers Groep’ nodig is en die informatie niet ter beschikking is gesteld. 3 Het geschil 3.1 Hoff vordert voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: I te verklaren voor recht dat vermeerdering en/of verhandeling door Rooijakkers c.s. van Double Price en/of Double Pleasure een inbreuk oplevert op het uitsluitend recht van de houder van het kwekersrecht op Miss Lucy, zoals omschreven in artikel 13 Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht van 27 juli 1994; II te verklaren voor recht dat de onder I omschreven inbreuk een onrechtmatige daad oplevert jegens Hoff; III Rooijakkers c.s. te bevelen om met ingang van 5 dagen na betekening van dit vonnis ieder handelen als omschreven in artikel 13 Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht van 27 juli 1994 met betrekking tot het kwekersrechtelijk beschermde lelieras Miss Lucy te staken en gestaakt te houden; IV Rooijakkers c.s. te bevelen om te gehengen en te gedogen alsmede hun volledige medewerking te verlenen aan een binnen een week na betekening van dit vonnis, althans binnen een zodanige termijn als de rechtbank redelijk acht, op te starten boekenonderzoek door een door Hoff aan te wijzen onafhankelijke registeraccountant, waaruit onomstotelijk de duur en omvang van vermeerdering en/of verhandeling door gedaagden van Miss Lucy al of niet onder de

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


namen Double Price, Double Pleasure en/of onder andere namen moge blijken; V ieder der gedaagden te veroordelen tot betaling aan Hoff van een bedrag van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro), dan wel een dusdanig bedrag door de rechtbank in goede justitie te bepalen, voor iedere dag gedurende welk betreffende gedaagde in gebreke mocht blijven met nakoming van het sub III en/of sub IV gevorderde, of enig deel daarvan; VI Rooijakkers c.s. hoofdelijk te veroordelen, des dat de een betalend de anderen in zoverre zullen zijn bevrijd in de kosten van het onder sub IV gevorderde accountantsonderzoek; VII Rooijakkers c.s. hoofdelijk te veroordelen des dat de een betalend de anderen in zoverre zullen zijn bevrijd tot betaling aan Hoff van de door Hoff ten gevolge van de inbreuk geleden en nog te lijden schade, nader vast te stellen bij staat; VIII Rooijakkers c.s. hoofdelijk te veroordelen, des dat de een betalend de anderen daartoe zullen zijn bevrijd, tot betaling aan Hoff tegen behoorlijk bewijs van kwijting van het bedrag van € 22.811,04 (zegge: tweee¨ ntwintig duizend achthonderd elf euro en vier eurocent (excl. BTW) terzake door eiser aan zijn raadsman betaalde redelijke buitengerechtelijk kosten; IX Rooijakkers c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure, des dat de een betalend de anderen in zoverre zullen zijn bevrijd, zulks conform art. 14 van de Handhavingsrichtlijn (EG) nr 2004/48, jo art. 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 3.2 Rooijakkers c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 De rechtbank stelt voorop dat Hoff zijn vorderingen ter zitting heeft beperkt tot de onder 1, 8, 9, 11, 12, 13, 21 en 22 genoemde gedaagden. De vorderingen zullen daarom met betrekking tot de overige gedaagden worden afgewezen.1 4.2 De onder I en II gevorderde verklaringen voor recht kunnen worden toegewezen. Rooijakkers c.s. betwist niet (langer) dat vermeerdering en of verhandeling van Double Price en/of Double Pleasure inbreuk maakt op het voor Miss Lucy verleende communautaire kwekersrecht en dat dergelijk handelen een onrechtmatige daad oplevert jegens Hoff. Voor zover Rooijakkers c.s. heeft aangegeven dat de verklaringen voor recht onnodig zijn, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Het belang van Hoff is gegeven gelet op de inbreuk die heeft plaatsgevonden, zeker indien wordt bedacht dat Rooijakkers c.s., zonder dat zij daar overigens enig verweer of enige vordering op baseert, kennelijk nog altijd van mening is dat Double Price voldoende onderscheidend is. De rechtbank verwijst in dit verband bijvoorbeeld naar randnummer 5 van de conclusie van antwoord, waar zij dit met zoveel woorden stelt. 4.3 Ook de vordering om inbreukmakende handelingen te staken en gestaakt te houden zal worden toegewezen. Zijdens Rooijakkers c.s. is ter zitting verklaard dat zij geen bezwaar tegen toewijzing van deze vordering heeft, zodat deze vordering niet, althans onvoldoende gemotiveerd, wordt betwist. 4.4 Met betrekking tot het onder IV gevorderde door een accountant te verrichten boekenonderzoek, zijn partijen ter 1 De rechtbank zal in de navolgende overwegingen voor het gemak blijven spreken van Rooijakkers c.s.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 4 7

zitting overeengekomen dat Deloitte, dat reeds een boekenonderzoek bij Rooijakkers Lelie BV (en gelet op het verhandelde ter zitting mogelijk ook bij Rooijakkers Makelaardij BV) heeft verricht, over de periode 2000-2005 eveneens een boekenonderzoek zal verrichten bij Rooijakkers Breezand BV, H.J.A. Rooijakkers BV, vof Tawero Holland en bij vof Firma Sun Valley Holland. Voor zover Deloitte het op basis van dat onderzoek nodig acht nader onderzoek te verrichten bij Rooijakkers Lelie BV en Rooijakkers Makelaardij BV, zal het onderzoek zich ook tot die vennootschappen uitstrekken. De rechtbank voegt daar aan toe dat zij dit in die zin verstaat dat, indien mocht blijken dat het eerdere onderzoek van Deloitte zich niet of slechts in beperkte zin tot Rooijakkers Makelaardij BV heeft uitgestrekt, die vennootschap alsnog in het onderzoek zal worden betrokken. De vordering onder IV zal gelet hierop worden toegewezen als nader in het dictum bepaald. 4.5 Nu de onder V gevorderde dwangsom als zodanig niet is betwist, zal de rechtbank deze eveneens, als nader in het dictum bepaald, toewijzen. Dit geldt ook voor de onder VI gevorderde veroordeling in de kosten van het accountantsonderzoek, met dien verstande dat van een hoofdelijke veroordeling geen sprake zal zijn, nu zijdens Hoff ter zitting te kennen is gegeven dat de hoofdelijkheid aan de vorderingen onder VI, VII en VIII en IX komt te ontvallen. 4.6 Met betrekking tot de gevorderde schadevergoeding nader op te maken bij staat is ter zitting gesproken over de periode waarop het verzoek betrekking heeft en de grondslag van de schadevergoeding. Zijdens Hoff is in dit verband gesteld dat schade wordt gevorderd vanaf 15 augustus 2002, zijnde het moment waarop bezwaar is aangetekend door G.H.R. Rooijakkers tegen de verlening van het communautaire kwekersrecht ter zake Miss Lucy. Omdat Hoff pas op 16 juli 2003 houder is geworden van het voor Miss Lucy verleende communautaire kwekersrecht en hij Miss Lucy pas vanaf dat moment is gaan exploiteren, vordert hij over de periode van 15 augustus 2002 tot 16 juli 2003 een redelijke vergoeding (de rechtbank begrijpt als bedoeld in artikel 95 Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht van 27 juli 1994, hierna: Verordening 2100/94) en over de periode vanaf 16 juli 2003 schadevergoeding als bedoeld in artikel 94 lid 2 Verordening 2100/94. Hoff stelt daarbij dat hij over de periode voorafgaand aan 16 juli 2003 gerechtigd is een vergoeding te vorderen, omdat hij in die periode licentiehouder was van Blay. 4.7 Voor toewijzing van de vordering tot vergoeding van bij staat op te maken schade is voldoende dat de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden, aannemelijk is gemaakt. Niet betwist is dat Hoff in de periode van 15 augustus 2002 tot 16 juli 2003 licentiehouder van Blay was en evenmin dat hij uit dien hoofde gerechtigd is een vergoeding als bedoeld in artikel 95 Verordening 2100/94 te vorderen. Rooijakkers c.s. stelt weliswaar te goeder trouw te hebben gehandeld, maar kwade trouw of enige andere vorm van verwijtbaarheid, dan wel toerekenbaarheid kan niet als eis worden gesteld aan de toekenning van een passende vergoeding (Rechtbank ’s-Gravenhage van 9 januari 2008, Jan Spek Rozen BV/Heco Stekcultures BV).2 De vordering tot vergoe-

2 Te vinden op: http://www.delex.nl/ snelzoeken.aspx?prakgeb=ie&q=spek+rozen

•


4 4 8

B I J B L A D


ding van de nader bij staat op te maken schade zal daarom over die periode worden toegewezen. 4.8 De vordering tot vergoeding van de nader bij staat op te maken schade zal ook worden toegewezen voor zover dit de schade betreft welke Hoff heeft geleden vanaf 16 juli 2003. Zo de stelling van Rooijakkers c.s., inhoudende dat Hoff geen schade heeft geleden omdat het kwekersrecht door de commanditaire vennootschap Licentieinstituut Nederland CV wordt geëxploiteerd al als een serieus verweer was bedoeld, heeft zij dit verweer ter zitting laten varen. Aannemelijk is voorts dat Hoff, omdat Double Price en Double Pleausure tegen veel lagere prijzen zijn afgezet, klanten is misgelopen en zijn prijzen naar beneden heeft moeten bijstellen. Dit laatste blijkt ook uit het door Hoff als producties 61 en 62 overgelegde emailverkeer. De mogelijkheid van schade is daarmee aannemelijk, zodat de vordering ook met betrekking tot de periode vanaf 16 juli 2003 zal worden toegewezen. Partijen kunnen zich in het kader van de schadestaatprocedure uitlaten over de vraag in hoeverre Rooijakkers c.s. vanaf 16 juli 2003 opzettelijk of uit (een lichte mate van) onachtzaamheid handelde. De rechtbank wijst er nu reeds op dat, gelet op het feit dat G.H.R. Rooijakkers zelf contact heeft gezocht met Hoff omdat Miss Lucy en Double Pleasure mogelijk identiek zouden zijn, het feit dat op 24 februari 2003 door het CPVO een rapport is uitgebracht waarin is geconcludeerd dat Miss Lucy onderscheidbaar is van elk ander ras waarvan het bestaan bekend is, alsmede de verlening van het kwekersrecht voor Miss Lucy op 14 april 2003 nadat Rooijakkers Breezand BV bezwaar had gemaakt tegen de aanvrage daarvoor omdat genoemde variëteiten mogelijk onvoldoende onderscheidbaar zijn, ten minste sprake is van onachtzaam handelen als bedoeld in art. 94 lid 2 Verordening 2100/94. 4.9 Met betrekking tot de (buitengerechtelijke) kosten overweegt de rechtbank als volgt. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Rooijakkers c.s. in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Dit zijn de redelijke en evenredige kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Deze kosten zien niet op de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het door partijen gevoerde kort geding. Partijen hebben die kosten in de door hen bereikte schikking immers gecompenseerd. Ter zitting is door mr. Jonker aangegeven welke facturen (deels) op de onderhavige bodemprocedure betrekking hebben en welke op het gevoerde kort geding. Het totaal van de op de onderhavige procedure betrekking hebbende facturen betreft het bedrag van € 3.015,14 + € 848,61 + € 1.884,14 + € 2.191,56 + € 1.829,59 + (€ 9.561,16 – € 5712,003 = € 3.849.16) = € 13.618,20. Op de zijdens Hoff ter zitting gegeven toelichting en de daarbij gemaakte verdeling is door Rooijakkers c.s. geen verweer gevoerd, net zo min als tegen de (hoogte van de) facturen. De stelling van Rooijakkers zoals die in de conclusie van antwoord is ingenomen, inhoudende dat de bollen van Rooijakkers reeds waren vernietigd voordat de advocaat van Hoff actief werd, is gelet daarop kennelijk niet gehandhaafd. Zo die stelling wel wordt gehandhaafd, blijkt uit de hiervoor bedoelde (en overigens niet betwiste) facturen dat die stelling onjuist is. De onder 1, 8, 9, 11, 12, 13, 21 en 22 genoemde gedaagden 3 Dit is het bedrag dat door mr. Jonker tussen accolades is gezet, zijnde € 4800, vermeerderd met 19% BTW. Dit is dus niet, gelijk ter zitting betoogd, een bedrag van € 3.273,63.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

zullen hoofdelijk voor het geheel worden veroordeeld. Hoff zal in de kosten worden veroordeeld van de overige gedaagden, nu de vorderingen jegens hen worden afgewezen. De rechtbank zal deze kosten op nihil stellen, nu deze gedaagden worden geacht geen relevante eigen kosten te hebben gemaakt. 5 De beslissing De rechtbank I verklaart voor recht dat vermeerdering en/of verhandeling door G.H.R. Rooijakkers, J.G.J. Rooijakkers, Rooijakkers Breezand BV, Rooijakkers Lelie BV, Rooijakkers Makelaardij BV, H.J.A. Rooijakkers BV, vof Tawero Holland en vof Firma Sun Valley Holland van Double Price en/of Double Pleasure een inbreuk oplevert op het uitsluitend recht van de houder van het communautair kwekersrecht ter zake Miss Lucy; II verklaart voor recht dat de onder I omschreven inbreuk een onrechtmatige daad oplevert jegens Hoff; III beveelt G.H.R. Rooijakkers, J.G.J. Rooijakkers, Rooijakkers Breezand BV, Rooijakkers Lelie BV, Rooijakkers Makelaardij BV, H.J.A. Rooijakkers BV, vof Tawero Holland en vof Firma Sun Valley Holland om met ingang van 5 dagen na betekening van dit vonnis ieder handelen als omschreven in artikel 13 Verordening 2100/94 met betrekking tot Miss Lucy te staken en gestaakt te houden; IV beveelt Rooijakkers Breezand BV, Rooijakkers Lelie BV, Rooijakkers Makelaardij BV, H.J.A. Rooijakkers BV, vof Tawero Holland en vof Firma Sun Valley Holland om te gehengen en te gedogen alsmede hun volledige medewerking te verlenen aan een binnen twee maanden na betekening van dit vonnis door Deloitte op te starten boekenonderzoek over de periode 2000 tot en met 2005 naar de duur en omvang van vermeerdering en/of verhandeling door deze rechtspersonen van Miss Lucy, al of niet onder de naam Double Price of Double Pleasure, en bepaalt dat, zo Deloitte op basis van dit onderzoek van oordeel zou zijn dat op grond daarvan aanleiding bestaat nader onderzoek te verrichten bij Rooijakkers Lelie BV en/of Rooijakkers Makelaardij BV, het onderzoek zich ook tot die vennootschappen zal uitstrekken; V veroordeelt G.H.R. Rooijakkers, J.G.J. Rooijakkers, Rooijakkers Breezand BV, Rooijakkers Lelie BV, Rooijakkers Makelaardij BV, H.J.A. Rooijakkers BV, vof Tawero Holland en vof Firma Sun Valley Holland tot betaling aan Hoff van een bedrag van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag gedurende welk betreffende gedaagde in gebreke mocht blijven met nakoming van hetgeen onder sub III en/of sub IV is bevolen, of enig deel daarvan; VI veroordeelt Rooijakkers Breezand BV, Rooijakkers Holland BV, Rooijakkers Lelie BV, Rooijakkers Makelaardij BV, H.J.A. Rooijakkers BV, vof Tawero Holland en vof Firma Sun Valley Holland in de kosten van het onder sub IV bedoelde accountantsonderzoek; VII veroordeelt G.H.R. Rooijakkers, J.G.J. Rooijakkers, Rooijakkers Breezand BV, Rooijakkers Lelie BV, Rooijakkers Makelaardij BV, H.J.A. Rooijakkers BV, vof Tawero Holland en vof Firma Sun Valley Holland tot vergoeding van de door Hoff sinds 15 augustus 2002 geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; VIII veroordeelt G.H.R. Rooijakkers, J.G.J. Rooijakkers, Rooijakkers Breezand BV, Rooijakkers Lelie BV, Rooijakkers Makelaardij BV, H.J.A. Rooijakkers BV, vof Tawero Holland

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


en vof Firma Sun Valley Holland hoofdelijk in de (buitengerechtelijke) kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Hoff begroot op € 13.618,20; IX wijst af het meer of anders gevorderde, waaronder de vorderingen jegens R.H. Rooijakkers, A.J.G. Rooijakkers, H.J.J.G. Rooijakkers, H.C.W.R. Rooijakkers, J.H.L.G. Rooijakkers, H.A.A. Rooijakkers, Rooijakkers Holland BV, Aad Rooijakkers Holding BV, de Stichting Administratiekantoor H.J.A. Rooijakkers BV, Henk Rooijakkers Holding BV, Ge Rooijakkers Holding BV, Harry Rooijakkers Holding BV, Marcel Rooijakkers Holding BV en John Rooijakkers Holding BV; X veroordeelt Hoff in de kosten van de procedure aan de zijde van R.H. Rooijakkers, A.J.G. Rooijakkers, H.J.J.G. Rooijakkers, H.C.W.R. Rooijakkers, J.H.L.G. Rooijakkers, H.A.A. Rooijakkers, Rooijakkers Holland BV, Aad Rooijakkers Holding BV, de Stichting Administratiekantoor H.J.A. Rooijakkers BV, Henk Rooijakkers Holding BV, Ge Rooijakkers Holding BV, Harry Rooijakkers Holding BV, Marcel Rooijakkers Holding BV, John Rooijakkers Holding BV., welke de rechtbank begroot op nihil; XI verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor zover het de onder III tot en met VIII van dit dictum genoemde bevelen en veroordelingen betreft. Enz.

Nr. 62 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 7 februari 2007*

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 4 9

kinderstoel. In auteursrechtelijke zin is het ontwerp niet baanbrekend. De auteursrechtelijke bescherming betreft in het bijzonder de L-vorm. De A-vorm van de Bambino wijkt wezenlijk af van de L-vorm van de TRIPP TRAPP omdat de zwevende indruk door het meerdere materiaalgebruik in de gesloten driehoeksvorm geheel verloren gaat. Reeds hierom is de Bambino niet inbreukmakend op de TRIPP TRAPP. 1 Stokke AS te Skodje, Noorwegen, 2 Stokke Nederland BV te Tilburg, 3 Peter Opsvik te Oslo, Noorwegen, eiser in conventie, verweerders in (deels voorwaardelijke) reconventie, procureur mr. T. Cohen Jehoram, advocaten mrs. T. Cohen Jehoram en R.L.H.I. Schiphorst te Den Haag, tegen 1 Fikszo BV te Lekkerkerk, 2 H3 Products BV te Swalmen, gedaagde in conventie, eiseressen in (deels voorwaardelijke) reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. O.F.A.W. van Haperen en T.G. Kleefman te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 Stokke A.S. brengt sinds 1972 de zogenoemde Tripp Trapp kinderstoel op de markt. De verkoop van Stokke producten geschiedt in Nederland door Stokke Nederland B.V. De Tripp Trapp is ontworpen door Peter Opsvik. De afbeelding hieronder toont twee uitvoeringen van de Tripp Trapp.

(Stokke/Fikszo) Mrs. Chr.A.J.F.M. Hensen, P.G.J. de Heij en P.W. van Straalen Art. 1 Aw Nu bij de TRIPP TRAPP van een louter technisch effect geen sprake is, belet de eis van het oorspronkelijk karakter niet het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan de TRIPP TRAPP. Art. 13a Aw Wat partijen verdeeld houdt is naar de kern genomen de beschermingsomvang van het aan de TRIPP TRAPP verbonden auteursrecht. Dat wat uitsluitend technisch bepaald is en dat wat tot de stijl is te rekenen wordt niet door het auteursrecht omvat. De maker stond voor het door hem zelf opgeworpen probleem dat hij wilde komen tot een kinderstoel waarin een aanmerkelijke hoeveelheid techniek lag besloten, die zeer bepalend was voor het uiterlijk. Daarnaast had hij besloten tot een sobere stijl die impliceerde dat er weinig zou worden toegevoegd aan de technisch bepaalde basis. Zijn speelruimte was dan ook beperkt. Degene die de techniek van de TRIPP TRAPP wil gebruiken kan niet worden verplicht deze met een andere techniek te combineren om tot een geheel ander uiterlijk te komen. De techniek van de TRIPP TRAPP is vrij. De belangrijkste vrijheid die de ontwerper heeft, is de keuze voor de ondersteuning van het zijdeel naar de grond. Uit de keuze voor de techniek van een verstelbare kinderstoel volgt niet dwingend dat de stijlen gesteund worden door een liggend deel aan de onderzijde. De techniek bepaalt samen met de gekozen stijl overwegend de totaalindruk van de TRIPP TRAPP. De baanbrekendheid van het ontwerp is in hoofdzaak gelegen in de techniek voor een bepaalde verstelbare *

Beroep ingesteld. Red.

2.2 De Tripp Trapp links is het model met een lage rugleuning getoond zonder optionele beveiligingsbeugel. Het model rechts heeft een hogere rugleuning met een gemonteerde veiligheidsbeugel. De oorspronkelijke Tripp Trapp was uitgevoerd met de lage rugleuning. De reden van de hogere rugleuning is gelegen in veiligheidseisen die een hoogte van de bovenrand van de ruglening van ten minste 35 cm boven het zitvlak voorschrijven. In Nederland zijn deze veiligheidseisen nog niet verplicht en wordt het model met de lage leuning nog geleverd. 2.3 De Tripp Trapp, zoals aan de rechtbank getoond, bestaat uit twee evenwijdige stijlen van hout waartussen aan de bovenzijde de rugleuning van hout is geklemd en waartussen voorts een zitplankje en een voetenplankje zijn geklemd. De stijlen zijn voorzien van horizontaal verlopende groeven die dienen voor een verstelbare vastklemming van zitplankje en voetenplankje, waardoor de hoogte van die plankjes kan variëren en kan worden aangepast aan de grootte van het kind. De stoel wordt daarom wel omschre-

•


4 5 0

B I J B L A D


ven als een meegroei-stoel. Door de verstelbaarheid wordt ook voorzien in de mogelijkheid de kinderstoel aan te schuiven aan de gewone eettafel van de volwassenen. De vastklemming wordt gewaarborgd door twee verbindingsstangen gemonteerd met inbusbouten door de stijlen. De twee elementen van de rugleuning worden gefixeerd met door de stijlen gaande inbusbouten. Aan de onderzijde zijn de stijlen voorzien van een horizontaal deel waarmee de stoel op de bodem rust. Tussen deze horizontale delen is, wederom met doorgaande inbusbouten, een houten regel gemonteerd. De getoonde stoelen zijn voor wat betreft de houten delen gemaakt van blank gelakt beukenhout, massief of als (gevormd) multiplex. De metalen delen (stangen en inbusbouten) zijn zwart gelakt. 2.4 Voor de Tripp Trapp is in verschillende landen octrooi aangevraagd. Bij de Engelse aanvrage behoren de navolgende figuren, waarbij de figuren 2 tot en met 5 de meegroeimogelijkheden illustreren en waarbij de kinderstoel is getoond in een stand waarbij hij is aangeschoven aan een eettafel die geen deel uitmaakt van de stoel.

(Fig. 1)

(Fig. 2)

(Fig. 3)

(Fig. 4)

(Fig. 5)

2.5 De eerste conclusie van de Engelse aanvrage luidt als volgt; 1. An adjustable chair including side members which at their lower ends are provided with support means and which carry a back rest extending between their upper end portions, a seat plate and a footrest plate said side members being provided with substantially horizontally extending guides for the edges of said plates, whereby both the seat plate and the foot-rest plate can be inserted in any one of a plurality of positions so that a plurality of different seat heights and different foot-rest heights are available.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

2.6 In elk geval in Noorwegen is voor de Tripp Trapp een octrooi verleend en heeft Stokke door betaling van taxen het octrooi voor de maximale duur in stand gehouden. 2.7 In 2004 heeft Gamma een meegroeikinderstoel met de aanduiding Bambino in Nederland op de markt gebracht. Deze stoel wordt hierna aangeduid als de Bambino en is afgebeeld onder 4.1. 2.8 De Bambino is wat betreft de houten delen gemaakt van blank gelakt beukenhout, massief of als (gevormd) multiplex. De verbindingsstangen zijn zwart gelakt, de inbusbouten zijn van blank metaal (verzinkt). Ook wat betreft de verstelbaarheid komt de Bambino volledig overeen met de Tripp Trapp. Afwijkend is dat de stijlen niet op de grond steunen met een horizontaal deel aan de onderzijde maar met een schoor die opgaat van de grond tot vrijwel het bovenste deel van de stijl. Schoor en stijl zijn met elkaar verbonden door een horizontaal deel op enige afstand van de grond. Aan de achterzijde zijn de stijlen niet verbonden door een houten regel maar door een metalen stang. 2.9 Stokke heeft over de verkoop van de Bambino in kort geding geprocedeerd. De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft bij vonnis van 24 september 2004, onder meer, bevolen de verkoop van de Bambino te staken en gestaakt te houden. Hiertoe is overwogen dat de Bambino inbreuk maakt op het auteursrecht van Stokke. 2.10 De Bambino’s die Gamma in 2004 op de markt bracht, zijn aan Gamma geleverd door Fikszo B.V. Deze kinderstoelen zijn geïmporteerd door H3 Products B.V. 2.11 Fikszo overweegt meegroeistoelen op de Nederlandse markt te brengen onder de aanduidingen Amber, Tamara, Thomas en Yasmine. Deze stoelen zien eruit als volgt.

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


3 Het geschil in conventie 3.1 Stokke vordert – samengevat – verklaring voor recht dat de Bambino inbreuk maakt op haar auteursrecht. Zij vordert voorts, kort gezegd, een inbreukverbod, welk verbod na vermindering van eis alleen dient te gelden voor Nederland. Daarnaast vordert zij het doen van opgaven en een recall, met de veroordeling tot het betalen van dwangsommen in geval van niet-nakoming van het verbod of de geboden. Ten slotte vordert Stokke de veroordeling van gedaagden tot het betalen van schadevergoeding en winstafdracht, alles met veroordeling van gedaagden in de kosten van de procedure. 3.2 Fikszo voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie 3.3 In reconventie vordert Fikszo verklaring voor recht dat de stoelen afgebeeld onder 2.11 van dit vonnis geen inbreuk maken op auteursrechten van Stokke ten aanzien van de Tripp Trapp. Voorts vorderen eiseressen in voorwaardelijke reconventie – de rechtbank begrijpt onder de voorwaarde dat in conventie wordt geoordeeld dat geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van Stokke – schadevergoeding, des dat Stokke zal worden veroordeeld aan Fikszo B.V. te betalen een bedrag van € 344.401,87 en aan H3 Products B.V. een bedrag van € 194.536,72. Subsidiair vorderen eiseressen in (voorwaardelijke) reconventie de veroordeling tot vergoeding van nader bij staat op te maken schade. Ten slotte vorderen zij een rectificatie, alles met veroordeling van Stokke in de kosten van de procedure. 3.4 Stokke voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling in conventie 4.1 Deze zaak betreft een kwestie van inbreuk op auteursrechten. Kort gezegd gaat het om de vraag of de Bambino inbreuk maakt op het aan de Tripp Trapp verbonden auteursrecht. Beide kinderstoelen zijn hieronder naast elkaar afgebeeld, links de Bambino en rechts de Tripp Trapp met de hoge rugleuning.

4.2 Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat een (kinder-) stoel in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke be-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 5 1

scherming. Beslissend is daarbij of het gaat om een voortbrengsel dat vatbaar is voor menselijke waarneming en of het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het werkbegrip van de Auteurswet vindt weliswaar zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, maar nu bij de Tripp Trapp van een louter technisch effect geen sprake is, belet ook deze laatste eis niet het toekennen van auteursrechtelijke bescherming aan de Tripp Trapp (zo ook laatstelijk HR 16 juni 2006, Lancóme – Kecofa, LJN AU8940). Dat aan de Tripp Trapp auteursrechtelijke bescherming toekomt wordt ook door Fikszo niet betwist. Wat partijen verdeeld houdt is naar de kern genomen de beschermingsomvang van het aan de Tripp Trapp verbonden auteursrecht. 4.3 Stokke stelt in dit verband dat de beschermingsomvang voor de Tripp Trapp groot moet worden geacht wegens het baanbrekende karakter van deze kinderstoel. Zij wijst erop dat van de Tripp Trapp meer dan drie miljoen exemplaren zijn verkocht. Dit succes dankt zij aan haar onderscheidende vormgeving en praktische bruikbaarheid. De stoel is verstelbaar op de lengte van de gebruiker en kan worden aangeschoven aan de (eet)-tafel. De stoel is met veel prijzen en eervolle vermeldingen bekroond en wordt tentoongesteld in musea. De Tripp Trapp geeft blijk van keuzen die afwijken van elke daarvoor ontworpen kinderstoel. De opbouw van de stoel – waarbij de rugleuning, zitplank en voetenplank onderling verstelbaar zijn ingeklemd tussen twee staanders ter weerszijden – was ten tijde van het ontwerp, in 1972, uniek. Dit leidt volgens Stokke tot een bijzonder transparant ontwerp met een ’zwevende’, maar toch stabiele uitstraling. 4.4 Fikszo erkent dat het ontwerp van de Tripp Trapp gekwalificeerd kan worden als een ’revolutionair design’. Zij betwist evenwel dat dit automatisch een ruime beschermingsomvang met zich brengt. Dit is volgens Fikszo alleen het geval indien deze wordt veroorzaakt door auteursrechtelijk beschermde elementen. Zij wijst erop dat de Tripp Trapp een optelsom is van technische keuzes, keuze voor een stijl en keuzes in auteursrechtelijke zin. 4.5 Bij de beoordeling neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat wat uitsluitend technisch bepaald is en dat wat tot de stijl is te rekenen niet door het auteursrecht wordt omvat. Naar oordeel van de rechtbank is de door Fikszo voorgestelde analyse dan ook niet zonder zin, en zelfs geboden om vast te stellen in hoeverre in het ontwerp keuzes besloten liggen die niet zijn ingegeven door de noodzaak een bepaald technisch effect te verkrijgen en die aan het ontwerp zijn oorspronkelijke karakter geven. De afzonderlijke elementen worden hieronder besproken. 4.6 Technische elementen van de Tripp Trapp zijn te kennen uit de octrooiaanvragen. In de octrooiaanvrage geeft de uitvinder immers aan wat volgens hem de kern is van de technische vernieuwing die in zijn ontwerp ligt besloten. Conclusie 1 van de Engelse aanvrage (hierboven opgenomen onder 2.5) leert de rechtbank dat het gaat om een verstelbare stoel bestaande uit twee opgaande stijlen die aan de bovenzijde een rugleuning inklemmen, welke stijlen zijn voorzien van sleuven op verschillende hoogtes waarlangs de randen van zitplank en voetensteun op verschillende hoogtes kunnen worden ingeschoven. Uit de beschrijving,

•


4 5 2

B I J B L A D


p. 2, regel 4 – 6, blijkt dat the connection between the side members is provided by means of the members 3, 4 and 5. These are arranged in connection with screwnut arrangements, so that when the nuts 8 at the outer surfaces of the side members are tightened they will clamp and lock the seat and foot plates in the desired positions, in which they have been placed. De verbinding tussen de stijlen wordt dus gevormd door de rugleuning, een verbindingsstang en een verbindingsregel welke vanaf de buitenzijde met bouten worden vastgezet. 4.7 Naast bovengenoemde technische kenmerken zijn er ook de technische eisen van functionaliteit en bruikbaarheid die de vormgeving mede bepalen. Zo zal bijvoorbeeld de sterkte een zekere dikte van het materiaal voorschrijven. De eis van bruikbaarheid heeft tot gevolg dat zitplank en voetensteun nagenoeg horizontaal geplaatst moeten worden. De rugleuning, althans het verlengde daarvan, zal nagenoeg moeten aansluiten bij de achterzijde van het zitplankje. De anatomie van de inzittende brengt met zich dat de voetensteun verder naar voren moet worden geplaatst dan het zitplankje. Hieruit vloeit logisch voort dat de stijlen een helling naar achteren vertonen. 4.8 Hierbij aansluitend zijn er ook veiligheidseisen. Deze hebben ertoe geleid dat Stokke de Tripp Trapp tegenwoordig ook levert in een uitvoering met een hogere opgebolde rugleuning. Het ontwerp van 1972 bezat een rechte lage rugleuning. De veiligheidseisen kunnen daarnaast gevolgen hebben voor de dimensionering van de gebruikte materialen. Dit hangt ook samen met de eisen van sterkte en duurzaamheid. Ten slotte zijn de veiligheidvoorschriften ook nog eens van belang voor het uiterlijk doordat zij een afwerking zonder scherpe hoeken voorschrijven, met andere woorden, alle delen van een kinderstoel moeten zijn afgerond. stijl 4.9 De stijl van de Tripp Trapp wordt wel omschreven als de Scandinavische sobere stijl. Deze wordt gekenmerkt door beperkte toevoegingen aan de basisvorm. Hierbij wordt gebruik gemaakt – in de door Stokke bij pleidooi gebruikte bewoordingen – van strakke lijnen, zonder tierelantijnen en veel hout. Een uitvoering in blank afgewerkt beuken zonder bijzondere profileringen en met waar nodig metalen onderdelen in een sobere uitvoering, past naar oordeel van de rechtbank in de traditie van de Scandinavische sobere stijl. 4.10 Aldus is de Tripp Trapp in zijn basis een door de maker bepaald model volgens een zekere techniek, uitgevoerd in een zekere stijl. Om tot een definitief uitvoeringsmodel te komen wendt de maker zijn persoonlijke creativiteit aan. Het is in deze fase dat het auteursrechtelijke aspect naar voren komt. auteursrechtelijke inbreng 4.11 De maker stond nu voor het door hem zelf opgeworpen probleem dat hij als uitgangspunt had dat hij wilde komen tot een kinderstoel waarin een aanmerkelijke hoeveelheid techniek lag besloten, waarbij die techniek ook zeer bepalend was voor het uiterlijk. Daarnaast had hij besloten tot een sobere stijl die impliceerde dat er weinig zou worden toegevoegd aan de technisch bepaalde basis. Zijn speelruimte was dan ook beperkt. De keuze voor blank afgewerkt beukenhout was geen werkelijke keuze. Als houtsoort die goede mechanische eigenschappen paart aan een lage prijs

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

was beuken de aangewezen houtsoort. De blanke afwerking lag besloten in de keuze voor de stijl. Die keuze leidde ook tot een sobere afwerking van de metalen delen en het niet toepassen van gekleurde elementen. 4.12 Dat de stijlen worden gemaakt van vlakke delen (planken in plaats van bijvoorbeeld stokken) volgde uit de toe te passen techniek waarbij de sleuven in de stijlen zich over enige lengte dienen uit te strekken. De stijlen dienen ook een helling achterwaarts te vertonen omdat de anatomie van de inzittende dat voorschrijft. Denkbaar was een gekromde of gegolfde belijning van de stijlen. Daarmee zou evenwel afstand zijn genomen van de gekozen stijl die gebaseerd is op een minimum aan tierelantijn. 4.13 Ten pleidooie heeft Stokke diverse wegen gesuggereerd waarlangs derden door geheel andere keuzen voor de stijlen tot een geheel ander uiterlijk zouden kunnen komen. Genoemd is onder meer de mogelijkheid de stijlen te laten vergroeien tot een verticaal profiel waar de horizontale delen op verschillend niveau kunnen worden ingeschoven, of de verstelbaarheid te concentreren op een centrale ruggengraat. Stokke ziet met deze voorbeelden evenwel over het hoofd dat zij aldus derden feitelijk de mogelijkheid ontzegt de techniek van de Tripp Trapp te gebruiken. Daarmee wordt voorbij gegaan aan het gegeven dat de techniek van de Tripp Trapp vrij is en dat degene die deze techniek wil gebruiken niet kan worden verplicht deze met een andere techniek te combineren. 4.14 Zoals onder 4.11 is overwogen is de vrijheid van de ontwerper beperkt. Gegeven de techniek en de stijl heeft hij de vrijheid te variëren met de verbindingsdelen. Hij kan variëren in aantal, hij kan kiezen voor louter metalen delen of voor houten regels, hij kan deze onderling van plaats verwisselen. 4.15 Voorts heeft de ontwerper ook enige vrijheid bijvoorbeeld bij de uitvoering van de rugleuning. Deze behoeft immers niet noodzakelijk uit twee delen te bestaan. Wel zal indien veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen de rugleuning zich over een zeker verticale hoogte moeten uitstrekken. Daarnaast kan de ontwerper binnen zekere grenzen varieren met de omtreksvorm van zit- en voetenplankje. 4.16 De belangrijkste vrijheid die de ontwerper evenwel heeft, is de keuze voor de ondersteuning van het zijdeel naar de grond. Peter Opsvik als maker van de Tripp Trapp heeft gekozen voor een horizontaal deel langs de grond. Tezamen met de opgaande stijl ontstaat aldus een staander die het beeld vertoond van een cursieve hoofdletter L. Het is hierdoor dat het karakteristieke beeld van de Tripp Trapp ontstaat, door Stokke ten pleidooie omschreven als een transparant ontwerp met een ’zwevende’ uitstraling. De Tripp Trapp is naar het oordeel van de rechtbank dan ook zeker meer dan ’enkel datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect’. 4.17 Uit de octrooiaanvrage zou kunnen worden afgeleid – vergelijk ook de afbeelding opgenomen onder 2.4 – dat de beschermingsomvang van het beoogde octrooi zich beperkt tot kinderstoelen waarin genoemde L-vorm herkenbaar is. Een octrooirechtelijke benadering is hier evenwel niet aangewezen. Niet alleen is in Nederland voor de techniek van de Tripp Trapp nooit een octrooi verleend, maar belangrijker is dat de manier waarop de opgaande stijl steunt op de vloer zonder belang is voor het toepassen van de techniek van een verstelbare kinderstoel zoals de Tripp Trapp. Uit de

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


keuze voor de techniek volgt niet dwingend dat de stijlen gesteund worden door een liggend deel aan de onderzijde. de totaalindruk 4.18 Een en ander betekent wel dat de techniek in de Tripp Trapp een element is dat sterk het uiterlijk bepaalt en samen met de gekozen stijl de totaalindruk overwegend bepaalt. De techniek toont in vooraanzicht twee evenwijdige stijlen, die aan de bovenzijde zijn verbonden door een rugleuning (welke bij inachtneming van de veiligheidsvoorschriften zich over een bepaalde verticale afstand zal uitstrekken). Uit de techniek volgt verder dat de stijlen voorzien zijn van horizontaal verlopende groeven welke ook in vooraanzicht goed zichtbaar zijn. In vooraanzicht zijn voorts zitplankje en voetensteun zichtbaar als horizontaal verlopende dunne lijnen en zijn verbindingsdelen zichtbaar als horizontaal verlopende lijnen. De keuze voor een bepaalde sobere lijn betekent dat de hierboven gevisualiseerde techniek weinig wordt aangekleed en daardoor sterk gezichtsbepalend blijft. Bij beschouwing vanuit zijdelings hoek – dat wil zeggen bij beschouwing anders dan recht van voren of recht van achteren – blijft de techniek gezichtsbepalend aanwezig. Vanuit die hoek wordt ook zichtbaar dat de stijlen naar achteren hellen, zoals dat voortvloeit uit eisen van bruikbaarheid. De gleuven in de stijlen blijven ook vanuit deze hoeken dominant aanwezig. Vanuit zijdelingse hoek blijkt verder welke keuze is gemaakt voor de ondersteuning van de stijlen waardoor de L-vorm van de staander is ontstaan. 4.19 Al met al kan het ontwerp van de Tripp Trapp niet worden ontzegd dat het baanbrekend is. De baanbrekendheid is in hoofdzaak gelegen in de techniek voor een bepaalde verstelbare kinderstoel. In auteursrechtelijke zin is het ontwerp niet baanbrekend. De auteursrechtelijke bescherming die het ontwerp toekomt, betreft vooral datgene waardoor het ontwerp zich onderscheidt van andere stoelen die zijn gebaseerd op dezelfde techniek en stijl. Van de keuzes die bij het ontwerp in dat opzicht zijn gemaakt, geeft in het bijzonder de hierboven beschreven L-vorm het ontwerp zijn oorspronkelijke karakter. slotsom in conventie 4.20 In conventie dient beoordeeld te worden of de Bambino inbreuk maakt op de Tripp Trapp. Bij de Bambino worden de stijlen gesteund door opgaande schoren. Schoren en stijlen zijn aan de onderzijde, op enige afstand van de vloer, verbonden door een regel. Van opzij gezien hebben de staanders derhalve de vorm van een cursieve hoofdletter A. Deze A-vorm wijkt naar het oordeel van de rechtbank wezenlijk af van de L-vorm van de Tripp Trapp omdat de zwevende indruk door het meerdere materiaal gebruik en de gesloten driehoeksvorm geheel verloren gaat. Het verschil is zo groot dat reeds hierom de rechtbank van oordeel is dat de Bambino niet inbreukmakend is op de Tripp Trapp. 4.21 Daarnaast onderscheidt de Bambino zich ook nog op enige andere punten, zoals het gebruik van louter metalen stangen als verbindingsmiddel, in plaats van een houten regel aan de onderzijde, zoals bij de Tripp Trapp, het gebruik van wat grotere inbusbouten van lichtkleurig verzinkt metaal in plaats van kleine zwarte bouten en de omtreksvorm van zit- en voetenplankjes. Deze verschillen dragen weliswaar bij aan een andere totaalindruk maar zijn naar het oor-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 5 3

deel van de rechtbank niet van zo groot gewicht dat zij zelfstandig tot de conclusie zouden kunnen leiden dat de Bambino geen inbreuk op het aan de Tripp Trapp verbonden auteursrecht maakt. 4.22 Met de Bambino wordt dus geen auteursrechtinbreuk gemaakt op de Tripp Trapp. De vorderingen in conventie dienen daarom te worden afgewezen. 4.23 Als in het ongelijk gesteld in conventie zal Stokke in de kosten van de procedure worden veroordeeld. in reconventie 4.24 In reconventie dient de rechtbank te beoordelen of de stoelen afgebeeld onder 2.11 van dit vonnis inbreukmakend zijn op het aan de Tripp Trapp verbonden auteursrecht. 4.25 Evenals in conventie geldt dan dat de totaalindruk van de Tripp Trapp overwegend wordt bepaald door techniek en stijl. De auteursrechtelijke bescherming die de Tripp Trapp toekomt, is vooral gelegen in de oplossing voor de ondersteuning van de stijlen waardoor de Tripp Trapp zich kenmerkt door een L-vorm en een zwevende indruk maakt. 4.26 Omdat de L-vorm en de zwevende indruk ontbreken merkt de rechtbank in elk geval de stoelen Amber en Yasmine niet aan als inbreukmakend. 4.27 Bij de stoelen Tamara en Thomas is wel een L-vorm te herkennen en zij maken ook een zwevende indruk. 4.28 Deze kenmerken zijn het sterkst aanwezig bij de Tamara. Deze stoel wekt zonder meer een zwevende indruk zoals de Tripp Trapp. Deze stoel onderscheidt zich van de Tripp Trapp hoofdzakelijk doordat het liggende deel dat het zijdeel steunt aan de voorzijde over een afstand is uitgebouwd. Door deze toevoeging wordt naar oordeel van de rechtbank niet voorkomen dat het auteursrechtelijk concept van de Tripp Trapp, de zwevende L-vorm, blijft overheersen. 4.29 De stoel Thomas heeft evenals de Tamara een uitgebouwde voorzijde. De stijlen bestaan echter niet meer uit een enkele ’plank’ maar uit twee smalle latten die evenwijdig maar op afstand van elkaar schuins omhoog gaan. De achterste latten hebben de grootste lengte en dragen de rugleuning, de voorste latten zijn iets korter en dragen de afneembare veiligheidsbeugel. Voorste en achterste latten zijn onderling verbonden en dragen tezamen, door inklemming op een wijze zoals bij de Tripp Trapp, de zit- en voetplankjes. De rechtbank onderkent dat op deze wijze de stoel een zwevende indruk maakt, maar de wijze waarop dit wordt bereikt is zoveel anders dat sprake is van een ontwerp met een ander karakter. 4.30 Voor recht zal mitsdien worden verklaard dat de stoelen Amber, Thomas en Yasmine, afgebeeld onder 2.11 van dit vonnis, geen inbreuk maken op de auteursrechten van Stokke. 4.31 De in reconventie gevorderde schadevergoeding betreft de schade die eiseressen in reconventie hebben geleden doordat zij door Stokke wat betreft de Bambino van de markt zijn gehouden. 4.32 Aannemelijk is dat eiseressen in reconventie hierdoor in elk geval enige schade hebben geleden. Naar het oordeel van de rechtbank staat de omvang van die schade thans onvoldoende vast. Gedaagden in reconventie zullen daarom worden veroordeeld tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

•


4 5 4

B I J B L A D


4.33 De in reconventie gevorderde rectificatie zou moeten verwijzen naar de Gammakrant nr. 39 van – naar de rechtbank veronderstelt – het jaar 2004. Reeds door het tijdsverloop vormt zodanige rectificatie geen adequate compensatie voor eiseressen in reconventie. Dat temeer niet omdat het blad Mix waarin de rectificatie geplaatst zou moeten worden zich als vakblad richt op een ander publiek dan de Gammakrant. Bovendien is er in de Gammakrant nr 39 geen verband gelegd tussen de getoonde stoel en gedaagden. Daarnaast kan de rechtbank verweerders in reconventie niet dwingen tot excuses, daargelaten nog dat onduidelijk is hoe de daadwerkelijke plaatsing van de rectificatie kan worden afgedwongen nu niet tevens een dwangsom is gevorderd. Eiseressen in reconventie kunnen voldoende in hun belang voorzien door met inachtneming van dit vonnis zelf het publiek voor te lichten. De kosten daarvan kunnen in de schadestaat aan de orde komen. De gevorderde rectificatie zal daarom worden afgewezen. 4.34 In reconventie is Stokke hoofdzakelijk in het ongelijk gesteld. Stokke zal daarom worden veroordeeld in de kosten van de reconventie. Voor een hoofdelijke veroordeling in de proceskosten bestaat geen grond. 5 De beslissing De rechtbank: in conventie – wijst de vorderingen af; – veroordeelt Stokke in de proceskosten, aan de zijde van Fikszo tot op heden begroot op € 241 aan verschotten en € 1.808 voor salaris procureur; – verklaart dit vonnis in conventie wat de proceskosten betreft uitvoerbaar bij voorraad; in reconventie – veroordeelt Stokke om aan Fikszo schade te vergoeden nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; – verklaart voor recht dat de stoelen Amber, Thomas en Yasmine, afgebeeld onder 2.11 van dit vonnis, geen inbreuk maken op auteursrechten van Stokke; – veroordeelt Stokke in de proceskosten, aan de zijde van Fikszo tot op heden begroot op € 904; – verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad; – wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

Nr. 63 Gerechtshof te Arnhem, 19 september 2006 (Bender/Palma c.s.) Mrs. D.J. van der Kwaak, A. Smeeïng-van Hees en V. van den Brink Art. 10 AW Noch de gekozen, gebruikelijke hoofdvorm van de betrokken voorwerpen, noch het gebruikte materiaal geeft aanleiding om daarin zodanige keuzes van de maker te ontdekken dat aan de voorwerpen een eigen, oorspronkelijk karakter moet worden toegeschreven. De kenmerken die specifiek zouden zijn voor de Bonny-serie betreffen steeds keuzes die berusten op objectieve vereisten van technische of praktische aard, of zijn te algemeen om er een eigen, oorspronkelijk karakter aan toe te schrijven. Zij zijn niet te kwalificeren als werk in de zin van artikel 10 Aw. Art. 6:162 BW De in de Bonny-serie opgenomen voorwerpen worden voor een belangrijk deel bepaald door hun functionele karakter. De opvallend dikke bodem met luchtbel is geen specifiek voor haar producten kenmerkend detail. Daar, waar zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen onderlinge afwijkingen kunnen worden aangebracht, zijn in meerdere opzichten verschillen aan te wijzen. Bender heeft haar stelling, dat Palma nodeloos verwarring sticht bij het publiek, op geen enkele wijze geconcretiseerd. Geen slaafse nabootsing, geen schending van artikel 6:162 BW. Bender Delft BV te Delft, appellante, procureur mr. J.C.N.B. Kaal, advocaat mr.W.H. van Noort te Amsterdam, tegen 1 Palma Products vof te Rijssen (Ov.), 2 Marinus Jakobus Meulenbelt te Nijverdal, 3 Stephan Meulenbelt te Nijverdal geïntimeerden, procureur mr. A.F. van Dam, advocaat mr. A.E.B. de Hollander te Rijssen. (...) 4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep 4.1 De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep beslist dat Bender geen spoedeisend belang heeft bij het door haar gevorderde, omdat zij – kort gezegd – niet voortvarend genoeg is opgetreden, nu vaststaat dat Bender reeds in 2002 Palma bij brief van 16 juli 2002 heeft medegedeeld dat deze producten op de markt bracht die inbreuk maakten op het auteursrecht van Bender maar vervolgens – tot de onderhavige procedure – geen verdere stappen tegen Palma heeft ondernomen. Het hof is echter van oordeel dat een vordering als de onderhavige, ook indien deze eerder had kunnen zijn ingesteld, naar haar aard een spoedeisend karakter heeft. Dit impliceert dat de vraag of Palma in 2002 reeds zeventien van de thans gewraakte producten verkocht (standpunt Palma) dan wel slechts zes daarvan (standpunt Bender), in het midden kan worden gelaten. 4.2 In het onderhavige geschil gaat het in de eerste plaats om de vraag of Bender auteursrecht heeft op de serie glaswerk die de Poolse glasblazer Krosno – die hier te lande sinds 1979 door Bender als exclusief agent/importeur wordt vertegenwoordigd – vervaardigt en onder meer bestaat uit karaffen, glazen, asbakken en koek- en bonbonpotten, een se-

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


rie die op de Nerderlandse markt bekend is onder de naam ’Bonny’ (verder te noemen: ’de Bonny-collectie’). 4.3 Voor de beantwoording van die vraag is allereerst van belang of de in de Bonny-collectie opgenomen voorwerpen als werk in de zin van artikel 10 lid 1 aanhef en onder 11° van de Auteurswet (verder: ’Aw’) moeten worden beschouwd. Hiervoor is vereist dat de tekening of het model kan worden aangemerkt als een werk op het gebied van de toegepaste kunst, dat wil zeggen als een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijke stempel van de maker draagt. Dit betekent dat een voortbrengsel pas voor bescherming door het auteursrecht in aanmerking komt als in zoverre sprake is van een creatieve prestatie dat de maker bij de vormgeving keuzes heeft gemaakt die subjectief bepaald zijn, dat wil zeggen keuzes die berusten op de eigen persoonlijke smaak of voorkeur van de maker en niet uitsluitend op objectieve vereisten van technische of praktische aard. Technische, objectieve inventiviteit valt niet onder de creativiteit die het auteursrecht beschermt. Daarbij is niet noodzakelijk dat alle afzonderlijke bestanddelen op zichzelf genomen oorspronkelijk zijn; het gaat erom of de gebruikte combinatie van bestanddelen, die tezamen het voortbrengsel vormen, daaraan een oorspronkelijk karakter geven. 4.4 Het hof stelt voorop dat de in de Bonny-serie opgenomen voorwerpen alle (een bepaald soort) gebruiksvoorwerpen zijn. Dergelijke voorwerpen worden wat vormgeving en materiaal betreft in beginsel voor een belangrijk deel bepaald door hun functionele karakter, en berusten in zoverre op objectieve vereisten van technische en praktische aard. In het onderhavige geval geeft noch de gekozen (gebruikelijke hoofd)vorm van de betrokken voorwerpen, noch het gebruikte materiaal (doorzichtig glas) aanleiding om daarin zodanige keuzes van de maker te ontdekken dat aan de voorwerpen een eigen, oorspronkelijk karakter moet worden toegeschreven, behoudens — wellicht — de steeds in de voorwerpen terugkerende dikke bodem met luchtbel. Met betrekking tot deze laatste kenmerken heeft Palma echter onweersproken gesteld dat de Finse ontwerper Wirkkala deze in 1952 heeft ontworpen en aan hem, althans aan zijn erfgenamen, althans aan de Finse producent Ittala, het auteursrecht daarop toekomt. Voor zover de Bonny-serie wordt gekenmerkt door het feit dat het glas (van Krosno) een heldere, blauwachtige glans heeft, kan ook dit feit niet als subjectieve keuze van de maker worden gekaraktersieerd, nu in elk geval bij gelegenheid van de pleidooien voor dit hof door Palma onweersproken is gesteld dat dit het kenmerk is van de (betere) kwaliteit van het glas en ook de advocaat van Bender heeft gesteld dat die blauwe glans slechts het gevolg is van bij de productie van het glas gebruikte grondstoffen. Dit betekent dat ook aan dit kenmerk een zuiver technisch karakter toekomt. 4.5 Eerst bij gelegenheid van de pleidooien voor dit hof heeft Bender — hetgeen ook op haar weg lag — een aantal kenmerken genoemd die specifiek zouden zijn voor de Bonny-serie, te weten dat het gaat om a) functionele gebruiksartikelen, b) telkens uniek mondgeblazen producten, c) gladde en wat vorm betreft strakke voorwerpen zonder franjes, frutsels en bedrukking, d) hoogwaardige kwaliteit door de gebruikte grondstoffen en de 5-jarige opleiding van meesterglasblazers en e) per stuk en op maat gemaakte deksels en stoppen van potten en karaffen voor de unieke mond-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 5 5

geblazen producten. Voor zover deze aspecten al niet hiervoor onder 4.4 zijn besproken (het eerstgenoemde aspect) gaat het hierbij echter steeds om keuzes die berusten op objectieve vereisten van technische of praktische aard, behoudens voor zover het om het als derde genoemde kenmerk gaat. De omschrijving daarvan is echter zonder nadere toelichting, die ontbreekt, zo algemeen en dus zo weinig zeggend dat moeilijk de conclusie kan worden getrokken dat aan de Bonny-serie op basis daarvan een eigen, oorspronkelijk karakter moet worden toegeschreven. Evenmin heeft het hof die conclusie op grond van de overgelegde producties van de Bonny-serie of op basis van eigen waarneming kunnen trekken, toen bij gelegenheid van de pleidooien voor dit hof door partijen een aantal voorwerpen uit de Bonny-serie was uitgestald. Voor zover over het voorgaande ten aanzien van een specifiek detail van een bepaald product anders zou kunnen worden gedacht, geldt tot slot ook in deze context het onder 4.8 ten aanzien van dergelijke details overwogene. 4.6 Uit het voorgaande moet de conclusie worden getrokken dat de onder de naam ’Bonny’ op de markt gebrachte producten voorshands niet te kwalificeren zijn als werk in de zin van artikel 10 Aw, dat Bender zich voor haar vordering reeds daarom niet op schending van enig haar toekomend auteursrecht ten aanzien van de Bonny-serie kan beroepen en dat derhalve de vraag of en, zo ja, in hoeverre Bender als maker (en/of rechtverkrijgende) in de zin van artikel 1 Aw kan gelden — zoals Bender heeft gesteld maar door Palma gemotiveerd is betwist — hier buiten bespreking kan blijven. 4.7 In het onderhavige geschil gaat het in de tweede plaats om de vraag of Palma onrechtmatig handelt jegens Bender in de zin van artikel 6:162 BW omdat zij voorwerpen uit de Bonny-serie slaafs laat nabootsen en hier te lande verkoopt dan wel voorwerpen hier te lande verkoopt die — buiten haar toedoen — slaafse nabootsingen zijn uit de Bonny-serie. 4.8 Voor de beantwoording van deze vraag is cruciaal of de gewraakte producten die Palma verkoopt, slaafs nagebootste voorwerpen uit de Bonny-serie zijn. Die vraag moet ontkennend worden beantwoord. Ook hier stelt het hof voorop dat de in de Bonny-serie opgenomen voorwerpen alle (een bepaald soort) gebruiksvoorwerpen zijn die, wat vormgeving en materiaal betreft, in beginsel voor een belangrijk deel worden bepaald door hun functionele karakter, en dat elk van die voorwerpen in zoverre weinig ruimte biedt voor variatie met een vergelijkbaar voorwerp van een andere producent, zeker nu de opvallend dikke bodem met luchtbel ook volgens Bender een niet specifiek voor haar producten kenmerkend detail is. In het onderhavige geval zijn echter daar, waar door de mogelijkheid tot detaillering — zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de voorwerpen afbreuk te doen — onderlinge afwijkingen kunnen worden aangebracht, in meerdere opzichten ook verschillen aan te wijzen. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld — naast de door Bender erkende afwijking (kromming) in de hals van een rozenvaasje — aan de vorm van sommige karaffen, de deksels van een pot en een doos, de voet van een bonbon-fruitschaal, etcetera (vgl. — telkens met de vergelijkbare voorwerpen afgebeeld op productie 10 van Palma in eerste aanleg – productie 5 van Bender in eerste aanleg, respectievelijk afbeeldingen 10 t/m 14, afbeeldingen 23 en 24, afbeelding 25, etcetera). Daarnaast bestaan, al zijn die vol-

•


4 5 6

B I J B L A D


gens Bender slechts gering, in veel gevallen afwijkingen in de afmeting (vgl. o.m. Productie 11 Palma in eerste aanleg). Bovendien bestaan, zoals hiervoor onder 4.4 reeds werd overwogen, duidelijke verschillen in de kwaliteit en de kleur van het gebruikte glas: bij gelegenheid van de pleidooien voor dit hof waren partijen het erover eens dat de in de Bonny-serie gebruikte glassoort helder is en een blauwachtige schijn vertoont, terwijl de glassoort die in de door Palma verkochte producten is verwerkt, wat donkerder en doffer is, hetgeen volgens partijen zijn verklaring vindt in het feit dat de in de producten van Krosno verwerkte glassoort van een betere kwaliteit is. Ten slotte is van groot belang dat Bender haar stelling, dat Palma met de verkoop van de beweerdelijk geïmiteerde voorwerpen nodeloos verwarring sticht bij het publiek, op geen enkele wijze heeft geconcretiseerd, bijvoorbeeld door middel van onderzoek en/of het uitvoeren van een of meer enquêtes onder het publiek waaruit van zodanige verwarring zou kunnen blijken. Evenmin heeft het hof die conclusie op basis van eigen waarneming kunnen trekken, toen bij gelegenheid van de pleidooien voor dit hof door partijen een aantal voorwerpen uit de Bonny-serie, met daarnaast telkens het vergelijkbare Palmaproduct, was uitgestald. Bender heeft ook niet gewezen op voorvallen in de praktijk waaruit steun te putten valt voor haar stelling dat Palma onnodige verwarring zaait. 4.9 Uit het voorgaande volgt dat voorshands niet voldoende aannemelijk is geworden dat Palma hier te lande producten verkoopt die slaafse nabootsingen zijn van voorwerpen uit de Bonny-serie, dat Bender zich voor haar vordering reeds daarom niet op schending van artikel 6:162 BW kan beroepen en dat derhalve de (door de eerste grief opgeworpen) vraag of en, zo ja, in hoeverre Palma de door haar verkochte producten zelf laat produceren dan wel enkel van derden betrekt, buiten bespreking kan blijven. 4.10 Voor bewijslevering is in dit kort geding geen plaats, zodat het door de Bender gedane bewijsaanbod reeds op die grond wordt gepasseerd. 5 De slotsom Het hoger beroep faalt, zodat het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd. Bender zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding in hoger beroep worden veroordeeld. 6 De beslissing Het hof, recht doende in hoger beroep in kort geding: 6.1 bekrachtigt het tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo van 8 februari 2006; 6.2 veroordeelt Bender in de kosten van het geding in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Palma begroot op € 2.682,– voor salaris procureur en op € 296,– voor verschotten. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

Nr. 64 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 12 maart 2007 (rekensysteem) Mr. N.W. Huijgen Art. 10 Aw Geen van beide partijen kan een beroep op oorspronkelijkheid doen, voor zover de opbouw, volgorde en/of lay-out van GRAS en FRIS zijn bepaald door bestaande computerprogramma’s. Niet uitgesloten is dat aan GRAS nieuwe elementen zijn toegevoegd op zodanige wijze dat GRAS moet worden gezien als een nieuw, oorspronkelijk werk en als een zelfstandig werk in de zin van art. 10, tweede lid, Aw. In dit kort geding is dit echter niet met voldoende zekerheid vast te stellen. Art. 7 Aw Gesteld dat GRAS een auteursrechtelijk beschermd werk is, is ook onvoldoende duidelijk geworden of de auteursrechten toekomen aan Metafoor als werkgever. Dit geldt ook voor het folder/ promotiemateriaal, waarover partijen het eens zijn dat het een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van art. 10 Aw is. Art. 2.20, lid 1b BVIE Het betoog van Metafoor dat de aanwezige verschillen tussen merk en teken worden gecompenseerd door de grote mate van overeenstemming tussen de beide rekensystemen gaat in dit geval niet op. Voor het risico op verwarring zijn de visuele, auditieve en begripsmatige verschillen tussen enerzijds het woordmerk GRAS en anderzijds het teken FRIS te groot. Art 6:162 BW Gesteld dat op de in het geding zijnde rekensystemen geen auteursrecht rust, kan aan de beoordeling van het beroep op slaafse nabootsing worden toegekomen. Met betrekking tot dit beroep is de voorzieningenrechter van oordeel dat Metafoor onvoldoende heeft onderbouwd dat Buro Beeld c.s. evengoed een andere weg hadden kunnen inslaan zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het rekensysteem. 1 Metaforum BV te Almere, 2 Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed BV te Almere, 3 Metafoor Software BV te Almere, eiseressen, procureur mr. P.M. Wilmink, advocaat mr. M. Russchen te Heerenveen, tegen 1 Buro Beeld BV te Laag-Soeren, 2 Jacobus Johannus Vastenhout te Hoogkarspel gedaagden, procureur mr. L. Paulus, advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 Metafoor is een landelijk opererende groep die zich bezighoudt met advisering aan overheden op het gebied van ruimtelijke ordening. 2.2 Metafoor maakt voor de grondexploitatieberekening gebruik van (onder meer) het rekensysteem met de naam GRAS, afkorting van Grondgebruikanalyse systeem. Het rekensysteem GRAS wordt voornamelijk gebruikt door planeconomen bij (her)inrichting van bepaalde terreinen. Aan de hand van bepaalde in te voeren uitgangspunten, bijvoorbeeld een percentage groenvoorziening of parkeergelegenheid, kan het programma berekenen hoe een dergelijk

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


gebruik of exploitatie van grond economisch uitpakt. Bij het wijzigen van de uitgangspunten berekent het programma meteen de gewijzigde financiële resultaten. In een folder van Metafoor wordt dit systeem (onder meer) als volgt beschreven: Het Grondgebruikanalyse systeem is niet een gewoon rekenmodel of een toevallige verzameling hulpmiddelen voor de planeconoom, maar een uitwerking van een visie ten aanzien van het grondexploitatieproces. Kernpunten van onze visie zijn: – Grondgebonden calculatie door middel van GEO informatie – Beheersing en bewaking van het totale planproces (vastlegging van uitgangspunten) – Transparantie en uniformiteit 2.3 De naam ’GRAS GRondgebruikAnalyseSysteem’ is op 12 januari 2004 als woordmerk ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau voor de waren en diensten in de klassen 9, 36 en 42. 2.4 Bij akte van 17 januari 2007 ondertekend door de heer E. Berkelmans namens Metaforum hebben Metafoor B.V., Metafoor Vastgoed B.V., Metafoor Zuidwest B.V., Metafoor Noord B.V., Metafoor Zuidoost B.V., Metafoor Midden B.V., Metafoor West B.V., Metafoor Zuid B.V., Metafoor Structuur B.V. en Metafoor Software B.V. overgedragen aan Metaforum: alle auteursrechten die de Metafoor Groep bezit ten aanzien van softwarepakketten die zijn ontwikkeld binnen Metafoor, waaronder het softwarepakket GRAS, het softwarepakket Medusa en het softwarepakket VBS. Verder is in die akte het volgende bepaald: De overdracht wordt geacht met terugwerkende kracht te zijn gedaan vanaf 1 augustus 2004. 2.5 Vastenhout is met ingang van 1 september 2001 bij Metafoor B.V. in dienst getreden als ’senior grondexploitatiedeskundige en coördinator grondexploitaties’. De heer B. Schreurs (hierna: Schreurs) is met ingang van 1 augustus 2000 bij Metafoor Zuidoost B.V. in dienst getreden als ’grondexploitatiedeskundige’. 2.6 Buro Beeld is een in 2004 opgericht bureau dat zich ook richt op advisering aan de overheid op het gebied van ruimtelijke ordening. Vanaf de oprichting werkt bij Buro Beeld een aantal medewerkers dat voorheen in dienst was bij Metafoor, waaronder ook Vastenhout. 2.7 Buro Beeld maakt voor de grondexploitatieberekening gebruik van het systeem genaamd FRIS, afkorting van Financieel Ruimtelijk Informatie Systeem. Dit systeem wordt op de website www.beeld.nl van Buro Beeld als volgt omschreven: FRIS is niet een gewoon rekenmodel of een toevallige verzameling hulpmiddelen voor de planeconoom, maar een gedegen uitwerking van een visie over het grondexploitatieproces gebaseerd op jarenlange ervaring in de markt. Kernpunten van deze visie in de realisatie van het FRIS zijn: – Grondgebonden calculatie door GEO informatie – Vastlegging van uitgangspunten – Beheersing en bewaking van het totale planproces – Transparantie – Uniformiteit 2.8 De voorzieningenrechter van de rechtbank ZwolleLelystad heeft op 25 januari 2007 aan Metafoor op diens verzoek verlof verleend tot het leggen van conservatoir beslag

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 5 7

op onroerende zaken, op roerende zaken, op aandelen en onder derden ten laste van Buro Beeld, Massa B.V., J. Doornbos, F. Buiter, C.A.J. Van Wieringen en J.J. Vastenhout voor een bedrag ter hoogte van € 1.900.000,–. Als grondslagen voor deze beslagen heeft Metafoor — kort samengevat — onrechtmatig handelen in groepsverband, wanprestatie, schending van artikel 2:9 BW, overtreding nonconcurrentiebedingen, auteursrechtinbreuk en merkinbreuk aangevoerd. Inmiddels heeft Metafoor de na de beslaglegging vereiste bodemprocedure aanhangig gemaakt. 2.9. Bij brief van 4 januari 2007 heeft de raadsman van Metafoor Buro Beeld c.s. gesommeerd de inbreuken op haar auteursrechten en merkrecht te staken en gestaakt te houden en Buro Beeld c.s. (onder meer) verzocht een onthoudingsverklaring te ondertekenen en retourneren. Hieraan hebben Buro Beeld c.s. geen gehoor gegeven. (...) 4 De beoordeling 4.1 Buro Beeld heeft allereerst haar twijfels geuit over de rechtsgeldigheid van de akte van auteursrechtoverdracht van 17 januari 2007 en daarnaast betoogd dat de vorderingen van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed B.V. en Metafoor Software B.V. moeten worden afgewezen, omdat de eerste geen partij is bij de akte van auteursrechtoverdracht en Vastenhout niet in dienst is geweest bij deze vennootschappen. Hierop zal in het navolgende, voor zover nodig, worden ingegaan. Is het in geding zijnde systeem/rekenmodel een (zelfstandig) auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Auteurswet (Aw)? 4.2 De voorzieningenrechter stelt bij de beoordeling voorop dat tussen partijen in confesso is dat Schreurs al in 1997 samen met Vastenhout, beiden op dat moment in dienst van Bieleveld & Kooij (hierna: B&K), een rekenmodel voor grondexploitatie heeft ontwikkeld in Microsoft Excel, in de overgelegde producties en hierna ook aangeduid als RM 97. Ook is niet betwist dat in 2000 door Schreurs een daarop voortbouwend rekenmodel is ontwikkeld, genaamd RM 2000, dat later bij Metafoor is doorontwikkeld tot het systeem GRAS. Ten slotte is niet in geschil dat de rekensystemen GRAS en FRIS sterk op elkaar lijken, zowel qua uiterlijk als qua (uitkomsten van) berekeningen. 4.3 De eerste vraag die moet worden beantwoord is of het systeem GRAS is te beschouwen als een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Aw. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet het systeem GRAS een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen (vgl. HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608, Van Dale/Romme). Gesteld dat dat zo is, kan er sprake zijn van twee verschillende situaties. De ene (hypothetische) situatie is dat het rekenmodel RM 97 c.q. het rekenmodel RM 2000 pas in 2002, door de verdere ontwikkeling daarvan door Vastenhout en Schreurs in dienst van Metafoor, voor het eerst een eigen oorspronkelijk karakter heeft gekregen en het persoonlijk stempel van de maker is gaan dragen en een werk in de zin van artikel 10, eerste lid, Aw is geworden. De andere mogelijke situatie is dat het rekenmodel RM 97 (en wellicht ook RM 2000) al een auteursrechtelijk beschermd werk is (hetgeen overigens door Vastenhout als maker wordt ontkend) en dat door de

•


4 5 8

B I J B L A D


verdere bewerking van RM 97 en RM 2000 onder de noemer GRAS een (nieuw) zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10, tweede lid, Aw is ontstaan. 4.4 Ter onderbouwing van haar stelling dat GRAS in elk geval oorspronkelijk is en een persoonlijk stempel van de maker draagt, althans in elk geval een zelfstandig werk in de zin van artikel 10, tweede lid Aw is, betoogt Metafoor ter zitting dat GRAS méér is dan alleen een rekenmodel toegepast in het bestaande Microsoft Excel, maar dat het model gekoppeld is aan de database ’Acces’ en aan een grafisch programma, waardoor er een geconsolideerde berekening mét grafische voorstelling verschijnt. In feite worden de uitkomsten van drie programma’s in één programma samengevoegd. Deze samenvoeging, die tot stand is gekomen tijdens dienstverband van Vastenhout en Schreurs bij Metafoor en waarin Metafoor flink heeft geïnvesteerd, is volgens Metafoor uniek en maakt een wezenlijk deel uit van het programma GRAS. 4.5 Buro Beeld c.s. stellen daar tegenover dat GRAS en FRIS geen softwareprogramma’s zijn maar rekenmodellen, niet méér inhoudende dan een groot aantal uitgangspunten op het gebied van grondexploitatie die verbonden zijn aan rekenformules en eenheidsprijzen. Beide rekenmodellen fungeren niet anders dan als sjabloon (een matrix) voor een invuloefening in Microsoft Excel. De gegevens die in het programma terugkomen kent iedere planeconoom. De volgorde en de opbouw van het rekenmodel vindt zijn oorsprong in de bewerkingsstappen van een perceel te exploiteren grond en de achterliggende rekenformules zijn ten slotte niet nieuw, maar reeds bekend uit de studieboeken en nu ingevoerd in een Excel-bestand. Kortom, elke oorspronkelijkheid dan wel elk persoonlijk stempel van de maker ontbreekt volgens Buro Beeld c.s. Bovendien heeft ook René Romkes (hierna: Romkes) als zelfstandige meegewerkt aan GRAS. 4.6 Duidelijk is dat voor GRAS gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande computerprogramma’s, zoals Microsoft Excel en Acces, zodat geen van beide partijen een beroep op oorspronkelijkheid kan doen, voor zover de opbouw, volgorde en/of lay-out van GRAS en FRIS zijn bepaald door deze bestaande programma’s. De voorzieningenrechter sluit echter niet uit dat zowel RM 97 en RM 2000 als GRAS als een zodanig oorspronkelijke samenvoeging, selectie of bewerking van diverse functionaliteiten kunnen worden gezien dat daarin de persoonlijke, subjectieve visie oftewel het ’persoonlijke stempel’ van Schreurs en Vastenhout (en in GRAS wellicht ook van Romkes) tot uitdrukking wordt gebracht. Ook sluit de voorzieningenrechter niet uit dat aan GRAS ten opzichte van RM 97 en RM 2000 nieuwe elementen zijn toegevoegd op zodanige wijze dat GRAS moet worden gezien als een nieuw, oorspronkelijk werk en als een zelfstandig werk in de zin van artikel 10, tweede lid, Aw. In dit kort geding is dit echter op basis van de stellingen en de toelichtingen van partijen en de in het geding gebrachte stukken nog niet met voldoende zekerheid vast te stellen om, al is het maar voorlopig, een uitsluitend recht aan te nemen en een verbod tot gebruik van een soortgelijk rekenmodel of programma te rechtvaardigen. Daarvoor is nader feitenonderzoek nodig, waarbij getuigen moeten worden gehoord, en waarvoor mogelijk een deskundigenbericht nodig is. Het antwoord op de vraag of de eventuele auteursrechten door de verschillende werkmaatschappijen

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

van Metafoor rechtsgeldig aan Metaforum zijn overgedragen, kan daarbij voorlopig in het midden blijven. Werkgeversauteursrecht? 4.7 Gesteld al dat het systeem GRAS een auteursrechtelijk beschermd werk is, is in dit kort geding naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ook onvoldoende duidelijk geworden of de auteursrechten toekomen aan Metafoor als werkgever. Door Buro Beeld c.s. wordt dit betwist. Vastenhout zou samen met Schreurs al in 1997 met de ontwikkeling van het rekenmodel RM 1997 begonnen zijn, toen beiden nog bij B&K werkten. Ook in 2000 is aan het rekenmodel of programma gewerkt, toen genaamd RM 2000, terwijl dit rekenmodel later in opdracht van Heijmans Vastgoed door Schreurs, Vastenhout (bij Metafoor) én Romkes (als zelfstandige) is doorontwikkeld dan wel geactualiseerd. Heijmans Vastgoed gebruikt dat rekensysteem nog steeds, genaamd het ’Heijmans Vastgoed Grondexploitatiemodel (HVG). De voorzieningenrechter stelt vast dat Schreurs en Vastenhout eventuele auteursrechten op GRAS of eerdere rekenmodellen niet bij akte overeenkomstig artikel 2 Aw aan Metafoor hebben overgedragen en daarover ook geen afspraken hebben gemaakt met Metafoor. Op grond van artikel 7 Aw kunnen eventuele auteursrechten, ontstaan door arbeid verricht in dienst van een werkgever, toekomen aan die werkgever en kan de werkgever in dat geval als maker van het beschermde werk worden aangemerkt. Daaraan worden echter wel voorwaarden verbonden. De voorzieningenrechter is op grond van de navolgende omstandigheden van oordeel dat onvoldoende helder geworden of in dit geval aan die voorwaarden wordt voldaan. De door Metafoor overgelegde arbeidsovereenkomsten met Schreurs en Vastenhout bieden onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat het (door)ontwikkelen van het systeem GRAS tot de taak van Schreurs en Vastenhout behoorde en dat Metafoor zeggenschap had over de vorm waarin het systeem tot stand zou komen. Schreurs en Vastenhout zijn bij Metafoor in dienst getreden als (senior) grondexploitatiedeskundige, maar een verdere taakomschrijving ontbreekt in de arbeidsovereenkomsten. De door Metafoor overgelegde memo van Vastenhout aan Folkert Buiter (voormalig directeur van Metafoor), waarin Vastenhout schrijft dat hij ’zijn kennis en ervaring beschikbaar wil stellen voor (onder meer) de ontwikkeling, verbreding en verbetering van deze software’, zegt in beginsel nog niets over de taakomschrijving. Ook is deze memo gedateerd op 20 november 2006, hetgeen de voorzieningenrechter weliswaar als een vergissing voorkomt, maar waardoor onduidelijk blijft binnen welk (tijds)kader deze memo moet worden uitgelegd. De door Metafoor overgelegde e-mails van juli 2002 tussen Folkert Buiter en Schreurs over de door Schreurs gewerkte overuren met betrekking tot het rekenmodel zijn ook voor tweeërlei uitleg vatbaar. Enerzijds blijkt dat Schreurs voor die uren door Metafoor achteraf is betaald, anderzijds wordt daarin een onderscheid gemaakt tussen uren gewerkt voor Heijmans (opdrachtgever) en privé-uren en blijkt daaruit dus dat Schreurs in zijn eigen tijd en zonder zeggenschap van Metafoor aan het systeem heeft gewerkt. Ten aanzien van Vastenhout is niet gesteld dat ook aan hem overuren zijn uitbetaald, terwijl wel vast staat dat hij ook aan GRAS heeft gewerkt.

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Bovendien blijkt dat ook Romkes, getuige zijn verklaring van 20 februari 2007, als zelfstandige een bijdrage heeft geleverd aan GRAS, bestaande uit de koppeling met de database. Tussen Romkes en Metafoor bestond en bestaat geen dienstverband, waardoor eventuele auteursrechten op dat onderdeel van GRAS niet aan Metafoor toekomen. Ten slotte is onvoldoende duidelijk geworden welke rol het rekensysteem HVG kan worden toegedicht tussen de andere genoemde rekensystemen en aan wie eventuele auteursrechten daarop toekomen. Is er sprake van inbreuk op auteursrechten op het promotiemateriaal? 4.8 Partijen zijn het erover eens dat het folder-/ promotiemateriaal, waarvan een gedeelte onder 2.2. van de feiten is geciteerd, een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Aw is, en dat de tekst over het systeem FRIS op www.beeld.nl daarmee grotendeels overeenstemt of zelfs identiek is. Wel betwisten Buro Beeld c.s. dat de auteursrechten daarop aan Metafoor toekomen. Vastenhout zou de tekst hebben bedacht en geschreven, zonder daartoe de opdracht van Metafoor te hebben gekregen. Ook hier is de voorzieningenrechter, onder verwijzing naar overweging 4.7., van oordeel dat onvoldoende duidelijk is geworden of het schrijven van het foldermateriaal in dienst van Metafoor tot de taak van Vastenhout behoorde, zodat de voorzieningenrechter ook op dit punt zonder nader onderzoek geen oordeel kan geven. Is er sprake van merkinbreuk? 4.9 Op dit punt kan de voorzieningenrechter kort zijn. Vast staat dat de rekensystemen GRAS en FRIS vrijwel identiek zijn. Bij de beoordeling van verwarringsgevaar kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten gecompenseerd worden door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd. (HvJ EG, 29 september 1998, IER 1998, 44, Canon/Cannon). Het op dit punt op zichzelf correcte betoog van Metafoor, namelijk dat de aanwezige verschillen tussen merk en teken worden gecompenseerd door de grote mate van overeenstemming tussen de beide rekensystemen, waardoor toch verwarring kan ontstaan bij de gebruikers, gaat naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in dit geval niet op. Voor het risico op verwarring zijn de visuele, auditieve en begripsmatige verschillen tussen enerzijds het woordmerk GRAS en anderzijds het teken FRIS te groot. De visueel en auditief overeenstemmende tweede letter R en vierde letter S en het gebruik van hoofdletters vormen daarvoor onvoldoende grondslag. Mogelijk roept het woord FRIS een lichte associatie op met het woord GRAS, maar naar voorlopig oordeel in dit geval onvoldoende om te kunnen spreken van verwarring en dus merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1, sub b van het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE). Daarbij speelt een rol dat GRAS en FRIS afkortingen zijn van Grondgebruik Analyse Systeem respectievelijk Financieel Ruimtelijk Informatie Systeem, hetgeen duidelijk in het promotiemateriaal en op de website wordt vermeld en hetgeen het risico op verwarring verkleint. Is er sprake van slaafse nabootsing? 4.10 Voor een beroep op slaafse nabootsing is naar vaste rechtspraak vereist dat het product onderscheidend vermogen heeft, dat het in hoge mate wordt nagebootst terwijl

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 5 9

men evengoed, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, een andere weg had kunnen inslaan en dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Gesteld dat op de in het geding zijnde rekensystemen geen auteursrecht rust, kan aan de beoordeling van dit beroep op slaafse nabootsing worden toegekomen. Met betrekking tot dit beroep is de voorzieningenrechter van oordeel dat Metafoor onvoldoende heeft onderbouwd dat Buro Beeld c.s. evengoed een andere weg hadden kunnen inslaan zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het rekensysteem. Het is de voorzieningenrechter, mede in het licht van de eerder door Schreurs en Vastenhout ontwikkelde rekenmodellen RM 1997 en RM 2000, onvoldoende duidelijk geworden of het product wel voldoende onderscheidend is en welke (technische) elementen strikt noodzakelijk zijn voor de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het systeem en welke elementen niet. Samenvattend 4.11 In het Iicht van al het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat hij zich niet het voor een verantwoorde beslissing vereiste inzicht heeft kunnen verschaffen over de vraag of er sprake is van inbreuk op auteursrecht of slaafse nabootsing. Daarvoor is nader feitenonderzoek vereist, waarvoor het kort geding geen ruimte biedt. De op inbreuk gebaseerde nevenvoorzieningen en het gevorderde voorschot op de schade kunnen om die reden ook niet worden beoordeeld. De voorzieningenrechter zal de vorderingen afwijzen, waarbij ook de navolgende omstandigheden mede een rol spelen. Er is, in vervolg op het door Metafoor onder Buro Beeld, Vastenhout e.a. gelegde beslag, al een bodemprocedure aanhangig over dit en een veel méér omvattend geschil tussen partijen. Buro Beeld en Vastenhout werken al geruime tijd met het rekenmodel FRIS. Van acuut oplopende schade voor Metafoor is onvoldoende gebleken, terwijl voorshands niet aannemelijk is geworden dat zij het systeem aan derden willen verkopen en in de markt op andere wijze zullen gaan gebruiken dan dat zij tot nu toe hebben gedaan in de bestaande concurrentiepositie, zijnde feitelijk alleen voor eigen gebruik in combinatie met een opdracht tot dienstverlening Proceskosten 4.12 Buro Beeld en Vastenhout hebben gevorderd om bij een afwijzend vonnis Metafoor te veroordelen in de volledige feitelijke door hen gemaakte proceskosten in de zin van artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. De voorzieningenrechter stelt vast dat in beginsel ook de eisende partij die vergeefs een beroep doet op IE-rechten in de volledige proceskosten kan worden veroordeeld, nu artikel 14 van deze handhavingsrichtlijn spreekt van ’de in het ongelijk gestelde partij’. Hierboven is echter al gebleken dat het gelijk in dit kort geding deels in het midden blijft, omdat de voorzieningenrechter zich in dit kort nog niet het vereiste inzicht heeft kunnen verschaffen voor een verantwoorde beslissing over de gestelde auteursrechtinbreuk dan wel de gestelde slaafse nabootsing. In dat licht, terwijl dit kort geding in feite een deelproces vormt van een veel omvangrijkere bodemprocedure, verzet de billijkheid zich, naar het oordeel van de voorzieningenrechter, in dit kort

•


4 6 0

B I J B L A D


geding tegen een volledige proceskostenveroordeling van Metafoor. Metafoor zal als de deels in het ongelijk gestelde partij op de gebruikelijke wijze door vaststelling van een forfaitair bedrag worden veroordeeld in de proceskosten van Buro Beeld en Vastenhout. 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1 wijst de gevorderde voorzieningen af, 5.2 veroordeelt Metafoor in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde bepaald op € 816,– voor salaris procureur en op € 251,00 voor verschotten. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

Meulen op 15 maart 2006 een verklaring ex artikel 260 lid 1 Rv bij de griffie heeft ingediend. Lucy Locket heeft daarom geen recht op vergoeding van de kosten van het conservatoire beslag. Art. 237 Rv j° art. 14 Handhavingsrichtlijn De rechtszekerheid staat eraan in de weg dat de proceskosten van procedures die zijn aangevangen vóór 29 april 2006 richtlijnconform worden vastgesteld. Lucy Locket Ltd te Heckington, Lincolnshire, Verenigd Koninkrijk, eiseres, procureur mr. J.S. Bauer, advocaten mrs. E.J.C. van Gelderen en M.R.F. Gerrits te Utrecht, tegen Van der Meulen Sneek BV te Sneek, gedaagde, procureur mr. J.B. Dijkema, advocaten mrs. P.E. Mazel en P. Koerts te Groningen.

Nr. 65 Rechtbank te Leeuwarden, 27 juni 2007 (Dragonfly/Who’s that girl? kinderjurken) Mrs. G. Tangenberg, P.R. Tjallema en M.J. de Lange Art. 10, lid 1, 11° Aw Uit de wetsgeschiedenis en jurisprudentie blijkt genoegzaam dat het auteursrecht mede bedoeld is om het uiterlijk van producten met een gebruiksfunctie te beschermen. Uitgangspunt hierbij is de mogelijkheid van cumulatie: bescherming is zowel onder het regime van het auteursrecht als onder dat van het modellenrecht en/of op grond van artikel 6:162 BW mogelijk, voor zover telkens aan de voorwaarden daarvan is voldaan. De Dragonfly vertoont voldoende specifieke en bijzondere kenmerken – wat betreft kleurcombinaties, materialen, versierselen en vormgeving – die, in onderlinge samenhang bezien, de conclusie rechtvaardigen dat de jurk een eigen oorspronkelijk karakter heeft dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Van der Meulen is in gebreke gebleven met een bevredigende onderbouwing van haar stelling dat de vormgevingselementen van de Dragonfly door veelvuldig gebruik en grootse navolging tot een onbeschermde stijl zijn verworden. Dat enkele van de elementen van de Dragonly, zoals spaghettibandjes en het gebruik van stiksels, afzonderlijk wel op grote schaal worden verwerkt in andere kinderverkleedjurken, is in ieder geval onvoldoende om de door Van der Meulen opgeworpen verwatering aan te kunnen nemen. De principiële vraag of verwatering in het auteursrecht mogelijk is, kan dan ook onbeantwoord blijven. Art. 13 Aw De Who’s that girl? jurk vertoont ten aanzien van bijna alle specifieke kenmerken – onder meer de kleurstellingen, de stiksels, de plaats en het aantal van de pailletjes aan de stroken van de onderkant van de jurk en de vorm en kleur van de hangertjes aan de onderkant van deze stroken – zo’n grote gelijkenis met de Dragonfly dat inbreuk op het aan Lucy Locket toekomende auteursrecht moet worden aangenomen. Art. 260 Rv j° art. 50 TRIPs Uit het verzoek tot het leggen van conservatoir beslag van Lucy Locket blijkt dat dit beslag (mede) ten doel had om ’te voorkomen dat de inbreukmakende Who’s that girl? jurken verder op de markt verspreid worden’. Aangezien het conservatoire beslag aldus als een maatregel in de zin van artikel 50 TRIPs c.q. artikel 260 Rv dient te worden beschouwd, is het komen te vervallen, omdat niet tijdig door Lucy Locket de onderhavige eis in de hoofdzaak is ingesteld en Van der

2 De feiten 2. 1 Lucy Locket is een onderneming die onder meer kinder(verkleed)kleding op de markt brengt. In Nederland heeft zij de kinderverkleedjurk ’Dragonfly’ (hierna: de Dragonfly) op de markt gebracht. 2.2 De Dragonfly is ontworpen door Sue Mordaunt uit Engeland. Zij heeft de auteursrechten op de Dragonfly aan Lucy Locket overgedragen. 2.3 Van der Meulen is een onderneming die zich richt op de im- en export van speelgoed. Zij levert speelgoed aan speelgoedwinkels en grootwinkelbedrijven, waaronder de Makro. 2.4 Van der Meulen heeft in Nederland de kinderverkleedjurk ’Who’s that girl?’ met de nadere aanduiding ’Dragonfly Dress’ (hierna: de Who’s that girl?jurk) op de markt gebracht. De Who’s that girl? jurk vertoont wat betreft model, kleurstelling, materiaal en versierselen grote gelijkenis met de Dragonfly.

(jurk van eiseres)

(Who’s that girl? jurk van gedaagde)

2.5 Lucy Locket heeft met een beroep op het auteursrecht Van der Meulen gesommeerd om de verkoop van de Who’s that girl? jurken te staken en gestaakt te houden en de schade van Lucy Locket te vergoeden. 2.6 De Voorzieningenrechter te Leeuwarden heeft Lucy Locket op 7 februari 2006 verlof gegeven tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte van roerende zaken ex artikel 730 Rv en artikel 28 lid 4 Auteurswet. Dit conservatoire beslag is op 8 februari 2006 onder Van der Meulen gelegd.

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


2.7 Op vordering van Lucy Locket heeft de Voorzieningenrechter te Leeuwarden bij vonnis in kort geding van 2 maart 2006 onder meer als volgt beslist: ’1. gebiedt Van der Meulen c.s. om met onmiddellijke ingang in Nederland, de distributie, het te koop (doen) aanbieden, de verkoop, de verhandeling en het op de markt (doen) brengen van de jurken welke inbreuk maken op haar (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder in ieder geval begrepen de Who’s that girl? jurken, te staken en gestaakt te houden; 2. gebiedt Van der Meulen c.s. om – op grond van artikel 28 Auteurswet – onmiddellijk alle zich onder Van der Meulen c.s. – direct of indirect – bevindende Who’s that girl? jurken en jurken die nog in het bezit van Van der Meulen c.s. zullen komen ter vernietiging aan Lucy Locket af te staan door deze uiterlijk binnen tien dagen na betekening van het vonnis op kosten van Van der Meulen c.s. te zenden naar een nader door Lucy Locket te bepalen adres, met bepaling dat Intertoys hieraan ten aanzien van haar afnemers dient te voldoen door middel van toezending van een brief waarin zij hen, onder opgave van de reden, namelijk inbreuk op het auteursrecht van Lucy Locket, verzoekt de jurken terug te leveren onder vergoeding van het bedrag dat zij voor de jurken hebben betaald;’ 2.8 In hoger beroep heeft het gerechtshof Leeuwarden bij arrest van 4 april 2007 het vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd, behoudens voor zover daarin was afgewezen de vordering van Lucy Locket tot informatieverstrekking. (...) 4 De beoordeling 4.1 Het gaat in deze zaak in essentie om de vraag of Van der Meulen met het op de markt brengen van de Who’s that girl? jurken inbreuk maakt op een aan Lucy Locket toekomende auteursrecht op de Dragonfly. Daarnaast twisten partijen over de vraag of enkele van de door Lucy Locket ingestelde nevenvorderingen toewijsbaar zijn, indien aangenomen moet worden dat Van der Meulen in strijd met het auteursrecht van Lucy Locket heeft gehandeld. (...) Auteursrechtelijke bescherming 4.10 Van der Meulen stelt zich primair op het standpunt – hetgeen zij ten pleidooie uitgebreid heeft betoogd – dat aan de Dragonfly geen (Nederlands) auteursrechtelijke bescherming toekomt, omdat deze jurk geen werk van letterkunde, wetenschap of kunst is. Volgens Van der Meulen behoort aan Lucy Locket hoogstens bescherming toe te komen uit hoofde van het modellenrecht dan wel op grond van een onrechtmatige daad bestaande uit ’slaafse nabootsing’. 4.11 De rechtbank kwalificeert de beschouwingen van Van der Meulen op dit punt als een mogelijke invulling van een wettelijk systeem ter bescherming van creatieve voortbrengselen dat evenwel afwijkt van het Nederlandse recht. Uit de wetsgeschiedenis en jurisprudentie blijkt immers genoegzaam dat het auteursrecht mede bedoeld is om het uiterlijk van producten met een gebruiksfunctie te beschermen (zie artikel 10 lid 1 sub 11 Auteurswet en HR 15 januari 1988, NJ 1988, 376). Uitgangspunt hierbij is de mogelijkheid van cumulatie: bescherming is zowel onder het regime van het auteursrecht als onder dat van het modellenrecht en/of op grond van artikel 6:162 BW mogelijk, voor zover telkens

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 6 1

aan de voorwaarden daarvan is voldaan. De rechtbank gaat dan ook verder aan de stellingen van Van der Meulen op dit punt voorbij. 4.12 Om te bepalen of aan Lucy Locket het auteursrecht toekomt zal de rechtbank dan ook moeten beoordelen of de Dragonfly een eigen oorspronkelijk karakter heeft, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. 4.13 Van der Meulen betoogt in dit kader dat de Dragonfly – binnen haar functie als verkleedjurk voor kinderen, hetgeen nu eenmaal fleurige kleurstellingen en versieringen met zich brengt – een eigen karakter ontbeert. 4.14 De rechtbank deelt deze zienswijze van Van der Meulen niet. Eigen waarneming leidt de rechtbank tot het oordeel dat de Dragonfly voldoende specifieke en bijzondere kenmerken – wat betreft kleurcombinaties, materialen, versierselen en vormgeving – vertoont die, in onderlinge samenhang bezien, de conclusie rechtvaardigen dat de jurk een eigen oorspronkelijk karakter heeft dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat de Dragonfly auteursrechtelijk is beschermd en dat dit auteursrecht aan Lucy Locket toekomt. Verwatering 4.15 Van der Meulen komt vervolgens met het verweer dat het aan Lucy Locket toekomende auteursrecht als verwaterd dient te worden beschouwd. Dit betekent volgens Van der Meulen dat de vormgevingselementen van de Dragonfly door veelvuldig gebruik en grootse navolging tot een onbeschermde stijl zijn verworden. Van der Meulen voert hiertoe aan dat een groot aantal producenten al gedurende geruime tijd jurkjes met een grote gelijkenis met de Dragonfly op de markt brengen. 4.16 De rechtbank overweegt dat Van der Meulen in gebreke is gebleven met een bevredigende onderbouwing van haar stellingen op dit punt. Zo heeft zij niet aangegeven dat de bijzondere combinatie van specifieke kenmerken van de Dragonfly op grote schaal zijn terug te vinden in andere kinderverkleedjurken, en wel in die mate dat geconcludeerd kan worden dat de karakteristieken van de Dragonfly beschouwd moeten worden als algemene stijlkenmerken voor kinderverkleedjurken. Dat enkele van de elementen van de Dragonfly, zoals spaghettibandjes en het gebruik van stiksels, afzonderlijk wel op grote schaal worden verwerkt in andere kinderverkleedjurken, is in ieder geval onvoldoende om de door Van der Meulen opgeworpen verwatering aan te kunnen nemen. De rechtbank gaat om deze reden aan dit verweer van Van der Meulen voorbij. De principiële vraag of verwatering in het auteursrecht mogelijk is, kan dan ook onbeantwoord blijven. Inbreuk 4.17 Vervolgens komt de rechtbank toe aan de vraag of Van der Meulen inbreuk heeft gemaakt op het aan Lucy Locket toekomende auteursrecht. De rechtbank constateert dat Van der Meulen de stellingen van Lucy Locket (conclusie van repliek, sub 40 e.v.) naar aanleiding van het aanvankelijke door Van der Meulen op dit punt gevoerde verweer (zie conclusie van antwoord, sub 23), bij dupliek en pleidooi op zichzelf niet heeft weersproken, zodat de rechtbank de door Lucy Locket gestelde inbreuk als vaststaand aanneemt. De rechtbank heeft overigens ook op grond van eigen waarneming vastgesteld dat de Who’s that girl? jurk ten aanzien

•


4 6 2

B I J B L A D


van bijna alle specifieke kenmerken – onder meer de kleurstellingen, de stiksels, de plaats en het aantal van de pailletjes aan de stroken van de onderkant van de jurk en de vorm en kleur van de hangertjes aan de onderkant van deze stroken – zo’n grote gelijkenis met de Dragonfly vertoont dat deze inbreuk op het aan Lucy Locket toekomende auteursrecht moet worden aangenomen. 4.18 De tussenconclusie is derhalve dat Van der Meulen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht dat Lucy Locket op de Dragonfly heeft. De rechtbank zal hierna op de consequenties hiervan ingaan. Omdat de rechtbank uitgaat van inbreuk op het aan Lucy Locket toekomende auteursrecht, zal de rechtbank de vraag of de gedragingen van Van der Meulen tevens als ’slaafse nabootsing’ in het kader van een actie uit hoofde van artikel 6:162 BW kunnen worden gekwalificeerd, – bij gebrek aan belang – niet beantwoorden. Vordering tot inbreukverbod 4.19 Deze vordering zal de rechtbank – rekening houdend met de vermindering van eis bestaande uit beperking van het geografische gebied tot Nederland – toewijzen. Vordering tot schadevergoeding 4.20 Gezien artikel 27a Auteurswet heeft Lucy Locket in verband met de inbreuk van Van der Meulen op haar auteursrecht aanspraak op schadevergoeding uit hoofde van de regeling van afdeling 10, titel 1 Boek 6 BW. Omdat Lucy Locket in voldoende mate aannemelijk heeft gemaakt dat zij door de inbreuk schade heeft geleden, acht de rechtbank de gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure (petitum, sub vi.) toewijsbaar. Vordering tot opeising in eigendom (artikel 28 Auteurswet) 4.21 Aangezien Van der Meulen de gegrondheidheid van deze vordering van Lucy Locket (petitum, sub iv) op zichzelf niet heeft weersproken, zal de rechtbank ook deze toewijzen. Vordering tot inzage van informatie en het afleggen van rekening en verantwoording 4.22 Ten pleidooie heeft Van der Meulen haar aanvankelijke verweer tegen de vorderingen, zoals geformuleerd in het petitum sub iii, ingetrokken. Ook deze vorderingen liggen daarom voor toewijzing gereed. 4.23. Voor de goede orde overweegt de rechtbank dat Lucy Locket, zoals de Hoge Raad in zijn arrest van 14 april 2000 (NJ 2000, 489) heeft beslist, niet zowel schadevergoeding als afdracht van de winst kan vorderen. Op grond van de door Van der Meulen over te leggen gegevens kan Lucy Locket echter nog in staat worden gesteld een keuze tussen winstafdracht en schadevergoeding te maken. Anders dan Van der Meulen betoogt behoeft Lucy Locket die keuze niet op voorhand te maken. Dwangsommen 4.24 Lucy Locket wenst aan de toewijzing van de vorderingen die in het petitum zijn geformuleerd onder de punten ii. tot en met iv. de veroordeling tot betaling van een dwangsom te verbinden van € 5.000,– voor elke overtreding dan wel elke dag dat een toepasselijk verbod wordt overtreden. 4.25 De rechtbank acht deze vordering in beginsel toewijsbaar, maar ziet aanleiding om de gevorderde dwangsom-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

men vast te stellen op € 1.000,– per dag dat Van der Meulen niet nakomt. De rechtbank zal aan de door Van der Meulen te verbeuren dwangsommen bovendien een maximum van € 250.000,– verbinden. Kosten van beslag ex artikel 706 Rv 4.26 Van der Meulen betwist haar verschuldigdheid van deze door Lucy Locket gevorderde kosten, omdat in haar zienswijze het door Lucy Locket gelegde beslag op grond van artikel 260 Rv is komen te vervallen. Zij voert hiertoe aan dat dit conservatoire beslag moet worden beschouwd als een voorlopige maatregel in de zin van artikel 260 lid 1 Rv. Deze voorlopige maatregel is volgens Van der Meulen komen te vervallen, omdat Lucy Locket niet binnen de door de Voorzieningenrechter bij zijn verlof gegeven termijn de vordering in de hoofdzaak aanhangig heeft gemaakt. De door Lucy Locket ingestelde vordering in kort geding kan volgens Van der Meulen niet als een eis in de hoofdzaak worden beschouwd. 4.27 De rechtbank overweegt dat uit de tekst van artikel 50 van het TRIPs – dat aan de basis ligt van artikel 260 Rv –, blijkt dat deze bepaling met name betrekking heeft op ’onmiddellijke en doeltreffende’ maatregelen die tot doel hebben ’te beletten dat zich een inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom voordoet’. Uit het verzoek tot het leggen van conservatoir beslag van Lucy Locket d.d. 7 februari 2006 blijkt dat het conservatoire beslag (mede) ten doel had om ’te voorkomen dat de inbreukmakende Who’s that girl? jurken verder op de markt verspreid worden’ (zie verzoekschrift, sub 25). Aangezien het conservatoire beslag aldus als een maatregel in de zin van artikel 50 TRIPs c.q. artikel 260 Rv dient te worden beschouwd, is het komen te vervallen, omdat niet tijdig door Lucy Locket de onderhavige eis in de hoofdzaak is ingesteld en Van der Meulen op 15 maart 2006 een verklaring ex artikel 260 lid 1 Rv bij de griffie heeft ingediend. 4.28 Omdat er vanuit moet worden gegaan dat het conservatoire beslag is komen te vervallen, heeft Lucy Locket naar het oordeel van de rechtbank geen recht op vergoeding van de kosten van het conservatoire beslag. Haar vordering sub viii. zal dan ook worden afgewezen. Verklaringen voor recht 4.29 Lucy Locket vordert afzonderlijke verklaringen voor recht ten aanzien van de inbreuk door Van der Meulen op het auteursrecht van Lucy Locket, de jegens Lucy Locket door Van der Meulen gepleegde onrechtmatige daad, de schadeplichtigheid van Van der Meulen en de aard van het door Lucy Locket ten laste van Van der Meulen gelegde conservatoire beslag (zie petitum sub i.). 4.30 Omdat de rechtbank op al deze punten al een inhoudelijke beslissing zal geven, zal de rechtbank – nu niet gesteld of anderszins gebleken is dat Lucy Locket een zelfstandig belang bij de gevorderde verklaringen voor recht heeft – deze vorderingen afwijzen. Buitengerechtelijke kosten in de zin van artikel 6:96 BW 4.31 Lucy Locket vordert het bedrag van € 1.788,– in verband met de door haar raadsman verrichte werkzaamheden ter verkrijging van voldoening buiten rechte: het vaststellen van de inbreuk, het meermalen sommeren en het corresponderen met de raadsman van Van der Meulen.

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


4.32 Van der Meulen betwist haar verschuldigdheid van deze kosten, maar richt haar verweer met name op de omvang van de door Lucy Locket gestelde kosten. 4.33 De rechtbank is van oordeel dat Lucy Locket voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij in redelijkheid substantiële werkzaamheden ter voldoening buiten rechte heeft mogen en doen verrichten. De rechtbank ziet aanleiding overeenkomstig de aanbevelingen in het rapport Voorwerk 2 deze kosten te matigen op twee punten van het toepasselijke liquidatietarief. Volledige proceskosten op grond van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn 4.34 Lucy Locket maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten op grond van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn in samenhang gelezen met artikel 237 Rv. Dit bedrag stelt zij na vermeerdering van eis bij pleidooi op € 11.558,62. 4.35 Van der Meulen voert hiertegen het verweer dat in deze zaak zo’n richtlijnconforme proceskostenveroordeling in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel is, omdat de onderhavige rechtsvordering door Lucy Locket is ingesteld voor de uiterste implementatiedatum (29 april 2006) van de Handhavingsrichtlijn. 4.36 De rechtbank neemt als uitgangspunt dat de rechtszekerheid eraan in de weg staat dat de proceskosten van procedures die zijn aangevangen vóór 29 april 2006 richtlijnconform worden vastgesteld. Omdat deze procedure is aangevangen met de betekening van de dagvaarding op 24 april 2006, zal de rechtbank de door Van der Meulen te vergoeden proceskosten berekenen aan de hand van het toepasselijke liquidatietarief. Nakosten 4.37 De zogenaamde ’nakosten’ zijn geregeld in artikel 237 lid 4 Rv. Indien Lucy Locket voor de tenuitvoerlegging van dit vonnis kosten voor bij voorbeeld de instructie en begeleiding van de deurwaarder zal moeten maken, kan zij desgewenst aan de rechtbank begroting van deze kosten en afgifte van een bevelschrift verzoeken. De rechtbank ziet geen aanleiding om hierop in dit vonnis vooruit te lopen. Deze vordering zal daarom worden afgewezen. 5 De beslissing De rechtbank 5.1 gebiedt Van der Meulen om met onmiddellijke ingang in Nederland de openbaarmaking en de verveelvoudiging, meer specifiek de distributie, het te koop (doen) aanbieden, de verkoop, de verhandeling en het op de markt (doen) brengen van de jurken, welke inbreuk maken op haar (intellectuele eigendoms)rechten op de Who’s that girl? jurken, te staken en gestaakt te houden, 5.2. gebiedt Van der Meulen om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis aan Lucy Locket, middels een door een onafhankelijke, door Lucy Locket aan te wijzen registeraccountant geverifieerde verklaring, afschriften te verstrekken van, dan wel inzage te verstrekken in, c.q. gegevens te verschaffen betreffende: a de identiteit van de producent(en) en/ of leverancier(s) van de Who’s that girl? jurken, waaronder begrepen (volledige) naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadres,

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 6 3

contactpersoon, en overlegging van het schriftelijke bewijs daarvan, danwel een bevestiging dat de betreffende gedaagde de Who’s that girl? jurken zelf heeft geproduceerd of heeft doen produceren; b de route via welke de Who’s that girl? jurken Nederland hebben bereikt (haven, luchthaven, grensovergang), en de overlegging van het schriftelijk bewijs daarvan; c de exacte aantallen van de door Van der Meulen ingekochte en aan haar geleverde c.q. door haar geproduceerde Who’s that girl? jurken en het schriftelijk bewijs daarvan; d de exacte aantallen van de door Van der Meulen aan derden geleverde Who’s that girl? jurken, alsmede de identiteit, waaronder begrepen (volledige) naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadres, contactpersoon, van deze afnemers van de Who’s that girl? jurken, door overlegging van het schriftelijk bewijs daarvan; e de door Van der Meulen gemaakte omzet en winst als gevolg van de verkoop van de Who’s that girl? jurken, alsmede een specificatie van de directe kosten die gemaakt zijn en die gebruikt zijn om de winst te berekenen en de daaraan ten grondslag liggende schriftelijke bewijsstukken, 5.3 gebiedt Van der Meulen om – op grond van artikel 28 Auteurswet – onmiddellijk alle zich onder haar – direct of indirect – bevindende Who’s that girl? jurken en Who’s that girl? jurken die nog in het bezit van Van der Meulen zullen komen (al dan niet) ter vernietiging in eigendom aan Lucy Locket af te staan door deze uiterlijk binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis, op kosten van Van der Meulen, te zenden naar een nader door Lucy Locket te bepalen adres, met de bepaling dat de kosten voor vernietiging voor rekening van Van der Meulen komen, 5.4 bepaalt dat Van der Meulen voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.1, 5.2 of 5.3 bepaalde, aan Lucy Locket een dwangsom verbeurt van € 1.000,–, tot een maximum van € 250.000,–, 5.5 veroordeelt Van der Meulen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting de volledige schade die Lucy Locket lijdt als gevolg van de inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten door Van der Meulen aan Lucy Locket te vergoeden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, 5.6 veroordeelt Van der Meulen om aan Lucy Locket de voldoen ex artikel 6:96 BW een bedrag van € 904,00 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der inleidende dagvaarding tot aan de dag der voldoening, 5.7 veroordeelt Van der Meulen in de proceskosten, aan de zijde van Lucy Locket tot op heden begroot op € 411,32 aan verschotten en € 1808,00 aan salaris. 5.8 verklaart dit vonnis voor wat betreft de punten 5.1 tot en met 5.4, 5,6 en 5.7 uitvoerbaar bij voorraad, 5.9 wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

•


4 6 4

B I J B L A D


Nr. 66 Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 14 juni 2007 (stemcomputers) Mr. A.J. Beukenhorst Art. 11 Aw Een computerprogramma dat gebruikt wordt voor het tellen van stemmen, het verwerken van verkiezingsuitslagen en dergelijke, is een vorm van ondersteunend materiaal, dat niet gelijk gesteld kan worden met ’wetten, besluiten en verordeningen door de openbare macht uitgevaardigd’, noch met rechterlijke uitspraken, waarop art. 11 Aw ziet. Art. 15a en 15b Aw Een beroep op de art. 15a en 15b Aw kan alleen slagen als sprake is van een werk dat ’rechtmatig’ en/of ’door of vanwege de openbare macht’ openbaar is gemaakt. Door stemcomputers aan het publiek ter beschikking te stellen om zijn stem te kunnen uitbrengen, maken de gemeenten de software niet openbaar. Ook uit de omstandigheid dat de gemeente Wijdemeren en de gemeente Naarden hun stemcomputers aan derden hebben verkocht en uitgeleend volgt niet dat de programmatuur en de daarvoor bestemde handleiding daarmee zijn geopenbaard. Van belang is daarbij dat die gemeenten de computers hebben afgestaan met het oog op (vermeende) ondernemingsraadsverkiezingen en om de opkomst te vergroten, dus met het doel deze te gebruiken waarvoor ze bestemd zijn en niet voor derden om de onderliggende software te bestuderen. Art. 10 EVRM In beginsel is het auteursrecht een toegelaten beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting. Integrale openbaarmaking van de volledige ISS-programmatuur, met de mogelijkheid van downloaden, kan, mede gelet op de belangen van eiseres, niet worden beschouwd als een proportioneel middel voor het verwezenlijken van de gewenste transparantie. Bureau voor Verkiezingsuitslagen BV te Noordwijkerhout, eiseres, procureur mr. F.B. Falkena, advocaat mr. A.G. Moeijes te IJmuiden, tegen 1 Stichting ’Wij vertrouwen stemcomputers niet’, 2 Robbert Valentijn Gonggrijp, 3 Johanne Marie Oostveen, 4 Barry Gerrit Johannes Wels alle te Amsterdam, 5 Peter Knoppers te Delft, gedaagden, procureur mr. Chr.A. Alberdingk Thijm, advocaten mrs. Chr.A. Alberdingk Thijm en T.T. Hylkema te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 Bij verkiezingen in Nederland wordt gebruik gemaakt van stemcomputers. Tot voor kort waren die afkomstig van twee leveranciers, te weten Nedap en Sdu, 2.2 Groenendaal heeft een computerprogramma ontwikkeld, genaamd ’Integraal Stem Systeem’ (ISS). Met dit programma kan bij verkiezingen de zetelverdeling worden berekend en de uitslag in detail aan de kiezers worden kenbaar gemaakt. De programmatuur wordt in Nederland met name gebruikt voor de Nedap-stemcomputer. Groenendaal pleegt met gemeenten onderhouds-overeenkomsten af te sluiten, met betrekking tot de door hem geleverde programmatuur. In dergelijke overeenkomsten met de gemeente

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

Amsterdam, Haarlem, Maastricht, Rotterdam en Utrecht, daterend van 1990 en 1991, is de volgende bepaling opgenomen: ’8. Intellectuele eigendomsrechten. 8.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Nieuwe versies en gewijzigde Programmatuur in verband met wijziging van de Apparatuur komen toe aan de leverancier of door hem te bepalen derden. (...)’ 2.3 Groenendaal werkt sinds 1991 nauw samen met Nedap en presenteert zich aan gemeenten onder de naam Nedap/ Groenendaal. 2.4 Bij brief van 22 november 2006 heeft Groenendaal aan de toenmalige Minister voor bestuurlijke vernieuwing Nicolai en de Kiesraad onder meer meegedeeld de overtuiging te hebben dat de verkiezingen een gebied zijn dat men ’in feite niet aan de vrije markt zou moeten overlaten’ en heeft hij voorgesteld dat ’het ministerie’ zijn bureau zou overnemen ’tegen een passende vergoeding’. 2.5 De Stichting ’Wij vertrouwen Stemcomputers niet’ is in 2006 opgericht. Gedaagden onder 2 tot en met 4 zijn de bestuurders van de Stichting. De Stichting vraagt publiekelijk aandacht voor haar stelling dat stemcomputers niet kunnen worden vertrouwd. 2.6 Volgens een brief van B&W van de gemeente Naarden aan de raadsman van Groenendaal van 19 december 2006, heeft die gemeente op 26 juli 2006 een Nedap stemcomputer uitgeleend aan twee medewerkers van het televisieprogramma Twee Vandaag. Volgens die brief hadden deze medewerkers aan de gemeente Naarden meegedeeld dat het doet van de uitzending zou zijn het wegnemen van de angst van oudere kiezers voor de stemcomputer en het dientengevolge verhogen van de opkomst van de verkiezingen. ’Achteraf is helaas het vermoeden gerezen dat de machine voor geheel andere doeleinden is gebruikt dan door Twee Vandaag werd aangegeven. Inmiddels is besloten dat in het vervolg geen enkele stemmachine van de gemeente, Naarden meer aan derden ter beschikking wordt gesteld.’ vervolgt de brief. In de brief staat verder dat de stemcomputer op 25 september 2006 weer is teruggebracht ’Samen met twee blanco stemgeheugens, software en het uitleesapparaat die ook ter beschikking van het programma waren gesteld.’ In het televisieprogramma heeft de Stichting getracht aan te tonen dat de stemcomputers te manipuleren zijn. 2.7 In september 2006 heeft de gemeente Wijdemeren twee Nedap stemmachines verkocht aan NAH6 B.V., vertegenwoordigd door gedaagde sub 4, die had gesteld de machines nodig te hebben voor haar ondernemingsraadverkiezingen. 2.8 Op 4 oktober 2006 heeft de Stichting een rapport gepubliceerd over de (on-)betrouwbaarheid van stemcomputers. Naar aanleiding daarvan heeft een onderzoek plaatsgevonden door de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst), dat heeft geresulteerd in een rapport van 27 oktober 2006. In dat rapport wordt geconcludeerd dat de Sdu NewVote stemcomputer op bepaalde punten niet (geheel) betrouwbaar is en dat de Nedap/Groenendaal stemcomputers ’beter bestand’ blijken te zijn ’tegen aanvallen via elektromagnetische effecten, zij het met enkele eenvoudige modificaties’. Sindsdien worden de Sdu stemcomputers niet meer gebruikt.

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


2.9 Via de website van de Stichting kan iedereen de onder 2.2 genoemde software (verder ook: de ISSprogrammatuur), meer specifiek de programmatuur voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, alsmede de handleiding voor het gebruik van die programmatuur, downloaden. De Stichting heeft deze gegevens zonder toestemming van Groenendaal op haar website geplaatst. 2.10 Bij brief van 3 april 2007 heeft (de raadsman van) Groenendaal, op grond van zijn auteursrechten, de Stichting onder meer gesommeerd om de ISS-software van haar website te verwijderen en zich te onthouden van verdere openbaarmaking daarvan. Bij brief van 11 april 2007 heeft de Stichting geantwoord ’na kort beraad’ te hebben besloten niet aan deze sommatie te voldoen. 2.11 De Raad van Europa heeft een aanbeveling ontwikkeld met standaarden voor het gebruik van elektronisch stemmen, waarbij de controleerbaarheid van de uitslag en de transparantie van deze wijze van stemmen centraal staan. 2.12 Een waarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft half maart 2007 een rapport uitgebracht over de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2006. In dit rapport staat onder meer het volgende: ’D. FURTHER DEVELOPMENTS Currently, in the Netherlands, electronic voting is overwhelmingly the preferred method, and it has broad public support based on a high degree trust in government and the electoral authorities. (...) Whilst there have been no suggestions that trust at any level has been abused, the OSCE (OVSE, vzr.) (...) believes that there is now a timely opportunity to further enhance transparency of implementation of new voting technologies, and public confidence, in an increasingly questioning and sceptical public environment. In particular: Electronic voting systems should be monitored by an independent entity distinct from the authorities responsible for conducting elections. (...) In order to enhance public confidence in (...) voting machines, and to provide for meaningful audits and recounts, legislation regulating use of such systems should include provisions (...) or an equivalent verification procedure. (...) Software dependent vote recording mechanisms which do not permit an independent check on their operation should be phased out. Voting system standards should not permit the use of systems which depend for their security on the secrecy of any part of their technical specifications. Reliance on proprietary systems should be reduced, where neither citizens, nor electoral officials nor observers can determine how they operate.’ 2.13 Half april 2007 heeft de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestelde ’Commissie Besluitvorming Stemmachines’ (naar haar voorzitter ook wel de Commissie Hermans genaamd) een rapport uitgebracht en aanbevelingen gedaan. De conclusie van dit rapport, getiteld: ’Stemmachines, een verweesd dossier.’ luidt: ’Het referentiekader van de Raad van Europa moet worden vertaald naar de Nederlandse situatie. Kernbegrippen daarbij zijn transparantie en controleerbaarheid. De mogelijkheid voor de kiezer te controleren of de stem juist is opgeslagen, het introduceren van de mogelijkheid van een echte hertelling en de weg naar het gebruik van een open-bron (source) software zijn drie belangrijke elementen in het nieuwe referentiekader.’ Verder bevat pagina 19 van dit rapport de volgende passage: ’Op 3 juni 1998 vraagt staatssecretaris Kohnstamm een advies aan de kiesraad.(...) Daarin bespreekt hij een aantal onderwerpen, die anno 2007 nog even actueel zijn. Zo acht hij het ’niet goed verdedig-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 6 5

baar’ dat er voor de uitslagberekeningsprogrammatuur geen test-, keurings- of goedkeuringsprocedure is opgesteld. Tevens wordt advies gevraagd over het zorgpunt dat Nedap/Groenendaal een ’bijna’ monopoliepositie heeft. ’Een verkiezing zonder Nedap/Groenendaal is thans in feite niet goed denkbaar meer. De staatssecretaris verklaarde deze positie van Groenendaal (...) altijd doodeng te hebben gevonden.’ 2.14 Op 14 mei 2007 (heeft Groenlinks kamerlid Duyvendak vragen gesteld aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, naar aanleiding van het onderhavige kort geding. Eén van deze vragen luidt: ’2. Deelt u onze mening dat publicatie van de op stemmachines gehanteerde software de transparantie en controleerbaarheid van het stemproces vergroot?’ 2.15 Momenteel houdt de commissie Korthals Altes zich bezig met een onderzoek naar een hernieuwde inrichting van het verkiezingsproces in Nederland. Dit najaar wordt van deze commissie een rapport verwacht. (...) 4 De beoordeling 4.1 Gedaagden hebben allereerst aangevoerd dat Groenendaal bij zijn vordering geen spoedeisend belang heeft, aangezien de ISS-software al een half jaar via de website van de Stichting gedownload kan worden. Het spoedeisend belang wordt echter beoordeeld naar de toestand ten tijde van het geding of het vonnis. De omstandigheid dat Groenendaal mogelijk al eerder stappen had kunnen ondernemen tegen de Stichting doet aan de spoedeisendheid van zijn belang niet af. Als sprake is van inbreuk op zijn auteursrecht, is zijn belang bij de vordering tot het staken van die inbreuk voldoende spoedeisend. Hetzelfde geldt voor de daarmee samenhangende vorderingen. 4.2 Vervolgens hebben gedaagden aangevoerd dat het maar de vraag is of het ISS-programma een werk is in de zin van de Auteurswet (Aw), aangezien, bij gebreke van de broncodes, niet kan worden vastgesteld dat het een eigen oorspronkelijk karakter heeft met het persoonlijke stempel van de maker. Groenendaal heeft echter terecht gesteld dat ingevolge artikel 10 lid 1 onder 12 Aw een computerprogramma in beginsel een auteursrechtelijk beschermd werk is. Gedaagden hebben hun standpunt dat dat in dit geval niet zo zou zijn, niet nader toegelicht of gestaafd, behoudens hun beroep op ’gebrek aan wetenschap’ op dit punt. Dit is onvoldoende om het ISS-computerprogramma niet als werk in de zin van de Aw aan te merken. Zeker nu uit de stukken en het verhandelde ter zitting naar voren is gekomen dat de programmatuur kennelijk dermate specifiek is dat anderen moeilijk iets soortgelijks kunnen ontwerpen. Verder hebben gedaagden, tegenover de betwisting daarvan door Groenendaal, niet aannemelijk gemaakt dat niet Groenendaal, maar Groenendaal en Nedap samen, de (auteurs-)rechthebbende(n) zou(den) zijn op het ISSprogramma. Op haar website (productie 2b van Groenendaal) duidt de Stichting overigens zelf Groenendaal aan als degene ’die de software voor de verdere verwerking van de uitslagen maakt’. In het onderstaande zal er dan ook van worden uitgegaan dat de ISS-programmatuur een werk is in de zin van de Aw en Groenendaal daarvan de maker en de rechthebbende daarop. 4.3 Gedaagden hebben verder betoogd dat aan het ISSprogramma geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, op grond van analoge toepassing van artikel l l Aw. Dit be-

•


4 6 6

B I J B L A D


toog snijdt geen hout. Een computerprogramma dat gebruikt kan worden voor het tellen van stemmen, het verwerken van verkiezingsuitslagen en dergelijke, is een vorm van ondersteunend materiaal, dat niet gelijk gesteld kan worden met ’wetten, besluiten, en verordeningen door de openbare macht uitgevaardigd’, noch met rechterlijke uitspraken, waarop artikel 11 Aw ziet. 4.4 Tussen partijen is niet in geschil dat de Stichting de ISSprogrammatuur openbaar heeft gemaakt, door die programmatuur, met bijbehorende handleiding, voor een ieder toegankelijk te maken via internet. Toch is volgens gedaagden daarmee geen sprake van inbreuk op een auteursrecht. Zij verwijzen daarvoor naar artikel 15a (citaatrecht), respectievelijk 15b (werken die openbaar zijn gemaakt door de openbare macht) Aw. Een beroep op deze artikelen kan echter alleen slagen, als sprake is van werk dat ’rechtmatig’ en/of ’door of vanwege de openbare macht’ openbaar is gemaakt. Anders dan gedaagden hebben betoogd, is dat hier niet aan de orde. Door stemcomputers aan het publiek ter beschikking stellen om zijn stem te kunnen uitbrengen, maken de gemeenten de software niet openbaar. Ook uit de omstandigheid dat de gemeente Wijdemeren en de gemeente Naarden hun stemcomputers aan derden hebben verkocht en uitgeleend volgt niet dat de programmatuur en de daarvoor bestemde handleiding daarmee zijn geopenbaard. Van belang is daarbij dat die gemeenten de computers hebben afgestaan met het oog op (vermeende) ondernemingsraadverkiezingen en om de opkomst te verhogen, dus met het doel deze te gebruiken waarvoor ze bestemd zijn en niet voor derden om de onderliggende software te bestuderen. Dat een handleiding van een eerdere versie van ISS-programmatuur in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur aan de Stichting ter beschikking is gesteld, levert ook geen openbaarmaking op van de werken die nu in het geding zijn. Van enige eerdere openbaarmaking is dan ook geen sprake en van een recht om te citeren dus evenmin. 4.5 Ook het betoog dat Groenendaal misbruik van recht maakt, omdat hij het auteursrecht uitoefent met een ander doel — geheimhouding — dan waarvoor het is verleend, gaat niet op. Groenendaal heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat mogelijke concurrenten door de openbaarmaking wezenlijke gegevens aan zijn programma kunnen ontlenen, wat aan een normale, commerciële exploitatie van de rechten van Groenendaal in de weg kan staan. Niet betwist is dat Groenendaal ook programmatuur levert aan landen buiten Nederland. Dat de programmatuur voor potentiële concurrenten niet bruikbaar zou zijn, omdat deze helemaal zou zijn toegespitst op de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, hebben gedaagden vooralsnog niet aangetoond. Veeleer is aannemelijk dat er, zoals Groenendaal heeft gesteld, een soort basisprogramma is dat, al naar gelang de aard van de verkiezingen, telkens kan worden aangepast. Groenendaal heeft dan ook een legitiem belang bij het kunnen exploiteren van zijn auteursrecht en het tegengaan van inbreuken daarop. 4.6 Als meest principiële verweer heeft de Stichting aangevoerd dat het mogelijke auteursrecht van Groenendaal in dit geval dient te wijken voor het recht op vrijheid van meningsuiting (informatievrijheid) van de Stichting. De Stichting heeft daartoe betoogd dat het algemeen belang vereist dat verkiezingen transparant en controleerbaar zijn en dat

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

Groenendaal door het geheim houden van zijn programmatuur hieraan in de weg staat. Door de software te publiceren wil de Stichting haar constatering dat deze fouten bevat ondersteunen en geloofwaardig maken. Ook wil zij hiermee derden in staat stellen aanvullend onderzoek te doen. 4.7 Het in artikel 10 EVRM (Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) neergelegde recht op vrijheid van meningsuiting kan in bij de wet voorziene gevallen worden beperkt ter bescherming van de rechten van anderen, mits die beperkingen in een democratische samenleving noodzakelijk zijn. In beginsel is het auteursrecht zo’n toegelaten beperking. De vraag is of dat in dit geval ook zo is. 4.8 Het belang van controle op de deugdelijkheid van stemcomputers staat in dit geding niet ter discussie. De Stichting heeft in dit opzicht baanbrekend werk verricht en heeft daarmee kans gezien het debat over mogelijke risico’s van het gebruik van deze computers te openen en het probleem onder de aandacht te brengen van publiek, pers en overheid. Gezien de instelling van de hiervoor onder 2 genoemde commissies heeft de overheid dit punt ook opgepakt. Integrale openbaarmaking van de volledige ISS-programmatuur, met de mogelijkheid van downloaden, kan echter, mede gelet op de belangen van Groenendaal, niet worden beschouwd als een proportioneel middel voor het verwezenlijken van de gewenste transparantie. Ook zonder deze algehele openbaarmaking moet de Stichting in staat zijn haar bevindingen over de software geloofwaardig te maken, terwijl niet valt in te zien welke willekeurige derden nader onderzoek zouden moeten doen. Het is nu verder aan de overheid om, met inachtneming van de rechten van Groenendaal, ervoor te zorgen dat de verkiezingen daadwerkelijk transparant en controleerbaar zijn. 4.9 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het Groenendaal vrij staat zich op zijn auteursrechten te beroepen en dat de Stichting, door het op Internet zetten van de ISS software en de daarvoor bestemde handleiding inbreuk maakt op die auteursrechten en daarmee onrechtmatig jegens hem handelt. Groenendaals vordering om deze inbreuk te staken en de vordering om de handleiding van de website te verwijderen (3.1, onder 1 B en C) zullen dan ook worden toegewezen, met matiging van de gevorderde dwangsom, als hierna vermeld. Wat precies bedoeld is met de vordering om de programmatuur ook te verwijderen van ’andere gegevensdragers in bezit van de Stichting’ is niet duidelijk. Deze vordering wordt dan ook afgewezen. 4.10 Anders dan Groenendaal heeft gevorderd, zal de veroordeling worden beperkt tot de Stichting. Groenendaal heeft onvoldoende gesteld om aan te nemen dat aanleiding bestaat voor een veroordeling van de bestuurders van de Stichting in persoon. De vorderingen tegen gedaagden 2 tot en met 5 zullen dan ook eveneens worden afgewezen. 4.11 Ook de vordering weergegeven bij 3.1 onder 1A is niet voor toewijzing vatbaar. De Stichting heeft terecht betoogd dat deze vordering dermate algemeen is, dat zij bij toewijzing in feite monddood zou worden gemaakt. 4.12 Nu de implementatiewet van de Handhavingsrichtlijn inmiddels per 1 mei 2007 in werking is getreden, zal de gevorderde volledige proceskostenveroordeling worden opgevat als een vordering ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Deze is toewijsbaar, nu de

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Stichting op een belangrijk punt in het ongelijk wordt gesteld, deze vordering op de wet steunt, afdoende is aangetoond en onvoldoende inhoudelijk is weersproken door de Stichting. 4.13 Aan het verzoek van gedaagden om dit vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren zal niet worden voldaan, aangezien dit zich niet verdraagt met het karakter van de kort geding procedure en Groenendaal bij de gevraagde voorziening een spoedeisend belang heeft. 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1 Verbiedt de Stichting om inbreuk te maken op de auteursrechten van Groenendaal op het ’Integraal Stem Systeem’ computerprogramma. 5.2. Gebiedt de Stichting om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de programmatuur en handleiding betreffende het ’Integraal Stem Systeem’ Computerprogramma te verwijderen van de website htpp:// www.wijvertrouwenstemcomputersniet. 5.3 Bepaalt dat de Stichting een dwangsom verbeurt van € 5.000,– per dag of dagdeel dat zij in strijd handelt met het bepaalde onder 5.1 en/of onder 5.2. 5.4 Veroordeelt de Stichting in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Groenendaal te begroten op: € 70,85 dagvaardingskosten, € 251,– vast recht en € 7.141,15 advocaatkosten (€ 3.351,54 + € 3.789,61) 5.5 Bepaalt de termijn van artikel 1091i Rv op zes maanden. 5.6 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar hij voorraad. 5.7 Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 67 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 13 december 2006 (Videojet/Clever) Mrs. C.A.J.F.M. Hensen, P.G.J. de Heij en P.W. van Straalen Art. 13 Aw De vraag is of Clever het etiket van Videojet heeft verveelvoudigd. Daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreukmakende werk auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, zodanig dat de totaalindrukken overeenkomen. Vergelijking van de etiketten leert dat de totaalindruk van de etiketten, globaal beoordeeld, een andere is. De omstandigheid dat op de etiketten gelijkluidende codes en productnamen voorkomen, maakt dit niet anders. Vanuit het auteursrecht bezien is het niet relevant of die aanduidingen worden overgenomen, nu dit als zodanig geen auteursrechtelijk beschermde trekken zijn. Art. 6:162 BW Clever heeft met haar etiket zodanig veel afstand genomen van dat van Videojet, dat zonder meer duidelijk is welke fles van Clever en welke fles van Videojet afkomstig is. Dat het etiket van Clever mogelijk dichter bij dat van Videojet staat dan bij andere op de markt verkrijgbare inktflessen, is niet relevant. Het is niet nodig dat het product van Clever van dat van Videojet verschilt op alle punten waarop dat, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen, mogelijk zou zijn.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 6 7

Art. 2.19 BVIE Indien niet tevens een beroep kan worden gedaan op een inschrijving van een gedeponeerd merk, kan niemand, welke vordering hij ook instelt, de bescherming inroepen van een teken dat op basis van het merkenrecht voor bescherming in aanmerking zou kunnen komen. Niet gesteld of gebleken is dat Videojet zich ter zake van de door Clever op het etiket gebruikte productnamen, codes en omschrijvingen op een gedeponeerd merk kan beroepen. Videojet Technologies BV te Amsterdam, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. R.C. van Wieringhen en R.J. van Velzen te Amsterdam, tegen 1 Clever-CPL BV te Voorburg, 2 Badie Saleh te Vlaardingen, gedaagden, procureur mr. Y.K. de Boer. 2 De feiten 2.1 Videojet is leverancier van industriële printsystemen, die op producten een bepaalde code (bijvoorbeeld een barcode) of tekst (bijvoorbeeld een houdbaarheidsdatum of een adres) kunnen printen. Voor die printsystemen levert zij inkten en solventen, zoals de zogenaamde ’Top-up’ solventen, ’Wash-down’ solventen en ’CIJ’ (Continuous Inkt Jet) inkt. Videojet zet deze solventen en inkten sedert 1992 op de Nederlandse markt af onder het merk Willett. De solventen en inkten worden in een doorzichtige plasticfles met een rode dop verkocht en voorzien van een etiket dat bestaat uit een wit en een gekleurd deel, bestaande uit drie rijen in verschillende pasteltinten uitgevoerde vierkantjes met rechtsonder een groter pastelblauw gekleurd vierkantje waarop een gele druppel is afgebeeld. 2.2 Clever is actief op het gebied van de in- en verkoop van onder andere kunststofverpakkingsmaterialen en materialen ten behoeve van etikettering van kunststof verpakkingsmaterialen. De aan Clever gelieerde vennootschap Clever Etiketten B.V. is sinds 1990 fabrikant van onder andere zelfklevende etiketten, flexibele verpakkingen en barcode/ nummer etiketten. Videojet heeft de door haar gebruikte etiketten jarenlang ingekocht bij Clever Etiketten B.V. Deze vennootschap leverde rechtstreeks aan de klanten van Videojet en factureerde aan Videojet. 2.3 Clever levert sedert december 2004 onder meer solventen en inkten. De fles waarin Clever haar producten aanbiedt, is dezelfde doorzichtige plasticfles met rode dop als Videojet gebruikt. Clever voorziet haar flessen van een etiket, dat bestaat uit een wit en een gekleurd deel, bestaande uit één rij in verschillende tinten uitgevoerde vierkantjes waarin telkens een gele druppel is afgebeeld. 2.4 De fles van Videojet en de fles van Clever zien er als volgt uit.

•


4 6 8

B I J B L A D

(Videojet)


(Clever)

2.5 Saleh is tot 1 december 2004 bij Videojet, dan wel de rechtsvoorgangster van Videojet, Willett B.V., in dienst geweest. Nadien is hij bij Clever in dienst getreden. Hij houdt zich daar onder meer bezig met de verkoop van inkten, solventen, etiketten, linten en aanverwante zaken. (...) 4 De beoordeling Auteursrecht 4.1 Videojet is niet de maker van de onder 2.1 getoonde fles. Haar komt op de fles dan ook geen auteursrecht toe (art. 1 Auteurswet, hierna: Aw). De enkele omstandigheid dat Videojet uit een groot aantal flessen een fles heeft uitgezocht en daarop een etiket heeft aangebracht, maakt dit niet anders. De fles is en blijft dezelfde en verkrijgt met het enkele toevoegen van het etiket niet een nieuw eigen en oorspronkelijk karakter. 4.2 Dat eigen en oorspronkelijke karakter kan wel worden toegedicht aan het etiket. Dit is op zich ook niet betwist. De vraag is echter of Clever dit etiket heeft verveelvoudigd als bedoeld in art. 13 Aw. Van een verveelvoudiging is sprake indien een bepaalde mate van overeenstemming bestaat tussen het auteursrechtelijke beschermde werk en het beweerdelijk inbreukmakende werk. Daartoe moet worden beoordeeld of het beweerdelijk inbreukmakende werk de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont, zodanig dat de totaalindrukken overeenkomen. Vergelijking van de hiervoor onder 2.4 getoonde etiketten leert dat de totaalindruk van de etiketten, globaal beoordeeld, een andere is. Op de onderzijde van het etiket van Videojet zijn drie rijen met veelkleurige vierkantjes te zien. Ook het etiket van Clever toont veelkleurige vierkantjes, maar het betreft hier slechts één rij. De vierkanten op het etiket van Clever zijn voorts groter dan die op het etiket van Videojet. Daardoor zijn er op het etiket van Clever ook op

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

het horizontale vlak minder vierkantjes te vinden. Bovendien zijn in alle vierkanten op het etiket van Clever gele druppelvormen opgenomen. Op het etiket van Videojet is dat slechts in één enkel vierkant het geval. Dat ene vierkant is groter dan de overige vierkanten. Op het etiket van Clever zijn alle vierkanten daarentegen even groot. Doordat het etiket van Clever niet drie rijen, maar slechts één rij gekleurde blokjes heeft, resteert er aan de bovenzijde van dat etiket meer witruimte. Dit versterkt de andere totaalindruk van beide etiketten. Doordat de witruimte bovendien met veel tekst gevuld is, geeft dat etiket een onrustiger beeld dan het etiket van Videojet. Aan de verschillende totaalindruk draagt tot slot bij dat op beide etiketten bovenaan een woord/woorden in kapitale letter(s) staat/staan afgedrukt, waarbij lettertype en kleur verschillen. De beide etiketten hebben derhalve ook wat dat betreft een andere opmaak. De omstandigheid dat op de etiketten gelijkluidende codes en productnamen voorkomen, gelijk door Videojet gesteld, maakt het voorgaande niet anders. Vanuit het auteursrecht bezien is immers niet relevant of die aanduidingen worden overgenomen, nu dit als zodanig geen auteursrechtelijk beschermde trekken zijn. Het gaat erom hoe de genoemde aanduidingen verwerkt zijn op het etiket. Dat de aanduidingen op beide etiketten binnen een omlijnd kader worden weergegeven, doet niet af aan de hiervoor omschreven andere totaalindruk. Het beroep van Videojet op de Auteurswet slaagt derhalve niet. De daarop gebaseerde vorderingen zullen worden afgewezen. Slaafse nabootsing 4.3 Videojet heeft haar beroep op slaafse nabootsing gebaseerd op het feit dat de door haar en Clever gebruikte flessen identiek zijn, met het etiket van Clever onvoldoende afstand is genomen van het etiket van Videojet en bovendien dezelfde productnamen, codes en omschrijvingen worden gebruikt. 4.4 Het nabootsen van het product van een ander is op zichzelf niet onrechtmatig. Volgens vaste jurisprudentie is dat slechts het geval indien de nabootsing verwarring sticht en die verwarring vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen. 4.5 Gelijk de rechtbank hiervoor ten aanzien van het auteursrecht heeft overwogen, zitten er grote verschillen tussen de etiketten van Videojet en Clever. Clever heeft met dit etiket zodanig veel afstand genomen van dat van Videojet, dat zonder meer duidelijk is welke fles van Clever en welke fles van Videojet afkomstig is. Dat het etiket van Clever mogelijk dichter bij dat van Videojet staat dan bij andere op de markt verkrijgbare inktflessen, gelijk Videojet stelt, is niet relevant. Het is niet nodig dat het product van Clever van dat van Videojet verschilt op alle punten waarop dat, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen, mogelijk zou zijn. Clever heeft gedaan wat nodig is om verwarring te voorkomen. 4.6 Het is Clever, mede gelet op hetgeen hiervoor onder 4.5 is overwogen, ook toegestaan identieke productnamen, codes en omschrijvingen te gebruiken. Clever moet dat ook doen, willen de klanten van Clever haar producten kunnen toepassen. Die klanten moeten immers weten met welk product van Videojet het product van Clever ’compatibel’ is. De rechtbank wijst er bovendien op dat ingevolge art. 2.19 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


(BVIE), voor tekens die op basis van het merkenrecht voor bescherming in aanmerking zouden kunnen komen, enkel bescherming kan worden inroepen, indien tevens een beroep kan worden gedaan op een inschrijving van een gedeponeerd merk. Is dat niet het geval, dan kan niemand, welke vordering hij ook instelt, de bescherming van een teken inroepen. Videojet heeft niet gesteld en evenmin is gebleken dat Videojet zich ter zake van de genoemde tekens op een gedeponeerd merk kan beroepen. Zij geniet ten aanzien van die tekens dan ook geen bescherming krachtens art. 6:162 BW. Onrechtmatig handelen 4.7 Videojet legt aan het onrechtmatig handelen van Saleh en Clever onder andere ten grondslag dat Saleh in strijd met een overeengekomen concurrentie- en geheimhoudingsbeding handelt, terwijl Clever daarvan profiteert. De aan de rechtbank voorgelegde zaak is in zoverre een zaak betreffende een arbeidsovereenkomst als bedoeld in art. 93, aanhef en onder c, Rv, terwijl de vorderingen zodanige samenhang vertonen dat deze niet afzonderlijk kunnen worden behandeld (art. 94 lid 2 Rv). De kantonrechter is ter zake bevoegd. 4.8 Omdat ambtshalve verwijzing pas mogelijk is als partijen in de gelegenheid zijn gesteld zich hierover uit te laten, zal de rechtbank de zaak terugverwijzen naar de rol voor het nemen van een akte door partijen. Deze rolverwijzing heeft uitsluitend tot doel om partijen in de gelegenheid te stellen zich bij akte uit te laten over het antwoord op de vraag of de zaak, voor zover deze is gegrond dan wel samenhangt met het gestelde concurrentie- en geheimhoudingsbeding, wel bij de juiste rechter in behandeling is. Videojet kan daarbij tevens betrekken of zij de grondslag van haar vordering wenst te wijzigen. De inhoud van de door partijen te nemen akte dient beperkt te zijn tot hetgeen hiervoor is overwogen. 5 De beslissing De rechtbank – laat beide partijen toe een akte te nemen als bedoeld in rechtsoverweging 4.8 – verwijst de zaak daartoe naar de rol van 24 januari 2007 – houdt iedere verdere beslissing aan. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 6 9

Nr. 68 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 1 juli 2008 (Container Centralen/Schalkoort) Mr. P.G.J. de Heij Art. 1019e Rv Het verzoek wordt toegestaan voorzover het is gebaseerd op het Beneluxmerk en het Beneluxmodel van Container Centralen. Het verzoek dient overigens te worden afgewezen, omdat het verzoek niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop.*,** In dit verband geldt voor het op de grondslag slaafse nabootsing gebaseerde verzoek nog dat deze rechtsgrond niet wordt vermeld in artikel 1019 Rv als recht waarop titel 15 van toepassing is. De in het bevel onder 3.4 gegeven matigingsbevoegdheid is voldoende waarborg dat Schalkoort niet wordt aangesproken op verbeurde dwangsommen als gevolg van handelingen die haar redelijkerwijze niet zijn aan te rekenen. 1 Leo Schalkoort Beheer BV, 2 Leo Schalkoort BV, beide te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam, eiseressen, procureur mr. R.C. van Keulen, tegen 1 Container Centralen AmbA, 2 Container Centralen A/S, 3 Variant Systemet A/S, alle te Odense, Denemarken, 4 Unisto GmbH te Konstanz, Duitsland, 5 Stoba AG te Horn, Zwitserland, gedaagden, procureur mr. S. Ac´ imovic´ , advocaten mrs. M.L.J. van de Braak en S. Ac´ imovic´ te ’s-Gravenhage. 2 De feiten 2.1 Op verzoek van Container Centralen is op 23 mei 2008 aan Schalkoort een bevel als bedoeld in artikel 1019e Rv gegeven om inbreuk op daarin nader aangegeven merken en modelrechten van Container Centralen te staken en gestaakt te houden. De inhoud van het bevel en het daaraan ten grondslag liggende verzoek is hieronder weergegeven. 1. Het verzoek 1.1. Op 19 mei 2008 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift strekkende tot het afgeven van een bevel zoals bedoeld in artikel 1019e lid 1 Rv. 1.2. Container Centralen is in de gelegenheid gesteld het verzoek telefonisch nader toe te lichten. De inhoud van het verzoekschrift is hieronder opgenomen. Verzoek tot ex parte verbod (artikel 1019e Rv) (...) Het geschil 3. Dit geschil betreft een kwestie van merkinbreuk, modelinbreuk, octrooi-inbreuk en onrechtmatig handelen als ge-

*

Zie de noot van J.H.S. op blz. 474. Red. De voorzieningenrechters wijzen met regelmaat verzoeken op grond van deze wetsbepaling toe. De redactie zal verdere beslissingen op de voet van deze bepaling alleen bij aanwezigheid van bijzondere omstandigheden en/of overwegingen publiceren. Red. **

•


4 7 0

B I J B L A D


volg van handel in en verspreiding van counterfeit klemmen en hangsloten door Schalkoort. Achtergrond 1. Container Centralen exploiteert een rouleersysteem voor het gebruik en de uitwisseling van transportkarren. Het betreft het meest wijdverbreide rouleersysteem van ’reusable transport items’ in de Europese bloemen- en potplantenbranche (en tegenwoordig ook andere branches). Er zijn circa 3,5 miljoen ’CC’ transportkarren in omloop. Container Centralen is in 1976 opgericht in Denemarken. In 1980 sloten de eerste Nederlandse klanten (vooral exporteurs en veilingen) zich aan bij het CC rouleersysteem. Tegenwoordig is Container Centralen voor 50% in handen van de Nederlandse Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten en voor 50% in Deense handen. Zie voor meer informatie www.container-centralen.nl. 2. De transportkarren in het systeem worden op basis van een huurovereenkomst tegen betaling van een huurprijs aan gebruikers ter beschikking gesteld. 3. Onderdeel van de contractuele verhouding vormt de regel dat gebruikers het recht hebben de door hen verkregen karren in te wisselen tegen karren van andere gebruikers. Zo wordt bewerkstelligd dat een beladen kar door een partij (bijvoorbeeld een kwekerij) kan worden doorgeleverd aan een andere partij (bijvoorbeeld een veiling) en vandaar aan verdere afnemers, zonder dat de op de kar geladen producten (bijvoorbeeld planten) telkens van de ene kar op de andere hoeven te worden overgeladen. In plaats daarvan levert men een beladen kar af en ontvangt daarvoor een lege kar als retourgoed terug. 4. Een ander onderdeel van de contractuele relatie tussen Container Centralen en gebruikers vormt de verplichting van Container Centralen om beschadigde karren te onderhouden en te repareren of vervangen. De gebruikers betalen hiervoor een vaste jaarlijkse bijdrage. 5. Op haar transportkarren brengt Container Centralen onderscheidingstekens aan, zodat gebruikers van het uitwisselingssysteem de transportkarren kunnen herkennen als originele, van Container Centralen afkomstige, transportkarren. Container Centralen gebruikt hiertoe merkenrechtelijk, modelrechtelijk, octrooirechtelijk en handelsnaamrechtelijk beschermde klemmen en hangsloten. 6. Container Centralen is houdster van onder meer de volgende in dit verband relevante intellectuele eigendomsrechten: a. merken – Benelux woord-/beeldmerk ’CC’, geregistreerd op naam van Container Centralen, in klasse 12, met registratienummer 397151 en registratiedatum 9 januari 1984;

– Benelux woord-/beeldmerk ’CC’, geregistreerd op naam van Container Centralen A.m.b.A., in de klassen 6, 20 en 39,

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

met registratienummer 587079 en registratiedatum 21 juni 1995;

Als productie 2 zijn overgelegd de afschriften van deze merkinschrijvingen. b. modelrecht – Benelux modeldepot voor anti-diefstal label/klem, geregistreerd op naam van Variant Systemet A/S en Container Centralen A.m.b.A., met registratienummer 16494-00 en registratiedatum 1 december 1987; Als productie 3 is overgelegd een afschrift van deze modelinschrijving. c. octrooirecht – Europees octrooi op het hangslot, geregistreerd op naam van Stoba AG, met registratienummer EP 1 522 085 en registratiedatum 13 april 2005; Als productie 4 is een afschrift van dit octrooi overgelegd. d. handelsnaamrechten – handelsnaam Container Centralen; – handelsnaam Container Centralen A.m.b.A.; – handelsnaam Container Centralen A/S; en – handelsnaam Unisto welke handelsnamen sinds 1980 (ook) in Nederland in het economisch verkeer gebruikt worden. De counterfeit producten 7. Container Centralen heeft onlangs moeten constateren, dat Schalkoort counterfeit klemmen en hangsloten, met daarop onder meer de aanduidingen ’CC’, ’Container Centralen A/S’, ’Container Centralen A.m.b.A.’ en ’Unisto’, op de markt brengt. Container Centralen heeft al langere tijd gegronde vermoedens dat Schalkoort handelt in namaakklemmen en -hangsloten. Schalkoort is van oudsher een partij die met counterfeit CC producten in verband wordt gebracht. Als productie 5 is in dit verband een aangifte overgelegd die Container Centralen reeds in 1993 bij de Politie Hoek van Holland deed in verband met de handel in counterfeit CC producten door Schalkoort (zie met name paragraaf 6). 8. Container Centralen is van het bestaan van de namaakklemmen en -hangsloten op de hoogte gekomen, doordat de Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. (’SNB React’, de voormalige Stichting Namaakbestrijding) op verzoek van Container Centralen onlangs een proefbestelling voor 50 CC transportkarren met hangen sluitwerk (onder hangen sluitwerk wordt verstaan: klemmen en hangsloten) en 50 maal los CC hangen sluitwerk bij Schalkoort heeft geplaatst. Er zijn toen 50 karren met daarop klemmen en hangsloten, 50 losse klemmen en 50 losse hangsloten geleverd. De 50 klemmen en 50 hangsloten zijn counterfeit en niet van Container Centralen afkomstig. Deze staan op de factuur vermeld onder de verdekte term ’platen’ (productie

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


6). Daarnaast waren aan enkele transportkarren namaakklemmen en -hangsloten bevestigd. 9. De geleverde losse klemmen zien er als volgt uit (in nog niet om de rand van een transportkar bevestigde toestand):

10. De geleverde hangsloten zien er als volgt uit:

(voorkant)

(achterkant) 11. Naar aanleiding van deze proefbestelling heeft SNB React twee rapportages opgesteld die als producties 7a en 7b zijn gevoegd. Productie 7a betreft de rapportage van mevrouw J. Jenkoski, waarin de gang van zaken rondom de proefbestelling beschreven wordt. Productie 7b betreft de rapportage van de heer J.L.M. Koreman, waarin beschreven wordt waaraan is te herkennen dat het om counterfeit klemmen en hangsloten gaat. 12. Op 26 maart 2008 is op verzoek van Container Centralen conservatoir bewijsbeslag gelegd op verschillende locaties van Schalkoort, te weten Hoek van Holland, Honselersdijk en Leidschendam. De heer L.C.J. Schalkoort, enig aandeelhouder en bestuurder van L. Schalkoort Beheer B.V. (welke vennootschap op haar beurt weer enig aandeelhouder en bestuurder is van Leo Schalkoort B.V. – zie productie 1), was hierbij aanwezig. 13. Op de locatie Honselersdijk zijn door de deurwaarder in een afgesloten kast enkele counterfeit klemmen aangetroffen

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 7 1

en in beslag genomen. Voorts zijn door de deurwaarder diverse administratieve bescheiden in beslag genomen. Als productie 8 zijn de beslagstukken van de deurwaarder overgelegd. Als producties 9a en 9b zijn verslagen van de heren J.L.M. Koreman en E.J. de Leeuw van SNB React overgelegd, waarin de gang van zaken tijdens de beslaglegging staat omschreven. Merkinbreuk 14. Door het gebruik van klemmen en hangsloten met daarop de ’CC’ woord-/ beeldmerken (productie 2), wordt inbreuk gemaakt op de merkrechten van Container Centralen A.m.b.A. uit hoofde van artikel 2.20 lid 1(a) Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (’BVIE’), althans uit hoofde van de artikelen 2.20 lid 1(b) en (c) BVIE. 15. De door Schalkoort gebruikte tekens zijn immers identiek aan de merken van Container Centralen A.m.b.A. Schalkoort gebruikt de merken op klemmen en hangsloten (slotenmakerswaren van metaal), net als Container Centralen zelf. De waren zijn dus identiek aan de waren waarvoor Container Centralen zelf haar merken gebruikt en heeft ingeschreven (en voor wat betreft een deel van de ingeschreven waren soortgelijk). 16. Voorzover de onderhavige zaak niet op artikel 2.20 lid 1(a) afgedaan zou kunnen worden (quod non, het is een counterfeit zaak pur sang), geldt het volgende. Door het gebruik van een identiek teken op identieke, althans soortgelijke, waren, kan bij het relevante publiek (afnemers van transportkarren in de bloemen- en potplantenbranche) verwarring ontstaan. 17. Voorts is het CC-merk een bekend merk, dat in de Benelux (en daarbuiten) al sinds 1980 op dezelfde wijze en op grote schaal gevoerd wordt. Door het gebruik van het teken wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk. 18. Immers, door het op de markt brengen van namaakklemmen en -hangsloten met daarop onder meer de aanduiding ’CC’, kan Schalkoort eigen karren in het rouleersysteem brengen als waren het CC karren. Ook stelt Schalkoort derden in staat hetzelfde te doen. Zij profiteren derhalve van het CC rouleersysteem en daarmee van de reputatie van het CC merk. Het CC rouleersysteem raakt intussen vervuild met inferieure en niet van Container Centralen afkomstige karren met daarop de namaakklemmenen hangsloten. Dit heeft verwatering van het CC merk en reputatieschade tot gevolg. Wanneer de betreffende karren gebreken vertonen, wordt Container Centralen op de kwaliteit hiervan aangesproken en is Container Centralen haar, niet op namaak beduchte, klanten verplicht deze te onderhouden en vervangen. Modelinbreuk 19. De door Schalkoort gebruikte en verhandelde klemmen vertonen hetzelfde uiterlijk als, althans wekken bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan, het door Variant Systemet A/S en Container Centralen A.m.b.A. gedeponeerde model met registratienummer 16494-00 (productie 3). Derhalve maakt Schalkoort inbreuk op de modelrechten van Variant Systemet A/S en Container Centralen A.m.b.A. uit hoofde van artikel 3.16 lid 1 BVIE.

•


4 7 2

B I J B L A D


Octrooi-inbreuk 20. De hangsloten van Container Centralen worden beschermd door het Europees octrooi EP 1 522 058, waarvan Stoba AG de houder is (productie 4). Door counterfeit hangsloten te gebruiken en te verhandelen, maakt Schalkoort inbreuk op dit octrooi uit hoofde van artikel 70 lid 1 j˚ artikel 53 lid 1 sub a Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ’ROW’). Onrechtmatig handelen; slaafse nabootsing 21. De handelswijze van Schalkoort is eveneens onrechtmatig jegens Container Centralen. De door Schalkoort verhandelde counterfeit klemmen en hangsloten stemmen wat vormgeving en uiterlijk betreft in zo sterke mate overeen met (zijn identiek aan) de door Container Centralen verhandelde originele klemmen en hangsloten, dat op nodeloze wijze verwarring bij het relevante publiek ontstaat. 22. Ook geldt dat door het gebruik van de aanduidingen ’Container Centralen A.m.b.A.’ op de counterfeit klemmen en van ’Container Centralen A/S’ en ’Unisto’ op de counterfeit hangsloten op onrechtmatige wijze gebruik wordt gemaakt van de handelsnamen van Container Centralen A.m.b.A., Container Centralen A/S en Unisto GmbH. Het gebruik van die aanduidingen op de klemmen en hangsloten leidt, dan wel kan leiden, tot verwarringsgevaar onder het relevante publiek met betrekking tot de afkomst van de betreffende klemmen en hangsloten. Betrokkenheid van Schalkoort bij handel in counterfeit producten en de daardoor veroorzaakte schade 23. Aangezien er direct bewijs is van betrokkenheid van Schalkoort bij handel in counterfeit klemmen en hangsloten, richt Container Centralen haar verzoek tot een ex parte verbod tot Schalkoort. 24. Als gevolg van de inbreuk op de voornoemde intellectuele eigendomsrechten van Container Centralen, heeft Container Centralen schade geleden en dreigt zij verdere schade te lijden. Het is op dit moment hoogseizoen in de potplanten industrie. Derhalve is de vraag naar transportkarren van Container Centralen (waarop ter identificatie de CC klemmen en CC hangsloten zijn bevestigd) momenteel erg hoog. 25. De schade die CC lijdt als gevolg van de handel in counterfeit klemmen en hangsloten, bestaat onder meer uit de volgende posten: a. Het rouleersysteem raakt vervuild met niet van Container Centralen afkomstige karren met counterfeit klemmen en hangsloten, die Container Centralen op grond van de overeenkomsten die zij heeft met haar klanten toch moet onderhouden en vervangen wanneer deze defect zijn. Container Centralen heeft aan dit onderhoud en aan de vervanging van defecte karren additionele kosten; b. Container Centralen ontvangt met betrekking tot deze karren geen huuropbrengsten en ook geen jaarlijkse bijdragen voor onderhoud en vaste lasten; c. Container Centralen derft omzet en winst doordat zij zelf minder karren in omloop kan brengen; en d. Reputatieschade. Het verzoek van Container Centralen 26. Het verzoek tot het opleggen van een ex parte verbod is gebaseerd op artikel 1019e Rv, dat op 1 mei 2007 in werking is getreden. Dit artikel biedt de mogelijkheid in spoedei-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

sende zaken een onmiddellijk verbod uit te vaardigen teneinde een dreigende (verdere) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom te voorkomen, zonder dat de vermeende inbreukmaker wordt opgeroepen. 27. Verzoekers verzoeken de Voorzieningenrechter, op basis van artikel 1019e Rv, Gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van de beschikking, de in het lichaam van het verzoekschrift omschreven inbreuken op de merkrechten van Centralen A.m.b.A., het modelrecht van Container Centralen A.m.b.A. en Variant Systemet A/S, het octrooi van Stoba AG en het onrechtmatig handelen jegens Container Centralen (onder meer bestaande uit het gebruik van de in het lichaam van het verzoekschrift nader aangeduide handelsnamen) te staken en gestaakt te houden, waarbij Gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, veroordeeld worden tot betaling aan Container Centralen van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,– (zegge: tienduizend Euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag of iedere keer dat (één van) Gerekwestreerden of een op enigerlei wijze aan (een van) hen gelieerde (rechts)persoon, geheel of gedeeltelijk, in strijd handelt met de gegeven bevelen, dan wel, uitsluitend ter keuze van Verzoekers, een dwangsom van € 500,– (zegge: vijfhonderd Euro) voor ieder voorwerp waarmee (één van) Gerekwestreerden in strijd handelen met (één of meer van) de hiervoor genoemde bevelen. Spoed 28. Uit het voorgaande volgt dat Container Centralen onherstelbare schade lijdt door de inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten en dat deze zaak een sterk spoedeisend karakter heeft. In verband hiermee verzoekt Container Centralen dan ook om uw beschikking houdende het verlof op de minuut en op alle dagen en uren uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Bodemprocedure 29.Op 23 april jl. is bij uw Rechtbank door Container Centralen reeds een bodemprocedure tegen Schalkoort aanhangig gemaakt. Het is derhalve niet nodig een TRIPs termijn te bepalen waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet worden ingesteld. Bevoegdheid 30. De Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage is bevoegd van deze zaak kennis te nemen uit hoofde van artikel 4.6 lid 1 BVIE, aangezien de counterfeit klemmen en hangsloten (mede) in het arrondissement ’s-Gravenhage door Schalkoort worden gebruikt, verkocht of anderszins verhandeld. Daarnaast is de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage bevoegd ingevolge artikel 80 lid 2 sub a ROW, aangezien hij/zij op grond van dit artikel uitsluitend bevoegd is om kennis te nemen van vorderingen als bedoeld in artikel 70 ROW. Redenen waarom: Verzoekers de Voorzieningenrechter verzoeken, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: (i) te bevelen dat Gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de Benelux merken ’CC’ van Container Centralen A.m.b.A. met registratienum-

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


mers 397151 en 587079 staken en gestaakt houden, meer in het bijzonder door Gerekwestreerden met onmiddellijke ingang te verbieden niet van Verzoekers afkomstige waren met daarop het teken ’CC’, of een daarmee overeenstemmend teken, in voorraad te hebben, aan te bieden, te verkopen of anderszins te verhandelen, dan wel daarbij op enigerlei wijze betrokken te zijn; (ii) te bevelen dat Gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang elke inbreuk op het Benelux model met registratienummer 16494-00 op naam van Container Centralen A.m.b.A. en Variant Systemet A/S staken en gestaakt houden, meer in het bijzonder door Gerekwestreerden met onmiddellijke ingang te verbieden klemmen in voorraad te hebben, aan te bieden, te verkopen of anderszins te verhandelen, die hetzelfde uiterlijk vertonen als het model van Container Centralen A.m.b.A. en Variant Systemet A/S, althans klemmen die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekken, dan wel daarbij op enigerlei wijze betrokken te zijn; (iii) te bevelen dat Gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang elke inbreuk op het octrooi van Stoba AG met registratienummer EP 1 522 085 te staken en gestaakt houden, meer in het bijzonder door Gerekwestreerden met onmiddellijke ingang te verbieden het geoctrooieerde voortbrengsel in voorraad te hebben, aan te bieden, te verkopen of anderszins te verhandelen, dan wel daarbij op enigerlei wijze betrokken te zijn; (iv) te bevelen dat Gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang elk onrechtmatig handelen jegens Verzoekers staken en gestaakt houden, meer in het bijzonder door Gerekwestreerden met onmiddellijke ingang te verbieden respectievelijk de handelsnamen ’Container Centralen A.m.b.A.’, ’Container Centralen A/S’ en ’Unisto’, of daarmee verwarringwekkend overeenstemmende handelsnamen, te gebruiken, alsmede door Gerekwestreerden met onmiddellijke ingang te verbieden klemmen met hetzelfde uiterlijk als de klemmen van Verzoekers, al dan niet met daarop de tekens ’CC’ en ’Container Centralen A.m.b.A.’, en hangsloten met hetzelfde uiterlijk als de hangsloten van Verzoekers, al dan niet met daarop de tekens ’CC’, ’Container Centralen A/S’ en ’Unisto’, te gebruiken; en (v) te bevelen dat Gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, worden veroordeeld tot betaling aan Verzoekers van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,– (zegge: tienduizend Euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag of iedere keer dat (een van) Gerekwestreerden, geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met de sub (i), (ii), (iii) en (iv) gegeven bevelen, dan wel, uitsluitend ter keuze van Verzoekers een dwangsom van € 500,– (zegge: vijfhonderd Euro) voor ieder voorwerp waarmee (een van) Gerekwestreerden in strijd handelt met (een of meer van) de hiervoor genoemde bevelen. 2 De beoordeling 2.1 De voorzieningenrechter is gelet op het bepaalde in artikel 80 lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 bevoegd voorzover het verzoek is gegrond op het octrooirecht van Container Centralen. Gelet op de plaats waar de inbreuk plaatsvindt (i.e. Honselersdijk) is de voorzieningenrechter krachtens artikel 4.6 lid 1 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom bevoegd voorzover het verzoek is gegrond op het Beneluxmerk dan wel het Beneluxmodel en krachtens artikel 102

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 7 3

Rv. voorzover het verzoek is gegrond op de slaafse nabootsing en het handelsnaamrecht. 2.2 Met betrekking tot de in het verzoekschrift onder 9 afgebeelde klem stelt de voorzieningenrechter vast dat op de foto is te zien dat de bovenzijde van het rechterdeel is omgebogen, maar dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de klem hetzelfde uiterlijk vertoont als het model van Container Centralen. 2.3 De voorzieningenrechter zal het verzoek toestaan voorzover het is gebaseerd op het Beneluxmerk en het Beneluxmodel van Container Centralen. Het bevel zal worden gegeven op de wijze zoals hieronder is verwoord. 2.4 Het verzoek dient overigens te worden afgewezen, omdat het verzoek niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop. In dit verband geldt voor het op de grondslag slaafse nabootsing gebaseerde verzoek nog dat deze rechtsgrond niet wordt vermeld in artikel 1019 Rv. als recht waarop titel 15 van toepassing is. 3 De beslissing De voorzieningenrechter: 3.1 beveelt gerekwestreerden met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de Beneluxmerken ’CC’ van Container Centralen met registratienummers 397151 en 587079 te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door niet van Container Centralen afkomstige waren met daarop het teken ’CC’ in voorraad te hebben, aan te bieden, te verkopen of anderszins te verhandelen; 3.2 beveelt gerekwestreerden met onmiddellijke ingang elke inbreuk op het Beneluxmodel met registratienummer 16494-00 op naam van Container Centralen te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door klemmen in voorraad te hebben, aan te bieden, te verkopen of anderszins te verhandelen, die hetzelfde uiterlijk vertonen als het model van Container Centralen, althans klemmen die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekken; 3.3 veroordeelt gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, tot betaling aan Container Centralen van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,– voor iedere dag of gedeelte van een dag dat (een van de) gerekwestreerden, in strijd (handelt) handelen met deze bevelen, dan wel, uitsluitend ter keuze van Container Centralen een dwangsom van € 500,– voor ieder voorwerp waarmee (een van de) gerekwestreerden in strijd handelt met (een of meer van) de hiervoor genoemde bevelen; 3.4 bepaalt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de beschikking is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; 3.5 bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van deze beschikking; 3.6 verstaat dat verzoeker dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan gerekwestreerden zal doen betekenen uiterlijk vrijdag 30 mei 2008; 3.7 bepaalt dat voor het geval gerekwestreerden de opheffing van dit verbod willen vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op dinsdag 17 juni

•


4 7 4

B I J B L A D


2008, 10.00 uur en bepaalt voorts dat gerekwestreerden, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik willen maken, de dagvaarding zullen doen betekenen uiterlijk vrijdag 6 juni 2008; 3.8 verklaart de bevelen en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad; 3.9 wijst af het meer of anders verzochte. 3 Het geschil 3.1 Schalkoort heeft gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid zich in deze procedure tegen het gegeven bevel te verweren. Zij vordert – samengevat – primair opheffing van het bevel, subsidiair matiging en limitering van de aan haar opgelegde dwangsom, met veroordeling van Container Centralen in de volgens 1019h Rv te begroten proceskosten. Schalkoort voert aan dat zij een grote voorraad Deense karren heeft en dat zij niet in staat is te voorkomen dat zich daaronder wellicht counterfeit (inbreukmakende) karren bevinden. De karren worden namelijk uitgewisseld tussen deelnemers aan het roulatiesysteem van Container Centralen, waarbij, volgens Schalkoort, niet gelet wordt op echtheidkenmerken. Schalkoort meent dat aldus sprake is van overmacht. Schalkoort stelt verder dat Container Centralen bekend is met inbreuken op haar rechten en dat haar schadebeperkingsplicht met zich brengt dat Container Centralen er alles aan moet doen om te voorkomen dat counterfeit karren in omloop worden gebracht. Schalkoort meent dat in ieder geval aanleiding bestaat de dwangsom te beperken. 3.2 Container Centralen voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 Beoordeeld moet worden of het eerder gegeven bevel, ook na tegenspraak van Schalkoort, gehandhaafd dient te blijven en of Container Centralen daarbij een voldoende spoedeisend belang heeft. 4.2 De bevoegdheid van deze rechtbank volgt uit de in het bevel onder 2.1 weergegeven omstandigheden. Het spoedeisend belang van Container Centralen volgt uit de gestelde dreiging van verdere inbreuk op haar merken modelrechten. 4.3 Schalkoort bestrijdt niet hetgeen door Container Centralen in het verzoekschrift van 19 mei 2008 aan het gevraagde bevel ten grondslag is gelegd. In het bijzonder bestrijdt Schalkoort niet dat zij namaak klemmen en sloten heeft geleverd aan een medewerker van SNB React en aldus moedwillig inbreuk heeft gemaakt op de merken modelrechten van Container Centralen. Het bevel richt zich allereerst tegen dit handelen en dient gezien de niet bestreden inbreuk te worden gehandhaafd. De in het bevel onder 3.4 gegeven matigingsbevoegdheid is voldoende waarborg dat Schalkoort niet wordt aangesproken op verbeurde dwangsommen als gevolg van handelingen die haar redelijkerwijze niet zijn aan te rekenen. De omstandigheid dat Container Centralen onvoldoende actief zou zijn bij de bestrijding van inbreuk op haar rechten leidt er niet toe dat zij haar recht op handhaving daarvan zou verspelen. Schalkoort kan zich moeilijk verschuilen achter het in haar ogen onvoldoende voortvarende optreden van Container Centralen om een verbod tegen haar eigen moedwillige inbreuk af te wenden.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

4.4 De voorzieningenrechter ziet, ook gezien de ernst van de inbreuk, geen aanleiding de opgelegde dwangsom verder te matigen dan in het bevel al is gedaan of deze aan een maximum te binden. 4.5 Schalkoort zal als de in het ongelijk gestelde partij in de volgens 1019h Rv te begroten proceskosten worden veroordeeld. Deze bedragen volgens de gespecificeerde opgave van Container Centralen, inclusief de voorbereiding van het verzoek tot afgifte van het bevel en inclusief verschotten, circa € 40.000,–, waarvan zij € 30.000,– in rekening wil brengen. Schalkoort heeft deze opgaven niet gemotiveerd bestreden, zodat dit bedrag toewijsbaar is. 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1 wijst de vorderingen af; 5.2 veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Container Centralen tot op heden begroot op € 30.000,–, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van betaling. Enz.

Noot Onderbouwing van een ex parte-verzoek Het verzoek in deze zaak is gebaseerd op vier pijlers, en wordt gehonoreerd voor wat betreft twee daarvan. De gedeeltelijke afwijzing van het verzoek betreft het octrooirecht en de slaafse nabootsing. De Vzr. overweegt terecht dat die laatste grondslag onder artikel 1019e überhaupt niet in aanmerking komt, en niet minder terecht dat aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod hoge eisen moeten worden gesteld. Niet geheel duidelijk is echter waarom de Vzr. van oordeel is dat het octrooirecht waarop Container Centralen zich beroept en de inbreuk daarop onvoldoende aannemelijk zijn gemaakt en, belangrijker, hoe dit tekort aan onderbouwing in toekomstige zaken kan worden ondervangen. Het octrooi is verleend na onderzoek door het EOB, zodat van de geldigheid daarvan moet worden uitgegaan. Het moet dus wel gaan om de inbreukvraag. Counterfeit is gesteld, en gegeven het gehele feitencomplex ook aannemelijk, want het ’succes’ van de inbreukmakende producten staat of valt met de probleemloze uitwisselbaarheid ervan met de echte klemmen en sloten, en het ontbreken van zichtbare verschillen. Blijft over de vraag of het octrooi eigenlijk wel is toegepast op de hangsloten. In tegenstelling tot de merk- resp. modelinbreuk kan men dat inderdaad niet zo één twee drie uit de overgelegde stukken afleiden, al wijzen de tekeningen in het octrooischrift al een eind in die richting. Maar is het nu echt nodig om – bijvoorbeeld – een rapport van een octrooigemachtigde over te leggen waarin deze verklaart dat het echte slot een slot volgens het octrooi is (wat in nr 20 van het verzoekschrift ook al is gesteld) en dat het counterfeit-slot niet slechts aan de buitenkant maar ook aan de aan het oog onttrokken binnenkant namaak is, en voldoet aan de conclusie van het octrooi? Tenslotte: gesteld dat dit inderdaad nodig moet worden geacht, zou er wellicht ook iets voor te zeggen zijn om aan de

•


N O V E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


motivering van de – op dit punt – afwijzende beschikking even hoge eisen te stellen als aan die van het verzoekschrift zelf. J.H.S.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 7 5

•


4 7 6

B

B I J B L A D

E R

I

C H

T

E


Datum: 15 december 2008; Tijd: 12.00 – 17.45 uur + borrel; Locatie: Universiteit van Tilburg; Organisatie: TILEC, Tilburg Law and Economics Center; Thema: de winnaars van de TILEC IIPC Grant Competition 2007 presenteren tijdens deze workshop de eerste resulta-

F

I

C I

E } L

E I G E N D O M

N O V E M B E R

2 0 0 8

N

TILEC Workshop ’IIPC – Innovation, Intellectual Property and Competition policy’

O F

•

Operator: XYvision

E

M E

D E

D E

Mededeling van de Examencommissie voor de Octrooigemachtigde Tentamendata in 2009 De examencommissie voor de octrooigemachtigde deelt mee dat in 2009 de volgende tentamens op de daarbij genoemde data zullen worden afgenomen. Octrooirecht: 12 januari 2009; Recht Algemeen: 20 april 2009; Overige IE-rechten/Europees recht/mededinging: 25 mei 2009; Opstellen van een octrooiaanvrage (A): 5 oktober 2009 (ochtend); Verdedigen van een octrooiaanvrage (B): 5 oktober 2009 (middag); Schrijven van een advies (C): 30 november 2009. De kosten voor deelname aan de resp. tentamens zijn: Juridische tentamens (Recht Algemeen, Octrooirecht en Overige IE-rechten/Europees recht/Mededinging): € 325,– per tentamen; Praktische Vaardigheden: Opstellen van octrooiaanvrage: € 350,– Praktische Vaardigheden: Verdedigen van een octrooiaanvrage: € 350,–; Praktische Vaardigheden: Schrijven van een advies: € 600,–; Verdere informatie en aanmelden bij: Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen, t.a.v. mevr. drs. M.A.J. Verkaart; tel.: (024) 361 1851; fax: (024) 361 1491; e-mail: [email protected] Register van octrooigemachtigden De directeur van Octrooicentrum Nederland maakt bekend

ten van hun onderzoek op het gebied van innovatie, intellectuele eigendom en mededinging, gevolgd door een discussie met TILEC-leden prof. dr. E. Brouwer, prof. dr. J. Boone en prof. dr. W.A. Hoyng; De workshop is toegankelijk voor zowel juristen als economen; Prijs: toegang is gratis. Wel graag inschrijven; Inlichtingen: http://www.tilburguniversity.nl/tilec/events/ conferences/

L

I

N

G

E

N

dat de inschrijvingen van mevrouw drs. D.H. Serlui-Koerts op 8 oktober 2008, de heer mr. ir. F.A. Dietz op 22 oktober 2008, de heer ir. L.M.H. Faessen op 30 oktober 2008, de heer mr. dr. E.E.J. Dekker op 12 november 2008, de heer dr. W. Krijgsman op 24 november 2008 en de heren ir. H. Bakker en ir. Th.A.H.J. Smulders op 2 december 2008 op hun verzoek zijn doorgehaald in het register van octrooigemachtigden. De inschrijving van de heer ir. E.G. Voogt is wegens zijn overlijden op 5 december 2007 doorgehaald in het register van octrooigemachtigden. Op 29 oktober 2008 zijn de heren ir. H.C. de Lange en ir. J.P. Haartsen, en op 24 november 2008 de heer ir. R.T. Suurmond ingeschreven in het register van octrooigemachtigden. Sluiting Octrooicentrum Nederland Octrooicentrum Nederland zal de volgende dagen voor het publiek gesloten zijn: Donderdag 25 december 2008 (Eerste Kerstdag), vrijdag 26 december 2008 (Tweede Kerstdag), donderdag 1 januari 2009 (Nieuwjaarsdag) en vrijdag 2 januari 2009. (Kennisgeving van de directeur van Octrooicentrum Nederland, ingevolge artikel 7, lid 2 Besluit Bureau Industrie¨ le Eigendom.)

(vervolg inhoud op blz. 406)

Recommend Documents