(vervolg inhoud op blz. 338)

•

@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak10 November 19, 2008 tijd: 13.40 uur

•

Operator: XYvision

3 3 7

NUMMER 10 c oktober 2008 c JAARGANG 76

I

N

H

O U

D

Actualiteiten Over het belang van de juiste vraag. House of Lords over inventiviteit, nawerkbaarheid en steun in de beschrijving. House of Lords deelt het oordeel van de Haagse rechtbank (blz. 340).

duct dat blijvend is gefixeerd; EP 721 van BRS, met Glaverbel als uitgangspunt, voegt inzicht toe dat van verwarming kan worden afgezien indien de gebogen glasruit op andere wijze wordt gefixeerd; EP 721 ongeldig wegens gebrek aan inventiviteit) (blz. 359).

Rechterlijke uitspraken

Nr. 41 Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 juli 2007, Abbott Laboraties/Teva Pharmaceuticals Europe e.a. (niet Abbott is octrooihoudster, maar Abbott GmbH, nu verzuimd is in verzoekschriften voor de verloven tot beslag te vermelden dat Abbott gevolmachtigd is; beoordeling of beslag terecht is dient niet te worden beperkt tot het (summiere) bewijs dat destijds aan de rechter die het verlof verleende was voorgelegd; niet tijdig door Abbott procedure ten principale aangevangen; beslagen moeten worden opgeheven; van enig onrechtmatig handelen op dit moment door Teva is niet gebleken) (blz. 363).

1 Octrooirecht

2 Merkenrecht

Nr. 38 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 juli 2006, The Whitaker Corporation/FCI ’s-Hertogenbosch e.a. (het aanbieden van een oplossing voor het probleem ’to design a right angled connector that is easy to manufacture’ is wezenlijk voor de uitvinding; FCI geeft met haar Airmax VS geen toepassing aan ten minste twee kenmerken van conclusie 1 van EP 785 van Whitaker; gevorderde voorlopige voorzieningen geweigerd) (blz. 347).

Nr. 42 Hof ’s-Gravenhage, 19 juli 2007, G-Star International e.a./Metro Cash&Carry Nederland ’Makro’ (G-Star jeans en de merken hebben geen luxueus en prestigieus imago; geen ernstige aantasting van reputatie van G-Star door de wijze van aanbieden van Makro; in jurisprudentie onvoldoende steun te vinden voor opvatting dat loyaliteit van wederverkoper ertoe leidt dat hij in geval van uitputting van het merk, voor het adverteren slechts gebruik mag maken van een woordmerk van de merkhouder; door wijze van adverteren van Makro indruk gewekt van commerciële band tussen G-Star en Makro) (blz. 367).

Artikelen S.J.R. Bostyn, Van planten-DNA tot sojameel, uitputtingsleer en beschermingsomvang: een commentaar op Rb. ’sGravenhage, Monsanto v Cefetra, Argentinië, Vopak en ACTI (blz. 342). Jurisprudentie

Nr. 39 Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 maart 2008, Monsanto Technology/Cefetra e.a. (geen inbreuk op conclusies 1 t/m 5 omdat het DNA niet als geïsoleerde stof voorhanden is maar in het sojameel is opgenomen; opvatting verworpen dat sojameel aan te merken is als rechtstreeks verkregen voortbrengsel door toepassing van de werkwijzen in conclusies 14, 17-19 en 28; vragen van uitleg over art. 9 Biotechnologierichtlijn zullen (concept) aan HvJ EG worden gesteld.) (blz. 350). Nr. 40 Rechtbank ’s-Gravenhage, 20 febr. 2008, BRS Excell Glass/Portal e.a. (stelling van Portal, dat Frans octrooi van Glaverbel wel degelijk het bij omgevingstemperatuur buigen van gelaagd hard glas openbaart, slaagt; Glaverbel echter niet nieuwheidsschadelijk; Glaverbel voert tot een pro-

Nr. 43 Rechtbank Amsterdam, 17 jan. 2007, Red Bull e.a./ Leidseplein Beheer e.a. (niet de bedoeling van de wetgever om art. 2.27, lid 4 BVIE van toepassing te achten op depots van derden die reeds voor het verval zijn verricht; dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen worden gebruikt, staat er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken; tekens van De Vries stemmen zowel auditief, visueel als begripsmatig niet, althans onvoldoende, overeen met het merk van Red Bull) (blz. 371). (vervolg inhoud op blz. 338)

Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

•


3 3 8

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beeïndiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 64 28, faxnummer (070) 390 65 27, e-mail: fi[email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected] Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 65 02 Telefaxnr. (070) 398 65 30

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

3 Modelrecht

5 Auteursrecht

Nr. 44 Rechtbank ’s-Gravenhage, 27 juni 2007, Starform/ Time Out Holland e.a. (enkele verweer dat van inbreuk geen sprake kan zijn omdat er gronden zijn voor nietigverklaring, is alleen ontvankelijk indien wordt gesteld dat de vermeende inbeukmaker een ouder nationaal modelrecht heeft, op grond waarvan het geregistreerde model nietig verklaard zou kunnen worden; gevorderde verklaring voor recht en gebod toegewezen voor zover gegrond op slaafse nabootsing en beperkt tot Nederland; nevenvorderingen slechts toewijsbaar voor de Benelux) (blz. 376).

Nr. 46 Hof ’s-Hertogenbosch, 12 juni 2007, Martinique Rosmalen e.a./Present International (vormgeving van de drie wijnkistinterieurs vooral ingegeven door het technisch effect ervan en niet door persoonlijke invulling van de maker; bij verschillende onderdelen zijn wel persoonlijke keuzes van de ontwerper mogelijk, maar deze betreffen op het geheel van de voor het overige in de markt al gebruikte vormgeving zodanig geringe aspecten dat niet gesproken kan worden van eigen oorspronkelijk karakter met persoonlijk stempel van de maker) (blz. 387).

4 Handelsnaamrecht

Nr. 47 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 27 april 2007, IDPharma/KNMP (deskundigenonderzoek maakt voldoende aannemelijk dat de uit te geven KNMP Kennisbank geen inbreuk zal maken op auteursrechten van ID/Pharma; omdat de stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst het complement is van de schriftelijke licentieovereenkomst, ligt het in de rede voor de overige modaliteiten te spiegelen aan die schriftelijke overeenkomst; geen ongeoorloofde beperking van de mededinging) (blz. 390).

Nr. 45 Hof Amsterdam, 23 nov. 2006, Equity Trust/Private Equity Services (Amsterdam) (verwarringsgevaar onvoldoende aannemelijk; aan het woord ’equity’ komt in de financiële wereld in Nederland nauwelijks (meer) onderscheidend vermogen toe waar het aandelenvermogen en daaraan gerelateerde beheersactiviteiten betreft; dit geldt ook voor trustdiensten als door Equity Trust verleend; niet onaannemelijk dat Private Equity Services bij keuze van haar handelsnaam haar bedrijfsmatige activiteiten heeft getracht te beschrijven) (blz. 384).

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 3 9

6 Onrechtmatige daad

Boekbesprekingen

Nr. 48 Vzr. Rechtbank Amsterdam, 17 maart 2005, Kimberly-Clark Worldwide e.a./Friesland Foods h.o.d.n. Riedel Drinks e.a. (de Dubbelfris-puppy, met name nu hij ook met toiletpapier in de weer is, op zijn minst geïnspireerd op en dus in zekere mate een nabootsing van de PAGEpuppy; nabootsing is echter in zijn algemeenheid niet steeds onrechtmatig en rechtvaardigt evenmin zonder meer toewijzing van de vorderingen van K-C; geen verwarringsgevaar waardoor K-C schade lijdt; niet uit te sluiten dat Dubbelfris-reclame kan worden opgevat als parodie, die in beginsel toelaatbaar is) (blz. 395).

L. Wichers Hoeth (Gielen c.s.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, J.L.R.A.H. (blz. 401).

7 Diversen

PAO-cursus ’Handhaving Intellectuele eigendom’ (blz. 403).

Nr. 49 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 12 sept. 2007, DerTec/Bege Aandrijftechniek (Bege heeft bewust en opzettelijk een domeinnaam geregistreerd die overeenstemt met het merk en de handelsnaam van haar concurrent; Bege heeft op koop toe genomen dat die domeinnaam doorlinkt naar haar eigen website; dergelijke inbreukmakende handelingen niet te goeder trouw gedaan; volledige kostenvergoeding; gespecificeerde kostenopgave van Der-Tec voor redelijk gehouden; Bege kan niet volstaan met het enkel roepen dat het wel erg veel is) (blz. 398).

Berichten PAO-cursus ’Actualiteiten Auteursrecht’ (blz. 403). PAO-cursus ’Internetrecht: actualiteiten, wetgeving en rechtspraak’ (blz. 403). 10e Benelux Merkendag (blz. 403).

OSR-cursus ’Intellectuele eigendom’ (blz. 403). TILT Congres ’Tilting Perspectives on Regulating Technologies’ (blz. 403). Officiële mededelingen Register van octrooigemachtigden (blz. 404).

Mededeling van de uitgever De website voor het Bijblad (www.bijblad.nl) is per 17 oktober jl. wegens technische problemen down gebracht. Het digitale, afzoekbare archief zal op korte termijn heropend worden als onderdeel van de vernieuwde website van Octrooicentrum Nederland (www.octrooicentrum.nl).

•


3 4 0

A

B I J B L A D

C

T U

A

L

I

T

E

I

T

E


E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

N

Over het belang van de juiste vraag. House of Lords over inventiviteit, nawerkbaarheid en steun in de beschrijving. House of Lords deelt het oordeel van de Haagse rechtbank. Op 9 juli 2008 heeft de House of Lords een – in meerdere opzichten – interessante beslissing gegeven in de zaak tussen Conor Medsystems en Angiotech Pharmaceuticals.1 De zaak heeft betrekking op een Europees octrooi van Angiotech. Centraal stond de vraag of de geclaimde stent met een taxol coating aan het vereiste van inventiviteit voldeed. Eerst zal ik kort iets zeggen over de achtergrond. Al geruime tijd worden stents gebruikt om vernauwingen in bijvoorbeeld bloedvaten op te heffen. De stent, een cilindervormig buisje, wordt met behulp van een katheter in het bloedvat aangebracht op de plaats van de vernauwing. Op die plek wordt de stent door het opblazen van het ballonnetje waarop de stent zich in ’ineengevouwen’ toestand bevindt, ’uitgevouwen’. De stent drukt dan de vernauwing als het ware terug. De stent, die een open structuur heeft, blijft op die plek achter in het bloedvat en ondersteunt daar de vaatwand. Een bekend probleem is dat bij het aanbrengen van de stent in het bloedvat de binnenwand van het bloedvat letsel kan oplopen. Het herstel daarvan (door het lichaam zelf) gaat gepaard met de vorming van nieuw weefsel. Dat nieuwe weefsel kan op zijn beurt opnieuw tot vernauwing van het bloedvat leiden. Dit noemt men restenosis. De coating van taxol op de stent is bedoeld voor de behandeling of het voorkomen van restenosis. Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland heeft Conor nietigheidsacties ingesteld tegen dit octrooi. Volgens Conor was de uitvinding niet inventief. In het Verenigd Koninkrijk slaagde Conor bij de High Court en de Court of Appeal. Bij de Haagse rechtbank – de namen van de rechters worden voluit genoemd in de ’opinion’ van Lord Hoffmann – had Conor geen succes. In §3 van de opinion stelt Lord Hoffmann eerst een aantal zaken vast. Er is geen Europees octrooigerecht. Een Europees octrooi is een bundel nationale octrooien waarover nationale gerechten moeten oordelen. Daarom is het onvermijdelijk dat deze af en toe tot onverenigbare beslissingen komen over hetzelfde octrooi. In sommige is de oorzaak daarvan dat het bewijs verschilt. ’In most continental jurisdictions, including the European Patent Office (’EPO’), cross-examination is limited or unknown.’ Lord Hoffmann vervolgt dan met de opmerking dat uiteenlopende beslissingen in andere gevallen het gevolg zijn van het feit dat ’one is dealing with questions of degree over which judges may legitimately differ.’ Inventiviteit is een dergelijke kwestie. Daarop volgt: ’But when the question is one of principle, it is desirable that so far as possible there should be uniformity in the way the national courts and the EPO interpret the European Patent Convention (’EPC’). In dit geval gaat het naar zijn mening om een principiële kwestie: ’It is about how you identify the concept embodied in the invention which may constitute the ’inventive step’ for the purposes 1 Zaak [2008] UKHL 49. Te vinden op de website http:// www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldjudgmt.htm.

•

Operator: XYvision

of article 56 of the EPC and section 1(1)(b) of the Patents Act 1977.’ Hierbij wil ik de volgende kanttekeningen plaatsen. (i) Terecht wordt gesignaleerd dat verschillen in proces- en bewijsrecht kunnen leiden tot uiteenlopende beslissingen van rechters in verschillende verdragsluitende staten die over dezelfde kwesties moeten oordelen. Wil men bereiken dat rechters van verschillende jurisdicties bij de toepassing van dezelfde eenvormige regels in feitelijk identieke situaties tot identieke beslissingen komen – en dat is beoogd met het Europese octrooisysteem2 – dan zal uiteindelijk ook het proces- en bewijsrecht op dit terrein moeten worden geharmoniseerd en geüniformeerd. Mondiaal is hiermee een begin gemaakt met het TRIPs verdrag, en in EU-verband, voortbouwend op het TRIPs verdrag, met de Richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. (ii) Evenzeer terecht noemt Lord Hoffmann in dit verband in één adem de nationale rechter en het Europees Octrooibureau. Met dat laatste verwijst hij naar de Kamers van Beroep, de ’rechters’ van dit Bureau. (iii) Lord Hoffmann spreekt over het vereiste van inventiviteit in het Europees Octrooiverdrag en in de UK Patents Act. Uit deze formulering blijkt dat naar zijn mening het inventiviteitvereiste in het Europees Octrooiverdrag en in de nationale octrooiwetten identiek is. Vervolgens spreekt Lord Hoffmann over het restenosisprobleem van de stents van vóór het octrooi van Angiotech. Hij wijst op de volgende omstandigheden. Restenosis deed zich voor bij een derde tot de helft van de patiënten bij wie een stent was ingebracht. Hij wijst erop dat uit de literatuur blijkt dat allerlei suggesties werden gedaan om dit probleem op te lossen. In 1993 – ongeveer ten tijde van de prioriteitsdatum van het octrooi – verscheen een wetenschappelijk artikel over dit probleem en mogelijke oplossingen. De opinion van Lord Hoffmann bevat een citaat van de samenvatting waarin te lezen is: ’Despite 15 years of clinical experience and research in the field of restenosis prevention, this has not yet resulted in the revelation of unequivocal beneficial effects of any particular drug.’ En: ’Whether there is a feasible monotherapy, whether we have to focus on a drug combination, or whether we are only searching for the ’Holy Grail’ remain to be answered.’ Intussen was een jonge medische onderzoeker die zich bezig hield met onderzoek naar de vorming van bloedvaten (angiogenesis), op de gedachte gekomen dat ongewenste vermeerdering (proliferation) van cellen te voorkomen was door het remmen van angiogenesis. Na een ontmoeting en discussie met een andere wetenschapper die ervaring had met het aanbrengen van stents, besloten beiden op zoek te gaan naar een middel dat angiogenesis kon remmen of voorkomen. Zij testten daartoe verschillende geneesmiddelen met behulp van een bepaalde test. In 1993 testten zij paclitaxel, een kort tevoren ontdekt ’anti-proliferative’. Paclitaxel 2 Het Europese octrooisysteem wordt in hoofdzaak gevormd door het Verdrag van Straatsburg betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, het Europees Octrooiverdrag (EOV) inzake de verlening van Europese octrooien en het Gemeenschapsoctrooiverdrag, ondanks het feit dat het laatste verdrag nooit in werking is getreden.

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


(beter bekend onder de commerciële naam taxol) bleek opmerkelijke ’anti-angiogenic’ eigenschappen te hebben, zelfs in kleine concentraties. Kort daarna werd octrooi aangevraagd voor – onder meer – stents met een coating van ’anti-angiogenic compositions’. Deze stent bleek een groot commercieel succes. De stent reduceerde het aantal gevallen van restenosis in aanzienlijke mate. In 2005 startte Conor de nietigheidsactie. Wie de rapporten van de deskundigen leest die partijen voor de zitting in het geding hadden gebracht, krijgt, aldus Lord Hoffmann, de indruk dat de enige vraag waarover deze het niet eens waren, was of het op de prioriteitsdatum voor de hand lag een stent te voorzien van een coating met taxol. Te verwachten was dat Angiotech zich zou vastklampen aan de ’Holy Grail’-publicatie. Vlak voor de zitting van de High Court kreeg het proces echter een andere wending. In een ’skeleton argument’ ontkende de barrister van Conor dat de inventiviteitsstap die geopenbaard werd in de beschrijving, eruit bestond de stent te voorzien van een taxolcoating. De barrister betoogde dat het inventieve concept ’purportedly resides in the idea of seeking to treat or prevent restenosis by coating a stent with a taxol/polymer composition. The disclosure is of no more than this. The idea is not shown to work (either in humans or in animals), nor to work to any particular extent, nor to work with any polymer nor with any particular amount of drug. The invention thus lies in the idea of trying some, one or more, taxol/polymer combinations to determine whether restenosis can thereby be treated. It is at this level of generality that inventiveness must be assessed.’ (zie §15 van de Opinion). Lord Hoffmann is van oordeel dat dit argument van Conor een ’illegitimate amalgam’ is van de vereisten van inventiviteit (artikel 56 EOV) met nawerkbaarheid (artikel 83 EOV) of met de eis dat datgene waarvoor bescherming wordt gevraagd, steun moet vinden in de beschrijving (artikel 84 EOV). Hij vervolgt (in §17): ’It is the claimed invention which has to involve an inventive step. The invention means prima facie that specified in the claim (...)’. In dit geval is de geclaimde uitvinding een stent met een coating van taxol. Partijen waren het erover eens dat het hierbij om een nieuw voortbrengsel ging. Daarom zou de te beantwoorden vraag eenvoudig dienen te zijn of het voortbrengsel inventief was. Lord Hoffmann voegt daaraan toe dat, zoals vaak het geval is met claims gericht op een voortbrengsel, in dit geval de inventiviteit niet schuilt in het ontdekken hoe het voortbrengsel te maken is. De beweerde inventiviteit is gelegen in de claim dat het voortbrengsel een bijzondere eigenschap heeft, te weten: het voorkomen of behandelen van restenosis. De vraag moest daarom zijn of het voor de hand liggend was een stent met een coating van taxol te gebruiken voor dit doel. Volgens Lord Hoffmann probeerde de barrister deze vraag te vermijden ’by watering down the claimed invention by reference to what he said were inadequacies in the specification.’ Deze ’inadequacies’ bestonden eruit dat de beschrijving geen informatie bevatte over testen bij mensen of dieren waaruit bleek dat deze stent zou werken; de beschrijving verschafte evenmin genoeg informatie over doses etcetera om de ’person skilled in the art’ in staat te stellen de uitvinding te laten werken. Het zou daarom om niet meer gaan dan ’an idea that taxol might work and any skilled person would have known that.’

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 4 1

Daarop volgt (in §19) de reactie: ’In my opinion, however, the invention is the product specified in a claim and the patentee is entitled to have the question of obviousness determined by reference to his claim and not to some vague paraphrase based upon the extent of his disclosure in the description. There is no requirement in the EPC or the statute that the specification must demonstrate by experiment that the invention will work or explain why it will work.’ Lord Hoffmann verwijst met instemming naar een passage in het vonnis van de Haagse rechtbank waarin hetzelfde tot uitdrukking is gebracht. Lord Hoffmann wijst erop dat de beschrijving duidelijk maakt dat taxol ’the favoured anti-angiogenic’ is. Zeker, de beschrijving zegt heel weinig over ’the details of how or why taxol would be efficacious in preventing restenosis.’ Blijkens de beschrijving werd de oplossing van het probleem van restenosis gezien ’in terms of preventing angiogenesis’ maar het bewijs daarvan werd niet geleverd. (§ 22) Is dan sprake van ’insufficiency’ (niet nawerkbaarheid – artikel 83 EOV)? Nee: ’... if (as turned out to be the case) the invention did work, it would not matter why. The reason may have had nothing to do with anti-angiogenesis. The specification would be sufficient if, for whatever reason, taxol coated stents possessed the claimed property of preventing or treating restenosis.’ (§ 23) Vervolgens bespreekt Lord Hoffmann de beslissingen van de High Court en Court of Appeal. Hij is van mening dat deze niet juist waren en de beslissing van de Haagse rechtbank wel. Lord Hoffmann wijst er voorts nog op dat het vereiste dat de claims steun dienen te vinden in de beschrijving in deze zaak niet aan de orde is. Deze kwestie is uitsluitend van belang tijdens de verleningsprocedure en dus niet tijdens een nietigheidsprocedure. In dit verband bespreekt hij ook een tweetal beslissingen van Kamers van Beroep ’in which claims to broad classes of chemical compounds alleged to have some common technical effect have been rejected under article 56 (obviousness) when there was nothing to show that they would all have that technical effect’3 (§ 31-36). Hij concludeert dat deze zaken wat de feiten betreft aanzienlijk verschillen van de onderhavige zaak. In deze zaak geldt: ’The specification did claim that a taxol coated stent would prevent restenosis and Conor did not suggest that this claim was not plausible.’ (§ 36) Ten slotte attendeer ik de lezers op de interessante overwegingen van Lord Walker of Gestingthorpe over ’obvious to try’. Deze beslissing onderstreept het belang van het stellen van de juiste vragen. De vraag of een octrooi voldoet aan de verschillende vereisten, dient de rechter specifiek per vereiste te onderzoeken. Inventiviteit is iets anders dan nawerkbaarheid en dan het voorschrift dat de claims steun in de beschrijving moeten vinden. Voor een beoordeling van het laatste vereiste is na de verlening van een Europees octrooi geen plaats meer. In een nietigheidsprocedure dient dit punt daarom buiten beschouwing te blijven. Inventiviteit en nawerkbaarheid zijn twee afzonderlijke vereisten. Zij mogen niet over één kam worden geschoren. Dat is de les van deze beslissing. 3 T 0939/92 (Agrevo) en T 1329/04 (John Hopkins University School of Medicine).

•


3 4 2

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

De High Court en de Court of Appeal lieten zich volgens de House of Lords van de wijs brengen, de Haagse octrooikamer niet. Br.

A

R

T

I

K

E

L

E

N

Van planten-DNA tot sojameel, uitputtingsleer en beschermingsomvang: een commentaar op Rb. ’s Gravenhage, Monsanto v Cefetra, Argentinië, Vopak en ACTI* S.J.R.Bostyn** Inleiding Octrooizaken inzake genetisch gewijzigde planten zijn niet echt talrijk, en voor de Nederlandse rechter komen ze al evenmin vaak voor. Des te meer belangstelling wekt een recent vonnis van de Haagse rechtbank in de Monsanto v Cefetra, Argentinië, Vopak en ACTI zaak,1 zeker voor hen die belangstelling tonen voor biotechnologische uitvindingen. Het vonnis is overigens ook een primeur voor continentaal Europa inzake de interpretatie van de artikelen 8 en 9 van de biotechnologierichtlijn 98/44/EG, zoals geïmplementeerd in artikelen 53a, lid 1 tot 3 ROW 1995. Ik heb reeds eerder meerdere malen benadrukt dat voornoemde artikelen problemen zouden geven bij de interpretatie en inschatting van de draagwijdte,2 en voorwaar zo is geschied in het onderhavige vonnis. Echter, de rechtbank had zich de moeite kunnen besparen om uitgebreid in te gaan op de voornoemde artikelen, laat staan prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ. Immers, in feite was de zaak relatief makkelijk op te lossen, middels toepassing van de sinds mensenheugenis gekende regels inzake uitputting van rechten. De feiten De zaak ging om uit Argentinië geïmporteerd sojameel, dat verkregen werd uit genetisch gewijzigde sojabonen die glyfosaat herbicide resistent waren gemaakt door de aanwezigheid van een bepaald gen, waarover verder meer. De geoog*

Zie het vonnis van de Rb ’s-Gravenhage, 19 maart 2008 (RR-sojabonen) op blz. 350 in dit nummer. Red. ** Mr. dr. Sven J.R. Bostyn, LL.M., Legal Counsel te Sint-Martens-Latem, België, Senior Onderzoeker, Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van Amsterdam, e-mail: [email protected]. De standpunten hierin verkondigd zijn van de auteur, en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijze de standpunten van zijn kantoor of zijn cliënten. 1 Monsanto Technology LLC v Cefetra BV, Cefretra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Staat Argentinië, Miguel Santiagos Campos, rolnummer 249983/HA ZA 05-2885, en Monsanto Technology LLC v Vopak Agenices Rotterdam BV, Alfred C. Toepfer International GmbH, rolnummer 270268/HA ZA 06-2576, geconsolideerd vonnis van 19 maart 2008. 2 BOSTYN, S.J.R., Octrooieren van klonen en andere biologische merkwaardigheden, De EU ontwerprichtlijn biotechnologische uitvindingen, Bijblad Industriële Eigendom (BIE), 1997, 403-408; BOSTYN, S.J.R., The Patentability of Genetic Information Carriers, The new E.U. Directive 98/44 on the legal protection of biotechnological inventions, Intellectual Property Quarterly, 1999/1, 1-36; BOSTYN, S.J.R., The Prodigal Son: The Relationship Between Patent Law and Health Care, 11 Medical Law Review, 2003, 67-120.

ste sojabonen worden eerst gedroogd, gehard, gekraakt en ontdaan van hun hulzen. Daarna worden de verbrijzelde bonen met behulp van een stoombehandeling zachter gemaakt en door persen gevoerd, die er sojavlokken van maken. Uit deze olierijke sojavlokken wordt dan in reactoren met behulp van speciale oplosmiddelen, zoals bijvoorbeeld hexaan, de olie geëxtraheerd. Om het oplosmiddel weer uit de vlokken te verwijderen worden deze nogmaals met hitte en stoom behandeld. De uiteindelijk verkregen gedroogde vlokken worden uiteindelijk ofwel fijngemalen tot sojameel ofwel met stoom in compacte pallets geperst. Monsanto is rechthebbende op het aan haar op 19 juni 1996 onder nummer EP 0 546 090 verleend Europees octrooi betreffende ’Glyphosphate tolerant 5-enolpyruvylshikimate3-phosphate synthases’. Voor de uitvinding bestaat in Argentinië geen octrooibescherming. Bij de verbouwing van soja wordt op grote schaal gebruik gemaakt van het herbicide glyfosaat. De werking van glyfosaat berust op de remming van het in planten aanwezige enzym 5-enol pyruvylshikimaat-3-fosfaat synthase (EPSPS). Het octrooi beschrijft nu een klasse EPSPS enzymen die niet gevoelig zijn voor glyfosaat, de zogenaamde klasse II EPSPSenzymen, en dus bijzonder nuttig kunnen zijn bij het ontwikkelen van herbicide resistente planten. Genen die voor deze enzymen coderen zijn volgens de beschrijving van het octrooi geïsoleerd uit drie verschillende bacteriën. Dit gen wordt ingebracht in de plant, waardoor de plant een glyfosaatbestending EPSPS-enzym aanmaakt, en dus de plant glyfosattolerant wordt. De Monsanto Roundup Ready (RR) sojaboon maakt een dergelijk klasse II EPSPS-enzym aan, meer bepaald het CP4-EPSPS enzym. Scheepsladingen met, blijkens onderzoek sojameel afkomstig van RR sojabonen vanuit Argentinië, zijn in 2005 en 2006 in Nederland ontdekt en onderzocht. Na oppositie luiden de voor deze bijdrage relevante conclusies: 1. An isolated DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme, said enzyme being an EPSPS enzyme having a Km for phosphoenolpyruvate (PEP) between 1-150 µM and a Ki(glyphosate)/Km(PEP) ratio between 3-500, which enzyme is capable of reacting with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5. 2. A DNA sequence of claim 1, wherein said Km for phosphoenolpyruvate is between 2-25 µM. 3. A DNA sequence of claim 1, wherein said Ki/Km ratio is between 6-250. 4. An isolated DNA sequence encoding a protein which exhibits EPSPS activity wherein said protein is capable of reacting with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5. 5. The DNA sequence of claim 5 wherein said antibodies are raised against a Class II EPSPS enzyme of SEQ ID NO:3.

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


6. A DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5. 7. A recombinant, double-stranded DNA molecule comprising in sequence: a) a promoter which functions in plant cells to cause the production of an RNA sequence; b) a structural DNA sequence that causes the production of an RNA sequence which encodes a Class II EPSPS enzyme capable of reacting with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5; and c) a 3’ non-translated region which functions in plant cells to cause the addition of a stretch of polyadenyl nucleotides to the 3’ end of the RNA sequence where the promoter is heterologous with respect to the structural DNA sequence and adapted to cause sufficient expression of the fusion polypeptide to enhance glyphosate tolerance of a plant cell transformed with said DNA molecule. 8. The DNA molecule of Claim 7 in which said structural DNA sequence encodes a fusion polypeptide comprising an amino-terminal chloroplast transit peptide and a Class II EPSPS enzyme. 9. The DNA molecule of Claim 8 wherein said structural DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme is selected from the group consisting of SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:4 and SEQ ID NO:6. 10. The DNA molecule of Claim 9 wherein said sequence is from SEQ ID NO:2. 11. A DNA molecule of Claim 8 in which the promoter is a plant DNA virus promoter. 12. A DNA molecule of Claim 11 in which the promoter is selected from the group consisting of CaMV35S and FMV35S promoters. 13. A DNA molecule of Claim 7 in which said structural DNA encodes a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5. 14. A method of producing genetically transformed plants which are tolerant toward glyphosate herbicide, comprising the steps of: a) inserting into the genome of the plant cell a recombinant, doublestranded DNA molecule comprising: i) a promoter which functions in plant cells to cause the production of an RNA sequence, ii) a structural DNA sequence that causes the production of an RNA sequence which encodes a 5 fusion polypeptide comprising an amino terminal chloroplast transit peptide and a Class II EPSPS enzyme capable of reacting with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5, iii) a 3’ non-translated DNA sequence which functions in plant cells to cause the addition of a stretch of polyadenyl nucleotides to the 3’ end of the RNA sequence where the promoter is heterologous with respect to the structural DNA sequence and adapted to cause sufficient expression of the fusion polypeptide to enhance the glyphosate tolerance of a plant cell transformed with said gene; b) obtaining a transformed plant cell; and c) regenerating from the transformed plant cell a genetically transformed plant which has increased tolerance to glyphosate herbicide. 20. A glyphosate tolerant plant cell comprising a DNA molecule of Claims 8, 9, 12 or 13. 24. A glyphosate tolerant plant comprising plant cells of Claim 20. Waar het dus in feite om ging was dat vanuit Argentinië, waar geen octrooibescherming was voor de uitvinding, de uit de aldus genetisch gewijzigde sojabonen sojaolie werd gewonnen.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 4 3

Het restproduct (althans na enige bewerking), het sojameel, werd dan uitgevoerd, onder andere naar Nederland. Dat sojameel bleek de DNA-sequentie te bevatten, zoals die is beschermd door – onder andere – conclusie 6 van het litigieuze octrooi, die de DNA-sequentie beschermt die codeert voor de synthese van een klasse II EPSPS-enzym. Het wetgevend kader De bepalingen die centraal stonden in het onderhavige vonnis waren artikel 8 en 9 biotechnologierichtlijn, in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in respectievelijk artikel 53a lid 1 tot 3 ROW 1995. De bewuste artikelen stellen: 1 Ten aanzien van een octrooi voor biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen, strekt het uitsluitend recht zich uit tot ieder biologisch materiaal dat hieruit door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm wordt gewonnen en dat diezelfde eigenschappen heeft. 2 Ten aanzien van een octrooi voor een werkwijze voor de voortbrenging van biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft gekregen, strekt het uitsluitend recht zich uit tot het biologisch materiaal dat rechtstreeks door deze werkwijze wordt gewonnen en tot ieder ander biologisch materiaal dat door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm uit het rechtstreeks gewonnen biologisch materiaal wordt gewonnen en dat diezelfde eigenschappen heeft. 3 Ten aanzien van een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat, strekt het uitsluitend recht zich uit tot ieder materiaal waarin dit voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de genetische informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent, onverminderd artikel 3, eerste lid, onderdeel b. De precieze betekenis en draagwijdte van de voornoemde artikelen is naar aanzien van het hierin besproken vonnis kennelijk niet eenvoudig te begrijpen, reden waarom het wellicht nuttig is een en ander te verduidelijken. De redenering van de rechtbank De rechtbank overweegt in verband met de aanwezigheid van de bewuste DNA-sequentie in het sojameel dat ’zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat de DNA-sequentie slechts in minimale hoeveelheden in het sojameel aanwezig is, neemt dat niet weg dat inbreuk op het octrooi van Monsanto wordt gemaakt, indien althans de beschermingsomvang van het octrooi het voortbrengsel, het DNA, als zodanig omvat’ (ro. 4.13). En op dit cruciale aspect gaat de rechtbank vervolgens in de fout. Volgens de rechtbank wordt de beschermingsomvang van de conclusies betreffende de DNA sequentie (met name conclusies 6, 7, 8, 11, 12 en 13) uitsluitend beheerst door artikel 53a ROW 1995. Dit is in die zin mijns inziens onjuist daar de vraag inzake inbreuk op de voornoemde conclusies primair wordt beheerst door de algemene regel van artikel 53, en in subsidiaire orde door artikel 53a ROW 1995. De subsidiaire vraag diende in het kader van de conclusies betreffende de DNA sequenties niet aan de orde te zijn gebracht. Daarentegen was de subsidiaire vraag wel degelijk van belang om bijvoorbeeld na te gaan of er inbreuk zou zijn gepleegd op de conclusies die betrekking hebben op de genetisch gemanipuleerde plant. Een en ander wordt hierna verduidelijkt.

•


3 4 4

B I J B L A D


Analyse In feite handelt de inbreukvraag hier om niets meer dan de vraag of het DNA als zelfstandig beschermde uitvinding, in Nederland is geïmporteerd met of zonder toestemming van de octrooihouder. Immers, conform artikel 53 ROW 1995 geeft het octrooi de octrooihouder het uitsluitend recht om het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben. Met andere woorden, en toegepast op onze casus, de te beantwoorden vraag is mijns inziens of het DNA (= het voortbrengsel onder octrooiconclusie 6) met toestemming van de octrooihouder in Nederland is ingevoerd. Het antwoord daarop lijkt duidelijk negatief te moeten worden beantwoord, en dus is er sprake van directe inbreuk op het octrooi van Monsanto alleen al om die reden. Dat de rechtbank daarbij nog artikel 8 en 9 van de biotechnologierichtlijn bij de zaak betrekt is mooi meegenomen voor de rechtsontwikkeling, maar doet eigenlijk hier niet ter zake. De inbreuk kan worden vastgesteld onder artikel 53 ROW 1995, en complexer dient de zaak niet te worden voorgesteld. Interpretatie van artikel 8 en 9 biotechnologierichtlijn Daar de rechtbank meende dat tenminste artikel 9 biotechnologierichtlijn relevant was voor de zaak, lijkt het nuttig enige duiding te geven bij artikelen 8 en 9 van diezelfde richtlijn, om misverstanden omtrent hun toepassingsgebied voor de toekomst te vermijden. Artikel 53a (waarin de voornoemde artikelen 8 en 9 biotechnologierichtlijn zijn geïmplementeerd) heeft tot doel de specifieke problemen bij biologisch materiaal te ondervangen die zouden kunnen ontstaan bij een normale toepassing van de uitputtingsleer, volgens dewelke de octrooihouder zijn rechten heeft uitgeput wanneer met zijn toestemming een voortbrengsel dat het voorwerp van het octrooi uitmaakt, vervaardigd, gebruikt, etc. is. Bij een nauwe interpretatie van het begrip ’voortbrengsel’ dat het voorwerp van het octrooi uitmaakt, in het hierin besproken geval biologisch materiaal, zou dat tot de frustrerende vaststelling kunnen leiden dat terwijl bijvoorbeeld een onder octrooibescherming vallende genetisch gemanipuleerde plant met toestemming van de octrooihouder op de markt is gebracht (bijvoorbeeld bij de verkoop van zaad dat tot de genetisch gemanipuleerde plant uitgroeit), een volgende generatie van diezelfde genetisch gemanipuleerde plant in principe niet meer zou beschermd zijn door het octrooi, gelet op een nauwe uitleg van de normale regels van de uitputtingsleer. De Europese wetgever heeft hiertoe een uitzonderingsregime uitgewerkt dat de octrooihouder toelaat zijn uitsluitende rechten ook te kunnen blijven uitoefenen ten aanzien van het verdere biologisch materiaal, bijvoorbeeld planten, op voorwaarde dat de voorwaarden zijn vervuld die zijn neergelegd in artikel 53a ROW 1995 (of de artikelen 8 en 9 biotechnologierichtlijn). Voor ons voorbeeld van de genetisch gemanipuleerde plant zou dat betekenen dat aan het vereiste van artikel 53a lid 1 is voldaan, namelijk dat het biologisch materiaal dat hieruit door middel van propaga-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

tie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm wordt gewonnen (lees plant) diezelfde eigenschappen heeft (lees het genconstruct dat de bewuste eigenschap van de plant levert) die in het oorspronkelijke biologisch materiaal (lees plant) aanwezig waren. Een vergelijkbare redenering geldt voor de in artikel 53a lid 3 ROW 1995 geïmplementeerde bepaling van artikel 9. Stel een octrooi op onder andere een genconstruct dat een bepaalde eigenschap aan een plant toeëigent (bijvoorbeeld herbicide resistentie). Conform artikel 9 biotechnologierichtlijn (artikel 53a lid 3 ROW 1995) zal de beschermingsomvang van het octrooi zich uitstrekken tot elk materiaal (in ons voorbeeld van het genconstruct om een bepaalde eigenschap aan een plant toe te eigenen, een plant) waarin het geoctrooieerde genetisch materiaal (in ons voorbeeld het genconstruct) aanwezig is en waarin het zijn functie vervult. Met andere woorden, het octrooi op het genconstruct zal zich uitstrekken tot elk materiaal waarin dat genconstruct is opgenomen en zijn functie uitoefent. Voor ons voorbeeld impliceert dat dus in elk geval tot elke plant waarin het genconstruct is terug te vinden, en waarin het genoemde genconstruct in elk geval zijn functie uitoefent, i.e., ervoor zorgt dat de plant herbicide resistentie vertoont. Echter, het moet worden gezegd, de exacte betekenis van de woorden ’en haar functie uitoefent’ is wel een voorwerp van discussie, daar nu niet duidelijk is of hier wordt verwezen naar materiaal waarin de functie daadwerkelijk wordt uitgeoefend, de functie ooit heeft uitgeoefend, de functie mogelijk kan uitoefenen zonder het daarom daadwerkelijk te doen etc. Naar het zich laat aanschijnen is dat nu precies een van de vragen die de rechtbank overweegt te stellen aan het HvJ. Op zich is dat een zeer terechte vraag, en ondergetekende heeft in het verleden reeds gewezen op de onduidelijkheid die de Europese wetgever terzake heeft gecreëerd.3 Echter, voor de oplossing van de inbreukvraag in het hierin besproken vonnis, zeker in verband met conclusie 6, is het een volstrekt overbodige vraag, die zich niet aandient bij het beantwoorden van de inbreukvraag, die zoals eerder in deze bijdrage betoogd, mijns inziens in primaire orde op te lossen valt middels toepassing van artikel 53 ROW 1995. Recapitulerend, bij de beoordeling van de vraag of er inbreuk is bij het invoeren van materiaal dat een DNA sequentie bevat die onder octrooi valt, volstaat met de vaststelling dat indien er geen toestemming van de octrooihouder is geweest voor het invoeren van het geoctrooieerde voortbrengsel, er op grond van artikel 53 ROW 1995 sprake is van directe inbreuk. Een vervolgvraag is dan of er inbreuk is op het voortbrengsel, i.e., de DNA sequentie, als die bewuste DNA sequentie met toestemming van de octrooihouder op de markt is gebracht, is gebruikt, gemaakt, ingevoerd etc., maar als die DNA sequentie in andere voortbrengselen is geïncorporeerd, waarvoor de octrooihouder geen expliciete toestemming heeft gegeven. Voor de oplossing van die vraag dienen nu de specifieke bepalingen van artikel 53a ROW 1995, gelet op het uitzonderingsregime dat de wetgever in het leven

3 BOSTYN, S.J.R., Patenting DNA Sequences (Polynecleotides) and Scope of Protection in the European Union: An Evaluation, Luxemburg, European Communities 2004, 108-113.

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


heeft geroepen voor biologisch materiaal en voor genetisch materiaal dat aan materiaal bepaalde eigenschappen kan toe-eigenen. Met andere woorden, de voornoemde artikelen zijn in die zin van subsidiair belang, daar zij zullen bepalen of verdere generaties van het beschermde biologisch materiaal, of materiaal waarin het genetisch materiaal zich bevindt, nog onder de uitsluitende rechten van de octrooihouder vallen, en dus de voorafgaandelijke toestemming vereisen van de octrooihouder, in afwijking van de normale regels van uitputting conform dewelke aan een product dat eenmaal met toestemming van de octrooihouder op de markt is gebracht, vervaardigd, gebruikt, ingevoerd etc., geen verdere exclusieve rechten door de octrooihouder kunnen worden ontleend. Zoals gezegd is de ratio voor dit uitzonderingsregime gebaseerd op de specifieke aard van biologisch en genetisch materiaal, dat respectievelijk propageert dan wel in een biologisch systeem zijn functie verder kan uitoefenen. Daaraan doet echter niet af de basisregel van artikel 53 ROW 1995, die in primaire orde dient te worden toegepast om te zien of een bepaalde activiteit, zoals bijvoorbeeld gebruiken, vervaardigen, op de markt brengen, invoeren etc., met het voortbrengsel van het geoctrooieerde, is geschied met toestemming van de octrooihouder, dan wel met miskenning van de door de wet aan diezelfde octrooihouder voorbehouden exclusieve rechten. De rechtbank lijkt die tweeledige redenering, die mijns inziens de enige juiste is, niet te hebben toegepast. Desalniettemin komt zij toch tot de conclusie dat er in het concrete geval sprake was van inbreuk, een conclusie die weliswaar juist is, maar niet is gebaseerd op de juiste rechtsgrond. Ondanks het feit dat artikel 9 biotechnologierichtlijn hier eigenlijk dus niet aan de orde was, kan toch met belangstelling worden uitgekeken of en hoe het HvJ deze bepaling zal interpreteren. Ik heb eerder aangegeven dat de precieze betekenis daarvan mijns inziens niet duidelijk is. Echter, wat daar ook moge van zijn, en welke interpretatie het HvJ daar ook moge aan geven, op de inbreukvraag inzake de DNA sequentie (conclusies 6, 7, 8, 11, 12 en 13) zou welke interpretatie dan ook geen enkele invloed mogen hebben. Dat is natuurlijk anders als het gaat over de inbreukvraag inzake de aldus genetisch gemanipuleerde planten van conclusies 20 en volgende, die echter kennelijk niet of althans niet direct in het geding waren. Intussen in Engeland Iedere jurist weet dat rechtsvergelijking goed is om de juridische horizon te verrijken. In dat licht komt het nuttig voor om even te kijken naar het vonnis dat de Engelse rechter in de zaak tussen Monsanto en Cargill betreffende hetzelfde octrooi heeft gewezen.4 Enigszins teleurgesteld na de lectuur van het vonnis heeft de auteur dezes moeten vaststellen dat de Nederlandse rechter in elk geval weinig lering kan trekken uit het Engelse vonnis met betrekking tot de interpretatie van de biotechnologierichtlijn en de precieze beschermingsomvang van levend materiaal. De Engelse rechter verwijst in zijn vonnis niet eens naar de richtlijn, noch past hij enige daarin gelegen bepaling toe. 4 UK Patent Court, MONSANTO TECHNOLOGY LLC v CARGILL INTERNATIONAL SA & CARGILL PLC, [2007] EWHC 2257 (Pat), 10 oktober 2007.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 4 5

De eerlijkheid gebiedt verder te vermelden dat de uiteindelijke rechtsvraag waarvoor de Nederlandse rechter zich geplaatst zag, zich niet voordeed in de Engelse zaak. Om redenen die niet volledig uit het Engelse vonnis blijken heeft de octrooihouder Monsanto de octrooiconclusies in de Engelse procedure gewijzigd. Zo werden alle conclusies die betrekking hadden op een ’DNA sequence’ in elk geval gewijzigd als nu betrekking hebbende op een ’isolated DNA sequence’. Daarnaast werden ook een aantal octrooiconclusies geschrapt, waarop echter verder in deze bijdrage niet wordt ingegaan. In het licht van wat hiervoor in dit artikel is uiteengezet, en gelet op de in de Engelse procedure van de in de Nederlandse procedure te onderscheiden in het geding zijnde octrooiconclusies, zal het dan ook niet verbazen dat de Engelse rechter niet dezelfde vragen stelde als de Nederlandse rechter. Immers, zoals eerder gezegd, bij een conclusie die een ’DNA sequence’ beschermt, en waarbij wordt vastgesteld dat die DNA sequentie nog aanwezig is in ingevoerd sojameel, is dat een inbreuk onder de ’gewone’ bepaling van artikel 53 ROW 1995. Dat zou ook het geval moeten zijn onder toepassing van de Engelse equivalente section 60(1)(a) UK Patents Act. Bij een octrooiconclusie die betrekking heeft op een ’isolated DNA sequence’ is het veel minder duidelijk of er sprake is van inbreuk. Immers, om van inbreuk te kunnen spreken zou de geïsoleerde DNA sequentie dan moeten zijn ingevoerd. Zulk een situatie was hier niet aan de hand, zodoende dat op die basis geen sprake kan zijn geweest van inbreuk. Met andere woorden, gelet op de gewijzigde conclusies in de Engelse zaak, kreeg de inbreukvraag een volledig andere en niet met de Nederlandse zaak inzake octrooiconclusie 6 te vergelijken wending. De rechtsvergelijkende jurist kan dit maar beter in ogenschouw nemen vooraleer conclusies te trekken over wie nu de ’beste’ beslissing heeft genomen in deze zaak. Gelet op het voorgaande was in de Engelse zaak, benevens de geldigheid van het octrooi, in feite nog enkel de vraag aan de orde of het geïmporteerde meel nog onder een van de andere octrooiconclusies zoals gewijzigd zou kunnen vallen. De Engelse rechter kwam daarbij tot een negatief antwoord. De rechter overwoog daarbij het volgende: ’Monsanto says that the product has retained its essential characteristics. The meal comes from beans produced by a plant which contained the Round Up Ready sequence. It was the sequence that made the invention patentable, and the sequence has survived. Even though the meal comes from beans which are not the beans from the plant which underwent the original transformation, that is enough. I think this has nothing to do with the product of the process at all. It might be extravagant to say that the generation of plants producing the beans from which the Podhale meal was manufactured did not have an atom in common with the original transformed plant, but it must be close to the truth. I think that Monsanto’s argument confuses the informational content of what passed between the generations (the Round Up Ready genomic sequence) with the product, which is just soybean meal with no special intrinsic characteristics from one of the generations of plants. Put another way, it is difficult to see how anything has survived into the meal if the sequence has not. It cannot be told apart from non-Round Up Ready meal unless it contains traces of the gene, in which case other claims are relevant. What has not survived is the original transformed plant. I should add that I think it is dangerous to talk of reproductive material having in some way passed

•


3 4 6

B I J B L A D


between the generations. While no doubt some reproductive material does pass between the first and second generations, the same material does not pass further. Copies pass thereafter.’5 Wel is merkwaardig dat de Engelse rechter in deze de strikte interpretatie van section 60(1)(c) UK Patents Act6 hanteert om de inbreukvraag te beantwoorden, en daarbij volledig voorbijgaat aan de bepalingen van de biotechnologierichtlijn, en in het bijzonder artikel 8 en 9. Immers, volgens de Engelse rechter kan de beschermingsomvang van een werkwijze voor een genetisch gemodificeerde plant zich niet verder uitstrekken dan de plant die daaruit onmiddellijk voortspruit: ’The transformation of this plant was many generations ago. Since then, soybeans have been grown by seedsmen or retained by farmers for planting; the plants have been grown and the new beans harvested; and after some generations the harvested beans have been processed into the meal in the Podhale cargo. I accept that all the Round Up Ready soybean plants in Argentina are lineal descendants of this original plant, and I can see how it can be said that this huge mountain of soybean meal (5000 tonnes on the Podhale alone) can be described as the ultimate product of the original transformation of the parent plant. But I cannot see that it can be properly described as the direct product of that transformation, a phrase I would reserve for the original transformed plant.’7 Een dergelijke stelling staat volledig haaks op wat artikel 8(2) biotechnologierichtlijn stelt, volgens welke bepaling bij ’een octrooi voor een werkwijze voor de voortbrenging van biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft gekregen, strekt het uitsluitend recht zich uit tot het biologisch materiaal dat rechtstreeks door deze werkwijze wordt gewonnen en tot ieder ander biologisch materiaal dat door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm uit het rechtstreeks gewonnen biologisch materiaal wordt gewonnen en dat diezelfde eigenschappen heeft.’ Op basis van deze bepaling zouden dus niet enkel de plant die het product is dat onmiddellijk is verkregen door de geoctrooieerde werkwijze zijn beschermd, maar echter ook alle planten die daaruit voortspruiten en dezelfde genetisch gewijzigde eigenschappen hebben. Dat principe wordt door de Engelse rechter miskend,8 die zich hierbij aan de stricte interpretatie van section 60(1)(c) UK Patents Act, zoals nader geïnterpreteerd door Pioneer v Warner,9 houdt. Hieruit blijkt nogmaals de wat ambigue houding die de Engelse rechtbanken zeker in zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom wel vaker aannemen ten overstaan van Europa. 5

Monsanto v Cargill, ro 38. Section 60(1)(c) UK Patents Act: ’(1) Subject to the provisions of this section, a person infringes a patent for an invention if, but only if, while the patent is in force, he does any of the following things in the United Kingdom in relation to the invention without the consent of the proprietor of the patent, that is to say – (...) (c) where the invention is a process, he disposes of, offers to dispose of, uses or imports any product obtained directly by means of that process or keeps any such product whether for disposal or otherwise.’ Deze bepaling is de Engelse tegenhanger van artikel 53 lid 1 sub b ROW1995. 7 Monsanto v Cargill, ro 37. 8 Principe waaraan ook de Engelse rechter is gehouden onder section 76(A), Schedule 2 UK Patents Act. 9 Pioneer v Warner [1997] RPC 759. 6

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

Overigens dient hierbij te worden benadrukt dat het niet zeker is of een correcte toepassing van de leer van de bepalingen van de biotechnologierichtlijn, toegepast op de onderhavige casus, tot een wezenlijk andere oplossing had geleid. Immers, feit blijft dat niet de genetisch gewijzigde soja in het Verenigd Koninkrijk werd ingevoerd, maar sojameel, waarvoor twijfel bestaat of artikel 8(2) biotechnologierichtlijn op die feitelijke constellatie wel kan worden toegepast. Concluderend kan worden gesteld dat, mede door de gewijzigde conclusies en het niet toepassen van bepalingen van de biotechnologierichtlijn, er voor de Nederlandse rechters en juristen inzake de inbreukvraag slechts beperkte lering kan worden getrokken uit het Engelse vonnis. Conclusie Blijkbaar doet nieuwe technologie de juridische creativiteit op hol slaan, en worden creatieve juridische oplossingen bedacht voor problemen die in feite een eenvoudige juridische oplossing verdienen. Dit lijkt in het Monsanto vonnis niet minder het geval te zijn geweest. Uit het Engelse vonnis kan worden geleerd dat toepassing van de bepalingen van de biotechnologierichtlijn inzake beschermingsomvang van biotechnologische uitvindingen voor de Engelse rechter een niet voor de hand liggende zaak is. Verder dient ook te worden onthouden uit de Engelse zaak dat door de wijziging van de conclusies, vergelijking met de Nederlandse zaak met grote omzichtigheid dient te gebeuren. Tenslotte kan, om de redenen zonet vernoemd, de Nederlandse jurist inzake de inbreukvraag weinig lering trekken uit het Engelse vonnis. De vraag of er inbreuk wordt gemaakt op een octrooiconclusie die een DNA sequentie beschermt door de invoer in een octrooiland van sojameel dat die bewuste geoctrooieerde DNA sequentie bevat, dient primair te worden beantwoord door artikel 53 ROW 1995. De centrale vraag is of de octrooihouder zijn toestemming heeft verleend voor de invoer van die DNA sequentie, die als zelfstandige uitvinding is beschermd. Is die vraag negatief te beantwoorden, dan is er sprake van directe inbreuk, en is verder de kous af. Welke interessante gedachten men ook mag produceren over het belang en draagwijdte van artikel 9 biotechnologierichtlijn, feit blijft dat die bepaling hier primair niet diende te worden toegepast, en mijns inziens al helemaal niet voor het beantwoorden van de inbreukvraag op de conclusies inzake de DNA sequentie (met name conclusies 6, 7, 8, 11, 12 en 13). Dat zou anders zijn voor de conclusies die de aldus genetisch gewijzigde plant beschermen, maar dat lijkt naar het oordeel van de rechtbank niet de achterliggende gedachte te zijn geweest bij het beslissen tot het stellen van de voor deze casus wellicht overbodige doch voor de rechtsontwikkeling niet minder interessante prejudiciële vragen aan het HvJ. Amsterdam, september 2008

•


O K T O B E R

J

U R

2 0 0 8

I

S

B I J B L A D

P

R U

D

E

N

T


I

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 4 7

E

Nr. 38 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 19 juli 2006 (connector) Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen Art. 53 Row 1995 De voorzieningenrechter neemt aan dat voor de uitvinding wezenlijk is het aanbieden van een oplossing voor het probleem ’to design a right angled connector that is easy to manufacture’. De kenmerken van conclusie 1 dienen in het licht van deze probleemstelling te worden gelezen. Zij zijn samen te vatten tot een viertal features waarmee, naar het oordeel van de oppositieafdeling, de uitvinding van het octrooi zich onderscheidt van de stand van de techniek, onder meer: – in de stand van de techniek zijn de subassemblies in het huis gemonteerd, volgens het octrooi worden de subassemblies tegen het huis gemonteerd (conclusie 1, onderdeel f1); – in de stand van de techniek worden de ’contact portions supported’ door het onderdeel overeenkomende met het web, volgens het octrooi worden de ’contact portions supported’ door de ’pin receiving passageway’ (conclusie 1, onderdeel g). De foto van de Airmax VS van FCI laat zien dat het web in het huis is gemonteerd en niet ertegen. Op die wijze past FCI met haar connector weliswaar niet de stand van de techniek toe – die uitgaat van het vastlassen van het web in het huis – maar maakt zij ook geen gebruik van het kenmerk f1 van conclusie 1. De constructie van de Airmax VS brengt mee dat de ’contact portions’ niet afzonderlijk zijn opgesloten tussen onder- en bovenwanden van het huis die een ’pin receiving passageway’ vormen en bij montage en gebruik de ’contact portions’ kunnen geleiden en steunen. De Airmax VS geeft dan ook geen toepassing aan onderdeel g van conclusie 1. Samenvattend leidt dit tot het oordeel dat FCI met haar Airmax VS geen toepassing geeft aan ten minste twee kenmerken van conclusie 1 van EP 785. Mede in het licht van het gewicht dat de oppositieafdeling toekende aan deze kenmerken voert dit tot de slotsom – nu de overige conclusies alle als volgconclusies zijn aan te merken – dat de gevorderde voorlopige voorziening moet worden geweigerd. The Whitaker Corporation te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten van Amerika, eiseres, procureur H.J.A. Knijff, advocaat mr. W.A. Hoyng te Amsterdam, tegen 1 FCI ’s-Hertogenbosch BV te ’s-Hertogenbosch, 2 FCI Ireland BV ’s-Hertogenbosch, 3 FCI Holding BV te ’s-Hertogenbosch, 4 FCI SA te Versailles, Frankrijk, 5 FCI Deutschland GmbH te Oberursel, Duitsland, gedaagden, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. S.A. Klos te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 Whitaker is rechthebbende op het Europees octrooi EP 0 422 785, hierna EP 785. Het octrooi is verleend op 22 maart 1995 met prioriteit van 10 oktober 1989. Tegen het octrooi is oppositie gevoerd. 2.2 In de verleningsprocedure zijn met name de conclusies van EP 785, aanmerkelijk gewijzigd. Nadat de aanvrage is ingediend en een search report is opgesteld, dient de aan-

vrager een set aanvullende conclusies 10 tot en met 19 in. De aanvrager wordt hierop door de examiner van het EOB bericht dat de aanvullende conclusie geen oplossing bieden voor het uit de beschrijving blijkende probleem. In aanvulling hierop bericht de examiner dat: On one hand, Claims 1-9 describe a controlled impedance right angle electrical connector solving the problem of matching the impedance between the right angled terminals by encapsulating a well defined portion of them (see in particular lines 17-23 of Claim 1) in an overmolded insulating insert, whereby the combination of encapsulation and exposure to air balances the impedance of the plurality of contacts. On the other hand, Claims 10-19 describe a modular right angle electrical connector without any feature to solve the stated problem (see 2.1 above and pg.1-2 of the description). (…) Hence the Examining Division considers that the two sets of claims define separate inventions that are not so linked as to form a single general inventive concept. De aanvrager kiest er vervolgens voor om verder te gaan op basis van de nieuwe conclusies en dient daartoe een wijzigingsvoorstel in met nog enkele aanvullende conclusies. Hierop wordt het octrooi verleend. 2.3 In de oppositieprocedure inclusief beroep is het octrooi zoals verleend in stand gebleven. 2.4 EP 785 heeft betrekking op een verbindingsinrichting (connector) voor panelen met gedrukte bedrading. In deze procedure wordt met name een beroep gedaan op de conclusies 1, 5-7 en 12-17. Deze luiden als volgt in de originele Engelse tekst (waarbij de letters (a), (b) etc ... zijn toegevoegd aan onderdelen van conclusie 1): 1. A right angled electrical connector (2) comprising (a1) an insulating housing (4) having pin receiving apertures (18) in a front mating face (6) thereof for receiving mating pins of a mating connector, (a2) said pin receiving apertures (18) being in communication with pin receiving passageways extending to a rear face (14) of the housing, and (a3) said apertures and passageways being arranged in an array of columns and rows, and (b) electrical terminal members (64-67) having contact portions (6871) positioned in the pin receiving passageways, terminal sections (76-79) for connection to a printed circuit board (200) and intermediate portions interconnecting the contact portions and terminal sections, characterised in that (c) the electrical terminal members (64-67) are arranged in a plurality of terminal subassemblies (60), (d) each of which comprises a column of electrical terminal members (64-67) for alignment with one of the columns of passageways of the insulating housing encapsulated within a molded insulating web (82), (e) each terminal subassembly having the contact portions (68-71) of the terminal members projecting forwardly from the insulating web and the terminal sections (76-79) projecting therefrom at right angles to the contact portions, and ( f1) further characterised in that the terminal subassemblies (60) are positioned against the insulating housing (4) in juxtaposed relation

•


3 4 8

B I J B L A D


( f2) with the contact portions (68-71) of the terminal members (6467) supported within the pin receiving passageways and (g) the intermediate portions (72-75) and terminal sections (76-79) supported by the insulating web (82). (...) 5. A connector according to any preceding claim, characterised in that the insulating webs (82) have front edges (82g) substantially perpendicular to the pin receiving passageways. 6. A connector according to claim 5, characterised in that the webs (82) have lower edges (82f ) spaced above a lower row of pin receiving passageways. 7. A connector according to claim 6, characterised in that the terminal sections (76-79) do not extend to the plane defined by a bottom wall (10) of the housing (4). (...) 12. A connector according to any preceding claim, characterised in that the intermediate portions (72-75) extend at a predetermined angle between the printed circuit board terminal sections (76-79) with the contact portions (68-71). 13. each insulating web (82) includes a leg (82a) which spans the intermediate portions (72-75) adjacent to the contact portions (68-71). 14. A connector according to claim 13, characterised in that the lengths of the intermediate portions (72-75) encapsulated within the leg (82a) vary with the terminal members (64-67). 15. A connector according to any preceding claim, characterised in that each insulating web (82) includes a leg (82b) which spans the intermediate portions (72-75) adjacent to the terminal sections (7679). 16. A connector according to any preceding claim, characterised in that the configurations of the insulating webs (82) are designed to impedance match the terminal members. 17. A connector according to claim 16, characterised in that the insulating webs (82) include openings (82c) therein, which provide air adjacent to the terminal intermediate portions (72b, 73b, 74b, 75b). 2.5 Bij EP 785 behoren 17 figuren. Figuur 3 ziet eruit als volgt:

2.6 FCI is wereldwijd actief op de markt van data communicatie- en verbindingssystemen. Zij verkoopt onder meer verbindingsinrichtingen (connectoren) en verbindingssystemen (interconnect systems). 2.7 FCI heeft de FCI Airmax VS right angle receptable connector, hierna de Airmax VS, op de markt geïntroduceerd. Het product wordt ondermeer via internet onder de aandacht van belangstellenden gebracht, op een wijze die ook op de Nederlandse markt is gericht. 3 Het geschil 3.1 Whitaker vordert – samengevat – met betrekking tot het Nederlandse deel van EP 785 een inbreukverbod en voorts, het doen van opgaven, een recall van inbreukmakende connectoren en de vernietiging daarvan, alsmede een opgave van de behaalde winsten, een en ander onder bepaling van

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

dwangsommen en met veroordeling van FCI in de kosten van de procedure. 3.2 FCI voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 Het octrooi, met de titel Impedance matched backplane connector, betreft een verbindingsinrichting voor printplaten in een stand haaks op elkaar. De connector kan daarbij een groot aantal electrische verbindingen tot stand brengen. Een connector van deze soort wordt toegepast voor de overdracht van digitale signalen met zeer hoge snelheid. Bij de gewenste snelheden wordt de impedantie van de afzonderlijke elektrische verbindingen van belang. Onder impedantie is de weerstand voor hoge frequente (snelle) electronische signalen te verstaan. De impedantie is niet uitsluitend afhankelijk van het materiaal van de electrische geleider maar ook van de grootte (lengte) en de geometrie (bochten) daarvan. Daarnaast is de impedantie afhankelijk van de (niet stroomgeleidende) omgeving van de geleider. Deze omgeving kan bestaan uit lucht maar ook uit kunststof. Van belang is dat de impedantie van de afzonderlijke delen van de electrische verbindingsketen gelijk is. Dat geldt ook voor de afzonderlijke verbindingen in de connector. Bij een right angle connector doet zich nu het probleem voor dat de verbinding in een buitenbocht een andere geometrie heeft dan de verbinding in de binnenbocht. Dat kan worden gecorrigeerd door aanpassing van de geometrie dat wil zegen de vormgeving van de electrische geleider of door aanpassing van het omgevende niet-geleidende materiaal (lucht of kunststof). Indien de verbindingen van vergelijkbare impedantie zijn is sprake van een matched connector. 4.2 Bij de beoordeling of sprake is van (letterlijke) inbreuk wordt vooropgesteld dat bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, onder ogen dient te worden gezien wat volgens de gemiddelde vakman die daarvan kennis neemt, voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is – anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is – teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal evenwel tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt (vgl. HR 12 november 2004, NJ 2004, 674, Impro/Liko en HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 Ciba Geigy/Oté Optics). 4.3 Anders dan de titel van het octrooi doet veronderstellen betreft de probleemstelling van het octrooi zoals verleend niet het aanbieden van een connector met matched impedantie. Waar het bij deze uitvinding om gaat is volgens Whitaker beschreven in kolom 2 regel 23 t/m 40 van de beschrijving en zij stelt dan ook dat de oplossing zit in het navolgende:

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Basically, the solution consists in providing a modular connector assembly comprising a housing subset to house the contact portions of terminal members in order to mate with another connector and a terminal member subset providing individual mounting frames for terminal members arrange in column relationship. Het is dit modulaire concept dat moet leiden tot een easily manufactured right angle connector. Figuur 3, opgenomen hierboven onder 2.5, toont het zijaanzicht van één module (60) met vier terminal portions gestoken in de printplaat (200) en vier corresponderende contact portions gestoken in zogenoemde pin receiving passageways (16) van het huis (4). De hier opgenomen figuur 8, eveneens behorende bij EP 785, toont een module die niet in het huis is gemonteerd.

Terminal en contact portions zijn onderling verbonden door de intermediate portions (72b – 75b) welke als diagonalen zijn getekend in de module. Het deel (82) is uitgevoerd in kunststof. Dit gedeelte is voor een deel opengewerkt zodat door de dimensionering tussen kunststof en lucht (naast de niet zichtbaar gemaakte geometrie van de geleider) de impedantie kan worden gecontroleerd. In de terminologie van het octrooischrift wordt het kunststofdeel (82) omschreven als het web. De module bestaande uit web, contact, intermediate en terminal portions wordt aangeduid als een subassembly. In een praktische uitvoering zal een subassembly meer dan vier geleiders bevatten en zal het huis (4) van meer dan één subassembly zijn voorzien. 4.4 Uit de beschrijving, kol 2, r. 23-24, blijkt derhalve dat de probleemstelling betreft het aanbieden van an easily manufactured right angled connector. De voorzieningenrechter zal dan ook aannemen dat voor de uitvinding wezenlijk is het aanbieden van een oplossing van dit probleem. Deze benadering is ook gevolgd in de oppositieprocedure door de oppositieafdeling in haar beslissing van 9 februari 1998, waar onder overweging 11 wordt gesteld dat de subject matter of claim 1 provides a solution to the problem stated at col. 2, l. 23-26, i.e. to design a right angled connector that is easy to manufacture. 4.5 De kenmerken van conclusie 1 dienen dan ook in het licht van deze probleemstelling te worden gelezen. 4.6 De kenmerken van conclusie 1 zijn samen te vatten tot een viertal features waarmee de uitvinding van het octrooi, naar oordeel van de oppositieafdeling, zich onderscheidt van de stand van de techniek (US 3,500,295). Het gaat hier om: – 1 de opstelling van de contact portions in columns and rows (conclusie 1, onderdelen a3, d en f1); – 2 de intermediate en terminal portions zijn opgenomen in het web, zodanig dat de terminal portions haaks op de contact portions staan (conclusie 1, onderdelen c, e en g);

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 4 9

– 3 In de stand van de techniek zijn de subassemblies inside (nadruk oppositieafdeling, vr) het huis gemonteerd, volgens het octrooi worden de subassemblies tegen het huis gemonteerd (conclusie 1, onderdeel f1); – 4 in de stand van de techniek worden de contact portions supported door het onderdeel overeenkomende met het web, volgens het octrooi worden de contact portions supported door de pin receiving passageways (conclusie 1, onderdeel g). De voorzieningenrechter heeft bovenstaande omschrijvingen ontleend aan de beslissing van de oppositieafdeling van 9 februari 1998, p. 7. 4.7 Deze features zijn door de oppositieafdeling van belang geacht in verband met de inventiviteit. Zij heeft overwogen, p. 8: Moreover, the connector according Claim 1 involves an inventive step since a combination of the distinctive features listed under sections 6.1 to 6.4 (dit zijn de hierboven opgesomde features, vr ) with the connector known from D4 (de stand van de techniek (US 3,500,295), vr ) is neither taught nor even suggested by any of the cited documents or combination thereof. Deze features zijn zodoende wezenlijk te achten. Bij gebrek aan duidelijkheid van de bewoordingen van de conclusie kunnen derden hierop een beroep doen, eventueel ten nadele van de octrooihouder voor wiens risico enige onduidelijkheid komt. 4.8 FCI stelt nu dat zij geen inbreuk maakt omdat in de Airmax VS de subassemblies in het huis zijn gemonteerd en omdat bij deze connector de contact portions niet worden supported in pin receiving passageways. Zij stelt in haar behuizing in het geheel geen passageways te hebben. 4.9 De Airmax VS van FCI ziet er uit als volgt:

Bij deze connector is het witte deel ter linkerzijde aan te merken als het huis. Het web is in zwarte kunststof uitgevoerd. De foto laat naar voorlopig oordeel zien dat het web in het huis is gemonteerd en niet ertegen. Op die wijze past FCI met haar connector weliswaar niet de stand van de techniek toe – die uitgaat van het vastlassen van het web in het huis – maar maakt zij ook geen gebruik van het kenmerk sub f1 van conclusie 1. De voorzieningenrechter verwijst in dit verband nog eens naar figuur 3 hierboven waaruit blijkt dat het web (60) wordt geplaatst tegen het huis (4). 4.10 FCI stelt voorts dat in de Airmax VS de contact portions worden geleid en gedragen ( supported) door het web en door de voorste opening van het huis. De voorste openingen van

•


3 5 0

B I J B L A D


het huis komen overeen met de apertures (18) in figuur 3. In het huis van haar connector volgt evenwel geen pin receiving passageway (16), zodat van support door een dergelijk element geen sprake kan zijn. Ter ondersteuning van haar stelling wijst FCI erop dat bij de door haar toegepaste behuizing de kolommen open zijn, dat wil zeggen dat er geen sprake is van doorlopende wanden tussen de rijen. Elke kolom vormt daardoor een verticale ruimte in de behuizing welke overigens open is. 4.11 De voorzieningenrechter merkt op dat uit de bij het octrooi horende figuur 3 blijkt dat de pin receiving passageways feitelijk kokers of tunnels zijn die beginnen bij de aperture (18) aan de voorzijde van het huis en doorlopen tot de achterzijde (waar het web erop aansluit). Dat de passageways doorlopen van voor tot achterzijde blijkt ook uit kenmerk a2 waaruit blijkt dat zij zich uitstrekken tot a rear face (14) van het huis. De andere constructie van het huis van de Airmax VS blijkt uit onderstaande afbeelding.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

ruime interpretatie van de letterlijke tekst van de conclusie zal verwachten. Een eventueel beroep op equivalentie stuit ook hier op af. 4.15 Bij deze stand van zaken kan de voorzieningenrechter de overige verweren van FCI, welke onder meer de geldigheid van EP 785 betreffen, onbesproken laten. 4.16 Als in het ongelijk gesteld wordt Whitaker veroordeeld in de kosten van de procedure. 5 De beslissing De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af; veroordeelt Whitaker in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van FCI begroot op € 816 aan salaris procureur en € 248 aan griffierecht; verklaart dit vonnis, wat de kostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 39 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 19 maart 2008* (RR-sojabonen) Mrs. E.F. Brinkman, P.G.J. de Heij en R.C.D.E. Hasekamp Inbreuk door import van sojameel, afkomstig van RR-sojabonen (sojabonen afkomstig van sojaplanten volgens de geoctrooieerde techniek)?

Deze afbeelding geeft een inzicht vanaf de achterzijde in het huis van de Airmax VS en toont de verticale kolommen zonder verdere onderverdeling door horizontale wanden. Van een huis met een honingraat structuur zoals EP 785 openbaart is bij de Airmax VS dan ook geen sprake. 4.12 De constructie van de Airmax VS brengt met zich mee dat de contact portions niet afzonderlijk zijn opgesloten tussen onder en bovenwanden van het huis die een pin receiving passageway vormen en bij montage en gebruik de contact portions kunnen geleiden en steunen. Naar voorlopig oordeel geeft de Airmax VS dan ook geen toepassing aan onderdeel g van conclusie 1. 4.13. Samengevat leidt dit tot het voorlopig oordeel dat FCI met haar Airmax VS connector geen toepassing geeft aan ten minste twee kenmerken van conclusie 1 van EP 785. Mede in het licht van het gewicht dat de oppositieafdeling toekende aan deze kenmerken voert dit tot de slotsom – nu de overige conclusies alle als volgconclusies zijn aan te merken – dat de gevorderde voorlopige voorziening moet worden geweigerd. 4.14 De voorzieningenrechter overweegt daarenboven dat een uitleg van EP 785 die ertoe zou leiden dat ook de connector van FCI onder de beschermingsomvang daarvan zou vallen, onvoldoende recht zou doen aan de redelijke rechtszekerheid voor derden die kennisnemen van het octrooi. Hierbij is tevens de gedetailleerdheid van de conclusie van belang, nu feitelijk sprake is van een zogenaamde ’portretconclusie’ zodat een vakman niet snel enige afwijking of

Art. 53, lid 1 Row 1995 Conclusies 1 en 4 en de daarvan afhankelijke conclusies 2 en 3 resp. 5 claimen telkens bescherming voor een geïsoleerde DNAsequentie. Van inbreuk op deze conclusies kan alleen al daarom geen sprake zijn omdat het DNA niet als geïsoleerde stof voorhanden is maar in het sojameel is opgenomen. De opvatting dat het sojameel is aan te merken als het rechtstreeks verkregen voortbrengsel door toepassing van de werkwijzen van de conclusies 14, 17-19 en 28 wordt verworpen. Voor de sojaplant en de sojabonen zelf kan worden aangenomen dat deze rechtstreeks door de werkwijze zijn verkregen. Door het crushing-proces worden de bonen vervolgens in een aantal bewerkingsstappen in verschillende componenten met een nieuwe identiteit gescheiden. Dit proces is te ingrijpend om nog een rechtstreeks verband tussen de werkwijze en het sojameel aan te nemen. Artt. 8 en 9 Biotechnologierichtlijn en art. 53a Row 1995 Monsanto heeft voldoende aangetoond dat de in conclusie 6 gespecificeerde DNA-sequentie in aanmerkelijke hoeveelheden in het geïmporteerde sojameel aanwezig was. De vraag is nu of al om die reden inbreuk op het octrooi wordt gemaakt bij verhandeling van het meel in de Gemeenschap. De rechtbank ziet aanleiding om de volgende vragen van uitleg (concept) aan HvJ EG te stellen, mede over hetgeen onder rov. 4.20 is overwogen: 1 Moet artikel 9 van de Richtlijn aldus worden opgevat dat de in dat artikel geboden bescherming ook dan kan worden ingeroepen in een situatie zoals in deze procedure, waarin het voortbrengsel (het DNA) is verwerkt in een materiaal en zijn finale op het moment van de gestelde inbreuk niet uitoefent, maar wel heeft uitgeoefend of moge*

Zie het artikel van S.J.R. Bostyn op blz. 342 in dit nummer. Red.

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


lijk, nadat het uit dat materiaal is geïsoleerd en in de cel van een organisme is ingebracht, opnieuw zijn functie zou kunnen uitoefenen? 2 Uitgaande van de aanwezigheid van de in conclusie 6 van het octrooi beschreven DNA-sequentie in het door Cefetra en ACTI in de Gemeenschap geïmporteerde sojameel en ervan uitgaande dat het DNA in de zin van artikel 9 Richtlijn is verwerkt in sojameel en dat het daarin zijn functie niet meer uitoefent: staat de door de Richtlijn voorgeschreven bescherming van een octrooi voor biologisch materiaal, in het bijzonder artikel 9, eraan in de weg dat de nationale octrooiwetgeving1 (daarnaast) absolute bescherming toekent aan het voortbrengsel (het DNA) als zodanig, ongeacht of het DNA zijn functie uitoefent, en moet de bescherming van artikel 9 dus geacht worden uitputtend te zijn? 3 Maakt het bij de beantwoording van de vorige vraag verschil dat het octrooi is aangevraagd en verleend (op 19 juni 1996) voordat de Richtlijn was vastgesteld? Kunt u bij de beantwoording van de voorgaande vragen het TRIPs-verdrag betrekken, in het bijzonder de artikelen 27 en 30? In de zaak met rolnummer 249983/ HA ZA 05-2885 van: Monsanto Technology LLC te St. Louis, Missouri, Verenigde Staten van Amerika, eiser, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaten mr. W.A. Hoyng en mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam, tegen 1 Cefetra BV, 2 Cefetra Feed Service BV, 3 Cefetra Futures BV, allen gevestigd te Rotterdam, gedaagden, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.J. Allen te Amsterdam, en tegen 1 Staat Argentinië, zetelende te Buenos Aires, Argentinië, 2 Miguel Santiago Campos, handelende in de hoedanigheid van staatssecretaris van Landbouw, Veetelt, Visserij en Voedsel namens de staat van Argentinië, gevoegde partij aan de zijde van Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV en Cefetra Futures BV, procureur mr. E.D. Drok, advocaten mrs. M.R. Gerritsen en mr. A.J. Verbeek te Amsterdam, en in de zaak met rolnummer 270268/HA ZA 06-2576 van: Monsanto Technology LLC te St. Louis, Missouri, Verenigde Staten van Amerika, eiser, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaten mr. W.A. Hoyng en mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam, tegen 1 Vopak Agencies Rotterdam BV te Rotterdam, gedaagde, niet verschenen, 2 Alfred C. Toepfer International GmbH te Hamburg, Duitsland, gedaagde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. J.J. Allen te Amsterdam.

1 In artikel 53 ROW, welk artikel voor zover hier relevant luidt: Een octrooi geeft de octrooihouder (...) het uitsluitend recht: a. het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden. in te voeren of in voorraad te hebben;

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 5 1

2 De feiten In deze procedures wordt uitgegaan van de navolgende feiten. 2.1 Monsanto houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling en verhandeling van landbouwproducten. 2.2 Argentinië is een belangrijke producent van sojabonen. Sojabonen worden gebruikt als uitgangsmateriaal in de voedingsindustrie. Door het persen van de bonen wordt sojaolie verkregen. Het overblijvende materiaal wordt verwerkt tot sojapellets en sojameel en als dienvoerder verkocht. Dit ’crushing’ proces omvat de navolgende stappen. 2.2.1 De geoogste sojabonen worden eerst gedroogd, gehard, gekraakt en ontdaan van hun hulzen. 2.2.2 Daarna worden de verbrijzelde bonen met behulp van een stoombehandeling zachter gemaakt en door de persen gevoerd, die er sojavlokken (’flakes’) van maken. 2.2.3 Uit deze olierijke vlokken wordt dan in reactoren met behulp van speciale oplosmiddelen, zoals bijvoorbeeld hexaan, de olie geëxtraheerd. 2.2.4 Om het oplosmiddel weer uit de vlokken te verwijderen worden deze nogmaals met hitte en stoom behandeld. 2.2.5 De uiteindelijk verkregen gedroogde vlokken worden uiteindelijk ofwel fijngemalen tot sojameel ofwel met stoom in compacte pellets geperst. 2.3 Monsanto is rechthebbende op het aan haar op 19 juni 1996 onder nummer EP 0 546 090 verleend Europees octrooi betreffende ’Glyphosate tolerant 5- eriolpyruvylshikimate-3-phosphate synthases’ (verder: het octrooi). Het octrooi geldt voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. Na oppositie luiden de gewijzigde conclusies als volgt. 1. An isolated DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme, said enzyme heftig an EPSPS enzyme having a Km for phosphoenolpyruvate (PEP) between 1-150µM and a Ki(glyphosate)/Km(PEP) ratio between 3-500, which enzyme is capable of reading with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEO ID NO:5. 2. A DNA sequence of claim 1 wherein said Km for phosphoenolpyruvate is between 2-25 µM. 3. A DNA sequence of claim 1 wherein said Ki/Km ratio is between 6-250. 4. An isolated DNA sequence encoding a protein which exhibits EPSPS activity wherein said protein is capable of reacting with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5. 5. The DNA sequence of Claim 4 wherein said antibodies are raised against a Class II EPSPS enzyme of SEQ ID NO:3. 6. A DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5. 7. A recombinant, double-stranded DNA molecule comprising in sequence: a) a promoter which functions in plant cells to cause the production of an RNA sequence; b) a structural DNA sequence that causes the production of an RNA sequence which encodes a Class II EPSPS enzyme capable of reacting with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID No:3 and SEQ ID No:5: and c) a 3’ non-translated region which functions in plant cells to cause the addition of a stretch of polyadenyl nucleotides to the 3’ end of the RNA sequence

•


3 5 2

B I J B L A D


where the promoter is heterologous with respect to the structural DNA sequence and adapted to cause sufficient expression of the fusion polypeptide to enhance the glyphosate tolerance of a plant cell transformed with said DNA molecule. 8. The DNA molecule of Claim 7 in which said structural DNA sequence encodes a fusion polypeptide comprising an amino-terminal chloroplast transit peptide and a Class II EPSPS enzyme. 9. The DNA molecule of Claim 8 wherein said structural DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme is selected from the group consisting of SEQ ID N0:2, SEQ ID NO:4 and SEQ ID NO:6. 10. The DNA molecule of Claim 9 wherein said sequence is from SEQ ID N0:2. 11. A DNA molecule of Claim 8 in which the promoter is a plant DNA virus promoter 12. A DNA molecule of Claim 11 in which the promoter is selected from the group consisting of CaMV35S and FMV35S promoters. 13. A DNA molecule of Claim 7 in which said structural DNA encodes a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5. 14. A method of producing genetically transformed plants which are tolerant toward glyphosate herbicide, comprising the steps of a) inserting into the genome of a plant cell a recombinant, doublestranded DNA molecule comprising: i) a promoter which functions in plant cells to cause the production of an RNA sequence, ii) a structural DNA sequence that causes the production of an RNA sequence which encodes a 5 fusion polypeptide comprising an amino terminal chloroplast transit peptide and a Class II EPSPS enzyme capable of reacting with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEQ ID N0:5, iii) a 3’ non-translated DNA sequence which functions in plant cells to cause the addition of a stretch of polyadenyl nucleotides to the 3’ end of the RNA sequence where the promoter is heterologous with respect to the structural DNA sequence and adapted to cause sufficient expression of the fusion polypeptide to enhance the glyphosate tolerante of a plant cell transformed with said gene; b) obtaining a transformed plant cell; and c) regenerating from the transformed plant cell a genetically transformed plant which has increased tolerance to glyphosate herbicide. 15. The method of Claim 14 wherein said structural DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme is selected from the group consisting of SEQ ID N0:2, SEQ ID NO:4, and SEQ ID N0:6. 16. The DNA molecule of Claim 15 wherein said sequence is that as set forth in SEQ ID:2. 17. A method of Claim 14 in which the promoter is from a plant DNA virus. 18. A method of Claim 17 in which the promoter is selected from the group consisting of CaMV35S and FMV35S promoters. 19. A method of claim 14 in which said structural DNA encodes a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5. 20. A glyphosate tolerant plant cell comprising a DNA molecule of Claims 8, 9, 12 or 13. 21. A glyphosate tolerant plant cell of Claim 20 in which the promoter is a plant DNA virus promoter. 22. A glyphosate tolerant plant cell of Claim 21 in which the promoter is selected from the group consisting of CaMV35S and FMV35S promoters.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

23. A glyphosate tolerant plant cell of Claim 20 selected from the group consisting of com, wheat, rice, soybean, cotton, sugarbeet, oilseed rape, canola, flax, sunflower, potato, tobacco, tomato, alfalfa, poplar, pine, apple and grape. 24. A glyphosate tolerant plant comprising plant cells of Claim 20. 25. A glyphosate tolerant plant of Claim 24 in which the promoter is from DNA plant virus promoter. 26. A glyphosate tolerant plant of Claim 25 in which the promoten is selected from the group consisting of CaMV35S and FMV35S promoters. 27. A glyphosate tolerant plant of Claim 26 selected from the group consisting of com, wheat, rice, soybean, cotton, sugarbeet, oilseed rape, canola, flax, sunflower, potato, tobacco, tomato, alfalfa, poplar, pine, apple and grape. 28. A method for selectively controlling weeds in a field containing a crop having planted crop seeds or plants comprising the steps of: a) planting said crop seeds or plants which are glyphosate tolerant as a result of a recombinant double-stranded DNA molecule being inserted into said crop seed or plant, said DNA molecule having: a promoter which functions in plant cells to cause the production of an RNA sequence, ii) a structural DNA sequence that causes the production of an RNA sequence which encodes a polypeptide which comprises an amino terminal chloroplast transit peptide and a Class II EPSPS enzyme capable of reading with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5, iii) a 3’ non-translated DNA sequence which functions in plant cells to cause the addition of a stretch of polyadenyl nucleotides to the 3’ end of the RNA sequence where the promoter is heterologous with respect to the structural DNA sequence and adapted to cause sufficient expression of the fusion polypeptide to enhance the glyphosate tolerante of a plant cell transformed with said gene: and b) applying to said erop and weeds in said field a sufficient amount of glyphosate herbicide to control said weeds without significantly affecting said crop. 29. The method of Claim 28 wherein said structural DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme is selected from the sequences as set forth in SEQ ID NO:2. SEQ 1D NO:4 or SEQ ID NO:6. 30. A method of Claim 29 in which said DNA molecule contains a structural DNA sequence from SEQ ID NO:2. 31. A method of Claim 30 in which said DNA molecule further comprises a promoter selected from the group consisting of the CaMV35SS and FMV35S promoters. 32. A method of claim 31 in which the crop plant is selected from the group consisting of com, wheat, rice, soybean, cotton, sugarbeet, oilseed rape, canola, flax, sunflower, potato, tobacco, tomato, alfalfa, poplar, pine, apple and grape. 33. The method of claim 28 wherein said structural DNA sequence encodes a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5, 2.4 Bij de verbouwing van soja wordt op grote schaal gebruik gemaakt van het herbicide glyfosaat. De werking van glyfosaat berust op de remming van het in planten aanwezige enzym 5-enol-pyruvylshikimaat-3-fosfaatsynthase (ook genoemd EPSPS) welk enzym belangrijk is voor de aanmaak van aromatische aminozuren, die noodzakelijk zijn voor de groei van de plant. Het octrooi beschrijft een klasse van EPSPS-enzymen die niet gevoelig zijn voor glyfosaat, de zogenaamde klasse II EPSPS-enzymen. Glyfosaat blokkeert het actieve centrum van klasse I EPSPS-enzymen, waardoor

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


de aanmaak van aromatische aminozuren wordt verstoord. Zonder deze aromatische aminozuren kan de plant geen of onvoldoende eiwitten aanmaken, waardoor hij afsterft. Planten met klasse II EPSPS-enzymen kennen dit probleem niet, zodat zij het gebruik van glyfosaat overleven, terwijl het onkruid daaromheen afsterft. Genen die voor deze enzymen coderen zijn volgens de beschrijving geïsoleerd uit drie verschillende bacteriën. Dit gen wordt ingebracht in het DNA van de plant, waardoor de plant een glyfosaatbestendig EPSPS-enzym aanmaakt en de plant glyfosaattolerant wordt. Monsanto heeft deze techniek toegepast in haar RR (Roundup Ready)-sojaboon. De RR-sojaboonplant maakt het klasse II EPSPS-enzym CP4-EPSPS aan. 2.5 De RR-sojaboon wordt op grote schaal in Argentinië verbouwd. Voor de uitvinding van Monsanto bestaat geen octrooibescherming in Argentinië. 2.6 Cefetra en ACTI handelen in sojameel. 2.7 Op 16 juni 2005 is het schip KEOYANG NOBLE aangekomen in de haven van Amsterdam met een lading sojameel, afkomstig uit Argentinië en bestemd voor Cefetra Futures B.V. De lading is op grond van de Anti-piraterij Verordening (Verordening (EG) nr. 1383/2003, verder: de APV) door de douane tegengehouden. Nadat door Monsanto monsters waren genomen is de lading vrijgegeven. 2.8 Het schip CATALINA is op 21 maart 2006 in Nederland aangekomen met andermaal ladingen sojameel, afkomstig uit Argentinië. Op 11 mei 2006 is de YASA PIONEER met eveneens een dergelijke lading aangekomen. Ook deze ladingen zijn door de douane tegengehouden en na monsterneming door Monsanto vrijgegeven. De lading van de CATALINA is bij de douane aangegeven door Vopak. 2.9 Monsanto heeft de monsters getest om vast te stellen of het sojameel afkomstig is van RR-sojabonen (dus sojabonen die afkomstig zijn van sojaplanten volgens de geoctrooieerde techniek). 3 De vorderingen 3.1 Monsanto baseert zijn vorderingen op de hiervoor vermelde feiten en op de navolgende stellingen. 3.1.1 Een uitgevoerde test (test 1) heeft de aanwezigheid in het sojameel van CP4-EPSPS aangetoond. Test 2 wijst op de aanwezigheid van de DNA-sequentie die codeert voor CP4EPSPS. Het geïmporteerde sojameel voldoet daarmee volgens Monsanto aan de voortbrengselconclusies 1 — 8 en 11 — 13 en het is volgens Monsanto bovendien aan te merken als het rechtstreeks verkregen voortbrengsel door toepassing van de in conclusies 14, 17 — 19 en 28 onder bescherming gestelde werkwijze. 3.1.2 De ladingen van de CATALINA en YASA PIONEER waren bestemd voor ACTI. 3.1.3 Cefetra B.V., Cefetra Feed Service B.V. en Cefetra Futures B.V. dienen te worden vereenzelvigd. 3.1.4 Gedaagden maken inbreuk, althans dreigen inbreuk te maken, op de octrooirechten van Monsanto door de import van het sojameel in de Gemeenschap. Zij doen dat met uitzondering van Vopak desbewust. De import is daarnaast onrechtmatig omdat het in strijd is met het verbod van artikel 16 APV; Gedaagden handelen voorts onrechtmatig jegens Monsanto door in Nederland en in andere landen waar het octrooi van kracht is inbreuk op het octrooi uit te lokken, te bevorderen en hiervan te profiteren.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 5 3

3.2 Na vermindering van zijn eis (in de zaak tegen Cefetra is de eis bij gelegenheid van het pleidooi verminderd) vordert Monsanto, zakelijk weergeven: 3.2.1 een verbod op overtreding van artikel 16 APV; 3.2.2 een verbod op inbreuk op het octrooi voor alle landen waarvoor het octrooi gelding heeft; 3.2.3 veroordeling van gedaagden (met uitzondering van Vopak) tot betaling van een bij staat op te maken schadevergoeding of — naar keuze van Monsanto — afdracht van genoten winst en veroordeling tot het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de genoten winst; 3.2.4. een en ander op straffe van dwangsommen en met veroordeling van gedaagden in de proceskosten. 3.3 Vopak heeft geen verweer gevoerd tegen de vorderingen. De overige gedaagden hebben de vorderingen gemotiveerd bestreden. 4 De beoordeling 4.1 Deze rechtbank is bevoegd op de vorderingen te beslissen reeds omdat de gedaagden die bevoegdheid niet hebben bestreden en de geldigheid van het ingeroepen octrooi in dit geding niet in geschil is. 4.2 Cefetra B.V., Cefetra Feed Service B.V. en Cefetra Futures B.V. bestrijden niet dat zij, zoals Monsanto heeft gesteld, gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de import van de lading van de KEOYANG NOBLE, zodat de rechtbank daarvan dient uit te gaan. 4.3 ACTI heeft erop gewezen dat Monsanto monsters heeft genomen uit de ruimen 1 en 2 van de CATALINA, welke lading niet voor haar, maar voor het bedrijf Agrenco bestemd was. Monsanto heeft vervolgens aangevoerd dat ruim 7 wél voor ACTI bestemd was. Van de lading in dat ruim zijn echter geen monsters genomen, In deze procedure kan daarom niet worden aangenomen dat ACTI met import van de lading van de CATALINA inbreuk heeft gemaakt op het octrooi. ACTI bestrijdt echter niet dat de door Monsanto geteste lading van de YASA PIONEER voor haar bestemd was, zodat onderzocht moet worden of ACTI met import van die lading inbreuk heeft gemaakt op het octrooi. 4.4 Conclusies 1 en 4 en de daarvan afhankelijke conclusies 2 en 3 respectievelijk 5 claimen telkens bescherming voor een geïsoleerde DNA-sequentie. Cefetra en ACTI stellen zich terecht op het standpunt dat van inbreuk op deze conclusies alleen al daarom geen sprake kan zijn omdat het DNA niet als geïsoleerde stof voorhanden is maar in het sojameel is opgenomen. De rechtbank kan Monsanto niet volgen in haar redenering dat de DNA-sequentie uit zijn natuurlijke omgeving — het bacteriële chromosoom — is ingebracht in het DNA van de sojaplant en om die reden het meel van de boon als een geïsoleerde DNA-sequentie beschouwd zou moeten worden dan wel dit zou bevatten. De gemiddelde vakman zal onder het begrip geïsoleerd DNA verstaan DNA dat op de in het vakgebied gebruikelijke wijze is vrijgemaakt uit de celkern) van een organisme voor verdere bewerking. Monsanto heeft geen redenen aangevoerd om aan te nemen dat de gemiddelde vakman dit begrip in de context van het octrooi anders dan volgens de gebruikelijke betekenis zou interpreteren. 4.5 De opvatting dat het sojameel is aan te merken als een rechtstreeks verkregen voortbrengsel door toepassing van de in conclusies 14, 17 — 19 en 28 geclaimde werkwijzen wordt eveneens verworpen. Voor de sojaplant en de sojabo-

•


3 5 4

B I J B L A D


nen zelf kan worden aangenomen dat deze rechtstreeks door de werkwijze zijn verkregen. Door het hiervoor beschreven crushing-proces worden de bonen vervolgens in een aantal bewerkingsstappen in verschillende componenten met een nieuwe identiteit gescheiden. Dit proces is te ingrijpend om nog een rechtstreeks verband tussen de werkwijze en het sojameel aan te nemen. 4.6 Gezien het voorgaande resteert onderzoek van de gestelde inbreuk op conclusies 6, 7, 8, 11, 12 en 13, welke voortbrengselconclusies alle betrekking hebben op een DNA-sequentie of een DNA molecuul1 4.7 Monsanto stelt dat de in conclusie 6 bedoelde DNAsequentie — kort gezegd de sequentie die codeert voor de synthese van een klasse 11 EPSPS-enzym — is aangetoond in de monsters die genomen zijn van de lading van de KEOYANG NOBLE. Ter staving van haar stelling heeft zij bij dagvaarding als productie 8 b onder meer overgelegd testrapporten van Eurofins Analytik GmbH, een — naar onweersproken is gesteld onafhankelijk laboratorium in Hamburg. Als resultaat van de analyses geven de testrapporten hoge percentages aan voor het aandeel van het geoctrooieerde DNA in het totale geanalyseerde DNA. Zij heeft voorts als productie 8c bij de dagvaarding en productie 20 bij de conclusie van repliek rapporten overgelegd van door haar eigen analisten uitgevoerde analyses met de conclusie dat de geteste monsters de volledige en intacte DNAsequentie bevatten als bedoeld in conclusie 6. Als productie 21 bij de conclusie van repliek heeft zij een analyse overgelegd waarin het aandeel van het intacte DNA wordt berekend op tenminste 33%. 4.8 Cefetra en Argentinië hebben tegen deze rapportages samengevat aangevoerd dat de DNA-sequentie slechts gefragmenteerd in het sojameel aanwezig is. De fragmentatie wordt volgens hen veroorzaakt door verhitting tijdens het crushing-proces. Door de door Monsanto gebruikte analysetechniek PCR zouden deze fragmenteren ’aan elkaar geplakt’ worden en zo leiden tot onjuiste testresultaten. Cefetra en Argentinië stellen verder dat, voor zover de DNAsequentie al intact aanwezig is — het zou gaan om minimale hoeveelheden. De gevolgde berekeningswijze van productie 21 achten zij onjuist. Cefetra en Argentinië wijzen er op dat de tests door Monsanto zelf zijn uitgevoerd en dat bovendien niet vast staat dat de door Monsanto uitgevoerde tests de van de lading van de KEOYANG NOBLE genomen monsters betreffen omdat geen ’chain of custody’ is vermeld. 4.9 Monsanto heeft naar aanleiding van de kritiek van Cefetra en Argentinië op de uitgevoerde analyses nieuwe tests uitgevoerd om aan te tonen dat de analyseresultaten niet worden beïnvloed door het ’plak’-effect (door Monsanto aangeduid als ’Splicing by overlap extension’ of SOE) van de toegepaste PCR-techniek. Zij heeft het analyserapport van de door haar uitgevoerde ’Gel-slice-test’ als productie 11 bij pleidooi overgelegd met als conclusie dat het intacte DNA aanwezig is en dat de uitgevoerde testmethode de mogelijkheid van het aan elkaar ’plakken’ van fragmenten DNA uitsluit. Cefetra en Argentinië hebben niet aangevoerd dat (ook) deze nadere tests onjuist uitgevoerd zouden zijn of de 1 De rechtbank merkt op dat in het Verenigd Koninkrijk, waar in eerste instantie op 10 oktober 2007 is geoordeeld dat van inbreuk op het octrooi geen sprake is, conclusle 6 kennelijk is aangepast en aldus eveneens ziet op geïsoleerd DNA.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

tests om andere redenen in twijfel getrokken. Zij hebben hun onder 4.8 weergegeven bedenkingen niet onderbouwd met eigen analyses of op andere wijze. Argentinië verwijst slechts naar een productie 1 bij conclusie van dupliek, waarin een samenvatting wordt gegeven van de conclusies van een uitgevoerd deskundigenonderzoek, zonder het rapport van de betreffende deskundigen zelf over te leggen. De bron van deze samenvatting wordt niet vermeld. 4.10 Het door Monsanto als productie 21 overgelegde rapport gaat er volgens Cefetra en Argentinië ten onrechte van uit dat het DNA op iedere plek even breekbaar is. Volgens Cefetra en Argentinië bevat het DNA stukken die in het bijzonder gevoelig zijn voor breuk (’hot spots’). Ook deze stelling wordt echter op geen enkele wijze onderbouwd. 4.11 Door Monsanto zijn als bijlage bij productie 8e bij de dagvaarding de documenten overgelegd met betrekking tot de verzending van de geteste monsters. Een deel van die documenten is kennelijk afkomstig van SGS Nederland B.V. en vermeldt dat de betreffende monsters op 15 juni 2006 zijn genomen van de lading van de KEOYANG NOBLE. 4.12 Met de overgelegde producties heeft Monsanto voldoende aangetoond dat de in conclusie 6 gespecificeerde DNA-sequentie in aanmerkelijke hoeveelheden in de lading van de KEOYANG NOBLE aanwezig was. Weliswaar voeren Cefetra en Argentinië terecht aan dat een deel van de analyses door Monsanto zelf is uitgevoerd, maar nu zij tegenover de resultaten daarvan geen enkele onderbouwing van hun bezwaren stellen en ook geen aanbod hebben gedaan de juistheid van hun stellingen door een deskundigenrapportage of op andere wijze te bewijzen, ziet de rechtbank geen reden aan de juistheid van het resultaat en de conclusies van de door Monsanto in het geding gebrachte analyses of de herkomst van de monsters te twijfelen. Hier komt nog bij dat de nadere tests als overgelegd niet zijn bestreden, zodat van de juistheid daarvan is uit te gaan. 4.13 Zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat de DNA-sequentie slechts in minimale hoeveelheden in het sojameel aanwezig is, neemt dat niet weg dat inbreuk op het octrooi van Monsanto wordt gemaakt, indien althans de beschermingsomvang van het octrooi het voortbrengsel, het DNA, als zodanig omvat (welke vraag hierna wordt behandeld). Er is geen reden Monsanto in die situatie haar octrooirecht ontzeggen, te meer niet omdat het DNA in het sojameel aanwezig is als gevolg van benutten van de door het octrooi geboden voordelen. Mogelijk zou moeten worden geoordeeld dat Monsanto zich niet met beroep op haar octrooirecht tegen verhandeling van het sojameel kan verzetten indien het aanwezige DNA als een toevallige verontreiniging moet worden beschouwd, bijvoorbeeld afkomstig van een eerdere lading. Dat die situatie zich hier voordoet is echter niet gesteld noch is zulks anderszins gebleken. 4.14 Ook ACTI heeft gesteld dat hoogstens kleine hoeveelheden resten van de intacte DNA-sequentie in het sojameel kunnen worden aangetroffen. Op gelijke gronden als hiervoor uiteengezet heeft Monsanto ook voor wat betreft de lading van de YASA PIONEER met de door haar overgelegde analyserapporten (in het bijzonder producties 20 en 22a bij de conclusie van repliek en het bij pleidooi als productie 10 overgelegde rapport) voldoende aangetoond dat de in conclusie 6 gespecificeerde DNA-sequentie in aanmerkelijke hoeveelheden in die lading aanwezig is geweest.

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


4.15 Uitgaande van de aanwezigheid van de in conclusie 6 gespecificeerde DNA- sequentie in het sojameel is nu de vraag aan de orde of al om die reden inbreuk op het octrooi van Monsanto wordt gemaakt bij verhandeling van het meel in de Gemeenschap. Cefetra, Argentinië en ACTI menen dat dat niet het geval is. Zij stellen in dit verband het volgende. 4.15.1 De beschermingsomvang van de geclaimde DNAsequentie van conclusie 6 (en het geclaimde DNA-molecuul van conclusies 7, 8, 11, 12 en 13) wordt uitsluitend bepaald door artikel 53a Rijksoctrooiwet 1995 (verder: ROW95), in het bijzonder lid 3 van dat artikel, Artikel 53a is in de ROW95 opgenomen ter uitvoering van Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de bescherming van biotechnologische uitvindingen (verder: de Richtlijn), in het bijzonder artikelen 8 en 9, welke artikelen inhouden: artikel 8 1 de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verregen, strekt zich uit tot ieder biologisch materiaal dat hieruit door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm wordt gewonnen en diezelfde eigenschappen heeft. 2 de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een werkwijze voor de voortbrenging van biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft gekregen, strekt zich uit tot het biologisch materiaal dat rechtstreeks door deze werkwijze wordt gewonnen en tot ieder ander biologisch materiaal dat door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm uit het rechtstreeks gewonnen biologisch materiaal wordt gewonnen en diezelfde eigenschappen heeft. artikel 9 de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat, strekt zich, behoudens artikel 5, lid 1, uit tot ieder materiaal waarin dit voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de genetische informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent. Overeenkomstig deze artikelen van de Richtlijn bepaalt artikel 53a ROW95: 1 Ten aanzien van een octrooi voor biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen, strekt het uitsluitend recht zich uit tot ieder biologisch materiaal dat hieruit door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm wordt gewonnen en dat diezelfde eigenschappen heeft. 2 Ten aanzien van een octrooi voor een werkwijze voor de voortbrenging van biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft gekregen, strekt het uitsluitend recht zich uit tot het biologisch materiaal dat rechtstreeks door deze werkwijze wordt gewonnen en tot ieder ander biologisch materiaal dat door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm uit het rechtstreeks gewonnen biologisch materiaal wordt gewonnen en dat diezelfde eigenschappen heeft. 3 Ten aanzien van een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat, strekt het uitsluitend recht zich uit tot ieder materiaal waarin dit voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de genetische informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent, onverminderd artikel 3, eerste lid, onderdeel b. 4.15.2 Uit de Richtlijn en de wetsgeschiedenis van de implementatiewet volgt dat artikel 53a ROW95 uitputtend is bedoeld. Het is daarom aan te merken als lex specialis ten opzichte van de algemene bescherming die artikel 53 ROW95 biedt voor een geoctrooieerd voortbrengsel. Omdat het in

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 5 5

het sojameel aanwezige DNA zijn functie niet meer kan uitoefenen — sojameel is dood materiaal — kan Monsanto zich niet tegen verhandeling van het sojameel verzetten uitsluitend op de grond dat het DNA in het sojameel aanwezig is, aldus nog steeds Cefetra, Argentinië en ACTI. 4.16 De argumenten voor het standpunt van Cefetra, Argentinië en ACTI laten zich als volgt samenvatten. 4.16.1 Er bestaat een relatie tussen octrooieerbaarheid en beschermingsomvang. De beperkte octrooieerbaarheid (en dus ook beschermingsomvang) wordt toegelicht in considerans van de Richtlijn onder 23 en 24 welke overwegingen luiden: 23 Overwegende dat een louter DNA-fragment dat geen aanwijzing voor een functie bevat, geen technische informatie bevat en dus geen octrooieerbare uitvinding vormt; 24 Overwegende dat, om te voldoen aan het criterium van industriële toepasbaarheid, vereist is dat ingeval voor de productie van een eiwit of een partieel eiwit een sequentie of partiele sequentie van een gen gebruikt is, gepreciseerd wordt welk eiwit of partieel eiwit er geproduceerd is en wat daarvan de functie is. 4.16.2 De Europese Commissie heeft in een brief van 9 augustus 2006 aan de ambassadeur van Argentinië het uiteengezette standpunt onderschreven. De brief vermeldt (in de Engelse vertaling): Therefore, according to Article 9 of the Directive, it is not enough that the genetic information has been Incorporated in the product and that it is always present in the same, but that it is also necessary that this genetic information bears its function. (...) Consequently, the protestion to the patents cannot be extended to the derived products in which the genetic information is residual and does not exercise its genetic function. 4.16.3 De Memorie van Toelichting bij het ontwerp van de implementatiewet neemt eenzelfde standpunt in. De Memorie (Tweede Kamer, vergaderjaar 1998 — 1999, 26568 (R 1638), nr. 3 pagina 16) vermeldt over de verhouding tussen artikel 53 ROW95 en het voorgestelde artikel 53a ROW95: (...) De voorgestelde artikelen (...) 53a ROW95 voegen aan deze exclusief toegelaten handelingen (vermeld in artikel 53 ROW95 — toevoeging rechtbank) niets toe, maar expliciteren hoe het voortbrengsel waarop dit uitsluitende recht van toepassing is, in het geval van een biotechnologische uitvinding moet worden begrepen. Immers, kenmerk van de biotechnologie is dat het levende materie tot voorwerp heeft, dat wil zeggen biologisch materiaal dat zichzelf kan repliceren of in een biologisch systeem kan worden gerepliceerd. Het voortbrengsel moet daarom niet alleen gezien worden als dat wat rechtstreeks verkregen is door toepassing van de uitvinding, maar ook ais dat wat daaruit gewonnen wordt door propagatie, met name voortplanting, en vermeerdering en dezelfde eigenschappen heeft. (...) De drie leden betreffen drie verschillende situaties. Het eerste lid heeft betrekking op geoctrooieerd biologisch materiaal dat wordt vermeerderd, het tweede lid op een geoctrooieerde werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen dat daarna wordt vermeerderd, en het derde lid op een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat. In het eerste en tweede lid wordt vermeld dat het door propagatie of vermeerdering gewonnen biologisch materiaal niet in dezelfde vorm behoeft te worden gewonnen, maar wel dezelfde eigenschappen moet hebben. Er moet sprake zijn van bestendigheid van de door de uitvinding ingebrachte eigenschappen en deze eigenschappen moeten zich ook werkelijk voordoen. Als de door een uitvinding verkregen eigenschappen dus niet overgaan op het nageslacht van een plant, strekt de octrooi-bescherming zich niet uit over dat nageslacht.

•


3 5 6

B I J B L A D


In het derde lid is in wezen hetzelfde bepaald, zij het dat deze voorwaarde aangepast is aan het feit dat het gaat om genetische informatie. Daarom wordt voorgeschreven dat de genetische informatie niet alleen in het materiaal moet zijn opgenomen, maar ook haar functie moet uitoefenen. Met andere woorden, als door genetische modificatie een bepaald gewijzigd gen in alle cellen van een plant of dier voorkomt, maar om een of andere reden het gewijzigde gen niet functioneert zoals bedoeld, dan strekt de octrooibescherming zich niet uit over die plant of dat dier. 4.16.4 Cefetra, Argentinië en ACTI hebben een beslissing van de Spaanse rechter (Juzgado de lo mercantil no 6) van 27 juli 2007 overgelegd inzake Monsanto Sesostris SAE. In deze zaak, die eveneens EP 0 546 090 betreft, heeft de Spaanse rechter geoordeeld dat het sojameel, waarin de geoctrooieerde DNA-sequentie aanwezig is, niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt omdat het DNA in het meel zijn functie niet uitoefent. 4.16.5 Cefetra, Argentinië en ACTI hebben verder nog overgelegd een opinie van dezelfde strekking van Professor Dr. Dresj h.c. Joseph Strauss, verbonden aan het Max Planck Institute for lntellectual Property in München, die naar zij stellen een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de Richtlijn. 4.16.6 Tot slot is overgelegd een beslissing van het Engelse High Court of Justice van 10 oktober 2007 inzake Monsanto Cargill waarin — uitgaande van gewijzigde claims en op deels andere gronden dan thans aan de orde zijn — is geoordeeld dat import van het sojameel, gemaakt van de RRsojaboon, geen inbreuk op het octrooi van Monsanto vormt. (Deze laatste beslissing lijkt in zoverre van minder belang dat daarin de Richtlijn geen rol speelt. De rechtbank zal, mede gelet op het feit dat kennelijk nog appèl tegen de beslissing van het High Court loopt en dat de beslissing is gegeven in een procedure tussen andere partijen, de beslissing over inbreuk op het octrooi in het Verenigd Koninkrijk aanhouden als hierna onder 4.31 vermeld.) 4.17 Monsanto brengt hiertegen het navolgende in stelling. 4.17.1 Sojameel is geen biologisch materiaal in de zin van de Richtlijn. Artikel 8 van de Richtlijn en de implementatie daarvan in de artikelen 53a leden 1 en 2 ROW95 zijn daarom niet relevant voor vaststelling van de beschermingsomvang. Hetzelfde geldt voor artikel 9 van de Richtlijn / artikel 53a lid 3 ROW95 omdat sojameel ook geen materiaal in de zin van die artikelen is. 4.17.2 De beschermingsomvang moet dan ook worden beoordeeld aan de hand van artikel 53 lid 1 onder a ROW95. Deze bepaling geeft absolute bescherming aan het voortbrengsel, de geoctrooieerde DNA-sequentie. Er is geen reden om aan te nemen dat de Nederlandse wetgever deze beschermingsomvang heeft willen beperken of dat de Richtlijn daartoe dwingt. De Richtlijn beoogt de beschermingsomvang van biotechnologische uitvindingen integendeel uit te breiden. 4.17.3 Voor het geval de genoemde artikelen wél van toepassing zijn verdedigt Monsanto dat zij zich kan beroepen op artikel 8 lid 1 Richtlijn/53a lid 1 ROW95 omdat het in de lading aangetroffen DNA biologisch materiaal betreft dat door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm is gewonnen en dezelfde eigenschappen heeft. Monsanto doet in dat geval tevens beroep op artikel 9 Richtlijn/53a lid 3 ROW95 omdat de DNAsequentie, het voortbrengsel, in het sojameel is verwerkt en

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

daarin is opgenomen en zijn functie uitoefent. Volgens Monsanto moet de eis dat het DNA zijn functie uitoefent zo worden uitgelegd dat voldoende is dat het DNA zijn functie heeft uitgeoefend (namelijk het verschaffen van resistentie tegen glyfosaat in de sojaplant) of dat het DNA, indien het uit het sojameel wordt geïsoleerd, ingebracht kan worden in een cel van een sojaplant en dan (opnieuw) zijn functie kan uitoefenen. 4.18 Voor haar stelling dat de Richtlijn niet in de weg staat aan te nemen dat naast de door de Richtlijn in de artikelen 8 en 9 voorgeschreven bescherming de absolute bescherming van artikel 53 ROW95 in stand is gebleven heeft Monsanto de navolgende argumenten op tafel gelegd. 4.18.1 Uit de Richtlijn blijkt nergens dat de bedoeling is in de lidstaten bestaande bescherming van biotechnologische uitvindingen te beperken. Een dergelijke beperking zou zich volgens Monsanto niet verdragen met artikel 27 van het TRIPs-verdrag (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, Trb. 1995, 130). Monsanto leest deze uitbreidingsgedachte in de artikelen 8 en 9 van de Richtlijn en ook in de considerans onder 46. Deze overweging luidt: (46) overwegende dat, aangezien een octrooi tot doel heeft de uitvinder voor zijn creatieve inspanningen te belonen met een exclusief, zij het in de tijd beperkt, recht en aldus de uitvinderswerkzaamheid aan te moedigen, aan de octrooihouder de bevoegdheid moet worden toegekend het gebruik van geoctrooieerd zelfrepliceerbaar materiaal te verbieden onder vergelijkbare voorwaarden als waaronder een verbod tot gebruik van geoctrooieerde niet-zelfrepliceerbare voortbrengselen zou kunnen worden opgelegd, met andere woorden de vervaardiging van het geoctrooieerde voortbrengsel zelf te verbieden; 4.18.2 Monsanto citeert uit het verslag van de Europese Commissie aan de Raad en het Europese Parlement van 14 juli 2005 aangaande ’Development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering’ (COM (2005) 312 final): On examination of the detailed provisions of the Directive, it can be seen that Articles 8, 9, 10 and 11 make up Chapter 2 of the Directive which is entitled ’Scope of protection’. However none of these articles addresses the concept of a restricted scope of protection relating to the specific usa identified for the gene sequence concerned. Indeed Articles 8 and 9 establish that the protection conferred by a patent extends to any biological material obtained from the claimed product or in which the claimed product is incorporated and the same genetic information expressas its function. This might be seen as arguing for a broad scope of protection rather than a restricted one, subject of course to the exclusion under Article 5(1) of claims to the human body in its entirety. (...) The informal Group of Experts met in March 2003 to discuss this issue. A majority of the Group felt that there were no objective reasons to create a specific regime of purpose-bound protection in this area differing from the classic patent protection. In particular, legal and technical experts felt there were no differences between DNA sequences and chemical substances which would justify different treatment as regards the scope of patent protection. 4.18.3 Monsanto voelt zich in haar stelling gesteund door opvattingen van de Duitse rechter (in een uitspraak, gepubliceerd in GRUR 2003, 905) en in de Duitse literatuur (Keukenschrijver) en voorts door het artikel van Kupecz in BIE 2006/3. Deze laatste vraagt zich af of een ’toepassingsgebonden’ bescherming van DNA-sequenties, zoals deze

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


volgens de schrijver voor een aantal gevallen in Duitsland en Frankrijk is ingevoerd, door de Richtlijn wordt toegestaan. 4.19 Het voorgaande beoordelend stelt de rechtbank allereerst vast dat voor de toepasbaarheid van de bepalingen van de Richtlijn niet de gestelde inbreukrnakende stof relevant is, het sojameel en het daarin aanwezige DNA, maar dat het octrooi is verleend voor biologisch materiaal in de zin van artikel 2 Richtlijn/artikel 1 ROW95. Dat is hier zonder meer het geval, zodat in beginsel de artikelen 8 en 9 van de Richtlijn/artikel 53a ROW95 van toepassing zijn. 4.20 Lid 3 van artikel 53a ROW95 brengt overeenkomstig artikel 9 Richtlijn ieder materiaal waarin het DNA is verwerkt onder het uitsluitend recht van de octrooihouder indien de genetische informatie in dat materiaal is opgenomen en daarin haar functie uitoefent. Van die situatie is in zoverre sprake dat het sojameel het resultaat is van het crushing proces en het DNA in dat meel aanwezig is. Het DNA kan echter in dode materie, het meel, uiteraard niet zijn functie uitoefenen. De opvatting van Monsanto, dat voldoende is dat het DNA op enig moment zijn functie in de sojaplant heeft uitgeoefend of opnieuw zou kunnen uitoefenen nadat het uit het sojameel is geïsoleerd en overgebracht in levend materiaal, verdraagt zich niet met de bewoording van de bepaling en ook overigens blijkt niet dat de Gemeenschapswetgever een dergelijke ruime strekking voor ogen heeft gestaan. Aan de andere kant moet onder ogen worden gezien dat een gen, ook als deel van een organisme, geenszins steeds zijn functie behoeft uit te oefenen. Zo zijn er genen die pas geactiveerd worden in bepaalde stress-situaties, zoals hitte, droogte of een ziekte. Voorts acht de rechtbank niet zonder belang dat bij de teelt van de sojaplanten, waaruit het meel is gemaakt, profijt is getrokken van de uitvinding, zonder dat daar een vergoeding tegenover heeft gestaan. Mede gezien de hierna vermelde vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, waarvan beantwoording voor beslissing van het geschil noodzakelijk is, ziet de rechtbank aanleiding ook op dit punt aan het Hof de onder 4.30 nader aan te geven vragen te stellen. 4.21 Artikel 53a lid 1 ROW95 heeft voor de bepaling van de beschermingsomvang van het octrooi van Monsanto geen zelfstandige betekenis omdat, na vermeerdering, het vermeerderde DNA zelf voldoet aan de omschrijving in de ingeroepen conclusies en dus, evenals het oorspronkelijke DNA, rechtstreeks voor bescherming in aanmerking komt. Ook voor dit vermeerderde DNA is echter de vraag of, na verwerking in een ander materiaal, de beschermingsomvang beperkt is tot de situatie dat het DNA zijn functie uitoefent. 4.22 Indien de verhandeling van het sojameel niet op grond van artikel 53a lid 3 ROW95 kan worden tegengegaan wordt relevant de vraag of de klassieke absolute bescherming van het voortbrengsel van artikel 53 ROW95 in een geval, ais in deze procedure aan de orde, is blijven bestaan naast de bijzondere bescherming van artikel 53a lid 3. 4.23 Uit de systematiek van de wet is een argument te ontlenen voor een bevestigend antwoord. In artikel 53c lid 1 ROW95 wordt nadrukkelijk een uitzondering (het landbouwersvoorrecht) geformuleerd op de in beginsel door de artikelen 53 en 53a ROW95 gegeven bescherming. Artikel 53a vermeldt daarentegen niet dat van artikel 53

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 5 7

wordt afgeweken, wat voor de hand zou liggen indien artikel 53a voor de daarin beschreven situaties met uitsluiting van artikel 53 van toepassing zou zijn. 4.24 Uit de door Cefetra/Argentinië en ACTI aangehaalde passage uit de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van de implementatiewet is niet af te leiden dat de stelling van Monsanto onjuist is. Vermeld wordt dat artikel 53a de beschermingsomvang niet uitbreidt, niet dat artikel 53a die bescherming inperkt. In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer (Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 26568 (R 1638), B, p,11) is nog het volgende te lezen. Een dier dat een GM-gewas nuttigt, waarin een resistentiegen is ingebouwd, kan alleen resistent worden als het resistentiegen ook een eiwit produceert waardoor het dier resistent wordt. Normaal gesproken is dit niet het geval en zal het DNA van het resistentiegen uit het GM-gewas worden afgebroken in het maagdarm-kanaal van het dier en aldus aan zijn einde komen, zonder dat het invloed heeft op de immuniteit van het dier. Het gewas waarin een geoctrooieerd resistentiegen is ingebouwd, zal dus vrij snel na consumptie al zijn afgebroken en dan niet meer als zodanig in het dier aanwezig zijn. Alleen zolang het geoctrooieerde resistentiegen zich in het dier bevindt en daarin ook haar functie uitoefent zal sprake kunnen zijn van octrooibescherming als bedoeld in artikel 9 van de richtlijn. Zoals aangegeven zal die periode doorgaans zeer kort zijn, temeer daar immunisatie op deze wijze niet leidt tot verandering van het genoom van het betrokken dier. Deze passage komt enigszins in de buurt van het onderhavige geval, maar de tekst lijkt zich te beperken tot een uitleg van artikel 9 van de Richtlijn en niet zozeer de verhouding tot de klassieke bescherming. 4.25 Uit het voorgaande is niet af te leiden dat de wetgever over de verhouding tussen 53a ROW95 en 53 ROW95 een duidelijk standpunt heeft ingenomen. De ROW95 dient echter zoveel mogelijk overeenkomstig de bedoelingen van de Richtlijn te worden geïnterpreteerd. 4.26 Overweging 8 bij de Richtlijn luidt: (8) overwegende dat het met het oog op de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen niet noodzakelijk is om een bijzonder recht in het leven te roepen dat in de plaats van het nationale octrooirecht treedt; dat voor de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen het nationale octrooirecht de hoofdgrondslag blijft vormen, met dien verstande dat het op sommige specifieke punten moet worden aangepast of aangevuld om op passende wijze rekening te houden met nieuwe technologische ontwikkelingen waarbij van biologisch materiaal gebruik wordt gemaakt maar toch aan de voorwaarden inzake octrooieerbaarheid wordt voldaan; 4.27 Met inachtneming van dit uitgangspunt en nu het tegendeel niet blijkt, lijkt er reden te zijn aan te nemen dat de Richtlijn niet afdoet aan de absolute voortbrengselbescherming van artikel 53 ROW95 maar veeleer een minimumbescherming nastreeft. De formulering van artikel 9 van de Richtlijn lijkt voor deze opvatting steun te bieden door gebruik van het werkwoord ’strekt zich...uit’ en niet bijvoorbeeld ’is beperkt tot’ of woorden van gelijke strekking. Hierbij komt dat, indien de Richtlijn geen ruimere bescherming zou toelaten zoals de Spaanse rechter overwoog, de rechtbank zich voor de ongerijmde situatie gesteld ziet dat zelfs het geïsoleerde DNA, zolang dit niet in enig materiaal is verwerkt, niet onder de beschermingsomvang zou zijn begrepen. Een dergelijke beperking, zo al beoogd, komt de rechtbank niet gerechtvaardigd voor in het licht van doel en strekking van de Richtlijn noch in het licht

•


3 5 8

B I J B L A D


van bescherming van de openbare orde. Bovendien lijkt deze uitleg op gespannen voet te staan met artikel 3 lid 2 en 5 lid 2 van de Richtlijn, waar nu juist de octrooieerbaarheid van (onder meer) geïsoleerd DNA is zeker gesteld. Indien de Richtlijn niet afdoet aan de absolute voortbrengselbescherming zou artikel 9 van de Richtlijn respectievelijk 53a ROW95 lid 3 uitkomst kunnen bieden in een situatie dat het DNA niet meer identificeerbaar aanwezig is, in welk geval artikel 53 ROW95 mogelijk geen bescherming meer biedt. 4.28 De rechtbank vindt de aanwijzingen voor deze uitleg echter onvoldoende duidelijk. Mede gelet op de grote belangen van partijen ziet zij, zoals Monsanto heeft verzocht, reden over de uitleg van de Richtlijn vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, mede over hetgeen hiervoor onder 4.20 is overwogen. 4.29 De rechtbank merkt nog op dat Monsanto de strekking van het verslag van de Europese Commissie van 14 juli 2005 bepaald onvolledig weergeeft. De volledige relevante passage uit het rapport is als volgt: 2.1 Scope of patents on gene sequences, The issue to be reviewed according to the first report onder Article 16e is the question of whether patents on gene sequences (DNA sequences) should be allowed according to the classical model of patent claim, whereby a first inventor can claim an invention which covers possible future uses of that sequence, or whether the patent should be restricted so that only the specific use disclosed in the patent application can be claimed (’purpose-bound protection’), On examination of the detailed provisions of the Directive, it can be seen that Articles 8, 9, 10 and 11 make up Chapter 2 of the Directive which is entitled ’Scope of protection’. However none of these articles addresses the concept of a restricted scope of protection relating to the specific use identified for the gene sequence concerned. Indeed Articles 8 and 9 establish that the protection conferred by a patent extends to any biologica’ material obtained from the claimed product or in which the claimed product is incorporated and the same genetic information expressen its function. This might be seen as arguing for a broad scope of protection rather than a restricted one, subject of course to the exclusion onder Article 5(1) of claims to the human body in its entirety. On the other hand, it might be thought from Article 5(3) and Recitals 23 and 25 that the Community legislator had intended to at least raise the possibility of a limited scope of protection covering only the specific industrial application identified in the patent, as far as this particular type of invention is concerned. Otherwise Article 5(3), which requires the industrial application of a gene sequence to be disclosed in the patent application, merely repeats a standard requirement of general patent law, as can be seen from Recital 22. The informal Group of Experts met in March 2003 to discuss this issue. A majority of the Group felt that there were no objective reasons to create a specific regime of purpose-bound protection in this area differing from the classic patent protection. In particular, legal and technical experts felt there were no differences between DNA sequences and chemical substances which would justify different treatment as regards the scope of patent protection. Since these discussions other arguments have been brought to the table. First, there is the question of whether the Pact that human gene sequences have been isolated from the human body implies that they should be given different treatment to chemical substances on ethical grounds. This reasoning would seem to be behind the transposition of

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

the Directive contained in French national law and in Germany where purpose-bound protection is provided for inventions concerning material isolated from the human body (France) and human/ primate gene sequences (Germany). A second argument is an economic question: is it more valuable to society to allow the first inventor a broad scope of protestion so others which build on this invention should have to seek a licence, or should a patent on a gene sequence be limited in scope to allow future uses of such sequences to be patented freely? This issue has been linked to the freedom of research, although certain research exemptions already exist in patent law. More generally it relates to the balance between investment and potential reward for the first innovator in a field compared to subsequent innovators. Economic evidence is however hard to come by and the arguments do not relate solely to gene sequence patents as distinct from any other field of technology. The Commission has launched a study that is analysing the extent of human DNA patenting in Europe and its potential consequences on research and innovation. The Group of Experts could be asked to consider further the impact of the research exemption. Moreover, as a specific field of technology becomes mature, the application of the normal patent criteria of novelty, inventive step and industrial applicability means that future patents are necessarily limited in scope because the invention claimed has to be distinguished from the vast array of what is already known in the field. As it is now seventeen years since a Directive was first proposed, it may be questionable whether attempting to further refine the scope of protection of gene sequence patents in the light of divergences between national legislations will have any significant effect on actors in the field. Against this background, the Commission does not at present intend to take a position on the validity of transposition according to the choice between classical and limited scope of protection for gene sequences. The Commission will, nonetheless, continue to monitor whether there are any economie consequences of possible divergences between Member States’ legislation. 4.30 Dit deel van het rapport lijkt dus allereerst te zien op een beperking van de bescherming voor DNA-sequenties, niet zozeer door de bepaling van de omvang daarvan in de artikelen 8 en 9 van de Richtlijn , maar door de eisen die aan de octrooi-aanvraag worden gesteld. De Commissie neemt bovendien juist uitdrukkelijk geen standpunt in. Wat hiervan verder zij, de uitleg van de Richtlijn is voorbehouden aan het HvJ EG. De rechtbank heeft het voornemen de navolgende vragen over de uitleg van artikel 9 van de Richtlijn voor te leggen aan het Hof. 1. Moet artikel 9 van de Richtlijn aldus worden opgevat dat de in dat artikel geboden bescherming ook dan kan worden ingeroepen in een situatie zoals in deze procedure, waarin het voortbrengsel (het DNA) is verwerkt in een materiaal en zijn functie op het moment van de gestelde inbreuk niet uitoefent, maar wel heeft uitgeoefend of mogelijk, nadat het uit dat materiaal is geïsoleerd en in de cel van een organisme is ingebracht, opnieuw zijn functie zou kunnen uitoefenen? 2. Uitgaande van de aanwezigheid van de in de conclusie 6 van het octrooi beschreven DNA-sequentie in het door Cefetra en ACTI in de Gemeenschap geïmporteerde sojameel en ervan uitgaande dat het DNA in de zin van artikel 9 Richtlijn is verwerkt in sojameel en dat het daarin zijn functie niet meer uitoefent: staat de door de Richtlijn voorgeschreven bescherming van een octrooi voor biologisch materiaal, in het bijzonder artikel 9, eraan in de weg

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


dat de nationale octrooiwetgeving2 (daarnaast) absolute bescherming toekent aan het voortbrengsel (het DNA) als zodanig, ongeacht of het DNA zijn functie uitoefent, en moet de bescherming van artikel 9 dus geacht worden uitputtend te zijn? 3. Maakt het bij de beantwoording van de vorige vraag verschil dat het octrooi is aangevraagd en verleend (op 19 juni 1996) voordat de Richtlijn was vastgesteld? Kunt u bij de beantwoording van de voorgaande vragen het TRIPs-verdrag betrekken, in het bijzonder de artikelen 27 en 30? 4.31 Partijen zal gelegenheid worden gegeven zich over deze vraagstelling uit te laten op de rol (Monsanto heeft bij pleidooi al een vraag geformuleerd). In een later stadium van de procedure zullen partijen bovendien gelegenheid krijgen zich uit te laten over de consequenties van de beantwoording van de vragen voor de gestelde inbreuk op het octrooi buiten Nederland. 4.32 Argentinië heeft nog het verweer gevoerd dat de vorderingen van Monsanto dienen te warden afgewezen omdat Monsanto misbruik van recht zou maken en zou handelen in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid jegens Argentinië, zijn landbouwsector en zijn Europese importeurs zoals Cefetra en ACTI. De bezwaren van Argentinië komen er kort gezegd op neer dat Monsanto enerzijds Argentinië volledig afhankelijk heeft gemaakt van zijn RRsojaplant door de aanplant daarvan te stimuleren (inmiddels bestaat meer dan 90% van de aanplant uit de RRsojaplant) terwijl hij op geen enkele wijze duidelijk heeft gemaakt dat hij zich buiten Argentinië tegen verhandeling zou verzetten. Monsanto was zich er volgens Argentinië van bewust dat een belangrijk deel van de soja zou worden geëxporteerd. Hij heeft zich echter jarenlang niet verzet en het stilzwijgen bewaard. Argentinië zou naar zijn stelling zeer zwaar getroffen worden indien Monsanto export naar de Europese Gemeenschap zou kunnen blokkeren. 4.33 De rechtbank realiseert zich dat Argentinië grote belangen heeft bij afzet van sojaproducten in de Gemeenschap. In de aangevoerde omstandigheden ziet de rechtbank echter geen gronden om aan te nemen dat Monsanto misbruik maakt van recht of in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid handelt, reeds omdat het voor Argentinië voorzienbaar was dat Monsanto haar octrooirechten zou willen exploiteren daar waar dat mogelijk is, dat wil zeggen niet in Argentinië (waar de octrooiaanvraag van Monsanto om een procedurele reden is afgewezen) maar wel in de Gemeenschap. Inhoudelijk van minder belang maar juridisch doorslaggevend is bovendien dat Argentinië zich heeft gevoegd aan de zijde van Cefetra en dat daarom alleen de positie van Cefetra van belang is. Dat Monsanto jegens Cefetra misbruik van recht maakt of handelt in strijd met eisen van redelijkheid en billijkheid is al in het geheel niet in te zien. 4.34 Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist. 5 De beslissing in de zaken tegen Cefetra, Argentinië en ACTI:

2 In artikel 53 ROW, welk artikel voor zover hier relevant luidt: Een octrooi geeft de octrooihouder (...) het uitsluitend recht: a. het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 5 9

De zaken worden verwezen naar de rol van 16 april 2008 om Monsanto, Cefetra/Argentinië en ACTI gelegenheid te geven zich uit te laten over de hiervoor geformuleerde vraag. in alle zaken: Iedere verdere beslissing wordt aangehouden. Enz.

Nr. 40 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 20 februari 2008 (gebogen beglazing) Mrs. Chr.A.J.F.M. Hensen, P.W. van Straalen en R.C.D.E. Hasekamp Art. 75, lid 1 Row 1995 j˚ art. 52 EOV De stelling van Portal, dat het Franse octrooi 2676049 (van Glaverbel) – anders dan de examiner concludeerde – wel degelijk het bij omgevingstemperatuur buigen van gelaagd hard glas openbaart, slaagt. Glaverbel is echter niet nieuwheidsschadelijk, nu daarin niet de gedachte tot uitdrukking wordt gebracht een gelaagde ruit zonder meer op de bouwplaats over de gebogen randen van een kozijn te buigen. In Glaverbel vervullen de vasthoudmiddelen een tijdelijke rol; deze worden losgemaakt, nadat de eerder gebogen glasruit door het verwarmingsproces is gefixeerd. Glaverbel voert tot een product dat blijvend is gefixeerd. Met Glaverbel als uitgangspunt voegt EP 0910721 het inzicht toe dat van de verwarming kan worden afgezien, indien de gebogen glasruit op andere wijze wordt gefixeerd. Dit inzicht kan niet als uitvinderswerkzaamheid worden gekwalificeerd. EP 0910721 is ongeldig wegens gebrek aan inventiviteit. In de reconventionele vordering tot vernietiging is Portal niet ontvankelijk, nu niet de beide octrooihouders in het geding zijn betrokken. BRS Excell Glass BV te Moerkapelle, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. M.G.R. Gardingen en M.A.R. Vermunt te Amsterdam, tegen 1 Portal SA, 2 Brakel/Atmos BV beide te Uden, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur W. Heemskerk, advocaat mr. S.A. Klos te Amsterdam. 2 De feiten en het octrooi 2.1 BRS is actief op het gebied van het ontwerpen, produceren, leveren en monteren van glasconstructies. BRS maakt onder meer gevels en daken van gebogen glas. 2.2 BRS is (mede)houdster van het Europees octrooi EP 0 910 721 B1 (hierna; EP 721) voor een method for the production of curved glazing (in het Nederlands vertaald als werkwijze voor het vervaardigen van een gebogen beglazing). De beglazing die wordt gebruikt bij toepassing van de in het octrooi geclaimde werkwijze brengt BRS op de markt onder de (merk)naam BRS FREEFORMGLASS. 2.3 EP 721 is op 8 november 2000 verleend naar aanleiding van een aanvrage ingediend op 8 juli 1997 door Holland Railconsult BV, thans geheten: Movares Nederland BV (hierna: Movares). Het octrooi claimt prioriteit op basis van de Nederlandse octrooiaanvrage NL 1003537 van 8 juli 1996. Movares heeft het octrooi op 21 mei 2003 gedeeltelijk in eigendom overgedragen aan BRS. De akte van overdracht

•


3 6 0

B I J B L A D


is op 30 juni 2004 ingeschreven in het Nederlandse octrooiregister. Rechthebbenden zijn thans BRS en Movares tezamen. Het octrooi is onder meer van kracht in Nederland. 2.4 Brakel-Atmos en Portal S.A. maken onderdeel uit van de CRH groep, een internationale groep van ondernemingen actief op het gebied van bouwmaterialen. De uiteindelijke moedermaatschappij is de in Ierland gevestigde onderneming CRH plc. Brakel-Atmos houdt zich bezig met de imen export, groothandel en montage van onder meer beglazingsconstructies. Portal S.A. houdt zich bezig met het leveren en plaatsen van onder meer glaskoepels en glaswanden. CRH Daylight and Ventilation Group is de holdingmaatschappij van Brakel-Atmos en Portal S.A. Sinds begin 2005 zijn Brakel-Atmos en Portal S.A. zusterondernemingen. 2.5 Portal S.A. was in 2005 betrokken bij de bouw van het Randstadrailstation te Leidschenveen. Het ontwerp hiervan omvat een gebogen glasconstructie en schrijft het gebruik van FREEFORMGLASS voor. 2.6 Gebogen beglazing kan worden aangebracht in de gevel of op het dak van een bouwwerk. Een gebogen ruit kan bestaan uit kunststof, glas of combinaties daarvan. In paragraaf 3 van de beschrijving van het octrooi wordt over de stand van de techniek vermeld dat gebogen ruiten gewoonlijk bestaan uit een geschikte kunststof, zoals polycarbonaat. Dit materiaal is gemakkelijk te buigen en heeft, in vergelijking met glas, als voordeel dat het bij breuk niet in stukken uiteenvalt. Een nadeel van kunststof is echter dat het relatief zachte materiaal na verloop van tijd beschadigd raakt als gevolg van invloeden van buitenaf, zoals erlangs strijkende zandkorrels, waardoor krassen ontstaan die de helderheid en doorzichtigheid van de ruit geleidelijk doen verminderen. 2.7 Gebogen ruiten kunnen ook bestaan uit enkelvoudig glas. In paragraaf 3 van het octrooi wordt over de stand van de techniek beschreven dat het op zichzelf bekend is dat dergelijke glasruiten koud kunnen worden gebogen. Het voordeel van glas is dat het niet zo snel beschadigt als kunststof, maar het levert bij breuk gevaar op voor de zich in de buurt daarvan bevindende personen of zaken. In de beschrijving wordt vermeld dat men dit zou kunnen tegengaan door aan één zijde een folie aan te brengen, maar die zijde is dan weer gevoelig voor krassen. 2.8 In het octrooi wordt als meest nabije stand van de techniek uitgegaan van de octrooiaanvrage EP 0.282.468 A1, hierna EP 468. EP 468 beschrijft de vervaardiging van een gebogen glaspaneel bestaande uit een combinatie (’sandwich’) van twee glazen ruiten en een tussenlaag van een transparante plastomere kleefstof. Om deze gebogen glasconstructie te verkrijgen moet de sandwich worden verwarmd op een temperatuur tussen 80°C en 140°C, heet genoeg om de tussenlaag te verweken. Vervolgens wordt het paneel op een cilinderboogvormige mal gelegd en door uitoefening van krachten gebogen overeenkomstig de vorm van de mal. Op de gebogen einden van het paneel wordt een gebogen lijstprofiel aangebracht en op de rechte randen van het paneel een recht lijstprofiel waarna de lijstprofielen tot een omlijsting worden verenigd. Daarna worden de buigkrachten weggenomen en wordt de gebogen beglazing van de mal verwijderd. In paragraaf 4 van EP 721 wordt beschreven dat de nadelen van de in EP 468 beschreven werkwijze zijn dat het duur is en uitsluitend in een fabriek of werk-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

plaats kan worden uitgevoerd en niet op de bouwplaats zelf. 2.9. EP 721 voorziet onder meer in een werkwijze waarbij wordt uitgegaan van vlakke sandwichruiten, bestaande uit twee glasruiten en een tussen de glasruiten geplaatste kunststoffolie, welke koud, dat wil zeggen bij omgevingstemperatuur, zonder verweking van de kunststof laag of -lagen, worden gebogen. 2.10 De conclusies van het octrooi luiden in de oorspronkelijke taal (Engels) als volgt: 1 Method for the production of curved glazing, wherein the starting material used is a composite pane (1) consisting of a sandwich of at least two flat glass panes (2, 3) and a single or multiple plastic layer (4) positioned between each pair of glass panes, which composite pane is brought into engagement with a curved surface (5) and is then bent until the edge sections of the pane engage on the curved surface (5), and, finally, retaining means (8) are fitted in order to hold the curved composite pane in the curved position, characterised in that the composit pane is curved at ambient temperature without softening of the plastic layer or layers. 2 Method according to Claim 1, characterised in that said curved surface (5) forms part of a frame (6) and said retaining means (8) form fixing moans for fixing the curved composite pane to the frame. 3 Method according to Claim 1 or 2, characterised in that the glass panes consist of tempered or toughened glass. 2.10 In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt: 1 Werkwijze voor het vervaardigen van een gebogen beglazing, waarbij wordt uitgegaan van een samengestelde ruit (7) bestaande uit een sandwich van tenminste twee vlakke glasruiten (2, 3) en een tussen elk paar glasruiten geplaatste enkel- of meervoudige kunststoflaag (4), welke samengestelde ruit op een gebogen vlak (5) tot aangrijping wordt gebracht en vervolgens wordt gebogen tot de randdelen van de ruit op het gebogen vlak (5) aangrijpen, en tenslotte vasthoudmiddelen (8) worden aangebracht om de gebogen samengestelde ruit in de gebogen stand te handhaven, met het kenmerk, dat de samengestelde ruit bij omgevingstemperatuur zonder verweking van de kunststoflaag of -lagen wordt gebogen. 2 Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat genoemd gebogen vlak (5) deel uitmaakt van een kozijn (6) en genoemde vasthoudmiddelen (8) bevestigingsmiddelen vormen ter bevestiging van de gebogen samengestelde ruit aan het kozijn. 3 Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de glasruiten uit thermisch versterkt of gehard glas bestaan. 2.11 Bij het octrooi behoren de volgende figuren

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


3 Het geschil 3.1 BRS vordert in conventie, kort gezegd, de verklaring voor recht dat Portal door haar betrokkenheid bij de bouw van het Randstadrailstation te Leidschenveen inbreuk heeft gemaakt op EP 721, een verbod op inbreuk op EP 721 en schadevergoeding, een en ander met de gebruikelijke nevenvorderingen, waaronder de veroordeling in de volledige kosten van de procedure. 3.2 Portal vordert in reconventie de vernietiging van het Nederlandse deel van EP 721 en kostenvergoeding. 3.3 Op de stellingen en weren van partijen in conventie en in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling In conventie en in reconventie nieuwheid 4.1 Portal betwist de nieuwheid van EP 721 onder verwijzing naar het Franse octrooi FR 2 676 049 van Glaverbel (hierna Glaverbel). Glaverbel heeft de prioriteitsdatum 30 april 1990 en is gepubliceerd op 3 december 1993. Aan dit document wordt gerefereerd als prior art in EP 721. Volgens Portal is Glaverbel door de examiner ten onrechte niet als nieuwheidschadelijk aangemerkt. 4.2 Glaverbel heeft de titel Vitrage feuilleté cintré et son procédé de fabrication, in vertaling van de rechtbank: Gelaagde gebogen beglazing en de werkwijze voor de vervaardiging daarvan. 4.3 De examiner heeft over dit en andere geciteerde documenten opgemerkt): all the remaining prior art citations concern bending of a composite pane assembly, followed by bonding in the bent form through melting the intermediate plastic layer at temperatures significantly above the ambient; these citations provide no suggestion of bending a composite pane (ie. having its constituent layers already bonded) at ambient temperature. Deze conclusie van de examiner wordt door Portal betwist. 4.4 Portal stelt dat de examiner over het hoofd heeft gezien de werkwijze welke wordt geopenbaard in de beschrijving van Glaverbel, p.7 r.30 en verder. Het betreffende deel luidt als volgt, de alineanummering is aangebracht door de rechtbank: 4.4.1 Dans un troisième aspect, l’invention se rapporte à un procédé de fabrication d’un vitrage feuilleté cintré comprenant au moins deux feuilles de verre solidarisées entre elles à l’intervention d’une matière adhésive thermoplastique intercalaire, caractérisé en ce qu’on fléchit, de manière élastique, un assemblage feuilleté plan formé des dites feuilles de verre solidarisées entre elles par la dite matière adhésive thermoplastique intercalaire et on le maintient cintré pendant qu’il est soumis à des conditions de température semblables aux conditions de température qui sont nécessaires pour solidariser un tel assemblage sous forme feuilletée. 4.4.2 Le procédé selon le troisième aspect de l’invention facilite l’obtention de vitrages feuilletés cintrés sans procédures longues, oné-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 6 1

reuses et délicates de bombage et d’assemblage, puisque ces vitrages peuvent ainsi être obtenus aisément au départ de vitrages feuilletés plan classiques fabriqués en série. Dans ce troisième aspect de l’invention, l’assemblage plan sous forme feuilletée peut être réalisé dans une chaîne de fabrication spécialisée pour la fabrication en grande série. Cet aspect de l’invention est particulièrement utile pour fabriquer des vitrages à faible courbure cylindrique. 4.4.3 Il est surprenant de chauffer et de fléchir un vitrage feuilleté plan pour former un vitrage cintré, étant donné les risques de délaminage auxquels on aurait pu s’attendre. 4.4.4 De préférence, on fléchit, de manière élastique, le dit assemblage en posant son axe central parallèle à la génératrice de la courbure désirée sur un cylindre dont le diamètre correspond sensiblement à la flèche au centre que’on désire donner à l’assemblage fléchi et en appuyant sur les bords parallèles à cet axe central. On obtient ainsi aisément la courbure souhaitée avec un tube dont le diamètre extérieur est égale à la flèche imposée, sans disposer d’un moule onéreux. 4.4.5 De préférence, pendant qu’il est soumis aux dites conditions de température, l’assemblage est maintenu cintré selon une courbure plus grande que la courbure finale désirée, par exemple de telle sorte qu’il présente une flèche en son centre supérieure à 1,3 fois la flèche finale désirée pour le vitrage. On peut ainsi accepter un pourcentage substantiel de relaxation de la matière thermoplastique. 4.4.6 De préfèrence, la dite matière adhésive thermoplastique possède un module d’élasticité, mesuré à 100% d’allongement en traction à 20°C et avec une vitesse de traction de 51 cm par minute, égal ou supérieur à 6 MPa et avantageusement supérieur à 15 MPa. Ceci facilite l’ajustement de la courbure requise pour l’assemblage et en réduit son intensité. 4.5 Deze derde uitvoeringsvorm neemt onmiskenbaar als uitgangsmateriaal een vlakke gelaagde ruit waarbij de ruitdelen onderling verbonden (solidariseés entre elles) zijn door de thermoplastische hechtlaag. In alinea 4.4.2. wordt bevestigd dat wordt begonnen met vlakke gelaagde ruiten die in serie zijn gemaakt (au depart de vitrages feuilletés plan classiques fabriqués en série). 4.6 De verdere werkwijze behelst het buigen van het uitgangsmateriaal in de gewenste kromming. In alinea 4.4.4 wordt gesuggereerd dit te doen door het materiaal op een tafel te leggen, met op die tafel over een buis met een dikte die gelijk is aan de peilmaat van de gewenste kromming. De gelaagde glasplaat wordt vervolgens tegen de elasticiteit van het materiaal neerwaarts gebogen en aan de zijden parallel aan de buis vastgezet. Terwijl de gelaagde glasplaat in die gebogen vorm wordt gehouden wordt het geheel verwarmd. Na afkoeling ontstaat een permanent gebogen gelaagde ruit. 4.7 De werkwijze van deze derde uitvoeringsvorm blijkt ook uit conclusie 17 van Glaverbel welke luidt als volgt: 17. Procédé de fabrication d’un vitrage feuilleté cintré comprenant au moins deux feuilles de verre solidarisées entre elles à l’intervention d’une matière adhésive thermoplastique intercalaire, caractérisé en ce qu’on fléchit, de manière élastique, un assemblage feuilleté plan formé des dites feuilles de verre solidarisées entre elles par la dite matière adhésive thermoplastique intercalaire et on le maintient cintré pendant qu’il est soumis à des conditions de température semblables aux conditions de température qui sont nécessaires pour solidariser un tel assemblage sous forme feuilletée. 4.8 Glaverbel ziet ook op producten van gehard glas (veiligheidsglas). Dit blijkt uit de beschrijving, p. 1 r. 4-5, alwaar wordt opgemerkt: Les feuilletés bombés sont couramment utilisés en tant que vitrage de securité, notamment sur les véhicules.

•


3 6 2

B I J B L A D


4.9 Glaverbel openbaart derhalve een werkwijze waarbij wordt uitgegaan van bestaande vlakke gelaagde ruiten van gehard glas welke koud – bij omgevingstemperatuur – worden gebogen en in die gebogen vorm worden vastgehouden door tijdelijke vasthoudmiddelen. Daarna wordt de gebogen vorm gefixeerd door verwarming van de gelaagde ruit tot een temperatuur waarbij de thermoplastische hechtlaag verweekt. 4.10 De stelling van Portal, dat Glaverbel wel degelijk het bij omgevingstemperatuur buigen van gelaagd gehard glas openbaart, slaagt derhalve. Een andere vraag is of Glaverbel dan ook nieuwheidschadelijk is. Daarvan is immers eerst sprake indien dit prior art document volledig dezelfde uitvinding zou openbaren als EP 721. 4.11 Conclusie 1 van EP 721 openbaart een werkwijze voor het vervaardigen van gebogen beglazing, waarbij wordt uitgegaan van een gelaagde ruit die bestaat uit een sandwich van twee vlakke glasruiten met daartussen een kunststoflaag. De gelaagde ruit wordt in aangrijping met een gebogen vlak gebracht en in dat vlak gebogen en wordt vervolgens vastgemaakt om de gebogen stand te handhaven waarbij het buigen van de aanvankelijk vlakke ruit plaats vindt bij omgevingstemperatuur en tijdens het buigen geen afzonderlijke maatregel wordt voorzien voor verweking van de thermoplastische hechtlaag. 4.12 In Glaverbel vervullen de vasthoudmiddelen een tijdelijke rol. Zij worden losgemaakt nadat de eerder gebogen glasruit door het verwarmingsproces is gefixeerd. Glaverbel voert dan ook tot een product dat na buiging blijvend een gebogen vorm heeft. De gebogen vorm is als het ware permanent gefixeerd. Dit heeft ook tot gevolg dat de ruiten volgens Glaverbel worden geprefabriceerd in een daartoe bestemd inrichting waar men over de faciliteiten beschikt om de gebogen en ingeklemde ruit te verwarmen. 4.13 De maatregel waarbij door verwarming van de ruit de gebogen vorm wordt gefixeerd, kan niet goed op een bouwplaats worden uitgevoerd. De ruiten moeten dus tevoren volgens opgegeven specificaties fabrieksmatig worden geproduceerd en in gebogen vorm naar de bouwplaats worden getransporteerd. De gedachte een gelaagde ruit zonder meer op de bouwplaats over de gebogen randen van een kozijn te buigen wordt in Glaverbel niet tot uitdrukking gebracht. Glaverbel is dan ook niet als nieuwheidschadelijk aan te merken. inventiviteit 4.14 Volgens Portal is EP 721 niet inventief in het licht van octrooiaanvrage EP 0 282 468 hierna EP 468. Deze aanvrage is gepubliceerd op 14 september 1988. 4.15 EP 468 is getiteld Panneau vitré cintré, in de Nederlandse vertaling Gebogen van glas voorzien paneel. EP 468 ziet op ruiten van gehard glas die in een gebogen vorm worden gebracht. In de beschrijving, p.3, r.6 e.v., is hierover het volgende gemeld. Onderwerp van de uitvinding is een gebogen van glas voorzien paneel dat een rechthoekige plaat uit thermisch gehard glas bevat, die oorspronkelijk vlak is, die bij koude is gebogen en een gebogen omlijsting die is bestemd om de kromming van genoemde glazen plaat onder dwang in stand te houden, welke omlijsting is gevormd door samenvoeging via een einde van rechte lijstprofielen geplaatst langs de rechte zijden van de glasplaat en gebogen lijstprofielen geplaatst langs de gebogen zijden van de glasplaat, waarbij de randen van de

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

glasplaat zijn opgenomen in een groef die zich bevindt langs het binnenvlak van de omlijsting. Onder ’koudbuiging’, wordt verstaan een buiging die op een glasplaat wordt uitgevoerd bij een temperatuur die aanzienlijk lager is dan de weektemperatuur van het glas. In de praktijk vindt de buiging plaats bij een temperatuur lager dan 140°C en in het merendeel van de gevallen (als men ’enkelvoudig’ thermisch gehard glas toepast, dat wil zeggen niet gelaagd glas), wordt deze bewerking uitgevoerd bij omgevingstemperatuur. In een bijzondere uitvoeringsvorm is de glasplaat welke het paneel bevat samengesteld uit gelaagd glas; deze oorspronkelijk vlakke plaat heeft, voor het buigen, een verwarming ondergaan tot een temperatuur die voldoende is om een weekmaking van de tussengevoegde plastomeer te veroorzaken. 4.16 De laatste alinea van het geciteerde deel betreft het buigen van gelaagd glas. Dit buigen dient te geschieden onder verwarming. Deze maatregel is nodig om het plastomeer (de thermoplastische hechtlaag) te verweken. Uit conclusie 17 van EP 468 blijkt dat een temperatuur wordt voorzien hoger dan 80°C en lager dan 140°C. Deze octrooiaanvrage brengt daardoor de oplossing voor de wens op de bouwplaats bij omgevingstemperatuur gelaagd glas te buigen niet in zicht. EP 468 is dan ook niet geschikt als uitgangspunt voor een betwisting van de uitvindingshoogte van EP 721. 4.17 Ook EP 468 wordt besproken in EP 721. Er wordt in de beschrijving terecht geconstateerd dat het bij de methode van EP 468 gaat om het buigen onder verhoogde temperatuur waarbij de tussenlaag wordt verweekt. Deze methode is duur en kan uitsluitend in een fabriek of werkplaats en niet op de bouw zelf worden uitgevoerd. 4.18 Naar oordeel van de rechtbank kan Glaverbel wel als uitgangspunt worden genomen bij de beoordeling van de inventiviteit. Glaverbel leert immers dat gelaagd glas bij omgevingstemperatuur gebogen kan worden. Dit is naar de kern het hoofdprobleem dat EP 721 heeft opgelost. De beschrijving van EP 721 stelt immers: [0005] Met de uitvinding wordt beoogd dit nadeel te vermijden en hiertoe is de in de aanhef aangeduide werkwijze gekenmerkt, doordat de samengestelde ruit bij omgevingstemperatuur zonder verweking van de kunststoflaag of -lagen wordt gebogen. [0006] Het koud buigen van vlakke sandwichruiten bestaande uit twee glasruiten en een tussen de glasruiten geplaatste kunststoffolie werd tot nu toe als praktisch ondoenlijk beschouwd, omdat het vooroordeel bestond, dat bij het koud buigen van dergelijke ruiten als gevolg van het verschil in verlenging in oppervlak van beide glasruiten ter plaatse van hun aanraking met de kunststoflaag, delaminatie van de kunststoflaag zou optreden. De verdienste van de uitvinding is dat dit vooroordeel is doorbroken en dat bijvoorbeeld ten behoeve van transparante daken van treinstations door koud buigen volstrekt veilige krasbestendige gebogen beglazingen kunnen worden aangebracht. De werkwijze volgens de uitvinding leidt tot aanzienlijke besparingen en tot uitstekende praktische resultaten. Uiteraard geldt de uitvinding ook voor gevelbeglazingen, beglazingen voor liftkokers en dergelijke. [0007] De werkwijze volgens de uitvinding is bij uitstek geschikt om op de bouwlocatie te worden uitgevoerd, waarbij genoemd gebogen vlak deel uitmaakt van een kozijn en genoemde vasthoudmiddelen bevestigingsmiddelen vormen ter bevestiging van de gebogen samengestelde ruit aan het kozijn. [0008] Een niet onaanzienlijk voordeel van gebogen beglazing is dat deze door de buiging een grotere stijfheid en sterkte heeft verkregen.

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


4.19 Glaverbel heeft ook het genoemde vooroordeel dat gelaagd glas bij buiging zou delamineren terzijde gesteld. In de beschrijving, blz 8, r. 10 – 12; hierboven geciteerd in overweging 4.4 onder 4.4.3, wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat het, gegeven het te verwachten risico van delaminatie, verrassend was dat een vlakke gelaagde glasruit verwarmd en gebogen kon worden. 4.20 Met Glaverbel als uitgangspunt voegt EP 721 hier het inzicht aan toe dat van de verwarming kan worden afgezien indien de gebogen glasruit op andere wijze dan door verwarming wordt gefixeerd. In EP 721 conclusie 1 wordt daartoe voorzien dat de gelaagde ruit op de bouwplaats direct over de vorm van het kozijn wordt gebogen en dat de vasthoudmiddelen (8) blijvend bestemd zijn tot bevestigingsmiddelen ter bevestiging van de gebogen gelaagde ruit aan het kozijn. De vraag is nu of dit inzicht als uitvinderswerkzaamheid kan worden gekwalificeerd. 4.21 Naar oordeel van de rechtbank was niet meer als inventive step aan te merken het inzicht dat een gelaagde glasruit bij omgevingstemperatuur kan worden gebogen zonder te delamineren. Zoals hierboven overwogen is dit inzicht in het licht van Glaverbel als de stand van de techniek aan te merken. Naar oordeel van de rechtbank lag ten tijde van de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman – gegeven vooromschreven stand van de techniek – voor de hand dat hij van verwarming kon afzien indien hij de reeds gebogen ruit zou fixeren met de vasthoudmiddelen (8). 4.22 De vakman waar het hier om gaat is een persoon die een ruime ervaring heeft met het beglazen van bouwwerken. Deze persoon is bekend met de noodzaak van het vastzetten van beglazingen in bouwwerken en de wijze waarop dat kan geschieden. Hij begrijpt dat een naar de stand van de techniek koud gebogen glasruit eenvoudig in die gebogen stand kan worden gehouden door toepassing van de onder alle omstandigheden (ook bij vlakke beglazingen) noodzakelijke vasthoudmiddelen en dat het gebogen kozijn het gebogen vlak biedt waarover de ruit kan worden gebogen. De techniek van het koud buigen en vastklemmen van thermisch gehard (niet-gelaagd) glas is de vakman bekend uit EP 468. In conventie 4.23 In conventie voert het voorgaande tot de conclusie dat EP 271 voor ongeldig moet worden gehouden wegens gebrek aan inventiviteit. Alle vorderingen van BRS stuiten daarop af en zullen worden afgewezen. In reconventie 4.24 In reconventie zou het voorgaande in beginsel kunnen leiden tot de vernietiging van het Nederlandse deel van EP 721. 4.25 Rechthebbenden tot het octrooi zijn evenwel BRS en Movares tezamen. Aangezien niet beide octrooihouders in het geding zijn betrokken, dient Portal volgens vaste rechtspraak niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering tot vernietiging van het octrooi. De vordering in reconventie moet daarom worden afgewezen. In conventie en in reconventie Proceskosten 4.26 Beide partijen hebben vergoeding van de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv gevorderd.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 6 3

4.27 In conventie is Portal als de in het gelijk gestelde partij aan te merken, in reconventie is zij in het ongelijk gesteld. De rechtbank zal de wederzijds gevorderde en gespecificeerde kosten evenwel vrijwel volledig toerekenen aan de conventie nu niet aannemelijk is dat enerzijds Portal voor haar vordering in reconventie meer of andere kosten heeft gemaakt dan in verband met haar verweer in conventie en anderzijds niet aannemelijk is, dat BRS meer dan een enkel uur heeft geïnvesteerd in haar verweer in reconventie. De rechtbank zal daaraan recht doen door € 465,56 exclusief BTW in mindering te brengen op de door Portal opgegeven proceskosten welke overigens niet door BRS zijn betwist. BRS zal derhalve worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 50.000 exclusief BTW aan Portal 5 De beslissing De rechtbank: in conventie: wijst de vorderingen af; in reconventie: wijst de vorderingen af; in conventie en in reconventie: veroordeelt BRS tot betaling van € 50.000 aan Portal voor de kosten van de procesdure. Enz.

Nr. 41 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 25 juli 2007 (sibutramine) Mr. E.F. Brinkman Artt. 3:61 j° 3:26 BW en 705 Rv Ter ondersteuning van de vordering tot opheffing van de gelegde beslagen beroepen Teva e.a. zich in de eerste plaats op het feit dat niet Abbott octrooihoudster is maar Abbott GmbH & Co. KG te Wiesbaden (hierna Abbott GmbH). Deze grondslag treft doel. Weliswaar heeft Abbott ter zitting aangegeven door Abbott GmbH te zijn gevolmachtigd en als zodanig op te treden in deze procedure en in de beslagen, welke figuur naar Nederlands procesrecht mogelijk is, verzuimd is evenwel dit belangrijke feit in de verzoekschriften voor de verloven tot beslag alsmede de beslagexploiten te vermelden. Art. 15 Rv De voorzieningenrechter stelt voorop dat de drempel voor het toestaan van de in titel 15 Rv (art. 1019 ev. Rv) bedoelde conservatoire bewijsmaatregelen lager dient te worden gelegd dan de aannemelijkheid van de (dreiging tot) inbreuk in een kortgedingprocedure. De beoordeling of het beslag terecht is gelegd, dient te geschieden aan de hand van hetgeen in de onderhavige procedure tot opheffing van die beslagen is aannemelijk geworden en dient niet te worden beperkt tot het (summiere) bewijs dat destijds aan de rechter die het verlof verleende was voorgelegd. Artt. 1019b j° 700, lid 3 Rv Een andere reden waarom de beslagen moeten worden opgeheven is dat niet tijdig door Abbott een procedure ten principale is aangevangen. Naar voorlopig oordeel dienen artikelen 1019 ev. j° 700, lid 3 Rv aldus te worden uitgelegd dat een inbreukprocedure bedoeld is als ’hoofdzaak’ en niet slechts een procedure volgens art. 1019a j° 843a Rv, zoals in conventie in dit kort geding is ingesteld.

•


3 6 4

B I J B L A D


Art. 843a Rv In artikel 1019a Rv is expliciet bepaald dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom kan gelden als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv. Van enig onrechtmatig handelen op dit moment door Teva e.a. is evenwel niet gebleken. In 1019a Rv wordt het bereik van 843a Rv niet zodanig uitgebreid dat een eventuele dreiging tot onrechtmatig handelen respectievelijk dreigende inbreuk evenzeer voldoende zou zijn. Abbott Laboratories Inc te Illinois, Verenigde Staten van Amerika, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. P.A.M. Hendrick en R.M. Kleemans te Amsterdam, tegen 1 Teva Pharmaceuticals Europe BV te Mijdrecht, 2 Teva Pharma BV te Mijdrecht, 3 Pharmachemie BV te Haarlem, gedaagde in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. M.A.A. van Wijngaarden, advocaat mr. W.E. Pors te ’s-Gravenhage. 2 De feiten 2.1 Abbott is een farmaceutische onderneming. Abbott legt zich toe op de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen. 2.2 Teva is een onderneming die zich in het bijzonder toelegt op het vervaardigen en aanbieden van zogenaamde generieke geneesmiddelen. 2.3 Op naam van Abbott GmbH & Co KG staat een aantal octrooien die betrekking hebben op de stof sibutraminehydrochloridemonohydraat. Met name gaat het om EP 0 397 831 (EP 831), getiteld ’Treatment of obesity’ (’Behandeling van zwaarlijvigheid’). Eveneens op naam van Abbott GmbH & Co KG staat het aan EP 831 equivalente Amerikaanse octrooi US 5 436 272 en het equivalente Canadese octrooi CA 2 003 524. EP 831 en zijn Amerikaanse en Canadese equivalenten betreffen een tweede medische toepassing (second medical use) van sibutraminehydrochloridemonohydraat, een specifieke vorm van de stof sibutramine, voor de behandeling van overgewicht (obesitas). De expiratiedatum van EP 831 is 21 november 2009 en bovendien is aan Abbott een aanvullend beschermingscertificaat verleend dat geldig is tot 12 januari 2014 (voor een aantal Europese landen; voor Nederland met nummer 300066). De bescherming in de Verenigde Staten zal expireren op 25 januari 2013 en in Canada op 21 november 2009. 2.4 Op naam van Abbott GmbH & Co KG staat tevens EP 0 230 742, getiteld ’N.N-dimethyl1-1-(4-chlorophenyl) cyclobutylr1-3-methylbutylamine hydrochloride monohydrate and pharmaceutical compositions containing it’ (EP 742). Conclusies 4-10 van dit octrooi betreffen een werkwijze voor de bereiding van sibutramine. EP 742 is op 10 december 2006 geëxpireerd. 2.5 Abbott heeft zich tot de voorzieningenrechters te Utrecht en Haarlem gewend met het verzoek om op grond van artikelen 1019b, 1019c, 1019d jo. 700 en 709 Rv conservatoir bewijsbeslag te mogen leggen op en gedetailleerde beschrijving te maken van bescheiden met betrekking tot (beweerdelijke) dreigende inbreuk die zich bij Teva e.a. bevinden. De Voorzieningenrechters hebben hiertoe verlof 1

De voorzieningenrechter merkt op dat deze ’r’ niet bedoeld zal zijn.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

verleend en in hun beschikking bepaald dat de eis in de hoofdzaak binnen 14 dagen na het eerst gelegde beslag moet zijn ingesteld. Op een nader verzoekschrift van Abbott is deze termijn met 14 dagen verlengd, waardoor deze is verstreken op 6 juni 2007. 2.6 Het conservatoire bewijsbeslag en het beschrijvend beslag is gelegd met ingang van 10 mei 2007 te Utrecht en Haarlem. Onderdeel van de door de deurwaarder uitgevoerde maatregelen strekkende tot beschrijving en sequestratie van het bewijs vormde een search van de servers van Teva e.a. met als zoekterm het woord ’sibutramine’. De search is aangevangen op 10 mei 2007 in de Teva e.a. vestigingen te Utrecht en Haarlem en is afgerond op 11 mei 2007, respectievelijk 15 mei 2007. De getroffen maatregelen hebben uiteindelijk geleid tot een index met gevonden documenten en een korte beschrijving daarvan, zoals weergegeven in de processen verbaal als opgesteld door de deurwaarders. Digitale kopieën van de gevonden bescheiden zijn door de gerechtelijke bewaarder in bewaring genomen. 3 Het geschil in conventie 3.1. Abbott vordert (voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad) het volgende: (A) Gedaagden te veroordelen inzage te verlenen in alle bescheiden van gedaagden door middel van afgifte van alle kopieën – die zich bevinden bij de gerechtelijke bewaarnemer Gerechtsdeurwaarderskantoor Kruythof van der Lingen Kruythof, gevestigd te Utrecht aan de Julianastraat 4 – uitsluitend voor zover deze betrekking hebben op (de productie van) sibutramine en/of de octrooien van Abbott een en ander in de breedste zin, onmiddellijk na betekening van het ten deze te wijzen vonnis; (B) Indien gedaagden het ten deze te wijzen vonnis niet of niet behoorlijk nakomen, gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom aan eiseres van € 100.000,– per dag (of gedeelte daarvan) dat gedaagden in gebreke blijven het vonnis (geheel of gedeeltelijk) na te komen; (C) te gelasten dat de onafhankelijke deskundige drs. K.M.L. Bijvank de kopieën van de bescheiden waarvan inzage wordt gevorderd – vóórdat deze door de gerechtelijke bewaarder aan eiseres ter beschikking zullen worden gesteld – zal anonimiseren in die zin dat informatie die niet betrekking heeft op sibutramine en/of de octrooien van Abbott verwijderd dan wel onleesbaar zal worden gemaakt; (D) subsidiair, indien Teva niet wordt gelast alle kopieën ter beschikking te stellen, te gelasten dat de door de gerechtelijke bewaarder gehouden kopieën bij hem in bewaring zullen blijven totdat aan deze procedure dan wel tegen Teva te entameren inbreukacties een onherroepelijk einde is gekomen; (E) gedaagden te veroordelen in de volledige kosten van de procedure tot nu toe waaronder begrepen de volledige kosten van de conservatoire beslaglegging. 3.2. Teva e.a. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 Het geschil in reconventie 4.1 Teva e.a. vorderen (voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad) het volgende:

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


1 De gelegde bewijs- en beschrijvende beslagen met onmiddellijke ingang, althans binnen een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn, op te heffen; 2 Voor zover nodig Abbott of straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke is te bevelen alle medewerking te verlenen aan de ongedaanmaking van de (gevolgen van de) gelegde beslagen en gemaakte beschrijvingen; 3 Abbott op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke is met onmiddellijke ingang te bevelen om Gerechtsdeurwaarder Kruythof-Van der Lingen-Kruythof die als bewaarder is aangesteld, te instrueren binnen 24 uur aan Teva af te (doen) geven alle documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007; 4 Abbott op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke is te bevelen binnen drie dagen na het te dezen te wijzen vonnis aan Teva opgave te doen van de personen die direct danwel indirect kennis hebben genomen danwel inzage hebben verkregen in de documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007; 5 Abbott op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke is te bevelen er voor zorg te dragen dat alle personen die direct danwel indirect kennis hebben genomen danwel inzage hebben verkregen in de documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007, deze informatie verder verspreiden en geheimhouden. 6 Abbott op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit verbod in gebreke is te verbieden gebruik te maken van enig document waarvan zij kennis heeft genomen, ter inzage is gegeven of waarvan een beschrijving is gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007. 7 Abbott overeenkomstig artikel 1019h Rv. te veroordelen in de volledige kosten van de procedure. 4.2 Abbott voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 5 De beoordeling in reconventie 5.1 De voorzieningenrechter ziet aanleiding om eerst de eis in reconventie te behandelen. Ter ondersteuning van de vordering tot opheffing van de gelegde beslagen beroepen Teva e.a. zich in de eerste plaats op het feit dat niet Abbott octrooihoudster is maar Abbott GmbH & Co. KG te Wiesbaden (hierna Abbott GmbH). Deze grondslag treft doel. Weliswaar heeft Abbott ter zitting aangegeven door Abbott GmbH te zijn gevolmachtigd en als zodanig op te treden in deze procedure en in de beslagen, welke figuur naar Nederlands procesrecht mogelijk is (vgl. HR 26 juni 1985, NJ 1986, 307, r.o. 5.1), verzuimd is evenwel dit belangrijke feit in de verzoekschriften voor de verloven tot beslag alsmede de beslagexploiten te vermelden (HR 2 april 1993, 573). Het gaat hier om een verandering in de materiële procespartij, waarvan tijdig melding moet zijn gedaan. Het betekent immers dat het beslag niet zozeer door Abbott maar materieel door Abbott GmbH wordt gelegd. Dit betekent bijvoorbeeld een

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 6 5

verandering in wie voor eventuele onrechtmatigheid van het beslag aansprakelijk is te houden. Niet voor niets overweegt de HR in NJ 1986, 307, r.o. 5.1 dat ’in rechte [kan] worden opgetreden door een gevolmachtigde die een rechtsvordering instelt of als verweerder verschijnt in naam van een met name aangeduide volmachtgever om wiens belangen het in het betrokken geding gaat.’ (onderstreping vzr). Voorts is van belang dat dit feit reeds in het verlof had moeten staan (vgl. HR 2 april 1993, 573). Daarmee is voorshands duidelijk dat het verlof op onjuiste gronden is verleend en zijn de beslagen onrechtmatig te achten, zodat deze dienen te worden opgeheven. 5.2 Zelfs echter indien het voorgaande oordeel anders zou hebben geluid, dienen de beslagen te worden opgeheven. Naar Teva e.a. terecht hebben aangevoerd is enige dreiging tot inbreuk op de octrooirechten dan wel rechten uit aanvullende beschermingscertificaten onvoldoende aannemelijk geworden. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de drempel voor het toestaan van de in titel 15 Rv (art. 1019 ev. Rv) bedoelde conservatoire bewijsmaatregelen lager dient te worden gelegd dan de aannemelijkheid van de (dreiging tot) inbreuk in een kortgeding procedure. Het is immers nu juist de bedoeling om met deze conservatoire maatregelen uiteindelijk een feitelijke onderbouwing te kunnen geven aan een in te stellen inbreukvordering, waaronder niet slechts dient te worden verstaan een bodemprocedure maar ook een voorlopige voorziening. Een andere lezing zou de regeling illusoir maken, omdat de lat in kort geding voor de vraag of de dreiging tot inbreuk voldoende aannemelijk is gemaakt, tamelijk hoog wordt gelegd. Anders dan Abbott nog heeft betoogd, dient de beoordeling of het beslag terecht is gelegd te geschieden aan de hand van hetgeen in de onderhavige procedure tot opheffing van die beslagen is aannemelijk geworden en niet te worden beperkt tot het (summiere) bewijs dat destijds aan de rechter die het verlof verleende was voorgelegd. 5.3 Vervolgens dient te worden geconcludeerd dat Abbott niet meer bewijs van mogelijke inbreuk heeft overgelegd, dan dat Teva e.a. in diverse landen marktvergunningen hebben aangevraagd en lanceringen van het product in voorbereiding hebben, zonder dat enig bewijs is overgelegd dat van die marktvergunningen voorafgaand aan de afloop van de octrooien dan wel aanvullende beschermingscertificaten gebruik zou worden gemaakt. Naar vaste rechtspraak is het enkele aanvragen van een marktvergunning geen octrooiinbreuk. Het enkele feit dat binnen drie jaar volgens de daartoe geldende regelgeving van de betreffende marktvergunning gebruik moet zijn gemaakt, maakt nog niet dat reeds nu van voldoende dreiging tot inbreuk sprake is om een bewijsbeslag te rechtvaardigen. Hierbij neemt de voorzieningenrechter voorts in aanmerking dat het voor generieke producenten van geneesmiddelen van groot belang is om zo kort mogelijk nadat de octrooibescherming (of, in voorkomend geval, de bescherming door een aanvullend beschermingscertificaat) is afgelopen, de markt te kunnen betreden. Niet bestreden is dat de eerste aanvullende beschermingscertificaten in 2011 zullen verlopen, zodat het indienen van een aanvraag voor een marktvergunning begin 2007, wat in 2008 kan leiden tot een daadwerkelijke vergunning, weliswaar als een krappe maar niet op voorhand onrealistische planning kan worden beschouwd.

•


3 6 6

B I J B L A D


5.4 De voorzieningenrechter laat dan nog daar dat namens Teva e.a. ter zitting is verklaard dat zij sibutramine niet op de markt zullen brengen tot aan expiratie van EP 742 of EP 831 in de in die octrooien aangewezen landen, dan wel tot expiratie van op die octrooien verleende aanvullende beschermingscertificaten, tenzij een rechter in eerste instantie beide octrooien dan wel aanvullende certificaten nietig heeft verklaard voor het betreffende land. 5.5 Door Abbott is nog gewezen op inbreuk in 2004 op EP 742 in Italië door Solmag. Het laatste bedrijf zou het werkzame bestanddeel sibutramine vervaardigen en daar destijds een keer (in Italië) voor proef hebben gedraaid, terwijl er toen nog octrooibescherming op de stof als zodanig rustte. Daargelaten dat Teva e.a. erop hebben gewezen dat dit bedrijf van haar onafhankelijk is, zodat hoogstens dat bedrijf maar niet Teva e.a. inbreuk kunnen hebben gemaakt, is uit de stukken onvoldoende af te leiden dat inderdaad productie op enige schaal zou hebben plaatsgevonden. Hierbij komt dat de informatie die een dergelijke productie zou suggereren is afgeleid uit de beslagexploiten, welke informatie voorshands oordelend nu juist weer niet mag worden meegenomen in het kader van de beoordeling van de rechtmatigheid van het aldus gelegde beslag. 5.6 Een andere reden waarom de beslagen moeten worden opgeheven is dat niet tijdig door Abbott een procedure ten principale is aangevangen. Naar voorlopig oordeel dienen artikelen 1019 ev. jo 700 lid 3 Rv aldus te worden uitgelegd dat een inbreukprocedure bedoeld is als ’hoofdzaak’ en niet slechts een procedure volgens artt. 1019a jo 843a Rv, zoals in conventie in dit kort geding is ingesteld (zie TK 20052006, 30392, nr. 6, p. 9). 5.7 De voorzieningenrechter laat nog daar dat artikel 1019i Rv voorschrijft dat binnen redelijke termijn een hoofdzaak wordt aangevangen als bedoeld in artikel 50 lid 6 TRIPs. Hoewel voor een gewoon conservatoir beslag een kortgedingprocedure een eis in de hoofdzaak kan vormen, kan dit niet gelden voor de onderhavige (bewijs)beslagen. Volgens jurisprudentie van het HvJ EG (16 juni 1998, C-53/96, Hermès) immers dient het Nederlandse kort geding zelf reeds te worden beschouwd als een voorlopige maatregel in de zin van 50 TRIPs, waarmee niet zou stroken indien datzelfde kort geding in het kader van de beslaglegging zou worden beschouwd als een procedure ter beslissing ten principale in de zin van datzelfde artikel. Nu Abbott geen bodemprocedure is gestart binnen de termijn die de verlofrechters hebben bepaald (voor zover dit al als een termijn in de zin van 50 lid 6 TRIPs moet worden gezien) noch binnen de termijn van 31 kalenderdagen dan wel 20 werkdagen als genoemd in 50 lid 6 TRIPs, en nu Teva e.a. hebben verzocht om opheffing van de beslagen, valt ook om die reden het doek voor de gelegde beslagen. 5.8 Het in reconventie gevorderde kan worden toegewezen, een en ander zoals in het dictum te melden. 6 De beoordeling in conventie 6.1 Net als in reconventie stelt Abbott op te treden namens haar volmachtgever, Abbott GmbH. Nu dit feit niet in de dagvaarding is vermeld en Abbott GmbH zich evenmin heeft gevoegd of is tussengekomen in de procedure, dient ervan uit te worden gegaan dat Abbott namens zichzelf op is getreden (HR 2 april 1993, 573). Vervolgens is van belang dat niet door Abbott is toegelicht waarom haar vordering in

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

conventie, hoewel zij niet octrooi- noch certificaathouder is, aan haar kan worden toegewezen. Zo hierover al anders zou zijn geoordeeld, overweegt de voorzieningenrechter nog het volgende. 6.2 Abbott baseert haar vordering op art. 1019a jo 843a Rv. De wetgever heeft in artikel 1019a Rv expliciet bepaald dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom kan gelden als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv. Zoals hiervoor is gebleken, is evenwel van enig onrechtmatig handelen op dit moment door Teva e.a. niet gebleken. In 1019a Rv wordt het bereik van 843a Rv niet zodanig uitgebreid dat een eventuele dreiging tot onrechtmatig handelen respectievelijk dreigende inbreuk evenzeer voldoende zou zijn. De voorzieningenrechter laat nog daar dat hiervoor reeds is overwogen dat een serieuze dreiging tot inbreuk door Teva e.a.. niet aannemelijk is geworden. De vordering in conventie dient derhalve te worden afgewezen. 7 De beoordeling van de proceskosten in conventie en in reconventie 7.1 Beide partijen hebben vaststelling van hun kosten conform artikel 1019h Rv verzocht. Abbott zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie en in reconventie worden veroordeeld. Teva e.a. hebben voorafgaand aan de zitting aangevoerd dat hun kosten € 91.742,00 zouden bedragen maar aangekondigd hiervan ter zitting nog een ’update’ te zullen geven, hetgeen zij evenwel niet meer hebben gedaan. Aan hun hernieuwde opgave bij nagezonden brief wordt voorbij gegaan, nu die brievenwisseling nadrukkelijk slechts was toegestaan op een tweetal punten, te weten de volmacht en een door Teva e.a. in te brengen document aangaande de productie door Solmag. Zodoende is uit te gaan van hun eerdere, overigens niet door Abbott bestreden opgave van € 91.742,00 (zelf had Abbott een totaal van € 132.000,– aan advocaatkosten gevorderd). De kosten aan de zijde van Teva e.a. worden derhalve begroot op: vast recht € 251,00, salaris procureur 91.742,00. Totaal € 91.993,00. 8 De beslissing De voorzieningenrechter in reconventie 8.1 heft de in deze procedure bedoelde gelegde bewijs- en beschrijvende beslagen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis op; 8.2 beveelt Abbott voor zover nodig met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis alle medewerking te verlenen aan de ongedaanmaking van de (gevolgen van de) gelegde beslagen en gemaakte beschrijvingen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke mocht zijn; 8.3 beveelt Abbott met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis om Gerechtsdeurwaarder Kruythof- Van der Lingen – Kruythof die als bewaarder is aangesteld, te instrueren binnen 24 uur aan Teva e.a. af te (doen) geven alle documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007, een en ander op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke mocht zijn;

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


8.4 beveelt Abbott binnen drie dagen na betekening van dit vonnis aan Teva e.a. opgave te doen van de personen die direct danwel indirect kennis hebben genomen danwel inzage hebben verkregen in de documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007, een en ander op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke mocht zijn; 8.5 beveelt Abbott met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis er voor zorg te dragen dat alle personen die direct danwel indirect kennis hebben genomen danwel inzage hebben verkregen in de documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007, deze informatie niet verder verspreiden doch geheimhouden, een en ander op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke mocht zijn; 8.6 verbiedt Abbott met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis gebruik te maken van enig document waarvan zij kennis heeft genomen, aan haar ter inzage is gegeven of waarvan een beschrijving is gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007, een en ander op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit verbod in gebreke mocht zijn; 8.7 bepaalt dat de hiervoor genoemde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; in conventie en in reconventie 8.8 veroordeelt Abbott in de proceskosten, aan de zijde van Teva e.a. tot op heden begroot op € 91.993,00; 8.9 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 8.10 wijst het in conventie gevorderde en het in reconventie meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 42 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 19 juli 2007* (G-Star/Makro ) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en S.N. Vlaar Art. 7, lid 2 Mrl; art. 13, lid 2 GMV; art. 2.23, lid 3 BVIE Hof : De G-Star jeans en de merken hebben geen luxueus en prestigieus imago. De wijze waarop G-Star jeans door Makro worden aangeboden, met inbegrip van de verkoopondersteuning, is gebruikelijk in haar bedrijfssector.Gelet op de omstandigheden is er geen sprake van ernstige aantasting van de reputatie van G-Star c.s. door de wijze van aanbieden van Makro en evenmin van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2 van de Richtlijn c.a. Hof: Op grond van de rechtsoverwegingen 52 en 53 van HvJEG 23 februari 1999 (BMW/Deenik) moet de wederverkoper tegenover de merkhouder loyaal handelen. In de jurisprudentie is echter onvoldoende steun te vinden voor de opvatting dat de loyaliteit van de we*

Cassatie ingesteld. Red.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 6 7

derverkoper er toe leidt dat hij in geval van uitputting van het merk, voor het adverteren slechts gebruik mag maken van een woordmerk van de merkhouder. Niet gebleken is dat door de wijze van adverteren van Makro de indruk wordt gewekt dat tussen G-Star c.s. en Makro een commerciële band bestaat. De wijze van adverteren in de uit 2005 daterende folders van Makro is niet van dien aard dat deze leidt tot ernstige imago- en reputatieschade. Dit brengt mee dat van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de Richtlijn, artikel 13, lid 2, van de Verordening of artikel 2.23, lid 3b BVIE geen sprake is. 1 G-Star International Ltd te Hong Kong, Volksrepubliek China, 2 G-Star International BV te Amsterdam, appellanten, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. G. van der Wal te Brussel, tegen Metro Cash & Carry Nederland BV ’Makro’ te Amsterdam, geïntimeerde, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. P.N.A.M. Claassen te Breda. Beoordeling van het hoger beroep 1 De door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven onder 1.1 tot en met 1.10 van het vonnis waarvan beroep, zijn niet weersproken, zodat ook het hof van deze feiten zal uitgaan. 2 In dit geding vorderen G-Star c.s. thans, na eiswijziging, samengevat, Makro, op straffe van dwangsommen, te veroordelen het gebruik van (ieder van) hun merkrechten te staken en gestaakt te houden, haar te verbieden de G-Star producten te verkopen of daarvoor te adverteren op een wijze die afbreuk doet aan de reputatie van het G-Star merk. De rechtbank heeft de vorderingen van G-Star c.s. afgewezen. 3 G-Star c.s. beroept zich in hoger beroep niet alleen op het gemeenschapsmerk (woord-/beeldmerk) ’G-Star Originals Denim’ maar tevens op het op 7 juli 1999 ingeschreven Beneluxmerk (woord-/beeldmerk) ’G-Star Originals USA Fabrics’. Het hof merkt op dat de merken ten name van G-Star International Ltd. zijn gesteld; deze worden in dit arrest ook aangeduid als de merken van G-Star c.s. Het oordeel van de rechtbank, te weten dat het gemeenschapsmerk, waarop G-Star c.s. in eerste aanleg een beroep hebben gedaan, eerst op 26 juni 2003 is ingeschreven en dat G-Star c.s. niet het recht toekomt zich te verzetten tegen de verhandeling van 3410 G-Star jeans door Makro aangeboden in haar folder voor de periode van 20 augustus 2002 tot en met 2 september 2002, is in hoger beroep niet weersproken. G-Star c.s. stellen zich in hoger beroep niet langer op het standpunt dat de door Makro aangeboden G-Star producten niet door G-Star c.s. of met hun toestemming binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht. Dit brengt mee dat er sprake is van uitputting van de desbetreffende merken, tenzij er voor G-Stars c.s. gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is (artikel 13 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, artikel 7

•


3 6 8

B I J B L A D


Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten en artikel 2.23, lid 3 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna ook te noemen: de verordening, de richtlijn en BVIE)). 4 Grief I is gericht tegen het oordeel van de rechtbank, inhoudende dat Makro’s wijze van aanbieden van de G-Star jeans toelaatbaar is (rechtsoverwegingen 3.10-3.15). Grief II houdt in dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat G-Star c.s. geen gegronde reden hebben om zich tegen Makro’s wijze van adverteren in haar reclamefolders te verzetten, nu deze wijze niet tot ernstige imago- en reputatieschade voor het G-Star merk zou leiden (rechtsoverwegingen 3.16-3.19). Grief III richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van het beeldmerk van G-Star door Makro toelaatbaar is (rechtsoverwegingen 3.20-3.26). Het hof zal de grieven vanwege hun onderlinge verband en samenhang tezamen behandelen. 5 Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in zijn arrest van 4 november 1997, zaak C-337/95, Dior/Evora, NJ 2001, 132, omtrent artikel 7 van de richtlijn onder mee het volgende overwogen: 3. Dior Frankrijk ontwikkelt en produceert parfums en andere cosmetische producten. Deze zijn vrij duur en worden gerekend tot de markt van de luxe cosmetische producten. Voor de verkoop van haar producten in landen buiten Frankijk heeft zij alleenvertegenwoordigers aangewezen, waaronder Dior Nederland in Nederland. Evenals andere alleenvertegenwoordigers van Dior Frankijk in Europa maakt Dior Nederland voor de distributie van Dior-producten in Nederland gebruik van een systeem van selectieve distributie, dat inhoudt dat de Dior-producten slechts worden verkocht aan geselecteerde wederverkopers, die ertoe worden verplicht slechts te leveren aan eindafnemers en nooit door te leveren aan andere dan eveneens voor de verkoop van Dior-producten geselecteerde wederverkopers. (...) 37. Volgens de rechtspraak van het hof moet artikel 7 van de richtlijn (...) worden uitgelegd in het licht van de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen, in het bijzonder met inachtneming van artikel 36 [thans: 30] (...), en heeft de uitputtingsregel tot doel te voorkomen dat de merkhouders in staat worden gesteld de nationale markten af te schermen, en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lid-staten bestaande prijsverschillen te bevorderen (...). Indien het recht om het merk voor de aankondiging van de verdere verhandeling te gebruiken, evenwel niet op dezelfde wijze werd uitgeput als het recht van wederverkoop, zou wederverkoop aanzienlijk moeilijker worden en zou de doelstelling van de in artikel 7 geformuleerde uitputtingsregel dus in gevaar worden gebracht. 38. Bijgevolg moet op de tweede vraag warden geantwoord, dat de artikelen 5 en 7 van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat wanneer een van een merk voorziene producten door de houder van een merk of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel worden gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen. (...) 42. Dienaangaande zij er om te beginnen aan herinnerd, dat volgens de rechtspraak van het hof artikel 7 van de richtlijn voorziet in een sluitende regeling van het probleem van de uitputting van het merkrecht voor producten die in de gemeenschap in de handel zijn gebracht,

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

en dat het gebruik van de term ’met name’ in lid 2 erop wijst, dat het geval van wijziging of verslechtering van de toestand van de van het merk voorziene producten slechts als voorbeeld van gegronde redenen is genoemd (zie arrest Bristol-Myers Squibb e.a. (...)). Voorts beoogt deze bepaling de fundamentele belangen van de bescherming van het merkrecht en het vrije verkeer van goederen binnen de gemeenschappelijke markt met elkaar in overeenstemming te brengen (arrest Bristol-Myers Squibb e.a.(...)). 43. Vervolgens moet worden vastgesteld, dat de aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel voor de merkhouder een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de producten die door hem of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel zijn gebracht. Volgens de rechtspraak van het hof met betrekking tot de ompakking van merkproducten, heeft de merkhouder immers een gerechtvaardigd belang, behorend bij het specifieke voorwerp van het merkrecht, om zich tegen de verhandeling van deze producten te kunnen verzetten, indien de presentatie van de omgepakte producten de reputatie van het merk kan schaden (zie arrest Bristol-Myers Squibb e.a. (..)). 44. Hieruit volgt, dat wanneer een wederverkoper gebruik maakt van een merk om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten aan te kondigen, het gerechtvaardigd belang van de merkhouder om te worden beschermd tegen wederverkopers die zijn merk voor reclamedoeleinden gebruiken op een wijze die de reputatie van het merk zou kunnen schaden, moet worden afgewogen tegen het gerechtvaardigd belang van de wederverkoper om de betrokken producten te kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren. 45. In een geval waar het gaat om luxueuze en prestigieuze producten, zoals het geval dat in het hoofdgeding aan de orde is, mag de wederverkoper niet deloyaal handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Hij moet dus trachten te voorkomen, dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de betrokken producten schaadt. 46. Vaststaat evenwel ook, dat het feit dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkwaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn, voor van het merk voorziene producten gebruik maakt van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren, ook al komt deze niet overeen met de door de merkhouder zelf of zijn erkende wederverkopers gebruikte wijze, voor de merkhouder geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn is om zich tegen deze reclame te verzetten, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt. 47. Dergelijke ernstige schade zou kunnen ontstaan doordat de wederverkoper niet heeft voorkomen, dat het merk in de door hem verspreide reclamefolder werd afgebeeld te midden van andere merken die ernstig afbreuk kunnen doen aan het imago dat de merkhouder rondom zijn merk heeft weten op te bouwen. 48. Gelet op het voorgaande, moet op de derde, de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord, dat een merkhouder zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2 van de richtlijn ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkwaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt.’

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


6 G-Star c.s. betogen dat het G-Star merk een gerenommeerd en exclusief merk is en dat het bij de G-Star spijkerbroeken (jeans) gaat om luxueuze en prestigieuze artikelen, hetgeen door Makro wordt betwist. Makro heeft onder meer aangevoerd dat bijvoorbeeld Armani en Versace duurdere jeans (prijzen vanaf 150 tot meer dan € 350,–) te koop aanbieden, en dat het merk G-Star voor jeans (prijzen tot ongeveer 120,–) populair maar niet prestigieus is, ook al behoren de van de merken G-Star voorziene jeans wat de prijsstelling betreft tot het hogere (maar niet het hoogste) segment. 7 Het hof overweegt dienaangaande het volgende. De G-Star jeans hebben door hun aard en hun stoere uiterlijk, van huis uit, geen luxueuze uitstraling; niettemin is het mogelijk dat deze waren een prestigieus imago hebben verkregen door de wijze van presentatie en aanbieding ervan. In casu is uit de afbeeldingen van de inrichting van de G-Star winkels in Nederland (zie de als producties 4 bij memorie van grieven overgelegde foto’s) gebleken dat de winkels een nette indruk maken waar alle waren ordelijk zijn gerangschikt en de jeans een plaats hebben gekregen op planken in een strak vormgegeven muurkast, maar van een prestigieus of luxueus imago blijkt uit die afbeeldingen onvoldoende. G-Star c.s. hebben niet aangetoond dat het personeel van de G-Star winkels in Nederland een speciale training heeft gekregen om G-Star kleding op – bij het gestelde imago passende wijze – te verkopen. Wat daarvan ook zij, aan de door G-Star c.s. gestelde verkoopondersteuning wordt afbreuk afgedaan door de – onvoldoende weersproken – omstandigheid dat G-Star jeans ook in andere winkels dan in G-Star winkels (zij het niet in gewone warenhuizen) te koop worden aangeboden (vgl. productie 8 bij memorie van antwoord). Verder is de prijsstelling van de G-Star jeans niet zodanig hoog is dat de aanschaf van een G-Star spijkerbroek niet binnen het bereik ligt van een breed publiek. Het online te koop aanbieden van G-Star jeans, zoals daarvan blijkt uit de processtukken, draagt voorts niet bij aan het vestigen van een prestigieus imago; van fysieke verkoopondersteuning is daarbij geen sprake. Met het vorenstaande is in overeenstemming hetgeen de directeur van G-Star, J. van Tilburg, in een interview (productie 10 van Makro) heeft meegedeeld, te weten: ’Uit mijn avondstudies marketing had ik (...) één les bijzonder goed onthouden: er is niets mis met een massaproduct, zolang je er maar in slaagt om nieuwe niches aan te boren waarmee je een deeltje van die massamarkt kan afsnoepen.(...) Mede door onze inspanningen hebben we in de jeansmarkt stilaan een aantal verschillende segmenten zien ontstaan, van het pure basisproduct tot de echte luxejeans. Een van de sterktes van dit bedrijf is ook dat wij binnen die markt een welomschreven doelgroep hebben aangeboord; mensen die af en toe modieus stoer gekleed willen gaan.’ G-Star c.s. hebben weliswaar bewijs aangeboden van het prestigieuze karakter van de G-Star jeans en de desbetreffende merken, maar het hof gaat daaraan voorbij nu deze stelling in het licht van het voorgaande onvoldoende is onderbouwd. Derhalve zal het hof ervan uitgaan dat de G-Star jeans en de merken geen luxueus en prestigieus imago hebben. 8 Het hof neemt bij de beoordeling van de gestelde afbreuk aan de reputatie van de waren en merken van G-Star c.s. door de wijze van te koop aanbieden en adverteren door Makro – op de voet van het genoemde arrest van 4 november 1997 (Diori/Evora) – tot uitgangspunt de in de bedrijfssector van

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 6 9

Makro gebruikelijke wijze van te koop aanbieden en adverteren. Daarbij wordt er van uitgegaan dat Makro een groothandel is, die een gevarieerd assortiment aan waren (nonfood en food) aanbiedt en zich mede richt op de verkoop van merkartikelen. Dat de wijze van aanbieden door Makro niet overeen komt met de door G-Star c.s. zelf of zijn erkende wederverkopers (de G-Star winkels) gebruikte wijze van aanbieden is in dit verband minder van belang. 9 G-Star c.s. betogen aan de hand van foto’s van de Makrovestiging in Amsterdam (producties 3 bij memorie van grieven) dat de G-Star spijkerbroeken daar als massaproduct in plastic zakken aan rekken hangen, dat er geen ruimte is gelaten tussen de kledingstukken, terwijl boven de rekken borden hangen waarop in opzichtige, felgekleurde letters ’WINSTPAKKER’ staat vermeld (producties 3a en 3b); dat op verschillende plaatsen in de winkel verhuisdozen en ijzeren hekken staan en allerlei (ontsierende) elektriciteitsdraden uit het plafond steken (producties 3c tot en met 3e en 3j), dat op de spijkerbroekenafdeling broeken van allerlei verschillende merken op een grote hoop liggen (producties 3f tot en met 31) en tussen merkjeans van onder meer Wrangler onbekende, ’goedkope’ merken liggen (producties 3j en 3k). Volgens G-Star c.s. wordt door deze chaotische wijze van verkoop in ernstige mate afbreuk gedaan aan het prestigieuze dan wel trendy imago van de G-Star merken en de reputatie van G-Star International Ltd. als merkhoudster. 10 Naar het oordeel van het hof zijn op de producties 3a tot en met 3d geen spijkerbroeken afgebeeld en zijn op de producties 3f tot en met 31 geen G-Star jeans te ontwaren. Voor zover met de afbeeldingen 3f -3i wordt beoogd aan te geven dat de Amsterdamse Makro-vestiging met de bak met spijkerbroeken een slordige indruk maakt is, heeft Makro aangevoerd dat dit een tijdelijke situatie is en dat tijdens de openingstijden de kledingstukken doorlopend worden opgeruimd door haar medewerkers en dat bovendien sprake was van een verbouwing, hetgeen door G-Star c.s. onvoldoende wordt weersproken. Makro wijst verder naar de foto’s van de spijkerbroekenhoek in een van haar vestigingen (productie 5 bij conclusie van antwoord) waarop, ook naar het oordeel van het hof, is te zien dat de spijkerbroeken netjes zijn opgehangen en de spijkerbroekenhoek ook verder opgeruimd oogt. Ook op recente foto’s van Makro van een vestiging waar G-Star producten te koop worden aangeboden (producties 6 en 11 in hoger beroep), blijkt dat de spijkerbroeken keurig zijn uitgestald of opgehangen. Dat dit is geschied te midden van spijkerbroeken van andere merken doet daaraan niet af, nu het gaat om merkjeans en deze niet de indruk wekken van mindere kwaliteit te zijn. Daaraan doet, gelet op het onder 8 overwogene, evenmin af dat in de vestigingen van Makro minder (gespecialiseerde) verkoopondersteuning is dan in de winkels van G-Star c.s. Gesteld noch gebleken is verder dat de wijze waarop G-Star jeans door Makro worden aangeboden, met inbegrip van de verkoopondersteuning, niet gebruikelijk is in haar bedrijfssector. Gelet op het voorgaande is er naar het oordeel van het hof geen sprake van ernstige aantasting van de reputatie van G-Star c.s. door de wijze van aanbieden van Makro en evenmin van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2 van de richtlijn, artikel 13, lid 2, van de verordening of artikel 23, lid 3 BVIE.

•


3 7 0

B I J B L A D


11 G-Star c.s. stellen zich op het standpunt dat tussen partijen niet in geschil is dat Makro gebruik mag maken van het G-Star woordmerk, voor zover dit nodig is om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten aan te kondigen. Zij betogen evenwel dat Makro met haar wijze van adverteren de grenzen van de reclamevrijheid heeft overschreden en dat Makro door haar wijze van adverteren de indruk wekt dat tussen Makro en hen een commerciële band bestaat. Makro heeft deze stellingen weersproken. 12 G-Star c.s. doen in dit verband voorts een beroep op de rechtsoverwegingen 52 en 64 van het arrest van het HvJ EG van 23 februari 1999, zaak C-63197, BMW/Deenik, NJ 2001, 134. Dit arrest is in casu van belang voor zover het gaat om de verkoop van waren en reclame daarvoor. Het Hof van Justitie overwoog daarin onder meer: ’48. In het arrest van 4 november 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95 ...) besliste het hof in de eerste plaats (punt 38), dat de artikelen 5 en 7 van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat wanneer waren voorzien van een merk door of met toestemming van de merkhouder op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze waren door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen. 49. In ditzelfde arrest stelde het hof vervolgens (punt 43) vast, dat de aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel voor de merkhouder een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren die door hem of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel zijn gebracht. Met betrekking tot prestigieuze waren merkte het hof op (punt 45), dat de wederverkoper niet deloyaal mag handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, doch moet trachten te voorkomen, dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij het prestigieuze imago van de betrokken waren schaadt. Het hof concludeerde hieruit (punt 48), dat de merkhouder zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan verzetten, dat een wederverkoper het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van waren voorzien van het merk bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat dit gebruik de reputatie van het merk ernstig schaadt. (...) 51. Een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn kan zijn, dat het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt, dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de ondernemingen bestaat. 52. Een dergelijke reclame is immers niet nodig om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, en dus met het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van de richtlijn te verzekeren. Zij druist bovendien in tegen de verplichting, loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, en tast de waarde van het merk aan, doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan. Aldus komt zij in strijd met het specifieke voorwerp van het merkrecht, dat volgens de rechtspraak van het hof er met name in bestaat, de merkhouder te beschermen tegen concurrenten die de positie en de reputatie van het merk zouden willen misbruiken (...).

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

53. Bestaat er echter geen gevaar, dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, dan vormt het enkele feit dat het gebruik van het merk de wederverkoper een voordeel oplevert omdat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de verkoop van de waren van het merk zijn eigen activiteit een kwaliteitstuitstraling geeft, geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn. (...) 64. Gelet op het voorgaande moet op de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord, dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn de merkhouder niet toestaan een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van het merk verricht die door danwel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop (of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.’ 13 Naar het oordeel van het hof heeft de hierboven geciteerde rechtsoverweging 52 van dit arrest betrekking op hetgeen in rechtsoverweging 51 is vermeld, te weten dat door gebruik van het merk in reclame-uitingen door de (niet erkende) wederverkoper de indruk kan worden gewekt dat tussen hem en de merkhouder een commerciële band bestaat. In rechtsoverweging 53, dat merkgebruik betreft in het geval dat geen gevaar bestaat dat de indruk wordt gewekt dat zodanige commerciële band bestaat, komt het woord ’nodig’ of ’noodzakelijk’ niet voor. Voor zover G-Star c.s. de opvatting huldigen dat Makro moet aantonen dat haar wijze van reclame maken noodzakelijk is (vgl. de noodzakelijkheidsvoorwaarde in de ompakarresten, bijvoorbeeld HvJ EG 26 april 2007, zaak C-348/04, Boehringer Ingelheim/Swingward en Dowelhurst, r.o. 38), wordt die opvatting verworpen, nu het in in het onderhavige geval niet gaat om het ompakken van originele merkproducten. 14 In het arrest van het Hof van Justitie EG van 4 november 1995 (Dior/Evora) wordt gesproken van het door een wederverkoper gebruik maken van een merk om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene producten aan te kondigen, maar wordt daarin geen onderscheid gemaakt tussen woordmerken en beeldmerken. In dat arrest ging het om het gebruik van beeldmerken (die van Dior Frankrijk) in reclamefolders van Kruitvat. Rechtsoverweging 45 van het genoemde arrest, inhoudende dat de wederverkoper niet deloyaal tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder mag handelen en dus moet trachten te voorkomen dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de betrokken producten schaadt, mist toepassing nu in dit geding niet is gebleken dat de G-Star spijkerbroeken, evenmin als de desbetreffende merken, een luxueus of prestigieus imago hebben. Het hof gaat op grond van de rechtsoverwegingen 52 en 53 van het arrest van het Hof van Justitie EG van 23 februari 1999 (BMW/Deenik) niettemin ervan uit, evenals partijen, dat de wederverkoper tegenover de merkhouder loyaal moet handelen. Het hof merkt evenwel op dat in de jurisprudentie onvodoende steun is te vinden voor de opvatting dat de loyaliteit van de wederverkoper ertoe leidt dat – behoudens wellicht bijzon-

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


dere omstandigheden die niet zijn gesteld – hij, ingeval van uitputting van het merk, voor het adverteren voor waren waarop het merk is aangebracht slechts gebruik mag maken van een woordmerk of het woordmerk-gedeelte van een beeld-/woordmerk van de merkhouder. 15 G-Star c.s. hebben wat de wijze van adverteren betreft een uit 2002 daterende folder van Makro overgelegd (productie 4 en 9 bij akte in eerste aanleg) en afdrukken van online folders nrs. 15 en 16 (betrekking hebbend op de perioden van 19 juli 2005 t/m 1 augustus 2005 respectievelijk van 2 augustus 2005 t/m 15 augustus 2005) (productie 9 bij memorie van grieven). G-Star c.s. wijzen op de goedkope kwaliteit van de folder, de vlakke kleuren, het dunne papier, het schreeuwerige ’Euro voordeel’ en de omstandigheid dat de Makro-folder niet dezelfde jeugdige en trendy uitstraling heeft als het reclamemateriaal van haar (G-Star c.s.) zelf. Hoewel G-Star c.s. menen dat deze verschillen deels kunnen worden toegeschreven aan de uiteenlopende wijzen van adverteren in de verschillende branches waarin Makro en G-Star c.s. actief zijn, betogen zij dat Makro zonder enig bezwaar de (grote) aanduiding ’Euro voordeel’ had kunnen weglaten en niet het beeldmerk van G-Star had behoeven te gebruiken. 16 Makro betwist dat zij het beeldmerk gebruikt op een wijze die een commerciële band tussen haar en G-Star c.s. suggereert. Zij voert aan dat de folders, met inbegrip van de tekstballonnen, de gebruikelijke wijze van adverteren in haar branche weergeven. De producten worden telkens per segment afgebeeld, jeans temidden van andere jeans, G-Star jeans steeds te midden van merkjeans van ’gelijke status’, aldus Makro. Dat de afbeelding van de G-Star jeans op zichzelf niet afwijkt van de afbeelding van de G-Star jeans door een erkende wederverkoper op het internet wordt door G-Star c.s. niet weersproken. 17 Dat de indruk wordt gewekt dat tussen G-Star c.s. en Makro een commerciële band bestaat is het hof niet gebleken. Het enkele merkgebruik door Makro is onvoldoende om de indruk te wekken dat er een commerciële band is tussen haar en de merkhouder. Onvoldoende weersproken is dat Makro een groothandel is in non-food en Food en onder meer talloze merkartikelen te koop aanbiedt en als zodanig bekend is bij haar afnemers. Dat het accent in haar bedrijfsvoering ligt bij het verkopen van G-Star jeans is gesteld noch gebleken. Tegen deze achtergrond bezien hebben G-Star c.s. onvoldoende gesteld. De stelling dat de indruk wordt gewekt dat tussen G-Star c.s. en Makro een commerciële band bestaat, wordt dan ook verworpen. 18 Met betrekking tot de vraag of Makro door de wijze van reclame maken schade aan de reputatie van de merken van G-Star c.s. toebrengt en dit een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn/artikel 13, lid 2, van de verordening oplevert, wordt het volgende overwogen. De folders van Makro hebben een wervend karakter. De uit 2002 daterende folder van Makro met de aanduiding ’Euro voordeel’ maakt door de opmaak (met inbegrip van die aanduiding) een eenvoudiger indruk dan de on-line folders van 2005. In de on-line folders komt weliswaar de aanprijzing ’winstpakker’ voor, maar daarin komt het zakelijke karakter van deze folders duidelijker naar voren dan in de folder uit 2002. Daaraan doet niet af dat in folder nr.16 de stretchjeans ’Polo team’ zijn afgebeeld, nu de merkjeans (G-Star en Diesel) in een afzonderlijk kader zijn gevat en, naar onvol-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 7 1

doende is weersproken, de Diesel jeans tot hetzelfde segment behoren als de G-Star jeans. Het hof acht de wijze van adverteren in de uit 2005 daterende folders van Makro niet van dien aard dat deze leidt tot ernstige imago- en reputatieschade. Opgemerkt wordt voorts dat wat het Beneluxmerk betreft dit laatste ook geldt voor de wijze van adverteren zoals deze blijkt uit de uit 2002 daterende folder. Dit brengt mee dat van een gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn, artikel 13, lid 2, van de verordening of artikel 2.23, lid 3 BVIE geen sprake is. 19 Aan het bewijsaanbod gaat het hof voorbij, daar dit in het licht van het bovenstaande niet ter zake dienende is dan wel niet (voldoende) gespecificeerd en/of gesubstantieerd. 20 Uit het voorgaande vloeit voort dat de grieven falen, zodat het vonnis zal worden bekrachtigd, met verwijzing van G-Star c.s. als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep. Beslissing Het hof: – bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; – wijst af het bij wege van wijziging/vermeerdering van eis in hoger beroep gevorderde; – verwijst G-Star c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot deze aan de zijde van Makro tot op deze uitspraak op € 2.682,– . Enz.

Nr. 43 Rechtbank te Amsterdam, 17 januari 2007* (Red Bull /The Bulldog) Mr. M.E. Leijten Art. 14C, lid 2 BMW (oud); art 2.27, lid 4 BVIE Het The Bulldog-merk van 14 juli 1983 is gedeponeerd voorafgaande aan de vervalrijpe periode van het Red Bull Krating-Daeng merk. Artikel 14C, lid 2 BMW bepaalt echter dat het depot door de derde moet zijn gedaan in de vervalrijpe periode. Nu de tekst van dit artikel niet door art. 2.27, lid 4 BVIE is gewijzigd en de wetgever de mogelijkheid tot wijziging niet heeft benut, dient er van te worden uitgegaan dat het niet de bedoeling is geweest van de wetgever om dit artikel ook van toepassing te achten op depots van derden die reeds voor het verval zijn verricht. Art. 5 lid, 2a j° 3a BMW en art. 5C, lid 2 UvP De omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen, worden gebruikt, staat er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken. De woorden Krating-Daeng nemen in het totaalbeeld van het merk een ondergeschikte plaats in. Ook het beroep op het voorgebruik van THE BULLDOG vanaf 1975 faalt, nu horecadiensten en energydrinks niet soortgelijk zijn. Art. 14 bis BMW Zowel het oude als het nieuwe artikel 14 bis BMW bepalen dat het niet gaat om het gedogen van een depot of inschrijving, maar om het gedogen van het gebruik van een merk. Voor gedogen is vereist dat Red Bull wist of behoorde te weten dat De Vries c.s. THE BULLDOG*

Beroep ingesteld. Red.

•


3 7 2

B I J B L A D


merken ook daadwerkelijk gebruikte. De termijn van vijf jaar vangt pas aan op het moment waarop deze wetenschap ontstond. De bewijslast van deze wetenschap en van het moment waarop zij ontstond, berust op degene die zich op rechtsverwerking beroept. Art. 13A, lid 1c BMW Het merk van Red Bull zoals gedeponeerd en het teken van De Vries c.s. zoals gebruikt, moeten met elkaar worden vergeleken. Omdat rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval is van belang dat het publiek in het Red Bull Krating-Daeng merk ook het enkele woordmerk Red Bull zal zien alsmede dat het publiek het teken zoals door De Vries c.s. wordt gebruikt, niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk THE BULLDOG zal zien. Voorts kan ook de wijze waarop het merk van Red Bull in de praktijk wordt gebruikt, in ogenschouw worden genomen. Ondanks dat De Vries c.s. dezelfde kleuren gebruikt op haar blikje en flesje, zowel Red Bull als De Vries c.s. het element ’BULL’ gebruiken, het merk van Red Bull zeer bekend is en merk en teken voor identieke waren worden gebruikt, stemmen de tekens van De Vries c.s. zowel auditief, visueel als begripsmatig niet, althans onvoldoende overeen met het merk van Red Bull. De marktonderzoeken laten gezien de verklaringen van de beide partijdeskundigen zulke tegengestelde conclusies toe dat de rechtbank hieraan voorbij gaat. Daarom kan niet worden gesproken van een zodanig verband tussen merk en teken dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull. Art. 13a, lid 1b BMW Van verwarring in de zin van artikel 13a, lid 1 sub b BMW is geen sprake nu dit artikel een zwaardere toets inhoudt dan artikel 13a, lid 1 sub c BMW.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

II De hieronder afgedrukte internationale woord-/ beeldmerkregistratie met registratienummer 612320 met gelding voor de Benelux, registratiedatum 27 december 1993;

III De internationale woordmerkregistratie RED BULL met registratienummer 641378 met gelding voor de Benelux, registratiedatum 24 februari 1995; IV De hieronder afgedrukte Benelux woord-/ beeldmerkregistratie met registratienummer 569511, registratiedatum 28 februari 1995;

V De internationale woordmerkregistratie RED BULL met registratienummer 708694 met gelding voor de Benelux, registratiedatum 21 december 1998; 2.2 De Vries is houder van onder meer de navolgende woorden beeldregistraties met gelding in de Benelux voor waren in onder meer klasse 32, non-alcoholische dranken: A De hieronder afgedrukte Benelux woord-/ beeldmerkregistratie met registratienummer 391002, registratiedatum 14 juli 1983;

1 Red Bull GmbH te Fuschl am See, Oostenrijk, 2 Red Bull Nederland BV te Soesterberg, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, procureur mr. F.B. Falkena, tegen 1 Leidseplein Beheer BV te Amsterdam, 2 Hendrikus Jacobus Marinus de Vries te Amsterdam, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur mr. A. van Hees. 2 De feiten 2.1 Red Bull is exclusief houder van de volgende merkregistraties voor waren in onder meer klasse 32, nonalcoholische dranken: I De hieronder afgedrukte internationale woord-/ beeldmerkregistratie met registratienumrner 477624 met gelding voor de Benelux, registratiedatum 11 juli 1983;

(hierna: het Red Bull Krating-Daeng merk)

B De Benelux woordmerk registratie THEE BULLDOG met registratienummer 667403, registratiedatum 23 december 1999; C De hieronder afgedrukte Benelux woord-/ beeldmerkregistratie met registratienummer 672262, registratiedatum 15 juni 2000;

2.3 Bij brief van 22 januari 2003 heeft Red Bull De Vries c.s. – kort gezegd -gesommeerd het gebruik van tekens die liet

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


woord BULL bevatten, voor producten in klasse 32, in het bijzonder energy drinks, te staken en gestaakt te houden. 3 De vordering en het verweer in conventie 3.1 Red Bull vordert – na eiswijziging – dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: A De Vries c.s. beveelt met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de exclusieve merkrechten van Red Bull met betrekking tot het woordmerk RED BULL, die voortvloeien uit de onder 2.1 genoemde merkregistraties, meer, in het bijzonder te staken en gestaakt te houden de productie, verhandeling, ter verkoop aanbieden, invoer, uitvoer en/of het in voorraad houden voor deze doeleinden van energy drinks met verpakkingen die voorzien zijn van het teken BULL DOG of een ander teken waarvan het woordelement BULL deel uitmaakt, alsmede van energy drinks met verpakkingen waarop andere tekens zijn aangebracht die ofwel verwarring wekkend overeenstemmen met of een associatie wekken met de onder 2.1 genoemde merkregistraties; B een en ander op straffe van een dwangsom ad € 10,000,– per dag waarop een overtreding voortduurt van het onder A gevorderde verbod dan wel – zulks ter keuze van Red Bull – een dwangsom van € 100,– per product waarmee een overtreding wordt begaan van het onder A gevorderde verbod; C De Vries c.s. veroordeelt binnen 7 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken aan Red Bull, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende: a de totale hoeveelheid geproduceerde verpakkingen die zijn voorzien van het inbreukmakende teken BULL DOG (hierna: de inbreukmakende producten); b het aantal verkochte inbreukmakende producten; c de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die op 27 juni 2005 in voorraad zijn; d de fabricage- of inkoopprijs van de inbreukmakende producten; e de verkoopprijs van de inbreukmakende producten; f de totale hoeveelheid winst behaald als gevolg van het door De Vries c.s. fabriceren en verkopen van de inbreukmakende producten; D De Vries c.s. veroordeelt om binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de totale hoeveelheid in voorraad zijnde inbreukmakende producten te vernietigen en om binnen 21 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan Red Bull te verstrekken een door een deurwaarder op ambtseed opgemaakt procesverbaal waarin wordt bevestigd dat de totale hoeveelheid in voorraad zijnde inbreukmakende producten zijn vernietigd, vergezeld van documentair bewijs van de vernietiging, zoals foto’s van de daadwerkelijke vernietiging; E De Vries c.s. veroordeelt om aan Red Bull, binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, te voldoen een bedrag van € 30.000,– als voorschot op de aan Red Bull te betalen schadevergoeding, te berekenen aan de hand van de verklaring van de registeraccountant; F verklaart voor recht dat De Vries c.s. aansprakelijk zijn voor alle schade die het gevolg is van de inbreuk door gedaagden op de exclusieve merkrechten van Red Bull en De

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 7 3

Vries c.s. veroordeelt om Red Bull het volledige bedrag van schade te vergoeden op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet; G nietig verklaart en de doorhaling uitspreekt van de hierna volgende merkregistraties voor klasse 32 ofwel — indien en voor zover de merkrechten van Red Bull met gelding in de Benelux voortvloeiende uit haar internationale registratie met nr. 477624 van 11 juli 1983 wegens non-usus zouden zijn komen te vervallen — het merkrecht van De Vries op het hieronder sub I genoemde merk vervallen te verklaren voor wat betreft klasse 32 en nietig te verklaren de hieronder sub II en III opgenomen merkregistraties wat betreft klasse 32; I Benelux registratienummer 391002 (gecombineerd woord/beeldmerk), registratiedatum 14 juli 1983; II Benelux registratienummer 667403 (woordmerk), registratiedatum 23 december 1999; III Benelux registratienummer 672262 (gecombineerd woord-/beeldmerk), registratiedatum 15 juni 2000; en voorts de doorhaling uitspreekt van bovengenoemde merkregistraties sub I, II en III voor klasse 32; H De Vries c.s. veroordeelt in de kosten van deze procedure. 3.2 De Vries c.s. bestrijdt de vorderingen. Op hetgeen zij daartoe aanvoert, wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, ingegaan. 4 De vordering en het verweer in reconventie 4.1 De Vries c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad de vervallenverklaring van de rechten voortvloeiende uit de inschrijving van Red Bull van de internationale registratie van het woord-/beeldmerk RED BULL KRATING DAENG onder nummer 477624 uitspreekt en daarvan ambtshalve de doorhaling gelast, voor zover het de gelding van genoemde registratie in de Benelux betreft, niet veroordeling van Red Bull in de kosten van de procedure. 4.2 Red Bull bestrijdt de vorderingen. Op hetgeen zij daartoe aanvoert, wordt hierna, voor zover voor de beoordeling van belang, ingegaan. 5 De beoordeling in conventie en in reconventie 5.1 Gelet op de nauwe verwevenheid van de over en weer ingestelde vorderingen in conventie en reconventie en de daaraan ten grondslag liggende stellingen, zullen deze vorderingen in het hiernavolgende zoveel mogelijk gezamenlijk worden behandeld. Inwerkingtreding Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom 5.2 Per 1 september 2006 is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) in werking getreden en is het BeneluxVerdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962 beëindigd. Op grond van artikel 5.3 BVIE laat dit de rechten die onder de Benelux-Merkenwet (hierna: BMW) bestonden onverlet. Nu partijen hun stellingen over en weer op de BMW hebben gebaseerd, zal de rechtbank de artikelen uit de BMW aanhouden. Ambtshalve vaststelling bevoegdheid rechtbank en toepasselijk recht 5.3 De rechtbank is op grond van het bepaalde van artikel 37A BMW bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen, nu de vorderingen van Red Bull zijn gebaseerd op vier, internationale merkinschrijvingen met gelding in de

•


3 7 4

B I J B L A D


Benelux en één Benelux merkinschrijving en De Vries c.s. in het arrondissement Amsterdam gevestigd is. 5.4 Nu Red Bull de merkinschrijving van het gemeenschapsmerk BULL (registratienummer 000782383) slechts ter illustratie heeft gebruikt en haar vorderingen hier niet op heeft gebaseerd, is verwijzing van een de van de procedure naar de rechtbank Den Haag niet aan de orde. 5.5 Op de onderhavige vorderingen is Nederlands recht van toepassing aangezien beide partijen hun vorderingen en verweer op de BMW hebben gebaseerd en de rechtbank geen aanleiding ziet hiervan af te wijken. Inhoudelijke geschil 5.6 De rechtbank komt thans toe aan de inhoudelijke beoordeling van het geschil. Het belangrijkste geschil dat partijen verdeeld houdt, betreft de vraag of Red Bull, met een geslaagd beroep op artikel 13A lid 1 aanhef en sub a, b en/of c BMW het gebruik door De Vries c.s. van het teken (THE) BULLDOG, waaronder de gedeponeerde THE BULLDOG merken zoals hiervoor vermeld onder 2.1 kan tegengaan, en of het depot van deze THE BULLDOG merken van De Vries voor nietigverklaring ex artikel 14B aanhef en lid 1 juncto artikel 3 lid 2 sub b en c BMW in aanmerking komt. 5.7 Bij de beoordeling of sprake is van merkinbreuk is in dit geval alleen het Red Bull Krating-Daeng merk relevant aangezien de overige merken van Red Bull zijn gedeponeerd na de Benelux merkregistratie van De Vries met registratienummer 391002 en registratiedatum 4 juli 1983 en het verval van dit merk van De Vries niet is ingeroepen voor aanvang van het gebruik ervan door De Vries c.s. Derhalve heeft ten aanzien van de merken van Red Bull uit 1993, 1995 en 1998 te gelden dat De Vries haar mankracht van 14 juli 1983 heeft hersteld (zogeheten Heilung) zodat Red Bull haar vordering niet op deze merken kan baseren. 5.8 De Vries c.s. heeft zich in dit kader nog op het standpunt gesteld dat Red Bull zich op grond van artikel 14 C lid 2 BMW niet meer kan verzetten tegen het gebruik van het THE BULLDOG merk van 14 juli 1983 omdat het Red Bull Krating-Daeng merk enige tijd vervalrijp is geweest en het THE BULLDOG merk van 14 juli 1983 is gedeponeerd voorafgaande aan die vervalrijpe periode. Artikel 14 C lid 2 BMW bepaalt echter dat het depot door de derde (in dit geval De Vries) moet zijn gedaan in de vervalrijp periode van het Red Bull Krating-Daeng merk. Nu dit niet het geval is, mist artikel 14 C lid 2 BMW toepassing. Daarbij heeft de rechtbank in haar oordeel betrokken dat de tekst in artikel 2.27 lid 4 BVIE dat artikel 14C lid 2 BMW per 1 september 2006 vervangt, niet is gewijzigd zodat er van dient te worden uit gegaan dat nu de wetgever de mogelijkheid tot wijziging niet heeft benut, het niet de bedoeling is geweest van de wetgever om dit artikel ook van toepassing te achten op depots van derden die reeds voor het verval (dus binnen de toenmalige drie jaarstermijn) zijn verricht. 5.9 De Vries c.s. heeft voorts in reconventie de vervallenverklaring van het Red Bull Krating-Daeng merk gevorderd wegens non usus omdat Red Bull de woorden KratingDaeng consequent heeft weggelaten. Red Bull beeft hiertegen ingebracht dat zij het Red Bull Krating-Daeng merk wel degelijk heeft gebruikt, nu het mark zoals zij het heeft gebruikt slechts op ondergeschikte onderdelen is gewijzigd zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, is gewijzigd (artikel 5

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

lid 2 sub a BMW juncto artikel 5 lid 3 sub a BMW alsmede artikel 5 C lid 2 Unieverdrag van Parijs). 5.10 De rechtbank volgt het betoog van Red Bull. De omstandigheid dat niet alle woorden die in het beeldmerk voorkomen, worden gebruikt, staat er niet aan in de weg om van normaal gebruik te kunnen spreken. De woorden KratingDaeng nemen in het totaalbeeld van het merk een ondergeschikte plaats in doordat de overige bestanddelen bestaande uit het beeld van de 2 stieren alsmede de woorden Red Bull groter zijn afgebeeld. Dat de woorden Red Bull in het Engels rode stier betekenen, maakt voorts niet dat de intrinsieke onderscheidende kracht van deze woorden voor energy drinks lager is dan de woorden Krating-Daeng. De woorden Red Bull zijn immers geenszins beschrijvend voor energy drinks. De vordering in reconventie van De Vries c.s. is derhalve niet toewijsbaar. De rechtbank komt daardoor niet toe aan de voorwaardelijke vordering van Red Bull zoals hiervoor opgenomen onder 3.1 sub G. 5.11 Ook het beroep dat De Vries c.s. doet op het voorgebruik van THE BULLDOG merken door De Vries c.s. vanaf 1975 faalt, nu horecadiensten en energy drinks — zoals ook door Red Bull gemotiveerd is aangevoerd met verwijzing naar relevante jurisprudentie — niet soortgelijk zijn. 5.12 De Vries c.s. heeft daarnaast nog aangevoerd dat Red Bull zich niet meer met succes kan verzetten tegen het gebruik van de THE BULLDOG merken voor energy drinks door De Vries c.s. ingevolge artikel 13 A lid 1 onder a, b en c BMW, omdat Red Bull het depot en het gebruik door De Vries c.s. van THE BULLDOG merken voor energy drinks heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren en ter zake haar rechten heeft verwerkt (artikel 14bis BMW). 5.13 Partijen twisten daarbij over de vraag of artikel 14bis BMW oud zoals dat luidde tot 1 januari 2004 (gedogen van het gebruik van een later gedeponeerd merk) of artikel 14bis BMW nieuw zoals het thans luidt sinds 1 januari 2004 (gedogen van bet gebruik van een ingeschreven jonger merk), van toepassing is. Van een voor de onderhavige zaak ter zake doende materiële wijziging is evenwel geen sprake. Zowel het oude als het nieuwe artikel bepalen immers dat het niet gaat om het gedogen van een depot of inschrijving, maar om het gedogen van het gebruik van een (gedeponeerd dan wel ingeschreven) merk. Nu het merk van de De Vries c.s. zowel gedeponeerd als ingeschreven is, is dat geen beletsel voor een beroep op artikel 14bis BMW en kan in het midden kan blijven of het oude dan wel het nieuwe artikel van toepassing is. 5.14 Van een gedogen van het gebruik van THE BULLDOG merken voor energy drinks gedurende vijf opeenvolgende jaren is voorts naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Voor gedogen is vereist dat Red Bull wist of behoorde te weten dat De Vries c.s. THE BULLDOG merken ook daadwerkelijk gebruikte voor energy drinks. De termijn van vijf jaar vangt dan ook pas aan op het moment waarop deze wetenschap ontstond. De bewijslast van deze wetenschap en van het moment waarop zij ontstond, berust op degene die zich op rechtsverwerking beroept, te weten De Vries c.s. 5.15 Red Bull heeft in dit verband betwist dat zij meer dan vijfjaar voor het uitbrengen van de dagvaarding van 27 juni 2005 op de hoogte was van het gebruik van THE BULLDOG merken voor energy drinks door De Vries c.s. De Vries c.s. heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat Red Bull wel degelijk op de

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


hoogte was. Voor een bewijsopdracht is derhalve geen plaats. Dat De Vries c.s. voor juni 2000 haar merk wellicht normaal gebruikte (wat hier ook van zij), doet niet ter zake nu het hier gaat om de vraag of Red Bull op de hoogte was van een dergelijk gebruik en het gebruik voor juni 2000 in ieder geval niet van dien aard was dat dit zonder meer vaststaat, 5.16 Red Bull heeft De Vries c.s. in 2003 gesommeerd de inbreuk te staken. Vaststaat dus enkel dat Red Bull in 2003 op de hoogte was van het gebruik door De Vries c.s. Red Bull heeft vervolgens ruimschoots binnen vijfjaar na haar sommatie een rechtsvordering ter zake ingesteld. 5.17 De Vries c.s. heeft in dit kader onvoldoende bijkomende feiten en omstandigheden gesteld waaruit moet worden afgeleid dat Red Bull, wegens het uitblijven van een tijdige reactie op haar brief van 22 januari 2003 bij De Vries c.s. het gerechtvaardigde vertrouwen heeft gewekt dat zij zich bij de situatie had neergelegd, dat zij De Vries c.s. niet meer in rechte zou betrekken dan wel dat zij haar rechten tot het alsnog mogen instellen van een rechtsvordering jegens De Vries c.s. zou hebben verwerkt. Daarbij heeft de rechtbank tevens in ogenschouw genomen dat er in de Verenigde Staten reeds geruime tijd een oppositieprocedure van Red Bull tegen De Vries c.s. loopt en De Vries zelf ook in interviews heeft aangegeven dat Red Bull iedere vermeende inbreukmaker aanpakt. 5.18 Nu Red Bull over een ouder geldig merkrecht beschikt, kan Red Bull onverkort haar merkrechten jegens De Vries c.s. laten gelden zodat de rechtbank thans toekomt aan de beoordeling of sprake is van merkinbreuk. 5.19 Het beroep op artikel 13 A lid 1 sub a BMW slaagt niet nu geen sprake is van identieke tekens. 5.20 Het beroep op artikel 13 A lid I sub c BMW kan slechts slagen voor zover het merk waarop Red Bull zich beroept, een bekend merk is in de Benelux. Red Bull heeft hiertoe aangegeven dat zij een marktleider is op het gebied van energy drinks. Voorts heeft zij overzichten van zeer hoge verkoopaantallen en marketing uitgaven over de periode van 1987 tot 2005 (deels uitgesplitst per jaar) voor de Benelux overgelegd. Nu De Vries c.s. niet heeft weersproken dat het merk van Red Bull grote bekendheid geniet in de Benelux, neemt de rechtbank dit als vaststaand aan. 5.21 Daarnaast dient er sprake te zijn van overeenstemming. Daarbij is voldoende dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daarbij kan ook de wijze waarop het merk in de praktijk wordt gebruikt, in ogenschouw worden genomen. 5.22 De globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij ondermeer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterblijft, speelt een beslissende rol in de beoordeling of het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt. 5.23 Voorts geldt dat er weliswaar geen verwarring hoeft te zijn tussen merk en teken, maar dat de bescherming ook niet zover gaat dat ieder verband dat de consument legt, vol-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 7 5

doende is om van overeenstemming te kunnen spreken. In dit kader is enkel relevant een zodanig verband waardoor er zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 5.24 Daarnaast is van belang dat naar mate het merk bekender is en een grotere onderscheidingskracht heeft alsmede de gelijksoortigheid van de betrokken waren groter is, eerder dient te worden aangenomen dat bet publiek een verband tussen merk en teken zal leggen. 5.25 Bij de beoordeling of sprake is van merkinbreuk dient het merk van Red Bull zoals gedeponeerd en het teken van De Vries c.s. zoals gebruikt met elkaar te worden vergeleken. Dat betekent dat — anders dan Red Bull heeft betoogd – niet enkel de woorden RED BULL versus het woord BULLDOG met elkaar moeten worden vergeleken. 5.26 Omdat rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval is het wel van belang dat het publiek in het Red Bull Krating-Daeng merk ook het enkele woordmerk Red Bull zal zien alsmede dat het publiek het teken zoals door De Vries c.s. wordt gebruikt, niet enkel als beeldmerk, maar tevens als woordmerk THE BULLDOG zal zien. Daarbij komt dat het teken zoals dit door De Vries c.s. (bijvoorbeeld in schriftelijk verkeer) en door het publiek (bijvoorbeeld bij het bestellen van het drankje) gebruikt wordt, niet steeds uit het volledige beeldmerk bestaat, maar ook uit de enkele woorden THE BULLDOG en BULLDOG. 5.27 De woorden ENERGY DRINK dienen voorts buiten beschouwing te worden gelaten nu het publiek deze toevoeging enkel zal zien als een aanduiding van de waar en niet als een aanduiding om de waren en diensten van De Vries c.s. te onderscheiden. 5.28 Het voorgaande brengt mee dat het Red Bull KratingDaeng merk zoals het gedeponeerd is, moet worden vergeleken met zowel het beeldmerk zoals dat gebruikt wordt als met de enkele woorden THE BULLDOG en BULLDOG aangezien die eveneens zonder toevoeging van het logo gebruikt worden. Daarbij moet voorts rekening worden gehouden met het feit dat het publiek in het Red Bull KratingDaeng merk ook het enkele woordmerk Red Bull zal zien. 5.29 Voorts kan ook de wijze waarop het merk van Red Bull in de praktijk wordt gebruikt, in ogenschouw worden genomen. In dat kader is ook de kleurstelling (blauw, rood, geel en zilver) op het blikje van Red Bull relevant. Ondanks dat De Vries c.s. dezelfde kleuren gebruikt op haar blikje en flesje, zowel Red Bull als De Vries c.s. het element ’BULL’ gebruiken, het merk van Red Bull zeer bekend is en merk en teken voor identieke waren worden gebruikt, is de rechtbank van oordeel dat het door De Vries c.s. gebruikte teken en de door haar geregistreerde tekens zowel auditief, visueel als begripsmatig niet, althans onvoldoende overeenstemmen met het merk van Red Bull. De in dit kader gedane marktonderzoeken laten gezien de verklaringen van de beide partijdeskundigen zulke tegengestelde conclusies toe dat de rechtbank hieraan voorbij gaat. 5.30 Merk en teken stemmen visueel niet overeen doordat de door partijen gebruikte stijl en vormgeving totaal anders is. Bij het door De Vries c.s. gebruikte teken is de afbeelding van de hond prominent aanwezig zodat direct het beeld van een hond wordt opgeroepen. Bij het merk van Red Bull is de afbeelding veel minder prominent aanwezig, en zijn de woorden RED BULL juist het meest in het oog springend,

•


3 7 6

B I J B L A D


maar deze roepen direct het beeld van een rode stier op. De vormgeving van de letters THE BULLDOG en van de hond is voorts speelser en ronder en roept het beeld van een cartoon op, terwijl de vormgeving van het merk van Red Bull juist heel strak is met vlakken en meer het beeld van design oproept. Wat betreft de kleurstelling worden weliswaar dezelfde kleuren gebruikt door De Vries c.s., maar het gebruik ervan is totaal anders. Ook de vergelijking van het merk van Red Bull met de enkele woorden THE BULLDOG of BULLDOG maakt niet dat sprake is van visuele overeenstemming. Er wordt immers direct het beeld van een hond opgeroepen in plaats van een rode stier. Dat het element BULL hierin voorkomt, maakt dit niet anders. 5.31 Auditief bevatten zowel merk als teken het element ’BULL’, maar dit enkele feit is onvoldoende om van auditieve overeenstemming te kunnen spreken. Het woord Red Bull en het woord (THE) BULLDOG roepen het beeld op van een verschillend dier, waardoor voor zover er sprake is van auditieve overeenstemming deze door de verschillende betekenis van merk en teken teniet wordt gedaan. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat het woordelement BULL in het merk van Red Bull wellicht het meest onderscheidende element is. De bescherming van het merk van Red Bull gaat echter niet zover dat zij zich kan verzetten tegen ieder gebruik van dit element door derden in de door hen gebruikte tekens voor energy drinks. 5.32 Begripsmatig is er in het geheel geen sprake van overeenstemming. Merk en teken roepen een ander beeld op, namelijk een hond enerzijds en een stier en/of vechtende stieren anderzijds. Dat het in beide gevallen om (agressieve) dieren gaat maakt dit niet anders. 5.33 Het voorgaande laat onverlet dat een enkele toevoeging van een woord of beeld aan een beschermd merk, niet de bescherming van dat merk te niet doet. Hiervan is in de onderhavige zaak evenwel geen sprake nu niet het gehele merk van Red Bull, maar slechts een onderdeel is opgenomen in de (THE) BULLDOG tekens zoals door De Vries c.s. is gebruikt. 5.34 in het licht van het voorgaande is er onvoldoende overeenstemming tussen merk en teken om te kunnen spreken van een zodanig verband tussen merk en teken dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull. Het feit dat De Vries c.s. een graantje mee wilde pikken van de miljarden omzet van Red Bull door energy drinks op de markt te brengen, betekent niet dat De Vries c.s. dat heeft gedaan door ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Red Bull. Ook van verwarring in de zin van artikel 13 A lid 1 sub b BMW is geen sprake nu dit artikel zoals ook door Red Bull zelf is aangegeven — een zwaardere toets inhoudt dan artikel 13 A lid 1 sub c BMW. Dit brengt mee dat de vorderingen van Red Bull niet toewijsbaar zijn op grond van artikel 13 A lid 1 sub b en c BMW. 5.35 Hetgeen partijen verder nog naar voren hebben gebracht, kan, als in het voorgaande reeds behandeld dan wel niet ter zake dienend, buiten beschouwing blijven. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

Nr. 44 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 27 juni 2007 (rasterstickervellen) Mrs. P.G.J. de Heij, P.W. van Straalen en P.A.C.E. van der Kooij Art. 85, lid 1 GModVo Het in de derde volzin van art. 85, lid 1 GModVo gemaakte onderscheid tussen het bij wege van reconventionele rechtsvordering en het anders dan bij wege van reconventionele rechtsvordering opwerpen van de nietigheid ziet op enerzijds het bij wege van verweer vorderen van de nietigverklaring en anderzijds het enkele verweer (zonder vordering tot nietigverklaring) dat van inbreuk geen sprake kan zijn omdat er gronden zijn voor nietigverklaring. Dit laatste verweer is alleen dan ontvankelijk indien wordt gesteld dat de vermeende inbreukmaker een ouder nationaal modelrecht heeft, op grond waarvan het geregistreerde model nietig verklaard zou kunnen worden. De woorden ’reconventionele vordering’ dienen dan ook niet strikt tekstueel en naar de betekenis die daaraan in het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt toegekend, te worden uitgelegd, maar in de hiervoor bedoelde zin. Art. 6:162 BW Gelet op de beperkte beschermingsduur van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel houdt Starform tevens belang bij beoordeling van de gestelde slaafse nabootsing. Niet is betwist dat sprake is van verwarring. In de verschijningsvorm van rasterstickers zijn voorts varianten denkbaar, zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid daarvan afbreuk wordt gedaan. Time Out is niettemin met nagenoeg exacte kopieën op de markt gekomen. De gevorderde verklaring voor recht en het gebod zullen worden toegewezen, voor zover deze zijn gegrond op slaafse nabootsing. Het gebod zal worden beperkt tot Nederland nu zonder nadere toelichting niet is in te zien dat de nabootsing ook naar het recht van andere landen verboden kan worden. Art. 7, lid 2 GModVo Starform is sinds augustus 1998 met onder andere zilverkleurige en goudkleurige stickervellen met strikjes op de markt gekomen, die identiek zijn aan het op 18 november 2004 door Time Out gedeponeerde model. Het beroep van Time Out op art. 7, lid 2 sub b GModVo slaagt niet, reeds omdat Starform haar stickervellen ook voorafgaand aan de periode van twaalf maanden (vóór 18 november 2003) voor het publiek beschikbaar heeft gesteld. Art. 89, lid 1d GModVo j° artt. 3.17 en 3.18 BVIE Voor zover de nevenvorderingen met betrekking tot de rasterstickervellen zijn gebaseerd op het niet ingeschreven gemeenschapsmodel, is het antwoord op de vraag of Time Out als sanctie de verplichting tot het verstrekken van informatie, recall en de afgifte van inbreukmakende zaken kan worden opgelegd, afhankelijk van het recht van de lidstaat waar de inbreukmakende handelingen zijn verricht. Voor de Beneluxlanden kan daarvoor grondslag worden gevonden in art. 3.17 en 3.18 BVIE. Voor de overige lidstaten kan niet zonder meer worden aangenomen dat het nationale recht de mogelijkheid van het opleggen van sancties toelaat. Het is niet eenvoudig vast te stellen welke lidstaten de Handhavingsrichtlijn inmiddels daadwerkelijk hebben geïmplementeerd en, wanneer zulks nog niet het geval is, in welke lidstaten de sancties niettemin (eventueel middels richtlijnconforme interpretatie) kunnen worden opgelegd. Starform

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


heeft een en ander ook niet nader toegelicht. Onder deze omstandigheden zijn de vorderingen slechts toewijsbaar voor de Benelux. Starform BV te Hoofddorp, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam, tegen 1 Time Out Holland Vof, 2 Johannes Henri Gabriël Kuijs, 3 Willemina Jacoba Kuijs-van Rij, 4 Time Out Holland BV allen te Vlijmen, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, procureur en advocaat mr. H.F.C. Kuijpers. 2 De feiten 2.1 Starform drijft een onderneming die zich onder andere bezig houdt met het vervaardigen en uitgeven van stickers. Zij brengt sinds 1987 via de groothandel stickers op de markt. 2.2 Time Out Holland B.V. voert een groothandel in hobbyartikelen en creatieve artikelen. Zij produceert sinds 1996 onder andere stickers. Time Out Holland B.V. heeft per 26 mei 2005 de activiteiten van Time Out Holland V.O.F. voortgezet. Bestuurder van Time Out Holland B.V. is Once Upon A Time B.V., waarvan J.H.G. Kuijs en W.J. Kuijs-van Rij bestuurders zijn. 2.3 Op 2 februari 1998 heeft G. Tamis de volgende verkleind weergegeven onderhandse akte ondertekend:

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 7 7

2.5 Ook Time Out brengt stickervellen met strikjes op de markt. Deze stickervellen zijn van hetzelfde formaat, hetzelfde materiaal en dezelfde kleur als de stickervellen met strikjes van Starform en zien er als volgt uit:

2.6 Begin 2003 heeft Speciaal Etserij Schuts in opdracht van Starform een stickervel ontworpen bestaande uit puzzelstukken. De rechten daarop zijn op 18 december 2003 aan Starform overgedragen. Sinds januari 2004 brengt Starform een transparant stickervel met puzzelstukken met gouden randen op de markt. Dit stickervel ziet er verkleind weergegeven aldus uit:

2.7 Ook Time Out brengt, maar dan sinds eind februari 2004, een transparant stickervel met puzzelstukken voorzien van gouden randen op de markt. Dit stickervel heeft een ander formaat dan dat van Starform en ziet er verkleind weergegeven als volgt uit:

2.4 Starform brengt sinds maart 1998 (in een zilverkleurige en een goudkleurige variant) stickervellen op de markt met afbeeldingen van de onder 2.3 zichtbare strik. De goudkleurige variant van dit stickervel ziet er verkleind weergegeven aldus uit: 2.8 In de loop van 2004 heeft Speciaal Etserij Schuts in opdracht van Starform enkele stickervellen ontworpen, bestaande uit geometrische rastervormen (rasterstickers). Door in de holtes van de stickers met de rastervormen de ’restvormen’ van anders gekleurde stickervellen te plakken, is het mogelijk om afbeeldingen te maken. Dit wordt ’sticker mozaïek’ genoemd. Een voorbeeld van het te verkrijgen resultaat is de volgende afbeelding:

•


3 7 8

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

2.11 Time Out brengt sinds ongeveer half september 2004 in de kleuren goud, zilver en brons, rasterstickers met (onder andere) rondjes, ruiten, honingraten en vierkantjes op de markt. Deze stickers zien er verkleind weergegeven als volgt uit:

2.9 Bij overeenkomsten van 28 april 2004, 25 mei 2004 en 3 juni 2004 zijn de auteursrechten op de rasterstickers door Speciaal Etserij Schuts aan Starform overgedragen, hetgeen nogmaals is bevestigd in de overdrachtsakte van 24 november 2004, waarbij voorts ’de overige rechten van intellectuele eigendom’ van Speciaal Etserij Schuts B.V. aan Starform zijn overgedragen, alsmede ’alle andere rechten die Schuts heeft of in de toekomst zou kunnen hebben met betrekking tot de Stickervellen, doch uitgezonderd van die rechten die betrekking hebben op de materialen die aangewend worden voor de vervaardiging van de Stickervellen’. Starform brengt sinds de eerste week van augustus 2004 in diverse kleuren, waaronder goud, zilver en brons, rasterstickers op de markt met rondjes, ruiten, honingraten en vierkantjes. Deze stickers zien er verkleind weergegeven als volgt uit:

2.12 Op 18 november 2004 zijn op naam van Time Out Holland V.O.F. gemeenschapsmodellen ingeschreven onder de nummers 000255104-0001 t/m -0010 voor onder andere (raster)stickervellen met geometrische figuren, strikken en puzzelstukken, met een verschijningsvorm als weergegeven onder 2.5, 2.7 en 2.11 Time Out Holland B.V., de rechtsopvolgster van Time Out Holland V.O.F., is thans houdster van die modelrechten. 2.13 Bij brief van 6 december 2004 heeft Time Out Starform gesommeerd om – kort gezegd – haar inbreukmakende activiteiten te staken. (...) 4 De beoordeling bevoegdheid 4.1 De bevoegdheid van de rechtbank berust, voor zover de rechtsvorderingen inbreuk op gemeenschapsmodellen betreffen, op de artikelen 80 en 81 van de Verordening (EG) 6/2002 van de Raad betreffende gemeenschapsmodellen (hierna: de Verordening of Gem.Mod.Vo.) en de desbetreffende uitvoeringswet. Voor zover de geschillen zijn gegrond op het auteursrecht en/of slaafse nabootsing, is deze rechtbank eveneens bevoegd reeds omdat die bevoegheid niet is bestreden.

2.10 Time Out brengt sinds 2001 Mixable Stickers op de markt. Dit zijn stickers met een bepaalde vorm, die in een set met identieke vellen in verschillende kleuren worden geleverd. Door gekleurde gedeeltes van de diverse stickers uit een set te combineren ontstaan decoraties. Een voorbeeld daarvan ziet er verkleind weergegeven als volgt uit:

in conventie 4.2 Time Out stelt dat Time Out Holland V.O.F. ten tijde van de dagvaarding reeds was ontbonden en thans niet meer bestaat. Starform zou in zoverre niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in haar vorderingen. De rechtbank begrijpt de conclusie van repliek aldus, dat Starform de vorderingen jegens Time Out V.O.F. om die reden niet wenst te handhaven. De rechtbank zal daaraan in het navolgende dan ook voorbijgaan. in conventie en reconventie 4.3 Het geschil tussen partijen komt in feite neer op de vraag wie de sterkste rechten kan doen gelden op de rasterstickervellen, de stickervellen met strikjes en de stickervellen met puzzelstukken. De rechtbank zal in het navolgende deze driedeling aanhouden.

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


rasterstickervellen 4.4 Starform baseert haar vorderingen inzake de rasterstickervellen op een nietingeschreven modelrecht en op de stelling dat sprake is van slaafse nabootsing. Time Out baseert haar reconventionele vorderingen op ingeschreven modelrechten, auteursrecht en slaafse nabootsing. 4.5 Starform stelt dat zij in de eerste week van augustus 2004 de (onder 2.9. getoonde) rasterstickervellen op de markt heeft gebracht. Dit is door Time Out desgevraagd ter zitting niet (gemotiveerd) betwist. Toch heeft Starform volgens Time Out geen rechten op nietingeschreven gemeenschapsmodellen op de rasterstickervellen. De stickers zijn immers, aldus Time Out, door Speciaal Etserij Schuts B.V. ontworpen en het recht op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is niet overdraagbaar. Time Out gaat er daarmee echter aan voorbij dat Speciaal Etserij Schuts B.V. de stickers nooit op de markt heeft gebracht en er ten tijde van de overdracht dus geen sprake was van een niet-ingeschreven modelrecht. Starform heeft, nadat Speciaal Etserij Schuts B.V. de auteursrechten op de rasterstickers aan Starform had overgedragen, als rechtverkrijgende de rasterstickers het eerst voor het publiek beschikbaar gesteld. Dit betekent dat Starform, met ingang van de datum waarop zij de rasterstickervellen voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar heeft gesteld, een nietingeschreven gemeenschapsmodel heeft verkregen, mits het model aan de voorwaarden van afdeling 1 van titel II van de Verordening voldoet. De rechtbank overweegt in dit verband als volgt. 4.6 Time Out stelt dat de rasterstickers van Starform niet voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 5 en 6 Gem. Mod.Vo, omdat de rasterstickers niet nieuw zijn en een eigen karakter ontberen. Volgens Time Out is zij namelijk reeds in 2001 met haar mixable stickers op de markt gekomen en zijn de stickers van Starform daarvan een klakkeloze kopie. Time Out heeft tijdens het pleidooi, op de vraag waaruit blijkt dat de modellen identiek zijn, geantwoord dat sprake is van hetzelfde concept/dezelfde werkwijze. Een concept of werkwijze is echter niet hetgeen waarvoor modelrechtelijke bescherming kan worden verkregen. Beschermd wordt de verschijningsvorm van een voortbrengsel. Gesteld, noch gebleken, is dat de verschijningsvorm van de rasterstickers van Starform en die van de mixable stickers van Time Out identiek is. De rasterstickervellen waarmee Starform inaugustus 2004 op de markt is gekomen zijn dan ook nieuw. Zij hebben bovendien – hetgeen Time Out overigens gezien de hiervoor weergegeven nadere motivering van haar stellingen niet inhoudelijk bestrijdt – een eigen karakter. 4.7 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Time Out niet vóór, maar 6 weken ná Starform (half september 2004) met haar rasterstickers op de markt is gekomen. Voor de door Starform gestelde inbreuk is dit volgens Time Out niet relevant, nu zij zich terzake kan beroepen op haar op 18 november 2004 geregistreerde gemeenschapsmodellen met de nummers 000255104-0007 t/m -0010 en de rechtbank ingevolge art. 85 lid 1 Gem.Mod.Vo. moet uitgaan van de rechtsgeldigheid van die modellen. 4.8 Starform heeft na de reconventionele vorderingen van Time Out haar vorderingen in conventie echter gewijzigd en de nietigverklaring van de gemeenschapsmodellen van Time Out gevorderd. Time Out meent dat de rechtbank moet uitgaan van het gemeenschapsmodel zoals dat is inge-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 7 9

schreven. Van een ingeschreven gemeenschapsmodel kan de rechtsgeldigheid ingevolge art. 85 lid 1 tweede volzin Gem. Mod.Vo. slechts worden aangevochten bij wege van een reconventionele vordering tot nietigverklaring en, aldus Time Out, derhalve niet bij vermeerdering van eis in conventie. De artikelen 52 en 81 Gem.Mod.Vo. duiden daar volgens Time Out ook op. Een verzoek tot nietigverklaring (dat niet bij wege van een reconventionele vordering is ingediend) zou bij het Bureau voor harmonisatie voor de interne markt (BHIM) moeten worden ingediend. De rechtbank overweegt in dit verband als volgt. 4.9 Ingevolge artikel 52 lid 1 Gem.Mod.Vo. moeten vorderingen tot nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel in beginsel bij het BHIM worden ingediend. De tweede volzin van art. 85 lid 1 Gem.Mod.Vo. bepaalt dat, in een procedure inzake een rechtsvordering betreffende inbreuk of dreigende inbreuk van een ingeschreven gemeenschapsmodel, de rechtsgeldigheid slechts kan worden aangevochten bij wege van een reconventionele vordering tot nietigverklaring. Hierop geldt een nadere nuancering ingevolge de derde volzin van art. 85 lid 1 Gem. Mod.Vo., welke bepaling luidt: ’Wanneer echter de exceptie van nietigheid van een Gemeenschapsmodel anders dan bij wege van een reconventionele rechtsvordering wordt opgeworpen, is dit middel slechts ontvankelijk voor zover de verweerder stelt dat het Gemeenschapsmodel op grond van een ouder nationaal modelrecht in de zin van art. 25 lid 1 onder d, waarvan hij houder is, nietig zou kunnen worden verklaard.’ 4.10 Uit art. 81 aanhef en onder d Gem.Mod.Vo. volgt dat het de bedoeling van de Europese regelgever is geweest dat een in het kader van een inbreukprocedure voor een rechtbank voor het gemeenschapsmodel opgeworpen vordering tot nietigverklaring van een (ingeschreven) gemeenschapsmodel door dezelfde rechtbank wordt behandeld als bij welke de inbreukprocedure aanhangig is. De vermeende inbreukmaker dient zich bij de rechter die over de gestelde inbreuk moet oordelen tegen die inbreuk te kunnen verweren met een beroep op de nietigheid van het (ingeschreven) gemeenschapsmodel. 4.11 Het in de derde volzin van art. 85 lid 1 Gem.Mod.Vo. gemaakte onderscheid tussen het bij wege van reconventionele rechtsvordering en het anders dan bij wege van reconventionele rechtsvordering opwerpen van de nietigheid ziet op enerzijds het bij wege van verweer vorderen van de nietigverklaring en anderzijds het enkele verweer (zonder vordering tot nietigverklaring) dat van inbreuk geen sprake kan zijn omdat er gronden zijn voor nietigverklaring. Dit laatste verweer is alleen dan ontvankelijk indien wordt gesteld dat de vermeende inbreukmaker een ouder nationaal modelrecht heeft, op grond waarvan het geregistreerde model nietig verklaard zou kunnen worden. De rechtbank verwijst in dit verband naar de Engelse en Duitse taalversies van de Verordening. In die taalversies luidt de derde volzin van art. 85 lid 1 Gem.Mod.Vo: ’However, a plea relating to the invalidity of a Community design, submitted otherwise than by way of counterclaim, shall be admissible in so far as the defendent claims that the Community design could be declared invalid (…)’ en ’Allerdings ist der nicht im Wege der Widerklage erhobene Einwand der Nichtigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmuster insoweit zulässig, als sich der Beklagte darauf be-

•


3 8 0

B I J B L A D


ruft, dass das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (…) für nichtig erklärt werden sollte’. De woorden ’reconventionele vordering’ dienen dan ook niet strikt tekstueel en naar de betekenis die daaraan in het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt toegekend te worden uitgelegd, maar in de hiervoor bedoelde zin. 4.12 De conclusie van het voorgaande is dat de bij wege van verweer (in conventie) gevorderde nietigverklaring van de gemeenschapsmodellen van Time Out ontvankelijk is. De rechtbank heeft gelet daarop bij het BHIM melding gemaakt van de datum van het instellen van de vordering tot nietigverklaring (art. 86 lid 2 Gem.Mod.Vo.). Wat de beoordeling van de vordering tot nietigverklaring betreft, overweegt de rechtbank als volgt. 4.13 Een gemeenschapsmodel kan nietig worden verklaard indien het niet nieuw is. Niet in geding is dat Starform haar rasterstickers in augustus 2004 op de markt heeft gebracht en dat de rasterstickers van Starform (zie onder 2.9) en de rasterstickers waarop de gemeenschapsmodelaanvragen van Time Out betrekking hebben (zie onder 2.11) identiek zijn. Omdat de gemeenschapsmodelaanvragen van Time Out pas zijn ingediend op 18 november 2004, dus nadat Starform met haar rasterstickervellen op de markt is gekomen, zijn de gemeenschapsmodellen met de nummers 000255105-0007 t/m 0010 niet nieuw en dienen deze nietig te worden verklaard. De daarop gebaseerde vorderingen van Time Out zullen worden afgewezen. 4.14 Time Out stelt tot slot dat de vorderingen van Starform moeten worden afgewezen omdat van ontlening/namaak geen sprake is. De rechtbank acht, nu Time Out erkent dat sprake is van klakkeloze kopieën, een onafhankelijke, zelfstandige, schepping bepaald onwaarschijnlijk, gelet ook op het feit dat Time Out kort na Starform (6 weken) met de rasterstickers op de markt is gekomen. Time Out heeft in dit verband niet meer gesteld dan dat zij reeds op 14 oktober 2003 met P.C. Sparreboom heeft gesproken over het voornemen om rasterstickers met geometrische figuren op de markt te brengen. Gedachten en voornemens zijn onvoldoende om aan te nemen dat Time Out zelfstandig tot de identieke modellen is gekomen. In een nadere verklaring stelt Sparreboom weliswaar dat die gedachten en voornemens betrekking hadden op de in geding zijnde rasterstickers, maar Time Out heeft daarmee nog niets gesteld over hoe zij tot de uiteindelijke identieke modellen is gekomen. De rechtbank dient daarom aan dit onvoldoende gemotiveerde verweer voorbij te gaan. 4.15 Omdat de rechtbank er gelet op het voorgaande van uitgaat dat Time Out de in geding zijnde rasterstickervellen heeft ontleend aan die van Starform, zullen ook de op het auteursrecht en op slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen van Time Out worden afgewezen. 4.16 Uit hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen, vloeit voort dat de rasterstickervellen van Starform, vanaf het moment dat zij haar modellen voor het eerst binnen de gemeenschap voor het publiek beschikbaar heeft gesteld, als niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen worden beschermd. Omdat Time Out niet betwist dat haar rasterstickervellen zodanig overeenstemmen met die van Starform dat zij inbreuk op de gemeenschapsmodellen van Starform maakt en de rechtbank van oordeel is dat die inbreuk voortvloeit uit het namaken van het beschermd voor

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

recht en het inbreukverbod worden toegewezen. De rechtbank zal het verbod beperken tot de Europese Gemeenschap en gelet op het bepaalde in artikel 11 Gem.Mod.Vo. tot 1 augustus 2007. 4.17 Gelet op de beperkte beschermingsduur van een nietingeschreven gemeenschapsmodel houdt Starform tevens belang bij beoordeling van de gestelde slaafse nabootsing. Nabootsing van een product van een ander is slechts dan onrechtmatig indien de nabootsing verwarring sticht en die verwarring vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen. Niet in geding is dat het om identieke producten gaat. Desgevraagd is ter zitting bovendien niet betwist dat sprake is van verwarring. In de verschijningsvorm van rasterstickers zijn voorts varianten denkbaar, zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid daarvan afbreuk wordt gedaan. Time Out is niettemin met nagenoeg exacte kopieën op de markt gekomen. De gevorderde verklaring voor recht en het gebod zullen gelet hierop ook worden toegewezen voor zover deze zijn gegrond op slaafse nabootsing. Het gebod zal worden beperkt tot Nederland nu zonder nadere toelichting niet is in te zien dat de nabootsing ook naar het recht van andere landen verboden kan worden. strik en stickervellen met strikjes 4.18 Starform heeft ter zake van de onder 2.3 getoonde strik en de onder 2.4 getoonde stickervellen met strikjes een beroep gedaan op het auteursrecht en op slaafse nabootsing. Time Out heeft aan haar betreffende vorderingen een geregistreerd gemeenschapsmodelrecht ten grondslag gelegd. De rechtbank overweegt in verband daarmee als volgt. 4.19 De rechtbank stelt voorop dat de strik en de stickervellen met de strikjes oorspronkelijke werken zijn. De door Time Out overgelegde voorbeelden van strikjes tonen dat er voor de auteur van een strik in ieder geval enige ruimte is om een zekere mate van creativiteit te tonen. Die beperkte ruimte is door de maker van de bedoelde strik benut. De rechtbank wijst in dit verband bijvoorbeeld op de wijze waarop de knoop van de strik vorm is gegeven (middels een u-vorm), de uitsteeksels aan de binnenzijde van de strik en de punten van de banen. De strik heeft een eigen karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker. Met betrekking tot de stickervellen met strikjes is het voorgaande niet anders. 4.20 Partijen verschillen voorts van mening over de beantwoording van de vraag wie de maker van de strik is. Starform stelt dat G. Tamis (hierna: Tamis), de vaste ontwerper voor Starform, de maker van de strik is. Omdat niet betwist is dat Tamis de vaste ontwerper van Starform is en evenmin dat de schets op de onder 2.3 getoonde onderhandse akte van hem afkomstig is, gaat de rechtbank er behoudens bewijs van het tegendeel van uit dat Tamis de maker is. Time Out heeft in dit verband gesteld dat zij van haar voormalig ontwerper heeft gehoord dat Tamis de strik zou hebben overgetrokken uit een modellenboek. Omdat ter zitting door Time Out tevens is aangegeven dat noch terzake van hetgeen haar voormalig ontwerper heeft verklaard, noch inzake het (bij Time Out onbekende) modellenboek enig bewijs kan worden geleverd, ontbreekt een aanbod tot het leveren van tegenbewijs, zodat het ervoor moet worden gehouden dat Tamis de maker van de strik is.

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


4.21 De volgende vraag die de rechtbank moet beantwoorden, is of de rechten op de strik aan Starform zijn overgedragen. Time Out betwist dat de onder 2.3 getoonde akte toereikend is om een overdracht van auteursrecht te bewerkstelligen, nu alle gegevens omtrent de ontwerper ontbreken. Dit verweer van Time Out gaat niet op. Blijkens art. 2 lid 2 Aw geschiedt de levering, vereist voor de overdracht van het auteursrecht, door een daartoe bestemde akte. De onder 2.3 getoonde akte, waarbij het ontwerp van de strik is afgebeeld, is gelet op het bepaalde in art. 2 Aw toereikend. Time Out heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist dat de handtekening op die akte van Tamis is. Het is derhalve duidelijk dat de akte is ondertekend door de maker, die blijkens de akte alle rechten op de strik heeft overgedragen aan Starform. Het auteursrecht op de (stickervellen met) strik(jes) komt gelet hierop Starform toe. 4.22 Time Out betwist niet dat haar stickervellen met strikjes vrijwel identiek zijn aan die van Starform. Zij stelt echter dat zij haar stickervellen met strikjes niet heeft ontleend aan die van Starform. Time Out wijst er in dit verband op dat geringe verschillen waarneembaar zijn, zoals de hellinghoek van de bochten, de vouwen en plooien van de strikjes, de maatvoering en de verhouding tussen de lussen en de banen van de strikjes, alsmede de windrichting van de banen van de strikjes op de stickervellen. 4.23 De rechtbank ziet de door Time Out gestelde verschillen niet, dan wel acht die niet van betekenis. Een andere maatvoering en het in sommige gevallen in spiegelbeeld afdrukken (waardoor de banen een andere windrichting krijgen) van de strikjes, maakt niet dat van ontlening geen sprake is. Dit is veeleer een kwestie van verkleinen of vergroten, dan wel van het in spiegelbeeld afdrukken van de strikjes. Voor het overige zijn de strikjes en de stickervellen met strikjes een nagenoeg exacte kopie van de stickervellen met strikjes van Starform. Voor zover Time Out stelt dat zij van haar voormalig ontwerper heeft vernomen dat hij (evenals Tamis) de strik heeft overgenomen uit een openbaar modellenboek en van ontlening aan het werk van Tamis om die reden geen sprake is, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Zoals de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen heeft Time Out ter zitting aangegeven dat zij zowel met betrekking tot de verklaring van haar voormalig ontwerper als van het bestaan van het modellenboek geen bewijs kan leveren. 4.24 Time Out beroept zich tot slot op het haar toekomende ingeschreven gemeenschapsmodelrecht op het stickervel met strikjes, met het nummer 0002551904-0003. Gelijk hiervoor is overwogen ten aanzien van de rasterstickervellen, heeft ook ten aanzien van het stickervel met strikjes te gelden dat de rechtbank in beginsel moet uitgaan van de geldigheid van de geregistreerde gemeenschapsmodellen, maar dat Starform bij wege van verweer de nietigverklaring kan vorderen. De rechtbank overweegt in verband daarmee als volgt. 4.25 Time Out heeft niet betwist dat Starform sinds augustus 1998 met onder andere zilverkleurige en goudkleurige stickervellen met strikjes op de markt komt, die identiek zijn aan het op 18 november 2004 door Time Out geregistreerde model. Voor zover Time Out in het kader van de ontlening heeft gesteld dat er geringe verschillen zijn tussen de beide strikjes, kan dat haar niet baten, nu ingevolge art. 5 lid 2 Gem.Mod.Vo. modellen geacht worden identiek te zijn indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 8 1

verschillen. Dat is het geval, zodat het model van Time Out niet nieuw is te achten. Het beroep van Time Out op art. 7 lid 2 sub b Gem.Mod.Vo., inhoudende dat de eerdere openbaarmaking bij de beoordeling van de nieuwheid niet in acht moet worden genomen, wanneer het model voor het publiek beschikbaar is gesteld gedurende het tijdvak van 12 maanden voorafgaande aan de datum van indiening van de aanvrage, slaagt niet. Dat is reeds het geval omdat Starform haar stickervellen ook voorafgaand aan die periode van 12 maanden (vóór 18 november 2003) voor het publiek beschikbaar heeft gesteld. 4.26 Gelet op het voorgaande zal het door Time Out onder nummer 000255104-0003 geregistreerde model nietig worden verklaard. De op dit gemeenschapsmodel gebaseerde vorderingen van Time Out zullen worden afgewezen. De op het auteursrecht gebaseerde vorderingen van Starform zullen worden toegewezen, met dien verstande dat het gevorderde gelet op de aard van het ingeroepen recht zal worden beperkt tot Nederland. Gelet op de toewijzing daarvan heeft Starform geen belang meer bij de beoordeling van de vraag of sprake is van slaafse nabootsing. De rechtbank zal daaraan dan ook voorbijgaan. stickervellen met puzzelstukken 4.27 Beide partijen baseren hun vorderingen inzake de stickervellen met puzzelstukken op (al dan niet) ingeschreven gemeenschapsmodelrechten, auteursrecht en slaafse nabootsing. De rechtbank stelt voorop dat niet betwist is dat Starform in januari 2004 als eerste met de grote stickervellen met puzzelstukken, zoals getoond onder 2.6., op de markt is gekomen. Nu zij deze modellen het eerst binnen de gemeenschap aan het publiek beschikbaar heeft gesteld en niet in geding is dat deze stickervellen een eigen karakter hebben, komt haar een niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht toe. Gelet op het bepaalde in artikel 11 Gem. Mod.Vo. heeft dit model tot 1 januari 2007 bescherming genoten als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel en geniet dit als zodanig thans geen bescherming meer. 4.28 Tussen partijen is niet in geding dat het onder 2.7 getoonde stickervel met puzzelstukken van Time Out en het onder 2.6 getoonde stickervel van Starform identieke modellen zijn in de zin van de Verordening. Time Out stelt slechts dat zij een beter recht heeft, omdat haar terzake van het stickervel met puzzelstukken een ingeschreven modelrecht (met het nummer 000255104-0001) toekomt. 4.29 Gelijk de rechtbank hiervoor heeft overwogen, is Starform ontvankelijk in haar vordering tot nietigverklaring van ook dit gemeenschapsmodel. Nu niet is betwist dat Starform eerder binnen de gemeenschap een identiek model aan het publiek beschikbaar heeft gesteld, is het gemeenschapsmodel van Time Out niet nieuw. Het gemeenschapsmodel met het nummer 000255104-0001 zal om die reden nietig worden verklaard. De daarop gebaseerde vorderingen van Time Out zullen worden afgewezen. 4.30 Daarmee is niet gezegd dat de vorderingen van Starform kunnen worden toegewezen. Het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel van Starform verleende haar (tot 1 januari 2007) alleen het uitsluitend recht om derden aan wie zij geen toestemming had gegeven te beletten het te gebruiken, voor zover het gebruik voortvloeide uit het namaken van het beschermde model. De vorderingen kunnen derhalve niet worden toegewezen als het gebruik door Time

•


3 8 2

B I J B L A D


Out voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door de rechthebbende (Starform) openbaar gemaakte model niet kende. Omdat het stickervel van Time Out een nagenoeg identieke kopie is van dat van Starform, moet een onafhankelijke, zelfstandige schepping zodanig onwaarschijnlijk worden geacht dat de rechtbank, behoudens bewijs van het tegendeel, moet aannemen dat Time Out het stickervel van Starform heeft nagemaakt. De rechtbank neemt daarbij in overweging dat niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist is dat Starform in januari 2004 met haar grote stickervel met puzzelstukken op de markt is gekomen, terwijl Time Out stelt dat zij kort daarna, op 24 februari 2004, de stempels van haar stickervellen heeft laten maken. Time Out heeft in dit verband echter gesteld dat de zoon van J.H.G. Kuijs de stickervellen met puzzelstukken zelfstandig achter zijn computer heeft ontworpen en dat hij de stickervellen met puzzelstukken van Starform niet kende. Starform heeft dat bestreden, zodat Time Out van die stelling bewijs zal moeten leveren. Gelet hierop zal Time Out worden toegelaten het bewijs te leveren van haar stelling dat het onder nummer 0002551040001 ingeschreven gemeenschapsmodel door de zoon van J.H.G. Kuijs zelfstandig is ontworpen, alsmede van feiten en omstandigheden op grond waarvan mag worden aangenomen dat hij de grote stickervellen met puzzelstukken van Starform op dat moment niet kende. 4.31 Starform heeft zich ter zake van de puzzelstukken tevens beroepen op het auteursrecht. Gelet op de beperkte duur van de bescherming van een niet-ingeschreven model, heeft zij ook belang bij de beoordeling van die grondslag. De rechtbank overweegt in verband daarmee als volgt. 4.32 Met Time Out is de rechtbank van oordeel dat aan puzzelstukken op zich geen auteursrechtelijke bescherming (meer) toekomt. Ter beoordeling liggen echter geen puzzelstukken voor. De rechtbank moet zich uitlaten over stickervellen met puzzelstukken. Niet gesteld is dat op het stickervel met puzzelstukken als thans in geding geen auteursrecht rust. De rechtbank wijst er bovendien op dat de keuze om puzzelstukjes op een stickervel aan te brengen een subjectieve keuze van de maker is. De stickervellen van Starform hebben een eigen stijl en vormgeving, die de stickervellen een eigen karakter geven. De stickervellen zijn transparant en de puzzelstukken hebben een opvallende gouden rand. De ruimte om aan stickervellen met puzzelstukken een eigen en oorspronkelijk karakter te geven is wellicht beperkt, maar dat laat onverlet dat sprake is van een werk als bedoeld in de zin van de Aw. Starform komt derhalve auteursrecht toe op haar stickervellen met puzzelstukken, al moet de beschermingsomvang daarvan beperkt worden geacht. Door Time Out is evenwel niet betwist dat haar stickervel met puzzelstukken een nagenoeg exacte kopie is van het stickervel met puzzelstukken van Starform. Zij stelt enkel dat partijen onafhankelijk van elkaar stickervellen met puzzelstukken hebben ontworpen. Ook in dit verband zal Time Out om de hiervoor uiteengezette redenen bewijs van die stelling moeten leveren. 4.33 De rechtbank zal gelet op het door Time Out te leveren bewijs iedere beslissing aangaande de stickervellen met puzzelstukken, alsmede die inzake de kosten van de procedure in conventie, aanhouden. In reconventie zullen de vor-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

deringen van Time Out worden afgewezen, nu haar gemeenschapsmodel op het stickervel nietig zal worden verklaard en de auteursrechtelijke grondslag, gelet op het aan Starform toekomende auteursrecht, ook indien ervan zou moeten worden uitgegaan dat Time Out zelfstandig stickervellen met puzzelstukken heeft ontworpen, geen grondslag biedt voor toewijzing van haar vorderingen. Evenmin is gezien het voorgaande sprake van slaafse nabootsing door Starform. 4.34 De rechtbank zal, gelet op het voorgaande, de nevenvorderingen in conventie slechts toewijzen voor zover dit de stickervellen met strikjes en de rasterstickervellen betreft. De rechtbank zal hetgeen wordt toegewezen beperken tot gedaagden en dit niet, zoals door Starform gevorderd, mede van toepassing verklaren op aan hen gelieerde (rechts)personen. Voor zover de vorderingen zich uitstrekken tot aan (een van) hen gerelateerde (rechts)personen, zijn deze te ruim geformuleerd en bieden de stukken geen aanknopingspunten voor toewijzing. 4.35 De nevenvorderingen zullen voorts worden beperkt tot Nederland c.q. de Benelux. Voor zover de nevenvorderingen de stickervellen met strikjes betreffen vloeit de beperking tot Nederland voort uit de auteursrechtelijke grondslag van de nevenvorderingen. Voor zover de nevenvorderingen met betrekking tot de rasterstickervellen zijn gebaseerd op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel, overweegt de rechtbank als volgt. Het antwoord op de vraag of Time Out als sanctie de verplichting tot het verstrekken van informatie, recall en de afgifte van inbreukmakende zaken of van zaken die bij de productie daarvan gebruikt zijn kan worden opgelegd, is afhankelijk van het recht van de lid-staat waar de inbreukmakende handelingen zijn verricht (artikel 89 lid 1 sub d Gem.Mod.Vo.). Voor de Beneluxlanden kan daarvoor grondslag worden gevonden in de artikelen 3.17 en 3.18 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), zoals deze artikelen luiden na de wijziging bij beschikking van het comité van ministers van de Benelux Economische Unie van 1 december 2006. Bij deze laatste wijziging heeft aanpassing plaatsgevonden aan Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (de Handhavingsrichtlijn), welke richtlijn deels dwingend, deels optioneel, in deze sancties voorziet. Voor de overige lid-staten kan niet zonder meer worden aangenomen dat het nationale recht de mogelijkheid van het opleggen van de sancties toelaat. De lid-staten dienden vóór 29 april 2006 de nationale wetgeving aan de Handhavingsrichtlijn aan te passen. Het is echter niet eenvoudig vast te stellen welke lidstaten de richtlijn inmiddels daadwerkelijk hebben geïmplementeerd en, wanneer zulks nog niet het geval is, in welke lidstaten de sancties niettemin (eventueel middels richtlijnconforme interpretatie) kunnen worden opgelegd. Starform heeft een en ander ook niet nader toegelicht. Onder deze omstandigheden zijn de vorderingen slechts toewijsbaar voor de Benelux. 4.36 De rechtbank zal een beslissing inzake de in conventie gevorderde schadevergoeding en proceskosten aanhouden in afwachting van de uitkomst van het in conventie te leveren bewijs. 4.37 Nu de vorderingen in reconventie zijn afgewezen, zal Time Out in de kosten van de procedure worden veroor-

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


deeld, aan de zijde van Starform begroot op € 904,00 aan salaris procureur. 4.38 De rechtbank zal tot slot, onder verwijzing naar art. 337 lid 2 Rv, voor zover nodig bepalen dat tussentijds hoger beroep kan worden ingesteld. 5 De beslissing De rechtbank in conventie 1 verklaart dat Time Out, door het op de markt brengen van de onder 2.11 bedoelde rasterstickervellen met rondjes, ruiten, honingraten en vierkantjes, heeft gehandeld in strijd met de niet-ingeschreven modelrechten van Starform en zich schuldig heeft gemaakt aan slaafse nabootsing; 2 verklaart dat Time Out door het op de markt brengen van het onder 2.5 bedoelde stickervel met strikjes in strijd heeft gehandeld met de auteursrechten van Starform; 3 gebiedt gedaagden sub 2, 3 en 4 met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis: – elke inbreuk op de niet-ingeschreven modelrechten op de rasterstickervellen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap tot 1 augustus 2007 te staken en gestaakt te houden; – de slaafse nabootsing van de onder 1 bedoelde rasterstickervellen in Nederland te staken en gestaakt te houden; – elke inbreuk in Nederland op de auteursrechten op het stickervel met strikjes te staken en gestaakt te houden; 4 gebiedt gedaagden sub 2, 3 en 4 hoofdelijk om binnen 14 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis bij alle opslagadressen en verkooppunten in de Beneluxlanden waar, naar gedaagden weten of redelijkerwijs kunnen weten of vermoeden, exemplaren van de onder 1 van dit dictum bedoelde zaken voorhanden (kunnen) zijn, deze terug te nemen, althans daar weg te (doen) halen, zo nodig door deze terug te kopen, althans onder het uitdrukkelijke aanbod tot vergoeding van de met een en ander redelijkerwijs gemoeide kosten; 5 gebiedt gedaagden sub 2, 3 en 4 hoofdelijk om binnen 14 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis bij alle opslagadressen en verkooppunten in de Nederland waar, naar gedaagden weten of redelijkerwijs kunnen weten of vermoeden, exemplaren van de onder 2 van dit dictum bedoelde zaken voorhanden (kunnen) zijn, deze terug te nemen, althans daar weg te (doen) halen, zo nodig door deze terug te kopen, althans onder het uitdrukkelijke aanbod tot vergoeding van de met een en ander redelijkerwijs gemoeide kosten; 6 gebiedt gedaagden sub 2, 3 en 4 hoofdelijk alle in de Beneluxlanden in voorraad gehouden zaken als bedoeld onder 1 van dit dictum en alle in Nederland in voorraad gehouden zaken als bedoeld onder 2 van dit dictum, alsmede alle – op grond van het onder 4 en 5 van dit dictum bepaalde – teruggenomen zaken binnen twee maanden na betekening van het in deze te wijzen vonnis onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder te (doen) vernietigen, van welk een en ander door de deurwaarder proces-verbaal dient te worden gemaakt en daarvan binnen die termijn aan Starform een afschrift te doen toekomen; 7 gebiedt gedaagden sub 2, 3 en 4 hoofdelijk om binnen één maand na betekening van het in deze te wijzen vonnis –

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 8 3

deugdelijk gespecificeerd naar aantal, producthoeveelheid en prijs – volledige en juiste opgave te doen van: – de volledige namen en adressen van alle leveranciers in de Beneluxlanden waarvan Time Out in het verleden de onder 1 van dit dictum bedoelde zaken heeft betrokken; – de volledige namen en adressen van alle leveranciers in Nederland waarvan Time Out in het verleden de onder 2 van dit dictum bedoelde zaken heeft betrokken; – het aantal en de aard van de door Time Out in de Beneluxlanden bestelde, afgenomen en in voorraad gehouden zaken als bedoeld onder 1 van dit dictum; – het aantal en de aard van de door Time Out in Nederland bestelde, afgenomen en in voorraad gehouden zaken als bedoeld onder 2 van dit dictum; – de volledige namen en adressen van alle afnemers van Time Out in de Beneluxlanden van de onder 1 van dit dictum bedoelde zaken; – de volledige namen en adressen van alle afnemers van Time Out in Nederland van de onder 2 van dit dictum bedoelde zaken; – alle door Time Out reeds in de Beneluxlanden geleverde zaken als bedoeld onder 1 van dit dictum; – alle door Time Out reeds in Nederland geleverde zaken als bedoeld onder 2 van dit dictum; 8 gelast Time Out hoofdelijk om binnen 7 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis franco aan Starform af te leveren de films, stansmessen, magnesiumclichés en andere vormen waarmee Time Out de zaken als bedoeld onder 1 en 2 heeft vervaardigd of doen vervaardigen en welke zijn gebruikt voor de productie van de onder 6 genoemde zaken; 9 veroordeelt Time Out hoofdelijk om aan Starform een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,– te betalen voor iedere dag, ieder dagdeel, of iedere keer dat zij in strijdt handelt met de onder 1 t/m 8 bepaalde, dan wel, -zulks ter uitsluitende keuze van Starform – van € 50,00 voor iedere zaak ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee Time Out in strijd handelt met het onder 1 t/m 8 bepaalde; 10 bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; 11 verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor wat betreft de onder 3 tot en met 9 vermelde veroordelingen; 12 verklaart de geregistreerde gemeenschapsmodellen van Time Out Holland v.o.f. met de registratienummers 000255104-0001, -0003, -0007, 0008, -0009 en -0010 nietig; en alvorens verder te beslissen: 13 laat Time Out toe het in rechtsoverweging 4.30 bedoelde bewijs te leveren; 14 bepaalt dat, voor zover Time Out dit bewijs door middel van getuigen wil leveren, de getuigen door de rechtbank (mr. P.W. van Straalen) gehoord zullen worden in het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan nr. 60 te ’s-Gravenhage op een door de rechtbank vast te stellen datum en tijd; 15 bepaalt dat Time Out binnen vier weken na de uitspraak van dit vonnis aan voornoemde rechter de verhinderdata van alle betrokkenen (te horen getuigen, partijen en hun raadslieden) in de periode mei tot en met oktober 2007 zal opgeven, waarna datum en tijd voor het verhoor zullen worden bepaald;

•


3 8 4

B I J B L A D


16 overweegt dat voor zover Time Out het bewijs langs andere weg wenst te leveren zij daartoe binnen vier weken na de uitspraak van dit vonnis de zaak kan opbrengen en een akte terzake kan nemen, waarna Starform de gelegenheid krijgt tot het nemen van een antwoordakte; 17 bepaalt dat, voor zover de beslissing in conventie als tussenvonnis moet worden aangemerkt, tussentijds hoger beroep is toegelaten; in reconventie 18 wijst alle vorderingen af; 19 veroordeelt Time Out in de kosten van de procedure, aan de zijde van Starform begroot op € 904,00 aan salaris procureur. Enz.

Nr. 45 Gerechtshof te Amsterdam, 23 november 2006 (Equity Trust/Private Equity Services) Mrs. N. van Lingen, J.H. Huijzer en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell Art. 2.20, lid 1b BVIE en art. 5 Hnw Onvoldoende aannemelijk is dat er bij het relevante publiek verwarring zal ontstaan tussen de ondernemingen van Equity Trust en Private Equity Services. In de financiële wereld in Nederland is het gebruik van de Engelse taal inmiddels in zodanige mate gangbaar dat aan het woord equity waar het aandelenvermogen en daaraan gerelateerde beheersactiviteiten betreft nauwelijks onderscheidend vermogen (meer) toekomt. Dat geldt ook voor trustdiensten als door Equity Trust verleend, die aan de hierbedoelde activiteiten immers nauw verwant zijn. Niet onaannemelijk is dan ook dat Private Equity Services bij het kiezen van haar handelsnaam haar bedrijfsmatige activiteiten heeft getracht te beschrijven. Voorzover er sprake is van inburgering van het merk van Equity Trust bij het door haar gepreciseerde ’speciaal deskundige publiek’, geldt dat voor de combinatie van de twee in haar naam verwerkte begrippen ’equity’ en ’trust’. Een en ander leidt er niet toe dat het aan een derde niet zou vrijstaan om het begrip ’equity’, dat op zichzelf nauwelijks onderscheidend vermogen heeft, in een andere woordcombinatie ter aanduiding van bedrijfsmatige activiteiten te gebruiken, zeker als daarvoor en daarna woorden worden geplaatst en deze met het begrip ’trust’ niets te maken hebben. Daarbij komt dat van het door Equity Trust aangeduide publiek voor hetwelk haar onderneming en de door deze verleende diensten, naar zij stelt, een ingeburgerd begrip vormen, een zekere mate van oplettendheid en deskundigheid mag worden verwacht en niet aan te nemen valt dat degenen die daartoe behoren de onderneming en bedrijfsmatige activiteiten van Private Equity Services direct of indirect met die van Equity Trust zullen verwarren. Equity Trust Co NV te Amsterdam, appellante in het principaal appèl, geïntimeerde in het incidenteel appèl, procureur mr. M.E. Wallheimer, advocaat mr. M.R.A. Poulie te Amsterdam, tegen Private Equity Services (Amsterdam) BV te Amsterdam, geïntimeerde in het principaal appèl, appellante in het incidenteel appèl, procureur mr. A.R.T. Odle.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

a Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 13 oktober 2005 (mr. M.Y.C. Poelmann) Gronden van de beslissing 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. a Equity Trust is een trustkantoor dat in 1970 is opgericht. Sedertdien oefent zij haar activiteiten onder de naam Equity Trust uit. Equity Trust is in 2003 zelfstandig geworden en is uitgegroeid tot een trustkantoor met vestigingen in 24 landen, waaronder Nederland (Amsterdam en Rotterdam), het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Zwitserland, Hong Kong, Guernsey, Nieuw-Zeeland en Taiwan. Recent heeft zij het trustbedrijf van ABN AMRO overgenomen. b Equity Trust heeft in 1987 de naam EQUITY TRUST als merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, registratienummer 151062. c Equity Trust staat sedert 31 mei 2005 ingeschreven in het register van de Wet Toezicht Trustkantoren. d Private Equity Services voert sedert januari 2002 in Amsterdam een trustkantoor. Zij staat sedert 23 december 2004 ingeschreven in het register van de Wet Toezicht Trustkantoren. e Zowel Equity Trust als Private Equity Services verrichten trustdiensten, zoals het opzetten, besturen en administreren van vennootschappen. Naast trustactiviteiten, biedt Equity Trust onder de noemers ’investor services’, ’corporate management’ en ’special products & employment’ ook diensten aan als ’trade support services’, ’corporate sales’ en ’performance & risk analysis’. f Volgens Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands betekent het woord ’equity’ onder meer: aandelenvermogen en actief vermogen (na aftrek van hypotheek en andere schulden). (...) Beoordeling van het geschil 5 Equity Trust heeft gesteld dat Private Equity Services inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten waarbij zij zich heeft beroepen op de artikelen 5 en 5a van de Hnw. Voor een succesvol beroep op deze artikelen is onder meer vereist dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. 6 Equity Trust heeft tevens gesteld dat Privaty Equity Services inbreuk maakt op haar merkrecht waarbij zij, onder meer, een beroep heeft gedaan op de bescherming van artikel 13A lid 1 sub b BMW. Ingevolge dit artikel kan een merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen het teken en het merk. 7 Uit vaste jurisprudentie volgt dat van overeenstemming tussen merk en teken sprake is indien, mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk, merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat reeds daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst van de desbetreffende goederen of diensten. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


het concrete geval. De globale beoordeling wat betreft de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis dient te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken oproepen. Daarbij moet rekening worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts speelt bij de globale beoordeling de indruk die het merk en het teken achterlaten bij de gemiddelde consument een rol. Het verwarringsgevaar neemt toe, naarmate het merk bekender is. 8 Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen Equity Trust en Private Equity Services staat voorop dat het enige overeenstemmende bestanddeel, dat in hun handelsnamen alsmede in het merk EQUITY TRUST voorkomt, het bestanddeel ’Equity’ is. Uit de door Private Equity Services overgelegde documentatie blijkt dat zeer veel ondernemingen, die zich bezighouden met financiële dienstverlening het woord EQUITY in hun naam voeren. Hieruit kan worden afgeleid dat dit woord binnen de financiële wereld een veel gebruikte aanduiding is voor de aard of het onderwerp van de verleende diensten. Alhoewel aan Equity Trust kan worden toegegeven dat het woord niet puur beschrijvend is voor de door partijen geleverde trustdiensten, moet toch ook worden geconcludeerd dat dit woord, gelet op het wijdverbreide gebruik in die financiële wereld geen, althans een zeer gering onderscheidend vermogen heeft. 9 Ten aanzien van het beroep op de artikelen 5 en 5 a Hnw geldt dat buiten het overeenstemmende bestanddeel ’Equity’, de beide handelsnamen meer dan in geringe mate van elkaar afwijken. Bij gedaagde staat voor ’Equity’ immers ’Private’ en daarachter ’Services (Amsterdam)’. Bij eiseres wordt ’Equity’ gevolgd door ’Trust’. Verder staat achter de handelsnaam van Equity Trust ’N.V.’ en achter die van Private Equity Services ’B.V.’ Voorshands wordt dan ook onvoldoende aannemelijk geacht dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Hierbij wordt nog betrokken dat niet is aangetoond dat zich in de afgelopen jaren daadwerkelijk verwarring tussen beide ondernemingen heeft voorgedaan. De enkele omstandigheid dat medewerkers van De Nederlandsche Bank tweemaal hebben gevraagd of Private Equity Services een aan Equity Trust gelieerde onderneming is, is daartoe onvoldoende, reeds omdat dit niet aantoont dat deze medewerkers ook in de veronderstelling waren dat de ondernemingen iets met elkaar te maken hadden, laat staan dat er bij hen verwarring op dit punt bestond. Voorts is ter terechtzitting door Private Equity Services uitdrukkelijk betwist dat zij voornemens is te verhuizen naar een kantoorpand tegenover het pand van Equity Trust, zodat ook niet aannemelijk is dat het adres – in de toekomst – aanleiding tot verwarring zal geven. Het beroep op de artikelen 5 en 5a van de Hnw wordt dan ook verworpen. 10 Uit het voorgaande volgt tevens dat voorshands evenmin aannemelijk is dat bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen het merk EQUITY TRUST en de handelsnaam Private Equity Services. Het beroep op artikel 13A lid 1 sub b BMW faalt dan ook. 11 Equity Trust heeft zich voorts beroepen op de bescherming van artikel 13A lid 1 sub c en d BMW. Zij heeft gesteld, kort gezegd, dat Private Equity Services door het gebruik van een met het merk EQUITY TRUST overeenstemmend teken voor niet soortgelijke waren (sub c) dan wel anders dan ter onderscheiding van waren (sub d), namelijk ter on-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 8 5

derscheiding van haar onderneming, ongerechtvaardigd voordeel trekt of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Deze stelling heeft zij echter tegenover de betwisting van Private Equity Services en gelet op het veelvuldig gebruik van dit woord in de financiële wereld niet aannemelijk gemaakt. 12 Het subsidiaire betoog van Equity Trust wordt eveneens verworpen. Tegenover de betwisting daarvan door Private Equity Services heeft Equity Trust voorshands onvoldoende aangetoond dat EQUITY TRUST door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. 13 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de gevraagde voorzieningen zullen worden afgewezen. Equity Trust zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. Beslissing in kort geding De voorzieningenrechter: 1 Weigert de gevraagde voorziening. Enz. b Het Hof enz. 3 Feiten De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep onder 1, a tot en met f, de feiten opgesomd die door haar bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt zijn genomen. De eerste grief van Equity Trust is gericht tegen de opsomming van haar activiteiten onder e. Zij stelt dat onder de naam Equity Trust in Nederland uitsluitend trustdiensten worden verricht. Het hof zal hiermee bij de beoordeling van de onderhavige zaak rekening houden. Voor het overige zijn de hierbedoelde feiten in hoger beroep niet bestreden en dienen zij derhalve ook het hof als uitgangspunt. Beoordeling 4.1 Equity Trust is in 1970 opgericht en opereert sedertdien als trustkantoor onder die naam. Zij maakt deel uit van een groep met vestigingen in 24 landen waaronder in Nederland te Amsterdam en Rotterdam. Equity Trust heeft in 1987 de naam Equity Trust als merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Private Equity Services voert sedert januari 2002 in Amsterdam een trustkantoor. Zij staat sedert 23 december 2004 ingeschreven in het register bedoeld in artikel 7 lid 1 van de Wet Toezicht Trustkantoren, verder: het register. Equity Trust staat sedert 31 mei 2005 ingeschreven in het register. Private Equity Services is opgenomen in afdeling I van het register (onder enkelvoudige trustkantoren) en Equity Trust in afdeling II (onder groepen van trustkantoren). 4.2 Stellende dat Private Equity Services inbreuk maakt op het aan haar toekomende handelsnaam- en merkrecht vordert Equity Trust, kort gezegd, een verbod op verdere inbreuk en een voorschot op de vergoeding van door haar geleden schade. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Equity Trust afgewezen. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Equity Trust in hoger beroep op.

•


3 8 6

B I J B L A D


4.3 Met haar grieven bestrijdt Equity Trust in de eerste plaats het oordeel van de voorzieningenrechter dat aan het woord ’equity’, gelet op het wijdverbreide gebruik daarvan in de wereld van financiële dienstverlening, hoogstens een zeer gering onderscheidend vermogen toekomt. Equity Trust stelt in dit verband dat het begrip ’equity’ niet beschrijvend is waar het trustdiensten betreft en dat het in die specifieke branche ook geen gebruikelijke aanduiding is. Dit betoog kan haar niet baten. Inmiddels is in de financiële wereld in Nederland het gebruik van de Engelse taal in zodanige mate gangbaar dat aan het woord equity waar het aandelenvermogen en daaraan gerelateerde beheersactiviteiten betreft nauwelijks onderscheidend vermogen (meer) toekomt. Dat geldt ook voor trustdiensten als door Equity Trust verleend, die aan de hierbedoelde activiteiten immers nauw verwant zijn. Niet onaannemelijk is dan ook dat Private Equity Services, zoals zij bij monde van haar directeur ter zitting van het hof heeft verklaard, bij het kiezen van haar handelsnaam haar bedrijfsmatige activiteiten heeft getracht te beschrijven. 4.4 Equity Trust heeft voorts aangevoerd dat haar handelsnaam en merk bij het relevante publiek gaandeweg zodanig bekend zijn geraakt dat zij daardoor aan onderscheidend vermogen hebben gewonnen. Dit betoog kan haar evenmin baten. Voorzover er sprake is van inburgering van het merk van Equity Trust bij het door haar gepreciseerde ’speciaal deskundige publiek’, geldt dat voor de combinatie van de twee in haar naam verwerkte begrippen ’equity’ en ’trust’. Een en ander leidt er niet toe dat het aan een derde niet zou vrijstaan om het begrip ’equity’, dat zoals gezegd op zichzelf nauwelijks onderscheidend vermogen heeft, in een andere woordcombinatie ter aanduiding van bedrijfsmatige activiteiten te gebruiken, zeker als daarvoor en daarna woorden worden geplaatst (in het onderhavige geval ’private’ en ’services (Amsterdam)’) en deze met het begrip ’trust’ niets te maken hebben. Daarbij komt dat van het door Equity Trust aangeduide publiek voor hetwelk haar onderneming en de door deze verleende diensten, naar zij stelt, een ingeburgerd begrip vormen, een zekere mate van oplettendheid en deskundigheid mag worden verwacht en niet aan te nemen valt dat degenen die daartoe behoren de onderneming en bedrijfsmatige activiteiten van Private Equity Services direct of indirect met die van Equity Trust zullen verwarren. Aan het feit dat aan Equity Trust, naar zij stelt, tweemaal door medewerkers van De Nederlandsche Bank is gevraagd of Private Equity Services een aan Equity Trust gelieerde organisatie is, komt in dit verband onvoldoende betekenis toe. Zoals de voorzieningenrechter terecht overweegt is daarmee niet aangetoond dat deze medewerkers daadwerkelijk in de veronderstelling verkeerden dat de ondernemingen iets met elkaar te maken hadden. 4.5 Dat er bij het relevante publiek verwarring zal ontstaan tussen de ondernemingen van Equity Trust en Private Equity Services is gelet op het voorgaande onvoldoende aannemelijk; het hof sluit zich aan bij hetgeen de voorzieningenrechter hieromtrent in rechtsoverweging 9 (verder) heeft overwogen. Dat, zoals Equity Trust in hoger beroep nogmaals betoogt, het relevante (veelal internationaal georiënteerde) publiek bij het raadplegen van het (in alfabetische volgorde gerangschikte) register zal denken dat Equity Trust en Private Equity Services gelieerd zijn is in het licht van het geringe

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

onderscheidend vermogen van de aanduiding equity en het feit dat laatstbedoelde onderneming daaraan het woord ’private’ laat voorafgaan, niet erg waarschijnlijk, laat staan dat op die grond een relevant gevaar voor verwarring valt aan te nemen. Het feit dat zoals Equity Trust nog aanvoert, men bij raadpleging van het register Private Equity Services als eerste (immers in afdeling I) zal tegenkomen en dat beide ondernemingen te Amsterdam zijn gevestigd maakt dit niet anders. 4.6 Dit brengt reeds mee dat het beroep van Equity Trust op het bepaalde in de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet en artikel 13 A lid 1 sub b van de Benelux-Merkenwet (thans artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE) niet kan slagen. 4.7 Equity Trust heeft ten slotte nog aangevoerd dat Private Equity Services ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het (bekende) merk Equity Trust in de zin van artikel 13 A lid 1 sub c en d BMW door (trust)diensten aan te bieden onder een handelsnaam die het woord equity bevat. Ook dit betoog stuit af op het feit dat het hof niet aannemelijk acht dat de wederzijds gebruikte tekens (respectievelijk Equity Trust en Private Equity Services (Amsterdam)) met elkaar in verband zullen worden gebracht. 4.8 Uit het voorgaande volgt dat geen van de door Equity Trust tegen het vonnis van de voorzieningenrechter aangevoerde grieven tot een andere beslissing leidt. Het vonnis waarvan beroep zal derhalve worden bekrachtigd. Equity Trust dient als in het ongelijk gestelde partij de kosten van het hoger beroep te dragen. 4.9 Aan de door Private Equity Services in haar incidentele grief aan de orde gestelde vraag of Equity Trust voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vordering komt het hof gelet op bovenstaande niet toe. Het hof zal het incidenteel appel dat, in verband met de devolutieve werking van het appel, nodeloos is ingesteld, in het kader van de kostenveroordeling buiten beschouwing laten. 5 Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt Equity Trust in de kosten van het geding in hoger beroep tot op heden aan de zijde van Private Equity Services begroot op € 291,– aan verschotten en € 2.682,– voor salaris procureur; enz.

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Nr. 46 Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, 12 juni 2007 (wijnkist-interieurs) Mrs. J.M. Brandenburg, B.A. Meulenbroek en G. Feddes Art. 10 Aw De vormgeving van de drie interieurs is in overwegende mate ingegeven door het technisch effect ervan en niet door de persoonlijke invulling van de maker. Bij deze interieurs gaat het er bovenal om dat de flessen eenvoudig in de kist kunnen worden geplaatst, daar zonder veel moeite weer uit kunnen worden gehaald en dat zij in de tussentijd goed op hun plaats blijven ook als de kisten worden bewogen of verplaatst. Om dat te bereiken is een flesvormig interieur nodig met een kliksysteem, zoals dit overigens ook al van andersoortige verpakkingen bekend was (zoals bij pennen), en met uitsparingen, uitstulpingen en tussenschotten (ingeval van twee of drie flessen) die een zekere hoogte dienen te hebben. Toegegeven kan worden dat bij die verschillende onderdelen persoonlijke keuzes van de ontwerper mogelijk zijn, maar deze betreffen op het geheel van de voor het overige in de markt reeds gebruikelijke vormgeving zodanig geringe aspecten dat niet gesproken kan worden van een eigen oorspronkelijk karakter met het persoonlijk stempel van de maker. Art. 6:162 BW (slaafse nabootsing) Uit de overgelegde producties kan niet worden afgeleid dat de interieurs ten opzichte van de overige verpakkingsproducten die op de relevante markt zijn wat hun vormgeving betreft een eigen plaats innemen. Reeds vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen van de interieurs van Martinique kan geen sprake zijn van toewijzing van haar vordering op grond van slaafse nabootsing, zodat de vraag of Present tekortgeschoten is in haar verplichting om alles te doen om verwarring(sgevaar) te voorkomen niet aan de orde komt. 1 Martinique Rosmalen BV, 2 Emkapak Verpakkingen BV, 3 Heku-Kist BV allen te ’s-Hertogenbosch, 4 Martinus Augustinus Clemens Kurvers te Rosmalen, appellanten, procureur mr. L.E.J. Jonker, tegen Present International BV te Zaltbommel, geïntimeerde, procureur mr. J.E. Lenglet, advocaat mr. I.J.M. Willems te Apeldoorn. a Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, 21 juni 2005 (mr. J.H.W. Rullmann) 2 Inleiding 2.1 Ten processe kan van het volgende worden uitgegaan: 2.2 Martinique drijft een onderneming die zich bezighoudt met de imen export van geschenkverpakkingen, zoals wijndozen en overige benodigdheden voor de drankenhandel. 2.3 In 1994 heeft Martinique een kunststof interieur ontworpen dat in een houten wijnkist dient te worden aangebracht en waarin vervolgens flessen wijn kunnen worden gelegd. Het interieur is ontworpen in een drietal varianten: een variant waarin één fles kan worden geplaatst, een variant waarin twee flessen kunnen worden geplaatst en een variant waarin drie wijnflessen kunnen worden neergelegd. Door de vormgeving van de interieurs is het mogelijk om

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 8 7

daarin nagenoeg iedere gangbaar model wijnfles neer te leggen. De interieurs zijn aan de zichtzijde voorzien van flockmateriaal waardoor een fluweelachtig effect wordt bereikt, hetgeen meebrengt dat de interieurs een luxueuzere uitstraling krijgen. 2.4 De aldus door Martinique ontworpen interieurs worden zowel door Martinique zelf als door Emkapak en Heku-Kist verkocht. 2.5 Present heeft drie wijnkistinterieurs op de markt gebracht die identiek zijn aan de drie voornoemde door Martinique ontworpen interieurs. (...) 4 De beoordeling Auteursrecht 4.1 Anders dan Martinique c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat de door Martinique ontworpen interieurs geen auteursrechtelijke bescherming genieten. Om van een werk in auteursrechtelijke zin te kunnen spreken dient sprake te zijn van een creatieve prestatie van de auteur die in het werk tot uiting komt. Technische objectieve inventiviteit valt niet onder de creativiteit die het auteursrecht beschermt: het dient te gaan om het subjectieve, persoonlijke karakter dat in het product tot uitdrukking komt. 4.2 Bij uiterlijke beschouwing van de interieurs van Martinique ter zitting is het de rechter gebleken dat de vormgeving van die interieurs voornamelijk technisch en functioneel bepaald is. De vorm van de interieurs wordt immers in hoge mate bepaald door de vorm van de flessen die erin moeten kunnen worden gelegd alsmede door de eis dat er geen speling mag zijn in de kist waardoor de fles zou kunnen gaan rollen. 4.3 Weliswaar hebben Martinique c.s. voorbeelden getoond van interieurs die, in tegenstelling tot de interieurs van Present, uiterlijk verschilden van de door Martinique ontworpen interieurs, maar de vormgeving van die interieurs wordt bepaald door andere technische en functionele eisen dan de vormgeving van de onderhavige interieurs. Immers, de getoonde voorbeelden betreffen interieurs waarin één specifiek model fles wordt gelegd terwijl de onderhavige interieurs juist dienen om flessen van verschillende maten en vormen in te leggen. 4.4 Dat die functionaliteit wat enkele details betreft ook middels een ietwat andere vormgeving had kunnen worden bereikt, is naar het oordeel van de rechter onvoldoende om van een zodanige creatieve prestatie van de maker te kunnen spreken, dat deze auteursrechtelijke bescherming geniet. Daarvoor is de vorm van het interieur te zeer het resultaat van een door de technische uitgangspunten beperkte keuze. 4.5 Overigens is gesteld noch gebleken dat de interieurs van Martinique creatieve patronen, uiterlijkheden of bijzondere verfraaiingen bevatten op grond waarvan niettegenstaande het voorgaande moet worden aangenomen dat die interieurs auteursrechtelijke bescherming genieten. Onrechtmatige daad: 4.6 Niet in geschil is dat sprake is van slaafse nabootsing van de wijnkistinterieurs van Martinique door Present. Partijen twisten evenwel over de vraag of de nabootsing in het onderhavige geval geoorloofd is.

•


3 8 8

B I J B L A D


4.7 Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt volgens vaste jurisprudentie dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat doch dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek te duchten valt en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om verwarring te voorkomen. 4.8 Martinique c.s. hebben zich op het standpunt gesteld dat in het onderhavige geval verwarring te duchten is bij de consument, in casu professionele afnemers als wijnhandelaren en handelaren uit de cadeau-industrie, alsmede dat Present op eenvoudige wijze een andere weg had kunnen inslaan zonder aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van de interieurs afbreuk te doen. 4.9 De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat Martinique onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van verwarringsgevaar. Naar het oordeel van de rechter zal ook de professionele afnemer, wanneer hij exact hetzelfde wijnkistinterieur aantreft bij een andere onderneming dan Martinique, bij het zien van de wijnkist niet direct aan Martinique denken. Daarvoor springen de details van de interieurs van Martinique volstrekt onvoldoende in het oog. Bovendien wordt daarin op geen enkele wijze aandacht gevraagd voor de herkomst van haar wijnkistinterieur als zijnde afkomstig van Martinique. Het interieur roept geen associatie met Martinique op. Dan valt verwarringsgevaar niet te vrezen. De totale uitstraling van het product zal dan ook niet veranderen wanneer Present enkele details op een andere wijze zou uitvoeren. Een en ander zou wellicht anders hebben gelegen wanneer Martinique de herkomst van de interieurs op een creatieve wijze in de vorm ervan tot uitdrukking zou hebben gebracht en Present die vorm zou hebben nagebootst, doch daarvan is in het onderhavige geval niet gebleken. 4.10 Gelet op het voorgaande zullen de vorderingen van Martinique c.s. worden afgewezen. 4.11 Martinique c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: wijst de vorderingen af; enz. b het Hof, enz. (...) 4 De beoordeling 4.1 De vaststelling van de feiten in het vonnis waarvan beroep onder 2. is niet bestreden, zodat het hof ook in hoger beroep hiervan uitgaat. 4.2 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende. a Martinique Rosmalen drijft een onderneming die zich bezighoudt met de imen export van geschenkverpakkingen, waaronder wijnkisten en overige benodigdheden voor de wijnhandel. Emkapak Verpakkingen BV en Heku-Kist BV behoren tot het concern waartoe ook Martinique Rosmalen behoort en richten zich op de (groot)handel in onder meer

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

wijnkisten. Kurvers was in 1994 als directeur werkzaam bij onder meer Martinique Rosmalen. b Present drijft een onderneming die zich onder meer bezighoudt met de verkoop van geschenkartikelen, waaronder wijnverpakkingen. c In 1994 heeft Martinique Rosmalen een interieur ontworpen dat in een houten wijnkist kan worden aangebracht om daarin flessen wijn te leggen. Er zijn drie varianten: voor één fles, voor twee flessen of voor drie flessen. De interieurs zijn vervaardigd uit bordeauxrood geperst kunststof met een fluweeleffect en geschikt voor vrijwel ieder gangbaar model wijnfles. Door toepassing van een kliksysteem wordt de fles stevig in de verpakking gehouden. d Begin 2005 heeft Martinique geconstateerd dat door Present eenzelfde serie van drie interieurs voor wijnkisten op de markt wordt gebracht. Bij brief van haar raadsman van 11 april 2005 heeft Martinique Present gesommeerd zich hiervan te houden. Present heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven. 4.3 In dit kort geding stelt Martinique dat Present inbreuk maakt op haar auteursrecht door identieke interieurs voor wijnkisten op de markt te brengen dan wel daardoor jegens Martinique onrechtmatig handelt doordat Present zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing, waardoor Martinique schade lijdt. Martinique vordert een verbod op inbreuk op haar rechten met nevenvorderingen, een en ander op verbeurte van een dwangsom. Volgens Present komt Martinique geen auteursrecht op de interieurs toe en staat het Present vrij de interieurs te verhandelen. 4.4 Bij het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter zowel het beroep op auteursrecht als het beroep op onrechtmatig handelen wegens slaafse nabootsing verworpen en op grond daarvan de vorderingen van Martinique afgewezen. 4.5 De grieven 1 tot en met 4 van Martinique betreffen het beroep op auteursrecht. Grief 5 betreft het oordeel van de voorzieningenrechter dat Martinique bij haar beroep op slaafse nabootsing onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van verwarringsgevaar. Grief 6 betreft de afwijzing van de vorderingen en de proceskostenveroordeling. Bij de memorie van grieven zijn ter verduidelijking grote foto’s opgenomen van de voor- en achterzijde van de drie interieurs, samen met de overeenkomende interieurs van Present (prod. 1-6). Deze juistheid van foto’s is door Present niet bestreden; het hof verwijst ernaar. Auteursrecht 4.6 Het hof neemt voor de beantwoording van de vraag of bij de drie interieurs Van Martinique sprake is van een ’werk’ in auteursrechtelijke zin tot uitgangspunt dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter dient te hebben en het persoonlijk stempel van de maker dient te dragen. Technische objectieve inventiviteit valt in het algemeen niet onder de creativiteit die het auteursrecht beschermt. Het moet gaan om het subjectieve, persoonlijke karakter dat in het werk tot uitdrukking wordt gebracht. 4.7 Martinique stelt zich op het standpunt dat de door haar ontworpen interieurs hieraan voldoen. Zij wijst erop dat deze een aantal specifieke kenmerken vertonen die er een eigen karakter aan geven en die niet voortvloeien uit louter technische vereisten. Hierbij gaat het om de hoogte van het tussenschot bij de interieurs voor twee of drie flessen en de

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


driehoekige vorm waarin deze uitlopen, de vorm van de uitsparing aan de onderzijde van de plaats waar de hals van de fles wordt geplaatst, de pyramidevormige uitstulpingen bij het kliksysteem waardoor de fles wordt vastgehouden en de rechthoekige uitsparing aan de onderzijde van het interieur voor één fles. 4.8 Naar het voorlopig oordeel van het hof is de vormgeving van de drie interieurs, zoals deze blijkt uit de door Martinique overgelegde producties, in overwegende mate ingegeven door het technisch effect ervan en niet door de persoonlijke invulling van de maker. Bij deze interieurs gaat het er bovenal om dat de flessen eenvoudig in de kist kunnen worden geplaatst, daar zonder veel moeite weer uit kunnen worden gehaald en dat zij in de tussentijd goed op hun plaats blijven ook als de kisten worden bewogen of verplaatst. Om dat te bereiken is een flesvormig interieur nodig met een kliksysteem, zoals dit overigens ook al van andersoortige verpakkingen bekend was (zoals bij pennen), en met uitsparingen, uitstulpingen en tussenschotten (ingeval van twee of drie flessen) die een zekere hoogte dienen te hebben. Aan Martinique kan worden toegegeven dat bij die verschillende onderdelen persoonlijke keuzes van de ontwerper mogelijk zijn, maar deze betreffen naar het voorlopig oordeel van het hof op het geheel van de voor het overige in de markt reeds gebruikelijke vormgeving zodanig geringe aspecten dat niet gesproken kan worden van een eigen oorspronkelijk karakter met het persoonlijk stempel van de maker. Dit betekent dat voorshands geconcludeerd dient te worden dat het beroep van Martinique op een haar toekomend auteursrecht niet opgaat. De grieven 1 tot en met 4 worden verworpen. Slaafse nabootsing 4.9 Resteert het beroep op onrechtmatig handelen van Present wegens slaafse nabootsing. Het hof neemt voor de beantwoording van de vraag of sprake is van (slaafse) nabootsing tot uitgangspunt dat nabootsing van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat. Dit beginsel lijdt uitzondering wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek te duchten valt en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om verwarring te voorkomen. 4.10 Martinique heeft deze grondslag van haar vordering onderbouwd met de stelling dat Present de interieurs van Martinique één op één heeft nagemaakt en op geen enkele manier daar enige afstand van heeft gehouden. Present is daarmee tekortgeschoten in haar verplichting om verwarring(sgevaar) te voorkomen. Door zo te handelen profiteert Present op onrechtmatige wijze van de investeringen die Martinique zich heeft getroost, aldus Martinique. Door te oordelen dat geen sprake is van verwarringsgevaar omdat afnemers bij het zien van het wijnkistinterieur niet onmiddellijk aan Martinique zal denken, heeft de voorzieningenrechter volgens Martinique een verkeerde (merkenrechtelijke) maatstaf gehanteerd. Voldoende is immers dat het product voldoende onderscheidend vermogen heeft, hetgeen inhoudt dat het in de markt een eigen positie heeft verworven. 4.11 Bij dit laatste aansluitend, overweegt het hof het volgende. Bij de beoordeling van deze grondslag voor de vordering van Martinique dient allereerst te worden bezien of

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 8 9

de interieurs van Martinique als geheel onderscheidend vermogen hebben, met andere woorden of deze interieurs wat hun vormgeving betreft een eigen plaats op de relevante markt innemen. Volgens Martinique is dat het geval (mvg punt 39). Present heeft in eerste aanleg afbeeldingen van een groot aantal verpakkingen in het geding gebracht, waarbij gebruik gemaakt is van kunststof dat door middel van thermovormen de gewenste vorm heeft verkregen en waaraan in een aantal gevallen door het aanbrengen van flockmateriaal een fluwelen aanzien is gegeven (prod. 1-13). Present beoogt daarmee haar verweer tegen (onder meer) deze stellingen van Martinique te onderbouwen. Volgens Martinique blijkt uit die voorbeelden niet wat Present er mee wil aantonen, maar veeleer het tegenovergestelde, namelijk dat er geen verpakking op de markt is als die van Martinique. 4.12 Het hof kan Martinique hierin niet volgen. Uit de door partijen overgelegde producties kan niet worden afgeleid dat de vormgeving van de interieurs ten opzichte van de overige verpakkingsproducten die op de relevante markt zijn wat hun vormgeving betreft een eigen plaats innemen. Anders dan Martinique aanvoert, blijkt de juistheid van haar standpunt niet zonder meer uit de overgelegde producties en met daarnaast de enkele stelling dat sprake is van een eigen plaats op de relevante markt door de inmiddels gerealiseerde omzet (mvg punt 39) en de periode waarin de producten worden verhandeld (mvg punt 40) heeft Martinique naar het voorlopig oordeel van het hof haar stellingen op dit punt onvoldoende aannemelijk gemaakt. 4.13 De consequentie hiervan is dat reeds vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen van de interieurs van Martinique geen sprake kan zijn van toewijzing van haar vordering op grond van de door haar gestelde slaafse nabootsing, zodat beantwoording van de vraag of Present tekortgeschoten is in haar verplichting om alles te doen om verwarring(sgevaar) te voorkomen niet aan de orde komt. Hetgeen Martinique overigens naar voren heeft gebracht biedt evenmin een toereikende grondslag voor haar vorderingen. Het hof komt derhalve, zij het op andere gronden, niet tot een ander resultaat dan de voorzieningenrechter zodat grief 5 wordt verworpen. 4.14 Grief 6 heeft naast de overige grieven geen zelfstandige betekenis en deelt het lot daarvan; de grief wordt verworpen. 4.15 Nu alle grieven zijn verworpen, zal het vonnis waarvan beroep worden bekrachtigd met veroordeling van Martinique als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep. 5 De beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt Martinique in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Present begroot op € 291,– aan verschotten en op € 894,– aan salaris procureur. Enz.

•


3 9 0

B I J B L A D


Nr. 47 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 27 april 2007* (ID-Pharma/KNMP) Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen Art. 13 AW Het onderzoek door de deskundigen maakt voldoende aannemelijk dat de uit te geven KNMP Kennisbank geen inbreuk zal maken op auteursrechten van ID/Pharma. Uit het onderzoek blijkt immers dat in elk geval van een geheel ander technisch platform gebruik zal worden gemaakt en voorts dat de bewerking van de bestanden door KNMP zal worden gedaan. Art. 6:248 BW (rechtsgevolgen licentieovereenkomst) De voorzieningenrechter gaat er voorshands van uit dat er sprake is van een stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst. De modaliteiten daarvan zijn af te leiden uit de gedragingen van partijen welke in hielden dat gedurende vele jaren KNMP actief meewerkte aan de toelevering van bestanden in een voor ID/Pharma bruikbare digitale vorm, en dat ID/Pharma die bestanden vervolgens tegen vergoeding, te betalen aan ID/Pharma verder verspreidde onder de leden van KNMP en derden. Omdat de stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst het complement is van de schriftelijke licentieovereenkomst, ligt het in de rede voor de overige modaliteiten te spiegelen aan die schriftelijke overeenkomst. De voorzieningenrechter volgt niet de zienswijze van KNMP dat de licentieovereenkomsten zozeer accessoir zijn aan de hoofdovereenkomst dat deze wat betreft de beëindiging de hoofdovereenkomst moeten volgen. Van belang is dat in elk geval de schriftelijke licentieovereenkomst van 15 september 1998 voorzag in een eigen beëindigingsregeling. Dat die overeenkomst geen regeling bevatte voor opzegging door de licentiegever doet daar niet aan af. Elke duurovereenkomst is immers opzegbaar door een van partijen. De onderhavige overeenkomst voorzag weliswaar enkel in de opzegging van de overeenkomst door de licentienemer, met een opzegtermijn van drie maanden, maar daaruit mag niet worden afgeleid dat de overeenkomst zijdens de licentiegever onopzegbaar is. Het ligt meer in de rede om tenminste diezelfde termijn ook voor de licentiegever te laten gelden. Een ander gezichtspunt is dat de licentieovereenkomsten heel goed op zichzelf kunnen staan. Dat KNMP met andere marktpartijen met betrekking tot de G-standaard al afzonderlijke licentieovereenkomsten heeft gesloten en ook bereid is dat te doen met ID/ Pharma geeft dat aan. Bovendien leverde KNMP databestanden aan ID/Pharma ter verspreiding op de KOMBI/rom al voordat in 1995 tussen partijen de overeenkomst voor het collectief abonnement werd gesloten. Nu van een afzonderlijke opzegging van de licentieovereenkomsten niet is gebleken, dient voorshands – tot geldige beëindiging door opzegging – van het voortbestaan van beide licentieovereenkomsten te worden uitgegaan. Art. 6:162 BW (onjuiste mededelingen) Uit het feit dat de licentieovereenkomsten tussen KNMP en ID/ Pharma niet zijn beëindigd volgt dat de suggestie die wordt gewekt door de brief van 2 maart 2007, dat de KOMBI/rom na 27 april 2007 niet meer zal verschijnen, naar voorlopig oordeel niet juist is. Aannemelijk is ook dat mededelingen als deze door KNMP ID/Pharma ten onrechte op een achterstand in de markt zetten. *

Beroep ingesteld. Red.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

Art. 24 Mw ID/Pharma stelt dat KNMP misbruik maakt van haar machtspositie onder meer doordat zij derden, met name ID/Pharma, geen licenties verstrekt. De voorzieningenrechter stelt voorop dat als regel een IE-recht zoals het auteursrecht de rechthebbende een uitsluitend gebruiksrecht geeft en daarmee leidt tot een geoorloofde vorm van beperking van de mededinging. In dit geval volgt uit het voorgaande bovendien dat ID/Pharma op grond van door KNMP gegeven licenties wel het recht heeft materiaal van KNMP verder te verspreiden. Op de gestelde grondslag is er dus geen sprake van een ongeoorloofde beperking van de mededinging. Verder stelt ID/Pharma dat door de koppeling tussen lidmaatschap van de KNMP en het abonnement op de KNMP Kennisbank een vrije keuze voor de KOMBI/rom vrijwel ondoenlijk is, waardoor de KOMBI/rom uit de markt wordt gedrukt. Voorshands merkt de voorzieningenrechter de uitgave van de KNMP Kennisbank door KNMP aan als een dienstverlening aan haar leden welke vergelijkbaar is met een samenwerking op administratief gebied, zoals bedoeld in rnr.101 van de Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen van de NMA, editie april 2005. Een dergelijke samenwerking, die de strekking heeft dat een gemeenschappelijke informatievoorziening tot stand komt, is in beginsel niet mededingingsbeperkend omdat het niet van invloed is op het aanbod van producten en diensten van de samenwerkende ondernemingen. Artikel 24 is in het onderhavige geval dan ook niet van toepassing. Art. 6:162 BW KNMP maakt terecht bezwaar tegen een rectificatie in het Pharmaceutisch Weekblad aangezien de door de voorzieningenrechter onjuist bevonden mededelingen niet via dat blad zijn verspreid. In plaats daarvan zal KNMP worden bevolen een brief uit te laten gaan in dezelfde vorm en aan dezelfde geadresseerden. De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat KNMP de onjuist bevonden mededelingen van haar websites zal verwijderen. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding KNMP daarnaast te verplichten tot publicatie van de rectificatie op de websites van KNMP. Art. 1019h Rv Rekening houdende met het gegeven dat de partijen over en weer gedeeltelijk in het gelijk en ongelijk worden gesteld ziet de voorzieningenrechter aanleiding te bepalen dat de kosten zullen worden gecompenseerd, des dat ieder van partijen de eigen kosten draagt. ID-Pharma BV te Maarssen, eiseres, procureur mr. W. Heemskerk, advocaat mr. D.J. Mensink te Groningen, tegen KNMP te ’s-Gravenhage, gedaagde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. H.W. Wefers Bettink en G. Oosterhuis te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 ID/farma is producent en uitgeefster van een product met digitale informatie ten behoeve van de Nederlandse apotheken. Dit product, hierna de KOMBI/rom is een elektronisch naslagwerk met gestandaardiseerde apotheekgegevens. De KOMBI/rom komt sinds oktober 1990 in cdvorm uit en sinds 1993 wordt deze elke maand ververst met nieuwe bestanden. Sinds 2001 is er ook een internetversie van de KOMBI/rom. 2.2 In 1995 heeft de KNMP bij ID/farma een collectief abonnement op de KOMBI/rom afgesloten en sindsdien levert de KNMP deze uitgave op cdrom maandelijks aan ruim 1800

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Nederlandse openbare en ziekenhuisapotheken, alsmede aan universiteiten en ROC’s waar apothekers en apothekersassistenten worden opgeleid. Daarnaast levert ID/farma zelf elke maand circa 200 cdroms aan farmaceutische bedrijven, artsen en verzekeraars. De omzet van ID/farma bedraagt ongeveer € 1,1 miljoen per jaar. De overeenkomst met betrekking tot het collectief abonnement, hierna de KOMBI/ romovereenkomst, voorziet in een opzegtermijn van twee jaren. 2.3 KNMP is de overkoepelende beroepsen brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie. Zij heeft vanaf 1990 ID/farma van de databestanden voorzien die ID/farma heeft opgenomen in haar KOMBI/rom. 2.4 Op 15 september 1998 is ten aanzien van specifieke databestanden een licentieovereenkomst gesloten tussen ID/ farma en de KNMP. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door ID/farma worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden. De overeenkomst eindigt voorts door buitengerechtelijk ontbinding indien licentienemer tekort schiet in de uitvoering van de overeenkomst. 2.5 Ingevolge de licentieovereenkomst van 15 september 1998 verleent KNMP aan ID/farma het recht om tegen betaling van een vergoeding de specifieke databestanden van de zogenoemde KNMP Geneesmiddelenbank aan bepaalde eindgebruikers ter beschikking te stellen. De KNMP Geneesmiddelenbank is een door KNMP vervaardigd bestand dat sinds 1 januari 1999 de G-standaard wordt genoemd. 2.6 De KOMBI/rom bevat naast de Gstandaard, andere content welke wordt aangeleverd door KNMP en ook content aangeleverd door derden. Met betrekking tot de andere content welke wordt aangeleverd door KNMP is tussen partijen geen schriftelijke licentieovereenkomst gesloten. 2.7 Op 27 april 2005 heeft de KNMP de KOMBI/romovereenkomst met ID/farma opgezegd, welke opzegging door ID/farma schriftelijk is bevestigd op 4 mei 2005. Het collectieve abonnement eindigt derhalve op 27 april 2007. 2.8 Partijen zijn na 27 april 2005 met elkaar in gesprek geweest om te bezien of er nog mogelijkheden waren voor verdere samenwerking. Tussen april 2005 en april 2006 hebben partijen verschillende gesprekken gevoerd waarbij verschillende scenario’s zijn onderzocht. Op 4 april 2006 heeft een laatste bespreking plaatsgevonden. Partijen hebben geen onderlinge regeling kunnen treffen. 2.9 Vanaf enig moment is de KNMP aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een eigen product genaamd KNMP Kennisbank. Dit product is vergelijkbaar met de KOMBI/ rom van ID/farma. De eerste editie van het KNMP product zal eind april 2007 onder de titel KNMP Kennisbank kosteloos ter beschikking van de leden van KNMP worden gesteld. 2.10 Directeur van ID/farma is de heer Hans Grijseels. Grijseels is houder van het Beneluxmerk (woordmerk) KOMBI/rom met inschrijvingsnummer 0480596. 3 Het geschil 3.1 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten en stellende dat KNMP in de periode na 4 april 2006 de ontwikkeling, vermarkting en partiële introductie van de KNMP Kennisbank bij de bij haar aangesloten leden heeft vormgegeven

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 9 1

op een wijze die in meerdere opzichten onrechtmatig is ten opzichte van ID/farma, vordert ID/farma samengevat – uitvoerbaar bij voorraad: 1 KNMP met onmiddellijke ingang na de datum van het in deze te wijzen vonnis te verbieden ID/farma oneerlijk te beconcurreren door elke vergelijking met het product van ID/ farma te staken en gestaakt te houden, dan wel elke (negatieve) referentie aan eigenschappen van het product van ID/ farma te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van € 1.000 per dag of dagdeel dat KNMP met de nakoming van dit verbod al dan niet gedeeltelijk in gebreke blijft; 2 KNMP met onmiddellijke ingang na de datum van het in deze te wijzen vonnis te gebieden het misbruik van haar economische machtspositie te beëindigen door het abonnement van de KNMP Kennisbank te ontkoppelen van het lidmaatschap van de KNMP waardoor leden de vrije keus hebben tussen meerdere producten, waaronder het product van KNMP, op straffe van een dwangsom van € 1.000 per dag of dagdeel dat KNMP met de nakoming van dit gebod al dan niet gedeeltelijk in gebreke blijft; 3 KNMP met onmiddellijke ingang na de datum van het in deze te wijzen vonnis te verbieden inbreuk te maken op de aan ID/farma toekomende auteursrechten en merkrechten op straffe van een dwangsom van € 1.000 per dag of dagdeel dat KNMP met de nakoming van dit verbod al dan niet gedeeltelijk in gebreke blijft; 4 KNMP te gebieden ook na 27 april 2007 ongewijzigde uitvoering te blijven geven aan de tussen ID/farma en KNMP gesloten licentieovereenkomst van 15 september 1998 inzake de aanlevering van bronbestanden op straffe van een dwangsom van € 1.000 per dag of dagdeel dat KNMP met de nakoming van dit gebod al dan niet gedeeltelijk in gebreke blijft; 5 KNMP te gebieden ook na 27 april 2007 ongewijzigd uitvoering te blijven geven aan de tussen ID/farma en KNMP bestaande gewoonte, welke reeds 16 jaar bestaat, bronbestanden te blijven aanleveren, welke niet vallen onder de licentieovereenkomst als bedoeld onder 4 op straffe van een dwangsom van € 1.000 per dag of dagdeel dat KNMP met de nakoming van dit gebod al dan niet gedeeltelijk in gebreke blijft; 6 KNMP te gebieden een rectificatie te sturen aan alle bij haar aangesloten leden en deze rectificatie voor een periode van 6 maanden op de homepage te plaatsen van de KNMP (www.knmp.nl) en deze rectificatie voor een periode van 6 maanden op de subhomepage van de KNMP Kennisbank te plaatsen en deze rectificatie op te nemen in het Pharmaceutisch Weekblad op straffe van een dwangsom van € 1.000 per dag of dagdeel dat KNMP met de nakoming van dit gebod al dan niet gedeeltelijk in gebreke blijft; 7 KNMP te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding van € 250.000 binnen 2 weken na de datum van het in deze te wijzen vonnis; 8 De termijn ex 260 Rechtsvordering te stellen op 6 maanden na de datum waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan; 9 KNMP te veroordelen in de kosten van deze procedure te vermeerderen met de werkelijke kosten van ingeschakelde rechtsbijstand inclusief nakosten ten bedrage van totaal € 19.245,82.

•


3 9 2

B I J B L A D


3.2 KNMP voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 Ambtshalve, en voor zover beroep wordt gedaan op het merkenrecht tevens gelet op artikel 4.6 BVIE, stelt de voorzieningenrechter vast dat zijn bevoegdheid berust op de plaats van vestiging van KNMP te Den Haag. Auteursrecht 4.2 ID/farma stelt vanuit twee gezichtshoeken het auteursrecht aan de orde. In de eerste plaats stelt zij dat dreigt dat KNMP met haar nieuwe product de KNMP Kennisbank inbreuk zal maken op het auteursrecht dat ID/farma toekomt op enerzijds de software die bij de KOMBI/rom wordt toegepast om de content zichtbaar en vindbaar te maken (het technisch platform) en anderzijds de content zelf voor zover ID/farma een auteursrechtelijke prestatie heeft geleverd door de bewerking daarvan. Op de tweede plaats stelt ID/ farma het auteursrecht aan de orde in verband met de licentieovereenkomst van 15 september 1998, waarbij haar een licentie is gegeven met betrekking tot materiaal waarvan KNMP het auteursrecht toekomt alsmede de volgens haar stilzwijgend gesloten overeenkomst waarbij haar ook een licentie is verstrekt voor het andere materiaal dat zij op de KOMBI/rom plaatst, dat door KNMP wordt aangeleverd en waarvan KNMP het auteursrecht heeft. 4.3 Dat inbreuk op het haar toekomende auteursrecht dreigt, leidt ID/farma af uit een testversie van de KNMP Kennisbank zoals die in oktober 2006 op proef was geplaatst op het internet. ID/farma stelt in de testomgeving elementen te hebben ontdekt welke rechtstreeks gekopieerd zijn van de KOMBI/rom ten behoeve van de ontwikkeling van de KNMP Kennisbank. ID/farma concludeert dat de KNMP klakkeloos kopieën heeft gemaakt van de broncodes waarop ID/farma auteursrechten heeft. 4.4 KNMP betwist dat zij met de proefversie in oktober 2006 en met de binnenkort uit te geven KNMP Kennisbank inbreuk maakt op het auteursrecht van ID/farma. Zij heeft een rapport overgelegd van de deskundigen J.B.F. Mulder en P. Hanraets. 4.5 Voornoemd rapport betrekt in de vergelijking hoofdzakelijk de KOMBI/rom editie april 2007 en de huidige online versie van de KNMP Kennisbank. De deskundigen stellen vast dat de KOMBI/rom en de KNMP Kennisbank zijn gebaseerd op verschillende technische platforms. Voor de kennisbank wordt een standaard publicatietool gebruikt met de naam Publish One, welke tool is ontwikkeld door het bedrijf Disk@d. 4.6 Ter zitting heeft ID/farma bevestigd dat het technisch platform van de KOMBI/rom door haar zelf is ontwikkeld. De voorzieningenrechter begrijpt hieruit dat zij erkent dat de KNMP Kennisbank een eigen platform zal gaan gebruiken. Hieruit volgt dat, wil er sprake zijn van inbreuk op auteursrecht van ID/farma, deze gelegen zal moeten zijn in de bewerking van de content. 4.7 Tussen partijen staat vast dat de content op de KOMBI/ rom wordt aangeleverd door KNMP en voor een kleiner deel door derden. In beginsel komt het auteursrecht de KNMP en die derden toe. Dit wordt slechts anders indien ID/farma daar een auteursrechtelijk relevante prestatie aan zou toevoegen. Dat dit het geval is, heeft ID/farma niet aanneme-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

lijk gemaakt. De deskundigen hebben er in dit verband op gewezen dat ten behoeve van de KOMBI/rom in de bestanden wel verbindingen (hyperlinks) zijn gemaakt en dat er opmaak is toegevoegd en dat dat gebeurt door KNMP met behulp van het programma Hi-Author dat daartoe door ID/ farma aan KNMP ter beschikking is gesteld. Ten behoeve van de KNMP Kennisbank zal de KNMP dat doen met behulp van het standaardprogramma Word. 4.8 De voorzieningenrechter zal in het midden laten of de testversie van de Kennisbank zoals deze in oktober 2006 op het internet was geplaatst inbreuk maakt op auteursrecht van ID/farma. KNMP heeft dit betwist, maar ook als dit zo zou zijn, dan is de dreiging van en voortgezette inbreuk door KNMP voorshands voldoende ontzenuwd. Het onderzoek door de deskundigen maakt voldoende aannemelijk dat de uit te geven KNMP Kennisbank geen inbreuk zal maken op auteursrechten van ID/farma. Uit het onderzoek blijkt immers dat in elk geval van een geheel ander technisch platform gebruik zal worden gemaakt en voorts dat de bewerking van de bestanden door KNMP zal worden gedaan. 4.9 Bij deze stand van zaken ligt onderdeel 3 van de vordering, voor zover deze auteursrecht betreft, voor afwijzing gereed. 4.10 Onderdelen 4 en 5 van de vordering hebben de strekking dat ID/farma ook na 27 april 2007 het gebruik van materiaal waarvan KNMP het auteursrecht toekomt op de wijze als voorheen wil kunnen voortzetten. ID/farma beroept zich daartoe wat betreft onderdeel 4 van de vordering op de schriftelijke licentieovereenkomst van 15 september 1998. Wat betreft onderdeel 5 beroept zij zich op een mondeling dan wel stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst op grond waarvan zij een licentie, met recht van sublicentiëring kreeg ter zake van de overige KNMP content zoals die tot en met april 2007 op de KOMBI/rom stond. 4.11 KNMP betwist het bestaan van een mondeling of stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst en stelt dat in elk geval beide overeenkomsten het lot delen van de per 27 april 2007 door opzegging geëindigde KOMBI/rom overeenkomst. Zij heeft voorts verklaard dat zij geheel niet voornemens is de verstrekking van de G-bestanden, waar de schriftelijke overeenkomst op zag, stop te zetten. Zij stelt die nog steeds beschikbaar zoals zij deze ook beschikbaar stelt aan enkele andere partijen. KNMP wil dat doen onder een nieuwe overeenkomst met ID/farma onder dezelfde voorwaarden als met die andere partijen. Zij erkent dat zij voornemens is na 27 april 2007 de niet-G-bestanden niet meer aan ID/farma te verstrekken. 4.12 Weliswaar dient de overdracht van auteursrecht bij akte (schriftelijk) te geschieden, maar dat vormvereiste geldt niet voor licentieovereenkomsten met betrekking tot auteursrecht. Een overeenkomst zoals door ID/farma gesteld kan dus mondeling en ook stilzwijgend (dat wil zeggen af te leiden uit gedragingen van partijen) tot stand komen. Ook omdat KNMP niet aangeeft onder welke andere titel zij de niet-G-bestanden aan ID/farma heeft verstrekt, gaat de voorzieningenrechter er voorshands van uit dat er sprake is van een stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst. De modaliteiten daarvan zijn af te leiden uit de gedragingen van partijen welke inhielden dat gedurende vele jaren KNMP actief meewerkte aan de toelevering van die bestanden in een voor ID/farma bruikbare digitale vorm, en dat

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


ID/farma die bestanden vervolgens tegen vergoeding, te betalen aan ID/farma, verder verspreidde onder de leden van KNMP en derden. Omdat de stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomst het complement is van de schriftelijke licentieovereenkomst, ligt het in de rede voor de overige modaliteiten te spiegelen aan die schriftelijke overeenkomst. 4.13 KNMP stelt voorts dat, als er al sprake zou zijn van twee licentieovereenkomsten, dat deze dan beide het lot zijn gevolgd van de per 27 april 2007 beeindigde KOMBI/romovereenkomst. De voorzieningenrechter begrijpt dat KNMP bedoelt dat de licentieovereenkomsten zozeer accessoir zijn aan de hoofdovereenkomst (de KOMBI/romovereenkomst) dat deze wat betreft de beëindiging de hoofdovereenkomst moeten volgen. De tijdige opzegging van de hoofdovereenkomst had volgens KNMP ook de strekking de nevenovereenkomsten (de schriftelijke en de stilzwijgende licentieovereenkomst) te beëindigen. 4.14 De voorzieningenrechter volgt de zienswijze van KNMP niet. Van belang is dat in elk geval de schriftelijke licentieovereenkomst van 15 september 1998 voorzag in een eigen beëindigingregeling. Dat die overeenkomst geen regeling bevatte voor opzegging door de licentiegever doet daar niet aan af. Elke duurovereenkomst is immers opzegbaar door een van partijen. De onderhavige overeenkomst voorzag weliswaar enkel in de opzegging van de overeenkomst door de licentienemer, met een opzegtermijn van drie maanden, maar daaruit mag niet worden afgeleid – zoals ID/farma kennelijk wil – dat de overeenkomst zijdens de licentiegever onopzegbaar is. Het ligt meer in de rede om ten minste dezelfde termijn ook voor de licentiegever te laten gelden. 4.15 Een ander gezichtspunt is dat de licentieovereenkomsten heel goed op zichzelf kunnen staan. Dat KNMP met andere marktpartijen met betrekking tot de G-standaard al afzonderlijke licentieovereenkomsten heeft gesloten en ook bereid is dat te doen met ID/farma geeft dat aan. Bovendien staat vast dat al voordat in 1995 tussen partijen de overeenkomst voor het collectief abonnement werd gesloten KNMP databestanden leverde aan ID/farma ter verspreiding op de KOMBI/rom. 4.16 Nu van een afzonderlijke opzegging van de licentieovereenkomsten niet is gebleken, dient voorshands – tot geldige beëindiging door opzegging – van het voortbestaan van beide licentieovereenkomsten uit te worden gegaan. De onderdelen 4 en 5 van de eis zullen daarom worden toegewezen. Merkenrecht 4.17 Naar voorlopig oordeel is niet aannemelijk geworden dat KNMP het merk KOMBI/rom zal gaan gebruiken. De vordering voor zover gegrond op het merkenrecht dient evenwel reeds te worden afgewezen omdat ID/farma niet de merkhouder is en dat ook niet is gesteld of gebleken dat ter zake rechten aan haar zijn overgedragen. Bij deze stand van zaken ligt onderdeel 3 van de vordering, voor zover deze merkenrecht betreft, voor afwijzing gereed. Onjuiste mededelingen 4.18 Onderdeel 1 van de eis, zo begrijpt de voorzieningenrechter, betreft de mededelingen die KNMP heeft gedaan waaruit zou kunnen worden begrepen dat de KOMBI/rom

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 9 3

na 27 april 2007 niet meer zal verschijnen, althans niet meer met de gebruikelijke inhoud, en waarbij tevens de leden van KNMP worden opgeroepen over te stappen naar de KNMP Kennisbank. ID/farma verwijst in dit verband onder meer naar een brief van KNMP d.d. 2 maart 2007 aan al haar ’Zakelijke leden en afnemers van pakket Z’. Deze brief heeft onder meer de volgende inhoud: Eind april 2007 eindigt het collectieve abonnement van de KNMP op KOMBI/rom. Vanaf dat moment publiceert de KNMP belangrijke databestanden als het Informatorium Medicamentorum en het Formularium der Nederlandse Apothekers (FNA) niet meer via KOMBI/ rom maar via de KNMP Kennisbank. De KOMBI/rom van april 2007 is de laatste KOMBI/rom die u van de KNMP ontvangt. In plaatst daarvan biedt de KNMP u vanaf 1 mei 2007 een abonnement op de KNMP Kennisbank. In de bijgaande documentatie leest u meer over de verschillende vormen waarin u de KNMP Kennisbank kunt gebruiken en de tarieven die de KNMP hanteert. Via het bijgaande keuzeformulier kunt u vervolgens aangeven welke vorm uw voorkeur heeft. Het keuzeformulier dient u voor 15 maart 2007 aan de KNMP te retourneren. Stuurt u het formulier niet terug dan kunt u een groot aantal databestanden van de KNMP vanaf 1 mei 2007 niet meer raadplegen! 4.19 Hierboven is overwogen dat de licentieovereenkomsten tussen KNMP en ID/farma niet zijn beëindigd, althans niet per einde april 2007. Daaruit volgt dat ID/farma ook na 27 april 2007 gerechtigd is een groot aantal databestanden van de KNMP op haar KOMBI/rom te plaatsen en raadpleegbaar te maken voor onder meer de leden van KNMP. In dat licht is naar voorlopig oordeel de suggestie die wordt gewekt door de brief van 2 maart 2007 niet juist. De databestanden van KNMP blijven immers in beginsel raadpleegbaar zolang ID/farma de uitgave voortzet hetgeen zij zal kunnen blijven doen onder vigeur van de lopende licentieovereenkomsten. 4.20 Aannemelijk is ook dat mededelingen als deze door KNMP ID/farma ten onrechte op een achterstand in de markt zetten. Door deze mededelingen zullen de aangeschreven personen veronderstellen dat na 1 mei de KNMP Kennisbank de enige mogelijkheid is om de databestanden te raadplegen. Dit brengt mee dat onderdeel 1 van de vordering zal worden toegewezen op een wijze als hierna te melden. Beperking mededinging 4.21 ID/farma stelt dat KNMP misbruik maakt van haar machtspositie ondermeer doordat zij derden, met name ID/ farma, geen licenties verstrekt voor het gebruik van materiaal waarvan KNMP het auteursrecht heeft. ID/farma wordt daardoor indirect uitgesloten van de markt van publicaties zoals thans de KOMBI/rom. 4.22 De voorzieningerechter stelt voorop dat als regel een IE-recht zoals het auteursrecht de rechthebbende een uitsluitend gebruiksrecht geeft en daarmee leidt tot een geoorloofde vorm van beperking van de mededinging. In dit geval volgt uit het voorgaande bovendien dat ID/farma op grond van door KNMP gegeven licenties wél het recht heeft materiaal van KNMP verder te verspreiden. Op de gestelde grondslag is er dus geen sprake van een ongeoorloofde beperking van de mededinging. 4.23 Verder stelt ID/farma dat door de koppeling tussen lidmaatschap van de KNMP en het abonnement op de KNMP

•


3 9 4

B I J B L A D


Kennisbank een vrije keuze voor de KOMBI/rom vrijwel ondoenlijk is, waardoor de KOMBI/rom uit de markt wordt gedrukt. Volgens ID/farma is dat in strijd met artikel 24 Mededingingswet. 4.24 KNMP betwist dat het aanbieden van de KNMP Kennisbank als onderdeel van het lidmaatschap van de KNMP onrechtmatig is. Zij heeft geen machtspositie ten opzichte van apothekers omdat er voor apothekers geen sprake is van een verplichting om lid te zijn van de KNMP. Ook is volgens KNMP onjuist dat zij al haar leden gaat verplichten tot het nemen van een abonnement op de KNMP Kennisbank. De leden van KNMP zijn natuurlijke personen en dit lidmaatschap omvat geen abonnement op de KNMP Kennisbank. Daarnaast kunnen leden, ten behoeve van de apotheek die zij beheren, een zakelijk lidmaatschap afsluiten. In dit lidmaatschap is het gehele dienstenpakket inbegrepen dat nodig is voor de exploitatie van een apotheek, inclusief een abonnement op de KNMP Kennisbank. De diensten van de KNMP zijn ook los verkrijbaar voor leden en nietleden. 4.25 De modaliteiten van het lidmaatschap zoals KNMP die heeft voorgesteld zijn door ID/farma niet bestreden. Voorshands merkt de voorzieningenrechter de uitgave van de KNMP kennisbank door KNMP aan als een dienstverlening aan haar leden welke vergelijkbaar is met een samenwerking op administratief gebied, zoals bedoeld in rnr. 101 van de Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen van de NMA, editie april 2005. Een dergelijke samenwerking, die de strekking heeft dat een gemeenschappelijke informatievoorziening tot stand komt, is in beginsel niet mededingingsbeperkend omdat het niet van invloed is op het aanbod van producten en diensten van de samenwerkende ondernemingen. In dit geval zijn onder de samenwerkende ondernemingen te verstaan de afzonderlijke zakelijke leden van de KNMP, dat wil zegggen de apotheken. Artikel 24 is in het onderhavige geval dan ook niet van toepassing. De dienstverlening aan leden is ook niet anderszins onrechtmatig. 4.26 Hetgeen hierboven is overwogen brengt met zich dat onderdeel 2 van de eis zal worden afgewezen. Rectificatie 4.27 Bij deze stand van zaken zullen de onderdelen 1, 4 en 5 worden toegewezen. Dit rechtvaardigt dat onderdeel 6, dat ziet op een rectificatie, wordt toegewezen in aangepaste vorm. 4.28 KNMP maakt terecht bezwaar tegen een rectificatie in het Pharmaceutisch Weekblad aangezien de door de voorzieningenrechter onjuist bevonden mededelingen niet via dat blad zijn verspreid. In plaats daarvan zal KNMP worden bevolen een brief uit te laten gaan in dezelfde vorm en aan de zelfde geadresseerden (Zakelijke leden en afnemers van pakket Z) als de brief d.d. 2 maart 2007, waaruit is geciteerd onder 4.18 van dit vonnis. Gelet op hetgeen gevorderd is en hetgeen zal worden toegewezen zal deze de volgende tekst dienen te bevatten: RECTIFICATIE ALS GEVOLG VAN HET VONNIS VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DEN HAAG D.D. 27 april 2007. Vanaf eind april 2007 zal de KNMP Kennisbank beschikbaar zijn. In afwijking van eerdere berichten die u van de KNMP heeft ontvangen zullen naast de KNMP Kennisbank de verschillende versies van

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

KOMBI/rom op de markt blijven worden gebracht door ID/farma. U kunt derhalve KOMBI/rom gewoon blijven gebruiken door een individueel abonnement af te sluiten bij ID/farma. De verschillende versies van KOMBI/rom zullen na 27 april 2007 over alle KNMP-, WINAp en G-Standaard-bestanden blijven beschikken welke ook voor 27 april 2007 beschikbaar waren op KOMBI/ rom. 4.29 De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat KNMP de onjuist bevonden mededelingen van haar websites zal verwijderen. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding KNMP daarnaast te verplichten tot publicatie van de rectificatie op de websites van KNMP. Voorschot op de schadevergoeding. 4.30 Daargelaten de niet onderbouwde spoedeisendheid – de rechtbank begrijpt dat het gaat om toekomstig te lijden schade – is de schade thans naar hoogte en grondslag zo weinig onderbouwd dat deze in kort geding niet, ook niet als voorschot, toewijsbaar is. Proceskosten 4.31 Beide partijen vorderen vergoeding van de volledige proceskosten conform de Handhavingsrichtlijn. KNMP begroot haar kosten op € 14.002 voor door haar deskundigen gemaakte kosten en op € 43.186 voor juridische kosten. Zij heeft ter zitting aangegeven zich ermee te kunnen verenigen dat haar juridische kosten voor de helft worden toegerekend aan niet-IE-rechtelijke werkzaamheden. ID/farma begroot haar kosten op € 25.905. 4.32 De voorzieningenrechter merkt de vorderingen onder 4 en 5 betreffende de licentieovereenkomsten aan als IErechtelijke vorderingen in de zin van de handhavingsrichtlijn omdat deze zijn aan te merken als een verweer van ID/farma tegen een mogelijke vordering van KNMP tegen handhaving van haar auteursrecht. Op deze onderdelen wordt ID/farma in het gelijk gesteld. Wat betreft onderdeel 3, dat zowel auteursrecht als merkenrecht betreft, wordt ID/ farma in het ongelijk gesteld. Rekening houdende met het gegeven dat de partijen overigens over en weer gedeeltelijk in het gelijk en ongelijk worden gesteld ziet de voorzieningenrechter aanleiding te bepalen dat de kosten zullen worden gecompenseerd, des dat ieder van partijen de eigen kosten draagt. Enz.

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Nr. 48 Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 17 maart 2005 (PAGE-puppy) Mr. Sj.A. Rullmann Art. 6:162 BW In dit geding wordt er van uitgegaan dat de Dubbelfriss-puppy, met name nu ook hij met toiletpapier in de weer is, op zijn minst geïnspireerd is op en aldus in zekere mate een nabootsing is van de PAGE-puppy. Nabootsing is echter in zijn algemeenheid niet steeds onrechtmatig en rechtvaardigt evenmin zonder meer toewijzing van de vorderingen van K-C. Van slaafse nabootsing is geen sprake nu de puppy in de Dubbelfriss-reclame iets geheel anders met toiletpapier doet dan de PAGE-puppy. Voorts is evenmin sprake van verwarringsgevaar waardoor K-C schade lijdt. Niet gebleken is dat een aanmerkelijk deel van de consumenten na het zien van de gehele Dubbelfrissreclame in verwarring is over de vraag van wie de reclame is. Hetgeen deskundige in zijn verklaring heeft gesteld is onvoldoende om zondermeer aan te nemen dat PAGE door de Dubbelfriss-reclame schade leidt. Zijn conclusie dat sprake is van schadelijke merkvervuiling vloeit, bij betwisting door gedaagde, niet rechtstreeks voort uit het onderzoek van Market Tools, noch wordt deze conclusie op enige andere wijze geschraagd. De schade die het gevolg zou zijn van de gestelde merkvervuiling wordt ook niet concreet uitgewerkt. Bovendien gaat het beroep van K-C op haar merk niet op, zoals hiervoor reeds is overwogen. Overigens is bepaald niet uit te sluiten dat de Dubbelfriss-reclame kan worden opgevat als een parodie, die in beginsel toelaatbaar is. Art. 6:194 e.v. BW K-C heeft niet aannemelijk gemaakt dat van misleidende mededelingen sprake is, noch van vergelijkende reclame, nu de producten waarvoor wordt geadverteerd geheel verschillend zijn. 1 Kimberly-Clark Worldwide Inc te Neenah, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika, 2 Kimberly-Clark BV te Ede, eiseressen, procureur mr. I.M.C.A. Reinders Folmer, advocaat mr. H.J.M. Harmeling te Amsterdam, tegen 1 Friesland Foods BV h.o.d.n. Riedel Drinks te Ede, 2 DBB Amsterdam BV te Amstelveen, gedaagden, procureur mr. L.P. Broekveldt, advocaat mr. H.J.M. Boukema te ’s-Gravenhage. Gronden van de beslissing 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. a K-C is onderdeel van een concern dat internationaal actief is. In de Benelux brengt zij het merk PAGE op de markt voor keukenpapier, toiletpapier enzovoorts. b Sinds begin jaren ’80 maakt K-C in reclame en marketing voor PAGE gebruik van een Labrador Pup, verder: De PAGEpuppy. De PAGE-Puppy is door K-C Worldwide INC geregistreerd als gemeenschapsmerk, op de navolgende wijze: Country: Community Trademark Mark Name: DESIGN NEW PUPPY W/CURVED LINES Current App. No: 001546480 Current App. Date: 3/8/2000 Original Reg. Numb: 1546480 Current Reg. Numb: 1546480

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 9 5

Class: 16 ABSORBENT PAPER TISSUEPRODUCTS SUCH AS FACIAL TISSUE, TOILET TISSUE, PAPER TOWELS AND PAPER TABLE NAPKINS Orig. Reg. Date: 3/8/2000 Current Reg. Date:3/8/2000 Renewal due: 3/8/2010 Current Owner: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Mark Name: DESIGN NEW PUPPY W/CURVED LINES Current App. No: 3845518 Current App. Date: 5/19/2004 Class: 3 PREMOISTENED OR IMPREGNATED TISSUES OR WIPES Current Owner: Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Country: Community Trademark Mark Name: DESIGN PUPPY EMBOSSING Current App. No: 2341089 Current App. Date: 8/15/2001 Original Reg. Numb: 2341089 Current Reg. Numb: 2341089 Class: 3 16 PRE-MOISTENED TISSUES OR WIPES FOR PERSONAL HYGIENE ABSORBENT PAPER TISSUE PRODUCTS SUCH AS FACIAL TISSUE, TOILET TISSUE, PAPER TOWELS OR PAPER TABLE NAPKINS Orig. Reg. Date: 8/15/2001 Current Reg. Date: 8/15/2001 Renewal due: 8/15/2011 Current Owner: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

c Riedel is onder meer actief in de frisdrank sector. Voor de frisdrank Dubbelfriss maakt Riedel gebruik van een reclameconcept met een steeds terugkerende hoofdrolspeler, genaamd Wesley. Deze Wesley is een mini-mannetje, een soort alter-ego, dat zich plaatst op de schouder of op de arm van de persoon die in de betreffende reclame een belangrijke rol speelt. Voor de overige personen in de reclamespot lijkt Wesley onzichtbaar. d DBB is het reclamebureau dat de Wesley reclames voor Riedel ontwikkelt. In een recente reclame in deze serie komt, naast Wesley, ook een – nogal ondeugende – Golden Retriever puppy voor, die onder meer met toiletpapier in de weer is.

•


3 9 6

B I J B L A D


e In november 2004 heeft bureau Millward Brown in opdracht van DBB onderzoek verricht naar de effectiviteit van de onder d genoemde reclame. Als één van de resultaten van het onderzoek is in het rapport vermeld: ’De emotionele respons op ’Puppy’ (in het licht van de doelstellingen heel cruciaal) is gemiddeld: – de actieve, positieve betrokkenheid van de spot is zeer hoog; ’Puppy’ (de Dubbelfriss reclame met de puppy, vzr.) is vooral apart, betrokken en valt op. In vergelijking met ’Schoonouders’ en ’Dansen’ (eerdere Dubbelfriss reclames, vzr) valt ’Puppy’ minder op en is in mindere mate apart. Dit kan te maken hebben met de spot voor toiletpapier met daarin dezelfde soort hond.’ f Bij brief van 25 november 2004 heeft K-C Riedel gesommeerd om uiterlijk op 29 november 2004 te bevestigen dat zij de onder d genoemde reclame en elke andere reclame die

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

direct of indirect verwijst naar de PAGE-puppy, alsmede alle verwijzingen naar de PAGE-puppy op de Dubbelfrisswebsite, uiterlijk op 10 december 2004 zal staken en gestaakt houden. g In de aan dit geding ten grondslag liggende dagvaarding is vermeld dat R. van Amerongen, marketing directeur van Riedel in Nederland, in een overleg met M. Stoker, algemeen directeur van K-C Benelux, naar aanleiding van de bezwaren van K-C tegen de Dubbelfriss reclame mondeling heeft meegedeeld dat DBB die reclame zo heeft ingericht dat deze een juridisch aanvaardbare ’parodie’ op de PAGE reclames zou zijn. h Op 2 maart 2005 heeft het bureau Market Tools in opdracht van K-C een rapport uitgebracht over de vraag of het onder d genoemde reclamefilmpje verwarring veroorzaakt bij kopers van PAGE, bijvoorbeeld doordat men denkt dat PAGE ook op één of andere wijze bij de totstandkoming van deze reclame is betrokken. Het rapport is gebaseerd op ondervraging van 201 geselecteerde respondenten, allen vrouwen boven de 18 jaar oud. Als uitkomst is onder meer in het rapport vermeld dat na het zien van het eerste deel van de reclame 23, na het tweede deel 45 en na de gehele reclame 6 van de respondenten menen dat de reclame (mede) PAGE betrof. Na het zien van het complete filmpje, verklaarden volgens het onderzoek alle respondenten dat dit volgens hen een reclame voor Dubbelfriss betrof en 142 van hen verklaarden dat het reclamefilmpje hen aan PAGE deed denken. Volgens het onderzoek vond verder 90 % van de respondenten de PAGE-puppy ’caring’, vond 81 % dat de PAGEpuppy ’Protectively looks out for the family’, 82 % dat hij ’Understands the needs of the family’ en 80 % dat hij ’Actively cares for the family’, terwijl deze percentages voor de ’Riedelpuppy’ respectievelijk 34, 25, 23 en 19 zijn. Van de respondenten vond 96 % de PAGE-puppy ’Soft & Cuddly’; voor de Dubbelfriss-puppy bedroeg dit percentage 99. i De raadsman van K-C heeft aan Prof. Dr. Theo B.C. Poiesz, Hoogleraar Economische Psychologie aan de Tias Business School, verbonden aan de Universiteit van Tilburg, de vraag voorgelegd ’welk effect (in de zin van een positief negatief of neutraal effect) de Dubbelfriss-reclame heeft op de marketingstrategie van Kimberly-Clark, waarvan de PAGE-puppy het boegbeeld is, alsmede op de waarde/goodwill die door de PAGE-puppy wordt vertegenwoordigd en daarmee op het voortgaande gebruik van de PAGEpuppy in reclames.’ Bij schrijven van 28 februari 2005 heeft Poiesz, zichzelf introducerend als deskundige op het gebied van consumentengedrag en de verwerking van reclameboodschappen door consumenten, deze vraag beantwoord. Zijn conclusie luidt in dit schrijven dat ’tussen PAGE en Dubbelfriss merkverwarring optreedt als gevolg van de Dubbelfrisscommercial; (...) als gevolg hiervan merkvervuiling van PAGE plaatsvindt; (...) dit laatste schadelijk en riskant is voor de huidige en toekomstige positionering van PAGE.’ 2 K-C vordert thans kort gezegd dat gedaagden wordt bevolen elk gebruik van de gewraakte reclame en van met de merken van K-C overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom – waarbij indien de vorderingen worden toegewezen op grond van het merkenrecht de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig zou moeten worden gemaakt (als bedoeld in artikel 260 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV)) op zes maanden zou moeten worden gesteld – alsmede hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot vol-

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


doening aan K-C van een bedrag van € 30.000,– als voorschot op schadevergoeding, met veroordeling van gedaagden in de kosten van het geding. 3 K-C legt aan haar vordering, samengevat, het volgende ten grondslag. De PAGE-puppy is het boegbeeld, de zogenaamde ’brand-icon’ van K-C en als zodanig bij het publiek bekend. K-C heeft daarvoor veel investeringen moeten verrichten. De kern van het reclame concept met de PAGEPUPPY is om een relatie te leggen tussen het zorgzame karakter van de puppy en de verzorgende kwaliteiten van het PAGE product. Riedel maakt in haar reclame zonder toestemming doelbewust gebruik van de PAGE-puppy, op een wijze waarover K-C geen enkele zeggenschap of controle kan uitoefenen. Er is sprake van nabootsing, waardoor verwarring ontstaat bij het publiek. De puppy in de Dubbelfriss reclame lijkt erg op de PAGE-puppy en treedt op in een soortgelijke situatie (in een huiskamer) en met dezelfde accessoires (toiletpapier). Het gedrag van de Dubbelfrisspuppy wijkt echter in de loop van de reclame aanzienlijk af van de zorgzame PAGE-puppy. De Dubbelfriss-puppy is immers erg baldadig en maakt een chaos van de huiskamer. Het beeld van de PAGE-puppy is niet meer eenduidig. Ook wordt de brave PAGE-puppy een beetje belachelijk gemaakt. Door de Dubbelfriss reclame worden de waarde en bruikbaarheid van de PAGE reclames aangetast. Daarnaast wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het imago en de reputatie van de PAGE-puppy en de bijbehorende PAGE reclames. Verder is de Dubbelfriss reclame in strijd met de regels betreffende misleidende en vergelijkende reclame. Een deel van het publiek zal denken dat de reclame mede afkomstig is van PAGE. Dat blijkt ook uit het onderzoek van Market Tools. Er is sprake van merkvervuiling, zoals ook door de deskundige Poiesz is geconcludeerd. Gedaagden handelen aldus onrechtmatig jegens K-C en K-C lijdt daardoor schade. Ook is sprake van inbreuk op het PAGE-puppy merk. De schade van K-C bestaat onder meer daaruit dat de nieuwe op stapel staande reclamecampagne met de PAGE-puppy zijn effect niet, of slechts in verminderde mate, zal hebben. De PAGEpuppy in zijn ’vertrouwde rol’ kan door het publiek als minder dynamisch of zelfs negatief ervaren worden. In de Dubbelfriss reclame is hij immers onderdeel van een wilde gang van zaken met harde en ritmische muziek, terwijl hij in de PAGE reclame eerder vriendelijk en bedachtzaam te werk zal gaan. De schade kan worden begroot op een percentage van de kosten voor deze nieuwe campagne, die in totaal € 200.000,– bedragen. Gedaagden dienen een voorschot van 15 % van deze kosten, een bedrag van € 30.000,– aan K-C te voldoen. 4 Riedel en DBB hebben tegen de vordering verweer gevoerd, welk verweer hierna, voor zover nodig, bij de beoordeling van het geschil zal worden besproken. Beoordeling van het geschil. 5 Gedaagden hebben in de eerste plaats betoogd dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank niet bevoegd is om van het geschil, voor zover daaraan de merkinbreuk ten grondslag ligt, kennis te nemen, aangezien op grond van het bepaalde in artikel 92 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk en artikel 3 van de Uitvoeringswet die die Verordening bij uitsluiting de rechtbank en de voorzieningenrechter te Den Haag bevoegd zouden zijn. Dit

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 9 7

betoog wordt echter niet gevolgd. K-C hebben in dit kader terecht verwezen naar artikel 99 van de Verordening, dat als volgt luidt: ’Voorlopige en beschermende maatregelen. 1. Aan de rechterlijke instanties, met inbegrip van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk, van een Lid-Staat kunnen voor een Gemeenschapsmerk of aanvragen om een Gemeenschapsmerk dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen worden gevraagd als het recht van die Staat kent voor nationale merken, zelfs indien een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk van een andere Lid-Staat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen. ’ De voorzieningenrechter is met K-C van oordeel dat uit deze bepaling, mede in het licht van het bepaalde in artikel 13 RV, volgt dat voor een voorziening in kort geding naast de voorzieningenrechter te Den Haag ook een andere (voorzieningen) rechter bevoegd kan zijn, in dit geval de voorzieningenrechter in Amsterdam, nu één van de gedaagden (DBB) in dit arrondissement is gevestigd en hier (mede) de gevorderde ordemaatregelen zouden moeten worden getroffen. Het bepaalde in artikel 3 van de Uitvoeringswet dient, mede gelet op hetgeen is vermeld in de toelichting, niet aldus te worden geïnterpreteerd dat in kort geding de voorzieningenrechter te Den Haag uitsluitend bevoegd is. 6 K-C Worldwide INC als merkhouder en K-C B.V. als opdrachtgever van de advertentiecampagne met de PAGEpuppy hebben beide een spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening en kunnen in hun vorderingen worden ontvangen. 7 Om inbreuk op het merkenrecht te kunnen aannemen is het uitgangspunt het merk zoals dat is gedeponeerd. Het door K-C gedeponeerde teken betreft een foto en een (gestileerde) tekening van een stilzittend hondje. Het in de Dubbelfriss reclame voorkomende hondje is echter een levend hondje dat bewegend ten tonele verschijnt. Deze Dubbelfriss-puppy vertoont, zoals gedaagden terecht hebben aangevoerd, onvoldoende verwantschap met het door K-C gedeponeerde teken om inbreuk op haar merkenrechten te kunnen aannemen. Alleen al hierom is de op het merkenrecht gebaseerde vordering van K-C niet toewijsbaar. Daarnaast hebben gedaagden terecht aangevoerd dat het deponeren van de PAGE-puppy als merk niet meebrengt dat K-C het gebruik van een puppy in advertentiecampagnes kan monopoliseren. 8 Naast inbreuk op haar merkenrecht heeft K-C onrechtmatig handelen door gedaagden aan haar vordering ten grondslag gelegd. Gedaagden hebben, ondanks het vermelde onder 1 f, op een zeker moment het standpunt ingenomen dat de gelijkenis van het hondje in de Dubbelfriss reclame met de PAGE-puppy op louter toeval berust. In dit geding wordt er niettemin vanuit gegaan dat de Dubbelfriss-puppy, met name nu ook hij met toiletpapier in de weer is, en gelet op het onder 1 e en f vermelde, op zijn minst geïnspireerd is op en aldus in zekere mate een nabootsing is van de PAGEpuppy. Nabootsing is echter in zijn algemeenheid niet steeds onrechtmatig en rechtvaardigt evenmin zonder meer toewijzing van de vorderingen van K-C. Van slaafse nabootsing is geen sprake nu de pup in de Dubbelfriss reclame iets geheel anders met toiletpapier doet dan de PAGE-puppy. Voorts is evenmin sprake van verwarringsgevaar waardoor K-C schade lijdt. Niet gebleken is dat een aanmerkelijk deel van de consumenten na het zien van de gehele Dubbelfriss reclame in verwarring is over de vraag van wie de reclame is.

•


3 9 8

B I J B L A D


Het in het onderzoek van Market Tools – wat er ook zij van de door gedaagden betwiste representativiteit en deugdelijkheid daarvan – vermelde percentage van 3 % is te verwaarlozen. Ook dat ongeveer 12 %, ofwel 22 % van de respondenten van dit onderzoek na het zien van het eerste, respectievelijk tweede segment van de Dubbelfriss reclame denkt dat deze (mede) van PAGE is, duidt nog niet op verwarring bij de consument die schadelijk is voor PAGE. Die conclusie volgt ook niet uit het onderzoek. Weliswaar komt daaruit naar voren dat de Dubbelfriss reclame bij een aantal respondenten associaties oproept met de PAGE reclame, maar niet dat het imago van de PAGE-puppy, dan wel het koopgedrag van de PAGE-consument daardoor negatief wordt beïnvloed. Aan de pup van Dubbelfriss worden volgens het onderzoek andere capaciteiten toegedicht dan aan de PAGE-puppy, maar ook de Dubbelfriss pup wordt door een overgrote meerderheid van de respondenten als ’soft and cuddley’ gekwalificeerd, hetgeen toch volgens K-C een belangrijk deel van de rol van de PAGE-puppy is. Hetgeen Poiesz in zijn verklaring heeft gesteld is onvoldoende om zonder meer aan te nemen dat PAGE door de Dubbelfriss reclame schade lijdt. Zijn conclusie dat sprake is van schadelijke merkvervuiling vloeit, bij betwisting door gedaagden, niet rechtstreeks voort uit het onderzoek van Market Tools, noch wordt deze conclusie op enige andere wijze geschraagd. De schade die het gevolg zou zijn van de gestelde merkvervuiling wordt ook niet concreet uitgewerkt. Bovendien gaat in deze zaak het beroep van K-C op haar merk niet op, zoals hiervoor reeds is overwogen. Overigens is bepaald niet uit te sluiten dat de Dubbelfriss reclame kan worden opgevat als een parodie, die in beginsel toelaatbaar is. 9 Ook de stelling van K-C dat sprake is van strijd met het bepaalde in de artikelen 6:194 en 194a Burgerlijk Wetboek zal niet worden gevolgd. K-C heeft niet aannemelijk gemaakt dat van misleidende mededelingen sprake is, noch van vergelijkende reclame, nu de producten waarvoor wordt geadverteerd geheel verschillend zijn. 10 Evenmin is voorhands aannemelijk geworden dat Dubbelfriss ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit de bekendheid van de PAGE-puppy. Niet gesteld of gebleken is dat gedaagden door de gebruikmaking van een hondje dat doet denken aan de PAGE-puppy bijvoorbeeld kosten heeft bespaard op haar reclamecampagne, noch dat de reclame met de pup doeltreffender zou zijn dan de reclames met alleen de Wesley figuur. Het onder 1 e vermelde wijst eerder op het tegendeel. Ook op deze grond kunnen de vorderingen van K-C derhalve niet worden toegewezen. 11 Nu de weren op voornoemde punten slagen, zal de gevraagde voorziening worden geweigerd en behoeven de overige weren geen bespreking meer. 12 Als de in het ongelijk gestelde partij zal K-C worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

Nr. 49 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 12 september 2007 (dertec.nl) Mr. Ch.A.J.F.M. Hensen Art. 1019h Rv Vast staat dat Bege bewust en opzettelijk een domeinnaam heeft geregistreerd die overeenstemt met het merk en de handelsnaam van haar concurrent. Bege heeft op de koop toegenomen dat die domeinnaam vervolgens doorlinkt naar haar eigen website. Dergelijke inbreukmakende handelingen zijn niet als te goeder trouw gedaan aan te merken. Er is grond Bege terzake een aanmerkelijk verwijt te maken waarbij een volledige kostenvergoeding aangewezen is. Het argument van Bege dat Der-Tec de inbreuk op haar IE-recht eenvoudig had kunnen afkopen door betaling aan de inbreukmakende partij van het bedrag van € 1.195 gaat eraan voorbij dat er geen rechtsgrond is voor vaststelling van een vergoeding voor overdracht van de domeinnaam. De ervaring leert dat, indicatief, voor een kort geding in een gemiddelde merk-, model-, auteursrechtzaak afhankelijk van complexiteit en belang rekening is te houden met een bedrag tussen € 15.000 en € 25.000 aan proceskosten aan de zijde van de eisende partij. In dit geval heeft eiser zich, terecht, beroepen op zijn merkrecht en handelsnaamrecht. Verweerder heeft tot en met de dag van de zitting wat de hoofdzaak betreft geen serieus verweer gevoerd. Dit betekent dat eiser in zijn voorbereiding volledig dient te zijn. In het licht hiervan dient de gespecificeerde kostenopgave van Der-Tec ten bedrage van € 13.635,38 voor redelijk te worden gehouden en kan Bege niet volstaan met het enkel roepen dat het wel erg veel is. Der-Tec BV te Katwijk, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. H.J. Koenraad te Amsterdam, tegen Bege Aandrijftechniek BV te Sassenheim, gedaagde, advocaat mr. M.A. Visser te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 Der-Tec voert een onderneming die zich bezig houdt met de handel in pneumatische, hydraulische, mechanische- en elektronische artikelen met toebehoren ten behoeve van de aandrijftechniek. 2.2 Der-Tec is krachtens depot met nummer 1129795 van 22 februari 2007 en daarop volgende publicatie en inschrijving, houdster van een Benelux woordmerk DeR-Tec. Dit merk is ingeschreven in klasse 7 (onder meer voor machines, motoren, koppelingen en aandrijfmechanismen) en klasse 35 (onder meer voor detailhandeldiensten en zakelijke bemiddeling bij aanen verkoop op het gebied van metalen, bouwmaterialen, machines, motoren, aandrijfmechanismen etc., voornoemde diensten ook via het internet verleend, via zogenaamde webwinkels). 2.3 Der-Tec is opgericht in 2002 en voert sinds die tijd de handelsnamen Der-Tec B.V. en Der-Tec Aandrijf techniek B.V. Der-Tec is voorts houdster van onder meer de domeinnaam dertec.nl waaronder zij haar website exploiteert. 2.4 Bege drijft een onderneming die zich toelegt op de handel in machineriee¨ n, gereedschappen en technische materialen eveneens op het gebied van de aandrijf techniek. 2.5 Der-Tec heeft in februari 2007 geconstateerd dat Bege

•


O K T O B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


sinds 11 april 2006 houdster is van het domein dertec.eu. Het domein dertec.eu linkt automatisch door naar www.bege.nl, zijnde de website van Bege. 2.6 Der-Tec heeft daarop Bege per aangetekende brief van 23 februari 2007 aangeschreven en haar verzocht de doorkoppeling op te heffen en het domein dertec.eu aan haar over te dragen. In reactie hierop stelt de heer G.P. Paulides van Bege, in zijn brief van 6 maart 2007 aan Der-Tec, bereid te zijn het domein dertec.eu voor een bedrag van € 1.195 (excl. BTW) over te dragen. 2.7 Der-Tec heeft vervolgens per brief en e-mail van 8 maart 2007 aan de heer Paulides van Bege aangegeven dat zij niet akkoord kon gaan met het door Bege voorgestelde bedrag van € 1.195. In haar reactie op deze e-mail herhaalde Bege diezelfde dag per e-mail haar eerdere voorstel tot overdracht van het domein voor het eerder genoemde bedrag. 2.8 Der-Tec heeft vervolgens haar advocaat ingeschakeld en op 23 april 2007 een sommatiebrief gestuurd ten einde (kosteloze) overdracht van het domein dertec.eu te bewerkstellingen. In zijn reactie per brief van 26 april 2007, betwist de raadsman van Bege dat er sprake zou zijn van enig inbreukmakend en onrechtmatig handelen door Bege. Verder blijkt uit deze brief de bereidheid van Bege tot verkoop van de domeinnaam tegen een marktconforme prijs. 2.9 De raadsman van Der-Tec heeft vervolgens per tweede sommatiebrief van 11 mei 2007 laten weten niet akkoord te gaan met betaling voor de overdracht van een inbreukmakende domeinnaam. In reactie hierop kwam per brief van 1 juni 2007 het voorstel van een kantoorgenoot van mr. M.A. Visser tot overdracht van de domeinnaam voor het bedrag van € 2.080. 2.10 EU domeinen worden beheerd door Eurid te Brussel. Ten einde te voorkomen dat Bege na het uitbrengen van de dagvaarding alsnog het domein dertec.eu aan een derde zou overdragen of van de hand zou doen, heeft Eurid – op het schriftelijk verzoek van Der-Tec van 26 juni 2007 – de domeinnaam geblokkeerd. (...) 4 De beoordeling 4.1 De vorderingen van Der-Tec, voor zover deze zijn gebaseerd op haar merkrecht, dienen aan de bepalingen van het BVIE te worden getoetst. De bevoegdheid van deze rechtbank op die vorderingen te beslissen berust daarop dat Bege gevestigd is in het arrondissement Den Haag. (4.6 lid 1 BVIE). 4.2 Bege stelt dat de overdracht van de domeinnaam zelf nooit een struikelblok is geweest, maar dat Der-Tec bleef bij haar starre standpunt: ’wel overdracht, geen vergoeding daarvoor en wel volledige vergoeding van de advocaatkosten van Der-Tec die Bege vanaf het begin te hoog vond’. Volgens Bege gaat het geschil eigenlijk helemaal niet over inbreuken op grond van handelsnaam en merkrecht. Zij stelt dat ’dit geschil gaat over het feit dat Der-Tec kost wat het kost haar kosten vergoed wil zien, Bege zal en moet al haar kosten vergoeden met een beroep op de richtlijn 2004/ 84/EG en artikel 1019h Rv’. 4.3 Nu Bege behoudens de bepaling van dwangsommen overigens geen verweer voert tegen de gevorderde overdracht, begrijpt de voorzieningenrechter dat Bege zich niet verzet tegen toewijzing van de hoofdvorderingen en het debat beperkt tot de dwangsommen en de proceskosten.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 9 9

De overdracht 4.4 Nu de gevorderde overdracht van de domeinnaam niet wordt betwist en noch onrechtmatig noch ongegrond voorkomt zal deze worden toegewezen op de wijze als hierna bepaald. 4.5 Ter zitting is besproken dat voor de overdracht de medewerking van Der-Tec noodzakelijk is geworden vanwege de blokkade die door Der-Tec bij Eurid is gelegd. Mede daarom zal Bege een langere termijn dan gevorderd worden vergund om de overdracht te bewerkstelligen. 4.6 Omdat Bege aanvankelijk en herhaaldelijk heeft geweigerd aan de overdracht mee te werken, zal een dwangsom zoals gevorderd worden bepaald. Nu aangenomen moet worden dat dat voldoende aansporing is voor de nakoming, is er geen aanleiding voor toewijzing van hetgeen op de voet van artikel 3:300 BW gevorderd is. Proceskosten 4.7 Bege heeft bezwaar tegen een kostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv. Zij stelt dat artikel 1019h Rv voorziet in een dubbele redelijkheidstoets. Een volledige proceskostenveroordeling beantwoordt om twee redenen niet aan de bedoelde billijkheid en voorts zijn volgens Bege de zijdens Der-Tec opgegeven kosten niet redelijk. De richtlijn en artikel 1019h Rv. zien volgens Bege op de bescherming van IE rechten tegen piraterij en andere vormen van georganiseerde misdaad. Omdat bij Bege geen sprake is van een domeinregistratie en doorlink naar de eigen website te kwader trouw of zonder geldige reden, is het niet billijk haar te veroordelen in de volledige proceskosten. De tweede reden waarom een volledige vergoeding onbillijk zou zijn is het gegeven dat Der-Tec door betaling van het bedrag van € 1.195 aan Bege de overdracht zelf had kunnen realiseren. Afgezien van de billijkheidseis komen alleen voor vergoeding in aanmerking redelijke en evenredige kosten. Het aantal uren dat blijkt uit de kostenspecificatie staat niet in een redelijke verhouding tot de verrichte werkzaamheden. De voorzieningenrechter overweegt hiertoe het volgende. 4.8 Artikel 1019h Rv voorziet in de algemene regel dat de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd wordt veroordeeld in redelijke en evenredige kosten van de in het gelijk gestelde partij, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. In beginsel voorziet deze algemene regel niet in een matiging van de toe te wijzen kosten naar de mate van verwijtbaarheid van de inbreuk op het IE recht. De mate van verwijtbaarheid kan tezamen met andere omstandigheden wel leiden tot een door de billijkheid geboden matiging. 4.9 Bij de beoordeling van de verwijtbaarheid is in dit geval in aanmerking te nemen dat partijen zich op dezelfde markt van aandrijvingen begeven en concurrenten van elkaar te zijn. Niet zonder belang is dat beide directeuren van DerTec voormalige werknemers van Bege zijn en dat er nadat zij voor zichzelf wilden beginnen in verband met een concurrentiebeding stevig is geprocedeerd. Partijen hebben ter zitting de slechte onderlinge verstandhouding bevestigd. Bege stelde aanvankelijk dat zij de domeinnaam dertec.eu is gaan registreren nadat haar op een gala te Noordwijk ter ore was gekomen dat Der-Tec in de etalage lag voor een overname. Om rechten zeker te stellen is zij de domeinnaam gaan registreren. Omdat zij deze registreerde op eigen naam was volgens Bege een doorlink naar haar eigen site het auto-

•


4 0 0

B I J B L A D


matische en niet te vermijden gevolg. Nadat Der-Tec haar er op had gewezen dat het bewuste gala plaatsvond ruim nadat Bege de domeinnaam had geregistreerd, heeft Bege – ter zitting – het standpunt ingenomen dat de registratie in elk geval wel een zakelijke reden had en is geschied met het oog op een mogelijke overname. Bege erkent dat enig gesprek over een overname niet heeft plaatsgevonden. 4.10 Bij deze stand van zaken staat in elk geval vast dat Bege bewust en opzettelijk een domeinnaam heeft geregistreerd die overeenstemt met het merk en de handelsnaam van haar concurrent, Bege heeft op de koop toegenomen dat die domeinnaam vervolgens doorlinkt naar haar eigen website. Dergelijke inbreukmakende handelingen zijn naar voorlopig oordeel niet als te goeder trouw gedaan aan te merken. Er is grond Bege terzake een aanmerkelijk verwijt te maken waarbij een volledige kostenvergoeding aangewezen is. 4.11 Dit wordt niet anders in het licht van het nader door Bege aangedragen billijkheidsargument. Dit argument komt er immers op neer dat Der-tec wordt voorgehouden dat zij de inbreuk op haar IE recht eenvoudig had kunnen afkopen door betaling aan de inbreukmakende partij van het bedrag van € 1.195. Met deze redenering gaat Bege eraan voorbij dat er geen rechtsgrond is voor vaststelling van een vergoeding voor overdracht van de domeinnaam. 4.12 De raadsman van Der-Tec heeft met betrekking tot de proceskosten een gespecificeerde specificatie overgelegd ten bedrage van € 13.635,38. Bege vindt deze onredelijk. 4.13 De ervaring leert dat, indicatief, voor een kort geding in een gemiddelde merk, model, auteursrechtzaak afhankelijk van complexiteit en belang rekening is te houden met een bedrag tussen € 15.000 tot € 25.000 aan proceskosten aan de zijde van de eisende partij. In dit geval heeft eiser zich, terecht, beroepen op zijn merkrecht en handelsnaamrecht. Verweerder heeft tot en met de dag van de zitting wat

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

de hoofdzaak betreft geen serieus verweer gevoerd. Dit betekent dat eiser in zijn voorbereiding volledig dient te zijn. In het licht hiervan dient de kostenopgave van Der-Tec voor redelijk te worden gehouden en kan Bege niet volstaan met het enkel roepen dat het wel erg veel is. Bege zal dan ook worden veroordeeld in de kosten van de procedure conform de opgave van Der-Tec. 4.14 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 260 Rv. wordt een termijn bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: beveelt Bege om binnen twee weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam dertec.eu te staken en gestaakt te houden; beveelt Bege om binnen twee weken na betekening van dit vonnis ieder inbreuk op de handelsnaamrechten en merkrechten van Der-Tec op de aanduiding DeRTec of daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden; beveelt Bege om binnen twee weken na betekening van dit vonnis de domeinnaam dertec.eu aan Der-Tec over te dragen en al het benodigde te doen om te bewerkstelligen dat deze domeinnaam op naam van Der-Tec wordt gesteld; veroordeelt Bege tot betaling aan Der-Tec van een dwangsom van € 1.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat wordt gehandeld in strijd met deze bevelen, met dien verstande dat maximaal € 100.000 aan dwangsommen verbeurd zal kunnen worden; veroordeelt Bege in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van Der-Tec begroot op € 13.635,38; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; enz.

•


O K T O B E R

B

O

2 0 0 8

E K

B

B I J B L A D

E

S P

R E

K I


N

G

L. Wichers Hoeth (Gielen c.s.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht; negende druk. Kluwer, 2007, 655 pagina’s (excl. registers). Om te beginnen: een welgemeend compliment aan de redacteur van dit boek en aan het ’team’ dat deze negende druk verzorgde. Het ’Kort begrip’ is vanaf zijn eerste druk een knap compromis geweest tussen ’te veel’ en ’te weinig’: het hele vakgebied van de intellectuele eigendom werd destijds bondig maar toch voldoende informatief beschreven; en dat is ook in de negende druk nog/weer het geval. De stof is intussen wel enorm uitgebreid, en de argeloze lezer kan even denken dat ’Kort begrip’ niet de juiste titel is voor een boek van ruim 650 pagina’s – maar dat is dus wel zo. De ’formule’ van de vroegere ’Korte begrippen’ is met vakmanschap gehandhaafd. Dat wil dan zeggen dat de stof inhoudelijk met een redelijke mate van volledigheid, maar dan wel vrij summier, wordt besproken. De lezer wordt echter verder geholpen door veel verwijzingen naar bronnen, waaronder heel veel rechtspraak uit de ’feitelijke’ instanties. Daarbij is onvermijdelijkerwijs ook rechtspraak onvermeld gebleven. Slechts een enkele keer valt op dat naar rechtspraak wordt verwezen waarvan men op plausibele gronden kan betwisten dat die (nog) representatief is (ik vroeg mij dat bijvoorbeeld af bij de opgenomen rechtspraak in noot 206 op p. 617 (bij de paragraaf ’boycot’), waarvan het grootste deel van meer dan 40 jaar geleden dateert – een tijd toen over de ’eerlijke gebruiken in de handel’ volgens mij bepaald anders werd gedacht dan nu. Uit het zojuist opgemerkte blijkt overigens dat het boek ook in deze nieuwe druk trouw blijft aan een zeer ruime opvatting van de categorie ’intellectuele eigendom’, waardoor daaronder ook de ongeoorloofde mededinging met inbegrip van het reclamerecht wordt begrepen. Van dat laatste – het door snelle ontwikkeling en vergaande detaillering langzamerhand bepaald lastig te overziene reclamerecht – wordt een uitstekend perspectief gegeven. Ook de andere nieuwe(re) loten aan de stam van het IE-recht krijgen de aandacht die zij verdienen – het databankenrecht, de Handhavingsrichtlijn (met invoeringswetgeving), het staat er allemaal in, en wordt bondig maar zorgvuldig weergegeven. Misschien is mij dat in vorige drukken minder opgevallen – maar in deze druk valt wel op dat de auteurs zich niet beperken tot ’neutrale’ weergave van het geldende recht, maar met regelmaat krachtige standpunten betrekken (die overigens duidelijk als zodanig, dus: als – eventueel: controversiële – standpunten worden gepresenteerd). Er wordt bijvoorbeeld, in nr. 68, ferme kritiek geuit op de leer van de Hoge Raad over uitleg van octrooien (voor de nieuwsgierige lezers: op het voetspoor van Brinkhof, en niet dat van Hoyng). Aansluitend, in nr. 69, wordt ook de leer van de Hoge Raad inzake het verleningsdossier in twijfel getrokken. Mij uit het hart gegrepen is de terloopse kritiek, in nr. 246,

E

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 0 1

N op de ’nergens goed voor’-zijnde vernummering van overigens ongewijzigde wetteksten (in dit geval: in het BVIE). Mocht dat de wetgever dit ter harte neemt! (Het Kort begrip zet deze boodschap ongewild kracht bij door héél af en toe te verwijzen naar niet meer bestaande artikelnummers.1) Nog wat prikkelende stellingen: het arrest Flamco/Spiro strookt niet met de wet (nr. 93); de Benelux-regel voor winstafdracht zou wel eens niet met het TRIPs Verdrag en de Handhavingsrichtlijn kunnen stroken (nr. 211); het Opelarrest zou ook wel eens niet door de TRIPs-beugel kunnen (en ook niet met de Richtlijn sporen – nr. 314); het Remington-arrest zou voor modellen ’van overeenkomstige toepassing’ (kunnen) zijn (nr. 196);2 de toets aan aspecten van algemeen belang die het HvJ EG bij de beoordeling van onderscheidend vermogen (van merken) aanlegt zou met het Unieverdrag in strijd kunnen zijn (nr. 267); langer dan 5 jaar ’gedogen’ zou ook niet-gedeponeerde merken van acties van de merkhouder moeten vrijwaren (nr. 321). Voor wie in debat wil gaan is er dus keus genoeg. Jammer genoeg is een boekbespreking daarvoor niet de geëigende plaats. Een zo omvangrijke en breed uitwaaierende bespreking van een inmiddels erg groot en complex rechtsgebied als dit, bevat onvermijdelijk slordigheden. Het zijn er misschien wat meer dan ik had verwacht, maar het is zeker niet zo dat men het boek niet als betrouwbare leidraad kan hanteren. Een beetje oppassen, dat is alles. (Een paar voorbeelden: Aruba hoort niet tot de Nederlandse Antillen (nr. 12, p. 17); dat planten en dieren geen octrooieerbaar voortbrengsel kunnen zijn is hoogst aanvechtbaar (nr. 18); op p. 31 en 47 vindt men verschillende ingangsdata voor de ’misbruik’termijn van de art. 55 EOV en 5 ROW 1995; octrooien en modelrechten zijn – wordt vrij algemeen aangenomen – géén registergoederen (nr. 143); in nr. 327 wordt voor de inbreukvraag een ander beoordelingstijdstip aangewezen dan in nr. 328 (het laatste is het juiste); de vermelding, in nr. 361, dat de vrijheid van gebruik van een ’eigen’ naam alleen voor natuurlijke personen geldt, is moeilijk te rijmen met de onmiddellijk daarna volgende mededeling dat die vrijheid ook voor de handelsnaam Anheuser-Busch geldt. Lastig te volgen is ook de stelling, in verband met art. 2:23 lid 1 sub b BVIE (over de vrijstelling van generiek gebruik van tekens overeenkomstig ’eerlijk handelsgebruik’): ’Het moet dan wel om soortaanduidingen gaan’. Wat betekenen de verwijzingen naar kwaliteit, bestemming, herkomst etc. in deze bepaling (en in art. 6 lid 1 sub b Merkenrichtlijn) dan? In nr. 390 zijn de geldigheidsduren onder de Schikking van Madrid en het Protocol met elkaar verward.) Nog een bescheiden kritisch geluid: bij de onderwerpen ’kwekersrecht’ en ’modelrecht’ ligt de nadruk wel érg eenzijdig op de nationale- dan wel Benelux-regelingen, en 1

Dat gebeurt o.a. in nrs. 61 en 519. Ik noem deze gedachte prikkelend omdat die, indien juist, de effectiviteit van het modellenrecht volgens mij vergaand zou beperken. Modellen zijn nu eenmaal vaak geheel of grotendeels functioneel (ik noem: bestek, meubels, koffiekopjes). Wanneer alle functionele (vorm)elementen van bescherming worden uitgesloten blijft er voor bescherming niet veel meer over dan het smakelijke bloempatroontje als opdruk. 2

•


4 0 2

B I J B L A D


komt het voor de praktijk toch niet onwezenlijke EGkwekersrecht en -model er, daarmee vergeleken, bekaaid af. Het Gemeenschapsmerk krijgt wat meer aandacht, maar toch vrij kort – volgens nr. 437 omdat het hier een autonoom internationaal systeem betreft. Akkoord, maar het is ook voor Nederland geldend recht van intellectuele eigendom – en ook voor de praktijk verre van onbelangrijk. Daarom overtuigt dit ’omdat’ mij niet.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

O K T O B E R

2 0 0 8

Genoeg van dit gemopper. Het vernieuwde ’Kort begrip’ is een uiterst welkome aanvulling van de studie- en vakliteratuur, waarmee men in beide opzichten, op een enkel detail na, uitstekend kan werken. Naast de al aangeboden complimenten past de redacteur en zijn team van bewerkers ook dank; dank van velen die met dit boek hun voordeel zullen kunnen doen. J.L.R.A.H.

•


O K T O B E R

B

E R

2 0 0 8

I

C H T

B I J B L A D

E


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 0 3

N

PAO-cursus ’Actualiteiten Auteursrecht’ Datum: 3, 10 en 17 november 2008; Tijd: 16.00 – 19.00 uur; Locatie: Museum Naturalis te Leiden; Sprekers: prof. mr. D.J.G. Visser, mw. F. Carlier, mr. V. van den Eijnde, mr. H.F.M. van Heemstra, mr. C.B. van der Net, prof. mr. M.R.F. Senftleben, prof. mr. J.H. Spoor en mr. R.J.F. Wigman; Onderwerpen: recente en te verwachten weten regelgeving, recente Nederlandse en Europese jurisprudentie, auteurscontractenrecht, merchandising, filmcontracten, visueel auteursrecht, toezicht op collectief beheer en het Endstratapes-arrest; NOvA/PO: 8; Prijs: € 995,– (incl. aangeklede borrel en cursusmateriaal); Inlichtingen: (071) 527 86 66 of [email protected] of www.paoj.nl. PAO-cursus ’Internetrecht: actualiteiten, wetgeving en rechtspraak’ Datum: 3 november 2008; Tijd: 9.00 – 17.30 uur; Locatie: VU, De Boelelaan 1105 te Amsterdam; Sprekers: drs. R. van den Hoven van Genderen, mr. J.P. van den Brink, mr. M. van der Linden-Smith en mr. A.R. Lodder; Onderwerpen: actuele ontwikkelingen worden in kaart gebracht en in perspectief geplaatst; NOvA/PO: 6; Prijs: € 475,– (incl. cursusmateriaal, consumpties en lunch); Inlichtingen: www.rechten.vu.nl.

Inlichtingen: (inhoudelijk:) (070) 378 95 33, [email protected]; (organisatorisch:) (070) 378 99 61, [email protected]. PAO-cursus ’Handhaving Intellectuele eigendom’ Datum: 26 november 2008; Tijd: 9.30 – 17.00 uur; Locatie: Utrecht; Sprekers: prof. mr. F.W. Grosheide, prof. mr. J.J. Brinkhof, prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen, mr. F.W.E. Eijsvogels, mr. G.J. Kuipers, mr. J.C.S. Pinckaers en mr. R.W. de Vrey; Onderwerpen: volledig en actueel overzicht m.b.t. de stand van zaken op het gebied van de handhaving van het intellectuele eigendomsrecht in het licht van de nieuwe Europese regelgeving op dit gebied; Prijs: € 645,– (incl. cursusmateriaal, lunch en consumpties); Inlichtingen: (030) 253 70 22/70 32 of [email protected] of www.jpao.nl. OSR-cursus ’Intellectuele eigendom’ Datum: 26 november 2008; Locatie: OSR te Utrecht; Sprekers: jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper; Onderwerpen: meest belangrijke onderwerpen voor de dagelijkse rechtspraktijk, systeem en actualiteiten Merken- en modellenrecht, bijbehorende ’randgebieden’, systeem en acualiteiten Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht; NOvA/PO: 5; Prijs: € 460,–; Inlichtingen: (inhoudelijk:) [email protected]; (praktisch:) [email protected] of www.osr.nl.

10e Benelux Merkendag Datum: 7 november 2008; Tijd: 10.00 – 16.45 uur; Locatie: Hotel Schiphol te Hoofddorp (A4); Sprekers: mr. K. Limperg, prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen, mr. J.S. Hofhuis, R. Kurz LLM en mr. P.L. Reeskamp; Onderwerpen: actuele jurisprudentie en de praktische consequenties van recente ontwikkelingen en regelgeving; gedurende de dag is er gelegenheid om eigen vragen en praktijksituaties voor te leggen aan de sprekers of te bespreken met mededeelnemers; tevens mogelijkheid tot het vooraf indienen van vragen; NOvA/PO: 5; Prijs: € 695,– excl. BTW;

TILT Congres ’Tilting Perspectives on Regulating Technologies’ Datum: 10 en 11 december 2008; Locatie: Universiteit van Tilburg; Organisatie: TILT, Centrum voor Recht, Technologie en Samenleving; Thema: De enorme invloed op onze maatschappij van innovatieve technologiën zoals ICT, biotechnolgie en nanotechnologie en de zeer complexe taak van de regulering hiervan. Ook is er ruimte voor papers die zijn ingediend/in te dienen zijn via de call for papers; Sprekers: meer dan 20 bekende sprekers uit verschillende landen en vanuit verschillende disciplines; Inlichtingen: www.tilburguniversity.nl/tilting.

•


4 0 4

O F

B I J B L A D

F

I

C I

E } L

E

M E


D E

D E

Register van octrooigemachtigden De directeur van Octrooicentrum Nederland maakt bekend dat de inschrijvingen van de heren mr. ir. M.J.W. Gelissen en ir. F. Schouten op 2 oktober 2008 op hun verzoek zijn doorgehaald in het register van octrooigemachtigden.

L

E I G E N D O M

I

N

•

Operator: XYvision

G

E

O K T O B E R

2 0 0 8

N

Op 17 september 2008 zijn mevrouw drs. ir. A. Jaeken en de heren dr. L. Feenstra, drs. A. van Loon en ir. A. van Oeffelt ingeschreven in het register van octrooigemachtigden.

(vervolg inhoud op blz. 338)

Recommend Documents