(Vervolg inhoud op pag. 182)

1 8 1

NUMMER 5 c 16 MEI 2005 c JAARGANG 73

I

N

H

O

U

D

Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 47 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 6 juli 2004, Single Buoy Moorings e.a./Bluewater Energy Services e.a. (gedaagden zijn hoogstens betrokken bij vervaardiging/levering van de als bijzonderheid beschreven voorzieningen, zonder het als kenmerk genoemde schip/vaartuig; geen directe inbreuk; geen sprake van aanbieden of leveren voor toepassing van de uitvinding in Nederland; geen indirecte inbreuk; geen onrechtmatige handelwijze). Nr. 48 Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 juli 2004, Hurletron/ Commcard e.a. (geen directe inbreuk; gewijzigde CommCard-machine valt evenmin binnen het equivalentiebereik van het octrooi; uitvoeringsvorm waarbij gebruik wordt gemaakt van registratiepennen wordt in het octrooi uitdrukkelijk van de beschermingsomvang uitgesloten). Nr. 49 Rechtbank ’s-Gravenhage, 30 juni 2004, Hexal Pharma Nederland/H. Lundbeck (art. 76, lid 1 Row 1995 beoogt veilig te stellen dat de octrooihouder reeds in zijn conclusie van antwoord op het nietigheidsrapport van BIE kan reageren en zodoende niet in de loop van de procedure kan worden ’overvallen’ met een mogelijk voor hem ongunstig rapport). 2 Merkenrecht Nr. 50 Hof Arnhem, 26 okt. 2004, Levola Hengelo e.a./ Dorsvlegel Sales e.a. (emmervorm wordt niet bepaald door aard van de waar en levert geen uitkomst op het gebied van de nijverheid op; onderscheidend vermogen; aanmerkelijk deel van in aanmerking komend publiek is in staat gebleken o.b.v. louter de driedimensionale vormgeving van de verpakking in combinatie met het beeld van de onderlegde yoghurt het product te identificeren; verschillen in opdruk tussen de emmertjes doen niet af aan de totaalindruk van gelijksoortigheid).

Nr. 51 Rechtbank ’s-Gravenhage, 30 juni 2004, Healing Herbs/Bach Flower Remedies (de consument is de naam Bach in het normale taalgebruik gaan opvatten als een soortnaam; uit te spreken nietigheid kan slechts betrekking hebben op die klassen waarvoor deze merken ten tijde van de deponering als soortnaam golden; voor de overige klassen waarvoor merken zijn gedeponeerd, worden deze vervallen verklaard nu niet is weersproken dat van die merken voor die klassen gedurende een onafgebroken tijdvak van vijf jaren geen normaal gebruik is gemaakt). Nr. 52 Vzr. Rechtbank Breda, 16 juni 2004, Snackproductie Trial/Beckers e.a. (zo al niet het merk ’vlammetjes’ reeds is verworden tot soortnaam, is de onderscheidende kracht van het merk aan erosie onderhevig; relatief zwak merk; ’het vlammende 11-tal’ wordt aangemerkt als slogan en kan op zichzelf dienen als teken ter onderscheiding van de waren; geen gevaar voor verwarring inhoudende associatie; Beckers kan geen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het merk). Nr. 53 Hof Amsterdam, 30 sept. 2004, Deutsche Telekom e.a./ID&T (bestanddeel T heeft zwak onderscheidend vermogen; combinatie T en Mobile is niet slechts beschrijvend en heeft een voldoende eigen en individueel karakter om te kunnen dienen als merk; merk T-Mobile moet worden vergeleken met het teken ID&T Mobile, zonder de toevoeging ’operated by Telfort’; als gevolg van het gebruik van het teken ID&T kan zowel indirecte als directe verwarring ontstaan; gevaar voor associatie met het merk; geen kleurmerkinbreuk). Nr. 54 Vzr. Rechtbank Breda, 23 april 2004, Rentokil Initial e.a./Textielfabrieken H. van Puijenbroek (wijze waarop de overalls zijn geneutraliseerd is niet afdoende om merkinbreuk uit te sluiten; inbreuk te kwader trouw; merkhoudster is gerechtigd de partij afgekeurde overalls als haar eigendom op te eisen, zonder te betalen vergoeding).

(Vervolg inhoud op pag. 182)

Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

1 8 2

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Bee¨indiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 63 92, Faxnummer (070) 390 01 31, e-mail: [email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected]

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 65 02 Telefax (070) 398 65 30

Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag ©

Auteursrecht voorbehouden

3 Handelsnaamrecht Nr. 55 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 juli 2004, Uitvaartonderneming Vierling-Hofstra Anno 1898/R.C.J. Henneken (gevaar voor verwarring aangezien de statutaire handelsnaam van eiseres en de door gedaagde gebruikte handelsnamen de kenmerkende tekens ’Vierling’, ’Uitvaart’ en ’1989’ bevatten).

en het bakstenen logo als merken liet inschrijven; geen auteursrecht op de productnamen van Ashlar omdat ze geen eigen oorspronkelijk karakter hebben; geen onrechtmatig gebruik van de productaanduidingen van Ashlar, zonder het gebruik van het woord ’Vellum’; door als concurrent een sterk gelijkende slogan te gebruiken voor hetzelfde doel als Ashlar, handelt Vellum Benelux onrechtmatig). Berichten

Nr. 56 Kantonrechter Haarlem, 2 juli 2004, Las-Unie Velsen/ Allsafe Mini Opslag Beverwijk (wederzijdse ondernemingen verschillen dusdanig van aard en er is zodanig verschil tussen de namen dat geen verwarring te duchten is).

Knelpunten octrooisysteem (blz. 220). Congres ’Toezicht op elektronische communicatiemarkten’ (blz. 220).

4 Onrechtmatige daad Officiële mededelingen Nr. 57 Vzr. Rechtbank Rotterdam, 10 juni 2004, MZ ImportExport Sarl/Imperial Tobacco (eindbestemming van de partij goederen stond en staat niet vast; gerechtigde zou tussendoor nieuwe instructies kunnen geven op grond waarvan de goederen van bestemming zouden kunnen veranderen; geen zuivere transitohandel; merkinbreuk). Nr. 58 Vzr. Rechtbank Arnhem, 12 aug. 2004, Ashlar/Vellum Benelux (Ashlar was niet te kwader trouw toen zij na beëindiging van de distributieovereenkomst het woord ’Vellum’

Personeel. – Register van Octrooigemachtigden. Correctie In het aprilnummer van het Bijblad is in het bericht betreffende ’IViR International Copyright Law Summer Course’ (4-9 juli 2005), op blz. 178, helaas een fout geslopen in het e-mailadres voor inlichtingen/registratie. Het e-mailadres dient te zijn: [email protected].

1 6

J

M E I

U

2 0 0 5

R

I

B I J B L A D

S

P R

U D

I N D U S T R I E } L E

E N T I

E I G E N D O M

1 8 3

E

Nr. 47 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 6 juli 2004* (drijvende olieopslagplatforms) Mr. J.W. du Pon Art. 53, lid 2 Row 1995 De octrooiconclusies waarop een beroep wordt gedaan beschrijven de relevante voorzieningen telkens als een schip met de nader aangegeven bijzonderheden. Gedaagden zijn hoogstens betrokken bij vervaardiging/levering van de als bijzonderheid beschreven voorzieningen, zonder het als kenmerk genoemde schip/vaartuig. Er is dus geen directe inbreuk. Aan de stelling dat het schip een niet-essentieel onderdeel van de uitvinding is, wordt voorbijgegaan.

tube (11) at its bottom end has means (13) for fastening anchor chains or cables (14), characterized in that the outer ring (8) of the axial/ radial bearing (8, 9) is fixed to a rigid ring (7), which in turn is fastened to a tube (2) fixed within the ship’s structure and forming the said chamber and surrounding the rotatory tube (11), said rigid ring (7) being attached to the said fixed tube (2) at a distance from the structure of the ship (1). 2 Ship according to claim 1, characterized in that the rigid ring (7) is a tubular section. 3 Ship according to claim 1 or 2, characterized in that the rigid tube (2) extends over the entire height of the open chamber. 4 Ship according to claim 3, characterized in that a radial bearing (15) is provided between the fixed tube (2) and the rotary tube (11) at a level below the axial bearing or axial/radial bearing (8, 9). c Bij het 605-octrooi behoren de volgende figuren:

Art. 73 Row 1995 Van indirecte inbreuk zou, verondersteld dat de door gedaagden vervaardigde voorzieningen een wezenlijk onderdeel van de uitvinding zijn, alleen sprake kunnen zijn als gedaagden de bedoelde voorzieningen zouden aanbieden of leveren voor toepassing van de uitvinding in Nederland. Het gaat echter om levering in Singapore voor montage aldaar; dus geen indirecte inbreuk. Art. 6:162 BW Waar de gestelde feiten geen directe of indirecte octrooi-inbreuk opleveren, zijn verder geen feiten gesteld (bijvoorbeeld: dat er ter plaatse van het inbouwen octrooibescherming zou gelden), waardoor de aan gedaagden verweten handelwijze onrechtmatig zou kunnen zijn. 1 Single Buoy Moorings Inc te Marly, Zwitserland, 2 SBM-Imodco Inc te Houston, Texas, Verenigde Staten van Amerika, eiseressen, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam, tegen 1 Bluewater Energy Services BV te Hoofddorp, 2 Bluewater Terminal Services BV te Hoofddorp, 3 Mercon Steel Structures BV te Gorinchem, 4 Mercon Montage BV te Gorinchem, 5 Mercon Holding BV te Gorinchem, gedaagden, procureur mr. G. Kuipers. De feiten 1 In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Eiseres sub 1 is houdster van het Europees octrooi nr. 0 338 605, welk octrooi betrekking heeft op een Ship with mooring means. De verlening van het octrooi, dat gelding heeft in Frankrijk, Engeland, Nederland en Italië, is gepubliceerd op 17 juni 1992. b De conclusies van dit octrooi (hierna ook te noemen: het 605-octrooi) luiden, in de originele Engelse taal, als volgt: 1 Ship with mooring means comprising a tube (11) which is fastened rotably about a vertical axis to the ship (1) by means of a bearing structure (8, 9) inside the hull of the ship (1) in a chamber (2, 19) which is at least open at the bottom, which bearing structure (8, 9) can absorb axial and radial forces and has its outer ring (8) fastened to the said chamber and its inner ring (9) to the said tube (11), which *

Beroep ingesteld. Red.

d Eiseres sub 2 is houdster van het Europees octrooi nr. 0 808 270, welk octrooi betrekking heeft op een Offshore Turret System. De verlening van het octrooi, dat gelding heeft in Frankrijk, Engeland en Nederland, is gepubliceerd op 3 juli 2002. e De onafhankelijke conclusies 1 en 10 van dit octrooi (hierna ook te noemen: het 270-octrooi) luiden, in de originele Engelse taal, als volgt: 1 A hydrocarbon production system (10) which includes a vessel (12) for floating in a sea, a turret (24) having lower and upper portions lying respectively above and below the sea surface, a bearing structure (60) which supports said turret on said vessel in relative rotation about a substantially vertical axis (22), a fluid swivel (104) coupled

1 8 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

to said vessel, and a plurality of tubes (72) extending primarily vertically between said turret lower and upper portions for surrounding upper portions of each of a plurality of risers (40 and 40A-40L) extending up from the sea floor, and a plurality of pipes (100) for coupling upper ends of at least some of said risers to said fluid swivel, characterized by: said bearing structure has a predetermined bearing inside diameter A; a group of said tubes (72) each extends at an incline (F) of a plurality of degrees from said axis so higher locations along said tubes lie closer to said axis, and with said group of tubes having lower ends lying under water on an imaginary lower circle (122) which is of a diameter (C) that is greater than said bearing inside diameter (A), and with said group of tubes having upper ends (80) lying above the sea surface and lying on an imaginary upper circle which is of a diameter (D) that is smaller than said imaginary lower circle diameter C. 10 A method for establishing an offshore hydrocarbon production system (10) which includes at least six flexible risers (40, 40A-40C) extending up from the sea floor to a turret (24) that is rotatable about a substantially vertical axis on a weathervaning vessel (12), which includes mounting at least two groups of primarily vertical tubes (72) in said turret (24) with each group including at least three tubes, pulling said risers upwardly through said tubes and mounting the upper end of each of said risers at substantially the level of the upper end of a corresponding tube, and connecting the upper end of each riser that lies in one of said groups to a pipe that is coupled to said vessel to carry fluid from the riser to said vessel characterized by: said step of mounting includes mounting the upper ends of tubes (72) of a first group so they lie above the level of the upper ends of tubes of the second group. f Bij het 270-octrooi behoren onder meer de volgende figuren:

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

g Tegen het 605-octrooi is oppositie ingesteld door gedaagde sub 1, Bluewater Energy Services B.V. In die oppositie is gedaagde sub 3, Mercon Steel Structures, geïntervenieerd. In de oppositieprocedure is nog geen datum voor de mondelinge behandeling vastgesteld. h De octrooien hebben betrekking op (onderdelen van) de zogenaamde ’Floating Production, Storage and Offloading systems’ (FPSO’s). Een FPSO is een drijvend systeem voor de winning van olie op zee. In feite is een FPSO een olietanker die is omgebouwd door in of op de olietanker een zogenaamd ’turret mooring system’ te installeren bestaande uit een turret (toren) met zogenaamde ’mooring means’ (kabels of ankerkettingen). Hiermee wordt de turret boven een vooraf bepaalde locatie in het olieveld aan de zeebodem verankerd. Het schip zelf is – anders dan de ’turret’ – niet aan de zeebodem verankerd, maar kan als het ware als een windvaan om de verankerde ’turret’ heendraaien onder invloed van de omstandigheden op zee (wind, golven en stroming). Het schip fungeert als drijvende opslagplaats voor de ruwe olie die door de op het schip geïnstalleerde en aan de zeebodem verankerde ’turret’ omhoog wordt gepompt. i Partijen zijn allen op enige wijze betrokken of betrokken geweest bij het ontwerpen, vervaardigen en/of verkopen van onderdelen van FPSO’s, meer in het bijzonder van Turret Mooring Systems. j Bluewater heeft omstreeks het jaar 1999 een turret geleverd ten behoeve van een FPSO van de Braziliaanse firma Petrobas. Deze FPSO zal, in navolging van partijen, in het onderstaande worden aangeduid als de P-37. De turret van de P-37 is feitelijk door gedaagde sub 3, Mercon Steel Structures, in opdracht van Bluewater gebouwd. k SBM heeft op 3 februari 2000 via haar octrooigemachtigde aan Bluewater kenbaar gemaakt (samengevat) dat naar het oordeel van SBM de turret van de P-37 inbreuk maakt op het 605-octrooi. De octrooigemachtigde van Bluewater heeft

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

daar bij brief van 10 april 2000 op gereageerd in die zin, dat het standpunt omtrent SBM omtrent vermeende octrooiinbreuk werd afgewezen. l Door Petrobas (de nationale oliemaatschappij van Brazilië) is een biedingsprocedure uitgeschreven voor een FPSO, genaamd P-53. Zowel SBM als Bluewater zijn gegadigde voor het – al dan niet via onderaannemers – verkrijgen van de opdracht voor de levering van de turret ten behoeve van die FPSO. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2 SBM vordert (samengevat) dat gedaagden ieder afzonderlijk zal worden bevolen elke directe en/of indirecte inbreuk en/of betrokkenheid bij elke directe en/of indirecte inbreuk op het Europees octrooi EP 0 338 605 en/of het Europees Octrooi EP 0 808 270 te staken en gestaakt te houden, voor alle landen waarvoor deze octrooien gedesigneerd zijn, met nevenvorderingen. 3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt SBM aan die vordering de volgende stellingen ten grondslag: – de indertijd door Bluewater vervaardigde turret voor de P-37 maakte inbreuk op beide in dit geding genoemde octrooien; – de turret welke Bluewater voornemens is in het kader van de aanbieding voor de P-53 te vervaardigen is uitgevoerd overeenkomstig de P-37 en maakt derhalve eveneens inbreuk; – SBM heeft dan ook een spoedeisend belang om aan die (dreigende) inbreuk een halt toe te roepen. 4 Bluewater heeft tegen de vordering van SBM gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan. Beoordeling van het geschil 5 Bluewater heeft als meest verstrekkend verweer betoogd dat aan SBM geen spoedeisend belang meer bij haar vordering toekomt, nu aan haar het ontwerp van de P-37 reeds vele jaren bekend was. 6 Dat verweer gaat niet op. Bluewater heeft onvoldoende betwist dat het ontwerp van de nog te vervaardigen P-53 op de punten die naar het oordeel van SBM octrooirechtelijk relevant zijn overeenstemt met de P-37. Onder die omstandigheden heeft SBM er een spoedeisend belang bij de vraag naar de mogelijke inbreuk die met de P-57 zou worden gemaakt in kort geding aan de orde te stellen. 7 Vervolgens heeft Bluewater een verweer ontleend aan de omstandigheden dat alle conclusies van de betrokken octrooien niet slechts een turret onder bescherming stellen maar telkens een vaartuig met daarin of daarop een turret. Het 605-octrooi spreekt immers in alle conclusies over ’a ship....’ Terwijl in het 270 octrooi sprake is van respectievelijk ’A hydrocarbon production system which includes a vessel for floating in a sea....’ en ’A method for establishing an offshore hydrocarbon production system......on a weathervaning vessel’. Dat verweer is, voorshands oordelend, gegrond, waartoe het navolgende redengevend is. 8 Indien er veronderstellenderwijs sprake van zou zijn zowel dat de turret van de P-37 en de daarop geënte P-53 vallen onder de conclusies van de betrokken octrooien als dat die turrets door Bluewater in Nederland worden vervaardigd en aangeboden, dan nog kan geen sprake zijn van directe inbreuk. Onweersproken is immers dat Bluewater zich niet

E I G E N D O M

1 8 5

bezighoudt met enige relevante handeling met betrekking tot het vervaardigen van het schip/vaartuig dat in alle gevallen in de octrooiconclusies als kenmerk wordt genoemd. SBM heeft ter terechtzitting bij wege van repliek nog wel gesteld dat het schip een ’niet essentieel onderdeel van de uitvinding’ zou zijn doch bij gebreke aan nadere onderbouwing van die stelling zal daaraan worden voorbijgegaan. 9 Er vervolgens, nog steeds veronderstellenderwijs, van uitgaande dat turrets overeenkomstig de octrooien kunnen gelden als een wezenlijk onderdeel van de uitvinding, zou sprake kunnen zijn van indirecte octrooi-inbreuk, indien Bluewater de betreffende turrets in Nederland zou aanbieden of leveren voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding in Nederland. Voorzover SBM dat laatste al geacht kan worden te hebben gesteld, is zulks tegenover de gemotiveerde ontkenning daarvan door Bluewater in elk geval niet aannemelijk geworden. Bluewater heeft immers onweersproken gesteld dat de turret voor de P-37 door haar is afgeleverd in Singapore, waar deze door een derde in het schip is geplaatst, en dat dit ook het geval zal zijn met de door haar eventueel ten behoeve van de P-53 te vervaardigen turret. 10 Nu naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onder de ten processe gebleken omstandigheden van directe of indirecte inbreuk geen sprake kan zijn, zal de vordering tot staking van een dergelijke octrooi-inbreuk reeds op die grond worden afgewezen. De overige verweren van Bluewater behoeven geen bespreking meer. 11 SBM heeft ook een verbod van Bluewater gevorderd zich te onthouden van onrechtmatig handelen jegens SBM. Die vordering strandt op de omstandigheid dat geen feiten zijn gesteld of gebleken die, na het vaststellen van het ontbreken van octrooi-inbreuk, kunnen voeren tot de slotsom dat Bluewater jegens SBM anderszins onrechtmatig zou handelen door het in Nederland vervaardigen van de turrets en het afleveren daarvan in het buitenland waar deze in het schip worden geplaatst. Daarbij is van belang dat in elk geval niet gesteld of gebleken is dat een dergelijk handelen ter plaatse van het inbouwen van de turret in het schip zou vallen onder enig aan SBM toekomend octrooirecht. 12 SBM zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de op deze procedure vallende kosten. Beslissing: De voorzieningenrechter: Wijst de vordering af; Veroordeelt eiseressen in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden begroot op € 241,– aan verschotten en € 703,– aan procureurssalaris; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

1 8 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Nr. 48 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 21 juli 2004* (Hurletron/Commcard) Mrs. D.H. von Maltzahn, G.R.B. van Peursem en R. Kalden Art. 58 Row 1995 Van directe inbreuk is geen sprake. De gewijzigde CommCardmachine valt evenmin binnen het equivalentiebereik van het octrooi. De wijze waarop bij die machine slip tussen de aanvoerrol en de kaartenbaan wordt voorkomen, is een geheel andere. Het resultaat dat met de maatregel in de gewijzigde CommCard-machine wordt verkregen, namelijk dat slip is uitgesloten, is ook een andere dan het resultaat dat wordt verkregen bij een van de door het octrooi voorgestelde anti-slip maatregelen. Bovendien zijn de door een inrichting volgens het octrooi aangebrachte kaarten daadwerkelijk vrij van perforatiegaten, terwijl in de kaarten die zijn aangebracht met de gewijzigde CommCard-machine ontegenzeggelijk gaatjes – hoe klein ook – waarneembaar zijn. De gewijzigde CommCard-machine beantwoordt niet aan de uitvindingsgedachte dat de kaarten uit een kaartenbaan, die vrij is van perforatiegaten, op gecontroleerde plaatsen op een papierbaan kunnen worden aangebracht. Daarenboven is van belang dat een uitvoeringsvorm waarbij gebruik wordt gemaakt van registratiepennen – derhalve een vorm van mechanische koppeling tussen aanvoerrol en kaartenbaan waarmee slip wordt voorkomen – in het octrooi uitdrukkelijk van de beschermingsomvang wordt uitgesloten. Hurletron Inc te Libertyville, Illinois, Verenigde Staten van Amerika, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam, tegen 1 Commcard BV te Haarlem, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. J.C.S. Pinckaers te Amsterdam, 2 Adrianus Albertus Maria de Groot te Haarlem, procureur mr. L.M. Bruins, advocaat mr. J. van der Pijl te Amsterdam, 3 In Touch International BV te Haarlem procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. J.C.S. Pinckaers te Amsterdam, 4 Arthur Antonius Leendert de Groot te Haarlem, procureur mr. L.M. Bruins, advocaat mr. J. van der Pijl te Amsterdam, 5 Biegelaar & Jansen BV te Maarssen, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam, gedaagden, gedaagde sub 1 tevens eiseres in reconventie. Eiseres in conventie wordt hierna aangeduid als ’Hurletron’, gedaagde sub 1 als ’Commcard’, gedaagde sub 2 als ’De Groot sr.’, gedaagde sub 3 als ’In Touch’, gedaagde sub 4 als ’De Groot jr.’ en gedaagde sub 5 als ’Biegelaar’. 1 Feiten 1.1 Hurletron is houdster van Europees octrooi 0 949 178 voor een ’apparatus and method for affixing cards to a moving web’, verleend op 23 april 2003 (hierna: ’het Octrooi’ of ’EP 178’). De prioriteitsdatum is 2 april 1998. Het octrooi is geldig voor de landen Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië en Italië.

*

Beroep ingesteld. Red.

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

1.2 Commcard heeft tegen de verlening van het Octrooi oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau (hierna: ’EOB’). 1.3 Conclusies 1 en 2 van het Octrooi luiden in de authentieke Engelse tekst als volgt: 1 An apparatus (10) for automatically affixing printed items (18) having printed subject matter thereon to a printed web (14) moving at a first speed, said printed web (14) having a plurality of repeat lengths (16), each of said printed items (18) being automatically applied to a successive one of said repeat lengths (16) of said printed web (14) at the same relative location in each of said repeat lengths (16), said apparatus comprising: a feed device (30, 26; 30, 92, 94; 96; 100, 102) adapted to receive an elongate web (12) of printed items (18), said feed device (30, 26; 30, 92, 94; 96; 100, 102) being adapted to cause said elongate web (12) to pass through said feed device (30, 26; 30, 92, 94; 96; 100, 102) so that there is no significant slippage between said feed device (30, 26; 30, 92, 94; 96; 100, 102) and said elongate web (12); a handler (60, 62) operatively coupled to said feed device (30, 26; 30, 92, 94; 96; 100, 102) said handler (60, 62) being adapted to separate said web (12) into individual printed items (18) and to cause said printed items (18) to be applied to said printed web (14); characterized in that the feed device (30, 26; 30, 92, 94; 96; 100, 102) operates without the use of registration pins, and that a controller (130) is operatively coupled to said feed device (30, 26; 30, 92, 94; 96; 100, 102), said controller (130) being adapted to control said feed device (30, 26; 30, 92, 94; 96; 100, 102) so as to cause said elongate web (12) to move at a second speed slower than said first speed and to cause each of said printed items (18) to be applied to said printed web (14) in a predetermined position in each of said repeat lengths (16) of said printed web (14), said controller (130) being adapted to maintain synchronism between said second speed of said elongate web (12) and said first speed of said printed web (14). 2 An apparatus (10) according to claim 1, wherein said controller (130) is adapted to maintain a predetermined phase relationship between said elongated web (12) and said printed web (14). 1.4 In de (niet bestreden) Nederlandse vertaling luiden de conclusies 1 en 2 als volgt: 1 Inrichting (10) voor het automatisch aanbrengen van bedrukte voorwerpen (10) voorzien van drukwerk daarop, aan een bedrukte baan (14) die beweegt met een eerste snelheid, waarbij de genoemde bedrukte baan (14) is voorzien van een veelvoud van herhaallengtes (16) waarbij elk van de genoemde bedrukte voorwerpen (18) automatisch worden aangebracht op een volgende van de herhaallengte (16) van de genoemde bedrukte baan (14) op dezelfde relatieve positie in elk van de genoemde herhaallengtes (16) waarbij de genoemde inrichting is voorzien van: - een aanvoerinrichting (30, 26; 30, 93, 94; 100, 102) geschikt om een lange baan (12) te ontvangen van bedrukte voorwerpen (18) waarbij genoemde aanvoerinrichting (30, 26; 30, 92, 94; 96; 100, 102) geschikt is om genoemde lange baan (12) te laten gaan door genoemde aanvoerinrichting (30, 26; 30, 92, 94; 96; 100, 102) zodat er geen slip van betekenis optreedt tussen genoemde aanvoerinrichting (30, 26; 30, 92, 94; 96; 100, 102) en de genoemde lange baan (12); - een hanteerinrichting (60, 62) die werkend is verbonden aan de genoemde aanvoerinrichting (30, 26; 30, 92, 94; 96; 100, 102), waarbij de genoemde hanteerinrichting (60, 62) geschikt is om de genoemde lange baan (12) te scheiden in individuele bedrukte voorwerpen (18) en om te veroorzaken dat de genoemde bedrukte voorwerpen (18) worden aangebracht aan de genoemde bedrukte baan (14); met het kenmerk,

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

dat de aanvoerinrichting (30, 26; 30, 92, 94; 96; 100, 102) werkt zonder gebruikmaking van registratiepennen, en dat een besturing (30) werkend is verbonden met de genoemde aanvoerinrichting (30, 26; 30, 92, 94; 96; 100, 102), waarbij de genoemde besturing (130) geschikt is om de aanvoerinrichting (30, 26; 30, 92, 94; 96; 100, 102) te besturen om de genoemde lange baan (12) te laten bewegen met een tweede snelheid die langzamer is dan de genoemde eerste snelheid en om elk van de genoemde bedrukte voorwerpen (18) bevestigd te laten worden aan de genoemde bedrukte baan (14) op een vooraf bepaalde positie in elk van de genoemde herhaallengtes (16) van de genoemde bedrukte baan (14), waarbij de genoemde besturing (130) geschikt is om synchronisatie te onderhouden tussen de genoemde tweede snelheid van de genoemde lange baan (12) en de genoemde eerste snelheid van de genoemde bedrukte baan (14). 2 Inrichting (10) volgens conclusie 1, waarbij de genoemde besturing (30) geschikt is om een vooraf bepaalde faseverhouding te onderhouden tussen de genoemde lange baan (12) en de genoemde bedrukte baan (14). 1.5 Figuren 1 tot en met 6 behorende bij het Octrooi zien er als volgt uit:

E I G E N D O M

1 8 7

1.6 Het Octrooi heeft naast de inrichtingsconclusie 1 en de daarvan afhankelijke volgconclusies 2 t/m 16 ook nog een onafhankelijke werkwijzeconclusie 17 en daarvan afhankelijke volgconclusies 18 t/m 26. 1.7 Het Octrooi is afgebakend van US 4.351.517 (hierna: ’US 517’ of ’Neal’). Figuren 1 en 3 bij US 517 zien er als volgt uit:

1.8 Commcard houdt zich bezig met de vervaardiging en verhandeling van kaartenplakmachines. 1.9 Biegelaar is een drukkerij die in het verleden een kaartenplakmachine van Hurletron heeft afgenomen en voorts (nadien) in elk geval 4 kaartenplakmachines van Commcard heeft afgenomen. 1.10 Hurletron heeft op 3 mei 2001 waarschuwingsexploiten ex artikel 71 ROW 1995 doen betekenen aan De Groot sr., aan In Touch en aan Biegelaar. 1.11 De Groot sr. en Commcard hebben bij dagvaarding van 9 juli 2001 Hurletron in kort geding betrokken, waarin zij hebben gevorderd dat het Hurletron zou worden verboden exploiten op grond van de octrooiaanvrage uit te doen brengen, stellende dat octrooi op de aanvrage niet zou worden verleend en dat de kaartenplakmachine van Commcard niet

1 8 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

onder de beschermingsomvang van de aanvrage zou vallen. De voorzieningenrechter in deze rechtbank heeft de gevraagde voorziening bij vonnis van 17 augustus 2001 geweigerd. Dit vonnis is door het Gerechtshof ’s-Gravenhage bekrachtigd bij arrest van 2 oktober 2003. 1.12 Commcard heeft in de periode van februari 2003 tot 11 november 2003 de oorspronkelijke door haar vervaardigde en aan Biegelaar geleverde kaartenplakmachines gewijzigd. Deze gewijzigde kaartenplakmachine zal hierna worden aangeduid als de ’gewijzigde CommCard-machine’. 1.13 Bij brief van 29 april 2003 heeft Hurletron naar aanleiding van een bezoek aan Hurletron door onder anderen De Groot jr., welk bezoek op 23 april 2003 had plaatsgevonden, onder meer het volgende aan De Groot jr. en Commcard geschreven: You acknowledged that CommCard has sold and installed 6 machines (2 at RUG and 4 at B&J) and that the machines, as sold, infringe the patent. You stated that in order to circumvent the patent you have recently modified these 6 CommCard machines and, in your view, the modified machines do not infringe Hurletron’s patent. You stated that, in the future, you will only sell and install the modified CommCard machine. 1.14 Bij brief van 12 december 2003 heeft mr. Pinckaers naar aanleiding van de aangekondigde kort geding procedure (zie hierna r.o. 1.15) onder meer aan mr. Oosting geschreven: [...] Ook heb ik vernomen dat inmiddels alle CommCard machines bij afnemers in de gedesigneerde landen, waaronder Biegelaar & Jansen B.V., zijn gewijzigd. In verband hiermee kan ik u namens CommCard B.V., In Touch B.V. en beide heren De Groot melden dat zij in ieder geval totdat door de rechtbank Den Haag einduitspraak zal zijn gedaan in de parallelle versnelde bodemprocedure tussen partijen de oude niet-gewijzigde de CommCard-machine niet zullen vervaardigen, gebruiken of (verder) verhandelen, of deze voor één of meer van de bedoelde voorbehouden handelingen aan te bieden, in te voeren of in voorraad te houden, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van Euro 100.000 (honderdduizend Euro) per machine waarmee deze toezegging wordt overtreden. [...] 1.15 In een op 6 januari 2004 gehouden kort geding heeft Hurletron een aan gedaagden op te leggen verbod gevorderd om de oorspronkelijke én de gewijzigde CommCardmachine te vervaardigen, verhandelen of gebruiken in alle in het Octrooi gedesigneerde landen. Bij vonnis van 20 januari 2004 heeft de voorzieningenrechter in deze rechtbank die vordering jegens Commcard en Biegelaar toegewezen voor het Nederlandse territoir. Hurletron heeft dit vonnis tenuitvoergelegd. 2 Vorderingen, grondslagen en verweren 2.1 Hurletron vordert in conventie dat het gedaagden bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, in alle landen waar het Octrooi geldig is wordt verboden direct of indirect inbreuk te maken op het Octrooi en/of daarvan te profiteren, op straffe van verbeurte van een dwangsom, met nevenvorderingen (recall, verschaffen lijst afnemers, opgave van genoten winst), alsmede een veroordeling tot betaling van een redelijke vergoeding en schadevergoeding nader op te maken bij staat, kosten rechtens. (...)

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

3 Beoordeling De vorderingen jegens In Touch 3.1 In Touch heeft weersproken dat zij op enigerlei wijze gebruik maakt van een CommCard-machine, stellende dat zij een consultancy bedrijf is dat andere bedrijven adviseert op het gebied van toepassingsmogelijkheden voor kaarten. Hurletron heeft daartegenover geen feiten of omstandigheden aangedragen die haar vorderingen jegens In Touch zouden kunnen dragen. Voor zover ingesteld tegen In Touch zullen de vorderingen van Hurletron derhalve worden afgewezen, met veroordeling van Hurletron in de proceskosten van In Touch. De vorderingen jegens De Groot sr. en De Groot jr. 3.2 De Groot sr. en De Groot jr. hebben zich primair aangesloten bij de stellingen van Commcard. Subsidiair hebben zij aangevoerd dat door Hurletron onvoldoende gemotiveerd is gesteld dat en op welke grond(en) zij jegens Hurletron aansprakelijk zouden zijn. In het midden kan blijven of het primaire verweer slaagt, aangezien het subsidiaire verweer reeds opgaat, zoals volgt uit hetgeen hierna wordt overwogen. De enkele omstandigheid dat De Groot sr. en De Groot jr. grootaandeelhouder en directeur van Commcard resp. In Touch zouden zijn, maakt hen nog niet mede aansprakelijk voor enig onrechtmatig handelen van die vennootschap(pen), ook niet indien het primaire verweer zou falen. Enige bijzondere feiten of omstandigheden op grond waarvan hen persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt, zijn niet gesteld of gebleken. Ook voor zover ingesteld tegen De Groot sr. en De Groot jr. zullen de vorderingen van Hurletron derhalve worden afgewezen en zal Hurletron worden veroordeeld in hun proceskosten. De gewijzigde CommCard-machine 3.3 De rechtbank ziet aanleiding de vordering voor zover betrekking hebbend op de gewijzigde CommCard-machine als eerste te beoordelen. De ten opzichte van de oorspronkelijke CommCard-machine aangebrachte wijzigingen bestaan daaruit dat de aanvoerinrichting van de kaartenbaan in plaats van een aandrijfriem en vacuümtrommel, is voorzien van een krans bestaande uit scherpe pennen, soortgelijk aan die waarmee perforatieranden kunnen worden aangebracht. 3.4 US 517 kan worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek. Met de inrichting volgens dat octrooi wordt via een aanvoerrol een kaartenbaan 12 aangevoerd. De kaartenbaan 12 wordt dan door een hanteerinrichting opgesplitst in afzonderlijke kaarten 36, die vervolgens op vooraf bepaalde posities op een eveneens door de inrichting lopende bedrukte baan 108 worden aangebracht. Voor het transport door de machine van de kaartenbaan 12, is een serie pennen 32 aan de omtrekszijde van de aanvoerrol 30 aangebracht die grijpen in de registratiegaten 34 die (vooraf) in de kaartenbaan 12 zijn aangebracht. Daarmee wordt een betrouwbare koppeling tot stand gebracht tussen de snelheid van de aanvoerrol (en dus de aanvoer van de kaarten) en de snelheid van de bedrukte baan 108. De aanvoerrol wordt via een besturingsinrichting zodanig aangedreven door een motor, dat de toevoersnelheid van de kaartenbaan 12 gesynchroniseerd is met de snelheid van de bedrukte baan 108.

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

3.5 Partijen zijn het erover eens dat het objectieve probleem verbonden aan het gebruik van een inrichting volgens Neal is dat de aangebrachte kaarten zijn voorzien van registratiegaten, hetgeen minder fraai is. Dat probleem wordt door het Octrooi opgelost door de toepassing van twee maatregelen. In de eerste plaats wordt geen gebruik gemaakt van registratiepennen. In plaats daarvan worden andere maatregelen toegepast die ten doel hebben om te voorkomen dat bij het transport van de kaartenbaan langs de aanvoerrol slip van betekenis zou kunnen optreden tussen de kaartenbaan en de aanvoerrol, zodat een vaste relatie tussen de aanvoer van kaarten en de snelheid van de lange baan – en dus het aanbrengen van een kaart op een vooraf bepaalde positie van de lange baan – gewaarborgd blijft. In de tweede plaats wordt een regelaar (controller) toegepast die de rotatiesnelheid van de aanvoerrol – en daarmee de snelheid van de kaartenbaan – controleert in afhankelijkheid van de snelheid van de lange baan. Aldus wordt bereikt dat de kaarten geen registratiegaten behoeven te hebben. 3.6 In het Octrooi worden diverse, alternatief toepasbare, maatregelen genoemd waarmee slip van betekenis tussen de aanvoerrol en de kaartenbaan kan worden voorkomen, te weten: de toepassing van een spanriem (26), de toepassing van drukrollen (92 en 94, zie figuur 4), de uitvoering van de aanvoerrol als een vacuümtrommel (zie figuur 5) of toepassing van precisierollen (zie figuur 6). Deze maatregelen hebben met elkaar gemeen dat ze alle gebaseerd zijn op de wrijvingskracht tussen de aanvoerrol en de kaartenbaan. Daarbij wordt tijdens het transport van de kaartenbaan over de aanvoerrol in – ten opzichte van het oppervlak van de aanvoerrol – verticale richting druk op de kaartenbaan uitgeoefend. Daardoor wordt de kaartenbaan tegen de aanvoerrol aangedrukt en ten gevolge van de wrijvingskrachten in de bewegingsrichting van de aanvoerrol meegevoerd. Aan deze op wrijving gebaseerde maatregelen is inherent dat enige slip – hoe klein ook – niet met zekerheid kan worden voorkomen. 3.7 Hurletron voert aan dat in de gewijzigde CommCardmachine geen gebruik wordt gemaakt van registratiepennen, maar van een op wrijving gebaseerde maatregel die tot doel en resultaat heeft dat slip van betekenis wordt voorkomen. Daartoe stelt Hurletron dat de pennen enigszins in de kaartenbaan drukken en zodoende weerstand opleveren tegen verschuiving van de kaartenbaan ten opzichte van de aanvoerrol. Die maatregel is niet meer dan een ontwerpalternatief van de in het Octrooi genoemde anti-slip maatregelen die, gelet op kolom 8, regels 34-35 van de beschrijving (Numerous modifications could be made without departing from the invention), onder de beschermingsomvang van het Octrooi valt, aldus Hurletron. 3.8 De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt. Op grond van de stukken en het ter zitting verhandelde, is het navolgende genoegzaam komen vast te staan. De in de gewijzigde CommCard-machine opgenomen aanvoerinrichting omvat een krans die aan de gehele buitenomtrek is voorzien van op gelijke afstand van elkaar geplaatste radiaal gerichte gepunte scherpe pennen van ongeveer 2 mm lengte (ten opzichte van het oppervlak van de aanvoerrol). De kaartenbaan wordt tussen een stationair evenwijdig aan het oppervlak van de aanvoerrol opgestelde borstel en de aanvoerrol door geleid. De haren van de borstel strijken langs de kaartenbaan en zorgen ervoor dat deze op een af-

E I G E N D O M

1 8 9

stand van minder dan 2 mm langs de aanvoerrol wordt gevoerd. Daardoor maakt de kaartenbaan contact met de pennen van de krans. De pennen prikken dientengevolge over een geringe afstand door de kaartenbaan heen en laten daarin minuscule gaatjes achter. Tengevolge van de mechanische koppeling die aldus tot stand komt tussen de aanvoerrol en de kaartenbaan is slip uitgesloten. 3.9 Op grond van hetgeen hiervoor in r.o. 3.8 is overwogen, wijst de rechtbank de in r.o. 3.7 weergegeven stelling van Hurletron van de hand. Zoals ter zitting is getoond en ook ter zitting door Hurletron is erkend, zijn in de kaarten die door middel van een gewijzigde CommCard-machine op een bedrukte baan zijn aangebracht, minuscule gaatjes te zien. Naar het oordeel van de rechtbank volgt daaruit dat de in de gewijzigde CommCard-machine toegepaste anti-slip maatregel niet is gebaseerd op wrijvingskracht. Er is immers sprake van een mechanische koppeling tussen de kaartenbaan en de aanvoerrol doordat de borstel de kaartenbaan zodanig tegen de op de aanvoerrol aangebrachte pennen aandrukt dat de pennen door de kaarten heen steken. De pennen duwen tegen de randen van de gaten in de kaarten en duwen aldus de kaart vooruit. De kracht die tijdens het transport van de kaartenbaan over de aanvoerrol op de kaartenbaan wordt uitgeoefend betreft derhalve een duwkracht in – ten opzichte van het oppervlak van de aanvoerrol – horizontale richting. Sterk vergoot kan dat als volgt worden weergegeven:

Bij een dergelijk op mechanische koppeling gebaseerd transportmechanisme is – anders dan bij een op wrijving gebaseerd transportmechanisme – slip uitgesloten. Indien de snelheid van de kaartenbaan al zou afwijken van die van de aanvoerrol, dan zou op de plaats waar de pennen in de kaarten steken scheuring optreden. 3.10 Anders dan Hurletron heeft gesteld, kan de duwkracht van de borstel op de kaartenbaan evenmin als een wrijvingsmaatregel in de zin van het Octrooi worden aangemerkt. Er zal weliswaar sprake zijn van enige wrijving tussen de borstel en de kaartenbaan, doordat de borstelharen langs de kaartenbaan wrijven, doch daarmee wordt als zodanig geen slip tussen de kaartenbaan en de aanvoerrol voorkomen. De functie van de duwkracht van de borstel(haren) is beperkt tot het tot stand brengen van de mechanische koppeling tussen aanvoerrol en kaartenbaan, waartoe een lichte druk volstaat. In het algemeen zal daardoor niet of nauwelijks contact ontstaan tussen de kaartenbaan en het (2 mm onder het uiteinde van de pennen gelegen) oppervlak van de aanvoerrol. Daarenboven brengt de omstandigheid dat de borstel stil staat ten opzichte van de bewegende aanvoerrol

1 9 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

en kaartenbaan met zich dat bij verder aandrukken van de borstel tegen de kaartenbaan en daarmee tegen de aanvoerrol, slip niet zal worden voorkomen, maar juist zal worden bevorderd. Ook daarom kan de borstel niet op een lijn worden gesteld met de op weerstand gebaseerde anti-slip maatregelen die zijn beschreven in het Octrooi, die wel met dezelfde snelheid als de kaartenbaan bewegen. 3.11 Uit het in r.o. 3.9 en 3.10 overwogene volgt dat van directe inbreuk geen sprake is. 3.12 De rechtbank is voorts van oordeel dat de gewijzigde CommCard-machine evenmin binnen het equivalentiebereik van het Octrooi valt. Zoals reeds volgt uit hetgeen hiervoor in r.o. 3.6 en 3.9 is overwogen, is de wijze waarop bij de gewijzigde CommCard-machine slip tussen de aanvoerrol en de kaartenbaan wordt voorkomen een geheel andere. Bij de gewijzigde CommCard-machine wordt een mechanische koppeling tot stand gebracht en bij het Octrooi wordt een op wrijving gebaseerde maatregel toegepast. Het resultaat dat met de maatregel toegepast in de gewijzigde CommCard-machine wordt verkregen, namelijk dat slip is uitgesloten, is ook een andere dan het resultaat dat wordt verkregen bij een van de door het Octrooi voorgestelde antislip maatregelen, waardoor weliswaar slip van betekenis wordt voorkomen, maar enige slip niet is uitgesloten. Bovendien zijn de door een inrichting volgens het Octrooi aangebrachte kaarten daadwerkelijk vrij van perforatiegaten. In de kaarten die zijn aangebracht met de gewijzigde CommCard-machine zijn ontegenzeglijk gaatjes – hoe klein ook – waarneembaar. Naar eigen stelling van Hurletron (paragraaf 14 conclusie van antwoord in reconventie en paragraaf 12 pleitnotities) is de uitvindingsgedachte van het Octrooi nu juist daarin gelegen dat de kaarten uit een kaartenbaan die vrij is van perforatiegaten op gecontroleerde plaatsen op een papierbaan kunnen worden aangebracht. Daaraan beantwoordt de gewijzigde CommCard-machine derhalve niet. 3.13 Daarenboven is van belang dat een uitvoeringsvorm waarbij gebruik wordt gemaakt van registratiepennen – derhalve een vorm van mechanische koppeling tussen aanvoerrol en kaartenbaan waarmee slip wordt voorkomen – in het Octrooi uitdrukkelijk van de beschermingsomvang is uitgesloten. De in de gewijzigde CommCard-machine toegepaste maatregel betreft een mechanische koppeling die wat uitvoering betreft dicht aanligt tegen de inrichting volgens Neal (met het enige relevante verschil dat bij de inrichting volgens Neal de registratiegaten waarin de pennen grijpen vooraf in de kaartenbaan zijn aangebracht, terwijl bij de gewijzigde CommCard-machine de openingen in de kaartenbaan door de pennen die erin grijpen zelf worden gecreëerd). Daar waar het Octrooi is afgebakend van Neal en in het Octrooi het gebruik van registratiepennen als antislip maatregel juist uitdrukkelijk van de beschermingsomvang van het Octrooi wordt uitgesloten, verzet de redelijke rechtszekerheid van derden zich ertegen de in de gewijzigde CommCard-machine toegepaste maatregel aan te merken als een onder de beschermingsomvang van het Octrooi vallend ontwerpalternatief. 3.14 Hetgeen in r.o. 3.3 tot en met 3.13 is overwogen leidt ertoe dat de verbodsvordering en nevenvorderingen ten aanzien van de gewijzigde CommCard-machine zullen worden afgewezen.

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

Onrechtmatig handelen door executie 3.15 Zoals hiervoor in r.o. 3.3 t/m 3.14 is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat de gewijzigde CommCardmachine niet onder de beschermingsomvang van het Octrooi valt. Derhalve is de executie van het vonnis in kort geding, voor zover betrekking hebbend op de gewijzigde CommCard-machine, als jegens Commcard onrechtmatig aan te merken. Hurletron zal daarom in reconventie worden veroordeeld tot vergoeding van de ten gevolge van die executie door Commcard geleden schade, op te maken bij staat en vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de datum van betekening van het kort geding vonnis van 20 januari 2004 aan Commcard. Provisionele voorziening 3.16 Nu de vorderingen van Hurletron voor zover betrekking hebbend op de gewijzigde CommCard-machine reeds in dit vonnis zullen worden afgewezen, heeft Commcard geen belang bij toewijzing van het provisioneel gevorderde in reconventie. De rechtbank zal de provisionele vordering daarom afwijzen. De CommCard II 3.17 Aan de beoordeling van (het verzet tegen) de in reconventie voorwaardelijk ingestelde eisvermeerdering komt de rechtbank niet toe, aangezien de voorwaarde waaronder die vordering is ingesteld – dat de rechtbank van oordeel zou zijn dat de gewijzigde CommCard-machine onder de beschermingsomvang van het Octrooi valt – niet in vervulling gaat. De oorspronkelijke CommCard-machine; nietigheid 3.18 Ten aanzien van de oorspronkelijke CommCard machine – waarvan als onvoldoende weersproken vaststaat dat deze onder de beschermingsomvang van het Octrooi valt – heeft Commcard het verweer gevoerd dat het Octrooi nietig is, zodat zij daarop geen inbreuk heeft gemaakt. In reconventie heeft Commcard gevorderd dat het Octrooi nietig wordt verklaard. 3.19 De rechtbank zal het geding in conventie en in reconventie, voor zover omtrent enige vordering niet reeds in dit vonnis is beslist, voor het overige schorsen op de voet van het bepaalde in artikel 83 lid 4 ROW 1995 en wel totdat de oppositie – in voorkomend tevens in appèl – is afgerond en derhalve bekend is of en zo ja in welke vorm het EOB het Octrooi in stand zal houden. Daartoe is het navolgende redengevend. 3.20 Commcard heeft blijkens de brieven van 29 april 2003 en 12 december 2003 verklaard zich in de toekomst te zullen onthouden van de verhandeling van de oorspronkelijke CommCard-machine, zulks op straffe van verbeurte van een boete. Voorts heeft Commcard onweersproken gesteld dat alle door haar in de landen waar het Octrooi geldt geleverde machines inmiddels zijn gewijzigd in een gewijzigde CommCard-machine. Daartegenover heeft Hurletron onvoldoende gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat thans nog een voldoende reële dreiging bestaat dat Commcard de oorspronkelijke CommCard-machines zou (gaan) verhandelen. Aldus heeft Hurleton onvoldoende belang bij de behandeling van haar verbods- en schadevergoedingsvorderingen ten aanzien van de oorspronke-

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

lijke CommCard-machine vooruitlopend op de uitkomst van de procedure in oppositie. 3.21 Commcard heeft in de ingestelde oppositie voor het EOB dezelfde nietigheidsargumenten aangevoerd als die zij in onderhavige procedure heeft aangevoerd. De rechtbank acht het in beginsel wenselijk zoveel mogelijk te voorkomen dat een beslissing omtrent nietigheid door de rechtbank voor Nederland vooruitloopt op (en mogelijk uit de pas loopt met) de beslissing in de oppositieprocedure bij het EOB. De vorderingen van Hurletron ten aanzien van de gewijzigde CommCard-machine worden reeds in dit vonnis afgewezen, zodat terzake geen inbreukverbod (meer) geldt. Dat alles in aanmerking genomen heeft Commcard onvoldoende belang reeds thans en vooruitlopend op de uitkomst van de procedure bij het EOB duidelijkheid te verkrijgen omtrent de geldigheid van het Octrooi. Beslissing De rechtbank: In conventie: wijst de vorderingen voor zover ingesteld tegen In Touch af; veroordeelt Hurletron in de kosten van het geding aan de zijde van In Touch, tot op deze uitspraak begroot op € 205,– aan verschotten en € 1.170,– aan salaris procureur en verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; wijst de vorderingen voor zover ingesteld tegen De Groot en De Groot jr. af; veroordeelt Hurletron in de kosten van het geding aan de zijde van De Groot sr. en De Groot jr., tot op deze uitspraak begroot op € 205,– aan verschotten en € 1.170,– aan salaris procureur; wijst de vorderingen voor zover ingesteld tegen Commcard en Biegelaar en betrekking hebbend op de gewijzigde CommCard-machine af; In reconventie: wijst de provisionele vordering af; veroordeelt Hurletron tot vergoeding van de door Commcard ten gevolge van de executie van het vonnis van de voorzieningenrechter in deze rechtbank van 20 januari 2004 geleden schade, voor zover betrekking hebbend op de gewijzigde CommCard-machine, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de datum waarop dat vonnis aan Commcard is betekend; In conventie en in reconventie: schorst de behandeling van het geding op de voet van art. 83 lid 4 ROW 1995 voor het overige en verwijst de zaak naar de parkeerrol; verstaat dat de meest gerede partij de zaak weer op kan brengen nadat de ten processe bedoelde thans aanhangige oppositie – in voorkomend geval tevens in appèl – zal zijn afgerond, onder het nemen van een akte na oppositie onder in ieder geval overlegging van de uitspraak in oppositie, waarop de wederpartij vervolgens bij akte zal kunnen reageren. Enz.

E I G E N D O M

1 9 1

Nr. 49 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 30 juni 2004* (Citalopram) Mrs. D.H. von Maltzahn, E.F. Brinkman en D. van Oostveen Art. 76, lid 1 Row 1995 Deze bepaling stelt aan hem die een nietigheidsvordering instelt jegens een Nederlands octrooi de eis, dat een nietigheidsrapport van het BIE bij conclusie van eis wordt overgelegd op straffe van nietontvankelijkheid. Deze bepaling is (nog) niet aangepast aan het nieuwe procesrecht waarbij geen conclusie van eis meer wordt genomen. Onder het voor 1 januari 2002 geldende procesrecht kon aan de eisende partij uitstel worden verleend alvorens zij haar conclusie van eis diende te nemen. De wetgever heeft dus met art. 76, lid 1 niet beoogd dat het rapport moet worden overgelegd tegelijk met de inschrijving van de dagvaarding of met het uitbrengen daarvan. Art. 76, lid 1 moet aldus worden uitgelegd dat het beoogt veilig te stellen dat de octrooihouder reeds in zijn conclusie van antwoord op het rapport kan reageren en zodoende niet in de loop van de procedure kan worden ’overvallen’ met een mogelijk voor hem ongunstig rapport. Art. 89, lid 4 Row 1995 De rechtbank vindt aanleiding de procedure te schorsen. In de oppositieprocedure bij het EOB zijn dezelfde nietigheidsargumenten aan de orde als in deze procedure. Hexal Pharma Nederland BV te Hillegom, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. A.E. Heezius te Amsterdam, tegen H. Lundbeck AS te Valby, Denemarken, gedaagde, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht. 1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Lundbeck is houdster van het Nederlands octrooi 1016435, dat haar – op een aanvrage d.d. 18 oktober 2000 – op 6 november 2000 voor zes jaren is verleend voor een kristallijne base van Citalopram, een anti-depressivum. Voor dit octrooi is een recht van voorrang ingeroepen, gegrond op een aanvrage om octrooi nr. 2000 00402, ingediend in Denemarken op 13 maart 2000. De conclusies van dit octrooi (hierna: NL ’435) luiden aldus: 1 Een kristallijne base van de verbinding citalopram, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorfenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, met de formule van het formuleblad. 2 De kristallijne base volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat hij de base van het racemische mengsel van citalopram is. 3 De kristallijne base volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat hij een smeltpunt heeft van 90-93˚C, liefst 91-92˚C. 4 De kristallijne base volgens een of meer van de conclusies 1-3, met het kenmerk, dat hij een zuiverheid van meer dan 99,8% w/w, bij voorkeur meer dan 99,9% w/w heeft. 5 Een werkwijze voor de bereiding van een zout van citalopram, met het kenmerk, dat de base van citalopram wordt vrijgemaakt en in kristallijne vorm wordt geprecipiteerd en dan in het zout wordt omgezet.

*

Beroep ingesteld. Red.

1 9 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

6 De werkwijze volgens conclusie 5 voor de bereiding van een zout van citalopram, met het kenmerk, dat de base van citalopram wordt vrijgemaakt uit een ruw zout van citalopram en in kristallijne vorm wordt geprecipiteerd en dan in het zout wordt omgezet. 7 De werkwijze volgens conclusie 5 of 6, met het kenmerk, dat het zout dat bereid wordt, het citalopram hydrobromide- of hydrochloridezout is. 8 De werkwijze volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat het ruwe zout een hydrobromide-, hydrochloride-, sulfaat-, oxolaat-, fosfaatof nitraatzout, bij voorkeur het sulfaat-, hydrobromide- of hydrochloridezout is. 9 De werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de base van citalopram wordt vrijgemaakt uit een ruwe oplossing van citalopram base of zout. Op het formuleblad staat de volgende structuurformule voor citalopram:

b Lundbeck is tevens houdster van Nederlands octrooi 1017413, dat haar – op een aanvrage d.d. 21 februari 2001 – op 13 september 2001 voor zes jaren is verleend voor, eveneens, een kristallijne base van Citalopram. Voor dit octrooi is een recht van voorrang ingeroepen, gegrond op een octrooiaanvrage met nr. 2000 00402, ingediend in Denemarken op 13 maart 2000, en een recht van voorrang gegrond op octrooiaanvrage met nr. PCT/DK00/00183, ingediend bij het World Intellectual Property Organisation op 13 april 2000. De conclusies van dit octrooi (hierna: NL ’413) luiden aldus. 1 Werkwijze voor het bereiden van een zout van citalopram, met het kenmerk, dat de base van citalopram wordt vrijgemaakt en in kristallijne vorm wordt geprecipiteerd, desgewenst een of meerdere malen wordt geherkristalliseerd en dan in een zout ervan wordt omgezet. 2 Werkwijze volgens conclusie 1 voor de bereiding van een zout van citalopram, met het kenmerk, dat de base van citalopram wordt vrijgemaakt uit een ruw zout of een ruw mengsel van citalopram. 3 Werkwijze voor het bereiden van citalopram base of een zout van citalopram, met het kenmerk, dat een of meer verontreinigingen met de formule II van het formuleblad, waarin Z staat voor halogeen, -O-SO2-(CF2)n-CF3, waarin n is 0-8, -CHO, -NHR1, -COOR2, CONR2R3, waarin R2 en R3 worden gekozen uit waterstof, alkyl, eventueel gesubstitueerd aryl of aralkyl, en R1 staat voor waterstof of alkylcarbonyl, worden verwijderd uit een ruw mengsel van citalopram of uit een ruw zout van citalopram, door citalopram base in

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

kristallijne vorm te precipiteren, desgewenst deze base een of meerdere malen te herkristalliseren en/of deze base in een zout ervan om te zetten. 4 Werkwijze volgens conclusie 3, waarin het ruwe mengsel van citalopram, dat de verbinding met formule II als verontreiniging bevat, wordt bereid door een verbinding met formule II aan een cyanideuitwisselingsreactie met een cyanidebron te onderwerpen. 5 Werkwijze volgens conclusie 3, waarin Z staat voor halogeen, in het bijzonder bromide of chloride. 6 Werkwijze volgens conclusies 3-5, waarin het ruwe mengsel van citalopram aan initiële zuivering wordt onderworpen voordat de base van citalopram in kristallijne vorm wordt geprecipiteerd. 7 Werkwijze volgens conclusies 3-5, waarin het ruwe mengsel van citalopram aan initiële zuivering wordt onderworpen voordat uit het ruwe mengsel een ruw zout wordt gevormd. 8 Werkwijze volgens conclusies 3-7, waarin de base van citalopram wordt vrijgemaakt uit een ruw zout of een ruw mengsel van citalopram door behandeling met een base en desgewenst aan verdere zuivering wordt onderworpen voordat de base van citalopram in kristallijne vorm wordt geprecipiteerd. 9 Werkwijze volgens een of meer van de conclusies 1-8, met het kenmerk, dat de citalopram base in het hydrobromide- of hydrochloridezout van citalopram wordt omgezet. 10 Werkwijze volgens een of meer van de conclusies 2-3, met het kenmerk, dat het ruwe zout een hydrobromide-, hydrochloride-, sulfaat-, oxalaat-, fosfaat- of nitraatzout, bij voorkeur het sulfaat-, hydrobromide- of hydrochloridezout is. 11 Kristallijne base van citalopram, of hydrochloride- of hydrobromidezout van citalopram, met het kenmerk, dat het een zuiverheid van meer dan 99,8% w/w, bij voorkeur meer dan 99,9% w/w heeft. 12 Kristallijne base van citalopram, of een hydrochloride- of hydrobromidezout van citalopram, bereid door de werkwijze volgens een of meer van de conclusies 1-10. 13 De base, het hydrochloride- of het hydrobromidezout volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat het een zuiverheid heeft van meer dan 99,8% w/w, bij voorkeur meer dan 99,9% w/w. 14 Farmaceutisch preparaat dat het hydrochloride- of hydrobromidezout van citalopram volgens conclusies 11-13, of de kristallijne base van citalopram bevat. 15 Farmaceutisch preparaat volgens conclusie 14, dat een tablet is, vervaardigd door a) directe compressie van citalopram, eventueel gemengd met farmaceutisch aanvaardbare adjuvantia; b) compressie van een nat granulaat van het citalopram, eventueel gemengd met farmaceutisch aanvaardbare adjuvantia; c) compressie van een smeltgranulaat van het citalopram, eventueel gemengd met farmaceutisch aanvaardbare adjuvantia. 16 Farmaceutisch preparaat volgens conclusies 14-15, met het kenmerk, dat het het racemisch mengsel van citalopram base, citalopram hydrochloride of citalopram hydrobromide bevat. c Formule II ziet er als volgt uit:

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 9 3

3 Hiertegen voert Lundbeck gemotiveerd verweer, waarop in het navolgende voor zover van belang zal worden ingegaan.

d Op 4 september 2002 is Lundbeck een – met de werkwijzeconclusies van NL ’413 overeenkomend – Europees octrooi 1 169 314 (hierna: EP ’314) verleend op een aanvraag van 28 februari 2001, onder inroeping van prioriteit vanaf 13 maart 2000 en 13 april 2000, met gelding voor onder meer Nederland, getiteld ’Crystalline base of Citalopram’. Tegen dit octrooi is thans in eerste aanleg (tijdig ingestelde) oppositie aanhangig. e Het Bureau voor de Industriële Eigendom (hierna: BIE) heeft desgevraagd op 5 september 2002 – kort gezegd – geadviseerd NL ’435 in zijn geheel te vernietigen en NL ’413 slechts in stand te laten in de vorm van conclusie 3 (met daarin conclusie 5 geïncorporeerd) en conclusie 4, en voorts onder toevoeging (i) van de woorden ’uit een oplossing’ aan ’precipiteren’ en (ii) een disclaimer in die zin dat de uitwisselingsreactie ’wordt uitgevoerd bij afwezigheid van een nikkel- of palladiumkatalysator’. f Bij vonnis in kort geding van 23 december 2002 in de gevoegde zaken van Multipharma B.V. jegens Lundbeck en Hexal jegens Lundbeck (IER 2003, 62) zijn door de voorzieningenrechter de door Lundbeck in de herfst van 2002 op grond van octrooi-inbreuk gelegde beslagen tot afgifte van generiek Citalopram opgeheven. In dat kader is door de voorzieningenrechter een voorlopig oordeel gegeven omtrent de geldigheid van NL ’413 en tevens van EP ’314, alsmede van NL ’435, mede aan de hand van bedoelde adviezen van het Bureau. Dat voorlopig oordeel behelst (vgl. r.ovv. 16-27 van dat vonnis), zakelijk weergegeven, dat er een gerede kans bestaat dat in oppositie bij het EOB en in een bodemprocedure voor de Nederlandse rechter zowel EP ’314, alsook NL ’413 en NL ’435 niet in stand zullen blijven (ook niet partieel). De vorderingen, de grondslagen daarvoor en de verweren 2 Hexal vordert – na de toegestane vermeerdering van eis – dat de rechtbank octrooien NL ’413, NL ’435 en EP ’314 (voor Nederland) nietig verklaart (de rechtbank begrijpt: vernietigt), met veroordeling van Lundbeck in de kosten van het geding. Hexal stelt daartoe – kort gezegd – dat deze octrooien niet voldoen aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit, alsmede dat de door het BIE voorgestelde conclusies ongeoorloofde disclaimers bevatten en dat ook de overigens voorgestelde conclusies niet de toets van Spiro/Flamco kunnen doorstaan.

Beoordeling van het geschil Niet-ontvankelijkheid 4 Lundbeck heeft zich, voor wat betreft de Nederlandse octrooien, erop beroepen dat Hexal in haar nietigheidsvorderingen niet ontvankelijk is omdat zij heeft verzuimd reeds bij het aanbrengen van de zaak een nietigheidsadvies van het BIE over te leggen als bedoeld in art. 76 lid 1 Row 1995 doch dit eerst heeft gedaan na aan haar door de rolrechter verleend uitstel bij latere akte. Dit verweer wordt gepasseerd waartoe als volgt wordt overwogen. 5 Artikel 76 lid 1 Row 1995 stelt de eis aan hem die een nietigheidsvordering instelt jegens een Nederlands octrooi dat een nietigheidsrapport van het BIE bij conclusie van eis (in voorkomend geval in reconventie) wordt overgelegd op straffe van niet-ontvankelijkheid. Dit artikel is (nog) niet aangepast aan het nieuwe procesrecht waarbij geen conclusie van eis meer wordt genomen, zodat in zoverre thans onduidelijk is wanneer bedoeld rapport zou moeten worden overgelegd (met uitzondering van een reconventionele nietigheidsvordering). 6 De rechtbank overweegt dat onder het voor 1 januari 2002 geldende procesrecht aan de eisende partij uitstel kon worden verleend, alvorens zij haar conclusie van eis diende te nemen. Die conclusie werd derhalve ook onder het oude recht niet in alle gevallen tegelijk met de inschrijving van de dagvaarding genomen en in ieder geval niet met het uitbrengen daarvan. Dat betekent dat moet worden geconcludeerd dat de wetgever destijds met bedoelde bepaling niet heeft beoogd dat het rapport moet worden overgelegd tegelijk met de inschrijving van de dagvaarding of met het uitbrengen daarvan, zoals door Lundbeck betoogd. In feite moet het onderhavige aan Hexal verleende uitstel om het rapport in te dienen gelijk worden gesteld aan het destijds wel verleende uitstel voor het nemen van de conclusie van eis. 7 De rechtbank is dusdoende van oordeel dat artikel 76 lid 1 Row 1995 aldus moet worden uitgelegd dat het beoogt veilig te stellen dat de octrooihouder reeds in zijn conclusie van antwoord op het rapport kan reageren en zodoende niet gaandeweg de procedure kan worden ’overvallen’ met een mogelijk voor hem ongunstig rapport. Dit strookt voorts het beste met een goede procesorde, zeker bij de vaak technisch ingewikkelde octrooizaken als de onderhavige. Hexal heeft het rapport bij akte ingebracht op 10 september 2002 terwijl de conclusie van antwoord is genomen op 3 december 2002, bijna 3 maanden later derhalve, zodat het rapport als tijdig ingediend moet worden aangemerkt. 8 De rechtbank vermag voorts niet in te zien dat Hexal in haar dagvaarding niet de eis en de gronden daarvoor zou hebben vermeld, zoals nog door Lundbeck aangevoerd. Zij kan uit die vrij uitgebreide dagvaarding (in totaal 21 pagina’s) met voldoende duidelijkheid een en ander afleiden. Dat in die dagvaarding niet wordt geanticipeerd op de rapporten van het BIE maakt die dagvaardingen nog niet nietig, aangezien die rapporten bij het uitbrengen van de dagvaarding nog niet beschikbaar waren en dat ook niet hadden hoeven zijn, zoals hierboven is overwogen.

1 9 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Schorsing nietigheidsprocedure? 9 De rechtbank vindt aanleiding de onderhavige procedure te schorsen op de voet van artikel 83, vierde lid, Row 1995, hangende de oppositieprocedure bij het EOB. Tot die beslissing is het volgende redengevend. 10 In de oppositieprocedure bij het EOB zijn dezelfde nietigheidsargumenten aan de orde als in deze procedure. Hexal verwijst zelfs naar de tijdens de oppositie ingediende documenten onder gebruikmaking van dezelfde argumentatie. Deze argumenten, zoveel is ook duidelijk uit het advies van het BIE, zijn zeker niet reeds op voorhand kansloos te achten. Bij de beoordeling spelen voorts vragen van zeer technisch-chemische aard een belangrijke rol, onder meer met betrekking tot de uitleg of onder ’improved crystalline product’ (D3, WO 00/11926, p. 4, r. 9-14) het zout of juist de base van citalopram moet worden verstaan. Een andere belangrijke, wellicht meer praktische, vraag is of de bereiding van de in voorbeeld 3 van D1 (EP 347066) beschreven kristallijne citaloprambase nawerkbaar is of dat slechts een olie wordt verkregen. Omtrent dit laatste hebben beide partijen elkaar tegensprekende deskundigenrapporten overgelegd en bovendien inhoudelijk commentaar op de daarin vervatte bevindingen geleverd. Ook heeft Lundbeck inhoudelijk het oordeel van het BIE ter zake bestreden, welke argumentatie niet reeds op voorhand ongegrond voorkomt. De bevindingen van het EOB kunnen mitsdien aan de oordeelsvorming van de rechtbank bijdragen. 11 Indien bovendien het EOB EP ’314 in gewijzigde vorm in stand zou laten, is het a fortiori zinnig eerst de uitkomst van de oppositieprocedure af te wachten, opdat niet de onwenselijke situatie kan ontstaan dat conclusies met van elkaar afwijkende redacties door enerzijds de rechtbank (of in appèl door het hof) en anderzijds het EOB (door de oppositieen eventueel nadien nog de beroepsafdeling) zouden worden vastgesteld en moeten worden beoordeeld op geldigheid. Ook volgens het advies van het BIE zou NL ’413 (waarmee EP ’314 wat betreft de werkwijzeconclusies overeenstemt) ten dele in stand kunnen blijven. Het is derhalve des te meer aannemelijk dat het EOB van oordeel zal zijn dat EP ’314 niet in deze vorm in stand kan blijven. Na afloop van de procedure bij het EOB kan door de rechtbank worden getoetst of EP ’314, voor zover gehandhaafd en inclusief de eventueel gewijzigde conclusies, geldig is (voor Nederland). 12 De rechtbank acht het voorts bij deze stand van zaken onwenselijk dat de procedures voor wat betreft de Nederlandse octrooien en het Europese octrooi uit elkaar zouden gaan lopen zodat zij de procedure integraal zal schorsen. Het oordeel van het EOB zal immers tevens relevant zijn voor de beoordeling van de geldigheid van de Nederlandse octrooien, nu daarin hoofdzakelijk dezelfde uitvindingen zijn neergelegd als in EP ’314. 13 Aan het voorgaande doet het door Hexal gestelde belang bij een snelle beslissing onvoldoende af, temeer daar de rechtbank voorshands van oordeel is dat een gerede kans bestaat dat zij uiteindelijk van oordeel zal zijn dat de octrooien niet alle geheel zullen worden vernietigd. Slotsom 14 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen worden aangehouden hangende de oppositieprocedure bij het EOB. De rechtbank merkt voor alle duidelijkheid op dat

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

zij de behandeling van de zaak zal schorsen totdat de oppositie (in voorkomend geval na ingesteld beroep) met betrekking tot het octrooi is afgerond, en derhalve bekend is of, en zo ja in welke vorm, het EOB dit aan Lundbeck verleende octrooi in stand zal houden. Alsdan zal de procedure verdere doorgang vinden. Hexal heeft er nog op gewezen dat zij geen partij is bij die oppositie, zodat zij het niet in haar macht zou hebben de voortzetting daarvan te garanderen. Daargelaten de juistheid van die stelling (Hexal GmbH is namelijk wel partij bij de oppositie) en in lijn met het beleid van de rechtbank ter zake, zal bepaald worden dat niet alleen na bedoelde beslissing(en) van het EOB de meest gerede partij de zaak weer kan doen opbrengen, maar tevens na een eventuele algehele intrekking van de oppositie. 15 Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden. Beslissing: De rechtbank alvorens verder te beslissen: Schorst het geding (zowel in conventie als in reconventie) op de voet van artikel 83, vierde lid, Row 1995, zulks totdat in de ten processe bedoelde, bij het EOB aanhangige, oppositieprocedure een eindoordeel is geveld over de vraag of EP ’314 stand zal houden en zo ja, in welke vorm, danwel totdat deze oppositieprocedure zal zijn ingetrokken, en totdat de meest gerede partij de zaak nadien weer op de rol heeft doen plaatsen; Houdt iedere verdere beslissing aan. Enz.

Nr. 50 Gerechtshof Arnhem, 26 oktober 2004* (Boer’n yoghurt III) Mrs. A.M.C. Groen, A. Smeeïng-van Hees en A.R. van Maas de Bie Art. 1, lid 2 BMW De emmervorm wordt niet bepaald door de aard van de waar en levert geen uitkomst op het gebied van de nijverheid op. Het is in geen geval zo dat het onontbeerlijk is voor yoghurt als product dat dit in emmervorm wordt aangeboden of dat die vorm zo zeer gebruikelijk is voor yoghurt dat men in redelijkheid niet kan vergen dat men daar een andere vorm voor kiest. (Anders: de Vzr.). Art. 1 BMW Van de beeld/vormmerken maakt naast de emmervorm het beeld van de onderlegde yoghurt als gevolg van de transparantie van de verpakking deel uit. Betwijfeld kan op zichzelf worden of deze beeldvormmerken (afgezien van het beeld van de bedrukking van emmer en deksel) onderscheidend vermogen hebben. Op basis van de resultaten van het verrichte marktonderzoek is echter voldoende aannemelijk dat de gemiddelde consument de emmermerken is gaan identificeren met het yoghurtproduct van De Zuivelhoeve. Een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek (degenen die wel eens yoghurt of vla kopen of eten) is in staat gebleken op basis van louter de driedimensionale vormgeving van de verpakking in combinatie met het beeld van de onderlegde yoghurt het product te identificeren. *

Cassatie ingesteld. Red.

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

1 9 5

Art. 12A BMW Voor het inroepen van bescherming op basis van het laatste van de vier depots is inschrijving (nog) niet vereist, omdat dit depot is gedaan vóór 1 januari 2004. Art. 13A, lid 1b BMW Het Dorsvlegel-emmertje vertoont opvallende overeenkomsten met de Levola-emmermerken. Als gevolg van de transparantie respectievelijk de witte achtergrond wordt ook het beeld van het Dorsvlegelemmertje gedomineerd door het beeld van de onderlegde vruchtenyoghurt. De verschillen in opdruk doen niet af aan de totaalindruk van gelijksoortigheid. 1 Levola Hengelo BV te Hengelo, 2 De Zuivelhoeve Productie BV te Hengelo, appellanten, procureur mr. F.J. Boom, advocaat mr. S.A. Klos te Amsterdam, tegen 1 Dorsvlegel Sales BV te Nieuw-Beijerland, 2 Vorarlberg Milch Reg. Gen.m.b.H te Feldkirch, Oostenrijk, geïntimeerden, procureur mr. P.C. Plochg, advocaat mr. H. Mars te ’s-Hertogenbosch. a Vzr. Rechtbank te Almelo, 27 januari 2004 (mr. H.J. Inden) Enige feiten betreffende eiseressen en haar product a Levola B.V., eiseres sub 1, is een beheersbedrijf en zij is bestuurder van De Zuivelhoeve B.V., eiseres sub 2. De Zuivelhoeve vervaardigt en verhandelt onder andere melken zuivelproducten. b De Zuivelhoeve heeft een product op de markt gebracht dat bestaat uit een combinatie van yoghurt en fruit, die tezamen in één verpakking zit. De onderste laag wordt gevormd door de vruchten en de bovenste laag door de yoghurt. Beide bestanddelen worden bij het afvullen niet gemengd zodat kan worden gesproken van ’onderlegde yoghurt’. Deze onderlegde yoghurtproducten worden geproduceerd en verhandeld in verschillende smaken, zoals bosvruchten, aardbeien, perzik en naturel. c Het product wordt verhandeld met de naam Boer’n yoghurt en de smaken worden omschreven als bosvrucht’n, aardbei’n, perzik’n en naturel. d Het product wordt verpakt in een transparant plastic emmertje van 800 ml., met een afsluitbaar plastic dekseltje. De onderste laag fruit en de bovenste laag yoghurt is zichtbaar. e Het dekseltje, voorzien van een hengseltje, is eveneens transparant en vertoont de tekst Boer’n yoghurt, een afbeelding in kleuren van fruit corresponderend met de smaak, en een streepjescode waarop de desbetreffende smaak staat genoemd. (zie hierna figuur 1.) [niet opgenomen. Red.] f Het emmertje zelf is voorzien van een afbeelding in blauw gekleurde horizontaal gestileerde strepen, voorstellende een door bomen omgeven boerderij en twee koeien, waarvan er één wordt gemolken. Onder de afbeelding staat, in blauwe letters, de tekst ’Vers van de Zuivelhoeve’. De beschrijving betreft de voorzijde, zoals dat in winkelschappen wordt gepresenteerd. (zie hierna figuur 2.) g Uitsluitend het dekseltje vermeldt de smaakvariant, hetgeen het enige verschil vormt tussen de verpakkingen. Het emmertje zelf blijft voor iedere smaakvariant identiek. De afbeeldingen en teksten zijn er op gedrukt.

(figuur 2) Enige feiten betreffende gedaagden en haar product a Vorarlberg Milch produceert eveneens yoghurt en brengt dit op de markt. Het product wordt in Oostenrijk geproduceerd. Ook het product van Vorarlberg Milch bestaat uit een combinatie van yoghurt en fruit, die tezamen in één verpakking zit. Eveneens wordt de onderste laag gevormd door de vruchten en de bovenste laag door de yoghurt. Ook hier worden beide bestanddelen bij het afvullen niet gemengd zodat eveneens kan worden gesproken van ’onderlegde yoghurt’. Ook de onderlegde yoghurtproducten van Vorarlberg Milch worden geproduceerd en verhandeld in verschillende smaken b Dorsvlegel importeert het product van Vorarlberg Milch vanuit Oostenrijk naar Nederland. c Het product wordt verhandeld met de naam ’Yoghurt op Fruit’ en is eveneens in diverse smaakvarianten verkrijgbaar. d Het product wordt verpakt in een plastic emmertje van 1000 ml, met een afsluitbaar plastic dekseltje. Het gedeelte waar de fruitlaag is afgevuld is transparant, zodat de fruitlaag zichtbaar is. Het vulgedeelte van de yoghurt is niet transparant maar voorzien van een witte coating. e Het dekseltje is wit van kleur en eveneens voorzien van een hengseltje. Op het dekseltje is een roze cirkel gedrukt met daarop het logo van ’Landle Milch’, de tekst ’En ik weet wat ik eet!’ en in grote letters ’Yoghurt op Fruit’. Het woord ’op’ is in een extra groot lettertype en witgekleurd afgedrukt. Ook op dit dekseltje staat een afbeelding van fruit gedrukt, corresponderend met de smaak, alsmede een streepjescode. De desbetreffende smaak staat in witte let-

1 9 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

ters afgebeeld op een donker roze gekleurde, gegolfde, achtergrond (zie hierna figuur 3.) [niet opgenomen. Red.] f Het emmertje zelf is voorzien van een crèmekleurig ovaal met daarop in blauwe letters gedrukt de tekst ’Yoghurt op Fruit’. Voorts staat afgedrukt het logo van ’Landle Milch’ en de tekst ’En ik weet wat ik eet!’. De beschrijving betreft de voorzijde, zoals dat in winkelschappen wordt gepresenteerd (zie hierna figuur 4.) g Ook hier vermeldt uitsluitend het dekseltje de smaakvariant en blijft het emmertje zelf voor iedere smaakvariant identiek.

(figuur 4) De stelling van beide partijen, voorzover relevant, kort samengevat 1 De verpakking van de onderlegde yoghurtproducten van De Zuivelhoeve is op 3 april 2002 als merk gedeponeerd en vervolgens ingeschreven. Gedeponeerd is een afbeelding waarop alle elementen zichtbaar zijn, zoals die ook op de figuren 1 en 2 zichtbaar zijn. Het merk is gedeponeerd als vormmerk. Volgens eiseressen is in het register daarom duidelijk aangetekend dat de merkenrechtelijke aanspraken van de deposant zich met name uitstrekken tot de driedimensionale vorm van de verpakking. Eveneens op 3 april 2002 zijn de voor de verschillende smaakvarianten gehanteerde verpakkingen met afbeeldingen van wisselende typen fruit en achtereenvolgens de aanduidingen Bosvrucht’n, Aardbei’n, Perzik’n en naturel gedeponeerd. Levola is houder van de merkinschrijvingen en de merkdepots van de producten van De Zuivelhoeve en zij heeft

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

aan De Zuivelhoeve een exclusieve licentie verstrekt met betrekking tot het gebruik van de merkinschrijvingen en de merkdepots. De Zuivelhoeve beschikt niet over enige intellectueel eigendomsrechtelijke aanspraak met betrekking tot de karakteristieke onderlegde yoghurt maar de algehele uitmonstering van het product, de verpakking en de driedimensionale vorm daarvan vormen de drager(s) van de goodwill van het product. De Zuivelhoeve heeft dankzij een zeer aanzienlijke investering in de productontwikkeling en marketing een uiterst succesvol product gecreëerd. De vorm van een emmertje, zoals die door De Zuivelhoeve als verpakking wordt gebruikt, stelt de consument in staat om het product van De Zuivelhoeve te identificeren. De vier afzonderlijke vorm/beeldmerken van het product, oftewel de driedimensionale vorm, de transparantie waardoor het beeld van de onderlegde yoghurt zichtbaar is en de opdruk, hebben daardoor een grote onderscheidende kracht verkregen. Eiseressen noemen dit de emmer-merken. Een door en namens eiseressen verricht marktonderzoek heeft dat aangetoond. Eiseressen hebben geconstateerd dat recentelijk in supermarkten van het Laurus-concern (winkels met de naam Edah en Konmar) onderlegde yoghurtproducten worden aangeboden, welke producten door gedaagde sub. 1 in Nederland op de markt worden gebracht en door gedaagde sub. 2 in Oostenrijk worden geproduceerd. De verpakking van het product dat door gedaagden op de markt wordt gebracht, stemt op een groot aantal punten overeen met de emmermerken van eiseressen, zoals: – de identieke driedimensionale vorm, – de overwegend transparante vorm van de verpakking, – de blauwe bedrukking van de verpakking tegen een transparante achtergrond, en – het als gevolg van de transparantie en de ’lichte’ bedrukking van de verpakking dominerende beeld van de onderlegde vruchtenyoghurt. Eiseressen zijn van mening dat gedaagden hiermee inbreuk plegen op de exclusieve merkenrechten van De Zuivelhoeve. Gedaagden gebruiken immers deze meest onderscheidende en dominerende bestanddelen van de emmermerken in de door hen op de markt gebrachte verpakking. De totaalindruk van beide emmermerken stemmen zozeer overeen dat het gevaar ontstaat dat de gemiddelde consument de producten met elkaar zal verwarren en dit klemt temeer nu de producten als zodanig identiek zijn. In kort geding vorderen eiseressen daarom onder meer om gedaagden te bevelen iedere verdere inbreuk op de merkenrechten van eiseressen te staken en gestaakt te houden. 2 Gedaagden hebben gemotiveerd de stellingen van eiseressen betwist. De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing 3 Gelet op artikel 37a van de Benelux-Merkenwet is de voorzieningenrechter te Almelo bevoegd van de vordering kennis te nemen nu de gestelde merkinbreuk (onder meer) gepleegd is in het arrondissement Almelo. 4 Vast staat dat de zogenaamde onderlegde yoghurt op zichzelf geen onderscheidend vermogen bezit, niet gemonopoliseerd mag worden en het gebruik daarvan aan een ieder vrijstaat, zoals het hof ’s-Gravenhage overwogen heeft in

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

haar arrest van 27 maart 2003, waar een geschil aan de orde was gelijkend op het onderhavige. Wat betreft de vraag of de driedimensionale vorm van het emmertje vatbaar is voor bescherming het volgende. Uitgangspunt is dat men geen beperkingen kan opleggen in het gebruik van een vorm die voor het vervaardigen of het in het verkeer brengen van een waar onontbeerlijk is. In Merkenrecht van Gielen Wichers Hoeth van 1992 wordt daarbij gedacht aan bijvoorbeeld een melkfles, een eierdoos, een paraplu of een plastic zak. Deze zaken zijn zo gebruikelijk dat zij ieder onderscheidend vermogen missen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter valt een emmer of een emmertje ook onder de zojuist genoemde categorieën. De dikke Van Dale omschrijft een emmer als een meer hoog dan wijd, van boven geheel open (of met een deksel afsluitbaar) vat, bestemd om aan een hengsel gedragen te worden, gewoonlijk in de vorm van een omgekeerde afgeknotte kegel en voor het vervoeren en bewaren van allerlei stoffen gebruikt. Er worden dan voorts nog een aantal soorten emmers genoemd met één speciale functie zoals bijvoorbeeld een verpakkingsemmer en een vulemmer (einde citaat). De ronde vorm van een emmer geeft de emmer sterkte, doordat de vloeistof die er inzit qua druk gelijkelijk over de wand verdeeld is. De rand langs de bovenkant van de emmertjes, een soort flens, is eveneens ingegeven door stabiliteit van de emmer. Immers zonder zo’n rand zou een emmer sneller uit vorm raken. Ter vergelijking diene dat, vanwege dezelfde reden, metalen emmers dikwijls een verstevigende ring langs de bovenrand hebben. Allerhande plastic emmers overigens ook. Nog daargelaten naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat een emmer ieder onderscheidend vermogen mist, is de door gedaagden gebruikte emmer ook anders van formaat dan die van eiseressen. Die van gedaagden is logger, immers 25% groter dan die van eiseressen. 5 Voor wat betreft het punt van de transparantie van de verpakking, deze bezit op zichzelf geen onderscheidend vermogen. Men behoeft geen geoefend supermarktbezoeker te zijn om te weten dat honderden producten verpakt zijn in transparante glazen of plastic verpakking. Bovendien is de door gedaagden gebruikte emmer uitsluitend aan de onderkant doorzichtig waardoor de kleur van het gebruikte fruit zichtbaar is. 6 Rest de vraag of de opdruk van de emmertjes kan leiden tot verwarringsgevaar. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zijn er nauwelijks punten van overeenstemming. Het doorzichtig deksel van eiseressen vermeldt Boer’n yoghurt, gedaagden houden het op Yoghurt op Fruit met rechtsdraaiend melkzuur. Beiden vermelden het woord bosvruchten, met een afbeelding van bosvruchten, doch daaraan kan geen onderscheidend vermogen worden ontleend. De deksel van gedaagden is bovendien tweekleurig uitgevoerd. De zijkant van de emmertjes van partijen vertonen zo mogelijk nog minder overeenkomst, om niet te zeggen geen enkele. 7 Eiseressen hebben zich zeer veel moeite getroost om een uitgebreid marktonderzoek te laten verrichten teneinde op basis daarvan het onderscheidend vermogen van de merken van eiseressen te kunnen beoordelen. Het resultaat van dit onderzoek, met name bij de gevolgde methode 1, leidt bij de voorzieningenrechter niet tot een ander oordeel als hier-

E I G E N D O M

1 9 7

voor overwogen. 8 Het hiervoor overwogene betekent naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat er van de zijde van gedaagden geen sprake is van inbreuk op de exclusieve merkrechten van eiseressen. De vorderingen van eiseressen zullen derhalve worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zullen eiseressen worden veroordeeld in de kosten van dit geding. De beslissing I Wijst de vorderingen van eiseressen af. II Veroordeelt eiseressen in de kosten van dit geding tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagden begroot op € 205,– aan verschotten en € 750,– aan salaris van de procureur. III Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Enz. b Het Hof, enz. 3 De vaststaande feiten Tegen de overwegingen van de voorzieningenrechter inzake de vaststaande feiten zijn geen grieven gericht, zodat die feiten ook in hoger beroep vaststaan. 4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep 4.1 In dit hoger beroep is allereerst de vraag aan de orde of de zogenoemde ’emmermerken’ van Levola c.s. voldoende onderscheidend vermogen hebben en derhalve kunnen dienen als vorm/beeldmerk ter onderscheiding van de onderlegde yoghurtproducten (een fruitlaag onderin en daarboven witte yoghurt) van de Zuivelhoeve. Het hof neemt bij de beoordeling van die vraag als uitgangspunt de drie vorm/beeldmerken die op 3 april 2002 zijn gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau en aldaar in oktober 2002 zijn in geschreven onder respectievelijk nummer 0708971 (deksel met opdruk bosvruchten), 0708972 (deksel met opdruk aardbeien) en 0708974 (deksel met opdruk perzik), alsmede van het vormmerk dat op 26 november 2003 onder nummer 1044702 is gedeponeerd. Het gaat in al deze gevallen om de afbeelding van een driedimensionaal doorzichtig plastic emmertje waarvan het beeld van de onderlegde yoghurt deel uitmaakt doordat de (emmer) verpakking doorzichtig is. Het laatste depot betreft, in tegenstelling tot de eerste drie depots, een emmertje dat niet is bedrukt. Het hof gaat er voorshands ten aanzien van het laatste depot van uit dat voor het inroepen van bescherming op basis van dit depot inschrijving (nog) niet vereist is, omdat dit depot is gedaan vóór 1 januari 2004. 4.2 De eerste grief is gericht tegen de overwegingen van de voorzieningenrechter in het bestreden vonnis onder 4 eerste alinea, die er op neerkomen dat de vorm van een emmer of een emmertje zo gebruikelijk is dat die vorm ieder onderscheidend vermogen mist en dat de emmermerken bovendien geen onderscheidend vermogen hebben als gevolg van het feit dat die vorm er een is die door de aard van de waar wordt bepaald. Levola c.s. betogen dat de emmer als yoghurtverpakking niet door de traditie is bepaald of een onontbeerlijke vorm is en daardoor volstrekt gebruikelijk. Volgens Levola c.s. was

1 9 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

de emmervorm voor yoghurt ongebruikelijk op het moment dat de Zuivelhoeve haar merk in gebruik nam. Zij voeren aan dat als er, zoals in dit geval, alternatieven zijn voor een vorm, de vorm reeds niet door de aard van de waar is bepaald. De emmervorm heeft volgens hen op zichzelf reeds voor het onderhavige product onderscheidend vermogen, zoals het door hen als productie 12 in eerste aanleg in het geding gebrachte grootschalige marktonderzoek heeft aangetoond. Dorsvlegel c.s. stellen zich op het standpunt dat de emmervormen van Levola c.s. elk onderscheidend vermogen missen, omdat het hierbij om een basale vorm gaat waarvan alle niet geheel basale elementen worden gedicteerd door functionaliteit. Voorts voeren zij aan dat die vormen iedere individualiteit missen omdat een nagenoeg identiek soort emmer met dezelfde basale vorm door veel andere producenten als verpakking wordt gebruikt en eenzelfde type emmer door veel andere yoghurtproducenten. Het gaat volgens hen bovendien om een vorm die technisch of functioneel wordt bepaald door de aard van de waar c.q. een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert, die niet door een fabrikant mag worden gemonopoliseerd. 4.3 Het hof verwerpt het verweer van Dorsvlegel c.s. voor zover dit inhoudt dat de emmervorm in het onderhavige geval wordt bepaald door de aard van de waar of een uitkomst oplevert op het gebied van de nijverheid. Yoghurt wordt in vele verpakkingen, met name ook in fles of kartonverpakking aangeboden. Het is in geen geval zo dat het onontbeerlijk is voor yoghurt als product dat dit in emmervorm wordt aangeboden of dat die vorm zo zeer gebruikelijk is voor yoghurt dat men in redelijkheid niet kan vergen dat men daar een andere vorm voor kiest. Evenmin valt in te zien dat de simpele emmerverpakking een vorm is die een uitkomst oplevert op het gebied van nijverheid. Het beroep van Dorsvlegel c.s. op artikel 1 tweede volzin van de Benelux-Merkenwet (BMW) gaat dus niet op en de eerste grief van Levola c.s. slaagt in zoverre. 4.4 Voor zover het verweer van Dorsvlegel c.s. inhoudt dat de bewuste emmervorm op zichzelf geen enkel onderscheidend vermogen heeft, overweegt het hof dat, zoals hierboven onder 4.1 is overwogen, bij de beoordeling van de vraag of de emmermerken voldoende onderscheidend vermogen hebben wordt uitgegaan van voormelde beeld/vormmerken. Daarvan maakt naast de emmervorm het beeld van de onderlegde yoghurt als gevolg van de transparantie van de verpakking deel uit. Bij de beoordeling spelen dus beide aspecten in samenhang met elkaar een rol. Naar het voorlopig oordeel van het hof kan op zichzelf betwijfeld worden of deze beeld/vormmerken (afgezien van het beeld van de bedrukking van emmer en deksel) onderscheidend vermogen hebben. Nu Levola c.s. zich daarnaast op grond van de resultaten van bovengenoemd marktonderzoek beroepen op inburgering van de emmermerken, zal het hof eerst nagaan of voorlopig moet worden geoordeeld dat de merken door inburgering onderscheidend vermogen hebben gekregen en zo ja, in welke mate er thans van onderscheidend vermogen sprake is. 4.5 Het hof acht bij de beoordeling van deze vraag het deel van het marktonderzoek dat is uitgevoerd volgens methode 3 beslissend, omdat daarbij na selectie van het relevante pu-

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

bliek aan deze consumenten de met yoghurt en vruchten gevulde onbedrukte verpakking van Levola c.s. is getoond. Het rapport vermeldt daarover onder meer het volgende. Op de vraag aan deze respondenten of zij het product dat in deze verpakking wordt verkocht, wel eens hebben gebruikt of gezien, heeft 78,6% van de consumenten positief geantwoord. Aan deze groep is vervolgens de vraag gesteld: weet u misschien wat normaal op deze verpakking staat? 66,7% van deze ondervraagden (51,7% van het totaal aantal respondenten) identificeerde aan de hand van deze vraag het product van de Zuivelhoeve. Deze 66,7% deed dit door het noemen van één van de voor de producten gebruikte en (normaliter) op de verpakking aangebrachte woordmerken en beeldmerken (De Zuivelhoeve/Boer’n yoghurt/Boerenyoghurt/boerderij logo met strepen/opdruk deksel). 4.6 Op basis van deze resultaten is voorshands voldoende aannemelijk dat de gemiddelde consument de emmermerken is gaan identificeren met het yoghurtproduct van De Zuivelhoeve. De opzet van het marktonderzoek en de uitvoering daarvan zijn uitgebreid toegelicht en verantwoord en van bijlagen met de relevante cijfers voorzien. De kritiek van Dorsvlegel c.s. ten aanzien van het marktonderzoek volgens methode 3 beperkt zich tot de opmerking dat vermoed wordt dat de hoge scores tot stand zijn gekomen door het optellen van volstrekt irrelevante scores. Voor zover Dorsvlegel c.s. hiermee bedoelen dat de respondenten zijn meegeteld die opmerkten dat het product Boer’n of BoerenYoghurt betrof en dat dit geen woordmerk is, wordt overwogen dat de relevantie van die opmerkingen niet het al dan niet bestaan van dit woordmerk betrof maar uitsluitend of daarmee het bewuste product werd geïdentificeerd. Dat dit laatste het geval was, is op zichzelf niet (voldoende gemotiveerd) bestreden. Gesteld noch gebleken is dat een andere producent dan Levola c.s. op het moment van het onderzoek een dergelijk product in de bewuste verpakking onder voornoemde namen verhandelde. Voorts is niet vereist dat de consument de naam van de fabrikant weet te noemen voor de identificatie van een product. 4.7 Een – gezien voornoemde percentages – aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek (degenen die wel eens yoghurt of vla kopen of eten) is aldus in staat gebleken op basis van louter de driedimensionale vormgeving van de verpakking in combinatie met het beeld van de onderlegde yoghurt het product te identificeren. Het hof is op die grond voorshands van oordeel dat (het beeld van) de onderlegde yoghurt in een transparante emmer (ruim) voldoende onderscheidend vermogen heeft. In het kader van dit kort geding kan buiten beschouwing blijven of zelfs sprake is van een bekend merk. De tweede grief – waarin Levola c.s. de overweging van de voorzieningenrechter bestrijden dat de resultaten van het onderzoek voor hem niet alsnog aanleiding zijn voor een ander (naar het hof begrijpt voor Levola c.s. positief) oordeel – treft daarom doel. De eerste grief, voor zover gericht tegen het oordeel dat er bij de emmervorm geen sprake is van onderscheidend vermogen en de derde grief, voor zover gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de transparantie van de verpakking op zichzelf geen onderscheidend vermogen heeft, zijn dan niet meer relevant.

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

4.8 Uit het bovenstaande volgt dat Levola c.s. terecht aanvoeren dat de in onderdeel 4.1 genoemde, door haar gedeponeerde vorm/beeldmerken onderscheidend vermogen hebben. 4.9 De vierde en vijfde grief richten zich, kort gezegd, tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat Dorsvlegel c.s. met de door hen op de markt gebrachte emmertjes met onderlegde yoghurt geen inbreuk maken op de onderhavige merkrechten van Levola c.s. Gezien het bovenstaande is thans uitsluitend nog aan de orde inbreuk als bedoeld in artikel 13A lid 1 onder b BMW. 4.10 Het hof dient in dit kader te beoordelen of voormelde producten van Dorsvlegel c.s. – hierna ook aan te duiden als de Dorsvlegel-emmertjes – zodanig met de merken van Levola c.s. overeenstemmen dat door het gebruik van de Dorsvlegel-emmertjes bij het in aanmerking komende publiek, i.c. de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken soort producten – hierna aan te duiden als de gemiddelde consument –, directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van de merken en de Dorsvlegel-emmertjes meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken en tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Ook dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van de merken en het uiterlijk van de overige op de markt verkrijgbare soortgelijke waren. 4.11 Zoals hierboven is overwogen, is het hof voorshands van oordeel dat de vorm/beeldmerken van Levola c.s. door inburgering ruim voldoende onderscheidend vermogen hebben gekregen. Dergelijke merken genieten meer bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen. De meest in het oog springende onderdelen van de merken zijn, gezien bovengenoemd marktonderzoek, voor de gemiddelde consument de vorm en het beeld van het doorzichtige emmertje gevuld met de onderlegde yoghurt. Voorts is voldoende aannemelijk geworden dat in de Benelux ten tijde van de introductie van de transparante emmertjes voor onderlegde yoghurt door Levola c.s. geen andere transparante emmertjes voor onderlegde yoghurt op de markt waren en thans evenmin, behoudens die van Dorsvlegel c.s. 4.12 Het door Dorsvlegel c.s. op de markt gebrachte emmertje voor onderlegde yoghurt is weliswaar niet geheel doorzichtig, maar doordat de opdruk aan de zijkant van het Dorsvlegel-emmertje is voorzien van een witte coating (de kleur van yoghurt) en het gedeelte waar de vruchten zitten (de onderlaag) doorzichtig is, vertoont het Dorsvlegelemmertje opvallende overeenkomsten met de Levolaemmermerken. Als gevolg van de transparantie respectievelijk de witte achtergrond wordt ook het beeld van het Dorsvlegel-emmertje gedomineerd door het beeld van de onderlegde vruchtenyoghurt. Hoewel de opdruk van zij-

E I G E N D O M

1 9 9

kant en deksel van het Dorsvlegel-emmertje verschillen met die bij de Levola-emmermerken, doet dit niet af aan de totaalindruk van gelijksoortigheid. Het hof acht de punten van overeenstemming meer bepalend dan de punten van verschil. Er is gezien deze totaalindruk naar het oordeel van het hof sprake van een zodanige gelijkenis met de Levolaemmermerken, dat bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan. 4.13 Het bovenstaande brengt mee dat het hof voorshands van oordeel is dat sprake is van merkinbreuk in voormelde zin door Dorsvlegel c.s. en dat de vierde en de vijfde grief slagen. 4.14 De zesde grief heeft geen zelfstandige betekenis. 4.15 De slotsom is dat het hoger beroep doel treft en het bestreden vonnis moet worden vernietigd. Het gevorderde inbreukverbod is toewijsbaar, met dien verstande dat dit slechts geldt voor de Benelux. De gevorderde dwangsom zal in hierna te noemen zin worden gemaximeerd. Het onder 4 sub d en sub 5 gevorderde is bij gebrek aan belang niet toewijsbaar. Levola c.s. hebben namelijk niet bestreden dat in de Benelux in het geheel geen voorraad wordt aangehouden door Dorsvlegel c.s. Ook het onder 6 gevorderde zal worden afgewezen, nu gesteld noch gebleken is dat Levola c.s. een spoedeisend belang hebben bij deze vordering tot schadevergoeding. Dorsvlegel c.s. zullen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties. 5 De beslissing Het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding: vernietigt het tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Almelo van 27 januari 2004 en opnieuw rechtdoende: 1 beveelt Dorsvlegel c.s. te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de in dit arrest in onderdeel 4.1 genoemde exclusieve merkrechten van Levola c.s. in de Benelux en 2 gebiedt Dorsvlegel c.s. daarom te staken en gestaakt te houden iedere verdere vervaardiging, marketing, verkoop en het voor deze doeleinden in voorraad hebben van het product in de inbreukmakende verpakking als omschreven en afgebeeld in het lichaam van de inleidende dagvaarding (hierna: ’het inbreukmakende product’) in de Benelux; 3 veroordeelt Dorsvlegel c.s. om aan Levola c.s. een dwangsom te betalen van € 10.000,– voor iedere overtreding van de onder 1 en 2 vermelde bevelen, alsmede van € 500,– per dag voor iedere dag dat een inbreuk voortduurt; 4 veroordeelt Dorsvlegel c.s. binnen zes weken na betekening van dit arrest een door een registeraccountant op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek gecertificeerde verklaring te verstrekken aan Levola c.s., vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende: a de totale hoeveelheid door Dorsvlegel c.s. ten behoeve van de Benelux geproduceerde en/of door hen betrokken inbreukmakende producten; b de fabricage- of inkoopprijs van het inbreukmakende product; c de verkoopprijs van het inbreukmakende product;

2 0 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

d de totale hoeveelheid winst behaald als gevolg van het door Dorsvlegel c.s. fabriceren, marketen en verkopen van de inbreukmakende producten in de Benelux; een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,– per dag waarop Dorsvlegel c.s. in gebreke blijven aan enig onderdeel van deze veroordeling te voldoen; 5 bepaalt dat geen dwangsommen zullen worden verbeurd boven een maximum van € 3.000.000,–; bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechterlijke tussenkomst hun kracht verliezen indien Levola c.s. niet binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak hun eis in de hoofdzaak hebben ingesteld en voorts Dorsvlegel c.s. een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van dit gerechtshof hebben ingediend; veroordeelt Dorsvlegel c.s. in de kosten van het geding in beide instanties, tot op heden aan de zijde van Levola c.s. begroot op – voor de eerste aanleg € 743,66 aan verschotten en op € 1.497,– voor salaris van de procureur, – voor het hoger beroep € 1.054,18 aan verschotten en op € 2.994,– voor salaris van de procureur, en tot terugbetaling aan Levola c.s. van al hetgeen door hen op grond van het bestreden vonnis zal zijn betaald of door Dorsvlegel c.s. zal zijn verhaald, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling door Levola c.s., althans vanaf de dag van het verhaal door Dorsvlegel c.s. tot aan de dag der terugbetaling; verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 51 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 30 juni 2004* (Bach Flower Remedies) Mrs. J.W. du Pon, M.Y. Bonneur en P.A.C.E. van der Kooij Art. 1 j˚ art. 14A, lid 1d BMW In de tussen partijen in Engeland gevoerde procedure met als inzet de Engelse merken is onherroepelijk komen vast te staan dat de aanduidingen ’Bach’ en ’Bach Flower Remedies’ ten tijde van de depots van die tekens als merk in Engeland als generiek, ofwel beschrijvend moesten worden beschouwd voor de waren waarvoor zij waren gedeponeerd (preparations for medicinal purposes derived from herbs and flowers). Uit de door Healing Herbs overgelegde stukken ten bewijze van haar stelling dat een dergelijke situatie zich ook in de Benelux voordeed ten tijde van het depot van de thans in het geding zijnde merken, leidt de rechtbank af dat het daarvoor in aanmerking komende publiek, de consumenten van therapieën op basis van bloemen en bloesems alsmede in natuurgeneeswijzen geïnteresseerde zorgverleners, ten tijde van de depots van de Benelux-merken ’Bach’ en ’Bach Flower Remedies’ deze tekens opvatte als een normale benaming voor bloesemremedies, vervaardigd volgens de opvattingen en voorschiften van Dr. Bach. Hier doet zich het geval voor dat de consument de naam Bach in het normale taalgebruik is gaan opvatten als een soortnaam. De uit te spreken nietigheid kan slechts betrekking hebben op die klassen waarvoor deze merken ten tijde van de deponering als soortnaam golden, de klassen 5 (onder meer farmaceutische en homeopathische *

Beroep ingesteld. Red.

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

preparaten) en 42 (onder meer geneeskundige diensten). Voor de overige klassen waarvoor de merken zijn gedeponeerd, zullen deze overeenkomstig de subsidiaire vordering van Healing Herbs vervallen worden verklaard, nu Flower Remedies niet heeft weersproken dat van die merken voor die klassen gedurende een onafgebroken tijdvak van vijf jaren geen normaal gebruik is gemaakt. Healing Herbs Ltd te Walterstone Hereford, Verenigd Koninkrijk, eiseres, procureur mr. W.P. den Hertog, advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam, tegen Bach Flower Remedies Ltd te Wimbledon, Londen, Verenigd Koninkrijk, gedaagde, procureur mr. W. Taekema, advocaat mr. Ch. Gielen te Amsterdam. De feiten 1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Dr. Edward Bach (die leefde van 1886 tot 1936 en hierna ook zal worden aangeduid als ’Dr. Bach’) was een in zijn tijd bekend bacterioloog en arts in Engeland. Dr. Bach raakte overtuigd van een verband tussen de geestelijke en de lichamelijke gezondheid, en legde zich sedert 1930 geheel toe op het vinden van natuurlijke remedies die slechte gezondheid bestrijden door harmonie en vrede in het leven van patiënten te laten komen. Dr. Bach ontwikkelde daartoe in totaal 38 remedies, vervaardigd uit de bloemen en bloesems van planten, bomen en struiken. Ieder van die 38 remedies was toegesneden op specifieke emoties en gemoedstoestanden. Een 39e remedie, genaamd Rescue Remedy, was een samenstelling van vijf van de 38 remedies voor gebruik in noodgevallen. Dr. Bach heeft zijn remedies beschreven in een in 1933 verschenen boek, genaamd ’The twelve healers and other remedies’. In dat boek wordt ook precies aangegeven hoe de remedies moeten worden bereid, waartoe twee methoden worden beschreven: de ’sunshine method’ (waarbij geplukte bloesems drie of vier uur drijvend in een dunne kom met water aan zonlicht worden blootgesteld) en de ’boiling method’, waarbij de bloesems een half uur in water worden gekookt. In het boek komt verder de volgende passage voor: For those unable to prepare their own supplies the remedies can also be obtained from the following chemist: Messrs. Keene & Ashwell, 57B New Cavendish Street, London, W. 1 Messrs. Nelson & Co. Ltd 73 Duke Street, Grosvenor Square, London, W. 1 The chemists mentioned above have very kindly undertaken to supply these remedies at a very moderate price. b Zowel Healing Herbs als Flower Remedies brengen producten op de markt die zijn vervaardigd volgens de door Dr. Bach ontwikkelde methode. c Flower Remedies is houdster van de volgende inschrijvingen in het Benelux-Merkenregister:

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

– het woordmerk BACH, nummer 0448803, gedeponeerd op 4 juli 1988, voor waren en diensten in de klassen 5, 16 en 42; – het woordmerk BACH FLOWER REMEDIES, nummer 0492101, gedeponeerd op 21 december 1990 voor waren en diensten in de klassen 5, 16, 41 en 42; – het volgende woord/beeldmerk, nummer 0650717, gedeponeerd op 27 november 1998 voor waren en diensten in de klassen 5, 16, 41 en 42:

– het volgende woord/beeldmerk, nummer 0559571, gedeponeerd op 4 augustus 1994 voor waren en diensten in de klassen 5, 16, 41 en 42:

d Flower Remedies heeft (onder meer) Healing Herbs in 1991 in kort geding gedagvaard wegens (samengevat) inbreuk door Healing Herbs op voormelde merkrechten alsmede op merkrechten van Flower Remedies met betrekking tot het woordmerk ’RESCUE REMEDY’. Bij vonnis van 20 augustus 1991 heeft de president van de rechtbank te Roermond tegen (onder meer) Healing Herbs de volgende veroordeling uitgesproken: Verbiedt gedaagden om uiterlijk 30 dagen na betekening van dit vonnis in Nederland de aanduidingen ’The Healing Herbs of Edward Bach’, ’Rescue Remedy(ie)’, ’Rescue Cream’ en ’Rescue’ nog te gebruiken voor de onderhavige produkten, zulks op straffe van een hoofdelijke, direct opeisbare dwangsom van ƒ 5.000,– per dag of per keer dat in strijd met dit verbod wordt gehandeld. e Healing Herbs heeft in Engeland tegen Flower Remedies geprocedeerd met als inzet de in Engeland geregistreerde merken die volstrekt eensluidend waren aan de hiervoor onder c weergegeven merken. In die procedure zijn de volgende beslissingen genomen:

E I G E N D O M

2 0 1

– Het High Court of Justice, Chancery Divison, heeft op 22 mei 1998 beslist dat a de woordmerken BACH en BACH FLOWER REMEDIES uit het merkenregister dienden te worden verwijderd en dat b de beeldmerken konden worden gehandhaafd onder voorwaarde dat Flower Remedies een disclaimer zou opnemen ten aanzien van de woorden BACH en BACH FLOWER REMEDIES; – Het Court of Appeal heeft de beslissing van het High Court op 21 oktober 1999 bevestigd; – Het House of Lords heeft op 4 juli 2000 beslist dat de zaak niet werd toegelaten tot een behandeling in beroep aldaar. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2 Na haar eis twee maal buiten bezwaar van Flower Remedies te hebben vermeerderd vordert Healing Herbs thans het volgende: 1 nietig, althans vervallen te verklaren het depot van: (a) het merk BACH van 4 juli 1988 dat onder nummer 448803 is ingeschreven in het Benelux-Merkenregister; (b) het merk BACH FLOWER REMEDIES van 21 december 1990 dat onder nummer 492101 is ingeschreven in het Benelux-Merkenregister; (c) het beeldmerk BACH FLOWER REMEDIES EST. 1936 van 4 augustus 1994 dat onder nummer 559571 is ingeschreven in het Benelux-Merkenregister; en (d) het figuurmerk BACH van 27 november 1998 dat onder nummer 650717 is ingeschreven in het Benelux-Merkenregister; en de doorhaling van de inschrijving van deze merken in het BeneluxMerkenregister te bevelen; subsidiair voor het geval de gevorderde nietig- dan wel vervallenverklaring van de beeldmerken niet mocht worden toegewezen, gedaagde te bevelen in het Benelux-Merkenregister een disclaimer te doen inschrijven dat geen aanspraak wordt gemaakt op exclusieve rechten met betrekking tot de woorden BACH en BACH FLOWER REMEDIES; 2 subsidiair voor het geval de vordering tot algehele doorhaling niet mocht worden toegewezen, vervallen te verklaren de onder 1 bedoelde depots van gedaagde voor de in de inschrijving van die depots vermelde waren en diensten in klassen 5, 16, 41 en 42, behoudens voor zover het betreft preparaten en substanties ontleend aan planten en bloemen voor de behandeling van emotionele ziekten en kwalen, cursussen en schriftelijk materiaal met betrekking tot het toepassen en gebruiken van die preparaten en substanties, zulks wegens niet normaal gebruik voor deze waren en de gedeeltelijke doorhaling in het Benelux-Merkenregister van de inschrijving van de vervallen verklaarde depots te bevelen; (...) 3 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Healing Herbs aan die vordering (samengevat en in hoofdzaak) de volgende stellingen ten grondslag: – De onder 1 sub c weergegeven merkinschrijvingen dienen te worden nietig verklaard, aangezien de merken waarvoor bescherming werd geclaimd ten tijde van de diverse depots niet konden gelden als tekens die een merk kunnen vormen als bedoeld in artikel 3 lid 1, aanhef en onder a van de eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten (hierna ook: de richtlijn). – In elk geval dienen de betreffende depots gedeeltelijk vervallen te worden verklaard, namelijk voor die waren en diensten waarvoor Flower Remedies de merken niet normaal heeft gebruikt.

2 0 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

4 Flower Remedies heeft tegen de vordering van Healing Herbs gemotiveerd verweer gevoerd waarop, voorzover van belang, in het vervolg van dit vonnis zal worden ingegaan. Beoordeling van het geschil (...) 6 Healing Herbs heeft in de dagvaarding (onder 13) aangegeven dat de door haar gestelde nietigheid van de depots van de merken van Flower Remedies volgt uit artikel 3 lid 1 van de richtlijn juncto artikel 1 BMW. Healing Herbs heeft die stelling nader uitgewerkt door zich te beroepen op hetgeen in de aanhef en onder a in bedoelde bepaling is opgenomen. Bij conclusie van repliek heeft zij te kennen gegeven dat het haar ’onverschillig is of haar vorderingen worden toegewezen op grond van artikel 3 lid 1 (a) of van lid 1 (d)’ van de richtlijn. Evenals Flower Remedies – die op dat punt uitvoerig en gemotiveerd verweer heeft gevoerd – zal de rechtbank deze mededeling opvatten als een beroep door Healing Herbs op artikel 3 lid 1 aanhef en onder d van de richtlijn. De rechtbank vindt aanleiding die grondslag van de vordering tot nietigverklaring als eerste te behandelen. 7 Bedoelde bepaling in de richtlijn luidt als volgt: (artikel 3) 1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: (a).... (b).... (c)... (d) tekens die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.1 8 Partijen zijn het er over eens dat het beroep door Healing Herbs op genoemde bepaling in dit geval betekent, dat Healing Herbs dient te bewijzen dat de aanduidingen ’Bach’ en ’Bach Flower Remedies’ ten tijde van de depots van die tekens als merk door Flower Remedies in de Benelux konden gelden als generieke aanduidingen oftewel soortnamen. De rechtbank is van oordeel dat Healing Herbs dat bewijs inderdaad heeft geleverd. Tot dat oordeel is het volgende redengevend. 9 Voorop staat – hetgeen ook niet tussen partijen in geschil is – dat Dr. Bach een idealist was die wenste dat zoveel mogelijk mensen zouden kunnen profiteren van zijn geneeswijzen, en die dan ook bevorderde dat een zo breed mogelijk publiek niet alleen van die geneeswijzen kon kennisnemen, maar die ook zelfstandig kon vervaardigen en toepassen. Eén en ander blijkt treffend uit de hiervoor onder 1 sub a weergegeven passage in het in 1933 in Engeland verschenen boek van Dr. Bach. 10 Al evenmin tussen partijen in discussie is, dat zij die konden gelden als ’opvolgers’ van Dr. Bach na zijn dood in 1936, er geen andere instelling op na hielden. Het gaat dan om een tweetal medewerkers van Dr. Bach, genaamd Nora Weeks en Victor Bullen, die de laatste jaren van het leven van Dr. Bach met hem samenwerkten vanuit zijn huis ’Mount Vernon’ te Oxfordshire, Engeland. Nora Weeks was tevens de enige erfgenaam van Dr. Bach. Weeks en Bullen zetten het werk van Dr. Bach voort vanuit Mount Vernon, waaraan zij de naam ’Bach Centre’ gaven. Dat Bach Centre 1

Nadat de pleidooien in deze zaak hadden plaatsgevonden en vonnis was bepaald, is een dergelijke bepaling – per 1 januari 2004 – opgenomen in de Benelux-Merkenwet, en wel in artikel 14A, aanhef en onder 1 sub d. [noot rechtbank. Red.]

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

ging vanaf 1950 een Engelstalige nieuwsbrief uitgeven, waarin voornamelijk stukken van de hand van Weeks en Bullen voorkwamen, maar ook bijdragen van anderen, zowel uit Engeland als daarbuiten. Deze nieuwsbrief was getiteld ’The Bach Remedy News Letter’. Iedere nieuwsbrief droeg de volgende aanhef: The simple and natural method of healing by means of wild flowers discovered by Edward Bach 11 In de procedure tussen partijen met als inzet de Engelse merken, welke procedure er toe heeft geleid dat die merken nietig werden verklaard, overwoog Justice Neuberger van het High Court in zijn vonnis in eerste aanleg van 22 mei 1998 onder meer het volgende (blz. 38 van het door Flower Remedies overgelegde vonnis): The expressions ’Bach Remedies’ and ’Bach Flowers’ undoubtedly used since the early 1950s, and the expression ’Bach Flower Remedies’ used perhaps more intermittently until the mid-1970s appear to have been employed preponderantly in the generic sense. Indeed, taking into account all the oral evidence I have heard and all the documentary evidence I have seen, it appears to me that from well before 1979 the expressions ’Bach Remedies’, ’Bach Flowers’ and ’Bach Flower Remedies’ were used to mean, and were understood to mean, the Remedies generically, and not merely the Remedies supplied by the Bach Centre, or made up from tinctures supplied by the Bach Centre. Adittionally, the evidence seems to me to make it clear that those operating from the Bach Centre represented easily the most important single source for publishing and propagating both the Remedies and the expressions ’Bach Remedies’ and ’Bach Flower Remedies’ in the generic sense, from before 1979, at least until the mid or late 1980s. 12 Het vonnis van 22 mei 1998 is, zoals reeds onder 1 sub e is weergegeven, ondanks het aanwenden van alle daar tegen openstaande rechtsmiddelen, bevestigd. Dat betekent dat daarmee onherroepelijk vaststaat dat de aanduidingen ’Bach’ en ’Bach Flower Remedies’ ten tijde van de depots van die tekens als merk in Engeland (voor het eerst in 1979) naar Engels recht als generiek, oftewel beschrijvend moesten worden beschouwd voor de waren waarvoor zij waren gedeponeerd (preparations for medicinal purposes derived from herbs and flowers). 13 Ten bewijze van haar stelling dat een dergelijke situatie zich ook in de Benelux voordeed ten tijde van het depot van de thans in geding zijnde merken, heeft Healing Herbs onder meer de volgende stukken overgelegd: 14 De ’Bach Remedy News Letter’ van september 1950 (productie 3 bij de conclusie van repliek) Daarin komt onder ’News from abroad’ de volgende passage voor: Holland. We had the great pleasure of meeting Miss L. Hartogs during her short stay in England this June. She has translated the book ’The Medical Discoveries of Edward Bach, Physician’ into Dutch. (...) Miss Hartogs went back to Holland with a set of the Remedies and is already sending us most encouraging reports of her patients.(...) Uit deze publicatie valt af te leiden dat de nieuwsbrief van het Bach Centre, die volgens de Engelse rechter bijdroeg tot het generiek gebruik van de begrippen ’Bach’ en ’Bach remedies’ reeds in 1950 ook in Nederland bij beroepshalve in natuurgenezingswijzen geïnteresseerde zorgverleners bekend was. Ook in andere door Healing Herbs overgelegde nieuwsbrieven, van later datum maar van vóór 1988, ko-

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

men bijdragen van personen uit Nederland voor, onder andere in maart 1979 van de Haarlemse arts H.C. Moolenburgh. 15 De publicatie: Werkboekje ’Bach remedies’ van Ioanna Salajan en Sita Cornelissen (productie 1 bij de conclusie van repliek) De eerste druk van dit boekje is verschenen in 1982. Hierin worden de diverse bloementherapieën uitgelegd en beschreven, terwijl ook instructies worden gegeven over het zelf klaarmaken daarvan. In het boekje worden onder meer de volgende termen gebruikt: ’Bach Bloemenremedies’, ’Bach bloementherapie’, ’het Bach Bloemenremediesysteem’, ’de Bach bloemen’ en ’de Bach bloemenessences Flower Remedies’. Uit dit boekje valt niet af te leiden dat de Bach remedies waarover wordt gesproken zijn te herleiden tot enige onderneming. De nadruk ligt op de methode als zodanig en de mogelijkheid deze zelf toe te passen, zoals ook blijkt uit de volgende passage (blz. 31/32): ’Kunnen de Bach bloemen worden uitgebreid?’ Bach zelf beschouwde de 38 bloemen als een afgerond systeem, dat alle voorkomende menselijke gemoedsgesteldheden omvat. In de loop der jaren zijn er vele pogingen gedaan om – gebaseerd op dezelfde filosofie – andere bloemen te vinden en het systeem uit te breiden (bijvoorbeeld met Vitaflorum en de Californische essences). Deze zijn als variaties of alternatieven te beschouwen en kunnen als zodanig ook zeer waardevol zijn. Sommige van deze systemen bevinden zich in een experimenteel stadium. De enige manier om uit te vinden of ze werken, hoe ze werken en of ze nodig zijn, is om ze zelf uit te proberen. 16 Een drietal nieuwsbrieven van het ’Informatiecentrum Bach Flower Remedies Ruwe Dravik’ te Gilze uit het jaar 1986, genummerd 2, 4 en 5 (productie 7 bij de conclusie van repliek) In al deze nieuwsbrieven worden cursussen aangekondigd onder de naam ’leer werken met de Bach Flower Remedies’ en ’kennismaking Bach remedies’, welke cursussen zowel in Nederland als België plaatsvonden. Verder komen in die brieven onder meer de volgend passages voor: In de brief genummerd 2: (uit onze brieven): Ik zou willen zeggen dat de Bachbloempjes fantastisch zijn! Wij hebben allemaal in ons gezin al eens druppels genomen en dat heeft ons allemaal heel goed gedaan. In de brief genummerd 4: Jaarcursus ’werken aan je mens-zijn’ (...) Leidraad hiervoor zijn de zeven groepen van ’STATE OF MIND’ van de Bach Flower Remedies. (...) Een van de middelen welke natuurlijk ter sprake zal komen zijn de Bach Flower Remedies. Toch wil ik duidelijk stellen dat deze jaarcursus geen uitgerekte cursus over de Bach Flower Remedies wordt In de brief genummerd 5: Met veel plezier wil ik hier een ervaring vertellen, welke we hebben gehad met het werken met de Bloemetjes, wanneer planten in de problemen komen. (...) Toen ontdekt was wat de oorzaak was, is men direkt begonnen de glaswol waarop de planten staan met schoon water te gaan spoelen in de hoop de schadelijke stoffen zo snel mogelijk te verwijderen, en omdat Bert al veel langer met de Bach Remedies in zijn serre werkt met opmerkelijke resultaten, belde hij mij op wat hij nu nog kon doen met de Bloemetjes. (...) De Fam. Rombouts en ik weten welke krachten hier aan het werk geweest zijn. Allereerst de liefde die kweker Bert voor zijn planten en

E I G E N D O M

2 0 3

werk voelt: het raakte hem allereerst in zijn hart, de bankrekening kwam op de tweede plaats. Die liefde maakt het mogelijk dat je toegankelijk bent voor een harmoniserende Liefdeskracht van de Bach Flower Remedies. Weeral hebben de Bloesems bewezen dat zij voor hen die zich daarvoor openstellen een Goddelijke Werking ten toon spreiden. en Zoals in ons vorig nummer beloofd komen we nu terug op het nieuwe boek ’Flowers to the Rescue’, geschreven door Gregory Vlamis in nauwe samenwerking met het Bach Centre. Het boek is een grote lofrede op de Rescue Remedy en in het verlengde daarvan op de Bach Flower Remedies in het algemeen. (...) Vervolgens zijn er enkele nog niet eerder gepubliceerde foto’s van Edward Bach in opgenomen welke ook weer een dimensie toevoegen aan het boek. (...) Het is ’n boek waarin je al lezende misschien nog meer verwondering en dankbaarheid gaat ervaren over de Krachtbron welke hij heeft aangeboord. Twee kanttekeningen wil ik toch plaatsen. In de inleidende hoofdstukken wordt nogal eens de indruk gewekt, dat de Bach Flower Remedies vergelijkbaar zouden zijn met homeopathische geneesmiddelen. Niets is minder waar. (...) Edward Bach heeft op het beslissende moment alles in zijn leven achtergelaten ook de homeopathie en zich laten leiden naar iets NIEUWS. (...) Wat de rest van het boek betreft, het kan je inzichten in het werk van de Bach Remedies aanzienlijk verdiepen. en Regelmatig krijg ik telefoontjes van mensen die bij iemand voor Bach Remedies onder behandeling zijn, en die bij mij komen informeren wat er nu eigenlijk in hun flesje zit en wat die Bloesems betekenen. en Als gevolg van een operatie aan de duim kreeg ik enkele verhardingsknobbels in de handpalm: de ziekte van Dupuytren. De klassieke geneeskunde staat machteloos tegenover deze verharding van het bindweefsel. (...) Ik probeerde de Bach Bloesemtherapie. Een apotheker maakte een zalf met daarin als algemene bloemetjes verwerkt: RESCUE en APPEL. Voor mij persoonlijk werd er RUWE DRAVIK en WALNOOT bij gedaan. Het resultaat was wonderbaarlijk!! (...) Naar eigen ervaring: R. Babylon, Hoeilaart. en Heeft u ook heelmakende ervaringen met de Bach Remedies waarmede u anderen hoop kunt geven, stuurt uw verhaal dan naar de Ruwe Dravik. Zo mogelijk geven we deze ervaring een plaatsje in onze Nieuwsbrief. 17 Het ’Handboek voor de bloesemtherapie van dr. Bach’ van Philip M. Chancellor, oorspronkelijke titel Handbook of the Bach Flower Remedies, vertaald door Karel Lortije, waarvan de eerste druk is verschenen in 1979 (productie 11 bij de conclusie van repliek). In deze publicatie worden de als zodanig aangeduide ’38 Bach-remedies’ beschreven. In de inleiding komt de volgende passage voor: De Bach-remedies zijn absoluut goedaardig in hun uitwerking; nooit en onder geen enkele omstandigheid kunnen ze bijverschijnselen veroorzaken. Ze kunnen daarom door ieder zonder risico worden voorgeschreven en gebruikt, wat ook de bedoeling van dr. Bach is geweest: de mens moet zelf zijn genezing kunnen bewerkstelligen. De Bachremedies kunnen absoluut veilig samen met andere medicijnen worden ingenomen. 18 Het boek ’Geneeswijzen in Nederland’, Compendium van alternatieve geneeswijzen, van de hand van Paul van Dijk, huisarts (productie 43 bij de akte overlegging producties ten pleidooie). De eerste druk hiervan verscheen in 1976. Daarin komt de volgende passage voor:

2 0 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Bach-remedies. Bach-remedies worden bereid uit plantaardig materiaal, meestal bloemen of bloesems, soms een knop. Vandaar de opname in dit hoofdstuk. De ziekteopvatting die ten grondslag ligt aan Bach-remedies verschilt echter wezenlijk van die van de kruidengeneeskunde zoals die hiervoor is uitgewerkt. (...) Naast de bloesemtherapie volgens Bach heeft de Engelse Elizabeth Bellhouse sinds 1945 een eigen bloementherapie ontwikkeld. (...) Een eveneens van Bach afwijkende bloesemtherapie ontwikkelde Alick McInness in 1956. 19 Uit de hiervoor in de rechtsoverwegingen 14 tot en met 18 weergegeven stukken, in onderling verband en samenhang beschouwd, leidt de rechtbank af dat het daarvoor in aanmerking komende publiek, in dit geval gevormd door de consumenten van therapieën op basis van bloemen en bloesems alsmede in natuurgeneeswijzen geïnteresseerde zorgverleners, ten tijde van de depots van de Beneluxmerken ’Bach’ en ’Bach Remedies’ deze tekens opvatte als een normale benaming voor bloesemremedies, vervaardigd volgens de opvattingen en voorschriften van Dr. Bach. 20 Flower Remedies heeft nog betoogd dat de rechtbank niet tot een dergelijke conclusie zou mogen komen, reeds omdat niet is gebleken dat er vóór de datum van de depots andere fabrikanten van bloemenremedies de naam Bach gebruikten ter onderscheiding van hun waren, zodat niet is voldaan aan het in artikel 3 lid 1 onder d genoemde vereiste dat de naam Bach in het handelsverkeer gebruikelijk zou zijn geworden. Dat verweer ziet er aan voorbij dat het gebruikelijk worden in het handelsverkeer slechts één van de twee in de betreffende bepaling genoemde gevallen betreft en zich in dit geval nu juist het andere geval voordoet, te weten dat de voornoemde consument de naam Bach in het normale taalgebruik is gaan opvatten als een soortnaam. 21 Naar de rechtbank begrijpt heeft Flower Remedies verder bedoeld te betogen dat de in het vorenstaande genoemde Engelse nieuwsbrieven alsmede de Nederlandse nieuwsbrieven geen gewicht in de schaal zouden mogen leggen bij de beslissing of de betreffende aanduidingen zijn verworden tot soortnaam, aangezien die nieuwsbrieven direct of indirect afkomstig zouden zijn van het Bach Centre, waarvan Flower Remedies in haar visie de (rechts)opvolgster is. Ook die redenering gaat niet op, nu ook handelingen van de merkhouder en/of diens rechtsvoorgangers van vóór de datum van deponering kunnen bijdragen tot de verwording van het te deponeren merk tot soortnaam. 22 Het vorenstaande voert tot de slotsom dat de vordering van Healing Herbs tot nietigverklaring van de inschrijvingen van de woordmerken ’Bach’ en ’Bach Flower Remedies’ toewijsbaar is op de thans besproken grondslag. De andere aan artikel 3 lid 1 van de richtlijn ontleende grondslag behoeft onder die omstandigheden geen bespreking meer. 23 De uit te spreken nietigheid kan evenwel slechts betrekking hebben op die klassen waarvoor deze merken ten tijde van de deponering als soortnaam golden, en dat zijn de klassen 5 (onder meer farmaceutische en homeopathische preparaten) en 42 (onder meer: geneeskundige diensten). Voor de overige klassen waarvoor de merken zijn gedeponeerd zullen deze, overeenkomstig de subsidiaire vordering van Healing Herbs, vervallen worden verklaard, nu Flower Remedies niet heeft weersproken dat van die merken voor die klassen gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren geen normaal gebruik is gemaakt. Flower Remedies

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

heeft ten pleidooie nog wel gesteld dat Healing Herbs bij deze vordering geen belang zou hebben, doch aan die ongemotiveerde stelling gaat de rechtbank in het licht van de processuele historie van partijen voorbij. 24 Ten aanzien van de beeldmerken, die de woorden ’Bach’ respectievelijk ’Bach Flower Remedies’ bevatten geldt dat zij op gelijke voet als de overige merken nietig zijn voor wat betreft die woorden. Nu gesteld noch gebleken is dat die merken zonder die woorden enig ander op zich reeds onderscheidend kenmerk bevatten zullen die merken als geheel het lot van de woordmerken moeten delen. (...) Beslissing: De rechtbank: Verklaart nietig de inschrijving van de volgende Beneluxmerken: – nummer 0448803, gedeponeerd op 4 juli 1988 – nummer 0492101, gedeponeerd op 21 december 1990 – nummer 0650717, gedeponeerd op 27 november 1998 – nummer 0559571, gedeponeerd op 4 augustus 1994, doch uitsluitend voor zover het betreft waren en diensten in de klassen 5 en 42, en beveelt de doorhaling van de nietig verklaarde inschrijvingen in het Benelux-Merkenregister, Verklaart vervallen de inschrijving van voormelde merken voorzover die zien op waren en diensten in andere klassen dan de klassen 5 en 42, en beveelt de doorhaling van de vervallen verklaarde inschrijvingen in het Benelux-Merkenregister, Veroordeelt gedaagde in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op € 295,89 aan verschotten en € 1.560,– aan procureurssalaris; enz.

Nr. 52 Vzr. Rechtbank te Breda, 16 juni 2004 (het vlammende 11-tal) Mr. C.J.G.M. van der Weide Art. 5, lid 2b BMW Voorshands is voldoende aannemelijk dat in de loop der jaren het woord ’vlammetjes’ in het normale taalgebruik een veel gebruikte benaming voor een miniversie van een loempia, gevuld met heet gekruid vlees, is geworden. Zo al niet het merk reeds is verworden tot soortnaam, dient toch vastgesteld te worden dat de onderscheidende kracht van het merk aan erosie onderhevig is en om die reden als een relatief zwak merk heeft te gelden waaraan een dienovereenkomstige geringe beschermingsomvang toekomt. Het verwordingsproces is niet (voornamelijk) te wijten aan Trial, zodat haar merkrecht voorshands intact blijft. Art.13, lid 1b, c en d BMW De bewoordingen op Beckers verpakking ’het vlammende 11-tal’ worden aangemerkt als slogan en kunnen op zichzelf dienen als teken ter onderscheiding van de waren van Beckers. Voorzover de slogan hier is te zien als gebruik van een teken speelt dit als onderscheidingsteken van de waren een ondergeschikte rol ten opzichte van het teken ’loempikanto’. De gewraakte aanduiding roept bij het publiek vooral de associatie met de gehoopte speelwijze van het Nederlands

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

E I G E N D O M

2 0 5

voetbalelftal tijdens het EK op maar wordt mede, zij het in geringe mate, gebruikt ter onderscheiding van waren. Gegeven het feit dat het merk VLAMMETJES zozeer aan erosie onderhevig is dat dit inmiddels aanmerkelijk aan onderscheidend vermogen heeft ingeboet en anderzijds de geringe inbreukmakende kracht die aan het gebruik door Beckers van de slogan wordt toegekend, is van gevaar voor verwarring inhoudende associatie geen sprake. Beckers kan ook geen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het merk. Het beroep op lid 1 onder c en d slaagt om dezelfde reden evenmin waarbij nog aangetekend wordt dat, voor zover Beckers de gewraakte slogan niet gebruikt ter onderscheiding van haar waren maar als verwijzing naar het Nederlands elftal, slechts houders van bekende merken zich met succes op de bepalingen kunnen beroepen en het merk VLAMMETJES daar niet toe behoort. Snackproductie Trial BV te Bleiswijk, eiseres, procureur mr. R.A.H. Post, advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam, tegen 1 Beckers BV te Tilburg, 2 Beckers Katwijk BV te Katwijk, gedaagden, procureur en advocaat mr. P.N.A.M. Claassen te Breda. 3.1 Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten: – Trial is houdster van de rechten op het woordmerk VLAMMETJES, geregistreerd bij het Benelux-Merkenbureau op 23 maart 1983 onder nummer 388501 en op het hieronder afgebeelde beeldmerk, geregistreerd bij het Benelux-Merkenbureau op 12 oktober 1990 onder nummer 489163. Beide merken zijn gedeponeerd voor de klassen 29 en 30.

– Een dochteronderneming van Trial, genaamd Topking, brengt onder het merk VLAMMETJES al jaren een pikant gekruide mini loempia op de markt. – Beckers brengt onder de naam Loempikanto een pikant gekruide mini loempia op de markt. – In het kader van het komende Europese kampioenschap voetbal heeft Beckers een actie waarbij zij haar product Loempikanto aanbiedt in de hieronder afgebeelde verpakking:

3.2 De bevoegdheid van deze voorzieningenrechter om van de vorderingen gebaseerd op het BMW kennis te nemen vloeit voort uit het feit dat Beckers gevestigd is te Tilburg in samenhang met art. 37 BMW. 3.3 Trial baseert haar vorderingen op art. 13A lid 1 sub b en c BMW, stellende dat Beckers door gebruik van de woorden ’het vlammende 11-tal’ op haar verpakking van Loempikanto’s inbreuk maakt op haar woord- en beeldmerken VLAMMETJES, waardoor bij het publiek verwarring ontstaat, dan wel verwatering van haar merken optreedt. Trial voert voorts aan dat dit gebruik afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van haar merken met als gevolg dat Trial schade lijdt en zal lijden. Ter zitting heeft Trial tevens een beroep gedaan op art. 13A lid 1 sub d BMW, voor het geval dat geoordeeld mocht worden dat Beckers de gewraakte slogan niet ter onderscheiding van waren gebruikt. 3.4 Het bezwaar van Beckers tegen aanvulling door Trial van de grondslagen van de vorderingen door ter zitting een beroep te doen op artikel 13 A lid 1 sub d BMW wordt gepasseerd. Anders dan Beckers is de voorzieningenrechter van oordeel dat aanvulling van de rechtsgronden toelaatbaar is, nu het petitum ongewijzigd is gebleven en niet aannemelijk is dat Beckers door de aanvulling van rechtsgronden in haar verdediging wordt benadeeld. 3.5 Beckers voert als primair verweer dat zij de woorden ’het vlammend 11-tal’ niet gebruikt ter onderscheiding van waren, zodat het beroep op art 13 A lid 1 sub b en c BMW niet kan slagen, omdat daarvoor is vereist dat het beweerde inbreukmakende teken wordt gebruikt ter onderscheiding van waren. Volgens Beckers moeten de woorden ’Vlammend 11-tal’ worden opgevat als een knipoog naar het Nederlands elftal, waarvan het publiek verwacht, althans hoopt, dat het in de EK met een zekere vervoering zal spelen, als een vlammend elftal. Die bedoeling zou ook blijken uit de opmaak van de verpakking die volledig op voetbal is gericht. Volgens Beckers begrijpt het publiek dat de verwijzing ’vlam-

2 0 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

mend’ die bewust voor zeer korte tijd, voor de duur van het EK, wordt gebruikt niet als onderscheidingsteken functioneert. 3.6 De op de verpakking van Beckers voorkomende bewoordingen ’het vlammende 11-tal’ worden aangemerkt als slogan en kunnen op zichzelf dienen als teken ter onderscheiding van de waren van Beckers. Als zodanig zal het koperspubliek in dit geval evenwel vooral het prominent, hoger op de gewraakte verpakking aangebrachte teken ’Loempikanto’ zien, welk teken met het daarin opgenomen woord ’pikant’ de aard van de waar – een pikant gekruid hapje – beoogt te benadrukken. Voorzover de slogan is te zien als gebruik van een teken speelt dit als onderscheidingsteken voor de waren in zoverre een ondergeschikte rol ten opzichte van het teken Loempikanto. De slogan roept bij het publiek vooral – de door Beckers ook beoogde – associatie met de gehoopte speelwijze van het Nederlands voetbalelftal tijdens het Europees kampioenschap voetbal op, waaraan niet afdoet dat het woord ’vlammende’ onmiskenbaar tevens zal worden opgevat als aanduiding van de aard van de waar, te weten een sterk gekruid hapje. Geconcludeerd wordt dat de gewraakte slogan ’het vlammende 11tal’ mede, doch slechts in geringe mate, wordt gebruikt ter onderscheiding van waren, in dit geval ter onderscheiding van de miniloempia’s van Beckers ten opzichte van andere miniloempia’s. Daaruit volgt dat Trial zich in beginsel met succes op artikel 13 A lid 1 sub b en c BMW kan beroepen. Het primair verweer van Beckers wordt dan ook gepasseerd. 3.7 Subsidiair voert Beckers aan dat het merk VLAMMETJES tot een soortnaam is verworden, waardoor het merkrecht is vervallen, dan wel zeer zwak is geworden. Beckers heeft een groot aantal menu’s van horecagelegenheden overgelegd waarin naast kroketten, bitterballen e.d., vlammetjes worden aangeboden. Beckers wijst er voorts op dat Trial haar merk zelf als soortnaam gebruikt door op haar verpakking te vermelden ’de enige echte’, waarmee Trial erkent dat haar merk VLAMMETJES is verworden tot soortnaam. Daarnaast stelt Beckers dat Trial bewust gedoogt dat vlammetjes als soortnaam wordt gebruikt en wijst in dit verband op het product ’Frico kip vlammetjes’ dat medio juni 2003 op de markt is geïntroduceerd. 3.8 Trial betwist dat haar merk VLAMMETJES is verworden tot soortnaam en voert hiertoe aan dat de soortnaam (pikante) miniloempia is of de door Beckers gebruikte soortnaam partyloempia. Trial wijst erop dat Beckers geen voorbeelden aandraagt van bedrijven die vlammetjes van verschillende herkomst aanbieden, in de trend van ’vlammetjes Topking’ of vlammetjes Beckers. De door Beckers overgelegde menu’s van diverse horecagelegenheden waarin vlammetjes worden aangeboden tonen volgens Trial niet aan dat ’vlammetjes’ als soortnaam wordt gebruikt, maar enkel dat die horecagelegenheden de producten van Trial aanbieden. Trial erkent wel dat de consument in horecagelegenheden zal vragen naar vlammetjes zonder daarbij een product van specifieke herkomst voor ogen te hebben en maakt in dit verband de vergelijking met bronwater en de vraag naar een ’Spaatje’. Dergelijk gebruik door het publiek is volgens Trial een bewijs van de bekendheid en het succes van het merk VLAMMETJES. Ter onderbouwing van de stelling dat zij optreedt tegen gebruik van haar merk VLAMMETJES als soortnaam wijst Trial er onder meer op dat op haar verzoek achter de opname van het woord

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

’vlammetje’ in het woordenboek van Van Dale het symbool  is vermeld. Ten aanzien van het product ’kipvlammetjes’ dat door Plukon Poultry onder haar merk FRIKI op de markt wordt gebracht voert Trial als verweer dat zij daarvan niet eerder op de hoogte was en dat Plukon Poultry inmiddels heeft toegezegd dit gebruik te staken. 3.9 Trial heeft in de tachtiger jaren onder het merk VLAMMETJES een nieuwe snack op de markt gebracht, bestaande uit een miniversie van een loempia, gevuld met heet gekruid vlees. Teneinde vast te kunnen stellen of het in beginsel onderscheidende merk van Trial in de loop der jaren in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van de waren is geworden is een deugdelijk marktonderzoek noodzakelijk, waarvoor in deze procedure geen gelegenheid is. Dat in de loop der jaren het woord ’vlammetjes’ in het normale taalgebruik een veel gebruikte benaming voor dergelijke snacks is geworden is echter voorshands voldoende aannemelijk. Door Trial genoemde mogelijke synoniemen als ’pikante miniloempia’ of ’partyloempia’ worden wel door producenten van snacks gebruikt, maar niet aan te nemen valt dat die synoniemen redelijkerwijs ook voor gebruik door het publiek in aanmerking komen. Het publiek, zo wordt voorshands voldoende aannemelijk geacht, zal voor de aanduiding van de waar vooral het woordmerk van Trial gebruiken. Het feit dat in Van Dale het woord vlammetje als vierde betekenis ’extra pikant hapje’ toegekend heeft gekregen is hiervoor een belangrijke aanwijzing. Aldus geldt dat, zo al niet het merk reeds is verworden tot soortnaam, toch vastgesteld dient te worden dat de onderscheidende kracht van het merk aan erosie onderhevig is en om die reden als een relatief zwak merk heeft te gelden waaraan een dienovereenkomstige geringe beschermingsomvang toekomt. 3.10 Beckers stelt dat de verwording tot soortnaam tot gevolg heeft dat het recht op de merken VLAMMETJES op grond van artikel 14 C lid 1 j˚ 5 lid 2 sub b BMW is vervallen. Voor een succesvol beroep op genoemde artikelen is vereist dat het merk door toedoen van de merkhoudster: Trial bij het in aanmerking komend publiek is verworden tot soortnaam. Vooralsnog is, zoals hiervoor reeds werd vastgesteld, onvoldoende aannemelijk dat reeds sprake is van verwording tot soortnaam, terwijl evenmin geconcludeerd kan worden dat dit (voornamelijk) te wijten is aan Trial zelf. Het merkrecht van Trial blijft derhalve voorshands intact, met dien verstande dat de verwording tot soortnaam, althans het proces in deze richting, tot gevolg heeft dat de beschermingsomvang van het merk VLAMMETJES gering is. 3.11 Trial beroept zich op artikel 13A lid 1 sub b BMW en stelt hiertoe primair dat de consument, bij het zien van de verpakking van Beckers met de slogan ’het vlammende 11tal’, afgebeeld in oranje letters en voorzien van uitslaande vlammen conform het beeldmerk VLAMMETJES, zou kunnen denken dat Beckers speciaal voor deze actie een samenwerking heeft met Trial, de houdster van het merk VLAMMETJES. Subsidiair voert Trial aan dat Beckers door gebruik van het woord ’vlammend’ in elk geval aanhaakt aan het succes van het merk VLAMMETJES. 3.12 Gegeven het feit dat, zoals hiervoor is vastgesteld, het merk van Trial naar voorshands moet worden aangenomen zozeer aan erosie onderhevig is dat dit inmiddels aanmerkelijk aan onderscheidend vermogen heeft ingeboet en an-

2 0 7

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

derzijds de geringe inbreukmakende kracht die aan het gebruik door Beckers van de slogan wordt toegekend (vide r.o. 3.6), dient geoordeeld te worden dat van gevaar voor verwarring inhoudende associatie in de door de rechtspraak ontwikkelde betekenis, in het onderhavige geval geen sprake is, zodat de vorderingen op de grondslag van art. 13A lid 1 sub b BMW niet toewijsbaar zijn. 3.13 Om dezelfde reden slaagt het beroep op art. 13 A lid 1 onder c niet. De geringe resterende onderscheidende kracht van het merk en de geringe inbreukmakende kracht die van het gebruik van de slogan door Beckers – voor zover dit gebruik dient te worden gezien als gebruik ter onderscheiding van de waar – uit gaat, rechtvaardigen niet de conclusie dat Beckers ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit of afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen van het merk Vlammetjes. 3.14 Het beroep op art. 13 A lid 1 onder d slaagt om dezelfde reden als hiervoor onder 3.13 overwogen evenmin waarbij nog aangetekend wordt dat, voor zover Beckers de gewraakte slogan niet gebruikt ter onderscheiding van haar waren maar als verwijzing naar het Nederlands elftal heeft te gelden dat slechts houders van bekende merken zich met succes op genoemde artikelen kunnen beroepen. Voorshands kan niet worden aangenomen dat bij het in aanmerking komende publiek de benaming ’vlammetjes’ (grote) bekendheid geniet als merk doch dient eerder te worden aangenomen dat die bekendheid inmiddels voornamelijk betrekking heeft op de naam als aanduiding van de soort van waren. Gelet op het voorgaande kan niet worden geconcludeerd dat door het gebruik van de slogan ’het vlammende 11-tal’ ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken of dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het merk VLAMMETJES van Trial. 4 De kosten Trial dient als de in het ongelijk te stellen partij te worden verwezen in de kosten van het geding. 5 De beslissing in kort geding De voorzieningenrechter weigert de gevorderde voorzieningen; veroordeelt eisende partij in de kosten van het geding deze voorzover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 944,00, waaronder begrepen een bedrag van € 703,00 aan salaris; verklaart dit vonnis wat voornoemde kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

Nr. 53 Gerechtshof te Amsterdam, 30 september 2004 (T-Mobile/ID&T Mobile) Mrs. C.A. Streefkerk, R.J.F. Thiessen en J.M.H. Staveren Art. 13A, lid 1b BMW Voorshands is onvoldoende aannemelijk geworden dat de letter T in zijn algemeenheid als een algemeen gangbare beschrijving of afkorting van de telecombranche kan worden aangemerkt. Dat ook een aantal andere ondernemingen het bestanddeel T in combinatie met andere tekens gebruikt ter onderscheiding van hun waren of diensten in de telecombranche, leidt tot het oordeel dat het bestanddeel T zwak onderscheidend vermogen heeft. De combinatie van de beide bestanddelen T en MOBILE is niet slechts beschrijvend. Er bestaat een merkbaar en kenmerkend onderscheid tussen de merknaam in zijn geheel en de som van de afzonderlijke bestanddelen. De combinatie heeft een voldoende eigen en individueel karakter om te kunnen dienen als merk. Het teken T-MOBILE wekt in zijn geheel genomen een indruk die voldoende afwijkt van de indruk die door de afzonderlijke bestanddelen wordt gewekt. De bestanddelen T en MOBILE worden aldus ook niet gemonopoliseerd door Deutsche Telekom, nu genoeg mogelijkheden bestaan om van een of beide bestanddelen gebruik te maken in combinatie met andere elementen zonder dat gevaar voor verwarring ontstaat. (Anders: de Vzr.) Het merk T-MOBILE moet worden vergeleken met het teken ID&T MOBILE, zonder de toevoeging ’operated by Telfort’. Het publiek zal in deze toevoeging immers geen aanduiding zien om de diensten of waren van ID&T te onderscheiden. In de praktijk zal het publiek het teken ID&T MOBILE in het schriftelijk verkeer ook los van de website en in mondeling verkeer ook los van de commercials waarnemen en zelf gebruiken. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar komen de door ID&T gebezigde begeleidende uitingen derhalve niet in aanmerking. Op grond van het marktonderzoek en de evaluatie daarvan door prof. dr. W.A. Wagenaar, acht het Hof voldoende aannemelijk dat als gevolg van het gebruik van het teken ID&T zowel indirecte als directe verwarring kan ontstaan, inhoudende gevaar voor associatie met het merk. (Anders: de Vzr.) Niet toewijsbaar is de vordering voor zover gericht op het gebruik van de kleur magenta door ID&T. Het gebruik van deze kleur op de website van ID&T is zo ondergeschikt, mede omdat daarnaast ook andere kleuren prominent aanwezig zijn, dat niet kan worden gesproken van kleurmerkinbreuk. 1 Deutsche Telekom AG te Bonn, Bondsrepubliek Duitsland, 2 T-Mobile Netherlands BV te ’s-Gravenhage, eiseressen, procureur mr. K.E. Verzijden, tegen ID&T BV te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. A.S. Rueb, advocaat mr. D. van Kampen te Utrecht. a Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 12 februari 2004 (mr. R. Orobio de Castro) Gronden van de beslissing 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. a Telekom is een bedrijf op het gebied van de telecommunicatie. Zij heeft verschillende divisies, waaronder T-Mobile, T-Online, T-Systems en T-Com. T-Mobile is gericht op mobiele telefonie. T-Mobile Netherlands BV is een 100% dochtervennootschap van Telekom. Deze vennootschap houdt zich onder meer bezig met het exploiteren van een

2 0 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

mobiele infrastructuur in Nederland. Op 25 februari 2003 fuseerde T-Mobile met Ben Nederland en sindsdien wordt de laatste naam niet meer gebruikt. b Telekom heeft een aantal T-Mobile merkregistraties ingeschreven, die gezamenlijk een seriemerk vormen, waaronder T-Mobile (internationale merkregistratie met registratienummer 680 034), T-Mobile Hotspots (internationale merkregistratie met registratienummer 798 639), T-Mobile Get More (internationale merkregistratie met registratienummer 788 345), T-Mobile Streamer (gemeenschapsmerk met depotnummer 2 544 914). c ID&T is opgericht in 1992 en is de moedervennootschap van een groot aantal ondernemingen. Zo bestaan ID&T Events, ID&T Music, ID&T Radio en ID&T Magazine. ID&T Events houdt zich bezig met het organiseren van concerten en evenementen, waaronder grootschalige dance-events. Telfort is een onderneming die zich net als T-Mobile onder meer bezighoudt met de exploitatie van een mobiele telecommunicatie infrastructuur. d ID&T en Telfort zijn een samenwerking aangegaan in het aanbieden van mobiele diensten. In november 2003 hebben zij samen het nieuwe merk ’ID&T Mobile operated by Telfort’ gelanceerd. Op de site www.telecom.paper.nl valt onder meer te lezen: ’De twee partijen introduceren het nieuwe merk ID&T Mobile operated by Telfort in november. Het aanbod bestaat uit ID&T MOBILE, prepay en abonnement, met diverse specifieke mobiele diensten die aansluiten op de wensen van het dance-publiek.’ e Eiseressen hebben ID&T gesommeerd het gebruik van het teken ID&T Mobile te staken. De raadsman van ID&T heeft zich daarop op het standpunt gesteld dat er geen sprake is van inbreuk. 2 Eiseressen vorderen ID&T te veroordelen tot het staken van het gebruik van het teken ID&T Mobile of ieder met de merken van Telekom, zoals aangeduid in paragraaf 3 van de dagvaarding, en/of met de handelsnaam van T-Mobile, zoals aangeduid in paragraaf 4 van het lichaam van de dagvaarding, overeenstemmend teken, op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van ID&T in de kosten van dit geding. 3 Zij stellen hiertoe, kort samengevat, dat het teken ID&T Mobile overeenstemt met het merk T-Mobile, waarbij merk en teken worden gebruikt voor identieke waren en diensten, zodat er sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt nog versterkt door tal van aanvullende factoren, zoals overlap in doelgroep (leeftijd en interessen), gebruik van de kleur magenta en aanbieden van toestellen die identiek zijn aan de toestellen die T-Mobile thans aanbiedt en de overlappende verkooppunten. De cesuur van het teken ID&T Mobile valt tussen ’ID’ en ’T-Mobile’. Onder deze omstandigheden kan het publiek, dat wordt geconfronteerd met mobiele telefonie die door ID&T wordt aangeboden onder het teken ID&T Mobile, menen dat de betrokken diensten van dezelfde onderneming, of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Tegen dit verwarringsgevaar kunnen eiseressen zich op grond van artikel 13A (1) (b) Benelux-Merkenwet (BMW) verzetten. Daarnaast hebben eiseressen gesteld dat het gebruik van het teken ID&T Mobile afbreuk zal doen aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk T-Mobile, waartegen zij zich op basis van artikel 13A (1) (c) BMW kunnen verzetten. Uit Davidoff/Gofkid blijkt, aldus eiseressen, dat de be-

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

scherming die dit artikel biedt, zich tevens uitstrekt over tekens die worden gebruikt voor soortgelijke waar. Uit marktonderzoek is gebleken dat de naamsbekendheid van het merk T-Mobile groot is. Aan bekende merkenheid komt een grotere bescherming toe dan aan minder bekende merken (Puma/Sabel). Deze naamsbekendheid heeft T-Mobile verworven door forse investeringen in publiciteit. Indien een merk dankzij grote inspanning van de merkhouder is ingeburgerd, is niet langer relevant dat dit mogelijk beschrijvend van aard is. De beschermingsomvang wordt nog verder vergroot nu het merk T-Mobile door Telekom wordt gebruikt in een serie van merken. Hierdoor wordt de herkomstfunctie benadrukt, hetgeen kracht toevoegt aan elk individueel tot de serie behorend merk. ID&T, aldus nog steeds eiseressen, heeft geen geldige reden voor het gebruik van het teken ID&T Mobile. Zij kan haar mobiele diensten net zo goed onder elk willekeurig ander teken aanbieden. Tenslotte hebben eiseressen gesteld dat zij zich kunnen verzetten tegen het gebruik van het teken ID&T Mobile op basis van de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet. De handelsnaam ID&T Mobile is van jongere datum dan de handelsnaam en het merk T-Mobile en stemt daarmee op verwarringwekkende wijze overeen. Hierdoor is er verwarring te duchten tussen de respectieve ondernemingen, dan wel omtrent de exacte herkomst van de waren en diensten van deze ondernemingen. 4 ID&T heeft, zeer kort samengevat, aangevoerd primair dat het door eisers gepretendeerde merk (voldoende) onderscheidend vermogen mist en subsidiair dat er op basis van alle relevante omstandigheden geen verwarringsgevaar te duchten is. Op de weren zal hieronder voor zover vereist worden ingegaan. Beoordeling van het geschil: 5 Nu gedaagde in Amsterdam is gevestigd, is de kort geding rechter te Amsterdam bevoegd. 6 Om inbreuk op het merkrecht aan te kunnen nemen, dient het merk van eiseressen allereerst onderscheidend vermogen te hebben, dat wil zeggen dat het geschikt moet zijn om haar producten/diensten te onderscheiden van anderen en dat het in aanmerking komend publiek het als merk opvat. 7 De stelling van ID&T dat het woord ’mobile’ in de gangbare taal een gebruikelijke aanduiding is (geworden) voor ’mobiele telefoon’, is juist. Daarbij blijkt ook uit de door ID&T overgelegde producties dat de toevoeging ’mobile’, in de betekenis van ’mobiel’, aan merknamen wijdverbreid is ter aanduiding van de herkomst van die mobiele telefoon. Zoals ID&T heeft aangevoerd, voegen ook bijvoorbeeld KPN en Belgacom, ter aanduiding van hun diensten van mobiele telefonie, het woord ’Mobile’ aan hun merk toe. De toevoeging ’mobile’ is derhalve slechts een algemene extensie en heeft op zich slechts een beschrijvend karakter en geen onderscheidend vermogen. Ten aanzien van tekens die beschrijvend zijn, kan geen monopoliepositie worden geclaimd. Dit geldt dus ook voor het woord mobile. 8 Door eiseressen is erkend dat de letter ’T’ in het merk ’TMobile’ staat voor Telekom. Hoewel niet onaannemelijk voorkomt, mede gelet op de door ID&T overgelegde producties, dat in de betrokken branche de letter T tot een afkorting is verworden voor telecommunicatie dan wel telecom, wordt voorshands geoordeeld dat de combinatie van het teken ’T’ met het woord Mobile geacht wordt het relevante

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

publiek in staat te stellen de waren en diensten van Telekom te onderscheiden. Aannemelijk is dat, hoewel de beide tekens op zichzelf gezien beschrijvend zijn, mede door de zeer intensieve reclamecampagnes, het merk T-Mobile in vrij korte tijd ingeburgerd is geraakt bij het relevante publiek. De uitkomst van het marktonderzoek van Millward Brown (productie 15 van Telekom) ondersteunt deze conclusie. Daar komt bij dat het deponeren (lees: de inschrijving. Red.) van het merk kennelijk niet is geweigerd, zodat op grond van het voorgaande voorshands van het onderscheidend vermogen van het merk T-Mobile van Telekom moet worden uitgegaan. 9 Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden of er sprake is van verwarringsgevaar tussen de beide merken. Hierbij dient te worden gelet op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen (Puma/Sabel arrest HvJ 11 november 1997). In de T-mobile beeldreclames is, zoals door eiseressen zelf gesteld, de kleur magenta een prominent onderdeel. Deze kleur is door eiseressen ook als kleurmerk gedeponeerd. ID&T Mobile betreft een wit teken (twee op een grafische manier weergegeven handen die uitklappen) op een zwarte ondergrond. Voorts is aan ID&T Mobile in reclameuitingen, met uitzondering van de website, de woorden ’operated by Telfort’ toegevoegd. De twee merken hebben derhalve inderdaad, zoals door ID&T aangevoerd, een aanzienlijk van elkaar verschillende vormgeving. De visuele gelijkenis is hierdoor zeer gering. Dat op de website van ID&T Mobile ook een, in afmeting geringe, banner in de kleur magenta voorkomt, die verwijst naar ID&T Radio, maakt dat niet anders, in het bijzonder ook niet omdat een kleur als merk slechts een gering onderscheidend karakter heeft, te minder nu die kleur door Telekom nog maar korte tijd wordt gebruikt. Mede gelet op de resultaten van het Merkbekendheidsonderzoek (productie 61 van ID&T) is aannemelijk gemaakt dat ID&T een merk is met een hoge totale bekendheid bij het relevante publiek (jongeren). De stelling van Telekom dat het publiek het merk ID&T Mobile zo zal opvatten, dat het gaat om enerzijds ID en anderzijds & T-Mobile komt vergezocht voor. De cesuur valt na het op zichzelf bij het publiek bekende en ingeburgerde begrip ID&T, zodat niet alleen de begripsmatige maar ook de auditieve gelijkenis gering is. Op bovenstaande omstandigheden wordt voorshands geoordeeld dat het verwarringsgevaar onvoldoende aannemelijk is gemaakt. 10 Ook het gevaar van afbreuk aan de reputatie van T-Mobile is niet aannemelijk (artikel 13 A lid 1 onder c BMW). Weliswaar wordt aangenomen dat T- Mobile, in relatief korte tijd, een bekend merk is geworden, niet in te zien valt, nu geoordeeld is dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, waarin de afbreuk aan het onderscheidend vermogen van T-Mobile zou bestaan. Evenmin blijkt dat sprake is van ongerechtvaardigd voordeel. 11 Het beroep van Telekom op bescherming op grond van artikel 5 dan wel 5a van de Handelsnaamwet kan, zoals door ID&T terecht aangevoerd, evenmin slagen, nu ID&T onweersproken heeft aangevoerd dat zij als handelsnaam voert de naam ID&T, en niet ID&T Mobile.

E I G E N D O M

2 0 9

12 Eiseressen zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten aan de zijde van ID&T gevallen. Beslissing in kort geding De voorzieningenrechter: 1 Weigert de gevraagde voorziening. 2 Veroordeelt Deutsche Telekom en T-Mobile hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van ID&T begroot op € 205,– aan vastrecht en op € 703,– aan salaris procureur. 3 Verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz. b Het Hof, enz. 4.4 Tegen het oordeel van de voorzieningenrechter en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen komen Deutsche Telekom c.s. op in dit hoger beroep. 4.5 Tussen partijen is allereerst in geschil of het merk T-Mobile waarop volgens Deutsche Telekom c.s. door ID&T inbreuk wordt gemaakt, wel als merk kan worden erkend, in het bijzonder of het hier wel om een onderscheidend teken gaat. Volgens ID&T is het merk T-Mobile uitsluitend beschrijvend dan wel in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk geworden: ’Mobile’ heeft de betekenis van mobiele telefoon en kan dienen als aanduiding voor het aanbieden van mobiele telefoondiensten, terwijl de letter T een afkorting is van het woord telecom of telecommunicatie (althans: de letter T zal in de betrokken branche als zodanige afkorting kunnen worden gezien). 4.6 Het hof beslist deze controverse tussen partijen in het voordeel van Deutsche Telekom c.s. Naar het oordeel van het hof is voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat de letter T in zijn algemeenheid als een algemeen gangbare beschrijving of afkorting van de telecombranche (en de daarin aangeboden waren en/of diensten) kan worden aangemerkt. Ook al is vanwege de combinatie met het bestanddeel ’Mobile’ aannemelijk dat T in het onderhavige geval wel verwijst naar de telecombranche – zoals ook door Deutsche Telekom c.s. is erkend – , dan nog vindt die verwijzing plaats door middel van een teken dat op zichzelf voldoende karakteristiek is om (enigermate) onderscheidend te zijn. Dat ook een aantal andere ondernemingen het bestanddeel T in combinatie met andere tekens gebruikt ter onderscheiding van hun waren of diensten in de telecombranche doet daaraan niet af; in zoverre moet geoordeeld worden dat het bestanddeel T (ook in combinatie met andere bestanddelen) op zichzelf slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft. Mede gelet op het voorgaande moet in elk geval ten aanzien van de combinatie van de beide bestanddelen T en Mobile voorshands worden geoordeeld dat deze niet slechts beschrijvend is. Er bestaat hier een merkbaar en kenmerkend onderscheid tussen de merknaam in zijn geheel en de som van de afzonderlijke bestanddelen. De combinatie ’TMobile’ heeft als zodanig een voldoende eigen en individueel karakter om te kunnen en mogen dienen ter onderscheiding van de mobiele telefoons/mobiele diensten van Deutsche Telekom c.s. Ook uit de door Deutsche Telekom

2 1 0

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

c.s. overgelegde productie 15 in eerste aanleg volgt dat een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder het merk aangeboden diensten bestemd zijn, het teken T-Mobile (her)kent als een aparte merknaam naast andere bekende merken. De conclusie moet dan ook zijn dat het teken T-Mobile in zijn geheel genomen een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die door (samenvoeging van) de afzonderlijke bestanddelen wordt gewekt. De bestanddelen ’T’ en ’Mobile’ worden aldus ook niet gemonopoliseerd door Deutsche Telekom c.s., nu genoeg mogelijkheden bestaan om van één of beide bestanddelen gebruik te maken in combinatie met andere elementen, zonder gevaar voor verwarring te scheppen met het merk T-Mobile. Op overeenkomstige gronden moet worden geoordeeld dat het woord T-Mobile in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer niet een gebruikelijke aanduiding is (geworden) voor mobiele telefoons/mobiele diensten in zijn algemeenheid. Het Hof onderschrijft derhalve het oordeel van de voorzieningenrechter dat de combinatie T-Mobile het relevante publiek in staat stelt de waren en diensten van Deutsche Telekom c.s. te onderscheiden. 4.7 Het volgende geschilpunt tussen partijen betreft het door Deutsche Telekom c.s. gestelde verwarringsgevaar. 4.8 Deutsche Telekom c.s. stellen dat ID&T gebruik maakt van het teken ID&T Mobile en dat derhalve dit teken moet worden vergeleken met het merk T-Mobile. Daartegen voert ID&T aan dat met het merk van Deutsche Telekom c.s. niet moet worden vergeleken het teken ID&T Mobile, maar het teken ID&T Mobile operated by Telfort. Nog daargelaten dat ID&T erkent dat niet steeds in haar uitingen de toevoeging ’operated by Telfort’ voorkomt en dat voorts vast staat dat deze toevoeging (indien gebezigd) niet steeds in de directe nabijheid van ’ID&T Mobile’ voorkomt, zal de gemiddelde consument in deze toevoeging ook niet een aanduiding zien om de waren of diensten van ID&T te onderscheiden. Het publiek zal in de toevoeging enkel een vermelding zien van de samenwerking tussen ID&T en Telfort. Dit betekent dat het merk T-Mobile moet worden vergeleken met ID&T Mobile en niet met ID&T Mobile operated by Telfort. 4.9 Tussen partijen is verder in geschil op welke wijze het teken ID&T Mobile met het merk T-Mobile moet worden vergeleken, in het bijzonder of daarbij al dan niet moet worden geabstraheerd van de radiocommercials en de website van ID&T waarmee ID&T het teken ID&T Mobile onder de aandacht van het publiek brengt. Volgens ID&T dienen in de vergelijking met het merk T-Mobile slechts te worden betrokken de daadwerkelijk door haar in de praktijk gebruikte visuele en auditieve uitingen en niet de door het bureau Interview*NSS bij haar onderzoek gebruikte niet werkelijk bestaande uitingen. Het hof volgt ID&T niet in dit standpunt. Weliswaar moet bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar worden uitgegaan van enerzijds het merk zoals gedeponeerd en anderzijds het teken zoals gebruikt, maar daarbij dient het laatste niet zó beperkt te worden uitgelegd als ID&T thans bepleit. In de praktijk zal het publiek het teken ID&T Mobile in schriftelijk verkeer óók los van de website en in mondeling verkeer óók los van de commercials waarnemen en zelf gebruiken. Te denken valt bijvoorbeeld aan perspublicaties en mededelingen onder consumenten. In dergelijke gevallen zal het vooral gaan om het woord ID&T Mobile, dat ook buiten de context

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

van website, logo en radiocommercials een rol speelt. Bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar komen de door ID&T zelf gebezigde begeleidende uitingen dan niet in aanmerking. Anders dan ID&T aanvoert, komt het normale gebruik van het teken ID&T Mobile buiten de context van de eerderbedoelde begeleidende uitingen wel degelijk voor haar rekening, nu zij het teken ID&T Mobile in het maatschappelijk verkeer gebruikt als teken ter onderscheiding van haar waren en diensten. 4.10 Het zojuist overwogene betekent intussen dat het in opdracht van ID&T door De Vos & Jansen uitgevoerde marktonderzoek, voor zover berustend op (enkel) aan het publiek getoonde website en/of logo respectievelijk ter beluistering voorgehouden commercial van ID&T, op een te beperkte grondslag berust, zodat de resultaten daarvan niet beslissend kunnen zijn. Op dezelfde grond oordeelt het hof de in dit verband uitgeoefende kritiek van ID&T op het onderzoek van Interview*NSS niet steekhoudend. 4.11 Op grond van het door Interview*NSS gehouden onderzoek en de evaluatie daarvan door prof. dr. W.A. Wagenaar acht het hof voldoende aannemelijk geworden dat als gevolg van het gebruik van het teken ID&T Mobile door ID&T bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk T-Mobile van Deutsche Telekom c.s. Uit dit onderzoek komt onder meer naar voren dat aan drie onderscheiden testgroepen (van respectievelijk 264, 269 en 267 personen) de vraag werd voorgelegd ’U voert een gesprek over mobiele telefonie. Daarin noemt iemand de naam van een mobiele aanbieder. Welke naam hoorde u?’ (auditief) dan wel ’U voert een gesprek over mobiele telefonie. Daarin noemt iemand de naam van een mobiele aanbieder. Om welk bedrijf gaat het hier?’ (visueel). De eerste groep kreeg – door middel van het tweemaal afspelen van een CD-rom, die ook ter zitting is beluisterd – de naam ID&T Mobile te horen. Aan de tweede groep werd het woordmerk ID&T Mobile (zoals ter zitting getoond) getoond. Aan de derde groep werd het beeldmerk van ID&T Mobile (zoals ter zitting getoond) getoond. Uit de respectieve testgroepen noemde een percentage van (afgerond) 31, 11 en 10% T-Mobile. De eerste testgroep kreeg vervolgens via een discman beide namen (T-Mobile en ID&T Mobile) te horen terwijl aan de tweede testgroep de beide woordmerken en aan de derde testgroep de beide beeldmerken werden getoond. Aan de verschillende testgroepen werd de vraag gesteld ’Als u luistert naar beide namen/Als u nu kijkt naar beide beeldmerken/namen denkt u dan dat deze afkomstig zijn van één bedrijf of twee bedrijven’. Van de eerdergenoemde testgroepen antwoordde respectievelijk (afgerond) 39, 39 en 31% één bedrijf. Het hof is van oordeel dat op grond van de hiervoor kort (en globaal) weergegeven uitkomsten – waaraan nog kan worden toegevoegd dat de gesignaleerde verwarringseffecten niet zijn beperkt tot bepaalde leeftijdsgroepen – inderdaad kan worden geconcludeerd dat het gebruik van het teken ID&T Mobile, zowel auditief als visueel (als woordmerk en als beeldmerk), bij een aanzienlijke groep consumenten leidt tot verwarring over de herkomst van het product (vergelijk evaluatie prof. Wagenaar onder 9). Het gaat daarbij zowel om direct verwarringsgevaar als indirect verwarringsgevaar. ID&T heeft, naast de onder 4.10 bedoelde kritiek, nog een aantal bezwaren tegen deze conclusie aangevoerd, maar deze bezwaren leggen onvoldoende gewicht in de schaal. Zo heeft

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

zij naar voren gebracht dat het publiek als gevolg van de toevoeging ’operated by Telfort’ weet dat niet T-Mobile maar Telfort de operator is. Zelfs indien deze toevoeging consequent zou worden gebezigd (hetgeen niet het geval is), dan nog acht het hof niet aannemelijk dat deze toevoeging de verwarring bij het publiek in voldoende mate wegneemt. Dan heeft ID&T er nog op gewezen dat haar waren en diensten niet gewoon in de winkel te verkrijgen zijn, maar uitsluitend via haar website. Wat van dit argument ook zij, het laat in elk geval het genoemde indirecte verwarringsgevaar onverlet. Anders dan ID&T ten slotte heeft betoogd, is in voldoende mate sprake van soortgelijkheid van waren. 4.12 Voorgaande overwegingen voeren het hof tot de conclusie dat de vordering van Deutsche Telekom c.s. voor zover strekkende tot het verbieden van het gebruik van het teken ID&T Mobile toewijsbaar is. In zoverre slagen de grieven. 4.13 Niet toewijsbaar is de vordering voor zover deze er (thans) op is gericht het gebruik door ID&T van de kleur magenta te verbieden. Met ID&T is het hof van oordeel dat het gebruik van deze kleur op de website van ID&T zo ondergeschikt is, mede omdat daarnaast ook andere kleuren prominent aanwezig zijn, dat niet kan worden gesproken van kleurmerkinbreuk. In zoverre falen de grieven. 4.14 De andere door Deutsche Telekom c.s. aangevoerde grondslagen (art . 13A lid 1, aanhef en onder c BMW en artt. 5 en 5a Handelsnaamwet) kunnen onbesproken blijven. 5 Slotsom en kosten De grieven slagen gedeeltelijk. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd en de vordering van Deutsche Telekom c.s. zal in na te melden zin worden toegewezen, met afwijzing van het meer of anders gevorderde. Het hof zal de termijn voor het gevorderde verbod stellen op veertien dagen, te rekenen van de dag van betekening van dit arrest. Het hof zal de op te leggen dwangsom maximeren tot € 100.000,–. Het hof zal de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt (art. 50 lid 6 TRIPsVerdrag) stellen op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest. ID&T zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. 6 Beslissing Het hof: vernietigt het bestreden vonnis; opnieuw rechtdoende: beveelt ID&T om vanaf veertien dagen, te rekenen van de dag van betekening van dit arrest, zich te onthouden van elk gebruik, door haar eigen vennootschap of door enige direct en/of indirect aan haar gelieerde vennootschap, van het teken ID&T Mobile, zulks onder verbeurte van een dwangsom van € 5000,– per overtreding of voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de overtreding geheel of gedeeltelijk voortduurt, tot een maximum van € 100.000,–;

E I G E N D O M

2 1 1

bepaalt dat de termijn waarbinnen op grond van art. 50 lid 6 van het TRIPs-Verdrag een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest; veroordeelt ID&T tot terugbetaling van hetgeen Deutsche Telekom c.s. ter voldoening van het bestreden vonnis aan haar hebben voldaan, zijnde € 1021,–; veroordeelt ID&T in de proceskosten en begroot deze aan de zijde van Deutsche Telekom c.s. tot aan de uitspraak van 12 februari 2004 op € 978,76 voor de eerste aanleg en tot aan deze uitspraak op € 2672,69 voor het hoger beroep; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 54 Vzr. Rechtbank te Breda, 23 april 2004 (Rentokil overalls) Mr. C.J.G.M. van der Weide Art. 13A, lid 1d BMW Op de twee ter zitting getoonde overalls is over de plaats waarop RENTOKIL HYGIËNE is geseald, met een stiksteek een rechthoekig stuk stof van dezelfde kwaliteit en kleur als de overall genaaid. Met Rentokil is de voorzieningenrechter van oordeel dat niet kan worden uitgesloten dat het stukje stof na aankoop wordt verwijderd, waardoor de merknaam van Rentokil wederom zichtbaar is. Derhalve kan niet worden gezegd dat de wijze waarop de overalls door HaVeP zijn geneutraliseerd, afdoende is om merkinbreuk in de zin van art. 13A lid 1, sub d BMW uit te sluiten. Art. 13 bis, BMW Op grond van art. 13 bis, lid 1 BMW is Rentokil als merkhoudster gerechtigd de partij afgekeurde overalls als haar eigendom op te eisen, indien de inbreuk te kwader trouw is gemaakt. Gelet op de gang van zaken is van kwade trouw aan de zijde van HaVeP genoegzaam gebleken, zodat de vordering sub c, die strekt tot afgifte van de resterende partij inbreukmakende overalls aan Rentokil, voor toewijzing gereed ligt. HaVeP heeft betoogd dat de voorzieningenrechter toepassing zou moeten geven aan de in art. 13 bis, lid 3 BMW gegeven bevoegdheid te gelasten dat afgifte aan Rentokil niet plaatsvindt dan tegen een door Rentokil te betalen vergoeding, aangezien Rentokil anders, gelet op de waarde van de hoeveelheid nog aanwezige overalls, ongerechtvaardigd zou worden verrijkt met kwalitatief goede en ook zonder merk/ logo prima te gebruiken overalls. Dit verweer faalt. Door de keuze om, ondanks de verzoeken van Rentokil tot overleg, een wijze van neutralisering toe te passen, die niet afdoende is gebleken om merkinbreuk te voorkomen, komt het voor rekening en risico van HaVeP dat Rentokil zich als merkhoudster thans met succes kan beroepen op haar recht de inbreukmakende overalls als haar eigendom op te eisen. 1 Rentokil Initial Plc te Felcourt, Groot-Brittannië, 2 Rentokil Initial BV te De Meern, eiseressen, procureur mr. E.C.M. Wagemakers, advocaat mr. D. van Kampen te Utrecht, tegen BV Textielfabrieken H. van Puijenbroek tevens h.o.d.n. Havep Bedrijfskleding te Goirle, gedaagde, procureur mr. N.Th. ter Haar Romeny, advocaat mr. W.J. Kolkert te ’s-Hertogenbosch.

2 1 2

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

2 Het geschil Rentokil vordert, na aanvulling van eis, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: (...) c HaVeP te veroordelen binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis alle 335 in bezit bij HaVeP zijnde overalls (alwaar al dan niet voorheen het Rentokil merk en logo was geplaatst) aan de advocaat van Rentokil af te geven ter vernietiging en/of deugdelijke onbruikbaarmaking, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,– per dag voor iedere dag en/of een gedeelte daarvan dat HaVeP in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen; (...) 3 De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor 3.1 Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten: – Rentokil heeft op 12 januari 2004 bij HaVeP een bestelling geplaatst voor 392 overalls met daarop de bedrukking van het beeld- en woordmerk en handelsnaam van Rentokil, te weten RENTOKIL HYGIËNE. – Nadat Rentokil de door HaVeP in eerste instantie geleverde overalls had afgekeurd, heeft HaVeP de afgekeurde overalls terug genomen en heeft HaVeP aan Rentokil een nieuwe partij overalls geleverd. – Zodra Rentokil bemerkte dat een aantal van de door haar afgekeurde overalls (met daarop de gesealde opdruk RENTOKIL HYGIËNE) door HaVeP op de markt werden gebracht als carnavalskleding, heeft zij HaVeP bij brief van 20 februari 2004 gesommeerd tot onmiddellijke staking van de inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Rentokil, alsmede om in te stemmen met de vernietiging van de inbreukmakende overalls. – HaVeP heeft bij brief van 20 februari 2004 aan Rentokil medegedeeld dat zij de bewuste partij afgekeurde overalls die middag uit haar winkels te Goirle, Eindhoven en EttenLeur had verwijderd, onder afwijzing van elke vorm van aansprakelijkheid. – Bij brief van 1 maart 2004 deelde HaVeP aan Rentokil mede dat zij het betreurt dat 57 overalls, voorzien van het merk RENTOKIL HYGIËNE zijn verkocht en geeft zij aan dat zij ervoor zal zorgen dat de merkaanduiding van Rentokil op de resterende voorraad van deze overalls niet meer zichtbaar aanwezig zal zijn. – HaVeP heeft bij brief van op 18 maart 2004 aan Rentokil medegedeeld dat zij een onthoudingsverklaring heeft ondertekend, die de strekking heeft dat HaVeP van rechtswege en zonder enige nadere aanzegging of sommatie in overtreding zal zijn indien zij in weerwil van die verklaring weer een merkinbreuk zou plegen en dat zij in dat geval een vaste, niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd is van € 500,– voor iedere dag dan wel gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Rentokil op volledige schadevergoeding. Voorts deelt HaVeP mede dat de merknaam van Rentokil zal worden gesealed (overdruk) waardoor van merkinbreuk geen sprake meer zal zijn en dat het rechtsgevolg van de aanzegging is dat HaVeP Rentokil laat weten te zullen beschikken over de haar – en niet aan Rentokil – toebehorende eigendommen en zulks wel op de wijze als aangegeven zonder nadere inmenging van anderen omtrent die beschikkingswijze.

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

– Rentokil heeft op 18 maart 2004 getracht op grond van art. 13bis lid 2 BMW beslag te leggen op de resterende partij afgekeurde overalls, maar is daarin niet geslaagd, omdat de bedrijfsjurist van HaVeP verklaarde dat de overalls zich op transport naar Macedonië bevonden om aldaar te worden geneutraliseerd. (...) 3.4 Ter zitting heeft HaVeP twee overalls getoond, een groen en een oranje exemplaar, die in opdracht van HaVeP door een in Macedonië gevestigde dochteronderneming van HaVeP zijn geneutraliseerd. Op beide overalls is over de plaats waarop RENTOKIL HYGIËNE is gesealed, met een stiksteek een rechthoekig stuk stof van dezelfde kwaliteit en kleur als de overall genaaid. Ter beoordeling staat of de hierboven omschreven wijze van neutralisering afdoende is om Rentokil de zekerheid te verschaffen dat van merkinbreuk geen sprake meer is of kan zijn. 3.5 Rentokil stelt zich op het standpunt dat de wijze van neutralisering voor haar niet acceptabel is omdat haar merknaam niet van de overalls is verwijderd en nog steeds zichtbaar kan worden gemaakt. Omdat HaVeP slechts een lapje stof over de merknaam heeft aangebracht en de merknaam zelf niet heeft verwijderd bestaat, aldus Rentokil, nog steeds de mogelijkheid dat een koper van de overall het stukje stof met een tornmesje losmaakt, waardoor de merknaam van Rentokil weer zichtbaar wordt. Volgens Rentokil wekt de wijze van neutralisering nieuwsgierigheid op omdat voelbaar is dat zich onder het stukje stof een geseald logo bevindt. Een en ander is voor Rentokil temeer niet acceptabel omdat HaVeP uitdrukkelijk de mogelijkheid heeft opengelaten dat zij de partij geneutraliseerde overalls zal verkopen. 3.6 Met Rentokil is de voorzieningenrechter van oordeel dat niet kan worden uitgesloten dat het stukje stof na aankoop wordt verwijderd, waardoor de merknaam van Rentokil wederom zichtbaar is. Derhalve kan niet gezegd worden dat de wijze waarop de overalls door HaVeP thans zijn geneutraliseerd afdoende is om merkinbreuk in de zin van art. 13A lid d, gebruik van het merk anders dan ter onderscheiding van waren waardoor zonder geldige reden afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk van Rentokil, volledig uit te sluiten. 3.7 De stelling van HaVeP dat de afgekeurde overalls aan haar en niet aan Rentokil in eigendom toebehoren, miskent dat Rentokil als merkhoudster, op grond van art. 13 bis lid 1 BMW gerechtigd is de afgekeurde overalls als haar eigendom op te eisen, indien de merkinbreuk te kwader trouw is gemaakt. Gelet op dit laatste had het op de weg van HaVeP gelegen om aan Rentokil mede te delen dat opnieuw sealen niet mogelijk was en had zij in overleg met Rentokil naar een andere oplossing voor neutralisering van de overalls moeten zoeken. Nu vast staat dat van enig overleg met Rentokil over de wijze van neutralisering geen sprake is geweest en HaVeP heeft nagelaten om aan Rentokil mede te delen dat het technisch niet mogelijk bleek om een nieuwe opdruk over de gesealde opdruk te sealen, terwijl zij bij brief van 18 maart 2004 aan Rentokil had medegedeeld dat zij door middel van sealen merkinbreuk uit zou sluiten, kan niet worden gezegd dat HaVeP te goeder trouw is geweest. Daar komt nog bij dat HaVeP ter zitting pas aan Rentokil

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

heeft medegedeeld dat 12 van de inbreukmakende overalls niet meer te traceren zijn en dat zij daarvoor geen verklaring kan geven. 3.8 Op grond van art. 13 bis lid 1 BMW is Rentokil als merkhoudster, gerechtigd de partij afgekeurde overalls als haar eigendom op te eisen, indien de inbreuk te kwader trouw is gemaakt. Gelet op de gang van zaken zoals hiervoor omschreven is van kwade trouw aan de zijde van HaVeP genoegzaam gebleken, zodat de vordering sub c, die strekt tot afgifte van de resterende partij inbreukmakende overalls aan Rentokil, voor toewijzing gereed ligt. 3.9 HaVeP heeft als verweer gevoerd dat lid 3 van art. 13 bis BMW de voorzieningenrechter de mogelijkheid geeft om te gelasten dat afgifte aan Rentokil niet plaats vindt dan tegen een door hem vast te stellen, door Rentokil te betalen vergoeding. HaVeP betoogt dat de voorzieningenrechter deze bevoegdheid zou moeten toepassen aangezien Rentokil anders, gelet op de waarde van de hoeveelheid nog aanwezige overalls, ongerechtvaardigd verrijkt zou worden met kwalitatief goede en ook zonder merk/logo prima te gebruiken overalls. 3.10 Dit verweer faalt, omdat Rentokil meerdere malen aan HaVeP heeft medegedeeld dat zij betrokken wenste te worden bij de wijze van neutralisering van de overalls en HaVeP desondanks geen enkele bemoeienis van Rentokil heeft willen toestaan. Door de keuze om, ondanks de verzoeken van Rentokil tot overleg, een wijze van neutralisering toe te passen die niet afdoende is gebleken om merkinbreuk te voorkomen, komt het voor rekening en risico van HaVeP dat Rentokil zich als merkhoudster thans met succes kan beroepen op haar recht de inbreukmakende overalls als haar eigendom op te eisen. (...) 5 De beslissing in kort geding De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagde om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis alle 323 in bezit bij haar zijnde overalls (waarop het Rentokil merk en logo is geplaatst) aan de advocaat van eiseressen af te geven; bepaalt dat gedaagd een dwangsom verbeurt van € 500,– per dag of gedeelte van een dag dat zij in gebreke blijft aan voormelde veroordeling te voldoen, met bepaling dat aan dwangsommen maximaal € 20.000,– kan worden verbeurd; veroordeelt gedaagde partij in de kosten van het geding deze voorzover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 1.014,40, waaronder begrepen een bedrag van € 703,– aan salaris procureur; stelt op de voet van art. 260 Rv. juncto artikel 50 lid 6 van het zgn. TRIP’s Verdrag de termijn waarbinnen eiseres een bodemprocedure zal moeten aanhangig maken, vast op één jaar te rekenen vanaf de datum van dit vonnis; enz.

E I G E N D O M

2 1 3

Nr. 55 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 juli 2004 (Vierling) Mr. D.H. von Maltzahn Art. 1 j˚ art. 5 Hnw Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de handelsnaam ’Uitvaartonderneming Vierling/Hofstra Anno 1898 B.V.’ nog gebruikt. Dat zij die statutaire handelsnaam (slechts) in combinatie met de handelsnaam ’’t Clingendaelhuys’ gebruikt brengt mee dat zij, naast elkaar, van twee handelsnamen gebruik maakt. De presentatie van de nieuwe handelsnaam, met verwijzing naar de oude handelsnaam is niet ongebruikelijk. De nieuwe handelsnaam steunt als het ware op de reputatie van de oude handelsnaam totdat zij voldoende zelfstandige bekendheid gekregen heeft. Aangezien de statutaire handelsnaam van eiseres en de door gedaagde gebruikte handelsnamen de kenmerkende tekens ’Vierling’, ’Uitvaart’ en ’1898’ bevatten is gevaar voor verwarring te duchten. Art. 6 Hnw Belanghebbenden hebben de keuze de weg van artikel 6 Hnw te volgen door ten overstaan van de kantonrechter in een verzoekschriftprocedure te vorderen dat de verboden handelsnaam zodanig wordt gewijzigd dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven, dan wel een verbodsactie ex artikel 6:162 BW bij de gewone rechter aanhangig te maken. Uitvaartonderneming Vierling/Hofstra Anno 1898 BV te ’s-Gravenhage, eiseres, procureur mr. K.G.W. van Oven, tegen Rudolphus Cornelis Johannes Henneken, h.o.d.n. Henneken-Vierling Uitvaartzorg en Henneken-Vierling Uitvaartzorg sedert 1898 te ’s-Gravenhage, gedaagde, in persoon verschenen, bijgestaan door M.J. Resink, advocaat te Amsterdam. Overwegingen ten aanzien van het recht De feiten 1 Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 8 juli 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. a De overgrootvader van gedaagde (K.J. Vierling) is in 1898 onder de naam ’’s-Gravenhaagse Begrafenisonderneming Anno 1898 Firma K.J. Vierling en Zn.’ een uitvaartonderneming gestart. Deze onderneming is achtereenvolgens voortgezet door de grootvader van gedaagde (Ch.J. Vierling), de vader van gedaagde (C.J. Henneken) en, na diens overlijden in 1978, onder de naam ’Uitvaartonderneming Vierling Anno 1898 B.V.’, door de moeder van gedaagde, M.C. Henneken-Vierling. Gedaagde is in 1986 tot dit familiebedrijf toegetreden. Gedaagde vormde, samen met zijn moeder, de directie van de uitvaartonderneming. b Eind 1994 heeft ’Uitvaartonderneming Vierling Anno 1898 B.V.’ de begrafenisonderneming van H. Hofstra (hierna: Hofstra) overgenomen. De statutaire naam van de onderneming is korte tijd later gewijzigd in ’Uitvaartonderneming Vierling/Hofstra Anno 1898 B.V.’ (met als enig aandeelhouder de Stichting Administratiekantoor Vierling/ Hofstra). De moeder van gedaagde is uit het bestuur van de onderneming teruggetreden en Hofstra heeft haar plaats ingenomen.

2 1 4

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

c Zakelijke meningsverschillen tussen Hofstra en gedaagde hebben er in 2003 toe geleid dat gedaagde zijn aandelen in eiseres heeft overgedragen aan Hofstra. Tegelijkertijd is de arbeidsovereenkomst tussen eiseres en gedaagde beëindigd. Tussen eiseres en gedaagde is geen concurrentiebeding van kracht. d Eiseres is gevestigd op het adres Benoordenhoutseweg 279/Thérèse Schwartzestraat 1 in ’s-Gravenhage. e Eiseres heeft in het handelsregister de volgende handelsnamen doen inschrijven: – Uitvaartonderneming Vierling/Hofstra Anno 1898 B.V.; – R.K. Begrafenisonderneming H. Hofstra en – ’t Clingendaelhuys. f Blijkens een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Haaglanden van 16 februari 2000 is de handelsnaam ’’t Clingendaelhuys’ op die datum toegevoegd aan de reeds geregistreerde ondernemingsgegevens van eiseres. g Op 10 september 2003 heeft gedaagde zich met een uitvaartonderneming gevestigd aan de Laan van Meerdervoort 833a in ’s-Gravenhage. De onderneming van gedaagde, een eenmanszaak, wordt gedreven onder de naam ’Henneken-Vierling Uitvaartzorg sedert 1898’. h Bij brief van 6 april 2004 heeft de raadsman van eiseres gedaagde gesommeerd de handelsnaam van zijn onderneming zodanig te wijzigen dat niet langer in strijd met het verbod van artikel 5 van de Handelsnaamwet (HNW) wordt gehandeld. Bij brief van 7 april 2004 heeft gedaagde de raadsman van eiseres meegedeeld geen aanleiding te zijn de handelsnaam van zijn onderneming aan te passen. De vorderingen, de gronden daarvoor en het verweer (...) De beoordeling van het geschil Bevoegdheid 5 De voorzieningenrechter is bevoegd van de onderhavige vordering kennis te nemen, nu gedaagde in het arrondissement ’s-Gravenhage woonachtig is. Ontvankelijkheid 6 Gedaagde heeft betoogd dat de vordering, voor zover deze is gebaseerd op de artikelen 5 en 5b HNW, door de kantonrechter van deze rechtbank behandeld dient te worden. Deze procedure is, aldus gedaagde, met voldoende waarborgen omgeven en voorziet ook in een spoedige beslissing. Gedaagde heeft in dit verband gewezen op artikel 6 HNW. 7 De HNW veronderstelt (onder meer) dat wie door overtreding van een in die wet opgenomen verbod wordt geschaad, een vordering heeft krachtens artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad). Deze vordering kan ertoe strekken het verdere gebruik van een handelsnaam, op straffe van verbeurte van een dwangsom, te verbieden. Dit is ook wat eiseres beoogt met de onderhavige vordering. De HNW biedt belanghebbenden daarnaast, de mogelijkheid, ten overstaan van de kantonrechter in een verzoekschriftprocedure, te vorderen dat de verboden handelsnaam zodanig wordt gewijzigd dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven. Belanghebbenden (zoals eiseres) hebben dus de keuze de weg van artikel 6 HNW te volgen dan wel een verbodsactie ex artikel 6:162 BW bij de gewone rechter (al dan niet in kort geding) aanhangig te maken. Dit volgt ook

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

uit de bewoordingen van artikel 6 HNW (’(...) onverminderd zijn vordering krachtens titel 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (...)’). Het betoog van gedaagde ten aanzien van de nietontvankelijkheid van eiseres faalt om deze reden. Spoedeisend belang 8 Ook het betoog van gedaagde dat eiseres geen spoedeisend belang heeft bij toewijzing van haar vordering, faalt. De vordering van eiseres strekt ertoe een einde te maken aan (dreigende) handelingen en gedragingen van gedaagde waarvan eiseres stelt dat deze strijdig zijn met de artikelen 5 en 5b HNW en bovendien als onrechtmatig zijn aan te merken. Eiseres stelt voorts dat zij van deze handelingen en gedragingen (doorlopende) schade ondervindt en dreigt te ondervinden. Het spoedeisend karakter van de vordering is hiermee gegeven. De enkele omstandigheid dat eiseres, nadat zij bekend raakte met het bestaan van de onderneming van gedaagde en met de handelsnaam waaronder gedaagde die onderneming voert, enige tijd heeft laten verlopen alvorens gedaagde in rechte te betrekken, maakt dit niet anders. Strijd met artikel 5 HNW? 9 Aan haar vordering legt eiseres ten grondslag dat gedaagde in strijd handelt met artikel 5 HNW door een handelsnaam te voeren die zodanig overeenstemt met de door eiseres gevoerde, oudere, handelsnaam ’Uitvaartonderneming Vierling/Hofstra Anno 1898 B.V.’, dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring is te duchten. 10 Ter zitting is geconstateerd dat gedaagde zich uitsluitend bedient van de handelsnaam ’Henneken-Vierling Uitvaartzorg sedert 1898’. 11 Vooropgesteld wordt dat een onderneming niet slechts incidenteel gebruik mag maken van haar handelsnaam, bijvoorbeeld door de enkele inschrijving in het handelsregister. Van het voeren van een handelsnaam is eerst sprake indien de onderneming met deze naam regelmatig en duurzaam aan het handelsverkeer deelneemt en als zodanig onder die handelsnaam bij de cliëntèle bekend staat. 12 Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de handelsnaam ’Uitvaartonderneming Vierling/Hofstra Anno 1898 B.V.’ nog gebruikt. Immers, alle in het geding gebrachte voorbeelden van de wijze waarop eiseres zich met haar onderneming bij het publiek presenteert duiden erop dat eiseres zich bedient van de bewoordingen ’’t Clingendaelhuys’ (visitekaartjes, briefpapier, folders) ofwel ’’t Clingendaelhuys’ met de toevoeging ’Voorheen Vierling/ Hofstra Uitvaartonderneming Anno 1898 B.V.’ (Telefoongids Regio Den Haag 2002/2003 en advertenties in kerkbladen voor de regio Den Haag uit 2004) of ’Initiatief van Vierling/Hofstra Anno 1898 B.V.’ (Gouden Gids Regio Den Haag 2003/2004). Dit gebruik is ook in lijn met de door gedaagde in het geding gebrachte notulen van bij eiseres in de eerste helft van 2000 gevoerd werkoverleg, waaruit naar voren komt dat eiseres in dat jaar weliswaar heeft besloten haar naam te wijzigen in ’’t Clingendaelhuys’, maar dat vanaf 1 augustus 2000 deze nieuwe naam stapsgewijs naar buiten toe zou worden gepresenteerd. Vanaf 1 augustus 2000 zou eerst gestart worden met advertenties waarin de namen ’’t Clingendaelhuys’ en ’Vierling/Hofstra Uitvaartonderneming Anno 1898 B.V.’ gecombineerd zouden worden gebruikt.

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

13 Dat eiseres haar statutaire handelsnaam (slechts) in combinatie met de handelsnaam ’’t Clingendaelhuys’ gebruikt brengt mee dat zij – naast de handelsnaam ’’t Clingendaelhuys’ – ook nog de oude handelsnaam bezigt, derhalve dat zij, naast elkaar, van twee handelsnamen gebruik maakt. De presentatie van de nieuwe handelsnaam, met verwijzing naar de oude handelsnaam is, zoals eiseres heeft bepleit, niet ongebruikelijk. De nieuwe handelsnaam steunt als het ware op de reputatie van de oude handelsnaam totdat zij voldoende zelfstandige bekendheid heeft gekregen. Deze situatie doet zich hier voor. Aangenomen wordt derhalve dat eiseres tot op heden haar in het handelsregister ingeschreven statutaire handelsnaam steeds regelmatig en duurzaam heeft gebruikt. 14 Partijen oefenen hetzelfde bedrijf in dezelfde stad uit. Tot het in aanmerking komende publiek moeten in elk geval de personen die hun uitvaart wensen te regelen, en hun nabestaanden, gerekend worden. Aangezien de statutaire handelsnaam van eiseres en de door gedaagde gebruikte handelsnamen de kenmerkende tekens ’Vierling’, ’Uitvaart’ en ’1898’ bevatten, is naar voorlopig oordeel gevaar voor verwarring te duchten. Hiervoor bestaat des te meer aanleiding, nu eiseres over vele ’wilsbeschikkingen uitvaart’ beschikt, gesteld op briefpapier van ’Uitvaartonderneming Vierling-Hofstra Anno 1898 B.V.’, waarin is opgenomen hoe de betrokkenen hun uitvaart geregeld willen hebben. Bij nabestaanden van de opstellers van de wilsbeschikking, zeker diegene die niet goed ingevoerd zijn in de Haagse regio, kan gemakkelijk de gedachte postvatten dat de onderneming van gedaagde iets te maken heeft met de onderneming van eiseres. 15 Gezien het voorgaande dient het beroep van eiseres op artikel 5 HNW te slagen. Weliswaar is niet komen vast te staan dat gedaagde ook de handelsnaam ’HennekenVierling Uitvaartzorg’ gebruikt, maar gelet op de opstelling van gedaagde, valt niet uit te sluiten dat hij zich van deze handelsnaam zal gaan bedienen. Het verbod zal zich daarom ook tot dit gebruik uitstrekken. Aangezien gedaagde enige tijd nodig zal hebben om zijn handelsnaam aan te passen, zal de gevraagde dwangsom eerst verschuldigd zijn vier weken na de betekening van dit vonnis. Strijd met artikel 5b HNW, oneerlijke concurrentie? 16 Nu het beroep op artikel 5 HNW opgaat, behoeft niet meer te worden onderzocht of in strijd met artikel 5b HNW is gehandeld dan wel of zich een geval van oneerlijke concurrentie voordoet. Kosten 17 Gedaagde zal, als de in het ongelijk gestelde partij, met de proceskosten van eiseres worden belast. De beslissing De voorzieningenrechter: Verbiedt gedaagde de handelsnamen ’Henneken-Vierling Uitvaartzorg sedert 1898’ en ’Henneken-Vierling Uitvaartzorg’ te gebruiken; bepaalt dat gedaagde voor iedere overtreding van dit verbod, ingaande vier weken na de betekening van dit vonnis, een dwangsom verbeurt van € 25.000,–, met een maximum van € 500.000,–;

E I G E N D O M

2 1 5

veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiseres begroot op € 1.027,78, waarvan € 703,– aan salaris procureur, € 241,– aan griffierecht en € 83,78 aan dagvaardingskosten; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 56 Kantonrechter te Haarlem, 2 juli 2004 (All-safe/Allsafe Mini Opslag) Mr. C.J. Harts Art. 5 Hnw De aard van de wederzijdse ondernemingen (groothandel in o.m. veiligheids- en beschermingsproducten resp. verhuur van bergruimten en leveren van diensten in het kader van miniopslag) verschilt zodanig dat alleen daarom al geen verwarringgevaar te duchten is. Bovendien is door de toevoeging van de woorden Mini Opslag aan de tekst Allsafe het verschil tussen de namen zodanig dat geen verwarring te duchten is. Las-Unie Velsen BV onder meer h.o.d.n. AB All-Safe Beverwijk, verzoekster, gemachtigde T.G.F. Lourents, tegen Allsafe Mini Opslag Beverwijk BV tevens h.o.d.n. Allsafe Self Storage en Allsafe Mini Opslag, verweerster, gemachtigde J.A.K. van den Berg. De feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet of onvoldoende weersproken staat het volgende vast. 1 Uit het handelsregister blijkt dat Las-Unie zich bezig houdt met ’een groothandel in lasapparatuur, veiligheidsen verfproducten, machines, gereedschappen elektronica, werk- en veiligheidskleding, telecommunicatieapparatuur, computers en alle daarmee aanverwante producten; het milieuvriendelijk reinigen van gevels, beton- en staalconstructies, metalen en andere objecten. Importeur-groothandel in persoonlijke veiligheids- en beschermingsproducten in de breedste zin des woords; het uitvoeren van borduurwerken, zeefdrukken, flokprinten en textielbewerking in de ruimste zin; het uitvoeren van betonrenovatie en betonwerken. Tevens grossierderij in verfproducten. 2 De statutaire naam is Las-Unie Velsen B.V. Deze naam wordt in het handelsregister vermeld. Daarnaast gebruikt Las-Unie de namen AB All-Safe Beverwijk (in het handelsregister), ACB All Clean Beverwijk (in het handelsregister), All-Paints Beverwijk (in het handelsregister) en All-Safe Beverwijk (in de telefoongids). 3 ALLSAFE is een van de vestigingen van de keten ALLSAFE Mini Opslag. De keten houdt zich bezig met het exploiteren van gebouwen door middel van verhuur van bergruimten en leveren van diensten in het kader van mini-opslag. Zij is met name actief in het westen van Nederland. Zij heeft vier vestigingen, de vijfde is aanstaande. 4 De keten presenteert zich onder de handelsnaam ALLSAFE Mini Opslag. De eerste heeft als tekst MINI OPSLAG ALLSAFE, de tweede ALLSAFE SELF STORAGE. 5 ALLSAFE voert de onderneming in Beverwijk sinds februari 2002.

2 1 6

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

6 De afstand tussen de vestigingsplaatsen van partijen bedraagt ongeveer twee kilometer. Zij opereren beide in Beverwijk. Het verzoek Las-Unie verzoekt bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad ALLSAFE te veroordelen tot het aanbrengen van zodanige wijzigingen in de door ALLSAFE gevoerde handelsnaam dat de thans bestaande strijd met artikel 5 Handelsnaamwet wordt opgeheven, zulks op straffe van dwangsom van € 1.000,– per dag dat ALLSAFE nalaat aan deze verplichting te voldoen, met veroordeling van ALLSAFE in de proceskosten. Las-Unie voert daartoe kort samengevat het volgende aan. 1 Las-Unie is sinds 1 oktober 1996 actief in het handelsverkeer onder de naam ALL-SAFE Beverwijk. 2 De overeenstemming tussen de handelsnamen van LasUnie, te weten All-Safe Beverwijk en ALLSAFE, te weten Allsafe Self Storage en Allsafe Mini Opslag, en de nabijheid van de ondernemingen veroorzaken dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Verwarring komt regelmatig voor. 3 ALLSAFE wil niet tot een oplossing komen. Las-Unie is gerechtigd te vorderen dat ALLSAFE haar handelsnamen wijzigt. Het verweer ALLSAFE concludeert tot afwijzing van het verzoek en voert daartoe kort samengevat het volgende aan. 1 Er zit geen lijn in het gebruik van de diverse namen door Las-Unie. Zij heeft niet aangetoond dat het publiek haar kent als All-Safe Beverwijk of AB All-Safe Beverwijk. 2 Las-Unie heeft niet bewezen dat zij deze handelsnamen gebruikt. Op haar bedrijfspand presenteert zij zich niet onder een van deze namen. Zij heeft dus niet aangetoond dat zij enig recht kan doen gelden op de naam All-Safe Beverwijk. 3 Er is geen sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet. 4 Eventuele feitelijke verwarring is niet gebleken maar ook niet relevant. 5 Het belang van ALLSAFE bij het handhaven van haar handelsnaam en huisstijl is groter dan het door Las-Unie gestelde belang. 6 Las-Unie vraagt een regionaal beperkte wijziging. De wet voorziet daar niet in. Voor het in feite door Las-Unie gevraagde lokaal beperkt verbod moet Las-Unie zich wenden tot de president van de rechtbank. De beoordeling van het geschil Het feitelijk gebruik van de handelsnaam. 1 Het verzoek van Las-Unie zou slechts kunnen worden toegewezen indien zij de handelsnaam All-Safe Beverwijk daadwerkelijk als zodanig gebruikt. In haar verzoekschrift heeft Las-Unie dit wel gesteld maar niet onderbouwd. Ondanks het op dit punt door ALLSAFE in haar verweerschrift geformuleerde verweer heeft Las-Unie nagelaten voorafgaand aan de mondelinge behandeling bewijsstukken in het geding te brengen. Zij heeft wel erkend dat zij op de gevel van haar gebouw de naam Las-Unie gebruikt en niet de volgens haar voor bescherming in aanmerking komende

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

naam. Zij heeft niet gemotiveerd weersproken dat zij op de door haar gebruikte kraanwagen de tekst ACB All Clean BEVERWIJK heeft staan. 2 Tijdens de mondelinge behandeling [op 2 juni. Red.] heeft de gemachtigde van Las-Unie aanvankelijk blijkens zijn op schrift gestelde aantekeningen en de door de griffier gemaakte aantekeningen op dit punt geen concrete feiten genoemd. In tweede instantie heeft Las-Unie wel een visitekaartje getoond waarop de naam All-Safe vermeld stond. Zij heeft bovendien aangeboden alsnog stukken in het geding te brengen om een en ander aan te tonen. ALLSAFE heeft bezwaar gemaakt tegen het alsnog in het geding brengen van stukken. Las-Unie heeft daarop toegelicht dat zij het verweerschrift pas de dag voor de mondelinge behandeling had ontvangen van haar gemachtigde en in verband met de vrije dagen en een verhuizing geen toegang had tot voor haar belangrijke stukken. De gemachtigde van Las-Unie heeft toegelicht dat hij het verweerschrift op 27 mei 2004 per fax had verstuurd aan Las-Unie. 3 Gezien de door Las-Unie genoemde omstandigheden zou er ondanks het bezwaar van ALLSAFE wel aanleiding zijn om Las-Unie alsnog de gelegenheid te geven bewijs bij te brengen. Op grond van hetgeen hierna wordt overwogen ziet de kantonrechter er echter van af om Las-Unie alsnog die gelegenheid te geven. Verwarringsgevaar 4 Op grond van het over en weer gestelde is de kantonrechter van oordeel dat niet is gebleken dat er verwarringsgevaar aanwezig is. 5 Het feit dat beide ondernemingen in Beverwijk gevestigd zijn op niet al te grote afstand van elkaar is niet voldoende om verwarringsgevaar aan te nemen. 6 De aard van de ondernemingen verschilt zodanig dat alleen al daarom geen verwarringsgevaar te duchten is. Het beroep van Las-Unie tijdens de mondelinge behandeling op het feit dat ALLSAFE zich ook dienstbaar stelt voor veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen moet worden verworpen alleen al omdat dit niet onderdeel is van de bedrijfsomschrijving van ALLSAFE, doch kennelijk moet worden gezien als aspect van de door haar geleverde dienst, het verhuren van bergruimten en leveren van diensten in het kader van mini-opslag. Uit niets blijkt dat partijen in dezelfde branche actief zijn. 7 Bovendien is door toevoeging van de woorden Mini Opslag aan de tekst Allsafe het verschil tussen de namen zodanig dat geen verwarring te duchten is. Overigens 8 Op grond van het vorenstaande is de kantonrechter van oordeel dat het verzoek moet worden afgewezen. Hetgeen partijen overigens te berde hebben gebracht kan dan ook buiten bespreking blijven. 9 Las-Unie wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van de procedure. Beslissing De kantonrechter: Wijst het verzoek van Las-Unie af.

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

Veroordeelt Las-Unie in de kosten van het geding, die aan de zijde van ALLSAFE begroot worden op € 450,– wegens salaris van de gemachtigde. Enz.

Nr. 57 Vzr. Rechtbank te Rotterdam, 10 juni 2004 (Superkings) Mr. F.W.H. van den Emster Art. 13A, lid 1a BMW In jurisprudentie en literatuur wordt aangenomen dat zuivere transitohandel geen merkinbreuk oplevert en dat van zuivere transitohandel sprake is als de goederen vanaf het begin een vaste eindbestemming hebben en ’en route’ naar die eindbestemming de Benelux alleen aandoen voor overslag of tijdelijke opslag. Als de gerechtigde daarentegen tussendoor nieuwe instructies zou kunnen geven op grond waarvan de goederen van bestemming zouden kunnen veranderen, is merkenrechtelijk het verband met de Benelux gegeven en is sprake van gebruik in de zin van art. 13 A. Gelet hierop en nu de eindbestemming van de partij vaststond noch vaststaat, kan in casu niet gesproken worden van zuivere transitohandel. Voldoende aannemelijk is gemaakt dat gedaagde de partij heeft willen doorvoeren naar het Verenigd Koninkrijk, waar vraag bestaat naar dit type sigaretten op de zwarte markt. MZ Import-Export Sarl te Cotonou, Benin, eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie, procureur mr. T.A. Vermeulen, tegen Imperial Tobacco Ltd te Southville, Bristol, Verenigd Koninkrijk, gedaagde in conventie, eiseres in voorwaardelijke reconventie, procureur mr. O.E. Meijer, advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam. 2.1 Imperial Tobacco heeft op 15 maart 2004 beslag gelegd onder Maersk Benelux B.V. te Rhoon op een partij sigaretten van het merk SUPERKINGS. Ten aanzien van dit merk is Imperial Tobacco onder meer voor de Europese Unie, en in het bijzonder de Benelux, rechthebbende. 2.2 In het aan dit beslag ten grondslag liggende verzoekschrift heeft Imperial Tobacco het volgende gesteld. De onder het merk SUPERKINGS geproduceerde en in het verkeer gebrachte waren mogen in de Europese Unie alleen door Imperial Tobacco en/of met haar toestemming op de markt worden gebracht. Naar alle waarschijnlijkheid betreft de (op 29 februari 2004 te verwachten) lading een zending nagemaakte tabaksproducten, waarmee inbreuk wordt gemaakt op genoemde merkrechten. Voor zover de goederen toch niet namaak zijn, geldt dat het dan gaat om goederen die zonder toestemming van Imperial Tobacco zijn ingevoerd in de EU. Nu Loendersloot Internationale Expeditie B.V. op de vrachtbrief als geadresseerde wordt vermeld, bestaat er een reële kans dat de goederen in Nederland dan wel elders binnen de EU op de markt zullen worden gebracht. Dit betekent dat er sprake is van merkinbreuk althans dreigende merkinbreuk.

E I G E N D O M

2 1 7

3 Het geschil in conventie In dit kort geding vordert MZ opheffing van het op 15 maart 2004 gelegde beslag op bovenbedoelde partij sigaretten van het merk SUPERKINGS, met veroordeling van Imperial Tobacco in de kosten van dit geding. 3.2 Aan deze vordering heeft MZ de volgende stellingen ten grondslag gelegd. De partij sigaretten behoort in eigendom toe aan MZ. Er is geen sprake van namaak of van parallelimport. MZ heeft de sigaretten tijdelijk willen opslaan bij Loendersloot Internationale Expeditie B.V. te Roosendaal (verder: Loendersloot); opslag van sigaretten in Afrika is een risicovolle aangelegenheid en ook kwalitatief niet goed mogelijk. Alle sigaretten welke van buiten Europa worden opgeslagen bij slechts enkele gerenommeerde en gespecialiseerde douane expediteurs in Europa, waaronder Loendersloot, worden vervolgens ook weer buiten de ER gebracht. Uit het feit dat de bestemming ’Loendersloot’ was, kan niet geconcludeerd worden dat er een reële kans bestaat dat de goederen in Nederland dan wel elders binnen de EU op de markt zullen worden gebracht; dit zou een volstrekt ongebruikelijke gang van zaken zijn. Er is geen sprake van import, maar van transit, het tijdelijk opslaan van goederen onder douaneverband; dit vormt geen inbreuk op de merkrechten van Imperial Tobacco. Op het moment van beslaglegging hadden de goederen nog geen definitieve bestemming, maar distributie binnen de EU was op geen enkele wijze te verwachten. Vanwege de wijze van verpakking en het ontbreken van bandrollen zijn de sigaretten in Europa niet te verkopen. MZ kan door het beslag de goederen niet verkopen, nu zij deze niet kan leveren. Zij heeft derhalve een spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening. 3.3 Imperial Tobacco heeft, verkort en zakelijk weergegeven, geconcludeerd tot afwijzing van de vordering. Daartoe heeft zij gesteld dat – MZ geen belanghebbende is bij deze zaak; – er geen sprake is van zuivere transitohandel en er dus sprake is van merkenrechtelijke relevante handelingen in de Benelux; – aannemelijk is dat MZ de goederen heeft willen doorvoeren naar het Verenigd Koninkrijk, aangezien het buitengewoon lucratief is om SUPERKINGS kingsize sigaretten vanuit Nigeria naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen, terwijl het buitengewoon ongunstig is om diezelfde sigaretten naar Nederland te vervoeren voor opslag bij Loendersloot voor verkoop weer terug in Nigeria; – die smokkel een groot maatschappelijk probleem voor de EU en het Verenigd Koninkrijk is en een groot financieel probleem voor Imperial Tobacco, en – de operatie met de beslagen sigaretten leidt tot een onrechtmatige daad jegens Imperial Tobacco en leidt tot een gevaarvoordevolksgezondheidentotdervingvanbelastinginkomen. 4 Het geschil in voorwaardelijke reconventie 41 Imperial Tobacco vordert, verkort en zakelijk weergegeven, om, uitsluitend bij eventuele opheffing van het beslag, MZ te bevelen om onmiddellijk na opheffing van het beslag inzicht te verschaffen ten aanzien van de verkoop en het vervoer van de beslagen goederen vóór het daadwerkelijke vervoer van de goederen en uiterlijk binnen 24 uur aan mr. Vos

2 1 8

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

toe te zenden, op straffe van een dwangsom van € 25.000,– ineens voor niet nakoming van enig onderdeel van het gevorderde, alsmede € 5.000,– voor iedere dag dat deze niet nakoming voortduurt. 4.2 MZ heeft gesteld geen bezwaar te hebben tegen toewijzing van de eis in voorwaardelijke reconventie, aangezien zij steeds bereid is geweest en nog steeds is om inzicht te verschaffen in de bestemming van de sigaretten. 5 De beoordeling In conventie 5.1 Ingevolge het in artikel 705, lid 2, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (verder: Rv) bepaalde kan op verzoek van elke belanghebbende in kort geding opheffing van een beslag worden bekomen, indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag blijkt, of, zo het beslag is gelegd voor een geldvordering, indien voor deze vordering voldoende zekerheid wordt gesteld. Dit komt er op neer dat ook wanneer twijfel mocht bestaan doch anderzijds het bestaan van de vordering niet bij voorbaat onwaarschijnlijk voorkomt, het beslag in beginsel gehandhaafd moet worden. De vordering van MZ dient dan ook binnen dit toetsingskader beoordeeld te worden. 5.2 Het meest vérstrekkende verweer van Imperial Tobacco luidt dat MZ geen belanghebbende is bij deze zaak. Volgens Imperial Tobacco stelt MZ slechts dat de goederen haar eigendom zijn, maar dat blijkt nergens uit. Ook wie of wat MZ zelf is blijkt nergens uit, aldus Imperial Tobacco. 5.3 Dit verweer slaagt. MZ heeft in de dagvaarding en ter zitting slechts gesteld dat de partij sigaretten aan haar in eigendom toebehoort, maar heeft dit niet met nadere schriftelijke stukken onderbouwd. Desgevraagd is ter zitting van de zijde van MZ gesteld dat zij een en ander niet kan documenteren. Evenmin heeft MZ aannemelijk kunnen maken dat zij overigens belanghebbende is bij de door haar gevorderde opheffing van het beslag. Hieruit volgt dat de vordering van MZ zal worden afgewezen. Echter, ook op inhoudelijke gronden dient deze vordering te worden afgewezen. Hiertoe wordt als volgt overwogen. 5.4 Uitgangspunt is dat Imperial Tobacco als merkhouder op grond van artikel 13A lid 1 sub a BMW het recht heeft zich te verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer wordt gemaakt voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Kern van het geschil betreft de vraag of de transitohandel door MZ aangemerkt kan worden als gebruik in de zin van de BMW. 5.5 In jurisprudentie en literatuur wordt aangenomen dat zuivere transitohandel geen merkinbreuk oplevert en dat van zuivere transitohandel sprake is als de goederen van het begin af aan een vaste eindbestemming hebben en ’en route’ naar die eindbestemming de Benelux alleen aandoen voor overslag of tijdelijke opslag. Als de gerechtigde daarentegen tussendoor nieuwe instructies zou kunnen geven op grond waarvan de goederen van bestemming zouden kunnen veranderen, is merkenrechtelijk het verband met de Benelux gegeven en is sprake van gebruik in de zin van artikel 13A BMW.

E I G E N D O M

1 6

M E I

2 0 0 5

5.6 Gelet hierop en nu de eindbestemming van de partij SUPERKINGS vast stond noch vast staat, kan in casu niet gesproken worden van zuivere transitohandel. Er is derhalve sprake van merkenrechtelijke relevante handelingen in de Benelux, waartegen Imperial Tobacco zich op grond van artikel 13A BMW kan verzetten. 5.7 Voorts is naar het oordeel van de voorzieningenrechter volstrekt niet aannemelijk dat MZ de sigaretten naar Nigeria had willen terug vervoeren. In dit verband heeft Imperial Tobacco gesteld dat de beslagen sigaretten alleen in Nigeria verkocht mogen worden, aangezien zij alleen voldoen aan de aldaar geldende eisen, dat het merk SUPERKINGS in Nigeria een groot sigarettenmerk is met een marktaandeel van 13% en dat die sigaretten dus, anders dan MZ heeft gesteld, zeer goed verkocht kunnen worden in Nigeria. Daarnaast heeft Imperial Tobacco in dit verband gesteld dat, anders dan MZ heeft gesteld, een veilige en goede opslag van sigaretten in Nigeria goed mogelijk is en dat het dus helemaal niet nodig is om een omslachtige procedure uit te voeren als het verschepen van de sigaretten van Nigeria naar Nederland en weer terug om die goederen veilig en op kwalitatief goede wijze te kunnen opslaan. Voorts heeft Imperial Tobacco in dit verband gesteld dat vervoer van de sigaretten van Nigeria naar Nederland, opslag daarvan in Rotterdam en vervolgens weer vervoer terug naar Nigeria economisch gezien niet logisch is en dat MZ alleen een maximale opbrengst met deze sigaretten kan halen bij verkoop ervan in Nigeria. 5.8 Tevens heeft Imperial Tobacco voldoende aannemelijk gemaakt dat MZ de goederen heeft willen doorvoeren naar het Verenigd Koninkrijk, het enige land waar, aldus Imperial Tobacco, SUPERKINGS een zodanig grote populariteit geniet dat er vraag bestaat naar dit merk sigaretten op de zwarte markt. In dit verband heeft Imperial Tobacco gesteld dat al jaren de smokkel van Nigeriaanse SUPERKINGS sigaretten naar het Verenigd Koninkrijk een groot probleem is en dat het buitengewoon lucratief is om SUPERKINGS kingsize sigaretten vanuit Nigeria naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen. 5.9 Gelet op hetgeen onder 5.7 en 5.8 is overwogen en nu Imperial Tobacco haar stellingen voornoemd met schriftelijke bewijsstukken heeft onderbouwd, terwijl MZ een en ander slechts ongemotiveerd heeft betwist, is voorshands voldoende aannemelijk geworden dat de beslagen sigaretten hoogstwaarschijnlijk op weg waren naar het Verenigd Koninkrijk om daar op de zwarte markt te worden verhandeld. 5.10 Hieruit volgt dat niet summierlijk van de ondeugdelijkheid van de vordering van Imperial Tobacco is gebleken. De vordering van MZ tot opheffing van het beslag zal derhalve worden afgewezen. MZ zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. In voorwaardelijke reconventie 5.11 Nu de voorwaarde waaronder deze vordering is ingesteld niet is vervuld, behoeft deze vordering geen verdere bespreking.

1 6

M E I

2 0 0 5

B I J B L A D

I N D U S T R I E } L E

6 De beslissing

E I G E N D O M

2 1 9

Mr. F.J. de Vries

Art. 6:162 BW Het gebruik door Vellum Benelux van de productaanduidingen van Ashlar, zonder het gebruik van het woord ’Vellum’, kan niet als onrechtmatig worden beschouwd omdat de (gedeelten zonder het woord ’Vellum’ van de) namen te zeer beschrijvend en te weinig karakteristiek zijn om het oordeel te kunnen dragen dat zij ook met een andere aanduiding dan ’Vellum’ voor de waren en diensten van Vellum Benelux een slaafse nabootsing vormen van de productaanduidingen van Ashlar. Ashlar gebruikt al jaren intensief haar slogans ’Software that Works the Way You Think’ en ’Design and Drafting Software that Thinks’. Als gevolg daarvan wordt de identiteit van Ashlar mede bepaald door haar slogans. Door als concurrent een sterk gelijkende slogan (’Design Software that Thinks’) te gebruiken voor hetzelfde doel als waar Ashlar haar slogans voor gebruikt, handelt Vellum Benelux onrechtmatig jegens Ashlar.

Art. 4, 6 BMW Ashlar maakte eerder gebruik van de naam VELLUM en het bakstenen logo dan Vellum Benelux en Vellum Software GmbH. Ashlar was daarom niet te kwader trouw toen zij na beëindiging van de distributieovereenkomst het woord VELLUM en het bakstenen logo als merken liet inschrijven.

Ashlar Inc te Austin, Texas, Verenigde Staten van Amerika, eiseres, procureur mr. J.C.N.B. Kaal, advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam, tegen Vellum Benelux BV te Tiel, gedaagde, advocaat mr. H.L. Bakker te Breda.

Art. 1 Aw Er rust geen auteursrecht op de productnamen van Ashlar omdat zij niet een eigen oorspronkelijk karakter hebben.

Vonnis is te raadplegen via LJN AR3111 op www.rechtspraak.nl

De voorzieningenrechter, in conventie wijst af de vorderingen van MZ; veroordeelt MZ in de kosten van dit kort geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Imperial Tobacco bepaald op € 241,– aan verschotten en op € 705,– aan salaris voor de procureur. Enz.

Nr. 58 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 12 augustus 2004 (Vellum)

2 2 0

B

B I J B L A D

E

R

I

C

H

I N D U S T R I E } L E

F

I

C

I

M E I

2 0 0 5

Congres ’Toezicht op elektronische communicatiemarkten’

Tijdens het Octrooicongres van 23 maart jl. heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, mevr. Van Gennip aan het slot van haar toespraak aangekondigd te zullen zoeken naar oplossingen voor de knelpunten in het octrooisysteem. In ieder geval wordt het Nederlandse stelsel van het 6-jarig en 20-jarig octrooi geëvalueerd. Daarnaast volgt wellicht ook actie op andere aspecten van het octrooisysteem zoals: kosten, voorlichting en de relatie tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven. De Staatssecretaris heeft daarbij een ieder uitgenodigd ideeën over ’knelpunten’ neer te leggen via www.octrooi. ez.nl, een uitnodiging die hierbij wordt herhaald.

F

1 6

T E N

Knelpunten octrooisysteem

O

E I G E N D O M

Ë L

E

M

E

D

E

Elsevier Congressen organiseert op 22 juni 2005 het congres ’Toezicht op elektronische communicatiemarkten’. Eerste marktanalyse van de OPTA. Onderwerpen: o.a. marktanalyse mobiele telefonie; marktanalyse breedband; marktanalyse vaste telefonie; marktanalyse omroep. Doelgroep: directie, bedrijfsjuristen en regulatory managers bij telecombedrijven (vaste en mobiele telefonie), kabelaanbieders, omroepdiensten; Opta, NMa, Ministerie van Economische Zaken, Commissariaat van de Media; advocaten op het gebied van telecomrecht, mediarecht (omroepen) en mededingingsrecht; consultants op telecomgebied. Plaats: Golden Tulip Greenpark te Leidschendam. Kosten: € 695, – (excl. BTW) p.p. Inlichtingen: organisatorisch: Sylvie Witte, e-mail: Sylvie. [email protected], tel. (070) 441 57 07; inhoudelijk: mr. W.H. van Vliet, tel. (070) 441 57 32; contactpersoon: Linda Schagen, e-mail: [email protected], tel. (070) 441 57 64.

D E

L

I

N

G

E

N

Personeel

Register van Octrooigemachtigden

Beëindiging dienstverband Aan de heer mr. I.W. van der Eijk, manager afdeling Octrooiverlening, in vaste algemene dienst van het Rijk met een tewerkstelling bij Octrooicentrum Nederland, is op zijn verzoek met ingang van 16 april 2005 tot 1 mei 2010 buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging verleend teneinde hem in staat te stellen een functie te vervullen bij het Europees Octrooibureau te München. (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 9 maart 2005, nr. P05/ 024).

Op hun verzoek zijn op 19 april 2005 in het register van Octrooigemachtigden ingeschreven de heren ir. R. Blokland, ir. L.J.J.C. Franssen en dr. ir. E.P.J. Mallens. Op zijn verzoek van 29 maart 2005 jl. is de inschrijving van de heer drs. Y.U. Lavy doorgehaald op 25 april 2005.