(vervolg inhoud op blz. 286)

•

@com162_nt/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak0809 December 5, 2008 tijd: 13.11 uur

•

Operator: XYvision

2 8 5

NUMMER 8/9 c 16 september 2008 c JAARGANG 76

I

N

H

O U

D

Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken

rechten van Senz sprake van eigen karakter, omdat de algemene indruk verschilt van het vormgevingserfgoed) (blz. 300).

1 Octrooirecht

2 Merkenrecht

Nr. 25 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 jan. 2008, AlkAbelló/De Staat der Nederlanden (eiseres is derdebelanghebbende; nu eiseres op eigen verzoek schriftelijke opmerkingen heeft ingediend, biedt art. 4:9 Awb haar niet de mogelijkheid tevens toegang te krijgen tot de geplande hoorzitting; geen strijd met art. 6 EVRM aangezien het gaat om voorbereiding van een besluit en niet om een contentieuze procedure) (blz. 288).

Nr. 29 Rechtbank Arnhem, 18 okt. 2006, Webeffekt/ Webeffect Nederland thans genaamd Conclavis Internet Strategy e.a. (gedaagden komt geen beroep toe op gebruik te goeder trouw dan wel een geldige reden; instandhouding van domeinnamen door gedaagden te beschouwen als gebruik van een identiek merk voor dezelfde diensten waarvoor merken van eiseres zijn ingeschreven; reëel verwarringsgevaar gezien de eerder bestaande samenwerking tussen partijen) (blz. 304).

Nr. 26 Rechtbank ’s-Gravenhage, 14 nov. 2007, Nokia Nederland e.a./Qualcomm Incorporated (rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen Qualcomm voor zover deze zien op uitputting van in Nederland geldende octrooirechten; rechtbank niet bevoegd kennis te nemen van de gevorderde verklaring voor recht dat ook andere dan Nederlandse octrooien of Nederlandse delen van Europese octrooien zijn uitgeput; vordering van Nokia is te ruim en onvoldoende bepaald) (blz. 290). Nr. 27 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 sept. 2007, B.W.G. Doornewaard h.o.d.n. Silica Nova/Air Force (Silicairmachine niet meer dan een niet-inventieve variant van de inrichting bekend uit US octrooi; gerede kans dat in bodemprocedure wordt geoordeeld dat de Silicair niet valt binnen de beschermingsomvang van EP 276 en dat conclusie 12 van EP 669 niet geldig zal blijken; voorshands geen inbreuk; gelegde bewijsbeslag dient te worden opgeheven) (blz. 294). Nr. 28 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 dec. 2007, Impliva/ Senz e.a. (prototype van de Impliva asymmetrische paraplu maakt geen inbreuk op NL 225, vanwege ontbreken van baleinensamenstel; Impliva’s paraplu lijkt een nietinventieve variant op de stand der techniek; bij model-

Nr. 30 Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 januari 2008, Portakabin e.a./Primakabin (verwijderen van een merk van producten en aanbrengen van een ander (eigen) merk is geen merkinbreuk; gebruik van aan merk gelijke ’adwords’, waarmee in een zoekmachine naar de website met dezelfde waren van een ander dan de merkhouder geleid kan worden, inbreuk voor zover geen beroep op uitputting kan worden gedaan; gedaagde is vrij het merk van merkhouder te gebruiken in reclame voor handel in tweedehands producten van merkhouder, mits reclame op die producten betrekking heeft en merkhouder geen gegronde redenen heeft zich te verzetten) (blz. 308). Nr. 31 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 aug. 2007, Longbranch Corporation/Benga (onder verantwoordelijkheid van Benga is over ’Peter Langhout Reizen’ aantal negatieve berichten gepubliceerd, waarvan niet is gesteld of gebleken dat ze inhoudelijk onjuist zijn; publicaties leveren voldoende ernstige grond op voor ontbinding, althans onmiddellijke opzegging om dringende reden) (blz. 313). (vervolg inhoud op blz. 286)

Octrooicentrum Nederland is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.

•


2 8 6

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beeïndiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 64 28, faxnummer (070) 390 01 90, e-mail: fi[email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected] Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 65 02 Telefaxnr. (070) 398 65 30

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

Nr. 32 Vzr. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 6 aug. 2007, Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en NoordIerland/Total Backup e.a. (ook al gebruikten gedaagden al jarenlang de namen bij hun bedrijfsvoering gebruikten, dan nog heeft eiser een spoedeisend belang om, wanneer hij dat ontdekt, met verbodsacties daartegen op te komen; eisers merken ITIL en Prince2 zijn bekend in ruime kring van ITwereld; gebruik voor andere waren, waarmee ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen worden getrokken uit de suggestie dat ook die waren door eiser op de markt worden gebracht, in strijd met merkenrecht) (blz. 313). 3 Modelrecht Nr. 33 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 okt. 2007, G-Star International e.a./Esprit Europe (de Sniper blazer en het Skort T-shirt van G-Star zijn als nieuw ontwerp met een eigen karakter aan te merken; daarom bescherming als nietingeschreven gemeenschapsmodel; de Mash jacket, de vesten en de Motor Safety jacket zijn geen oorspronkelijke werken met het persoonlijk stempel van de maker; v.w.b. de kledingstukken waarover is geoordeeld dat sprake is van namaak, is beroep op slaafse nabootsing zonder belang; v.w.b. de overige kledingstukken is er, hoewel aannemelijk dat Esprit zich heeft laten inspireren door de overige kledingstukken uit de collectie van G-Star, geen sprake van verwarring) (blz. 317).

4 Handelsnaamrecht Nr. 34 Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 dec. 2007, Abol/ Postelmans Beheer e.a. (door de domeinnaam ’debandenwinkel.nl’ te rerouten naar hun online bandenverkoop, zijn Postelmans en De Bandengids deze naam gaan gebruiken als handelsnaam van de door De Bandengids gevoerde onderneming; verschil tussen de handelsnamen ’bandenwinkel.nl’en ’debandenwinkel.nl’ is zo gering dat gevaar voor verwarring te duchten is) (blz. 324). Nr. 35 Rechtbank ’s-Gravenhage, 16 jan. 2008, A.M. Carbonell e.a./Auto Motoren Centrum Van Veldhuizen e.a. (Carbonell heeft onvoldoende gemotiveerd gesteld dat de handelsnaam AMC in Nederland een dusdanige bekendheid geniet dat daardoor verwarring bij het publiek is te duchten; Carbonell kan zich niet verzetten tegen het gebruik door gedaagden van de handelsnaam AMC, dan wel tegen het gebruik van een handelsnaam waarvan het teken AMC deel uitmaakt; Gem.merkenverordening geeft de merkhouder niet de bevoegdheid zich te verzetten tegen gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten) (blz. 325).

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 Kwekersrecht

Berichten

Nr. 36 Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 jan. 2008, Jan Spek Rozen/Heco Stekcultures (door eiseres gevorderde licentievergoeding kan worden toegekend aangezien het valt in de categorie ’passende vergoeding’ ten laste van de inbreukmaker, aan de rechthebbende; of sprake was van opzettelijk handelen of van onachtzaamheid kan dan in het midden blijven; in de systematiek van de Gem.kwekersrechtverordening is goed inpasbaar dat een te goeder trouw zijnde inbreukmaker dezelfde vergoeding moet betalen als de (eveneens te goeder trouw zijnde) licentiehouder) (blz. 328).

Kluwer Nationaal Auteursrechtcongres (blz.335).

6 Auteursrecht

Officiële mededelingen

Nr. 37 Hof Arnhem, 7 nov. 2006, A.B. Seinhorst/M.E. Lubach (Rb: gelet op de betwisting over en weer van elkaars stellingen, zullen Seinhorst en Lubach, overeenkomstig de algemene regels van het bewijsrecht, hun stellingen moeten bewijzen; Hof: op Seinhorst rust de last de feiten te stellen die op het door hem gestelde gezamenlijk houderschap kunnen duiden, en in beginsel de last zijn stellingen ter zake te bewijzen; Lubach dient als maker van de software te worden aangemerkt) (met noot A.A.Q.) (blz. 331).

Register van octrooigemachtigden (blz. 336).

2 8 7

PAO-cursus ’Filmrechten in de praktijk’ (blz. 335). PAO-cursus ’Actuele ontwikkelingen in het auteurs-, merken- en modellenrecht’ (blz. 335). PAO-cursus ’Actualiteiten octrooirecht’ (blz. 335). Kluwer studiedag ’Bescherming van productvormgeving’ (blz. 335).

•


2 8 8

J

B I J B L A D

U R

I S P

R U

D

E

N

T


I

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

E

Nr. 25 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 23 januari 2008 (derde-belanghebbende) Mr. M.Th. Nijhuis Artt. 4:8 en 4:9 Awb Vaststaat dat eiseres derde-belanghebbende in de procedure is in de zin van artikel 4:8. Nu eiseres op eigen verzoek schriftelijke opmerkingen heeft ingediend, biedt het bepaalde in artikel 4:9 haar niet de mogelijkheid tevens toegang te verkrijgen tot de (op 24 januari 2008) geplande hoorzitting. Eiseres heeft niet gesteld dat zij de schriftelijke reactie achterwege had willen laten indien zij eerder op de hoogte was geweest van de hoorzitting en heeft aangegeven dat zij in ieder geval schriftelijke opmerkingen wilde indienen. Daar komt bij dat de procedure die wordt gevolgd ter voorbereiding van het besluit dat Octrooicentrum Nederland op de aanvraag zal nemen, dient om hem in staat te stellen die inlichtingen in te winnen die nodig zijn om op zorgvuldige wijze te besluiten; het is geen contentieuze procedure, waarbij eiseres in staat moet worden gesteld om op al hetgeen aanvraagster naar voren brengt uitputtend te reageren. Vordering in kort geding tot toelating van eiseres, houdster van een geneesmiddelvergunning, tot de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland, waarin de octrooihouder/aanvrager van een ABC wordt gehoord over zijn aanvraag waarin genoemde geneesmiddelvergunning als eerste vergunning is genoemd. Art. 6 EVRM Er is geen strijd met artikel 6 EVRM nu het hier gaat om voorbereiding van een besluit en niet om een contentieuze procedure. Indien een certificaat wordt verleend staan eiseres voldoende middelen ten dienste voor een eerlijke behandeling van haar zaak binnen een redelijke termijn. Alk-Abelló AS te Hørsholm, Denemarken, eiseres, procureur mr. W.E. Pors, tegen De Staat der Nederlanden (Ministerie van Economische Zaken, agentschap Octrooicentrum Nederland) te ’s-Gravenhage, gedaagde, procureur mr. A.B. van Rijn. 1 Het verloop van de procedure Eiseres heeft gedaagde gedagvaard bij exploot van 2 januari 2008 voor de zitting van 23 januari 2008. Eiseres heeft haar vordering toegelicht. Gedaagde heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Het vonnis is spoedshalve op 23 januari 2008 uitgesproken. Aan partijen is afgegeven een verkort vonnis. Het onderstaande vormt daarvan de uitwerking. 2 De feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 23 januari 2008 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. 2.1 Stallergenes S.A. te Frankrijk (hierna: Stallergenes) is eigenaar van een Europees octrooi voor de uitvinding van galenische vormen van allergenen voor sublinguale toediening.

2.2 In maart 2007 heeft Stallergenes aan gedaagde een verzoek gedaan om afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat voor het product ’gestandaardiseerd allergeenextract van pollen van Timotheegras (Phleum pratense)’. 2.3 In artikel 3 van de Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen is – voor zover hier van belang – het volgende bepaald: ’Voorwaarde voor de verkrijging van het certificaat. Het certificaat wordt afgegeven indien in de Lid-Staat waar de in artikel 7 bedoelde aanvraag wordt ingediend en op de datum van die aanvraag a) het produkt wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi; b) voor het produkt als geneesmiddel een van kracht zijnde vergunning voor het in de handel brengen is verkregen overeenkomstig Richtlijn 65/65/EEG of Richtlijn 81/85 I/EEG, naar gelang van het geval; (....) d) de onder b) genoemde vergunning de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het produkt als geneesmiddel.’ 2.4 Bij de aanvraag heeft Stallergenes een vergunning van eiseres aangewezen als de eerste vergunning voor het in de handel brengen van voormeld product als geneesmiddel. Het door eiseres op basis van deze vergunning op de markt gebrachte geneesmiddel dient voor de behandeling van allergie voor graspollen. 2.5 Naar aanleiding van genoemde aanvraag heeft eiseres gedaagde bij brief van 22 augustus 2007 meegedeeld dat zij als belanghebbende wil toetreden in de procedure tot aanvraag door Stallergenes van het aanvullend beschermingscertificaat en dat zij in ieder geval schriftelijke opmerkingen zal indienen. Tevens wijst zij erop dat zij op grond van artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de gelegenheid moet worden gesteld om te worden gehoord in een door gedaagde aangekondigde hoorzitting. 2.6 Bij brief van 10 september 2007 heeft gedaagde aan eiseres bericht dat hij de termijn voor het indienen van schriftelijke opmerkingen heeft bepaald op 22 oktober 2007. In voormelde brief deelt hij eiseres tevens mee dat de stelling van eiseres dat zij ook gehoord moet worden tijdens een eventuele hoorzitting, niet onderschrijft, omdat eiseres overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:8 Awb reeds in staat is gesteld haar zienswijze binnen een redelijke termijn naar voren te brengen. 2.7 Bij brief van 22 oktober 2007 met bijlagen, aangevuld bij brief van 26 oktober 2007 met bijlagen, heeft eiseres haar schriftelijke opmerkingen bij gedaagde ingediend. Tevens heeft zij nadere gronden aangevoerd waarom zij meent dat zij dient te worden toegelaten tot een te houden hoorzitting. 2.8 Bij brief van 25 oktober 2007 heeft gedaagde Stallergenes opgeroepen tot het bijwonen van een hoorzitting op 24 januari 2008 inzake haar aanvraag voor het aanvullend beschermingscertificaat. 2.9 Bij e-mailbericht van 6 december 2007 heeft gedaagde aan eiseres laten weten dat hij geen aanleiding ziet zijn standpunt ten aanzien van het bijwonen van de hoorzitting door gedaagde te wijzigen.

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


3 De vordering, de gronden daarvoor en het verweer Eiseres vordert — zakelijk weergegeven — gedaagde te gebieden om eiseres toegang te bieden tot de gehele hoorzitting bij het Octrooicentrum Nederland inzake de aanvraag nr. 300277 voor een aanvullend beschermingscertificaat, welke thans staat gepland voor 24 januari 2008. Daartoe voert eiseres – kort samengevat – het volgende aan. De aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat wijst er op dat Stallergenes van plan is haar eventuele rechten voortvloeiend uit het certificaat te handhaven tegen Grazax, het geneesmiddel van eiseres. Nu er verschillende gebreken aan de geldigheid van dat certificaat in de weg staan, heeft eiseres er belang bij dat het certificaat wordt geweigerd. Eiseres is in de aanvraagprocedure te beschouwen als een belanghebbende in de zin van artikel 3:4 van de Awb. Door haar te weigeren aanwezig te zijn bij de op 24 januari 2008 geplande hoorzitting handelt gedaagde onrechtmatig jegens eiseres. De handelwijze van gedaagde is in strijd met artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Voorts is een besluit op basis van een hoorzitting waar eiseres zich niet heeft kunnen uiten een schending van artikel 1 van het Eerste protocol bij het EVRM, nu het strijdig is met het fundamentele recht van eiseres op eigendom. De beslissing om eiseres niet toe te laten is bovendien in strijd met de artikelen 3:46 en 3:47 Awb, waarin wordt bepaald dat elk besluit dient te berusten op een deugdelijke en kenbare motivering. Als men een derde buiten een hoorzitting laat betekent dat dat de gronden voor het besluit verborgen blijven. Het uitsluiten van eiseres van de hoorzitting is ook in strijd met artikel 4:9 Awb en artikel 7:6 lid 1 Awb. Eiseres heeft een spoedeisend belang bij haar vordering om toegelaten te worden tot de hoorzitting die al op 24 januari 2008 is gepland. Gedaagde voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken. 4 De beoordeling van het geschil 4.1 Ter (voorlopige) beoordeling is de vraag of gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door eiseres niet toe te laten tot een door gedaagde bepaalde hoorzitting naar aanleiding van de door Stallergenes ingediende aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat. 4.2 Gedaagde heeft zich op het standpunt gesteld dat hij heeft voldaan aan de artikelen 4:8 en 4:9 Abw. Hij heeft eiseres overeenkomstig artikel 4:8 Abw in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over de aanvraag kenbaar te maken. Eiseres had daarbij op grond van artikel 4:9 Abw de keuze om haar zienswijze óf schriftelijk óf mondeling naar voren te brengen, aldus gedaagde. Gedaagde voert aan dat eiseres, nu zij haar zienswijze schriftelijk had ingediend en dat kennelijk ook zo wilde, niet ook nog tijdens de hoorzitting behoeft te worden gehoord. 4.3 Partijen zijn verdeeld over de uitleg van artikel 4:9 Awb. Eiseres heeft aangevoerd dat het feit dat zij ook schriftelijk haar zienswijze naar voren heeft gebracht haar niet het recht ontneemt om dat ook mondeling te doen, temeer omdat gedaagde in de brief van 10 september 2007 aangaf dat nog niet was besloten tot het houden van een hoorzitting.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 8 9

4.4 Vast staat dat eiseres moet worden aangemerkt als derdebelanghebbende in de zin van artikel 4:8 Abw. Met gedaagde is de voorzieningenrechter van oordeel dat uit het bepaalde in artikel 4:9 Abw niet kan worden afgeleid dat zij naast de schriftelijke indiening van haar zienswijze ook het recht heeft om mondeling te worden gehoord. Het artikel geeft de belanghebbende het recht te kiezen voor een mondelinge f een schriftelijke uiteenzetting. Nu eiseres op eigen verzoek schriftelijke opmerkingen heeft ingediend, biedt het bepaalde in artikel 4:9 Abw haar naar voorlopig oordeel niet de mogelijkheid tevens toegang te verkrijgen tot de op 24 januari 2008 geplande hoorzitting. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat eiseres niet heeft gesteld dat zij de schriftelijke reactie achterwege had willen laten indien zij eerder op de hoogte was geweest van de hoorzitting en, voorts, dat zij, in de hiervoor onder 2.5 bedoelde brief, heeft aangegeven dat zij in ieder geval schriftelijke opmerkingen wilde indienen. Daar komt bij dat de procedure die gevolgd wordt ter voorbereiding van het besluit dat gedaagde op de aanvraag zal nemen, dient om hem in staat te stellen die inlichtingen in te winnen die nodig zijn om op zorgvuldige wijze te besluiten. Het is geen contentieuze procedure waarbij, in dit geval, eiseres, in staat moet worden gesteld om op al hetgeen Stallergenes naar voren brengt uitputtend te reageren. 4.5 Eiseres heeft gesteld dat hier sprake is van een uitzonderlijke situatie, omdat de aanvrager van een aanvullend beschermingscertificaat zijn aanvraag gewoonlijk baseert op een eigen marktvergunning, terwijl Stallergenes geen eigen marktvergunning heeft. Gedaagde heeft dit betwist maar wie het gelijk aan zijn zijde heeft kan in het midden blijven. Die omstandigheid immers brengt, ook als deze zich minder vaak zou voordoen, geen wijziging in de positie van een belanghebbende onder de reikwijdte van de Awb. 4.6 Van een handelen in strijd met artikel 6 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is geen sprake, nu het hier om de voorbereiding van een besluit, en niet om een contentieuze procedure, gaat. Eiseres kan tegen het genomen besluit bezwaar bij gedaagde en zonodig beroep bij de rechtbank indienen, waarbij tevens de mogelijkheid openstaat een voorlopige voorziening te vragen tot schorsing van het besluit. Bovendien kan eiseres de rechtbank verzoeken om, zo aan Stallergenes een certificaat wordt verleend, dat certificaat nietig te verklaren. Haar staan derhalve voldoende mogelijkheden ten dienste voor een eerlijke behandeling van haar zaak binnen redelijke termijn. Evenmin levert het niet toelaten tot de hoorzitting schending op van artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM. Eiseres heeft naar voorlopig oordeel niet aannemelijk gemaakt dat de enkele weigering om eiseres toe te laten tot de hoorzitting in het kader van een procedure die er toe strekt gedaagde in staat te stellen die inlichtingen te verzamelen die nodig zijn voor een zorgvuldige besluitvorming ingrijpt in haar eigendomsrecht 4.7 Een beroep op de artikelen 3:46 en 3:47 Awb kan eiseres evenmin, baten. Die artikelen zien op de verplichting tot deugdelijke motivering van genomen besluiten. Het besluit om de aanvraag te verlenen is nog niet genomen. Enige motivering is dus nog niet bekend, laat staan dat een oordeel over de deugdelijkheid daarvan zou kunnen worden gegeven.

•


2 9 0

B I J B L A D


4.8 Ook op grond van artikel 7:6 Abw is gedaagde niet gehouden om eiseres tot de hoorzitting toe te laten. Deze bepaling ziet op het horen van belanghebbenden in de bezwaarfase. Gedaagde heeft aangevoerd dat er geen reden is om die bepaling analoog toe te passen, omdat het hier gaat om een primaire besluitvormingsprocedure, die wezenlijk verschilt van een bezwaarprocedure. Het horen van belanghebbenden in de primaire besluitvormingsfase vindt plaats met het oog op een goede en zorgvuldige voorbereiding van het besluit, waarbij het er niet om gaat dat de belanghebbenden op elkaars standpunten kunnen reageren, aldus gedaagde. Naar voorlopig oordeel heeft gedaagde het gelijk aan zijn zijde. 4.9 Eiseres heeft nog een beroep gedaan op een vonnis van deze rechtbank van 17 maart 2004 (LJN:A05781), waarin het onrechtmatig werd geacht een direct belanghebbende niet te betrekken bij de voorbereiding van het primaire besluit In het onderhavige geval is eiseres echter wel in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze te geven en dat is anders dan in het feitencomplex dat aan die uitspraak ten grondslag ligt. Het beroep op die uitspraak slaagt derhalve niet. 4.10 Eiseres heeft ten slotte aangevoerd dat gedaagde in andere gevallen andere belanghebbenden dan de aanvrager wel uitnodigt voor de hoorzitting. Gedaagde heeft echter onweersproken aangevoerd dat de door eiseres overgelegde uitnodiging een hoorzitting betreft in het kader van een procedure tot de vernietiging van een verleend octrooi en dat in die procedure de hoorzitting pas wordt gehouden als de verleningsfase al is afgesloten. Gedaagde voert naar voorlopig oordeel terecht aan dat de vergelijking met de hoorzitting waartoe eiseres toegang wenst te krijgen daarom niet opgaat. 4.11 Al het voorgaande leidt tot de slotsom dat gedaagde naar voorlopig oordeel niet onrechtmatig heeft gehandeld door eiseres niet toe te laten tot de hoorzitting. Belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel. Eiseres staan voldoende rechtsmiddelen ter beschikking om de beslissing van gedaagde, zo deze haar onwelgevallig zou zijn, ter discussie te stellen. Gedaagde heeft bovendien aangegeven dat indien verdere bestudering van de opmerkingen van eiseres aanleiding tot vragen geven of Stallergenes ter hoorzitting nieuwe feiten of argument aanvoert, hij zonodig contact met haar zal opnemen. 4.12 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering wordt afgewezen. Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: wijst het gevorderde af; veroordeelt eiseres om binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis aan gedaagde te betalen de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van gedaagde begroot op € 1.067,–, waarvan € 816,– aan salaris procureur en € 251,– aan griffierecht; verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; enz.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

Nr. 26 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 14 november 2007 (Nokia/Qualcomm) Mrs. E.F. Brinkman, P.G.J. de Heij en J.Th. van Walderveen Art. 10 Rv j˚ art. 80, lid 2 Row 1995 De rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen Qualcomm voor zover deze zien op uitputting van de in Nederland geldende octrooirechten van Qualcomm. De gevorderde verklaring voor recht betreffende de uitputting komt materieel gezien overeen en kan op een lijn gesteld worden met een verklaring voor recht dat bepaalde handelingen niet strijdig zijn met de in Nederland geldende octrooirechten van Qualcomm. Deze verklaring voor recht wordt bestreken door artikel 80, lid 2 Row 1995. In dat verband is van belang dat de vordering van Nokia een zuiver beroep op artikel 53, lid 5 Row 1995 inhoudt. De rechtbank is niet bevoegd kennis te nemen van de gevorderde verklaring voor recht dat ook andere dan Nederlandse octrooien of Nederlandse delen van Europese octrooien zijn uitgeput. Aan de bepalingen van het EG-Verdrag of artikel 94 Grondwet kan geen internationale (grensoverschrijdende) bevoegdheid worden ontleend. Art. 53, lid 5 Row 1995 j˚ art. 3:302 BW De vordering van Nokia komt niet voor toewijzing in aanmerking, omdat deze te ruim is en onvoldoend bepaald geformuleerd. In de gebezigde formulering (octrooien van Qualcomm die worden verwezenlijkt door middel van deze chip) valt niet vast te stellen of uitputting heeft plaatsgevonden. Nokia heeft nagelaten de octrooien van Qualcomm en de relevante conclusies daarvan te specificeren, én niet gespecificeerd welke concrete producten in het verkeer zouden worden gebracht en wat de exacte configuratie is van deze producten. 1 Nokia Nederland BV te Leiden, 2 Nokia Corporation te Espoo, Finland, eiseressen, procureur mr. W.E. Pors, tegen Qualcomm Incorporated te San Diego, Californië, Verenigde Staten van Amerika, gedaagde, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaten mrs. B.J. van den Broek en W.A. Hoyng te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 Nokia is wereldmarktleider op het gebied van mobiele telefoons. Zij verkoopt en verhandelt mobiele telefoons die geschikt zijn voor toepassing van de technologie die bekend staat als Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), ook wel Universal Mobile Telecommunications System, UMTS genoemd. WCDMA is de derde generatie (’3G’) draadloze communicatietechnologie en geldt als opvolger van de tweede generatie (’2G’) GSM-technologie. 2.2 Qualcomm ontwikkelt en implementeert draadloze digitale communicatie technologieën. Zij is houdster van vele octrooien met betrekking tot de WCDMA-technologie. Haar kernactiviteiten bestaan uit het licentiëren van mobiele telefoontechnologieën, de productie, de verkoop en het licentiëren van rechten met betrekking tot chips en chipsets en het licentiëren van software. 2.3 Op 2 december 2000 heeft Qualcomm een overeenkomst gesloten met Texas Instruments Inc., getiteld ’Patent portfolio agreement’. Uit deze overeenkomst blijkt dat deze par-

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


tijen hebben toegezegd niet in rechte te zullen optreden tegen elkaars productie en verkoop van chips en chipsets op grond van de hen toekomende octrooirechten. 2.4 Op 2 juli 2001 hebben Qualcomm en Nokia een Subscriber Unit License Agreement (’de SULA’) gesloten. In de SULA wordt aan Nokia een licentie verleend met betrekking tot octrooien van Qualcomm op het gebied van de 3G mobiele telecommunicatie. De looptijd van de SULA expireerde op 9 april 2007. In de SULA is bepaald dat Nokia het recht heeft om met betrekking tot bepaalde groepen octrooien van Qualcomm de licenties na 9 april 2007 voort te zetten tegen betaling van de overeengekomen royaltyvergoeding. 2.5 Nokia heeft het gebruik van de onder de SULA verleende rechten na 9 april 2007 voortgezet, echter zonder daarvoor aan Qualcomm een vergoeding te betalen. 2.6 Qualcomm heeft onder meer tegen Nokia Corporation bij het Landgericht Düsseldorf en de Tribunale di Milano op 9 augustus 2006 respectievelijk 16 oktober 2006 een procedure aanhangig gemaakt wegens inbreuk op EP 0 629 342 en EP 0 695 482, welke octrooien verband houden met de 2G-technologie. Nokia Nederland is in die procedures geen partij. 2.7 Nokia Coporation heeft op haar beurt op 16 maart 2007 een procedure jegens Qualcomm aanhangig gemaakt bij het Landgericht Mannheim. Deze procedure heeft als inzet een verklaring voor recht van uitputting en is beperkt tot Duitsland. 3 Het geschil in de hoofdzaak 3.1 Aanvankelijk heeft Nokia, daarbij tot uitgangspunt nemende dat zulks geen gevolg zal hebben voor de SULA of de verplichtingen onder de SULA, gevorderd: a te verklaren voor recht dat alle octrooirechten van Qualcomm met betrekking tot de chips en chipsets en de verdere verhandeling ervan volgens artikel 53 lid 5 ROW 1995 zijn uitgeput voor Nederland onder de omstandigheden als in de dagvaarding omschreven en waarin Qualcomm enigerlei vorm van beloning ontvangen heeft van Texas Instruments met betrekking tot de aan Texas Instruments gelicentieerde octrooien, en niet met Texas Instruments overeen is gekomen om in plaats daarvan te trachten die beloning te vragen van de afnemers van Texas Instruments; b te verklaren voor recht dat, nu alle octrooirechten van Qualcomm met betrekking tot de chips en chipsets en de verdere verhandeling ervan volgens artikel 53 lid 5 ROW 1995 zijn uitgeput voor Nederland, deze octrooirechten ook zijn uitgeput voor de andere lidstaten van de Europese Unie en in de gehele Europese Economische Ruimte, of ten minste dat Qualcomm enige verdere verhandeling van deze chips en chipsets en de mobiele telefoons waar deze chips en chipsets deel van uitmaken naar andere lidstaten of andere delen van de Europese Economische Ruimte, hetzij direct, dan wel na het tussentijds passeren van andere landen, niet kan verhinderen en dat Qualcomm op basis van haar chipset-octrooirechten als aan de orde in deze procedure niet kan tegengaan dat zulke mobiele telefoons verder worden geëxploiteerd; c Qualcomm te veroordelen in de kosten van de procedure inclusief de werkelijk door advocaten en octrooigemachtigden gemaakte kosten op basis van interpretatie van Nederlands recht (artikel 237 Rv) conform de Handhavings-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 9 1

richtlijn (artikel 14 van richtlijn 2004/48/EC van 28 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten) en artikel 1019h Rv, met uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het vonnis. 3.2 Na wijziging van de in r.o. 3.1. onder a. weergegeven eis vordert Nokia – zo begrijpt althans de rechtbank: te verklaren voor recht dat alle octrooirechten van Qualcomm met betrekking tot de chips, chipsets en mobiele telefoons en de verdere verhandeling ervan volgens artikel 53 lid 5 ROW 1995 zijn uitgeput voor Nederland indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a de mobiele telefoons bevatten een chip van Texas Instruments; b het betreft octrooien van Qualcomm die worden verwezenlijkt door middel van deze chip, ongeacht of dit apparaatconclusies betreft (chipset of mobiele telefoon conclusies), dan wel werkwijzeconclusies of systeemconclusies (die betrekking hebben op de functionaliteit van de mobiele telefoon), ongeacht of een werkwijzeconclusie wordt verwezenlijkt door de mobiele telefoon zelf, op voorwaarde dat de werkwijzeconclusie binnen die mobiele telefoon in feite verwezenlijkt wordt door de chip en ongeacht of de werkwijzeconclusie verwezenlijkt wordt door de eindgebruiker, onder voorwaarde dat het technische onderdeel dat de verwezenlijking van de conclusie door de eindgebruiker realiseert geheel is opgenomen in de chip; c het betreft een Qualcomm octrooi dat een Europees octrooi is dat is gevalideerd voor Nederland, of een Nederlands nationaal octrooi; d de chip door Texas Instruments in de EER in het verkeer is gebracht; e de chip is ingebouwd in de mobiele telefoon in de fabrieken van Nokia in Finland, Duitsland of Hongarije, met handhaving van hetgeen overigens was gevorderd. 3.3 Voor het geval de rechtbank zou menen dat haar vorderingen niet zonder meer voor toewijzing gereed liggen, verzoekt Nokia de rechtbank prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg. 3.4 Aan haar vorderingen legt Nokia ten grondslag dat de chipset-octrooien van Qualcomm zijn uitgeput, aangezien de chips of chipsets, die Nokia van Texas Instruments heeft gekocht, door Texas Instruments met toestemming van Qualcomm op de Europese markt zijn gebracht, zodat Nokia’s exploitatie van mobiele telefoons met Texas Instrument chips en chipsets geen inbreuk maakt op Qualcomms chipset-octrooien. 3.5 Qualcomm voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in de incidenten 3.6 Nokia heeft een incidentele vordering ingesteld strekkende tot het door Qualcomm in het geding brengen en aan Nokia afschrift verschaffen van de tussen Qualcomm en Texas Instruments gesloten ’patent portfolio agreement’ als genoemd in r.o. 2.3., een en ander op de voet van artikel 843a Rv en artikel 22 Rv. 3.7 Qualcomm heeft voor alle weren bij wijze van incident beroep gedaan op onbevoegdheid van deze rechtbank tot kennisneming van de vorderingen van Nokia.

•


2 9 2

B I J B L A D


3.8 Qualcomm heeft voorts een voorwaardelijke incidentele vordering ingesteld tot het treffen van een voorlopige voorziening voor de duur van het geding inhoudende dat indien de rechtbank aanleiding zou zien prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, Nokia bij incidenteel vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeeld wordt vanaf 9 april 2007 tot en met de datum waarop in deze procedure eindvonnis wordt gewezen aan Qualcomm te betalen, bij wijze van voorschot op haar betalingsverplichtingen voortvloeiende uit het gebruik van de Qualcomm octrooien, een vergoeding die overeenkomt met de onder de SULA afgesproken vergoeding, een en ander op straffe van een dwangsom. 3.9 In deze incidenten hebben partijen geen vonnis gevraagd, mogelijk omdat door toepassing van het regime van de versnelde bodemprocedure in octrooizaken reeds een datum voor pleidooi was bepaald. Op de, over en weer bestreden, incidentele vorderingen zal daarom thans worden beslist. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling Nietigheid dagvaarding 4.1 Als verweer van de verste strekking heeft Qualcomm een beroep gedaan op de nietigheid van de dagvaarding. Zij heeft aangevoerd dat het voor haar op basis van de stellingen in de dagvaarding niet duidelijk is wat de grond is, of wat de gronden zijn, van de eis van Nokia en wat Nokia haar precies verwijt. Zij meent dat ook de vorderingen onvoldoende concreet zijn. 4.2 Dat beroep slaagt niet. Hoewel aan Qualcomm kan worden toegegeven dat de dagvaarding een nogal ruime strekking kent, zijn daarin wel voldoende duidelijk de eis en de gronden daarvoor opgenomen, zodat voldaan is aan artikel 111 lid 2 Rv. Dat Qualcomm, zoals zij heeft aangevoerd, geen behoorlijk verweer heeft kunnen voeren en onredelijk in haar belangen is geschaad, is niet gebleken. Blijkens haar verweer in de conclusie van antwoord en ten pleidooie heeft Qualcomm integendeel de kern van het betoog van Nokia kennelijk goed kunnen begrijpen. De (mogelijk te) ruime strekking van het door Nokia gevorderde, is een vraag die moet worden beantwoord in het kader van de bespreking van de toewijsbaarheid van die vorderingen, waarover hierna. Bevoegdheid 4.3 Qualcomm heeft bestreden dat deze rechtbank relatief en internationaal bevoegd is van de vorderingen van Nokia kennis te nemen. De vorderingen vallen volgens Qualcomm niet onder artikel 80 lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 (verder: ROW 1995). Voor bevoegdheid te oordelen over de gevorderde grensoverschrijdende verklaring voor recht bestaat volgens Qualcomm al helemaal geen enkel aanknopingspunt. 4.4 Voor vaststelling van de bevoegdheid is allereerst Verordening (EG) 44/2001 (verder: EEX-Vo.) van belang. Nu Qualcomm geen woonplaats heeft op het grondgebied van een EEX-lidstaat, wordt volgens artikel 4 EEX-Vo. de bevoegdheid in elke lidstaat geregeld door de wetgeving van die lidstaat. 4.5 Op grond van artikel 10 Rv j˚ artikel 80 lid 2 ROW 1995 is deze rechtbank bevoegd van de vorderingen tegen Qual-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

comm kennis te nemen voor zover deze zien op uitputting van de in Nederland geldende octrooirechten van Qualcomm. Het verweer van Qualcomm dat de onderhavige vorderingen niet onder het bereik van artikel 80 lid 2 ROW 1995 kunnen worden gebracht, wordt niet gevolgd. Daartoe is het volgende redengevend. Nokia vordert een verklaring voor recht dat de octrooirechten van Qualcomm onder bepaalde omstandigheden zijn uitgeput. Deze verklaring voor recht komt tegen de achtergrond van de stellingen van Nokia materieel gezien overeen en kan op één lijn worden gesteld met een verklaring voor recht dat bepaalde handelingen, namelijk het verhandelen van mobiele telefoons waarin Texas Instruments chips zijn verwerkt, niet strijdig zijn met in Nederland geldende octrooirechten van Qualcomm. Deze verklaring voor recht wordt bestreken door de bepaling van artikel 80 lid 2 sub b ROW 1995. In dat verband is van belang dat de vordering van Nokia een zuiver beroep op artikel 53 lid 5 ROW 1995 inhoudt. Het betoog van Qualcomm dat de vorderingen van Nokia neerkomen op de uitleg van een overeenkomst, in welk verband zij zich heeft beroepen op een uitspraak van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 7 oktober 1997 (Blösch/Hauzer, BIE 1999/80), gaat reeds daarom niet op omdat de in die uitspraak beschreven situatie zich hier niet voordoet. Het in die procedure gevorderde betrof immers – kort samengevat – een verbod aan gedaagde in de markt uit te dragen dat zij octrooirechten kon doen gelden, hetgeen niet gelijkgesteld kan worden met een vordering tot verklaring voor recht van niet inbreuk. Het betrof bovendien een Frans octrooi. 4.6 Voor zover Nokia een verklaring voor recht vordert dat ook andere dan Nederlandse octrooien of Nederlandse delen van Europese octrooien zijn uitgeput, is de rechtbank niet bevoegd daarvan kennis te nemen. Daartoe geldt het volgende. 4.7 Nokia heeft zich ter zake beroepen op artikel 6 aanhef en sub e j˚ artikel 102 Rv, daartoe stellende dat Qualcomm onrechtmatig in het arrondissement Den Haag zou handelen wanneer zij ondanks de gestelde uitputting zou optreden tegen de verhandeling van de producten van Nokia. Dit beroep faalt. De hiervoor in r.o. 4.6. genoemde vordering ziet immers op het gestelde mogelijke optreden van Qualcomm in andere lidstaten van de Europese Unie en in de gehele Europese Economische Ruimte, zodat er geen sprake is van (dreigend) onrechtmatig handelen in Nederland door Qualcomm. Aan de genoemde artikelen kan de Nederlandse rechter dan ook geen internationale bevoegdheid ontlenen. Dit wordt niet anders door het feit dat deze rechtbank wel internationaal (en relatief, zoals hiervoor overwogen) bevoegd is voor zover de vordering op Nederland ziet, doch die op artikel 6 sub e Rv te baseren bevoegdheid is volgens vaste rechtspraak niet grensoverschrijdend van aard. 4.8 Nokia heeft zich voorts beroepen op artikel 109 Rv. Ook dit beroep faalt. Bedoeld artikel betreft een interne relatieve bevoegdheidsregel die onderdeel uitmaakt van de derde afdeling van de tweede titel van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waaraan de Nederlandse rechter, gezien artikel 10 Rv, geen internationale bevoegdheid kan ontlenen. 4.9 Ten slotte heeft Nokia nog een beroep gedaan op het EG-verdrag in die zin dat, althans zo begrijpt de rechtbank de stellingen van Nokia, uitputting van Qualcomms octrooirechten ten aanzien van de verhandeling van de pro-

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


ducten in Nederland, tevens uitputting voor de gehele Europese Unie en de gehele Europese Economische Ruimte oplevert. De Nederlandse rechter kan te dien aanzien op de voet van artikel 94 Grondwet ook een verklaring voor recht geven. Dit oordeel leent zich vervolgens – aldus nog steeds Nokia – op grond van artikel 33 EEX-Vo. voor erkenning in de andere lidstaten van de Europese Unie. 4.10 Nokia wordt in dit standpunt niet gevolgd. Aan bepalingen van het EG-verdrag of artikel 94 Grondwet kan geen internationale (grensoverschrijdende) bevoegdheid worden ontleend. Zoals hiervoor reeds is overwogen, is de bevoegdheid van de Nederlandse rechter beperkt tot een beoordeling of de handelingen van Nokia strijdig zijn met Nederlandse octrooien of Nederlandse delen van Europese octrooien van Qualcomm. De vaststelling of andere dan de hiervoor genoemde octrooirechten zijn uitgeput, dient – bij gebreke van andere aanknopingspunten – plaats te vinden door de rechter van het land van het buitenlandse octrooirecht (waar het schadebrengende feit zich voordoet). De Nederlandse rechter heeft te dien aanzien geen bevoegdheid. 4.11 De slotsom is dat deze rechtbank internationale en relatieve bevoegdheid heeft om kennis te nemen van de vordering tot een verklaring van uitputting voor zover die vordering betrekking heeft op het Nederlandse territoir. Litispendentie 4.12 Qualcomm heeft beroep gedaan op het bepaalde in artikel 27 EEX-Vo. Hoewel Qualcomm niet is gevestigd op het grondgebied van de EU, is artikel 27 EEX-Vo. wel van toepassing. Voor toepasselijkheid van deze bepalingen is niet de woonplaats van partijen beslissend, maar het feit dat er voor verschillende lidstaten parallelle procedures aanhangig zijn (zie HvJ EG 27 juni 1991, zaak 351/89, NJ 1993/ 527). 4.13 Voor zover het beroep van Qualcomm op artikel 27 EEX, gedaan in het licht van haar verweer tegen grensoverschrijdende bevoegdheid in Duitsland, tevens ziet op de gevorderde verklaring voor recht met betrekking tot de uitputting voor Nederland, wordt het verworpen omdat, zoals hiervoor is overwogen, de procedures in Düsseldorf en Milaan op andere octrooien zien (voor de 2G technologie en niet de 3G technologie zoals in deze zaak). De procedure bij het Landgericht in Mannheim ziet niet op uitputting van Nederlandse octrooien en Nederlandse delen van Europese octrooien zodat niet gesproken kan worden van vorderingen die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten in de zin van voornoemd artikel. Verklaring voor recht van uitputting 4.14 Daarmee wordt toegekomen aan de beoordeling van de vorderingen van Nokia. Qualcomm heeft aangevoerd dat die vorderingen alleen daarom al niet voor toewijzing in aanmerking komen omdat deze te vaag en onbepaald zijn. In dit verband heeft Qualcomm erop gewezen dat Nokia zonder enige specificatie een verklaring voor recht vraagt waarin de rechtbank verklaart dat de gehele octrooiportefeuille van Qualcomm niet tegen de door Nokia verkochte mobiele telefoons kan worden ingeroepen op basis van het niet gesubstantieerde feit dat bepaalde niet gespecificeerde octrooien uitgeput zouden zijn omdat in bepaalde niet gespecificeerde Nokia telefoons bepaalde niet gespecificeerde Texas Instruments chips worden gebruikt. Een der-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 9 3

gelijke abstracte en theoretische vordering – zij spreekt in dit verband van een ’Ars Aequi-casus’ – kan volgens Qualcomm niet worden toegewezen. Dat verweer slaagt. 4.15 De vordering, ook zoals deze luidt na de wijziging van eis, is te ruim en onvoldoende bepaald geformuleerd. In de gebezigde formulering (’octrooien van Qualcomm die worden verwezenlijkt door middel van deze chip’, zie r.o. 3.2. onder b) valt niet vast te stellen of uitputting heeft plaatsgevonden. Daartoe geldt dat Nokia heeft nagelaten de octrooien van Qualcomm en de relevante conclusies daarvan te specificeren. Zij heeft slechts één voorbeeld overgelegd, dat bovendien nog slechts een aanvrage (EP 1 239 465 A2) betreft. Nokia heeft voorts niet gespecificeerd welke concrete producten in het vrije verkeer van goederen zouden worden gebracht en wat de exacte configuratie is van deze producten, noch waar het de chips van Texas Instruments betreft, noch waar het haar eigen mobiele telefoons betreft. Nokia specificeert evenmin hoe deze producten werken en wat de functionaliteit is van de chips in relatie tot andere, mogelijk van derden afkomstige, componenten in of buiten de mobiele telefoons, zoals de software die op de chip geladen wordt. Het is geenszins denkbeeldig dat eerst na toepassing van dergelijke van derden afkomstige componenten sprake is van inbreuk op bepaalde conclusies van bepaalde Qualcomm octrooien. Hiernaar blijft het echter gissen, nu de betreffende octrooien, het zij herhaald, niet zijn overgelegd of verder gespecificeerd. Nokia heeft ook niet gespecificeerd welke kenmerken van welke octrooi(en)(conclusies) zouden lezen op welke onderdelen van de chips of mobiele telefoons. Gelet op de verschillende typen mogelijke conclusies – Nokia zelf spreekt over inrichtingsconclusies, werkwijzeconclusies en systeemconclusies – geldt dat er vele permutaties denkbaar zijn. Gelet op het vorenstaande is onduidelijk welk type conclusies in relatie tot welke producten mogelijk zouden zijn uitgeput. Daarbij komt nog dat het ook van het type conclusie zal afhangen of er al dan niet (impliciete) toestemming door de octrooihouder is gegeven voor het in het verkeer brengen van de producten, zo de TI Patent portfolio agreement al dergelijke toestemming zou inhouden, hetgeen Qualcomm gemotiveerd heeft bestreden. Reeds daarom zijn de vorderingen in de door Nokia gekozen algemene formulering niet toewijsbaar. Schorsing 4.16 Gelet op het vorenstaande is het verzoek van Qualcomm om deze procedure op de voet van artikel 28 EEX-Vo. in afwachting van de uitkomst van de onder 2.6 en 2.7 vermelde procedures aan te houden, niet opportuun. Nu niet aan een beoordeling van de door Nokia gestelde uitputting wordt toegekomen, bestaat immers geen risico van onverenigbare beslissingen. Incidentele vorderingen 4.17 Het beroep op onbevoegdheid van de rechtbank is hiervoor reeds beoordeeld. 4.18 Nokia heeft haar vordering tot afgifte van de overeenkomst tussen Qualcomm en Texas Instruments ten pleidooie ingetrokken, zodat daarop niet langer behoeft te worden beslist. 4.19 Nu aan de voorwaarde waaronder de provisionele vordering is ingesteld niet is voldaan, kan deze verder onbesproken blijven.

•


2 9 4

B I J B L A D


Proceskosten 4.20 Nokia zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure, waaronder die van de incidenten. Deze zullen worden begroot conform het liquidatietarief nu Qualcomm niet geacht kan worden een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv (onderbouwd) te hebben gevorderd. Hoewel in de pleitnota van mr. Hoyng (slot) is vermeld dat deze zou worden aangehecht, heeft Qualcomm nagelaten een specificatie van de werkelijk gemaakte proceskosten in het geding te brengen. Nu bovendien geen specifiek bedrag is genoemd, zullen de proceskosten conform het liquidatietarief worden toegewezen. De kosten aan de zijde van Qualcomm worden begroot op: vast recht € 251,– en salaris procureur € 1.808,– (4,0 punt x tarief € 452,–). Totaal € 2.059,–.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

De intrekking van het door een andere voorzieningenrechter gegeven verlof – tot bewijsbeslag op de Silicair-machine – gaat de competentie van deze voorzieningenrechter te buiten.

5 De beslissing

Art. 1019h Rv De gevorderde veroordeling in de kosten voor de procedure in Zutphen – waarbij de vordering van Doornewaard werd afgewezen, met veroordeling van Doornewaard in de proceskosten, en kennelijk geen vaststelling van kosten conform art. 1019h Rv aan de orde was – wordt afgewezen. De opgegeven inschatting van kosten ná de Zutphense procedure wordt onaannemelijk geacht. Het enkele feit dat de rechter in een eerdere procedure niet aan de beantwoording van bepaalde vragen toekwam, maakt niet dat de kosten voor de voorbereiding van een discussie over die vragen naar deze procedure kunnen worden overgeheveld. De voorzieningenrechter stelt de kosten vast op basis van de overgelegde urenspecificaties.

De rechtbank 5.1 verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vordering voor zover deze buiten Nederland strekking heeft; 5.2 wijst de overige vorderingen af; 5.3 veroordeelt Nokia in de kosten van deze procedure, daaronder begrepen de kosten van de incidenten, aan de zijde van Qualcomm tot op heden begroot op € 251,– aan verschotten en € 1.808,– aan salaris procureur. Enz.

Bastiaan Wouter Gerard Doornewaard h.o.d.n. Silica Nova te Oosterwolde, eiser in conventie, verweerder in reconventie, procureur mr. W. Heemskerk, advocaat mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht, tegen Air Force Ltd te St. Helier, Jersey, Kanaaleilanden, Verenigd Koninkrijk, verweerster in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. M.H.J. van den Horst.

Nr. 27 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 25 september 2007 (kunstspeeloppervlak) Mr. E.F. Brinkman Art. 53 Row 1995 Er bestaat een gerede kans dat in een bodemprocedure wordt geoordeeld dat de ’Silicair’ niet valt binnen de beschermingsomvang van EP 585 276 omdat de ’Silicair’ niet meer dan een niet-inventieve variant van de inrichting bekend uit US 4018483 wordt geacht. Zou het hof bij zijn oordeel op 24 mei 2007 kennis hebben gehad van deze voorpublicatie, dan zou het niet hebben geconcludeerd dat de ’Silicair’ vrijwel volledig voldoet aan de omschrijving van conclusie 19 van EP 585 276. Hetzelfde argument gaat op voor de gestelde – door het hof niet beoordeelde – inbreuk op conclusie 20. Art. 75 Row 1995 Het hof oordeelde ook dat inbreuk wordt gemaakt op conclusie 12 van EP 715 669, maar daarbij is kennelijk niet de geldigheid van die conclusie betwist. De vzr. acht een gerede kans aanwezig dat conclusie 12 in een bodemprocedure niet geldig zal blijken te zijn, omdat deze – de kenmerkende maatregel – voor de vakman een triviale maatregel vormt. Art. 1019b Rv Nu voldoende duidelijk is hoe de Silicair-machine er uit ziet en er bovendien van inbreuk voorshands geen sprake is, dient het gelegde bewijsbeslag te worden opgeheven. De door Doornewaard gestelde aanzienlijke belangen tot gebruik van de machine om in zijn levensonderhoud te voorzien zijn tevens in aanmerking genomen.

2 De feiten 2.1 Air Force is houdster van twee Europese octrooien EP 585 276 (getiteld: ’apparatus and method for renovating playing surfaces’, aanvraagdatum 18 mei 1992, prioriteitsdata 20 mei 1991 en 8 april 1992, publicatie van de verlening op 10 juli 1996) en EP 715 669 (getiteld: ’device for cleaning synthetic grass; playing surfaces’, aanvraagdatum 1 september 1994, prioriteitsdatum 1 september 1993, publicatie van de verlening op 28 januari 1998). Beide octrooien worden hierna aangeduid als EP 276 respectievelijk EP 669. Conclusies 19 en 20 van EP 276 in de Nederlandse vertaling luiden als volgt: 19. Inrichting voor het zacht maken van een kunstspeeloppervlak, dat verdicht in een laag daarop aangebracht deeltjesvormig materiaal heeft, waarbij de inrichting is voorzien van een verdeelstuk (64) voor het opnemen van vanaf het speeloppervlak verplaatst deeltjesvormig materiaal, waarbij het verdeelstuk een uitlaat omvat in een onderste gebied via welke het deeltjesvormige materiaal wordt teruggevoerd naar het speeloppervlak, met het kenmerk, dat de inrichting verder is voorzien [van, toevoeging vzr.]: een holle kamer (60) nabij het verdeelstuk (64) met een luchtinlaat (61, 62) voor onder druk staande lucht en ten minste een luchtuitlaat (63) door welke lucht rechtstreeks op het speeloppervlak kan worden uitgestoten onder een hellende hoek ten einde het in een laag daarop aangebrachte deeltjesvormige materiaal los te werken en het te leiden in het verdeelstuk (64), dat zich boven de holle kamer (60) uitstrekt. 20. Werkwijze voor het loswerken en meesleuren van in een laag op een kunstspeeloppervlak (8) aangebracht deeltjesvormig materiaal, gekenmerkt door de stappen van: 1)1 onder druk staande lucht rechtstreeks op en onder een hellende hoek leiden naar het speeloppervlak om deeltjesvormig materiaal daarvan los te maken;

1 Nummering is door de voorzieningenrechter voor de overzichtelijkheid ingevoegd.

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


2) meeslepen van het deeltjesvormige materiaal in een luchtstroom; en 3) terugvoeren van het deeltjesvormige materiaal naar het oppervlak met deze luchtstroom. Bij EP 276 hoort onder meer de volgende figuur:

Conclusie 12 van EP 669 in de Nederlandse vertaling luidt als volgt: 12. Werkwijze voor het herstellen van kunstspeelvlakken, welke de stappen omvat van: 1)2 richten van een aantal stralen (24) van gecomprimeerde lucht op het speelvlak (1) om deeltjesvormig materiaal daarvan los te maken; en 2) verplaatsen van de luchtstralen in een eerste voorwaartse richting over het speelvlak; gekenmerkt door de verdere stap van: 3) meedelen van een periodieke beweging aan de stralen van gecomprimeerde lucht in een tweede richting welke tweede richting een component omvat loodrecht op de eerste richting en nagenoeg evenwijdig aan het vlak van het speelvlak. 2.2 Doornewaard drijft sinds medio 2005 een onderneming die zich richt op het onderhoud van kunstgrasvelden, zoals tennisvelden en hockeyvelden. Doornewaard is deze eenmanszaak gestart nadat hij de activa van Silica Nova B.V had overgenomen. Tot die activa behoorde de zogenoemde ’Silicair-machine’ (hierna ’Silicair’). Met de Silicair kan een kunstgrasveld effectief worden gereinigd. De Silicair kan als volgt schematisch worden weergegeven:

1 = luchtaanvoer 7 = ’airbox’ 2 = luchtverdeelkamer 8 = luchtkanalen/’nozzles’ 3 = beschermkap 10 = schraper 4 = PLC besturing 11 = zandafvoerketting 5 = beschermkast 12 = behuizing 6 = ventielen/’nozzle control unit’ 2.3 Tussen Air Force enerzijds en Silica Nova B.V. en haar aandeelhouder Smillie Beheer B.V. anderzijds, is een proce2

Nummering is ook hier voor de overzichtelijkheid aangebracht.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 9 5

dure voor deze rechtbank gevoerd met als inzet de vraag of de Silicair al dan niet inbreuk zou maken op voormelde octrooien. Doornewaard was geen procespartij bij deze procedure. Deze rechtbank oordeelde bij vonnis van 27 februari 2002 dat de Silicair geen inbreuk maakte op de octrooien. Het Gerechtshof ’s-Gravenhage oordeelde op 24 mei 2007 evenwel dat de Silicair ’vrijwel volledig voldoet aan de omschrijving van conclusie 19 van’ EP 276 en dat deze valt binnen de beschermingsomvang van conclusie 12 van EP 669.Van belang voor dit geschil zijn de volgende overwegingen van het hof: (...) 8. Partijen zijn het erover eens, dat het inspectierapport van 5 oktober 2004 (productie bij memorie van grieven in incidenteel appèl, tevens door Air Force overgelegd als productie 8 bij pleidooi) betrekking heeft op de SILICAIR-machine. Blijkens onder meer de afbeeldingen 3, 8 en 11 bijhet inspectierapport en de toelichting daarop in het rapport, omvat de SILICAIR-machine een ’air box’ (1) en een ’paddle box’(2), met daartussen een ’intermediate cavity’ (3). Zowel de octrooigemachtigde van Air Force (ir. C.G.C. Veldman – rapport overgelegd door Air Force als productie 7 bij pleidooi) als de octrooigemachtigde van Smillie (ir. K.J. Metman – Tweede Rapport overgelegd door Smillie als productie bij pleidooi) noemen de ’intermediate cavity’ (3) de manifold (Veldman), respectievelijk in het Nederlands het verdeelstuk (Metman), daarmede kennelijk aansluiting zoekende bij de bewoordingen van conclusie 19 van het 276-octrooi (’the device comprising a manifold’). Het hof zal zich daaraan conformeren. 9. Zoals uit onder meer afbeelding 11 bij het inspectierapport blijkt is het verdeelstuk (3) naar onder toe open. De aangrenzende ’air box’ omvat (zie het inspectierapport onder 3.3 en 3.4 en afbeeldingen 12, 18 en 21) een aantal verdeelstukken voor het verdelen van perslucht vanaf (per verdeelstuk) een enkele inlaat voor perslucht naar een aantal mondstukken (24 per verdeelstuk). De mondstukken zijn alle naar beneden en naar achteren (derhalve onder een hoek ten opzichte van het horizontale vlak) gericht. In bedrijf wordt door de perslucht uit de mondstukken zand vrijgemaakt uit een te behandelen kunstspeeloppervlak. In het inspectierapport wordt gesproken van ’uitgeworpen’ (’ejected’) tegen welke uitdrukking blijkens voetnoten in het rapport bezwaar is aangetekend door de Engelse octrooigemachtigde van Smillie. Naar het oordeel van het hof kan in het midden blijven of er van uitwerpen sprake is. Uit de afbeeldingen bij het inspectierapport blijkt duidelijk, dat zand op zijn minst uit het te behandelen oppervlak wordt verdreven en na de behandeling niet langer zich in het oppervlak, doch zich op het oppervlak bevindt en wel in de ruimte van de ’intermediate cavity’ ofwel het verdeelstuk. Gezien de hoeveelheden zand die zich bevinden op de zijwanden van het verdeelstuk (zie bijvoorbeeld de afbeeldingen 11, 17 en 18 bij het inspectierapport) lijkt tenminste een deel van het zand los van het oppervlak te zijn geweest. De conclusie is daarom, dat de SILICAIR-machine een inrichting is, die is voorzien van een verdeelstuk (de ’intermediate cavity’) voor het opnemen van vanaf het speeloppervlak verplaatst deeltjesvormig materiaal, waarbij het verdeelstuk een uitlaat omvat in een onderste gebied via welke het deeltjesvormige materiaal wordt teruggevoerd (een deel lijkt immers los van het oppervlak te zijn geweest) naar het speeloppervlak. Voorts is de inrichting voorzien van een holle kamer (de verdeelstukken in de ’air box’) nabij het verdeelstuk (de ’intermediate cavity’) met een luchtinlaat voor onder druk staande lucht en ten minste een luchtuitlaat door welke lucht rechtstreeks op het speeloppervlak kan worden uitgestoten onder een hellende hoek ten einde het in een laag daarop aangebrachte deeltjesvormige materiaal los te werken en het te leiden in het verdeelstuk (de ’intermediate cavity’). Aldus voldoet de machine vrijwel geheel aan

•


2 9 6

B I J B L A D


de omschrijving in conclusie 19 van het 276-octrooi. Door Smillie is aangevoerd, dat bij haar machine het niet de bedoeling is, dat het losgewoelde zand blijft liggen op het behandelde speeloppervlak, maar dat het zand na het loswoelen met behulp van schrapers wordt afgevoerd. Dit evenwel is een additionele maatregel, die het geconstateerde ’vrijwel geheel voldoen aan de omschrijving in conclusie 19’ niet ongedaan maakt. 10. Door Smillie is voorts nog aangevoerd, dat bij toepassing van de SILICAIR-machine de verdichte laag van deeltjesvormig materiaal in het speeloppervlak van te voren nat wordt gemaakt, waardoor het door de perslucht slechts wordt losgewoeld en niet in een stroom omhoog wordt gevoerd (Tweede Rapport Metman, blz. 10). Gezien de hiervoor genoemde afbeeldingen betwijfelt het hof de juistheid van deze stelling. Overigens gaat het ook bij de inrichting volgens conclusie 19 van het 276-octrooi om een natgemaakt oppervlak. Zie het octrooi, kolom 6, regel 57 – kolom 7, regel 2: ’In operation, compressed air is directed at high velocity against a wet compacted surface containing particulate matter. The particulate matter is uplifted and then dumped back onto the surface as the device is moved along, thereby producing a soft playing surface’. Uit dit citaat blijkt voorts, dat een natgemaakt speeloppervlak door de behandeling met perslucht zachter wordt gemaakt. De SILICAIR-machine moge dan niet bedoeld zijn als ’Inrichting voor het zacht maken van een kunstspeeloppervlak’ (Tweede Rapport Metman, blz. 10), het resultaat van een behandeling met de machine (voorafgaand aan het afschrapen van los gewoeld materiaal), is kennelijk ook een zachter worden van het speeloppervlak. 11. Door Smillie is verder nog aangevoerd dat bij haar machine het verdeelstuk (de ’intermediate cavity’) zich niet uitstrekt boven de holle kamer (dat wil zeggen: de verdeelstukken in de ’air box’). Het hof vermag Smillie hierin niet te volgen. Uit de afbeeldingen 18, 21 en 11 lijkt niet anders te kunnen worden opgemaakt dan dat de ’intermediate cavity’ hoger reikt dan de bovenzijde van de verdeelstukken (in wezen de ’nozzle control unit’ 5 van afbeelding 12). 12. Door Smillie is tenslotte nog aangevoerd dat bij de SILICAIRmachine het zand, zelfs al zou dat omhoog worden geblazen, terugvalt naar het speeloppervlak en dat dit anders is dan het in de conclusies 19 en 20 vermelde terugvoeren. Het hof vermag Smillie hierin niet te volgen. Blijkens de toelichting bijfiguur 5 van het octrooi gaat het bijde geoctrooieerde inrichting erom, dat het deeltjesvormige materiaal omhoog wordt bewogen (waarvoor de onder druk staande lucht wordt benut) en ’dan teruggestort op het oppervlak’ (Nederlandse vertaling van het octrooi, blz. 10, regels 3-6). Dit lijkt niet anders te zijn dan het terugvallen bij de SILICAIR-machine. 13. Slotsom van het voorgaande is, dat de SILICAIR-machine vrijwel volledig voldoet aan de omschrijving in conclusie 19 van het 276octrooi. De door Smillie gevorderde verklaring voor recht met betrekking tot het Europese octrooi 0.585.276 kan reeds daarom niet worden toegewezen en de vraag of toepassing van de machine valt onder de beschermingsomvang van conclusie 20 van het octrooi kan buiten beschouwing blijven. 14. Met betrekking tot de vraag of met of door de SILICAIR-machine van Smillie inbreuk wordt gemaakt op het 669-octrooi van Air Force overweegt het hof het volgende. Zoals hiervoor (onder 9.) aan het hogergenoemde inspectierapport werd ontleend, omvat de ’air box’ van de SILICAIRmachine een aantal verdeelstukken voor het verdelen van perslucht vanaf (per verdeelstuk) een enkele inlaat voor perslucht naar een aantal mondstukken (24 per verdeelstuk). De mondstukken zijn alle naar beneden en naar achteren (derhalve onder een hellende hoek ten opzichte van het horizontale vlak) gericht. In bedrijf wordt door de perslucht uit de mondstukken zand vrijgemaakt uit een te behandelen kunstspeeloppervlak Het losgewoelde zand

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

wordt op het kunstspeeloppervlak verzameld in de ’intermediate cavity’ (en vervolgens met behulp van een schraper verwijderd). De SILICAIR-machine voldoet aldus vrijwel geheel aan de omschrijving in de aanhef van conclusie 1 van het 669-octrooi. De ’air-box’ van de SILICAIR-machine bevindt zich echter op een vaste plaats in de machine. Er is daarom niet voldaan aan de omschrijving in het kenmerkende deel van conclusie 1. De machine omvat geen aandrijforgaan voor de ’air-box’, die daaraan een periodieke beweging ten opzichte van de machine kan geven, doch is, blijkens de door M. Smilde van Smillie Beheer aan de opstellers van het inspectierapport gegeven toelichting, voorzien van een mechanisme om de mondstukken, waaruit de perslucht treedt, slechts een gedeelte van de tijd en beurtelings te doen werken. Door de mondstukken afwisselend te openen en te sluiten wordt, terwijl de machine voortbeweegt, een patroon van luchtstralen over het te behandelen speeloppervlak gevoerd. De opstellers van het inspectierapport vermelden niet dat zij zelf de beschreven werking van de machine hebben waargenomen. Partijen hebben tegen dit onderdeel van het inspectierapport geen bezwaar aangetekend, zodat het hof van de juistheid van de door Smilde gegeven toelichting zal uitgaan. 15. Door Air Force is aangevoerd, dat de machine in bedrijf een werkwijze toepast, zoals omschreven in conclusie 12 van het 669-octrooi, althans een werkwijze die equivalent is aan de geoctrooieerde werkwijze (rapport Veldman blz. 7 e.v. en pleitaantekeningen in beroep blz. 9 e.v.). Bij het werken met de SILICAIR-machine wordt ontegenzeggelijk een aantal stralen van gecomprimeerde lucht op een kunstspeelvlak gericht. Doordat de machine in een voorwaartse richting wordt bewogen worden de luchtstralen in die eerste voorwaartse richting over het speelvlak bewogen. Anders dan in conclusie 12 omschreven wordt aan de (individuele) luchtstralen evenwel geen periodieke beweging in een tweede richting (met een component loodrecht op de eerste richting en nagenoeg evenwijdig aan het vlak van het speelvlak) gegeven. Van (letterlijke) toepassing van de werkwijze volgens conclusie 12 is daarom geen sprake. Wel is het zo dat de individuele luchtstralen afwisselend worden aan- en uitgeschakeld, waardoor een (willekeurig, afhankelijk van de wijze van schakelen) patroon van werkende luchtstralen periodiek in de tweede richting lijkt te bewegen. 16. De werkwijze volgens het 669-octrooi biedt een oplossing voor het probleem dat de effectieve breedte van de machine, waarmede de werkwijze wordt uitgevoerd, beperkt is doordat de afmetingen van de compressor, die de gecomprimeerde lucht levert, beperkt zijn. Door de luchtstralen over een groter oppervlak (heen en weer) te bewegen, kan met eenzelfde compressor een groter oppervlak worden bewerkt. De SILICAIR-machine biedt in wezen een oplossing voor hetzelfde probleem met in wezen hetzelfde resultaat. Immers met eenzelfde compressor kan een groter oppervlak worden bewerkt, zodat de effectieve breedte van de machine groter is. Naar het oordeel van het hof wordt het probleem bij toepassing van de SILICAIR-machine op in wezen dezelfde wijze opgelost als bij de werkwijze volgens het 669-octrooi. Het volgens een bepaald patroon aan- en uitschakelen van luchtstralen leidt immers tot een schijnbare beweging van die luchtstralen volgens dat patroon en is equivalent aan het periodiek bewegen van een of meer luchtstralen. De equivalentie is nog duidelijker, indien bij de werkwijze volgens conclusie 12 van het 669-octrooi het aantal luchtstralen wordt aan- en uitgeschakeld (pulserend bediend), hetgeen ook onder de bewoording van de conclusie valt. 17. Het hof gaat voorbij aan het impliciet in grief II door Smillie aangeboden bewijs, nu dit gelet op het voorgaande niet ter zake dienende is. 18. Slotsom van het vorenstaande is, dat in bedrijf de SILICAIRmachine een werkwijze uitvoert, die valt binnen de beschermingsom-

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


vang van conclusie 12 van het Europese octrooi 0.715.669 van Air Force. De door Smillie gevorderde verklaring voor recht met betrekking tot dat Europese octrooi kan mitsdien niet worden toegewezen. (...) De in de uitspraak van het hof genoemde afbeelding 11 bij het inspectierapport is de volgende (recht boven verwijzingscijfer (1) is het deel van de machine dat ook wel met ’air box’ wordt aangeduid, met daarin opgenomen de ’nozzles’ of spuitmonden (4); boven (3), naast de ’air box’ , is in de machine een open ruimte ook wel aangeduid met de ’intermediate cavity’; boven (2) bevindt zich het deel van de machine, aangeduid met ’paddle box’ dat de hoop zand (9) afschraapt):

2.4 Air Force heeft op 29 juni 2007 een verzoek ingediend tot verlof voor het leggen van (ex parte) bewijsbeslag, beschrijving en monsterneming, als bedoeld in de art. 1019b tot en met 1019d Rv, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen. Op 2 juli 2007 werd de gevraagde beschikking verleend en op 5 juli 2007 werd het beslag, de beschrijving, bemonstering en de gevraagde bewaarneming geëffectueerd. 2.5 Op 23 augustus 2007 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen zich onbevoegd verklaard in het door Doornewaard aangespannen executiegeschil (waarbij de hierna te noemen vorderingen I en II waren voorgelegd) en Doornewaard in de proceskosten veroordeeld (€ 251,– voor vast recht en € 816,– procureurssalaris, in totaal derhalve € 1.067,–). 3 Het geschil in conventie 3.1 Doornewaard vordert (na wijziging van eis, waartegen geen bezwaar is gemaakt) dat de voorzieningenrechter: I primair, het conservatoir bewijsbeslag op de Silicair machine, de monsterneming, beschrijving en/of de gerechtelijke bewaring daarvan met onnmiddellijke ingang opheft, en het daartoe gegeven verlof intrekt, dan wel subsidiair het conservatoir bewijsbeslag op de Silicair machine, de monsterneming, beschrijving en/of de gerechtelijke bewaring daarvan met onmiddellijke ingang opheft, en het daartoe gegeven verlof intrekt, onder de voorwaarden dat eiser de Silicair op afroep beschikbaar houdt voor gerechtelijke bezichtiging en/of inspectie door de Rechtbank en/of ge-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 9 7

daagde, dan wel onder verdere door de rechtbank in goede justitie te bepalen voorwaarden; dan wel meer subsidiair de monsterneming, beschrijving en/of de gerechtelijke bewaring van de Silicair machine – onder handhaving van het conservatoir bewijsbeslag, zij het buiten van toepassing verklaring van art. 455 Rv – met onmiddellijke ingang opheft, en het daartoe gegeven verlof intrekt, opdat eiser weer volledig bedrijfsmatig met de Silicair machine kan werken; dan wel nog meer subsidiair, de monsterneming, beschrijving en/of de gerechtelijke bewaring van de Silicair machine – onder handhaving van het conservatoir bewijsbeslag, zij het buiten van toepassing verklaring van art. 455 Rv – met onmiddellijke ingang opheft, en het daartoe gegeven verlof intrekt, opdat eiser weer volledig bedrijfsmatig met de Silicair machine kan werken, een en ander onder de voorwaarden dat eiser de Silicair op afroep beschikbaar houdt voor gerechtelijke bezichtiging en/of inspectie door de Rechtbank en/of gedaagde, dan wel onder verdere door de rechtbank in goede justitie te bepalen voorwaarden; II gedaagde beveelt binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis alle medewerking te verlenen aan de ongedaanmaking van de (gevolgen van de) bewijsbeslaglegging, monsterneming, beschrijving en/of gerechtelijke bewaring van de Silicair machine, onder meer inhoudende een bevel om schriftelijk een verzoek te doen aan de bewaarders Gerechtsdeurwaarder Tijhuis en Partners te Zwolle en de besloten vennootschap Autoberging Leerentveld B.V. te Zwolle om de Silicair machine terstond vrij te geven aan eiser en deze voor kosten van gedaagde binnen 48 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis te transporteren naar de locatie waar die in beslag is genomen, op straffe van een dwangsom van € 5.000,– per dag dat zij geheel of gedeeltelijk met de nakoming van dit bevel in gebreke is; III gedaagde met onmiddellijke ingang verbiedt om ten aanzien van de Silicair machine (opnieuw) conservatoir beslag tot bewijs, afgifte of verhaal of anderszins te (laten) leggen en/of het (doen) maken van een gedetailleerde beschrijving, en/of het (doen) nemen van een monster, en/of in gerechtelijke bewaring te (doen) nemen van deze Silicair machine, op straffe van een dwangsom € 20.000,– per gehele of gedeeltelijke overtreding van dit verbod of € 5000,– per dag dat deze overtreding voortduurt, zulks ter keuze van eiser; IV gedaagde veroordeelt tot betaling aan eiser van de volledige kosten van deze procedure, met inbegrip van de behandeling in Zutphen, inclusief de kosten voor de octrooigemachtigde overeenkomstig artikel 1019 h Rv. 3.2 Air Force voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 Het geschil in reconventie 4.1 Air Force vordert – samengevat – inzage in de in beslag genomen documenten alsmede een inbreukverbod met nevenvorderingen en met proceskosten volgens 1019h Rv. 4.2 Doornewaard voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 5 De beoordeling in conventie en in reconventie 5.1 Zowel in conventie als in reconventie staan ter beoordeling de vragen of sprake is van inbreuk op EP 276 en of EP 276 en EP 669 geldig zullen worden geacht in de bodemprocedure.

•


2 9 8

B I J B L A D


EP 276 5.22 Naar voorlopig oordeel bestaat er een gerede kans dat de bodemrechter in een daartoe strekkende procedure zal oordelen dat de Silicair niet valt binnen de beschermingsomvang van EP 276 om redenen die nog niet aan het hof in de procedure vermeld onder 2.3 waren voorgelegd. 5.3 De voorzieningrechter acht de Silicair namelijk in feite niet meer dan een niet-inventieve variant op de reeds bekende stand van de techniek in de vorm van US 4,018,483 van 19 april 1977 (US 483). Figuur 1 van die publicatie ziet er als volgt uit:

Aangaande deze inrichting stelt Air Force dat het wezenlijke verschil (andere verschillen heeft zij overigens niet genoemd) met de uitvinding volgens EP 276 is de toepassing van een gebogen oppervlak 19 dat een zogenaamd Coandaeffect bewerkstelligt. Het Coanda-effect houdt kort gezegd in dat als een luchtstroom raakt aan een gebogen oppervlak deze stroom de neiging vertoont af te buigen. Een en ander is door Air Force aan de hand van onderstaande figuren toegelicht (met 17 is de luchtstroom en met 19 het gebogen oppervlak aangeduid):

Bij de Silicair-machines (voor dit oordeel is de eventuele aanwezigheid van een afdekplaat zoals Doornewaard heeft bepleit, als gevolg waarvan de machine door hem wordt aangeduid als de Silicair II, niet relevant) wordt inderdaad geen gebruik gemaakt van enig Coanda-effect. Niettemin is de voorzieningenrechter van oordeel dat geenszins aannemelijk is geworden dat bij de machine van US 483 niet ook in enige relevante mate zand zal worden opgepakt, dat daarna zal terugvallen voordat dit via ’discharge duct 14’ kan worden meegenomen en afgevoerd. Zodra dit gebeurt, ’lijkt tenminste een deel van het zand los van het oppervlak te zijn geweest’, precies zoals het hof conclusie 19 uitlegt in r.o. 10 van zijn arrest (zie r.o. 2.3 van deze uitspraak). De ruimte lopend vanaf ’orifice 16’ tot aan de ingang van ’duct 14’ (in figuur 1 van US 483 is deze ruimte niet met een specifiek verwijzingscijfer aangeduid, maar van boven wordt deze ruimte begrensd door oppervlak 19) kan volgens de redenering van het hof dan, net als de ’intermediate cavity’ van de Silicair, worden gelijkgesteld met het verdeelstuk (64) volgens de uitvinding van conclusie 19. In dat verdeelstuk wordt het zand dan losgewerkt en ook weer (deels, voor zover het Coanda-effect niet 100% effectief is, hetgeen niet aannemelijk is) teruggevoerd. Dat een ander deel van het zand

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

wordt afgevoerd via ’duct 14’ in combinatie met het Coandaeffect is dan evenzo een additionele maatregel als het afschrapen en afvoeren dat bij de Silicair nog plaatsvindt. Zou het hof kennis hebben gehad van deze voorpublicatie, dan zou het naar voorlopig oordeel derhalve niet hebben geconcludeerd dat de Silicair ’vrijwel volledig voldoet aan de omschrijving van conclusie 19 van’ EP 276. 5.4 Het hof heeft nog niet geoordeeld over de vraag of sprake is van inbreuk volgens conclusie 20. De voorzieningenrechter overweegt dat er bij de Silicairmachines geen sprake van is dat zand wordt meegesleept en daarna wordt teruggevoerd. Air Force heeft weliswaar aangevoerd dat het hof, als het zou hebben geoordeeld over conclusie 20, net als bij conclusie 19 zou hebben geoordeeld tot inbreuk omdat – kort gezegd – op de van belang zijnde punten die conclusies met elkaar vergelijkbaar zijn, doch dat baat haar niet. Als dat zo zou zijn, dient immers ook ten aanzien van deze conclusie het hiervoor gehonoreerde argument op te gaan, namelijk dat met de Silicair-machines in wezen een nietinventieve variant op de stand van de techniek (US 483) wordt toegepast. 5.5 Overigens is de voorzieningenrechter van oordeel dat beide conclusies niet geheel vergelijkbaar zijn. Bij conclusie 19 gaat het om het loswerken van het zand terwijl voor conclusie 20 essentieel is dat het zand daadwerkelijk wordt meegesleept en (daarna) weer wordt teruggevoerd. In de redenering van het hof is duidelijk dat bij het eerste ook het oprullen van het zand zoals dat in de Silicair-machines plaatsvindt onder conclusie 19 valt. Of dit echter evenzeer zal gelden voor de maatregel dat het zand daadwerkelijk moet worden meegesleept in de luchtstroom, acht de voorzieningenrechter bepaald aan gerede twijfel onderhevig. De voorzieningenrechter laat dan nog daar dat de rechtbank in r.o. 22-26 had geoordeeld dat van inbreuk volgens conclusie 20 geen sprake is, welk gedachtegang niet is verworpen door het hof omdat het daaraan niet toekwam. EP 669 5.6 Hierbij gaat het om mogelijke inbreuk volgens conclusie 12. Het hof oordeelde dat inbreuk wordt gemaakt op die conclusie, maar in die procedure is (kennelijk) niet de geldigheid van die conclusie betwist. Voorshands oordelend echter acht de voorzieningenrechter een gerede kans aanwezig dat conclusie 12 van EP 669 niet geldig zal blijken in een daartoe strekkende bodemprocedure, waardoor in dit kort geding voorshands niet kan worden geoordeeld dat sprake is van inbreuk. 5.7 De meest nabije stand van de techniek wordt gevormd door WO 92/20272 (D1), de internationale aanvrage die heeft geleid tot EP 276 hiervoor besproken. Het verschil met die bekende inrichting is volgens het kenmerkende gedeelte van conclusie 12 dat aan de stralen van gecomprimeerde lucht een periodieke beweging wordt gegeven in een richting – kort gezegd – dwars op de rijrichting. Volgens de beschrijving van EP 669 (Nederlandse vertaling p. 1, r. 34 – p. 2, r. 3) is het aan deze bekende inrichting verbonden nadeel dat de effectieve breedte daarvan beperkt is vanwege praktische afmetingen van de compressor. Anders gezegd, de breedte van de over het kunstveld te trekken banen wordt beperkt door de grootte (en daarmee ook het gewicht) van de luchtcompressor. Overigens geeft conclusie 12 geen oplossing voor het in de daaropvolgende alinea (p. 2, r. 4-6)

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


genoemde nadeel, zodat dit niet in dit oordeel is betrokken. De voorzieningenrechter heeft geen reden om aan te nemen dat die visie van de octrooihouder op het objectieve probleem dat aan conclusie 12 ten grondslag lag, onjuist zou zijn. Daarvan uitgaande ligt het op en neer laten zwaaien van de luchtstralen evenwel naar voorlopig oordeel om de volgende redenen voor de hand. 5.8 In EP 669 wordt de mogelijkheid genoemd dat die beweging wordt bewerkstelligd door aan de holle kamer een periodieke beweging te geven (Nederlandse vertaling p. 2, r. 16-19). De voorzieningenrechter acht aannemelijk dat dit een voor de gemiddelde vakman op basis van zijn algemene vakkennis triviale maatregel vormt. Het zal die vakman immers duidelijk zijn dat hij niet de breedte van de holle kamer kan vergroten, omdat hij dan een zwaardere luchtcompressor nodig zal hebben bij een gelijke onderlinge afstand en grootte van de luchtuitlaten. Aanpassing van die onderlinge afstand en grootte van de uitlaten is niet mogelijk zonder efficiëntie van de machine op te offeren. Om nu toch de breedte te vergroten dringt een snel heen en weer zwaaien van die holle kamer uit de bekende inrichting zich in feite onmiddellijk aan de gemiddelde vakman op als oplossing van het hiervoor genoemde probleem. 5.9 Zo de gemiddelde vakman de oplossing van conclusie 12 al niet op basis van zijn algemene vakkennis zonder inventieve denkarbeid zal vinden, komt hij deze tegen in D4 (AT 387 139). Bij deze bekende inrichting wordt namelijk een rol waarin in spiraalvorm luchtgaten zijn aangebracht over de bodem gerold. Door de spiraalvorm van de rijen luchtgaten en het feit dat de lucht slechts uittreedt via de rijen gaten die naar de bodem gericht zijn, wordt een pendulebeweging aan de luchtstromen gegeven. In D4 wordt bovendien de relatie gelegd met vermindering van de hoeveelheid benodigde luchtdruk, zodat men met een kleinere compressor toekan of met dezelfde compressor een groter oppervlak kan worden bestreken: ’Dadurch, dass die Düsenreihen alternierend mit der Druckluftquelle verbindbar sind und höchstens zwei benachbarte Düsenreihen gleichzeitig mit Druckluft beaufschlagt sind, wird sichergestellt, dass die Druckluft nur aus jenen Düsen austritt, die gegen den zu reinigen Boden gerichtet sind. Auf diese Weise wird nicht nur die Druckluftbedarf verringert (...)’ (D4, p. 2, r. 48-51) 5.10 Beide voorgaande oplossingen vallen binnen het bereik van conclusie 12. Aldus bestaat er een gerede kans dat conclusie 12, in elk geval niet ongewijzigd, een nietigheidsprocedure niet zal overleven. De voorzieningenrechter kan zodoende in het midden laten of combinaties van D1 met andere door Doornewaard genoemde documenten de uitvinding van conclusie 12 van EP 669 voor de hand liggend maken. Slotsom 5.11 Het in reconventie gevorderde inbreukverbod met nevenvorderingen moet volgens het voorgaande worden afgewezen. Nu inmiddels voldoende duidelijk is hoe de Silicair machine eruit ziet en bovendien van inbreuk voorshands geen sprake is, dient voorts het gelegde bewijsbeslag te worden opgeheven zoals in conventie gevorderd, waaraan Air Force haar medewerking dient te verlenen. Hierbij zijn tevens de door Doornewaard gestelde aanzienlijke belangen tot gebruik van de machine om in zijn levensonderhoud te voorzien in aanmerking genomen. De gevorderde

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

2 9 9

intrekking van een door een andere voorzieningenrechter gegeven verlof gaat naar voorlopig oordeel de competentie van deze voorzieningenrechter te buiten. Uit het voorgaande volgt voorts dat het belang is komen te ontvallen aan de in reconventie gevorderde inzage in de in beslag genomen stukken. Niet gebleken is van dreiging dat Air Force na lezing van dit vonnis andermaal beslag zal leggen, zodat het gevorderde verbod daartoe – daargelaten de nogal ruime strekking daarvan – zal worden afgewezen. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als na te melden. 5.12 Air Force zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Partijen hebben kostenspecificaties overgelegd die klaarblijkelijk betrekking hebben op de totaalkosten voor zowel de procedure in Zutphen als deze. De Zutphense voorzieningenrechter heeft echter de vordering afgewezen (een eis in reconventie was daar overigens niet ingesteld) met veroordeling van Doornewaard in de proceskosten, waarbij kennelijk geen vaststelling van kosten conform 1019h Rv aan de orde was of is gesteld. Deze voorzieningenrechter overweegt dat over de proceskosten in de Zutphense procedure derhalve reeds is beslist, zodat andermaal toekenning van kosten gemaakt in verband met die procedure in dit geding niet aan de orde kan zijn. Uit het systeem van art. 237 Rv volgt immers dat nu het in die zaak een eindvonnis betrof en voorts over de proceskosten is geoordeeld, in dit tweede geding niet alsnog een vordering ex artikel 1019h Rv kan worden ingesteld, betrekking hebbend op proceskosten in het vorige geschil. In anticipatie op dit mogelijke oordeel heeft deze voorzieningenrechter ter zitting aan partijen gevraagd welke kosten zijn gemaakt na het Zutphense vonnis, voor zover zij betrekking hebben op dit kort geding. Namens beide partijen is na overleg daarover door mr. Hoorneman aangegeven dat voor de procedure in Zutphen € 10.000,– is te rekenen en voor deze procedure in aanvulling daarop € 40.000,–. Reeds ter zitting heeft de voorzieningenrechter aangegeven deze inschatting aanstonds onaannemelijk te vinden nu in wezen dezelfde vragen en grotendeels dezelfde stukken aan die rechter waren voorgelegd. Het enkele feit dat die rechter vervolgens niet aan beantwoording van die vragen toekwam omdat hij zich daartoe niet bevoegd achtte, maakt niet dat de kosten voor de voorbereiding van een discussie over die vragen naar deze procedure kunnen worden ’overgeheveld’. Die kosten waren immers reeds in verband met die eerdere procedure gemaakt. Aangezien partijen desgevraagd echter bij dit standpunt persisteerden, heeft de voorzieningenrechter ter zitting aangegeven dat ook al werden die kosten niet bestreden, hij zich niettemin genoodzaakt zou zien – indien inderdaad zou worden geoordeeld dat slechts de kosten gevallen na het Zutphense vonnis in aanmerking zouden kunnen worden genomen – om de overgelegde urenspecificaties na te lopen en zelf de optelling te verrichten. Nu aan voormelde voorwaarde is voldaan, heeft de voorzieningenrechter alle kosten gevallen na 25 augustus 2007 opgeteld voor Doornewaard. Hieruit is inderdaad gebleken dat de ter zitting gegeven inschatting door mr. Hoorneman onjuist was. De kosten van zowel zijn kantoor als van de octrooigemachtigde Metman optellend leverde namelijk een bedrag op van (€ 13.673,50 + € 3.100,– =) € 16.773,50, alles exclusief BTW. De kosten aan de zijde van Doornewaard worden derhalve

•


3 0 0

B I J B L A D


begroot op: vast recht € 251,–, salaris octrooigemachtigde € 3.100,– en salaris procureur € 13.673,50. Totaal € 17.024,50.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

Nr. 28 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 10 december 2007* (asymmetrische paraplu)

6 De beslissing Mr. G.R.B. van Peursem De voorzieningenrechter in conventie 6.1 heft met onmiddellijke ingang op het conservatoir bewijsbeslag op de Silicair machine, de monsterneming, beschrijving en/of de gerechtelijke bewaring daarvan; 6.2 beveelt gedaagde binnen 24 uur na betekening van dit vonnis alle medewerking te verlenen aan de ongedaanmaking van de (gevolgen van de) bewijsbeslaglegging, monsterneming, beschrijving en/of gerechtelijke bewaring van de Silicair machine, onder meer inhoudende een bevel om schriftelijk een verzoek te doen aan de bewaarders Gerechtsdeurwaarder Tijhuis en Partners te Zwolle en de besloten vennootschap Autoberging Leerentveld B.V. te Zwolle om de Silicair machine terstond vrij te geven aan eiser en deze op kosten van gedaagde binnen 48 uur na betekening van dit vonnis te transporteren naar de locatie waar die in beslag is genomen, op straffe van een dwangsom van € 5.000,– per dag dat zij geheel of gedeeltelijk met de nakoming van dit bevel in gebreke is; 6.3 bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; 6.4 wijst het meer of anders gevorderde af; in reconventie 6.5 wijst de vorderingen af. in conventie en in reconventie 6.6 veroordeelt Air Force in de proceskosten, aan de zijde van Doornewaard tot op heden begroot op € 17.024,50; 6.7 verklaart dit vonnis in conventie en wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Art. 53, lid 2 Row 1995 Het ter zitting getoonde prototype van de Impliva asymmetrische paraplu maakt geen inbreuk op NL 1029225, vanwege het ontbreken van het baleinensamenstel als in de figuren geïllustreerd met 5a/5b. De baleinen van het getoonde prototype zijn technisch ’conventioneel’, zoals in een veelvoud van paraplu’s aangetroffen (en mogelijk iets robuuster uitgevoerd, dan in doorsnee paraplu’s). Impliva’s voorgenomen asymmetrische paraplu lijkt naar voorlopig oordeel dan ook een niet-inventieve variant op de stand der techniek. Art. 6 GModVo Bij de modelrechten van Senz is sprake van een eigen karakter, omdat de algemene indruk die daarmee bij de geïnformeerde gebruiker wordt gewekt, verschilt van het vormgevingserfgoed. Anders gezegd: Er waren weliswaar al eerder asymmetrische paraplu’s op de markt – althans in ieder geval één – , maar die zijn duidelijk anders vormgegeven dan de varianten 1 en 2 van het gemeenschapsmodel van Senz. Dat met variatie van baleinen een veelvoud aan verschillende schermvormen valt te modelleren, blijkt bovendien ook uit variant 2 van het gemeenschapsmodel van Senz. Art. 10 GModVo Het getoonde prototype van Impliva maakt inbreuk op in ieder geval variant 2 van het gemeenschapsmodel van Senz. Art. 10 j˚ art. 13 AW Sprake van een werk met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het ontwerp voor het prototype van Impliva maakt daar inbreuk op, omdat geen sprake is van een voldoende afwijkende totaalindruk. Impliva BV te Mijdrecht, eiseres, procureur mr. L.M. Bruins, advocaten mrs. N.D.R. Nefkens en A.S. Dogan te Amsterdam, tegen 1 Senz Umbrelles BV, 2 Senz Technologies BV beiden te Delft, gedaagden, procureur mr. W. Heemskerk, advocaat mr. J.A.J. Leeman te Rotterdam. 2 De feiten 2.1 Senz Technologies is rechthebbende met betrekking tot Nederlands octrooi 1029225 (hierna: NL 225 of het octrooi), op 12 december 2006 verleend op een aanvrage van 9 juni 2005 voor een: ’scherminrichting’. Op basis van de aanvrage voor dit octrooi is tevens een PCT-aanvrage gedaan. Conclusies 1, 4 en 5 van NL 225 luiden als volgt: 1. Scherminrichting, in het bijzonder regen- of zonnescherm, omvattende: – een staf: – een nabij een eind van de staf daarmee verbonden scherm van flexibel materiaal;

*

Beroep ingesteld. Red.

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 0 1

– langs de staf verplaatsbare bedieningsmiddelen voor het in-of uitklappen van het scherm; en – middelen voor het spannen van het scherm, welke schermspanmiddelen een stel eerste spanorganen en een stel tweede spanorganen omvatten, waarbij de eerste spanorganen elk met één eerste uiteinde scharnierbaar verbonden zijn met de staf en zich van daar langs het scherm uitstrekken tot nabij de omtrek daarvan, en waarbij de tweede spanorganen elk met een eerste uiteinde scharnierbaar verbonden zijn met de bedieningsmiddelen en met een tweede uiteinde verbonden zijn met een overeenkomstig eerste spanorgaan waarbij de verbinding tussen de eerste en tweede spanorganen dichter bij de omtrek van het scherm dan bij de staf aangebracht is, en zich bij voorkeur in hoofdzaak nabij de omtrek van het scherm bevindt, met het kenmerk, dat de eerste en tweede spanorganen vanaf hun onderlinge verbinding over enige afstand in hoofdzaak evenwijdig uitstrekken en daarbij een contactvlak bepalen. 4. Scherminrichting volgens één of meer der conclusies 1-3, met het kenmerk, dat in de uitgeklapte toestand van het scherm, waarbij de spanorganen zich in hoofdzaak radiaal uitstrekken vanaf die staf, tenminste de tweede spanorganen onder voorspanning staan. 5. Scherminrichting volgens één der voorgaande conclusies of volgens de aanhef van conclusie 1, met het kenmerk, dat het scherm een asymmetrische vorm vertoont, de staf excentrisch met het scherm verbonden is, en de spanorganen verschillende lengten vertonen. De figuren 1 en 4 bij NL 225 zien er als volgt uit (verkleind weergegeven):

Model 579032-001 (afbeeldingen 0001.1 t/m 0001.7): Model 579032-002 (afbeeldingen 0002.1 t/m 0002.7):

De figuren 11 en 12 van de PCT-aanvrage van Senz op basis van NL 225 zien er (verkleind weergegeven) als volgt uit:

2.2 Senz Technologies is rechthebbende met betrekking tot een Gemeenschapsmodel in twee varianten, respectievelijk modelnummer 579032-0001 en 579032-002, gedeponeerd op 25 augustus 2006, waarvan de verlening is gepubliceerd op 17 oktober 2006, voor paraplu’s. De respectieve afbeeldingen van dat modeldepot zien er als volgt uit:

•


3 0 2

B I J B L A D


2.3 Senz is opgericht door drie ex-Delftse studenten en brengt een zogenoemde stormvaste paraplu op de markt. Deze – hierna te noemen: stormparaplu – heeft het navolgende uiterlijk:

Senz heeft diverse ’design’-prijzen verworven met haar stormparaplu en daarmee een zekere bekendheid verworven. Zij claimt auteursrechthebbende te zijn met betrekking tot het ontwerp voor haar stormparaplu. 2.4 Impliva drijft een groothandel in paraplu’s en daaraan gerelateerde producten, zoals regenponcho’s en paraplustandaarden. Partijen hebben na de introductie van de stormparaplu door Senz tevergeefs besprekingen gevoerd om tot (distributie)-samenwerking te komen. 2.5 Impliva is voornemens met een eigen versie van een asymmetrische paraplu op de markt te komen. Zij heeft daartoe Senz een prototype getoond. Desgevraagd is Senz niet bereid geweest toe te zeggen dat zij zich te dien aanzien jegens Impliva niet op haar intellectuele eigendomsrechten zal beroepen. Het ter zitting getoonde prototype van Impliva’s asymmetrische paraplu ziet er als volgt uit:

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

3 Het geschil 3.1 Impliva stelt dat zowel de octrooirechten als de modelrechten van Senz nietig zijn, terwijl het ontwerp voor de stormparaplu van Senz evenmin een auteursrechtelijk werk betreft. Althans stelt zij dat zij met haar voorgenomen versie van een asymmetrische paraplu geen inbreuk maakt op deze door Senz geclaimde rechten. Voorts stelt zij dat zij zodoende op ontoelaatbare wijze wordt gehinderd in de introductie van haar asymmetrische paraplu en dat Senz onrechtmatig handelt door ten onrechte – en/want tegen beter weten in – haar (Senz’) intellectuele eigendomsrechten te handhaven ten opzichte van dit voorgenomen ontwerp van Impliva. Dit wordt wel aangeduid met ’wapperen’. Impliva stelt spoedeisend belang te hebben bij een verbod tot staking van dit beweerdelijk onrechtmatig handelen. Op grond van die stellingen vordert Impliva – samengevat – een bevel tot staking van onrechtmatig handelen in de vorm van het handhaven van beweerdelijke exclusieve rechten, zoals de auteurs-, octrooien modelrechten of andere rechten op de (asymmetrische) stormparaplu, danwel het op andere wijze (doen) hinderen van de introductie door Impliva van haar asymmetrische paraplu, op straffe van een dwangsom, alsmede betaling door Senz van een voorschot op de te vorderen schadevergoeding van € 25.000,–, althans een in goede justitie te bepalen voorschotbedrag, kosten rechtens. 3.2 Bij dagvaarding onder 16. heeft Impliva tevens gesteld dat Senz onrechtmatig zou handelen door misbruik te maken van know-how van Impliva. Desgevraagd is dat ter zitting niet langer gehandhaafd. 3.3 Senz voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 De gevraagde voorzieningen dienen te worden afgewezen. Daartoe is het navolgende redengevend. 4.2 De stellingen van Impliva dat Senz zich tegen beter weten in beroept op ongeldige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot haar stormparaplu zijn voorshands onvoldoende aannemelijk geworden. Uitgangspunt is dat degene die zich beroept op hem toekomende intellectuele eigendomsrechten slechts onder omstandigheden eventueel onrechtmatig zal handelen, bijvoorbeeld indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat deze rechten geen stand zullen houden in rechte.1

2.6 Begin jaren 90 heeft Roland Iten een asymmetrische paraplu op de markt gebracht met dit uiterlijk:

1 Vgl. bijv. in geval van wat wel wordt genoemd ’wapperen’ met een achteraf nietig blijkend octrooi HR 29 september 2006 (CFS Bakel/Stork Titan), LJN AU6098, BIE 2007/55, r.o. 5.8.

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Octrooirecht 4.3 Voorop wordt gesteld dat het debat van partijen in dit kort geding omtrent de geldigheid van NL 225 moet worden gekwalificeerd als rudimentair en onvolledig. De (gerede) kans dat in een bodemzaak tot nietigheid van NL 225 zal worden geoordeeld wegens gebrek aan nieuwheid of inventiviteit, is in dit kort geding (mede daardoor) bepaald niet voldoende komen vast te staan – nog daargelaten dat geen bodemzaak met als inzet vernietiging van dit octrooi aanhangig is gemaakt, terwijl ook niet is aangegeven dat daartoe het voornemen bestaat, bijvoorbeeld door overlegging van een adviesaanvraag uit hoofde van art. 84 ROW 1995 aan Octrooicentrum Nederland. Uitleg van de hoofdconclusie in het licht van de beschrijving en de tekeningen leert dat de stormvastheid van de inrichting volgens conclusie 1 ligt in het opvangen van windvlagen door afwikkeling van de daarmee opgewekte krachten langs een dubbel baleinenstelsel, in de figuren geïllustreerd als 5a/5b, dat over een zekere lengte vanaf het uiteinde van de omtreksrand van het scherm evenwijdig loopt (onderling verbonden eerste en tweede spanorganen, die zich over enige afstand in hoofdzaak evenwijdig uitstrekken en zo een contactvlak bepalen). Dat deze kenmerkende maatregel uit de hoofdconclusie onduidelijk of niet eenduidig zou zijn, zoals Impliva aanvoert, (hetgeen overigens geen nietigheidsargumenten zijn) wordt verworpen. Indien Impliva daarmee heeft willen aanvoeren dat het octrooi op dit punt niet nawerkbaar zou zijn, dan is dit door Impliva onvoldoende inzichtelijk gesteld en overigens naar voorlopig oordeel onjuist. Het hierbedoelde mechanisme vertoont verwantschap met een voetafwikkelingsmechanisme, zoals in de beschrijving van de PCT-aanvrage op basis van NL 225 wordt verduidelijkt, onder verwijzing naar figuren 11 en 12 daarvan (hiervoor in 2.1. weergegeven). Impliva heeft onvoldoende onderbouwd dat deze maatregel al bekend zou zijn uit (figuur 2 van) US 2,144,141, mede gelet op het verweer terzake ter zitting van de kant van een van de oprichters van Senz. De nietigheidsargumentatie ontleend aan US 1,749,363 moet alleen al worden gepasseerd, omdat dit stuk niet is overgelegd. Impliva verliest voorts uit het oog dat de asymmetrie en excentrische staf eerst in afhankelijke conclusie 5 wordt geclaimd. De hoofdconclusie ziet daar niet op. 4.4 Zodoende is naar voorlopig oordeel geen sprake van het ontlenen van aanspraken aan NL 225 tegen beter weten van ongeldigheid in, zoals Impliva ten onrechte aanvoert. 4.5 Overigens wordt voorshands geoordeeld dat het ter zitting getoonde prototype van de Impliva asymmetrische paraplu geen inbreuk maakt op NL 225, vanwege het ontbreken van het in 4.3 uiteengezette baleinensamenstel als in de figuren geïllustreerd met 5a/5b. De baleinen van het getoonde prototype zijn technisch ’conventioneel’, zoals in een veelvoud van paraplu’s aangetroffen (en mogelijk iets robuuster uitgevoerd, dan in doorsnee paraplu’s). Impliva’s voorgenomen asymmetrische paraplu lijkt naar voorlopig oordeel dan ook een niet-inventieve variant op de stand der techniek. 4.6 Dit maakt evenwel niet dat voorshands moet worden geoordeeld dat zodoende sprake is van onrechtmatig ’wapperen’ met NL 225 door Senz richting Impliva. Het prototype is pas in een zeer laat stadium aan Senz getoond door Impliva. Mogelijk is dit eerst ter zitting gebeurd, hoewel

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 0 3

Impliva stelt dit prototype in een eerdere fase al aan de raadsman van Senz te hebben toegezonden, waarvan evenwel geen eenduidig bewijs is gepresenteerd. Mr. Leeman heeft daarvan ter zitting aangegeven dat hij kan bevestigen noch ontkennen dat hetgeen hij toen heeft gezien, overeenkomt met het ter zitting getoonde prototype. Daarmee is onvoldoende aannemelijk geworden dat het ter zitting getoonde prototype – waarvan noch bij dagvaarding, noch in de producties van Impliva een afbeelding is gepresenteerd door Impliva – al eerder bij Senz bekend was. Daarbij moet tevens bedacht worden dat het niet Senz is geweest die zonder kennis te nemen van het voorgenomen prototype van Impliva’s asymmetrische paraplu jegens Impliva is gaan schermen met haar rechten uit NL 225. Het is daarentegen juist Impliva geweest, die, kennelijk zonder voldoende eenduidig bewijsbaar Senz in kennis te hebben gesteld van haar exacte voorgenomen product, vervolgens van Senz is gaan verlangen dat deze, slechts op grond van dit zodoende niet eenduidig aangegeven voornemen om met een asymmetrische paraplu op de markt te zullen komen, zou toezeggen dat zij haar intellectuele eigendomsrechten niet langer jegens Impliva in stelling zou brengen. Nu Senz daartoe vervolgens niet zonder meer bereid bleek, stelt Impliva dat dat niet willen bevestigen onrechtmatig is, omdat dit neerkomt op ’wapperen’. Dit wordt voorshands rechtens niet juist geacht. Bovendien is niet gebleken dat Senz ook na dit vonnis door zal gaan met het inroepen van NL 225 jegens de thans door Impliva voorgenomen en ter zitting getoonde variant. Zodoende is dit een en ander onvoldoende om een ’wapperverbod’ in kort geding op te kunnen gronden. Modellen 4.7 Voorop wordt gesteld dat krachtens art. 85 lid 1 van Vo. 6/2002 (GemModVo) een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel uit dient te gaan van de geldigheid van een ingeschreven Gemeenschapsmodel. De enige mogelijkheid om die geldigheid aan te tasten bij de civiele rechter is een reconventionele vordering tot nietigverklaring, die in kort geding niet mogelijk is. De exceptie van ongeldigheid anders dan bij wege van reconventionele vordering is alleen ontvankelijk, indien beroep wordt gedaan op een ouder door gedaagde gehouden nationaal modelrecht. Daarvan is geen sprake. Gelet op deze strikte vereisten en nu niet is gesteld of gebleken dat Impliva een nietigheidsprocedure van de Gemeenschapsmodelrechten van Senz is gestart bij het BHIM in Alicante of daartoe het serieus te nemen voornemen heeft geuit, moet in dit kort geding uit worden gegaan van de geldigheid van de Gemeenschapsmodelrechten waar Senz zich op beroept. 4.8 Daarbij kan in het midden blijven of in kort geding in omstandigheden als de onderhavige niettemin de toets zou moeten zijn of een gerede (serieuze, niet te verwaarlozen) kans bestaat dat de ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten van Senz in een nietigheidsgeding ten gronde nietig zouden moeten worden verklaard. Naar voorlopig oordeel is daarvan namelijk geen sprake. Volgens Impliva is de vormgeving van de Gemeenschapsmodelrechten van Senz uitsluitend technisch bepaald, maar dat is naar voorlopig oordeel onjuist. De strakke, aerodynamische puntvorm van variant 1 van het model wordt mogelijk in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop het baleinenstelsel met parallelverloop naar het schermuiteinde toe is vorm-

•


3 0 4

B I J B L A D


gegeven, maar niet uitsluitend. Zoals de eigen octrooigemachtigde van Impliva het uitdrukt, kan de vakman op het gebied van paraplu’s elke vorm aan een paraplu geven, door baleinen te verlengen en te verkorten. Daarvan is ter zitting ook een flink staaltje getoond in de vorm van talrijke meer of minder asymmetrisch vormgegeven paraplu’s, waarvan voorshands vanwege de betwisting door Senz en het ontbreken van overgelegd bewijs door Impliva slechts van het exemplaar van Roland Iten (vgl. hiervoor in 2.6) kan worden aangenomen dat die al op de markt waren in de periode gelegen een jaar voorafgaand aan het depot van de modelrechten. Overigens zijn de andere door Impliva getoonde asymmetrische paraplu’s (Dryspot, Bike, Rhumbrella, Leaf, Lovers), waarvan in het geheel niet aannemelijk is gemaakt dat die eerder openbaar waren dan (een jaar voorafgaand aan) het depot van Senz, allemaal afwijkend qua vormgeving. Naar voorlopig oordeel maakt dit aldus door Impliva aangegeven vormgevingserfgoed niet dat bij de modelrechten van Senz moet worden gesproken van identieke modellen. De kenmerken van de modellen van Senz tonen niet slechts in onbelangrijke details verschillen. Ook is bij de modelrechten van Senz sprake van een eigen karakter, omdat de algemene indruk die daarmee bij de geïnformeerde gebruiker wordt gewekt, verschilt van die van dit vormgevingserfgoed. Anders gezegd: Er waren weliswaar al eerder asymmetrische paraplu’s op de markt – althans in ieder geval één –, maar die zijn duidelijk anders vormgegeven dan de varianten 1 en 2 van het Gemeenschapsmodel van Senz. Dat met variatie van baleinen een veelvoud aan verschillende schermvormen valt te modelleren, blijkt bovendien ook uit variant 2 van het Gemeenschapsmodel van Senz. Ook overigens gaan de geldigheidsverweren van Impliva naar voorlopig oordeel niet op. 4.9 Er is derhalve geen sprake van het tegen beter weten in of anderszins onrechtmatig inroepen van modelrechten door Senz. 4.10 Daar komt bij dat naar voorlopig oordeel het getoonde prototype van Impliva inbreuk maakt op in ieder geval variant 2 van het Gemeenschapsmodel van Senz. Mogelijk is dat bij de strakke, puntige aerodynamische vorm van de 1e variant van dit model anders, omdat het Impliva prototype weliswaar asymmetrisch is, maar overigens de klassieke min of meer parabolische schermvorm van doorsnee paraplu’s benadert. De – inderdaad ook aanwezige – verschillen, waar Impliva op wijst, en die voorzover modelrechtelijk relevant vooral de verschillende ’staartzijde’ en staf betreffen, maken dit naar voorlopig oordeel niet anders. 4.11 Zo bezien handhaaft Senz derhalve voorshands terecht haar modelrechten jegens Impliva en handelt zij mitsdien niet onrechtmatig. Auteursrecht 4.12 Mutatis mutandis geldt voorshands hetgeen met betrekking tot geldigheid en inbreuk op de modelrechten van Senz is overwogen eveneens met betrekking tot de auteursrechten van Senz op het ontwerp voor haar stormparaplu. Dat Senz als maker moet worden aangemerkt, is niet bestreden. Naar voorlopig oordeel is sprake van een werk met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het ontwerp voor het prototype van Impliva maakt daar inbreuk op, omdat geen sprake is van een voldoende afwijkende totaalindruk.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

Slaafse nabootsing 4.13 Van slaafse nabootsing is, tenslotte, voorshands onvoldoende gebleken. Technisch wijkt het Impliva prototype af van Senz’ stormparaplu, zoals (mogelijk) eerst ter zitting voldoende duidelijk is geworden. Evenmin als dat ten aanzien van ’wapperen’ met haar octrooi kan worden aangenomen, kan hier op dezelfde gronden worden gesteld dat sprake is van het tegen beter weten van onjuistheid van de pretentie in of anderszins onrechtmatig handhaven van claims door Senz jegens een concurrent. Slotsom 4.14 Op grond van het vorenoverwogene moeten de gevraagde voorzieningen worden afgewezen. Onrechtmatig handhaven van rechten met betrekking tot de voorgenomen introductie van Impliva’s stormparaplu is onvoldoende aannemelijk geworden. Alleen al daarom moet tevens het gevorderde voorschot op schadevergoeding worden afgewezen – nog daargelaten dat daartoe geen enkel spoedeisend belang is gesteld. Impliva zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten. Beiderzijds is geen aanspraak gemaakt op een veroordeling volgens art. 1019h Rv, zodat de kostenveroordeling wordt begroot volgens het liquidatietarief. Evenmin heeft Senz aanspraak gemaakt op uitvoerbaarverklaring bij voorbaat van een eventuele kostenveroordeling ten gunste van Senz, zodat ook dat niet kan worden toegewezen. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: 5.1 wijst de vorderingen af; 5.2 veroordeelt Impliva in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Senz begroot op € 251,– aan verschotten en € 861,– aan salaris procureur. Enz.

Nr. 29 Rechtbank te Arnhem, 18 oktober 2006 (Webeffekt) Mr. T.E. Deurvorst Art. 2.4, aanhef en f BVIE Aangezien eiseres eerder is begonnen met gebruik van de merken (in Duitsland) en de gedaagden hiermee op grond van hun rechtstreekse betrekking tot eiseres bekend waren, komt gedaagden geen beroep toe op gebruik te goeder trouw dan wel een geldige reden. Art. 2.20, lid 1a BVIE De instandhouding van domeinnamen door gedaagden is te beschouwen als gebruik van een identiek merk voor dezelfde diensten waarvoor de merken van eiseres zijn ingeschreven. Art. 2.20, lid 1b BVIE Gezien de eerder bestaande samenwerking tussen partijen is er een reëel verwarringsgevaar. Dat er geen reëele belemmering is van de ontplooiïngsmogelijkheden van de eiseres op de Nederlandse markt, verwijst naar een voorwaarde die het merkenrecht niet stelt.

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Art. 2.20, lid 1a en b BVIE Beroep op ’oudere’ handelsnaam c.q. domeinnaamrechten: het Beneluxmerkenrecht stelt geen prioriteitseis. Een merkrecht wordt als geldig verondersteld tenzij nietigheid of verval wordt ingeroepen. Art. 6:248 BW De contractuele redelijkheid en billijkheid verzetten zich ertegen dat de gedaagden, van wie tijdens de samenwerking van partijen voor de hand lag dat die Nederlandse domeinnaamregistraties zouden verrichten omdat dat voor de in het buitenland gevestigde eiseres niet mogelijk was, zich nu beroepen op de in het domeinnaamrecht aanvaarde regel ’wie het eerst komt die het eerst maalt’. Mogelijk komt, ook op grond van de contractuele redelijkheid en billijkheid, aan gedaagden enige vergoeding toe, maar hierover is te weinig gesteld. Hieraan kan dus geen opschortingsrecht worden ontleend. Webeffekt AG te Dinslaken, Duitsland, eiseres, procureur mr. F.J. Boom, advocaat mr. M.E. van der Zijde te Eindhoven, tegen Webeffect Nederland BV, thans genaamd Conclavis Internet Strategy BV te Arnhem, gedaagde, procureur mr. J.F.E. van Halder, advocaat mr. W.Th.A. Kampschreur te Nijmegen, en G.J. Nijkamp te Arnhem, derde, door eiseres in het geding geroepen partij, procureur mr. J.F.E. van Halder, advocaat mr. W.Th.A. Kampschreur te Nijmegen. 2 De feiten 2.1 Webeffekt A.G. is een Duitse onderneming actief op het gebied van internet-dienstverlening, met name zoekfuncties en internetmarketing. De onderneming had aanvankelijk een andere rechtsvorm. De rechtsvoorganger van Webeffekt A.G. is haar activiteiten in 1997 gestart onder de naam internetmarketing Robert Biermann. In 1998 duidde hij zijn onderneming ook aan als Webeffekt. In 1999 werd de rechtsvorm van de onderneming gewijzigd en luidde de handelsnaam Webeffekt Internet GmbH, Sinds 1997 maakt de onderneming gebruik van de domeinnaamregistratie www.webeffekt.de. 2.2 In 1998 is de directeur van het toenmalige Webeffekt Internet GmbH, de heer R. Biermann, hierna ’Biermann’, in contact gekomen met Nijkamp. Beiden hebben toen het plan opgevat om tot een samenwerking te komen. Het was in het kort de bedoeling dat Nijkamp de Nederlandse markt zou aanboren en Nederlandse cliëntèle bij Biermann — d.w.z. Webeffekt Internet GmbH — zou aanbrengen. Nijkamp zou hiervoor een provisie krijgen. Biermann handelend onder de naam ’Webeffekt’ en Nijkamp hebben op 17 december 1998 een overeenkomst getekend, mede ten behoeve van hun rechtsopvolgers. Ingevolge art. 1 daarvan was het onderwerp van deze overeenkomst de marketing in Nederland door Nijkerk van de door Biermann in Duitsland op de markt gebrachte promotie van zoekmachines. Art. 1 van de overeenkomst luidt als volgt: ’Dieser Vertrag regelt die durch Nijkamp in den Niederlanden erbrachte Vermarktung der durch Webeffekt in Deutschland angebotenen qualifizierten Suchmaschinen-Promotion. Die Internet-Anwendungen niederländischer Unternehmen sollen durch WebEffekt derart in die fu¨ r Deutschland relevanten InternetSuchdienste eingetragen werden, dass diese durch deutsche InternetAnwender gefunden werden können.’

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 0 5

2.3 Wat betreft de looptijd en de beëindiging van de overeenkomst luidt art. 7 van de overeenkomst, voorzover hier van belang: ’Er [dieser Vertrag, bew.] läuft auf unbestimmte Zeit. Jede Vertragspartei kann den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Ende des Kalendervierteljahres schriftlich ku¨ ndigen.’ 2.4 In 1999 en 2000 heeft de vennootschap onder firma Webeffect Nederland, rechtsvoorganger van Webeffect Nederland B.V., een aantal domeinnaamregistraties laten verrichten, t.w. metaposition.nl respectievelijk webeffekt.nl en webeffekt.nl. Het was toen niet mogelijk voor een nietNederlands ingezetene een .nl domeinnaam te registreren. In deze periode heeft Webeffect Nederland tevens onderzocht of Webeffe(c)(k)t als woordmerk in de Benelux kon worden ingeschreven, hetgeen volgens adviseurs op juridische bezwaren stuitte. 2.5 Partijen hebben in 2000 onderhandeld over de aard van de gezamenlijk te ontplooien activiteiten en de aard van de samenwerking. Suggesties zijn uitgewisseld over de aard en zeggenschapsverhoudingen in Webeffect Nederland. In dit kader heeft Nijkamp Biermann erop gewezen dat hem was geadviseerd dat het woordmerk Webeffect alleen tezamen met een logo als merk kon worden beschermd in de Benelux en dat Nijman bereid was deze naam als handelsnaam — desnoods met het logo en de huisstijl van Webeffekt A.G. — te gebruiken mits dit gebruik onbeperkt zou zijn toegestaan. In april 2001 heeft Nijman Webeffekt A.G. verzocht om aan te geven of en zo ja onder welke voorwaarden Webeffekt A.G. wilde samenwerken. Onderhandelingen over een nieuw contract zijn vervolgens gestrand. 2.6 Webeffekt A.G., althans haar rechtsvoorganger, heeft op 28 februari 2001 de woorden Webeffekt en Metaposition als twee internationale merken geregistreerd in klassen 25, 38 en 42 voor o.m. de Benelux. 2.7 Webeffect Nederland B.V. is op 31 mei 2001 opgericht en houdt zich eveneens bezig met o.m. internetdienstverlening. Partijen zijn in 2001 feitelijk gestopt met samenwerken. 2.8 In mei 2002 heeft de Duitse raadsvrouwe Webeffect Nederland B.V. laten weten dat het gebruik van de domeinnamen www.webeffekt.nl, www.webeffect.nl en www.metaposition.nl alsmede de naam Webeffect Nederland B.V. niet langer was toegestaan aangezien de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen was beëindigd en haar o.m. verzocht het gebruik daarvan te staken. Bij brief van 28 april 2004 is een brief van dezelfde strekking verstuurd door de Nederlandse raadsman van Webeffekt A.G. 2.9 In augustus 2005 wijzigt Webeffect Nederland haar naam in Conclavis Internet Strategy B.V. In oktober 2005 worden de domeinnamen webeffekt.nl, webeffect.nl en metaposition.nl overgeschreven op naam van Nijkamp. 2.10 Webeffekt A.G. heeft op 22 maart 2006 conservatoir beslag laten leggen op de domeinnaamregistraties webeffekt.nl, webeffect.nl en metaposition.nl. (...) 4 De beoordeling 4.1 Tijdens de comparitie van partijen hebben partijen te kennen gegeven dat het onderhavige geschil naar hun me-

•


3 0 6

B I J B L A D


ning beslecht dient te worden naar Nederlands recht. De rechtbank zal dit uitgangspunt hanteren nu er geen regel is die zich daartegen verzet. 4.2 Ingevolge art. 4.6 lid 3 Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (37A Benelux Merkenwet) verklaart de rechtbank zich — als aanvulling op het vonnis van 22 februari 2006 — ambtshalve bevoegd nu zowel Webeffeet Nederland B.V. als Nijkamp binnen haar arrondissement gevestigd is c.q. woonplaats heeft. 4.3 Ter onderbouwing van haar vorderingen beroept Webeffekt A.G. zich op het – ten opzichte van de registratiedata van de domeinnamen wwvv.webeffect.nl, www.webeffekt.n1 en www.metaposition.nl – oudere handelsnaamrecht, haar merkrechten en op de onrechtmatige daad. 4.4 Wat betreft de eerste grondslag geldt ingevolge vaste rechtspraak dat een buitenlandse handelsnaam in Nederland kan wonden beschermd indien deze hier te lande enige bekendheid geniet. Webeffekt A.G. heeft gesteld dat zij zich reeds op de Nederlandse markt richtte voordat zij c.q. haar rechtsvoorganger de samenwerking met Nijkamp was begonnen, en om die reden in het bezit is van oudere handelsnaamrechten. Dienaangaande heeft zij een aantal kopieën overgelegd van haar website www.webeffekt.de die in de Nederlandse taal zijn gesteld. De rechtbank acht deze kopieën evenwel onvoldoende om tot de conclusie te kunnen leiden dat de woorden Webeffekt en Metaposition als handelsnamen reeds vóór 1998 enige bekendheid genoten in Nederland, nu deze internetpagina’s gezien hun datum (rechts onderaan) dateren van 22 februari 2005. 4.5 Wat betreft de tweede grondslag onderschrijft de rechtbank de stelling van Webeffekt A.G. dat zij zich met succes kan beroepen op haar internationale merkinschrijvingen van 28 februari 2001 met gelding voor de Benelux. Allereerst kan Webeffekt A.G. zich ingevolge art. 2.20 lid 1 sub a Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (13A lid 1 sub a Benelux Merkenwet) verzetten tegen ieder gebruik van een teken identiek aan de woordmerken Webeffekt en Metaposition dat wordt gebruikt voor dezelfde diensten. Daarvan is sprake. Zowel de instandhouding van de domeinen door Webeffect Nederland (voordat de overschrijving plaatsvond) als door Nijkamp zijn als zodanig te beschouwen. Gezien de nauwe band tussen beide partijen en de recente domeinnamenoverschrijving acht de rechtbank voldoende dreiging aanwezig voor oplegging van een verbod jegens Webeffect Nederland als onder VI gevorderd. 4.6 Het gebruik van de domeinnaam www.webeffect.nl en de handelsnaam Webeffect Nederland B.V. is hetzelfde lot beschoren, zij het ingevolge art. 2.20 lid 1 sub b Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (13A lid 1 sub b Benelux Merkenwet). Aannemelijk is immers dat het publiek, dat aanvankelijk te maken had met (de rechtsvoorganger van) Webeffect Nederland B.V. en Nijkamp als opdrachtnemer/vertegenwoordiger van Webeffekt A.G. door de continuering van het – in ieder geval in auditief opzicht identieke — sterk overeenstemmende woord, zal denken dat partijen nog steeds met elkaar samenwerken. De stelling van Webeffect Nederland en Nijkamp dat er in deze geen sprake is van een reëel verwarringsgevaar wordt hiermee verworpen evenals hun stelling dat geen sprake is van reële belemmering in de ontplooiingsmogelijkheden van

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

Webeffekt A.G. op de Nederlandse markt. Laatstgenoemde voorwaarde wordt niet door het Benelux merkenrecht gesteld. 4.7 Webeffect Nederland en Nijkamp hebben nog een aantal stellingen opgeworpen ten verwere tegen de aanspraken van Webeffekt A.G. Als eerste beroepen zij zich op de regel: ’wie het eerst komt die het eerst maalt’. Deze, in het domeinnamenrecht aanvaarde hoofdregel, wordt inmiddels gekenmerkt door verschillende uitzonderingen. Een daarvan is de contractuele goede trouw. Deze uitzondering doet ook opgeld in deze kwestie. Immers door lacunes in de .nl domeinnaamreglementering was Webeffekt A.G. indertijd genoodzaakt gebruik te maken van een Nederlands ingezetene om een .nl domeinnaam te registreren. In het kader van de samenwerking tussen Biermann en Nijkamp lag het voor de hand dat Nijkamp dit zou doen. De contractuele redelijkheid en billijkheid staan eraan in de weg dat het Nijkamp lange tijd na het feitelijk stopzetten van de samenwerking – die de rechtbank bij afwezigheid van enige andere stelling van partijen opvat als contractuele beëindiging van de overeenkomst – zonder meer vrijstaat het gebruik voort te zetten en de overdracht van de domeinnamen aan Webeffekt A.G. te weigeren. Wellicht kan Nijkamp redelijke voorwaarden verbinden aan staking van het gebruik c.q. overdracht maar daaromtrent en omtrent de juridische grondslag daarvoor heeft hij te weinig gesteld. Niet gesteld is dat er contractuele afspraken zijn gemaakt en evenmin is een reconventionele vordering ingesteld op dit punt. 4.8 Het volgende verweer is dat een ouder recht bestaat op de genoemde domeinnamen en handelsnaam Webeffect Nederland. Hiervoor zouden de jongere merkrechten van Webeffekt A.G. moeten wijken. De rechtbank stelt dienaangaande voorop dat het Benelux merkenrecht geen expliciete prioriteitseis stelt; een merkrecht wordt derhalve als geldig verondersteld tenzij bijvoorbeeld de nietigheid of het verval daarvan wordt ingeroepen. Noch Webeffect Nederland B.V. noch Nijkamp heeft dit echter uitdrukkelijk gedaan, daargelaten de vraag – onder 4.7 is dit punt reeds aangestipt – of het bestaan van de oudere domeinnaamregistraties voldoende grond zouden kunnen opleveren om de nietigheid in te roepen. 4.9 Webeffect Nederland en Nijkamp hebben erop gewezen dat gelet op de contractuele betrekking tussen partijen er sprake is van gebruik te goeder trouw respectievelijk een geldige reden. Gezien de omstandigheid dat Webeffekt A.G. eerder is begonnen met het gebruik van de woorden Webeffekt en Metaposition en Webeffect Nederland hiermee bekend is als gevolg van haar rechtstreekse betrekking tot Webeffekt A.G. kan de rechtbank deze stelling niet goed volgen. Veeleer is de rechtbank van oordeel dat die rechtstreekse betrekking meebrengt dat er als regel juist geen sprake kan zijn van goede trouw of een geldige reden, behoudens bijzondere omstandigheden. De laatste zijn niet gesteld. 4.10 Tot slot stellen Webeffect Nederland en Nijkamp dat hen een opschortingsrecht toekomt zolang Webeffekt A.G. geen redelijke vergoeding betaalt voor gedane investeringen en geleden schade als gevolg van de eenzijdige beëinding van het contract door Webeffekt A.G. Ofschoon de rechtbank de stelling onderschrijft dat de contractuele goede trouw kan meebrengen dat Nijkamp redelijke voorwaarden verbindt aan staking van het gebruik c.q. Over-

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


dracht, is zoals gezegd daaromtrent èn omtrent de grondslag daarvoor, te weinig gesteld. 4.11 De rechtbank komt derhalve tot de slotsom dat Webeffekt A.G. zich als merkhouder kan verzetten tegen het gebruik van het teken webeffekt.nl, webeffect.nl en metaposition.nl alsmede tegen het gebruik van de handelsnaam Webeffect Nederland B.V. Aangezien de domeinnamen thans op naam van Nijkamp zijn gesteld, komt het gevorderde sub VII en VIII niet in aanmerking voor toewijzing jegens Webeffect Nederland B.V. De rechtbank acht het niet onaannemelijk dat Webeffekt A.G. enige schade heeft geleden als gevolg van verwarring bij het publiek die is gerezen als gevolg van het gebruik van eerder genoemde domeinnamen en handelsnaam. De mogelijkheid van schade acht de rechtbank dus aanwezig. Om die reden zal zij een schadestaat (IX) bevelen. Evenzo acht de rechtbank aannemelijk dat Webeffekt A.G. buitengerechtelijke kosten (X) heeft gemaakt, gezien de lange historie die aan dit geschil is vooraf gegaan. Het in de dagvaarding gevorderde sub XI tweede streepje acht de rechtbank niet toewijsbaar als té disproportioneel gesteld. De dwangsom zal worden gematigd. 4.12 Uit de woordkeuze van de Akte oproeping van een derde d.d. 7 april 2006 leidt de rechtbank af dat Webeffekt A.G. zich slechts met drie vorderingen (VI, XI en XII) uitdrukkelijk tot Nijkamp heeft gericht, waarvan slechts de vordering sub VI voor toewijzing gereed ligt. Het gevorderde sub XI wordt afgewezen als té onbepaald in relatie tot het verbod dat Nijkamp wordt opgelegd en om redenen als hierboven vernield. De rest van de vorderingen richt zich immers op de veroordeling van Webeffect Nederland B.V. Slechts een deel van de ingestelde vorderingen komt dus (deels) voor toewijzing in aanmerking. 4.13 Webeffekt A.G. vordert voorts Webeffect Nederland B.V. en Nijkamp te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Deze vordering is gelet op het bepaalde in art. 706 Rv toewijsbaar. Het opgevoerde vast recht voor het beslagrekest zal echter worden afgewezen, omdat dit vast recht al is verrekend met het vast recht dat in deze zaak verschuldigd is. De beslagkosten worden begroot op € 254,54 voor verschotten en € 894,– voor salaris procureur (1 rekest x € 894,–). 4.14 Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partijen zullen Webeffect Nederland B.V. en Nijkamp in de proceskosten van de hoofdzaak worden veroordeeld. Als de in het ongelijk gestelde partij in het incident zal Webeffect Nederland B.V. worden veroordeeld in de kosten van het incident. De kosten aan de zijde van Webeffekt A.G. worden begroot op: dagvaarding € 71,93, overige explootkosten € 0,–, vast recht € 244,–, getuigenkosten € 0,–, deskundigen € 0,–, overige kosten € 0,– en salaris procureur € 894,– (1,5 punt x tarief € 1.341,–). Totaal € 1.656,93. 4.15 De rechter, ten overstaan van wie de comparitie is gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen om organisatorische redenen. 5 De beslissing De rechtbank 5.1 verklaart voor recht dat het gebruik door Webeffect Nederland B.V. van de handelsnaam Webeffect Nederland B.V.. de tekens ’Webeffekt’, ’Webeffect’ en ’Metaposition’ als-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 0 7

mede het gebruik door Webeffect Nederland B.V. van de in 2.4 bedoelde domeinnamen in strijd zijn met de genoemde merkrechten van Webeffekt A.G., 5.2 beveelt Webeffect Nederland B.V. zich met onmiddellijke ingang te onthouden van het voeren en/of gebruiken van het merk en/of de handelsnaam ’Webeffekt’ of enig ander daarmee overeenstemmend teken, ter aanduiding van haar vennootschappen, activiteiten en/of van haar afkomstige waren of diensten, 5.3 beveelt Webeffect Nederland B.V. zich met onmiddellijke ingang te onthouden van het voeren en/of gebruiken van het merk ’Metaposition’ of enig ander daarmee overeenstemmend teken, ter aanduiding van haar vennootschappen, activiteiten en/of van haar afkomstige waren of diensten, 5.4 beveelt Webeffect Nederland B.V. om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis alle (verzoeken om) inschrijvingen in enig Handelsregister, merkenregister of ander register in binnen- en buitenland ongedaan te maken, zodanig dat noch de woorden ’Webeffect’, ’Webeffekt’ of ’Metaposition’ noch enig ander met de merken ’Webeffekt’ en ’Metaposition’ dan wel de handelsnaam ’Webeffekt’ overeenstemmend teken of woord daarin zullen voorkomen en aan de advocaat van Webeffekt A.G. steeds kopie te zenden van alle correspondentie als hiervoor bedoeld, 5.5 beveelt Webeffect Nederland B.V. om binnen zeven dagen na de betekening van dit vonnis alle bij haar in het bezit zijnde inbreukmakende materialen te (doen) vernietigen en daarvan bewijs te verschaffen aan de advocaat van Webeffekt A.G., 5.6 beveelt Webeffect Nederland B.V. en Nijkamp met onmiddellijke ingang ieder gebruik van de internet domeinnamen www.webeffect.,nl , www.webeffekt.nl en www.metaposition.nl te staken en gestaakt te houden, 5.7 veroordeelt Webeffect Nederland B.V. tot betaling van door Webeffekt A.G. geleden schade op te maken bij staat, te vermeerderen met wettelijke rente plus BTW vanaf de dag van betekening van de dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, 5.8 veroordeelt Webeffect Nederland B.V. tot betaling van € 1.500,– uit hoofde van buitengerechtelijke kosten te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag van betekening van de dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, 5.9 veroordeelt Webeffect Nederland B.V. en Nijkamp aan Webeffekt A.G. te voldoen een dwangsom van € 2.000,– voor iedere overtreding van de jegens haar gegeven bevelen — genoemd in 5.2 t/m 5.6 in het vonnis, respectievelijk voor iedere dag dat de verboden gedraging voortduurt, 5.10 bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding, 5.11 veroordeelt Webeffect Nederland B.V. en Nijkamp in de beslagkosten, tot op heden begroot op € 1.148,54, 5.12 veroordeelt Webeffect Nederland B.V. en Nijkamp in de proceskosten van de hoofdzaak, aan de zijde van Webeffekt A.G. tot op heden begroot op € 1.656,93, 5.13 veroordeelt Webeffect Nederland B.V. in de proceskosten van het incident, begroot op € 452,–,

•


3 0 8

B I J B L A D


5.14 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.15 wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 30 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 9 januari 2008 (Portakabin) Mrs. Chr.A.J.F.M. Hensen, P.W. van Straalen en P.H. Blok Art. 2.20 BVIE Verwijderen van een merk van producten en aanbrengen van een ander (eigen) merk is geen merkinbreuk. Art. 2.20, lid 1a BVIE Gebruik van aan een merk gelijke ’adwords’ die een zoekmachine (Google) ertoe brengen de gebruiker naar de website van een ander dan de merkhouder te leiden waar dezelfde waren als die van de merkhouder worden aangeboden, is inbreuk op de voet van deze bepaling, voorzover geen beroep op uitputting kan worden gedaan. Art. 2.23, lid 3 BVIE Het staat gedaagde in beginsel vrij het merk van de merkhouder te gebruiken om reclame te maken voor de handel in tweedehands producten van de merkhouder, mits de reclame op die producten betrekking heeft en er overigens voor de merkhouder geen gegronde redenen zijn om zich daartegen te verzetten. Dit geldt ook voor ’adwords’ die sterk op het merk gelijken (om aan veel gemaakte tikfouten tegemoet te komen) omdat dit de enige manier oplevert om op deze wijze effectief reclame te maken. Aannemelijk dat gedaagde een substantieel aantal producten van de merkhouder aanbiedt. Dat gedaagde ook (gebruikte) producten van andere merken aanbiedt levert dan geen gegronde reden voor verzet op. Er is wel gegronde reden voor verzet wanneer gedaagde in de betreffende reclame (ook) nieuwe producten van anderen (waaronder: van zichzelf ) aanbiedt. Door het merk van de eiseres daarvoor te gebruiken wordt meer voordeel uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk getrokken dan nodig was voor legitieme tweedehands handel. Geen gegronde reden om bezwaar te maken tegen gebruik van het merk in kleine letters en zonder -aanduiding. De rechtbank beoordeelt dit niet als gebruik als soortnaam. Ook geen gegronde reden in het feit dat de ’link’ via de ’adwords’ leidt naar de homepage van de adverteerder (en niet naar een specifieke pagina die op de tweedehandshandel in de producten van de merkhouder is toegesneden). Ook in de ’gewone wereld’ worden klanten die op reclame reageren naar de hoofdingang verwezen in plaats van naar een achterdeur die direct uitkomt bij bepaalde producten.* Dat de door ’adwords’ opgeroepen reclame prominent en opvallend is, is niet onrechtmatig. Art. 6:162 BW Voorzover geen inbreuk op een recht van intellectuele eigendom aan de orde is, moet verkoop waarbij geprofiteerd wordt van het *

In een eerder gevoerd kort geding tussen partijen dat geleid heeft tot Hof Amsterdam, 14 december 2006, IER 2007, 27 (cassatieberoep ingesteld) had het hof ’doorlinken’ naar de homepage van de tweedehandshandelaar (in plaats van de bladzijden waar de tweedehands-producten werden aangeboden) en gebruik van het merk van de eiseres als soortnaam verboden; en overigens grotendeels in dezelfde zin geoordeeld als in de onderhavige uitspraak (ten gronde). Red.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

bedrijfsdebiet van de merkhouder met terughoudendheid worden beoordeeld. Verwarringsgevaar (door aanbrengen van het eigen merk op de tweedehandsproducten van de merkhouder) is in dit verband onvoldoende, als niet tevens vaststaat dat het verwarringsgevaar onnodig is. Van onnodigheid blijkt al daarom niet, omdat de merkhouder weigert de gedaagde ’eigen’ merkstickers te verstrekken ter vervanging van beschadigde stickers op de tweedehands producten, en de gedaagde de potentiële kopers altijd informeert over de herkomst van haar producten. 1 Portakabin Limited te Huntington, York, Verenigd Koninkrijk, 2 Portakabin BV te Sliedrecht, eiseressen, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. A. van Beelen te Amsterdam, tegen Primakabin BV te Klundert, gedaagde, procureur mr. R.S. Meijer, advocaten O.H.J. Schmutzer en M.G. Schrijvers te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 Portakabin Limited is producent en leverancier van mobiele bouwsystemen en is rechthebbende op het Beneluxwoordmerk PORTAKABIN, gedeponeerd op 9 maart 1971 en ingeschreven onder registratienummer 0012883 voor waren in klasse 6 en 19. 2.2 Portakabin Limited is tevens houdster van het Gemeenschapswoordmerk PORTAKABIN, gedeponeerd op 20 november 1996 en ingeschreven onder registratienummer 410.837, voor waren in klasse 6, 19 en 42. 2.3 Portakabin B.V. is een dochtervennootschap van Portakabin Limited en houdt zich net als Portakabin Limited bezig met de productie en verkoop van mobiele bouwsystemen. Zij maakt krachtens licentie van Portakabin Limited gebruik van het merk PORTAKABIN. Tevens gebruikt Portakabin B.V. sinds 1971 de handelsnaam Portakabin in Nederland. 2.4 Primakabin produceert en verhandelt onder haar merknaam PRIMAKABIN vormen van tijdelijke huisvesting, zoals bouwketen en kantoorcabines. Daarnaast verhuurt en verkoopt Primakabin gebruikte cabines, waaronder cabines afkomstig van Portakabin c.s. Van de laatstgenoemde cabines zijn de stickers met het merk van Portakabin c.s. verwijderd, althans die stickers komen niet meer voor op die cabines. Primakabin heeft op deze cabines de volgende stickers met de merknaam PRIMAKABIN geplakt.

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Voorts is op deze cabines de volgende productieplaat nog zichtbaar waarop Portakabin als producent wordt vermeld.

2.5 Primakabin biedt haar producten onder meer aan via haar website onder de domeinnaam www.primakabin.nl. Bij het adverteren via internet maakt Primakabin gebruik van de mogelijkheid om tegen betaling bij zoekprogramma’s zoals Google zogenaamde ’adwords’ op te geven. Wordt in de zoekmachine een door Primakabin opgegeven adword ingetikt, dan verschijnt een advertentie met een hyperlink naar de homepage van de website van Primakabin boven de zoekresultaten of rechts naast de zoekresultaten onder het kopje ’Gesponsorde Koppelingen’. Bij onder meer het zoekprogramma Google heeft Primakabin de adwords ’portakabin’, ’portacabin’, ’portokabin’ en ’portocabin’ opgegeven. Aanvankelijk luidde de titel van de advertentie van Primakabin die verschijnt na het intikken van een of meerdere van deze adwords ’Nieuwe en gebruikte units’. Na wijziging door Primakabin in februari 2006 luidde de titel ’gebruikte portakabins’. Thans luidt de titel van de advertentie ’gebruikte Portakabin unit’. 2.6 Portakabin c.s. heeft op 8 februari 2007 beslag gelegd op de hiervoor in 2.4 bedoelde cabines. Dit beslag is inmiddels opgeheven. 3 Het geschil Voorts is op deze cabines de volgende productieplaat nog zichtbaar waarop Portakabin als producent wordt vermeld. 3.1 Portakabin c.s. vordert, in haar bewoordingen, bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad 1 te verklaren voor recht dat, door tegen betaling aan de meest gebruikte zoekmachine Google en mogelijk andere exploitanten van Internetzoekmachines de opdracht te geven de Adwords portakabin, portacabin, portokabin, portocabin en vergelijkbare zoekwoorden te koppelen aan haar eigen advertentie met als kop ’Nieuwe en gebruikte units’,

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 0 9

die na intikken van deze zoekwoorden tot medio februari 2006 prominent verscheen, gedaagde inbreuk heeft gemaakt op de exclusieve rechten van eiseressen op het Benelux woordmerk PORTAKABIN, alsmede onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseressen; 2 te verklaren voor recht dat, door tegen betaling aan de meest gebruikte zoekmachine Google en mogelijk andere exploitanten van internetzoekmachines de opdracht te geven de Adwords portakabin, portacabin, portokabin, portocabin en vergelijkbare zoekwoorden te koppelen aan haar eigen advertentie met als kop ’gebruikte portakabins’, die na intikken van deze zoekwoorden prominent verschijnt, gedaagde inbreuk maakt op de exclusieve rechten van eiseressen op het Benelux woordmerk PORTAKABIN, alsmede onrechtmatig handelt jegens eiseressen; (...) 3.3 Na vermeerdering van eis heeft Portakabin c.s., zo begrijpt de rechtbank, bedoeld haar eis aan te vullen met de volgende vorderingen: 10 te verklaren voor recht dat, door het merk PORTAKABIN te verwijderen en haar eigen merken handelsnaam PRIMAKABIN aan te brengen op door haar verhandelde tweedehands producten afkomstig van eiseressen, gedaagde inbreuk heeft gemaakt op de exclusieve rechten van eiseressen op het Benelux en Gemeenschaps woordmerk PORTAKABIN, alsmede onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseressen; 11 te verklaren voor recht dat, door het merk PORTAKABIN te verwijderen van door haar verhandelde tweedehands producten afkomstig van eiseressen, gedaagde inbreuk heeft gemaakt op de exclusieve rechten van eiseressen op het Benelux en Gemeenschaps woordmerk PORTAKABIN, alsmede onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseressen; (...) 4 De beoordeling 4.1 De rechtbank neemt over en volhardt bij hetgeen is overwogen in het tussenvonnis van 30 mei 2007. Toelaatbaarheid van de akte van Primakabin 4.2 Bij faxbericht van 17 augustus 2007 heeft Portakabin c.s. bezwaar gemaakt tegen de lengte van de akte houdende uitlating vermeerdering van eis van Primakabin. Volgens Portakabin c.s. is de akte ontoelaatbaar, althans moet Portakabin c.s. in de gelegenheid worden gesteld om te reageren, omdat het stuk gezien de lengte ervan een verkapte conclusie is. Dat bezwaar is ongegrond. 4.3 Op zich wijst Portakabin c.s. er terecht op dat een akte bedoeld is om een ’korte’ reactie te geven (artikel 1.2 sub e Landelijk Rolreglement). Of het processtuk van Primakabin aan dat vereiste voldoet, moet worden beoordeeld in het licht van het doel waarvoor Primakabin in de gelegenheid is gesteld de akte te nemen. In dit geval is dat om zich uit te laten over hetgeen Portakabin c.s. naar voren heeft gebracht in de akte vermeerdering eis. In deze akte heeft Portakabin c.s. de eis uitgebreid met acht vorderingen. Die vorderingen zijn gebaseerd op stellingen die Portakabin c.s. in de akte voor het eerst naar voren heeft gebracht en van een toelichting heeft voorzien. Verder heeft Portakabin c.s. bij de akte vier nieuwe producties in het geding gebracht ter onderbouwing van haar nieuwe stellingen. Gelet op het feit dat de akte van Primakabin diende om haar de gelegenheid te ge-

•


3 1 0

B I J B L A D


ven inhoudelijk te reageren op al deze onderdelen van de akte van Portakabin c.s., acht de rechtbank de ruimte die Primakabin daarvoor heeft genomen, niet ontoelaatbaar. 4.4 Het verzoek van Portakabin c.s. te mogen reageren op de akte van Primakabin is reeds beoordeeld en afgewezen in het tussenvonnis van 30 mei 2007. De lengte van de akte van Primakabin verandert, mede gelet op het voorgaande, niets aan dat oordeel. Inleiding 4.5 Het geschil tussen partijen valt uiteen in twee onderdelen, te weten (i) het onder 2.5 beschreven gebruik van adwords en (ii) de onder 2.4 beschreven vervanging van merkstickers van Portakabin door merkstickers van Primakabin. De rechtbank zal deze onderdelen hierna achtereenvolgens behandelen. Adwords 4.6 In het midden kan blijven of Primakabin kan worden aangemerkt als gebruiker van de adwords, hetgeen Primakabin uitdrukkelijk ontkent. In het kader van de beoordeling van de aansprakelijkheid van Primakabin voor het gebruik van de adwords volstaat dat dit gebruik toerekenbaar is aan Primakabin. Aan dat vereiste is naar het oordeel van de rechtbank voldaan. Tussen partijen staat immers vast dat Primakabin de adwords heeft uitgekozen en opdracht heeft gegeven de adwords te gebruiken in het kader van reclame voor door Primakabin verhandelde producten. 4.7 Voorts stelt de rechtbank vast dat partijen het erover eens zijn dat de adwords worden gebruikt om de herkomst aan te duiden van de door Primakabin verhandelde waren. Partijen twisten in dit verband slechts over de vraag of de adwords worden gebruikt voor alle door Primakabin verhandelde waren (standpunt Portakabin c.s.) of dat de adwords alleen worden gebruikt voor de tweedehands cabines die oorspronkelijk van Portakabin c.s. afkomstig zijn (standpunt Primakabin). Beide standpunten veronderstellen dat sprake is van gebruik voor waren. 4.8 Evenmin in geschil is dat de waren waarvoor Primakabin de adwords gebruikt, dezelfde zijn als de waren waarvoor het merk PORTAKABIN is ingeschreven. 4.9 Voorts moeten de gebruikte adwords naar het oordeel van de rechtbank worden aangemerkt als aan het merk PORTAKABIN gelijke tekens in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE). Voor wat betreft het adword ’portakabin’ is dat niet in geschil. Voor wat betreft de gebruikte varianten op dat woord, zoals ’portacabin’, ’portokabin’, ’portocabin’ en met de door Google aangeboden functie ’brede zoekwoorden’ gegenereerde termen, is de rechtbank met Portakabin c.s. van oordeel dat de verschillen met het merk dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (vgl. HvJ EG 20 maart 2003, C-291/00, Jur. 2003, I-02799, Arthur). Die varianten worden immers juist als adwords gebruikt omdat de verschillen tussen die tekens en het merk aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen en consumenten derhalve regelmatig een van die varianten invoeren in een zoekmachine als zij geïnteresseerd zijn in PORTAKABINproducten. Dat blijkt onder meer uit de eigen verklaring van Primakabin dat zij de varianten heeft opgegeven met het oog op ’veelvuldig gemaakte typo’s’ (para-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

graaf 48 van de Conclusie van Antwoord en paragraaf 43 van de Conclusie van Dupliek). 4.10 Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het gebruik van de adwords valt onder artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Portakabin c.s. heeft derhalve het recht zich tegen dit gebruik van haar merk te verzetten, voor zover het beroep van Primakabin op uitputting niet slaagt. 4.11 Het beroep van Primakabin op uitputting van de merkrechten van Portakabin c.s. slaagt ten dele. Tussen partijen is namelijk niet in geschil dat de PORTAKABIN-cabines die Primakabin verhandelt, door Portakabin c.s., althans met toestemming van Portakabin c.s., in het verkeer zijn gebracht in Europa. Ten aanzien van die cabines zijn de merkrechten van Portakabin c.s. op grond van artikel 2.23 lid 3 BVIE in beginsel uitgeput. Het betoog van Portakabin c.s. dat Primakabin geen beroep op uitputting toekomt omdat Primakabin de adwords niet gebruikt voor waren, kan niet slagen. Portakabin c.s. baseert haar vorderingen immers juist op het standpunt dat het gebruik van de adwords moet worden aangemerkt als gebruik voor waren (zie hiervoor rechtsoverweging 4.7). De stelling van Portakabin c.s. dat Primakabin geen wederverkoper of specialist is in PORTAKABIN-producten kan evenmin tot een andere conclusie leiden. De stelling dat Primakabin geen wederverkoper is, vindt geen steun in de feiten. Primakabin verkoopt immers tweedehands PORTAKABINproducten. Het betoog dat Primakabin geen beroep op uitputting kan doen omdat zij geen specialist is, vindt – voor zover feitelijk juist – geen steun in het recht. 4.12 De uitputting van de merkrechten van Portakabin c.s. brengt mee dat het Primakabin in beginsel vrij staat het merk PORTKABIN te gebruiken om reclame te maken voor haar handel in tweedehands PORTAKABIN-producten, mits (i) de reclame betrekking heeft op die PORTAKABINproducten en (ii) de wijze waarop het merk in de reclame wordt gebruikt geen gegronde reden voor Portakabin c.s. oplevert om zich daartegen te verzetten (HvJ EG 23 februari 1999, C-63/97, Jur. 1999, I-00905, BMW-Deenik). 4.13 Anders dan Portakabin c.s. betoogt, betreft de voornoemde vrijheid niet alleen het gebruik van het merk PORTAKABIN als zodanig, maar ook het gebruik van de varianten daarop als adwords. In dit verband is van belang dat Primakabin – als zodanig onweersproken – heeft aangevoerd dat online reclame met behulp van onder meer adwords voor haar de meest doeltreffende weg is om potentiële afnemers te bereiken en dat, vanwege veelgemaakte tikfouten, de enige manier om dat effectief te doen is, ook de varianten op het merk op te geven als adword. Gelet op het feit dat het doel van de uitputtingsregeling is het recht van wederverkoop te verzekeren, hetgeen mede omvat de vrijheid om op effectieve wijze reclame te maken, dient onder ’het gebruik van het merk’ in de zin van artikel 2.23 lid 3 BVIE mede te worden verstaan het gebruik van de varianten. 4.14 Het betoog van Portakabin c.s. dat het aantal door Primakabin aangeboden tweedehands PORTAKABINproducten dermate gering is in verhouding tot de overige, door Primakabin aangeboden producten dat Primakabin met de adwords niet kan worden geacht reclame te hebben willen maken voor die PORTAKABIN-producten en dat derhalve niet zou zijn voldaan aan het hiervoor onder 4.12 sub (i) genoemde vereiste, wordt als onvoldoende onderbouwd

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


verworpen. Portakabin c.s. heeft niet inzichtelijk gemaakt wat de verhouding precies is en heeft de gestelde wanverhouding ook op geen enkele manier onderbouwd, terwijl Primakabin – onderbouwd met uitdraaien van haar website – heeft aangevoerd dat zij de grootste handelaar in tweedehands PORTAKABIN-producten in Nederland is, dat het grootste deel van haar tweedehands handel bestaat uit tweedehands PORTAKABIN-producten en dat zij een substantieel aantal PORTAKABIN-producten aanbiedt. De omstandigheid dat Primakabin naast tweedehands PORTAKABINproducten tevens (gebruikte) cabines van andere merken aanbiedt, levert op zich ook geen gegronde reden zich tegen het gebruik van het merk PORTAKABIN op. 4.15 De rechtbank is wel met Portakabin c.s. van oordeel dat Portakabin c.s. gegronde redenen heeft zich te verzetten tegen het gebruik van de woorden ’Nieuwe en gebruikte units’ die Primakabin in het verleden heeft gebruikt als titel van de advertentie die verschijnt bij het invoeren van de adwords in de zoekmachine. Door een advertentie met die titel te koppelen aan de adwords heeft Primakabin met gebruikmaking van het merk van Portakabin c.s. niet alleen reclame gemaakt voor haar handel in gebruikte PORTAKABINproducten, maar tevens voor haar handel in nieuwe en gebruikte cabines van concurrenten van Portakabin c.s., waaronder cabines van Primakabin zelf. Aldus trekt Primakabin met het merk van Portakabin c.s. aandacht voor producten die concurreren met de cabines van Portakabin c.s., terwijl Primakabin – blijkens onder meer de gewijzigde advertentie die zij momenteel hanteert – de titel van de advertentie eenvoudig had kunnen toespitsen op de PORTAKABINproducten, waarvoor Primakabin, naar zij zelf stelt, de adwords uitsluitend wil gebruiken. Door het gebruik van de adwords in combinatie met een advertentie met die titel heeft Primakabin derhalve meer voordeel uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk van Portakabin c.s. getrokken dan nodig was om Primakabins tweedehands handel in Portakabin producten te verzekeren. 4.16 Het ligt anders met betrekking tot het gebruik van de adwords in combinatie met de advertentie met de titel ’gebruikte portakabins’. De rechtbank verwerpt het betoog van Portakabin c.s. dat de schrijfwijze van het merk in deze titel (meervoud, geen hoofdletter en geen gebruik -teken) erop duidt dat Primakabin het merk gebruikt als soortnaam om alle door haar verhandelde gebruikte cabines aan te duiden. Aangenomen moet worden dat de titel verwijst naar haar tweedehands PORTAKABIN-producten. Het tegendeel kan niet worden afgeleid uit de schrijfwijze. Primakabin heeft in dit verband aangevoerd dat het gebruikelijk is in de handel een meervoud van PORTAKABIN-producten aan te duiden met ’Portakabins’ in plaats van ’Portakabin units’. Die stelling heeft Portakabin c.s. onvoldoende weersproken. Portakabin c.s. heeft aangevoerd dat haar merk niet is verworden tot soortnaam. Dat verweer treft geen doel aangezien het ook gebruikelijk is – zoals Primakabin heeft aangevoerd – een aantal auto’s van het merk Renault aan te duiden met Renaults, hoewel Renault niet kan worden geacht tot soortnaam verworden te zijn. Verder heeft Portakabin c.s. er slechts op gewezen dat de raadsman van Primakabin in zijn processtukken en het Hof van Justitie in een merkenrechtelijke uitspraak dat gebruik niet volgen. Het woordgebruik van advocaten en rechters in een merkenrechtelijk geschil acht de rechtbank echter niet exemplarisch voor de

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 1 1

gebruiken in de bedrijfssector waar het in dit geval om gaat, te weten de handel in cabines. Voorts heeft Primakabin terecht aangevoerd dat uit het ontbreken van het -teken en een hoofdletter evenmin kan worden afgeleid dat het merk als soortnaam wordt gebruikt aangezien er geen rechtsplicht tot het gebruik van het -teken bestaat en het merk niet met een hoofdletter is ingeschreven. Naar het oordeel van de rechtbank levert het gebruik van de adwords in combinatie met de advertentie met de titel ’gebruikte portakabins’ derhalve geen gegronde reden voor Portakabin c.s. op zich te verzetten tegen het gebruik van het merk. 4.17 Ook de overige bezwaren die Portakabin c.s. heeft aangevoerd tegen Primakabins wijze van adverteren, acht de rechtbank ongegrond. Portakabin c.s. kan zich niet verzetten tegen het opnemen in de advertentie van een hyperlink die verwijst naar de homepage van Primakabin. Primakabin moet immers de mogelijkheid hebben potentiële klanten duidelijk te maken waar haar producten te vinden zijn. Dat hoeft niet door middel van een zogeheten deeplink die direct verwijst naar de subpagina van de website waarop de PORTAKABIN-producten worden aangeboden. Primakabin heeft in dit kader – als zodanig onweersproken – aangevoerd dat het bij online reclame gebruikelijk is te verwijzen naar de homepage van de website van de adverteerder, net zoals klanten in de gewone wereld worden verwezen naar de hoofdingang van een winkel in plaats van een achterdeur die direct uitkomt bij bepaalde producten. Voorts staat tussen partijen vast dat op de homepage van Primakabin een knop is opgenomen die verwijst naar de subpagina met het aanbod van gebruikte units, waaronder gebruikte PORTAKABIN-producten. Gelet hierop moet worden aangenomen dat, voor zover deze wijze van verwijzen Primakabin een voordeel oplevert omdat ook aandacht wordt gevestigd op haar andere producten en haar onderneming, dit voor Portakabin c.s. geen gegronde reden oplevert zich daartegen te verzetten. 4.18 Tenslotte maakt het feit dat de advertenties van Primakabin die verschijnen na het intikken van de adwords op een opvallende positie staan bovenaan de resultatenpagina of in een aparte kolom naast de reguliere zoekresultaten, niet dat het gebruik van de adwords onrechtmatig is. Het duidt er slechts op dat Primakabin doeltreffend gebruik maakt van haar recht om reclame te maken voor haar handel in tweedehands PORTAKABIN-producten. Van misleiding is, anders dan Portakabin c.s. betoogt, evenmin sprake aangezien Primakabin daadwerkelijk gebruikte cabines van Portakabin c.s. verkoopt en verhuurt. Om dezelfde reden kan geen sprake zijn van verwatering van het merk van Portakabin c.s. Vorderingen met betrekking tot de adwords 4.19 Het voorgaande brengt mee dat de gevorderde verklaring voor recht dat het gebruik van de adwords in combinatie met de advertentie met de titel ’Nieuwe en gebruikte units’ (vordering 1), toewijsbaar is, maar dat de verklaring voor recht met betrekking tot de advertentie met de titel ’gebruikte portakabins’ (vordering 2) en het verbod op gebruik van de adwords (vordering 3) moet worden afgewezen. Aangezien het Primakabin niet zal worden verboden gebruik te maken van de adwords zijn de daarmee verband houdende vorderingen tot opschoning van de bestanden van de zoek-

•


3 1 2

B I J B L A D


machines (vordering 4) en overlegging van de daarop betrekking hebbende correspondentie (vordering 6) evenmin toewijsbaar. 4.20 De gevorderde veroordeling tot vergoeding van schade op te maken bij staat (vordering 7) is als zodanig niet, althans onvoldoende weersproken en derhalve toewijsbaar. Aangenomen moet worden dat Portakabin c.s. in het kader van de begroting van de schade dient te beschikken over de in vordering 5 onder (a), (c) en (d) gevorderde informatie. De rechtbank zal die vordering derhalve in zoverre toewijzen, met dien verstande dat de termijn wordt gesteld op 30 dagen. Zonder nadere toelichting is niet duidelijk waarom Portakabin c.s. tevens behoefte heeft aan een opgave van de precieze adwords die Primakabin heeft gebruikt. Mede gelet op de bezwaren die Primakabin heeft aangevoerd tegen het opgeven van die adwords, zal dit deel van de vordering (sub b) worden afgewezen. De onder (e) gevorderde verstrekking van ’online rapporten van zoekmachines’ is te onbepaald aangezien onduidelijk is om welke rapporten het gaat en wat die meer inhouden dan de al gevorderde gegevens over het aantal maal dat internetgebruikers hebben doorgeklikt. Ook dit deel van de vordering zal derhalve worden afgewezen. 4.21 Aan de nakoming van de toe te wijzen geboden zal de rechtbank een dwangsom verbinden, die de rechtbank zal matigen tot € 2.500,– en maximeren op € 100.000,–. 4.22 De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen. Portakabin c.s. heeft niet voldoende onderbouwd gesteld dat Portakabin c.s. deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt en dat die kosten betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Verwijdering merkstickers 4.23 De rechtbank stelt voorop dat het betoog van Portakabin c.s. dat Primakabin geacht moet worden te hebben berust in een onderdeel van een arrest van het hof Amsterdam waarin het zou hebben overwogen dat het verwijderen van merkstickers door Primakabin ontoelaatbaar is, faalt. In het arrest is Primakabin immers niet uitdrukkelijk verboden stickers te verwijderen. Integendeel, het verwijderen van de stickers is slechts zijdelings ter sprake gekomen in een overweging en niet opgenomen in het dictum. Derhalve behoeft deze handeling alsnog een inhoudelijke beoordeling. 4.24 De rechtbank verwerpt het betoog van Portakabin c.s. dat Primakabin inbreuk heeft gemaakt op het merk PORTAKABIN door dat merk van de cabines te verwijderen en op die cabines stickers met haar eigen merk te plakken. Ingevolge artikel 2.20 BVIE is de beschermingsomvang van het merkrecht beperkt tot gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken door een derde. De aan Primakabin verweten handelingen houden echter juist in dat Primakabin het merk PORTAKABIN niet gebruikt. Van een inbreuk op of aantasting van het merkrecht in de zin van het BVIE kan derhalve geen sprake zijn. 4.25 Aangezien Portakabin c.s. in dit verband geen beroep toekomt op haar merkrecht, en zij geen ander absoluut intellectueel eigendomsrecht aan haar vorderingen ten grondslag legt, past terughoudendheid bij de bevestigende beantwoording van de vraag of het gedrag van Primakabin, zoals

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

Portakabin c.s. subsidiair aanvoert, niettemin onrechtmatig is. Volgens vaste rechtspraak staat het Primakabin in dat geval namelijk in beginsel vrij de tweedehands PORTAKABIN-producten te verhandelen op de wijze die zij verkiest, ook indien zij daarmee profiteert van het bedrijfsdebiet van Portakabin c.s. of nadeel toebrengt aan Portakabin c.s. Dat is slechts anders indien op grond van bijzondere omstandigheden moet worden aangenomen dat sprake is van ongeoorloofde concurrentie. 4.26 In dit verband heeft Portakabin c.s. aangevoerd dat het vervangen van merkstickers leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, in die zin dat het publiek zou kunnen menen dat de tweedehands PORTAKABIN-cabines afkomstig zijn van Primakabin of een aan Primakabin gelieerde onderneming. Nog daargelaten dat de door Primakabin verhandelde PORTAKABIN-producten afkomstig zijn van Primakabin en die afkomst kenbaar blijft en het vervangen van de stickers in zoverre dus geen verwarring tot gevolg heeft, brengt, gelet op hetgeen hiervoor in 4.25 is overwogen, de enkele mogelijkheid van verwarring geen onrechtmatigheid mee, als niet tevens vast staat dat het verwarringsgevaar onnodig is. Dat wil zeggen dat Portakabin c.s. voldoende gemotiveerd moet stellen – en zonodig bewijzen – dat Primakabin heeft nagelaten te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig was om verwarring te voorkomen. 4.27 Voor zover Portakabin c.s. in dit verband heeft bedoeld te stellen dat het verwarringsgevaar onnodig is, acht de rechtbank die stelling onvoldoende gemotiveerd in het licht van het gegeven dat (i) de deels beschadigde merkstickers zijn verwijderd in het kader van een renovatie van de cabines, (ii) Primakabin Portakabin c.s. heeft verzocht haar nieuwe stickers te verstrekken, zodat zij die op de cabines kon plakken, en dat Portakabin c.s. haar heeft geweigerd die te verstrekken, (iii) Primakabin het productieplaatje waaruit blijkt dat de cabine van Portakabin c.s. afkomstig is, op de cabines heeft laten zitten en (iv) Primakabin bij conclusie van dupliek en bij pleidooi als zodanig onweersproken heeft aangevoerd dat zij haar potentiële kopers altijd informeert over de herkomst van haar producten. 4.28 Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen betreffende de vervanging van merkstickers (vorderingen 10 tot en met 17) moeten worden afgewezen. Proceskosten 4.29 Aangezien partijen beide op punten in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de proceskosten compenseren, in die zin dat elke partij zijn eigen kosten draagt. 5 De beslissing De rechtbank 5.1 verklaart voor recht dat, door tegen betaling aan de zoekmachine Google en mogelijk andere exploitanten van internetzoekmachines de opdracht te geven de Adwords portakabin, portacabin, portokabin, portocabin en vergelijkbare zoekwoorden te koppelen aan haar eigen advertentie met als kop ’Nieuwe en gebruikte units’, die na intikken van deze zoekwoorden tot medio februari 2006 verscheen, Primakabin inbreuk heeft gemaakt op de exclusieve rechten van eiseressen op het Benelux woordmerk PORTAKABIN;

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


5.2 beveelt Primakabin om binnen dertig (30) dagen na betekening van dit vonnis voor wat betreft de onder 5.1 beschreven inbreuk overzichten te doen toekomen aan de raadsman van eiseressen, mr. A. van Beelen, van: a alle zoekmachines waarbij Primakabin via het woordmerk PORTAKABIN en/of een daarmee overeenstemmend teken een advertentie en/of verwijzing naar de website(s) van Primakabin heeft verbonden dan wel laten verbinden; b het aantal maal dat via deze tekens (Adwords) door internetgebruikers is doorgeklikt naar de website(s) van Primakabin; c alle betalingen die door Primakabin zijn gedaan aan deze zoekmachines in het kader van deze wijze van adverteren; 5.3 veroordeelt Primakabin om aan Portakabin c.s. ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van € 2.500,– per iedere – gehele of gedeeltelijke – overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen), zulks uitsluitend naar keuze van eiseressen, dat gedaagde met de nakoming van het bevel als vermeld onder 5.2 – al dan niet gedeeltelijk – in gebreke blijft, met een maximum van € 100.000,–; 5.4 veroordeelt Primakabin tot volledige vergoeding van de door Portakabin c.s. geleden schade die het gevolg is van de inbreuk op haar merkrechten zoals vastgesteld in dit vonnis, welke schade nader dient te worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet; 5.5 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.6 compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt; 5.7 wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 31 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 21 augustus 2007* (Peter Langhout) Mr. E.F. Brinkman Art. 2.32 BVIE Onweersproken is dat over ’Peter Langhout Reizen’ onder verantwoordelijkheid van Benga in januari en begin februari 2007 een aantal negatieve berichten is gepubliceerd. Naar voorlopig oordeel leveren die publicaties – waarvan niet is gesteld of gebleken dat deze inhoudelijk onjuist zijn – voldoende ernstige grond voor ontbinding, althans onmiddellijke opzegging om dringende reden, op. Het is immers aan Benga om de aan haar gelicentieerde rechten als een goed licentienemer te behandelen, waaronder begrepen dergelijke negatieve publiciteit te voorkomen. Hierbij geldt het adagium dat een goede naam ’te voet komt maar te paard gaat’. Longbranch Corporation te Tortola, Britse Maagdeneilanden, eiseres, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. H. Knotter te ’s-Hertogenbosch, tegen Benga BV te Alphen aan den Rijn, gedaagde, procureur mr. W. Heemskerk, advocaat mr. J.P.J.M. Naus te Nijmegen.

*

Vonnis is te raadplegen via LJN BB2086 op www.rechtspraak.nl. Red.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 1 3

Nr. 32 Vzr. Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, 6 augustus 2007 (ITIL en Prince2) Mr. J.H.W. Rullmann Art. 254 Rv (spoedeisend belang) Van eiser kan niet verwacht worden dat hij bijhoudt vanuit welke uithoeken van de wereld inbreuken op zijn merkrechten worden gepleegd. Ook indien gedaagden al jarenlang de namen bij hun bedrijfsvoering gebruikten, dan nog heeft eiser een spoedeisend belang om, wanneer hij dat ontdekt, met verbodsacties daartegen op te komen. Art. 2.20, lid 1c BVIE Voor geval het verweer van gedaagden zich ertegen richt dat toewijzing van de vorderingen ook haar merkgebruik voor waren als gereedschappen, blanke wapenen, ( fris)dranken en condooms etc. verbiedt, hebben zij bij dat verweer onvoldoende (spoedeisend) belang: uit niets blijkt dat zij in ernst doende zijn om die waren op de markt te brengen en daarvoor de merken ITIL of Prince2 willen gaan gebruiken. Bovendien zijn eisers merken in de ruime kring van de IT-wereld bekend en dan is gebruik voor andere waren, waarmee ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen worden getrokken uit de suggestie dat ook die waren door eiser (de Britse overheid) op de markt worden gebracht, in strijd met het merkenrecht. Art. 2.20, lid 1b BVIE Naar vaste rechtspraak levert het voeren van domeinnamen die gelijkenis vertonen met de merken van anderen, een inbreuk op die merken op. Art. 1019h Rv Eiser heeft recht op een volledige proceskostenvergoeding. De daarvoor gevorderde € 41.640,67 zijn extreem buitensporig, nu het gaat om een spijkerharde, eenvoudig te beoordelen merkinbreuk. Rechter begroot de kosten op € 12.000,–. Het toekennen van een werkelijk volledige kostenvergoeding vergt een feitenonderzoek waarvoor een kort geding zich niet leent. Het ligt in de rede dat ook geschillen over de volledige kostenveroordeling van art. 1019h worden onderzocht door de Raden van Toezicht of de leden ervan, bijvoorbeeld in de vorm van een deskundigenbericht. Daarvoor is in kort geding geen ruimte. Daarom oordeel gegeven in de vorm van een begroot voorschot; dat laat eiseres de ruimte om in de bodemzaak de hoogte van de in dit kort geding door gedaagden verschuldigd geworden volledige proceskostenvergoeding definitief te laten vaststellen. Geen rekening wordt gehouden met de aard van de overtreding: een volledige proceskostenveroordeling behoort geen poenaal karakter te hebben. Het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië en NoordIerland (the Lord Commissioners of Her Majesty’s Treasury, vertegenwoordigd door het Office of Government Commerce) te Londen, Verenigd Koninkrijk, eiser, procureur mr. J.E. Lenglet, advocaten mrs. J.C.H. van Manen en O.L. van Daalen te ’s-Gravenhage, tegen 1 Total Backup BV te Vlijmen, 2 Antonius Hendrikus Aarts te Vlijmen, gedaagden, procureur mr. H.T. Janssen.

•


3 1 4

B I J B L A D


2 De feiten 2.1 ’ITIL’ en ’Prince2’ zijn namen van door OGC ontwikkelde software: ITIL voor het inrichten van beheersprocessen binnnen een ICT-organisatie en Prince2 voor projectmanagement. De programma’s ITIL en Prince2 genieten in de wereld van het beheer van automatiseringsprocessen (ITIL), projectmanagement (Prince2) en consultancy op beide terreinen grote bekendheid, vergelijkbaar met namen als: Excel voor spreadsheets en MSWord voor tekstverwerking. 2.2 OGC is blijkens haar producties 4 houder van de beelden beeld/woordmerken ’ITIL’, ’IT INFRASTRUCTURE LIBRARY’ en ’PRINCE2’. Deze zijn geregistreerd voor meer in het bijzonder computers, software en opleidingen (opleidingen in het gebruik van ITIL- en Prince2-software). De eerste depots als Benelux-merk dateren alle uit de jaren 1992-1996. 2.3 Total Backup BV is een vennootschap die haar bedrijfsomschrijving aan het handelsregister heeft opgegeven als: ’Werving, selectie en detachering van it-personeel’. A.H. Aarts is enig aandeelhouder en bestuurder van Total Backup BV. Tevens drijft A.H. Aarts blijkens het handelsregister als eenmanszaak een onderneming omschreven als: ’Het vervaardigen van- alsmede de handel in computers alsmede het ontwikkelen van software en de verkoop daarvan; het verstrekken van adviezen m.b.t. Automatisering’. Hij handelt daartoe blijkens het handelsregister onder de namen: Euro 92 Technology, Total Backup, For-T , ER, ERP Software, Offshore Solutions, Red Pepper, ITSM en Sunfreeze. 2.4 A Total Backup BV heeft blijkens producties 8 van OGC de volgende merken geregistreerd: nr. 784108 Beneluxwoordmerk ITIL, depot d.d. 13-12-2005 voor o.a. handgereedschappen, messenmakerswaren, vorken en lepels, blanke wapenen en scheerapparaten; nr. 1119127 Beneluxwoordmerk ITIL, depot d.d. 17-092006 voor o.a. bieren, alcoholhoudende en alcoholvrije dranken en advies voor management; nr. 753267 Beneluxwoordmerk WWW.ITILINFO, depot d.d. 03-10-2001 voor o.a. scheerapparaten; nr. 0730038 Beneluxwoordmerk PRINCE2 COACH, depot d.d. 16-07-2002 voor o.a. drukwerken, bedrijfsorgasnisatorische advisering en het verzorgen van trainingen en saminars; B A.H. Aarts heeft de volgende merken geregistreerd: nr. 783689 Beneluxwoordmerk PRINCE2, depot d.d. 13-122005 voor o.a. bieren, alcoholhoudende en alcoholvrije dranken; nr. 1133832 Beneluxwoordmerk ITIL, depot d.d. 22-042007 voor o.a. rubber en condooms. Al deze merken zijn later gedeponeerd dan de merken van OGC. 2.5 Onder meer de volgende domeinnamen zijn door Total Backup B.V. c.s. geregistreerd (OGC, prod. 7): A door Total Backup BV: ,prince2.biz., ,compiere.info., ,redpepper.nl., ,balanced-scorecard.info., B door A.H. Aarts: (hodn. Total Backup): ,itil.; (hodn. Offshore Solutions-Roemenië): ,itil.info.; (hodn. Euro 92 Technology): ,prince2.; (hodn. Offshore SolutionsRoemenië): ,prince2.info.; (onder eigen naam): ,totalbackup.info.; (hodn. Total Backup): ,huisaanslui-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

ting.nl.; (hodn. Total Backup): ,lams.nl.; (onder eigen naam): ,for-t.info.; (onder eigen naam): ,for-m.info.. Voorts zijn Total Backup B.V. c.s. naar eigen zeggen op de webpagina: ’www.prince2.eu’ geregistreerd rechthebbenden op de domeinnamen ,inkmodel.info., ,itil.eu. en ,prince2.eu.. Op de websites met deze domeinnamen bieden Total Backup B.V. c.s. diensten en producten op het gebied van informatietechnologie aan, waarbij zij gebruik maken van de merken ITIL en Prince2. 3 Het geschil 3.1 OGC vordert, na wijziging van eis, zakelijk weergegeven: a een verbod van iedere inbreuk door Total Backup B.V. c.s. op de merkrechten van OGC; b een verbod op het gebruik van met deze merken overeenstemmende domeinnamen; c een bevel tot ongedaanmaking van plaatsgevonden hebbende overdrachten aan derden van de onder b. bedoelde domeinnamen; d veroordeling van Total Backup B.V. c.s. tot overdracht aan de onder b. bedoelde domeinnamen aan OGC; e te bepalen dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als een verzoek tot overdracht van de onder b. bedoelde domeinnamen; f een bevel aan Total Backup B.V. c.s. om al datgene te doen om (1) de in *** genoemde merkdepots in het Beneluxmerkenregister door te halen, dan wel (2) die merkdepots aan eiseres over te dragen in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure waarin de doorhaling van die merken wordt gevorderd; g een bevel aan Total Backup B.V. c.s. om afschift van alle correspondentie over de in c, d en f bedoelde overdrachten en doorhalingen aan de raadsman van OGC te zenden; h een bevel aan Total Backup B.V. c.s. om aan OGC een lijst over te leggen van alle (cursus)materiaal dat zij in hun ondernemingen gebruiken en gebruikt hebben onder vermelding van de namen ITIL en Prince2; alles onder oplegging van dwangsom en met veroordeling van Total Backup B.V. c.s. in de volledige gedingkosten, in de pleitnota van OGC begroot op € 41.640,67. OGC legt aan zijn vorderingen ten grondslag: de hiervoor onder ’De feiten’ gerelateerde feiten en omstandigheden, die het aanmerkt als inbereuken op zijn merkrechten dan wel onrechtmatige daad. De bodemzaak is reeds aanhangig gemaakt; OGC heeft de vordering om ingevolge het TRIPs-verdrag ex artikel 1019i RV. een termijn te bepalen, ingetrokken. 3.2 Total Backup B.V. c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 Van OGC kan niet verwacht worden dat het bijhoudt vanuit welke uithoeken van de wereld inbreuken op zijn merkrechten worden gepleegd. Ook indien Total Backup B.V. c.s. al jarenlang de namen ITIL en Prince2 bij hun bedrijfsvoering gebruiken, dan nog heeft OGC een spoedeisend belang om, wanneer het dat ontdekt, met verbodsacties daartegen op te komen.

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


4.2 Total Backup B.V. c.s. hebben ter zitting toegezegd hun merkinschrijvingen ongedaan te maken, klaarblijkelijk omdat zij hebben ingezien dat die inschrijvingen te kwader trouw zijn geschied. Daarmee is onderdeel a. van de vordering toewijsbaar. Total Backup B.V. c.s. hadden ter zitting nog geen bewijs van hun verzoeken om doorhaling geleverd, maar in de brief van hun raadsman d.d. 30 juli 2007 wel, alsook van de bevestiging door het Benelux-merkenbureau dat het depot van het merk ITIL is doorgehaald. De enkele toezegging staat aan toewijzing van de vordering tot doorhaling niet in de weg (HR 23-02-1990, NJ 1990/663). Het daarop betrekking hebbende onderdeel f(1) van de vordering is dan toewijsbaar als na te melden. 4.3 Onbesproken kunnen blijven de rechtsgevolgen van de omstandigheid dat de reeds doorgehaalde of binnenkort door te halen merkinschrijvingen van Total Backup B.V. c.s. zijn gedaan voor andere klassen en waren, te weten: gereedschappen, blanke wapenen, (fris)dranken en condooms etc.. 4.3.1 Voor die of dergelijke waren hebben Total Backup B.V. c.s. die merken nimmer gebruikt; zij gebruiken daarentegen de door hen ingeschreven merken ITIL en Prince2 op het terrein van informatietechnologie (IT), dat is bij uitstek het terrein waarvoor OGC zijn merken heeft ingeschreven. Daartegen komt OGC op goede grond op. 4.3.2 Voor geval het verweer van Total Backup B.V. c.s. zich er tegen richt dat toewijzing van de vorderingen ook haar merkgebruik voor waren als gereedschappen, blanke wapenen, (fris)dranken en condooms etc. verbiedt, hebben Total Backup B.V. c.s. bij dat verweer onvoldoende (spoedeisend) belang: uit niets blijkt dat zij in ernst doende zijn om gereedschappen, blanke wapenen, (fris)dranken en condooms etc. op de markt te brengen en daarvoor de merken ITIL of Prince2 te willen gaan gebruiken. Het ondernemen in dergelijke producten valt ook ver buiten hun bedrijfsomschrijvingen. 4.3.3 Bij het voorgaande komt nog dat OGC verregaand aannemelijk heeft gemaakt dat zijn merken in de ruime kring van de IT-wereld bekend zijn en dan is gebruik voor andere waren, waarmee ongerechtvaardigd voordeel getrokken zou kunnen worden uit de suggestie dat ook die waren door de Britse overheid (OGC) op de markt worden gebracht, in strijd met het merkenrecht. 4.3.4 Het staat Total Backup B.V. c.s. wellicht vrij om (internet)diensten aan te bieden onder de namen ’Feel like a Prince too’ of ’In The Internet Lifestyle’ (daarover gaat dit geding en het daarin gevoerde debat niet) maar zulks in ieder geval niet op een wijze dat daarbij de woordmerken ’Prince2’ of ’ITIL’ of andere door OGC ingeschreven merken worden gebruikt. 4.4 Naar vaste rechtspraak levert het voeren van domeinnamen die gelijkenis vertonen met de merken van anderen, een merkinbreuk op die merken op. Het verbod op het gebruik van de domeinnamen ,itil.eu., ,itil.info., ,prince.eu. en ,prince2.info. is toewijsbaar als na te melden. 4.5 Dat geldt niet voor andere in overweging 2.5 hiervóór genoemde domeinnamen, die geen gelijkenis met de merken van OGC vertonen, ook al plegen Total Backup B.V. c.s. op webpagina’s in de desbetreffende andere domeinen merkinbreuk als ten processe bedoeld. Die inbreuken vallen onder het sub a. gevorderde en toewijsbaar geoordeelde

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 1 5

verbod, wat overeenkomstig de strekking van dat onderdeel in het dictum tot uitdrukking zal worden gebracht. 4.6 OGC kan uit hoofde van zijn exclusieve recht op de merken ook aanspraak maken op de gevorderde overdracht van de onder 4.4 bedoelde domeinnamen. Daaraan kan niet in de weg staan dat Total Backup B.V. c.s. deze domeinnamen enkele dagen geleden aan een derde heeft overgedragen. Die overdracht moet vooralsnog jegens OGC onrechtmatig worden geoordeeld (vgl. Vzr. Utrecht, 11 mei 2006, KG ZA 06393), ook al omdat OGC aannemelijk heeft kunnen maken dat die overdracht aan een strovrouw of een fictieve persoon heeft plaatsgevonden. In dit verband is op grond van artikel 3:300 BW ook toewijsbaar: onderdeel e. van de vordering om te bepalen dat het vonnis de kracht heeft van een verzoek van Total Backup B.V. c.s. tot overdracht. 4.7 Omdat de doorhalingen en overdrachten waartoe Total Backup B.V. c.s. worden veroordeeld, als resultaat afdwingbaar zijn en voor wat betreft de overdrachten zelfs reëel kunnen worden ten uitvoer gelegd, vermag de rechter niet in te zien welk belang OGC heeft om te kunnen zien hoe Total Backup B.V. c.s. tot dat resultaat komen. Hetzelfde geldt voor het overleggen van een lijst met cursusmateriaal dat hoe dan ook niet meer gebruikt mag worden. Beide onderdelen van de vordering kunnen slechts aanleiding geven tot debat over de vraag in hoeverre daaraan ten volle is voldaan en tot executiegeschillen over vermeend verbeurde dwangsommen. De onderdelen g. en h. van de vordering worden afgewezen. 4.8 OGC heeft recht op een volledige proceskostenvergoeding. De daarvoor gevorderde € 41.640,67 zijn extreem buitensporig, zelfs als rekening wordt gehouden met een bewuste en uitgekiende actie van Total Backup B.V. c.s. en pogingen hunnerzijds om de zaak te frustreren. 4.8.1 In de kern gaat het om een spijkerharde, eenvoudig te beoordelen merkinbreuk of, zoals de advocaten van OGC in de eerste volzin van hun pleitnota formuleren: ’Dit is een recht-toe-recht-aan inbreukzaak’. Alle kennis daaromtrent mag, zoal niet verregaand bij OGC zelf, dan toch in ieder geval bij haar raadslieden in ruime mate paraat aanwezig verondersteld worden. Zonder verdere toelichting, welke ontbreekt, vermag de rechter daarom niet in te zien waarom in een dergelijke zaak: a in de eerste helft van januari 2006 negentien uur besteed moest worden aan memoranda en schriftelijke adviezen; b in de dagen vóór de zitting tot en met donderdag 19 juli 2007 op zes werkdagen meer dan dertig uur besteed moest worden aan het opstellen van een pleitnota; c de werkzaamheden na donderdag 19 juli 2007 tot en met de zittingsdatum op maandag 23 juli 2006 (één werkdag: vrijdag 20 juli 2007) op € 6.000 werden begroot; d twee advocaten de zaak dienden te bepleiten (zelfs in Engeland is de verplichting voor een seniore advocaat (QC) om een junior-barrister in de arm te nemen, afgeschaft); e de vertaalkosten van de weinige correspondentie met wederpartij € 2.500 zouden moeten bedragen. Het opvoeren van uitgaven aan ’La Trattoria del’Italia’, dewelke, hoe gering ook, toch bezwaarlijk als proceskosten kunnen worden aangemerkt, maakt de opstelling van eisers advocaten niet vertrouwenwekkender.

•


3 1 6

B I J B L A D


4.8.2 Voorstelbaar is dat een overheid of andere mondiale organisatie desondanks verlangt dat een zaak met extreme, want niet door de juridische complexiteit of feitelijke hachelijkheid van de zaak zelf gerechtvaardigde zorgvuldigheid wordt behandeld, bijvoorbeeld wegens het belang van precedentwerking met het oog op andere vergelijkbare zaken. Maar de billijkheid verzet zich ertegen dat de bijzondere kosten daarvan afgewenteld te worden op de eerste merkinbreukplegende die wordt aangepakt; die dienen dan voor rekening van de eisende partij te blijven. 4.8.3 Daarbij komt dat het toekennen van een werkelijk volledige kostenveroordeling een feitenonderzoek vergt waarvoor een kort geding zich niet leent. De rechter is van oordeel dat bij ernstig te nemen geschil over de hoogte van die volledige kostenveroordeling naar analogie van artikel 32 van de Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken, begroting daarvan zou moeten geschieden door de Raden van Toezicht. Dat artikel is niet rechtstreeks van toepassing, omdat het niet gaat om een geschil tussen advocaat en cliënt. Maar de strekking van dat artikel is dat de Raden van Toezicht bij uitstek toegerust zijn om geschillen over de hoogte van advocatenwerkzaamheden te beoordelen. Dan ligt in de rede dat ook geschillen over de volledige kostenveroordeling van artikel 1019h Rv. worden onderzocht door die Raden of de leden ervan, bij voorbeeld in de vorm van een deskundigenbericht. Daarvoor is in kort geding geen ruimte. 4.8.4 Daarom zal de rechter het oordeel over de volledige kostenveroordeling van dit kort geding uitspreken in de vorm van een op grond van algemene ervaringsregelen begroot voorschot. Dat laat eiseres, OGC, de ruimte om in de reeds aanhangig gemaakte bodemzaak ten gronde en na behoorlijk onderzoek de hoogte van de in dit kort-geding door Total Backup B.V. c.s. verschuldigd geworden volledige proceskostenvergoeding van artikel 1019h Rv. definitief te laten vaststellen. 4.8.5 Bij zijn begroting zal de rechter rekening houden met het uit het door OGC overgelegde overzicht blijkende uurtarief van omstreeks € 300.00 en met de procesopstelling van Total Backup B.V. c.s. Geen rekening wordt gehouden met de aard van de overtreding: een volledige proceskostenveroordeling behoort geen poenaal karakter te hebben. De vertaalkosten van slechts processtukken worden begroot. 4.8.6 Met inachtneming van het voorgaande komt de rechter tot de volgende begroting: – intake en voorbereiding zaak, incl. overleg OGC: 8 uur, € 2.400,– – sommatie en overleg wederpartij: 5 uur, € 1.500,– – opstellen dagvaarding (na uitvoerige uiteenzetting in sommatie): 4 uur, € 1.200,– – opstellen pleitnota: 8 uur, € 2.400,– – bijwonen zitting: 6 uur, € 1.800,– – nakosten: 3 uur, € 1.200,– totaal: € 10.500,– – vertaalkosten: € 1.000,– totaal: € 11.500,– Dit bedrag nog te vermeerden met: – verschotten (dagvaarding en vast recht): € 321,85 – reis- en andere kleine kosten: € 178,15 totaal: € 500,– Totaal voorlopig begroot: € 12.000,–.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

4.9 De dwangsommen zullen afzonderlijk worden verbonden aan de verschillende onderdelen van de veroordeling, overeenkomstig het belang ervan. Meer in het bijzonder waar OGC op grond van dit vonnis reëel kan executeren en Total Backup B.V. c.s. als stappen hebben genomen, is dat belang beperkt. Aan de dwangsommen worden maxima verbonden; als die onvoldoende prikkel tot nakoming zijn, kan OGC altijd nader om verhoging vragen. 4.10 A.H. Aarts is bestuurder en enig aandeelhouder van Total Backup BV. Total Backup BV ageert uitsluitend middels hem. Daarom behoeft in het dictum geen onderscheid tussen hen te worden gemaakt: de veroordelingen richten zich tot hen gelijkelijk en voor de dwangsommen en de kostenveroordeling zijn zij hoofdelijk aansprakelijk. 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1 beveelt Total Backup B.V. c.s. om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk, rechtstreeks door henzelf of indirect door middel van met hen verbonden rechtspersonen of rechtspersonen wier handelen zij bepalen, op de rechten van OGC op de merken ’ITIL’ en ’Prince2’ te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen inbreuken door het plaatsen en geplaatst houden van die merken op door hen rechtstreeks of indirect beheerde websites; 5.2 beveelt Total Backup B.V. c.s. om met onmiddellijke ingang iedere gebruik door henzelf of door hen toegestaan gebruik door anderen, bij voorbeeld door overdrachten die plaatsgevonden hebben na 5 april 2007 (de dag waarop de sommatie d.d. 2 april 2007 door Total Backup B.V. c.s. ontvangen had kunnen zijn), van de domeinnamen ,itil.eu., ,itil.info., ,prince.eu. en ,prince2.info. of daarmee overeenstemmende domeinnamen te staken en gestaakt te houden; 5.3 beveelt Total Backup B.V. c.s. om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis alle nodige maatregelen te nemen om te bewerkstelligen dat de overdracht van hiervoor in dit dictum onder 5.2 genoemde domeinnamen aan derden ongedaan wordt gemaakt; 5.4 veroordeelt Total Backup B.V. c.s. om aan OGC een dwangsom te betalen van € 25.000 (vijfentwintigduizend euro) voor iedere overtreding van de onder 5.1, 5.2 en 5.3 uitgesproken verboden en van € 5.000 (vijfduizend euro) voor iedere dag dat die overtreding voortduurt, zullende terzake nimmer méér dan voor € 200.000 (tweehonderdduizend euro) aan dwangsommen worden verbeurd; 5.5 veroordeelt Total Backup B.V. c.s. om de in dit dictum onder 5.2 genoemde domeinnamen binnen vijftien dagen na betekening van dit vonnis, dan wel, in geval die domeinnnamen zijn overgedragen aan derden: binnen vijftien dagen nadat die overdracht ingevolge onderdeel 5.3 van dit dictum ongedaan is gemaakt, aan OGC over te dragen en alles gedaan te hebben om die overdracht te bewerkstelligen; 5.6 veroordeelt Total Backup B.V. c.s. om, voor zover dat nog niet mocht zijn gebeurd, binnen één week na betekening van dit vonnis al de nodige maatregelen te nemen opdat de Beneluxmerkenregistraties/depots nr. 0753267 WWW.ITIL.INFO nr. 0784108 ITIL nr. 1119127 ITIL

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


nr. 0730038 PRINCE2 COACH nr. 0783689 PRINCE2 worden doorgehaald in het Beneluxmerkenregister en de daartoe reeds gedane verzoeken tot doorhaling te handhaven en niet opnieuw dergelijke depots te doen; 5.7 veroordeelt Total Backup B.V. c.s. om aan OGC een dwangsom te betalen van € 2.000 (tweeduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij in gebreke zijn om aan de in dit dictum onder 5.5 en 5.6 uitgesproken veroordelingen te voldoen, zullende terzake nimmer méér dan voor € 20.000 (twintigduizend euro)aan dwangsommen worden verbeurd; 5.8 bepaalt dat, in geval Total Backup B.V. c.s. méér dan tien dagen in gebreke zijn om aan de in dit dictum onder 5.5 en 5.6 uitgesproken veroordelingen te voldoen, dit vonnis dezelfde kracht heeft als rechtshandelingen (verzoeken en andere rechtshandelingen) van gedaagden Total Backup B.V. en A.H. Aarts om de in die veroordelingen bedoelde overdrachten en doorhalingen te bewerkstelligen; 5.9 veroordeelt Total Backup B.V. c.s. hoofdelijk om aan OGC de volledige proceskosten van dit geding te betalen, en veroordeelt hen voorts hoofdelijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, om terzake bij wege van voorschot aan OGC te betalen de somma van € 12.000,–; 5.10 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.11 wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 33 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 17 oktober 2007*

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 1 7

Art. 1 j˚ art. 10 Aw Al de elementen van de Mash jacket tezamen verlenen daaraan niet een eigen oorspronkelijk karakter en maken deze niet tot een kenmerkende of opvallend creatieve combinatie. Uiteindelijk is de Mash jacket niet meer dan een specifiek uitwerkingsmodel van de bekende parka. De jas is niet aan te merken als een werk dat oorspronkelijk is en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Vesten met de in het vonnis genoemde kenmerken, al dan niet met ruiten, zijn als alledaags aan te merken. Mede gelet op datgene wat volgens Esprit als het Umfeld is aan te merken kan aan de Clinter Cardigan geen oorspronkelijk karakter worden toegekend. Het ontwerp heeft geen persoonlijk stempel van de maker. Soortgelijke overwegingen zijn gewijd aan de Motor Safety Plus jacket. Art. 6:162 BW Wat betreft de kledingstukken ten aanzien waarvan is geoordeeld dat sprake is van namaak is het beroep op slaafse nabootsing zonder belang. Wat betreft de overige kledingstukken is aannemelijk dat Esprit zich bij de samenstelling van haar collectie heeft laten inspireren door de overige kledingstukken uit de collectie van G-Star. Van verwarring is evenwel geen sprake. De vorderingen op grond van slaafse navolging zullen daarom worden afgewezen. 1 G-Star International BV te Amsterdam, 2 G-Star Raw Denim KFT te Boedapest, Hongarije, eiseressen, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam, tegen Esprit Europe BV te Amsterdam, gedaagde, procureur mr. E. Grabandt, advocaten mrs. B.E.M. van Kessel en M.S. Neervoort te Amsterdam.

(G-Star/Esprit) Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen Art. 10 j˚ art. 19 GModVo De Sniper blazer is aan te merken als een ontwerp dat nieuw is en een eigen karakter heeft; daaraan komt als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel bescherming toe. De blazer van Esprit maakt dezelfde algemene indruk. Er zijn wel verschillen maar de overeenkomsten wegen hier zwaarder. De overeenkomsten zijn zelfs zo talrijk dat het ontwerp van Esprit niet kwalificeert als voortvloeiend uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door G-Star geopenbaarde model niet kende. Het ontwerp van Esprit is namaak in de zin van art. 19 GModVo. Ten aanzien van het Midnight Art jacket en de Core Custom spijkerbroek wordt in overeenkomstige zin overwogen en beslist. Het T-shirt Skort is door de toepassing van het borstzakje aan te merken als een ontwerp dat nieuw is en een eigen karakter heeft en waaraan als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel bescherming toekomt. Nu het borstzakje in het ontwerp van Esprit identiek is aan het gedetailleerde borstzakje van G-Star is de overeenstemming ook zo frappant dat het ontwerp van Esprit niet kan kwalificeren als voortvloeiend uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door G-Star geopenbaarde model niet kende. Het had op de weg van Esprit gelegen aan te tonen dat wel sprake is van onafhankelijk scheppend werk.

*

Beroep ingesteld. Red.

2 De feiten 2.1 Het G-Star concern is omstreeks 1989 opgericht en legt zich toe op een innovatieve stijl op het gebied van onder meer denim en andere confectiekleding. G-Star verkoopt haar producten in bijna 60 landen, waaronder de Benelux. In Nederland worden de producten van G-Star via verkooppunten in meer dan 120 verschillende plaatsen op de markt gebracht. 2.2 G-Star BV beschikt over Beneluxmerkregistraties voor de woordmerken RAW DENIM en GS RAW; G-Star Kft beschikt over Beneluxmerkregistraties voor de woord-/beeldmerken G-STAR RAW DENIM; G STAR RAW en G G-STAR RAW en over Gemeenschapsmerkregistraties voor de woorden woord-/beeldmerken G-STAR RAW DENIM; G-STAR ORIGINALS RAW DENIM; G STAR RAW en G G-STAR RAW. Deze registraties zijn verricht voor onder meer kleding. 2.3 G-Star heeft onder meer de volgende acht kledingontwerpen (hierna tezamen ook aangeduid als de Collectie) op de markt gebracht: A Een jas onder de naam Mash Jacket, voor het eerst op de markt geïntroduceerd in juli 2004; B Een blazer onder de naam Sniper Blazer, geïntroduceerd januari 2006; C Een T-shirt onder de naam Skort, geïntroduceerd in mei 2006; D Een vest onder de naam Clinter Cardigan, geïntroduceerd in juli 2006; E Een jas onder de naam Midnight Art Jacket, geïntroduceerd in mei 2006;

•


3 1 8

B I J B L A D


F Een capuchontrui onder de naam Tex Hooded Knit, geïntroduceerd in mei 2006; G Een spijkerbroek onder de naam Core Custom, geïntroduceerd in januari 2005; H Een jas onder de naam Motor Safety Plus Jacket, geïntroduceerd in juli 2004. 2.4 Esprit verhandelt onder meer confectiekleding waaronder kledingstukken zoals jassen, blazers, spijkerbroeken, T-shirts, truien en vesten. Esprit brengt haar producten op de markt via ruim 12.000 wereldwijd gevestigde verkooppunten verspreid over ruim 40 landen, waaronder Nederland. (...)

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

Modelrecht en auteursrecht 4.5 A Mash jacket

4 De beoordeling Merkenrecht 4.1 De voorzieningenrechter stelt vast dat G-Star, nadat partijen voor een eerste termijn aan het woord zijn geweest, haar vorderingen gegrond op haar Gemeenschapsmerken en Beneluxmerken heeft ingetrokken. Bevoegdheid 4.2 De voorzieningenrechter stelt vast dat hij voor zover de vorderingen het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel betreffen bevoegd is op grond van artikel 90 Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Voor het overige is het geschil hieraan accessoir te achten, zodat de voorzieningenrechter uit dien hoofde eveneens bevoegd is, welke bevoegdheid ook niet is bestreden. Wat betreft het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag internationaal bevoegd op grond van artikel 82 lid 1 Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Deze bevoegdheid strekt zich ingevolge artikel 90 lid 3 uit over alle lidstaten van de Gemeenschap. Inbreuk 4.3 Beoordeeld dienen derhalve te worden de acht kledingstukken a t/m h, welke hierboven onder 2.3 zijn gespecificeerd en waarvan G-Star stelt, kort gezegd, dat Esprit deze heeft nagemaakt. G-Star beroept zich daartoe met betrekking tot de gehele Collectie op haar auteursrecht, wat betreft de kledingstukken b tot en met g op haar nietingeschreven Gemeenschapsmodelrecht en wat betreft de gehele collectie op slaafse nabootsing. 4.4 De voorzieningenrechter zal hierna de kledingstukken a tot en met h afzonderlijk bespreken en, voorzover ingeroepen, toetsen aan het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht, alsmede, voorzover nodig aan het auteursrecht. Daarna zal afzonderlijk worden ingegaan op de gestelde slaafse nabootsing van de collectie. Hierna is steeds aan de linkerzijde (boven. Red.) het kledingstuk van G-Star afgebeeld en ter rechterzijde (onder. Red.) het kledingstuk van Esprit.

4.5.1 G-Star beroept zich met betrekking tot deze jas niet op enig nietingeschreven modelrecht omdat het model van deze jas meer dan drie jaar geleden is geïntroduceerd. G-Star doet wel een beroep op auteursrecht. 4.5.2 Esprit betwist dat deze jas, en ook de ander kledingstukken uit de collectie, auteursrecht toekomt. Zij stelt dat alleen bepaalde werken voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen, zodat er geen auteursrecht bestaat op de stijl waarin een werk is gemaakt. De kledingstukken uit de Collectie zijn alle gemaakt in een stijl welke Esprit aanduidt als de Street Fashion Stijl, dat wil zeggen volgens Esprit: grote zakken, verschillende knopen, rivets (al dan niet met eyelets), ritsen. artwork, logo’s en stiksels aangebracht om een stoer imago te creëren. 4.5.3 Esprit heeft als productie 6 een groot aantal afbeeldingen van parka-achtige jassen overgelegd. Dit Umfeld toont hier dat sprake is van een stoere stijl waarbij steeds sprake is van meerdere opgezette zakken, een opstaande kraag en sluiting met een rits welke wordt afgedekt door een strook. De jassen hebben eventueel een militaire uitstraling bijvoorbeeld door het gebruik van epauletten. 4.5.4 Voorshands merkt de voorzieningenrechter de Mash jacket aan als een parka die past binnen het door Esprit geschetste straatbeeld van parkaachtige jassen in een stoere stijl (Street Fashion stijl). De jas heeft alle elementen die gemeen zijn aan een parka. Daarnaast zijn verstrooid over de jas elementen aangebracht zoals rivets en knopen die de stoere stijl benadrukken. Al die elementen tezamen verlenen niet een eigen oorspronkelijk karakter aan de Mash jacket en maken deze niet tot een kenmerkende of opvallend creatieve combinatie. Uiteindelijk is de Mash jacket niet meer dan een specifiek uitwerkingsmodel van de bekende parka. Deze jas is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet aan te merken als een werk dat oorspronkelijk is en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het beroep op auteursrecht van G-Star slaagt niet. 4.6 B Sniper blazer

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


4.6.1 G-Star beroept zich op haar niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht. Zij wijst onder meer op: – drie zakken op de voorzijde van de jas, waarbij twee grote zakken op het onderste gedeelte van de jas zijn aangebracht en rechtsboven een borstzak; – de borstzak is (in tegenstelling tot de grote onderste zakken, waarvan aan de buitenkant alleen de sluitingsflappen zichtbaar zijn) in het geheel zichtbaar op de jas gestikt en de rechthoekige sluitingsflap loopt schuin naar binnen toe; – ook de sluitingsflappen van de onderste zakken zijn schuin geplaatst, waarbij linksboven op de rechtersluitingsflap een kleine rivet is aangebracht; – over beide onderste zakken (met uitzondering van de sluitingsflappen) loopt een verticaal stiksel, dat ter hoogte van de borstzak begint en doorloopt tot aan de onderkant van de jas; – op de verticale flap die de rits bedekt zijn vier grote (van binnen open) drukknopen aangebracht, waarvan de tweede van boven bedekt is met een rechthoekig extra stukje stof, waarop meerdere verticale stiksels zijn aangebracht; – bovenaan het linker voorpand, ter hoogte van de linkermouw vanaf de schouder tot onder aan de oksel, is een veelhoekig stuk stof gestikt, waarover heen een (bijna) horizontaal stiksel is aangebracht; – op de (vrij lage) kraag is een riempje met een gesp aangebracht, waarmee de kraag kan worden dichtgemaakt. Aan de rechterzijde van de kraag is dit riempje met vier in een vierkant geplaatste kleine rivets vastgemaakt; – op iedere schouder is een schouderstuk met daarop een tweetal grote metalen zogenoemde ’eyelets’ aangebracht; – onderaan het rechtergedeelte van de voorkant is een in wit gedrukt logo aangebracht; – bovenaan de split op aan achterkant is een rivet aangebracht. 4.6.2 Ook met betrekking tot de Sniper blazer heeft Esprit door overlegging van afbeeldingen welke zij op het internet heeft gevonden het Umfeld geschilderd. Van alle afbeeldingen beantwoordt echter alleen een getoond ontwerp van J. Philipp aan het algemene beeld van een blazer met rond

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 1 9

weggesneden voorpanden. De andere afbeeldingen laten voornamelijk jassen zien die kwalificeren als een parka en zelfs als zodanig beschreven worden. De blazer van J. Philipp is uitgevoerd in een militaire stijl (met epauletten) maar mist overigens de hierboven genoemde combinatie van styling elementen. 4.6.3 Naar voorlopig oordeel is de Sniper blazer dan ook aan te merken als een ontwerp dat nieuw is en een eigen karakter heeft en daarom op grond van artikel 4.lid 1 juncto artikel 11 lid 1 Gemeenschapsmodellenverordening als nietingeschreven Gemeenschapsmodel bescherming toekomt. De nieuwheid is niet enkel gelegen in de dosering van styling elementen over het bekende model van een blazer als zodanig maar ook in de nieuwheid van bijvoorbeeld het afzonderlijke stylingelement van vier rivets op de sluiting van de kraag. Esprit heeft, afgezien van haar eigen blazer, niet laten zien dat een dergelijk element eerder op enige jas is toegepast. Daarnaast is bepaald bijzonder dat bij G-Star op de verticale flap die de rits bedekt een rechthoekig extra stukje stof, met meerde verticale stiksels, is aangebracht. Een identieke detaillering is aangebracht op de blazer van Esprit. Opmerkelijk is voorts dat bij beide blazers de mouwinzet aan de achterzijde is uitgevoerd met een open plooi. 4.6.4 De meerderheid van de hierboven genoemde stylingelementen zijn door Esprit in haar blazer overgenomen. Haar blazer maakt dezelfde algemene indruk. Er zijn wel verschillen – bijvoorbeeld is bij Esprit slechts een van de epauletten dwars over de schouder aangebracht – maar de overeenkomsten wegen hier zwaarder. De overeenkomsten zijn zelfs zo talrijk dat het ontwerp van Esprit niet kwalificeert als voortvloeiend uit onafhankelijk scheppende werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door G-Star geopenbaarde model niet kende, met ander woorden het ontwerp van Esprit is namaak in de zin van artikel 19 lid 2 Verordening betreffende het Gemeenschapsmodel. Nu Esprit overigens niet betwist dat zij de hierboven rechts afgebeelde blazer op de markt brengt, is er naar voorlopig oordeel op grond van artikel 10 lid 1 juncto artikel 19 lid 1 en 2 sprake van inbreuk op de Europese modelrechten van G-Star. 4.6.5 Dit brengt met zich mee dat het Europees verbod zoals gevorderd in beginsel kan worden toegewezen. Nu niet aannemelijk is dat G-Star met een beroep op het auteursrecht in het kader van een kort geding meer of anders kan krijgen dan met een beroep op haar modelrecht laat de voorzieningenrechter onbesproken of G-Star tevens auteursrecht toekomt en of Esprit daar ook inbreuk op maakt. 4.7 C T-shirt Skort

•


3 2 0

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

zaak was er voor Esprit ruimschoots gelegenheid dit ontwerpcentrum te benaderen. Nu aangenomen moet worden dat in het ontwerpcentrum in elk geval eigen ontwerpen zullen worden gearchiveerd, had Esprit langs die weg aannemelijk kunnen maken dat er sprake was van eigen werk. In plaats daarvan heeft Esprit – naar eigen zeggen – zich beperkt tot dagenlang internetten waarbij zij het Umfeld kennelijk heeft gezocht bij anderen en niet bij haarzelf. Nu Esprit overigens niet betwist dat zij het hierboven rechts afgebeelde Tshirt op de markt brengt, is er naar voorlopig oordeel sprake van inbreuk op de Gemeenschapsmodelrechten van G-Star. 4.7.5 Dit brengt met zich mee dat het Europees verbod zoals gevorderd in beginsel kan worden toegewezen. Nu niet aannemelijk is dat G-Star met een beroep op het auteursrecht in het kader van een kort geding meer of anders kan krijgen dan met een beroep op haar modelrecht laat de voorzieningenrechter onbesproken of G-Star tevens auteursrecht toekomt en of Esprit daar ook inbreuk op maakt. 4.8 D Clinter Cardigan

4.7.1 G-Star beroept zich op haar niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht. Zij wijst hierbij onder meer op de uitvoering van het borstzakje. De door G-Star gemaakte werktekening van het borstzakje is hierboven in het midden weergegeven. 4.7.2 Esprit heeft geen enkel voorbeeld laten zien van een kledingstuk met een borstzakje zoals hierboven weergegeven. 4.7.3 Naar voorlopig oordeel is het T-shirt Skort door de toepassing van het beschreven borstzakje aan te merken als een ontwerp dat nieuw is en een eigen karakter heeft en als nietingeschreven Gemeenschapsmodel bescherming toekomt. Het T-shirt is het borstzakje weggedacht een model dat maar moeilijk voor bescherming in aanmerking komt. Het onderscheidt zich dan immers maar weinig van het gemiddelde T-shirt in het straatbeeld. Het enkele styling element van een borstzakje in een uitvoering welke voorshands voor nieuw wordt gehouden maakt dit echter anders, waarbij meeweegt dat dit borstzakje ook sterk bijdraagt aan de algemene indruk van het T-shirt. 4.7.4 Het stylingelement bestaande uit een borstzakje is door Esprit in haar Tshirt overgenomen inclusief alle detaillering die dit borstzakje nieuw maakt. Haar T-shirt maakt dan ook dezelfde algemene indruk. De verschillen die er zijn, zijn van onvoldoende gewicht. Nu het borstzakje in het ontwerp van Esprit identiek is aan het gedetailleerde borstzakje van G-Star is de overeenstemming ook zo frappant dat het ontwerp van Esprit niet kan kwalificeren als voortvloeiend uit onafhankelijk scheppend werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door G-Star geopenbaarde model niet kende, met ander woorden het ontwerp van Esprit is namaak in de zin van artikel 19 lid 2 Verordening betreffende het Gemeenschapsmodel. Het had op de weg gelegen van Esprit aan te tonen dat er wel sprake is van onafhankelijk scheppend werk. Ter zitting is ter sprake gekomen dat het internationaal ontwerpcentrum van Esprit in Duitsland is gelegen. Ook bij de korte termijn van dagvaarding in deze

4.8.1 Volgens G-Star wordt de Clinter Cardigan gekenmerkt door de volgende elementen: – de op het voorpand in ruitvorm aangebrachte, met de stof contrasterende stiksels, die beginnen onder de kraag en aan de onderkant doorlopen tot aan het boord; – op het boord onderaan het vest is aan de zijkant op een stukje stof, dat van ander materiaal is dan de rest van het vest, een label aangebracht; – zowel de verschillende boorden als de kraag bestaan uit elastische ribstof op de achterkant zijn de woorden ’Gstar Raw’ afgebeeld. 4.8.2 Vesten met bovenstaande kenmerken, al dan niet met ruiten zijn naar voorlopig oordeel als alledaags aan te merken. Mede gelet op datgene wat volgens Esprit als het Umfeld is aan te merken kan aan de Clinter Cardigan geen oorspronkelijk karakter worden toegedicht. Het ontwerp heeft geen persoonlijk stempel van de maker. Bescherming uit hoofde van het Auteursrecht komt de Clinter Cardigan

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


dan ook niet toe. Het ontwerp is ook niet nieuw, in elk geval niet met eigen karakter in de zin van de Gemeenschapsmodellen-verordening. 4.9 E Midnight Art Jacket

4.9.1 Volgens G-Star wordt het Midnight Art Jacket gekenmerkt door de volgende elementen: – twee schuine steekzakken op de voorkant van de jas, waarbij aan weerszijden van de openingen van iedere zak een kleine rivet is aangebracht; – op de verticale flap die de rits in zijn geheel bedekt is een vijftal knopen aangebracht; – over de gehele breedte van het achterpand zijn twee stiksels aangebracht; – op het achterpand zijn, tussen bovengenoemde twee stiksels in, tevens twee verticale stiksels aangebracht; – op de uit geribbelde, elastische stof bestaande kraag zijn aan de voorkant twee en aan de achterkant drie lussen aangebracht; – op de schouders zijn aan de uiteinden driehoekig gevormde en van breed naar smal toelopende schouderstukken bevestigd, waarin drie gaatjes zijn aangebracht en die door middel van een metalen pin die door deze gaatjes kan worden gedrukt alsook een drukknoopje aan de jas kunnen worden vastgemaakt. 4.9.2 Met betrekking tot het Midnight Art Jacket heeft Esprit drie afbeeldingen welke zij op het internet heeft gevonden overgelegd. Geen van deze beantwoordt echter aan de algemene indruk van het ontwerp van G-Star. 4.9.3 Naar voorlopig oordeel is de het Midnight Art Jacket dan ook aan te merken als een ontwerp dat nieuw is en een eigen karakter heeft en daarom als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel bescherming toekomt. De nieuwheid is niet enkel gelegen in de afstand tot het Umfeld, maar ook in de diverse styling kenmerken die bijdragen aan de herkenbaarheid zoals bijvoorbeeld de uit geribbelde, elastische stof bestaande kraag waarop aan de voorkant twee en aan de achterkant drie lussen zijn aangebracht; 4.9.4 De jas van Esprit maakt dezelfde algemene indruk. Er zijn wel verschillen maar de overeenkomsten wegen hier zwaarder. Esprit heeft ondermeer gekopieerd de lussen op de kraag van elastische geribbelde stof. Ook heeft Esprit

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 2 1

overgenomen de bijzonder detaillering bestaande uit een pinnetje bij de epauletten dat desgewenst door een knoopsgat steekt. De overeenkomsten zijn zelfs zo talrijk dat het ontwerp van Esprit niet kwalificeert als voortvloeiend uit onafhankelijk scheppende werk door een ontwerper van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door G-Star geopenbaarde model niet kende, met ander woorden het ontwerp van Esprit is namaak in de zin van artikel 19 lid 2 Verordening betreffende het Gemeenschapsmodel. Nu Esprit overigens niet betwist dat zij de hierboven rechts afgebeelde jas op de markt brengt is er naar voorlopig oordeel sprake van inbreuk op de Gemeenschapsmodelrechten van G-Star. 4.9.5 Dit brengt met zich mee dat het Europees verbod zoals gevorderd in beginsel kan worden toegewezen. Nu niet aannemelijk is dat G-Star met een beroep op het auteursrecht in het kader van een kort geding meer of anders kan krijgen dan met een beroep op haar modelrecht laat de voorzieningenrechter onbesproken of G-Star tevens auteursrecht toekomt en of Esprit daar ook inbreuk op maakt. 4.10 F Tex Hooded Knit

4.10.1 Volgens G-Star wordt het Tex Hooded Knit gekenmerkt door de volgende elementen: – gestreepte stof, welke stof op verschillende plekken (ter hoogte van het onderste boord, de uiteinden van de mouwen, de schouders, de hals en de capuchon) wordt begrensd door één bepaalde effen gekleurde stof; – het onder de hals in driehoekige vorm gestikt stuk effen stof; – op de voorkant op het onderste boord is aan een zijkant een uit andere stof bestaand label gestikt, waarop een kleine rivet is aangebracht; – op de voorkant is rechts bovenaan tevens een, wederom uit andere stof bestaand, tweede label aangebracht; – in de kleur van de effen stof in de capuchon aangebrachte touwtjes, aan de uiteinden waarvan met behulp van kleine rivets bredere stukjes stof zijn bevestigd. 4.10.2 Voorshands is het gebruik van een gestreepte stof met een effen driehoekige halsinvulling en effen boorden, niet

•


3 2 2

B I J B L A D


als nieuw en oorspronkelijk aan te merken. De voorzieningenrechter zal in het midden laten of de Tex Hooded Knit overigens modelrechtelijke of auteursrechtelijke bescherming toekomt, omdat het ontwerp van Esprit te zeer verschilt van dat van G-Star. Het ontwerp van Esprit maakt een andere algemene indruk omdat het voorzien is van zijpanden in effen stof. Tegen de achtergrond van een trui met capuchon in streepstof met een effen driehoekige halsinvulling zijn de overeenkomsten, de voorzieningenrechter noemt met name de afwerking van de touwtjes (feitelijk linten) van de capuchon, te gering om tot overeenstemming of navolging te kunnen oordelen. 4.11 G Spijkerbroek Core Custom

4.11.1 Volgens G-Star wordt de Core Custom gekenmerkt door de volgende elementen: – oranje stiksels boven beide broekzakken aan de voorkant, met een opvallend extra oranje horizontaal stiksel boven de linkerbroekzak aan de voorkant, onderaan de rits, op de riemlussen, langs de buitenkant van beide pijpen (alleen bovenin), langs de onderkant van beide broekspijpen, naast de knoop, op beide broekzakken aan de achterkant, aan de achterkant helemaal rechts bovenin (in de vorm van een vierkant). – de metalen knoop boven de rits is rond en loopt van binnenuit schuin omhoog. Op de knoop zijn steeds in tweetallen verschillende cijfers en letters afgebeeld; – het (gedeeltelijk door bleking van de stof nagebootste) kreukeffect direct boven en onder de beide broekzakken aan de voorkant en aan de achterkant onder de middelste riemlus en bovenaan op beide broekzakken. 4.11.2 Ter zitting is als afzonderlijk kenmerk nog besproken dat het stiksel langs de gulp niet doorloopt tot in de broeksband maar op enige afstand daarvan eindigt. Bedoeld is hier het stiksel H in de middelste afbeelding hierboven. Bij het ontwerp van Esprit eindigt dit stiksel ook op afstand van de band in een rivet. 4.11.3 Op het gebied van spijkerbroeken, die naar hun aard alle passen in de stoere of Street Fashion stijl, is het moeilijk

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

om tot een nieuw of oorspronkelijk werk te komen. De vele styling elementen van de Custom Core tezamen, waaronder de oranje stiksel en de plaatsing daarvan of de kegelvormige kopen en met name het element van het niet tot in de broeksband doorlopende stiksel waarvan Esprit geen enkel voorbeeld in het Umfeld heeft laten zien, maken de Custom Core niettemin tot een nieuw model met een eigen karakter dat aanspraak kan maken op bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel. 4.11.4 Het ontwerp van Esprit kan naar voorlopig oordeel ook worden gekwalificeerd als namaak in de zin van artikel 19 lid 2 Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. In de eerste plaats had het opnieuw op de weg Esprit gelegen om te laten zien aan de hand van materiaal uit haar ontwerpafdeling hoe zij onafhankelijk was gekomen tot de opmerkelijke detaillering van het niet doorlopende stiksel bij de gulp. Daarnaast heeft Esprit verzuimd uitleg te geven hoe daarbovenop een veelheid van ander uitvoeringdetails samenvallen met die van G-Star. Dat veel van die details, zoals gebruik van oranje stiksel op zichzelf tot het gewone palet van stylingelementen behoren doet daar niet aan af. Bij deze spijkerbroeken is nu juist frappant dat in een situatie waarin zo vaak verschillende wegen konden worden ingeslagen, Esprit de door G-Star ingeslagen weg is gevolgd. 4.11.5 Dit brengt mee dat het Europees verbod zoals gevorderd in beginsel kan worden toegewezen. Nu niet aannemelijk is dat G-Star met een beroep op het auteursrecht in het kader van een kort geding meer of anders kan krijgen dan met een beroep op haar modelrecht laat de voorzieningenrechter onbesproken of G-Star tevens auteursrecht toekomt en of Esprit daar ook inbreuk op maakt. 4.12 H Motor Safety Plus Jacket

4.12.1 De Motor Safety Plus Jacket wordt volgens G-Star gekenmerkt door de volgende elementen: – vier zakken op de voorzijde van de jas, waarbij twee steekzakken op het onderste gedeelte zijn aangebracht en daarboven twee zakken die worden afgesloten met een rits, alsmede een zak onderaan de rechtermouw, die ook wordt afgesloten met een rits; – de halve cirkelvormige stiksels die rondom de steekzakken zijn aangebracht; – de lussen die met behulp van rivets onderaan de voor- en achterzijde van de jas zijn aangebracht;

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


– de ovale mouwstukken die ter hoogte van de ellebogen zijn gestikt; – de op de achterkant vanaf de mouwen nauw naar beneden, naar binnen toe lopende stiksels, die doorlopen tot aan de onderkant van de jas. 4.12.2 Naar voorlopig oordeel past de Motor Safety Plus Jacket in de stoere of Street Fashion stijl. Daarnaast is dit jack een nabootsing van het traditionele (lederen) motorjack. Voor een dergelijke jack zijn elementen als een veelheid van zakken, de afsluiting van zakken met een rits, zakjes op onder of bovenarm dubbelingen op de ellebogen en de suggestie van een taillering met op de achterzijde vanaf de schouders naar binnen lopende (sier)naden als alledaags aan te merken. 4.12.3 Mede gelet op datgene wat volgens Esprit als het Umfeld is getoond, kan aan de Motor Safety Plus Jacket geen oorspronkelijk karakter worden toegedicht. Het ontwerp heeft geen persoonlijk stempel van de maker. Bescherming uit hoofde van het auteursrecht komt dit jack dan ook niet toe. Het ontwerp is ook niet nieuw of met eigen karakter in de zin van de Gemeenschapsmodellen-verordening. Slaafse nabootsing 4.13 Hierboven is met betrekking tot vier kledingstukken uit de Collectie van G-Star geoordeeld is dat sprake is van namaak. Wat betreft deze kledingstukken is het beroep van G-Star op slaafse nabootsing zonder belang. Wat betreft de overige kledingstukken geldt dat aannemelijk is dat Esprit zich bij de samenstelling van haar eigen collectie heeft laten inspireren door de overige kledingstukken uit de Collectie van G-Star. Van verwarring is evenwel geen sprake. De vorderingen op grond van slaafse nabootsing zullen daarom worden afgewezen. Slotsom 4.14 Met betrekking tot de Sniper Blazer, T-shirt Skort, het Midnight Art Jacket en de spijkerbroek Custom Core is na voorlopig oordeel sprake van namaak in de zin van artikel 19 lid 2 Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Het gevorderde onder 2 kan derhalve worden toegewezen op de wijze als hierna vermeld met dien verstande dat de toewijzing zich beperkt tot voornoemde vier kledingstukken op de modelrechtelijke grondslag, doch met werking in de Gemeenschap. 4.15 De nevenvorderingen 3 tot en met 5 gaan het bestek van een kort geding als het onderhavige te buiten, danwel zijn deze onvoldoende bepaalbaar, althans is niet voldoende steekhoudend toegelicht wat het spoedeisend belang daarbij is, hetgeen bij gebreke van deze toelichting evenmin anderszins is gebleken of valt in te zien, zodat deze zullen worden afgewezen. 4.16 De termijn bedoeld in artikel 1019i Rv. zal worden bepaald op zes maanden. Proceskosten 4.17 Beide partijen vorderen de volledige proceskostenvergoeding conform artikel 1019h Rv. G-Star vordert het bedrag van € 13.294,26, Esprit vorderde ter zitting het bedrag van € 17.000. Partijen zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld na de mondelinge behandeling kort op de gevorderde bedragen te reageren.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 2 3

4.18 Esprit heeft vervolgens haar vordering verhoogd tot het bedrag van € 23.000 en dat bedrag gespecificeerd. De voorzieningenrechter zal deze vermeerdering niet toestaan. Uitgangspunt is dat het bedrag van de proceskosten kort voor de zitting (een of twee dagen) wordt gevorderd en met een specificatie onderbouwd. Dat een partij, zoals Esprit, in de gelegenheid wordt gesteld haar verzuim en onderbouwing te geven, te herstellen door het alsnog overleggen van een specificatie, brengt niet mee dat die partij alsnog haar vordering kan vermeerderen. 4.19 Partijen hebben over en weer de hoogte van de gevorderde proceskosten betwist. De voorzieningenrechter zal aan die discussie voorbij gaan omdat gegeven de intrekking van het merkenrechtelijk deel van de vorderingen, waartegen Esprit wel verweer heeft gevoerd en voorbereid, en de afwijzing van de vorderingen met betrekking tot vier van de acht kledingstukken, geoordeeld moet worden dat compensatie van kosten in dit geval geboden is. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: beveelt Esprit om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere verdere inbreuk op de exclusieve Gemeenschapsmodelrechten van G-Star te staken en gestaakt te houden in de lid-staten van de Europese Unie, in het bijzonder te staken en gestaakt te houden ieder vervaardigen, inkopen, afbeelden, verkopen, ter verkoop aanbieden, verhandelen, importeren en/of exporteren van de kledingstukken welke zijn nagemaakt van de kledingstukken van G-Star met de aanduidingen Sniper Blazer, T-shirt Skort, het Midnight Art Jacket en de spijkerbroek Custom Core; bepaalt de termijn bedoelt in artikel 1019i Rv. op zes maanden te rekenen vanaf de dag dat dit vonnis gewezen is; compenseert de proceskosten des dat ieder van partijen de eigen kosten draagt; wijst af wat meer of anders gevorderd is; verklaart dit vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

•


3 2 4

B I J B L A D


Nr. 34 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 19 december 2007 (debandenwinkel.nl) Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen Art. 1 Hnw Door de domeinnaam ’debandenwinkel.nl’ te rerouten naar hun online bandenverkoop zijn Postelmans en De Bandengids deze gaan gebruiken als handelsnaam van de door De Bandengids gevoerde onderneming. Art. 5 Hnw Het verschil tussen de handelsnamen ’bandenwinkel.nl’, respectievelijk ’debandenwinkel.nl’ is zo gering dat gevaar voor verwarring te duchten is. Het publiek zal immers niet verwachten dat ’bandenwinkel.nl’ naar een andere onderneming verwijst dan ’debandenwinkel.nl’. Abol BV te Alblasserdam, eiseres, procureur mr. G. Janssen, advocaat mr. M. Hoogenboom te Barendrecht, tegen 1 Postelmans Beheer BV te Voorburg, 2 De Bandengids BV te Zoeterwoude, gedaagden, procureur mr. N. Roodenburg. 2 De feiten 2.1 Abol is sinds 15 mei 2007 ingeschreven in het handelsregister met de handelsnamen ’bandenwinkel.nl’ en ’debandenwinkel.nl’. Laatstgenoemde handelsnaam is geregistreerd met terugwerkende kracht naar aanleiding van een aanmelding gedaan op 22 oktober 2007. 2.2 Abol voert een onderneming die zich bezighoudt met het handelen in autobanden via het internet. Als beginnende onderneming heeft zij op 2 juli 2007 een mailing gedaan naar 955 adressen in Nederland. Deze mailing naar dezelfde adressen heeft zij herhaald op 4 juli 2007. In de mailings wordt verwezen naar ’bandenwinkel.nl’. 2.3 Abol exploiteert een website met de domeinnaam bandenwinkel.nl. Abol heeft voornoemde domeinnaam in april 2007 op haar naam geregistreerd. Met behulp van deze website verkoopt Abol autobanden. Abol beschikt niet over de domeinnaam ’debandenwinkel.nl’. 2.4 De Bandengids opereert op dezelfde markt van banden/ internetverkoop als Abol en exploiteert de domeinnaam ’bandengids.nl’. 2.5 Op 10 juli 2007 is de domeinnaam ’debandenwinkel.nl’ geregistreerd door Postelmans. Bezoekers van de website met deze domeinnaam worden omgeleid (gererouted) naar de website van De Bandengids. 2.6 Zowel Postelmans als De Bandengids worden bestuurd door de heer D.H.C. Postelmans. (...) 4 De beoordeling 4.1 Artikel 5 van de Handelsnaamwet bepaalt dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide onderne-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

mingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. 4.2 Naar voorlopig oordeel voert Abol in elk geval sinds de inschrijving op 15 mei 2007 de handelsnaam ’bandenwinkel.nl’ door onder die domeinnaam een online bandenverkoop te exploiteren. 4.3 Postelmans en De Bandengids hebben op 10 juli 2007 de domeinnaam ’debandenwinkel.nl’ ingeschreven. Zij zijn deze vervolgens gaan gebruiken als handelsnaam van de door De Bandengids gevoerde onderneming doordat zij de domeinnaam ’debandenwinkel.nl’ hebben gererouted naar hun online bandenverkoop. Voorshands is dit als het voeren van de handelsnaam ’debandenwinkel.nl’ aan te merken. 4.4 Deze gang van zaken heeft ertoe geleid dat Abol enerzijds en De Bandengids anderzijds een internet-winkel voor banden zijn gaan voeren waarvoor zij als handelsnaam ’bandenwinkel.nl’, respectievelijk ’debandenwinkel.nl’ gebruiken. Het verschil in deze handelsnamen is zo gering dat gevaar voor verwarring te duchten is. Het publiek zal immers niet verwachten dat ’bandenwinkel.nl’ naar een andere onderneming verwijst dan ’debandenwinkel.nl’. Nu het gebruik door De Bandengids van ’debandenwinkel.nl’ van latere datum is dan het gebruik van ’bandenwinkel.nl’ door Abol dient het gebruik door De Bandengids van de jongere, verwarringwekkende, handelsnaam te worden gestaakt. 4.5 Het gevorderde verbod zal worden toegewezen. Omdat Postelmans en De Bandengids gezamenlijk optreden – de aangevallen domeinnaam is geregistreerd door Postelmans en ter beschikking gesteld aan De Bandengids – zijn voorshands termen aanwezig de veroordeling gedaagden tezamen te laten betreffen. 4.6 Postelmans en De Bandengids zullen ook worden veroordeeld tot overdracht van de domeinnaam aan Abol. Het onder C gevorderde rerouten naar de website van Abol is niet goed te verenigen met het op te leggen verbod op het gebruik van de domeinnaam ’debandenwinkel.nl’ en is ook niet nodig indien Abol zelf de beschikking krijgt over deze domeinnaam. Een dwangsom en een termijn ex artikel 1019 i Rv. zullen worden bepaald op de wijze zoals hierna verwoord. 4.7 Postelmans en De Bandengids zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Abol heeft de volledige proceskosten ex artikel 1019 h Rv. gevorderd en heeft deswege kosten opgegeven en gespecificeerd van in totaal, tot en met de behandeling ter zitting, het bedrag van € 6.201,85 exclusief BTW. Deze opgave is door Postelmans en De Bandengids niet betwist. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: 5.1 gebiedt Postelmans en De Bandengids onmiddellijk na betekening van dit vonnis het gebruik van de handelsnaam en domeinnaam ’debanden-winkel.nl’ te staken en gestaakt te houden; 5.2 gebiedt Postelmans en De Bandengids de domeinnaam ’debandenwinkel.nl’ binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis kosteloos aan Abol over te dragen, door middel van het invullen en ondertekenen van de daartoe bestemde formulieren en voorts volledige medewerking te verlenen aan het vervullen van de overige formaliteiten;

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


5.3 bepaalt dat Postelmans en De Bandengids voor iedere dag dat zij in strijd handelen met het onder 5.1. of 5.2. bepaalde, aan Abol een dwangsom verbeuren van € 5.000; 5.4 veroordeelt Postelmans en De Bandengids in de volledige kosten van het geding, tot heden begroot op € 6.201,85; 5.5 verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; 5.6 wijst af wat meer of anders gevorderd is; 5.7 bepaalt de termijn ex artikel 1019 i Rv op zes maanden. Enz.

Nr. 35 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 16 januari 2008 (AMC) Mr. P.W. van Straalen Art. 5 Hnw Carbonell heeft onvoldoende gemotiveerd gesteld dat de handelsnaam AMC in Nederland een dusdanige bekendheid geniet dat daardoor verwarring bij het publiek is te duchten. (Onder meer) is niet gebleken dat de Nederlandse handelsagent bij haar werkzaamheden op welke wijze dan ook zorgt voor of bijdraagt aan de bekendheid van die handelsnaam in Nederland, bijvoorbeeld door zaak te doen onder verwijzing naar de handelsnaam AMC of door op haar briefpapier naar die handelsnaam te verwijzen. Ook is niet gebleken van reclamecampagnes in Nederland waarbij de handelsnaam AMC in Nederland bekendheid heeft verkregen. Carbonell kan zich niet krachtens art. 5 Hnw verzetten tegen het gebruik door gedaagden van de handelsnaam AMC, dan wel tegen het gebruik van een handelsnaam waarvan het teken AMC deel uitmaakt. Art. 5a Hnw Het gemeenschapsmerk AMC kan op grond van art. 5a Hnw reden zijn voor een verbod de handelsnaam AMC te voeren, indien sprake is van een jongere handelsnaam en voor zover dientengevolge verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren te duchten is. Gelet op de door gedaagden aangeboden waren en diensten, welke dezelfde zijn dan wel complementair zijn aan de producten die onder het merk AMC door Carbonell worden aangeboden, is bij het publiek verwarringsgevaar te duchten. Art. 2 Hnw j˚ art. 3:95 BW Gedaagden kunnen voor het rechtmatig gebruik van de handelsnaam AMC niet terugvallen op het gebruik daarvan door haar rechtsvoorgangers. De voor de overdacht van die naam op grond van art. 3:95 BW vereiste akte ontbreekt. Artt. 9 en 107 GMV Art. 9 GMV geeft de merkhouder niet de bevoegdheid zich te verzetten tegen gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. De GMV biedt in zoverre geen grondslag zich te verzetten tegen het gebruik dat gedaagden maken van de handelsnaam AMC. Dat is slechts anders indien de handelsnaam tevens wordt gebruikt ter aanduiding van waren en diensten en dat is het geval. Gedaagden kunnen geen gerechtvaardigd beroep doen op artikel 107 GMV nu hen geen beroep op een oudere handelsnaam toekomt. Ook indien een jongere handelsnaam merkinbreuk oplevert, kan het gebruik daarvan echter niet worden verboden, indien dit volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel gebeurt. Bij de beoordeling van de inachtneming van het vereiste van eerlijk gebruik moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 2 5

van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren van de derde en de houder van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat daar waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen behalen om zijn waren in de handel te brengen. Gesteld noch gebleken is dat het gebruik dat van het teken AMC wordt gemaakt er (enkel) op gericht is om de door Carbonell in het verkeer gebrachte AMC-cilinderkoppen aan te prijzen. De enkele omstandigheid dat gedaagden naast andere producten tevens AMC-cilinderkoppen aanbieden kan er niet toe leiden dat het onderhavige gebruik, waarbij het teken AMC in algemene zin voor de door gedaagden aangeboden waren en diensten wordt gebruikt, in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het gebruik van het teken AMC in de door gedaagden gebruikte handelsnamen zal worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren en diensten van gedaagden en Carbonell. 1 Amadeo Marti Carbonell, 2 Amadeo Marti Carbonell S.A. beiden te Nules, Spanje, eisers, procureur mr. A.H. de Bosch Kemper-de Hilster, tegen 1 Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV, 2 AMC Engine Parts BV beide te Wekerom, 3 Johannes van Veldhuisen te Barneveld, gedaagden, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. C.J. van Dijk te Ede. 2 De feiten 2.1 A.M. Carbonell is houder van (onder meer) het Gemeenschapswoordmerk AMC. Dit merk is op 24 september 1998 geregistreerd onder nummer 000257766 voor waren in klasse 7 (Cylinder heads for engines). 2.2 Carbonell c.s. fabriceert metalen ringetjes en accupoolklemmen voor de autoindustrie. Zij produceert tevens cilinderkoppen voor auto’s. 2.3 W.G. van Veldhuisen (de broer J. van Veldhuisen) is in 1988 een eenmanszaak begonnen onder de naam Automotorencentrum Van Veldhuisen, met als bedrijfsomschrijving ’verkoop(groothandel) van revisie en gebruikte automotoren’. Deze eenmanszaak (waarin ook J. van Veldhuisen actief was) is op 1 januari 1997 omgezet in een vennootschap onder firma. De vennootschap onder firma hield zich bezig met motorenrevisie en handelsactiviteiten in gebruikte motoren en (later ook) in nieuwe motoronderdelen. In 2004 hebben beide broers besloten ieder hun eigen weg te gaan. Dit heeft geleid tot de oprichting van twee besloten vennootschappen, Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV en AMC Engine Parts BV. 2.4 Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV is bij akte van 28 mei 2004 opgericht en op 3 juni 2004 onder die naam ingeschreven. Deze BV legt zich toe op de revisie van motoren. J. van Veldhuisen Holding BV is sinds 15 april 2005 bestuurder/enig aandeelhouder van deze vennootschap. Tot die tijd was dat W.G. van Veldhuisen Holding BV. Op 28 mei 2004 is tevens AMC Engine Parts BV opgericht. Deze vennootschap is op 4 juni 2004 onder vermelding van de handelsnaam AMC Engine Parts BV ingeschreven in het handelsregister en legt zich toe op de handel in motor-

•


3 2 6

B I J B L A D


onderdelen. W.G. van Veldhuisen Holding BV is bestuurder/ enig aandeelhouder van de vennootschap. 2.5 AMC Engine Parts BV is houdster van de domeinnaam amc-engineparts.nl. Deze domeinnaam is op 23 februari 2004 geregistreerd. AMC-Motorenrevisie1 is houdster van de domeinnaam amc-revisie.nl. Deze domeinnaam is op 7 december 2005 geregistreerd, waarbij J. van Veldhuisen als contactpersoon is vermeld. 2.6 Bij vonnis van 21 juni 2006 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV en AMC Engineparts BV bevolen iedere inbreuk op het gemeenschapsmerk van Carbonell te staken en gestaakt te houden, meer specifiek elk gebruik van de domeinnaam amc-engineparts.nl. (...) 4 De beoordeling 4.1 Voor zover de vordering is gegrond op het Gemeenschapsmerk berust de bevoegdheid van de rechtbank op artikel 92 van de Gemeenschapsmerkenverordening (hierna: GMV) juncto artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vordering is gegrond op de handelsnaam AMC is de rechtbank bevoegd omdat de beweerde inbreukmakende handelingen mede in dit arrondissement plaatsvinden. 4.2 Carbonell c.s. baseert haar vordering in eerste instantie op het feit dat Van Veldhuisen c.s. inbreuk maakt op haar handelsnaam AMC. Zij stelt dat zij deze handelsnaam sinds 1968 (in Spanje) voert en dat deze handelsnaam sinds het begin van de 80-er jaren ook in Nederland enige bekendheid geniet. 4.3 De rechtbank dient in dit verband te beoordelen of de handelsnaam AMC hier in Nederland een zodanige bekendheid geniet dat hier te lande bij het publiek verwarring te duchten is. Niet van belang is of die bekendheid in Nederland is ontstaan door het voeren van de handelsnaam in Nederland, dan wel op een andere wijze (HR 29 juni 1990, IER 1990/49). Voor de bescherming is ook niet nodig dat de naam AMC bij iedereen hier te lande bekend is, maar onvoldoende is daarvoor dat die naam hier te lande bij enkele personen bekend is (HR 18 januari 1980, BIE 1983/84). 4.4 Carbonell heeft gelet op de betwisting door Van Veldhuisen c.s., onvoldoende gemotiveerd gesteld dat de handelsnaam AMC in Nederland een dusdanige bekendheid geniet, dat daardoor verwarring bij het publiek is te duchten. Zij heeft daartoe in eerste instantie een vijftal verklaringen overgelegd van (rechts)personen die verklaren zaken te hebben gedaan met, of klant te zijn van AMC (Amadeo Marti Carbonell S.A.) te Spanje, dan wel verklaren AMCproducten te importeren uit Spanje. Dat dit vijftal kennelijk de weg heeft weten te vinden naar Carbonell c.s. en de producten van Carbonell c.s., en/of de onderneming Amadeo Marti Carbonell SA aanduidt met AMC, is onvoldoende om voor bescherming in aanmerking te komen. De bij conclusie van repliek overgelegde producties 17 en 18 maken dit niet anders. Productie 17 is een brief aan een Duitse handelaar in ’Auto-Spezial-Artikel’ die wordt bedankt voor het bezoeken van een stand in Frankfurt en zegt niets over de 1 Onduidelijk is welke rechtsvorm deze ’onderneming’, met hetzelfde adres als Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV, heeft.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

bekendheid van de handelsnaam AMC in Nederland. Datzelfde geldt voor de als productie 18 overgelegde overeenkomst van 10 december 1984 waarbij Van Santen & Co BV in Nederland als handelsagent van Amadeo Marti Carbonell SA is aangesteld. Dat Amadeo Marti Carbonell SA in dit contract verkort wordt aangeduid met ’AMC, S.A.’ houdt niet het gebruik als handelsnaam in. Zelfs indien het gebruik van de afkorting AMC in deze overeenkomst is te zien als het gebruik als handelsnaam, is daarmee geen bekendheid van de handelsnaam AMC in Nederland gegeven. Ook in dat geval is het aantal (rechts)personen dat kan worden geacht bekend te zijn met de handelsnaam AMC te beperkt om voor bescherming in aanmerking te komen. 4.5 Ook anderszins is van voldoende bekendheid niet gebleken. Uit de overgelegde overeenkomst waarbij Van Santen & Co BV als handelsagent is aangesteld, blijkt het volgende. ’The basis of this agreement are that VAN SANTEN & CO BC shall represent the interests of AMC, S.A. in the Netherlands, caring of all AMC, S.A. customers in that country and doing its best to develop the market for the benefit of both companies.’ Gesteld noch gebleken is dat Van Santen & Co BV bij haar werkzaamheden als handelsagent van Amadeo Marti Carbonell SA op welke wijze dan ook zorgt voor of bijdraagt aan de bekendheid in Nederland van de handelsnaam AMC, bijvoorbeeld door zaak te doen onder verwijzing naar de handelsnaam AMC, of door op haar briefpapier naar die handelsnaam te verwijzen. Ook is bijvoorbeeld niet gebleken van reclamecampagnes (in Nederland) waarbij de handelsnaam AMC in Nederland bekendheid heeft verkregen. Gelet op het voorgaande moet het ervoor worden gehouden dat de handelsnaam AMC in Nederland onvoldoende bekendheid geniet om voor bescherming in aanmerking te komen. Op grond daarvan kan Carbonell c.s. zich derhalve niet verzetten tegen het gebruik door Van Veldhuisen c.s. van de handelsnaam AMC, dan wel tegen het gebruik van enige handelsnaam waarvan het teken AMC deel uitmaakt. 4.6 Carbonell c.s. heeft zich echter tevens beroepen op het in 1998 geregistreerde Gemeenschapswoordmerk AMC. Artikel 9 GMV geeft de houder van een gemeenschapsmerk in de daar genoemde omstandigheden het recht zich te verzetten tegen het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Het geeft de houder van dat merk echter niet de bevoegdheid zich te verzetten tegen gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zoals die bevoegdheid wel is opgenomen in artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE. De GMV biedt in zoverre geen grondslag zich te verzetten tegen het gebruik door Van Veldhuisen c.s. van de handelsnaam AMC, dan wel enige handelsnaam waarvan het teken AMC deel uitmaakt. Dat is slechts anders indien de handelsnaam tevens wordt gebruikt ter aanduiding van waren en diensten. De rechtbank gaat hierop vanaf rechtsoverweging 4.11 in. Carbonell c.s. heeft namelijk ook art. 5a Handelsnaamwet (hierna: Hnw) ingeroepen als grondslag van het door haar gevorderde handelsnaamverbod. 4.7 Het Gemeenschapsmerk AMC kan op grond van art. 5a Hnw reden zijn voor een verbod de handelsnaam AMC dan wel een handelsnaam dat het teken AMC bevat te voeren, indien sprake is van een jongere handelsnaam en voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. De rechtbank zal gelet hierop eerst ingaan op de vraag of Van Veldhuisen c.s. zich

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


kan beroepen op een ouder (handelsnaam)recht. De rechtbank leidt uit de door Carbonell c.s. overgelegde nota’s en afleverbonnen, de als productie 10 overgelegde brief van Auto Motoren Centrum en de door Van Veldhuisen c.s. overgelegde foto’s van blocnotes en bakjes met daarop het teken AMC, af dat de vennootschap onder firma Automotorencentrum Van Veldhuisen, de rechtsvoorganger van Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV en AMC Engineparts BV (ook) de handelsnaam AMC heeft gevoerd. De rechtbank is echter van oordeel dat deze handelsnaam niet op Automotorencentrum Van Veldhuisen BV en/of AMC Engineparts BV is overgegaan. Zij overweegt daartoe als volgt. 4.8 De handelsnaam is gelet op het art. 2 Hnw vatbaar voor overdracht, doch een en ander slechts in verbinding met de onderneming die onder die naam wordt gedreven. Carbonell c.s. heeft er nadrukkelijk op gewezen dat voor de overdracht van een handelsnaam ingevolge art. 3:95 Burgerlijk Wetboek een akte vereist is en dat deze akte in het onderhavige geval ontbreekt. Van Veldhuisen c.s. stelt in reactie daarop niet dat de handelsnaam bij akte is overgedragen, maar beperkt zich ertoe te stellen dat de handelsnaam met de onderneming verhuist. Een akte is volgens Van Veldhuisen c.s. alleen nodig indien de handelsnaam los van de onderneming wordt verkocht. 4.9 Het standpunt van Van Veldhuisen c.s. dat een akte voor de overdracht van de handelsnaam in een geval als het onderhavige niet nodig is, is onjuist. De handelsnaam is geen afhankelijk recht dat als zodanig met de onderneming mee overgaat. Dat kan ook niet, nu een onderneming als zodanig niet kan worden overgedragen. Er is veeleer sprake van de overdracht van de diverse activa. Ook indien Van Veldhuisen c.s. heeft bedoeld te stellen dat de overdracht van de handelsnaam is te herleiden tot een verbintenisrechtelijk kader samenhangende met het scheiden der wegen van J. en W.G. van Veldhuisen (de ’splitsing’ van de vennootschap onder firma Automotorencentrum Van Veldhuisen en de oprichting van Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV en AMC Engine Parts BV), kan dit haar niet baten. Van Veldhuisen c.s. heeft niet gesteld en niet is gebleken welke verbintenissen moeten worden geacht aan de overdracht van de handelsnaam ten grondslag te liggen. Ook is niet gesteld of gebleken welke voor de handelsnaam essentiële vermogensbestanddelen zijn ingebracht in welke van de beide BV’s. De rechtbank kan er dan ook niet omheen dat de voor de overdracht van de handelsnaam op grond van art. 3:95 BW vereiste akte ontbreekt. Dit betekent dat Van Veldhuisen c.s. voor het rechtmatig gebruik van de handelsnaam AMC (of een handelsnaam die het teken AMC bevat) niet kan terugvallen op het gebruik daarvan door haar rechtsvoorgangers. Het moet er derhalve voor worden gehouden dat dit gebruik door Van Veldhuisen c.s. dateert van na de registratie van het Gemeenschapsmerk AMC. 4.10 Van Veldhuisen c.s. betwist niet dat zij het teken AMC net als haar rechtsvoorganger als (bestanddeel van haar) handelsnaam gebruikt. Ook wordt niet betwist dat de wijze waarop de onder 2.5 genoemde domeinnamen worden gehanteerd, te zien is als handelsnaamgebruik. Gelet op de door Van Veldhuisen c.s. aangeboden waren en diensten, welke dezelfde zijn dan wel complementair zijn aan de producten die onder het merk AMC door Carbonell c.s. worden aangeboden, is bij het publiek verwarringsgevaar te duchten. Het bevel het gebruik van de handelsnaam AMC, dan

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 2 7

wel een handelsnaam waarvan AMC deel uitmaakt (waaronder tevens de bedoelde domeinnamen zijn te verstaan) te staken en gestaakte te houden, kan gelet hierop als nader bepaald in het dictum worden toegewezen. De rechtbank neemt daarbij in overweging dat gelet op het feit dat Van Veldhuisen c.s. geen ouder handelsnaamrecht toekomt, zij reeds om die reden niet met succes een beroep kan doen op art. 107 GMV. 4.11 De rechtbank komt thans toe aan het gevorderde, voor zover dat ziet op gebruik van het teken AMC ter aanduiding van door Van Veldhuisen c.s. aangeboden waren en diensten. Van Veldhuisen c.s. betwist niet dat het gebruik dat zij van dat teken maakt tevens is aan te merken als gebruik ter aanduiding van waren of diensten als bedoeld in art. 9 lid 1 aanhef en sub b GMV. Zij verweert zich in dit verband slechts door zich te beroepen op een oudere handelsnaam en door te stellen dat het gebruik dat zij van het teken maakt in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. 4.12 Zoals de rechtbank hiervoor heeft overwogen, komt Van Veldhuisen c.s. geen beroep op een ouder handelsnaamrecht toe. Zij kan in zoverre niet gerechtvaardigd een beroep doen op art. 107 GMV. Ook indien een jongere handelsnaam merkinbreuk oplevert, kan het gebruik van de handelsnaam echter niet worden verboden, indien dit volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel gebeurt (zie recentelijk HvJEG van 11 september 2007, zaak C-17/ 06 (Céline).2 Bij de beoordeling van de inachtneming van het vereiste van eerlijk gebruik moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat daar waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen behalen om zijn waren in de handel te brengen. 4.13 Van Veldhuisen c.s. heeft (ook) het beroep op de hiervoor bedoelde uitzondering slechts onderbouwd met een verwijzing naar haar oudere handelsnaamrecht. Zoals de rechtbank hiervoor heeft overwogen, is daarvan geen sprake. Voor zover Van Veldhuisen c.s. stelt dat zij door Carbonell c.s. rechtmatig in het verkeer gebrachte AMCcilinderkoppen verkoopt en de merkrechten van Carbonell c.s. in zoverre zijn uitgeput, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Gesteld noch gebleken is dat het gebruik dat van het teken AMC wordt gemaakt er (enkel) op is gericht om de door Carbonell c.s. in het verkeer gebrachte AMCcilinderkoppen aan te prijzen. De enkele omstandigheid dat Van Veldhuisen c.s. naast andere producten tevens AMCcilinderkoppen aanbiedt kan er niet toe leiden dat het onderhavige gebruik, waarbij het teken AMC in algemene zin wordt gebruikt voor de door Van Veldhuisen c.s. aangeboden waren en diensten, in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel is. Nu Van Veldhuisen c.s. 2 Te vinden op: http://www.delex.nl/snelzoeken.aspx?prakgeb=ie&q=C%u00e9line

•


3 2 8

B I J B L A D


overigens geen feiten of omstandigheden heeft gesteld waaruit zou kunnen blijken dat het gebruik dat zij van het teken AMC maakt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel is en de rechtbank ook niet van dergelijke feiten of omstandigheden is gebleken, kan het verweer van Van Veldhuisen c.s. niet slagen. De rechtbank wijst er in dit verband ten overvloede op dat Van Veldhuisen c.s. ten tijde van de oprichting van beide BV’s op de hoogte was van het merk AMC. Door de rechtsvoorganger van Auto Motoren Centrum Van Veldhuisen BV en AMC Engineparts BV werden immers door Carbonell c.s. vervaardigde AMCcilinderkoppen verkocht. Onder die omstandigheden zal het gebruik van het teken AMC in de door Van Veldhuisen c.s. gebruikte handelsnamen worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren en diensten van Van Veldhuisen c.s. en Carbonell c.s. Ook de vordering Van Veldhuisen c.s. te gebieden het gebruik van het dienstmerk AMC, of enige naam waarvan de afkorting AMC deel uitmaakt, te staken of gestaakt te houden, dan wel te gaan gebruiken, kan gelet op het voorgaande als nader bepaald in het dictum worden toegewezen. 4.14 Voor zover Van Veldhuizen c.s. specifiek ten aanzien van de onder 2.5 genoemde domeinnamen heeft betwist dat deze worden gebruikt ter aanduiding van waren of diensten, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Omdat het gebruik van de domeinnamen reeds op grond van art. 5a Hnw wordt verboden, ziet de rechtbank zonder nadere toelichting, die niet is gegeven, niet in welk belang resteert bij de beantwoording van de vraag of het gebruik van de domeinnamen tevens merkgebruik inhoudt. 4.15 Conclusie van het voorgaande is dat de vorderingen eveneens kunnen worden toegewezen, voor zover deze erop zien Van Veldhuisen c.s. te bevelen het gebruik te staken en gestaakt te houden van handelsnamen welke bestaan uit de afkorting AMC, dan wel de afkorting AMC bevatten (waaronder tevens de genoemde domeinnamen zijn te verstaan), alsmede het gebruik te staken en gestaakt te houden van het dienstmerk AMC, dan wel te verbieden enige naam waarvan de afkorting AMC deel uitmaakt te gaan voeren. Carbonell c.s. heeft een hoofdelijke veroordeling van Van Veldhuisen c.s. gevorderd, maar heeft geen feiten en omstandigheden gesteld die een hoofdelijke veroordeling op dit punt rechtvaardigen. Een hoofdelijke veroordeling blijft daarom in zoverre achterwege. 4.16 Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Van Veldhuisen c.s. in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Dit zijn enkel de kosten die betrekking hebben op de onderhavige procedure. De kosten die in verband met het door partijen gevoerde kort geding zijn gemaakt blijven buiten beschouwing. De dagvaarding is uitgebracht vóór 1 mei 2007, zodat het bepaalde in artikel 1019h Rv niet van toepassing is. Omdat de dagvaarding is uitgebracht na 29 april 2006, de uiterste implementatiedatum van Richtlijn 2004/48/EG, zullen de kosten, tot op heden in totaal € 3.810,–, langs de weg van richtlijnconforme interpretatie worden toegewezen. Mede gelet op het feit dat Van Veldhuisen c.s. ten onrechte is afgegaan op het handelsnaamgebruik van haar rechtsvoorganger, terwijl zij in 2004 wist van het merk AMC, ziet de rechtbank geen aanleiding de kosten te matigen. 4.17 De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen. Voor zover de gevorderde

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

kosten zien op de periode tot en met maart 2006 moeten deze aan het door partijen gevoerde kort geding worden toegerekend. Voor zover deze zijn gemaakt in de periode juli 2006 tot oktober 2006 valt zonder nadere toelichting niet in te zien waarom deze zijn toe te rekenen aan de onderhavige bodemprocedure. 5 De beslissing De rechtbank verbiedt Van Veldhuisen c.s. met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis – de handelsnaam AMC of enige naam waarvan de afkorting AMC deel uitmaakt (waaronder de domeinnamen www. amc-engineparts.nl en www.amc-revisie.nl) te gebruiken, – het dienstmerk AMC of enige naam waarvan de afkorting AMC deel uitmaakt te gebruiken; bepaalt dat Van Veldhuisen c.s. bij niet tijdige, dan wel nietvolledige nakoming van de voorgaande bevelen een dwangsom verbeurt van € 5.000,– voor iedere overtreding of voor elke dag dat deze voortduurt, een en ander ter keuze van Carbonell c.s., met een maximum van € 250,000,–; veroordeelt Van Veldhuisen c.s. hoofdelijk, zodat indien de een betaalt, de ander tot het bedrag van die betaling zal zijn gekweten, in de kosten van de procedure, aan de zijde van Carbonell c.s. tot op heden gegroot op € 3.810,–; Enz.

Nr. 36 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 9 januari 2008 (passende vergoeding) Mr. E.F. Brinkman Art. 94 GKwVo Deze bepaling opent de mogelijkheid tot toekenning van een ’passende vergoeding’ ten laste van de inbreukmaker, aan de rechthebbende. De door eiseres gevorderde licentievergoeding past in die categorie. Of sprake was van opzettelijk handelen of van onachtzaamheid, zoals vereist voor het vorderen van andere schade als bedoeld in lid 2, 1e volzin van dit artikel, kan dan in het midden blijven. De Handhavingsrichtlijn stelt weliswaar geobjectiveerde wetenschap (van inbreuk) als eis aan een toe te kennen passende vergoeding, maar die richtlijn betreft minimumharmonisatie. Het begrip ’passende vergoeding’ moet autonoom aan de hand van (uitsluitend) de GKwVo te worden uitgelegd. Art. 97 lid 3 GKwVo sluit toepassing van het nationale recht hier uit. In de systematiek van de verordening is goed inpasbaar dat een te goeder trouw zijnde inbreukmaker dezelfde vergoeding moet betalen als een (eveneens te goeder trouw zijnde) licentiehouder. Dat de te goeder trouw zijnde inbreukmaker de vergoeding niet heeft kunnen doorberekenen aan zijn afnemers maakt dit niet anders. Er valt voor dit argument in de verordening geen enkele grondslag te vinden; en het is niet passend, de houder van het kwekersrecht met de schade te laten zitten. Het (ondernemers)risico behoort door de inbreukmaker te worden gedragen. Art. 45 TRIPs Art. 94 GKwVo creëert op het punt van de schadevergoeding een verdergaande bescherming dan art. 45 TRIPs. Ook wordt het kwekersrecht als zodanig niet door TRIPs bestreken.

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Jan Spek Rozen BV te Boskoop, eiseres, procureur mr. A.H.J. Wolf, advocaat mr. T. David te ’s-Gravenhage, tegen Heco Stekcultures BV te Biezenmortel, gedaagde, procureur mr. M.J.W. Hoek. 2 De feiten 2.1 Spek is een rozenkweker en houdster van communautaire kwekersrechten ten aanzien een tweetal rozenrassen, te weten voor: (i) het ras Sperien, aanvraagdatum 18 september 1995, verleend op 6 april 1999 met nummer 4296; en (ii) het ras Spekren, aanvraagdatum 10 november 1997, verleend op 21 juni 1999 met nummer 4727. 2.2 Spek is tevens houdster van Benelux merkinschrijvingen voor klasse 31 (kort gezegd: rozen) welke merken zij gebruikt in verband met de hierboven onder (i) en (ii) door haar verhandelde rozenrassen, respectievelijk: (i) Fairy Queen, depotdatum 13 februari 1995, inschrijvingsnummer 561844; en (ii) Crystal Fairy, depotdatum 30 juli 1998, inschrijvingsnummer 635225. 2.3 Bij een omstreeks oktober 2004 uitgevoerde controle door Spek heeft zij rozen van de rassen Sperien en Spekren bij derden aangetroffen, welke planten (in de vorm van bewortelde stekken) waren geleverd door Heco. Over deze rozenplanten is geen licentievergoeding aan Spek afgedragen. 2.4 Naar aanleiding van een verzoek daartoe door Spek heeft Heco opgaaf gedaan van de aantallen van de door haar verkochte stekken. Het betroffen 56.990 stekken Rosa Fairy Queen (Sperien, met rode bloem) en 51.400 stekken Rosa Crystal Fairy (Spekren, met witte bloem). 2.5 Op 15 november 2004 heeft Spek aan Heco een schikkingsvoorstel verzonden, waarin onder meer was opgenomen dat Heco een vergoeding zou betalen conform ’het gebruikelijke licentie-tarief’ van 30 eurocent per stek. In de bij de brief gevoegde factuur werd een en ander berekend op een bedrag van € 34.468,02 (incl. 6% BTW). 2.6 Heco heeft een deel van bovenbedoelde stekken (52.000 stuks) eerder in 2004 betrokken als enthout/ongewortelde stekken van M.W. van Zuilen, handelende onder de naam Rozenkwekerij Rien van Zuilen (hierna Van Zuilen), voor een bedrag van 3 eurocent per stek. Een ander deel van de stekken is door Gebroeders Van Vliet Handelskwekerijen B.V. te Boskoop aan Heco geleverd. Heco heeft nog 72.000 stekken in voorraad. Al deze stekken heeft Heco vervolgens beworteld. De verkoopprijs van de bewortelde stekken van Heco bedroeg 19 eurocent. 2.7 Heco heeft Van Zuilen aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden en nog te lijden schade als gevolg van leveranties van de verkeerde rozensoorten bij brieven van 28 december 2004 en 1 april 2005. Heco heeft voorts Van Zuilen in vrijwaring opgeroepen. 3 Het geschil 3.1 Spek vordert – samengevat – veroordeling van Heco tot betaling van € 34.468,02, vermeerderd met rente sedert 15 december 2004 en met kosten. 3.2 Heco voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 2 9

4 De beoordeling 4.1 De rechtbank stelt ambtshalve vast dat zij bevoegd is van de vorderingen voor zover gebaseerd op de Beneluxmerken kennis te nemen op grond van het feit dat de verbintenis tevens in dit arrondissement dient te worden uitgevoerd (artikel 4.6 BVIE). Voor wat betreft de vorderingen gebaseerd op kwekersrechten ontleent de rechtbank bevoegdheid aan artikel 78 ZPW 2005. 4.2 Spek vordert schadevergoeding als gevolg van de inbreuk op haar merken kwekersrechten. De rechtbank stelt voorop dat enig gebruik door Heco van de merken niet is gesteld en evenmin is gebleken zodat die grondslag faalt. Aangaande de gestelde inbreuk op voormelde kwekersrechten en de daardoor veroorzaakte schade heeft Heco niet betwist dat haar verhandeling van de stekken in beginsel onder de exclusieve kwekersrechten van Spek viel. Zij stelt echter dat zij te goeder trouw heeft gehandeld en verwijst naar Van Zuilen. Ook betwist Heco de hoogte van de licentievergoeding en de ingangsdatum van de wettelijke rente. De rechtbank overweegt als volgt. Goede trouw 4.3 Ten eerste dient te worden beoordeeld of het vereiste dat Heco stelt aan de aansprakelijkheid voor schade (namelijk dat daarvan geen sprake kan zijn bij inbreuk te goeder trouw) steun vindt in de wet. Hiertoe dient in eerste instantie te rade te worden gegaan bij de Gemeenschapskwekersrechtverordening (Vo. 2100/94/EG, hierna ook GKV). Artikel 94 GKV bevat enige regelgeving aangaande een bij inbreuk door de inbreukmaker af te dragen vergoeding. Dit artikel luidt voor zover relevant als volgt: Artikel 94 Inbreuk 1. Een ieder die a) zonder daartoe gerechtigd te zijn, met betrekking tot een ras waarvoor een communautair kwekersrecht is verleend, een van de in artikel 13, lid 2, genoemde handelingen verricht, of (...) kan door de houder in rechte worden aangesproken met het oog op beëindiging van de inbreuk en/of betaling van een passende vergoeding. 2. Wie opzettelijk of uit onachtzaamheid handelt, is bovendien ten aanzien van de houder tot vergoeding van alle andere door de inbreuk veroorzaakte schade gehouden. In geval van lichte onachtzaamheid mag de vordering tot schadevergoeding in evenredige mate verminderd worden, doch niet tot een lager bedrag dan overeenkomt met het voordeel dat voor de overtreder uit de inbreuk is ontstaan. Voornoemd artikel 94 lid 1 GKV opent de mogelijkheid tot toekenning van een ’passende vergoeding’ door de inbreukmaker aan de rechthebbende. De rechtbank overweegt dat de door Spek gewenste redelijke licentievergoeding systematisch in die categorie past. Aldus kan in het midden blijven of sprake is van opzettelijk of handelen uit onachtzaamheid als bedoeld in lid 2, 1e volzin, omdat de in dat artikellid bedoelde andere schade in dit geding niet gevorderd wordt. De tweede volzin van lid 2 stelt voorts dat de schadevergoeding bij lichte onachtzaamheid niet tot een lager bedrag dan het voordeel van Heco mag worden verminderd. Die situatie is evenmin aan de orde (gesteld) in dit geschil. Ook artikel 97 GKV rept van schadevergoeding. Het luidt – evenzeer voor zover relevant – als volgt:

•


3 3 0

B I J B L A D


Artikel 97 Aanvullende toepassing van nationaal recht in geval van inbreuk 1. Indien een overtreder als bedoeld in artikel 94 ten gevolge van de inbreuk winst heeft gemaakt ten nadele van de houder of van een tot exploitatie gerechtigde persoon, passen de op grond van artikel 101 of artikel 102 bevoegde rechterlijke instanties ter zake van de teruggave hun nationaal recht, met inbegrip van hun internationaal privaatrecht, toe. (...) 3. Voor het overige wordt de werking van het communautaire kwekersrecht uitsluitend door deze verordening bepaald. Lid 1 van artikel 97 GKV is in deze zaak evenmin aan de orde. Er is immers door Spek geen vordering tot winstafdracht of daarmee samenhangende vordering ingesteld. Het voorgaande betekent dat de GKV geen nadere vereisten stelt aan de volgens artikel 94 lid 1 GKV toe te kennen ’passende vergoeding’. Uit lid 3 van artikel 97 GKV volgt dan voorts dat ook de nationale wetgeving daaraan geen nadere vereisten kan toevoegen. Vermeldenswaard in dit kader is nog dat evenmin art. 45 TRIPs tot een ander oordeel kan leiden. Enerzijds omdat de in dat artikel bedoelde schadevergoeding bij (geobjectiveerde) wetenschap ook door de regeling in de GKV wordt bestreken (de GKV creëert op dit punt immers een verdergaande bescherming dan art. 45 TRIPs), anders dan het geval van het desbewustheidsvereiste bij octrooi-inbreuk (vgl. HR 19 december 2003, IER 2004, 158 (Roche/Primus)). Anderzijds omdat het kwekersrecht niet als zodanig door TRIPs bestreken wordt. Voorts zij opgemerkt dat art. 13 Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG weliswaar geobjectiveerde wetenschap als eis stelt aan een toe kennen passende vergoeding, maar die richtlijn betreft minimumharmonisatie (zie m.n. art. 2), daargelaten overigens de alternatieve optie van art. 13 lid 2. 4.4 Het begrip ’passende vergoeding’ dient derhalve autonoom aan de hand van (uitsluitend) de GKV uit te worden gelegd. Natuurlijk lijkt het aanlokkelijk om bij de uitleg dan alsnog aansluiting te zoeken bij het nationale recht en de verwijtbaarheid van artikel 6:162 BW. Hiervoor dient evenwel te worden gewaakt. Voornoemd artikel 97 lid 3 GKV heeft dat immers nu juist nadrukkelijk uitgesloten. De uitleg dient bovendien communautair te zijn en het eindoordeel daarover ligt bij het HvJ EG. 4.5 Bezien in de context van de GKV vermag de rechtbank niet in te zien dat in het kader van de gevorderde passende vergoeding in de vorm van een redelijke licentievergoeding van belang is of er sprake is van goede of kwade trouw aan de zijde van de inbreukmaker of dat hem enig ander verwijt te maken valt. Het gaat immers om een redelijke licentievergoeding die andere licentiehouders wel betalen. De rechtbank acht het binnen de systematiek van de verordening aangaande een passende vergoeding goed inpasbaar dat een te goeder trouw zijnde inbreukmaker in feite dezelfde vergoeding dient te betalen als een (eveneens te goeder trouw zijnde) licentiehouder. Voor andere vormen van schade zullen de gradaties van verwijtbaarheid als genoemd in artikel 94 lid 2 GKV (opzettelijk of onachtzaam handelen) weer wel een rol kunnen spelen maar niet voor de toewijzing van een passende vergoeding in de vorm van een redelijke licentievergoeding. Naar moet worden aangenomen heeft de gemeenschapswetgever niet voor niets geen vormen van verwijtbaarheid of toerekenbaarheid in de tekst

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

van 94 lid 1 GKV opgenomen. Het feit dat die vergoeding ’passend’ dient te zijn, betekent naar het oordeel van de rechtbank dat de hoogte van die vergoeding passend behoort te zijn. Daarmee is niet bedoeld een aanvullend criterium voor in het geheel enige vergoeding tot uitdrukking te brengen (vgl. de bewoordingen van art. 13 Handhavingsrichtlijn, waar als gezegd geobjectiveerde wetenschap als eis wordt gesteld, maar anderzijds de vergoeding ook ’passend’ dient te zijn). 4.6 Een argument dat hier mogelijk tegenin zou kunnen worden gebracht is dat de te goeder trouw zijnde inbreukmaker die af te dragen licentie niet heeft door kunnen berekenen aan zijn afnemers en zodoende winstderving of zelfs verlies zou kunnen leiden op de verkopen. Mogelijk is dat hij om die reden zelfs zou hebben afgezien van verkoop, welke keuze hem in tegenstelling tot een reguliere licentienemer niet vergund is geweest. De rechtbank acht dat argument echter niet overtuigend. Enerzijds valt voor het argument in de verordening geen enkele grondslag te vinden. Integendeel, zoals hiervoor overwogen druist het in tegen systeem en tekst van de verordening. Anderzijds is het argument ook niet bijzonder sterk omdat daar tegenover is te stellen dat het ten algemene evenmin passend is de kwekersrechthouder of zijn licentienemers met de schade te laten zitten van de hen onrechtmatig aangedane concurrentie. Het is voorts het handelen van de inbreukmaker, die daarmee op zich uiteraard economisch voordeel beoogde, dat de schade heeft veroorzaakt. Als dat voordeel achteraf dan minder of zelf in een nadeel blijkt uit te vallen, is er ten algemene veel voor te zeggen ook dat nadeel tot het ondernemingsrisico van de inbreukmaker te rekenen. Bovendien is relevant dat in beginsel heeft te gelden dat een te goeder trouw zijnde inbreukmaker feitelijk dwaalt ten aanzien van de rechtmatigheid van zijn handelen, in welke context het temeer voor de hand ligt de dwalende te belasten met de negatieve gevolgen van zijn dwaling. Dit laatste geldt a fortiori als die negatieve gevolgen in omvang beperkt worden tot wat de dwalende zou moeten hebben afdragen als hij niet gedwaald had, te weten een redelijke licentievergoeding. 4.7 Uit het voorgaande volgt dat kwade trouw of enige andere vorm van verwijtbaarheid dan wel toerekenbaarheid niet als eis kan worden gesteld aan de toekenning van een passende vergoeding in de vorm van een redelijke licentievergoeding. Hoogte vergoeding 4.8 Ten tweede betwist Heco de hoogte van de door Spek gestelde redelijke licentievergoeding. Ten aanzien daarvan overweegt de rechtbank dat voldoende is vast komen te staan dat 30 eurocent per stek een in redelijkheid te hanteren licentietarief is, nu dit tarief kennelijk door 10 andere licentienemers van de betrokken rassen aan Spek wordt betaald. Op de keper beschouwd betwist Heco op zich ook niet dat die licentievergoeding als zodanig redelijk is. Zij stelt echter dat die vergoeding niet redelijk zou zijn omdat zij de stekken heeft verkocht voor slechts 19 eurocent (naar zijdens Heco ter comparitie is verklaard: 3 ct. inkoopprijs, 13 ct. overige kosten en 2-3 ct. marge). Zoals echter uit hetgeen hiervoor onder 4.2-4.6 is overwogen blijkt, kan dat feit (anders gezegd: Heco leidt aanzienlijk verlies op de verkoop) als zodanig de passendheid van de vergoeding niet regarde-

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


ren. Dat moet in beginsel tot het ondernemingsrisico van Heco worden gerekend. Ervan uitgaande dat de hoogte van de licentievergoeding op zichzelf genomen redelijk is, dient Heco bijzondere, bijkomende omstandigheden, te stellen – hetgeen zij niet heeft gedaan – terwijl die omstandigheden evenmin anderszins gebleken zijn. 4.9 Het voorgaande betekent dat het gevorderde bedrag kan worden toegewezen. Voorts wordt nog overwogen dat alsdan de te vergoeden rente heeft te lopen vanaf het moment van inbreuk. Op dat moment immers was de vergoeding verschuldigd. Aangezien de door Spek gewenste ingangsdatum van 10 november 2004 nadien is gelegen, kan de rente vanaf die datum worden toegewezen. 4.10 Heco zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. 4.11 De kosten aan de zijde van Spek worden begroot op: dagvaarding € 71,32, vast recht € 760,– en salaris procureur € 1.158,– (2,0 punten x tarief € 579,–). Totaal € 1.989,32. 4.12 De kosten aan de zijde van Heco worden (reeds thans met het oog op de vrijwaringszaak) begroot op: explootkosten € 0,–, vast recht € 760,– en salaris procureur € 1.737,– (3,0 punten x tarief € 579,–). Totaal € 2.497,–. 5 De beslissing De rechtbank 5.1 veroordeelt Heco om aan Spek te betalen een bedrag van € 34.468,02 (vierendertig duizendvierhonderdachtenzestig euro en twee eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6: 119 BW over het nog niet betaalde deel van het toegewezen bedrag vanaf 15 december 2004 tot de dag van volledige betaling, 5.2 veroordeelt Heco in de proceskosten, aan de zijde van Spek tot op heden begroot op € 1.989,32, 5.3 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.4 wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

Nr. 37 Gerechtshof te Arnhem, 7 november 2006 (Seinhorst/Lubach) Mrs. A. Smeeïng-van Hees, V. van den Brink en R.A. van der Pol Art. 4 Aw j° art. 150 Rv Rechtbank tussenvonnis: In de omstandigheden van het onderhavige geval geldt niet het vermoeden van artikel 4 Auteurswet 1912. Gelet op de betwisting over en weer van elkaars stellingen, zullen Seinhorst en Lubach, overeenkomstig de algemene regels van het bewijsrecht, hun stellingen moeten bewijzen. Hof: Op Seinhorst rust de last de feiten te stellen die op het door hem gestelde gezamenlijk houderschap kunnen duiden alsmede, gelet op de gemotiveerde betwisting door Lubach, in beginsel de last zijn stellingen ter zake te bewijzen (artikel 150 Rv). Artikel 4 Aw is in hoger beroep niet aan de orde. Daarvan heeft de rechtbank in het tussenvonnis van 18 augustus 2004 (Rov. 4.4) immers al geoordeeld dat dit in de omstandigheden van het onderhavige geval niet geldt, en tegen dat oordeel is Seinhorst in hoger beroep niet opgekomen.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 3 1

Art. 1 j° 4 Aw, art. 2 Softwarerichtlijn Nu uit de door de getuigen afgelegde verklaringen niet anders volgt dan dat Lubach de software heeft ontwikkeld en evenmin blijkt dat tussen partijen over het auteursrecht andersluidende afspraken zijn gemaakt dient Lubach als maker van de software te worden aangemerkt. De enkele omstandigheid dat ’Dutch Radio Engineering’ op de broncode staat vermeld leidt niet tot een ander oordeel, mede gelet op het feit dat Lubach met die vermelding slechts de samenwerking (in het kader van de stage) tussen hem en Seinhorst heeft willen benadrukken en dat hij nimmer de bedoeling heeft gehad te erkennen dat Seinhorst mede auteursrecht hebbende zou zijn. De onjuistheid daarvan heeft Seinhorst niet met kracht van argumenten weersproken. Door Seinhorst is overigens niets gesteld waaruit kan volgen dat hij er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat Lubach door de vermelding van ’Dutch Radio Engineering’ op de broncode heeft willen erkennen dat hij en Seinhorst gezamenlijk auteursrecht hebbende zouden zijn. Daarbij komt dat Seinhorst niet voldoende concrete feiten heeft aangedragen die er op duiden dat de software inderdaad door hem en Lubach gezamenlijk is vervaardigd.* Adolf Bernard Seinhorst te Lochem, appellant, procureur mr. A.F. van Dam, tegen Michael Emmanuel Lubach te Enschede, geïntimeerde, procureur mr. P.M. Wilmink, advocaat mr. L. Bezoen te Enschede. a Tussenvonnis Rechtbank te Almelo, 18 augustus 2004 (mrs. E.P. Maten, A.R. van der Winkel en E.C.M. August de Meijer) (...) 4 De beoordeling van het geschil In conventie en in reconventie 4.1 De rechtbank verwerpt het bezwaar van Lubach tegen de vermeerdering van eis. Zij is het eens met Lubach dat die vermeerdering in een zeer laat stadium van de procedure is gevorderd. Uit hetgeen Lubach heeft aangevoerd blijkt echter niet dat hij daardoor in enig belang is geschaad. 4.2 Seinhorst heeft, inreactie op hetgeen Lubach ten verwere heeft betoogd, bij conclusie van repliek zijn standpunt gehandhaafd dat hij het intellectuele eigendomsrecht heeft van het totale motormanagementsysteem. Hij heeft aangevoerd dat Lubach onder zijn leiding en toezicht, voornamelijk in het kader van een afstudeeropdracht, naar zijn idee en met door hem gedane geldelijke investeringen, aan het softwareprogramma heeft gewerkt. Seinhorst heeft zijn betoog geadstrueerd en met schriftelijke stukken onderbouwd. Subsidiair is Seinhorst van mening, dat indien geoordeeld moet worden dat hem niet alleen het intellectuele eigendomsrecht toekomt, hij tenminste gelijke rechten heeft als Lubach en zijn samen gemeenschappelijk eigenaar zijn van de software. Hij wijst erop dat Lubach de rechten van Seinhorst meermaals uitdrukkelijk heeft erkend. 4.3 Partijen hebben over en weer hun stelling gehandhaafd en het betoog van de ander betwist. 4.4 In de omstandigheden van het onderhavige geval geldt niet het vermoeden van artikel 4 Auteurswet 1912. Gelet op de betwisting over en weer van elkaars stellingen, zullen *

Zie de noot van A.A.Q. Red. (blz. 334).

•


3 3 2

B I J B L A D


Seinhorst en Lubach, overeenkomstig de algemene regels van bewijsrecht, hun stellingen moeten bewijzen. Enz. b Eindvonnis Rechtbank te Almelo, 1 juni 2005 (mrs. E.P. Maten, A.R. van der Winkel en E.C.M. August de Meijer) 2 De verdere beoordeling van het geschil In conventie en in reconventie 2.1 De rechtbank neemt over en volhardt bij hetgeen zij bij het tussenvonnis van 18 augustus 2004 heeft overwogen en beslist. 2.2 Bij dat vonnis heeft de rechtbank partijen opgedragen te bewijzen als is overwogen in de rechtsoverwegingen 4.5 en 4.6 van dat tussenvonnis. In conventie 2.3 Seinhorst heeft, ten bewijze van zijn stellingen, geen getuigen doen horen. De rechtbank kan haar oordeel omtrent die stellingen daarom alleen baseren op het betoog van Seinhorst in samenhang met de door Seinhorst overgelegde stukken. De rechtbank acht, gelet enerzijds op dat betoog samen met de stukken en anderzijds op de gemotiveerde betwisting van de stellingen van Seinhorst door Lubach onvoldoende komen vast te staan dat Seinhorst de intellectuele eigendomsrechten van het motormanagementsysteem ECU3.00 heeft. Dat brengt met zich dat van een inbreuk op die rechten door Lubach geen sprake kan zijn. De vordering van Seinhorst, voorzover deze ziet op de gestelde inbreuk en de daaruit voor Seinhorst voortvloeiende schade, zal daarom worden afgewezen. De vordering met betrekking tot de teruggave van de laptop zal worden toegewezen. Lubach heeft de verschuldigdheid van die teruggave betwist, immers had Seinhorst hem die laptop gegeven, maar hij heeft zich bereid verklaard de laptop aan Seinhorst af te staan. Een oordeel omtrent de eigendom van die laptop kan daarom achterwege blijven. Nu Lubach zich bereid heeft verklaard de laptop aan Seinhorst af te geven en Seinhorst kennelijk niet eerder om teruggave van de laptop heeft gevraagd, is er geen grond voor de oplegging van een dwangsom. Seinhorst zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld. In reconventie 2.4 Lubach heeft als getuigen doen horen B.J. Seinhorst en J. Seinhorst, en voorts zichzelf als partijgetuige. Seinhorst heeft geen getuigen doen horen in de contraenquete. De rechtbank acht Lubach geslaagd in het hem opgedragen bewijs. Zij komt tot dat oordeel op grond van het navolgende. De getuige B.J. Seinhorst heeft verklaard, zakelijk weergegeven en voorzover hier van belang: – dat Lubach alle software heeft ontwikkeld en bewerkt; – dat Lubach uit het universele systeem Haltech het systeem ECU3.00 heeft ontwikkeld; – dat het aandeel van Lubach in de ontwikkeling van de hardware groot was; dat Lubach in staat was om grote modificaties in het systeem van de hardware aan te brengen.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

De getuige J. Seinhorst heeft verklaard, zakelijk weergegeven en voorzover hier van belang: – dat Lubach het systeem ECU3.00 heeft ontwikkeld uit een bestaand motormanagementsysteem; – dat Lubach de softwareman was. De verklaring van Lubach met betrekking tot de ontwikkeling van het motormanagementsysteem Ecu3.00 en de door hem verrichte werkzaamheden vindt voldoende steun in de verklaringen van B.J. Seinhorst en J. Seinhorst. Niet is gebleken dat het motormanagementsysteem ECU3.00 door Lubach is ontwikkeld naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, als bedoeld in artikel 6 Auteurswet 1912. Evenmin is gebleken dat het systeem door Lubach is ontwikkeld in dienst van een ander, als bedoeld in artikel 7 van de Auteurswet 1912. 2.5 Het onder 2.4 overwogene brengt met zich dat de vordering van Lubach zal worden toegewezen. Seinhorst zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld. 3 De beslissing De rechtbank rechtdoende In conventie 3.1 Veroordeelt Lubach om binnen vierentwintig uur na betekening van het vonnis de laptop aan Seinhorst terug te geven. (...) In reconventie 3.5 Verklaart voor recht dat aan Lubach de auteursrechten toebehoren van het motormanagementsysteem ECU3.00. Enz. c Het Hof, enz. 3 De vaststaande feiten Tussen partijen staan in hoger beroep als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken en op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde producties de navolgende feiten vast. a Lubach heeft in 1997 in het kader van zijn afstudeeropdracht aan de HTS een stage gelopen bij Seinhorst, die toen een onderneming in de vorm van een eenmanszaak exploiteerde onder de naam ’Dutch Radio Engineering’. b In die periode hebben partijen samengewerkt aan de ontwikkeling van een zogenoemd motormanagementsysteem (genaamd ECU 3.00), waarbij Lubach zich heeft bezig gehouden met de ontwikkeling van de besturingssoftware daarvoor. 4 De motivering van de beslissing in hoger beroep 4.1 Seinhorst heeft tegen het tussenvonnis van 18 augustus 2004 geen grieven aangevoerd, zodat hij in zoverre nietontvankelijk zal worden verklaard in het hoger beroep. 4.2 De grief van Seinhorst richt zich tegen de overweging (rov. 2.3) in het bestreden eindvonnis van 1 juni 2005 dat (in conventie) onvoldoende is komen vast te staan dat Seinhorst de intellectuele eigendomsrechten van het motormanagementsysteem ECU 3.00 heeft, terwijl de rechtbank in reconventie heeft geoordeeld dat Lubach de auteursrechten toebehoren van het motormanagementsysteem. Blij-

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


kens de toelichting daarop stelt Seinhorst zich op het standpunt dat hij tenminste gelijke rechten heeft als Lubach en dat zij gemeenschappelijk eigenaar zijn van de software, en verwijt hij de rechtbank in dat verband zijn subsidiaire vordering niet te hebben besproken noch te hebben afgewezen. Dat verwijt is onjuist, omdat de inleidende dagvaarding geen subsidiaire vordering bevatte en Seinhorst nadien zijn vordering ook niet heeft vermeerderd met een subsidiaire vordering zodat er voor de rechtbank niet viel te beslissen op enige subsidiaire vordering. De rechtbank heeft overigens de subsidiaire stelling van Seinhorst dat ’hij tenminste gelijke rechten heeft als Lubach en zij samen gemeenschappelijk eigenaar zijn van de software’ wel onderkend (tussenvonnis van 18 augustus 2004 rov. 4.2), maar zij heeft op die stelling niet (uitdrukkelijk) gerespondeerd. In lijn met de grief heeft Seinhorst in hoger beroep zijn oorspronkelijke vorderingen gewijzigd in de hiervoor onder 2.2 weergegeven zin en nu daartegen geen bezwaren door Lubach zijn geuit zal het hof van die gewijzigde vordering uitgaan. Uit de toelichting op de grief (in het bijzonder onder 3 en 10) en uit het gestelde onder 6 in de ’akte houdende uitlating’ van Seinhorst maakt het hof overigens op dat de vordering in hoger beroep uitsluitend betrekking heeft op de auteursrechten van de software van het motormanagementsysteem. 4.3 Uit een en ander volgt dat het geschil in hoger beroep zich toespitst op de vraag of Seinhorst en Lubach gemeenschappelijk de auteursrechten bezitten van de software van het motormanagementsysteem ECU 3.00. Seinhorst stelt dat dit het geval is en dat – zo begrijpt het hof – daarom de reconventionele vordering van Lubach niet toewijsbaar is. Computerprogramma’s – waaronder te begrijpen software als in deze zaak aan de orde – behoren krachtens artikel 10 lid 1 onder 12 Aw tot de werken waarop auteursrecht kan bestaan. Op grond van artikel 2 lid 1 van de Richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s (Richtlijn nr. 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991, PbEG 1991, L 122/42, zoals gewijzigd bij richtlijn 93/98/ EEG van 29 oktober 1993, PbEG 1993, L 290/9, hierna: de Richtlijn) geldt, voor zover van belang, als maker van een computerprogramma de natuurlijke persoon of de groep van natuurlijke personen die het programma gemaakt heeft. Op grond van artikel 2 lid 2 van de Richtlijn geldt verder dat indien een computerprogramma door een groep van natuurlijke personen gezamenlijk is gemaakt, deze personen gezamenlijk houder zijn van de exclusieve rechten. Hoewel aan de Richtlijn geen rechtstreekse werking toekomt is het hof wel gehouden de relevante bepalingen uit de Auteurswet zoveel mogelijk in overeenstemming met de Richtlijn uit te leggen en toe te passen. Op Seinhorst rust de last de feiten te stellen die op het door hem gestelde gezamenlijk houderschap kunnen duiden alsmede, gelet op de gemotiveerde betwisting door Lubach, in beginsel de last zijn stellingen ter zake te bewijzen (artikel 150 Rv). In verband met de bij repliek als productie 7a en 7b overgelegde schriftelijke stukken – te weten de broncodes met vermelding van ’Dutch Radio Engineering’ – stelt het hof voorop dat het bewijsvermoeden van artikel 4 Aw in hoger beroep niet aan de orde is. Daarvan heeft de rechtbank in het tussenvonnis van 18 augustus 2004 (rov. 4.4) immers al geoordeeld dat dit in de omstandigheden van het onderhavig geval niet geldt, en tegen dat oordeel is Seinhorst in hoger beroep niet opgekomen.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 3 3

4.4 De rechtbank heeft partijen over en weer toegelaten tot het bewijs van hun stelling dat zij auteursrechthebbende zijn en is, na het horen van getuigen, tot het oordeel gekomen dat Lubach wèl en Seinhorst niet in het opgedragen bewijs is geslaagd. Zij heeft vervolgens de vordering in conventie van Seinhorst afgewezen en de vordering van Lubach toegewezen. De grief komt er in wezen op neer dat de rechtbank bij de bewijswaardering (ook) aandacht had moeten besteden aan de vermelding van ’Dutch Radio Engineering’ op de broncode. 4.5 Nu uit de door de getuigen afgelegde verklaringen niet anders volgt dan dat Lubach de software voor het motormanagementsysteem heeft ontwikkeld en evenmin blijkt dat tussen partijen over het auteursrecht van de software andersluidende afspraken zijn gemaakt dient ook volgens het hof Lubach en niet Seinhorst als maker, en daarmee als auteursrechthebbende, van de software te worden aangemerkt. De enkele omstandigheid dat ’Dutch Radio Engineering’ op de broncode staat vermeld kan niet tot een ander oordeel leiden, mede gelet op het feit dat Lubach daartegen onder meer heeft aangevoerd (memorie van antwoord sub 11 e.v.) dat hij met die vermelding slechts de samenwerking (in het kader van de stage) tussen hem en Seinhorst heeft willen benadrukken en dat hij nimmer de bedoeling heeft gehad te erkennen dat Seinhorst mede auteursrechthebbende zou zijn. De onjuistheid daarvan heeft Seinhorst niet met kracht van argumenten weersproken (akte houdende uitlating sub 5) en volgt ook niet (zoals Seinhorst kennelijk à contrario wil betogen) uit de enkele verwijzing naar het als productie 5 bij dupliek overgelegde schriftelijk stuk (’software written by Lubach (…) exclusive written for Dutch radio Engineering’). 4.6 Ook de stelling van Seinhorst dat uit de vermelding van ’Dutch Radio Engineering’ op de broncode van (producties 7a en 7b bij repliek) blijkt dat Lubach uitdrukkelijk heeft erkend dat Seinhorst in ieder geval voor de helft, althans gemeenschappelijk rechthebbende is ten aanzien van (de software van) het motormanagementsysteem kan hem niet baten. De tekst op de broncode vermeldt niet dat Lubach en Seinhorst de gezamenlijke makers van de software voor de ECU 3.00 zijn, en evenmin dat zij gezamenlijk houder zijn van de exclusieve rechten op die software. De enkele vermelding van ’Dutch Radio Engineering’ kan dus niet zonder meer worden beschouwd als een erkenning van Lubach dat Seinhorst mede als maker en auteursrechthebbende moet worden beschouwd, zeker niet gelet op hetgeen Lubach daartegen heeft aangevoerd en zoals door het hof in rov. 4.5 is besproken. 4.7 Door Seinhorst is overigens niets gesteld waaruit kan volgen dat hij er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat Lubach door de vermelding van ’Dutch Radio Engineering’ op de broncode heeft willen erkennen dat hij en Seinhorst gezamenlijk auteursrechthebbenden zouden zijn. Daarbij komt dat Seinhorst in eerste aanleg noch in hoger beroep voldoende concrete feiten heeft aangedragen die er op zouden kunnen duiden dat de in geding zijnde software daadwerkelijk door hem en Lubach gezamenlijk is vervaardigd. Weliswaar heeft Seinhorst in eerste aanleg bij herhaling gesteld dat (de software van) het motormanagementsysteem ’onder zijn leiding en toezicht en met behulp van zijn kennis en kunde’ is ontwikkeld en dat ’het intellectuele gedeelte’ van hem afkomstig is, maar in het midden is gebleven welke concrete bijdragen hij dan precies

•


3 3 4

B I J B L A D


heeft geleverd aan de (gezamenlijke) ontwikkeling van die software, terwijl dat, gelet op hetgeen in rov. 4.3 is overwogen, wel op zijn weg had gelegen. De enkele omstandigheid dat Lubach tijdens zijn stageperiode met Seinhorst heeft samengewerkt aan de ontwikkeling van een motormanagementsysteem waarbij Lubach zich heeft beziggehouden met de ontwikkeling van de software daarvoor is onvoldoende, want het zegt niets over feitelijke bijdragen van Seinhorst aan de ontwikkeling van die software. 4.8 Ook voor het overige is niets aangevoerd dat de stelling van Seinhorst dat hij en Lubach gezamenlijk houder van de auteursrechten op de software van het motormanagementsysteem ECU 3.00 zijn, kan schragen. De grief faalt en het bestreden vonnis van 1 juni 2005 moet worden bekrachtigd. Aan het bewijsaanbod gaat het hof voorbij, omdat dit, gelet op het stadium van de procedure en in aanmerking genomen dat in deze zaak reeds getuigenverhoren hebben plaatsgevonden, onvoldoende specifiek is. 4.9 Als de in het ongelijk gestelde partij zal Lubach worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. De beslissing Het hof, recht doende in hoger beroep: verklaart Seinhorst niet-ontvankelijk in het hoger beroep van het vonnis van de rechtbank Almelo van 18 augustus 2004; bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Almelo van 1 juni 2005; veroordeelt Seinhorst in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Lubach begroot op € 1.341,– voor salaris van de procureur en op € 291,– voor griffierecht. Enz. Noot Geen overdracht van het auteursrecht door een bewijsvermoeden van makerschap Met deze uitspraak schrijft het hof te Arnhem opnieuw een boeiende beslissing over art. 4 Auteurswet 1912 op zijn naam: zie ook de eerdere uitspraak in het ’Japanse theehuis’, gepubliceerd in AMI 1997, p. 108. Het betreffende artikel bevat een bewijsvermoeden aangaande het makerschap, en dus de originaire eigendom van het auteursrecht. Het eerste lid van het artikel luidt: Artikel 4 [1.] Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor den maker gehouden hij die op of in het werk als zoodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk eene aanduiding, degene, die bij de openbaarmaking van het werk als maker daarvan is bekend gemaakt door hem, die het openbaar maakt. Het bewijsvermoeden van art. 4 is een goed en gerechtvaardigd instrument om chicaneuze inbreukmakers de pas af te snijden die als verweer het makerschap van een eisende auteur ter discussie willen stellen. Maar anders dan geldt voor het ’moederartikel’ in art. 15 van de Berner Conventie, waar het bewijsvermoeden specifiek wordt vergund voor gevallen waarin inderdaad die vervolging wegens inbreuk wordt ingesteld, veroorloven de bewoordingen van art. 4 het, om

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

het bewijsvermoeden ook aan te wenden waar twee partijen elkaar het auteurschap betwisten. In dat geval kan art. 4 een onbillijke bewijsvoorsprong verschaffen, al helemaal als één van de partijen de auteursvermelding voor zichzelf ’geregeld’ heeft. In het onderhavige geval hebben Lubach en Seinhorst een geschil over het makerschap als zodanig. Lubach heeft materieel sterke argumenten om zijn auteurschap mee te onderbouwen, maar Seinhorst roept het formeel krachtige argument van artikel 4 in. De uitspraak maakt zichtbaar hoe dit argument geneutraliseerd wordt: de vermelding van ’Dutch Radio Engineering’ wordt geacht geen vermelding van auteurschap te zijn, en het bewijsregime wordt verlegd van art. 4 naar het algemenere 150 Rv (177 Rv oud). In het licht van Lubachs sterke argumenten lijkt dat vanzelf te spreken, maar in een inbreukprocedure tegen een derde had de betreffende vermelding (zonder interventie van Lubach) vermoedelijk wel degelijk als vermelding van auteurschap mogen gelden! Het bovenstaande moge dienen als inleiding op het eigenlijke onderwerp van deze noot. Het hof hint in rov. 4.5 dat de beslissing omtrent het makerschap wel eens anders had kunnen uitvallen als gebleken was dat tussen partijen over het auteursrecht andere afspraken waren gemaakt. En in rov. 4.7 acht het hof ondermeer relevant of eiser in deze zaak er op heeft mogen vertrouwen dat de gedaagde door de vermelding van ’Dutch Radio Engineering’ de status van medeauteur van eiser heeft willen erkennen. Uiteraard is dat relevant als de omstandigheden (tevens) zouden duiden op werkelijke betrokkenheid van Seinhorst als maker. Maar bedoelt het hof mede te zeggen dat zelfs als onomstotelijk zou blijven vaststaan dat Lubach de enige werkelijke maker is, de vermelding van Seinhorst c.q. ’Dutch Radio Engineering’ met het oogmerk deze een mede-auteursrecht te verschaffen, en/of het gerechtvaardigd vertrouwen bij Seinhorst dat dit een erkenning van zijn mede-auteurschap behelsde, aan Seinhorst inderdaad die status van mede-auteur kan verschaffen? Een dergelijke toepassing zou de betekenis van art. 4 te ver oprekken. De door het hof opgeworpen vragen omtrent de wil van Lubach en het vertrouwen van Seinhorst kunnen wellicht relevant zijn als de vraag omtrent het feitelijk makerschap beheerst wordt door onzekerheid. Dat vordert de billijkheid. Als de vermelder bij de door hem vermelde persoon het vertrouwen heeft gewekt door de vermelding diens aandeel in de auteursrechten te erkennen, kan dat voor de vermelde persoon aanleiding zijn geweest om zijn makerschap niet meer op andere wijze te doen documenteren of erkennen. Het zou niet fair zijn om hem dan bewijsrechtelijk in een achterstandspositie te brengen ten aanzien van degene, die achteraf bestrijdt dat de vermelding een vermelding van makerschap betreft. In dit geval bestaat ten aanzien van de feiten echter vrijwel zekerheid. Het staat voor het hof vast dat Lubach de enige feitelijke maker is. In die omstandigheden is, zelfs als vast zou staan dat ’Dutch Radio Engineering’ door de werkelijke maker bedoeld zou zijn – in strijd met de gebleken werkelijkheid – als erkenning van het auteursrecht van een derde en zelfs als deze derde daarop zou hebben mogen vertrouwen, het door artikel 4 genoemde bewijs van het tegendeel geleverd van het vermoeden van

•


1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


makerschap. De werkelijke maker is dan de enig auteursrecht hebbende volgens de Auteurswet. Een andere uitleg zou tot strijd voeren met artikel 2 van de Auteurswet, dat eist dat overdracht van het auteursrecht bij akte geschiedt.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

3 3 5

De vermelding van artikel 4 zou dan immers het effect van een (gedeeltelijke) overdracht hebben zonder dat aan het vormvereiste van artikel 2 is voldaan. A.A.Q.

B

E R

I

C H T

E

N

Kluwer Nationaal Auteursrechtcongres Datum: 19 september 2008; Tijd: 10.00 – 17.00 uur; Locatie: Barbizon Palace Hotel te Amsterdam; Sprekers: mw. prof. mr. drs. M. de Cock Buning, mr. D.W.F. Verkade, mr. Chr. Alberdingk Thijm, mr. E.J. Numann, prof. mr. P.B. Hugenholtz en mr. J.C.H. van Manen; Onderwerpen: huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van auteursrecht; NOvA/PO: 5; Prijs: € 675,–; Inlichtingen: www.kluwershop.nl/opleidingen. PAO-cursus ’Filmrechten in de praktijk’ Datum: 25 september 2008; Tijd: aanvang 12.30 uur; Locatie: één van de festivallocaties van het Filmfestival te Utrecht; Sprekers: prof. mr. F.W. Grosheide, mw. prof. mr. drs. M. de Cock Buning, mr. J.M.B. Seignette en mr. R.J.F. Wigman; Onderwerpen: nieuwste ontwikkelingen op het gebied van filmrechten in de praktijk; Prijs: € 595,– (incl. cursusmateriaal, lunch en consumpties); Inlichtingen: 030 – 253 70 22/70 32 of [email protected] of www.jpao.nl. PAO-cursus ’Actuele ontwikkelingen in het auteurs-, merken- en modellenrecht’ Datum: 28 oktober 2008; Tijd: 12.30 – 17.30 uur; Locatie: VU, De Boelelaan 1105 te Amsterdam; Sprekers: mr. T.M. Kolle, prof. dr. M.R.F. Senftleben en prof. mr. J.H. Spoor;

Onderwerpen: nieuwe ontwikkelingen op Nederlands en Europees niveau, o.a. de inmiddels in werking getreden implementatie van de Handhavingsrichtlijn en een overzicht van de belangrijkste recente jurisprudentie; NOvA/PO: 4; Prijs: € 340,– (incl. cursusmateriaal, consumpties en lunch); Inlichtingen: www.rechten.vu.nl. PAO-cursus ’Actualiteiten octrooirecht’ Datum: 30 oktober 2008; Tijd: 9.30 – 17.00 uur; Locatie: Utrecht; Sprekers: prof. mr. J.J. Brinkhof, mr. R.E. Ebbink, mr. ir. .A.T. van Looijengoed en mr. G.R.B. van Peursem; Onderwerpen: overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie van het afgelopen jaar, alsmede van de handhavingmogelijkheden van octrooien; Prijs: € 645,– (incl. cursusmateriaal, lunch en consumpties); Inlichtingen: 030 – 253 70 22/70 32 of [email protected] of www.jpao.nl. Kluwer studiedag vormgeving’

’Bescherming

van

product-

Datum: 30 oktober 2008; Tijd: 10.00 – 16.45 uur; Locatie: NH Amsterdam Centre te Amsterdam; Sprekers: prof. mr. Ch. Gielen, jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, mr. S.A. Klos en prof. mr. A.A. Quaedvlieg; Onderwerpen: vier beschermingsregimes die leidend zijn bij de vormgevingsbescherming; NOvA/PO: 5; Prijs: € 675,–; Inlichtingen: www.kluwershop.nl/opleidingen.

•


3 3 6

O F

B I J B L A D

F

I

C I

E } L

E

M E


D E

D E

Register van octrooigemachtigden De directeur van Octrooicentrum Nederland maakt bekend dat de inschrijving van de heer ir. J.S.W. van Gennip op 8 augustus 2008 op zijn verzoek is doorgehaald in het register van octrooigemachtigden.

L

E I G E N D O M

I

N

•

Operator: XYvision

G

E

1 6

S E P T E M B E R

2 0 0 8

N

Op 20 augustus 2008 is de heer ir. R.M.H. Takken ingeschreven in het register van octrooigemachtigden.

(vervolg inhoud op blz. 286)

Recommend Documents