Jurisprudentie. aan te tonen dat geen bewezen verband vertoont met de eigenschap waar het om gaat)(blz. 493) Rechterlijke uitspraken

•

@com163b/laurens1/CLS_algemeen/GRP_bladen/JOB_bijblad/DIV_2008opmaak12 January 15, 2009 tijd: 8.23 uur

•

Operator: XYvision

4 7 7

NUMMER 12 c december 2008 c JAARGANG 76

I

N

H

O U

D

Jurisprudentie

aan te tonen dat geen bewezen verband vertoont met de eigenschap waar het om gaat)(blz. 493)

Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 69 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 7 november 2007, Scafom International/Wilhelm Layher Vermögensverwaltungs-GmbH (openbaarmakingen aan derde niet nieuwheidsschadelijk omdat betrokkenen verplicht waren tot vertrouwelijke omgang omtrent uitvinding; een dergelijke verplichting kan uit de rechtsverhouding van betrokkenen voortvloeien; stelling dat gedaagde ook zelf octrooien aanvraagt, en gestuit moet zijn op octrooi van eiseres is onvoldoende om aan te nemen dat er al schadeplichtigheid bestond voordat gedaagde is aangesproken op inbreuk; vereiste van voldoende duidelijke beschrijving van de uitvinding betekent niet dat octrooi duidelijk moet aangeven waar grenzen van de bescherming liggen; voor de nietNederlandse delen van het EO is de rechtbank blijkens HvJEG niet bevoegd nu de geldigheid van die delen van het octrooi wordt betwist)(blz. 480) Nr. 70 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 26 september 2007,Nooteboom Trailers/Faymonville e.a. (niet valt in te zien dat toepassing van U-vormige profielbalk volgens conclusie 5 terugvalpositie betreft die inventiviteitsbezwaren tegen de hoofdconclusie kan ondervangen; octrooischrift openbaart niet welke te overwinnen technische problemen daarbij op welke wijze zijn geslecht; naar oordeel van rechtbank behelst dit een triviale maatregel en evenzeer slechts toepassing van enkele vakkennis)(blz. 487) Nr. 71 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 16 oktober 2007, Enza Zaden Beheer/Vilmorin & Cie e.a. (als octrooi kenmerk onder bescherming stelt betreffende een genetische eigenschap die op het mitochondriale DNA moet zijn gelegen, terwijl het fenotype van de beweerdelijk inbreukmakende plant die eigenschap niet werkelijk vaker vertoont dan zoals reeds beschreven in de stand van de techniek, dan heeft octrooihouder buiten twijfel te stellen dat die eigenschap ook inderdaad op dat mitochondriale DNA te vinden is; onvoldoende in dat kader om de aanwezigheid van een gen

Nr. 72 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 26 november 2007, Moule D’Or/Krijn Verwijs e.a. (toepassing van geoctrooieerde werkwijze levert alleen het door octrooi beoogde voordeel op indien gehele stroom in productielijn wordt verwerkt met toepassing van die werkwijze; werkwijze kan niet ’een beetje’ worden toegepast op een deel van productie; gedaagde heeft productielijn ingericht conform een bekende stand van de techniek; dat het in haar inrichting principieel mogelijk is de werkwijze van het octrooi toe te passen, is onvoldoende voor de conclusie dat de geoctrooieerde werkwijze ook wordt toegepast)(blz. 498) Nr. 73 Rechtbank te ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, 22 oktober 2007, AHP/Bureau voor de Industriële Eigendom h.o.d.n. Octrooicentrum Nederland (verzet Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad zich ertegen dat een certificaat wordt verleend aan de houder van een basisoctrooi voor een product waarvoor op het moment van indiening van de aanvraag voor het certificaat reeds één of meer certificaten zijn verleend aan één of meer houders van één of meer basisoctrooien?; rechtbank legt vragen voor aan het HvJEG)(blz. 502) 2 Merkenrecht Nr. 74 Gerechtshof te Amsterdam, 26 juli 2007, Ajax Brandbeveiliging/Ansul (aan de voor instandhoudend gebruik van een merk gestelde eis dat het wordt gebruikt teneinde voor de van het merk voorziene waren of diensten afzet te vinden of te behouden, kan mede zijn voldaan indien het gebruik van het merk betrekking heeft op waren die zich reeds op de markt bevinden; daarvoor is vereist dat het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt, hetzij voor (a) onderdelen van die waren, hetzij (b) voor waren of diensten die rechtstreeks met die waren verband houden en bestemd zijn om te voldoen aan de behoeften van de afnemers; voldoende aanknopingspunt om te aanvaarden dat gedaagde in de jaren 1989-1994 aldus normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk Minimax en dat dit gebruik als ’werkelijk’ gebruik kan worden bestempeld)(blz. 508) (vervolg inhoud op blz 478)

Octrooicentrum Nederland is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.

•


4 7 8

C

B I J B L A D

O

L

O

F

O

I N D U S T R I E } L E

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

N

Bijblad bij

De Industrie¨le Eigendom

Verschijnt maandelijks, rond de 16e

Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser

Abonnementsprijs: EUR 79,– per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beeïndiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vo´ o´ r het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 64 28, faxnummer (070) 390 01 90, e-mail: fi[email protected] Rabobank Bankrekeningnummer 1923.24.179

Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, Mu¨ nchen) H. Laddie R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; [email protected] Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) 398 65 02 Telefaxnr. (070) 398 65 30

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag © Auteursrecht voorbehouden

Nr. 75 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 1 november 2007, TPG Post/NMBS Holding/SNCB Holding e.a. (de aanduidingen WORLD en PACK hebben onvoldoende onderscheidend vermogen; de combinatie van de woorden kan worden begrepen als ì’internationaal (post)pakketì’ en is daardoor ook in die combinatie beschrijvend voor de dienst waarop de aanduiding betrekking heeft; NMBS c.s. hebben inburgering onvoldoende aannemelijk gemaakt; geen sprake van verwarringsgevaar; de stelling dat gedaagde het merk heeft nagebootst en daarvan profiteert onvoldoende onderbouwd)(blz. 512) Nr. 76 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 23 februari 2007, Arnoldus Maria Heetkamp h.o.d.n. Outdoor Cooking Store/ Horseman Outfitter, the American Belt & Buckle Company Bills Barn e.a. (het beeldmerk ontleent zijn onderscheidende kracht aan de schrijfwijze en niet aan de woorden op zichzelf; het merk heeft daardoor zwakke werking; inburgering niet aannemelijk gemaakt; geen verwarringsgevaar; onrechtmatig om op zijn website de nadruk te leggen op de thans gangbare benaming voor barbecues en aanverwante producten en niet op de eigen onderneming, en daardoor verwarring te creëren ten opzichte van een onderneming met nagenoeg hetzelfde second-level domain in haar domeinnaam)(blz. 515)

e.a. (op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat de apotheek meer dan éénmaal de eigen bereiding heeft verstrekt ; onvoldoende grond om aan te nemen dat Orphan Europe thans nog een spoedeisend belang zou hebben bij het gevorderde verbod op merkinbreuk; evenmin aannemelijk dat thans nog een dreiging van merkinbreuk zou bestaan; voorshands moet worden geoordeeld dat een wettelijke of ongeschreven norm die het verstrekken van een eigen bereiding verbiedt indien een industrieel bereid geneesmiddel voorhanden is, ontbreekt; geen reden om aan te nemen dat de apotheek een jegens Orphan Europe in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden)(blz. 517) Nr. 78 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 30 oktober 2007, WWFWorld Wide Fund for Nature e.a./De Lucht Tankstations (De Lucht heeft geen geldige reden voor het gebruik van de woordmerken van WWF bij haar actie; de woordmerken van WWF hebben een grote reputatie; aannemelijk dat afbreuk wordt gedaan aan de natuurbeschermingsreputatie van de woordmerken van WWF als die merken voorkomen in een spaaractie die de verkoop beoogt te vergroten van milieuvervuilende producten; WNF kan in redelijkheid vrezen dat haar reputatie schade lijdt door de actie; De Lucht handelt onrechtmatig jegens WNF)(blz. 521) (vervolg inhoud op blz. 479)

Nr. 77 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 20 september 2007, Orphan Europe Sarl/Haagse Transvaal en Sport Apotheek

3 Auteursrecht

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 7 9

Nr. 79 Rechtbank te Breda, 29 augustus 2007, SPRL Ateliers Bodart & Valter/3D Tradelink (aannemelijk dat eiseres minst genomen enige schade heeft ondervonden van het op de markt komen van het inbreukmakende product; voor de onderbouwing van kwade trouw schiet de door eiseres overgelegde documentatie tekort; bij de beoordeling van de behaalde winst geldt daarom het uitgangspunt dat slechts de normale toerekenbaarheid aanwezig was; bij dit laatste past dan in de winstberekening een benadering op normale bedrijfseconomische grondslagen)(blz. 523)

houden van de verhandeling van het betreffende product; gesteld noch gebleken dat overtreding van de onthoudingsverklaring nadien heeft plaatsgevonden; in het verlengde van de afwijzing van de verbodsvordering valt niet in te zien welk belang eiseres nog heeft bij de gevorderde verklaring voor recht; in het kader van haar vergewissingsplicht heeft gedaagde niet mogen volstaan met het enkel afgaan op de verklaring van YaYa dat het kledingmonster vrij was van rechten; de vordering tot winstafdracht dient te worden beperkt tot afgifte van de nettowinst)(blz. 525)

Nr. 80 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 10 oktober 2007, G-Sus Wholesale and Design/Low Land Fashion International (gedaagde heeft reeds in 2004 verklaard zich te zullen ont-

Officiële mededelingen Register van Octrooigemachtigden (blz. 530).

•


4 8 0

J

B I J B L A D

U R

I S P

R U

D

E

N

T


I

(aansluitkop) Mrs. G.R.B. van Peursem, P.H. Blok en L. Beijen Art. 4 Row 1995; art 54 EOV Openbaarmakingen aan een derde en aan door deze derde bij de productie ingeschakelde bedrijven is niet nieuwheidsschadelijk omdat de betrokkenen verplicht waren tot een vertrouwelijke omgang met wat zij omtrent de uitvinding te weten zijn gekomen. Ook indien niet uitdrukkelijk overeengekomen, kan een dergelijke verplichting uit de rechtsverhouding van de betrokkenen voortvloeien. Dat klanten mogelijk toegang hebben gehad tot het fabrieksterrein betekent nog niet dat zij ook toegang hadden tot de uitvinding. Ook dat de geoctrooieerde aansluitkoppen zouden zijn vervoerd in boxen die van boven open zijn, brengt niet noodzakelijkerwijs mee dat de vakman onbeperkt toegang heeft gehad tot de uitvinding. Ook het op de markt brengen van aansluitkoppen heeft niet tot openbare toegankelijkheid geleid, omdat wezenlijke kenmerken van de uitvinding na het lassen van een aansluitkop op een steigerbuis niet meer waarneembaar zijn. Er zijn wezenlijke verschillen tussen het geoctrooieerde en de aangevoerde bekende stand van de techniek, zodat deze de nieuwheid niet wegneemt. Art. 6 Row 1995; art. 56 EOV Onvoldoende onderbouwd waarom het octrooi ten opzichte van de bekende stand inventiviteit zou missen. Art. 43, lid 2 Row 1995; art. 45, lid 1 TRIPs Nu vaststaat dat gedaagde in september 2003 bij brief terzake van inbreuk is aangesproken had zij vanaf dat moment redelijke grond om te weten dat zij inbreuk maakte en is zij schadeplichtig ingevolge de aangehaalde artikelen. De stelling dat gedaagde ook zelf octrooien aanvraagt, en gestuit moet zijn op het octrooi van eiseres is onvoldoende om aan te nemen dat er al eerder schadeplichtigheid bestond. Eiseres heeft een rechtmatig belang bij de gevorderde omzet- en voorraadgegevens. Nu deze gegevens door een accountant zullen worden gecontroleerd bestaat onvoldoende belang bij de gevorderde lijsten van afnemers, distributeurs en wederverkopers (waarvan gesteld wordt dat die ter controle zouden moeten dienen). ’Terugroep’ is in de gegeven omstandigheden exorbitant. Art. 83 EOV Het vereiste van een voldoende duidelijke beschrijving van de uitvinding betekent niet dat het octrooi duidelijk moet aangeven waar de grenzen van de bescherming liggen. Art. 84 EOV Mogelijke schending van deze bepaling kan geen grond zijn voor vernietiging van een octrooi.

Beroep ingesteld. Red. Vervolg op Hof ’s-Gravenhage, 24 aug. 2006, BIE 2007, nr 102 en Rb ’s-Gravenhage, 8 juni 2005, BIE 2005, nr. 105. Red.

*

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

E

Nr. 69 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 7 november 2007*, **

*

•

Operator: XYvision

Art. 123 EOV Verwijdering van bepaalde kenmerken uit de conclusie volgens de aanvrage brengt niet mee dat de aanvrage het octrooi zoals verleend niet dekt. De verwijderde kenmerken zijn niet als essentieel omschreven. Het is niet nodig de uitvinding in het kader van het beschreven specifieke steigersysteem toe te passen. Het zal de vakman duidelijk zijn dat de verwijderde elementen niet noodzakelijk zijn voor het toepassen van de uitvinding. De overige kenmerken blijken alle uit de oorspronkelijke aanvrage. Ook de toegevoegde passage vindt steun in de oorspronkelijke aanvrage. Art. 6 en 16 EEX Voor de niet-Nederlandse delen van het EO is de rechtbank blijkens HvJEG niet bevoegd nu de geldigheid van die delen van het octrooi wordt betwist (HvJEG C-4/03, GAT/LuK). Scafom International BV te Budel, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. J.A. Schuman te Utrecht, tegen Wilhelm Layher Vermögensverwaltungs-GmbH te Güglingen, Duitsland, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. G.L. Kooy. 2 De feiten 2.1 Scafom en Layher zijn beide ondernemingen die zich bezighouden met de productie en verkoop van steigersystemen voor de professionele markt. 2.2 Layher is houdster van Europees octrooi 0 423 516 (hierna: EP 516), dat betrekking heeft op een ’Gerüstrohr mit Anschlusskopf ’ (steigerbuis met aansluitkop). Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland op basis van een octrooiaanvrage die op 27 september 1990 is ingediend, met een beroep op prioriteit vanaf 19 oktober 1989. De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 7 maart 2001. Tegen het verleende octrooi is oppositie ingesteld. De oppositieafdeling heeft het octrooi in stand gelaten nadat daar enige wijzigingen in waren aangebracht. De conclusie 1 van het octrooi luidt in de gewijzigde vorm als volgt: 1. Gerüstrohr mit einem Rohr (21) und mindestens einem Anschlußkopf (25) der Außenbegrenzungsflächen aufweist, die keilartig auf ein Zentrum zusammenlaufend gestaltet sind, der eine Keilöffnung (33.1) aufweist, der aus Stahlguß, Temperguß oder geschmiedetem Stahl besteht und der am Rohr (21) zentriert angeschweißt ist, wobei das rohrseitige Ende des Anschlußkopfes (25) eine für das Verschweißen geeignete Ausbildung seines Verbindungsbereiches (30) aufweist und dafür in das Rohr (21) ragende, passende Zentrierhilfsteile hat und am Anschlußkopf (25) eine Anstoßringfläche (51) für das Rohr (21) gebildet ist, dadurch gekennzeichnet, – daß die Anstoßringfläche (51) einen Außendurchmesser (54) aufweist, der kleiner als der Außendurchmesser (41) des Gerüstrohres (21) ist, – daß sich daran nach außen eine sich nach vorn erweiternde Konusfläche (55) anschließt, – daß sich an die Konusfläche (55) eine Zylinderfläche (45) anschließt, deren Durchmesser dem Außendurchmesser (41) des Gerüstrohres (21) gleich ist oder geringfügig größer als dieser ist, und

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


– daß die obere Zylinderteilfläche (45) im oberen Bereich der Mitte von dem hinteren Schwenkbereich (33.3) der Keilöffnung (33.1) ganz etwas angeschnitten ist. Van het octrooischrift maken onder meer de volgende, hier verkleind weergegeven figuren deel uit:

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 8 1

– dat het ringvormige aanstootvlak (51) een buitendiameter (54) bezit, die kleiner is dan de buitendiameter (41) van de steigerbuis (21), – dat daarop naar buiten toe een zich naar voren verwijdend kegelvlak (55) aansluit, – dat een cilindervlak (45) aansluit op het kegelvlak (55), waarvan de diameter gelijk is aan of enigszins groter is dan de diameter van de buitendiameter (41) van de steigerbuis (21), en – dat het bovenste gedeelte van het cilindervlak (45) in het bovenste gebied van het midden volledig nagenoeg opengesneden is door het achterste zwenkgebied (33.3) van de wigopening (33.1). 2.4 Scafom heeft aansluitkoppen volgens EP 516 ingekocht en verhandeld. 3 Het geschil in conventie 3.1 Scafom vordert – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 1 Layher veroordeelt om kopieën van alle processtukken van een nietigheidsprocedure bij het Bundespatentgericht te München tussen Layher en Plettac Assco GmbH & Co KG aan de raadsman van Scafom af te geven; 2 het Nederlandse deel van EP 516 nietig verklaart [bedoeld zal zijn: ’vernietigt’] en de doorhaling uitspreekt van de inschrijving van het vernietigde octrooi; 3 Layher veroordeelt in de kosten van het geding. 3.2 Aan de gevorderde vernietiging van EP 516 legt Scafom ten grondslag dat het octrooi niet nawerkbaar is, niet nieuw is, niet inventief is en niet gedekt wordt door de oorspronkelijke aanvrage. 3.3 Layher voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

2.3 Layher heeft het Bureau voor de industriële eigendom een vertaling van EP 516 doen toekomen. In die vertaling luidt conclusie 1 als volgt: 1. Steigerbuis met een buis (21) en tenminste één aansluitkop (25), die voorzien is van buitenbegrenzingsvlakken, welke op wigvormige wijze samenlopen naar een centrum, die voorzien is van een wigopening (33.1), die bestaat uit gietstaal, temperstaal, smeedstaal en op gecentreerde wijze aan de buis (22) gelast is, waarbij het aan de buiszijde gelegen eind van de aansluitkop (25) een verbindingsgebied (30) bezit met een voor het lassen geschikte vormgeving en voorzien is van daarvoor in de buis (21) stekende, passende centreerhulpdelen en op de aansluitkop (25) een ringvormig aanstootvlak (51) voor de buis (21) gevormd is, met het kenmerk,

in reconventie 3.4 Layher vordert, na vermeerdering van eis, dat rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: a Scafom verbiedt direct of indirect inbreuk te plegen op EP 516 en meer in het bijzonder Scafom verbiedt in een of meer van de landen waarvoor het Europese octrooi is verleend, gevalideerd en van kracht is een steigerbuis met aansluitkop als beschreven in een of meer van de conclusies van EP 516 te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen, verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen dan wel een en andere [bedoeld zal zijn: ’voor een of ander’] aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 , te betalen voor elke keer dan wel, zulks naar keuze van Layher, elke dag dat het gevraagde verbod niet of niet volledig wordt nagekomen; (...) 4 De beoordeling in conventie Afgifte stukken 4.1 Uit de verklaringen van partijen bij pleidooi is gebleken dat Layher, overeenkomstig het bij incidenteel vonnis van 8 juni 2005 gegeven bevel, kopieën van de in de eerste vordering bedoelde stukken heeft afgegeven aan de raadsman van Scafom. In het licht daarvan gaat de rechtbank ervan uit dat Scafom haar eerste vordering heeft willen intrekken. Voor zover de vordering niet is ingetrokken, overweegt de

•


4 8 2

B I J B L A D


rechtbank dat die vordering op grond van artikel 3:303 van het Burgerlijk Wetboek dient te worden afgewezen aangezien zonder nadere toelichting – die Scafom niet heeft gegeven – niet valt in te zien dat Scafom thans nog voldoende belang heeft bij die vordering. Openbaar voorgebruik 4.2 In het midden kan blijven of er daadwerkelijk voorafgaand aan de prioriteitsdatum aansluitkoppen die vallen onder de beschermingsomvang van EP 516 zijn geproduceerd en geleverd. Ook indien dat het geval zou zijn, kan dat – anders dan Scafom betoogt – niet leiden tot vernietiging van het octrooi, omdat aangenomen moet worden dat de uitvinding daarmee nog niet openbaar toegankelijk is geworden in de zin van artikel 52 lid 2 van het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV). 4.3 Anders dan Scafom betoogt, volgt uit het enkele feit dat de medewerkers van de firma AFW Albert Fisher-Woeste GmbH & Co KG (hierna: Woeste) of medewerkers van door Woeste bij de productie ingeschakelde bedrijven toegang zouden hebben gehad tot de aansluitkoppen niet dat de uitvinding openbaar toegankelijk is geworden. Aangenomen moet immers worden dat die medewerkers verplicht waren tot een vertrouwelijke omgang met hetgeen zij omtrent de uitvinding te weten zijn gekomen. Voor zover Woeste en Layher niet uitdrukkelijk een geheimhoudingplicht zijn overeengekomen, moet worden aangenomen dat een verplichting tot een vertrouwelijke omgang met de kennis omtrent de in opdracht van Layher, en volgens het ontwerp van Layher geproduceerde aansluitkoppen voortvloeit uit de aard van de tussen hen bestaande rechtsverhouding, en in het verlengde daarvan de verhouding tussen Woeste en de door haar ingeschakelde bedrijven. Dat niet alleen Layher, maar ook Woeste daarvan uitging blijkt genoegzaam uit de door Layher overgelegde brief van Woeste van 27 april 1995 waarin Woeste als volgt tegen Layher verklaart: ’Selbstverständlich muß intern alles so organisiert sein und abgewickelt werden, daß eine absolute Vertraulichkeit zwichen Kunde und Lieferant gewährleistet ist, sonst ist eine vertrauensvolle Partnerschaft nicht möglich.’ Uit het feit dat deze brief dateert van jaren na de prioriteitsdatum en de stelling van Scafom dat de mededeling is gedaan op een moment dat Woeste voor een concurrent van Layher ging werken, volgt, anders dan Scafom betoogt, niet dat daarvóór geen impliciete geheimhoudingsplicht bestond. Integendeel, het verklaart slechts waarom de kennelijk ook volgens Woeste in hun partnerschap vereiste vertrouwelijkheid op dat moment uitdrukkelijk diende te worden bevestigd. 4.4 Ook de door Scafom gestelde – maar door Layher betwiste – omstandigheid dat klanten toegang zouden hebben gehad tot het fabrieksterrein van Woeste, maakt nog niet dat de uitvinding openbaar toegankelijk is gemaakt. Gesteld noch gebleken is immers dat de klanten met de toegang tot het fabrieksterrein ook onbeperkte toegang hadden tot de aansluitkoppen en dat die toegang zodanig was dat zij de uitvinding die in EP 516 besloten ligt, daadwerkelijk onbeperkt in alle details konden bestuderen. Dat dit het geval is, is mede gezien de aangenomen verplichte vertrouwelijkheid (zie hiervoor 4.3) niet aannemelijk. Hetzelfde geldt voor de gestelde omstandigheid dat de door Woeste geproduceerde aansluitkoppen zouden zijn vervoerd in

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

boxen die van boven open zijn. Ook daarmee staat niet vast dat de vakman onbeperkt toegang heeft gehad tot de uitvinding. 4.5 Aangenomen moet worden dat het op de markt brengen van de aansluitkoppen evenmin heeft geleid tot het openbaar toegankelijk worden van de uitvinding. In dit verband stelt de rechtbank voorop dat het op de markt brengen van een product niet leidt tot openbare toegankelijkheid van de daarin belichaamde uitvinding, indien onderzoek en reproductie van de uitvinding aan de hand van het product zoals dat op de markt is gebracht, niet mogelijk is of een buitensporige inspanning van de vakman zou vergen. Naar het oordeel van de rechtbank is daarvan in dit geval sprake. Layher heeft immers onweersproken aangevoerd dat de aansluitkoppen uitsluitend in gelaste vorm op de markt zijn gebracht. Tevens staat tussen partijen vast dat na het lassen van de aansluitkop op een steigerbuis wezenlijke kenmerken van de uitvinding niet meer waarneembaar zijn. Dat Scafom dit standpunt deelt, blijkt genoegzaam uit haar eigen verweer tegen de reconventionele vordering van Layher. In dat kader heeft Scafom uitdrukkelijk het standpunt ingenomen dat na het lassen van een aansluitkop volgens EP 516 op een steigerbuis, die aansluitkop niet meer te onderscheiden is van andere aansluitkoppen omdat EP 516 juist betrekking heeft op de lasnaad (Conclusie van Dupliek in reconventie, paragraaf 26). Met het op de markt brengen van gelaste aansluitkoppen wordt de uitvinding derhalve niet openbaar toegankelijk. Nawerkbaarheid 4.6 Layher heeft terecht aangevoerd dat Scafom onvoldoende duidelijk heeft gemaakt wat de strekking is van haar bezwaar dat onduidelijk is waar de grenzen liggen van de woorden ’ganz etwas angeschnitten’, zoals die voorkomen aan het eind van de hoofdconclusie van EP 516. Reeds op grond daarvan komt deze grondslag van de vordering van Scafom in aanmerking voor verwerping. Ook bij een inhoudelijke beoordeling van de mogelijke strekkingen van haar betoog kan het overigens niet leiden tot toewijzing van die vordering. 4.7 Het feit dat het bezwaar gericht is tegen de begrenzing van het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd in de hoofdconclusie, kan erop duiden dat Scafom heeft bedoeld te betogen dat die conclusie onvoldoende duidelijk is in de zin van artikel 84 EOV. Voor zover dat de strekking van haar betoog is, kan het in geen geval leiden tot vernietiging van EP 516 aangezien een schending van artikel 84 EOV geen grond voor vernietiging van een octrooi is. 4.8 Het feit dat Scafom het bezwaar in verband brengt met de nawerkbaarheid van het octrooi en artikel 75 lid 1 sub b van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW), kan erop duiden dat Scafom heeft bedoeld te betogen dat de beschrijving van de uitvinding niet zodanig duidelijk is dat de uitvinding door een deskundige kan worden toegepast. Voor zover dat de strekking is van haar betoog, kan het evenmin slagen. Artikel 75 lid 1 sub b schrijft, anders dan Scafom kennelijk meent, niet voor dat het octrooi duidelijk moet aangeven waar de grenzen van de bescherming liggen. Het artikel bepaalt dat een octrooi vernietigbaar is indien dat wat binnen de grenzen van de bescherming valt, niet nawerkbaar is beschreven (zoals artikel 83 EOV voorschrijft). Gelet op het feit dat Layher onweersproken heeft

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


aangevoerd dat de in het octrooischrift getoonde uitvoeringsvormen als zodanig kunnen worden toegepast, en gesteld noch gebleken is dat andere uitvoeringsvormen die ook binnen de bescherming van het octrooi vallen, niet nawerkbaar zijn, moet worden aangenomen dat aan dit vereiste is voldaan. 4.9 Ten overvloede merkt de rechtbank op dat de betekenis van de woorden ’ganz etwas angeschnitten’ de grenzen van de beschermingsomvang van het octrooi voldoende duidelijk aangeven. De woorden hebben duidelijk betrekking op de insnijding van de door het cilindervlak gevormde cilinder teneinde een zwenkgebied voor de wig te creëren. Het woord ’ganz’ duidt erop dat die insnijding het cilindervlak in de lengterichting (dat wil zeggen in de richting van de buisas) volledig doorsnijdt. Het woord ’etwas’ duidt op de diepte van de insnijding. De door het cilindervlak gevormde cilinder moet slechts iets worden ingesneden. Voor zover Scafom heeft bedoeld te betogen dat niet duidelijk is hoe diep de insnijding moet worden gemaakt, faalt het eveneens. Het gegeven dat de insnijding dient als zwenkgebied voor de wig en dat het kegelvlak niet (volledig) dient te worden doorsneden (zie hierna 4.14), geeft de vakman op dit punt voldoende houvast. Nieuwheid ten opzichte van US 077 4.10 Het betoog dat EP 516 vernietigbaar is omdat de uitvinding reeds is geopenbaard in het Amerikaanse octrooi US A-4 595 077 (hierna: US 077), slaagt evenmin. Layher heeft er terecht op gewezen dat US 077 een wezenlijk element van EP 516 niet openbaart, te weten het zogenaamde aanstootringvlak (Anstossringfläche). Blijkens het octrooischrift van EP 516 dient dit aanstootringvlak ertoe de ’uitrichting’ van de steigerbuis bij het lassen te vergemakkelijken. Gelet op die functie van het vlak, is de rechtbank met Layher van oordeel dat de vakman zal begrijpen dat dit vlak geheel moet aanliggen tegen de zijkant van de steigerbuis, zoals overigens ook duidelijk blijkt uit de bij het octrooischrift behorende figuur 3 (in die figuur, zoals hiervoor afgebeeld onder 2.2, worden het aanstootringvlak en de steigerbuis weergegeven met respectievelijk de cijfers 51 en 21). Een dergelijk aanstootringvlak is niet geopenbaard in US 077. In US 077 is geen sprake van een van het kegelvlak te onderscheiden aanstootringvlak. Er is één (kegel)vlak dat schuin loopt ten opzichte van de zijkant van de steigerbuis. Dat vlak ligt daardoor niet geheel aan tegen de zijkant van de steigerbuis maar ligt daar slechts op een contactlijn tegenaan. Het betoog van de octrooigemachtigde van Scafom dat een lijn ook een vlakje is, wordt gepasseerd. Bij gebreke van een aanstootringvlak zijn bij het lassen van de buis aan de aansluitkop aanvullende hulpmiddelen voor het uitrichten van de buis noodzakelijk, zoals het octrooischrift ook uiteenzet ten aanzien van een equivalent van US 077, octrooi DE 3 236 648 (kolom 2, regels 18-20). Terecht wordt daartegen in het octrooischrift afgebakend. Inventiviteit ten opzichte van US 077 4.11 Voorts betoogt Scafom dat de toevoeging van een aanstootringvlak aan de in US 077 geopenbaarde uitvinding voor de hand ligt en dat EP 516 derhalve bij gebrek aan inventiviteit vernietigbaar is. Scafom heeft echter in het geheel niet inzichtelijk gemaakt waarom de toevoeging van een aanstootringvlak voor de hand ligt, zelfs niet nadat Lay-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 8 3

her haar er bij conclusie van antwoord op had gewezen dat op Scafom de plicht rust haar stelling op dit punt voldoende toe te lichten. Overigens valt niet in te zien dat toevoeging van een aanstootringvlak voor de vakman voor de hand ligt op basis van enkele vakkennis. Het betoog van Scafom dient derhalve als onvoldoende gemotiveerd te worden verworpen. Inventiviteit ten opzichte van EP 487 4.12 Scafom stelt voorts dat EP 516 niet inventief is, omdat EP 516 een voor de hand liggende combinatie zou zijn van Europees octrooi EP 0 276 487 (hierna: EP 487) en een V-vormige lasnaad die volgens Scafom bekend zou zijn uit een handboek van Dubbel. In het midden kan blijven of de combinatie van EP 487 en Dubbel voor de hand ligt. Scafom heeft namelijk onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat die combinatie leidt tot een voortbrengsel dat overeenkomt met EP 516. Dat dit het geval is, kan niet zonder meer worden aangenomen gezien het – als zodanig onweersproken – verweer van Layher dat in EP 487 enige verwijzing ontbreekt naar de vier van aandachtstreepjes voorziene maatregelen die in de hoofdconclusie van EP 516 voorkomen. 4.13 De enige toelichting die Scafom heeft gegeven is een verwijzing naar tekeningen uit het octrooischrift van EP 487 waarin Scafom zelf een aantal nummers heeft toegevoegd die corresponderen met de nummers van onderdelen van de aansluitkop volgens EP 516. Zonder nadere toelichting – die Scafom niet heeft gegeven – is op basis van die tekeningen echter niet inzichtelijk dat de maatregelen uit de hoofdconclusie van EP 516, waarnaar Layher verwijst, daadwerkelijk aanwezig zijn bij een combinatie van EP 487 en het handboek van Dubbel. 4.14 In het bijzonder is niet duidelijk hoe de laatste twee maatregelen uit de hoofdconclusie, die tijdens de verleningsprocedure zijn toegevoegd aan de hoofdconclusie juist om de inventiviteit van EP 516 ten opzichte van een combinatie van EP 487 en Dubbel te expliciteren, in de combinatie van EP 487 en Dubbel besloten zouden liggen. Deze maatregelen betreffen, kort gezegd, (i) het op een bepaalde wijze aansluiten van het cilindervlak op het kegelvlak en (ii) het ’ganz etwas angeschnitten’ zijn van het bovendeel van het cilindervlak in het achterste zwenkgebied van de wigopening. Zoals Scafom in haar conclusie van antwoord in reconventie heeft geconstateerd (Conclusie van Antwoord in reconventie, paragraaf 67), heeft de oppositieafdeling de laatstgenoemde maatregel als nieuw beschouwd omdat de insnijding van het cilindervlak niet (volledig) doorloopt in het kegelvlak. Een insnijding van het cilindervlak overeenkomstig deze maatregel creëert aldus enerzijds een zwenkgebied voor de wig, en laat anderzijds het kegelvlak intact als doorlopende basis voor de lasnaad. In EP 487 sluit geen kegelvlak aan op het cilindervlak. Voor zover een aansluitend kegelvlak wel ontstaat door toevoeging van een V-vormige lasnaad aan EP 487, valt niet in te zien dat het voor de vakman voor de hand ligt om de insnijding van het cilindervlak niet volledig te laten doorlopen in het kegelvlak. Integendeel, zoals ook de oppositieafdeling heeft geoordeeld, moet worden aangenomen dat de vakman juist geneigd zou zijn de insnijding te laten doorlopen tot de buis en het kegelvlak zodoende volledig te doorsnijden. Derhalve moet het betoog van Scafom bij gebrek aan een inzichtelijke onderbouwing worden verworpen.

•


4 8 4

B I J B L A D


4.15 Hetzelfde geldt voor de combinatie van EP 487 en het Japanse octrooi JP A55008367. Daar komt nog bij dat Scafom heeft nagelaten een vertaling van het Japanse octrooi in het geding te brengen. Aangezien de rechtbank niet kan worden geacht het Japans machtig te zijn, gaat de rechtbank daaraan voorbij, zoals zij ook al ten pleidooie te verstaan heeft gegeven. Dat Scafom gesteld heeft dat het met name gaat om de bij het Japanse octrooi behorende tekeningen, maakt dat niet anders, aangezien kennisname van de conclusie en beschrijving noodzakelijk is voor een goede beoordeling van die tekeningen. Toegevoegde materie 4.16 Scafom stelt ten slotte dat sprake is van toegevoegde materie in de zin van artikel 123 lid 2 EOV en artikel 75 lid 1 sub c ROW omdat Layher tijdens de verleningsprocedure (i) delen uit de hoofdconclusie heeft verwijderd en (ii) aan de beschrijving een stuk heeft toegevoegd over het effect van de maatregelen die de lasomstandigenheden verbeteren. Deze twee aspecten van het betoog van Scafom zullen hierna achtereenvolgens worden beoordeeld. 4.17 De uit de hoofdconclusie verwijderde kenmerken betreffen de volgende onderstreepte delen van die conclusie in de oorspronkelijke aanvrage: ’1. Anschlusskopf für Gerüst mit Verbindungsvorrichtungen mit folgenden Merkmalen: – das Gerüst hat vertikale Stiele; – an den vertikalen Stielen sind in einem dem Raster des Gerüstsystems entsprechenden Abstand ringförmige Anschlussteile befestigt; – horizontal und/oder diagonal verlaufende langgestreckte Gerüstelemente sind an den ringförmigen Anschlussteilen mit Anschlussköpfen befestigt; – die vertikalen Aussenbegrenzungsflächen der Anschlussköpfe sind keilartig auf das Stiel- und Scheibenzentrum zusammenlaufend gestaltet; – die Anschlussköpfe bestehen aus Stahlguss, Temperguss oder geschmiedetem Stahl; – an langgestreckten Gerüstelementen befestigte Anschlussköpfe sind zentriert und angeschweisst; ferner sind folgende Merkmale vorgesehen: – das gerüstelementseitige Ende der Anschlussköpfe weist eine zum Gerüstelement passende, für das Verschweissen geeignete Ausbildung des Verbindungsbereiches (30) auf; – dafür sind in das als Gerüstrohr (21) ausgebildete Gerüstelement ragende, passende Zentrierhilfsteile vorgesehen; – es ist eine Anstossringfläche (51) gebildet, deren Aussendurchmesser (54) kleiner ist, als der Aussendurchmesser (41) des Gerüstrohres (21); – nach aussen schliesst sich daran eine sich nach vorn erweiternde Konusfläche (55)an.’ De verwijderde kenmerken hebben dus betrekking op (de toepassing van de aansluitkop in het kader van) een specifiek type steigersysteem, te weten een steigersysteem met ringvormige aansluitdelen op de staanders. 4.18 Naar het oordeel van de rechtbank brengt de verwijdering van de voornoemde kenmerken niet mee dat EP 516 niet meer wordt gedekt door de oorspronkelijke aanvrage. Ten eerste zijn de kenmerken in de oorspronkelijke aanvrage niet als essentieel omschreven. Het steigersysteem wordt uitsluitend beschreven in het kader van de toelichting op figuur 1. Daarbij wordt echter uit-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

drukkelijk opgemerkt dat het in die figuur weergegeven steigersysteem een uitvoeringsvoorbeeld is en dat de uitvinding niet alleen geschikt is voor de concreet bekende uitvoering. De rest van de beschrijving heeft geen betrekking op het steigersysteem, laat staan dat dit daarin als essentieel wordt aangeduid. Ook in de samenvatting wordt in het geheel niet verwezen naar een bepaald steigersysteem (kolom 6, regels 45-50). Ten tweede is het voor het bereiken van het technisch effect van de uitvinding niet noodzakelijk de aansluitkop toe te passen in het kader van het specifieke steigersysteem. De beschrijving vermeldt dat het doel van de uitvinding is de vormgeving van de verbinding van de aansluitkop met een steigerbuis te verbeteren (kolom 2, regels 31-35). Bij gebreke van enige aanwijzing dat die verbetering alleen werkt bij een bepaald type steigersysteem, zal het voor de vakman duidelijk zijn dat de verwijderde kenmerken niet noodzakelijk zijn voor de toepassing van de uitvinding. Ten derde kunnen de kenmerken eenvoudig uit de hoofdconclusie worden verwijderd zonder dat aanpassing van overige kenmerken noodzakelijk is. Op grond van een en ander moet worden geconcludeerd dat uit de oorspronkelijke aanvrage duidelijk en ondubbelzinnig blijkt dat de toepassing van de daarin geopenbaarde uitvinding niet beperkt is tot een aansluitkop met de verwijderde kenmerken. Aangezien alle resterende kenmerken van de conclusie, zoals Layher terecht aanvoert, kunnen worden gehaald uit de beschrijving van de oorspronkelijke aanvrage (kolom 2, regels 36-49 en kolom 5, regel 6 tot kolom 6 regel 14), wordt het onderwerp van EP 516 derhalve wel degelijk gedekt door de oorspronkelijke aanvrage. 4.19 Het aan de beschrijving toegevoegde stuk betreft de volgende passage: ’Dadurch, daß sich an die Konusfläche eine Zylinderfläche anschließt, deren Durchmesser dem Außendurchmesser des Gerüstrohres gleich ist oder geringfügig größer als dieser ist und dadurch, daß die obere Zylinderteilfläche im oberen Bereich der Mitte von dem hinteren Schwenkbereich der Keilöffnung angeschnitten ist, werden bei dem konstuktiv durch das Baukastensystem vorgegebenen Rahmen die Schweißbedingungen verbessert.’ 4.20 Scafom suggereert ten onrechte dat in deze passage voor het eerst wordt geopenbaard dat er een verband bestaat tussen de maatregel van het insnijden van het cilindervlak en de verbeterde lasomstandigheden. Zoals hiervoor is overwogen (zie 4.14), is een essentieel element van deze maatregel dat de insnijding niet (volledig) doorloopt in het kegelvlak. Aldus ontstaat er als gevolg van de insnijding wel een zwenkgebied voor de wig, maar blijft het kegelvlak doorlopend voorhanden als basis voor de lasnaad. Dat laatste draagt bij aan een gelijkmatige lasnaad en is inventief omdat een vakman op basis van de stand van de techniek geneigd zou zijn de insnijding ten behoeve van het zwenkgebied voor de wig te laten doorlopen tot op de steigerbuis en derhalve ook het kegelvlak te doorsnijden. 4.21 Naar het oordeel van de rechtbank komt het voorgaande ook reeds duidelijk en ondubbelzinnig naar voren in de oorspronkelijke aanvrage. De daarbij behorende beschrijving vermeldt immers uitdrukkelijk de insnijding van het cilindervlak (kolom 5, regels 38-41) en een door het kegelvlak gevormde ’durchlaufende Nutgrund’, dat wil zeggen een doorlopende basis voor de lasnaad (kolom 2, regel 50 – kolom 3, regel 9). Tevens wordt in die passage duidelijk en ondubbelzinnig uiteengezet dat de aanwezigheid van die

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


door het kegelvlak gevormde doorlopende Nutgrund bijdraagt aan een verbeterde, want gelijkmatige lasomstandigheden. Voorts tonen ook de bij de oorspronkelijke aanvrage behorende tekeningen een insnijding van het cilindervlak die niet volledig doorloopt in het kegelvlak, en dus een doorlopend voorhanden kegelvlak. Derhalve moet worden geconcludeerd dat het onderwerp van de in het octrooischrift toegevoegde passage over de insnijding gedekt wordt door de oorspronkelijke aanvrage. in reconventie Bevoegdheid 4.22 De rechtbank stelt vast dat zij ingevolge artikel 80 lid 2 ROW 1995 bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van Layher voor zover die de gestelde inbreuk in Nederland betreffen. 4.23 Voor zover de vorderingen gegrond zijn op de nietNederlandse delen van EP 516, verklaart de rechtbank zich onbevoegd aangezien uit het verweer van Scafom tegen de inbreukvordering blijkt dat de geldigheid van zowel het Nederlandse als het niet-Nederlandse deel van het octrooi wordt betwist. Ten aanzien van de beoordeling van de geldigheid van de niet-Nederlandse delen van het Europese octrooi zijn de gerechten van de betreffende andere lidstaten van de Europese Unie bij uitsluiting bevoegd, ook indien de nietigheid in het kader van een verweer tegen een inbreukvordering wordt opgeworpen (HvJ EG 13 juli 2006, C-4/03, GAT-LuK, Jur. 2006, I-06509). Inbreuk 4.24 Scafom heeft in haar conclusie van antwoord erkend dat zij een aansluitkop heeft ingekocht en verhandeld die voldoet aan de kenmerken van conclusie 1 van EP 516. Aangezien niet is weersproken dat Layher daarvoor geen toestemming heeft gegeven en gesteld noch gebleken is dat de betreffende aansluitkoppen door of met toestemming van Layher in het verkeer zijn gebracht, staat daarmee vast dat Scafom inbreuk heeft gemaakt op de rechten van Layher met betrekking tot EP 516. Op de navolgende gronden leidt dat evenwel niet tot een integrale toewijzing van alle vorderingen. 4.25 Het gevorderde verbod tot directe inbreuk is toewijsbaar zoals in het dictum verwoord met dien verstande dat de rechtbank, op grond van hetgeen hiervoor in 4.23 is overwogen, slechts bevoegd is een verbod uit te spreken voor Nederland. De vordering tot een indirect inbreukverbod heeft Layher onvoldoende onderbouwd en zal derhalve worden afgewezen. 4.26 De gevorderde verklaring voor recht zal worden afgewezen. Layher heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat zij een belang heeft bij een dergelijke verklaring naast het verbod en de veroordeling tot schadevergoeding. 4.27 De rechtbank zal het gevorderde voorschot op de schadevergoeding en/of winstafdracht afwijzen. Layher heeft niet, althans volstrekt onvoldoende onderbouwd gesteld dat zij schade van die omvang heeft geleden of dat Scafom winst van die omvang heeft genoten. 4.28 De rechtbank kan de omvang van de schade weliswaar niet nauwkeurig vaststellen op grond van hetgeen partijen naar voren hebben gebracht, maar wel aannemelijk is dat de mogelijkheid bestaat dat Layher schade heeft geleden die voor vergoeding in aanmerking komt. Vast staat immers dat

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 8 5

Layher Scafom bij brief van 18 september 2003 heeft aangesproken op de inbreuk. Dat brengt mee dat aangenomen moet worden dat Scafom vanaf dat moment wist of redelijke gronden had om te weten dat zij inbreuk maakte en derhalve ingevolge artikel 43 lid 2 ROW, in het licht van artikel 45 lid 1 TRIPs, schadeplichtig was. De rechtbank verwerpt het bij pleidooi gehouden betoog van Layher dat Scafom ook voorafgaand aan de ontvangst van de sommatiebrief al wist of redelijke grond had om te weten dat zij inbreuk maakte. Layher heeft in dit verband slechts aangevoerd dat Scafom zelf ook octrooien aanvraagt en dat zij bij de aanvraag daarvan gestuit moet zijn op EP 516. Mede gelet op het feit dat het octrooischrift dat Layher in dit verband heeft overgelegd niet op naam staat van Scafom en in dat octrooischrift niet wordt verwezen naar EP 516, acht de rechtbank die enkele feiten onvoldoende om aan te nemen dat Scafom redelijke grond had om te weten van de inbreuk. Derhalve zal de rechtbank een veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat, alsmede winstafdracht, uitspreken voor inbreuken in de periode vanaf 18 september 2003. Het afleggen van rekening en verantwoording, dat Layher tevens vordert, zal worden afgewezen omdat niet valt in te zien welk belang Layher daarbij heeft naast de afzonderlijk gevorderde verstrekking van gegevens (zie hierna 4.29 e.v.). Overigens is dit deel van de vordering ook te onbepaald om te worden toegewezen. 4.29 In het kader van de begroting van de schade en de winstafdracht heeft Layher belang bij gegevens van Scafom met betrekking tot de omvang van de inbreuk, in het bijzonder met betrekking tot de vanaf 18 september 2003 vervaardigde, ingekochte en/of geleverde inbreukmakende producten. Ook heeft Layher met het oog op de controle van de naleving van de gevorderde vernietiging van inbreukmakende producten (zie hierna 4.34) belang bij een opgave van de nog bij Scafom in voorraad zijnde, inbreukmakende producten. De vorderingen van Layher onder d sub (ii) en (iii), die betrekking hebben op de verstrekking van die gegevens, zijn derhalve toewijsbaar, met dien verstande dat in verband met de praktische uitvoerbaarheid de termijn voor verstrekking zal worden gesteld op 30 dagen. 4.30 Het verweer van Scafom dat zij in haar administratie geen onderscheid heeft gemaakt tussen inbreukmakende aansluitkoppen en niet-inbreukmakende aansluitkoppen, staat niet in de weg aan de toewijzing van de voornoemde vorderingen. De rechtbank zal Scafom veroordelen de redelijkerwijs beschikbare gegevens te verstrekken. Voor zover Scafom geen gegevens betreffende de vanaf 18 september 2003 vervaardigde, ingekochte en/of geleverde inbreukmakende producten beschikbaar heeft, dient Scafom dit gecontroleerd door een accountant te verklaren. Aangenomen moet echter worden dat Scafom op zijn minst enige relevante gegevens ter beschikking heeft. Scafom stelt immers zelf dat zij na ontvangst van de sommatiebrief is overgegaan op het gebruik van een andere aansluitkop en dat zij nog wel een beperkt aantal inbreukmakende aansluitkoppen heeft verkocht. Aangenomen moet worden dat Scafom deze stelling kan specificeren en onderbouwen aan de hand van gegevens uit haar administratie. 4.31 Layher vordert tevens lijsten van afnemers, distributeurs en wederverkopers (vordering d sub i). Mede gelet op het feit dat deze lijsten, zoals Scafom heeft aangevoerd, gevoelige commerciële informatie bevatten, had het op de weg

•


4 8 6

B I J B L A D


van Layher gelegen om duidelijk te maken welk belang zij heeft bij de verstrekking van de gegevens. De enkele stelling dat zij de gegevens nodig heeft om de opgave van Scafom te controleren, volstaat daartoe niet. Voor zover Layher doelt op de hiervoor in rechtsoverweging 4.29 genoemde gegevens betreffende de omvang van de inbreuk moet worden aangenomen dat met de door Layher met betrekking tot die gegevens gevorderde accountantscontrole het belang van Layher op controle van de gegevens voldoende is gediend, althans dat in het licht van die accountantscontrole een eventueel belang van Scafom bij een nadere controle in dit geval niet opweegt tegen het belang van Scafom bij geheimhouding van vertrouwelijke commerciële gegevens. Voor zover Layher heeft bedoeld te betogen dat zij de lijsten nodig heeft om de naleving door Scafom van het terugroepbevel te kunnen controleren, leidt dat niet tot een andere conclusie aangezien de rechtbank het terugroepbevel op de hierna te noemen gronden zal afwijzen. 4.32 Voorts vordert Layher onder d sub (i) verstrekking van ’alle gegevens’ betreffende de in- respectievelijk verkoop van inbreukmakende producten. Dat deel van de vordering is te onbepaald om te worden toegewezen. 4.33 Vast staat dat de uitvoering van het terugroepbevel tot praktische problemen leidt. Ten eerste staat tussen partijen vast dat de verkochte inbreukmakende aansluitkoppen niet meer te onderscheiden zijn van andere aansluitkoppen, omdat zij in gelaste vorm worden geleverd. Een afnemer die door Scafom wordt aangeschreven kan derhalve niet vaststellen welke aansluitkoppen hij terug moet sturen, wat zou kunnen meebrengen dat afnemers ook nietinbreukmakende aansluitkoppen retourneren. Daar komt bij dat – zoals Scafom onweersproken heeft aangevoerd – retournering van een aansluitkop veelal zal meebrengen dat de afnemer een hele steigerconstructie dient af te breken. Gelet op deze consequenties van het terugroepbevel en het feit dat andere maatregelen wel toewijsbaar zijn, zal de rechtbank het terugroepbevel afwijzen. 4.34 De gevorderde vernietiging van de inbreukmakende producten is niet weersproken en zal derhalve worden toegewezen conform de eis. 4.35 Aan de naleving van het verbod en de bevelen zal de rechtbank dwangsommen verbinden. De gevorderde dwangsom van € 10.000,00 voor het verbod en € 25.000,00 voor de bevelen zijn – anders dan Scafom betoogt – niet excessief, maar zullen worden gemaximeerd op € 1.000.000,00. Proceskosten in conventie en reconventie 4.36 Scafom zal als de in conventie en reconventie hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De rechtbank zal Scafom tevens veroordelen in de kosten van het incident (voor de rechtbank) omdat op grond van het feit dat de stukken die Scafom ter uitvoering van het in het incident gegeven bevel van Layher heeft ontvangen, vervolgens niet door Scafom in het geding zijn gebracht in de hoofdzaak, moet worden geconcludeerd dat Scafom het incident nodeloos heeft opgeworpen. 4.37 Voor een proceskostenveroordeling conform richtlijn 2004/48/EG bestaat geen grond, nu deze procedure is aangevangen voorafgaand aan het verstrijken van de imple-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

mentatiedatum van deze richtlijn. De proceskosten zullen derhalve overeenkomstig het liquidatietarief worden begroot. 4.38 De kosten in conventie worden begroot op: vast recht € 241,00 en salaris procureur € 2.304,00 (6,0 punten x tarief € 384,00). Totaal € 2.545,00. 4.39 De kosten in reconventie worden begroot op € 1.788,00 aan salaris procureur (4,0 punten x factor 0,5 x tarief € 894,00). 5 De beslissing De rechtbank in conventie 5.1 wijst de vorderingen af; 5.2 veroordeelt Scafom in de proceskosten, aan de zijde van Layher tot op heden begroot op € 2.545,00; 5.3 verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; in reconventie 5.4 verbiedt Scafom in Nederland direct inbreuk te plegen op EP 516 en meer in het bijzonder verbiedt Scafom in Nederland een steigerbuis met aansluitkop als beschreven in een of meer van de conclusies van EP 516 te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen, verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,00, te betalen voor elke keer dan wel, zulks naar keuze van Layher, elke dag dat het gevraagde verbod niet of niet volledig wordt nagekomen, met een maximum van € 1.000.000,00; 5.5 veroordeelt Scafom om aan Layher ter zake van de inbreuk op EP 516 vanaf 18 september 2003 schadevergoeding te betalen en winst af te dragen, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 5.6 beveelt Scafom om binnen 30 dagen na betekening van het vonnis aan de raadsman van Layher te doen toekomen een volledig en nauwkeurig schriftelijk overzicht, gewaarmerkt door een registeraccountant, van alle redelijkerwijs beschikbare gegevens betreffende: i) de exacte hoeveelheden vanaf 18 september 2003 vervaardigde, ingekochte en/of geleverde inbreukmakende steigerbuizen met aansluitkoppen, ii) op de datum van betekening van het vonnis bij Scafom in voorraad zijnde inbreukmakende steigerbuizen met aansluitkoppen; 5.7 beveelt Scafom om binnen 20 dagen na betekening van het vonnis alle nog in voorraad aanwezige inbreukmakende producten ter vernietiging af te staan aan Layher; 5.8 veroordeelt Scafom om aan Layher een dwangsom te betalen van € 25.000,00 voor elke keer dan wel, zulks naar keuze van Layher, elke dag dat de hierboven onder 5.6 en 5.7 genoemde bevelen niet of niet volledig worden nagekomen, met een maximum van € 1.000.000,00; 5.9 veroordeelt Scafom in de proceskosten, aan de zijde van Layher tot op heden begroot op € 1.788,00; 5.10 verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.11 wijst het meer of anders gevorderde af.

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Nr. 70 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 26 september 2007 (aanhanger met pendelassen) Mrs. G.R.B. van Peursem, P.W. van Straalen en D. van Oostveen Art. 75, lid 1a Row 1995 Anders dan het advies van OCNL, ziet de rechtbank in afhankelijke conclusie 5 (toepassing van een U-balk) evenmin een uitvinding. Niet valt in te zien dat toepassing van een U-vormige profielbalk volgens conclusie 5 een terugvalpositie betreft die de inventiviteitsbezwaren tegen de hoofdconclusie kan ondervangen. Deze toepassing dient ter versteviging van de constructie, zoals ook in de schriftelijke verklaring van meergenoemde Van Santen tot uitdrukking komt. Nu ook hier het octrooischrift niet openbaart welke te overwinnen technische problemen daarbij op welke wijze zijn geslecht, behelst dit naar oordeel van de rechtbank een triviale maatregel en evenzeer slechts toepassing van enkele vakkennis. Koninklijke Nooteboom Trailers BV te Wijchen, eiseres, procureur mr. M.A.A. van Wijngaarden, tegen 1 Faymonville SA te Büllingen, België, 2 Faymonville Distribution SA te Lentzweiler, Luxemburg, gedaagden, procureur mr. W. Heemskerk, advocaat mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam. 2 De feiten 2.1 Nooteboom is houdster van Nederlands (registratie)octrooi NL 1025755 (hierna: het octrooi of NL 755), na nieuwheidsonderzoek verleend op 27 juli 2005 op een aanvrage van 18 maart 2004 voor een: Aanhanger met pendelassen en centrale uitsparing. Het octrooi heeft betrekking op een bepaald type dieplader voor vervoer van zwaar materieel, zoals graafmachines. De conclusies van het octrooi zoals verleend luiden als volgt: 1. Aanhanger, omvattende een chassis en een onderstel, dat een of meer aslijnen vertoont, waarbij elke aslijn ten minste twee aan weerszijden van de aanhanger geplaatste wielstellen met pendelassen omvat, en waarbij het chassis ter plaatse van het onderstel een in langsrichting verlopende, aan de bovenzijde open, centrale uitsparing vertoont, die zich zowel in langs- als in hoogterichting althans ten dele uitstrekt tussen de tegenover elkaar gelegen wielstellen van een of meer van de aslijnen. 2. Aanhanger volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het chassis een verlaagd middendeel vertoont voor het dragen van een lading, alsmede een ten opzichte daarvan verhoogd einddeel waaraan het onderstel opgehangen is, en waarin zich de uitsparing bevindt, welke in hoofdzaak op hetzelfde niveau gelegen is als het de lading dragende chassisdeel. 3. Aanhanger volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de centrale uitsparing bepaald wordt door een U-vormige profielbalk, met een bodem en opstaande zijwanden, die zich uitstrekt tussen de tegenover elkaar gelegen wielstellen. 4. Aanhanger volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de bodem zich in rijdende toestand van de aanhanger nagenoeg op het niveau van de assen van de wielstellen bevindt. 5. Aanhanger volgens een der conclusies 2 tot 4, met het kenmerk, dat onder de uitsparing een kokervormige chassisbalk is aangebracht, die zich uitstrekt tot het middendeel van het chassis.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 8 7

6. Aanhanger volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de zijwanden verbonden zijn met zich boven de wielstellen uitstrekkende, dragende chassisdelen, en tussen de kokervormige chassisbalk en deze dragende chassisdelen steunorganen zijn aangebracht. 7. Aanhanger volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat elk wielstel een in hoofdzaak in langsrichting verlopende pendelas en twee aan weerszijden daarvan aangebrachte wielen omvat, en de ruimte tussen de wielen kleiner is dan twee maal de breedte van elk wiel. 8. Aanhanger volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de ruimte tussen de wielen kleiner is dan 1,5 maal de breedte van elk wiel, en bij voorkeur zelfs kleiner dan de breedte van elk wiel. 9. Aanhanger volgens conclusie 7 of 8, met het kenmerk, dat elk wielstel ten minste een tussen de wielen daarvan geplaatste remcilinder omvat, en de ruimte tussen de wielen in hoofdzaak overeenkomt met de diameter van de ten minste ene remcilinder. 10. Aanhanger volgens één der conclusies 7 tot 9, met het kenmerk, dat elk wiel een in hoofdzaak in zijn vlak gelegen wielnaaf vertoont. 11. Aanhanger volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat althans een deel van de wielstellen bestuurbaar is. 12. Aanhanger volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat elk bestuurbaar wielstel is opgehangen aan een draaielement, dat zwenkbaar gelagerd is in het zich boven het wielstel uitstrekkende chassisdeel. 13. Aanhanger volgens conclusie 11 of 12, met het kenmerk, dat althans een deel van de wielstellen aan weerszijden van de aanhanger mechanisch met elkaar zijn verbonden door middel van een stuurelement, dat zich in de nabijheid van de bodem van de uitsparing uitstrekt in dwarsrichting van het voertuig. 14. Aanhanger volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat elk wielstel is opgehangen aan ten minste een draagarm, die scharnierbaar is om een in hoofdzaak horizontale as. 15. Aanhanger volgens conclusie 14, met het kenmerk, dat tussen de draagarm en het chassis tenminste één veer/demper-eenheid is aangebracht. 16. Aanhanger volgens conclusies, 12, 14 en 15, met het kenmerk, dat de tenminste ene draagarm en de tenminste ene veer/demper-eenheid zijn bevestigd aan het draaielement. Na inschrijving op 16 juni 2006 van een akte van (gedeeltelijke) afstand luiden de conclusies van NL 755 als volgt (de nieuwe hoofdconclusie is een combinatie van de oorspronkelijke conclusies 1, 7 en 8): 1. Aanhanger, omvattende een chassis en een onderstel, dat een of meer aslijnen vertoont, waarbij elke aslijn ten minste twee aan weerszijden van de aanhanger geplaatste wielstellen omvat, en waarbij het chassis ter plaatse van het onderstel een in langsrichting verlopende, aan de bovenzijde open, centrale uitsparing vertoont, die zich zowel in langs- als in hoogterichting althans ten dele uitstrekt tussen de tegenover elkaar gelegen wielstellen van een of meer van de aslijnen, met het kenmerk, dat elk wielstel (9) een aslichaam (18) omvat, waarop twee wielnaven (19) met wielen (20) bevestigd zijn, welk aslichaam (18) zwenkbaar is rond een in hoofdzaak in langsrichting verlopende, nagenoeg op de hoogte van of onder het aslichaam (18) tussen de wielen (20) geplaatste pendelas (10), en de ruimte tussen de wielen (20) kleiner is dan de breedte van elk wiel. 2. Aanhanger volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat elk wielstel (9) ten minste een tussen de wielen (20) daarvan geplaatste remcilinder (32) omvat, en de ruimte tussen de wielen (20) in hoofdzaak overeenkomt met de diameter van de ten minste ene remcilinder (32). 3. Aanhanger volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat elk wiel (20) een in hoofdzaak in zijn vlak gelegen wielnaaf (19) vertoont.

•


4 8 8

B I J B L A D


4. Aanhanger volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het chassis (2) een verlaagd middendeel vertoont (5) voor het dragen van een lading, alsmede een ten opzichte daarvan verhoogd einddeel (6) waaraan het onderstel (3) opgehangen is, en waarin zich de uitsparing (11) bevindt, welke in hoofdzaak op hetzelfde niveau gelegen is als het de lading dragende chassisdeel (5). 5. Aanhanger volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de centrale uitsparing (11) bepaald wordt door een U-vormige profielbalk, met een bodem (12) en opstaande zijwanden (13), die zich uitstrekt tussen de tegenover elkaar gelegen wielstellen (9). 6. Aanhanger volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de bodem (12) zich in rijdende toestand van de aanhanger (1) nagenoeg op het niveau van de assen (14) van de wielstellen (9) bevindt. 7. Aanhanger volgens één der conclusies 4 tot 6, met het kenmerk, dat onder de uitsparing (11) een kokervormige chassisbalk (17) is aangebracht, die zich uitstrekt tot het middendeel (5) van het chassis (2). 8. Aanhanger volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de zijwanden (13) verbonden zijn met zich boven de wielstellen (9) uitstrekkende, dragende chassisdelen (15), en tussen de kokervormige chassisbalk (17) en deze dragende chassisdelen (15) steunorganen (16) zijn aangebracht. 9. Aanhanger volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat althans een deel van de wielstellen (9) bestuurbaar is. 10. Aanhanger volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat elk bestuurbaar wielstel (9) is opgehangen aan een draaielement (29), dat zwenkbaar gelagerd is in het zich boven het wielstel (9) uitstrekkende chassisdeel (15). 11. Aanhanger volgens conclusie 9 of 10, met het kenmerk, dat althans een deel van de wielstellen (9) aan weerszijden van de aanhanger (1) mechanisch met elkaar zijn verbonden door middel van een stuurelement (34), dat zich in de nabijheid van de bodem (12) van de uitsparing (11) uitstrekt in dwarsrichting van het voertuig (1). 12. Aanhanger volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat elk wielstel (9) is opgehangen aan ten minste een draagarm (26), die scharnierbaar is om een in hoofdzaak horizontale as (27). 13. Aanhanger volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat tussen de draagarm (26) en het chassis (2) tenminste één veer/demper-eenheid (31) is aangebracht. 14. Aanhanger volgens conclusies 10, 12 en 13, met het kenmerk, dat de tenminste ene draagarm (26) en de tenminste ene veer/dempereenheid (30) zijn bevestigd aan het draaielement (29). Bij het octrooi behoren de volgende (hier verkleind weergegeven) figuren:

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


2.2 In een advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 van 14 mei 2007 concludeert OCNL aangaande NL 755 aldus: Op grond van het vorenoverwogene luidt het advies van Octrooicentrum Nederland dat – de conclusies 1 t/m 4 vernietigbaar zijn wegens gebrek aan uitvindingshoogte, – niettegenstaande de door Faymonville aangevoerde bezwaren conclusie 5 van het octrooi nieuw en inventief is en dus in stand kan blijven en – de conclusies 6 t/m 14 eveneens in stand kunnen blijven voor zover deze een uitwerking zijn van de aanhanger van conclusie 5. Ten aanzien van de inventiviteit van enkele volgconclusies wordt in het rapport, voor zover relevant, het volgende aangegeven:1 5.2.3 Uitvindingshoogte van conclusies 2 t/m 14 Conclusie 2 Conclusie 2 voegt als kenmerkende maatregel aan de aanhanger volgens conclusie 1 toe, dat elk wielstel ten minste één tussen de wielen daarvan geplaatste remcilinder omvat, en de ruimte tussen de wielen in hoofdzaak overeenkomt met de diameter van de ten minste ene remcilinder. Ter zitting is namens Nooteboom beaamd, dat een remcilinder in het algemeen wordt geplaatst zo dicht mogelijk bij de wielen, die moeten worden geremd en dat als een pendelasconstructie wordt toegepast, het gebruikelijk is om de remcilinder tussen de wielen te plaatsen. Logischerwijs moet dan ook de ruimte tussen de wielen ten minste overeen komen met de afmeting van de remcilinder, omdat anders het wiel zal aanlopen. De maatregel van conclusie 2 voegt derhalve niets inventiefs toe aan conclusie 1 en is naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland eveneens vernietigbaar. Conclusie 3 Conclusie betreft de maatregel dat – bij de aanhangers volgens de conclusies 1 en 2 – elk wiel een in hoofdzaak in zijn vlak gelegen wielnaaf vertoont. In de beschrijving van het octrooi staat op blz. 5, regels 7-11 vermeld dat dergelijke vlakke wielnaven worden toegepast in plaats van de meestal gebruikte bolle, buiten het vlak van het wiel uitstekende wielnaven. Echter uit zowel de tekeningen van de Europese aanvrage EP 1.122.151 als blz. 108-110 van Hoepke blijkt dat de wielnaven ook daar binnen het vlak van het wiel liggen. Deze conclusie voegt geen nieuwe of inventieve maatregel toe aan de voorgaande conclusies en wordt derhalve vernietigbaar geacht. Conclusie 4 Volgens conclusie 4 heeft het chassis van de aanhanger volgens één der voorgaande conclusies tevens een verlaagd middendeel voor het dragen van een lading, alsmede een ten opzichte daarvan verhoogd einddeel waaraan het onderstel opgehangen is, en waarin zich de uitsparing bevindt, welke in hoofdzaak op hetzelfde niveau gelegen is als het de lading dragende chassisdeel. Octrooicentrum Nederland wijst er in dit verband op dat bij de aanhanger volgens de Europese aanvrage EP 1.122.151 de telescopisch uitschuifbare centrale ligger zich uitstrekt tussen de wielstellen. Daarmee ligt automatisch de gevormde centrale uitsparing in het verhoogde einddeel op hetzelfde niveau als het lading dragende chassisdeel. De maatregelen van conclusie 4 zijn dus reeds bekend uit EP 1.122.151 en kunnen de aanhangers volgens de voorgaande conclusies geen uitvindingshoogte geven. Conclusie 4 is vernietigbaar. (…) 1

De additionele maatregelen uit volgconclusies 6, 7, 9, 10 en 12 t/m 14 worden niet nieuw geoordeeld door OCNL.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 8 9

Conclusie 8 Conclusie 8 betreft de aanhanger volgens conclusie 7, waarbij de zijwanden verbonden zijn met zich boven de wielstellen uitstrekkende, dragende chassisdelen, en tussen de kokervormige chassisbalk en deze dragende chassisdelen steunorganen zijn aangebracht. Hoewel in de Europese octrooiaanvrage EP 1.122.151 chassisdelen boven de wielstellen zijn aangebracht, zijn deze niet verbonden met de zijwanden omdat daar geen zijwanden zijn getoond. Wel zijn tussen deze dragende chassisdelen en de telescopisch uitschuifbare centrale ligger steunorganen aangebracht. Een verwijzing hiervoor is te vinden in alinea 55 van EP 1.122.151. Hier staat o.a. in regels 49 t/m 52 dat ’...Das Fahrwerk 11 des Trägerverbandes 2 wird dabei gebildet von einem Rahmen 12, welcher durch Querstreben 13 met Aufnahme 5 verbunden ist... ’ De maatregel van conclusie 8 wordt daarom als zodanig niet inventief geacht. (…) Conclusie 11 Uit de Europese octrooiaanvrage EP 1.122.151 is niet bekend dat een deel van de wielstellen mechanisch met elkaar zijn verbonden door een stuurelement zodat de maatregel als zodanig als nieuw kan worden bestempeld. Octrooicentrum Nederland merkt echter op dat, indien de wielstellen bestuurbaar worden uitgevoerd dit, naar zijn opvatting, een vanzelfsprekende maatregel is. (…). 2.3 Onder inroeping van prioriteit van NL 755 is door Nooteboom op 18 maart 2005 een Europese octrooiaanvrage gedaan, EP 1577159 A1, die zich nog in de verleningsfase bevindt. 2.4 Faymonville brengt in Nederland en elders in Europa diepladers op de markt. Nooteboom heeft Faymonville naar aanleiding van een klantenmailing van Faymonville uit begin 2005 over nieuwe types diepladers met een combinatie van een gieksleuf en pendelaswielstellen (Megamax en Variomax) op 19 mei 2005 een waarschuwingsbrief gestuurd met als bijlage NL 755. 2.5 In België (Eupen) is Faymonville op 21 juni 2005 een procedure begonnen tegen Nooteboom. Naast een verklaring voor recht dat de door Faymonville gevoerde dieplader ’niet in tegenstrijdigheid is met de door (Nooteboom) geldend gemaakte rechten’ en een wat wel genoemd wordt ’wapperverbod’, vordert Faymonville in die procedure een verbod voor Nooteboom om ’een beroep te doen op de betwiste octrooiafgiftes in haar reclame’, aan welke vorderingen Faymonville onder meer ten grondslag legt dat conclusie 1 van NL 755 niet nieuw, althans niet inventief is. De voortgang van die procedure is niet zodanig, dat op afzienbare termijn een uitspraak is te verwachten. 2.6 In Duitsland speelt voor het Landgericht Hamburg een parallelle procedure tussen partijen op basis van het Duitse Gebrauchsmuster DE 20 2005 020 640 U1, waarin de prioriteit van NL 755 wordt ingeroepen. Die procedure bevindt zich ook nog niet in een fase waarin binnenkort vonnis kan worden verwacht. 3 Het geschil 3.1 Nooteboom vordert bij wege van provisionele maatregel een octrooi-inbreukverbod – blijkens het lichaam van de dagvaarding ingesteld ter verzekering van een verbod ongeacht het verdere verloop van de bodemprocedure – alsmede ten principale een octrooi-inbreukverbod met diverse nevenvorderingen, te weten een accountantsgecertificeerd

•


4 9 0

B I J B L A D


opgavebevel terzake inbreukmakende aantallen (geleverd en voorradig) en de daarmee behaalde omzet en winst, een rectificatiebevel, alles op straffe van dwangsommen, alsmede schadevergoeding/winstafdracht op te maken bij staat, kosten rechtens, waarbij – na wijziging van eis, tegen welke eiswijziging als zodanig zijdens Faymonville geen bezwaar is gemaakt – aanspraak wordt gemaakt op een Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling. 3.2 Faymonville voert zowel inhoudelijk verweer, als, bij wege van incident, het verweer tot onbevoegdheid van de rechtbank. Zij maakt harerzijds eveneens aanspraak op een Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling. Op de stellingen van partijen wordt hierna voor zover nodig ingegaan bij de beoordeling. 4 De beoordeling Bevoegdheid 4.1 Faymonville stelt dat de rechtbank uit hoofde van art. 27 EEX Verordening de zaak moet aanhouden, totdat door de Belgische rechter omtrent diens bevoegdheid is beslist, omdat, eerder dan in Nederland door Nooteboom, door haar een zaak in België tegen Nooteboom aanhangig is gemaakt, die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten. 4.2 Blijkens de overgelegde inleidende processtukken van die Belgische procedure kan de bevoegdheid van de Belgische rechter jegens de in Nederland gevestigde Nooteboom uitsluitend gebaseerd zijn op art. 5 lid 3 EEX Verordening. Dat heeft Faymonville desgevraagd ter zitting bevestigd. Hoewel zij tevens bij pleidooi stelt dat beoogd zou worden in de Belgische procedure een grensoverschrijdende verklaring voor recht te verkrijgen, valt zulks niet te rijmen met de vaste Europese rechtspraak dat bevoegdheid gebaseerd op art. 5 lid 3 EEX Verordening niet grensoverschrijdend is (vgl. HvJEG 7 maart 1995, zaak C-68/93, (Fiona Shevill/Presse Alliance), Jur. 1995, p. I-00415). Tevens volgt uit deze stukken dat voor de Belgische rechter ook ter beslissing wordt voorgelegd de geldigheid van NL 755, nu dat aan de vorderingen ten grondslag wordt gelegd. Die vraag behoort tot het exclusieve terrein van de Nederlandse rechter op grond van art. 22 lid 4 EEX Verordening. Nu dit exclusieve terrein aan de orde komt, is het volgens de stand van de Europese rechtspraak (HvJEG 27 juni 1991, zaak C-351/89, (Overseas Union Insurance e.a./New Hampshire Insurance), r.o. 26, Jur. 1991, p. I-03317) aan de laatst aangezochte (Nederlandse) rechter bij wijze van uitzondering (op de door Faymonville aangehaalde rechtspraak HvJEG 9 december 2003, zaak C-116/ 02, (Erich Gasser/ MISAT), Jur. 2003, p. I-14693) wel toegestaan de bevoegdheid van de eerstaangezochte (Belgische) rechter te onderzoeken. Gelet op de GAT/LuK uitspraak (HvJEG 13 juli 2006, zaak C-4/03, te vinden op http://eurlex.europa.eu) bestaat geen twijfel dat de Belgische rechter niet bevoegd is te oordelen omtrent de geldigheid van NL 755, zodat de Nederlandse rechter bevoegd is de onderhavige zaak – waarin de nietigheid van het octrooi bij wege van verweer wordt ingeroepen – te beoordelen. 4.3 Daarbij kan in het midden blijven of in België en Nederland wel dezelfde vorderingen aanhangig zijn, die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten in de zin van art. 27 EEX Verordening. Ook de complicatie dat

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

partijen niet geheel overeenstemmen in de Belgische en Nederlandse procedure kan bij deze stand van zaken blijven rusten. 4.4 Het bevoegdheidsincident van Faymonville slaagt derhalve niet. De rechtbank dient de zaak dan ook niet aan te houden, totdat is beslist door de Belgische rechter omtrent diens bevoegdheid. Procedureel 4.5 Nooteboom maakt bezwaar tegen het zich beweerdelijk eerst bij pleidooi kunnen verweren tegen de nietigheidsaanval op NL 755, nu Faymonville terzake geen eis in reconventie heeft ingesteld. 4.6 Dat eerste is onjuist, zodat dit bezwaar – zoals ook al ter zitting van 5 juli 2007 is kenbaar gemaakt – wordt gepasseerd. Onder 8. van de in deze zaak afgegeven beschikking versneld regime is aangegeven dat voor het geval uitsluitend bij wege van verweer beroep op nietigheid wordt gedaan (hetgeen Faymonville in deze zaak doet), derhalve zonder dat dat gepaard gaat met een eis in reconventie tot vernietiging van het octrooi, Nooteboom op de rolzitting van 9 mei 2007 (dezelfde rolzitting die zou zijn gereserveerd voor antwoord in reconventie) een akte kon nemen houdende (uitsluitend) een reactie op de nietigheidsstellingen. Dat heeft zij nagelaten. Bij die stand van zaken gaat het niet aan om vervolgens bij pleidooi zich er op te beroepen dat zij procedureel wordt benadeeld. In het herziene versneld regime voor octrooizaken is daarvan geen sprake. Het beroep van Nooteboom op Arco/Shell en aanverwante rechtspraak moet dan ook stranden. 4.7 Ter zitting heeft Faymonville desgevraagd uitdrukkelijk haar stellingen met betrekking tot niet-nieuwheid van NL 755 ingetrokken – net zoals zij dat gedaan heeft in de procedure ten overstaan van Octrooicentrum Nederland (hierna: OCNL). Zodoende is het nietigheidsverweer in deze procedure beperkt tot non-inventiviteit en het niet gedekt zijn door de oorspronkelijke aanvrage. Nietigheid 4.8 NL 755 ziet op aanhangers geschikt voor uitzonderlijk wegvervoer, meer in het bijzonder een bepaald type aanhanger, een zogenoemde dieplader, met een centrale uitsparing in de langsrichting tussen de wielen, een gieksleuf, die voldoende breedte en diepte heeft om bijvoorbeeld een graafarm of giek van graafmachines te kunnen ’bergen’, zodat deze niet gedeeltelijk gedemonteerd behoeft te worden bij transport, gecombineerd met wielstellen voorzien van pendelassen. Dat zijn wielstellen, waarbij de wielen bevestigd zijn op een aslichaam dat kan scharnieren of pendelen om een denkbeeldige lijn die evenwijdig loopt aan de langsrichting van de aanhanger. De wielen kunnen zich zo aanpassen aan het (breedte)profiel van het wegdek, teneinde een optimale verdeling van de belasting te verkrijgen over het wegdek. Wettelijk mogen voertuigen voorzien van pendelassen een hogere aslast hebben dan voertuigen met starre assen, vanwege het betere wegcontact van pendelaswielstellen, waardoor deze voertuigen korter kunnen worden uitgevoerd, althans een groter deel van het voertuig kan worden benut voor nuttige lading. 4.9 Technische beperkingen van dit type aanhangers betreffen de (ook wettelijke beperkte) maximale aslast per wielstel, de manoeuvreerbaarheid (bestuurbaar uitgevoerde

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


wielen) en de hoogte in beladen toestand met zwaar materieel in verband met viaducten en dergelijke, zodat getracht wordt deze aanhangers zo laag mogelijk uit te voeren (het laadbed zo dicht mogelijk bij de weg). Pendelasssen tolereren daarbij, als gezegd, in vergelijking met starre assen of onafhankelijk opgehangen wielen een hogere aslast. 4.10 Vast staat dat op de indieningsdatum enerzijds aanhangers in de vorm van diepladers met pendelaswielstellen bekend waren – maar zonder voldoende brede en diepe gieksleuf voor bijvoorbeeld graafmachines (vgl. de in de beschrijving van NL 755, p. 3, rgls. 17 e.v. genoemde diepladers van Goldhofer (waarvoor tevens kan worden geraadpleegd Husemann/Bammel, Schwerlastfahrzeuge von Goldhofer, bijlage 3 bij prod. 2 Faymonville) en Nicolas), terwijl er anderzijds toen ook diepladers met voldoende brede en diepe gieksleuf bestonden, die evenwel zonder pendelassen, maar juist met starre assen werden uitgevoerd (genoemde beschrijving p. 2, rgls. 3-6, op p. 3, rgl. 7 een ’conventionele aanhanger’ genoemd). 4.11 Anders dan OCNL (en Faymonville en blijkens de beschrijving op p. 2 ook NL 755 zelf) ziet de rechtbank in EP 1 122 151 A1 (Boltzenhart) niet de meest nabije stand van de techniek. In de eerste plaats lijkt uit figuren 1 en 2 van Boltzenhart te volgen dat in de daar bedoelde uitvoeringsvorm ’Lastflach’ 3 op hetzelfde niveau blijft, niet als het ware is ’ingezakt’, hetgeen een aanwijzing vormt dat hier geen sprake is van een relevant te achten centrale opening. Dat is dan wel weer moeilijk te rijmen met nr. 29 van de beschrijving, waarin wordt aangegeven: Durch die bevorzugte Anordnung der Schubstange derart, dass sie auf Höhe oder unterhalb der Radachse des Rades (insbesondere in Transportstellung) angeordnet ist, wird zusätzlich Ladehöhe gewonnen (…). Beargumenteerd kan worden dat volgens de beschrijving aldus ruimte tussen de wielen wordt gecreëerd en je laadruimte wint. Gesteld al dat dit voldoende zou zijn om een relevant te achten centrale uitsparing in langsrichting van de aanhanger tussen de wielen bij Boltzenhart aan te nemen, dan openbaart deze aanvrage volgens de rechtbank geen pendelas. De ’Kippachse’ 17 uit bijvoorbeeld figuren 12 en 13 van Boltzenhart wordt daar niet ’enabling disclosed’, zoals ook door (de octrooigemachtigde van) Faymonville ter zitting is erkend, nu daar als het ware 3 assen aan elkaar vast zitten, hetgeen technisch gezien niet kan werken (anders gezegd: Als de bovenste draagarm uit figuur 12 vast zit aan 16, dan werkt de constructie eenvoudigweg niet). Nooteboom heeft dit ter zitting terecht aangegeven. Aldus geeft Boltzenhart niet de vereiste most promising starting point for an obvious development leading to the invention.2 4.12 Een keuze voor de meest nabije stand van de techniek die naar het oordeel van de rechtbank gereder als most promising starting point kan worden beschouwd, is het op de indieningsdatum bekende type dieplader met gieksleuf en wielstellen zonder pendelassen. Overigens zou hetzelfde gezegd kunnen worden van de andere op de indieningsdatum bekende categorie aanhangers (wel pendelassen, maar geen gieksleuf), zoals hierna in 4.13. wordt uiteengezet. Deze keuzes wijken, als gezegd, af van de keuze voor de meest

2

Guidelines C-IV, 9.8.1.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 9 1

nabije stand van de techniek uit het octrooi.3 Uitgaande van een aanhanger met gieksleuf en zonder pendelassen wil de vakman tot een compactere, kortere, althans hoger belastbare eenheid komen, maar met behoud van de voordelen van een voldoende brede en diepe gieksleuf tussen de wielen voor (de graafarm van) groot materieel als graafmachines. Ter oplossing van dat objectief geformuleerde probleem ligt het voor de vakman voor de hand om dan pendelassen toe te passen. Die toepassing leidt tot een compactere aanhanger, hetgeen hem bekend is van diepladers zonder voldoende brede gieksleuf met ’conventionele’ pendelassen (de hiervoor bedoelde andere categorie diepladeraanhangers). Wielstellen met pendelassen worden sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw veelvuldig toegepast om bij relatief lange aanhangers oneffenheden in het wegdek op te vangen. Ook de beschrijving van NL 755 vermeldt dat op p. 3, rgls. 12-13: Opgemerkt wordt, dat aanhangers met pendelaswielstellen op zichzelf bekend zijn. (…) Dat vormt een additionele aanwijzing dat de vakman dit meteen zal overwegen. Dit is derhalve iets anders dan een door ’hindsight’ gekleurde formulering van het probleem als het zien te combineren van gieksleufaanhangers met pendelasaanhangers, zoals Nooteboom lijkt te suggereren. Het te overwinnen technische probleem is vervolgens om minder brede pendelaswielstellen te verkrijgen dan bij het in het octrooi zo genoemde ’conventionele’ type pendelasaanhangers, vanwege de wens een voldoende brede en diepe gieksleuf tussen de wielstellen te behouden. Naar het oordeel van de rechtbank zou het combineren van een voldoende brede en diepe gieksleuf met een aanhanger/ dieplader voorzien van pendelassen in beginsel inventief kunnen zijn. Daarvoor is dan evenwel vereist dat NL 755, zoals dat is komen te luiden na gedeeltelijke afstand, aan de vakman nawerkbaar openbaart dat en hoe zulks op een volgens de uitvinding bedoelde wijze kan gebeuren en wat daarbij voor technische problemen overwonnen moeten worden, maar daarvan is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. De overwinning van eerdergenoemd technisch probleem vindt de vakman zonder octrooirechtelijk relevante inventieve arbeid en dwingend, namelijk door in de pendelaswielstellen smallere/kortere assen en ruimtebesparende wielnaven toe te passen. Voertuigbreedte (aan wettelijke beperkingen gebonden om niet tot ’speciaal transport’ te worden bestempeld), afmetingen van de gieksleuf (technisch gedicteerd) en wielgrootte/asdruk (wettelijk en daarmee technisch beperkt) zijn immers niet variabel, zo zal de vakman zich direct realiseren. De enige optie is versmalling van de wielstellen ten opzichte van de ’conventionele’ pendelaswielstellen. Zowel de daarvoor volgens het octrooi benodigde kortere assen, als de ruimtebesparende naven waren gewoon in de markt voorhanden en lagen aldus voor de gemiddelde vakman op de plank. Voor wat betreft de kortere assen heeft Faymonville dat bij 3 Hoewel op p. 2 van de beschrijving Botzenhart als meest nabije stand van de techniek lijkt te worden opgevoerd (ook OCNL ziet dat blijkens het advies, p. 4, rgl. 25 zo), heeft althans voortschrijdend inzicht Nooteboom daar blijkbaar van afgebracht. Bij pleidooi is om het hardst bestreden, dat Botzenhart de meest nabije stand der techniek vormt (vgl. pleitnota mr. Van Wijngaarden nrs. 118, 124 en 125), evenwel zonder daarbij aan te geven wat dan wèl de meest nabije stand van de techniek zou zijn.

•


4 9 2

B I J B L A D


antwoord en bij pleidooi gesteld, hetgeen niet voldoende steekhoudend is weersproken door Nooteboom. Met name is ten pleidooie door mr. Overdijk aangegeven dat bij de zitting van het OCNL zijdens Nooteboom desgevraagd is gezegd dat de assen volgens het octrooi zonder aanpassingen bij derden op de markt zijn gekocht, hetgeen bij repliek niet is weersproken zijdens Nooteboom op de pleidooizitting in de onderhavige zaak. De blote stelling in de schriftelijke verklaring van een klant van Nooteboom, M. van Santen van Van Santen Transport B.V. (prod. 15 bij pleidooi van Nooteboom) dat dit ’speciaal ontworpen aslichamen en wieldraagarmen’ zou betreffen met begrensde pendelbewegingsmogelijkheid, wordt in het licht daarvan onvoldoende geacht. Het octrooi leert vervolgens in het geheel niet dat men deze (al bestaande) smallere/kortere assen en ruimtebesparende bestaande wielnaven alleen op een bepaalde (aan de vakman nawerkbaar geopenbaarde) wijze krijgt toegepast teneinde geschikte pendelassen voor dit type dieplader te verkrijgen in combinatie met een voldoende brede/ diepe gieksleuf tussen de wielstellen. Er staat in de beschrijving alleen dàt kortere pendelassen en ruimtebesparende wielnaven toegepast moeten worden. Nog daargelaten dat dit in de beschrijving nog ziet op een voorkeursuitvoeringsvorm, stammend van voor de gedeeltelijke afstand, leert p. 4, rgls. 22-33 alleen het volgende: Elk wielstel kan een in hoofdzaak in langsrichting verlopende pendelas en twee aan weerszijden daarvan aangebrachte wielen omvatten, waarbij de ruimte tussen de wielen bij voorkeur kleiner is dan twee maal de breedte van elk wiel. Bij voorkeur is de ruimte tussen de wielen kleiner dan 1,5 maal de breedte van elk wiel, en nog meer bij voorkeur zelfs kleiner dan de breedte van elk wiel. Door gebruik te maken van pendelaswielstellen met een zodanig beperkte breedte, kan een relatief grote ruimte tussen de linker en rechter wielstellen worden vrijgemaakt voor de centrale uitsparing. Naar het oordeel van de rechtbank wordt hier niets anders gezegd dan dat één-op-één smallere pendelassen moeten worden toegepast om de benodigde tussenwielruimte te krijgen. Niet dat dat alleen op een nader uiteengezette wijze kan worden gedaan. Dat behelst geen uitvinding, maar louter toepassing van ambachtelijke vakkennis. Hetzelfde geldt voor de toepassing van ruimtebesparende wielnaven, vgl. de beschrijving van NL 755 p. 5, rgls. 7-11: Bij voorkeur vertoont elk wiel een in hoofdzaak in zijn vlak gelegen wielnaaf. Door toepassing van dergelijke vlakke wielnaven, in plaats van de meestal gebruikte bolle, uitstekende naven, wordt de voor onderdelen beschikbare ruimte tussen de wielen van elk wielstel gemaximaliseerd. Ook dit behelst toepassing van algemene vakkennis, is ambachtelijk en niet octrooirechtelijk inventief. Aan de would/ could-test4 is voldaan. De vereiste versmalling kan alleen zo bereikt worden, zo is door Faymonville onvoldoende steekhoudend weersproken gesteld. Van het overwinnen van een vooroordeel is zodoende onvoldoende komen vast te staan. De kortere assen waren gewoon in de markt voorhanden en de ’meestal’ (derhalve niet: altijd) toegepaste bolle naven zijn vervangen door eveneens bekende vlakke naven om tussenwielruimte te besparen. Overigens lijkt ook het wielstel met pendelasconstructie van Scheuerle uit 1958, weergegeven op p. 109 van het overgelegde Lexikon der Schwerlasttechnik van Hoepke (bijlage 8 van prod. 2, alsmede prod. 7 4

Guidelines C-IV 9.8.3.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

Faymonville) een wielstel te betreffen met een tussenwielafstand die kleiner is dan de afzonderlijke wielbreedte, zoals conclusie 1 thans claimt. Ook is daarvan sprake in figuur 13 van Botzenhart – hoewel dat een schematische tekening lijkt te betreffen. Tevens is naar het oordeel van de rechtbank afdoende komen vast te staan dat de plaatsing van de pendelas (10) op ongeveer gelijke of lagere hoogte van aslichaam (18) evenzeer behoort tot gangbare technische vakkennis en gebruikelijk (en derhalve voor de hand liggend) genoemd kan worden, omdat deze zo het meest stabiel is (vgl. Hoepke, Lexikon, de verscheidene pendelasconstructies op pp. 108-111, bekend sinds 1958). De door Nooteboom gestelde, niet afdoende onderbouwde en door Faymonville betwiste long felt need is naar het oordeel van de rechtbank evenmin afdoende gebleken. Dit wordt alleen bevestigd in de schriftelijke verklaring van eerdergenoemde Van Santen, maar dat legt naar het oordeel van de rechtbank tegenover de ontkenning door Faymonville onvoldoende gewicht in de schaal. 4.13 Het gebrek aan uitvindingshoogte kan ook als volgt inzichtelijk worden gemaakt. Uitgaande van de andere categorie uit de stand van de techniek bekende aanhangers, de ’conventionele’ pendelaswielstellen voor diepladeraanhangers zonder voldoende brede en diepe gieksleuf tussen de wielstellen (anders dan in 4.12. tot uitgangspunt is genomen), is het idee om de ruimte tussen de wielen kleiner te maken het rechtstreekse gevolg van de wens om tussen de wielstellen een bredere/diepere centrale uitsparing in de lengterichting te verkrijgen teneinde de graafarm van te transporteren graafmachines tijdens transport te kunnen bergen. Dat laatste fenomeen kent de vakman uit de bekende andere categorie diepladers zonder pendelassen. De gemiddelde vakman zal beseffen dat dat uitsluitend op deze wijze kan gebeuren (would en geen could). Immers, gegeven de wens om een zo compact mogelijke maatvoering te houden in de breedte ten gevolge van wettelijke beperkingen, moet de gewenste verbreding van de centrale uitsparing ten opzichte van ’conventionele’ pendelasaanhangers uit de stand van de techniek noodzakelijkerwijs ten koste gaan van de ruimte voor de wielstellen. Aangezien ook de maximale aslast per wiel een niet variabel gegeven is voor de vakman (compactheidseisen en maximale aslast voorschriften), zodat de wielen niet kleiner kunnen worden uitgevoerd, is de enige overblijvende variabele om ruimte te creëren – die zich aldus aan de vakman opdringt – het besparen van ruimte tussen de wielen door smallere pendelassen toe te passen, zoals Faymonville terecht aanvoert (vgl. bijv. het bij antwoord sub 2.3. en 4.4. gestelde). De daarvoor benodigde smallere assen en vlakke naven waren gewoon op de markt voorhanden, zoals in 4.12. is uiteengezet. 4.14 Met ’hindsight’, zoals Nooteboom ten onrechte opbrengt, heeft dit een en ander naar het oordeel van de rechtbank niets uit te staan. Het betreft toepassing van de problemand-solution-approach, welke toets – langs twee wegen uitgevoerd in 4.12. en 4.13. – het octrooi niet doorstaat. 4.15 Zodoende slaagt het beroep van Faymonville op noninventiviteit met betrekking tot de hoofdconclusie. 4.16 Anders dan het advies van OCNL, ziet de rechtbank in afhankelijke conclusie 5 (toepassing van een U-balk) evenmin een uitvinding. Niet valt in te zien dat toepassing van een U-vormige profielbalk volgens conclusie 5 een terugvalpositie betreft die de inventiviteitsbezwaren tegen de

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


hoofdconclusie kan ondervangen. Deze toepassing dient ter versteviging van de constructie, zoals ook in de schriftelijke verklaring van meergenoemde Van Santen tot uitdrukking komt. Nu ook hier het octrooischrift niet openbaart welke te overwinnen technische problemen daarbij op welke wijze zijn geslecht, behelst dit naar het oordeel van de rechtbank een triviale maatregel en evenzeer slechts toepassing van enkele vakkennis in octrooirechtelijke zin. 4.17 Voor het overige is niet afdoende steekhoudend bestreden dat de additionele kenmerken van de verdere afhankelijke conclusies triviale maatregelen betreffen die geen inventiviteit kunnen toevoegen. Daartoe neemt de rechtbank als haar oordeel over, hetgeen in het advies van het OCNL daaromtrent is opgemerkt, hiervoor weergegeven in 2.2. 4.18 Mitsdien is het hele octrooi naar het oordeel van de rechtbank nietig wegens gebrek aan uitvindingshoogte. 4.19 Bij die stand van zaken behoeft niet langer ingegaan te worden op de vraag of daarnaast sprake is van schending van art. 75 lid 1 sub c ROW 1995. Slotsom 4.20 Nu eindvonnis wordt gewezen, bestaat geen belang bij de ingestelde provisionele vordering, die met de vorderingen ten principale wordt afgewezen, aangezien op een nietig octrooi geen inbreuk mogelijk is. Als de in het ongelijk gestelde partij wordt Nooteboom veroordeeld in de proceskosten van Faymonville. Deze worden wat salaris procureur betreft conform het regime uit de Handhavingsrichtlijn begroot op de zijdens Faymonville verschafte verantwoording, die verder door Nooteboom niet is weersproken. Aangezien Faymonville noch bij antwoord, noch bij pleidooi, noch bij haar Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenverantwoording expliciet of impliciet aanspraak heeft gemaakt op een uitvoerbaar bij voorraad verklaring van een eventuele proceskostenveroordeling te haren voordele, kan deze kostenveroordeling niet ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard (vgl. HR 14 mei 2004, NJ 2005/ 247). 4.21 De incidentele vordering van Faymonville wordt afgewezen, met veroordeling van Faymonville in de kosten van het incident. 5 Beslissing De rechtbank in het incident 5.1 wijst het incidenteel gevorderde af; 5.2 veroordeelt Faymonville (hoofdelijk) in de kosten van het incident gemaakt aan de zijde van Nooteboom, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Nooteboom begroot op nihil aan verschotten en op € 904,– aan salaris procureur; 5.3 verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling in het incident uitvoerbaar bij voorraad; in de hoofdzaak 5.2 wijst de vorderingen af; 5.3 veroordeelt Nooteboom in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Faymonville begroot op € 248,– aan verschotten en € 45.090,– aan salaris procureur.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 9 3

Nr. 71 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 16 oktober 2007 (witlofvariëteiten) Mr. E.F. Brinkman Art. 53 Row 1995 De term ’stably expressable cytoplasmic male sterility’ (CMS) in conclusie 1 zal de vakman, gelet op de beschrijving, zo interpreteren dat voldoende is dat de genen die verantwoordelijk zijn voor de CMSeigenschap stabiel overerven. Het is echter onvoldoende aannemelijk geworden dat daaraan is voldaan bij Goldwin F1 en Crenoline F1 van Vilmorin. Dat alle planten van Vilmorin een coxII-gen bevatten dat afkomstig is van de zonnebloem, is daarvoor onvoldoende, nu niet duidelijk is dat coxII verantwoordelijk zou zijn voor de CMSeigenschap. Als het octrooi een kenmerk onder bescherming stelt betreffende een genetische eigenschap die op het mitochondriale DNA moet zijn gelegen, terwijl het fenotype van de beweerdelijk inbreukmakende plant die eigenschap niet werkelijk vaker vertoont dan zoals reeds beschreven in de stand van de techniek, dan heeft de octrooihouder buiten twijfel te stellen dat die eigenschap ook inderdaad op dat mitochondriale DNA te vinden is. Het is onvoldoende in dat kader om de aanwezigheid van een gen aan te tonen dat geen bewezen verband vertoont met de eigenschap waar het om gaat. Het komt de voorzieningenrechter zodoende onvoldoende zeker voor dat de aangevallen rassen de stap voorwaarts bevatten die het octrooi onderscheidt van de stand van de techniek. Voor verdere bewijsvoering leent dit kort geding zich evenwel niet. Enza Zaden Beheer BV te Enkhuizen, eiseres, procureur mr. M.A.A. van Wijngaarden, tegen 1 Vilmorin & Cie SA te Parijs, Frankrijk, 2 Nickerson Zwaan BV te Made, gedaagden, procureur mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat mr. S.C. Dack, barrister te ’sGravenhage. 2 De feiten 2.1 Enza is houdster van Europees octrooi EP 771 523 voor ’A cytoplasmic male sterile vegetable plant cell of the compositae family and also a method for obtaining such plant’ (in – niet geheel nauwkeurige – vertaling: ’een cytoplasmatisch steriele plant van de familie der Compositae, alsmede een werkwijze voor het verkrijgen van een dergelijke plant’), aanvraagdatum 2 november 1995, publicatie van de verlening op 7 januari 1999. Tegen de verlening van het octrooi is oppositie bij het Europees Octrooibureau (EOB) ingesteld. Bij beslissing van 30 juni 2004 heeft de Technische Kamer van Beroep (TKB) van het EOB de beslissing als genomen door de Oppositieafdeling op 6 maart 2001 vernietigd en het octrooi volgens de hierna weer te geven conclusies in stand gelaten. De conclusies van het octrooi in de originele Engelse tekst luiden daarmee als volgt: 1. A vegetable plant belonging to the Compositae family, the cytoplasm of which is provided with mitochondria comprising DNA which at least partially originates from a different species of the Compositae family, and which is the carrier of stably expressable cytoplasmic male sterility (CMS), whose cells comprise species-specific chloroplast and nuclear genome which are normal for the vegetable plant.

•


4 9 4

B I J B L A D


2. A plant according to claim 1, wherein said plant is phenotypically cytoplasmic male sterility.1 3. A plant according to claim 1 or 2, wherein the other species of the Compositae family has been selected from the group consisting of Helianthus.spp, and Cirsium spp. 4. A plant according to claim 3, wherein the other species of the Compositae family Helianthus annuus (L.) with2 CMS of the petiolaris type. 5. A plant according to claim 1 or 2, wherein the other species of the Compositae family has been selected from the group consisting of Chrysanthemum Senecio Centaurea, Sonchus, Hiëracium, Taqetes, Dahlia and Aster. 6. A plant according to any one of the preceding claims 1-5, wherein the vegetable plant has been selected from the group consisting of Cichorium intybus (L.), var. foliosum (Heqi), Cichorium endivia (L.), Lactuca sativa (L.), Scorzonera hispanica L.), Cynara scolymus (L), and Taraxacum officinale (L.). 7. Process for producing a vegetable plant belonging to the Compositae family comprising the step of providing the cytoplasm thereof with mitochondria having DNA which at least partially originates from a different species of the Compositae family, and which is the carrier of stably expressable cytoplasmic male sterility (CMS), as well as providing the cytoplasm thereof with species-specific chloroplast and nuclear genome, wherein – the vegetable plant has been selected from the group consisting of Cichorium intybus (L.) var. foliosum (Hegi), Cichorium endivia (L.), Lactuca sativa (L.), Scorzonera hispanica (L.), Cynara scolymus (L), and Taraxacum officinale (L.); and – the other species of the Compositae family has been selected from the group consisting of Helianthus spp., Cirsium spp., Chrysanthemum, Senecio Centaurea, Sonchus. Hiëracium, Taqetes, Dahlia and Aster; and – use is made of irradiation for inactivating the donor nucleus. De conclusies van het octrooi in de Nederlandse vertaling luiden als volgt: 1. Plant behorend tot de familie der Compositae, waarvan het cytoplasma is voorzien van mitochondriën met DNA dat althans gedeeltelijk afkomstig is van een andere soort uit de familie der Compositae, en dat drager is van stabiel uit te drukken cytoplasmatisch mannelijke steriliteit (CMS), waarvan de cellen voor het groentegewas normaal, soorteigen chloroplasten kerngenoom omvatten. 2. Plant volgens conclusie 1, waarbij de plant fenotypisch cytoplasmatisch mannelijk steriel is. 3. Plant volgens conclusie 1 of 2, waarbij de andere soort uit de familie der Compositae is gekozen uit de groep bestaande uit Helianthus spp. en Cirsium spp. 4. Plant volgens conclusie 3, waarbij de andere soort uit de familie der Compositae Helianthus annuus (L.) is met CMS van het petiolaris type. 5. Plant volgens conclusie 1 of 2, waarbij de andere soort uit de familie der Compositae is gekozen uit de groep bestaande uit Chrysanthemum, Senecio, Centaurea, Sonchus, Hiëracium, Tagetes, Dahlia en Aster. 6. Plant volgens een der voorgaande conclusies 1 tot en met 5, waarbij het groentegewas is gekozen uit de groep bestaande uit Cichorium intybus (L.) var. foliosum (Heqi), Cichorium endivia (L.), Lactuca sativa (L.), Scorzonera hispanica (L.), Cynara scolymus (L.) en Taraxacum officinale (L.) 1

Bedoeld zal zijn: ’sterile’ Voor ’with’ zal moeten worden gelezen ’contains’, ’has’ of iets dergelijks. 2

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

7. Werkwijze voor het vervaardigen van een groentegewas behorend tot de familie der Compositae omvattende de stap van het voorzien van het cytoplasma daarvan van mitochondriën met DNA dat althans gedeeltelijk afkomstig is van een andere soort uit de familie der Compositae, en dat drager is van stabiel uit te drukken mannelijke steriliteit (CMS), en voorts het voorzien van het cytoplasma daarvan met soorteigen chloroplasten kerngenoom, waarbij – het groentegewas is gekozen uit de groep bestaande uit Cichorium intybus (L.) var. foliosum (Hegi), Cichorium endivia (L.), Lactuca sativa (L.), Scorzonera hispanica (L.), Cynara scolymus (L.) en Taraxacum officinale (L.); en – de andere soort uit de familie der Compositae is gekozen uit de groep bestaande uit Chrysanthemum, Senecio, Centaurea, Sonchus, Hiëracium, Tagetes, Dahlia en Aster; en – gebruik wordt gemaakt van bestraling voor het inactiveren van de donorkern. 2.2 Gedaagde sub 1, althans haar werkmaatschappij Vilmorin S.A., biedt aan, verkoopt en levert witlofvariëteiten, onder meer aan afnemers in Nederland, waaronder gedaagde sub 2, Nickerson Zwaan B.V., die de betreffende variëteiten op haar beurt in verschillende landen (onder meer in Nederland en België) te koop aanbiedt, verkoopt en levert. Het betreft onder meer de witlofvariëteiten Goldwin F1 en Crenoline-F1. 3 Het geschil 3.1 Enza vordert – samengevat en uitvoerbaar bij voorraad – een grensoverschrijdend inbreukverbod met nevenvorderingen en kosten volgens 1019h Rv. 3.2 Vilmorin e.a. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling Inleiding 4.1 De voorzieningenrechter zal een korte inleiding geven op de hier aan de orde zijnde techniek, welke is ontleend aan de toelichting door partijen. 4.2 De uitvinding als neergelegd in het octrooi heeft betrekking op de ontwikkeling van stabiele cytoplasmatisch mannelijk steriele (CMS) groentegewassen uit de familie der Composieten. De familie van de Composieten (de ’Compositae’) is een plantenfamilie van zaadplanten, welke verschillende plantengeslachten omvat, zoals onder andere de groentegewassen witlof, sla en andijvie, maar ook de zonnebloem en bijvoorbeeld het madeliefje (Bellis perennis) en de paardenbloem (Taraxacum officinale). 4.3 De in het octrooi neergelegde uitvinding ziet op de verschaffing van inteeltvrije hybride planten in de familie van de Composieten. Een F1-hybride is in het algemeen het resultaat van een kruising tussen twee ouderlijnen, waarbij de waardevolle eigenschappen van beide ouderlijnen door de kruising in de hybride worden gecombineerd. 4.4 De voortplantingsorganen van een plant (de stampers en meeldraden) zitten in de bloem van de plant. Een bloem die alleen stampers of alleen meeldraden heeft is een eenslachtige bloem. Een tweeslachtige bloem heeft zowel vrouwelijke voortplantingsorganen (i.e. de stampers) als mannelijke voortplantingsorganen (meeldraden). De stamper bestaat uit een stijl en een stempel. Een meeldraad (stamen) bestaat uit een helmdraad en helmhokjes (antheren), waarin de stuifmeelkorrels (pollen) zitten. De stuifmeelkorrels bevatten de mannelijke zaadcellen. Voor bevruchting

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


moeten deze stuifmeelkorrels op de vrouwelijke stampers of stempels van de bloemen terechtkomen waarin de eicellen zitten. Na bevruchting wordt dan zaad gevormd dat weer kan uitgroeien tot nieuwe planten. Bij zelfbevruchting wordt stuifmeel van een bloem op de stamper van dezelfde bloem of op de stamper van een andere bloem van dezelfde plant gebracht. Bij kruisbestuiving wordt stuifmeel uit bloemen van een eerste ouderplant (de vaderplant) overgebracht op de stamper in de bloemen van een andere ouderplant (de moederplant). 4.5 Zelfbestuiving (inteelt) leidt tot een verminderde genetische variëteit bij de nakomelingen. Inteelt kan leiden tot bijvoorbeeld een hogere expressie van ongewenste (recessieve) genen in een populatie en uiteindelijk in een verminderde ’plant vigour’ (kracht). In de loop van de jaren vertonen dergelijke inteelt planten een zwakke groei. 4.6 In de zaadveredeling is het maken van hybriden van belang omdat in de hybriden de gewenste waardevolle eigenschappen van twee ouderlijnen worden gecombineerd. Door het maken van F1-hybriden ontstaan planten met een verbeterde uniformiteit en prestatie, wat in de praktijk leidt tot bijvoorbeeld een hogere productie en verbeterde groeieigenschappen. Bovendien kunnen dergelijke hybriden niet eenvoudig worden nagemaakt door andere veredelaars, aangezien deze niet over de beide ouderlijnen beschikken. 4.7 Voor het maken van hybriden wordt derhalve een eerste ouderlijn A met een andere ouderlijn B gekruist, zodat de F1-hybride AB ontstaat. Deze F1-hybride AB is zodoende het resultaat van een kruising tussen twee verschillende ouderlijnen, waarbij de kweker ernaar streeft de waardevolle eigenschappen van beide ouderlijnen te combineren. Een dergelijke F1-hybride (in zaadvorm) is in de zaadveredeling in het algemeen het uiteindelijke product dat op de markt wordt gebracht. 4.8 Wanneer bij het maken van hybriden ook zelfbestuiving van een of beide ouderlijnen optreedt, zullen in de nakomelingen, behalve de hybride AB planten (die het resultaat zijn van de kruising), ook nakomelingen AA en/of BB aanwezig zijn (die het resultaat zijn van zelfbestuiving van respectievelijk ouderlijn A of B) welke planten andere eigenschappen hebben dan de gewenste AB (hybride) planten. De nakomelingen zijn daarmee niet uniform, bijvoorbeeld in het geval van witlof voor wat betreft de productiecapaciteit. Wanneer de nakomelingen uitsluitend AB hybriden bevatten spreken we van inteelt-vrije (’inbred-free’) nakomelingen. De opbouw van de plantencel 4.9 Planten bestaan uit plantencellen met daarin organellen. Een organel is een op zichzelf staand, meestal door een membraan omgeven, onderdeel van een cel met een specifieke functie. Een voorbeeld van een organel dat alle plantencellen bezitten is de celkern (’nucleus’). In de kern ligt het grootste gedeelte van het genetische materiaal van een organisme opgeslagen in de vorm van lineaire, spiraalvormige DNA-moleculen georganiseerd in chromosomen. De genen op deze chromosomen vormen samen het kerngenoom, of nucleaire genoom. 4.10 Het cytoplasma van een cel is een waterige substantie waarin de kern en diverse celorganellen zich bevinden, zoals, onder andere, in een plantencel mitochondriën en chloroplasten.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 9 5

Mitochondriën zijn organellen met eigen DNA (het mitochondriale genoom) dat gescheiden is van het nucleaire genoom. Mitochondriën spelen een belangrijke rol in de energiehuishouding van de cel. Mitochondriale genen erven op een andere manier over dan nucleaire genen. Het nucleaire genoom van organismen (zoals planten) is in het algemeen afkomstig van zowel een vader(plant) als een moeder(plant). De mitochondriën in de cel, en daardoor ook het mitochondriale genoom, zijn echter alleen afkomstig van de moeder. Chloroplasten zijn organellen die specifiek in plantencellen voorkomen en spelen een rol in de fotosynthese en de energiehuishouding van de cel. Chloroplasten hebben eveneens eigen DNA, i.e. chloroplast DNA, in de vorm van een of meer moleculen circulair DNA. Chloroplasten, en dus chloroplast DNA, zijn ook alleen afkomstig van de moederplant. Stand van de techniek 4.11 Voor de indieningsdatum van het octrooi werd de ontwikkeling van F1-hybriden van diverse groentesoorten uit de Composietenfamilie bemoeilijkt doordat deze planten zelfbestuivend zijn. Om zelfbestuiving te voorkomen was het weliswaar bekend om de stuifmeel-producerende antheren te verwijderen, maar deze methode is tijdrovend en daardoor niet geschikt voor gebruik bij grote hoeveelheden planten voor grotere zaadproducties. Bovendien bleek het verwijderen van de antheren vaak onvoldoende om zelfbestuiving volledig te voorkomen. Hierdoor trad er altijd nog een belangrijke mate van zelfbestuiving op en werden zaden gevormd van niet-uniforme kwaliteit, met een hoog percentage inteelt (bij witlof kan dit oplopen tot meer dan 30% van de nakomelingen). 4.12 Het was voorts bekend dat het binnen de plantenfamilie van de Brassicae (hiertoe behoren onder andere diverse koolsoorten zoals bloemkool en broccoli) mogelijk was om 100% pure F1-hybriden te produceren doordat er in radijs (Raphanus sativus) planten gevonden waren met een door het cytoplasma geïnduceerde mannelijke steriliteit, ook bekend als het ’Ogura CMS cytoplasma’. Cytoplasmatische mannelijke steriliteit (CMS) is een mannelijke steriliteit die op de plant wordt overgebracht door het mitochondriale genoom. In een mannelijke steriele plant worden geen functionele antheren, stuifmeel of zaadcellen gevormd, waardoor zelfbestuiving wordt voorkomen. Mitochondriën met deze eigenschap bleken vanuit radijs te kunnen worden overgebracht in andere soorten uit dezelfde familie door middel van een zogenaamde protoplastenfusie, waardoor er mannelijk steriele ouderplanten konden worden gemaakt voor gebruik bij de productie van F1-hybriden van diverse koolsoorten (Brassica oleracea).3 4.13 Het hiervoor genoemde Ogura CMS cytoplasma bleek echter niet te kunnen worden gebruikt voor planten uit de Composietenfamilie door de genetische incompatibiliteit 3 Protoplastenfusie is het laten versmelten van twee zogenaamde protoplasten. Protoplasten zijn plantencellen waarvan de celwand (bijvoorbeeld met behulp van enzymen) is afgebroken. Met behulp van polyethyleenglycol worden de protoplasten van een lading ontdaan en worden zij met elkaar in contact gebracht. Vervolgens wordt het membraan dat het cytoplasma dan nog omgeeft met behulp van CaCl2 permeabel gemaakt waardoor de protoplasten kunnen gaan fuseren. Protoplastenfusie wordt vaak gebruikt voor planten die niet op normale wijze kunnen worden gekruist.

•


4 9 6

B I J B L A D


van de soorten uit deze families. Het was evenwel bekend dat de CMS eigenschap ook binnen de Composietenfamilie voorkwam, te weten bij bijvoorbeeld de zonnebloem (Heliantus annuus). 4.14 In een eerste artikel van Rambaud et al. (D1: Theor. Appl. Genet. 87: 347-352, 1993) worden de resultaten van een studie beschreven waarbij getracht werd om deze CMS eigenschap vanuit zonnebloem, via protoplastenfusie, over te brengen in het groentegewas witlof (Cichorium intybus). In dit artikel worden echter witlofplanten beschreven, waarbij nog steeds 2.2% van de planten bloemen vertoonden met functionele mannelijke geslachtsorganen. Dit is volgens het artikel te wijten aan instabiliteit van het mitochondriale genoom. 4.15 Ook twee latere artikelen van dezelfde auteur hebben betrekking op dezelfde poging om stabiele cytoplasmatisch mannelijk steriele witlofplanten te verkrijgen: – D2: Rambaud et al., C.R. Acad. Agric. Fr., vol 80(7): 6367, 1994; – D3: Rambaud et al., ’Quel avenir pour l’améloriation des plantes?’, Ed. AUDELF-UREF, John Libbey Eurotext, Paris, pages 483-489, 1994. Het octrooi 4.16 Conclusie 1 van het octrooi heeft betrekking op een cytoplasmatisch mannelijk steriele plant uit de familie van de Composieten (de acceptor plant, bijvoorbeeld witlof), welke plant het normaliter bij die soort behorende (soortspecifieke) nucleaire genoom bevat. De plant bevat zodoende zijn eigen nucleaire genoom en dus geen kern-DNA van de donor plant (bijvoorbeeld zonnebloem). De plant bevat verder ook het voor de acceptor plant gebruikelijke (soort-specifieke) chloroplast genoom. De plant bevat derhalve ook geen chloroplast DNA afkomstig van de donorplant. De cellen van de plant bevatten echter wel mitochondriën met DNA dat ten minste voor een deel afkomstig is van een andere soort uit de Composieten-familie, de donor plant (bijvoorbeeld zonnebloem). De plant is hierdoor drager van CMS dat stabiel tot expressie kan worden gebracht. Met andere woorden: de plant bezit de eigenschap cytoplasmatisch mannelijke steriliteit, waarbij deze eigenschap stabiel wordt overgedragen op alle nakomelingen (zie pagina 2, regel 35-36 van het octrooi). 4.17 Anders derhalve dan de tot dan toe bekende stand van de techniek, hebben de uitvinders volgens het octrooi in feite het mitochondriale DNA met de daarin vastgelegde eigenschap CMS bij de familie der Composieten weten te stabiliseren. In het octrooi wordt aangegeven dat zij dit – kort gezegd – onder meer hebben bereikt door het kern-DNA van de donorplantencel (voor de protoplastenfusie) te bestralen om deze te inactiveren, als gevolg waarvan die cellen zich niet meer kunnen delen (zie conclusie 7 en paragrafen 21-23 van het octrooi). Inbreuk 4.18 Partijen strijden over de vraag of de witlofvariëteiten Goldwin en Crenoline van Vilmorin e.a. voldoen aan het kenmerk dat het mitochondriale DNA drager is van ’stably expressable cytoplasmic male sterility’, zoals vereist door conclusie 1 (en daarmee ook door de daarvan afhankelijke conclusies 3 en 6 waarop Enza tevens inbreuk bepleit). In de eerste plaats twisten zij over de betekenis van deze term. De

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

voorzieningenrechter overweegt dat voorshands voldoende is gebleken dat de gemiddelde vakman de term ’stably expressable cytoplasmic male sterility’, gelet op de octrooibeschrijving, zo zal interpreteren dat voldoende is dat de genen die verantwoordelijk zijn voor de CMS eigenschap stabiel overerven. De voorzieningenrechter verwerpt derhalve de lezing van Vilmorin e.a. dat dit kenmerk zou inhouden dat de CMS-eigenschap ook steeds fenotypisch tot uitdrukking moet komen.4 4.19 Ten eerste valt die lezing door Vilmorin e.a. niet te rijmen met de omstandigheid dat die voorkeursuitvoering nu juist met zoveel woorden in conclusie 2 onder bescherming is gesteld. Ten tweede zal de gemiddelde vakman dit zonder meer opmaken uit paragraaf 4 van de beschrijving van het octrooi, waar immers wordt gesteld dat ’preferably the vegetable plant is phenotypically cytoplasmic male sterile’, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat dit een voorkeursuitvoering is. In dezelfde paragraaf staat verder dat ’the plant does not necessarily have to be phenotypically cytoplasmic male sterile, but that it is possible for the nucleus to possess so-called ’repair genes’, which phenotypically undo the male sterility’. Natuurlijk is wel het doel van de uitvinding van het octrooi om CMS ook in het fenotype tot uitdrukking te laten komen, maar een eventuele (weinig voorkomende) afwijking is zodoende in het octrooi voorzien. 4.20 Deze bevinding staat niet op gespannen voet met de uitspraak van de TKB van het EOB. Hoewel de term ’stably expressable cytoplasmic male sterility’ niet in de oorspronkelijke aanvraag valt terug te vinden, oordeelde de TKB dat extrapolatie van een plant die ’phenotypically cytoplasmatic male sterile’ is naar een plant waarbij CMS tot expressie kan worden gebracht, geoorloofd is en geen toegevoegde materie inhoudt. De TKB overweegt immers terecht dat een stabiel overgebrachte fenotypische eigenschap (hetgeen wel in de aanvraag is terug te vinden) impliciet inhoudt dat die eigenschap ook genotypisch stabiel overerft. Dat Vilmorin e.a. in deze procedure erop wijzen dat, andersom, niet altijd als er sprake is van een genotypisch stabiel overervende eigenschap, die eigenschap ook in het fenotype is terug te zien, maakt niet dat er sprake is van toegevoegde materie. Er zijn inderdaad redenen te bedenken waarom een genetische eigenschap niet tot expressie komt, bijvoorbeeld als er sprake is van herstelgenen in een ander deel van de cel (het kerngenoom), zoals ook in paragraaf 4 van het octrooi alsmede de oorspronkelijke aanvrage wordt onderkend. Anders gezegd, van alle planten die tot de materie behoren als neergelegd in de aanvankelijk ingediende aanvraag die de CMS eigenschap fenotypisch stabiel bezitten, kan gezegd worden dat deze CMS ook genetisch (stably expressable) moeten bezitten, nu deze eigenschap steeds voorkomt op het mitochondriale DNA van die planten. Voorts is onderkend in de oorspronkelijke aanvraag dat in bepaalde gevallen die eigenschap, hoewel vastgelegd in het mitochondriale DNA, toch niet tot expressie kan komen. Met andere woorden: CMS was dan wel genetisch aanwezig maar niet fenotypisch. Deze duidelijke en ondubbelzinnige strekking van de tekst 4 Het ’fenotype’ is de uiteindelijke verschijningsvorm van een levend organisme, dat ontstaat door de wisselwerking van de erfelijke informatie van dat organisme (het ’genotype’, bij planten derhalve de genen gelegen op het DNA in de kern, in de mitochondria en chloroplasten) met het dat organisme beïnvloedende milieu.

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


van de oorspronkelijke aanvrage is precies zoals Enza bepleit dat het octrooi moet worden gelezen, waardoor van toegevoegde materie geen sprake kan zijn. 4.21 Evenmin strijdt deze bevinding met de overwegingen van de TKB aangaande de inventiviteit. De TKB overwoog – kort gezegd – ten aanzien van de inventiviteit dat in de stand van de techniek nog niet planten van de Compositae bekend waren met 100% zuiver (’stably expressible’) CMS. In de bekende stand van de techniek immers was de CMSeigenschap nog niet stabiel, omdat ’the mt genome has still not stabilized’ (r.o. 26 TKB verwijzend naar r.o. 14 TKB; zie D1 p. 351, linker kolom, ongeveer halverwege). Die eigenschap erfde derhalve bij de bekende planten op genetisch niveau niet 100% stabiel over, ’without any negative aberrations’. Bij de bekende stand van de techniek (D1-D3) werden nog steeds ’2.2% [zowel mannelijk als vrouwelijk, vzr] fertile flowers, which could still contaminate a whole cultivation field’ (r.o. 28 TKB) gevonden. De TKB achtte de werkwijze van het octrooi om dit probleem op te lossen inventief, met name door het gebruik van een combinatie van technieken, meer specifiek protoplastenfusie en bestraling. De TKB was tot slot van oordeel dat de inventiviteit van de werkwijze (van conclusie 7) tevens conclusies 1-6 inventief maakte. Hetgeen de TKB aangaande ’inventive step’ overweegt blijft zo onverkort van kracht. 4.22 In de tweede plaats twisten partijen over de voldoening aan dit kenmerk. Zelfs indien wordt uitgegaan van de door Enza aangehangen en hiervoor geaccepteerde lezing van dit kenmerk uit conclusie 1 van het octrooi, acht de voorzieningenrechter voorshands onvoldoende aannemelijk geworden dat daaraan is voldaan bij Goldwin F1 en Crenoline F1. Het moge uit het voorgaande duidelijk zijn dat Enza, gegeven de gemotiveerde betwisting door Vilmorin e.a., de juistheid van haar stelling heeft aan te tonen dat de CMS-eigenschap op genetisch niveau stabiel overerft in de aangevallen rassen. Zij meent dit aan te kunnen tonen door niet zozeer de stabiele aanwezigheid van het gen of de genen die voor CMS verantwoordelijk zijn te bewijzen maar de aanwezigheid van een ander gen, het zogenaamde coxII gen van zonnebloem. Hier wreekt zich namelijk dat nog niet duidelijk is welk gen of welke genen voor de CMSeigenschap verantwoordelijk zijn. Vilmorin e.a. hebben onderbouwd gesteld dat in ieder geval niet duidelijk is dat coxII dat zou zijn, waar Enza onvoldoende tegen in heeft gebracht. In de passages waarnaar Enza heeft verwezen uit de publicaties van Rambaud vermag de voorzieningenrechter ook niet, laat staan eenduidig, te lezen dat er ’een relatie tussen de organisatie van het COXII gebied én de eigenschap CMS’ (pleitnota Enza nr. 53) is. Daartegenover staat bovendien de duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van Rambaud onder 36 en 37 van haar expert report (productie 1 Vilmorin e.a.): 36. Research is ongoing in my laboratory to attempt to identify the gene (or, possibly, the interaction between the mitochondria and the nucleus) which is responsible for the expression of the CMS characteristic in CMS chicory. To date, despite considerable work stretching over about 15 years, we have not been able to identify which gene (or interaction) is responsible. Nor is there any report in the literature identifying the precise gene or interaction which is responsible. Especially relevant for present purposes is the fact that there is no report in the literature linking the Coxll gene with expression of the CMS trait in chicory.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 9 7

37. Thus, whilst plant breeders know (and knew at the time of filing of the patent) how to incorporate the CMS trait into chicory cybrid mitochondria, the precise mechanism of action and the identity of the gene responsible for the characteristic remain unknown. 4.23 Het bewijs door Enza dat alle planten van Vilmorin e.a. een coxII-gen bevatten dat afkomstig is van de zonnebloem, is zodoende op zichzelf onvoldoende bewijs van het feit dat die planten ook alle het gen of de genen voor CMS, afkomstig van de zonnebloem zullen bevatten. Deze constatering is van belang omdat uit de onderzoeken van Rambaud (als neergelegd in onder meer D1-D3) duidelijk blijkt dat bepaalde delen van het mitochondriale DNA variabeler (instabieler) zijn dan andere delen. Zonder een aangetoond (genetisch) verband tussen coxII en CMS, vormt bewijs voor stabiele aanwezigheid van het ene gen (coxII) geen concludent bewijs voor de stabiele aanwezigheid van het andere gen of genen (voor CMS). Het is daarvoor niet meer dan een aanwijzing. Dit oordeel wordt niet anders doordat er enkele andere genen zijn aangetroffen op het mitochondriale genoom van Goldwin en Crenoline die steeds van witlof origine waren, terwijl coxII dat telkens juist niet was. Het enige dat dit zegt is dat coxII ook op het geïnsereerde DNA te vinden is, maar het zegt naar voorlopig oordeel niets, althans niets concludents over de vraag of CMS op de een of andere manier aan coxII is gerelateerd of anderszins CMS stabiel zou overerven. 4.24 Als vervolgens kan worden vastgesteld dat weliswaar een groot deel van de planten van Vilmorin e.a. de CMSeigenschap fenotypisch bezitten, maar 2-3% niet, is geenszins uit te sluiten dat deze planten in feite een toepassing vormen van de bekende stand van de techniek als neergelegd in D1-D3, zodat verhandeling daarvan vrij zou moeten blijven. Ook in die publicaties werd immers een dergelijke incidentie van volledig vruchtbare planten gevonden. Dit klemt te meer nu zijdens Vilmorin e.a. en Rambaud is verklaard dat in feite een (weliswaar in D1-D3 niet nader beschreven) ras uit die onderzoeken is gebruikt voor de kweek van Goldwin en Crenoline, hetgeen Enza niet heeft bestreden. 4.25 Voor haar stelling dat de aanwezigheid van 2-3% geheel fertiele planten bij Goldwin en Crenoline te wijten zou zijn aan herstelgenen die op het kerngenoom zijn gelegen, heeft Enza onvoldoende steekhoudend bewijs bijgebracht. Welke genen dat zouden moeten zijn is niet aangetoond noch waar deze op het kerngenoom zouden zijn gelegen. Haar opmerking dat het niet anders kan dan dat herstelgenen in het spel zijn omdat er bij de mannelijk steriele planten van Vilmorin e.a. sprake is van een uniforme aantasting van de antheren (bij alle planten zijn deze kort, bruin en non-dehiscent5), acht de voorzieningenrechter niet voldoende overtuigend, althans heeft Enza zulks onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Het is juist dat in de studies van Rambaud (D1-D3) vermeld wordt dat diverse graden van aantasting van de antheren werden gevonden. Zie p. 348-349 onder ’results’ van D1, waar mannelijk steriele planten ’either without anthers or with brown non-dehiscent anthers’ worden beschreven. Zo lijkt er misschien iets te zeggen voor de stelling van Enza dat uniforme aantasting bij de mannelijk steriele planten van Vilmorin e.a. een indicatie vormt dat 5 Non-dehiscent houdt in dat de helmhokjes niet zullen openen waardoor de stuifmeelkorrels niet zullen worden verspreid.

•


4 9 8

B I J B L A D


hier iets anders aan de hand is dan de mitochondriale instabiliteit van D1-D3. Maar dan is niet te verklaren hoe het komt dat sommige van de tweeslachtige planten geheel normaal ontwikkelde antheren hebben en andere toch enige (maar kennelijk niet volledige) aantasting van de antheren vertonen (verklaring Rambaud, paragrafen 100-101 tegenover 104-106 en 109). Een alternatieve (wellicht eenvoudiger) verklaring voor uniformiteit van de mannelijk steriele planten zou ook kunnen zijn dat verschrompeling van de antheren feitelijk het maximale is wat een volledig werkend CMS zoals voorkomend in Goldwin en Crenoline kan veroorzaken, maar dat dit type CMS geen volledige afwezigheid van de antheren veroorzaakt. In dat laatste geval kan de incidentie van mannelijke fertiliteit derhalve nog steeds aan instabiliteit van het mitochondriale DNA te wijten zijn, net als bij de stand van de techniek. 4.26 Daarbij komt het de voorzieningenrechter voor dat als geponeerd wordt dat er door nucleaire instabiliteit herstelgenen tot expressie komen, er ook andere afwijkingen aan de planten te constateren zouden moeten zijn. Daarvan is niets gebleken. Het komt voorshands toevallig en derhalve niet aannemelijk voor dat het uitsluitend het gebied van de herstelgenen zou zijn, dat instabiliteit zou vertonen. Evenmin vermag de voorzieningenrechter – zonder nadere toelichting, die ontbreekt – in te zien dat er een aanwijzing voor de aanwezigheid van herstelgenen gelegen zou zijn in de door Enza gevonden instabiliteit van het kerngenoom bij Crenoline van 3 op 89 (3,4%) en de op één veld geconstateerde incidentie van mannelijk fertiele planten van 3.3%. Het komt de voorzieningenrechter bepaald onwaarschijnlijk voor dat iedere gevonden kerninstabiliteit dan één op één te vertalen is in opheffing (herstel) van de CMS eigenschap. Ook dat zou wel erg toevallig zijn. 4.27 Anders – en heel kort – gezegd, als het octrooi in feite een kenmerk onder bescherming stelt betreffende een genetische eigenschap die op het mitochondriale DNA moet zijn gelegen, terwijl het fenotype van de beweerdelijk inbreukmakende plant die eigenschap niet werkelijk vaker vertoont dan zoals reeds beschreven in de stand van de techniek, dan heeft de octrooihouder naar voorlopig oordeel buiten twijfel te stellen dat die eigenschap ook inderdaad op dat mitochondriale DNA te vinden is. Het is onvoldoende in dat kader om de aanwezigheid van een gen aan te tonen dat geen bewezen verband vertoont met de eigenschap waar het om gaat. Het komt de voorzieningenrechter zodoende onvoldoende zeker voor dat de aangevallen rassen de stap voorwaarts bevatten die het octrooi onderscheidt van de stand van de techniek. Voor verdere bewijsvoering leent dit kort geding zich evenwel niet. 4.28 De slotsom luidt dat de vorderingen moeten worden afgewezen. De overige argumenten van Vilmorin e.a., waaronder (openbaar) voorgebruik, kunnen onbesproken blijven. Enza zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Vilmorin e.a., die niet zijn weersproken, worden begroot op (excl. BTW): vast recht € 251,– en kosten 1019h Rv € 109.616,81. Totaal € 109.867,81. 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1 wijst de vorderingen af,

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

5.2 veroordeelt Enza in de proceskosten, aan de zijde van Vilmorin e.a. tot op heden begroot op € 109.867,81.

Nr. 72 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 26 november 2007* (mosselen ) Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen Art. 53, lid 2 Row 1995 Het octrooi stelt onder bescherming een werkwijze waarbij de mosselen gedurende enige tijd in schoon koud zeewater worden gebracht. Krijn Verwijs betwist dat zij de geoctrooieerde werkwijze toepast. Bij ongestoord verloop van het door haar toegepaste proces is de gemiddelde verblijftijd van de mosselen in de bufferbakken circa 12 minuten. Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat een verblijf van circa 12 minuten niet voldoet aan het criterium ’enige tijd’ in de zin van het octrooi. Aan welke tijdsduur gedacht zou moeten worden is niet rechtstreeks uit het octrooi af te leiden. Het risico daarvan komt in beginsel voor rekening van de octrooihouder. Uit de beschrijving blijkt één voorbeeld. In dat voorbeeld worden de mosselen enkele uren in schoon koud zeewater gebracht. Hoewel ook dat nog onbestemd is, zal de voorzieningenrechter, nu een nader handvat ontbreekt, voorshands uitgaan van een verblijftijd van enkele uren. Bij normaal bedrijf van de productielijn kunnen de mosselen van de hoofdsorteringen gemiddeld niet langer dan circa 12 minuten in schoon koud zeewater recupereren. De minder courante soorten zullen als regel, maar niet altijd, een aanzienlijk langere verblijftijd hebben. Feitelijk betekent dit dat de productielijn van Krijn Verwijs zo is ingericht dat van de hoofdsorteringen de minderheid van de mosselen wordt verwerkt volgens de geoctrooieerde werkwijze. Aannemelijk is dat de meerderheid van de minder courante sorteringen wel wordt verwerkt volgens de geoctrooieerde werkwijze. Voor alle sorteringen geldt evenwel dat een gedeelte hoe dan ook niet volgens de geoctrooieerde werkwijze wordt verwerkt. Moule d’Or neemt het standpunt in dat dit op zijn minst ’een beetje’ inbreuk indiceert en dat ook ’een beetje’ inbreuk toewijzing van de door haar gevraagde voorzieningen rechtvaardigt. De vakman die van het octrooi kennis neemt zal evenwel begrijpen dat toepassing van de geoctrooieerde werkwijze alleen het door het octrooi beoogde voordeel oplevert indien de gehele stroom in de productielijn wordt verwerkt met toepassing van die werkwijze. De werkwijze kan niet ’een beetje’ worden toegepast op een deel van de productie. Het octrooi beoogt immers een werkwijze te bieden die voert tot mosselen met een langere levensduur op het traject naar de eindgebruiker. Volgens de uitvinding wordt die langere levensduur bereikt door de mosselen ’enige tijd’ in schoon koud zeewater te laten recupereren. Het is duidelijk dat alle mosselen in de verpakkingseenheid daartoe de gelegenheid moeten hebben gehad. Indien de productielijn er niet op is ingericht om een minimale recuperatieperiode voor alle mosselen te garanderen, wordt het beoogde voordeel niet bereikt. De kwaliteit van de eindverpakking die de eindgebruiker bereikt wordt immers bepaald door het moment waarop de eerste mossel in die verpakking sterft. De overgelegde getuigenverklaringen geven geen enkele aanwijzing dat Krijn Verwijs haar productieproces zo inricht dat de voldoende lang gerecupereerde mosselen gegarandeerd worden gesepareerd. Krijn Verwijs heeft haar productielijn ingericht conform een bekende *

Beroep ingesteld. Red.

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


stand van de techniek waarbij twee afzonderlijke stappen in een productieproces zijn gekoppeld door een buffer. Door de buffer wordt voorkomen dat een storing of noodzakelijke omstelling in een van de processtappen de andere stap tot stilstand dwingt. Dat het in haar inrichting principieel mogelijk is de werkwijze van het octrooi toe te passen, is onvoldoende voor de conclusie dat de geoctrooieerde werkwijze ook wordt toegepast. zaak met rolnr. KG 07-1239 Moule D’Or BV te Yerseke, eiseres, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. B.J. van den Broek te Amsterdam, tegen 1 Krijn Verwijs Yerseke BV te Yerseke, 2 Krijn Verwijs BV te Yerseke, gedaagden, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. J.J. Brinkhof en D.F. de Lange te Amsterdam. en beslissing op verzoek voorlopige plaatsopneming ex art. 202 Rv. zaak met rolnr. RK 07-1087 1 Krijn Verwijs Yerseke BV te Yerseke, 2 Krijn Verwijs BV te Yerseke, verzoekster, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. J.J. Brinkhof en D.J. de Lange te Amsterdam, tegen Moule D’Or BV te Yerseke, gerequestreerde, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. B.J. van den Broek te Amsterdam. 1 De procedure Het kort geding 1.1 Bij exploot van 18 oktober 2007 heeft Moule d’Or Krijn Verwijs gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 12 november 2007 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorafgaand aan de zitting heeft Moule d’Or 12 producties overgelegd. Krijn Verwijs heeft voorafgaande aan de zitting een conclusie van antwoord in kort geding ingezonden en heeft 16 producties in geding gebracht. 1.2 De raadsman van Moule d’Or heeft de vorderingen aan de hand van pleitnotities en producties nader toegelicht. De advocaat van Krijn Verwijs heeft, eveneens aan de hand van pleitnotities en producties, verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen. 1.3 Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van stukken, waaronder de pleitnotities en opgaven van gemaakte kosten voor de procedure. Het vonnis is bepaald op heden. Het verzoekschrift 1.4 Bij verzoekschrift van 28 september 2007 heeft Krijn Verwijs de rechtbank verzocht een voorlopige plaatsopneming te gelasten. Partijen zijn op 23 oktober 2007 opgeroepen voor de mondelinge behandeling waarbij is bepaald dat deze gelijktijdig zal plaatsvinden met het kort geding. 1.5 De raadsman van Krijn Verwijs heeft het verzoek nader toegelicht. De advocaat van Moule d’Or heeft zich verzet tegen toewijzing van het verzoek. De beslissing op het verzoek is bepaald op heden.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4 9 9

2 De feiten 2.1 Moule d’Or is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 193052 voor een werkwijze voor het verwerken van mosselen (hierna: het octrooi). Het octrooi is na een aanvraag van 22 april 1994, met als prioriteitsdatum 30 juni 1993, verleend op 8 september 1998 na vooronderzoek door de toenmalige Octrooiraad. 2.2 De verleningsgeschiedenis van dit octrooi is als volgt. Op 30 juni 1993 is een octrooiaanvraag ingediend voor een werkwijze voor het verwerken van mosselen en verpakking met mosselen. 2.3 Bij brief van 28 maart 1994 heeft de Octrooiraad laten weten dat deze aanvrage niet voldeed aan het vereiste van eenheid van uitvinding en dat het nieuwheidsrapport slechts op een deel van de, in de oorspronkelijke aanvrage, vervatte conclusies betrekking had. 2.4 De oorspronkelijke octrooiaanvraag uit 1993 heeft geleid tot een nieuwe octrooiaanvraag op 22 april 1994 (het thans aan de orde zijnde octrooi 193052) voor een werkwijze voor het verwerken van mosselen. 2.5 Bij brief van 1 december 1997 heeft de Octrooiraad aan de octrooigemachtigde medegedeeld dat het kenmerkende deel van de nieuw ingediende conclusie 1 betreft, het enige tijd bewaren van mosselen in schoon, koud water nadat zij gereinigd en van elkaar gescheiden zijn. Alvorens de aanvraag openbaar gemaakt kon worden diende deze aldus te worden gewijzigd. Dat is ook gebeurd. 2.6 De conclusies van het daarop verleende octrooi luiden als volgt: 1. Werkwijze voor het verwerken van mosselen, omvattende de volgende stappen: – het reinigen, van elkaar scheiden en/of sorteren van de mosselen; – het laten verblijven van het zeevoedsel in zout water gedurende een vooraf bepaalde tijdsduur, waarbij gedurende ten minste een deel van de tijdsduur het zoute water wordt gekoeld tot onder 10 °C, en – het bij een temperatuur van onder 10 °C zodanig verpakken van de mosselen dat deze in gesloten toestand worden gehouden, met het kenmerk, dat na het reinigen, het van elkaar scheiden en/of sorteren van de mosselen, zij opnieuw enige tijd in schoon koud zeewater worden gebracht. 2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de lage temperatuur van het zeewater is gelegen in het gebied van 0-5 °C. 3. Werkwijze volgens één van de conclusies 1-5, met het kenmerk, dat zuurstof of lucht in het zoute water wordt gevoerd. 4. Werkwijze volgens één van de conclusies 1-6, met het kenmerk, dat tijdens het spoelen met zout water als bacteriecidemiddel ultraviolet licht of ozon wordt toegepast. Niettegenstaande de verwijzingen in de conclusies 3 en 4, kent het verleende octrooi geen conclusies 5 en 6. 2.7 Het octrooi is onder meer aan de orde gesteld in procedures tussen Moule d’Or en Barbé. Barbé is een ander te Yerseke gevestigd mosselbedrijf. Bij vonnis in kort geding van 19 december 2000 heeft de president geoordeeld, kort gezegd, dat er een geenszins te verwaarlozen kans is dat de bodemrechter aan zal nemen dat er geen sprake is van inbreuk. Mocht de bodemrechter inbreuk wel aannemen, dan valt te betwijfelen of het octrooi zal voldoen aan de eisen van nieuwheid of inventiviteit.

•


5 0 0

B I J B L A D


2.8 In de bodemzaak tussen Moule d’Or en Barbé heeft deze rechtbank op 27 februari 2002 beslist, kort gezegd, dat het octrooi geldig is en dat Barbé hierop inbreuk maakt. Barbé heeft in dit vonnis berust. 2.9 Krijn Verwijs houdt zich bezig met het verwerken en verkopen van schaal- en schelpdieren, waaronder mosselen. In het voorjaar van 2005 heeft Krijn Verwijs haar fabriek verbouwd en in verband daarmee heeft zij zeven bufferbakken voor gekoeld water laten installeren. Deze buffers zijn geplaatst ná de eerste fase van het verwerkingsproces bestaande uit reinigen, ontbaarden en sorteren en vóór de tweede fase bestaande uit het verpakken van de mosselen. 2.10 Nadat Moule d’Or hiervan op de hoogte kwam, heeft zij jegens Krijn Verwijs een kort geding aanhangig gemaakt. In die zaak zijn bij vonnis van 5 juli 2005 de vorderingen van Moule d’Or afgewezen. De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft daartoe onder meer het volgende overwogen: ’Vast staat dat Verwijs in het verleden nimmer inbreuk heeft gemaakt op het octrooi en dat ook niet deed ten tijde van de behandeling van het kort geding. eenvoudig omdat zij de door Moule d’Or gewraakte productiewijze nog niet gebruikt. Nu het hier gaat om een werkwijzeoctrooi, kan het door Moule d’Or gevraagde inbreukverbod dan ook slechts worden gegeven indien op voorhand voldoende aannemelijk is dat Verwijs door het in gebruik nemen van die methode inbreuk zal gaan maken op het octrooi.’ ’Verwijs heeft daar tegen ingebracht dat zij in het geheel niet van plan is om de mosselen anders dan voor korte tijd (vijf à tien minuten) in de opvoerhoppers te laten verblijven en dat dan ook nog slechts indien zich daarvoor in concreto een noodzaak voordoet. (...) De opvoerhoppers zijn, aldus Verwijs, uitsluitend bestemd om kortdurend een buffer te vormen voor het geval dat voor mosselen van een bepaalde soort niet de gewenste verpakkingsmachine beschikbaar is.’ ’Ten processe zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken waaruit op voorhand volgt dat de stellingen van Verwijs omtrent de door haar geschetste wijze waarop zij de mosselen zal gaan verwerken als onjuist of ongeloofwaardig van de hand moeten worden gewezen. De enkele omstandigheid dat de opvoerhoppers mogelijk geschikt zijn om de mosselen daarin langer dan vijf à tien minuten te laten verblijven betekent nog niet dat zulks in de praktijk ook zal gebeuren, laat staan met enige regelmaat. (...). Met het begrip ’enige tijd’ als genoemd in het kenmerk van conclusie 1 van het octrooi kan immers niet bedoeld zijn een periode van vijf à tien minuten zoals door Verwijs beschreven, aangezien een dergelijke korte periode niet genoeg is om het effect van het octrooi, te weten het recupereren van de mosselen met als gevolg een langere levensduur, te bereiken.’ 2.11 Moule d’Or heeft op 13 juli 2006 een voorlopig getuigenverhoor verzocht. De verhoren zijn op 31 augustus 2007 afgerond. In dit kort geding zijn de processen verbaal van het voorlopig getuigenverhoor overgelegd. 3 Het geschil In het kort geding 3.1 Moule d’Or vordert: 1 gedaagden ieder afzonderlijk te verbieden om direct dan wel indirect inbreuk te maken op het Nederlands Octrooi 193052, althans onrechtmatig jegens Moule d’Or te handelen; 2 gedaagden ieder afzonderlijk te bevelen om binnen 30 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de bufferbakken die zich bevinden in de fabriek aan de Korringaweg

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

27-29 te Yerseke, te verwijderen, althans zodanig aan te passen dat hierin geen mosselen meer kunnen worden gebracht; 3 gedaagden ieder afzonderlijk te bevelen aan Moule d’Or per overtreding van het sub 1 bedoelde verbod en voor iedere niet (tijdige, volledige en deugdelijke) nakoming van het sub 2 gevorderde bevel een dwangsom te betalen van € 25.000, danwel, ter keuze van Moule d’Or, aan Moule d’Or een dwangsom te betalen van € 25.000 per ton betrokken product of per dag, dat de inbreuk voortduurt, of het sub 2 gevorderde bevel niet tijdig, volledig en deugdelijk wordt nagekomen na de betekening van het in deze te wijzen vonnis; 4 het in deze te wijzen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren; 5 te bepalen dat de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv (de voorzieningenrechter leest: 1019 i Rv) zes maanden zal bedragen; 6 gedaagden te veroordelen in de kosten van dit geding (waaronder begrepen de kosten in verband met het voorlopig getuigenverhoor), inclusief de werkelijk gemaakte advocaatkosten conform artikel 14 van richtlijn 2004/48 EC van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en artikel 1019 h Rv. 3.2 Moule d’Or stelt daartoe dat is gebleken dat Krijn Verwijs direct na aanvang van het mosselseizoen 2005/2006 op grote schaal inbreuk is gaan maken op het octrooi. 3.3 Krijn Verwijs voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. In het verzoek voorlopige plaatsopneming 3.4 In het verzoekschrift verzoekt Krijn Verwijs deze rechtbank 1 een voorlopige plaatsopneming te gelasten van de fabriek van Krijn Verwijs te Yerseke, 2 mr. P.W. van Straalen tot rechter-commissaris te benoemen, 3 de datum en het tijdstip van de voorlopige plaatsopneming te bepalen, 4 te bepalen de uiterste dag waarop Krijn Verwijs een afschrift van de beschikking van de rechtbank in deze aan Moule d’Or moet doen toekomen. 3.5 Moule d’Or verzet zich tegen toewijzing van het verzoek. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 Het octrooi stelt onder bescherming een werkwijze waarbij de mosselen gedurende enige tijd in schoon koud zeewater worden gebracht. Krijn Verwijs betwist dat zij de geoctrooieerde werkwijze toepast. 4.2 Moule d’Or stelt dat de nieuwe productielijn van Krijn Verwijs is ingericht voor de toepassing van de werkwijze doordat deze voorzien is van buffers tussen het eerste onderdeel van het proces (reinigen/ontbaarden) en het tweede deel van het proces (verpakken). De bufferbakken zijn zo groot dat in elk geval bij stopzetten van het proces de mosselen in die bakken een zo lange verblijftijd hebben dat wordt voldaan aan het criterium ’enige tijd’ in de zin van het octrooi. Moule d’Or stelt voorts dat uit de getuigenverhoren is gebleken, dat in de productielijn van Krijn Verwijs

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


wordt aangestuurd op een veelvuldige stilstand voor storingen, pauzes, lunches en stilstand gedurende de nacht. 4.3 Krijn Verwijs erkent dat haar nieuwe productielijn is voorzien van bufferbakken waarin de mosselen verblijven in schoon koud zeewater. Zij stelt dat deze buffers noodzakelijk zijn in het continuproces waarvoor zij heeft gekozen. Door de buffers kunnen onderbrekingen van het proces in de eerste fase dan wel de tweede fase worden opgevangen. De bakken zijn niet groter dan nodig is voor het opvangen van deze onderbrekingen. Bij een ongestoord proces is de gemiddelde verblijftijd van de mosselen in de bakken kort. Bij een storing kan de gemiddelde verblijftijd langer zijn. 4.4 Krijn Verwijs heeft zeven bufferbakken geplaatst. Dat komt overeen met de zeven sorteringen welke zij gebruikt. Zij stelt dat één bufferbak een capaciteit heeft van 1200 kg mosselen. De productielijn heeft een capaciteit van 9000 kg per uur. Omdat de mosselen voorgesorteerd worden ingevoerd in de productielijn komt de hoofdsortering van circa 6000 kg in één bufferbak. Onder de door Krijn Verwijs betwiste veronderstelling dat de buffers bij de normale procesvoering steeds vrijwel maximaal gevuld zijn, is bij ongestoord verloop van het proces de gemiddelde verblijftijd derhalve circa 12 minuten. Ter zitting heeft Krijn Verwijs gesteld dat de buffers geen first in first out voorziening hebben. Dat brengt met zich mee dat de verblijftijden gemiddelden betreffen. Ook bij een volle buffer kan het gebeuren dat een mossel slechts een minimaal ogenblik in de buffer verblijft terwijl andere mosselen wellicht enkele uren verblijven tot het moment dat de buffer wordt leeg gedraaid. 4.5 Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat een verblijf van circa 12 minuten niet voldoet aan het criterium ’enige tijd’ in de zin van het octrooi. Aan welke tijdsduur gedacht zou moeten worden is niet rechtsreeks uit het octrooi af te leiden. Het risico daarvan komt in beginsel voor rekening van de octrooihouder. Uit de beschrijving blijkt één voorbeeld. In dat voorbeeld worden de mosselen enkele uren in schoon koud zeewater gebracht. Hoewel ook dat nog onbestemd is, zal de voorzieningenrechter, nu een nader handvat ontbreekt, voorshands uitgaan van een verblijftijd van enkele uren. 4.6 Het voorgaande voert tot de voorlopige conclusie dat bij normaal bedrijf alleen de mosselen die zich aan de gemiddelde verblijftijd in de buffer weten te onttrekken – ter zitting is hierbij gedacht aan de mosselen die een plaatsje vinden in een hoek van de bufferbak – ten minste ’enige tijd’ in schoon koud zeewater verblijven en derhalve de geoctrooieerde werkwijze ondergaan. 4.7 Daarnaast zijn er mosselen die niet tot een van de hoofdsorteringen zijn te rekenen. Omdat het dan gaat om kleinere hoeveelheden is aannemelijk dat voor die sorteringen een langere verblijftijd in de bufferbak goed denkbaar is. Indien voor die stroom op enig moment enkele uren geen verpakkingsmachine beschikbaar is (de voorzieningenrechter heeft begrepen dat er minder dan zeven verpakkkingsmachines beschikbaar zijn), zal zich in de betreffende bak een voorraad opbouwen die in zijn geheel enkele uren in schoon koud zeewater verblijft en aldus de werkwijze van het octrooi ondergaat. 4.8 De voorzieningenrechter begrijpt dan ook dat de door Moule d’Or overgelegde getuigenverklaring van Peter Lip-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 0 1

lijn op deze situatie slaat. Liplijn was werkzaam bij Krijn Verwijs als productieleider en heeft als getuige het volgende verklaard: ’Als we een bepaald soort mosselen niet direct nodig hadden, werden ze opgeslagen in de bufferbakken. Zij lagen daar bij bepaalde soorten gemiddeld een halve dag. Dit gebeurde elke dag, zeker het laatste halfjaar van mijn dienstverband. Dit was van augustus 2006 tot 30 november 2006.’ ’Er werd ook ’s nachts gebufferd. Niet alle bakken werden leeggedraaid. Dit gebeurde tot aan mijn vertrek vijf dagen in de week en niet in het weekend.’ 4.9 Indien het proces meer dan een uur wordt stilgezet zullen de mosselen die dan in het schone koude zeewater in de buffer liggen de geoctrooieerde werkwijze ondergaan. Volgens Moule d’Or blijkt uit de getuigenverhoren dat het proces structureel wordt stilgezet en dat de bufferbakken dan vol liggen. 4.10 De getuigenverhoren tezamen genomen indiceren echter niet dat de storingen zodanig structureel waren dat er bij voortduring werd gebufferd. Dat de productielijn bijvoorbeeld in een pauze wordt stilgezet impliceert dat deze buiten de pauze gewoon doordraait. Meer in het algemeen zien de door de getuigen waargenomen bufferbakken gevuld met mosselen hoofdzakelijk op de minder courante sorteringen waarvoor niet steeds een verpakkingsmachine voor de tweede verwerkingsstap beschikbaar is. 4.11 De voorlopige conclusie is dan ook dat bij normaal bedrijf van de productielijn de mosselen van de hoofdsorteringen gemiddeld niet langer dan circa 12 minuten in schoon koud zeewater kunnen recupereren. De minder courante soorten zullen als regel, maar niet altijd, een aanzienlijk langere verblijftijd hebben. Deze sorteringen moeten als het ware wachten op de beschikbaarheid van een verpakkingsmachine. Indien voor een minder courante sortering een verpakkingsmachine beschikbaar is, dan zal ook voor deze mosselen de kortere verblijfstijd gelden en zullen deze dus niet de werkwijze van het octrooi ondergaan. Feitelijk betekent dit dat de productielijn van Krijn Verwijs zo is ingericht dat van de hoofdsorteringen de minderheid – te verstaan als een klein deel – van de mosselen wordt verwerkt volgens de geoctrooieerde werkwijze. Aannemelijk is dat de meerderheid van de minder courante sorteringen wel wordt verwerkt volgens de geoctrooieerde werkwijze. Voor alle sorteringen geldt evenwel dat een gedeelte hoe dan ook niet volgens de geoctrooieerde werkwijze wordt verwerkt. 4.12 Moule d’Or neemt het standpunt in dat dit op zijn minst ’een beetje’ inbreuk indiceert en dat ook ’een beetje’ inbreuk toewijzing van de door haar gevraagde voorzieningen rechtvaardigt. 4.13 De vakman die van het octrooi kennis neemt zal evenwel begrijpen dat toepassing van de geoctrooieerde werkwijze alleen het door het octrooi beoogde voordeel oplevert indien de gehele stroom in de productielijn wordt verwerkt met toepassing van die werkwijze. De werkwijze kan niet ’een beetje’ worden toegepast op een deel van de productie. Het octrooi beoogt immers een werkwijze te bieden die voert tot mosselen met een langere levensduur op het traject naar de eindgebruiker. Volgens de uitvinding wordt die langere levensduur bereikt door de mosselen ’enige tijd’ in schoon koud zeewater te laten recupereren. Het is duidelijk dat alle mosselen in de verpakkingseenheid daartoe de gelegenheid moeten hebben gehad. Indien de productielijn er niet op is ingericht om een minimale recuperatieperiode

•


5 0 2

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

voor alle mosselen te garanderen, wordt het beoogde voordeel niet bereikt. De kwaliteit van de eindverpakking die de eindgebruiker bereikt wordt immers bepaald door het moment waarop de eerste mossel in die verpakking sterft. 4.14 Nu dit in haar inrichting principieel mogelijk is, is het denkbaar dat Krijn Verwijs de werkwijze van het octrooi wel ’een beetje’ toepast met name voor de minder courante sorteringen. Daartoe zou echter noodzakelijk zijn dat Krijn Verwijs haar productieproces zo inricht dat de voldoende lang gerecupereerde mosselen gegarandeerd worden gesepareerd. De overgelegde getuigenverklaringen geven daartoe geen enkele aanwijzing. Moule d’Or heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat een deel van de verpakkingen van Krijn Verwijs wordt geleverd met een latere versheidsdatum. 4.15 Dat het in haar inrichting principieel mogelijk is de werkwijze van het octrooi toe te passen, is onvoldoende voor de conclusie dat de geoctrooieerde werkwijze ook wordt toegepast. Krijn Verwijs heeft haar productielijn ingericht conform een bekende stand van de techniek waarbij twee afzonderlijke stappen in een productieproces zijn gekoppeld door een buffer. Door de buffer wordt voorkomen dat een storing of noodzakelijke omstelling in een van de processtappen de andere stap tot stilstand dwingt. 4.16 Naar voorlopig oordeel maakt Krijn Verwijs dan ook geen inbreuk op het octrooi van Moule d’Or. 4.17 Bij die stand van zaken kan in kort geding onbesproken blijven hetgeen door Krijn Verwijs bij wijze van verweer is aangevoerd met betrekking tot de geldigheid van het octrooi. 4.18 De vorderingen van Moule d’Or zullen worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld zal zij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in kort geding.

voorzieningenrechter gaat ervan uit dat de kosten die Moule d’Or heeft gemaakt in verband met het verzoekschrift slechts een fractie (5%) zijn van het totaal door haar gevorderde bedrag. Om een en ander tot uitdrukking te brengen zal de voorzieningenrechter een aftrek toepassen op het bedrag dat Krijn Verwijs als totale proceskosten heeft gevorderd in het kort geding, en Moule d’Or veroordelen tot betaling van de aldus bepaalde vergoeding van de proceskosten. In het verzoek is Moule d’Or in het gelijk gesteld en zal Krijn Verwijs worden veroordeeld tot betaling van een deel (5%) van de proceskosten van Moule d’Or.

Het verzoek voorlopige plaatsopneming 4.19 Het verzoek voorlopige plaatsopneming zal worden afgewezen omdat het geen oplossing kan bieden voor vragen die in een mogelijke inbreukprocedure beantwoord zullen dienen te worden. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt immers dat van inbreuk eerst sprake is indien ofwel de gehele productie stroom altijd voldoende lang in schoon koud water recupereert of indien een deel van die productie wordt verwerkt volgens de werkwijze van het octrooi en dat deel zonder vermenging wordt gesepareerd. Een plaatsopneming is niet het geschikte middel voor die vaststellingen, reeds omdat bij een vooraangekondigd bezoek Krijn Verwijs het in haar hand heeft om de productielijn te doen draaien op een wijze die in welke benadering dan ook niet inbreukmakend is. Moule d’Or heeft dan zich dan ook terecht verzet op laatstgenoemde grond tegen toewijzing van het verzoek. 4.20 Als in het ongelijk gesteld zal Krijn Verwijs worden veroordeeld in de proceskosten samenhangend met het verzoek.

(etanercept)

Proceskosten in beide zaken 4.21 Moule d’Or vordert proceskosten ten bedrage van € 69.270; Krijn Verwijs ten bedrage van € 64.452,51. De proceskosten zijn over en weer niet betwist. 4.22 In het kort geding is Krijn Verwijs in het gelijk gesteld, in het verzoekschrift is zij in het ongelijk gesteld en is zij veroordeeld tot betaling van de proceskosten. De

5 De beslissing De voorzieningenrechter: in het kort geding met rolnummer KG ZA 07-1239: wijst de vorderingen af; veroordeelt Moule d’Or tot betaling van de kosten van de procedure, aan de zijde van Krijn Verwijs tot op deze uitspraak begroot op € 61.230; verklaart de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad; in het verzoek voorlopige plaatsopneming met rolnummer HA RK 07-1087: wijst het verzoek af; veroordeelt Krijn Verwijs tot betaling van de kosten van de procedure, aan de zijde van Moule d’Or tot op deze uitspraak begroot op € 3.460; verklaart de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Nr. 73 Rechtbank te ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, 22 oktober 2007

Mr. C.C. Dedel-van Walbeek Art. 3 aanhef en c VO 1768/92 De rechtbank te ’s-Gravenhage legt het HvJEG de volgende vragen ter beantwoording voor: 1 Verzet Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (Pb L 182 van 02/07/1992, blz. 1-5, zoals nadien gewijzigd), meer specifiek artikel 3 lid 1 onder c daarvan, zich ertegen dat een certificaat wordt verleend aan de houder van een basisoctrooi voor een product waarvoor op het moment van indiening van de aanvraag voor het certificaat reeds één of meer certificaten zijn verleend aan één of meer houders van één of meer basisoctrooien? 2 Leidt Verordening (EG) Nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (Pb L 198 van 08/08/1996, blz. 30-35, zoals nadien gewijzigd), meer specifiek overweging 17 en artikel 3 lid 2 tweede volzin daarvan, tot een ander antwoord op vraag 1? 3 Is voor de beantwoording van de vorige vragen van belang of de laatst ingediende aanvraag, net als de eerdere aanvraag of aanvragen, binnen de termijn van artikel 7 lid 1 van Verordening (EEG) nr. 1768/92, dan wel binnen de termijn van artikel 7 lid 2 van Verordening (EEG) nr. 1768/92 is ingediend?

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


4 Is voor de beantwoording van de vorige vragen van belang of bij de verlening van het certificaat ingevolge artikel 13 van de Verordening (EEG) nr. 1768/92 geboden beschermingsduur op hetzelfde moment dan wel op een later tijdstip afloopt dan op grond van één of meer reeds voor het betreffende product verleende certificaten het geval is? 5 Is voor de beantwoording van de vorige vragen van belang dat in Verordening (EEG) nr. 1768/92 niet is bepaald op welke termijn de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 9 lid 1 van die verordening de aanvraag voor een certificaat in behandeling moet nemen en uiteindelijk verlenen, waardoor een verschil in behandelingssnelheid van de betreffende autoriteiten in de Lid-Staten tot onderlinge verschillen kan leiden in de mogelijkheid tot verlening van een certificaat? AHP Manufacturing BV te Hoofddorp, eiseres, advocaat mr. K.A.J. Bisschop te Amsterdam, octrooigemachtigden drs. M.J. Hatzmann en mr. dr. O.L. Oudshoorn, tegen Het Bureau voor de Industriële Eigendom h.o.d.n. Octrooicentrum Nederland te Rijswijk, gedaagde, vertegenwoordigd door dr. N.O.M. Rethmeijer en mr. J.L. Driessen. Hoofdgeding 1.1 Op 3 februari 2000 heeft de Europese Commissie, onder het nummer EU/1/99/126/001, voor het eerst vergunning verleend voor het op de markt brengen van het geneesmiddel Enbrel (met als werkzaam bestanddeel de verbinding etanercept). Houdster van deze vergunning is Wyeth Europa Ltd. 1.2 Op 4 oktober 2000 is op een aanvraag van 9 juni 2000 voor Nederland een aanvullend beschermingscertificaat voor etanercept verleend aan Immunex Corporation. Dit certificaat heeft het nummer 300008. Het hierbij ingeroepen basisoctrooi is EP 0 418 014. Dit basisoctrooi is verleend op een aanvraag van 10 september 1990. De verlening van het basisoctrooi is gepubliceerd op 20 december 1995. Op 6 oktober 2000 is, op een aanvraag van 9 juni 2000, voor Nederland een aanvullend beschermingscertificaat voor etanercept verleend aan Hoechst AG en General Hospital Corporation. Dit certificaat heeft het nummer 300009. Het hierbij ingeroepen basisoctrooi is EP 0 464 533. Dit basisoctrooi is verleend op een aanvraag van 22 juni 1991. De verlening van het basisoctrooi is gepubliceerd op 29 juli 1998. Voorts is op 30 januari 2001, op een aanvraag van 24 juli 2000, voor Nederland een aanvullend beschermingscertificaat voor etanercept verleend aan Abbott GmbH & Co KG. Dit certificaat heeft het nummer 300013. Het hierbij ingeroepen basisoctrooi is EP 0 471 701. Dit basisoctrooi is verleend op een aanvraag van 4 mei 1990. De verlening van het basisoctrooi is gepubliceerd op 19 oktober 1994. Bij de drie hier genoemde aanvragen voor een aanvullend beschermingcertificaat is telkens een beroep gedaan op marktvergunning EU/1/99/126/001. Alle drie de verleende certificaten verlopen op 1 februari 2015. 1.3 AHP is houdster van het Europese octrooi 0 939 121 voor TNF-bindende eiwitten (hierna: EP 121). De verlening van dit octrooi is gepubliceerd op 2 april 2003. Het octrooi is gebaseerd op een afgesplitste aanvraag ex artikel 76 van het Europees Octrooiverdrag. De aanvraag van EP 121 is afgesplitst van de (oorspronkelijke) Europese aanvraag 90116707.2, op basis waarvan het Europese octrooi 0 417 563 is verleend. De indieningsdatum van de oorspron-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 0 3

kelijke aanvraag is 31 augustus 1990. EP 121 is verleend aan F. Hoffmann-La Roche AG. Zij heeft haar rechten op het octrooi overgedragen aan AHP. Deze overdracht is op 24 maart 2005 in het Nederlands octrooiregister aangetekend. 1.4 Op 2 juli 2003 heeft F. Hoffmann-La Roche AG, bij het Bureau voor de Industriële Eigendom te Rijswijk, Nederland (hierna: het BIE) voor Nederland een aanvraag (nummer 300129) ingediend voor de afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat voor het geneesmiddel Enbrel (etanercept). Daarbij is een beroep gedaan op het basisoctrooi EP 121 en op de marktvergunning EU/1/99/126/001. Bij besluit van 22 december 2003 heeft (de directeur van) het BIE geweigerd het gevraagde certificaat te verlenen. Hoffmann-La Roche is bij schrijven van 2 februari 2004 (tijdig) van dit besluit in bezwaar gekomen. Nadat op 7 februari 2006 een hoorzitting heeft plaatsgevonden, heeft (de directeur van) het BIE bij besluit van 16 juni 2006 het bezwaar van F. Hoffmann-La Roche AG ongegrond verklaard en het bestreden besluit gehandhaafd. 1.5 AHP is daarvan bij brief van 26 juli 2006, ontvangen op dezelfde datum, in beroep gekomen bij de rechtbank te ’s-Gravenhage. De zaak is op 12 juli 2007 ter zitting behandeld waarbij voor AHP zijn verschenen mr. K.A.J. Bisschop, advocaat te Amsterdam en drs. M.J. Hatzmann, octrooigemachtigde. Tevens zijn voor AHP verschenen G. Matthews (Wyeth Europe Ltd.) en mr. dr. O.L. Oudshoorn, octrooigemachtigde. Het BIE heeft zich laten vertegenwoordigen door dr. N.O.M. Rethmeier en mr. J.L. Driessen. Het verhandelde ter zitting is neergelegd in een proces-verbaal. 1.6 Na afloop van de zitting is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat aanleiding bestaat het onderzoek te heropenen teneinde prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg. 1.7 In afwachting van de procedure bij het Hof is de behandeling bij de rechtbank stilgelegd. Partijen zijn daarover schriftelijk geïnformeerd. 2 Toepasselijke bepalingen Gemeenschappelijke regeling 2.1 Artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (hierna: Vo. 1768/92) bepaalt dat een aanvullend beschermingscertificaat wordt afgegeven indien in de Lid-Staat waar de in artikel 7 bedoelde aanvraag wordt ingediend en op de datum van die aanvraag a) het produkt wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi; b) voor het produkt als geneesmiddel een van kracht zijnde vergunning voor het in de handel brengen is verkregen overeenkomstig Richtlijn 65/65/EEG of Richtlijn 81/851/EEG, naar gelang van het geval; c) voor het produkt niet eerder een certificaat is verkregen; d) de onder b) genoemde vergunning de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het produkt als geneesmiddel. 2.2 Artikel 7 Vo. 1768/92 luidt: 1. Het certificaat moet worden aangevraagd binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het produkt als geneesmiddel de in artikel 3, onder b), vermelde vergunning voor het in de handel brengen heeft verkregen. 2. Niettegenstaande lid 1 moet het certificaat, wanneer de vergunning voor het in de handel brengen wordt afgegeven vóór de afgifte

•


5 0 4

B I J B L A D


van het basisoctrooi, worden aangevraagd binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van afgifte van het octrooi. 2.3 Artikel 10 Vo. 1768/92 bepaalt: 1. Wanneer de aanvraag voor het certificaat en het produkt waarop de aanvraag betrekking heeft, aan de in deze verordening vervatte voorwaarden voldoen, geeft de in artikel 9, lid 1, bedoelde autoriteit het certificaat af. 2. Onverminderd het bepaalde in lid 3, wijst de in artikel 9, lid 1, bedoelde autoriteit de aanvraag voor een certificaat af, indien de aanvraag of het produkt waarop de aanvraag betrekking heeft, niet voldoet aan de in deze verordening vervatte voorwaarden. 2.4 Ingevolge artikel 13 lid 1 Vo. 1768/92 geldt het certificaat vanaf het verstrijken van de wettelijke duur van het basisoctrooi, voor een duur die gelijk is aan de periode die is verstreken tussen de datum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap, verminderd met een periode van vijf jaar. Gelet op het tweede lid van diezelfde bepaling kan de duur van het certificaat, niettegenstaande het bepaalde in lid 1, ten hoogste vijf jaar bedragen, gerekend vanaf de datum waarop het is ingegaan. 2.5 Overweging 17 van de considerans van Verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (hierna: Vo. 1610/96) luidt als volgt: Overwegende dat de bepalingen van de overwegingen 12, 13 en 14, alsmede van artikel 3, lid 2, artikel 4, artikel 8, lid 1, onder c), en artikel 17, lid 2, van deze verordening eveneens gelden, mutatis mutandis, voor de interpretatie van met name overweging 9 en artikel 3, artikel 4, artikel 8, lid 1, onder c), en artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad. 2.6 Artikel 3 lid 2 Vo. 1610/92 bepaalt: Aan de houder van meerdere octrooien welke betrekking hebben op hetzelfde produkt kunnen niet meerdere certificaten voor dit produkt worden toegekend. Wanneer voor hetzelfde produkt twee of meer aanvragen van twee of meer houders van verschillende octrooien aanhangig zijn, kan echter aan elk van deze octrooihouders een certificaat worden afgegeven. Nationale regeling 2.7 Ingevolge artikel 3:18 lid 1 Algemene wet bestuursrecht neemt het bestuursorgaan, indien het een besluit op aanvraag betreft, zo spoedig mogelijk een besluit, doch uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de aanvraag. 3 Standpunten van partijen Het BIE 3.1. Het BIE heeft het door AHP gevraagde aanvullende beschermingscertificaat geweigerd omdat niet is voldaan aan het vereiste van artikel 3 aanhef en onder c Vo. 1768/92. Het BIE gaat, onder verwijzing naar artikel 3 lid 2 Vo. 1610/ 96, uit van een strikt tekstuele interpretatie van artikel 3 aanhef en onder c Vo. 1768/92. De uitspraak van het HvJEG in de Biogen-zaak (HvJEG van 23 januari 1997, zaak C-181/ 95, Jur. 1997, p. I-00357), kan volgens het BIE niet tot een andere conclusie leiden. Het HvJEG verklaarde in die zaak voor recht dat, wanneer een geneesmiddel door meerdere basisoctrooien wordt beschermd, Vo. 1768/92 er niet aan in de weg staat dat aan elke houder van een basisoctrooi een aanvullend beschermingscertificaat wordt verleend. Het BIE leidt uit de feiten in de Biogen-zaak af dat daar sprake

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

was van twee aanhangige certificaataanvragen. Het arrest heeft daarmee volgens het BIE betrekking op een feitelijke situatie die, in tegenstelling tot het onderhavige geval, geheel wordt gedekt door artikel 3 lid 2 van Vo. 1610/96. Daaruit blijkt immers dat, in het geval dat voor hetzelfde product twee of meer aanvragen van twee of meer houders van verschillende octrooien aanhangig zijn, aan elk van de octrooihouders een aanvullend beschermingscertificaat wordt verleend. Zijn de aanvragen niet gelijktijdig aanhangig, omdat er op een eerste aanvraag reeds een certificaat is verleend, dan dient volgens het BIE een volgende aanvraag voor hetzelfde product te worden afgewezen. 3.2 Het BIE ziet geen aanleiding in het onderhavige geval van de door hem voorgestane strikte uitleg af te wijken. Het BIE heeft dat twee maal eerder wel gedaan. De eerste keer was bij besluit van 9 januari 1998 (BIE 1998/31, Sigma-Tau). Het BIE heeft toen een aanvullend beschermingscertificaat verleend op een aanvraag die was ingediend nadat voor hetzelfde product aan een andere aanvrager reeds een aanvullend beschermingscertificaat was verleend. De twee verzoeksters beschikten elk over een basisoctrooi op het moment dat de marktvergunning werd verleend. Beiden verzochten tijdig om een aanvullend beschermingscertificaat. Tussen beide aanvragen zat een aantal maanden tijdsverschil. De tweede aanvraag werd echter ontvangen nadat op de eerste aanvraag positief was beslist, zodat het strikt genomen zo was dat er (anders dan artikel 3 lid 2 Vo. 1610/96 eist) geen twee aanvragen van twee houders van verschillende octrooien gelijktijdig aanhangig waren. Omdat dit volgens het BIE werd veroorzaakt door een zekere willekeur in de afhandelsnelheid van de aanvragen aan de kant van het BIE, is besloten beide aanvragers een certificaat te verlenen. De tweede keer dat het BIE van een strikte uitleg van artikel 3 aanhef en onder c Vo. 1768/92 is afgeweken, was bij besluit van 23 juni 2006, betreffende certificaat 300229 (Palifermin). De casus in de Paliferminzaak was gelijkluidend aan die in de Sigma-Tau-zaak, in die zin dat de octrooihouders reeds over een basisoctrooi beschikten op het moment dat de marktvergunning werd verleend. Beide octrooihouders deden tijdig een verzoek om een aanvullend beschermingscertificaat, maar met enige maanden tijdsverschil, terwijl op de eerste aanvraag al positief was beslist voordat de tweede aanvraag werd ontvangen. Van een gelijk geval als in de beide hiervoor genoemde zaken is volgens het BIE in de onderhavige casus geen sprake. AHP beschikte op het moment dat de marktvergunning werd afgegeven nog niet over een van kracht zijnd basisoctrooi en kon dus pas een aanvraag indienen na verlening van het basisoctrooi (artikel 7 lid 2 Vo. 1768/92). Dat op dat moment reeds certificaten waren verleend voor hetzelfde product als waarvoor AHP een certificaat verlangt, ligt aldus het BIE niet besloten in willekeur in de afhandelsnelheid aan haar zijde, maar is het gevolg van de eerdere verlening van een basisoctrooi aan een ander. AHP 3.3 AHP meent dat voor de uitleg van artikel 3 aanhef en onder c Vo. 1768/92 aansluiting moet worden gezocht bij de genoemde Biogen-zaak. Onder verwijzing naar overweging 27 van dat arrest stelt AHP dat geen sprake mag zijn van een voorkeursbehandeling tussen de diverse octrooihouders. Om die reden mag het moment waarop een basisoctrooi

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


wordt verleend geen rol spelen bij de beslissing al dan niet een certificaat te verlenen. Artikel 3 aanhef en onder c Vo. 1768/92 moet dan ook zo worden uitgelegd dat voor het product niet eerder een certificaat mag zijn verleend onder hetzelfde (ingeroepen) basisoctrooi. Zowel de vragen die in de Biogen-zaak aan het HvJEG zijn voorgelegd, als de beantwoording daarvan, geven geen aanleiding enige beperking op deze algemene regel aan te nemen. Daarbij wijst AHP er op dat, noch uit het arrest, noch uit de conclusie van de Advocaat-Generaal, is af te leiden hoeveel aanvragers van een certificaat er feitelijk waren. In ieder geval speelt in de vraagstelling en in de beantwoording daarvan geen enkele rol dat meerdere aanvragen aanhangig zijn of dat reeds één of meer certificaten is of zijn verleend op het moment dat een andere aanvraag (van een andere basisoctrooihouder) moet worden beoordeeld. De toelichting bij artikel 3 lid 2 Vo. 1610/96 biedt volgens AHP geen steun voor de conclusie dat in het onderhavige geval geen aanvullend beschermingscertificaat zou kunnen worden verleend. Die bepaling zou slechts op de volgende twee scenario’s zien: 1. één en dezelfde houder van meer dan één basisoctrooi voor hetzelfde product tracht meer dan één certificaat voor dat product te verkrijgen; 2. twee of meer aanhangige aanvragen voor hetzelfde product afkomstig van twee of meer houders van verschillende basisoctrooien. Geen van beide scenario’s doet zich in de onderhavige casus voor. 3.4 AHP wijst er onder verwijzing naar de hiervoor genoemde Sigma-Tau-zaak voorts op dat de weigering het aanvullende beschermingscertificaat te verlenen in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Het BIE heeft in Sigma-Tau een aanvullend beschermingscertificaat verleend omdat sprake was van een zekere willekeur, afhankelijk van de afhandelsnelheid van de aanvragen aan de kant van het BIE. Volgens AHP is ook in het onderhavige geval sprake van willekeur. In de onderhavige zaak hangt die willekeur niet samen met de afhandelsnelheid van de instantie die het certificaat moet verlenen, maar met de afhandelsnelheid van de instantie die het basisoctrooi moet verlenen. AHP meent dat niets in Vo. 1768/92 het BIE ertoe verplicht de aanvraag voor een certificaat onmiddellijk in behandeling te nemen. Het snel in behandeling nemen van aanvragen in combinatie met de benadering dat slechts twee certificaten verleend kunnen worden indien zij op hetzelfde moment aanhangig zijn, is discriminerend ten opzichte van houders van basisoctrooien die – om welke reden dan ook – later worden verleend dat andere basisoctrooien. Het creëert een rangorde tussen basisoctrooihouders, hetgeen blijkens de uitspraak van het HvJEG in de Biogen-zaak niet is toegestaan. 4 Beweegredenen tot het stellen van prejudiciële vragen 4.1 Tussen partijen staat niet ter discussie dat, met uitzondering van het vereiste dat voor het product niet eerder een certificaat mag zijn verkregen, aan alle vereisten van artikel 3 Vo. 1768/92 is voldaan. Het geschil spitst zich toe op de beantwoording van de vraag hoe het vereiste van artikel 3 aanhef en onder c Vo. 1768/92 moet worden uitgelegd. 4.2 Een strikte uitleg van artikel 3 aanhef en onder c Vo. 1768/92 leidt ertoe dat de aanvraag van AHP moet worden

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 0 5

afgewezen. Op het moment van indiening van de aanvraag waren immers al drie certificaten verleend. 4.3 Het hiervoor genoemde arrest van het HvJEG in de zaak Biogen leidt evenwel tot een uitleg waarbij het doel van Vo. 1768/92 voorop staat en waarbij afstand wordt genomen van de letterlijke tekst van de verordening. Het HvJEG heeft in die zaak immers het volgende overwogen: 26 In dit verband zij eraan herinnerd, dat in de derde en vierde overweging van de considerans als reden voor de vaststelling van de verordening wordt genoemd, dat de duur van de door het octrooi verleende effectieve bescherming ontoereikend is om de in het onderzoek gedane investeringen af te schrijven. De verordening beoogt deze tekortkoming te verhelpen met de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, dat door de houder van een nationaal of Europees octrooi in iedere Lid-Staat op dezelfde voorwaarden kan worden verkregen. 27 Artikel 6 van de verordening bevestigt, dat het recht op het certificaat geldt voor de houder van een basisoctrooi of diens rechtsopvolger. Artikel 1, sub c, definieert de basisoctrooien die kunnen worden aangewezen met het oog op de procedure voor de verkrijging van een certificaat, te weten de octrooien waardoor een product als zodanig dan wel een werkwijze voor de verkrijging van een product of een toepassing van een product wordt beschermd. De verordening beoogt dus de houders van zulke octrooien aanvullende bescherming te bieden, zonder een rangorde tussen die octrooihouders aan te brengen. 28 Daaruit volgt, dat wanneer een product wordt beschermd door meerdere van kracht zijnde basisoctrooien die aan verschillende houders toebehoren, ieder van die octrooien kan worden aangewezen met het oog op de procedure voor de verkrijging van een certificaat. Overeenkomstig artikel 3, sub c, van de verordening mag evenwel voor ieder basisoctrooi niet meer dan één certificaat worden afgegeven. 4.4 De gedachte dat voor ieder basisoctrooi niet meer dan één certificaat mag worden afgegeven en de omstandigheid dat de houders van een basisoctrooi aanvullende bescherming moeten kunnen genieten zonder een rangorde tussen de octrooihouders aan te brengen, pleit voor een uitleg op grond waarvan per basisoctrooi wordt beoordeeld of aan het vereiste van artikel 3 aanhef en onder c Vo. 1768/92 is voldaan. Bij een dergelijke uitleg zou positief op de aanvraag van AHP moeten worden beslist. Deze uitleg/uitkomst lijkt bovendien meer in lijn met het doel van Vo. 1768/92 dan de strikte uitleg die het BIE voorstaat. De rechtbank wijst er daarbij op dat uit de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 3 aanhef en onder c Vo. 1768/92 blijkt dat het doel van deze bepaling is te voorkomen dat een opeenvolging van aanvullende beschermingscertificaten voor één product zou resulteren in een aanzienlijk langere beschermingsduur dan met de verordening was beoogd (COM (90) 101 final – SYN 255, p. 20, par. 36). De toelichting lijkt daarbij uit te gaan van een situatie waarin sprake is van één octrooihouder. Een langere beschermingsduur door de verlening van opeenvolgende certificaten is in de onderhavige casus niet aan de orde. Er is sprake van verschillende basisoctrooien van verschillende houders, terwijl alle aanvullende beschermingscertificaten (ook een eventueel op de aanvraag van AHP te verlenen certificaat) op dezelfde dag eindigen, zijnde 1 februari 2015. Voor een teleologische interpretatie als hiervoor omschreven pleit voorts de gedachte dat iedere basisoctrooihouder (en dus ook AHP/F. Hoffmann-La Roche AG) zijn eigen onderzoeksinspanningen heeft verricht en deze moet kunnen terugverdienen.

•


5 0 6

B I J B L A D


4.5 De vraag is of de door de rechtbank op basis van het arrest Biogen voorgestane en hiervoor weergegeven uitleg verdedigbaar is, gelet op Vo. 1610/96, welke verordening in werking is getreden nadat het HvJEG uitspraak had gedaan in de Biogen-zaak. In de considerans van de verordening wordt onder punt 17 overwogen dat – toegespitst op de onderhavige casus – artikel 3 lid 2 Vo. 1610/92 eveneens geldt voor de interpretatie van met name overweging 9 en artikel 3 Vo. 1768/92. In artikel 3 lid 2 tweede volzin Vo. 1610/92 is door de Europese regelgever (anders dan in Vo. 1768/92) onder ogen gezien dat meerdere aanvragen door meerdere houders van verschillende basisoctrooien kunnen worden ingediend. Wanneer voor hetzelfde product twee of meer aanvragen van twee of meer houders van verschillende octrooien aanhangig zijn, kan aan elk van deze octrooihouders een certificaat worden afgegeven. Onduidelijk is echter of dit tevens inhoudt dat, indien de bedoelde aanvragen niet gelijktijdig aanhangig zijn, omdat op de eerst ingediende aanvraag reeds is beslist, de tweede aanvraag moet worden afgewezen. Verdedigbaar is dat met artikel 3 lid 2 tweede volzin Vo. 1610/96 is bedoeld tot uitdrukking te brengen dat het slechts in het daar genoemde geval mogelijk is meerdere certificaten voor hetzelfde product te verlenen. Hiervoor kan aansluiting worden gezocht bij de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 3 van Vo. 1610/96. Uit de toelichting bij artikel 3 lid 2 (COM(95) 456 def., p. 3) blijkt dat artikel 3 lid 2 Vo. 1610/96 aangeeft ’in welke bijzondere omstandigheden (wanneer twee of meerdere aanvragen tegelijkertijd aanhangig zijn) twee of meerdere certificaten kunnen worden afgegeven voor hetzelfde product.’ 4.6 Een uitleg van artikel 3 lid 2 tweede volzin Vo. 1610/96, waarbij wordt benadrukt dat de Europese regelgever expliciet heeft aangegeven onder welke bijzondere omstandigheden meerdere certificaten voor hetzelfde product kunnen worden verleend en waarbij verlening niet mogelijk is in de andere (niet genoemde) gevallen, lijkt voor de hand te liggen. Onduidelijk blijft echter of de Europese regelgever heeft onderkend dat tijdig een aanvraag kan worden ingediend door de houder van een basisoctrooi, nadat reeds voor hetzelfde product, op basis van de aanvraag van een andere basisoctrooihouder, een aanvullend beschermingscertificaat is verleend. In het verlengde daarvan vraagt de rechtbank zich af hoe een strikte uitleg, waarbij verlening van meerdere certificaten alleen mogelijk is indien de aanvragen (op enig moment) gelijktijdig aanhangig zijn, zich verhoudt tot de algemeen geformuleerde overwegingen van het HvJEG in de genoemde Biogen-zaak. De Europese regelgever heeft bij de totstandkoming van artikel 3 lid 2 Vo. 1610/92 met de overwegingen van het HvJEG in de Biogenzaak geen rekening kunnen houden. De tekst van Vo. 1610/ 96 was al vastgesteld (23 juli 1996) toen in Biogen de vragen aan het HvJEG werden voorgelegd. Omgekeerd heeft het HvJEG niet kenbaar rekening gehouden met de tekst van Vo. 1610/96. Wellicht dat dit verband houdt met het feit dat Vo. 1610/96 op 23 januari 1997 al wel was vastgesteld, maar nog niet in werking getreden (dat was op 8 februari 1997). De algemene bewoordingen van het HvJEG in de Biogenzaak en de overweging dat Vo. 1768/92 beoogt de houders van basisoctrooien aanvullende bescherming te bieden, zonder een rangorde tussen die octrooihouders aan te brengen, lijken in ieder geval haaks te staan op een strikte uitleg van artikel 3 lid 2 tweede volzin Vo. 1610/92 (en daarmee

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

van artikel 3 aanhef en onder c Vo. 1768/92), waarbij de houder van een basisoctrooi die tijdig een aanvraag heeft ingediend een aanvullend beschermingscertificaat wordt geweigerd omdat voor hetzelfde product reeds een dergelijk certificaat aan de houder van een ander basisoctrooi is verleend. Bovendien blijft ook na de totstandkoming van Vo. 1610/92 gelden dat (indachtig overweging 29 van het HvJEG in de Biogen-zaak) in het onderhavige geval van een langere beschermingsduur als gevolg van een opeenvolging van aanvullende beschermingscertificaten geen sprake kan zijn. Zou AHP een aanvullend beschermingscertificaat worden verleend, dan is dit het eerste certificaat onder inroeping van basisoctrooi EP 121, terwijl de bescherming die ingevolge artikel 13 Vo. 1768/92 door dit certificaat wordt geboden op dezelfde dag eindigt als de reeds verleende beschermingscertificaten, namelijk op 1 februari 2015. 4.7 De rechtbank stelt voorts vast dat verordening 1768/92 voorziet in een regeling om de duur van de door een octrooi verleende bescherming te verlengen, waaronder de voorwaarden om voor die bescherming in aanmerking te komen en de wijze van berekening van de geldigheidsduur van de certificaten. De verordening kent evenwel geen bepalingen die zien op de verleningsprocedure van het aanvullende beschermingscertificaat. Op dat punt zijn tussen de LidStaten dan ook verschillen te constateren. Zo is het BIE op grond van artikel 3:18 lid 1 Algemene wet bestuursrecht gehouden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 maanden een beslissing op de aanvraag voor het aanvullende beschermingscertificaat te nemen. In Duitsland, zo begrijpt de rechtbank op basis van het beroepschrift, is het daarentegen praktijk een beslissing op de aanvraag vooruit te schuiven tot de effectieve beschermingsduur van het basisoctrooi bijna afloopt. Dit kan ertoe leiden dat dezelfde aanvraag van een basisoctrooihouder, welke (tijdig) is ingediend, bijvoorbeeld twee maanden na de aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat van een andere basisoctrooihouder voor hetzelfde product, in Nederland wordt afgewezen omdat het BIE al (want zo spoedig mogelijk) heeft beslist op de eerdere aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat, waarbij een certificaat voor hetzelfde product is verleend, terwijl de aanvraag in Duitsland wordt toegewezen, omdat pas veel later op de aanvragen wordt beslist en in dat geval sprake is van aanhangige aanvragen als bedoeld in artikel 3 lid 2 Vo. 1610/96. Een verschil in afhandelsnelheid van de betreffende autoriteiten in de Lid-Staten kan derhalve tot onderlinge verschillen leiden in de mogelijkheid tot verlening van een certificaat. Niet alleen kan ten gevolge van het verschil in afhandelsnelheid een rangorde tussen de verschillende basisoctrooihouders ontstaan, ook kunnen nieuwe ongelijkheden ontstaan, hetgeen de Vo. 1768/92 blijkens overweging 7 van de considerans (net als een rangorde tussen de basisoctrooihouders) beoogt te voorkomen: Overwegende dat op communautair niveau een uniforme oplosssing moet worden gevonden om zo een heterogene ontwikkeling van de nationale wetgevingen te voorkomen, die uitloopt op nieuwe ongelijkheden die het vrije verkeer van geneesmiddelen in de Gemeenschap zouden kunnen belemmeren en daardoor de instelling en de werking van de interne markt rechtstreeks zouden kunnen aantasten. 4.8 De rechtbank wijst er in dit verband voorts op dat in het Verenigd Koninkrijk door The Patent Office op 3 maart 2005

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


aan AHP een aanvullend beschermingscertificaat is verleend voor ’Recombinant TNF-R p751gG fusion protein lacking the first constant region of the heavy chain of human IgH, such as Etanercept’. Op 11 januari 2006 heeft het Deutsches Patent- und Markenamt AHP eveneens een aanvullend beschermingscertificaat verleend (nummer 103 99 023.2) voor het product etanercept, gelijk ook in België, op 7 februari 2006, door Le Ministre de l’Economie (nummer 2003C/018). In alle drie de gevallen was dit onder inroeping van het basisoctrooi EP 121. De rechtbank neemt aan dat ook in die landen eerder certificaten voor hetzelfde product zijn verleend, al heeft zij dat niet kunnen controleren. 4.9 De rechtbank meent dat een strikte uitleg van artikel 3 aanhef en onder c Vo. 1768/92 en artikel 3 lid 2 Vo. 1610/96 ertoe zou leiden dat de verlening van een aanvullend beschermingscertificaat van een willekeurige gebeurtenis afhankelijk wordt, namelijk de vraag of op de aanvraag voor een ander aanvullend beschermingscertificaat reeds positief is beslist of dat die aanvraag nog aanhangig is. Vanwege de hiervoor genoemde verschillen in afhandelsnelheid, zal deze strikte uitleg naar het oordeel van de rechtbank tot ongerechtvaardigde afscherming van de markten binnen de Lid-Staten aanleiding kunnen geven. Dit klemt temeer nu de Europese regelgever niet kenbaar heeft aangegeven waarom tot deze – naar het de rechtbank voorkomt: willekeurige – keuze is gekomen. 4.10 De rechtbank wijst er voorts op dat er thans ook verschillen in uitleg tussen de Lid-Staten bestaan, voor zover het de uitleg van artikel 3 aanhef en onder c Vo. 1768/92 betreft. In Engeland is door The Patent Office op 16 november 2004 een aanvullend beschermingscertificaat verleend aan Chiron Corporation en Novo Nordisk A/S voor ’Motoctocog alfa as presented in the EMEA approved product ReFacto, in all forms subject to the basic patent’. Dat was het geval ondanks dat voor hetzelfde product reeds aanvullende beschermingscertificaten op grond van andere basisoctrooien waren verleend. The Comptroller kwam tot de volgende conclusie: After carefully considering the purpose and operative policy of the Medicinal Products Regulalion I conclude that the grant of a supplementary protection certificate for a product to a holder of a basic patent before an application is lodged in relation the same product by a different holder of a different basic patent on the basis of a common marketing authorization does not provide a ground for rejecting the later application under Article 3(c) of the Regulation. Zoals hiervoor weergegeven staat het BIE een andere uitleg voor en is verlening van een aanvullend beschermingscertificaat, als al eerder een certificaat is verleend voor hetzelfde product, niet mogelijk. 4.11 Tot slot brengt de rechtbank onder de aandacht van het HvJEG dat, indien een certificaat in deze zaak zou worden verleend, de bescherming daarvan in beginsel een aanvang zal nemen na afloop van de beschermingsduur van EP 121, derhalve op 31 augustus 2010. Vanuit dat oogpunt zouden partijen erbij gebaat zijn indien voor die tijd een uitspraak van het HvJEG zou kunnen worden verkregen. 5 De vragen 5.1 Gelet op het voorgaande, legt de rechtbank te ’sGravenhage het HvJEG de volgende vragen ter beantwoording voor:

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 0 7

1 Verzet Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (Pb L 182 van 02/07/1992, blz. 1-5, zoals nadien gewijzigd), meer specifiek artikel 3 lid 1 onder c daarvan, zich ertegen dat een certificaat wordt verleend aan de houder van een basisoctrooi voor een product waarvoor op het moment van indiening van de aanvraag voor het certificaat reeds één of meer certificaten zijn verleend aan één of meer houders van één of meer andere basisoctrooien? 2 Leidt Verordening (EG) Nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (Pb L 198 van 08/08/1996, blz. 30-35, zoals nadien gewijzigd), meer specifiek overweging 17 en artikel 3 lid 2 tweede volzin daarvan, tot een ander antwoord op vraag 1? 3 Is voor de beantwoording van de vorige vragen van belang of de laatst ingediende aanvraag, net als de eerdere aanvraag of aanvragen, binnen de termijn van artikel 7 lid 1 van Verordening (EEG) nr. 1768/92, dan wel binnen de termijn van artikel 7 lid 2 van Verordening (EEG) nr. 1768/92 is ingediend? 4 Is voor de beantwoording van de vorige vragen van belang of de bij verlening van het certificaat ingevolge artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1768/92 geboden beschermingsduur op hetzelfde moment dan wel op een later tijdstip afloopt dan op grond van één of meer reeds voor het betreffende product verleende certificaten het geval is? 5 Is voor de beantwoording van de vorige vragen van belang dat in Verordening (EEG) nr. 1768/92 niet is bepaald op welke termijn de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 9 lid 1 van die verordening de aanvraag voor een certificaat in behandeling moet nemen en uiteindelijk verlenen, waardoor een verschil in behandelingssnelheid van de betreffende autoriteiten in de Lid-Staten tot onderlinge verschillen kan leiden in de mogelijkheid tot verlening van een certificaat?

•


5 0 8

B I J B L A D


Nr. 74 Gerechtshof te Amsterdam, 26 juli 2007*,** (Minimax) Mrs. G.B.C.M. van der Reep, A. van Haeringen en A.N. van de Beek Art. 2.26, lid 2 BVIE Blijkens het arrest van de Hoge Raad van 8 oktober 2004 kan aan de voor instandhoudend gebruik van een merk gestelde eis dat het wordt gebruikt teneinde voor de van het merk voorziene waren of diensten afzet te vinden of te behouden, mede zijn voldaan indien het gebruik van het merk betrekking heeft op waren die zich reeds op de markt bevinden. Daarvoor is vereist dat het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt, hetzij voor (a) onderdelen van die waren, hetzij (b) voor waren of diensten die rechtstreeks met die waren verband houden en bestemd zijn om te voldoen aan de behoeften van de afnemers. De stellingen van Ansul leveren voldoende aanknopingspunt op om te aanvaarden dat zij in de jaren 1989-1994 aldus normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk Minimax en dat dit gebruik als ’werkelijk’ gebruik kan worden bestempeld. Het moge zo zijn dat alle zogenoemde REOB-bedrijven, waaronder Ansul, toentertijd bij het onderhoud van Minimax brandblussers aangewezen waren op het gebruik van originele onderdelen, transfers en strips die als zodanig herkenbaar respectievelijk identificeerbaar waren, doordat zij werden aangeduid met Minimax dan wel voorzien waren van Minimax. Dat alles sluit niet uit dat het merk Minimax toch normaal werd gebruikt. Integendeel, onder omstandigheden is denkbaar dat het merk ook in dit verband als zodanig functioneert, in het bijzonder als herkomstaanduiding. Hoewel Ansul het merk Minimax niet heeft gebruikt voor het onderhoud op zichzelf, is Ansul het merk Minimax blijven gebruiken om zichzelf, de REOB-bedrijven die brandblussers van het merk Minimax onderhielden, en de afnemers die in het verleden brandblussers van het merk Minimax hadden aangeschaft, in staat te stellen het onderhoud overeenkomstig de wettelijke normen uit te voeren dan wel te doen uitvoeren. Dit merkgebruik voldeed aan een behoefte van de (oorspronkelijke) afnemers van de brandblussers. Deze afnemers hadden niet genoeg aan het merk Ansul voor onderhoudsdiensten, ook niet de eigen onderhoudsklanten van Ansul, maar zij hadden daarenboven het merk Minimax nodig om te achterhalen welke eisen zij aan het onderhoud mochten stellen, ook als ze voor het onderhoud een ander REOB-bedrijf hadden ingeschakeld dan Ansul. In dit verband heeft het merk Minimax in de markt een commerciële betekenis gehad en niet slechts een symbolische. Het heeft dus in de jaren 1989-1994 een werkelijke functie gehad. Tot slot is vermeldenswaard dat in de lijsten van de klanten die van Ansul onderhoudsdiensten afnamen de brandblussers die deze klanten in huis hadden worden aangeduid met het merk Minimax. Bovendien bond Ansul haar eigen onderhoudsklanten ook aan zich door gebruikmaking van het merk Minimax. Ajax Brandbeveiliging BV te Amsterdam, appellante, procureur voorheen mr. G. Brunt, thans mr. A.S. Rueb, tegen Ansul BV te Schiedam, geïntimeerde, procureur mr. I.M.C.A. Reinders Folmer, advocaat mr. E.J. Louwers te Eindhoven. *

Cassatie ingesteld. Red. Vervolg op Hoge Raad, 8 okt. 2004, BIE 2005, nr. 42 en HvJEG, 11 maart 2003, BIE 2003, nr. 90. Red. **

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

2 (Verdere) behandeling van het hoger beroep Vraagstelling 2.1 Ingevolge de versie van artikel 5 Eenvormige Beneluxwet op de merken (verder: BMW) die in de in dit geding relevante periode van kracht was, vervalt het recht op een merk voor zover, hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, noch door de merkhouder, noch door een licentiehouder, zonder geldige reden, enig normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux gebied. In de kern houdt partijen verdeeld het antwoord op de vraag of Ansul in de periode van 2 mei 1989 tot 2 mei 1994 van haar merk Minimax voor brandblusapparatuur normaal gebruik heeft gemaakt als bedoeld in artikel 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW. Norm 2.2 De rechtbank in Rotterdam oordeelde in eerste aanleg dat van normaal gebruik sprake was, hoewel Ansul in de periode 1989 – 1994 geen nieuwe brandblusapparatuur had verkocht of aangeboden. Voor de rechtbank was toereikend om normaal gebruik aan te nemen dat de onder het merk Minimax in het verkeer gebrachte brandblussers door Ansul periodiek worden gecontroleerd en zo nodig gerepareerd, gereviseerd, herijkt en hervuld. De rechtbank noemt in het bijzonder het door Ansul ’terugleveren’ aan de klant van gerepareerde en/of gereviseerde en/of herijkte en/of hervulde brandblussers met het merk Minimax daarop relevant gebruik van dit merk. Dat deze handeling plaatsvindt in het kader van onderhoudscontracten en dat de sticker – zo nodig – krachtens wettelijk voorschrift moet worden vernieuwd, maakt volgens de rechtbank verder geen verschil. 2.3 Het hof in Den Haag dacht hierover in hoger beroep anders. Volgens dit hof valt het onderhouden, controleren, herijken, repareren en reviseren van bestaande brandblusapparaten van het merk Minimax door Ansul en andere REOB-bedrijven op zich zelf niet aan te merken als gebruik van het merk Minimax voor blusapparaten door of namens de merkhouder. Ook het door Ansul en andere REOBbedrijven ingevolge overheidsvoorschriften op brandblusapparaten vervangen van beschadigde stickers met daarop het merk Minimax, en het aanbrengen van strippen met de woorden ’Gebruiksklaar Minimax’ levert volgens dit hof geen normaal gebruik van het merk Minimax in de zin van artikel 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW op, omdat dit gebruik niet dient tot onderscheiding van waren. Dit gebruik strekt er immers niet toe voor de blusapparaten onder het merk Minimax een afzet te vinden of te behouden, aldus dit hof. 2.4 De kwestie wat moet worden verstaan onder normaal gebruik in de zin van artikel 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW is door Ansul aan de Hoge Raad voorgelegd. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 26 januari 2001 geoordeeld dat de uitleg van deze bepaling zal dienen te geschieden in overeenstemming met de betekenis die daaraan moet worden toegekend in de overeenkomstige bepaling van artikel 12 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG) en vragen van uitleg gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Na het antwoord van dit laatste hof op de door de Hoge Raad gestelde vragen bij arrest van 11 maart 2003 luidt het oordeel

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


van de Hoge Raad in zijn arrest 8 oktober 2004 (rechtsoverweging 2.1.2) dat aan de voor instandhoudend gebruik van een merk gestelde eis dat het wordt gebruikt teneinde voor de van het merk voorziene waren of diensten afzet te vinden of te behouden, mede kan zijn voldaan indien het gebruik van het merk betrekking heeft op waren die zich reeds op de markt bevinden. Daarvoor is vereist dat het merk door de merkhouder werkelijk (hof: cursivering [van het woord ’werkelijk’, red.] Hoge Raad) wordt gebruikt, hetzij voor (a) onderdelen van die waren, hetzij (b) voor waren of diensten die rechtstreeks met die waren verband houden en bestemd zijn om te voldoen aan de behoeften van de afnemers. Verwijzingsopdracht 2.5 Het verwijzingsarrest van de Hoge Raad houdt voor dit hof de volgende verwijzingsopdrachten in. Dit hof heeft te onderzoeken of de door Ansul en de REOBbedrijven in de jaren 1989-1994 verrichte handelingen, in hun totaliteit bezien, zijn aan te merken als gebruik van het merk voor brandblusapparaten, in de zin als bedoeld in de laatste volzin van rechtsoverweging 2.1.2 van het verwijzingsarrest, alsmede of dat gebruik als ’werkelijk gebruik’ kan worden bestempeld. Daarbij heeft dit hof nog in aanmerking te nemen dat, indien de levering door Ansul van blusmiddelen in de met Minimax gemerkte brandblusapparaten, die in het verleden met blusmiddelen reeds in het verkeer waren gebracht, op één lijn te stellen valt met het in het verkeer brengen van blusmiddelen in een verpakking van dat merk, sprake is geweest van gebruik in de zin van artikel 5 lid 3 (oud) BMW. Voorts heeft dit hof alsnog te beoordelen de vordering van Ajax die gebaseerd is op haar stelling dat het Minimaxdienstmerkdepot van Ansul van 1994 te kwader trouw was. Daarbij heeft het hof te onderzoeken of het door Ajax ingeroepen voorgebruik te goeder trouw en normaal is geweest in de zin van artikel 4, aanhef en onder 6.a BMW. Relevante feiten en omstandigheden 2.6.1 Ansul is houdster van het woordmerk Minimax, dat ingeschreven is bij het Benelux Merkenbureau onder nr. 052713 en werd gedeponeerd op 15 september 1971 voor bepaalde waren in de klassen 1, 6, 9, 12, 20 en 25, met een beroep op voorgebruik in de Benelux. Tot de waren, waarvoor het merk gedeponeerd is, behoren onder meer brandblustoestellen. Ook is Ansul houdster van het woordmerk MINIMAX, ingeschreven onder nummer 549146 op 13 juni 1994, voor diensten in de klassen 37, 39 en 42 (waaronder kort gezegd reparatie en onderhoud van brandblusapparaten). Het merk Minimax en de daaraan verbonden rechten behoorden tot en met de Tweede Wereldoorlog toe aan een Duits bedrijf met verkoopkantoor in Nederland. Na de oorlog werd dit vermogen als vijandelijk vermogen onteigend en ondergebracht in het Beheersinstituut. Zo is dit merk opgesplitst. Het merkrecht voor Nederland is verkocht aan de rechtsvoorganger van Ansul. 2.6.2 Ansul en haar rechtsvoorgangster hebben sedert de jaren vijftig brandblussers van verschillende types op de markt gebracht onder het merk Minimax. Nieuwe wettelijke voorschriften maakten het voor Ansul vanaf november 1988 onmogelijk om deze brandblussers van het merk Minimax nog langer op de markt te brengen.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 0 9

Tussen partijen is omstreden of Ansul voordien de verkoop van brandblussers met het merk Minimax had gestaakt. Vast staat in elk geval dat in de jaren 1984-1986 via groothandel Vegro nog een partij brandblussers onder het merk Minimax is verkocht. Ansul verkocht ook brandblussers onder een of meer andere merken. 2.6.3 Ansul verkocht niet alleen brandblussers, zij onderhield deze ook, ook brandblussers voorzien van het merk Minimax. Dit onderhoud heeft in de periode 2 mei 1989 tot 2 mei 1994 plaatsgehad. Toentertijd waren eerder geleverde brandblussers van het merk Minimax nog bij afnemers in gebruik. 2.6.4 Krachtens daarvoor geldende (wettelijke) voorschriften diende gedurende de jaren 1989 tot en met 1994 aan elke in gebruik zijnde brandblusser jaarlijks onderhoud plaats te hebben, ook aan de brandblussers voorzien van het merk Minimax. Dit onderhoud kon naar gelang de toestand waarin de brandblusser werd aangetroffen reparatie, revisie, herijking en hervulling meebrengen. Bij de jaarlijkse controle werd de vulling gecontroleerd. Daartoe werd de vulling uit de blusser verwijderd. Bleek de vulling in orde, dan ging zij terug in de blusser. Bleek de vulling niet in orde, dan werd deze vervangen. Ook werd bij gelegenheid van de jaarlijkse controle de toestand van de zogenoemde transfer in ogenschouw genomen. De transfer is de sticker die op de brandblusser is geplakt en waarop, verplicht, (onder meer) het merk vermeld staat. Bij brandblussers met het merk Minimax staat op de transfer prominent Minimax. Werd bij controle bevonden dat de transfer te veel beschadigd was, dan werd deze vervangen. Teneinde de brandblusser opnieuw te verzegelen werd na controle op de brandblusser een strip bevestigd die in het geval van een brandblusser van het merk Minimax het opschrift droeg ’Gebruiksklaar Minimax’. Als de oude strip kapot was, werd deze vervangen door een nieuwe. Omstreden is of vervanging bij iedere controle plaatshad (vergelijk pleitnota Ajax van 1 november 2006 onder 30). 2.6.5 Ansul onderhield niet alleen brandblusapparaten van het merk Minimax maar ook brandblusapparaten van allerlei andere merken. Daaronder waren ook brandblusapparaten die door haar concurrenten waren geleverd. Met dit onderhoud realiseerde Ansul, naar zij ter zitting van dit hof – onbestreden – heeft medegedeeld, ongeveer de helft van haar omzet. Ansul bood haar onderhoudsdiensten aan onder de naam Ansul. 2.6.6 Ansul heeft desgevraagd bij gelegenheid van de pleidooien die ten overstaan van dit hof zijn gehouden uiteengezet dat zij als ondernemer geen onderscheid maakt tussen een markt voor nieuwe brandblussers en een markt voor onderhoud van brandblussers. Hetzelfde geldt voor haar concurrenten. De wijze waarop haar concurrenten en zij hun commerciële activiteiten ontplooien brengt mee dat de verkoop van nieuwe brandblussers en het onderhoud zich in één markt afspelen. Die voorstelling van zaken is onbestreden gebleven. 2.6.7 Ook de volgende door Ansul verstrekte informatie is onbestreden gebleven.

•


5 1 0

B I J B L A D


Ansul bediende in de periode 1989 tot en met 1994 haar onderhoudsklanten op basis van onderhoudscontracten. Zij concurreerde op prijs, kwaliteit, betrouwbaarheid en snelheid van de service. De onderhoudscontracten golden voor alle bij een klant aanwezige brandblussers, dus ook voor brandblussers van een ander merk dan Minimax en brandblussers die van een andere leverancier afkomstig waren. Zo onderhield Ansul bijvoorbeeld de brandblussers bij Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en die van SNG Seeds (producties 1 en 3 van Ansul bij gelegenheid van de pleidooien in eerste aanleg). Ansul benutte haar merk Minimax niet om onderhoudsklanten te winnen maar wel om klanten die brandblussers van het merk Minimax in huis hadden aan zich te binden. 2.6.8 De markt voor brandblussers en het onderhoud daarvan wordt door een aantal bijzondere omstandigheden gekenmerkt, ook in de hier relevante periode van 1989 tot en met 1994. Op brandblussers is het krachtens de Brandweerwet uitgevaardigde en herhaaldelijk gewijzigde Besluit draagbare blustoestellen van toepassing. Brandblussers mochten slechts op de markt worden gebracht met een typekeuring. Ten behoeve van een typekeuring diende de aanvrager inzicht te geven in de constructie. De zogenoemde REOB-bedrijven zijn onderhoudsbedrijven die erkend zijn op grond van de Regeling Erkenning Onderhoudsbedrijven. Zowel Ansul als Ajax is een REOBbedrijf. Deze REOB-bedrijven hebben zich verplicht het voorgeschreven onderhoud uit te voeren aan de hand van de hier geldende norm NEN 2559. Hiermee hebben bedoelde bedrijven zich ook verplicht om bij het onderhoud originele onderdelen te gebruiken. De REOB-bedrijven betrokken die onderdelen van elkaar (productie 5 memorie van antwoord). Tot die onderdelen behoorden ook de hierboven genoemde strips en transfers. 2.6.9 Hoeveel brandblussers voorzien van het merk Minimax in de periode 1989 tot en met 1994 nog in onderhoud waren is omstreden. Ansul noemt een getal van ongeveer 20.000, Ajax bestrijdt dit. Volgens Ansul zette zij jaarlijks in totaal ongeveer 20.000 strips af en ongeveer 2000 à 3000 transfers, gedeeltelijk door deze zelf aan te brengen en gedeeltelijk door verkoop aan andere REOB-bedrijven ten behoeve van door deze bedrijven onderhouden brandblussers. Naar haar ervaring diende bij de jaarlijkse controle ongeveer een tiende gedeelte van de transfers wegens beschadiging te worden vervangen. [A], werknemer van Ansul, vermeldt in een verklaring dd. 8 januari 1997 (productie 4 memorie van antwoord) dat Ansul zelf in die periode zo’n 6.500 Minimax brandblussers onderhield en dat in zo’n tweehonderd gevallen per jaar door Ansul werd zorggedragen voor hervulling. Bij gelegenheid van de ten overstaan van dit hof gehouden pleidooien is gestaafd met een bewijsstuk aangevoerd dat Ansul in het jaar 2000 nog 65 Minimax-transfers heeft verkocht aan andere REOB-bedrijven. Ajax nam begin 1996 bij pleidooi in eerste aanleg onder punt 7 voor haar rekening dat zij naar schatting 15.000 (van Ansul afkomstige) blussers van het merk Minimax in onderhoud had. 2.6.10 In 1994/1995 heeft Ansul een mobiel brandblusapparaat op de markt gebracht onder gebruikmaking van het merk Minimax.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

Belang Ajax/belang Ansul 2.7 De stellingen van Ajax zijn toereikend om aan te nemen dat zij als rechtspersoon nog belang heeft bij haar vorderingen, hoewel haar onderneming inmiddels door een andere rechtspersoon wordt gedreven. Onbestreden is immers gebleven dat zij zich contractueel verbonden heeft om ten behoeve van de rechtspersoon die thans de onderneming drijft deze procedure voort te zetten. Dat levert in dit verband een voldoende belang op. 2.8 Ook de stellingen van Ansul zijn toereikend om aan te nemen dat zij nog belang heeft bij haar verbodsvorderingen. Het moge zo zijn dat de brandblussers in kwestie niet meer mogen worden gebruikt en dus niet voor de hand ligt te veronderstellen dat nog kosten voor onderhoud worden gemaakt, onbestreden is in elk geval gebleven dat Ansul haar gebruik van het merk Minimax niet heeft gestaakt. Bezwaarlijk kan worden aanvaard dat het op de markt brengen van het mobiele blusapparaat in 1994/1995 geen werkelijk gebruik inhoudt. Alleen al de wijze waarop Ansul dit apparaat aanbiedt in haar verkoopmateriaal wijst evident in andere richting. Voldoende toelichting op grond waarvan dit merkgebruik desalniettemin als symbolisch moet worden aangemerkt ontbreekt. Normaal gebruik? 2.9 Naar het oordeel van het hof leveren de stellingen van Ansul voldoende aanknopingspunt op om te aanvaarden dat zij in de jaren 1989-1994 normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk Minimax als bedoeld in de laatste volzin van rechtsoverweging 2.1.2 van het verwijzingsarrest en dat dit gebruik als ’werkelijk’ gebruik kan worden bestempeld. Daartoe overweegt het hof het volgende. 2.10 Het enkele feit dat het gebruik door Ansul van het merk Minimax in de periode van 1989-1994 nauw verband houdt met de toentertijd voor brandblussers geldende wettelijke voorschriften behoeft niet zonder meer in de weg te staan aan het aanvaarden van normaal gebruik als hierboven bedoeld. Het moge zo zijn dat alle zogenoemde REOB-bedrijven, waaronder Ansul, toentertijd bij het onderhoud van Minimax brandblussers aangewezen waren op het gebruik van originele onderdelen, transfers en strips die als zodanig herkenbaar respectievelijk identificeerbaar waren, doordat zij werden aangeduid met Minimax dan wel voorzien waren van Minimax. Dat alles sluit niet uit dat het merk Minimax toch normaal werd gebruikt. Integendeel, onder omstandigheden (waarover hierna meer) is denkbaar dat het merk ook in dit verband als zodanig functioneert, in het bijzonder als herkomstaanduiding. 2.10 Hoewel Ansul het merk Minimax niet heeft gebruikt voor het onderhoud op zichzelf, is Ansul het merk Minimax blijven gebruiken om zichzelf, de REOB-bedrijven die brandblussers van het merk Minimax onderhielden, en de afnemers die in het verleden brandblussers van het merk Minimax hadden aangeschaft, in staat te stellen het onderhoud overeenkomstig de wettelijke normen uit te voeren dan wel te doen uitvoeren. 2.11 Dit merkgebruik voldeed aan een behoefte van de (oorspronkelijke) afnemers van de brandblussers. Deze afnemers hielden groot belang bij inzicht in de herkomst van de brandblussers, omdat zij gelet op het wettelijk systeem niet alleen hadden zorg te dragen voor onder-

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


houd van hun brandblussers maar ook voor onderhoud met behulp van in het bijzonder originele transfers en strips. Zij liepen immers het risico dat de door hen getroffen brandpreventiemaatregelen de toets der kritiek niet langer zouden kunnen doorstaan, wanneer hun brandblussers niet volgens de daartoe geldende regels zouden zijn onderhouden. Deze afnemers hadden niet genoeg aan het merk Ansul voor onderhoudsdiensten, ook niet de eigen onderhoudsklanten van Ansul, maar zij hadden daarenboven het merk Minimax nodig om te achterhalen welke eisen zij aan het onderhoud mochten stellen, ook als ze voor het onderhoud een ander REOB-bedrijf hadden ingeschakeld dan Ansul. In dit verband heeft het merk Minimax in de markt een commerciële betekenis gehad en niet slechts een symbolische. Het heeft dus in de jaren 1989-1994 een werkelijke functie gehad. Dat de ten behoeve van het onderhoud gebruikte originele onderdelen merkloos werden verhandeld, doet aan het bovenstaande onvoldoende af. Ook behoeft geen verder onderzoek, of de grondslag waarop, kortweg, de REOB-bedrijven elkaars brandblussers onderhielden als (merk) licentie moet worden gekwalificeerd. Wel is hier tot slot vermeldenswaard dat in de lijsten van de klanten die van Ansul onderhoudsdiensten afnamen de brandblussers die deze klanten in huis hadden worden aangeduid met, voor zover hier van belang, het merk Minimax. 2.12 Bovendien is het zo, dat Ansul haar eigen onderhoudsklanten, naar onbestreden is gebleven, ook aan zich bond door gebruikmaking van het merk Minimax. 2.13 De hierboven omschreven functie van het merk Minimax komt naar het oordeel van het hof specifiek tot uitdrukking in de transfers en verzegelingsstrips die zijn voorgeschreven. Die transfers en strips zijn dan ook niet zonder betekenis, omdat zij door de wetgever zijn voorgeschreven. Een en ander duidt juist op werkelijk gebruik van het merk Minimax voor de brandblussers, als bedoeld in het arrest van het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen. Slotsom van het hof is dan ook op grond van bovenstaande overwegingen dat de stelling van Ajax dat Ansul in de jaren 1989-1994 het merk Minimax slechts symbolisch heeft gebruikt moet worden verworpen. 2.14 Aan het gedachtegoed dat is ontwikkeld in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 20 december 1993 (Shell/ Walhout) kan Ajax verder geen argument in haar voordeel ontlenen. Het hof zal daarom de betekenis van dit gedachtegoed niet afzonderlijk onderzoeken. 2.15 Het hof wil aannemen dat in de jaren 1989-1994 het aantal brandblussers van het merk Minimax dat nog in gebruik was, ernstig was afgenomen in vergelijking met de grote aantallen brandblussers die door Ansul in de jaren voordien waren afgezet, temeer daar de brandblussers vanaf 1988 niet meer mochten worden verkocht en geleverd. Het bewijsmateriaal waarop Ansul zich heeft beroepen, levert, voorzover onbestreden gebleven, evenwel voldoende grond op voor de gevolgtrekking dat in de jaren 1989-1994 nog voldoende van werkelijk gebruik door Ansul van het merk Minimax kan worden gesproken. Dit gebruik is niet onbetekenend is geweest. Daarvoor heeft de volgende redengeving te gelden.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 1 1

2.16 Volgens Ansul werden in de periode 1989-1994 in elk geval nog ongeveer 20.000 brandblussers van het merk Minimax onderhouden. Bij gelegenheid van de in 1996 ten overstaan van de rechtbank Rotterdam gehouden pleidooien nam Ajax voor haar rekening dat zij naar schatting 15.000 brandblussers van het merk Minimax in onderhoud had (pleitnota onder 7). Ten overstaan van dit hof voerde Ansul, onbestreden en gestaafd met een bewijsstuk, aan dat zij in 2000 nog 65 transfers heeft verkocht. Dat betekent dat, nu eveneens onbestreden is gebleven dat in ongeveer tien procent van de gevallen bij het jaarlijkse onderhoud de transfer moet worden vervangen, in 2000 in elk geval nog zo’n 650 brandblussers van het merk Minimax werden onderhouden. Op grond van een en ander kan worden aangenomen dat het aantal brandblussers van het merk Minimax dat werd onderhouden in de periode 1989-1994 in elk geval ongeveer tussen de 15.000 en 20.000 lag. Hetgeen Ajax daartegenover heeft aangevoerd, ontbeert voldoende scherpte om als voldoende betwisting te gelden. Als Ajax al bedoeld heeft de aantallen op zichzelf te betwisten en niet alleen de relevantie daarvan, heeft zij onvoldoende uitgelegd waarom de aantallen waarop Ansul zich beroept onbetekenend zijn, als zij, Ajax, zelf al zo’n 15.000 brandblussers van het merk Minimax onderhield en ook Ansul brandblussers van het merk Minimax onderhield. Het hof neemt dan ook aan dat het in gebruik zijnde totale aantal brandblussers van het merk Minimax in de periode 1989-1994 (nog) niet was gezakt beneden het niveau dat is vereist om van werkelijk gebruik te kunnen blijven spreken. Dat geldt ook als in aanmerking wordt genomen dat het totale aantal brandblussers dat in die periode moest worden onderhouden ongeveer twee miljoen bedroeg (memorie van grieven onder 31). 2.17 Het recht van Ansul op het warenmerk Minimax, inschrijfnummer 052713, is dus niet komen te vervallen. Het waren- en dienstmerkdepot uit 1992 van Minimax GmbH, inschrijfnummer 517006, stond Minimax jegens Ansul niet vrij. Ajax kan daaraan jegens Ansul geen rechten ontlenen. 2.18 Resteert de kwestie of het dienstmerkdepot van Ansul uit 1994, inschrijfnummer 549146, jegens Ajax als te kwader trouw valt te kwalificeren. In aanmerking genomen de hierboven beschreven onderhoudspraktijk van de de REOB-bedrijven, waaronder Ajax en Ansul, heeft Ansul vóór 1992 als eerste haar merk Minimax gebruikt op een wijze die hier terzake dient. Het kan Ajax gelet op die praktijk voorts niet zijn ontgaan dat Ansul in de jaren 1989-1994 op hier relevante wijze gebruik maakte van het merk Minimax. Tegen die achtergrond kan niet worden aanvaard dat het door Ajax ingeroepen voorgebruik te goeder trouw en normaal is geweest in de zin van artikel 4, aanhef en onder 6.a BMW. Uit een en ander vloeit voort dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat het merkdepot van Minimax GmbH als te kwader trouw moet worden aangemerkt, terwijl dat niet het geval is voor het dienstmerkdepot van Ansul uit 1994. 3 Slotsom Het hof zal het vonnis waarvan beroep bekrachtigen.

•


5 1 2

B I J B L A D


Ajax is de in het ongelijk gestelde partij. Het door Ansul in hoger beroep meer of anders gevorderde zal worden afgewezen. Het is niet nodig om Ansul nog gelegenheid te bieden om te reageren op de te elfder ure door Ajax in het geding gebrachte producties. Ajax heeft de proceskosten te betalen, zowel de proceskosten van het hoger beroep als de kosten van het voor dit hof gevoerde geding na verwijzing.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

komstig identificeert. Die inburgering moet worden beoordeeld in het taalgebied waarin het teken van huis uit beschrijvend is. NMBS c.s. hebben inburgering onvoldoende aannemelijk gemaakt. Art. 6:162 BW Voor een geslaagd beroep op onrechtmatige daad in het kader van het merkenrecht is in elk geval noodzakelijk dat sprake is van verwarringsgevaar; hiervan is geen sprake. De stelling dat gedaagde het merk heeft nagebootst en daarvan profiteert is onvoldoende onderbouwd.

4 Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis van de rechtbank te Rotterdam van 18 april 1996, zowel in conventie als in reconventie; veroordeelt Ajax in de proceskosten van het hoger beroep, zowel voor als na verwijzing, en begroot deze kosten aan de zijde van Ansul tot de dag van deze uitspraak in totaal op € 190,59 voor verschotten en € 5.186,88 voor salaris procureur; verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het door Ansul in hoger beroep meer of anders gevorderde. Enz.

Nr. 75 Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 1 november 2007* (World Pack) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en J.J. Dijk Art. 2.1 BVIE De aanduiding WORLD heeft onvoldoende onderscheidend vermogen. Het moge zo zijn dat ’world’ een zelfstandig naamwoord is en dat een correcte Engelse aanduiding zou zijn ’international’ of ’global’, maar het relevante publiek in de Benelux zal de aanduiding ’world’ in casu opvatten als ’internationaal’ of ’wereldwijd’. Ook de aanduiding PACK mist onderscheidend vermogen. Weliswaar is de gebruikelijke Engelse benaming voor postpakket ’parcel’, maar ’package’ (en de verkorting daarvan: ’pack’) kunnen ook voor een postpakket gebruikt worden. De benaming ’pack’ wordt ook door meerdere postvervoerders binnen en buiten de Benelux in voormelde zin gebruikt. Het lijkt wat betreft klank bovendien veel op het Nederlandse ’pak’ of ’pakket’. ’Pack’ zal door het relevante publiek in de Benelux worden opgevat als (post)pakket. Het woord PACK duidt dus in ten minste één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken dienst aan en mist daardoor onderscheidend vermogen. Dat er synoniemen bestaan die dezelfde (kenmerken van de) waren of diensten aanduiden is irrelevant. De combinatie van de woorden kan worden begrepen als ’internationaal (post)pakket’ en is daardoor ook in die combinatie beschrijvend voor de dienst waarop de aanduiding betrekking heeft. Art. 2.28, lid 2 BVIE Het teken moet het onderscheidend vermogen in de gehele Benelux bezitten. Dat betekent overigens niet dat het teken ook in de gehele Benelux moet inburgeren. Inburgering vereist dat althans een aanzienlijk deel van de betrokken kringen de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming af*

Vervolg op Vzr. Rb. ’s-Gravenhage, 10 juni 2005, BIE 2006, nr. 21. Red.

Koninklijke TPG Post BV te ’s-Gravenhage, appellante, incidenteel geïntimeerde, procureur mr. W.E. Pors, tegen 1 NMBS Holding/SNCB Holding, 2 Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen/ Société Nationale des Chemins de Fer Belges, 3 ABX Logistics (Belgium) NV alle te Brussel, België, geïntimeerden, incidenteel appellanten, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstad, advocaat mr. M.A. Mak te Amsterdam. a Tussenarrest Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 15 februari 2007 (mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en W.A.J. van Lierop) Beoordeling van het hoger beroep (...) 3 In eerste aanleg hebben NMBS c.s. gevorderd dat TPG zal worden bevolen met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het merk WORLD PACK van NMBS in de Benelux, alsmede ieder onrechtmatig handelen ten opzichte van NMBS c.s. te staken en gestaakt te houden, zulks telkens op straffe van een dwangsom. Daartoe hebben NMBS c.s. aangevoerd dat TPG door het gebruik van de aanduiding WORLDPACK ter onderscheiding van haar pakketverzending/vervoersdiensten inbreuk maakt op de merkrechten van NMBS, alsmede jegens NMBS c.s. onrechtmatig handelt. De voorzieningenrechter heeft de vordering op grond van inbreuk op de merkrechten van NMBS toegewezen. 4 Het debat in hoger beroep heeft zich toegespitst op de vraag of het merk WORLD PACK onderscheidend vermogen heeft. Ten aanzien van het bestanddeel WORLD heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat dit in beginsel als beschrijvend moet worden beschouwd, aangezien het in het normale taalgebruik een aanduiding is voor het mondiale karakter van een dienst als waar het in deze zaak om gaat. Ten aanzien van het bestanddeel PACK heeft de voorzieningenrechter echter geoordeeld dat dit bestanddeel voorshands niet beschrijvend moet worden geacht voor pakketvervoer (aangezien de gebruikelijke Engelse aanduiding voor pakket ’parcel’ is en het Engelse woord ’pack’ niet in de eerste plaats pakketvervoer betekent). Nu PACK voldoende onderscheidend vermogen heeft, geldt dat voor de combinatie WORLD PACK eveneens, aldus de voorzieningenrechter. 5 De eerste principale grief richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de aanduiding PACK voldoende onderscheidend vermogen heeft, terwijl de (voorwaardelijke) incidentele grief zich richt tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de aanduiding WORLD onvoldoende onderscheidend vermogen heeft.

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


6 Ten aanzien van het onderscheidend vermogen geldt dat het merk zich moet lenen om de betreffende waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van andere ondernemingen te onderscheiden. Het onderscheidend vermogen dient te worden beoordeeld in relatie tot de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Van belang is de perceptie van het relevante publiek dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarop de aanduiding betrekking heeft. 7 Gelet op voornoemde toetsingscriteria is ook het hof vooralsnog van oordeel dat de aanduiding WORLD (wereld) onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Het moge zo zijn dat ’world’ een zelfstandig naamwoord is en dat een correcte Engelse aanduiding zou zijn ’international’ of ’global’, maar naar het voorlopig oordeel van het hof moet aangenomen worden dat het relevante publiek in de Benelux de aanduiding ’world’ in casu zal opvatten als ’internationaal’ of ’wereldwijd’. De (voorwaardelijke) incidentele grief kan derhalve niet slagen. 8 Het hof is voorts van oordeel dat ook de aanduiding PACK onderscheidend vermogen mist. Weliswaar is de gebruikelijke Engelse benaming voor postpakket ’parcel’, maar uit de door beide partijen overgelegde pagina’s uit het woordenboek blijkt dat ’package’ (en de verkorting daarvan: ’pack’) ook voor een (post)pakket gebruikt kunnen worden. Verder blijkt uit de door TPG overgelegde websites dat de benaming ’pack’ door meerdere postvervoerders binnen en buiten de Benelux in voormelde zin wordt gebruikt. Het woord ’pack’ zal naar het voorlopig oordeel van het hof dan ook in de Benelux worden opgevat als pak of pakket. Het lijkt wat betreft klank bovendien veel op het Nederlandse ’pak’ of ’pakket’. Derhalve moet naar het voorlopig oordeel van het hof worden aangenomen dat ’pack’ door het relevante publiek in de Benelux zal worden opgevat als (post)pakket. Het woord PACK duidt dus in tenminste één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken dienst aan en mist daardoor onderscheidend vermogen. Dat er synoniemen bestaan die dezelfde (kenmerken van de) waren of diensten aanduiden is irrelevant. 9 Het hof verwijst verder naar HvJ EG 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C363/99: POSTKANTOOR, NJ 2006,531, waarin is overwogen: ’Artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.’ Het hof is voorshands van oordeel dat daarvan geen sprake is: de combinatie van woorden kan worden begrepen als ’internationaal (post)pakket’ en is daardoor ook in die combinatie

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 1 3

beschrijvend voor de dienst waarop de aanduiding betrekking heeft, zonder dat een ongebruikelijke combinatie is ontstaan of zonder dat aan die combinatie een eigen betekenis kan worden toegekend die niet zelf beschrijvend is. De beide woorden zijn op een daarvoor gebruikelijke wijze achter elkaar gevoegd, zonder dat daardoor semantisch of syntactisch iets bijzonders wordt toegevoegd en zonder dat de combinatie hierdoor begripsmatig, visueel of auditief de som van de afzonderlijke bestanddelen ontstijgt. 10 De conclusie is dan ook dat grief 1 in het principaal beroep terecht is voorgesteld. Of dat ook leidt tot vernietiging van het bestreden vonnis, hangt (mede) af van het volgende. Indien en voor zover het hof zou aannemen dat WORLD PACK louter beschrijvend is, hebben NMBS c.s. een beroep gedaan op artikel 14ter BMW, thans artikel 2.28 lid 2 BVIE, stellende dat WORLD PACK in elk geval in België zo veelvuldig wordt gebruikt dat het daar helemaal is ingeburgerd. Die inburgering is voldoende om inburgering als bedoeld in artikel 14ter BMW aan te nemen aldus NMBS c.s.. 11 In dit verband is van belang het arrest van 7 september 2006 van HvJ EG (Bovemij Verzekeringen NV, C-108/05), waarin het hof aangaande de uitleg van artikel 3 lid 3 Merkenrichtlijn (waarin onder meer is bepaald dat een merk niet wordt geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen indien het door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen) heeft overwogen: ’Artikel 3 lid 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringgrond bestaat.’ Nu dit arrest is gewezen nadat partijen de stukken hebben gefourneerd voor arrest, hebben zij zich over dit arrest en de mogelijke betekenis ervan voor de onderhavige zaak nog niet kunnen uitlaten. Het hof zal partijen in de gelegenheid stellen over het voorgaande een akte te nemen. Daartoe zal de zaak naar de rol worden verwezen. Aangezien NMBS zich op inburgering beroept, zal zij als eerste een akte dienen te nemen, waarop TPG vervolgens kan reageren. Beslissing Het hof: – verwijst de zaak naar de rol van 29 maart 2007 voor het nemen van een akte als bedoeld in r.o. 11 aan de zijde van NMBS; – houdt iedere verdere beslissing aan. b Eindarrest het Hof, enz. De verdere beoordeling van het hoger beroep (...) 4 Het hof oordeelt als volgt. Uitgangspunt blijkens het Europolis arrest is dat inburgering geen zelfstandig recht op inschrijving van het teken geeft, maar een beletsel wegneemt: een teken dat aanvankelijk beschrijvend was, heeft door het gebruik dat ervan gemaakt is, onderscheidend vermogen verworven. Dat onderscheidend vermogen moet het

•


5 1 4

B I J B L A D


teken in de gehele Benelux bezitten. Dat betekent overigens niet dat het teken ook in de gehele Benelux moet inburgeren inburgering vereist dat althans een aanzienlijk deel van de betrokken kringen de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert. Die inburgering moet worden beoordeeld in het taalgebied waarin het teken van huis uit beschrijvend is. 5 De stelling van NMBS c.s. dat uit het General Motors/ Yplon arrest kan worden afgeleid dat de bekendheid van het merk het ’gehele territorium’ vereiste opheft, wordt verworpen. Zoals TPG terecht opmerkt, komt die bekendheid pas aan de orde indien sprake is van een geldig merk, hetgeen in deze procedure ter discussie staat. 6 Voor wat betreft de inburgering geldt in casu het volgende. Uit het tussenarrest volgt dat het relevante publiek in de gehele Benelux het teken WORLD PACK als beschrijvend voor de daarmee aangeduide dienst opvat. Het teken mist derhalve in de gehele Benelux onderscheidend vermogen. Derhalve zal in de gehele Benelux de inburgering aannemelijk moeten worden gemaakt. Zelfs indien aangenomen zou moeten worden dat het teken WORLD PACK alleen in het Nederlandse taalgebied van huis uit onderscheidend vermogen mist, zullen NMBS c.s. de inburgering in Nederland en het Nederlandstalige deel van België aannemelijk moeten maken. 7 Het hof is van oordeel dat NMBS c.s. die inburgering, mede in het licht van de betwistingen door TPG, onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Het enkele bewijs dat een teken gebruikt wordt, is niet voldoende om inburgering aan te tonen. De toets is of het teken als gevolg van het gebruik inmiddels door het in aanmerking komende publiek daadwerkelijk wordt opgevat als merk. Dit kan alleen worden beoordeeld aan de hand van gegevens die betrekking hebben op de markt voor de betrokken dienst als geheel en de positie van het teken binnen dat geheel. NMBS c.s. hebben ter onderbouwing van haar beroep op inburgering slechts overgelegd de omzetcijfers over de jaren 2003 tot en met 2005. Dat zegt onvoldoende over de markt voor internationaal pakketvervoer als geheel en de positie van het teken WORLD PACK binnen dat geheel, laat staan dat daaruit volgt dat het in aanmerking komende publiek (in België) het teken WORLD PACK als merk herkent. De stelling van NMBS c.s. dat het teken ook in Nederland als merk is ingeburgerd, is al helemaal niet door middel van enig stuk onderbouwd. In het kader van dit kort geding is voor verdere bewijslevering geen plaats. 8 De conclusie is dan ook dat het beroep van NMBS c.s. op inburgering faalt. 9 Ten slotte hebben NMBS c.s. nog een beroep gedaan op onrechtmatig handelen van TPG: door desbewust en zonder enige noodzaak een onderscheidingsteken voor een internationale pakketdienst ’na te doen’ in de gehele wereld, waardoor (indirecte) verwarring kan ontstaan, handelt TPG in strijd met artikel 6:162 BW en artikel 93 van de Belgische Wet Handelspraktijken. TPG betwist onrechtmatig te hebben gehandeld: zij is zich bij de keuze van de omschrijving van haar wereldwijde pakketdienst niet bewust geweest van de aanspraken van NMBS c.s. Van navolgen of aanhaken bij NMBS c.s. is evenmin sprake; TPG is een veel grotere speler op de markt voor het postvervoer dan NMBS c.s. en zou daarbij geen voordeel behalen. Van verwarringsgevaar is niet gebleken.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

10 Het beroep op onrechtmatige daad faalt. Daartoe is het volgende redengevend. Zoals NMBS c.s. terecht naar voren hebben gebracht, is voor een geslaagd beroep op onrechtmatige daad in het kader van het merkenrecht, in elk geval noodzakelijk dat sprake is van verwarringsgevaar. Wanneer een merk echter onderscheidend vermogen mist, kan van verwarringsgevaar geen sprake zijn. In het onderhavige geval heeft het hof in zijn tussenarrest reeds vastgesteld dat het teken WORLD PACK beschrijvend is en dus geen onderscheidend vermogen heeft. Hiervoor is overwogen dat WORLD PACK ook geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering. Kortom: van verwarringsgevaar is geen sprake. Ook overigens kan het beroep op onrechtmatige daad niet slagen, nu NMBS c.s. hun stelling dat TPG het merk heeft nagebootst en daarvan profiteert, in het licht van de betwistingen door TPG, onvoldoende heeft onderbouwd. Daardoor is niet voldaan aan de stelplicht en kan aan bewijslevering niet worden toegekomen, nog daargelaten dat daarvoor in het kader van dit kort geding toch al geen plaats is. 11 Het bovenstaande brengt mee dat principiële grieven 1 en 5 slagen en de overige principiële grieven geen behandeling meer behoeven. In het tussenarrest is reeds overwogen dat de (voorwaardelijke) incidentele grief, die door het slagen van de principiële grieven 1 en 5 onvoorwaardelijk was geworden, faalt. De slotsom is dan ook dat het bestreden vonnis vernietigd dient te worden. Derhalve dienen de vorderingen van NMBS c.s. alsnog te worden afgewezen. NMBS c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in eerste aanleg en in het principaal en het incidenteel beroep worden veroordeeld. Beslissing Het hof: in het principaal beroep – vernietigt het vonnis van 10 juni 2005 door de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage in kort geding tussen partijen gewezen; – en opnieuw rechtdoende: – wijst de vorderingen af; – veroordeelt NMBS c.s. in de kosten van de eerste aanleg tot aan deze uitspraak aan de zijde van TPG begroot op € 248,– aan verschotten en € 816,– aan salaris voor de procureur; – veroordeelt NMBS c.s. in de kosten van het principaal beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van TPG begroot op € 408,– aan verschotten en op € 4.470,– aan salaris voor de procureur; – verklaart deze uitspraak voor wat betreft de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad; in het incidenteel beroep – verwerpt het beroep; – veroordeelt NMBS c.s. in de kosten van het (voorwaardelijk) incidenteel beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van TPG begroot op € 2.235,–.

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Nr. 76 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 23 februari 2007 (Outdoor Cooking Store) Mr. F.J. de Vries Art. 2.20 lid 1b BVIE Het beeldmerk ontleent zijn onderscheidende kracht aan de gekrulde schrijfwijze en niet aan de woorden ’outdoor’, ’cooking’ en ’Store’ op zichzelf. Het merk heeft daardoor zwakke werking. Het enkele gebruik van een of meer van de genoemde woorden zal niet snel tot verwarring leiden. Dat is hier niet het geval omdat gedaagden het woord ’Store’ niet (in hun domeinnaam) gebruiken. Inburgering niet aannemelijk gemaakt. Art. 2.23 lid 1 BVIE De merkhouder kan zich niet verzetten tegen gebruik van aanduidingen van kenmerken van de waren of diensten. ’Outdoor cooking’ betekent ’buiten koken’ en beschrijft aldus het kenmerk van barbecues en aanverwante artikelen. Dat de aanduiding in het Engels is maakt dat niet anders. Art. 5 Hnw Geen verwarringsgevaar. Daarvoor is nodig dat de handelsnaam voldoende onderscheidend vermogen heeft. Outdoor cooking is een algemeen gangbare woordcombinatie, eiser kan die niet monopoliseren. Art. 3:296 BW Er is aanleiding tot het geven van een niet gevorderde voorziening. De rechter kan een voorziening geven die als minder dan de gevorderde heeft te gelden. Art. 6:162 BW Het is onrechtmatig om op zijn website de nadruk te leggen op de thans gangbare benaming voor barbecues en aanverwante producten en niet op de eigen onderneming, en daardoor verwarring te creëren ten opzichte van een onderneming met nagenoeg hetzelfde secondlevel domain in haar domeinnaam. Gedaagden moeten zich, ook al mogen zij de woorden ’outdoor’ en ’cooking’ gebruiken, wel onderscheiden van hun concurrenten. Gedaagden moeten op iedere pagina van hun website de naam van hun onderneming even prominent vermelden als ’outdoorcooking.nu’. Art. 6:194a BW Nu eiser geen barbecues en aanverwante producten verkoopt die de naam ’Outdoor cooking’ hebben en eiser die woordcombinatie niet kan monopoliseren, verwijst de domeinnaam van gedaagden niet naar concurrenten van gedaagden of goederen daarvan. Dus geen vergelijkende reclame. Arnoldus Maria Heetkamp h.o.d.n. Outdoor Cooking Store te Raalte, eiser bij dagvaarding van 6 december 2006, procureur mr. H. Ravenhorst, advocaat mr. M.E. Kossen te Almere, tegen 1 Vof Horseman Outfitter, the American Belt & Buckle Company Bills Barn te Groessen, 2 Bernard Willem ter Steeg te Zevenaar, 3 Femke Willemijn ter Steeg te Duiven, 4 Elizabeth Octavia ter Steeg-Draisma te Groessen, gedaagden, advocaat mr. D.J. Brugge te Apeldoorn.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 1 5

2 De feiten 2.1 Heetkamp heeft op 15 mei 1999 onder nummer 05063693 een eenmanszaak onder de naam Out Door Cooking Store doen registeren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor de regio Zwolle. 2.2 Sinds 30 juli 1999 is Heetkamp houder van het navolgende beeldmerk met inschrijfnummer 0673010:

Het beeldmerk is bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele eigendom (hierna: BBIE) ingeschreven voor de klassen 4 (houtskool en aanmaakstof), 8 (tangen, astangen, messen en vorken voor barbecues), 11 (barbecues en tuinhaarden), 21 (borstels (uitgezonderd penselen) en staalborstels; vleespennen, braadpannen voor barbecues; spatels voor gebruik in de keuken), 29 (vlees), 30 (sausen en specerijen). 2.3 Heetkamp heeft op 4 april 2000 bij de Stichting Internet Domein Naamregistratie (SIDN) de domeinnaam www. outdoor-cooking.nl doen registreren. Onder meer via die website verkoopt Heetkamp barbecues en aanverwante artikelen die hij niet zelf heeft gefabriceerd. Geen van die producten heeft de (merk)naam ’The Outdoor Cooking Store’ of een variant daarop. 2.4 Gedaagden sub 2, 3 en 4 zijn de firmanten van gedaagde sub 1. De vennootschap onder firma is volgens het uittreksel uit het handelsregister op 1 januari 2006 opgericht voor de verkoop van paardensport- en exclusieve outdoorcookingartikelen, staalwaren, lederwaren en voor het houden van een zadelmakerij. De onderneming waarin deze activiteiten plaatsvinden was oorspronkelijk van de vader van gedaagden sub 2 en 3, respectievelijk de echtgenote van gedaagde sub 4 (Ter Steeg senior) en is op 19 oktober 1985 onder nummer 09057811 ingeschreven in handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland. 2.5 Horseman Outfitter is rechthebbende van de domeinnaam www.outdoorcooking.nu die Ter Steeg senior op 13 oktober 2004 heeft doen registreren bij SIDN. Onder meer via die site verkoopt Horseman Outfitter barbecues en aanverwante artikelen. Horseman Outfitter fabriceert die producten niet zelf. Ook deze producten dragen niet (een variant op) de (merk)naam ’The Outdoor Cooking Store’. 4 De beoordeling Bevoegdheid 4.1 De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen van Heetkamp ter zake van het merkenrecht vloeit voort uit het bepaalde in art. 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

•


5 1 6

B I J B L A D


Spoedeisend belang 4.2 Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde onrechtmatige handelwijze van Horseman Outfitter een voortdurend karakter heeft. Het vorenstaande leidt ertoe dat hierna het geschil inhoudelijk zal worden behandeld. Merkenrecht 4.3 Heetkamp stelt dat Horseman Outfitter met de woorden ’outdoor’ en ’cooking’ in haar domeinnaam www.outdoorcooking.nu inbreuk maakt op zijn uitsluitend recht om voor de verkoop van barbecues en aanverwante artikelen gebruik te maken van die woorden, omdat die woorden kenmerkend zijn voor het beeldmerk. 4.4 Horseman Outfitter voert als verweer aan dat ’outdoor cooking’ beschrijvend is voor barbecues en aanverwante artikelen en dat Heetkamp daarom niet het alleenrecht heeft op deze woorden. Volgens Horseman Outfitter was Ter Steeg senior in 2004 dan ook gerechtigd om voor de verkoop van barbecues en dergelijke te kiezen voor een domeinnaam met daarin de woorden ’outdoor’ en ’cooking’. Hij heeft dat gedaan, aldus Horseman Outfitter, omdat haar andere domeinnaam www.horseman.nl associaties oproept met paardensportartikelen en niet met barbecues en aanverwante zaken. 4.5 Heetkamp heeft een bij het BBIE ingeschreven beeldmerk. Art. 2.20 lid 1 BVIE geeft de houder van een ingeschreven merk een uitsluitend recht en vermeldt onder a. tot en met d. de verschillende omstandigheden waaronder de merkhouder zich, onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, kan verzetten tegen het gebruik door derden van bepaalde tekens. In dit geval verzet Heetkamp zich tegen het gebruik van de woorden ’outdoor’ en ’cooking’. 4.6 Art. 2.20 lid 1 onder b BVIE geeft de merkhouder het recht om op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die zonder zijn toestemming hiertoe gebruik maakt, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 4.7 Horseman Outfitter gebruikt zijn domeinnaam, met daarin de woorden ’outdoor’ en ’cooking’ voor de verkoop van barbecues en aanverwante artikelen, derhalve voor waren waar Heetkamp zijn beeldmerk voor heeft ingeschreven. Art. 2.20 lid 1 sub b BVIE kan daardoor grond zijn voor een verbod aan Horseman Outfitter om zijn domeinnaam te gebruiken als door dat gebruik verwarring bij het publiek kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk van Heetkamp. Dat kan alleen als het merk van Heetkamp zelf dusdanig onderscheidend is dat het enkele gebruik door Horseman Outfitter van de woorden ’outdoor’ en ’cooking’ in haar domeinnaam al tot verwarring leidt. 4.8 Het beeldmerk van Heetkamp ontleent haar onderscheidende kracht aan de gekrulde manier waarop de naam ’The Outdoor Cooking Store’ is geschreven en niet aan de woorden ’outdoor’, ’cooking’ en ’Store’ op zichzelf. Daardoor heeft het merk zwakke werking, in die zin dat het enkele gebruik door derden van een of meer van die woorden niet

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

snel zal leiden tot verwarring bij het publiek. Dat is anders als het enkele gebruik van die woorden, auditief en begripsmatig tot verwarring leiden. Dat is in casu niet het geval omdat Horseman Outfitter in zijn domeinnaam geen gebruik maakt van het woord ’Store’. Nu er onvoldoende verwarring is te duchten, kunnen de vorderingen niet op grond van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE worden toegewezen. Daarenboven beperkt, zoals hierna volgt, art. 2.23 BVIE het uitsluitend recht van een merkhouder. 4.9 Op grond van art. 2.23 lid 1 sub b BVIE kan een merkhouder zich niet verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichtingen van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (Vgl. HvJ EG 7 januari 2004, IER 04, 29, Gerolsteiner Brunnen/Putsch). ’Outdoor cooking’ betekent ’buiten koken’ en beschrijft aldus het kenmerk van barbecues en aanverwante artikelen. Gesteld noch gebleken is dat het relevante publiek dat zo niet opvat omdat de aanduiding in het Engels is. 4.10 Voor zover Heetkamp met zijn verklaring dat hij de eerste was die in Nederland de aanduiding ’outdoor cooking’ in verband heeft gebracht met barbecues, heeft beoogd te stellen dat ’outdoor cooking’ als oorspronkelijk niet onderscheidend teken door inburgering als onderscheidingsteken van zijn onderneming is gaan gelden, heeft Heetkamp die stelling niet voldoende onderbouwd, met name door geen inzicht te geven in zijn markaandeel, de hoogte van zijn reclamekosten en het percentage van de betrokken kringen dat barbecues als afkomstig van een onderneming identificeert. Heetkamp heeft ook geen verklaringen overgelegd van de kamers van koophandel of andere beroepsverenigingen (vgl. HvJ EG 4 mei 1999, IER 1999, 165 (Chiemsee). 4.11 De slotsom van het vorenstaande is dat het beeldmerk van Heetkamp niet aan de vorderingen ten grondslag kan liggen. Handelsnaamrecht 4.12 Heetkamp heeft ter zitting verklaard dat hij feitelijk handelt onder de naam ’Outdoor Cooking’. Uitgangspunt is dat Heetkamp zich op grond van art. 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) kan verzetten tegen het gebruik door een derde van een jongere handelsnaam, zoals de domeinnaam www. outdoorcooking.nu kan zijn, als door die naam verwarring is te vrezen met de onderneming van Heetkamp. Verwarring is alleen te vrezen als de handelsnaam van Heetkamp zelf voldoende onderscheidend vermogen heeft om daarmee zijn onderneming te identificeren. Gelet op het vorenstaande is dat niet het geval. Outdoor cooking is tegenwoordig een algemeen gangbare woordcombinatie. Heetkamp kan die niet monopoliseren. De vorderingen kunnen daarom niet op het handelsnaamrecht zijn gestoeld. ’Ongeoorloofd misleidende reclame’ 4.13 Onduidelijk is of Heetkamp met ’ongeoorloofde misleidende reclame’ doelt op een misleidende mededeling in de zin van art. 6:194 BW of op een vorm van vergelijkende reclame die op grond van art. 6:194a BW niet geoorloofd is. Beide grondslagen zullen daarom worden behandeld.

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Misleidende mededeling 4.14 De enige informatie die de woordcombinatie ’outdoorcooking’ geeft in de domeinnaam www.outdoorcooking.nu is dat de website betrekking heeft op ’buiten koken’. Dat is in dit geval geen misleidende informatie. Ongeoorloofde vergelijkende reclame 4.15 Om te kunnen oordelen dat er sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, moet eerst vaststaan dat de domeinnaam www.outdoorcooking.nu een vergelijkende reclame-uiting is. In art. 6:194a BW wordt onder vergelijkende reclame verstaan elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Nu Heetkamp geen barbecues en aanverwante producten verkoopt die de naam ’Outdoor Cooking’ hebben, en Heetkamp, gelet op het hiervoor overwogene, voor zijn onderneming de woordcombinatie ’outdoor cooking’ niet kan monopoliseren, verwijst de domeinnaam noch naar goederen van specifieke concurrenten van Horseman Outfitter noch naar die concurrenten zelf. Van vergelijkende reclame is derhalve geen sprake. Daardoor ook niet van vergelijkende reclame die ongeoorloofd is. Zorgvuldigheidsnorm 4.16 Op de startpagina van www.outdoorcooking.nu wordt de bezoeker welkom geheten bij Outdoorcooking.nu. In de rechter bovenhoek staat prominent ’outdoorcooking.nu’. Er wordt niet vermeld van wie de site is. Ook op alle volgende pagina’s staat in de rechter bovenhoek prominent ’outdoorcooking.nu’. Alleen op de pagina ’Onze winkel’ staat onder ’Ons adres’ ’Horseman Outfitter Lijkweg 14 6923 CA Groessen’ en op de pagina ’Contact’ staat alleen het hiervóór genoemde adres alsmede het emailadres info@ outdoorcooking.nu’ en een telefoon- en faxnummer. Aldus legt Horseman Outfitter vooral de nadruk op de thans gangbare benaming voor barbecues en aanverwante producten en niet op haar eigen onderneming. Die handelwijze is verwarringwekkend en dus onzorgvuldig, nu er al een onderneming is met nagenoeg hetzelfde second-level domain (outdoor-cooking) in haar domeinnaam. Aldus handelt Horseman Outfitter in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is tegenover Heetkamp. Horseman Outfitter moet zich, ook al mag zij zoals uit het vorenstaande volgt, gebruik maken van de woorden ’outdoor’ en ’cooking’ wel onderscheiden van haar concurrenten. Op de site www.outdoorcooking.nu doet Horseman Outfitter dat onvoldoende. Voor de voorzieningenrechter is dat aanleiding voor het geven van de navolgende, niet gevraagde voorziening. Vorderingen 4.17 De slotsom van het vorenstaande is dat er geen basis is voor de ingestelde vorderingen. Evenwel kan de voorzieningenrechter een voorziening geven die als minder dan gevorderd heeft te gelden, als daar grond voor is. Nu Horseman Outfitter in strijd met de zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW handelt, door op www.outdoorcooking. nu onvoldoende duidelijk te zijn over naam en adres van haar onderneming, zal de voorzieningenrechter op grond daarvan Horseman Outfitter bevelen om binnen één week na betekening van dit vonnis, in de rechter bovenhoek van

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 1 7

iedere pagina van de website www.outdoorcooking.nu op dezelfde prominente wijze als en in de plaats van ’outdoorcooking.nu’ ’Horseman Outfitter’ te (doen) vermelden, zulks op verbeurte van de hierna te vermelden dwangsom. Proceskosten 4.18 Nu ieder van partijen in het ongelijk is gesteld, zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1 beveelt Horseman Outfitter om binnen één week na betekening van dit vonnis in de rechter bovenhoek van ieder pagina van de website www.outdoorcooking.nu op dezelfde prominente wijze als en in de plaats van ’outdoorcooking.nu’ ’Horseman Outfitter’ te (doen) vermelden, 5.2 veroordeelt Horseman Outfitter om aan Heetkamp een dwangsom te betalen van € 2.000,00 per dag dat zij het onder 5.1. gegeven bevel niet opvolgt, zulks met een maximum van in totaal € 200.000,00, 5.3 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.4 compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Nr. 77 Vzr. Rechtbank te ’s-Gravenhage, 20 september 2007 (Carbaglu) Mr. P.G.J. de Heij Art. 254 Rv (spoedeisend belang) Op geen enkele wijze is aannemelijk gemaakt dat de apotheek meer dan éénmaal de eigen bereiding heeft verstrekt op een voor CARBAGLU uitgeschreven recept. Deze éénmalige verstrekking, die zou hebben plaatsgevonden in april 2006, is onvoldoende grond om aan te nemen dat Orphan Europe thans nog een spoedeisend belang zou hebben bij het gevorderde verbod op merkinbreuk. Evenmin is aannemelijk dat thans nog een dreiging van merkinbreuk zou bestaan. Art. 6:162 BW j° Verordening (EG) inzake weesgeneesmiddelen Uit de door Orphan Europe overgelegde producties kan mogelijk worden afgeleid dat de overheid en de beroepsgroep het verstrekken van een eigen bereiding als regel niet wenselijk vinden indien een industrieel bereid geneesmiddel voorhanden is, maar voorshands moet worden geoordeeld dat een wettelijke of ongeschreven norm die dat verbiedt, ontbreekt. De stelling van Orphan Europe dat de chemische kwaliteit van CARBAGLU zoveel beter is dan de eigen bereiding van de apotheek dat de apotheek reeds daarom een voor haar geldende norm overtreedt door niet CARBAGLU af te leveren, kan in deze procedure daarom niet worden aanvaard. Daarom kan voorshands niet worden aangenomen dat het handelen van de apotheek in strijd is met enige uit de geneesmiddelenwetgeving voortvloeiende norm. Bovendien zou een dergelijke schending niet onrechtmatig zijn jegens Orphan Europe, omdat deze normen niet beogen zijn belangen als geneesmiddelenfabrikant te beschermen. Er is voorts geen reden om aan te nemen dat de apotheek een jegens Orphan Europe in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm heeft geschon-

•


5 1 8

B I J B L A D


den. De vergelijking met het in HR 17-1-1958 NJ 1961, 568 beschreven geval gaat niet op omdat niet kan worden aangenomen dat de apotheek enige wettelijke norm schendt. Voor zover de apotheek met Orphan Europe concurreert – deze concurrentie is beperkt omdat de apotheek slechts mag afleveren onder voorwaarde – is die concurrentie niet als oneerlijk aan te merken maar het gevolg van een in de regelgeving met betrekking tot geneesmiddelen gemaakte afweging. Orphan Europe Sarl te Parijs, eiser, procureur mr. L.Ph.J. baron van Utenhove, advocaten mrs. J.A. Lisman en A.M.E. Verschuur te Amsterdam, tegen 1 Haagse Transvaal en Sport Apotheek BV te ’s-Gravenhage, 2 P.W. Lebbink te ’s-Gravenhage, gedaagden, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. A.P. Ploeger en P. Kok te Amsterdam. 2 De feiten In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende feiten. 2.1 NAGS-deficiëntie is een zeldzame, mogelijk levensbedreigende, ziekte die een te hoog ammoniakgehalte van het bloed tot gevolg heeft. In Nederland zijn voor zover bekend slechts enkele personen die aan deze ziekte lijden. Een van hen (verder: de patiënt) is geboren in 1996. 2.2 De gevolgen van de ziekte kunnen effectief worden bestreden met een medicijn op basis van carglumaatzuur. Begin 1997 heeft de apotheek op voorschrift van en in overleg met een kinderarts van het Sophiaziekenhuis te Rotterdam (verder: de arts), een medicijn (verder: de eigen bereiding) samengesteld op basis van carglumaatzuur. De apotheek levert sindsdien de eigen bereiding aan de patiënt. 2.3 De apotheek betrekt de grondstof carglumaatzuur van Sigma-Aldrich te Bornem (België). De leverancier verlangt van de afnemer een verklaring die onder meer het volgende inhoudt: Ondergetekende verklaart hierbij dat de producten aangekocht bij Aldrich (...) enkel zullen gebruikt worden in research, analyse of productie en niet zullen aangewend worden: als verdovend middel als grondstof voor de fabricatie van verdovende middelen voor synthese en toepassing van onwettige doeleinden voor fabricatie van militaire goederen of voor enig ander militair gebruik voor uitvoer naar onrustgebieden als huishoudproduct De koper erkent dat de producten van Sigma-Aldrich niet werden getest op geschiktheid en veiligheid bij gebruik in voeding, medicijnen, cosmetica, landbouwtoepassingen en huishoudelijke toepassingen. 2.4 Bij beschikking van 18 oktober 2000 is carglumaatzuur door de Europese commissie met toepassing van Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 inzake weesgeneesmiddelen aangewezen als weesgeneesmiddel. Bij beschikking van de Europese commissie van 24 januari 2003 is vervolgens aan Orphan Europe een handelsvergunning verleend voor het weesgeneesmiddel ’CARBAGLU’ carglumaatzuur. Als gevolg van deze aanwijzing en vergunningverlening heeft Orphan Europe gedurende een periode van tien jaar marktexclusiviteit omdat de Europese Gemeenschap en de lid-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

staten gedurende die periode kort gezegd geen andere handelsvergunning voor hetzelfde of een vergelijkbaar geneesmiddel verstrekken. 2.5 De rechtspersoon naar Frans recht OE Operations, gevestigd te Puteaux, Frankrijk, is merkhouder van het op 11 mei 2000 onder nummer 001129808 geregistreerde gemeenschapswoordmerk ’CARBAGLU’ voor onder meer de waren ’pharmaceutical preparations for the treatment of rare diseases’ in klasse 5. OE Operations heeft aan Orphan Europe een procesvolmacht verstrekt om de onderhavige vorderingen, voor zover deze zijn gebaseerd op het gemeenschapsmerk, in te stellen. 2.6 De inkoopprijs van CARBAGLU is voor de apotheek enige tientallen malen duurder dan de kosten van de eigen bereiding. 2.7 De arts heeft op 20 april 2006 ten behoeve van de patiënt een recept uitgeschreven voor de verstrekking van CARBAGLU. Dit recept is aan de apotheek aangeboden. (...) 4 De beoordeling 4.1 Voor zover de vorderingen van Orphan Europe zijn gebaseerd op het gemeenschapsmerk is deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 GMeV en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. 4.2 Orphan Europe heeft bezwaar gemaakt tegen de door de apotheek bij brief van 4 september 2007 op voorhand toegezonden producties 17 en 18 (een verklaring van de in de apotheek werkzame apothekersassistente en een verklaring van de moeder van de patiënt) en tegen productie 19 (een overzicht de gemaakte proceskosten) die bij fax van 5 september 2007 is toegezonden. Orphan Europe stelt zich op het standpunt dat de producties zodanig kort voor de zitting zijn toegezonden dat zij zich daarover onvoldoende heeft kunnen beraden. 4.3 Zoals ook is bekendgemaakt op www.rechtspraak.nl dienen producties tijdig voor de zitting te worden toegezonden. Of producties tijdig zijn toegezonden moet in het concrete geval worden beoordeeld aan de hand van de eisen van een goede procesorde. De aard en omvang van de producties zijn daarbij van belang en in aanmerking moet worden genomen dat de gedaagde partij door de aard van het kort geding gedwongen is in een betrekkelijk korte periode relevante producties bijeen te brengen. 4.4 Producties 17 en 18 betreffen korte verklaringen (minder dan één pagina). De termijn waarop deze producties op voorhand zijn toegezonden is zodanig dat Orphan Europe ruim gelegenheid heeft gehad van de inhoud kennis te nemen en haar standpunt te bepalen. Het overgelegde overzicht van de proceskosten kan pas in een laat stadium worden overgelegd omdat de gemaakte kosten – ook die in de laatste dagen voor de behandeling ter zitting – zoveel mogelijk dienen te worden gespecificeerd en onderbouwd. Orphan Europe heeft ook van deze productie voldoende kennis kunnen nemen en haar commentaar daarop kunnen voorbereiden. Dat blijkt ook uit zijn hierna te bespreken verweer tegen de gevorderde kosten.

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


aflevering eigen bereiding onder het merk CARBAGLU 4.5 De overgelegde verklaring van de apothekersassistente houdt in dat op het recept van de arts van 20 april 2006 geen medicijnen zijn verstrekt omdat het de apotheek en de groothandel niet bekend zou zijn geweest of op dat tijdstip CARBAGLU al verkrijgbaar was. Het recept zou daarop aan de moeder van de patiënt zijn teruggegeven met het advies contact op te nemen met de arts. De moeder van de patiënt heeft deze gang van zaken in een verklaring bevestigd. De apotheek heeft voorts een verklaring overgelegd van de arts waarin deze vermeldt dat hij slechts éénmaal CARBAGLU heeft voorgeschreven en dat hij en de behandelende huisartsen overigens de eigen bereiding hebben voorgeschreven. De apotheek heeft voorts nog in het geding gebracht recepten van de huisartsen van de patiënt van 22 maart 2006, 16 mei 2006, 22 juni 2006 en 21 september 2006, telkens voor de eigen bereiding, kopieën van de labels waaruit volgt dat op die data en ook op 19 december 2006 de eigen bereiding met vermelding daarvan aan de patiënt is afgeleverd en een recept van de arts van 12 juni 2007, eveneens voor de eigen bereiding. 4.6 Orphan Europe trekt deze verklaringen in twijfel maar, daargelaten de stellige en onderbouwde betwisting van de apotheek met betrekking tot de verstrekking in april 2006, is in ieder geval op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat de apotheek meer dan éénmaal de eigen bereiding heeft verstrekt op een voor CARBAGLU uitgeschreven recept. Deze éénmalige verstrekking, die zou hebben plaatsgevonden in april 2006, is onvoldoende grond om aan te nemen dat Orphan Europe thans nog een spoedeisend belang zou hebben bij het gevorderde verbod op merkinbreuk. De voorzieningenrechter neemt hierbij in aanmerking dat, anders dan Orphan Europe stelt, evenmin aanemelijk is dat thans nog een dreiging van merkinbreuk zou bestaan. 4.7 Uit het voorgaande volgt dat de onder I, II en IIIa weergegeven stellingen van Orphan Europe niet tot toewijzing van het gevorderde kunnen leiden. oneerlijke concurrentie, ongeoorloofde eigen bereiding 4.8 Orphan Europe heeft ter toelichting op zijn stelling onder IIb verwezen naar de open norm van artikel 40 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (verder: BIG) en aanbeveling 35 van de Nederlandse Apotheek Norm. Artikel 40 BIG bepaalt dat de apotheker zijn beroepsuitoefening op zodanige wijze dient te organiseren dat een en ander leidt of redelijkerwijze moet leiden tot verantwoorde zorg. De aanbeveling houdt volgens Orphan Europe in dat de apotheker dient te beoordelen of een apotheekbereiding nodig is. Daarvan zal, meent Orphan Europe, behoudens bijzondere omstandigheden geen sprake zijn indien een industrieel bereid geneesmiddel voorhanden is. Orphan Europe wijst voorts nog op een LNA-mededeling van het wetenschappelijk bureau van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) waarin als voorwaarde voor eigen bereiding zou zijn gesteld dat geen geregistreerd handelsequivalent in Nederland of een andere lidstaat van de Europese gemeenschap op de markt is. Tot slot wijst Orphan Europe op een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer van 27 juli 2007 en op de parlementaire geschiedenis van de Geneesmiddelenwet.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 1 9

4.9 Partijen verschillen niet van mening dat het de apotheek in beginsel is toegestaan geneesmiddelen te bereiden en in de eigen apotheek aan de patiënt af te leveren (de zogenaamde magistrale bereiding, vergelijk artikelen 18 lid 5, 40 lid 3 en 61 lid 1 Geneesmiddelenwet). Levering in de zin van de wet aan andere apothekers (collegiale levering) is niet toegestaan. 4.10 Op die laatste situatie ziet, zoals Orphan Europe heeft erkend, de hiervoor genoemde brief aan de Tweede Kamer, waarvan de strekking is dat de minister aankondigt maatregelen te nemen om de collegiale levering aan banden te leggen. Over eigen bereiding vermeldt de brief niet meer dan de opmerking dat zulks is uitgezonderd van de vergunningplicht. Daargelaten de status van de brief kan daaruit de door Orphan Europe gestelde norm niet worden afgeleid. 4.11 Ook de wetgeschiedenis waarnaar Orphan Europe verwijst – een brief van de minister aan de Tweede Kamer van 8 december 1998 – ziet op collegiale levering. In de brief merkt de minister op: Tegenwoordig is het voor apothekers eenvoudiger geworden om geneesmiddelen, die commercieel verkrijgbaar zijn, zelf grootschalig te produceren. Daartoe worden zelfs mobiele tabletteer-machines te huur aangeboden. Hiermee dreigt er een onevenwichtige situatie te ontstaan, omdat dergelijke praktijken op gespannen voet staan met de Europese regelgeving ter zake. Reguliere fabrikanten van geneesmiddelen zijn op grond van Europese regelgeving immers verplicht tot zowel het hebben van een vergunning voor het fabriceren van geneesmiddelen als het laten registreren van geneesmiddelen door het CBG. Binnen afzienbare tijd zal met de aanpassing van artikel 13 WOG (het initiatief wetsvoorstel Oudkerk) in de mogelijkheid voor de ziekenhuisapotheek worden voorzien om ook aan niet-opgenomen patiënten af te leveren. Het grootschalige karakter – met name in de ziekenhuisapotheken – van de eigen bereidingen zal daarmee verder toenemen. Het probleem van de grootschalige eigen bereidingen klemt daarmee eens te meer. Ik ben voornemens om een duidelijke afbakening te maken van geneesmiddelen die door de apotheker als magistrale en officinale bereiding geproduceerd mogen worden en de overige die uitsluitend door vergunninghoudende fabrikanten onder GMP-condities bereid mogen worden en uitsluitend na registratie afgeleverd. Hierbij zullen met name de productieschaal en de beschikbaarheid op de commerciële markt een rol spelen. 4.12 Dit voornemen heeft niet geleid tot het niet langer toestaan van eigen bereiding onder de op 1 juli 2007 in werking getreden Geneesmiddelenwet. In de Memorie van Toelichting wordt integendeel onder 5.6 toegelicht dat deze uitzondering op de vergunningplicht overeenkomstig de in de memorie genoemde richtlijn gehandhaafd blijft: Hoofdregel is dat het verboden is geneesmiddelen te vervaardigen en in de handel te brengen zonder de vereiste vergunningen. Deze verboden zullen niet van toepassing zijn met betrekking tot geneesmiddelen die door een apotheker in een apotheek zijn bereid en bestemd zijn om rechtstreeks aan klanten van de desbetreffende apotheek te worden verstrekt. Deze uitzondering vloeit voort uit artikel 3 van richtlijn 2001/83/EG. 4.13 De overgelegde LNA- medeling lijkt eveneens de collegiale levering tot onderwerp te hebben. De voorwaarde voor eigen bereiding die Orphan Europe daarin leest, dat geen geregistreerd handelsequivalent in Nederland of een andere lidstaat van de Europese gemeenschap op de markt is, kan de voorzieningenrechter daarin niet terugvinden.

•


5 2 0

B I J B L A D


4.14 Tot slot blijkt niet dat aan de aanbeveling van de Nederlandse Apotheek Norm een uitleg moet worden gegeven als Orphan Europe voorstaat. 4.15 Uit de door Orphan Europe overgelegde producties kan mogelijk worden afgeleid dat de overheid en de beroepsgroep het verstrekken van een eigen bereiding als regel niet wenselijk vinden indien een industrieel bereid geneesmiddel voorhanden is, maar voorshands moet worden geoordeeld dat een wettelijke of ongeschreven norm die dat verbiedt ontbreekt. oneerlijke concurrentie, gebruik ondeugdelijke grondstof 4.16 De door Sigma-Aldrich geëiste verklaring houdt geenszins in dat de door haar geleverde stof niet geschikt is voor de bereiding van medicijnen maar vermeldt slechts dat de stof voor die toepassing niet getest is. Juist de apotheker is bij uitstek de deskundige om te bepalen of de stof niettemin gebruikt kan worden voor de bereiding van medicijnen. Vergelijk in dit verband artikel 23 BIG: Tot het gebied van deskundigheid van de apotheker worden gerekend het bereiden van geneesmiddelen (...) 4.17 De gestelde 8% onbekende verontreinigingen in de grondstof is in deze procedure niet onderbouwd terwijl het door de apotheek overgelegde ’Cerficate of Analysis’ van Sigma-Aldrich een zuiverheid van de grondstof van 99% vermeldt. De stelling van Orphan Europe dat de chemische kwaliteit van CARBAGLU zoveel beter is dan de eigen bereiding van de apotheek dat de apotheek reeds daarom een voor haar geldende norm overtreedt door niet CARBAGLU af te leveren kan in deze procedure daarom niet worden aanvaard. schending zorgvuldigheidsnorm 4.18 Het voorgaande voert tot de conclusie dat voorshands niet kan worden aangenomen dat het handelen van de apotheek in strijd is met enige uit de geneesmiddelenwetgeving voortvloeiende norm. Bovendien zou een dergelijke schending, zoals Orphan Europe inziet, niet onrechtmatig zijn jegens hem omdat deze normen niet beogen zijn belangen als geneesmiddelenfabrikant te beschermen. 4.19 Er is voorts geen reden om aan te nemen dat de apotheek een jegens Orphan Europe in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden. De door Orphan Europe getrokken vergelijking met het in het arrest H.R. 17 januari 1958, NJ 1961, 568 beschreven geval gaat niet op omdat niet kan worden aangenomen dat de apotheek enige wettelijke norm schendt. Voor zover de apotheek met Orphan Europe concurreert – deze concurrentie is beperkt omdat de apotheek slechts mag afleveren onder de hiervoor beschreven voorwaarde – is die concurrentie niet als oneerlijk aan te merken maar het gevolg van een in de regelgeving met betrekking tot geneesmiddelen gemaakte afweging. De bescherming voor weesgeneesmiddelen is door Verordering 141/2000 in dit opzicht immers uitdrukkelijk beperkt tot het niet toestaan van andere handelsvergunningen en biedt aldus geen absolute bescherming, terwijl in de destijds geldende regelgeving en ook in de nadien tot stand gekomen Richtlijn 2001/83 de magistrale bereiding uitdrukkelijk is toegestaan. Daarbij komt dat de eigen bereiding door de apotheek reeds plaatsvond voordat de handelsvergunning aan Orphan Europe werd verleend en dat de omvang van de levering door de apotheek bovendien beperkt is.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

proceskosten 4.20 Het voorgaande leidt tot afwijzing van de vorderingen. Als in het ongelijk gestelde partij dient Orphan Europe de proceskosten te dragen. Deze dienen te worden begroot met toepassing van artikel 1019h voor zover het geschil tussen partijen het ingeroepen merkrecht betreft en voor het overige met toepassing van het liquidatietarief. 4.21 De apotheek heeft opgave gedaan van de navolgende kosten van haar advocaat: tot en met 4 september 2007 € 18.450 (exclusief B.T.W. voor 77,7 uren). De op 5 en 6 september 2007 bestede tijd schat zij op 16 uur (voorbereiding, voorbespreking, reistijd en zitting). Voor deze uren wordt aan haar € 3900 (exclusief B.T.W.) in rekening gebracht. Zij merkt 50% van deze kosten aan als te zijn gemaakt in verband met het merkenrechtelijke deel van het geschil. Orphan Europe vindt 50% een te groot aandeel. In zijn eigen opgave is hij uitgegaan van 37%. Orphan Europe vindt ook het geschatte aantal uren voor 5 en 6 september te hoog. 4.22 De voorzieningenrechter acht de schatting van de apotheek van de aan het merkenrechtelijke deel van het geschil toe te schrijven tijd reëel omdat er geen aanwijzingen zijn dat de voorbereiding en behandeling van dit deel van het geschil minder of meer tijd heeft gekost dan voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op andere ingeroepen grondslagen. Het aantal uren voor 5 en 6 september acht de voorzieningenrechter eveneens reëel. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de apotheek zich – evenals Orphan Europe – heeft laten bijstaan door twee advocaten en Orphan Europe niet heeft aangevoerd dat zulks gelet op de aard van het geschil niet redelijk was. 4.23 De proceskosten worden gezien het voorgaande als volgt begroot: kosten advocaat, € 18.450,– en € 3.900,–. Totaal € 22.350,–. 50% € 11.175,–, 50% liquidatietarief € 408,– en griffierecht € 251,–. Totaal € 11.834,–. 5 De beslissing De voorzieningenrechter: wijst de vorderingen af;

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Nr. 78 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 30 oktober 2007 (WWF/De Lucht) Mr. M.J. Blaisse Art. 2.20 lid 1 d BVIE De Lucht heeft geen geldige reden voor het gebruik van de woordmerken van WWF bij haar ’tank en cash’-actie. De Lucht heeft vóór de actie contact opgenomen met WWF c.s. over een samenwerking met betrekking tot een spaaractie. WWF c.s. heeft De Lucht toen gemeld dat zij als natuurorganisaties vooralsnog niet willen samenwerken met de brandstofbranche waarin De Lucht actief is en dat De Lucht daarom geen gebruik mag maken van de merken van WWF. De woordmerken van WWF hebben een grote reputatie; het is aannemelijk dat afbreuk wordt gedaan aan de natuurbeschermingsreputatie van de woordmerken van WWF als die merken voorkomen in een spaaractie die de verkoop beoogt te vergroten van milieuvervuilende producten. Art. 6:162 BW WNF kan in redelijkheid vrezen dat haar reputatie schade lijdt door de actie. Bij het publiek kan de suggestie ontstaan dat De Lucht de actie samen met WNF heeft opgezet en dat WNF het tanken van (milieuvervuilende) brandstoffen aanbeveelt. Aannemelijk is dat deze suggestie van samenwerking tussen De Lucht en WNF een negatieve invloed zal kunnen hebben op de bereidheid van sponsoren en donoren om WNF financieel te steunen. De Lucht handelt onrechtmatig jegens WNF. Art. 1019h Rv De termen ’redelijk en evenredig’ en ’billijkheid’ geven aan dat de proceskostenveroordeling enerzijds afhankelijk is van de complexiteit van de zaak en anderzijds van de mate van verwijtbaarheid van de inbreuk. Een bedrag van in totaal EUR 6.000 is een passend honorarium voor de advocaten van WWF c.s. (EUR 19.000 gevorderd). 1 WWF – World Wide Fund for Nature te Gland, Zwitserland, 2 Stichting Het Wereld Natuur Fonds – Nederland te Zeist, eiseressen, procureur mr. J.M. Bosnak, advocaten mrs. M.C.H.I. van der Dussen en A.N.E. Alff te Utrecht, tegen De Lucht Tankstations BV te Bruchem, gedaagde, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer C.A.M. van Hulten. 2 De feiten 2.1 WWF c.s. zetten zich (wereldwijd) in voor de bescherming van de natuur. WWF is houder van de Benelux woordmerken ’WERELD NATUUR FONDS’ en ’WNF’. Van die merken is WNF licentienemer. 2.2 De Lucht exploiteert enkele tankstations. Zij voert sinds medio mei een spaaractie onder de naam ’Tank en Cash’ (hierna: de actie). De Lucht verspreidt daarvoor brochures op haar stations. Daarin staat onder meer: TANK EN CASH Doe mee met de Tank & CASH-actie, want uw tankbeurt is geld waard bij (...) De Lucht(...)! Bij elke tankbeurt krijgt u van ons korting. Via een uniek registratienummer houden we uw saldo bij. De gespaarde korting kunt u verzilveren door het bedrag op uw bankrekening te laten storten of door te sparen voor cadeaus, een club of een goed doel.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 2 1

(...) DOE MEE: – Vraag aan de balie van tankstation De Lucht om een Cashcard. – Activeer de pas eenmalig via www.deluchttankstations.nl. – Geef aan waar u voor wilt sparen. – Bij elke tankbeurt laat u uw pas scannen. (...) Onder deze tekst is in de brochure een ’CashCard’ afgebeeld. Op die kaart staan muntstukken, de naam ’CashCard’ en de naam van De Lucht. In de brochure staat ook: GOED DOEL Laat zien dat u maatschappelijk betrokken bent en steun het goede doel. (...) De Lucht (...) is donateur van het Wereld Natuur Fonds. U kunt uw korting ook laten overmaken aan dit goede doel. Wij doen er dan nog een schepje bovenop met een extra korting van 1 cent per liter. Ook is het mogelijk zelf een ander goed doel te kiezen. 2.3 Op de internetsite www.deluchttankstations.nl staat onder meer: (enz.) 2.4 WWF c.s. hebben geen medewerking verleend aan de actie. Zij hebben De Lucht gesommeerd de actie te staken. De Lucht heeft geen gehoor gegeven aan de sommatie. 3 Het geschil 3.1 WWF c.s. vorderen dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: I. De Lucht gebiedt met onmiddellijke ingang de verspreiding van de Tank- en Cash-actiebrochure te staken en gestaakt te houden alsmede gebiedt met onmiddellijke ingang alle uitingen op de site(s) van De Lucht met betrekking tot de Tank- en Cash-actie voor zover daarin het WNF en/of merken van het WWF worden genoemd te verwijderen, althans de site(s) zodanig te wijzigen dat het WNF en de merken van het WWF niet meer worden genoemd, op straffe van het verschuldigd worden van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,00 per brochure waarmee het gebod wordt overtreden dan wel per dag dat gedaagde handelt in strijd met dit gebod, zulks ter keuze van WWF c.s.; II. De Lucht gebiedt iedere inbreuk op de merkrechten van WWF c.s. met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder De Lucht gebiedt ieder gebruik van het woordmerk WERELD NATUUR FONDS en de lettercombinatie WNF in uitingen van De Lucht offline en online te staken en gestaakt te houden op straffe van het verschuldigd worden van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,00 per keer dat De Lucht dit gebod overtreedt; III. de termijn ex artikel 260 Rv bepaalt op zes maanden na de datum van dit vonnis; IV. De Lucht veroordeelt in de kosten van het geding, zijnde de volledige door WWF c.s. gemaakte kosten aan salarissen en verschotten van de advocaat en de procureur of een ander door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die WWF c.s. hebben gemaakt. 3.2 WWF c.s. leggen aan de vorderingen ten grondslag dat De Lucht op grond van artikel 6:162 lid 2 BW onrechtmatig jegens hen handelt door in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betamelijk is, met de actie bij het publiek de suggestie te wekken dat

•


5 2 2

B I J B L A D


WWF c.s. als natuurorganisaties het tanken bij De Lucht promoten. WWF c.s. stellen dat de actie misleidende reclame oplevert en om die reden ook in strijd is met artikel 6:194 BW en voorts dat De Lucht met de actie merkinbreuk pleegt waartegen WWF c.s. op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE opkomen nu hun reputatie als natuurbeschermers heeft te lijden onder de actie. Volgens WWF c.s. is in het voorgaande tevens het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen gelegen. 3.3 De Lucht voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling Bevoegdheid 4.1 De voorzieningenrechter stelt met toepassing van artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) vast dat haar bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen die op de gestelde merkinbreuk zijn gebaseerd, voortvloeit uit het feit dat gedaagde is gevestigd in het arrondissement van de rechtbank Arnhem. Spoedeisend belang 4.2 Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde reputatieschendende gedragingen van De Lucht een voortdurend karakter hebben. Merkenrecht 4.3 Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE geeft de houder van een merk het recht om op grond van zijn uitsluitend recht als merkhouder iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 4.4 Niet in geding is dat De Lucht in de brochure en op haar internetsites gebruik maakt van de woordmerken ’WERELD NATUUR FONDS’ en ’WNF’ anders dan ter onderscheiding van waren en diensten. Volgens De Lucht moest zij de woordmerken echter wel gebruiken omdat je geen donateurs voor WNF kunt werven zonder de naam van WNF te noemen. Die stelling doet er evenwel niet aan af dat De Lucht geen geldige reden heeft voor het hiervóór genoemde gebruik van de woordmerken. De Lucht heeft vóór de actie contact opgenomen met WWF c.s. over een samenwerking met betrekking tot een spaaractie. WWF c.s. heeft De Lucht toen gemeld dat zij als natuurorganisaties vooralsnog niet willen samenwerken met de brandstofbranche waarin De Lucht actief is en dat De Lucht daarom geen gebruik mag maken van de merken van WWF, maar dat De Lucht wel donateur mag worden van WNF en dat zij voor WNF donateurs mag werven. De Lucht wist derhalve dat WWF c.s. niet betrokken wilden worden in reclame-uitingen van De Lucht en dat zij geen toestemming gaven om de woordmerken van WWF te gebruiken in de brochure van de actie en op de internetsites over de actie. 4.5 De Lucht heeft niet weersproken dat WNF als natuurbeschermingsorganisatie zeer bekend is en als zodanig een grote reputatie geniet. Dit betekent dat ook de genoemde woordmerken van WWF die reputatie hebben en

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

dat WWF – zoals zij onweersproken heeft gesteld – daarom het gebruik van haar merken door derden met waarborgen omkleedt. De voorzieningenrechter acht, voorshands geoordeeld, aannemelijk dat afbreuk wordt gedaan aan de natuurbeschermingsreputatie van de woordmerken van WWF als die merken voorkomen in een spaaractie die de verkoop beoogt te vergroten van milieuvervuilende producten. WWF komt als houder van de genoemde woordmerken reeds om deze reden een beroep toe op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Wat dit betekent voor haar vorderingen, komt hierna aan de orde. Overige grondslagen 4.6 Omdat WNF geen houder is van de genoemde merken, kan zij artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE niet ten grondslag leggen aan haar vorderingen. Om de vorderingen van WNF toe te kunnen wijzen moet er daarom sprake zijn van de gestelde onrechtmatige daad wegens schending van de zorgvuldigheidsnorm (artikel 6:162 lid 2 BW) of van de gestelde misleidende reclame (artikel 6:194 BW). Dit wordt hierna beoordeeld. Zorgvuldigheidsnorm 4.7 Zoals uit het vorenstaande volgt geniet (ook) WNF een grote reputatie als natuurbeschermingsorganisatie. WNF heeft niet weersproken gesteld dat zij ter uitvoering van haar doelstellingen afhankelijk is van sponsoren en donoren. Aannemelijk is dat, zoals WNF stelt, de sponsoren en donoren juist door deze reputatie verbonden willen zijn aan WNF en dat WNF er (ook) daarom belang bij heeft dat haar reputatie niet wordt geschonden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan WNF in redelijkheid vrezen dat haar reputatie schade lijdt door de actie. Daartoe wordt overwogen dat vooral door de introductie van de ’WNF-kaart’ en door de kreet ’TANK EN CASH ! Voor jezelf, een ander je club, of het WNF’ bij het publiek de suggestie kan ontstaan dat De Lucht de actie samen met WNF heeft opgezet en dat WNF het tanken van (milieuvervuilende) brandstoffen aanbeveelt. Aannemelijk is dat deze suggestie van samenwerking tussen De Lucht en WNF een negatieve invloed zal kunnen hebben op de bereidheid van sponsoren en donoren om WNF financieel te steunen. De conclusie is dan ook dat De Lucht met de actie jegens WNF in strijd handelt met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. Daardoor handelt De Lucht onrechtmatig jegens WNF. Dit brengt mee dat de grondslag van de misleidende reclame verder onbesproken kan blijven. Vorderingen sub I, II en III 4.8 Op grond van het vorenstaande zal de vordering onder I. worden toegewezen zoals hierna vermeld. Daarbij zal De Lucht ambtshalve een termijn gegund worden waarbinnen zij nog geen dwangsom zal verbeuren. Ambtshalve zal de dwangsom voorts worden beperkt als hierna volgt. 4.9 Ter zitting heeft WWF verklaard dat de vordering sub II is ingesteld ter voorkoming van merkinbreuk in toekomstige spaaracties van De Lucht. Gesteld noch gebleken is evenwel dat er aanwijzingen zijn voor opvolgende spaaracties met daarin (een van) de woordmerken van WWF. WWF heeft thans dan ook geen belang bij toewijzing van de vordering sub II, zodat die vordering zal worden afgewezen.

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

4.10 Toegewezen wordt de vordering om de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv te bepalen op zes maanden na datum van dit vonnis.

Nr. 79 Rechtbank te Breda, 29 augustus 2007*

Proceskosten 4.11 De Lucht zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. WWF c.s. hebben met een beroep op artikel 1019h Rv veroordeling van De Lucht gevorderd tot vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten, die volgens hen € 19.000,00 bedragen. Artikel 1019h Rv is de implementatie van artikel 14 van de Europese Richtlijn betreffende de maatregelen en procedures om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (de Handhavingsrichtlijn) die als uitgangspunt neemt dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter geven de termen ’redelijke en evenredig’ en ’billijkheid’ aan dat de proceskostenveroordeling enerzijds afhankelijk is van de complexiteit van de zaak en anderzijds van de mate van verwijtbaarheid van de inbreuk. 4.12 Gelet op het vorenstaande overweegt de voorzieningenrechter dat de onderhavige zaak (ook) voor wat betreft het merkenrechtelijke aspect niet als gecompliceerd kan worden gekenmerkt nu de rechtsvraag en het feitencomplex helder zijn, en voorts dat De Lucht weliswaar verwijtbaar heeft gehandeld, maar ook dat zij over de actie contact heeft opgenomen met WWF c.s en dat zij heeft geprobeerd de actie af te stemmen op de instructies van WWF c.s. De voorzieningenrechter oordeelt daarom dat een bedrag van in totaal € 6.000,– een passend honorarium is voor de advocaten van WWF c.s. De proceskosten aan de zijde van WWF c.s. worden dan ook begroot op: dagvaarding € 84,31, vast recht € 251,00 en salaris procureur € 6.000,–. Totaal € 6.335,31.

Mr. J.P. Leijten

5 2 3

(SPRL/Tradelink )

Art. 27a AW De rechtbank oordeelt aannemelijk dat eiseres minst genomen enige schade heeft ondervonden van het op de markt komen van het inbreukmakende product zodat aan dit vereiste om op de voet van art. 27a schadevergoeding te verkrijgen, begroot op het bedrag van de door de inbreukmaker met de inbreuk behaalde winst, is voldaan. Voor de onderbouwing van kwade trouw schiet de door eiseres overgelegde documentatie tekort. Bij de beoordeling van de behaalde winst geldt daarom het uitgangspunt dat slechts de normale toerekenbaarheid aanwezig was. Bij dit laatste past dan in de winstberekening een benadering op normale bedrijfseconomische grondslagen. De rechtbank oordeelt daarom redelijk het verdisconteren van de kosten van het vernietigen van de catalogi, van de accountant, van directe reclame en een deel van de algemene kosten. SPRL Ateliers Bodart & Valter te Seraing, België, eiseres, procureur mr. M.F.IJ.J. Kramer, advocaten mrs. F.V.B.M. Mutsaerts en A.P. de Wit te ’s-Hertogenbosch, tegen 3D Tradelink BV te Breda, gedaagde, procureur mr. J.L.G.M. Verwiel. 2 Het geschil 2.1 Bodart vordert samengevat – Tradelink verklaring voor recht dat Tradelink inbreuk heeft gemaakt op een auteursrechtelijk beschermde scheidingswand van Bodart, alsmede winstafdracht terzake ad euro 36.810,00, vermeerderd met rente en kosten. 2.2 Tradelink voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 3 De beoordeling 3.1 Bodart heeft haar stellingname omtrent het auteursrecht op de scheidingswand, zoals omschreven de dagvaarding, op minimaal genoegzame wijze gedocumenteerd in de producties 1 en 2 bij de akte tot in het geding brengen van producties van 11 oktober 2006. Tradelink heeft hier tegenover een ongemotiveerde ontkenning van de inbreuk gesteld, hetgeen ontoereikend is. Dit verweer wordt daarom gepasseerd en de inbreuk op het auteursrecht rechtens als vaststaand aangemerkt. De vordering sub 1 ligt daardoor voor toewijzing gereed. 3.2 De vordering tot winstafdracht is gebaseerd op artikel 27 a Auteurswet. 3.3 De rechtbank oordeelt aannemelijk dat Bodart minst genomen enige schade heeft ondervonden van het op de markt komen van het inbreukmakende product, zodat aan dit vereiste om op de voet van artikel 27 a Auteurswet schadevergoeding te verkrijgen, begroot op het bedrag van de door de inbreukmaker met de inbreuk behaalde winst, is voldaan. 3.4 Voor een verplichting tot winstafdracht wegens auteursrechtinbreuk geldt het toerekenbaarheidsvereiste van artikel 6: 162 BW. De inbreuk is toerekenbaar indien zij aan schuld te wijten is, of aan een oorzaak welke krachtens *

Beroep ingesteld. Red.

•


5 2 4

B I J B L A D


de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de inbreukmaker komt. Onbetwist staat vast dat aan dit vereiste is voldaan. 3.5 Bodart baseert zich op de inhoud van het in geding gebrachte rapport van bevindingen, gedateerd 12 maart 2003, opgemaakt door het accountantskantoor Deloitte & Touche. Hierin wordt aan de hand van justificatoire bescheiden onderzocht welke winst Tradelink heeft behaald met het inbreukmakende product gedurende de boekjaren 1998 tot en met 30 september 2002. Het rapport concludeert dat een winst is behaald van euro 36.810,00, bestaande uit een marge tussen verkoopwaarde en inkoopwaarde ad euro 54.983 en directe kosten ad euro 18.173,00. Op basis hiervan vordert Bodart het bedrag van euro 36.810,00 wegens winstafdracht. 3.6 Tradelink betwist dat de directe kosten door de registeraccountants zijn vastgesteld. In haar visie dienen aan het bedrag van euro 18.172,61 te worden toegevoegd de vernietigingskosten van de catalogi ad euro 3456,00, de advocaat- en vonniskosten ad euro 7.224,80, de accountantskosten ad euro 7.745,00 en directe reclame kosten ad euro 1269,53. Opgeteld bij de opsomming van de registeraccountants zouden de directe kosten in totaal bedragen euro 37.867,94. Voorts stelt zij dat de registeraccountants ten onrechte geen rekening heeft gehouden met toedeling van een deel van de algemene kosten. De algemene kosten terzake van de voorliggende problematiek, begroot op 11 1/2 procent, zouden een bedrag van euro 23.470,81 vormen. De directe en algemene kosten volgens deze berekening opgeteld bedragen de totaalsom van euro 63.378,00. Afgezet tegen de berekende marge van euro 54.982,93 is de conclusie van Tradelink dat er sprake was van een verlies en geen winst gemaakt is. Dit zou sporen met het gegeven dat het product niet behoorde tot haar core business maar een service product was dat niet veel toevoegde aan haar activiteiten. Bij gebreke van winst zou de vordering volgens Tradelink behoren te worden afgewezen. 3. 7 Bodart betwist niet het gemaakt zijn van de genoemde kosten, de daarbij geplaatste bedragen, en de stelling dat slechts sprake zou zijn geweest van een service-product zodat deze gegevens rechtens vaststaan. Zij stelt echter dat de aftrek van de genoemde kosten niet acceptabel is, reeds in het algemeen niet, en temeer niet omdat sprake is geweest van moedwillig gedane inbreukmakende handelingen. 3. 8 In dit laatste verband staat weliswaar onweersproken vast dat Tradelink in Duitsland bij vonnis van 21 december 1999 door het Landgericht Köln is veroordeeld, maar de rechtbank kan uit het overgelegde vonnis niet opmaken dat inbreuk op auteursrecht hieraan ten grondslag lag. Vaststaat wel dat Hof van Beroep te Brussel bij overgelegd arrest van 2 november 2001 inbreuk op het onderhavige auteursrecht door de betreffende scheidingswand heeft aangenomen in een procedure tegen Tradelink. Vanaf die datum zou moedwillige inbreuk aan te nemen zijn. Er zijn echter geen aanknopingspunten om dit eerder te plaatsen in de tijd. De documentatie die Bodart heeft overgelegd om het auteursrecht en de inbreuk daarop te onderbouwen bestaat uit wat fotocopieën. Voor de aanname van het auteursrecht en de inbreuk kan de rechtbank , uitsluitend vanwege het ontbreken van betwis-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

ting, nog net genoegen nemen. Voor de onderbouwing van kwade trouw schiet deze documentatie tekort. Uit het overzicht dat deel uitmaakt van genoemd accountantsrapport blijkt dat de laatste verkoopfactuur van het product gedateerd was op 6 november 2001.Aannemelijk is dat de feitelijke verkoop plaatsvond voordat Tradelink kennis droeg van het arrest van het Hof te Brussel. Bij de beoordeling van de behaalde winst geldt daarom het uitgangspunt dat slechts de normale toerekenbaarheid aanwezig was. 3.9 Bij dit laatste past dan in de winstberekening een benadering op normale bedrijfseconomische grondslagen.De rechtbank oordeelt daarom redelijk het verdisconteren van alle door Tradelink aangevoerde bedragen, met uitzondering van de advocaat en vonniskosten. Veronderstellenderwijs aannemende dat dit kosten zijn betreffende de voorafgaande procedure in kort geding geldt dat conform het toen geldende regime ten aanzien van proceskostenveroordeling geen vergoeding van integrale kosten plaatsvond. Bij het beoordelen van deze post zouden ook de werkelijke kosten van Bodart een rol behoren te spelen die niet geliquideerd zijn. Redelijk is daarom deze posten geheel buiten beschouwing te laten. De door de accountant berekende directe kosten behoren te worden verhoogd met een bedrag van in totaal euro 12.470,53, en daarnaast komen de algemene kosten in mindering ad euro 23.470,34. Op basis van deze berkening resteert een winstbedrag van , afgerond, euro 869,00. Voor toekenning van een bedrag wegens buitengerechtelijke kosten bestaat gelet op deze uitkomst geen grond. Het is aannemelijk dat de schade van Bodart, op andere wijze dan winstafdracht benaderd, tot voor haar betere resultaat zou hebben geleid. Gelet hierop zal de rechtbank naar billijkheid de proceskosten aldus liquideren dat ieder de eigen kosten blijft dragen. 4 De beslissing De rechtbank 1 Verklaart voor recht dat de door gedaagde aangeboden en verkochte Spirals afscheidingswanden zoals omschreven in het lichaam der dagvaarding inbreuk maken op de auteursrechten van eiseres op de Flexi afscheidingswanden. 2 Veroordeelt gedaagde om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan eiseres te betalen de somma van euro 869,00, te vermeerderen met de wetteljke rente daarover vanaf 1 april 2003 tot de dag der algehele voldoening. 3 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 4 Wijst af het meer of anders gevorderde.

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


Nr. 80 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 10 oktober 2007 (Rubber Boot jas) Mr. J.Th. van Walderveen Art. 1 Auteurswet Bij de voor het auteursrecht noodzakelijke oorspronkelijkheid gaat het er om of de maker subjectieve keuzes heeft gemaakt bij de creatie van het werk. Die keuzes kunnen – zoals hier – ook bestaan in het op een bepaalde manier combineren van al bekende elementen. Art. 3:303 BW Het belang bij het gevorderde verbod ontbreekt nu gedaagde reeds in november 2004 vrijwillig op verbeurte van een boete van EUR 500 per overtreding (waarvan de hoogte overeenkomt met de in deze procedure gevorderde dwangsom) heeft verklaard zich te zullen onthouden van de verhandeling van het betreffende product. Daar komt bij dat gesteld noch gebleken is dat overtreding van de onthoudingsverklaring nadien heeft plaatsgevonden. In het verlengde van de afwijzing van de verbodsvordering valt niet in te zien welk belang eiseres nog heeft bij de gevorderde verklaring voor recht. Art. 6:162, lid 3 BW In het kader van haar vergewissingsplicht heeft gedaagde niet mogen volstaan met het enkel afgaan op de verklaring van YaYa dat het kledingmonster vrij was van rechten. Als professional in de confectiebranche had zij immers dienen te begrijpen dat die verklaring eraan voorbijziet dat rechtenvrije kledingmonsters niet bestaan. Daartoe geldt dat het in casu niet gaat om schetsen of ontwerpaanwijzingen van een nog te fabriceren kledingstuk, maar om een daadwerkelijk bestaand model dat dus door iemand ontworpen en vervaardigd is en derhalve een auteursrechtelijke maker zal hebben. Dat gedaagde al tien jaar zonder moeilijkheden zaken heeft gedaan met YaYa en niet heeft geweten dat het kledingmonster een model van eiseres betrof, neemt de verwijtbaarheid van gedaagdes handelen niet weg. Art. 27a AW Eiseres heeft, nadat gedaagde de integrale inkoopfactuur in het geding zal hebben gebracht, geen belang meer bij een door een accountant gewaarmerkte opgave van de kostprijs, verkoopprijs en de met de inbreuk behaalde winst. Aan de stelling van de eiseres dat de verklaring van de door gedaagde ingeschakelde registeraccountant niet als objectief kan worden beschouwd, wordt voorbijgegaan nu een aan tuchtrecht onderworpen registeraccountant uit hoofde van zijn functie in beginsel, behoudens door eiser te stellen feiten en omstandigheden die mogelijk tot een ander oordeel zouden kunnen leiden, geacht moet worden onafhankelijk en objectief te zijn. De vordering tot winstafdracht dient te worden beperkt tot afgifte van de nettowinst waarbij wordt aangenomen dat in ieder geval de directe kosten (i.e. kosten die rechtstreeks en uitsluitend zijn gemaakt in verband met de desbetreffende activiteiten) en een evenredig deel van de vaste kosten bij de bepaling van de winst mogen worden afgetrokken. Art. 96 lid 2c BW Bij toewijzing van buitengerechtelijke incassokosten moet het gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van een dossier.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 2 5

G-Sus Wholesale and Design BV te Amsterdam, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. W. Heemskerk, advocaat mr. S.F. Kalff te Amsterdam, tegen Low Land Fashion International BV te Veenendaal, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. K.E. Verzijden te Amsterdam. a Tussenvonnis Rechtbank te ’s-Gravenhage, 30 mei 2007 (mr. J.Th. van Walderveen) 1 De procedure 1.1 Low Land is aanvankelijk gedagvaard voor de rechtbank Utrecht tegen de rolzitting van 16 februari 2005. Nadat op 23 september 2005 een comparitie van partijen had plaatsgevonden, heeft de rechtbank Utrecht bij tussenvonnis van 1 maart 2006 overwogen dat de vorderingen van G-Sus in conventie onder meer zien op inbreuk op een nietingeschreven gemeenschapsmodel zodat, voor zover de vorderingen daarop zijn gebaseerd, gezien artikel 81 Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen (Vo. 6/2002) niet de rechtbank Utrecht, maar de rechtbank ’s-Gravenhage bevoegd is van die vorderingen kennis te nemen. De rechtbank Utrecht heeft zich ten aanzien van de vorderingen in conventie voor zover gebaseerd op het auteursrecht wel bevoegd verklaard. Zij heeft partijen echter in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de vraag of zij deze vorderingen, gelet op de samenhang daarvan met de vorderingen gebaseerd op het nietingeschreven gemeenschapsmodel, alsmede gelet op het feit dat beide vorderingen zijn gebaseerd op hetzelfde feitencomplex, niet ook aan de rechtbank ’s-Gravenhage wensten voor te leggen. Nadat beide partijen bij akte te kennen hadden gegeven dat hun voorkeur uitging naar integrale verwijzing, heeft de rechtbank Utrecht zich bij tussenvonnis van 21 juni 2006 onbevoegd verklaard van de vorderingen kennis te nemen voor zover die zijn gebaseerd op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel en de zaak – gelet op het verzoek van partijen tot integrale verwijzing – ook voor het overige, daaronder begrepen de vorderingen in reconventie – verwezen naar deze rechtbank. 1.2 G-Sus heeft vervolgens een akte met producties genomen ter rolle van 26 september 2006, waarna Low Land een antwoordakte heeft genomen ter rolle van 25 oktober 2006. Ten slotte is vonnis bepaald. 2 De feiten 2.1 G-Sus maakt haar bedrijf van de vervaardiging en verkoop van kledingartikelen die zij onder meer onder het merk G-SUS op de markt brengt. In de ’women’s collection winter 2003’ van G-Sus is een jas genaamd ’Rubber Boot’ opgenomen. Het betreft een korte jas met rits, capuchon en vier houtje-touwtje sluitingen. De jas ziet er als volgt uit:

•


5 2 6

B I J B L A D


2.2 Low Land is een onderneming die zich bezig houdt met de im- en export van confectiekleding alsmede de productie daarvan. Zij produceert hoofdzakelijk onder private label maar er vindt ook productie plaats onder eigen merken. Low Land beschikt daartoe over een eigen ontwerpafdeling in Nederland, eigen inkoopkantoren in Azië en een eigen verkoopkantoor in Duitsland. Daarnaast werkt Low Land samen met diverse producenten in Azië, veelal op exclusieve basis. 2.3 In juli 2004 heeft Low Land in opdracht van YaYa Shirt Company B.V. (hierna: ’YaYa’) een partij korte jassen met rits, capuchon en houtje-touwtje sluitingen doen produceren. Begin september 2004 heeft Low Land 2.400 stuks van de jassen aan YaYa geleverd, zulks onder artikelnummer 061780L00. De door Low Land vervaardigde jas ziet er als volgt uit:

2.4 Bij brief van 9 november 2004 heeft G-Sus Low Land gesommeerd – kort samengevat – iedere inbreuk op het auteursrecht en niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht van G-Sus te staken en gestaakt te houden, opgave te doen van het aantal vervaardigde, in voorraad gehouden en ver-

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

kochte exemplaren van de inbreukmakende jassen met vermelding van inkoop- en verkoopprijzen en onder opgave van de namen en adressen van de afnemers, de nog in omloop zijnde exemplaren terug te nemen en die tezamen met de zich nog in voorraad bevindende exemplaren ter vernietiging aan G-Sus af te geven, en ten slotte de door G-Sus geleden schade aan haar te vergoeden. 2.5 Low Land heeft op 3 december 2004 een onthoudingsverklaring afgegeven waarvan de inhoud – voor zover relevant – als volgt luidt: ’4. Per brieven van 25 november en 1 december 2004 heeft Low Land aan G-SUS bevestigd dat de verhandeling van het jack met artikelnummer 061780L00 reeds was gestaakt en dat hiervan uitsluitend 2.400 stuks waren geleverd aan YaYa. Deze levering is gecontroleerd door een accountant van PriceWaterhouseCoopers, zoals uit blijkt uit Bijlage 3. In aanvulling hierop deelt Low Land nog mede dat zij zelf ook slechts 2.400 stuks van het betreffende jack van haar Chinese producent heeft ontvangen. Verwezen wordt naar de factuur d.d. 19 juli 2004, die is aangehecht als Bijlage 4. 5. Low Land handhaaft haar bevestiging tot staking van de verhandeling van het artikel met nummer 061780L00 op straffe van een boete van € 500,– voor iedere overtreding.’ Aan de overige in de sommatie gestelde eisen heeft Low Land geen gevolg gegeven. 2.6 Op 10 december 2004 heeft G-Sus, na daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, conservatoire derdenbeslagen doen leggen ten laste van Low Land onder ABN AMRO Bank N.V., Coöperatieve Rabobank Rijn en Vallei U.A., Coöperatieve Rabobank Utrecht U.A. en ING Bank N.V. Twee beslagen hebben doel getroffen, te weten die onder ABN AMRO Bank en ING Bank. 3 Het geschil in conventie 3.1 Na wijziging van eis vordert G-Sus – samengevat – een verklaring voor recht dat Low Land inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrecht en/of niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht ten aanzien van de ’Rubber Boot’ jas, althans onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door ongeoorloofde (slaafse) nabootsingen van de ’Rubber Boot’ jas in voorraad te hebben en in het verkeer te brengen. Zij vordert verder dat Low Land zal worden bevolen het vervaardigen, aanbieden, verkopen, in het verkeer brengen en/ of op andere wijze openbaar maken en/of verveelvoudigen van nabootsingen althans ongeoorloofde bewerkingen van werken van G-Sus, waaronder de ’Rubber Boot’ jas, te staken en gestaakt te doen houden. Daarnaast vordert zij het doen van opgaven (rekening en verantwoording, gegevens omtrent bij de vervaardiging en invoer van het product betrokken personen), met veroordeling tot het betalen van dwangsommen in geval van niet-nakoming van het verbod of de geboden. Voorts vordert G-Sus de veroordeling van Low Land tot het betalen van schadevergoeding en afdragen van genoten winst, nader op te maken bij staat, alsmede een voorschot daarop van EUR 15.000,00. Ten slotte vordert G-Sus betaling van buitengerechtelijke kosten, alles met veroordeling van Low Land in de kosten van de procedure. 3.2 Aan haar vorderingen legt G-Sus ten grondslag dat Low Land inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrecht en/of nietingeschreven gemeenschapsmodelrecht dan wel onrecht-

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


matig jegens haar heeft gehandeld, door jassen te verhandelen die vrijwel identiek zijn aan de door G-Sus ontworpen ’Rubber Boot’ jas. 3.3 Low Land voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie 3.4 Na vermeerdering van eis vordert Low Land – samengevat – de door G-Sus op 10 december 2004 ten laste van haar gelegde derdenbeslagen onder ABN AMRO Bank en ING Bank op te heffen en G-Sus te veroordelen de daardoor geleden schade, bestaande uit renteverlies, te vergoeden, een en ander met veroordeling van G-Sus in de kosten van de procedure. 3.5 G-Sus voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling in conventie Bevoegdheid 4.1 De uitsluitende bevoegdheid van deze rechtbank om kennis te nemen van vorderingen op basis van een nietingeschreven gemeenschapsmodel, berust op artikel 80 lid 1 en artikel 81 Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen jo. artikel 3 Uitvoeringswet EG-Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op auteursrechtinbreuk en onrechtmatig handelen zijn deze daaraan verknocht te achten, zodat ook te dien aanzien bevoegdheid bestaat. Auteursrecht 4.2 Nu zowel G-Sus als Low Land in hun processtukken daaraan de meeste aandacht hebben besteed, ziet de rechtbank aanleiding eerst op de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen in te gaan. 4.3 Low Land heeft niet betwist dat het ontwerp van de door haar vervaardigde en aan YaYa verkochte jassen zodanig met het ontwerp van de ’Rubber Boot’ jas overeenstemt, dat er sprake is van een verveelvoudiging in de zin van de Auteurswet. Evenmin heeft zij bestreden dat het ontwerp van de jassen aan dat van de ’Rubber Boot’ is ontleend. 4.4 Ter afwering van de vordering van G-Sus heeft Low Land evenwel betwist dat de ’Rubber Boot’ jas van G-Sus voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar is. Bij de beoordeling daarvan wordt vooropgesteld dat een product auteursrechtelijke bescherming toekomt voor zover het vatbaar is voor menselijke waarneming en het een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. In dit verband heeft G-Sus gesteld dat de onderscheidende elementen van de ’Rubber Boot’ jas bestaan in de vier houtje-touwtje sluitingen die aan de voorzijde zijn afgezet met een driehoek, de bontdetails op de mouwen en, aan de voor- en achterzijde, de belijning van de jas én de capuchon. Low Land heeft volstaan er in algemene zin op te wijzen dat houtje-touwtje sluitingen al sinds jaar en dag worden gebruikt, terwijl ook het afbiezen van mouwen met enigszins volumineus materiaal reeds op grote schaal in de confectie wordt toegepast. Wat de belijning van de jas en de capuchon betreft heeft Low Land aangevoerd dat zij niet inziet waarin het oorspronkelijke van dat element schuilt. Dat betoog

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 2 7

faalt. Dat een of meer van de gecombineerde elementen op zichzelf reeds bekend waren, is niet van belang. Bij de voor het auteursrecht noodzakelijke oorspronkelijkheid gaat het er immers om of de maker subjectieve keuzes heeft gemaakt bij de creatie van het werk. Die keuzes kunnen – zoals hier – ook bestaan in het op een bepaalde manier combineren van al bekende elementen. De stelling van Low Land dat de elementen ook indien zij gezamenlijk worden beschouwd niet oorspronkelijk zijn, heeft zij niet onderbouwd, zodat die stelling wordt verworpen. Het ter zake gedane bewijsaanbod wordt mitsdien gepasseerd. 4.5 Daarmee staat vast dat Low Land inbreuk heeft gemaakt op het aan G-Sus toekomende auteursrecht met betrekking tot de ’Rubber Boot’ jas. 4.6 Vervolgens is de vraag of dat in het onderhavige geval moet leiden tot het opleggen van een verbod. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend. Low Land heeft met juistheid betoogd dat het belang bij het gevorderde verbod ontbreekt nu zij reeds in november 2004 vrijwillig op verbeurte van een boete van EUR 500,00 per overtreding (waarvan de hoogte overeenkomt met de in deze procedure gevorderde dwangsom) heeft verklaard zich te zullen onthouden van de verhandeling van het betreffende product. Die verklaring (zie r.o. 2.5) is voldoende duidelijk en niet dubbelzinnig. Daar komt bij dat gesteld noch gebleken is dat overtreding van die onthoudingsverklaring nadien heeft plaatsgevonden. Nu aldus geen sprake is van nog immer dreigend onrechtmatig handelen, heeft G-Sus bij haar met een dwangsom versterkte verbodsvordering geen belang, zodat die vordering zal worden afgewezen. In het verlengde daarvan valt niet in te zien welk belang G-Sus nog heeft bij de gevorderde verklaring voor recht, althans heeft G-Sus daarbij geen voldoende concreet belang gesteld. De gevorderde verklaring voor recht zal daarom eveneens worden afgewezen. Overige grondslagen 4.7 Het gevorderde verbod en de verklaring voor recht zijn op dezelfde gronden evenmin toewijsbaar voor zover aan die vorderingen ten grondslag is gelegd dat Low Land inbreuk heeft gemaakt op het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel respectievelijk anderszins onrechtmatig heeft gehandeld jegens G-Sus. Ten aanzien van het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel komt daar nog bij dat de beschermingsduur daarvan inmiddels is verstreken, zodat een verbod ook uit dien hoofde niet toewijsbaar is. Schadevergoeding en winstafdracht – het ontbreken van toerekenbaarheid 4.8 Daarmee komt de rechtbank toe aan een bespreking van de vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht. Tussen partijen is niet in geschil dat die vorderingen slechts toewijsbaar zijn indien de inbreuk op het auteursrecht aan Low Land kan worden toegerekend. Van verwijtbaarheid die tot toerekening leidt zal sprake zijn indien Low Land ten tijde van het vervaardigen en aan YaYa verkopen van de in het geding zijnde jassen wist of had moeten weten dat daarmee inbreuk werd gemaakt op het aan een derde toekomende auteursrecht. 4.9 Low Land heeft zulks bestreden. In dat verband heeft zij aangevoerd dat YaYa bij haar is gekomen met de vraag of Low Land een partij van 2400 jassen kon produceren aan de

•


5 2 8

B I J B L A D


hand van een kledingmonster dat YaYa had meegenomen van een beurs in Kanton, China. YaYa heeft daarbij aan Low Land verklaard dat het monster vrij was van rechten. Met YaYa, zo heeft Low Land aangevoerd, had zij op dat moment al 10 jaar een bestendige relatie, terwijl zij nooit problemen op het gebied van schending van rechten van derden had meegemaakt. Low Land heeft betoogd dat zij dan ook geen enkele reden had om te vermoeden dat het door YaYa aan haar ter beschikking gestelde kledingmonster inbreukmakend was. Low Land heeft er daarbij op gewezen dat G-Sus geen marktleider is in de modebranche die voor derden herkenbare kleding produceert, dat het monster niet herkenbaar was als van een bepaalde producent afkomstig en dat het evenmin een copyright-notice of een andere aanduiding bevatte die op rechten van derden duidde. Onder die omstandigheden, aldus nog steeds Low Land, mocht zij afgaan op de – in deze procedure schriftelijk bevestigde – verklaring van haar opdrachtgever en rustte op haar geen verdergaande vergewissingsplicht. 4.10 Dit verweer wordt verworpen. In het kader van haar vergewissingsplicht heeft Low Land niet mogen volstaan met het enkel afgaan op de verklaring van YaYa dat het kledingmonster vrij was van rechten. Als professional in de confectiebranche had zij immers dienen te begrijpen dat die verklaring eraan voorbij ziet dat rechtenvrije kledingmonsters niet bestaan. Daartoe geldt dat het in casu niet gaat om schetsen of ontwerpaanwijzingen van een nog te fabriceren kledingstuk, maar om een daadwerkelijk bestaand model, dat dus door iemand ontworpen en vervaardigd is en derhalve een auteursrechtelijke maker zal hebben. Op de vraag wat Low Land had moeten doen toen het model aan haar werd aangeboden, heeft de vertegenwoordiger van G-Sus ter zitting dan ook terecht geantwoord dat Low Land aan YaYa had moeten vragen ’waar zij dit model vandaan had’ en dat ’als Low Land als antwoord had gekregen dat dit model uit China kwam, dat dit model aan YaYa op een beurs ter beschikking was gesteld door een fabrikant en dat YaYa het model bij een andere fabrikant wilde laten produceren, zij de opdracht [had] moeten weigeren’. Door dat niet te doen, heeft Low Land het risico van inbreuk op een auteursrechtelijk beschermd werk van een derde maker willens en wetens aanvaard en kan zij, indien, zoals hier, dat risico zich verwezenlijkt, zich er niet met succes op beroepen dat de inbreuk haar niet kan worden toegerekend. Dat – zoals Low Land nog heeft aangevoerd – zij al tien jaar zonder moeilijkheden zaken heeft gedaan met YaYa en niet heeft geweten dat het kledingmonster een model van G-Sus betrof, neemt naar het oordeel van de rechtbank de verwijtbaarheid van het handelen van Low Land niet weg. 4.11 Nu de inbreuk op het aan G-Sus toekomende auteursrecht ten aanzien van de ’Rubber Boot’ jas aan Low Land kan worden toegerekend, is zij gehouden de door G-Sus ten gevolge van de auteursrechtinbreuk geleden schade te vergoeden dan wel de daarmee behaalde winst aan G-Sus af te dragen. 4.12 Voor de door G-Sus gevorderde verwijzing naar de schadestaat bestaat evenwel geen aanleiding, nu de door G-Sus geleden schade dan wel de door Low Land met de inbreuk behaalde winst even goed in deze procedure kan worden vastgesteld. Daarbij wordt overwogen dat – zoals Low Land terecht heeft betoogd – slechts één van beide vorderingen voor toewijzing vatbaar is (vgl. laatstelijk HR 8 december 2006, AMI 2007, p. 89). Nu G-Sus zich over de omvang van

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

D E C E M B E R

2 0 0 8

de gestelde schade niet heeft uitgelaten, zal de rechtbank – als kennelijk de hoogste van beide vorderingen – ervan uitgaan dat G-Sus afdracht heeft beoogd van de door Low Land ten gevolge van de inbreuk genoten winst. 4.13 Bij de bepaling van de vaststelling daarvan kan als onvoldoende weersproken worden uitgegaan van een totaal aantal van 2400 vervaardigde en aan YaYa verkochte jassen, welk aantal blijkens de verklaring van de registeraccountant overeenstemt met het aantal vermeld op de inkoopfactuur van de Chinese fabrikant, de verkoopfactuur, de packing list van de Chinese fabrikant en de ’bill of lading’. Uit de verkoopfactuur blijkt verder dat de jassen voor een verkoopprijs van EUR 14,95 exclusief BTW aan YaYa zijn verkocht. De inkoop/productieprijs van de vervaardigde jassen is vooralsnog niet te bepalen, nu die prijs in de door Low Land overgelegde factuur van haar Chinese fabrikant onleesbaar is gemaakt. Low Land zal dan ook in de gelegenheid worden gesteld de integrale factuur, d.w.z. zonder dat daarin enig onderdeel onleesbaar is gemaakt, bij akte alsnog in het geding te brengen, waarna G-Sus daarop bij antwoord-akte mag reageren. 4.14 Nu de vordering tot winstafdracht reeds op grond van de auteursrechtelijke grondslag voor toewijzing in aanmerking komt, kan een bespreking van de overige grondslagen achterwege blijven. Nevenvorderingen 4.15 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen heeft G-Sus, nadat Low Land de integrale inkoopfactuur in het geding zal hebben gebracht, geen belang meer bij een door een accountant gewaarmerkte opgave van de kostprijs, verkoopprijs en de met de inbreuk behaalde winst, zodat die vordering wordt afgewezen. Aan de stelling van G-Sus dat de verklaring van de door Low Land ingeschakelde registeraccountant niet als objectief kan worden beschouwd, wordt voorbijgegaan nu een aan tuchtrecht onderworpen registeraccountant uit hoofde van zijn functie in beginsel, behoudens door eiser te stellen feiten en omstandigheden die mogelijk tot een ander oordeel zouden kunnen leiden, geacht moet worden onafhankelijk en objectief te zijn. Dergelijke feiten en omstandigheden zijn in casu gesteld noch gebleken. 4.16 De vordering tot opgave van de bij de vervaardiging en invoer van het inbreukmakende product betrokken personen wordt eveneens afgewezen, nu Low Land onweersproken heeft gesteld dat zij van die – ook in de conclusie van antwoord weergegeven – gegevens reeds aan G-Sus opgave heeft gedaan. 4.17 Het gevorderde voorschot op de vergoeding van schade alsmede op de afdracht van winst ten bedrage van EUR 15.000,– wordt afgewezen, nu G-Sus daarbij geen belang heeft, althans zij dat belang niet onderbouwd heeft gesteld. Buitengerechtelijke kosten 4.18 De gevorderde buitengerechtelijke kosten komen niet voor toewijzing in aanmerking. De rechtbank hanteert het uitgangspunt dat het bij toewijzing van buitengerechtelijke incassokosten moet gaan om verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van een dossier. G-Sus heeft haar door Low Land

•


D E C E M B E R

2 0 0 8

B I J B L A D


betwiste stelling dat van dergelijke werkzaamheden sprake is, niet nader onderbouwd, zodat niet is gebleken dat het gaat om verrichtingen, anders dan die ter voorbereiding van de processtukken en ter instructie van de zaak. in reconventie 4.19 Nu hiervoor in conventie is komen vast te staan dat er voor het leggen van de beslagen een rechtmatige basis heeft bestaan, komt de gevorderde opheffing van die beslagen niet voor toewijzing in aanmerking. De in verband met de gelegde beslagen gevorderde schadevergoeding, bestaande uit renteverlies, kan om dezelfde reden evenmin worden toegewezen. Om redenen van proceseconomie zal de rechtbank te dien aanzien bij eindvonnis beslissen. in conventie en reconventie 4.20 Iedere verdere beslissing wordt aangehouden. b Eindvonnis de Rechtbank, enz. 2.2 Bij genoemd tussenvonnis is Low Land in de gelegenheid gesteld de factuur van haar Chinese fabrikant bij akte in het geding te brengen. 2.3 Uit de ter rolle van 27 juni 2007 genomen akte blijkt dat de inkoopprijs van de jassen $ 9,90 per stuk is geweest. Low Land heeft onweersproken gesteld dat de dollarkoers ten tijde van de leverantie € 1,20 heeft bedragen, hetgeen omgerekend in de Euro-munteenheid neerkomt op een inkoopprijs van € 8,25 per stuk. Nu in deze procedure wordt uitgegaan van een totaal aantal van 2400 vervaardigde en aan YaYa verkochte jassen, kan thans, indachtig de verkoopprijs van € 14,95 excl. BTW, de brutowinst worden vastgesteld op een bedrag van € 16.080,00. Hierover bestaat tussen partijen ook geen verschil van mening. 2.4 Low Land heeft evenwel aangevoerd dat op de brutowinst in mindering dient te worden gebracht een bedrag van € 2.870,00 ter zake van aan YaYa betaalde commissie (zijnde een percentage van 8% van de verkoopopbrengst van € 35.880,00), een bedrag van € 5.382,00 ter zake van vaste kosten (door Low Land gesteld op 15% van de verkoopopbrengst) en ten slotte een bedrag van € 2.740,00 ter zake van vennootschapsbelasting overeenkomend met een in 2004 geldend tarief van 35%. Aldus komt Low Land op een aan YaYa af te dragen winst van € 5.088,00.

•

Operator: XYvision

E I G E N D O M

5 2 9

2.5 Het betoog van G-Sus dat het bij winstafdracht gaat om de brutowinst, wordt verworpen. De vordering tot afgifte van de brutowinst dient volgens vaste rechtspraak te worden beperkt tot afgifte van de nettowinst, waarbij wordt aangenomen dat in ieder geval de directe kosten (i.e. kosten die rechtstreeks en uitsluitend zijn gemaakt in verband met de desbetreffende activiteiten) en een evenredig deel van de vaste kosten bij de bepaling van de winst mogen worden afgetrokken (zie bijv. Hof ’s-Gravenhage 11 mei 2006, IER 2006, 74; Rechtbank ’s-Gravenhage 22 augustus 2007, B9 4555). 2.6 Aldus heeft de rechtbank de door Low Land gestelde kosten te beoordelen. 2.7 De betaling van een commissie van 8% over de verkoopopbrengst aan YaYa heeft Low Land, in het licht van de gemotiveerde betwisting daarvan door G-Sus, onvoldoende onderbouwd, zodat deze post bij de vaststelling van de nettowinst buiten beschouwing zal worden gelaten. 2.8 G-Sus heeft gemotiveerd betwist dat de vaste kosten van Low Land 15% hebben bedragen. Het percentage is volgens G-Sus disproportioneel en niet gebruikelijk in de kledingbranche. Low Land heeft bij nadere akte een jaarrekening in het geding gebracht waaruit het percentage van 15% zou moeten blijken. G-Sus heeft ten aanzien daarvan evenwel terecht aangevoerd dat het een geconsolideerde jaarrekening betreft van een vijftiental vennootschappen behorende tot Low Land Fashion holding B.V. waaruit de vaste kosten van Low Land niet blijken. Bij gebreke van een gedocumenteerde onderbouwing zal de rechtbank een evenredig deel van de vaste kosten van Low Land schatten op 5% van de verkoopopbrengst, zijnde een bedrag van € 1.794,00. Bij deze schatting houdt de rechtbank rekening met het feit dat Low Land de productie van de jassen heeft uitbesteed aan haar Chinese fabrikant en ter zake dus niet zelf kosten heeft gemaakt, terwijl het ontwerp van de jassen is ontleend aan dat van de ’Rubber boot’ jas van G-Sus en in die zin ook niet van ontwerpkosten kan worden gesproken. 2.9 Voor aftrek van de door Low Land gestelde betaalde vennootschapsbelasting is geen grondslag aanwezig. 2.10 Het vorenstaande betekent dat de door Low Land aan G-Sus af te dragen winst een bedrag beloopt van € 16.080,00 (brutowinst) – € 1.794,00 (5% vaste kosten) = € 14.286,00.

•


5 3 0

O F

B I J B L A D

F

I

C I

E } L

E

M E


D E

D E

Register van octrooigemachtigden De directeur van Octrooicentrum Nederland maakt bekend dat de inschrijvingen van de heer ir. A.W. Prins op 8 decem-

L

E I G E N D O M

I

•

Operator: XYvision

N

G

E

D E C E M B E R

2 0 0 8

N

ber 2008, van de heer ir. L.M.H. Cobben op 12 december 2008 en van de heer dr.ir. H.W.A.M. Hanneman op 16 december 2008 op hun verzoek zijn doorgehaald in het register van octrooigemachtigden.

Jurisprudentie. aan te tonen dat geen bewezen verband vertoont met de eigenschap waar het om gaat)(blz. 493) Rechterlijke uitspraken

Recommend Documents