1 6
M A A R T
2 0 0 4
B I J B L A D
I N D U S T R I E } L E
Beslissingen: in conventie: De rechtbank: wijst de vorderingen af; veroordeelt Ajinomoto in de op deze procedure in reconventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Daesang begroot op € 181,51 aan verschotten en € 2.145,– aan procureurssalaris; verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling in conventie uitvoerbaar bij voorraad; In reconventie: wijst de vorderingen af; veroordeelt Daesang in de op deze procedure in reconventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Ajinomoto begroot op nihil aan verschotten en € 780,– aan procureurssalaris; verklaart dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling in reconventie uitvoerbaar bij voorraad. Enz.
Nr. 15 Hoge Raad der Nederlanden, 25 april 2003* (pastavormig wasmiddel) Mrs. J.B. Fleers, P.C. Kop en F.B. Bakels Art. 43, lid 1 Row (191o) Hof: Het kenmerkende gedeelte b) heeft geen betrekking op de in de bestaande wasmachines aanwezige bekende doseer/toevoersystemen voor wasmiddel en water, maar op een doseersysteem met een specifieke, afzonderlijke menginrichting die geschakeld is vóór het loogreservoir (trommel) van de bestaande wasmachines, welk doseersysteem derhalve een wezenlijk aspect vormt van de machinale waswerkwijze zoals die in conclusie 1 is geoctrooieerd. Het verleningsdossier bevestigt het oordeel van het Hof dat de door Henkel bepleite ’leer’ van het octrooi geen steun vindt in de stukken van het verleningsdossier. Art. 225 Rv oud Het hof gaat voorbij aan het bewijsaanbod (door deskundigen); hiertegen gericht cassatieberoep verworpen. Henkel KgaA te Düsseldorf-Holthausen, Duitsland, eiseres tot cassatie, advocaat mr. J. Groen te ’s-Gravenhage, tegen De Zeepfabriek en Chemicaliënhandel ’Gouda’ BV te Gouda, verweerster in cassatie, advocaat mr. F.I.S.A.L. van Velsen te Rotterdam. a Gerechtshof te ’s-Gravenhage, 21 juni 2001 (mrs. J.C. Fasseur-van Santen, E.J. van Sandick en R.A. Grootoonk) 1 Het hof gaat uit van volgende vaststaande feiten 1.1 Henkel is houder van het Europees octrooi EP 0.295.525 B1 betreffende een ’Maschinelles Waschverfahren’. De aanvrage voor het octrooi is ingediend op 6 juni 1988 en ter *
Vervolg op Rb. ’s-Gravenhage, 15 april 1998, BIE okt. 2oo1, nr. 73, blz. 352/4. Red.
E I G E N D O M
9 7
inzage gelegd op 21 december 1988. Op deze aanvrage, met een voorrang berustend op de Duitse octrooiaanvrage 3719906 van 15 juni 1987, is octrooi verleend op 3 februari 1993. Het octrooi geldt voor de volgende landen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. Tegen de verlening van het octrooi is niet geopponeerd. 1.2 Conclusie 1 van het octrooi luidt in de procestaal: 1 Maschinelles Waschverfahren mit prozeßgesteuerter Dosierung von Waschmittel- und Wassermenge, gekennzeichnet durch die Verwendung a eines pastenförmigen, phosphatreduzierten bis phosphatfreien Waschmittels, das von Wasser, organischen Lösungsmitteln und hydrotopen Verbindungen im wesentlichen frei ist, bestehend aus einer flüssigen Phase, die aus bei Temperaturen unter 10˚C schmelzenden nichtionischen Tensiden aus der Klasse der Polyglycoletherverbindung gebildet wird, sowie einer darin dispergierten festen Phase, in der die Teilchen eine mittlere Korngröße von 5 bis 40 µm und höchstens 5% der Teilchen eine Korngröße bis zu 80 µm aufweisen, wobei die feste Phase aus Waschalkalien, sequestrierend wirkenden Verbindungen und sonstigen Waschmittelbestandteilen sowie gegebenenfalls anionischen Tensiden gebildet wird, das b in einer prozeßgesteuerten Vorrichtung zum Dosieren des Waschmittels in den Laugenbehälter der Waschmaschine zugeführt wird, wobei mit dieser Vorrichtung das Waschmittel einem Vorratsbehälter entnommen und einer Mischvorrichtung zugeführt wird, in der es mit Wasser mindestens soweit verdünnt wird, daß die Bildung einer Gel-Phase übersprungen wird, worauf das wäßrige Gemisch, gegebenenfalls nach Zwischenschaltung von Ausgleichs- bzw, Vorratsbehältern, der Waschmaschine zugeführt und – soweit dies nicht bereits in der Mischvorrichtung geschehen – mit weiterem Wasser auf eine Konzentration bis 0,5 bis 10 g/l verdünnt wird. 1.3 Beide partijen bedienen zich echter in hoofdzaak van conclusie 1 in de Nederlandse vertaling. In de Nederlandse taal luidt conclusie 1, in de naar deelkenmerken opgesplitste versie van Henkel (conclusie van antwoord, pag. 5-7): Machinale waswerkwijze met procesbestuurde dosering van de hoeveelheid wasmiddel en water, gekenmerkt door de toepassing van: a 1 een pastavormig wasmiddel met minder tot geen fosfaat; 2 dat in hoofdzaak vrij is van water, organische oplosmiddelen en hydrotope verbindingen; 3 bestaande uit een vloeibare fase, die uit bij temperaturen van minder dan 10˚C smeltende niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen uit de categorie polyglycoletherverbindingen wordt gevormd, alsmede 4 een daarin gedispergeerde vaste fase waarin de deeltjes een gemiddelde korrelgrootte van 5 tot 40 µm en ten hoogste 5% van de deeltjes een korrelgrootte tot 80 µm bezitten, waarbij 5 de vaste fase wordt gevormd uit wasalkaliën, sequestrerend werkende verbindingen en overige wasmiddelbestanddelen, alsmede 6 eventueel anionogene oppervlakte-actieve stoffen, dat b 1 in een door een procesbestuurde inrichting voor het doseren van het wasmiddel aan het loogreservoir van de wasmachine wordt toegevoerd, waarbij 2 het wasmiddel met deze inrichting uit een voorraadvat wordt genomen en aan een menginrichting word toegevoerd, waarin het met water ten minste zover wordt verdund, dat de vorming van een gelfase wordt overgeslagen, 3 waarna het water bevattende mengsel, eventueel na tussenschakeling van compensatie- respectievelijk voorraadreservoirs, aan de wasmachine wordt toegevoerd en – voorzover dit niet reeds in de
9 8
B I J B L A D
I N D U S T R I E } L E
menginrichting is gebeurd – met verder water wordt verdund tot een concentratie van 0,5 –10 gram per liter. 1.4 Gouda brengt in Nederland een pastavormig wasmiddel in het verkeer dat zij verkoopt aan bedrijfsmatige wasserijen. 1.5 Op 3 januari 1994 heeft Henkel aan Gouda een zgn. desbewustheidsexploit doen betekenen, waarin hij te kennen geeft van mening te zijn dat Gouda door de levering van het hiervoor bedoelde pastavormige wasmiddel aan de hiervoor bedoelde afnemers middellijke inbreuk maakte op zijn octrooi als bedoeld in artikel 44A van de Rijksoctrooiwet (hierna ROW (1910)). 1.6 In het kader van een door Henkel tegen Gouda aangespannen kort geding, strekkende tot het verkrijgen van een verbod van octrooiinbreuk, zijn de vorderingen van Henkel in hoger beroep afgewezen bij arrest van dit hof van 2 januari 1997 (zie BIE 2000, nr. 72; Red.) Tegen dit arrest is geen beroep in cassatie ingesteld. 2 In de onderhavige bodemprocedure heeft Gouda primair gevorderd het Nederlandse deel van het Europees octrooi 0 295 525 nietig te verklaren en subsidiair voor recht te verklaren dat zij (Gouda) door het verhandelen van haar wasmiddelpasta noch direct noch indirect inbreuk maakt op het octrooi. In reconventie heeft Henkel een inbreukverbod gevorderd, met nevenvorderingen. De rechtbank heeft in het vonnis waarvan beroep de reconventionele vordering van Henkel afgewezen, in conventie het octrooi in stand gelaten en voor recht verklaard dat Gouda geen inbreuk maakt op het octrooi van Henkel. Om tot dit oordeel te komen heeft de rechtbank de rechtsoverwegingen 9-16 uit het onder 1.6 vermelde arrest van het hof in kort geding tot de hare gemaakt, daar deze door Henkel niet gemotiveerd waren bestreden. 3 Voor de duidelijkheid zal het hof deze overwegingen nogmaals weergeven: (zie BIE 2000, nr. 72; Red.) (...) 4 Henkel heeft in dit geding het voormelde voorlopig oordeel van het hof in kort geding inhoudende dat deelkenmerk b betrekking heeft op een doseersysteem met een specifieke, afzonderlijke menginrichting die geschakeld is vóór het loogreservoir (de trommel) van de bestaande wasmachines (zie hierboven rechtsoverweging 12 van het arrest van 2 januari 1997) bestreden. Henkel is daarbij in het bijzonder ingegaan op figuur VIII van het octrooischrift (zie hierboven rechtsoverweging 14) en heeft zich beroepen op het technische rapport van de octrooigemachtigden Dr. J.F. Fues en Drs. F.J. Wiegerink d.d. 27 februari 1998 (productie bij akte houdende overlegging producties bij pleidooi), in het bijzonder hoofdstuk VI: ’Aanvullende feiten die van belang zijn bij de beoordeling van de leer van het Octrooi.’ i De genoemde octrooigemachtigden hebben in hoofdstuk VI, onder par. II en par. III, van het rapport vermeld: De betekenis van het element ’menginrichting’ is in de tot dusver gevoerde procedure duidelijk sterk overgewaardeerd. Henkel’s octrooigemachtigden komen tot deze uitspraak, omdat in het bijzonder zou gelden dat: Het toevoeren van een eenvoudig mengsel van watervrije pasta en – in de zin van de uitvinding voldoende hoeveelheden – water namelijk volgens de ondubbelzinnige gegevens van het Octrooi ook zonder
E I G E N D O M
1 6
M A A R T
2 0 0 4
tussenschakeling van een menginrichting mogelijk is, vergelijk hiertoe blz. 8, regels 24-35 van het Octrooi. Het hof overweegt daaromtrent het volgende: In het desbetreffende beschrijvingsgedeelte (pag. 14, regels 24-35 van de Nederlandse tekst) is het volgende te lezen: De van de transportpomp (3) komende pastatoevoer (31) en de watertoevoerleiding (5) monden uit in een loodrecht staande, aan de bovenzijde open trechter (32), waarvan de afvoer naar de menginrichting (4) leidt. De watertoevoer kan door inbouw van sproeikoppen of door een geschikte, bijvoorbeeld tangentiale plaatsing van de uitstroomopening zodanig zijn uitgevoerd, dat er een voorvermenging tussen pasta en water plaats vindt en het afzetten van de pasta aan de wanden van de trechter wordt verhinderd. Door de inbouw van sensoren, die het vulniveau van de trechter registreren, kan de functie van de trechter worden gecontroleerd en de toevoer bijvoorbeeld worden onderbroken, indien het verdere transport door verstopping of functiestoringen in de menginrichting wordt vertraagd of onderbroken (onderstreping van het hof ). Uit deze passage, waarin nergens wordt vermeld dat de gelfase reeds wordt overgeslagen in de trechter, zal de vakman begrijpen dat de voormenging van pasta en water in de trechter tot een voormengsel (de gemachtigden van Henkel spreken op pag. 21 van ’grove’ mengsels van pasta en water; Gouda spreekt van ’slierten’ pasta in water) nog onvoldoende is om de gevreesde gelfase te vermijden: immers dit ’grove’mengsel kan bij verder transport nog verstopping veroorzaken, omdat de pasta kennelijk nog onvoldoende met water is gemengd. Voorts wordt in het octrooischrift beschreven dat in dezelfde zin een overloopinrichting kan werken, die overlopende hoeveelheden pasta en voedingswater opneemt en na opheffing van de storing de inhoud verder voert naar de menginrichting. Ook in verband met deze overloop wordt niet vermeld dat daarin de gelfase wordt overgeslagen. De beschrijving vervolgt dan met (pag. 14, regel 39-pag. 15, regel 6 van de Nederlandse vertaling): In de menginrichting wordt de pasta tenminste zover verdund, dat de gelfase wordt overgeslagen. In het traject van deze gelfase vormen de niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, alsmede de niet of slechts gedeeltelijk opgeloste zouten een uiterst viskeuze taaie gel, die alleen slecht resp. relatief langzaam in water wordt verdeeld en oplost. Derhalve wordt aan de pasta in de menginrichting een voldoende hoeveelheid water toegevoegd, zodat deze tussenfase niet kan worden gevormd (onderstrepingen hof ). Uit de geciteerde beschrijvingsgedeelten wordt duidelijk dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen de werking van de trechter (en de overloop) enerzijds en de werking van de menginrichting anderzijds: in de trechter wordt de pasta met water voorgemengd en als een ’grof’ voormengsel naar de menginrichting getransporteerd, doch eerst in de menginrichting wordt het voormengsel zodanig (intensief) met water gemengd dat de gelfase wordt overgeslagen en er een probleemloos naar de wastrommel te transporteren mengsel ontstaat. Het hof kan Henkel dan ook niet volgen in zijn opvatting dat de toevoer en dosering van een grof mengsel ook onmiddellijk in de wasmachine kan plaats vinden, bijvoorbeeld na het mengen in de vultrechter, omdat deze wijze van rechtstreeks toevoeren en doseren in strijd is met het vermelde op pag. 8 (pag. 14 Nederlandse tekst) regels 24-35 en overigens ook nergens in de beschrijving van het octrooi is terug te vinden (zie in dit ver-
1 6
M A A R T
2 0 0 4
B I J B L A D
I N D U S T R I E } L E
band ook de pleitnotities van Gouda’s octrooigemachtigde drs. H.A.M. Marsman van 13 maart 1998, pag.7-8). Integendeel, gelezen in verband met de beschrijvingsgedeelten die hiervoor in de punten a tot en met f van rechtsoverweging 12 van het arrest in kort geding zijn genoemd, bevestigt het beschrijvingsgedeelte pag. 8, regels 24-35, dat een specifieke, afzonderlijke menger aanwezig dient te zijn. Derhalve is onjuist de opvatting van Henkel dat ’de concrete openbaring van het Octrooi de in sterke mate willekeurige inrichting van de mengapparatuur in het doseersysteem toont’. ii Voorts hebben Henkel’s octrooigemachtigden aangevoerd (zie III. 4): De werkelijke betekenis (...) van de menginrichting (...) wordt echter op grond van de volgende overweging onmiddellijk duidelijk. De leer van het Octrooi wil het bedrijfsmatig wassen ook bij gelijktijdig toepassen van meer dan één wasmachine met slechts één centraal doseersysteem mogelijk maken. Daarbij dient ook de toevoer van voormengsel van wasmiddelpasta/-water door een besturingsinrichting (9) mogelijk te worden gemaakt, die de behoefte aan wasmiddel respectievelijk wasloog op de desbetreffende plaatsen registreert en de functie van de andere inrichtingen van het doseersysteem in zijn totaal afhankelijk van de behoefte stuurt, zie in het bijzonder het Octrooi, blz. 6 onderaan tot blz. 7 bovenaan. Voor een dergelijk volledig door de inrichting bestuurd werken met meer dan één wasmachine is natuurlijk een qua hoeveelheid en type betrouwbaar voormengsel van pasta/water noodzakelijk om aan de verschillende wasinrichtingen telkens op betrouwbare wijze dezelfde benodigde hoeveelheid wasmiddelpasta te kunnen toevoeren. Het hof overweegt hieromtrent het volgende. Dit doet de vraag rijzen wat de vakman in een dergelijk geval in het licht van de beschrijving en tekeningen zal verstaan onder ’een qua hoeveelheid en type betrouwbaar voormengsel van pasta/water’. Voor de vakman is op grond van het voorgaande duidelijk dat een, in een trechter of overloop gevormd ’grof’ voormengsel van pasta en water (water met ’slierten pasta’) niet zulk een voormengsel is en niet tot een betrouwbare werking van de door Henkel in het octrooi toegepaste procesbesturing leidt. Daartoe dient het mengsel verdergaand (intensief) te worden gehomogeniseerd, hetgeen inhoudt dat ook om die reden de bedoelde menginrichting noodzakelijk is. De octrooigemachtigden vervolgen: Wordt de volgens de uitvinding gedefinieerde wasmiddelpasta in de telkens vooraf bepaalde hoeveelheid slechts aan één wasmachine toegevoerd, dan is er geen tussenstation in de zin van de eerder aangegeven betekenis van de menginrichting nodig. De eerder aangehaalde concrete openbaring van het Octrooi laat zien dat ook grove mengsels van pasta en water – zoals deze bijvoorbeeld in de vultrechter van figuur VIII worden verkregen – storingvrij transporteerbaar en derhalve doseerbaar zijn. Hierboven onder i is uiteengezet dat de concrete openbaarmaking van het octrooi juist niet laat zien dat met het in de trechter vormen van grove mengsels storingvrij transporteren en doseren is verzekerd. Bovendien is nergens in de beschrijving te lezen of daaruit af te leiden dat bij het gebruik van slechts één wasmachine in tegenstelling tot verscheidene wasmachines met een centraal doseersysteem geen menginrichting voor een verder gaand homogeniseren van het mengsel van pasta en water nodig is. Integendeel, daar waar sprake is van een toevoer aan afzonderlijke wasmachines of aan een enkele (zie pag. 15, regels 26-28 en pag. 16,
E I G E N D O M
9 9
regels 14-16 van de Nederlandse tekst) wordt, zoals voor wasmachines met een centraal doseersysteem, slechts melding gemaakt van uit de menginrichting (onderstreping hof) afkomstig (en voor de toegepaste besturing door het wasproces noodzakelijk) concentraat dat aan elke afzonderlijke of de enige machine wordt toegevoerd. 5 Uit het bovenstaande volgt dat de door de octrooigemachtigden van Henkel genoemde beschrijvingsgedeelten van het octrooi bij een nadere analyse slechts een bevestiging geven van datgene waartoe het hof ook reeds in het arrest in het kort geding was gekomen, namelijk dat het kenmerkende gedeelte b geen betrekking heeft op de in de bestaande wasmachines aanwezige bekende doseer-/ toevoersystemen voor wasmiddel en water, maar op een doseersysteem met een specifieke, afzonderlijke menginrichting die geschakeld is vóór het loogreservoir (trommel) van de bestaande wasmachines, welk doseersysteem derhalve een wezenlijk aspect vormt van de machinale waswerkwijze zoals die in conclusie 1 is geoctrooieerd. 6 Dit oordeel van het hof doet, naar Henkel meent, geen recht aan de ’leer’ van het octrooi. i Bij akte van 27 mei 1997 heeft Henkel een voorstel voor een gewijzigde conclusie 1 gedaan, welke bij de rechtbank buiten beschouwing is gebleven. Deze conclusie luidt als volgt, met de wijzigingen vet gedrukt: Machinelles Waschverfahren mit prozessgesteuerter Dosierung von Waschmittel- und Wassermenge mittels Zuführung über Rohrleitungen, gekennzeichnet durch die Verwendung a eines pastenförmigen phosphatreduzierten bis phosphatfreien Waschmittels, das von Wasser, organischen Lösungsmitteln und hydrotopen Verbindungen im wesentlichen frei ist und dabei in der Form einer thixotropen, bei Einwirkung von Druck bzw. Unterdruck jedoch fliess- und pumpfähigen Paste hoher Suspensionsstabilität ausgebildet ist, bestehend aus einer flüssigen Phase, die aus Temperaturen unter 10 ˚C schmelzenden nichtionischen Tensiden aus der Klasse der Polyglycoletherverbindung gebildet wird, sowie einer darin dispergierten festen Phase, in der die Teilchen eine mittlere Korngröße von 5 bis 40 µm und höchtstens 5% der Teilchen eine Korngröße zu 80 µm aufweisen, wobei die feste Phase aus Waschalkalien, sequestrierend wirkenden Verbindungen und sonstigen Waschmittelbestandteilen sowie gegebenenfalls anionischen Tensiden gebildet wird, das b in einer prozessgesteuerten Vorrichtung zum Dosieren des Waschmittels in den Laugenbehälter der Waschmaschine zugeführt wird, wobei mit dieser Vorrichtung das Waschmittel einem Vorratsbehälter entnommen und einer Mischvorrichtung zugeführt wird, in der es mit Wasser mindestens soweit verdünnt wird, daß die Bildung einer GelPhase übersprungen wird, worauf das wässrige Gemisch, gegebenenfalls nach Zwischenschaltung von Ausgleichs- bzw. Vorratsbehältern, der Waschmachine zugeführt und – soweit dies nicht bereits in der Mischvorrichtung geschehen – mit weiterem Wasser auf eine Konzentration bis 0,5 bis 10 g/l verdünnt wird. ii Dit voorstel voor een gewijzigde tekst van conclusie 1 is volgens Henkel primair gedaan om duidelijk te maken wat de essentie van het octrooi is. Het gaat er niet zozeer om dat conclusie 1 ook daadwerkelijk wordt gewijzigd alswel dat deze wordt verduidelijkt. Henkel meent dat de vakman na lezing van het octrooischrift zal begrijpen dat de toegevoegde passages deel uitmaken van conclusie 1 (zie de pleitnota van mr. Bisschop, 10-11).
1 0 0
B I J B L A D
I N D U S T R I E } L E
iii Gouda stelt (pleitnotities mr. van Velsen, pag. 21): De strategische overweging voor de akte van 27 mei 1997 lijkt nu naar voren te komen. Wat Henkel in de ogen van Gouda in wezen heeft gepoogd met de toevoegingen per akte, is de toevoeging zo te formuleren dat in wezen de inbreuk met louter de aanhef en het a-gedeelte van conclusie 1 zou kunnen worden vastgesteld, waarbij het b-gedeelte van conclusie 1, althans voor een groot gedeelte daarvan, kan worden weggeïnterpreteerd. De ingewikkelde doseerschakering volgens het octrooi lijkt immers heden ten dage niet meer actueel. iv Voorzover het hof Henkel kan volgen, zal volgens Henkel de vakman begrijpen dat de ’leer’ van het octrooi (nagenoeg uitsluitend) in het (gewijzigde) kenmerkende gedeelte a van conclusie 1 is gelegen en dat de vakman ook zal begrijpen dat dus de menginrichting in het kenmerkende gedeelte b hetzij kan worden weggeïnterpreteerd (zie het technisch rapport van Dr. J.F. Fues en Drs. F.J. Wiegerink, Henkel’s octrooigemachtigden (pag. 20): ’Het toevoeren (...) van watervrije pasta en (...) water is namelijk volgens de ondubbelzinnige gegevens van het Octrooi ook zonder tussenschakeling van een menginrichting mogelijk.), hetzij, indien dit niet kan (zie pleitnota mr. Bisschop, 14-15: Ik zal vandaag niet bepleiten dat het kenmerk menginrichting uit de conclusie moet worden weggeïnterpreteerd.), zodanig moet worden uitgelegd, dat het doseersysteem zodanig functioneert dat de specifieke eigenschappen van de pasta optimaal worden benut (pleitnota mr. Bisschop, par. 22). 7 Dit doet de vraag rijzen wat nu de essentie van de geoctrooieerde uitvinding is die geleid heeft tot het octrooi en waarvan de uitsluitende rechten in de aangepaste tekst van conclusie 1 van het octrooi volgens het rapport van A.J.M. Dries ’op correcte en niet mis te verstane wijze zijn verwoord’. Het hof overweegt hieromtrent het volgende. In deelkenmerk a van de geoctrooieerde conclusie 1 gaat het om een pastavormig wasmiddel met minder tot geen fosfaat, dat in hoofdzaak vrij is van water, organische oplosmiddelen en hydrotope verbindingen, bestaande uit een vloeibare fase, die uit bij temperaturen van minder dan 10˚C smeltende niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen uit de categorie polyglycoletherverbindingen wordt gevormd, alsmede een daarin gedispergeerde vaste fase waarin de deeltjes een gemiddelde korrelgrootte van 5 tot 40 µm en ten hoogste 5% van de deeltjes een korrelgrootte tot 80 µm bezitten, waarbij de vaste fase wordt gevormd uit wasalkali, sequestrerend werkende verbindingen en overige wasmiddelbestanddelen, alsmede eventueel anionogene oppervlakte-actieve stoffen. Naar het hof begrijpt is volgens Henkel, kort gezegd, het (enige) wezenlijke aspect van het octrooi gelegen in de inventieve keuze van specifieke pasta’s uit de pasta’s die een samenstelling hebben binnen de ruime generiek geformuleerde samenstelling volgens deelkenmerk a, namelijke pasta’s die zodanig thixotroop zijn ingesteld dat zij in rust vast (’bij kamertemperatuur is hun viscositeit zonder toepassing van afschuifkrachten zo hoog, dat ze onder invloed van alleen zwaartekracht niet, respectievelijk niet binnen een passende tijd uit een voorraadvat of een meetbeker stromen’, pag. 10, reg. 29-32 van het octrooi) en derhalve suspensiestabiel zijn en dat zij onder invloed van druk, respectievelijk onderdruk vloeibaar
E I G E N D O M
1 6
M A A R T
2 0 0 4
en verpompbaar zijn (vergelijk het rapport van Dr. Fues en Drs. Wiegerink, in het bijzonder pag. 16, regels 15-21). Henkel stelt nu als eerste het inzicht te hebben gehad (zie conclusie van antwoord, pag. 10, 21: ’Niemand heeft echter eerder pastavormige wasmiddelen in bedrijfsmatige wasmachines gedoseerd.’) dat zulke specifieke pasta’s vanuit een voorraadvat verpompbaar zijn naar de buisleidingen van elk (al dan niet gebruikelijk) wasmachinedoseersysteem en via deze leidingen probleemloos (op welke wijze dan ook) aan een bedrijfsmatige wasmachine kunnen worden toegevoerd. 8 De opvatting van Henkel dat de vakman deze ’uitvindingsgedachte’ in het octrooi zal lezen wordt niet gedeeld. Vooropgesteld wordt dat nergens in de beschrijving duidelijk wordt gemaakt dat er een probleem bestond bij het verpompen van een vaste pasta met een samenstelling volgens het kenmerkende gedeelte a vanuit een vat en dat Henkel beoogde zulk een probleem op te lossen. De opsteller van het octrooi ging er kennelijk vanuit dat het voor de vakman vanzelfsprekend is dat een pasta vanuit een voorraadvat verpompbaar is: zie in dit verband de pleitnotities van drs. Marsman van 13 maart 1998, pag. 7: De zeeppasta van Gouda wordt met een zware industriële pomp uit het vat geperst. De pasta zal daarmee wellicht kunnen worden aangemerkt als verpompbaar, hoewel met dergelijke pompen bijna iedere suspensie wel verpompbaar is (...) Voorts blijkt uit het beschrijvingsgedeelte van het octrooi dat over het wasmiddel gaat (pag. 3, regel 13 – pag. 11, regel 11 van de Nederlandse vertaling) dat ook vloeibare, verpompbare pasta’s zijn beoogd. Zo wordt op pag. 3, regels 32-33 vermeld dat als vloeibare fase doelmatig nietionogene oppervlakte-actieve stoffen worden toegepast met een stolpunt beneden 5˚C , om het vast worden van de pasta bij relatief lage transport- en opslagtemperaturen te vermijden. Op pag. 4, regels 24-27 wordt verder vermeld dat het gehalte van de pasta’s aan de genoemde niet-ionogene oppervlak-actieve stoffen zodanig bemeten dient te zijn dat ze enerzijds nog voldoende kunnen vloeien en kunnen worden verpompt, doch anderzijds ook niet zo goed vloeibaar zijn dat het gevaar van ontmenging bestaat. Voorts wordt op pag. 5, regels 19-21 vermeld dat de vloei-eigenschappen van de pasta’s kunnen worden gemodificeerd. Ook wordt op pag. 8, regels 30-36 nog vermeld dat de toevoeging van zeep de stabiliteit van de suspensie van de pasta vergroot, doch dat percentages boven de 1 tot 2 gew. % moeten worden vermeden omdat anders de pasta vast wordt. Uit dit beschrijvingsgedeelte zal de vakman begrijpen dat het octrooi ook betrekking heeft op (min of meer) vloeibare pasta’s, mits de samenstelling maar valt binnen de samenstelling die in het deelkenmerk a van conclusie 1 is gedefinieerd, en niet slechts op vaste pasta’s, die dan thixotroop ingesteld dienen te zijn. In de beschrijving (pag. 10, regel 29 van de Nederlandse vertaling) is terloops weliswaar aangegeven dat de pasta’s in het algemeen thixotroop zijn, doch enig belang daarvan is niet vermeld; zo is er zelfs geen volgconclusie in het octrooi te vinden die is gericht op dit aspect dat thans volgens Henkel als de essentie van het octrooi moet worden beschouwd. Met andere woorden, het probleem van de verpompbaarheid van een vaste pasta met de samenstelling volgens deelkenmerk a van conclusie 1, waarvan Henkel stelt het als eer-
1 6
M A A R T
2 0 0 4
B I J B L A D
I N D U S T R I E } L E
ste te hebben opgelost door het thixotroop instellen van de pasta, vindt geen steun in het octrooi. Ten overvloede wordt opgemerkt dat ook in de aanvrage (prod. 3 bij conclusie van eis) waarop het octrooi berust een dergelijke basis niet is te vinden: belanghebbende derden hebben zich aan de hand van de ter inzage gelegde aanvrage niet op de hoogte kunnen stellen van de uitsluitende rechten die ten hoogste hadden kunnen worden verleend, terwijl een dergelijke uitvinding ook niet aan het Europees Octrooibureau is voorgelegd voor het uitvoeren van een nieuwheidsonderzoek en een beoordeling op octrooieerbaarheid. Kortom, de nu door Henkel naar voren gebrachte ’leer’ van het octrooi, die overigens een geheel ander onderwerp van uitvinding betreft dan het onderwerp dat wel duidelijk in het octrooi te vinden is, namelijk dat een pasta van de samenstelling volgens het kenmerkende gedeelte a van conclusie 1 aanleiding kan zijn voor de vorming van een gelfase in de buisleidingen van het doseersysteem van een bedrijfsmatige wasmachine, vindt geen steun in het octrooi en dient bij de bepaling van de beschermingsomvang van het octrooi dan ook buiten beschouwing te blijven. Dit houdt in dat het kenmerkende gedeelte b van conclusie 1 niet mag worden verruimd – zoals Henkel wenst – tot een doseerinrichting waarbij de menginrichting is weggeïnterpreteerd of waarbij de menginrichting zodanig ruim wordt uitgelegd dat het doseersysteem volgens deelkenmerk b elk doseersysteem omvat, dat ’zodanig functioneert dat de specifieke eigenschappen van de pasta optimaal worden benut’. 9 Opgemerkt wordt nog, dat zelfs als de vakman zou begrijpen dat het octrooi in het a-gedeelte van conclusie 1 slechts betrekking zou hebben op vaste pasta’s die thixotroop zijn ingesteld om de pasta’s naar de doseerinrichting te kunnen verpompen, dan nog is de door Henkel voorgestane verruiming van het b-gedeelte van conclusie 1 ontoelaatbaar. De vakman zal dan begrijpen dat ook deze pasta’s op grond van hun samenstelling aanleiding kunnen geven tot de gevreesde gelvorming en dat voor het oplossen van dat probleem de (specifieke) menginrichting noodzakelijk is, zodat deze niet mag worden weggeïnterpreteerd dan wel mag worden verruimd tot elke inrichting waarin de pasta met water wordt gemengd. 10 Ten overvloede zal het verleningsdossier worden geraadpleegd. i De ’Prüfer’ schrijft in zijn brief van 2 september 1991 onder meer: In der Kombination eines bereits bekannten Waschmittels mit einer aus dem Stand der Technik bereits bekannten Dosiervorrichtung kann jedoch keine erfinderische Tätigkeit gesehen werden. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit nicht auf einer nach den Artikeln 52(1) und 56 EPÜ erforderlichen erfinderischen Tätigkeit. Henkel antwoordt in zijn brief van 8 november 1991: Unsere Erfindung betrifft die Kombination eines Waschmittels für gewerbliche Wäschereien mit einem speziellen, auf dieses Waschmittel abgestimmten Dosiersystem. Pastenförmige Waschmittel sind an sich bereits in großer Zahl bekannt. Sie wurden bisher im Haushalt
E I G E N D O M
1 0 1
verwendet. In gewerblichen Wäschereien konnten sie dagegen nicht eingesetzt werden, da die notwendigen Dosiersysteme für derartige Pasten fehlten (...). Auf grund unserer Erfindung ist es nun gelungen, den Einsatz von Waschmittelpasten in gewerblichen Wäschereien zugänglich zu machen. Henkel vervolgt: Erst durch die Kombination aller in Figur I aufgezeigten Grundelemente wird eine Dosiervorrichtung erhalten, die es erlaubt, pastenförmige Waschmittel in gewerblichen Wäschereien einzusetzen. Die europäische Patentanmeldung 158 464 beschreibt ein pastenförmiges Waschmittel, das in Haushaltswaschmaschinen eingesetzt wird (...). Da diese paste nicht über die Einspülkammern der üblichen Haushaltswaschmaschinen dosiert werden kann, wird sie in einem Beutel zusammen mit der Wäsche direkt in den Maschinenbottich gegeben. Diese Anmeldung legt demnach weder den Einsatz von Pasten in gewerblichen Wäschereien noch eine Dosiervorrichtung gemäß unserer Erfindung nahe. Voorts bespreekt Henkel de stand der techniek waarbij zij de verschillen met de uitvinding aangeeft: Die Deutsche Patentanmeldung 28 08 898 beschreibt eine Dosiervorrichtung für Haushaltswaschmaschinen, wobei diese Vorrichtung auf die verwendung van Flüssigkeiten ausgerichtet ist (...). Diese Vorrichtung ist also für die Verwendung kleiner Mengen flüssiger bis gegebenenfalls zähflüssiger Mittel vorgesehen (...). Das Prinzip, nach dem diese Dosiervorrichtung für Haushaltsgeräte funktioniert, ist somit nicht auf Dosiervorrichtungen, wie sie in gewerblichen Wäschereien eingesetzt werden, übertragbar. Die Deutsche Patentanmeldung 28 08 898 legt somit weder den Einsatz von Waschmittelpasten, die unter dem alleinigen Einfluß der Schwerkraft nicht mehr frei fließen, in Haushaltswaschmaschinen, geschweige denn in gewerblichen Wäschereien nahe, noch läßt sie einen Rückschluß auf den Aufbau einer Dosiervorrichtung für Waschmittelpasten in gewerblichen Wäschereien gemäß unserer Erfindung zu. ii Uit deze citaten blijkt onmiskenbaar dat de doseerinrichting met de in figuur 1 aangegeven basisonderdelen door Henkel essentieel wordt geacht voor de geclaimde uitvinding en dat in deze vorm de voor bedrijfsmatige wasmachines bestemde doseerinrichting essentieel verschilt van de bekende doseerinrichting voor huishoudelijke wasmachines. In deze brief maakt Henkel dan ook duidelijk dat het octrooi is gericht op een waswerkwijze onder toepassing van een doseerinrichting waarin ook de vóór de wasmachine opgestelde menginrichting een wezenlijke rol speelt. iii In de brief van Henkel wordt nergens verdedigd dat het octrooi betrekking heeft op het probleem van het toevoeren van een vaste pasta aan de buisleidingen van een doseersysteem en aan het thixotroop instellen van een dergelijke pasta waardoor deze verpompbaar wordt. Het verleningsdossier bevestigt dus het oordeel van het hof dat de door Henkel bepleite ’leer’ van het octrooi geen steun vindt in de stukken van het verleningsdossier. iv Henkel legt er nogal de nadruk op dat de werking van de menginrichting ’functioneel’ is omschreven, namelijk dat ’de pasta zodanig met water wordt gemengd dat de gelfase wordt overgeslagen’. Een dergelijke functionele omschrijving geeft niet meer dan datgene wat elke vakman wel wenst te bereiken, zo men wil een doelstelling. De vakman, die bij het nawerken van het octrooi of bij het vaststellen van de beschermingsomvang niets aan een dergelijke functionele omschrijving heeft, zal toch te rade moeten gaan bij de con-
1 0 2
B I J B L A D
I N D U S T R I E } L E
crete uitvoeringsvoorbeelden in de beschrijving en de tekeningen van het octrooi om te bepalen hoe nu met de door Henkel in de voorbeelden toegepaste uitvoeringsvormen van de doseerinrichting het beoogde resultaat van het overslaan van de gelfase concreet wordt verkregen en waarin deze inrichting nu wezenlijk verschilt van de stand der techniek, zoals de Duitse octrooiaanvrage 28 08 898 (welke buiten het octrooi dient te blijven). Uit dit Duitse ’Offenlegungsschrift’ 28 08 898, dat reeds als referentie op het octrooi is vermeld, is een machinale waswerkwijze bekend onder toepassing van een volautomatische (huishoudelijke) wasmachine bekend met toevoer- en doseersystemen voor het wasmiddel, waarvan wordt vermeld dat het een taaie vloeistof is met taai-vloeibare componenten die aanleiding kunnen zijn tot verstoppingen, waarbij de vakman direct denkt aan pastavormige wasmiddelen. Dit pastavormige wasmiddel wordt vanuit een voorraadvat en via een leiding aangezogen door een (procesbestuurde) heen en weer bewegende zuiger in een doseerkamer, waarna de pasta onder druk wordt getransporteerd (gepompt) naar een menginrichting, waarin het pastavormige wasmiddel met water zodanig wordt gemengd dat geen verstoppingen optreden en het waterige mengsel vervolgens via een toevoerleiding aan de trommel van de wasmachine wordt gedoseerd. (zie ook het rapport van drs. Marsman, d.d. 27 maart 2001, pag. 1, derde alinea en pag. 2, alinea 1-3 en 6). Naar het oordeel van het hof zal de vakman dan begrijpen dat de door Henkel gebruikte afzonderlijke en voor de wastrommel geschakelde menginrichting een intensieve menger is, zoals een injecteur- of pompmenger. Dit wordt bevestigd door de in het verleningsdossier te vinden stelling van Henkel: Das Prinzip, nach dem diese Dosiervorrichtung für Haushaltsgeräte (volgens de Duitse octrooiaanvrage 28 08 898) funktioniert, ist somit nicht auf Dosiervorrichtungen, wie sie in gewerblichen Wäschereien eingesetzt werden, übertragbar. 11 Ook de subsidiaire en meer subsidiaire stellingen van Henkel aangaande de voorgestelde wijziging van conclusie 1, leidende tot gedeeltelijke nietigverklaring van het octrooi, worden verworpen reeds omdat, zoals uit het voorgaande volgt, niet voldaan is aan de eisen dat de voorgestelde aanvulling voor de vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in de aanvulling gelegen beperking en dat de aanvulling niet leidt tot een ander octrooi (vgl. HR 9 februari 1996, NJ 1998, 2). 12 Ten slotte: ten aanzien van de beschermingsomvang merkt Henkel op (pleitnota mr Bisschop, 5): De vakman die de conclusie leest in het licht van de beschrijving en de tekeningen, begrijpt onmiddellijk dat het gaat om een waswerkwijze voor industriële (bedrijfsmatige) wasinrichtingen (zie onder andere p. 1, reg. 7-8 van het octrooi in de Nederlandse vertaling) en niet om een waswerkwijze geschikt voor de huishouding. In conclusie 1 is echter slechts sprake van een machinale waswerkwijze waarbij met geen woord ervan wordt gerept dat deze waswerkwijze beperkt is tot toepassing in bedrijfsmatige wasinrichtingen. Wassen in het huishouden met ge-
E I G E N D O M
1 6
M A A R T
2 0 0 4
bruik van een wasmachine is uiteraard ook een machinale waswerkwijze, zodat conclusie 1 in beginsel niet is beperkt tot wassen in industriële wasinrichtingen. Echter, gelezen in het licht van de beschrijving en tekeningen van het octrooi deelt het hof het standpunt van Henkel dat conclusie 1 beperkt is tot bedrijfsmatige waswerkwijzen. Dit wordt ook bevestigd door het verleningsdossier. 13 Naar het oordeel van het hof heeft het octrooi niet de door Henkel verdedigde ruime beschermingsomvang. Aangezien Gouda geen nietigheidsbezwaren heeft aangevoerd die het octrooi aantasten in de door het hof vastgestelde beschermingsomvang, dient het octrooi in de geoctrooieerde vorm in stand te blijven. Derhalve is de primaire vordering in conventie niet toewijsbaar en faalt de incidentele grief. Bij het vaststellen van de beschermingsomvang heeft het hof het bepaalde in artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag, zoals nader uitgelegd in het Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 van het Verdrag, in aanmerking genomen. 14 Het hof gaat voorbij aan het bewijsaanbod van Henkel, daar dit in het licht van het voorgaande onvoldoende is gespecificeerd en/of gesubstantieerd dan wel niet ter zake dienende is. 15 Aangezien de afnemers van Gouda niet het wezenlijke aspect volgens het kenmerkende gedeelte b van conclusie 1 toepassen, maken deze afnemers geen inbreuk op het octrooi en maakt Gouda geen indirecte inbreuk. Dit brengt mee dat de rechtbank terecht de subsidiaire vordering in conventie heeft toegewezen en de reconventionele vordering heeft afgewezen. De principale grieven falen mitsdien. Henkel zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het principaal beroep worden verwezen, terwijl Gouda als de in het ongelijk gestelde partij zal worden verwezen in de kosten van het incidenteel beroep. Beslissing Het hof: in het principaal beroep: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; verwijst Henkel in de kosten van het principaal beroep en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van Gouda op ƒ 5.540, –; in het incidenteel beroep: verwerpt het beroep; verwijst Gouda in de kosten van het incidenteel beroep en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van Henkel op ƒ 2.550,- en verklaart dit arrest in zoverre uitvoerbaar bij voorraad. Enz. b Conclusie A.-G. mr. J.L.R.A. Huydecoper, 7 februari 2003 Feiten en procesverloop 1 Ik zal de partijen in deze zaak gewoonlijk aanduiden als ’Henkel’ en ’Gouda’ respectievelijk.
1 6
M A A R T
2 0 0 4
B I J B L A D
I N D U S T R I E } L E
De zaak betreft – vooral – de uitleg en de beschermingsomvang van Henkels Europees octrooi EP 0.295.525 B1, dat gaat over een werkwijze voor machinaal wassen (’Maschinelles Waschverfahren’). De eerste conclusie van dit octrooi, waar het debat over de uitleg en de beschermingsomvang vooral op gericht is geweest, is in rov. 1.2 van het bestreden arrest volledig weergegeven. Die conclusie beschrijft een werkwijze voor mechanisch wassen, gekenmerkt door a) toepassing van een pastavormig wasmiddel met nader in de conclusie beschreven eigenschappen, en b) toevoer van dit wasmiddel aan een inrichting die o.a. een menginrichting (’Mischvorrichtung’) bezit waarin het wasmiddel zodanig met water wordt verdund dat een gel-fase wordt overgeslagen. 2 Gouda brengt in Nederland een pastavormig wasmiddel in het verkeer dat aan de in de octrooiconclusie aangegeven parameters beantwoordt. Gouda verkoopt dat wasmiddel aan bedrijfsmatige wasserijen. Deze wasserijen passen echter niet (noodzakelijkerwijs) inrichtingen – wasmachines – toe, waarin wordt gewerkt met een specifieke menginrichting zoals zojuist sub b) kort aangeduid. 3 Aan de onderhavige procedure is een procedure in kort geding voorafgegaan (o.a. kenbaar uit hof ’s-Gravenhage 2 januari 1997, BIE 2000 nr. 72, p. 307 e.v.). In de thans in cassatie aanhangige bodemprocedure heeft Gouda primair nietigverklaring gevorderd van het Nederlandse deel van het octrooi, en subsidiair een verklaring voor recht dat zij, Gouda, door het verhandelen van haar wasmiddelpasta direct noch indirect inbreuk maakt op het octrooi. In reconventie heeft Henkel een inbreukverbod gevorderd, met nevenvorderingen. 4 De thans in cassatie bestreden beslissing betreft vooral de vraag, of het zojuist in alinea 1 geparafraseerd weergegeven deelkenmerk b) van octrooiconclusie 1 betekent, dat de beschermingsomvang van het octrooi beperkt is tot werkwijzen waarbij een doseersysteem met een specifieke, afzonderlijke menginrichting wordt toegepast, die geschakeld is vóór het loogreservoir (de trommel) van de gebruikte wasmachines. Zoals al aangestipt, mag niet worden aangenomen dat de door Gouda beleverde wasserij-bedrijven (alle) wasmachines met een dergelijke menginrichting toepassen. Henkel heeft bestreden dat toepassing van zo’n menginrichting begrepen is onder het wezen van de in het octrooi beschermde uitvinding.1 Het hof is tot de (slot)conclusie gekomen dat het octrooi niet de door Henkel verdedigde ruime beschermingsomvang heeft. 5 Henkel heeft tijdig cassatieberoep ingesteld. Gouda heeft (ook) in cassatie verweer gevoerd. Partijen hebben hun standpunten schriftelijk toegelicht. Namens Gouda is ook gedupliceerd. Bespreking van het cassatiemiddel 6 Het cassatiemiddel klaagt alleen over de wijze waarop het hof heeft geoordeeld over een namens Henkel in appel ge1 Het cassatiemiddel stelt de regels met betrekking tot de uitleg van octrooien, en de rol daarin van de leer van het ’wezen van de uitvindingsgedachte’, overigens niet aan de orde. Ik verwijs voor die regels naar Huydecoper-Van Nispen, Industriële Eigendom deel 1, 2002, nrs. III.5.1.1-III.5.2.15, naar alinea’s 5.8 t/m 5.15 van de conclusie van A.-G. Verkade voor HR 6 december 2002, rechtspraak.nl. LJN nr. AF0108, en naar de noot van Gielen onder NJ 2002,530.
E I G E N D O M
1 0 3
daan bewijsaanbod. Dat bewijsaanbod staat in Henkels memorie van grieven van 21 januari 1999 op p. 10: Henkel biedt aan – voor zover op haar enige bewijslast mocht rusten – haar stellingen (waaronder haar stelling dat de gemiddelde vakman conclusie 1 van EP 0.295.525 zal lezen als weergegeven in de akte van 27 mei 1997) te bewijzen met alle middelen rechtens, in het bijzonder door deskundigen. Zij heeft daarbij het oog op een vakman met praktijkervaring in het betrokken gebied (industrieel wassen).2 In rov. 14 van het bestreden arrest heeft het hof overwogen dat aan Henkels bewijsaanbod wordt voorbijgegaan omdat dat in het licht van de voorafgaande overwegingen onvoldoende gespecificeerd/gesubstantieerd dan wel niet ter zake dienend zou zijn. 7 Ik stel voorop dat het betreffende bewijsaanbod niet een aanbod van getuigenbewijs is, waarvoor de regel van – destijds – art. 192 Rv. geldt. Henkel heeft bewijslevering door deskundigen aangeboden. Ik meen dat het hof Henkels bewijsaanbod ook niet anders heeft begrepen. Zowel de tekst van het bewijsaanbod als de context waarin dat gedaan werd, dringen deze uitleg ervan ook bepaald aan.3,4 8 Of de rechter nadere bewijslevering – of voorlichting anderszins – door deskundigen nodig of wenselijk vindt, staat te zijner vrije beoordeling – er bestaat geen verplichting om een aanbod van bewijs in deze vorm te honoreren, zoals die voor het aanbod van getuigenbewijs (destijds krachtens het al aangehaalde art. 192 Rv, inmiddels ingevolge art. 166 Rv)
2 Het cassatiemiddel (p. 3 van de cassatiedagvaarding) geeft het bewijsaanbod niet helemaal letterlijk weer. 3 Ik merk op dat onder het destijds geldende recht de mogelijkheid van het horen van een deskundige op verlangen van een partij, zoals thans in art. 200 Rv. voorzien, niet specifiek was geregeld. In de praktijk kwam echter voor dat partijen getuigenbewijs aanboden en vervolgens (partij)deskundigen als getuige voorbrachten (zie bijvoorbeeld DijksterhuisWieten, Bewijsrecht in civiele procedures, 1998, p. 82). Men sprak in dit verband wel van getuige deskundigen. In deze zaak heeft Henkel haar bewijsaanbod echter niet ingekleed als een aanbod van getuigenbewijs. Men kan zich trouwens afvragen of Henkels bewijsaanbod niet, in essentie, de juridische waardering van het octrooi betrof, en daarmee een gegeven dat niet voor bewijslevering in feitelijke zin vatbaar is (HR 10 december 1993, NJ 1994, 192, rov. 3.4; zie ook het in voetnoot 8 hierna opgemerkte). [Het feit dat een bewijsaanbod niet uitdrukkelijk naar getuigenbewijs verwijst, behoeft overigens niet te betekenen dat het geen (deugdelijk) aanbod van getuigenbewijs inhoudt, HR 6 april 2002, NJ 2002, 385 m.nt. HJS, rov. 3.6.1. Hoe een bewijsaanbod moet worden opgevat zal, behalve van de formulering van het bewijsaanbod zelf, van de verdere omstandigheden afhangen. In de onderhavige zaak meen ik, zoals ik al aangaf, dat het bewijsaanbod op het thema dat in cassatie aan de orde wordt gesteld (nl. de vraag hoe de vakman het octrooi zal begrijpen) geredelijk kon worden verstaan als alleen betrekking hebbend op bewijs door deskundigen(bericht). Het cassatiemiddel gaat daar trouwens ook van uit.] 4 De schriftelijke toelichting namens Henkel bevat wel uitlatingen die stuggereren dat Henkel getuigenbewijs zou hebben aangeboden. De klacht van het cassatiemiddel gaat daar echter, zoals al even ter sprake kwam, kennelijk niet van uit; en bovendien meen ik, zoals ik al aangaf, dat het hof het bewijsaanbod – begrijpelijkerwijs – als een aanbod van bewijs door deskundigenbericht heeft opgevat. De uitleg van een uitlating in de processtukken zoals hier aan de orde, is voorbehouden aan de ’feitenrechter’.
1 0 4
B I J B L A D
I N D U S T R I E } L E
wel bestaat.5 Over het voorbijgaan aan zo’n aanbod kan daarom in cassatie slechts aan de hand van motiveringsklachten – dus op het thema: (on)begrijpelijkheid – worden geklaagd. Strijdig met een rechtsregel kan een beslissing daarover immers niet zijn. 9 In de overwegingen die in het bestreden arrest aan de beslissing met betrekking tot het bewijsaanbod zijn voorafgaan, is het hof (zeer) uitvoerig ingegaan op de argumenten van de kant van Henkel over de vraag hoe de gemiddelde vakman het octrooi zou lezen c.q. begrijpen. Ik vat de betreffende overwegingen als volgt samen: – de passage uit p. 8, r. 24 - 35 van het octrooi6 (in de Nederlandse vertaling van het octrooi,7 waarop de overwegingen van het hof zijn toegesneden, is dit p. 14, r. 22-38) die volgens (deskundigen, ingeschakeld door) Henkel ondubbelzinnig duidelijk zou maken dat toevoeren van een mengsel van watervrije pasta en voldoende hoeveelheden water ook zonder tussenschakeling van een menginrichting mogelijk is, bevestigt (integendeel) dat een specifieke, afzonderlijke menger aanwezig dient te zijn (slotsom van rov. 4 sub i). – ook de suggestie dat een specifieke menginrichting volgens het octrooi alleen bij het werken met méér dan een wasmachine tegelijk aangewezen zou zijn (en dat dat de – beperkte – betekenis van de menginrichting onmiddellijk duidelijk zou maken), is niet verenigbaar met relevante passages uit het octrooi (rov. 4 sub ii). – Henkels betoog dat aan haar octrooi een bepaalde leer ten grondslag zou liggen (kort gezegd: dat gewerkt moet worden met een pastavormig wasmiddel dat binnen bepaalde grenzen thixotroop is ingesteld) stuit af op een reeks bedenkingen: het octrooi maakt nergens duidelijk dat met betrekking tot het verpompen van (vaste) pasta met een samenstelling volgens het kenmerkend gedeelte a) van de octrooiconclusie een probleem zou bestaan dat opgelost moest worden; de tekst van het octrooi wijst uit dat ook werkwijzen met toepassing van vloeibare, verpompbare (en dus niet: thixotrope, in de door Henkel voorgestane betekenis van dat woord) pasta’s beoogd zijn; de beschrijving vermeldt (slechts) dat de beoogde pasta’s ’in het algemeen thixotroop zijn’, zonder dat wordt aangegeven waarom deze eigenschap van belang zou zijn; op die eigenschap is (zelfs) geen volgconclusie gericht; ook de aanvrage die tot het octrooi geleid heeft maakt niet duidelijk dat de hier besproken materie daarmee beoogd zou zijn, en daarop is het onderzoek naar octrooieerbaarheid (dan ook) niet gericht geweest (rov. 8). – Zelfs als het octrooi wel zo zou worden gelezen dat daarin toepassing van vaste pasta’s die thixotroop zijn ingesteld (als uitvinding) wordt geleerd, zou het nog niet geoorloofd zijn de toepassing van een specifieke menginrichting ’weg te interpreteren’ aangezien de vakman zal begrijpen dat ook deze pasta’s tot het in het octrooi benadrukte bezwaar van gelvorming (met het oog waarop volgens het hof in het oc5 Ik verwijs naar de vindplaatsen aangehaald in alinea 4.28 van de conclusie van A.-G. Verkade voor HR 29 november 2002, NJ 2003, 17. De verwerping, in dit arrest, van het cassatiemiddel sub 2.3 bevestigt de door de A.-G. als vaste rechtspraak aangemerkte leer. Snijders, noot onder HR 6 februari 1998, NJ 1999, 478 (zie ook Snijders-Ynzonides – Meijer, Nederlands Burgerlijk Procesrecht, 2002, p. 208) heeft gepleit voor een minder vrijblijvende regel ten aanzien van het bewijsaanbod door deskundigen(bericht). 6 O.a. overgelegd als prod. 1 bij de conclusie van eis in eerste aanleg. 7 Prod. 2 bij de conclusie van eis in eerste aanleg.
E I G E N D O M
1 6
M A A R T
2 0 0 4
trooi een specifieke menginrichting wordt voorgeschreven), aanleiding kunnen geven (rov. 9). – Ook het verleningsdossier terzake van het octrooi maakt – het hof zegt zelfs: onmiskenbaar – duidelijk dat de doseerinrichting zoals nader aangeduid (dwz: met inbegrip van de al herhaaldelijk genoemde specifieke menginrichting, nt. A.-G.) door Henkel essentieel wordt geacht voor de geclaimde uitvinding. Henkel heeft ook in het verleningsdossier nergens verdedigd dat het octrooi betrekking heeft op het probleem van toevoeren van een vaste pasta en het thixotroop instellen van een dergelijke pasta waardoor deze verpompbaar wordt. Dat de menginrichting ’functioneel’ is omschreven doet aan het eerder geoordeelde niet af omdat de vakman zal begrijpen dat de beoogde menger een intensieve menger zoals een injecteur- of pompmenger is (rov. 10). 10 Over de zojuist geparafraseerd weergegeven – en in sterk overwegende mate: feitelijke – overwegingen van het hof wordt in cassatie niet geklaagd (en ik wil niet onvermeld laten dat die mij ook als alleszins plausibel voorkomen). Ook wordt niet geklaagd dat het hof (andere) argumenten van Henkel ter ondersteuning van de van haar kant verdedigde uitleg van het octrooi, over het hoofd heeft gezien of onbegrijpelijk heeft beoordeeld. 11 Het komt er dan – men vergeve mij een enigszins onparlementaire formulering – op neer dat met de uitvoerige argumentatie die volgens Henkel ’duidelijk zou maken’ dat de vakman het octrooi in de door haar, Henkel, voorgestane zin zou lezen, door het hof korte metten wordt gemaakt. Bronnenmateriaal dat volgens Henkel door de vakman slechts in de door haar voorgestane zin zou kunnen worden begrepen, wordt door het hof beoordeeld als volstrekt onvoldoende om die stelling te kunnen dragen: de betreffende vindplaatsen wijzen volgens het hof duidelijk (en soms: onmiskenbaar) het tegendeel uit van wat Henkel daarmee wil aantonen. 12 In het licht van die – zoals al opgemerkt, uitvoerige en a prima facie ook alleszins plausibele – overwegingen van het hof lijkt mij het oordeel dat Henkels (deskundigen)bewijsaanbod onvoldoende gespecificeerd/gesubstantieerd dan wel niet ter zake dienend was, het tegendeel van onbegrijpelijk. Wie de rechter een reeks van argumenten heeft voorgehouden die volgens hem (dwz: volgens de betreffende procespartij) duidelijk zouden uitwijzen dat de vakman een octrooi in één bepaalde zin zal begrijpen heeft, als de rechter tot de bevinding komt dat de betreffende argumenten tot de tegengestelde conclusie (moeten) leiden, ’iets uit te leggen’. De specifiek voorgedragen argumenten zijn dan beoordeeld als – bepaaldelijk – onaannemelijk. Als deze procespartij niet nader kan aangeven waarom raadpleging van een deskundige desondanks tot andere uitkomsten zou kunnen leiden, kan ik de rechter die het betreffende aanbod als onvoldoende gesubstantieerd of niet terzake dienend aanmerkt, bepaald geen ongelijk geven.8 8 Daarbij kan ik niet geheel voorbijgaan aan de verleiding om iets te zeggen over de verhouding tussen de ’doorsnee vakman’ die in octrooikwesties vaak als maatstaf wordt aangewezen, en de op het betreffende vakgebied ingevoerde deskundige. De ’doorsnee vakman’ die in het octrooirecht wordt bedoeld, is welbeschouwd een geheel imaginaire figuur. Hij onderscheidt zich door een encyclopedische kennis van de literatuur op zijn vakgebied, in combinatie met een absoluut minimum aan inzicht en vindingrijkheid (zie bijvoorbeeld Huydecoper-Van Nis-
1 6
M A A R T
2 0 0 4
B I J B L A D
I N D U S T R I E } L E
E I G E N D O M
1 0 5
13 Ik meen dat de verschillende varianten waarin het cassatiemiddel over het voorbijgaan aan Henkels bewijsaanbod klaagt, alle op deze bezwaren afstuiten. Ik meen bovendien dat het middel geen vragen betreft die in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling beantwoord zouden moeten worden.
In verband met aanhangige nietigheidsprocedures in Italië, Frankrijk, Zweden en Ierland zal de rechtbank zich ook in de hoofdzaak, hoewel strikt genomen wel bevoegd tot een oordeel omtrent een grensoverschrijdende inbreukvordering, alleen al om die reden onthouden van een oordeel over inbreuken in Italië, Frankrijk, Zweden en Ierland.
Conclusie
Art. 53, lid 2 Row 1995 en 69 EOV Ook in de hoofdzaak zal geen grensoverschrijdend inbreukverbod kunnen worden opgelegd omdat inbreuk is aangenomen in het equivalentiebereik en de benadering daarvan in de verschillende gedesigneerde landen uiteenloopt. Terzake van één van eisereses octrooien is geen ruimte voor equivalente bescherming omdat de octrooihouder blijkens het verleningsdossier uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van de mogelijkheid meer lussen te claimen door zich welbewust te beperken tot één lus. Conform de Van Bentum/Kool-leer is dan geen ruimte voor equivalente bescherming.
Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep. c De Hoge Raad, enz. 3 Beoordeling van het middel De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 4 Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Henkel in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Gouda begroot op € 286,88 aan verschotten en € 1.365,– voor salaris. Enz. pen, a.w. nr. III.3.4.5). Deze vakman weet alles, maar is niet tot noemenswaardig ’doordenken’ in staat. De deskundige op een bepaald vakgebied laat een heel ander beeld zien: hij kent dat vakgebied goed, maar weet uiteraard niet alles wat er op dat gebied gepubliceerd is; en hij is, als vooraanstaand vakman op ’zijn’ gebied, juist bij uitstek wèl in staat tot ’doordenken’ – en meestal ook sterk geneigd om dat te doen. Het is dan ook een legitieme vraag of de vakman die op ’zijn’ gebied als deskundige bekend staat, wel de aangewezen persoon is om te (kunnen) oordelen over wat de moeilijk grijpbare ’doorsnee vakman’ uit het octrooirecht uit bepaalde publicaties zal opmaken. Ook met het oog hierop – maar ik erken meteen dat het hof zich over dit aspect niet heeft uitgesproken – was wat in het namens Henkel gedane bewijsaanbod wordt voorgesteld niet in die hoge mate aangewezen, die Henkel thans in cassatie verdedigt.
Nr. 16 Rechtbank te ’s-Gravenhage, 17 december 2oo3* (Medinol/Boston Scientific) Mrs. D.H. von Malzahn, G.R.B. van Peursem en D. van Oostveen Artt. 2, lid 1, 6, lid 1, 22, lid 4 en 31 Vo. 44/2001 EG en art. 6, lid 1 EVEX Zowel met betrekking tot de drie Nederlandse als met betrekking tot de dertien buitenlandse gedaagden is de Nederlandse rechter in de hoofdzaak grensoverschrijdend bevoegd. Volgens Hof ’s-Gravenhage 3 juli 2003, BIE 2003, nr. 88 is geen plaats voor grensoverschrijdende maatregelen in een provisioneel geding. Zolang terzake door bet Hof, dan wel de Hoge Raad niet anders wordt beslist, zal de rechtbank deze lijn eveneens volgen.
*
Beroep ingesteld. Red.
Art. 53, lid 2 Row 1995, art. 69 EOV en art. 19 Rv Onjuist is dat eiseres geen beroep kan doen op bescherming in het equivalentiebereik nu zij dit eerst bij pleidooi heeft aangevoerd. De beschermingsomvang van Europese octrooien ex art. 69 EOV en het Uitlegprotocol daarbij, brengt de toetsing van inbreuk in bet equivalentiebereik, als begrepen in Nederland in de Van BentumKool-leer, al snel dichterbij. Voorts weegt mee dat argumenten ontleend aan bescherming in bet equivalentiebereik in deze zaak niet steunen op pas ten pleidooie nieuw aangevoerde feiten maar na Hof ’s-Gravenhage 3 juli 2003, BIE 2003, nr. 88 als het ware en voor beide zijden kenbaar voor het oprapen lagen. Nu het technisch effect van de twee lussen in gedaagdes stent exact dezelfde is als die van de ene lus volgens het octrooi (verschaffen van flexibiliteit en krimpcompensatie) is volgens de ’function-wayresult’ toets sprake van equivalentie. Art. 6:168 BW Gedaagde stelt dat zij als enige drug-coated stents op de markt brengt en bij een verbod de volksgezondheid in het geding zou zijn. Daargelaten of dit een valide argument voor inbreuk kan opleveren zal de rechtbank conform het aanbod van eiseres een inbreukverbod in die zin clausuleren dat, zolang geen in kracht van gewijsde gegane uitspraak voorhanden is omtrent de inbreukvraag, alsmede in oppositie definitief is beslist omtrent de nietigheid van het octrooi, dan wel partijen tot een minnelijke regeling zijn gekomen, eiserses aan gedaagde onder redelijke condities een licentie dient te verschaffen voor de productie van bedoelde drug-coated stents. Art. 83, leden 3 en 4 Row Met betrekking tot één van eiseresses octrooien is de thans aan de Grote Kamer van Beroep in een andere zaak (T5o7/99) voorgelegde principieel geoordeelde vraag aan de orde in hoeverre het toegestaan is disclaimers in de conclusie op te nemen die niet oorspronkelijk in de aanvrage als ingediend waren opgenomen. Aangezien ongewis is tot welk oordeel de Grote Kamer zal komen zullen zowel het geding in conventie als het geding in reconventie met betrekking tot dit octrooi worden aangehouden totdat door de Grote Kamer is beslist. Bij die stand van zaken schorst de rechtbank tevens op praktische gronden totdat in oppositie (in voorkomend geval: tevens in appèl) is beslist omtrent degeldigheid van het octrooi.
