- de eis in reconventie en voorwaardelijke reconventie

RECHTûANK UTRECHT Sector liandels- en familierecht

Vonnis in kort geding van 9 november 2007 in de zaak van de besloten vennootscliap inet beperkte aansprakelijkheid ACS SYSTEMS B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Oosterhout, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J. Soede, advocaat mr. R.M. van Rornpaey te Breda, tegen

1.

de besloten vennootscliap met beperkte aansprakelijkheid

TERWA B.V., gevestigd te IJsselstein, de besloten vennootschap met beperkte aansptakelijkheid TERWA INNOVATION B.V., gevestigd te IJsselstein, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. J.J.W. Remnie, advocaat mr. L. Bakers te Amsterdam.

S.

Eiseres zal hierna ACS worden genoemd. Gedaagde sub 1 zal hierna Terwa worden genoemd, Gedaagde sub 2 zal hierna Terwa Innovation worden genoemd. Gedaagde sub 1 en sub 2 zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid ais Terwa c.s. 1.

De procedure

1-1,

Met verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarduig van I oh-ober 2007, - akte houdende wijziging eis, - de mondelinge beliandeling van 25 oktober 2007, - de pieitnota van ACS,

- de pleitnota van Tenva c,s.. - de eis in reconventie en voorwaardelijke reconventie. 1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2371 12 1 KG ZA 07-905

9 november 2007

2.

De feiten in conventie en {voonvaardelijke) reconventie

2.1. ACS is volgens haar inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor West-Brabant op 27 december 2001 opgericht (zie produetie 1 van ACS). ACS is opgericht door de heer ft. A.C. van Strien (hierna te noemen: "Van Strien").

2.2. Terwa is volgens haar inschrijving in het handelsregister van Kamer van Koophandel voor Utrecht en omstreken op 2 6 november 1998 opgericht (zie productie 2a van ACS). Terwa Innovation is volgens haar inschrijving in het handelsregister van Kamer van Koophandel voor Utrecht en omstreken op 22 september 2000 opgericht (zie productie 2b van ACS).

2.3. ACS en Terwa zijn producenten van afneembare trekhaaksystemen. Terwa produceert en levert daarnaast ook nog andere soorten trekhaaksystemen. Deze andere systemen zijn in dit geding niet aan de orde. Het afneembare trekhaaksysteemvan ACS zal hierna ook wel worden aangeduid als "het ACS-systeem" en die van Terwa zal Iiierna ook wel worden aangeduid als "het Terwasysteenl". 2.4, Een afkmbaar trekhaaksysteem is een onderdeel van een complete trekhaak waarin het systeem wordt ingebouwd en bestaat uit: - een kogeistang waaraan de aanhanger wordt bevestigd en die een naar boven toe gebogen ronde vorm heeft met aan de bovenzijde een kogelvormig gedeelte, een opnamehuis waaraan aan de ene kant de kogelstang gekoppeld moet worden en aan de andere kant het trekhaakframe van de trekliaakfabrikant, - een bedieningsknop voor het aan- en loskoppelen van het systeem aan de complete trekhaak Er zijn zowel verticale als horizontale systemen. Een verticaal systeem onderscheidt zich van een horizontaal systeem door de ahijkende wijze waarop de behuizing in de bumper van de auto wordt "ingebouwd" en de wijze waarop de trekhaak wordt ingebracht c.q. uitgenomen (verticaal dan wel horizontaal). Bij een ingebouwd verticaal systeem is de behuizing na het uitnemen van de trekhaak niet zichtbaar, terwijl dit bij een horizontaal systeem wel het geval is. Het verticale systeem heeft naast de hiervoor genoemde elementen (kogelstang, opnamehuis en bedieningsknop)ook nog een rechthoekig blok.

-

2.5. Met afneembare trekhaaksysteem is een halffabrikaat dat d dan niet in opdracht van een trekhaakfabrikant wordt geproduceerd. Het systeem wordt vervolgens door de trekhaakfabrikant ingebouwd in de complete trekhaak.

2.6. De (internationale) markt voor afneembare trekhaaksystemenwordt gedomineerd door internationale grote producenten zoals Bosal, GDW,Ennk, Alko en Westfalia. In Nederland zijn er drie producenten van afneembare trekhaaksystemen, namelijk ACS, Terwa en Brink,

2.7. i11 de jaren negentig heefl Bosal liet aiheembare horizontale trekhaaksysteemAK4 (productie 6 van Terwa C.S.) en het afneembare verticale trekhaaksysteem AX6 (productie 23 van Terwa c.s.) ontwikkeld. Van Strien heeft 81s werknemer van Bosal met Terwa

2371 12 / KG ZA 07-903 9 november 2007

samengewerkt aan de ontwikkeling van deze systemen. Terwa brengt daze systemen al tien jaar voor Bosal op de markt. 2.8. Het verticale ACS-systeem kan als volgt worden onischreven. Het rechtlioakige blok heeft een lioogte van 42,s m en een breedte van 29,95 mm en is aan de achterzijde aan beide kanten afgerond. Het uiteinde van de kogelstang, dus het gedeelte dat aan het reclthoekig blok wordt gelast, is geplet. Het rechthoekig blok en de geplette kogelstang zijn aan elkaar gelast. Deze lasverbinding heeft een ronde vorni, Voor de bedieningsknop wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd aandrijfiondsel (tandwiel) dat het vergrendelhgsmechanisme van de bedieningsknop aandrijft. Het aandrijfrondsel is vervaardigd van liet rnaterioal Zamac, lieeft een ingrijphoek van 30 graden en is aan de uiteinden afgevlakt. De bedieningsknop heeft een zandlopervodS-vorm. Het opnamehuis is 60 nun breeci en wordt bevestigd door middel van vier M12 bouten, waarbij de steek van de boutgaten 45 mm bedraagt. Het opnamehuis heeft een triangulaire vorm.

Het horizontale ACS-systeem komt overeeii met het hiervoor beschreven verticale ACS-systeem, met dien verstande dat geen rechthoekig blok is toegepast. 2.9.

In december 3006 hebben de lieren Scheeve (bedrijfsleider bij ACS), De Laat (productieleider), Kamp (constnicteurJtekenaar) en Van der Laan (salesmmager) op staande voet ontslag genomen c.q.de samenwerking met ACS onmiddellijk beëindigd, Scheeve, De Laat en Kamp zijn op dit moment in loondienst werkzaam bij Terwa. 2.10. Op 2 oktober 2007 heefc ACS een e-mailbericht met de volgende i h d verzonden:

" To

: AI1 tow-bar manufacturers

Date

: 0ctober 2,2007

Dear Sirs,

We have recently established that Tenva (Innovations)B.V., Usselstein, The Netherlands, have launched a detachable towbar system wlrich evidtntly is technicafly as well as aestbetically very similar to the ACS system. Far &eproduction thereof, Tenva unlawfully mes the experience and know-how of four former ACS employees (teclulical staff and management), currently empioyed by Terwa.

We hereby infon you that tile T e m system constitutes an infringement of ACS' exclusive intellectual property riglits conceming tl~eACS system. ACS considers the situation very seriaus and have therefore instituted interlocutos, praceedings agaiast Tenva before the competent Dutch court in order to enforce Terwa to cease nnd desist ihe intnngement as well as to recall and destroy the complete stock. We strongly advise you not to enter into business which Terwa concernjng the iníÌinging system.

2371 12 1 KG ZA 07-908 9 november 2007

Buying tlie systems i s also legally qualified as inhgernenr of ACS' intellectual property dghts. We consider it cxpedient to infomi you about the above, and we regret if your company suffers any inconvenience caused by Tenva's unlawful co~iduct,If you wisb so, we are of course wilIing to assist you in finding an appropriate soluiion for íiny probfems nisiid due to the afomaid.

In case you require additional information or consultation, please do not hesitate to contact US."

3. 3.1.

Het geschil in conventie en (voonvarrdelijke) reconventie

-

-

ACS vordert in conventie samengevat dat Terwa C.S. bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, primair. wordt veroordeeld om: a) ia Nederland en alle overige landen van de Europese Unie de inbreuk op de auteursrechten van ACS op het ACS-systeem te staken en gestaakt te houden, b) een schriftelijke opgave te doen toekonlen van de in de dagvaarding genoemde informatie, c) een rectificatie te verzenden, d) de inbreukmakende voonaad te vernietigen, dit alles op straffe van een door Terwa C.S. hoofdelijk te verbeuren dwangsom, subsidiair, e) wordt verboden om in Nederland en alle overige landen van de Europese Unie een afneembaar trekliaaksysteein te (doen) vervaardigen, op de markt te (doen) brengen, te (doen) verkopen, dan wel anderszins in het verkeer te brengen, die het gevolg is van slaafse nabootsing, dit op straffe van een door Terwa C.S. hoofdelijk te verbeuren dwangsom, 8 wordt geboden om ieder onrechtmatig handelen tegenover ACS, in het bijzonder door misbruik te maken van het onrechtmatig handelen jegens ACS door haar ex-werknemers die thans bij Terwa C.S. werkzaam zijn, te staken en gestaakt te houden, dit op straffe van een door Terwa c.s. Iioofdelijk te verbeuren dwangsom, primair en subsidiair g) hoofdelijk wordt veroordeeld in de werkelijk gemaakte proceskosten, een en ander confonn artikel 2 019h Rv. Daarnaast vordert ACS dat bij vonnis, uiîvoerbaar bij voorraad, de tendjn als bedoeld in artikel 1019iRv wordt bepaald op zes tnaanden na het in deze zaak te wijzen vonnis.

3.2.

Terwa C.S. voert verweer tegen deze vorderingen.

3.3. Terwa C.S. vordert in reconventie dat ACS bij vonnis, uitvoerbaar bij voonaad, a) wordt verboden om zich verder otrrechtnlatig uit te laten over Terwa c.s. en/of de bedrijfsvoering van Terwa C.S.,waaronder begrepen het doen van mededelingendie de strekking hebben dat de afneembare trekliaaksysteinen van Terwa c.s. inbreuk maken op aan Ijaar toekomende rechten van intellectuele eigendom en dat Terwa bij de vervaardiging van haar afneembare trekhaaksystemen op onrechtmatige wijze gebruik makt van de ervaring en knowhow van voormaiige werknemers van ACS, b) wordt veroordeeld om binnen zeven dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis aan de advocaat van Tema C.S. een schriftelijke opgave te doen van de namen en de adressen van at degenen aan wie de onder a bedoelde mededelingen, op welke wijze en in welke vorm dan ook, zijn gedaan en voorzover het mededelingen in schsifielijke

vorm betreft (wanronder begrepen brief, fax of e-iiiail) de advocaat van Terwa C.S. te voorzien van een afschrift daarvan, wordt veroordeeld oin aan de onder b bedoelde personen, bedrijven en instellingen binnen zeven dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis een rectificatiebrief te zenden. d) wordt veroordeeld tot betaling aan Terwa c.s,van een dwangsom van EUR 25.000,00 per gehele of gedeeltelijke overtreding van liet onder a tot en met c vermeIde en per dag dat de overlreditigvoortduurt, e) wordt veroordeeld om eeu voorscl~otop de schadevergoeding ad EUR 5O.W0,00,althans een door de voorzieningenrechter te bepalen voorschot, aan Tenva C.S. te betalen, f ) wordt veroordeeld in de voltedige proceskosten coiiform artikel 1019h Rv in conventie en reconventie. C)

3.4. Terwa c.s. vordert in het geval dat de vorderingen van ACS in conventie geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, aan de tenuitvoerlegging van het vonnis de voorwaarde wordt verbonden dat door ACS conform artikel 233 lid 3 Rv ten bel~oevevan Terwa c.s. zekerheid wordt gesteld voor een bedrag van EUR 1.000.000,00. 3.5,

ACS voert verweer tegen de reconventionele vorderingen van Tema c.s.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt liierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.

De beoordeling in conventie

Primaire vol-clerirrgen 4.1. ACS baseert har primaire vorderingen zoals verkort weergegeven in rechtsoverweging 3.1 onder a tot en met d op de stelling dat Terwa c.s. inbreuk maakt op haar auteursrecht. Volgens ACS is het ACS-systeem, waarvan zij stelt de maker te zijn, aan te nierken als een auteursreclitelijk beschermd werk. Meer in het bijzonder stelt ACS zich op het standpunt dat de vom~gevingvan het rechthoekige blok, de kogelstang, de

aanhechting van de kogelstang aan het reclttboekige blok, de bedieningsknop en het opnamehuis van haar afneembaar trekhaaksysteem ~uteursrechtelijkzijn beschermd. 4.2.

Terwa c.s. betwist dat het afneembare trekhaaksysteem van ACS een auteursreclitelijkbeschermd werk in de zin van de Auteurswet is. Zij voert daartoe aan dat de elementen van het ACS-systeem, die volgens ACS auteursreclitdijk zijn beschermd, volledig technisch bepaald zijn, althans in ieder geval zijn gericht op bet verkrijgen of verbeteren van een teclinisch of functioneel effect.

4.3. Aan de orde is de beantwoording van de vraag of op het afneembare trekbaaksystee~nvan ACS auteursrecht rust. Hierover wordt het volgende ovecwogen. 4.4. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, dient sprake te zijn van een werk dat een eigen oorspronkeli,jk karakter IleeA en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De creatieve prestatie van de maker moet in het werk tot uitdrukking worden gebracht. Objectieve elementen in eal werk, zoals technische:en functionele eisen, zijn niet beschermd en mogen vrij door een ieder worden overgenomen.

2371 12 / KG ZA 07-908 9 november 7007

-

4.5. Het ofneenlbare trekliaaksysteemis - zoals ACS ook toegeeft een product dat in zeer overwegende inate wordt beheerst door technisclie en functionele vereisten.

-

Het is voldoeilde aannemelijk dat zoals Tenva c.s. aanvoert -het productieproces van het afneeinbare trekhaaksysteein veelal in nauwe samenwerking plaatsvindt met de afhemer van dit product ofive) met de trekliaakfabrikant en dat door deze trekhaakfabrikant wordt opgegeven aan welke specificaties (afmetingen em.) het aan hem te leveren afheembare trekitaakcysteein moet voldoen. Vaststaat iminers dat liet afneembare trekhaaksysteem een halffabrikaat is dat door de trekhaakfabrikant moet worden ingebouwd in de door deze trekhaakfabrikant vervaardigde conlplete trekhaak. Het is verder voldoende aannemelijk dat - zoals Tetwa C.S. aanvoert - de trekhaakfabrikant zich bij Iiet opgeven vali de door Iuar gewenste specificaties van het afneembare trekhaaksysteein laat leiden door (i) kwaliteit, (ii) toepasbaarlieidwat betreft ahetingen, (iii) gewicht, (iv) veiligheid kogeldruk en trekkracht, (v) conformiteit met wettelijke vereisten ten aanzien van auto-onderdelen en (vi) het gebruiksgemak bij aan- en afkoppeling.

4.6,

4.7.

Het betoog van ACS dat de varmgeving van het rechthoekige blok, de kogelstang, de aanliechting van de kogelstang aan het rechthoekige blok, de bedieningsknop en het opnamehuis, zowel afzonderlijkals wat totaalindruk betreft, een auteursrechtelijke relevant eigen karakter en een persoonlijk sternpel van de moker (ACS) opleveren, is onvoldoende aannemelijk.

4.8. Naar het voorlopig oordeel van de voonieningenrechter vloeit deze vormgeving vrijwel uitsluitend voort uit de wens of noodzaak zekere technische en functionele effecten te bewerkstelligen. Daar dienen tevens onder te worden begrepen wettelijke (vei1igheids)vereistenen zaken als gebniiksvriendelijkheid bij het aan- en afkoppelen van het afneembare trekhaaksysteein. Dit wordt als volgt nader gemotiveerd. De totaalindruk van Iiet afheembare trekhaaksysteem van ACS wordt naar voorlopig oordeel in ovenvegende mate bepaald door de technisch bepaalde uiterfijke kenmerken, namelijk een kogelstang waaraan de aanhanger wordt bevestigd, die een naar boven toe gebogen ronde vorm heeft met aan de bovenzijde een kogelvormig gedeelte, een opnamehuis waaraan aan de ene kant de kogelstang gekoppeld moet worden en aan de andere kant het trekhaakframe van de trekliaakfabrikant, en een bedieningsknop voor het vast- en loskoppelen vali het systeem. Het verticale systeem Iieefl dan ook nog een rechthoekig blok Dot is bij alle afneembare trekhaaksystemen op min of meer overeenkomstige wijze liet geval en in die zin verschilt de totaalindruk daarvan niet of nauwelijks. Het is voldoende nannenielijk dat de vormgevingsaspectendaarbij - indien deze al als auteursrechtelijke relevante vormgevingsaspecten zijn aan te inerken- uitemate ondergesclliktzijn aan de technische functie die deze eleiiienten moeten vervullen. 4.8.1,

4.8.2. Ook indien de vormgeving van de elementen waar volgens ACS auteursrecht op rust op detailniveau worden bezien, geldt dat het voldoende aannemelijk is dat deze in overwegende tiiate het resultaat is van technisclie en functionele vereisten. Dit wordt als volgt nader gemotiveerd.

Rechthoekig blok van het verticale ACS-svsteeia Het is onvotdoende aannetnetijk dat ACS - zoals zij stelt en Terwa C.S. betwist - de achteizijda van het rechtlioekg blok van haar verticale ACS-systeem op grond van esthetische overwegingen aan de achterzijde heefì afgerond. Het is daarentegen veeleer aannelnelijk dat - zoais Terwa c.s. aanvoert - ACS de achterzijde van het blok op grond functionele enlof veiiigiieidsoverwegingenheeí? afgerond. Door de afronding wordt namelijk voorkomen dat gebruikers zich bezeren aan liet blok, Verder geldt dat Terwa c.s. onweersproken heeft aangevoerd dat de door ACS toegepaste ronding van Radius R5 (= 5 mm) op grond van Europese regelgeving verplicht is. Lasverbinding tussen het rechthoekige blok en de kogelstang De lasverbinding tussen het rechthoekige blok en de kogelstang van het verticale ACSsysteem is rond van vonn. Het is onvoldoende aannemelijk dat de vormgeving van deze lasverbinding- zoals ACS stelt en Terwa c.s. betwist -in overwegende mate het resultaat is van de creatieve prestatie van de ACS, Veeleer is het aannemelijk dat het gebruik van deze lasverbinding- zoals Terwa C.S. aanvoert - in ovenvegende mate is ingegeven door tecluiische edof functionele eisen erdof het kostenaspect. In dit verband wordt nog overwogen dat onvoldoende gebleken is dat er reële aitematieven voor deze lasverbinding zijn. De wrijvingslas zou een regel alternatief zijn, maar vaststaat dat op deze las een octrooi rust, zodat deze las niet kan worden toegepast, Dat de zogenaamde krimpverbinding- zoals ACS stelt -een reëel alternatief is, is gelet op de gemotiveerde betwisting v'm Tenva C.S. onvoldoende gebleken. Ko~elstany De functie van de kogelstang is om de aanhanger te bevestigen. De kogelstang moet dan ook in staat zijn om de krachten op té vangen die door een aanhanger op de kogelstang worden uitgeoefend. De naar boven toe gebogen ronde vonn met aan de bovenzijde een kogelvormig gedeelte is - zoals ACS toegeeft - volstrekt gangbaar, functioneel noodzakelijk en voorgeschreven. De kogelstang in het ACS-systeem is aan de zijde waman het rechthoekig blok wordt bevestigd "geplet". Voldoende aannemelijk is dat dit pletten - zoals Tema c.s. aanvoert - in overwegende mate is ingegeven om de trekkracht van de kogdstang te vergroten en om het aanbrengen en fùnctioneren van de bedieningsknop te vereenvoudigen. Bedieninasknop Voldoende aannemelijk is dat de vormgeving van de bedieningsknop van het ACS-systeem- zoals Tenva c.s. aanvoert - in overwegende mate verband houdt met de functionaliteit en gebruikersgemak daarvan. De in de bedieningsknop van het ACS-systeem aangebrachte S-vorni / zandlopervorm vers~evigtde grip, wat nodig is omdat de knop niet licht is om te draaien. De stelliiig van ACS dat op de vormgeving van liet aandrijfrondsel (tandwiel) van de bedieningsknop een auteursrecht rust wordt verworpen aangezien - zoals Terwa c.s. ook aanvoert - het auteursrecht alleen zier op uiterlijkeicenmerken van een voortbrengsel en niet op voor het oog onzichtbare constmctieonderdelenzoals het aanciríjfrondsel. Oonarnehuis Voldoende aanneiiielijk is dat de vonilgeving van het opnameliuis in overwegende mate is ingegeven uit technische overwegingen. Enerzijds moet de kogelstang door middel van een optimaal (sterk, veilig en praktiscli) koppelsystee~naan het opnamehuis gekoppeld kunnen

237112 / KG ZA 07-908 9 november 2007

worden, anderzijds moet Iiet opnaiiieliuis optimaal bevestigd kunnen worden aan het trekhaakfmine van de trekhaakfabrikant. Verder geldt dat Iiet voldoende aannemelijk is dat -zoals Tenva c.s. aanvoert - de exacte maatvoering van het opnamehuisen de wijze van bevestiging onderhevig is aan de specifieke eisen van de afnemer (de trekhaakfabrikant). Het opnamehuis moet een niaatvoering hebben die exact past in het trekhaakframe van de afnenler (de trekliaakfabrikant). 4.8.3. Gelet op de oinstnndigheid dat het voldoendeaannernelijk is dat de vormgeving en de afmetingen van een afneembaar trektiaaksysteem in befangrijke mate door de wensen van de trekhaakfabrikanten worden bepaald, is het alleszins denkbaar dat een derde, onafhankelijk van ACS, bij het make11 van een afneembaar trekhaaksysteemtot nagenoeg hetzelfde resultaat als het GCS-systeem komt. Ook deze omstandiglieid levert een aanwijzing op dat de vom~gevingvan de elementen van het ACS-systeem niet autewsrecl~telijkis beschermd omdat Iiet geen eigen oorspronkelijk karakter heeft. De stelling van ACS dat de andere op de markt verkrijgbare afneembare trektiaaksystemen ieder "een eigen uitstraling" of "eigen ideiititeit" hebben in de zin van vormgevingsuitstraIing wordt als onvoldoende aannemelijk verworpen. 4.9. Het voorgaande leidt ertoe dat het onvoldoende aannemelijk is dat op het afheenibare trekhaaksysteem van ACS een auteursrecht rust. Reeds om die reden zullen de primaire vorderingen van ACS worden afgewezen.

Ten overvloede wordt nog overwogen dat het - gelet op !let gemotiveerde verweer van Tenva c.s. - onvoldoende aanneinelijk is dat ACS als eerste een afneembaar trekhaaksysteeni heeft ontworpen en geopenbaard dat alle kamkteristieken bevat waarop ACS haar auteursreclit claimt. Daarvoor zou een nader ondemek naar de feiten en mogeiijk ook bewijslevering nodig zijn, waarvoor dit kort geding zich niet leent. Ook om deze reden moeten de primkre vorderingen van ACS worden afgewezen. 4.10.

De siibsidiuire vardeiingen Daannee wordt toegekomen aan de beoordeling van de subsidiaire vorderingen van ACS zoals verkort weergegeven in rechtsoverweging 3.1 onder e en f,

4.1 1,

4.12. ACS baseert haar vordering zoals weergegeven in 3.1 onder e op de stelling dat Terwa c.s. onrechtmatig tegenover haar handelt omdat zij zich volgens haar schuldig maakt aan slaafse nabootsing van het ACS-systeein. 4.13. Tenva c.s. voert als verweer dat deze vordering moet worden afgewezen omdat geen sprake is van slaafse nabootsing. Dit venveer van Tenva c.s. slaagt.

4.14. Uit het voorgaande volgt dat het vooralsnog ervoor gehouden moet worden dat het Iionzontale en verticale ACS-sytseern van ACS niet door een absoluut recht van intellectuele eigendom wordt beschemld, Dit brengt met zich mee dat nabootsing van het ACS-s yteem in beginsel vrijstaat. Dit lijdt echter uitzondering wanneer door die nabootsing verwarriilg bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn ve~plichtingom bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkonlen dat door gelijkheid van beidc producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 31 inei 1991, NJ 1992,391). Bovendien geldt dat het nagebootste product om tegen nabootsing beschermd te kunnen worden ondcrscl~eidendvermogen moet hebben OM een

eigen positie in de tnarkt moet iriner~leil.Indien er buiten het nagevolgde nog tal van gelijksoortige producten iit de handel zijn dan is navolging slechts onrechtmatig indien het nagebootste product zicli uiterlijk van de andere in de handel zijnde producten aanmerkelijk ondenclieidt (IIR 21 december 1956, Drukasbakarrest, NJ 1960,414). 4.15.

In het voorgaande ligt besloten en tevens blijkt uit de ter zitting getoonde verschil~endeaheembare trekhasksysternen dat niet kon worden geconcludeerd dat het horizontale en verticale ACS-systeem zich uiterlijk van de andere in de handel zijnde aheenibare trekhaaksystemen aanmerkelijk onderscheidt. De vormgeving van het afneeinbare trekhaaksysteem is immers in zeer overwegende mate technisch en functioneel bepaald. Dat het ACS-syteein ondersclieidend vermogen heeft is dan ook onvoldoende aannemelijk, De vordering zoals weergegeven in 3.1 onder e zal dan ook reeds om die reden worden afgewezen.

4.16. Ten overvloede wordt nog overwogen dat ook ten aanzien van deze vordering geldt dat het - gelet op liet gemotiveerde venveer vali Terwa c.s. - onvoldoende aannemelijk is dat ACS als eerste een afneembaar trekhaaksysteem heeft ontworpen en geopenbaard dat alle karakteristieken bevat waarvan ACS stelt dat die door T m a c.s. slaafs zijn nagebootst. Ook om deze reden dient de vordering van ACS te worden afgewezen. 4.17. De vordering zoats verkort weergeven in 3.1 onder f zal eveneens worden afgewezen omdat - mede gelet op de geniotiveerde betwisting van Terwa c.s. - niet is gebleken dat Terwa c.s. - zoals ACS stelt - misbruik inaaict van het onrechtmatig handelen van haar ex-werknemers. Daarvoor zou een nader ondenook naar de feiten en mogelijk bewijslevering nodig zijn, waarvoor dit kart geáing zich niet leent.

Slotsom 4.18. De vorderingen vali ACS zullen worden afgewezen. ACS zal als de in het ongelijk gestetde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Terwa c.s. vordert met een beroep op artikel 1019k Rv vergoeding van de volledige proceskosten en andere kosten. ACS heefi daartegen geen verweer gevoerd. Uit de door Terwa c.s. in het geding gebrachte speci.ficatiekan worden opgemaakt dat de

kosten die gemoeid zijn met het onderhavige geschil ten minste EUR 14.480,00bedragen, Dit bedrag zal worden toegewezen oindaf dit bedrag redelijk en evenredig is en geen feiten en omstandigheden zijn gebleken die meebrengen dat de billijkheid zich tegen toewijzing van dit bedrag verzet. Daarnaast zal ACS worden veroordeeld tot betaling van de niet in de specificatie opsenomen kosten van vast recht, zijnde een bedrag van EUR 251,OO. 5.

De beoordeling in reconventie

5.1 Aan de beoordeling van de voorwaardelijk door Terwa c.s. ingestelde vordering in reconventie (zie rechtsoverweging 3.4) wordt iiiet toegekonien aangezien uit wat hiervoor in conventie is o v e n v o p en beslist, volgt dat de voorwaarde voor het instellen van deze vordering niet is vervuld. 5.2. Wat betreft de reconventia~ielevorderingen van Tenva c.s. zoals weergegeven in rechtsovenveging 3.4 onckr a tot en met f wordt het volgende overwogen.

2371 17 / KG ZA 07-903 9 november 2007

5.3.

Tenva C.S. baseer1 deze vordcringcn op de stelling dat ACS door het verzenden van het in rechtsoverweging 2. I O geciteerde e-mailbericht van 2 oktober 2007 onrechtmatig tegenover Tenva C.S. heeft gebandeid.

5.4. Geconcludeerd wordt dat deze stelling va11Tenva C.S.opgaat. In het e-mailbericht van 2 oktober 1007 beween ACS dat de trekliaaksystenicn van Tenva inbreuk maken op aan ACS toekoinende rechten van intellectuele eigendoin en dat Tcnva bij de vervaardiging van haar trekhaaksystemen op onreclitmalige wijze gebruik hecfì gemaakt en maakt van de ervaring en know how van voormalige werknemers van AGS. Uit wat hiervoor in conventie ie ovenvogen, volg dat deze beweringen geen steun vindt in de feiten. integendeel, uit het voorgaande volgt dat dit naar voorlopig oordeel niet 11et geval is. ACS brengt met deze beweringen Tcrwa in diskrediet bij de trekliaakfabrikanten. 5.5. Gelet op wat hiervoor is overwogen zullen de vorderingen zoals weergegeven in rechtsoverweging 3.4 onder a tot en met c worden toegewezen, met dien verstande dat de voonieningenrechter zelfde tekst van de ratificatiebrief zal vaststellen. Ook dc in dit verband gevorderde dwangsotninen zullen worden toegewezen met dien verstande dat deze op de in de beslissing te vermelden lilanier zal worden bepekt.

De vordering strekkende tot betaling van een \roorscliot op schadevergoeding zal worden afgewezen onxiat - mede gelet op de gemotiveerde betwisting van ACS - niet geconcludeerd kan worden dat Imt in hoge mate aannemelijk is dat het door Tema c.s. gevorderde voorschot in de bodemprocedurezal warden toegewezen en overigens ook onvoldoende aannemelijk is dat betaling van het door Terwa c.s. gevorderde voorschot uit hoofde van onverwijlde spaed geboden is. 5.6.

5.7. ACS zal ais de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten Ui reconventie worden veroordeeld. Deztt kosten worden begroot op nihil. De reconventie houdt verband met de conveiltie en in conventie zal ACS al in de werkelijke kosten worden veroordeeld. Deze kosten worden geacht ook betrekking te hebben op de reconventionele vorderingen van Tenva c.s. 6.

De beslissing

in conventie 6.1.

wijst de vorderingen af,

6.2. veroordeelt ACS in de proceskosten, aan de zijde van Tewa tot op heden begroot op EUR 14.73 L ,00,

6.3,

verkIaart dit vonnis wat betreft 6.2 uitvoerbaar bij vaomad,

in reconventie verbiedt ACS oin zicfi verder onrechtmatig uit te laten over Terwa c.s. en/of de bedrìjfsvoeriiig van Terwa C.S., waaronder begrepen het doen van mededelingen die de

6.4.

2371 12 1 KG ZA 07-905 9 noveniber 7007

strekking hebben dat de afneembare trekliaaksystemen van Tenva c.s. inbreuk maken op aan haar toekoniende recliten vali iiitellectuele eigendom en dat Tenva bij de vervaardiging van haar afneembare trekhaaksysteinen op otmchtmatige wijze gebruik maakt va11de ervaring en knowhow van voormalige werkneiners van ACS, 6.5. veroordeelt ACS oin binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Terwa C.S. een schrit2elijkeopgave te doei1 van de iiamen en de adressen van

al degenen aan wie de onder 6.4 bedoelde mededelingen, op welke wijze en in welke vorm dan ook, zijn gedaan en voorzover het mededelingen in schriftelijke vorm betrefl (waaronder begrepen brief; fax of e-mail) de advocaat van Terwa c.s. te voorzien van een afschrift daarvan, 6.6. veroordeelt ACS 0111 aan de onder 6.5 bedoeIde personen, bedrijven en instellingen binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis een rectificatiebrief te zenden met de volgende tekst:

Dear Sirs, In its judgement dated 9 November 2007 tlie President of tl~eDistrict Court in Utrecht (The Netherlmds) has ordered ACS Systems B.V. C'ACS") to send you tliis lelter. The President of the District Court in Utrecht (The Netherlands) bas decided in interlocutory proceedinga &at it is nat sufficiently proved thst: ACS has exciusive intellectual propcrty rights conceming h e ACS system, - Terwa for the production OF her towbar system untatufully uses tlie experience md knolv-how of four fom~erACS employees (techical staff a d management), currentfy employed by Terwa.

-

The President of the District Court in Utreclit (The Netherlands) has tberefore rejected the claims made by ACS to enforce Tenva B.V. and Tenva Innovation B.V.to case and desist the infringement as wel1 as to recul1 nnd destroy the complete stock.

ACS Systems B.V.

A.C. van Strien

bepaalt dat ACS voor iedere keer dat zij gellee1 of gedeeltelijk in strijd Iiancielt met 6.7. het onder 6.4 tot en rnet 6.6 bepaalde, aan Terwa c.s. een dwangsom verbeurt van EUR 25.000,00 en een dwangsom van EUR 2.500,00per dag dat de overtreding voortduurt, dit alles tot een inaximutn van EUR 750,000.00, 6.8.

verklaart dit vonnis wet betreft 6.4 tot en met 6.7 uitvoerbaar bij voorraad,

2371 12 / KG ZA 07-W8 9 november 2007

6.9.

veroordeelt ACS in de proceskosten, aan de zijde vaii Tenva tot op heden begroot

op nihil, 6.1 0,

%j9

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door nu. M. van Delft-Baas en in het openbaar uitgesproken op mvemtxr 1007.

w.g.griffier

BvdG

w.g. rechter