TMF – Sam/Sam Music
DomJur 2001-94
Pres. Rechtbank ‘s-Gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 0110459 Datum: 14-06-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. 2.
de vennootschap onder firma The Music Factory V.O.F., gevestigd te Bussum, en haar vennoot de besloten vennootschap The Music Factory B.V., gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Bussum, eisers, procureur mr. W. Taekema, advocaten mrs. J.C.H. van Manen en O. Böhmer te Amsterdam,
tegen de besloten vennootschap Ligtvoet Grammofoonplaten B.V., tevens h.o.d.n. Sam/Sam Music, gevestigd en kantoorhoudende te Leiden, gedaagde, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. J.E. Straesser te Amsterdam. Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding: Eisers -hierna gezamenlijk aangeduid als TMF- hebben gedaagde -hierna: Sam Sam Musicdoen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van 23 mei 2001. Ter zitting hebben de advocaten van TMF de vordering toegelicht aan de hand van pleitnotities en produkties. Sam Sam Music heeft verweer gevoerd bij monde van haar advocaat, die daarbij eveneens pleitnotities en produkties heeft gehanteerd. Vervolgens hebben partijen vonnis gevraagd. Overwegingen ten aanzien van het recht: De feiten 1.
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 23 mei 2001 wordt van het volgende uitgegaan. a.
TMF houdt zich bezig met de exploitatie van de tv-/muziekzender TMF in Nederland en België. Zij richt zij met name op jongeren in de leeftijd van 13 tot 19 jaar, in Nederland en Vlaanderen.
b.
The Music Factory V.O.F. is sinds 29 september 1999 houdster van onder meer het op 1 augustus 1996 bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerde merk "MUSIC FACTORY", voor onder meer waren in klasse 9 (Apparaten voor het opnemers, overbrengen en weergeven van geluid en beeld; magnetische gegevensdragers; schijfvormige geluidsdragers).
c.
TMF gebruikt als haar handelsnaam "The Music Factory".
d.
Sam Sam Music houdt zich onder meer bezig met de handel in cd's en grammofoonplaten.
e.
Op 1 oktober 2000 heeft Sam Sam Music bij The .tv Corporation International te Los Angeles, Verenigde Staten, de domeinnaam "themusicfactory.tv" geregistreerd.
f.
Sam Sam Music is bij brieven van 20 februari 2001 en 29 maart 2001 door (de raadsman van) TMF gesommeerd om de inbreuk op haar merkrechten te staken en de domeinnaam aan haar over te dragen. Sam Sam Music heeft
aan die sommatie geen gevolg gegeven. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2.
TMF vordert -kort weergegeven – I.
Sam Sam Music te gelasten iedere inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten te staken;
II.
Sam Sam Music te gelasten al datgene te doen wat harerzijds nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaam "themusicfactory.tv" en al haar overige domeinnamen die de naam MUSIC FACTORY of een daarmee overeenstemmend teken bevatten, op naam worden gezet van The Music Factory V.O.F., door indiening van een verzoek aan The .tv Corporation International;
III.
te bepalen dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als een verzoek van Sam Sam Music aan The .tv Corporation International tot overdracht als hiervoor bedoeld onder II;
IV.
Sam Sam Music te gelasten al het mogelijke te doen opdat de domeinnaam "themusicfactory.tv" zodra de mogelijkheid daartoe bestaat, wordt verhuisd naar de provider van TMF;
V.
te bepalen dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als een verzoek van Sam Sam Music aan The .tv Corporation International tot verhuizing als hiervoor bedoeld onder IV;
VI.
Sam Sam Music te gelasten van alle in het kader van II, te voeren correspondentie afschriften aan de raadsman van TMF te zenden;
VII.
een en ander op straffe van een dwangsom. .
3.
Daartoe voert IMF aan dat Sam Sam Music door het in stand houden van de registratie van de domeinnaam "themusicfactory.tv" en door te weigeren deze aan TMF over te dragen inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van TMF, terwijl Sam Sam Music voorts onrechtmatig handelt, mede doordat zij TMF opzettelijk verhindert haar merk MUSIC FACTORY in het .tv domein te registreren. TMF leidt hierdoor schade.
4.
Sam Sam Music heeft gemotiveerd verweer gevoerd dat voorzover nodig hierna aan de orde zal komen.
Beoordeling van het geschil 5.
Voorzover het bepaalde in artikel 37A Benelux-Merkenwet (BMW) ook van toepassing is op de bevoegdheid van de President in kort geding, is de President bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering, nu Sam Sam Music in dit arrondissement is gevestigd en kantoor houdt. onderscheidend vermogen?
6.
Sam Sam Music voert allereerst aan dat de bestanddelen "music" en "factory" uitsluitend beschrijvend zijn, zodat dat het merk "MUSIC FACTORY", ook in de combinatie van beide bestanddelen, onderscheidend vermogen mist, nu iedere Nederlander weet dat "music factory" muziekfabriek betekent. Voorts voert Sam Sam Music aan dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft verworven door inburgering. De President is echter van oordeel dat de combinatie van de op zich beschrijvende
bestanddelen "music" en "factory" niet direct voor de hand ligt, zodat niet gezegd kan worden dat het merk "MUSIC FACTORY" ieder onderscheidend vermogen mist. Bovendien heeft Sam Sam Music onvoldoende bestreden dat TMF als tv-/muziekzender onder haar doelgroep (jongeren van 13 tot 19 jaar in Nederland en Vlaanderen) een zeer grote bekendheid heeft. TMF heeft ter zitting aannemelijk gemaakt dat de tekens TMF en (The) Music Factory steeds in combinatie worden gebruikt. Hieruit leidt de President af dat het merk "MUSIC FACTORY" eveneens een (zeer) grote naamsbekendheid heeft, zodat in ieder geval door inburgering voldoende onderscheidend vermogen is verkregen. inbreuk op merkrecht? 7.
TMF stoelt haar vordering primair op artikel 13A lid i onder a BMW. De President overweegt hieromtrent het volgende. Ingevolge vaste rechtspraak dient de enkele registratie van een domeinnaam, met de bedoeling deze te benutten voor commerciële activiteiten, te worden aangemerkt als gebruik in het economische verkeer. Sam Sam Music heeft niet weersproken dat zij de domeinnaam wenst te benutten voor commerciële activiteiten en dat zij deze desgevraagd te koop heeft aangeboden aan TMF. Derhalve moet worden geoordeeld dat in casu sprake is van gebruik in het economische verkeer in de zin van artikel 13A lid 1 BMW. Aangezien, naar beide partijen stellen, het onderdeel ".tv" in de door Sam Sam Music geregistreerde domeinnaam "themusicfactory.tv" een technisch voorgeschreven element is waaraan geen onderscheidend vermogen toekomt, mist dat onderdeel relevantie. Eenmin is relevant dat in de domeinnaam de spatie uit de merknaam is weggelaten, aangezien, naar de President aanneemt, ook technisch is voorgeschreven dat zich in een domeinnaam geen spaties bevinden. De merknaam “MUSIC FACTORY" is volledig is opgenomen in de door Sam Sam Music geregistreerde domeinnaam en slechts is voorzien van het voorvoegsel "the". Visueel en auditief is het verschil tussen deze domeinnaam en de merknaam vrijwel te verwaarlozen. Er moet daarom geoordeeld worden dat voorts sprake is van gebruik door Sam Sam Music van het merk van TMF. Het (voorgenomen) gebruik door TMF is gericht op het promoten en het verkopen van muziek (cd's en grammofoonplaten) en betreft derhalve de waren waarvoor het merk van TMF is ingeschreven. Dit leidt de President tot de conclusie dat sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 13A, lid 1 onder a BMW.
8.
Dat Sam Sam Music voornemens is zich onder genoemde domeinnaam niet op de Benelux, doch op Azië te richten maakt dit niet anders: niet weersproken is immers dat intemetgebruikers uit de Benelux die op zoek zijn naar TMF na het intypen van de domeinnaam themusicfactory.tv op de site van Sam Sam Music terecht zullen komen. Aldus heeft het gebruik van het merk door Sam Sam Music mede betrekking op de Benelux. Anders dan Sam Sam Music stelt valt de .tv domeinnaam niet buiten het territoir van TMF. De extensie .tv was weliswaar oorspronkelijk de toplevel domeinnaam van het land Tuvalu, maar naar TMF heeft gesteld en Sam Sam Music onvoldoende heeft weersproken worden .tv domeinnamen thans exclusief aangeboden door het Amerikaanse internetbedrijf The .tv Corporation International en zijn deze wereldwijd interessant voor bedrijven die op internet (digitale) televisie en informatie over televisiezenders en -programma's willen aanbieden (en derhalve ook voor TMF). Dat er elders in de wereld mogelijk andere bedrijven zijn die recht zouden kunnen
hebben op dezelfde domeinnaam is voor het onderhavige geschil niet relevant: voor toewijzing van de vorderingen is immers voldoende dat Sam Sam Music ten opzichte van TMF in strijd handelt met artikel 13A, lid 1 onder a BMW. inbreuk op handelsnaamrecht? 9.
Onvoldoende aannemelijk is geworden dat Sam Sam Music onder de domeinnaam themusicfactory.tv activiteiten ontplooit, dan wel voornemens is te ontplooien op de Nederlandse markt. Van (dreigende) overtreding van artikel 5 van de Handelsnaamwet is onvoldoende gebleken. slotsom
10.
De slotsom uit het vorenstaande is dat de vordering van TMF om Sam Sam Music te gelasten iedere inbreuk op haar merkrechten te staken toewijsbaar is. De overige vorderingen zijn eveneens toewijsbaar, nu aannemelijk is dat uitsluitend een overdracht van de domeinnaam aan TMF en de verhuizing daarvan naar de provider van TMF aan TMF de garantie bieden dat zij ongestoord die domeinnaam kan gebruiken ter exploitatie van haar merk.
11.
Ambtshalve wordt nog overwogen dat gelet op artikel 50 lid 6 van het TRIPS-verdrag een termijn van zes maanden zal worden bepaald waarbinnen TMF uiterlijk een bodemprocedure zal moeten aanspannen.
12.
Sam Sam Music zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. De door TMF gevorderde beslagkosten zullen worden afgewezen, nu ter zitting is gebleken dat niet aan alle voor een geldige beslaglegging vereiste formaliteiten is voldaan.
Beslissing De President; GELAST Sam Sam Music om roet onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merkrechten van TMF, rechtstreeks, dan wel door middel van een op enigerlei wijze met haar verbonden (rechts)persoon, te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen iedere registratie en/of ieder ander gebruik van één of meer domeinnamen bestaande uit het merk van TMF of een daarmee overeenstemmend teken, meer in het bijzonder de registratie en/of ieder ander gebruik van dedomeinnaam themusicfactory.tv; GELAST Sam Sam Music om met onmiddellijke ingang al datgene te doen wat harerzijds nodig is teneinde te bewerkstelligen dat de domeinnaam themusicfactory.tv en alle overige door haar geregistreerde en/of gehouden domeinnamen die de naam MUSIC FACTORY of een daarmee overeenstemmend teken bevatten, op naam worden gezet van (worden overgedragen aan) The Music Factory V.O.F., Graaf Wichmanlaan 45 te (1405 HB) Bussum, een en ander conform het reglement van The .tv Corporation International, door indiening binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis, zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een (mede door The Music Factory ingevuld en ondertekend) verzoek daartoe aan voornoemde organisatie, en gelast Sam Sam Music op eerste verzoek alle daartoe door voornoemde organisatie eventueel nader verlangde informatie te verstrekken; GELAST Sam Sam Music om van alle in het kader van vorenbedoelde overdracht te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzendmg, dan wel ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van TMF te zenden; BEPAALT dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als het hiervoor bedoelde verzoek tot overdracht van Sam Sam Music aan The .tv Corporation International;
GELAST Sam Sam Music om al het mogelijke te doen opdat de domeinnaam themusicfactory.tv, zodra de mogelijkheid daartoe bestaat, wordt verhuisd naar de provider van TMF; BEPAALT dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als een verzoek van Sam Sam Music aan The .tv Corporation International tot verhuizing van de domeinnaam themusicfactory.tv naar de provider van TMF; BEPAALT dat Sam Sam Music aan TMF een dwangsom zal verbeuren van f 10.000,-voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat Sam Sam Music geheel of gedeeltelijk met de nakoming van de vorenstaande geboden in gebreke blijft; VEROORDEELT Sam Sam Music in de kosten van het geding aan de zijde van TMF, tot op deze uitspraak begroot op f 458,85 aan verschotten en f 1.550,- aan salaris; WIJST AF het meer of anders gevorderde; VERKLAART dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; BEPAALT dat TMF (tenzij zulks eerder door Sam Sam Music mocht zijn gedaan) binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of Sam Sam Music inbreuk heeft gemaakt op voormelde merkrechten en dat, indien TMF zulks nalaat, bovenstaande geboden zullen zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken. Aldus gewezen door mr. Von Maltzahn en uitgesproken ter openbare zitting van 14 juni 2001 in tegenwoordigheid van de griffier. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
