Portakabin – De Meeuw Oirschot
DomJur 2001-52
Pres. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 00/2957 OdC Datum: 25-01-2001 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. 2.
de vennootschap naar Engels recht Portakabin Limited, gevestigd te Huntington, York, Verenigd Koninkrijk, de besloten vennootschap Portakabin B.V., gevestigd te Sliedrecht, eiseressen bij dagvaarding van 12 december 2000, procureur mr N.W. Mulder,
tegen de besloten vennootschap De Meeuw Oirschot B.V., gevestigd te Oirschot, gedaagde, procureur mr N. W. Mulder, advocaat mr M.P.J. Letschert te Tilburg. Verloop van de procedure: Ter terechtzitting van 9 januari 2001 hebben eiseressen, hierna gezamenlijk Portakabin c.s. en afzonderlijk Portakabin Limited en Portakabin B.V., gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien verstande dat zij - zonder verzet - hun eis hebben vermeerderd overeenkomstig de aan dit vonnis gehechte akte vermeerdering van eis. Gedaagde, hierna De Meeuw, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weerszijden producties en pleitnotities, overgelegd voor vonniswijzing. Gronden van de beslissing: 1.
In dit vonnis, wordt uitgegaan van de volgende feiten. a.
Portakabin Limited is producent en leverancier van mobiele bouwsystemen en is krachtens eerste depot en daaropvolgende inschrijving in het Benelux merkenregister rechthebbende op het woordmerk portakabin. Het merk portakabin is op 9 maart 1971 bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd en vervolgens ingeschreven in het Benelux Merkenregister voor de klassen 6 (gebouwen, onderdelen en bouwmaterialen daarvoor van metaal) en 19 (gebouwen, onderdelen en bouwmaterialen daarvoor niet van metaal).
b.
Portakabin B.V. is een dochter van Portakabin Limited en houdt zich ook bezig met de productie en de verkoop van mobiele bouwsystemen. Zij maakt krachtens licentie van Portakabin Limited gebruik van het merk portakabin.
c.
De Meeuw voert een onderneming die zich eveneens bezighoudt met de productie en verkoop van verschillende bouwsystemen en is concurrent van Portakabin c.s. op de Nederlandse markt voor mobiele bouwsystemen.
d.
De Meeuw heeft op 30 augustus 1999 de domeinnaam portacabin.nl geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.
e.
Aan voornoemde domeinnaam heeft De Meeuw een website gekoppeld, die vrijwel identiek was aan de website die de Meeuw exploiteert onder de domeinnaam demeeuw.com. De Meeuw heeft in de source codes van deze website en de websites bouwkeet.nl, bouwketen.nl en bouwwagens.nl, de metatags portacabin en portocabin aangebracht.
f.
2.
3.
Bij brief van 25 november 1999 van de in Engeland gevestigde raadsman van Portakabin Limited is De Meeuw gesommeerd de merkinbreuk te staken en gestaakt te houden en verzocht mee te werken aan de overdracht van de domeinnaam portacabin.nl. Nadat De Meeuw het gebruik van deze domeinnaam enige tijd heeft gestaakt, heeft zij dit gebruik thans hervat. Ook maakt zij gebruik van voornoemde megatags.
Portakabin c.s. vorderen in dit geding - kort gezegd - De Meeuw I.
te gebieden om met onmiddellijke ingang ieder gebruik en/of registratie van het woord "portakabin" of enig ander met het woordmerk of de handelsnaam van Portakabin c.s. overeenstemmend teken, als merk of naam, te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het gebruik en/of registratie van de domeinnaam portacabin.nl en de metatags "portacabin" en "portocabin", alsmede het gebruik en/of de registratie van iedere domeinnaam en/of metatag met daarin de aanduiding "portakabin" en/of een daarmee overeenstemmend teken;
II.
te gebieden binnen 48 uur na betekening van dit vonnis de inbreukmakende domeinnaam portacabin.nl te rerouten (om te leiden) naar het Internetadres van Portakabin B.V.: http://www.portakabin.nl;
III.
te gebieden om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat naar de mening van Portakabin c.s. nodig is om de domeinnaam portacabin.nl over te dragen aan Portakabin Limited;
IV.
te gebieden om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis alle zoekmachines waarbij de websites, zoals omschreven in de akte vermeerdering van eis, zijn geregistreerd, aan te schrijven met het verzoek hun bestanden te schonen, zodat niet meer naar die websites wordt verwezen indien als zoekopdracht "portocabin" of "portacabin" wordt ingetoetst;
V.
te gebieden van alle in verband met de geboden zoals hiervoor onder II tot en met IV te voeren correspondentie binnen twee dagen na ontvangst dan wel verzending daarvan een afschrift te doen toekomen aan de advocaat van Portakabin c.s., alles op straffe van een dwangsom en met bepaling dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte tot overdracht van de domeinnaam portacabin.nl.;
VI.
te veroordelen in de buitengerechtelijke incassokosten ad fl. 10.000, --, te vermeerderen met de wettelijke rente.
Portakabin c.s. stellen hiertoe dat De Meeuw door de registratie en het gebruik van de domeinnaam portacabin.nl, alsmede door het gebruik van de metatags "portacabin" en "portocabin" inbreuk maakt op hun merknaam en handelsnaam. Voorts schiet De Meeuw toerekenbaar tekort in de nakoming van haar verplichtingen jegens Portakabin Limited nu De Meeuw in strijd met haar eerdere toezeggingen toch de aanduiding portacabin gebruikt als domeinnaam en metatag, aldus Portakabin c.s. De Meeuw handelt onrechtmatig door de registratie en het gebruik van voornoemde domeinnaam. De Meeuw wekt immers ten onrechte de indruk dat de website www.portacabin.nl afkomstig is van Portakabin c.s. en ontneemt Portakabin c.s. zonder geldige reden de mogelijkheid om zelf die domeinnaam te registreren, aldus nog steeds Portakabin c.s. Ook het aanbrengen en het gebruik van de metatags "portacabin" en "portocabin" is onrechtmatig jegens Portakabin c. s., aangezien De Meeuw door middel van die
metatags probeert internetgebruikers die op zoek zijn naar informatie over de (producten van) Portakabin c.s. naar haar eigen site te lokken en zich mitsdien schuldig maakt aan misleiding. Ten gevolge van het onrechtmatig handelen van De Meeuw hebben Portakabin c.s. schade geleden in de vorm van uitholling van de onderscheidende kracht van hun woordmerk en winstderving, en dreigen die nog immer te lijden. Portakabin c.s. hebben mitsdien een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen. Daarnaast hebben Portokabin c.s. kosten gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, aldus tenslotte Portakabin c.s.
4.
De Meeuw heeft aangevoerd dat zij geoorloofd gebruik maakt van de aanduidingen op het internet, zowel ten aanzien van de domeinnaam, alsook ten aanzien van de door haar gehanteerde metatags. Zij maakt geen inbreuk op het woordmerk van Portakabin c.s. en handelt noch onrechtmatig noch in strijd met vermeende afspraken met Portakabin Limited. De Meeuw maakt gebruik van de aanduidingen portacabin en portocabin, welke zijn verworden tot soortnamen voor mobiele en demontabele bouwsystemen, hetgeen ook blijkt uit verschillende artikelen en het feit dat zowel de term portakabin als de term portocabine in Van Dale met dezelfde omschrijving staat vermeld. Portakabin c.s. hebben zelf bijgedragen aan de verwording tot soortnaam van deze aanduidingen doordat zij zich naast haar woordmerk bedienen van de aanduiding portacabin. Ingevolge artikel 5 lid 2 sub b BMW komt Portakabin c.s. dan ook geen bescherming van haar merk meer toe, aldus De Meeuw. De aanduiding portakabin is, gelet op de Engelse vertaling, louter beschrijvend en heeft geen onderscheidend vermogen (meer). Naarmate er sprake is van een geringer onderscheidend vermogen, dient een grotere mate van gelijkenis met het teken van Portakabin c.s. te bestaan, wil dat teken als overeenstemmend worden beschouwd. De termen portocabin en portocabin wijken in schrijfwijze duidelijk af. De Meeuw en alle overige concurrenten dienen dan ook het recht te behouden om de soortnamen waarmee de door hen gefabriceerde en verhandelde producten worden aangeduid, te gebruiken, aldus nog steeds De Meeuw. Ten aanzien van de metatags heeft De Meeuw aangevoerd dat internetters die de term portacabin intoetsen niet op zoek zijn naar Portakabin c.s., maar naar informatie over mobiele bouwwerken, besluiten van B&W of jurisprudentie, welke informatie door intoetsing van genoemde term dan ook wordt verkregen. Nu portacabin is verworden tot soortnaam hebben ook de concurrenten van Portakabin c.s. een gerechtvaardigd belang bij het hanteren van deze aanduiding. Portakabin c.s. hebben geen spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen daar de gewraakte acties van De Meeuw op het internet reeds dateren van medio 1999 en temeer nu, indien de verwording tot soortnaam nog niet zou blijken, daarnaar een uitgebreider onderzoek zou moeten worden gedaan waartoe een kort geding procedure zich niet leent. Portakabin c.s. hebben hun stelling dat schade is geleden en nog geleden zal worden niet onderbouwd. De vraag of er schade is geleden dient mede beschouwd te worden in het licht van het feit dat de schade het gevolg is van het verworden van de merkaanduiding van Portakabin c.s. tot soortnaam. De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten zijn exorbitant hoog. Deze kosten zijn niet gemoeid geweest met de correspondentie die tussen partijen is gevoerd. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat de buitengerechtelijke discussie tussen partijen zich mede heeft uitgestrekt over een ander onderwerp, aldus tenslotte De Meeuw.
Beoordeling van het geschil:
5.
Voorshands is aannemelijk geworden dat het merk portakabin voldoende onderscheidend vermogen bezit en niet kan worden beschouwd als soortnaam. Het woord portakabin maakt immers geen deel uit van het normale taalgebruik en is vooralsnog geen algemeen gebruikelijke aanduiding geworden voor mobiele bouwsystemen. Hieraan doet niet af dat de woorden portacabin en portakabin in een woordenboek zijn opgenomen, reeds omdat de omschrijving van die woorden luidt "keet waar koffie en schone heroïnespuiten aan junks worden verschaft". Gebleken is dat de aanduiding portacabin/portocabin voor andere mobiele eenheden dan die van Portakabin c.s. wordt gebruikt. Dit gebruik vindt echter slechts op geringe schaal plaats. Voor het daartoe in aanmerking komende publiek worden de producten van Portakabin c.s. dan ook nog steeds op basis van hun merk als van hen afkomstig aangemerkt. Het merk portakabin is niet als louter beschrijvend te beschouwen. De Meeuw kan voor de aanduiding van haar mobiele bouwsystemen verschillende alternatieve benamingen gebruiken. Haar ontbreekt dan ook de noodzaak gebruik te maken van de woorden portocabin en portacabin.
6.
Door zich op het internet te begeven met de domeinnaam portacabin.nl, alsmede door gebruik van de metatags portacabin en portocabin op liet internet, maakt De Meeuw in het economisch verkeer gebruik van een met het woordmerk van Portakabin c.s. overeenstemmend teken. Gelet op de grote gelijkenis tussen merk en teken bestaat een reëel verwarringsgevaar. De Meeuw maakt, gelet op het voorgaande; derhalve inbreuk op dat woordmerk.
7.
Aannemelijk is dat Portakabin c.s. door de inbreuk op hun woordmerk schade lijden in de vorm van inkomstenderving. De mogelijkheid dat zij potentiële klanten door het handelen van De Meeuw mislopen is immers niet ondenkbeeldig. Bovendien hebben zij te waken voor de uitholling van het onderscheidend vermogen van hun merk. Derhalve hebben zij een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen. Dat zij reeds in oktober 1999 hebben geconstateerd dat De Meeuw zich op het internet bediende van de domeinnaam portacabin.nl en van eerder genoemde metatags doet aan de spoedeisendheid niet af, daar zij in de veronderstelling verkeerden dat De Meeuw na sommatie van de zijde van Portakabin Limited dit gebruik had gestaakt en hun eerst in november 2000 van het tegendeel is gebleken. Portakabin c.s. hebben er voorts belang bij dat hun geldvordering gelijktijdig met hun andere vorderingen wordt afgedaan. Met betrekking tot deze vordering bestaat derhalve een afgeleid spoedeisend belang.
8.
Al het voorgaande rechtvaardigt reeds de toewijzingen van de vorderingen als volgt. Gelet hierop behoeven de overige stellingen van Portakabin c.s. dan ook geen bespreking meer.
9.
Portakabin c.s. hebben afdoende met een lijst van werkzaamheden en opgave van declaraties van engelse advocaten gestaafd dat zij daadwerkelijk werkzaamheden tot de gevorderde bedragen hebben doen verrichten, teneinde buiten rechte voldoening te verkrijgen in dit geschil. Voorshands is dan ook aannemelijk geworden dat zij buitengerechtelijke incassokosten hebben gemaakt ter hoogte van het door hen gevorderde bedrag, zodat de vordering tot voldoening van die kosten door De Meeuw kan worden toegewezen.
10.
De toewijsbare dwangsommen zullen worden gemaximeerd tot een totaalbedrag van fl. 50.000, --.
11.
Teneinde executieproblemen te voorkomen zal worden bepaald dat dit vonnis dezelfde kracht zal hebben als een in wettige vorm opgemaakte akte tot overdracht
van de domeinnaam portocabin.nl door De Meeuw aan Portakabin c.s. In zoverre hebben Portakabin c.s. geen belang bij de gevraagde dwangsommen, aangezien zij zelf kunnen zorgdragen voor de gevorderde en te -,gewezen overdracht van de domeinnaam. 12.
Na te noemen termijnen komen redelijk voor.
13.
De termijn als bedoeld in artikel 50, lid 6, van de Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights zal worden gesteld op drie maanden na deze uitspraak. Vooralsnog bestaat geen aanleiding te bepalen dat deze termijn eerst zal ingaan nadat het Hof van Justitie een daartoe nopende uitspraak heeft gedaan in de Route 66zaak.
14.
De Meeuw zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.
Beslissing: 1.
Gebiedt De Meeuw om met onmiddellijke ingang ieder gebruik en/of registratie van het woord "portakabin" of enig ander met het woordmerk van Portakabin c.s. overeenstemmend teken, als merk of naam, te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het gebruik en/of de registratie van de domeinnaam portacabin.nl en de metatags "portacabin" en "portocabin", alsmede het gebruik en/of de registratie van iedere domeinnaam en/of metatag met daarin de aanduiding "portakabin" en/of een daarmee overeenstemmend teken.
2.
Gebiedt De Meeuw binnen achtenveertig uur na betekening van dit vonnis de inbreukmakende domeinnaam portacabin.nl te rerouten (om te leiden) naar het Internetadres van Portakabin B.V.: http://www.portakabin.nl, zodat een Internetgebruiker die het adres portacabin.nl intoetst, terechtkomt op het adres www.portakabin. nl, één en ander in afwachting van het effectueren van de overdracht van de domeinnaam portacabin.nl.
3.
Gebiedt De Meeuw om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat naar de mening van Portakabin c.s. nodig is om de domeinnaam portacabin.nl op de daartoe geëigende wijze aan Portakabin Limited of aan enig andere door Portakabin Limited aan te wijzen rechtspersoon, over te dragen, één en ander onder aanbod van vergoeding van alle eventuele door derden in verband met dit gebod te maken kosten.
4.
Gebiedt De Meeuw om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle zoekmachines waarbij De Meeuw de websites www.demeeuw.com, www.portacabin.nl, www.bouwkeet.nl, www.bouwketen.nl en www.bouwwagens.nl heeft geregistreerd aan te schrijven met het verzoek hun bestand te schonen, zodat een Intemetgebruiker die gebruik maakt van (een van) deze zoekmachines niet meer wordt verwezen naar de websites www.demeeuw.com, www.portacabin.nl, www.bouwkeet.nl, www.bouwketen.nl en/of www. bouwwagens. ni, indien hij als zoekopdracht "portocabin" of "portacabin" intoetst.
5.
Gebiedt De Meeuw om van alle in verband met de geboden als vermeld onder sub 2 tot en met 4 te voeren correspondentie, e-mail berichten daaronder begrepen, binnen twee dagen na de ontvangst dan wel de verzending daarvan een afschrift te doen toekomen aan de advocaat van Portakabin c.s., mr N.W. Mulder (
[email protected]).
6.
Veroordeelt De Meeuw om aan Portakabin c.s. te voldoen een dwangsom van fl. 1.000,- per - gehele of gedeeltelijke - overtreding, of voor elke dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen), zulks uitsluitend naar keuze van Portakabin c.s. -
dat De Meeuw met de juiste nakoming van de geboden als vermeld onder sub 1, 2, 4, en 5 - al dan niet gedeeltelijk - in gebreke blijft. 7.
Bepaalt dat het totaal van de te verbeuren dwangsommen een bedrag van fl. 50.000,-- niet te boven zal gaan.
8.
Bepaalt dat op de voet van artikel 3:300 BW dit vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte tot overdracht van de domeinnaam portacabin.nl door De Meeuw aan Portakabin c.s.
9.
Veroordeelt De Meeuw aan Portakabin c.s. te voldoen fl. 10.000, -- aan buitengerechtelijk incassokosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 december 2000 tot aan de dag van de algehele voldoening.
10.
Bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 50, lid 6, van het Agreement on Traderelated Aspects of International Property Rights (TRIPS) op drie maanden na heden.
11.
Veroordeelt De Meeuw in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Portakabin c.s. begroot op fl. 530,01 aan verschotten; waaronder fl. 400, -- wegens vastrecht en op fl. 1.550, -- aan salaris procureur.
12.
Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
13.
Wijst het meer of anders gevorderde af.
Gewezen door de vice-president mr R. Orobio de Castro, fungerend president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 25 januari 2001 in tegenwoordigheid van de griffier. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.
