ARBITRATION AND MEDIATION CENTER
UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073
1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver, Canada, vertegenwoordigd door DLA Piper Nederland N.V., Nederland. Verweerder is A. Bronkhorst uit Amsterdam, Nederland
2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam
(de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Virtual Registrar.
3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 29 november 2012. Het Instituut heeft op 29 november 2012 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 30 november 2012 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 3 december 2012 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 23 december 2012. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 21 december 2012. Op 31 december 2012 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 31 januari 2013 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. Het Instituut heeft Gregor Vos op 5 februari 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
pagina 2
4. Feitelijke Achtergrond Eiser is de vennootschap naar Canadees recht Lululemon Athletica Canada, Inc., een beursgenoteerde onderneming die zich – onder meer – toelegt op de vervaardiging van sportkleding. Eiser is rechthebbende op de volgende merken: 1.
Gemeenschapsmerk LULULEMON, geregistreerd op 12 november 2002 voor waren in klassen 18, 25 en 27;
2.
Internationale registratie LULULEMON met gelding in de Europese Unie, geregistreerd op 29 juni 2011 voor diensten in klasse 35;
3.
Internationale registratie LULULEMON ATHLETICA met gelding in de Europese Unie (EU), geregistreerd op 29 juni 2011 voor diensten in klasse 35;
hierna gezamenlijk aangeduid als “de Merken”. Verweerder is de heer A. Bronkhorst. De datum van de eerste registratie van de Domeinnaam is 2 oktober 2007. De datum van de laatste registratie van de Domeinnaam is 12 februari 2009. Verweerder is sinds die laatste datum houder van de Domeinnaam.
5. Stellingen van Partijen A. Eiser Rechten van Eiser Eiser beroept zich in deze procedure op de identieke Gemeenschap- en Internationale registraties van het woordmerk LULULEMON. Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan de Merken, nu op grond van vaste rechtspraak onder de Regeling het bestanddeel “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merken enerzijds en domeinnamen anderzijds buiten beschouwing moet worden gelaten. Recht of legitiem belang Verweerder Eiser stelt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, omdat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt voor het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten. Voorafgaand aan het onderhavige geschil werden op de website die is gekoppeld aan de Domeinnaam geen producten of diensten aangeboden. Dit blijkt volgens Eiser onder meer uit een door Eiser overgelegde screenprint. Bovendien heeft Verweerder de Domeinnaam ter verkoop aangeboden, hetgeen volgens Eiser zou blijken uit door Eiser overgelegde correspondentie tussen Eiser en Verweerder. Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam enkel heeft geregistreerd om te profiteren van de reputatie van de Merken van Eiser. Daartoe voert Eiser aan dat “Lululemon” een volledig fictieve naam is. Verweerder heeft volgens Eiser enige tijd in Canada gewoond. Daar zou Verweerder bekend zijn geraakt met (de Merken van) Eiser. Voorts is Verweerder volgens Eiser noch als individu, noch als onderneming of organisatie algemeen bekend onder de Domeinnaam. Voorts stelt Eiser dat Verweerder de Domeinnaam ook niet voor legitieme niet-commerciële doeleinden
pagina 3 gebruikt, gezien het een inactieve of slapende domeinnaam betreft, zoals Verweerder ook in correspondentie met Eiser heeft aangegeven. Kwade trouw Verweerder Eiser voert aan dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd. Verweerder heeft de Domeinnaam hoofdzakelijk geregistreerd om deze te verkopen voor een bedrag hoger dan de registratiekosten. Dit blijkt volgens Eiser onder meer uit door Eiser overgelegde correspondentie tussen (vertegenwoordigers van) Eiser en Verweerder. Onder verwijzing naar vaste rechtspraak onder de Regeling stelt Eiser dat Verweerder de Domeinnaam slechts passief heeft aangehouden met de intentie deze later te verkopen, hetgeen een belangrijke indicatie is voor het aannemen van kwade trouw van de zijde van Verweerder. Voorts stelt Eiser dat nu Verweerder heeft aangegeven de Domeinnaam in de toekomst te zullen gaan gebruiken, dit gebruik mogelijk verwarringsgevaar oplevert tussen de activiteiten die Verweerder onder de Domeinnaam zal gaan verrichten en de (bekende) Merken van Eiser. B. Verweerder Rechten van Eiser Verweerder stelt dat de Domeinnaam eerder is geregistreerd dan het merk LULULEMON van Eiser. Ten tijde van de registratie van de Domeinnaam was Eiser niet actief in Nederland of de EU, aldus Verweerder. Recht of legitiem belang Verweerder Verweerder voert aan dat hij ten tijde van de registratie van de Domeinnaam de intentie had onder de Domeinnaam verschillende activiteiten – die niets te maken zouden hebben met de waren of diensten waarvoor de merken van Eiser zijn geregistreerd – te ontplooien. Uit de correspondentie die Eiser heeft overgelegd blijkt volgens Verweerder geenszins dat hij de Domeinnaam slechts heeft geregistreerd met de intentie deze te verkopen. Verweerder zou in de correspondentie met (vertegenwoordigers van) Eiser slechts hebben willen aangeven dat hij eventueel bereid zou zijn af te zien van het daadwerkelijk gebruik van de Domeinnaam dat hij ten tijde van de registratie voor ogen had, mits daar een redelijke vergoeding tegenover stond. De verwijzing naar een website met daarop een overzicht van domeinnamen die voor hoge bedragen zijn verkocht zou slechts informatief bedoeld zijn. Kwade trouw Verweerder Verweerder heeft de Domeinnaam naar eigen zeggen geregistreerd om deze later te gaan gebruiken. Ten tijde van de registratie was Eiser in het geheel niet actief in Nederland. Verweerder stelt dat hij (de Merken van) Eiser nimmer schade heeft toegebracht. Aangezien het merendeel van de mensen in Nederland de naam noch de Merken van Eiser zal kennen, kan er volgens Verweerder ook geen sprake zijn van verwarringsgevaar in geval van eventueel toekomstig gebruik.
6. Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat: a)
de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar
pagina 4 Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en b)
Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en
c)
de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.
A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Eiser voldoende aangetoond dat Eiser rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling mag het toplevel domein “.nl” bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing worden gelaten. Nu de Domeinnaam het woordmerk LULULEMON van Eiser volledig incorporeert, concludeert de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam identiek is aan het Gemeenschapsmerk van Eiser. Eiser heeft hiermee voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang Overeenkomstig de stellingen van Eiser heeft de Geschillenbeslechter geconstateerd dat Verweerder, ten tijde van het indienen van de Eis, op de aan de Domeinnaam gekoppelde website geen waren of diensten aanbood. Tevens werd de Domeinnaam niet gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden. Dit blijkt onder meer uit de door Eiser als bijlage 5 overgelegde screenprint. Eiser heeft verder aangevoerd dat Verweerder als individu, onderneming of andere organisatie niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam. Daarmee heeft Eiser prima facie aannemelijk gemaakt dat een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder ontbreekt. Aldus dient Verweerder aan te tonen dat deze wel een recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder heeft daartoe aangevoerd dat hij ten tijde van registratie de intentie had activiteiten te ontplooien die niets te maken hebben met de waren en diensten waarvoor de Merken van Eiser zijn ingeschreven. Verweerder heeft de Domeinnaam als privépersoon geregistreerd om deze later over te zetten op een juridische entiteit die ten tijde van de registratie van de Domeinnaam nog niet was opgericht. Verweerder heeft deze stellingen in het geheel niet onderbouwd. De Geschillenbeslechter concludeert dat niet is gebleken van enig recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder. Daarmee is aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Uit de door Eiser overgelegde correspondentie tussen (vertegenwoordigers van) Eiser en Verweerder blijkt naar het oordeel van de Geschillenbeslechter dat (i) de Domeinnaam tot op heden niet is gebruikt voor het aanbieden van goederen of diensten en (ii) dat Verweerder heeft aangegeven de Domeinnaam – onder verwijzing naar een website met daarop informatie over domeinnamen die voor zeer hoge bedragen zijn verkocht – te willen verkopen. Daarbij komt dat, in tegenstelling tot wat Verweerder stelt, het Gemeenschapsmerk LULULEMON eerder is geregistreerd dan de Domeinnaam. Dat Eiser ten tijde van registratie van de Domeinnaam niet actief was in Nederland of de EU en dat het merendeel van de mensen in Nederland en de EU Eiser niet kent, is irrelevant. Verweerder heeft de Domeinnaam willen verkopen aan
pagina 5 Eiser voor een zeer hoog bedrag terwijl deze over een ouder merkrecht beschikt. Dit leidt in de omstandigheden van deze zaak tot kwade trouw aan de kant van Verweerder. Daarbij heeft Verweerder op geen enkele wijze aannemelijk kunnen maken dat hij de Domeinnaam zou gaan gebruiken voor het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten. Op grond van deze feiten concludeert de Geschillenbeslechter dan ook dat ook aan het derde vereiste is voldaan.
7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Gregor Vos Geschillenbeslechter Datum: 20 februari 2013
