rolnummer: DNL Datum: 15 oktober

Musik Produktiv – Sinus Pro

DomJur 2009-459

WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008 1. Partijen Eiseres is Musik Produktiv GmbH & Co. KG, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Ibbenbüren, Duitsland, vertegenwoordigd door Damsté Advocaten, Nederland. Verweerster is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sinus Pro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp, Nederland, vertegenwoordigd door SteinhauserVandenBrinkHeeziusRijsdijk Advocaten, Nederland. 2. De Domeinnaam De domeinnaam in geschil is <musik-produktiv.nl> (hierna ook aangeduid als de “Domeinnaam”). De Domeinnaam is geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V., Amsterdam, Nederland. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) per e-mail op 17 juli 2008 en schriftelijk op 24 juli 2008. Het Instituut heeft op 23 juli 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 24 juli 2008 bevestigd dat de Verweerster geregistreerd staat als domeinnaamhoudster en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 28 juli 2008 aangevangen. De procedure is op 21 augustus 2008 geschorst en vervolgens op 4 september 2008 hervat. Het Verweerschrift is ingediend op 8 september 2008 per e-mail en op 16 september 2008 schriftelijk. Bij Verweerschrift is gebleken dat de gegevens van de domeinnaamhoudster (te weten Sinus Pro te Hoofddorp) niet overeenstemden met de gegevens zoals genoemd in de Eis (te weten Production Store te Hillegom). Op verzoek van het Instituut heeft Verweerster per e-mail d.d. 9 september 2008 aan het Instituut en Eiseres bevestigd in feite domeinnaamhoudster te zijn van de Domeinnaam, aangezien Verweerster tegenwoordig de naam Sinus Pro in plaats van Production Store gebruikt. Het Instituut heeft mr. Hub. J. Harmeling op 17 september 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond Partijen Eiseres exploiteert sinds 1995, met gebruik van het teken Musik Produktiv, een online muziekwinkel waarin de door Eiseres verhandelde producten besteld kunnen worden.

Verweerster is actief in de muziekbranche en houdt zich bezig met het verrichten van advies-, bemiddelings- en handelsactiviteiten op het gebied van audio- en videoapparatuur. Verweerster drijft haar onderneming sinds 23 februari 2004. Blijkens de websites van beide partijen (“www.musik-produktiv.de” en “www.sinus-audio.nl”) bieden partijen ten dele soortgelijke diensten aan. Domeinnaam De Domeinnaam is op 24 mei 2005 door Verweerster geregistreerd en is niet gekoppeld aan een website. Merkrechten Eiseres is houdster van de volgende merken: Het internationale woord-/beeldmerk MUSIK PRODUKTIV (INT 696938); geregistreerd op 26 juni 1998 voor waren en diensten in de klassen 9 en 15; geldig in de Benelux. Het Gemeenschapswoord-/beeldmerk MUSIK PRODUKTIV (CTM 3602133); gedeponeerd op 19 december 2003 en geregistreerd op 25 april 2005 voor waren en diensten in de klassen 9 en 15. Het Gemeenschapswoord-/beeldmerk MUSIK PRODUKTIV (CTM 4646386); gedeponeerd op 21 september 2005 en geregistreerd op 24 augustus 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 11, 15, 16, 35, 37 en 41. Hierna gezamenlijk te noemen de “MUSIK PRODUKTIV merken”. Het internationale MUSIK PRODUKTIV merk (INT 696938) en het Gemeenschapsmerk met nummer CTM 4646386 zien er als volgt uit (zwart-wit):

Het Gemeenschapsmerk met nummer CTM 3602133 wijkt af doordat de strepen oranje gekleurd zijn en het ®-teken is toegevoegd. Handelsnaam Eiseres stelt sinds 1974 mede in Nederland de handelsnaam Musik Produktiv (de “Handelsnaam”) te gebruiken. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres Eiseres baseert haar vordering op de in artikel 2.1 van de Regeling genoemde gronden. Ter onderbouwing van haar vordering voert Eiseres, voor zover relevant voor de beoordeling van het geschil, het volgende aan. Ten eerste stelt zij dat de Domeinnaam op verwarrende wijze overeenstemt met haar Musik Produktiv merken en haar Musik Produktiv handelsnaam. De Domeinnaam is gelijk aan het

kenmerkende woordbestanddeel van de MUSIK PRODUKTIV merken. Het feit dat de Domeinnaam niet gekoppeld is aan een website doet daaraan niet af. Het internetpubliek zal het ontbreken van een website onder de Domeinnaam aan Eiseres toeschrijven waardoor Eiseres reputatieschade lijdt. Het gevaar bestaat dat Verweerster door toekomstige exploitatie van een website ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van Eiseres of het onderscheidend vermogen van de MUSIK PRODUKTIV merken zal trekken, dan wel reputatieschade zal veroorzaken door de inhoud van de website. Bovendien bestaat een reële dreiging van inbreuk op de handelsnaamrechten van Eiseres, indien Verweerster de Domeinnaam als handelsnaam gaat gebruiken. Ten tweede stelt Eiseres dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, omdat zij geen in Nederland beschermd merkrecht houdt dat overeenstemt met de Domeinnaam en evenmin rechthebbende is op een met de Domeinnaam overeenstemmende handelsnaam. Verweerster is bovendien niet onder de Domeinnaam bekend omdat onder de Domeinnaam geen website wordt geëxploiteerd. Ten derde stelt Eiseres dat de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is. Op het moment van registratie op 24 mei 2005 was Verweerster bekend of had Verweerster bekend kunnen zijn met het bestaan van de MUSIK PRODUKTIV merken en MUSIK PRODUKTIV handelsnaam. Dit geldt eveneens voor de websites ”www.musikproduktiv.de”, ”www.musikproduktiv.de” en ”www.musik-produktiv.com”, waarop Eiseres sinds respectievelijk 1995, 2000 en 1998 haar online-shop exploiteert. Verweerster heeft de Domeinnaam geregistreerd met het doel te profiteren van het onderscheidend vermogen althans de reputatie van de Handelsnaam en MUSIK PRODUKTIV merken. Verweerster is eveneens te kwader trouw omdat zij de Domeinnaam heeft geregistreerd met het doel deze te verkopen; zij heeft naar aanleiding van Eiseres’ verzoek tot overdracht van de Domeinnaam een aanzienlijke vergoeding gevraagd (volgens de stukken een bedrag van EUR 1.500). B. Verweerster Voor zover relevant voor de beoordeling van het geschil, voert Verweerster het volgende aan. Verweerster stelt de Domeinnaam nooit te hebben gebruikt. Het e-mailadres [email protected] is geen bestaand adres. Verweerster stelt dat de registratie van de MUSIK PRODUKTIV merken geen bescherming biedt voor de woorden Musik en Produktiv. De beeldelementen van de MUSIK PRODUKTIV merken hebben onderscheidend vermogen; niet de woorden. Het feit dat de woorden slechts beschrijvend zijn, wordt bevestigd door de Nederlandse vertaling Muziek Productie, de Engelse Music Production en de boektitel “Musik Produktiv Handbuch fur Musiker”. Voor bescherming van de woorden is een afzonderlijke woordmerkregistratie vereist. Dit volgt ook uit de ‘Freihaltungsbedürfnis’ van artikel 3 lid 1 sub c MerkenRichtlijn: de woordcombinatie moet beschikbaar blijven voor alle aanbieders van soortgelijke diensten, zoals Verweerster. Ook door inburgering hebben de merken geen onderscheidend vermogen verworven. Een beschrijvende handelsnaam geniet evenmin bescherming. Verweerster betwist op de hoogte te zijn geweest van de activiteiten en de MUSIK PRODUKTIV merken; zij weerspreekt niet het bestaan ervan. Verweerster stelt zich op het standpunt dat ten tijde van de registratie (sic) van het Gemeenschapsmerk nummer 4646386 voor een groter aantal waren en diensten dan het Gemeenschapsmerk met nummer 3602133 (‘brand extension’) in 2005, Sinus Pro al volop actief was in de muziekbranche en de Domeinnaam al had geregistreerd. Verweerster merkt op dat Eiseres heeft nagelaten aan te tonen dat zij van haar merken gebruikmaakt. Voorts stelt Verweerster dat geen sprake kan zijn van enige verwarring omdat de Domeinnaam niet gebruikt wordt.

Verweerster stelt dat zij recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam omdat haar intentie is de Domeinnaam voor “privaatgebruik” te gebruiken als informatiewebsite over de productie van muziek. Zodanig gebruik kan niet leiden tot ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van Eiseres. Het enkele “parkeren” van de website betekent niet dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Ten slotte stelt Verweerster niet te kwader trouw te zijn. Het enkele feit dat zij een verkoopprijs voor de overdracht heeft gevraagd, is onvoldoende om kwade trouw aan te nemen. 6. Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 2.1 Regeling dient de Geschillenbeslechter te bepalen of de vordering tot overdracht van een Domeinnaam voldoet aan drie cumulatieve eisen. Dit betekent in het onderhavige geval dat aan elk van de volgende eisen moet zijn voldaan: 1. De domeinnaam moet identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met een “naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, […]”; 2.

De domeinnaamhouder heeft geen “recht of legitiem belang” bij de domeinnaam;

3. De domeinnaam is “te kwader trouw geregistreerd” of wordt “te kwader trouw gebruikt”. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiseres heeft onweersproken gesteld en door het overleggen van kopieën van de relevante merkregistraties voldoende aangetoond dat zij rechthebbende is op de MUSIK PRODUKTIV merken. Uit de Nederlandstalige en Franstalige versies van de website van Eiseres (“www.musik-produktiv.de”) en – bijvoorbeeld – de als voorbeeld overgelegde facturen aan Nederlandse afnemers is voldoende gebleken dat de MUSIK PRODUKTIV merken in de Benelux zijn en worden gebruikt. Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is of zodanig overeenstemt met de MUSIK PRODUKTIV merken dat verwarring kan ontstaan moet, volgens vaste jurisprudentie, bij deze beoordeling het Top Level Domain “.nl” buiten beschouwing worden gelateni. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat in het onderhavige geval het streepje “-” tussen de woorden Musik en Produktiv evenmin bij de beoordeling in aanmerking moet worden genomen, daar dit slechts gebruikt is om aan te geven dat sprake is van twee losse woorden en derhalve niet afdoet aan de totaalindruk van de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de woordcombinatie Musik Produktiv, die in de totaalindruk van de MUSIK PRODUKTIV merken het meest opvalt, voldoende onderscheidend is om als merk te worden beschermd. De Geschillenbeslechter neemt hierbij in aanmerking dat Musik Produktiv wordt vertaald, niet met Muziek Productie of Music Production zoals Verweerster heeft bepleit, maar met Muziek Productief – een grammaticaal onjuiste woordcombinatie die niet als beschrijvend kan worden aangemerkt. Het feit dat alleen MUSIK PRODUKTIV merken zijn geregistreerd en niet tevens een woordmerk maakt dit niet andersii. Ten overvloede merkt de Geschillenbeslechter op dat ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen dan wel de reputatie van Eiseres, dan wel reputatieschade blijkens artikel 2.1 sub a van de Regeling in deze procedure niet aan de orde is. De Geschillenbeslechter oordeelt op grond van het bovenstaande dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de MUSIK PRODUKTIV merken. De overeenstemming is dusdanig dat internetgebruikers bij het zien van de Domeinnaam zouden

kunnen denken dat deze Domeinnaam afkomstig is van Eiseres of van een met Eiseres gelieerde onderneming. Het feit dat de Domeinnaam niet wordt geëxploiteerd, leidt niet tot een ander oordeeliii. Eveneens volgt hieruit de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Handelsnaam. Dit geldt te meer nu de Domeinnaam – nu de “.nl” en de “-” buiten beschouwing blijven – identiek is aan de Handelsnaam. Het verweer dat de Handelsnaam niet in relevante mate ten aanzien van het Nederlandse territoir zou zijn gebruikt, is onvoldoende onderbouwd. Uit de door Eiseres overgelegde facturen blijkt dat zij haar Handelsnaam sinds 1974 in Nederland gebruikt. Zulk gebruik vloeit bovendien logisch voort uit het feit dat de websites van Eiseres zich richten op de Nederlandse markt door te beschikken over een Nederlandse versie van de gehele site en de mogelijkheid om vanuit Nederland online producten te bestellen. B. Recht of Legitiem Belang Eiseres heeft gesteld dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Eiseres heeft ter onderbouwing aangevoerd dat Verweerster geen met de Domeinnaam overeenstemmende merk- of handelsnaam houdt en dat Verweerster evenmin onder de Domeinnaam bekend is. Eiseres heeft hiermee voldaan aan het vereiste voldaan dat zij prima facie moet aantonen dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam. Vervolgens is het aan Verweerster om het tegendeel te bewijzeniv. Voor zover Verweerster stelt een legitiem belang te hebben bij de Domeinnaam omdat zij de woorden Musik en Produktiv als beschrijvende woorden gebruikt, wordt deze stelling verworpen. Allereerst vanwege het feit dat Verweerster – naar eigen zeggen – de Domeinnaam in het geheel niet gebruikt. In de tweede plaats omdat de woordcombinatie, zoals hierboven reeds is overwogen, niet beschrijvend van aard is maar onderscheidend vermogen heeft en zich derhalve niet leent voor uitsluitend beschrijvende toepassing. Het argument van Verweerster dat het beschrijvende karakter van de woorden wordt bevestigd door de boektitel “Musik Produktiv Handbuch fur Musiker” is niet overtuigend. Uit de afbeelding van het boek als weergegeven op de websites van Eiseres blijkt dat haar MUSIK PRODUKTIV merken in deze boektitel als merk zijn gebruikt. Daar komt bij dat Verweerster voorts heeft gesteld dat zij de Domeinnaam feitelijk nimmer heeft gebruikt en dat zij in de toekomst geen commerciële exploitatie nastreeft maar uitsluitend “privaatgebruik”. Artikel 3.1 sub c van de Regeling kwalificeert de intentie om de Domeinnaam voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken niet als legitiem belang. Ten overvloede merkt de Geschillenbeslechter op dat op geen enkele wijze is gebleken van voorbereidingen in dit verband, terwijl inmiddels ruim drie jaren verstreken zijn na de registratiev. De Geschillenbeslechter is om deze redenen van oordeel dat niet van een recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerster is gebleken. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Uit het feit dat twee van de drie MUSIK PRODUKTIV merken geregistreerd waren op het moment van de domeinnaamregistratie, het feit dat Eiseres op twee “.de” en één “.com” domeinnamen online muziekwinkels exploiteerde met de naam Musik Produktiv (al dan niet met gebruik van een tussenstreepje) en het feit dat beide partijen actief zijn in de (Nederlandse) muziekbranche en (ten dele) soortgelijke diensten leveren, volgt dat Verweerster bekend was, althans bekend had moeten zijn, met de activiteiten en de MUSIK PRODUKTIV merken van Eiseres. Desondanks, en zonder recht of legitiem belang daartoe, heeft Verweerster de Domeinnaam geregistreerd. Het ongebruikt laten door Verweerster van de Domeinnaam suggereert dat Verweerster de Domeinnaam heeft geregistreerd met de intentie om de Domeinnaam voor een bedrag hoger dan de registratiekosten (Verweerster’s deelnemer via wie zij de Domeinnaam geregistreerd

heeft, rekent minder dan EUR 10 per jaar) te verkopen (artikel 3.2 sub a Regeling). Dit wordt bevestigd door het voorstel van Verweerster om de Domeinnaam te verkopen voor EUR 1.500. Indien en voor zover de intentie van Verweerster niet de verkoop zou zijn geweest, dan blijkt uit het geheel van de feitelijke omstandigheden als hierboven omschreven in het onderhavige geval in voldoende mate dat de registratie er op is gericht Eiseres – een speler in dezelfde markt als Verweerster – te beletten de Domeinnaam te gebruiken (artikel 3.2 sub b Regeling). De Geschillenbeslechter oordeelt op grond van het bovenstaande dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en/of gebruikt. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <musik-produktiv.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerster domeinnaamhouder wordt. Hub. J. Harmeling Geschillenbeslechter Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.

i ii iii

iv

v

Zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL20080008. Pres. Rb. Groningen van 25 februari 2000, rolnummer 44301 / KG ZA 00-60, DomJur 2000-25, r.o. 4.2. Zie voor de relevantie van de afwezigheid van een actieve website, de volgende merkinbreuk zaak: Pres. Rb. Arnhem 25 oktober 1999, rolnummer: KG 1999/608, r.o. 4: “Het enkele feit dat geen actieve website aan de domeinnaam is gekoppeld neemt immers niet weg dat de mogelijkheid van gedaagde om de domeinnaam klm-alitalia.com daadwerkelijk te gaan gebruiken en dus de dreiging merkinbreuk te plegen blijft bestaan. Voorshands moet daarom het (enkel) gereserveerd houden van bedoelde domeinnaam worden aangemerkt als een gebruik voor waren waarvoor de merken van eiseressen zijn ingeschreven en daarmee als inbreuk op die merken.” Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL 2008-0002, Auto 5 v. E. Shiripour, WIPO Zaaknr. DNL 2008-0027, Verizon Trademark Services LLC v. Van Groenendael Adviesgroep, WIPO Zaaknr. DNL 2008-0029 en SINBAR v. Estep, WIPO Zaaknr. DNL 2008-0030. Pres. Rb. Amsterdam 12 oktober 2000, rolnummer KG 00/2190 OdC, r.o. 5-6.