VISIE. Europees Unitair Octrooi: een sprong vooruit. Hoe leg je een onderscheidende vorm vast? Merkinbreuk op sociale media

European patent & Trademark attorneys www.nlo.nl

VISIE

#15

Hoe leg je een onderscheidende vorm vast? Merkinbreuk op sociale media

Europees Unitair Octrooi: een sprong vooruit

Inhoud Colofon

8

Visie, het relatiemagazine van NLO, verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan relaties.

4

NLO is één van de grootste Europese adviesbureaus gespecialiseerd in Intellectuele Eigendom. Redactie Kees van Balen, Marion Bruin, Harm van der Heijden, Caroline Pallard, Loes Scheffer, Sabrina Thoen, Corinne in ’t Veld (hoofdredacteur a.i.).

16 3 Voorwoord

18

4 Sprong vooruit voor het Europees Unitair Octrooi

Fotografie Jeroen Bouwman, istockphoto

6 Nooit patenteren omwille van het patenteren

Vormgeving Goedinvorm grafische producties BV

8

Octrooi aanvragen in Caribisch Nederland

10 Inbeslagname door de Douane; en dan? 13 Kan een deurwaarder zomaar beslag komen leggen? 16 Hoe merkinbreuk op social media een halt toe te roepen

23 2

VISIE FEBRUARI 2013

Aan dit nummer werkten mee Kees van Balen, Marion Bruin, Paul Clarkson, Ruurd Jorritsma, Hiske Landheer, Yvonne Noorlander, Friso Onderdelinden, Loes Scheffer, Marlous Stal-Hilders, Alinda Wolthuis (Loriënt Communicatie).

18 Octrooi aanvragen in Rusland en China: een verhaal apart 20 De uitdaging om een onderscheidende vorm als merk vast te laten leggen 23

Third party observations

26

Nieuwe medewerkers bij NLO

Drukwerk Kapsenberg van Waesberge bv Redactieadres NLO Afdeling Communicatie Postbus 29720 2502 LS Den Haag [email protected] Artikelen uit Visie verschijnen ook op www.nlo.nl (nieuws en publicaties > artikelen) © 2012 NLO Alle rechten voorbehouden Wilt u een exemplaar van Visie opvragen of u aanmelden voor een gratis abonnement? Stuur een e-mail naar de redactie.

Voorwoord

Een brede blik Bescherming van intellectuele eigendom

In dit nummer besteden we ook aandacht aan

vraagt om een brede blik. Regeren is immers

het in beslag (laten) nemen van goederen. Kan

vooruitzien, maar vraagt ook om gedegen

een deurwaarder zomaar beslag leggen op

kennis en een creatieve geest. Het speel-

goederen (pagina 9)? En wat moet je eigenlijk

veld van veel ondernemingen wordt steeds

doen als je een rapport van de Doune ontvangt

uitgestrekter, met dank aan de globalisering en

omdat ze een partij illegale handel hebben

digitalisering van onze maatschappij.

ontdekt (pagina 6)? Of als je merkt dat iemand anders een octrooi aanvraagt op jouw vinding

Stel dat u octrooi wilt aanvragen in Sint Maarten.

(pagina 19)?

Dan is het prettig om te weten dat er mensen zijn die precies weten wat er de afgelopen tijd

Tot slot gaan we in op de mogelijkheden en

is gewijzigd op het gebied van wet- en regel-

onmogelijkheden om een onderscheidende

geving (pagina 8). Of die de weg kennen in

productvorm vast te laten leggen (pagina 16).

landen met een hele andere cultuur van

Wat daarvoor nodig is? In ieder geval een

zakendoen, zoals China of Rusland (pagina 14).

brede blik en een ‘we zijn niet voor één gat te vangen’-mentaliteit.

Ook online volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Zo is het landschap van de social

Ik wens u veel leesplezier!

media constant in beweging, en heeft dit ook impact op de manier waarop met merken wordt omgegaan. Hoe kun je nu effectief

Hartelijke groet,

optreden tegen merkinbreuk op internet, en verschilt dit van offline? Meer hierover lees je

Corinne in ’t Veld

op pagina 12.

Hoofdredacteur ad interim

VISIE FEBRUARI 2013

3

Sprong vooruit voor het Tekst: Ruurd Jorritsma | [email protected] Paul Clarkson | [email protected]

De Europese Unie streeft al heel lang naar een werkelijk unitair octrooisysteem. Voornaamste reden hiervoor is het effectiever en minder duur maken van het Europese systeem. En na het akkoord van afgelopen december gaat het er toch echt van komen, naar verwachting in 2014. Als belangrijke speler op de Europese IE-markt is NLO nauw betrokken bij de vorderingen aan het Europese octrooifront. In gesprek met twee octrooigemachtigden over de laatste ontwikkelingen.

“Het voordeel van het unitair octrooi ligt inderdaad

Octrooiadviesbureaus die zich bezighouden met

2014

op het gebied van kostenbesparing en effectiviteit.

octrooiaanvragen, opposities en inbreukzaken zullen

Afgelopen december hebben de Raad en het

Zo hoeft er straks nog maar één vertaling te worden

waarschijnlijk geen nadeel hebben van het unitair

Parlement van de EU het unitair octrooi goedge-

gemaakt en komt het octrooi altijd in het Engels

octrooi, maar diegenen die de kost verdienen met

keurd. Tegelijkertijd heeft de advocaat-generaal van

beschikbaar. Daarnaast is er één instandhoudingstaks

nationale administratieve en gerechtelijke procedures

het EU-Hof in Luxemburg de bezwaren van Spanje en

voor alle deelnemende landen. Het belangrijkste

zullen hun inkomsten meer elders moeten zoeken.

Italië tegen het systeem van tafel geveegd en de ver-

is echter nog wel dat we één handhavingsproce-

Clarkson knikt instemmend: “Dit zou de prijzen in

wachting is dat het Hof dit standpunt zal overnemen.

dure krijgen in een centraal gerechtshof. Ook voor

de sector onder druk kunnen zetten. Daar staat

Rest dan nog de ondertekening van het verdrag voor

niet-Europeanen, voor wie ons huidige systeem erg

tegenover dat als het gemeenschappelijke stelsel voor

het unitair octrooigerecht. En dan zal het systeem,

ingewikkeld is, betekent dit een enorme verbetering”,

octrooigeschillenbeslechting goed gaat werken, er

misschien nog niet voor de hele Unie, maar toch

aldus Ruurd Jorritsma, Europees en Nederlands

naar verhouding meer zaken gevoerd zullen worden

voor de grote meerderheid van de landen voor een

octrooigemachtigde.

en goede octrooigemachtigden in trek zullen zijn.”

effectievere octrooibescherming gaan zorgen. “Dit

Voorziet in behoefte

Effectieve bescherming

huidige situatie”, aldus Clarkson. De verwachting is dat

Paul Clarkson, Europees en Brits octrooigemachtigde,

De verwachting is dat meer bedrijven zich na de

het Europese Unitair Octrooi begin 2014 van kracht

vult aan: “Momenteel zijn de kosten om in de hele

invoering van het unitair octrooi zullen melden.

zal worden.

EU bescherming te verkrijgen erg hoog en als het

Jorritsma beaamt dit: “Ik verwacht meer werk

op naleving aankomt, zijn de complexiteit en de on-

van zowel binnen als buiten Europa. Als je voor de

NLO is actief in de Europese beroepsvereniging EPI en

zekerheid zo groot dat velen aarzelen om volledig van

verlening en handhaving per octrooi minder kosten

andere overlegorganen, die met de industrie en de

hun intellectuele eigendomsrecht gebruik te maken.

hebt en je bent actief met innovatie, dan dien je meer

overheden constant werken aan verbetering van het

Dat zal met het unitair octrooi veranderen. Een ander

octrooiaanvragen in. Zeker wanneer je ziet dat je ze

systeem.

belangrijk voordeel is dat de handhaving van een

effectief kunt inzetten om je markt te beschermen.

octrooi meer voorspelbaar zal worden en dat is waar

Ook zou er wel eens meer behoefte aan octrooiadvies

de industrie behoefte aan heeft.”

kunnen komen.”

is een enorme verbetering in vergelijking met de

4

VISIE FEBRUARI 2013

Europees Unitair Octrooi

Belangrijkste kenmerken van het unitair octrooi: • Het systeem komt naast het bestaande “bundeloctrooi”; met ander woorden: de aanvrager kan kiezen tussen (bijna) de hele Unie en de losse Europese landen. De keuze hoeft pas kort na verlening te worden gemaakt. Het bundeloctrooi blijft ook nodig voor de 13 niet-EU-landen zoals Zwitserland en Turkije. • Of het unitair octrooi echt de hele Unie gaat dekken, is nog niet zeker; onder andere Spanje is voorlopig niet van plan mee te doen. • In de procedure verandert vóór de verlening helemaal niets; hiervoor blijft het Europees Octrooibureau (München en Den Haag) verantwoordelijk. Ook de oppositie kort na verlening blijft. • Er hoeft na verlening maar één vertaling te worden gemaakt. Omdat van Nederlandse aanvragers de octrooitaal bijna altijd Engels is, is die vertaling naar keuze,

• Voor alle andere EU-talen komen er machinevertalingen, waarvan de kwaliteit geleidelijk zal verbeteren. • Er hoeft maar één centrale instandhoudingstaks voor het verleende octrooi te worden betaald, naar verwachting ter hoogte van het bedrag voor 5 à 6 “losse” landen. • Bij octrooiconflicten kan men in één keer voor de hele Unie procederen. Voor acties en partijen die aan Nederland zijn gebonden zal dat ook in Nederland kunnen. Er komen centrale octrooigerechten in Parijs (ICT en elektrotechniek), Londen (biotech en farma) en München (werktuigbouw). Beroepszaken zullen dienen in Luxemburg. • Europese Octrooigemachtigden, waarvan NLO er ongeveer 25 heeft, worden bevoegd tot het voeren van gerechtelijke EU-octrooiprocedures.

bijvoorbeeld naar het Nederlands. Voor een EU-octrooi dat in het Frans of Duits is verleend, komt er een vertaling naar het Engels.

VISIE FEBRUARI 2013

5

Nooit patenteren omwille van Tekst: Alinda Wolthuis

Het Spaanse ‘Laboratorios LETI’ is geworteld in de immunologie en de biotechnologie. De farmaceutische multinational produceert een breed gamma aan producten op het gebied van preventie, vroegdiagnose en behandeling van ziekten. “Onze concurrentiekracht wordt bepaald door onze research en specialisatie”, zegt CEO Jaime Grego. Het bedrijf beschermt de opbrengst van zijn research met patenten. “NLO is al vele jaren onze partner in IP. Het heeft ons geholpen bij het bepalen van onze IP-strategie en bij het verkrijgen van goedkeuring voor onze patenten.”

LETI’s R&D-programma concentreert zich met name

producten, markten en geografische aanwezigheid.

parasiet vormt een ernstige bedreiging voor de

op allergie, immunologie en dermatologie. “Research

De IP-strategie is nauw verbonden met deze bedrijfs-

gezondheid”, zegt ze. “De infectie heeft ernstige,

is van cruciaal belang voor ons bedrijf, omdat onze

strategie. “IP is een complexe zaak, waarvoor onze

vaak dodelijke gevolgen, vooral in combinatie met

eigen innovaties onze internationale expansiekracht

eigen experts nauw samenwerken met NLO”, aldus

HIV of in een omgeving waar de beschikbaarheid van

bepalen”, zegt LETI CEO Grego. Bescherming van het

Grego. De samenwerking dateert al van de jaren ‘80,

goede zorg beperkt is.” Leishmaniasis komt zowel in

intellectueel eigendom is dus van vitaal belang. Dat

toen LETI’s R&D-directeur een Nederlander was. “We

tropische als in subtropische gebieden in de Oude

wil niet zeggen dat LETI alles patenteert: de strategie

zijn altijd bij NLO gebleven. LETI hecht veel waarde

en de Nieuwe Wereld voor. In West-Europa doet de

is terughoudend. “We geloven niet in patenteren

aan sterke en langdurige relaties met zijn toeleve-

infectie zich voor in, onder andere, Frankrijk, Italië,

omwille van het patenteren”, vat Grego samen. “Er

ranciers, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en

Malta, Spanje en Portugal. “Leishmaniasis wordt

is geen directe correlatie tussen het aantal patenten

begrip. Dit vraagt, vanzelfsprekend, om toewijding

aangetroffen bij zowel mens als dier. Bij mensen

dat een bedrijf heeft en zijn concurrentiekracht of

op het persoonlijke vlak. Ook is het belangrijk dat

doen zich ieder jaar ongeveer twee miljoen nieuwe

winstgevendheid. Patenten kunnen nodig zijn om

expertise snel beschikbaar is, want IP-zaken hebben

gevallen voor. De meest dodelijk vorm veroor-

anderen ervan te weerhouden gebruik te maken van

er een handje van om zich plotseling aan te dienen.

zaakt naar schatting 59.000 sterfgevallen per jaar.

door ons ontwikkelde kennis. Maar we patenteren

Daarnaast verwachten we een zeer hoog kennis-

Leishmaniasis komt daarmee direct na malaria als

alleen resultaten die cruciaal zijn voor ons bedrijf en

niveau op het gebied van patenten en een grondig

gevaarlijke, door parasieten veroorzaakte ziekte”,

die we bereid zijn te verdedigen. Anders zouden we

begrip van onze bedrijfsstrategie én van de inhoud

zegt Ellen Caldwell. LETI doet al meer dan twintig jaar

tijd, energie en geld verspillen.”

van de kennis die we willen beschermen. NLO voldoet

onderzoek naar Leishmaniasis. Caldwell: “Dit doen we

aan deze eisen: zij hebben ons geholpen onze IP-

via publiek-private samenwerkingsverbanden met

IP-strategie

strategie te bepalen en ondersteunt ons goed bij het

universiteiten en onderzoekscentra. Door LETI on-

LETI is een familiebedrijf dat veel waarde hecht aan

verkrijgen van goedkeuring voor onze patenten.”

dersteund onderzoek is goed voor meer dan veertig publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, negen

een langetermijnbenadering. “Door het commit-

6

ment van onze aandeelhouders kunnen we de

LETI maakt verschil

gemeenschappelijke patentaanvragen en meer dan

tijd nemen om onze zaak op te bouwen en onze

Ellen Caldwell is LETI’s Business Unit Director

een dozijn proefschriften.”

portfolio te ontwikkelen”, zegt Grego. “Dat kan ook

Immunology and Vaccines for Global Health. Zij

In 2009 heeft LETI Leishmaniasis aangemerkt als

niet anders, aangezien research en development

leidt een multidisciplinair team bij het ontwikkelen

strategisch belangrijk onderzoeksterrein. “LETI kan

nu eenmaal een langetermijnactiviteit ís.” LETI heeft

van een serie proteïne-gebaseerde vaccins voor de

hier echt verschil maken. Een effectief vaccin zou

een heldere bedrijfsstrategie uitgezet, gebaseerd op

ziekte Leishmaniasis. “Infectie met de leishmania-

van groot belang zijn voor mens en dier.”

VISIE FEBRUARI 2013

het patenteren

Innovatief vaccin Voor honden zijn inmiddels meerdere vaccins getest, die in verschillende delen van de wereld op de markt zijn. Voor de preventie van Leihmaniasis bij mensen is op dit moment nog geen effectief vaccin beschikbaar. Wel zijn verschillende kandidaatvaccins in onderzoek, maar geen enkel vaccin is op dit moment goedgekeurd door de verantwoordelijke autoriteiten. LETI is hard op weg om daar verandering in te brengen. Caldwell: “Daarbij werken onze onderzoekers nauw samen met toonaangevende groepen in Spanje, India en Brazilië. Voor ons be-

Ellen Caldwell en Jalme Grego

langrijkste vaccin voor honden zijn al multinationale klinische veldtesten uitgevoerd.” Het ontwikkelen van vaccins is buitengewoon kapi-

is gebouwd. Ze kent onze onderzoekers en heeft ons

gebieden. Caroline Pallard heeft deze mogelijkheid

taalintensief, terwijl de terugverdienmogelijkheden bij

geholpen om focus aan te brengen in onze ideeën,

nadrukkelijk onder onze aandacht gebracht. Ze heeft

biotechnologische innovaties altijd onzeker zijn. Het

om onze strategie vorm te geven en om het belang

ons geholpen deze overwegingen te integreren in

spreekt dus voor zich dat LETI zijn onderzoek wil be-

van onze resultaten op de juiste waarde te schatten.”

onze IP-strategie.” Ze besluit: “Leishmaniasis is lange tijd een verwaar-

schermen met patenten. “Maar, zoals de heer Grego al zei, we zijn daar selectief in”, aldus Ellen Caldwell.

Toekomstig onderzoek veilig stellen

loosde ziekte geweest. De afgelopen jaren is het

“We beschermen alleen onderzoek dat cruciaal is voor

Dit op waarde schatten beperkt zich niet tot de

publiek bewustzijn rond de ziekte gegroeid, net

ons bedrijf. Caroline Pallard van NLO, met wie we sinds

Leishmaniasis-vaccins die momenteel in ontwikkeling

als het aantal gerelateerde patenten. Daar zijn we

2009 samenwerken, heeft ons ondersteund in het

zijn, geeft Ellen Caldwell aan. “Patenten zijn ook een

blij mee. Het toont aan dat LETI gelijk had toen het,

selectieproces.” Pallard is een ‘vaste waarde’ voor LETI

manier om toekomstig onderzoek in onzekere tijden

lang geleden, de focus legde op deze vernietigende

geworden, zegt ze. “Caroline is echt een onderdeel

te beschermen. Sommige onderzoeksresultaten uit

ziekte. We zijn ervan overtuigd dat onze vaccin

van ons team. Ze heeft diepgaande kennis van de we-

het leishmania-project zouden, op langere termijn,

portfolio in de toekomst het leven van veel mensen

tenschappelijke basis waar onze patent portfolio op

ook relevant kunnen zijn voor therapieën op andere

zal verbeteren.”

VISIE FEBRUARI 2013

7

Octrooi aanvragen in Caribisch Nederland Tekst: Hiske Landheer | [email protected]

Octrooi aanvragen in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, hoe gaat dat eigenlijk? De afgelopen jaren is er in deze landen en gemeenten nogal wat gewijzigd. Hoe zit het nu precies en welke impact heeft dit? We zetten de meest recente ontwikkelingen nog eens op een rij.

Exit Nederlandse Antillen

eilanden worden genoemd, maar officieel Caribisch Nederland

Per 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen opgehouden te

vormen. De Rijksdienst Caribisch Nederland is per 1 september 2010

bestaan. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat per die datum uit vier

de overheidsinstelling waarin de verschillende ministeries samen-

landen, te weten Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Aruba

werken en vormt het centrale informatiepunt van de Rijksoverheid

heeft per 1 januari 1986 al een status aparte binnen het Koninkrijk.

op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Bes).

Ook Curaçao en Sint Maarten zijn nu onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk geworden, vergelijkbaar met de status aparte van Aruba. Zij

Introductie Nederlandse wet- en regelgeving

hebben een eigen regering en eigen regelgeving.

Het is de bedoeling dat een groot deel van de Nederlandse wetgeving op de BES-eilanden zal gaan gelden. Omdat dit veel werk en tijd kost,

8

VISIE FEBRUARI 2013

Rijksdienst Caribisch Nederland

zal dit geleidelijk en over een langere termijn plaatsvinden. De

Nederland is per 10 oktober 2010 ook uitgebreid met de bijzondere

Nederlands-Antilliaanse wetgeving zal waar wenselijk en/of nood-

gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die doorgaans de BES-

zakelijk geleidelijk worden vervangen door Nederlandse wetgeving,

eventueel aangepast vanwege de bevolkingsomvang van de drie eilanden en de grote afstand tot Nederland.

Rijksoctrooiwet: Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden Curaçao en Sint Maarten hebben er echter voor gekozen dat de Rijksoctrooiwet 1995 blijft gelden om het octrooirecht aldaar te regelen.

Aruba regelt intellectuele eigendom zelf

In het herziene artikel 113 lid 1 ROW 1995 worden deze landen dan ook

Vóór 10 oktober 2010 was in artikel 113 van de Rijksoctrooiwet (ROW)

expliciet genoemd als landen binnen het Koninkrijk waarvoor deze rijkswet

1995 geregeld dat deze wet ook gold voor de Nederlandse Antillen,

ook geldt. Dit houdt onder andere in dat de Rijksoctrooiwet 1995 ook op de

met uitzondering van Aruba, waarvan de regering heeft besloten zelf

BES-eilanden, Curaçao en Sint Maarten van kracht is, met de rechtbank Den

het intellectuele eigendom te regelen in nationale wetgeving. Aange-

Haag als exclusief bevoegde instantie in eerste aanleg voor octrooizaken.

zien de Nederlandse Antillen ophielden te bestaan en Curaçao en Sint Maarten onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk zouden worden,

Wanneer u specifieke vragen heeft of meer informatie wilt over het

moest in 2010 ook artikel 113 ROW1995 gewijzigd worden.

aanvragen van octrooi binnen het Koninkrijk der Nederlanden dan kunt u contact opnemen met NLO.

VISIE FEBRUARI 2013

9

Inbeslagname door de Douane; en dan? Tekst: Friso Onderdelinden | [email protected]

Nederland is een doorvoerland. Met de havens van Rotterdam en Amsterdam en luchthaven Schiphol zijn we de aangewezen plek om goederen van het ene naar het andere land te vervoeren. Samen met de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent vormt de Benelux de poort naar het Europese achterland. Met grote regelmaat krijgt de Douane te maken met import of doorvoer van namaakgoederen, welke in beslag worden genomen. Wat komt daar allemaal bij kijken, en welke rechten en plichten heeft de rechthebbende?

Namaakgoederen

Europese Anti-Piraterij Verordening heeft de Douane het recht om goederen,

Jaarlijks worden in de Benelux honderden miljoenen tonnen goederen

waarvan zij vermoedt dat deze inbreuk maken op een Intellectueel Eigendoms-

‘overgeslagen’. Net als bij iedere andere (lucht)haven is ook een deel van de

recht, in beslag te nemen om vervolgens de rechthebbende hiervan op de hoog-

in Nederland en België overgeslagen goederen in strijd met enige wet. Naast

te te stellen. De echtheid van een product is voor de Douane vaak lastig vast te

wettelijk verboden goederen, zoals drugs en wapens, worden er ook op grote

stellen. De Douane kan er dan ook voor kiezen om de desbetreffende producten

schaal namaakgoederen ingevoerd op de Europese markt. Geneesmiddelen,

bij twijfel te laten passeren.

verpakkingsmaterialen, kleding en sigaretten nemen hier een koppositie in, met Viagra, Nike en Marlboro als veel ‘gekopieerde’ merken, zo blijkt uit cijfers van

Aanmelden Douanetoezicht

de Europese Commissie. Ook elektronische apparatuur, zoals mobiele telefoons,

Het is aan te raden namaakgoederen reeds in een vroeg stadium te signale-

en persoonlijke accessoires worden veelvuldig door de Douane onderschept.

ren en – indien mogelijk – te laten vernietigen. In 2011 werd ruim 90% van

Volgens sommige rapporten overstijgen de inkomsten uit namaakkleding zelfs

de in beslag genomen goederen vernietigd. Het is daarom verstandig om uw

de inkomsten uit drugshandel.

IE-rechten actief aan te melden bij de Douane. Op grond van de bovenge-

Alleen al in de Rotterdamse haven komen per jaar ongeveer 12 miljoen con-

noemde Verordening kan de houder van een IE-recht de Douane verzoeken

tainers binnen. Hiervan wordt ongeveer 5% gecontroleerd. Op grond van de

om bepaalde goederen of goederenstromen bijzonder goed te monitoren.

10 VISIE FEBRUARI 2013

De houder kan hierbij het Douanepersoneel van zeer specifieke informatie

Ook controle bij doorvoer

voorzien, welke doorslaggevend kan zijn voor het signaleren van namaak-

In dit verband is het ook goed om te weten dat (in ieder geval de Nederlandse)

goederen of parallelimport. U kunt als rechthebbende bijvoorbeeld aangeven

Douane zich vaak een zeer meewerkende opstelling aanmeet. Hoewel hier op

met welke rederij de goederen vervoerd worden, en vanuit welke plaats. Ook

Europees niveau discussie over is, zoals onder andere blijkt uit rechtspraak van

kunt u aanwijzingen geven omtrent het type containers of dozen waarin de

het Europese Hof van Justitie, schroomt de Douane in veel gevallen niet om

producten worden vervoerd, of in combinatie met welke andere goederen

ook op te treden wanneer goederen slechts op doorvoer zijn; de zogenaam-

deze worden vervoerd. Tot slot kunt u de Douane instrueren op welke wijze

de in-transit goederen. De Douane is over het algemeen bevoegd om ook bij

echte producten te onderscheiden zijn van namaakgoederen. Met andere

in-transit goederen in te grijpen wanneer er ‘gefundeerde’ aanwijzingen zijn

woorden: met een inschrijving van uw rechten bij de Douane verhoogt u de

dat de relevante goederen de Europese markt op worden gebracht. Juist de

kans op onderschepping van namaakgoederen aanzienlijk. Uit cijfers van de

informatie die door een rechthebbende aan de Douane wordt verstrekt, kan een

Europese Commissie blijkt dan ook dat er steeds meer goederen worden on-

dergelijke aanwijzing zijn.

derschept door de Douane waarvan het IE-recht is ingeschreven, ten opzichte van inbeslagnames waarbij het relevante Intellectuele Eigendomsrecht niet is

Om voor de hand liggende redenen dient de Douane zeer snel na inbeslagname

ingeschreven bij de Douane.

een beslissing te nemen over de relevante goederen. Wanneer uw IE-recht niet

VISIE FEBRUARI 2013 11

Inbeslagname door de Douane; en dan?

bij de Douane is geregistreerd, moet u binnen 3 dagen reageren op een e-mail

roepen, is deze dienst niet alleen beschikbaar in de Beneluxlanden maar ook

van de Douane (die wellicht in uw spambox belandt). Heeft u wel een registratie,

in vrijwel alle andere Europese landen. Hiertoe werken wij nauw samen met

dan geldt er automatisch een termijn van 10 dagen om te bepalen of de goede-

SNB-REACT (voorheen: Stichting Namaak Bestrijding). Bij deze nieuwe dienst kunt

ren inderdaad namaak zijn, eventueel te verlengen met 10 dagen. Deze termijn is

u als rechthebbende precies aangeven welke rechten u in welke landen binnen

dus aanzienlijk ruimer.

Europa actief wenst te bewaken en wat de aandachtspunten voor de Douane zouden moeten zijn.

Wat te doen met een rapport van de Douane? In de praktijk kan de vraag of in beslag genomen goederen daadwerkelijk

Wij kunnen voor u fungeren als aanspreekpunt voor de relevante instanties en

inbreukmakend zijn zelfs voor de rechthebbende nog erg lastig te beantwoor-

adviseren u direct over de mogelijkheden tot optreden. Daarnaast bewaken wij

den zijn. Daarnaast staat een rechthebbende voor een hele rits andere vragen

uiteraard alle cruciale termijnen. Ook eventuele vervolgacties – zoals de (sommatie

wanneer deze plotseling geconfronteerd wordt met een dergelijk bericht van de

tot) vernietiging van de goederen – worden bij afname van de dienst door ons

Douane. Want wat zijn dan precies de mogelijkheden? Bent u aansprakelijk als

kostenefficiënt verzorgd. Op aanvraag kunnen er uiteraard ook andere Intellectuele

het geen inbreukmakende goederen blijken te zijn? Kunt u ook een keer niet op-

Eigendomsrechten, zoals octrooirechten, worden ingeschreven bij de Douane. Zo

treden? En treedt de Douane daarna nog wel op tegen grotere hoeveelheden?

dragen we niet alleen zorg voor de bescherming van uw Intellectuele Eigendom

Wat zijn de kosten? Met andere woorden: is het wel of niet verstandig om iets te

maar hopen wij ook op een pro-actieve manier de schade van namaakgoederen

doen met een Douanerapport?

zoveel mogelijk te beperken door het opsporen en vernietigen van deze goederen,

NLO helpt

voordat deze de markt bereiken.

Om onze cliënten zoveel mogelijk te ontzorgen, biedt NLO sinds kort een overzichtelijke Douanedienst voor de houders van merk- en modelrechten: Customs Watch. Om de in- en doorvoer van namaakgoederen effectief een halt toe te

12 VISIE FEBRUARI 2013

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Kan een deurwaarder zomaar beslag komen leggen? Tekst: Marion Bruin | [email protected]

Op een dag staat er bij het bedrijf van meneer X een deurwaarder op de stoep, met de mededeling dat hij een kijkje komt nemen in de fabriek, monsters komt nemen van producten en de administratie wil inzien en in beslag wil nemen. Kan dat zomaar?

Handhavingsrichtlijn

derlandse wet geïmplementeerd door middel van de

handelingen verricht, bijvoorbeeld bij de productie

Sinds de implementatie van de Europese richtlijn

artikelen 1019a tot en met 1019i in het Nederlands

van dat product. Ook de omvang van de inbreuk is

2004/48/EG betreffende de handhaving van intel-

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze arti-

vaak moeilijk te bewijzen.

lectuele eigendomsrechten, ook wel de “Handha-

kelen zijn van toepassing op de handhaving van alle

vingsrichtlijn” genoemd, zijn de mogelijkheden voor

intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooi-,

Verlof

de houder van een intellectueel eigendomsrecht

merken-, modellen- en auteursrechten.

Een octrooihouder bijvoorbeeld die van mening is

om zijn rechten te handhaven aanzienlijk verruimd.

Een van de mogelijkheden die de houder van een

dat een partij inbreuk op zijn octrooi maakt of dreigt

Een overweging van de Handhavingsrichtlijn is dat

intellectueel eigendomsrecht tot zijn beschikking

te maken, kan de voorzieningenrechter verzoeken

er effectieve middelen beschikbaar moeten zijn

heeft voor het handhaven van zijn recht is het

verlof te verlenen (toestemming te geven) voor het

voor het overleggen, verkrijgen en beschermen van

laten leggen van een beslag ter bescherming van

leggen van een bewijsbeslag bij de betreffende par-

bewijsmateriaal, aangezien het bewijs een belangrijk

bewijs. Het is voor de houder van een intellectueel

tij. Hiervoor moet een verzoekschrift worden inge-

element is voor de vaststelling van inbreuk op een

eigendomsrecht soms lastig om te bewijzen dat een

diend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank

intellectueel eigendomsrecht.

product inderdaad onder de beschermingsomvang

binnen welk rechtsgebied de vermeende inbreuk-

De Handhavingsrichtlijn is per 1 mei 2007 in de Ne-

van zijn recht valt of dat een partij inbreukmakende

makende partij zich bevindt. De octrooihouder

VISIE FEBRUARI 2013 13

Kan een deurwaarder zomaar beslag komen leggen?

moet wel voldoende aannemelijk maken dat er inderdaad sprake is van inbreuk of dreigende inbreuk. Bovendien zal de voorzieningenrechter alleen verlof verlenen als de bescherming van vertrouwelijke informatie is gewaarborgd. In de meeste gevallen zal de octrooihouder de voorzieningenrechter vragen om het verlof te verlenen zonder dat de vermeende inbreukmakende partij hiervan op de hoogte wordt gebracht. De octrooihouder zal aannemelijk moeten maken dat uitstel hem onherstelbare schade zal berokkenen, of dat er gevaar voor verduistering of verlies van bewijs bestaat. In de praktijk is het zo dat de vermeende inbreukma-

om niet alleen inbreukmakende producten in beslag

als doel het veiligstellen van bewijs van de inbreuk.

kende partij niet van tevoren zal worden gehoord,

te nemen, maar ook materialen en werktuigen die

Na het beslag moet de octrooihouder de inbreuk-

als de octrooihouder de voorzieningenrechter

gebruikt worden bij het maken van deze produc-

procedure tegen de vermeende inbreukmaker

verzoekt om bewaring van het in beslag genomen

ten en documenten of computerbestanden die

binnen een bepaalde termijn starten. Wordt de

bewijs bij een gerechtelijk bewaarder. Het in bewa-

betrekking hebben op de inbreuk zoals facturen,

inbreukprocedure niet binnen die termijn gestart

ring geven van het in beslag genomen bewijs zorgt

correspondentie met afnemers, leveringsbonnen en

dan vervalt het beslag.

er ook voor dat de bescherming van vertrouwelijke

dergelijke.

gegevens wordt gewaarborgd.

Er kan ook toestemming zijn verleend voor het ma-

Inzageprocedure

Normaliter is de drempel voor het verkrijgen van een

ken van een gedetailleerde beschrijving, bijvoorbeeld

Zoals eerder opgemerkt, ligt de drempel voor het

verlof voor het leggen van een bewijsbeslag, ook

van een productieproces in de fabriek, en voor het

verkrijgen van verlof voor een bewijsbeslag niet bij-

zonder dat de vermeende inbreukmakende partij

nemen van monsters, bijvoorbeeld van de inbreuk-

zonder hoog. Een bewijsbeslag is daardoor betrekke-

van tevoren wordt gehoord, niet erg hoog.

makende producten, halffabricaten of bij het proces

lijk snel gelegd. De vermeende inbreukmaker wordt

gebruikte katalysatoren.

in verreweg de meeste zaken niet gehoord voordat

Beslaglegging

De bevoegdheden die de deurwaarder heeft,

het verlof om beslag te leggen wordt verleend, en

Nadat de voorzieningenrechter verlof heeft verleend

worden bepaald door het verlof, en de deurwaarder

heeft zich dus nog niet kunnen verweren. Dit is

wordt het beslag gelegd door een gerechtsdeur-

mag de grenzen van het verlof niet overschrijden.

een van de redenen waarom de in beslag genomen

waarder. De deurwaarder kan zich laten vergezellen

Het is met name niet de bedoeling dat de beslag-

informatie niet ter beschikking van de octrooihouder

door onder meer IT-specialisten, octrooigemachti-

legging uitmondt in een zogenaamde “fishing

komt, maar in bewaring wordt gegeven. Zoals eerder

gen, politie en bewaarnemers. De aanwezigheid van

expedition”, waarbij onder het voorwendsel van de

opgemerkt zal de voorzieningenrechter geen verlof

de octrooihouder of zijn vertegenwoordigers is in

beslaglegging informatie verzameld wordt die niet

voor het leggen van een bewijsbeslag verlenen als

het algemeen niet toegestaan.

direct betrekking op de inbreuk heeft.

de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is

De voorzieningenrechter kan toestemming geven

Een bewijsbeslag is een voorlopige maatregel, met

gewaarborgd.

14 VISIE FEBRUARI 2013

De octrooihouder moet vervolgens een inzagepro-

argumenteerde dat er in dit geval geen sprake is van

deurwaarder ontleent zijn bevoegdheid aan het door

cedure starten om de in beslag genomen informatie

vertrouwelijke informatie, aangezien de commercië-

de voorzieningenrechter verleende verlof, waarin

in te mogen zien. De octrooihouder moet de infor-

le producten voor iedereen verkrijgbaar zijn. Volgens

precies beschreven staat wat de deurwaarder in

matie die hij wil inzien daarbij concreet omschrijven,

de voorzieningenrechter is een doel van monster-

beslag mag nemen en wat hij eventueel verder nog

zodat duidelijk is welke informatie hij precies bedoelt

neming ook de verzekering van de herkomst en

mag (monstername, gedetailleerde beschrijving).

en zodat de rechter kan beoordelen of de betref-

integriteit van de monsters.

Meneer X doet er dan ook verstandig aan het verlof nauwkeurig te laten controleren door een jurist en

fende informatie inderdaad betrekking heeft op de inbreukzaak en er geen sprake is van een “fishing

Medewerking

een octrooigemachtigde om te beoordelen waar-

expedition”. De rechter kan hierbij ook de manier

Terug naar het bedrijf van meneer X en de deur-

voor de deurwaarder precies toestemming heeft.

waarop inzage wordt verschaft bepalen, bijvoorbeeld

waarder op de stoep. Moet meneer X de deurwaar-

Vervolgens is het aan te raden om de deurwaarder

door te bepalen dat de informatie alleen door een

der binnenlaten? In de meeste gevallen wel. De

medewerking te verlenen, maar er tegelijkertijd wel

onafhankelijke deskundige mag worden ingezien.

deurwaarder heeft tenslotte toestemming van de

voor te zorgen dat de grenzen van het verlof niet

Opgemerkt dient te worden dat er recent een zaak

voorzieningenrechter om het beslag te komen leg-

overschreden worden.

is geweest waarbij in het verlof toestemming werd

gen. Als meneer X de deurwaarder buiten laat staan,

gegeven om in beslag genomen monsters van eind-

mag de deurwaarder zich met behulp van de politie

Voorzorgsmaatregelen

producten - zoals deze aan willekeurige afnemers

toegang tot het bedrijf verschaffen.

Omdat het verlof meestal wordt verleend zonder de

zullen worden afgeleverd - aan de octrooihouder

Meneer X heeft weliswaar een medewerkingsplicht,

tegenpartij te horen, komt een beslaglegging eigen-

ter beschikking te stellen, aangezien deze monsters

maar dat wil ook weer niet zeggen dat hij de

lijk altijd op een onverwacht moment. Het is dan ook

niet vertrouwelijk zijn. De voorzieningenrechter be-

deurwaarder volledig zijn gang moet laten gaan. De

verstandig om eens stil te staan bij de mogelijkheid dat een deurwaarder bij uw bedrijf voor de deur staat, en om met uw medewerkers te bespreken wat er op zo’n moment precies moet gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk is. Een beslag is natuurlijk altijd vervelend, maar er zijn een aantal maatregelen die u kunt nemen om een en ander zo pijnloos mogelijk te laten verlopen. U kunt bijvoorbeeld een “beslag-protocol” opstellen waarin, specifiek voor uw bedrijf, stap voor stap wordt beschreven wat u en uw medewerkers wel en niet moeten doen, en waar verder allemaal op gelet moet worden. Mocht de deurwaarder dan op een dag bij u aanbellen, dan heeft u alle relevante informatie bij de hand. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden beslag te laten leggen, of als u juist advies nodig heeft bij het opstellen van een beslag-protocol, kunt u contact opnemen met de adviseurs van NLO.

VISIE FEBRUARI 2013 15

Hoe merkinbreuk op social media een halt toe te roepen Tekst: Yvonne Noorlander | [email protected]

Merkgebruik en dus ook merkinbreuk verplaatst zich steeds meer van de offline wereld naar de online wereld. Hoe ga je om met merkinbreuk op het internet, en nog specifieker, met merkinbreuk op social media? De merkenwet is voor de online wereld hetzelfde als voor de offline wereld. Een merkhouder kan optreden tegen een jonger teken dat gelijk is aan of verwarringwekkend overeenstemt met het oudere merk. Dit kan alleen als het gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten of wanneer het jongere teken ongerechtvaardigd voordeel trekt of afbreuk doet aan het oudere bekende merk. Social media accounts Twitter, Facebook en Linkedin zijn voor u waarschijnlijk de meest bekende social media. Een nieuwkomer als Pinterest is u wellicht minder bekend. Pinterest is een website waarop een virtueel prikbord aangemaakt kan worden met beelden van verschillende interesses zoals mode, koken, religie en bedrijfsinformatie. Het ontstaan en de groei van een (social media) website kan snel gaan. Zo bestaat Pinterest sinds maart 2010 als bètaversie en kon de website alleen bezocht worden op uitnodiging. Sinds augustus 2012 is het mogelijk om je gratis en zonder uitnodiging voor Pinterest te registreren. Op dit moment heeft Pinterest al meer dan 10 miljoen gebruikers en dit worden er alleen nog maar meer. Accounts voor social media worden in een razend tempo aangemaakt waardoor het kan voorkomen dat een merkrechthebbende te laat is met het aanmaken van een account voor zijn of haar eigen merk omdat een derde hem of haar al voor was. Gekaapte social media accounts en sucksites In principe geldt voor social media accounts het motto: voorkomen is beter dan genezen. Het is belangrijk bij het ontstaan van nieuwe social media snel een account aan te maken welke de eigen merknaam omvat, om te voorkomen dat het merkaccount gekaapt wordt. Het

16 VISIE FEBRUARI 2013

bezwaar maken tegen een account welke is gere-

betrekking tot het account

gistreerd door een derde (niet zijnde de merkrecht-

waarover geklaagd wordt. Dit

hebbende) kan omslachtig, tijdrovend en kostbaar

kan bijvoorbeeld zijn ‘over-

zijn. Naast gekaapte social media accounts kunnen

dracht van het (inbreukmaken-

merkhouders ook last hebben van zogenaamde

de) account’ of ‘verwijdering

sucksites op social media. Op dergelijke social media

van het (inbreukmakende)

accounts worden merken in een kwaad daglicht

account’. De drempel voor de

gesteld door te verkondigen dat het product of de

toewijzing van een dergelijk

dienst slecht is (oftewel: sucks). Wanneer er sprake

verzoek is met betrekking tot

is van een gekaapt account of een sucksite op social

social media over het algemeen

media, gelden er voor de verschillende social media

vrij laag. Wederverkopers

verschillende spelregels hoe een account op te

mogen volgens de wet en de

eisen, uit de lucht te halen of de slechte publiciteit

rechtspraak over het algemeen

te doen stoppen.

gebruik maken van de merknaam om het betreffende merkproduct aan te prijzen. Op social media kan daarentegen vaak wél succesvol

In de loop van dit jaar lanceert NLO een nieuwe

bezwaar worden gemaakt tegen merkgebruik door

bewakingsdienst waarmee merkinbreuken op het

de wederverkoper, bijvoorbeeld wanneer het een

internet opgespoord en gerapporteerd kunnen wor-

ongeautoriseerd wederverkoper betreft. In de offli-

den zodat u tijdig kunt optreden tegen dergelijke

ne wereld zijn beschrijvende woordelementen in een

inbreuken. Wij zullen u hierover spoedig verder in-

geregistreerd beeldmerk (logo) moeilijk in te roepen

formeren via onze website. Mocht u in de tussentijd

tegen een beeldmerk (logo) bestaande uit dezelfde

al vragen hebben over deze nieuwe dienst dan kunt

beschrijvende woordelementen. Beschrijvende

u uiteraard contact met ons opnemen.

woordelementen komen volgens de merkenwet namelijk niet in aanmerking voor merkbescherming. In het geval van een klachtenprocedure bij een (social media) website wordt vaak minder strikt gekeken naar de eventuele beschrijvendheid van een merk en kan een klacht gebaseerd op een beeldmerk (logo) bestaande uit beschrijvende woordelementen vaak succesvol worden ingeroepen. Optreden tegen merkgebruik op social media Waar een merkinbreuk in de offline wereld een som-

Optreden tegen social media accounts middels een

matiebrief, een oppositieprocedure of een beslissing

klachtenprocedure biedt perspectief voor merk-

van een rechter vereist om deze te doen stoppen,

houders. Wel moet goed nagedacht worden over

kan merkinbreuk op social media in veel gevallen ge-

de implicaties van een dergelijk optreden. Optreden

makkelijker een halt worden toegeroepen. Veel social

tegen social media accounts kan slechte publiciteit

media hebben een klachtenprocedure ingericht,

trekken en wellicht leiden tot grotere schade dan

vaak in de vorm van een klachtenformulier. Op een

aanvankelijk het geval was. Dit moet per situatie

dergelijk klachtenformulier moet worden aange-

zorgvuldig afgewogen worden. Indien u hier hulp bij

geven op welk (merk)recht de klager zich beroept

wenst zijn we u uiteraard graag van dienst.

en welke actie er moet worden ondernomen met

VISIE FEBRUARI 2013 17

Octrooi aanvragen in Rusland Tekst: Kees van Balen | [email protected]

Gaat het om octrooiverleningsprocedures, dan is het ene land het andere niet. De verschillen tussen landen en regio’s kunnen groot zijn. Dat geldt niet alleen voor het verloop van de procedures, maar ook voor de uitkomsten. Vorige keer vertelden we al meer over de verschillen tussen Europa, de Verenigde Staten en Japan. Deze keer houden we een aantal aspecten van de octrooiverleningsprocedures in de ‘BRIC-landen’ China en Rusland tegen het licht.

Tegenwoordig is China zeker een voor de hand lig-

de landen/jurisdicties waar daadwerkelijk octrooi-

er sprake moet zijn van een voordelig/verrassend

gende keuze als het gaat om octrooibescherming.

bescherming is gewenst. Wanneer dan China wordt

technisch effect. In de praktijk zorgt deze eis echter

Het land maakt een snelle economische ontwikkeling

aangewezen, zal de octrooiaanvraag direct door het

voor weinig problemen.

door en heeft een grote afzetmarkt als gevolg van

SIPO in behandeling worden genomen. Lokale agenten

haar enorme bevolkingsomvang. De bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten

Let op! Wanneer ook octrooibescherming in Taiwan

Om de procedure in China in goede banen te

in het land zelf bereikt daardoor een steeds hoger

is gewenst, naast octrooibescherming in ‘mainland’

leiden, schrijft de Chinese octrooiwet voor dat een

niveau.

China, moet daar een aparte nationale aanvraag voor

lokale Chinese agent aangewezen moet worden als

ingediend worden. Taiwan is namelijk geen lid van

vertegenwoordiger van de octrooiaanvrager. Het

Slimme ingang

het PCT-verdrag en daardoor is parallelle bescher-

SIPO accepteert alleen Chinees als correspondentie-

Naast octrooibescherming kan in China ook bescher-

ming via de PCT-route in Taiwan niet mogelijk.

taal. De agent moet dus een vertaalslag maken van de Engelse instructies naar het Chinees. Daarnaast

ming verkregen worden via een zogeheten gebruiksmodel. Dit is een soort ‘light’-versie van een octrooi.

Aanvullende eisen

moet de agent de reactie van het SIPO weer naar het

Zo’n gebruiksmodel is meestal sneller en goedkoper

China kent een inhoudelijke beoordeling van de

Engels vertalen. Hierbij kunnen communicatieproble-

te verkrijgen dan een octrooi. Hier staat wel een

octrooiaanvraag. Dat wil zeggen dat de betreffende

men ontstaan, wat vertragingen in de procedure en

minder brede beschermingsomvang tegenover.

Examiner (octrooionderzoeker) van het SIPO over-

extra kosten met zich mee kan brengen.

tuigd moet worden van de octrooieerbaarheid van In China kan octrooibescherming verkregen worden

de uitvinding. Net als in Europa wordt er op gelet of

Ook in Rusland kan octrooibescherming interessant

door het direct indienen van een octrooiaanvraag bij

de uitvinding ook inderdaad een oplossing verschaft

zijn. Rusland is een uitgestrekt land met eveneens

het State Intellectual Property Office (SIPO). Ook kan

voor een probleem dat aan de stand van de techniek

een aanzienlijke populatie en een daaraan gerela-

bescherming verkregen worden via het zogeheten

kleeft; de uitvinding moet inventief genoeg zijn.

teerde grote afzetmarkt. In Rusland speelt echter

Patent Cooperation Treaty (PCT). Dit betreft een

Wanneer in de ‘nationale’ fase ook Europa is aange-

hetzelfde taalprobleem: bij de verleningsprocedure

internationale octrooiaanvraag en is meestal de

wezen voor octrooibescherming en daar inmiddels

in Rusland moet - net als in China - een lokale Rus-

meer voor de hand liggende optie. De PCT-aanvraag

octrooi is verleend, is de kans groot dat de Chinese

sische agent ingeschakeld worden om de belangen

bevindt zich na indiening namelijk direct in de ‘inter-

Examiner eveneens tot verlening overgaat. Het

van de octrooiaanvrager te behartigen. In Rusland

nationale’ fase. Na 30 maanden breekt de ‘nationale’

SIPO stelt echter wel een aanvullende eis. Er moet

verzorgt Rospatent de verlening van Russische oc-

fase aan en moet een keuze gemaakt worden voor

‘aantoonbare vooruitgang’ zijn, wat inhoudt dat

trooien. Gelijk aan de situatie in China moet de agent

18 VISIE FEBRUARI 2013

en China: een verhaal apart de instructies omzetten in een Russische reactie aan Rospatent. Omgekeerd moet correspondentie van Rospatent weer door de agent vertaald worden naar het Engels. Ook in Rusland bestaat dus de kans op spraakverwarring. Daarnaast kan het in China, en ook in Rusland, voorkomen dat de Examiner vanwege datzelfde taalverschil tijdens de verleningsprocedure verdere belastende literatuur vindt, omdat die literatuur alleen in het Chinees of Russisch gepubliceerd is. Dit kan ook gevolgen hebben voor de verleningsprocedure in andere landen, zoals de Verenigde Staten, waar de octrooihouder de plicht heeft alle hem bekende literatuur te melden. Selectie samenwerkingspartners NLO selecteert haar lokale agenten nauwkeurig om de verleningsprocedures in de diverse landen zoveel mogelijk in goede banen te leiden en tot een goed resultaat te komen. Deze lokale agenten komen regelmatig bij NLO op bezoek om de octrooigemachtigden van NLO op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in hun land of regio, zodat NLO daarop kan inspelen. Daarnaast zijn onze octrooigemachtigden getraind in het geven van heldere instructies aan de agenten om de betreffende octrooiverleningsprocedure snel en efficiënt af te handelen. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

VISIE FEBRUARI 2013 19

De uitdaging om een onderscheidende vorm als merk vast te laten leggen Tekst: Marlous Stal-Hilders | [email protected]

Het is volgens de Europese wetgeving mogelijk om een registratie van een vormmerk te krijgen in Europa. Een prettige gedachte wanneer je veel hebt geïnvesteerd in een onderscheidende vorm van je product. De praktijk is echter weerbarstig. Hoe zit dat?

Is het merk onderscheidend?

het merk. Bij het bepalen van het onderscheidend

fisch of tekstueel element, af te leiden uit de vorm

Een merk moet kunnen onderscheiden. Dit houdt

vermogen van een merk moet dus de totaalindruk

ervan of uit die van de verpakking. In het geval van

in dat het merk tot doel heeft om het product,

worden onderzocht.

een driedimensionaal (vorm)merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen

waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, te herkennen als afkomstig van een bepaalde onder-

Hoe kijkt het publiek er tegenaan?

vast te stellen dan in het geval van een woord- of

neming. Zodat het publiek bij goede ervaringen met

Bovengenoemde criteria gelden eigenlijk onvermin-

beeldmerk. Dit verschil zou liggen in het feit dat het

het product dit opnieuw kan kopen of bij slechte er-

derd voor vormmerken. Toepassing van deze criteria

bij vormmerken vaak gaat om een merk bestaande

varingen kan overstappen op een ander product. Of

leidt echter niet tot dezelfde resultaten. In de juris-

in de verschijningsvorm van het product zelf en

een merk als onderscheidend wordt gezien, hangt af

prudentie wordt ervan uitgegaan dat de perceptie

dat is anders dan bij een woord- of beeldmerk, dat

van het product of de dienst waarvoor een merk is

van het publiek kan verschillen, afhankelijk van het

bestaat uit een teken dat niet afhankelijk is van de

ingeschreven. Dit geldt niet alleen voor woordmer-

soort merk waar het onderscheidend vermogen van

aangeduide waar.

ken maar ook voor bijvoorbeeld vormen en kleuren.

wordt beoordeeld. In de beslissing over de vorm van een zaklantaarn (Mag Instruments) zegt het Hof van

Toets jurisprudentie

Of een merk onderscheidend is, hangt af van de per-

Justitie van de Europese Unie bijvoorbeeld dat de

In de jurisprudentie is dit verschil in perceptie ver-

ceptie van het ‘relevante’ publiek. Het relevante pu-

perceptie van het relevante publiek ten aanzien van

taald naar de volgende toets:

bliek wordt meestal omschreven als ‘de gemiddeld

vormmerken inderdaad anders is dan bij woord- en

‘Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt

geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone

beeldmerken.

van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve een essentiële functie van

consument van de betrokken waren of diensten’. Dit relevante publiek neemt een merk gewoonlijk

Volgens het Hof is het publiek niet gewend om de

herkomstaanduiding vervult, heeft onderscheidend

als één geheel waar en let niet op de details van

herkomst van het product, bij gebrek aan een gra-

vermogen.’

20 VISIE FEBRUARI 2013

Je kunt vraagtekens zetten bij de uitspraak over de

wend is de herkomst van de waar bij gebreke van enig

Beperkingen van de wet

perceptie van het relevante publiek en de strenge

grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm

De toets voor vormmerken en de formulering van

toets die hieruit volgt. Uit verschillende marketing-

ervan of uit die van de verpakking, en dat het daarom

de perceptie blijken in de praktijk aanleiding voor

onderzoeken over verpakkingen blijkt namelijk dat

moeilijker zou zijn om het onderscheidend vermogen

de officiële instanties een streng beleid te voeren

wij de kleur van een verpakking als eerste onthou-

vast te stellen dan bij een woord- en of beeldmerk.

als het gaat om de registratie van vormmerken. Indien een vormmerk de toets van onderscheidend

den, daarna de vorm - als deze onderscheidend is - en pas daarna het logo of het merk. Het is ook niet

Je mag verwachten dat we inmiddels wel gewend

vermogen heeft doorstaan, zien we dat vervolgens

voor niets dat ondernemingen veel investeren in de

zijn de herkomst van een product af te leiden op

de beperkingen van de wet ten aanzien van vorm-

vormgeving van een product. De vorm draag bij tot

basis van de vorm, indien onderscheidend. Daarbij

merken worden toegepast. Deze bepalen dat niet

het imago van het product. De investering in deze

komt dat de perceptie van het publiek ook kan

als merk mogen worden ingeschreven, vormen die

productontwikkeling heeft maar één doel en dat is

verschillen al naar gelang het om verschillende

uitsluitend bestaan uit:

zich te onderscheiden van de concurrent.

vormen of producten gaat. Zou er niet een verschil

•d  e vorm die door de aard van de waar bepaald

zijn tussen de perceptie van het relevante publiek

wordt;

Daadwerkelijke situatie

bij consumentenverpakkingen en bijvoorbeeld bij de

Wellicht speelt productontwikkeling zelfs een veel gro-

vorm van gitaren? Nu is alle vormgeving door het

tere rol in de samenleving dan wij vermoeden omdat

Hof qua perceptie op een hoop gegooid. De uit de

wij door de ontwikkeling van beeld en geluid steeds

jurisprudentie volgende toets voor vormmerken

meer communiceren met beelden en vormen. Het is

is nu redelijk beperkt en doet geen recht aan de

Op basis van het Bang & Olufson arrest waarin de

dus nog maar de vraag of het relevante publiek niet ge-

daadwerkelijke situatie.

vorm van de alom bekende luidspreker werd gezien

•d  e vorm van de waar die noodzakelijk is om een technisch effect te bereiken; •d  e vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

VISIE FEBRUARI 2013 21

De uitdaging om een onderscheidende vorm als merk vast te laten leggen

als bepalend voor de waarde van de waar, blijkt dat

geheel niet plaats, aangezien het grafische element

element lijkt dit geen valide argument. Het voorstel

de wettelijke uitzonderingen al snel op de loer

als onderscheidend wordt gezien. De vorm wordt op

van het Max Planck Instituut is vervolgens een

liggen. Dus is de toets ‘wijkt op significante wijze

deze wijze echter wel ingeschreven en vormt in een

andere kant op gegaan en omvat het vereiste om bij

af’ doorstaan, dan mag die afwijking weer niet zo

eventueel conflict natuurlijk een punt van discussie.

vormmerken inburgering aan te tonen. Een alternatief zou dan zijn om bescherming op grond van het

bijzonder zijn dat deze de wezenlijke waarde of misschien wel de aard van de waar bepaalt. Er blijft

Het Max Planck Instituut heeft in een studie naar het

modellenrecht te verkrijgen totdat inburgering kan

dus maar een hele smalle basis over voor zuivere

functioneren van het merkenrecht in Europa over-

worden aangetoond.

vormmerken.

wogen om bij vormmerken een voorstel te doen de toets inderdaad te versoepelen. Dit werd later door

Dit is vooralsnog de praktijk. Lukt het niet om een

Toevlucht tot andere methodieken

het instituut echter weer van tafel geveegd omdat

vormmerk als merk in te schrijven, dan is modelbe-

Waar leidt dat toe in de praktijk? Er worden allerlei

men denkt dat er een veelheid aan inschrijvingen

scherming het goede alternatief tot dat inburgering

inschrijvingen gedaan van vormmerken waaraan een

zal ontstaan en derhalve veel conflicten. Gezien de

kan worden aangetoond. We zijn benieuwd wat de

grafisch element is toegevoegd. Hier vindt de toets

mogelijkheid eenvoudig een vormmerk-inschrijving

toekomst zal brengen.

op onderscheidend vermogen op de vorm in zijn

te verkrijgen door het toevoegen van een grafisch

22 VISIE FEBRUARI 2013

Third party observations Over mededelingen van derden in octrooiprocedures Tekst: Marion Bruin | [email protected] Hiske Landheer | [email protected]

Stelt u zich eens voor: u komt een octrooiaanvrage tegen voor een product dat u zelf al op de markt heeft gebracht of waarvan u niet wilt dat een ander dat op de markt gaat brengen. In zo’n geval kunt u zogenaamde ‘third party observations’ (mededelingen van derden) indienen, waarin u melding maakt van de relevante publicaties en beargumenteert waarom volgens u de uitvinding niet nieuw en/of niet inventief is.

Was het indienen van third party observations voor

voldoet aan de vereisten van onder andere nieuw-

aanvrager dan wel octrooihouder wordt hiervan

Europese octrooiaanvragen al langere tijd mogelijk,

heid en/of inventiviteit, dan kunt u dat kenbaar

vervolgens door het EOB op de hoogte gesteld. De

sinds 2 juli 2012 kan dit ook voor PCT-aanvragen

maken aan het Europees Octrooibureau (EOB) door

observations moeten schriftelijk worden ingediend

tijdens de internationale fase.

het indienen van third party observations. Het is niet

in het Engels, Frans of Duits. Het is zelfs mogelijk de

voldoende alleen relevante publicaties in te dienen, u

observations anoniem in te dienen.

Europese aanvragen

dient ook te beargumenteren waarom u van mening

Volgens het Europees Octrooiverdrag (EOV) kan,

bent dat de uitvinding niet aan de vereisten van

Internationale aanvragen

vanaf het moment dat een Europese octrooiaanvra-

octrooieerbaarheid voldoet.

Zoals gezegd is het sinds 2 juli 2012 ook mogelijk om third party observations in the dienen voor een

ge gepubliceerd is, iedere willekeurige derde door middel van third party observations commentaar

Third party observations kunnen onder bepaalde

internationale aanvrage onder de Patent Cooperati-

leveren met betrekking tot de octrooieerbaarheid

voorwaarden ingediend worden vanaf de publicatie

on Treaty (PCT). De third party observations moeten

van de uitvinding waarop de aanvrage betrekking

van de betreffende octrooiaanvrage tot aan het

verwijzen naar documenten die relevant zijn voor de

heeft. Bent u dus van mening dat een uitvinding niet

einde van een eventuele oppositieprocedure. De

nieuwheid en/of de inventiviteit van de uitvinding

VISIE FEBRUARI 2013 23

Third party observations Over mededelingen van derden in octrooiprocedures

waarop de PCT-aanvrage betrekking heeft. Er moet een lijst van minimaal één en maximaal tien citaten worden ingediend. Van ieder document moet de relevantie voor de nieuwheid en/of de inventiviteit van de uitvinding waarop de PCT-aanvrage betrekking heeft kort aangegeven worden. Het indienen van third party observations voor een PCT-aanvrage is mogelijk vanaf publicatie van de aanvrage tot een termijn van 28 maanden na de prioriteitsdatum. De observations moeten ingediend worden in een van de PCT-publicatietalen en kunnen alleen electronisch ingediend worden. De observations kunnen niet anoniem ingediend worden, het is echter wel mogelijk aan te geven dat de identiteit van de derde partij vertrouwelijk moet blijven.

De relevantie voor de nieuwheid en/of inventiviteit moet duidelijk zijn

observations de verlening van een bepaald octrooi kunt tegenhouden, dan kunt u daarmee kostbare en langdurige oppositie- en/of nietigheidsprocedures voorkomen die u mogelijk zou moeten voeren als het octrooi wel verleend zou zijn. Het is verder bij Europese aanvragen naast de gebruikelijke gronden waarop een octrooi niet verleenbaar zou zijn, mogelijk ook op grond van onduidelijkheid en eventueel niet-eenheid van uitvinding een third party observation in te dienen. Dit is in oppositie niet mogelijk. Een ander voordeel is dat een third party observation relatief goedkoop is, aangezien zowel het EOB als het IB geen kosten rekenen voor het indienen van dergelijke stukken, in tegenstelling tot het instellen van oppositie of het starten van een nietigheidsprocedure tegen een octrooi.

Hoewel de naam van de derde partij bekend is bij het Aangezien de third party observations anoniem

International Bureau, wordt deze naam dan niet aan

ingediend kunnen worden (Europese aanvrage) dan

de aanvrager en de andere Autoriteiten betrokken bij de aanvraagprocedure doorgegeven en ook niet

daarop van de aanvrager worden in ieder geval door

wel uw identiteit als third party geheim kan blijven

vermeld in het publieke dossier.

het IB doorgestuurd naar de Designated Offices,

(PCT-aanvrage), komt de aanvrager niet te weten dat

waar de PCT-aanvrage uiteindelijk de nationale of

u interesse hebt in de betreffende aanvrage en de

De aanvrager wordt van de third party observations

regionale fase in zal gaan. Het is echter aan de Desig-

verlening ervan wilt voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld

op de hoogte gesteld nadat het International Bureau

nated Offices om te besluiten of, en zo ja op welke

van belang zijn wanneer de aanvrager een van uw

heeft gecontroleerd of de observations ook daad-

manier, de third party observations gebruikt zullen

klanten of directe concurrenten is.

werkelijk betrekking hebben op de nieuwheid en/

worden tijdens de nationale of regionale verlenings-

Een ander voordeel is dat tijdens de verleningspro-

of de inventiviteit. Hoewel de aanvrager tot dertig

procedure.

cedure de bewijslast bij de aanvrager ligt. Als uw third party observations betrokken worden in de

maanden na de prioriteitsdatum de mogelijkheid heeft om op de observations te reageren, is hij dit

Voordelen

verleningsprocedure, dan is het aan de aanvrager

niet verplicht.

Aan het indienen van third party observations kleven

om te bewijzen dat de documenten en argumenten

zowel voor- als nadelen. Voorkomen is beter dan

uit de third party observations niet van invloed zijn

genezen, en als u door het indienen van third party

op de nieuwheid en/of inventiviteit van de uitvinding

De third party observations en de eventuele reactie

24 VISIE FEBRUARI 2013

waarop de aanvrage betrekking heeft. Als u tegen

niet in beroep gaan tegen beslissingen die tijdens

octrooi ondanks de third party observations toch

het verleende octrooi zou opponeren en partij bent

de procedure worden genomen, zoals de beslissing

verleend wordt, zal het in Europese aanvraag- en

in de oppositieprocedure, dan zou deze bewijslast

het octrooi toch te verlenen of om het octrooi

verleningsprocedures bovendien lastig zijn om op

bij u liggen.

in oppositie te handhaven. Als de aanvrager c.q.

basis van dezelfde argumenten alsnog tegen het

octrooihouder uw argumenten weet te weerleggen

octrooi te opponeren. Of het indienen van third par-

Nadelen

krijgt u niet automatisch de mogelijkheid om daarop

ty observations zinvol is, hangt af van de specifieke

Een belangrijk nadeel van het indienen van third

te reageren, hoewel u in Europese aanvraag- en

omstandigheden en zal van geval tot geval bekeken

party observations is dat u geen partij bent in de

verleningsprocedures eventueel nogmaals third

moeten worden.

procedure. U wordt niet op de hoogte gehouden

party observations zou kunnen indienen. Voor inter-

van de ontwikkelingen in de procedure. U of uw

nationale aanvraagprocedures is het niet toegestaan

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om third

gemachtigde moet zelf nagaan hoe de behandeling

dat dezelfde partij voor dezelfde aanvrage meerdere

party observations in te dienen? Neem dan contact

van de third party observation verloopt. U kunt ook

third party observations indient. Wanneer een

op met de adviseurs van NLO.

VISIE FEBRUARI 2013 25

Nieuwe adviseurs bij NLO Daan Wijnnobel Merken- en modellengemachtigde in opleiding [email protected] “Sinds 1 november 2012 ben ik in dienst bij NLO. Ik hou me voornamelijk bezig met merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, overeenkomsten en licenties. Ik heb mijn Bachelor Rechtsgeleerdheid gevolgd aan de Universiteit van Leiden. Naast mijn Bachelor heb ik gewerkt als griffier op de rechtbank in Den Haag. In 2012 ben ik cum laude afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam waar ik mij heb gespecialiseerd op het gebied van Intellectueel Eigendomsrecht. Tijdens mijn Master heb ik ervaring opgedaan bij verschillende internationale advocatenkantoren.”

David Ochoa Peris Octrooigemachtigde in opleiding [email protected] David is per 1 augustus 2012 in dienst getreden van NLO. Eerder werkte hij als octrooideskundige voor Hunter Douglas N.V., waar hij zich onder andere bezighield met architectuur- en bouwproducten en was hij assistent examiner bij het European Patent Office. David studeerde chemische technologie aan de Universidad Politécnica de Valencia in Spanje. Ook volgde hij verschillende werktuigbouwkundige vakken. David’s afstudeeropdracht betrof het opzetten van een fabriek ter verkrijging van kwalitatief hoge mandarijnsappen waarvoor hij een prijs won voor beste afstudeerproject.

26 VISIE FEBRUARI 2013

Bart ten Doeschate Merken- en modellengemachtigde in opleiding [email protected] “Ik werk sinds 1 augustus 2012 bij NLO en ben actief op het gebied van merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht en licenties. Ik werk voor verschillende nationale en internationale bedrijven in diverse sectoren.” Bart heeft de Master Ondernemingsrecht – Intellectueel Eigendom aan de Universiteit Leiden afgerond, dezelfde universiteit als waaraan hij zijn Bachelor Rechtsgeleerdheid volgde. Daarnaast heeft hij een Master Internet, Intellectuele Eigendom & ICT aan de Vrije Universiteit Amsterdam behaald.

Alphert Christina Octrooigemachtigde in opleiding [email protected] “ Sinds 3 december ben ik in dienst als octrooigemachtigde in opleiding bij NLO. Ik ben ervan overtuigd dat ik hier, mede door de ervaring die hier aanwezig is en door de mogelijkheden die er zijn om veel kennis en ervaring op te doen, snel kan doorgroeien tot octrooigemachtigde. Ik heb Scheikunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Tijdens mijn studie heb ik mij middels verschillende stages, waarvan een aan de Universiteit van Orléans, meer verdiept in de organische chemie. Bij Syncom B.V. te Groningen heb ik als onderzoekschemicus gewerkt. Inmiddels ben ik gepromoveerd organisch chemicus en start ik in januari met de opleiding tot Nederlands Octrooigemachtigde. Ik hoop snel de benodigde juridische kennis op te doen, die nodig is om onze cliënten goed van dienst te kunnen zijn.”

Associated Partners Peter ten Haaft en Harm van der Heijden zijn per 1 januari 2013 tot Associated Partner benoemd.

VISIE FEBRUARI 2013 27

Lezersonderzoek

Uw mening telt! Vond u de artikelen in dit magazine interessant? Of ziet u liever andere onderwerpen behandelt? Vindt u lezen vanaf papier prettiger of vanaf een beeldscherm? En geeft u dit blad wel eens door aan collega’s? We horen graag wat u ervan vindt. Helpt u ons mee ons magazine te verbeteren? www.octrooibureau.nl/lezersonderzoek of scan de QR-code