Octrooitrollen in Nederland door het unitair octrooi?
Master Rechtsgeleerdheid Accent Privaatrecht Tilburg University
Scriptiebegeleider Prof. Mr. W.A. Hoyng Mevr. Mickey Engel S 121 472
1.
Inhoudsopgave
Lijst van gebruikte afkortingen ............................................................................... 4 Voorwoord ............................................................................................................. 5 3. Inleiding ......................................................................................................... 6 3.1 Aanleiding ................................................................................................................................................ 6 3.2 Doel van dit onderzoek ....................................................................................................................... 7 3.3 Relevantie ................................................................................................................................................. 8 3.4 Plan van aanpak ..................................................................................................................................... 8
4. Octrooien ........................................................................................................... 9 4.1 Definitie ..................................................................................................................................................... 9 4.2 Geschiedenis ............................................................................................................................................. 9 4.3 Belangrijke verdragen ....................................................................................................................... 10 4.3.1 Unieverdrag van Parijs .................................................................................................................. 10 4.3.2 WIPO-‐Verdrag .................................................................................................................................. 10 4.3.3 TRIPS-‐Verdrag .................................................................................................................................. 11 4.3.4 Berner Conventie .............................................................................................................................. 11 4.4 Bronnen .................................................................................................................................................... 11 4.4.1 Nederland ............................................................................................................................................ 11 4.4.2 Verenigde Staten .............................................................................................................................. 13 4.5 Materieel octrooirecht ...................................................................................................................... 14 4.5.1 Inleiding ................................................................................................................................................ 14 4.5.2 Materieel octrooirecht in Nederland ......................................................................................... 14 4.5.3 Materieel octrooirecht in de Verenigde Staten ................................................................... 19 4.6 Conclusie .................................................................................................................................................. 21 5 Octrooitrollen ........................................................................................................................................... 22 5.1 Definitie .................................................................................................................................................... 22 5.2 Typen ......................................................................................................................................................... 23 5.3 Werkwijze ............................................................................................................................................... 25 5.4 Praktijkvoorbeeld: SimpleAir ......................................................................................................... 25 5.5 Gevolgen voor de economie ............................................................................................................. 26 5.5.1 Economische nadelen ..................................................................................................................... 26 5.5.2 Economische voordelen ................................................................................................................. 27 5.6 Conclusie .................................................................................................................................................. 28
2
6. Hoe aantrekkelijk zijn de middelen die octrooitrollen in Europa ter beschikking staan, afgezet tegen de middelen in de Verenigde Staten? ................................... 30 6.1 Inleiding .................................................................................................................................................. 30 6.1.1 Drukte bij octrooibureaus ............................................................................................................ 30 6.1.2 Te brede octrooien ........................................................................................................................... 31 6.1.3 Risicovolle en kostbare procesvoering .................................................................................... 32 6.1.4 Scheve incentives .............................................................................................................................. 33 6.1.5 Geen bedrijfsalternatieven ........................................................................................................... 33 6.2 Conclusie en aanbevelingen ............................................................................................................ 34
7. Wat houdt het nieuwe unitaire octrooi in en in hoeverre is het aantrekkelijk voor octrooitrollen? ............................................................................................. 35 7.1 Inleiding .................................................................................................................................................. 35 7.2 Geschiedenis .......................................................................................................................................... 35 7.3 Wetgeving ............................................................................................................................................... 36 7.4 Rechtsprekend orgaan ...................................................................................................................... 37 7.5 Een goed klimaat voor octrooitrollen? -‐ Conclusie .............................................................. 38 Literatuurlijst .................................................................................................................................................... 41 Verordeningen .................................................................................................................................................. 46 Verdragen ............................................................................................................................................................ 46 Jurisprudentieoverzicht ................................................................................................................................ 46 Online bronnen ................................................................................................................................................. 47 Overige ................................................................................................................................................................. 47
3
Lijst van gebruikte afkortingen AIA
Leahy-Smith America Invents Act
BC
Berner Conventie
EG
Europese Gemeenschap
EOB
Europees Octrooibureau
EOV
Europees Octrooiverdrag
EU
Europese Unie
Guidelines
Guidelines for Examination EPO
IE
Intellectueel Eigendomsrecht
IU
Internationale Unie
PCT
Patent Cooperation Treaty
R&D
Research and Development
ROW
Rijksoctrooiwet 1995
TRIPS
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement
UPA
Unified Patent Agreement
UPC
Unified Patent Convention
U.S.C.
United States Code
USPTO
United States Patent and Trademark Office
UvP
Unieverdrag van Parijs
WIPO
World Intellectual Property Organization
WTO
World Trade Organisation
4
Voorwoord Met trots presenteer ik u dit schrijven ter voltooiing van de master Rechtsgeleerdheid, accent privaatrecht aan Tilburg University. In de masterfase van mijn studie kon ik mijzelf eindelijk toeleggen op de vakken die mij het meest interesseerden binnen het privaatrecht. Het intellectueel eigendomsrecht heeft mij vanaf het begin van mijn studie geboeid en door de colleges van de heer Hoyng ben ik in deze interesse bevestigd. Na het afsluiten van het vak Intellectual Property Law las ik een artikel in het Financieel Dagblad, waarin besproken werd dat het unitair octrooi eindelijk ingevoerd zou worden. Mij leek dat een positieve ontwikkeling, echter daar dachten veel grote softwareontwikkelaars anders over. Deze weerstand intrigeerde mij en heeft mij doen besluiten een rechtsvergelijkend onderzoek te doen naar de aantrekkelijkheid van rechtssystemen voor octrooitrollen. Graag wil ik hier van de gelegenheid gebruik maken mijn begeleider, Prof. Mr. W.A. Hoyng te danken voor de begeleiding naar de eindstreep toe. Zijn kritische, to-thepoint feedback heeft mij geholpen tot onderhavig eindresultaat te komen. Tevens wil ik mijn ouders bedanken voor de onvoorwaardelijke steun die zij mij boden gedurende mijn hele studietijd. Zonder hun compassie en geduld was ik niet gekomen waar ik nu sta in het leven. Tot slot gaat mijn absolute bewondering en grote dank uit naar mijn beste vriend en partner, Daan, die meer vertrouwen bleef hebben in mij dan ikzelf. Hij ondersteunde mij continu waar nodig, zonder daarbij zachtmoedig te worden.
Rest mij u veel leesplezier toe te wensen bij het lezen van mijn scriptie.
Mickey Engel Eindhoven, 11 juli 2014
5
3.
Inleiding
3.1
Aanleiding
Op dit moment is het in Nederland mogelijk op nationaal niveau een octrooi aan te vragen bij Octrooicentrum Nederland op basis van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW). Indien een uitvinder zijn uitvinding verder wil beschermen, is dat mogelijk via het zogenaamde Europese bundeloctrooi, voor de landen die partij zijn bij het Europees Octrooiverdrag (EOV). Men kan daarvoor sinds 1977 bij het European Patent Office (EPO) aankloppen. Nederland is tevens partij bij het Patent Cooperation Treaty (PCT), de Paris Convention (PC) en de World Trade Organization (WTO). Indien een Nederlands bedrijf een octrooi aan wil vragen met internationaal effect, is dit mogelijk via voornoemde verdragen. In de ogen van velen verdient het Europese systeem aanvulling. Het indienen van een aanvraag is nu duur en inefficiënt, vooral gezien de hoge kosten van vertalingen.1 Een unitair octrooi is in het leven geroepen opdat Europese ondernemers beter opgewassen zouden zijn tegen met name Amerikaanse en Chinese ondernemers.2 Tot december 2012 is dertig jaar gedebatteerd over dat nieuwe gemeenschapsoctrooi.3 De duur van de onderhandelingen is, ondanks het geldende standpunt dat een unitair octrooi gewenst was, te wijten aan het feit dat nationale belangen een grote rol blijven spelen in de beslissingsprocedure. Uiteindelijk is gekozen voor een compromis met EOB vestigingen in Londen, Parijs en München. Opluchting heerst nu het Europees Parlement en de Lidstaten van de Europese Unie overeenstemming hebben bereikt aangaande een pakket van drie verordeningen in het licht van dat nieuwe unitaire octrooi.4 Dit pakket bestaat uit een verordening aangaande het unitair octrooi an sich,5 een verordening inzake het taalregime6 en een ontwerpovereenkomst inzake een zogenaamd ‘Unified Patent Court’ (hierna:UPC) en zal in werking treden op het moment dat dertien lidstaten ratificeren. De twee verordeningen betreffen EU-recht. De overeenkomst inzake het UPC is er één tussen de participerende lidstaten ter oprichting van een nieuwe gerechtelijke instelling en is daarmee niet onderhevig aan gemeenschapsrecht. Nederland staat op de vierde plaats voor wat betreft het aantal octrooiaanvragen in de EU. Zo bezien heeft het baat bij de gereduceerde kosten van een
1
COM/2007/0165 def. MEMO/12/971. 3 MEMO/12/970. 4 Besluit 2011/167/EU. 5 Verordening 1257/2012, PbEU 2012, L 361/1. 6 Verordening 1260/2012, PbEU 2012, L 361/89. 2
6
octrooiaanvraag.7 Een EU-bundeloctrooi aanvragen kost nu ongeveer 20.000 euro, die kosten zullen met ongeveer 90% gaan dalen met de komst van het unitair octrooi.8 Toch kleven aan die kostenreductie ook grote risico’s. Niet alleen voor welwillende octrooiaanvragers wordt een aanvraag financieel aantrekkelijker, ook voor octrooitrollen is dit het geval. Een octrooi is een bedrijf dat zijn octrooiportefeuille gebruikt om de markt te scannen op mogelijke inbreukmakers van haar octrooien. Wanneer een dergelijke inbreukmaker gevonden wordt, biedt de octrooitrol deze een licentie aan, vaak tegen zeer hoge licentiekosten.9 Bedrijven en grote octrooiaanvragers als British Aerospace, Nokia, Ericsson en BAE Systems vroegen het Europees Parlement het unitair octrooi geen doorgang te laten vinden in verband met het feit dat dit octrooi de deur in hun ogen wagenwijd openzet voor octrooitrollen.10 In Amerika is reeds sprake van een trol-oorlog. In 2011 is berekend dat alleen al voor de Verenigde Staten het jaarlijks welvaartsverlies door octrooitrollen voor beursgenoteerde bedrijven 80 miljard dollar was.11 De kosten voor de Verenigde Staten waren 29 miljard dollar.12 Octrooitrollen kopen massaal zeer breed geformuleerde octrooien op, om vervolgens te kunnen procederen wegens schending van hun negenentwintig octrooi door anderen.13 Onderzocht dient te worden of het unitair octrooi octrooitrollen vrij baan biedt. Indien het aanvragen van een octrooi voordeliger en gemakkelijker wordt, bestaat namelijk de kans dat octrooitrollen hier misbruik van zullen maken. 3.2
Doel van dit onderzoek
Allereerst beoog ik middels deze scriptie kort de huidige stand van zaken in het octrooirecht te beschrijven. Een uiteenzetting over wat nu precies het (unitaire) octrooi inhoudt en wat de ontwikkelingen zijn geweest op dat gebied is nuttig om te kunnen bezien wat mogelijkheden kunnen zijn voor trollen in het licht van het unitair octrooi. Een ander doel van dit onderzoek is vervolgens het nieuwe wetsvoorstel daadwerkelijk te beoordelen op de mogelijkheid voor octrooitrollen om de markt te overspoelen. Tevens zou ik het onderzoek af willen sluiten met het geven van aanbevelingen ten aanzien van de trol-problemen rond de nieuwe verordeningen inzake een nieuw Europees octrooi. Ik wil laten zien op welke wijze Nederlandse octrooihouders zich kunnen weren tegen octrooitrollen, middels het ontwerpen van een methode. 7
rijksoverheid.nl/onderwerpen/intellectueel-eigendom/octrooi/1-octrooi-voor-de-europese-unie. agentschapnl.nl/nieuws/%C3%A9%C3%A9n-unitair-octrooi-bespaart-ondernemers-tijd-en-geld. 9 Raffoul & Brion, TIMR 2011, p.29-33. 10 Smit, FD 2013. 11 Bessen & Meurer 2012, p.5. 12 Bessen & Meurer 2012, p.3. 13 Tyler, Texas Lawyer 2004. 8
7
De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: “In hoeverre werkt het unitair octrooi de toename van octrooitrollen in Nederland in de hand?”. 3.3
Relevantie
De maatschappelijke toegevoegde waarde van onderhavige scriptie ligt in het feit dat indien men op een professionele manier om kan gaan met problemen die zich voor zullen gaan doen omtrent het unitair octrooi, veel geld en tijd bespaard kan worden. Zoals eerder aangegeven kan een octrooitrol een maatschappij veel geld kosten. Wellicht hoeft men niet te procederen over basale problemen die voorkomen hadden kunnen worden door middel van het vooraf bestuderen van de materie. De wetenschappelijke toegevoegde waarde van deze scriptie ligt in het gegeven dat een nieuw, en daardoor onbekend, terrein inzichtelijk wordt gemaakt. Gepoogd wordt nieuwe en relevante kennis aan de wetenschap toe te voegen. Hiermee wordt bedoeld dat het probleem rond octrooitrollen, wat zich nu vooral buiten Nederland afspeelt en hier wellicht van groter belang wordt, inzichtelijk gemaakt wordt. Dit is mogelijk relevant voor onder andere octrooiaanvragers, octrooibureaus en octrooirechtadvocaten. Daarbij dient indachtig gehouden te worden dat het weergeven van de aantrekkingskracht van het unitair octrooi relevant is voor octrooitrollen zelf. 3.4
Plan van aanpak
Na een korte samenvatting van onderhavige scriptie in hoofdstuk 2, zal ter beantwoording van de onderzoeksvraag allereerst (in hoofdstuk 4) stil gestaan worden bij octrooien in het algemeen. Na een korte beschouwing van de geschiedenis en bronnen ervan, worden de materiële vereisten besproken. Hoofdstuk 5 staat stil bij de vraag wat nu precies bedoeld wordt met de term ‘octrooitrol’. Hoofdstuk 6 dan zet de aantrekkelijkheid van de mogelijkheden voor de Europese aanvrager en trol af tegen die mogelijkheden voor hun Amerikaanse equivalenten. Een rechtsvergelijkende beschouwing is nuttig, daar in de Verenigde Staten reeds sprake is van een groot aantal octrooitrollen. Zo kunnen we wellicht leren van de fouten van een ander. Hoofdstuk 7 laat zien in hoeverre de aanvraag van een unitair octrooi aantrekkelijk zal zijn voor octrooitrollen. Tot slot zal in hoofdstuk 8 een eindconclusie ten aanzien van de hoofdvraag getrokken kunnen worden.
8
4. Octrooien 4.1
Definitie
“oc·trooi (het; o; meervoud: octrooien) 1 eigendomsrecht, toegekend aan iem. die een nieuwe uitvinding heeft gedaan.”14
De samenleving geeft uitvinders ondanks de negatieve gevolgen voor de competitie tijdelijk octrooien opdat zij innoveren. Octrooirechten bieden daartoe bescherming aan uitvindingen op het gebied van nijverheid.15 Die innovatie heeft een tweevoudig voordeel tot gevolg. Ten eerste kan de uitvinder winst genereren door die innovatie. De maatschappij heeft op haar beurt baat bij innovatie door de disclosure16 die de uitvinder geeft, daar bij een octrooiaanvraag de uitvinding openbaar gemaakt dient te worden op een dusdanig duidelijke en volledige manier dat een deskundige op het gebied in kwestie de uitvinding na kan maken. Die uitwisseling van volledige bekendmaking van de uitvinding en tijdelijke rechten wordt ook wel gezien als sociaal contract tussen octrooihouder en maatschappij.17 4.2
Geschiedenis
De vroegst bekende octrooien dateren van omstreeks 600 voor Christus. Athanaeus citeerde toen Phylarchus, welke zei: "al die nieuwe verfijning in luxe ontdekken verdienen aanmoediging, de winsten die eruit voortvloeien werden voor de uitvinder gedekt door een octrooi voor de tijdspanne van een jaar".18 In de Griekse stad Sybaris werden exclusieve rechten toebedeeld aan de uitvinders van unieke culinaire gerechten.19 Vele jaren later, in 1474, werd in de stadstaat Venetië de eerste octrooiverordening uitgevaardigd, terwijl in Engeland vanaf de 14e eeuw letters of protection werden uitgegeven door de kroon.20 Vanaf de 15e eeuw zijn globaal drie perioden te onderscheiden in de geschiedenis van het octrooi. 15e eeuw – 18e eeuw Privileges. De soeverein verleent naar eigen inzicht een monopolie. 1790 – 1883
Nationale octrooien. Objectieve criteria gelden voor het al dan niet verlenen van octrooi op een uitvinding. Het is onmogelijk binnenlandse uitvindingen te beschermen in het buitenland.
14
Van Dale 2010. Van der Kooij & Mulder 2010, p. 19. 16 Artikel 83 European Patent Convention. 17 Waelde e.a. 2014, p. 369; Zie bijvoorbeeld ook Merges & Nelson, CLR 1990. 18 Anthon 1841, p. 1273. 19 Yonge (200) 1854, p. 835. 20 Klitzke 1964. 15
9
1883 – heden
Internationalisatie. Grensoverschrijdende bescherming van uitvindingen wordt systematisch geregeld, voornamelijk middels conventies over intellectuele eigendom.21
In de Verenigde Staten werd op 10 april 1790 de eerste Patent Act van het Congres (“An act to promote the progress of useful arts”) aangenomen.22 Het eerste octrooi werd op basis hiervan op 31 juli 1790 verleend aan Samuel Hopkins voor een methode om potash te produceren.23 4.3
Belangrijke verdragen
Door voornoemde internationalisatie van het octrooirecht zijn internationale verdragen van grote invloed op dat recht. In deze paragraaf worden de vier meest invloedrijke verdragen binnen het intellectueel eigendomsrecht uiteengezet. 4.3.1
Unieverdrag van Parijs
Het Unieverdrag van Parijs24 (hierna: UvP) was het eerste verdrag aangaande intellectuele rechten. Het werd in 1883 gesloten en voor het laatst herzien op 14 juli 1967 te Stockholm. Ieder Europees land en de meeste landen van de wereld zijn partij bij het verdrag25 en om die reden fundeert het UvP in grote mate het geharmoniseerd octrooirecht in Europa. Het UvP heeft het PCT, EPC en CPC van een kader voorzien.26 De uitvoering van administratieve zaken is ingevolge artikel 1 van het Verdrag gelegen bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (of World Intellectual Property Organization, hierna: WIPO) . 4.3.2
WIPO-Verdrag
De voornoemde in Genève gevestigde WIPO dankt haar bestaansrecht aan het WIPO-Verdrag van 14 juli 1967.27 De organisatie is een gespecialiseerd bureau van de VN, dat belast is met de uitvoering van een twintigtal verdragen aangaande het intellectuele eigendom.28
21
WIPO 1997, p. 112-130. Online in de Library of Congress: memory.loc.gov/ammem/amlaw/lawhome.html. 23 Paynter, I&T 1990, p. 21. 24 Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom. 25 Tritton (red.) 2007, p. 62. 26 Tritton (red.) 2007, p. 63. 27 Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. 28 Tritton (red.) 2007, p. 63. 22
10
4.3.3
TRIPS-Verdrag
De Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (hierna: TRIPSVerdrag) is Annex 1C van het Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. Hiermee zijn de landen die lid zijn van de WTO (alle Europese landen) contractstaten bij het TRIPS-Verdrag. De hoofdlijnen van het Verdrag omvatten: (1)
Minimumnormen;
(2)
Handhaving;
(3)
Geschillenbeslechting; en
(4)
Strafrechtelijke sancties.29
4.3.4
Berner Conventie
Gezien het feit dat de Berner Conventie (hierna: BC) één van de belangrijkste internationale verdragen is binnen het intellectuele eigendomsrecht verdient het hier volledigheidshalve vermelding. De BC is echter slechts van belang op het terrein van het Auteursrecht en dientengevolge voor deze scriptie verder irrelevant. 4.4
Bronnen
4.4.1
Nederland
4.4.1.A Nationaal recht In Nederland is de “Rijkswet van 15 december 1994, houdende regels met betrekking tot octrooien” (ofwel Rijksoctrooiwet30, hierna: ROW) in 1995 als belangrijkste bron van octrooirecht in werking getreden. Voordien bleek dat door de daling van het aantal octrooiaanvragen in Nederland het bestaande systeem van octrooiverlening na vooronderzoek niet gehandhaafd kon worden en dat het wenselijk was te voorzien in een op eenvoudige wijze door registratie te verkrijgen octrooi.31 Op basis van de ROW verkrijgt de aanvrager van een octrooi rechten op het gehele grondgebied van Nederland. 4.4.1.B Internationaal recht Zoals reeds eerder aangegeven, wordt het Nederlands octrooirecht in grote mate beïnvloed door Europees octrooirecht. Als bronnen van Europees octrooirecht gelden het Europees Octrooi Verdrag (hierna: EOV) en het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien.
29
Tritton (red.) 2007, p. 52. Laatstelijk gewijzigd bij wet van 7 juli 2010,Stb. 2010, 339. 31 Aanhef, Rijksoctrooiwet 1995. 30
11
Het EOV32 van 5 oktober 1973 is gesloten met het doel de samenwerking tussen de Europese Staten op het gebied van de bescherming van uitvindingen te bevorderen, die bescherming te verwezenlijken door een eenvormige procedure voor het verlenen van octrooien en door het opstellen van bepaalde eenvormige regels inzake de aldus verleende octrooien en het oprichten van een Europese Octrooiorganisatie.33 Op basis van het EOV verkrijgt de aanvrager van een octrooi rechten op het gehele grondgebied van alle verbonden landen (op moment van schrijven zijn dit er 28)34. Het Europees Octrooi Bureau (hierna: EOB) is de door het EOV aangewezen instantie die Europese octrooien uitreikt, daarbij gecontroleerd door de Raad van Bestuur (tezamen vormen zij de Europese Octrooiorganisatie).35 De verlening van een Europees octrooi kan worden aangevraagd voor één of meer Verdragsluitende Staten.36 Het Verdrag vormt een bijzondere overeenkomst in de zin van artikel 19 UvP en daarnaast een regionaal octrooiverdrag in de zin van artikel 45, eerste lid, van het Verdrag tot Samenwerking inzake Octrooien van 19 juni 1970.37 Dit Octrooisamenwerkingsverdrag (hierna: PCT)38 is de tweede bron van internationaal recht toepasselijk in Nederland. Dit multilaterale verdrag is gesloten met de wens dat samenwerking tussen de partijen van de Internationale Unie (hierna: IU)39 bij zou dragen aan de vooruitgang van de wetenschap en technologische kennis en dat de wettelijke bescherming van uitvindingen vervolmaakt zou worden. Doel was ook het verkrijgen van die bescherming voor meer dan één land te vereenvoudigen en goedkoper te maken. Tot slot waren openbaarheid van technische gegevens en bevordering van economische ontwikkeling van ontwikkelingslanden doelen van het PCT.40 Een verkregen octrooi kan naar keuze van de aanvrager gelden voor de 148 landen die lid zijn van de IU.41 Een internationale octrooiaanvraag (hierna: PCT-aanvraag) bestaat uit een internationale en een nationale fase. In de internationale fase dient de aanvrager een aanvraag in bij een bevoegd ontvangend bureau. Behoudens uitzonderingen wordt de internationale aanvrage, naar keuze van de aanvrager, ingediend bij het nationale bureau van, of dat optreedt voor, de Verdragsluitende Staat waarvan de aanvrager inwoner is, bij het nationale bureau van, of dat optreedt voor, de Verdragsluitende 32
Officieel: Het Verdrag van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese Octrooien (Europees Octrooiverdrag). 33 Preambule EOV. 34 Online via: verdragenbank.overheid.nl/nl/treaty/details/002382.html, geraadpleegd op 2 juli 214. 35 Artikel 4, lid 3 EOV. 36 Artikel 3 EOV. 37 Preambule EOV. 38 Origineel: ‘Patent Cooperation Treaty’. 39 Internationale Unie voor samenwerking inzake octrooien, zie artikel 1, lid 1 PCT. 40 Preambule Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. 41 Zie wipo.int/pct/en, laatstelijk geraadpleegd op 2 juli 2014.
12
Staat waarvan de aanvrager onderdaan is of ongeacht de Verdragsluitende Staat waarvan de aanvrager inwoner of onderdaan is, bij het Internationale Bureau.42 De tweede fase van een internationale octrooiaanvraag is een nationale fase, waarin de vereiste documenten ingediend worden bij octrooibureaus in de verscheidene contractstaten.43 Een octrooi kan volgens de Engelse rechter slechts verleend worden indien de tweede fase bereikt is.44 in tegenstelling tot het EOV, kan puur op basis van het PCT dus geen octrooi verleend worden. Niet toegestaan is het het PCT zo uit te leggen, dat dit tegen de regels van het UvP ingaat.45 Tot slot vallen de Guidelines for Examination (hierna: Guidelines) van het EOB nog aan te merken als octrooirechtsbron geldend in Europa (en Nederland). 4.4.2
Verenigde Staten
4.4.2.A Nationaal recht
Amerikaans octrooirecht wordt in het leven geroepen door Article one, section 8, clause 8 van de U.S. Constitution. Deze luidt als volgt: “The Congress shall have power ... To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries”.
In titel 35 van de United States Code (hierna: U.S.C.) zijn de bepalingen van octrooirecht vastgelegd, in de zogenaamde Patent Act.46 In deze belangrijkste bron van octrooirecht wordt in Part I de United States Patent and Trademark Office (hierna: USPTO) besproken, in Part II de ‘Patentability of Inventions and Grant of Patents’. Tot slot regelt Part III de ‘Patents and Protection of Patent Rights’ en Part IV de’ PCT’. Met de ondertekening van de Leahy-Smith America Invents Act (hierna: AIA) door Barack Obama, trad deze federale hervorming van titel 35 op 16 september 2011 in werking. De AIA verandert het Amerikaanse octrooisysteem van een “first to invent”-systeem in een “first inventor to file”-systeem. Ook elimineert de Act de interference proceedings en ontwikkelt het een post-grant opposition. Naast de Patent Act verdient jurisprudentie als rechtsbron in de Verenigde Staten aandacht, daar men er een common law systeem kent. Hiërarchisch staat
42
Regel 19, Reglement behorend bij het verdrag tot samenwerking inzake octrooien. PCT 2014, online via: wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp, laatstelijk geraadpleegd op 2 juli 2014. 44 High Court of Justice (Verenigd Koninkrijk) 5 september 2008, EWHC 2127 (Oxonica Energy Limited vs Neuftec Limited). 45 Artikel 1, lid 2 PCT. 46 Halpern, Nard & Port 2007, p. 196-199. 43
13
jurisprudentie die de aangenomen wet interpreteert zelfs op gelijke hoogte met de geïnterpreteerde wetten.47 4.4.2.B
Internationaal recht
Als bron van internationaal recht geldend in de Verenigde Staten kan genoemd worden het PCT. Zie hierover paragraaf 4.4.1.B. 4.5
Materieel octrooirecht
4.5.1
Inleiding
Een octrooi met rechtskracht in Nederland kan bij twee instanties worden aangevraagd. Ten eerste is dit mogelijk via de nationale procedure (op basis van de ROW) bij Octrooicentrum Nederland en ten tweede bij het EOB via de Europese procedure (op basis van de EOV). Een aanvraag gedaan bij het PCT mondt uiteindelijk uit in een procedure bij het Octrooicentrum Nederland of het EOB.48 Deze procedure zal in het licht van de materiële beoordeling van octrooieerbaarheid dan ook niet afzonderlijk behandeld worden. Ook de nationale– en Europese vereisten zullen tezamen besproken worden, daar met het oog op harmonisatie de bepalingen van de ROW bij de invoering daarvan in 1995 aangepast zijn aan de relevante artikelen in het EOV, zo blijkt uit de memorie van toelichting.49 De vereisten en basisbegrippen zijn dientengevolge vrijwel gelijk in Europa en de landen daarbinnen, waaronder Nederland. Tot slot dan kan een vergelijking gemaakt worden met de materiële vereisten zoals die gelden voor een nationaal octrooi in de Verenigde Staten. 4.5.2
Materieel octrooirecht in Nederland
Om het materiele octrooirecht te beschouwen, zal hoofdzakelijk het EOV gehanteerd worden als bron, daar het Verdrag van Straatsburg daarin voor het belangrijkste deel is geïmplementeerd.50 Het PCT-Verdrag stelt tevens dezelfde inhoudelijke eisen aan een octrooiaanvraag als het EOV.51 Afdeling 3 van het TRIPS-Verdrag is de te raadplegen afdeling voor het materieel octrooirecht. In artikel 27 van die afdeling zijn wederom dezelfde criteria voor octrooieerbaarheid te vinden als de navolgende criteria uit Deel II van het EOV-Verdrag (“Materieel Octrooirecht”).
47
Burnham 2011, p. 38. Zie ook art. 18 EOV. 49 Kamerstukken II 1995/96, 24457, 3, p. 18. 50 Helbach, Huydecoper & Nispen 2002, p. 60. 51 Artikel 33 lid 1 PCT-Verdrag. 48
14
Artikel 52 EOV gaat uit van een technische uitvinding, die moet voldoen aan de criteria nieuwheid, inventiviteit en vatbaarheid voor toepassing in de industrie: 1. Europese octrooien worden verleend voor uitvindingen, op alle gebieden van de technologie, mits zij nieuw zijn, een inventieve stap met zich brengen en industrieel toepasbaar zijn. 2. In de zin van het eerste lid worden in het bijzonder niet als uitvindingen beschouwd: a.ontdekkingen, wetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden; b.esthetische vormgevingen; c.stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor spelen of voor de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma’s; d.presentatie van informatie. 3. Het tweede lid sluit de octrooieerbaarheid van de aldaar genoemde onderwerpen of werkzaamheden alleen dan uit voor zover de Europese octrooiaanvrage of het Europees octrooi betrekking heeft op een 52
van die onderwerpen of werkzaamheden als zodanig.
Artikel 2 ROW gaat uit van een technische uitvinding, die moet voldoen aan de criteria nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid en vatbaarheid voor toepassing in de nijverheid: “1 Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid. 2.In de zin van het eerste lid worden in het bijzonder niet als uitvindingen beschouwd: a. ontdekkingen, alsmede natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden; b. esthetische vormgevingen; c stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma’s; d presentaties van gegevens. 3.Het tweede lid geldt alleen voor zover het betreft de aldaar genoemde onderwerpen of werkzaamheden als zodanig”
De artikelen uit het EOV en de ROW zijn vergelijkbaar en de materiele octrooivereisten zijn uitgebreid in het Uitvoeringsreglement (UR) EOV. In dit hoofdstuk worden de vereisten nader bezien. Allereerst bekijken we in de volgende paragraaf wat nu bedoeld wordt met een technische uitvinding, waarna in paragraaf B, C en D de positieve vereisten tegen het licht worden gehouden. Tot slot worden de negatieve vereisten beschreven in paragraaf E. 4.5.2.A Technische uitvinding Waar de ROW 1910 nog sprak van de mogelijkheid tot octrooieren van nieuwe voortbrengsels of werkwijzen, spreekt de ROW 1995 van de mogelijkheid van het 52
Letterlijke vertaling artikel 52 EOV.
15
vestigen van octrooirechten op een uitvinding op alle gebieden van de technologie. Toch is het verschil tussen een voortbrengsel of een werkwijze nog van belang voor de praktijk, daar praktische verschillen bestaan in de wijzen waarop beiden worden beschermd.53 Dat “uitvindingen op alle gebieden van de technologie” in aanmerking komt voor een octrooi, valt te lezen in artikel 52 EOV en artikel 2 ROW. Een definitie van het begrip ‘uitvinding’ kan noch in de wet noch in verdragen gevonden worden. “It must also be borne in mind that the basic test of whether there is an invention within the meaning of Art. 52(1) is separate and distinct from the questions whether the subject-matter is susceptible of industrial application, is new and involves an inventive step”,54 zo valt te lezen in de Guidelines. Aan de hand daarvan is het standpunt dat een technische uitvinding geen positief echter een aanvullend vereiste is voor octrooieerbaarheid verdedigbaar. De definitie van het begrip uitvinding naar normaal spraakgebruik is irrelevant in de context van de ROW en het EOV. Meer duidelijkheid omtrent het begrip wordt gecreëerd door het kijken naar hetgeen NIET gezien wordt als uitvinding, zoals te lezen valt in lid 2 van artikel 52 EOV. Uit de tekst van de Guidelines kan opgemaakt worden dan het vereiste van een uitvinding op een gebied van de technologie niet méér uitsluit dan benoemd in de lijst van artikel 52 EOV lid 2. 4.5.2.B Nieuwe uitvinding ‘Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek, zo stelt artikel 54 EOV: 1. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. 2. De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen vóór de datum van indiening van de Europese octrooiaanvrage openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze. 3. Als behorend tot de stand van de techniek wordt tevens aangemerkt de inhoud van Europese octrooiaanvragen, zoals die zijn ingediend, waarvan de datum van indiening gelegen is vóór de in het tweede lid genoemde datum en die op of na die datum zijn gepubliceerd. 4. Het tweede en derde lid sluiten de octrooieerbaarheid van stoffen of mengsels, behorend tot de stand van de techniek, voor toepassing bij een in artikel 53, onderdeel c, bedoelde methode niet uit, mits de toepassing ervan bij een dergelijke methode niet behoort tot de stand van de techniek. 5. Het tweede en derde lid sluiten voorts niet de octrooieerbaarheid uit van stoffen of mengsels als bedoeld in het vierde lid voor een specifieke toepassing in een werkwijze bedoeld in artikel 53, onderdeel c, mits die toepassing niet tot de stand van de techniek behoort.
53 54
Huydecoper 2002, p. 74. EOB 2013, deel G-II-2.
16
‘Voortbrengselen of werkwijzen worden alleen dan niet als nieuw aangemerkt, wanneer zij reeds deel uitmaken van de stand van de techniek’, zo stelt artikel 2 ROW. Die stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen voor de dag van indiening van de octrooiaanvrage openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze.55 Uit de travaux préparatoires van het EOV blijkt dat de stand van de techniek bestaat uit alles dat is geopenbaard, wanneer of waar ook en ongeacht op welk medium of in welke taal. Er is sprake van een absoluut nieuwheidsbegrip.56 In Europa is sprake van een ‘first-to-file’ principe. Leidend bij het bepalen van de nieuwheid is niet wie een uitvinding als eerste gedaan heeft, maar wie hem als eerste openbaar maakt door octrooi aan te vragen voor de uitvinding bij het octrooibureau. In artikel 5 van de ROW worden twee uitzonderingssituaties weergegeven. Een openbaarmaking blijft buiten beschouwing als er sprake is van een kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager of diens rechtsvoorganger (lid 1, onder a) of als de aanvrager of diens rechtsvoorganger de uitvinding tot 6 maanden vóór de indiening van de aanvrage openbaar heeft gemaakt op een van overheidswege gehouden of erkende tentoonstelling (lid 1, onder b). 4.5.2.C Uitvinderswerkzaamheid / inventive step Artikel 56 EOV bepaalt dat een technische uitvinding die nieuw is moet voortkomen uit een ‘inventive step’: An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.
Artikel 6 ROW sluit aan bij de bewoording van artikel 56 EOV: Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek […].
De Europese en Nederlandse wettekst zijn verenigbaar. De Europese term ‘inventive step’ wordt in de vertaling van het EOV vertaald in “als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid”. Inwisselbaar met ‘inventive step’ is tevens de term nonobviousness.57 Zoals een goocheltruc zijn mysterie verliest wanneer eenieder de werking ervan kent, zo verliest een uitvinding haar verrassingselement zodra een deskundige haar 55
Artikel 4, lid 2 ROW. Helbach, Huydecoper & Nispen 2002, p. 76. 57 Voetnoot bij artikel 27 TRIPS-Verdrag: “For the purposes of this Article, the terms “inventive step” and “capable of industrial application” may be deemed by a Member to be synonymous with the terms “nonobvious” and “useful” respectively”. 56
17
openbaar maakt in een octrooiaanvrage. Kortom: het is niet gemakkelijk vast te stellen of de uitvinding voor de hand liggend was voor een deskundige op moment van de octrooiaanvraag. Een houvast voor het vaststellen van de zogenaamde uitvindingshoogte is het gegeven dat de uitvinding ten opzichte van het bestaande een nuttig voordeel op moet leveren en voorziet in een reeds bestaande behoefte of de uitvinding is door het overwinnen van bestaande vooroordelen tot stand gekomen of heeft met een sleur of gewoonte gebroken.58 In de Guidelines valt in Hoofdstuk VII onder 5 te lezen dat om de inventive step op een objectieve en voorspelbare wijze te beoordelen, de zogenaamde "problem-and-solution approach" te worden toegepast. Binnen die aanpak zijn drie hoofdfasen aan te merken, ten eerste het bepalen van de ‘closest prior art’, ten tweede het vaststellen van een objectief technisch probleem wat opgelost moet worden en tot slot de beoordeling of de geclaimde uitvinding, uitgaande van die meest nabije stand van de techniek en een objectieve technisch probleem duidelijk zou zijn voor een vakman. 4.5.2.D Toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid Een uitvinding wordt als vatbaar voor toepassing op het gebied van de nijverheid aangemerkt, indien het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw daaronder begrepen:59 1. Een uitvinding wordt als vatbaar voor toepassing op het gebied van de nijverheid aangemerkt, indien het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw daaronder begrepen. 2. Methoden van behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam door chirurgische ingrepen of geneeskundige behandeling en diagnosemethoden die worden toegepast op het menselijke of dierlijke lichaam worden niet beschouwd als uitvindingen die vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid in de zin van het eerste lid. Deze bepaling is niet van toepassing op voortbrengselen, met name stoffen of samenstellingen, voor de toepassing van een van deze methoden.
Artikel 57 EOV vervat het vereiste van de industriële toepasbaarheid beknopter: Een uitvinding wordt geacht industrieel toepasbaar te zijn, indien het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig industrieel gebied, met inbegrip van de landbouw.
Het begrip ‘nijverheid’ moet extensief uitgelegd worden,60 waarbij geldt dat aan dit vereiste voldaan is zodra een voortbrengsel of werkwijze ergens in het economisch verkeer vervaardigd of toegepast kan worden.61 Ook de Guidelines schrijven een
58
Holzauer 2005, p. 180. Artikel 7 ROW. 60 EOB 2013, deel G-III-1. 61 Gielen & Verkade 2005, p.473. 59
18
ruime uitleg van het begrip industrie voor.62 Artikel 57 EOV vereist disclosure van een praktische toepassing. Dit werd bepaald door het octrooi te weigeren in een zaak waarin de aanvraag geen enkele praktische manier openbaar maakte om de substantie te exploiteren op enig gebied van de nijverheid.63 4.5.2.E Uitzonderingen Wil er sprake zijn van een mogelijkheid tot octrooiaanvrage, mag het niet om een van de gevallen in artikelen 2, lid 2 en 3 van de ROW gaan. 4.5.3
Materieel octrooirecht in de Verenigde Staten64
Zes typen octrooidocumenten worden in de Verenigde Staten uitgegeven door het USPTO: een utility patent, plant patent, design patent, reissue patent, defensive publication en een Statutory Invention Registration. In dit schrijven zal geconcentreerd worden op utility patents, waarover de octrooieerbaarheid ervan bepalingen te vinden zijn in 35 U.S.C. §101-105. Een octrooi kan ingevolge deze artikelen verkregen worden door eenieder die een nieuw en nuttig proces, machine, fabricage of samenstelling van een zaak uitvindt, ontdekt, of verbetert. Kortom, de vereisten zijn om en nabij dezelfde als bovengenoemde in Nederland geldende: -
Een uitvinding;
-
die uitvinding dient nieuw te zijn (novelty);
-
die uitvinding dient een niet voor de hand liggende verbetering te zijn voor de stand van de techniek (non-obvious subject matter / inventive step); en
-
die uitvinding dient toegepast te kunnen worden (utility).
Of de invulling van deze materiele octrooivereisten eveneens overeenkomt, wordt bezien in de volgende paragrafen. 4.5.3.A Invention (35 U.S.C. 101) “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”65 Het is mogelijk uitvindingen te octrooieren in de Verenigde Staten, waarbij een uitvinding gedefinieerd kan worden als “technical solutions to a technical problem with technical means of repetition”. Het uitvindingsbegrip is uitgebreid, en onder te verdelen de categorieën: processen, machines, fabricaten en stofsamenstellingen.66 62
EOB 2013, deel G-III-1. Board of Appeal of the European Patent Office 11 mei 2005, ECLI:EP:BA:2005:T087004.20050511. 64 iusmentis.com/patents/uspto-epodiff. 65 Artikel 35 U.S.C. § 101. 66 Artikel 35 U.S.C. § 101. 63
19
Indien een uitvinding in één van die vier categorieën valt, is deze octrooieerbaar. Niet daaronder vallen drie door de rechtspraak gecreëerde uitzonderingen, namelijk natuurwetten, natuurlijke fenomenen en abstracte ideeën.67 Vanaf Gottschalk v. Benson68 geldt daarnaast dat een computerprogramma een wiskundig algoritme is en dus niet te octrooieren. 4.5.3.B Novelty (35 U.S.C. § 102) Een uitvinding dient nieuw te zijn om er een octrooi op aan te kunnen vragen. Deze bepaling zorgt voor de eerder besproken omslag van een “first to invent” naar een “first to file” systeem. Betreffende bepaling van de AIA trad in werking op 16 maart 2013.69 Wel bestaat een belangrijk verschil tussen het first-to-file systeem van de USPTO met het Europese first-to-file systeem van het EOB. De USPTO verleent vroege disclosers wat “genadetijd” voor ze een octrooi aan moeten vragen,70 waar het EOB dit niet doet. Indien reeds een Amerikaans octrooi is aangevraagd, is dit vernietigend voor de nieuwheid van de uitvinding in het kader van een octrooiaanvraag bij het EOB. 4.5.3.C Non-‐obvious subject matter (35 U.S.C. § 103) Geen octrooi kan worden aangevraagd als “the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains”, aldus § 103. Dit artikel is door de AIA gedeeltelijk aangepast, in die zin dat een uitvinding niet vanzelfsprekend mag zijn op het moment dat de octrooiaanvraag ingediend wordt. Voorheen was het moment van het doen van de uitvinding daarbij bepalend. Vereist is dat het octrooi een voldoende toevoeging heeft naast de collectieve kennis in het vakgebied zodat het een exclusief recht verdient.71 Of een octrooi voldoende toevoegt, hangt af van vier factoren, namelijk de mate waarmee je met gemiddelde kennis de uitvinding zou kunnen doen, de omvang en de inhoud van wat reeds gekend was, de verschillen tussen hetgeen reeds gekend was en wat men nu wenst te octrooieren en secundaire overwegingen.72
67
Macedo 2013, p. 25. Supreme Court (Verenigde Staten) 20 november 1972, 409 U.S. 63 (Gottschalk v. Benson); Mandelbaum 1973. 69 Artikel 35 U.S.C. § 100. 70 uspto.gov/aia_implementation/patents.jsp#heading-10, geraadpleegd op 10 juli 2014. 71 Adelman, Rader & Klancnik 2008. 72 Mueller 2006, p. 173; Supreme Court (Verenigde Staten) 21 februari 1966, 383 U.S. 1 (Graham v. John Deere). 68
20
4.5.3.D Utility Voor de octrooiaanvrager in de Verenigde Staten geldt voorts dat aangetoond moet worden dat er minstens één mogelijk gebruik is van de uitvinding.73 Een gemiddelde vakman dient de uitvinding bruikbaar te achten. Als aan voorgaande voldaan is, is sprake van het derde materiele vereiste van octrooieerbaarheid: utility (bruikbaarheid). De wettelijke basis van dit vereiste is 35 U.S.C. § 102. 4.5.3.D Aanvullend vereiste Artikel 35 U.S.C. § 112 stelt dat het octrooi specifiek genoeg dient te zijn. Voldoende specifiek is een octrooi indien het; -
geschreven is;
-
daarover geschrevene een ‘person skilled in the art’ in staat stelt om aan de hand van het octrooi deze uitvinding te ontwikkelen en gebruiken;
4.6
-
de beste methode bevat om tot het resultaat te komen; en
-
het beweringen bevat over de draagwijdte van het onderwerp.74 Conclusie
Een octrooi geeft de houder een exclusief recht op zijn uitvinding. Anderen zijn uitgesloten tot het uitoefenen van rechten ten aanzien van die uitvinding, tenzij daarover met de houder overeenstemming bereiken. Octrooien zijn in het leven geroepen ter stimulans van innovatie. Vanaf het einde van de 18e eeuw lag de focus op het nationale karakter van octrooien, waar in vanaf het einde van de 19e eeuw meer internationaal samengewerkt werd op het gebied van octrooien. Die internationalisatie werkt door in de materiele vereisten voor octrooien in Europa. In Nederland (en de rest van Europa) dient een technische uitvinding nieuw te zijn, op uitvinderswerkzaamheid te berusten en toepasbaar zijn op het gebied van de nijverheid om er een octrooi voor aan te kunnen vragen. In de Verenigde Staten gelden dezelfde vereisten, maar zijn andere groepen uitvindingen uitgesloten van octrooieerbaarheid.
73 74
Supreme Court (Verenigde Staten) 21 maart 1966, 383 U.S. 519 (Brenner v. Mason). Halpern, Nard, Port 2011, p. 198.
21
5
Octrooitrollen
In het vorige hoofdstuk werd uiteengezet dat octrooien in het leven geroepen zijn ter stimulans van innovatie. Ook zijn implicaties te noemen als het gaat om octrooien. Een belangrijke en opkomende implicatie is het fenomeen ‘octrooitrol’. Dit hoofdstuk schetst een uitgebreid beeld van octrooitrollen door allereerst een geschikte definitie te vinden en vervolgens de verschillende typen trollen te benoemen. Voorts worden na- en voordelen van octrooitrollen opgesomd om tot slot een praktijkvoorbeeld te geven en aantallen te schetsen om vervolgens tot een conclusie te kunnen komen. 5.1
Definitie
De term octrooitrol (origineel: patent troll) is in de jaren 90 bedacht door een medewerker van Intel in het kader van een uitgeschreven wedstrijd nadat Intel aangevallen werd door verscheidene kleine bedrijven. Ofwel de man van medewerker Anne Gundelfinger heeft de term bedacht, toen zij samen kwamen te spreken over middeleeuwse literatuur en gelijkenissen zagen met de trol die onder een brug leeft die niet van hem is en tol vraagt voor het passeren ervan. Ofwel kwam Peter Detkin (destijds assistant general counsel) met de term, die hij naar voren bracht in een gesprek met Gundelfinger, verwijzend naar ‘de drie geitjes’75 en de trol die zijn jonge dochter destijds achterliet op kantoor.76 Hoe het ook zij, ‘trol’ verwijst naar een mythische figuur die geld vraagt voor het gebruik van iets wat niet aan hem toebehoort. Het begrip ‘octrooitrol’ werd in deze analogie door Intel gezien als “somebody who tries to make a lot of money off a patent that they are not practicing and have no intention of practicing and in most cases never practiced”.77 Een nog duidelijker definitie wordt gegeven door Chuang: “Een entiteit, die octrooien houdt om deze af te dwingen of breed te doen gelden over een industrie, die niet voornemens is te goeder trouw de claims van de geoctrooieerde uitvindingen uit te oefenen of om anderen toe te staan de claims van de geoctrooieerde uitvindingen uit te oefenen, en dat soort octrooien te gelden maakt.”
78
Deze definitie wordt volledig geacht, daar deze breed genoeg is om een keur aan entiteiten in te sluiten. Van hen die andermans octrooien opkopen en daarvoor opkomen tot agenten die anderen helpen op te komen voor octrooien. De definitie is anderzijds eng genoeg om bedrijven die daadwerkelijk de 75
Asbjørnsen & Moe 1841. iam-magazine.com/blog/Detail.aspx?g=cff2afd3-c24e-42e5-aa68-a4b4e7524177, geraadpleegd op 5 juni 2014. 77 Chuang 2006, p. 215. 78 Chuang 2006, p. 220. 76
22
geoctrooieerde uitvindingen beoefenen en universiteiten en andere uitvinders die octrooien hebben zonder de bedoeling deze af te dwingen door het in rechte te betrekken van andere partijen. Detkin is nu vicepresident van Intellectual Ventures LLC,79 een ‘invention capital company’ in Washington. Het bedrijf verdient geld aan octrooien die zij niet verder ontwikkelt. Detkin stelt in een interview desgevraagd echter geen octrooitrol te zijn, en geeft daarbij aan dat de term octrooitrol niet misbruikt mag worden enkel voor “iedere willekeurige aanklager die je niet graag mag”.80 De term octrooitrol is inwisselbaar met vele andere negatieve aanduidingen en het positievere ‘niet praktiserende entiteit’ of ‘non-manufacturing entity’. Hier is gekozen te spreken over octrooitrollen, ondanks en zelfs dankzij de negatieve ondertoon. Hoewel namelijk in de literatuur ook wel gesproken wordt van enkele positieve effecten van octrooitrollen op de samenleving81, wordt in onderhavig schrijven met name gefocust op de negatieve effecten van octrooitrollen op de samenleving. Meer hierover in de volgende paragraaf. 5.2
Typen
In de literatuur wordt wel aangenomen dat vijf hoofdtypen octrooitrollen te onderscheiden zijn.82 Aansluitend bij deze theorie zijn de volgende trolsoorten te noemen: De trollende koper83 Een bedrijf dat controversiële, oude of onbenutte octrooien van een ander bedrijf opkoopt met als doel ze zelf te laten gelden in een bepaalde industrie. Hoewel de octrooien ouder of stagnerend zijn, spelen ze vak nog een rol in moderne technologie. Doel van de trollende koper is niet om technologie te creëren maar om octrooien te evalueren. Omzet wordt gegenereerd door de overname en de daarop volgende licenties, een en ander bereikt door agressieve octrooihandhaving.
79
intellectualventures.com/about/leadership/peter-detkin/, geraadpleegd op 24 juni 2014. CIO Insight 2005. 81 McDonough 2006, p. 189. 82 Chuang 2006, p. 221-227; Chan & Fawcett 2005, p. 3-4. 83 Hoewel “trollen” in het Nederlands officieel slechts een zelfstandig naamwoord is, wordt de term hier gebruikt als werkwoord, daar dit in de context logisch en juist wordt geacht. Een ander werkwoord zou de lading niet geheel dekken. 80
23
De trollende wederopstander Deze octrooitrol is een bedrijf dat oorspronkelijk producten verkocht maar dat nu volledig of deels hun activiteiten gestaakt heeft en de focus heeft liggen op enkel het geven van licenties op zijn octrooien. De keuze om hun productie te staken, is ingegeven door het feit dat de inkomsten van octrooihandhaving vaak hoger zijn dan de productie-inkomsten van een goed. Omzet wordt dus ook hier gegenereerd door agressieve handhaving van hun geoctrooieerde technologieën. De trollende ontwikkelaar De trollende ontwikkelaar is een uitvinder of een bedrijf dat het produceren of verkopen van ontwikkelde en geoctrooieerde uitvindingen het octrooi te gelden maakt ten aanzien van een inbreuk makend bedrijf. Omzet wordt dan gegenereerd door het handhaven van octrooien bij bedrijven die over het algemeen de inbreuk makende producten wél produceert. De trollende agent Dit is een bedrijf dat octrooien handhaaft namens haar cliënten, die octrooien bezitten. Omzet wordt behaald door onafhankelijke productie van intellectuele eigendom en door het handhaven van de octrooien van cliënten tegen anderen. De omzet bestaat dan uit een percentage van de inkomsten uit schikkingen en licenties. Trollende agenten werken vaak voor de trollende koper, wederopstander of ontwikkelaar. De trollende advocaat Achter de omzet die elk type trol verdient vinden we het vijfde type trol: de trollende advocaat. Het is een advocaat of kantoor die of dat de octrooien van zijn cliënt laat gelden ten opzichte van andere bedrijven. Het gaat om een gespecialiseerd type trollende agent. Ook hier wordt omzet gegenereerd door het ontvangen van een percentage van de inkomsten uit licentieovereenkomsten of schikkingen.
24
5.3
Werkwijze
Octrooitrollen zijn bedrijven die brede octrooiportfolio’s bezitten en deze niet inzetten ten bate van het eigenlijke doel ervan, namelijk het ontwikkelen van producten en technologieën. De core business van octrooitrollen is het allereerst opbouwen van een goede octrooiportefeuille door het kopen van octrooien van uitvinders. Daarna legt de octrooitrol zich toe op het opsporen van mogelijke inbreukmakers. Gezien het feit dat de trol hier alle tijd voor heeft wordt als veelgebruikte methode een briefcampagne gestart, waarbij grote getallen waarschuwingen, desbewustzijnsverklaringen en dagvaardingen verstuurd worden. Ook eindgebruikers en wederverkopers van door hen ‘geoctrooieerde’ producten worden daarbij niet ontzien. Ontvangers van de brieven hebben vaak geen betaalbaarder keuze dan te schikken met de octrooitrol (voor een bedrag dat lager ligt dan de kosten voor het inhuren van een advocaat) of het kopen van een licentie.84 Die laatsten worden vaak aangeboden tegen hoge licentievergoedingen.85 Bij weigering van aanschaf van de licentie, kan de trol zelfs in rechte zijn gelijk halen. Octrooitrollen kunnen er meestal voor zorgen dat gebruikelijke octrooitactieken niet werken. De octrooitrol is zelf niet actief op de markt, waardoor hij ook niet beschuldigd kan worden van inbreuk makende activiteiten. 5.4
Praktijkvoorbeeld: SimpleAir
“SimpleAir is an inventor-owned technology licensing company with interests and intellectual property in the wireless content delivery, mobile application, and push notification market spaces”, zo stelt zij zelf.86 SimpleAir komt voort uit het failliete AirMedia, welk bedrijf zich bezig hield met het daadwerkelijk ontwikkelen van technologie. SimpleAir op haar beurt is slechts in bezit van de octrooien en richt zich niet op het ontwikkelen van technologieën. SimpleAir valt te kwalificeren als een trollende wederopstander. Op 24 maart 2014 werd Google Inc. opgedragen 85 miljoen USD te betalen aan SimpleAir Inc. voor het zonder licentie gebruiken van technologie voor het overdragen van internet-based data naar computers en mobiele apparaten.87 Het octrooi waar Google Inc. inbreuk op maakte zonder licentie is een ‘system and method for transmission of data’.88 Services die direct inbreuk zouden maken waren in ieder geval Google Cloud Messaging service en de Android Cloud to Device Messaging service. 84
Stettner, Wisconsin Lawyer 2004. Raffoul & Brion, p.29-33. 86 Simpleair.com, geraadpleegd op 19 juni 2014. 87 District Court Texas (Verenigde Staten) 19 maart 2014, 2:11-cv-416-JRG (Simple Air Inc. v. Microsoft Corp. (e.a.). 88 US Patent No.: 7,035,914, geraadpleegd via patentbuddy.com/Patent/7035914 op 19 juli 2014. 85
25
5.5
Gevolgen voor de economie89
5.5.1
Economische nadelen
Zoals uiteengezet in paragraaf 4.1 zijn octrooien in het leven geroepen met het doel een incentive te creëren voor innovatie. Die innovatie vergroot het maatschappelijk welzijn door middel van economische groei. In deze paragraaf worden vijf nadelen van het bestaan van octrooitrollen voor de economie uiteengezet. Als eerste nadeel van trollen wordt genoemd het feit dat dit het rechtsstelsel doet dichtslibben.90 De hoofdactiviteit van octrooitrollen is omzet genereren door middel van het aanspreken van andere bedrijven wegens inbreuk op zijn octrooi(en) en het starten van procedures. Vaak gebeurt dit door middel van briefcampagnes,91 hetgeen onvermijdelijk betekent dat een aantal van deze claims ongefundeerd is en daardoor het rechtssysteem verstopt. Deze rechtszaken voortkomend uit massavorderingen en –mailings bestaan vaak uit brede beweringen en soms uit ongegronde kosten die transactiekosten verhogen en overspoelen de reeds volle emmer die het juridisch systeem heet.92 Ten tweede wordt (veelal als inherent aan het eerste nadelige effect van trollen) genoemd het verschuiven van investeren in innovatie naar investeren in verdedigingsmechanismen tegen trollen. Het nadeel zit hierin dat het getrolde bedrijf jaren bezig is met zichzelf verdedigen tegen de trol, waarbij hij zijn middelen daarvoor moet aanwenden in plaats van voor R&D en verkoop van zijn product.93 Ook hebben deze octrooitrollen vaak zelf geen concurrerende producten die ten gunste kunnen komen aan de eindgebruiker of aan het publiek. Zulk soort zaken en schikkingen die al dan niet gebaseerd is op ongeldige, zwakke of anderzijds kwetsbare octrooien resulteert vaak in begrensde en aangetaste toegang tot de uitvindingen. Speciaal in het geval van de trollende wederopstander94 is deze verschuiving in investeringen goed zichtbaar. De trol zelf verandert van een aan de technologie bijdragende speler in een negatieve factor, daar deze niet investeert in de techniek door middel van R&D of het op de markt brengen van producten én het aangeklaagde bedrijf investeert in plaats van in R&D en het op de markt brengen van producten in zijn eigen verdediging tegen de trol in kwestie.
89
EOB 2014. Ferrill, NCJL&T 2005, p. 376. 91 Zie hierover paragraaf 5.4. 92 Merrill, Levin, Myers (red.) 2004. 93 Bulkeley, Wall Street Journal 2005. 94 Zie paragraaf 5.2. 90
26
Als derde nadelig effect van trollen wordt genoemd dat het de kosten opdrijft voor veel bedrijven die te maken krijgen met octrooitrollen.95 Naast een investeringsverschuiving van R&D naar proceskosten (zie hierboven), worden tevens productie, marketing en verdere ontwikkeling belemmerd. Wil het bedrijf hetzelfde productieniveau aanhouden, zal een extra investering nodig zijn. Octrooitrollen werken dus kostenverhogend. Chuang stelt in 2006 dat een vierde nadelig effect van trollen in de VS met name geldt voor software octrooien, daar dat een relatief nieuw fenomeen is. Nu valt niet meer te zeggen dat softwareoctrooien nieuw zijn, echter het effect geldt –in breder opzicht- voor ieder nieuw soort octrooi. In die gevallen wordt de prior art namelijk niet vervat in octrooien, maar blijkt deze vooral uit de praktijk.96 Voor een octrooibureau is het onmogelijk voor iedere octrooiaanvraag de prior art na te gaan indien deze slechts in de praktijk te peilen is. Gevolg hiervan is dat veel octrooien worden verleend die al in de prior art bekend zijn. Octrooitrollen kunnen iedere nieuwe octrooihouder trollen op basis van de inbreuk. Tot slot valt nog als nadeel te noemen het feit dat niet alleen de kosten voor bedrijven die slachtoffer van trollen zijn hoog oplopen, ook voor de eindgebruiker is dit het geval. Indien een bedrijf te maken krijgt met een aanmerkelijke stijging van de kosten, zal dit uiteindelijk doorberekend worden in de verkoopprijs van het product van de uitvinder. 5.5.2
Economische voordelen
Er is een aantal voordelen te noemen aan trollen voor een aantal verschillende groepen.97 Ten eerste is het voor uitvinders (of bedrijven) economisch voordelig dat octrooitrollen bestaan. Een octrooitrol verkrijgt assets van de uitvinder, waarvoor hij de uitvinder toegevoegd kapitaal zal verschaffen. Vooral in het geval dat uitvinder zelf niet meer actief gebruikmaakt van het octrooi kan gezegd worden dat zowel uitvinder als trol baat hebben bij de overdracht.98 Hierbij zij opgemerkt dat dit weer niet geldt in het geval dat de trol ná de aankoop van het octrooi de bijbehorende rechten misbruikt (hetgeen toch vaak getypeerd wordt als de werkwijze van trollen, zie hierover de volgende paragraaf).
95
Shiels 2004. Jaffe & Lerner 2004. 97 Chuang 2006, p. 231. 98 Ferrill, NCJL&T 2005. 96
27
Onbetwist is het gegeven dat de octrooitrol zelf vrijwel altijd baat zal hebben bij het trollen.99 Los van de situatie waarin een trol een misrekening maakt voor wat betreft de waarde van een gekocht of gevestigd octrooi, zal een octrooitrol in essentie brood op de plank (willen) zien door middel van zijn professionele activiteiten. Een derde in de literatuur te vinden positief effect van trollen is het in evenwicht brengen van het licentiespeelveld.100 Bedoeld wordt daarmee dat waar normaal gesproken het licentiespeelveld ingericht is op grote bedrijven met brede octrooiportfolio’s, de kleine bedrijven door middel van trollen nu een voet tussen de deur krijgen. Tot slot een vierde voordeel van trollen voor een ontwikkelaar. De situatie is denkbaar dat een ontwikkelaar veel geld heeft geïnvesteerd in R&D en het aanvragen van een octrooi, waardoor hij op een punt komt dat hij niet verder kan investeren. In dit geval kan het lucratief zijn actief op zoek te gaan naar inbreukmakers, oftewel om tijdelijk als trollende ontwikkelaar te gaan trollen. Gezien het feit dat de ontwikkelaar reeds veel geld heeft geïnvesteerd om rechten af te dwingen, is het niet onverdedigbaar dat hij die rechten nu jegens anderen te gelden maakt. Vorenstaande blijft echter slechts een voordeel, indien ontwikkelaar tijdelijk en proportioneel zijn rechten te gelde maakt en zodra hij weer financieel gezond is over gaat tot verdere ontwikkeling en productie van zijn product. Zo gesteld kan trollen tóch bijdragen aan de technologie. 5.6
Conclusie
Eerder in dit hoofdstuk zagen we dat een octrooitrol een entiteit is, die octrooien houdt om deze af te dwingen of breed te doen gelden over een industrie, die niet voornemens is te goeder trouw de claims van de geoctrooieerde uitvindingen uit te oefenen of om anderen toe te staan de claims van de geoctrooieerde uitvindingen uit te oefenen, en dat soort octrooien te gelden maakt. In paragraaf 5.2 werden de trollende koper, wederopstander, ontwikkelaar, agent en advocaat beschreven als typen octrooitrollen. In de volgende paragraaf zagen we dat octrooitrollen omzet genereren door inbreukmakers op hun gedrag aan te spreken en hen een licentie of schikking aanbieden onder het dreigement van een dure rechtszaak. Voorts werd bezien hoe een octrooitrol te werk gaat, waarvan we een voorbeeld zagen in paragraaf 5.4. Tot slot werden de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. Wat dat aangaat dient geconcludeerd te worden dat in het geval dat octrooitrollen meer bijdragen aan innovatie dan deze te remmen, zou de ontwikkeling geen ongunstige 99
Chuang 2006, p. 231. Ferrill, NCJL&T 2005.
100
28
zijn. Verdedigbaar is het standpunt dat trollen een voornamelijk negatieve activiteit is. De nadelen zijn dusdanig substantieel en van lange duur (hoge kosten voor de prooi en eindgebruiker, verschuiving van focus op innovatie naar verdediging en het verlenen van octrooien die al tot de prior art behoorden) dat deze de overhand nemen ten opzichte van de incidentele voordelen (een verkoper van een octrooi verdient daaraan geld, de octrooitrol zelf heeft baat bij zijn acties). Dat het licentiespeelveld rechtgetrokken wordt is een prettige bijkomstigheid van trollen, echter kan dit afgedaan worden als een positief bijeffect van een verder negatieve aangelegenheid. Dat positieve effect kan ook bereikt worden middels bijvoorbeeld advies inwinnen bij een adviseur op het gebied van licenties.
29
6.
Hoe aantrekkelijk zijn de middelen die octrooitrollen in Europa ter beschikking staan, afgezet tegen de middelen in de Verenigde Staten?
6.1
Inleiding
In voorgaande hoofdstukken is uiteengezet wat een octrooi is en op welke manier een dergelijk intellectueel eigendomsrecht beschermd kan worden in Nederland, Europa en de Verenigde Staten. Voorts is omschreven wat octrooitrollen zijn en op welke manier zij te werk gaan. De vraag rest nu: wat maakt een rechtssysteem aantrekkelijk voor trollen? Dit hoofdstuk beschouwt de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat voor octrooitrollen in het huidige Europa (zonder unitair octrooi) en de Verenigde Staten. De gebruikte methode om tot een antwoord van deze vraag te komen is de rechtssystemen te toetsen aan de incentives voor octrooitrollen van Chuang.101 Hoewel reeds acht jaar oud is de theorie uit dit overzichtsartikel nog zeer bruikbaar gezien de volledige aard ervan. Waar veranderingen zijn opgetreden sinds het artikel van 2006 (bij voorbeeld door de komst van de AIA, is dit aangegeven). 6.1.1
Drukte bij octrooibureaus
Als eerste indicator voor aantrekkelijkheid voor octrooitrollen kan de drukte bij de octrooibureaus genoemd worden, in combinatie met onderbezetting en onderfinanciering. Hierdoor wordt de kwaliteit van octrooien beïnvloed. Van die ‘slechte’ octrooien is de reikwijdte en dekking onduidelijk. De voorspelbaarheid van de geldigheid van een octrooiclaim in een proces is gevaarlijk onzeker voor veel bedrijven. Door die onzekerheid zijn veel bedrijven die uitgedaagd worden door octrooitrollen gedwongen om geld te investeren in procesvoering. Veelal zullen zaken als R&D onder die verschuiving van inzet van middelen lijden. De acties van octrooitrollen houden verdere investeringen in innovatie tegen door slechte octrooien. In de Verenigde Staten is het aantal octrooiaanvragen bij de USPTO (de PCTprocedure uitgesloten) fors gestegen, van 353,394 in 2002 tot 601,317 in 2013,102 dat is een stijging van bijna 59%.103 48% van de octrooiaanvragen wordt ingewilligd (290.083).104 Dit is gedaan door 8.051 examinatoren. Iedere examinator handelde gemiddeld 74,7 aanvragen af in dit jaar. In Europa zijn bij het EPO (via de Europese procedure, niet indirect via de PCT-procedure) in 2013 147.869 octrooien aangevraagd. 66.712 daarvan is ook daadwerkelijk ingewilligd, dat is 45%. Dit is
101
Chuang 2006, p. 227-231. USPTO, 2013, p. 189 (cijfers voor 2013 nog niet definitief). 103 Meest recente cijfers, te raadplegen via uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.pdf. 104 USPTO 2013, p. 188. 102
30
gedaan door 4101 examinatoren.105 Iedere examinator handelde dit jaar gemiddeld 36,06 aanvragen af. Van het Nederlands Octrooicentrum zijn minder recente gegevens bekend, waarbij het ook nog eens om dusdanig kleine aantallen gaat dat het voor dit schrijven niet interessant is deze in de vergelijking te betrekken.106 In principe wordt in de Verenigde Staten relatief slechts een fractie meer octrooien verleend dan in Europa, echter heeft een examinator het –puur beoordeeld op aantallen verwerkte octrooiaanvragen- vele malen drukker dan een Europese examinator. Voor te stellen is dan ook dat minder tijd te besteden is aan één aanvraag, waardoor de kwaliteit van verleende octrooien in de Verenigde Staten minder goed gewaarborgd is dan in Nederland. Ondanks goede bedoelingen van het USPTO om deze onwenselijke situatie te veranderen, is geen verbetering te zien ten opzichte van eerdere jaren.107 Ook de AIA heeft dit probleem niet geadresseerd, ondanks luide kritiek uit de samenleving. In plaats van het inhuren van meer examinatoren om de achterstand van bestaande octrooiaanvragen te verwerken, koos het Congres voor het vergroten van de hoeveelheid alternatieve geschillenbeslechtingprocedures, waardoor de USPTO kantoor meer werk te verstouwen heeft zonder de garantie van het genereren van meer geld.108 Concluderend kan gesteld worden dat de Verenigde Staten een gunstiger trolklimaat heeft dan Europa als het gaat om de drukte bij de octrooibureaus. 6.1.2
Te brede octrooien
Een tweede omstandigheid die het leefklimaat van octrooitrollen verbetert is de toekenning van te brede octrooien aan octrooitrollen en andere bedrijven.109 Ook hier is een onderbemand en onder gefinancierd octrooibureau debet aan. Ongeldige octrooien kunnen deels geweten worden aan slechte reviews door onder opgeleide en gehaaste examinatoren. De zeer brede claims110 hadden met het oog op de prior art waarschijnlijk niet uitgevaardigd moeten worden.111 Een ander ongewenst effect hiervan is dat octrooitrollen de te brede octrooien laten gelden en innovatie blokkeren door hun slachtoffers uitoefening van en toegang tot hun uitvinding te ontzeggen of door dit zeer duur te maken.112
105
EOB 2013Jaarverslag Agentschap Nederland, 2010. Het jaaroverzicht van 2010 is het laatste te raadplegen overzicht. Daaruit blijkt dat in 2010 2772 aanvragen ingediend zijn, waarvan 70% ingewilligd is (1949). Zie rvo.nl/sites/default/files/2013/10/Jaaroverzicht%20NL%20Octrooicentrum_2010.pdf. 107 USPTO 2013, p. 19. 108 The Economist 2011. 109 Jaffe & Lerner 2004, p. 151-152. 110 Chan & Fawcett 2005, p. 3-4. 111 Chan en Fawcett, 2005, p. 3-4. 112 Chuang 2006, p. 229. 106
31
Een bewijs voor het te breed of niet geldig zijn van octrooien kan liggen in het aantal gehonoreerde reexamination aanvragen. Reexamination is een instrument beschikbaar bij het USPTO om een revaluatie van een uitgegeven octrooi te bewerkstelligen gebaseerd op door de examinator niet in zijn overweging voor de initiële octrooiuitgave meegenomen prior art.113 Als dit aantal hoog ligt, kan geconcludeerd worden dat er veel ‘slechte’ octrooien verleend worden. Tevens kan gesteld worden dat slechts de slechte octrooien herexamineerd worden, daar nu reeds nu geklaagd wordt dat het instrument van octrooi reexams misbruikt wordt en te veel goede octrooien her beoordeeld worden.114 Voor de Verenidge Staten geldt dat door het USPTO tot en met september 2013 92% van de ex parte re-examination aanvragen ingewilligd wordt en slechts 8% (volledig) afgewezen. Deze verhouding is vanaf 2008 onveranderd. 7% van de inter partes review115 aanvragen werd afgewezen. Gemiddeld was dat percentage vanaf 2008 zo’n 5%. Voor Europa geldt dat door het EOB tot en met juni 2013 ongeveer 66% van de ‘oppositions’ (de met re-examination vergelijkbare procedure voor het EOB) geheel of gedeeltelijk werd ingewilligd.116 34% werd dus volledig afgewezen. Geconcludeerd kan worden dat de octrooitrol voor wat brede octrooien betreft het beste in Amerika terecht kan. De kans op uitgifte van brede octrooien is groter bij een octrooibureau dat het drukker heeft. Daarnaast wordt de vergrootte kans op brede octrooien bij het USPTO bewezen door de relatieve kans op inwilliging van reexamination claims. 6.1.3
Risicovolle en kostbare procesvoering
Een derde incentive voor trollen kan zijn de aanwezigheid van risicovolle en dure procesvoering voor bedrijven die doelwit zijn van die octrooitrollen.117 Onvoorspelbaarheid en inconsistentie van rechters (en jury’s) zijn in het voordeel van octrooitrollen. Een zeer hoog percentage van 50% van alle octrooi uitspraken wordt teruggedraaid in hoger beroep in de USA. Door die onzekerheid zijn in de US de kosten voor een octrooiproces enorm. Die hoge kosten verschaffen een grote incentive voor de meeste concurrente bedrijven die verwikkeld zijn in een IE gevecht om een weg naar een oplossing te vinden buiten procesvoering. Reden voor de onvoorspelbaarheid is de breedte en algemeenheid van octrooiregelgeving,118 de vluchtigheid van juryuitspraken resulterend in inconsistente 113
Artikel 35 U.S.C. § 302. Mercado 2011p. 92-158. 115 Benaming tot de invoering van de AIA: Inter partes reexamination. 116 Van de Kuilen 2013. 117 Chuang 2006, p. 229. 118 Janicke 2004. 114
32
conclusies119 en het gebrek aan harmonie tussen het USPTO, de rechtbanken en de federal district courts bij de toepassing van normen van octrooieerbaarheid.120 Dit probleem bestaat tevens in Europa, hoewel wellicht minder dan in de VS. Om te beginnen worden in de meeste Europese rechtssystemen namelijk geen ‘punitive damages’ opgelegd aan inbreukmakers van een octrooi, waar dit in de Verenigde Staten wel het geval is. Volgens 35 U.S.C. § 284 is dit het geval als “the infringer has knowingly, deliberately, intentionally, willfully, or wantonly infringed the patent”. Het is dan slechts aan de octrooitrol dit te bewijzen. Wel dient opgemerkt te worden dat procederen in Europa eveneens risicovol kan zijn. De uitslag van een procedure is uiterst onzeker, vooral gelet op het feit dat gekozen kan worden voor een procedure in de verschillende Europese landen of bij het EOB. Voor een procedure in een ander Europees land geldt dat het vaak nog duurder en onzekerder is, in verband met vertaalkosten en onbekendheid met het buitenlandse systeem. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de uitkomst van dezelfde soort procedures in het ene Europese land anders is dan in het andere, hetgeen de rechtszekerheid niet bevordert. Concluderend geldt dat procederen zowel aangaande Amerikaanse als Europese octrooien kostbaar en onzeker is. In de Verenigde Staten in grotere mate dan in Europa, echter beide systemen zijn aantrekkelijk voor octrooitrollen. Zij kunnen hun prooi afschrikken onder dreiging van een procedure. 6.1.4
Scheve incentives
In het octrooirecht is sprake van een sociaal contract. De octrooihouder verkrijgt een korte monopolie in ruil voor volledige disclosure van de technologie achter de uitvinding. Maar in het geval dat octrooitrollen rechten verkrijgen zonder die disclosure te geven, wordt aan het doel van de incentive voorbij gegaan. Omdat het octrooisysteem in de US en Europa niet vereist dat een uitvinder daadwerkelijk zijn uitvinding bouwt of implementeert,121 is in beide rechtsgebieden de aanwezigheid van deze scheve intentive in gelijke mate aantrekkelijk voor octrooitrollen. 6.1.5
Geen bedrijfsalternatieven
Als vijfde en laatste incentive voor trollen wordt genoemd de afwezigheid van bedrijfsalternatieven.122 Zoals omschreven in paragraaf 5.4 hebben de bedrijven die octrooitrollen op hun pad treffen vaak geen beter alternatief dan te schikken met de octrooitrol of op het aanbod een licentie aan te schaffen in te gaan. De gebruikelijke 119
Johnson 2004, p. 340; Altman 1997. Merrill, Levin, Myers (red.) 2004, p. 61-62. 121 Stettner, Wisconsin Lawyer 2004. 122 Stettner, Wisconsin Lawyer 2004, p. 21. 120
33
verdedigingsstrategie (het gebruiken van het eigen octrooiportfolio om inbreukvorderingen in te dienen of als pressiemiddel om tot een cross-licensing overeenkomst te komen) gaat in het geval van een octrooitrol niet op, daar deze zelf geen inbreuk makende activiteiten kán ondernemen. Immers, wie niets doet maakt geen fouten. Voor beide rechtssystemen geldt dat geen alternatief geboden wordt voor schikken of de aanschaf van een licentie. Andere rechtsmiddelen zijn bewezen ineffectief, waardoor in beide rechtssystemen veelal gekozen wordt voor de aanschaf van een licentie of het ingaan op een schikkingsvoorstel, daar dit bedrijfstechnisch het meest interessant is. 6.2
Conclusie en aanbevelingen
Geconcludeerd kan worden dat zowel het Amerikaanse als het Europese rechtssysteem de octrooitrol bestaansrecht geven. Beide jurisdicties kennen een scheve incentive, in die zin dat niet verplicht wordt een octrooi daadwerkelijk te bouwen en implementeren. Het invoeren van dergelijke provisie zou de aanwezigheid van octrooitrollen kunnen verkleinen. Beide landen kennen tevens geen bedrijfsalternatieven voor schikken met de octrooitrol of het kopen van een licentie van een octrooitrol. Een interessante oplossing zou hier kunnen zijn het middel ‘misbruik van recht’ extensiever uit te leggen. De grootte van deze scriptie biedt geen ruimte hier dieper op in te gaan. Het gegeven dat de Verenigde Staten met name een interessant speelveld vormen voor octrooitrollen is met name gelegen inde drukte bij het octrooibureau, het daardoor uitvaardigen van te brede octrooien en risicovolle en kostbare procesvoering. Deze factoren ook in Europa (en Nederland) aanwezig zijn, zij het in veel kleinere mate.
34
7.
Wat houdt het nieuwe unitaire octrooi in en in hoeverre is het aantrekkelijk voor octrooitrollen?
7.1
Inleiding
Een unitair octrooi is in het leven geroepen opdat Europese ondernemers beter opgewassen zouden zijn tegen met name Amerikaanse en Chinese ondernemers.123 Opluchting heerst nu het Europees Parlement en de Lidstaten van de Europese Unie overeenstemming hebben bereikt aangaande een pakket van drie verordeningen in het licht van dat nieuwe unitaire octrooi.124 Dit pakket bestaat uit een verordening aangaande het unitair octrooi an sich,125 een verordening inzake het taalregime126 en een ontwerpovereenkomst inzake het UPC en zal in werking treden op het moment dat dertien lidstaten ratificeren. De twee verordeningen betreffen EU-recht. De overeenkomst inzake het UPC is er één tussen de participerende lidstaten ter oprichting van een nieuwe gerechtelijke instelling en is daarmee niet onderhevig aan gemeenschapsrecht. Een unitair octrooi is een Europees octrooi waarvoor in het eindstadium van de aanvraag unitair effect aangevraagd kan worden.127 7.2
Geschiedenis
In 1962 ontstond na voorbereidende maatregelen een ontwerpversie voor een Europese octrooiovereenkomst. Door politieke onverschilligheden kwam het niet tot een definitieve versie van de verbintenis.128 Vervolgens werd op 15 december 1975 het Verdrag voor het Europese octrooi voor de Europese markt ondertekend. Ook dit Verdrag trad niet in werking, doordat Ierland en Denemarken niet ratificeerden.129 De in 1985 en 1989 gedane moeite was tevens niet vruchtbaar.130 In 2010 werd intensief onderhandeld, maar Italië en Spanje konden zich niet vereenzelvigen met het idee de drie talen van het EOB aan te houden.131 Hierop besloten de overige landen132 via een ‘verzoek tot nauwere samenwerking’133 alsnog tot een Europees octrooi met unitaire werking te komen.134 Dit leidde op 17 december 2012 tot de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot het uitvoering geven aan nauwere
123
MEMO/12/971. Beslissing van de Raad 2011/167/EU, PbEU 2011, L 76/53. 125 Verordening (EU) 1257/2012. 126 Verordening (EU) 1260/2012. 127 Artikel 2, onder c Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht. 128 Hilti 1990. P. 291-292. 129 Tritton (red.) 2007, p. 194. 130 Tritton (red.) 2007, p. 194. 131 Jaeger 2011. 132 Besluit (EU) 167/2011. 133 In de zin van artikel 329, lid 1 VWEU. 134 Ullrich 2012. 124
35
samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming.135 Protesten van Spanje en Italië mochten in deze niet baten.136 Op 19 februari 2013 ondertekenden 24 EU-lidstaten de Overeenkomst tot een Eengemaakt Octrooigerecht om uitvoering te geven aan het Europees octrooi met unitaire werking, ondertekenden. Met de latere handtekening van Bulgarije zijn nu 25 landen lid van de overeenkomst. Op dit moment hebben 5 van de 25 landen die ondertekend hebben (Oostenrijk, België, Denemarken, Malta en Zweden) geratificeerd.137 De overeenkomst treedt in werking op de laatste van de volgende data: op 1 januari 2014, of op de eerste dag van de vierde maand na de dertiende nederlegging - op voorwaarde dat tot de overeenkomstsluitende lidstaten die hun bekrachtigings- of toetredingsakte zullen hebben nedergelegd de drie staten behoren met het grootste aantal geldende Europese octrooien in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de overeenkomst wordt ondertekend (op moment van schrijven zijn dit Frankrijk, Duitsland en Engeland)138- of op de eerste dag van de vierde maand na de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1215/20121 (Brussel I Verordening)139 inzake de verhouding van de verordening tot deze overeenkomst.140 7.3
Wetgeving
De ‘Unified Patent Agreement141 (of: Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht, hierna: Overeenkomst) geldt als bron van unitair octrooirecht. De Overeenkomst is opgesteld geleid door de wens de handhaving van octrooien en het verweer tegen ongegronde vorderingen en octrooien die nietig zouden moeten worden verklaard, te verbeteren en de rechtszekerheid te vergroten door het instellen van een eengemaakt octrooigerecht voor geschillen over inbreuken op en de geldigheid van octrooien142 De Overeenkomst is via het EOV aan te merken als een “speciale overeenkomst” en valt onder de bepaling van artikel 142 (art 1 lid 2). In artikel 24 van de Overeenkomst valt te lezen dat het Gerecht haar beslissingen dient te nemen op grond van, naast de Overeenkomst zelf, het Unierecht (inclusief Verordening (EU) nr. 1257/2012 en Verordening (EU) nr. 1260/2012)143, het EOV,144 135
Verordening (EU) 1257/2012. HvJ EU 16 april 2013, C-274/11 en C-295/11 (Koninkrijk Spanje, Italiaanse Republiek / Raad van de Europese Unie), randnummer 94. 137 consilium.europa.eu/policies/agreements/search-the-agreementsdatabase?command=details&lang=en&aid=2013001&doclang=EN, geraadpleegd op 10 juli 2014. 138 epo.org/law-practice/unitary/faq.html#faq-635, geraadpleegd op 10-07-2014. 139 Verordening (EG) 44/2001. 140 Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht, onder aanhef. 141 Verordening (EU) 1257/2012. 142 Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht, onder aanhef. 143 Artikel 24, onder a Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht. 144 Artikel 24, onder c Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht. 136
36
andere internationale overeenkomsten die toepasselijk zijn op octrooien en bindend zijn voor alle overeenkomstsluitende lidstaten145 en het nationaal recht.146 Opmerkelijk is dat de Guidelines en uitspraken van het EOB niet worden aangemerkt als rechtsbron. De materiele eisen voor octrooieerbaarheid blijven ongewijzigd, met als uitzondering het vereiste van inventiviteit, gezien het feit dat dit vereiste in Engeland door de rechter anders uitgelegd wordt dan in de overige landen, waar de problem-andsolution approach wordt toegepast.147 In de U.K. wordt de Windsurfing/Pozzoli-toets voor inventiviteit gehanteerd. Het stappenplan voor het vaststellen van een inventive step ziet er als volgt uit: 1
Identify the notional “person skilled in the art”;
2
identify the relevant common general knowledge of that person;
3
identify the inventive concept of the claim in question or if that cannot readily be done, construe it;
4
identify what, if any, differences exist between the matter cited as forming part of the “state of the art” and the inventive concept of the claim or the claim as construed; en
5
viewed without any knowledge of the alleged invention as claimed, do those differences constitute steps which would have been obvious to the person skilled in the art or do they require any degree of invention?
148
De tijd zal moeten leren hoe het UPC hier mee om zal gaan. Het EOV is voor het overige onverminderd van toepassing op unitaire octrooien, daar een unitair octrooi een Europees octrooi met eenheidswerking inhoudt. Het gaat dus om een octrooi dat wordt verleend overeenkomstig de bepalingen van het EOV en dat eenheidswerking heeft krachtens Verordening (EU) nr. 1257/2012.149 7.4
Rechtsprekend orgaan
Als rechtsprekend orgaan van unitair octrooirecht wordt het eengemaakt octrooigerecht door de Overeenkomst aangewezen.150 Het eengemaakt octrooigerecht is een gerecht voor de overeenkomstsluitende lidstaten en valt dus onder de Unierechtelijke verplichtingen die op de nationale gerechten van de overeenkomst- sluitende lidstaten rusten. Het eengemaakt octrooigerecht moet zo worden opgezet dat het snel zeer deugdelijke beslissingen kan geven, waarbij een redelijk evenwicht tussen de belangen van rechthebbenden en andere partijen wordt betracht, en rekening wordt gehouden met de vereiste evenredigheid en flexibiliteit. Daarnaast moet het eengemaakt octrooigerecht een rechtbank voor alle 145
Artikel 24, onder d Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht. Artikel 24, onder e Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht. 147 Artikel 1 Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht. 148 Court of Appeal (Verenigd Koninkrijk) 22 juni 2007, EWCA Civ 588 (Pozzoli/BDMO SA). 149 Artikel 2, onder c Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht. 150 Artikel 1 Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht. 146
37
overeenkomst- sluitende lidstaten zijn en zo onderdeel worden van hun rechterlijk bestel, met uitsluitende bevoegdheid inzake Europese octrooien met eenheidswerking en inzake Europese octrooien die worden verleend overeenkomstig de bepalingen van het EOV. Tot slot dient het Hof van Justitie van de Europese Unie ervoor te zorgen dat de rechtsorde van de Unie eenvormig blijft en dat het primaat van het recht van de Europese Unie gewaarborgd wordt.151 Het Gerecht bestaat uit een Gerecht van eerste aanleg, een Hof van beroep en een griffie.152 Artikel 33, lid 1 van de overeenkomst bepaalt dat vorderingen aanhangig gemaakt dienen te worden bij: a)
de lokale afdeling die is ondergebracht in de overeenkomstsluitende lidstaat waar de feitelijke inbreuk of dreigende inbreuk zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen, of de regionale afdeling waaraan die overeenkomstsluitende lidstaat deelneemt; of
b)
de lokale afdeling die is ondergebracht in de overeenkomstsluitende lidstaat waar de verweerder of een van de verweerders zijn verblijfplaats of hoofdvestiging heeft of, bij ontstentenis daarvan,, zijn vestiging heeft, of de regionale afdeling waaraan die overeenkomstsluitende lidstaat deelneemt. Tegen meerdere verweerders kan alleen een vordering worden ingesteld als zij tot elkaar in een commerciële relatie staan en de vordering op dezelfde vermeende inbreuk betrekking heeft.
7.5
Een goed klimaat voor octrooitrollen? - Conclusie
In onderhavig schrijven is vervat wat octrooien zijn, wat de term octrooitrol precies inhoudt en wat de economische voor- en nadelen van dat verschijnsel zijn. Tevens is weergegeven wat een Europees en Amerikaans octrooi inhoudt en waarom dat laatste octrooi interessanter is voor octrooitrollen. Voorts werd gesproken over het verwachte unitair octrooi en haar gerecht. Met deze informatie kan tot een conclusie gekomen worden in de vorm van de beantwoording van de hoofdvraag: “In hoeverre werkt het unitair octrooi de toename van octrooitrollen in Nederland in de hand?”. Om te bezien hoe octrooitrollen zullen gedijen in de omgeving van het unitair octrooi zal dit unitair octrooi beschouwd worden in het licht van de vijf indicatoren van hoofdstuk 6.
151 152
Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht, onder aanhef. Artikel 6 Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht.
38
Ten eerste zagen we dat drukte bij de octrooibureaus een grote aantrekkingskracht heeft op octrooitrollen. Het EOB is het octrooibureau dat de unitaire octrooiaanvragen zal gaan beoordelen. In paragraaf 6.2 valt te lezen dat die drukte (in ieder geval ten opzichte van de drukte bij het USPTO) meevalt. Toch is hier een gevaar voor de Europese markt gelegen. De komst van het unitair octrooi houdt een vermeerdering van werk in voor de examinatoren van het EOB. Het is zaak het aantal zaken per examinator ongeveer gelijk te houden om Amerikaanse praktijken te voorkomen. Het aannemen van extra personeel zal dan onvermijdelijk zijn. Een andere optie is het beter opleiden van het personeel. Een optie zou zijn de examinatoren samen met de toekomstige rechters op te leiden, zodat beide partijen de bedoeling van de regels van de Overeenkomst goed en op eenzelfde wijze kennen. De uitgifte van te brede octrooien is een inherent gevolg van drukte bij het EOB. Voorkomen dient te worden dat de werkdruk voor EOB-examinatoren met de toevoeging van activiteiten in het kader van het aanvragen van het unitair effect van octrooien te hoog wordt en dat zij dientengevolge te brede octrooien verlenen. Hiermee wordt de relevantie van het vergroten van het aantal werknemers of opleiden van bestaande werknemers onderstreept. Risicovolle en kostbare procesvoering is een derde factor die maakt dat octrooitrollen een systeem uitkiezen om zich in te gaan bewegen. De kans bestaat dat de procesvoering bij het UPC in de beginfase risicovol zal zijn. Rechters die zich aangemeld hebben voor dit forum worden aanstonds opgeleid voor hun taken bij dat UPC, maar kunnen niet stoelen op eerdere ervaringen. Forumshoppen zal met het unitair octrooi tot het verleden gaan behoren, waardoor het risico vele malen kleiner zal zijn dan nu het geval is binnen Europa. De kosten van vertalingen zullen tevens Scheve incentives zullen in ieder rechtssysteem waar geen voorziening is getroffen die stelt dat een octrooihouder de door hem beschermde uitvindingen daadwerkelijk uit dient te voeren aanwezig zijn. In de Overeenkomst is –evenals in de U.S.C. en het E.O.V.- daartoe geen bepaling opgenomen. Octrooitrollen zullen dientengevolge in ieder geval niet afgeschrikt worden door de Overeenkomst. Tot slot geldt voor houders van een unitair octrooi hetzelfde als voor houders van een Amerikaans of Europees octrooi: zij hebben bij een aanval van een octrooitrol geen bedrijfsalternatieven. Ook dit is een indicatie dat het unitair octrooi de levensvatbaarheid van octrooitrollen niet afzwakt. Hiertoe zou ook ten aanzien van het unitair octrooi de voorziening van misbruik van recht extensief uitgelegd moeten kunnen worden.
39
Geconcludeerd kan worden dat het unitair octrooi gematigd aantrekkelijk zal zijn voor octrooitrollen. Bedrijfsalternatieven zijn afwezig en scheve incentives aanwezig, in gelijke mate als voor wat betreft een Europees of Amerikaans octrooi. Hoewel de kans groot is dat grote drukte zal ontstaan bij het EOB met de invoering van het unitair octrooi, en de kans op te brede octrooien daarmee toeneemt, zal dit voor Europese octrooien evenzo het geval zijn (daar deze tevens uitgegeven worden door het EOB). In de Verenigde Staten was de kans op een te breed octrooi door drukte bij het USPTO reeds vele malen groter, zo zagen we eerder. De verminderde aantrekkelijkheid van het unitair octrooi is met name gelegen in het gedeeltelijk wegvallen van het risico van procederen. Bedrijven die aangevallen worden door een octrooitrol zullen minder angstig zijn deze voor het gerecht te dagen indien de uitkomst van een octrooigeschil in alle participerende landen (en waarin een octrooi is aangevraagd) gelijk zal zijn. De kosten voor procederen zullen ook aanzienlijk lager zijn doordat slechts één procedure gestart hoeft te worden. Kortom: Het unitair octrooi zal de toename van octrooitrollen in Nederland niet in grote mate in de hand werken.
40
Literatuurlijst Adelman, Rader & Klancnik 2008 M. Adelman, R. Rader & G. Klancnik, Patent law in a nutshell, St. Paul: Thomson West, 2008.
Agentschap Nederland 2010 Agentschap Nederland, Jaaroverzicht Nederlands Octrooicentrum, 2010.
Altman 1997 D.M. Altman, ‘Defining the role of the jury in patent litigation: the cort takes inventory’, Duq Law review, (35) 1997.
Anthon 1841 C. Anthon, A Classical Dictionary, z.p.: Harper & Bros, 1841.
Asbjørnsen & Moe 1841-1843 P.C. Asbjørnsen & J.E. Moe, Norske folkeeventyr,
Bessen & Meurer 2012 J.E. Bessen & M.J. Meurer, The direct costst from NPE Disputes (research paper Boston University), nr. 12-34, 2012.
Bulkeley 2005 W.M. Bulkeley, ‘Court Play: Aggressive Patent Litigants Pose Growing Threat to Big Business’, Wall Street Journal, (September) 2005.
Burnham 2011 W. Burnham, Introdution to the law and legal system of the United States, z.p.: West 2011.
Calvert 1964 R. Calvert ,The Encyclopedia of patent practice and invention management, New York: Reinhold 1964
Chan & Fawcett J. Chan & M. Fawcett, ‘Footsteps of the Patent Troll’, Intellectual Property Law Bulletin (10) 2005, p. 1-12.
Chielen 2011 Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer, 2011.
41
Chielen & Visser 2013 Ch. Gielen & D.J.G. Visser, Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom, Deventer: Kluwer, 2009.
Chuang 2006 A. Chuang, Fixing the failures of software patent protection. Deterring patent trolling by applying industry-specific patentability standards (scriptie Berkely University of California), 2006.
CIO Insight 2005 CIO Insight, ‘Has the Enemy of Patent Trolls Become One?’, CIO Insight, 5 december 2005, beschikbaar via cioinsight.com/article2/0,1540,1902291,00.asp.
Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële Eigendom. Deel 2. Merkenrecht, Deventer: Kluwer 2008.
Van Dale 2010 Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, Utrecht: Van Dale Lexicografie 2010 (ook online).
Doorman 1947 e
G. Doorman, Het Nederlandsch octrooiwezen en de techniek der 19 Eeuw, Den Haag: Martinus Nijhof 1947.
The Economist 2011 The Economist, Many patents, still pending: Congress tweaks, but does not overhaul, America’s patent system, 10 september 2011.
EOB 2013 Europees Octrooi Bureau, Guidelines for Examination, geraadpleegd via epo.org/law-practice/legaltexts/html/guidelines/e/index.htm, bijgewerkt September 2013.
EOB 2013-2 EOB, annual report 2013, geraadpleegd via epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annualreport/2013.html.
EOB 2014 EOB, facts and figures 2014, geraadpleegd via epo.org/service-support/publications.htmll, laatstelijk geraadpleegd op 9 juli 2014.
42
Ferrill, NCJL&T 2005 E.D. Ferrill, ‘Patent investment trusts: let’s build a pit to catch the patent trolls’, North Carolina Journal of Law & Technology (6) 2005.
Gerzon 1986 F. Gerzon, Nederland, een volk van struikrovers? De herinvoering van de Nederlandse octrooiwet (1869 – 1912), Den Haag: Orde van Octrooigemachtigden 1986.
Gielen & Verkade 2013 Ch. Gielen & D.J.G. Visser (red.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom, Deventer: Kluwer 2013.
Halpern, Nard & Port 2011 S.W. Halpern, G.A. Nard & K.L. Port, Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, trademark, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2011.
Helbach, Huydecoper & Nispen 2002 E.A. van Nieuwenhoven Helbach, J.L.R.A. Huydecoper & C.J.J.C. van Nispen, Industriële Eigendom, Deel 1 Bescherming van technische innovatie, Deventer: Kluwer 2002.
Hilti 1990 C. Hilti, ‘The future European community patent system and its effects on non-EEC member states’, AIPLA quarterly journal, 1990, p. 291-292.
Holzhauer 2005 R.W. Holzhauer, Inleiding intellectuele rechten, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2005.
Holzhauer en Gellaerts 2011 R.W. Holzhauer & S. Gellaerts, Van idee naar IE, Deventer: Kluwer, 2011.
Johnson 2004 J.C. Johnson, ‘Lay Jurors in Patent Litigation: Reviving the Active, Inquisitorial Model for Juror Participation’, Minnesota Intellectual Property Review, (5) 2004, p. 339-368.
Jaeger 2011 T. Jaeger, ‘Alles weer terug bij af? - Een evaluatie van de laatste voorstellen voor een octrooi en Hof voor de interne markt en mogelijke alternatieven’, International Review van Intellectuele Eigendom en Mededingingsrecht, 2011.
Jaffe & Lerner 2004 A.B. Jaffe & J. Lerner, Innovation and its discontents, Princeton: Princeton University Press, 2004.
43
Janicke 2004 P.M. Janicke, ‘On the causes of unpredictability of federal court decisions in patent cases’, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, (3) 2005, p. 93-94.
Klitzke 1964 R.A. Klitzke, ‘History of Patents Abroad’ in The encyclopedia of patent practice and invention management, Robert Calvert (ed.) New York: Reinhold Publishing Corporation, 1964.
Van der Kooij en Mulder 2010 P.A.C.E. van der Kooij & S.J.A. Mulder, Hoofdzaken intellectuele eigendom, Deventer: Kluwer 2010.
Van de Kuilen, World Patent Information 2013 A. van de Kuilen, ‘Successful European oppositions: Analysis for the patent information professional’, World Patent Information (2), 2013.
Macedo 2013 C.R. Macedo, The Corporate Insider's Guide to U.S. Patent Practice, Oxford: Oxford University Press 2013.
Mandelbaum 1973 H.F. Mandelbaum, ‘Gottschalk v. Benson. The Supreme Court takes a hard line on software, St. John's Law Review, (47) 1973.
McDonough 2006 J.F. McDonough, ‘The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy’, Emory Law Journal, Vol. 56, 2006.
Mercado 2011 R.A. Mercado, ‘The use and abuse of patent amination: sham petitioning before the USPTO’, Columbia Science and Technology Law Review, (12) 2011, p. 92-158, beschikbaar via SSRN: ssrn.com/abstract=1554061.
Merges & Nelson, CLR 1990 R.P. Merges & R.R. Nelson, ‘On the Complex Economics of Patent Scope’, Columbia law review 1990, 839.
Merrill, Levin, Myers (red.) 2004 st
S.A. Merrill, R.C. Levin, M.B. Myers (red.), A patent system for the 21 century’ in: National research council of the national academies, Washington, D.C: The national academies press 2004, p. 18-38.
44
Mueller 2006 J. Mueller, An introduction to patent law, New York: Aspen Publishers, 2006.
Van Nispen, Huydecoper en Cohen Jehoram 2012 C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper & T. Cohen Jehoram, Industriële Eigendom. Deel 3. Vormen, namen en reclame, Deventer: Kluwer 2012.
Paynter, I&T 1990 H.M. Paynter, ‘The first patent’, Invention & Technology 1990, herfst, p. 19-22.
PCT 2014 PCT, Applicant’s Guide 2014, online via: Applicant’s Guide, via wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp.
Raffoul & Brion, TIMR 2011 N. Raffoul & A. Brion, ‘Reasons for patent protection and cost-effective patant filing options for SME’s’, Technology Innovation Management Review 2011, December, p.29-33.
Shiels 2004 M. Shiels, ‘Technology Industry Hits Out at ‘Patent Trolls’, BBC news, 2004, beschikbaar via news.bbc.co.uk/2/hi/business/3722509.stm.
Smit, FD 2013 R. Smit, ‘EU-octrooi is geen wondermiddel’, Het Financieele Dagblad 12 maart 2013.
Spoor, Verkade en Visser 2005 J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D. Visser, Auteursrecht, Deventer: Kluwer 2005.
Stettner, Wisconslin Lawyer 2004 D.C. Stettner, ‘Meet the Patent Enforcers’, Wisconsin Lawyer (77) 2004, p. 21-61.
Tritton 2007 G. Tritton (red.), Intellectual Property In Europe, London: Sweet & Maxwell 2007.
Tyler, Texas Lawyer 2004 M.C. Tyler, ‘Patent Pirates Search for Texas Treasure’, Texas Lawyer 20 september 2004.
Ullrich 2012 H. Ullrich, ‘Harmonizing Patent Law: The Untamable Unie Patent ‘, (12-03) Max Planck Instituut voor Intellectuele Eigendom & Competition Law Research Paper Series, Brussel 2012.
45
USPTO 2013 USPTO, Performance & Accountability Report, Fscal Year 2013, p. 189. Te raadplegen via: uspto.gov/about/stratplan/ar/USPTOFY2013PAR.pdf.
Waelde e.a. 2014 C. Waelde, G. Laurie, A. Brown, S. Kheria & J. Cornwell, Contemporary intellectual property. Law and policy, Oxford: Oxford University Press 2014.
WIPO 1997 World Intellectual Property Organization, Introduction to Intellectual property. Theory and practice, Den Haag: Kluwer Law international 1997.
Yonge (200) 1854 Phylarchus of Naucratis, ‘The Deipnosophists, or, banquet of the learned of Athenæus’, vertaald uit oudGrieks door C.D. Yonge, London: Henry G. Bohn 1854.
Verordeningen -
Ontwerpverordening 7265/2013, Raad van Europa. Verordening (EU) 1257/2012. Verordening (EU) 1260/2012. Verordening (EG) 44/2001.
Verdragen -
Europees Octrooiverdrag. Gemeenschapsoctrooiverdrag 1975. TRIPS-Verdrag. Verdrag Europese Unie. Werkingsverdrag Europese Unie.
Jurisprudentieoverzicht -
Board of Appeal of the European Patent Office 11 mei 2005, ECLI:EP:BA:2005:T087004.20050511. HvJ EU 16 april 2013, C-274/11 en C-295/11 (Koninkrijk Spanje, Italiaanse Republiek / Raad van de Europese Unie). HvJ EU 19 december 2012, C-149/11. High Court of Justice (Verenigd Koninkrijk) 5 september 2008, EWHC 2127 (Oxonica Energy Limited vs Neuftec Limited). Court of Appeal (Verenigd Koninkrijk) 22 juni 2007, EWCA Civ 588 (Pozzoli/BDMO SA). District Court Texas (Verenigde Staten) 19 maart 2014, 2:11-cv-416-JRG (Simple Air Inc. v. Microsoft Corp. (e.a.). Supreme Court (Verenigde Staten) 20 november 1972, 409 U.S. 63 (Gottschalk v. Benson); Supreme Court (Verenigde Staten) 21 februari 1966, 383 U.S. 1 (Graham v. John Deere). Supreme Court, (Verenigde Staten) 21 maart 1966, 383 U.S. 519 (Brenner v. Mason).
46
Online bronnen -
Agentschapnl.nl/nieuws/%C3%A9%C3%A9n-unitair-octrooi-bespaart-ondernemers-tijd-engeld, laatsteijk geraadpleegd op 24 juli 2014. Consilium.europa.eu/policies/agreements/search-the-agreementsdatabase?command=details&lang=en&aid=2013001&doclang=EN, laatstelijk geraadpleegd op 10 juli 2014. Epo.org/law-practice/unitary/faq.html#faq-635, laatstelijk geraadpleegd op 10 juli 2014. Intellectualventures.com/about/leadership/peter-detkin/, geraadpleegd op 24 juni 2014. Iusmentis.com/patents/uspto-epodiff, geraadpleegd op 18 mei 2014. Memory.loc.gov/ammem/amlaw/lawhome.html, geraadpleegd op 28 juni 2014. Patentbuddy.com/Patent/7035914 op 19 juli 2014. Rijksoverheid.nl/onderwerpen/intellectueel-eigendom/octrooi/1-octrooi-voor-de-europese-unie, geraadpleegd op 13 juni 2014. Simpleair.com, geraadpleegd op 19 juni 2014. Uspto.gov/aia_implementation/patents.jsp#heading-10, geraadpleegd op 10 juli 2014. Uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.pdf, laatstelijk geraadpleegd op 10 juli 2014. Wipo.int/pct/en, laatstelijk geraadpleegd op 2 juli 2014.
Overige -
Besluit (EU) 167/2011. Commissiedocument 165 van 2007, laatste definitieve versie. Commissiememo 970 van 2012. Commissiememo 971 van 2012. Kamerstukken II 1995/96, 24457, 3.
47
